De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 juni 1982, 50e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

133

15 juni 1982, 50e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet en Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Personeel. — Zimbabwe treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Sri Lanka treedt toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Suriname treedt toe tot de ClassificatieOvereenkomst van Nice. — Polen zegt de ClassificatieOvereenkomst van Nice op. — De Bondsrepubliek Duitsland bekrachtigt het Modellenprotocol van Genève. Jurisprudentie. a. Rechterlijke

velerlei manieren gebruikt; onder de in het arrest vermelde omstandigheden is onderscheidend vermogen echter niet aangenomen). Nr 48. Rechtbank Breda, 13 mei 1975, Van den Bergh en Jurgens/Vandemoortele (interlocutoir: Vitelma en Vitello zijn overeenstemmende merken; het in art. 5 B.M.W. vermelde "depot" omvat mede het bevestigingsdepot van art. 30 B.M.W.; eiseres moet haar gebruik van Vitello sinds 1969 bewijzen, evenals het gebruik binnen drie jaar na het bevestigingsdepot). 3. Handelsnaamrecht.

uitspraken.

1. Octrooirecht. Nr 46. Hof 's-Gravenhage, 24 juni 1981, Dolfing/Staat der Nederlanden (de Staat verleent alleen vergoeding, indien bij toepassing van art. 29A R.O.W. de terinzagelegging en openbaarmaking zijn opgeschort, waarvan in casus geen sprake is; de Staat heeft niet onrechtmatig gehandeld nu gezien de doelstelling van de aanvrage geheimhouding in het belang van de verdediging van het Koninkrijk kon zijn en de-Staat binnen.drie maanden na indiening heeft medegedeeld, dat de aanvrage niet geheim behoefde te blijven).

Nr 49. President Rechtbank Arnhem, 30 juli 1980, Sanders Verhuur/G. J. Sanders (door in de telefoongids zijn onderneming op te nemen onder de aanduiding "Sanders Verhuurbedrijf voert gedaagde een handelsnaam die bij het publiek verwarring heeft gewekt met de handelsnaam "Sanders Verhuur" en maakt hij inbreuk op het beeldmerk van eiseres; bevel om binnen acht dagen aan de PTT opdracht te geven tot afsluiting van het telefoonnummer waarmee gedaagde als "Sanders Verhuurbedrijf" in de telefoongids staat ingeschreven) (met noot S. B.). 4. Auteursrecht.

2. Merkenrecht. Nr 47. Hof Amsterdam, 27 augustus 1981, C & A/Vanes Modebeheer e.a. (een kleurbanenmerk, waarvan de gebruikte kleuren te zamen en in de gebezigde volgorde het kleurenspectrum van de regenboog vormen, kan onderscheidend vermogen hebben, ook al wordt deze kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer op Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

50e jaargang

Nr 50. Hof Amsterdam, 16 juli 1981, Rubik c.s./Bart Smit (Rubik's kubus heeft een duidelijk kunstzinnig karakter). b. Beschikkingen van de Octrooiraad. Nr 5 1 . Afdeling van Beroep, 26 november 1981 (uit een oogpunt van eenheid van rechtspraak is het gewenst dat Nr 6

Blz. 1 3 3 - 1 5 2

Rijswijk, 15 juni 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

134

een Aanvraagafdeling zich conformeert aan een eerdere beslissing van de Afdeling van Beroep in een nauw verwante zaak; de Afdeling van Beroep acht, in het voetspoor van een eerdere beslissing in de onderhavige werkwijze een uitvinding aanwezig op grond van het feit dat een bestaand vooroordeel is overwonnen).

15 juni 1982

Nr E 3 . Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, 20 januari 1982 (bevoegdheid van de "Beschwerdekammer"). Wetgeving.

Beslissingen van het Europees Octrooi Bureau.

Overeenkomst tussen Nederland en Griekenland tot het vermijden van dubbele belasting (blz. 149—150).

Nr E 1. Technische Beschwerdekammer, 29 juli 1981 (uitvindingshoogte, — vooroordeel).

Boekbespreking.

Nr E 2. Legal Board of Appeal, 7 december 1981 (internationale aanvrage, — verbetering van een vergissing, — herstel in de vorige toestand, — taxebetaling via depotrekening).

Jeremy Phillips (ed.), Employees' Inventions — a comparative study, Sunderland, 1981, besproken door Mr P. J. M. Steinhauser (blz. 150/2)". Litteratuur.

Officiële mededelingen Personeel. In dienst getreden. De heer G. M. Klippens is met ingang van 1 mei 1982 benoemd tot administratief ambtenaar C 2e klasse in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 3 mei 1982, nr Pers./27). Beëindiging van dienstverband. Aan de heer Mr F. H. Ferguson, juridisch ambtenaar A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 juni 1982 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 31 maart 1982, Dir. Pers. nr 82/02969). Aan de heer E. G. Brunet de Rochebrune, administratief hoofdambtenaar in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 juni 1982 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 22 maart 1982,nrPers./20). Aan de heer B. C. van den Hoogenband, administratief ambtenaar C 2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1982 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 21 april 1982, nr Pers./25). Aan de heer F. Visscher, administratief ambtenaar B Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1982 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 21 april 1982, nr Pers./26). Zimbabwe treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. Zimbabwe is op 29 september 1981 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967. De Stockholmse tekst van het Verdrag is geplaatst in het Tractatenblad 1969, nr 144, 1970, nr 187 en 1980, nr 3 1 . De Stockholmse tekst is voor Zimbabwe op 30 december 1981 in werking getreden. Voorts is door Zimbabwe, eveneens op 29 september 1981, een verklaring afgegeven van voortgezette gebon-

denheid aan de Lissabonse tekst van het Verdrag van 31 oktober 1958 {Tractatenblad 1962, nr 70) vanaf de datum van de onafhankelijkheid van Zimbabwe op 18 april 1980. Sri Lanka treedt toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. Sri Lanka is op 26 november 1981 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. Het Verdrag is voor Sri Lanka op 26 februari 1982 in werking getreden, waarmee het aantal aangesloten staten op 32 is gekomen. Suriname treedt toe tot de ClassificatieOvereenkomst van Nice, tekst van Genève. Suriname is op 24 juli 1981 toegetreden tot de Schikking van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977. De tekst van Genève is voor Suriname in werking getreden op 16 december 1981. De Geneefse tekst van de Schikking is gepubliceerd in Tractatenblad 1978, nr 60 en 1980, nr 37. Polen zegt de Classificatie-Overeenkomst van Nice op. Blijkens een mededeling in La Propriété Industrielle 1980, blz. 275 heeft Polen de Schikking van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957 op 30 juni 1981 opgezegd. De bepalingen van de Schikking zullen voor Polen op 20 juli 1982 buiten werking treden. De Bondsrepubliek Duitsland bekrachtigt het Modellenprotocol van Genève. Het Protocol van Genève van 29 augustus 1975 {Tractatenblad 1976, nr 32 en 1979, nr 62) bij de Schikking betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid (Siermodellen) van 's-Gravenhage, 6 november 1925, is door de Bondsrepubliek Duitsland bekrachtigd op 26 november 1981. Het protocol is op 26 december 1981 voor de Bondsrepubliek in werking getreden.

15 juni 1982


135

Jurisprudentie Nr 46. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 24 juni 1981. President: Mr S. H. Sieperda; Raadsheren: Mrs P. J. Bijleveld en W. A. van Deth. Artt. 29A en 29C Rijksoctrooiwet. Uit art. 29C, lid 2 volgt, dat de Staat alleen dan vergoeding verleent, indien bij toepassing van art. 29A de terinzagelegging en openbaarmaking is opgeschort. Van zodanige opschorting is in casu geen sprake, omdat binnen vier maanden na de indiening van de aanvrage door het Ministerie van Defensie is medegedeeld, dat de octrooiaanvrage niet geheim behoefde te blijven. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Aangezien de litigieuze aanvrage was ingediend voor een "werkwijze ter beveiliging van kostbare en/of'kwetsbare objecten van militaire en civiele aard" lag het, gezien deze doelstelling van de aanvrage, voor de hand, dat de Octrooiraad van oordeel was, dat het geheimhouden van de inhoud van de aanvrage in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of zijn bondgenoten kon zijn, zodat het kennis geven van dat oordeel zonder meer geen onrechtmatige daad vormde. Waar de Minister van Defensie voor de in art. 29B lid 1 R.O. W. bedoelde mededeling acht maanden van de indiening van de octrooiaanvrage af de tijd had, valt niet in te zien dat de Staat jegens appellant onrechtmatig heeft gehandeld door drie maanden, gerekend van de indiening van de octrooiaanvrage af, te laten verstrijken eer mededeling werd gedaan dat de octrooiaanvrage niet geheim behoefde te blijven. Thale Dolfing te Winschoten, appellant, procureur Mr B. H. A. Langerwerf, tegen De Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie), te 's-Gravenhage, geihtimeerde, procureur Mr S. E. Gratama. a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 22 februari 1980 (Mrs P. A. C. Bondam, H. A. Höweler en R. A. C. van Rossum). Overweegt ten aanzien van het recht: 1. Tussen partijen staat voor zover thans van belang onbestreden vast: a. Dolfing heeft op 4 mei 1972 een octrooiaanvrage ingediend bij de Octrooiraad voor een "werkwijze ter beveiliging van kostbare en/of kwetsbare objecten van militaire en civiele aard"; b. De secretaris van de Octrooiraad heeft aan de octrooigemachtigde van Dolfing, dr J. G. Frielink, bij brief van 26 mei 1972 medegedeeld, dat de Octrooiraad van oordeel was, dat het niet onmogelijk zou zijn, dat de inhoud van de onder a. bedoelde octrooiaanvrage geheim moest blijven in het belang van de verdediging van het Koninkrijk, zodat de bepalingen van de artikelen 29A en volgende van de Rijksoctrooiwet werden toegepast; c. In de onder b. bedoelde brief gaf de secretaris tevens te kennen, dat er een verplichting bestond tot algehele geheimhouding van de aanvrage en de daarin vervatte uitvinding op straffe van toepassing van het bepaalde in artikel 98 van het Wetboek van Strafrecht; d. Op 4 augustus 1972 heeft het Ministerie van Defensie de gemachtigde van Dolfing ervan in kennis gesteld, dat de octrooiaanvrage niet geheim behoefde te blijven. 2. Dolfing baseert zijn vordering op de stelling, dat hij schade heeft geleden ten gevolge van de hem opgelegde plicht tot geheimhouding, waardoor, aldus Dolfing, de exploitatie van zijn uitvinding werd doorkruist, im-

mers veelbelovende contacten abrupt moesten worden afgebroken. 3. Dolfing acht de wettelijke basis van deze vordering kennelijk gegeven in de artikelen 29C juncto 34, lid 8 (thans 9) van de Rijksoctrooiwet. 4. De rechtbank is van oordeel, dat uit het bepaalde bij artikel 29C, lid 1 niet mag worden afgeleid, dat ook de enkele toepassing van artikel 29A, lid 1 de Staat tot het vergoeden van de daaruit eventueel voortgevloeide schade verplicht. Dat is pas het geval, wanneer ook het derde lid van artikel 29 A zijn effect heeft gehad, met andere woorden ter-inzage-legging en openbaarmaking van de aanvrage zijn opgeschort geweest. Dit volgt ook uit de eerste volzin van het tweede lid van artikel 29C: De schadeloosstelling wordt immers pas vastgesteld na het eindigen der opschorting. Van schadeloosstelling in een geval als het onderhavige, waarin (zeer ruim) vóór het verstrijken van de in artikel 22C, lid 1 bedoelde termijn van 18 maanden aan de aanvrager is bericht, dat de octrooi-aanvrage niet geheim behoefde te blijven, wordt niet gesproken. 5. De rechtbank wil er van uit gaan, dat Dolfing zijn vordering mede wenst te baseren op een zijns inziens door de Staat gepleegde onrechtmatige daad. 6. Ook dan kan Dolfings vordering niet worden toegewezen, omdat ieder verband tussen de hem "opgelegde" algehele geheimhouding en de gepretendeerde schade ontbreekt. Immers heeft Dolfing niet kunnen aangeven, welke orders hij dientengevolge heeft gemist dan wel heeft moeten annuleren. 7. Bij ten processe in fotokopie overgelegde brief van 22 juni 1972 heeft de octrooigemachtigde van Dolfing aan de Minister van Defensie onder meer bericht: "Onder referte aan de bespreking, die U op 19 dezer met Mr. Van der Heijde van ons bureau hebt gehad, doen wij U hierbij een Xerox-kopie van een lijst toekomen, waarop dhr. Dolfing bedrijven, firma's en instanties heeft vermeld, aan wie hij het produkt van zijn in bovenvermelde octrooiaanvrage neergelegde uitvinding zou willen aanbieden. Nadat de op deze lijst voorkomende bedrijven, instanties en firma's door Uw Ministerie zijn beoordeeld, wilt U ons wel zo spoedig mogelijk mededelen, met wie dhr. Dolfing zonder bezwaar Uwerzijds in contact kan treden en ten aanzien van wie hij geheimhouding moet blijven betrachten." De bedoelde, door Dolfing zelf opgestelde opgave van 20 juni 1972 heft als volgt aan: "lijst van eventueel te bezoeken opdrachtgevers-kopers o.a. . . . " (volgen de namen van een groot aantal bedrijven en instellingen in meer dan twintig landen). Uit deze lijst blijkt eerder van buitengewoon ambitieuze plannen om contacten te gaan leggen, dan van reeds opgebouwde serieuze contacten, welke Dolfing graag zo spoedig mogelijk weer wilde opvatten. Dolfing heeft voorts ter comparitie niets kunnen mededelen over een onmiddellijk na 4 augustus 1972 (opnieuw) intensief bewerken van de afgebroken "serieuze contacten" (zoals b.v. NAM) en hun reacties daarop. Integendeel, Dolfing heeft ter comparitie moeten toegeven dat hij pas 's winters weer contact met de afgebroken relaties heeft opgenomen (met andere woorden juist in de tijd welke volgens Dolfing's eigen stelling niet geschikt is voor de exploitatie van zijn uitvinding). Enz. b) Het Hof, enz. Ten aanzien van het recht: ( ) Overwegende, dat appellant drie grieven tegen het op 22 februari 1980 uitgesproken vonnis heeft aange-

136

Bij blad Industriële Eigendom, nr 6

voerd, waarvan de eerste luidt dat de Rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat uit het bepaalde van artikel 29C, lid 1 van de Rijksoctrooiwet niet mag worden afgeleid dat ook de enkele toepassing van artikel 29A, lid 1 van die wet de Staat tot het vergoeden van de daaruit eventueel voortgevloeide schade verplicht; O., dat deze grief faalt; O. immers: dat blijkens artikel 29C, lid 2 van de Rijksoctrooiwet het bedrag der schadeloosstelling wordt vastgesteld na het eindigen van de opschorting der ter-inzage-legging en openbaarmaking van de aanvrage; dat hieruit volgt dat de Staat alleen dan vergoeding verleent indien, voorzover hier van belang, bij toepassing van artikel 29A van die wet die ter-inzage-legging en openbaarmaking is opgeschort; dat zodanige opschorting als gevolg van de toepassing van artikel 29A in casu niet heeft plaats gevonden, aangezien de aanvrage op 4 mei 1972 is geschied en zeer tijdig vóór het verstrijken van de op die datum aangevangen termijn van 18 maanden na verloop waarvan kennisgeving (dat is bedoelde openbaarmaking) en terinzage-legging kan plaats vinden, namelijk op 4 augustus 1972 door het Ministerie van Defensie aan de octrooigemachtigde van appellant is medegedeeld dat de octrooiaanvrage niet geheim behoefde te blijven; O., dat de tweede grief zich richt tegen de overweging van de Rechtbank dat uit de door appellant zelf opgestelde opgave van 20 juni 1972 eerder van buitengewoon ambitieuze plannen om contacten te gaan leggen blijkt dan van reeds opgebouwde serieuze contacten, welke appellant graag zo spoedig mogelijk weer wilde opvatten; O. hieromtrent: dat de bestreden overweging van de Rechtbank werd gegeven in het kader van de beoordeling van appellants vordering, voorzover deze volgens de Rechtbank was gebaseerd op onrechtmatige daad; ,, dat dienaangaande de Rechtbank heeft overwogen dat de vordering niet kan worden toegewezen omdat ieder verband tussen de aan appellant "opgelegde" algehele geheimhouding en de gepretendeerde schade ontbreekt; dat appellant stelt dat hij wel, voordat hem geheimhouding werd opgelegd, serieuze contacten had opgebouwd, zoals volgens hem blijkt uit de in eerste aanleg geproduceerde verklaring van J. van der Haar, gedateerd 9 januari 1979; dat hij ook, aldus valt uit appellants toelichting verder te begrijpen, serieuze contacten had opgebouwd met het "Bundesministerium der Verteidigung" van de Bondsrepubliek Duitsland; dat appellant in het kader van deze stelling verzoekt Van der Haar voormeld als getuige te horen; dat voor dit laatste alleen dan plaats is wanneer het verhoor tot beslissing van het geding kan leiden; dat de vordering van appellant voorzover hier van belang, volgens de Rechtbank, zoals door appellant niet is bestreden en hiervoor al is vermeld, is gebaseerd op onrechtmatige daad, welke onrechtmatige daad zou zijn gelegen in het aan appellant opleggen van de geheimhoudingsplicht voor de periode van 26 mei tot 4 augustus 1972; dat, daargelaten dat appellant niet heeft gesteld dat en waarom dit opleggen van de geheimhoudingsplicht onrechtmatig was, niet is gebleken dat het in feite onrechtmatig was; dat immers de litigieuze octrooiaanvrage was ingediend voor een "werkwijze ter beveiliging van kostbare en/of kwetsbare objecten van militaire en civiele aard"; dat, gezien deze door appellant vermelde doelstelling van de werkwijze, voor de hand lag dat de Octrooiraad van oordeel was dat het geheim blijven van de inhoud van de octrooiaanvrage in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of zijn bondgenoten kon zijn, zodat

15 juni 1982

het kennisgeven van dit oordeel bij de brief van 26 mei 1972 zonder meer geen onrechtmatige daad vormde; dat, nu de Minister van Defensie voor de in artikel 29B lid 1 van de Rijksoctrooiwet bedoelde mededeling of de inhoud van de aanvrage in het belang van die verdediging geheim moest blijven acht maanden van de indiening van de octrooiaanvrage af de tijd had, niet valt in te zien dat geïntimeerde jegens appellant onrechtmatig heeft gehandeld door drie maanden, gerekend van de indiening van de octrooiaanvrage af, te laten verstrijken eer mededeling werd gedaan dat de octrooi-aanvrage niet geheim behoefde te blijven; dat, nu niet blijkt van onrechtmatig handelen van geihtimeerde jegens appellant door het aan deze opleggen van een geheimhoudingsplicht voor eerdervermelde periode, reeds daarom de vordering van appellant, voorzover gegrond op onrechtmatige daad, niet kan worden toegewezen, zodat het bewijsaanbod als zijnde niet beslissend wordt gepasseerd en de onderhavige grief appellant niet kan baten; O., dat de derde grief zich richt tegen de overweging van de Rechtbank dat appellant niets heeft kunnen mededelen over een onmiddellijk na 4 augustus 1972 (opnieuw) intensief bewerken van de afgebroken "serieuze contacten"; O., dat ook deze grief appellant niet kan baten, omdat die overweging van de Rechtbank alleen van belang is voorzover de vordering van appellant is gebaseerd op onrechtmatige daad, gepleegd door geihtimeerde jegens hem — appellant — en van zo'n daad niet is gebleken; O. dat, aangezien geen der grieven leidt tot vernietiging van het op 22 februari 1980 uitgesproken vonnis, dit dient te worden bekrachtigd; Rechtdoende in hoger beroep: Verklaart appellant niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep voorzover gericht tegen het op 20 april 1979 uitgesproken vonnis. Passeert het bewijsaanbod en bekrachtigt het op 22 februari 1980 uitgesproken vonnis waarvan beroep. Verwijst appellant in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van geihtimeerde begroot op f 4 . 0 7 5 , - . Enz.

Nr 47. Gerechtshof te Amsterdam, Vakantiekamer, 27 augustus 1981. President: Mr R. H. L. Cornelissen; Raadsheren: Mrs W. D. C. ter Haar en M. M. Mendel. Art. 1 Benelux-Merkenwet. De enkele omstandigheid, dat het kleurbanenmerk van appellante niet origineel is in die zin, dat de gebruikte kleuren tesamen en in de gebezigde volgorde het kleurenspectrum van de regenboog vormen, staat op zichzelf aan het hebben van onderscheidend vermogen niet in de weg. Dit geldt ook voor de eventuele omstandigheid, dat de litigieuze kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer op velerlei gebied gebruikt wordt ter versiering en opmaak van allerlei waren. Hoewel derhalve enig exclusief gebruik door appellante van het onderhavige kleurteken op zichzelf niet nodig is — zelfs niet een exclusief gebruik binnen de branche waarvoor de combinatie als merk gedeponeerd is - voor het vereiste onderscheidend vermogen, eventueel na inburgering, is het wel aannemelijk dat de kansen op het hebben of door inburgering verwerven van onderscheidend vermogen geringer worden naarmate het kleurteken, of een teken dat ermee overeenstemt, elders — en met name op commercieel gebied — veelvuldiger toepassing vond en vindt. Onder de in het

15 juni 1982


arrest vermelde omstandigheden onderscheidend vermogen niet aangenomen. Beroep op de uitkomsten van een onderzoek naar de bekendheid van de kleurencombinatie van appellante en de vraag of er verwarring is met de kleuren van geïntimeerden, verworpen op grond van de uitvoerig gemotiveerde betwisting van dat rapport, Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gebrek aan de vereiste spoed aangenomen op grond dat tussen partijen overleg heeft plaatsgevonden en na het afbreken daarvan appellante ongeveer zeven maanden heeft laten verstrijken alvorens in kort geding te dagvaarden. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Pres.: Het gebruik door gedaagden voor haar boetieks van lichtreclames met dezelfde kleuren als die van eiseres levert jegens eiseres een onrechtmatige daad op wanneer het publiek hierdoor in verwarring zou kunnen worden gebracht, omdat het bij het zien van die lichtreclames de indruk zou kunnen krijgen met een vestiging van eiseres te maken te hebben. Daarvan is om de in het vonnis aangegeven redenen geen sprake. De commanditaire vennootschap C & A Nederland te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur Mr Th. R. Bremer, tegen 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vanes Modebeheer B.V. te Nijmegen, en 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fride Confectiebedrijven B.V. te Amsterdam, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr H. C. M. Hoorneman, advocaat Mr G. M. Roerink te Nijmegen. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 30 oktober 1980 (Mr B. J. Asscher). Overwegende ten aanzien van het recht: 1. C &A heeft op 4 mei 1973 een eerste depot als vermeld in artikel 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) verricht met betrekking tot de kleurencombinatie bestaande uit lange smalle banen in de kleuren violet, blauw, groen, geel, oranje, rood, zowel horizontaal als verticaal, al dan niet onderbroken of voorafgegaan door het logo C&A, een en ander zoals in de dagvaarding in fotocopie overgenomen, welk depot geldt voor papier en papierwaren, advertenties, prijscouranten, gedrukt reclamemateriaal en kledingstukken. Sedertdien heeft C&A van deze kleurencombinatie gebruik gemaakt voor de uitmonstering van haar filialen (o.a. in de vorm van lichtreclame), van haar wagenpark, draagtassen, advertenties en verpakkingsmateriaal voor kleding. Sedert 1978 heeft Fride diverse kledingboetieks geopend onder de naam Fooks, gericht op het modebewuste modern geklede jonge publiek tussen de 15 en 25 jaar. Fride heeft haar boetieks voorzien van lichtreclames in de vorm van zes horizontale banen in de kleuren rood, oranje, geel, lichtgroen, lichtblauw, paarsblauw. 2. Primair stellende dat het gebruik door Fride van voormelde lichtreclames oplevert een gebruik van de door C&A gedeponeerde kleurencombinatie in de zin van artikel 13 A BMW, vordert C&A thans dat Wij Fride zullen verbieden enig met de hiervoor omschreven merken c.q. teken van C&A overeenstemmend teken te gebruiken op straffe van een dwangsom zoals omsohreven in het petitum van de dagvaarding. 3. Fride heeft hiertegen als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat het door C&A gedeponeerde merk onderscheidende kracht mist zodat merken-

137

rechtelijke bescherming aan dit depot dient te worden onthouden. 4. Van de tekens die als merk beschouwd kunnen worden is een kleurencombinatie op zichzelf niet uitgesloten. Of een bepaalde kleurencombinatie als merk, geschikt om de waren van een onderneming te onderscheiden, moet worden beschouwd, dan wel als versiering of opmaak van waren moet worden gekenmerkt, is afhankelijk van de omstandigheden, waarbij met name van belang is of deze kleurencombinatie als origineel en/of individueel kan worden aangemerkt, dan wel of het een combinatie betreft die in het maatschappelijk verkeer min of meer regelmatig op allerlei gebieden wordt gebruikt. Het door C&A gedeponeerde merk betreft een kleurencombinatie, bestaande uit zes banen in de kleuren violet-blauw-groen-geel-oranje-rood tezamen en in die volgorde vormende het kleurenspectrum van de regenboog. Hieruit volgt reeds dat aan deze kleurencombinatie op zichzelf iedere originaliteit moet worden ontzegd. Nu uit de door Fride overgelegde producties blijkt dat de betreffende kleurencombinatie op velerlei gebied wordt gebruikt ter versiering en opmaak van allerlei waren, is ook aan het vereiste van individualiteit niet voldaan. Onder deze omstandigheden dient aan de door C&A gedeponeerde kleurencombinatie onderscheidende kracht te worden ontzegd, zodat haar hiervoor geen merkenrechtelijke bescherming toekomt. 5. Gelet op het voorgaande kan ook het depot van deze kleurencombinatie tezamen met het logo C&A niet baten, nu in die combinatie de kleurenbanen dienen te worden beschouwd als, op zichzelf niet-onderscheidende kracht hebbende, onderdelen van het merk, aan welke onderdelen evenmin merkenrechtelijke bescherming toekomt. 6. C&A heeft voorts gesteld dat door het lange en intensieve gebruik dat zij van deze kleurencombinatie in de afgelopen zeven jaar heeft gemaakt, deze combinatie dooryinburgering onderscheidende kracht heeft gekregen! 7. Weliswaar is het mogelijk dat een aanvankelijk ondeugdelijk teken als de onderhavige kleurencombinatie door inburgering onderscheidende kracht verkrijgt, doch hiervan is in casu geen sprake. Het gebruik door C&A moge wellicht in de afgelopen jaren intensief zijn geweest, doch dit gebruik kan, gelet op de grote verscheidenheid van de door Fride overlegde verpakkings- en reclamematerialen voor waren uit allerlei branches, waaronder die waarvoor C&A dit merk heeft gedeponeerd, niet als een exclusief gebruik door C&A beschouwd worden, hetgeen eveneens als een vereiste moet gelden voor het verkrijgen van onderscheidende kracht door inburgering. Ook op deze grond kan derhalve geen merkenrechtelijke bescherming aan het gedeponeerde teken worden verleend. 8. C&A heeft subsidiair gesteld dat het gebruik door Fride van lichtreclames in dezelfde kleuren als die van C&A onrechtmatig jegens haar is. 9. Het door Fride gebruiken van voormelde kleurencombinatie in de vorm van lichtreclame aan de gevels van haar boetieks levert tegenover C&A een onrechtmatige daad op wanneer het publiek hierdoor in verwarring zou kunnen worden gebracht, met andere woorden wanneer het publiek bij het zien van deze lichtreclames de indruk zou kunnen krijgen met een vestiging van C&A te maken te hebben. Een dergelijke verwarring is echter niet te duchten. Immers, de kleurenbanen in de lichtreclame van Fride is uitgevoerd in korte brede, horizontale banen met daarboven het woord "Fooks" in een volledig van de letters C&A afwijkend lettertype. Bovendien zijn in de lichtreclame van Fride de kleuren in omgekeerde volgorde gebruikt en zijn de kleuren groen, blauw en violet vervangen

138


door lichtgroen, lichtblauw en paarsblauw, zodat, zelfs naast of dicht bij elkaar, de twee lichtreclames een verschillende indruk wekken. Nu ook de aankleding van de Fooks-boetieks aanmerkelijk verschilt van die van de filialen van C&A en deze boetieks zich althans ten dele tot een ander publiek richten, is niet aannemelijk dat zelfs het weinig oplettende publiek in verwarring zou kunnen worden gebracht ten aanzien van de vraag of het zich al dan niet in een vestiging van C&A bevindt. 10. Ook van gevaar voor verwatering van het onderscheidingsteken van C&A, hetgeen onder omstandigheden eveneens een onrechtmatige daad jegens haar zou kunnen opleveren, is geen sprake, nu het teken van C&A, althans wat de kleurencombinatie betreft, gelijk hiervoor is overwogen, onderscheidende kracht mist, zodat verwatering hiervan niet kan optreden. 11. De gevraagde voorziening dient derhalve te worden geweigerd. Enz. b) Het Hof enz. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. De grieven luiden: I. Ten onrechte heeft de President in het beroepen vonnis, aan de merken c.q. de merkonderdelen van appellante merkenrechtelijke bescherming ontzegd, daarbij in rechtsoverwegingen 4 en 5 — ten onrechte — overwegende: "Of een bepaalde kleurencombinatie als merk, geschikt om de waren van een onderneming te onderscheiden, moet worden beschouwd, dan wel als versiering of opmaak van waren moet worden gekenmerkt, is afhankelijk van de omstandigheden, waarbij met name van belang is of deze kleurencombinatie als origineel en/of individueel kan worden aangemerkt, dan wel of het een combinatie betreft die in het^maatschappelijk verkeer min of meer regelmatig op allerlei gebieden wordt gebruikt. Het door C&A gedeponeerde merk betreft een kleurencombinatie, bestaande uit zes banen in de kleuren violet-blauw-groen-geel-oranje-rood tezamen en in die volgorde vormende het kleurenspectrum van de regenboog. Hieruit volgt reeds dat aan deze kleurencombinatie op zichzelf iedere originaliteit moet worden ontzegd. Nu uit de door Fride overgelegde producties blijkt dat de betreffende kleurencombinatie op velerlei gebied wordt gebruikt ter versiering en opmaak van allerlei waren, is ook aan het vereiste van individualiteit niet voldaan. Onder deze omstandigheden dient aan de door C&A gedeponeerde kleurencombinatie onderscheidende kracht te worden ontzegd, zodat haar hiervoor geen merkenrechtelijke bescherming toekomt. Gelet op het voorgaande kan ook het depot van deze kleurencombinatie tezamen met het logo C&A niet baten, nu in die combinatie de kleurenbanen dienen te worden beschouwd als, op zichzelf niet-onderscheidende kracht hebbende, onderdelen van het merk, aan welke onderdelen evenmin merkenrechtelijke bescherming toekomt." II. Ten onrechte heeft de President in het beroepen vonnis ten aanzien van de litigieuze merken van appellante, uitgaande aanvankelijk van onvoldoende onderscheidend vermogen, geen verkrijging van onderscheidend vermogen door 'inburgering' aangenomen, daarbij in rechtsoverweging 7 — ten onrechte — overwegende: "7. Weliswaar is het mogelijk dat een aanvankelijk ondeugdelijk teken als de onderhavige kleurencombinatie door inburgering onderscheidende kracht verkrijgt, doch hiervan is in casu geen sprake. Het gebruik door C&A moge wellicht in de afgelopen jaren intensief zijn geweest, doch dit gebruik kan,

15 juni 1982

gelet op de grote verscheidenheid van de door Fride overgelegde verpakkings- en reclamematerialen voor waren uit allerlei branches, waaronder die waarvoor C & A dit merk heeft gedeponeerd, niet als een exclusief gebruik door C&A beschouwd worden, hetgeen eveneens als een vereiste moet gelden voor het verkrijgen van onderscheidende kracht door inburgering. Ook op deze grond kan derhalve geen merkenrechtelijke bescherming aan het gedeponeerde teken worden verleend." III. Ten onrechte heeft de President in het beroepen vonnis de subsidiaire grondslag voor appellantes vorderingen — onrechtmatige daad door het scheppen van verwarring — van de hand gewezen, daarbij onder meer — ten onrechte — overwegende: "9. Het door Fride gebruiken van voormelde kleurencombinatie in de vorm van lichtreclame aan de gevels van haar boetieks levert tegenover C&A een onrechtmatige daad op wanneer het publiek hierdoor in verwarring zou kunnen worden gebracht, met andere woorden wanneer het publiek bij het zien van deze lichtreclames de indruk zou kunnen krijgen met een vestiging van C & A te maken te hebben. Een dergelijke verwarring is echter niet te duchten. Immers, de kleurenbanen in de lichtreclame van Fride is uitgevoerd in korte brede, horizontale banen met daarboven het woord "Fooks" in een volledig van de letters C&A afwijkend lettertype. Bovendien zijn in de lichtreclame van Fride de kleuren in omgekeerde volgorde gebruikt en zijn de kleuren groen, blauw en violet vervangen door lichtgroen, lichtblauw en paarsblauw, zodat, zelfs naast of dicht bij elkaar, de twee lichtreclames een verschillende indruk wekken. Nu ook de aankleding van de Fooks-boetieks aanmerkelijk verschilt van die van de filialen van C&A en deze boetieks zich althans ten dele tot een ander publiek richten, is niet aannemelijk dat zelfs het weinig oplettende publiek in verwarring zou kunnen worden gebracht ten aanzien van de vraag of het zich al dan niet in een vestiging van C&A bevindt." IV. Ten onrechte heeft de President in het beroepen vonnis de subsidiaire grondslag van appellantes vorderingen — onrechtmatige daad door Verwatering' van appellantes onderscheidingsmiddel — van de hand gewezen, daarbij o.m. — ten onrechte — overwegende: "10. Ook van gevaar voor verwatering van het onderscheidingsteken van C&A, hetgeen onder omstandigheden eveneens een onrechtmatige daad jegens haar zou kunnen opleveren, is geen sprake, nu het teken van C&A, althans wat de kleurencombinatie betreft, gelijk hiervoor is overwogen, onderscheidende kracht mist, zodat verwatering hiervan niet kan optreden." V. Ten onrechte heeft de President de vorderingen van appellante jegens geïntimeerde afgewezen. 2. De eerste rechtsoverweging van het vonnis a quo is in hoger beroep niet bestreden zodat de daarin vermelde feiten en omstandigheden in appèl vaststaan. 3. Geïntimeerden hebben in prima onder meer het verweer gevoerd dat appellante geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening heeft, welk verweer in hoger beroep gehandhaafd is. 4. Als onweersproken gesteld staat tussen partijen vast dat appellante op 26 november 1979 geïntimeerde sub 2 heeft aangeschreven om met haar in overleg te treden over het gebruik van de gewraakte Fooks-lichtbakken en dat — na enige correspondentie over en weer — eind februari hierop door deze geïntimeerde afwijzend werd gereageerd aangezien zij zich op het standpunt stelde dat zij zich jegens appellante'niet aan merkinbreuk schuldig maakte. 5. Appellante, die derhalve op laatstbedoeld tijdstip wist dat haar wederpartij niet bereid was het gebruik van de litigieuze lichtbakken vrijwillig te beëindigen, heeft vervolgens ongeveer zeven maanden laten

15 juni 1982


verstrijken alvorens (op 25 september 1980) de dit geding inleidende dagvaarding te doen betekenen. 6. Onder die omstandigheden kan naar 's Hofs oordeel niet gezegd worden dat appellantes belang een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert waarbij het Hof nog overweegt dat feiten of omstandigheden, die meebrengen dat de voor een voorziening in kort geding vereiste onverwijlde spoed eerst kort vóór het uitbrengen van de dagvaarding of althans na februari 1980 is ontstaan, niet aannemelijk zijn geworden. 7. Op deze grond moet het beroepen vonnis bekrachtigd worden met verwijzing van appellante in de op het appèl gevallen kosten. De grieven behoeven niet meer aan de orde te komen. 8. Ook echter indien aangenomen had moeten worden dat het vereiste spoedeisend belang wél aanwezig is, had appellantes vordering op grond van de volgende overwegingen niet kunnen slagen. 9. Het Hof had dan de (door de eerste twee grieven aan de orde gestelde) vraag te beantwoorden of de door appellante gedeponeerde kleurencombinatie — anders dan de President oordeelde — onderscheidend vermogen bezit, hetzij vanaf de aanvang hetzij door inburgering. 10. Mét appellante is het Hof van oordeel dat deze vraag bevestigend beantwoord zou moeten worden indien de onderhavige kleurencombinatie, alle omstandigheden in aanmerking genomen, geacht kan worden op voldoende wijze de herkomst van de waren, waarvoor het door appellante als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren. 11. De enkele omstandigheid dat het kleurbanenmerk niet origineel is in die zin dat de gebruikte kleuren, tesamen en in de gebezigde volgorde, het kleurenspectrum van de regenboog vormen, staat — naar appellante terecht betoogt — op zichzelf aan het hebben van onderscheidend vermogen niet in de weg. 12. Dit laatste geldt ook — naar evenzeer terecht door appellante betoogd wordt — voor de eventuele omstandigheid dat de litigieuse kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer op velerlei gebied gebruikt wordt ter versiering en opmaak van allerlei waren. 13. Niet is in te zien dat de voormelde omstandigheden de mogelijkheid niet zouden openlaten dat de gebezigde kleurencombinatie, uitgevoerd in banen als aangegeven in de depots, — eventueel na inburgering — voor de betrokken waren bij een niet te verwaarlozen deel van het publiek de associatie kan oproepen met de onderneming van appellante. 14. Hoewel derhalve enig exclusief gebruik door appellante van het onderhavig kleurteken op zichzelf niet nodig is — zelfs niet een exclusief gebruik binnen de branche waarvoor de combinatie als merk gedeponeerd is — voor het vereiste onderscheidend vermogen, eventueel na inburgering, acht het Hof het we'1 aannemelijk dat de kansen op het hebben respectievelijk door inburgering verwerven van dat vermogen geringer worden naarmate het betreffend (of een daarmee overeenstemmend) kleurteken elders — en met name op commercieel gebied — veelvuldiger toepassing vond en vindt waarbij geenszins uitgesloten is te achten de mogelijkheid dat, als gevolg van zeer veelvuldig en intensief gebruik van het teken op allerlei gebied, geconcludeerd moet worden dat het door appellante gedeponeerde kleurteken geen (eventueel: nog geen) onderscheidende kracht bezit. 15. Het Hof acht, mede op grond van de vele door geïntimeerden in het geding gebrachte producties, aannemelijk dat, zoals geïntimeerden stellen, de onderhavige of een daarmee overeenstemmende kleurenbaan als onderscheidingsteken gebezigd werd en wordt op een grote variëteit van reclameartikelen, op velerlei gebied ter versiering en opmaak van allerhande waren en op een grote verscheidenheid in verpakkings- en reclamematerialen voor. waren uit allerlei branches

139

waaronder ook die waarvoor appellante dit merk heeft gedeponeerd. Met name is ook het gebruik van innaaietiketten, voorzien van een (overeenstemmend) kleurteken, op niet van appellante afkomstige kleding aannemelijk geworden. 16. In het licht hiervan acht het Hof, gelet op het hiervóór onder 14 overwogene, voorshands niet zonder meer aannemelijk dat het door appellante gedeponeerde kleurenteken van de aanvang af onderscheidend vermogen bezat noch dat appellante er in geslaagd is middels de door haar gestelde inspanningen voor het teken het vereiste associatief vermogen met betrekking tot haar onderneming middels inburgering te verwerven. 17. Ter adstructie van haar stellingen op dit punt beroept appellante zich echter nog op het door haar overgelegde, als hier geïnsereerd te beschouwen rapport van de N.V. v.h. Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) te 's-Gravenhage van juli 1981 dat de uitkomsten bevat van een onderzoek naar (1) de bekendheid met de kleurenbaan van appellante en (2) de vraag in hoeverre er sprake is van verwarring tussen de kleurenbanen van appellante en van Fooks. 18. Geïntimeerden hebben dit rapport uitvoerig bestreden en zich daarbij bediend van het door hen in het geding gebrachte, hier als geïnsereerd te beschouwen schriftelijk commentaar van Dr C. de Graauw van 4 augustus 1981. 19. Zij hebben in de eerste plaats aangevoerd dat belangrijke informatie, nodig om de waarde van de gegevens te beoordelen, ontbreekt, zoals onder meer: — de bewering dat de steekproef van 1200 huishoudens representatief is voor de populatie van huishoudens in Nederland, is niet te controleren nu de procedure waarmee deze steekproef is getrokken niet beschreven is; — ook al zou die representativiteit wél aanwezig zijn, het kiezen in elk gezin van de jongste persoon vanaf de leeftijd van 16 jaar tot respondent leidt uiteraard tot een aanzienlijke vertekening naar leeftijd; het rapport vermeldt niet tot hoe grote vertekeningen dit geleid heeft zodat niet is na te gaan of de gehouden steekproef representatief is voor de populatie van personen in Nederland; — het rapport vermeldt dat in de vragenlijsten verschillende onderwerpen worden aangesneden; niet vermeld wordt welke onderwerpen dat zijn zodat niet is na te gaan in hoeverre de context de verzamelde informatie beïnvloed kan hebben. 20. Voorts hebben geïntimeerden nog gewezen op tegenspraak in het rapport waar dit op pagina 7 vermeldt dat in principe de huisvrouw of alleenstaande wordt ondervraagd terwijl uit de instructie bij de vragenlijsten blijkt dat de vragen aan de jongst aanwezige man /vrouw van 16 jaar of ouder gesteld moeten worden. 21. Geïntimeerden betwisten dat de wegingsprocedure juist is uitgevoerd. De oververtegenwoordiging in de leeftijdsgroep vlak boven 16 jaar kan niet gecorrigeerd zijn indien bij de wegingsprocedure de vier leeftijdscategorieën gebruikt zijn die in de tabellen op pagina's 5 en 6 van het rapport vermeld staan omdat de laagste leeftijdscategorie — waar juist het probleem schuilt — veel te breed gekozen is en ook veruit de grootste is. Zelfs indien voor de weging de leeftijdscategorie uit vraag D van de vragenlijst is gehanteerd in plaats van die uit evenbedoelde tabellen, is de weging nog te grof, aldus geïntimeerden. 22. Geïntimeerden betogen voorts dat het onderzoek met de draagtas ongeschikt is voor zijn doel, te weten het meten van de bekendheid van appellantes kleurenbaan. In feite meet dit onderzoek de bekendheid van appellantes tas, hetgeen iets geheel anders is, namelijk een zilverkleurig geheel waar óók nog een kleurenbaan op voorkomt. Hoeveel van de herkenning aan de kleurenbaan te


140

danken is en niet aan de zilveren tas blijft in het duister, aldus nog steeds geïntimeerden. 23. De hiervoor weergegeven, uitvoerig gemotiveerde betwisting van het door appellante overgelegde rapport brengt mee dat het Hof niet zonder nader onderzoek van de juistheid van de gehouden enquêtes en de in het rapport vermelde gegevens kan uitgaan. Dit klemt temeer nu naar het voorlopig oordeel van het Hof in ieder geval het in rechtsoverweging 22 behandelde verweer opgaat hetgeen minstgenomen ernstige twijfels aan de betrouwbaarheid van het onderzoek en de daarmee verkregen gegevens rechtvaardigt. 24. Een nader onderzoek als in de vorige rechtsoverweging bedoeld zou evenwel de grenzen van dit kort geding te buiten gaan. 25. Het vooroverwogene impüceert dat in dit geding niet aannemelijk is geworden dat de onderhavige kleurenbaan van appellante het vereiste onderscheidend vermogen bezit en dat mitsdien — verondersteUenderwijs aangenomen dat spoedeisend belang aanwezig was — toewijzing van de gevraagde voorziening niet had kunnen volgen, ook niet op de subsidiaire grondslag omdat ook voor de door appellante gestelde verwarring en verwatering nodig is dat appellantes kleurenbaan onderscheidende kracht bezit. Rechtdoende: Bekrachtigt het beroepen vonnis. Verwijst appellante in de op het hoger beroep gevallen kosten, tot op heden aan de zijde van geïntimeerden begroot op f. 5.000,—. Enz.

Nr 48. Arrondissementsrechtbank te Breda, Enkelvoudige Kamer, 13 mei 1975. (Vitelma/Vitello) Mr J. K. Schellenbach. Interlocutoir. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BeneluxMerkenwet. De merken Vitelma en Vitello, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, zijn overeenstemmend in de zin van bovenstaand artikel. Art. 3, lid 3 Merkenwet 1893. Geen bewijsvermoeden ten gunste van eiseres is te ontlenen aan een in 1900 door eiseresses rechtsvoorganger verkregen inschrijving van het merk Vitello voor margarine, — welk recht van merk omstreeks 1948 door non-usus gedurende drie jaar is tenietgegaan. Het op grond van hernieuwd gebruik sinds (1959) 1960 ingeroepen recht van merk is een nieuw en ander recht dan dat waarvoor op grond van de inschrijving in 1900 het voormelde bewijsvermoeden gold. Eiseres zal het door haar gestelde gebruik sinds (1959) 1960 derhalve hebben te bewijzen. Dit bewijs wordt niet geleverd door de overgelegde voor intern gebruik bestemde prijslijsten. Derhalve getuigenbewijs opgelegd. Art. 5, aanhef en sub 3 Benelux-Merkenwet. Het in dit artikel vermelde "depot" omvat mede het bevestigingsdepot van het art. 30 BMW. Het recht van merk voortspruitend uit het door eiseres in 1971 verrichte depot vervalt mitsdien indien eiseres niet binnen drie jaar volgend op dat depot, zondergeldige reden, enig normaal gebruik van het merk Vitello heeft gemaakt.

15 juni 1982

Art. 35 jo. art. 5, aanhef en sub 3 Benelux-Merkenwet. De regeling van art. 35 BMW geldt niet t.a.v. de in art. 5, sub 3 BMW genoemde termijn van "drie jaar volgend op het depot". Art. 36 E.E.G.-Verdrag. Geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te Luxemburg. Eindvonnis. Bewezen is, dat eiseres het merk Vitello heeft gebruikt in de periode van december 1959 tot 1 januari 1971. Eveneens, dat eiseres binnen een termijn van drie jaar na 23 juli 1971 van het merk Vitello enig normaal gebruik heeft gemaakt. (Zie uitvoerige motivering in het vonnis).') De besloten vennootschap Van den Bergh en Jurgens B.V. te Rotterdam, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, procureur Mr T. J. Houtman, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach te 's-Gravenhage, tegen 1. De naamloze vennootschap N.V. Vandemoortele te Oudenbosch en 2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht N.V. Vandemoortele te Izegem, België, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur Jhr Mr H. Ph. J. Quarles van Ufford, advocaten Mr W. Blackstone en Mr T. Schaper, beiden te 's-Gravenhage. a) Tussenvonnis 3 december 1974. Ten aanzien van het Recht: Overwegende, dat tussen partijen in confesso is, dat gedaagde sub 2, door op 25 juni 1971 verrichte Benelux-depots, in het Benelux-Merkenregister heeft doen inschrijven drie merken (vormen van verpakking en figuurmerk) waarvan het woord "Vitelma" het hoofdbestanddeel uitmaakt, onder de nummers 044.334; 044.335; 044.336; in de klassen 5, - dieetprodukten, speciaal dieetmargarine — en 29, — margarine, eetbare oliën en vetten etc. — alles onder inroeping van in België, Nederland en Luxemburg verkregen rechten, die in Nederland volgens opgave van gedaagde sub 2 zijn ontstaan door internationale inschrijving op 22 juli 1970; O., dat gedaagde sub 2 voorts, door op 14 december 1971 verricht Benelux-depot, in dat register heeft doen inschrijven het woordmerk "Vitelma" onder nr. 091.643 in de klasse 29, als voormeld, onder inroeping van in België, Nederland en Luxemburg verkregen rechten, die in Nederland volgens bij het depot gedane opgave zijn ontstaan door gebruik sedert 1970; O., dat eiseres thans een beroep doet op een Benelux-depot van haar rechtsvoorgangster Van den Bergh's en Jurgens' Fabrieken N.V. verricht op 23 juli 1971, hetwelk geleid heeft tot de inschrijving in het Benelux Merkenregister van het woordmerk "Vitello" onder nummer 045.837, voor onder meer margarine, eetbare oliën en vetten en emulsies hiervan, klasse 29 derhalve, met — naar uit het door gedaagden onbetwist gestelde bij conclusie van antwoord blijkt — een beroep op verkregen rechten in Nederland wegens gebruik sinds 1960; O., dat het merk "Vitelma" en het merk "Vitello", gelijk uit de voormelde inschrijvingen blijkt en tussen partijen in confesso is, betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren; O., dat naar het oordeel van de Rechtbank deze beide merken in klank en woordbeeld zozeer met elkaar ') Het aanvankelijk tegen het vonnis ingestelde appel is ingetrokken [Red. ].

15 juni 1982


verwant zijn, dat zij als overeenstemmend in de zin van artikel 13 onder Al sub Ie der Benelux Merkenwet moeten worden beschouwd; O., dat hetgeen door gedaagden bij pleidooi ten betoge van het tegendeel naar voren is gebracht, namelijk dat de in beide woorden verschillende derde lettergreep "ma" respectievelijk "lo" belangrijk zou zijn en dat het gemeenschappelijk bestanddeel "vitel" naar gelang van de uitgang tot onderscheiden associaties zou leiden, door de Rechtbank niet van dusdanig gewicht wordt geacht, dat daardoor aan de gemeenschappelijke totaal indruk die de overwegend gelijke bestanddelen der beide woorden wekken, op enigszins relevante wijze afbreuk wordt gedaan; O., ten aanzien van het door eiseres ingeroepen gebruik sinds 1960, door eiseres bij pleidooi zelfs tot 1959 teruggevoerd, dat eiseres meent terzake een beroep te kunnen doen op het bewijs-vermoeden van artikel 3 lid 3 van de Merkenwet 1893, hetwelk verbonden is aan een door een rechtsvoorgangster van eiseres, de firma Van den Bergh, in 1900 verkregen inschrijving in het Merkenregister van het merk "Vitello" voor margarine, ten aanzien van welk recht van merk evenwel tussen partijen vaststaat, dat het in de periode 1945—1960, omstreeks 1948 door non-usus gedurende drie jaar is teniet gegaan; O., dat het door eiseres op grond van hernieuwd gebruik sinds 1960 ingeroepen recht van merk naar het oordeel van de Rechtbank een nieuw en ander recht is, dan het recht van merk waarvoor op grond van de inschrijving in 1900 het voormelde bewijsvermoeden gold; O., dat hieruit volgt, dat terzake van het thans door eiseres gepretendeerde recht van merk het voormelde bewijsvermoeden niet geldt, zodat eiseres, gelet op de betwisting door gedaagde, het door haar gestelde gebruik dient te bewijzen; O., dat eiseres in dit verband in het geding heeft gebracht een aantal — naar bij de pleidooien kwam vast te staan voor intern gebruik bestemde — prijslijsten, beginnende op 2 mei 1960 en eindigende 1 januari 1969 waarop staat vermeld "Klasse C Vitello"; O., dat, ook al was onder vigeur der Merkenwet 1893 rechtscheppend en rechtonderhoudend gebruik mogelijk door slechts enkele, bepaaldelijk op die doeleinden gerichte, handelingen, nochtans naar het oordeel van de Rechtbank de enkele vermelding van een merk in prijslijsten die voor intern gebruik bestemd zijn, als zodanig onvoldoende is, zo niet daarop, door verhandeling of anderszins, het merk ten aanzien van de waar waarop het betrekking heeft, op enigerlei wijze naar buiten is getreden; O., dat de Rechtbank derhalve de eiseres in de gelegenheid zal stellen terzake nader bewijs bij te brengen; O., dat gedaagden, voor het geval aan eiseres inderdaad een recht van merk voor "Vitello" sedert 1960 zou toekomen, hebben gesteld, dat alsdan dat recht waarop het door eiseres in 1971 verkregen bevestigingsdepot krachtens de Benelux Merkenwet betrekking zou moeten hebben, door het ontbreken van normaal gebruik van dat merk door eiseres binnen drie jaren volgend op dat depot, ingevolge artikel 5 sub 3e der Benelux Merkenwet is vervallen; O., dat partijen ten aanzien van dit punt strijden over de ten deze relevante termijn namelijk 3 jaar volgend op het depot, gelijk gedaagden stellen met een beroep op • artikel 5 Benelux Merkenwet, dan wel 5 jaar, gelijk door eiseres, eveneens met een beroep op dat artikel is gesteld; O., dat naar het oordeel van de Rechtbank geen voldoende grond aanwezig is, om aan te nemen, dat het in artikel 5 sub 3e vermelde "depot" niet mede het bevestigingsdepot van artikel 30 der Benelux Merkenwet zou omvatten;

141

O., dat zulks temeer klemt omdat, indien het ingeroepen verkregen recht niet komt vast te staan, het bevestigingsdepot onder omstandigheden als normaal depot zonder voorrang kan gelden; O., dat de omstandigheid, dat aldus weliswaar een verschil in rechtspositie ontstaat tussen de met een bevestigingsdepot gecontinueerde "nationale" merken en de tevoren op een internationaal depot berustende, krachtens artikel 30 lid 2 Benelux Merkenwet ook zonder bevestigingsdepot gehandhaafde merkrechten, doch dit verschil niet tot een andere opvatting dwingt, daar een internationale inschrijving door eigen regels wordt beheerst; O., dat mitsdien moet worden aangenomen, dat het recht van merk voortspruitend uit het door eiseres in 1971 verricht depot, vervalt indien eiseres niet binnen 3 jaar volgend op het depot, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk "Vitello" heeft gemaakt; O., dat gedaagden nog hebben betoogd, dat voor de berekening van voormelde termijn van 3 jaar zou moeten worden uitgegaan van de in artikel 35 der Benelux Merkenwet bedoelde datum van inwerkingtreding dezer wet, 1 januari 1971, doch de Rechtbank in deze, uitdrukkelijk tot de rangorde der bevestigingsdepots tegenover de "gewone" depots beperkte regeling geen voldoende grondslag vindt, om die regeling ook ten aanzien van de in artikel 5 lid 3 der Wet genoemde termijn van "3 jaar volgend op het depot" te doen gelden; O., dat derhalve moet komen vast te staan, dat eiseres het merk "Vitello" binnen 3 jaren na 23 juli 1971 normaal gebruikt heeft, dan wel, dat voor het nalaten van zodanig gebruik een geldige reden bestond; O., dat het ontbreken van het merk Vitello in de door eiseres overgelegde interne prijslijst van medio 1969, waar op de plaats waar in de lijst van januari 1969 "Vitello" stond thans vermeld wordt "Klasse C Speciaal" en het ontbreken van gegevens over het na 1969 gelegen tijdvak, met name ook het ontbreken van "Vitello" in de door gedaagden overgelegde prijscourants over de periode van 1972 tot medio 1974 (producties gedaagden 45—64), naar het oordeel van de Rechtbank een vermoeden opleveren voor het ontbreken van normaal gebruik gedurende geruime tijd na 1969; O., dat echter, nu eiseres met nadruk heeft gesteld het merk Vitello wel degelijk binnen de termijn van artikel 5 sub 3 Benelux Merkenwet op normale wijze te hebben gebruikt, de Rechtbank, lettend op een rederijke verdeling van de bewijslast, haar in de gelegenheid zal stellen dit normaal gebruik te bewijzen; O., dat de Rechtbank thans allereerst partijen in de gelegenheid zal stellen de voormelde omstreden feitelijke vragen op te helderen, behoudende de Rechtbank zich voor in een later stadium der procedure de overige door partijen ter sprake gebrachte punten te beslissen; Rechtdoende in Naam der Koningin: In conventie: Laat eiseres toe door alle middelen rechtens te bewijzen: a. dat eiseres het merk "Vitello" voor de ten processe aan de orde zijnde soort van waren heeft gebruikt in de periode van 1960 tot 1 januari 1971, met name voor de door gedaagde sub 2 ingeroepen voorrang sedert 1970; b. dat eiseres binnen een termijn van 3 jaar na 23 juli 1971 van het merk Vitello ten aanzien van de onderhavige soort van waren enig normaal gebruik heeft gemaakt; Bepaalt, dat zo eiseres dit bewijs wenst te leveren door middel van getuigen de Rechtbank haar tot dit bewijs ten overstaan van deze Kamer zal toelaten op een door de Rechtbank op verzoek van eiseres nader te

142


bepalen tijdstip, welk verzoek zal moeten worden gedaan vóór 1 januari 1975, bij gebreke waarvan de Rechtbank de zaak wederom zal doen uitroepen ter rolle van 7 januari 1975; Houdt alle verdere beslissing zo in conventie, als in reconventie aan, ook ten aanzien van de kosten; enz. b) Eindvonnis. Ten aanzien van het Recht: Overwegende, dat de Rechtbank, zo ten aanzien van de feiten als ten aanzien van het recht, volhardt bij en hier overneemt, hetgeen Zij bereids in meergemeld interlocutoir vonnis heeft overwogen en beslist; O., dat thans allereerst moet worden onderzocht of eiseres in conventie al dan niet geslaagd is in het bewijs van het gebruik van het merk "Vitello" voor de ten processe aan de orde zijnde soort van waren in de ' periode van 1960 tot 1 januari 1971, met name vóór de door gedaagde sub 2 in conventie ingeroepen voorrang sedert 1970; O., dat de getuige Doorduyn heeft verklaard, mede aan de hand van steekproeven, waarvan het administratief materiaal door eiseres in conventie bij akte ter rolle in het geding is gebracht, de omzetten aan "Vitello"-margarine in de periode 1959 tot en met 1969 te hebben nagegaan en deze te hebben vastgesteld op 990.000 Kg., welke verklaring bevestigd is door de getuige Kruis, die heeft medegedeeld uit hoofde van zijn functie bij eiseres in conventie in de verkoopsector te weten, dat er gedurende de gehele periode 1960—1969 margarine-omzetten onder het merk "Vitello" geweest zijn, waarbij "Vitello"-margarine bedoeld was als merkartikel voor zelfbedieningszaken zonder prijsbinding, waaraan in 1969 een einde is gekomen; O., dat de Rechtbank door deze verklaringen in onderling verband en samenhang en mede in verband gebracht met de reeds in het interlocutoir vonnis, vermelde prijslijsten voor intern gebruik en de bij akte thans in het geding gebrachte staten betreffende leveringen van margarine onder het merk "Vitello" — in de jaren 1959—1969 het codenummer 298 dragende volgens de verklaring van de getuige Doorduyn — bewezen acht, dat eiseres in conventie, respectievelijk haar rechtsvoorgangster, het merk "Vitello" voor de ten processe aan de orde zijnde soort van waren heeft gebruikt in de periode van december 1959 tot 1 januari 1971, derhalve ook vóór de door gedaagde sub 2 in conventie ingeroepen voorrang sedert 1970; O., dat de Rechtbank het tweede punt van het probandum, dat eiseres in conventie binnen een termijn van 3 jaar na 23 juli 1971 van het merk "Vitello" ten aanzien van de onderhavige soort van waren enig normaal gebruik heeft gemaakt, eveneens bewezen acht; O. toch, dat de getuige Doorduyn ten aanzien van dit punt onder verwijzing naar een ter zake van dit punt thans in het geding gebrachte map met administratief materiaal verklaard heeft, dat in de periode november 1973—december 1974 aan "Vitello"-margarine, met codenummer 1135, is omgezet 26.252 Kg., terwijl van april tot en met december 1974 aan "Vitello"-halvarine — codenummer 1170 — 999,000 Kg. is omgezet, terwijl de getuige Schouten nader heeft uiteengezet waarom in 1973, in verband met de vraag naar een goedkope margarine voor verbruikersmarkten, eind 1973 "Vitello"-margarine aan de grossiers geleverd werd ter doorlevering aan de detaillisten, hetgeen niet het beoogde resultaat had, waarna in 1974 "Vitello" voor een goedkope halvarine ingevoerd werd en daarvoor werd gereserveerd, welke mededeling nader is bevestigd en aangevuld door de getuige Kruis, die onder overlegging van een specimen van de verpakking respectievelijk in 1973 en in de jaren 1960—1969 verklaarde, dat eind 1973 "Vitello" weer voor een

15 juni 1982

goedkope margarine werd ingevoerd en later voor een goedkope halvarine werd voortgezet, al hetgeen de rechtbank door het overgelegde administratief materiaal voldoende bevestigd oordeelt; O., dat de Rechtbank, dit aldus bewezen geoordeeld, gebruik van het merk "Vitello" in de periode 1973—1974 op de gronden en voor de doeleinden als door de getuigen verklaard, oordeelt te zijn een normaal gebruik in de zin van de Benelux Merkenwet, immers een gebruik in het kader van de normale bedrijfsdoeleinden van eiseres in conventie; O., dat uit het aldus bewezen geachte naar het oordeel van de Rechtbank voortvloeit, dat van een te kwader trouw verricht zijn van het Beneluxdépót no. 045.837 door eiseres in conventie, gedaagde in reconventie en van nietigheid van dit dépót deswegen, geen sprake kan zijn, terwijl moet worden aangenomen, dat het door eiseres in conventie verkregen recht van merk niet door non-usus binnen driejaren na het dépót van 23 juli 1971 is vervallen, zodat hetgeen de gedaagden in conventie en voorzoveel nodig als eiseres in reconventie terzake hebben verlangd, te weten de nietigverklaring van het dépót 045.837 en de vervallenverklaring van het voormelde merkenrecht van eiseres in conventie, gedaagde in reconventie benevens de doorhaling van de inschrijving van voormeld dépót, niet kan worden toegewezen; O., dat gedaagden in conventie ten aanzien van het door hen gestelde misbruik van recht zijdens eiseres in conventie hebben gewezen op wat zij als "verdachte" omstandigheden beschouwen n.L: I het "van stal halen" van het merk "Vitello" in 1960, II het later, in 1973/ 1974 wederom "van stal halen" en III de door hen hoogst suspect geachte "stuntverkopen" van een Belgische zusteronderneming van eiseres in conventie "Union" in België in 1970; O., dat de Rechtbank van oordeel is, dat de getuigen voor dit "van stal halen" eind 1959 voldoende, in een normaal bedrijfsbeleid passende, redenen hebben opgegeven, los staande van het later in 1960 op de markt in België komen van "Vitelma", die de Rechtbank aannemelijk acht voor het gebruik sinds 1959, terwijl de Rechtbank evenzeer aannemelijk en passend in een normale bedrij fspolitiek acht het weer "van stal halen" in 1973; O., dat de "stuntverkopen" van de N.V. "Union" in België naar het oordeel van de Rechtbank voor het thans aan de orde zijnde punt onvoldoende betekenis toekomt; O., dat bovendien niets is gebleken van, noch ook enige aanwijzing naar voren gekomen is voor, de suggestie zijdens gedaagden in conventie gedaan, dat bij de besluiten van eiseres in conventie om in 1960 en 1973 "Vitello" te gaan gebruiken een belangrijke rol heeft gespeeld de afweer tegen "Vitelma", waaronder dus ook de afweer tegen import van "Vitelma" uit België; O., dat de Rechtbank dan ook niet toekomt aan de door gedaagden in conventie aan het weer in gebruik nemen van "Vitello" als voormeld gekoppelde stelling, dat eiseres in conventie, die volgens gedaagden in conventie uit "talloze andere" bij pleidooi nader gereduceerd tot "mogelijk enige tientallen" merken had kunnen kiezen, waaronder "waarschijnlijk ook wel andere oude en vertrouwde merken voor goedkope margarine", bij een juiste afweging van belangen, haar belang bij "Vitello" had moeten achterstellen bij dat van gedaagden in conventie om "Vitelma", dat in België veel succes had gehad, ook in Nederland te kunnen gebruiken, een stelling, die naar het oordeel der Rechtbank geheel in het vlak van onbewezen vermoedens ligt en waarvoor de Rechtbank, ook in het kader van het E.E.G.-recht, geen voldoende grondslag aanwezig acht; O., dat gedaagden in conventie in dit verband hebben

15 juni 1982

143


gesteld, dat ook als twee overeenstemmend geachte merken, die elk in onderscheiden rechtsgebieden van de gemeenschappelijke markt gevoerd worden, géén gemeenschappelijke oorsprong hebben, in de zin als dit het geval was in de situatie, waarover het Hof van Justitie der Europese Gemeenschap heeft beslist in zijn arrest van 3 juli 1974 ("Hag" A.G. contra Van Zuylen Frères), alsdan de exclusiviteit van het merkenrecht door de houder van een merk niet kan worden ingeroepen teneinde in een Lid-Staat het in de handel brengen te verbieden van goederen, die in een andere Lid-Staat rechtmatig zijn geproduceerd onder een identiek merk; O., dat de Rechtbank voor deze stelling geen enkele grond aanwezig acht, integendeel van oordeel is, dat in de jurisprudentie van het Hof van Justitie ten duidelijkste wordt uitgegaan van de respectering overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, van beperkingen van het vrije goederenverkeer uit hoofde van bescherming van industriële en commerciële eigendom, waartoe ook het merkenrecht behoort, alles met inachtneming overeenkomstig genoemd artikel van 'het daarin gelegen verbod van willekeurige discriminatie en van verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten en de verboden overeenkomsten en gedragingen, die de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen als nader in artikel 85 van het Verdrag vermeld, respectievelijk het misbruik maken van een machtspositie als in artikel 86 van het Verdrag nader is omschreven; O., dat in dit kader naar het oordeel van de Rechtbank geheel past de door het Hof in Zijn voormeld arrest gestelde voorwaarde voor het beperken van de exclusiviteit van het Merkenrecht in een geval als dat waarin het Hof heeft beslist, namelijk, dat beide merken een gemeenschappelijke oorsprong hebben, daar in zodanig geval, ongeacht of de splitsing der beide merken op overeenkomst of overheidsingrijpen berust, een situatie ontstaat, waarin de uitoefening van het Merkenrecht door een niet aan dat recht inhaerente omstandigheid leidt tot een voortdurende en niet gerechtvaardigde inbreuk op een grondbeginsel van de gemeenschappelijke markt, te weten het vrije verkeer van goederen; O., dat echter in casu zulk een situatie niet aanwezig is, daar, naar in confesso is, "Vitello" en het door de Rechtbank daarmede overeenstemmend geoordeelde "Vitelma" géén gemeenschappelijke oorsprong hebben en dan ook gedaagden in conventie voor hun gebruik in Nederland van het merk "Vitelma" geen enkele rechtstitel hebben; O., dat de Rechtbank dan ook geen termen vindt om in te gaan op de suggestie van gedaagden in conventie tot het stellen van vragen aan het Hof van Justitie als door hen bij pleidooi geformuleerd, dan wel enige andere vraag; O., dat de Rechtbank al evenmin aanleiding vindt om enige vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen gelijk gedaagden hebben voorgesteld, noch ook om aan gedaagden in conventie enig verder bewijs op te dragen of enig nader verhoor of comparitie te houden als door hen bij akte ter rolle verzocht, doch in stede daarvan van oordeel is, dat thans zo in conventie als in reconventie dient te worden beslist en wel met toewijzing der vordering in conventie, hetgeen tevens inhoudt, dat beslist moet worden tot afwijzing der, voorzoveel nodig in reconventie ingestelde vordering en met veroordeling van gedaagden in conventie tot vergoeding aan eiseres in conventie van de door haar handelen in strijd met het aan eiseres in conventie toekomende merkenrecht aan eiseres in conventie toegebrachte schade en met verklaring voor recht, dat gedaagde sub 2 in conventie in Nederland geen rechten kan ontlenen aan haar inschrijvingen 044.334, 044.335,

044.336 en 091.643 in het Benelux Merkenregister;O., dat voorzover de gevraagde en te geven veroordeling gericht is op een ander merk dan "Vitelma", doch wèl overeenstemmend met "Vitello", een redelijke uitlegging van zulk een verbod naar het oordeel van de Rechtbank medebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld, dat zij, mede gelet op de gronden, waarop het verbod is gegeven inbreuken als door de Rechtbank verboden opleveren; Rechtdoende in Naam der Koningin: In conventie: A. Verklaart voor recht, dat de in de dagvaarding omschreven handelingen van gedaagden zijn inbreukmakend en mitsdien onrechtmatig; B. Verbiedt gedaagden het woordmerk "Vitelma" of enig vorm- dan wel figuurmerk, dat het woord "Vitelma" bevat of enig ander met der eiseresses voormelde woordmerk "Vitello" overeenstemmend teken te gebruiken voor de waren dieetmargarine en dieetolie of voor enige andere waar, identiek aan of soortgelijk met de waren margarine, eetbare oliën en vetten en emulsies hiervan, dan wel het woordmerk "Vitelma" of enig vorm- dan wel figuurmerk, dat het woord "Vitelma" bevat of enig ander, met der eiseresses voormeld merk "Vitello" overeenstemmend teken anderszins zonder geldige reden in het economisch verkeer op zodanige wijze te gebruiken, dat aan eiseres schade kan worden toegebracht; C. Veroordeelt ieder der gedaagden om aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen een bedrag groot f 10.000,— (tienduizend gulden) voor iedere dag of iedere keer, waarop zij in strijd met het haar sub B. opgelegde verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen; D. Veroordeelt gedaagden om aan eiseres te vergoeden de ten gevolge van haar handelen in strijd met het merkenrecht van eiseres op het merk "Vitello" aan eiseres toegebrachte en door deze geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te verevenen volgens de wet, met de wettelijke rente over het aldus vast te stellen bedrag vanaf de dag van dagvaarding tot die der algehele voldoening; E. Verklaart voor recht, dat gedaagde sub 2 in Nederland geen rechten kan ontlenen aan de te haren name onder de nummers 044.334, 044.335, 044.336 en 091.643 in het Benelux Merkenregister ingeschreven depots en in Nederland geen rechten kan doen gelden op de merken waarop die depots betrekking hebben; In reconventie: Ontzegt de, voorzoveel nodig, ingestelde vordering in reconventie; Veroordeelt gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie in de kosten van het geding, zo in conventie als in reconventie aan de zijde van eiseres in conventie, gedaagde in reconventie tot op dit vonnis in conventie begroot op f 6.058,35, waaronder f 5.880,— salaris en in reconventie op f 980,— salaris; Ontzegt het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 49. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 30 juli 1980. (Sanders Verhuurbedrijf) Mr A. Roselaar. Artt. 5 en 5a Handelsnaam-wet. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BeneluxMerkenwet.

144


Eiseres voert rechtmatig de handelsnaam "Sanders Verhuur". Door als vermelding in de telefoongids voor Arnhem e.o. zijn onderneming te doen opnemen onder de aanduiding "Sanders Verhuurbedrijf", voert gedaagde op een voor het publiek kenbare wijze een handelsnaam die — gelet op de aard van beide zaken en de plaats waar zij gevestigd zijn - bij het publiek verwarring dreigt te wekken en, zoals eiseres heeft aangetoond, reeds heeft gewekt, — en maakt hij bovendien inbreuk op het beeldmerk van eiseres (waarin het woord "Sanders " domineert).') Bevel om binnen acht dagen na betekening van het vonnis aan de PTT opdracht te geven tot afsluiting van het telefoonnummer, waarmede gedaagde thans in de telefoongids voor Arnhem e.o. als "Sanders Verhuurbedrijf" staat ingeschreven (naast verbod om voor2 zijn bedrijf de woorden "Sanders Verhuur" te voeren). ) De besloten vennootschap Sanders Verhuur B.V. te Arnhem, eiseres [in kort geding], procureur Mr B. Peek, advocaat Mr E. A. Mout-Bouwman te Amsterdam, tegen Gerardus Johannes Sanders te Arnhem, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J. W. M. van der Grinten, advocaat Mr P. J. M. van Wersch te Nijmegen. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en mede op grond van de overgelegde produkties het hierna onder a tot en met f weergegeven vast: a. eiseres staat sedert 1937 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem, aanvankelijk als eenmanszaak, sinds 1979 als besloten vennootschap onder de naam Sanders Verhuur B.V.; b. de activiteiten van de onderneming van eiseres, gevestigd aan de Nieuwe Kade 11 te Arnhem, omvatten de verhuur van gereedschappen, machines, glaswerk, servies-goed, tenten en marktkramen etc; c. op 28 februari 1980 heeft eiseres het woord/beeldmerk als in de dagvaarding in fotocopie overgenomen gedeponeerd welk depot onder nummer 360469 is ingeschreven in het Benelux-merkenregister; d. gedaagde drijft sedert september 1979 een eenmanszaak, aanvankelijk onder de naam Armarent, met ingang van 1 januari 1981 onder de naam Arma Verhuur GS, thans gevestigd aan de Dr. C. Lelyweg 1 te Arnhem; e. de onderneming van gedaagde is bestemd voor de verhuur van machines, gereedschappen, stoelen en kramen etc; f. in de telefoongids voor Arnhem en omstreken 1981-1982 is gedaagde onder nummer 640946 opgenomen als Arma Verhuur, Verhuurbedrijf Arma en Sanders Verhuurbedrijf, Dr. C. Lelyweg 1 Arnhem; 2. Eiseres stelt kort weergegeven dat gedaagde door de vermelding van "Sanders Verhuurbedrijf" in de telefoongids enerzijds handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet en anderzijds gebruik maakt van een met het (in rechtsoverweging 1 onder c vermelde) merk van eiseres overeenstemmend teken voor soortgelijke waren. 3. Gedaagde betwist dat de enkele vermelding van "Sanders Verhuurbedrijf" in de telefoongids aangemerkt kan worden als het voeren van een handelsnaam. Hij voert daartoe aan, dat hij op briefpapier, facturen, orderbevestigingen, contracten, stickers, reclamefolders en advertenties uitsluitend de handelsnaam "Arma Verhuur GS" voert en dat de onderhavige vermelding als gevolg van een misverstand met de PTT in de telefoongids is opgenomen. 4. Dit verweer dient naar ons voorlopig oordeel te worden verworpen aangezien de vermelding "Sanders Verhuurbedrijf" in de telefoongids beschouwd dient te

15 juni 1982

worden als het gebruiken van een naam waaronder een onderneming zich tot het publiek wendt. 5. Voorts heeft gedaagde aangevoerd dat wanneer er sprake zou zijn van een handelsnaam dit niet onrechtmatig is, omdat hij in de periode van 1964—1974 te Arnhem zelfstandig een verhuurbedrijf exploiteerde onder de naam "Sanders Verhuur". Uit het door gedaagde overgelegde uittreksel uit het handelsregister blijkt echter dat toen de handelsnaam van eiseres in 1962 werd gewijzigd in "Sanders Konstruktie, Zonweringen Zeilmakerij", als handelsnaam voor het filiaal te Arnhem werd gebruikt: "Sanders Verhuur". Dit verweer dient derhalve eveneens te worden verworpen. 6. Tussen de beide handelsnamen is een zodanige overeenkomst aanwezig, dat gelet op de aard van beide zaken en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het pub hek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is, welke verwarring blijkens door eiseres overgelegde schriftelijke verklaringen van cliënten inderdaad ook is ontstaan. 7. Aangezien onbetwist vaststaat dat eiseres exclusief rechthebbende is op het woord/beeldmerk zoals vermeld in rechtsoverweging 1 onder c, staat naar Ons voorlopig oordeel vast dat eiseres gedaagde terecht een verwijt maakt van inbreuk op haar merk. 8. Uit het voorgaande volgt dat gedaagde niet gerechtigd is ter aanduiding van zijn onderneming de woorden Sanders Verhuur te gebruiken, zodat de vorderingen van eiseres kunnen worden toegewezen. 9. Ofschoon gedaagde te kennen heeft gegeven dat het niet zijn bedoeling is de aanduiding "Sanders Verhuur" voor zijn onderneming te gebruiken of te gaan gebruiken en hij voorts heeft toegezegd dat in de volgende editie van de telefoongids de vermelding "Sanders Verhuurbedrijf' niet meer zal worden opgenomen, heeft eiseres een zwaarwegend belang dat ook voor de periode tot het verschijnen van de nieuwe telefoongids een voorziening wordt getroffen, en wel door afsluiting van het huidig telefoonnummer van gedaagde, met dien verstande dat gedaagde door middel van een op het oude nummer aan te sluiten bandje kenbaar mag maken dat het oude nummer van Arma Verhuur GS is opgeheven en het nieuwe nummer van Arma Verhuur GS luidt: (volgt alleen het nummer, derhalve zonder enigerlei vermelding van- of verwijzing naar Sanders Verhuur(bedrijf)"). 10. Eiseres heeft genoegzaam de voor dit geding vereiste spoedeisendheid aangetoond. Er is aanleiding om de gevraagde dwangsom te stellen op f 2.500,— en te binden aan een maximum van f 100.000,—. Gedaagde behoort als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding. Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding!: 1. Verbieden gedaagde ter aanduiding van zijn onderneming de woorden Sanders Verhuur te voeren of daarvoor een aanduiding te gebruiken die daarvan in slechts geringe mate afwijkt. 2. Bevelen gedaagde binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de PTT ter attentie van het telefoondistrict waar de gemeente Arnhem onder valt opdracht te geven tot afsluiting van het telefoonnummer 640946, waarmee gedaagde thans in de telefoongids voor Arnhem en omstreken staat vermeld. 3. Veroordelen gedaagde om aan eiseres bij wege van dwangsom te betalen de somma van f 2.400,— (. . .), voor iedere overtreding van het onder 1 vermelde verbod en/of van het onder 2 vermelde bevel en voor iedere dag dat een dergelijke overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van f 100.000,— (. . . ) . 4. Verklaren dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad; 5. Wijzen af het meer of anders gevorderde. 6. Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiseres tot deze uitspraak begroot op


15 juni 1982

f 750,- (. ..) aan salaris en f 140,75 (. . .) aan verschotten. Enz. ') Vermelding in telefoongids gebruik van een merk, of van een met een merk overeenstemmend teken? Dit is in feite een handelsnaamgeschil en daardoor is het merkaspect misschien niet volledig uit de verf gekomen. Toch lijkt het zinnig de vraag te stellen of hier wel van merkinbreuk sprake is geweest. Wat was het geval? Eiseres heeft een woord-beeldmerk, waarin het woord Sanders domineert. Dit merk was ingeschreven voor briefpapier, folders, stickers en andere drukwerken, betrekking hebbende op de verhuur van meubilair, tenten, serviesgoed e.d. Men kan zich derhalve minstgenomen afvragen of hier wel sprake is van een warenmerk en niet eerder van een verkapt dienstmerk. Gedaagde heeft de achternaam Sanders en in de telefoongids staat hij vermeld als Sanders Verhuurbedrijf. In de dagvaarding wordt gesteld dat gedaagde door deze gidsvermelding gebruik maakt van een met het merk van eiseres overeenstemmend teken voor soortgelijke waren. Dat üjkt mij ih ieder geval niet juist, maar de vraag is natuurlijk of hier sprake zou kunnen zijn van gebruik in het economisch verkeer zonder geldige reden. Naar mijn gevoelen is ook dat niet het geval, omdat men toch wel het recht heeft om zijn eigen naam in de telefoongids te doen vermelden, zodat hier een beroep op een geldige reden zou kunnen opgaan, mede gezien het bepaalde in artikel 2 van de BMW. In het kader van de merkinbreuk ging het immers uitsluitend om de naam Sanders en niet om de gehele naam Sanders Verhuur. Vandaar dat ik het aspect van merkinbreuk in deze zaak eigenlijk niet zie. 2

) Inhoud van het rechterlijk bevel. Hoewel de rechter een grote mate van vrijheid heeft in de te geven verboden en bevelen die moeten dienen om een onrechtmatige toestand op te heffen, kan men zich toch afvragen of het hier gegeven bevel tot afsluiting van het telefoonnummer, waarmee gedaagde in de telefoongids staat ingeschreven, niet te ver gaat. Niet het hebben van die telefoonaansluiting is onrechtmatig, maar uitsluitend de naam waaronder gedaagde zich op dat telefoonnummer in de telefoongids had doen vermelden. Mag dan de president op grond van art. 1401 een volkomen geoorloofde handeling — te weten het continueren van de bestaande telefoonaansluiting — verbieden, alleen omdat de wel onrechtmatige handeling — de vermelding in de telefoongids — niet op korte termijn gewijzigd kan worden? Het is misschien wel een effectieve methode om het voeren van een onrechtmatige handelsnaam onaantrekkelijk te maken, maar naar mijn gevoelen gaat de rechter hier te ver. Iets wat op zichzelf niet onrechtmatig is behoort niet verboden te worden. S.B.

Nr 50. Gerechtshof te Amsterdam, Derde Kamer, 16 juli 1981.') (Rubik's kubus) Vice-President: Mr A. J. Roem; Raadsheren: Mrs C. Sluijk en M. M. Mendel. Art. 10, lid 1, aanhef en onder 10° Auteurswet 1912', art. 21 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. ') Tevens gepubliceerd in het tijdschrift Auteursrecht (AMR), (6) 1982 (l)blz. 13-15 met noot D.W.F. V.

145

Rubik's kubus heeft een duidelijk kunstzinnig karakter. Het Hof leidt dit af uit verklaringen van enkele deskundigen en uit eigen •waarneming: de veranderlijkheid die door een simpele draaiing van één of meer lagen van de kubus kan worden verkregen en waardoor met behoud van dezelfde kubusvorm door de daarbij optredende mengeling van de zes gebruikte kleuren een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk optreedt, geeft aan deze kubus een geheel eigen artistieke verschijningsvorm. Anders: de President van de rechtbank. 1. Ernö Rubik, wonende te Boedapest, Hongarije, 2. De besloten vennootschap Clipper Games & Toys B.V., gevestigd te Amsterdam, oorspr. eisers en appellanten in kort geding, procureur Mr C. A. J. Crul, tegen de besloten vennootschap Speelgoedpaleis Bart Smit B.V., gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam, oorspr. gedaagde en geihtimeerde in kort geding, procureur Mr J. M. F. Dingemans, advocaat Mr G. G. Abeln te Rotterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 7 mei 1981 (Mr B. J. Asscher). Overwegende ten aanzien van het recht: 1. In dit geding wordt van de volgende feiten uitgegaan: a. Rubik is ontwerper van een puzzel, welke bestaat uit 26 aan elkaar verbonden kleurige kubussen, die gezamenlijk een grote zeszijdige kubus vormen waarvan elke zijde, die bestaat uit negen per rij 360° te draaien kleine kubussen, een eigen kleur heeft. De bedoeling van de puzzel is deze rijen kleine kubussen zo te draaien dat ieder zijvlak dezelfde kleur krijgt. Rubik heeft in Hongarije octrooi op voorbedoelde puzzel aangevraagd en verkregen. b. Clipper"heeft sedert 1980 van een dochteronderneming van de alleenvertegenwoordigster, Ideal Toy, van deze puzzel de exclusieve wederverkooprechten voor de puzzel onder de naam 'Rubik's cube' voor de Nederlandse markt verkregen. c. Smit importeert en verkoopt sedert 1981 op de Nederlandse markt een uit Taiwan afkomstige puzzel onder de naam 'Wonderful Puzzler'. d. Laatstgenoemde puzzel is van dezelfde afmetingen en overeenkomstig hetzelfde systeem geconstrueerd en heeft ook dezelfde in vierkante stukjes plakstrip op de 26 kubussen aangebrachte kleuren en kleurschakeringen (groen, wit, rood, blauw, oranje en geel) als de hiervoor genoemde 'Rubik's cube', zij het, dat de verdeling van de kleuren over beide kubussen verschillend is. 2. In verband met het voorgaande vorderen eisers thans, kort gezegd, dat Wij Smit zullen verbieden puzzels die een nabootsing vormen van de 'Rubik's cube' in Nederland in voorraad te hebben, te verkopen of te doen verkopen, of af te leveren, een en ander onder verbeurte van een dwangsom gelijk nader in het petitum weergegeven. 3. Eisers stellen daartoe als eerste grondslag schending door Smit van het auteursrecht van Rubik, die ontwerper en maker is van de puzzel in de zin van de auteurswet. 4. Te dien aanzien zijn Wij van oordeel dat 'Rubik's cube' getoetst aan de criteria die wet, jurisprudentie en doctrine dienaangaande stellen, weliswaar voldoet aan de voorwaarden van een oorspronkelijk idee en nieuwheid doch nu in de onderhavige puzzel geen kunstzinnig streven is belichaamd daaraan echter geen auteursrechtelijke bescherming kan toekomen. 5. Eisers stellen subsidiair dat hun, nu Rubik's puzzel reeds is ontstaan voor 1 januari 1975 en Smit een vrijwel perfecte imitatie van 'Rubik's cube' te koop aan-

146


biedt, een actie wegens slaafse nabootsing toekomt. 6. In verband met dit laatste hebben eisers ter terechtzitting een aantal verklaringen en foto's overgelegd op grond waarvan, zo stellen zij, weinig twijfel overblijft dat de puzzel al in 1974 heeft bestaan. 7. Op grond van voorbedoelde verklaringen, waarbij geldt dat aan de verklaring van Rubik die immers partij in het onderhavige geding is niet de waarde kan worden gehecht die algemeen gesproken aan verklaringen van derden kan worden toegekend, is weliswaar aannemelijk geworden dat voor 1 januari 1975 een puzzel door Rubik is geconstrueerd die qua vorm en toegepaste techniek gelijkenis vertoont met de thans op de markt gebrachte 'Wonderful Puzzler'. Nu echter gelet op voorbedoelde verklaringen niet is na te gaan of de omstreden puzzel die Ons thans is getoond een slaafse nabootsing in al haar facetten is van de door Rubik voor 1 januari 1975 ontworpen puzzel en een nader onderzoek daartoe het kader van een kort geding te buiten gaat, moet ook dit betoog van eisers falen. 8. Eisers stellen tenslotte nog dat Smit onrechtmatig jegens hen handelt nu de verpakking van de door haar te koop aangeboden 'Wonderful Puzzler' is nagebootst van die van 'Rubik's cube' alsmede nu Smit in haar winkel in Amsterdam-Noord eerstgenoemde puzzel in de etalage heeft gezet voorzien van een reclamebord met daarop de naam van laatstgenoemde. 9. Met betrekking tot het eerste onderdeel van dit betoog zijn Wij van oordeel dat weliswaar onder bepaalde omstandigheden het te koop aanbieden van een soortgelijk produkt in een verpakking die gelijk is aan die van een andere ondernemer onrechtmatig kan zijn, doch nu niet aannemelijk is geworden dat door het gebruik van de omstreden verpakking, die, zo kan eisers worden toegegeven, op de gebruikte tekst na grote gelijkenis met de verpakking van 'Rubik's cube' vertoont, gevaar voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van het produkt of de identiteit vaii de adverterende producent zou ontstaan, moet dit betoog van eisers falen. 10. Het tweede onderdeel van eisers sub 8 aangevoerde argument moet reeds falen op grond dat eisers tegenover de gemotiveerde betwisting van Smit onvoldoende hebben aannemelijk gemaakt dat Smit op de door eisers bedoelde wijze adverteert. 11. Uit het hiervoor overwogene vloeit voort dat de gevraagde voorziening dient te worden geweigerd. Enz. b) Het Hof, enz. Overwegende in rechte: 1. De grieven luiden: Grief I: Ten onrechte heeft de President overwogen dat in de onderhavige puzzel geen kunstzinnig streven is belichaamd, zodat daaraan geen auteursrechtelijke bescherming kan toekomen (rechtsoverweging 4). Grief II: Ten onrechte heeft de President ten aanzien van de subsidiaire grondslag van de vordering in rechtsoverweging 7 geconstateerd, dat niet is na te gaan of de puzzel van geihtimeerde in al haar facetten een slaafse nabootsing is van de door Professor Rubik vóór 1 januari 1975 ontworpen puzzel. Grief III: Ten onrechte heeft de President in rechtsoverweging 9 gesteld dat niet aannemelijk is geworden dat er gevaar voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de produkten of de identiteit van de adverterende producent zou ontstaan door het gebruik door geihtimeerde van een verpakking die, zo geeft de President wel toe, op de gebruikte tekst na, grote gelijkenis vertoont met de verpakking van de Rubik's cube. Grief IV: Ten onrechte overweegt de President in rechtsoverweging 10 dat appellanten onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat geihtimeerde in haar winkel in Amsterdam-Noord voor de nabootsing reklame

15 juni 1982

maakt met gebruikmaking van een reklamebord voorzien van het merk van het nagebootste produkt. Grief V: Ten onrechte heeft de President de gevraagde voorziening geweigerd. 2. Tegen hetgeen de President in rechtsoverweging 1 van het aangevallen vonnis als tussen partijen vaststaand heeft aangenomen is geen grief gericht, zodat deze feiten ook het Hof tot uitgangspunt dienen. 3. Grief I treft doel. Naar 's Hofs voorlopig oordeel is de onderhavige met de naam 'Rubik's cube' aangeduide en door appellante sub 2 in Nederland in de handel gebrachte kubus een werk van toegepaste kunst in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder 10, van de Auteurswet 1912. 4. Het Hof grondt dit oordeel in de eerste plaats op de inhoud van de volgende ten processe overgelegde brieven: a. van A. A. van der Sande, direkteur van TD Associatie voor Total Design b.v. en secretaris-generaal van de International Council of Societies of Industrial Design, d.d. 22 april 1981, zakelijk onder meer inhoudende dat de ruimtelijke vormgeving en de kleurstelling van vorenbedoelde kubus het resultaat zijn van een creatief proces; b. van Prof. W. H. Crouwel, voorzitter van de Vakgroep Vormgeving van de Tussenafdeling Industriële Vormgeving (Industrieel Ontwerpen) van de Technische Hogeschool Delft, d.d. 4 juni 1981, zakelijk inhoudende dat de onderhavige kubus als resultaat van een creatief produktontwikkelingsproces een uiting is van een kunstzinnig streven; c. van A. Drexler, directeur van de afdeling Architecture and Design van het Museum of Modern Art te New York, d.d. 29 mei 1981, zakelijk inhoudende dat bedoelde kubus is opgenomen in de Design Collection van dit museum. 5. Behalve uit deze brieven is het duidelijk kunstzinnig karakter van de onderhavige kubus aan het Hof bovendien bij eigen waarneming gebleken, waarbij vooral als frappant opviel de veranderlijkheid die door een simpele draaiing van één of meer lagen der kubus kan worden verkregen en waardoor met behoud van dezelfde kubusvorm door de daarbij optredende mengeling van de zes gebruikte kleuren een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk optreedt, die aan deze kubus een geheel eigen artistieke verschijningsvorm geeft. 6. Hieraan doet niet af dat deze kubus als puzzel in de handel wordt gebracht, nu vooral aan voorwerpen van toegepaste kunst inherent is dat zij kunnen dienen voor doeleinden die met kunstgenot geen verband houden. 7. Dat bij het ontwerpen van de kubus uitsluitend een didactisch streven voorzat, zoals geihtimeerde bij pleidooi in hoger beroep heeft doen betogen, is voorshands niet aannemelijk geworden. 8. In het beroepen vonnis heeft de President reeds overwogen, dat de 'Rubik's cube' voldoet aan de voorwaarde van een oorspronkelijk idee en nieuwheid, welk oordeel in hoger beroep door geihtimeerde niet met een incidentele grief is aangevallen. Voorts is den Hove uit eigen waarneming gebleken dat de door geihtimeerde verkochte 'Wonderful Puzzler' qua uiterlijk een nabootsing is van 'Rubik's cube', waaraan de onderling verschillende kleurenverdeling der beide kubussen niet afdoet. 9. Geihtimeerde heeft in hoger beroep volgehouden dat - indien 'Rubik's cube' een auteursrechtelijk beschermd werk is — onaannemelijk is dat het auteursrecht op deze kubus aan appellant sub 1 toekomt. 10. Zij voert hiertoe in de eerste plaats aan dat uit de door appellanten in eerste aanleg bij akte onder 6 als produktie 5 in het geding gebrachte verklaring volgt, dat de uitwendige uitvoering van de kubus van de hand is van mej. E. Csak. Het Hof kan geihtimeerde hierin niet volgen, nu afgaande op de daarvan overgelegde Engelse

15 juni 1982


vertaling daaruit veeleer te lezen valt, dat laatstgenoemde met het oog op de fabricage van de kubus door het Hongaarse bedrijf Politechnika de 'manufacturing documentation' met inbegrip van een aantal fabricagetekeningen heeft voorbereid en opgesteld, waarbij zij de ideeën en instructies van appellant sub 1 in zodanige mate in acht heeft genomen dat deze als de geestelijke vader van het eindprodukt moet worden beschouwd. 11. Vervolgens heeft geihtimeerde opgeworpen dat appellant sub 1 de onderhavige kubus vervaardigde in opdracht van zijn werkgever, het Hongaars staatsinstituut voor bouwkundig onderwijs, op welke instelling het eventueel bestaande auteursrecht van de kubus is overgegaan. Het bestaan van een dergelijke opdracht, die bij pleidooi in hoger beroep gemotiveerd is ontkend, heeft geihtimeerde niet aannemelijk gemaakt. 12. Tenslotte volhardt geihtimeerde in hoger beroep bij haar verweer dat niet appellant sub 1 doch Ideal Toy Corporation auteursrechthebbende op de onderhavige kubus is blijkens een vermelding op de verpakking, waarin appellante sub 2 deze kubus in Nederland op dei markt brengt. Appellanten hebben door overlegging van een telex-bericht d.d. 27 april 1981 van Meredith & Co., solicitors te Londen, voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat bedoelde vermelding slechts betrekking heeft op het bij Ideal Toy Corporation berustende, aan Politechnika ontleende auteursrecht op vorenbedoelde fabricage-tekeningen. Bedoeld recht impliceert geenszins dat het auteursrecht op de kubus zelf niet meer bij appellant sub 1 berust. 13. Uit het vorenoverwogene volgt dat het beroepen vonnis voorzover tussen appellant sub 1 en geïntimeerde gewezen niet in stand kan blijven en dat de vordering van appellant sub 1 in voege als na te melden toewij sbaar is. 14. Met betrekking tot appellante sub 2 is de gevraagde voorziening terecht geweigerd, nu appellanten er ook in hoger beroep niet in zijn geslaagd aannemelijk te maken, dat de onderhavige kubus in zijn definitieve verschijningsvorm reeds vóór 1 januari 1975 bestond. Enige vordering uit hoofde van slaafse nabootsing zoals bedoeld onder 5 der inleidende dagvaarding komt met name aan appellante sub 2 derhalve niet toe. 15. Blijkens de formulering van het door appellanten gevraagde verbod, dat zich niet uitstrekt tot de door geïntimeerde gebezigde verpakking van de door haar in de handel gebrachte kubus en evenmin betrekking heeft op de wijze waarop zij deze kubus adverteert, komt aan haar stellingen als omschreven in rechtsoverweging 8 van het beroepen vonnis geen zelfstandige betekenis toe. 16. De grieven II, III en IV kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden. Grief V is in zoverre gegrond dat de gevraagde voorziening aan appellant sub 1 in voege als na te melden had behoren te worden toegewezen. 17. Geihtimeerde zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij jegens appellant sub 1 in de kosten van beide instanties moeten worden verwezen; Rechtdoende in kort geding: Vernietigt het vonnis waarvan beroep; opnieuw rechtdoende: Weigert de gevraagde voorziening aan appellante sub 2; Wijst de gevraagde voorziening aan appellant sub 1 toe als volgt: Verbiedt geihtimeerde kubussen die een nabootsing vormen van de door appellant sub 1 ontworpen en onder de naam 'Rubik's cube' in de handel gebrachte kubussen, in Nederland te verkopen, ten verkoop aan te bieden, af te leveren of daartoe in voorraad te hebben dan wel te doen verkopen, ten verkoop te doen aanbieden of te doen afleveren op straffe van een aan appellant sub 1 te verbeuren dwangsom van f 1.000,— voor iedere overtreding van dit verbod; Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Verwijst geihtimeerde in de kosten van het geding in

147

beide instanties aan de zijde van appellant sub 1 en aan haar eigen zijde gevallen, aan de zijde van appellant sub 1 begroot in eerste aanleg op de helft van f 2.100,— en in hoger beroep tot deze uitspraak op de helft van f3.250,-; Verstaat dat appellante sub 2 haar eigen kosten in beide instanties draagt. Enz.

Nr 51. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 26 november 1981. Voorzitter: Drs C R . van der Paardt; Leden: Mr Drs J. J. Bos, Mr J. de Bruijn, Drs G. A. J. Klein Sprokkelhorst en Prof. Mr P. L. Wery (b. lid). Art. 26, lid 1 Rijksoctrooiwet. Uit een oogpunt van eenheid van rechtspraak en daarmede van de rechtszekerheid in het algemeen, is het gewenst dat een Aanvraagafdeling zich conformeert aan een eerdere beslissing van de Afdeling van Beroep gegeven in een nauw verwante zaak en over hetzelfde strijdpunt. Art. 2A, lid 1 Rijksoctrooiwet. In het voetspoor van een eerdere beslissing van de Afdeling van Beroep t.a.v. een nauw verwante werkwijze acht de Afdeling van Beroep ook in de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage een octrooieerbare uitvinding aanwezig op grond van het feit, dat een bestaand vooroordeel is overwonnen. Er zou slechts reden voor een ander oordeel zijn indien, op grond van de stand van de techniek voor de onderhavige aanvrage, bedoeld vooroordeel in een ander licht zou komen te staan, hetgeen in casu niet het geval is. Beschikking nr 2662/artikel 27 Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 6412842, die inmiddels heeft geleid tot het octrooi nr 147034. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord opposante II-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. van der Saag, vergezeld door de Heer H. R. Wagner en aanvraagster bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. S. W. van Gennip, vergezeld door de Heer R. L. Stone; Gezien de stukken, Overwegende, dat opposante II-appellante bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 10 januari 1979, waarbij de oppositie van opposante II ten dele gegrond werd verklaard (opposante I had haar oppositie ingetrokken), en werd besloten octrooi te verlenen op het onderwerp van de aanvrage in gewijzigde vorm, aan welke beschikking was voorafgegaan de tussenbeschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 17januari 1978; dat aanvraagster op de memorie van grieven schriftelijk heeft geantwoord; enz. dat de aanvrage betrekking heeft op een werkwijze voor het bereiden van een tandreinigingsmiddel, dat een alkalimetaalmonofluorofosfaat en calciummonowaterstoffosfaat (veelal aangeduid als "dicalciumorthofosfaat") bevat; dat opposante II in haar bezwaarschrift aan de hand van een groot aantal literatuurplaatsen de inventiviteit van de voorgestelde werkwijze heeft bestreden; dat aanvraagster in haar antwoord op de bezwaarschriften had aangevoerd dat blijkens enige publikaties bij deskundigen op het betrokken gebied van de tech1 niek er een vooroordeel tegen bestond om in een

148


alkalimetaalmonofluorofosfaat-bevattende tandpasta als polijstmiddel uitsluitend dicalciumorthofosfaat te gebruiken; dat de Aanvraagafdeling er in haar tussenbeschikking op wees dat aanvraagster in de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 octrooi heeft gevraagd voor een werkwijze voor het bereiden van een tandreinigingsmiddel, dat natriummonofluorofosfaat bevat en een calciumfosfaat als polijstmiddelcomponent, met het kenmerk, dat als polijstmiddel een mengsel van dicalciumfosfaat en calciumcarbonaat wordt gebruikt in een gewichtsverhouding van dicalciumfosfaat tot calciumcarbonaat tussen 99 : 1 en 65 : 35, waaruit volgens de Aanvraagafdeling bleek dat deze Nederlandse octrooiaanvrage nauw verwant is aan de onderhavige aanvrage wat betreft de verenigbaarheid van alkalimetaalmonofluorofosfaat en dicalcium- , ortho fosfaat; dat de Aanvraagafdeling er verder op wees dat de Afdeling van Beroep inzake de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 in haar beschikking van 6 december 1977 heeft overwogen, dat, en op grond van welke literatuurplaatsen, er bij deskundigen een vooroordeel tegen het combineren van alkalimetaalmonofluorofosfaat en dicalciumorthofosfaat bestond; dat de Aanvraagafdeling voorts overwoog dat opposante II - die ook, als enige opposante, oppositie had gevoerd tegen de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 — in haar oppositie tegen de onderhavige aanvrage geen enkele literatuurplaats heeft aangehaald, die de Afdeling van Beroep bij de beoordeling van de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 niet kende, en die voor de Aanvraagafdeling reden zou kunnen zijn om tot een ander oordeel dan de Afdeling van Beroep te komen; dat de Aanvraagafdeling het in het belang van de eenheid van rechtspraak achtte dat zij inzake de onderhavige, met de Nederlandse octrooiaanvrage 64Ó7987 nauw verwante, aanvrage het oordeel van de Afdeling van Beroep overnam en tot het hare maakte; dat naar het oordeel van de Aanvraagafdeling uit het voorgaande volgde, dat de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage voor een deskundige niet voor de hand lag; dat de Aanvraagafdeling nog overwoog dat opposante II de stelling van aanvraagster — dat met de werkwijze volgens de aanvrage een tandreinigingsmiddel wordt verkregen, dat uitstekend houdbaar is en het optreden van cariës tegengaat — niet had bestreden en dat de Aanvraagafdeling geen reden zag de juistheid van deze stelling in twijfel te trekken; enz. dat opposante II bij brief van 3 februari 1978 heeft gereageerd op de tussenbeschikking van de Aanvraagafdeling; dat opposante II er in haar brief op heeft gewezen dat de Afdeling van Beroep inzake de Nederlandse octrooiaanvragen 254.677 (lees: .254.647) en 289.750 octrooi heeft geweigerd; dat opposante II heeft betoogd dat er terwille van de eenheid van rechtspraak meer aanleiding was in het voetspoor van de Afdeling van Beroep inzake haar beslissingen betreffende de hiervoor genoemde Nederlandse octrooiaanvragen ook op de onderhavige aanvrage octrooi te weigeren dan zich aan te sluiten bij de Afdeling van Beroep, die op de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 octrooi heeft verleend; dat de Aanvraagafdeling in haar eindbeschikking terzake overwoog dat de onderhavige aanvrage in chemisch opzicht nauwer verwant is aan de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 dan aan de Nederlandse octrooiaanvragen 254.677 (lees: 254.647) en 289.750, terwijl de beschikking van de Afdeling van Beroep inzake de eerstgenoemde Nederlandse octrooiaanvrage recenter is dan de beschikkingen van de Afdeling van Beroep inzake de beide andere Nederlandse octrooi-

15 juni 1982

aanvragen, en dat de Aanvraagafdeling daarom in het belang van de eenheid van rechtspraak de beschikking van de Afdeling van Beroep inzake de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 had gevolgd; dat opposante II verder in haar brief van 3 februari 1978 heeft gesuggereerd, als zou de Aanvraagafdeling in haar tussenbeschikking geen rekening hebben gehouden met het door opposante II aangehaalde Belgische octrooischrift 629.168, dat voor de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 niet tijdig was en dan ook door de Afdeling van Beroep, die over die Nederlandse octrooiaanvrage oordeelde, niet in haar overwegingen was betrokken; dat de Aanvraagafdeling terzake van het Belgische octrooischrift 629.168 overwoog dat uit dit octrooischrift een duidelijke voorkeur bleek voor het gebruik van slechts kleine hoeveelheden dicalciumfosfaat in de totale hoeveelheid polijstmiddel in tandpasta's en dat daarom het Belgische octrooischrift het vooroordeel tegen een combinatie van alkalimetaalmonofluorofosfaat en dicalciumorthofosfaat nog versterkte; enz. Overwegende, dat opposante-appellante in beroep in hoofdzaak als grief heeft aangevoerd, dat in strijd met een goede procesorde en met de ratio van de Rijksoctrooiwet de Aanvraagafdeling de redenering van de Afdeling van Beroep inzake de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 heeft gevolgd; dat de Aanvraagafdeling in haar tussenbeschikking heeft overwogen, dat zij zich over de vraag of er bij de deskundigen op het betrokken gebied van de techniek inderdaad een vooroordeel bestond tegen het denkbeeld in een tandreinigingsmiddel, dat een alkalimetaalmonofluorofosfaat bevat, als poüjstmiddel uitsluitend dicalciumorthofosfaat op te nemen, zelfstandig een oordeel heeft gevormd; dat de Aanvraagafdeling vervolgens evenwel heeft overwogen, dat zij haar oordeel en de gronden waarop dit oordeel steunt, niet kenbaar zou maken; dat de Aanvraagafdeling daarna heeft overwogen, dat zij in het belang van de eenheid van rechtspraak het oordeel van de Afdeling van Beroep in de nauw verwante Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 overneemt en tot het hare maakt; dat dit laatste echter evenzeer een eigen oordeel van de Aanvraagafdeling impliceert, zodat de beschikking van de Aanvraagafdeling in dit opzicht tegenstrijdige overwegingen heeft, die er gemakkelijk toe kunnen leiden, dat daaruit verkeerde gevolgtrekkingen zullen worden gemaakt; dat de Afdeling van Beroep er overigens op wil wijzen, dat het uit een oogpunt vaneenheid van rechtspraak en daarmede van de rechtszekerheid in het algemeen uitermate gewenst is, dat een Aanvraagafdeling zich conformeert aan een eerdere beslissing van de Afdeling van Beroep, gegeven in een nauw verwante zaak en over hetzelfde strijdpunt; dat de Afdeling van Beroep met de Aanvraagafdeling van oordeel is dat de onderhavige aanvrage nauw verwant is aan de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987, en wel in sterkere mate dan aan de Nederlandse octrooiaanvragen 254.677 (lees: 254.647) en 289.750; dat de Afdeling van Beroep in het voetspoor van de beslissing van de Afdeling van Beroep inzake de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987, ook in de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage een octrooieerbare uitvinding aanwezig acht op grond van het feit, dat een bestaand vooroordeel is overwonnen; dat er slechts reden voor een ander oordeel zou zijn indien op grond van de stand van de techniek voor de onderhavige aanvrage bedoeld vooroordeel in een ander licht zou komen te staan; dat de stand van de techniek voor de onderhavige aanvrage dezelfde is als de stand van de techniek voor de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987, doch daaren-

15 juni 1982


boven nog het Belgische octrooischrift 629.168 omvat, waarvan de inhoud eerst na de voorrangsdatum van de Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 van openbare bekendheid is geworden; dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep het Belgische octrooischrift 629.168 niet kan dienen om het overwinnen van een vooroordeel tegen het combineren van calciummonowaterstoffosfaat met natriummonofluorofosfaat aan te nemen; dat immers dit Belgische octrooischrift niets meer geeft dan een nadere uitwerking ten aanzien van de fluorverbinding van het Belgische octrooischrift 547.208 (overeenkomende met het Franse octrooischrift 1.124.756 dat door de Afdeling van Beroep

149

in haar beschikking van 6 december 1977 in haar oordeel over de meergenoemde Nederlandse octrooiaanvrage 6407987 is betrokken), dat "dicalciumorthofosfaat" in eenzelfde verband noemt met andere fluorverbin dingen; dat voor de laatstbedoelde fluorverbindingen calciummonowaterstoffosfaat wel degelijk schadelijk is, zoals algemeen bekend is en door partijen wordt erkend; dat mutatis mutandis uit de overeenkomstige vermelding van "dicalciumorthofosfaat" in het Belgische octrooischrift 629.168 niet kan worden afgeleid dat dit niet schadelijk zou zijn voor natriummonofluorofosfaat; enz.

Beslissingen van het Europees Octrooi Bureau Nr E l . Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 29 Juli 1981. T 19/81. Anmelder: Röhm GmbH Stichwort: "Röhm/Folienaufbringung". EPÜ Artikel 56 "Erfinderische Tatigkeit (verneint) - "Hohlstrangprofil" - "Vorurteil der Fachwelt" - "Nachweis". Leitsatz Wird ein Vorurteil anhand einer Patentschrift geitend gemacht, so ist zu berücksichtigen, dass Angaben über technische Zusammenhange in einer Patentschrift auf speziellen Voraussetzungen oder der Auffassung des Verfassers beruhen können. Daher kann solchen Angaben oft, auch wenn die Patentschrift von einem prüfenden Patentamt ausgegeben ist, Allgemeingültigkeit nur bei Vorliegen weiterer Beweise zuerkannt werden. Dies insbesondere dann, wenn die Angaben in der Patentschrift mit den dem Fachmann geldufigen Überlegungen nicht ohne weiteres vereinbar sind. (Zie Amtsblatt des Europdïschen Patentamts (5) 26 februari 1982 (2) blz. 51/6.i?ed.) Nr E2. Decision of the Legal Board of Appeal dated 7 December 1981. J 03/81. EPC Articles 122, 150(3), Rule 88 PCT Articles 4(l)(ii), 26, Rule 4.1(ii)(iv) "international application" — "correction of mistake" — "public interest" — "re-establishment of rights" — "payment of fee". Headnote I. Ifa mistake is made in designating States in a European patent application, than, in general, a request for correction of the mistake by adding the designation ofanother State must be refuses, in the

public interest, ifit is not made until it is too late to add to the application as published a warhing to third porties that the request has been made. II. Where an international application filed under the PCT is deemed to be a European patent application, the same general rule must apply mutatis mutandis, even though publication of the international application by the International Bureau necessarily precedes the time at which the applicant can request the EPO to correct any mistake in the application. III. Where the EPO has funds standing to the credit of any person, a fee for re-establishment of rights which that person has to pay can only be considered to have been paid when the EPO has been instructed to allocate the appropriate amount to the payment of that fee. (Zie Official Journal of the European Patent Office (5) 23 maart 1982 (3) blz. 1 0 0 - 1 0 7 . Red.) Nr E 3. Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, Entscheidung vom 20. Januar 1982. D 04/80. EPÜ Art. 163 - Art. 8 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern vom 2 1 . Oktober 1977 - Art. 23(1) der Vorschriften über die europaische Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter - "Zustandigkeit der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten". Leitsatz Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten kann ausschliesslich über Endentscheidungen des Disziplinarrats des Instituts und des Disziplinarausschusses des Europaischen Patentamts sowie der Prüfungskommission für die europaische Eignungsprüfung entscheiden. Folglich.ist sie nicht zustandig zu entscheiden, ob Art. 163 EPÜ rechtmassig ist oder nicht. (Zie Amtsblatt des Europaischen Patentamts (5) 23 maart 1982 (3) blz. 107/8. Red.)

Wetgeving Overeenkomst tussen Nederland en Griekenland tot het vermijden van dubbele belasting.') Het Koninkrijk der Nederlanden en de Helleense Republiek hebben op 16 juli 1981 te Athene gesloten

een Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen met een Protocol. Voor het recht van de industriële eigendom en het

150


auteursrecht zijn in het bijzonder van belang de artikelen 12 en 13 van de Overeenkomst en artikel II van het Protocol. Overeenkomst, artikel 12. Royalty 's 1. Royalty's afkomstig uit een van de Staten en betaald aan een inwoner van de andere Staat mogen in die andere Staat worden belast. 2. Deze royalty's mogen echter ook in de Staat waaruit zij afkomstig zijn, overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar indien de genieter de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty's is, mag de aldus geheven belasting niet overschrijden: a) 5 percent van het brutobedrag van de royalty's, indien de royalty's bestaan uit vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap — daaronder begrepen bioscoopfilms —; b) 7 percent van het brutobedrag van alle andere royalty's. De bevoegde autoriteiten van de Staten regelen in onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing van deze beperkingen. 3. De uitdrukking „royalty's", zoals gebezigd in dit artikel, betekent vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap — daaronder begrepen bioscoopfilms —, van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap. ^ 4. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty's die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waaruit de royalty's afkomstig zijn een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, of in die andere Staat zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn, naar gelang van het geval, de bepalingen van artikel 7 of artikel 15 van toepassing. 5. Royalty's worden geacht uit een van de Staten afkomstig te zijn, indien zij worden betaald door die Staat zelf, door een staatkundig onderdeel, door een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of door een inwo-

15 juni 1982

ner van die Staat. Indien evenwel de persoon die de royalty's betaalt, of hij inwoner van een van de Staten is of niet, in een van de Staten een vaste inrichting of een vast middelpunt heeft, waarvoor de verplichting tot het betalen van de royalty's was aangegaan, en deze royalty's ten laste komen van die vaste inrichting of van dat vaste middelpunt, worden deze royalty's geacht afkomstig te zijn uit de Staat waar de vaste inrichting of het vaste middelpunt is gevestigd. 6. Indien, ten gevolge van een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de betaalde royalty's, gelet op het gebruik, het recht of de inlichtingen waarvoor zij worden betaald, hoger is dan het bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van dit artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Artikel 13 Beperking van de artikelen 10, 11 en 12 Internationale organisaties, hun organen en functionarissen, alsmede personen die deel uitmaken van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een derde Staat, die in een van de Staten verblijven hebben in de andere Staat geen recht op de verminderingen van belasting voorzien in de artikelen 10, 11 en 12, met betrekking tot uit die andere Staat afkomstige bestanddelen van het inkomen die in deze artikelen zijn behandeld, indien die bestanddelen van het inkomen in de eerstbedoelde Staat niet aan een belasting naar het inkomen zijn onderworpen. Protocol, art. II. Ad artikelen 10, 11 en 12 Verzoeken om teruggaaf van belasting die in strijd met de bepalingen van de artikelen 10, 11 en 12 is geheven, moeten bij de bevoegde autoriteit van de Staat die de belasting heeft geheven, worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven. De Overeenkomst, met Protocol, behoeft ingevolge artikel 60, lid 2 van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens in werking te kunnen treden. Tractatenblad 1981, nr 178. ') Vergelijk B.I.E. 1981, blz. 225 en B.I.E. 1914, blz. 243.

Boekbespreking Jeremy Phillips (ed.), Employees'Inventions - a comparative study. Sunderland, Fernsway Publications, 1981, 212 blz. Prijs: £ 10,25. De heer Phillips is lecturer in law aan de universiteit van Durham. Op de achterkant van dit boek wordt over hem medegedeeld dat hij actief betrokken is geweest bij het vraagstuk van de uitvinder in dienstbetrekking sinds hij afstudeerde aan de Universiteit van Cambridge in 1973.

Hij promoveerde op dit onderwerp en schreef een boek onder de titel "Employees' Inventions and the Patents Act 1977". Sinds 1981 maakt hij deel uit van het bestuur van het Institute of Patentees and Inventors. Vanuit deze betrokkenheid bij het onderhavige vraagstuk vatte hij het plan op om er een rechtsvergelijkende studie over te schrijven. Die studie resulteerde in het bij deze aan te kondigen boek. De bijdrage van de hand van de heer Phillips zelf wordt gevolgd door besprekingen van het recht terzake

15 juni 1982


van dit onderwerp van Frankrijk, Japan, Zweden, Engeland, de Verenigde Staten van Amerika en West-Duitsland. De heren Le Stanc, Teruo Doi, Finn Rausing, Saxby, Orkin en Ruete geven een zeer grondig en actueel overzicht. Ik meen dat het boek ook voor degene die met dit onderwerp naar Nederlands recht te maken heeft, interessant en nuttig is. Dat is dan vooral te danken aan de bijdrage van de heer Phillips zelf. Zijn bijdrage is getiteld: "Employees' inventions: an analysis of the nature of the subject." Zijn bijdrage is heel logisch en overzichtelijk ingedeeld. Allereerst zet hij haast alle vragen die denkbaar zijn op een rij en deelt die in drie categorieën in, de puur juridische vragen, de feitelijke vragen en de morele vragen. De puur juridische vragen zijn: a) wie mag octrooi aanvragen voor een uitvinding? b) aan wie mag het octrooi worden verleend? c) wie beheert het octrooi en heeft er de beschikkingsmacht over? d) wie mag de geoctrooieerde uitvinding gebruiken? e) is iemand die arbeid verricht ten dienste van een ander gerechtigd daarvoor een beloning te ontvangen? f) wie draagt de kosten van verlening en instandhouding van het octrooi? De feitelijke vragen zijn: a) verschaft het antwoord op de puur juridische vragen b t/m d aan de uitvinder een aansporing om uit te vinden? b) verschaft het antwoord op diezelfde vragen aan de uitvinder een aansporing om zijn uitvinding aan anderen te openbaren? c) biedt de wet de uitvinder voldoende en bevredigende erkenning van zijn inventieve prestatie? d) worden de rechten van de werkgever en werknemer in de praktijk gerealiseerd? De morele vragen zijn: a) behoren werknemers die een uitvinding doen een beloning te krijgen bovenop hun salaris? b) moet zo'n beloning voor rekening van de werkgever komen? c) moet het toekennen van een beloning geschieden van geval tot geval door een rechter, die in dit vraagstuk niet is gespecialiseerd? d) is het redeüjk slechts de uitvinder te belonen indien het succes van de uitvinding afhangt van de inspanning en ervaring van niet-uitvinders? Phillips constateert dat deze laatste vragen het moeilijkst te beantwoorden, maar in zeker opzicht ook het belangrijkst zijn, omdat het antwoord de houding bepaalt ten aanzien van de juridische en feitelijke vragen. Vandaar dat hij na deze inleiding toekomt aan de hoofdmoot van zijn bijdrage, getiteld "Employee invention as a truly multidiscipünary problem". Dit hoofdstuk verdeelt hij in vijf rubrieken, te weten: — de psychologische aspecten, — economie, octrooien en de arbeidsverhouding, — de regeling van geschillen en de rechtsbedeling, — politieke en ideologische overwegingen, en — filosofische beschouwingen. Het hoofdstuk heeft mij zeer geboeid en het onderhavige vraagstuk in een veel breder perspectief geplaatst. Het gaat in het kader van deze aankondiging te ver het hoofdstuk samen te vatten. Ik volsta met enkele opmerkelijke constateringen. " Zo lees ik met instemming dat de beloning van een werknemer, die een uitvinding doet, niet slechts uit geld bestaat, maar vaak ook in belangrijke mate uit de promotiekansen die de uitvinding hem biedt in het bedrijf. In de Verenigde Staten wordt dit zelfs als de belangrijkste stimulans voor het doen van uitvindingen beschouwd. Daaruit blijkt hoezeer deze problematiek verweven is met de arbeidsrechtelijke verhouding. Hoe vaak zal het in de praktijk niet voorkomen, dat een uitvind er-werknemer niet aandringt op het toekennen van een geldelijke beloning omdat hij vooruitzicht heeft op een posi-

151

tieverbetering? Welke rol moet in zo'n geval de uitvinding spelen indien er plotseling en voortijdig een einde komt aan de dienstbetrekking bij voorbeeld in het kader van een door de werkgever aan de werknemer te betalen schadevergoeding ex artikel 1639 s BW. (kennelijk onredelijk ontslag)? Een verwevenheid die naar Nederlands recht tot complicaties kan leiden b.v. vanwege de korte verjaringstermijn van zes maanden, die geldt voor een vordering tot schadevergoeding ex art. 1639 s BW. Phillips constateert een spanning tussen de wenselijkheid voor de werknemer zo spoedig mogelijk zijn beloning te ontvangen (dat vormt ook de beste aansporing om creatief bezig te blijven) en de wenselijkheid voor de werkgever om de uitgaven voor de uitvinding zoveel mogelijk uit te stellen totdat zeker is dat de uitvinding profijtelijk is. Hij oppert de gedachte om een soort collectieve verzekering voor werkgevers in het leven te roepen, bestaande uit een jaarlijkse kleine storting in een fonds, waaruit dan de aan een werknemer te betalen beloning in een vroeg stadium kan worden betaald. Diezelfde spanning resulteert ook in de vraag wie het verlies draagt ingeval een (hoge) beloning is toegekend voor een uitvinding, die later weinig commerciële waarde blijkt te bezitten. Phillips constateert dat het in de praktijk voor de werknemer erg moeilijk blijkt te zijn om zijn beloning te realiseren, wanneer de werkgever hem die niet vrijwillig toekent, tengevolge van de moeizame, langdurige en kostbare procedure. Ongetwijfeld is dat er ook de reden van, waarom er in Nederland zo weinig op basis van artikel 10 lid 2 ROW wordt geprocedeerd, c.q. de procedure voortijdig wordt gestaakt. Zie de affaire, afgerond met een vonnis van de Rechtbank Maastricht BIE 1964, nr 5 en het vonnis van de Rechtbank Groningen BIE 1968, nr 23. Uitvoerig gaat Phillips ook in op de morele pro's en contra's van een uitvindersbeloning. Hij bespreekt ook het argument dat Croon in zijn rede "De rechtspositie van de ontwerper, de maker en de uitvinder in dienst^ betrekking" (1964) geeft om het recht op een extra vergoeding te bestrijden, te weten dat de uitvinder daardoor in een uitzonderlijke positie komt ten opzichte van andere werknemers, die eveneens iets waardevols voor hun werkgever tot stand hebben gebracht. Hij wijst er m.i. terecht op, dat de uitvinder niet op een lijn staat met andere werknemers, die iets waardevols tot stand brengen. Rechtsgrond voor het toekennen van de extra vergoeding is niet het belonen voor iets waardevols, of het bevorderen daarvan, doch het geven van een vergoeding aan iemand die anders een ongestoord recht zou hebben gehad op het octrooi. Art 10 ROW spreekt daarom terecht van een vergoeding wegens gemis aan octrooi. Phillips signaleert overigens wel dat het toekennen van een beloning ook wordt ingegeven door de verwachting dat daardoor een gunstig klimaat voor het doen van uitvindingen wordt geschapen. In dit verband is het opmerkelijk dat Teruo Doi in zijn bijdrage over het Japanse recht opmerkt, dat de spectaculaire groei van de Japanse technologie na de tweede wereldoorlog niet zou zijn gerealiseerd zonder adequate stimulantia voor inventieve activiteiten van werknemers. Zo'n stimulans noemt hij de bescherming van de rechten van die werknemers en het geven van een vergoeding voor hun uitvindingen. Met de teruggang die de economie heden ten dage ondervindt, benadrukt de overheid — ook de Nederlandse — dat het van belang is de innovatie te vergroten. Het onderhavige boek biedt steun voor de aanbeveling aan de overheid te onderzoeken of onze regeling, gelijk vervat in het reeds van 1910 daterende art 10 ROW, niet aan verbetering toe is door een systeem te creëren dat de rechten van de werknemer efficiënter waarborgt


152

en gemakkelijker honoreert. Naar mijn ervaring is de huidige wettelijke regeling allesbehalve bevredigend in het geval dat de werkgever niet vrijwillig tot een vergoeding bereid is. Het boek van Phillips biedt bij de gedachtenbepaling hieromtrent een zeer bruikbare helpende hand. Voor mij is het boek dus reeds waardevol door de bijdrage van Phillips. Die waarde wordt echter nog eens versterkt door de zeer heldere uiteenzettingen die daarop volgen. Le Stanc heeft in zijn bijdrage de wetswijziging op dit punt in Frankrijk kunnen meenemen, die in 1978 tot stand kwam, nader uitgewerkt bij ministeriële besluiten van 1979 en 1980. In de zweedse, engelse en amerikaanse bijdragen wordt aandacht besteed aan plannen om de bestaande regeling te hervormen. Vermeldenswaard is nog dat Le Stanc ook ingaat op de vraag of de franse wetgeving alleen geldt voor in Frankrijk aangevraagde octrooien en of het daarbij nog van belang is of de arbeidsovereenkomst beheerst wordt door frans recht. Hij komt tot de naar mijn mening enig juiste conclusie, dat de nationale regeling geldt voor alle in Frankrijk en daarbuiten voor dezelfde uitvinding aangevraagde octrooien voorzover de arbeidsverhouding wordt beheerst door frans recht.

15 juni 1982

Steun zoekt hij hierbij onder meer bij artikel 60 van het Europees Octrooiverdrag. Hij staat voorts nog uitvoerig stil bij dit artikel, waar het de vraag betreft naar welk recht moet worden beoordeeld, hoe werkgever of werknemer een aanvrage voor europees octrooi kunnen opeisen. De Japanse bijdrage bevat een engelstalige versie van het standaard contract dat de Japanse Octrooiraad aanbeveelt aan werkgevers en werknemers. Bovendien vermeldt Teruo Doi het resultaat van een enquête naar de beloningen, die er in de praktijk zijn uitbetaald. Deze enquête is verhelderend en illustratief voor het succes van de Japanse regeling. Volledigheidshalve besteedt Tëruo Doi ook aandacht aan het auteursrecht van werken, vervaardigd in dienstbetrekking. Mijn aankondiging samenvattend: het onderhavige boek is ten zeerste aanbevolen aan een ieder, die een fundamentele studie wenst te maken van het vraagstuk van de uitvinding in dienstbetrekking. Het is zeer behulpzaam voor een heroriëntering ten aanzien van het traditionele denken op dit punt en bij het vinden van een oplossing aan de hand van de in het buitenland opgedane ervaringen met moderne regelingen. Rotterdam, 31 maart 1982. Mr P. J. M. Steinhauser.

Litteratuur Tijdschriftartikelen. INTERNATIONAAL. <, Masouye, C , Un nouveau traite international en matière de Communications spatiales. Journal du droit international (107) 1980 (3) blz. 6 0 5 - 6 3 5 . Melville, L. W., A trademark enforceable throughout the EEC. Business law review (1) 1980 (2) blz. 55/6 en (3) blz. 7 9 - 8 1 . —, Future of trade marks in the Coramon Market. Business law review (2) 1981 (6) blz. 183/6. Nolan, M. P., Ch. Oppenheim en K. A. Withers, Patenting, profitability and marketing characteristics of the pharmaceutical industry. World patent information (2) 1980 (4) blz. 169-176. Pagenberg, J., Vorbenutzung und Vorveröffentlichungen des Erfinders. (Konsequenzen der Einschrankung der Neuheitsschonfrist und des Ausstellungsschutzes, Möglichkeiten einer internationalen Lösung). Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (83) oktober 1981 (10) blz. 690/5. Papke, H., Die inhaltliche Anderung der Patentanmeldung. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (83) juli 1981 (7) blz. 4 7 5 - 4 8 9 . Perle, G. E., Is the bird pie in the sky? Communications satellites and the law. Bulletin of the Copyright Society (27) 1980 (5) blz. 3 2 5 - 3 3 9 . Petitpierre, E., Une nouvelle étape vers la création d'une marque communautaire européenne. Revue suisse du droit internationale de la concurrence 1981 (12) blz. 4 3 - 5 0 . Plaisant, R., Traite de C.E.E., art. 59 et droit d'auteur. Recueil Dalloz Sirey 1980 (43) blz. 5 9 7 - 6 0 2 (Jurisprudence). Ploman, E., Copyright in the information age.

InterMedia (8) 1980 (4) blz. 38/9. Pope, M. A. en P. B. Pope, Protection of proprietary interests in computer software. Intellectual property law review 1980, blz. 285-318. Prasinos, N., Legal Protection of Software Via Copyright. American Patent Law Association quarterly journal (8) 1980, blz. 2 5 2 - 2 7 2 . Roeber, G., Piraterie an geschützten Werken und Leistungen. Film und Recht (24) 1980 (11) blz. 5 6 7 - 5 7 0 . Röttger, M., Die Auslegung des Artikel 36 Satz 2 EWGV im Lichte neuer Entscheidungen deutscher Gerichte. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht — Internationaler Teil (Weinheim) oktober 1981 (10) blz. 6 1 9 - 6 2 1 . Rumphorst, W., Gedanken zur Harmonisierung der urheberrechtlichen Schutzfris'ten in den Landern des Gemeinsamen Marktes. Film und Recht (24) 1980 (11) blz. 5 6 7 - 5 7 0 . Schick, C , Synergismus und Erfindungshöhe. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (71) 1980 (8/9) blz. 1 5 6 - 1 6 2 . Schramm, R. en K. D. Biela, Probleme beim Aufbau und bei der Nutzung von Patentvorrecherchesystemen. Informatik (27) 1980 (2) blz. 9 - 1 3 ; (3) blz. 22/6 en (4) blz. 11/5. Schulze, E., Inkrafttreten des Brüsseler Satellitenüberreinkommens. UFITA 1980 (87) blz. 1 8 7 - 1 9 3 . Smith, R. H. en E. R. Yoches, Legal Protection of Software Via Trade Secrets. American Patent Law Association quarterly journal (8) 1980, blz. 2 4 0 - 2 5 1 . Staehelin, J. C. A., Erfahrungen im Verfahren vor dem Europaischen Patentamt und Ausblick auf die Nacherteilungsphase. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (83) juli 1981 (7) blz. 4 9 6 - 5 0 3 .

De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 juni 1982, 50e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents