Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 mei 1992, 60e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

141

18 mei 1992, 60e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud overeen, in aanmerking genomen de eerdere relatie tussen partijen) (met noot J.H.S.).

Officiële mededelingen. Koninklijke onderscheidingen. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Europees Octrooi Verdrag. Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 38. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 september 1986, Vleeswaren- en Conservenfabriek "Hazerswoude'VVleeswarenfabriek Scheemda (wezenlijk in het Nederlandse octrooi is het verwijderen van de omhulling van het vleesprodukt vóór het roken; werkwijze en produkt zijn nieuw en liggen niet voor de hand). Nr 39. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 december 1990, Astra e.a./Labethica e.a. (Zwitserse metropolol-tartraattabletten waren vervalsingen en maken inbreuk op het octrooi van Hassle en het merk van Astra; voor verbod is dreiging van onrechtmatig gedrag voldoende) (met afb.). Nr 40. President Rechtbank 's-Gravenhage, 12 februari 1991, Flowmole Corp./Diamant Boart Craelius (weigering inbreukverbod gezien de kans op herroeping van het Europees octrooi van Flowmole). 2. Merkenrecht.

Nr 42. Hof Leeuwarden, 20 februari 1991, Merck Sharp & Dohme/J.P.R. Pijpers e.a. (merkinbreuk door apotheker eigenaar of in loondienst - bij aflevering van een loco-geneesmiddel op een recept waarin merk-geneesmiddel wordt voorgeschreven; niet-naleving van het voorschrift dat het in het recept voorgeschreven produkt moet worden afgeleverd levert geen onrechtmatige daad jegens Merck op). Nr 43. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 5 januari 1990, Thermae-Son/Thermen Kastelenplein e.a. (onvoldoende overeenstemming voor inbreuk op de handelsnaam of het merkenrecht van eiseres; Thermae/Thermen betreft een soortnaam). Nr 44. Hof 's-Hertogenbosch, 11 september 1990, M.E. Wigmore-Lagendijk, h.o.d.n. "De Autogids'VUitgeversmaatschappij P.V. Janssen (beroep op nietigheid van het merk "De Autogids" verworpen; actie o.g.v. art. 1401 B.W. tegen een jonger merk dat met een handelsnaam overeenstemt wordt niet verhinderd door de BMW of de Hnw., mits het gaat om belangen die de Hnw. beoogt te beschermen). 3. Handelsnaamrecht.

Nr 41. President Rechtbank Breda, 14 augustus 1991, Novatex Italia/Rolloos Serensen ("Microclima" is niet zuiver beschrijvend; Micronet stemt met dit merk

Nr 45. President Rechtbank 's-Gravenhage, 15 juli 1991, S.H.R. Lau Shing Cheng/K.Y. Liu (gezien de aard van de ondernemingen, de onderlinge afstand en de geringe afwijking tussen de handelsnamen Sien Sien en Sun Sien is verwarring te duchten).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 5

60e jaargang

Blz. 141-172

Rijswijk, 18 mei 1992

Bijblad Industriële Eigendom, nr 5

142 4. Auteursrecht.

Nr 46. President Rechtbank Arnhem, 24 januari 1991, Fratelli Fashion/Huub Paymans B.V. e.a. (het motief op de pullovers heeft een eigen persoonlijk karakter en is als werk te beschouwen; voorschot op schadevergoeding door gedaagde sub 2 toegewezen; voorschot op winstafdracht geweigerd).

18 mei 1992

doch wel o.g.v. de bijzondere omstandigheden; er is sprake van een éénlijnsprestatie; beroep op vrijheid van ontvangst of informatie faalt). Nr 50. President Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juli 1991, Texoprint/L.J.M. de Haas, h.o.d.n. Tip 16 (verwijtbare auteursrechtinbreuk door zich niet op de hoogte te stellen van mogelijke auteursrechtinbreuk; schadevergoeding).

Nr 47. Hof Amsterdam, 7 juli 1988, Zurel Uurwerken/ Industrie Producten Compagnie (de IPC klokken komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking; gezien het ontbreken van een modeldepot van de IPC klok en de gelijkenis met andere klokken kunnen de gestelde bijkomende omstandigheden niet als onrechtmatig worden beschouwd) (met afb.).

Nr 51. President Rechtbank 's-Gravenhage, 19 augustus 1991, Chanel/Banjamin V. Gehrke (verbod tot inbreuk niet-omschreven merkrechten is te onbepaald; weigering de leverancier te noemen, door gedaagde die desbewust vervalste produkten heeft aangeboden, is onrechtmatig).

Nr 48. President Rechtbank Haarlem, 17 december 1990, Elektro Beheer e.a./Wastora (idee van geld-terug-actie als marketinginstrument is, los van enige vormgeving, noch auteursrechtelijk, noch o.g.v. 1401 B.W. beschermd; de uitwerking van het idee tot een concept is wel als werk te beschouwen, doch ontlening is onaannemelijk).

Computer/Law Forum "International Database protection" (blz. 171).

5. Onrechtmatige daad. Nr 49. Hof Amsterdam, 2 mei 1991, Ten Electronics e.a./Esselte Abonnee TV e.a. (profiteren van het bestaan van het Filmnet-abonneetelevisiesysteem, bij het verhandelen van decoders, is op zichzelf nog niet onrechtmatig,

Mededelingen. Software

and

Ingangsdatum Richtlijn merkenrecht (blz. 171). Europees merk voor milieuvriendelijke produkten (blz. 171). Mr Ch. Gielen benoemd tot Bijzonder Hoogleraar R.U. Groningen (blz. 171). Litteratuur.

Officiële mededelingen Koninklijke onderscheidingen.

Register van Octrooigemachtigden.

De heer Ir C. Kien, lid van de Octrooiraad, is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Drs R.A. Varekamp op 2 april 1992 en de heren Ir E. Bartelds en Dr W. Krijgsman op 22 april 1992 op hun verzoek in bovengenoemd register zijn ingeschreven en dat de inschrijvingen van de heren Ir F.A.N. van der Voort en Dr Ir W.J. Visseren op hun verzoek op 1 april 1992 respectievelijk op 1 mei 1992 in bovengenoemd register zijn doorgehaald.

Personeel. Indiensttreding. De heer M.A.H. Nierstrasz, administratief medewerker in vaste dienst bij het Ministerie van Economische Zaken, is met ingang van 13 april 1992 overgeplaatst naar het Bureau voor de Industriële Eigendom. Benoeming in vaste dienst. Mevrouw J.A. Rahanar, administratief medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 mei 1992 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 april 1992, nr Personeel 92015). De heer Dr Ir S.C.J. Worm, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 mei 1992 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 april 1992, nr Personeel 92017). Mevrouw M.B. Rozendaal-Pluimert, chef groep correctie in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 mei 1992 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 april, nr Personeel 92019).

Europees Octrooi Verdrag. De op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot Wijziging van artikel 63 van het EOV [verlenging beschermingsduur; vgl. BIE 1991, blz. 337/8] is ondertekend door België en Monaco op 10 maart 1992. De Akte is nog niet in werking getreden. (Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

18 mei 1992


143

Jurisprudentie Nr 38. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 3 september 1986. (werkwijze voor het vervaardigen van gevormd rookvlees) Mrs J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en N.P.B. Balkenstein-Augustijn. Am. 2 en 2A j " art. 51, lid 1 Rijksoctrooiwet. Datgene waarvoor in het Nederlandse octrooi 154.652 van Scheemda bescherming is verleend, is niet als uitvinding vervat in het Amerikaanse octrooi t.n.v. G.J. Kellerman. Even wezenlijk als in het Amerikaanse octrooi de aanwezigheid is van het omhulsel van het vleesprodukt tot op zijn minst nd het roken, zó wezenlijk is in het Nederlandse octrooi het verwijderen van de omhulling reeds vóór het roken. De werkwijze en het produkt volgens het Nederlandse octrooischrift zijn nieuw ten opzichte van hetgeen in het Amerikaanse octrooischrift is geopenbaard en liggen voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand. Vleeswaren- en Conservenfabriek "Hazerswoude" B.V. te Hazerswoude, eiseres, procureur Jhr Mr J.A. Stoop, advocaat Mr W.P. den Hertog te Rotterdam, tegen Vleeswarenfabriek Scheemda B.V. te Scheemda, gedaagde, procureur Mr R.F. Foortse, advocaat Mr A. Klein te Rotterdam. a) Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 december 1981 (Mrs P.A.C. Bondam, N.P.B. Balkenstein-Augustijn en E.P. von Brucken Fock). Overweegt ten aanzien van het recht: 1. Tussen partijen staat vast dat Scheemda houdster is van het Nederlandse octrooi nr. 154652, internationale klasse 2: A23B4/02, A23B4/04, op 18 februari 1978 verleend en betrekking hebbend op een werkwijze voor het vervaardigen van gevormd rookvlees, vervaardigd onder toepassing van evenbedoelde werkwijze. Het octrooi werd verleend op de octrooiaanvrage no. 681774, ingediend op 11 december 1968. 2. Hazerswoude vordert nietigverklaring van dit octrooi en wel vooreerst op de grond dat de geoctrooieerde werkwijze en voortbrengselen op de dag van indiening reeds deel uit maakten van de stand der techniek. Hazerswoude beroept zich voor deze stelling allereerst op hetgeen beschreven is in een Amerikaans octrooischrift nr. 2.430.818, op 11 november 1947 verleend door de "United States Patent Office" en gesteld ten name van G.J. Kellerman, dat een in vergaande mate overeenkomstige werkwijze zou beschrijven. Voorts voert Hazerswoude aan dat de geoctrooieerde werkwijze in de vleesverwerkende industrie al vóór de datum van indiening veel werd toegepast althans de methode bekend en voor een ieder toegankelijk was. 3. Scheemda betoogt primair dat het Amerikaanse octrooischrift betrekking heeft op het vakgebied van het maken van een gerookt en gekookt varkensvleesproduct met een integrale omhulling, terwijl het octrooischrift van Scheemda betrekking heeft op het vakgebied van het maken van gevormd (paarde- of runder-)rookvlees; het feit dat de in beide octrooischriften beschreven werkwijzen op verschillende vakgebieden worden toegepast brengt volgens Scheemda op zichzelf reeds mede, dat het Amerikaanse octrooi niet aan het aan Scheemda verleende octrooi kan worden tegengeworpen.

Dit betoog kan naar het oordeel van de Rechtbank niet als juist worden aanvaard. Ook al zouden de onderwerpelijke octrooischriften geheel verschillende vleesproducten betreffen, dan behoeft zulks nog niet mede te brengen dat er sprake is van twee zodanig verschillende vakgebieden, dat het niet voor een deskundige op het gebied van de vleesverwerking voor de hand zou liggen om na te gaan of de in het Amerikaanse octrooischrift ten aanzien van een bepaalde soort vlees beschreven werkwijze niet ook voor de verwerking van ander vlees geheel of gedeeltelijk bruikbaar is. 4. Subsidiair, namelijk voor het geval het Amerikaanse octrooi wel in aanmerking zou moeten worden genomen, voert Scheemda aan dat de verschillen tussen haar werkwijze en het onder toepassing van die werkwijze vervaardigde product enerzijds en de werkwijze en het product beschreven in het Amerikaanse octrooischrift anderzijds, van zodanige aard zijn dat de werkwijze en het daarmede verkregen product, waarvoor haar het litigieuze octrooi werd verleend, als nieuw en voor een deskundige niet voor de hand liggend moeten worden aangemerkt. Alvorens hieromtrent te beslissen wenst de Rechtbank zich inlichtingen en een technisch advies te doen verstrekken door de Octrooiraad, meer in het bijzonder met betrekking tot de hierna geformuleerde vragen. 5. Op de overige stellingen en beschouwingen van partijen - met name ook de door Scheemda bestreden stelling van eiseres, dat de geoctrooieerde werkwijze al voor de datum van de indiening veel werd toegepast, althans werd toegepast in de vleesverwerkende industrie, althans dat deze methode bekend was en voor ieder toegankelijk was, van welke stelling Hazerswoude bewijs aanbiedt - zal de Rechtbank zo nodig ingaan in een later stadium van deze procedure. Rechtdoende: Alvorens verder te beslissen: Verzoekt de Octrooiraad inlichtingen en een schriftelijk technisch advies te verstrekken, meer in het bijzonder met betrekking tot de volgende vragen: A. Wat is het wezenlijke van het in het Nederlands octrooi 154652, internationale klasse 2: A23B4/02, A23B4/04, beschermde? B. Is datgene, waarvoor in het octrooi 154652 bescherming is verleend, als uitvinding vervat in het op 11 november 1947 verleende Amerikaanse octrooi nr. 2.430.818 ten name van G.J. Kellerman? C. Zijn de verschillen, of is een der verschillen, tussen de werkwijze en het onder toepassing van die werkwijze vervaardigde product, zoals beschreven in het Nederlands octrooischrift nr. 154652 enerzijds, en die, beschreven in het Amerikaanse octrooischrift nr. 2.430.818 anderzijds, van zo wezenlijke aard, dat eerstgenoemde werkwijze en eerstgenoemd product op de datum van indiening van de aanvrage - 11 december 1968 - als nieuw moeten worden aangemerkt? D. Maakte de werkwijze en het daarmede verkregen product, waarvoor het Nederlands octrooi 154652 werd verleend, deel uit van de stand van de techniek op 11 december 1968? E. Lag datgene, waarvoor Nederlans octrooi 154652 werd verleend, op 11 december 1968 voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, voor de hand? Verzoekt de Octrooiraad zijn schriftelijk advies uiterlijk op 4 april 1982 ter griffie van deze Rechtbank te deponeren. Enz.

144


b) Uit de dagvaarding: 1. Gedaagde is houdster van Nederlands octrooi nr. 154652, internationale klasse 2: A23B4/02, A23B4/04, op 18 februari 1978 verleend en betrekking hebbend op een werkwijze voor het vervaardigen van gevormd rookvlees, alsmede op gevormd rookvlees, vervaardigd onder toepassing van de voornoemde werkwijze; 2. De conclusies van dit octrooi luiden: "1. Werkwijze voor het vervaardigen van gevormd rookvlees, door uitgesneden stukken rund- of paardevlees in de gewenste mate te zouten en daarna te drogen en te roken, met het kenmerk, dat men één of meer stukken of kleingemaakt vlees dat nog geheel niet of slechts lichtelijk is gezouten, eerst in een voor zout of zoutoplossing doorlaatbaar, al dan niet geperforeerd, buisvormig omhulsel perst en de einden van het omhulsel afsluit, dat men het omhulsel met het vlees daarin zolang met zout en/of een zoutoplossing behandelt totdat het vlees geheel is doorgezouten, dat men vervolgens het omhulsel verwijdert en het overblijvende gevormde vleeslichaam gedeeltelijk ontzout totdat de in het eindproduct gewenste zoutgraad is bereikt, en dat men het vleeslichaam op bekende wijze eerst droogt en daarna rookt. 2. Gevormd rookvlees, vervaardigd onder toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1." 3. Dit octrooi is ten onrechte verleend want in strijd met artt. la, 2, 2a en 3 der Rijksoctrooiwet en behoort mitsdien te worden nietig verklaard; 4. Immers, de geoctrooieerde werkwijze en voortbrengselen maakten op de dag van indiening reeds deel uit van de stand der techniek; 5. Een en ander blijkt al uit het litigieuze octrooischrift zelve, waarin sprake is van het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818, hetgeen een in vergaande mate overeenkomstige werkwijze beschrijft. Voorts werd de geoctrooieerde werkwijze al voor de datum van indiening veel toegepast in de vleesverwerkende industrie, althans was de methode bekend en voor ieder toegankelijk; 6. De in gedaagdes octrooischrift genoemde werkwijze wijkt niet af van de ten tijde der indiening vigerende stand der techniek, althans niet op een wijze, die de werkwijze tot nieuwe uitvinding zou kunnen bestempelen. Dat de werkwijze, in het Amerikaanse octrooischnft op varkensvlees toegepast, ook voor runder- en paardevlees gebruikt kon worden lag voor de hand; het verwijderen van het omhulsel, een ander als kenmerkend genoemde verschil met de reeds bekende werkwijze, is niet kenmerkend en zelfs overbodig; enz. c) Advies Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad, 5 april 1982 (Mr E. van Weel, Drs J.C.H. Perizonius en Drs J.A.H. Arwert). A. "Wat is het wezenlijke van het in het Nederlandse octrooi 154652 beschermde?" Wat deze vraag betreft wees Hazerswoude op de (in het verleningsdossier aanwezige) brief van de octrooigemachtigde van Scheemda aan de Octrooiraad d.d. 12 juli 1973, waarin is gesteld dat bij de opeenvolgende stappen van de onderhavige werkwijze van de stappen a t/m f de belangrijkste zijn: persen in een doorlaatbaar omhulsel (b) en behandelen met zout of zoutoplossing (c), waarna, aldus Hazerswoude, de algemeen gebruikelijke handelingen d, e en f volgen. Scheemda meent blijkens het door Ir. C.W. Bruin gehouden pleidooi ter zitting van de Bijzondere Afdeling, dat het wezenlijke van haar octrooi omvat: 1. een werkwijze voor het vervaardigen van gevormd rookvlees, 2. uitgaande van stukken rund- of paardevlees, 3. welk vlees nog geheel niet of slechts lichtelijk is gezouten, en omvattende de stappen van:

18 mei 1992

4. persen in een doorlaatbaar buisvormig omhulsel, 5. behandelen met zout en/of zoutoplossing totdat het vlees in het omhulsel geheel is doorgezouten, 6. verwijderen van het omhulsel, 7. roken. De Bijzondere Afdeling stelt bij de beantwoording van deze vraag in de eerste plaats vast, dat het in het octrooi van Scheemda gaat om het vervaardigen van stukken rookvlees. Naar de opvatting van de Afdeling kan er slechts van rookvlees sprake zijn, wanneer het gaat om rund- of paardevlees, dat gezouten, gedroogd en gerookt is. Essentieel is dus in elk geval, dat wordt uitgegaan van rund- of paardevlees, dat vervolgens wordt gezouten, gedroogd en gerookt. Het onderhavige octrooi betreft niet het vervaardigen van willekeurige stukken rookvlees; integendeel, met de in dit octrooi beschreven werkwijze wordt uitdrukkelijk beoogd gevormde stukken rookvlees te verkrijgen, welke stukken uniform van afmetingen en van vorm kunnen zijn, ongeacht de vorm en afmetingen van de stukken of stukjes uitgangsmateriaal. Daartoe worden één of meer stukken of stukjes uitgangsmateriaal in een buisvormig omhulsel geperst, dat voor zout of een zoutoplossing doorlaatbaar is en dat desgewenst geperforeerd kan zijn. Daarna worden de uiteinden van het omhulsel afgesloten en worden de aldus van een omhulling voorziene vleesmassa's blootgesteld aan de inwerking van zout of een zoutoplossing tot het vlees geheel van zout is doortrokken, waarna de omhulling weer wordt verwijderd. De aldus "onthulde" stukken vlees bezitten nu de gewenste vorm; zij zijn voldoende hard en stevig om deze vorm ook verder te behouden, hetgeen het gevolg is van het aldus uitgevoerde zoutingsproces. Het is uiteraard noodzakelijk, dat van niet of slechts in lichte mate gezouten stukken vlees wordt uitgegaan. Immers, reeds sterk gezouten stukken zouden te hard en te stijf zijn, om nog in de omhulling te kunnen worden geperst en alsnog in de gewenste vorm te kunnen worden gebracht. Na het verwijderen van de omhulling worden de gevormde vleeslichamen zover ontzout als nodig is om het gewenste zoutgehalte te verkrijgen, en tenslotte op een bij rookvleesbereiding op zichzelf bekende wijze gedroogd en gerookt. De Bijzondere Afdeling acht alle bovengenoemde maatregelen, die tezamen de in het octrooi beschermde werkwijze vormen, wezenlijk; de Bijzondere Afdeling acht het, voor wat betreft de vervaardigde gevormde stukken rookvlees, die eveneens in het octrooi van Scheemda beschermd zijn, wezenlijk dat zij volgens de hiervoor beschreven werkwijze vervaardigd zijn. Men zou er nog over kunnen twisten, in hoeverre het verwijderen van de omhulling na het zouten essentieel is, omdat na het zouten de vorm en afmeting van het vlees reeds gefixeerd zijn en behouden blijven, onafhankelijk van het na het zouten al dan niet verwijderen van de omhulling. Gezien de nadruk, die in het octrooi op de verwijdering van de omhulling wordt gelegd (zie bijvoorbeeld blz. 1, regels 35-36 en regels 47-49) en in aanmerking genomen de namens gedaagde ter zitting van de Bijzondere Afdeling afgelegde verklaring, dat het verwijderen van de omhulling na het zouten terdege gerekend moet worden te behoren tot het wezenlijke van de beschermde werkwijze, ziet de Bijzondere Afdeling dan ook het na het zouten verwijderen van de omhulling als een essentiële maatregel. Samenvattende komt de Bijzondere Afdeling tot de slotsom, dat het wezenlijke van het in het Nederlandse octrooi 154652 beschermde daarin bestaat, dat gevormde stukken rookvlees worden vervaardigd, doordat men een of meer stukken of klein gemaakt vlees, zijnde niet of slechts licht gezouten rund- of paardevlees, perst in een voor zout of zoutoplossing doorlaatbaar en desgewenst geperforeerd buisvormig omhulsel, de uiteinden van het omhulsel afsluit, het omhulde vlees zolang blootstelt aan de inwerking van zout of een zoutoplossing totdat het

18 mei 1992


geheel met zout doortrokken is, daarna het omhulsel verwijdert, het vlees zo ver ontzout als nodig is om tot het gewenste zoutgehalte van het vlees te komen, en tenslotte het vlees droogt en rookt op bekende wijze. B. "Is datgene, waarvoor in het octrooi 154652 bescherming is verleend, als uitvinding vervat in het op 11 november 1947 verleende Amerikaanse octrooi 2.430.818 ten name van G.J. Kellerman?" Ten aanzien van deze vraag voerde Hazerswoude aan dat de in het octrooischrift van Scheemda (pag. 1, regels 35-37) genoemde verschillen met de werkwijze volgens het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 op een onjuiste interpretatie van deze Amerikaanse publikatie berusten. Wat betreft het eerstgenoemde verschil namelijk dat (in het Amerikaanse octrooischrift) het geperforeerde omhulsel voor het roken niet wordt verwijderd, merkte Hazerswoude op dat de mogelijkheid van verwijdering van het omhulsel uitdrukkelijk in het Amerikaanse octrooischrift wordt genoemd (kolom 2, regels 35/36), een maatregel die overigens volgens Hazerswoude wezenlijke betekenis mist. Ook de tweede als verschil aangemerkte maatregel, namelijk dat (in het Amerikaanse octrooischrift) voorafgaand aan het roken geen droging wordt toegepast, is volgens Hazerswoude geen wezenlijk verschil. Voorts, aldus Hazerswoude, spreekt het vanzelf dat vóór het roken ook volgens het Amerikaanse octrooischrift droging heeft plaatsgevonden. Aangaande het derde verschil, namelijk dat (in het Amerikaanse octrooischrift) het vlees na het roken wordt gekookt, stelde Hazerswoude dat in het Amerikaanse octrooischrift nergens sprake is van koken in de Nederlandse betekenis van het woord i.c. het bereiden in kokend water; het in kolom 3, regel 40 vermelde "cooking" betekent het met behulp van warmte bereiden van voedingswaren in het algemeen en niet het bereiden van voedsel door dompelen in kokend water ("boiling"). Slotsom van Hazerswoude is dat de vraag, gezien het ontbreken van wezenlijke verschilpunten bevestigend moet worden beantwoord. Scheemda komt op grond van een vergelijking van de maatregelen volgens haar octrooi en die volgens het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818, zoals nader uiteengezet in haar pleitnotitie en eerder aan de Rechtbank overgelegde stukken, tot de conclusie dat er duidelijke verschillen zijn zowel wat betreft het uitgangsmateriaal als de bewerkingsstappen en ook in het eindprodukt. Scheemda meent dan ook dat de vraag ontkennend moet worden beantwoord. Bij de beantwoording van de tweede vraag dient naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling eerst te worden vastgesteld, wat naar haar mening als uitvinding vervat is in het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818. Zoals de eerste twee alinea's van dit Amerikaanse octrooischrift al stellen, heeft de daarin vervatte uitvinding betrekking op omhulde gezouten vleesprodukten ("cased and cured meat products") en op een werkwijze om tot deze produkten te komen. Het aanbrengen van een omhulling om vleesprodukten is enerzijds gewenst om de vleesprodukten te kunnen opslaan, maar heeft anderzijds het nadeel dat de omhulling om de stukken vlees kan leiden tot luchtinsluitingen (dus een soort "luchtbellen" tussen vlees en omhulling), welke een versneld bederf door micro-organismen tot gevolg kunnen hebben. De in het Amerikaanse octrooi vervatte uitvinding beoogt dit bezwaar op te heffen doordat men volgens die uitvinding een omhulling die doorlaatbaar is voor zout of een zoutoplossing aanbrengt om uitgesneden stukken vers vlees, eventueel aanwezige luchtinsluitingen "wegmasseert", de omhulling sluit, desgewenst de omhulling perforeert, de aldus omhulde stukken vlees blootstelt aan de inwerking van zout of een zoutoplossing en tenslotte de omhulde, van zout doortrokken stukken vlees rookt (zie voor een en ander kolom 1, regels 16-53). Het is duidelijk de bedoeling, en essentieel, dat de omhulling om de vleesprodukten aanwezig blijft, op zijn minst tot na het roken (kolom 1, regels 41-53). De om het eindprodukt

145

aanwezige omhulling, die bijvoorbeeld kan bestaan uit natuurlijk materiaal zoals runderdarm ("beef casings" kolom 1, regel 25) en dus als een soort "worstvel" kan worden gezien, vormt zelfs een integraal deel van dit eindprodukt en is dus daarmee tamelijk vast verbonden (kolom 1, regels 47-48; kolom 2, regels 9-12 en regels 34-35; kolom 3, regels 49-51). De opmerking "... although the casing can be peeled from the meat"... (kolom 2, regels 35-36) heeft kennelijk betrekking op het gerede, en dus reeds gerookte vleesprodukt en beoogt naar de mening van de Afdeling niet meer te zeggen dan dat ook in het gerede produkt het "vel" nog voldoende onderlinge samenhang vertoont, om het, met meer of minder moeite, te kunnen verwijderen. Dit wellicht ter geruststelling van de consument, die geen "worstvellen" belieft te eten. De aan het Amerikaanse octrooi ten grondslag liggende uitvinding berust dus op het inzicht dat men, om tegen bederf bij opslag gevrijwaarde omhulde gezouten en gerookte vleesprodukten te verkrijgen, de verse, althans niet gezouten, uitgesneden stukken vlees reeds vóór de aanvang van het verduurzamingsproces, dat bestaat uit behandelen met zout(oplossing) gevolgd door roken, in een voor zout doorlaatbare omhulling moet persen zodanig dat géén luchtinsluitingen meer aanwezig zijn, welke omhulling aanwezig moet blijven tenminste totdat het eindprodukt is verkregen. Daarentegen berust de aan het octrooi van Scheemda ten grondslag liggende vondst op het inzicht, dat men, om stukken rookvlees van constante vorm en afmetingen te verkrijgen, stukken niet of nog maar licht gezouten (rund- of paarde)-vlees, dat daarom nog gemakkelijk vervormbaar is, reeds vóór het zouten in een voor zout doorlaatbare omhulling moet persen, de omhulde stukken vlees moet behandelen met zout(oplossing) en dan de omhulling, reeds vóór het roken moet verwijderen, aangezien door het zouten de stukken vlees reeds de gewenste vorm en afmetingen permanent hebben aangenomen. Even wezenlijk als in het Amerikaanse octrooi de aanwezigheid is van het omhulsel tot op zijn minst na het roken, zo wezenlijk is, als onder A uiteengezet, in het Nederlandse octrooi 154652 het verwijderen van de omhulling reeds vóór het roken. Naar de mening van de Bijzondere Afdeling is er dan ook geen sprake van, dat datgene waarvoor in het Nederlandse octrooi 154652 bescherming is verleend, als uitvinding vervat zou zijn in het Amerikaanse octrooi 2.430.818 ten name van G.J. Kellerman. C. "Zijn de verschillen, of is één der verschillen, tussen de werkwijze en het onder toepassing van die werkwijze vervaardigde produkt zoals beschreven in het Nederlandse octrooischrift 154652 enerzijds en die, beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 anderzijds, van zo wezenlijke aard, dat eerstgenoemde werkwijze en eerstgenoemd produkt op die datum van indiening van de aanvrage - 11 december 1968 - als nieuw moeten worden aangemerkt?" Overeenkomstig het standpunt dat Hazerswoude heeft ingenomen met betrekking tot vraag B is Hazerswoude wat deze vraag betreft van mening dat de materie van het octrooi van Scheemda na het bekende uit het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 niet nieuw is te achten. Scheemda daarentegen komt op grond van onder meer in haar pleitnotities opgesomde verschilpunten tot de conclusie dat de werkwijze en het produkt van haar octrooi op de indieningsdatum zeker als nieuw moet worden aangemerkt. Bij de beantwoording van de derde vraag wijst de Bijzondere Afdeling in de eerste plaats op hetgeen zij hierboven onder B) reeds als essentieel verschil heeft aangegeven: Bij de werkwijze volgens het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 blijven de stukken vlees tenminste tot en met de laatste trap van het verduurzamingsproces omhuld, terwijl zij bij de werkwijze volgens het Nederlandse octrooischrift 154652 reeds voor het roken van de omhulling worden ontdaan. Voorts merkt de Afdeling op,

146


dat met de werkwijze volgens het Nederlandse octrooi de bereiding wordt beoogd van rookvlees. Het is daarom een dwingende eis, dat daarbij moet worden uitgegaan van rund- of paardevlees. Immers andere soorten gerookt vlees zijn niet wat in het Nederlands taalgebruik onder "rookvlees" verstaan wordt. Bij de werkwijze volgens het Amerikaanse octrooischrift daarentegen gaat het om van een omhulling voorziene vleesprodukten, waarbij het uitgangsmateriaal weliswaar herhaalde malen wordt aangeduid als "meat", dus als "vlees" in het algemeen, maar waarbij het enige met name genoemde uitgangsmateriaal bestaat uit "shoulder butts". Nu omschrijft Webster's Third New International Dictionary (Springfield, 1969) in Vol. I op blz. 304, middenkolom onder 6) (ongeveer midden in de kolom) het woord "butt" als "the large end of a beef loin", of als "the body end of a pork shoulder". Aangezien in het Amerikaanse octrooischrift steeds het woord "butt" voorkomt in combinatie met "shoulder" (kolom 1, regel 6; kolom 2, regel 29 en regel 54), moet dan ook worden aangenomen, dat men in het Amerikaanse octrooischrift in feite slechts het gebruik van varkensvlees als uitgangsmateriaal voor ogen had, en geenszins de bedoeling had om gevormde stukken rookvlees te vervaardigen, maar veeleer een produkt, dat doet denken aan van een permanente omhulling voorziene stukken schouderham. De in de beide octrooischriften geopenbaarde werkwijzen verschillen derhalve zowel in de keuze van het uitgangsmateriaal (rund- of paardevlees versus varkensvlees) als in de uitvoering van het vervaardigingsprocédé (verwijderen van de omhulling na het zouten versus het permanent in tact laten van de omhulling) en leiden dientengevolge ook noodzakelijkerwijs tot verschillende produkten (stukken rookvlees van constante vorm en afmetingen zonder omhulling versus stukken varkensvlees voorzien van een met dit vlees verbonden omhulling). De Bijzondere Afdeling acht deze verschillen zo wezenlijk, dat zij op grond hiervan Uw vraag C) bevestigend meent te moeten beantwoorden: De werkwijze en het produkt volgens het Nederlandse octrooischrift 154652 zijn inderdaad nieuw ten opzichte van hetgeen in het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 is geopenbaard. D. "Maakte de werkwijze en het daarmee verkregen produkt, waarvoor het Nederlandse octrooi 154652 werd verleend, deel uit van de stand der techniek op 11 december 1968?" Volgens Hazerswoude moet deze vraag, met name gezien het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 en het aan het slot van dit octrooischrift geciteerde Amerikaanse octrooi 174.938, waarvan een uittreksel ter zitting van de Afdeling werd geproduceerd, bevestigend worden beantwoord. Ten aanzien van het Amerikaanse octrooi 174.938 stelde Hazerswoude dat uit deze publikatie eveneens de toepassing van de twee volgens Hazerswoude wezenlijk te achten maatregelen volgens het onderhavige octrooi, stappen b) en c) genoemd onder A, bekend is. Volgens Scheemda dient het antwoord "neen" te luiden. Bij de beantwoording van de vierde vraag (en ook van de hierna nog volgende vraag E) is de Afdeling er van uitgegaan, dat het niet de bedoeling was dat opnieuw een onderzoek naar de stand der techniek op 11 december 1968 zou worden uitgevoerd, doch dat kon worden uitgegaan van de in de loop van de procedure gebleken stand der techniek. Ter zitting van de Bijzondere Afdeling bleek dat partijen deze opvatting deelden. De betreffende stand der techniek wordt belichaamd door: a) De in het Nederlandse octrooischrift niet nader gedocumenteerde, maar vanouds algemeen bekende methode voor het vervaardigen van rookvlees. b) Het reeds eerder genoemde Amerikaanse octrooischrift 2.403.818. c) De aan het slot van het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 genoemde Amerikaanse octrooischriften

18 mei 1992

1.984.435, 174.938, 1.195.176 en 1.508.155. ad a) De vanouds algemeen bekende rookvleesbereiding bestaat daarin, dat men stukken rund- of paardevlees blootstelt aan de inwerking van zout of zoutoplossing, droogt en rookt. De stukken vlees worden vóór het zouten niet van een omhulsel voorzien, en nebben een willekeurige vorm en afmeting, afhankelijk van die van de stukken uitgangsmateriaal. Bij de werkwijze volgens het Nederlandse octrooi 154652 worden één of meer stukken vlees vóór het pekelen geperst in een omhulsel, dat na het pekelen wordt verwijderd, hetgeen leidt tot gevormde stukken rookvlees van uniforme afmetingen en vorm. Derhalve maakten noch de werkwijze noch het produkt volgens het Nederlandse octrooi op 11 december 1968 deel uit van deze stand der techniek. ad b) Uit de beantwoording door de Bijzondere Afdeling van Uw vragen B en C is al duidelijk geworden, dat er essentiële verschillen bestaan tussen werkwijze en produkt volgens het Nederlandse octrooi enerzijds en die volgens het Amerikaanse octrooi 2.430.818 anderzijds, zodat dan ook noch de werkwijze, noch het produkt volgens het Nederlandse octrooi naar het oordeel van de Afdeling deel uitmaakten van de door laatstgenoemd Amerikaans octrooischrift belichaamde stand der techniek. ad c) Het Amerikaanse octrooischrift 1.508.155 heeft betrekking op een vleesprodukt, dat wordt verkregen door porties fijngemaakt vlees te omhullen met onthaarde en eventueel gepekelde dierlijke huid, en het geheel zodanig te behandelen met warmte en/of rook, dat niet alleen het vlees, maar ook de omhulling "gaar" en eetbaar wordt. Het Amerikaanse octrooischrift 174.938 heeft betrekking op een werkwijze voor het verduurzamen van vlees, waarbij men vlees eerst behandelt met een "marinade" van verdunde stroop en salpeter, het vlees fijnmaakt en propt in een kous, die zelf eerst is gedrenkt in een oplossing van zout en melasse, het geheel vervolgens pekelt en tenslotte rookt. Het Amerikaanse octrooischrift 1.195.176 beschrijft een werkwijze voor het pekelen en zouten van ham en ander vlees, waarbij men van hammen of ander vlees de huid aftrekt, de overmaat vet en slechte gedeelten van het vlees verwijdert, de huid wederom aanbrengt, het geheel in een omhullende "kous" brengt en in deze toestand de hammen verder pekelt en voor consumptie gereed maakt. Het Amerikaanse octrooischrift 1.984.435 heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van gerookte knakworstjes door het roken en daarna drogen uit te voeren onder zodanige omstandigheden dat de worstvellen geheel doordrenkt worden met uit het worstvlees afkomstig vet. Geen van het hierboven genoemde viertal octrooischriften heeft betrekking op niet-omhulde gevormde stukken rookvlees met constante vorm en afmetingen of op een werkwijze ter vervaardiging daarvan, en vormen daarom naar de mening van de Afdeling géén stand der techniek, waartoe de werkwijze en het produkt volgens het Nederlandse octrooi zouden kunnen behoren op 11 december 1968. De Bijzondere Afdeling komt dan ook tot de slotsom, dat de werkwijze en het daarmee verkregen produkt, waarvoor het Nederlandse octrooi 154652 werd verleend, geen deel uitmaakten van de stand der techniek op 11 december 1968. E. "Lag datgene, waarvoor Nederlands octrooi 154652 werd verleend, op 11 december 1968 voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, voor de hand?" Wat betreft deze vraag stelt Hazerswoude dat, zo de onderhavige werkwijze al afweek van de ten tijde van de indiening vigerende stand der techniek, eventuele verschillen dermate voor de hand lagen dat niet van een uitvinding in de zin van de Rijksoctrooiwet kan worden gesproken. Scheemda is van mening, enerzijds op grond van de

18 mei 1992


verschillen tussen haar octrooi en de werkwijze volgens het Amerikaanse octrooi 2.430.818 en anderzijds op grond van de voordelen die met haar werkwijze worden verkregen, als uiteengezet in haar pleitnotitie dat slechts geconcludeerd kan worden dat de betreffende werkwijze een uitvinding in de zin van de Rijksoctrooiwet vormt. Bij de beantwoording van de vijfde vraag gaat de Bijzondere Afdeling uit van dezelfde stand der techniek als weergegeven onder D. Zoals de Afdeling reeds eerder vaststelde, ontbreekt in deze stand der techniek iedere verwijzing naar stukken rookvlees van constante vorm en afmetingen. Het is de verdienste van Scheemda, dat zij niet alleen de behoefte aan dergelijke stukken rookvlees heeft onderkend, maar ook voorzien heeft in een werkwijze ter vervaardiging daarvan. Het inzicht, dat aan deze werkwijze ten grondslag ligt, namelijk dat stukken rund- of paardevlees, die men vóór het zouten de gewenste vorm en afmetingen heeft opgedrongen door persen in een voor zout(oplossing) doorlaatbare omhulling, deze vorm en afmetingen behouden na het zout-(pekel-)proces, óók wanneer daarna de omhulling wordt verwijderd, komt in de genoemde stand der techniek niet ter sprake, en is daaruit ook niet af te leiden. Ook het bijkomende voordeel dat men bij het toepassen van de werkwijze volgens het Nederlandse octrooi 154652 niet noodzakelijk hoeft uit te gaan van grote stukken vlees, die elk afzonderlijk in een omhulsel worden geperst, maar evengoed meer kleine of veel zeer kleine stukken vlees tezamen in een omhulsel kan proppen, welke stukken na de behandeling met zout of zoutoplossing en de verwijdering van de omhulling niettemin één stijf en samenhangend vleeslichaam blijken op te leveren van de gewenste vorm en afmetingen, kan niet aan de stand der techniek als hierboven weergegeven, worden ontleend. Een deskundige, gesteld voor de opgave om gevormde stukken rookvlees met constante vorm en afmetingen te vervaardigen, kan voor het uitvoeren van deze taak op de in het Nederlands octrooi 154652 beschreven wijze géén aanwijzingen vinden in de stand der techniek. De Bijzondere Afdeling is daarom van oordeel, dat datgene, waarvoor het Nederlandse octrooi 154652 werd verleend, op 11 december 1968 voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag. De Bijzondere Afdeling meent hiermee aan het verzoek van de Rechtbank te hebben voldaan. d) Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 april 1985 (Mrs J.J. Brinkhof, N.P.B. Balkenstein-Augustijn en H.J. van den Hul). Overweegt ten aanzien van het recht 1. De rechtbank neemt hier over hetgeen in voormeld vonnis ten aanzien van het recht werd overwogen. 2. In haar advies heeft de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad de door de rechtbank in haar tussenvonnis gestelde vijf vragen als volgt beantwoord - zakelijk weergegeven A. het wezenlijke van het in het Nederlandse octrooi 154.652 beschermde bestaat daarin, dat gevormde stukken rookvlees worden vervaardigd, doordat men een of meer stukken of klein gemaakt vlees, zijnde niet of slechts licht gezouten rund- of paardevlees, perst in een voor zout of zoutoplossing doorlaatbaar en desgewenst geperforeerd buisvormig omhulsel, de uiteinden van het omhulsel afsluit, het omhulde vlees zolang blootstelt aan de inwerking van zout of een zoutoplossing totdat het geheel met zout doortrokken is, daarna het omhulsel verwijdert, het vlees zo ver ontzout als nodig is om tot het gewenste zoutgehalte van het vlees te komen, en tenslotte het vlees droogt en rookt op bekende wijze; B. datgene waarvoor in het Nederlandse octrooi 154.652 bescherming is verleend, is niet als uitvinding vervat in het Amerikaanse octrooi 2.430.818 ten name van

147

G.J. Kellerman; C. de werkwijze en het produkt volgens het Nederlandse octrooischrift 154.652 zijn nieuw ten opzichte van hetgeen in het Amerikaanse octrooischrift 2.430.818 is geopenbaard; D. de werkwijze en het daarmee verkregen produkt, waarvoor het Nederlandse octrooi 154.652 werd verleend, maakten geen deel uit van de stand der techniek op 11 december 1968; E. datgene, waarvoor het Nederlandse octrooi 154.652 werd verleend, lag op 11 december 1968 voor een deskundige, gegeven de stand der techniek, niet voor de hand. 3. Bij het opstellen van haar advies is de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad uitgegaan van de stand der techniek, zoals deze in de procedure naar voren is gekomen. Alvorens op dit advies in te gaan zal de rechtbank thans eerst eiseres overeenkomstig haar aanbod toelaten tot het bewijs van haar stelling, dat de geoctrooieerde werkwijze al vóór de datum van de indiening veel werd toegepast, althans werd toegepast in de vleesverwerkende industrie, althans dat deze methode bekend was en voor ieder toegankelijk was, welke stelling eiseres bij conclusie na advies nader heeft gemotiveerd door het overleggen van een publikatie uit het vakblad "De Slager" van 16 mei 1964. Rechtdoende Alvorens verder te beslissen Laat eiseres toe tot het bewijs door middel van getuigen van haar in rechtsoverweging 3 vervatte stelling. Bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden in het Paleis van Justitie aan de Juliana van Stolberglaan 2 te 's-Gravenhage ten overstaan van mr. H.J. van den Hul, die daartoe tot rechter-commissaris wordt benoemd, op een nader door hem in overleg met de raadslieden vast te stellen tijdstip in de maanden mei of juni 1985. Enz. e) De Rechtbank, enz. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. Bij voormeld vonnis, waarvan de rechtbank hier overneemt hetgeen ten aanzien van het recht werd overwogen, heeft de rechtbank eiseres toegelaten tot het bewijs door middel van getuigen van haar stelling dat de geoctrooieerde werkwijze al vóór de datum van de indiening van de aanvrage veel werd toegepast, althans werd toegepast in de vleesverwerkende industrie, althans dat deze methode bekend was en voor ieder toegankelijk was. 2. Zou het bewijs van die stelling geleverd worden geacht, dan zou zulks volgens eiseres een ander licht werpen op de door de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad in haar advies aangenomen stand der techniek en derhalve tot een andere beantwoording van de vragen D en E. 3. Eiseres heeft evenwel afgezien van het voorbrengen van getuigen. Zij heeft evenmin geconcludeerd na niet-gehouden-enquête en dus, hoewel zij zich in haar "conclusie na advies octrooiraad" het recht had voorbehouden om eventueel in een later stadium van de procedure aan te tonen dat de conclusies van de Bijzondere Afdeling onjuist zijn, geen materieel aangedragen waaruit afgeleid kan worden dat dit het geval is. 4. Nu aan de rechtbank geen andere feiten en omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan zij de conclusies van de Bijzondere Afdeling zoals weergegeven in het vonnis d.d. 12 april 1985, niet tot de hare kan maken, resteert de vraag of zij hiertoe desalniettemin genoopt wordt door de in genoemd vonnis vermelde publicatie in het vakblad "De Slager". 5. In dat vonnis ligt impliciet het oordeel besloten dat de rechtbank die vraag ontkennend beantwoord. De rechtbank spreekt hetzelfde oordeel hier expliciet uit: gedaagde heeft de betekenis van de bewuste publicatie


148

gemotiveerd betwist en eiseres heeft daarop - ofschoon daartoe de gelegenheid bestond - niet meer gereageerd. 6. Uit het vorenstaand vloeit voort dat de rechtbank het advies van de Octrooiraad zal volgen. De vordering van eiseres tot nietigverklaring van het octrooi zal worden afgewezen. 7. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Rechtdoende: Wijst de vordering af. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit proces, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ3.175,-. Enz.

Nr 39. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 december 1990.

18 mei 1992

houdster van het Nederlandse octrooi 160.549, dat haar op 16 oktober 1979 is verleend voor een "werkwijze voor de bereiding van een farmaceutisch preparaat met hart-selectieve béta-receptor blokkerende werking, gevormd preparaat, verkregen volgens deze werkwijze, alsmede werkwijze voor het bereiden van nieuwe 1 -alkylamino-3-(gesubstitueerd fenoxy)-propanol-2-verbindingen en zuuradditiezouten daarvan met bétareceptor blokkerende werking." b) Tot de door dit octrooi beschermde verbindingen behoort onder meer de verbinding, die bekend staat onder de generieke naam Metoprolol. c) Eiseressen verhandelen de van haar afkomstige Metoprolol bevattende tabletten in Nederland onder het merk Selokeen, welk merk ten name van eiseres sub 1, hierna ook te noemen A.B. Astra, ingeschreven staat in het Benelux-merkenregister onder nr. 326.095. d) Voor de 50 mg tabletten maken eiseressen gebruik van onderstaand door A.B. Astra bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven vormmerk onder nr. 445.646:

(Metoprolol) Mrs J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en R.H.M. Jansen. Art. 30, lid 1 Rijksoctrooiwet. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. De van de Zwitserse firma Rodion afkomstige metoprololtartraat-tabletten waren vervalsingen. Het in Nederland in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren, verhandelen, invoeren en in voorraad hebben van deze tabletten levert inbreuk op op het octrooirecht van Hassle en op het merk van A.B. Astra. Art. 30, lid 2 Row. Het octrooi beschermt niet alleen Metoprolol maar ook zuuradditiezouten, waaronder - zoals elke deskundige die conclusie 1 leest onmiddellijk zal begrijpen - metoprololtartraat. Art. 43, lid 1 Row. Voor toewijzing van verbodsvorderingen is niet nodig dat er reeds onrechtmatig is gehandeld, dat er schade is geleden en dat er schuld is. Nodig is slechts dat onrechtmatig gedrag van de kant van gedaagde dreigt te geschieden ten opzichte van eiseressen. 1. Aktiebolaget Astra te Södertalje, Zweden, 2. Aktiebolaget Hassle te Mölndal, Zweden, en 3. Astra Pharmaceutica B.V. te Rijswijk, eiseressen in conventie, verweersters in voorwaardelijke reconventie, procureur Jhr Mr J.A. Stoop, tegen 1. Labethica B.V. te Alphen aan den Rijn, 2. Ir Adrianus Kuijvenhoven te Alphen aan den Rijn, 3. Pharmacis Reguliere Pharmaceutische Groothandel B.V. te Duiven, 4. Pantapharma B.V. te Rheden en 5. Drs Adriaan Francois Hinnen te Velp, gedaagden in conventie, eisers in voorwaardelijke reconventie, procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr E.H.J.M. Rutten te Heerlen. Rechtsoverwegingen In reconventie: Eiseressen in voorwaardelijke reconventie hebben hun vordering ingetrokken. Op die vordering behoeft niet te worden beslist. Eiseressen zullen in de kosten van de procedure in reconventie veroordeeld worden. In conventie: 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken en/of op grond van de inhoud van overgelegde en in zoverre niet betwiste produkties, staat tussen partijen het volgende vast: a) Eiseres sub 2, hierna ook te noemen Hassle, is

e) A.B. Astra, althans een dochter daarvan, brengt in Engeland Metoprolol bevattende tabletten in het verkeer onder het merk Betaloc. f) Aan Labethica is het registratienummer RVG 56258/07086 verleend voor de parallelimport uit Engeland van de aldaar door Astra Pharmaceuticals Ltd. in het verkeer gebrachte 50 mg Metoprololtartraattabletten. g) Pharmacis en/of Labethica hebben ongeveer 2.210.500 tabletten Metoprololtartraat besteld bij de Zwitserse firma Rodion S.A. te Lugano. h) Deze tabletten zijn in Nederland uit Italië geïmporteerd en verhandeld onder eerdergenoemd registratienummer RVG 56258/07086. Op de verpakking is de naam en de plaats van vestiging van Labethica vermeld. De tabletten zijn voorzien van het onder d) omschreven vormmerk. i) Hinnen is directeur van Pantapharma, welke vennootschap op haar beurt de directie voert over Pharmacis. Kuijvenhoven is enig directeur van Labethica. 2. Eiseressen vorderen, na vermindering van eis, Kuyvenhoven, Labethica, Pantapharma en Hinnen te verbieden: - elke (in)directe inbreuk op het Nederlandse octrooi 160.549; - elke (in)directe inbreuk op het vormmerk als onder 714.875 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd; - elke handeling waardoor in strijd met de waarheid de indruk zou worden gewekt dat een bepaald geneesmiddel van een of meer der eiseressen afkomstig is; op straffe van een dwangsom van ƒ50.000,- voor elke overtreding van elk van voormelde verboden, met kostenveroordeling. De vorderingen tegen Pharmacis zijn, na betaling door Pharmacis van een bedrag van ƒ 600.000,- ingetrokken. 3. Aan haar vorderingen leggen eiseressen ten grondslag dat Labethica en Pharmacis door de verhandeling van vervalste tabletten inbreuk maken, althans hebben gemaakt, op de aan Hassle verleende uitsluitende octrooirechten en op de rechten van A.B. Astra op het hierboven onder d) genoemde vormmerk, en dat zij tevens jegens eiseressen onrechtmatig hebben gehandeld. Pantapharma als directrice van Pharmacis, Kuijvenhoven en

18 mei 1992


Hinnen als enige bestuurders van respectievelijk Labethica en Pantapharma zijn mede schuldig aan voormelde octrooien merkinbreuken en voormeld onrechtmatig handelen. 4. Gedaagden voeren hiertegen gemotiveerd verweer. 5. Dienaangaande wordt het navolgende overwogen. 5.1. Het meest vergaande verweer van gedaagden, uitsluitend bij conclusie van antwoord gevoerd, houdt in dat op 9 augustus 1988 tussen partijen een overeenkomst van dading tot stand is gekomen, dat gedaagden hun verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen en dat eiseressen daarom niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. 5.2. Dit verweer gaat niet op. Ook al zou moeten worden aangenomen dat schriftelijke vastlegging van de overeenkomst van 9 augustus 1988 heeft plaatsgevonden in de briefwisseling tussen de raadslieden van 10 en 11 augustus 1988, dan valt daarin niet te lezen dat eiseressen zich hebben verbonden (onder bepaalde voorwaarden) niet in rechte te zullen vorderen hetgeen zij in deze procedure eisen. 5.3. Voorzover in de stellingen van gedaagden subsidiair het verweer moet worden gelezen dat eiseressen op grond van de overeenkomst van 9 augustus 1988 in redelijkheid niet de onderhavige vordering tegen gedaagden hadden mogen instellen, faalt ook dat verweer. In de brief van 11 augustus 1988 erkennen gedaagden onvoorwaardelijk te hebben toegezegd de naam van de Engelse leverancier te noemen die de tabletten aan hen had geleverd. Zij kunnen daarop thans niet terugkomen. Nu vaststaat dat van een Engelse leverancier in het geheel geen sprake was, kunnen gedaagden in redelijkheid geen beroep op de overeenkomst van 9 augustus 1988 doen. 5.4. Gedaagden brengen verder bij wege van verweer naar voren dat niet vaststaat dat het bij de van Rodion afkomstige pillen om vervalste tabletten gaat, dat hun geen verwijt gemaakt kan worden en dat eiseressen geen schade hebben geleden. 5.5. De rechtbank acht deze verweren slechts ten dele terzake. Eiseressen vorderen gedaagden verboden op te leggen. Voor toewijzing van de verbodsvorderingen is niet nodig dat er reeds onrechtmatig is gehandeld, dat er schade is geleden en dat er schuld is. Nodig is slechts dat onrechtmatig gedrag van de kant van gedaagden dreigt te geschieden ten opzichte van eiseressen. 5.6. Die dreiging acht de rechtbank reëel aanwezig op grond van hetgeen zich in het verleden met betrekking tot de van Rodion afkomstige tabletten heeft afgespeeld. Op grond van het rapport van Drs. Nienhuis, de verklaringen van Seegy en Businelli, de overgelegde irivoerdocumenten en facturen, en het door gedaagden niet weersproken feit dat de ter zitting van 29 oktober 1990 getoonde stempel met het vormmerk van A.B. Astra, afkomstig van Rodion, bij de vervaardiging van de tabletten is gebruikt en de eigen waarneming van de rechtbank ter zitting van de verschillen tussen de tabletten van Rodion en van A.B. Astra, alles in onderling verband en samenhang beschouwd, is de rechtbank van oordeel dat de van Rodion afkomstige tabletten vervalsingen waren. Het in Nederland in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren, verhandelen, invoeren en in voorraad hebben van deze tabletten leverde inbreuk op op het octrooirecht van Hassle en het merkrecht van A.B. Astra en was voorts onrechtmatig ten opzichte van eiseressen. Indien gedaagden hieraan al niet welbewust hun medewerking hebben gegeven, treft hun in ieder geval het verwijt dat zij hoogst onzorgvuldig hebben gehandeld, gelet op de invoerdocumenten en facturen. Dit een en ander rechtvaardigt toewijzing van de vorderingen die erop gericht zijn onrechtmatig handelen in de toekomst tegen te gaan. 5.7. De rechtbank merkt nog het volgende op. Gedaagden ontkennen dat zij inbreuk maken op het Nederlands octrooi 160.549 van Hassle, naar de rechtbank begrijpt omdat zij geen Metoprolol vervaardigen resp. verhandelen. Gedaagden verliezen hierbij uit

149

het oog dat het octrooi niet alleen beschermt een werkwijze voor het bereiden van - onder meer - Metoprolol en het in voor toediening geschikte vorm brengen daarvan, maar tevens de gevormde preparaten, dus ook de 50 mg tabletten. Voorzover gedaagden bedoelen te stellen dat het octrooi Metoprololtartraat niet beschermt, omdat dit woord niet in het octrooischrift voorkomt, zien zij over het hoofd dat het octrooi niet alleen Metoprolol beschermt maar ook zuuradditiezouten daarvan, waaronder - zoals elke deskundige derde die conclusie 1 leest onmiddellijk zal begrijpen - Metoprololtartraat. 5.8. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De beslissing De rechtbank, rechtdoende: In conventie A) Verbiedt ieder der gedaagden elke directe en indirecte inbreuk op het Nederlandse octrooi 160.549 ten name van Hassle. B) Verbiedt ieder der gedaagden elke directe en indirecte inbreuk op het vormmerk, als onder nr. 445.646 bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven ten name van A.B. Astra. C) Verbiedt ieder der gedaagden elke handeling waardoor in strijd met de waarheid de indruk zou worden gewekt dat een bepaald geneesmiddel van een of meer der eiseressen afkomstig is. D) Veroordeelt ieder der gedaagden tot betaling aan eiseressen ten titel van dwangsom van een bedrag van ƒ 50.000,- voor elke door de betrokken gedaagde gepleegde overtreding van een der hem (haar) opgelegde verboden als hierboven onder A) tot en met C) bedoeld. E) Veroordeelt gedaagden in de kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ 19.715,60. In reconventie Veroordeelt eisers in de kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ 3.600,-. Enz.

Nr 40. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 februari 1991. (inrichting voor het boren van ondergrondse doorgangen) Mr J.J. Brinkhof. Artt. 30A en 43 Rijksoctrooiwet j° artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de oppositie tegen Flowmole's Europees octrooi wordt de nieuwheid en de uitvindingshoogte van de uitvinding betwist op grond van o.m. twee Amerikaanse octrooien, welke door het Europees Octrooibureau tijdens de verleningsprocedure niet in beschouwing zijn genomen. Ondanks het feit dat deze octrooien betrekking hebben op boren voor de winning van delfstoffen en niet op het leggen van leidingen in betrekkelijk zachte grond is de kans zo groot dat Flowmole's octrooi wegens het ontbreken van nieuwheid of onvoldoende uitvindingshoogte zal worden herroepen, dat in kort geding voor een inbreukverbod geen plaats is. Flowmole Corporation te Kent, Washington, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kort geding], procureur Mr S.U. Ottevangers, tegen Diamant Boart Craelius N.V. te Zonhoven, België, gedaagde [in kort geding], procureur Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Flowmole is houdster van het Europese, mede voor

150


Nederland geldende octrooi 0195559, waarvan de verlening is gepubliceerd op 24 mei 1989. b. De prioriteitsdatum is 7 maart 1985. c. Het octrooi betreft: "Method and apparatus for installment of underground Utilities." d. Conclusie 1 luidt in de Nederlandse vertaling: 1. Inrichting voor het boren van een geleide ondergrondse doorgang, met een buigbare, buisvormige boorkolom (11), met een op het vooreinde van de boorkolom aangebrachte straalpijp (33, 38, 51, 104, 108), met een lineair drijfmiddel (3, 4) voor de vooruitbeweging van de boorkolom, met een draaiaandrijfmiddel (2) voor het draaien van de straalpijp (33, 38, 51, 104, 108) en een fluïdetoevoermiddel (6, 7, 8) voor de toevoer van onder druk staand boorfluïde aan de genoemde straalpijp, waarbij de genoemde straalpijp aangepast is om bij het in bedrijf zijn een fluïdesnijstraal (44) voort te brengen die een ten opzichte van de draaias van de straalpijp verplaatste baan snijdt, waardoor de straalpijp en de boorkolom in een rechtlijnige richting kunnen bewegen indien ze vooruitbewogen worden met een draaiing van de straalpijp en kunnen afwijken in de richting van de verplaatsing als ze vooruitbewogen worden zonder een draaiing van de straalpijp, met het kenmerk, dat een glad, taps toelopend geleidingsoppervlak op de kop (38, 51, 108) van de straalpijp verschaft is aan de zijde die tegenovergesteld is aan de richting van de verplaatsing, waardoor de genoemde straalpijp en boorkolom (11) door aarde of ander zacht materiaal in een boog kunnen bewegen indien ze zonder draaiing vooruitbewogen worden. e. Diamant heeft aan afnemers in Nederland boormachines verkocht en biedt deze te koop aan voor toepassing van het door haar "Terraboor 3000" genoemde boorsysteem. f. Tegen de verlening van Flowmole's octrooi is door twee belanghebbenden geopponeerd, waaronder Diamant Boart Craelius A.B., een tot hetzelfde concern als Diamant behorende Zweedse vennootschap. 2. Flowmole vordert - kort gezegd - Diamant op straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken op haar octrooirecht, met nevenvorderingen. 3. Aan haar vordering legt Flowmole ten grondslag dat de door Diamant verkochte en te koop aangeboden boormachines geheel voldoen "aan de omschrijving gegeven in althans conclusie 1 van het octrooi van Flowmole, althans daar niet dan op ondergeschikte punten van afwijken, terwijl bij normaal gebruik van die machines een werkwijze wordt toegepast, die geheel voldoet aan de omschrijving gegeven in tenminste conclusie 11" van haar octrooi. 4. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Nu oppositie is ingesteld tegen de verlening van Flowmole's octrooi dient te worden onderzocht of de kans dat het octrooi zal worden herroepen zo groot is dat, gelet op het bepaalde in het eerste lid van art. 30 A van de Rijksoctrooiwet, aan Flowmole bescherming van haar octrooi in kort geding door middel van een verbod dient te worden onthouden. 5.2. Uit het bezwaarschrift van Diamant Craelius A.B. d.d. 22 februari 1990 blijkt dat de oppositie onder meer berust op de gronden dat de geoctrooieerde uitvinding niet als nieuw beschouwd kan worden en dat de uitvinding niet als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid is aan te merken. De opposant beroept zich daarbij op een drietal publicaties: het Amerikaanse octrooi 2.324.102 (means for directional drilling) van 13 juli 1943, de Britse octrooiaanvrage 2.126.267 A (drilling meihods and equipment), gepubliceerd op 21 maart 1984 en het Amerikaanse octrooi 2.350.986 (deflecting drill bit) van 13 juni 1944.

18 mei 1992

5.3. Niet gebleken is dat het Europees Octrooibureau (EOB) tijdens de verleningsprocedure aandacht heeft geschonken aan beide Amerikaanse octrooien. De Britse octrooiaanvrage is door het EOB wel gesignaleerd. Dit heeft ertoe geleid dat de aanvrage en de conclusies opnieuw geformuleerd zijn. De woorden vóór "met het kenmerk" in conclusie 1 zijn toegesneden op de Britse aanvrage. 5.4. Het Amerikaanse octrooi 2.324.102 beschrijft onder andere een boor voorzien van een boorkop met een taps toelopend geleidevlak. Een chemische vloeistof kan als de boorkop tot stilstand is gekomen en in de gewenste positie is gebracht - schuin voorwaarts geïnjecteerd worden om gesteente op te lossen of althans zachter te maken, waarna in die schuin voorwaartse richting verder wordt geboord. 5.5. Het Amerikaanse octrooi 2.350.986 beschrijft een afbuigende boorkop waarbij het boren langs een gekromde baan wordt verkregen door toepassing van een glad, taps verlopend geleidingsvlak op de boorkop. 5.6. Gelet op deze door het EOB tijdens de verleningsprocedure niet in de beschouwing betrokken Amerikaanse octrooien wordt - ondanks het feit dat zij betrekking hebben op boren voor de winning van delfstoffen en niet op het leggen van leidingen in betrekkelijk zachte grond geoordeeld dat in casu de kans zo groot is dat Flowmole's octrooi wegens het ontbreken van nieuwheid of voldoende uitvindingshoogte zal worden herroepen, dat in kort geding voor een inbreukverbod geen plaats is. 5.7. Flowmole zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing De President: 1. Wijst de vordering af. 2. Veroordeelt Flowmole in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diamant begroot op ƒ 1.700,-. Enz.

Nr 41. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 14 augustus 1991. (Microclima/Micronet) Mr J. Mendlik. Art. 1 Benelux Merkenwet. Het moge zo zijn dat het merk "Microclima" een suggestie inhoudt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van het produkt, dit wil nog niet zeggen dat het merk zuiver beschrijvend is. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Gelet op de eerdere relatie tussen partijen moest gedaagde er meer dan een ander voor waken dat verwarring zou ontstaan tussen haar produkt en dat van eiseres. Overeenstemming aangenomen tussen Microclima en Micronet. Door een naam te gebruiken waarvan een belangrijk - zij het niet onderscheidend - deel gelijk is aan het eerste deel van de naam van het produkt van eiseres, terwijl dat deel in die naam geen voor het produkt specifieke betekenis heeft, wekt gedaagde de suggestie dat eiseres er iets mee te maken heeft, een suggestie die wordt versterkt door het feit dat gedaagde het produkt van eiseres enige tijd heeft verkocht en door gelijkenis in presentatie van merk en teken.') Novatex Italia S.p.A. te Sirtori, Italië, eiseres [in kort geding], procureur Mr F.G.P.M. Spreuwenberg, advocaat Mr R.J.C. Brouwer te Venlo, tegen Rolloos Sorensen B.V. te Raamsdonksveer, gemeente

18 mei 1992


Raamsdonk, gedaagde [in kort geding], procureur Mr N.A.M. Sinjorgo. 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor Rolloos is gevestigd binnen het arrondissement Breda, zodat de President ingevolge artikel 37 van de Beneluxwet op de merken bevoegd is van de vordering inzake het merk kennis te nemen. Tussen partijen staat als onbetwist dan wel als onvoldoende gemotiveerd weersproken het volgende vast. - Novatex en Rolloos hebben gedurende geruime tijd met elkaar zaken gedaan. In het kader van de zakelijke relatie is Rolloos betrokken geweest bij de ontwikkeling en introductie door Novatex van een nieuw soort zogenaamde "schermnetten", ook wel "vervroegingsnetten" genoemd. De zakelijke relatie is in november 1990 verbroken. - Novatex heeft op 14 november 1990 in Italië voor genoemde netten het merk "Microclima" internationaal gedeponeerd. - Op 20 december 1990 heeft inschrijving van het merk bij het Benelux-Merkenbureau plaatsgevonden. Als gevolg van het recht van voorrang heeft het Benelux-depot rechtskracht vanaf 14 november 1990. - Op 7 december 1990 heeft Rolloos bij het Benelux-Merkenbureau het merk "Micronet" gedeponeerd. - Rolloos gebruikt het merk "Micronet" voor soortgelijke waar als Novatex het merk "Microclima" gebruikt. Novatex baseert haar vordering op merkinbreuk en onrechtmatige daad van Rolloos. Rolloos voert als primair verweer, dat het merk "Microclima" geen onderscheidend vermogen heeft, omdat het slechts beschrijvend is. Als subsidiair verweer heeft Rolloos aangevoerd dat het merk "Microclima" gering onderscheidend vermogen heeft. Voorts wijst Rolloos op een aantal bijkomende omstandigheden die maken dat van enig onrechtmatig handelen van Rolloos jegens Novatex geen sprake is. Het primaire verweer van Rolloos berust op het feit dat de genoemde schermnetten bedoeld zijn om een microklimaat te creëren. De naam verwijst derhalve naar dé functie van de netten. Dit verweer dient te worden verworpen. Het moge zo zijn dat de naam "Microclima" een suggestie inhoudt ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de netten, dit wil echter nog niet zeggen dat het merk zuiver beschrijvend is. Subsidiair beroept Rolloos zich erop, dat het merk "Microclima" gering onderscheidend vermogen heeft en dat "Micronet" geen inbreuk maakt op "Microclima" omdat de wezenlijke bestanddelen van de merken aanzienlijk van elkaar verschillen. Vaststaat dat Rolloos als gevolg van het feit dat partijen tot in november 1990 met elkaar zaken gedaan hebben, op de hoogte was van de naam en de presentatie van het produkt van Novatex. Onder die omstandigheden moest Rolloos er meer dan een ander voor waken dat verwarring zou ontstaan tussen haar produkt en dat van Novatex. Rolloos heeft voor haar produkt echter een naam gekozen, waarvan een belangrijk deel - dat overigens op zich geen onderscheidend vermogen heeft gelijk is aan het eerste deel van de naam van het produkt van Novatex. Juist dit deel (micro), dat buiten het verband van het woord "Microclima" geen specifieke, voor het produkt zinvolle betekenis heeft en dus zeer wel vermeden had kunnen worden, heeft Rolloos gebruikt in combinatie met de beschrijvende term "net". Aldus hanteert Rolloos als merk een teken waarvan de suggestie uitgaat dat Novatex of "Microclima" er iets mee te maken heeft. Deze suggestie wordt nog versterkt door de omstandigheid, dat Rolloos gedurende enige tijd "Microclima"-netten voor Novatex heeft verkocht. Ook de presentatie van "Micronet" in advertenties, schuin gedrukt en onderstreept, vertoont gelijkenis met de presentatie van "Microclima", zodat van overeenstemmende tekens gesproken kan worden en merkin-

151

breuk gegeven is. Het subsidiaire verweer van Rolloos, waarbij andere omstandigheden, die verschillen opleveren, geaccentueerd worden, dient gelet op het grotere belang van het vorenstaande eveneens verworpen te worden. De vordering van Novatex kan worden toegewezen onder mitigering en maximering van de gevorderde dwangsommen. Novatex vordert vervolgens veroordeling van Rolloos om de inschrijving van het merk "Micronet" door te halen. Deze vordering dient te worden afgewezen bij gebreke van spoedeisend belang. Het enkele voorkomen van een bodemprocedure kan namelijk niet als zodanig worden beschouwd. 4. De kosten Rolloos zal, nu Novatex' belangrijkste vordering tegen haar wordt toegewezen, als de in het ongelijk te stellen partij, in de kosten van het geding worden verwezen. 5. De beslissing in kort geding De president veroordeelt gedaagde tot het onmiddellijk staken en gestaakt houden van ieder gebruik - in de meest ruime zin - van het (woorden beeld)teken "Micronet" voor de waren waarvoor het merk "Microclima" is ingeschreven of voor soortgelijke waren en overigens iedere handeling na te laten waarmee inbreuk gemaakt wordt op het uitsluitend recht van eiseres op de merknaam "Microclima", zulks op straffe van een door gedaagde ten behoeve van eiseres te verbeuren dwangsom van ƒ 10.000,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding van het verbod voortduurt; bepaalt dat aan dwangsommen maximaal ƒ250.000,kan worden verbeurd; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op heden begroot op ƒ 1.831,80; weigert het meer of anders gevorderde. Enz. ') Buiten de merken gelegen omstandigheden. De president neemt overeenstemming aan, hoewel de gelijkenis tussen merk en teken zich beperkt tot een nauwelijks onderscheidend bestanddeel, en het associatiegevaar voornamelijk lijkt te berusten op omstandigheden, die geen deel uitmaakten van het merkdepot: de vroegere relatie tussen partijen, eerdere verkoop van eiseresses produkt door gedaagde, zinloosheid van het onderdeel 'micro' in het teken, en tenslotte de presentatie van merk en teken (vgl. ook J.J. Brinkhof, Merk zoals gedeponeerd en zoals gebruikt. (Een naijlend nootje), S/F 1991, p. 3). De beslissing lijkt dan ook meer gefundeerd te zijn op de onzorgvuldigheid van gedaagde's handelen. In zijn noot onder Pres. Rb. Leeuwarden, 2 oktober 1978, S/F 1983, p. 366 (Leeuwarder Courant-Friese Koerier/De Koerier) merkte Van Nieuwenhoven Helbach terecht op dat de BMW in de praktijk weinig ruimte laat voor aanvullende werking door het gemene recht, omdat de bescherming die zij als lex specialis biedt, zeer ver gaat. Deze zaak zou zich daarvoor evenwel goed hebben geleend. J.H.S.


152

Nr 42. Gerechtshof te Leeuwarden, 20 februari 1991. (Timoptol) Mrs W.H. Vellinga, A.E. du Perron en E.J. Postma. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. De apotheker die aan een koper die een recept presenteert waarin aflevering van een met een merknaam aangeduid geneesmiddel wordt voorgeschreven, een zogenaamd loco-middel aflevert en nalaat zulks bij de aflevering aan de koper mee te delen of anderszins duidelijk te maken, pleegt merkinbreuk. De plicht iedere onjuiste indruk dan wel misverstand te voorkomen drukt vanzelfsprekend nog zwaarder op de apotheker indien het recept, zoals in het onderhavige geval, uitsluitend het merkgeneesmiddel noemt en niet ook nog de mogelijkheid van aflevering van een loco-middel noemt. Daarbij is onder de apotheker niet alleen de eigenaar van de apotheek te verstaan, maar ook de verantwoordelijk apotheker in loondienst van die eigenaar, indien de keuze of het merkgeneesmiddel dan wel het loco-middel wordt afgeleverd, geheel onder zijn verantwoordelijkheid valt. Ook in dat geval kan de aflevering van het loco-middel als een aflevering van "eigen waar" worden aangemerkt. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Het moge juist zijn dat een fabrikant van geneesmiddelen voor zijn toegang tot de markt van eindgebruikers op de apothekers (en apotheekhoudende artsen) als groep is aangewezen, dit betekent niet dat ook een weigering van een individuele apotheker als Pijpers om aan een koper een door deze gewenst produkt af te leveren, die toegang in relevante mate belemmert. Die weigering is niet onrechtmatig. Hoewel uit art. 26a van het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst bepaaldelijk volgt dat de apotheker, zowel jegens de arts die het recept heeft uitgeschreven als jegens de patiënt te wiens behoeve het is uitgeschreven, gehouden is het produkt af te leveren dat in het recept is voorgeschreven, tenzij hij zich ervan heeft vergewist dat zowel arts als patiënt met aflevering van een vervangend geneesmiddel akkoord gaan, is het hof van oordeel dat de fabrikant aan de niet-naleving van dit, niet in zijn belang gegeven, voorschrift geen aanspraak kan ontlenen. De niet-naleving van dat voorschrift leverde geen onrechtmatige daad op jegens Merck. Merck Sharp & Dohme B.V. te Haarlem, appellante [in kort geding], procureur Mr T.K. Hoogslag, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage, tegen 1. J.P.R. Pijpers te Hoogeveen, procureur Mr J. de Goede, advocaat Mr I.A.M. Baas te 's-Gravenhage en 2. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, procureur Mr V.M.J. Both, advocaat Mr S. de Wit te 's-Gravenhage, geïntimeerden [in kort geding]. a) President Arrondissementsrechtbank te Assen, 2 augustus 1990 (Mr E.J. Anneveldt). 3. Beoordeling 3.1. Eiseres [Merck, Sharp & Dohme; Red.] stelt dat zij rechthebbende is op het Benelux-merk TIMOPTOL en dat zij dat gebruikt voor oogdruppels. Zij verwijt gedaagde, die apotheker is, dat hij er kortgeleden toe is overgegaan, op recepten voor TIMOPTOL een niet van eiseres afkomstig loco-preparaat te leveren. Eiseres heeft vernomen dat dit geschiedt in het kader van een actie van de Hoogeveense apothekers om de gezondheidszorg goedkoper te maken. 3.2. Volgens eiseres maakt gedaagde aldus inbreuk op haar rechten op het betrokken merk en handelt hij jegens haar onrechtmatig, misbruik makende van zijn positie als

18 mei 1992

apotheekhouder; eiseres kan geneesmiddelen uitsluitend via apotheken aan het publiek leveren. Hij is verplicht om af te leveren wat de arts op het recept voorschrijft. 3.3. Naar mijn voorlopig oordeel kan van merkinbreuk geen sprake zijn. Eiseres beweert immers niet dat gedaagde haar merk op een of andere wijze ongeoorloofd gebruikt. 3.4. Eiseres stelt niet dat het loco-preparaat als geneesmiddel van mindere kwaliteit is dan het door haar in de handel gebrachte merkartikel. Voorshands lijkt dus aannemelijk dat het de betrokken arts niet uitmaakt of gedaagde het ene produkt of het andere aflevert. Het ligt voor de hand dat de (meeste) patiënten het loco-preparaat zullen prefereren omdat dit kennelijk goedkoper is. 3.5. Onder deze omstandigheden ben ik er zonder meer niet van overtuigd dat gedaagde toch steeds TIMOPTOL zou moeten afleveren, met het oog op de bedrijfsbelangen van eiseres. Van "misbruik" van zijn positie als apotheker zou naar mijn voorlopig inzicht bij gedaagde slechts sprake kunnen zijn als hij er op uit zou zijn, eiseres ten eigen bate te benadelen. Eiseres suggereert dat dat inderdaad het geval is, als zij stelt dat gedaagde aan het loco-preparaat meer verdient. Ik beschik op dit punt echter over geen enkel concreet gegeven en bovendien blijkt uit niets dat de aan gedaagde verweten handelwijze is ingegeven door de wens, er zelf beter van te worden. 3.6. Een en ander in aanmerking genomen acht ik de vordering niet toewijsbaar. Eiseres dient de proceskosten te dragen. Beslissingen De president, 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Verwijst eiseres in de kosten van dit geding, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op nihil. Enz. b) Het Hof, enz. 3. De grieven. MSD heeft tegen het beroepen vonnis de volgende twee grieven opgeworpen: Grief I: Ten onrechte heeft de President op de in het vonnis genoemde gronden als zijn voorlopig oordeel uitgesproken dat van merkinbreuk geen sprake kan zijn en mede op die grond de gevraagde voorzieningen geweigerd. Grief 11: Ten onrechte heeft de President op de in het vonnis onder 3.4. en 3.5. genoemde gronden de handelwijze Pijpers met betrekking tot TIMOPTOL ook overigens (afgezien van de merkinbreuk) niet onrechtmatig geoordeeld en mede daarom de gevraagde voorzieningen geweigerd. 4. De vaststaande feiten. 4.1. Als gesteld en erkend dan wel onvoldoende weersproken staan in hoger beroep de navolgende feiten vast: (a) MSD is rechthebbende op het merk "Timoptol" voor een geneesmiddel ter behandeling van glaucoom; het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel draagt de generieke naam "timololum". (b) Pijpers beheert als verantwoordelijk apotheker de Apotheek Meiborg in Hoogeveen; Pijpers vervult deze functie in loondienst bij de eigenares van die apotheek, de Stichting Verenigde Nederlandse Apothekers (VNA). (c) Op of omstreeks 8 mei 1990 heeft een zekere Van Lennep in de Apotheek Meiborg een recept gepresenteerd, waarin hem door de oogarts Van der Laan te Hoogeveen het geneesmiddel Timoptol werd voorgeschreven. (d) Op dat recept heeft de Apotheek Meiborg niet het middel "Timoptol", maar het middel "Timololum PCH" afgeleverd. (e) "Timololum PCH" is een door Pharmachemie BV in het verkeer gebracht geneesmiddel, waarvan eveneens

18 mei 1992


"timololum" het werkzame bestanddeel is; de aanduiding "PCH" is door Pharmachemie BV als merk ingeschreven. 4.2. Voorts heeft Pijpers desgevraagd ter terechtzitting van het hof medegedeeld dat het middel "Timoptol" wel in voorraad was toen aan Van Lennep het middel "Timololum PCH" werd afgeleverd. 5. De ontvankelijkheid van de vorderingen van MSD. 5.1. Pijpers heeft bij memorie van antwoord voorgedragen dat MSD in haar vorderingen jegens hem niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard omdat hij als apotheker in loondienst van de eigenares van de apotheek noch produkten levert, noch zou kunnen weigeren produkten te leveren. 5.2. Mede onder verwijzing naar hetgeen hierna in rechtsoverweging 6.3 wordt overwogen, verwerpt het hof dit betoog. De omstandigheid dat bepaalde jegens een derde onrechtmatig te noemen gedragingen van een werknemer aan diens werkgever kunnen worden toegerekend, brengt niet mede dat die werknemer niet ook zelf terzake van die gedragingen, voor zover door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid verricht, kan worden aangesproken en in kort geding tot het achterwege laten daarvan kan worden veroordeeld. 6. De beoordeling van de grieven. Met betrekking tot grief I: 6.1. Evenals de dagvaarding en de toelichting op grief I, gaat het hof ervan uit dat de vraag of sprake is geweest van merkinbreuk door Pijpers dient te worden beantwoord aan de hand van het criterium van het Tanderil-arrest van het Benelux Gerechtshof (9 juli 1984, NJ1985, 101) [B.I.E. 1985, nr 20, blz. 59; Red.], in essentie inhoudende dat de apotheker die aan een koper, die een recept presenteert waarin aflevering van een met een merknaam aangeduid geneesmiddel wordt voorgeschreven, een zogenaamd loco-middel aflevert en nalaat zulks bij de aflevering aan de koper mede te delen of anderszins duidelijk te maken, merkinbreuk pleegt. 6.2. De plicht iedere onjuiste indruk dan wel misverstand te voorkomen drukt vanzelfsprekend nog zwaarder op de apotheker indien het recept, zoals in het onderhavige geval, uitsluitend het merkgeneesmiddel noemt en niet, zoals in het f anderil-geval, ook nog de mogelijkheid van aflevering van een loco-middel noemt. 6.3. Daarbij is onder de apotheker niet alleen de eigenaar van de apotheek te verstaan, maar ook de verantwoordelijk apotheker in loondienst van die eigenaar, indien de keuze of het merkgeneesmiddel dan wel het loco-middel wordt afgeleverd, geheel onder zijn verantwoordelijkheid valt. Ook in dat geval kan de aflevering van het loco-middel als een aflevering van "eigen waar" in de zin van artikel 13A, aanhef en lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden aangemerkt. 6.4. Hoewel in het onderhavige geval, naar vaststaat, niet aan de koper Van Lennep is ontgaan dat een ander middel dan Timoptol werd afgeleverd, zodat achteraf kan worden vastgesteld dat hij niet meende dat het geleverde van MSD afkomstig was, is zowel op grond van de, onbeantwoord gebleven, brief van Van Lennep aan Pijpers d.d. 21 mei 1990 als op grond van de reactie d.d. 24 juli 1990 van de raadsman van VNA (de eigenares van de apotheek) op een - eveneens door Pijpers onbeantwoord gelaten - brief van MSD aan Pijpers d.d. 13 juni 1990, voldoende aannemelijk geworden dat de apotheker niet eigener beweging aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan c.q. heeft laten voldoen. Dit beeld wordt nog bevestigd door de, door MSD overgelegde, brieven van Mevrouw J. de Bruijn en Mevrouw A. Henriet d.d. 20 november 1990 en onvoldoende ontkracht door de verklaring d.d. 29 oktober 1990 van de apothekersassistente G. Schuurman. 6.5. Gelet op het belang van de merkhouder bij de naleving van de op de apotheker rustende verplichting, welke in een geval als het onderhavige bovendien het karakter draagt van een ter voorkoming van merkinbreuk

153

te vervullen voorwaarde, dient een eventuele onzekerheid omtrent de toedracht van één en ander voor rekening van de apotheker te komen. 6.6. Het hof is derhalve van oordeel dat voldoende vaststaat dat Pijpers inbreuk op het merk Timoptol heeft gemaakt en dat MSD voldoende spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de terzake van deze merkinbreuk gevraagde voorziening, welke het hof enigermate beperkter dan verlangd in na te melden voege toewijsbaar acht. 6.7. Grief I is derhalve gegrond. Met betrekking tot grief H: 6.8. Met deze grief bestrijdt MSD de afwijzing van haar vordering voorzover zij gebaseerd is op onrechtmatig handelen van Pijpers, hierin bestaande: (a) dat hij misbruik van zijn bijzondere positie als apotheker zou maken door aflevering van Timoptol te weigeren; (b) dat hij zijn plicht zou schenden tot aflevering van wat de arts op het recept voorschrijft. 6.9. In het midden kan blijven of de president de onweersproken stellingen van de dagvaarding inzake de weigering door en het financiële voordeel voor Pijpers buiten beschouwing had mogen laten en zijn afwijzing van de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering van MSD had mogen gronden op zijn veronderstellingen omtrent de gevoelens van artsen en patiënten met betrekking tot de aflevering van loco-preparaten. Ook indien de grief in dat opzicht terecht zou zijn voorgedragen, kan zij namelijk niet tot vernietiging van het beroepen vonnis leiden. Met betrekking tot onderdeel (a): 6.10. Het hof constateert allereerst dat in hoger beroep, tegenover Pijpers' duidelijke - en niet op grond van de namens MSD aangevoerde argumenten als gedekt verweer aan te merken - ontkenning, onvoldoende is komen vast te staan dat zodanige weigering heeft plaatsgevonden. De passage in de brief van 21 mei 1990 van Van Lennep aan Pijpers "Dus U wilde mij de Timoptol niet meer leveren", laat zich namelijk zeer wel verstaan als een door Van Lennep zelf uit de voorafgegane discussie getrokken conclusie, zonder dat van een werkelijke weigering sprake hoeft te zijn geweest. Aan de nadere toelichting van Van Lennep in diens brief van 14 november 1990 gaat het hof voorbij, aangezien deze van veel latere datum dateert, toen de zaak inmiddels in een gepolariseerde fase terecht was gekomen. 6.11. Bovendien acht het hof het allerminst waarschijnlijk dat de rechter ten principale tot het oordeel zal komen dat een enkele weigering van Pijpers om aan een koper een door deze gewenst produkt af te leveren, een onrechtmatige daad jegens de fabrikant van dat produkt oplevert. Het moge juist zijn dat een fabrikant van geneesmiddelen voor zijn toegang tot de markt van eindgebruikers op de apothekers (en apotheekhoudende artsen) als groep is aangewezen, dit betekent niet dat ook een weigering van een individuele apotheker als Pijpers die toegang in relevante mate belemmert. Dat alle Hoogeveense apothekers, waaronder Pijpers, het afleveren van Timoptol zouden weigeren is wel door Van Lennep aan MSD geschreven, maar door Pijpers weersproken en niet uit andere bron bevestigd. Voor zover MSD tevens een beroep heeft gedaan op het financiële voordeel dat de apotheker bij de verkoop van een goedkoper vervangend middel zou behalen, kan dit beroep ten aanzien van Pijpers reeds niet slagen op grond van de omstandigheid dat tegenover diens betwisting niet is gebleken dat zodanig voordeel aan Pijpers, als apotheker in loondienst, ten goede zou komen. Met betrekking tot onderdeel (b): 6.12. Hoewel naar 's hofs voorlopig oordeel uit artikel 26a van het besluit uitoefening artsenijbereidkunst (BUA) bepaaldelijk volgt dat de apotheker, zowel jegens de arts die het recept heeft uitgeschreven als jegens de patiënt te

154


wiens behoeve het is uitgeschreven, gehouden is het produkt af te leveren dat in het recept is voorgeschreven (dus Timoptol als slechts Timoptol is vermeld), tenzij hij zich ervan heeft vergewist dat zowel arts als patiënt met aflevering van een vervangend geneesmiddel akkoord gaan, is het hof tevens van oordeel dat de fabrikant aan de niet-naleving van dit, niet in zijn belang gegeven, voorschrift geen aanspraak kan ontlenen. . De niet-naleving van dat voorschrift met betrekking tot het door Van Lennep gepresenteerde recept heeft derhalve los van de merkenrechtelijke aspecten - geen onrechtmatige daad van Pijpers jegens MSD opgeleverd. Met betrekking tot het gestelde onrechtmatig handelen van Pijpers voor het overige: 6.13. Bij pleidooi heeft MSD tevens betoogd dat de bijzondere positie van de apotheker, als enige toegang voor de fabrikant tot de markt, reeds op zichzelf, en zeker in combinatie met enig voor de apotheker aan de verkoop van goedkopere vervangende middelen verbonden voordeel, medebrengt dat - wederom los van de merkenrechtelijke aspecten - de apotheker die in plaats van een voorgeschreven specialité een goedkoper vervangend middel aflevert, die bijzondere positie misbruikt en daardoor onrechtmatig jegens de fabrikant van de specialité handelt. Binnen het kader van hetgeen MSD bij dagvaarding in eerste aanleg en in de memorie van grieven heeft gesteld, is een beslissing over de juistheid van dat betoog niet aan het oordeel van het hof onderworpen. Met betrekking tot de kosten: 6.14. Aangezien MSD in hoger beroep met betrekking tot de gestelde merkinbreuk en het sub 1 gevorderde in het gelijk is gesteld en Pijpers en KNMP met betrekking tot het gestelde onrechtmatig handelen en het sub 2 gevorderde, zal het hof de kosten van het hoger beroep (waaronder de kosten van het incident), alsmede de kosten van de eerste aanleg compenseren in dier voege dat iedere partij, waaronder KNMP, de eigen kosten dient te dragen. De beslissing Het gerechtshof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende, verbiedt Pijpers op recepten voor produkten van MSD andere produkten af te leveren, tenzij aan degene, aan wie het andere produkt wordt afgeleverd, wordt medegedeeld of anderszins wordt duidelijk gemaakt dat hem een niet van MSD afkomstig produkt wordt afgeleverd. Bepaalt dat Pijpers voor iedere onder zijn verantwoordelijkheid vallende aflevering van een ander produkt dan een bij recept voorgeschreven produkt van MSD een dwangsom zal verbeuren ten bedrage van ƒ 5.000,- tenzij hij kan aantonen dat aan degene aan wie dat andere produkt is afgeleverd is medegedeeld dan wel anderszins duidelijk gemaakt dat hem een niet van MSD afkomstig produkt werd afgeleverd. Bepaalt dat boven een bedrag van ƒ250.000,- geen dwangsommen uit voormelden hoofde meer zullen worden verbeurd. Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, des dat iedere partij de eigen kosten drage. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

18 mei 1992

Nr 43. President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 5 januari 1990. (dienstmerk en handelsnaam Thermae-Son) Mr J.P.M. Hermans. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet en art. 5 Handelsnaamwet. De beide in het geding zijnde namen moeten in hun geheel worden beschouwd en stemmen dan niet zodanig overeen dat de door gedaagden voor hun inrichting gebezigde term "Thermen Kastelenplein" een inbreuk op de handelsnaam of het merkenrecht van eiseres oplevert. Het bestanddeel Thermae/Thermen levert ook los van de rest van de namen te weinig onderscheidend karakter op om beschermd te kunnen zijn, nu dit bestanddeel een soortnaam betreft. De inrichtingen doen zo sterk denken aan de oude Romeinse thermen, dat het niet meer dan logisch is dat men deze naam daarvoor als soortnaam gaat gebruiken, zoals in het buitenland al langere tijd gebruikelijk is. Thermae-Son B.V. te Son, gemeente Son en Breugel, eiseres [in kort geding], procureur Mr W.J. Kolkert, tegen 1. V.o.f. Thermen Kastelenplein te Eindhoven, 2. Johannes Henricus Maria van der Heijden te Veldhoven en 3. Leonardus Petrus Cornelis Maria van der Heijden te Veldhoven, gedaagden [in kort geding], procureur Mr F.A. van Kemenade. Het geschil. 2.1. Partijen exploiteren elk een onderneming, toegespitst op een "professionele verzorging van lichaamscultuur". In de accommodaties bevinden zich o.a. een sauna, dompelbaden, turkse stoombaden, kruidenbaden, een hot whirlpool, een subtropisch zwembad, zonnebanken, massageruimten, een beautystudio en een restaurant. Eiseres exploiteert haar onderneming in Son en maakt daarbij gebruik van de handelsnaam "ThermaeSon". Deze handelsnaam gebruikt zij sedert 1 juli 1985. Daarnaast heeft zij deze naam op 30 december 1987 als dienstmerk gedeponeerd bij het Benelux Merken en Modellen Bureau te 's-Gravenhage. Gedaagden gedaagde sub 2 en 3 zijn vennoten van gedaagde sub 1 exploiteren hun onderneming sedert 9 december 1982 in Veldhoven onder de naam Sauna Kastelenplein. Met ingang van 1 november 1989 hebben gedaagden de handelsnaam van hun onderneming gewijzigd in "Thermen Kastelenplein". 2.2. Eiseres vordert in dit geding - kort gezegd - dat gedaagden worden veroordeeld: a) het gebruik van de handelsnaam Thermen Kastelenplein te staken en gestaakt te houden en deze handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin het woord thermen of een daarop gelijkend woord niet meer voorkomt; b) de onder a bedoelde wijziging binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in te schrijven; c) al haar reclamemateriaal voor zover bevattende de naam Thermen Kastelenplein aan eiseres ter vernietiging af te geven; d) een rectificatie-advertentie te plaatsen in het Eindhovens Dagblad; een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. 2.3. Eiseres is van mening dat er een onaanvaardbare gelijkenis bestaat tussen de naam Thermae-Son en de naam Thermen Kastelenplein, omdat het hoofdbestanddeel van deze namen - Thermae en Thermen slechts weinig afwijkt. Dit bestanddeel betreft volgens eiseres geen soortnaam, maar een begrip uit de oudheid, dat in Nederland niet meer bestond en dat door eiseres weer is geïntroduceerd. Het gebruik van dit bestanddeel

18 mei 1992


door gedaagden is dan ook volgens eiseres niet alleen in strijd met de Handelsnaamwet - de naamsvoering levert groot gevaar voor verwarring op bij het publiek waar beide partijen zich op richten - maar maakt ook inbreuk op het merkenrecht van eiseres. Bovendien is de handelwijze van gedaagden volgens eiseres onrechtmatig, aangezien gedaagden daarbij profiteren van de intensieve public relations acties en reclames van eiseres. 3. Gedaagden zijn primair van mening dat de namen Thermae-Son en Thermen Kastelenplein in hun geheel en in onderlinge samenhang moeten worden bekeken en dat de namen aldus beschouwd niet met elkaar overeenstemmen. Subsidiair zijn gedaagden van mening dat eiseres het woord thermen noch in het kader van het merkenrecht noch in het kader van de handelsnaamwetgeving kan monopoliseren, aangezien dit woord de aanduiding als soortnaam is van een inrichting waar men, naast het genieten van diverse soorten baden, kan verpozen, sporten, dineren, zaken doen etc. Gedaagden zijn deze soortnaam in hun handelsnaam gaan gebruiken, omdat de door hen aangeboden diensten, die niet langer door het woord sauna werden gedekt, zich juist onder de naam Thermen laten vatten. In de thermen bevonden zich immers ook zwembassins, warmwaterbaden, zweetbaden, dompelbaden en sportvelden en zij waren ook bedoeld als ontmoetingsplaats. Ook andere bedrijven, vooral in het buitenland, gebruiken dan ook deze naam om hun inrichtingen aan te duiden. Gedaagden zien tenslotte niet in op welke wijze zij zouden profiteren van de PR-activiteiten van eiseres. De beoordeling. 4.1. Met gedaagden is de president van oordeel dat de beide in het geding zijnde namen in hun geheel dienen te worden beschouwd en dat zij dan niet zodanig overeenstemmen, dat de door gedaagden voor hun inrichting gebezigde term een inbreuk op de handelsnaam of het merkenrecht van eiseres oplevert. 4.2. Zelfs al beziet men het bestanddeel Thermae/ Thermen los van de rest van de namen, dan nog moet worden geoordeeld dat het gebruik van dit bestanddeel in een handelsnaam of merk te weinig onderscheidend karakter oplevert om beschermd te kunnen worden, nu dit bestanddeel een soortnaam betreft. Weliswaar zijn er na de klassieke oudheid sedert lange tijd geen in werking zijnde thermen meer geweest, maar dat betekent nog niet dat de naam van deze inrichtingen kan worden gemonopoliseerd. Het is immers al sinds jaar en dag gebruikelijk dat men voor zaken, die in de moderne tijd worden geïntroduceerd, een naam uit de klassieke talen kiest. Indien dergelijke namen in de klassieke oudheid voor vergelijkbare zaken gebruikt werden en er voor de moderne zaak geen goed Nederlands woord bestaat, dienen dergelijke zaken vanaf dat moment in principe als soortnaam te worden beschouwd. Dit is ook het geval bij de naam thermen. Voor de inrichtingen van partijen bestaat in het modern Nederlands geen goede naam: de inrichtingen betreffen veel meer dan een sauna of een badinrichting. De inrichtingen doen zo sterk denken aan de oude Romeinse thermen, dat het niet meer dan logisch is dat men deze naam daarvoor als soortnaam gaat gebruiken, zoals in het buitenland al langere tijd gebruikelijk is. 4.3. Geconcludeerd moet dan ook worden dat er geen sprake is van een inbreuk door gedaagden op de handelsnaam of het merkenrecht van eiseres. Evenmin is er sprake van onrechtmatig handelen door het profiteren van de PR-activiteiten van eiseres; de door eiseres gestelde onrechtmatigheid op dit punt gaat immers uit van een onaanvaardbare gelijkenis tussen de beide namen. 4.4. De vorderingen van eiseres dienen op grond van het vorenstaande te worden afgewezen. Eiseres dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding te worden veroordeeld.

155

De beslissing. De president: Wijst de vorderingen van eiseres af; Veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, aan de zijde van gedaagden tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.500,-; enz.

Nr 44. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 11 september 1990. (De Autogids) Mrs R.A. Vos, J.E.F.F.M. Duynstee en F.F. Langemeijer. Art. 14 j° art. 4, aanhef en onder 2 en 6 en art. 1 Benelux Merkenwet. Het beroep op nietigheid van het merk "Autogids" voor boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en overige drukwerken en geschriften, wordt verworpen. Van misleiding van het publiek is geen sprake; de nietigheidsactie van art. 4 sub 6 is niet ingesteld binnen 5 jaar te rekenen van de datum van depot en Wigmore heeft geen nietigheidsactie ingesteld op grond van art. 14 A sub 1. Mede gelet hierop gaat het in dit kort geding te ver om ervan uit te gaan dat het merk ondeugdelijk is wegens gemis aan ieder onderscheidend vermogen. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek j° Handelsnaamwet en Benelux Merkenwet. Noch de Benelux Merkenwet noch de Handelsnaamwet verhindert dat de oudere handelsnaamgerechtigde op grond van art. 1401 BW kan optreden tegen een jonger merk dat met die handelsnaam overeenstemt. Dan moet het wel gaan om belangen die de Handelsnaamwet beoogt te beschermen, zoals onder meer verwarring bij het publiek ten aanzien van een onderneming. De vordering van Wigmore wordt afgewezen omdat niet gebleken is dat Wigmore in belangen die de Handelsnaamwet beoogt te beschermen is geschaad en omdat bij afweging van de wederzijdse belangen een voorziening als verzocht niet geïndiceerd is. Maria Elisabeth Wigmore-Lagendijk, handelend onder de naam "De Autogids", te 's-Gravenhage, appellante [in kort geding], procureur Mr M.L.A. van Opstal, advocaat Mr P.J.L.J. Duijsens te 's-Gravenhage, tegen Uitgeversmaatschappij P.V. Janssen B.V. te Gennep, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr J.H.M. Erkens, advocaat Mr F.J.H. Mulder te Amsterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Roermond, 11 mei 1989 (Mr G.A.T. Wind). Het voorlopig oordeel van de president van de rechtbank Eiseres [Wigmore; Red] heeft aan dit kort geding ten grondslag gelegd, dat gedaagde jegens haar onrechtmatig handelt door gebruik te maken van de naam "Autogids", onder welke naam gedaagde sedert september 1988 in West-Nederland een advertentieblad is gaan verspreiden. Eiseres stelt daartoe, dat zij reeds vanaf 1973 haar bedrijf exploiteert onder de naam "De Autogids" en onder die naam in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken voor Rotterdam en Beneden-Maas staat ingeschreven. Uit een overgelegd uittreksel d.d. 20 april 1989 uit genoemd handelsregister is Ons gebleken dat daarin als datum van vestiging van de onderneming van eiseres wordt genoemd 1 april 1981. Deze datum wordt ook genoemd in een brief van 29 oktober 1987 van eiseres aan Boomerang Kommunikatie te Capelle aan de IJssel. Daarin geeft eiseres aan dat zij sedert april 1981 eigenaresse is van "Uitgeverij De Autogids". In het schrijven

156


van 19 oktober 1988 van eiseres aan gedaagde staat daarentegen vermeld dat eiseres sedert 1973 eigenaresse is van genoemde uitgeverij. Naar Ons oordeel moet voorshands van de in genoemd uittreksel opgegeven oprichtingsdatum 1 april 1981 worden uitgegaan. Niet weersproken is, dat gedaagde op 2 april 1979 de titel "Autogids" heeft gekocht en dat voordien die titel reeds gebruikt werd door de rechtvoorgangers van gedaagde. Gedaagde heeft in dat verband een Autogids gedateerd vrijdag 23 maart 1979 in het geding gebracht. Daarnaast heeft gedaagde ook een tweetal Autogidsen, uitgegeven door het uitgeversconcern Audet, overgelegd. Op grond van het voorgaande moet worden betwijfeld of de oudste rechten op de naam Autogids - gesteld al dat deze naam voldoende onderscheidend vermogen bezit - aan eiseres toekomen. Daarbij komt dat niet weersproken is dat gedaagde al meer dan 10 jaar het blad "De Autogids" elders in Nederland uitgeeft en eiseres daartegen nimmer aktie heeft ondernomen. Naar Ons voorlopig oordeel kan eiseres dan ook thans niet meer te goeder trouw in kort geding een verbod vorderen als in casu is geschied. Ook de omstandigheid dat eiseres sedert de sommatiebrief van 19 oktober 1988 zes maanden heeft laten verstrijken alvorens het onderhavige kort geding aanhangig te maken, geeft naar Ons oordeel reeds aan, dat van een onverwijlde spoed als bedoeld in artikel 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geen sprake is. Op grond van al het voorgaande moet het in kort geding gevorderde worden afgewezen, dit met veroordeling van eiseres in de proceskosten van gedaagde. Beslissing De president van de rechtbank: Wijst het gevorderde af. Veroordeelt eiseres in de proceskosten van dit kort geding aan de zijde van gedaagde, tot heden vastgesteld op f 1.350,- (...), te weten f 250,- griffierecht en f 1.100,als salaris voor de advocaat van gedaagde. Enz. b) Het Hof, enz. 3. De gronden van het hoger beroep. De grieven kunnen herleid worden tot de klacht dat de vordering van Wigmore ten onrechte en op onjuiste gronden is afgewezen. 4. Beoordeling. 4.1. Het gaat in deze om het volgende. Wigmore exploiteert te Maassluis een onderneming, te weten een uitgeverij van week- en maandbladen met als handelsnaam "De Autogids". Zij doet dit tenminste sedert 1 april 1981. Wigmore brengt een aantal periodieken op de markt, te weten de "Westlandse Autogids", de "Haagse Autogids" en de "Schiedamse Autogids". De eerst bedoelde periodieken verschijnen tenminste vanaf midden 1981. De laatst bedoelde periodiek is voor het eerst in 1989 verschenen. Janssen heeft in 1979 de exploitatie en uitgifte van het huis aan huisblad "Autogids" van derden overgenomen en brengt sedertdien de periodiek "Autogids" op de markt, doch aanvankelijk in een andere regio in Nederland. Op 16 maart 1984 heeft Janssen het merk "Autogids" bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor de warenklasse no. 16 "boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en overige drukwerken en geschriften". Janssen gebruikt de aanduiding "Autogids" niet als handelsnaam, doch enkel als merk. In het jaar 1987 is Janssen zijn periodiek gaan verspreiden in Rotterdam en omstreken, terwijl in 1990 Den Haag en omstreken is gevolgd. Zowel de periodieken van Wigmore als de periodiek van Janssen kunnen gekwalificeerd worden als bladen, die huis aan huis worden bezorgd en waarin verkoopadvertenties voor auto's staan. In de periodiek

18 mei 1992

van Janssen staan naast advertenties ook artikelen. 4.2. Ten processe is uitvoerig gedebatteerd over de vraag wie van partijen de aanduiding "Autogids" het eerst gebezigd heeft. Wigmore stelt dat zij dat reeds doet sedert 1973. Van belang is dat niet. Bij pleidooi in hoger beroep is vast komen te staan dat Wigmore de handelsnaam "De Autogids" in ieder geval sedert 1 april 1981 rechtmatig ter aanduiding van haar onderneming bezigt en gerechtigd is op die handelsnaam, omdat Janssen de aanduiding "Autogids" nimmer als handelsnaam ter aanduiding van zijn onderneming heeft gebezigd, doch enkel als merk ter aanduiding van de door hem op de markt gebrachte waren. Het rechtscheppende depot van Janssen dateert van 16 maart 1984. Het conflict tussen partijen is ontstaan toen Janssen als merkgerechtigde de regio penetreerde alwaar Wigmore de handelsnaamgerechtigde was, zodat het conflict getypeerd kan worden als een tussen de "oudere handelsnaam en het jongere merk. 4.3. Wigmore stelt allereerst dat het merk van Janssen nietig moet worden geacht omdat het publiek wordt misleid (artikel 4 sub 2 BMW), omdat het depot te kwader trouw is verricht (artikel 4 sub 6 BMW) en tenslotte omdat ieder onderscheidend vermogen afwezig is (artikel 1 BMW). Van misleiding in de zin van artikel 4 sub 2 BMW is in casu geen sprake. De nietigheidsactie op grond van artikel 4 sub 6 BMW is niet ingesteld binnen een termijn van 5 jaren te rekenen van de datum van depot (artikel 14B sub 2 BMW). Wigmore heeft geen nietigheidsactie ingesteld op grond van artikel 14A sub 1 sub a (of c) BMW, waar geen termijn aan verbonden is. Mede gelet hierop gaat het in dit kort geding te ver om er van uit te gaan dat het onderhavige merk ondeugdelijk is wegens gemis aan ieder onderscheidend vermogen. Wel kan aangenomen worden dat het merk "Autogids" een gering onderscheidend vermogen heeft. 4.4. Wigmore stelt verder dat haar een verbodsactie toekomt tegen het jongere merk van Janssen op grond van een tegen haar gepleegde onrechtmatige daad. Juist is dat noch de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, noch de Handelsnaamwet verhindert dat de oudere handelsnaamgerechtigde op grond van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek kan optreden tegen een jonger merk, dat, zoals in casu, met die handelsnaam overeenstemt. Daarbij dient aangetekend te worden dat het dan moet gaan om belangen die de Handelsnaamwet beoogt te beschermen, zoals onder meer verwarring bij het publiek ten aanzien van een onderneming. 4.5. Wigmore heeft dienaangaande gesteld dat zulk verwarringsgevaar te duchten is, dat het gevaar bestaat dat de beide ondernemingen als met elkaar gelieerd worden beschouwd en dat zij schade en hinder ondervindt. Janssen heeft dit alles gemotiveerd betwist. In de eerste plaats heeft Wigmore tegenover die betwisting door Janssen onvoldoende aannemelijk gemaakt dat bij het publiek (in de zin van: lezers, mogelijke of bestaande adverteerders en anderen die met de onderneming van Wigmore van doen hebben) verwarring te duchten is tussen de bladen van Wigmore en die van Janssen. Belangrijker nog is, dat Wigmore, die zich klaarblijkelijk met haar product vereenzelvigt, onvoldoende onderscheidt dat een eventuele verwarring tussen beide bladen niet vanzelfsprekend ook verwarring inhoudt tussen de beide ondernemingen. Daarbij komt dat de naam "Autogids", als gezegd, slechts een gering onderscheidend vermogen heeft en, naar Janssen heeft aangetoond, ook voor andere periodieken in deze branche wordt gebruikt. In stede van de omstreken periodiek terstond in verband te brengen met de onderneming van Wigmore, ligt op basis van de thans voorhanden gegevens veeleer voor de hand dat het publiek hetzij geen enkele associatie met enige uitgever maakt, hetzij (speciaal de adverteerder) zich, alvorens enige associatie te leggen met een onderneming, zal oriënteren over welke autogids men het heeft. 4.6. De verdere omstandigheden, zoals: de opmaak en inhoud van de bladen, de wijze en frequentie van

18 mei 1992


verspreiding, de oplage en het verspreidingsgebied, doen aan het voorgaande niet af. Dat Wigmore daadwerkelijk van de gedragingen van Janssen hinder ondervindt is betwist en onvoldoende onderbouwd. Het bewijsaanbod van Wigmore moet worden gepasseerd omdat in kort geding voor bewijslevering door getuigen geen plaats is. 4.7. Bij de beoordeling van de gevraagde voorziening in kort geding speelt voorts een rol dat uit de stellingen van Wigmore valt af te leiden dat het haar niet zozeer gaat om de aanduiding van haar onderneming, maar meer om die van haar producten. Het belang bij haar vordering gaat daarmede de belangen te buiten welke de Handelsnaamwet beoogt te beschermen. Verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen of in het algemeen verwarring rond de identiteit van de onderneming van Wigmore is onvoldoende aannemelijk en zeker niet in die mate aannemelijk dat, gelet op het belang van Janssen, de gevraagde voorziening daarmede gerechtvaardigd wordt. 4.8. De slotsom is dat de vordering van Wigmore terecht is afgewezen omdat niet gebleken is dat Wigmore in belangen die de Handelsnaamwet beoogt te beschermen is geschaad en omdat bij afweging van de wederzijdse belangen een voorziening als verzocht niet geïndiceerd is. Daar dient nog aan toegevoegd te worden dat Wigmore weliswaar getalmd heeft met het aanspannen van dit kort geding, doch dat dit niet van dien aard is dat het spoedeisend belang, dat in dit soort zaken doorgaans aanwezig is, is komen weg te vallen. Het vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd. Wigmore wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de op het hoger beroep gevallen kosten veroordeeld. 5. Uitspraak. Het Hof: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Veroordeelt Wigmore in de kosten op het hoger beroep aan de zijde van Janssen gevallen en stelt deze kosten tot aan deze uitspraak op ƒ 3.900,-. Enz.

Nr 45. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 juli 1991. (Toko SIEN SIEN/Afhaalcentrum "SUN SIEN") Mr J.J. Brinkhof. Art. 5 Handelsnaamwet. Op de grond dat: de aard van de beide ondernemingen (afhaalcentra van Chinees-Indische en Surinaamse maaltijden) onderling nauwelijks verschilt, de ondernemingen slechts enkele honderden meters van elkaar verwijderd zijn, en de kenmerkende onderdelen van beide handelsnamen SIEN SIEN en SUN SIEN slechts in geringe mate van elkaar afwijken, oordeelt de president dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Sooh Hen Ramon Lau Shing Cheung te 's-Gravenhage, eiser [in kort geding], procureur Mr P.M. Kempees, tegen Koon Yin Liu te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J.J.C. Klep. 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan. a. Eiser drijft sinds 24 oktober 1988 een onderneming. Het betreft een afhaalcentrum voor Chinees-Indische en Surinaamse maaltijden en is gevestigd aan de Vaillantlaan 377, op de hoek van de Hoefkade te 's-Gravenhage. De onderneming bestaat sinds juni 1986. Vanaf de oprichting is de onderneming bekend onder de naam TOKO SIEN SIEN. b. Sinds 12 september 1990 drijft gedaagde een onderneming, gevestigd aan de Hoefkade 544 te 's-Gravenhage. Het betreft een afhaalcentrum van Surinaams-Chinees-

157

Indische maaltijden. Aanvankelijk dreef hij de onderneming onder de naam "8-22". Sinds 1 maart luidt de handelsnaam AFHAALCENTRUM "SUN SIEN". 2. Eiser vordert - kort gezegd - gedaagde op straffe van een dwangsom te veroordelen de handelsnaam te wijzigen en hem te verbieden om in zijn handelsnaam een op "SIEN" gelijkende lettergreep op te nemen. 3. Aan zijn vordering legt eiser ten grondslag dat gedaagde door het voeren van de handelsnaam AFHAALCENTRUM SUN SIEN onrechtmatig jegens hem handelt. Deze handelsnaam wijkt, naar de mening van eiser, in zodanig geringe mate van de handelsnaam van zijn onderneming af, dat, gezien de locatie van de ondernemingen en hun aard, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten. 4. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Vastgesteld wordt: - dat de aard van de beide ondernemingen onderling nauwelijks verschilt; - dat de ondernemingen slechts enkele honderden meters van elkaar verwijderd zijn; - dat de kenmerkende onderdelen van beide handelsnamen: SIEN SIEN en SUN SIEN, slechts in geringe mate van elkaar afwijken. 5.2. Op grond van deze vaststellingen wordt geoordeeld dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten. Aangezien eiser zijn handelsnaam eerder voerde dan gedaagde, moet het door gedaagde gaan voeren van een handelsnaam waardoor verwarring bij het publiek te duchten is, als onrechtmatig ten opzichte van eiser worden aangemerkt. De vordering van eiser is daarom als na te melden toewijsbaar. Gedaagde zal enige tijd worden gegund voor de aanpassing van zijn handelsnaam. 6. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing De President: 1. Veroordeelt gedaagde om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis in de door hem gevoerde handelsnaam een zodanige wijziging aan te brengen dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven, omvattende deze wijziging tenminste het verwijderen uit zijn handelsnaam van het bestanddeel SIEN, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-, voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen. 2. Verbiedt gedaagde om in zijn handelsnaam een op "SIEN" gelijkend bestanddeel op te nemen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Wijst af het meer of anders gevorderde. 5. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op ƒ 1.010,-. Enz.


158

Nr 46. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 24 januari 1991. (Singing in the rain) Mr N. van Raalte. Art. lj° art. 10 Auteurswet 1912. Het op de pullovers voorkomende motief valt als een werk te beschouwen. Het daaraan ten grondslag liggende idee (een creatuur onder een paraplu in de regen) kan immers in tal van varianten tot uitdrukking worden gebracht, en aan de onderhavige afbeelding komt een dusdanig eigen, persoonlijk karakter toe dat hier een werk aanwezig is te achten. Artt. 27 en 28, tweede en vijfde lid Auteurswet 1912 j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Geen aanleiding om gedaagde sub 1 te veroordelen tot (een voorschot op de) schadevergoeding nu eiseres al een belangrijke genoegdoening krijgt door de afgifte van de inbreukmakende pullovers (waarbij toekenning van een vergoeding aan gedaagde achterwege blijft) en het eiseres vrij staat deze verder te verhandelen, waardoor haar schade voor een zeer aanmerkelijk deel is gedekt. De afgifte door gedaagde sub 1 zal voorts met zich brengen dat van winst bij haar geen sprake meer is; de ingestelde vordering tot het betalen van (een voorschot op) winstafdracht wordt daarom afgewezen. Voorschot op de schadevergoeding (waarin begrepen de kosten van rechtsbijstand en recherche aan de zijde van eiseres), door gedaagde sub 2 te betalen, op f 5.000gesteld. De geringe omvang van aan haar toe te rekenen verkopen maakt dat er daarnaast geen plaats is voor een veroordeling tot het betalen van (een voorschot op) winstafdracht. Fratelli Fashion B.V. te Wassenaar, eiseres [in kort geding], procureur Mr B.A.J.M. Peek, advocaten Mrs M. Kupperman en H.G.J. de Boer te Amsterdam, tegen 1. Huub Paymans B.V. te Tiel, procureur Mr P.C. Plochg, advocaat Mr G. van Amstel te Wijk bij Duurstede en 2. Miss Etam B.V. te Zoetermeer, procureur Mr J.M. Bosnak, advocaat Mr D. den Hertog te 's-Gravenhage, gedaagden [in kort geding]. 2.1 Fratelli doet sedert 1985 (tot 2 mei 1989 onder de naam Becotex Fashion B.V.) onder het merk "Elitair" door haar ontworpen kleding produceren welke zij verkoopt aan winkels door het gehele land. Zij levert onder meer pullovers, blouses en t-shirts welke aan de voorzijde voorzien zijn van een afbeelding in diverse kleurstellingen. Deze afbeelding stelt een getekende en vrolijk in de regen en regenplassen dansende katfiguur voor, vanwege de regenval met een paraplu in de poot, boven welke paraplu de tekst "singing in the rain" staat geschreven. 2.2 Paymans houdt zich onder meer bezig met de (groot)handel in textielgoederen. Als zodanig heeft zij, na daarvoor medio 1990 in Italië een order te hebben geplaatst, in Nederland hoeveelheden pullovers geïmporteerd, voorzien van een afbeelding welke identiek is aan die bedoeld onder 2.1. Paymans heeft het merendeel van deze pullovers aan Miss Etam verkocht en geleverd en enkele kleinere partijen aan andere afnemers hier te lande. Miss Etam heeft het grootste deel van genoemde aan haar geleverde partij onder eigen merk in de winkels van haar vestigingen aan het publiek verkocht. 2.3 Fratelli heeft op 5 november 1990 geconstateerd dat in de vestiging in Heerenveen van Miss Etam pullovers werden aangeboden met daarop de onder 2.1 bedoelde afbeelding. Per fax van 22 november 1990 heeft

18 mei 1992

Fratelli Miss Etam laten weten deze verkoop te beschouwen als inbreuk op aan haar toekomende auteursrechten. Daarop heeft Miss Etam de naam van haar leverancier, Paymans, bekendgemaakt en tot twee keer toe, op 22 november en op 1 december 1990, haar winkelpersoneel opdracht gegeven de bewuste pullovers niet meer te verkopen. Na 22 november 1990 is bij verschillende vestigingen van Miss Etam toch nog sprake geweest van verkoop van de bewuste pullover. 3. De vorderingen: Fratelli eist met betrekking tot beide gedaagden een verbod van verdere auteursrechtinbreuk en een verbod van verder economisch handelen ten aanzien van de met het gewraakte motief getooide pullovers. Zij vordert ook een bevel aan Paymans aan haar inlichtingen te verschaffen omtrent de door Paymans gehouden voorraden en reeds verkochte pullovers alsmede omtrent de afnemers van de verkochte c.q. geleverde kledingstukken. Miss Etam wil zij veroordeeld zien tot het doen van een opgave van de hoeveelheden verkochte kledingstukken. Tevens vordert zij, gekoppeld aan een door Paymans aan zijn afnemers te richten brief, tegen beide gedaagden een bevel tot afgifte van de inbreukmakende pullovers, met inbegrip van die welke van de afnemers zijn teruggenomen, en een bevel tot het noemen van de betrokken leverancier(s). De vorderingen en bevelen dienen met een dwangsom te worden versterkt. Tenslotte vordert Fratelli een voorschot op een nader vast te stellen schadevergoeding c.q, afdracht van de door gedaagden ten onrechte genoten winst, het één en ander met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding. 4. Motivering van de beslissing: 4.1 De eerste vraag welke beantwoord dient te worden, is of het op de pullovers voorkomende motief als een werk in de zin van de Auteurswet 1912 valt te beschouwen. Voorshands kan er inderdaad van worden uitgegaan dat daarvan sprake is. Het aan het onderhavige ontwerp ten grondslag liggende idee (een creatuur onder een paraplu in de regen) kan immers in tal van varianten tot uitdrukking worden gebracht, en aan de in het geding zijnde afbeelding komt een dusdanig eigen, persoonlijk karakter toe dat hier een werk in de zin van de Auteurswet 1912 aanwezig is te achten. 4.2 Voorzover Paymans een beroep heeft gedaan op een aan de Benelux Tekeningen en Modellenwet (BTMW) toe te kennen "derogerende" werking - in die zin dat waar sprake is van toepasselijkheid van zowel deze wet als de Auteurswet 1912 op één en hetzelfde object, en op grond van artikel 21 lid 2 BTMW aan dat object hogere eisen aan beschermbaarheid als werk in de zin van de Auteurswet 1912 moeten worden gesteld dan zonder die "dubbele" beschermingsmogelijkheid zou gelden -, moet deze gedachtengang worden verworpen. Juist in het door gedaagden aangehaalde arrest van het Benelux Gerechtshof van 22 mei 1987, NJ 1987 nr881 (Screenoprints/Citroën) [B.I.E. 1987, nr49, blz. 196 (Ste.). Red.], is uitgemaakt dat - kort gezegd - een volledige cumulatie tussen beide wetten mogelijk is, en dat aan het object ook bescherming als werk in de zin van de Auteurswet 1912 toekomt, zelfs als daarvoor geen depot in de zin van de BTMW is verricht. 4.3 De volgende vraag die aan de orde dient te komen is wie gerechtigd is tot het object. Fratelli heeft gesteld dat het ontwerp voor de onderhavige afbeelding in eigen beheer is vervaardigd (door één van haar directeuren, de heer B.L. Cohen), waardoor ingevolge de artikelen 7 en 8 Auteurswet 1912 het auteursrecht aan haar toekomt. Hieraan doet niet af dat een ontwerpbureau het ontwerp nader heeft gestileerd en voor verdere produktie heeft gereedgemaakt. Ter zitting is overgelegd een ontwerptekening, gedateerd januari 1990, waarvan Cohen stelt dat deze door hem is ontworpen. Begin 1990 zou Fratelli in contact zijn getreden met een Italiaanse fabrikant van breigoed, "Maglificio di Bartolozzi Maria" (verder: Bartolozzi). Na beoordeling en correctie van monsters heeft

18 mei 1992


Fratelli in oktober bij Bartolozzi een order geplaatst voor ruim 3000 pullovers met afbeelding en in oktober en november bij ARY Fashion, eveneens een Italiaanse fabrikant, een order voor 3900 t-shirts met afbeelding; beide orders zullen medio januari 1991 worden geleverd, met het oog op de verkoop in de zomer van 1991. Het borduurwerk voor deze kledingstukken is verricht door de Italiaanse borduurder Arte e Ricamo. Paymans heeft gesteld dat zij een partij pullovers heeft besteld bij de Italiaanse firma "Ottavo Polo Tricot s.r.1." (verder: Ottavo), van wie een verklaring is overgelegd, inhoudende - kort gezegd - dat de door Ottavo geleverde pullovers zijn geborduurd door Arte e Ricamo welke firma aan Ottavo heeft verklaard "eigenaar" te zijn van het op de pullovers voorkomende design. Paymans noch Miss Etam hebben evenwel de goed-gemotiveerde en gedocumenteerde lezing van Fratelli met afdoende concrete argumenten tegengesproken en zij hebben aldus Fratelli's pretentie van makerschap (in de zin van de artikelen 7 en 8 Auteurswet 1912) niet weten te weerleggen. De door de raadsman van Paymans overgelegde verklaring van de Italiaanse leverancier van Paymans is daartoe ten enen male onvoldoende, nu hierin op geen enkele wijze wordt onderbouwd waarom Arte e Ricamo "eigenaar" zou zijn van het motief. 4.4 De conclusie is al met al gerechtvaardigd dat Paymans, en daarmee ook Miss Etam, door het zonder toestemming van Fratelli importeren, verhandelen etc. van pullovers met de bewuste afbeelding inbreuk maken c.q. hebben gemaakt op het aan Fratelli toekomende auteursrecht op die afbeelding. Er is dus voldoende grond voor toewijzing van de vorderingen onder a. en b. genoemd in het petitum van de dagvaarding. Tevens zal een gematigde - dwangsom aan deze veroordeling worden verbonden; deze dwangsom zal aan een maximum worden gebonden. 4.5 Ter zitting heeft Paymans medegedeeld alle aan Miss Etam geleverde pullovers, voorzover Miss Etam deze nog niet in haar filialen had verkocht, te hebben teruggenomen en voor het overige geen pullovers meer onder zich te hebben. Dientengevolge heeft Fratelli bij toewijzing van het onder c. van het petitum van de dagvaarding gevorderde (een bevel tot het doen van schriftelijke opgave omtrent de door Paymans in voorraad gehouden pullovers) geen belang meer. 4.6 Eveneens zal worden afgewezen het gevorderde onder d. en e. van het petitum (respectievelijk een bevel aan Paymans tot het doen van opgave omtrent het aantal reeds verkochte pullovers alsmede omtrent de namen en adressen van haar afnemers, en een bevel aan Paymans tot het verzenden van een bericht aan al die afnemers waarin wordt verzocht de nog aanwezig zijnde bewuste pullovers te retourneren). Aannemelijk is geworden dat Miss Etam op min of meer exclusieve basis de door Paymans te leveren goederen afnam. Voorzover er naast Miss Etam nog andere beleverden zijn (geweest), staat vast dat het daarbij slechts om kleine aantallen is gegaan, en staat toewijzing van deze vorderingen in geen verhouding tot het belang wat er mee is gediend. 4.7 Hetzelfde geldt voor het gevorderde onder f. en h. van het petitum van de dagvaarding (respectievelijk een bevel aan Miss Etam tot het doen van opgave van het aantal pullovers dat zij in in de dagvaarding nader omschreven perioden telkens heeft verkocht, en een bevel aan elk der gedaagden tot het doen van opgave omtrent de herkomst van de pullovers). Vóór zowel als tijdens de zitting is voldoende vast komen te staan hoeveel pullovers Miss Etam in welke perioden heeft verkocht en van wie elk der gedaagden de pullovers heeft betrokken. Bij toewijzing van deze vorderingen heeft Fratelli daarom geen belang. 4.8 Bij de mondelinge behandeling is gebleken dat Paymans inmiddels van Miss Etam alle bij deze nog in voorraad zijnde pullovers - zijnde (blijkens de pleitaante-

159

keningen van haar raadsman, blad 3, tweede volledige alinea) pro resto 855 stuks - heeft teruggenomen. Het onder g. van het petitum gevorderde (afgifte van die kledingstukken) is daarom tegen Miss Etam niet toewijsbaar, tegen Paymans daarentegen wel. Gelijk hierboven reeds vermeld, heeft Paymans voor het overige geen voorraad meer. Ook hier zal een - verminderde en gemaximeerde - dwangsom aan de desbetreffende veroordeling van Paymans worden gekoppeld. In verband met hetgeen hierna zal worden overwogen, zal het toekennen van een vergoeding als bedoeld in artikel 28 lid 2 Auteurswet 1912 - waarom overigens niet is gevraagd achterwege blijven. 4.9 Vooralsnog dient het ervoor te worden gehouden dat Paymans schuld treft terzake van de gepleegde inbreuk. Zij heeft er zich immers kennelijk niet van overtuigd - hoewel dit op haar weg lag - waar het haar door haar Italiaanse leverancier aangereikte motief vandaan kwam en hoe het met het auteursrecht daarop stond. Hierbij dient bedacht dat het hele ontwerp toch wel vrij bijzonder is en bepaald niet "zomaar" ontstaan kan zijn, alsook dat - zoals van de kant van Paymans zelf ter zitting werd opgemerkt - Italië "berucht" is wegens inbreuken als de onderhavige. Toch is er geen aanleiding om Paymans tot het veroordelen [lees wel: betalen; Red.] van (een voorschot op) schadevergoeding aan Fratelli te veroordelen: de laatste krijgt al een belangrijke genoegdoening door de afgifte zijdens Paymans van hogervermelde 855 stuks inbreukmakende pullovers. Het staat Fratelli vrij deze verder te verhandelen, en voorshands valt aan te nemen dat haar schade aldus voor een zeer aanmerkelijk deel is gedekt. Voor het meerdere zal zij zich eventueel tot de bodemrechter kunnen wenden. De afgifte van de pullovers door Paymans zal voorts met zich brengen dat van winst bij haar geen sprake meer is. De onder k. tegen Paymans ingestelde eis tot het betalen van (een voorschot op) schadevergoeding en winst-afdracht zal om deze redenen worden afgewezen. 4.10 Miss Etam draagt - voorzover thans valt te overzien - geen schuld terzake van de inbreuken van vóór de sommatie van Fratelli, welke haar op 22 november 1990 bereikte. Zij mocht erop vertrouwen dat haar vaste relatie Paymans haar geen inbreukmakende waar zou leveren. Voorzover het de verkopen van na 22 november 1990 betreft, gaat Miss Etam - in het licht van bedoelde sommatie - niet langer vrijuit. De geconstateerde respectievelijk erkende verkopen aan particulieren op 29 november 1990 (viermaal) en later datum (twee- of driemaal) zijn haar dus toe te rekenen. Anderzijds is aannemelijk dat het hier om "ongelukjes" is gegaan en dat Miss Etam zich terdege heeft ingespannen om de inbreuken na 22 november 1990 te staken. Gezien dit alles, zal het thans toe te kennen voorschot op de schadevergoeding (waarin begrepen de kosten van rechtsbijstand en recherche aan de zijde van Fratelli) op ƒ. 5.000,- worden gesteld. De geringe omvang van bedoelde, aan Miss Etams schuld toe te rekenen verkopen maakt dat er daarnaast geen plaats is voor een veroordeling tot het betalen van (een voorschot op) winstafdracht. 4.11 Een en ander leidt tot toewijzing van na te melden voorzieningen waarbij Fratelli zeker spoedeisend belang heeft. Aangezien aan Fratelli heel wat minder wordt toegewezen dan zij tegen ieder van partijen vorderde, zullen de proceskosten tussen alle partijen integraal worden gecompenseerd. 5. Beslissing: De president, rechtdoende in kort geding: 1. Verbiedt ieder van gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis op auteursrechten van Fratelli inbreuk te maken en om na dat tijdstip nog pullovers en/of andere kledingstukken voorzien van het hierboven onder 2.1. omschreven motief, te (doen) produceren, te


160

importeren, aan te bieden, in voorraad te houden, te verkopen en te leveren. 2. Veroordeelt gedaagde Paymans om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Fratelli alle (855) inbreukmakende pullovers welke Paymans in haar bezit heeft, af te geven. 3. Veroordeelt diegene der gedaagden die één der onder 1. genoemde verboden mocht overtreden, om aan Fratelli een dwangsom te betalen van ƒ. 5.000,- per keer, tot een maximum van ƒ. 100.000,- voor ieder. 4. Veroordeelt gedaagde Paymans om, ingeval zij geheel of ten dele in gebreke mocht blijven aan de onder 2. vermelde veroordeling te voldoen, aan Fratelli een dwangsom te betalen van ƒ. 5.000,- per dag, tot een maximum van ƒ. 100.000,-. 5. Veroordeelt gedaagde Miss Etam om aan Fratelli (als voorschot op de door deze geleden schade) een bedrag te betalen van ƒ. 5.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van 14 december 1990 tot de dag der algehele voldoening. 6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 7. Weigert het anders of meer gevorderde. 8. Compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Enz.

18 mei 1992

a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 29 december 1987 (Mr H.F. van den Haak). 2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op basis van de overgelegde bescheiden, voor zover niet weersproken, staat tussen partijen het volgende vast: a. IPC [eiseres in eerste aanleg. Red.] is fabrikant van en groothandelaar in klokken; in 1983 is in haar opdracht een klok van het "slim line" model ontworpen, die zij sedert 1984 in diverse varianten in de handel brengt. Een der varianten is een in Nederland gefabriceerde pendelof staartklok, een wandklok voorzien van een achterwand en een slinger, met een model waarvan een afbeelding onderstaand is weergegeven.

Nr 47. Gerechtshof te Amsterdam, 7 juli 1988. (klok) Mrs J.A. Vermeulen, A.N.G.E. Mijnssen en C.J.J. van Maanen. Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912 j° art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. De klokken van IPC doen, blijkens de afbeeldingen van andere klokken en naar het hof uit eigen ervaring weet, uiterlijk denken aan sommige bestaande (wand)klokken (en, zij het in kleiner formaat, aan gangbare types polshorloges). Gelet voorts op de elementaire vormgeving van de huizen, de achterwand en slinger, is aan een zodanige twijfel onderhevig of de IPC klokken, in hun geheel bezien, kunnen worden beschouwd als een werk met voldoende oorspronkelijk karakter, het persoonlijk stempel van de maker dragend, dat er in dit geding voorshands van moet worden uitgegaan dat zij niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen; een tot een ander oordeel leidend deskundigenrapport is door IPC niet overgelegd. Anders President. Art. 14 onder 5 Benelux Tekeningen- en Modellenwet j " art. 1401 B.W. De IPC klokken zijn niet als model gedeponeerd. Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. Gelet hierop en op de gelijkenis van de IPC klokken met andere gangbare (wand)klokken alsmede op de elementaire vormgeving van huizen, achterwand en slinger, kunnen de door IPC gestelde - door Zurel merendeels betwiste - bijkomende omstandigheden - de gelijke afmetingen van de klokken, de mindere kwaliteit van de klok van Zurel, het prijsverschil en het deswege veroorzaakte marktbederf - onder de gegeven omstandigheden niet als onrechtmatig jegens IPC worden beschouwd. Zurel Uurwerken B.V. te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur Mr W. van Willigen, advocaat Mr DJ. Oranje te Amsterdam, tegen B.V. Industrie Producten Compagnie te Amsterdam, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr C.J. van Raam.

b. IPC heeft de slim line klok niet als model gedeponeerd en ingeschreven als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. c. Zurel is groothandelaar in klokken; in augustus 1986 heeft zij een partij slim line klokken van IPC gekocht. d. Sinds medio 1987 brengt Zurel een wandklok met een in Japan vervaardigd uurwerk in de handel onder de naam "Commodoor Quartz Pendulum", met een model waarvan een afbeelding hieronder is weergegeven.

18 mei 1992


e. IPC heeft Zurel gesommeerd het verhandelen van laatstgenoemde klok te staken. Aan deze sommatie heeft Zurel niet voldaan. 2.2. De grondslag van de vordering van eiseres IPC, stellende in deze een spoedeisend belang te hebben, legt aan haar vordering ten grondslag: - dat Zurel door het verhandelen van de Commodoor-klok inbreuk maakt op IPC's auteursrecht terzake; - dat Zurel onrechtmatig handelt jegens IPC door het zonder noodzaak zo vergaand kopiëren van de slim line klok. 2.3. Het verweer van gedaagde Zurel heeft, zakelijk samengevat, tegen de vordering aangevoerd: - IPC komt geen auteursrechtelijke bescherming terzake de slim line klok toe: a. omdat die klok oorspronkelijkheid en eigen karakter mist; b. omdat de Commodoor-klok zich in vele opzichten onderscheidt van de door IPC in de handel gebrachte klok; - artikel 14 lid 5 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen staat aan het instellen van een aktie op grond van artikel 1401 BW in de weg. 3. Beoordeling van het geschil 3.1. Ten betoge dat IPC geen bescherming op grond van de Auteurswet toekomt heeft Zurel overgelegd een groot aantal foto's met afbeeldingen van (wand-)klokken met een uiterlijk dat in bepaalde opzichten op dat van de slim line klok gelijkt en aangevoerd dat het principe en het idee van de uitvoering van de slim line klok op zichzelf niet nieuw zijn. 3.2. Anders dan Zurel het doet voorkomen, vraagt IPC echter geen auteursrechtelijke bescherming van een naar genre te definiëren en onweersproken reeds geruime tijd in de betreffende branche toegepaste klok, voor zover dat genre aan beeldbepalende elementen gemeen heeft een achterwand, een ronde wijzerplaat en een door een slinger aangedreven uurwerk. Bescherming wordt immers verzocht van een klok van het specifiek bepaalde model slim line als sub 2.1.a. weergegeven. 3.3. Bij beantwoording van de in de eerste plaats aan de orde zijnde vraag naar de auteursrechtelijke beschermwaardigheid van deze klok dient het dóór alle elementen ervan tezamen opgeroepen totaalbeeld te worden beschouwd. 3.4. Een staart-wandklok met achterplaat en slinger als zodanig komt als alledaags/traditioneel en technisch of functioneel onontkoombaar niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De slim line klok is echter een klok die zich van voorgaande modellen en tevens qua oorspronkelijkheid onderscheidt door de verhoudingen tussen en de afmetingen van de samenstellende delen alsmede door de vormgeving van die delen. Met name zijn bepalend de encadrering van de wijzerplaat, de omranding van de achterplaat, de Arabische cijfers en de vorm van de slinger. Vergelijking met een groot aantal andere klokken afgebeeld op de door Zurel overgelegde foto's, leert dat de slim line klok aldus een eigen en oorspronkelijke vormgeving heeft in de zin van: voorzien is van het persoonlijk stempel van de maker, en als geheel geen auteursrechtelijk relevante gelijkenis vertoont met andere klokken. 3.5. Aangezien de slim line klok naar het oordeel van de President te beschouwen is als een werkstuk van een ontwerper dat zijn persoonlijk stempel draagt, is in zoverre voldaan aan de vereisten voor een beroep op de bescherming die de Auteurswet verleent en moet er met het oog op de gevraagde voorziening van worden uitgegaan dat aan IPC ten aanzien van de slim line klok auteursrechtelijke bescherming toekomt. 3.6. Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of Zurel met de openbaarmaking van de door haar

161

verhandelde Commodoor-klok inbreuk maakt op IPC's auteursrecht. 3.7. Beschouwing van de slim line klok enerzijds en de Commodoor-klok anderzijds, beide als geheel, doet de President een treffende gelijkenis tussen beide klokken vaststellen. Deze op vormovereenstemming steunende beeldgelijkenis wordt met name veroorzaakt doordat de maatvoering, de onderlinge verhoudingen tussen de diverse onderdelen, de omlijsting van de wijzerplaat, de vormgeving van de achterplaat met opstaande rand, het type cijfers (Arabisch) en de vorm van de slinger van de slim line klok geheel dan wel vrijwel geheel overeenstemt met die van de Commodoor-klok. Evengenoemde beeldbepalende elementen zijn als "sleutelcomponenten" in beide klokken duidelijk waar te nemen. Daardoor domineren zij het totaalbeeld ervan zodanig, dat de Commodoor-klok is te beschouwen als een in overwegende mate getrouwe kopie van de slim line klok. 3.8. Zurel heeft van haar kant nog gewezen op de navolgende verschillen tussen de slim line klok enerzijds en de Commodoor-klok anderzijds: In haar visie zijn die verschillen aanwijsbaar op het punt van: - het materiaal, - de batterij, - het uiterlijk, - de slinger, - de wijzers, - de cijfers, - de kleuren, - het ingebouwde uurwerk, - de "ophang", - de bevestiging. Bovendien is de Commodoor-klok, aldus Zurel, niet voorzien van een secondewijzer, die wel aanwezig is in de slim line klok. 3.9. Voor zover het gaat om de batterij, het ingebouwde uurwerk, de ophang en de bevestiging zijn de beweerde verschillen alleen al niet relevant omdat zij voor de koper/gebruiker niet vormbepalend zijn, immers ofwel aan de buitenkant in het geheel niet zichtbaar zijn dan wel doorgaans niet zichtbaar zijn omdat zij de tegen de wand rustende achterzijde van de klok betreffen. 3.10. Dit geldt ook voor het materiaal waarvan de klokken zijn gefabriceerd; dat biedt uiterlijk dezelfde of vrijwel dezelfde aanblik en de samenstelling ervan onttrekt zich aan de waarneming. 3.11. Voor slinger, wijzers en cijfers geldt dat zij nu juist géén reëel treffende verschillen opleveren. 3.12. Onweersproken is dat de slim line klok ook in diverse kleuren leverbaar is. Uitvoering in verschillende kleuren geeft de onderhavige klokken geen uit een oogpunt van auteursrechtelijke bescherming van belang zijnde eigen identiteit. 3.13. Het al of niet aangebracht zijn van een secondewijzer ziet uitsluitend op het al of niet aanwezig zijn van een technische voorziening en is in het kader van het totaalbeeld van de klokken een neutraal gegeven. 3.14. Gelet op hetgeen hiervoor reeds omtrent het uiterlijk van de klokken is overwogen, resteert er geen afzonderlijk te bespreken verschil in "uiterlijk". 3.15. De door de President vastgestelde overeenstemming treft nog eens temeer in het licht van de omstandigheid dat de technische vereisten waaraan een staartklok moet voldoen, gelet op de overgelegde afbeeldingen van zulke op de markt zijnde klokken, een vrijwel onbegrensde vormvariëteit toelaten. 3.16. Op grond van het voorafgaande beantwoordt de President de in 3.5. geformuleerde vraag bevestigend. 3.17. Waar de auteursrechtelijke grondslag van de gevraagde voorziening deugdelijk wordt bevonden, kan de eveneens als grondslag aangevoerde onrechtmatige daad als zonder belang buiten beschouwing blijven. 3.18. De gevraagde voorziening is mitsdien voor toewijzing vatbaar in voege als na te melden. 3.19. Voor zover eiseres tevens verzoekt gedaagde te verbieden inbreuk te maken op aan IPC toekomend modelrecht met betrekking tot klokken die wèl als model zijn gedeponeerd in de zin van de BTMW, heeft IPC onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ook dié klokken door Zurel worden nagebootst, zodat dit onderdeel niet voor toewijzing in aanmerking komt.

162


3.20. Zurel heeft als overwegend in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit geding te dragen. 4. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Veroordeelt gedaagde zich te onthouden van de verkoop van klokken van het model Commodoor Quartz Pendulum, dan wel klokken met enig ander uiterlijk dat gelijk is aan of nauwelijks verschilt van het uiterlijk van klokken waarop eiseres auteursrecht heeft; 4.2. Veroordeelt gedaagde de reeds door haar in het handelsverkeer gebrachte klokken van het model Commodoor Quartz Pendulum uit het verkeer te nemen voor zover bezitters van die klokken dat niet beletten; 4.3. Veroordeelt gedaagde ten titel van dwangsom aan eiseres te betalen ƒ 10.000,- (...) voor iedere overtreding van bovengenoemde veroordelingen en voor iedere dag dat zodanige overtreding voortduurt; 4.4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 4.5. Weigert het meer of anders gevorderde; 4.6. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres gevallen en tot op deze uitspraak begroot op ƒ319,30 aan verschotten en ƒ 1.500,- wegens procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. 4. Beoordeling van het hoger beroep. 4.0 De grieven hebben klaarblijkelijk de strekking het geschil ten volle aan het oordeel van het hof te onderwerpen. 4.1 In de eerste plaats dient onder ogen te worden gezien of de betreffende door I.P.C. geproduceerde "slingerklokken" voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De klokken bestaan uit een ronde met doorzichtig plastic afgedekte wijzerplaat met Arabische cijfers met aan de achterzijde het quartzmechaniek (dit deel van de klok zal hierna als het huis worden aangeduid), een aan de achterzijde bevestigde rechthoekige achterwand en een aan het mechaniek hangende metalen slinger. 4.2 Bij pleidooi zijn drie door I.P.C. geproduceerde klokken aan het hof getoond welke volgens I.P.C. auteursrechtelijke bescherming verdienen. Twee van hen zijn vrijwel identiek; hun beider huis is voorzien van een witte rand, witte wijzerplaat met zwarte dungeschreven cijfers, zwarte wijzers (geen secondewijzer); achterwand en slinger zijn wit. Op de wijzerplaat van een van de twee klokken staat de (merk)naam "Junghans" (de witte Junghansklok), op de wijzerplaat van de andere klok staat de door Zurel gebruikte merkaanduiding "Z" (de Zurelklok); anders dan de witte Junghansklok zijn er op de wijzerplaat van de Zurelklok, aan de rand naast de twaalf cijfers, zwarte puntjes te zien, kennelijk ter nadere markering van de wijzerstand. De Zurelklok is door I.P.C. op bestelling van Zurel geproduceerd; het lag in de bedoeling dat zij de klok (met toestemming van I.P.C.) onder haar eigen (merk)naam zou verhandelen maar daar is het volgens Zurel niet van gekomen. De derde aan het hof getoonde door I.P.C. geproduceerde klok lijkt eveneens op de vorenomschreven twee klokken; zij heeft echter een grijze wijzerplaat met witte, met een dikkere lijn aangegeven, cijfers, witte wijzers en een rode secondewijzer; op de wijzerplaat staat eveneens de naam Junghans afgebeeld (de grijze Junghansklok); de achterwand en slinger van deze klok zijn niet aan het hof getoond. De in het bestreden vonnis afgebeelde klok welke naar het oordeel van de president voor auteursrechtelijk bescherming in aanmerking komt wijkt in zoverre af van de andere aan het hof getoonde klokken dat het huis, voorzover uit de in het vonnis afgedrukte afbeelding valt op te maken, voorzien is van een zwarte wijzerplaat met witte dungeschreven cijfers, witte wijzers (geen secondewijzer); de klok lijkt voorts een witte achterwand met

18 mei 1992

zwarte slinger te hebben. 4.3 De gemeenschappelijke kenmerken van de getoonde door I.P.C. geproduceerde klokken zijn wat het huis betreft: de grootte (middellijn ongeveer 22 cm), de dikte (aan de rand ongeveer 2 cm, in het midden waar het mechaniek is bevestigd ongeveer 4 cm) en de afgeronde hoeken van de aan de voorzijde ongeveer 1,5 cm brede rand; wat betreft de (rechthoekige) achterwand: de grootte, ongeveer 14 x 35 cm, de afgeronde (recht)hoeken en de ongeveer 1,5 cm, brede en ongeveer 0,5 cm hoge opstaande rand. De achterwand steekt ongeveer 13,5 cm uit onder het onderste punt van het (ronde) huis. De slinger bestaat uit een witte ronde schijf van ongeveer 7 cm doorsnee met een bolle voor- en achterkant en een ongeveer 11 cm uitstekende staaf met een haakvormig uiteinde waarmee de slinger aan het hem in beweging houdend quartzmechaniek hangt. 4.4 De huizen van de door I.P.C. geproduceerde klokken zijn van een elementaire vormgeving; het relatief kleine quartzmechaniek maakt het mogelijk - en voor de hand liggend - de rand van het huis dun ("slim line") te houden; blijkens de in dit geding overgelegde afbeeldingen van andere klokken, en naar het hof uit eigen ervaring weet, doen zij uiterlijk denken aan sommige bestaande (wand)klokken (en, zij het in kleiner formaat, aan gangbare types polshorloges). In het bijzonder lijkt het huis van de door I.P.C. geproduceerde klokken bijvoorbeeld op de in productie 2 bij memorie van grieven overgelegde afgebeelde "Kienzleklok". Gelet voorts op de eveneens elementaire vormgeving van de hierboven omschreven achterwand en slinger is aan een zodanige twijfel onderhevig of de betreffende door I.P.C. geproduceerde klokken, in hun geheel bezien, kunnen worden beschouwd als een werk met een voldoende oorspronkelijk karakter, het persoonlijk stempel van de maker dragend, dat er in dit geding voorshands van moet worden uitgegaan dat zij niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen; een tot een ander oordeel leidend deskundigenrapport is door I.P.C. niet overgelegd. 4.5 De op artikel 1401 BW gegronde vordering van I.P.C. wegens het zonder noodzaak copiëren door Zurel van de door I.P.C. geproduceerde klokken strandt op de in artikel 14 lid 5 BTMW gegeven regel dat voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden geen vordering kan worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. Gelet op voormelde bepaling en op de gelijkenis van bovenomschreven door I.P.C. vervaardigde klokken met andere gangbare (wand)klokken alsmede op hetgeen daaromtrent hiervoor onder 4.4 is overwogen, kunnen de door I.P.C. gestelde - door Zurel merendeels betwiste - bijkomende omstandigheden - de gelijke afmetingen van de klokken, de mindere kwaliteit van de Commodoorklok, het prijsverschil en het deswege veroorzaakte marktbederf - onder de gegeven omstandigheden niet als onrechtmatig jegens I.P.C. worden beschouwd. 4.6 Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat de betreffende door I.P.C. geproduceerde klokken niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en evenmin kan worden gezegd dat Zurel op andere wijze onrechtmatig jegens I.P.C. heeft gehandeld. De vordering van I.P.C. wordt haar deswege alsnog ontzegd. In zoverre is het beroep gegrond. I.P.C. draagt de kosten van het geding in beide instanties. 5. Beslissing. Het hof: - vernietigt het bestreden vonnis; - ontzegt I.P.C. haar vordering; - veroordeelt I.P.C. in de kosten van dit geding in beide instanties, aan de zijde van Zurel in eerste aanleg begroot op ƒ 1.750,- en in hoger beroep tot op heden op ƒ 3.850,-. Enz.

18 mei 1992


Nr 48. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 17 december 1990. (geld-terug-actie) Mr H.F. van den Haak. Art. 10 j " art. 13 Auteurswet 1912 en art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Het idee om een geld-terug-aanbod als marketinginstrument te gebruiken komt los van enige verzekeringstechnische, marketingtechnische of bedrijfsorganisatorische vormgeving noch auteursrechtelijk noch via art. 1401 B.W. voor bescherming in aanmerking. Dit idee is publiek domein. De uitwerking van een geld-terug-idee tot een concept, een plan van aanpak, is wel een prestatie die als "werk" in auteursrechtelijke zin kan worden beschouwd. In casu geen inbreuk aangenomen; ontlening is onaannemelijk. De voor de consument waarneembare geld-terug-actie is zó voor de hand liggend dat voor bescherming van dat systeem in rechte geen aanleiding is. Wat de presentatie betreft zijn er naast talrijke verschillen overeenkomsten tussen de acties van beide partijen. Deze vinden hun verklaring eensdeels in het feit dat aan beide acties hetzelfde idee en grotendeels identieke concepten ten grondslag liggen. Anderdeels zijn overeenkomsten terug te voeren op de huisstijl waaronder gedaagde zich al presenteerde vóór de actie van eiseres. Verwarring bij de consument is niet aannemelijk. 1. Elektro Beheer B.V. te Arnhem en 2. Powerhouse Consultancy Limited te Londen, Engeland, eiseressen [in kort geding], procureur Mr W.M.U. van der Blom, advocaat Mr G.J. Ribbink te Amsterdam, tegen Wastora B.V. te Zaandam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R.F. Meijer, advocaat Mr H.J.M. Boukema te Amsterdam. 2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als gesteld en erkend danwei niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voorzover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast: a. Eiseres sub 1 handelt onder de naam Megapool. Zowel Megapool als Wastora zijn vennootschappen die actief zijn in de detailhandel van (onder meer) "witgoed" (huishoudelijke apparatuur als wasautomaten e.d.) en "bruingoed" (audio- en videoapparatuur, televisietoestellen e.d.). Megapool heeft zeventig vestigingen, verspreid door het land. Wastora heeft vestigingen in Zaandam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Den Helder. Megapool heeft ook vestigingen in deze plaatsen, met uitzondering van Den Helder. b. Op zaterdag 17 november 1990 is in alle Megapool-vestigingen de Megapool-Geld-Terug-actie van start gegaan (hierna: "Geld-Terug-Actie"). Deze actie houdt kort samengevat in dat iedereen die vóór zondag 16 december bij Megapool een elektrisch apparaat ter waarde van ƒ 800,- of meer (deze prijs zal hierna ook worden aangeduid als "drempelprijs") heeft gekocht over precies tien jaar het volledige aankoopbedrag gerestitueerd kan krijgen. Om voor restitutie in aanmerking te komen dient de koper door middel van inzending van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, vergezeld van een kopie van de aankoopbon, naar een centraal adres een Geld-Terug Certificaat aan te vragen. Bij wijze van claim dient dit certificaat tussen 17 november en 15 december 2000 tezamen met het originele aankoopbewijs naar vorenbedoeld centraal adres te worden gezonden. Kopieën van het aanvraagformulier en het bij aankoop aan de consument overhandigde specimen Geld-Terug

163

Certificaat zijn als bijlagen 1 en 2 aan dit vonnis gehecht. [niet opgenomen; Red.] c. Megapool heeft haar gebruiksrechten met betrekking tot het promotiesysteem waarop de Geld-Terug-Actie is gebaseerd onder licentie verworven van Powerhouse. d. Megapool heeft aan de actie bekendheid gegeven door een advertentie in een aantal dagbladen en een daartoe strekkende, wervende mededeling op de voorpagina van het Megapool-magazine nr. 9, november/december 1990. Dit magazine wordt gedrukt in een oplage van 1.700.000 stuks en landelijk huis aan huis gratis verspreid. Voorts gebruikt Megapool in haar vestigingen raambiljetten ter promotie van haar actie. e. Op 6 december 1990 is in alle Wastora-vestigingen de Wastora Geld Terug Garantie-actie van start gegaan (hierna: "Geld Terug Garantie actie"). Deze actie houdt kort samengevat in dat iedereen die vóór 12 januari 1991 bij Wastora een elektrisch artikel koopt ter waarde van ƒ500,- of meer (de Wastora-drempelprijs) over precies tien jaar het volledige aankoopbedrag gerestitueerd kan krijgen. Om voor restitutie in aanmerking te komen dient de consument door middel van inzending in tweevoud van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, vergezeld van de aankoopbon of factuur, naar een centraal adres een Geld-Terug Certificaat aan te vragen en dit certificaat over tien jaar onder vertoon van een rechtsgeldig legitimatiebewijs aan een Wastora-vestiging aan te bieden. Kopieën van het aanvraagformulier en het bij aankoop aan de consument overhandige specimen Geld Terug Garantie Certificaat zijn als bijlagen 3 en 4 aan dit vonnis gehecht, [niet opgenomen; Red.] f. Ook Wastora geeft aan haar actie bekendheid door plaatsing van advertenties in een aantal dagbladen en een wervende mededeling in een door haar huis aan huis verspreide Wastora-folder alsmede door het gebruik van raambiljetten in haar vestigingen. g. In het Haarlems Dagblad is onder de titel "Ook Wastora betaalt aankoop weer terug" op 7 december 1990 een kort bericht verschenen, waarin melding wordt gemaakt van de Wastora-actie. In het bericht wordt de directeur van Wastora, dhr. J. Gelauff, na de door de verslaggever gemaakte kanttekening "Directeur Gelauff wil niet spreken van een directe kopie", als volgt geciteerd: "In Amerika en Engeland wordt al langer met dergelijke acties gewerkt. Ook Megapool was niet de eerste die hier mee kwam. Wij denken alleen dat onze actie beter is. Wij hebben het minimum aankoopbedrag verlaagd tot ƒ 500,- en we hebben de prijzen niet verhoogd. Verder hebben we een optimale verzekering afgesloten, om terugbetaling te waarborgen." 2.2. De grondslag van de vordering Eiseressen stellen dat uit het hiervoor aangehaalde citaat uit het Haarlems Dagblad blijkt dat Wastora erkent de Geld Terug Garantie actie in navolging van de actie van Megapool te zijn begonnen. Het systeem van beide acties is dan ook exact gelijk. Bovendien zijn de voorwaarden waaronder de consument in beide acties op restitutie aanspraak kan maken nagenoeg dezelfde en stemmen de gebruikte formulieren, certificaten en reclame-uitingen van de beide acties zowel qua uiterlijk als qua inhoud grotendeels overeen. Eiseressen stellen op die gronden dat Wastora inbreuk maakt op het bij hen, althans bij Powerhouse berustende auteursrecht op de Geld-Terug-Actie dan wel (anderszins) onrechtmatig jegens Megapool handelt doordat zij bij de actie van: Megapool aanhaakt en aldus profiteert van de bekendheid van de Megapool-actie bij het publiek. Bovendien zaait Wastora door het voeren van de Geld Terug Garantie actie verwarring bij het publiek, nu het hier acties betreft van bedrijven die geografisch en qua assortiment vergelijkbaar zijn. Door dit handelen ontstaat schade voor zowel Megapool als Powerhouse. Aan een

164


sommatie tot stopzetting van de actie d.d. 12 december 1990 is door Wastora geen gevolg gegeven. 2.3. Het verweer Wastora betwist dat de Geld-Terug-Actie voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kan zijn. Volgens haar roepen eiseressen de bescherming in van een idee, hetgeen rechtens niet mogelijk is. Voor zover dit al anders zou zijn betwist Wastora dat de Geld-Terug-Actie een werk met een eigen oorspronkelijk karakter is. Wastora wijst er in dit verband op dat acties als de onderhavige in de VS en Engeland reeds jaren bekend zijn en dat deze actie ook in Nederland niet nieuw is. Ter staving van het laatste heeft Wastora gewezen op een artikel in het marketing-tijdschrift Incentive uit december 1986, waaruit blijkt dat een juwelier in Woerden in 1986 reeds een geldterug-actie heeft gevoerd. Wastora erkent de mogelijkheid dat de door Megapool onder licentie verkregen uitwerking van het geld-terugidee een voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar werk is, maar betwist dat zij dat werk heeft gekopieerd. Zij stelt afgelopen zomer zelfstandig het plan te hebben opgevat een geld-terug-actie voor te bereiden en beroept zich ter adstructie van die stelling op overgelegde verklaringen van het reclameadviesbureau Benjamens, Van Doorn & Partners d.d. 14 december, van een assuradeur, Assumo B.V. d.d. 14 december en een faxbericht van die datum van Unlimited, een Brussels reclameadviesbureau, die er alle toe strekken te bevestigen dat terzake in augustus 1990 besprekingen hebben plaatsgevonden. Voorts stelt Wastora dat reeds het feit dat zij enkele weken nadat Megapool haar actie is begonnen met een eigen actie is gestart erop wijst dat de Wastora-actie geen kopie is van die van Megapool, maar het resultaat is van eigen inspanningen. Voor zover er in de presentatie van haar Geld Terug Garantie actie al sprake is van overeenstemming betreft dat volgens Wastora aspecten die geen of onvoldoende oorspronkelijkheid hebben om voor bescherming in rechte vatbaar te zijn. De gebezigde slogans en reclame-uitingen refereren bij beide acties in gewoon Nederlands onmiddellijk aan de geld-terug-idee en zijn op zichzelf niet bijzonder origineel. De door Wastora gebruikte raambiljetten verschillen radicaal van die van Megapool. Ook de in het kader van de actie gebruikte formulieren, advertenties en folders wijken qua inhoud en uiterlijk af van die van Megapool. Voor zover de formulieren qua kleurstelling overeenstemmen is dat volgens Wastora toevallig, aangezien de gebruikte kleuren overeenkomen met de Wastora-huisstijl en die huisstijl al een jaar bestaat. Wastora erkent dat een aantal van de in het kader van de Geld Terug Garantie actie gestelde voorwaarden overeenkomen met de voorwaarden die onder de Geld-Terug-Actie gelden. Zij schrijft dit onder verwijzing naar een overgelegde verklaring van de verzekeringsmaatschappij London General d.d. 14 december 1990 echter toe aan de omstandigheid dat de betreffende voorwaarden door haar verzekeraar zijn gedicteerd en voor acties als de onderhavige min of meer standaard kunnen worden geacht. Wastora betwist op voormelde gronden dat er van inbreuk op exclusieve rechten van eiseressen dan wel van nabootsing van of aanhaken aan hun marketinginspanningen sprake zou zijn. Voor zover dit laatste al anders zou zijn acht Wastora die nabootsing bij gebreke van bijkomende omstandigheden niet onrechtmatig. Volgens Wastora is het door eiseressen gestelde verwarringsgevaar niet aannemelijk. Zij wijst er in dit verband op dat de acties qua looptijd en drempelprijs onderling verschillend zijn en dat Wastora in de regio Noord-Holland een "household brand" is en als zodanig bij vrijwel iedereen bekend is. Wastora betwist voorts het spoedeisend belang met verwijzing naar de omstandigheid dat de Megapool-actie inmiddels (bijna) is afgelopen. Tenslotte is Wastora van

18 mei 1992

opvatting dat een belangenafweging hoe dan ook tot weigering van de gevraagde voorziening moet leiden, aangezien voortijdige stopzetting van de Geld Terug Garantie actie tot een miljoenenschade zou leiden en de (gepretendeerde) rechten van eiseressen zodanig twijfelachtig zijn dat ze een dergelijk vérstrekkend gevolg niet rechtvaardigen. 3. Beoordeling van het geschil 3.1. Voorop staat dat eiseressen voldoende spoedeisend belang hebben bij de gevraagde voorzieningen. Daaraan doet niet af dat de Megapool-actie inmiddels ten einde is. Voor zover de vordering is ingesteld door Megapool acht de President het méér dan aannemelijk dat het doorlopen van de Wastora-actie tot omzetverlies voor Megapool zal leiden, nu Megapool en Wastora zich op dezelfde markt bevinden, het - zoals Megapool heeft aangevoerd - door beiden in hun vestigingen gevoerde assortiment aan producten nagenoeg hetzelfde is en de Wastora-vestigingen zich bevinden in plaatsen waarin ook Megapool vestigingen heeft. Voor zover de vordering is ingesteld door Powerhouse bestaat voormeld belang in het handhaven van de mogelijkheid om het actiesysteem met betrekking waartoe Powerhouse zich op auteursrechten beroept door licentiëring of anderszins te gelde te maken. Die mogelijkheid zou op onaanvaardbare wijze worden ondergraven indien Powerhouse zich slechts in een bodemgeschil tegen (mogelijke) inbreuken op dat systeem teweer zou kunnen stellen. 3.2. Gelet op de hiervoor vastgestelde feiten en de tegen die achtergrond over en weer geponeerde stellingen kunnen de onderhavige acties op de volgende vier niveaus worden onderscheiden: (a) het idee om de consument met het aanbod van restitutie (na ommekomst van een bepaalde termijn) van de betaalde aankoopprijs naar de winkel te lokken, los van enige concrete uitwerking; (b) de uitwerking van dit idee tot een bedrijfseconomisch en marketingtechnisch verantwoord en realiseerbaar concept. Gelet op de door Megapool overgelegde beschrijving van de terzake door haar van Powerhouse verkregen know-how is aannemelijk dat daarbij gebruik is c.q. wordt gemaakt van de resultaten van marktonderzoeken (proefacties) alsmede van statistische gegevens en berekeningen. Voorts dient het idee contractueel en verzekeringstechnisch te worden uitgewerkt; (c) de voor de consument waarneembare actie. Dit betreft de inhoud van de actie, de voorwaarden en de door de consument te volgen procedure; (d) de presentatie van de actie. Dit betreft inhoud en uiterlijk van de bij bekendmaking van de actie gebruikte actiematerialen en reclame-uitingen en -materialen. Het komt voor de te geven beslissing relevant voor om de merites van de ingestelde vordering aan de hand van dit onderscheid te bespreken. Ad a: het idee 3.3. Tussen partijen is - terecht - niet in geschil dat het geld-terug-idee als zodanig, dat wil zeggen het idee op zichzelf om een geld-terug-aanbod als marketinginstrument te gebruiken, los van enige verzekeringstechnische, marketingtechnische of bedrijfsorganisatorische vormgeving, auteursrechtelijk noch via artikel 1401 BW voor bescherming in aanmerking komt. Ook al zou dat echter anders zijn kan dat in het onderhavige geval niet tot het verlenen van zodanige bescherming leiden, nu door Megapool niet is betwist dat geld-terug-acties in de VS en Engeland al enige jaren tot het instrumentarium behoren waarmee de consumentenmarkt wordt bewerkt. Van navolging van een dankzij eigen investeringen en inspanning door eiseressen bereikt, op zichzelf origineel resultaat is op dit niveau dan ook geen sprake. Ad b: het concept 3.4. Anders dan het enkele geld-terug-idee is de uitwerking van dat idee tot een cpncept, een plan van aanpak, wel een prestatie die als "werk" in auteursrechtelijke zin kan worden beschouwd. Tegenover de door

18 mei 1992


Wastora aangevoerde feiten en omstandigheden hebben eiseressen echter onvoldoende gesteld om aan te nemen dat de eventuele gelijkenis die de Geld Terug Garantie actie zou vertonen met de Geld-Terug-Actie zou impliceren dat Wastora het concept voor die actie aan Megapool zou hebben ontleend. Vaststaat dat Megapool, wier actie op 16 november 1990 van start is gegaan, sedert juni 1990 met de voorbereidingen is bezig geweest. In dat licht, en ook gelet op de terzake overgelegde verklaringen, is niet onaannemelijk dat Wastora sedert augustus 1990 met de voorbereidingen van haar actie is bezig geweest. Onaannemelijk is wèl dat zij daarbij gebruik heeft gemaakt - of zelfs maar kunnen maken - van kennis van het aan Megapool's actie ten grondslag liggende concept. Er moet immers van worden uitgegaan dat Megapool er het nodige aan zal hebben gedaan om dit concept - onder licentie verworven, als vertrouwelijk aangemerkte know-how - tegen navolging te beschermen. Voor zover hierna qua inhoud van de actie derhalve gelijkenis zou worden geconstateerd moet worden aangsnomen dat die is toe te schrijven aan in kringen van marketingspecialisten bestaande kennis omtrent uitwerkingen van het geld-terug-idee elders in de wereld, die als zodanig (dan) kennelijk publiek domein is. De door Wastora overgelegde produkties wettigen deze gevolgtrekking. Zo stellen Benjamens, Van Doorn & Partners in hun verklaring d.d. 14 december 1990: "(.-) In andere branches, met name in de food zijn dit soort acties, vooral in het begin een groot succes geweest. (...)", refereert Unlimited in haar faxbericht van dezelfde datum aan het gebruik van "dit soort akties" in België en kan als vaststaand worden aangenomen dat het geld-terug-idee in 1986 door een Woerdense juwelier, zij het op relatief kleine schaal, succesvol is toegepast. Voorts wordt in dit verband betekenis toegekend aan de door eiseressen op zichzelf niet betwiste stelling van Wastora dat de marketingtechnieken die in de wit- en bruingoedbranche door de verschillende marktdeelnemers worden gebruikt in het algemeen weinig van elkaar afwijken. 3.5. Het door eiseressen gedane beroep op de sub 2.1.g. aangehaalde uitlatingen van Wastora in het Haarlems Dagblad doen aan een en ander niet af. De President vermag in die uitlatingen geen erkenning te lezen dat Wastora de actie van Megapool heeft gekopieerd. Ad c: de actie 3.6. Op zichzelf kan aan eiseressen worden toegegeven dat de Geld Terug Garantie actie en de Geld-Terug-Actie qua systeem in essentie overeenstemmen. Die overeenstemming moet echter in belangrijke mate het gevolg worden geacht van de omstandigheid dat aan beide acties hetzelfde idee ten grondslag ligt. Uitgaande van dat idee is het gebruik van een aanvraagformulier dat, om een certificaat te verkrijgen dat recht geeft op teruggave van de koopprijs in de toekomst, moet worden ingezonden naar een centraal adres, ook gelet op de omstandigheid dat zowel Megapool als Wastora een aantal verschillende vestigingen heeft, zó voor de hand liggend dat voor bescherming van dat systeem in rechte geen aanleiding is. Hetzelfde geldt voor de door Megapool gehanteerde voorwaarden waaronder teruggave plaatsvindt. Die voorwaarden zijn tekstueel in geen enkel opzicht oorspronkelijk, sluiten ten dele direct aan op de inhoud van de actie (voorwaarden 6 t/m 9 Megapool-certificaat respectievelijk 4 en 6 t/m 8 Wastora-certifïcaat) en zijn voor het overige kennelijk bedoeld om fraude of ander misbruik tegen te gaan c.q. het aantal claims binnen de perken te houden (dé niet-overdraagbaarheid). De overeenstemming die beide sets voorwaarden kenmerken mag dan ook geacht worden veeleer een gevolg te zijn van het voor de hand liggende karakter van de voorwaarden dan van een doelbewust kopiëren door Wastora zodat in dit verband in het midden kan blijven in hoeverre de voorwaarden op aanwijzing van Wastora's verzekeraar tot stand zijn gekomen.

165

Ad d: de presentatie 3.7. Op dit niveau zullen achtereenvolgens worden beoordeeld: - inhoud en uiterlijk van de door Megapool en Wastora gebruikte aanvraagformulieren en specimencertificaten; - inhoud en uiterlijk van de door beiden gebruikte raambiljetten, advertenties en folders. Aanvraagformulieren en certificaten 3.8. Naar hun inhoud genomen bevatten beide sets formulieren een in gewoon Nederlands gestelde boodschap aan de consument, die voor zover dat uitvloeisel is van de hiervoor besproken inhoudelijke overeenstemming tussen beide acties op een aantal punten overeenkomt, doch overigens ook verschillen vertoont. Zo is de aanhef van beide aanvraagformulieren verschillend. In de aanhef van beide certificaten wordt weliswaar de loftrompet gestoken over de Megapool- respectievelijk Wastorawinkels, maar de daarbij gebruikte bewoordingen stemmen totaal niet overeen en behoren bovendien tot het proza dat - zoals algemeen bekend is - in talloze door grootwinkeliers wekelijks verspreide reclamefolders kan worden aangetroffen. 3.9. Qua lay-out wijken beide sets formulieren zodanig van elkaar af dat niet aannemelijk is dat de consument een Wastora-formulier met de Megapool-actie zal associëren, of omgekeerd. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat op beide tot de resp. sets formulieren het Megapool resp. Wastora-logo duidelijk zichtbaar is aangebracht. Deze logo's verschillen qua uiterlijk, lay-out en klank aanzienlijk van elkaar. Voorts zijn de groot gedrukte bewoordingen op de formulieren ("Geld-Terug Certificaat" respectievelijk "Geld Terug Garantie Certificaat") in duidelijk verschillende lettertypes uitgevoerd. 3.10. Voor wat betreft de kleurstelling stemmen beide formulieren in zoverre overeen dat de op beide sets formulieren de kleur rood van hetzelfde type als steunkleur is gebruikt. Wastora heeft echter onder verwijzing naar ander in het kader van haar bedrijfsvoering gebruikt drukwerk (garantiecertificaat, geschenkbon, retourleveranciersbon, etc), als overgelegd ter terechtzitting, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij de uitvoering van evenbedoelde formulieren voor wat betreft de kleurstelling niet méér of anders heeft gedaan dan haar huisstijl volgen. Nu eiseressen niet hebben betwist dat die huisstijl reeds een jaar bestaat kan aan de kleurstelling van deze formulieren geen argument worden ontleend voor de stelling dat Wastora aanhaakt aan de inspanningen van Megapool of de resultaten daarvan heeft nagebootst. Reclamematerialen 3.11. Wastora stelt terecht dat de door partijen gebruikte raambiljetten radicaal van elkaar afwijken. Zowel qua kleurstelling (hoofdkleur groen respectievelijk evenbedoeld type rood) als qua (dominante) afbeelding (een geopende beurs met uitstekende bankbiljetten respectievelijk een spaarvarken) als qua (dominante) tekst "Koop nu bij Wastora en u krijgt over 10 jaar uw geld terug" respectievelijk "Geld-Terug-Actie" lijken deze raambiljetten in het geheel niet op elkaar (...) 3.12. Ook de door partijen gebruikte folders en advertenties (...) vertonen geen qua inhoud rechtens relevante overeenstemming. Voor zover van overeenstemming sprake is staat dit wederom, in onmiddellijk en rechtstreeks verband met de omstandigheid dat aan beide acties hetzelfde idee en grotendeels identieke concepten ten grondslag liggen. Gegeven de - niet onrechtmatige overeenstemming tussen beide acties op deze niveaus wijken de bewoordingen waarin partijen de boodschap in hun folders en advertentie aan de consument duidelijk maken ("Over tien jaar uw totale aankoopbedrag terag'V'Als u bij Megapool koopt, krijgt u over 10 jaar het volledige aankoopbedrag terug" respectievelijk "Koop nu bij Wastora en u krijgt over 10 jaar uw geld terug!") voldoende van elkaar af om de door Wastora gebruikte bewoordingen toelaatbaar te achten. Daarbij moet mede

166


in aanmerking worden genomen dat de door Megapool gebruikte bewoordingen niet méér zijn dan een bloot feitelijke weergave van de essentie van de Geld-Terug actie en niet als een (qua woordcombinatie, metrum, ritme, rijm of betekenis c.q. een combinatie daarvan) bijvoorbeeld voor slagzinnen kenmerkende - originele vondst kunnen worden beschouwd. 3.13. Wat betreft het uiterlijk van de folders en de advertenties wordt bedoelde overeenstemming evenmin aanwezig geacht. Doorslaggevend is ook hier de omstandigheid dat, naar mag worden aangenomen, de consument dankzij de prominente aanwezigheid van beide, duidelijk van elkaar verschillende bedrijfslogo's in staat is om in één oogopslag te constateren van wie de betreffende reclame-uiting afkomstig is. Tenslotte 3.14. Aangenomen mag worden dat de pijn waarvoor eiseressen - en met name Megapool - door middel van het onderhavige geding bestrijding zoeken zo al niet geheel dan toch in hoofdzaak wordt veroorzaakt doordat Megapool heeft moeten constateren dat zij niet de enige was die een kennelijk uit de VS en Engeland overgewaaid - daar succesvol gebleken - idee op deze schaal als marketinginstrument in Nederland heeft geïmplementeerd; een branchegenoot bleek haar op de hielen te zitten. Maar omdat het idee publiek domein is, de uitwerking in zijn essentie voor de hand ligt en Wastora op de punten waarop zij kan afwijken voldoende afstand van Megapool's wijze van presentatie heeft gehouden heeft Megapool te accepteren dat ze wel de eerste maar niet (langer) de enige is. Het komt de President voor dat de pijn die dat veroorzaakt niet zal worden verzacht door een andere lay-out van de reclamefolders, anders uitgevoerde aanvraagformulieren en certificaten of een andere opmaak van de advertenties. Gelet op de (kennelijk) grote wervende kracht omzetverdubbeling - van de actie op zichzelf - die vrij is - mag bovendien worden aangenomen dat Wastora er het nodige aan doet en zal blijven doen om de consument duidelijk te maken dat zij (ook) een "eigen" geld-terugactie voert, dat wil zeggen juist streeft naar onderscheid in plaats van verwarring. Slotsom 3.15. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet de slotsom luiden dat van inbreuk op aan eiseressen toekomende exclusieve rechten c.q. van het op onrechtmatige wijze nabootsen van of aanhaken aan Megapools marketinginspanningen geen sprake is. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd. Eiseressen zullen de kosten van het geding moeten dragen. 4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding, tot aan dit vonnis aan de zijde van Wastora begroot op ƒ250,- aan verschotten en ƒ1.500,- aan procureurssalaris. Enz.

18 mei 1992

Nr 49. Gerechtshof te Amsterdam, 2 mei 1991. (Filmnet-decoders) Mrs R.H.L. Cornelissen, R.P. Yland-van Veen en L.C.H. Veger. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (prestatiebescherming). In het algemeen behoeft een profiteren van andermans bedrijfsdebiet niet, althans niet zonder meer, onrechtmatig jegens deze te zijn. In dit geval brengt dan ook het feit dat appellanten bij het verhandelen van de door hen op de markt gebrachte decoders profiteren van het bestaan van het door geïntimeerde sub 1, Esselte, onder de naam Filmnet opgebouwde abonneetelevisiesysteem op zichzelf nog niet mee dat hun handelwijze jegens Esselte of medegeïntimeerden zonder meer onrechtmatig is. Dit zal anders worden indien de bijzondere omstandigheden van het geval, bij afweging van de betrokken maatschappelijke belangen, dat profiteren niettemin onrechtmatig maken. De door Esselte uitgezonden signalen, bevattende audiovisuele werken, zijn bestemd te worden ontvangen door abonnees die daartoe een vergoeding aan haar betalen. De aldus uitgezonden audiovisuele werken zijn voorwerp van auteursrecht toekomend aan een of meer van geïntimeerden 2 tot en met 8; Esselte betaalt als licentiehouder aan deze rechthebbenden een vergoeding voor - de onderhavige openbaarmaking van hun werken. Het door Esselte opgebouwde abonneesysteem is een gesloten systeem dat niet vrij toegankelijk is en ook niet beoogt te zijn voor niet-abonnees. Er is door dit alles in dit geval sprake van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een recht van intellectuele eigendom rechtvaardigt. Van de aangevoerde omstandigheden dienen nog de volgende te worden vermeld: (i) Het abonneesysteem van Esselte telt thans ca. 450.000 abonnees en voorziet dus in een zekere maatschappelijke behoefte; het toelaten van de verhandeling van de decoders door appellanten zal het einde van het systeem betekenen. De overheid zal alsdan het systeem niet overnemen of instandhouden. (ii) De vraag naar de onderhavige decoders is afgeleid van de resultaten van de inspanningen van Esselte; zonder enige bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van het systeem, profiteren appellanten daarvan ten nadele van Esselte door een onbetamelijk binnendringen in haar distributiesysteem en afzetgebied. Esselte heeft niet al sedert jaren een monopoliepositie gehad op dit terrein en heeft derhalve de beloning voor haar inspanningen en uitgaven voor de ontwikkeling van dit systeem nog niet (in de periode van circa 5 jaar sedert de aanvang) kunnen terugverdienen. (Ui) Zo al gevergd mag worden dat een beveiliging tegen inbreuk wordt getroffen, dan valt toch bij de huidige stand van de techniek niet te vergen dat een dergelijke beveiliging zo wordt uitgevoerd dat het niet mogelijk zou zijn daarop een inbreuk als de onderhavige te maken. Het handelen van appellanten is gelet op de voormelde omstandigheden van het geval en de daarbij betrokken belangen onrechtmatig jegens Esselte. Art. 10 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De door appellanten ingeroepen vrijheid van ontvangst of informatie leidt niet tot een ander oordeel, al omdat de ontvangst van het gecodeerde signaal op zichzelf door Esselte niet wordt belemmerd en het overigens een ieder vrijstaat als abonnee toe te treden tot het filmnet van geïntimeerde. 1. Ten Electronics N.V. te Bussum en 2. J.M. van Eyseren, h.o.d.n. A.M. Satellite, te

18 mei 1992


Hilversum, appellanten [in kort geding], procureur Mr J. de Wit, tegen 1. Esselte Abonnnee TV B.V. te Nieuwegein en 8 anderen, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr P.H. Ariëns Kappers, advocaat Mr J.A. Schaap te Amsterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 22 november 1990 (Mr J.M. Vrakking). 1. Tot uitgangspunt dient: a. Eiseres sub 1, verder Esselte, is exploitant van een abonneetelevisiesysteem in Nederland. Abonneetelevisie is, kort gezegd, het door middel van een kabel- of satelliettelevisiesysteem verschaffen aan derden van de mogelijkheid om bepaalde uitgezonden audiovisuele werken te zien tegen rechtstreeks daaraan toe te rekenen vergoeding, te betalen door die derden aan de exploitant van het abonneetelevisiesysteem. b. Esselte heeft door middel van licentie-overeenkomsten met auteursrechthebbenden het recht verworven audiovisuele werken waaronder met name films openbaar te maken, voor zover deze openbaarmaking geschiedt door middel van abonneetelevisie. c. Het signaal dat de audiovisuele werken bevat wordt vanuit een studio doorgegeven aan een satelliettransponder. Deze transponder weerkaatst het signaal. Het weerkaatste signaal wordt opgevangen door schotelantennes van de kabelexploitanten of van individuele schotelhouders. De kabelexploitanten verspreiden vervolgens dit gecodeerde (gestoorde) signaal via de kabel waardoor het in deze gecodeerde vorm ter beschikking komt van alle aangeslotenen op het kabelsysteem. De individuele schotelhouder ontvangt het gecodeerde signaal rechtstreeks. d. De abonnees van Esselte ontvangen van haar een "decoder" voor hun TV-toestel, waardoor het gecodeerde, gestoorde, signaal wordt gedecodeerd tot normale beelden. Zonder een dergelijke decoder zijn die beelden niet zuiver waar te nemen. Dit geldt zowel voor de ontvangst via het kabelsysteem als via individuele schotels. e. In verband met de exploitatie van haar abonneetelevisiesysteem moet Esselte vergoedingen betalen aan de kabelexploitanten, vergoedingen aan de licentiegevers en vergoedingen voor het gebruik van de transponder. Daarbij komen nog de kosten van het eigen apparaat. f. De enige bron van inkomsten van Esselte bestaat uit de abonnementsgelden van haar abonnees. Ieder abonnee verplicht zich periodiek een bedrag aan Esselte te betalen en verkrijgt daarvoor het recht op ontvangst van de door haar uitgezonden programma's. Slechts de abonnees ontvangen een decoder. g. Eiseres sub 2, Esselte B.V., is onder andere houdster van de volgende merken: - het woordmerk FILMNET, op 12 januari 1984 onder nummer 395156 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau; - het woordmerk FILMNET, op 21 april 1986 onder nummer 419271 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau; - het woord-beeldmerk FILMNET, op 1 februari 1990 onder nummer 740797 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau; - het beeldmerk FILMNET 24 uur, op 1 februari 1990 onder nummer 740791 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau; - het woordmerk FILMNET, op 1 februari 1990 onder nummer 740796 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Esselte Entertainment is de moedermaatschappij van Esselte B.V. h. Eiseressen sub 3 tot en met 8, hierna ook de filmmaatschappijen, zijn auteursrechthebbenden van een

167

aantal programma's en films die door Esselte worden uitgezonden door middel van haar abonneetelevisiesysteem. Via de exploitatiemaatschappij FilmNet International heeft Esselte met de filmmaatschappijen een licentie-overeenkomst gesloten voor de uitzending van audiovisuele werken. Voor het verkrijgen van de licentie betaalt Esselte via FilmNet International aan de filmmaatschappijen een licentievergoeding, waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal abonnees. i. Gedaagden brengen apparaten op de markt die in staat zijn het gecodeerde signaal dat Esselte verspreidt te decoderen en die houders van een schotelantenne in staat stellen om zonder vergoeding FilmNetprogramma's te bekijken. j . Ten-Tronies heeft in een advertentie ten behoeve van de verkoop van haar decoders de naam en het logo van FilmNet gebruikt. 2. Eiseressen vorderen, samengevat, gedaagden te verbieden filmnet-decoders te verhandelen en hen te bevelen aan haar procureur een lijst van afnemers te verschaffen en opgave te doen van de naam en het adres van hun leverancier alsmede die afnemers schriftelijk te verzoeken de nog resterende voorraad te retourneren. Daarnaast vorderen Esselte B.V. en Esselte Entertainment een verbod aan Ten-Tronies van het gebruik van de aanduiding of het logo FILMNET of een overeenstemmend teken. Eiseressen vorderen voorts een voorschot op schadevergoeding van ƒ 10.000,-. 3. Volgens eiseressen handelen gedaagden door filmnet-decoders op de markt te brengen jegens haar onrechtmatig. 4. Gedaagden achten hun handelwijze, ook al profiteren zij van de prestaties en inspanningen van Esselte, tegen de achtergrond van het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf, niettemin geoorloofd, omdat Esselte signalen uitzendt waarvan een ieder gebruik mag maken en met een geschikt toestel gebruik kan maken, terwijl de voor de constructie van een dergelijk toestel benodigde gegevens behoren tot het publiek domein. Anders gezegd, Esselte moet het risico dragen van de wijze waarop zij haar bedrijf heeft ingericht. 5. Deze stelling faalt. Onomstreden is dat individuele schotelhouders na de eenmalige aanschaf van een door gedaagden verhandelde filmnet-decoder in staat zijn daarmee de door Esselte uitgezonden programma's te zien zonder abonnement te hebben op de programma's van Esselte en zonder een vergoeding aan Esselte te betalen. Buiten twijfel staat voorts dat gedaagden slechts in de gelegenheid zijn hun apparaten te verkopen dankzij het feit dat Esselte ten koste van de nodige investeringen en inspanningen het abonneetelevisiesysteem heeft opgezet. De commerciële waarde van de decoders van gedaagden wordt dus uitsluitend bepaald door de prestaties van Esselte. Gedaagden hebben aan de totstandkoming daarvan geen enkele bijdrage geleverd. 6. Bij dit alles mag niet uit het oog verloren worden dat het signaal dat Esselte verspreidt auteursrechtelijk is beschermd. Door hun handelwijze dringen gedaagden derhalve niet alleen binnen in de relatie tussen Esselte en haar (potentiële) abonnees, zulks met schadelijke gevolgen voor Esselte, maar stellen zij tevens hun afnemers in staat om zonder vergoeding aan de rechthebbenden auteursrechtelijk beschermde werken te zien, met als gevolg dat ook de auteursrechthebbenden inkomsten derven. De bescherming die het auteursrecht biedt wordt door gedaagden aldus zuiver ten eigen bate ondergraven. 7. Het samenstel van voornoemde factoren maakt de handelwijze van gedaagden tegenover eiseressen onrechtmatig. Daaraan kan niet afdoen dat met de door gedaagden verspreide decoder eveneens het signaal van Veronique kan worden gedecodeerd, aangezien ook op grond van de wijze waarop zij adverteren aangenomen moet worden dat gedaagden zich met name richten tot mensen die FilmNet-programma's willen ontvangen. 8. Het gevraagde verbod is daarom als na te melden

168


toewijsbaar, evenals de in zaken als deze gebruikelijke nevenvorderingen. Voor een verbod verderstrekkend dan het hierna onder 1 gegevene bestaat echter geen grond. Met betrekking tot het voorschot op de schadevergoeding worden partijen verwezen naar de bodemrechter bij gebreke aan (spoedeisend) belang aan de zijde van eiseressen. 9. Onderdeel 6 van de vordering, dat gebaseerd is op merkinbreuk, wordt eveneens toegewezen. Immers, gegeven de eerdere schending van hun merkrechten behoeven Esselte B.V. en Essélte Entertainment geen genoegen te nemen met de ter zitting door gedaagden gedane toezegging dat zij het woorden beeldmerk van FïlmNet niet meer zullen gebruiken. 10. Gedaagden moeten dè proceskosten dragen. Beslissing: 1. Verbiedt gedaagden ieder voor zich om de onder stelling 10 van de dagvaarding bedoelde apparaten te verhandelen en/of aan te bieden, op verbeurte van een dwangsom van ƒ5.000,- voor elk apparaat waarmee gedaagden in strijd handelen met dit verbod. 2. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseressen een lijst met namen te verschaffen van al diegenen aan wie gedaagden meer dan één apparaat als bovenbedoeld hebben geleverd of doen leveren, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dat zij niet aan dit bevel voldoen met een maximum van ƒ 50.000,-. 3. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseressen opgave te doen van naam en adres van de leveranciers) van wie zij de bedoelde apparatuur hebben betrokken, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,voor iedere dag dat zij niet aan dit bevel voldoen met een maximum van ƒ 50.000,-. 4. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis diegenen aan wie zij de bovenbedoelde apparaten hebben geleverd schriftelijk te verzoeken de nog resterende voorraad op kosten van gedaagden aan hen te retourneren onder restitutie van de inkoopprijs en onder vermelding van het feit dat het verhandelen van de bewuste apparatuur onrechtmatig is jegens eiseressen, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dat gedaagden niet aan dit bevel voldoen met een maximum van ƒ 100.000,-. 5. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseressen afschriften te zenden van de hierboven onder 4 bedoelde brieven, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dat gedaagden niet aan dit bevel voldoen met een maximum van ƒ 50.000,-. 6. Verbiedt Ten-Tronies om de aanduiding en het logo FILMNET of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,voor iedere overtreding van dit verbod. 7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 8. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ416,45 aan verschotten, waaronder ƒ 250,- wegens vastrecht, en op ƒ 1.100,- aan salaris procureur. 9. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. b) Het Hof, enz. 4. Beoordeling van de grieven. 4.1. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking nu zij alle de vraag betreffen of appellanten jegens geïntimeerden onrechtmatig handelen door, hier kort gezegd, het verhandelen van van hen afkomstige decoders die geschikt zijn om het filmnetsignaal dat geïntimeerde sub 1 verspreidt te decoderen.

18 mei 1992

4.2. Voor de beoordeling van die vraag is van belang dat appellanten, naar zij erkennen, bij hun hier aan de orde zijnde handelen profiteren van de prestaties en inspanningen van met name de geïntimeerde sub 1 die het abonnee televisie systeem onder de naam "Filmnet" hier te lande heeft opgezet. Dit systeem werkt op een wijze die door de president in zijn boven aangehaalde rechtsoverweging nader is uiteengezet. Aan appellanten moet worden toegegeven dat in het algemeen gesproken een profiteren van andermans bedrijfsdebiet niet, althans niet zonder meer onrechtmatig jegens deze behoeft te zijn. In dit geval brengt dan ook het feit dat appellanten bij het verhandelen van de door hen op de markt gebrachte decoders profiteren van het bestaan van een door geïntimeerde sub 1, Esselte, opgebouwde abonnee tv systeem op zichzelf nog niet mee dat hun handelwijze jegens Esselte of medegeïntimeerden zonder meer onrechtmatig is. Dit zal anders worden indien de bijzondere omstandigheden van het geval, bij afweging van de betrokken maatschappelijke belangen, dat profiteren niettemin onrechtmatig maken. 4.3. Hierbij is van belang in aanmerking te nemen dat de door Esselte uitgezonden signalen, bevattende audiovisuele werken, bestemd zijn te worden ontvangen door abonnees die daartoe een vergoeding aan haar betalen. 4.4. De aldus uitgezonden audiovisuele werken zijn, naar onbestreden is gesteld, voorwerp van auteursrecht toekomend aan een of meer van geïntimeerden 2 tot en met 8. Esselte betaalt, als licentiehouder, aan deze rechthebbenden een vergoeding voor de onderhavige openbaarmaking van hun werken. 4.5. Anders dan appellanten menen, en ten onrechte in het vonnis lezen, steunt de vordering van Esselte c.s. echter niet op de stelling dat hier een rechtstreekse inbreuk op een of meer hunner toekomende auteursrechten aan de orde is. De geïntimeerden sub 1 en sub 3 tot en met 8 doen hun vordering steunen op de bescherming die artikel 1401 BW hen biedt. 4.6. Volledigheidshalve valt op te merken dat geïntimeerde sub 2 stelde dat een inbreuk op het haar komende merkenrecht werd gemaakt. De daarop betrekking hebbende overwegingen en beslissing zijn geen onderwerp van hoger beroep gemaakt. 4.7. Het door Esselte opgebouwde abonnee tv systeem zoals dat door de president is beschreven blijkt een, wat men kan noemen gesloten systeem te zijn, dat niet vrij toegankelijk is en ook niet beoogt te zijn voor niet abonnees. Het feit dat Esselte voornemens is ook enkele uren ongecodeerde uitzendingen te gaan verzorgen bij wijze van reclameactiviteit doet hieraan niets af. 4.8. Er is door dit alles in dit geval sprake van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een recht van intellectuele eigendom rechtvaardigt. 4.9. Van de in hoger beroep nog in het bijzonder aangevoerde omstandigheden dienen hier nog de volgende vermeld. 4.10. Het abonnee systeem van Esselte telt naar zij onbestreden stelt thans circa 450.000 abonnees en mag dus naar zij stelt als in een zekere maatschappelijke behoefte voorziend worden beschouwd. Niet bestreden is de stelling van Esselte dat indien de verhandeling van de decoders door appellanten wordt toegelaten dat het einde van dit tv systeem zal moeten betekenen daar alsdan valt te verwachten dat de terugloop van het aantal abonnees zal leiden tot het terugtrekken van de nodige toestemming van de auteursrechthebbenden terwijl de overheid het systeem alsdan niet zal overnemen of in stand zal houden. 4.11. In die laatste omstandigheid zien appellanten een argument tegen de stelling van Esselte dat zij in een maatschappelijke behoefte voorziet. Appellanten verliezen hierbij uit het oog dat niet kan worden aangenomen dat, indien de overheid zich het voorzien in een bepaalde maatschappelijk in zekere kring gevoelde behoefte op het gebied van amusement niet aantrekt, daarmee zou zijn

18 mei 1992


gegeven dat die behoefte dus blijkbaar niet van een in aanmerking te nemen gewicht zou zijn bij de in een geval als het onderhavige te maken afweging. 4.12. Voorts valt op te merken dat, naar appellanten niet of ongenoegzaam bestrijden, de vraag naar de onderhavige decoders, ofwel de commerciële waarde van de door geïntimeerden verhandelde decoders afgeleid is van de resultaten van de inspanningen van Esselte die het uitzenden van de gecodeerde filmsignalen mogelijk maken. 4.13. Terecht stelt Esselte dat aldus appellanten zonder enige bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van de hier bedoelde abonnee tv, daar althans van profiteren ten nadele van Esselte, door een onbetamelijk binnendringen in haar distributiesysteem en afzetgebied onder bijkomende omstandigheden als hier boven uiteengezet die dit onrechtmatig maken. 4.14. Onweersproken stelt Esselte hierbij overigens nog dat zij niet al sedert jaren een monopoliepositie heeft gehad op dit terrein en dat derhalve zij de beloning voor haar inspanningen en uitgaven voor de ontwikkeling van dit systeem nog niet (in de periode van circa 5 jaar sedert de aanvang) heeft kunnen terugverdienen. 4.15. Ten onrechte verwijten appellanten, aan Esselte dat deze tekort schiet in de beveiliging van haar systeem tegen inbreuk. Esselte heeft immers naar zij stelt en naar appellanten niet bestrijden wel degelijk een beveiliging ingebouwd. 4.16. Zo al gevergd mag worden dat een beveiliging tegen inbreuk wordt getroffen dan valt toch, naar Esselte terecht aanvoert, bij de huidige stand van de techniek niet te vergen dat een dergelijke beveiliging zo wordt uitgevoerd dat het niet mogelijk zou zijn daarop een inbreuk als de onderhavige te maken. 4.17. Het handelen van appellanten is dus gelet op de voormelde omstandigheden van het geval en de daarbij betrokken belangen onrechtmatig jegens Esselte. 4.18. De door appellanten ingeroepen vrijheid van ontvangst of informatie leidt niet tot een ander oordeel, al omdat de ontvangst van het gecodeerde signaal op zichzelf door Esselte niet wordt belemmerd en het overigens een ieder vrijstaat als abonnee toe te treden tot het fiïmnet van geïntimeerden. 5. Slotsom. De grieven falen en het vonnis moet worden bekrachtigd met veroordeling van appellanten als in het ongelijk gestelden in de gedingkosten als hierna te bepalen. 6. Beslissing. Het hof: - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; - veroordeelt appellanten in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerden tot heden begroot op ƒ 3.900,-. Enz. Nr 50. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 8 juli 1991. (Texoprint/Tip 16) Mr J.J. Brinkhof. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (schadevergoeding). Gedaagde valt wel degelijk een verwijt te maken van de gepleegde auteursrechtinbreuk. Hij is werkzaam in de textielbranche en moet als zodanig geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat in deze branche de intellectuele eigendomsrechten niet altijd en overal gerespecteerd worden. Van hem mag worden verwacht dat hij tenminste een poging onderneemt zich op de hoogte te stellen van mogelijke auteursrechten. Door dat na te laten heeft hij zich willens en wetens bloot gesteld aan de niet denkbeeldige kans dat inbreuk is gemaakt.

169

Texoprint B.V. te Boekelo, gemeente Enschede, eiseres [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr R.M. Slijper te Amsterdam, tegen Ludovicus Johannes Maria de Haas, h.o.d.n. Tip 16, te De Zilk, gemeente Noordwijkerhout, gedaagde [in kort geding], procureur Mr B.F.F. Gosschalk-Davidson, advocaat Mr I.M.F. van Emstede te Amsterdam. 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan. a. Eiseres maakt haar bedrijf van het produceren en verhandelen van met originele dessins bedrukte textielstoffen. b. De collectie van eiseres bevat onder meer het dessin nr. 70526. c. Dit dessin is ontworpen door Mireille Boonen. Bij overeenkomst d.d. 4 april 1989 heeft Boonen aan eiseres overgedragen "de haar toekomende rechten op de dessintekening". d. Gedaagde heeft zonder toestemming van eiseres in zijn winkel te Leiden kleding (t-shirts en jacks) te koop aangeboden en verkocht, vervaardigd van een stof met een bepaald dessin. 2. Eiseres stelt zich op het standpunt: (a) dat haar dessin nr. 70526 een auteursrechtelijk werk is; (b) dat het dessin op de door gedaagde verhandelde kleding een vrijwel getrouwe nabootsing is van haar dessin; (c) dat gedaagde door de verhandeling van de kleding met het nagebootste dessin - primair - inbreuk maakt op haar auteursrechten en - subsidiair - onrechtmatig handelt doordat de nabootsing van slechte kwaliteit is. 3. Op grond daarvan vordert eiseres - kort gezegd gedaagde op straffe van dwangsommen: (i) te bevelen de inbreuk te staken; (ii) te bevelen een registeraccountant opgave te laten doen van leveranciers en hoeveelheden stof en kleding, die besteld, verkocht en voorradig is; (iii) te bevelen voorradige stof en kleding met het bewuste dessin aan haar af te geven; (iv) te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding. 4. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Voorzover gedaagde betwist dat sprake is van een auteursrechtelijk werk - hij voert slechts aan dat men zich "kan" afvragen of het werk een eigen karakter heeft, en dat er van het werk "wellicht" dertien in een dozijn gaan - wordt geoordeeld dat het dessin een eigen, oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 5.2. Gelet op de zeer grote gelijkenis tussen het dessin van eiseres en het dessin op de kleding van gedaagde men moet zich inspannen om, minieme, verschillen te ontwaren - moet het voorts, anders dan gedaagde lijkt te suggereren, uitgesloten worden geacht dat degene van wie gedaagde zegt de kleding te hebben gekocht, het dessin heeft ontworpen zonder kennis te hebben gehad van het dessin van eiseres. 5.3. Uit een en ander volgt dat gedaagde door het verhandelen van de kleding met het bewuste dessin inbreuk maakt op de auteursrechten van eiseres. Dit rechtvaardigt toewijzing van het gevraagde inbreukverbod als na te melden, alsmede van het bevel tot afgifte van nog aanwezige stof en kleding. Nu aanwijzingen ontbreken dat gedaagde op grote schaal inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiseres, kan wat de vordering betreft zoals kort omschreven in rechtsoverweging 3 onder (ii), volstaan worden met na te noemen bevelen. 5.4. Ten aanzien van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding voert gedaagde aan dat daarvoor geen plaats is aangezien hem geen enkel verwijt valt te maken.

170


Hij zegt de kleding op een textielbeurs in Duitsland gekocht te hebben van een Turkse fabrikant. 5.5. Geoordeeld wordt dat gedaagde wel degelijk een verwijt valt te maken. Hij is werkzaam in de textielbranche en moet als zodanig geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat in deze branche de intellectuele eigendomsrechten niet altijd en overal gerespecteerd worden. Van hem mag worden verwacht dat hij tenminste een poging onderneemt zich op de hoogte te stellen van mogelijke auteursrechten. Door dat na te laten - hetgeen gedaagde erkent - heeft gedaagde zich willens en wetens blootgesteld aan de niet denkbeeldige kans dat inbreuk is gemaakt. 5.6. Ervan uitgaande dat de totale partij 75 kledingstukken betrof en voor DM 875,- is aangeschaft, en verder, dat van die partij nog 8 stuks over zijn, komt een voorschot op de schadevergoeding van ƒ 1.000,- passend voor. 5.7. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing De President: 1. Beveelt gedaagde onmiddellijk te staken en gestaakt te houden iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van het met nummer 70526 aangeduide dessin uit eiseresses collectie, daaronder mede begrepen iedere vervaardiging, invoer, verkoop, te koop aanbieding, tentoonstelling, levering, gebruik of bezit in voorraad voor een en ander, van nabootsingen van het dessin. 2. Beveelt gedaagde onmiddellijk te staken en gestaakt te houden alle invoer, verkoop, te koop aanbieding, tentoonstelling, levering, gebruik of bezit in voorraad voor een en ander, van kledingstukken vervaardigd uit stof bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin. 3. Beveelt gedaagde binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres een door zijn boekhouder gecertificeerde opgave te doen van: a. de namen en adressen van zijn leveranciers van de stoffen of kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin; b. de hoeveelheid door hem gekochte en/of bestelde meters stof dan wel kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, gespecificeerd naar kleurstelling en/of kledingstuk; c. de hoeveelheid door hem verkochte meters stof dan wel kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, gespecificeerd naar kleurstelling en/of kledingstuk; d. de voorraad stoffen en/of kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin. 4. Beveelt gedaagde om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres af te geven de nog bij hem aanwezige stoffen en kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, alsmede eventueel in zijn bezit zijnde sjablonen en films voor het vervaardigen van het betreffende dessin. 5. Veroordeelt gedaagde tot betaling van een dwangsom van ƒ 1.000,- terzake van iedere meter stof en ieder kledingstuk bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, waarmee hij de onder 1 en 2 genoemde bevelen overtreedt; en/of van iedere dag dat hij nalaat volledig te voldoen aan de onder 3 en 4 genoemde bevelen. 6. Veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van een voorschot op de schadevergoeding, begroot op ƒ 1.000,-. 7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 8. Wijst af het meer of anders gevorderde. 9. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 1.000,-. Enz.

18 mei 1992

Nr 51. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 19 augustus 1991. (Chanel T-shirt) Mr H.J. van den Hul. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (omvang verbod). Een verbod tot inbreuk kan zich niet uitstrekken tot niet in de dagvaarding (noch ter zitting) omschreven merkrechten; een dergelijk verbod is te onbepaald; naast een verbod tot specifieke merkinbreuk heeft eiseres geen afzonderlijk belang bij een verbod tot onrechtmatig handelen. Art. 1401 (oud) B.W. (noemen voorman). Het gaat in het onderhavige geval duidelijk om "counterfeit" zodat aangenomen dient te worden dat gedaagde de vervalste produkten desbewust ten verkoop heeft aangeboden. Bovendien is aannemelijk dat bij uitblijven van de gevorderde informatie de leverancier zal voortgaan met het in het verkeer brengen van vervalsingen en dat eiseres geen vergoeding zal kunnen verkrijgen van de daardoor aan haar als merkhoudster toegebrachte schade. Onder de zich hier voordoende bijzondere omstandigheden handelt gedaagde dus onrechtmatig door te weigeren de identiteit van zijn leverancier prijs te geven. Een bevel tot het noemen van al het andere dat gedaagde omtrent de toeleveringskanalen bekend is, is te onbepaald. Chanel S.A. te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, eiseres [in kort geding], procureur Mr A.H. Vermeulen, advocaat Mr S.N. Vlaar te Amsterdam, tegen Banjamin Victor Gehrke te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr D. Koningen. 2. De feiten In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan. Eiseres is rechthebbende op de internationale registratie nr. 201.151 van het woordmerk "Chanel" en op de internationale registratie nr. 426.432 van het beeldmerk bestaande uit twee spiegelbeeldig gekoppelde "C'"s, beide onder meer voor de warenklasse 25, "vêtements". Gedaagde heeft te koop aangeboden, verkocht en geleverd T-shirts voorzien van de beide vooromschreven merken. 3. De vorderingen, de grondslag en het verweer Eiseres vordert - zakelijk weergegeven 1. een verbod aan gedaagde tot inbreuk op de merkrechten van eiseres, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ. 2500,-; 2. een gebod tot het verstrekken aan de raadsman van eiseres van een lijst waarop staan vermeld de gekochte hoeveelheden van de inbreukmakende goederen, de leverancier ervan, zomede al het andere dat gedaagde omtrent de toeleveringskanalen bekend is, het aantal afgezette goederen en de grootte van de voorraad; 3. een bevel tot vernietiging van de onder 2 bedoelde voorraad; 4. een dwangsom van ƒ 10.000,- bij overtreding van het gebod sub 2 respectievelijk het bevel sub 3; 5. veroordeling van gedaagde in de proceskosten. Eiseres grondt haar vorderingen op de onder 2 weergegeven vaststaande feiten. Gedaagde erkent de inbreuk maar meent niet gehouden te zijn de leverancier te noemen. 4. Beoordeling van de vorderingen 4.1 Nu gedaagde de inbreuk erkent kan het gevraagde inbreukverbod worden gegeven, echter met dien verstande dat het verbod tot inbreuk op niet in de dagvaarding (noch ter zitting) omschreven merkrechten als zijnde te onbepaald moet worden geweigerd, evenals het verbod tot onrechtmatig handelen, bij welk verbod eiseres geen afzonderlijk belang heeft.

18 mei 1992


4.2 Gedaagde heeft onweersproken gesteld dat hij slechts acht T-shirts voorzien van de merken van eiseres heeft ingekocht, welke alle reeds zijn verkocht. Eiseres heeft daarom bij de vorderingen sub 2-4 geen belang meer, behoudens de vordering tot het noemen van de leverancier van de T-shirts. Het gaat in het onderhavige geval duidelijk om "counterfeit", een vervalsing van het produkt van de rechthebbende op het merk, zodat aangenomen dient te worden dat gedaagde die vervalsing desbewust ter verkoop heeft aangeboden, onder de merken van eiseres en voorzien van zowel een label als een kaartje met die merken gevolgd door het woord "boutique". Bovendien is aannemelijk dat bij uitblijven van de gevorderde informatie de leverancier zal voortgaan met het in het verkeer brengen van vervalsingen en dat eiseres geen vergoeding zal kunnen verkrijgen van de daardoor aan haar als merkhoudster toegebrachte schade. Onder de zich hier voordoende bijzondere omstandigheden handelt gedaagde dus onrechtmatig door te weigeren de identiteit van zijn leverancier prijs te geven. De vorderingen sub 2 en 4 dienen op dat punt te worden toegewezen. Een bevel tot het noemen van al het andere dat gedaagde omtrent de toeleveringskanalen bekend is zal als zijnde te onbepaald worden geweigerd. 4.3 Gedaagde zal, als de grotendeels in het ongelijk

171

gestelde partij, in de kosten van dit kort geding worden verwezen. 5. De beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Beveelt gedaagde onmiddellijk na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de hierboven onder 2 omschreven merkrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ. 2500,- voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van dit bevel, waarbij elk kledingstuk als een afzonderlijke overtreding zal gelden. Beveelt gedaagde om binnen zeven dagen na het betekenen van dit vonnis aan eiseresses raadsman mededeling te doen van naam en adres van de leverancier van de in dit vonnis bedoelde T-shirts, zulks op straffe van betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat gedaagde in gebreke blijft om aan dit bevel te voldoen, waarbij een gedeelte van een dag voor een gehele zal gelden. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit kort geding, tot op deze uitspraak aan de kant van eiseres begroot op ƒ950,-. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Mededelingen Computer/Law Forum "International Software and Database protection". Op maandag 15 juni 1992 organiseert het Instituut voor Informatica en Recht een internationaal Computer/Law Forum onder de titel "International Software and Database protection". Het congres zal plaatsvinden in de Tijgerzaal van de dierentuin "Artis" te Amsterdam. Voorzitter is Prof. Mr Henrik W.K. Kaspersen en sprekers zijn Marian Kennedy en Susan E. Colman uit de Verenigde Staten, Thomas Dreier van het Max Planck Instituut uit München, David R. Worlock van de Electronic Publishing Services uit Londen en Prof. Jaap H. Spoor en Alfred P. Meijboom van de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit Computer/Law Forum wordt in de ochtendsessie aandacht geschonken aan de Europese Richtlijn inzake de bescherming van Computer programma's. De sprekers zullen ingaan op de invloed die de Europese Richtlijn heeft op de wetgeving in hun land. In de middag-sessie zal het recente voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn ter bescherming van Databanken aan de orde komen. De sprekers zullen het voorstel van diverse zijden belichten. De prijs van het Computer/Law Forum bedraagt ƒ495,- per deelnemer. Voor inschrijving en inlichtingen kan contact worden opgenomen met mevr. Anita Eijgermans of de heer Reinoud Westerdijk, Instituut voor Informatica en Recht, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, tel. 020 - 548 6947 (548 4666), fax 020 6462594.

Ingangsdatum Richtlijn merkenrecht. De datum voor de inwerkingtreding van de Richtlijn 89/104/EEG over het merkenrecht is verschoven van 28 december 1991 naar 31 december 1992. Deze datum voor de tenuitvoerlegging van de nationale toepassingsbepalingen voor aanpassing van het merkenrecht wil de Ministerraad laten samenvallen met de ingangsdatum waarop aanvragen van registratie van Gemeenschapsmerken kunnen worden ingediend. Omdat het voorstel over het Gemeenschapsmerk nog niet is goedgekeurd, heeft de Raad besloten de eerstgenoemde datum te verschuiven. Publikatieblad L6/35, 11 januari 1992. Europees merk voor milieuvriendelijke produkten. Binnenkort is het mogelijk om het Europese milieukeurmerk op produkten aan te brengen. Dit zogenaamde eco-label, dat op de verpakking van produkten kan worden aangebracht, bestaat uit een bloem omringd door twaalf sterren, met in het midden een 'E' voor Europa. Het eco-label wordt toegekend na beoordeling van het effect van het produkt op het milieu, waarbij de hele levenscyclus van het produkt wordt bekeken. Het gaat hier om een vrijwillig systeem, waarbij producenten of importeurs zelf stappen moeten ondernemen om het merk op hun produkten aan te brengen. Farmaceutische produkten, dranken en voedingsmiddelen zijn van de regeling uitgesloten. De formele vaststelling van de tekst moet nog plaatsvinden. EG-Adviescentrum voor Ondernemingen Helmond. Mr Ch. Gielen benoemd tot Bijzonder Hoogleraar R.U. Groningen. In de bijzondere leerstoel Intellectueel eigendomsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen is benoemd Mr Ch. Gielen, advocaat te Amsterdam.

172


18 mei 1992

Litteratuur Tijdschriftartikelen INTERNATIONAAL Geiler, P.E., The proposed EC Rental Right: Avoiding some Berne Incompatabilities. European Intellectual Property Review (14) jan. 1992 (1) blz. 4-8. Gervais, DJ., The protection under International Copyright Law of works created with or by computers. //C(22) okt. 1991 (5) blz. 628-660. Gevers, F., The R in a Circle Decision, Pall Corp v. P.J. Dahlhausen & Co. Trademark World okt. 1991 (41) blz. 16/7. Gori, P., Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. 7/C(22) special issue 1991 blz. 945-962. Gotzen, F., EC Industrial Design Proposal discussed at Brussels Conference. World Intellectual Property Review (6) jan. 1992 (1) blz. 17/8. Goux, C , L'interdiction de certaines formes de publicité et la Convention européenne des droits de 1'hommè. Publicité trompeuse et publicité comparative. Revue de droit intellectuel - L'Ingenieur-Conseil (81) sept./okt. 1991 (9-10) blz. 319-345. Greengrass, B., The 1991 Act of the UPOV Convention. European Intellectual Property Review (13) dec. 1991 (12) blz. 466-472. Gronning-Nielsen, L., Concept of Novelty. 7/C(22) special issue 1991 blz. 929-932. Gutmann, E., Effects of Priority Rights on Claims of European Patents Claiming One or Several Priority 7/C(22) special issue 1991 blz. 741-762. Hellfeld, A. von, Enforcements of European Patents. Patent World dec. 1991/jan. 1992 (38) blz. 20/3. Hodgson, M., Supplementary Protection Certificates. Patent World febx. 1992 (39) blz. 23/5. Horton, A.A., Industrial Design Law: The future for Europe. European Intellectual Property Review (13) dec. 1991 (12) blz. 442/8. Jones, C , Amendment of the PCT Regulations. CIPA (21) nov. 1991 (2) blz. 54/8. Kaufman, I.J., The Madrid Protocol. Should the United States be swept up in the rising tide? Trademark World okt. 1991 (41) blz. 27-35. King, S., Are sounds and scents trademarks in Canada? World Intellectual Property Report (5) dec. 1991 (12) blz. 323. Koch, A., Patent information to stimulate innovation in small and medium sized companies. World Patent Information (13) nov. 1991 (4) blz. 201/5. Kochlauner, R., Bevorstehende Anderungen im Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT). Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (83) jan. 1992 (1) blz. 1-6. Kolle, G.D., Patentability of software-related inventions in Europe.

//C(22) okt. 1991 (5) blz. 660-675. Lancon, P., Patentability in the Field of Therapy and Diagnosis. 7/C(22) special issue 1991 blz. 893-907. Maxeiner, J., The expert in U.S. and German Patent Litigation. 7/C(22) okt. 1991 (5) blz. 595-605. Mills, I., CTMO - The future (Gemeenschapsmerkenbureau). Trademark World dec. 1991/jan. 1992 (43) blz. 2-3. Morcom, Chr., Trademarks in the European Community after Café Hag II. The Trademark Reporter (81) sept./okt. 1991 (5) blz. 534-553. Mutimear, J., Protection of industrial designs; an important new EC initiative. World Intellectual Property Report (5) okt. 1991 (10) blz. 268/9. Niklasson, S., Renewal in the Public Sector - The example of the Swedish Patent and Registration Office. Industrial Property (30) dec. 1991 (12) blz. 467-478. 0sterborg, L.D., Denmark's Adherence to the European Patent System. 7/C(22) special issue 1991 blz. 771/9. Pagenberg, J., WIPO: Diplomatic Conference in The Hague on Harmonization of Patent Law. 7/C(22) okt. 1991 (5) blz. 682/4. -, Different Level of Inventive Step for German and European Patents? The Present Practice of Nullity Proceedings in Germany. IIC (22) special issue 1991 blz. 763-770. Perres, F., La brevetabilité des inventions biotechnologiques: Ie cas du virus HIV-2. Schweizerische Mitteilungen iiber Immaterialgüterrecht 1991 (2) blz. 359-377. Problems of European Patent Law; Fifth Symposium of European Patent Judges. 7/C(22) special issue 1991 blz. 843-1044. Radcliffe, M.F., The future of Computer Law: Ten challenges for the next decade. European Intellectual Property Review (13) okt. 1991 (10) blz. 358/366. Reiterer, M., Der Schutz geistiger Eigentumsrechte in der GATT-Uruquay-Runde (Teil 1). Österreichische Blatter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (40) maart-juni 1991 (2/3) blz. 49-53. Rosini, J.E., en Chr.C. Roche, Trademarks in Europe 1992 and beyond. European Intellectual Property Review (13) nov. 1991 (11) blz. 404-412. -, Trademarks in Europe 1992 and beyond. Journal of the Patent and Trademark Office Society (73) dec. 1991 (12) blz. 938-964. Schricker, G., European Harmonization of Unfair Competition Law - A Futile Venture? 7/C(22) special issue 1991 blz. 788-802. Scuffï, M., European Patents and Interlocutory Injunctions for Acts of Patent Infringement Under Italian Law. 7/C(22) special issue 1991 blz. 1009-1011.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 mei 1992, 60e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents