Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 januari 1994, 62e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

1

17 januari 1994, 62e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,-per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen. Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Register van Octrooigemachtigden. - Nederlands examen resp. proeve voor octrooigemachtigde. - Europees Octrooi Verdrag. - Merkenschikking van Madrid. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). - Verdrag van Parijs. - Verdrag van Boedapest. Necrologieën. In Memoriam Mr H.J. van den Hul, door Prof. Mr J.J. Brinkhof (blz. 4). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 1. President Rechtbank 's-Gravenhage, 8 maart 1990, M. Mirowski/Medtronic e.a. (beoordeling complexe materie in kort geding zonder hulp van onafhankelijke deskundigen levert geen onoverkomelijke bezwaren op; defibrillator van gedaagde valt onder beschermingsomvang octrooi; proefnemingen van gedaagden betreffen geen onderzoek van maar onderzoek met net geoctrooieerde, buiten het bedrijf van gedaagden, waardoor de marktpositie van eiser wordt aangetast).

mesttanks eerst nadien definitief zijn geworden; inbreukverbod voor de toekomst; over periode na afloop licentie-overeenkomst tot verlening octrooi bestaat slechts recht op redelijke vergoeding vanaf dertig dagen na deurwaardersexploit; afdracht winst afgewezen). 2. Merkenrecht. Nr 3. Rechtbank Breda, 17 november 1992, Brouwerij De Kluis/H.L.G.M. Ackermans, h.o.d.n. Café Het Voske en Brouwerij De Ridder (het Hoegaarden-glas voldoet aan criteria voor individueel merk; associatiegevaar) (met noot S.B.). Nr 4. Rechtbank Amsterdam, 16 december 1992, Brouwerij De Kluis/Dunkie en Brouwerij De Raaf (het Hoegaarden-glas vervult een merkfunctie; wezenlijke waarde van Hoegaarden-bier is niet in de vorm van het glas gelegen; het merk is gebruikt zoals het is ingeschreven; associatiegevaar aangenomen; geen belang bij verbod voor het gehele Benelux-gebied). Nr 5. Hof Arnhem, 23 februari 1993, Arnold & Siedsma/A&S Partners in juridische dienstverlening (beroep op voor-voorgebruik eerst indien het teken werkelijk is gebruikt ter onderscheiding van diensten; uitsluitend intern gebruik is geen gebruik als merk).

Nr 2. President Rechtbank 's-Gravenhage, 21 december 1992, H.W. Schelfhorst, h.o.d.n. CIS/Braks Bouwmaterialen Odiliapeel e.a. (octrooiinbreuk na afloop licentie-overeenkomst, indien orders tot plaatsing

Nr 6. Hoge Raad, 20 november 1992, Alfred Dunhill Ltd./Benson & Hedges en Gallaher (vragen aan Ben.-G.H. of gebruik van zwart-wit gedeponeerd merk uitsluitend in een bepaalde kleurstelling normaal gebruik is; stelling t.a.v. gering onderscheidend vermogen, en dus beschermmgsomvang van Gallaher's merk door Hof niet

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nrl

62e jaargang

Blz. 1-36

Rijswijk, 17 januari 1994

2

Bijblad Industriële Eigendom, nr 1

in beoordeling betrokken, waardoor motivering onvoldoende is; Pres.: Silk Cut-verpakkingen niet auteursrechtelijk beschermd). Nr 7. Rechtbank 's-Gravenhage, 26 juni 1991, Alfred Dunhill Ltd./Gallaher (zwart-wit in merkdepot niet als onderscheidend aangegeven; gebruik in kleuren van het merk is normaal gebruik; vordering tot doorhaling Gallaher's merk geweigerd na eerder oordeel in k.g. betreffende overeenstemming). Nr 8. Hof Amsterdam, 16 januari 1992, The Gillette Company e.a./Schick Nederland (geen associaties tussen de scheermesjes in de verpakking met het teken Schick Confort Plus met het gedeponeerde merk Contour Plus). Nr 9. Voorzitter Rechtbank Dendermonde, 30 april 1991, Calor/Thermo-Calor (het teken Thermo-Calor stemt niet overeen met het zwakke merk Calor; evenmin handelsnaaminbreuk). Nr 10. President Rechtbank 's-Gravenhage, 27 april 1993, C. de Reus-Schuring/J. Schonewille (gebruik door gedaagde van de handelsnaam "Haar Zaak" niet zodanig dat schade wordt toegebracht aan de houdster van het merk "Haar Zaak"). 3. Modellenrecht. Nr 11. Hof Brussel, 9 juni 1993, Diasport/Adidas (nieuw voorkomen van een sportuitrusting als textielprodukt is beschermbaar; het "Soccer B-design" is geen herhaling of toepassing van het drie-strepen motief).

17 januari 1994

4. Handelsnaamrecht. Nr 12. President Rechtbank Amsterdam, 9 januari 1992, H.A. Koerselman-Tolsma/M.C.E.A. Voorhuis (in de handelsnamen Henny Koerselman Creative Search en Voorhuis Creative Search zijn de eigennamen de kenmerkende bestanddelen; de benaming Creative Search leent zich niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming gezien de beschrijvende functie). Nr 13. Kantonrechter Amsterdam, 11 september 1992, H.A. Koerselman-Tolsma/M.C.E.A. Voorhuis ("creative search" is geen gangbare en gebruikelijke woordcombinatie; er is onvoldoende verschil tussen de handelsnamen mede gezien vestigingsplaats en werkterrein). b. Beslissingen van de Octrooiraad. Nr 14. Bijzondere Afdeling, 4 november 1993 (gezien gewijzigde inzichten van de wetgever, blijkend uit het voorstel Rijksoctrooiwet 1993, wordt niet langer vastgehouden aan de restrictieve regeling van art. 17A, lid 2; herstel ingeval van verval ten gevolge van een te late betaling, die na de vervaldag is toegelaten, in beginsel mogelijk geacht). Mededelingen. CIER-lezing "Sponsoring en Media" (blz. 36).

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 1 april 1994 (Goede Vrijdag), donderdag 5 mei 1994 (Bevrijdingsdag), vrijdag 6 mei 1994, donderdag 12 mei 1994 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 13 mei 1994 gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat mevrouw Ir M. Fontijn op haar verzoek op 7 december 1993 en dat de heren Ir J.H. Lunshof en Drs A.P. van Wijk op hun verzoek op 21 december 1993 in bovengenoemd register zijn ingeschreven. Nederlands examen resp. proeve voor octrooigemachtigde. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij beschikking van 19 november 1993, nummer POI/93080325, gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid resp. artikel 4a, eerste en vijfde lid van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1991, 409) besloten: 1. te bepalen dat in 1994 zowel in de periode maart t/m mei (schriftelijk en mondeling) als in september/oktober (mondeling) op nader door de Voorzitter van de Commissie aan te wijzen data een examen voor octrooigemachtigde als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een proeve als bedoeld in artikel 4a van dit reglement wordt

afgenomen in het gebouw van de Octrooiraad aan de Patentlaan 2 te Rijswijk; 2. te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie die bedoeld examen respectievelijk proeve zal afnemen: Mr W. Neervoort, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie: Mr J. de Bruijn, Lid van de Octrooiraad; en tot leden van de Commissie: Ir H.F.M. Beckers, Octrooigemachtigde te Eindhoven; Ir G.F. van der Beek, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Ir P.L. van den Bogert, Lid van de Octrooiraad; Prof. Mr J.J. Brinkhof, Vice-president van het Gerechtshof te 's-Gravenhage; Bijzonder Hoogleraar Recht van de Industriële Eigendom aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; Mr Ir R.A. Grootoonk, Lid van de Octrooiraad; Ir L.W. Kooy, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Prof. Mr M.M. Mendel, Hoogleraar Handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden; Ir G. Oostrom, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; Drs J.C.H. Perizonius, Buitengewoon lid van de Octrooiraad; Mevr. Mr Y.G. Prins-Blei Weissmann, Auteur te Bussum; Mevr. Mr H.W.B. thoe Schwartzenberg, Docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Afdeling Burgerlijk procesrecht; Ir Th.A.H.J. Smulders, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Mr Ir J.H.F, de Vries, Octrooigemachtigde te Amsterdam; 3. als secretaris aan de Commissie toe te voegen:

17 januari 1994


Mr J.L. Driessen, Lid van de Octrooiraad; 4. te bepalen dat zij die aan een examen of een proeve willen deelnemen, zich vóór 1 maart respectievelijk 1 augustus 1994 schriftelijk moeten aanmelden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk, en daarbij, voorzover van toepassing, moeten vermelden in welke gedeelten van de examenstof zij geëxamineerd willen worden; 5. te bepalen dat bij aanmelding een bewijs moet worden overgelegd dat een bedrag van ƒ 100,verschuldigd voor deelneming aan een examen of een proeve, is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op Postbank gironr 17300 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk; 6. te bepalen dat kandidaten die door een vorige Commissie tot deelneming aan een examen resp. proeve zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 1994 te houden examen. Toelichting Blijkens bovenstaande beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken zal het in 1994 wederom tweemaal mogelijk zijn deel te nemen aan een examen voor octrooigemachtigde. Daarbij zal niet worden afgeweken van de regeling, zoals die in de laatste jaren reeds gold; ook in 1994 zal het schriftelijke gedeelte van het examen éénmaal worden gehouden (in april), en het mondelinge gedeelte tweemaal (in april/mei en september/oktober). Het schriftelijke gedeelte van het examen wordt gehouden op 6 en 8 april; de mondelinge examens in het Burgerlijk Recht en Handelsrecht resp. in het Recht van de Industriële Eigendom worden de eerste keer afgenomen in de week van 25 april resp. 2 mei 1994. Het tweede mondelinge examen zal worden afgenomen in september/oktober 1994. De exacte data worden nog bekendgemaakt. Kandidaten die aan het examen resp. de proeve wensen deel te nemen, dienen zich schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie vóór 1 maart, resp. 1 augustus onder vermelding van de gedeelten van het examen waarin zij geëxamineerd willen worden en onder opgave van: naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privéadres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn). Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der resp. de bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid resp. artikel 4a, tweede lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen resp. de proeve verschuldigde examengeld ten bedrage van ƒ 100,- is betaald. Het examen in april-mei bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte Burgerlijk Recht en Handelsrecht, en een mondeling gedeelte Recht van de Industriële Eigendom; het examen in oktober bestaat uit de beide mondelinge gedeelten. Kandidaten die zich voor een examen opgeven staat het vrij te bepalen of zij aan één, twee of alle drie onderdelen willen meedoen, met dien verstande dat deelname aan het schriftelijk gedeelte slechts mogelijk is na, of tegelijk met (in april) het afleggen van het mondeling examen recht van de Industriële Eigendom. Een voldoende resultaat voor een mondeling onderdeel van het examen blijft gedurende de drie er op volgende kalenderjaren geldig. Een in 1994 behaalde voldoende voor een mondeling onderdeel blijft derhalve geldig tot eind 1997. [Zie ook B.I.E. 1993, blz. 134.] Een voldoende resultaat voor het schriftelijk onderdeel zal geldig blijven gedurende de twee er op volgende kalenderjaren. Dit houdt in dat een in 1994 met goed gevolg afgelegd onderdeel geldig blijft tot eind 1996. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit twee opgaven, een algemene en een specifieke. Voor de kandidaat die voor de ene opgave een voldoende en voor de andere een

onvoldoende behaalt, blijft de voldoende tot en met het eerstvolgende schriftelijke examen staan, zodat hij, wanneer hij het examen (beide opgaven) overdoet, alleen voor de andere opgave een voldoende behoeft te behalen om hiervoor geslaagd te zijn. Als hij de tweede keer opnieuw een voldoende en een onvoldoende behaalt, en wel voor dezelfde opgaven als tevoren, blijft ook deze (nieuwe) voldoende weer staan; behaalt hij echter twee onvoldoendes dan vervalt de eerder verkregen voldoende en moet hij opnieuw voor beide opgaven een voldoende behalen. Nadat een kandidaat voor beide opgaven of wel tijdens één examen, of wel tijdens twee opeenvolgende (schriftelijke) examens een voldoende heeft behaald blijft dit resultaat, zoals hierboven reeds gezegd, gedurende de twee erop volgende kalenderjaren geldig. Voor iedere deelneming aan een examen moet het volle examengeld worden betaald. Voor informatie betreffende het afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt verwezen naar de toelichting op de wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1991, 409) [zie B.I.E. 1991, blz. 305/8]. Tenslotte wijst de Examencommissie op de vrijstellingsregeling voor degenen, die (onderdelen van) het Europees bekwaamheidsexamen met goed gevolg hebben afgelegd, gepubliceerd in B.I.E. 1992, blz. 206. Voor de exameneisen wordt verwezen naar de mededelingen in B.I.E. 1989, blz. 171 en B.I.E. 1992, blz. 206. Europees Octrooi Verdrag. Oostenrijk heeft de op 17 december 1991 tot stand gekomen Akte van herziening van het Europees Octrooi Verdrag [verg. B.I.E. 1991, blz. 337/8] bekrachtigd op 30 juli 1993. De Akte is nog niet in werking getreden. (Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken). Merkenschikking van Madrid. De regering van Oezbekistan heeft een verklaring gedeponeerd van voortgezette gebondenheid bij de Herziene Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, Stockholm, 14 juli 1967 (Trb. 1989, 54). (Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken). Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). Tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 19 juni 1970 (Trb. 1973, 20, laatstelijk 1993, 9) zijn toegetreden Slovenië op 1 december 1993, en Trinidad en Tobago op 10 december 1993. Het Verdrag treedt voor Slovenië op 1 maart 1994, en voor Trinidad en Tobago op 10 maart 1994 in werking. Polen heeft de verklaring onder art. 64(2)a van het Verdrag, betreffende de termijn voor indiening van een vertaling van een internationale octrooiaanvrage bij de Poolse Octrooiraad als "gekozen bureau", ingetrokken. Polen zal met ingang van 1 maart 1994 zonder voorbehoud gebonden zijn aan de bepalingen van Hoofdstuk II van het Verdrag. Vanaf 1 januari 1994 zal het voor ingezetenen van bij het P.C.T. aangesloten staten mogelijk zijn een internationale aanvrage rechtstreeks bij het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Industriële Eigendom, als "ontvangend bureau", in te dienen. Een en ander is mogelijk geworden door een wijziging van de P.C.T.-Rules (m.n. Rule 19) die door de Algemene Vergadering van aangesloten staten in september 1993 is aangenomen. (Mededelingen ontvangen van de Wereldorganisatie voor de Industriële Eigendom).


4

17j"anuari 1994

Verdrag van Parijs.

Verdrag van Boedapest.

Op 4 augustus 1993 is Bolivia toegetreden tot het Verdrag van Parij's tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (zie Trb. 1974, 225 en 1980, 31). Het Verdrag is voor Bolivia in werking getreden op 4 november 1993. (Mededeling in Industrial Property 1993, blz. 277).

Op 30 juli 1993 is Griekenland toegetreden tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, en nadien gewijzigd op 26 september 1980 (Trb. 1987, 62). Het Verdrag is voor Griekenland in werking getreden op 30 oktober 1993. (Mededeling in Industrial Property 1993, blz. 277).

Necrologieën In Memoriam Mr H.J. van den Hul. Op 2 augustus 1993 overleed Mr Jan van den Hul, vice-president van de Haagse arrondissementsrechtbank. Hij was daar voorzitter van de Kamer belast met de behandeling van geschillen op het gebied van de intellectuele eigendom en fungerend president voor de korte gedingen op dit terrein. Mr Van den Hul is vrijwel in het harnas gestorven. Zijn laatste vonnis dateert van 24 mei 1993. In die zaak gaf hij nog wel een beslissing, maar door zijn ziekte was hij niet meer in staat die te motiveren. Toen moet hij zich gerealiseerd hebben dat het hem niet meer gegeven zou zijn daartoe later nog in staat te zijn. Drie jaren tevoren had hij een zware operatie ondergaan. Hij was daarvan hersteld, in een recordtempo, geheel volgens zijn gewoonte op allerlei andere vlakken. De vooruitzichten waren goed en al snel stortte hij zich weer vol overgave op zijn werk. Daarin voelde hij zich in zijn element. Hij was een geboren rechter. Hij was onafhankelijk, evenwichtig, kon goed luisteren, stond open voor kritiek en was bereid eigen opvattingen aan te passen of te herzien. Hij hield van het rechterlijk werk, de omgang met partijen, het zoeken naar een bevredigend resultaat. Een billijke oplossing interesseerde hem meer dan een dogmatisch verantwoord hoogstandje. Indien enigszins mogelijk streefde hij naar een schikking tussen partijen. Mr Van den Hul is betrekkelijk kort rechter geweest. In 1985 is hij benoemd. Daarvoor had hij andere dingen gedaan. Na de middelbare school had hij scheikunde gestudeerd, was gepromoveerd, had in de industrie gewerkt in binnen- en buitenland, was wetenschappelijk medewerker geweest op de Technische Universiteit van Delft en was daarbij steeds blijven studeren. Eerst economie en toen rechten, waarover hij bij de keuze van zijn studie zo had geaarzeld. Betrekkelijk kort was hij dus rechter, maar vanaf de aanvang op een hoog niveau. Ik herinner me zijn opleidingstijd bij de Haagse rechtbank

nog goed. Al snel was duidelijk dat hij het vak nauwelijks hoefde te leren. Volkomen vanzelfsprekend fungeerde hij vanaf het begin - met al zijn bescheidenheid - als een gelijkwaardige collega. De opleiding voltooide hij, natuurlijk, in een recordtijd. En, alweer in een recordtijd, werd hij na enkele jaren vice-president. Opvallend was de hoeveelheid werk die hij aankon. Die was ver boven het gemiddelde. Toch was hij niet monomaan. Hij las veel buiten het vakgebied en luisterde graag naar muziek, zelfs tijdens het concipiëren van vonnissen. Over wandelen in de bergen met zijn zoon, tennissen, skiën met de kinderen en zijn, na de grote operatie ondernomen, twee reizen met zijn vrouw naar China, kon hij enthousiast vertellen. De Haagse rechtbank en de octrooiwereld hebben een gevoelig verlies geleden. Door zijn achtergrond, zijn instelling, zijn werkkracht en zijn ervaring was Mr Van den Hul geknipt voor het werk en een ware steunpilaar. Het kost de grootste moeite adequate voorzieningen te treffen om het enorme gat te vullen dat door zijn dood is ontstaan. Zelf heb ik een collega verloren met wie ik de langste tijd, het meest intensief en het prettigst heb samengewerkt. Een onaangenaam woord is tussen ons nooit gevallen. Aan een half woord hadden we genoeg om elkaar te verstaan. Hij was een dierbare vriend die een onvergetelijke indruk op mij heeft gemaakt. Het grootste verlies lijden zijn vrouw en kinderen. Hun begaafde man en vader is veel te jong gestorven. Intensief en liefdevol hebben zij hem de laatste maanden voor zijn overlijden terzijde gestaan. Dat was een zware tijd want weinig bleef Jan bespaard. De in het vooruitzicht gestelde opleving is hem niet gegund. De moeilijkste tijd begon voor hen na zijn dood. Zij zullen zonder hem verder moeten. Uit hun samenzijn zullen zij kracht kunnen putten voor de toekomst. J.J. Brinkhof.

17 januari 1994


5

Jurisprudentie Nr 1. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 8 maart 1990.

sator wordt geladen en vervolgens de ontlading daarvan plaats vindt, met het kenmerk, dat de besturingsschakeling niet in werking treedt indien de grootte van het detectorsignaal periodiek een (defibrillator) vooraf bepaald drempelniveau overschrijdt, terwijl voor het geval de grootte van het detectorsignaal Mr J.J. Brinkhof. gedurende de vooraf bepaalde tijdsduur kleiner is dan het voorafbepaalde drempelniveau, het laden Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. van de condensator plaats vindt over een omhoog Of de materie te complex is om in kort geding te kunnen transformerende spanningsomzetter, en dat de worden beoordeeld kan pas bij onderzoek daarvan duidelijk defibrillator zodanig is uitgevoerd, dat beide worden. De duur van de verleningsprocedure zegt daar op defïbrillatie-elektroden en de overige samenstelzichzelf niets over. lende delen implanteerbaar zijn in een menselijk De bezwaren, verbonden aan het in kort geding beoordelen van vragen zonder de hulp van onafhankelijke deskun- lichaam. digen zijn niet onoverkomelijk, en aan de waarde van b. Gedaagde sub 1 heeft een defibrillator ontwikkeld, octrooien zou afbreuk worden gedaan als inbreuk niet op die door haar dochteronderneming, gedaagde sub 2, in korte termijn te verbieden is. Dat geldt in het bijzonder als Nederland wordt vervaardigd. Deze defibrillator wordt na een zeer langdurige verleningsprocedure slechts een korteaangeduid als Medtronic PCD, hierna kortweg PCD looptijd van het octrooi resteert. genoemd. c. Gedaagden stellen PCD's in Nederland ter beschikking aan cardiologen. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Dat de vakman aan het octrooischrift zal ontlenen dat d. Vanuit Nederland zijn door gedaagde sub 2 door slechts de amplitude van het signaal van belang is in relatie haar in Nederland vervaardigde PCD^ verkocht en tot een aan die amplitude gekoppeld drempelniveau, valt niet geleverd aan buitenlandse afnemers. in te zien. Van een dergelijke beperking is in het octrooi2. Kort gezegd vordert eiser gedaagden te verbieden schrift geen spoor te vinden, terwijl evenmin bedacht kan inbreuk te maken op zijn octrooi, op straffe van een worden waarom de octrooihouder zo'n beperking zou hebben dwangsom. gewenst. De defibrillator van gedaagde valt derhalve onder 3. Aan zijn vordering legt eiser ten grondslag dat de de beschermingsomvang van het octrooi. PCD onder de beschermingsomvang van zijn octrooi valt en dat de handelingen die gedaagden met betrekking tot Art. 30, lid 3 Row. de PCD's verrichten, behoren tot de aan hem als octrooiGedaagden komt geen beroep toe op deze bepaling - die houder voorbehouden handelingen. een uitzondering inhoudt op het uitsluitend recht van de 4. Gedaagden verzetten zich tegen toewijzing van het octrooihouder - nu hun proefnemingen niet onderzoek van, gevorderde. maar veeleer onderzoek met het geoctrooieerde betreffen; ze 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. mede dienen om in de VS goedkeuring te krijgen van de 5.1. Het verweer van gedaagden noopt tot beantFood and Drug Administration; ze buiten het bedrijf van woording van de volgende vragen: gedaagden in ziekenhuizen plaatsvinden; en ze de markt en (i) Heeft eiser een spoedeisend belang? daarmee het octrooi van eiser wezenlijk aantasten. (ii) Als het antwoord op vraag (i) bevestigend luidt, is de materie te complex voor berechting in kort Mieczyslaw Mirowski te Owings Mills, Maryland, geding? Verenigde Staten van Amerika, eiser [in kort geding], (iii) Als het antwoord op vraag (ii) ontkennend procureur Prof. Mr W.A. Hoyng, luidt, valt de PCD onder de beschermingsomvang tegen van eisers octrooi? 1. Medtronic Inc. te Minniapolis, Minnesota, (iv) Als het antwoord op vraag (iii) bevestigend Verenigde Staten van Amerika, en luidt, kunnen gedaagden een beroep doen op art. 2. Medtronic B.V. te Kerkrade, gedaagden [in kort 30, lid 3 van de Rijksoctrooiwet (Row)? geding], procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr (v) Als het antwoord op vraag (iv) ontkennend P.A.M. Hendrick te Amsterdam. luidt, is de nietigverklaring van het octrooi van eiser te verwachten? Overwegingen ten aanzien van het recht 5.2. ad (i): spoedeisend belang? 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: 5.2.1. Gedaagden zijn van mening dat eiser geen a. Eiser is rechthebbende op het Nederlands octrooi spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, no. 174701 met dagtekening 11 oktober 1989, waarvan de althans het recht heeft verspeeld zich op dat belang te conclusie luidt: beroepen. Eiser zou "apert" gedraald hebben door geen Defibrillator, omvattende twee defibrillatieactie te ondernemen vanaf het moment waarop dat kon. elektroden en een condensator, die vanuit een En hij zou het door "expliciet te zwijgen en te lang te spanningsbron kan worden geladen en die zich bij wachten" voor gedaagden vrijwel illusoir hebben gemaakt het bereiken van een voorafbepaalde spanning over een declaratoire uitspraak over niet-inbreuk te krijgen. de elektroden en een te defibrilleren hart kan 5.2.2. Dit verweer gaat niet op. Al aangenomen dat ontladen, waarbij de defibrillator voorts een eiser al vóór de octrooiverlening op de hoogte was van de detector omvat, die een signaal kan leveren, dat bewuste handelingen van gedaagden, wordt geoordeeld maatgevend is voor de hartactiviteit, welk signaal dat het relevante tijdstip voor de beoordeling van de wordt toegevoerd aan een besturingsschakeling ten spoedeisendheid de datum van de octrooiverlening is: pas einde te verhinderen, dat deze in werking treedt vanaf dat moment kon eiser immers een inbreukverbod zolang het hart functioneert, terwijl wanneer het vragen. Niet van belang is dus - gedaagden lijken hier hart gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur niet anders over te denken - dat eiser vóór de octrooiverlening functioneert de besturingsschakeling een schakeleen waarschuwingsexploit ex art. 43A Row had kunnen signaal levert, dat bewerkstelligt, dat de condenuitbrengen.

Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 Het is waar dat eiser op een brief d.d. 10 november 1989 van de raadsman van gedaagde sub 1 niet heeft gereageerd. In die brief werd geschreven dat gedaagde sub 1 van mening was geen inbreuk te maken en overigens juridische stappen tegen het octrooi kon ondernemen die achterwege zouden kunnen blijven als eiser geen inbreukactie zou aanspannen. Alleen al gelet op de tijd die verlopen is tussen het schrijven van de brief en de aankondiging van dit kort geding in begin februari 1990, kan niet gezegd worden dat door het stilzwijgen van eiser bij gedaagden redelijkerwijs het vertrouwen is gewekt dat eiser in kort geding geen verbod zou vorderen. Dat gedaagden daarvan desondanks zijn uitgegaan en hebben gemeend daarop een "onderzoeksprogramma voor het jaar 1990" te kunnen bouwen, moet voor hun risico blijven. Waarom gedaagden al niet veel eerder zekerheidshalve een verkorte termijnprocedure zijn gestart om een verklaring voor recht te vorderen dat zij geen inbreuk maken, is niet duidelijk. In aanmerking genomen het tijdsverloop vanaf het moment van verlening tot aan de aankondiging van dit kort geding en gelet op het feit dat de beslissing over het aanspannen van een kort geding procedure in de Verenigde Staten genomen moest worden - waarmee, gelijk bekend, nu eenmaal enige tijd gemoeid is - wordt geoordeeld dat eiser een spoedeisend belang heeft behouden bij het gevraagde inbreukverbod en zijn recht om dit in kort geding te vorderen, niet heeft verwerkt. 5.3. ad (ii): te complex voor een kort geding? 5.3.1. Volgens gedaagden is de materie te complex voor een beoordeling in kort geding. Zij wijzen erop dat zowel in Nederland als in de Bondsrepubliek Duitsland de verleningsprocedure buitengewoon langdurig is geweest (respectievelijk bijna 19 en 17 jaar); dat de kort-geding-rechter zonder technische hulp het octrooi moet uitleggen en inbreuk beoordelen; dat geoordeeld moet worden over art. 30, lid 3 Row "welk artikel niet kan bogen op een daarop gebouwde jurisprudentie", en, dat de beoordeling van het beroep op nietigheid verre van eenvoudig is. 5.3.2. Gedaagden lijken te willen betogen dat, gelet op de gecompliceerdheid van de aan de orde zijnde vragen, zonder nader onderzoek daarvan de gevraagde voorziening dient te worden geweigerd althans eiser verwezen moet worden naar de gewone procedure. 5.3.3. Dit betoog overtuigt niet. Of de in deze procedure gerezen vragen te ingewikkeld zijn voor beantwoording in kort geding, kan pas bij een onderzoek daarvan duidelijk worden. Of dit in casu zo is, zal uit het vervolg van dit vonnis blijken. 5.3.4. Op deze plaats worden nog de volgende algemene opmerkingen gemaakt. 5.3.4.1. De duur van de verleningsprocedure zegt op zichzelf niets over de moeilijkheidsgraad van de vragen die de rechter heeft te beantwoorden. Gewoonlijk zal het zo zijn dat hoe degelijker de verleningsprocedure is geweest, des te lichter de taak voor de rechter zal zijn. 5.3.4.2. Niet te ontkennen valt dat aan het in kort geding beoordelen van technische vragen zonder de hulp van onafhankelijke deskundigen bezwaren verbonden zijn. Hierbij passen vier kanttekeningen. - Over het algemeen is er voorlichting van de kant van de deskundigen van partijen; de rechter vaart niet alleen op eigen kompas. - Het staat de rechter in kort geding vrij een advies van onafhankelijke deskundigen te vragen. De aard van het kort geding verzet zich daartegen niet in zaken als deze. - Aan de waarde van octrooien zou afbreuk worden gedaan als inbreuk daarop niet op korte termijn te verbieden is. Het is een gegeven dat met een bodemprocedure waarin advies van deskundigen wordt gevraagd, relatief (in vergelijking met de duur van het octrooi) veel tijd gemoeid is en dat in die tijd de positie van de octrooihouder die inbreuk niet kan doen verbieden, veel schade kan ondervinden die deze veelal slechts moeilijk en

17 januari 1994

moeizaam vergoed kan krijgen. - In dit bijzondere geval van een wel zeer langdurige verleningsprocedure en een uiterst korte resterende looptijd van het octrooi, zou de octrooihouder wel heel weinig profijt van zijn monopolie hebben, als hem wegens de ingewikkeldheid van de materie de mogelijkheid zou worden ontzegd in kort geding een verbod te vragen. Dat zou wel heel zuur zijn. 5.3.4.3. Het feit dat met betrekking tot een bepaalde wettelijke bepaling weinig of geen jurisprudentie bestaat, vormt op zichzelf uiteraard geen belemmering voor een beoordeling in kort geding: de afwezigheid van jurisprudentie impliceert niet dat een wettelijk voorsclirift moeilijk te interpreteren is. Niet zelden is het tegendeel het geval. 5.4. ad (Ui): valt de PCD onder de beschermingsomvang? 5.4.1. Volgens eiser is er sprake van "letterlijke inbreuk", terwijl volgens gedaagden de PCD niet valt onder de beschermingsomvang van eisers octrooi. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag hoe in de conclusie van het octrooi, in de zinsnede achter de woorden "met het kenmerk" luidende: "dat de besturingsschakeling niet in werking treedt indien de grootte van het detectorsignaal periodiek een vooraf bepaald drempelniveau overschrijdt, terwijl voor het geval de grootte van het detectorsignaal gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur kleiner is dan het voorafbepaalde drempelniveau", de woorden "grootte van het detectorsignaal" verstaan moeten worden. 5.4.2. Gedaagden zijn de mening toegedaan dat onder die woorden verstaan moet worden de amplitude van een voor de activiteit van het hart representatief signaal. En omdat in de PCD bij de detectie gebruik wordt gemaakt van de lengte van de hartcyclus die bepaald wordt uitgaande van het direct, via electroden, aan het hart gedetecteerd elektrocardiogram (E.C.G.), valt de PCD naar hun mening buiten de beschermingsomvang van eisers octrooi. 5.4.3. Daarentegen stelt eiser zich op het standpunt dat het woord "grootte" in de conclusie niet de specifiek technische betekenis van "amplitude" heeft, maar gelijk te stellen is met een neutraal woord als "omvang". Het woord "grootte" heeft, zo meent eiser, de betekenis die het in het gewone spraakgebruik heeft. Zijns inziens zouden de woorden "de grootte van" even goed geschrapt kunnen worden; de betekenis van de conclusie zou daardoor niet veranderen. 5.4.4. Maatgevend voor de betekenis van het woord "grootte" in de conclusie is, zo wordt voorshands geoordeeld, wat de vakman hieronder verstaat als hij zich een beeld tracht te vormen van de inhoud van de conclusie met behulp van de beschrijving en de tekeningen, zich daarbij rekenschap gevend van het uit het octrooischrift blijkende probleem en de daarvoor door de uitvinder gevonden oplossing. 5.4.5. Hoe zal de vakman de term naar verwachting verstaan? 5.4.5.1. Uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat één van de problemen van de reeds bekende defibrillator hierin schuilt dat stroomstoten worden opgewekt na het detecteren van de afwezigheid van de hartslag; ten gevolge daarvan is de kans niet groot dat het hart weer spontaan gaat functioneren. Doel van de uitvinding is de bekende defibrillator te verbeteren door deze te voorzien van een besturingsschakeling die zodanig is ingericht dat reeds voorafgaande aan de afwezigheid van de hartslag in de zogenaamde gevarenzone of fïbrillatietoestand van het hart, aan het hart een stroomstoot kan worden toegevoerd. (p. 1, regels 35-38). 5.4.5.2. In de beschrijving is verder te lezen dat een defibrillator volgens de uitvinding hierdoor gekenmerkt is "dat de besturingsschakeling niet in werking treedt indien de grootte van het detectorsignaal periodiek een vooraf bepaald drempelniveau overschrijdt, terwijl voor het geval de grootte van het detectorsignaal gedurende de vooraf

17 januari 1994


bepaalde tijdsduur kleiner is dan het vooraf bepaalde drempelniveau, het laden van de condensator plaatsvindt over een omhoog transformerende spanningsomzetter, en dat de defibrillator zodanig is uitgevoerd, dat beide defïbrillatie-elektroden en de overige samenstellende delen implanteerbaar zijn in een menselijk lichaam." (p. 1, regels 39-45). 5.4.5.3. De beschrijving bevat voorts een uitvoerige toelichting aan de hand van de tekeningen. Deze toelichting heeft betrekking op aftasting van de druk in de rechterkamer als indicatie voor een onjuiste hartwerking. 5.4.5.4. Dat de uitvinding echter niet tot deze aftasting beperkt is, blijkt met zoveel woorden uit p. 4, regels 18-20, waar te lezen is dat ook andere aftastingen kunnen worden gebruikt. 5.4.5.5. Op grond van dit alles wordt aannemelijk geacht dat de vakman die de conclusie van het octrooi probeert te verstaan, onder meer als wezenlijk voor de uitvinding zal opvatten: - dat de defibrillator niet pas in werking treedt door het toevoeren van een stroomstoot aan het hart als de hartslag afwezig is, maar al in de daaraan voorafgaande gevarenzone of fibrillatietoestand van het hart; - dat de defibrillator daartoe wordt voorzien van een detector die een signaal kan leveren dat maatgevend is voor de hartactiviteit, welk signaal aan een besturingsschakeling wordt toegevoerd die pas in werking treedt als een bepaalde drempel wordt overschreden. 5.4.5.6. Aannemelijk is verder dat de vakman op grond van het vorenstaande zal begrijpen dat het octrooi ook betrekking heeft op defibrillatoren waarbij het detecteren plaatsvindt op grond van het E.C.G. en waarbij signalen worden toegevoerd aan een besturingsschakeling die pas in werking treedt wanneer een bepaalde drempel wordt overschreden. Dat de vakman aan het octrooischrift zal ontlenen dat in dat geval slechts de amplitude van het signaal van belang is in relatie tot een aan die amplitude gekoppeld drempelniveau, valt niet in te zien. Van een dergelijke beperking is in het octrooischrift immers geen spoor te vinden, terwijl evenmin bedacht kan worden waarom de octrooihouder zo'n beperking zou hebben gewenst. 5.4.5.7. Steun voor hetgeen in 5.4.5.5. en 5.4.5.6. is overwogen, is te vinden in de Eindbeschikking d.d. 10 oktober 1989 van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad naar aanleiding van de oppositie van thans gedaagde sub 1 tegen de verlening van het octrooi aan thans eiser. De Afdeling overweegt onder meer het volgende: dat aan aanvrager de verdienste toekomt het principe van de schakeling van de "defibrillator" van Dr Satinsky zodanig te hebben verbeterd dat een betrouwbare, kleine defibrillator is verkregen, die geschikt is om te worden geïmplanteerd doordat reeds vóór de hartstilstand de fibrillatietoestand wordt opgeheven door het toevoeren van een stroomstoot; dat aanvrager daartoe aan het principe van de schakeling van de Satinsky-defibrillator heeft toegevoegd de toepassing van een voorafbepaald drempelniveau, dat verhindert dat de besturingsschakeling in werking treedt indien het detectorsignaal periodiek het niveau overschrijdt, terwijl bij niet overschrijden van het drempelniveau door het detectorsignaal gedurende de vooraf bepaalde tijdsduur, het laden van de condensator plaatsvindt over een omhoog transformerende spanningsomzetter; In dit verband is tekenend dat de Afdeling van Beroep niet is ingegaan op de suggesties van thans gedaagde sub 1 om in de conclusie de detector te beperken tot "een met de druk in de rechterhartkamer evenredige signalen opwekkende detector" en het woord "grootte" te vervangen door "amplitude". 5.4.5.8. Conclusie: de vakman zal naar verwachting

aan het woord "grootte" de uitleg geven die eiser daaraan geeft. 5.4.6. Aangezien door gedaagden niet is aangevoerd dat de PCD, wat de defibrillator betreft, afgezien van het meten van de frequentie van het detectorsignaal verkregen via een direct van het hart afgeleid E.C.G. en het daaraan relateren van een drempelniveau, andere verschillen vertoont met een defibrillator volgens het octrooi, wordt de PCD geacht onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiser te vallen. 5.5. ad (iv): beroep op art. 30, lid 3 Row? 5.5.1. Gedaagden nemen het standpunt in dat hun een beroep toekomt op art. 30, lid 3 Row, indien hun handelingen als inbreuken op eisers octrooirechten zijn aan te merken. De vervaardigde PCD's zijn ter beschikking gesteld aan cardiologen die deze hebben geïmplanteerd. De cardiologen rapporteren aan gedaagden hun ervaringen. Volgens gedaagden is sprake van wetenschapelijk onderzoek waarvan het doel is "het analyseren of et apparaat in geïmplanteerde status werkt conform de specificaties en voorts of de indicatiestelling correct is." 5.5.2. Eiser betwist dit. Naar zijn mening dienen de handelingen niet "uitsluitend tot onderzoek van het geoctrooieerde", zoals art. 30, lid 3 Row vereist. 5.5.3. Uit de wettelijke bepaling zelf en de geschiedenis van haar totstandkoming wordt afgeleid dat voor de beoordeling van de vraag of een beroep op deze bepaling mogelijk is, in aanmerking moet worden genomen: a. dat het bepaalde een uitzondering inhoudt op het uitsluitend recht van de octrooihouder zoals geformuleerd in lid 1 van art. 30; b. dat blijkens de bepaling vrij zijn de handelingen die strekken tot "onderzoek van het geoctrooieerde"; c. dat proefnemingen in en voor een bedrijf op grond van deze bepaling worden vrijgelaten "omdat zij het octrooi niet wezenlijk aantasten, maar integendeel onder de tegenwoordige verhoudingen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de techniek. Bij een en ander moet niet alleen worden gedacht aan de mogelijkheid, dat anderen dan de octrooihouder de geoctrooieerde uitvinding beproeven teneinde daarop voort te bouwen, doch ook dat een onderzoek plaatsvindt ten einde na te gaan, of de geoctrooieerde uitvinding de exploitatie loont en daarmede het verkrijgen van een licentie. De bepaling dient dus niet alleen in het algemeen belang, zij kan ook in het belang van de octrooihouder strekken." (Memorie van Toelichting Wijzigingswet 1977); d. dat deze proefnemingen "alleen de vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel ... omvatten" (Memorie van Antwoord Wijzigingswet 1977); e. dat de vervaardiging van het geoctrooieerde voor beproevingsdoeleinden zich "binnen het bedrijf' moet afspelen (Memorie van Antwoord Wijzigingswet 1977). 5.5.4. Van de handelingen van gedaagden kan het volgende gezegd worden: a. In Nederland zijn door gedaagde sub 2 reeds ongeveer 160 PCD's vervaardigd. b. Een aantal daarvan is in Nederland aan cardiologen, werkzaam aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht gratis of tegen een geringe vergoeding ter beschikking gesteld. c. Deze PCD's zijn bij hartpatiënten geïmplanteerd. d. De cardiologen zijn op grond van met gedaagden gesloten contracten verplicht hun bevindingen aan gedaagden te rapporteren. e. Vanuit Nederland worden PCD's verkocht en geleverd aan buitenlandse afnemers. 5.5.5. Voor de waardering van de handelingen van gedaagden is verder nog het volgende van belang: a. Voor toepassing van de PCD's is in Nederland geen goedkeuring van een overheidsinstantie nodig. b. In de Verenigde Staten (V.S.) is goedkeuring nodig van de Food and Drug Administration. Voor goedkeuring is vereist dat de PCD is beproefd. In de V.S. waren proefnemingen tot voor kort niet mogelijk wegens een verbod

E

8


van de rechter op basis van een min of meer parallel octrooi van eiser aldaar. De resultaten van beproevingen van PCD's buiten de V.S. zal gedaagde sub 1 gebruiken in de goedkeuringsprocedure in de V.S. c. In Nederland is de markt voor defibrillatoren tot nu toe klein; door ziekenfondsen en verzekeraars worden de kosten (circa ƒ35.000,-) nog niet vergoed. De Ziekenfondsraad heeft inmiddels ingestemd met vergoeding van 60 defibrillatoren. 5.5.6. Een en ander leidt tot de volgende vaststellingen. a. De proefnemingen van gedaagden betreffen niet de vervaardiging van het geoctrooieerde. De proefnemingen hebben tot doel na te gaan of de defïbrillator in de praktijk werkt conform de specificaties en of de indicatiestelling juist is geweest. b. De proefnemingen hebben dus niet zozeer betrekking op onderzoek van het geoctrooieerde - hoe vervaardigt men een defïbrillator - maar veeleer op onderzoek met het geoctrooieerde. c. De proefnemingen dienen mede om goedkeuring te verkrijgen van de Food and Drug Administration in de V.S. Pas na die goedkeuring kan gedaagde sub 1 de PCD's op de Amerikaanse markt brengen. d. De proefnemingen vinden buiten het bedrijf van gedaagden in ziekenhuizen plaats, hetgeen onderstreept dat de proefnemingen niet het onderzoek van de vervaardiging van het geoctrooieerde betreffen maar het onderzoek van de werking van het geoctrooieerde. e. De proefnemingen van gedaagden tasten het octrooi van eiser wezenlijk aan. De implantatie van elke PCD houdt tegelijk telkens in dat één defïbrillator volgens eisers octrooi minder verkocht kan worden op de toch al kleine markt. Krijgen gedaagden de vrijheid door te gaan met hun "proefnemingen" dan stelt dat hen in de gelegenheid een sterke marktpositie op te bouwen ten koste van eiser. Dit wordt nog versterkt door de wijze waarop gedaagden te werk gaan; door het gratis of tegen een geringe vergoeding aan cardiologen ter beschikking stellen van kostbare PCD's scheppen zij op zijn minst een gunstig klimaat en dit ten detrimente van eiser. 5.5.7. Gelet op een en ander komt gedaagden geen beroep toe op art. 30, lid 3 Row. Kort gezegd: in verband met het uitzonderingskarakter van de bewuste wettelijke bepaling staan de doeleinden van het onderzoek, de plaats van het onderzoek, de wijze waarop het onderzoek wordt verricht en de effecten ervan op de positie van de octrooihouder, aan een dergelijk beroep in de weg. 5.5.8. Het vorenstaande wordt in overeenstemming geacht met het bepaalde in art. 31, aanhef en onder b van het Gemeenschapsoctrooiverdrag - waarmee art. 30, lid 3 Row in harmonie dient te zijn - en met de tot nu toe bekende jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland. 5.6. ad (v): nietigverklaring 5.6.1. Gedaagden hebben inmiddels een verkortetermijn-procedure geëntameerd tegen eiser. "Voorwaardelijk meer subsidiair" vorderen zij dat eisers octrooi geheel of gedeeltelijk wordt nietig verklaard. Omdat zij menen dat deze vordering succes zal hebben, zal, zo betogen zij, de vordering van eiser in dit kort geding moeten worden afgewezen. 5.6.2. Eiser is het oneens met gedaagden. In de eerste plaats voert hij aan dat in de "zeer speciale omstandigheden van het geval" gedaagden hun argumenten in een nietigheidsprocedure naar voren moeten brengen en dat deze in dit kort geding niet aan de orde kunnen komen. Als zeer bijzondere omstandigheden noemt eiser, dat gedaagde sub 1 met het inroepen van de nietigheid van een octrooi dat zij zelf heeft aangevraagd en dat zij daarna als tegenprestatie bij de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking met thans eiser aan deze heeft overgedragen, onrechtmatig handelt; voorts, dat er alle gelegenheid is geweest bij de Afdeling van Beroep de bezwaren tegen verlening kenbaar te maken; dat dit is

17 januari 1994

gebeurd en dat er geen nieuwe argumenten zijn; en, tenslotte, dat - mede tengevolge van de oppositie - het octrooi pas na bijna 19 jaar is verleend en dat onder die omstandigheden de belangen van de octrooihouder behoren te prevaleren boven die van de onsuccesvolle opposant. In de tweede plaats acht eiser de nietigheidsargumenten ondeugdelijk. 5.6.3. Voorop wordt gesteld dat een inbreukverbod niet behoort te worden uitgesproken als de kans groot is dat het octrooi waarvan de bescherming wordt ingeroepen, een nietigheidsprocedure niet zal overleven. Dit wordt niet anders in de bijzondere omstandigheden als door eiser genoemd. 5.6.4. Volgens gedaagden is de kans op nietigverklaring groot, volgens eiser niet. 5.6.5. Voorshands wordt die kans op grond van het navolgende niet zo groot geacht dat een verbod moet worden geweigerd. 5.6.5.1. Het artikel van Satinsky waarop gedaagden zich beroepen, is in de oppositieprocedure uitvoerig aan de orde geweest. In deze publicatie heeft de Octrooiraad geen aanleiding gezien aan eiser octrooi te weigeren. Eisers octrooi is van deze publicatie afgebakend. Dat de Afdeling van Beroep het onjuist heeft gezien, is vooralsnog niet aannemelijk. 5.6.5.2. De publicatie van Zacouto die gedaagden ter ondersteuning van hun standpunt aanhalen, moet door de Octrooiraad zijn meegewogen, nu het Franse octrooi van Zacouto in het nieuwheidsrapport is vermeld. Kennelijk vormde dit octrooi geen belemmering voor octrooiverlening. Van belang hierbij is dat "Zacouto" ook nog in de oppositieprocedure ter sprake is gekomen bij de evaluatie van het artikel van S. Effert. Dit artikel beschrijft het gebruik van apparatuur die door Zacouto is ontwikkeld. Uit het artikel blijkt dat pas gedefïbrilleerd wordt als het hart al stilstaat. De drempel, waarover Zacouto schrijft, wordt dus niet gebruikt om al eerder, namelijk in de gevarenzone, tot defibrillatie over te gaan. Om deze reden verwondert het niet dat de Octrooiraad het artikel van Effert niet als een obstakel voor octrooiering zag. 5.6.5.3. Van het artikel van Portheine c.s. dat gedaagden noemen, is niet duidelijk of het besproken is tijdens de oppositieprocedure. Dat de inhoud ervan tot (gedeeltelijke) nietigverklaring zal leiden, wordt onwaarschijnlijk geacht. Het artikel gaat niet over defibrillatoren maar over "Automatische Überwachung der Herztatigkeit". Als het artikel zo belangrijk is, valt niet te begrijpen waarom het tijdens de oppositieprocedure door thans gedaagde sub 1 niet expliciet ter discussie is gesteld. Gedaagden maken dit ook niet duidelijk. 5.7. Conclusie Uit al het voorgaande vloeit voort dat de vordering van eiser toewijsbaar is. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Verbiedt gedaagden inbreuk te maken op octrooi 174701, meer in het bijzonder door de vervaardiging, het gebruiken, het in het verkreer brengen of verder verkopen, het verhuren, het afleveren of het anderszins verhandelen danwei het voor een en ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van de Medtronic PCD; een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ 250.000,- voor ieder voortbrengsel waarmee dit verbod wordt overtreden. 2. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 3. Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op ƒ 2.500,-. Enz.

17 januari 1994


Nr 2. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 december 1992.

9

overeenkomst dat deze bedraagt voor de eerste honderd verkochte reservoirs (hierna te noemen: mesttanks') 10% van de bruto-omzet, voor het tweede honderdtal 8,5% en (mesttanks) voor leveringen boven de tweehonderd 7%; - art. 4a bepaalt - zakelijk weergegeven - dat de royalty een percentage is van de omzet op basis van gecalcuMr H.J. van den Hul. leerde kostprijs exclusief de verschuldigde royalty, Art. 43 Rijksoctrooiwet. verkoopkosten, winst van Braks en BTW; Het in voorraad houden, uitleveren en/of plaatsen van - de royalty bedraagt minimaal ƒ 4000,- per kwartaal; tijdens de licentie-overeenkomst vervaardigde mesttanks - Braks heeft in 1986 aan Schelfhorst een lening verstrekt levert na afloop van de licentie-overeenkomst en sedert de van ƒ 83.905,-; verlening van het octrooi octrooiinbreuk op. Een redelijke - over het vierde kwartaal 1985, 1986 en de eerste drie afwikkeling van de licentie-overeenkomst brengt met zich kwartalen van 1987 heeft Braks de minimumvergoeding mee dat plaatsing van mesttanks waarvan de orders reeds van ƒ 32.000,-betaald; vóór het einde van de licentie-overeenkomst definitief zijn - op 25 juni 1991 heeft Schelfhorst de licentieovereengeworden, geacht moet worden te geschieden met komst opgezegd tegen 14 oktober 1991. Braks heeft de toestemming van de octrooihouder. Een inbreukverbod voor ontvangst van de opzegging bevestigd; de toekomst wordt toegewezen omdat gedaagde na de verle- - met een beroep op art. 5b van de overeenkomst heeft ningsdatum nog mesttanks volgens het octrooi heeft Schelfhorst de door Braks verstrekte afrekeningen laten geplaatst waarvan de orders definitief zijn geworden na het controleren door een register-accountant, G.J. Prinsen. einde van de licentie-overeenkomst en omdat gedaagde zich Deze concludeert dat nog door Braks is verschuldigd jegens eiseres handelingen ex art. 30 Row. heeft voorbe- ƒ228.524,- exclusief rente en kosten accountantsonhouden. derzoek; - Schelfhorst heeft na 14 oktober 1991 een exclusieve Art. 43B Row. licentie aan een ander dan Braks verstrekt. In de periode tussen afloop van de licentie-overeenkomst 2. De vorderingen, de grondslag en het verweer en de verlening van het octrooi is geen sprake van octrooiin2.1 Schelfhorst vordert - na wijziging van eis bij akte breuk, doch ontstaat slechts aanspraak op de redelijke en zakelijk weergegeven vergoeding van art. 43B voor handelingen verricht na 1. Braks te verbieden de door Schelfhorst geoctrooiverloop van dertig dagen na het uitbrengen van een eerde mesttanks te vervaardigen en te verhandelen of de waarschuwingsexploit. Nu gesteld noch gebleken is dat een door Schelfhorst geoctrooieerde werkwijze toe te passen; dergelijk exploit aan gedaagde is betekend, is gedaagde 2. Braks te veroordelen tot winstafdracht aan Schelfgeen vergoeding ex art. 43B verschuldigd voor in genoemde horst en het dienaangaande afleggen van rekening en periode in het verkeer gebrachte mesttanks. verantwoording aan Schelfhorst, alsmede tot het doen van schriftelijke opgave aan hem van de afnemers van de Art. 43 Row. j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechts- mesttanks en de door Braks ingeschakelde derden; vordering. 3. Braks te gebieden aan Schelfhorst of een door deze De vordering tot afdracht van winst en het afleggen van aan te wijzen derde over te dragen alle lopende en in portefeuille zijnde orders aangaande de door Schelfhorst rekening en verantwoording is in kort geding naast het gevraagde voorschot niet toewijsbaar. Wel toewijsbaar is de geoctrooieerde werkwijze en mesttank; schriftelijke opgave van de afnemers van de mesttanks en de 4. Braks te gebieden alle medewerking te verlenen aan door gedaagde ingeschakelde derden, beperkt tot de periode de overdracht van de KIWA-keur op Schelfhorst of een na de verlening van het octrooi en aangevuld met opgave door Schelfhorst aan te wijzen derde; van de orderdatum. de veroordelingen 1 tot en met 4 elk op straffe van een Voor overdracht van lopende en in portefeuille zijnde dwangsom van ƒ 1000,- voor iedere dag dat Braks daaraan geen gevolg geeft; orders ontbreekt een rechtsgrond. 5. Braks te veroordelen tot betaling aan Schelfhorst, Het gevorderde voorschot op schadevergoeding wordt ten titel van voorschot op schadevergoeding c.q. royaltyafgewezen, omdat de omvang van de inbreuk en van de schade met onvoldoende zekerheid kan worden vastgesteld. betaling, een bedrag van ƒ200.000,-; met veroordeling Wel wordt toegewezen een voorschot op de nog openstaande van Braks in de kosten van deze procedure. nota's. 2.2 Schelfhorst grondt zijn vorderingen onder meer op de stelling dat Braks wanprestatie heeft gepleegd door het ten onrechte niet betalen van royalties. Braks heeft zowel Hendrik Willem Schelfhorst, h.o.d.n. CIS (Constructie te weinig royalties afgerekend over de in het rapport Innovatie Service), te Zwolle, eiser [in kort geding], Prinsen genoemde mesttanks, als verzuimd over alle door procureur Mr H.J.A. Knijff, advocaat Mr E.F.A. Dams te haar geplaatste mesttanks royalties af te rekenen. Ten Groningen, bewijze van die stelling heeft Schelfhorst een groot aantal tegen foto's overgelegd van mesttanks die door Braks zijn 1. Braks Bouwmaterialen Odiliapeel B.V. te Odiliageplaatst maar niet in de afrekeningen van Braks (en in peel, en het accountantsrapport) zijn vermeld. 2. Brako B.V. te Odiliapeel, gedaagden [in kort geding], advocaat Mr L. Ritzema te Eindhoven. Bovendien stelt Schelfhorst dat Braks onrechtmatig jegens hem handelt door na de beëindiging van de licen2. De feiten tieovereenkomst door te gaan met het plaatsen van In dit geding wordt van het navolgende uitgegaan: mesttanks. Dit levert octrooiinbreuk op als gevolg - Schelfhorst is houder van het Europese octrooi waarvan hij, Schelfhorst, schade lijdt. 0192308, hem op 5 februari 1992 verleend voor "A 2.3 Braks voert gemotiveerd verweer. reservoir for placing in a fixed position on the ground 3. Beoordeling van de vorderingen 1 t/m 4 and method for manufacturing same". Het octrooi 3.1 Het verweer van Braks geeft aanleiding tot het beschermt een werkwijze voor het vervaardigen van een beantwoorden van de volgende vragen: reservoir en het daarmee verkregen reservoir; a. is de President bevoegd? - Schelfhorst heeft een licentieovereenkomst gesloten met b. zijn de vorderingen spoedeisend? Braks, ingaande op 14 oktober 1985 voor de duur van 5 c. is Brako B.V. (sub)licentiehouder? jaar. De overeenkomst is op 14 oktober 1990 stilzwijgend met een jaar verlengd; ') Hiermee wil niet gezegd zijn dat het octrooi van - terzake van de licentievergoeding bepaalt art. 4c van de Scnelfhorst is beperkt tot mesttanks.

10


d. is de licentieovereenkomst met 5 jaar verlengd? e. zo nee, is de beëindiging van de overeenkomst per 14 oktober 1991 rechtsgeldig? f. zo ja, is dan sprake van (dreigende) octrooiinbreuk? g. zo ja, zijn de vorderingen dan toewijsbaar? 3.2 Ad a: de bevoegdheid Het primaire verweer van Braks luidt dat de President niet bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen omdat partijen in de licentieovereenkomst de rechtbank te Zutphen als forum hebben aangewezen. Dit verweer faalt. De vorderingen zijn bij dagvaarding deels gegrond op octrooiinbreuk, waarvoor de President van deze rechtbank bij uitsluiting als de bevoegde rechter in kort geding is aangewezen. Daaraan doet niet af dat Braks ontkent dat van octrooiinbreuk sprake is. De juistheid van die stelling zal in elk geval dienen te worden onderzocht. De vorderingen voorzover gebaseerd op wanprestatie bij de uitvoering van de licentieovereenkomst zijn dermate met de overige vorderingen verknocht dat een goede procesvoering het wenselijk maakt ook deze in het onderhavige kort geding te beslissen. 3.3 Ad b: de spoedeisendheid Braks meent voorts dat Schelfhorst geen spoedeisend belang heeft bij het gevorderde. Braks zegt sinds juni 1992 geen tanks meer te hebben geplaatst, terwijl partijen over de afwikkeling van hun geschil sinds mei/juni 1992 in onderhandeling zijn. Ook dit verweer wordt verworpen. Uit brieven van de adviseur van Braks, mr. Pauw, valt af te leiden dat Braks zich het recht om mesttanks te blijven plaatsen ook na juni 1992 heeft voorbehouden. Dat is op zich reeds voldoende om een spoedeisend belang aan te nemen. Bovendien hebben de onderhandelingen tot op heden kennelijk geen resultaat gehad. 3.4 Ad c: Brako B.V. (sub)licentiehouder? Schelfhorst stelt dat de licentie is verleend aan Braks Bouwmaterialen Odiliapeel B.V. (BBO). In strijd met art. 2c heeft BBO vervolgens feitelijk een sub-licentie verleend aan Brako B.V., een andere vennootschap waarvan de heer Braks directeur is. Schelfhorst heeft daartegen steeds bezwaar gemaakt en zijn correspondentie steeds aan BBO gericht. Schelfhorst heeft echter in dit geding geen duidelijke consequenties aan zijn stelling verbonden. Integendeel, het gevorderde voorschot op de achterstallige royalties wordt gebaseerd op een accountantsrapport waarin Brako B.V. als licentienemer wordt aangeduid en dat zich beperkt tot leveringen door Brako B.V. Er zal derhalve in dit kort geding van worden uitgegaan dat Brako B.V. met instemming van Schelfhorst handelde als (sublicentiehouder. 3.5 Ad d: verlenging licentieovereenkomst In het door Braks overgelegde besprekingsverslag van 14 februari 1989 wordt onder punt 2 van de "besproken punten" vermeld: "voor de zekerheid van de lening wordt het contract met Braks met minimaal 5 jaar verlengd". Onder punt 3 wordt gesproken over de wenselijkheid voor Braks een meerjarenplanning op te zetten zonder dat de contractstermijn hem parten gaat spelen. Uit het verslag kan verder worden afgeleid dat mr. Pauw een en ander op schrift zou zetten. Een concept waarin de duur van de overeenkomst werd gesteld op de looptijd van het (op dat moment overigens nog niet verleende) octrooi werd uitsluitend door Braks ondertekend. Aangenomen wordt derhalve dat van een verlenging geen sprake is geweest. Dat valt ook af te leiden uit de brief van mr. Pauw van 9 juli 1991 naar aanleiding van de opzegging van de overeenkomst door Schelfhorst. In die brief wordt niet gerept van een verlenging. 3.6 Ad e: rechtsgeldigheid van dê opzegging Braks betwist niet de tijdige ontvangst van de opzeggingsbrief van 25 juni 1991. Zij stelt zich echter op het standpunt dat opzegging tegen 14 oktober 1991 in strijd was met de redelijkheid en billijkheid omdat op hoofd-

17 januari 1994

lijnen overeenstemming bestond over voortzetting van de overeenkomst en, naar de President begrijpt uit de toelichting ter zitting, wegens de ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van Braks. Daargelaten of van overeenstemming op hoofdlijnen over voortzetting sprake was (zie ook r.o. 3.5), deze kon er niet toe leiden dat het Schelfhorst niet vrij stond de overeenkomst op te zeggen. Of de opzegging tot schadeplichtigheid van Schelfhorst jegens Braks heeft geleid is hier niet aan de orde nu Braks geen vergoeding van schade heeft gevorderd. Evenmin zijn voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Schelfhorst in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelde door van zijn contractuele opzeggingsrecht gebruik te maken. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat Braks de opzegging niet heeft aangevochten maar daarin blijkens de brief van mr. Pauw van 9 juli 1991, waarin wordt gesproken van "afhandelen van de aanwezige voorraad materialen", heeft berust. Ook hier is eventuele schadeplichtigheid van Schelfhorst, bijvoorbeeld omdat Braks met een onverkoopbare voorraad materiaal blijft zitten, nu niet aan de orde. De conclusie luidt dat in dit kort geding van een rechtsgeldige beëindiging van de licentieovereenkomst per 14 oktober 1991 wordt uitgegaan. 3.7 Ad f: octrooiinbreuk Tussen partijen is in confesso dat de door Braks na 14 oktober 1991 geplaatste mesttanks vallen binnen de beschermingsomvang van het octrooi van Schelfhorst. Voor de inbreukvraag moet worden onderscheiden de periode tussen 14 oktober 1991 en 5 februari 1992, de verleningsdatum van het octrooi, en de periode na 5 februari 1992. In eerstgenoemde periode is geen sprake van inbreuk op het octrooi. Schelfhorst kon in die periode slechts aanspraak maken op de redelijke vergoeding van art. 43B van de Rijksoctrooiwet (ROW), echter alleen voor handelingen, die zijn verricht na verloop van dertig dagen na het uitbrengen van een zogenaamd waarschuwingsexploit. Gesteld noch gebleken is dat een dergelijk exploit, dat een ontstaansvoorwaarde is voor het recht op vergoeding, aan Braks is betekend. Voor mesttanks in die periode in het verkeer gebracht is Braks dus geen vergoeding ex art. 43B ROW verschuldigd. Uit de eigen stellingen van Braks volgt echter dat de orders voor bedoelde mesttanks reeds vóór 14 oktober 1991 waren geplaatst, zodat deze mesttanks vallen onder de licentieovereenkomst en royalties verschuldigd zijn. Braks stelt van die royalties ook opgave te hebben gedaan aan Schelfhorst. In de periode na 5 februari 1992 maakt Braks in beginsel inbreuk. Voorzover het betreft orders welke reeds vóór 14 oktober 1991 definitief zijn geworden brengt een redelijke afwikkeling van de licentieovereenkomst met zich mee dat plaatsing van deze mesttanks geacht moet worden te geschieden met toestemming van de octrooihouder. Het is zonodig aan Braks te bewijzen wanneer de orders definitief zijn geworden. Voorzover Braks na 5 februari 1992 orders heeft uitgeleverd of gaat uitleveren welke na 14 oktober 1991 definitief zijn geworden is van inbreuk sprake. Hoewel Braks heeft verklaard na juni 1992 geen mesttanks volgens het octrooi te hebben geplaatst heeft Schelfhorst gewezen op een tweetal kappen en één mesttank geplaatst in juli. Derhalve zal een inbreukverbod voor de toekomst worden toegewezen, temeer omdat de adviseur van Braks, mr. Pauw, zoals hierboven werd overwogen in brieven na juni 1992 handelingen ex art. 30 ROW heeft voorbehouden. 3.8 Ad g: de vorderingen 1 t/m 4 Het bovenoverwogene betekent het volgende voor de toewijsbaarheid van de vorderingen 1 t/m 4. Het inbreukverbod sub 1 is toewijsbaar. De vordering sub 2 tot afdracht van de winst en het afleggen van

17 januari 1994


rekening en verantwoording is in kort geding naast het sub 5 gevraagde voorschot niet toewijsbaar. Wel toewijsbaar is de gevraagde schriftelijke opgave, beperkt tot de periode na 5 februari 1992 en aangevuld met opgave van de orderdatum (dit laatste ook voor de mesttanks waarvoor reeds aan Schelfhorst opgave was gedaan). Voor de overdracht van lopende en in portefeuille zijnde orders ontbreekt een rechtsgrond, zodat de vordering sub 3 zal worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de sub 4 gevorderde overdracht van de KIWA-keur. Bovendien heeft Schelfhorst tegenover het verweer van Braks onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de KIWA-keur, die waarschijnlijk hoort bij de inrichting van Braks en niet bij het octrooi van Schelfhorst, voor overdracht aan een derde vatbaar is. 4. Beoordeling van de vordering sub 5 4.1 Zoals hierboven onder 3.7 werd overwogen is Braks alleen schadeplichtig2) voor mesttanks die na 5 februari 1992 zijn geplaatst en waarvoor de order na 14 oktober 1991 definitief is geworden. Of, en zoja in hoeverre, hiervan sprake is kan in dit geding niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. De vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding is dus niet toewijsbaar. 4.2 Volgens Schelfhorst heeft Braks te weinig royalties betaald c.q. verrekend onder meer om de volgende redenen: a. een onjuiste grondslag, waardoor slechts ca. 5% in plaats van 10% van de bruto-omzet is betaald; b. het niet opgeven van alle geplaatste mesttanks; c. het opgeven van kleinere mesttanks dan in feite werden geplaatst. 4.3 Ad a: onjuiste grondslag royalty berekening Hoewel de accountant Prinsen de grondslag niet vermeldt, kan uit zijn rapport worden afgeleid dat hij blijkbaar is uitgegaan van het factuurbedrag. Braks acht die grondslag niet juist. Ten eerste stelt hij dat partijen in afwijking van art. 4c van de overeenkomst zijn uitgegaan van vaste bedragen per type zoals vermeld in zijn brief van 7 maart 1986 (welke ook aan het accountantsrapport is gehecht). Ten tweede beroept hij zich op art. 4a van de overeenkomst waaruit zou blijken dat op de bruto-omzet correcties dienen te worden aangebracht. Braks zal zijn eerste stelling nader dienen te bewijzen maar vooralsnog komt deze niet onaannemelijk voor. Partijen hebben er tot begin 1992 naar gehandeld: Schelfhorst heeft Braks steeds gefactureerd conform diens opgave en heeft op 20 februari 1989 op die basis een eindafrekening opgesteld. Wel is juist dat Schelfhorst een aantal malen om meer gegevens heeft gevraagd, maar op Braks rustte slechts de contractuele plicht een kwartaalopgave te doen en mee te werken aan een onderzoek door een onafhankelijk accountant. Van het recht op een dergelijk onderzoek had Schelfhorst aanzienlijk eerder gebruik kunnen maken. In de tweede plaats valt uit art. 4a af te leiden dat voor de berekening van de royalty op de bruto-omzet in mindering dienen te worden gebracht de royalty, de winst van Braks, de verkoopkosten en de b.t.w. Aan Schelfhorst kan worden toegegeven dat dan bezwaarlijk meer van bruto-omzet kan worden gesproken, maar een andere uitleg maakt art. 4 onbegrijpelijk. De uitleg van Schelfhorst dat partijen bij gebreke van gegevens eerst op basis van de gecalculeerde kostprijs zouden berekenen en pas later (wanneer?) op basis van bruto-omzet vindt geen steun in art. 4. Er moet dus vooralsnog van worden uitgegaan dat de berekening in het rapport Prinsen is gebaseerd op een onjuiste grondslag. Het daarop gebaseerde bedrag aan "achterstallige" royalties kan dus in kort geding niet worden toegewezen. Dit betekent nog niet dat de door z

) Daargelaten of Braks desbewust handelde in de zin van art. 43 lid 2 ROW, waarover niets is gesteld.

11

Braks opgegeven bedragen zonder meer juist zijn. Zo ontbreekt een verklaring voor de grote prijsfluctuaties van sommige mesttanks.3) 4.4 Ad b: niet alle mesttanks opgegeven? Schelfhorst heeft getracht met de produkties 15a t/m 15h aan te tonen dat Braks een aantal door haar geplaatste mesttanks niet heeft opgegeven. Daarin is hij voorshands niet geslaagd: ter zitting heeft Braks aannemelijk gemaakt dat deze mesttanks wel degelijk door haar zijn verantwoord. Bij nauwkeurige bestudering blijken de opgaven van Braks, de door haar overgelegde interne boekhouding" en het rapport Prinsen ook nagenoeg overeen te komen (behoudens een vijftal mesttanks uit 1991 en 1992 die nog niet in het rapport zijn vermeld). Ook op deze grond kan dus niet van nog te betalen royalties worden gesproken. 4.5 Ad c: te kleine mesttanks opgegeven? Uit de overgelegde gegevens kan, gelet op het verweer van Braks waarvan de juistheid hier niet kan worden getoetst, niet worden afgeleid dat Braks systematisch kleinere mesttanks aan Schelfhorst heeft opgegeven dan daadwerkelijk werden geplaatst. Ook dit is dus geen grondslag voor een voorschot op te verwachten royalties. 4.6 de vordering sub 5 Op grond van het bovenoverwogene kan geen voorschot worden toegewezen voor volgens het rapport Prinsen verschuldigde royalties, voor de kosten van dit rapport (omdat nog niet vaststaat dat de opgave van Braks te laag was) en voor rente (omdat de omvang van eventuele achterstallige betalingen niet vaststaat). Wel is blijkens de wederzijds overgelegde produkties in confesso dat de volgende posten opeisbaar zijn (inclusief BTW): 3e kwartaal 1991 ƒ 4.383,15 4e kwartaal 1991 ƒ25.596,le kwartaal 1992 ƒ 4.029,2e kwartaal 1992 ƒ 4.977,totaal ƒ38.985,15 af: correctie nota 6/5/92 ƒ 5.095,50 restant lening ƒ 940,resteert ƒ 32.949,65 Braks heeft niet weersproken dat genoemde bedragen verschuldigd zijn en nog niet zijn voldaan. Zij heeft zich er slechts op beroepen dat zij nog "grote bedragen" van Schelfhorst te vorderen heeft, waarmee zij kennelijk doelt op schadevergoeding wegens onrechtmatige beëindiging van de licentieovereenkomst. De verschuldigdheid daarvan staat echter geenszins vast, zodat Braks ook geen recht op verrekening toekomt. Nu niets is gesteld over een eventueel restitutierisico brengt afweging van de wederzijdse belangen mee dat een voorschot van ƒ30.000,toewijsbaar is. 5. De kosten van de procedure Nu partijen beide gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld is er aanleiding de kosten te compenseren als na te melden. 6. De beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Verbiedt Braks met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis de door Schelfhorst geoctrooieerde mesttanks in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, dan wel de door Schelfhorst geoctrooieerde werkwijze in of voor haar bedrijf toe te passen of de mesttank, die rechtstreeks is verkregen door toepassing van die werkwijze in haar bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te 3

) Hoewel minder groot dan door Schelf horst gesteld: de ƒ 25.000,- van tank 10 (Peters 1986) wordt kennelijk verklaard door de f 50.000,- van tank 9. Aan Peters zijn blijkens de interne boekhouding twee tanks geleverd.


12

verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Beveelt Braks om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, aan de raadsman van Schelfhorst schriftelijke opgave te doen van de namen en adressen van de afnemers na 5 februari 1992 van de mesttanks van Braks en door Braks ingeschakelde derden. Veroordeelt Braks tot betaling van een dwangsom groot ƒ 1.000,- voor iedere dag dat zij niet geheel aan bovenstaand verbod resp. bevel gevolg geeft, met een maximum van ƒ 100.000,-, alles tenzij Braks aantoont dat de order voor de betreffende mesttank vóór 14 oktober 1991 definitief was geworden. Veroordeelt Braks om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ten titel van voorschot op royaltybetaling aan Schelfhorst te voldoen een bedrag van ƒ 30.000,-, des dat één der gedaagden Braks betalend, de ander zal zijn bevrijd. Compenseert de kosten zodanig dat elke partij de eigen kosten draagt. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

17 januari 1994

eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur Mr E.C.M. Wagemakers, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen 1. Hendrikus Leonardus Gerardus Maria Ackermans, h.o.d.n. Café Het Voske, te Breda, en 2. Brouwerij De Ridder B.V. te Maastricht, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur Mr E.P. Elink Schuurman, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage.

2. Het geschil. Eiseres in conventie, verder te noemen De Kluis NV, vraagt gedaagden te veroordelen om ieder gebruik in de Benelux van - kort gezegd - het door haar gebruikte bierglas te staken op straffe van een dwangsom, De Ridder BV te veroordelen om elk inbreukmakend teken en het publiciteitsmateriaal waarop dat teken (het bierglas) voorkomt uit de handel te nemen op straffe van een dwangsom, De Ridder BV te veroordelen in drie landelijk verschijnende dagbladen een rectificatie te plaatsen op straffe van een dwangsom en De Ridder BV te veroordelen haar schadevergoeding te betalen tot een bedrag van ƒ 50.000,- althans het bedrag dat de rechtbank redelijk en billijk zal oordelen. In reconventie vragen Ackermans en De Ridder het depot waarop het onder nummer 489361 ten name van De Kluis in het Benelux Merkenregister ingeschreven merk Nr 3. Arrondissementsrechtbank te Breda, berust nietig te verklaren en de doorhaling van de 17 november 1992. inschrijving uit te spreken en subsidiair het daaruit voortspruitende merkrecht vervallen te verklaren en de (Hoegaarden-bierglas I) doorhaling van de inschrijving uit te spreken. Partijen hebben eikaars vordering bestreden. Mrs J. Mendlik, H. de Ruijter en J. Knottenbelt. In het vervolg zullen de desbetreffende partijen respectievelijk De Kluis NV en De Ridder BV worden genoemd. 3. De beoordeling. In conventie en in reconventie: 3.1. De Kluis NV produceert en verhandelt Hoegaards -\ >a v ? wit bier. Sedert 1981 brengt zij een voor de consumptie van dat bier bestemd glas in het verkeer. Op 4 december : ; ff \ k 1990 heeft zij de vorm van dat glas als merk ingeschreven bij het Benelux Merken Bureau onder nummer 489361. Het merk is gedeponeerd voor de waar bieren. De Ridder BV brengt sedert december 1990 wit bier op de markt (Wieckse Witte). Gelijk met de introductie van dit bier heeft zij een voor de consumptie van dat bier bestemd (links Hoegaarden-glas; rechts Wieckse Witte-glas) glas op de markt gebracht. Het glas dat De Kluis NV op de markt brengt is Art. 1 Benelux Merkenwet. ongeveer 13 cm hoog en heeft aan de bovenzijde een Een glas kan dienen om de van een bepaalde ondermiddellijn van ongeveer 9 cm. Het glas heeft aan de voet neming afkomstige waar te onderscheiden. Het door De Kluis NV op de markt gebrachte glas leent zich ertoe het in zes hoeken en is tot een hoogte van ongeveer 9 cm gefacetteerd en heeft daarboven een ronde kraag. Het is aanmerking komend publiek (de drinkers van bier in het een dik glas en daardoor in vergelijking met een algemeen en die van witbier in het bijzonder) in staat te stellen het witbier, als van haar afkomstig te herkennen. standaardglas tamelijk zwaar. De eerste indruk is die van een enigszins plomp glas. Zowel met als zonder opdruk van het woord/beeldmerk Het glas dat De Ridder BV op de markt brengt is Hoegaarden voldoet het glas aan de criteria1 die moeten ongeveer 14,5 cm hoog en heeft aan de bovenkant een worden gesteld aan die van individueel merk. ) middellijn van bijna 8 cm. Aan de onderzijde is het glas achthoekig en is het gefacetteerd tot een hoogte van Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Door visuele gelijkenis van de beide glazen is associatie- ongeveer 10 cm. Daarboven bevindt zich een ronde kraag. Het is gemaakt van tamelijk dik glas en in vergelijking gevaar te duchten hetgeen De Kluis NV niet behoeft te dulden. Het beroep op geringe onderscheidende kracht van met een standaardglas tamelijk zwaar, zij het minder het merk - omdat de vorm van het ingeschreven glas zich zwaar dan het glas dat De Kluis NV op de markt heeft slechts tot op zekere hoogte daadwerkelijk onderscheidt van gebracht. Het glas maakt een iets minder plompe indruk, dan dat van De Kluis NV. andere glazen - wordt verworpen op de grond dat de De kragen van beide glazen zijn voorzien van de bedoelde "andere glazen" die zijn, welke op de Nederlandse markt in de handel zijn en niet die welke nu typisch door woordmerken respectievelijk Hoegaarden en Wieckse bierdrinkers gebruikt worden (de verkeerde maatstaf wordt Witte. Het eerste woordmerk is uitgevoerd in witomrande letters, het tweede woordmerk is uitgevoerd in aangelegd). goudkleurige letters. Uit de getoonde foto's blijkt, dat wanneer het Hoegaarden glas goed gevuld is en voorzien Brouwerij De Kluis N.V. te Hoegaarden, België, van een goede schuimkraag het woordmerk tegen het wit van het schuim vrijwel wegvalt. 1 De introduktie van het wit bier van De Ridder BV, ) Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 14. •**.•"•

.

'

•

.

'

!

17 januari 1994


Wieckse Witte, is in december 1990 met veel publiciteit gepaard gegaan en ook na de introduktie is over het bier geschreven in het Bierblad, februari en mei 1991. De raadsman van De Kluis NV heeft bij brief d.d. 31 december 1991 gesommeerd tot het uit de handel nemen en vernietigen van de glazen ca. De Ridder BV heeft tot op heden ongeveer 220.000 glazen geleverd aan de tussenhandel, die op haar beurt glazen heeft verkocht aan gebruikers, waaronder de exploitanten van café's. 3.2. De Kluis NV stelt dat De Ridder BV een glas gebruikt dat overeenstemt met haar merk (glas) omdat er sprake is van visuele gelijkenis tussen de beide glazen, zelfs bij eerste oogopslag, en daardoor associatiegevaar is te duchten tussen haar merk en het door De Ridder BV gebruikte glas. Zij stelt dat zij marktleider is op het gebied van witte biersoorten en een zeer belangrijke marktpositie heeft in de Benelux welke positie De Ridder BV probeert uit te hollen en aan te tasten met ongeoorloofde middelen, te weten inbreuk op het merkrecht van De Kluis NV waardoor zij schade lijdt (gederfde winst, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en aantasting en uitholling van het exclusieve merkrecht). Haar vorderingen, als hierboven samengevat onder 2. zijn gebaseerd op c.q. het gevolg van juist bedoelde inbreuk. 3.3. De Ridder BV heeft de volgende verweren: 1. Het glas (zonder-meer) is als onderscheidingsteken voor het bier van De Kluis NV ondeugdelijk. Het is geen essentieel onderdeel van het merkimago van het merk van De Kluis NV. Voorts gebruikt zij het glas niet als ingeschreven: namelijk zonder woord-/beeldmerk. Zij heeft het op de markt gebracht met woord-/beeldmerk. In reconventie vraagt De Ridder BV nietigverklaring van het depot c.q. verval van het merkrecht. 2. De inschrijving heeft te kwader trouw plaatsgevonden. Daardoor heeft De Kluis NV geen merkrecht verkregen. 3. De vorm van het door De Ridder BV op de markt gebrachte glas is anders en is bovendien voorzien van het woord-/beeldmerk Wieckse Witte met wapen. 4. De Kluis NV heeft meer dan een jaar in het gebruik van het door De Ridder BV op de markt gebrachte glas berust. Daardoor heeft dat merk onderscheidende kracht verloren. In reconventie vraagt De Ridder BV op deze grond verval van het merkrecht uit te spreken. 5. Er is sprake van rechtsverwerking c.q. misbruik van recht c.q. medeschuld van De Kluis NV. Laatstgenoemde heeft De Ridder BV immers willens en wetens een jaar lang haar gang laten gaan en pas toegeslagen op het moment waarop De Ridder BV meer dan 200.000 glazen op de markt had gebracht. De rechtbank zal in de navolgende overwegingen deze verweren achtereenvolgens bespreken. 3.4. Anders dan De Ridder BV meent kan een glas dienen om de van een bepaalde onderneming afkomstige waar te onderscheiden. Het door De Kluis NV op de markt gebrachte glas leent zich ertoe het in aanmerking komend publiek (de drinkers van bier in het algemeen en die van wit bier in het bijzonder) in staat te stellen het wit bier als van haar afkomstig te herkennen. Het mag zo zijn, dat soortgelijke glazen algemeen verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt, van (doorslaggevend) belang is dat het onderhavige glas geïntroduceerd is, als merk gedeponeerd is en gebruikt wordt als glas voor het van De Kluis NV afkomstige wit bier (Hoegaarden). Het is van algemene bekendheid en tijdens het pleidooi gedemonstreerd, dat globaal gesproken vrijwel elk bier (-soort) zijn eigen glas heeft. In dat assortiment van glazen neemt het door De Kluis NV op de markt gebrachte glas een markante plaats in. Het is van onvoldoende belang, dat het glas met wordt gebruikt als ingeschreven. Zowel met als zonder opdruk van het woord/beeldmerk Hoegaarden voldoet het glas aan de criteria die moeten worden gesteld aan die van individueel merk. 3.5. Anders dan De Ridder BV oordeelt is geen sprake

13

van een inschrijving te kwader trouw. De Ridder BV stelt, dat De Kluis NV op 4 december 1990 het glas alleen met woord-/beeldmerk had mogen inschrijven en niet zonder woord-/beeldmerk, zoals zij gedaan heeft, omdat zij aldus meer heeft ingeschreven dan overeenkomstig haar gebruik. Het stond De Kluis NV echter vrij het glas met of zonder woord/beeldmerk in te schrijven. In de visie van De Ridder BV maakt zij van het merk een beperkter gebruik dan op grond van de inschrijving zou zijn toegestaan doch niet valt in te zien wat daaraan schort. Hetzelfde geldt voor het feit, dat De Kluis NV mogelijk niet voornemens is het glas in de komende twee jaar zonder woord/beeldmerk te gebruiken. Van (doorslaggevend) belang is dat De Kluis NV het onderhavige glas al in 1981 op de markt heeft gebracht en dat op de datum van het depot De Ridder BV haar glas nog niet bij het publiek geïntroduceerd had. 3.6. Een merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of soorgelijke waren. De Kluis NV doet hierop (artikel 13A lid 1 BMW) een beroep. Vergeleken dienen te worden het glas, zoals gedeponeerd en het door De Ridder BV op de markt gebrachte glas. Van overeenstemming is i.c. sprake wanneer merk en teken visueel zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het merk en het teken worden gewekt. De glazen zijn de rechtbank getoond en in 3.1. van dit vonnis beschreven. Met De Kluis NV is de rechtbank van oordeel, dat sprake is van visuele gelijkenis. Tot de vaststaande feiten behoort (ook) dat het merk Hoegaarden grote bekendheid heeft. In het onderhavige geval heeft dat tot gevolg, dat de consument het door De Ridder BV op de markt gebrachte glas associeert met het door De Kluis NV op de markt gebrachte wit bier onder het merk Hoegaarden. Kortom, door de visuele gelijkenis is associatiegevaar te duchten hetgeen De Kluis NV niet behoeft te dulden. De Ridder BV heeft gesteld dat de onderscheidende kracht van het gedeponeerde merk gering is omdat de vorm van het ingeschreven glas zich slechts tot op zekere hoogte daadwerkelijk onderscheidt van andere glazen en voorts dat dus op zijn hoogst alleen dat wat het glas werkelijk van andere glazen onderscheidt voor bescherming in aanmerking komt en dat zelfs als haar glas onder die beschermingsomvang zou zijn gevallen dit ten tijde van de dagvaarding in ieder geval niet meer het geval was omdat De Kluis NV bedoeld glas ruim een jaar lang op de markt geduld had en - mitsdien - aan het eind van die periode datgene wat het ingeschreven glas en haar glas gemeen hebben niet meer alleen-onderscheidend voor het ingeschreven glas was. Dit verweer treft geen doel omdat - zoals al overwogen - de bedoelde "andere glazen" die zijn, welke op de Nederlandse markt in de handel zijn en niet die welke nu typisch door bierdrinkers gebruikt worden (de verkeerde maatstaf wordt aangelegd) en omdat het enkele feit dat De Kluis NV voor het eerst na een jaar aktie heeft ondernomen tegen De Ridder BV, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in elk geval nog niet tot gevolg kan hebben, dat het door De Kluis NV gedeponeerde merk het onderscheidend vermogen (in relevante mate) heeft verloren. 3.7. De Ridder BV heeft geconcludeerd tot verval van het merkrecht omdat De Kluis NV meer dan een jaar in het gebruik van het door De Ridder BV op de markt gebrachte glas heeft berust. Uit de vaststaande feiten blijkt, dat De Kluis NV zo niet reeds in december 1990 dan toch in elk geval begin 1991 op de hoogte moet zijn geweest van de introduktie van het omstreden glas van De Ridder BV. Dit verweer treft geen doel op grond van hetgeen in 3.6. is overwogen. Gelet op de omstandigheden van dit geval is in elk geval geen sprake van verval van merkrecht op grond van artikel 5 onder 3 en 4 BMW.

14

Bijblad

3.8. Tenslotte doet De Ridder BV een beroep op rechtsverwerking, misbruik van recht en (meer subsidiair) medeschuld omdat De Kluis NV De Ridder BV een jaar lang willens en wetens haar gang heeft laten gaan. De Kluis NV heeft pas "toegeslagen", stelt zij, op het moment waarop zij meer dan 200.000 glazen op de markt had gebracht. De rechtbank stelt voorop, dat het uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid is van De Ridder BV welke glazen zij op de markt brengt, de glazen van haar (grootste) concurrent, De Kluis NV (Hoegaarden), kennend. De rechtbank is wel van oordeel, dat De Kluis NV adequater en mitsdien sneller had kunnen reageren op het op haar merkrecht inbreukmakende op de markt brengen van glazen door De Ridder BV, maar deelt het standpunt van laatstgenoemde niet, dat sprake is van rechtsverwerking, laat staan van misbruik van recht/ bevoegdheid. Niet is gesteld of gebleken dat de aktie van De Kluis NV, gelet op haar eigen voorafgaande gedraging, als in strijd met de redelijkheid en billijkheid moet worden beschouwd. Onvoldoende is gesteld of gebleken dat De Kluis NV met haar aktie geen ander doel had dan De Ridder BV te schaden of op andere wijze haar recht/bevoegdheid heeft misbruikt. Het tamelijk lang stilzitten van De Kluis NV heeft wel tot gevolg dat de rechtbank met betrekking tot de vorderingen sub 1. en 2. aan De Ridder BV een langere termijn zal gunnen dan gevraagd (namelijk zes maanden in plaats van onmiddellijk, respectievelijk 30 dagen) en de vordering sub 3. (de gevraagde rectificatie) zal afwijzen. 3.9. Partijen hebben veel aandacht geschonken aan de rapporten van verrichte marktonderzoeken, doch uit het voorgaande blijkt, dat de resultaten van die onderzoeken voor de beoordeling van het geschil niet van belang zijn en mitsdien onbesproken kunnen blijven. 3.10. De Kluis NV heeft gevraagd De Ridder BV te veroordelen de door haar geleden schade te vergoeden, te begroten ex aequo et bono op een bedrag van ƒ 50.000,-, althans een bedrag dat de rechtbank redelijk en billijk oordeelt. Zij heeft die vordering toegelicht door te stellen dat zij winst heeft gederfd, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten heeft moeten maken, terwijl haar exclusieve merkrecht is aangetast en uitgehold. De rechtbank merkt op, dat de gerechtelijke kosten zullen worden vergoed zoals uit het vervolg van het vonnis zal blijken, terwijl de vordering tot betaling van buitengerechtelijke kosten moet worden afgewezen omdat De Kluis NV die kosten niet heeft toegelicht. Ten aanzien van de gederfde winst zal de rechtbank rekening houden met het feit, dat in alle redelijkheid De Kluis NV eerder aktie tegen De Ridder BV had kunnen ondernemen dan zij gedaan heeft. De rechtbank zal deze schade ex aequo et bono begroten op ƒ 20.000,-. 3.11. De vorderingen sub 1. en sub 2. zullen met inachtneming van hetgeen hierboven is overwogen worden toegewezen, waarbij de rechtbank aantekent, dat gelet op de niet of onvoldoende betwiste stellingen van De Ridder BV onder "de handel" niet méér kan worden begrepen, dan de handelaren aan wie De Kluis NV de glazen levert. De rechtbank zal met betrekking tot beide vorderingen de dwangsommen matigen en maximeren als nader in het dictum verwoord. 3.12. Gedaagde sub 1 is een uitbater van een café-restaurant, die Wieckse Witte schenkt in de litigieuze glazen. In zoverre wordt hij op bovengenoemde gronden veroordeeld - kort gezegd - het gebruik van het glas te staken. 3.13. Op grond van het hiervoor sub 3.4., 3.5. en 3.7. overwogene zijn de reconventionele vorderingen niet toewijsbaar. 4. De kosten. In conventie dienen gedaagden als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten te worden veroordeeld. Gelet op het belang van de zaak zal de rechtbank niet tarief II, doch tarief IV toepassen. De rechtbank zal de kosten op nihil bepalen met betrekking tot de vordering

Eigendom, nr 1

17 januari 1994

in reconventie, nu die vordering vooral moet worden beschouwd als een verwoording van de conclusies van het in conventie gevoerde verweer. 5. De beslissing. De rechtbank in conventie: veroordeelt gedaagden om binnen zes maanden na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen de Benelux van het voor Wieckse Witte bestemde glas, als in dit vonnis nader beschreven, of van enig ander met het merk van eiseres overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ5.000,- voor iedere dag of voor iedere keer dat gedaagden in strijd handelen met dit bevel, zulks met een maximum van ƒ 1.000.000,-; veroordeelt gedaagde sub 2 om binnen zes maanden na betekening van dit vonnis elk inbreukmakend teken, verspreid in de Benelux, en het publiciteitsmateriaal, verspreid in de Benelux, waarop voornoemd inbreukmakend teken voorkomt uit de handel te nemen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 2.500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij met de naleving van dit bevel ingebreke blijft, zulks met een maximum van ƒ 500.000,-; veroordeelt gedaagde sub 2 om aan eiseres te betalen ƒ 20.000,- (...), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 januari 1992 tot aan de dag van algehele voldoening; veroordeelt gedaagden in de kosten aan de zijde van eiseres gevallen en tot op heden begroot op ƒ 5.101,08; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; in reconventie: wijst de vorderingen af; veroordeelt eiseres in de kosten aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op heden begroot op nihil. Enz. ') Een bierglas als merk voor bier? De Kluis brengt een voor de consumptie van haar bier bestemd glas op de markt en heeft de vorm van dat glas doen inschrijven als merk voor de waar bieren. Het merk, zoals dat is gedeponeerd, bestaat uit de vorm van het glas, zonder enige opdruk; dat het in feite wordt gebruikt met daarop het woord/beeldmerk Hoegaarden doet voor de beoordeling van dit "merk" derhalve niet ter zake. Het kan zijn dat ik achter loop bij de merkenrechtelijke ontwikkelingen, maar ik ben in hoge mate verbaasd dat in deze en de volgende uitspraak de vorm van een dergelijk gebruiksvoorwerp wordt beschouwd - en beschermd - als individueel warenmerk, als een teken dat dient om de waar witbier van De Kluis te onderscheiden. Volgens van Nieuwenhoven Helbach (ook nog in de laatste druk, nrs 790 en 791) is het eerste vereiste voor een als individueel warenmerk te beschouwen teken dat het blijvend en zichtbaar op of aan de waar of haar verpakking is aangebracht. Aldus ook Wichers Hoeth in zijn Kort Begrip p. 73/74. Nu valt op dit vereiste wel iets af te dingen, zoals Spoor heeft gedaan in zijn inaugurele rede (onder VI) en in zijn voetspoor ook Gielen (nr 330): er zijn wel waren waarbij deze eis niet kan worden gesteld omdat noch de waar noch de verpakking zich daarvoor leent en de eis kan zeker niet gelden voor dienstmerken. In al die gevallen zal een aanduiding van de waar of de dienst in offertes, prijscouranten, gebruiksaanwijzingen, reclame, e.d. voldoende zijn om te dienen als merk, dat wil zeggen een teken gebruikt ter onderscheiding van de waar of dienst. Toch is het stellen van dit vereiste niet zonder zin: het geeft het "normaal type" warenmerk aan en accentueert het feit dat de functie van het individuele warenmerk meebrengt dat het moet gaan om een teken ter onderscheiding van de waar dat deze van de


17 januari 1994

producent tot aan de eindgebruiker begeleidt. Het behoeft wel geen betoog dat het Hoegaarden woord/ beeldmerk wel aan dit vereiste voldoet, maar het bierglas niet. De rechter heeft in beide zaken het glas aangemerkt als een vormmerk. Ook daar heb ik moeite mee. Art. 1 lid 1 BMW noemt als mogelijke merken slechts "vormen van waren of van verpakking"; het bierglas is niet de waar waarvoor het als merk is ingeschreven en mijns inziens valt het ook niet als verpakking te beschouwen, omdat het niet als zodanig door het publiek wordt opgevat - de bierfles is de verpakking, niet het glas (of de beker) waaruit je drinkt als je niet uit de fles wilt drinken. Nu weet ik wel dat de opsomming in art. 1 lid 1 niet limitatief is, maar ik zou als het om vormmerken gaat, huiverig zijn om deze categorie uit te breiden. Lid 2 wijst er immers op dat de Beneluxwetgever ervoor heeft willen waken dat de ontwikkeling van nieuwe produkten door het deponeren van vormmerken zou worden belemmerd; men zie het in de toelichting genoemde voorbeeld van de artistieke vorm van een kristallen servies dat niet als merk zou mogen worden beschermd (voor het onderhavige geval niet zonder betekenis). Uitbreiding van de merkenbescherming tot vormen van andere voorwerpen dan waar of verpakking zou deze opzet ondergraven en lijkt mij daarom niet geoorloofd. Daarvoor moet men bij het modellenrecht zijn. Als ik het bierglas tegen de achtergrond van het merkrecht moet plaatsen, dan lijkt het nog het meest op de hulpwaren die wij kennen uit de tijd dat er rechtens geen dienstmerken bestonden - servetten, briefpapier, kalenders, draagtassen - zij het dat die eerdere hulpwaren moesten dienen om daarop het (dienst)merk aan te brengen, niet om zelf als merk te fungeren. Maar die hulpwarenconstructie was een uit nood geboren onzuivere constructie, die naar mijn gevoelen geen uitbreiding verdient. Trouwens wat zijn de consequenties: is er sprake van merkinbreuk als een caféhouder het glas voor iets anders gebruikt (ik heb wel Chocomel in een Coca Cola glas geschonken gekregen en heb dat nooit als merkinbreuk beschouwd, maar wie weet); krijgen wij nu lepeltjes waarmee alleen Mona toetjes mogen worden gegeten en kopjes waaruit alleen maar Van Nelle thee mag worden gedronken? Het lijkt mij een onwenselijke ontwikkeling, die ik graag nu meteen de kop zou willen indrukken. S.B.

Nr 4. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 16 december 1992. (Hoegaarden-bierglas II) Mrs W. Tonkens-Gerkema, H.A.G. Splinter-van Kan en DJ. Markx.

15

Art. 1, eerste lid Benelux Merkenwet. De omstandigheid dat er vele glazen zouden zijn die in meerdere of mindere mate op het Hoegaarden-glas gelijken, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het Hoegaarden-glas een merkfunctie vervult. Het gaat om de vraag of het glas zich ertoe leent om het in aanmerking komende publiek in staat te stellen het glas te herkennen als een glas voor witbier dat afkomstig is van De Kluis. In aanmerking genomen dat tot december 1990 alleen door De Kluis een gefacetteerd glas als onderscheidingsteken voor witbier werd gebruikt, dat De Kluis het Hoegaarden-glas in ieder geval sinds 1985 gebruikt, dat het glas in reclame voor Hoegaarden-bier steeds een prominente plaats heeft ingenomen en dat het op grote schaal door het publiek wordt gebruikt, kan geconcludeerd worden dat het Hoegaarden-glas een zodanige bekendheid heeft gekregen bij het relevante publiek, dat het kan dienen om het Hoegaarden-witbier te onderscheiden van witbier van andere ondernemingen. De omstandigheid dat het Hoegaarden-glas veelal is voorzien van het woorden beeldmerk Hoegaarden, verhindert niet dat het glas op zichzelf, op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden, een eigen merkfunctie is gaan vervullen}) Art. 1, tweede lid BMW. Niet aannemelijk is dat het Hoegaarden-glas bij de keuze van de consument voorop staat en de inhoud van het glas van ondergeschikte betekenis is. De wezenlijke waarde van het Hoegaarden-witbier is niet in de vorm van het glas gelegen. De "facet-vorm" van het glas kan ook niet worden aangemerkt als onontbeerlijk voor bierglazen als de onderhavige. Art. I lid 2 BMW is derhalve niet van toepassing. Art. 5, aanhef en onder 3 BMW. De rechtbank verwerpt het verweer dat het recht op het merk is vervallen omdat De Kluis het glas niet gebruikt zoals het is ingeschreven (het is als merk ingeschreven zonder het woorden/of beeldmerk en wordt gebruikt met het woorden/of beeldmerk). Het gebruik van het glas dat voorzien is van een woorden/of beeldmerk, impliceert een gebruik van het glas als zodanig. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Het Hoegaarden-glas en het Witte Raaf-glas vertonen een zodanige visuele gelijkenis dat daardoor de mogelijkheid van associatie tussen de merken moet worden aangenomen. De vermelding van de naam en het logo van Witte Raaf doet niet af aan de visuele gelijkenis tussen de beide merken door de overeenstemmende vorm van de glazen. Art. 3:303 Burgerlijk Wetboek j " art. 13 onder A BMW. De Kluis heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit (dreiging van) merkinbreuk in België en/of Luxemburg zou kunnen worden afgeleid en heeft derhalve belang bij het opleggen van een verbod dat geldt voor f een et gehele Benelux-gebied?) Brouwerij De Kluis N.V. te Hoegaarden, België, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur Mr PJ.M. Steinhauser, tegen 1. Dunkie B.V. te Amsterdam, en 2. Brouwerij De Raaf B.V. te Maastricht, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur Jhr Mr R.E.P. de Ranitz. Gronden van de beslissing in conventie en in reconventie 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel 1

, Cnaïx&fe&l

(links Hoegaarden-glas; rechts Witte Raaf-glas)

) Zie de noot onder Rechtbank Breda, 17 november 1992, B.I.E. 1994, n r 3 , blz. 12 (hiervoor). 2 ) Zie de noot onder Benelux-Gerechtshof, 26 maart 1993, B.I.E. 1993, blz. 262/3.

16


niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast. a. De Kluis produceert verschillende soorten bier, waaronder witbier. Zij brengt haar producten onder meer in België en in Nederland op de markt met als hoofdmerk de naam Hoegaarden. Daarnaast gebruik zij voor ieder van de verschillende biersoorten specifieke woorden beeldmerken, die onder andere zijn afgebeeld op de etiketten van de bierflessen. Sinds omstreeks 1985 brengt De Kluis ten behoeve van haar witbier een speciaal glas in het verkeer (hierna: het Hoegaarden glas). Het is veelal voorzien van het specifieke woorden beeldmerk voor Hoegaarden witbier in de kleur wit. In advertenties voor Hoegaarden witbier wordt het glas afgebeeld te zamen met het bierflesje, waarbij het glas op de voorgrond staat. De Kluis gebruikt de afbeelding van het Hoegaarden glas ook los van het bierflesje voor reclamedoeleinden voor Hoegaarden witbier. Zij heeft onder andere zogenoemde "praattafels" laten maken in de vorm van een (gevuld) Hoegaarden glas. Zij laat bovendien op gezette tijden twee luchtballonnen op, een van het traditionele ronde type en een in de vorm van een (gevuld) Hoegaarden glas, beide voorzien van het woordmerk Hoegaarden. b. Op 4 december 1990 heeft De Kluis de vorm van het Hoegaarden glas als merk ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 489361. Het merk is gedeponeerd voor de waar bieren (klasse 32). c. De Raaf produceert sinds eind 1991 witbier onder de naam Witte Raaf en brengt dat uitsluitend op de Nederlandse markt. Zij brengt ook een speciaal glas op de markt, dat voorzien is van de naam Witte Raaf en van een afbeelding van een witte raaf, uitgevoerd in de kleuren wit, blauw en goud (hierna: het Witte Raaf glas). d. De Raaf levert de sub c bedoelde glazen onder meer aan Dunkie, die deze glazen gebruikt voor de verstrekking van Witte Raaf witbier aan de consument. (...) post alia Zij [eiseres; Red.] legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag: - Het als vorm gedeponeerde Hoegaarden glas, zoals hiervoor onder 1 sub b vermeld, vervult als zodanig een merkfunctie en bezit onderscheidend vermogen. Het maakt een essentieel deel uit van het merk-imago van Hoegaarden witbier. - Het Witte Raaf glas vertoont sterke gelijkenis met het Hoegaarden glas. De visuele gelijkenis is evident. Er is derhalve associatiegevaar te duchten tussen het hiervoor genoemde merk en het door De Raaf gebruikte teken. De Raaf veroorzaakt schade aan onder meer de marktpositie van De Kluis op het gebied van witbier. Zij (De Kluis) heeft dan ook recht op en belang bij een verbod tot verdere inbreuk op haar exclusieve merkrecht, een gebod tot het uit de handel nemen van het door De Raaf gebruikte publiciteitsmateriaal en tot rectificatie, alsmede veroordeling tot schadevergoeding. 3. De rechtbank gaat er vanuit - hoewel in de dagvaarding en in de overige processtukken die aanduiding ontbreekt - dat "Dunkie B.V." een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is. 4. De Raaf heeft in de eerste plaats tot haar verweer aangevoerd dat De Kluis aan de hiervoor onder 1 sub b vermelde inschrijving in het Benelux-Merkenbureau geen merkrecht kan ontlenen, omdat het daarin afgebeelde "glas-zonder-meer" als onderscheidingsmiddel voor bier ondeugdelijk is, althans zijn onderscheidende kracht verloren heeft. Er zijn vele tientallen glazen die al lang bestaan en wat hun vorm betreft sterk dan wel enigszins op het Hoegaarden glas lijken. Bovendien betreft de vorm van het glas de wezenlijke waarde van de waar in de zin van artikel 1 lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), zodat zij geen merk mag zijn. De vorm van het glas geeft kennelijk een extra economische waarde. Aldus De Raaf. Tenslotte heeft De Raaf nog aangevoerd dat de vorm van bierglazen als de onder-

17 januari 1994

havige goeddeels functioneel is; de ribben in het glas maken het geschikt om het met natte handen vast te pakken. De Kluis heeft hiertegenover aangevoerd dat het Hoegaarden glas zich uiterlijk - door de specifieke gefacetteerde vorm - bij het relevante publiek aanmerkelijk onderscheidt van de overige in gebruik zijnde bierglazen. Het Hoegaarden glas is stelselmatig en consequent onder de aandacht van de consument gebracht, waarbij steeds een nadrukkelijke band werd gelegd met het witbier van De Kluis. Er zijn inmiddels 4 è 5 miljoen glazen in omloop. Het is inmiddels ingeburgerd en heeft ook daardoor onderscheidend vermogen gekregen. Aldus De Kluis. De omstandigheid dat er vele glazen zouden zijn die in meerdere of mindere mate op het Hoegaarden glas lijken, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het Hoegaarden glas een merkfunctie vervult. Het gaat om de vraag of het glas zich ertoe leent om het in aanmerking komende publiek in staat te stellen het glas te herkennen als een glas voor witbier dat afkomstig is van De Kluis. In dit verband is van belang dat tot december 1990 - toen het witbier Wieckse Witte geïntroduceerd werd door brouwerij De Ridder - alleen door De Kluis een gefacetteerd glas als onderscheidingsteken voor witbier gebruikt werd, zoals De Kluis onweersproken heeft gesteld. Gezien voorts de omstandigheid dat De Kluis het Hoegaarden glas in ieder geval reeds sinds 1985 gebruikt, dat het glas in reclame voor Hoegaarden witbier steeds een prominente plaats heeft ingenomen en dat het glas op grote schaal door het publiek wordt gebruikt, kan geconcludeerd worden dat het Hoegaarden glas een zodanige bekendheid heeft gekregen bij het relevante publiek, dat het kan dienen om het Hoegaarden witbier te onderscheiden van witbier van andere ondernemingen. De omstandigheid dat het Hoegaarden glas veelal is voorzien van het woorden beeldmerk Hoegaarden, verhindert niet dat het glas op zichzelf, op gjrond van de hiervoor genoemde omstandigheden, een eigen merkfunctie is gaan vervullen. De stelling van De Raaf, dat het Hoegaarden glas thans in ieder geval zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, wordt gepasseerd, nu deze stelling niet nader feitelijk is toegelicht. 5. Het standpunt van De Raaf dat het Hoegaarden glas, waarvan de onderscheidende kracht geheel gelegen is in de vorm, geen merk kan zijn in verband met het bepaalde in artikel 1 lid 2 BMW, is niet juist. Niet aannemelijk is dat het Hoegaarden glas bij de keuze van de consument voor Hoegaarden witbier voorop staat en de inhoud van het glas van ondergeschikte betekenis is. De wezenlijke waarde van Hoegaarden witbier is niet in de vorm van het glas gelegen. De omstandigheid dat de vorm van het Hoegaarden glas als merk een economische waarde heeft, doet daaraan niet af. Voorts heeft De Kluis terecht betoogd dat de "facet-vorm" van het glas niet kan worden aangemerkt als onontbeerlijk voor bierglazen als de onderhavige, gezien de omstandigheid dat ook op andere manieren kan worden bereikt dat een bierglas geschikt is om met natte handen aangepakt te worden. Ook deze grond kan derhalve niet leiden tot toepasselijkheid van artikel 1 lid 2 BMW. 6. De Raaf heeft vervolgens tot haar verweer aangevoerd dat De Kluis het glas niet gebruikt zoals het is ingeschreven en dat daardoor het recht op het merk is vervallen ingevolge het bepaalde in artikel 5 aanhef en sub 3 BMW. De Raaf baseert dit standpunt op de omstandigheid dat De Kluis het Hoegaarden glas gebruikt voorzien van het Hoegaarden woorden beeldmerk. Ook dit verweer kan niet slagen. Het gebruik van het glas dat voorzien is van een woorden/of beeldmerk, impliceert een gebruik van het glas als zodanig, zoals De Kluis terecht heeft aangevoerd. De stelling dat De Kluis het merk zoals gedeponeerd niet gebruikt, is derhalve feitelijk niet juist.

17 januari 1994


7. De Raaf betwist dat De Kluis op grond van overeenstemming tussen de beide vormmerken zich tegen het gebruik van het Witte Raaf glas kan verzetten. Volgens De Raaf onderscheidt haar glas zich van het Hoegaarden glas door het zeer opvallende witte logo en de grote in blauwe letters aangebrachte merknaam. De rechtbank deelt dit standpunt niet. Het Hoegaarden glas en het Witte Raaf glas vertonen een zodanige visuele gelijkenis dat daardoor de mogelijkheid van associatie tussen de merken moet worden aangenomen. Het meest in het oog springende aspect van het Hoegaarden glas is de specifieke gefacetteerde vorm van het ondergedeelte van het glas en de gladde iets bredere bovenrand. Het Witte Raaf glas heeft dezelfde kenmerken. Aan de omstandigheid dat het Witte Raaf glas acht facetten en het Hoegaarden glas zes facetten heeft, kan nauwelijks gewicht worden toegekend. Het is niet een aspect dat bij vluchtige waarneming sterk opvalt. Ook de vermelding van de naam en het logo van Witte Raaf doet niet af aan de visuele gelijkenis tussen de beide merken door de overeenstemmende vorm van de glazen. 8. De stelling van De Raaf, dat De Kluis haar (De Raaf) willens en wetens enige tijd haar gang heeft laten gaan om vervolgens pas op te treden op het moment waarop zij een fors aantal glazen op de markt heeft gebracht, stuit reeds af op het vaststaande feit, dat slechts enkele weken nadat De Kluis geconstateerd had dat het Witte Raaf glas op de markt was gebracht, deze procedure aanhangig is gemaakt. Nu De Raaf geen andere feiten of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat De Kluis misbruik van recht maakt, althans in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt door een verbod tot gebruik van het Witte Raaf glas te vorderen, kan dit verweer niet slagen. 9. Hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de conclusie dat De Kluis op grond van het bepaalde in artikel 13 onder A aanhef en sub 1 BMW aan gedaagden het gebruik van het Witte Raaf glas kan verbieden. De Kluis heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit (dreiging van) merkinbreuk in België en/of Luxemburg zou kunnen worden afgeleid. De Kluis heeft derhalve geen belang bij het opleggen van een verbod dat geldt voor het gehele Beneluxgebied. De rechtbank acht termen aanwezig te bepalen dat voor het geval het op te leggen verbod niet zal worden nageleefd, een dwangsom verschuldigd zal zijn. 10. De Raaf heeft ten aanzien van de gevorderde veroordeling tot het uit de handel nemen en vernietigen van het inbreukmakende teken en het publiciteitsmateriaal waarop dat teken voorkomt, tot haar verweer aangevoerd dat die maatregel buiten reële proporties is en dat zij die glazen voorts in eigendom aan derden heeft overgedragen. Alvorens hierover te beslissen dient De Kluis, die heeft aangevoerd, dat "de 'recall' haar in staat stelt de door haar geleden schade nader te bepalen" en verder niet op het verweer van De Raaf heeft gereageerd, zich er over uit te laten hoe De Raaf aan de gevorderde terughaal-verplichting zou kunnen voldoen. Dit zal kunnen geschieden bij de hierna te noemen akte. 11. De gevorderde veroordeling van De Raaf tot het doen plaatsen van een rectificatie in [...] dagbladen zal worden afgewezen, aangezien het belang bij die veroordeling naast het hiervoor onder 9 genoemde verbod niet is aangetoond. 12. De Kluis heeft ter toelichting op haar vordering tot schadevergoeding gesteld dat zij schade lijdt en heeft geleden, die onder meer bestaat uit: gederfde winst, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, aantasting en uitholling van het exclusieve merkrecht. De Raaf heeft de gestelde schade betwist. Alvorens hieromtrent een beslissing kan worden genomen, dient De Kluis haar stellingen ten deze nader toe te lichten en de schade nader te specificeren. Zij zal daartoe een akte kunnen nemen, waarop gedaagden vervolgens bij antwoord-akte kunnen reageren.

17

en voorts in reconventie 13. De Raaf vordert primair het depot waarop het onder nr. 489361 ten name van De Kluis in het Benelux merkenregister ingeschreven merk berust nietig te verklaren en de doorhaling van de inschrijving uit te spreken; subsidiair het daaruit voortspruitend merkrecht vervallen te verklaren en de doorhaling van de inschrijving uit te spreken. 14. De Raaf heeft aan haar primaire vordering ten grondslag gelegd dat het Hoegaarden glas ieder onderscheidend vermogen mist, hetgeen door De Kluis is bestreden. Zoals hiervoor onder 4 is overwogen, is deze stelling onjuist, zodat de primaire vordering niet toewijsbaar is. 15. Aan haar subsidiaire vordering heeft De Raaf ten grondslag gelegd dat het recht op het merk vervallen moet worden verklaard ten gevolge van niet gebruik van het merk. Ook deze stelling is niet juist, waarvoor verwezen wordt naar hetgeen daaromtrent in conventie onder 6 is overwogen. Voor zover De Raaf aan haar subsidiaire vordering mede de stelling ten grondslag legt dat het merk zijn onderscheidende kracht heeft verloren, wordt overwogen dat - daargelaten de juistheid van die stelling - daaraan geen grond voor verval van het merkrecht kan worden ontleend. Ook de subsidiaire vordering is derhalve niet voor toewijzing vatbaar. 16. De Raaf zal als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden verwezen. Beslissing De rechtbank: in conventie: - veroordeelt gedaagden om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van het ten rocesse bedoelde Witte Raaf glas te staken en gestaakt te ouden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor iedere dag of voor iedere keer dat gedaagden in strijd handelen met dit verbod; - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - bepaalt dat de zaak zal worden afgeroepen op de rol van 27 januari 1993 voor het nemen van een akte aan de zijde van De Kluis tot het hiervoor onder 10 en onder 12 aangegeven doel; - houdt iedere verdere beslissing aan; in reconventie - ontzegt het gevorderde; - veroordeelt De Raaf en Dunkie in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van De Kluis begroot op ƒ 887,50 (...); - verklaart dit vonnis voorzover het de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E

Nr 5. Gerechtshof te Arnhem, 23 februari 1993. (A&S) Mrs J.E.B, van Julsingha, J.W.M, van der Grinten en A.P.M. Houtman. Artikel 4, aanhef en onder 6, aanhef en sub a Benelux Merkenwet. Een beroep van een deposant op voor-voorgebruik van een dienstmerk kan pas slagen indien daadwerkelijk sprake is van gebruik van het teken ter onderscheiding van diensten. In de BMW is geen aanwijzing te vinden dat hierbij de eis gesteld moet worden van een bepaalde mate en intensiteit van gebruik. De eis van "normaal" gebruik geldt hier niet. Een gebruik dat vrijwel uitsluitend gericht is geweest op intern gebruik, waarvan niet aannemelijk is geworden dat het diende ter onderscheiding van de diensten, kan niet worden beschouwd als gebruik als merk. Gebruik

18


op briefpapier, facturen, enveloppen, visitekaartjes, naambord, vermelding in telefoonboek etc. zou wel als gebruik ter onderscheiding van diensten hebben kunnen worden aangemerkt. V.o.f. Arnold & Siedsma te 's-Gravenhage, appellante [in kort geding], procureur Mr D. Knottenbelt, advocaat Mr S. de Wit te 's-Gravenhage, tegen A&S Partners in juridische dienstverlening B.V. te Wageningen, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr F.P. Lomans, advocaat Mr H. Struik te Utrecht. a) President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 9 april 1992 (Mr A.G. Pos). 2. De vaststaande feiten Op grond van de stellingen van partijen en de inhoud van de produkties - alles voorzover niet dan wel onvoldoende weersproken - staat voorshands het navolgende vast. 2.1. Arnold & Siedsma [eiseres; Red] is een maatschap van octrooien merkengemachtigden met kantoorvestigingen in o.a. 's-Gravenhage, Brussel en München. De maatschap bestaat uit 6 compagnons en 8 medewerkers. Zij begeleidt cliënten bij de aanvrage van Nederlandse en Europese octrooien, verzorgt merkdepots in de Benelux en daarbuiten en adviseert over de industriële eigendom, mededinging en behandelt (mede) inbreukprocedures. Het kantoor bestaat al meer dan 70 jaar. 2.2. "A&S Partners in juridische dienstverlening BV" is de sinds 1990 tot een afzonderlijke rechtspersoon gemaakte juridische dienst van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). Sinds november 1990 gebruikt A&S die afkorting als handelsnaam voor haar onderneming. De BV heeft 6 juristen in dienst. Gespecialiseerd in de dienstverlening aan de agrarische sector, adviseert zij voornamelijk op het terrein van het agrarisch recht. 2.3. Op 28 juni 1991 heeft Arnold & Siedsma bij het Benelux Merkenbureau het dienstmerk "A&S" gedeponeerd onder nummer 765895, in de dienstenklassen 35 en 42, resp. voor onderzoek (technisch en juridisch) inzake vraagstukken van bescherming van industriële en intellectuele eigendom, advisering inzake industriële en intellectuele eigendom, diensten in verband met de vestiging, instandhouding, vernieuwing, bewaking en bescherming van industriële en intellectuele eigendomsrechten; voor diensten van octrooi-, merken- en modellengemachtigden voor zover niet in andere klassen begrepen, beheer van industriële en intellectuele eigendomsrechten. Dit depot is geschied nadat Arnold & Siedsma in het Nederlands Juristenblad van 13 juni 1991 kennis had genomen van een advertentie van A&S Partners in juridische dienstverlening. 2.4. Bij brief van 2 juli 1991 heeft Arnold & Siedsma A&S gesommeerd zich te onthouden van verder gebruik van het teken "A&S" aangezien dit naar eiseres' mening een inbreuk op haar toekomend merkrecht oplevert. Correspondentie en onderhandelingen hebben niet tot overeenstemming geleid, waarna Arnold & Siedsma is overgegaan tot dagvaarding van A&S in kort geding. 3. Het geschil Arnold & Siedsma vordert thans - kort samengevat primair, op basis van haar toekomend merkrecht, en subsidiair uit onrechtmatige daad, A&S te bevelen ieder gebruik van het teken "A&S" te staken en gestaakt te houden, met veroordeling van A&S tot betaling van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) per keer en/of per dag dat A&S in gebreke blijkt zulks te doen, kosten rechtens. A&S betwist deze vordering gemotiveerd. 4. De bevoegdheid De bevoegdheid om van dit geschil kennis te nemen berust op artikel 37A Benelux Merkenwet (BMW).

17 januari 1994

5. De beoordeling van het geschil 5.1. Volgens A&S heeft Arnold & Siedsma haar depot ingevolge art. 4 sub 6a BMW te kwader trouw verricht omdat Arnold & Siedsma wist dat A&S het teken "A&S" al gebruikte voordat zij, Arnold & Siedsma, dit als werk deponeerde en omdat dit gebruik door A&S in de tijd voorafgaande aan het depot te goeder trouw en op normale wijze heeft plaatsgevonden. 5.2. Arnold & Siedsma erkent dat sprake is geweest van normaal voorgebruik te goeder trouw bij A&S maar Arnold & Siedsma stelt dat, nu zij voordat A&S het teken gebruikte zelf het teken eerst heeft gebruikt, haar depot moet worden aangemerkt als een art. 12A BMW-depot. Het is volgens haar gangbare praktijk dat een gebruiker van een merk, geconfronteerd met een inbreukmaker, tot depot van dat merk overgaat om aldus op basis van dat depot een merkinbreukvordering in te stellen: een depot dat volgt op reeds aangevangen gebruik. Zij voegt hier aan toe dat een dergelijk depot als reactie op geconstateerd gebruik door een ander, terwijl men zelf als eerste het merk heeft gebruikt, nooit te kwader trouw kan zijn [en?; Red] spreekt in dit verband van "voorvoorgebruik" aan haar kant. 5.3. A&S is het niet met deze stelling eens. Volgens haar volgt uit de tekst van art. 4 sub 6a BMW zonder meer dat het depot in een geval als dit te kwader trouw moet worden genoemd en kan eventueel "voorvoorgebruik" als door Arnold & Siedsma gesteld daar niet aan afdoen. Subsidiair stelt zij dat dat "voorvoorgebruik" tenminste normaal en te goeder trouw moet zijn geweest en dat aan die eisen in dit geval niet is voldaan. 5.4. Naar algemeen wordt aangenomen is de ratio van de regeling met betrekking tot het depot te kwader trouw (art. 4 sub 6 BMW) te voorkomen dat er misbruik van het depotsysteem gemaakt wordt. Een dergelijke bescherming tegen misbruik is nodig omdat in de BMW gekozen is voor een attributief stelsel van merkrechtverkrijging, hetgeen inhoudt dat (eerste) depot en niet (eerste) gebruik merkrecht schept. In dat verband moet, om te beoordelen of een depot te kwader trouw heeft plaatsgevonden, worden gelet op alle omstandigheden van het geval. 5.5. Tegen die achtergrond gezien moet de onder 5.3. weergegeven primaire stelling van A&S worden verworpen. Wie een teken normaal en te goeder trouw als merk heeft gebruikt maar nog niet heeft gedeponeerd, en ontdekt dat een ander dit teken later (ook te goeder trouw en normaal) is gaan gebruiken, moet het, voorlopig geoordeeld, vrij staan zelf dit teken als merk te deponeren; dan is geen sprake van misbruik van het stelsel dat depot merkrecht schept en handelt men niet te kwader trouw door te deponeren. 5.6. Maar tegen dezelfde achtergrond gezien zal de deposant die aan het verwijt van misbruik wil ontsnappen door zich te beroepen op voor-voorgebruik, toch tenminste aannemelijk moeten maken dat er bij dat eerste gebruik sprake is (geweest) van, zoal niet "normaal" gebruik in de zin van art. 5 lid 3 BMW, dan toch tenminste van een gebruik van zekere omvang. Beide omstandigheden, zowel "voorvoorgebruik" als de omvang daarvan, zijn relevant voor de beoordeling van de goede trouw van de deposant. Deze opvatting vindt impliciet steun in de rechtspraak (BenGH 21-11-1983, NJ1985, 333 m.nt vNH, Cow Brand II, dictum sub 9 [B.I.E. 1984, blz. 103; Red.]; Pres. Rb. 's-Gravenhage 1-10-1991, IER 1991, p. 141-142, Euro World) en in de literatuur. Als het gaat om "voorvoorgebruik", dus in het algemeen een eerste gebruik, is dat op zichzelf meestal uiteraard te goeder trouw; in ieder geval is niet gesteld dat het in dit geval te kwader trouw was. 5.7. Resteert de vraag of het gestelde eerste gebruik door Arnold & Siedsma in dit geval zodanig "normaal" was, dan wel een zodanige omvang heeft gehad, dat het mogelijkerwijs het beroep van A&S op kwade trouw bij het depot kan verhinderen.

17 januari 1994


Arnold & Siedsma heeft een vijftal produkties overgelegd waaruit haar eerste gebruik zou moeten blijken. In de eerste plaats noemt zij door Stork (een van haar opdrachtgevers) gebruikte administratieve formulieren waarin de afkorting "A&S" voorkomt; ten tweede de verklaring van twee medewerkers van de BDO CampsObers-groep, waarin dezen verklaren dat door BDO CampsObers Arnold & Siedsma veelal wordt aangeduid als "A&S" en ten derde de verklaring van twee medewerksters van Reisbureau de Graaf BV, waaruit zou moeten blijken dat het reisbureau al sinds 1 januari 1980 Arnold & Siedsma als "A&S" aanduidt. Deze produkties zeggen echter niets over de vraag of Arnold & Siedsma het teken "A&S" zelf gebruikt heeft; zelfs is niet gesteld of gebleken dat deze relaties van Arnold & Siedsma de benaming A&S ook extern hebben toegepast. Voorts heeft Arnold & Siedsma boekjes, voorzien van de aanduiding "A&S 70", met daarin de geschiedenis van het bedrijf, en lederen enveloptassen, voorzien van het teken "A&S" overgelegd, evenals een faktuur met de bestelling van 50 van die tassen bij een Duitse firma. Ter zitting is gebleken dat deze boekjes en tassen bij een jubileumbijeenkomst te München ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Arnold & Siedsma aan de deelnemers zijn uitgereikt. De op de terechtzitting aanwezige Mr P.P.J.M. Verhaag, vennoot van Arnold & Siedsma, heeft desgevraagd verklaard dat bij zijn weten de boekjes en de tassen alleen intern bij de jubileumviering zijn uitgedeeld en dat nadien geen andere boekjes en/of tassen zijn bijgemaakt of elders zijn uitgedeeld. Een dergelijke handelwijze kan moeilijk als relevant (extern) gebruik bestempeld worden. Resteert tenslotte de faktuur van een Belgische firma aan Arnold & Siedsma waaruit blijkt dat rond eind 1989 49 dassen en 50 sjaals besteld zijn. Voorbeelden van deze tassen en sjaals zijn ter zitting getoond. Onder aan de das en de sjaal zijn de letters A en S verwerkt in de hoed van twee wit opgestikte paddestoeltjes. Ter terechtzitting deelde Mr Verhaag mee, dat medewerkers van Arnold & Siedsma die dassen en sjaals voor een deel zelf droegen en voor een deel als relatiegeschenk hebben uitgedeeld. Na deze bestelling uit 1989 is geen andere bestelling gevolgd. Nog daargelaten de vraag naar de overeenstemming van de gebruikte tekens - de letters zijn nauwelijks zichtbaar in de paddestoelen -, moet vastgesteld worden dat de externe verspreiding van de dassen en de sjaals van een dermate geringe omvang is geweest, dat niet kan worden gesproken van een kenbaar gebruik van zekere omvang, laat staan van normaal gebruik. Tenslotte moet over het in alle 5 produkties bedoelde gebruik van het teken A&S worden opgemerkt dat A&S er niet van op de hoogte was voordat dit geschil ontstond; zij heeft dat onbetwist gesteld. 5.8. De slotsom van het onder 5.6. en 5.7. overwogene is dat Arnold & Siedsma geen "voorvoorgebruik" van het teken "A&S" in die omvang heeft kunnen aantonen dat dat aan een beroep van A&S op haar kwade trouw bij het depot in de weg zou staan. Over ander gebruik door Arnold & Siedsma van dit teken is niets gesteld of gebleken. Voorzover haar vordering is gebaseerd op een recht op merk kan zij dus niet worden toegewezen. 5.9. De - subsidiair aangevoerde - stelling dat A&S, los van een eventuele merkinbreuk, onrechtmatig jegens Arnold & Siedsma zou handelen is onvoldoende onderbouwd. Dat A&S zou hebben aangeleund tegen of geprofiteerd van de goodwill van Arnold & Siedsma, zoals deze stelt, is bovendien, als het al juist zou zijn, op zichzelf niet voldoende om onrechtmatig handelen van A&S aan te nemen. Dat A&S (nodeloos) verwarring zou hebben gewekt tussen (de diensten van) partijen door het gebruik van dit teken is niet aannemelijk gemaakt. 5.10. De vordering van Arnold & Siedsma moet worden afgewezen. Zij zal in de proceskosten veroordeeld worden.

19

6. De beslissing De President, rechtdoende in kort geding: 6.1. Weigert de gevorderde voorzieningen. 6.2. Veroordeelt Arnold & Siedsma in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van A&S begroot op ƒ250,- aan griffierecht en ƒ 1.500,- aan procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 1. Gelet op artikel 37 sub A Benelux Merkenwet is het hof bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. 2. Het hof stelt voorop dat het in hoger beroep alleen nog gaat over de al dan niet toepasselijkheid van artikel 4 lid 6 sub a Benelux Merkenwet, waarbij beide partijen ervan uitgaan dat het voorgebruik door A&S Partners van haar handelsnaam A&S Partners op zichzelf een beroep op dat artikel rechtvaardigt. 3. In de toelichting op het eerste onderdeel van grief I voert Arnold & Siedsma aan dat de BMW, anders dan met betrekking tot het voorgebruik, geen regeling kent omtrent de aan het voor-voorgebruik te stellen eisen. Arnold & Siedsma leidt hieruit af dat aan het voor-voorgebruik niet de eis mag worden gesteld dat dit gebruik "normaal" was noch dat aan dat gebruik de eis mag worden gesteld dat dit van zekere omvang was. 4. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan een beroep van een deposant op voor-voorgebruik van een dienstmerk pas slagen indien daadwerkelijk sprake is van gebruik van het teken ter onderscheiding van diensten. Het hof vindt in de BMW geen aanwijzingen dat hierbij de eis gesteld moet worden van een bepaalde mate en intensiteit van gebruik. Het hof deelt derhalve niet het oordeel van de president dat in een geval als het onderhavige sprake moet zijn van enig "normaal" gebruik dan wel van gebruik van enige omvang. In zoverre is het eerste onderdeel van grief I gegrond. Dit leidt evenwel niet tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep, vanwege hetgeen hierna wordt overwogen. 5. In verband met de gegrondbevinding van het eerste onderdeel van grief I hoeft het hof niet meer in te gaan op de in het tweede onderdeel van die grief neergelegde stelling van Arnold & Siedsma dat in rechtspraak en literatuur geen steun is te vinden voor de opvatting van de president. 6. De tweede grief bestrijdt het oordeel van de president dat Arnold & Siedsma geen voor-voorgebruik van enige omvang heeft kunnen aantonen. De derde grief sluit hierop aan met de stelling dat de president bij zijn beoordeling ermee rekening had moeten houden dat Arnold & Siedsma wegens de voor haar als lid van de Orde van Octrooigemachtigden geldende Gedragsregels slechts zeer beperkte mogelijkheden heeft tot het voeren van publiciteit of het maken van reclame. 7. Het voor-voorgebruik waarop Arnold & Siedsma zich beroept, heeft betrekking op de vermelding van de letters A&S op 50 dassen en 50 sjaals alsmede op 50 tassen en op de omslag van het ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Arnold & Siedsma verschenen boekje. 8. Het hof overweegt hierover het volgende. Het ging bij voormelde produkten om eenmalige bestellingen, die niet door latere bestellingen zijn gevolgd. Het boekje en de tassen zijn bij de jubileumviering aan de medewerkers van Arnold & Siedsma uitgedeeld en aan enkele relaties. Behalve op de omslag van het boekje komen de letters A&S in het boekje zelf niet voor. In de tekst van hét boekje wordt steeds voluit Arnold & Siedsma geschreven. De dassen en de sjaals waren voor de medewerkers bestemd en zijn deels als relatiegeschenken uitgedeeld. De letters A&S op de dassen en sjaals zijn onderaan de das en de sjaal verwerkt in de hoed van twee wit opgestikte

20

Bijblad

paddestoeltjes en wel zodanig dat de letters nauwelijks zichtbaar zijn. Ook de letters A&S op de tassen zijn nauwelijks zichtbaar. 9. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan een dergelijk gebruik van het teken A&S, dat vrijwel uitsluitend gericht is geweest op intern gebruik en waarvan voorshands niet aannemelijk is geworden dat dit (beperkte) gebruik diende ter onderscheiding van de diensten van Arnold & Siedsma, niet worden beschouwd als gebruik als merk. Daarmee is dus niet voldaan aan het in rechtsoverweging 2 [lees: 4; Red.], eerste zin, genoemde vereiste. 10. Het argument van Arnold & Siedsma dat de voor leden van de Orde van Octrooigemachtigden geldende Gedragsregels aan een meer uitgebreid gebruik van het teken A&S in de weg zouden hebben gestaan, wordt verworpen. Zonder die Gedragsregels geweld aan te doen, zou Arnold & Siedsma het teken A&S hebben kunnen gebruiken op briefpapier, facturen, enveloppen, visitekaartjes, naambord, vermelding telefoonboek etc. Een dergelijk (extern) gebruik zou wèl als gebruik ter onderscheiding van diensten kunnen worden aangemerkt. 11. Het hof deelt het oordeel van de president dat het feit dat een drietal relaties van Arnold & Siedsma haar pleegt aan te duiden met A&S nog niets zegt over gebruik door Arnold & Siedsma van het teken A&S. 12. Derhalve moeten de tweede en derde grief worden verworpen. Slotsom Uit het voorgaande volgt dat naar het voorlopig oordeel van het hof het voor-voorgebruik door Arnold & Siedsma van de letters A&S niet beschouwd kan worden als gebruik als merk. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd, met veroordeling van Arnold & Siedsma als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in hoger beroep. Beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Arnold & Siedsma in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van A&S Partners begroot op ƒ 4500,-. Enz.

Nr 6. Hoge Raad der Nederlanden, 20 november 1992. (Benson & Hedges/Dunhill) Mrs S. Royer, A.R. Bloembergen, F.H.J. Mijnssen, E. Korthals Altes en W.H. Heemskerk. Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet. Is er sprake van normaal gebruik als bedoeld in deze bepaling indien een merkhouder een merk dat hij zonder vermelding van kleuren - derhalve in zwart/wit - heeft gedeponeerd uitsluitend in een bepaalde kleurstelling heeft gebruikt? De Hoge Raad stelt vragen aan het Benelux-Gerechtshof. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 j° art. 1 BMW. Blijkens het Juicy Fruit-arrest van het BeneluxGerechtshof moet, naarmate het onderscheidend vermogen van een merk geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis bestaan, wil dat teken als overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van dit artikel, en moet voorts bij het bepalen van de beschermingsomvang van een merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen met alle bijzonderheden van het gegeven verband in onderling verband rekening worden gehouden. De stelling van Dunhill dat het onderscheidend vermogen, en dus ook de beschermingsomvang, van het

Eigendom, nr 1

17 januari 1994

merk van Gallaher zo gering is, dat overeenstemming tussen dat merk en het teken van Dunhill slechts onder bijzondere omstandigheden zou kunnen worden aangenomen, is derhalve van wezenlijke betekenis voor het antwoord op de vraag of van overeenstemming tussen merk en teken sprake is. Nu niet blijkt dat het Hof die stelling in zijn beoordeling heeft betrokken, is het Hof tekortgeschoten in zijn motiveringsplicht. Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912. Pres.: De Silk Cut-verpakkingen in rode uitvoering missen het voor auteursrechtelijke bescherming noodzakelijke eigen persoonlijk karakter. 1. Alfred Dunhill Ltd. te Londen, Groot-Brittannië, en 2. Turmac Tobacco Company B.V. te Amsterdam, eiseressen tot cassatie [in kort geding], advocaat Mr R.S. Meijer, tegen 1. Benson & Hedges Ltd. te Londen, Groot-Brittannië, en 2. Gallaher Ltd. te Weybridge, Surrey, GrootBrittannië, verweersters in cassatie [in kort geding], advocaat Mr T. Schaper. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 7 november 1989 (Mr R.R. Portheine). /. De feiten Op grond van de overgelegde stukken en het behandelde ter terechtzitting van 16 oktober 1989 kan voorshands van het volgende worden uitgegaan: - eiseres sub 1 [Benson & Hedges; Red] is een volle dochter van eiseres sub 2. - eiseres sub 2, verder ook Gallaher te noemen, heeft bij het Benelux-merkenbureau de volgende merken gedeponeerd: a. op 24 april 1989 [lees: 1972; Red] een woordbeeldmerk voor ruwe en bewerkte tabak, registratienummer 310377, bestaande uit een witte achtergrond met daarop afgebeeld van boven naar beneden respectievelijk een wapen, een rechthoekje (met de lange zijden boven en onder) waarin de woorden "Silk Cut" (de tekst afstekend tegen een donkerder achtergrond) en vervolgens nog twee regels tekst, aangevende de soort sigaretten en de onderneming waarvan de sigaretten afkomstig zijn. Kleuren zijn bij het depot niet aangegeven. b. op 23 mei 1989 twee merken voor tabak, artikelen voor rokers en lucifers, waarvan in deze van belang nummer 729 246 voorstellende de voorzijde van een Silk Cut-sigarettenverpakking, in grote trekken overeenkomend met het woordmerk [lees: woord-beeldmerk; Red] 310377, waarbij het rechthoekje op een witte achtergrond is uitgevoerd in rood en de woorden "Silk Cut" uitgevoerd zijn in goudkleurige letters, die het rechthoekje nagenoeg vullen terwijl het rechthoekje is omgeven door een goudkleurige rand. - Silk Cut sigaretten worden in Nederland momenteel in de handel gebracht in een verpakking met aan de voorzijde met een paarskleurig rechthoekje, waarin de tekst in goudkleurige letters, omgeven door een goudkleurige rand. - gedaagde sub 1 heeft in maart van dit jaar een nieuwe verpakking van haar lichte sigaretten in Nederland geïntroduceerd, waarvan de voorkant er als volgt uitziet: een witte achtergrond, waarop van boven naar beneden respectievelijk afgebeeld een wapen, een rode rechthoek (korte zijden boven en onder), waarin van boven naar beneden is afgebeeld in goudkleur: een "kroontje" van drie (tabaks)blaren, de naam Dunhill en daaronder "Special Light" en vervolgens onder de rode rechthoek twee regels tekst. Om de rode rechthoek zit een goudkleurige rand. - gedaagde sub 2 fabriceert en verkoopt die sigaretten in Nederland.

17 januari 1994


2. Samenvatting van de vordering, de gronden en het verweer De vordering strekt er toe dat gedaagden op straffe van een dwangsom verboden wordt laatst bedoelde verpakkingen te gebruiken en te doen gebruiken en voorts dat hen, eveneens op straffe van een dwangsom, geboden wordt de in die verpakkingen bij hun afnemers in voorraad zijnde sigaretten terug te nemen en een lijst van afnemers aan eiseressen te verschaffen. Eiseressen verwijten gedaagden inbreuk op een aan eiseres sub 1 toekomend auteursrecht en op aan eiseres sub 2 toekomende merkrechten en voorts een onrechtmatig handelen jegens beide eiseressen. Gedaagden hebben de vorderingen op alle gronden bestreden. Bovendien hebben zij onze bevoegdheid in twijfel getrokken. 3. Beoordeling van het geschil Bevoegdheid Nu de verlangde voorzieningen, indien toewijsbaar, mede in ons arrondissement moeten worden getroffen, achten wij ons bevoegd van de vordering kennis te nemen. Inhoudelijke beoordeling Wij zullen eerst het merkenrechtelijke aspect van de vordering in beschouwing nemen. De eerste vraag waarmee wij ons geconfronteerd zien is of de nieuwe verpakking van gedaagde in de zin van de Beneluxmerkenwet overeenstemt met het in 1972 gedeponeerde merk van eiseres sub 2. Naar ons oordeel is dat niet het geval. Er bestaat weliswaar in zoverre overeenkomst dat in beide gevallen sprake is van een donkere rechthoek op een lichte achtergrond met in die rechthoek de "roepnaam" van de betreffende sigaretten, een wapentje bovenaan en enige minder belangrijke tekst onderaan, maar de gekozen combinatie van deze tamelijk algemene elementen - die naar gedaagden ter zitting hebben gedemonstreerd in sigarettenverpakkingen nogal eens worden gehanteerd brengt niet de vereiste overeenstemming teweeg, nu de rechthoekjes qua grootte en stand (staand en liggend) duidelijk verschillen, de hoeveelheid woorden in het rechthoekje eveneens uiteenloopt en het gebruikte lettertype van de tekst "Silk Cut" enerzijds en "Dunhill" anderzijds ook wezenlijk verschillend is. Doorslaggevend achten wij daarbij dat er geen enkele overeenstemming waar te nemen valt tussen deze twee "roepnamen", aan welk aspect groot belang moet worden gehecht nu sigaretten in het algemeen in de eerste plaats via hun roepnaam worden herkend en aangeduid. Wij komen, kortom, tot de conclusie dat bij degenen die met de verpakking van gedaagden wordt geconfronteerd, geen associaties te verwachten zijn tussen de verpakking en het hier besproken merk. Uit het bovenstaande volgt dat de verpakking van gedaagde in maart 1989, toen die op de markt kwam, geen merkinbreuk vormde ten opzichte van eiseres sub 2. Het gebruik van die verpakking - dat naar vast staat aan eiseressen bekend was - moet dan ook als te goeder trouw worden beschouwd. Dat brengt naar ons oordeel mee dat eiseres sub 2 tegenover gedaagden geen aanspraken kan ontlenen aan haar beide depots van mei 1989. Voorshands moeten die depots, voor zover zij overeenstemmen met de verpakking van gedaagden, als te kwader trouw verricht gelden. Het beroep op auteursrechtelijke bescherming moet eveneens worden verworpen. De verpakkingen waarop eiseres sub 1 haar beroep steunt (Silk Cut verpakkingen in rode uitvoering) missen naar ons oordeel het voor auteursrechtelijke bescherming noodzakelijke "eigen persoonlijk karakter". Tenslotte nog een enkel woord over een mogelijk onrechtmatig handelen van gedaagden. Inbreuk op merkof auteursrecht kan uiteraard als onrechtmatig handelen aangemerkt worden. Blijkens het voorgaande achten wij echter noch het een noch het ander aanwezig en eiseressen hebben niets gesteld, waaruit anderszins een

21

onrechtmatig handelen van gedaagden zou moeten worden geconcludeerd. De vordering moet dus worden afgewezen en eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten moeten dragen. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 4 april 1991 (Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker). Beoordeling van het hoger beroep 3. De vorderingen zijn primair gegrond op de Benelux-inschrijving no. 310.377 ten name van Gallaher. Die inschrijving betreft een warenmerk, voor onder meer bewerkte tabak, dat bestaat uit een "staand" zuiver rechthoekig licht vlak, waarin aan de bovenzijde een wapen is afgebeeld, waarin iets daaronder een, ten opzichte van voornoemd vlak, aanzienlijk kleiner, donker en zuiver rechthoekig vlak voorkomt, waarvan de zijden geheel evenwijdig zijn aan die van het lichte vlak, terwijl aan de onderkant van dat laatste vlak twee regels tekst in kleine letters zijn geplaatst. Het donkere vlak bevat in grote letters de woorden "Silk Cut". 4. Uit beschouwingen van verpakkingen van sigaretten welke de pleiters aan het hof hebben getoond, blijkt afgezien van na te noemen teken van Dunhill - dat het merk van Gallaher, zoals ingeschreven, ook afgezien van de woorden "Silk Cut", dat wil dus zeggen qua belijning, indeling van beeltenis en tekst, vlakverdeling en licht/ donker contrast, een eigen gezicht heeft ten opzichte van die verpakkingen. Ook in zoverre kan derhalve aan het merk onderscheidend vermogen niet worden ontzegd. 5. Geïntimeerden verhandelen sigaretten m een verpakking waarvan de voorzijde beantwoordt aan de hierboven in overweging 3 gegeven beschrijving met dien verstande echter dat onder het wapen enige zeer klein gedrukte, weinig met de ondergrond contrasterende, tekst voorkomt, dat het donkere vlak belangrijk groter is dan dat in het merk van Gallaher en enigszins anders is gevormd wat betreft lengte van "staande" en "liggende" zijden, dat het donkere vlak is omgeven door een dunne gouden rand welke op afstand niet of nauwelijks opvalt en dat in dat vlak het woord "Dunhill" voorkomt, waarboven een miniatuur van een collage van drie blaadjes met daaronder enige tekst in zeer kleine letters, terwijl onder het woord "Dunhill" de tekst "special light" valt te lezen. 6. De hierboven geschetste verschillen tussen het teken van Dunhill en het merk van Gallaher nemen niet weg dat teken en merk wat betreft een van de hoofdzaken ervan - het "beeldgedeelte" - in zodanige mate overeenstemmen dat bij gebruik van tekens zoals dat van Dunhill het eigen gezicht van het merk, voorzover bepaald door het beeldgedeelte, verloren zou gaan, zodat door het gebruik van het teken van Dunhill de onderscheidende kracht van het merk van Gallaher in aanzienlijke mate wordt aangetast en merk en teken dus geoordeeld moeten worden in een van hun hoofdzaken overeen te stemmen. Dit geldt ook indien de kleuren van het donkere vlak in merk en teken verschillen. Appellanten maken dus inbreuk op de merkrechten van Gallaher, ook indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat vanwege het aanzienlijke verschil tussen de woorden "Silk Cut" en "Dunhill" geen verwarringsgevaar zou optreden bij beschouwing van merk en teken in hun geheel. 7. Tevens oordeelt het hof dat zo'n uitgangspunt onjuist is in het bijzonder in aanmerking nemend de omstandigheid dat de geciteerde woorden op enige afstand niet meer leesbaar zijn voor een groot gedeelte van het publiek en de omstandigheid dat een deel van het sigaretten kopende publiek niet bestaat uit fervente, merkgetrouwe of merkbewuste, rokers maar uit adspirant rokers, personen die incidenteel roken en personen die sigaretten bestemd voor anderen kopen. Uit die omstandigheden, al dan niet in combinatie, laat zich afleiden dat een niet geheel te verwaarlozen verwarringsgevaar bestaat


22

ook in die zin dat ten onrechte de indruk kan ontstaan dat merk en teken "tot dezelfde familie" behoren. 8. De verbodsvordering van Gallaher is mitsdien toewijsbaar in voege als hieronder vermeld. Het hof acht onvoldoende termen aanwezig voor toewijzing van de overige vorderingen van Gallaher, afgezien van die tot kostenveroordeling. De vorderingen van Benson & Hedges moeten worden afgewezen. Terzake van inbreuk op de merkrechten van Gallaher komt Benson & Hedges geen vordering toe, ook niet een terzake van oneerlijke concurrentie. Beslissing Het Gerechtshof: - vernietigt het bestreden vonnis voorzover gewezen tussen appellante Gallaher en geïntimeerden; - verbiedt op vordering van appellante Gallaher geïntimeerden ieder gebruik van de ten processe bedoelde, in overweging 5 geschetste verpakkingen voor sigaretten, zulks na verloop van vier weken na betekening van dit arrest; - veroordeelt een geïntimeerde die genoemd verbod mocht overtreden om aan appellante Gallaher te betalen ƒ 20.000,- per overtreding of, naar keuze van appellante Gallaher, ƒ 100,- per pakje waarmee het verbod mocht zijn overtreden; - verklaart genoemd verbod en genoemde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; - veroordeelt geïntimeerden in de kosten van het geding tussen hen en appellante Gallaher in eerste instantie en begroot die kosten, voorzover aan de zijde van Gallaher gevallen, op ƒ 1.100,-; - veroordeelt geïntimeerden in de kosten van laatstgenoemd geding in het principale en in het incidentele hoger beroep en begroot die kosten, voorzover aan de zijde van Gallaher gevallen tot de uitspraak van dit arrest, op, respectievelijk, J 5.000,- en ƒ 300,-; - wijst voor het overige de vorderingen van Gallaher af; - bekrachtigt het bestreden vonnis voorzover gewezen in het geding tussen appellante Benson & Hedges en geïntimeerden; - veroordeelt Benson & Hedges in de kosten van het hoger beroep in dat geding en begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van geïntimeerden op ƒ 800,-. Enz. c) Cassatiemiddelen. Het Hof heeft in zijn voormelde arrest, waarvan de inhoud als hier overgenomen en ingelast is te beschouwen, het recht geschonden en/of vormen verzuimd waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich meebrengt, door te overwegen en op grond daarvan recht te doen, als in zijn arrest is weergegeven, zulks om de navolgende, zonodig in hun onderlinge verband en samenhang te lezen redenen: 1. Ten onrechte en/of in strijd met zijn taak als appelrechter heeft het Hof nagelaten te beslissen op, althans nagelaten een voldoende herkenbare en/of begrijpelijke overweging te wijden aan het door Dunhill, zowel in prima als in appel, uitdrukkelijk en gemotiveerd gevoerde verweer dat een eventueel door Gallaher aan haar Benelux-merkinschrijving no. 310.377 uit 1972 te ontlenen recht - voor zover dit al aan het litigieuze teken van Dunhill in de weg zou kunnen staan - reeds langer op grond van art. 5 lid 3 BMW wegens niet normaal gebruik als vervallen moet worden aangemerkt. Aangezien het Hof zijn voor Dunhill nadelige beslissing, blijkens o.a. R.O. 3 en 5, juist op deze inschrijving uit 1972 heeft gebaseerd, had het Hof niet aldus aan dit beroep/verweer van Dunhill voorbij mogen gaan. Zie voor de vindplaatsen van dit beroep op verval zijdens Dunhill o.a. Pleitnota in prima: §2 en §19 t/m 25; Memorie van Antwoord: §3 en 5; Pleitnota in appel: §2, 4 en 29 t/m 36. Hier zij weer benadrukt dat dit beroep niet alleen

17 januari 1994

betrekking had op de 'zwart-wit'-inschrijving zonder 'zwart-wit'-gebruik, maar ook op het (behoudens de kortstondige 'rood/wit'-introductie) langdurige exclusieve 'paars-wit'-gebruik, en zulks bovendien in een - althans volgens Dunhill - op niet-onbelangrijke punten afwijkende vorm ten opzichte van het in 1972 ingeschreven (en beslissend geachte) merk. Eveneens in dit kader (zie ook dat van onderdeel 2 infra) heeft Dunhill betoogd dat men niet door geen specifieke kleuren te 'claimen' bij de inschrijving, ten aanzien van verpakkingen (voor waren) als de onderhavige, een effectief algemeen monopolie mag creëren voor alle kleurenvariaties van een teken, bestaande uit (niets meer dan) een langwerpig, rechthoekig sigarettenpakje met daarop een kleiner rechthoekig blok, waarin het woordmerkgedeelte staat (, en waarboven een wapen staat afgebeeld, naast - onderaan nog enkele regels tekst). 2. Het Hof is van rechtens onjuiste maatstaven uitgegaan bij het aannemen van ongeoorloofde overeenstemming/inbreuk, althans heeft het Hof, gelet op het processuele debat en de overgelegde producties, zijn taak als appèlrechter miskend en/of zijn beslissing niet overeenkomstig de wettelijke eisen gemotiveerd, door geen althans onvoldoende inzicht te geven in de door hem gehanteerde maatstaven, c.q. in de wijze van toepassing ervan. a. Niet beslissend mocht zijn dat - gelijk het Hof in R.O. 4 oordeelt - het ingeschreven merk van Gallaher, ook afgezien van het woord-deel, een 'eigen gezicht' heeft en 'onderscheidend vermogen niet ontzegd kan worden'. Zijdens Dunhill is immers - onder verwijzing naar o.a. het 'Union'- en 'Juicy Fruit'-arrest van het BenGerechtshof - beroep gedaan op het vrij algemene, niet ongebruikelijke en dus 'zwakke' karakter van het onderscheidende vermogen van de kenmerken van het 'beeldgedeelte' van Gallahers merk, ten betoge dat aan de 'bijzondere omstandigheden van het geval' extra gewicht toekomt en (verboden) 'overeenstemming' minder snel mag worden aangenomen. Uit niets blijkt dat het Hof zich hiervan rekenschap heeft gegeven, mede gelet op het daarbij volgens het Hof irrelevant zijn van ieder verschil in kleuren. b. Zulks klemt temeer/althans, nu het Hof kennelijk aan het - in confesso - zeer aanzienlijke verschil d.w.z. het totale gebrek aan verwantschap tussen het woord-deel van merk en teken, geen althans te weinig betekenis toekent, met als uiteindelijke doorslaggevende motivering (R.O. 7), dat deze woorden 'op enige afstand voor een groot deel van het publiek niet meer leesbaar zijn' en/of 'een deel van het kopende publiek uit weinig merkgetrouwe of -bewuste personen bestaat', zodat "een niet geheel te verwaarlozen verwarringsgevaar bestaat". c. Eén en ander klemt temeer/althans, omdat, gelet op de in R.O. 5 door het Hof opgesomde verschillen ("afgezien" van het verschil in het begrip, de lengte, de klank, het lettertype en de grootte van het woorddeel: 1°) geen resp. wel tekstregels onder het wapen; 2°) een klein resp. een belangrijk groter donker vlak; 3°) een andere vorm van dit vlak, namelijk liggend resp. staand; 4°) geen resp. wel een extra - gouden - rand om dit vlak; 5°) geen resp. wel nog een ènder teken in dit vlak, namelijk de collage van tabaksblaren; 6°) geen resp. wel onderscheiden tekstregels - buiten de merknaam - in dit vlak) niet duidelijk is wat dan aan doorslaggevende overeenstemming resteert qua belijning, indeling tekst/beeld, vlakverdeling en contrast, omdat deze verschillen onmiskenbaar juist op deze in R.O. 4 genoemde criteria/kenmerken betrekking hebben. d. Juist vanwege het overwegende belang dat bij o.a. sigaretten-merken in het algemeen wordt toegekend aan de merknaam/het woordgedeelte en vanwege het sub a hierboven bedoelde betoog zijdens Dunhill, had het Hof t.a.v. de punten sub b en c hierboven geen zodanig groot gewicht mogen toekennen aan het op enige afstand niet/minder goed kenbaar zijn van de bedoelde

17 januari 1994


verschillen, waar dit met de algemeen gangbare grootte van pakjes sigaretten toch (vrijwel) steeds het geval zal zijn. e. Bovendien heeft het Hof hierbij miskend dat (vergelijk ook het slot van onderdeel 1) Gallaher haar aktie mede baseerde op het irrelevant zijn van elke kleurvariatie, zodat ook niet van een 'gegeven' lichter fond en een kleiner donkerder blok had mogen worden uitgegaan. f. Per saldo is dan ook - gezien 's Hofs (bekende) motivering - ten onrechte door het Hof gehonoreerd dat wegens de 1972-inschrijving van Gallaher Dunhill op de Benelux-markt geen rechthoekige, langwerpige verpakking in de handel mag brengen met bovenin een wapen en daaronder enig anders gekleurd rechthoekig blok met daarin onder meer de merknaam. Alle verschillen daarbinnen worden immers 'op een afstand' ten aanzien van Dunhill irrelevant geacht en ten opzichte van de getoonde, vergelijkbare voorbeelden van derden niet getoetst - althans niet op overeenkomstige wijze als ten aanzien van Dunhill. g. Tenslotte heeft het Hof ten onrechte ook geen belang toegekend of zelfs maar overweging gewijd aan andere wel degelijk relevante, door Dunhill aangevoerde 'bijzondere omstandigheden', zoals - in onderling verband beschouwd - naast de reeds hierboven (weer) genoemde, ook de navolgende omstandigheden: 1°) de reeds uit de 50-er jaren daterende verpakking van Dunhill, waarin eveneens een wapen voorkwam boven de in een rood blok op een wit fond opgenomen merknaam; 2°) de uit de 60-er jaren daterende Dunhill-verpakking waarvan de litigieuze in wezen een op een wit fond verkleinde weergave vormt; 3°) het elders wel getolereerd worden van deze Dunhill-verpakking door Gallaher resp. haar mede-eiseres (18 landen waaronder de UK), zulks mede in verband met Dunhills beroep op strijdigheid met art. 30/36 EEG-verdrag; 4°) het sinds meer dan 10 jaren exclusieve gebruik door Gallaher in de Benelux van een pakje met paars blok op een wit fond, dat bovendien afwijkt van haar in 1972 verrichte, en thans door het Hof beslissend geachte inschrijving. Enz. d) Conclusie van de Procureur-Generaal, Mr T. Koopmans, 4 september 1992. 1. In dit kort geding pogen Gallaher en haar dochtermaatschappij Benson & Hedges, verweersters in cassatie, het gebruik in Nederland te verhinderen van een nieuwe verpakking waarmee lichte Dunhill sigaretten sinds 1989 op de Nederlandse markt worden gebracht door eiseressen tot cassatie, Dunhill en Turmac. Gallaher es. hebben daartoe verscheidene gronden aangevoerd; in cassatie is nog slechts van belang het beroep van Gallaher op een merk dat zij in 1972 heeft gedeponeerd voor een verpakking van Silk Cut sigaretten (Benelux inschrijving nr. 310.377). De merkinschrijving van 1972 en de betwiste Dunhill verpakking zijn afgebeeld in de producties van Gallaher es. voor de president (prod. 1 en 8 bij pleidooi). Het ingeschreven merk is niet gekleurd; de inschrijving geeft ook niet aan dat bepaalde kleuren zullen worden gebruikt. Vast staat dat het merk in Nederland wordt gebruikt met een paars blokje op een lichte achtergrond. De Dunhill verpakking heeft een rood blok op een lichte achtergrond. Gekleurde afbeeldingen van de gebezigde Silk Cut en Dunhill verpakkingen zijn te vinden in de schriftelijke toelichting van Mr. R.S. Meijer (p. 6). 2. De president wees de vorderingen van Gallaher es. af. Het hof vernietigde; het wees aan Gallaher de verbodsactie toe op grond van de merkinschrijving van 1972. Het ontzegde de vorderingen aan Benson & Hedges, omdat deze vennootschap niet gerechtigd is tot dit merk; haar zou ook overigens geen vordering toekomen, ook niet uit oneerlijke concurrentie. Deze ontzegging wordt in cassatie niet aangevochten. 3. Onderdeel 1 van het cassatiemiddel houdt allereerst

23

de algemene stelling in dat een merkinschrijving waarvan de kleur geen deel uitmaakt slechts recht geeft op zwart-wit gebruik; het zou immers niet aangaan dat de inschrijving van een ongekleurd teken een alleenrecht zou scheppen voor alle kleurenvariaties van dat teken. Dunhill es. leiden uit deze stelling af dat het recht ontleend aan de merkinschrijving als vervallen moet worden beschouwd, in de zin van art. 5 lid 3 Benelux Merkenwet, nu Gallaher daarvan niet een "normaal gebruik" heeft gemaakt (paars-wit, in plaats van zwartwit). Deze algemene stelling is niet houdbaar. Volgens de Benelux Merkenwet dient men uit te gaan van het merk zoals gedeponeerd; het feitelijk merkgebruik bepaalt niet waarin het onderscheidend vermogen van het merk schuilt. Zie art. 12A al.1 BMW; Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht II (8e dr. 1989) no. 971; ook de discussie tussen Brinkhof en Van Nieuwenhoven Helbach BIE 1991 no. 1 (p. 3-4); anders - maar rijkelijk vaag - J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding (Zwolle 1990) no. 53-59. De inschrijving van het merk bepaalt derhalve wat het onderscheidende kenmerk ervan is. Indien een ingeschreven teken niet gekleurd is, en ook niet aangegeven wordt dat het als zwart-wit moet worden gezien, moet men aannemen dat de kleur, of het gebrek aan kleur, niet tot het onderscheidend kenmerk behoort. Dit laatste volgt ook uit de bepalingen van het Uitvoeringsreglement BMW (art. 1, lid 1 onder c en lid 6) en van het Toepassingsreglement BMW (art. 2, lid 3 onder b, en lid 4). Deze bepalingen gaan er alle van uit dat de kleur slechts vermeld wordt "indien" de deposant deze als onderscheidend kenmerk van het merk verlangt. De vóór 1989 geldende versie van deze bepalingen had, in een andere redactie, dezelfde inhoud; vindplaatsen bij GielenWichers Hoeth, Merkenrecht (Zwolle 1992) no. 158-159. Toe te voegen valt nog dat i.c. het hof heeft uitgemaakt dat alleen het "hcht/donker contrast" in de vlakverdeling deel uitmaakt van het onderscheidend vermogen (r.o. 4). Dit oordeel wordt aangevochten in onderdeel 2e, dat ik later zal bespreken. Zie overigens, over het begrip "normaal gebruik", Ch. Gielen, Enkele merkenrechtelijke vraagstukken (diss. Utrecht 1991) p. 112 e.v.; W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden (Amsterdam 1973) p. 66 e.v.; Gielen-Wichers Hoeth no. 576-634. 4. Het is ook mogelijk de algemene stelling van onderdeel 1 iets anders te lezen, en wel in die zin dat door het feitelijk gebruik van kleuren, bij een ongekleurde inschrijving, het onderscheidend kenmerk zou worden gewijzigd. Aldus geïnterpreteerd zou de stelling echter reeds afstuiten op art. 5C lid 2 Unieverdrag, waarin bepaald wordt dat geen verminderde bescherming voortvloeit uit gebruik van een merk "in a form diffenng in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered". Daaruit volgt dat het onderscheidend kenmerk niet gewijzigd kan worden door het gebruik van een kleur, wanneer kleur niet tot dat kenmerk behoorde. Zie over deze bepaling GielenWichers Hoeth no. 601; Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property (Genève 1968) p. 76-77. Een passage in Mak-Molijn, Merkenbescherming in de Benelux (2e dr. 1989) p. 79 lijkt op het oog een ander standpunt in te nemen, door het gebruik van toevoegingen of weglatingen te ontraden omdat een concurrent anders zou kunnen pogen doorhaling van het merk te verkrijgen. In het licht van de daaraan voorafgegane passage valt echter aan te nemen dat hier gedoeld wordt op toevoegingen of weglatingen die het onderscheidend vermogen, zoals dat uit de inschrijving volgt, zouden kunnen aantasten. 5. Onderdeel 1 houdt voorts een tweetal motiveringsklachten in.

24


Het hof wordt in de eerste plaats verweten niet te zijn ingegaan op de stelling van Dunhill dat het recht van Gallaher ontleend aan de merkinschrijving van 1972 zou zijn vervallen. Nu het hof het licht/donker contrast van het ingeschreven merk als deel van het onderscheidend vermogen zag, hoefde het niet in te gaan op de stelling van Dunhill, die er immers op gebaseerd is dat de inschrijving uitsluitend een zwart-wit merk tot voorwerp heeft. Het onderdeel klaagt in de tweede plaats dat het hof het verweer van Dunhill over het hoofd heeft gezien dat het merkgebruik door Gallaher op de Nederlandse markt in aanzienlijke mate afweek van het ingeschreven merk. In de gedingstukken is dit verweer echter alleen te vinden voor wat de kleur betreft, en in zo verre berust het wederom op de stelling dat de inschrijving slechts recht zou geven op merkgebruik in zwart-wit; herhaling van dit verweer berust bijgevolg op een onjuiste lezing van 's hofs arrest. Voor zover de beide motiveringsklachten feitelijke grondslag hebben, falen zij daarom. 6. Onderdeel 2a klaagt dat het hof geen recht heeft gedaan aan het beroep van Dunhill op het "zwakke" karakter van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, en heeft nagelaten de bijzondere omstandigheden van het geval vast te stellen waaraan in geval van zo'n zwak karakter extra gewicht toekomt. Men moet er bij de beoordeling van deze klacht van uitgaan dat er inderdaad merken bestaan met een zwak onderscheidend vermogen. Dat is o.a. erkend door BenGH 5 okt. 1982 NJ 1984 no. 71, Juicy Fruit [B.I.E. 1983, nr. 24, blz. 63; Red.] Zo'n zwak merk kenmerkt zich er volgens dit arrest door dat het minder spoedig dan een merk met sterk onderscheidend vermogen in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen door het gebruik van een ander teken. Zie ook Gielen-Wichers Hoeth no. 397-400 en no. 1091-1099. De verzwakking van het merk kan bv. veroorzaakt worden door wijziging van de betekenis van woorden in het spraakgebruik. Er is goede grond om aan te nemen dat de zwakte van het onderscheidend vermogen ook gelegen kan zijn in de omstandigheid dat het beschermde teken reeds tijdens de inschrijving vrij algemeen werd gebruikt of een vlakverdeling of kleurencontrast weergeeft waarop bij de presentatie van produkten veelvuldig een beroep wordt gedaan. Het gevolg van de zwakte van het merk is dat net een geringere beschermingsomvang geniet. Volgens het arrest Juicy Fruit zijn dan beslissend "de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken". Zie ook Dorhout Mees II no. 975. 7. Dunhill es. hebben het hof gewezen op het geringe onderscheidend vermogen van het gedeponeerde merk. Zie pleitnota in appel no. 21-24 (ook reeds in eerste aanleg: pleitnota na 31-35). Zij stelden dat de overeenstemming met de betwiste Dunhill verpakking erin stak dat het om een wit pakje gaat met daarop een vierhoekig gekleurd blokje waarin zich het woordmerk bevindt, en met aan de bovenzijde een wapen. De pleitnota concludeert daaruit: "Het onderscheidend vermogen van deze totaalbeeldbepalende elementen is gering." Vervolgens wordt erop gewezen dat een viertal andere sigarettenmerken zich kenmerken door een vierhoekig blok tegen een witte achtergrond, met het woordmerk in het blok en met een wapen boven het blok. Volgens de verklaring van een Britse deskundige, waarvan het rapport aan de president van de rb. was overgelegd, vertonen sigarettenmerken de neiging steeds eenvoudiger tekenen te kiezen, met name gekleurde blokken. Het is niet gemakkelijk in het betrekkelijk korte arrest van het hof een weerwoord te vinden op deze argumentatie. De beschrijving die het hof geeft van het ingeschreven merk (r.o. 3) verschilt niet veel van hetgeen Dunhill zelf als gemeenschappelijk aan haar eigen verpakking en het ingeschreven merk had aangegeven.

17 januari 1994

Het hof gaat dan niet in op het gestelde algemene gebruik van tekens van deze aard, maar begeeft zich in een vergelijking met "verpakkingen van sigaretten welke de pleiters aan het hof hebben getoond". Uit de "beschouwing" daarvan (het zien met eigen ogen, moet men aannemen) leidt het hof dan af dat daartegenover het ingeschreven merk, ook afgezien van het woordmerk, een "eigen gezicht" heeft (r.o. 4). Vervolgens stelt het hof vast dat het Dunhill beeldmerk zodanig met dat van het ingeschreven merk overeenstemt dat gebruik ervan de onderscheidende kracht van het gedeponeerde merk zou aantasten, "in aanzienlijke mate" zelfs (r.o. 5-6). 8. Voldoet deze motivering aan de daaraan te stellen eisen? Ik heb daarover veel twijfels. Aan de ene kant is de gedachtengang van het hof sterk feitelijk ingekleed, vooral omdat een beroep wordt gedaan op hetgeen de rechter zelf ter zitting heeft waargenomen. Aan de andere kant heeft Dunhill een uitdrukkelijk beroep gedaan op een stelling, de zwakheid van het onderscheidend kenmerk, die, zo zij juist is, tot een dieper gaand onderzoek van de marktsituatie had moeten leiden. Het hof zou dan immers hebben moeten nagaan welke bijzondere omstandigheden het gebruik van de betwiste verpakking al dan niet ongeoorloofd maken. In dat perspectief had het hof aandacht moeten geven aan de situatie op de sigarettenmarkt; bv. aan de vraag of alleen de beide in het geding betrokken verpakkingen, en niet ook andere sigarettenpakjes, het zwakke onderscheid vertonen van een donker blok op een lichte of witte achtergrond; en aan de mogelijkheid dat de woordmerken associaties met elkaar zouden oproepen, hetgeen bv. het geval zou kunnen zijn wanneer de term "Gold" in plaats van "Silk" zou worden gebezigd. In deze gevallen zou nl. de mogelijkheid bestaan dat ondanks het zwakke onderscheid het gebruik van de Dunhill verpakking zodanige gelijkenis zou vertonen met het ingeschreven Silk Cut merk dat bij iemand die met de verpakking wordt geconfronteerd associaties worden gewekt tussen die verpakking en het gedeponeerde merk. Zie voor die maatstaf BenGH 20 mei 1983 JV7 1984 no. 72, Union [B.I.E. 1984, nr 40, blz. 137, D.W.F. V.; Red.}. Het hof spreekt zich niet uit over een sterk of zwak karakter van het onderscheidend kenmerk; het gaat ook niet in op de vraag of er wel bijzondere omstandigheden zijn die het associatiegevaar zouden kunnen bevorderen of verminderen. Na aarzeling kom ik tenslotte tot de slotsom dat hier sprake is van een motiveringsgebrek dat dermate ernstig is dat het de begrijpelijkheid van de redenering van het hof in haar geheel aantast. Daarom voldoet het aangevallen arrest niet aan de eisen die men ook in kort geding aan de motivering van de rechterlijke beslissing mag stellen. Op een verweer waarop Dunhill een groot deel van haar verdediging had gebouwd gaat het hof immers in het geheel niet in; het heeft daarmee tevens nagelaten te beslissen op een punt dat, in het licht van de jurisprudentie, niet onbelicht kon worden gelaten. Zie ook HR 2 mrt. 1990 JV71991 no. 148, Tjoklat [B.I.E. 1990, nr 63, blz. 199, v. N.H.; Red.]. Onderdeel 2a treft daarom doel. 9. Onderdeel 2b klaagt dat het hof te weinig betekenis heeft toegekend aan het totale gebrek aan verwantschap tussen het woord-deel van het ingeschreven merk en dat van de betwiste verpakking. Het hof oordeelt daaromtrent (r.o. 7) dat de woorden op enige afstand niet meer leesbaar zijn "voor een groot gedeelte van het publiek" en dat een deel van het sigaretten kopende publiek niet bestaat uit fervente, merkgetrouwe of merkbewuste rokers maar uit aspirant-rokers, personen die incidenteel roken en personen die sigaretten voor anderen kopen. Ik moet toegeven dat de laatste vaststelling ingaat tegen alle ervaring die ik, als oud- (maar zwaar-) roker, als vriend van rokers en als vader van sigaretten rokende kinderen heb gehad. Het lijkt mij niettemin dat het oordeel van het hof, hoe bizar het sigarettenrokers ook mag toeschijnen, te feitelijk van aard is om in cassatie te

17 januari 1994


kunnen worden aangetast. Daarbij valt bovendien te bedenken dat de literatuur er meestal juist op aandringt woordverschillen niet al te gauw beslissend te achten; zie W.A. Hoying, Beschermingsomvang anno 1989 (inaug. rede KUB 1989) p. 28-29; Gielen-Wichers Hoeth no. 1123. Misschien heeft het hof zich ertoe beperkt dit advies wat al te zeer ter harte te nemen. 10. Onderdeel 2c klaagt dat na alle door het hof erkende verschillen niet helemaal duidelijk is welke doorslaggevende overeenstemming tenslotte overblijft. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof noemt eerst de overeenstemmende kenmerken (r.o. 4), staat dan stil bij de gesignaleerde verschillen in het beeldmerk (r.o. 5), constateert vervolgens dat die verschillen geen afbreuk doen aan de gelijkenis (r.o. 6) en oordeelt tenslotte dat het verschil in woordmerk niet relevant is (r.o. 7). 11. De overige subonderdelen van onderdeel 2 vormen grotendeels een herhaling van de eerder aangevoerde klachten. Subonderdeel d betreft wederom het belang van het woordgedeelte, dat in subonderdeel b reeds aan de orde kwam. Subonderdeel e, dat het hof verwijt van een lichtdonker onderscheid te zijn uitgegaan hoewel Gallaher haar actie zou hebben gebaseerd op het irrelevant zijn van elke kleurvariatie, poogt vergeefs de uitlegging van de stellingen van pp. en de waardering van het onderscheidend kenmerk van het ingeschreven merk aan te vechten die het hof gegeven heeft - voor zover de klacht al niet berust op de onjuiste opvatting omtrent "kleurloos" gedeponeerde merken die bij onderdeel 1 reeds ter sprake kwam. De waarderingen waartoe het hof kwam zijn in het licht van de overgelegde stukken niet onbegrijpelijk. Subonderdeel f betreft het oordeel van het hof dat "op afstand" sommige verschillen niet waarneembaar zijn, maar veronachtzaamt dat het hof deze afstandtoets slechts ten aanzien van het woordmerk heeft toegepast, en niet ten aanzien van het beeldmerk. Subonderdeel g komt terug op de "bijzondere omstandigheden" die het hof heeft nagelaten vast te stellen en vormt aldus een verlengstuk van de klacht die in onderdeel 2a werd geformuleerd. 12. Omdat ik onderdeel 2a gegrond acht, meen ik dat het arrest van het hof niet in stand kan blijven. Ik meen tevens dat er geen termen aanwezig zijn om uitleggingsvragen voor te leggen aan het Benelux Gerechtshof overeenkomstig art. 6 Instellingsverdrag. 13. De conclusie strekt tot vernietiging van het arrest van het Hof Den Haag en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof. e) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 Onderdeel 1 van het middel verwijt het Hof geen aandacht te hebben besteed aan het door Dunhill c.s. in eerste aanleg en in hoger beroep gevoerde verweer, daarop neerkomende dat ten tijde waarop zij overging tot de introductie hier te lande van de verpakking met het teken dat door Gallaher in dit geding als inbreukmakend op haar ten processe bedoelde woord-beeldmerk wordt bestreden, het door Gallaher aan de inschrijving van dat merk te ontlenen recht op grond van art. 5 lid 3 BMW was vervallen bij gebreke van normaal gebruik ervan. Blijkens de stukken hadden Dunhill es. dit - in verband met het bepaalde in art. 12 onder A essentiële verweer doen steunen op hun betoog, samengevat weergegeven: dat, nu het merk zonder vermelding van kleuren derhalve in zwart/wit - was gedeponeerd, slechts gebruik ervan in zwart/wit als gebruik overeenkomstig de inschrijving kan gelden; dat Gallaher het merk echter nimmer op die wijze, maar uitsluitend in de kleurstelling paars/wit heeft gebruikt, zodat geen sprake is van normaal gebruik als in art. 5 lid 3 BMW bedoeld. Deze klacht stelt vragen aan de orde, welke niet kunnen worden beantwoord zonder uitlegging van de

25

BMW. De Hoge Raad zal derhalve de hierna onder 5 te formuleren vragen aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen. 3.2 Onderdeel 2 klaagt onder a dat het Hof, in rov. 4 oordelend dat het merk van Gallaher, zoals ingeschreven, ook afgezien van de woorden "Silk Cut", een "eigen gezicht" heeft en aan dat merk in zoverre onderscheidend vermogen derhalve niet kan worden ontzegd, is voorbijgegaan aan het door Dunhill es. in de feitelijke instanties gedane beroep op "het vrij algemene, niet ongebruikelijke en dus 'zwakke' karakter van het onderscheidende vermogen van de kenmerken van het 'beeldgedeelte' van Gallahers merk", ten betoge dat aan de bijzondere omstandigheden van het geval extra gewicht toekomt en (verboden) overeenstemming minder snel mag worden aangenomen. Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat, gelijk het Benelux-Gerechtshof heeft geoordeeld bij zijn arrest van 5 oktober 1982, nr. A81/4, NJ 1984, 71 (Juicy Fruit), de beschermingsomvang van een merk in die zin mede wordt bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naarmate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW, en voorts dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als evenbedoeld met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband rekening moet worden gehouden. Blijkens de stukken van het geding hebben Dunhill es. in de feitelijke instanties, met een beroep op genoemd arrest van het Benelux-Gerechtshof, aangevoerd - samengevat weergegeven - dat, gezien het voor sigarettenpakjes algemeen gebruikelijke karakter van wapens en contrasterend gekleurde rechthoeken met daarin de merknaam, het onderscheidend vermogen, en derhalve ook de beschermingsomvang, van het merk van Gallaher zo gering is, dat overeenstemming tussen dat merk en het bestreden teken van Dunhill slechts zou kunnen worden aangenomen onder bijzondere omstandigheden, waarvan evenwel geen sprake is. Het betreft hier een stelling die, indien juist bevonden, van wezenlijke betekenis is voor het antwoord op de vraag of van overeenstemming tussen het merk van Gallaher en het aangevallen teken sprake is. Het bestreden arrest, met name ook het in rov. 4 neergelegde oordeel dat "aan het merk onderscheidend vermogen niet kan worden ontzegd", geeft echter niet blijk dat het Hof die stelling, en derhalve de mate van dat onderscheidend vermogen, in zijn beoordeling heeft betrokken. Derhalve is het Hof in zijn - ook in dit kort geding geldende motiveringsplicht tekortgeschoten. De gegrondbevinding van de klacht leidt ertoe dat het bestreden arrest niet in stand zou kunnen blijven en dat na verwijzing de vraag of van overeenstemming tussen het merk en het aangevallen teken sprake is, weer in volle omvang aan de orde dient te komen. In verband hiermee behoeven de overige klachten van onderdeel 2, welke klachten alle op deze vraag betrekking hebben, thans geen behandeling; de aan deze klachten ten grondslag liggende stellingen kunnen alsnog aan de orde komen bij de beoordeling van die vraag na verwijzing. 4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast Gallaher heeft op 24 april 1972 bij het Benelux-Merkenbureau onder nr. 310.377, zonder vermelding van kleuren, gedeponeerd een woordbeeldmerk voor ruwe en bewerkte tabak, volgens vaststelling van het Hof bestaande uit een "staand" zuiver rechthoekig licht vlak, waarin aan de bovenzijde een wapen is afgebeeld, waarin iets daaronder een, ten opzichte van voornoemd vlak, aanzienlijk kleiner, donker

17 januari 1994


26

en zuiver rechthoekig vlak voorkomt, waarvan de zijden geheel evenwijdig zijn aan die van het lichte vlak, terwijl aan de onderkant van dat laatste vlak twee regels tekst in kleine letters zijn geplaatst; het donkere vlak bevat in grote letters de woorden "Silk Cut". Volgens de stellingen van Dunhill es, waarvan de juistheid door President en Hof in het midden is gelaten, waar van welke juistheid in cassatie veronderstellenderwijze moet worden uitgegaan, is en wordt het merk hier te lande uitsluitend in dier voege gebruikt dat het grote (lichte) vlak in wit en het kleinere (donkere) vlak in paars is uitgevoerd. Dunhill heeft in maart 1989 een nieuwe verpakking van haar lichte sigaretten in Nederland geïntroduceerd, waarvan de voorkant er als volgt uitziet: een witte achtergrond, waarop van boven naar beneden respectievelijk afgebeeld een wapen, een rode rechthoek (korte zijden boven en onder), waarin van boven naar beneden is afgebeeld in goudkleur: een "kroontje" van drie (tabaks)bladeren, de naam Dunhill en daaronder "Special Light" en vervolgens onder de rode rechthoek twee regels tekst; om de rode rechthoek zit een goudkleurige rand. Turmac fabriceert en verkoopt die sigaretten in Nederland. Anders dan de President, heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik van de evenbedoelde verpakking inbreuk maakt op het merkrecht van Gallaher. 5. Vragen van uitleg van de BMW 1) Naar welke maatstaven dient te worden beoordeeld of gebruik van een merk in een vorm welke afwijkt van die waarin het is gedeponeerd, is aan te merken als (normaal) gebruik in de zin van art. 5 sub 3 BMW? 2) Is bij die beoordeling van betekenis of: a) de afwijking ten gevolge heeft dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, verschilt van het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is gedeponeerd, dan wel b) de afwijking van dien aard is dat het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, een ander merk is dan in de vorm waarin het is gedeponeerd? 3) Geldt een bijzondere maatstaf ingeval de afwijking daarin bestaat dat een zonder vermelding van kleuren derhalve in zwart/wit - gedeponeerd (woord-)beeldmerk uitsluitend in kleur(en) wordt gebruikt? 6. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

Nr 7. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 26 juni 1991.

overeenstemt met Gallaher's in 1972 gedeponeerde merk bij welk oordeel de rechtbank zich aansluit -, kan de vordering tot doorhaling van Gallaher's later in 1989 gedeponeerde merken niet worden toegewezen. Alfred Dunhill Ltd. te Londen, Groot-Brittannië, eiseres, procureur Mr A.M.M. van der Valk, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen Gallaher Ltd. te Weybridge, Surrey, Groot-Brittannië, gedaagde, procureur Mr T. Schaper. Overweegt ten aanzien van het verloop van het geding: Bij de conclusie van eis, die zakelijk overeenstemt met de, met verlof van de president van deze rechtbank d.d. 14 juli 1989, op verkorte termijn uitgebrachte dagvaarding, heeft de eisende partij - verder te noemen: DUNHILL - gesteld en gevorderd als is weergegeven in die dagvaarding. Gedaagde - verder te noemen: GALLAHER - heeft onder overlegging van een produktie voor antwoord geconcludeerd. DUNHILL heeft een akte genomen, houdende vermeerdering van eis (met produkties). GALLAHER heeft op die akte geantwoord en zich verzet tegen de wijziging van de grondslag van de eis (met produkties). Bij beschikking van de rolrechter d.d. 22 mei 1990 is het verzet afgewezen. Partijen hebben op 25 januari 1991 hun standpunten doen bepleiten, DUNHILL door haar advocaat en GALLAHER door haar procureur. Ter zitting heeft DUNHILL, voorafgaande aan de pleidooien, een nadere akte genomen houdende vermeerdering van eis, waartegen GALLAHER zich niet heeft verzet. Partijen hebben hun pleitnotities overgelegd en vonnis gevraagd. Op verzoek van GALLAHER is nadien opnieuw een dag bepaald voor pleidooien. Op 28 mei 1991 hebben beide partijen wederom hun zaak doen bepleiten, elk onder overlegging van pleitaantekeningen. Onder overlegging van de stukken hebben partijen andermaal vonnis gevraagd. Overweegt ten aanzien van het recht 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van overgelegde produkties staat tussen partijen het volgende vast: a. DUNHILL heeft onder meer in de Benelux in maart 1989 een nieuwe verpakking voor special light sigaretten geïntroduceerd, welke er als volgt uitziet:

• » AI*OMNfNr K> 1411MAXSTV I W QUCCN HJ*"M*1 V « W M S V M O W 1 3 MimD C V « * L UO U M X »

(Dunhill/Gallaher) Mrs J.J. Brinkhof, R.H.M. Jansen en O.M. de Lange. Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet. Gallaher heeft bij haar depot niet kenbaar gemaakt dat zij de kleuren zwart-wit als onderscheidend kenmerk van haar woordbeeldmerk verlangde. Het gebruik in kleuren dat zij sindsdien van haar merk heeft gemaakt valt derhalve als normaal gebruik van het merk te beschouwen. Art. 14 onder B, aanhef en sub I j° art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Nu het gerechtshof te 's-Gravenhage in een inmiddels in kort geding tussen partijen gewezen arrest heeft beslist dat de sinds maart 1989 door Dunhill gebruikte verpakking

KING S I Z E FILTER 1-ONDON PARIS • NF.W Y'lttK

17 januari 1994


De donker getinte rechthoek is rood. De letters onder het wapen, het "kroontje" van tabaksbladeren, de twee regels daaronder en de onderste regel zijn in goudkleur uitgevoerd, terwijl de letters van de woorden DUNHILL en Special Light wit zijn. Rond de rechthoek loopt een goudkleurige rand. b. Op 24 april 1972 heeft GALLAHER gedeponeerd voor de klasse 34 het volgende merk:

27

e. Op 5 september 1989 heeft GALLAHER voor de warenklasse 34 gedeponeerd het merk:

Ui IHIIIIIWI MWI UHtm UU UI MIUMII w

Dit depot is ingeschreven onder nr. 310377. c. GALLAHER heeft op 23 mei 1989 onder nummer 729247 voor waren in de klasse 34 een verpakking als merk gedeponeerd met als kleurenclaim: rood en goud, en waarop de woorden SILK CUT voorkomen. De verpakking ziet er als volgt uit:

I SIIJs 1 CUT 1

d. Op 23 mei 1989 heeft GALLAHER gedeponeerd voor de warenklasse 34 het volgende merk:

Dit depot is ingeschreven onder nr. 733926. Als kleuren zijn vermeld rood en goud, en voorts dat het vierkant waarop de woorden SILK CUT zijn aangebracht, rood is, terwijl die woorden en de lijst rond het vierkant goud zijn. 2. Na vermeerdering van eis vordert DUNHILL, naar de rechtbank begrijpt: (i) nietig te verklaren de depots die GALLAHER onder nummer 729247 en 733926 verrichtte voor waren in klasse 34 en de doorhaling van de inschrijvingen te bevelen, voorzover de rechtbank meent dat tussen die merken en haar verpakking overeenstemming bestaat; (ii) vervallen te verklaren de rechten op het merk, gedeponeerd op 24 april 1972, en de doorhaling van de inschrijving onder nr. 310377 te bevelen; (iii) nietig te verklaren het op 23 mei 1989 onder nr. 729246 gedeponeerde merk en de doorhaling van de inschrijving te bevelen; (iv) te verklaren voor recht dat door de verkoop van de DUNHILL Special Light-verpakking niet onrechtmatig wordt gehandeld jegens GALLAHER. 3. Aan de vordering onder (i) legt DUNHILL ten grondslag dat de depots te kwader trouw zijn verricht. Aan de vordering onder (ii), dat GALLAHER van dat merk geen normaal gebruik heeft gemaakt. Aan de vordering onder (iii), dat het merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft, en aan de vordering onder (iv), dat geen overeenstemming bestaat tussen de DUNHILL Special Light-verpakking en de genoemde merken van GALLAHER. 4. GALLAHER verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. Bevoegdheid 5.1. De rechtbank stelt allereerst vast dat zij, nu partijen niet binnen het Benelux-gebied zijn gevestigd, ingevolge het bepaalde in het derde lid van art. 37 onder A van de Benelux Merkenwet (BMW), bevoegd is van de vorderingen voorzover gebaseerd op de BMW kennis te nemen. Normaal gebruik van het depot van 1972 5.2. Vervolgens zal de rechtbank in verband met de beoordeling van de vordering zoals omschreven in rechtsoverweging 2 onder (ii) de vraag beantwoorden of GALLAHER geen normaal gebruik heeft gemaakt van het in 1972 gedeponeerde merk. 5.2.1. DUNHILL betwist niet dat GALLAHER vanaf 1972 tot 1976 in Nederland sigarettenverpakkingen overeenkomstig het depot van 1972 heeft gebruikt, zij het niet in zwart/wit maar in rood/wit. Evenmin betwist DUNHILL dat GALLAHER in 1976 daarin in zoverre

28


verandering heeft gebracht dat de kleuren van de verpakking gewijzigd werden in paars/wit. Tenslotte betwist DUNHILL niet dat GALLAHER vanaf 1982 op de verpakkingen rond de paarse rechthoek een goudkleurig randje heeft aangebracht. 5.2.2. DUNHILL stelt zich op het standpunt dat van normaal gebruik geen sprake is geweest omdat GALLAHER het merk niet heeft gebruikt overeenkomstig het depot dat een verpakking laat zien in zwart/wit. 5.2.3. De rechtbank acht het standpunt van DUNHILL onjuist. Zij wijst erop dat GALLAHER geen depot in zwart-wit heeft gedaan. Indien GALLAHER de kleuren zwart-wit als onderscheidend kenmerk van het merk had verlangd, had zij dit bij het verrichten van het depot kenbaar moeten maken (Uitvoeringsreglement art. 1), was dit in de akte van depot vermeld (Uitvoeringsreglement art. 5), in het register ingeschreven (Uitvoeringsreglement art. 8) en in het Benelux-Merkenblad gepubliceerd (Uitvoeringsreglement art. 27). Een en ander is niet gebeurd. GALLAHER beschouwde kleuren derhalve niet als onderscheidend kenmerk van haar merk. De rechtbank is van oordeel dat het gebruik door GALLAHER van het merk in kleuren als normaal gebruik van het merk zoals het is gedeponeerd, te beschouwen is. 5.2.4. Uit het voorgaande volgt dat de hier besproken vordering niet toewijsbaar is. Overeenstemming 5.3. Voor de beoordeling van de vordering zoals omschreven in rechtsoverweging 2 onder (i) en (iv) is het noodzakelijk een antwoord te geven op de vraag of er sprake is van merkenrechtelijke overeenstemming tussen enerzijds de verpakking van DUNHILL zoals omschreven in rechtsoverweging 1 onder a. en anderzijds het merk van GALLAHER zoals vermeld in rechtsoverweging 1 onder b. 5.3.1. De rechtbank merkt op dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage daarover een oordeel heeft gegeven in zijn arrest d.d. 4 april 1991. Het betrof het beroep van een kort gedingvonnis gewezen tussen - onder andere GALLAHER en DUNHILL. 5.3.2. Het Hof overwoog in dat arrest: [zie het hiervoor op blz. 20 e.v. gepubliceerde arrest, r.o. 3 t/m 7; Red.] 5.3.3. De rechtbank sluit zich aan bij deze overwegingen. 5.3.4. Hieruit vloeit voort dat DUNHILL door gebruik te maken van de hier aan de orde zijnde verpakking inbreuk maakt op de merkrechten van GALLAHER. De vordering omschreven in rechtsoverweging 2 onder (iv) kan daarom niet worden toegewezen. De rechtbank kan de vraag onbeantwoord laten of er sprake is van inbreuk op auteursrechten. 5.3.5. De vordering zoals omschreven in rechtsoverweging 2 onder (i) is evenmin toewijsbaar. De depots van GALLAHER zijn niet te kwader trouw omdat het gebruik door DUNHILL van haar verpakking inbreuk oplevert op de merkrechten van GALLAHER. Onderscheidend vermogen depot 729246 5.4. Tenslotte de beoordeling van de vordering zoals omschreven in rechtsoverweging 2 onder (iii). 5.4.1. De rechtbank kan hierover kort zijn. Zij vermag niet in te zien dat het depot ieder onderscheidend vermogen mist. 5.4.2. Ook de hier aan de orde zijnde vordering zal de rechtbank daarom afwijzen. Proceskosten 6. DUNHILL zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Rechtdoende: 1. Wijst de vordering af. 2. Veroordeelt DUNHILL in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van GALLAHER begroot op ƒ 2.730,-. Enz.

17 januari 1994

Nr 8. Gerechtshof te Amsterdam, 16 januari 1992. (Contour Plus/Confort Plus) Mrs L. Frijda, M. Donner-Coeterier en G.H.A. Schut. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Uitgangspunt dient te zijn dat zowel het gedeponeerde merk CONTOUR PLUS van Gillette als het door Schick in feite gebruikte teken SCHICK CONFORT PLUS elk in zijn eheel en in onderling verband moet worden bezien bij de eoordeling van de vraag of, in aanmerking genomen de niet geheel gelijke aard van het te verhandelen scheersysteem dit merk en dit teken zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor associatiegevaar voor de adspirant koper bestaat. Dit brengt mee dat niet eerst na het oordeel of in visueel, auditief of begripsmatig opzicht tussen CONTOUR PLUS en CONFORT PLUS overeenstemming bestaat, het merk SCHICK mag worden betrokken. Gevaar voor associatie niet aanwezig geacht omdat niet valt aan te nemen dat bij het publiek bij het zien van de wegwerpscheermesjes van Schick in de daarvoor gebruikte verpakking met het teken SCHICK CONFORT PLUS associaties worden gewekt met het gedeponeerde merk CONTOUR PLUS dat Gillette voor haar scheersystemen bezigt. Op onderdelen - de eerste drie letters van de woorden CONTOUR en CONFORT en de toevoeging PLUS - is er enige gelijkenis doch de toevoeging PLUS is zwak omdat dit een woord is met een algemene betekenis en daarop niet de nadruk valt, terwijl de woorden CONTOUR en CONFORT naast gedeeltelijke gelijkenis auditief en visueel ook aanmerkelijke verschillen vertonen en inhoudelijk voor geheel andere begrippen staan. Het daardoor reeds aanwezige verschil wordt voorts benadrukt door de toevoeging van het in opvallende en grote hoofdletters gedrukte woord SCHICK boven en onmiddellijk aansluitend bij de kleinere aanduiding CONFORT PLUS in de door de Rechtbank in haar vonnis weergegeven afbeelding, terwijl bij nadere beschouwing de naam SCHICK ook nog op het produkt zelf kan worden waargenomen. Voorts wijkt de door Schick gebruikte en in beeldvorming sterk overheersende (hoofdjkleur van het apparaat en de verpakking ervan (een bepaald rood) zelfs bij een vluchtige blik opvallend af van de door Gillette gebruikte kleuren (oranje, grijs en zwart). Daarbij komt nog dat niet alleen Schick maar ook Gillette zelf op de verpakking de eigen naam duidelijk toevoegt aan het merk, waardoor behalve de naam Schick ook de naam Gillette - beide algemeen bekend als het om scheerapparatuur gaat - bij het publiek onderscheidende betekenis in het geheel van het opgeroepen totaalbeeld krijgt. 1. The Gillette Company te Boston, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, en 2. Gillette Nederland B.V. te Rijswijk, appellanten, procureur Mr J.I. van Praag Sigaar, advocaat Mr G.L. Kooy te 's-Gravenhage, tegen Schick Nederland B.V. te Amsterdam, geïntimeerde, procureur Mr C.A.J. Crul. a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 1 november 1989 (Mrs H. van Breda, W.M. van den Bergh en E. Steffan-Bakker). Gronden van de beslissing. 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde bewijsstukken staat in dit geding het volgende vast: a. Partijen brengen beiden scheermesjes met bijbehorende houders voor het zogenaamde nat scheren op de markt. Op die markt zijn zij eikaars concurrenten, voor zover zij niet tevens samenwerken in de vorm van licentie-overeenkomsten. Met op de verpakking de aan-

17 januari 1994


duiding GILLETTE CONTOUR PLUS brengt Gillette een scheermeshouder met draaibare kop en bijbehorende dubbele wegwerpmesjes en voorzien van een glijstrip op de markt. Met op de verpakking de aanduiding SCHICK CONFORT PLUS brengt Schick een wegwerp-scheersysteem (houder met dubbele mesjes) voorzien van een soortgelijke glijstrip op de markt. b. Eiseres sub 1. is uitsluitend rechthebbende op het merk CONTOUR PLUS krachtens Benelux depot nummer 667766 d.d. 3 augustus 1984 voor de waren van de klassen 3, 4 en 8, welk depot is ingeschreven onder nummer 400934 in het Benelux Register. c. Gillette gebruikt in de Benelux het merk CONTOUR PLUS (onder meer) in de uitvoering

waarbij de eerste letter C als hoofdletter, groter dan de andere letters, wordt geschreven en waarbij PLUS wordt gebruikt in een contrasterende kleur, voor de letter P een hoofdletter wordt gebruikt en dit woord enigszins schuin is geschreven. d. Schick maakt in de Benelux, althans in Nederland, gebruik van het teken CONFORT PLUS (onder meer) in de uitvoering

29

en het teken SCHICK CONFORT PLUS geen sprake is. Overeenstemming tussen de bestanddelen CONTOUR en CONFORT, al dan niet gecombineerd met PLUS, in auditieve en/of visuele zin - wat daarvan ook zij - doet daaraan niet af. Doorslaggevend is namelijk bij de vergelijking van het merk CONTOUR PLUS in zijn geheel met het tegen SCHICK CONFORT PLUS in zijn geheel het opvallende verschil dat tussen merk en teken bestaat door de toevoeging van het bekende en onderscheidende hoofdmerk SCHICK aan de woorden CONFORT PLUS in het teken SCHICK CONFORT PLUS. Dit wordt nog geaccentueerd door de bij de onderhavige vergelijking mee te wegen omstandigheid dat het merk CONTOUR PLUS steeds in combinatie met het hoofdmerk GILLETTE wordt gebruikt. 8. Bij deze stand van zaken moet worden geconcludeerd dat er geen reële vrees bestaat dat bij iemand die met SCHICK CONFORT PLUS wort geconfronteerd enige associatie met (GILLETTE) CONTOUR PLUS wordt gewerkt. Van merkinbreuk is derhalve geen sprake, zodat het in het petitum onder 1 gevorderde moet worden afgewezen. 9. Tegen deze achtergrond moet ook het gevorderde voorzover gebaseerd op artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek dadelijk worden afgewezen. Van nodeloos verwarringsgevaar is, ook hier gelet op het hiervoor onder 1.f vastgestelde, geen sprake. Voorzover Gillette daarnaast heeft betoogd dat Schick zich jegens haar aan systematische navolging heeft schuldig gemaakt, heeft zij dit betoog - waarop zij bij pleidooi met geen woord meer is teruggekomen tegenover het dienaangaande door Schick gestelde feitelijk onvoldoende onderbouwd om nader onderzoek te rechtvaardigen. 10. Een en ander leidt tot de volgende Beslissing. De rechtbank: - wijst het gevorderde af; - veroordeelt Gillette in de kosten van de procedure tot heden aan de zijde van Schick begroot op ƒ 2.730,- (...). Enz.

waarbij de eerste letter C als hoofdletter wordt geschreven, groter dan de andere letters, en waarbij het gedeelte PLUS in een contrasterende kleur is afgebeeld en de letters enigszins schuin zijn gesteld met de eerste letter P als hoofdletter. e. Zowel Gillette als Schick gebruiken thans, evenals andere marktdeelnemers de toevoeging PLUS als aanduiding dat de scheermesjes zijn voorzien van een glijstrip die het scheren vergemakkelijkt. f. Gillette en Schick gebruiken de aanduidingen CONTOUR PLUS onderscheidenlijk CONFORT PLUS steeds in combinatie met hun wederzijdse hoofdmerken "GILLETTE" respectievelijk "SCHICK". 2. Gilette vordert: (...) 5. Bij de beoordeling moet voorop worden gesteld dat Gillette, gelet op de vaststaande wijze van gebruik van de aanduidingen CONTOUR PLUS en CONFORT PLUS, te weten altijd in combinatie met GILLETTE onderscheidenlijk SCHICK, zich ten onrechte op het standpunt stelt dat het voor wat betreft de omstreden merkinbreuk gaat om de vraag of CONFORT PLUS een in de zin van artikel 13 van de Benelux Merkenwet met CONTOUR PLUS overeenstemmend teken is. 6. Met Schick is de rechtbank van oordeel dat vergeleken dienen te worden het door Gillette gedeponeerde merk CONTOUR PLUS, dat naar vaststaat steeds wordt gebruikt in combinatie met het hoofdmerk GILLETTE, en het teken SCHICK CONFORT PLUS. 7. Deze vergelijking stelt buiten twijfel dat van overeenstemming in de zin van artikel 13A van de Benelux Merkenwet tussen het merk CONTOUR PLUS

b) Het Hof, enz. 4. Bespreking van de grieven 4.1. Het geschil tussen partijen, concurrenten op de markt voor scheermesjes met bijbehorende houders, betreft de vraag of Schick, in de Benelux gebruikmakende van het teken CONFORT PLUS in de door de rechtbank in haar vonnis afgebeelde en beschreven uitvoering, daarmee inbreuk maakt op de rechten die Gillette aan het gebruik van het ingeschreven merk CONTOUR PLUS ontleent. De rechtbank, oordelende dat vergelijking van het door Gillette gedeponeerde merk CONTOUR PLUS (steeds gebruikt in combinatie met het hoofdmerk GILLETTE) en het teken SCHICK CONFORT PLUS buiten twijfel stelt dat van overeenstemming in de zin van artikel 13 A Benelux Merkenwet geen sprake is, beantwoordde die vraag ontkennend. Ook nodeloos verwarringsgevaar, aangevoerd als grondslag voor een vordering uit hoofde van artikel 1401 BW, achtte zij niet aanwezig. De grieven zijn tegen deze beslissingen gericht. 4.2. Ter toelichting op de grieven I, II en III stelt Gillette dat rechtens eerst moet worden vastgesteld of CONFORT PLUS - zonder toevoeging van SCHICK een met het merk CONTOUR PLUS overeenstemmend teken is, voorts dat bij de vergelijking slechts dit teken respectievelijk merk tegenover elkaar mogen worden gesteld omdat CONTOUR PLUS zonder het hoofd- of paraplumerk GILLETTE is gedeponeerd en tenslotte dat, zo al aan het merk SCHICK in combinatie met bedoeld teken gewicht toekomt, het woordmerk CONTOUR PLUS slechts met het door Schick gebruikte beeldteken mag worden vergeleken.

30


4.3. Schick, vooropstellende dat de aanduiding SCHICK CONFORT PLUS betrekking heeft op een ander marktsegment (wegwerpscheermesjes) dan dat van Gillette's CONTOUR PLUS (blijvend Scheersysteem met verwisselbare mesjes), stelt hiertegenover dat het merk SCHICK altijd tezamen met het teken CONFORT PLUS wordt gebruikt en dat beide elementen in hun geheel moeten worden bekeken. Overigens meent zij dat ook zonder de toevoeging SCHICK geen associatiegevaar bestaat. Daarvoor zouden de aanduidingen CONTOUR EN CONFORT in klank, visueel en begripsmatig te zeer van elkaar verschillen. 4.4. Uitgangspunt dient te zijn dat zowel het gedeponeerde merk CONTOUR PLUS van Gillette als het door Schick in feite gebruikte teken SCHICK CONFORT PLUS elk in zijn geheel en in onderling verband - mede gelet op de onderscheidende kracht van het merk - moet worden bezien bij de beoordeling van de vraag of, in aanmerking genomen de niet geheel gelijke aard van het te verhandelen scheersysteem, dit merk en dit teken, zoals deze aanduiding op de verpakking zijn aangebracht en aan het publiek worden getoond, naar de totale indruk ervan in visueel, auditief of begripsmatig opzicht zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor associatiegevaar voor de adspirant-koper bestaat. 4.5. Dit brengt mee dat, anders dan Gillette betoogt, niet eerst na het oordeel of in een van genoemde opzichten tussen CONTOUR PLUS en CONFORT PLUS overeenstemming bestaat het merk SCHICK in de beschouwing mag worden betrokken (memorie van grieven sub 5). Daaraan doet de enkele afbeelding van het teken CONFORT PLUS - zonder toevoeging van het woord SCHICK - in rechtsoverweging 1 onder d van het bestreden vonnis niet af. Daarmee faalt grief I. 4.6. De vraag of bij het daarvoor in aanmerking komende publiek gevaar voor associatie aanwezig is, moet ook naar het oordeel van het hof ontkennend worden beantwoord. Niet valt aan te nemen dat bij het publiek bij het zien van de wegwerpscheermesjes van Schick in de daarvoor gebruikte verpakking met het teken SCHICK CONFORT PLUS associaties worden gewekt met het gedeponeerde merk CONTOUR PLUS dat Gillette voor haar scheersystemen bezigt. Daartoe vertonen, de bijzonderheden van het geval in aanmerking genomen, merk en teken te weinig overeenstemming. Op onderdelen - de eerste drie letters van de woorden CONTOUR en CONFORT en de toevoeging PLUS - is er enige gelijkenis. De toevoeging PLUS is echter zwak, omdat dit een woord is met een algemene betekenis en daarop niet de nadruk valt. De woorden CONTOUR en CONFORT vertonen echter naast gedeeltelijke gelijkenis auditief en visueel ook aanmerkelijke verschillen en staan inhoudelijk voor geheel andere begrippen. Het reeds aanwezige verschil wordt voorts benadrukt door de toevoeging van het in opvallende en grote hoofdletters gedrukte woord SCHICK boven en onmiddellijk aansluitend bij de kleinere aanduiding CONFORT PLUS in de door de rechtbank in haar vonnis weergegeven afbeelding, terwijl bij nadere beschouwing de naam Schick ook nog op het produkt zelf kan worden waargenomen. Voorts wijkt de door Schick gebruikte en in de beeldvorming sterk overheersende (hoofd)kleur van het apparaat en de verpakking ervan (een bepaald type rood) zelfs bij een vluchtige blik opvallend af van de door Gillette gebruikte kleuren (oranje, grijs en zwart). Daarbij komt nog dat niet alleen Schick maar ook Gillette zelf op de verpakking de eigen naam duidelijk toevoegt aan het merk, waardoor behalve de naam Schick ook de naam Gillette - beide algemeen bekend als het om scheerapparatuur gaat - bij het publiek onderscheidende betekenis in het geheel van het opgeroepen (totaal)beeld krijgt. Daarmee falen ook de grieven II en III. 4.7. Ter toelichting op grief IV stelt Gillette dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, wel degelijk sprake is van nodeloos verwarringsgevaar. Daarbij wijst

17 januari 1994

zij op overeenstemmende elementen in de naam en op de verpakking, op het zeer gespecialiseerde karakter van de in geding zijnde scheersystemen en op de vele voor Schick bestaande keuzemogelijkheden. 4.8. Ook deze grief moet worden verworpen nu buiten hetgeen terzake van merkinbreuk naar voren is gebracht geen of althans onvoldoende feiten zijn gesteld waaruit valt af te leiden dat verwarringsgevaar aanwezig is. 5. Slotsom Nu de grieven ongegrond zijn, dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd en moeten appellanten als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden verwezen. 6. Beslissing Het hof: 1. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 2. verwijst appellanten in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot aan de uitspraak van dit arrest begroot op ƒ 3.900,- (...) in totaal. Enz.

Nr 9. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, 30 april 1991. (Calor/Thermo Calor) Mr G. De Croock. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. Bij het publiek zal het signaal dat uitgaat van een merk met weinig onderscheidend vermogen (zwak merk) van die aard zijn, dat bij het gebruik van een gelijkwaardig teken het publiek niet aan het merk zal worden herinnerd en derhalve niet de associatie zal maken tussen het gelijkwaardig teken en het merk of het produkt of produkten waarvoor het merk wordt gebruikt. Gelet op het zwak onderscheidend vermogen van het woordmerk CALOR, is het (als handelsnaam gebruikte) woord Thermo Calor niet als een overeenstemmend teken in de zin van art. 13A 2 BMW te beschouwen. Art. 54 Wet op de handelspraktijken (handelsnaam). Voor zover eiseres haar vordering baseert op het recht op bescherming van haar maatschappelijke en handelsbenaming, kan deze evenmin slagen omdat gelet op de wederzijdse ligging van de installaties van beide vennootschappen en rekening houdende met de aard en de omvang van de respectievelijke activiteiten en met het respectievelijk cliënteel, in concreto ieder verwarringsgevaar uitgesloten is. S.A. Calor te Lyon, Frankrijk, eiseres [in kort geding], advocaat Mr Ph. Peeters te Brussel, tegen N.V. Thermo-Calor te Temse, België, verweerster [in kort geding], advocaat Mr Th. Van Innis te Brussel. 1. In Feite De eiseres is een vennootschap naar Frans recht gespecialiseerd in de vervaardiging en verkoop van elektrische verwarmingstoestellen en elektrische huishoudapparatuur. Zij stelt dat zij sedert 1917 terzake de naam CALOR gebruikt als handelsnaam zij verwijst naar haar grote bekendheid onder deze benaming, gevolg van haar sedert ettelijke jaren bestendige aanwezigheid op de markt van de elektrische verwarmingstoestellen en elektrische huishoudapparaten en zij verwijst terzake naar haar diverse uitvindingen sedert 1917 voor diverse produkten zoals strijkijzer, haardroger, ventilator, broodrooster, blaasverwarming, scheerapparaat enz... Eiseres is tevens

17 januari 1994


titularis voor het woordmerk "Calor" waarvan haar rechten teruggaan tot de internationale merkinschrijving nr 24281 op 21/3/1921 gedaan door een zekere Gaston Duveau. De verweerster werd opgericht op 11 mei 1987 onder de maatschappelijke benaming THERMO CALOR, welke benaming de verweerster tevens als handelsnaam gebruikt. 2. In Rechte Aangezien de vordering zoals gepreciseerd in besluiten van de eiseres ertoe strekt de verweerster te veroordelen tot staking van het gebruik van de naam "Calor" als handelsnaam onder welke vorm ook, in associatie of niet met andere woorden of tekens. Dat waar de eiseres haar vordering zeer algemeen stelt en de staking vordert van het gebruik van de naam "CALOR" als handelsnaam onder welke vorm ook, in associatie of niet met andere woorden of tekens, de vordering in feite enkel dient te worden onderzocht voor het gebruik dat de verweerster effectief maakt van de benaming THERMO CALOR dat voor het overige immers de vordering geen voorwerp heeft, vermits de verweerster geen andere maatschappelijke of handelsbenaming dan THERMO CALOR gebruikt en er geen aanwijzing is dat dit in de toekomst zou gebeuren. Aangezien de vordering geen betrekking heeft op daden van namaking in de zin van art. 13A 1 B.M.W., maar betrekking heeft op een ander onrechtmatig gebruik van de exclusieve rechten op het merk Calor, in de zin van art. 13A 2 B.M.W. Aangezien art. 56 van de wet op de handelspraktijken niet toepasselijk is op de handelingen die zonder daden van namaking te zijn, een onrechtmatig gebruik van een merk uitmaken, zodat wij wel degelijk bevoegd zijn. (Cass 3/11/1989 r.fl.tf. 1990,216) Overwegende dat krachtens art. 13A 2 BMW de merkhouder zich op grond van zijn exclusieve rechten kan verzetten "tegen elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht". Aangezien het woord "overeenstemmend" aldus moet worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidene kracht van het merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. (Benelux Gerechtshof 20 mei 1983, Henri Julien B.V./Verschuere Norbert, Jur 1983 p. 36) [B.I.E. 1984, nr40, blz. 137, D.W.F. V.; Red]. Aangezien de onderscheidene kracht van het merk in aanmerking kan worden genomen om de mogelijkheid van associatie tussen het teken en het merk in ieder geval te onderzoeken. Dat immers een merk met gering onderscheidend vermogen minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden opgeroepen. Aangezien aldus de omvang van de aan de merkhouder toekomende bescherming zoals bedoeld in art. 13A van de eenvormige wet op de warenmerken, samenhangt met het onderscheidend vermogen van het merk, dat naarmate dit onderscheidend vermogen geringer is tussen merk en het door de derde gebruikt teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als "overeenstemmend" kunnen worden aangemerkt in de zin van art. 13 A van de eenvormige wet (Arrest Benelux Gerechtshof 5.10.1982, Wrigley Jr. Company/A. Benzon B.V. en A. Benzon, Jur 1981-1982, p. 20) [B.I.E. 1983, nr 24, blz. 63; Red].

31

Dat immers bij het publiek het signaal dat uitgaat van een merk met weinig onderscheidend vermogen (zwak merk) van die aard zal zijn dat bij het gebruik van een gelijkaardig teken het publiek niet aan het merk zal worden herinnerd en derhalve niet de associatie zal maken tussen het gelijkaardig teken en het merk of het produkt of produkten waarvoor het merk wordt gebruikt. Aangezien aldus in concreto dient onderzocht of het woord Thermo Calor als een met het woordmerk Calor overeenstemmend teken in de zin van art. 13 A 2 Beneluxwet kan worden beschouwd. Aangezien Calor afkomstig is uit het Latijn (warmte) en in feite hoofdbestanddeel is van verschillende woorden welke alle verwijzen naar de oorspronkelijke Latijnse betekenis van Calor, zo treft men aan calorie, calorifère, calorimeter, caloriseren...., alle woorden welke verband houden met warmte. Aldus moet worden vastgesteld dat van het woordmerk Calor een zwak onderscheidend vermogen uitgaat. Alhoewel Calor bestanddeel is van Thermo Calor, is gelet precies op het weinig onderscheidend vermogen van Calor, het woord Thermo Calor niet als een overeenstemmend teken in de zin van art. 13A 2 Benelux Merkenwet te beschouwen. Aangezien de vordering van eiseres op basis van het artikel 13A 2 Benelux Merkenwet ongegrond is. Aangezien de eiseres tevens haar vordering steunt op het recht op bescherming van haar maatschappelijke en handelsbenaming welke eiseres in België gebruikt. Aangezien de eiseres zou dienen te bewijzen dat in hoofde van het publiek er reëel verwarringsgevaar is. Aangezien deze beoordeling in concreto dient te gebeuren rekening houdende met alle omstandigheden. Aangezien er niet alleen het verschil is tussen "Calor" en "Thermo Calor". Aangezien bovendien rekening moet worden gehouden met het feit dat de eiseres een vennootschap is met internationale aktiviteit, met een internationaal cliënteel, terwijl de verweerster zeker een veel beperktere en andere aktiviteit voert en een ander cliënteel aanspreekt. Blijkens art. 3 van haar statuten heeft de verweerster tot doel: "het leveren en plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, vloerverwarming, ventilatie, warme lucht, luchtconditionering, industriële pijpleidingen, accumulatieverwarming, dit alles beperkt tot de werken uitgeoefend door onderaannemers en het uitbaten van een studie- en raadgevend bureel voor het plaatsen van centrale verwarming..." Gelet op de wederzijdse ligging van de installaties van beide vennootschappen en rekening houdende met de aard en de omvang van de respektievelijke aktiviteiten en met het respektievelijke cliënteel, zijn wij van oordeel dat in concreto ieder verwarringsgevaar uitgesloten is. Dat derhalve ook de vordering op deze rechtsgrond faalt. Voor het opstellen van alle akten van rechtspleging werd de wet van 15 juni 1935 toegepast; Om deze redenen, wij, G. De Croock, Rechter in de Rechtbank, dienstdoende Voorzitter der Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, bij wettig belet der titularis, en/of oudere Rechters, bijgestaan door Etienne Janssens, Griffier, recht sprekend zoals in kort geding, uitspraak doende in openbare en buitengewone terechtzitting, rechtdoende op tegenspraak, alle verdere meer uitgebreide of strijdige conclusies verwerpende als zijnde niet gegrond of niet terzake dienend; Verklaren de vordering ontvankelijk, doch wijst ze af als ongegrond. Veroordelen de eiseres tot de kosten van het geding aan de zijde van de verweerster begroot op 3.300 frank rechtsplegingsvergoeding. Enz.


32

Nr 10. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 27 april 1993. (Haar Zaak) Mr G.W.M. Bodewes. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. Op grond van de omstandigheid: (a) dat op de klantenlijst van de (in Rotterdam gevestigde) onderneming van eiseres geen woonplaatsen voorkomen in Leiden of omgeving (waar de onderneming van gedaagde gevestigd is), (b) dat eiseres de sedert 1 september 1989 gevoerde handelsnaam van gedaagde eerst in mei 1992 heeft opgemerkt, en (c) dat eiseres niet vermeldt dat zij tegen een derde die dezelfde handelsnaam in 's-Gravendeeï voert maatregelen heeft genomen of voornemens is dat te doen, oordeelt de president dat onvoldoende is gebleken dat het gebruik door gedaagde van haar handelsnaam plaatsvindt onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres als houdster van het merk "Haar Zaak" schade kan worden toegebracht. Carma de Reus-Schuring te Capelle a/d IJssel, eiseres [in kort geding], procureur Mr J.A. Meijer, advocaat Mr D.P. Kant te Rotterdam, tegen Janny Schonewille te Leiden, gedaagde [in kort geding], procureur Mr C.M. van der Burg. De feiten 1. Als tussen partijen in confesso of enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken staat, ten dele tevens blijkens de overgelegde bescheiden, ten processe vast: a. Eiseres drijft sedert 1 augustus 1989 in Rotterdam een dames- en herenkapsalon onder de naam "Haar Zaak". b. Eiseres heeft op 1 september 1989 het Beneluxmerk "Haar Zaak" gedeponeerd, een dienst(woord)merk, voor de dienstenklasse 42 (Dames- en herenkapsalons, schoonheidssalons). c. Eiseres heeft kortgeleden een filiaal geopend, eveneens in Rotterdam. d. Gedaagde heeft ook een (dames-)kappersbedrijf, gevestigd op 1 september 1989 te Leiden en voert sedertdien eveneens de naam "Haar Zaak". e. Behalve die van eiseres en die van gedaagde is in Nederland nog een kapperszaak met de naam "Haar Zaak" gevestigd en wel in 's-Gravendeel sedert 1 januari 1993. Het geschil 2. Eiseres stelt dat gedaagde door "Haar Zaak" als handelsnaam te gebruiken zich op de in artikel 13A, sub 2° BMW bedoelde "andere wijze" schuldig maakt aan inbreuk op eiseresses merk. 3. Zij vordert (naast betaling van een bedrag aan buitengerechtelijke kosten) staking van het gebruik van die handelsnaam op straffe van een dwangsom, met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding. 4. Gedaagde bestrijdt allereerst dat eiseres bij de gevraagde voorziening een spoedeisend belang heeft nu zij gedaagde op 4 juni 1992 heeft gesommeerd het gebruik van haar handelsnaam te staken en eerst thans in rechte een verbod vraagt. 5. Gedaagde verweert zich ten gronde door aan te voeren dat het aan haar verweten gebruik op een aantal punten niet voldoet aan de door genoemd artikel aan een merkinbreuk gestelde eisen en zij met name haar handelsnaam niet (heeft) gebruikt onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres schade kan worden toegebracht. Beoordeling 6. Op grond van artikel 37A Beneluxmerkenwet

17 januari 1994

(BMW) is de President te 's-Gravenhage bevoegd van deze vordering kennis te nemen. 7. Gedaagde heeft niet weersproken dat sedert 4 juni 1992 tussen partijen onderhandelingen zijn gevoerd die echter niet tot overeenstemming hebben geleid. Aldus kan niet gezegd worden dat eiseres door te veel tijd te laten verstrijken haar spoedeisend belang bij deze procedure ongeloofwaardig heeft gemaakt. 8. Het onder 5. met name genoemd verweer treft doel. 9. Op de door eiseres overgelegde klantenlijst van haar onderneming in Rotterdam komen geen woonplaatsen voor in Leiden of omgeving. 10. Voorts heeft eiseres niet weersproken dat zij de onderneming en de handelsnaam van gedaagde, die sedert 1 september 1989 bestaat, respectievelijk wordt gevoerd, niet eerder dan in mei 1992 heeft opgemerkt. 11. Evenmin heeft eiseres vermeld, ofschoon dat gezien haar standpunt op haar weg lag, of zij tegen de onder l.e. bedoelde onderneming te 's-Gravendeel (rechts)maatregelen heeft genomen of voornemens is dat te doen. 12. Aldus is onvoldoende gebleken van een merkinbreuk op meerbedoelde "andere wijze" en zal de vordering worden afgewezen met veroordeling van eiseres in de kosten van het geding. Beslissing Wijst de vordering af. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 1.250,-, waarvan ƒ 275,- aan vast recht. Enz.

Nr 11. Hof van Beroep te Brussel, 9 juni 1993. (Soccer B-design) Mrs G. Londers, C. Vermylen en D. Rutsaert.

(het gedeponeerde Adidas-model) Art. 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Een sportuitrusting als textielprodukt heeft ongetwijfeld een gebruiksfunctie. Wanneer een dergelijk textielprodukt hetzij wegens zijn vorm, hetzij wegens de tekeningen en de motieven die er op voorkomen, een nieuw voorkomen verwerft, komt dat laatste voor bescherming in aanmerking. Art. 4, aanhef en onder 1, aanhef en sub a BTMW. Het "Soccer B-design" is geen loutere herhaling of toepassing van het drie-strepen motief van geïntimeerde, omdat het karakteristieke van de gedeponeerde tekening juist gelegen is in het feit dat zij bestaat uit twee brede strepen en een kleine driehoek in een met de grondkleur van het T-shirt contrasterende kleur, die samen met twee

17 januari 1994


smallere strepen in deze grondkleur op hun beurt een driehoek vormen, aangebracht als schouderstukken met de basis van de driehoek langs de kant van de halsuitsnijding en de driehoek op de bovenarm. Deze tekening onderscheidt zich duidelijk van tal van andere tekeningen die op sportuitrusting van andere producenten zijn aangebracht; wel vindt men telkens bepaalde elementen van de tekening van geïntimeerde terug, bijvoorbeeld een driehoekig schouderstuk, evenwijdige strepen al dan niet in contrasterende kleuren, al dan niet gesloten driehoeken en dergelijke, maar geen van de door appellante aangehaalde voorbeelden toont hetzelfde uiterlijk als het "Soccer B-design" of vertoont hiermede slechts ondergeschikte verschillen. B.V.B.A. Diasport te Sint-Pieters-Leeuw, België, appellante [in kort geding], advocaat Mr J. Buyse te Brussel, tegen Adidas A.G. te Herzogenaurach, Duitsland, geïntimeerde [in kort geding], advocaat Mr P. Maeyaert te Brussel. Het Hof, enz. I. De feiten. Overwegende dat geïntimeerde [eiseres in eerste aanleg; Red.] op 20 augustus 1991 onder het nr. 020453 een tekening heeft gedeponeerd bestaande uit een opgesplitste driehoek gevormd door twee met de basis van de driehoek evenwijdige strepen van verschillende lengte in een contrasterende kleur met deze van het T-shirt en door een kleine driehoek, aangebracht ter hoogte van de schouders van T-shirts en gekend onder de benaming "Soccer B-design"; dat deze tekening, op grond van exclusiviteitscontracten, voorkomt op de shirts van een aantal wereldbekende voetbalelftallen, waaronder RSC Anderlecht; dat in België de T-shirts voorzien van deze tekening werden geïntroduceerd naar aanleiding van de voorstelling van de voetbalploeg van RSC Anderlecht voor het seizoen 1992-93; O. dat appellante voetbalshirts van het merk O'Neills in België verkoopt, die op de schouders eveneens voorzien zijn van een driehoek gevormd door twee strepen in een contrasterende kleur, meer bepaald paars, en een kleine driehoek; enz. II. In rechte. (...) 3. O. dat appellante niet betwist dat de tekening die voorkomt op de schouders van de door haar ingevoerde en gecommercialiseerde O'Neills T-shirts, quasi identiek is aan de gedeponeerde tekening van geïntimeerde; dat zij echter betwist dat geïntimeerde een exclusief recht kan laten gelden op deze tekening; O. dat overeenkomstig artikel 1 BTMW (Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen) als tekening kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft; dat een sportuitrusting, zoals in casu, als textielproduct ongetwijfeld een gebruiksfunctie heeft; dat wanneer dergelijk textielproduct hetzij wegens zijn vorm, hetzij wegens de tekeningen en motieven die er op voorkomen een nieuw voorkomen verwerft, dit laatste voor bescherming in aanmerking komt; O. dat om bescherming te genieten, de gedeponeerde tekening vervolgens moet voldoen aan de meuwheidsvereiste van artikel 4.1.a BTMW, naar luid waarvan door het depot van een tekening of model geen uitsluitend recht wordt verkregen indien het model of de tekening niet nieuw is; dat dit laatste o.m. het geval is wanneer op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot of aan de datum van de voorrang die voortvloeit uit het Verdrag van Parijs, een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont, in de belangheb-

33

bende kring van nijverheid en handel van het Benelux-gebied feitelijke bekendheid heeft gekregen; O. dat appellante voorhoudt dat de gedeponeerde tekening "Soccer B-design" niet aan deze nieuwheidsvereiste voldoet omdat zij niets anders is dan een toepassing van drie strepen motief dat sinds vele jaren door geïntimeerde wordt aangebracht op haar sportartikelen, waaronder haar sportkledij, maar eveneens op de sportartikelen van O'Neills; O. dat het in het kader van huidig geschil niet relevant is dat destijds aan geïntimeerde de merkrechtelijke bescherming werd geweigerd van het drie strepen motief, ingevolge een arrest van dit hof dd. 23 maart 1987; O. dat, in tegenstelling met wat appellante voorhoudt, het "Soccer B-design" geen loutere herhaling of toepassing is van het drie strepen motief van geïntimeerde; dat immers het karakteristieke van de gedeponeerde tekening juist gelegen is in het feit dat zij bestaat uit twee brede strepen en een kleine driehoek in een met de grondkleur van het T-shirt contrasterende kleur, die samen met twee smallere strepen in deze grondkleur op hun beurt een driehoek vormen, aangebracht als schouderstukken met de basis van de driehoek langs de kant van de halsuitsnijding en de driehoek op de bovenarm; O. dat bij een grondig nazicht van de catalogi die appellante voorlegt om het bestaan van anterioriteiten aan te tonen, precies blijkt dat de hiervoor beschreven tekening zich duidelijk onderscheidt van tal van andere tekeningen die op sportuitrusting van andere producenten zijn aangebracht; dat men wel telkens bepaalde elementen van de tekening van geïntimeerde terugvindt, bijvoorbeeld een driehoekig schouderstuk, evenwijdige strepen al dan niet in contrasterende kleuren, al dan niet gesloten driehoeken endgl.; dat geen van de door appellante aangehaalde voorbeelden derhalve hetzelfde uiterlijk vertonen als het "Soccer B-design" of hiermede slechts ondergeschikte verschillen vertonen; dat de tekening van geïntimeerde in zijn geheel beschouwd zich als nieuw en zelfs origineel, ook al is dit laatste niet nodig om bescherming te genieten, aandient; O. dat appelllante aan artikel 4.3° BTMW blijkbaar een draagwijdte geeft dat het niet heeft; dat in casu in ieder geval de kenmerkende eigenschappen van de tekening voldoende uit het depot blijken; O. dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat appellante ogenschijnlijk de exclusieve rechten van geïntimeerde op het "Soccer B-design" heeft geschonden door de invoer en de verkoop van de O'Neills RSC Anderlecht T-shirts; dat de bevolen maatregelen van aard zijn om de schade die geïntimeerde hierdoor lijdt, maximaal te beperken in afwachting van een uitspraak door de bodemrechter; O. dat de door appellante voor het eerst in hoger beroep ingestelde tegenvordering weliswaar ontvankelijk doch ongegrond is; Om deze redenen, Het Hof, Uitspraak doende na tegenspraak; Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; Ontvangt het hoger beroep, doch verklaart het ongegrond; Bevestigt de bestreden beschikking; Verklaart de tegenvordering van appellante ontvankelijk doch ongegrond; Veroordeelt appellante tot de kosten in hoger beroep, begroot in haar hoofde op 7.600 fr en in hoofde van geïntimeerde op 7.600 fr; enz.

34


Nr 12. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 januari 1992. (Creative Search I) Mr J.C. van Dijk. Art. 5 Handelsnaamwet. Voorop staat dat Koerselman als handelsnaam niet Creative Search, maar Henny Koerselman Creative Search voert. In de handelsnamen Henny Koerselman Creative Search en Voorhuis Creative Search zijn de kenmerkende bestanddelen respectievelijk Henny Koerselman en Voorhuis. De benaming Creative Search leent zich bovendien niet voor bescherming op grond van het handelsnaamrecht, nu deze term in de loop der jaren, zeker in de reclamewereld, dat het publiek vormt waarop partijen zich richten, een beschrijvende functie heeft gekregen. De gevraagde voorziening schrapping van het bestanddeel Creative Search - wordt geweigerd. Henny Adriana Koerselman-Tolsma te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr P.P.A. van Rossum, tegen Maria Catharina Elisabeth Albertien Voorhuis, h.o.d.n. Voorhuis Creative Search, te Utrecht, gedaagde [in kort geding], procureur Mr Th.C.J.A. van Engelen. 2. Koerselman beroept zich op haar handelsnaam- en merkrecht, en op de bescherming die artikel 1401 BW beoogt te bieden. Op die gronden vordert zij, kort gezegd, Voorhuis te veroordelen haar handelsnaam te wijzigen, met name door daaruit de woorden Creative Search te schrappen. 3. Voorop staat dat Koerselman als handelsnaam niet Creative Search, maar Henny Koerselman Creative Search voert. Vergelijking van die naam met de naam Voorhuis Creative Search leidt niet tot de conclusie dat de namen slechts in geringe mate van elkaar afwijken, waardoor aannemelijk is dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen is te duchten. In de handelsnamen van partijen zijn respectievelijk Henny Koerselman en Voorhuis de kenmerkende bestanddelen. Bovendien moet ervan worden uitgegaan dat de benaming Creative Search zich niet leent voor bescherming op grond van het handelsnaamrecht, nu deze term in de loop der jaren, zeker in de reklamewereld, dat het publiek vormt waarop partijen zich richten, een beschrijvende functie heeft gekregen. Van belang is voorts dat dit publiek beperkt is en een zekere deskundigheid heeft. 4. Ook Koerselman's beroep op haar merkrecht faalt. Allereerst heeft zij haar depot van de benaming Creative Search niet aangetoond. Bovendien brengt het voorgaande mee dat overeenstemming in de zin van de Benelux Merkenwet niet kan worden aangenomen. 5. Evenmin is gebleken dat Voorhuis door het gebruik van de benaming Voorhuis Creative Search anderszins onrechtmatig jegens Koerselman handelt. 6. De gevraagde voorziening moet dan ook worden geweigerd. Koerselman wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten. Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Koerselman in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Voorhuis begroot op ƒ250,- wegens vastrecht en op ƒ1.100,- aan salaris procureur. Enz.

17 januari 1994

Nr 13. Kantonrechter te Amsterdam, 11 september 1992. (Creative Search II) Mr C. von Meijenfeldt. Art. 5 Handelsnaamwet. Door overgelegde produkties is voldoende aannemelijk geworden dat verzoekster zich in het handelsverkeer al geruime tijd - mede - bedient van de handelsnaam 'creative search'. Een groot aantal ondernemingen voeren in hun naam combinaties met het woord 'search' en met name de combinatie 'executive search'; op het terrein waarop dit soort ondernemingen werkzaam zijn (werving/selectie) kan hier derhalve worden gesproken van een gangbare en gebruikelijke woordcombinatie. De combinatie 'creative search' wordt echter alleen door partijen gevoerd; met die benaming wordt op treffende en (nog steeds) originele wijze aangegeven waar de onderneming zich mee bezighoudt. De beide Engelse woorden mogen op zichzelf beschrijvend en niet beschermenswaardig zijn, als combinatie kan niet worden gezegd dat hier (reeds) sprake is van een gangbare en gebruikelijke woordcombinatie. De beide handelsnamen wijken niet in voldoende mate van elkaar af als mede in de beoordeling wordt betrokken dat beide ondernemingen in Amsterdam zijn gevestigd en zich volledig op hetzelfde terrein begeven. Henny Adriana Koerselman-Tolsma te Amsterdam, verzoekster, gemachtigde Mr B.A. Kist, tegen Maria Catharina Elisabeth Albertien Voorhuis te Utrecht, verweerster, gemachtigde Mr Th.C.J.A. van Engelen. 1. Tussen partijen staat het volgende vast: Verzoekster staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK voor Amsterdam onder de naam 'Henny Koerselman Creative Search'. De bedrijfsomschrijving luidt: 'personeelsselektiebureau tb.v. reklamebureaus, uitgevers etc.' Datum van vestiging van de onderneming is 1 mei 1986. Verweerster staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK voor Amsterdam onder de naam 'Voorhuis Creative Search'. De bedrijfsomschrijving luidt: 'Het bemiddelen bij het selecteren en werven van met name creatieven voor reclame-adviesburo's'. Datum van vestiging van de onderneming is 6 augustus 1991. 2. Verzoekster stelt ter toelichting op haar verzoek dat zij sinds haar vestiging in 1986 hoofdzakelijk de handelsnaam 'creative search' voert. De naam van gerekwestreerde wijkt daar in zo geringe mate van af dat, mede in verband met identieke aard, activiteiten en werkwijze van beide bedrijven en de plaats waar zij zijn gevestigd, verwarring bij het publiek bestaat dan wel is te duchten. 3. Verweerster heeft allereerst betwist dat verzoekster onder de handelsnaam 'creative search' bekendheid zou genieten. Vergeleken dienen te worden de handelsnamen van partijen zoals die zijn geregistreerd bij de KvK te Amsterdam. 4. Verzoekster heeft elf brieven overgelegd uit de periode 30 juni 1988 tot 31 januari 1991 die alle zijn ondertekend met de aanduiding 'creative search' op briefpapier met een logo 'Henny Koerselman creative search'. In het telefoonboek en in de gele gids staat verzoekster vermeld onder 'creative search'. Zij heeft 10 brieven overgelegd gericht aan 'Creative Search', uit de periode eind 1987 tot eind 1991. Zij heeft een advertentie overgelegd in het blad 'Adformatie' van 14 januari 1988 onder voornoemd logo 'Henny Koerselman creative search' met verdere aanduiding van de onderneming als 'creative search'. Aldus is voldoende aannemelijk geworden dat

17 januari 1994


verzoekster zich in het handelsverkeer al geruime tijde mede - bedient van de handelsnaam 'creative search'. Dit verweer van gerekwestreerde wordt daarom verworpen. 5. Verweerster heeft voorts aangevoerd dat de woorden 'creative search' beschrijvend zijn zodat zij een zwak onderscheidend vermogen hebben hetgeen leidt tot een geringe beschermingsomvang. Verwarringsgevaar is niet te duchten nu de handelsnamen niet overeenstemmen, nu de ondernemingen zich richten op een beperkt en deskundig publiek en nu de personen Koerselman en Voorhuis bij de presentatie van de ondernemingen voorop staan, aldus verweerster. 6. Uit de door verweerster overgelegde namenlijst blijkt dat een groot aantal ondernemingen in hun naam combinaties met het woord 'search' en met name de combinatie 'executive search' voert. Op het terrein waarop dit soort ondernemingen werkzaam zijn (werving/ selectie) kan derhalve bij deze laatste woordcombinatie gesproken worden van een gangbare en gebruikelijke woordcombinatie. De combinatie 'creative search' wordt echter alleen door partijen in hun naam gevoerd, zo is door beide partijen gesteld. Met die benaming wordt op treffende en (nog steeds) originele wijze aangegeven waar de onderneming zich mee bezighoudt. De beide Engelse woorden mogen op zichzelf beschrijvend en niet beschermenswaardig zijn, als combinatie kan niet worden gezegd dat hier (reeds) sprake is van een gangbare en gebruikelijke woordcombinatie. 7. In aanmerking genomen het vorenoverwogene wordt geoordeeld dat de beide handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Alleen de eigen naam van verweerster staat immers voor de woordcombinatie 'creative search'. De handelsnamen wijken niet in voldoende mate van elkaar af als mede in de beoordeling wordt betrokken dat beide ondernemingen in Amsterdam zijn gevestigd en zich volledig op hetzelfde terrein bewegen. Niet ondenkbaar is dat het publiek zal denken dat tussen de beide ondernemingen een verband bestaat. Verwarring is derhalve te duchten. 8. Uiterst subsidiair heeft verweerster aangevoerd dat het aanbrengen van een wijziging in haar handelsnaam niet opportuun is. Hiermee zal in het dictum als na te melden worden rekening gehouden. Nu verzoekster enige tijd heeft laten verlopen na het kort geding is er voorts voldoende aanleiding om verweerster een termijn van drie maanden te gunnen, in plaats van de gevraagde één maand na verzending van deze beslissing door de griffier, om haar handelsnaam te wijzigen. Tenslotte wordt deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Niet valt in te zien wat de voorgeschiedenis van deze zaak aan het belang van eiseres daarbij kan afdoen. 9. Dit leidt tot de volgende beslissing met veroordeling van verweerster in de kosten. Beslissing: De kantonrechter Veroordeelt verweerster tot het aanbrengen van een wijziging in haar handelsnaam door schrapping daarin van de woordcombinatie 'creative search'. Veroordeelt verweerster bedoelde wijziging in haar handelsnaam aan te brengen binnen drie maanden na de dag van verzending van deze beslissing door de griffier op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,voor iedere dag dat verweerster, na het verstrijken van voornoemde termijn, in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen tot een maximum van ƒ 30.000,-. Veroordeelt verweerster in de kosten aan de zijde van verzoekster begroot op ƒ 1.000,- aan salaris gemachtigde. Verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

35

Nr 14. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 4 november 1993. Mr J. de Bruijn. Art. 17A, lid 2 Rijksoctrooiwet. Blijkens de huidige tekst van art. 17A, lid 2 Row. is geen herstel in de vorige toestand mogelijk ingeval van het niet tijdig verrichten van een betaling die na de vervaldag is toegelaten, zoals de betaling vanjaartaxe voor octrooien. Echter, uit de aanvulling met art. 22A van het aanhangige wetsvoorstel Rijksoctrooiwet 1993, én uit de daarop gegeven toelichting blijkt dat de inzichtert van de wetgever met betrekking tot de regeling van een herstel in de vorige toestand, en in het bijzonder met betrekking tot de in de huidge regeling vervatte restrictie ten aanzien van het niet tijdig verrichten van een dergelijke betaling, duidelijk zijn gewijzigd. Met het oog op deze veranderde inzichten van de wetgever en op het komend recht, wordt het niet billijk geacht langer vast te houden aan de restrictieve regeling van art. 17A, lid 2. Herstel van verlies van rechten als gevolg van het niet tijdig verrichten van een betaling die na de vervaldag is toegelaten, in beginsel mogelijk geacht. Beschikking op grond van art. 17A Row. inzake (Euro-NL) octrooi 0220030. De Octrooiraad, Bijzondere Afdeling; Gezien de stukken; Gehoord verzoekster bij monde van haar octrooigemachtigde Drs A.J.W. Hooiveld, vergezeld van Mevrouw Y. Heymans en Mr S.J.H. Gijrath; Overwegende: dat verzoekster met betrekking tot het onderhavige Europese octrooi nr 0220030 heeft verzocht om herstel in de vorige toestand, daar dit octrooi conform artikel 49 juncto artikel 35 van de Rijksoctrooiwet per 1 mei 1992 is vervallen door het niet tijdig betalen van de op 31 oktober 1991 verschuldigde jaartaks; dat de Bijzondere Afdeling vervolgens zal nagaan of verzoekster in haar verzoek ook materieel ontvankelijk kan worden geacht; dat de Bijzondere Afdeling daarbij vooropstelt, dat blijkens de huidige tekst van artikel 17A, tweede lid van de Rijksoctrooiwet geen herstel in de vorige toestand mogelijk is ingeval van het niet tijdig verrichten van een betaling, die na de vervaldag is toegelaten, zoals de betaling van de jaartaksen voor verleende octrooien; dat blijkens de Memorie van Toelichting op de wijzigingswet van 1977, waarbij artikel 17A in de Rijksoctrooiwet werd opgenomen, de motivering die de wetgever voor deze restrictie heeft gegeven daarin is gelegen, dat door de wettelijke verlenging van de betalingstermijn - de zogenaamde boetetermijn - voldoende wordt tegemoet gekomen aan de behoefte vergissingen te kunnen herstellen; dat belanghebbende kringen evenwel bij voortduring erop hebben gewezen, dat deze redenering van de wetgever voorbij gaat aan de werkelijkheid, aangezien de praktijk heeft getoond dat in veel gevallen, waarin vergissingen bij betaling van taksen zijn gemaakt, het bestaan van een boetetermijn geen oplossing geeft; dat immers de verzuimde betaling veelal pas wordt ontdekt, wanneer men de taks voor het volgende jaar wenst te betalen, d.w.z. ruimschoots na het verstrijken van de boetetermijn, zoals ook door het onderhavige geval wordt geïllustreerd; dat het ontbreken van een herstelmogelijkheid in dit soort situaties door belanghebbenden steeds als een ernstig gemis is ervaren, waarbij zij er bovendien nog op gewezen hebben, dat inmiddels in tal van Europese landen de mogelijkheid bestaat tot herstel in de vorige


36

toestand, ook in geval van het niet tijdig verrichten van betalingen, die na de vervaldag zijn toegelaten; dat de wetgever nu blijkens de "Tweede Nota van Wijziging", die bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ontvangen op 20 juli 1993, in een en ander aanleiding heeft gevonden het aanhangige wetsvoorstel betreffende "Regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1993)" alsnog aan te vullen met een regeling betreffende het herstel in de vorige toestand; dat de desbetreffende bepaling (artikel 22A nieuw) ontleend is aan het thans geldende artikel 17A van de Rijksoctrooiwet, doch in die zin is verruimd, dat ook herstel mogelijk is van verlies van rechten als gevolg van het niet tijdig verrichten van betalingen, die na de vervaldag zijn toegelaten en als uitvloeisel hiervan, dat niet alleen de aanvrager om octrooi maar ook de octrooihouder of de houder van een Europees NL octrooi op deze regeling een beroep kan doen; dat voorts blijkens de "Nota naar aanleiding van het eindverslag", die eveneens bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ontvangen op 20 juli 1993, de wetgever de belangrijkste redenen om tot dit aanvullend wetsvoorstel te komen als volgt onder woorden heeft gebracht: "In de eerste plaats dat Nederland door het niet opnemen van deze voorziening een uitzonderingspositie in Europa zou gaan innemen. Hierbij komt dat voor de houders van Europese octrooien in Nederland door het onderhavige wetsvoorstel geen wijziging in de ten opzichte van het bureau te verrichten handelingen optreedt, zodat het bij nader inzien niet redelijk lijkt de bestaande mogelijkheid om een verschoonbaar verzuim te herstellen te laten vervallen. Een tweede argument is, dat het verval van rechten of rechtsmiddelen door het niet in acht nemen van een termijn jegens het bureau zeer nadelige conse-

Mededelingen CIER-Iezing "Sponsoring en Media". Op woensdag 16 februari 1994 zal Mr J.J.C. Kabel, universitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht te Amsterdam, een lezing houden over het onderwerp: "Sponsoring en Media". Plaats: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2A, 3512 EN Utrecht. Aanvangstijd: 16.00 uur. De lezingen zijn voor belangstellenden vrij toegankelijk. Na afloop is er een borrel. Aanmelding telefonisch bij: Mevr. J. Borlée of Mevr. E. van 't Hoenderdaal, telnr 030-537207.

17 januari 1994

quenties voor de aanvrager of octrooihouder in kwestie kan hebben. Zonder herstel in de vorige toestand is het niet mogelijk de verloren gegane rechten alsnog te verkrijgen. Een hernieuwde aanvraag om octrooi voor dezelfde uitvinding voldoet niet aan een van de voorwaarden voor octrooiering omdat de uitvinding op het moment van de tweede aanvraag niet meer nieuw is. Wij zijn op grond van een en ander tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om ook bij het voorgestelde eenvoudige systeem van octrooiverlening te voorzien in een mogelijkheid van herstel in de vorige toestand."; dat de Bijzondere Afdeling aldus vaststelt, dat de inzichten van de wetgever met betrekking tot de regeling van een herstel in de vorige toestand en in het bijzonder met betrekking tot de in de huidige regeling vervatte restrictie ten aanzien van het niet tijdig verrichten van een betaling, die na de vervaldag is toegelaten, duidelijk zijn gewijzigd; dat de Bijzondere Afdeling het met het oog op deze veranderde inzichten van de wetgever en met het oog op het komend recht, niet billijk acht langer vast te houden aan de desbetreffende restrictieve regeling van artikel 17A, tweede lid van de geldende Rijksoctrooiwet; dat de Bijzondere Afdeling mitsdien een herstel van verlies van rechten als gevolg van het niet tijdig verrichten van een betaling die na de vervaldag is toegelaten, in beginsel mogelijk acht; dat de Bijzondere Afdeling, gezien het bovenstaande dan ook van oordeel is, dat verzoekster in haar verzoek om herstel in de vorige toestand materieel ontvankelijk is; dat de Bijzondere Afdeling voorts zal nagaan of het verzoek gegrond kan worden geacht, d.w.z. dat door verzoekster in dit geval de nodige zorgvuldigheid is betracht; enz.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 januari 1994, 62e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents