Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 april 1996, 64e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

113

16 april 1996, 64e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Dr J. H. J. den Hartog, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen. Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - ClassificatieOvereenkomst van Straatsburg. - Overeenkomst van Nice. Verdrag van Boedapest. Artikelen. Mr Ir A. Rijlaarsdam, De vergoeding van de "uitvinder in dienstbetrekking" behoeft verbetering; een voorstel tot wijziging van art. 12, lid 6 ROW 1995 (blz. 115-120). Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, De "betrekkelijke waarde van een werknemer voor de vooruitgang". De teleurstellende rechtsvorming in de zaak Hupkes/Van Ginneken (blz. 121/6). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 32. Hof 's-Gravenhage, 2 juni 1994, Kateka/CompriAluminium e.a. (uitgaande van de openbare bekendheid van de Climaclip, is het ventilatierooster volgens het octrooi niet nieuw). Nr 33. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 mei 1995, Raychem Corp./Thermon Benelux e.a. (vorderingen tegen binnenlandse gedaagden vertonen voldoende samenhang met die tegen de buitenlandse gedaagden, nu de parallelle nationale octrooien berusten op hetzelfde prioriteitsdocument en het Nederlandse octrooi kennelijk beperkter is verleend dan de Belgische en

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E)

64e jaargang

Franse octrooien en bovendien gedaagden behoren tot hetzelfde concern; inbreukverbod geweigerd nu de kans op nietigverklaring — gezien het weigeren van octrooi in de V.S. en Duitsland - serieus en niet te verwaarlozen is; spoedeisendheid t.a.v. Nederlandse inbreuk aangenomen, niet t.a.v. Belgische en Franse octrooien). Nr 34. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 okt. 1994, GeorgiaPacific Corp./Vendor (uitleg octrooi i.v.m. bescherming octrooihouder en redelijke rechtszekerheid voor derden; inbreuk aangenomen; niet t.a.v. parallelle octrooien o.m. omdat deze niet volledig dan wel in een niet toegankelijke vertaling zijn overgelegd; geen serieuze kans op nietigverklaring; recallbevel alleen toewijsbaar voor Nederland en Duitsland). 2. Merkenrecht. Nr 35. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 maart 1994, Pizza Express/N. Cherkawi-Mounzer h.o.d.n. Johnny's Pizza Express ("Pizza-Express" is voldoende onderscheidend en niet de gebruikelijke benaming geworden voor een pizza-bezorgdienst; er is auditief en begripsmatig overeenstemming; handelsnaamverwarring is, gezien de aard van de onderneming van eiseres, onzeker; merken handelsnaamgebruik verboden). Nr 36. Hof 's-Hertogenbosch, 3 nov. 1992, Chanel/J. Kerstens (geen overeenstemming tussen merken Antaeus en Amadeus voor cosmetische produkten). Nr 37. Hof 's-Gravenhage, 3 maart 1994, Handelsond. Piet Rentmeester/Joh. F. Smits (Aalten) e.a. (Concorde en Condor voor fietsen stemmen overeen; verschil in betekenis neemt associatiegevaar niet weg; Merkenrichtlijn geeft geen andere uitkomst; retourneren fietsen afgewezen als te vergaand).

Nr 4

Blz. 113-156

Rijswijk, 16 april 1996

114

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

Nr 38. Hof 's-Gravenhage, 3 nov. 1994, Handelsmij Braber/ Application des Gaz e.a. (vullen van gasflessen van merk ADG voorzien, met gas niet afkomstig van ADG is merkinbreuk en bovendien onrechtmatig gezien aansprakelijkheid van ADG voor mogelijke schade door ontploffing).

16 april 1996

lingen van het merk in de talen van de Benelux; onrechtmatig gebruik van het merk Saturn wekt verwarring tussen kwalitatief verschillende versies van de reiskoffers; Samsonite is echter medeschuldig aan die verwarring). 3. Auteursrecht.

Nr 39. Rechtbank Breda, 28 juli 1992, Cool Cat Ned./Samen Sterk Retailservices Nederland e.a. ("Kid Cool" wekt associaties met merk "Cool Cat"; handelsnaamverwarring is reëel). Nr 40. Pres. Rechtbank Zutphen, 26 aug. 1993, Gebr. Van Dijk/Polydec (spoedeisend belang niet aanwezig nu o.m. onnodig lang is getalmd door eiseres; waren als spouwmuurisolatie en wanddecoratie zijn niet soortgelijk; geen schade; geen handelsnaamverwarring). Nr 41. Hof Brussel, 15 juni 1994, Samsonite Corp. e.a./GBInno-BM (rechten van Samsonite op door Zuidamerikaanse licentiehouder onder merk Samsonite en Prestige in het verkeer gebrachte reiskoffers etc. zijn uitgeput; Europees recht staat - in afwachting toepasbaarheid in de Benelux van de Merkenrichtlijn - niet aan wereldwijde uitputting in de weg; uitputting verhindert niet het verzet tegen gebruik van verta-

Nr 42. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 dec. 1994, Scheepswerf De Breedendam/Makma (Beheer) e.a.(de combinatie van overnaads bovenschip met vlak onderschip is uniek, niet ingegeven door techniek, functionaliteit of traditie en dus auteursrechtelijk beschermd). b. Beslissingen van de Octrooiraad. Nr 43. Bijzondere Afdeling, 5 sept. 1995 (verzoek gedwongen licentie wegens niet-exploitatie; licentie alleen mogelijk t.b.v. exploitatie van een inrichting in Nederland; voldoende import is rechtvaardigingsgrond voor octrooihouder voor het niet hebben van werkende inrichting in de EG; mogelijkheid van inbreuk ontzegt verzoeker niet het recht op een gedwongen licentie).

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Register van Octrooigemachtigden.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op maandag 29 april 1996 en dinsdag 30 april 1996 (Koninginnedag) gesloten zijn.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat op 8 maart 1996 de heer Ir G.P. den Braber op zijn verzoek in het Register is ingeschreven.

Personeel.

Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg.

Indiensttreding. Met ingang van 1 maart 1996 zijn de hiernagenoemde personen in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "medewerker leverantie": mevrouw E. Badoux-Roos, mevrouw J. van Gelder, mevrouw G.A.S. Setrowidjojo en de heer W.J. Hoogenduin (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 maart 1996, nr Personeel 96003, 96004, 96005 en 96006). Mevrouw T.M. de Jong is met ingang van 1 maart 1996 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "documentaire informatieverzorging" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 maart 1996, nr Personeel 96008). De heer M.D. van Zanten is met ingang van 1 maart 1996 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "medewerker octrooiregistratie" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 maart 1996, nr Personeel 96007). De heer W.T.M. Netten is met ingang van 11 maart 1996 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "medewerker leverantie" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 maart 1996, nr Personeel 96009).

Tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 (Trb. 1983, 155) is Estland toegetreden op 24 februari 1996. De Overeenkomst zal op op 27 februari 1997 voor Estland in werking treden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken).

Beëindiging van het dienstverband. Aan mevrouw C. Moerenhout-de Bruin, medewerkster informatiebemiddeling in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 april 1996 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 1996, nr Personeel 96010).

Overeenkomst van Nice. Op 24 februari 1996 is Estland toegetreden tot de Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Genève, 13 mei 1977 (Trb. 1994,94). De Herziene Overeenkomst zal voor Estland op 27 mei 1996 in werking treden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken). Verdrag van Boedapest. Tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (Trb. 1987, 62) is toegetreden Israël op 26 januari 1996. Het Verdrag zal op 26 april 1996 voor Israël in werking treden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken).

16 april 1996


115

Artikelen De vergoeding van de "uitvinder in dienstbetrekking" behoeft verbetering, een voorstel tot wijziging van art. 12 lid 6 van de ROW 1995. Mr Ir A. Rijlaarsdam.*) 1. Inleiding en probleemstelling Vele industriële werkgevers stellen werknemers aan specifiek voor het doen van onderzoek of ontwikkeling (hierna onderzoekers). In het kader van hun werk doen slechts enkele onderzoekers een uitvinding. Hun werkgever is gerechtigd daarvoor octrooi aan te vragen (art. 12 lid 1 ROW 1995, dat het vroegere art. 10 lid 1 vervangt). Sommige octrooien zijn de basis van een (zeer) winstgevende exploitatie. Art. 12 lid 6, dat identiek is aan het oude art. 10 lid 2, geeft de uitvinderwerknemer een aanspraak op een billijk bedrag (hierna de vergoeding), indien hij in het genoten loon of een bijzondere uitkering geen compensatie heeft gekregen voor het feit dat niet hij, maar zijn werkgever het octrooi heeft gekregen. Over de vergoeding bij succesvolle uitvindingen bestaat anders dan men wellicht zou verwachten weinig rechtspraak. Dit heeft verschillende oorzaken. Sommige werkgevers geven de vergoeding in de vorm van een salarisverhoging. Echter, een uitvinder die het niet eens is met de hoogte of het niet-toekennen van een vergoeding of salarisverhoging voor de door hem gedane uitvinding, zal een advocaat raadplegen. Gelet op de wettekst en de daarop gebaseerde jurisprudentie zal deze de uitvinder in de meeste gevallen een proces tegen zijn werkgever afraden: de formulering van de vergoeding is dubbelzinnig; voor het bepalen ervan zijn deskundigen nodig, hetgeen het procederen langdurig en kostbaar maakt; de kans op succes is gering; de toegekende bedragen zijn laag, omdat het commerciële succes nauwelijks een rol speelt. De uitvinder krijgt ongetwijfeld het advies te proberen de vergoeding in der minne te regelen. Een dergelijk advies zal de bij iedere werknemer toch al geringe lust om tegen zijn werkgever te procederen in de kiem smoren. De volgende gebeurtenissen vormen de aanleiding dit probleem te onderzoeken. In 1995 is de aanzienlijk gewijzigde Rijksoctrooiwet (ROW) in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling van de ROW is het oude art. 10 lid 1 geamendeerd. Dit beoogde enerzijds het toepassingsgebied te beperken en wel tot werknemers die aangesteld zijn om onderzoek te verrichten, zodat de werkgever geen recht meer heeft op uitvindingen van andere inventieve werknemers die niet als onderzoeker zijn aangesteld. Anderzijds verruimde het toepassingsgebied tot uitvindingen gedaan door universitaire onderzoekers en stagiairs. De Tweede Kamer onderkende niet dat het bepalen van de vergoeding in lid 2 problemen geeft, enkele Eerste Kamerleden signaleerden daarentegen dit probleem wel. Na de behandeling van de ROW in de Tweede Kamer deed de HR zijn eerste uitspraak over art. 10 lid 2.1) De kern hiervan is dat een onderzoeker in het algemeen geen aanspraak op een vergoeding heeft, omdat in zijn salaris het gemis aan octrooi reeds is verdisconteerd. In het uitzonderingsgeval dat dit niet het geval is, speelt het commerciële succes van het octrooi geen rol bij de bepaling van de vergoeding. Deze beschouwingen beperken zich tot de vergoeding van de uitvinder in de gevallen waarin een ander dan de uitvinder recht op octrooi heeft, dit is de werkgever of de stagegever op grond van art. 12 lid 1, 2 of 3. Hierbij rijzen de volgende vragen: *) Universitair docent bij de sectie recht van de faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen T.U. Delft. n ) HR 27 mei 1994, B.I.E. 1995, 25 en NJ 1995, 136 nt J.H. Spoor.

- Kreeg de uitvinder op grond van het oude art. 10 lid 2 vergoeding voor het gemis aan octrooi? - Waarom is de regeling van de vergoeding dwingend recht? - Is er een grondslag voor een vergoeding? - Hoe is de vergoeding te bepalen? - Op welke wijze(n) kan de vergoeding geldend gemaakt worden? Dit opstel is als volgt opgebouwd: na de behandeling van de wetsgeschiedenis van art. 10 Octrooiwet 1910 (par. 2), van de jurisprudentie (par. 3), van de literatuur (par. 4), van de praktijk (par. 5) en van de wetsgeschiedenis van de ROW 1995 (par. 6) volgt een samenvatting van de huidige situatie (par. 7). Par. 8 bevat een uitwerking van mijn standpunt die uitmondt in een voorstel tot wijziging van art. 12 lid 6 ROW 1995. Een samenvatting besluit het geheel. 2. De wetsgeschiedenis van art. 10 Octrooiwet 1910 Met de octrooiwet beoogde de wetgever de nijverheid te bevorderen door sommige oplossingen van technische problemen te kwalificeren als uitvindingen en de kansen op winstgevende exploitatie te vergroten door daaraan in de vorm van een octrooi exclusieve rechten toe te kennen. Dan rijst de kardinale vraag: wie krijgt het octrooi? De hoofdregel is: het octrooi wordt verleend aan de uitvinder die als eerste octrooi aanvraagt. Hij is in overeenstemming met het rechtvaardigheidsgevoel: hij erkent de prestatie van de uitvinder. Tevens stimuleert hij het doen van uitvindingen en het openbaar maken daarvan.2) Een ander middel om de nijverheid te bevorderen, waarbij mogelijkerwijs uitvindingen worden gedaan, is het laten verrichten van onderzoek door speciaal daartoe aangestelde werknemers. De Memorie van Toelichting bij art. 10 luidde aldus: "De uitvindingen die in dienstbetrekking zijn gedaan, waaronder te verstaan zijn de uitvindingen gedaan door hem, wiens betrekking uit haren aard medebrengt, dat hij zijne kennis aanwende tot het doen van uitvindingen, behoren billijkheidshalve aan de werkgever. In een zodanige dienstverhouding ligt tot op zekere hoogte een kansovereenkomst, waarbij de werknemer tegen een van te voren bepaalde beloning de onzekere voordelen van zij arbeid afstaat. Waar echter die voordelen bovenmatig groot kunnen zijn is het wenselijk voor het geval zulk een gunstige uitkomst wordt verkregen, een billijke vergoeding boven de bepaalde beloning aan de uitvinder toe te kennen. Hiertoe strekt het tweede lid."3) Lid 2 luidde aldus: "De werkgever is in zodanig geval verplicht den uitvinder een aan het belang der uitvinding evenredig bedrag toe te leggen, wanneer de uitvinder niet geacht kan worden hetzij in het door hem genoten loon of in eene bijzondere door hem te ontvangen uitkeering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi" (cursivering A.R.). Het wetsontwerp ging uit van de veronderstelling dat de werkgevers en de werknemer de kans op een uitvinding en de mogelijke voordelen daarvan voor de werknemer, konden en zouden verdisconteren in een hoger salaris. Voor het geval dat partijen dat niet of niet op de juiste wijze gedaan zouden hebben, achtte het wetsontwerp een bepaling van aanvullend recht voldoende: suppleer het te lage loon. 2

) W. van Moorrees, Het octrooirecht deel I, de octrooiwet 1910, 1912, blz. 50-52. 3 ) Idem, blz. 56.


116

Enkele Kamerleden wezen erop, dat het voorgestelde art. 10 een uitzondering vormde op de hoofdregel. "Slechts ten gevolge van een uitdrukkelijke wetsbepaling komt het octrooi toe aan de werkgever en niet overeenkomstig de algemene beginselen aan de uitvinder".4) Zij waren er niet van overtuigd dat de werkgever billijkheidshalve recht heeft op de uitvindingen van zijn werknemers. Ook stelden zij de vraag of de hoogte van de vergoeding aan partijen kon worden overgelaten, dan wel of de wet dit moest regelen. In het laatste geval zou ter bescherming van de werknemer de wet moeten bepalen, dat hij geen afstand van de vergoeding kon doen. De minister achtte ter bescherming van de werknemer een dwingendrechtelijke regeling van de vergoeding noodzakelijk. Daartoe werd lid 3 opgenomen. De minister verwierp de suggestie van enkele Kamerleden dat de werkgever een zeker minimum van de met het octrooi te behalen winst aan de uitvinder moest afstaan. Hij wees op de problemen van de winstbepaling, bijv. indien in een machine 20 octrooien werden toegepast. Bij nader inzien achtte hij de woorden "een aan het belang der uitvinding evenredig bedrag" te vaag en verving deze door "een in het verband met het geldelijke belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaronder zij plaats had, billijk bedrag". Aan lid 3 koppelde de minister de verkorting van de gewone verjaringstermijn van 30 jaar tot 3 jaar om de werkgever te beschermen tegen aanspraken van de werknemer vele jaren na de octrooiverlening. Hij achtte het hoogst bezwaarlijk vele jaren later de waarde van de uitvinding ten tijde van de octrooiverlening te doen bepalen. Het geldelijk belang van de uitvinding vele jaren later kan niet als maatstaf worden genomen, want de in de loop der jaren behaalde winst wordt vooral bepaald door de exploitatie van de werkgever, aldus de minister.5) Bij terugblikken ontstaat het volgende beeld: de wetgever wilde werkgevers stimuleren werknemers in dienst te nemen voor onderzoek; de werkgever krijgt het octrooi voor een uitvinding van de onderzoeker; ter rechtvaardiging van het gemis aan octrooi krijgt de onderzoeker een aanspraak op een vergoeding, die gekoppeld is aan het geldelijk belang van het octrooi. Op deze wijze deelt de uitvinder in de voordelen van het octrooi. Omdat de werkgever altijd het octrooi krijgt, moet de werknemer altijd recht op vergoeding krijgen. Daarom is de vergoeding dwingend recht geworden. De wetgever ging er vanuit dat het geldelijk belang van de uitvinding op het moment van octrooiverlening of uiterlijk drie jaar daarna bepaalbaar zou zijn. Hij verwachtte dat in sommige gevallen partijen er bij de salarisbepaling voor de uitvinding reeds rekening meegehouden zouden hebben. 3. De jurisprudentie De bepalende factoren voor de vergoeding aan de uitvinder wegens het gemis aan octrooi waren volgens art. 10 lid 2: het geldelijk belang van de uitvinding en de omstandigheden waaronder zij plaats vond. Hierbij moet rekening worden gehouden met een eventuele vergoeding in de vorm van genoten loon of een bijzondere uitkering. Uit een analyse van de jurisprudentie blijkt dat de wetsgeschiedenis daarbij vaak een beslissende rol heeft gespeeld. Deze analyse heeft betekenis, omdat het huidige art. 12 lid 6 gelijk is aan lid 2 van de oude wet. 3.1 De lagere rechtspraak van 1945 tot 1975 De meeste van het geringe aantal uitspraken in de periode 1945-1975 nemen voor de interpretatie van "gemis aan octrooi" de omschrijving van de minister over.6) Zij verstaan

daaronder de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening, ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest.1) De meest illustratieve uitspraak in dit verband is een vonnis van Rb. Maastricht.8) Een hulptekenaar-constructeur, die meerdere uitvindingen had gedaan, vroeg een vergoeding.9) De Rechtbank vond het vanzelfsprekend dat deze werknemer uitvindingen had gedaan, alhoewel hij blijkens zijn functie niet aangesteld was om onderzoek te doen. De Rechtbank vroeg advies aan deskundigen over de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest. De deskundigen uitten twijfel of lid 1 toepasselijk was. Zij schatten de waarde voor de werkgever op ƒ 280.000. Zij achtten zich niet in staat de waarde van de octrooien op het moment der verlening te bepalen voor het geval de uitvinder een vrije uitvinder ware geweest wegens het fictieve karakter. De meerderheid van hen meende dat de uitvinder geen vergoeding had gekregen in het door hem genoten loon. Zij stelden het redelijk bedrag op ƒ 100.000. De minderheid bepaalde dit bedrag op ƒ 25.000. De Rechtbank nam dit advies niet over en wees een tweede groep deskundigen aan. Zij bepaalden conform de opdracht van de Rechtbank de waarde van de octrooien ten tijde van de verlening, ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest. Zij waardeerden de octrooien op maximaal ƒ 19.500 en minimaal ƒ 9.000. De Rechtbank overwoog dat een na de uitvinding gevolgde promotie waaraan een normale salarisverhoging was verbonden geen vergoeding vormde voor het gemis aan octrooi. Na een aanvullend deskundigenrapport over de waarde van het loon, dat niet genoemd werd, en rekening houdend met de eenmalige gratificatie van ƒ 620,-, bepaalde de Rechtbank naar billijkheid de vergoeding op ƒ 7.500,- dus lager dan de minimale waarde van de tweede groep deskundigen. Al met al duurde dit proces ruim 9 jaar. 3.2 Hof Den Bosch 4 juni 1980 en Rb. Den Bosch 29 juni 1984 Nu volgen een aantal uitspraken van Rb. Den Bosch die een ander criterium hanteerde.10) Zij vroeg aan deskundigen de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening te bepalen bij de meest winstgevende exploitatie en bij het bepalen van de vergoeding eventueel de volgende omstandigheden in aanmerking te nemen: a) aard der werkzaamheden en het tot dusverre genoten salaris b) rol van andere werknemers en eventuele onderzoeksfaciliteiten voor de uitvinder c) rol van de werkgever bij de commerciële exploitatie d) waardering uitvinding an sich en eventuele te overwinnen technische problemen. Het betrof een ingenieur aangesteld als wetenschappelijk medewerker die 2 uitvindingen had gedaan. Hij was vervolgens tot directeur benoemd en daarna ontslagen. De deskundigen constateerden, dat het genoten salaris geen vergoeding bevatte voor uitvindersarbeid, dat het een éénmansuitvinding betrof en dat de onderzoeksfaciliteiten irrelevant waren voor de vergoeding. Dit bracht mee, dat de uitvinder aanspraak had op een vergoeding. Zij waren van oordeel dat de goede en waardevolle uitvindingen de techniek een stap voorwaarts hadden gebracht. Voor de waardebepaling op het moment van octrooiverlening gingen deskundigen ervan uit dat er tussen de werkgever en de uitvinder een licentieovereenkomst gesloten zou zijn. Dit leidde tot een vergoeding 7

) Moorrees, a.w., blz. 6 1 . ) Rb. Maastricht 27 sept. 1962, B.I.E. 1964, blz. 28 (hulptekenaar). 9 ) Volgens de Kantonrechter viel deze uitvinder gezien de aard van zijn aanstelling (hulptekenaar) niet onder het toepassingsgebied van lid 1. Hij valt nu zeker ook niet onder het restrictiever geformuleerde art. 12 lid 1. 10 ) Rb. Den Bosch 24 juni 1977, B.I.E. 1985, blz. 97, bekrachtigd door Hof Den Bosch 24 mei 1978, blz. 99, en vervolgd in Rb. Den Bosch 2 feb. 1979, blz. 103, bekrachtigd door Hof Den Bosch 4 juni 1980, blz. 104. Eindvonnis Rb. Den Bosch 29 juni 1984, blz. 107. 8

4

) Idem, blz. 58. )ldem, blz.61. 6 ) Ktg. Zaandam 12 april 1962, B.I.E. 1964, blz. 40. Rb. Maastricht 27 sept. 1962, B.I.E. 1964, blz. 28. Ktg. Groningen 16 dec. 1965, B.I.E. 1968, blz. 90. In hoger beroep verwierp Rb. Groningen 24 feb. 1967 dit uitgangspunt, maar kwam niet tot een uitspraak, omdat partijen een schikking troffen. Rb. Den Haag 5 maart 1971, B.I.E. 1974, blz. 188, NJ 74, 326. s

16 april 1996

16 april 1996


van ƒ 77.900,-, gelet op de behaalde omzet met het octrooi in de jaren na de octrooiverlening. De Rechtbank nam het deskundigenbericht over. De kosten van het deskundigenbericht bedroegen ƒ 30.000, waaraan de uitvinder ƒ 20.000 moest bijdragen. 3.3 HR 25 mei 1994 Een ingenieur deed binnen een maand na zijn indiensttreding een uitvinding voor een bestaand probleem van zijn werkgever, dat een ander team van deskundigen niet had kunnen oplossen. De arbeidsovereenkomst verwees naar art. 10 lid 2 Octrooiwet voor de bepaling van de vergoeding voor eventuele uitvindingen. Partijen hadden niet over de betreffende bepaling onderhandeld, maar haar ontleend aan een andere arbeidsovereenkomst. De Kantonrechter was van oordeel dat het salaris niet zo hoog was dat het een vergoeding bevatte voor het gemis aan octrooi en benoemde deskundigen ter bepaling van de vergoeding.11) De deskundigen waren het wel eens over de bepalende factoren voor de vergoeding: het gemis aan octrooi, het geldelijk belang der uitvinding, de omstandigheden, waaronder de uitvinding plaatsvond en de billijkheid. Zij oordeelden dat de factoren deels in eikaars verlengde liggen of elkaar overlappen. Toepassing van de factoren leidde echter tot grote verschillen: de minderheid kwam tot ƒ 50.000 en de meerderheid op ƒ 585.000 en een royalty voor de in de toekomst te leveren machines. De minderheid hanteerde als toetselementen de door Rb. Den Bosch genoemde omstandigheden. Zij oordeelde dat de uitvinding het resultaat was van normale technische expertise, dat geen onbekende problemen moesten worden opgelost en dat de aanwezige kennis in de onderneming een belangrijke rol had gespeeld. Het toepassen van de uitvinding door de werkgever was nietszeggend over de waarde. Zij achtte verder relevant: de opleiding, de vraag of de werknemer zelfstandig de uitvinding had gedaan of op instructies van de werkgever, de vraag of de uitvinding aantoonbaar invloed had gehad op de markt en in het bijzonder het gedrag van de concurrenten, de vraag of de werknemer zelfstandig de mogelijkheid had de uitvinding te exploiteren. Zij meende dat de kans op een licentieovereenkomst met een derde buitengewoon klein was en dat bij een licentieovereenkomst met de werkgever een vergoeding van ƒ 50.000 redelijk was. De meerderheid was daarentegen van oordeel dat de uitvinding een zeer bruikbare constructie opleverde, alhoewel zij niet buitengewoon inventief was, dat zij potentieel waardevol perspectief bood voor een probleem waarvoor reeds langere tijd naar een oplossing was gezocht en dat de Octrooiraad uitvindingshoogte geconstateerd had. Deze omstandigheden leidden er niet toe de vergoeding te verhogen of te verlagen. Volgens de meerderheid strekt lid 2 ertoe de werknemer enigszins te herstellen in de onderhandelingspositie die hij als octrooihouder/uitvinder gehad zou hebben, maar die hem door lid 1 ontnomen is. In die situatie zouden werkgever en werknemer een exclusieve licentieovereenkomst hebben gesloten. Zij kwam op grond van de billijkheid en de omstandigheden van het geval tot een royaltypercentage van 1 % van de brutoomzet van de uitgevonden machine en VA % van de installaties waarvan de machine een onderdeel uitmaakte. De Kantonrechter nam het meerderheidsadvies over. De Rechtbank verwierp in hoger beroep de gedachtengang van de meerderheid van de deskundigen. De Rechtbank hanteerde als uitgangspunt de in het eerste lid van art. 10 toegepaste hoofdregel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen. Bij uitzondering kan onder omstandigheden op grond van lid 2 aan de werknemer een billijke vergoeding worden toegekend. In de door de meerderheid veronderstelde licentieovereenkomst wordt het geldelijke belang afhankelijk gesteld van de exploitatie door de werkgever. De Rechtbank verwierp dit uitgangspunt en beriep zich op de wetsgeschiedenis en op een advies van een oud-voorzitter van de Octrooiraad. Volgens deze regelen de grotere Nederlandse 11 ) HR 25 mei 1994, B.I.E. 1994, 25 en NJ 1995,136 nt J.H. Spoor.

117

bedrijven het salaris van uitvinders in dienstbetrekking binnen het reguliere beloningsstelsel; zij keren zelden gratificaties uit en relateren deze nooit aan de commerciële waarde van de uitvinding voor het bedrijf. De Rechtbank oordeelde de uitvinding enerzijds niet bijzonder inventief, de exploitatie zonder de installaties van de werkgever niet voor de hand liggend, enerzijds loste het een belangrijk probleem voor de bedrijfsvoering van de werkgever op en was daardoor van groot belang. Op grond van de billijkheid bepaalde de Rechtbank de vergoeding op ƒ 75.000. De HR verwierp het cassatieberoep van de werknemer en gaf daarvoor de volgende overwegingen: "Naar het oordeel van de Rechtbank zal in gevallen als bedoeld in art. 10 lid 1 — uitvindingen gedaan in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft - in de regel mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi, en ziet deze bepaling op het zich in de regel niet voordoende geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi te omvatten. Deze oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting". "Terecht oordeelt de Rechtbank dat de op de voet van art. 10 lid 2 toe te kennen vergoeding niet mag worden gesteld op het geldelijk belang van de uitvinding, waarbij aan de waardering van dit belang een veronderstelde licentie-overeenkomst tussen werknemer en werkgever ten grondslag wordt gelegd van de exploitatie door de werkgever. Het geldelijk belang der uitvinding is slechts één van de factoren die van belang zijn voor het antwoord op de vraag welk bedrag een billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi is: volgens lid 2 zijn evenzeer van belang de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats had. Niet valt in te zien dat het aan eis van billijkheid zou zijn om de vergoeding voor het bij de werknemer bestaande gemis aan octrooi in beginsel af te stemmen op de voordelen die in de onderneming van de werkgever door deze laatste ontwikkelde wijze van benutting van de uitvinding worden behaald." 4. De literatuur De schrijvers beschouwen de nauw met elkaar samenhangende vragen waarom een werkgever recht heeft op octrooien voor uitvindingen van zijn onderzoekers en die van de vergoeding aan de onderzoeker voor het gemis aan octrooi zelden in onderling verband. Zij schenken geen aandacht aan het feit, dat de vergoeding dwingend recht is. De rechtvaardiging van de toekenning van het octrooi aan de werkgever voor de uitvindingen van zijn onderzoekers is veelal uiterst beknopt: het niet kunnen missen van dergelijke uitvindingen12) of het verschaffen van gelegenheid en middelen door de werkgever en het wellicht in dienst nemen van de werknemer voor dit probleem13) of de werkgever heeft recht op alle vruchten van de arbeid van zijn werknemer.14) De vergoeding van lid 2 wordt door sommigen gezien als een correctiemiddel voor een eventueel te laag loon. Voor deze correctie moet het geldelijk belang van het octrooi bepaald worden en dat moet vervolgens verminderd worden met het reeds genoten loon. Het geldelijk belang dient volgens de meesten vastgesteld te worden ten tijde van de octrooiverlening.15) 12 ) Gielen en Hagemans, Kort Begrip van het intellectueel eigendomsrecht, 7e druk, 1993, blz. 34. 13 ) E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands Handelsen Faillissementsrecht, II Industriële eigendom, 8e druk, 1989, nr 217-218. 14 ) C. Croon, De rechtpositie van de ontwerper, de maker en de uitvinder in dienstbetrekking, rede 1964, blz. 8. 15 ) Gielen en Hagemans, a.w., blz. 35. Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., nr. 218. C.J. van Nouweland, De billijke vergoeding voor de uitvinder in dienstbetrekking (art. 10 ROW), 1986 blz. 16-32.


118

Croon daarentegen is van oordeel dat een uitkering voor een werknemer die een uitvinding doet en die aangesteld is voor uitvinderswerkzaamheden een bevoordeling vormt, zelfs een discriminatie ten opzichte van andere werknemers wier arbeid ook bijzondere voordelen aan de werkgever geeft.16) Een uitvinding is een min of meer normale vrucht van een dergelijke werknemer, die aan de werkgever toekomt. Spoor volgt deze mening in zijn noot bij de HR 25 mei 1995.17) Hij erkent dat het standpunt van Kantonrechter en deskundigen steun vindt in de tekst van lid 2, maar hij acht de uitspraak praktisch juist: een vergoeding op basis van de omzet zou tot langdurige en moeizame geschillen leiden. De uitspraak is volgens hem ook principieel juist. Tal van werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan de omzet. Het geven van een aanvullende beloning zou de uitvinder op een voetstuk plaatsen in vergelijking met andere werknemers en zou getuigen van een romantische kijk op het uitvinderschap. Croon acht een vergoeding slechts gerechtvaardigd bij uitvindingen die voor deze werknemer als een uitschieter te qualificeren zijn. Het uitgangspunt van Rb. Maastricht is zijns inziens juist: de waarde van de uitvinding ten tijde van de octrooiverlening, ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest. Hirsch Ballin weerlegt dit laatste criterium, hij wijst erop dat gemis twee betekenissen heeft: een niet bezitten van een begeerlijk iets en een niet meer bezitten van iets dat men is kwijtgeraakt.18) Hij constateert terecht, dat de uitvinder tengevolge van lid 1 nooit aanspraak op octrooi had. Hier wordt gemis derhalve gebruikt in de eerste betekenis. Bij de toekenning moet men zich daarop baseren. De waarde van het octrooi ten tijde van de verlening ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest, gaat daarentegen niet van die situatie uit. Hij hekelt de lange duur van het proces voor Rb. Maastricht. Van Nouweland verwerpt de theorie van "bevoordeling" van Croon. Hij ziet in de vergoeding voor het gemis aan octrooi zowel een correctie voor een eventueel te laag loon, als ook een aanmoediging tot het doen van uitvindingen.19) In tegenstelling tot de hierboven genoemde schrijvers verwerpt Chavannes de veronderstelling dat het gehele of een gedeelte van genoten arbeidsloon een vergoeding voor het gemis aan octrooi zou bevatten, omdat dit geheel bezijden de realiteit van de arbeidsverhoudingen is: geen werknemer kan beloven noch waarmaken dat hij uitvindingen en nog wel octrooieerbare zal doen; geen serieuze werkgever zal voortdurend vooruitbetalingen doen op in de toekomst verschuldigde vergoedingen voor gemis aan octrooi.20) Het geldelijk belang moet daarom niet bepaald worden aan de hand van de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening maar op basis van een redelijk en realistisch exploitatiemodel, bijvoorbeeld een licentiecontract zoals in Rb. Den Bosch. 5. Een schets van de praktijk De vergoeding die werkgevers aan hun uitvinders toekennen vertoont waarschijnlijk een grote verscheidenheid. Informatie is niet makkelijk toegankelijk. Ik geef hier een schets van de praktijk op basis van gesprekken met enkele octrooigemachtigden in dienst van industriële ondernemingen en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De werkgevers zijn t.a.v. dit onderwerp ruwweg te verdelen in twee groepen: een met en een zonder eigen octrooiafdeling. De eerste groep verricht veel en systematisch onderzoek en omvat de meeste grote ondernemingen, sommige middelgrote en enkele kleine ondernemingen. De tweede groep verricht in het algemeen minder onderzoek en bestaat uit een groot aantal middelgrote en de meeste kleine ondernemingen. Werkgevers met een eigen octrooiafdeling laten in laboratoria en proeffabrieken onderzoek verrichten, waarbij uitvindingen worden gedaan. Het leeuwedeel van de uitvindingen in Neder-

land wordt bij deze werkgevers gedaan. Zij hanteren vaak een salarissysteem met functie-groepen dat voor alle werknemers geldt. Onderzoekers, meestal recent afgestudeerden van universiteiten, worden bij aanstelling soortgelijk aan andere academici ingepast op grond van opleiding en eventuele ervaring. Bij de jaarlijkse beoordeling levert een uitvinding een verhoging in hun schaal op, hetgeen hun tijdens hun loopbaan een blijvend voordeel geeft. Soms worden onderzoekers op grond van de kwaliteit van meerdere uitvindingen in een hogere schaal geplaatst. Het commerciële succes van de uitvinding speelt bij de beoordeling geen rol. De vakverenigingsfunctionarissen horen zelden van geschillen tussen onderzoekers en hun werkgever over de waardering van uitvindingen. Een van hen omschreef de houding van de grote industrie ten opzichte van onderzoekers als volgt: u krijgt hier een fatsoenlijk salaris, daarin is een beloning voor uitvindingen verwerkt en u moet niet komen vragen om een vergoeding. Dit beeld komt overeen met de getuigenverklaring van de eerder genoemde oud-voorzitter van de Octrooiraad, die door de rechter slechts beknopt geciteerd werd.21) Zijn verklaring heeft slecht betrekking op deze groep werkgevers. Hoe is de situatie bij werkgevers zonder eigen octrooiafdeling? Zij verrichten als gezegd minder onderzoek en zij hanteren ook een minder vast salarisbeleid ten opzichte van onderzoekers en uitvindingen. Een uitvinding kan, maar hoeft niet te leiden tot een promotie of salarisverhoging. Bij deze werkgevers leidt het geven van bruikbare ideeën, waaronder uitvindingen daarentegen soms wel tot eenmalige uitkeringen. Deze liggen meestal in de orde van een maandsalaris en zijn onafhankelijk van het geldelijke belang van de uitvinding. De werkgevers bij Rb. Den Bosch en HR 25 mei 1995 vallen in deze groep.22) Samenvattend: over vergoedingen voor uitvindingen wegens het gemis aan octrooi lijken veel onderzoekers tevreden, omdat hun werkgevers een verstandige salarispolitiek voeren. Deze tevredenheid mag niet worden afgeleid uit het uitermate gering aantal processen. Op dit moment is het geven van een salarisverhoging of een extra-uitkering voor een uitvinding echter eerder als een gunstverlening door de werkgever te karakteriseren dan als het honoreren van een recht, omdat de wet geen duidelijke regeling bevat. In Duitsland en Frankrijk regelt de octrooiwet de vergoeding van de werknemer op een enigszins bewerkelijke, maar duidelijke wijze. De vergoeding is gekoppeld aan het commerciële succes van het octrooi. Ingeval van geschillen over de hoogte ervan kan de uitvinder het geschil voorleggen aan een speciale commissie. In deze landen worden waarschijnlijk relatief meer uitvindingen dan in Nederland gedaan.23) De eerdergenoemde oud-voorzitter van de Octrooiraad acht het Duitse Systeem ook in Nederland wel mogelijk. 6. De wetsgeschiedenis van art 12 ROW 1995 6.1 De behandeling in de Tweede Kamer Het wetsvoorstel bevatte in art. 12 geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het oude art. 10. Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel herhaalde de Tweede Kamer de beweegredenen voor octrooiverlening uit 1910: stimuleren van uitvindingen en het openbaarmaken daarvan.24) In het kader van het bevorderen van de speurzin van alle werknemers vonden de leden Witteveen-Hevinga en Van der Hoeven het onjuist dat de uitvindingen gedaan door werknemers die niet aangesteld waren voor onderzoek toekwamen aan de werkgevers.25) Zij dienden daarom een amendement in, waardoor de werkgever slechts recht krijgt op het octrooi voor uitvindingen 21

16

) C. Croon, a.w., blz. 8. " ) NJ 1995, 136. B 18v ) Hirsch Ballin, Beschouwing over de inaugurele rede van Mr. C. Croon, Auteursrechtelijke opstellen, 1970, blz. 119. 19 ) Van Nouweland, a.w., blz. 60. 20 ) L.B. Chavannes, Vergoeding voor gemis aan octrooi, B.I.E. 1985, blz. 171.

16 april 1996

) Zie 3.3. ) Zie 3.2 en 3.3. 23 ) Vergelijk bijvoorbeeld Joseph Strausz, Arbeitnehmererfinderrecht: Grundlagen und Möglichkeiten der Rechtangleichung. GRUR INT 1990 Heft 5, blz. 353-365. 24 ) Van der Hoeven, Handelingen 2e Kamer 15 maart 1994, 6 1 , blz. 4507. 25 ) Idem, blz. 4508. Witteveen-Hevinga, a.w., blz. 4512. 22

16 april 1996


van werknemers speciaal aangesteld voor onderzoek.26) De regering nam dit over. Door het aannemen van het amendement heeft een werknemer die niet voor onderzoek is aangesteld en een uitvinding doet, recht op octrooi (art. 12 lid 1). Hij kan met zijn werkgever gaan onderhandelen en een licentieovereenkomst sluiten. Bij de schriftelijke voorbereiding wees een lid op de vaagheid van de formulering "billijk bedrag" in het oude art. 10 lid 2 en de diversiteit van de rechterlijke uitspraken.27) De regering vond het geven van algemene richtlijnen voor het begrip "billijk bedrag" lastig en zij oordeelde het niet opportuun om een uitgewerkte regeling te geven gezien het gering aantal geschillen.28) Bij de mondelinge behandeling nam de Kamer hier genoegen mee. Zo werd art. 10 lid 2 en 3 praktisch ongewijzigd vernummerd tot art. 12 lid 6 en 7. Had de HR zijn uitspraak van 25 mei 1994 voor het Kamerdebat gedaan, dan was dit zeer waarschijnlijk niet geschied. 6.2 De behandeling in de Eerste Kamer Zoals al gezegd werd er in de Tweede Kamer slechts bij de schriftelijke voorbereiding gerept over de vergoeding van de uitvinder. Enkele Eerste Kamerleden vroegen de regering aandacht voor de vergoeding van de uitvinder.29) Zij vonden een vergoeding in de vorm van een billijk aandeel in de opbrengst van het octrooi het overwegen waard en verzochten om nadere studie. De regeling vond dit erg ver gaan en wees het verzoek af.30) 7. Samenvatting van de huidige situatie Hoe is thans de stand van zaken? Uitvindingen zijn uitzonderingen, alhoewel er op grote schaal onderzoek in dienstbetrekking wordt verricht. Bij het bepalen van het salaris van onderzoekers houden partijen geen rekening met mogelijke uitvindingen. In de jurisprudentie spelen elementen uit de wetsgeschiedenis een doorslaggevende rol. Voor het bepalen van de vergoeding gaat de rechter uit van het geldelijk belang van de uitvinding op het tijdstip van de octrooiverlening. Het commercieel succes speelt geen enkele rol. De rechter gaat uit van de veronderstelling dat het salaris reeds een component bevat voor het gemis aan octrooi en ziet daarom een vergoeding als een uitzondering, een correctie op een te laag salaris. Werkgevers met een eigen octrooiafdeling geven hun onderzoekers de vergoeding vaak in de vorm van een salarisverhoging na een uitvinding. Werkgevers zonder eigen octrooiafdeling, het merendeel van de middelgrote en kleine industrie, geven nu eens een salarisverhoging, dan weer een eenmalige uitkering, maar weigeren ook wel enigerlei vergoeding te geven. Uitvinders lijken in het algemeen tevreden, maar hebben ook weinig mogelijkheden om hun recht te realiseren. De overwegingen om in geval van een geschil niet tegen hun werkgever te procederen zijn talrijk en zwaarwegend: het verstoort de arbeidsrelatie, het is langdurig en kostbaar, de kansen zijn gering en de uitkomst is hoogstens een laag bedrag. Op dit moment bepaalt de werkgever of hij al dan niet een vergoeding zal toekennen. Gezien het dwingendrechtelijk karakter van de vergoeding is dit een ongewenste situatie. 8. Nadere uitwerking eigen standpunt Inleiding Hierna volgt een uitwerking van mijn standpunt. Achtereenvolgens komen de volgende vragen aan de orde: - de grondslag voor de vergoeding van onderzoekers, - de bepaling van de vergoeding, - wijze(n) waarop de vergoeding geldend gemaakt kan worden. 26 ) 22604, nr. 22, amendementen van de leden WitteveenHevinga en van der Hoeven. 27 ) Tweede Kamer, 1992-1993, 22604, nr. 8, blz. 10. 28 ) Tweede Kamer, 1992-1993, 22604, nr. 9, blz. 10. 29 ) Schuurman, Handelingen 1e Kamer 13 december 1994, 9, blz. 260 en 267. Pitstra, i b i d e m , blz. 262 en 269. Zij reageerden op een concept van dit artikel gezonden naar de Eerste Kamer. 30 ) Ibidem, blz. 266 en 2 7 1 .

119

8.1 De grondslag voor de vergoeding van onderzoekers Vele personen worden in dienst genomen als onderzoeker om (al dan niet concreet geformuleerde) technische problemen voor hun werkgever op de lossen. Voor de oplossing van deze problemen krijgt een onderzoeker vaak de noodzakelijke faciliteiten van zijn werkgever ter beschikking zoals tijd om na te denken, laboratoriumruimte, instrumenten, computers en hulp van allerlei technici. Faciliteiten zijn soms noodzakelijk voor het oplossen van een probleem of vergemakkelijken dit, maar geven geen garantie voor het doen van uitvindingen. Een onderzoeker vindt soms geen, soms wel een oplossing voor het hem gestelde probleem. De kwaliteit van de oplossing zal verschillen. De vruchten van zijn arbeid komen toe aan de werkgever, soortgelijk aan de vruchten van de arbeid van andere werknemers. Hebben partijen bij de salarisbepaling rekening gehouden met de mogelijk dat de onderzoeker een uitvinding kan doen? Chavannes constateert mijns inziens terecht dat noch de werkgever noch de onderzoeker in het algemeen kunnen voorzien dat hij een uitvinding zal doen. Bij het bepalen van het salaris hebben zij er dan ook geen rekening meegehouden.31) De praktijk van werkgevers met een octrooiafdeling bevestigt dit. Onderzoekers worden op de gebruikelijke wijze ingeschaald, waarbij geen rekening wordt gehouden met mogelijke uitvindingen. Na een uitvinding wordt hij in zijn schaal bevorderd of in een hogere schaal geplaatst. Het karakteriseren van een arbeidsovereenkomst met een onderzoeker als kansovereenkomst gericht op uitvindingswerkzaamheden door de wetgever in 1910 heeft veel misverstanden gecreëerd. De mede de daarop gebaseerde veronderstelling van de rechtspraak dat het salaris van een onderzoeker in het algemeen een component voor het gemis aan octrooi zou bevatten is in ieder geval nu onjuist. Partijen hebben derhalve bij de salarisbepaling vóór de uitvinding geen rekening gehouden met een uitvinding. Hoogst zelden lost een onderzoeker een probleem op door het doen van een uitvinding. De wet kwalificeert die prestatie als uitzonderlijk: het is een nieuwe oplossing die voor een deskundige niet voor de hand ligt. Hoe moet deze uitzonderlijke prestatie gewaardeerd worden? Partijen hebben dit in ieder geval niet gedaan. De octrooiwet bewerkstelligt dat zo'n uitzonderlijke oplossing van een onderzoeker, een uitvinding, leidt tot een octrooi. Dit kan aanzienlijke opbrengsten geven. De octrooiwet maakt dat een uitvinding van een onderzoeker wezenlijk verschilt van de andere vruchten van zijn arbeid of die van andere werknemers, hij verhoogt de waarde. Het is daarom geenszins vanzelfsprekend dat een uitvinding als vrucht van arbeid volledig aan de werkgever toekomt. De redelijkheid brengt mee dat de uitvinder deelt in de eventuele opbrengsten van het octrooi, dat de octrooiwet aan zijn werkgever toekent. Samengevat: Een uitvinding is een voor partijen onvoorzienbare prestatie, die de octrooiwet als uitzonderlijk qualificeert, hetgeen meebrengt dat de uitvinder deelt in de opbrengsten van het octrooi, dat de octrooiwet aan de werkgever toekent. Dit vormt de grondslag van de vergoeding voor zijn gemis aan octrooi. De vergoeding is dus geen aanvulling op een eventueel te laag loon. Evenmin is het een beloning voor een bijzonder waardevolle uitvinding of voor een uitvinding die voor deze onderzoeker uitzonderlijk is. Ingevolge de wet krijgt de werkgever het octrooi en hij bepaalt de wijze van exploitatie. Bij de exploitatie speelt de organisatie van de werkgever uiteraard een doorslaggevende rol. Maar ook bij een succesvolle exploitatie blijft het octrooi de basis. De bijdrage van de uitvinder voor de exploitatie is daarom van wezenlijk andere aard dan die van bijvoorbeeld de verkoper en de produktie-ingenieur, hoe nuttig deze ook voor de exploitatie zijn. Het toekennen van de vergoeding aan de uitvinder is een gevolg van de wet die voor uitvindingen octrooien toekent. Of de uitvinder daardoor wellicht binnen de organisatie van de

31

) Zie par. 4.

120


werkgever op een voetstuk geplaatst wordt, zoals Spoor stelt,32) is irrelevant. Een slotopmerking. Het octrooirecht verschilt in dit opzicht wezenlijk van andere uitsluitende rechten die werknemers voor hun werkgever kunnen verwerven zoals auteursrechten of modellen. Bij arbeidsovereenkomsten met werknemers waar de arbeid bestaat uit het maken van auteursrechtelijke werken of modellen is het voor beide partijen redelijk voorzienbaar of er een auteursrechtelijk werk of een model zal ontstaan en partijen kunnen er bij hun onderhandelingen rekening meehouden. Het uitsluitende recht van de werkgever is in deze gevallen niet een onvoorzienbare vrucht. Hier is geen reden om een vergoeding dwingend via de wet te regelen. 8.2 De bepaling van de vergoeding De vraag is: welke factoren behoren de vergoeding van een onderzoeker die een uitvinding heeft gedaan, te bepalen? Deze vraag is primair van arbeidsrechtelijke aard.33) Het betreft immers de prestatie van een verdienstelijk werknemer. Daarom moet de oplossing zo eenvoudig mogelijk zijn en zo min mogelijk aanleiding geven tot conflicten. De huidige wet gaat uit van het geldelijk belang van de uitvinding en de omstandigheden waaronder de uitvinding is gedaan. De grondslag van de vergoeding houdt in de uitvinder te laten delen in de opbrengsten van de toepassing van het octrooi. Een uitvinding kan op verschillende wijzen door een werkgever worden geëxploiteerd, o.a. verkoop van produkten, toepassing bij zijn fabricageproces, hetgeen kan leiden tot aanzienlijke besparingen, of licentieverlening aan derden. De deskundigen in Rb. Den Bosch34) en het meerderheidsadvies in HR 25 mei 199435) wijzen een goed begaanbare weg: welke licentieovereenkomst zou de werkgever met een zelfstandige uitvinder gesloten hebben. De werknemer-uitvinder krijgt een billijk deel van wat een zelfstandige uitvinder gekregen zou hebben. Het bepalen wat een billijk deel is vergt een aparte studie, voorlopig houd ik het op een 1/4. Men kan met behulp van deze veronderstelde licentie-overeenkomst en de werkelijk behaalde omzet, besparingen of netto-inkomsten uit licentieovereenkomsten met derden de opbrengsten uit het octrooi en daarmee de vergoeding jaarlijks bepalen. Dit uitgangspunt houdt in dat een eventuele vervaltermijn niet start op het moment van octrooiverlening, maar op het moment, dat het octrooi wordt toegepast. Een andere mogelijkheid om de vergoeding te bepalen is de Duitse richtlijnen overnemen of aan te passen aan de Nederlandse situatie. Het is denkbaar dat de omstandigheden waaronder de uitvinding gedaan is een groter deel in de opbrengsten rechtvaardigen dan de eerder genoemde 1/4, omdat de situatie van de zelfstandige uitvinder meer benaderd wordt. Hieronder noem ik enkele omstandigheden, wellicht zijn er meer. In de normale situatie krijgt een onderzoeker de benodigde materiële en personele ondersteuning om problemen voor zijn werkgever op te lossen. Indien hij ondanks het gebrek aan faciliteiten de uitvinding toch doet, is het redelijk zijn deel te vergroten. In hetzelfde vlak als het gebrek faciliteiten ligt het overwinnen van veel vooroordelen om het onderzoek dat tot de uitvinding leidde te mogen starten. 32

) Noot bij HR 25 m e i 1994, NJ 95,136. ) Zo ook de A.G. Koopmans in zijn conclusie voor HR 25 mei 1994, NJ 95, 136. 3 *) Zie 3.2. 35 ) Zie 3.3.

16 april 1996

Vaak moeten voor de exploitatie veel technische moeilijkheden overwonnen worden. Indien de uitvinder hierbij een belangrijke rol speelt is het redelijk om zijn deel te vergroten. 8.3 Wijze(n) waarop de vergoeding geldend gemaakt kan worden Bijna alle werknemers zullen het procederen tegen hun werkgever zo veel mogelijk proberen te vermijden. Daarom is het wenselijk naast het beroep op de rechter de mogelijkheid te openen een verschil van mening over de vergoeding aan een onafhankelijke commissie voor te kunnen leggen. Deze commissie dient tenminste uit de volgende deskundigen te bestaan: een jurist (het probleem is van arbeidsrechtelijke aard), een octrooigemachtigde die ervaring met licenties heeft en een accountant, omdat het bepalen van de opbrengsten van het octrooi essentieel is. Deze deskundigen dienen aangewezen te worden door de relevante werkgevers- en werknemersorganisaties. Het zou de werkgeversorganisaties of de organisatie van werkgevers met een eigen octrooiafdeling sieren de kosten van een dergelijke commissie voor hun rekening te nemen. Zij hebben er veel belang bij dat dergelijke verschillen van mening harmonieus worden opgelost. Iets dergelijks bestaat elders in het bedrijfsleven ook: verzekerden kunnen geschillen over verzekeringen voorleggen aan een ombudsman levensverzekering en de raad van toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf. De verzekeraars financieren deze instituten en volgen hun uitspraken. 8.4 Voorstellen Het voorgaande samengevat samengevat leidt tot een voorstel voor de volgende tekst voor art. 12 lid 6 ROW 1995: Indien op grond van lid 1, 2 of 3 het octrooi toekomt aan een ander dan de uitvinder, is de octrooihouder verplicht de uitvinder een vergoeding voor het gemis aan octrooi te geven. Deze vergoeding bestaat uit een billijk deel van de opbrengst van de exploitatie van het octrooi en wordt mede bepaald door de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats vond. Een vorderingsrecht van de uitvinder krachtens dit lid vervalt na verloop van drie jaren na het jaar waarin de opbrengst is verkregen. Tevens stel ik voor een commissie in te stellen die richtlijnen formuleert over de vragen: Wat een billijk deel in de opbrengst is en welke omstandigheden daarbij relevant zijn, zodat de uitvoering zo eenvoudig mogelijk is en zo min mogelijk conflicten geeft. Deze studie kan leiden tot aanbevelingen hoe het billijk deel te bepalen en/of voorstellen welke salarisverhogingen gelijk te stellen zijn aan een billijk deel. 9. Samenvatting De wetgever heeft in 1910 de aanspraak van de onderzoeker in dienstbetrekking op een vergoeding voor het gemis van octrooi voor zijn uitvinding erkend, maar dit onduidelijk in art. 10 lid 2 van de octrooiwet geformuleerd. Hierdoor kan de onderzoeker dit recht niet geldend maken. Een uitvinding is een voor partijen onvoorzienbare prestatie, die de octrooiwet als uitzonderlijk qualificeert, hetgeen meebrengt dat de uitvinder deelt in de opbrengsten van het octrooi, dat de wet aan zijn werkgever toekent. Dit vormt de grondslag van de vergoeding voor het gemis aan octrooi. Deze opvatting leidt tot een voorstel art. 12 lid 6 ROW 1995 te wijzigen.

33

Delft, 14 september 1995.

16 april 1996


121

De "betrekkelijke waarde van een werknemer voor de vooruitgang". De teleurstellende rechtsvorming in de zaak Hupkens/Van Ginneken.1) Prof. Mr A. A. Quaedvlieg. Indien een werkgever bovenmatig voordeel geniet van een werknemersuitvinding, dan bestaat er grond voor een billijke vergoeding door de patroon aan de werknemer, zo oordeelde de wetgever in 1910. In de zaak Hupkens/Van Ginneken, waarin de Hoge Raad op 27 mei 1994 uitspraak heeft gedaan, stond vast dat er grond bestond voor zo een billijke vergoeding. Oudwerknemer Hupkens begon met 3 miljoen te eisen, werd door de Kantonrechter naar 585.000 teruggeschroefd, en eindigde bij de Rechtbank en Hoge Raad met 75.000 gulden. Een terugblik op een zaak, waarin verwarring de overhand kreeg en waarin de principiële problematiek — nota bene door de cassatierechter zelf — is ondergeschoffeld. In 1969 hoort Hupkens van een relatie dat de firma Schuurmans en Van Ginneken kampt met een ernstig probleem. De firma produceert menginrichtingen. De mixers moeten echter regelmatig worden stilgezet omdat bepaalde mengprodukten de eigenschap hebben aan de wand te koeken, waardoor de menginrichting al na enkele minuten vastloopt. Een team van externe deskundigen, waaronder Duitse ingenieurs, is er niet in geslaagd een oplossing te vinden. Hupkens treedt in contact met Van Ginneken en wordt op 9 oktober 1969, nog vóór zijn afstuderen aan de Delftse TH, in dienst genomen als "Development Engineer". Hij verdient dan ƒ 2.250,- bruto per maand. Op 31 oktober doet Hupkens de uitvinding die tot de oplossing van het probleem leidt, en welke onder meer bestaat uit het aanbrengen van een flexibele wand in de mixer, waarlangs rollen op en neer bewegen. De oplossing van Hupkens vergt geen buitengewone inventiviteit, maar is voldoende voor de verlening van een octrooi. Bovendien verlost Hupkens zijn werkgever door deze vinding van een enorm probleem. Van Ginneken - die in de procedure buitengewoon terughoudend is in het verstrekken van gegevens omtrent de omzet - heeft, dat staat in de procedure vast, ten minste voor ƒ 18.243.000,- aan "Flexomixers" verkocht, maar waarschijnlijk is het omzetresultaat - mede door de verkoop van materiaal dat indirect met de geoctrooieerde Flexomixer samenhangt - veel hoger geweest. Hupkens verlaat het bedrijf van Van Ginneken in 1973. In 1982 wordt op zijn vinding octrooi verleend ten behoeve van Van Ginneken, die daar als werkgever krachtens art. 10 lid 1 (oud) van de Rijksoctrooiwet2) aanspraak op heeft (vgl. het gewijzigde huidige art. 12). Hupkens wenst te delen in de met zijn uitvinding gerealiseerde opbrengst. Hij baseert zich op art. 10 lid 2 Row, dat de werkgever verplicht om aan zijn werknemer-uitvinder een billijk bedrag toe te leggen, indien deze in zijn loon geen vergoeding vindt voor het gemis aan octrooi.3) Dat aan die laatste voorwaarde voldaan is, staat in de procedure voor alle instanties vast. De vraag is "slechts", wat de hoogte van de vergoeding moet bedragen. Daarover hebben de inzichten in de procedure sterk uiteengelopen. Hupkens zelf mikt (aanvankelijk) ') RvdW 1994, 120; NJ 1995, 136 noot Spoor; BIE 1995, 73-98. 2 ) Art. 10 lid 1 Row (oud): "In geval het voortbrengsel of de werkwijze, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is uitgevonden door iemand, die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, welker aard medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwende tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die, waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft, heeft de werkgever aanspraak op octrooi (etc.)." Vgl. de zakelijke overeenstemmende tekst in art. 12 lid 1 Row 1995. 3 ) Art. 10 lid 2 Row (oud): (= zakelijk overeenstemmend, art. 12 lid 6 Row 1995) "in geval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is de werkgever verplicht, hem een in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaronder zij plaats had, billijk bedrag toe te leggen (etc). Elk vorderingsrecht van de uitvinder krachtens deze bepaling vervalt na verloop van drie jaren sedert de dagtekening van het octrooi."

op 3 miljoen. Dat is het hoogste schattingsbedrag. De laagste inschatting, die van deskundige Mulder, bedraagt ƒ 50.000,-. Daartussen bewegen zich de schattingen van de andere deskundigen en instanties, somtijds zeer gedetailleerd geformuleerd en met waardevolle denkbijdragen over art. 10 Row. Aldus een - uiterst beknopte - synopsis van de zaak Hupkens/Van Ginneken. Het zijn uitsluitend hoofdlijnen, misschien niet eens alle hoofdlijnen, van een zaak waar nu juist ook aan ieder detail werd getild. In zoverre is deze weergave onvermijdelijk incompleet. Maar om te voorkomen dat dit artikel evenveel plaats gaat beslaan als de zaak zelf in het omvangrijke nummer van het Bijblad van maart 1995 - zo een vijftig kolommen - moet ik me hier beperken en naar de vollediger weergave aldaar verwijzen. Hoe kan het tot die extreme verschillen in waardering komen? Dit artikel gaat, tegen de achtergrond van de zaak Hupkens/Van Ginneken, de interpretaties van art. 10 lid 2 nog eens na, en doet daarnaast enige voorstellen. De vraag, hoe de billijke vergoeding voor de werknemer berekend dient te worden, bevat twee hoofdelementen. Op de eerste plaats het geldelijk belang, oftewel de schaal van de vergoeding: denkt men aan de bescheidener schaal van een aanvulling op het loon, of aan de royalere schaal van delen in de octrooiwinst? (I) Als de schaal eenmaal gekozen is, komt het aan op de weging van de overige omstandigheden. Die staan, zo zullen wij verdedigen, in een specifieke relatie tot de schaal die men kiest (II). I. De schaal van de vergoeding: "Arbeidsrecht" of "Octrooirecht"? Als het loon voor de werknemer geen vergoeding inhoudt voor het gemis aan octrooi, is de werkgever verplicht hem een - in verband met het geldelijk belang van de uitvinding en van de omstandigheden, waaronder zij plaats had - billijk bedrag toe te leggen. Men kan deze regel van art. 10 lid 2 op twee manieren lezen. Ofwel zodanig, dat zij een /oonaanvulling eist; dan denkt men aan een bedrag in de orde van grootte van een gratificatie.4) Ik noem dit voorlopig5) de arbeidsrechtelijke invulling. Ofwel zodanig, dat het "gemis aan octrooi" dan wel het "geldelijk belang van de uitvinding" zelfstandig maatstaf is. Het ligt dan eerder voor de hand de vergoeding te relateren aan de omzet of winst van de werkgever. Dat kan (kan) uiteraard tot aanmerkelijk hogere vergoedingen voor de werknemer voeren; ik noem het voorlopig de "octrooirechtelijke" invulling. De keuze die men maakt inzake de aard of de schaal van de vergoeding is dus reeds van grote betekenis voor de uiteindelijke berekening van de hoogte van de vergoeding. Wij zullen achtereenvolgens stilstaan bij de wetsgeschiedenis, en bij de beslissing van de Rechtbank en van de Hoge Raad in de zaak Hupkens/Van Ginneken.

4

) De hoogte daarvan loopt van de 500 gulden waarvan Croon vindt dat een industriële onderneming "in materiële zin haar erkentelijkheid" voor een miljoenen besparende verbetering tot uitdrukking kan brengen (Oratie 1964 p. 3), tot, zo lijkt het althans, bedragen van ongeveer een ton. 5 ) Verderop zal ik verdedigen dat er eerder sprake is van arbeids/oon dan van arbeidsrecht.

122


A. De wetgeschiedenis: inconsistent Ten aanzien van de uitvinder in dienstbetrekking vermeldt de Memorie van Toelichting:6) "In eene zoodanige dienstverhouding ligt tot op zekere hoogte eene kansovereenkomst, waarbij de werknemer tegen eene van tevoren bepaalde belooning de onzekere voordeden van zijn arbeid afstaat. Waar echter die voordeden bovenmatig groot kunnen zijn, is het wenschelijk voor het geval zulk eene gunstige uitkomst wordt verkregen, eene billijke vergoeding boven de bepaalde belooning aan den uitvinder toe te kennen. Hiertoe strekt het tweede lid." "Dit lid geeft den uitvinder de bevoegdheid in rechten van den werkgever zoodanig bedrag te vorderen, als noodig is om hem met het bepaalde loon of bovendien vrijwillig door den werkgever gedane uitkering, het gemis aan octrooi te vergoeden." Argumenten voor een "octrooirechtelijke" invulling De Memorie van Toelichting, dat is opvallend, rept niet (zoals de wet) over het door de uitvinder genoten loon, maar kaart de andere kant aan: de door de werkgever genoten voordelen zijn bovenmatig groot. Daarbij wordt kennelijk niet afgestemd op het moment van de uitvinding, waarop nog slechts sprake is (op zijn best) van voordelen die zeer groot kunnen zijn, maar op het moment dat de bovenmatig grote voordelen inderdaad zich hebben gerealiseerd: "voor het geval zulk eene gunstige uitkomst wordt verkregen.". Bij deze formulering moet wel haast de gedachte aan een "octrooirechtelijke" vergoeding hebben voorgezeten. Als de door de werkgever genoten voordelen echt "bovenmatig groot" zijn, trekt men de wanverhouding niet recht met een eenmalige gratificatie van enige tienduizenden guldens. Trouwens, het lijkt wel alsof er rekening mee is gehouden dat de uitvinder al zo'n gratificatie heeft ontvangen: de extra vergoeding is verschuldigd naast het bepaalde loon "of bovendien vrijwillig door den werkgever gedane uitkering." (cursief AQ). Argumenten voor een "arbeidsrechtelijke invulling" Wie echter na de Memorie van Toelichting de Memorie van Antwoord leest, ziet daar een heel andere opstelling. Het feit op zich dat de twee stukken niet aansluiten, verrast minder als men zich realiseert dat inmiddels 5 jaren verstreken zijn: het is nu 1910. De argumenten, die de Minister in 1910 hanteert, zijn niet in de eerste plaats bedoeld om nader licht te werpen op de vergoeding als zodanig, maar om te verklaren waarom men de actie ex art. 10 lid 2 aan een verjaringstermijn van drie jaar wil verbinden. Zij geven echter aan dat de Minister dit keer denkt aan een zelfstandige, abstracte waarde van het octrooi, te bepalen ten tijde der verlening:7) "Het zou ook hoogst bezwaarlijk zijn, na vele jaren nog de waarde van het octrooi ten tijde der verleening te bepalen. De latere geldelijke waarde toch van eene uitvinding wordt niet alleen bepaald door de uitvinding op zichzelve, maar het is hierbij voornamelijk de vraag, of de patroon haar commercieel heeft weten te exploiteren."8). De concrete exploitatieresultaten zijn dus kennlijk niet relevant voor de bepaling van de waarde in abstracto van het octrooi. Een dergelijke benadering lijkt ons echter per definitie ongeschikt om "bovenmatig voordeel" te vergoeden, want of de werkgever inderdaad "bovenmatig" voordeel gaat genieten van de uitvinding, is niet vaststelbaar zonder dat in de praktijk de proef op de som wordt genomen. Dat betekent dat de Minister hier is uitgegaan van een arbeidsrechtelijke invulling van de vergoeding: een beloning voor wat zich op het eerste gezicht laat aanzien als een bijzondere arbeidsprestatie. 6 ) Handelingen der Staten Generaal. Bijlagen. 1904-1905. No. 197, 3, p. 29, l.k.; Moorrees, Het Octrooirecht, Deel I, 'sGravenhage 1912, p. 55-56. 7 ) Men houde in gedachten dat het systeem van uitgesteld onderzoek eerst in 1964 is ingevoerd, en dus in 1910 vermoedelijk werd gedacht aan een spoediger tijdstip van verlening: zie het deskundigenrapport van Klaus en Verkade, BIE1995, p. 83, r.k. 8 ) Handelingen der Staten-Generaal. Zitting 1909-1910, no. 24, p. 18/19; Moorrees, op. cit. p. 61-62.

16 april 1996

De wetsgeschiedenis lijdt daarmee aan een innerlijke tegenstrijdigheid. Bij deze constatering moeten wij het maar laten. Ik doe haar, omdat in de discussie over de strekking van art. 10 steeds weer dat beroep op de wetsgeschiedenis opduikt -vaak uiteraard eenzijdig geciteerd. Dat dreigt die wetsgeschiedenis een aura van gezag te geven, die zij niet verdient. Men mag aannemen dat de Minister in 1905 zijn beste gevoelens voor de uitvinder naar boven liet komen en in 1910 blij was met een gelegenheidsargument voor een korte verjaringstermijn, maar men mag niet aannemen dat hij de diepten gesondeerd had onder de waterspiegel van art. 10. Er zijn trouwens weinig andere discussiepunten in het recht, laat staan het arbeidsrecht, waar men nog kritiekloos een minister van vóór de eerste wereldoorlog durft te citeren, en dat zulks in deze zaak wel gebeurt is een indicatie hoe dun de rechtsontwikkeling op dit gebied geweest is. Waar de wetsgeschiedenis argumenten aandraagt die zinnig of bruikbaar zijn, staat het natuurlijk vrij om daarnaar te verwijzen. Dat zal ik zelf ook doen. Gezien de tegenstrijdigheden in die wetsgeschiedenis, komt aan die argumenten evenwel geen bijzondere autoriteit voor één van beide stelsels meer toe. B. De Rechtbank: vruchten van de arbeid horen aan de werkgever Uitgangspunt dient te zijn, aldus de rechtbank in rov. 11 van haar vonnis in de zaak Hupkens/Van Ginneken, de in het eerste lid van art. 10 lid 1 Row toegepaste hoofdregel, dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen. De billijke vergoeding voor de werknemers in art. 10 lid 2 is een uitzondering. Uit het uitzonderingskarakter van art. 10 lid 2 vloeien beperkingen voort voor de hoogte van de vergoeding.9) Met name brengt het door art. 10 lid 2 genoemde verband tussen het geldelijk belang der uitvinding en de aan de werknemer toe te kennen vergoeding niet mee dat de vergoeding moet worden vastgesteld op het bedrag waarop dat belang wordt gewaardeerd. Dat is in de ogen van de rechtbank een onjuiste maatstaf. In de opvatting van de rechtbank over de strekking van art. 10.2, zo herhaalt rov. 19, staat het geldelijk belang van de uitvinding niet in relatie tot de omzet. Ik concentreer mij op het uitgangspunt: vruchten van betaalde arbeid horen in beginsel aan de werkgever. Het geeft aanleiding tot twee opmerkingen. Ten eerste: het octrooi is geen vrucht van betaalde arbeid, maar de uitvinder kan dikwijls wel voor het gemis aan octrooi gecompenseerd worden door (extra) loon. Ten tweede: bij "bovenmatig voordeel" voor de werkgever is compensatie door enkel (extra) loonbetaling niet mogelijk. 1. Octrooi geen vrucht van betaalde arbeid De uitvinding, de nieuwe kennis die door de werknemer wordt opgedaan, is ontegenzeggelijk de vrucht van de door de werkgever betaalde arbeid. De uitvinding komt de werkgever toe; dit is onbestreden. De werkgever kan de uitvinding dus toepassen en ten nutte maken, en verwerft mitsdien volledig de vrucht van de arbeid. Op dat moment heeft de werkgever dus wat hem toekomt: alles wat hem toekomt als vrucht van betaalde arbeid. Maar hoe zit het met het octrooi op de uitvinding? Is het uitsluitend recht om de uitvinding te mogen exploiteren, de vrucht van arbeid van de werknemer? Het antwoord moet neen zijn. De werknemer doet de uitvinding, maar hij schept niet het octrooirecht. De overheid verleent het octrooi. Zij verleent het uit overwegingen van maatschappelijke doelmatigheid, in het kader van economische politiek, waarbij economische overwegingen gelden. Het octrooi, en datgene wat uit het octrooi voortvloeit, is dus aan een fundamenteel andere ratio onderworpen dan de voordelen die uit de arbeid sec voortvloeien, en staat in een veel breder perspectief dan de eenkennige relatie werkgever-werknemer. De overheid creëert door het uitsluitend octrooirecht een extra winstmogelijkheid, die als stimulans voor innovatie moet dienen. De rechtspolitieke keuze, wie van die stimulans moet profiteren, is dus eveneens zaak van het octrooirecht. Het staat als een paal boven water, 9 ) De motivering van de rechtbank werkt verwarrend: het feit dat art. 2 bij uitzondering wordt toegepast, betekent dus niet dat het een uitzondering op de hoofdregel vormt.

16 april 1996


dat de octrooiwetgever gewenst heeft dat de uitvinder, al is hij in dienst, deelt in de stimulans van het octrooi, zulks evengoed om doelmatigheids- als om rechtvaardigheidsredenen. Art. 10 lid 2 is daarvan nu juist de uitdrukking zelve. De uitvinder werkt in dienstverband, maar stellig onjuist is de gevolgtrekking, dat zijn ocrrooibeloning door de beginselen van het arbeidsrecht, niet door die van het octrooirecht zou worden bepaald.10) Loonvergoeding als "kansovereenkomst" Tegenover de principe-aanspraak van de uitvinder op een aandeel in het geldelijk belang van het octrooi staat evenwel de praktische moeilijkheid, dat nauwelijks becijferbaar is hoe hoog dat aandeel precies zou moeten zijn. Daarom wordt aangenomen dat het aandeel van de werknemer normaal gesproken indirect in het loon verdisconteerd is. De wetgever is er van uitgegaan dat de werknemer en werkgever een "kansovereenkomst" hebben gesloten, die meebrengt dat de werknemer de (onzekere) voordelen die uit de octrooiering van een eventuele vinding van hem voortvloeien, zal afstaan. De werknemer ontvangt daarvoor als tegenprestatie loon.11) De wetgever heeft door deze constructie aangegeven, dat het principe dat de uitvinder zijn aandeel toekomt, niet is opgeofferd aan het uitgangspunt, dat de vruchten van betaalde arbeid toevallen aan de werkgever, maar ermee in harmonie is gebracht. Er is immers strikt gesproken geen sprake van vruchten van de arbeid, maar wel van een kans op (extra) voordelen voor de patroon, waarvoor de werknemer in de vorm van (een deel van het) loon gecompenseerd kan worden. Men denkt dan evenwel aan het normale geval; aan kansen die door beide partijen redelijkerwijs voorzien kunnen worden. Is daarvan geen sprake, vormt het loon in andere woorden geen vergoeding voor het gemis aan octrooi, dan schrijft de wetgever een billijke vergoeding voor. Zowel de regel als de uitzondering gaan dus uit van de gedachte, niet dat het octrooi als vrucht van de arbeid reeds aan de werkgever toevalt, maar dat het loon naast de vergoeding voor de arbeidsverrichtingen, een (kans-)vergoeding dient te bevatten voor het gemis aan octrooi. Er kunnen zich evenwel twee uitzonderingen voordoen, waardoor de bovengenoemde kansovereenkomst niet het gemis aan octrooi vergoedt. Het loon kan zo laag zijn, dat de "kansovereenkomst" niet geacht mag worden, in die loonsom verdisconteerd te zijn. Of het loon is wel normaal, maar de door het uitsluitend recht verworven voordelen zijn zo excessief, dat zij liggen buiten datgene wat beide partijen bij de kansovereenkomst redelijkerwijs konden voorzien; er is "bovenmatig voordeel". De wetgever schrijft in de bovengeschilderde gevallen een billijke vergoeding voor, om de verhoudingen te herstellen. In het eerste geval, als het loon niet geacht kan worden te zijn aangepast aan wat voor uitvindigsarbeid als redelijk wordt ervaren, is loonsuppletie, bijvoorbeeld in de vorm van een gratificatie, een goede oplossing. Men bouwt dan voort in de geest van de wet: het loon had een kansvergoeding voor een dergelijke vinding dienen te bevatten. Er is geen bezwaar tegen, dat men een beter uitvinder beloont volgens de tarieven van het "kansloon" voor betere uitvindingen. 2. Bovenmatig voordeel: Loonsuppletie onvoldoende Wat als de voordelen die de werkgever geniet zodanig excessief zijn, dat die niet kunnen worden verdisconteerd in 10 ) Het idee, dat art. 10 lid 2 Row een regeling van arbeidsrecht zou zijn, heeft in Nederland een soort axiomatische gelding verworven. Dat idee is juridisch evenwel slechts pover onderbouwd. Jammer genoeg heeft de regering ook bij de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995 weer klakkeloos deze stelling overgenomen. Mijns inziens had de Raad van State in zijn advies gelijk, toen hij geschillen i.v.m. het nieuwe art. 12 wilde concentreren bij de Haagsche Rechtbank en niet de Regering, toen zij dat in het Nader Rapport verwierp met de ongemotiveerde dooddoener dat bij de billijke vergoeding het arbeidsrechtelijk karakter prevaleert: TK 1991-1992, 22.604, (R 1435), B p. 19. 11 )Er is dus sprake van arbeids/oon, maar niet van arbeidsrecht.

123

het loon, of zelfs in een verhoogd loon? Er is dan m.i. sprake, temeer als de vinding ook geoctrooieerd wordt, van een "vrucht van arbeid" die buiten de normale verhoudingen ligt en waarover ook niet bij de arbeidsovereenkomst geacht kan worden te zijn gecontracteerd. Bij het normaaltype arbeidovereenkomst kan binnen zekere marges voorspeld worden wat de werknemer gaat presteren. Het loon wordt daarop afgestemd. Dat is zo algemeen, dat het vrijwel als typerend voor de arbeidsovereenkomst mag worden beschouwd. Tegen die achtergrond, namelijk dat het loon inderdaad de tegenprestatie bevat voor wat wordt afgestaan (de vruchten van de arbeid), is de regel: de vruchten van de arbeid horen aan de werkgever, een vanzelfsprekendheid. Maar de extreme winstgevendheid van sommige uitvindingen vormen op die voorspelbaarheid van de waarde van het arbeidsresultaat een uitzondering. Zelfs los van octrooi zou men zich dus de vraag kunnen stellen, of de werkgever zich te goeder trouw het volledige voordeel kan toeëigenen. Omdat de vruchten van de arbeid de schaal van de doorsnee arbeidsverhoudingen te buiten gaan, kan de octrooivergoeding niet meer worden vastgesteld door loonsuppletie, naar analogie van hetgeen in normale arbeidsverhoudingen wordt betaald. Er is daarom goede reden om bij bovenmatig voordeel opnieuw te bekijken, wie waarop recht heeft. Bovenmatig voordeel: koppelen aan opbrengst Als men werkelijk wil vaststellen of er sprake is van een bovenmatig voordeel, dan kan dat natuurlijk slechts op één manier: door, om te beginnen, en onder voorbehoud van alle overige omstandigheden die een rol spelen, eens vast te stellen hoeveel de uitvinding nu eigenlijk in het laatje brengt. Maar juist dat stuit bij de rechtbank op onoverkomelijke problemen: "In de hierboven uiteengezette opvatting over de strekking van art. 10 lid 2 Row staat het geldelijk belang van de uitvinding voor Hupkens niet in relatie tot de door Schugi met de Flexomixers behaalde omzet, zodat geen behoefte bestaat aan bewijslevering van de omzet die Schugi met de Flexomixers heeft behaald," aldus de eerste alinea van rov. 19 van het rechtbankvonnis. Met andere woorden, het geldelijk belang van de uitvinding dient volgens de rechtbank te worden vastgesteld in abstracto, los van de vraag hoeveel de uitvinding realiter opbrengt. Die opvatting is slechts verdedigbaar, als men aan art. 10 lid 2 iedere functie van het "herverdelen" van bovenmatig voordeel wil ontzeggen. Nu is dat laatste inderdaad de opvatting van de rechtbank. Maar zelfs dan blijf ik wantrouwend, of zelfs de rechtbank iedere zijdelingse blik in de split van de omzet heeft kunnen onderdrukken. Zeker, als het om een gratificatie van ƒ 75.000,- gaat. De rechtbank zegt aan de omzetcijfers geen behoefte te hebben, maar zij wéét - en stelt in rov. 18 nog een keer vast - dat Van Ginneken als werkgever heeft erkend dat er in ieder geval ƒ 18.243.000,- aan omzet is geweest. Stel dat het nu eens geen 18 miljoen, maar 18 duizend gulden waren geweest, was de rechtbank dan toch ongewijzigd op een gratificatie van ƒ 75.000,- terecht gekomen? Als de omzet werkelijk geen rol mag spelen, is daaraan niet te ontkomen, maar evengoed lijkt het me onaannemelijk. Stel dat het "in abstracto" om een werkelijk veelbelovende uitvinding gaat, maar dat de werkgever kan aantonen dat er alleen maar rampzalig verlies op is geleden. Als ik het vonnis van de rechtbank lees, doet dat echter niets af aan 's werknemers aanspraak op zijn gratificatie, want de omzet is een irrelevant gegeven.12) Dat wil er bij mij niet in. In een buitengewoon werknemer-vriendelijk octrooirecht zou het loskoppelen van vergoeding en omzet deze functie kunnen hebben, dat indien de werkgever besluit een werknemersuitvinding om markttechnische redenen niet te exploiteren, de werknemer toch een beloning krijgt voor het bijzondere van zijn vinding. Hij kan nu immers niet zelf octrooi aanvragen en inkomsten daaruit genieten. Maar ook deze vergoeding (hoe sympathiek ook) zou ik nogal bezwaarlijk achten. Zij is te belastend voor 12 ) Zie echter het deskundigenbericht in de zaak Van Gunsteren/Lips, BIE1985, p. 110, sub 9: Lips (werkgever) stelt dat de uitvinding haar alleen geld heeft gekost, maar deskundigen zien dit niet als van invloed op de te bepalen geldswaarde van het octrooi.


124

de werkgever, die immers uit de uitvinding geen voordeel trekken kan. Als er geen voordeel is, is er ook geen aanleiding voor een billijkheidscorrectie. "Koppeling" vermijdt risico onvoorzienbaarheden op peilingsdatum Koppeling aan de omzet kan eigenlijk alleen principeel worden uitgesloten, wanneer men tot uitgangspunt wil nemen het denkbeeld, dat de werknemer na het doen van de uitvinding deze - met alle daaraan inhaerente goede en kwade kansen - aanbiedt" aan de werkgever, en dat deze daar vervolgens een "beloning" aan verbindt die wat hoger of lager kan zijn naarmate hij de vruchten voor de onderneming hoger of lager inschat. Als voorzichtig ondernemer zal hij ze eerder laag dan hoog moeten inschatten. Maar opnieuw brengt dat gegeven ipso facto mee dat de billijkheidscorrectie, waar art. 10 lid 2 op mikt, in gevaar komt. Naarmate de werkgever - geheel volgens de regels van wijs ondernemerschap - de waarde van de uitvinding op "tijdstip nul" terughoudender inschat en daarmee de verschuldigde gratificatie verkleint, vergróót hij de kans, dat de uitvinder uiteindelijk niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. Overigens kan ook de grootste voorzichtigheid niet garanderen dat de werkgever de waarde van de uitvinding veel te hoog inschat. Wie de billijke vergoeding relateert aan de omzet, voorkomt dat de hele vergoeding afhankelijk wordt van één te optimistisch peilmoment. En bereikt dat men zich niet hoeft te voegen in de overigens wel verukkelijke hypocrisie van het Bossche Hof van 4 juni 1980,13) dat "na de octrooiverlening gebleken problemen met betrekking tot de praktische toepasbaarheid onder omstandigheden een rol kunnen spelen met betrekking tot de waarde van het octrooi tijdens de verlening". Ondanks al die argumenten tonen de Nederlandse rechtspraak en doctrine zich vaak sterk gehecht aan het idee, dat de zaak met een gratificatie ineens beklonken moet kunnen worden.14) Verwerping bescheiden suppletie bij bovenmatig voordeel Een belangrijk deel van de doctrine en rechtspraak meent dat ook in geval van bovenmatig voordeel bij de werkgever volstaan mag worden met een beperkte vergoeding in de vorm van een loonsuppletie.15) De werknemer wordt dan bijvoorbeeld een vergoeding op de bescheidener schaal van een gratificatie toegekend. Dat voorkomt onzekerheid bij de werkgever over hoge claims van uitvinder-employee; het voorkomt rechtsongelijkheid ten opzichte van collega-werknemers die niet zo'n voordeeltje in de schoot geworpen krijgen; de bescheidener winstkansen zullen (ex-)werknemers minder aanmoedigen tot de zenuwslopende en geldverslindende procedures die geschillen in dit domein kenmerken.16) Die argumenten overtuigen niet. Aangezien basisgegeven voor de claim is dat de werkgever een werkelijk bovenmatig voordeel geniet, acht ik het gejammer over de onzekerheid over hoge claims nog het minst terecht. Ongelijkheid in beloning ten opzichte van collega's die ook hun best doen is beside the point: de vergoeding voor gemis aan octrooi is geen beloning voor het feit dat iemand zijn best heeft gedaan, (dat ele" ) 6/E1985, p. 106, sub 20. 14 ) Chavannes, Vergoeding v o o r het gemis aan octrooi, BIE1985,170-173, stelt vast dat er onmiskenbaar in literatuur en praktijk een wellicht onbewuste neiging te bespeuren is geweest om de grootte van de eventuele extra beloning te beperken, en somt een aantal constructies op die men daartoe zoal heeft voorgesteld. 15 ) Het zal toch maar gebeuren, dat een Nederlandse werknemer per toeval het geheim van de supergeleiding bij kamertemperatuur ontdekt, of een andere uitvinding doet die vele miljarden waard is. De internationale gemeenschap geeft hem de Nobelprijs (men mag hopen dat die door de rechtbanken niet onder de vruchten van de arbeid wordt gerekend) maar de Nederlandse werkgever drukt, na raadpleging van o.m. Croon, " i n materiële zin zijn erkentelijkheid uit" door een gratificatie van 500 gulden en 25 cent. 16 ) Zie de noot van Spoor bij NJ1995,136, sub 4.

16 april 1996

ment speelt dus geen rol), maar een premie die de wetgever zet op nuttige en succesvolle innovatie, waarvan het potentieel voordeel zich kan uitstrekken tot ver buiten de onderneming. Inderdaad ontstaat het gevaar dat een enkele bofferd in een positie komt, waardoor hij meer beloond wordt dan de CAO's voor de anderen berekend hebben; ik kan er werkelijk niet van wakker liggen. Ook mis ik bij al deze bezwaren node de kanttekening dat juist waar werknemers in een positie verkeren om zeer bijzondere voordelen voor de werkgever binnen te halen, herhaaldelijk met provisiesystemen of winstdelingsregelingen gewerkt wordt, die eveneens tot beloningen kunnen leiden die in geen verhouding staan tot wat de doorsneewerker (die ook zijn best doet) opstrijkt. Wat tenslotte het derde argument betreft, de moeizame geschillen die uit de beloningsregeling van art. 10 lid 2 voortvloeien, ik wil daar niet lichtvaardig overheen stappen. Maar het is niettemin enigszins patroniserend, en het gegeven dat de eigenlijke uitvinder geen enkel deel gegund wordt in de zilvervloot die met zijn vondst geënterd wordt, blijft onbevredigend voor het rechtsgevoel. Dat wordt niet opgelost door dat rechtsgevoel als romantisch" te kwalificeren. Eerder is het de vraag of de juristen niet eens de hand in eigen boezem zouden moeten steken. In plaats van meewarig gade te slaan hoe de koppige uitvinders een veelvoud van de haalbare billijke vergoeding verspillen in procedures, zou in juridische kring de vraag wel eens gesteld kunnen worden, of er een systeem voor passende vergoedingen te ontwerpen is, dat dergelijke procedures overbodig maakt en dat beide partijen bevredigt. De afgelopen 85 jaar lijkt men daar in Nederland maar zelden voor te zijn warmgelopen. C. De Hoge Raad: geen laatste woord. Gelukkig heeft de Hoge Raad niet, in navolging van de Rechtbank, de koppeling aan de omzet principeel ontoelaatbaar geacht. De Hoge Raad stelt vast dat: - in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi; - art. 10 lid 2 ziet op het geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis van octrooi te omvatten; - waar de Rechtbank als uitgangspunt neemt de "hoofdregel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen", bedoelt zij de bovenweergegeven regel, dat het loon in de regel een vergoeding inhoudt voor het gemis aan octrooi; - waar de Rechtbank oordeelt dat art. 10 een uitzonderingskarakter heeft, bedoelt zij dat (dus) uitzondering is, dat het loon niet zo'n vergoeding voor gemis aan octrooi inhoudt. Men ziet: de hele redenering wordt teruggebogen naar de oude gemeenplaatsen, die nu juist de oorzaak waren van het conflict. De Hoge Raad heeft de onderdelen IC en D van het middel, waarin de principiële problemen aan de orde worden gesteld, verworpen, maar zonder duidelijke motivatie. Dat is nauwelijks voldoende om een zo belangrijke discussie voorgoed mee af te sluiten. Duidelijkheid is wèl dat de Hoge Raad verwerpt een vergoeding, die in beginsel gesteld wordt op het geldelijk belang van de vinding en aan de waardering van dat belang een veronderstelde licentie-overeenkomst ten grondslag legt. Volgens de Rechtbank stond het advies van de deskundigen Klaus en Verkade zo een berekening voor.17) Hoe dan ook, de Hoge Raad wijst niet af een billijke vergoeding in de vorm van aan de omzet gerelateeerde royalty. De cassatierechter wil zelfs niet weten dat de rechtbank zich in die zin heeft opgesteld: "In het vonnis ligt niet besloten het oordeel dat een krachtens art. 10 lid 2 toe te kennen vergoeding alleen in een bedrag ineens en niet in een percentage van de omzet kan bestaan."

17 ) Mijn indruk is dat de rechtbank uit het deskundigenadvies meer of anders kan hebben afgeleid dan deskundigen precies bedoeld hebben, maar het heeft niet zo veel zin meer (en zou vooral zeer veel ruimte vergen) nu hier de punten op d e i te zetten. Men vergelijke de nrs. 100,106,108,110 van het deskundigenrapport.

16 april 1996


II. De overige omstandigheden. Wie van de omvangrijke stukken in de zaak Hupkens/Van Ginneken kennis neemt, krijgt een indruk van het welhaast ongebreidelde aantal omstandigheden dat men zou kunnen verzamelen als zijnde van invloed op de hoogte van de vergoeding. Een dergelijke wildgroei van factoren, die ieder voor zich weer buitengewoon lastig in concrete meeteenheden zijn om te zetten, brengt het gevaar met zich mee dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Bij het wegen van de "overige omstandigheden" is het dus zo mogelijk nog belangrijker dan anders, om precies voor ogen te hebben wat men met art. 10 lid 2 wil. Ik kom dan terug op de al enkele malen uitgesproken gedachte, dat art. 10 lid 2 een billijkheidscorrectie18) beoogt. De billijkheidscorrectie is vooreerst op zijn plaats als het niveau van de uitvinding als het ware een hogere loongroep zou hebben gerechtvaardigd. Het gaat dan om uitvindingen van het soort dat men normaal gesproken van employees mag verwachten, alleen werd deze employee in salaris wat "ondergewaardeerd". In dit geval meen ik, dat inderdaad alle omstandigheden in verband met de arbeider-uitvinder, de arbeidsovereenkomst en de uitvinding aan bod kunnen komen. Tot een pandemonium hoeft dat niet te leiden. Het gaat om een correctie van een vrij beperkte omvang waarbij alleen de echt saillante trekken van het geval aan bod hoeven komen. De rechtbank in de zaak Hupkens/Van Ginneken doet het op dit punt fraai, door met gevoel voor prioriteiten voorop te stellen dat het enerzijds niet gaat om een uitvinding van buitengewone inventiviteit, maar wel om een die de werkgever van een belangrijk probleem heeft verlost en die voor de verdere bedrijfsvoering van groot belang is geweest. Het betreft dan een correctie van een beperkte scope. In die omstandigheden is minder bezwaarlijk dat het geldelijk belang van het octrooi in een vroeg stadium, min of meer schattenderwijs, wordt vastgesteld en dat de verjaringstermijn in verband met de vordering tot billijke vergoeding kort is. De overige omstandigheden in geval van bovenmatig voordeel Er was echter een tweede omstandigheid die de billijkheidscorrectie kon rechtvaardigen. Dat is het geval dat het gaat om een uitvinding waarvan de exploitatie, mede tegen de achtergrond van de onderneming van de werkgever, zo enorm en zo onverwacht winstgevend blijkt te zijn, dat geen enkel gebruikelijk ingenieurssalaris geacht kan worden daarvoor een vergoeding te bevatten. In dat geval gaat het om omstandigheden die indicaties kunnen geven over twee hoofdvragen: - is er bovenmatig voordeel voor de werkgever, en - hoe specifiek is dat bovenmatig voordeel te danken aan de werknemer. Bovenmatig voordeel doet zich evident voor als, in een kleine of middelgrote onderneming, de omzet ineens verdubbelt of verdrievoudigt. Of als de twee vennoten van een v.o.f. voortaan in weelde baden, maar hun enige aangestelde ingenieur afschepen met een gratificatie van twintigduizend gulden. Bovenmatig voordeel zal in grotere ondernemingen veel zeldener aantoonbaar zijn, omdat niet gauw voorstelbaar is dat de resultaten van één enkele vinding tot een bedrag voeren dat "bovenmatig" voorkomt in vergelijking met het resultaat van de hele onderneming c.q. produktdivisie. Maar volledig uitgesloten is het natuurlijk niet. Op het eerste gezicht lijkt het wellicht onrechtvaardig, dat aldus één en dezelfde uitvinding bij een kleine onderneming zou kunnen leiden tot een aandeel in de omzet, maar bij een grote onderneming niet. Daarom zij nog eens onderstreept, dat de basis van de vergoeding in dit verband niet is de kwaliteit van de uitvinding (die zou bij wijze van spreken bescheiden kunnen zijn), maar de onrechtvaardigheid, dat de werkgever exclusief en in onevenredige mate de voordelen naar zich toe trekt die voortvloeien uit de vinding van een ander. Waar die voordelen minder exclusief zijn, omdat ze ten goede komen aan een grote arbeidsgemeenschap, en minder onevenredig, omdat ze passen in de schaal van de 18

) Vgl. HR 30 juni 1950, NJ 1952, 36, Perquin Perfra, "dat de werknemer (...) in billijke mate deel hebbe aan de baten, die zijn uitvinding voor het bedrijf afwerpt."

125

omzet die de onderneming normaal gesproken realiseert, is voor extra vergoeding geen aanleiding. Het behaalde voordeel moet ook inderdaad aan de verdiensten van de werknemer zijn toe te schrijven. Aangezien voor het bovenmatig voordeel alle factoren van de ontwikkeling tot en met de afzet meetellen, moet ook voor al die factoren gekeken worden naar de individuele inzet van de werknemer. In zijn theoretisch "individueelste" vorm heeft de werknemer de uitvinding ontwikkeld zonder aanwijzingen van zijn werkgever of tegen diens aanwijzingen of "zoekrichting" in, met een minimum aan gebruik van ondernemingsspecifieke kennis en/ of onderzoeksfaciliteiten, was de uitvinding vrijwel direkt toepasbaar (d.w.z. de uitontwikkeling vergde weinig of geen investeringen van de werkgever), zijn er geen andere octrooien in het produkt ingebouwd die de werkgever op zich reeds een uitsluitende marktpositie zouden verschaffen, en heeft hij dit alles in zijn eentje geklaard, zonder hulp van zijn team of van andere employees. Ook het "unieke" van een vinding, het idee dat een andere even gekwalificeerde werknemer hier niet gauw op zou zijn gekomen, draagt bij tot de toeschrijving aan de werknemer. Afzet en verkooporganisatie daarentegen zou men wellicht geneigd zijn per definitie aan de werkgever toe te schrijven. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Uiteraard verloopt de afzet in eerste instantie door de organisatie van de werkgever. Maar als de uitvinding het produkt bruikbaar of zelfs uniek maakt, motiveert het zijn afzet ook voor een belangrijk deel zelf. Uiteraard hoeft een vinding, om voor een overtuigend deel aan de werknemer te worden toegerekend, niet aan alle bovengestelde factoren te voldoen; zij dienen slechts als indicatoren, om aan te geven in hoeverre het behaalde bovenmatig voordeel mede is toe te rekenen aan de werknemer. Uit het bovenstaande vloeit opnieuw voort dat, naarmate de werknemer bij een grotere onderneming werkzaam is, de waarschijnlijkheid afneemt dat hij in aanmerking komt voor een aandeel in het bovenmatig voordeel. De werknemer werkt met name minder autonoom en de door de onderneming verschafte kennis en faciliteiten zullen al gauw van meer betekenis zijn geweest. Het verwondert dus nauwelijks dat oud-Octrooiraad voorzitter Mr J.B. van Benthem in een advies in deze procedure verklaarde dat bij vrijwel alle grotere industriële bedrijven in Nederland de beloning voor uitvinders in dienstbetrekking wordt gevonden binnen het reguliere beloningsstelsel. Uit de diverse vonnissen is echter niet veel op te maken omtrent de omvang van het bedrijf van Van Ginneken. Als dit niet onder de grotere bedrijven zou vallen, vind ik het niet vanzelfsprekend om de door Van Benthem geschilderde praktijk ook tot regel voor kleinere ondernemingen te maken. Juist daar zie ik eerder een groot deel van de verdienste van de uitvinding toekomen aan één uitvinder. Ook ontstaat een gevoel van een onbillijke verdeling, als de voordelen van het octrooi niet min of meer vervloeien in de anonimiteit van een grote onderneming, maar leiden tot onevenredige bevoordeling van identificeerbare personen ("de directeur"), terwijl de uitvinder zelf eigenlijk geen deel heeft aan de vruchten van zijn werk. Veelal wordt in de literatuur (of rechtspraak) eenzijdig de stelling betrokken dat octrooiwinst in hoofdzaak hetzij op de werkgever, hetzij op de uitvinder is terug te voeren. Mijns inziens maakt men dan ten onrechte een dogmatische keuze aangaande een kwestie, die juist een rechtsvraag in ieder afzonderlijk geval zouden moeten zijn. Behalve het bovenmatig voordeel voor de werkgever en het aandeel daarin van de werknemer meen ik dat geen andere omstandigheden in de overweging hoeven te worden betrokken. De uitvindingshoogte19) de "omvang" en de "sterkte" (bestandheid tegen nietigheidsacties) bijvoorbeeld zijn niet van belang, omdat zij niets zeggen over de vraag of de werkgever bovenmatig heeft genoten, noch over de vraag welk aandeel de werknemer daarin heeft gehad. Dat het een knappe of sterke uitvinding is, is in dit verband van vergoeding voor bovenmatig voordeel irrelevant. Staan tenslotte alle lichten op groen 19

)Vgl. Furstner, De arbeidsverhoudingen in het industriële eigendomsrecht, in: Mom, Keuchenius (red.). Het werkgeversauteursrecht, Deventer 1992, p. 57-58.

126


voor een vergoeding wegens bovenmatig voordeel (heel wat uitvindingen zullen voor die tijd zijn afgevallen) dan meen ik dat geen werkgever zich over die aderlating nog terecht zou mogen opwinden. De eerste voorwaarde van allemaal is immers, dat vaststaat dat de uitvinding hèm, de werkgever, reeds in zeer ruime mate voordeel heeft gebracht. Uiteindelijk is het trouwens niet de werkgever, maar de consument die betaalt. Ook dan is er geen reden tot dramatiseren. Fraai hebben de deskundigen Klaus en Verkade dat getroffen in hun rapport,20) waar zij stellen dat een royalty van 1% (in ruil voor een betrouwbaar produkt) voor de werkgever geen commercieel bezwaar inhoudt en geen merkbare invloed zal hebben op het omzetniveau. Conclusie Art. 10 lid 2 Row De billijke vergoeding ex art. 10 lid 2 Row is verschuldigd in twee situaties. Ten eerste, als de werknemer in het licht van alle omstandigheden in zijn loon te weinig vergoeding vindt voor het gemis aan octrooi, maar door een aanvulling op het loon, bijv. een gratificatie, wel voldoende vergoeding kan vinden. De vergoeding kan dan worden bepaald op een som ineens, binnen de orde van grootte van wat nog als een gratificatie beschouwd kan worden. Ten tweede, als de werkgever dankzij het octrooi bovenmatig voordeel geniet èn dat voordeel bovendien in hoge mate attribuabel is aan een individuele uitvinder. Om vast te stellen of er sprake is van bovenmatig voordeel, is het onontbeerlijk om inzicht te krijgen in de dankzij de uitvinding gegenereerde omzet. De billijkheidscorrectie moet bestaan uit een aandeel in het bovenmatig voordeel. Deze kan het best gestalte krijgen in de vorm van een royalty, gerelateerd aan de omzet. Omdat een uitvinding ook nog in een laat stadium bovenmatig voordeel kan genereren, is de verjaringstermijn van 3 jaren in art. 10 lid 2 te kort. Van GinnekenIHupkens Indien in het besproken geval slechts sprake was van onderbetaling van Hupkens ten tijde van de uitvinding, kan men ') B/E 1995, 85 sub 111.

16 april 1996

vrede hebben met het resultaat. Indien er sprake was van bovenmatig voordeel bij Van Ginneken, hadden andere maatstaven moeten worden aangelegd voor de vergoeding. Of er sprake was van bovenmatig voordeel kan hier moeilijk worden ingeschat. Daarvoor zijn twee extra gegevens onmisbaar: een schatting van het volledige aandeel van de omzet die aan Hupkens zou kunnen worden toegeschreven, en een vergelijking daarvan met de omzetten van de werkgever. Vast staat echter dat er tenminste voor 18 miljoen aan Flexomixers was verkocht. Bovendien worden er nog omzetcijfers door de werkgever achtergehouden. Dat lijkt me voldoende om Hupkens' vinding op zijn minst in de "twijfelzone" te brengen, dat wil zeggen dat de rechter met de mogelijkheid van bovenmatig voordeel rekening moet houden en niet om afweging van de diverse omzetcijfers heen kan. Bij toekenning van een vergoeding wegens bovenmatig voordeel is voorts een koppeling van de vergoeding aan de omzetcijfers vrijwel vanzelfsprekend, en, anders dan de Rechtbank besliste, volstrekt in overeenstemming met de strekking van art. 10 lid 2. Wat de beslissing van de Hoge Raad betreft, deze is op diverse punten moeilijk te interpreteren. Doordat het hoogste rechtscollege de beslissingen van de rechtbank geherformuleerd heeft, is voor een groot gedeelte de angel gehaald uit de interpretatie die de Rechtbank aan art. 10 lid 2 Row gaf, maar tevens is een resultaat overgebleven dat niet veel houvast biedt en daardoor geen werkelijke visie op art. 10 lid 2 onthult. Men kan dit betreuren, maar het positieve aspect is dat na deze uitspraak nog tal van ontwikkelingen mogelijk zijn binnen het leerstuk van de uitvinder-werknemer. De uitvinder heeft, ook als werknemer, een uitdrukkelijke status gekregen in het octrooirecht. Het mag zijn dat de individuele uitvinder uitsterft. Niettemin acht ik het respect voor individueel en innoverend denken, dat de uitdrukking vindt in de status die de wet aan de uitvinder geeft, een kostbaar rechtsgoed. De wetgever zag de vooruitgang niet als iets anoniems. Het zou niet alleen jammer zijn, om die visie als afgedaan te verklaren, maar bovendien in tal van gevallen onterecht. Nijmegen, januari 1996.

Jurisprudentie Nr 32. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 2 juni 1994. (ventilatierooster) Mrs J.F. van Nieuwkuyk, G. Hamaker en J.B.A. van den Ende-Wiefkers. Art. 2 Rijksoctrooiwet. De uitvinding volgens het octrooi stelt een ventilatierooster ter beschikking dat, nadat het op een ruit is gezet, de glaszetter in staat stelt die combinatie van ventilatierooster en ruit zowel bij de voorbereiding van de kozijnsponningen voorafgaande aan het eigenlijke plaatsen als bij het eigenlijke plaatsen te behandelen als ware het een ruit alleen. Verondersteld, dat de als anticipatie ingeroepen Climaclip voor de indieningsdatum van het octrooi openbaar toegankelijk was, ontneemt de Climaclip aan deze uitvinding haar nieuwheid, omdat ook bij het eigenlijke plaatsen in de kozijnsponningen van de Climaclip de combinatie van de ruit met daarop de Climaclip zich laat behandelen als ware het geheel een glasruit alleen. Aangenomen dat de als anticipatie ingeroepen Climaclip reeds voor de indieningsdatum van het octrooi in zodanige omvang was verkocht, dat zij op die datum openbaar toegankelijk was.

Kateka B.V. te Groningen, appellante, procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen 1. Compri-Aluminium B.V. te Zwijndrecht, en 2. Morgo Verkoopmaatschappij B.V. te Zutphen, geïntimeerden, procureur Mr R. Laret, advocaten Mrs R. Laret en RJ.M. Steinhauser te Amsterdam. a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 januari 1992 (Mrs H.J. van de Hul, J.H.P.J. Willems en P.G.J. de Heij). (Post alia) 4. Dienaangaande overweegt de rechtbank als volgt. 4.1 Compri en Morgo [eiseressen in conventie; Red.] baseren hun stelling dat de geoctrooieerde vinding niet nieuw, althans niet inventief was, onder meer op een brochure van de firma Heycop Systemen b.v. te Utrecht betreffende de "Climaclip" (overgelegd bij de conclusie van eis in de zaak 91/6148). De brochure is, naar zij stellen, ongeveer 17 jaar oud, terwijl de firma Heycop, volgens hun stellingen, de daarin beschreven ventilatieschuif ook reeds zo lang op grote schaal op de markt brengt. Bij gelegenheid van het pleidooi hebben zij een exemplaar van de Climaclip in het geding gebracht. Alle kenmerken van de in het octrooi beschreven ventilatieschuif zijn naar zij menen in de Climaclip terug te vinden. 4.2 Kateka bestrijdt dit laatste. Zij bestrijdt verder dat deze brochure en de ter zitting getoonde Climaclip voor de dag van

16 april 1996


de indiening van de aanvraag van het onderhavige octrooi openbaar toegankelijk was geworden. Kateka voert de navolgende verschillen aan tussen de Climaclip en het in het octrooi beschreven ventilatierooster: a. de Climaclip vormt geen compleet gemonteerde eenheid; b. er is geen sprake van een frame dat is opgebouwd uit langsprofielen en eindelementen; c. bij de Climaclip is sprake van losse kopschotjes die met schroeven in het kozijn zijn vastgezet; d. bij de Climaclip loopt het glasoppervlak niet gelijk met de aanslaglijst aan de bovenzijde. 4.3 ada. Blijkens haar toelichting op dit punt dient volgens Kateka de Climaclip in onderdelen na elkaar in de ventilatie-opening te worden ingebouwd en is dus geen sprake van een rooster dat als compleet gemonteerde eenheid samen met een glasplaat wordt aangebracht. Dat de ter zitting getoonde Climaclip op een dergelijke wijze gemonteerd zou moeten worden is niet in te zien. Ook uit de brochure blijkt die noodzaak niet. Daarin is integendeel vermeld "gemakkelijke montage" en "uit verpakking op raam, klaar!". Dit betoog gaat daarom niet op. 4.4 ad b. Voor wat de ter zitting getoonde Climaclip betreft geldt dat daarvan wel degelijk gezegd kan worden dat deze is opgebouwd uit langsprofielen, waarin eindelementen geschoven worden. Voor zover een dergelijke opbouw niet ook uit de brochure is op te maken (vermeld is dat de Climaclip eenvoudig op de gewenste maat is in te korten), moet naar het oordeel van de rechtbank worden geoordeeld dat het voor de doorsnee vakman op het onderhavige gebied na kennisneming van de brochure voor de hand lag de daarin weergegeven maatregelen te combineren met een opbouw van het frame van het ventilatierooster uit langsprofielen en eindelementen, zoals dit bekend was uit het - eveneens door partijen besproken - in 1970 gepubliceerde Britse octrooi 1.202.450 (Quinn). 4.5 ad c. De brochure bevat onder meer de onderstaande figuren 36 en 39.

Blijkens deze figuren en de ter zitting getoonde Climaclip is ook bij dit ventilatierooster sprake van buitenwaarts reikende aanslaglijsten die zijn verbonden met, althans deel uitmaken van, de beide eindelementen en het bovenste (van de glasruit afgekeerde) langsprofiel. Wat betreft de bevestiging met schroeven geldt dat uit de brochure kan worden opgemaakt dat montage zonder schroeven tot de mogelijkheden behoort. De brochure vermeldt immers "eenvoudige klemmontage", "geen gaten boren" en "binnen en buiten géén schroeven". 4.6 ad d. Bij de ter zitting getoonde Climaclip liggen de aanslaglijsten inderdaad niet noodzakelijk geheel (zij het wel vrijwel) in hetzelfde vlak als het naar de kozijnsponning gekeerde oppervlak van de glasruit. Hetzelfde zou uit de hiervoor weergegeven figuren uit de brochure kunnen worden opgemaakt. Ook in dit opzicht moet echter worden geoordeeld dat het voor de doorsnee vakman na kennisneming van de Climaclip voor de hand lag dat dit resultaat, indien hij dit van belang achtte, bereikt kan worden door de aanslaglijsten iets meer naar bui-

127

ten (in de richting van de lekdorpels) te plaatsen. Deze maatregel op zich is derhalve niet inventief. Verder verdient opmerking dat Kateka niet heeft weersproken dat, ook bij het geoctrooieerde systeem, tussen de ruit en de kozijnsponning altijd een rubber, stopverf of een elastische kit wordt aangebracht, waardoor geringe verschillen tussen de ligging van de aanslaglijsten en het glasoppervlak worden gecompenseerd. Derhalve kan niet worden gezegd dat het haar verdienste is dat zij heeft ingezien dat plaatsing van de aanslaglijsten in exact of nagenoeg hetzelfde vlak als het glasoppervlak voordelen biedt boven plaatsing van de aanslaglijsten als bij de Climaclip, nu kleine verschillen immers door eerdergenoemde hulpmiddelen worden opgevangen. 5. Het voorgaande voert tot de conclusie dat, indien komt vast te staan dat voormelde brochure dan wel een daarmee overeenstemmende Climaclip, zoals de ter zitting getoonde Climaclip, voor de dag van de indiening van de aanvraag van het onderhavige octrooi openbaar toegankelijk geworden was, geoordeeld moet worden dat de in de conclusie van Kateka's octrooi beschreven vinding, daargelaten de nieuwheid daarvan, in ieder geval onvoldoende inventief te achten is. Compri en Morgo hebben bewijs van deze door Kateka bestreden stelling aangeboden. De rechtbank acht termen aanwezig de overige door Compri en Morgo aangevoerde nietigheidsargumenten vooralsnog te laten rusten en hen eerst toe te laten tot dit bewijs. 6. Aralco en A.A.C, hebben zich voor hun vordering tot nietigverklaring beroepen op een groot aantal - naar zij stellen — aan het octrooi voorafgaande publikaties. Zij hebben zich, naar de rechtbank hun pleidooi heeft begrepen, tevens aangesloten bij het betoog van Compri en Morgo ten aanzien van de Climaclip. De rechtbank zal daarom ook hen tot het onder 5. vermelde bewijs toelaten. 7. Het lot van de vorderingen van Kateka in reconventie in beide zaken is afhankelijk van de beslissing in conventie. De rechtbank zal de behandeling van de geschillen in reconventie in beide zaken daarom aanhouden totdat op de vorderingen in conventie kan worden beslist. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep I De appeldagvaarding 6. Blijkens de appeldagvaarding heeft Kateka daarbij aan Compri c.s. doen aanzeggen dat zij daarbij in hoger beroep komt van voormeld vonnis van de rechtbank "gewezen tussen mijn requirante als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie en gerequireerden voornoemd als eiseressen in conventie, verweerster in reconventie". Hetgeen Kateka blijkens die appeldagvaarding zegt te gaan vorderen en hetgeen zij bij memorie van grieven heeft gevorderd betreft uitsluitend het dictum van het vonnis, voor zover in conventie gewezen. Het hof leidt hieruit af dat de zojuist geciteerde woorden kennelijk een "slip of the pen" bevatten en dat Kateka slechts in hoger beroep is gekomen van het vonnis voor zover in conventie gewezen. II Het octrooi 7. Het Nederlands octrooi no. 185.031, waarvan Kateka houdster is, kent één conclusie, die luidt: "Ventilatierooster dat geschikt is om tezamen met een glasruit in een raamkozijn te worden geplaatst, omvattend een in hoofdzaak rechthoekig frame, dat is opgebouwd uit twee kokervormige langsprofielen, die aan de kopse uiteinden met elkaar zijn verbonden door telkens een eindelement, dat is voorzien van in de langsprofielen schuifbare koppelingsdelen, waarbij één der langsprofielen is voorzien van middelen om een glasruit op te nemen, en waarbij tussen de langsprofielen zich tenminste één zich evenwijdig aan de eindelementen uitstrekkende beugel bevindt waaraan een aantal lekdorpels is bevestigd, met het kenmerk, dat de beide eindelementen en het in gemonteerde toestand van de glasruit afgekeerde langsprofiel zijn voorzien van op elkaar aansluitende buitenwaarts reikende aanslaglijsten, terwijl het andere langsprofiel aan de buitenzijde is

128


voorzien van een sleuf voor het opnemen van de rand van een glasruit, waarbij de aanslaglijsten zodanig ten opzichte van de sleuf zijn gepositioneerd, dat althans de in gemonteerde toestand tegen de kozijnsponning liggende oppervlakken van de aanslaglijsten in hoofdzaak in één vlak liggen met het corresponderende oppervlak van de glasruit". De beschrijving van het octrooischrift (blz. 1, regel 16-18) vermeldt: "De uitvinding beoogt een verbeterd ventilatierooster ter beschikking te stellen, dat als compleet gemonteerde eenheid tezamen met een glasruit met behulp van stopverf en/of glaslatten in een kozijn kan worden geplaatst, zonder dat speciale voorzieningen behoeven te worden getroffen". De aanvrage voor dit octrooi is ingediend op 23 december 1977. Aan hun vordering tot nietigverklaring van dit octrooi hebben Compri c.s. ten grondslag gelegd, dat ventilatieroosters als door het octrooi beschermd op (de dag vóór) 23 december 1977 tot de stand van de techniek behoorden, althans voor een deskundige, gegeven die stand van de techniek, voor de hand lagen. En zij hebben zich daarbij onder meer beroepen op de getoonde Climaclip. 8. In het kader van grief 2 (zie de toelichting daarbij onder c) betoogt Kateka, dat het Kateka-rooster in de praktische uitvoeringsvormen buitenwaarts reikende aanslaglijsten heeft, die even dik zijn als de op te nemen glasruit, zodat het rooster als een geheel met de glasruit kan worden geplaatst zonder dat speciale voorzieningen, maatregelen of bewerkingen nodig zijn, en wel noch aan de tegen de kozijnsponning liggende vlakken van de aanslaglijsten en het glasoppervlak, noch aan de van de kozijnsponning afgekeerde oppervlakken van de aanslaglijsten en de glasruit, en zij meent dat ook die uitvoeringsvorm in het octrooischrift is beschreven en door de conclusie daarvan wordt gedekt. 9. Door aldus te stellen gaat Kateka echter aan het volgende voorbij: de beschrijving (blz. 2, regels 49-55) vermeldt dat wanneer het combinatierooster moet worden gecombineerd met dubbele beglazing, het de voorkeur verdient om een uitvoeringsvorm te kiezen waarbij in het onderprofiel een hulpprofiel wordt geschoven dat aan de onderzijde een U-vorm bezit van voldoende breedte om daarin de dubbele beglazing op te nemen. In de beschrijving wordt niet vermeld dat het daarbij dan tevens is geïndiceerd de dikte van de aanslaglijsten zo te kiezen, dat daarbij met de dikte van die dubbele beglazing rekening wordt gehouden. In figuur 5 van de van het octrooischrift deel uitmakende tekeningen, waarop deze uitvoeringsvorm voor dubbele beglazing (zie de beschrijving, blz. 1, regels 32-35) aanschouwelijk wordt gemaakt, ligt wél het ene been van die U-vorm in één vlak met de op de tekening niet getoonde zijde van de aanslaglijsten, doch ligt het andere been van die U-vorm manifest niet (zelfs niet bij benadering) in één vlak met de in de tekening getoonde zijde van de aanslaglijsten. Op grond hiervan oordeelt het hof: a) dat het octrooi van Kateka, de onder 7 geciteerde zinnen uit de beschrijving zo nodig ten spijt, de positionering van de van de kozijnsponningen afgekeerde zijden van de aanslaglijsten en de glasruit niet raakt; b) dat de hiervoor onder 8 vermelde stelling van Kateka niet juist is; en c) dat de omstandigheid dat bij de montage van de getoonde Climaclip aan de van de kozijnsponningen afgekeerde zijde "vulmiddelen" moeten worden aangebracht alvorens verdere "afmontage" kan plaats vinden, bij de beoordeling van de vordering van Compri c.s. geen rol mag spelen. 10. Partijen verschillen voorts van mening over de betekenis van de woorden "in hoofdzaak in een vlak liggen" in het slot van de conclusie van het octrooi. In het kader van grief 7 (zie de toelichting daarbij, onder c) stelt Kateka dat met deze woorden in feite is bedoeld: in één vlak liggen. De woorden "in hoofdzaak" zouden alleen verdisconteren, dat glas kleine plaatselijke afwijkingen kan vertonen zoals putjes, bultjes of groetjes. Compri c.s. menen daarentegen dat de uitvinding volgens het octrooi er mee rekening houdt dat er nu eenmaal bepaalde toleranties zijn zowel bij de onderdelen van het

16 april 1996

ventilatierooster als de glasruit als in het kozijn, en dat het noodzakelijk is dat de rand van het glas in flexibel materiaal wordt opgenomen ten einde deze rand te beschermen, afdichting te krijgen en toleranties op te vangen. De woorden "in hoofdzaak" zouden een verschil van 2 mm dekken. Het hof acht de stelling van Kateka onjuist, omdat het bestaan van bedoelde putjes, bultjes of groetjes bij de voorbereiding tot het (eigenlijke) plaatsen van een glasruit geen rol spelen. Anderzijds verenigt het hof zich evenmin met de stelling van Compri c.s. Tegen de achtergrond van de onder 7 geciteerde zinnen van de beschrijving, zal de vakman oordelen, dat met de woorden "in hoofdzaak in één vlak liggen" is bedoeld, dat het ventilatierooster, wanneer het op de ruit is geplaatst, ten opzichte van de glasruit zó is gepositioneerd, dat de aanslaglijsten en het oppervlak van de glasruit aan de zijde die (in gemonteerde toestand) tegen de kozijnsponningen zal zijn gekeerd, zozeer in een vlak liggen, dat de voorbereiding aan de kozijnsponningen geen andere behoeft te zijn dan de voorbereiding voor de plaatsing van een glasruit alléén. 11. Aldus stelt de uitvinding volgens het octrooi een ventilatierooster ter beschikking dat, nadat het op een ruit is gezet, de glaszetter in staat stelt die combinatie van ventilatierooster en ruit zowel bij de voorbereiding van de kozijnsponningen voorafgaande aan het eigenlijke plaatsen, als bij het eigenlijke plaatsen te behandelen als ware het een ruit alléén. Echter: op de "afmontage" na die eigenlijke plaatsing heeft het octrooi geen betrekking. III De getoonde Climaclip 12. a) De getoonde Climaclip kent een frame dat wordt gevormd door de twee "sponningplaatjes" in twee aluminium langsprofielen te schuiven. Het beneden-langsprofiel heeft een sleuf waarin (met behulp van een rubber strip) een glasruit kan worden opgenomen. De sponningplaatjes en het bovenlangsprofiel vormen tevens op elkaar aansluitende buitenwaarts reikende aanslaglijsten, die (wanneer het frame is gevormd) aan hun beide zijden (en dus ook aan de in gemonteerde toestand tegen de kozijnsponning liggende zijde) in één vlak liggen. b) Van de overgelegde Climaclip maken deel uit beugels, die in de langsprofielen worden geschoven, en met behulp waarvan, aan de ene zijde de eigenlijke ventilatieschuif op het frame kan worden "gedipt", en aan de andere zijde drie lamellen. 13. a) Kateka heeft bij pleidooi in hoger beroep overgelegd een rubber strip, waarvan de dwarsdoorsnede overeenstemt met de doorsnede van het in het octrooischrift genoemde afdichtingsorgaan 24, zoals afgebeeld op figuur 2, en een strook van een (kunststof) ruit. Schuift men deze rubber strip in de U-vormige sleuf van het beneden-langsprofiel van de getoonde Climaclip, dan kan men de Climaclip bovenop een glasruit plaatsen, met als resultaat dat de Climaclip op de glasruit zo stevig is bevestigd, dat men de ruit met de volledig samengestelde Climaclip daarboven op als een geheel kan optillen en verplaatsen, als ware het geheel één ruit. b) In de toelichting op grief 3 benadrukt Kateka, dat ter opname van het ventilatierooster bij de Climaclip te allen tijde een "opname rubber" geplaatst dient te worden, dan wel dat de te plaatsen glasruit door kit omgeven moet worden. Wat Kateka hiermee wil betogen ontgaat het hof. Het octrooi van Kateka heeft immers geen betrekking op de wijze waarop de ruit in de opnamesleuf wordt geplaatst en bevestigd. Bovendien bevat ook de in het octrooischrift beschreven uitvoeringsvorm middelen om de ruit in de sleuf op te nemen: het afdichtingsorgaan 24. c) Aan het onder a) beschrevene doet (anders dan Kateka mogelijk met haar grief 4 bedoelt te betogen) niet af dat de getoonde Climaclip tevens de mogelijkheid biedt om de lamellen en het eigenlijke ventilatierooster eerst op het frame van de Climaclip (bestaande uit de sponningplaatjes, de langsprofielen en de beugels) te "dippen" nadat de ruit met daarop het frame van de Climaclip in het kozijn zijn gemonteerd, en dat Heycop voor dat aspect van haar Climaclip octrooi heeft aangevraagd en verkregen. 14. Wanneer men de getoonde Climaclip met behulp van het overgelegde rubber strip op het overgelegde stuk ruit plaatst,

16 april 1996


dan constateert men dat de in gemonteerde toestand naar de kozijnsponning gekeerde zijden van de aanslaglijsten en de in gemonteerde toestand naar die kozijnsponningen gekeerde zijde van de glasruit niet in een vlak liggen. En wel zozeer niet, dat wil men de Climaclip en de glasruit tezamen in de kozijnsponningen plaatsen, men in beginsel de aanslaglijsten rechtstreeks tegen de kozijnsponningen zal moeten plaatsen, doch de kozijnsponningen voor die gedeelten, waar de glasruit tegen moet komen te rusten, over (slechts) die gedeelten zal moeten voorzien van stopverf of kit. 15. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de getoonde Climaclip slechts in één opzicht niet aan de uitvinding volgens het octrooi beantwoordt: de in gemonteerde toestand tegen de kozijnsponningen liggende oppervlakken van de aanslaglijsten liggen niet in hoofdzaak in één vlak met het corresponderende oppervlak van de glasruit; het geheel van glasruit met de daarop geplaatste getoonde Climaclip staat er aan in de weg dat de kozijnsponningen bij de voorbereiding voor de eigenlijke plaatsing in de kozijnsponningen op de zelfde wijze te werk wordt gegaan als bij de voorbereiding tot de plaatsing van een glasruit alléén: weliswaar is het ook bij toepassing van de getoonde Climaclip niet nodig de kozijnsponningen aan te passen (zie de verklaring van de getuige De Jong), doch de glaszetter dient bij die voorbereiding de stopverf of de kit slechts aan te brengen op dat deel van de sponningen, waartegen de ruit zal komen te rusten (de toelichting op grief 7, onder d, spreekt ten onrechte van beglazingsrubber of kitvoeg weghalen). Voor het overige ontneemt de getoonde Climaclip, gesteld dat zij op de dag vóór 23 december 1977 openbaar toegankelijk was, de nieuwheid aan de uitvinding waarvoor aan Kateka octrooi is verleend: bij het eigenlijke plaatsen in de kozijnsponningen laat ook de combinatie van de ruit met daarop de getoonde Climaclip zich behandelen als ware het geheel een glasruit alléén. IV Inventiviteit 16. Daarmee rijst de vraag of de getoonde Climaclip, gesteld dat zij op de dag vóór 23 december 1977 openbaar toegankelijk was, aan wat aan de uitvinding volgens het octrooi nieuw is, de inventiviteit ontneemt. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat het op de dag vóór 23 december 1977 voor de vakman, die wilde bereiken dat een glaszetter, die een eenheid van een ruit met daarop een ventilatierooster als de getoonde Climaclip tegen de kozijnsponningen moest plaatsen, bij de voorbereiding daartoe de stopverf of de kit (in één dikte) over het totaal van de kozijnsponningen zou aanbrengen, geheel voor de hand lag om, uitgaande van de getoonde Climaclip, dat ventilatierooster dusdanig te wijzigen, dat niet alleen de in gemonteerde toestand tegen de kozijnsponningen liggende zijden van de aanslaglijsten onderling in een vlak zouden liggen, doch dat tevens de corresponderende zijde van de glasruit met die zijden van de aanslaglijsten in hoofdzaak in datzelfde vlak zou komen te liggen: zodra, uitgaande van de getoonde Climaclip, het probleem is gesteld om uitgaande van de getoonde Climaclip een ventilatierooster te ontwerpen zó dat bij de voorbereiding tot de eigenlijke plaatsing van de ruit met daarop de getoonde Climaclip, de stopverf of de kit op de kozijnsponningen kan worden aangebracht, als ware het geheel een ruit alléén, is de oplossing gevonden, ook op de dag vóór 23 december 1977. De oplossing is derhalve niet inventief. Grief 2, toelichting onder b, strekt echter mede ten betoge dat bedoelde probleemstelling meebrengt de oplossing desondanks inventief te achten. Bij de beoordeling van dit betoog neemt het hof in aanmerking (a) enerzijds dat gesteld noch gebleken is dat enig voorschrift verlangt dat elastisch materiaal wordt aangebracht tegen die delen van kozijnsponningen waartegen geen glas zal komen te rusten, en (b) anderzijds dat niet valt in te zien dat een glaszetter er op de dag vóór 23 december 1977 enige ook maar enigszins serieus te nemen praktische behoefte aan had om de kozijnsponningen (voordat hij tot het plaatsen van een geheel van een ruit met daarop een ventilatierooster overging) aldus te prepareren dat hij de stopverf of de kit over het totaal van de kozijnsponningen aanbracht in plaats van (slechts) over die delen van de kozijnsponningen waartegen de glasruit zou komen te rusten. Gelet op dit een en ander heeft de zojuist vermelde stelling van Kateka, zo meent het

129

hof, geen verdere betekenis dan dat de probleemstelling (uitgaande van de getoonde Climaclip) "nieuw" was, doch rechtvaardigt de nieuwheid van die probleemstelling niet om de uitvinding volgens het octrooi van Kateka, voor zover zij niet door de Climaclip (verondersteld dat zij op de dag vóór 23 december 1977 openbaar toegankelijk was) werd geanticipeerd, in dat opzicht inventief te achten. V Bewijsopdracht 17. Blijkens de pleitnota in eerste aanleg van Mr. Steinhauser, hebben Compri c.s. bij pleidooi in eerste aanleg aangeboden door getuigen te bewijzen dat de getoonde Climaclip vóór 1977 van openbare bekendheid was. Zulks in aanmerking genomen, was de rechtbank - zo merkt het hof op in antwoord op grief 1, toelichting onder (iii) - , toen zij tot het oordeel was gekomen dat die openbare bekendheid tot toewijzing van de vordering van Compri c.s. zou moeten leiden, verplicht Compri c.s. de gelegenheid te bieden dat bewijs te leveren. VI Hof doet de zaak zelf af 18. a) Bij memorie van antwoord hebben geïntimeerden als productie 7 overgelegd een tekening van Alcan Aluminium, gedateerd 22 april 1974, die als nummer van de klant vermeld: 7035. Uit hetgeen hieronder onder c) wordt overwogen volgt dat dit bij Alcan Aluminium het klantennummer is van Heycop. Deze tekening, zo constateert het hof, stemt overeen met de dwarsdoorsnede van het boven-langsprofiel van de getoonde Climaclip; b) Aan de verklaring die de heer Van Straalen als getuige heeft afgelegd is gehecht een tekening van Heycop, die als nummer venneldt P-90B, gedateerd 4 april 1974. Deze tekening, zo constateert het hof, stemt overeen met de dwarsdoorsnede van het onder-langsprofiel van de getoonde Climaclip; c) Bij memorie van antwoord is als productie 8 overgelegd een tekening van Alcan Aluminium, gedateerd 4 maart 1974; de tekening vermeldt voorts als klant: 7035/Heycop. Het hof constateert dat die tekening overeenkomt met de dwarsdoorsnede van de beugels die deel uitmaken van de getoonde Climaclip. Die beugels dienen om daarop lamellen en het eigenlijke ventilatierooster te "dippen"; d) Bij memorie van antwoord is overgelegd als productie 9 een tekening van een "sponningplaatje", welke tekening is vervaardigd door Heycop, en die is gedateerd: 5 april 1974. Het hof constateert dat die tekening een sponningplaatje openbaart, dat geheel overeenkomt met het sponningplaatje van de getoonde Climaclip; e) Blijkens een doorslag van een brief d.d. 29 januari 1975, een bladzijde van een prijscourant, beide gehecht aan het proces-verbaal van de verklaring van getuige De Jong en die verklaring zelf heeft het bedrijf Pieterman Glasfabriek te Vlaardingen begin 1975 vier variaties van de Climaclip in de verkoop genomen. Tijdens het voorlopig getuigenverhoor zijn de onderdelen van de onderhavige getoonde Climaclip aan die getuige voorgehouden, waarop hij verklaarde: "Alleen de knop was er van meet af aan niet bij, maar alle overige onderdelen wel voor zover ik mij kan herinneren". Gelet op de omstandigheid dat de onder a), b), c) en d) alle uit begin 1974 stammen, en anderzijds ook de getuige Van Straalen heeft verklaard dat de Climaclip oorspronkelijk niet met een knop, doch met kabelbediening was uitgevoerd, acht het hof de betekenis van het voorbehoud "voor zover ik mij kan herinneren" te verwaarlozen. 19. Op grond van het onder 18 overwogene komt het hof tot de conclusie dat Heycop begin 1975 beschikte over de getoonde Climaclip. Bij memorie van antwoord hebben Compri c.s., met producties gestaafd, bij pleidooi onbestreden, aangevoerd dat Heycop in de jaren 1974 tot 23 december 1977 circa 170.000 stuks sponningplaatjes heeft ingekocht en in 85.000 exemplaren van de Climaclip heeft verwerkt. Hieruit moet, ook wanneer men bedenkt dat die sponningplaatjes ook werden verwerkt in andere variaties dan de getoonde Climaclip, worden afgeleid dat de getoonde Climaclip, die Heycop begin 1975 voor handen had, op de dag vóór 23 december 1977 op zo ruime schaal is verkocht, dat zij op die dag openbaar toegankelijk was.


130

VII Slotopmerkingen 20. In aansluiting op de onder 8 besproken stelling heeft Kateka (grief 2, toelichting, onder c) betoogd, dat zelfs als de visie van de rechtbank juist zou zijn, die visie niet tot gehele nietigheid van het octrooi zou leiden, doch hoogstens tot een beperking van het octrooi tot roosters waarbij zowel de naar binnen als de naar buiten gekeerde oppervlakken van de aanslaglijsten in één vlak liggen met de corresponderende glasoppervlakken. Dit betoog baat Kateka echter niet, omdat, gelijk gezegd, de uitvinding waarvoor aan Kateka octrooi is verleend, de positionering van de van de kozijnsponningen afgekeerde zijden van de aanslaglijsten en de glasruit niet raakt, en het het hof, daarop gelet, niet geoorloofd is aan dat betoog gevolg te geven. 21. Het voorgaande betekent, dat het vonnis van de rechtbank voor zover tussen Compri c.s. en kateka in conventie gewezen, dient te worden bekrachtigd voor zover de rechtbank Compri c.s. daarbij heeft toegelaten te bewijzen, dat de getoonde Climaclip vóór 23 december 1977 openbaar toegankelijk was, en dat de vordering van Compri c.s. moet worden toegewezen. De grieven behoeven geen verdere bespreking. Beslissing Het Gerechtshof: - bekrachtigt het vonnis van de rechtbank van 15 januari 1992, voor zover tussen Compri c.s. en Kateka in conventie gewezen; - verklaart nietig het Nederlands octrooi no. 185.031; en - veroordeelt Kateka in de kosten in beide instanties (de kosten van het voorlopig getuigenverhoor onder de kosten van het hoger beroep begrepen) in conventie gemaakt, welke kosten tot de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Compri c.s. worden begroot op ƒ 4.000,- in eerste aanleg en ƒ 11.250,in hoger beroep. Enz. Nr 33. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 22 mei 1995. (stripverhitter) Mr J.H.J.P. Willems. Art. 126 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en art. 6 Europees Executieverdrag. Om op grond van deze bepalingen bevoegdheid ten aanzien van de buitenlandse gedaagden te kunnen aannemen, is vereist dat de vorderingen tegen deze gedaagden voldoende samenhang vertonen met die tegen de binnenlandse gedaagden. Toegegeven kan worden dat in het geval van parallelle nationale octrooien minder snel voor de hand ligt voldoende samenhang aan te nemen dan in geval van inbreuk op een Europees octrooi, zulks te meer nu het deels nationale octrooien betreft die niet of nauwelijks zijn vooronderzocht, zodat de werkelijke beschermingsomvang van die octrooien minder duidelijk lijkt. Daar staat tegenover dat het octrooien betreft die dezelfde uitvinding tot onderwerp hebben en die berusten op hetzelfde prioriteitsdocument, terwijl het Nederlandse octrooi kennelijk beperkter verleend is dan de Belgische en Franse octrooien, zodat het (gezien ook de harmonisatie van de uitlegbepalingen binnen Europa) voor de hand lijkt te liggen dat een eventuele inbreuk op het Nederlandse octrooi in België en Frankrijk ook als inbreuk op de aldaar verleende octrooien zal worden beschouwd. Bovendien moet bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van voldoende samenhang niet uit het oog worden verloren dat alle verschillende gedaagden behoren tot een en hetzelfde concern en de Amerikaanse gedaagden niet alleen worden gedagvaard terzake van inbreuk op de Belgische en Franse octrooien maar ook terzake van inbreuk op hetzelfde Nederlandse octrooi Dit alles in aanmerking genomen, bestaat voldoende samenhang tussen de verschillende vorderingen om bevoegdheid op grond van art. 6-1 EEX en art. 126-7 Rv. aan te kunnen nemen. Los daarvan staat de vraag of er ook plaats is voor een inbreukverbod buiten Nederland.

16 april 1996

Artt. 30 en 51 Rijksoctrooiwet 1910 j " artt. 289 e.v. Rv. Er van uitgaande dat het voorverwarmen van de elektroden tot de stand der techniek behoorde, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het onderhavige octrooi wegens gebrek aan inventiviteit niet in stand zal kunnen blijven. Immers, daargelaten of het octrooi zoals verleend daartoe beperkt is, moet het voorverwarmen van de elektroden worden geacht in belangrijke mate de eventuele inventiviteit daarvan te bepalen. Nu bovendien twee zeer deskundige instanties als het United States Patent and Trademark Office (in twee instanties en bekrachtigd door het United States Court ofAppealsfor the Federal Circuit) en het Duitse Bundespatentgericht hebben beslist dat de uitvinding wegens gebrek aan inventiviteit niet octrooiwaardig is, moet voorshands - en dus: zonder vooruit te lopen op de inmiddels aangespannen nietigheidsprocedure in Nederland — worden geoordeeld dat er in elk geval sprake is van een serieuze niet te verwaarlozen kans dat ook het thans in geding zijnde Nederlandse paralleloctrooi zal worden vernietigd. De enkele omstandigheid dat de, eveneens zeer deskundige, Octrooiraad anders heeft geoordeeld, doet niet af aan de aanwezigheid van die kans en in zo'n geval dient een inbreukverbod in kort geding achterwege te blijven. Art. 289, lid 1 Rv. Nu het Nederlandse octrooi van Raychem eerst is verleend met dagtekening van 30 november 1994 en is uitgegeven op 16 januari 1995, kan niet gezegd worden dat Raychem sedertdien zo lang heeft stilgezeten dat zij geacht moet worden haar spoedeisend belang bij de handhaving van het octrooi te hebben verloren. Dat de verleningsprocedure lang heeft geduurd omdat Raychem daarin geen haast heeft gemaakt, doet daaraan niet af; de nog maar zeer beperkte resterende geldigheidsduur van het octrooi onderstreept juist het spoedeisend belang bij handhaving daarvan. Anders moet echter worden geoordeeld voor wat betreft de Franse en Belgische octrooien zodat Raychem niet in haar vorderingen kan worden ontvangen voorzover die betrekking hebben op de inbreuken in België en in Frankrijk Raychem Corporation te Menlo Park, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kort geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr R.E. Ebbink te Amsterdam, tegen 1. Thermon Benelux B.V. te Pijnacker, 2. Thermon Europe B.V. Pijnacker, 3. Thermon France S.A. te Montreuil sous Bois, Frankrijk, 4. Thermon Industries inc. te San Marcos, Texas, Verenigde Staten van Amerika, 5. Thermon Manufacturing Company Inc. te San Marcos, Texas, Verenigde Staten van Amerika, 6. Cellex Manufacturing Inc. te San Marcos, Texas, Verenigde Staten van Amerika, 7. Indeco Products Inc. te San Marcos, Texas, Verenigde Staten van Amerika, gedaagden [in kort geding], procureur voor gedaagden sub 1 t/m 6 Mr W. Taekema, advocaten Mr Th.R. Bremer en Mr M. Herschdorfer te Amsterdam. Rechtsoverwegingen. 1. In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan: 1.1. Eiseres, verder ook te noemen Raychem, is rechthebbende op het Nederlands octrooi 185545, haar na oppositie en beroep verleend met dagtekening 30 november 1994 voor een werkwijze ter vervaardiging van een zelf-regulerende stripverhitter. 1.2. Een zelfregelende stripverhitter bestaat in principe uit twee elektrische stroom geleidende draden (de elektroden) die parallel aan elkaar en op een afstand van enkele millimeters van elkaar zijn gelegen en worden omgeven door een polymeer die eveneens geleidend is voor elektrische stroom. Doordat er elektrische stroom kan lopen van de ene elektrode naar de andere ontstaat in de polymeer warmte. Bij verwarming neemt de weerstand in de polymeer toe. Door die weerstandstoename kan minder elektrische stroom door de verwarmde polymeer lopen zodat ook de warmteproduktie afneemt. Koelt de polymeer af, dan neemt de weerstand weer af en kan weer

16 april 1996


meer stroom door de polymeer lopen. Op die wijze wordt in de polymeer een constante temperatuur gehandhaafd zolang er een spanningsverschil over de elektroden staat. 1.3. Stripverhitters (er zijn ook niet zelfregelende stripverhitters) worden hoofdzakelijk gebruikt in industriële installaties zoals raffinaderijen en chemische fabrieken om er voor te zorgen dat de temperatuur in bepaalde leidingen niet onder een bepaalde waarde daalt. 1.4. Conclusie 1 van het Nederlandse octrooi zoals verleend luidt: "Werkwijze voor de vervaardiging van een zelfregulerende stripverhitter bestaande uit 1. een uit de smelt geëxtrudeerde kern van een geleidende polymeersamenstelling, die een PTC^-gedrag vertoont en die roet bevat, gedispergeerd in een kristallijn polymeer, en 2. twee zich longitudinaal uitstrekkende elektroden, ingebed in de geleidende polymeersamenstellingen parallel ten opzichte van elkaar, welke werkwijze bestaat uit het uit de smelt extruderen van een thermoplastische geleidende polymeersamenstelling over de elektroden, gevolgd door afkoelen van het extrudaat, met het kenmerk, dat onmiddellijk nadat de geleidende polymeersamenstelling uit de smelt is geëxtrudeerd rondom de elektroden, en vóór het afkoelen van het extrudaat, de elektroden en de geleidende polymeersamenstelling met elkaar in aanraking worden gehouden bij een temperatuur boven Tm gedurende een periode korter dan 5 minuten vanaf het moment waarop de geleidende polymeersamenstelling rondom de elektroden geëxtrudeerd wordt, waarbij Tm de temperatuur is waarbij de geleidende polymeersamenstelling begint te smelten." 1.5. In België en in Frankrijk is Raychem gerechtigd tot parallelle octrooien, berustend op hetzelfde prioriteitsdocument, te weten US aanvrage nr 750149. 1.6. Op die Amerikaanse aanvrage is door het United States Patent and Trademark Office in een re-examination afwijzend beslist, wegens gebrek aan inventiviteit, zowel door de Examiner als in beroep door het Board of Patent Appeals and Interferences. De beslissing d.d. 24 april 1992 (prod. 28b van gedaagden) van laatstgenoemd college is bekrachtigd bij vonnis d.d. 12 mei 1993 van het United States Court of Appeals for the Federal Circuit (prod. 28a van gedaagden). 1.7. Raychem was in de Bondsrepubliek Duitsland gerechtigd tot het parallelle octrooi 2755077. Dat octrooi is bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis d.d. 28 november 1990 van het Bundespatentgericht herroepen, eveneens wegens gebrek aan inventiviteit. 1.8. Gedaagde sub 5 vervaardigt in de Verenigde Staten zelfregelende stripverhitters en levert die aan onder meer gedaagde sub 1. Gedaagde sub 1 levert die stripverhitters aan afnemers in Nederland en België en ook aan gedaagde sub 3. Gedaagde sub 3 bevoorraadt de afnemers in Frankrijk. 1.9. Gedaagden sub 1, sub 4 en sub 5 hebben inmiddels op 10 mei 1995 een dagvaarding aan Raychem doen uitbrengen, strekkende tot nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 185.545. 2. Raychem vordert in dit geding - zakelijk samengevat een verbod aan gedaagden direct of indirect inbreuk te maken op haar Nederlandse octrooi en op een aantal parallelle octrooien, te weten het Belgisch octrooi 861.776 en de Franse octrooien 2.392.572 en 2.533.396. Voorts vordert Raychem - na wijziging van haar eis - de veroordeling van gedaagden hun afnemers in Nederland te verzoeken om terugzending van de aan dezen na 30 november 1994 geleverde stripverhitters voor zover die nog niet zijn verwerkt en om aan de raadsman van Raychem een lijst te verschaffen van namen en adressen van die afnemers, alles op straffe van dwangsommen. 1

) PTC = positieve temperatuur coëfficiënt. D.w.z.: de elektrische weerstand van het materiaal neemt toe bij stijgende temperatuur. Noot president.

131

3. Zij baseert die vorderingen op de hiervoor aangenomen feiten en voorts op de stelling dat de door gedaagden (de verschenen gedaagden verder gezamenlijk ook wel aan te duiden als: Thermon) in het verkeer gebrachte zelfregelende stripverhitters TSX en PSX vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooien, nu deze verhitters volgens de geoctrooieerde werkwijze zijn vervaardigd, zodat Thermon inbreuk maakt op haar octrooien. 4. De verschenen gedaagden voeren gemotiveerd verweer. 5. Ambtshalve wordt vooropgesteld dat het hier voor Nederland gaat om een Nederlands octrooi dat is verleend op een vóór 1 april 1995 ingediende aanvrage zodat ingevolge het bepaalde in art. 102 Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet 1910 onverkort op dit octrooi van toepassing is. Bevoegdheid president. 6. De in het buitenland gevestigde verschenen gedaagden hebben betwist dat de president te hunnen aanzien bevoegd is van de ingestelde vorderingen kennis te nemen. 7. Dienaangaande wordt het volgende overwogen: 8. Dat de president bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden sub 1 en sub 2 is terecht niet betwist. 9. Onderzocht moet worden of uit die bevoegdheid voortvloeit dat de president ook bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen tegen de in het buitenland gevestigde gedaagden. Een dergelijke bevoegdheid zou allereerst kunnen berusten op art. 6-1 EEX (voor wat betreft gedaagde sub 3) dan wel op artikel 126-7 Rv. (voor wat betreft de overige buitenlandse gedaagden). Om op grond van die bepalingen bevoegdheid aan te kunnen nemen is vereist dat de vorderingen tegen deze gedaagden voldoende samenhang vertonen met die tegen de gedaagden sub 1 en sub 2. Zie het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 27 september 1988, NJ 1990, 425 (JCS) inzake Kalfelis/Schröder en het arrest HR 16 mei 1986, NJ 1987,456. Gedaagden sub 1 en sub 2 worden gedagvaard terzake van inbreuk in Nederland op een Nederlands octrooi en ter zake van inbreuk in België op een Belgisch paralleloctrooi. Gedaagde sub 3 wordt gedagvaard ter zake van inbreuk in Frankrijk op een Frans paralleloctrooi. De overige gedaagden wordt verweten dat zij inbreuk maken op al deze octrooien in al deze landen. 10. Aan gedaagden kan worden toegegeven dat het in het geval van parallelle nationale octrooien - zoals in casu - minder snel voor de hand ligt voldoende samenhang aan te nemen dan in geval van inbreuk op een Europees octrooi. Zulks te meer nu het deels nationale octrooien betreft die niet of nauwelijks zijn vooronderzocht zodat de werkelijke beschermingsomvang van die octrooien minder duidelijk lijkt. 11. Daar staat tegenover dat het octrooien betreft die dezelfde uitvinding tot onderwerp hebben en die berusten op hetzelfde prioriteitsdocument. Ook is het Nederlandse octrooi kennelijk beperkter verleend dan de Belgische en Franse octrooien, zodat het (gezien ook de harmonisatie van de uitlegbepalingen binnen Europa) voor de hand lijkt te liggen dat een eventuele inbreuk op het Nederlandse octrooi in België en in Frankrijk ook als inbreuk op de aldaar verleende octrooien zal worden beschouwd. Bovendien moet bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van voldoende samenhang niet uit het oog worden verloren dat alle verschenen gedaagden behoren tot een en hetzelfde concern. Tenslotte is niet onbelangrijk dat de Amerikaanse gedaagden niet alleen worden gedagvaard ter zake van inbreuk op de Belgische en Franse octrooien maar net als de in Nederland gevestigde gedaagden - ook ter zake van inbreuk op hetzelfde Nederlandse octrooi. 12. Voorshands wordt, dit alles in aanmerking genomen, geoordeeld dat er in casu voldoende samenhang bestaat tussen de verschillende vorderingen om bevoegdheid op grond van art. 6-1 EEX en art. 126-7 Rv. aan te kunnen nemen. 13. Los daarvan staat de vraag of er ook plaats is voor een inbreukverbod buiten Nederland, welke vraag indien nodig afzonderlijk moet worden onderzocht.

132


Spoedeisend belang. 14. Nu het Nederlandse octrooi eerst is verleend met dagtekening 30 november 1994 en is uitgegeven op 16 januari 1995, kan niet gezegd worden dat Raychem sedertdien zolang heeft stilgezeten dat zij geacht moet worden haar spoedeisend belang bij de handhaving van het octrooi te hebben verloren. Dat de verleningsprocedure lang heeft geduurd omdat Raychem daarin geen haast heeft gemaakt doet daaraan niet af. Integendeel: de nog maar zeer beperkte resterende geldingsduur van het octrooi onderstreept juist het spoedeisend belang bij handhaving daarvan. 15. Anders moet echter worden geoordeeld voor wat betreft de Franse en Belgische octrooien. Immers staat als onbetwist vast dat Thermon sedert 1983 of 1985 actief is op de Franse en Belgische markt. De aldaar geldende octrooien zijn verleend in 1978 (België) resp. in 1984 en 1988 (Frankrijk). Nu niet is gesteld of gebleken dat er in die landen nietigheidsprocedures aanhangig zijn (geweest) of andere omstandigheden in de weg hebben gestaan aan een voortvarend optreden, kan thans voor wat betreft de gestelde inbreuken op de Franse en Belgische octrooien geen spoedeisend belang meer aanwezig worden geacht. Immers heeft Raychem alle gelegenheid gehad in die landen in rechte tegen de beweerde inbreuk op te treden. Raychem kan dus niet in haar vorderingen worden ontvangen voor zover die betrekking hebben op de inbreuken in België en in Frankrijk. Ter beoordeling staat dus nog slechts of een inbreukverbod cum annexis moet worden gegeven voor wat betreft het Nederlandse octrooi. Inbreuk? 16. Partijen verschillen van mening over de vraag of de stripverhitters van Thermon volgens de geoctrooieerde werkwijze zijn vervaardigd en over de vraag op wie de bewijslast dienaangaande rust. 17. Voorshands wordt dienaangaande geoordeeld dat zulks in dit geding in het midden kan blijven. Kans op nietigverklaring? 18. In aanmerking moet immers worden genomen dat, ook als er sprake zou blijken te zijn van inbreuk op het octrooi van Raychem, een verbod in kort geding achterwege dient te blijven indien een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi zal worden nietig verklaard. 19. Thermon betoogt dat dit het geval is omdat de onderhavige uitvinding niet geoctrooieerd had mogen worden wegens gebrek aan inventiviteit: het voorverhitten van de elektroden alvorens daarop de polymeersamenstelling te extruderen was bij de vervaardiging van kabels reeds ruim vóór de prioriteitsdatum bekend. 20. Raychem heeft dat op zichzelf niet weersproken doch er op gewezen dat deze werkwijze slechts werd toegepast voor het aanbrengen van isolerende polymeersamenstellingen en niet voor het aanbrengen van geleidende polymeersamenstellingen. Daarom behoorde het voorverwarmen van elektroden ook niet tot de stand der techniek met betrekking tot de vervaardiging van stripverhitters. Zij wijst er in dat verband ook op dat in de octrooien waarvan het onderhavige octrooi is afgebakend met geen woord wordt gesproken over voorverhitting van de elektroden doch daarentegen een moeizame oplossing wordt gezocht in het bijmengen van andere stoffen in de polymeer en in het aanbrengen van een zone met extra roet in de directe omgeving van de elektroden. 21. Voorshands wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het vervaardigen van kabels door extrusie van een polymeer over elektroden behoort tot de wetenschap van de gemiddelde vakman die zich beraadt op de vervaardiging van stripverhitters. Immers zijn dit evenzo kabels, zij het dat zij zijn voorzien van een geleidende polymeer en niet van een isolerende polymeer. Nu het op de prioriteitsdatum onbetwist tot de stand der techniek met betrekking tot kabelfabricage behoorde om elektroden voor te verwannen alvorens daaromheen een polymeer te extruderen, moet dat ook worden geacht te behoren tot de stand der techniek met betrekking tot stripverhitters. Er van uitgaande dat het voorverwarmen van de elektroden tot de stand der techniek behoorde lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het onderhavige octrooi wegens gebrek aan inventiviteit niet in stand zal kunnen blijven. Immers, daar-

16 april 1996

gelaten of het octrooi zoals verleend daartoe beperkt is, moet het voorverwarmen van de elektroden worden geacht in belangrijke mate de eventuele inventiviteit daarvan te bepalen. (Zie bijvoorbeeld de tussenbeschikking d.d. 21 december 1991 van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad pag. 4 regels 28-38 en pag. 5 regels 33-39.) 22. Dat zou anders zijn als er sprake zou zijn van een vooroordeel tegen het toepassen van voorverwarming bij vervaardiging van kabels met een geleidende polymeer als stripverhitters. 23. Aan Raychem kan worden toegegeven dat de aanwezigheid van een vooroordeel zou kunnen verklaren waarom in de octrooien waarvan is afgebakend niet wordt gesproken over voorverwarmen van de elektroden. De aanwezigheid van een vooroordeel mag echter niet gemakkelijk aangenomen worden en in dit geding is daartoe niet voldoende gebleken uit overgelegde publikaties of deskundigenverklaringen. Voor een bewijsopdracht in kort geding aangaande het bestaan van een dergelijk vooroordeel acht de president geen termen aanwezig, ook in aanmerking genomen dat inmiddels een bodemprocedure tot nietigverklaring aanhangig is. 24. Nu bovendien twee zeer deskundige instanties als het United States Patent and Trademark Office (in twee instanties en bekrachtigd door het United States Court of Appeals for the Federal Circuit) en het Duitse Bundespatentgericht hebben beslist dat de uitvinding wegens gebrek aan inventiviteit niet octrooiwaardig is, moet voorshands - en dus: zonder vooruit te lopen op de inmiddels aangespannen nietigheidsprocedure in Nederland - worden geoordeeld dat er in elk geval sprake is van een serieuze niet te verwaarlozen kans dat ook het thans in het geding zijnde Nederlandse paralleloctrooi zal worden vernietigd. De enkele omstandigheid dat de, eveneens zeer deskundige, Octrooiraad anders heeft geoordeeld, doet niet af aan de aanwezigheid van die kans. Het is vaste jurisprudentie dat in zo'n geval een inbreukverbod in kort geding achterwege dient te blijven. 25. Dat betekent dat thans ook geen plaats is voor een bewijsopdracht aangaande de vervaardigingswijze van de aangevallen stripverhitters zodat ook in het midden kan blijven op wie in dat opzicht de bewijslast zou rusten. 26. Raychem dient, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Beslissing. De president, recht doende in kort geding,: - weigert de gevraagde voorzieningen; - veroordeelt Raychem in de kosten van deze procedure, tot nu toe aan de zijde van de verschenen gedaagden begroot op ƒ 330,- voor verschotten en op ƒ 6.000,- voor salaris voor hun procureur. Enz. Nr 34. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 6 oktober 1994. (dispensers voor toiletpapier) Mr J.H.P.J. Willems. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet j " art. 69 Europees Octrooi Verdrag. Lezing van het octrooischrift leert de deskundige vakman dat onder "intactness" van de gespleten kern moet worden begrepen de aanwezigheid van die kern. Kennisneming van het verleningsdossier leert niet anders. Een billijke bescherming van de octrooihouder brengt dan ook mee dat een hefboom die alleen de aanwezigheid van een rolkern detecteert valt onder de beschermingsomvang van het octrooi terwijl een redelijke rechtszekerheid voor derden zich daar niet tegen verzet. Inbreuk op het Europese octrooi aangenomen. Art. 30, lid 2 Row. j° artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Geen inbreuk op de parallelle nationale octrooien aangenomen. Het Canadese octrooi bevat een kenmerk dat in de dis-

16 april 1996


penser van gedaagde niet aanwezig is. De overige nationale octrooien zijn niet volledig dan wel niet in een voor de President toegankelijke vertaling overgelegd, zodat de vorderingen dienaangaande niet beoordeeld kunnen worden. Art. 51, lid 1, aanhef en onder a Row. j° art. 56 E.O.V. Geen serieuze niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring aangenomen nu alle documenten waarop een beroep wordt gedaan reeds door het EOB zijn gewogen, het EOB desalniettemin een octrooieerbare uitvinding aanwezig heeft geacht, en van een duidelijke misslag van het EOB niet is gebleken. Art. 43, lid 1 Row. j " artt. 289 e.v. Rv. De vorderingen tot opgave van afnemers resp. tot recall zijn alleen toewijsbaar voor Nederland en Duitsland. Voor de overige gedesigneerde landen is onvoldoende gebleken dat die vorderingen naar het aldaar geldende recht toewijsbaar zijn. De gevorderde opgave van aantallen geleverde dispensers kan slechts van belang zijn ter berekening van schadevergoeding. Een vordering tot schadevergoeding kan echter niet aan de orde komen omdat niet gebleken is dat gedaagde desbewust inbreuk heeft gepleegd of dat haar — voor wat betreft Duitsland - schuld treft.

133

movement caused by the removal of the exhausted core contacting the lower end, characterized in that each core (C) has axially aligned core sections (A, 8) defining an intact core (C) while web material remains wound on these sections and allowing the core (C) to buckle upon exhaustion of web material, that the housing (12) has opposed parallel track means (22, 24) extending between the roll dispensing and reserve roll positions to guidingly receive roll core supports (E, F) projecting from opposite ends of the cores (Q, that abutment mean (26, 28) is associated with the track means (22, 24) to retain the first roll (D) in the roll dispensing position and that the lower end (44) of the lever means (40) senses the intactness of the core in the roll dispensing position." 1.3. Bij het octrooischrift behoort onder meer de navolgende figuur 3:

Georgia-Pacific Corporation te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kort geding], procureur Mr T. Schaper, tegen Vendor B.V. te Tilburg, gedaagde [in kort geding], procureur Mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocate Mr S.R. Reuling te Amsterdam. Rechtsoverwegingen. Feiten. 1. In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan: 1.1. GPC is rechthebbende op het Europees octrooi 146.793 voor werkwijzen en inrichtingen voor het afgeven van velvormig materiaal (voor zover in dit geding van belang: dispensers voor toiletpapier). Het octrooi is haar op aanvrage d.d. 24 november 1984 verleend op 14 oktober 1987, zulks met prioriteit vanaf 6 december 1983. Het octrooi is verleend voor Nederland, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein en Zweden. 1.2. De conclusies van dit octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst, voor zover hier van belang: " 1 . Method for dispensing flexible web material from rolls (R, D) that are wound on cores (C) comprising the steps: retaining first and second rolls (R, D) of material in roll dispensing and reserve roll positions, respectively; releasing the second roll (R) from retention in the reserve roll position into the roll dispensing position upon removal of the core (C) of the first roll (D) subsequent its exhaustion, the improvement comprising: using axially aligned core sections (A, B) which define an intact core (C) within each roll (R, D) of material while web material remains wound on these sections (A, B); sensing the intactness of the roll core (C) of the first roll (D) in the roll dispensing position by contacting the core (C); and utilizing a buckling action of the sensed core (C) which occurs upon exhaustion of web material for the automatic removal of this core (C). 6. Dispenser (10) for rolls (R, D) of flexible web material wound on cores (C) comprising a housing (12) for receiving a first and a second roll (R, D) in a roll dispensing position and a reserve roll position, respectively, and lever means (40) pivotally mounted on the housing (12) having a lower end which contacts the core (C) of the roll (D) in the roll dispensing position and an upper end to retain the second roll in the reserve roll position and to free this roll (R) after a pivotal

1.4. Vendor brengt onder de typeaanduiding W100 in het verkeer een toiletroldispenser, welke geheel voldoet aan conclusie 6 van het octrooi behoudens wellicht voor wat betreft het laatste deelkenmerk: "that the lower end (44) of the lever means (40) senses the intactness of the core in the roll dispensing position." 1.5. Vendor heeft op 22 september een dagvaarding aan GPC doen uitbrengen, strekkende tot nietigverklaring van het octrooi voor zover verleend voor Nederland. De vorderingen en het verweer. 2. GPC vordert - zakelijk samengevat - een verbod aan Vendor tot het betrokken zijn bij handelingen die directe of indirecte inbreuk op het octrooi opleveren, meer in het bijzonder het verkopen van WlOO-dispensers en/of daarvoor bestemd toiletpapier, met nevenvorderingen zoals het terugroepen van geleverde dispensers, alles op straffe van dwangsommen. Voorts stelt zij soortgelijke vorderingen in met betrekking tot paralleloctrooien welke zij stelt te hebben in Canada, Denemarken, Finland, Hong Kong, Ierland, Japan, Noorwegen, Singapore en Zuid-Korea. 3. Zij legt aan die vorderingen ten grondslag vorengenoemde feiten alsmede de stelling dat de WlOO-dispensers van Vendor vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooien zodat deze inbreuk maken op die octrooien terwijl het leveren van daarvoor bestemd papier indirecte inbreuk op die octrooien oplevert. 4. Vendor voert gemotiveerd verweer. Zij betwist dat haar WlOO-dispensers vallen onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi en betoogt bovendien dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat op nietigverklaring van dat octrooi in de inmiddels door haar aangespannen nietigheidsprocedure. Zij betwist (naar de President begrijpt: bij gebrek

134


aan wetenschap) het bestaan van de door GPC gestelde nationale parallel-octrooien. Beoordeling. A. Inbreuk? i) het Europees octrooi 146.793. 5. De inbreukvraag spitst zich toe op de vraag of de W100dispensers van Vendor voldoen aan het deelkenmerk dat er sprake van moet zijn "that the lower end (44) of the lever means (40) senses the intactness of the core in the roll dispensing position." 6. Bij bezichtiging van de WlOO-dispenser ter zitting is gebleken dat in elk geval sprake is van een scharnierend bevestigde hefboom. Ook is duidelijk dat die hefboom met zijn bovenste deel de rol in de reservepositie omhoog houdt en dat deze hefboom met zijn onderste deel in contact staat met de kern van de rol die zich bevindt in de afgiftepositie. Het geschil spitst zich echter toe op de vraag of die hefboom met dat onderste deel waarneemt de "intactness of the core". Vendor heeft gesteld dat haar hefboom niet de "intactness" van de kern waarneemt doch uitsluitend de aanwezigheid daarvan. GPC heeft die stelling bestreden. Zij heeft betoogd dat het hier kernen betreft die uit twee losse delen bestaan, die bij elkaar worden gehouden door het daarom heen gewonden papier. Deze kerndelen worden geacht om - nadat het laatste velletje papier is verwijderd - ten opzichte van elkaar te knikken en vervolgens daardoor uit de houder te vallen. Volgens GPC kan dan ook geen onderscheid gemaakt worden tussen de "intactness" (lees: het niet geknikt zijn) en de aanwezigheid van een dergelijke kern. Er is dus sprake van een vraag van uitleg van de octrooiconclusie. 7. In dat opzicht wordt vooropgesteld dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 8. In casu gaat het om de vraag wat moet worden begrepen onder de "intactness" van de kern in de zin van het octrooi, of, anders gezegd, hoe de doorsnee vakman die het octrooischrift leest, die term zal opvatten in de context waarin die in het octrooischrift is gebruikt. 9. Van belang lijkt in dit verband de vraag welk probleem de onderhavige uitvinding wenste op te lossen. 10. Volgens het octrooischrift wordt de naastgelegen stand van de techniek gevormd door allereerst het Zwitserse octrooi 404.124. De dispenser volgens dit octrooi vertoont het nadeel dat de kern onder omstandigheden reeds uit de dispenser kan vallen vóórdat alle papier is opgebruikt en dat de lege kern in beginsel met de hand moet worden verwijderd. Ook wordt genoemd het Amerikaanse octrooi 3.211.504. De inrichting volgens dit octrooi heeft volgens het octrooischrift het nadeel dat er geen automatische verplaatsing plaatsvindt van een rol uit de reservepositie naar de afgiftepositie zodat eenvoudig bijvullen onmogelijk is. De uitvinding wil deze nadelen overwinnen door gebruik te maken van gedeelde kernen die automatisch uit het apparaat verwijderd worden nadat alle papier is gebruikt, terwijl automatisch een reserverol in de afgiftepositie wordt gebracht. Vgl. kolom 2 regels 43 t/m 46: "Assurance that the core sections will effectively discharge from the dispenser and then only after all toilet paper has been unwound from the core sections results." Veel nadruk wordt in de tekst van het octrooischrift gelegd op het automatisch verwijderen van de lege kern. Nergens blijkt uit het octrooischrift dat het van belang zou zijn de blote intactheid van de kern - afgezien van de aanwezigheid af te tasten of daaraan enig gevolg te geven. 11. De conclusie moet dan ook zijn dat lezing van het octrooischrift de deskundige vakman leert dat onder "intactness" van de gespleten kern moet worden begrepen de aanwezigheid van die kern. Een billijke bescherming van de octrooi-

16 april 1996

houder brengt dan ook mee dat een hefboom die alleen de aanwezigheid van een rolkern detecteert valt onder de beschermingsomvang van het octrooi terwijl een redelijke rechtszekerheid voor derden zich daar niet tegen verzet. 12. Kennisneming van het verleningsdossier leert niet anders. Met name blijkt daaruit geenszins dat het woord "intactness" zou zijn opgenomen met een andere, engere, betekenis dan waartoe hiervoor is geconcludeerd, bijvoorbeeld ter afgrenzing van de stand der techniek of anderszins als disclaimer. Reeds de oorspronkelijke aanvrage voor het Europees octrooi spreekt reeds bij herhaling over "to sense an intact roll". Derden kunnen in dit verleningsdossier dan ook geen goede grond hebben gevonden aan te nemen dat de octrooihouder afstand zou hebben gedaan van dit deel van de hem toekomende bescherming. 13. De WlOO-dispenser valt dus onder de beschermingsomvang van het Europees octrooi 146.793. ii) de parallelle nationale octrooien. 14. Inbreuk op het Canadese octrooi 1.224.759 is in dit kort geding niet gebleken. 15. De onafhankelijke inrichtingsconclusie (claim 7) van dit octrooi vereist, naast de kenmerken genoemd in conclusie 6 van het Europees octrooi, met betrekking tot het onderste hefboomdeel: "said sensing end tending to buckle the core sections upon exhausting of web material". Bezichtiging van de WlOO-dispenser heeft de President niet overtuigd van de aanwezigheid van een dergelijke eigenschap van de in de WlOOdispenser aanwezige hefboom. Anders dan de hefboom in het in het octrooischrift beschreven uitvoeringsvoorbeeld werkt de door de hefboom in de W100 uitgeoefende (veer)kracht immers niet in min of meer axiale richting (zij het excentrisch) van de te verwijderen kern doch in een richting loodrecht op die axiale richting. Zonder meer is niet duidelijk hoe een dergelijke kracht zou leiden tot een bevordering van het knikken van de lege kern. Veeleer lijkt een kerndeel daardoor juist in de geleidingsrail te worden vastgehouden. 16. Op de werkwijzeconclusies - waarin dit knikbevorderend effect niet wordt vereist - maakt Vendor geen inbreuk nu niet is gesteld of gebleken dat zij de dispensers zelf gebruikt. Voor zover GPC bedoeld heeft ook een vert>od van indirecte inbreuk op deze werkwijzeconclusie te doen verbieden diene dat in dit geding onvoldoende duidelijk is gemaakt in hoeverre indirecte octrooi-inbreuk naar Canadees recht verboden kan worden. Voor een ambtshalve onderzoek dienaangaande acht de president in dit kort geding geen plaats. 17. Inbreuk op het Ierse octrooi 55859 is evenmin gebleken. 18. Met betrekking tot de onafhankelijke inrichtingsconclusie (claim 6) diene dat daarvan geen volledige tekst is overgelegd nu met name pagina 22 van het Ierse octrooischrift ontbreekt. 19. Met betrekking tot de werkwijzeconclusies geldt hetgeen hiervoor sub 16 is overwogen. 20. Met betrekking tot de overige nationale octrooien diene dat daarvan geen vertalingen zijn overgelegd in het Nederlands dan wel in een andere voor de President toegankelijke taal zodat de vorderingen dienaangaande niet beoordeeld kunnen worden en mitsdien moeten worden ontzegd. 21. Hoewel een inbreuk op het Europees octrooi aanwezig wordt geacht dient niettemin een verbod in kort geding achterwege te blijven indien er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi zal worden nietig verklaard zodat zulks onderzocht dient te worden. B. Kans op nietigverklaring? 22. Vendor heeft doen stellen dat het Europees octrooi nietig zal dienen te worden verklaard bij gebrek aan inventiviteit. Volgens haar is uitsluitend sprake van een combinatie van maatregelen uit enerzijds het Amerikaanse octrooi 3.437.388 d.d. 8 april 1969 en anderzijds het Zwitserse octrooi 404.124 d.d. 15 december 1965, openbaar gemaakt op 30 juni 1966. 23. Tussen partijen is in confesso dat het Amerikaanse octrooischrift 3.437.388 (wat er zij van de redenen van de examiner om dit niet als meest nabijgelegen stand van de techniek aan te merken) alle kenmerken van het Europees octrooi ver-

16 april 1996


toont met uitzondering van het deelkenmerk van aanwezigheid van "lever means (40) pivotally mounted on the housing (12) having a lower end which contacts the core (C) of the roll (D) in the roll dispensing position and an upper end to retain the second roll in the reserve roll position and to free this roll (R) after a pivotal movement caused by the removal of the exhausted core contacting the lower end", verder te noemen: het hefboomkenmerk. 24. Volgens Vendor is het hefboomkenmerk echter bekend uit het door haar genoemde Zwitserse octrooi. Zij stelt dat de enkele combinatie daarvan met eerderbedoeld Amerikaans octrooi onvoldoende inventief te achten is. 25. In dit Zwitserse octrooi is inderdaad sprake van een reserverol die omhoog gehouden wordt door een tweetal armpjes (in onderstaande figuren 2 en 3 van het Zwitserse octrooischrift genummerd 16 en 17). Deze armpjes zijn bevestigd aan een tweetal "Hebelarme" 6 en 7. Indien tussen de "Hebelarme" 6 en 7 geen closetrol(kem) meer aanwezig is bewegen de onderste delen van die "Hebelarme" naar binnen onder invloed van een niet getekende maar in het octrooischrift wel genoemde veer. Tengevolge daarvan bewegen de bovendelen (met de daarop bevestigde armpjes 16 en 17) naar buiten zodat de op die armpjes rustende reserverol naar beneden valt en in de afgiftepositie terecht komt. 26. Bedoelde figuren 2 en 3 uit het Zwitserse octrooi zien er als volgt uit:

27. GPC heeft die stelling bestreden. Enerzijds heeft zij betoogd dat het Zwitserse octrooi buiten beschouwing moet blijven omdat het geen oplossing bood voor het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing wilde geven: het niet spontaan uitvallen van de delen van lege rolkernen. Immers kent het Zwitserse octrooi niet eens de uit meerdere delen bestaande kern, noch een kern die spontaan diende uit te vallen. Dit octrooi heeft uitsluitend betrekking op een vaste kern die bovendien handmatig verwijderd dient te worden. Anderzijds heeft zij er op gewezen dat, ook als zulks anders ware, de enkele combinatie van het Zwitserse octrooi met het Amerikaanse octrooi 3.437.388 nog niet haar Europese octrooi oplevert. Zij heeft zulks nader toegelicht door er op te wijzen dat het Zwitserse octrooi niet één hefboom kent doch twee "Hebelarme" die bovendien niet als hefboom aan te merken zijn doch veeleer als peddels, gezien de zeer brede onderste delen. Die brede peddels zouden - indien al toegepast met een uit meerdere delen bestaande kern - de kerndelen niet ten opzichte van elkaar doen knikken en doen uitvallen. De peddels zouden die kerndelen juist tegen elkaar aanklemmen en aldus vasthouden. Essentieel voor haar uitvinding is dan ook dat slechts aan één zijde druk wordt uitgeoefend en dat zulks bovendien niet gebeurt op het hele zijoppervlak van de kern. Alleen dan wordt bereikt dat de kerndelen kunnen knikken en uitvallen. 28. Vooropgesteld dient te worden dat enerzijds het Zwitserse octrooi in het Europese octrooischrift genoemd wordt onder de stand der techniek en dat het Europese octrooi daarvan ook is afgebakend. Anderzijds werd het Amerikaanse

135

octrooischrift 3.437.388 in de oorspronkelijke octrooiaanvrage voor het Europees octrooi door GPC zelf genoemd als dichtst bijzijnde stand van de techniek. Het heeft er dus alle schijn van dat het Europees Octrooibureau de stukken die nu aan de nietigheidsactie ten grondslag worden gelegd heeft gekend en daarin geen beletsel voor de octrooiverlening heeft gezien. 29. Vendor heeft doen betogen dat de octrooiverlening slechts daaruit te verklaren is dat de Examiner geen kennis heeft genomen van het Amerikaanse octrooi 3.437.388, dat niet uitdrukkelijk in het nieuwheidsrapport werd genoemd. 30. Wat daarvan zij, naar het voorlopig oordeel van de President kan niet worden aangenomen dat de Examiner geen kennis heeft gedragen van die kenmerken uit het octrooi 3.437.388 die mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn voor de inventiviteit van het Europees octrooi 146.793. Immers worden die kenmerken alle met zoveel woorden beschreven in de aanvrage voor laatstgenoemd octrooi. Daar wordt met zoveel woorden gesteld dat het Amerikaanse octrooi 3.437.388 omvat "a core for each roll (...) formed by a plurality of axially aligned core sections", terwijl "a plurality of rolls of toilet tissue are accomodated with the roll core supports projecting from opposite ends of each roll being guidingly received in opposed parallel tracks facing inwardly of the dispenser housing (...) with the lower roll being held in a dispensing position by supporting elements disposed at the lower ends of these opposed tracks". 31. Het moet er dus voor worden gehouden dat alle documenten waarop een beroep wordt gedaan voor de ondersteuning van het nietigheidsverweer reeds door het Europees Octrooibureau zijn gewogen en dat het Europees Octrooibureau desalniettemin een octrooieerbare uitvinding aanwezig heeft geacht. 32. Onder die omstandigheden kan van een serieuze niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring van het octrooi alleen dan gesproken worden als aannemelijk wordt gemaakt dat sprake is van een duidelijke misslag van het EOB, nu het EOB immers veel beter is geëquipeerd om de relevantie van de overgelegde publikaties te beoordelen dan de kort geding rechter. Van een dergelijke duidelijke misslag is in casu niet gebleken, met name ook niet vanwege de verschillen in constructie en werking tussen de hefboom van het octrooi en de "Hebelarme" van het Zwitserse octrooi, zoals door GPC weergegeven in haar sub 27 samengevatte betoog dienaangaande. 33. Nu de WlOO-dispenser valt onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi en geen serieuze niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring daarvan aanwezig wordt geacht, ligt het gevorderde inbreukverbod met betrekking tot het Europees octrooi voor toewijzing gereed. Dit zowel voor Nederland als voor de andere gedesigneerde landen nu de beschermingsomvang van dit octrooi immers in al die landen op gelijke wijze wordt vastgesteld. Verbod indirecte octrooi-inbreuk? 34. Na betekening van dit vonnis zal het Vendor niet meer vrijstaan nog WlOO-dispensers in het verkeer te brengen. In zoverre een verbod tot indirecte octrooi-inbreuk de strekking zou moeten hebben te verhinderen dat WlOO-dispensers aan afnemers geleverd zouden worden (die daarmee dan vervolgens inbreuk zouden kunnen maken op ook conclusie 1 van het octrooi) komt daaraan dus geen zelfstandige betekenis toe en kan het dus bij gebrek aan belang niet worden toegewezen. 35. Voor zover GPC bedoelt een verbod te krijgen van levering door Vendor van papier dat geschikt is om in WlOOdispensers te worden gebruikt, kan de vordering echter evenmin toegewezen worden. Als onweersproken staat immers vast dat dit papier door verschillende firma's op de markt wordt gebracht en dat het geschikt is om in verschillende dispensers te worden gebruikt (bv. in de S3-dispenser welke in het verleden door Vendor krachtens licentie van GPC is verkocht). Het papier moet dus geacht worden te zijn een algemeen in de handel verkrijgbaar produkt als bedoeld in art. 44A lid 2 ROW. Van zgn. indirecte octrooi-inbreuk zou dan ook alleen sprake kunnen zijn als Vendor haar afnemers zou aanzetten tot inbreukmakende handelingen. Van een dergelijk aanzetten kan niet gesproken worden

136

16 april 1996


gezien de hieronder te bespreken brief die Vendor aan haar afnemers zal dienen te schrijven. Nevenvorderingen. 36. GPC vordert allereerst een veroordeling van Vendor aan haar op te geven alle afnemers in gedesigneerde landen aan wie Vendor na het van kracht worden van het Europees octrooi dispensers en/of papier heeft verkocht, met opgave van de aantallen dispensers en de hoeveelheden papier. 37. GPC heeft belang bij en recht op een veroordeling van Vendor tot opgave van de afnemers aan wie zij dispensers heeft geleverd. Immers dient GPC desgewenst op te kunnen treden tegen die afnemers, die immers bij gebruik van de dispensers inbreuk maken op haar octrooi. Deze vordering is toewijsbaar voor Nederland en voor Duitsland. Voor andere landen is niet (voldoende) gebleken dat deze nevenvordering naar het aldaar geldende recht toewijsbaar is. Voor wat betreft de aantallen dispensers en de hoeveelheden papier is de vordering in dit geding niet toewijsbaar te achten. Niet valt immers in te zien dat GPC daarbij een ander belang zou kunnen hebben dan berekening van schadevergoeding. Schadevergoeding kan echter in dit geding niet aan de orde komen omdat niet is gesteld of gebleken dat Vendor desbewust inbreuk op het octrooi heeft gemaakt resp. - voor wat betreft Duitsland - dat Vendor schuld treft. 38. Tenslotte heeft GPC gevorderd dat Vendor zal worden veroordeeld haar afnemers aan te schrijven teneinde hen op de hoogte te stellen van de onderhavige uitspraak en hen te verzoeken de WlOO-dispensers terug te zenden tegen vergoeding van de koopprijs en de overige kosten. 39. Ook die vordering is toewijsbaar voor Nederland en voor Duitsland. Dit echter met dien verstande dat Vendor in plaats van restitutie van de koopprijs ook een vervangende (niet inbreuk makende) dispenser zal mogen aanbieden. Zijdens GPC is betoogd dat deze vordering ook naar Zwitsers recht toewijsbaar is doch daarvan is onvoldoende gebleken. De door de procureur van GPC overgelegde literatuur en jurisprudentie heeft betrekking op Zwitsers auteurs- en merkenrecht en niet specifiek op octrooirecht. 40. Tenslotte is de bekrachtiging van de te geven verboden en geboden middels een dwangsom toewijsbaar als in het dictum vermeld. 41. Nu het hier provisionele voorzieningen betreft en Vendor inmiddels een bodemprocedure tot nietigverklaring heeft aangespannen, acht de president termen aanwezig de door GPC gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad te verbinden aan het stellen van een zekerheid ten bedrage van ƒ 750.000,-.

die afnemers de in hun bezit zijnde dispensers aan Vendor terug te zenden tegen, naar keuze van die afnemers, restitutie van de betaalde koopsom dan wel verstrekking van een vervangende dispenser en onder het aanbod alle overige kosten van terugzending en/of vervanging voor haar, Vendors, rekening te nemen, alles met gelijktijdige verzending van een kopie van die brieven aan de procureur van eiseres, zulks op straffe van een dwangsom ten bedrage van ƒ 1.000,- voor iedere dag waarmee en iedere afnemer met betrekking tot wie Vendor in gebreke mocht blijven aan dit gebod te voldoen; - veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot nu toe aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 402,55 voor verschotten en op ƒ 7.500,- voor salaris voor haar procureur; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, echter eerst nadat zijdens eiseres ten behoeve van gedaagde een zekerheid zal zijn gesteld in de vorm van een bankgarantie ad ƒ 750.000,-; - wijst af het meer of anders gevorderde; enz.

Beslissing. De President, recht doende in kort geding,: - verbiedt Vendor op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die inbreuk opleveren op eiseresses Europese octrooi 146.793, meer in het bijzonder door het leveren, aanbieden of in voorraad hebben van de W100-dispenser, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere inbreukmakende dispenser, - gebiedt Vendor binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseres op te geven de namen en adressen van alle afnemers in Nederland en Duitsland aan wie zij na het van kracht worden van het onderhavige Europese octrooi in die respectieve landen inbreukmakende dispensers heeft geleverd of anderszins ter beschikking heeft gesteld, zulks op straffe van een dwangsom ten bedrage van ƒ 25.000,voor iedere dag dan wel, ter keuze van eiseres, van ƒ 5.000,voor iedere afnemer waarmee Vendor in gebreke mocht blijven aan die veroordeling te voldoen; - gebiedt Vendor binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers in Nederland en Duitsland, waarvan ingevolge het vorenstaande opgave dient te geschieden aan eiseres, per aangetekende brief, gesteld in de landstaal van de betreffende afnemer, mede te delen dat de door haar geleverde dispensers naar het in dit vonnis vervatte voorlopig oordeel inbreuk maken op het Europees octrooi van eiseres zodat die dispensers niet mogen worden gebruikt, verkocht, aangeboden, geleverd of in voorraad gehouden, zulks met het verzoek aan

Art. 5 Handelsnaamwet. Het is de vraag of gezien de aard van de onderneming van eiseres — het vinden van en contracteren met gegadigden voor een franchise-overeenkomst - verwarring te duchten is met de pizza-bezorgdienst van gedaagde.

Nr 35. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 25 maart 1994. (Pizza Express/Johnny's Pizza Express) Mr G.W.M. Bodewes. Art. 1 Benelux Merkenwet j° art. óquinquies onder B, aanhef en sub 2 Verdrag van Parijs. De woordcombinatie "Pizza Express" is voldoende onderscheidend om als Benelux merk dienst te kunnen doen, terwijl niet kan worden gezegd dat, bij gebrek aan alternatieve aanduidingen, handhaving van het merk te kort zou doen aan het belang van anderen om de hoedanigheid van hun diensten op dezelfde wijze te beschrijven. Art. 5, aanhef en onder 4 BMW. De omstandigheid dat nog anderen in de Benelux een met het merk overeenstemmend teken gebruiken heeft er (nog) niet toe geleid dat door toedoen of nalatigheid van de merkhouder het merk de in het normale taalgebruik gebruikelijke benaming is geworden voor een pizza-bezorgdienst. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Een teken als dat van gedaagde, waarin aan het merk nog een woord als "Johnny's" is toegevoegd, stemt auditief en begripsmatig met het merk overeen.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW j° art. 5a Hnw. Aangezien er in de praktijk nauwelijks verschil bestaat tussen de activiteiten die onder een handelsnaam worden uitgeoefend en de diensten die door een merk worden aangeduid, zal het verbod van merkinbreuk er op neerkomen dat gedaagde ook haar handelsnaam niet langer zal kunnen voeren. 1. Pizza Express Franchise B.V. te 's-Gravenhage, 2. Pizza Express (Soho) Ltd. te Londen, Verenigd Koninkrijk, en 3. J. Marijt, h.o.d.n. Pizza Express, te 's-Gravenhage, eisers [in kort geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr H.H.P. Lugard te Rotterdam, tegen Nabila Cherkawi-Mounzer, h.o.d.n. Johnny's Pizza Express, te Wassenaar, gedaagde [in kort geding], in persoon verschenen, gemachtigde Mr L. Verkoren.

16 april 1996


De feiten 2. De volgende feitelijke uitgangspunten zijn uit de stukken en de behandeling naar voren gekomen: a. Eiseres sub 1 heeft rechtsgeldig overgedragen gekregen en is dus houdster van Benelux woordmerk "Pizza Express", gedeponeerd door haar rechtsvoorgangster op 6 februari 1987. b. Eiseres sub 1 is op dezelfde wijze houdster van het, terzelfder tijd gedeponeerde Benelux beeldmerk "Pizza Express" (waarvan de afbeelding waarop eisers zich thans niet beroepen, niet terzake doet). c. Eiseres sub 2 (destijds anders genaamd) heeft op 30 december 1988 gedeponeerd het woordmerk "Pizza Express". d. De merken zijn onder meer gedeponeerd voor de klassen 29 en 30, gerede maaltijden en dranken voorzover niet begrepen in andere klassen en het bereiden en aan huis bezorgen van warme en koude gerechten en van dranken. e. Sedert begin 1988 voert eiseres sub 1 (de door haar rechtsvoorgangsters sedert 1986 gevoerde) handelsnaam "Pizza Express". f. Eiser sub 3, franchise-nemer van eiseres sub 1 drijft sedert 5 april 1993 een onderneming met een tweetal vestigingen te 's-Gravenhage. Voor de ene vestiging voert hij de handelsnaam "Pizza Express (J. Marijt)" en voor de andere de handelsnaam "Pizza Express". g. Gedaagde (wier echtgenoot elders in den lande ondernemingen met dezelfde handelsnaam heeft of heeft gehad) voert sedert 2 april 1993 voor haar onderneming te Wassenaar de handelsnaam "Johnny's Pizza Express". h. Zowel eiser sub 3 als gedaagde bezorgen bedrijfsmatig pizza's aan huis. i. In 1987 zijn op vordering van de rechtsvoorgangster van eiseres sub 1 in kort geding door de president van de rechtbank te Rotterdam (tegen Picasso Pizza Express) [B.I.E. 1990, nr 81, blz. 257; Red. ] en te Haarlem (tegen Pizza Bussola Express) [B.I.E. 1988, nr 32, blz. 118; Red.] zowel op merkenrechtelijk als op handelsnaamgebied inbreukverboden uitgesproken. k. Voor dezelfde diensten als die aangeboden door eiser sub 3 en gedaagde, het thuisbezorgen van pizza's, worden in Nederland ook door anderen tekens gebruikt die bestaan uit of waarvan deel uitmaken de woorden "Pizza Express zoals de handelsnamen - ... Pizza Express Mama Mia (Delft) en - ... Marina Express Pizza (Dordrecht) en de tekens: - ... Pizza Express (Amsterdam) en - ... Italiaanse Pizza Express". De vordering en het verweer 3. Eisers stellen dat het teken "Johnny's Pizza Express" overeenstemt met het merk van eiseressen sub 1 en 2 en wordt gebruikt voor dezelfde diensten als waarvoor het merk is ingeschreven en dat die handelsnaam in zo geringe mate afwijkt van die van eiseres sub 1 en eiser sub 3 dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen van laatstbedoelden en die van gedaagde. 4. Zij vorderen - uitvoerbaar bij voorraad en met verwijzing van gedaagde in de kosten - op straffe van een dwangsom bevelen tot staking van verdere merkinbreuk en tot wijziging van gedaagdes handelsnaam met veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht. 5. Gedaagde voert gemotiveerd verweer. Beoordeling van het geschil 6. De President is, gezien de woonplaats van gedaagde op grond van artikel 37A Benelux Merkenrecht (BM) bevoegd van de vordering kennis te nemen. Handelsnaam: 7. Eiser sub 3 heeft niet nader geadstrueerd zijn - door gedaagde bestreden - stelling dat gedaagde ondanks haar eerdere inschrijving in het handelsregister, haar handelsnaam pas later is gaan gebruiken. 8. Het gevraagde bevel tot wijziging kan daarom niet, althans niet op vordering van eiser sub 3, worden gegeven. 9. Ten aanzien van eiseres sub 1 rijst de vraag of, gezien de aard van haar onderneming, het vinden van en contracteren

137

met gegadigden voor een franchise-overeenkomst, verwarring is te duchten met de pizza-bezorgdienst van gedaagde. 10. Een en ander leidt ertoe dat de zaak op de, ook verderstrekkende, merkrechten zal worden afgedaan. Merk: 11. Eiser sub 3 ontleent zijn bevoegdheid om het merk "Pizza Express" te gebruiken aan de franchise-overeenkomst met eiseres sub 1. 12. Aangenomen dat deze overeenkomst schriftelijk is aangegeven [lees: aangegaan; Red.] en daargelaten de vraag of daarbij de bevoegdheid om het merk in rechte te handhaven niet aan de deposante bleef voorbehouden, is de licentie in elk geval niet bij uittreksel gedeponeerd. 13. Zonder zo'n depot kan eiser sub 3 zijn eventuele rechten niet aan derden tegenwerpen zodat ook dit deel van de vordering van eiser sub 3 niet toewijsbaar is. 14. In het voetspoor van beide onder l.i bedoelde beslissingen (en met verwerping van de desbetreffende verweren van gedaagde) moet het volgende worden aangenomen: De woordcombinatie "Pizza Express" is voldoende onderscheidend om als Benelux merk dienst te kunnen doen. Een teken als dat van gedaagde, waarin aan de combinatie nog een woord als "Johnny's" is toegevoegd stemt daarmee nog zozeer overeen (auditief en begripsmatig) dat het in aanmerking komend publiek bij het waarnemen van het teken, dit met het merk zal associëren. 15. Daaraan doet niet af dat er, naast gedaagde, nog anderen in de Benelux een met het merk overeenstemmend teken gebruiken. 16. Deze omstandigheid heeft er immers (nog) niet toe geleid dat door (toedoen of) nalatigheid van de merkhouder het merk de in het normale taalgebruik gebruikelijke benaming is geworden voor een pizza-bezorgdienst, met als gevolg verval van het merkrecht. 17. Evenmin kan gezegd worden dat, bij gebrek aan alternatieve aanduidingen, handhaving van het merk te kort zou doen aan het belang van anderen om de hoedanigheid van hun diensten op dezelfde wijze te beschrijven. 18. Ook de stelling van gedaagde, tenslotte, dat haar echtgenoot al jaren elders in Nederland ondernemingen heeft onder de naam "Johnny's Pizza Express" kan niet tot afwijzing van de vordering leiden. 19. Dat standpunt zou, bij gebleken juistheid, hoogstens tot gelding kunnen worden gebracht in een beroep op depot te kwader trouw, niet door haar maar door haar echtgenoot. 20. Zo'n beroep zou bovendien vooralsnog stranden omdat niet is gesteld of gebleken dat het gebruik al voor de merkdepots plaatsvond en de deposanten dat wisten of behoorden te weten. 21. Met betrekking tot het gevorderde voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht geldt het volgende: Sedert de merkdepots in 1987 zijn eiseressen sub 1 en/of 2 er niet in geslaagd om in de Benelux meer franchise-nemers dan (de gewezen werknemer van eiseres sub 1) Marijt ertoe te bewegen om volgens de "Pizza Express" huisstijl pizza's te gaan bezorgen. Doordat aldus de exclusiviteit van het merk sedertdien niet of nauwelijks is toegenomen is benadering van de door exclusiviteitsverlies geleden schade - voorzover die al niet aan eisers zelf is te wijten - in dit kort geding niet mogelijk zodat ook een voorschot daarop niet kan worden toegewezen. Over de omvang van de schade door omzetverlies en over de omvang van de met de inbreuk behaalde winst zijn door eisers geen gegevens verschaft zodat ook daarop geen voorschot kan worden vastgesteld. 22. Er zal dus (onder matiging van de dwangsom) worden volstaan met een bevel tot staken en gestaakt houden van verdere merkinbreuken. 23. Aangezien er in de praktijk nauwelijks verschil bestaat tussen de activiteiten die onder een handelsnaam worden uitgeoefend en de diensten die door een merk worden aangeduid, zal dat bevel er op neerkomen dat gedaagde ook haar handelsnaam niet langer zal kunnen voeren.

138


24. Gedaagde zal, als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten. Dat de vorderingen van eiser sub 3 niet worden toegewezen heeft daarop geen invloed. Rechtdoende in Kort Geding I Beveelt gedaagde om, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, ieder gebruik van het teken "Johnny's Pizza Express" of een ander met de ten processe bedoelde merken overeenstemmend teken in de Benelux voor de waren/diensten waarvoor die merken zijn ingeschreven, te staken en gestaakt te houden op straffe van een aan eiseressen sub 1 en 2 te verbeuren dwangsom van ƒ 2.500,- per dag dat gedaagde nalatig zal zijn aan dit bevel te voldoen. II Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, welke aan de zijde van eiseressen sub 1 en 2, tot op de dag van deze uitspraak worden begroot op ƒ 1.500,- inclusief verschotten. III Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr 36. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 3 november 1992. (ANTAEUS/AMADEUS) Mrs E.A.M, van der Kallen, A.H.Q. Goossens en L.J.D. Smits.

ANTAEUS (woordmerk van Chanel zoals gebruikt) Artt. 3, 13 onder A en 14 onder B, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Tussen de woordmerken ANTAEUS en AMADEUS voor cosmetische produkten bestaat geen zodanige, auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming dat bij iemand die met het merk AMADEUS wordt geconfronteerd, associaties tussen dit merk en het merk ANTAEUS worden gewekt. Chanel S.A. te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, appellante, procureur Mr G.D. Noordijk, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen Josef Kerstens te Roosendaal, gemeente Roosendaal en Nispen, geïntimeerde, procureur Mr E. van Ewijk, advocaat Mr C.J.G.M. van der Weide te Breda. a) Arrondissementsrechtbank te Breda, 17 juli 1990 (Mrs P.P.M.H. van Hooff, H. Koopman en J.M. Brandenburg). 3. De beoordeling. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, alsmede op grond van de niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte produkties, staat tussen partijen - voor zover thans van belang - het navolgende vast: - Chanel [eiseres; Red.] is krachtens internationaal depot d.d. 25 november 1980 onder andere voor de Benelux exclusief rechthebbende op het woordmerk ANTAEUS (inschrijvingsnummer 457207) voor waren in de klasse 3 (omschreven als: 'Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices'). — Kerstens heeft op 18 juni 1986 voor de Benelux een depot verricht van het woordmerk AMADEUS, inschrijvingsnummer 420063, voor waren in de klasse 3, omschreven als: 'kosmetische middelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, en handlotions. Ter adstructie van de hierboven onder 1. weergegeven vordering stelt Chanel dat het woordmerk AMADEUS zoals Kerstens dit heeft gedeponeerd overeenstemt met het woordmerk ANTAEUS van Chanel.

16 april 1996

Kerstens stelt zich daarentegen op het standpunt dat deze vordering dient te worden beoordeeld door vergelijking van het eisend merk (ANTAEUS) zoals gedeponeerd en gedaagd merk (AMADEUS) zoals in feite gebruikt. In beide gevallen, dat wil zeggen zowel bij vergelijking in de door Chanel voorgestane zin als bij vergelijking conform de visie van Kerstens zou er geen sprake zijn van de vereiste overeenstemming. Nu de vordering onder 1. nietigverklaring ex artikel 14B onder 1 juncto artikel 3 lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken - hierna te noemen BMW - betreft, dient de vraag te worden beantwoord of er sprake is van overeenstemming tussen de woordmerken ANTAEUS en AMADEUS op zich. Van een dergelijke overeenstemming is sprake indien mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval - de merken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het merk AMADEUS wordt geconfronteerd associaties met het merk ANTAEUS worden gewekt. De in het geding zijnde merken vertonen enkele overeenkomsten. Beide merken vangen aan met een 'A'. De uitspraak van de laatste vier letters van het eisend merk is - indien correct uitgesproken - ondanks de verschillende schrijfwijze dezelfde als die van drie laatste letters van het gedaagd merk. Tegenover deze overeenkomsten staan de navolgende verschilpunten. In het merk ANTAEUS trekt de 'T' in de tweede lettergreep alle aandacht, welke 'T' (stemloos) aan het merk een schelle, harde klank geeft. De 'D' (stemhebbend) in de derde lettergreep van het woord AMADEUS heeft een zachte klank, waardoor dit merk een vloeiend verloop heeft. Voorts zal het merk AMADEUS appelleren aan de bekende componist Wolfgang Amadeus Mozart, terwijl het merk ANTAEUS verwijst naar een - minder gekende - mythologische figuur uit de klassieke oudheid. Gelet op het bovenstaande appelleert het merk AMADEUS niet aan een ongerechtvaardigd bekendheidsgevoel. Dat ANTAEUS een zeer gerenommeerd merk zou zijn kan hier niet aan af doen. Derhalve wordt overeenstemming tussen de twee in het geding zijnde merken niet aangenomen en zal de eerste vordering worden afgewezen. Wat betreft de onder 2. weergegeven vordering stelt Chanel dat het woordmerk AMADEUS zoals Kerstens dit in feite gebruikt overeenstemt met het woordmerk ANTAEUS van Chanel. Kerstens betwist het bestaan van voornoemde overeenstemming. De overeenstemmingsvraag dient in het kader van artikel 13A van de BMW te worden beantwoord door vergelijking van het eisend merk met het aangevallen teken zoals feitelijk gebruikt. Deze vergelijking dient op dezelfde wijze plaats te vinden als hierboven met betrekking tot de onder 1. genoemde vordering omschreven. In het kader van de beoordeling van de eerste vordering is reeds overwogen dat de in het geding zijnde merken niet overeenstemmen. Vraag is derhalve of de verschijningsvorm van het merk AMADEUS kan leiden tot associatie. Het merk AMADEUS is op (de verpakking van) de produkten van Kerstens in sierlijke letters vermeld, waarbij de eerste en de laatste letter van het merk aanmerkelijk groter zijn gedrukt dan de overige letters. Daarentegen zijn de letters van het merk ANTAEUS op de (verpakking van de) produkten van Chanel in gelijke grootte en in strak schreefloos lettertype weergegeven. Deze verschillen, gevoegd bij de afwezigheid van overeenstemming tussen de woordmerken op zich, leiden tot de conclusie dat geen gevaar voor associatie bestaat. Derhalve dient ook de tweede vordering van Chanel te worden afgewezen. 4. De kosten. Chanel dient, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden verwezen in de kosten van het geding aan de zijde van Kerstens gevallen. 5. De beslissing. De Rechtbank Wijst de vorderingen af.

16 april 1996


Verwijst eiseres in de kosten van het geding en veroordeelt haar tot betaling van die kosten aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op heden begroot op ƒ 2.730,-. Enz. b) Het Hof, enz. 4. Beoordeling. 4.1. Blijkens de toelichting hebben de grieven de strekking om de zaak in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen. 4.2. Ten processe staat als onbetwist vast: - Chanel is krachtens internationaal depot d.d. 25 november 1980 onder andere voor de Benelux exclusief rechthebbende op het woordmerk ANTAEUS (inschrijvingsnummer 457207) voor waren in de klasse 3 (omschreven als: 'Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices'). - Kerstens heeft op 18 juni 1986 voor de Benelux een depot verricht van het woordmerk AMADEUS, inschrijvingsnummer 420063, voor waren in de klasse 3, omschreven als: 'kosmetische middelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, en handlotions'. De beide voormelde woordmerken zijn voor dezelfde warenklasse gedeponeerd. 4.3. Chanel legt aan haar beide vorderingen ten grondslag dat de merken ANTAEUS en AMADEUS overeenstemmend zijn in de zin van de artikelen 14B en 13A van de Benelux Merken Wet (BMW). De grieven 1 t/m 5 richten zich alle tegen het oordeel van de rechtbank dat zulks niet het geval is. 4.4. Het woord "overeenstemmend" in de artikelen 3,13A en 14B BMW moet naar de heersende rechtspraak aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel, of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt, 4.5. In de visie van Kerstens dient voor beide vorderingen de verschijningsvorm van zijn aangevallen merk in de beoordeling te worden betrokken. Bij de vordering tot het gebruiksverbod dient voor wat Chanel betreft weliswaar te worden uitgegaan van het merk zoals gedeponeerd, doch vormt de speciale gebruiksvorm van het merk van Chanel zijns inziens een bijzondere omstandigheid die van invloed is op de vraag naar het associatiegevaar. 4.6. Bij pleidooien in beroep benadrukt Chanel dat het woordmerk ANTAEUS zonder enige toevoeging is gedeponeerd. Voor de vordering gericht op nietigverklaring wil Chanel beide woordmerken vergeleken zien, zoals ze zijn gedeponeerd. Bij het gevorderde gebruiksverbod komt het - aldus zakelijk weergegeven Chanel - in beginsel aan op vergelijking van het door haar gedeponeerde merk met het merk zoals het door Kerstens wordt gebruikt. Zij doet echter uitdrukkelijk anders dan eerder in de procedure - geen beroep meer op niet gedeponeerde al dan niet onderscheidende extra elementen, meer in het bijzonder niet op uiterlijke verschijningsvormen van de wederzijdse produkten en wenst die uitdrukkelijk niet in de rechtsstrijd betrokken te zien, zodat de toets, naar het hof begrijpt, voor beide vorderingen gelijk kan zijn in dier voege dat voor de overeenstemmingsvraag slechts met de gedeponeerde woordmerken rekening wordt gehouden, met in aanmerking nemen van het onderscheidend vermogen. 4.7. Het hof zal onderzoeken tot welke uitkomst de vraag naar overeenstemming tussen het woordmerk van Chanel en het aangevallen teken van Kerstens leidt volgens het onder 4.4. weergegeven criterium in de door Chanel gewenste weergave. 4.8. Naar het oordeel van het hof is er geen sprake van zodanige auditieve overeenstemming, dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek associaties door het teken AMADEUS met het merk ANTAEUS worden gewekt. Weliswaar hebben merk en teken de eerste letter en de 3 laatste letters gemeen, maar de totaalindruk van ANTAEUS en AMADEUS in hun geheel en in onderling verband beluisterd

139

verschilt zodanig dat geen associatierisico wordt aangenomen. Het woord ANTAEUS zal door het in aanmerking komend publiek meestal als drielettergrepig worden uitgesproken, terwijl het woord AMADEUS met vier lettergrepen wordt uitgesproken. Belangrijker voor de auditieve totaalindruk is, dat bij het woord ANTAEUS de klemtoon ligt op het woorddeel phonetisch gespeld: "té", voorafgegaan door een medeklinker, waardoor een scherpe en krachtige totaalindruk overheerst, terwijl het woord AMADEUS door de opvolging van de klinkers a door achtereenvolgens twee zachte medeklinkers m en d, waarop een vloeiende uitgang volgt, in zijn geheel zacht en vloeiend overkomt. Chanel stelt dat een deel van het publiek het woord ANTAEUS met vier lettergrepen zou uitspreken en wel phonetisch als: An/ta/e/us, hetgeen de auditieve gelijkenis tussen beide woorden zou verhogen. Het hof deelt die visie niet. Wat er van zij of een relevant deel van het publiek dat woord inderdaad aldus zou uitspreken, waarvan het hof niet is overtuigd, raakt het woord in die uitspraak naar zijn oordeel auditief verder verwijderd van het woord AMADEUS. Na de tweede a-klank ontstaat namelijk in het woord phonetisch een caesuur, welke voor de Nederlandse taal onnatuurlijk is, in ieder geval het woord nog scherper van klank maakt, en aldus nog verder verwijderd van het vloeiende woord AMADEUS. Het bij pleidooien aangeboden bewijs dat een deel van het publiek het merk van Chanel als An/ta/e/us uitspreekt, passeert het hof, nu zulks, indien bewezen, het hof niet tot een ander oordeel brengt. 4.9. Ook visueel acht het hof geen zodanige overeenstemming aanwezig dat daardoor associatierisico wordt gewekt in de zin van voormelde wetsartikelen. Niet bepalend is of de opening en de uitgang van beide woorden overeenstemmen, maar of het totaalbeeld van ieder woord en in onderling verband overeenstemt. De middendelen verschillen zodanig, dat het publiek het ene woord niet licht met het andere zal associëren, te minder waar de begripsmatige associatieve kracht van het woord AMADEUS dominant is. 4.10. Begripsmatig verwijst het woord ANTAEUS naar een mythologische mannelijke figuur uit de klassieke oudheid. Bij pleidooien in beroep is aan de zijde van Chanel zelf gesteld dat de figuur ANTAEUS zo weinig bekend is dat dat woord als zodanig bij het publiek geen enkele associatie oproept. De gemiddelde consument zal - aldus Chanel - de naam ANTAEUS mogelijk niet anders opvatten dan de naam van een man. Het woord AMADEUS daarentegen roept bij het publiek, in ieder geval een relevant deel daarvan, wel associaties op en wel aan de, veel meer bekende, componist Wolfgang Amadeus Mozart, ook buiten de kring die zijn muziek kent, aan welke bekendheid de speelfilm "Amadeus" van Milos Forman uit de tachtiger jaren heeft bijgedragen. Op die bekendheid speelt het merk van Kerstens in. De begripsmatige associatieve kracht van het teken van Kerstens acht het hof zo sterk, dat het in aanmerking komend publiek het woord AMADEUS dadelijk zal associëren met de componist, muziek of voormelde film in plaats van met het woord ANTAEUS dat op zichzelf geen associatie met enige specifieke persoon oproept. 4.11. Chanel doet nog beroep op het sterke onderscheidende vermogen van haar merk. Voor wat het onderscheidend vermogen betreft, stelt het hof vast dat merk en teken geen van beide de waren beschrijven, die verhandeld worden en evenmin een soortnaam zijn of bevatten. Beide verwijzen naar de naam van een man. Beide tekens kunnen de identiteit van de waren, waarvoor deze als merkteken moeten dienen, even goed als afkomstig van een bepaalde onderneming demonstreren. Aldus beschouwd is het onderscheidend vermogen van het merk ANTAEUS niet sterker dan het merk AMADEUS. Chanel heeft nog gesteld dat haar merk ANTAEUS een grote bekendheid en werfkracht heeft verworven. Zulks is door Kerstens gemotiveerd bestreden en met de in het geding gebrachte produkties niet aangetoond. Bij gebreke van bewijsaanbod neemt het hof niet als vaststaand aan dat het merk ANTAEUS ten tijde van het indienen van de vorderingen een grote bekendheid en werfkracht bezat, in ieder geval niet groter dan het merk Amadeus, waarmede is geappelleerd aan de bekendheid tijdens het depot van de film "Amadeus".


140

4.12. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat tussen de woordmerken ANTAEUS en AMADEUS geen overeenstemming bestaat in de zin van de artikelen 3, 13A en 14B BMW nog daargelaten de over en weer gebruikte uiterlijke verschijningsvorm van de wederzijdse produkten. Gelet op de procedurele stellingname door Chanel bij pleidooien in beroep moeten hierop haar vorderingen reeds stranden. Wordt die uiterlijke verschijningsvorm overigens wel mede in aanmerking genomen, dan is de uitkomst niet anders, nu de materialen waarin de waren in de handel worden gebracht, en de kleuren en vormgeving van de verpakking over en weer zodanig verschillen, dat de verschijningsvorm van de produkten van Kerstens het publiek niet zal doen denken aan de produkten van Chanel. Daarvoor is het verschil in de verschijningsvorm van de waren van Kerstens en de klassieke en chique verschijningsvorm van de waren van Chanel te groot. 4.13. Nu de grieven 1 t/m 5 tevergeefs worden voorgedragen en grief 6 geen zelfstandige betekenis heeft, zal het vonnis van de rechtbank worden bekrachtigd. Chanel zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het beroep worden verwezen. 5. Uitspraak Het Hof: Verwerpt het beroep. Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Verwijst Chanel in de proceskosten op het hoger beroep gevallen, tot heden aan de zijde van Kerstens begroot op ƒ 300,- voor verschotten en ƒ 4.200,- voor salaris van de procureur. Enz. Nr 37. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 3 maart 1994. (Concorde/Condor) Mrs J.J. Brinkhof, M. Wellink-Volmer en J. Raven. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. In aanmerking genomen de bekendheid en het niet geringe onderscheidend vermogen van CONCORDE als merk voor fietsen, is het hof voorshands van oordeel dat in elk geval het woordmerk CONCORDE en het merk CONDOR (eveneens voor fietsen, maar in een lagere prijsklasse) in casu overeenstemmend zijn in de zin van art. 13A lid 1 BMW, omdat deze merken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, reeds auditief en visueel zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand uit het publiek die met CONDOR wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt met het fietsenmerk CONCORDE. Het verschil in betekenis van beide woorden is niet dusdanig dat daardoor dat associatiegevaar wordt weggenomen. (Anders President). Een beoordeling overeenkomstig art. 5 lid 1 aanhef en sub b van de Richtlijn leidt niet tot een andere uitkomst. Het hof acht aannemelijk dat door de overeenstemming tussen CONCORDE en CONDOR en het feit dat van dezelfde, althans soortgelijke waren sprake is, verwarring bij het publiek kan ontstaan, in het bijzonder gevaar voor associatie van CONDOR met CONCORDE. Art. 3:296 Burgerlijk Wetboek. Verbod toegewezen met dwangsom, andere gevorderde bevelen niet, gezien de aard, ernst en duur van de inbreuk Het betreft hier merkinbreuk waarbij het verwijderen of anderszins onzichtbaar maken van het overeenstemmend merk al voldoende zou zijn om merkinbreuk jegens Rentmeester te voorkomen, zodat retourneren van nog in voorraad zijnde fietsen onnodig vergaand zou zijn; wat betreft de ernst van de merkinbreuk is van belang dat het merk CONDOR niet is gebruikt voor racefietsen en slechts voor fietsen van een veel lagere prijsklasse; bovendien is de laatste CONDOR-actie al een half jaar geleden. Ook het gevorderde voorschot op geleden en te lijden schade is niet toewijsbaar, omdat onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld of aannemelijk geworden die de

16 april 1996

conclusie rechtvaardigen dat Rentmeester daarbij een spoedeisend belang heeft. Handelsonderneming Piet Rentmeester B.V. te Yerseke, appellante [in kort geding], procureur Mr C.J.J.C. van Nispen, tegen 1. Joh. E Smits B.V. te Capelle a/d Ussel, en 2. Joh. F. Smits Aalten B.V. te Aalten, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr RJ.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 6 mei 1993 (Mr C.H.B. Boot). In deze merkenzaak vordert Rentmeester, die onder de merknaam "Concorde" fietsen in de handel brengt, verbod jegens Smits om onder de naam "Condor" ook fietsen op de markt te brengen. Hij stelt dat de beide merknamen auditief, visueel en begripsmatig zodanig op elkaar lijken dat de naam Condor inbreuk maakt op de rechten van Rentmeester en dat met name het publiek de beide merken associatief zal vereenzelvigen, althans met elkaar zal verwarren, althans op één lijn zal stellen. Smits betwist die stellingname. Naar onze waardering is de angst van Rentmeester onvoldoende gerechtvaardigd. Elke vergelijking gaat mank maar voor ons gevoel lijken Concorde en Condor op elkaar zoals Amsterdam en Rotterdam: veel overeenstemming, je kunt bij één licht aan het ander denken maar per saldo overheersen de verschillen toch en is er weinig gevaar dat het publiek op grond van associaties of anderszins de beide namen zal verwarren, althans op één lijn zal stellen. Voor ingrijpen in kort geding is ook onvoldoende reden, omdat (en zolang) de segmenten van het publiek waarop de onderscheiden partijen zich richten zeer verschillend zijn. Condor richt zich op alledaagse, eenvoudige fietsers, terwijl Concorde zich typisch richt tot de sportfietsers, althans de zeer sportieve fietsers, hobbyisten die voor hun hobby veel over hebben. Rechtdoende in kort geding Weigeren de gevraagde voorzieningen. Veroordelen Rentmeester in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Smits begroot op ƒ 275,- aan verschotten en ƒ 1.200,- aan salaris voor de procureur. Enz. b) Het Hof, enz. 3. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, deels ook blijkende uit de inhoud van de overgelegde producties, neemt het hof voorshands als ten processe vaststaand aan de navolgende feiten: a. Rentmeester is houdster van de sub 2 genoemde CONCORDE-merken: het woordmerk CONCORDE en het eerder gedeponeerde woord/beeldmerk dat deels bestaat uit hetzelfde woord. De resp. in 1989 en in 1980 verrichte Beneluxdepots van deze merken zijn in het sub 2 genoemde register ingeschreven voor - zakelijk weergegeven - de waren fietsen met inbegrip van onderdelen en toebehoren. b. Rentmeester gebruikt haar merk CONCORDE al vele jaren ter onderscheiding van kwalitatief hoogwaardige fietsen met een prijs voor de consument tussen de ƒ 1.000,- en ƒ 7.000-. c. In 1993 heeft Smits, die handelt in (o.a.) fietsen en onderdelen daarvan, door middel van drie driedaagse acties onder het merk CONDOR laaggeprijsde fietsen (beneden de ƒ 500,-) bij wijze van "superaanbieding" via de vakhandel op de markt gebracht (steeds) onder het motto 'NEDERLAND NU BIJNA VOOR NIETS OP EEN ECHTE CONDOR FIETS!'. 4. De grieven, in onderling verband beschouwd, onderwerpen het geschil in eerste aanleg in volle omvang aan het oordeel van het hof. Derhalve behoeft de vraag beantwoording of

16 april 1996


de President terecht geoordeeld heeft dat Smits door voornoemd gebruik van het merk CONDOR geen merkinbreuk jegens Rentmeester heeft gepleegd. 5. Partijen verschillen in dit verband van mening over de vraag of er overeenstemming - als voor merkinbreuk vereist door art. 13A lid 1 van de Eenvormige Benelux op de merken (BMW) - tussen (één van) de CONCORDE-merken en het merk CONDOR is. 5.1 Bij de beantwoording van deze vraag kan in het midden blijven of — partijen verschillen ook hierover van mening - door het gebruik van CONDOR door Smits zich in de praktijk metterdaad verwarring bij het publiek heeft voorgedaan, nu zulks volgens art. 13A lid 1 BMW geen vereiste voor merkinbreuk is, ook niet als deze bepaling wordt uitgelegd conform art. 5 lid 1 van de (Eerste) Richtlijn (van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten). 5.2 Rentmeester heeft in het kader van de overeenstemmingsvraag met een beroep op haar jarenlange gebruik van de CONCORDE-merken voor hoogwaardige fietsen, voorts op haar langdurige - door producties gestaafde en niet weersproken - sponsoractiviteiten en op haar - overgelegde - reclamemateriaal in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat CONCORDE voor haar fietsen een grote naamsbekendheid heeft verkregen en derhalve een sterk merk is. 5.3 Het door Smits geschetste jarenlange te koop zijn van (de overgelegde) CONCORDE-stickers voor gebruik op gewone fietsen - indien al waar -, wijst niet op het tegendeel, maar veeleer op een veronderstelde gewildheid bij het publiek zoals die zich slechts bij bekende merken voordoet. 5.4 Aan het sub 5.2 vermelde oordeel doet evenmin af dat CONCORDE - zoals Smits aanvoert - ook op naam van diverse andere ondernemingen als merk voor allerlei soorten waren in het Benelux- en/of Internationale Merkenregister geregistreerd staat; noch dat (bovendien) CONCORDIA'als merk fietsen genoemd wordt in één - overgelegd - faxbericht d.d. 3 september 1993, derhalve van latere datum dan de memorie van antwoord (d.d. 17 juni 1993), welk bericht slechts een prijsbevestiging (bij eventuele afname van 250 fietsen) bevat afkomstig van een garage (Musterd B.V.) en waarop de naam van de geadresseerde niet eens vermeld is, en doet voorts ook niet af dat daarenboven op een bladzij van een reclamedrukwerk (van HALFORDS) waarvan niet duidelijk is geworden wanneer en in welke mate dit is verspreid, het woord CONDOR is opgenomen, niet eens als zelfstandig merk, maar slechts als bestanddeel van een uit meerdere woorden bestaand teken (dat fungeert als benaming voor een bepaald type fiets) waarin bovendien het bestanddeel Kyoso dat geenszins overeenstemt met CONCORDE, voorop staat. Zulks doet daaraan niet af, omdat één en ander niet impliceert - zoals ook Rentmeester ten pleidooie heeft aangevoerd - dat CONCORDE en/of één of meer daarmee overeenstemmende tekens ook daadwerkelijk en meer dan incidenteel als eigen merk door andere ondernemingen in de Benelux zijn of worden èn voor dusdanige waren - zoals fietsen - dat de onderscheidende kracht van de CONCORDE-merken van Rentmeester hierdoor is aangetast. 5.5 Nu Rentmeester haar vorderingen uitsluitend baseert op haar rechten op de CONCORDE-merken voor zover die verkregen zijn door Benelux-depots en niet op haar internationale inschrijving, is het voor de vraag of CONCORDE en CONDOR in casu, derhalve binnen het Benelux-gebied, overeenstemmend zijn, uiteraard irrelevant of - zoals Smits stelt in Duitsland, dus buiten de Benelux, CONDOR als merk voor fietsen wordt of is gebruikt (door een Duitse onderneming). 5.6 In aanmerking genomen de bekendheid en het niet geringe onderscheidend vermogen van CONCORDE als merk voor fietsen is het hof voorshands van oordeel dat in elk geval het woordmerk CONCORDE en het merk CONDOR in casu overeenstemmend zijn in de zin van art. 13A lid 1 BMW, omdat deze merken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, reeds auditief en visueel zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand uit het publiek die met CONDOR wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt met het fietsenmerk CONCORDE.

141

5.7 De overeenkomsten in de totaalindruk die elk van beide merken zal achterlaten bij het publiek dat met die merken apart geconfronteerd wordt, berusten op de volgende punten van gelijkenis in beeld en klank: a) De zes letters waaruit het hele merk CONDOR bestaat, komen alle zes in CONCORDE voor dat slechts twee letters meer heeft, die de laatste lettergreep vormen waarop de klemtoon niet valt. b) Van de eerste zes letters van beide merken zijn er vijf hetzelfde en bovendien staan in beide merken deze identieke letters op dezelfde plaats. c) De enige twee - onderling identieke - klinkers in CONDOR, dus de twee O's, komen beide en op precies dezelfde plaats voor in CONCORDE en vormen in elk van deze merken het middelpunt van de eerste twee - bij CONDOR tevens enige - lettergrepen, terwijl uit het sub a vermelde volgt dat de derde lettegreep van CONCORDE in het door de twee O's gevormde klankbeeld van dit merk geen rol van betekenis speelt. 5.8 Het beroep van Smits op de punten van verschil tussen beide merken, doet aan het oordeel dat er overeenstemming is tussen de beide merken, niet af. Dit komt omdat in de totaalindruk die elk merk bij het publiek zal achterlaten, de punten van verschil - waaronder het aantal letters en lettergrepen en de klemtoon - niet zo'n belangrijke plaats innemen dat zij het associatiegevaar gewekt door de plaats die de punten van gelijkenis daarin innemen, tegengaan. Dit klemt te meer nu Smits zelf gesteld heeft, dat gezien het verschil in prijsklasse en aard beider fietsen het publiek de merk(product)en niet naast elkaar ziet. Dit betekent dat aan het publiek de verschillen tussen de merken minder zullen opvallen, dan als dit wel het geval zou zijn. 5.9 Voorzover Smits beoogd te betogen dat door het grote verschil tussen beide typen fietsen, het verschil in distributie, de gescheiden wijzen van gebruik en de enorme prijsverschillen het publiek dat met het ene merk geconfronteerd wordt nooit met het andere merk geconfronteerd wordt, zodat er geen associatiegevaar kan zijn, miskent Smits dat het publiek dat een goedkope fiets wil kopen en bijv. via na te noemen advertenties in alle Nederlandse kranten met CONDOR geconfronteerd wordt, ook met CONCORDE als merk voor fietsen geconfronteerd kan zijn geweest zonder zelf ooit een CONCORDE-fiets gekocht of bereden te hebben. Zulks kan bijvoorbeeld het geval zijn door voornoemde langdurige sponsoractiviteiten en daarop al dan niet gebaseerde reclameactiviteiten van Rentmeester of omdat een familielid, vrienden) of kennis een CONCORDE-fiets heeft (gehad of bereden). Gezien deze miskenning èn de bekendheid van CONCORDE als merk voor fietsen gaat het betoog van Smits dat er in casu reeds door voornoemde verschillen geen associatiegevaar kan zijn, voorshands niet op. Of die verschillen daadwerkelijk - in de gestelde omvang - bestaan, kan derhalve in het midden blijven. 5.10 De reclametekst "NEDERLAND NU BIJNA VOOR NIETS OP EEN ECHTE CONDOR FIETS!" die Smits reeds bij de eerste introductie van fietsen onder het merk CONDOR gebruikte, wekt door gebruik van het woord "ECHTE" de indruk dat Smits hiermee zelf op associatie bij het publiek van CONDOR met het oudere, reeds bekende, merk CONCORDE voor (hoogwaardige) fietsen heeft aangestuurd. Onweersproken is gesteld dat deze tekst bij genoemde introductie op de voorpagina van alle (32) Nederlandse kranten stond. 5.11 In het kader van de overeenstemmingsvraag kan in het midden blijven of - zoals Smits stelt - het publiek de betekenis van de woorden CONDOR en CONCORDE kent. Zulks reeds, omdat voor die overeenstemming de kans op associatie door gelijkenis in auditief of in visueel opzicht voldoende is en voorts de betekenis van die woorden niet dusdanig is, dat daardoor het sub 5.6 genoemde associatiegevaar wordt weggenomen. Immers, als er van zou worden uitgegaan dat het publiek de betekenis kent, dan zou er, gezien de aard van de waar - middelen om je sneller voort te bewegen -, een reële kans zijn dat het publiek bij gebruik van deze woorden als merk voor fietsen elk van beide woorden zal associëren met

142

16 april 1996


vliegen in de betekenis van zich zeer snel voortbewegen. De tekst "It's like flying" en het motief van een (rode) roofvogel in vlucht waarvan niet betwist is dat Rentmeester die gebruikt in haar reclame(-brochures) voor haar CONCORDEracefietsen, zullen de kans op associatie van CONCORDE met vliegen slechts kunnen vergroten. 6. Voor merkinbreuk gegrond - zoals in casu door Rentmeester - op art. 13A lid 1 aanhef en sub 1 BMW is behalve overeenstemming (als vermeld in overweging 5.6) vereist dat het gebruik van CONDOR betreft de waren waarvoor CONCORDE "is ingeschreven of voor soortgelijke waren". Art. 5 lid 1 van de Richtlijn stelt in dit verband dezelfde eis. Aangezien de CONCORDE-merken zijn ingeschreven voor (o.a.) de waren fietsen en Smits CONDOR voor fietsen gebruikt heeft, is ook aan deze eis voldaan, zodat merkinbreuk jegens Rentmeester voorshands vaststaat. 7. Anders dan Smits beoogt leidt een beoordeling overeenkomstig art. 5 lid 1 aanhef en sub b van de Richtlijn niet tot een andere uitkomst. Het hof acht namelijk aannemelijk dat door de hierboven aangenomen overeenstemming tussen CONCORDE en CONDOR en door het feit dat van dezelfde, althans soortgelijke waren sprake is, verwarring bij het publiek kan ontstaan, in het bijzonder - gelet op het overwogene in 5.2, 5.7, 5.9 en 5.10 - gevaar voor associatie van CONDOR met CONCORDE. 8. Nu voorshands is komen vast te staan dat het gebruik door Smits van het teken CONDOR inbreuk op één van de onderhavige merkrechten van Rentmeester oplevert, is de vordering aan Smits voornoemd gebruik voor de sub 3 onder a genoemde waren en daaraan soortgelijke waren te verbieden, op straffe van de gevorderde dwangsom, toewijsbaar. 9. Voor toewijzing van de overige door Rentmeester gevorderde bevelen - die omtrent berichtgeving en opgave(n) acht het hof in dit kort geding onvoldoende termen aanwezig gezien de wederzijdse, c.q. commerciële, belangen en mede gezien de aard, ernst en duur van de onderhavige inbreuk. 9.1 Aangaande de aard van de inbreuk speelt een rol dat het hier merkinbreuk betreft waarbij het verwijderen of anderzins onzichtbaar maken van het overeenstemmende merk (CONDOR) al voldoende zou zijn om merkinbreuk jegens Rentmeester te voorkomen, zodat het retourneren van nog in voorraad zijnde fietsen met de beoogde vernietiging van inbreukmakende delen of onttrekking daarvan aan het verkeer reeds daarom onnodig vergaand zou zijn. Wat de ernst van de inbreuk betreft neemt het hof in aanmerking dat CONDOR geen slaafse navolging van CONCORDE is en voorts dat geïntimeerden CONDOR, anders dan Rentmeester vooral haar merk CONCORDE, - zoals onweersproken is gesteld - niet gebruikt hebben voor race-fietsen en bovendien slechts voor fietsen van een veel lagere prijsklasse dan die van de diverse fietsen van Rentmeester. 9.2 Aangaande de duur van de inbreuk hebben geïntimeerden ten pleidooie onweersproken gesteld - onder overlegging als productie van een stencil van Smits gericht tot: 'degenen die vorig jaar deelnamen aan de CONDOR-aktie(s)' - dat zij voorzichtigheidshalve sinds de laatste CONDOR-actie op 2, 3 en 4 september 1993 geen aanbiedingen meer van fietsen onder het merk CONDOR hebben gedaan, maar in afwachting van de uitspraak in hoger beroep voor hun nieuwste actie uitdrukkelijk zijn overgeschakeld op REVENGE (met in kleiner lettertype de toevoeging 'NEW GENERATION'). Dit betekent dat de laatste CONDOR-aktie sinds de uitspraak van dit arrest ongeveer een half jaar geleden plaatstvond. 10. Het gevorderde voorschot op geleden en te lijden schade is reeds niet toewijsbaar, omdat onvoldoende feiten of omstandigheden zijn gesteld of aannemelijk geworden die de conclusie rechtvaardigen dat Rentmeester een spoedeisend belang heeft bij toekenning van een voorschot. 11. Uit al het vorenoverwogene vloeit voort dat de grieven van Rentmeester slagen en leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. Geïntimeerden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van beide instanties worden verwezen.

Beslissing Het Gerechtshof: - vernietigt het bestreden vonnis d.d. 6 mei 1993; opnieuw rechtdoende: - verbiedt geïntimeerden het teken CONDOR te gebruiken voor de waren fietsen, fietsonderdelen, fietstoebehoren en aan die waren soortgelijke waren; - veroordeelt geïntimeerden tot betaling van een dwangsom van ƒ 250.000,- voor elke dag waarop of, naar keuze van Rentmeester, van ƒ 2.500,- voor elk product waarmee zij na betekening van dit arrest dit verbod overtreden; - verklaart genoemd verbod en genoemde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; - veroordeelt geïntimeerden in de kosten van beide instanties en begroot die kosten aan de zijde van Rentmeester tot aan deze uitspraak op ƒ 1.599,26 voor de eerste instantie en op ƒ 4.647,57 voor het hoger beroep; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. Nr 38. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 3 november 1994. (ADG/Braber) Mrs J.J. Brinkhof, G. Hamaker en J.B.A. van den EndeWiefkers. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Gezien het arrest van het BenGH van 20 december 1993 (NJ 1994, 637; B.I.E. 1994, nr45, blz. 161, J.H.S.) (Shell/ Walhout) maakt Braber inbreuk op de merken van ADG door de aan haar klanten ter vulling aangeboden gasflessen, voorzien van de merken van ADG, met niet van ADG afkomstig gas te vullen en de gevulde flessen weer aan klanten ter hand te stellen. Daaraan doet niet af dat in genoemd arrest gesproken wordt van de verhandeling van "gas in gasflessen". Relevant is of iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking — welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk — of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht - zonder toestemming van de merk - of licentiehouder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merkof licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert. Artt. 6:162 en 6:185 Burgerlijk Wetboek. Het handelen van Braber is ook afgezien van de merkinbreuk onrechtmatig omdat het een feit van algemene bekendheid is, dat met gas gevulde tankjes onder bepaalde omstandigheden kunnen ontploffen en ingevolge het bepaalde in de artt. 6:185 e.v. BW ADG voor de daaruit voortvloeiende schade in beginsel aansprakelijk zal zijn. Weliswaar zou Braber voor de schade aansprakelijk zijn indien de ontploffing het gevolg is van haar onoordeelkundig vullen van de gastankjes, maar in dat geval is het gevaar reëel dat ADG als gevolg van bewijsproblemen in het geheel niet of slechts met de grootste moeite in staat zal zijn aan haar aansprakelijkheid te ontkomen. Het nodeloos veroorzaken van dit gevaar, met de geenszins te verwaarlozen kans dat de bewijsproblemen voor ADG onoverkomelijk zijn, onrechtmatig geoordeeld ten opzichte van ADG. ADG heeft naast het verbod van merkinbreuk belang bij het verbod van onrechtmatig handelen, omdat zich situaties laten denken waarin het handelen van Braber geen merkinbreuk oplevert - bijvoorbeeld als aan de merkrechten een einde is gekomen - doch wel het hierboven omschreven risico voor ADG in het leven roept. Wat Sieben betreft is de situatie niet anders dan voor ADG. Handelsmaatschappij Braber B.V. te 's-Gravenhage, appellante, tevens incidenteel geïntimeerde, procureur Mr A.H. Vermeulen, advocaat Mr A.A. van Bruggen te 's-Gravenhage, tegen 1. Application des Gaz te Parijs, Frankrijk, en

16 april 1996


2. C.G. Sieben & Co. B.V. te Amsterdam, geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten, procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr RJ. Prins te Amsterdam. a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9 januari 1991 (Mrs H.J. van den Hul, R.H.M. Jansen en A.A. Rijperman). Het recht 1. Tussen partijen staat, als enerzijds gesteld, anderzijds niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de producties, het volgende vast. 1.1 Eiseres sub 1, hierna ADG, is rechthebbende op de woordmerken Camping-Gaz en Camping Gaz International, alsmede op woordbeeldmerken bestaande uit de woorden Camping Gaz en Camping Gaz International vervat in afbeeldingen, en op een merk bestaande uit een gedeponeerde kleur blauw, welke merken zijn ingeschreven voor door ADG vervaardigde en verhandelde waren, te weten tanks of gashouders gevuld met vloeibaar gas, het in deze tanks verhandelde gas, draagbare kooktoestellen, verwarmings- en verlichtingsapparatuur, een en ander met name voor kampeeren doe-het-zelf doeleinden. 1.2 Eiseres sub 2, hierna Sieben, is exclusief importeur van de artikelen van ADG in Nederland. Sieben levert bij de eerste verkoop met gas gevulde tanks aan de afnemer in eigendom, ruilt lege tanks in tegen volle en brengt de lege tanks na controle gevuld weer in de handel. 1.3 Op de tanks is onder meer de volgende tekst aangebracht: "Camping Gaz tanks worden uitsluitend gevuld met Camping Gaz gas door fabriek of importeur. .... Deze tank wordt aan de verbruiker verkocht". 1.4 Gedaagde, hierna Braber, vult aan haar aangeboden lege Camping Gaz-tanks, voorzien van de Camping Gaz- merken, en stelt deze tanks vervolgens weer aan haar klanten ter hand. 2. ADG en Sieben vorderen - zakelijk weergegeven 1. een gebod aan Braber de inbreuk op de merken van ADG te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; 2. een bevel aan Braber haar onrechtmatig handelen jegens ADG en Sieben te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; 3. een verbod aan Braber enige door haar zelf of een ander (niet zijnde ADG of Sieben) gevulde tank, voorzien van één van de Camping Gaz-merken in voorraad te hebben, te verhandelen en/of te verkopen of om te ruilen dan wel daarbij bemiddeling te verlenen, alsmede enige door een derde aan haar, Braber, aangeboden tank voorzien van één van de Camping Gaz-merken, zelf te (her)vullen dan wel hierbij bemiddeling te verlenen, op straffe van een dwangsom. 4. veroordeling van Braber in de proceskosten. 3. ADG en Sieben stellen dat Braber onrechtmatig handelt door inbreuk te plegen op de merkrechten van ADG, met als bijkomende, verzwarende omstandigheid de ingevolge de EEGRichtlijn inzake Produktaansprakelijkheid (85/374) gecreëerde risicoaansprakelijkheid van ADG als fabrikant en/of Sieben als distributeur, en door zich schuldig te maken aan oneerlijke concurrentie. 4. Braber voert gemotiveerd verweer. 5. Dienaangaande overweegt de rechtbank als volgt. 5.1 De rechtbank ontleent haar bevoegdheid ingevolge artikel 37Avan de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) aan de vestigingsplaats van Braber, zijnde 's-Gravenhage. 5.2 Niet gesteld of gebleken is dat Sieben licentiehoudster is van ADG voor de in het geding zijnde merken, zodat zij niet bevoegd is zich te verzetten tegen het gebruik hiervan door Braber. Sieben is daarom in haar vorderingen, voorzover gegrond op onrechtmatig gebruik van die merken, niet ontvankelijk. 5.3 Reeds vele malen is in de rechtspraak beslist dat het navullen van Camping Gaz-tanks door anderen dan ADG of Sieben inbreuk op de merkrechten van ADG oplevert, waarte-

143

gen ADG zich op grond van art. 13A aanhef en onder 1 BMW kan verzetten. De rechtbank sluit zich bij die beslissingen en de daaraan ten grondslag liggende motivering aan. Ook zij is van oordeel dat het op van ADG afkomstige tankjes aangebrachte, onbetwist zeer bekende, merk van ADG zijn functie met betrekking tot de inhoud verliest doordat deze inhoud wordt opgebruikt, doch dat indien de tankjes vervolgens opnieuw worden gevuld - hetzij door of vanwege ADG, dan wel door een derde zoals Braber - de functie van het op de tankjes aangebrachte merk voor de nieuwe gasvulling herleeft. Aldus levert het door Braber navullen van aan haar aangeboden en van één of meer van de merken van ADG voorziene tankjes, en het vervolgens tegen betaling weer ter beschikking van de aanbieder stellen van die tankjes, inbreuk op het aan ADG toekomende recht op die merken op, aangezien de functie van die merken zich dan mede uitstrekt tot de niet van ADG of Sieben afkomstige inhoud van de gemerkte tankjes. Anders gezegd: er is sprake van gebruik in de zin van art. 13A onder 1 BMW door Braber van de merken van ADG voor van haar - Braber - afkomstig gas. Dit wordt niet anders doordat de lege tank door de eigenaar van de tank zelf ter navulling wordt aangeboden. Ook in dat geval zal het publiek er in het algemeen van uitgaan dat het afvullen met toestemming van ADG en/of Sieben is gebeurd c.q. dat de tank is nagevuld met van ADG afkomstig Camping Gaz. Dit temeer waar Braber ook nieuwe Camping Gaz-tanks verkoopt. Een beroep op art. 13A laatste alinea gaat reeds daarom niet op omdat het gas van de navulling niet door ADG in het verkeer is gebracht. Tenslotte faalt ook het verweer van Braber (pleitnota no. 18) dat het door Braber verhandelde butaangas en de door ADG op de markt gebrachte Camping Gaz-tank geen gelijke of soortgelijke waren zijn in de zin van art. 13A. Dit - overigens onjuiste - verweer is in casu niet relevant omdat de betreffende merken van ADG ook zijn ingeschreven voor onder meer (vloeibaar) butaangas. Het gevraagde gebod de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden is dus voor toewijzing vatbaar. 5.4 Gesteld noch gebleken is dat Braber handelingen verricht die niet met een verbod inbreuk te maken op merkrechten van ADG kunnen worden geweerd. ADG heeft dus bij een bevel aan Braber haar onrechtmatig handelen te staken geen belang en is in zoverre niet ontvankelijk. 5.5. Juist is, zoals Braber stelt, dat het in werking treden per 1 november 1990 van de wettelijke regeling omtrent de productaansprakelijkheid (art. 1407a e.v. Burgerlijk Wetboek) voor het onderhavige geschil niet van belang is. Aan het recht van ADG haar merken te handhaven voegt het niets toe, terwijl Sieben op grond van art. 1407c niet tot de kring van aansprakelijke personen behoort. Niettemin is de rechtbank van oordeel dat het handelen van Braber ook jegens Sieben onrechtmatig is. Braber profiteert immers welbewust van het ten koste van grote investeringen opgebouwde service-, garantie- en vervangingssysteem van Sieben door wel de winstgevende verkoop van vloeibaar gas op zich te nemen doch de service-, garantie- en vervangingsverplichtingen geheel aan Sieben over te laten, en met name de verplichting tot controle van de ingeleverde gastankjes op veiligheid en buikbaarheid en het zonodig uit de handel nemen van ondeugdelijke exemplaren. Het niet controleren van de veiligheid van de gastankjes stelt Sieben bloot aan het niet te verwaarlozen risico dat mogelijke ongelukken met een door Braber gevuld tankje ernstig afbreuk doet aan de goede naam van haar produkt en van haar organisatie. Hieraan doet niet af de omstandigheid dat de eigenaar van het tankje dit zelf bij Braber ter vulling heeft aangeboden, aangezien ook in dat geval het publiek er van uit zal gaan dat de vulling met goedvinden en onder controle van ADG en Sieben heeft plaatsgevonden. Het gevraagde bevel aan Braber haar onrechtmatig handelen jegens Sieben te staken en gestaakt te houden is dus eveneens toewijsbaar. 5.6 Voor een afzonderijk verbod van handelingen die reeds onder het verbod op merkinbreuk of onrechtmatig handelen

144


begrepen moeten worden geacht is geen plaats. Het dictum zal echter zo worden geformuleerd dat duidelijk is welke van de door ADG en Sieben gewraakte handelingen in elk geval een overtreding van het gebod resp. bevel opleveren. 5.7 Braber zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden verwezen. De beslissing De rechtbank, rechtdoende: Gebiedt Braber onmiddellijk na betekening van dit vonnis de inbreuk op de merken van ADG te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000.voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Beveelt Braber haar onrechtmatig handelen jegens Sieben te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit bevel. Verstaat dat onder bovenbedoelde inbreuk c.q. bovenbedoeld onrechtmatig handelen in elk geval zijn begrepen het door Braber in voorraad hebben, verhandelen en/of verkopen of omruilen van een door haar zelf of van een ander (niet zijnde ADG of Sieben) gevulde tank, voorzien van één van de Camping Gaz-merken, dan wel het in welke vorm dan ook verlenen van enige bemiddeling daarbij, alsmede het (her)vullen en vervolgens weer ter beschikking van de aanbieder stellen van enige aan haar, Braber, aangeboden tank, dan wel het in welke vorm dan ook verlenen van enige bemiddeling daarbij. Veroordeelt Braber in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de kant van ADG en Sieben begroot op ƒ 2803,15. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep in het principaal en incidenteel appel 5. In eerste aanleg heeft de rechtbank in de rechtsoverwegingen 1.1, 1.2 en 1.3 als vaststaand aangemerkt: a. Application des Gaz - hierna aangeduid als ADG - is rechthebbende op de woordmerken Camping-Gaz en Camping Gaz International, alsmede op woordbeeldmerken bestaande uit de woorden Camping Gaz en Camping Gaz International vervat in afbeeldingen, en op een merk bestaande uit een gedeponeerde kleur blauw, welke merken zijn ingeschreven voor door ADG vervaardigde en verhandelde waren, te weten tanks of gashouders gevuld met vloeibaar gas, het in deze tanks verhandelde gas, draagbare kooktoestellen, verwarmings- en verlichtingsapparatuur, een en ander met name voor kampeeren doe-het-zelf doeleinden. b. Sieben is exclusief importeur van de artikelen van ADG in Nederland. Sieben levert bij de eerste verkoop met gas gevulde tanks aan de afnemer in eigendom, ruilt lege tanks in tegen volle en brengt de lege tanks na controle gevuld weer in de handel. c. Op de tanks is onder meer de volgende tekst aangebracht: "Camping Gaz tanks worden uitsluitend gevuld met Camping Gaz gas door fabriek of importeur. (...) Deze tank wordt aan de verbruiker verkocht." Van deze feiten kan ook in hoger beroep worden uitgegaan nu tegen de vaststelling ervan geen bezwaren zijn aangevoerd. 6. De rechtbank heeft voorts in de rechtsoverwegingen 1.4. en 5.3. (vijfde alinea) als vaststaand aangenomen: d. Braber vult de aan haar door klanten ter vulling aangeboden gasflessen voorzien van de merken van ADG, met niet van ADG afkomstig gas en stelt de gevulde flessen weer aan haar klanten ter hand. Hiertegen zijn evenmin bezwaren aangevoerd zodat het hof ook hiervan zal uitgaan. 7. Grief 1 in het principaal appel keert zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de hierboven onder 6 sub d omschreven gedraging van Braber als merkinbreuk is aan te merken. 8. Het hof stelt het volgende voorop.

16 april 1996

Bij arrest van 31 januari 1992 (NJ 1994, 636) heeft de Hoge Raad onder meer de volgende vraag van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof gesteld: "la. Is sprake van "gebruik" van eens anders merk in de zin van art. 13A, eerste lid onder 1, BMW, wanneer iemand door een afnemer aangeboden lege flessen welke zijn voorzien van een bepaald merk waaronder die flessen, gevuld met van de merkof licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht - zonder toestemming van de merkof licentiehouder tegen betaling vult met niet van de merkof licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert? lb. Is zulks het geval indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merkof licentiehouder?" 9. Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest van 20 december 1993 (NJ 1994, 637) [B.I.E. 1994, nr45, blz. 161. nt. J.H.S. Red.] voor recht verklaard: "19. Ten aanzien van vraag la: Van "gebruik" van eens anders merk in de zin van art. 13A eerste lid, aanhef en onder 1 BMW, is sprake wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking - welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merkof licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer gebracht - zonder toestemming van de merkof licentiehouder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merkof licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert; 20. Ten aanzien van vraag lb: Dit is ook het geval indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merkof licentiehouder;". 10. Het hof is van oordeel dat met deze verklaringen voor recht van het Benelux-Gerechtshof het antwoord gegeven is op de in de grief aan de orde gestelde vraag. Het feitelijk substraat in de onderhavige zaak is gelijk aan dat waarop de verklaringen voor recht betrekking hebben. Braber is een andere mening toegedaan. Zij ziet een verschil. Dat zou hierin gelegen zijn dat zij slechts gas verhandelt en niet - waarbij zij verwijst naar de rechtsoverwegingen 8, 9 en 10 van genoemd arrest van het Benelux-Gerechtshof- "gas in gasflessen welke van het voor gas ingeschreven merk van de merkhouder zijn voorzien." Naar het oordeel van het hof leest Braber deze overwegingen verkeerd. Mede uit de verklaringen voor recht blijkt dat het voor de vraag of van inbreuk op merkrechten sprake is, niet relevant is of "gas in gasflessen" wordt verhandeld. Relevant is of iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking - welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merkof licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht - zonder toestemming van de merkof licentiehouder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merkof licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert. Dit is precies wat Braber doet. Grief 1 in het principaal appel faalt daarom. 11. Grief 2 in het principaal appel en de beide grieven in het incidenteel appel lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Zij hebben alle betrekking op oordelen van de rechtbank over mogelijk, niet reeds in merkinbreuk begrepen, onrechtmatig handelen van Braber ten opzichte van ADG en Sieben. 12. Wat ADG betreft acht het hof het handelen van Braber - ook afgezien van de merkinbreuk - onrechtmatig. Het is een feit van algemene bekendheid dat met gas gevulde tankjes onder bepaalde omstandigheden kunnen ontploffen. Ingevolge het bepaalde in de artikelen 6:185 e.v. BW zal ADG voor de daaruit voortvloeiende schade in beginsel aansprakelijk zijn. Het ligt in de rede dat na een ontploffing van een gastankje het spoor via de restanten van het van merken voorziene tankje

16 april 1996


naar ADG leidt. Weliswaar zou Braber voor de schade aansprakelijk zijn indien de ontploffing het gevolg is van haar onoordeelkundig vullen van de gastankjes voorzien van de merken van ADG, maar het hof acht het gevaar reëel dat ADG in dat geval als gevolg van bewijsproblemen ofwel in het geheel niet, ofwel slechts met de grootste moeite, in staat zal zijn aan haar aansprakelijkheid te ontkomen. Het nodeloos veroorzaken van dit gevaar, met de geenszins te verwaarlozen kans dat de bewijsproblemen voor ADG onoverkomelijk zijn, oordeelt het hof onrechtmatig ten opzichte van ADG. 13. Blijft de vraag of ADG belang heeft bij het gevorderde verbod van onrechtmatig handelen naast het verbod van merkinbreuk. 14. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Er laten zich situaties denken waarin het handelen van Braber geen merkinbreuk oplevert - bijvoorbeeld als aan de merkrechten een einde is gekomen - doch wel het hierboven omschreven risico voor ADG in het leven roept. Daarom is het gevorderde verbod op deze grondslag toewijsbaar. 15. Wat Sieben betreft, die lege gastankjes voorzien van de merken van ADG vult, is de situatie niet anders dan voor ADG. Ook Braber erkent dat Sieben behoort tot de kring van degenen die ingevolge art. 6:185 BW aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat door ontploffing van de bewuste gastankjes. 16. Uit het voorgaande vloeit voort dat grief 2 in het principaal appel niet opgaat en dat de grieven 1 en 2 in het incidentele appel wel opgaan. 17. Grief 3 in het principaal appel is gericht tegen toewijzing (in gewijzigde vorm) van het petitum sub 3 zoals geformuleerd in de inleidende dagvaarding. 18. In hun akte hebben ADG en Sieben gesteld: "Wat betreft het petitum sub 3 dient bij nadere lezing te worden opgemerkt dat dit een omschrijving van feiten bevat die door de petita 1 en 2 gedekt wordt. (...) Voorzover het al als zelfstandig petitum wordt gezien wordt het hierbij ingetrokken om misverstanden te voorkomen." Hieruit leidt het hof af dat ADG en Sieben het betreffende onderdeel van het petitum niet handhaven. Grief 3 in het principaal appel slaagt daarom. 19. De conclusie uit het voorgaande is dat het vonnis niet in stand kan blijven voorzover het gevorderde verbod van onrechtmatig handelen ten opzichte van ADG is afgewezen en het petitum sub 3 op de in het vonnis geformuleerde wijze is toegewezen. Het eerste dient alsnog te worden toegewezen en het tweede afgewezen. Braber zal als de in appel grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het hoger beroep worden veroordeeld. Beslissing in het principaal en incidenteel appel: Het gerechtshof: 1. vernietigt het vonnis voorzover het verbod van onrechtmatig handelen ten opzichte van ADG is afgewezen en het petitum sub 3 op de in het vonnis geformuleerde wijze is toegewezen; 2. bekrachtigt het vonnis voor het overige; en opnieuw rechtdoende: 3. beveelt Braber haar onrechtmatig handelen ten opzichte van ADG te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit bevel; 4. verklaart het onder 3 omschreven bevel uitvoerbaar bij voorraad; 5. wijst af het in de inleidende dagvaarding sub 3 omschreven deel van het petitum; 6. veroordeelt Braber in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak begroot op ƒ 4.500,-. Enz.

145

Nr 39. Arrondissementsrechtbank te Breda, enkelvoudige kamer, 28 juli 1992. (Cool Cat/Kid Cool) Mr E.A. Maan. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Tussen de merken "Kid Cool" en "Cool Cat" bestaat een zodanige gelijkenis, dat in abstracto bij het in aanmerking komende publiek dat met het merk "Kid Cool" wordt geconfronteerd, associaties met het merk "Cool Cat" kunnen worden gewekt. Het herinneringsbeeld van het merk "Cool Cat" dat bij dat publiek is overgebleven op het moment dat dit later en/of elders een ander merk waarneemt, zal maken dat bij het zien van het merk "Kid Cool" associaties ontstaan met het merk "Cool Cat". Art. 5 Handelsnaamwet. Verwarringsgevaar is zeer reëel, nu er sprake is van een gelijke doelgroep en soortgelijke waren. Het publiek zal kunnen denken dat de ondernemingen van Cool Cat Nederland B.V. en UFC aan elkaar gelieerd zijn als gevolg van de door UFC gehanteerde handelsnaam "Kid Cool". Ofschoon het door verschillen in onderdelen de beide namen wel zal onderscheiden, zal het toch op grond van de overeenstemmende onderdelen (de term "cool" en de klankgelijkenis van "Kid" met "Cat") menen dat de beide ondernemingen in enigerlei vorm aan elkaar gelieerd zijn. Cool Cat Nederland B.V. te Amsterdam, eiseres, procureur Mr E.P. Elink Schuurman, advocaat Mr J.A. Schaap te Amsterdam, tegen 1. Samen Sterk Retailservices B.V. te Breda, en 2. United Factories Corporation S.A. te Waveren, België, gedaagden, procureur Mr E.C.M. Wagemakers, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam. 3. De beoordeling en de gronden daarvoor: 3.1. Tussen partijen staat, als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken, het navolgende vast: Eiseres, verder te noemen CCN, is een dochteronderneming van Kahn International Beheer B.V. gevestigd te Amsterdam. Op 23 december 1983 is door Kahn International Beheer B.V. bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 395097 het woordmerk "Cool Cat" ingeschreven voor onder andere: klasse 25: kleding, schoeisel en hoofddeksels. Deze registratie heeft zij in 1984 overgedragen aan CCN, die naast merkhoudster ook de gebruikster is van het merk "Cool Cat". CCN bezit een keten van kledingspeciaalzaken, die handelen onder de naam "Cool Cat" en die zich aanvankelijk hebben gericht op de jeugd in de leeftijd van 12 tot 19 jaar, maar zich de laatste jaren ook op de jeugd onder de 12 jaar richten met het merk "Cool Cat junior". De handelswaar betreft zogenaamde "casual wear", gemakkelijke kleding met een Amerikaanse inslag, waarvoor zowel ontwerpen van derden als eigen ontwerpen worden gebruikt. Een groot deel van de kleding van het merk "Cool Cat" is gebaseerd op sport, de kat (Cool Cat) - het beeldmerk van "Cool Cat" - beeldt de actuele onderwerpen uit. CCN beschikt inmiddels over circa 40 vestigingen op zogenaamde Al-locaties over geheel Nederland en er zijn zo'n 400 personeelsleden in dienst. Gedaagde sub 1, verder te noemen SSR, heeft in het verleden samengewerkt met de hierna te noemen gedaagde sub 2, en heeft in dat kader winkels geëxploiteerd die het hierna te noemen merk "Kid Cool" verkochten. Gedaagde sub 2, verder te noemen UFC, houdt zich bezig met de im- en export van en kleinhandel in kinderconfectie. Daartoe heeft UFC in 1984 bij het Benelux Merkenbureau onder het nummer 404079 het merk "Kid Cool" gedeponeerd voor onder meer kinderkleding. In 1985 is het merk voor het eerst in de Benelux gebruikt voor kinderkleding. Zij hanteert

146


"Kid Cool" als merk voor kleding en tevens als handelsnaam voor haar winkels. UFC exploiteert door middel van franchising een keten van winkels die "Kid Cool"-kleding verkopen. Zij heeft vestigingen over de hele wereld en is ook onder het merk "Kid Cool" actief buiten de Benelux. In 1986 is UFC gesommeerd door een Nederlandse merkenagent met betrekking tot het hanteren van het merk en de naam "Kid Cool". Nadat de advocaat van UFC te kennen heeft gegeven dat er geen gevaar bestond voor verwarring, zijn er door CCN - tot deze procedure - geen verdere stappen meer ondernomen. 3.2. Waar door SSR onweersproken is gesteld dat zij geen enkele relatie meer heeft met UFC, dient CCN in haar vordering betreffende SSR niet ontvankelijk te worden verklaard. 3.3. CCN stelt zich op het standpunt dat UFC door het bezigen van "Kid Cool" als merk voor haar kleding, handelt in strijd met de artikelen 13 en 14 van de eenvormige Beneluxwet op de Merken, verder te noemen BMW, doordat het merk "Kid Cool" een overeenstemmend teken is met het ten gunste van het door haar op 23 december 1983 gedeponeerde merk "Cool Cat" en door welk handelen zij schade lijdt. Dit temeer nu UFC volgens haar de overeenstemming tussen de beide merken zou versterken door in haar reclame-uitingen net als CCN gebruik te maken van een stripfiguur. UFC betwist zulks en heeft gesteld dat er geen overeenstemming bestaat gelet op de wijze van gebruik van de merken door beide partijen: zij zou zich richten op een hoger marktsegment wat mede tot uiting komt in een andere - nettere - aankleding van de door haar geëxploiteerde winkels. Daarnaast stelt zij er belang bij te hebben om de algemene trend in modekringen eveneens uit te kunnen drukken, zodat er in haar visie onvoldoende gelijkenis is om tot een associatierisico te komen. Zij heeft bovendien aangevoerd aan het merk "Cool Cat" geen onderscheidend vermogen kan worden toegekend en dat zo dit onderscheidend vermogen wel zou bestaan, dit uitsluitend bestaat uit het gebruik van een kat als beeldmerk. Vooropgesteld dient te worden dat de door beide partijen verhandelde waren kinder- dan wel tienerkleding betreft die over de toonbank worden verkocht, alsook dat de doelgroep kinderen c.q. tieners - betreft. UFC heeft weliswaar gesteld dat zij zich richt op een hoger marktsegment en derhalve op een ander publiek, doch heeft dit niet aannemelijk gemaakt, zodat er van uitgegaan moet worden dat de door partijen verhandelde waren soortgelijk zijn en dat de doelgroep gelijk is. CCN heeft alleen bescherming gevraagd voor het woordmerk "Cool Cat" zoals dat gedeponeerd is op 23 december 1983 en niet van het door haar gehanteerde beeldmerk. Wellicht is het woordmerk "Cool Cat' mede sterk geworden door het hanteren van het beeldmerk van de kat, geenszins is echter uitgesloten dat het onderhavige woordmerk zonder het beeldmerk van de kat eveneens bekend zou zijn geworden, zodat het verweer van UFC, inhoudende dat aan het merk "Cool Cat" uitsluitend in combinatie van vorengenoemd beeldmerk onderscheidend vermogen moet worden toegekend, ongegrond is. De beschermingsomvang van een merk wordt in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van art. 13, lid 1 BMW. Van overeenstemming tussen een merk en teken is sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. UFC stelt dat er geen visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis bestaat, nu de logo's die door beide partijen worden gebruikt geheel verschillend zijn, het woord "cool" op een andere plaats staat, er sprake is van een verschillende rytmiek en klankbeeld en dat "Cool Cat" associaties heeft met jazzmuziek en met een tv-serie alsmede dat het woord "cool" sec bovendien geen onderscheidend vermogen heeft.

16 april 1996

CCN heeft hiertegen terecht aangevoerd dat er wel associatie wordt gewekt: beide merken bestaan uit twee elementen, waarvan een gezamenlijk element het woord "Cool" betreft; dit element wordt bij beide merken gecombineerd met een woord bestaande uit drie letters dat in beide gevallen begint met een k-klank en eindigt met een t-klank. Irrelevant is daarbij het grammaticale onderscheid tussen beide merken, nu het in aanmerking komende deel van het publiek (voornamelijk bestaande uit tieners en ouders van jonge kinderen, zijnde nietdeskundige, spontaan kopende mensen) dit merk niet taalkundig zal gaan analyseren. Waar vaststaat dat CCN in de branche van kinderen jeugdkleding een sterke naam heeft, heeft zij terecht gesteld dat het woordmerk "Cool Cat" met betrekking tot de door haar verhandelde waren commercieel gezien meer aanduidt dan alleen de hoedanigheid van de waren, zodat het merk niet uitsluitend beschrijvend is voor de waar kleding, maar tevens de herkomst ervan demonstreert. Tussen de merken "Kid Cool" en "Cool Cat" bestaat een zodanige gelijkenis, dat in abstracto bij het in aanmerking komende publiek dat met het merk "Kid Cool" wordt geconfronteerd, associaties met het merk "Cool Cat" kan worden gewekt. Het herinneringsbeeld van het merk "Cool Cat" dat bij het in aanmerking komende publiek is overgebleven op het moment dat dit later en/of elders een andere merk waarneemt, zal maken dat bij het zien van het merk "Kid Cool", associaties ontstaan met dat van CCN. Op grond van het vorenstaande moet worden geoordeeld dat alle bijzonderheden van het geval in aanmerking genomen, UFC door het hanteren van het merk "Kid Cool" associaties wekt met het merk "Cool Cat" en derhalve op dit merk inbreuk maakt. De stelling van UFC ten pleidooie dat het woord "cool" sec geen onderscheidend vermogen heeft, doet hier niet aan af. Derhalve kunnen de vorderingen, vermeld onder 2, sub 1, en 3 worden toegewezen. 3.4. CCN stelt vervolgens dat UFC handelt in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet, nu de handelsnaam "Kid Cool" slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam en merknaam "Cool Cat" en beide handelsnamen worden gehanteerd voor kledingzaken, waardoor er gevaar bestaat voor verwarring bij het winkelende publiek. Volgens UFC is er geen sprake van verwarringsgevaar, nu het niet gaat om het bestaan van verwarring bij bepaalde personen, maar om verwarring bij het publiek in het algemeen. Uit de door CCN overgelegde 48 verklaringen, welke veelal standaardverklaringen zijn en die bovendien niet eens het gevolg zijn van een door een opinie-onderzoekbureau uitgevoerd onderzoek, zou het verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek in zijn algemeenheid niet zijn af te leiden, zolang niet vaststaat dat hun opvatting die van het publiek dekt in plaats van de uitzondering daarop te vormen. CCN stelt terecht dat dit verwarringsgevaar zeer reëel is, nu er sprake is van een gelijke doelgroep en soortgelijke waren. Daarbij heeft de Rechtbank als uitgangspunt genomen dat het publiek zal kunnen denken dat de ondernemingen van CCN en UFC aan elkaar gelieerd zijn als gevolg van het gebruik van de door UFC gehanteerde handelsnaam "Kid Cool" alsmede dat het publiek weliswaar door verschillen in onderdelen van de beide namen wel zal onderscheiden maar toch op grond van de overeenstemmende onderdelen (de term "cool" en de klankgelijkenis van Kid met Cat) zal menen dat de beide ondernemingen in enigerlei vorm aan elkaar gelieerd zijn. Hetgeen UFC heeft aangevoerd met betrekking tot de door CCN overgelegde verklaringen doet hier niet aan af. Op grond van het vorenstaande kunnen de vorderingen, vermeld onder 2, sub 2 en 4 eveneens worden toegewezen. 3.5. Dat CCN na de sommatie in 1985 UFC betreffende het teken "Kid Cool", geen stappen tegen haar heeft ondernomen, betekent - anders dan UFC verder nog heeft aangevoerd - niet dat zij daardoor haar recht om tegen UFC op te treden heeft verwerkt. Immers, het is niet onredelijk af te wachten of het merk "Kid Cool" zich in relevante mate manifesteert en of er daardoor bij CCN schade ontstaat. Er bestaat wel aanleiding om aan het dictum een termijn te verbinden als na te melden,

16 april 1996


dit om UFC in de gelegenheid te stellen zich aan te passen aan de gewijzigde situatie. 3.6. Er bestaat aanleiding de onder 2, sub 5 gevraagde dwangsom te matigen en aan een maximum te binden, een en ander in voege als na te melden. 3.7. Dat CCN door de als hiervoor geconstateerde inbreuk van UFC op haar woordmerk en handelsnaam schade heeft geleden c.q. lijdt is aannemelijk; CCN heeft evenwel niet, danwel onvoldoende aangetoond de door haar gestelde hoogte van de schade ad ƒ 100.000,-, zodat er slechts grond bestaat UFC te veroordelen tot vergoeding van schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, gelijk door CCN onder 2, sub 6 is gevorderd. 3.8. Van de kant van UFC is nog gevraagd om een eventuele veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren c.q. aan een dergelijke uitvoerbaarverklaring een vorm van zekerheid te verbinden. De Rechtbank acht daarvoor geen grond aanwezig omdat het hier niet gaat om een zodanig rand- of twijfelgeval dat een hogere rechter "voor hetzelfde geld" tot een geheel andere beslissing zou komen en niets is gesteld of gebleken op grond waarvan aannemelijk geacht zou kunnen worden dat in geval van uiteindelijke andersluidende uitspraak CCN niet in staat zou zijn de eventueel overbodig gemaakte kosten als uitvloeisel van dit vonnis aan UFC te voldoen. Wel acht de Rechtbank reden aanwezig om een wat langere termijn aan UFC te gunnen om de nodige maatregelen te treffen, nu CCN nu ook weer niet met een zodanige voortvarendheid tegen de merken handelsnaaminbreuken is opgetreden dat executie van dit vonnis aanstonds na uitspraak in de rede ligt. 4. De kosten: UFC dient als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij in de kosten van CCN te worden veroordeeld. 5. De beslissing: De Rechtbank: verklaart CCN niet-ontvankelijk in haar vordering tegen SSR, verklaart voor recht - dat de hiervoor onder de feiten genoemde handelingen van UFC inbreuk makend zijn op het merkrecht van CCN ten aanzien van het merk "Cool Cat", - dat deze voornoemde handelingen inbreukmakend zijn op het recht van CCN op haar handelsnaam met als kenmerkende bestanddeel "Cool Cat", verbiedt UFC vanaf twee maanden na betekening van dit vonnis iedere verdere directe of indirecte inbreuk op het merkrecht van CCN, alsmede iedere verdere directe of indirecte inbreuk op de rechten van CCN op haar handelsnaam, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 20.000,- per dag dat enige overtreding van het gebod plaatsvindt of voortduurt, en met een maximum van ƒ 5.000.000,-, veroordeelt UFC aan CCN te vergoeden de door eiseres als gevolg van genoemde inbreukmakende handelingen van gedaagden geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te verevenen volgens de wet, verwijst UFC in de kosten van deze procedure aan de zijde van CCN en veroordeelt haar deze kosten, tot op heden begroot op ƒ 2.515,10 aan CCN te voldoen, verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

147

Nr 40. President Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 26 augustus 1993. (Polydek/Polydec) Mr J.J. van Oostveen. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Geen spoedeisend belang van eiseres bij de gevraagde voorziening, nu niet is gesteld of gebleken dat zij door toedoen van gedaagde in het 6 jarig bestaan van laatstgenoemde in dezen enige relevante schade heeft geleden en eiseres bovendien onnodig lang heeft getalmd om rechtsmaatregelen jegens gedaagde te nemen (ruim een jaar vanaf het eerste "aankaarten" tot de dagvaarding in dit kort geding). Om die reden wordt de voorziening geweigerd. Ook overigens komen de grondslagen van de vordering ondeugdelijk voor. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. De waren van eiseres (in het bijzonder haar spouwmuurisolatiematerialen) en die van gedaagde (wanddecoratiemateriaal) zijn niet soortgelijk; immers niet aannemelijk is dat het publiek aan deze waren dezelfde herkomst zal toekennen. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Nu partijen op wezenlijk verschillende markten opereren is niet aannemelijk dat als gevolg van het gebruik door gedaagde van het teken Polydec aan eiseres schade kan worden toegebracht. Art. 5a Handelsnaamwet. Nu voorshands niet aannemelijk is dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren van eiseres is te duchten, is ook deze grondslag van haar vordering niet deugdelijk Gebrs. Van Dijk B.V. te Gemert, eiseres [in kort geding], procureur Mr E.G.M. Wiggers, advocaat Mr W.A.J. Hoomeman te Utrecht, tegen Polydec B.V. te Vaassen, gedaagde [in kort geding], procureur Mr S.J. Blaisse. 1. De vaststaande feiten: 1.1 Eiseres is in de Benelux houdster van en uitsluitend rechthebbende op het op 11 december 1985 gedeponeerde, daarna onder nummer 414368 in het bestemde register ingeschreven woordmerk POLYDEK, voor de navolgende waren: KL 6 onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere warenklassen; ertsen. KL 17 rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde produkten; halfbewerkte plastic produkten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet metalen buigzame buizen. KL 19 bouwmaterialen, niet van metaal, onbuigzame buizen, niet van metaal voor de bouw; asfalt, pek en bitumen, verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal. 1.2 Gedaagde - opgericht in 1987 - produceert en verhandelt wanddecoratiemateriaal, welk materiaal als behang wordt verwerkt. 2. De vordering, de grondslag en het verweer: 2.1 Eiseres vordert ten principale - samengevat - gedaagde te verbieden de naam Polydec of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken als merk en/of als handelsnaam. 2.2 Eiseres baseert haar vordering op de vaststaande feiten zoals hiervoor sub 1.1 weergegeven alsmede op de navolgende stellingen.

148


2.2.1 Gedaagde gebruikt de naam Polydec als handelsnaam en als merk in verband met haar synthetische decoratieprodukt bestemd voor wand en gevel. 2.2.2 Door voormeld verwanend gebruik van de naam Polydec handelt gedaagde in strijd met haar exclusieve merkrechten, waartegen zij op grond van het bepaalde in artikel 13A aanhef en sub 1, van de Benelux Merkenwet (BMW) kan opkomen. 2.2.3 Het gebruik door gedaagde van de handelsnaam Polydec kan beschouwd worden als ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan haar (als houdster van het merk Polydek) schade kan worden toegebracht. Hiertegen kan zij opkomen op grond van het bepaalde in artikel 13A aanhef en sub 2 BMW. 2.2.4 De handelsnaam van gedaagde bevat een aanduiding die van haar merk slechts in geringe mate afwijkt. Dientengevolge is - nu de branches waarin partijen opereren zeer verwant met elkaar zijn — bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van haar waren te duchten. Een dergelijk gebruik van gedaagdes handelsnaam is verboden op grond van het bepaalde in artikel 5A van de Handelsnaamwet. 2.2.5 Zij heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening. 2.3 Op het verweer van gedaagde zal voor zover van belang nader worden ingegaan. 3. Beoordeling van Het geschil: 3.1 Niet aannemelijk is geworden dat eiseres in dezen een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening. Gesteld noch gebleken is dat eiseres door toedoen van gedaagde gedurende het 6 jarig bestaan van laatstgenoemde in dezen reeds relevante schade heeft geleden. Eiseres heeft bovendien onnodig lang getalmd om rechtsmaatregelen jegens gedaagde terzake van het gebruik van het gewraakte teken te treffen. Eiseres heeft de onderhavige kwestie immers reeds in juni 1992 door Markgraaf B.V. bij gedaagde doen aankaarten. Gedaagde heeft daarop dezelfde maand nog gereageerd, waarna het van de zijde van eiseres tot november 1992 stil bleef. In december 1992 is er terzake nog gecorrespondeerd tussen partijen, waarna het weer tot 14 mei 1993 (sommatie) stil bleef aan de zijde van eiseres. Tot slot werd eerst op 12 juli 1993 gedaagde tegen 12 augustus 1993 in kort geding gedagvaard. Deze lange tijdsduur wordt in dit geval niet gerechtvaardigd door de stelling van eiseres dat zij een regeling van het geschil in der minne wenste te beproeven. Om deze reden dient de gevraagde voorziening geweigerd te worden. Ook overigens komen de door eiseres aan haar vordering ten grondslag gelegde stellingen voorshands ondeugdelijk voor om de gevraagde voorziening te rechtvaardigen. Daartoe is het navolgende redengevend. A. Artikel 13A aanhef en sub 1 BMW 3.2 Gedaagde heeft primair ten verwere aangevoerd dat zij de naam Polydec niet gebruikt als teken ter onderscheiding van waren nu zij in de Benelux 5 afnemers heeft die het produkt onder een eigen - van de naam Polydec - afwijkende merknaam op de markt brengen. Dit verweer wordt verworpen nu in dezen beslissend is onder welke naam gedaagde haar produkten in het verkeer brengt. Nu gedaagde - naar eiseres onweersproken heeft gesteld - haar produkten onder de naam Polydec aan haar afnemers levert, staat daarmede voorshands vast dat gedaagde de naam Polydec als merk gebruikt. 3.3 Onweersproken is dat Polydec als een met het merk van eiseres, Polydek, overeenstemmend teken dient te worden aangemerkt. Op voorhand kan evenwel niet gezegd worden dat de waren waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven (danwel soortgelijke waren) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor gedaagde het teken Polydec gebruikt. Immers, niet aannemelijk is dat er een gerede kans bestaat dat het in aanmerking komend publiek - ongeacht de merken - aan de waren van eiseres (in het bijzonder haar spouwmuurisolatiematerialen) en het daarvan wezenlijk verschillend wanddecoratiemateriaal van gedaagde dezelfde herkomst zal toekennen. Eiseres heeft er in dezen weliswaar nog op gewezen dat zij haar merk expliciet ook gedeponeerd heeft voor monumenten, niet van metaal, doch nu eiseres - die heeft erkend nimmer "iets decoratiefs"

16 april 1996

te hebben geproduceerd - niet gevolgd kan worden in haar in zijn algemeenheid geformuleerde betoog dat monumenten een duidelijk decoratieve functie hebben kan niet alsnog soortgelijkheid van waren worden geconstrueerd. Aan het vorenstaande doet evenmin af dat de waren van partijen in hoofdzaak wandmaterialen zijn nu het toepassingsgebied van beide materialen wezenlijk verschillend is. Tenslotte is niet gebleken dat er uiterlijke verwantschap bestaat tussen bepaalde waren van partijen. Op het voorgaande stuit een op artikel 13A aanhef en sub 1 BMW gebaseerde vordering voorshands af. B. Artikel 13A aanhef en sub 2 BMW 3.4 Niet weersproken is dat gedaagde zich met wanddecoratiemateriaal van een hoogwaardig gehalte bezighoudt terwijl eiseres in hoofdzaak aktief is op de markt voor spouwmuurisolatiemateriaal. Onder deze omstandigheden partijen opereren op wezenlijk verschillende markten - komt het voorshands niet aannemelijk voor dat als gevolg van het gebruik door gedaagde van het teken Polydec schade kan worden toegebracht aan eiseres als houdster van het merk Polydek, temeer niet nu gesteld noch gebleken is dat in de 6 jaar van gedaagdes bestaan eiseres in dezen door toedoen van gedaagde relevante schade heeft geleden. Ook deze grondslag van eiseresses vordering komt voorshands ondeugdelijk voor. C. Artikel 5A Handelsnaamwet 3.5 Nu het - gelijk hiervoor sub 3.2. is overwogen - voorshands niet aannemelijk voorkomt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren van eiseres te duchten is, is ook deze grondslag van de vordering van eiseres niet deugdelijk. D. Conclusie 3.6 Op grond van het vorenoverwogene dient de gevraagde voorziening geweigerd en eiseres als in het ongelijk gesteld in de kosten van het geding veroordeeld te worden. Beslist: Weigert de gevraagde voorziening. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot op de dag van deze uitspraak aan de zijde van gedaagde gevallen en begroot op ƒ 275,- aan verschotten en ƒ 1.500,- aan salaris van de procureur. Enz. Nr 41. Hof van Beroep te Brussel, 15 juni 1994. (Saturn/Saturno) Mrs G. Londers, C. Vermylen en D. Rutsaert. Art. 13 onder A, derde lid Benelux Merkenwet. GB-Inno-BM voert terecht aan dat nu door haar te koop aangeboden reiskoffers, beautycases en attachécases door de Zuidamerikaanse licentiehouder van Samsonite in het verkeer zijn gebracht onder het merk Samsonite en Prestige, de rechten van Samsonite op deze merken zijn uitgeput. Het is voor de toepassing van art. 13 onder A, derde lid onverschillig of de waren in het Beneluxgebied of daarbuiten in het verkeer zijn gebracht. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie EG kan geenszins worden afgeleid dat de uitputtingsregel zich beperkt tot waren die binnen het grondgebied van de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht. Dit zal uiteraard anders zijn wanneer de Beneluxlanden op basis van de Eerste Merkenrichtlijn art. 13 onder A, derde lid zullen aanpassen en het beginsel van de wereldwijde uitputting zullen inruilen voor een Europese uitputting, maar in afwachting daarvan staat het Europese recht de toepassing van de wereldwijde uitputting van het merk niet in de weg. In casu werden de waren niet "gewijzigd" maar heeft de Zuidamerikaanse licentiehouder, met instemming van de merkhouder en in de uitvoering van diens strategie, een kwalitatief verschillende versie gemaakt van hetzelfde produkt. Samsonite kan zich ook niet verzetten tegen het gebruik van het door haar Zuidamerikaanse licentiehouder aangebrachte merk Saturno, maar dit brengt niet mee dat zij zich evenmin zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het merk Saturn.

16 april 1996


Art. 13 onder C Benelux Merkenwet. Deze bepaling zegt helemaal niets omtrent een mogelijke uitbreiding van de uitputtingsregel tot vertalingen van het merk. Uit het feit dat de merkhouder zich op grond van art. 13 onder C kan verzetten tegen het gebruik van bepaalde vertalingen van zijn merk, mag niet a contrario worden afgeleid dat in de gevallen dat hij zich krachtens de uitputtingsregel niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk, hij zich evenmin zou kunnen verzetten tegen het gebruik van de vertalingen van dat merk in de nationale of streektalen uit het Beneluxgebied. Art. 5 onder C, lid 2 Unieverdrag van Parijs. Deze bepaling brengt evenmin een uitbreiding van de uitputtingsregeling teweeg. Art. 23 Wet op de handelspraktijken (België). GB-Inno-BM heeft door het onrechtmatig gebruik in haar publiciteit van het merk Saturn verwarring doen ontstaan tussen kwalitatief verschillende versies van Samsonite-reiskoffers en -beautycases. De consument mocht immers, afgaande op deze publiciteit, verwachten dat de Europese versie van de reiskoffer of beautycase te koop werd aangeboden, terwijl het in werkelijkheid de minderwaardige Zuidamerikaanse uitvoering verhandeld onder de naam Saturno betrof. Art. 1382 Burgerlijk Wetboek (België). De verwarring tussen de twee versies van eenzelfde Samsoniteprodukt is mede in de hand gewerkt door de bewuste strategie van Samsonite; deze is derhalve medeschuldig aan de mogelijke verwarring die bij de consument is ontstaan en de daaruit voortvloeiende schade. Het Hof halveert deswege de aansprakelijkheid van GB-Inno-BM. 1. Samsonite Corporation te Colorado, Denver, Verenigde Staten van Amerika, en 2. N.V. Samsonite Europe te Oudenaarde, België, appellanten, advocaten Mrs O. Grolig en D. Lechien te Brussel, tegen N.V. GB-Inno-BM te Brussel, België, geïntimeerde, advocaat Mr L. de Corte loco L. Van Bunnen. a) Rechtbank van Koophandel te Brussel, 18 november 1992 (Mrs Fr. De Tandt, W. Sterckx en J. Geeraerts). I. Voorwerp van de vordering Overwegende dat de vordering van eiseressen er, volgens de dagvaarding aangevuld met de besluiten, toe strekt: - in hoofdorde Verweerster het verbod op te leggen produkten van het merk Samsonite te verkopen, te koop aan te bieden of er reclame voor te maken op het grondgebied van de Benelux produkten die een ander persoon (dan één van de twee eiseressen) in een land buiten de gemeenschappelijke markt heeft voorzien van dit merk of van enig ander merk waarvan één van eiseressen houdster is: - in ondergeschikte orde 1. Verweerster het verbod op te leggen nog gebruik te maken van het merk Saturn van eiseressen of enig ander merk waarvan ze houdsters zijn, voor produkten van een andere fabrikant afkomstig die deze goederen niet met Saturn of met dat ander merk van eiseressen heeft geïdentificeerd; 2. Verweerster het verbod op te leggen produkten te koop aan te bieden, te verkopen of er reclame voor te maken, die door een andere persoon dan eiseressen gemaakt worden, door gebruik te maken van het merk Saturn of van ieder ander merk waarvan één van de eiseressen titularis is (waaronder namelijk de merken Samsonite en Prestige) zonder de consument duidelijk en op een zichtbare wijze als volgt in te lichten: " - Dit produkt werd geproduceerd door Altro S.A. de CV. Mexico; - Dit produkt is vervaardigd voor de lokale Mexicaanse markt volgens beperktere kwaliteitseisen en -functies dan de Samsoniteprodukten die volgens Europese kwaliteitseisen en -functies vervaardigd worden;

149

- Het Mexicaans produkt is gewaarborgd gedurende een termijn van één (1) jaar, het Europese produkt gedurende drie (3) jaar. Reparaties onder garantie worden uitgevoerd door de fabriek in Mexico." 3. Eveneens verbod te horen opleggen om lagere prijzen aan te kondigen om de koopwaar dan aan een duurdere prijs te koop aan te bieden en te verkopen, al deze verboden onder verbeurte van een dwangsom van 100.000,- BF. per enkelvoudige overtreding van een van deze verboden; Verweerster te horen veroordelen om aan eerste eiseres een bedrag van 250.000,- BF. te betalen en aan tweede eiseres een bedrag van 1.719.800,- BF., beide bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 22 oktober 1989, de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borg, niettegenstaande elk aanbod tot consignatie met bijzondere besteding en met uitsluiting van het kantonnement. II. De feiten Overwegende dat uit de door partijen overgelegde stukken en uit hun mondelinge uiteenzettingen ter zitting gebleken is: - dat eerste eiseres titularis is van de volgende in de Benelux geregistreerde warenmerken: * Samsonite, Benelux registratie nr 63107 van 30 september 1971; * Prestige, Benelux registratie nr 349514 van 12 juli 1987; * Saturn, Benelux registratie nr 353411 van 19 juli 1978; namelijk voor de produkten onder klasse 18 (leder en lederwaren, koffers en andere): - dat deze warenmerken door eerste eiseres in de Benelux aan tweede eiseres in licentie gegeven werden: - dat tweede eiseres vastgesteld heeft dat verweerster op de Belgische markt koffers en beauty-cases van het merk Samsonite verkocht onder de benaming Saturn terwijl de koffers zelf het merk Saturno dragen; - dat verweerster bovendien ook attaché-cases van het merk Prestige verkocht; - dat gebleken is dat deze koffers en attaché-cases door verweerster aangekocht werden, via een Nederlandse invoerder de B.V. Jan De Ruiter bij een Mexicaanse klant van de Mexicaanse dochtervennootschap van eerste eiseres (parallelimport): - dat eerste eiseres in Mexico de merken Samsonite en Saturno neergelegd heeft en aan de S.A. Altro (vennootschap naar Mexicaans recht) in licentie gegeven: - Samsonite, registratie nrs 161697 en 162850; - Saturno , registratie nr 2472218; - dat onder deze licentie Altro deze koffers in Mexico onder de merken Samsonite en Saturno produceert en verkoopt: - dat gezien eiseressen van oordeel zijn dat verweerster door de door Altro gemaakte koffers te hebben ingevoerd, reclame gemaakt (publicitaire folder van 22 september 1989) en verkocht onder het merk Saturn terwijl zij van het merk Saturno zijn, bij de consument verwarring gesticht heeft, en hem bedrogen heeft en bovendien dat verweerster door deze verkooppolitiek grote schade heeft toegebracht aan de reputatie van de merken Samsonite en Saturn, hebben zij (eiseressen) 2 procedures ingeleid tegen verweerster; - dat deze, ingevolge dagvaarding in kortgeding op 25 september 1989, door de Heer Voorzitter bij beschikking dd. 29 september 1989 aan verweerster voorlopig verbod werd opgelegd om voor het in de handel brengen van Samsonite-waren van het merk "Saturno" gebruik te maken, hetzij in reclame, hetzij op andere wijze, van het merk "Saturn", zulks onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 ("tienduizend") belgische franken per dag en per verkoopspunt waar een inbreuk zal worden vastgesteld na betekening van de beschikking; - dat dit voorlopig verbod afhing van het inleiden van huidige vordering ten gronde (dagvaarding op 27 september 1989 aan verweerster betekend); III. Bespreking Overwegende dat eiseressen in feite aan verweerster uitsluitend verwijt dat zij op 22 september 1989 een publicitaire folder verspreidde waarin onder de naam "Saturn" (zonder

150


meer) de koffers en beauty-cases afkomstig van de Mexicaanse licentiehouder werden te koop aangeboden, welke produkten waren voorzien van een etiket "Saturno GIT'; Overwegende dat eiseressen hun vordering tot stopzetting van het onrechtmatig gebruik van het merk Samsonite en Saturn steunen op art. 13A 1° en 2° van de eenvormige Benelux Merkenwet en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en de artikels 20 en 54 van de Wet van 14 juli 1971 op de Handelspraktijken die de daden strijdig met de eerlijke handelsgebruiken verbieden en bestraffen, namelijk voor zover zij de verkoop en de publiciteit van produkten betreffen in omstandigheden waardoor de consument zou kunnen misleid worden over de oorsprong en de kenmerken van deze produkten; 1. Overwegende dat vast staat dat de beweerde namaak koffers in feite in Mexico vervaardigde Samsonites zijn waar de daar gevestigde fabrikant rechtmatige licentiehouder is en het recht heeft op het gebruik van het merk "Saturno" en dat verweerster geenszins de op de koffers zelf aangebrachte etiketten heeft verwijderd, en de waren dus heeft verkocht voorzien van hun etiket van oorsprong "Saturno"; Overwegende dat in feite eerste eiseres dus titularis is zowel van het merk "Saturno" als van het merk "Saturn" en heeft zij haar koopwaar onder beide merknamen rechtmatig in het handelsverkeer laten brengen; Overwegende dat in casu verweerster terecht inroept, dat art. 13A, laatste alinea van de BMW bepaalt: "Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht..."; dat daaruit volgt dat eerste eiseres niets kan aanmerken op het gebruik door de wederverkoper, zoals verweerster GB Inno BM, van het woord "Saturno" in de publiciteit ter aanduiding van een model van koffers dat zij aankocht op de parallelmarkt; Overwegende dat nochtans moet worden vastgesteld dat noch eerste eiseres noch één van haar licentiehoudsters in enig Europees land of in Amerika het woord "Saturno" deponeerde; dat een onderzoek in verschillende landen, waaronder Mexico en Spanje, aantoont dat Samsonite Corporation uitsluitend het merk "Saturn" deponeerde; dat aldus duidelijk komt vast te staan dat het woord "Saturno" alleen de vertaling is of de taalkundige aanpassing van het Engelse "Saturn", beperkt tot Mexico; dat het woord "Saturno" dan ook niet als dusdanig wordt opgeëist als onderscheidend merk door eiseressen; Overwegende dat krachtens art. 13, C van de BMW het uitsluitend recht op een woordmerk zich, in de regel, uitstrekt over de vertaling ervan en wel van rechtswege indien het gaat om een merk luidende in één van de andere nationale of streektalen, en krachtens de beoordeling door de rechter indien het gaat over een vertaling in een aan het Beneluxgebied vreemde taal; Overwegende dat het niet betwist wordt dat verweerster in haar publiciteit geen gebruik maakte van het (Spaanse) woordmerk "Saturno", maar van de Engelse vertaling "Saturn", die de enige gebruikte is in het Beneluxgebeid en in alle andere landen van de wereld; Overwegende ten andere dat krachtens art. 5, C, 2° van het Unieverdrag van Parijs, het gebruik van het merk door de houder - of zijn rechtmatige licentiehouder - "sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas Ie caractère distinctif de la marque, dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans 1'un des pays de 1'Union, ne diminue pas la proctection accordée a la marque"; dat daaruit volgt dat het gebruik door de Mexicaanse licentiehouder van het woord "Saturno" dezelfde juridische gevolgen heeft als het gebruik van het woord "Saturn"; dat men dientengevolge natuurlijk niet kan verwijten aan een derde, in casu verweerster, publiciteit te voeren onder het merk zoals het werd gedeponeerd, te weten "Saturn" veeleer dan Saturno, welk merk nergens werd gedeponeerd en alleen in Mexico gebruikt wordt, om taalkundige redenen eigen aan dat land;

16 april 1996

Overwegende dat er geen conflict bestaat tussen de BeneluxMerkenwet en het Europese recht zoals eiseressen het voorhanden; dat, inderdaad, de lezing van het gemeenschappelijk commentaar bevestigt dat de wetgever met art. 13, A, lid 3 een wereldwijde uitputting van het merkrecht beoogt (zie P.J.M. Steinhauser, B.M.M, nr 60, oct. 90, blz 18 en 19 en Breda, 31 dec. 1968, J.T. 70, 157) van zodra de waren bekleed met dat merk rechtmatig in de handel zijn gebracht; dat noch de beginselen van het gemeenschapsrecht, noch de bepalingen van het Verdrag van Rome inzake het vrije verkeer van goederen de toepassing van de uitputtingsregel van de merkrechten, als vervat in art. 13, A., lid 3 van de Beneluxwet, kunnen verhinderen, zoals terecht werd geoordeeld (Presid. arrondissementsrechtbank Haarlem, 28 sept. 90, B.I.E., 16 dec. 91, blz 353); 2. Overwegende dat de omstandigheid dat de waren die in de handel worden gebracht door Mexicaanse licentiehouder verschillen van deze die eiseressen in het verkeer brengen geen afbreuk kan doen aan het recht van verweerster om het merk overeenkomstig art. 13, A., lid 3 van de Beneluxwet te gebruiken; Overwegende dat in de veronderstelling dat de zeer geringe verschillen van aard zouden zijn om het publiek te misleiden aangaande de eigenschappen van de kwestieuze waren, die dwaling enkel te wijten zou zijn "a la tolérance du titulaire de la marque a 1'égard de ces différences" (Voorzitt. Kooph. Bruss., staking, 8 okt. 1990,1.C. blz. 295); dat aldus de omstandigheid dat de groep Samsonite onder een zelfde merk koffers op de markt brengt die van fabriek tot fabriek kunnen verschillen, alleen haar verantwoordelijkheid aangaat ("dit komt voor haar rekening en risico" — Presid. arrondissementsrechtbank Haarlem, op cit.); 3. Overwegende dat wat betreft het verschil tussen sommige in de folder aangekondigde prijzen of de toegepaste prijs, er eiseressen niet aantonen dat die vergissing - waarin geen kwaad schuilt - persoonlijk schade zouden hebben berokkend aan 2de eiseres als groothandelaar en licentiehoudster van het merk Samsonite; Overwegende dat de vordering derhalve ongegrond is; enz. b) Het Hof, enz. Overwegende dat het hoger beroep er toe strekt, in hoofdorde, de vordering gegrond te horen verklaren zoals oorspronkelijk gevorderd en, in ondergeschikte orde, alvorens verder recht te doen ten gronde, de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: "Kan artikel 7 van de Richtlijn van 21 december 1988 (89/104/CEE) geïnterpreteerd worden in de zin dat het aan de Lidstaten de keuze laat om in hun nationaal recht te voorzien dat een merkhouder niet langer het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor producten die door hemzelf of met zijn toestemming in het verkeer werden gebracht ofwel binnen, ofwel buiten de Europese Unie, of dient de "uitputting" van het merkrecht daarentegen, in uitvoering van artikel 7 van de Richtlijn, beperkt te worden tot die gevallen waar het product door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer werd gebracht binnen de Europese Unie"; I. De feiten. Overwegende dat eerste appellante houdster is van de Benelux warenmerken "Samsonite", "Prestige" en "Saturn", geregistreerd voor producten van klasse 18, zijnde o.m. leder, lederwaren en koffers; dat krachtens een licentieovereenkomst afgesloten op 1 januari 1982, tweede appellante reiskoffers, beauty-cases en attaché-cases produceert en commercialiseert onder voornoemde merken voor het Benelux-territorium; dat eerste appellante voorhoudt dat zij dezelfde merken ook in andere landen van de Europese Unie heeft laten registreren, o.m. in Spanje, zonder hiervan evenwel het bewijs bij te brengen; dat daarentegen uit de voorgelegde stukken wel blijkt dat zij het merk "Saturno" heeft laten registreren in Mexico, Venezuela en Brazilië eveneens voor lederwaren en koffers;

16 april 1996


dat de firma Altro S.A. koffers, beauty-cases en attachécases in licentie produceert onder het merk "Saturno"; Overwegende dat eerste appellante voorhoudt dat de voornoemde Samsonite-producten doelbewust in Europa uitsluitend onder het merk "Saturn" en in Zuid-Amerika onder het merk "Saturno" geproduceerd en verkocht worden; dat deze merkstrategie is ingegeven door de noodzaak elke verwarring te voorkomen tussen het Europese en het ZuidAmerikaanse product dat kwalitatief verschillend is; dat immers de door tweede appellante geproduceerde koffers aan hogere kwaliteitsnormen voldoen dan deze geproduceerd door de SA Altro in Mexico; Overwegende dat geïntimeerde op 17 augustus 1989 een hoeveelheid reiskoffers, beauty-cases en attaché-cases van het merk Samsonite heeft aangekocht bij de BV Jan De Ruiter uit Veenendaal in Nederland; dat deze producten afkomstig waren van de SA Altro uit Mexico; dat in een publiciteitsfolder geldig van 27 september tot 10 oktober 1989, geïntimeerde de reiskoffers te koop heeft aangeboden aan de prijs van 4.499 fr, 3.699 fr en 2.999 fr naargelang de grootte en de beauty-case aan 1.999 fr, onder de vermelding "Samsonite-Saturn", terwijl de attaché-case werd aangeboden aan de prijs van 2.199 fr onder de vermelding "Prestige"; Overwegende dat op 29 september 1989 een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van tweede appellante, in de vestiging van geïntimeerde te Korbeek-Lo de volgende vaststellingen heeft gedaan: - de uitgestalde reiskoffers en beauty-cases Samsonite dragen een etiket met de benaming "Saturno", terwijl zij in de reclamefolder met het merk "Saturn" zijn aangegeven; - de reiskoffer van 60 cm is geprijsd aan 3.999 fr, terwijl hij aan 3.699 fr was aangekondigd in de folder, - de reiskoffer van 75 cm is geprijsd aan 4.599 fr, terwijl hij aan 4.499 fr was aangekondigd in de folder; Overwegende dat appellanten aan geïntimeerde verwijten: 1. bij de consument verwarring te stichten tussen de Europese en de Zuid-Amerikaanse versie van de Samsonite-koffers en beauty-cases, 2. deze verwarring te doen toenemen door deze koffers van Zuid-Amerikaanse oorsprong en van het merk "Saturno" aan te prijzen en te verkopen onder het merk "Saturn", 3. deze koffers te verkopen aan een hogere prijs dan deze aangeduid in de publiciteit, 4. attaché-cases onder het merk "Prestige" te verkopen die uitsluitend voor de Zuid-Amerikaanse markt bestemd waren; Overwegende dat appellanten op 25 september 1989 zijn overgegaan tot dagvaarding in kort geding; dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, bij beschikking dd. 29 september 1989 aan geïntimeerde voorlopig verbod heeft opgelegd om voor het in de handel brengen van Samsonite-producten van het merk "Saturno" gebruik te maken, zowel in de reclame als op een andere wijze, van het merk "Saturn", onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 fr per dag en verkoopspunt waar een inbreuk wordt vastgesteld; dat tevens werd voorzien dat het voornoemd verbod zal ophouden effect te sorteren indien appellanten de bodemrechter niet adiëren binnen de maand; dat appellanten bij exploit dd. 27 oktober 1989 huidige procedure aanhangig hebben gemaakt; II. In rechte. 1. Overwegende dat wanneer, los van het gebruik van de merken van appellanten, op de Belgische markt verwarring is kunnen ontstaan tussen de Europese en de Zuid-Amerikaanse versie van éénzelfde Samsonite-product, dit ongetwijfeld mede te wijten is aan eerste appellante; dat deze laatste immers bewust van éénzelfde model reiskoffers, door twee verschillende licentiehouders, twee verschillende versies heeft laten produceren en commercialiseren die uitsluitend kwalitatieve verschillen vertonen; dat deze kwalitatieve verschillen dan nog hoofdzakelijk te vinden zijn in de manier waarop deze producten zijn afge-

151

werkt, m.a.w. in afwerkingsdetails die zeker niet determinerend zijn voor het algemeen uitzicht van het product; Overwegende dat eerste appellante zelf verantwoordelijk is voor de mogelijke gevolgen van deze strategie indien zij, zoals het geval blijkt te zijn, er niet in slaagt om de onderscheiden markten, in casu de Europese en de Zuid-Amerikaanse, van elkaar te scheiden op een waterdichte wijze; dat daarentegen aan geïntimeerde niet kan verweten worden langs parallelinvoer dit product te hebben ingekocht, behoudens eventueel derde-medeplichtigheid aan contractbreuk door de Zuid-Amerikaanse licentiehouder, hetgeen echter niet wordt ingeroepen; 2. Overwegende dat overeenkomstig artikel 13.A in fine BMW de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die hijzelf of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd; dat op grond hiervan geïntimeerde, daarin gevolgd door de eerste rechter, terecht voorhoudt dat nu de bewuste reiskoffers, beauty-cases en attaché-cases door de Zuid-Amerikaanse licentiehouder van eerste appellante in het verkeer werden gebracht onder het merk "Samsonite" en "Prestige", de rechten van appellanten op deze merken zijn uitgeput; Overwegende dat appellanten ten onrechte voorhouden dat er te dezen geen uitputting is van hun merkenrechten gelet op het feit dat de bewuste goederen buiten het grondgebied van de Europese Unie in het verkeer werden gebracht, meer bepaald in Zuid-Amerika; dat het immers voor de toepassing van artikel 13.A in fine BMW onverschillig is of de waren in het Beneluxgebied dan wel daarbuiten in het verkeer zijn gebracht; dat m.a.w. de uitputting van het merk, indien aan de voorwaarden van voormelde bepaling is voldaan, wereldwijd uitwerking heeft en derhalve ook speelt wanneer, zoals in casu, de waren in Zuid-Amerika in het verkeer zijn gebracht (GielenWichers Hoeth, Merkenrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, nr. 1252; G. Van Hecke, F. Gotzen, J. Van Hoof, Overzicht van rechtspraak, Industriële eigendom, auteursrecht, 1975-1990, T.P.R., 1990, 1781 e.v., nr. 230); Overwegende dat appellanten terecht opmerken dat de toepassing van het nationaal merkenrecht, in casu het Benelux merkenrecht, kan doorkruist worden door de bepalingen van het Verdrag van Rome over de mededinging en het vrije verkeer van goederen en het daarvan afgeleide Europees recht; dat deze problematiek uiteraard slechts aan de orde is wanneer de waren in het verkeer worden gebracht in een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Unie, maar niet wanneer zij, zoals in casu, buiten het territorium van de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht; dat dit de strekking is van de door appellanten geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie (H.V.J., 15 juni 1976, zaak 96/75, EMI Records/CBS Schallplaten, JUK, 1976, 811; H.v.j., 9 februari 1982, zaak 270/80, Polydor/Harlequin, Jur., 1982, 329), nl. op grond van een nationaal merkenrecht mag de afzet van een product onder hetzelfde merk uit een land buiten de Europese Unie verhinderd worden omdat hierdoor een der finaliteiten van het Verdrag van Rome, te weten de eenheid van de gemeenschappelijke markt, niet in gedrang wordt gebracht; dat hieruit geenszins kan afgeleid worden dat de uitputtingsregel vervat in artikel 13.A in fine BMW zich in elk geval beperkt tot waren in het verkeer gebracht binnen het grondgebied van de Europese Unie; dat hier dan ook geen ruimte of noodzaak is voor een richtlijn-conforme interpretatie (artikel 7, lid 1 van de Richtlijn dd. 21 december 1988 tot harmonisering van de lidstaten inzake merken) van voormelde bepaling; dat in de inleidende tekst van de voornoemde Richtlijn uitdrukkelijk wordt gesteld dat het de bedoeling is de nationale wetgevingen enkel beter op elkaar af te stemmen voor zover zij een invloed hebben op de werking van de interne markt (onderlijning [cursivering: Red] door het hof); Overwegende dat de toestand uiteraard anders zal zijn wanneer de Beneluxlanden, op basis van voornoemde richtlijn, artikel 13.A in fine BMW zullen aanpassen en het beginsel van de wereldwijde uitputting zullen inruilen voor een Europese

152


uitputting (Protocol tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, artikel 13); dat in afwachting echter het Europese recht de toepassing van de wereldwijde uitputting van het merk niet in de weg staat; Overwegende dat overeenkomstig het laatste zinsdeel van artikel 13.A in fine BMW, de uitputting van het merkrecht niet geldt wanneer de toestand van de waren gewijzigd is; dat in casu evenwel de waren niet werden "gewijzigd" maar de licentiehouder, met instemming van de merkhouder en in uitvoering van diens strategie, een kwalitatief verschillende versie heeft gemaakt van eenzelfde product; Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat appellanten zich niet kunnen verzetten tegen het gebruik door geïntimeerde van de merken "Samsonite" en "Prestige" bij het te koop aanbieden en verkopen van reiskoffers, beauty-cases en attaché-cases in het verkeer gebracht door de ZuidAmerikaanse licentiehouder van eerste appellante; 3. Overwegende dat de uitputtingsregel van artikel 13.A in fine BMW enkel speelt wanneer de waren onder het bedoelde merk (onderlijning [cursivering: Red.] door het hof) in het verkeer worden gebracht; dat in casu tevens als "bedoelde merk" moet aanzien worden het merk "Saturno" waaronder de Mexicaanse licentiehouder van eerste appellante de reiskoffers en de beauty-cases in het verkeer brengt; dat in beginsel eerste appellante zich derhalve niet kan verzetten tegen het gebruik van dat merk "Saturno" door geïntimeerde; dat deze laatste echter ten onrechte voorhoudt dat dit tevens meebrengt dat appellanten zich evenmin kunnen verzetten, gelet op artikel 13.C BMW en artikel 5.C.2° van het Unieverdrag van Parijs, tegen het gebruik van het merk "Saturn", nu "Saturno" hiervan enkel de Spaanse vertaling is; Overwegende dat vooreerst dient opgemerkt dat, in tegenstelling met wat geïntimeerde stelt, uit de voorgelegde stukken blijkt dat het merk "Saturno" wel degelijk werd geregistreerd in Mexico, Brazilië en Venezuela; dat het derhalve méér is dan louter de vertaling van het merk "Saturn" van eerste appellante, ten behoeve van de ZuidAmerikaanse markt; Overwegende vervolgens dat artikel 13.C BMW in werkelijkheid niets anders is dan een verdere uitwerking van het beginsel vervat in artikel 13.A BMW; dat de merkhouder zich op grond van 13.C, lid 1 BMW aldus kan verzetten tegen het gebruik van de vertaling van zijn merk in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied omdat in dat geval overeenstemming wordt verondersteld (Gielen-Wichers Hoeth, op. cit., nr. 1274); dat wanneer het een vertaling betreft in een andere dan de hiervoor aangeduide talen, overeenkomstig artikel 13.C, lid 2 BMW, het aan de rechter behoort te beoordelen of er al dan niet overeenstemming is, hetgeen eigenlijk neerkomt op een toepassing van artikel 13.A BMW; dat m.a.w. artikel 13.C BMW helemaal niets zegt omtrent een mogelijke uitbreiding van de uitputtingsregel vervat in artikel 13.A, lid 3 BMW tot vertalingen van het "bedoelde merk"; dat het uiteraard niet opgaat uit het feit dat de merkhouder zich op grond van artikel 13.C BMW kan verzetten tegen het gebruik van bepaalde vertalingen van zijn merk, a contrario af te leiden dat in de gevallen dat hij zich krachtens de uitputtingsregel van artikel 13.A, lid 3 BMW evenwel niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk, hij zich evenmin kan verzetten tegen het gebruik van de vertalingen van dat merk in de nationale of streektalen uit het Beneluxgebied; dat immers artikel 13.A, lid 3 BMW, als uitzondering op het beschermingsbeginsel vervat in artikel 13.A, lid 1 BMW, strikt moet geïnterpreteerd worden; Overwegende daarenboven dat in casu "Saturno" de Spaanse vertaling zou zijn van "Saturn", zodat enkel artikel 13.C, lid 2 BMW toepassing kan vinden; dat de rechter dan wel kan nagaan of er tussen beide tekens overeenstemming is, maar in het bevestigend geval enkel vermag de bescherming van de merkhouder uit te breiden tot de

16 april 1996

vertaling van het merk en zijn beoordeling op dit punt de uitputtingsregel ongemoeid laat; Overwegende dat tenslotte niet uit het oog mag verloren worden dat het verschil tussen "Saturn" en "Saturno" méér is dan een taalverschil nu hierdoor kwalitatief verschillende versies van éénzelfde product worden aangeduid; Overwegende dat de voorgaande redenering eveneens geldt voor wat betreft de toepassing van artikel 5.C.20 van het Unieverdrag van Parijs; Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat appellanten zich op grond van artikel 13.A.1 BMW terecht verzetten tegen het gebruik door geïntimeerde van het merk "Saturn"; Overwegende dat geïntimeerde daarenboven door het onrechtmatig gebruik in haar publiciteit van het merk "Saturn" in hoofde van de consumenten verwarring heeft doen ontstaan tussen kwalitatief verschillende versies van Samsonite- reiskoffers en -beauty-cases; dat de consument immers, afgaande op deze publiciteit, er zich normalerwijze mocht aan verwachten dat de Europese versie van de reiskoffer of beauty-case te koop werd aangeboden, waarvoor tweede appellante zelf publiciteit voert onder de naam "Saturn-Deluxe", terwijl het in werkelijkheid de minderwaardige Zuid-Amerikaanse uitvoering betreft gecommercialiseerd onder de naam "Saturno"; dat geïntimeerde aldus tevens een inbreuk heeft begaan op artikel 23.3° WHPC; 4. Overwegende dat in opdracht van tweede appellante, een gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld dat twee uitvoeringen van de Saturno-reiskoffer in de betrokken vestiging van geïntimeerde te koop werden aangeboden aan een hogere prijs dan deze aangekondigd in de publiciteit; dat aldus de koffer van 65 cm hoog te koop werd aangeboden aan 3.999 fr terwijl in de folder 3.699 fr was aangekondigd, terwijl dit voor de koffer van 75 cm respectievelijk 4.599 fr en 4.499 fr was; Overwegende dat uit de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder blijkt dat geïntimeerde voor wat betreft de koffer van 65 cm, reeds spontaan de aandacht van de consument had gevestigd op de bestaande discrepantie door middel van een aankondiging aangebracht aan de betrokken stand; dat geïntimeerde zulks uiteraard niet zou doen, indien het de bedoeling was cliënten te lokken door een lagere prijs in de publiciteit te vermelden; dat wat betreft de koffer van 75 cm, het prijsverschil zeer gering is, nl. 100 fr en de gerechtsdeurwaarder daarenboven heeft kunnen vaststellen dat desgewenst deze koffer aan de in de publiciteit vermelde prijs werd verkocht; dat in die omstandigheden geredelijk mag aangenomen worden dat het in beide gevallen inderdaad om een louter materiële vergissing gaat zoals geïntimeerde beweert; 5. Overwegende dat hiervoor sub II. 1 reeds werd gezegd dat de verwarring tussen de twee versies van eenzelfde Samsonite-product mede in de hand werd gewerkt door de bewuste strategie van eerste appellante, aan de uitvoering waarvan tweede appellante uiteraard haar medewerking heeft verleend; dat in tegenstelling met wat appellanten voorhouden, dit verwarringsrisico niet wordt opgeheven door het feit dat deze producten onder een verschillend merk worden gecommercialiseerd; dat immers de merken "Saturn" en "Saturno" een grote gelijkenis vertonen omdat zij de Engelse en Spaanse versie van éénzelfde naam zijn waarbij er dan nog slechts één letter verschil is tussen beide; dat appellanten derhalve mede aansprakelijk zijn voor de mogelijke verwarring die bij de consument is ontstaan en voor de schade die daaruit voortvloeit; dat het hof van oordeel is dat partijen een gelijk aandeel hebben bij het scheppen van verwarring; 6. Overwegende dat tweede appellante haar schade berekent op basis van 1.000 reiskoffers en 1.000 beauty-cases; dat uit de voorgelegde factuur blijkt dat geïntimeerde van de BV De Ruyter volgende aankopen deed: - 180 beauty-cases

16 april 1996


- 270 sets bestaande uit een reiskoffer 65 cm en een beautycase - 270 sets bestaande uit een reiskoffer van 75 cm en 60 cm, alsmede een attaché-case; dat is samen 450 beauty-cases en 810 reiskoffers; dat appellanten niet aantonen dat in werkelijkheid een grotere hoeveelheid werd aangekocht; Overwegende dat de Saturn-versie, gelet op haar hogere kwaliteitsstandaard, uiteraard duurder is dan de Saturno-versie; dat het m.a.w. niet zeker is dat elke consument die deze laatste versie heeft aangekocht, zonder de ontstane verwarring, noodzakelijk de duurdere versie zou aangekocht hebben; dat een aantal potentiële klanten vanaf een bepaald prijsniveau overschakelen op een goedkoper alternatief bijvoorbeeld van een ander merk; dat m.a.w. het verlies aan omzet niet gelijk is aan het aantal Saturno-producten die geïntimeerde parallel heeft ingevoerd; Overwegende dat de royalties die eerste appellante heeft moeten derven op het verlies aan omzet van tweede appellante, minstens gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de royalties op de meeromzet gerealiseerd door haar Mexicaanse licentiehouder; Overwegende dat appellanten geen prijslijsten voorleggen waaruit de prijs van de Saturn-producten aan de verdelers blijkt; dat evenmin stukken worden voorgelegd die toelaten de normale winstmarge op dergelijke producten te bepalen of na te gaan welke uitgaven werden gedaan ter ondersteuning van het merk; dat de schade derhalve enkel ex aequo et bono kan bepaald worden op 750.000 fr in hoofde van tweede appellante en 150.000 fr in hoofde van eerste appellante, waarvan de helft of respektievelijk 375.000 fr en 75.000 fr ten laste komt van geïntimeerde; Om deze redenen, Het Hof, rechtdoende op tegenspraak; Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik van talen in gerechtszaken; Ontvangt het hoger beroep en verklaart het deels gegrond; Hervormt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het de vordering ontvangt en de kosten begroot; Opnieuw rechtdoende, Verklaart de vordering deels gegrond; Legt geïntimeerde verbod op om Samsonite-producten te koop aan te bieden en te verkopen dan wel er reclame voor te maken onder het merk "Saturn" terwijl het Samsoniteproducten betreft van het merk "Saturno", dit onder de verbeurte van een dwangsom van 100.000 fr per overtreding van dit bevel; Veroordeelt geïntimeerde om te betalen aan eerste appellante de som van 75.000 fr en aan tweede appellante de som van 375.000 fr, beide bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten sedert 22 oktober 1989 tot op heden, waarna met de gerechtelijke intresten; Wijst appellanten voor het overige af; Veroordeelt appellanten en geïntimeerde elk tot de helft der gerechtskosten in beide aanleggen, deze in hoger beroep begroot in hoofde van de eersten op 6.200 fr + 15.200 fr en in hoofde van de tweede op 15.200 fr; enz.

153

Nr 42. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 8 december 1994. (ovemaads bovenschip) Mr A.H. van Delden. Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912. De gebruikte combinatie van een ovemaads bovenschip met een vlak onderschip is uniek en onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat deze combinatie is ingegeven door de techniek, functionaliteit of traditie. De combinatie van ovemaads bovenschip met een vlak onderschip leent zich derhalve voor auteursrechtelijke bescherming. Scheepswerf De Breedendam te Loosdrecht, eiseres in conventie, verweerster in reconventie [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr A.R.T. Odle te Amsterdam, tegen 1. Makma (Beheer) B.V. te Sassenheim, en 2. J.F. Mandemaker te Leiden, gedaagden in conventie, eisers in reconventie [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr E.A.M. Marijnissen te Amsterdam. 1. De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 8 december 1994 staat het navolgende tussen partijen vast: - Eiseres in conventie (hierna Breedendam) brengt - onder meer - twee motorsloepen op de markt die gekenmerkt worden door een ovemaads bovenschip dat overgaat in een vlak onderschip, een centraal in de kuip geplaatste stuurstand en schuin aflopende motorkist, verlaagde dekken en boeiboorden. Deze sloep wordt gebouwd op de Turkse scheepswerf Barbaros (ook geschreven als Barboros), hierna Barbaros. - Op 4 janauari 1994 hebben Breedendam en Barbaros een overeenkomst gesloten waarin - onder meer - is opgenomen dat Barbaros exclusief voor Breedendam produceert. - Bij brief van 6 december 1994 heeft de heer Mustafa Sisman van scheepswerf Barbaros de auteursrechten op de door hem voor Breedendam gebouwde sloep, voorzover hij daarop rechthebbende is, overgedragen aan Breedendam. - Gedaagde sub 1 in conventie (hierna Makma) brengt eveneens een op de Turkse werf Barbaros gebouwde motorsloep op de markt, welke sloep zij op de z.g. natte HISWAtentoonstelling in september 1994 ten toon gesteld heeft. Makma is voornemens de sloep ook op de z.g. droge HISWAtentoonstelling van 10 tot en met 18 december 1994 in het RAI-gebouw te Amsterdam ten toon te stellen. - Gedaagde sub 2 in conventie (hierna Mandemaker) is directeur van Makma. 2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer Breedendam vordert in conventie Makma en Mandemaker te verbieden hun sloep aan te prijzen, te verkopen of anderszins aan te bieden, in het bijzonder door de sloep ten toon te stellen op de droge HISWA, met nevenvorderingen. Daartoe wordt het volgende aangevoerd. Breedendam stelt auteursrechthebbende te zijn op de door haar op de markt gebrachte sloep. De sloep is ontworpen door de heer van Burkom. De hierboven aangegeven kenmerken van de sloep maken deze tot een auteursrechtelijk werk dat het stempel van de maker draagt. Breedendam stelt dat zij de enige fabrikant is die boten bouwt met een ovemaads bovenschip dat overgaat in een vlak onderschip (karveel). De door Makma in het verkeer gebrachte sloep wijkt volgens Breedendam slechts op een aantal ondergeschikte punten af van de Breedendam sloep. Mandemaker is volgens Breedendam diverse keren voor Makma op de werf Barbaros geweest. Mandemaker heeft daar de boten van Breedendam zien liggen. Mandemaker wist volgens Breedendam eveneens dat Barbaros exclusief voor Breedendam produceert. Dit laatste is ook algemeen bekend in het kleine, wereldje van Nederlandse motorsloepenbouwers, aldus Breedendam. Op grond van het voorgaande acht Breedendam de handelwijze van Makma, althans Mandemaker, onrechtmatig, nu zij door het laten bouwen van hun sloep door

154

Bijblad Industriële

Barbaros hebben geprofiteerd van de wanprestatie die Barbaros daarvoor jegens Breedendam moest plegen. Makma en Mandemaker hebben in conventie als volgt verweer gevoerd. In februari 1993 is Mandemaker in contact gekomen met Barbaros, waarna op 23 februari 1993 aan Barbaros de opdracht is verstrekt vier sloepen te bouwen; twee vlakke en twee overnaadse. Makma heeft hiervoor een aantal schetsen aan Barbaros ter hand gesteld. De twee vlakke sloepen zijn gebouwd en afgeleverd. Voor de overnaadse sloepen zijn door Makma nadere schetsen gemaakt. Daarnaast is Mandemaker regelmatig naar Barbaros gegaan om instructies te geven. Makma heeft steeds aangegeven dat het ging om haar modellen en dat zij geen gebruik wilde maken van ontwerpen zoals Barbaros die voor anderen bouwde. Om deze reden moest Makma ook meer betalen voor het bouwen van de sloepen. Breedendam heeft tijdens de bouw van de Makma-sloepen regelmatig een bezoek gebracht aan Barbaros. Breedendam heeft nimmer bezwaar gemaakt tegen die bouw. Nadat de eerste overnaadse sloep aan Makma was geleverd, de Makma E 173, is Barbaros begonnen aan de tweede overnaadse sloep. Toen Mandemaker tijdens de bouw daarvan kwam kijken op de werf, hing er een bord met de naam Breedendam op de Barbaros werf. Barbaros weigerde vervolgens de tweede overnaadse sloep aan Mandemaker af te leveren. Uiteindelijk is Makma gebleken dat Barbaros de sloep die in opdracht van Makma werd gebouwd aan Breedendam heeft geleverd. Toen Makma bovendien bekend werd met het feit dat Breedendam die sloep op de HISWA ten toon zou stellen, heeft Makma Breedendam gesommeerd de verkoop en produktie van die sloep te staken. Op grond van de bovenstaande omstandigheden betwisten Makma en Mandemaker dat Breedendam een spoedeisend belang bij vordering heeft. Breedendam was volgens Makma en Mandemaker al lang op de hoogte van het bestaan van de sloep. Door de overdracht van het auteursrecht van Barbaros aan Breedendam op 6 december 1994 erkent Breedendam volgens Makma en Mandemaker dat niet Breedendam, maar Barbaros tot 6 december 1994 auteursrechthebbende was. De Makma-sloep is door Barbaros rechtmatig in het verkeer gebracht, waardoor het auteursrecht is uitgeput. Bovendien menen Makma en Mandemaker dat er geen, althans te weinig, overeenstemming tussen de sloepen bestaat om van een inbreuk op het auteursrecht te kunnen spreken. De overeenkomsten tussen de sloepen zijn in de visie van Makma en Mandemaker bepaald door functionaliteit, traditie en techniek. Makma en Mandemaker stellen voorts dat zij niet wisten dat Barbaros wanprestatie jegens Breedendam pleegde door de Makma E 173 aan Makma te leveren. Van het bestaan van een exclusief contract wisten Makma en Mandemaker niets af. De Makma E 173 is volgens Makma en Mandemaker een eigen ontwerp waarop Makma auteursrechthebbende is. De tweede overnaadse sloep die voor Makma gebouwd zou worden is een hiervan afgeleid ontwerp van Makma. Breedendam is voornemens onder de naam "Breedendam Admiraalsloep" een sloep op de HISWA ten toon te stellen. Makma meent dat deze sloep in feite de sloep is die Barbaros voor haar gebouwd heeft, althans een nabootsing daarvan. Makma meent dat de sloep inbreuk maakt op haar auteursrecht. Breedendam wist bovendien dat Barbaros deze sloep voor Makma bouwde, en dus heeft Breedendam - door die sloep van Barbaros af te nemen - in de visie van Makma bewust geprofiteerd van de wanprestatie van Barbaros jegens Makma. Op grond hiervan vorderen Makma en Mandemaker in reconventie Breedendam te verbieden de "Breedendam Admiraalsloep" op de HISWA ten toon te stellen of anderszins aan te bieden, met nevenvorderingen. Breedendam heeft in reconventie gemotiveerd verweer gevoerd. 3. Beoordeling van het geschil In conventie: 3.1. Breedendam heeft gesteld dat zij de enige werf in Nederland is die de combinatie van een overnaads bovenschip en een vlak onderschip in haar ontwerpen gebruikt. Geoordeeld wordt dat Makma en Mandemaker onvoldoende aanne-

melijk hebben gemaakt dat andere werven ook deze combinatie gebruiken. Het moet er in deze procedure dan ook voor worden gehouden dat de door Breedendam gebruikte combinatie van een overnaads bovenschip met een vlak onderschip uniek is. Bovendien hebben Makma en Mandemaker onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze combinatie is ingegeven door de techniek, functionaliteit of traditie. De enkele stelling van Makma en Mandemaker dat een overnaads onderschip duurder is voor de werf en eerder beschadigd is daartoe onvoldoende. De combinatie van een overnaads bovenschip met een vlak onderschip leent zich derhalve voor auteursrechtelijke bescherming. 3.2. Makma heeft gesteld dat niet Breedendam maar Barbaros voor 6 december 1994 auteursrechthebbende was. Deze stelling kan niet worden gevolgd. Ingevolge artikel 6 Auteurswet is de persoon naar wiens ontwerp en onder wiens leiding en toezicht een werk tot stand is gebracht, de maker van dat werk in de zin van de Auteurswet. Breedendam is dus steeds auteursrechthebbende geweest op het ontwerp van de sloep. Op grond van het voorgaande is er geen sprake van uitputting van het auteursrecht zoals door Makma en Mandemaker gesteld. 3.3. Makma en Mandemaker menen dat het Breedendam aan een spoedeisend belang ontbreekt, nu Breedendam niet direct na het verschijnen van de Makma sloep op de natte HISWA heeft gereageerd. Daargelaten de stelling van Breedendam dat zij pas later van haar klanten hoorde dat Makma met een op de Breedendam sloep gelijkende boot op de natte HISWA stond, heeft Breedendam in ieder geval een spoedeisend belang bij haar vordering strekkende tot een verbod aan Makma om met haar sloep op de droge HISWA te verschijnen. Ook dit onderdeel van het verweer kan derhalve niet worden gevolgd. 3.4. Makma heeft onvoldoende weersproken gesteld dat zij slechts één exemplaar van de Makma E 173 in haar bezit heeft, welke boot bovendien is verkocht aan een consument. Voor toewijzing van de vordering tot het terughalen en afgeven aan Breedendam van de inbreukmakende sloepen, opgave van bestelde, geïmporteerde en verkochte sloepen en rectificatie is derhalve geen aanleiding. Om dezelfde reden zullen de gevorderde dwangsom, alsmede de gevorderde voorschotten op de schadevergoeding worden afgewezen. 3.5. Op grond van het bovenstaande zal de vordering worden toegewezen als volgt, met dien verstande dat voor een veroordeling van Mandemaker in het geheel geen plaats is, nu niet hij maar Makma de onderhavige sloep in het verkeer brengt. Voor een zelfstandig onrechtmatig handelen van Mandemaker is bepaald onvoldoende gesteld. Makma zal, als de in conventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding in conventie, aan de zijde van Breedendam gevallen. Breedendam zal, als de in conventie ten aanzien van Mandemaker in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding in conventie aan de zijde van Mandemaker gevallen. In reconventie 3.6. Gelet op hetgeen hiervoor in conventie is overwogen is voor toewijzing van de vordering in reconventie geen plaats. Makma en Mandemaker zullen, als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding in reconventie. 4. Beslissing De President: In conventie: Verbiedt Makma de motorsloep genaamd "Makma E 173" op de HISWA-tentoonstelling van 10 tot en met 18 december 1994 in het RAI-gebouw te Amsterdam ten toon te stellen of anderszins aan te bieden. Veroordeelt Makma in de kosten van dit geding in conventie, tot dusverre aan de zijde van Breedendam begroot op ƒ 1.850,-, waarvan ƒ 350,- aan griffierecht. Enz.

16 april 1996


Nr 43. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 5 september 1995. Mr W. Neervoort, Ir R.A. Grootoonk en Mevr. Mr C. Eskes. Art. 34, lid 2 Rijksoctrooiwet 1910 j " art. 40 Octrooireglement. Verzoek om een gedwongen licentie wegens niet-exploitatie van het octrooi. Art. 34, lid 2 Row. j° art. 40 Octrooireglement verplicht de octrooihouder bij niet- of onvoldoende eigen exploitatie van zijn octrooi in het Koninkrijk of binnen de Europese Economische Ruimte (EER) desgevraagd de "voor het in werking hebben van zodanige inrichting nodige licentie te verlenen". Verzoekster laat haar produkten maken in een fabriek in Frankrijk, en wil de licentie gebruiken voor de verhandeling van deze producten in Nederland. De wetsgeschiedenis wijst er op dat met de in art. 34, lid 2 gegeven regeling bedoeld is een licentie in het belang van de Nederlandse industrie te verlenen, zodat als "belanghebbende" in het vijfde lid van art. 34 alleen kan gelden diegene die de gevraagde licentie wil aanwenden tot het in Nederland in werking hebben van een inrichting. Rechtvaardigingsgronden voor niet-exploitatie binnen de EER? Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat bij de beoordeling van de vraag, onder welke omstandigheden er sprake is van misbruik van recht door de octrooihouder, maatschappelijke en economische ontwikkelingen een rol zullen spelen. Het criterium voor de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond voor niet-exploitatie binnen de EER mag niet zodanig zwaar zijn dat men daarvan slechts zou kunnen spreken bij een niet kunnen exploiteren, en niet bij een niet willen exploiteren. Wel mag aan de octrooihouder de eis worden gesteld dat hij het gebied, waarvoor thans een licentie wordt gevraagd, via import op redelijke wijze voorziet van het betrokken product, d.w.z. in voldoende mate en tegen redelijke prijs. Nu daaraan wordt voldaan, wordt voldoende rechtvaardigingsgrond aanwezig geacht om binnen de EER geen echte produktie-inrichting in werking te hebben. Verlening van een licentie wordt geweigerd. Art. 34, lid 5 Row. Het feit dat verzoekster beticht wordt van inbreuk op het betreffende octrooi is geen grond om haar het recht te ontzeggen (als belanghebbende) een licentie onder dit octrooi aan te vragen. Beschikking o.g.v. art. 34, leden 2 en 5 Row. inzake Europees NL octrooi nr 0.170.009. De Octrooiraad, Bijzondere Afdeling; Gehoord verzoekster bij monde van haar advocaat Mr G.S.R Vos en octrooihoudster bij monde van haar advocaat Prof. Mr W.A. Hoyng, vergezeld van de heren John R. Tedeschi en P.M.E.G. Cléber; Gezien de stukken; Overwegende: dat verzoekster (nader te noemen Sedat) bij verzoekschrift heeft gevraagd haar een licentie te verlenen onder het Europees octrooi 0.170.009 van octrooihoudster, nader te noemen Medrad; dat Medrad op het verzoekschrift schriftelijk heeft geantwoord, en vervolgens bij fax van 2 juni 1995 nog heeft toegezonden een affidavit van Joseph B. Havrilla, vice-president van Medrad; dat de gemachtigden van partijen ter zitting van de Bijzondere Afdeling van 7 juni 1995 het standpunt van hun opdrachtgeefsters nader hebben toegelicht en verdedigd, beide onder het overleggen van een pleitnota, terwijl namens Medrad nog is overgelegd het origineel van genoemd affidavit van de heer Havrilla; dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd.

155

Overwegende, dat Sedat aan haar verzoekschrift - kort weergegeven - het volgende ten grondslag heeft gelegd: - Sedat vervaardigt en exploiteert reeds geruime tijd binnen het territoir van de Europese Economische Ruimte injectiespuiten, waaronder de angiografieinjectiespuit, type 0137 ND, 200 ml; - Medrad is houdster van het Europees octrooi 0.170.009, waarvan de verlening is gepubliceerd op 4 april 1990 en waarbij onder de aangewezen landen ook Nederland valt. Het onderwerp van het octrooi is een angiografie-injecteur en angiografie-injectiespuit om daarmee te worden gebruikt, en betreft een apparaat voor het injecteren van een contrastmiddelstof in het vaatstelsel van een dier; - Medrad heeft Sedat gedagvaard, zowel in Frankrijk als in Nederland, wegens octrooi-inbreuk, door het fabriceren en in verkeer brengen van injectiespuiten, waaronder de angiografie-injectiespuit, type 0137 ND, 200 ml. Sedat ontkent de inbreuk; - Medrad heeft tot op heden het onder haar octrooi beschermde voortbrengsel niet in een der lidstaten van de Europese Economische Ruimte in een hiertoe bestemde inrichting vervaardigd; - Gesteld dat Sedat inbreuk pleegt - hetgeen zij ontkent - dan heeft zij onder de hierboven weergegeven omstandigheden recht op een gedwongen licentie op grond van artikel 34, lid 2 Rijksoctrooiwet. Medrad is niet bereid gebleken haar een zodanige licentie te verlenen; dat Sedat op grond hiervan de Octrooiraad heeft verzocht haar de gevraagde licentie onder het Europese octrooi van Medrad te verlenen, onder de opschortende voorwaarde dat zij in de Nederlandse (kort-geding) procedure wegens inbreuk op het octrooi van Medrad wordt veroordeeld; dat Medrad hiertegenover - in hoofdzaak - het volgende heeft gesteld: - Sedat doet een beroep op artikel 34, lid 2 Rijksoctrooiwet om te ontkomen aan de eventuele gevolgen van een inbreuk-procedure. Dit is echter niet een belang waarvoor dit artikel is geschreven; - Artikel 34, lid 2 ziet op de mogelijkheid om een voor het in werking hebben van een inrichting tot vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel in Nederland benodigde licentie te verkrijgen. Sedat wenst echter in het geheel niet in Nederland een dergelijke inrichting in werking te hebben, ook om die reden dient het verzoek te worden afgewezen; - De betrokken voortbrengselen worden wel degelijk door de octrooihouder, danwei een derde krachtens een aan die ander verleende licentie, vervaardigd; - voorzover de Octrooiraad op dit laatste punt anders zou oordelen beroept Medrad zich op het bestaan van een geldige reden en wel onder meer op het feit dat de omvang en aard van de onderhavige produkten het (bedrijfseconomisch onmogelijk maakt om op meerdere plaatsen te produceren: zie het affidavit van J.B. Havrilla; dat bij de mondelinge toelichting ter zitting nog naar voren is gekomen dat de kort-gedingprocedure in Nederland omtrent de inbreuk inmiddels is ingetrokken, dat Sedat een nietigheidsprocedure is begonnen waarin Medrad, in reconventie, een verbod tegen Sedat vordert wegens octrooi-inbreuk, en dat Sedat op grond hiervan haar verzoek aan de Octrooiraad in zoverre heeft gewijzigd dat zij thans vraagt "onder de opschortende voorwaarde dat in de nietigheidsprocedure bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak wordt beslist dat de injectiespuiten die door Sedat worden vervaardigd en verhandeld onder de bescherming van het Europees octrooi 0.170.009 vallen, aan Sedat een licentie te verlenen onder dit octrooi"; Overwegende dienaangaande, dat het onderhavige verzoekschrift is ingediend vóór 1 april 1995, zodat, krachtens het overgangsrecht van de per deze datum van kracht geworden Rijksoctrooiwet 1995 (art. 108, lid 2), de behandeling van dit verzoekschrift nog plaats vindt door

156


de Octrooiraad en onder toepassing van de (oude) Rijksoctrooiwet (Row.); dat blijkens artikel 34, lid 5 Row. de verlening van een licentie als de onderhavige (wegens niet-exploitatie of nonusus) gevraagd kan worden door "de belanghebbende", en in de eerste plaats bekeken moet worden of Sedat te beschouwen is als een belanghebbende, nu Medrad dit heeft bestreden; dat de Bijzondere Afdeling het feit dat Sedat beticht wordt van inbreuk op het octrooi van Medrad, geen grond acht om haar het recht te ontzeggen een licentie onder dit octrooi aan te vragen; dat krachtens de bewoordingen van artikel 34, lid 2 Row., j° artikel 40 van het Octrooireglement, de octrooihouder bij niet of onvoldoende eigen exploitatie van zijn octrooi in het Koninkrijk of binnen de Europese Economische Ruimte (EER), verplicht is, (desgevraagd) de "voor het in werking hebben van zodanige inrichting nodige licentie te verlenen", en partijen verdeeld zijn over de vraag of met "zodanige inrichting" alleen bedoeld kan zijn een inrichting binnen het Koninkrijk of dat hieronder ook kan vallen een inrichting binnen een der landen van de Europese Economische Ruimte; Dat Sedat heeft gesteld dat zij haar produkten laat maken in een fabriek in Frankrijk, en zij - desgevraagd - heeft meegedeeld de beoogde licentie te willen gebruiken voor de verhandeling van deze produkten binnen Nederland; dat Sedat voor haar standpunt, dat het om een beroep op artikel 34, lid 2 Row. te mogen doen niet nodig is zelf een inrichting binnen Nederland in werking te (willen) hebben, als argument heeft aangevoerd dat bij de wijziging van de Rijksoctrooiwet in 1963 het territoir waarin de octrooihouder een inrichting tot vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel in werking moet hebben, alsmede waarin de verzoeker een zodanige inrichting in werking wenst te hebben, is uitgebreid van alleen het Koninkrijk tot andere bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen staten, en artikel 40 van het Octrooireglement hiertoe alle staten van de Europese Economische Ruimte aanwijst; dat de Bijzondere Afdeling in deze niet met Sedat kan meegaan, omdat naar haar oordeel de wetsgeschiedenis er op wijst dat met de in artikel 34, lid 2 gegeven regeling bedoeld is een licentie in het belang van de Nederlandse industrie te verlenen, zodat als "belanghebbende" in het vijfde lid van artikel 34 alleen kan gelden diegene die de gevraagde licentie wil aanwenden tot het in Nederland in werking hebben van een inrichting, waarin dan de betrokken produkten kunnen worden gefabriceerd om vervolgens verhandeld te worden; dat de Bijzondere Afdeling nog opmerkt dat een andere opvatting ertoe zou leiden dat, bij afgifte van de door Sedat gewenste licentie (dus in het geval dat fabricage slechts plaats vindt in Frankrijk), de woorden "voor het in werking hebben van een zodanige inrichting" in artikel 34, lid 2 alleen zouden betekenen dat een licentie wordt afgegeven voor het in Frankrijk in werking hebben van een fabriek, en het verlenen van een dergelijke licentie buiten de bevoegdheid van de Nederlandse Octrooiraad valt; dat overigens ook indien men Sedat wel ontvankelijk zou achten tot het indienen van haar verzoek, de Bijzondere Afdeling dit verzoek nochtans niet kan honoreren; dat Medrad zich, aan de hand van het overgelegde affidavit van J.B. Havrilla, op het standpunt heeft gesteld dat zij wel een inrichting in werking heeft in Nederland, namelijk in Maastricht, en zo die niet als zodanig mocht worden erkend, dan voor het ontbreken daarvan geldige redenen heeft als bedoeld in artikel 34, lid 2 Row.; dat partijen van mening verschillen over de betekenis van de woorden "geldige redenen" in artikel 34, lid 2; dat Sedat zich op het standpunt plaatst, dat eerst van een geldige reden sprake kan zijn, indien zich zodanig zware omstandigheden voordoen dat de octrooihouder zijn octrooi binnen de Europese Economische Ruimte niet kan toepassen, maar dat er geen geldige reden is als de octrooihouder, zoals in casu, zijn octrooi niet wil toepassen;

16 april 1996

dat Sedat hieraan heeft toegevoegd dat de enkele import in Nederland van de betrokken produkten niet als excuus voor niet-exploitatie door Medrad kan gelden; dat Medrad dit heeft bestreden, en aan de hand van het meergenoemde affidavit van de heer Havrilla naar voren heeft gebracht dat de in dit affidavit omschreven omstandigheden nu juist maken dat sprake is van economische en technische redenen, die een niet-exploitatie binnen Nederland rechtvaardigen; dat Medrad in dit verband nog heeft gewezen op het "Agreement on Trips", welk verdrag op 1 jan. 1996 naar het zich laat aanzien in werking zal treden en waar in artikel 30 staat dat op de rechten van octrooihouders door de nationale wetgeving beperkingen aangebracht mogen worden, mits deze beperkingen niet op onredelijke wijze te kort doen aan een normale exploitatie van het octrooi; dat de Bijzondere Afdeling opmerkt dat het tweede lid van artikel 34 in de Rijksoctrooiwet is opgenomen bij de wetswijziging van 1956, en diende ter aanpassing van deze wet aan het gewijzigde artikel 5 van het Unieverdrag van Parijs; dat blijkens de Memorie van Toelichting bij de wijzigingswet 1956 dit artikel 5 van het Unieverdrag de bevoegdheid van de Unielanden beschrijft tot het treffen van maatregelen om misbruik van octrooirechten tegen te gaan, waarbij als voorbeeld van zodanig misbruik wordt genoemd het achterwege laten van toepassing; dat de Bijzondere Afdeling hierna wil ingaan op de vraag op welke omstandigheden een octrooihouder, die zijn octrooi binnen een bepaald territoir in die zin niet toepast dat hij aldaar het betrokken produkt niet zelf vervaardigt (of doet vervaardigen), zich moet beroepen wil er sprake zijn van een geldige rechtvaardiging voor deze niet-exploitatie, of, anders gezegd, onder welke omstandigheden er sprake is van misbruik van recht door de octrooihouder; dat bij deze afweging maatschappelijke en economische ontwikkelingen een rol zullen spelen, en deze ontwikkelingen ook al in de wetsgeschiedenis tot uiting komen: aanvankelijk bepaalde artikel 50 Row. dat niet-exploitatie gedurende vijf jaar tot gevolg had de intrekking van het octrooi, vervolgens kwam in 1956 het tweede lid van artikel 34 in de Rijksoctrooiwet met de mogelijkheid van een gedwongen licentie bij niet-exploitatie binnen Nederland (later het Koninkrijk), terwijl hieraan in 1963 werd toegevoegd "of in een andere, bij Algemene Maatregel van (Rijks)bestuur aangewezen staat; dat Medrad, aan de hand van het affidavit van haar vicepresident, zich op het standpunt heeft gesteld dat zij, met een hoofdvesitging in Pittsburgh en een bij-vestiging in Maastricht, voor wat de verhandeling van haar produkt binnen Europa betreft de economisch gezien meest rendabele oplossing heeft gekozen; dat, wat hiervan ook zij, de Bijzondere Afdeling met Medrad van oordeel is dat het criterium voor de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond voor niet-exploitatie binnen de Europese Economische Ruimte, niet zodanig zwaar mag zijn dat men zou kunnen spreken van een niet kunnen exploiteren; dat naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling aan de octrooihouder wel de eis gesteld dient te worden dat hij het gebied, waarvoor thans een licentie wordt gevraagd, via import op redelijke wijze voorziet van het betrokken produkt, dat wil zeggen in voldoende mate en tegen redelijke prijs; dat, nu dit het geval is - althans door Sedat niet is weersproken - de Bijzondere Afdeling voldoende rechtvaardiginsgrond voor Medrad aanwezig acht om binnen het gebied van de Europese Economische Ruimte geen echte produktieinrichting in werking te hebben; dat het voorgaande inhoudt dat de gevraagde licentie zal worden geweigerd, en derhalve het verzoek ongegrond zal worden verklaard.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 april 1996, 64e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents