Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 november 1993, 61e jaargang, nr 11 Auteursrecht voorbehouden

341

16 november 1993, 61e jaargang, nr 11 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Unieverdrag van Parijs. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). - Uitgifte gebundelde voorbladen van Nederlandse aanvragen om octrooi. Verhoging abonnementsprijs Hoofdblad I.E. Artikelen. Dr Mr J.H.A.A. Uitzetter, Algemene voorwaarden contractonderzoek, een inventarisatie (blz. 343/7). Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 87. President Rechtbank 's-Gravenhage, 4 maart 1992, H. Bernhardt e.a./Mark (enkele stelling - zonder nietigheidsdagvaarding - dat octrooi nietigheidsactie niet overleeft is onvoldoende om inbreukverbod te weigeren; i.c. gezien korte termijn dagvaarding alsnog uitbrengen van nietigheidsdagvaarding geëist met voorwaardelijke toewijzing inbreukverbod). Nr 88. Hof 's-Gravenhage, 26 maart 1992, Aralco Nederland e.a./Kateka (kenmerken octrooi liggen besloten in twee oudere octrooien, doch deze verraden niets van de probleemstelling waarvoor het octrooi een oplossing biedt; kans op nietigverklaring te verwaarlozen). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

61e jaargang

Nr 89. Rechtbank 's-Gravenhage, 26 februari 1992, Synprodo/Gebr. Van Dijk (bevoegdheid t.a.v. vordering terugbetaling licentievergoedingen; voor nieuwheidsbezwaar is onvoldoende dat de essentie van de uitvinding reeds bekend was; inventiviteit in beginsel aanwezig indien 3 of meer publikaties moeten worden geraadpleegd om tot de uitvinding te geraken; gehele samenstel van maatregelen is van wezenlijk belang; inrichting en werkwijze zijn nieuw en inventief). 2. Merkenrecht. Nr 90. Hof Amsterdam, 15 oktober 1992, J. v.d. Zee, h.o.d.n. "De Spiegeltent'YDe Boer Tenten (inbreukvordering geweigerd; niet uitgesloten is dat "Spiegeltent" ondeugdelijk merk is; "Spiegeltent" door De Boer niet gebruikt als handelsnaam). Nr 91. Hof 's-Hertogenbosch, 19 november 1991, H.E. van Bekkum, h.o.d.n. Unimop/Vikan Borste Produktion (associatiegevaar tussen beide beeldmerken; nemen van meer afstand tot merk van Vikan nodig juist nu beide produkten blauw-witte uitvoering hebben; gevraagde opgave van afnemers geweigerd nu geen sprake is van doelbewuste merkinbreuk). Nr 92. President Rechtbank 's-Gravenhage, 21 mei 1991, Nijgh Periodieken/Samsom Bedrijfsinformatie (woorden "Media" en "Handboek" in Nijgh Media Handboek zijn beschrijvend; "Adfomedia Handboek" stemt niet overeen; ontlening van advertentietarieven aangenomen, doch onvoldoende belang bij terughalen 0-nummer Adfomedia Handboek).

Nr 11

Blz. 341-368

Rijswijk, 16 november 1993

Bijblad Industriële Eigendom, nr 11

342

Nr 93. President Rechtbank Utrecht, 11 februari 1993, Hola/P.L. Brard e.a. (de beeldmerken met daarin de woorden resp. "Hello" en "Hallo" hebben een sterk op elkaar gelijkende klank en stemmen visueel en begripsmatig overeen; doorhaling van merkinschrijving is geen voorlopige voorziening). Nr 94. Hof 's-Hertogenbosch, 20 maart 1991, Akzo/Nagron Precision Tooiing, h.o.d.n. GPT Axxio, e.a. (auditieve overeenstemming tussen merk Akzo en teken Axxio is voldoende om associatiegevaar en daarmee overeenstemming aan te nemen; associatiegevaar wordt vergroot door onderscheidende kracht en bekendheid van merk Akzo; schadevergoeding geweigerd nu schuld ontbreekt).

16 november 1993

mocht gedaagde er van uitgaan dat eiseres zich bij handelsnaamgebruik neerlegde; rechtsverwerking). 4. Auteursrecht. Nr 96. President Rechtbank Amsterdam, 13 juli 1992, Simba Toys/Fisher Price (pop "Puffalump Kid" is een werk van kunst; Simba's pop maakt inbreuk; geen onrechtmatige waarschuwing afnemers). Mededelingen. Symposium "1998, welke produkten maken we dan?" (blz. 368).

3. Handelsnaamrecht.

LES-conferentie "Licensing in Europe for 2002" (blz. 368).

Nr 95. Rechtbank 's-Gravenhage, 26 februari 1992, Ogilyy & Mather/O & M Adviesgroep (gezien correspondentie

Grotius-opleiding "Europees en Nederlands Mededingingsrecht" (blz. 368).

Officiële mededelingen Personeel. Indiensttreding. Mevrouw J. Belder is met ingang van 1 november 1993 in de functie van hoofd van de afdeling Bibliotheek in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 september 1993, nr Personeel 93032). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ir F. Schouten op zijn verzoek op 1 oktober 1993 in bovengenoemd Register opnieuw is ingeschreven en dat de inschrijving van de heer Ir F.J.M. Hooft van Huysduynen op zijn verzoek op 12 oktober 1993 in bovengenoemd Register is doorgehaald.

verklaring betreffende de voortzetting van gebondenheid van Moldavië aan het Verdrag van Parijs, herzien te Stockholm, 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979, gedeponeerd. {Industrial Property 1993, blz. 211). Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom heeft meegedeeld dat China op 1 oktober 1993 is toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 19 juni 1970 (Trb. 1973, 20, laatstelijk 1993, 9). Het Verdrag treedt voor China in werking op 1 januari 1994. China is de 61ste staat aangesloten bij P.C.T. Uitgifte gebundelde voorbladen van Nederlandse aanvragen om octrooi.

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. De regering van de Republiek Moldavië heeft op 3 juni 1993 een verklaring gedeponeerd van voortgezette gebondenheid bij het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juli 1967, herzien op 2 oktober 1979. (Industrial Property 1993, blz. 211).

In het Bijblad I.E. 1992, blz. 278, is meegedeeld dat bij wijze van proef de voorbladen van ter inzage gelegde Nederlandse octrooiaanvragen, gesorteerd op hoofdklasse, gebundeld zouden worden uitgegeven. Inmiddels is gebleken dat de belangstelling voor, en de behoefte aan deze uitgaven zeer gering is; besloten is daarom de uitgifte van gebundelde voorbladen per 1 januari 1994 te beëindigen.

Unieverdrag van Parijs. Verhoging abonnementsprijs Hoofdblad I.E. Op 7 juni 1993 is Letland toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979. Het Verdrag is voor Letland in werking getreden op 7 september 1993. De regering van Moldavië heeft op 3 juni 1993 een

De Voorzitter van de Octrooiraad heeft besloten de abonnementsprijs voor "De Industriële Eigendom" (Hoofdblad) incl. jaarregister voor 1994 vast te stellen op ƒ430,-; de prijs voor losse nummers is vastgesteld op ƒ 19,-.

16 november 1993


343

Artikelen Algemene voorwaarden contnactonderzoek, een inventarisatie. Dr Mr J.H..A.A. Uitzetter. Inleiding. Technologische kennis is van toenemend belang voor onze economische positie. Bedrijven kunnen niet altijd zelf die benodigde technologische kennis ontwikkelen. Vaak moeten zij een beroep doen op instituten die specifieke expertise in huis hebben. Het uitvoeren van onderzoek in opdracht vereist, gezien de belangen en risico's, gedegen afspraken tussen kennisleverancier en opdrachtgever. In dit artikel geef ik de uitkomst van een inventarisatie van algemene voorwaarden voor contractonderzoek zoals die in 1992 werden gehanteerd door vijf grote Nederlandse researchinstituten te weten: - ECN, het Energie-onderzoek Centrum Nederland te Petten (1); - GD, Grondmechanica Delft te Delft (2); - MARIN, Maritiem Research Instituut Nederland te Wageningen (3); - TNO, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek te Delft (4); - WL, het Waterloopkundig Laboratorium te Delft (5). Bij deze instituten vormt contractonderzoek (naast subsidies van de overheid) een belangrijke bron van inkomsten. In dit artikel geef ik aan welke onderwerpen in de algemene voorwaarden van deze instituten aandacht krijgen. Speciale aandacht besteed ik aan enkele bijzondere aspecten aan het verrichten van onderzoek. Tussen het verrichten van gesubsidieerd, relatief vrij speurwerk en contractonderzoek bestaat een spanningsveld. Kenmerk van het vrije speurwerk is het vergaren van wetenschappelijke kennis. Daarbij is "free flow of information" van groot belang voor discussie met vakgenoten ter bevordering van de kennisontwikkeling. Bij contractonderzoek daarentegen is het belang van de opdrachtgevers meestal de kennisverspreiding buiten de eigen kring zo lang mogelijk tegen te houden om zo concurrentievoorsprong op te bouwen en te behouden. Voor de researchinstituten is het de kunst om via de algemene voorwaarden (hierna afgekort als av) een goed evenwicht te vinden tussen de belangen van kennisaanbieder en -vrager. In tabel 1 is aangegeven welke onderwerpen in de av van de beschouwde instituten aan de orde komen. Het plusteken ( + ) betekent: expliciet aandacht, overigens zonder dat ik daarmee beoog een waardeoordeel over de getroffen regeling te geven. Het minteken (-) betekent dat niet expliciet aandacht is besteed aan het genoemde onderwerp. Het kan dan of vervat zijn in een andere, meer algemeen geformuleerde bepaling of in het geheel geen aandacht hebben gekregen in de av. Op deze wijze konden 142 onderwerpen worden gevonden. Van deze blijken er 36 in elk geval aandacht te krijgen bij alle beschouwde instituten (in de tabel scoren deze dus steeds 5 maal +). Deze onderwerpen zijn te beschouwen als het "minimum pakket" van in elk geval in de av geregelde onderwerpen. Op enkele aspecten die voornamelijk betrekking hebben op het bijzondere karakter van onderzoek als dienstverlening ga ik hier nader in. 1. Wat is de aard van de verbintenis? Onderzoek verrichten betekent omgaan met onzekerheden van velerlei aard. Lang niet altijd is vooraf te bepalen of de in de opdracht gestelde vragen zijn te beantwoorden en of de uitkomsten bruikbaar zullen zijn voor het beoogde doel. Het maakt nogal wat uit of het

gaat om een omvangrijk en risicovol onderzoekproject waarvoor nog weinig kennis beschikbaar is, of dat het gaat om het verrichten van een reeks routinematige analyses, waarvan bij voorbaat vaststaat dat deze snel, nauwkeurig en nagenoeg direct bruikbare meetresultaten kunnen opleveren. De beschouwde instituten zijn voorzichtig in de beschrijving van de aard van hun verbintenis. TNO en WL laten daarover geen misverstanden bestaan. Zij verbinden zich "tot niet meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat". Dit is een fraaie formulering voor een inspanningsverbintenis. De av van ECN bepalen dat "ECN het onderzoek naar beste vermogen zal uitvoeren op de wijze zoals in de aanbieding omschreven". De instituten kiezen dus de veilige weg. Wanprestatie is nu eenmaal moeilijker aan te tonen bij een inspanningsverbintenis dan bij een resultaatsverbintenis. Opvallend is dat geen van de genoemde instituten onderscheid maakt in de aard van de opdracht en de aard van de verbintenis, terwijl dit in beginsel goed mogelijk zou zijn. Er zijn zeker opdrachten denkbaar waarbij een resultaatsverbintenis meer voor de hand ligt dan een inspanningsverbintenis. 2. Wat is het resultaat van de opdracht? Beschouwing van de av biedt een scala van mogelijke resultaten. Een korte opsomming van de mogelijkheden: schriftelijk advies, rapport, model, rapportage, verslagen, tekeningen, gegevens, kennis, publicaties, of ontwerpen waarin het resultaat van de opdracht is vervat. Per geval zal, mede afhankelijk van het beoogde doel, duidelijkheid moeten bestaan over de vorm waarin het resultaat zal worden aangeboden. 3. De stand van de techniek als startpunt? TNO is het enige instituut dat in de av aandacht besteedt aan octrooirecherches, in het kader van de verleende opdracht. Het desbetreffende artikel luidt: "Tenzij zulks uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen behoort het uitvoeren van recherches naar het bestaan van octrooirechten van derden of naar de mogelijkheid van octrooiering uitdrukkelijk niet tot de opdracht". Een opmerkelijke bepaling. Octrooien hebben naast een beschermingsfunctie ook een informatiefunctie. Een octrooiliteratuuronderzoek kan een goed beeld opleveren van de laatste stand van de techniek. Het achterwege laten van zo'n onderzoek kan soms tot onaangename verrassingen leiden. Een opdrachtgever loopt het risico onderzoek te laten verrichten waarvan de resultaten in een fractie van de tijd en met een fractie van de kosten uit de octrooiliteratuur gehaald hadden kunnen worden. Voor TNO is octrooiliteratuurstudie relatief eenvoudig omdat TNO beschikt over een eigen octrooi-informatiedienst, die ook aan derden informatiediensten verleent. 4. Enkele plichten van partijen. Naast de gebruikelijke plichten die partijen over en weer jegens elkaar hebben zijn er enkele die speciaal verband houden met het bijzondere karakter van het verrichten van onderzoek. Hier besteed ik achtereenvolgens aandacht aan geheimhoudingsplicht en openbaarmakingsrecht van de opdrachtnemer (4.1), geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever (4.2), en plicht tot melding van (dreigende) schade en gevaar (4.3). 4.1 Geheimhouding en openbaarmaking van gegevens door opdrachtnemer. a. Gegevens van en over de opdrachtgever.

344


Tot deze gegevens behoren zijn naam, het feit dat onderzoek is verricht en de van de opdrachtgever afkomstige gegevens van belang bij de uitvoering van het onderzoek, kortom alle gegevens van en over de opdrachtgever die niet als onderzoeksresultaat uit het onderzoek zelf zijn voortgevloeid. TNO en WL houden, tenzij anders overeengekomen, de naam van opdrachtgever en het feit dat onderzoek is verricht zonder beperking geheim. Gegevens/informatie van hun opdrachtgever blijven geheim, tenzij ze reeds in het bezit waren van het researchinstituut op het moment van de mededeling, van algemene bekendheid zijn of worden zonder verwijtbaar handelen of nalaten van het instituut, rechtmatig waren verkregen van een derde of uit eigen onderzoek naar voren kwamen zonder gebruik te maken van de geheime gegevens. Bij ECN blijven de gegevens van opdrachtgever, mits uitdrukkelijk overeengekomen en voor zover ze niet algemeen bekend zijn, korter geheim, namelijk tot vier jaar na datum van de eindfaktuur. GD hanteert een nog engere geheimhoudingsplicht. "De door opdrachtgever verschafte niet-publiekelijk toegankelijke gegevens, welke niet uit anderen hoofde rechtmatig bij GD bekend zijn, worden alleen zodanig aan anderen kenbaar gemaakt dat het verband met de opdrachtgever of de onderzoekovereenkomst voor deze derden niet kenbaar is." MARIN houdt ook de niet-publiekelijk toegankelijke gegevens van de opdrachtgever geheim waarvan MARIN redelijkerwijs moet hebben begrepen dat deze geheim moeten worden gehouden. b. Gegevens die uit het onderzoek voortvloeien. Tijdens het onderzoek zullen voor beide partijen nieuwe gegevens op tafel komen. Voor de opdrachtgever is het van belang dat genoemde gegevens niet zomaar ter beschikking van derden komen. Geheimhouding is derhalve een belangrijk aspect bij de opdracht. Let wel: het gaat hier om een geheimhouding die zich uitstrekt tot bij de overeenkomst betrokken partijen. Binnen de kring van tot het researchinstituut behorende personen zijn de gegevens dus in beginsel vrij uitwisselbaar. Alleen WL meldt in zijn av dat desgewenst een regeling wordt getroffen voor qua tijdsduur beperkte interne geheimhouding, waardoor de verspreiding beperkt blijft tot de onmiddellijk bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen. De beschouwde instituten gaan uit van een geheimhoudingsplicht, waarvan omvang en duur overigens onderling nogal uiteenlopen. MARIN is in de av het meest uitgebreid in de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de onderzoeksresultaten. Er is in beginsel geen tijdslimiet aan de geheimhouding, die alleen door schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden opgeheven. TNO en WL verplichten zich (tenzij anders overeengekomen) tot geheimhouding van de resultaten tot twee jaar na de datum van de eindfaktuur, behoudens voor zover het betreft experimentele werkwijzen, - modellen, apparatuur, rekenmethoden of computerprogrammatuur waarvan de ontwikkeling niet direct met het geven van de opdracht werd beoogd. ECN verplicht zich, enigszins vergelijkbaar met TNO en WL, tot twee jaar na de datum van eindfaktuur tot geheimhouding van de onderzoeksresultaten die rechtstreeks uit de opdracht voortvloeien. Bij GD geldt daarentegen geen geheimhoudingsplicht, maar recht tot openbaarmaking. Deze gegevens "zullen door GD alleen op zodanige wijze aan derden kenbaar worden gemaakt dat het verband met de opdrachtgever of de overeenkomst daaruit voor deze derden niet kenbaar is." Aan de geheimhoudingsplicht komt niet alleen een einde indien de opdrachtgever ontheffing verleent, maar ook nog in de volgende gevallen:

16 november 1993

Situatie

In algemene voorwaarden van:

Gegevens van algemene bekendheid geworden

ECN, GD, MARIN, TNO, WL TNO, WL

Gegevens op rechtmatige wijze verkregen van een derde Gegevens verkregen door onafhankelijk eigen onderzoek Misverstanden door opdrachtgever veroorzaakt Geheimhouding in strijd met algemeen belang Gevaar voor personen of goederen Kans op door derden te trekken foutieve conclusies

TNO, WL GD, TNO, WL WL GD, MARIN, WL MARIN

4.2 Geheimhoudingsplicht van opdrachtgever. GD, TNO EN WL hanteren een beperkte geheimhoudingsplicht voor de opdrachtgever door in hun av te bedingen dat deze van de gegevens, zoals verstrekt in de offerte, geen ander gebruik mag maken dan om zich een oordeel te vormen over de aanbieding. Voorts geldt in de av van GD een strikte geheimhoudingsplicht voor opdrachtgever met betrekking tot broncode en programmeursdocumentatie, voor zover deze om niet aan hem ter beschikking zijn gesteld. 4.3 Meldingsplicht (dreigende) schade of gevaar. GD, WL en TNO besteden op verschillende wijze aandacht in hun av aan (dreigende) schade en (dreigend) gevaar. GD bedingt een informatieplicht voor beide partijen ter melding van of ter voorkoming of beperking van schade of gevaar. WL bedingt een informatieplicht voor opdrachtgever die in verband met de opdracht een stof of een zaak ter beschikking stelt die gevaar zou kunnen opleveren. Hij moet deze of hun verpakking duidelijk als zijnde gevaarlijk kenmerken. TNO treedt bij constatering van ernstig gevaar voor personen of goederen "indien mogelijk, in overleg met de opdrachtgever alvorens de gevaarstoestand mee te delen aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of [aan] de bevoegde autoriteiten." J. Wie krijgt de rechten op de onderzoeksresultaten? 5.1 Auteursrecht. De instituten claimen auteursrecht op de door hun in opdracht vervaardigde werken. De nadere omschrijving daarvan loopt nogal uiteen. Zo zien we (gerangschikt naar uitgebreidheid) TNO en MARIN die auteursrecht claimen op rapporten en tekeningen, ECN op alle geschriften, WL ondermeer ook op rapporten, tekeningen, rekenmodellen en computerprogrammatuur. GD gaat nog verder door auteursrecht te claimen op alle door GD vervaardigde informatiebronnen die optisch, electrisch of magnetisch leesbaar zijn. De opdrachtgever zal de behoefte kunnen voelen om (delen van) de aan hem uitgebrachte rapportage aan derden openbaar te maken. De av van de instituten leggen hem echter wel beperkingen op. TNO gaat het verst: "Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO is het opdrachtgever niet toegestaan een door TNO uitgebracht rapport geheel te publiceren of op andere wijze openbaar te doen maken. Onder openbaarmaken wordt mede verstaan het ter inzage geven aan anderen dan rechtstreeks belanghebbenden". De av van GD, MARIN en WL bepalen daarentegen juist het omgekeerde: de inhoud van hun rapporten mag slechts woordelijk en in zijn geheel aan derden worden kenbaar gemaakt. In andere vorm of op andere wijze alleen na hun toestemming. 5.2 Rechten op de stoffelijke onderzoeksresultaten. Uit de av van WL en TNO valt op te maken dat, voor

16 november 1993


zover de onderzoeksresultaten worden vormgegeven in stoffelijke objecten, de eigendom daarvan berust bij de opdrachtgever. Primair geldt dat dus voor zaken als rapporten, tekeningen en modellen (onverlet het auteursrecht dat zoals hiervoor beschreven blijft berusten bij het instituut). MARIN bedingt een uitzondering voor sommige resultaten: "Door of in opdracht van MARIN vervaardigde modellen, meetapparaturen, meetopstellingen, [rekenmethoden] en andere hulpmiddelen, alsmede alle gebruikte materialen zijn en blijven eigendom van MARIN tenzij schriftelijk anders is overeengekomen". Alleen TNO en GD behouden zich de eigendom voor van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken totdat volledige betaling heeft plaats gevonden. 5.3 Rechten op de onstoffelijke onderzoeksresultaten. MARIN, WL en GD bepalen dat zij de (eigendoms)rechten op de onstoffelijke onderzoeksresultaten verkrijgen. Daaronder vallen ondermeer de nieuwe kennis en ervaring door de uitvoering van de opdracht verkregen, de uitkomsten welke buiten de opdracht worden verkregen, experimentele werkwijzen, rekenmethoden en programmatuur, voortvloeiend uit danwei gehanteerd bij de uitvoering van de opdracht. Alleen de av van ECN en TNO scheppen over dit onderwerp geen duidelijkheid, doch uit het feit dat zij wel expliciet recht op gebruik van de resultaten toekennen aan opdrachtgever (zie 5.5) kan worden afgeleid dat het in beginsel niet de bedoeling is dat het eigendomsrecht op de resultaten (mede) bij de opdrachtgever zal berusten. 5.4 Octrooirechten. Deze krijgen in de av van alle instituten aandacht. De regeling komt er bij MARIN, TNO, WL en ECN op neer dat de opdrachtgever het recht heeft op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen "tenzij de uitvinding strekt tot een uitkomst, welke niet met het geven van de opdracht werd beoogd" (MARIN, TNO, WL). Dat kan bijvoorbeeld in aan serendipiteit (ongezochte vondsten) te danken gevallen zijn. Als de opdrachtgever octrooi aanvraagt verbindt hij zich tevens tot het betalen van een eventueel verschuldigde vergoeding aan de uitvinder in dienst van het instituut (GD, MARIN, WL). MARIN, TNO en WL kunnen onder nader te bepalen voorwaarden een octrooilicentie krijgen indien ze daarom verzoeken. Maakt de opdrachtgever van het recht om octrooi aan te vragen geen gebruik dan komt dit recht vervolgens toe aan het instituut. MARIN bedingt dan het recht om desgewenst (in afwijking van de overeengekomen geheimhouding) tot publicatie over te kunnen gaan. Daarmee ondergraaft het dan wel zijn eigen octrooikansen. GD gaat in afwijking van het hiervoor beschrevene uit van het tegenovergestelde principe: "GD heeft het recht om op eigen naam en voor eigen kosten octrooi aan te vragen op uitkomsten van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij het verkrijgen van octrooi onderwerp van de overeenkomst is. Opdrachtgever doet voor dit doel om niet en bij voorbaat afstand van zijn eventuele rechten daarop..." 5.5 Gebruiksrecht. Afgeleid van het (eigendoms)recht op de resultaten is het recht op gebruik van die resultaten. Alle instituten treffen daarvoor in hun av regelingen. Zij verlenen aan de opdrachtgever het recht om de resultaten te gebruiken, zij het met de beperking dat de onderzoeksresultaten zonder voorafgaande toestemming niet mogen worden gebruikt voor reclame, keuringen, gerechtelijke procedures en het instellen van claims (uitzondering ECN). Alle instituten hebben volgens hun av het recht om de onderzoeksresultaten voor eigen gebruik aan te wenden, maar ook ten behoeve van het gebruik in verband met het uitvoeren van aan hen door derden verstrekte opdrachten. Voor zover het gaat om niet door octrooien beschermde kennis zijn de regelingen in de av grotendeels vergelijkbaar. TNO verleent een exclusief gebruiksrecht aan de opdrachtgever gedurende de periode waarin TNO geheimhouding is overeengekomen. Na afloop van die

345

periode komt er een eind aan die exclusiviteit want TNO heeft dan het recht de resultaten ook ten behoeve van en door derden te laten gebruiken. ECN claimt in de av het recht om de resultaten voor zichzelf en voor de uitvoering van opdrachten van derden te gebruiken, overigens ook met inachtneming van de overeengekomen geheimhoudingsperiode. Voor zover op de onderzoeksresultaten octrooi is aangevraagd of verleend is bij TNO en GD de regeling dat de wederpartij een gratis licentie krijgt. MARIN en WL gaan niet zonder meer uit van een gratis licentie. Hun av bepalen dat de wederpartij een licentie krijgt waarbij de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Alleen GD en MARIN leggen expliciet in hun av het recht vast om kopieën van de uitkomsten te maken. GD doet dat met het oog op verdere bedrijfsvoering en MARIN slechts ter staving van de resultaten. 6. Wanneer is het onderzoek afgerond? De opdracht is uitgevoerd wanneer de resultaten aan de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld en voldaan aan het vereiste van een bruikbaar resultaat voor zover dit via de av is overeengekomen. Strikt genomen betekent dit dat de prestatie niet is verricht zolang de resultaten op zich laten wachten, of niet blijken te beantwoorden aan het bruikbaarheidsvereiste. Zolang de opdrachtgever de bruikbaarheid van de resultaten niet heeft vastgesteld bestaat eigenlijk onzekerheid over de vraag of beide partijen het eens zijn over de vraag of de uitvoering van de opdracht is voltooid of niet. MARIN lost dit dilemma op door in de av te bepalen dat "tenzij anders overeengekomen [zullen] de resultaten van uitgevoerd onderzoek of opdracht worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage die aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, waarmee de werkzaamheden van MARIN zijn geëindigd". GD gaat in de av uit van het beginsel dat wie betaalt kennelijk tevreden is, getuige de clausule dat "aanvaarding van het geleverde onvoorwaardelijk plaats vindt door betaling van de eindfaktuur". Controle van het resultaat voor de eindbetaling lijkt hier wenselijk. 7. Welke garanties worden gegeven? Opvallend is de grote terughoudendheid ten aanzien van het geven van garanties zoals blijkt uit de beperkingen die in de gehanteerde av zijn geformuleerd. Uitgangspunt is de inspanningsverplichting zoals aangegeven in paragraaf 1 van dit artikel. ("We doen ons best en streven naar een bruikbaar resultaat"). Op stoffelijke zaken die in het kader van een opdracht worden geleverd geven TNO, WL en ECN geen andere garantie dan in de offerte is omschreven. ECN beperkt zijn garantie nog verder door te bepalen dat het "ingeval het anders dan door overmacht niet in staat is de garantie door uitvoering van de opdracht na te komen, [zal ECN] het redelijkerwijs mogelijke doen om de garantie alsnog na te komen. Deze verplichting houdt op te bestaan, zodra de door ECN ter uitvoering daarvan gemaakte kosten overeenkomen met 10% van de door opdrachtgever ter zake aan ECN betaalde bedragen". Ook GD geeft alleen garantie voor zover nadrukkelijk overeengekomen. Indien echter geen garantietermijn is overeengekomen "vervalt elke garantie zestig dagen na de eindfaktuur". MARIN heeft in de av geen garantiebepalingen. 8. Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Het maximale schadevergoedingsbedrag i.v.m. wanprestatie is bij de vijf bekeken instituten steeds gelimiteerd tot een bedrag dat overeenkomt met de kosten gemoeid met de opdracht. Alleen ECN hanteert een verdere limitering (tot maximaal ƒ 250.000) bij zeer grote opdrachten. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade als gevolg van toepassing of gebruik van de resultaten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van het researchinstituut. Hier wordt dan wel de vraag

346


interessant waar de grens ophoudt tussen schade i.v.m. wanprestatie (dus aansprakelijkheid) en gebruik van de resultaten (dus geen aansprakelijkheid), bijvoorbeeld in het geval dat schade ontstaat op het moment dat men de resultaten gebruikt om te testen of het geleverde wel voldoet aan de gestelde vereisten. 9. Conclusie. Uit deze inventarisatie van algemene voorwaarden blijken behoorlijke verschillen in omvang en uitgangspunten. De balans lijkt nogal sterk in het voordeel van de instituten door te slaan. Uit deze inventarisatie blijkt ook dat veel onderwerpen niet steeds bij alle bekeken instituten zijn geregeld. Wellicht kan dit overzicht in voorkomende gevallen enige aanknopingspunten bieden voor aanvullende of afwijkende regelingen. Vanwege de uiteenlopende wijzen waarop veel onderwerpen zijn geregeld is er alle reden steeds goed te bezien of de gehanteerde algemene voorwaarden wel voldoende tegemoet komen aan de wensen van de opdrachtgever. In voorkomende gevallen kan het wenselijk zijn afwijkingen te bedingen die meer tegemoetkomen aan de wensen van de opdrachtgever en rekening houden met het gewenste resultaat van de opdracht (een advies, een analyse-uitkomst, een model etc.) en een daarbij passende aard van de verbintenis (resultaats- of inspanningsverbintenis). Deze inventarisatie kan wellicht ook dienen als discussiemateriaal voor het opstellen van algemene voorwaarden bij andere instellingen (universiteiten, hbo-instellingen) die in toenemende mate contractonderzoek verrichten. Bronnen: 1. Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, 1991, "Algemene Voorwaarden ter zake van onderzoeken ontwikkelingswerkzaamheden en andere vormen van dienstverlening", gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar. 2. Grondmechanica Delft, "Algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Grondmechanica Delft", 1991, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. 3. Maritiem Research Instituut Nederland, 1992, "Algemene voorwaarden geldend voor opdrachten van Stichting Maritiem Research Instituut Nederland statutair gevestigd te Wageningen", gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden Maas. 4. TNO, "Algemene voorwaarden voor onderzoekopdrachten aan TNO", 1992, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag. 5. Waterloopkundig Laboratorium, "Algemene voorwaarden voor opdrachten aan de Stichting Waterloopkundig Laboratorium", gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Delft. Zoetermeer, 29 augustus 1993.

16 november 1993

Tabel. Overzicht van onderwerpen in Algemene Voorwaarden van grote researchinstituten Onderwerp

Aansprakelijkheid voor schade - algemeen Aansprakelijkheid voor schade aan - of verlies van zaken van opdrachtgever of derde - onderzoekslocaties of aanvoerwegen Aansprakelijkheid voor schade i.v.m. - claims van derden - gebreken in geleverde zaken/diensten door derden - grove schuld - letsel - maximumvergoeding - niet bruikbaar resultaat - niet octrooieerbaar resultaat - niet tijdige levering - octrooi-inbreuk - opzet - overmacht - overschrijding leveringstermijn Aansprakelijkheidsverval Aansprakelijkstelling van werknemers Aanvaarding geleverde Aanvaarding opdracht Afgebroken onderhandelingen Afwijkende bevestiging opdracht Afwijking van algemene voorwaarden Annulering opdracht Auteursrecht Belastingen Beschikking over resultaten Betaaldatum Betaling Betaling, rechtsgevolgBevoegdheid Bewaargeving, gevolgen Bezwaarlijke omstandigheden, definitie Cessie van rechten Compensatie schadevergoedingsvordering Delegatie van plichten Dochteronderneming, rechten van — Eigendom rapporten, tekeningen etc. Eigendomsvoorbehoud Einde werkzaamheden Eindfactuur betaling, rechtsgevolg Facturering Faillissement opdrachtgever Garantie(beperking) Gebruik beeldmerk researchinstituut Gebruik naam researchinstituut Gebruik onderzoeksresultaten

-ECN-

-GD-

-MARIN -TNO-

-WL-

+

+

+

+

+

—

+

+

—

+

-

+

-

-

+

+ -

+ +

+ +

+ +

+ +

+ + — -

+ + + + +

+ + + — -

+ + — +

+ + + — +

+ +

+ + + +

+ + +

+ + -

+ + -

-

+ +

+ -

+ -

+ -

+ -

+ + +

+ -

+ -

+ -

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+ + + + + -

+ + + + + + + +

+ + + + + + -

+ + + + + + + -

+ + + + + + -

— -

+ +

-

-

+ -

-

+ +

-

-

+ -

-

+

+

+

+

+

+ +

+ -

+ +

+

+ + + —

+ + -

+ -

+ + -

+ + +

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

16 november 1993 Geheimhouding broncode en programmeursdocumentatie Geheimhouding en inschakeling derden Geheimhouding intern Geheimhouding naam/gegevens opdrachtgever Geheimhouding uitkomsten/resultaten Geheimhouding, ontheffing Geheimhoudingsbeperking Geschillenregeling Gewijzigde omstandigheden Gratis geleverde zaken/diensten Heffingen Huisregels researchinstituut Hulp, -personeel, -werktuigen van opdrachtgever Informatieplicht opdrachtnemer over tekortkomingen in onderzoekmethode Ingebrekestelling Inhoud opdracht/overeenkomst Inschakeling derden Inspanningsverplichting Invorderingskosten Kennisbescherming Kopieën van uitkomsten Leges Levering Licentie Maximumbudget, -prijs Melding (dreigend) gevaar/schade Monsters Octrooiering onderzoeksresultaten Octrooirecherches Offerte Offerte geldigheidsduur Offerte, gebruik door opdrachtgever Omschrijving werkzaamheden Omzetbelasting Onbevoegde vertegenwoordiging opdrachtgever Ontbinding Opdracht, beperking Opdrachten (vergelijkbare) voor derden Openbaarmaking Openbaarmaking rapport Opschorting overeenkomst Overdracht rechten/plichten uit overeenkomst Overmacht Overschrijding betalingstermijn Prijsbepaling door nacalculatie Prijsindexering Publicatie van uitkomsten Rapportage

Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 _

+

_

_

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ + -

+ + + + +

+ + -

+ + + -

+ + + -

-

+ -

-

+ +

— -

-

-

-

+

-

+ +

+ +

+

+ +

+ +

+ + + + -

+ + + + + + + +

+ + + + + -

+ + + + + + + +

+ + + + + + + +

+

+ +

+

+ +

+

+ + -

+ + +

+ -

+ + + +

+ + +

+

+

+

+

+

+ -

+ +

+ -

+ -

+ -

+ +

+ +

+ -

+ +

+

-

+ + + +

+ + -

+ + + -

+ + + +

+ +

+ +

+ +

+

+

-

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ +

Recht op schadevergoeding Rechten op en gebruik van achtergronden voorgrondkennis Rechten op gebruik resultaten voor eigen gebruik researchinstituut Rechten op gebruik resultaten voor gebruik ten behoeve van of door derden Rechten op resultaten Rechten op zaken van researchinstituut Reclames tegen faktuur Rekening, specificatie Resultaat werkzaamheden Risico verzending/opslag/transport Schade, beperking/ongedaanmaking Schadevergoeding Schuldvergelijking Specificatie rekening Tarieven Termijn uitvoering opdracht Termijnoverschrijding Toepasselijk recht Toepasselijkheid voorwaarden Uitbreiding opdracht Uitsluiting algemene voorwaarden opdrachtgever Uitvindersvergoeding Uit voeringstermij n Uitvoeringstermijn, overschrijding Uitvoeringstermijn, verlenging Valuta Verblijf op terrein researchinstituut Verblijf op terreinen, locaties en installaties van opdrachtgever etc. Verbod om ontbinding overeenkomst met terugwerkende kracht te vorderen Vertalingen av, geldigheid Verval van rechten Verzekeringskosten Verzuim opdrachtgever Verzuim researchinstituut Voorkennisvergoeding Voorschotfactuur Vooruitbetaling Vordering tot nakoming Vordering tot schadevergoeding Vrijwaring Wanprestatie Werkzaamheden voor eigen rekening Werkzaamheden, omschrijving Wettelijke rente Wijziging, einde rechtspersoon opdrachtgever Wijzigingen Zaken van opdrachtgever Zekerheidsverschaffing

347 + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+ -

+ +

+ +

+ -

+ +

+ + -

+ +

+ -

— + + -

+ -

-

+

+

+

+

+ + + + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + + -

+ + + + + +

+

+ +

+ +

+ -

+ +

+ +

+ +

+ -

+ +

+ + -

-

-

-

+

-

-

+ +

+ +

+ +

+ +

-

+

-

+

+

-

+

-

—

-

+ + +

+ + + + + _ +

+ — -

+ + + + + + + -

+ + + + + + +

+ + +

+ + -

+ + -

+ + -

+ + -

-

+

+

+

+

+ -

+ +

+ -

+ -

+ —

+ -

+ + +

+ +

+ -

+ + -

348


16 november 1993

Jurisprudentie Nr 87. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 maart 1992. (blaasmondstuk) Mr H.J. van den Hul. Artt. 30, 43, lid 1 en 51 Rijksoctrooiwet j° artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De enkele stelling dat het octrooi een eventuele nietigheidsactie niet zou overleven, is onvoldoende om aan een inbreukverbod in de weg te staan, zelfs indien de President die stelling daartoe op zichzelf voldoende waarschijnlijk zou achten. In het algemeen zal immers ook moeten worden geëist dat reeds een nietigheidsdagvaarding is uitgebracht danwei in concept voorligt. De enkele intentie is onvoldoende. Nu in het onderhavige geval, gelet op de uiterst korte termijn waarop, blijkbaar zonder voorafgaande waarschuwing, is gedagvaard en op de dagtekening van het Nederlandse octrooi, dit van gedaagde niet kon worden verwacht, mag wel worden geëist dat alsnog een nietigheidsdagvaarding wordt uitgebracht. Derhalve wordt het algemeen geformuleerde inbreukverbod voorwaardelijk toegewezen, met dien verstande dat het niet zal ingaan indien binnen 14 dagen na betekening van het vonnis een nietigheidsdagvaarding is uitgebracht. Aangezien een eventueel door de Rechtbank uit te spreken nietigverklaring tegen een ieder werkt, is ook een dagvaarding uitgebracht namens een ander dan gedaagde voldoende. Artt. 289 e.v. Rv. Een veroordeling tot schade op te maken bij staat kan niet worden beschouwd als een in kort geding te geven voorlopige voorziening. 1. Henryk Bernhardt te Kerpen, Bondsrepubliek Duitsland, 2. Georg Bernhardt te Düsseldorf, Bondsrepubliek Duitsland, en 3. Adam Bernhardt te Zoetermeer, eisers [in kort geding], procureur Mr J.M.L.F. Keijser, tegen Mark B.V. te Veendam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R. Janssen-Agsterribbe, advocaat Mr Th.H.A. Teeuwen te Tiel, en Mark B.V. te Veendam, eiseres in vrijwaring [in kort geding], procureur Mr R. Janssen-Agsterribbe, advocaat Mr Th.H.A. Teeuwen te Tiel, tegen Novenco B.V. te Bergschenhoek, gedaagde in vrijwaring [in kort geding], vrijwillig verschenen, advocaat Mr R. Ebbink te Amsterdam. 2. De feiten In beide procedures kan van het volgende worden uitgegaan: - De gebroeders Bernhardt zijn houders van het Europese octrooi 149203, op 15 maart 1989 onder meer voor Nederland verleend voor (in de officiële Nederlandse vertaling) "Uitstroommondstukkenconstructie voor injektor binnenklimaatregelingstoestellen"; - Henryk Bernhardt is houder van het Nederlandse octrooi 188054 voor een "Injector-luchtbehandelingsinrichting voor een ruimte". De openbaarmaking hiervan heeft plaatsgevonden op 16 oktober 1991. Blijkens mededeling van de Octrooiraad van 18 februari 1992 waren geen bezwaarschriften binnengekomen, zodat op grond van artikel 28 lid 1 van de Rijksoctrooiwet het

octrooi met ingang van die dag werking heeft gekregen; - de eerste twee conclusies van het octrooi luiden als volgt: 1. Ruimte-luchtbehandelingsinrichting van het injector-type, in het bijzonder voor het in hallen of soortgelijke ruimten gericht blazen van grote hoeveelheden lucht, met ten minste één richtingsverstelbaar blaasmondstuk, gekenmerkt door een drukkamer voor het opnemen van gecomprimeerde uit te blazen lucht met één of meer aan zijn buitenvlak aangebrachte blaasmondkopstukken die in de naar de algemene uitstroomrichting toegekeerde zijde meerdere blaasmondstukken bezitten, die zodanig in een in hoofdzaak loodrecht ten opzichte van de algemene uitstroomrichting staand kopvlak zijn aangebracht, dat de uitstroomrichting van ten minste één van de blaasmondstukken in een voorafbepaald hoekgebied onafhankelijk van de uitstroomrichting van de andere blaasmondstukken verstelbaar is. 2. Ruimte-luchtbehandelingsinrichting van het injector-type volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat ten minste één van de blaasmondstukken aan de buitenomtrek ten minste twee cirkelen/of ellipsvormige groeven of andere op een cirkel- of ellipsvorm liggende uitsparingen of aanzetstukken bezit, waarin resp. waarop het kopvlak of delen of aanzetstukken van het kopvlak kunnen ingrijpen resp. aangrijpen, en dat het desbetreffende blaasmondstuk resp. de aanzetstukken van het blaasmondstuk en/of het kopvlak elastisch vervormbaar zijn; - Mark brengt in Nederland luchtbehandelingsinstallaties in het verkeer waarbij een drukkamer voorzien is van een aantal blaasmondkopstukken, waarbij elk van deze kopstukken voorzien is van meerdere blaasmondstukken. Daarvan is er minstens één in zijn hoekstand verstelbaar. Dat verstelbare blaasmondstuk is van elastisch vervormbaar materiaal (in casu rubber) en aan de buitenomtrek voorzien van twee groeven, een cirkelvormige groef loodrecht op de uitstroomrichting (de hartlijn van het blaasmondstuk) en een ellipsvormige groef; - Mark betrekt deze blaasmondstukken van Novenco; - tijdens de beurs VSK '92 in de Jaarbeurs te Utrecht werden door zowel Mark als Novenco luchtbehandelingsinstallaties aangeboden voorzien van vooromschreven blaasmondstukken. 3. De vorderingen, de grondslag en het verkeer in de hoofdzaak Bernhardt vordert - zakelijk weergegeven 1. een verbod tot inbreuk op het Europese respectievelijk het Nederlandse octrooi; 2. een bevel aan Mark om binnen 1 uur na betekening van dit vonnis a) alle op de VSK '92 aanwezige publiciteitsmateriaal betreffende de inbreukmakende inrichtingen te verwijderen en tot het einde van de beurs verwijderd te houden; b) alle op de beurs aanwezige inbreukmakende inrichtingen onzichtbaar te maken; c) voor het openingstijdstip van de volgende dag de onder b) bedoelde inrichtingen van de beurs te verwijderen; een en ander met veroordeling van Mark tot betaling van een dwangsom bij overtreding van dit verbod respectievelijk bevel en van de kosten van deze procedure. Bernhardt grondt de vordering op de stelling dat Mark met haar luchtbehandelingsinstallaties inbreuk maakt op de uitsluitende rechten van Bernhardt voor de in die octrooien beschermde uitvindingen.

16 november 1993


Mark voert gemotiveerd verweer, waarbij zij uitdrukkelijk heeft verzocht hetgeen namens Novenco ten aanzien van de octrooien en de gestelde inbreuk daarop is aangevoerd, als mede door haar aangevoerd te beschouwen. 4. De vordering, de grondslag en het verweer in vrijwaring Mark vordert na wijziging van eis ter zitting - zakelijk weergegeven - Novenco te veroordelen om aan Mark de schade te vergoeden die bij toewijzing van de vorderingen van Bernhardt in de hoofdzaak zal ontstaan, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Mark grondt haar vordering op de stelling dat Novenco als leverancier van de litigieuze blaasmondstukken gehouden is Mark te vrijwaren voor de gevolgen van een eventuele inbreuk op de rechten van Bernhardt. Novenco voert gemotiveerd verweer. 5. Beoordeling van de vorderingen in de hoofdzaak De inbreuk 5.1 Ter zitting is van de zijde van Bernhardt verklaard dat met het onderhavige blaasmondstuk geen inbreuk wordt gemaakt op het Europese octrooi. De vorderingen voorzover daarop gegrond moeten dan ook worden afgewezen. Aangezien slechts Henryk Bernhardt rechthebbende is op het Nederlandse octrooi, zijn de beide andere gebroeders Bernhardt niet ontvankelijk in hun overige vorderingen. Mark en Novenco hebben anderzijds erkend dat de onderhavige blaasmondstukken vallen binnen de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi. Mark maakt derhalve inbreuk op de rechten van Henryk Bernhardt en diens vorderingen komen in beginsel dan ook voor toewijzing in aanmerking. De nietigheid 5.2 Ter zitting is niettemin de vordering sub 2 - kort gezegd een bevel tot verwijdering van de inbreukmakende installaties van de VSK '92 - afgewezen. Dit met name op grond van twee overwegingen. 5.3 In de eerste plaats is door Mark (ten dele bij monde van de advocaat van Novenco) gesteld dat de inbreukmakende blaasmondstukken ("nozzles") reeds sinds 1987 op de Nederlandse markt zijn, hetgeen nauwelijks aan Bernhardt kan zijn ontgaan, terwijl ze ook zijn tentoongesteld op de VSK '90. Deze feitelijke stellingen zijn ter zitting niet gemotiveerd weersproken. Bovendien is van de zijde van Bernhardt gesteld dat Mark reeds in 1990 is gewaarschuwd dat zij met de mondstukken inbreuk maakte op het Europese octrooi van Bernhardt. 5.4 In de tweede plaats stelt Mark dat het Nederlandse octrooi 188054 een nietigheidsactie niet zal overleven. Volgens Mark was hetgeen in conclusie 1 onder bescherming wordt gesteld reeds vóór 1980, dus ruimschoots voor de aanvraagdatum (30 november 1981) van openbare bekendheid en lag de voorkeursuitvoering van conclusie 2 voor de hand. Mark heeft daartoe onder meer overgelegd enkele folders uit de zeventiger jaren van - kort gezegd - Defor uit Denemarken waarin rubber nozzles met één ellipsvormige groef worden getoond, en foto's laten zien uit dezelfde periode van een hangar van de Fokker vliegtuigfabrieken, waarin luchtbehandelingsinstallaties met drukkamers, voorzien van dergelijke nozzles, waren aangebracht. De heer Rasmussen heeft bovendien verklaard dat nozzles voorzien van een cirkelvormige groef eveneens reeds vóór 1980 van openbare bekendheid waren. Deze feitelijke stellingen zijn ter zitting niet gemotiveerd weersproken, zodat in dit kort geding van de juistheid ervan dient te worden uitgegaan. Voorzover Bernhardt beoogt te stellen door het nietigheidsverweer, althans de feitelijke stellingen van Mark en Novenco, te zijn verrast moet daaraan worden voorbij gegaan nu Bernhardt er zelf voor heeft gekozen Mark op zeer korte termijn te dagvaarden en Bernhardt, anders dan de directeuren van Mark en Novenco, de voorkeur heeft gegeven aan de VSK '92 boven de aanwezigheid ter zitting.

349

5.5 Die stellingen brengen mee dat de kans dat de nietigheidsrechter conclusie 1 nietig zal achten aanzienlijk moet worden geacht. Die conclusie stelt inrichtingen onder bescherming die zijn voorzien van tenminste één in een voorafbepaald hoekgebied verstelbaar blaasmondstuk. Dergelijke blaasmondstukken behoorden op de aanvraagdatum reeds tot de stand van de techniek. Blijven over de in de volgconclusies genoemde voorkeursuitvoeringen. Hiervan is in casu alleen van belang de voorkeursuitvoering volgens conclusie 2, volgens welke conclusie het blaasmondstuk elastisch vervormbaar is en voorzien van tenminste twee cirkelen/of ellipsvormige groeven. Vaststaat dat het gebruik van elastisch vervormbare blaasmondstukken voorzien van één ellipsvormige groef reeds bekend was, zodat het doel van de uitvinding, het op eenvoudige wijze (in vergelijking tot het toepassen van verstelbare draaiflenzen) aanpassen van de stromingsverdeling in verwarmde en geconditioneerde ruimten, reeds vóór de aanvraagdatum kon worden bereikt. Het is niet zeer waarschijnlijk dat de bodemrechter het toepassen van meer dan één groef, waardoor de uitstroomrichting in een groter hoekgebied op kostenbesparende wijze kan worden aangepast, niet voor een deskundige voor de hand liggend zal achten, temeer niet indien hij er daarbij vanuit gaat dat zowel ellipsvormige als cirkelvormige groeven reeds tot de stand van de techniek behoorden. 5.6 Het kan aan Bernhardt worden toegegeven dat de enkele stelling van Mark dat een octrooi een eventuele nietigheidsactie niet zou overleven onvoldoende is om aan een inbreukverbod in de weg te staan, zelfs indien de President die stelling daartoe op zichzelf voldoende waarschijnlijk zou achten. In het algemeen zal immers ook moeten worden geëist dat reeds een nietigheidsdagvaarding is uitgebracht dan wel in concept voorligt. De enkele intentie is onvoldoende. In het onderhavige geval kon dit van Mark, gelet op de uiterst korte termijn waarop, blijkbaar zonder voorafgaande waarschuwing, is gedagvaard en op de dagtekening van het Nederlandse octrooi 188054 niet worden verwacht. Wel mag worden geëist dat alsnog een nietigheidsdagvaarding wordt uitgebracht. 5.7 De vordering van Bernhardt sub 1, het algemeen geformuleerde inbreukverbod, zal daarom voorwaardelijk worden toegewezen, met dien verstande dat het zal ingaan indien niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een nietigheidsdagvaarding is uitgebracht. Aangezien een eventueel door de rechtbank uit te spreken nietigverklaring tegen een ieder werkt, is ook een dagvaarding uitgebracht namens een ander dan Mark voldoende. 5.8 In het bovenoverwogene wordt aanleiding gezien de kosten te compenseren als vermeld in het dictum. 6. Beoordeling van de vordering in vrijwaring Aangezien een veroordeling tot schade op te maken bij staat niet kan worden beschouwd als een in kort geding te geven voorlopige voorziening, dient de gewijzigde vordering in de vrijwaring te worden afgewezen. Overigens zou de oorspronkelijke vordering tot betaling van een voorschot op een in een bodemprocedure te betalen schadevergoeding een zelfde lot treffen, nu in het geheel niet is komen vast te staan of Mark schade zal lijden, en zo ja, van welke orde van grootte. Niettemin is er gelet op de relatie tussen partijen en de processuele opstelling van Novenco, die in feite grotendeels het verweer in de hoofdzaak heeft gevoerd, aanleiding ook in dit geding de kosten te compenseren als na te melden. 7. Beslissing in de hoofdzaak rolnummer 92/181a De President, rechtdoende in kort geding: Verbiedt Mark B.V. iedere direkte en indirekte inbreuk op het Nederlandse octrooi 188054 van Bernhardt, onder welke inbreuk is te verstaan elk vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren,

350


afleveren of anderszins verhandelen dan wel voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van onder het meergenoemde octrooi vallende luchtbehandelingsinrichtingen of voor toepassing van de uitvinding ingerichte blaasmondstukken met groeven, op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,- per installatie resp. ƒ 1000,- per blaasmondstuk ingeval van overtreding van dit verbod; Bepaalt dat dit verbod zal ingaan veertien dagen na betekening van dit vonnis, tenzij alsdan een exploit van dagvaarding tot nietigverklaring van het Nederlandse

16 november 1993

octrooi 188054 aan Henryk Bernhardt is uitgebracht; Compenseert de kosten zodanig dat elke partij de eigen kosten draagt; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst het meer of anders gevorderde af. 8. Beslissing in de vrijwaring met rolnummer 92/181b De President, rechtdoende in kort geding: Wijst de vorderingen af; Compenseert de kosten zodanig dat elke partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr 88. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 26 maart 1992. (ventilatierooster) Mrs G. Hamaker, I. Ritter en C. Eskes.

(fig. 1 t/m 4 van octrooi 185031)

Art. 51, lid 1 Rijksoctrooiwet j " art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Tegenover het feit dat in twee door appellanten ingeroepen oudere Nederlandse octrooien tezamen tot op grote hoogte de elementen liggen besloten, waaruit de kenmerken van het octrooi van Kateka zijn opgebouwd, staat dat het achteraf altijd makkelijk praten is en dat die beide octrooien niets verraden van de probleemstelling waarvoor het octrooi een oplossing biedt. In het bijzonder gelet op dit laatste wordt een te verwaarlozen kans aanwezig geacht dat het octrooi zal worden vernietigd op grond van de

bekende stand van de techniek als blijkend uit die octrooien. Pres: wie aannemelijk moet maken dat een octrooi geen uitvinding behelst, kan niet volstaan met het zonder verdere toelichting in het geding brengen van een aantal octrooischriften. Art. 289 Rv. Pres: voor toewijzing van de vordering gericht op vernietiging van inbreukmakende produkten is geen plaats omdat dit geen voorlopige maatregel betreft.

16 november 1993


1. Aralco Nederland B.V. te Zeist, en 2. Architecturaal Aluminium Compagnie N.V. te Hamme, België, appellanten [in kort geding], procureur Mr R. Laret, tegen Kateka B.V. te Groningen, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 22 januari 1991 (Mr J.J. Brinkhof). Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit kort geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Eiseres [Kateka ;Red] is houdster van het Nederlandse octrooi 185.031, gedagtekend 2 december 1989. b. Het octrooi is verleend voor een ventilatierooster. De conclusie luidt: Ventilatierooster dat geschikt is om tezamen met een glasruit in een raamkozijn te worden geplaatst, omvattend een in hoofdzaak rechthoekig frame, dat is opgebouwd uit twee kokervormige langsprofielen, die aan de kopse uiteinden met elkaar zijn verbonden door telkens een eindelement, dat is voorzien van in de langsprofielen schuifbare koppelingsdelen, waarbij één der langsprofielen is voorzien van middelen om een rand van een glasruit op te nemen, en waarbij tussen de langsprofielen zich tenminste één zich evenwijdig aan de eindelementen uitstrekkende beugel bevindt waaraan een aantal lekdorpels is bevestigd, met het kenmerk, dat de beide eindelementen (41, 43) en het in gemonteerde toestand van de glasruit afgekeerde langsprofiel (2) zijn voorzien van op elkaar aansluitende buitenwaarts reikende aanslaglijsten (6, 6', 16) terwijl het andere langsprofiel (3) aan de buitenzijde is voorzien van een sleuf voor het opnemen van de rand van een glasruit (4), waarbij de aanslaglijsten zodanig ten opzichte van de sleuf zijn gepositioneerd, dat althans de in gemonteerde toestand tegen de kozijnsponning liggende oppervlakken van de aanslaglijsten in hoofdzaak in één vlak liggen met het corresponderende oppervlak van de glasruit. c. Gedaagde sub 1 vervaardigt en brengt in het verkeer ventilatieroosters. d. Gedaagde sub 2 vervaardigt in België ventilatieroosters en brengt deze in Nederland in het verkeer. e. Eiseres heeft aan gedaagden een zogenaamd desbewustheidsexploit doen uitbrengen, respectievelijk op 12 oktober en op 3 oktober 1990. f. Gedaagden hebben eiseres op 28 december 1990 op verkorte termijn doen dagvaarden voor een procedure tot nietigverklaring van eiseresses octrooi. 2. Eiseres, die van mening is dat de ventilatieroosters van gedaagden "identiek zijn aan, althans naar het wezen der zaak de kenmerken vertonen van het voortbrengsel zoals omschreven in de conclusie en beschrijving" van haar octrooi, vordert - kort gezegd - gedaagden te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi, met een aantal nevenvorderingen. 3. Gedaagden verzetten zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde. 4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 4.1. Gedaagden nemen niet het standpunt in dat hun ventilatieroosters buiten de beschermingsomvang van het octrooi van eiseres vallen. Dat betekent dat er in dit geding van wordt uitgegaan dat die ventilatieroosters onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat gedaagden door de vervaardiging en verhandeling van hun ventilatieroosters inbreuk maken op eiseresses octrooirecht. 4.2. Gedaagden zijn niettemin van mening dat de vordering van eiseres moet worden afgewezen aangezien

351

een niet te verwaarlozen kans bestaat dat, tengevolge van hun vordering tot nietigverklaring, het octrooi geheel of gedeeltelijk zal worden nietig verklaard. 4.3. Is de kans op nietigverklaring van het octrooi van eiseres zo groot dat, ondanks de inbreuk, de verbodsvordering van eiseres moet worden afgewezen? Uitgangspunt is dat gedaagden dit aannemelijk hebben te maken. 4.4. Ter adstructie van hun stelling voeren gedaagden in de eerste plaats aan dat het geoctrooieerde ventilatierooster niet nieuw was. Zij wijzen met name op de zogenaamde Alustair-ventilatieschuif en de constructie volgens de octrooiaanvrage 76.03078 die heeft geleid tot het Nederlandse octrooi 80.865. 4.5. Als de Alustair-ventilatieschuif voor de dag van de indiening van de aanvrage al openbaar toegankelijk was geworden - hetgeen gedaagden stellen en eiseres bestrijdt - wordt geoordeeld dat deze schuif aan de nieuwheid van het geoctrooieerde ventilatierooster niet in de weg staat. Het geoctrooieerde ventilatierooster is van een ander type: het omvat een in hoofdzaak rechthoekig frame dat is opgebouwd uit twee kokervormige langsprofielen, die aan de kopse uiteinden met elkaar zijn verbonden door telkens een eindelement, dat is voorzien van in de langsprofielen schuifbare koppelingsdelen. De Alustair-schuif is echter een ventilatierooster met één centraal profiellichaam. De uitvinding was er onder meer op gericht juist de aan dit type verbonden bezwaren op te heffen. 4.6. De octrooiaanvrage 76.03078 ontneemt evenmin de nieuwheid aan het geoctrooieerde ventilatierooster. De constructie volgens die aanvrage vertoont geen samengesteld frame en heeft langs de onderzijde geen sleuf voor het opnemen van een glasruit. 4.7. In de tweede plaats betogen gedaagden dat de geoctrooieerde uitvinding vóór de dag van indiening van de aanvrage voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, voor de hand lag. Gedaagden noemen in dit verband naast de al genoemde octrooiaanvrage en Alustair-ventilatieschuif, het Nederlandse octrooi 89.504, het Britse octrooischrift 1.177.575, het Amerikaanse octrooischrift 3.434.408, het Britse octrooischrift 1.205.069 en de Nederlandse octrooiaanvrage 75.04797. 4.8. Voorop gesteld wordt dat de toelichting van de zijde van gedaagden nogal summier is. Als het evenwel al zo is dat in die geschriften, tezamen genomen, alle maatregelen zijn terug te vinden genoemd in eiseresses octrooi, dan betekent dat nog niet dat de geoctrooieerde combinatie van maatregelen, waarmee wordt beoogd een ventilatierooster ter beschikking te stellen dat als compleet gemonteerde eenheid tezamen met een glasruit met behulp van stopverf en/of glaslatten in een kozijn kan worden geplaatst, zonder dat speciale voorzieningen behoeven te worden getroffen, daarmee voor een deskundige voor de hand liggend was. Achteraf is dit gemakkelijk gezegd, maar in dit geval heeft het er alle schijn van dat het probleem dat de uitvinding wil oplossen voordien niet gesteld was. Bij de in het geding gebrachte conclusie van eis in de nietigheidsprocedure zijn nog andere octrooischriften gevoegd. Aangezien deze verder niet zijn toegelicht, zal hieraan voorbij worden gegaan. Wie aannemelijk moet maken dat een octrooi geen uitvinding behelst, kan immers niet volstaan met het zonder verdere toelichting in het geding brengen van een aantal octrooischriften. 4.9. Voorts is gesteld noch aannemelijk geworden dat het door gedaagden geproduceerde materiaal de uitvinding meer nabij komt dan het materiaal dat door de Octrooiraad tijdens de verleningsprocedure in ogenschouw is genomen. 4.10. Op grond van een en ander wordt geoordeeld dat door gedaagden niet aannemelijk is gemaakt dat de kans dat het octrooi van eiseres zal worden nietig verklaard zo groot is, dat aan eiseres het gevraagde inbreukverbod dient te worden onthouden. 4.11. Gedaagden voeren verder nog aan dat geen

352


16 november 1993

spoedeisend belang meer aanwezig is omdat eiseres al op het moment van de verlening van het octrooi op 2 december 1989 met de ventilatieroosters van gedaagden bekend moet zijn geweest. 4.12. Dit verweer gaat niet op omdat niet aannemelijk is geworden dat eiseres toen bekend was met de roosters van gedaagden, terwijl - ware het anders - eiseres niet ongeveer tien maanden (vanaf de verlening tot aan de desbewustheidsexploiten) heeft stilgezeten, maar al eerder met de gedaagden contact heeft opgenomen over de inbreuk. 4.13. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de vorderingen als na te melden toewijsbaar zijn, met dien verstande: - dat geen plaats is voor toewijzing van de vordering gericht op vernietiging van inbreukmakende producten, omdat dit geen voorlopige maatregel betreft; - dat het gevraagde voorschot op de schadevergoeding moet worden afgewezen omdat geen inzicht bestaat in de omvang van de schade en gesteld noch gebleken is dat eiseres bij toewijzing van deze vordering een spoedeisend belang heeft; - dat er aanleiding bestaat de gevorderde dwangsommen te matigen; - dat ervan uitgegaan wordt dat de raadsman van eiseres de gegevens die hij van gedaagden verkrijgt met betrekking tot het klantenbestand en prijzen, niet aan eiseres beschikbaar stelt. 4.14. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

gedaagde sub 2 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 6. Gebiedt gedaagde sub 2 binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseres te overhandigen kopieën van de facturen, orders, c.q. orderbevestigingen die betrekking hebben op levering van de inbreukmakende voortbrengselen in Nederland en waarop andere gegevens dan de namen en aantallen onleesbaar mogen zijn gemaakt, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor elke dag dat gedaagde sub 2 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 7. Gebiedt gedaagde sub 2 binnen 20 dagen na betekening van dit vonnis door middel van aangetekende brieven aan haar afnemers, met uitzondering van gedaagde sub 1, onder vermelding van dit vonnis, deze afnemers in Nederland om teruggave te verzoeken van reeds uitgeleverde inbreukmakende voortbrengselen, zulks tegen terugbetaling van de koopprijs, onder toezending van kopieën van de brieven aan de raadsman van eiseres, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor elke dag dat gedaagde sub 2 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 8. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 9. Wijst af het meer of anders gevorderde. 10. Veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 2.000,-, Enz.

Beslissing De President: 1. Verbiedt gedaagden inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi 185.031 van eiseres, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- (...) voor elke overtreding van dit verbod. 2. Gebiedt gedaagde sub 1 binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de raadsman van eiseres op te geven hoeveel inbreukmakende voortbrengselen zij in Nederland heeft vervaardigd en/of heeft uitgeleverd, alsmede hoeveel inbreukmakende voortbrengselen zij in voorraad houdt, en voorts aan die raadsman te verstrekken een lijst houdende namen en adressen van afnemers van de betrokken inbreukmakende voortbrengselen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,(...) voor elke dag dat gedaagde met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 3. Gebiedt gedaagde sub 1 binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseres te overhandigen kopieën van de facturen, orders c.q. orderbevestigingen die betrekking hebben op de inbreukmakende voortbrengselen en waarop andere gegevens dan de namen en aantallen onleesbaar mogen zijn gemaakt, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor elke dag dat gedaagde sub 1 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 4. Gebiedt gedaagde sub 1 binnen 20 dagen na betekening van dit vonnis door middel van aangetekende brieven aan haar afnemers, onder vermelding van dit vonnis, deze afnemers om teruggave te verzoeken van reeds uitgeleverde inbreukmakende voortbrengselen, zulks tegen terugbetaling van de koopprijs, onder toezending van kopieën van de brieven aan de raadsman van eiseres, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor elke dag dat gedaagde sub 1 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 5. Gebiedt gedaagde sub 2 binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseres op te geven hoeveel inbreukmakende voortbrengselen zij in Nederland heeft uitgeleverd, althans heeft doen uitleveren, alsmede aan die raadsman te verstrekken een lijst houdende namen en adressen van afnemers van inbreukmakende producten in Nederland, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor elke dag dat

Beoordeling van het hoger beroep 2. Kateka is houdster van het Nederlandse octrooi 185.031, gedagtekend 2 december 1989. De aanvrage voor het octrooi is ingediend op 23 december 1977. 3. Gelet op de daarbij in de appeldagvaarding gegeven toelichting strekt grief 2 uitsluitend ten betoge dat het geoctrooieerde ventilatierooster niet nieuw was, omdat op 22 december 1977 reeds de zogenaamde Alustair-ventilatieschuif bestond. Blijkens zijn (enige) conclusie betreft het octrooi, voor zover voor de beoordeling van deze grief van belang, een ventilatierooster dat bestaat uit een rechthoekig frame, opgebouwd uit twee langsprofielen en twee eindelementen met in de langsprofielen schuifbare koppelingsdelen. De Alustair-ventilatieschuif kent echter zulk een frame niet: zij heeft als hoofdbestanddeel één centraal profiellichaam. Op grond van dit verschil in constructie is het geoctrooieerde ventilatierooster nieuw ten opzichte van de Alustair-ventilatieschuif. Reeds hierom faalt grief 2. Daarnaast stuit grief 2 af op hetgeen hierna onder 4 wordt overwogen. 4. In hun grief 3 stellen appellanten dat het octrooi van Kateka uitvindingshoogte ontbeert. Ter adstructie van die stelling wijzen zij in de eerste plaats op de Alustairventilatieschuif. Hierbij hebben appellanten echter geen baat, omdat de overgelegde brochure, ook indien aangenomen moet worden dat deze vóór 17 april 1975 (de datum genoemd in de overgelegde "telefoonnotitie") is gedrukt, en de rijkelijk vage brief van H. van Nelfen d.d. 3 juni 1991 onvoldoende zijn om op grond daarvan, zonder nadere bewijsvoering, er in dit kort geding van uit te gaan dat die schuif voor 23 december 1977 voor de gemiddelde vakman openbaar toegankelijk was. 5. Vervolgens wijzen appellanten op N.O. 89.504 en N.O. 180.865, verleend op de aanvrage 76.03078. Het eerste octrooi betreft een profiel voor plaatsing op de dorpel of onderregel van een houten raamkozijn, voorzien van afvoeropeningen voor condenswater. Het openbaart een open U-vormig deel, waarin de onderkant van een glasruit kan worden opgenomen, alsmede een naar beneden gericht been, die ten opzichte van elkaar aldus zijn geplaatst dat bij plaatsing van dat been in de sponning de binnenzijde van de glasruit en de sponning in een vlak komen te liggen. Het tweede openbaart een ventilatieschuifconstructie met aanslaglijsten die met het

b) Het Hof, enz.


16 november 1993

oog op plaatsing in een kozijn in een vlak liggen; zij kent een centraal profiellichaam en heeft geen sleuf aan de onderzijde voor het opnemen van een glasruit. 6. Het hof geeft appellanten toe, dat in deze twee octrooien tezamen tot op grote hoogte de elementen liggen besloten, waaruit de kenmerken van het octrooi van Kateka zijn opgebouwd. Daar staat tegenover dat het achteraf altijd makkelijk praten is, alsook dat beide octrooien niets verraden van de probleemstelling waarvoor het octrooi een oplossing biedt, te weten: hoe te bewerkstelligen dat glasruit en ventilatierooster in één keer in een raamkozijn kunnen worden geplaatst en dan op dezelfde wijze kunnen worden bevestigd als een glasruit alleen. In het bijzonder gelet op dit laatste acht het hof een te verwaarlozen kans aanwezig dat het octrooi zal worden vernietigd op grond van de bekende stand van de techniek als blijkend uit de octrooien N.O. 89.504 en 180.865. 7. De verdere inhoud van grief 3 is zo onbepaald dat zij binnen het kader van dit geding, een kort geding, geen verdere bespreking behoeft. 8. In grief 1 betogen appellanten dat de Aralco-ventilatieroosters geen inbreuk maken op het onderhavige octrooi van Kateka, (a) omdat zij niet zijn opgebouwd uit kokervormige profielen, doch uit open profielen, en (b) omdat de eindelementen door schroefverbindingen tegen de langsprofielen zijn bevestigd. Deze stellingen, waarop appellanten bij pleidooi niet verder hebben aangedrongen, falen. De eerste omdat, hoezeer ook in de aanhef van de conclusie wordt gesproken van "kokervormige langsprofielen", het kenmerk met de woorden "terwijl het andere langsprofiel aan de buitenzijde is voorzien van een sleuf' reeds doet vermoeden, en uit de bij het octrooi behorende tekeningen ten stelligste blijkt dat met "kokervormig" niet is bedoeld dat de profielen gesloten zijn. En de tweede reeds omdat de wijze waarop de langsprofielen en de kopse uiteinden met elkaar worden verbonden geen deel uitmaakt van de kenmerken van het octrooi. Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, welke kosten, voor zover gevallen aan de zijde van geïntimeerde tot de uitspraak van dit arrest, op ƒ 4.200,-. Enz.

Nr 89. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 26 februari 1992. (contoursnijder) Mrs J.J. Brinkhof, J.H.P.J. Willems en J.L. Driessen. Art. 126 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j " art. 54 Rijksoctrooiwet. Nu eiseres tevens de nietigverklaring van het octrooi van gedaagde vordert en deze rechtbank uitsluitend bevoegd is van die vordering kennis te nemen, verzetten overwegingen van proceseconomie zich tegen onbevoegdverklaring t.a.v. de vordering tot terugbetaling van in verband met het onderhavige octrooi betaalde licentievergoedingen. Artt. 2, 2A en 54 Row. Elke openbaarmaking dient voor zijn eventuele nieuwheidsschadelijk karakter te worden vergeleken met de geoctrooieerde werkwijze resp. inrichting in zijn geheel. Onvoldoende is derhalve vast te stellen dat de essentie van de geoctrooieerde uitvinding op de voorrangsdatum reeds openbaar bekend was. Of een uitvinding inventief is moet worden bepaald door na te gaan of die voor een deskundige op de voorrangsdatum, gegeven de stand van de techniek, voor de hand lag. Daartoe moeten de door eiseres genoemde

353

publikaties tezamen worden beschouwd, waarbij er in beginsel van wordt uitgegaan dat er sprake is van inventiviteit indien de deskundige drie of meer verschillende bronnen moet raadplegen om tot de uitvinding te geraken. Met behulp van de bekende inrichtingen was het slechts mogelijk betrekkelijk eenvoudige contouren te snijden. Het doel van de uitvinding is een inrichting en een werkwijze te verschaffen waarin en waarmee een aantal produkten met een contour en een ingewikkelde vorm kunnen worden verkregen en waarin elk gelijktijdig gesneden produkt identieke dimensies heeft. De uitvinding heeft dat doel bereikt door een aantal maatregelen waarvan het gehele samenstel van wezenlijk belang is voor het bereiken van het gestelde doel. Een deskundige heeft op de voorrangsdatum deze (combinatie van) maatregelen niet zonder inventieve arbeid aan de stand van de techniek kunnen ontlenen. De werkwijze en de inrichting van het octrooi van gedaagde zijn daarom zowel nieuw als inventief. Synprodo B.V. te Wijchen, eiseres, procureur Mr J.M. Barendrecht, tegen Gebr. Van Dijk B.V. te Gemert, gedaagde, procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr H.G.J. de Boer te Amsterdam. 2. De feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken, staat tussen partijen het volgende vast: 2.1. Van Dijk is houdster van het voor Nederland geldende Europese octrooi 0097992 waarvan de verlening is gepubliceerd op 7 januari 1987 en waarvoor een recht van voorrang geldt uit de Nederlandse octrooiaanvrage 8202437 ingediend op 16 juni 1982. 2.2. De hoofdconclusie van dit octrooi dat betrekking heeft op een werkwijze en een inrichting voor het contoursnijden van kunststofprodukten, luidt in Nederlandse vertaling als volgt: "Werkwijze voor het gelijktijdig contoursnijden van een aantal identieke, uniforme kunststof produkten uit een enkel blok uitgangsmateriaal, onder gebruikmaking van een aantal evenwijdig aan elkaar opgestelde, door elektrische stroom verhitte gloeidraden (40) voor het aangrijpen van het genoemde blok, waarbij aan de gloeidraden (40) een oscillerende beweging langs hun langshartlijn wordt gegeven, waarbij aan het uitgangsmateriaal een beweging in de horizontale richting wordt gegeven en waarbij aan ten minste enkele van de gloeidraden een gesynchroniseerd alternerende beweging in de verticale richting wordt gegeven, met het kenmerk, dat de gloeidraden in een gemeenschappelijk horizontaal vlak worden gehouden gedurende het contoursnijden, waarbij aan deze gloeidraden een geprogrammeerd alternerende beweging in de verticale richting en aan het blok uitgangsmateriaal een overeenkomstig geprogrammeerd alternerende beweging in horizontale richting wordt gegeven, aldus in combinatie een voorgeschreven contoursnijding van elke gloeidraad ten opzichte van het blok uitgangsmateriaal definiërend." 2.3. Van Dijk en Synprodo zijn eind 1987 overeengekomen dat Synprodo in het jaar 1988 ƒ 100.000,- excl. BTW aan Van Dijk betaalt voor verleende diensten, waartegenover Van Dijk toezegde ten opzichte van Synprodo over 1988 geen gebruik te zullen maken van haar eventuele rechten verband houdende met haar Europese octrooi 0097992 en met haar Nederlandse octrooiaanvrage 8500525 en Europese octrooiaanvrage 0195470. De overeenkomst is voor 1989, 1990 en 1991 ongewijzigd voortgezet. 3. Het geschil 3.1. Synprodo vordert nietigverklaring van vorenge-

354


noemd Europees octrooi 0097992, aangezien dit octrooi ingevolge de artikelen 52 tot 57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend, omdat de gepretendeerde uitvinding op 16 juni 1982 niet nieuw was, resp. gezien de stand der techniek op die datum voor een deskundige voor de hand lag. Bij de conclusie van repliek tevens akte wijziging van eis vordert Synprodo bovendien terugbetaling van de door haar aan Van Dijk over de jaren 1988 t/m 1990 betaalde "licentievergoedingen", zijnde ƒ 300.000,- vermeerderd met al hetgeen na januari 1991 door Synprodo is betaald, vermeerderd met BTW en met de wettelijke rente over deze bedragen. 3.2. Van Dijk voert gemotiveerd verweer onder meer op de grond dat deze rechtbank onbevoegd is het geschil tot terugbetaling van de onderhavige vergoedingen te beoordelen. 4. Beoordeling van het geschil 4.1. T.a.v. het beroep op onbevoegdheid Het beroep van Van Dijk op de onbevoegdheid van deze rechtbank wordt verworpen. Indien Synprodo slechts terugbetaling van de "licentievergoedingen" had gevorderd, had de rechtbank het beroep op de relatieve competentie wellicht moeten honoreren. Nu Synprodo tevens de nietigverklaring van het octrooi van Van Dijk vordert - in verband waarmee de "licentievergoedingen" worden betaald - en deze rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 54, lid 1 van de Rijksoctrooiwet uitsluitend bevoegd is van die vordering kennis te nemen, verzetten overwegingen van proceseconomie zich tegen onbevoegdverklaring ten aanzien van de vordering tot terugbetaling van de "licentievergoedingen", zeker nu gesteld noch gebleken is dat Van Dijk daarbij enig belang heeft. 4.2. T.a.v. de nieuwheid 4.2.1. Synprodo stelt dat de essentie van de in het octrooi van Van Dijk omschreven werkwijze de toepassing van een "geprogrammeerd alternerende beweging van gloeidraden ten opzichte van uitgangsmateriaal", dan wel "het bewegen van het blok uitgangsmateriaal ten opzichte van de (in horizontale richting niet-beweegbare) gloeidraden" is, welke essentie reeds op 16 juni 1982, de voorrangsdatum van het octrooi, bekend was voor het snijden van blokken polystyreen, tengevolge van de openbaar toegankelijke toepassing in het bedrijf van Omnia Hoogeveen B.V., e.e.a. blijkens schriftelijke verklaringen van getuigen P. Mulder en J.G. van Arnhem. Bovendien heeft Synprodo bij pleidooi het Duitse Offenlegungsschrift 2.907.711 als bezwarend voor de nieuwheid van de geoctrooieerde werkwijze en inrichting van Van Dijk genoemd. 4.2.2. Van Dijk heeft zowel de openbare bekendheid van de machine van Omnia Hoogeveen, als het nieuwheidsbezwarende karakter van deze laatste machine en van de inhoud van het Duitse Offenlegungsschrift bestreden. 4.2.3. De rechtbank stelt dienaangaande voorop dat elke openbaarmaking voor zijn eventuele nieuwheidsschadelijke karakter dient te worden vergeleken met de geoctrooieerde werkwijze resp. inrichting in zijn geheel. Onvoldoende is derhalve vast te stellen dat de essentie van de geoctrooieerde uitvinding op de voorrangsdatum reeds openbaar bekend was. De rechtbank is van oordeel dat noch de machine van Omnia Hoogeveen (er veronderstellenderwijs van uitgaande dat deze inderdaad openbaar toegankelijk was), zoals deze in de schriftelijke verklaringen van J.G. van Arnhem resp. P. Mulder is omschreven, noch het Duitse Offenlegungsschrift 2.907.711, noch een der overige door Synprodo genoemde publikaties de geoctrooieerde werkwijze resp. inrichting zoals omschreven in de conclusies in zijn geheel openbaart. Werkwijze en inrichting volgens het octrooi van Van Dijk zijn derhalve nieuw. 4.3. T.a.v. de inventiviteit 4.3.1. Synprodo stelt voorts dat de essentie van de in het octrooi van Van Dijk, als hiervoor onder 4.2.1.

16 november 1993

weergegeven, voor een deskundige voor de hand lag gezien de stand van de techniek bekend uit de openbaar toegankelijke machine van Omnia Hoogeveen, het Franse octrooischrift 1.355.283, het Amerikaanse octrooischrift 3.786.701, het bij pleidooi genoemde Belgische octrooischrift 597.251 en het eveneens bij pleidooi genoemde Duitse Offenlegungsschrift 2.907.711. 4.3.2. Of een uitvinding inventief is, moet worden bepaald door na te gaan of die voor een deskundige op de voorrangsdatum, gegeven de stand van de techniek, voor de hand lag. Daartoe moeten de door Synprodo genoemde publikaties tezamen worden beschouwd, waarbij er in beginsel van wordt uitgegaan dat er sprake is van inventiviteit indien de deskundige 3 of meer verschillende bronnen moet raadplegen om tot de uitvinding te geraken. 4.3.3. Als naastliggende stand van de techniek wordt in het octrooischrift uitgegaan van het Amerikaanse octrooischrift 3.786.701, terwijl daarnaast zijn besproken het Franse octrooischrift 1.355.283 en het Europese octrooischrift 0.035.852. Uit deze octrooien waren inrichtingen bekend voor het gelijktijdig contoursnijden van een aantal identieke produkten uit een enkel blok uitgangsmateriaal onder gebruikmaking van een aantal evenwijdig aan elkaar opgestelde elektrisch verhitte gloeidraden waarbij aan het uitgangsmateriaal een beweging in horizontale richting werd gegeven en waarbij aan tenminste enkele van de gloeidraden een gesynchroniseerd alternerende beweging in de verticale richting werd gegeven. Met behulp van de bekende inrichtingen was het echter slechts mogelijk betrekkelijk eenvoudige contouren te snijden, mede omdat bij de besturing van de gloeidraden patronen werden gevolgd welke, bijvoorbeeld middels een nok, vast met de inrichting verbonden waren, dan wel omdat het blok uitgangsmateriaal slechts in één horizontale richting werd bewogen. 4.3.4. Het doel van de uitvinding is een inrichting en een werkwijze te verschaffen waarin en waarmee een aantal produkten met een contour en een ingewikkelde vorm kunnen worden verkregen en waarin elk gelijktijdig gesneden produkt identieke dimensies heeft. De uitvinding heeft dat doel bereikt door een aantal maatregelen welke zijn opgenomen in de conclusie van het octrooi en waarvan het gehele samenstel naar het oordeel van de rechtbank van wezenlijk belang is voor het bereiken van het gestelde doel, in die zin dat alle maatregelen in zekere mate bijdragen tot het beoogde doel: het verkrijgen van produkten met een ingewikkelde vorm, nagenoeg identiek aan elkaar en gelijktijdig verkregen, met mogelijk scherpe hoeken. 4.3.5. De rechtbank is van oordeel dat een deskundige op de voorrangsdatum (16 juni 1982) deze (combinatie van) maatregelen niet zonder inventieve arbeid aan de stand van de techniek heeft kunnen ontlenen. Met het Europese Octrooibureau waardeert de rechtbank in deze maatregelen dan ook een uitvinding. 4.3.6. De door Synprodo tegengehouden publikaties leiden niet tot een andere conclusie, evenmin als hetgeen Synprodo heeft betoogd met betrekking tot de machine van Omnia Hoogeveen, indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat deze machine op de voorrangsdatum openbaar toegankelijk was. 4.3.7. Met betrekking tot de machine van Omnia Hoogeveen is de rechtbank van oordeel dat uit de overgelegde verklaringen niet blijkt, dat een deskundige, na van de werking van die machine kennis te hebben genomen, zonder inventieve arbeid tot het inzicht zal komen dat een alternerend beweegbaar raam in combinatie met een alternerend beweegbaar blok materiaal tot de gewenste produkten zal leiden. Met name heeft Van Dijk onweersproken gesteld dat de gloeidraden van de machine van Omnia Hoogeveen geen oscillerende bewegingen langs hun langshartlijn binnen hun frame vertoonden, terwijl deze oscillatie volgens Van Dijk in verband met het (voorkomen van) doorbuigen van de draden ook essen-

16 november 1993


tieel is bij het snijden van ingewikkelde contouren. Evenmin is gesteld of gebleken dat deze machine voorzien is van een inrichting welke een overeenkomstig geprogrammeerd alternerende beweging (zie pagina 3 regel 18 en pag. 5 regels 2-3 van de Nederlandse vertaling van het octrooi) mogelijk maakte van het raam met gloeidraden en het blok uitgangsmateriaal. 4.3.8. T.a.v. het Franse octrooischrift 1.355.283 - dat, zoals reeds opgemerkt in de octrooiverleningsprocedure bij de beoordeling is betrokken door de Europese vooronderzoeker - merkt de rechtbank nog op dat hierin een inrichting is geopenbaard waarin een blok materiaal door middel van een nok, tijdens het in verticale richting neerwaarts doorsnijden, over een korte afstand heen en weer bewogen kan worden teneinde een eenvoudige vorm te verkrijgen. Niet valt in te zien dat een deskundige hierin de aanwijzingen zal aantreffen die hem zonder meer leiden tot de onderhavige werkwijze waarmee meerdere produkten met een gelijke ingewikkelde vorm worden verkregen. 4.3.9. Dit laatste geldt evenzeer voor het Belgische octrooischrift 597.251 dat een inrichting openbaart waarmee met behulp van één snijdraad die langs een nok wordt geleid, vormen uit schuimblokken worden gesneden. 4.3.10. Het Duitse "Offenlegungsschrift" 2.907.711 door Synprodo bij pleidooi als meest relevante publikatie aangemerkt - toont de deskundige een inrichting voor het snijden van hoekprofïelen, waarbij het materiaalblok bewogen kan worden ten opzichte van een snijdraad. Naar het oordeel van de rechtbank volgt hieruit voor een deskundige nog niet dat tijdens het snijden het materiaalblok zowel omhoog als omlaag kan worden bewogen. De volgens de tekening verkregen profielen geven daartoe ook geen enkele aanwijzing. Een verticaal alternerende beweging van het materiaalblok valt derhalve niet uit dit Offenlegungsschrift af te leiden. Verder blijkt uit deze publikatie dat het blok materiaal tevens in horizontale richting heen en weer wordt bewogen tijdens het in verticale richting snijden. Hier wordt de horizontale beweging - evenals bij het vorengenoemde Belgische octrooischrift - verkregen door een mal overeenkomend met een gewenst profiel met een nok van het draagplateau te laten samenwerken. Op deze wijze worden tamelijk eenvoudige profielen verkregen. Over overeenkomstig geprogrammeerde alternerende bewegingen van snijdraden en materiaalblok leert het Offenlegungsschrift niets. Ook hierin zal een deskundige - aan wie de ingewikkelde vormen volgens het onderhavige octrooi voor ogen staan - geen nuttige informatie verwachten en als deze al op de - op zichzelf reeds als inventief te beschouwen - gedachte zal komen om de werkwijze volgens het Offenlegungsschrift te combineren met datgene wat het Amerikaanse octrooischrift 3.786.701 reeds aan maatregelen biedt, zal zulks hem nog niet zonder verdere inventieve arbeid brengen tot de toepassing van een geprogrammeerd alternerende beweging van de gloeidraden in verticale richting. 4.3.11. De overige door Synprodo tijdens pleidooi nog besproken produkties, bieden de deskundige minder relevante informatie dan de voren besproken publikaties, hetgeen overigens reeds blijkt uit het feit dat Synprodo het Duitse Offenlegungsschrift als meest relevante publikatie beschouwt. Die overige produkties laat de rechtbank derhalve onbesproken. 5. De conclusie van de rechtbank is dat de werkwijze en de inrichting van het octrooi van Van Dijk zowel nieuw als inventief zijn. De vordering tot nietigverklaring zal daarom worden afgewezen. 6. De vordering tot terugbetaling van "licentievergoeding" mist elke grondslag nu het octrooi in stand blijft en zal dus eveneens worden afgewezen. 7. Synprodo wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding.

355

Beslissing De rechtbank: - Wijst de vorderingen af. - Veroordeelt Synprodo in de kosten van het geding tot op heden aan de zijde van Van Dijk begroot op ƒ 2.730,-. Enz.

Nr 90. Gerechtshof te Amsterdam, 15 oktober 1992. (Spiegeltent) Mrs R.H.L. Cornelissen, M.A.J. de Vreeze-Oostvogel en F.O. van Manen. Artt. 1 en 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet j° artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor het toewijzen van de gevraagde voorzieningen op grond van gestelde doch ontkende inbreuk op het merk "Spiegeltent" geen plaats geacht, nu niet uitgesloten geacht kan worden dat het woord "Spiegeltent" als (woord)merk een ondeugdelijk teken is en in een terzake aanhangige bodemprocedure reeds op zeer korte termijn pleidooi is bepaald. Art. 5 Handelsnaamwet j° art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Het enkele feit dat De Boer in zijn reclame-uitingen het woord "Spiegeltent"(en) bezigt ter aanduiding van het genre tenten, waartoe ook de door Van der Zee geëxploiteerde tent behoort, wijst niet op een door De Boer bezigen van een aanduiding "Spiegeltent" als handelsnaam en levert ook geen oneerlijke mededinging op. Jelle van der Zee, h.o.d.n. "De Spiegeltent", te De Bilt, appellant [in kort geding], procureur Mr F.C. baron van der Feltz, advocaat Mr P.M. Gunning te Arnhem, tegen De Boer Tenten B.V. te Alkmaar, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr P. de Jonge, advocaat Jhr Mr A.R.Ph. Boddaert te Alkmaar. a) President Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, 23 april 1992(MrR.C. Gisolf). Uitgangspunt 1. Van der Zee houdt zich sedert 1 juli 1979 bezig met de exploitatie en verhuur van een reizende danssalon. Deze eenmanszaak is ingeschreven in het handelsregister met de handelsnaam "De Spiegeltent". In 1982 heeft Van der Zee het teken Spiegeltent als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor klasse 22 (tenten, touw, bindgaren enz.). Het teken Spiegeltent is door Van der Zee ook als dienstmerk gedeponeerd voor de klassen 35, 41 en 42 (reclame en zaken, opvoeding en ontspanning, horecadiensten, organisatie van beurzen en tentoonstellingen, planning en advisering voor bouw en constructie). Op 15 februari 1988 heeft Van der Zee het teken Spiegeltent tevens laten registreren bij de Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle te Genève onder nr. 521389. 2. De Boer, een groot tentenbedrijf te Alkmaar houdt zich bezig, blijkens overgelegd foldermateriaal, met de verhuur van grote tenten onder benamingen als Jumbohallen, Alu-hallen, Dubbeldekker-tent, Rainbow-tent, Eiffel-tent, Module-tent, Coctail-tent, Plaza-tent en de Boer's Spiegeltent. Standpunten van partijen 3. Van der Zee stelt dat het gebruik door De Boer van de naam Spiegeltent, Spiegeltenten en De Boer's Spiegeltenten inbreuk maakt op haar hiervoor onder 1 aangegeven merkrechten en op haar handelsnaam en jegens hem onrechtmatig is omdat De Boer van zijn merk en handelsnaam gebruik maakt ter bevordering van zijn eigen afzet, aanhaakt bij de door Van der Zee

356


opgebouwde naamsbekendheid en reputatie, en het merk en de handelsnaam voor Van der Zee verwatert. Op deze gronden vraagt Van der Zee een verbod tot gebruik van het woord, woordmerk of dienstmerk De spiegeltent, vernietiging van het materiaal van De Boer met dit woord, rectificatie en een voorschot op de door hem geleden en te lijden schade ad ƒ 25.000,-, een en ander als in de aan dit vonnis aangehechte dagvaarding nader aangegeven wijze. 4. De Boer betwist niet dat Van der Zee de depots heeft gedaan, die in de dagvaarding worden genoemd, maar heeft aangekondigd dat een procedure wordt ingeleid tot nietigverklaring van deze merkinschrijvingen op de grond dat het merk Spiegeltent elk onderscheidend vermogen mist. De Boer voert aan dat het woord Spiegeltent een gangbare benaming is voor tenten waarin veel spiegels zijn aangebracht. Bovendien heeft hij zelf al sedert 1963 een tweetal spiegeltenten in exploitatie, welke hij in zijn reclamemateriaal ook als zodanig heeft aangeduid. Hij gebruikte de naam eerder dan Van der Zee, die juist bij de door hem opgebouwde naamsbekendheid heeft aangehaakt. Van onrechtmatig handelen zijnerzijds is geen sprake. Overwegingen van de President 5. Voorop wordt gesteld dat in dit kort geding geen mogelijkheid bestaat uitgebreid onderzoek te doen naar de primaire vraag, of het woord Spiegeltent enig onderscheidende werking toekomt, waar het gaat om de aanduiding van het product en de dienst welke Van der Zee aanbiedt. Voor een - weliswaar voorlopig - oordeel met betrekking tot het feitencomplex dat ieder der partijen aan zijn stellingname ten grondslag legt, is de basis erg smal. 6. Voorshands houdt de President het overigens niet voor uitgesloten, dat aan dit woord enig onderscheidend vermogen kan worden toegekend. Het voorvoegsel "spiegel-" komt ook voor in andere samenstellingen, zoals Spiegel-zaal, dat een enigszins vergelijkbare samenstelling is als Spiegeltent waarvan eveneens een individualiserende werking uitgaat. Niettemin zal ten aanzien van dit onderscheidend vermogen ten hoogste een zwakke werking worden aanvaard, hetgeen in casu betekent dat niet ieder gebruik van het woord als merk kan worden gemonopoliseerd, met name niet wanneer dit in vaste verbinding wordt gebruikt met bijvoorbeeld een eigennaam. 7. In dit verband is van belang, dat het de President is gebleken dat De Boer in zijn door Van der Zee aangevallen brochure slechts spreekt van De Boer's Spiegeltenten, dit in tegenstelling tot de andere aangeprezen tenten, waarmede niet de naam De Boer wordt verbonden. Gelet op de zwakke werking van het merk De Spiegeltent, waarvan ten hoogste kan worden uitgegaan, bestaat daarom gerede twijfel of dit gebruik van De Boer als merkinbreuk kan worden bestempeld. 8. De Boer heeft in het overgelegde materiaal feitelijke aanknopingspunten geboden voor zijn verweer dat hij zich al ruim vóór Van der Zee in zijn reclame-uitingen heeft bediend van het woord Spiegeltent. Van De Boer kan gelet op de korte voorbereidingstijd van dit kort geding niet worden verlangd de bewijsvoering op dit punt al rond te hebben. Hij is er in ieder geval wel in geslaagd zoveel twijfel op dit punt te zaaien, dat de President niet aan dit verweer voorbij kan gaan. 9. Het voorgaande in aanmerking nemende acht de President zoveel twijfels aanwezig rond de vraag of Van der Zee in een bodemgeschil het gelijk aan zijn kant zal krijgen, dat hij meent dat er onvoldoende spoedeisend belang aan de zijde van Van der Zee bij de gevraagde voorzieningen bestaat en dat hij hiervoor dit bodemgeschil zal hebben te voeren en af te wachten. Hieruit volgt dat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd en Van der Zee in de kosten van dit kort geding wordt verwezen.

16 november 1993

De beslissing Weigert de gevraagde voorzieningen. Verwijst Van der Zee in de kosten van dit kort geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 1.600,- aan salaris van de procureur. Enz. b) Het Hof, enz. 4. De beoordeling van het geschil 4.1. Door middel van de door hem voorgedragen grieven heeft Van der Zee het tussen partijen gerezen geschil in volle omvang ter beoordeling in hoger beroep voorgelegd, zodat het hof die grieven niet afzonderlijk zal behoeven te behandelen. 4.2. Als primaire grondslag voor de door hem gevraagde voorzieningen heeft Van der Zee aangevoerd dat De Boer door in haar reclame-uitingen de aanduidingen "Spiegeltent", "Spiegeltenten" en/of "De Boer's Spiegeltenten" te bezigen, inbreuk pleegt op de merkrechten van Van der Zee. 4.3. Dienaangaande overweegt het hof dat het - gelet op de door De Boer overgelegde produkties - niet uitgesloten geacht kan worden dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat het woord "Spiegeltent" een soortnaam en dus een als (woord)merk ondeugdelijk teken is. Nu voorts door partijen ter terechtzitting van het hof van 9 september j.1. is meegedeeld dat in de terzake aanhangige bodemprocedure reeds op zeer korte termijn pleidooi bepaald is, is naar het oordeel van het hof voor het thans alsnog toewijzen van de gevraagde voorzieningen op grond van de door Van der Zee gestelde, doch door De Boer ontkende merkinbreuk geen plaats. 4.4. Van der Zee heeft zich subsidiair c.q. méér subsidiair op het standpunt gesteld, dat de onder 4.2. bedoelde gedragingen van De Boer jegens hem onrechtmatig zijn omdat De Boer aldus - kort samengevat - in strijd met het in artikel 5 Handelsnaamwet gegeven verbod zou handelen, respectievelijk zou aanhaken bij c.q. profiteren van de door Van der Zee onder de naam "De Spiegeltent" opgebouwde naamsbekendheid, reputatie, en dergelijke. 4.5. Het hof overweegt dienaangaande dat het enkele feit dat De Boer in zijn reclame-uitingen het woord "Spiegeltent(en)" bezigt ter aanduiding van het genre tenten, waartoe ook de door Van der Zee geëxploiteerde tent behoort niet wijst op een door De Boer bezigen van de aanduiding "Spiegeltent" als handelsnaam en ook geen oneerlijke mededinging in de door Van der Zee bedoelde zin oplevert. Door Van der Zee zijn overigens geen feiten en/of omstandigheden gesteld, die de gegrondheid van de onderhavige, door hem aan De Boer gemaakte verwijten aannemelijk zouden maken, terwijl zodanige feiten en/of omstandigheden ook overigens niet gebleken zijn. Aldus is het hof van oordeel dat aan die verwijten als zijnde onvoldoende feitelijk onderbouwd voorbijgegaan moet worden. 4.6. Het vooroverwogene brengt mee dat de grieven niet tot vernietiging van het bestreden vonnis kunnen leiden, zodat het hof dit vonnis heeft te bekrachtigen met verwijzing van Van der Zee als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in hoger beroep. 5. De beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis, waarvan beroep; veroordeelt appellant in de kosten van het hoger beroep, tot aan dit arrest aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ 4.500,-. Enz.


16 november 1993

Nr 91. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 19 november 1991. (V-merken) Mrs J.J.M. van Benthem, A.H.Q. van Goossens en J.A.M. Banning. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Het Hof onderschrijft het oordeel van de President dat, gezien de sterke visuele gelijkenis tussen het eerste deel van het merk van Unimop en het merk van Vikan associatiegevaar aanwezig is. Juist nu Unimop en Vikan hun produkten op de markt brengen in een wit-blauwe uitvoering, had Unimop in het door hem gebezigde merk meer afstand tot het beeldmerk van Vikan moeten nemen. Niet uit het oog mag worden verloren dat afnemers c.q. potentiële gegadigden voor de soortgelijke produkten van partijen de merken gemeenlijk niet "naast elkaar" zullen leggen en dat voornamelijk telt de globale visuele indruk die zij na beschouwing van beide merken in hun herinnering overhouden en dat daarbij de sterk op elkaar gelijkende beginletters van beide beeldmerken bepalend zijn. Art. 13 onder A BMW j " art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Waar geen sprake is van een doelbewuste inbreuk op het beeldmerk van Vikan teneinde op de door Unimop bestreken markt het debiet ten koste van Vikan te vergroten, gaat de gevraagde voorziening tot het aan de procureur van Vikan verzenden van afschriften van door Unimop aan zijn afnemers te richten verzoeken om reeds geleverde produkten met het inbreukmakende teken terug te sturen, in het kader van een in kort geding te treffen ordemaatregel te ver, gelet op het gerechtvaardigd belang van Unimop om zijn afnemers niet aan Vikan of haar procureur bekend te maken. Hendrikus Everardus van Bekkum, h.o.d.n. Unimop, te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht, appellant, tevens incidenteel geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr P.B.M, de Sevaux, advocaat Mr R.A.D. Koppelaar te Bergen op Zoom, tegen Vikan Borste Produktion A/S te Skive, Denemarken, geïntimeerde, tevens incidenteel appellante [in kort geding], procureur Mr T.P.M. Kouwenaar, advocaat Mr Drs S.U. Ottevangers te 's-Gravenhage. a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 28 augustus 1990 (Mr J. Mendlik). 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: Gedaagde [H.E. van Bekkum;Red.] is woonachtig binnen het arrondissement Breda, zodat de President op grond van artikel 37 van de Beneluxwet op de Merken ten deze bevoegd is. Eiseres is houdster van het hierna afgebeelde beeldmerk, op 3 mei 1989 bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 728.600 gedeponeerd voor de klassen 16, 21 en 37, meer bepaald voor reinigingsartikelen zoals borstels en dergelijke.

v///

Eiseres gebruikt het merk in een blauwe kleur op de witte ondergrond van de stelen en/of de kop van de door haar in het verkeer gebrachte borstels. Van een deel van het assortiment zijn de vezels van de borstels van blauwe

357

kleur. De produkten van eiseres worden gebruikt door schoonmaakbedrijven, bedrijven in de voedingsindustrie, ziekenhuizen en dergelijke. Gedaagde importeert vanuit Scandinavië borstels van dezelfde soort als de borstels van eiseres, uitgevoerd in de kleuren blauw/wit. Tot januari 1990 bracht gedaagde deze borstels in Nederland in het verkeer onder het merk van de fabriek "Borstakongen". De gebruikers van die borstels zijn eveneens schoonmaakbedrijven en andere grootgebruikers. Sedert januari 1990 voorziet gedaagde de door hem in het verkeer gebrachte borstels van het hieronder afgebeelde woord/beeldmerk, uitgevoerd in blauw. Gedaagde gebruikt dit teken ook als logo bij promotie aktiviteiten.

V/LJfï)<& Het totaalbeeld van het teken van gedaagde wordt in belangrijke mate bepaald door de dik-gedrukte "V" met daarnaast de twee schuine lijnen van de verticale poot van de letter "L". De langgerekte horizontale poot van de letter "L" leidt er toe dat men op het eerste gezicht deze ziet als een verbindingslijn tussen de "V" met schuine strepen en de letters "ine", waardoor het merk uit twee delen lijkt te bestaan. Dit effect wordt nog versterkt door het feit dat de gestyleerde "L" hoekig is terwijl de letters "n" en "e" een opvallende ronde vorm hebben. Aldus vertoont het eerste deel van het merk van gedaagde een sterke overeenkomst met de "V" met drie schuine strepen van eiseres. Dit is niet anders door het feit dat de drie schuine strepen van eiseres breder zijn dan de twee schuine strepen van gedaagde. Het feit dat in het merk van gedaagde op enige afstand van de "V" met schuine strepen nog de letters "ine" voorkomen kan geen afbreuk doen aan het feit dat het merk van gedaagde in belangrijke mate overeenstemt met het merk van eiseres. Daar komt nog bij dat gedaagde het merk gebruikt voor waren die niet alleen gelijksoortig zijn aan die van eiseres, doch, naar blijkt uit de in het geding gebrachte catalogi, gezien de aard van de produkten, veelal ongeveer gelijkvormig zijn. Eiseres kan inderdaad de kleur blauw voor de uitvoering van haar merk niet monopoliseren en ten processe is ook gebleken dat voor bepaalde doelgroepen waarvoor de borstels van partijen bestemd zijn de uitvoering van de borstels in (onder meer) een wit/blauwe kleurstelling om praktisch/hygiënische redenen gebruikelijk en zelfs gewenst is. Aan gedaagde, die blijkens haar catalogus een groot assortiment borstels in wit/blauwe kleurstelling in het verkeer brengt, kan daarom op zich niet verweten worden dat hij zijn merk in blauw uitvoert. Dit betekent echter wel, gezien het feitelijke gebruik dat eiseres van haar merk maakt en de hiervoren bedoelde overeenstemming van het merk van gedaagde met het merk van eiseres dat het associatiegevaar nog wordt versterkt. Gezien de sterke visuele gelijkenis tussen het eerste deel van het merk van gedaagde en het merk van eiseres is associatiegevaar zeker aanwezig. De afnemers van de produkten van partijen zullen de merken gewoonlijk niet naast elkaar zien. De afnemer die een min of meer vage herinnering aan het merk van eiseres heeft zal, de "V" met schuine strepen van gedaagde ziende, daarom kunnen aannemen dat de waren van gedaagde van eiseres afkomstig zijn. Op grond van al het vorenstaande moet daarom worden geoordeeld dat gedaagde door het gebruik van haar merk en logo inbreuk maakt op het beschermde

358


merk van eiseres, zodat de vordering sub 1. in voege als na te melden toewijsbaar is. Het verweer van gedaagde dat de vordering sub 2. niet kan worden toegewezen, gezien de wijze waarop eiseres sedert de introduktie van zijn merk daartegen is opgetreden moet worden gepasseerd. Gebleken is dat eiseres bij brief d.d. 1 maart 1990 gedaagde van haar standpunt dat hij merkinbreuk pleegt, in kennis heeft gesteld. Gedaagde heeft dit bij brief d.d. 9 maart 1990 afgewezen, waarna eiseres bij brief d.d. 3 mei 1990 haar standpunt heeft herhaald. De correspondentie is niet in het geding gebracht. Gedaagde heeft op een van 8 tot 11 mei 1990 gehouden beurs produkten met zijn merk verkocht en zijn logo gebezigd. Mede in aanmerking nemende dat eiseres in het buitenland is gevestigd is de periode tussen 9 maart en 3 mei niet zo lang dat gedaagde heeft kunnen menen dat eiseres de zaak liet rusten. Bovendien is gebleken dat gedaagde in een vaktijdschrift van mei 1990 zijn brochure heeft doen invoegen, zodat het aannemelijk is dat hij tenminste reeds in april besloten had nader bericht van eiseres niet af te wachten. Gedaagde is derhalve op eigen risico doorgegaan zijn merk te gebruiken. De vordering sub 2. zal daarom worden toegewezen in die zin dat gedaagde aan de grossiers aan wie hij produkten met het gewraakte merk heeft geleverd moet verzoeken de inbreukmakende produkten aan hem terug te leveren tegen vergoeding van de kosten. De vordering, er toe strekkende dat gedaagde aan eiseres opgave moet doen van de afnemers aan wie hij heeft geleverd zal niet worden toegewezen, daar het belang van eiseres daarbij niet opweegt tegen het belang van gedaagde om zijn afnemers niet aan een concurrerende onderneming bekend te maken. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld. 4. De kosten: Gedaagde dient als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen. 5. De beslissing in kort geding: De president Verbiedt gedaagde inbreuk te maken op de merkrechten van eiseres op haar beeldmerk, Beneluxdepot nr. 728.600, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,voor iedere overtreding van dit verbod; Beveelt gedaagde om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan de grossiers aan wie hij produkten met het inbreukmakende teken geleverd heeft schriftelijk te verzoeken de in hun bezit zijnde produkten terug te leveren, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere grossier ten aanzien van wie dit bevel niet wordt nagekomen; Verstaat dat gedaagde krachtens dit vonnis ten hoogste ƒ 250.000,- aan dwangsommen kan verbeuren; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Verwijst gedaagde in de kosten van het geding en veroordeelt hem aan eiseres te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 1.810,45; enz. b) Het Hof, enz. 4. De beoordeling; in het principaal appel: De grieven falen en stuiten af op hetgeen de President met juistheid heeft overwogen in de laatste alinea van pagina 2 en de eerste vier alinea's van pagina 3 van zijn vonnis. Het Hof maakt deze overwegingen tot de zijnen, na het beschouwen ter terechtzitting van de brochures van partijen en diverse van hun produkten. Ter aanvulling diene nog, dat juist nu Van Bekkum en Vikan hun producten op de markt brengen in een wit-blauwe uitvoering, Van Bekkum in het door hem gebezigde merk meer afstand tot het beeldmerk van Vikan

16 november 1993

had moeten nemen; in die zin moet dan ook de desbetreffende overweging van de President worden begrepen. Voorts verliest Van Bekkum uit het oog, dat afnemers c.q. potentiële gegadigden voor de soortgelijke producten van partijen bedoelde merken gemeenlijk niet "naast elkaar" zullen leggen en dat in deze voornamelijk telt de globale visuele indruk die zij na beschouwing van beide merken in hun herinnering overhouden en dat daarbij de sterk op elkaar gelijkende beginletters van beide beeldmerken, te weten de vet gedrukte V, met de lijnen daarachter, bepalend zijn. in het incidenteel appel: De aangevoerde grief leidt niet tot de gevraagde vernietiging van het beroepen vonnis. Waar, naar het oordeel van het Hof, geen sprake is van een doelbewuste inbreuk op het beeldmerk van Vikan teneinde op de door haar bestreken markt, haar debiet ten koste van Vikan te vergroten gaat de gevraagde voorziening ter bescherming van de belangen van Vikan te ver in het kader van een in Kort Geding te treffen ordemaatregel, gelet op het gerechtvaardigde belang van Van Bekkum om haar afnemers niet aan Vikan of haar procureur bekend te maken. in het principaal en in het incidenteel appel: Partijen zullen, waar zij in het ongelijk worden gesteld, worden verwezen in de kosten van het geding. 5. De beslissing: Het Hof in het principaal en in het incidenteel appel; bekrachtigt het vonnis, waarvan beroep; in het principaal appel; veroordeelt Van Bekkum in de kosten van het geding, aan de zijde van Vikan tot aan deze uitspraak begroot op ƒ300,- voor verschotten en op ƒ3.600,- voor salaris procureur; in het incidenteel appel; veroordeelt Vikan in de kosten van het geding, aan de zijde van Van Bekkum tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.800,- voor salaris procureur. Enz.

Nr 92. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 mei 1991. (Nijgh Media Handboek/Adfomedia Handboek) Mr H J . van den Hul. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. De merken Nijgh Media Handboek en NijghMedia Handboek ontlenen hun onderscheidend vermogen in overwegende mate aan de toevoeging "Nijgh". De woorden "Media" en "Handboek" hebben een beschrijvend karakter. Het teken "Adfomedia Handboek" verschilt van die merken en van het merk Media Handboek in belangrijke mate door de toevoeging "Adfo". Van een met genoemde merken overeenstemmend teken kan derhalve niet worden gesproken. Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 1° Auteurswet 1912. De selectie van de in het handboek van Nijgh opgenomen gegevens mist een eigen persoonlijk karakter. Daarvoor ligt die selectie te zeer voor de hand. Die verzameling behoort echter wel tot de "andere geschriften" als bedoeld in art. 10, lid 1 sub 1, van de Auteurswet, waaraan slechts bescherming toekomt in zoverre sprake is van ontlening van gegevens aan het Handboek zelf. Bij de samenstelling van het 0-nummer van het Adfomedia Handboek zijn de advertentietarieven overgenomen uit het Handboek van Nijgh. Hier is dus sprake van ontlening. Voor het in april 1991 verschenen nummer 1 is daarvan geen sprake meer. Nijgh heeft onvoldoende belang meer bij een bevel tot terugname of afgifte

16 november 1993


van het O-nummer. Nijgh Periodieken B.V. te Schiedam, eiseres [in kort geding], procureur Jhr Mr D.J. de Brauw, advocaat Mr G.J. Kemper te Amsterdam, tegen Samsom Bedrijfsinformatie B.V. te Alphen aan den Rijn, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A.H. Vermeulen, advocaat Mr G.J. Ribbink te Amsterdam. 1. De feiten In dit geding wordt van het navolgende uitgegaan. - Nijgh geeft sinds 1973 uit het "Handboek voor de Nederlandse Pers en Publiciteit". - Per jaar verschijnen twee edities, elk bestaande uit twee delen, en wel "Algemene Gegevens" en "Gedrukte Media". De prijs per editie bedraagt f. 201,-, een jaarabonnement voor twee edities f. 296,- per jaar. Het deel "Gedrukte Media" verschaft informatie (adressen, oplagecijfers, advertentietarieven, etc.) over ca. 8700 in Nederland verschijnende periodieken. - Nijgh is houdster voor de Benelux van de merken "Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit", "Media Handboek", "Nijgh Media Handboek" en "NijghMedia Handboek". - Onder dagtekening november 1990 heeft Samsom een zogenaamd O-nummer uitgegeven van een boek getiteld "Adfomedia Handboek", in april 1991 gevolgd door nummer 1. Deze nummers tellen 364 resp. 464 pagina's, waarvan 99 (27%) resp. 111 (24%) met gegevens over uitgevers en over 1167 resp. 1800 in Nederland verschijnende periodieken (adressen, oplage, bereik en advertentietarieven). De abonnementsprijs voor twee edities bedraagt f. 195,-. 2. De vorderingen Nijgh vordert - zakelijk weergegeven 1) een verbod tot uitgifte van een boekwerk onder een naam waarin het bestanddeel "Media Handboek" voorkomt of die anderszins overeenstemt met de aanduidingen "Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit" dan wel "Media Handboek"; 2) een verbod tot uitgifte van een boekwerk dat vergelijkbare althans overeenstemmende gegevens bevat als de uitgave van Nijgh "Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit", behoudens voor zover deze gegevens aantoonbaar zijn ontleend aan andere bronnen dan de hier bedoelde uitgave van Nijgh; 3) een bevel aan Samsom tot afgifte aan Nijgh van alle verveelvoudigingen of bewerkingen van verveelvoudigingen van bedoeld werk van Nijgh, geschreven, gedrukt in de vorm van computerbestanden, of anderszins; 4) een bevel aan Samsom tot het zenden aan de afnemers van het Adfomedia Handboek van een brief met het verzoek dit boekwerk te retourneren, onder gelijktijdige vermelding van dit bevel en het aanbod de eventueel betaalde kosten te vergoeden, met afgifte aan Nijgh van een afschrift van die brief en een lijst van die afnemers; een en ander met dwangsommen en kostenveroordeling. 3. De grondslag van de vorderingen en het verweer Nijgh grondt haar vorderingen - kort gezegd - primair op haar rechten uit de hierboven vermelde merken, subsidiair op haar auteursrecht en meer subsidiair op onrechtmatig handelen van Samsom jegens Nijgh. Samsom voert gemotiveerd verweer. 4. Beoordeling van het geschil 4.1 Van merkinbreuk is geen sprake. Daarvoor is het onderscheidend vermogen van de woorden "Media" en "Handboek", die een beschrijvend karakter hebben, zowel elk afzonderlijk als in combinatie, te gering. De merken Nijgh Media Handboek en NijghMedia Handboek ontlenen hun onderscheidend vermogen in overwegende mate aan de toevoeging "Nijgh". Het teken Adfomedia Handboek verschilt daarvan en van het merk Media

359

Handboek in belangrijke mate door de toevoeging "Adfo". Van een met genoemde merken overeenstemmend teken kan derhalve niet worden gesproken. Dit laatste geldt ook voor het merk "Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit" waarmee het teken Adfomedia Handboek slechts het - weinig onderscheidende - onderdeel Handboek gemeen heeft. 4.2 Het hier relevante eerste deel van het Handboek van Nijgh bevat naast een aantal registers een alfabetische naamlijst van publicaties die per publicatie de volgende gegevens kan bevatten: naam; frequentie; omschrijving; adres uitgever/redactie/advertentie-exploitatie; drukkerij; oplage; abonnementsprijs; typografische informatie en de volledige advertentie-tarieven. Het Adfomedia Handboek bevat een aantal naar mediumtype gerangschikte rubrieken waarin naast een redactioneel gedeelte en resultaten van onderzoeken een niet-alfabetische naamlijst van publicaties die de volgende gegevens kan bevatten: naam; korte omschrijving; adres uitgever/redactie/advertentie-exploitatie; oplage; bereik; frequentie en een advertentie-tarief indicatie. Vast staat dat de gegevens op zichzelf voor de meeste in Adfomedia Handboek opgenomen publicaties openbaar zijn, zoals onder meer blijkt uit de door Samsom overgelegde publicaties Ledenlijst De Nederlandse Dagbladpers, Dokumentatie NNP-bladen, Notu Vakbladwijzer, de Notu oplage documentatie, uitgevers tariefkaarten en het door Samsom van 1985 tot en met 1990 uitgegeven blad Mediamarkt. Met name het laatst genoemde blad bevat onder de rubriek Titeloverzicht dezelfde gegevens als het Adfomedia Handboek, zij het verspreid over een groot aantal afleveringen. 4.3 Aan Samsom kan worden toegegeven dat de selectie van de in het Handboek van Nijgh opgenomen gegevens een eigen, persoonlijk karakter mist. Daarvoor ligt die selectie te zeer voor de hand. Dit houdt in dat het gebruik en de openbaarmaking van die gegevens aan Samsom niet zonder meer verboden kan worden. Dat wil echter, anders dan Samsom lijkt te betogen, nog niet zeggen dat de verzameling van gegevens in het Handboek van Nijgh iedere auteursrechtelijke bescherming mist, aangezien die verzameling behoort tot de "andere geschriften" als bedoeld in art. 10 lid 1 sub 1 van de Auteurswet waaraan slechts bescherming toekomt in zoverre sprake is van ontlening van gegevens aan het Handboek zelf. Het is Samsom dus niet toegestaan gegevens te gebruiken die door haar uit het Handboek van Nijgh zonder voorafgaande toestemming zijn overgenomen. 4.4 Ter zitting heeft de redacteur van het Adfomedia Handboek, de heer Hellingman, toegegeven dat bij de samenstelling van het 0-nummer de advertentietarieven zijn overgenomen uit het Handboek van Nijgh. Voor nummer 1 van april 1991 is gebruik gemaakt van gegevens ontvangen van de uitgevers die zijn benaderd middels correctieformulieren en, bij het uitblijven van een reactie, telefonisch. Dit laatste is door Nijgh niet wezenlijk betwist. Het ligt ook voor de hand omdat het Handboek van Nijgh later uitkomt dan het Adfomedia Handboek en de gegevens juist op het essentiële onderdeel van de advertentietarieven actueel dienen te zijn. Voor het overige is volgens Samsom uitgegaan van andere bronnen, zoals het gegevensbestand van haar eigen blad Mediamarkt. Steekproefsgewijs blijkt dat de gegevens in de rubriek "Publieksbladen General Interest" in het 0-nummer van Adfomedia Handboek overeenkomen met de gegevens in het juli-augustus nummer van Mediamarkt, waarvan Nijgh niet stelt dat deze zijn ontleend aan haar Handboek. Een uitzondering vormt HP/de Tijd dat in Mediamarkt nog niet voorkomt, maar waarvan de gegevens in het 0-nummer niet overeenkomen met die in de 73ste of 74ste aflevering van het Handboek van Nijgh. Voorshands staat dan ook niet vast dat Samsom


360

andere gegevens dan de advertentietarieven aan het Handboek van Nijgh heeft ontleend. 4.5 Op het punt van het voor de gebruiker van de handboeken essentiële gegeven van de advertentietarieven is voor het O-nummer derhalve sprake van het overnemen door Samsom van de inhoud van het Handboek van Nijgh, dus van ontlening. In zoverre maakt Samsom inbreuk op het auteursrecht van Nijgh. Voor het in april 1991 verschenen nummer 1 is daarvan geen sprake meer, de daarin vermelde actuele gegevens zijn (hoofdzakelijk) verkregen door de inspanning van Samsom zelf. Van voortbouwen op onrechtmatig verkregen en openbaar gemaakte gegevens van Nijgh is dan geen sprake meer. Anders dan Nijgh stelt is dus evenmin sprake van bewerking van een verveelvoudiging van een geschrift van Nijgh. 4.6 Nu het Handboek van Nijgh valt onder de "geschriftenbescherming" van de Auteurswet is daarnaast geen plaats voor een afzonderlijke vordering op grondslag van art. 1401 BW. Maar ook al zou dat anders zijn dan kan dit niet tot een ander oordeel leiden omdat ook in dat geval het onrechtmatig handelen zich zou beperken tot het O-nummer ten aanzien waarvan Samsom in rechtstreekse concurrentie met Nijgh de door Nijgh ten koste van veel inspanning verkregen (advertentietarief)gegevens gebruikt zonder een vergelijkbare inspanning te leveren. 4.7 Op grond van het bovenoverwogene zullen de gevraagde verboden sub 1 en 2 en de bevelen sub 3 en 4, met de bijbehorende dwangsommen, worden geweigerd. Het verbod sub 1 wordt geweigerd omdat van merkinbreuk geen sprake is. Het verbod sub 2 wordt geweigerd omdat niet aannemelijk is geworden dat de gegevens in het in april 1991 uitgekomen nummer van het Adfomedia Handboek en toekomstige uitgaven daarvan, zijn of zullen worden ontleend aan het Handboek van Nijgh. De bevelen sub 3 en 4 worden geweigerd omdat zij op grond van het bovenoverwogene slechts betrekking kunnen hebben op het O-nummer en Nijgh onvoldoende heeft gesteld om aannemelijk te maken dat zij thans nog voldoende belang heeft bij bedoelde afgifte respectievelijk bij het terughalen van dit O-nummer. 4.8 Nijgh dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden verwezen. 5. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt Nijgh in de kosten, tot op deze uitspraak aan de kant van Samsom begroot op ƒ 970,-. Enz.

Nr 93. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 11 februari 1993. (Hello !/Hallo!) Mr H.F.M. Hofhuis. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Het door Hola internationaal gedeponeerde merk voor een tijdschrift bestaande uit een donkere rechthoek waarvan de kleur niet is vermeld, met daarin in witte letters het woord "Hello" met een uitroepteken, en onder die rechthoek, met een veel kleinere letter, de woorden "HOLA, S.A.-Madrid" en het door Brard c.s. gebruikte teken "Hallo!" in roodgekleurd rechthoekig kader, zijn overeenstemmend. Zij hebben beide een sterk op elkaar gelijkende klank, omdat de desbetreffende woorden grotendeels gelijkluidend zijn, terwijl ook visueel de punten van overeenstemming sterker opvallen dan de punten van verschil. Als bijzondere omstandigheid speelt daarbij de plaats en gebruikte kleuren van merk en teken een rol, die beide vrijwel gelijk zijn. Ook begripsmatig is er overeenstemming

16 november 1993

omdat de betekenis van het Nederlandse woord "Hallo" gelijk is aan die van het Engelse "Hello". Art. 14 BMW j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een doorhaling van een merkinschrijving kan in beginsel niet worden gezien als een voorlopige voorziening die in kort geding kan worden gevorderd. Art. 37 onder A BMW. In verband met art. 37 onder A BMW dient onder een verbintenis ook te worden verstaan een verbintenis uit de wet. Het verbod om inbreuk te maken op een merkrecht vloeit voort uit art. 13 onder A BMW en is daarmede een verbintenis uit de wet. Hola S.A. te Madrid, Spanje, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie [in kort geding], procureur Mr F.V.B.M. Mutsaerts, tegen 1. Petuia Louise Brard te 's-Gravenhage, 2. Eric Jan Peute te 's-Gravenhage, en 3. Hallo Magazine B.V. te 's-Gravenhage, gedaagden in conventie, eisers in reconventie [in kort geding], procureur Mr E.S.L. Bos-Veterman, advocaat Mr J.W. Verhoef te Amsterdam. In conventie en in reconventie 2. De vaststaande feiten 2.1. HOLA is reeds sinds meer dan 45 jaar uitgeefster van het Spaanstalige blad "HOLA!". Het Spaanse woord "hola" heeft dezelfde betekenis als het Nederlandse woord "hallo". 2.2. Vanaf 1988 geeft HOLA een Engelstalig blad uit onder de naam "Hello!". 2.3. Op 6 maart 1991 heeft HOLA een internationale merkinschrijving doen plaatsvinden van het merk "Hello!" onder nummer 566.222 voor de warenklasse 16, welk depot onder meer geldig is voor de Benelux. Het gedeponeerde merk bestaat uit een donkere rechthoek, waarvan de kleur niet is vermeld, met daarin in witte letters het woord "hello" met een uitroepteken, terwijl onder die rechthoek, met een veel kleinere letter, zijn geplaatst de woorden "HOLA, S.A.-Madrid". 2.4. Inschrijving van een merk in warenklasse 16 houdt inschrijving in voor tijdschriften, periodieken en drukwerken, dan wel daaraan soortgelijke waren. 2.5. Het blad "Hello!" wordt onder andere in Nederland op de markt gebracht. 2.6. Op 11 december 1991 heeft Peute op zijn naam in het Benelux Merkenregister ingeschreven het merk "Hallo", zulks onder nummer 503027 voor de warenklasse 16. 2.7. In oktober 1992 hebben Brard c.s. een Nederlandstalig blad uitgegeven onder naam "Hallo!". Dit blad is vervolgens in december 1992 en op 1 februari 1993 in nieuwe afleveringen verschenen. 2.8. HOLA gebruikt het door haar gedeponeerde merk door de uitgave van het blad "Hello!", dat onder meer in Nederland verkrijgbaar is. Op het blad "Hello!" staat op de voorpagina linksboven een rode rechthoek afgebeeld met daarin met witte letters als meest kenmerkend bestanddeel het woord "Hello!". 2.9. Brard c.s. gebruiken het door Peute gedeponeerde merk overeenkomstig het door Peute gedeponeerde beeldmerk feitelijk, met instemming van Peute, door de uitgave van het blad "Hallo!", dat eveneens in Nederland op markt wordt gebracht. Op het blad "Hallo!" staat op de voorpagina linksboven eveneens een rode rechthoek afgebeeld met daarin eveneens met witte letters, van nagenoeg hetzelfde lettertype als de door HOLA gebruikte letters, als meest kenmerkend bestanddeel het woord "Hallo!". 2.10. De afmetingen van deze door HOLA respectievelijk Brard c.s. gebruikte "logo's" zijn nagenoeg gelijk.

16 november 1993

Bijblad Industriële

Het door Brard c.s. uitgegeven blad "Hallo!" is qua vormgeving en opzet vergelijkbaar met het door HOLA uitgegeven blad "Hello!". 2.11. Op initiatief van Peute heeft in maart 1992 tussen partijen een bespreking plaatsgehad. 2.12. Bij brief van 27 oktober 1992 heeft het Haagsch Octrooibureau namens HOLA gedaagde sub 3, in haar toenmalige hoedanigheid van Hallo B.V. in oprichting, gesommeerd het gebruik van de naam "Hallo" te staken en gestaakt te houden. 2.13. Op 29 oktober 1992 heeft een bespreking tussen partijen plaatsgehad. 2.14. Bij vonnis van 9 november 1992 van de rechtbank te 's-Gravenhage is Peute in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. R. van Kessel tot curator. 3. De geschillen van partijen 3.1. Het geschil in conventie 3.1.1. HOLA stelt in conventie dat de president van de rechtbank te Utrecht op grond van artikel 37 BMW in deze zaak bevoegd is nu het door Brard c.s. uitgegeven blad onder meer in dit arrondissement te koop wordt aangeboden. HOLA stelt voorts dat zij het exclusieve recht heeft op het gebruik van de merknaam "Hello!" en dat Brard c.s. inbreuk maken op dat merk door een blad uit te geven onder de naam "Hallo!", een en ander als bedoeld in artikel 13 onder A, 1 BMW, althans dat zij, Brard es., jegens haar, HOLA, onrechtmatig handelen door het bezigen van praktisch eenzelfde lettertype, kleur, vormgeving en afmetingen bij het voeren van de naam "Hallo" op het door Brard c.s. uitgegeven blad. Op deze gronden vordert HOLA, kort weergegeven: 1) Brard c.s. te gebieden onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van het merk "Hallo" te staken, op straffe van een dwangsom; 2) Peute te bevelen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis de inschrijving van het merk "Hallo" onder nummer 503027 door te (doen) halen, op straffe van een dwangsom. 3.1.2. Het verweer van Brard e s . in conventie komt, zakelijk weergegeven, neer op het volgende: a. de president van de rechtbank Utrecht is niet bevoegd; b. HOLA is niet ontvankelijk in haar vordering voor zover deze zich richt tegen Peute, nu hij in staat van faillissement verkeert en op grond van artikel 25 van de Faillissementswet de curator gedagvaard had moeten worden; c. er is geen sprake van een inbreuk door Brard es. op enig merkrecht van HOLA, nu het door hen, Brard es., uitgegeven blad zich op een geheel ander publiek richt, in een andere taal wordt uitgegeven, de oplage van het Engelstalige blad in Nederland zeer beperkt is en het Nederlandstalige blad een oplage van ruim 100.000 exemplaren heeft, zodat, afgezien van de eventuele merkinbreuk, Brard c.s. aan HOLA geen concurrentie aandoen. 3.2. Het geschil in reconventie 3.2.1. In reconventie stellen Brard c.s. dat HOLA in strijd met de redelijkheid en billijkheid de tussen partijen lopende onderhandelingen heeft afgebroken en zij, HOLA, derhalve gehouden is die onderhandelingen te hervatten, welk gevolg door Brard c.s. in hun eis in reconventie wordt beoogd. 3.2.2. Het verweer in reconventie van HOLA komt hierop neer dat in haar visie geen sprake is geweest van onderhandelingen tussen partijen, zodat geen plicht tot hervatting daarvan bestaat. 4. De beoordeling van het geschil in conventie 4.1. Vooraf dient op de voet van artikel 37 onder A BMW de bevoegdheid van de president van deze rechtbank te worden onderzocht. 4.2. Als hoofdregel is in artikel 37 onder A BMW bepaald dat de bevoegde rechter is die van de woonplaats van gedaagde, dan wel de rechter van de plaats waar

(onder meer) de verbintenis dient te worden uitgevoerd. Onder een verbintenis dient in dit verband ook te worden verstaan een verbintenis uit de wet. De vordering van HOLA is gegrond op de stelling dat Brard c.s. inbreuk maken op haar merkrecht. Het verbod om een dergelijke inbreuk te maken vloeit voort uit artikel 13 onder A BMW en is daarmee een verbintenis uit de wet. Dit brengt, te zamen met de omstandigheid dat het blad "Hallo!" ook in het arrondissement Utrecht verkrijgbaar is, mee dat de president van deze rechtbank in deze zaak bevoegd is. 4.3. Voorts dient het verweer betreffende de ontvankelijkheid van HOLA's vordering voor zover die zich richt tegen Peute, in verband met diens faillissement, te worden behandeld. Het eerste onderdeel van de vordering richt zich op het gebod om de merknaam "Hallo" niet langer te gebruiken. Het tweede onderdeel beoogt te bewerkstelligen dat Peute ertoe wordt verplicht zijn merkinschrijving te doen doorhalen. In beide gevallen betreft het, indien de vorderingen worden toegewezen, een verplichting waarvan de nakoming van de wil van Peute afhangt en geen boedelverplichting raakt. Hieruit volgt dat HOLA in haar vorderingen jegens Peute ontvankelijk is. 4.4. De vraag of het gewraakte teken "Hallo!" "overeenstemmend" (in de zin van artikel 13 onder A BMW) is met het - oudere - merk "Hello!" van HOLA, dient te worden beantwoord aan de hand van een vergelijking tussen dit merk zoals het is gedeponeerd en bedoeld teken zoals het door Brard c.s. wordt gebruikt. Daarbij moeten merk en teken elk in hun geheel en in onderling verband worden beschouwd, met inachtneming van de bijzondere omstandigheden van het geval. 4.5. Deze beschouwing leert het volgende. Merk en teken hebben een sterk op elkaar gelijkende klank; de desbetreffende woorden zijn grotendeels gelijkluidend. Ook visueel vallen de punten van overeenstemming sterker op dan de punten van verschil. Het lettertype van het merk is op het oog gelijk aan dat van het gewraakte teken. De rechthoekige kaders waarin de in het wit uitgevoerde letters van de woorden "Hello!" respectievelijk "Hallo!" zijn geplaatst, zijn in verhouding tot die letters telkens nagenoeg even groot. Als bijzondere omstandigheid spelen hierbij de plaats en de gebruikte kleuren van merk en teken een rol: bij beide bladen is het kader, in de linkerbovenhoek van de voorpagina's, in vrijwel dezelfde rode kleur afgedrukt. Ook begripsmatig is er overeenstemming tussen merk en teken. De betekenis van het Nederlandse woord "hallo" is gelijk aan die van het Engelse "hello". Tegenover al deze punten van overeenstemming zinken de verschillen in het niet. Dit geldt ook voor de "ondertekst" in het gedeponeerde merk "Hello!". 4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat merk en teken overeenstemmend zijn in de zin van artikel 13 onder A BMW. Brard c.s. hebben nog aangevoerd dat het verschil in oplage tussen beide bladen op de Nederlandse markt meebrengt dat van enige concurrentie jegens of schade voor HOLA geen sprake is. Wat daarvan ook zij, voor de beoordeling van de vraag of Brard es. inbreuk maken op het merkrecht van HOLA ingevolge artikel 13 onder A BMW doen deze omstandigheden niet ter zake. 4.7. De op het merkrecht van HOLA gebaseerde vordering is derhalve toewijsbaar. Er zijn termen om Brard c.s. enige termijn te gunnen om aan het desbetreffende verbod te voldoen. 4.8. Het tweede onderdeel van de vordering, dat zich uitsluitend tot Peute richt, strekt tot doorhaling van de door Peute op 11 december 1991 gedane inschrijving van het merk "Hallo". Voorshands wordt geoordeeld dat een doorhaling van een merkinschrijving in beginsel niet kan worden gezien als voorlopige voorziening die in kort geding kan worden gevorderd. Voor een uitzondering hierop is in deze zaak geen reden, te minder nu HOLA bij toewijzing van dit onderdeel geen spoedeisend belang


362

heeft gegeven de toewijzing van het eerste onderdeel van de vordering. 5. De beoordeling van het geschil in reconventie De reconventionele vordering moet worden afgewezen. Brard c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij met HOLA in een zodanig stadium van besprekingen, laat staan onderhandelingen, zijn geraakt dat van haar, HOLA, mag worden verlangd dat zij die niet zonder meer mocht afbreken of dient te hervatten. Uit het verhandelde ter zitting en de overgelegde afschriften van de tussen partijen gewisselde faxberichten blijkt niet zozeer van onderhandelingen tussen partijen, doch veeleer van het verduidelijken (en uiteindelijk verharden) van de standpunten over en weer. 6. De kosten Brard c.s. zullen als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding, zowel in conventie als in reconventie. 7. De beslissing De fungerend president: 7.1. In conventie: 7.1.1. gebiedt Brard c.s. om binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere vorm van gebruik van het merk "Hallo" of een daarmee overeenstemmend teken voor de waren: tijdschriften, periodieken en drukwerken, dan wel daaraan soortgelijke waren, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,voor iedere overtreding van dit gebod; 7.1.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 7.2. In reconventie: 7.2.1. weigert de gevraagde voorziening; 7.3. In conventie en in reconventie: 7.3.1. veroordeelt Brard c.s. in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van HOLA begroot op ƒ 1.500,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 573,33 aan verschotten; 7.3.2. wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 94. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 20 maart 1991. (Akzo/Axxio) Mrs S.J.F.M. Jurgens, J.E.F.F.M. Duynstee en G. de Wilde. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. Anders dan de rechtbank acht het Hof auditieve gelijkenis aanwezig tussen het merk AKZO en het teken AXXIO, als geheel - als klankbeeld - beschouwd. De auditieve gelijkenis is reeds voldoende om de mogelijkheid van associatie, en daarmee van overeenstemming, aan te nemen. In dit geval wordt het associatiegevaar vergroot door zowel de onderscheidende kracht als de bekendheid van het merk AKZO. Bij de handelsnamen AXXIO GROUP, GPT AXXIO en VGF AXXIO wordt AXXIO als het kenmerkende onderdeel beschouwd, nu aan het woord GROUP en de afkortingen GPT en VGF nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend. Aan de houdster van het merk AKZO kan schade worden toegebracht door het ontstaan van verwarringsgevaar, door het profiteren van de bekendheid en goodwill van het merk AKZO en door afbreuk aan de exclusiviteit van het merk AKZO. Art. 13 onder A BMW j " art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. De vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen. Niet voldoende is dat inbreuk is gemaakt op het uitsluitend recht en AXXIO in strijd met haar rechtsplicht heeft gehandeld.

16 november 1993

Voor schadevergoeding is slechts plaats indien er tevens sprake is van schuld aan de zijde van AXXIO. Schuld is niet gesteld. Dat de gekozen naam c.q. het gekozen teken AXXIO niet is toegestaan, is niet zodanig evident dat daarmee de schuld is gegeven. Akzo N.V. c.s. te Arnhem, appellanten, procureur Mr F.F.C.M. van Rijckevorsel, advocaat Jhr Mr R.E.P. de Ranitz te 's-Gravenhage, tegen 1. Nagron Precision Tooiing B.V., h.o.d.n. GPT Axxio B.V., te Helmond, 2. Nagron VGF B.V., h.o.d.n. VGF Axxio B.V., te Venlo en 3. Axxio Group B.V. te Utrecht, geïntimeerden, procureur Mr G.D. Noordijk, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam. a) Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, enkelvoudige kamer, 23 maart 1990 (Mr J.E. Poerink). Het geschil en de beoordeling daarvan: 1. De vordering van de Akzo-groep [eiseressen; Red] strekt ertoe: a. dat elk van gedaagden verboden wordt het teken Axxio respectievelijk Axxio Group te gebruiken als (kenmerkend onderdeel van) handelsnaam of merk, zulks op straffe van een dwangsom; b. dat elk van gedaagden veroordeeld wordt tot vergoeding van schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. 2. De Akzo-groep voert daartoe zakelijk het navolgende aan: a. Zij heeft als gemeenschappelijk kenmerk in haar handelsnamen het zeer onderscheidende teken Akzo. De Akzo-groep is zowel internationaal als nationaal zeer bekend bij het publiek. Zij is houdster van een aantal merkinschrijvingen met betrekking tot het merk Akzo, te weten de Beneluxmerken: Akzo, Akzo met logo, Aksy en Akzo Systems, telkens voor diverse (waren) klassen. De Akzo-groep heeft diverse werkterreinen. Veel van de afnemers van de Axxio-groep worden ook door de Akzo-groep bediend. b. Akzo Systems B.V. geeft industriële bedrijven advies bij het toepassen en integreren van informatietechnologie, waarbij zij zich van het merk Aksy bedient. c. Door een publicatie d.d. 1 maart 1989 bemerkte de Akzo-groep het bestaan van de Axxio-groep. Axxio Group 1 is op 28 december 1988 gevestigd en is een onder meer in GPT Axxio en VGP Axxio participerende holding. GPT Axxio fabriceert en ontwerpt matrijzen voor de kunststofverwerkende industrie en vervaardigt speciaal gereedschap en onderdelen. VGP Axxio vervaardigt en verhandelt productiegereedschappen, fïjnmechanische apparaten en alle verdere produkten van verspannende bewerking en spaanloze vervorming. Eind 1987 is het Beneluxmerk Axxio gedeponeerd door Nationaal Grondbezit N.V. d. Akzo Plastics B.V. van de Akzo-groep richt zich (ook) geheel op de kunststofverwerkende industrie, waarop GPT Axxio BV zich ook richt. De activiteiten van beiden zijn congruent respectievelijk sterk complementair. Akzo heeft bovendien enkele machineproducerende dochters. e. De merken Akzo respectievelijk Aksy stemmen overeen met het als merk en handelsnaam gebruikte teken Axxio. Aldus ontstaat verwarring en/of associatie tussen de beide tekens en partijen die zich daarvan bedienen. Op basis van haar merken en handelsnamen kan de Akzo-groep zich dan ook verzetten tegen het gebruik van dat teken door de Axxio-groep. Tevens handelt de Axxiogroep onrechtmatig jegens de Akzo-groep door het gebruik van dat teken Axxio. Dusdoende wordt immers onnodig aangehaakt aan de bekendheid en goodwill van de Akzo-produkten en -diensten alsmede aan de rénommé

16 november 1993


van de Akzo-groep respectievelijk de als zodanig bekende cluster van Akzo-bedrijven. De Akzo-groep lijdt en zal nog schade lijden door het handelen van de Axxio-groep. 3. Het verweer van de Axxio-groep komt neer op het navolgende: a. Het dienstmerk Axxio behoort inmiddels toe aan de Axxio-groep. b. De naam Akzo is slechts specifiek bekend voor een activiteit in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven. De handelsnaam en het merk Akzo hebben geen sterk onderscheidend vermogen. Er zijn zeer veel ondernemingen waarvan de handelsnaam begint met een a en eindigt met een o en bestaat uit twee of drie lettergrepen. Een aantal van de namen is ouder dan het merk Axxio en de Akzo-groep heeft daartegen geen actie ondernomen. Aldus wordt afbreuk gedaan aan de exclusiviteit van de naam Akzo en de geschiktheid van die naam om onmiddellijke associaties op te roepen met het concern van de Akzo-groep. Zo zijn te noemen: de merken/handelsnamen: Ampo, Axio 90 voor machines, Terra Aktio voor meststoffen, Axico voor luchtinstallaties en dergelijke, Axo-Action voor motorlaarzen, Azo voor electrische lampen, Actio B.V. voor een juridisch advies- en incassobureau, en Azo voor spuiten voor bestrijdingsmiddelen. Een aantal van deze merken betreffen waren die in dezelfde mate of zelfs meer relevante raakvlakken met de Akzo-produkten vertonen dan zulks ten aanzien van Axxio het geval is. c. Overeenstemming tussen de tekens Akzo en Axxio ontbreekt, zowel auditief als visueel, wat het visuele aspect betreft mede gelet op de sterk afwijkende kaders en kleuren waarin de tekens toegepast worden. Bovendien laat de Akzo-groep steeds op haar teken woorden als "groep", "Methandol" en "Coatings" volgen, terwijl de Axxio-groep haar teken steeds vooraf laat gaan door "GPT" of "VGF" en op briefpapier wordt ook het woord "group" voor het teken Axxio geplaatst. Van begripsmatige gelijkenis tussen de tekens kan geen sprake zijn. d. Partijen zijn op verschillende werkterreinen actief. De Akzo-groep is een chemisch concern. GPT Axxio GPT en VGF Axxio B.V. richten zich op de auto-, computer-, CD-, video-, audio-, glas-, electronische en electrotechnische industrie. GPT Axxio B.V. ontwikkelt, fabriceert en verkoopt spuitgietmatrijzen voor het vervaardigen van middelgrote gecompenpliceerde gereedschappen. VGF Axxio B.V. is gespecialiseerd op het gebied van de fijnmechanische branche. Gedaagden houden zich niet bezig met adviseren van industriële bedrijven bij toepassing en intergratie van informatietechnologie. Akzo Plastics B.V. houdt zich slechts bezig met kunststoffen als buiksgrondstof en GPT Axxio B.V. in hoofdzaak met de metaalbewerking en voorzover zij zich al met kunststof bezig houdt, betreft dit altijd enkelstuks. Anders dan de Akzo-groep leveren gedaagden machines. Anders dan de Akzo-groep produceert de Axxio-groep investeringsgoederen. De markt van de Axxio-groep is zeer klein. De markten van partijen zijn dus gescheiden en de raakvlakken zijn te verwaarlozen, temeer nu de afnemers van de Axxio-groep veelal terzake kundig zijn en de verschillen in de werkterreinen kennen. Verwarringsgevaar doet zich dus niet voor. e. Het merk Aksy is de Axxio-groep onbekend. Het is de vraag of dit merk wel gebruikt wordt. Aksy heeft niet de bekendheid van Akzo. De verschillen tussen Aksy en Axxio zijn evident. 4. De rechtbank komt tot de navolgende bevindingen: a. Naar haar oordeel is het teken Axxio geen met het merk Akzo overeenstemmend teken. Daartoe immers is er te weinig gelijkenis tussen beide tekens. Visueel bezien zijn slechts de begin- en eindletter van de tekens gelijk en auditief bezien zijn slechts deze beide klinkers en de s-klank gelijk. Daartegenover staat dat auditief de i-klank in Axxio sterk de aandacht trekt alsook het feit dat Axxio drie lettergrepen telt en Akzo twee. Visueel onderscheidt

363

Axxio zich duidelijk van Akzo door met name de dubbele XX. Zo de beide tekens bij degene die daarvan kennis neemt al enige begripsmatige betekenis oproept, dan zijn die betekenissen gelet op de namen of begrippen, waarvan zij de afkorting of beginletters vormen, duidelijk verschillend, terwijl het teken Akzo op zich zelf geen begrip aangeeft en Axxio auditief bezien nog een begrip actio - suggereert. Te minder reden voor vrees voor verwarring, associatie of het op enige wijze met elkaar te maken hebben, zulks als gevolg van overeenstemming van de tekens, is aanwezig, nu het hier niet blijkt te gaan om toonbankartikelen doch om, wat de Axxio-groep betreft, duurzame investeringsgoederen, waarbij het in aanmerking komende publiek van de Axxio-groep doorgaans terzake geïnformeerd en oplettend is. b. Ook de tekens Aksy en Axxio zijn geen overeenstemmende tekens. Visueel is slechts de beginletter dezelfde en auditief onderscheidt Axxio zich voldoende door opvallende eindletter o. Begripsmatig is de gelijkenis onvoldoende. Een ander wordt in nog sterkere mate dan ten aanzien van het niet overeenstemmen van de tekens Akzo en Axxio gesterkt door de omstandigheid dat Aksy en Axxio voor gespecialiseerde produkten van geheel verschillend aard - Aksy: diensten aangaande informatieen communicatiesystemen, en de Axxio-groep: de opgemelde produkten - staan en de in aanmerking komende afnemers een geselecteerd terzake kundig publiek vormen. De onder 4.a. laatste alinea bedoelde vrees doet zich ook hier niet voor. c. De op het merkrecht gebaseerde vorderingen dienen dus afgewezen te worden. d. Naar het oordeel van de rechtbank is er - zulks reeds op grond van hetgeen hiervoor onder 4.a. is overwogen - evenmin sprake van dat de handelsnaam Axxio slechts in zodanig geringe mate afwijkt van de handelsnaam Akzo dat als gevolg daarvan (gelet ook op de aard van de ondernemingen en hun plaatsen van vestiging) bij het publiek verwarring tussen hen te duchten zou zijn of dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Daarbij komt het argument dat wat GPT Axxio en VGF Axxio betreft aan de naam Axxio het van de handelsnaam Akzo (al dan niet gevolgd door toevoegingen) onderscheidende voorvoegsel GPT respectievelijk VGF is toegevoegd. De op het recht op haar handelsnaam gebaseerde vorderingen van de Akzo-groep moeten dus eveneens afgewezen worden. e. Enig onrechtmatig handelen - op grond waarvan het gevorderde toegewezen zou kunnen worden - blijkt niet, gegeven het vorenoverwogene en met name gelet op het ontbreken van de hiervoor onder 4.a. laatste alinea bedoelde vrees. 5. Mitsdien dient het gevorderde afgewezen te worden en zal de rechtbank Akzo-groep als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten verwezen worden. De beslissing: De rechtbank: Wijst het gevorderde af. Veroordeelt eisers in de kosten van dit geding tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ2.210,-. Enz. b) Het Hof enz. 4. De beoordeling. 4.1. (...) in hoger beroep heeft de raadsman van appellanten - hierna ook gezamenlijk "Akzo" te noemen desgevraagd verklaard dat de vermelding van de appellanten sub 17, 20 en 23 in het appelexploit en de memorie van grieven beschouwd moet worden als een kennelijke vergissing. Appellante sub 17 is per 28 december 1988 opgeheven, terwijl de appellanten sub 20 en 23 gelijk zijn aan de appellanten sub 15 respectievelijk sub 9. Het Hof

364


zal appellante sub 17 niet ontvankelijk verklaren in het door haar ingestelde hoger beroep en, zoals de Rechtbank in het bestreden vonnis reeds heeft gedaan, de lijst van appellanten aldus corrigeren dat de appellanten sub 20 en 23 daarin niet worden vermeld. Op die wijze wordt aangesloten bij het bestreden vonnis en ontstaat geen verschil tussen de procespartijen in beide instanties. 4.2. Het gaat in deze procedure om het volgende. Appellante sub 1, AKZO N.V., is houdster van het woordmerk AKZO en van het beeldmerk (gestyleerde torso van een man met gespierde armen) + logo AKZO. Appellante sub 13, AKZO SYSTEMS B.V., is houdster van het woordmerk AKSY. Deze merken zijn gedeponeerd zowel voor waren als voor diensten. Appellante sub 1, AKZO N.V., is rechthebbende op de handelsnamen AKZO en AKZO GROEP, terwijl de overige appellanten met uitzondering van appellante sub 17 rechthebbenden zijn op handelsnamen bestaande uit het woord AKZO met toevoeging van andere woorden. Geïntimeerde sub 3, AXXIO GROUP B.V., is houdster van het dienstmerk AXXIO. Geïntimeerden - hierna ook gezamenlijk "Axxio" te noemen - zijn rechthebbenden op handelsnamen waarin het woord AXXIO is opgenomen in de vorm van AXXIO GROUP, VGF AXXIO en GPT AXXIO. De rechten van Akzo op voornoemde merken en handelsnamen zijn eerder gevestigd dan die van Axxio, mede gelet op artikel 40A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). Akzo vordert een aan Axxio op te leggen verbod tot gebruik van de tekens AXXIO respectievelijk AXXIO GROUP als (kenmerkend onderdeel van) handelsnaam of merk alsmede veroordeling van de afzonderlijke geïntimeerden tot schadevergoeding nader op te maken bij staat. 4.3. De grieven onderwerpen het geschil in volle omvang aan het oordeel van het Hof. Eerst zullen de merkenrechtelijke aspecten van de zaak worden onderzocht, waarbij het met name gaat om de vraag of en in hoeverre inbreuk wordt gemaakt op het merk AKZO. Tenzij anders vermeld, wordt met het merk AKZO of AKZO steeds het woordmerk bedoeld als warenmerk en als dienstmerk. Beoordeeld dient te worden of AXXIO een met het merk AKZO overeenstemmend teken is. Van overeenstemming is sprake, aldus de door het Benelux Gerechtshof in zijn arrest van 20 mei 1983, NJ 1984, 72 [B.I.E. 1984, nr40, blz. 137, D.W.F. V.; Red.], geformuleerde regel, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen dat teken en het merk worden gewekt. 4.4. Anders dan de Rechtbank in het bestreden vonnis acht het Hof tussen het merk AKZO en het teken AXXIO, als geheel - als klankbeeld - beschouwd, auditieve gelijkenis aanwezig. In fonetisch opzicht blijft het verschil beperkt tot de i-klank in AXXIO, aangezien de z-klank in AKZO en de s-klank in AXXIO niet of nauwelijks verschillend worden uitgesproken. Dat in de uitspraak van AXXIO de klemtoon op de I ligt, zoals door Axxio is betoogd, is niet gegeven. 4.5. De auditieve gelijkenis is reeds voldoende om de mogelijkheid van associatie, en daarmee van overeenstemming, aan te nemen. In dit geval wordt het associatiegevaar vergroot door zowel de onderscheidende kracht als de bekendheid van het merk AKZO. Het merk AKZO is niet beschrijvend, het is een fantasienaam. Hetzelfde geldt voor AXXIO. Hiermee is al een vrijere dus ruimere mogelijkheid voor associatie aanwezig. Door het opvallende en gemakkelijk te onthouden klankbeeld van AKZO is tevens sprake van een aanmerkelijke onder-

16 november 1993

scheidende kracht welke bovendien versterkt wordt door de zeer grote bekendheid van het woord AKZO. Anders dan Axxio ziet het Hof geen reden om een onderscheid te maken tussen de bekendheid van AKZO als merk en als multi-national. Akzo heeft er kennelijk voor gekozen zich als onderneming te identificeren met haar gelijknamige produkten en diensten. Het staat haar vrij om de goodwill, kracht en bekendheid van de onderneming te benutten ter ondersteuning van haar goederen en diensten via het paraplu-merk AKZO. Alleen al deze marktstrategie maakt het merk AKZO sterk en bekend. 4.6. Akzo heeft zich zowel beroepen op artikel 13A lid 1 als op artikel 13A lid 2 BMW. Het beroep op artikel 13A lid 1 dient afgewezen te worden. Akzo en Axxio voeren geen waren c.q. diensten die aan elkaar gelijk zijn, terwijl deze evenmin gelijksoortig zijn te achten. Het assortiment van Axxio wijkt duidelijk af van hetgeen Akzo aanbiedt. Dat geldt ook voor de afzonderlijke producten en diensten. Om die reden is niet aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek aan de door Akzo en Axxio gevoerde produkten - los van de daarvoor gevoerde merken - dezelfde herkomst zal toekennen. Dat de waren, zoals Akzo heeft aangevoerd, deels complementair zijn en dezelfde afnemers bereiken, doet aan het voorgaande niet af. Door Akzo is niet gesteld dat een of meerdere van haar produkten en een of meerdere produkten van Axxio elkaar zodanig aanvullen dat zij in het handelsverkeer als een eenheid kunnen worden beschouwd en daardoor tot dezelfde bron herleid worden. 4.7. Met betrekking tot het beroep van Akzo op artikel 13A lid 2 BMW dient aangetekend te worden dat onder "ander gebruik" in de zin van dit artikel niet alleen het gebruik van het teken AXXIO als merk is begrepen, maar ook het gebruik van dit teken als onderdeel van handelsnamen van Axxio. Partijen zijn in hun debat niet ingegaan op het gebruik van het teken AXXIO als merk. Axxio heeft evenwel niet bestreden dat zij het teken AXXIO als dienstmerk gebruikt of zal gaan gebruiken. Axxio heeft gesteld dat de handelsnaam AXXIO GROUP in het handelsverkeer niet wordt gebruikt en dat in de handelsnamen GPT AXXIO en VGF AXXIO de bestanddelen GPT en VGF van grote betekenis zijn. Nu aan het woord GROUP en de afkortingen GPT en VGF nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend, is het Hof met Akzo van mening dat AXXIO dient te worden beschouwd als het kenmerkende onderdeel van de betreffende handelsnaam. Voorts is duidelijk en door Axxio erkend dat zij corporate identity op het teken AXXIO bouwt, zodat wel degelijk daar de volle nadruk op valt. De stelling dat de handelsnaam AXXIO GROUP in het handelsverkeer niet wordt gebruikt moet worden afgewezen. Deze stelling valt niet te rijmen met de door Axxio en Akzo in het geding gebrachte brochure van AXXIO GROUP c.q. GROUP AXXIO, waarvan Axxio zelf aangeeft dat deze bestemd is voor haar afnemers. 4.8. In verband met artikel 13A lid 2 BMW dient, nu Axxio zich niet heeft beroepen op een geldige reden, te worden bezien of in het economisch verkeer van het overeenstemmend teken AXXIO gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan AKZO N.V. als houdster van het merk AKZO schade kan worden toegebracht. In zijn arrest van 1 maart 1975, NJ 1975, 472 [B.I.E. 1975, nr30, blz. 183; Red.] heeft het Benelux Gerechtshof overwogen dat schade kan worden toegebracht door het doen ontstaan van verwarringsgevaar, door het profiteren van de bekendheid van het geschonden merk alsook door aantasting van het kooplust opwekkend vermogen van het merk, zoals door het ontnemen aan het geschonden merk van zijn exclusiviteit. 4.9. Gegeven de overeenstemming op grond van de auditieve gelijkenis, gevoegd bij de onderscheidende kracht en bekendheid van het merk AKZO, valt niet in te zien dat het teken AXXIO geen verwarringsgevaar doet

16 november 1993


ontstaan. Akzo heeft er op gewezen dat die verwarring zich in feite al heeft voorgedaan. Voorts heeft Akzo onweersproken gesteld dat Axxio een snelle expansie nastreeft en dus naar verwachting in de toekomst vaker en op breder terrein naar buiten zal treden. Daardoor kan het verwarringsgevaar alleen maar toenemen. Gegeven de bekendheid en goodwill van het merk AKZO en gegeven opnieuw de overeenstemming kan evenmin worden uitgesloten dat Axxio daarvan profiteert, ook al is dat geenszins de bedoeling. Ook de derde mogelijkheid tot schade door het afbreuk doen aan de exclusiviteit van het merk AKZO is aanwezig. Daaraan doet niet af dat, zoals Axxio heeft betoogd, andere merken reeds afbreuk doen aan de hier bedoelde exclusiviteit (verwezen wordt naar de conclusie van antwoord sub 4). Akzo heeft bovendien in prima gesteld dat de door Axxio genoemde merken in de Benelux niet worden gebruikt en daarop is Axxio in hoger beroep niet meer ingegaan. Het betoog van Axxio bij pleidooi in eerste aanleg (pleitnota bladzijde 27) dat het merk AKZO niet een zodanige uitstraling heeft buiten het gebied van de kernactiviteiten dat gevreesd moet worden voor aantasting van het onderscheidend vermogen of de uniciteit van het merk schiet tekort en dient in het licht van het voorgaande te worden verworpen. De mogelijkheid tot het toebrengen van schade is aanwezig in meerdere opzichten. 4.10. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van het woordmerk AKZO en de presentatie daarvan afwijken van de betreffende depots. Gegeven de overeenstemming en de mogelijkheid tot het toebrengen van schade dient de conclusie te zijn dat appellante sub 1, AKZO N.V., zich als houdster van het merk AKZO terecht kan beroepen op de bescherming van artikel 13A lid 2 BMW. Dit heeft tot gevolg dat de vordering tot verbod van gebruik van het teken AXXIO als (onderdeel van) handelsnaam of merk aan AKZO N.V. dient te worden toegewezen, zodat het bestreden vonnis, voor zover gewezen tegen AKZO N.V., niet in stand kan blijven en vernietigd moet worden. In dit verband kan worden toegevoegd dat AKZO N.V. zich ten aanzien van het merk AKZO eveneens kan beroepen op artikel 5A Handelsnaamwet. Er is sprake van een geringe afwijking en er is gevaar voor verwarring te duchten, met name indirecte verwarring als bedoeld in het arrest HR 6-1-1967, NJ 1969, 186 [B.I.E. 1967, nr43, blz. 124, S.B.; Red.]. 4.11. Ten aanzien van het merk AKSY acht het Hof het verschil met het teken AXXIO in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig dat een rechtens relevante mogelijkheid van associatie niet kan worden aanvaard, zodat de vordering van appellante sub 13, AKZO SYSTEMS B.V., terecht is afgewezen. 4.12. AKZO N.V. heeft als rechthebbende op de handelsnaam AKZO weliswaar een groot belang bij bescherming daarvan, maar nu het gevorderde verbod tot gebruik van het teken AXXIO toewijsbaar is op grond van de aan haar merken toekomende bescherming behoeft de vraag of het gevorderde verbod tevens toewijsbaar is op grond van de bescherming van haar handelsnaam geen bespreking. Voor de overige appellanten geldt dat op de voet van artikel 5 Handelsnaamwet ten aanzien van ieder van hen zou dienen te worden onderzocht of de handelsnamen AXXIO GROUP, GPT AXXIO en VGF AXXIO slechts in geringe mate afwijken van hun handelsnamen en zo ja, of verwarring bij het publiek te duchten is direkt of indirekt - tussen de betreffende ondernemingen in verband met hun respectievelijke aard en plaats van vestiging. Het Hof is van oordeel dat te dien aanzien door appellanten te weinig is gesteld, zodat hun vorderingen terecht werden afgewezen. 4.13. Het voorgaande heeft tot gevolg dat het gevorderde verbod alsook de door Akzo gevorderde dwang-

365

sommen uitsluitend toewijsbaar zijn aan AKZO N.V. Axxio heeft zich omtrent de dwangsommen niet uitgelaten. Het verbod tot gebruik van het teken AXXIO heeft evenwel vergaande gevolgen voor Axxio, omdat haar imago en corporate identity geheel rond dit teken zijn opgebouwd. Bij het opleggen van de gevorderde dwangsommen dient daarom rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat Axxio niet van de ene dag op de andere aan het gevorderde verbod zal kunnen voldoen en een redelijke termijn - welke het Hof op 6 maanden zal stellen - behoort te krijgen om het teken AXXIO te vervangen. 4.14. De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet dient afgewezen te worden. Niet voldoende is dat inbreuk is gemaakt op het uitsluitend recht en Axxio in strijd met haar rechtsplicht heeft gehandeld. Voor schadevergoeding - ook in dit geval - is slechts plaats indien er tevens sprake is van schuld aan de zijde van Axxio. Akzo heeft geen schuld gesteld van Axxio. Dat de gekozen naam c.q. het gekozen teken AXXIO niet is toegestaan, is niet zodanig evident dat daarmee de schuld is gegeven. 4.15. Gezien de inhoud en de uitkomst van de procedure dient Axxio te worden aangemerkt als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. Als zodanig zal zij verwezen worden in de kosten van de procedure in beide instanties. 5. De beslissing. Het Hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover tegen appellante sub 1, AKZO N.V., gewezen alsmede ten aanzien van de veroordeling van appellanten in de kosten van het geding. Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover tegen appellanten 2 t/m 21 gewezen voor het overige. Verbiedt geïntimeerden elk ten opzichte van AKZO N.V. het teken AXXIO te gebruiken als (onderdeel van) handelsnaam of merk. Veroordeelt geïntimeerden elk tot betaling aan AKZO N.V. van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor iedere dag of - naar keuze van AKZO N.V. - voor iedere stoffelijke drager waarmee de betreffende geïntimeerde het verbod overtreedt, met dien verstande dat boven een bedrag van ƒ 1.000.000,- (...) geen verdere dwangsommen worden verbeurd. Bepaalt dat Axxio een periode van 6 maanden wordt gegund, ingaande op de dag na betekening van dit arrest, om aan voornoemd verbod te voldoen, tijdens welke periode geen dwangsommen worden verbeurd. Wijst af het meer of anders gevorderde. Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt Axxio in de kosten van de procedure in eerste en tweede aanleg aan de zijde van Akzo gevallen en stelt die kosten tot aan deze uitspraak op ƒ2.366,55 voor het geding in eerste aanleg en op ƒ 4.011,65 voor het geding in hoger beroep. Enz.


366

Nr 95. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 26 februari 1992. (O&M) Mrs J.J. Brinkhof, J.H.P.J. Willems en P.A.C.E. van der Kooij. Art. 5 Handelsnaamwet (rechtsverwerking). Nu eiseres in het kader van de door de raadslieden van partijen gevoerde correspondentie haar eis op het stuk van het handelsnaamgebruik door gedaagde heeft laten vallen, mocht gedaagde er van uitgaan dat eiseres zich bij dat gebruik neerlegde, terwijl eiseres harerzijds op een dergelijke uitleg van de bereikte overeenstemming bedacht heeft moeten zijn. In aanmerking genomen dat gedaagde na die correspondentie precies hetzelfde is blijven doen wat zij toen deed, staat het eiseres thans niet meer vrij alsnog in strijd met de getroffen regeling een verbod in rechte van dat gedrag - het gebruik van de handelsnaam "O&M Adviesgroep" ~ te vorderen. Ogilvy & Mather (Nederland) B.V. te Amsterdam, eiseres, procureur Mr A.H. Vermeulen, advocaat Mr H.J.M. Boukema te Amsterdam, tegen O & M Adviesgroep B.V. te 's-Gravenhage, gedaagde, procureur Mr M.W.F.M. de Leeuw. De vordering en het verweer. 3. Eiseres vordert, kort gezegd, het gebruik door gedaagde van het teken "O&M" onrechtmatig te verklaren en gedaagde te veroordelen tot vergoeding van de door eiseres door dit gebruik geleden schade. 4. Zij legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat zij en de aan haar gelieerde ondernemingen gerechtigd zijn tot zowel het gebruik van de handelsnaam "O&M" als tot het dienstmerk "O&M", zodat het gebruik van dit teken door gedaagde jegens eiseres onrechtmatig te achten is. 5. Gedaagde voert gemotiveerd verweer. 6. Gedaagde heeft zich allereerst beroepen op een in 1988 tussen partijen tot stand gekomen dading, althans een toen tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij het geschil aangaande het gebruik door gedaagde van het teken "O&M" is geregeld. 7. Ter staving van haar stelling heeft gedaagde in het geding gebracht de correspondentie welke in 1988 tussen haar raadsman, mr. de Leeuw, en de toenmalige raadsman van eiseres, mr. J.P. Backer, is gevoerd. 8. Nadat mr. Backer gedaagde bij brief van 8 februari 1988 had gesommeerd het gebruik van de statutaire c.q. handelsnaam O & M dan wel een daarmee overeenstemmende naam te staken, heeft zich een correspondentie tussen de raadslieden ontwikkeld. 9. In het kader van die correspondentie heeft mr. Backer op 26 mei 1988 aan mr. de Leeuw geschreven: "Wat hiervan zij, na overleg met mijn cliënte zie ik desondanks nog één opening die een rechtsstrijd zou kunnen voorkomen. Mijn cliënte zou ermee kunnen instemmen dat uw cliënte haar statutaire naam handhaaft indien en voorzover zij zich nu en in de toekomst aan de volgende voorwaarden houdt. Uw cliënt zal: a) in de toekomst haar onderneming gedreven door de vennootschap voorzien van de huidige statutaire naam, uitdrukkelijk blijven beperken tot het organisatie advies-werk, en daarvan met name: de werving en selectie; en b) mitsdien haar terrein niet verleggen, formeel danwei materieel, naar reclame, publiciteit en marketing zoals deze door O & M wordt bedreven; en c) in plaats van haar huidige handelsnaam (OMAD) niet O & M Adviesgroep B.V. als

16 november 1993

handelsnaam gaan voeren, anders dan als wettelijk verplichte aanduiding van de (statutaire) vennootschapsnaam, in advertenties en andere uitingen van de vennootschapsnaam waarvan het publiek kennis behoort te nemen; en d) evenmin een andere handelsnaam gaan voeren die op verwarringwekkende wijze met "O & M" overeenstemt. Wenst uw cliënte zich niet tot een dergelijke afspraak te verbinden, dan zal mijn cliënte rechtsmaatregelen dienen te treffen. Het komt mij echter voor dat ik met het vorenstaande een opening heb geboden om dat te voorkomen." 10. Op deze brief heeft mr. de Leeuw bij brief van 6 juni 1988 geantwoord, in welke brief hij onder meer schrijft: "Ten derde merk ik op, dat het onder c genoemde onderdeel van uw voorstel - a en b zou cliënte eventueel in overweging willen nemen - in feite gelijk is aan de strekking van uw eerste brief van 8 februari jl.; de bezwaren van cliënte hiertegen zijn bekend. Derhalve is de inhoud van uw besproken brief geen aanleiding voor cliënte haar standpunt te herzien en/of aan de wensen van uw cliënte tegemoet te komen, verder dan (onverplicht) in de zin van de punten a en b van uw voorstel." 11. Bij brief van 8 juli 1988 heeft mr. Backer hierop gereageerd met een brief waarin hij onder meer schrijft: "Ik overlegde met cliënte en concludeer als volgt. Uw cliënte zal zich houden aan hetgeen ik in mijn brief van 26 mei onder a) en b) heb geformuleerd. Ten aanzien van het onder d) in dezelfde brief gestelde vraag ik u verder geen uitspraak te doen, aangezien de kwestie te zijnder tijd desnodig door de rechter aan de hand van het gemene recht zal worden beoordeeld. Ik zal mijn cliënte adviseren om op basis van het hierboven gestelde voorshands af te zien van het nemen van rechtsmaatregelen." 12. Nadat vervolgens mr. de Leeuw in een brief van 8 november 1988 aan mr. Backer had geschreven dat de punten a en b geen probleem opleverden heeft hij die brief besloten met: "Ik neem aan dat de kwestie hiermee thans echt als afgewikkeld beschouwd kan worden. Ten behoeve van de volledigheid verneem ik zo echter graag nog even van u." 13. Tenslotte heeft mr. Backer bij brief van 10 november 1988 geschreven: "In antwoord op uw brief van 8 november jl. bericht ik U dat ik mijn cliënt zal adviseren de kwestie te laten rusten Ik ga thans over tot het sluiten van het dossier." 14. De rechtbank is, anders dan eiseres, van oordeel dat - daargelaten of in casu sprake was van een overeenkomst van dading als bedoeld in artikel 1888 B.W. - uit deze correspondentie op zijn minst genomen blijkt van een tussen partijen tot stand gekomen minnelijke regeling. Gedaagde heeft immers mr. Backer, die door eiseres was ingeschakeld ter behandeling van het geschil inzake het gebruik van gedaagdes handelsnaam, mogen beschouwen als eiseresses vertegenwoordiger op dit stuk, zulks temeer nu mr. Backer bij herhaling schreef dat hij overleg met eiseres had gepleegd. 15. Eiseres heeft nog betoogd dat de hiervoor geciteerde brieven eiseres niet kunnen binden nu het hier confraternele correspondentie betrof doch de rechtbank kan eiseres in die stelling niet volgen. Daargelaten wat het karakter van de voorafgaande correspondentie was, heeft mr. Backer immers uit de brief van mr. de Leeuw van 8 november 1988 moeten begrijpen dat het mr. de Leeuw namens gedaagde te doen was om een definitieve standpuntbevestiging en niet om vrijblijvende schikkingsonderhandelingen.

16 november 1993


16. Nu eiseres in het kader van de eerder aangehaalde correspondentie haar eis op het stuk van het handelsnaamgebruik door gedaagde (punt c) heeft laten vallen, mocht gedaagde er van uitgaan dat eiseres zich bij dit gebruik neerlegde terwijl eiseres harerzijds op een dergelijke uitleg van de bereikte overeenstemming bedacht heeft moeten zijn. In aanmerking genomen dat eiseres ter gelegenheid van de pleidooien bij herhaling heeft betoogd dat gedaagde na 1988 precies hetzelfde is blijven doen wat zij toen deed, en in aanmerking genomen dat eiseres zich blijkens het hiervoor overwogene daarbij heeft neergelegd, staat het eiseres thans niet meer vrij alsnog in strijd met de getroffen regeling een verbod in rechte van dat gedrag te vorderen. De vorderingen moeten daarom worden afgewezen, waarbij eiseres als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten moet worden veroordeeld. 17. De vorderingen moeten daarom worden afgewezen, waarbij eiseres als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten moet worden veroordeeld. Beslissing. De rechtbank: - wijst de vorderingen af; - veroordeelt Ogilvy & Mather (Nederland) B.V. in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van O & M Adviesgroep B.V. begroot op ƒ 3.090,-. Enz.

Nr 96. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 13 juli 1992. (Puffalump Kid) Mr J.M. Vrakking.

(li: Puffalump/re: Simba's pop) Art. 1 Auteurswet 1912. De pop "Puffalump Kid" is een werk van kunst omdat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt. De aanpassingen gaandeweg in het ontwerp maken reeds genoegzaam duidelijk hoezeer de pop een persoonlijk werk van haar ontwerpers is. Tot die conclusie geeft ook het verzorgde uiterlijk van de pop aanleiding. Art. 13 Aw. Simba's pop maakt inbreuk: de gelijkenis tussen de poppen wordt erkend, het is niet aannemelijk dat Simba

367

haar pop niet heeft ontleend; de Puffalump Kid bevat in het ontwerp een snijfout die tevens voorkomt in Simba's pop. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. De waarschuwing aan de afnemers van de wederpartij tegen auteursrechtinbreuk was op haar plaats en dus niet onrechtmatig. Simba Toys GmbH & Co. KG te Fürth, Duitsland, eiseres [in kort geding], procureur Mr B. Santen, tegen Fisher Price N.V. te Kaulille, België, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J.W. Knipscheer. 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Simba produceert en verhandelt kinderpoppen, waaronder een pop onder art.-nr. 503.1023. b. Fisher Price produceert en verhandelt onder meer kinderpoppen, waaronder een pop genaamd "Puffalump Kid(s)". c. Fisher Price heeft afnemers van Simba een brief geschreven en daarin meegedeeld dat de pop van Simba een inbreuk vormde op het auteursrecht van Fisher Price, met het advies van import/ verkoop/ verveelvoudiging van de gelijkende pop van Simba af te zien. 2. Simba vordert -kort gezegd- redres van deze handeling op straffe van een dwangsom, alsmede een voorschot op schadevergoeding terzake van dit onrechtmatig gedrag, aldus Simba. 3. Fisher Price heeft de vordering bestreden. Zij meent tot haar gedrag gerechtigd te zijn, op de gronden in de brief vermeld. 4. De voorziening wordt geweigerd om de navolgende redenen. 5. Anders dan Simba betoogt is de pop van Fisher Price auteursrechtelijk beschermd. De pop "Puffalump Kid" is een werk van kunst, omdat het werk - naar waarneming dezerzijds ter zitting - een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt. Ter zitting heeft Fisher Price (onbetwist door Simba) de ontstaansgeschiedenis van het werk geschetst. De aanpassingen gaandeweg in het ontwerp, maken reeds genoegzaam duidelijk hoezeer de pop van Fisher Price een persoonlijk werk van haar ontwerpers is. Tot die conclusie geeft het verzorgde uiterlijk van de pop ook aanleiding. 6. De pop van Simba maakt inbreuk op het auteursrecht van Fisher Price. De gelijkenis tussen de poppen wordt door Simba erkend, zodat dit punt geen nadere beschouwing behoeft. De stelling van Simba dat de pop van Fisher Price geen bijzondere kenmerken draagt, is reeds onder 5 weerlegd. Het is niet aannemelijk dat Simba haar pop niet aan de pop van Fisher Price ontleent. Fisher Price heeft onbetwist betoogd dat haar pop in het ontwerp een snijfout bevat, die tevens voorkomt in de pop van Simba. 7. Fisher Price handelt dus niet reeds onrechtmatig jegens Simba door haar afnemers te waarschuwen gelijk zij heeft gedaan. Die waarschuwing was immers op haar plaats. 8. Simba heeft nog betoogd dat Fisher Price misleidende reclame heeft gemaakt onder haar afnemers. Dit betoog faalt reeds omdat de inhoud van de brief van Fisher Price niet misleidt, maar de waarheid inhoudt op het punt van de inbreuk. 9. Nu Fisher Price niet onrechtmatig jegens Simba handelt, is er evenmin plaats voor een vordering tot schadevergoeding aan Simba. Er is dan ook geen reden voor een voorschot terzake. 10. Het bovenstaande voert tot het weigeren van de voorziening. Simba wordt als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding.


368

Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Simba in de kosten van dit geding, tot

16 november 1993

heden aan de zijde van Fisher Price begroot op ƒ 250,aan vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur. 3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Mededelingen Symposium "1998, welke produkten maken we dan?". Op 19 november 1993 organiseert de afdeling Industrieel Ontwerpen van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI), samen met de Stiching ioN (industrieel ontwerpen Nederland) een symposium dat gewijd wordt aan de vraag: Waarmee moeten produktontwikkelaars in de Nederlandse industrie rekening houden voor het jaar 1998? Vijf jaar lijkt dichtbij, maar vijf jaar geleden hadden weinig bedrijven enige notie van hetgeen hun boven hun hoofd hing met betrekking tot de dag van vandaag. Vijf jaar geleden waren er nog nauwelijks faxen, de term milieuvriendelijk ontwerpen was een onbekend begrip en het "oostblok" was nog hermetisch gesloten. "1998, kritische succesfactoren voor de komende vijf jaar" is de officiële titel van dit symposium dat gehouden wordt in het Slot van Zeist. De doelgroep bestaat uit produktontwikkelaars en industrieel ontwerpers die werkzaam zijn in de industrie en bij dienstverlenende bedrijven & instellingen. Bij aanvang van het symposium zal een beleidsnota over het belang van industrieel ontwerpen voor de Nederlandse industrie overhandigd worden aan de heer J.H.M. Donders van het Ministerie van Economische Zaken. Aan het slot van het symposium zal een nieuw vaktijdschrift gepresenteerd worden met de titel "Produkt, tijdschrift voor industriële produktontwikkeling". Inlichtingen: 03404-25139. LES-conferentie "Licensing in Europe for 2002". LES (Licensing Executives Society) Benelux organiseert van 17-20 april 1994 de 6de LES Europese conferentie onder de titel "Licensing in Europe for 2002; hands-on business and practice". De conferentie wordt gehouden in Delft. Inleiders zullen spreken over recente ontwikkelingen en over hun visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van: - Experiences in international technology transfer - Strategies for patenting and licensing in Europe - Protecting your technology position in Europe

- Licensing practice for Health Care in Europe - Licensing and protection of software in Europe. Inlichtingen: Congresbureau ASD, Postbus 40, 2600 AA Delft, tel.: 015-120234; fax: 015-120250. Grotius-opleiding "Europees en Nederlands Mededingingsrecht". De Stichting Grotius Academie organiseert een praktijkgerichte, specialisatie-opleiding "Europees en Nederlands Mededingingsrecht". Aan de orde komen o.a.: Economische achtergronden kartelrecht, handhaving en procedures; de Commissie, NL-mededingingsrecht, handhaving en procedures; rechterlijke instanties, horizontale overeenkomsten, verticale overeenkomsten, distributievormen, joint ventures, economische achtergronden en machtsposities, Lid-Staten en kartelrecht, internationale context en "buurlanden", toegelaten staatssteun. Hoofddocenten: Jhr Mr L.H. van Lennep en Mr B.L.P. van Reeken. Docenten o.a.: Prof. Dr H.W. de Jong, Prof. Dr J.H.V. Stuyck, Prof. Mr M.R. Mok, Prof. Mr D.W.F. Verkade, Prof. Mr R. Barents, Mr M.C.E.J. Bronckers. Werkmethode: In hoog tempo en op hoog niveau wordt met de deelnemers aan de hand van de problemen uit de praktijk gewerkt. In groepen van maximaal 25 personen wordt de stof mede aan de hand van tevoren door de deelnemers gemaakt en ingeleverd huiswerk behandeld. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Doelgroep: Juristen, reeds drie jaren of langer werkzaam in de advocatuur, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de centrale overheid (m.n. wordt gedacht aan ambtenaren die zich met marktwerking bezighouden) en overige belangstellenden. Kosten: ± ƒ5.600,-. Uitgebreide informatie en brochures: Stichting Grotius Academie, p / a Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Bureau Opleidingen Juridische Faculteit KUN, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, tel.: 080-612492/615619; fax: 080-615949.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 november 1993, 61e jaargang, nr 11 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents