Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 juli 1996, 64e jaargang, nr 7 Auteursrecht voorbehouden

221

16 juli 1996, 64e jaargang, nr 7 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Dr J. H. J. den Hartog, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële Mededelingen. Verdrag tot

Nr 73. Hof Arnhem, 2 mei 1995, Renault/Reynolds Aluminium (de Merkenrichtlijn beoogt geen ander criterium dan het in de Benelux ontwikkelde associatiegevaar; gezien beslissing BenGH, verbod beperkt tot België en Luxemburg)(met noot J.H.S.).

Mr H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellenrichtlijn (blz. 222-231). Jurisprudentie.

Nr 74. Pres. Rechtbank Groningen, 16 sept. 1993, Zilveren Kruis Ziektekosten Verzekeringen/Noorderkruis Zorgverzekeraars e.a. ("Zilveren Kruis" is o.g.v. onderdeel "zilveren" onderscheidend dienstmerk; teken "Noorderkruis" levert geen associatiegevaar op; geen handelsnaamverwarring).

a. Rechterlijke uitspraken.

3. Handelsnaamrecht.

1. Octrooirecht. Nr 70. Rechtbank 's-Gravenhage, 1 febr. 1995, Tieleman Food Eq./Stork PMT (inventiviteit ook bij specifieke toepassing van reeds lang algemeen bekend idee mogelijk).

Nr 75. Hof Amsterdam, 28 juli 1994, Interim Management Nederland IMN/Informatie Management Nederland (geen verwarring tussen de handelsnamen, ook niet gebruikt naast IMN; geen overeenstemming tussen naam en woord-/beeldmerk IMN).

2. Merkenrecht.

4. Auteursrecht.

Nr 71. High Court of Justice (UK), 1 aug. 1995, Wagamama/ City Centre Restaurants e.a. (niet aannemelijk is dat "likelihood of association" in de Trademark Act 1994, dat is ontleend aan de Merkenrichtlijn, beoogt het begrip associatiegevaar als ontwikkeld in de Benelux, in het merkenrecht der Lidstaten te incorporeren).

Nr 76. Hof 's-Hertogenbosch, 18 mei 1993, Paper Art Cards/ A.J.A. Duijm (geen auteursrechtelijke bescherming van idee of stijl; nodeloos vergaande stijlnavolging kan onrechtmatig zijn; onvoldoende belang bij "recalT-bevel).

Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. samenwerking inzake octrooien (PCT). Artikelen.

Nr 72. Rechtbank Breda, 14 juni 1994, Kortman Intradal/ Mr J.M. Pais, curator in faill. van Dentip International e.a. (het associatiecriterium is niet achterhaald door de Merkenrichtlijn; grote mate van gelijkenis tussen "Zendium" en "Sensim"; soortgelijkheid van waren).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E)

64e jaargang

Nr 77. Hof Arnhem, 28 febr. 1989, Tiki Trading Benelux/Mr J.R.E. van Smeden, curator faill. Gaastra (naam van onderneming in een merk geldt niet als aanduiding van de maker van het werk/produkt; "openbaarmaken" resp. "in het verkeer brengen" omvat ook met toestemming van de rechthebbende, waar ook ter wereld, in het verkeer brengen; geen toestemming bij afkeuren en doen terugnemen van een partij).

Nr7

Blz. 221-256

Rijswijk, 16 juli 1996

222

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

b. Beslissingen van de Octrooiraad.

Mededelingen.

Nr 78. Afdeling van Beroep, 13 okt. 1993 (werkwijze of voortbrengsel van de uitvinding hoeft niet in een conclusie van de voorrangsaanvrage te zijn vermeld; uitvindingshoogte op grond van verrassende eigenschappen; fictieve stand der techniek; stofbescherming).

PAO-cursus Actualiteiten Auteursrecht (blz. 256).

16 juli 1996

Officiële mededelingen Personeel.

Register van Octrooigemachtigden.

Beëindiging van het dienstverband. Aan mevrouw J.A. van Staden-van der Hallen, administratief medewerkster in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 juli 1996 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 mei 1996, nr Personeel 96024). Aan de heer J.H.W.B. Clason, administratief medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 juli 1996 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 mei 1996, nr Personeel 96024A). Aan de heer F. van Delden, administratief medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juli 1996 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 mei 1996, nr Personeel 96025).

De Voorzitter van de Octrooiraad deelt mee dat op hun verzoek in het Register zijn ingeschreven op 12 juni 1996 Mevr. Dr M. Hogenbirk en Dr P.M.G.R van Wezenbeek en op 21 juni 1996 Dr Ir P. Bras en Dipl.-Ing. H.K.L.F. ter Smitten. De inschrijvingen in het Register van Ir A.M.E. Siemens en Ir H.W. Schneider zijn op hun verzoek op resp. 1 mei 1996 en 17 juni 1996 doorgehaald. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). Op 16 april 1996 is Cuba toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 19 juni 1970 (Trb. 1973, 20, laatstelijk 1996, 25). Cuba heeft daarbij onder meer verklaard zich niet gebonden te achten aan art. 59 van het Verdrag. Het Verdrag treedt voor Cuba in werking op 16 juli 1996. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken).

Artikelen Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellen-richtlyn. Mr H.M.H. Speyart.') 1. Inleiding Bijna twee jaar na het verschijnen van de voorstellen van de Europese Commissie voor een verordening1) en een richtlijn2) op het gebied van modellenbescherming, heeft het Euro*) De auteur was ten tijde van het schrijven van dit stuk beleidsambtenaar bij de Europese Commissie te Brussel, Directoraat-Generaal XV (Interne Markt en Financiële Diensten), beleidsafdeling industriële eigendom. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven en is noch voor de Europese Commissie noch voor haar diensten verbindend. 1 ) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen, Pb. EG C 29/20 van 31 januari 1994, met toelichting gepubliceerd in COM(93)342 def.-COD 463 van 3 december 1993 (hierna "verordeningsvoorstel"). z ) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen; Pb. EG C 345/14 van 23 december 1993, met toelichting gepubliceerd in COM(93)344 def.-COD 464 van 3 december 1993 (hierna "richtlijnvoorstel"). Zie over beide voorstellen: H. Cohen Jehoram, "Cumulation of Protection in the EC Design Proposals" (The 1994 Herschel Smith Lecture) in EIPR, 1994/ 12, blz. 514-520; A. Horton, "European Design Law and the Spare Parts Dilemma: The Proposed Regulation and Directive" in EIPR 1994/2, blz. 51-57; B. Posner, "The ProposaI for an EU Design" in IER 1995/4, blz. 121-128 en V. Scordamaglia,

pees Parlement op 12 oktober 1995 zijn standpunt na eerste lezing van de richtlijn ingenomen.3) Naar aanleiding van de in dit standpunt opgenomen amendementen heeft de Europese Commissie op 21 februari jl. een gewijzigd voorstel aangenomen.4) Hoewel het onwaarschijnlijk is, dat de Commissie zich heeft laten inspireren door het (nieuw) BW, zal hierna blijken dat de woorden "redelijk en billijk" in dit gewijzigde voorstel voor een richtlijn een belangrijke rol spelen. Hieronder zullen, na een korte weergave van de procedurele ontwikkelingen die beide oorspronkelijke voorstellen hebben doorgemaakt, de belangrijkste punten van dit gewijzigde voorstel worden besproken.

"La nozione di 'disegno e modello' ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria" in /?;'vista di Diritto Industriale, 1995, Vol. 44/3, blz. 113-155. 3 ) Pb. EG C 287 van 30 oktober 1995. In de tussentijd had het Economisch en Sociaal Comité op 6 j u l i 1994 en op 22 februari 1995 ook standpunten aangenomen {Pb. EG C 388 van 31 december 1994 en Pb. EG C 110 van 2 mei 1995). 4 ) Pb. EG C 142 van 14 mei 1996, met toelichting gepubliceerd als COM(96)66 definitief (hierna " h e t gewijzigde voorstel").

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

2. De oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie De oorspronkelijke voorstellen uit 1993 behelzen een tweeledige oplossing voor het probleem dat ten grondslag ligt aan alle communautaire voorstellen voor regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom: de tegenstelling tussen enerzijds nationaal geregelde intellectuele eigendomsrechten en anderzijds het streven om de 15 nationale economieën van de Unie tot één geïntegreerde markt om te vormen. Bij dit streven hoort de wens om alle belemmeringen voor een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de Gemeenschap op te heffen.5) Uiteraard is een stelsel, waarin intellectuele eigendomsrechten op nationaal niveau worden toegekend en hard gemaakt, bij uitstek geschikt om dergelijke belemmeringen op te werpen.6) Zo zal de ondernemer, die een design-produkt binnen de hele Gemeenschap op de markt wil brengen, twaalf verschillende depots moeten verrichten.7) Daarna moet hij nog maar afwachten of het produkt onder alle nationale stelsels voor bescherming in aanmerking komt. Wanneer dit lukt, moet hij de aldus verkregen rechten, die in elke Lidstaat wat de inhoud, de omvang en de duur betreft nogal kunnen verschillen, hard zien te maken. Onder deze omstandigheden is het moeilijk vol te houden dat de Europese markt voor deze producent de kenmerken vertoont van een geïntegreerde thuismarkt. De verordening: het invoeren van een Gemeenschapsmodel De model-voorstellen berusten op een uitvoerige voorbereiding, die onder meer bestond uit een voorontwerp van het Max Planck Instituut uit 1990,8) een groenboek uit 19919) en twee hoorzittingen.10) Tijdens deze voorbereidingen heeft de Europese industrie de noodzaak aangegeven van een op het Gemeenschapsmerk geënt systeem van modellenbescherming, waarmee het uiterlijk van produkten binnen de hele Gemeenschap op uniforme wijze beschermd kan worden. Het logische antwoord op deze behoefte was het voorstel voor een verordening, die een eenvormig Europees modelrecht in het leven zou roepen: het Gemeenschapsmodel.11) Bij het bepalen van de inhoud die een dergelijk recht zou moeten krijgen is een discussie ontstaan over de vraag of de zogenaamde "patent" of de "copyright" benadering zou moeten prevaleren.12) Deze discussie is op de veronderstelling gebaseerd dat het modelrecht een combinatie is van het auteurss

) Artt. 2 en 3, sub a), c) en f) EG. ) Zoals bekend maakt art. 36 EG ten gunste van dit stelsel een uitzondering op het in art. 30 EG vervatte verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke strekking. Naast de verhouding tussen intellectuele eigendom en het Europees mededingingsbeleid heeft dit spanningsveld een belangrijk gedeelte van op het gebied van de intellectuele eigendom ontwikkelde jurisprudentie van het Hof der EG opgeleverd. 7 ) Vanwege het eenvormige regime van de B T M W en het ontbreken van enige regeling in Griekenland telt de Gemeenschap twaalf stelsels van ingeschreven modellenbescherming. 8 ) " A u f dem Wege zu einem europaischen Musterrecht", GRUR Int. 1990/8, blz. 559-586, in het engels gepubliceerd in IIC1991, blz. 523 e.v. 9 ) Groenboek betreffende de juridische bescherming van modellen van nijverheid. Werkdocument van de diensten van de Commissie, juni 1991, lll/F/5131/91, hierna "groenboek". Zie: H. Cohen Jehoram e.a., Bescherming van vormgeving in Europa, (J. Jonkers, P.J. Keuchenius en J.A. Schaap, red.), Kluwer, Deventer, 1993 (verslag van een op 18 november 1992 gehouden symposium van de Stichting Auteursrechtmanifestaties) en V. Scordamaglia, "II libro verde della c o m missione Ce sulla titela giuridica dei disegni e modelli indust r i a l i " in II Foro Italiano, 1991/IV, blz. 350-383. 10 ) Op 25 en 26 februari 1992 (Verslag uitgegeven als Hl/F/ 5252/92), en over de behandeling van onderdelen in juli 1992. " ) In het verordeningsvoorstel wordt het communautair modelrecht aangeduid als "Gemeenschapsmodel". 12 ) Deze discussie wordt met name uitgevochten in (chronologisch): H. Cohen Jehoram, "The EC Green Paper on the 6

223

en octrooirecht: bij de vormgeving van een produkt speelt de creativiteit van de ontwerper een grote rol, maar moet veelal ook met een technisch effect rekening worden gehouden. Naar gelang men zich bij de bescherming van modellen meer door een van deze aspecten laat inspireren, ontstaat de "patent" dan wel de "copyright" benadering. In de meeste Lidstaten volgt het specifieke modelrecht de "patent approach": na aanmelding en (eventueel) vooronderzoek verschaft de inschrijving een monopolierecht op het gebruik van een model ("Sperrwirkung").13) Een voordeel van deze benadering is dat de inschrijving zekerheid schept over die modellen, waarvoor bescherming wordt geclaimd en dat het daardoor mogelijk is een ruime beschermingsomvang te bieden. Volgens veel auteurs is het registerstelsel echter niet geschikt ter bescherming van modellen omdat de nieuwheid van een model in het leeuwedeel van de gevallen door openbaarmaking zonder voorafgaand depot is aangetast.14) Sommige industriële sectoren hebben ook aangevoerd dat bij produkten met een zeer korte ontwikkelingsperiode en levensduur, zoals bijvoorbeeld textiel- en modeprodukten, registratie niet de moeite waard is. Een alternatief is de auteursrechtelijke benadering, waar modellen door het gewone auteursrecht worden beschermd. Zonder formaliteiten ontstaat dan een bescherming tegen de ongeoorloofde reproduktie van een model. Volgens de opstellers van het groenboek is het auteursrecht echter niet geschikt als uitsluitend middel ter bescherming van modellen, omdat het de bescherming van de creativiteit van de maker tot doel heeft en niet, zoals bij een model het geval zou moeten zijn, de bescherming van de waarde van een model als marketing instrument.15) Vanwege de nadruk op de persoonlijkheid van de maker zou de beschermingsduur te lang zijn en zou het overdragen van rechten op praktische moeilijkheden kunnen stuiten.16) Om deze patstelling te doorbreken heeft de Commissie derhalve een nieuwe benadering willen volgen, die de voordelen van beide benaderingen combineert, maar die het eventueel overlappen van auteurs- en modelrechtelijke bescherming onverlet laat.17) De "Design" benadering: het ingeschreven en nietingeschreven Gemeenschapsmodel Het voorstel voor de verordening voorziet in een keuze tussen twee vormen van bescherming: een ingeschreven recht en het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, dat bij de openbaarmaking van een model - waar ook ter wereld — automatisch tot stand komt. De materiële beschermingsvereisten en de beschermingsomvang zijn voor beide varianten eenvormig geregeld, maar er is een verschil voor wat de beschermingsduur en -inhoud betreft. Het niet-ingeschreven recht duurt tot drie jaar na openbaarmaking, terwijl de ingeschreven vorm voor een duur van vijfjaar na indiening van de aanvraag voortduurt, telkens te verlengen met vijfjaar tot en met een maximale duur van 25 jaar. De duur van drie jaar voor het niet-ingeschreven recht heeft men gekozen om, terwille van de rechtszekerheid, Legal Protectionof Industrial Design. Half Way d o w n the Right Track - A View f r o m the Benelux" in EIPR 1992/3, blz. 75-78; J. Lahore, "Intellectual Property Rights and Unfair Copying: Old Concepts, New Ideas" in EIPR 1992/12, blz. 428-433; A. Kur, "The Green Paper's 'Design Approach' - What's W r o n g with it?" in EIPR 1993/10, blz. 374-378 en tenslotte Cohen Jehoram, 1994, a.w. 13 ) De Duitse en Franse wetgeving verlenen geen monopolierecht, maar een recht van bescherming tegen nabootsing. 14 ) Zie bijvoorbeeld: Cohen Jehoram in Cohen Jehoram e.a., 1993, a.w. op blz. 40; Th.C.J.A. van Engelen, "20 jaar Benelux Modelrecht" in IER, 1995/6, blz. 197-203, op blz. 200 en D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer, Deventer, 1985, nr. 50 e.v. 15 ) Groenboek op blz. 65 e.v. 16 ) Bijvoorbeeld in Duitsland: art. 29 UrhG. Zie A. Firth, "Aspects of Design Protection in Europe" in EIPR 1993/2, blz 42-47 op blz. 43. 17 ) In paragraaf 7 van dit stuk w o r d t o p deze cumulatie ingegaan.

224

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

de rechthebbende ertoe te bewegen tot inschrijving over te gaan indien hij langer dan voor korte duur bescherming wenst te genieten. Wat de inhoud van het recht betreft omvat het ingeschreven recht een uitsluitend recht op het gebruik van het model, terwijl het niet-ingeschreven recht slechts beschermt tegen nabootsing.18) Tegenover de moeite die men zich bij de inschrijving moet getroosten staat derhalve een zwaardere en langere vorm van bescherming. Zoals reeds aangeduid is een groot bezwaar van het registerstelsel dat de openbaarmaking van een model zonder voorafgaande registratie de nieuwheid van dat model aantast. Om deze situatie te verhelpen bevatten de voorstellen een termijn van respijt van één jaar.19) In de praktijk komt deze bepaling, die overigens lijkt op de in de BTMW op te nemen regeling (zie hierna onder § 8), er op neer dat de rechthebbende één jaar de tijd heeft om zijn produkt op de markt te testen en te bedenken of hij zijn niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht wil omzetten in een ingeschreven recht, op nationaal of communautair niveau. De richtlijn: een harmonisering van nationale ingeschreven modellen Een producent die op kleinere schaal werkzaam is en die dus niet per se behoefte heeft aan een ingeschreven recht dat voor de hele Gemeenschap geldig is, zal zich gedurende drie jaar tegen plagiaat beschermd weten door de niet-ingeschreven variant van het Gemeenschapsmodel. Indien hij daarnaast ook over één of meer nationale ingeschreven rechten wenst te beschikken, kan hij uiteraard nog steeds op nationaal niveau registreren. Om ook voor deze gevallen een geharmoniseerd rechtsgebied te scheppen, heeft de Commissie ook een voorstel ingediend voor een richtlijn, die ervoor moet zorgen dat de nationale regels ter bescherming van ingeschreven modellen onderling en met de verordening compatibel zijn. De richtlijn bevat geen bepalingen die betrekking nebben op nationale vormen van het niet-ingeschreven modelrecht, dat eigenlijk alleen in het Verenigd Koninkrijk bestaat.20) 3. De rechtsgrondslag van de twee voorstellen; procedurele aspecten Beide voorstellen van de Commissie zijn lange tijd door het Europees Parlement geblokkeerd wegens onenigheid over de rechtsgrondslag van de verordening. Om deze discussie te volgen, moet de IE beoefenaar zich kortstondig in het Europees institutioneel recht verdiepen. In haar oorspronkelijke voorstellen bepleitte de Commissie dat beide instrumenten zich konden baseren op art. 100 A EG, dat bepaalt dat de Gemeenschap bevoegd is om de nodige maatregelen vast te stellen tot onderlinge aanpassing van de bepalingen van de Lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen. Voor de richtlijn is dit gebruik van art. 100 A EG onomstreden, maar in het kader van de verordening is betwijfeld of deze grondslag het scheppen van een nieuw communautair intellectueel eigendomsrecht wel kan dragen. De Commissie heeft bij het presenteren van haar verordeningsvoorstel het gebruik van art. 100 A EG verdedigd door de volgende stellingen te deponeren:21) - Art. 100 A EG spreekt slechts over "maatregelen", waarmee elke vorm van optreden wordt bedoeld. Hierbij hangt de keuze van een aan te nemen instrument af "van de geschiktheid en de noodzakelijkheid ervan voor de verwezenlijking van de doelstelling". - Het invoeren van een communautair recht, dat naast de nationale rechten komt te staan, vormt, naast de aanpassing van nationale regelgeving, een noodzakelijke 18 ) Artt. 20 en 21 verordeningsvoorstel, art. 12 gewijzigd richtlijnvoorstel. 19 ) Art. 8 verordeningsvoorstel, art. 6 lid 1 richtlijnvoorstel en art. 6 lid 2 gewijzigd richtlijnvoorstel. 20 ) Met dien verstande dat het daar een ander beschermingsvoorwerp kent dan het ingeschreven modelrecht. Zie: 1988 UK Copyright, Designs and Patents Act, Part III. 21 ) Verordeningsvoorstel, toelichting, hoofdstuk 2.

16 juli 1996

harmoniseringsmaatregel in het kader van de modellenwetgeving. - Een dergelijk recht kan uitsluitend door middel van een verordening worden geschapen. - Omdat de volledige harmonisering van het modelrecht derhalve niet alleen door middel van een richtlijn verwezenlijkt kan worden, mag men zich ook van een verordening bedienen.22) De Raad heeft daarentegen van meet af aan gesteld dat de verordening op art. 235 EG gebaseerd moet worden. Deze bepaling treft een voorziening voor gevallen waarin een bepaalde maatregel nodig is ter voltooiing van de Gemeenschappelijke markt, maar niet genomen kan worden omdat de Gemeenschap niet over de daarvoor benodigde bevoegdheden beschikt.23) Omdat de bepaling van de rechtsgrondslag verstrekkende procedurele gevolgen heeft is dit een belangrijke vraag: waar art. 235 slechts voorziet in een raadpleging van het Europees Parlement, maar eenparigheid vereist in de Raad, verwijst art. 100 A EG naar de medebeslissingsprocedure van art. 189 B EG. Dit is een door het Verdrag inzake de Europese Unie ingevoerde procedure die het Europees Parlement, naast de Raad, als gelijkwaardige partij in het wetgevingsproces betrekt. In deze procedure gaat een oorspronkelijk voorstel van de Commissie eerst naar het Parlement voor een eerste lezing, waarna de Commissie eventueel een gewijzigd voorstel kan aannemen, zoals nu met de richtlijn gebeurd is. De Raad neemt vervolgens een zogenaamd gemeenschappelijk standpunt in, dat naar het Parlement wordt gezonden voor een tweede lezing. Eventuele amendementen in deze tweede lezing worden doorgestuurd naar de Commissie, die haar mening kan geven. Tenslotte komen alle stukken terug bij de Raad, die moet beslissen of de amendementen van het Parlement worden overgenomen. Als dit niet het geval is, moet de zogenaamde bemiddelingsprocedure uitkomst bieden. Naast de overeenstemming tussen Raad en Parlement is het belangrijkste kenmerk van deze procedure dat de Raad met gekwalificeerde meerderheid kan beslissen, indien hij de voorstellen van de Commissie volgt.24) Uiteindelijk is deze discussie door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in een obiter dictum van zijn advies 1/94 in het voordeel van de Raad beslecht: "[...]de Gemeenschap [is] op het gebied van de intellectuele eigendom bevoegd [...] om tengevolge van artt. 100 en 100 A nationale wetgeving te harmoniseren en [...] [kan] zich ook van art. 235 [EG] [...] bedienen als grondslag voor de invoering van nieuwe rechten, die boven nationale rechten zouden komen te rusten f...]."25) 22 ) Zie in die zin: Hauptzollamt Bremerhaven/Massey Fergusson(Hof EG zaak 8/73, [19731 ECRB91). 23 ) Deze rechtsgrondslag kan echter uitsluitend w o r d e n toegepast "bij het ontbreken van een andere verdragsbepaling die de instellingen van de Gemeenschap de bevoegdheden geeft om de desbetreffende maatregel te n e m e n " ; laatstelijk in Hof EG zaak 45/86 Commissie/Raad (algemene tarifaire voorkeur) [1987] EC/ï 1493 en Hof EG zaak 242/87 Commissie/Raad (Erasmus) [1989] ECR1425. In het verleden is gebleken dat het scheppen van nieuwe, rechtspersoonlijkheid bezittende instanties, de toepassing van art. 235 EG niet in de weg hoeft te staan, bijvoorbeeld in het geval van het Europees monetair sa menwerkingsfonds (verordening 907/ 73, Pb. EG 1973 L 89/2) en van de Europese stichting voor d e verbetering van levensen werkomstandigheden (verordening 1365/75, Pb. EG1975 L 139/1). Zie echter ook R.H. Lauwaars, SEW, 1981, blz. 533 e.v. voor een kritische noot over het oprichten van het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (Merken en Modellen). 24 ) Th. Vinje biedt een overzichtelijk schema van deze p r o cedure in "Harmonising Intellectual Property Laws in the European Union", EIPR 1995/8 op blz. 362. 25 ) Hof EG, advies Nr. 1/1994 van 15 november 1994 e x art. 228 lid 6 EG, naar aanleiding van een vraag van de Europese Commissie aangaande de bevoegdheden van de Gemeenschap o m voor de Lidstaten het TRIPs Akkoord te sluiten, overweging 59.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

Hoewel de formulering "kan zich ook bedienen" enige vrijheid suggereert in de keuze van de rechtsgrondslag, slaat de door deze bewoording uitgedrukte vrijheid uitsluitend op de bevoegdheid om communautaire rechten te scheppen. Met andere woorden: de Gemeenschap kan nieuwe rechten scheppen, maar moet dan wel art. 235 EG gebruiken. Na dit advies zijn alle betrokken instellingen tot de conclusie gekomen dat dit de enige rechtsgrondslag voor de verordening kan zijn.26) 4. De behandeling van de richtlijn in het Europees Parlement Het Europees Parlement, dat zich beroofd zag van de medebeslissingsbevoegdheid met betrekking tot de verordening, heeft zich enige maanden op zijn positie beraden. Het heeft tenslotte besloten alvast te beginnen met de medebeslissingsprocedure voor de richtlijn. De tactiek van het Europees Parlement is daarbij de volgende. Hoewel de richtlijn en de verordening twee aparte instrumenten zijn, kunnen zij wat de inhoud betreft niet los van elkaar gezien worden. De richtlijn moet er immers voor zorgen dat de nationale ingeschreven modelrechten onder meer compatibel zijn met het ingeschreven Gemeenschapsmodel. In principe zou het derhalve logisch zijn geweest om eerst naar de verordening te kijken en daarna de richtlijn daarop af te stemmen. Het Europees Parlement heeft het paard echter bewust achter de wagen gespannen om, ondanks het verlies van medebeslissingsbevoegdheid ten aanzien van de verordening, een maximale invloed op dit voorstel te laten gelden. De Raad zal immers, terwille van de coherentie tussen de twee instrumenten, gedwongen zijn de inhoud van de verordening aan te passen aan die van de richtlijn, waar het Parlement gelijke rechten heeft. Als men vervolgens bekijkt welke belangrijke gevolgen de wijzigingen in de richtlijn op deze manier ook voor de verordening hebben, ziet men dat bijna alle bepalingen van de verordening die de materiële eigenschappen van het Gemeenschapsmodel betreffen, door de amendementen van het Europees Parlement na eerste lezing worden bestreken: slechts de formele bepalingen aangaande de inschrijving in Alicante en de bepalingen, waar voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel een andere voorziening wordt getroffen dan voor het ingeschreven recht (aanvang, duur en inhoud)27) blijven buiten schot. Het Europees Parlement zal er dus vermoedelijk in slagen langs zijn medebeslissingsbevoegdheid over de richtlijn een sterke invloed op de verordening uit te oefenen. Het gevolg van deze gang van zaken voor het pakket bestaande uit richtlijn en verordening is uit procedureel oogpunt niet bijster positief te noemen. Waar men zich normaal op één procedureel knelpunt kan concentreren (bijvoorbeeld overeenstemming tussen Parlement en Raad in de medebeslissingsprocedure, of eenparigheid in de Raad bij art. 235 EG), zal men hier terwille van de samenhang tussen verordening en richtlijn de facto voor allebei met beide knelpunten rekening moeten houden. Er zal met andere woorden voor beide voorstellen overeenstemming moeten ontstaan tussen het Europees Parlement en een unanieme Raad. 5. Beschermingsvoorwerp en -vereisten De Commissie heeft bijna alle amendementen van het Europees Parlement overgenomen in haar gewijzigde voorstel. Sommige van deze aanpassingen raken essentiële aspecten van 26 ) Omdat ten tijde van het voorstellen van de merkenverordening (Verordening van de Raad EG/40/94 v a n 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, Pb. EG L 11/1 van 14 januari 1994) de Eenvormige Europese Akte nog niet in werking was getreden, bestond art. 100 A EG toen nog niet. Dat is de reden w a a r o m de hier beschreven discussie v o o r het eerst bij de modellen-verordening is ontstaan. Het c o m munautaire kwekersrecht (Verordening van de Raad van 27 juli 1994, Pb. EG L 227/1 van 1 september 1994) zou oorspronkelijk zijn gebaseerd o p art. 43 EG (gemeenschappelijk landbouwbeleid), maar is door de Raad uiteindelijk toch ook op grond van art. 235 EG aangenomen. 27 ) Artt. 12 en 20, verordeningsvoorstel.

225

de bescherming, die onder de richtlijn aan ingeschreven nationale modellen (en onder de verordening aan het ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht) zal toekomen. Zij worden hierna bepalingsgewijs besproken. Beschermingsvoorwerp De oorspronkelijke voorstellen geven een buitengewoon ruime definitie van het begrip "model".28) Deze breedte was bedoeld om te voorkomen dat een vormgevingselement niet kan worden beschermd omdat het een louter decoratieve functie heeft,29) of wanneer deze juist ontbreekt.30) De vraag naar de aanwezigheid van functionele dan wel decoratieve elementen is er eigenlijk een, die parallel loopt met de discussie over de "patent" en "copyright" benaderingen, en die de Commissie in haar "design" benadering heeft willen vermijden. Zij stelt niet ten onrechte dat de Europese (industriële) vormgeving wordt beheerst door functionalistische stromingen. Dientengevolge ligt het esthetisch karakter van een bepaalde vormgeving in het moderne design vaak juist besloten in de manier waarop de vorm tot haar essentie wordt teruggebracht en een bepaalde technische functie mogelijk maakt. Als men bijvoorbeeld kijkt naar het werk van de Dessauer Bauhaus-beweging kan men zich daar inderdaad iets bij voorstellen. Volgens de Commissie wordt het derhalve steeds moeilijker om "functionele" en "esthetische" vormgeving van elkaar te onderscheiden, waardoor een dergelijk verschil niet gehandhaafd moest worden.31) Op dit punt zal de BTMW dus wijziging behoeven. Het zichtbaarheidsvereiste (1) Op verzoek van het Europees Parlement is de ruime definitie uit de voorstellen enigszins beperkt doordat de "verschijningsvorm"32) waar het om gaat nu "uiterlijk zichtbaar" moet zijn. Het Europees Parlement beoogde hierdoor onzichtbare onderdelen van bescherming uit te sluiten, waardoor deze wijziging het beste bekeken kunnen worden in de context van de discussie over de bescherming van onderdelen, die hierna aan de orde zal komen. Deze gedachte van het Europees Parlement berust echter op een misverstand omtrent het woord "deel" in de zinsnede "de verschijningsvorm van een voortbrengsel in zijn geheel of van een deel ervan".33) Hoewel in de voorstellen voornamelijk word gesproken over "deel" in de zin van "onderdeel", wordt in deze zinsnede het begrip "gedeelte" bedoeld. In sommige gevallen bestrijkt een model immers slechts een gedeelte van een produkt. In die gevallen zal de inschrijving ook slechts op dat gedeelte betrekking hebben.34) Uit deze verduidelijking blijkt dat het vereiste van "uiterlijke zichtbaarheid" niet slaat op een onderdeel, maar op de verschijningsvorm zélf. Er wordt dus niet veel meer gezegd dan dat een bepaalde verschijningsvorm zichtbaar moet zijn als men het desbetreffende produkt (of het gedeelte daarvan waarop het model is aangebracht of waarin het is belichaamd) bekijkt, hetgeen elke betekenis ontbeert. Behalve het bijzondere geval van de kleren des keizers zal de doorsnee lezer immers moeite hebben zich een onzichtbare verschijningsvorm voor te stellen. En dat de vormgeving zich op het uiterlijk van een produkt betrekt spreekt voor zich. Als men bij de praktische aspecten van de wijziging stilstaat, blijkt helemaal dat het hier om een "non-issue" gaat. Elk depot moet immers vergezeld zijn van 28 ) Art. 3 verordeningsvoorstel en art. 1 richtlijnvoorstel. Omdat de richtlijn noch de verordening voorziet in verschillen tussen twee- en driedimensionale vormgevingsaspecten, w o r d t in de voorstellen niet gesproken over "tekeningen en modellen". In sommige vertalingen van de officiële tekst w o r d t desondanks consequent deze laatste aanduiding gebruikt. Zie ook groenboek, paragraaf 5.4.11. 29 ) Zie bijvoorbeeld art. 1 BTMW. 30 ) Zie bijvoorbeeld Regio Decreto del 25 agosto 1940, nr. 1411, art. 5 (Italië). 31 ) Groenboek, paragrafen 5.4.5 en 5.4.13. 32 ) Het Engelse "features of appearance" geeft m.i. beter wat bij een model bedoeld w o r d t . 33 ) Zie voetnoot 28. 34 ) Om het misverstand over " d e e l " in het gewijzigde voorstel te vermijden, is, in voorkomend geval, het w o o r d " d e e l " vervangen door "onderdeel".

226

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

een afbeelding van de te beschermen verschijningsvorm. Als deze niet "uiterlijk zichtbaar" is, zal men haar niet kunnen afbeelden. Hoewel de Commissie stelt, dat deze wijziging geen enkele praktische betekenis zal hebben, heeft zij haar om politieke redenen toch overgenomen.35) Vereisten De richtlijn en de verordening verbinden de bescherming van een model aan twee materiële vereisten: het model moet nieuw zijn en eigen karakter vertonen. Daarnaast bevatten de voorstellen ook bijzondere vereisten voor de bescherming van onderdelen, en worden bepaalde elementen niet beschermd wanneer zij nodig zijn voor doeleinden van interoperabiliteit, of wanneer technische vereisten geen ruimte laten voor de vormgeving. Hierna volgt de bespreking van de positieve vereisten (nieuwheid en eigen karakter) alsmede van het negatieve vereiste dat betrekking heeft op de ruimte die door technische vereisten aan de vormgeving wordt geboden. Daarna zullen de bepalingen die specifiek doelen op de bescherming van onderdelen, apart worden besproken. Nieuwheid In het groenboek had de Commissie voorgesteld dat het onderscheidend vermogen van een model het enige beschermingsvereiste zou zijn. Hierbij zou een model aan twee voorwaarden moeten voldoen: het zou de in Europa werkzame vakkringen onbekend moeten zijn, en het zou zich in de ogen van het relevante publiek door zijn algemene indruk van eerdere modellen moeten onderscheiden.36) Een groot aantal Lidstaten en industrieën heeft echter te kennen gegeven toch aan het nieuwheidsvereiste gehecht te zijn, waardoor de twee onderdelen van het begrip "onderscheidend vermogen" uit het groenboek in de voorstellen zijn omgevormd tot twee aparte criteria: nieuwheid en eigen karakter. Volgens de voorstellen is een model nieuw indien geen eerder identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld.37) Om te voorkomen dat geringe wijzigingen genoeg zouden zijn om een nabootsing als nieuw aan te merken werd in de tweede zin van de desbetreffende artikelen bepaald dat modellen worden geacht identiek te zijn "indien de specifieke kenmerken ervan slechts in onbetekenende details verschillen". Deze bewoording komt nauw overeen met die van art. 4 lid 1 BTMW en zal in de praktijk het concrete nieuwheidscriterium vormen. Eigen karakter Uit het vorenstaande blijkt dat de door het nieuwheidsvereiste bepaalde beschermingsdrempel betrekkelijk laag is. De bedoeling van de Commissie was dan ook om het vereiste van eigen karakter te gebruiken om een betrekkelijk hoge beschermingsdrempel te bewerkstelligen. In de oorspronkelijke voorstellen vertoont een model eigen karakter "indien de algemene indruk, die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, in aanmerkelijke mate van de door enig eerder model gewekte indruk verschilt."38) Tussen de Lidstaten heerst echter enige verdeeldheid tussen de voorstanders van een hoge, dan wel lage beschermingsdrempel. Producenten uiten zich in dit verband steevast vanuit het perspectief van de aanvrager, die voor zo veel mogelijk modellen bescherming wenst te genieten. Bij een lage drempel zal het vervolgens echter voor concurrenten mogelijk zijn een model te deponeren, dat misschien niet heel erg afwijkt van het reeds beschermde model. Omdat men met andere woorden bij de bepaling van de drempel rekening moet houden met de beschermingsomvang, leek een door een ruime omvang beloonde hoge drempel de juiste oplossing te vormen voor de Europese vormgevingsindustrieën. Desondanks heeft het Europees Parlement de wens geuit om de beschermingsdrempel te verlagen door de woorden "in belangrijke mate" te schrappen.39) Het belang van verschillen en overeenkomsten Het derde lid van art. 6 verordeningsvoorstel en art. 5 richtlijnvoorstel beoogde de nationale rechters en de met vooronderzoek belaste instanties een richtsnoer te geven bij de toe35

) ) 37 ) 38 ) 39 ) 36

Gewijzigd richtlijnvoortsel, toelichting bij art. 1. Groenboek, blz. 69-75 en bijlage I, blz. 10. Art. 5 verordeningsvoorstel, art. 4 richtlijnvoorstel. Art. 6 verordeningsvoorstel, art. 5 richtlijnvoorstel. Art. 5 lid 1 gewijzigd richtlijnvoorstel.

16 juli 1996

passing van het vereiste van eigen karakter: er diende meer belang te worden gehecht aan overeenkomsten dan aan verschillen. Evenals bij nieuwheid zou het derhalve niet voldoende zijn om aan een nieuw model onbeduidende verschillen aan te brengen teneinde het voor bescherming in aanmerking te laten komen. In zijn streven om de beschermingsdrempel te verlagen, heeft het Europees Parlement ook deze bepaling willen verzachten door voor te stellen dat punten van overeenkomst en van verschil even belangrijk zouden zijn. Omdat een dergelijk richtsnoer geen toegevoegde waarde meer heeft, is deze uit het gewijzigde voorstel geschrapt. Wat dan overblijft is een richtsnoer betreffende de vrijheid van de ontwerper: hoogst functionele modellen, bij de ontwikkeling waarvan de ontwerper rekening moet houden met een groot aantal technische beperkingen, zullen doorgaans meer overeenkomsten met eerdere modellen vertonen dan modellen, waar dit niet het geval is. Desondanks moet in die gevallen een model voor bescherming vatbaar kunnen zijn. Absoluut!relatief karakter van de vereisten; openbaarmaking Wat nieuwheid betreft, werd een absoluut criterium gehanteerd: elk eerder model, wanneer en waar ook bekend gemaakt, kan bij de nieuwheidsbeoordeling betrokken worden (absolute nieuwheid). Sommige Lidstaten wilden echter dat eerdere modellen bij deze beoordeling slechts kunnen meetellen als zij binnen de Europese Gemeenschap openbaar zijn gemaakt (relatieve nieuwheid). Om een oplossing voor dit probleem te vinden heeft het Europees Parlement de zogenaamde "beschermingsclausule" ingevoerd. Deze bepaling houdt in, dat eerdere modellen de nieuwheid van een model niet kunnen aantasten indien zij "bij een normale gang van zaken de kringen van specialisten in de betrokken sector, die vóór de datum van indiening [...] in de Gemeenschap werkzaam waren, redelijkerwijze niet ter kennis konden zijn gekomen" (art. 6 lid 1 gewijzigd voorstel). Deze formulering dient hetzelfde doel als die van art. 4 lid 1 onder a BTMW ("feitelijke bekendheid genieten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux-gebied"). Zij beoogd namelijk de - bij absolute nieuwheid niet uit te sluiten - situatie te vermijden, waarin een namaker tijdens een inbreukactie zou stellen dat het ingeroepen modelrecht ongeldig is, omdat een vergelijkbaar produkt ooit ergens, bijvoorbeeld tijdens de twee weken voorafgaand aan het Suikerfeest 1956 op de overdekte markt van Istanboel, te koop stond. Deze oplossing vormt een compromis tussen relatieve en absolute vereisten, in die zin dat modellen, die buiten de Gemeenschap openbaar zijn gemaakt, ook in aanmerking genomen kunnen worden bij de bepaling van de nieuwheid. Voor veel produkten bevinden de fora, waar de belangrijkste tendenzen ontstaan, zich immers buiten de Gemeenschap. Zo zal een Finse ontwerper van Japanse kamerschermen op de hoogte moeten blijven van de gezaghebbende ontwikkelingen die zich op dat gebied op het eiland Hokkaido kunnen voordoen. Er is echter een verschil met de BTMW wat de bewijslast en de aard van het criterium betreft: onder de BTMW zal de gedaagde de feitelijke bekendheid moeten bewijzen (objectief criterium), terwijl de rechthebbende onder de beschermingsclausule zou moeten bewijzen dat deze feitelijke bekendheid niet kon bestaan (subjectief criterium). De formulering bevat overigens een aantal begrippen, die verduidelijking zullen behoeven: "normale gang van zaken", "specialisten in de betrokken sector" en "redelijkerwijze niet ter kennis kunnen komen". De controverse tussen het relatieve of absolute karakter van een vereiste speelt ook bij het criterium van eigen karakter. Ter verzachting van de betrekkelijk hoge drempel voorzag lid 2 van de relevante bepaling in een soort van "relatief eigen karakter": eerdere modellen konden in tegenstelling tot de voor nieuwheid relevante modellen slechts bij de bepaling van eigen karakter in aanmerking worden genomen indien zij op de peildatum binnen de Gemeenschap op de markt verkeerden, of indien zij op die datum een geldig ingeschreven modelrecht

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

genoten.40) Na het schrappen van de woorden "in belangrijke mate" is deze relativering overbodig geworden, waardoor voor nieuwheid en eigen karakter dezelfde graad van absoluutheid kan gelden. Men hoeft met andere woorden geen verschil meer te maken tussen de modellen die men bij de bepaling van enerzijds de nieuwheid en anderzijds het eigen karakter van een later model in aanmerking moet nemen. Terwille van de eenvoud heeft de Commissie de bepaling van deze groep eenvormig geregeld en ondergebracht in art. 6 van haar gewijzigde voorstel ("openbaarmaking"). Voor beide vereisten geldt nu dus de beschermingsclausule. Deze wijziging zal vermoedelijk in belangrijke mate de praktische toepassing van de twee vereisten beïnvloeden. Wanneer de algemene indruk van een model verschilt van dat van eerdere modellen (eigen karakter), spreekt het eigenlijk voor zich dat het ten opzichte van die modellen meer dan onbetekenende verschillen zal vertonen (nieuwheid). Omdat in de oorspronkelijke voorstellen niet alle modellen in aanmerking konden worden genomen bij het bepalen van het eigen karakter van een later model kon men zich echter voorstellen dat een model eigen karakter bezit, en toch niet nieuw is in de zin van de voorstellen. Vergeleken met kettingen, die op dat moment in de Gemeenschap verkrijgbaar of beschermd zijn, kan een sieraad bijvoorbeeld eigen karakter hebben, terwijl het identiek is aan een door Schliemann opgegraven ketting uit de Griekse oudheid. Door de eenvormige regeling van de openbaarmaking kan deze casus zich niet meer voordoen, waardoor het nieuwheidsvereiste eigenlijk geen toegevoegde waarde meer heeft. Indien men nominaal toch aan een dergelijk vereiste hecht, zou men dit vereiste in de huidige bewoording laten vervallen, en het huidige "eigen karakter" gewoon "nieuwheid" kunnen noemen: is het feit, dat iets een andere indruk wekt dan eerdere voortbrengselen, niet gewoon een andere manier om te zeggen dat het nieuw is? In wezen wordt onder de nieuwheid van de BTMW ook al naar het totaalbeeld van in het geding zijnde modellen gekeken, zodat er in de praktijk ook over onderscheidend vermogen wordt gesproken en dit criterium dicht in de buurt komt van het "eigen karakter" van de EG-voorstellen.41) Uitsluitend door technische kenmerken bepaalde modellen Beide oorspronkelijke voorstellen bevatten een op art. 2 lid 1 BTMW lijkende voorwaarde, die naast nieuwheid en eigen karakter als een extra beschermingsvereiste kan worden gezien. Volgens deze bepaling is een vorm niet beschermenswaardig als zij uitsluitend door haar technische functie wordt bepaald.42) Hiermee wordt voorkomen dat modellenbescherming als een verkapte vorm van gebruiksmodellenbescherming wordt gebruikt, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de wens om de aanwezigheid van esthetische elementen niet als voorwaarde te stellen. 6. De bescherming van onderdelen: "must fit", "must match" en de reparatieclausule Het grootste deel van de op de voorstellen betrekking hebbende lobby-activiteiten betreft met name het beschermingsregime voor onderdelen. Hoewel dit regime voor alle onderdelen geldt, heeft het een speciale betekenis voor de autoindustrie, waar een belangrijke onderdelenmarkt bestaat. De mate waarin onderdelen onder het modellen- of auteursrecht beschermd kunnen worden is voor de concrete inrichting van deze markt doorslaggevend. Waar onderdelen makkelijk beschermd kunnen worden, hoeft een producent voor die onderdelen geen directe mededinging te duchten, en worden prijzen niet noodzakelijkerwijs bepaald door vraag en aanbod.43) De consument, die ter reparatie van zijn auto op zoek is naar 40

) Art. 6 lid 2 verordeningsvoorstel, art. 5 lid 2 richtlijnvoorstel. 41 > Zie bijvoorbeeld: Pres. Rb. Haarlem, 24 maart 1986, B/E 1987, blz. 11 e.v. 42 ) Art. 9 lid 1 verordeningsvoorstel, art. 7 lid 1 oorspronkelijk en gewijzigd richtlijnvoorstel. De wijziging in de bewoording van het gewijzigd voorstel dient uitsluitend ter verduidelijking van de bepaling. 43 ) Autoproducenten betogen in dit verband dat er w e l de-

227

bepaalde onderdelen, kan dan geconfronteerd worden met winstmarges van een paar honderd procent van de kostprijs. Deze marges worden door sommige producenten gebruikt om de auto zelf voor een lagere prijs aan te kunnen bieden, waarna de consument bij de eerstvolgende botsing alsnog een deel van de rekening gepresenteerd krijgt. De Europese verzekeringsmaatschappijen hechten groot belang bij dit vraagstuk, omdat zij, zowel bij WA-verzekeringen als bij verzekering voor eigen schade, de kosten van onderdelen vergoeden. Er is dientengevolge een hevige strijd opgelaaid tussen de Europese autoconstructeurs aan de ene kant en de onafhankelijke onderdelenproducenten, verzekeringsbedrijven en consumentenbonden aan de andere kant. Deze materie is in de verschillende Lidstaten uiteenlopend geregeld. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld worden auto-onderdelen geheel van bescherming uitgesloten. Daar heeft de markt zich dan ook gesplitst en kan de consument veelal tussen originele en onafhankelijk geproduceerde onderdelen kiezen. In de praktijk wordt deze keuze niet expliciet gemaakt bij een eventueel aan de reparatie voorafgaand gesprek met de mecanicien, maar is zij impliciet opgenomen in de keuze tussen een geaccrediteerde en een onafhankelijke garage. Het andere uiteinde van het spectrum is bijvoorbeeld Frankrijk, waar onderdelen zonder meer voor bescherming vatbaar zijn. Daar bestaat dan ook geen alternatieve markt voor onafhankelijk geproduceerde onderdelen. Bij het bereiken van een akkoord dat aan de verschillende procedurele vereisten voor het aannemen van de richtlijn en de verordening zou voldoen, zal het vraagstuk van de bescherming van onderdelen stellig het belangrijkste knelpunt vormen. Hierna worden de verschillende bepalingen, die specifiek op dit onderwerp doelen, kort toegelicht. Beoordeling van onderdelen op eigen merites Onderdelen kunnen voor bescherming in aanmerking komen als zij zelf een produkt zijn, dat wil zeggen als zij zelfstandig worden verhandeld. Zij moeten dan wel op hun eigen merites worden beoordeeld: de nieuwheid en het eigen karakter van de vormgeving van een onderdeel kunnen niet worden afgeleid uit de eigenschappen van het produkt waarvan het deel uitmaakt. Indien een producent voor een produkt als geheel zowel als voor een afzonderlijk onderdeel bescherming wenst te genieten, zal het onderdeel derhalve op zichzelf aan de beschermingsvereisten moeten voldoen.44) Hieraan is in het gewijzigde voorstel niets veranderd. "Must fit" en "must match" Teneinde een volledige mededingingsvrijheid op de onderdelenmarkt te realiseren, hanteert het Verenigd Koninkrijk in zijn wetgeving de zogenaamde "must fit" en "must match" clausules. Door de eerste clausule worden vormgevingskenmerken die nodig zijn om een produkt in of op een ander produkt te laten passen, van bescherming uitgesloten. Dergelijke kenmerken bepalen immers de interconnectiviteit van een produkt. De "must match" clausule gaat een stapje verder doordat ook die kenmerken worden uitgesloten, die ervoor zorgen dat een onderdeel of produkt bij een ander produkt past, met andere woorden, die kenmerken die door het uiterlijk van dat andere produkt worden bepaald.45) Als men het geval van een autodeur bekijkt, kan het verschil als volgt worden verduidelijkt. Volgens de "must fit" clausule worden de interconnectie onderdelen van bescherming uitgesloten. Het zou een derde derhalve vrij staan een deur op de markt te brengen, die dezelfde afmetingen heeft als de originele deur, en die perfect in de auto zou passen, mits de niet voor deze aansluiting noodzakelijke kenmerken niet zijn overgenomen: bijvoorbeeld als de kleur anders is en de deur een andere welving heeft dan de eigenlijke deur. In het geval van de "must match" clausule zou de deur echter volledig gelijk sprake is van mededinging, omdat de consument bij het kiezen van een auto ook kijkt naar de prijs van de onderdelen. 44 ) Art. 3 j o . art. 4 lid 2 verordeningsvoorstel en art. 1 j o . art. 3 lid 3 richtlijnvoorstel. 45 ) UK Registered Designs Act 1949, section 1.1) b) ii) en UK Copyright, Designs and Patent Act 1988, sections 213 and 265.

228

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

nagebootst kunnen worden: ook de kleur en de welving van de deur moeten exact worden nagemaakt wil de deur bij de rest van de auto passen. In de voorstellen vindt men uitsluitend de "must fit" clausule terug.46) De Commissie wilde hierdoor voorkomen dat interoperabiliteits-kenmerken gemonopoliseerd kunnen worden, een streven dat overeenkomt met haar algemene beleid op het gebied van mededinging en standaardisering.47) De bepaling is in de gewijzigde tekst onverkort gehandhaafd, zij het iets duidelijker geformuleerd. Het zichtbaarheidsvereiste (2) Een van de belangrijke vragen bij de bepaling van het op onderdelen toe te passen beschermingsregime is of er een verschil moet worden gemaakt tussen die onderdelen, die bijdragen aan het uiterlijk van het produkt waar zij deel van uitmaken, en andere - inwendige - onderdelen. Het eerste soort onderdelen zal voor de consument bij de keuze van het produkt relevant zijn, het tweede niet. In de praktijk zullen inwendige onderdelen voor het merendeel van bescherming worden uitgesloten doordat a) zij vaak geen eigen karakter hebben, b) zij in een bepaald produkt moeten passen, of c) hun vormgeving grotendeels door een technische functie gedicteerd is. Daarom bevatten de oorspronkelijke voorstellen geen uitdrukkelijke voorziening ter uitsluiting van onzichtbare onderdelen. Het Europees Parlement had blijkbaar toch behoefte aan meer duidelijkheid en heeft een extra vereiste ingevoerd voor de bescherming van onderdelen: de vormgevingskenmerken van een onderdeel zijn uitsluitend voor bescherming vatbaar indien dit onderdeel tijdens het normale gebruik door de eindgebruiker van het samengestelde produkt zichtbaar blijft. Het Parlement voegt hieraan toe dat onderhoud en reparatie niet onder het begrip "normale gebruik" vallen.48) Als men wederom naar de auto-industrie kijkt, moet jurisprudentie uitwijzen wat onder het begrip "normaal gebruik" moet worden verstaan. De bedoeling van het Europees Parlement was klaarblijkelijk om alle onderdelen van de motor, het chassis en de aandrijving van een auto van bescherming uit te sluiten. Desondanks wordt al ruime aandacht besteed aan de auto-eigenaar die in een dagelijks terugkerend ritueel de motorkap van zijn oogappel opent en in vervoering raakt bij het aanschouwen van het fonkelende metaal van de koppakkingen. In principe zou men bij het "normale gebruik" van een auto toch denken aan de rol die deze soms bij het vervoeren van personen kan spelen. Wat moet men denken van automobilisten die zelf versleten oliefilters of bougies vervangen? Door expliciet te bepalen dat het onderhoud van een produkt niet tot het normale gebruik behoort, heeft het Europees Parlement ervoor willen zorgen dat ook die vlieger niet opgaat. Men zou daarentegen kunnen betogen dat bijvoorbeeld het vervangen van een stofzuigerzak wèl tot het normale gebruik en niet tot het onderhoud van de stofzuiger behoort. De Commissie merkt in haar toelichting overigens op dat dit vereiste niet zo mag worden verstaan, dat onderdelen te allen tijde zichtbaar moeten zijn. In het geval van een auto kan normaal gebruik dus ook betekenen dat iemand, in afwachting van meerderjarigheid, op de achterbank zit. De reparatieclausule De reparatieclausule vormt de meest controversiële bepaling uit de voorstellen. Het doel van de Commissie was bij deze clausule om enige mededinging mogelijk te maken voor die onderdelen, die ondanks de "must fit" clausule voor bescherming vatbaar zijn, en te vermijden dat autofabrikanten ten detrimente van de consument en van onafhankelijke producenten een ongerechtvaardigde monopoliepositie zouden genieten. Hoewel de Magill zaak recentelijk heeft getoond dat de uitoefening van een intellectueel eigendomsrecht misbruik van een ie

) Art. 9 lid 2 verordeningsvoorstel, art. 7 lid 2 richtlijnvoorstel. 47 ) In die zin heeft deze bepaling hetzelfde doel als art. 1 lid 2, laatste zin (uitsluiting van interfaces) van de softwarerichtlijn (Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, Pb. EG L 122/42 van 17 juni 1991). **) Art. 3, leden 3 en 4 van het gewijzigde richtlijnvoorstel.

16 juli 1996

dominante positie kan opleveren, was dit uitsluitend mogelijk in de zeer specifieke omstandigheden van de desbetreffende casus.49) In die zin zal dit arrest geen invloed hebben op eerdere rechtspraak, waarin werd uitgemaakt dat het uitoefenen van een industrieel eigendomsrecht op carrosserie-onderdelen op zich geen misbruik van een dominante positie oplevert,50) en bestond er behoefte aan een expliciete regeling. De oorspronkelijke voorstellen bevatten derhalve een bepaling waarbij onderdelen, waarvan het uiterlijk bepaald wordt door dat van het samengestelde produkt (het gaat hier dus eigenlijk om die onderdelen, die onder de "must match" voorwaarde zouden vallen), en die nodig zijn voor reparaties, na een beschermingsperiode van drie jaar vrij door een derde gekopieerd kunnen worden.51) Het Europees Parlement heeft deze bepaling ingrijpend gewijzigd door de beschermingsperiode van drie jaar af te schaffen, en een nieuw stelsel in te voeren waarbij de derde, die krachtens de reparatieclausule bepaalde onderdelen wil nabootsen, gehouden is om de rechthebbende te informeren over het gebruik van het model en om hem daarvoor een billijke en redelijke vergoeding aan te bieden. Deze regeling is in het gewijzigde voorstel overgenomen, met dien verstande dat er een vereiste aan is toegevoegd: de derde moet de rechthebbende ook regelmatig inlichtingen verschaffen over de omvang van het gebruik dat hij krachtens de reparatieclausule van het model maakt.52) De facto komt het er dus op neer dat, in die gevallen waar het om "must match" onderdelen gaat, een speciaal vergoedingsrecht voor het exclusieve gebruiksrecht in de plaats treedt. Een redelijke en billijke vergoeding De spil van deze nieuwe bepaling is de plicht om een redelijke en billijke vergoeding aan te bieden. Het Europees Parlement heeft zich hier laten inspireren door een Duitse wettelijke regeling voor de vergoeding van werknemers voor in het kader van hun werkzaamheden gemaakte uitvindingen. Uit de eerste reacties op het voorstel van het Europees Parlement blijkt dat niemand echt met het vergoedingsstelsel tevreden lijkt. De autofabrikanten zijn ontstemd omdat zij in sommige Lidstaten hun monopoliepositie voor onderdelen kwijtraken. De onafhankelijke producenten en hun bondgenoten zijn ook ontevreden, omdat zij opeens iets moeten betalen, en dat voor zolang als het modelrecht duurt. Zij vrezen dat autoproducenten massale inschrijvingen gaan plegen op onderdelen, ongeacht of het desbetreffende model wel aan de beschermingsvereisten voldoet. De kleinere ondernemers die in de onafhankelijke onderdelenmarkt actief zijn, zouden niet over de middelen beschikken om voor elk onderdeel, dat zij graag zouden willen aanbieden en dat geregistreerd blijkt, na te gaan of het wel nieuw is en over voldoende eigen karakter beschikt, en om een 49 ) Hof EG 4 april 1995, in de gevoegde zaken C-241/91 P en C-242/91 P, RTE/Europese Commissie en ITP/Europese

Commissie, Jur. 1995,1-743. Zie hierover: Th. Vinje, "The Final Word on Magill" in EIPR, 1995/6, blz. 297 e.v., K. Pilny "MiSbrauchliche Marktbeherrschung gemaS Art. 86 EWGV durch Immaterialgüterrechte" in GRURInt, 1995/12, blz. 954-962 en. dichter bij huis, J.J. Feenstra, "Het Magill-arrest: eendagsvlieg of vogelspin?" in lnformatierecht/AMI1996/2, blz. 31-35. 50

) Hof EG 5 oktober 1988 in de zaken 238/87 Volvo/Veng [1988] ECR 6039 en 53/87 Maxicar/Renault [19881 ECR 6211. 51 ) A r t . 23 verordeningsvoorstel, art. 14 richtlijnvoorstel. Beide bij dit vraagstuk betrokken kampen hebben zich uitgebreid over deze formule uitgesproken; zie enerzijds: RK. Beier, "Protection for Spare Parts in the Proposals for a European Design Law" in IIC, 1994 Vol. 25/6, blz. 840-879 ten behoeve van de Europese Vereniging van Europese A u t o constructeurs (ACEA), en anderzijds G. Riehle, " E G Geschmacksmusterschutz und Kraftfahrzeug-Ersatzteile" in GRURInt. 1993/1, blz. 49-70 en R. Hughes, "Design Protection of A u t o Spares: The Automotive Spares Industry Perspective" in International Business Lawyer 22/3, blz. 116 e.v. v o o r het perspectief van de onafhankelijke onderdeel-producenten. Zie ook over de compatibiliteit van deze oplossing met hetTRIPs verdrag: A. Kur, "TRIPs und der Designschutz" in GRUR Int 1995/3, blz. 185-193. 52 ) Art. 14 lid 1 gewijzigd richtlijnvoorstel.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

dubieuze inschrijving aan te vechten. Derhalve zouden in de praktijk deze producenten het zekere voor het onzekere nemen, en gewoon voor elk onderdeel een vergoeding betalen. Hierdoor zou de reparatieclausule als een soort standaardheffing werken. Hiertegen kan worden aangevoerd dat de onafhankelijke producenten op dit gebied kunnen samenwerken en dat oppositieprocedures doorgaans niet erg duur zijn. Beide partijen gruwen bij de gedachte dat er voor elk onderdeeltje jarenlang geprocedeerd zou moeten worden. Zij geven echter nogal uiteenlopende antwoorden op de vraag wat in hun ogen een redelijke en billijke vergoeding is. Voor de autoproducenten zou het moeten gaan om een vergoeding die hun verlies van marktaandeel compenseert. Men zou dan moeten denken in termen van meer dan honderd percent van de kostprijs, waardoor de reparatieclausule ongeschikt zou zijn bij het aanwakkeren van de mededinging op de onderdelenmarkt. Men kan een ondernemer immers moeilijk aanmoedigen door hem te dwingen het verlies van zijn concurrent te vergoeden. Voor de onafhankelijke producenten is daarentegen elke te betalen cent er een te veel. Onder deze omstandigheden heeft de Commissie aan de reparatieclausule een bepaling willen toevoegen die een aanknopingspunt moet vormen bij het berekenen van de vergoeding: deze moet in eerste instantie gerelateerd zijn aan de door de rechthebbende bij de ontwikkeling van het desbetreffende model gemaakte investering.53) Dit aanknopingspunt moet ertoe bijdragen dat procedures vermeden kunnen worden en dat het vergoedingsstelsel binnen de Gemeenschap op eenvormige wijze kan worden toegepast. De Commissie dacht een redelijk compromis te hebben gevonden: de onafhankelijke producenten kunnen onder redelijke omstandigheden beschermde modellen namaken en op de markt brengen, terwijl de rechthebbende een deel van de in verband met dat model gemaakte kosten terug krijgt. Vanwege dit concrete criterium zal er over enkele jaren, als er een paar proefprocessen zijn gevoerd, vermoedelijk voldoende duidelijkheid zijn ontstaan omtrent de te betalen vergoeding. Er zouden dan bijvoorbeeld tabellen gemaakt kunnen worden waarin per onderdeel een schatting wordt gegeven van het bedrag, dat voor dat onderdeel doorgaans als "redelijke en billijke vergoeding" kan worden aangemerkt. Dit zou bijdragen tot een meer doorzichtige en efficiënte markt voor auto-onderdelen. De concrete toepassing van de reparatieclausule met vergoedingsstelsel Bij het op de markt brengen van een bepaald model auto zal de onafhankelijke producent, die eventueel belangstelling heeft voor het op de markt brengen van een aantal onderdelen van dat model, allereerst moeten vaststellen voor welke van deze onderdelen een inschrijving is verricht.54) Vervolgens zal hij in verband met de geregistreerde onderdelen moeten kiezen tussen het aanvechten van het modelrecht of het betalen van de vergoeding. In het tweede geval zal de producent zich tot de rechthebbende moeten wenden en hem mededelen dat hij het model wenst te gebruiken, dat hij daar een billijke en rechtvaardige vergoeding tegenover stelt en dat hij op betrouwbare en regelmatige wijze over het gebruik van het model zal rapporteren. Als de rechthebbende en de derde overeenstemming moeten bereiken over de exacte hoogte van de vergoeding voordat de derde met produktie kan starten zou de reparatieclausule in de praktijk volledig vleugellam zijn. Omdat een civiele rechtsgang met twee feitelijke instanties in sommige Lidstaten jaren kan duren zou de reparatieclausule daar immers uitsluitend op oldtimer-onderdelen toegepast kunnen worden. De bedoeling van het Europees Parlement was echter dat de persen vanaf de 53 ) Art. 14 lid 3 gewijzigd richtlijnvoorstel. Zie voor een eerste reactie op het vergoedingsstelsel: G. Riehle, "Noch einmal: das zukünftige Europaische Musterrecht und die 'Ersatzteilfrage'", nog niet gepubliceerd. B *| Dit geldt uiteraard alleen voor het ingeschreven nationale modelrecht en voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel. Bij het uitwerken van de verordening zal nog bezien moeten worden hoe de reparatieclausule in het kader van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel kan werken.

229

in Art. 14 lid 1 van het gewijzigde voorstel bedoelde mededeling kunnen gaan draaien. Om dit te verduidelijken stelt een nieuwe overweging (nr. 16 ter) dat de toepassing van de reparatieclausule niet afhankelijk kan worden gesteld van het bestaan van een akkoord over de te betalen vergoeding. Als dit akkoord er is, zou de vraag kunnen rijzen of er bij toepassing van artikel 14 een contractuele band bestaat tussen de derde en de rechthebbende. Vanwege het ontbreken van wederkerige is dit in beginsel niet het geval. Om dit te verduidelijken, en de indruk te vermijden dat er sprake is van een licentieovereenkomst, bepaald een andere nieuwe overweging (nr. 16 quater) dat er door de toepassing van de reparatieclausule geen rechtsverhouding ontstaat tussen de derde en de rechthebbende. De rechthebbende kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eigenschappen van onderdelen, die krachtens de clausule door derden geproduceerd worden.55) Doorgaans zal de vergoeding worden berekend op basis van een door de rechthebbende en door de derde vastgesteld bedrag per onderdeel en van het aantal door de derde geproduceerde onderdelen. Dat de derde de rechthebbende regelmatig betrouwbare informatie moet verstrekken over de omvang van het gebruik van het model dient ertoe dat de rechthebbende kan vaststellen of hij per betalingstermijn het juiste totaalbedrag ontvangt (art. 14 lid 1 letter d) sub iii). Hoewel dat niet expliciet voorzien is, valt te verwachten dat de rechthebbende, ter bepaling van de bij de ontwikkeling van het model gemaakte kosten, ook cijfers zal moeten overleggen. Voorkoming van misbruik Bij het uitwerken van de reparatieclausule wilde de Commissie in een evenwichtige bepaling voorzien: zij moest zo worden geformuleerd dat zij niet eenzijdig door de rechthebbende geblokkeerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld door overeenstemming omtrent de vergoeding uit te stellen), terwijl zij ook niet voldoende ruimte mocht bieden voor misbruik door een derde. Wanneer een derde kan beginnen met produceren zodra hij de nodige mededeling aan de rechthebbende heeft gedaan, wordt de deur al op een kier gezet. Iemand kan de nodige mededelingen doen en vervolgens weigeren te betalen, of failleren. Omdat de reparatieclausule in een dergelijk geval toch van toepassing blijft, zou er technisch geen sprake zijn van inbreuk. Uiteraard zou de rechthebbende een eventuele vordering kunnen stoelen op onrechtmatige daad, maar een dergelijke vordering biedt in de meeste Lidstaten nu eenmaal niet de specifieke voordelen van een inbreukactie. Om deze situatie te voorkomen, heeft de Commissie willen bepalen dat de rechthebbende wel degelijk een inbreukvordering kan instellen indien hij aannemelijk weet te maken dat de derde niet in staat of bereid is (of zal zijn) om aan de in art. 14 genoemde verplichtingen te voldoen. 7. Aard van de bescherming Inhoud en omvang In tegenstelling tot de regeling van art. 14 lid 1 BTMW zijn de inhoud en de omvang van de bescherming in de voorstellen gesplitst. Bij de behandeling van de "design approach" is reeds ingegaan op de inhoud van de geharmoniseerde modelrechten. Het Europees Parlement heeft deze inhoud ongemoeid gelaten, maar heeft voor de omvang wèl een wijziging voorgesteld, en wel in overeenstemming met de wijziging aangaande het vereiste van eigen karakter.56) De twee bepalingen moeten immers zo geformuleerd zijn dat alle modellen, die eigen karakter vertonen, per definitie geen inbreuk kunnen maken op eerdere modellen, terwijl alle modellen die inbreuk maken geen eigen karakter kunnen bezitten. De woorden "in belangrijke mate" zijn derhalve ook geschrapt in de bepaling aangaande de omvang van het ingeschreven modelrecht. Art. 14 lid 1 BTMW verleent overigens een omvang die in die zin ook in overeenstemming is met het nieuwheidsvereiste van SB

) Ten aanzien van zijn eigen onderdelen kunnen op de producent garantieverplichtingen rusten, terwijl hij in sommige Lidstaten ook aansprakelijk is uit hoofde van regelgeving op het gebied van kwaliteit, veiligheid of het milieu. B6 ) Art. 11 lid 1 verordeningsvoorstel, art. 9 lid 1 oorspronkelijk en gewijzigd richtlijnvoorstel.

230

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

art. 4 lid 1 BTMW: een model maakt inbreuk als het slechts ondergeschikte verschillen met het geregistreerde model vertoont. Een belangrijk verschil met de BTMW is dat daar bescherming wordt geboden tegen voortbrengselen die hetzelfde uiterlijk of slechts ondergeschikte verschillen vertonen, en niet, zoals in de voorstellen, tegen vergelijkbare modellen, ongeacht het produkt waarop zij zijn aangebracht of waarin zij belichaamd zijn. Onder het gemeenschapsstelsel en onder de geharmoniseerde nationale stelsels zal het dus mogelijk zijn om, na depot van het model van een auto, de produktie van een zeepje met dezelfde vorm aan te vechten.57) Duur De beschermingsduur van ingeschreven modelrechten is niet gewijzigd; zij bedraagt nog steeds 5 jaar, te verlengen met periodes van 5 jaar, tot een maximale periode van 25 jaar (art. 10 gewijzigd voorstel). Dit vormt een van de aspecten die het voor rechthebbenden, in die Lidstaten waar dit mogelijk is, aantrekkelijker maakt om zich op auteursrechtelijke bescherming te beroepen. Deze zou immers, na implementering van de duur-richtlijn in alle Lidstaten, overal tot 70 jaar na de dood van de auteur moeten duren.58) Uitputting Zonder specifieke regeling zou de reparatieclausule problemen kunnen opleveren wanneer een derde een onderdeel wil produceren in Lidstaat A, en het vervolgens wil verkopen in Lidstaat B, waar het ook beschermd is. Als de derde met betrekking tot het produceren in Lidstaat A een redelijke en billijke vergoeding aan de rechthebbende betaalt, zou hij alsnog als inbreukmaker worden aangemerkt wanneer hij de grens van Lidstaat B passeert zonder opnieuw een redelijke en billijke vergoeding aan te bieden.59) Het beginsel van de Gemeenschapsuitputting is hier immers niet van toepassing, omdat het onderdeel bij het toepassen van de reparatieclausule niet noodzakelijkerwijs met de toestemming van de rechthebbende op de markt wordt gebracht: de reparatieclausule bepaalt slechts dat de rechthebbende ten aanzien van een derde in dergelijke gevallen zijn rechten niet kan laten gelden. Vanuit het oogpunt van de interne markt en van de uitvoerbaarheid van de reparatieclausule brengt deze situatie grote bezwaren met zich mee. Een derde die met betrekking tot een en hetzelfde onderdeel in verschillende Lidstaten verboden handelingen wenst te verrichten zou mogelijkerwijs meer malen over de hoogte van de redelijke en billijke vergoeding moeten onderhandelen, en deze vergoeding meer malen moeten betalen. Om dit te voorkomen heeft de Commissie aan de bepaling over de uitputting van het modelrecht een zinsnede toegevoegd waardoor de aan een onderdeel verbonden rechten worden uitgeput wanneer een nabootsing van dat onderdeel krachtens de reparatieclausule op de markt wordt gebracht.60) 8. Cumulatie met het auteursrecht61) Een modelrecht kan overlappen met een ander intellectueel eigendomsrecht (auteurs-, merken- of octrooirecht) en met de bescherming tegen oneerlijke mededinging.62) De voorstellen bevatten bepalingen die beogen vast te stellen dat de verorde57

) Artt. 20 en 21 verordeningsvoorstel, art. 12 lid 1 oorspronkelijk en gewijzigd richtlijnvoorstel. 58 ) Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffendede harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, Pb. EG L 290/9 van 24 november 1993. 59 ) Bij het Gemeenschapsmodel kan dit probleem zich niet voordoen, omdat men hier te maken heeft met een eenvorm i g recht, dat voor de hele Gemeenschap onder dezelfde voorwaarden uitgeoefend kan worden. 60 ) Artikel 15, gewijzigd richtlijnvoorstel. 61 ) Zie over dit onderwerp met name Cohen Jehoram, 1994, a.w. en Firth, 1993, a.w. 62 ) Zie over dit laatste onderwerp met name: M. Franzosi, " T h e Legal Protection of Industrial Design: Unfair Competit i o n as a Basis of protection" in EIPR, 1990/5, blz. 154-158. In d e Benelux is een beroep op de nabootsingsactie overigens vrijwel uitgesloten door art. 14 lid 5 BTMW (er moet sprake zijn van meer dan "alleen een inbreuk o p een tekening of

16 juli 1996

ning noch de richtlijn dit overlappen zal beletten.63) Vanuit het oogpunt van de Benelux, maar ook voor de voorvechters van de "copyright" benadering van het modelrecht, is de overlapping met het auteursrecht veruit het meest relevante verschijnsel. In de Benelux speelt het auteursrecht bij de bescherming van modellen immers een belangrijkere rol dan het modelrecht.64) Het beroep op auteursrechtelijke bescherming wordt in diverse Lidstaten ingewilligd om ontwerpers tegen plagiaat te kunnen beschermen ondanks openbaarmaking zonder voorafgaand depot,65) of als het model om een of andere reden niet geregistreerd kan worden. Deze praktijk loopt echter sterk uiteen van Lidstaat tot Lidstaat, hetgeen in termen van de interne markt een belangrijk probleem oplevert. Bij het vergelijken van de situatie in diverse Lidstaten zal men zich twee vragen moeten stellen: 1) kunnen modellen auteursrechtelijke bescherming genieten, en 2) kan deze bescherming na het depot van het desbetreffende model in stand blijven? Het klassieke voorbeeld van perfecte samenloop vindt men in Frankrijk, waar men het beginsel van de "unité de 1'art" huldigt. Volgens dit principe bestaat de kunst uit één geheel, zonder onderscheid tussen de toegepaste en de schone kunst. Hierdoor mag men bij de beoordeling van de oorspronkelijkheid van een werk geen verschil maken tussen modellen en andere werken. Wat Nederland betreft worden "werken van toegepaste kunst" en "modellen en tekeningen van nijverheid" in art. 10 lid 1 onder 10° Aw uitdrukkelijk voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar verklaard, terwijl de samenloop van de twee rechten wordt geregeld in hoofdstuk II van de BTMW. Art. 21 BTMW bepaalt in dit verband dat modellen met een duidelijk kunstzinnig karakter óók krachtens de auteurswet beschermd kunnen worden. Hoewel deze formulering inhoudt dat voor modellen een hogere kunstzinnigheidsvereiste zou gelden dan voor andere werken, weten wij sinds de uitspraken van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad in de Screenoprints zaak dat dit niet het geval is.66) Als men beziet hoe het toetsingscriterium van Screenoprints in de praktijk wordt toegepast, kan men er rustig van uitgaan dat elk model, dat aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter van de voorstellen zal voldoen, ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zal komen. Hiermee heeft de Benelux zich bij de Franse praktijk aangesloten. In de meeste andere Lidstaten is cumulatie echter niet vanzelfsprekend. Als men eerst naar de auteursrechtelijke beschermenswaardigheid van modellen kijkt, wordt in Duitsland bijvoorbeeld van modellen vereist dat zij kunstzinnig zijn (in de betekenis van "high art"), waardoor het merendeel in de praktijk van bescherming wordt uitgesloten. Dezelfde situatie doet zich ook in Denemarken, Spanje en Portugal voor. In Italië worden modellen niet door dit oorspronkelijkheidsvereiste van bescherming uitgesloten, maar door een op de leer der "scindibilita" (scheidbaarheid) gebaseerde jurisprudentie die tot gevolg heeft dat een werk van toegepaste kunst niet auteursrechtelijk beschermd kan worden als het niet los kan worden gemaakt van het industriële produkt waarin het is belichaamd. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt de auteursrechtelijke bescherming van modellen ook aan wettelijke banden gelegd: model"), terwijl het Verenigd Koninkrijk geen enkele vorm van actie uit hoofde van oneerlijke mededinging kent. 63

) Art. 100 lid 1 verordeningsvoorstel, art. 17 gewijzigd richtlijnvoorstel. De Benelux zal derhalve niet verplicht zijn het in art. 14 lid 5 BTMW opgenomen verbod, dat bedoeld was o m registratie aan te moedigen, in te trekken. 64 ) Limperg (blz. 5) en Cohen Jehoram (blz. 40) in CohenJehoram e.a., 1993, a.w. 65 ) Hoewel dit probleem zal komen te vervallen na de i n voering van een termijn van respijt, is het niet aannemelijk dat de nationale rechters het beroep op het auteursrecht o m die reden zullen inperken. 66 ) Screenoprints Ltd./Citroën Nederland B.V. BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 m.nt. Wichers Hoeth; BIE 1987, nr. 49, blz. 196 m.nt. Steinhauser en HR 15 januari 1988, NJ 1988, 376.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

als de produktie van een bepaald model groter is dan 50 exemplaren - hetgeen bij de meeste produkten toch wel het geval zal zijn - kan dit model in Ierland niet onder copyright worden beschermd, terwijl de beschermingsduur in het Verenigd Koninkrijk verkleind wordt. Als men vervolgens naar vraag twee kijkt (wettelijke mogelijkheid van cumulatie) stuit men weer op Italië, waar de auteurswet bepaalt dat de auteursrechtelijke bescherming van een model (vanwege de "scindibilita" zal het dan wel om een tweedimensionaal model moeten gaan) vervalt zodra een inschrijving heeft plaatsgevonden.67) Vanwege deze uiteenlopende regelingen kan er, ondanks een grondige harmonisatie van het ingeschreven modelrecht, een belangrijke discrepantie blijven bestaan in de manier waarop modellen in verschillende Lidstaten in de praktijk worden beschermd. De Commissie heeft dan ook steeds gesteld dat het bij het bewerkstelligen van een goed functionerende interne markt voor design-produkten niet voldoende zou zijn om alleen de in de voorstellen opgenomen harmonisatieplannen te implementeren: naast het scheppen van een op een specifieke "design" benadering gebaseerd Europees stelsel van modellenbescherming, zou men moeten zorgen voor uniforme cumulatie met het auteursrecht, zoals thans in de Benelux en in Frankrijk het geval is.68) Om een eerste stap in die richting te doen, bepalen de voorstellen dat cumulatie van model- en auteursrechtelijke bescherming niet op voorhand uitgesloten kan worden.69) Deze bepaling regelt echter alleen het geval waarin een model auteursrechtelijk beschermenswaardig is, maar cumulatie vervolgens wordt uitgesloten (vraag 2), met andere woorden de wettelijke uitsluiting van cumulatie in de Italiaanse auteurswet. Daardoor laat de bepaling uitdrukkelijk de mogelijkheid onverlet dat de modellen om een of andere reden (scindibilita, oorspronkelijkheidsvereiste of 50exemplaar drempel) van auteursrechtelijke bescherming worden uitgesloten (vraag 1). Om een oplossing voor dit probleem te vinden zou men het op modellen toepasselijke auteursrecht van de Lidstaten moeten harmoniseren. Dit is politiek niet haalbaar, waardoor in het oorspronkelijke voorstel werd bepaald dat de Lidstaten vrij blijven in het bepalen van het auteursrechtelijke beschermingsvereiste, en in het gewijzigde voorstel een verbod op het scheidbaarheidsvereiste en de 50exemplaar drempel is geschrapt. Tenslotte bepaalden de voorstellen dat de Lidstaten geen beroep meer kunnen doen op het voor modellen in art. 2 lid 7 van de Berner Conventie opgenomen reciprociteitsbeginsel om auteursrechtelijke bescherming te onthouden aan een model dat afkomstig is uit een Lidstaat waar modellen van een dergelijke bescherming worden uitgesloten.70) Inmiddels heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen echter bepaald dat het reciprociteitsbeginsel niet tussen de Lidstaten kan worden toegepast.71) Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie art. 18 lid 2 van de richtlijn in het gewijzigde voorstel geschrapt. 67 ) Legge del 22 aprile 1941 nr. 633 sul diritto d'autore, art. 2 para. 4 (Italiaanse auteurswet). 68 ) Verordeningsvoorstel, toelichting bij art. 100 lid 2; Groenboek, hoofdstuk 11.3. 69 ) Art. 100 lid 2 verordeningsvoorstel, art. 18 lid 1 richtlijnvoorstel. 70 ) Art. 100 lid 3 verordeningsvoorstel, art. 18 lid 2 richtlijnvoorstel. Deze praktijk deed zich bijvoorbeeld in Frankrijk voor, waar men weigerde uit Italië afkomstige modellen auteursrechtelijk te beschermen. 71 ) Hof EG 20 oktober 1993 in de gevoegde zaken C-92/92 Phil Collins/lmtrat en C-326/92 Patricia/EMI Electrola, [1993] CMLR blz. 773-799. Afwijzend over deze interpretatie: W. VerLoren van Themaat en W. Wefers Bettink, "Another side of the Story" in EIPR1995/6, blz. 307-310.

231

9. Gevolgen voor de Nederlandse rechthebbende Een vorig jaar aangenomen Protocol tot wijziging van de BTMW72) ligt thans ter goedkeuring voor aan de Nederlandse wetgever.73) Het belangrijkste aspect van deze wijziging, het invoeren van een termijn van respijt van twaalf maanden, komt al overeen met de overeenkomstige bepaling van de EGvoorstellen.74) Hoewel de BTMW nu al nauw bij deze voorstellen aansluit (of misschien wel andersom), zullen de Lidstaten van de Benelux voor een aantal punten opnieuw een wijzigingsprotocol moeten aannemen en goedkeuren. Het zal hier vermoedelijk gaan om het voorwerp, de vereisten en de aard van de bescherming, met name voor onderdelen. Naast dit formele aspect is het vanwege de Nederlandse praktijk van de cumulatie met het auteursrecht vooral interessant te kijken naar de concrete gevolgen die het EG-modellensysteem voor de Nederlandse rechthebbende kan hebben. In dit verband maakt het een verschil of deze rechthebbende uitsluitend binnen de Benelux werkzaam is, of dat hij de geografische ruimte van de interne markt ten volste wenst te benutten. In het eerste geval zal de producent zich automatisch kunnen beroepen op bescherming uit hoofde van het auteursrecht en van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Omdat het in de voorstellen opgenomen vereiste van eigen karakter naar alle waarschijnlijkheid strenger zal zijn dan het Screenoprintsvereiste, zal de rechthebbende zich makkelijker op het auteursrecht kunnen beroepen. Vanwege de langere beschermingsduur van het auteursrecht zal hij ook snel geneigd zijn dit te doen. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel zal derhalve voor de Benelux waarschijnlijk geen praktische betekenis hebben. Daarnaast zal de producent een Benelux-depot kunnen overwegen. Voor een vergelijking tussen het huidige en het toekomstige Benelux-depot zal men het nieuwheidsvereiste van artt. 1 en 4 BTMW moeten vergelijken met het vereiste van eigen karakter, dat in de voorstellen bepalend is voor de hoogte van de beschermingsdrempel. Omdat er onder de huidige BTMW reeds sprake moet zijn van enig onderscheidend vermogen, zal deze drempel vermoedelijk op hetzelfde niveau blijven. De mogelijkheid om in de toekomst te ageren tegen alle inbreukmakende modellen, ongeacht of deze in een produkt met een vergelijkbare gebruiksfunctie zijn belichaamd, alsmede de verlenging van de duur tot een maximale periode van 25 jaar, zullen het beschermingsniveau daarentegen verhogen, daargelaten de invloed van de reparatieclausule. Zodra de rechthebbende over de Benelux-grenzen heen gaat handelen, verandert de situatie drastisch. Hij zal zich nog steeds automatisch kunnen beroepen op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar een ongebreidelde auteursrechtelijke bescherming buiten Frankrijk zal daarentegen verre van vanzelfsprekend zijn. Zolang het kunstzinnigheids- dan wel oorspronkelijkheidsvereiste in de verschillende Lidstaten nog niet geharmoniseerd is, biedt de formule "nietingeschreven recht/termijn van respijt/omzetting in een ingeschreven recht" de best mogelijke oplossing. De Nederlandse rechthebbende, die in de hele Gemeenschap actief wil zijn, weet zich dankzij deze combinatie voor dit hele gebied beschermd, zonder zich te hoeven verdiepen in verschillen tussen het auteurs- en modelrecht van de verschillende Lidstaten. Concluderend kan men verwachten dat de verbetering, die het communautair stelsel in de positie van de Nederlandse rechthebbende teweeg zal brengen, niet alleen in termen van de interne markt, maar ook op regionaal vlak voelbaar zal zijn. Brussel, mei 1996. 72

) Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen; Brussel, 28 maart 1995, Trb. 1995, Nr 133. Zie hierover Van Engelen, 1995, a.w. 73 )TK.'95'96-24 509. 74 ) Art. 8 verordeningsvoorstel, art. 6 lid 1 richtlijnvoorstel, art. 6 lid 2 gewijzigd richtlijnvoorstel.

232

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

16 juli 1996

Jurisprudentie Nr 70. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1 februari 1995.

1.3 De bij het octrooischrift behorende figuren 1 en 2 zien er uit als volgt:

(kropboor II) Mrs J.H.P.J. Willems, A.D. Kiers-Becking en R.C.D.E. Hasekamp. Art. 51, lid 1, aanhef en sub a Rijksoctrooiwet (1910). Tussen partijen is in confesso dat reeds sedert zeer lange tijd van algemene bekendheid is, dat men beschadigingen door scherpe voorwerpen kan voorkomen door het aanbrengen van een bolvormig uiteinde. Dat neemt niet weg, dat de toepassing van dat idee op een bepaald voorwerp een inventieve gedachte kan belichamen. Een aanwijzing in die richting vormt dat uit de door eiseres zelf overgelegde werktekeningen blijkt dat deskundigen van eiseres zich uitvoerig hebben beziggehouden met de vraag hoe de uitsteekseleinden van de kropboren er moesten uitzien, zulks kennelijk zonder dat men op het idee is gekomen die te voorzien van bolletjes. T.o.v. het door eiseres - ten einde het gebrek aan uitvindingshoogte aan te tonen - aangevoerde octrooi van Lindholst, is gedaagde een andere weg ingeslagen om aan de tegenstrijdige eisen van enerzijds "beschermen" en anderzijds "schrapen" te voldoen bij een kropboor. Niet gebleken is dat het octrooi van gedaagde niet de vereiste uitvindingshoogte bezit. Tieleman Food Equipment B.V. te Doesburg, eiseres, procureur Mr P.J.M, von Schraidt auf Altenstadt, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam, tegen Stork PMT B.V. te Boxmeer, gedaagde, procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr J.A. van Arkel te Rotterdam. a) Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 10 november 1993 (Mrs J.H.P.J. Willems, S. de Wit en J.L. Driessen). Rechtsoverwegingen. 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast: 1.1 Gedaagde, verder ook te noemen: Stork, is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 187097, haar na een aanvraag d.d. 6 juli 1988 verleend op 3 mei 1991. 1.2 Conclusie 1 van dit octrooi luidt: "Inrichting voor het verwijderen van de krop van geslacht gevogelte omvattende een roterend aan te drijven, via een in het gevogeltekarkas gevormde uithaalopening in de hals te brengen doorn omvattende tenminste twee langwerpige dragers met in hoofdzaak tangentieel daarvan uitgaande langwerpige uitsteeksel, met het kenmerk, dat elk uitsteekseleinde een in hoofdzak bolvormige verdikking draagt". Deze en dergelijke inrichtingen hierna ook te noemen: kropboren.

2. Eiseres, verder ook te noemen: Tieleman, vordert de nietigverklaring van het octrooi. Zij baseert die vordering in de dagvaarding op de stelling dat de geoctooieerde materie op 6 juli 1988 niet nieuw was en bovendien voor een deskundige voor de hand lag. Volgens de dagvaarding werden reeds vóór 6 juli 1988 kropboren in het verkeer gebracht en openbaar gebruikt, waarvan de uitsteekseleinden een bolvormige verdikking droegen. 3. Stork voert gemotiveerd verweer. Beoordeling I. Nieuwheid? 4. Bij conclusie van eis heeft eiseres de betwisting van de nieuwheid in die zin geconcretiseerd, dat vóór de datum van aanvrage van het octrooi reeds kropboren van openbare bekendheid waren volgens de overgelegde werktekeningen. Ter gelegenheid van de pleidooien is een volgens die werktekeningen vervaardigde kropboor overgelegd. 5. Een van de - overigens alle in wezen met elkaar overeenstemmende - werktekeningen ziet er uit als volgt:

6. De ter zitting overgelegde kropboor ziet er uit als hieronder weergegeven:

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

7. De door eiseres geproduceerde werktekeningen en de door eiseres geproduceerde kropboor zijn naar het oordeel van de rechtbank reeds daarom niet nieuwheidsschadelijk omdat deze geen uitsteekseleinden met in hoofdzaak bolvormige verdikkingen vertonen. Bij (be)schouwing van de overgelegde kropboor heeft de rechtbank integendeel kunnen waarnemen dat de uitsteekseleinden rechthoekige verdikkingen vertonen en bepaald scherp aanvoelen. 8. Voor de vraag van de nieuwheid is het door eiseres gedane bewijsaanbod - dat de sub 5 en 6 bedoelde kropboor reeds vóór 6 juli 1988 van openbare bekendheid was - derhalve niet relevant. II. Uitvindingshoogte? 9. De in de dagvaarding ietwat cryptisch geformuleerde stelling, dat de geoctrooieerde inrichting voor een deskundige op de indieningsdatum voor de hand lag, heeft eiseres eerst ter gelegenheid van de pleidooien nader feitelijk onderbouwd. Zij heeft toen gesteld dat het aanbrengen van bolletjes op de uitsteekseleinden voor een vakman voor de hand lag omdat dergelijke bollen bekend waren uit met name het - in en buiten vakkringen bekende -Nederlands octrooi 166841 ten name van Pieter Meyn met betrekking tot een inrichting voor het uithalen van slachtvogels. 10. Gedaagde heeft bezwaar gemaakt tegen deze aanvulling, bij pleidooi, van de feitelijke stellingen van eiseres en er op gewezen dat zij daardoor in haar verdediging wordt geschaad nu zij zich op die stellingen niet heeft kunnen voorbereiden. Overigens heeft gedaagde de onderhavige stellingen betwist. 11. Tussen partijen is in confesso dat reeds sedert zeer lange tijd van algemene bekendheid is, dat men beschadigingen door scherpe voorwerpen kan voorkomen door het aanbrengen van een bolvormig uiteinde, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij kindervorkjes, breinaalden en bij bepaalde jagersmessen. Dat neemt naar het oordeel van de rechtbank niet weg, dat de toepassing van dat idee op een bepaald voorwerp een inventieve gedachte kan belichamen, zoals dat bijvoorbeeld bij eerderbedoeld Nederlands octrooi 166841 volgens eiseresses eigen stellingen het geval was. 12. Voorshands is de rechtbank van oordeel dat ook de inrichting volgens het thans aangevallen octrooi voldoende uitvindingshoogte heeft. Zulks met name ook omdat uit de door eiseres overgelegde werktekeningen blijkt dat deskundigen van eiseres zich uitvoerig hebben beziggehouden met de vraag hoe de uitsteekseleinden van de kropboren er moesten uitzien, zulks kennelijk zonder dat men op het idee is gekomen die te voorzien van bolletjes. Alvorens dienaangaande een definitief oordeel te vormen zal de rechtbank de zaak verwijzen naar de rol. Nu eiseres de onderhavige nietigheidsgrond immers eerst ter gelegenheid van de pleidooien heeft onderbouwd hebben partijen daardoor nog niet de gelegenheid gehad dienaangaande een volwaardig debat te voeren. De rechtbank zal partijen daartoe - overeenkomstig hetgeen ter zitting is besproken — alsnog de gelegenheid geven en wel, ter keuze van gedaagde, in de vorm van hetzij een nadere conclusie hetzij in de vorm van een hernieuwd pleidooi. 13. De octrooigemachtigde van eiseres heeft ter zitting onder meer nog betoogd dat de kropboor volgens het aangevallen octrooi geen uitkomst op het gebied van nijverheid zou opleveren, immers niet beter zou werken dan de kropboren van eiseres. Nu eiseres deze stelling echter niet aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, behoeft dat punt geen bespreking. Beslissing. De rechtbank: - verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 januari 1994 voor nadere conclusie aan de zijde van gedaagde dan wel het vragen van pleidooi, zulks direct peremptoir; - houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

233

b) De Rechtbank, enz. De stellingen van Tïeleman 3. De redenering van Tieleman is, kort samengevat, de volgende. - Uithaalorganen voor (ingewanden van) slachtvogels bestaan uit een heen en weer bewegende stang met aan het einde een zwenkbaar verlengstuk met daarin een wigvormige spleet voor het vastklemmen van de slokdarm. - Volgens het Nederlandse octrooi 166.841, ten name van Meyn, worden de uiteinden van een dergelijk uithaalorgaan voorzien van ronde kogels, ten einde beschadiging van ingewanden van de slachtvogels (in het bijzonder de lever) door de scherpe uiteinden te voorkomen. - Vervolgens verscheen het Europese octrooi 0 178 825 voor een "kropper" (in het onderhavige geding ook wel een "kropboor" genoemd), ten name van Lindholst, waarvan het thans aangevallen octrooi van Stork is afgebakend. Met een dergelijke "kropper" worden na het verwijderen van de meeste ingewanden (met behulp van een uithaalorgaan) de nog achtergebleven luchtpijp en de daarmee verbonden organen verwijderd. De kropper volgens het octrooi van Lindholst bestaat uit een stomp gedeelte met daarachter een aantal scherpe uitsteeksels in de vorm van langs een cilindrisch oppervlak liggende tongen (welk cilindrisch oppervlak een kleinere diameter heeft dan het stompe gedeelte). - Het stompe gedeelte heeft tot taak het halsbeen zijdelings weg te drukken, waarna vervolgens de — scherpe - tongen de ingewandresten verwijderen door ze op de uitsteeksels mee te nemen. - Het plaatsen van bolletjes op de tongen van een dergelijke kropper (zoals gedaan in het aangevallen octrooi van Stork) is - aldus Tieleman - een analoge maatregel als die uit het Nederlandse octrooi 166.841, ten name van Meyn, met een analoog resultaat: de van bolletjes voorziene tongen beschadigen verdere ingewandresten niet. Het verweer van Stork 4. Stork voert hiertegen, kort samengevat, het volgende verweer. - De doelstellingen welke Lindholst wilde bereiken in het Europese octrooi 0 178 825 waren tegenstrijdig, namelijk enerzijds het halsbeen niet beschadigen bij het insteken van de kropper ("beschermen") en anderzijds de krop los schrapen ("schrapen"). - De eerste doelstelling wordt bereikt door middel van het stompe voorstuk van de kropper en de tweede doelstelling door middel van de daar achter liggende scherpe tongen. De twee tegenstrijdige doelstellingen worden dus "gescheiden" bereikt. - Ook Stork heeft een oplossing gevonden waarbij de beide tegenstrijdige functies "beschermen" en "schrapen" worden uitgeoefend, doch Stork heeft een andere weg gekozen om deze functies te combineren in een kropboor. - Stork heeft de taps toelopende punten van de scherpe tongen vervangen door niet scherpe, bolvormige uiteinden, welke niet geschikt zijn voor het "schrapen". Dat de "schraapfunctie" desondanks toch door de kropboor kan worden uitgeoefend moet als verassend en inventief worden gezien. - De vergelijking met het Nederlandse octrooi 166.841 ten name van van Meyn, gaat niet op, want de problemen die door dat octrooi worden opgelost doen zich bij een kropboor niet voor of worden daar op andere wijze opgelost: i) De "beschermfunctie", wordt bij het octrooi van Stork • (naar de rechtbank begrijpt: mede) uitgeoefend door de voorzijde van de boor en niet uitsluitend door ronde kogels, zoals bij het octrooi van Meyn. ii) Beschadiging van ingewanden door de teruggaande beweging van de uithaler doet zich bij kropboren niet voor. iü) Beschadiging van ribben bij het terughalen doet zich eveneens niet voor bij kropboren. Beoordeling door de rechtbank 5. De rechtbank is met Stork van oordeel dat zij in het aangevallen octrooi een andere weg heeft ingeslagen dan Lindholst om aan de tegenstrijdige eisen van (in de terminologie

234

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

van Stork) enerzijds "beschermen" en anderzijds "schrapen" te voldoen bij een kropboor. 5.1. Bij de boor volgens het Europese octrooi 0 178 825 van Lindholst oefent het buiten de scherpe tongen uitstekende stompe voorste deel de beschermende functie uit en zorgen de tongen zelf voor de "schrapende" functie. 5.2. Volgens het aangevallen octrooi van Stork wordt de "beschermende" functie weliswaar eveneens (deels) door het voorste deel van de kropboor uitgeoefend, doch dit deel behoeft niet noodzakelijkerwijs groter dan de diameter van de tongen te zijn, omdat de tongen niet scherp zijn (door de bolvormige uiteinden) en aldus een deel van de "beschermende" functie voor hun rekening kunnen nemen. De "schrapende" functie wordt volgens het octrooi van Stork niet door de punten van de tongen uitgeoefend, maar door de sleuven tussen de tongen. 5.3. Met andere woorden: volgens het Lindholst-octrooi grijpen de scherpe uiteinden van de tongen zonder nadere maatregelen zelf aan de te verwijderen ingewandresten aan en wordt de beschermende functie uitsluitend uitgeoefend door het betrekkelijk grote voorste deel van de boor. 5.4. Bij het Stork-octrooi daarentegen zullen de ingewandresten langs de van bolletjes voorziene tongen afglijden, waardoor de tongen een deel van de beschermende functie van het voorste deel van de boor overnemen, en worden de te verwijderen ingewandresten aangegrepen door de sleuven tussen de tongen. 5.5. Een en ander is duidelijk waar te nemen aan de ter zitting van de rechtbank door mr Crul overgelegde modellen van kropboren, waarvan tussen partijen vaststaat dat deze vallen onder respectievelijk het octrooi van Lindholst en het octrooi van Stork. 6. Tieleman heeft weliswaar nog gesteld dat ook zij experimenten gedaan heeft met een kropboor waarvan de scherpe uiteinden voorzien waren van bolletjes en dat deze uitvoeringsvorm niet tot het gewenste resultaat leidde, doch deze stelling is onvoldoende concreet en niet onderbouwd en er is dienaangaande zelfs geen bewijsaanbod gedaan, zodat de rechtbank aan deze stelling voorbij gaat. 7. De rechtbank is dus van oordeel dat niet gebleken is dat het octrooi van Stork niet de vereiste uitvindingshoogte bezit. 8. Gezien het hierboven overwogene zal de vordering worden afgewezen en zal Tieleman als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Beslissing De rechtbank: - wijst de vordering af; - veroordeelt Tieleman tot de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stork begroot op ƒ 290,- aan verschotten en ƒ 3.550,- aan salaris procureur. Enz. Nr 71. High Court of Justice, Chancery Division, 1 augustus 1995. (Wagamama/Rajamama) Mr Justice Hugh Laddie. Artt. 4 lid 1 onder ben 5 lid 1 onder b Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG). Aangezien de Trade Mark Act 1994 mede is ingevoerd om het voorheen krachtens de Trade Mark Act 1938 geldende recht aan te passen aan de EEG Merkenharmonisatierichtlijn, is namens eiseres aangevoerd dat de in art. 10 lid 2 van de Trade Mark Act 1994 voorkomende term "likelihood of association with the trademark" is ontleend aan art. 5 lid 1 van de genoemde Richtlijn. Niet aannemelijk geacht dat met de opneming van die term in de Richtlijn is beoogd om daarmede het begrip associatiegevaar, zoals dit door het Benelux Gerechtshof is ontwikkeld, in het merkenrecht der Lid-Staten te incorporeren. Het ter staving daarvan overlegde document kan

16 juli 1996

daartoe niet dienen, evenmin als het in BIE 1988, blz. 215, gepubliceerde artikel van Furstner en Geuze. Wagamama Limited, plaintiff, advocaten Mr M. Fysch QC & Mr A. Speek, tegen 1. City Centre Restaurants PLC 2. City Centre Restaurants (UK) Limited (formerly Garfunkels Restaurants PLC), defendants, advocaat Mr M. PlattMills. Introduction This is an action for registered trade mark infringement and passing off. The plaintiff company, Wagamama Limited, owns and operates a restaurant under the name Wagamama. It is also the proprietor of three registered trade marks. Each mark consists of the word Wagamama. These registrations are in classes 32, 33 and 42 and cover a range of services and goods including restaurant services, catering services, beer, alcoholic and non-alcoholic drinks and mineral water. In this action nothing turns on the precise goods covered by the registrations nor is the validity of any of the registrations in issue. (...) The Defendant is also in the restaurant business. (...) In late 1993 the defendant decided to develop another branded restaurant chain. In the words used by the defendant's witnesses, this was to be an American theme restaurant with Indian decor and food. Mr Fysh, who appeared for the plaintiff, described it as having a decor evoking the atmosphere of an up station Indian Civil Service Club of the Raj which had been recently visited by a wealthy and benevolent American. The name eventually chosen for this new chain was Rajamama. The first restaurant bearing this name was opened at the very end of April, 1995. (...) As I have mentioned already, at the time of the writ, the name used by the defendant was Rajamama. However, as a result of the commencement of this action and in response to the application for interlocutory relief, the defendant decided to change the restaurant fascias and menus so that its brand name is now Raja Mama's. That is the name it intends to continue to use. The plaintiff argues that whether the defendant uses Rajamama (one word) or Raja Mama's (two words) this will constitute infringement of its registered trade marks and passing off. It is convenient to consider the issue of trade mark infringement first. This part of the case raises an important question of law: what acts now constitute an infringement of a registered trade mark? Trade Mark Infringement The statutory framework Infringement in this action is to be determined in accordance with the Trade Marks Act 1994 (the 1994 Act). This provides at s. 10, so far as material to this case, as follows: "10. (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered. (2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or (b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark." These provisions are new to our law. Prior to the 1994 Act, infringement of a registered trade mark was covered by the Trade Marks Act, 1938 (the 1938 Act). The equivalent section in the letter Act was s. 4 which, in so far as material, provided:

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

"4. (1) Subject to the provisions of this section, and of sessions seven and eight of this Act, the registration (whether before or after the commencement of this Act) of a person in Part A of the register as proprietor of a trade mark (other than a certification trade mark) in respect of any goods shall, if valid, give or be deemed to have given to that person the exclusive right to the use of the trade mark in relation to those goods and, without prejudice to the generality of the foregoing words, that right shall be deemed to be infringed by any person who, not being the proprietor of the trade mark or a registered user thereof using by way of the permitted use, uses a mark identical with it or so nearly resembling it as to be likely to deceive or cause confusion, in the course of trade, in relation to any goods of which it is registered, and in such manner as to render the use of the mark likely to be taken either(a) as being used as a trade mark; or (b) in a case in which the use upon goods or in physical relation thereto or in an advertising circular or other advertisement issued to the public, as importing a reference to some person having the right either as proprietor or as registered user to use the trade mark or to goods with which such a person as aforesaid is connected in the course of trade." (...) Infringement under the 1994 Act There is no dispute between the parties that such classic infringement by confusion as to the source or origin of goods or services will also constitute an infringement under s. 10 of the 1994 Act. The plaintiff alleges that there is such classic infringement in this case. That is a matter to which I will return later. However the plaintiff goes further. It says that s. 10 of the 1994 Act, particularly s. 10(2), covers confusion in a much broader sense. It is said that the registered proprietor can prevent mere association between the marks. It is argued that there will now be infringement if, on seeing the defendant's mark, the registered mark would be "called to mind" by a customer even if there is no possibility of the customer being under any misapprehension as to the origin of the goods. This is a new concept to those steeped in British trade mark law. To illustrate his point, Mr Fysh referred to a number of witness statements. In these various members of the public said inter alia that on hearing the name Rajamama their first thoughts were of Wagamama because the names sound similar. Mr Fysh said that even if their evidence had stopped there that sort of association without any more indicates trade mark infringement. He said that this was so even if the customer would have no doubt when considering just the trade marks that they are similar but unconnected. This type of association in which there is no confusion as to origin but the infringing mark "brings to mind" the registered one, I shall refer to in this judgement as 'non-origin association'. The arguments advanced in favour of this wide scope to infringement are based upon the existence of the words "a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark" which are to be found at the end of s. 10(2). Mr Fysh accepted that the reference to likelihood of confusion covered classic infringement as discussed above but he argued that there were only two possible constructions which could be put upon the flnal words "which includes the likelihood of association with the trade mark". Either these words added nothing to the requirement of confusion and merely performed the function of clarifying that association in the classic sense was included within the scope of infringement or it is a deeming provision which has the effect of extending trade mark protection so as to cover non-origin association. He says the latter is the proper construction and in support of this he deployed a number of arguments. First he says that by applying purely domestic principles of interpretation of statutes, his construction is correct. Secondly he advances a group of arguments based upon the European origins of the 1994 Act in support of the proposition that our trade mark law must be construed to be consistent with Benelux trade mark law where non-origin association

235

has for some years been accepted as a form of trade mark infringement. I shall consider separately each of these routes. The domestic interpretation route. In HUI v. William HUI [1949] AC 530 at page 546 Viscount Simon said: "...it is to be observed that though a Parliamentary enactment (like parliamentary eloquence) is capable of saying the same thing twice over without adding anything to what has already been said once, this repetition in the case of an Act of Parliament is not to be assumed. When the legislature enacts a particular phrase in a statute the presumption is that it is saying something which has not been said immediately before. The rule that a meaning should, if possible, be given to every word in the statute implies that, unless there is good reason to the contrary, the words add something which would not be there if the words were left out." Based on this, Mr Fysh says that the words "which includes the likelihood of association with the trade mark" at the end of s. 10(2) must do more than merely repeat what is already covered by the earlier words. It must cover something other than classical infringement. I do not accept this argument. What Viscount Simon was doing was trying to work out, from the words used, what the legislative intent was. At that time it was no doubt believed, or at least hoped, that British legislation was drafted with precision and economy. It was therefore legitimate to start from the premise that each word used in a statute was necessary and there was no tautology. Even by 1949 this was recognised as an assumption which was not always to be trusted. In the HUI case Viscount Jowitt pointed out that the legislature sometimes indulged in tautology1). A more illuminating view was expressed by Lord Greene in the same case: "I need not cite authority for the proposition that prima facie every word in an Act of Parliament must be given an effective meaning of its own. Whether or not the legislature in any given case has condescended to tautology is a question the answer to which depends upon the language used, but in the absence of an appropriate context one statutory provision which is expressed in entirely different language from another, whether in the same or a different section, is not to be interpreted as repetitive or unnecessary."2) When construing the 1994 Act it is necessary to bear in mind the legislative context. The Act was intended, amongst other things, to implement Council Directive 89/104/EEC of December 21, 1988 (the 1988 directive). In particular, the provisions of s. 10 of the Act are intended to implement the provisions of Article 5 of that directive. The court's task is to try to discover the intent behind the words used by the legislature. It would be wrong to apply rules of construction developed during a period when one philosophy of draughtsmanship was prevalent to a statute drafted when an entirely different philosophy applied. In particular it is quite artificial for the court to pretend that each word of a modern statute which has been lifted more or less verbatim from an EC directive was chosen with the economy which was believed to have been applied to the draughting of British statutes of purely domestic origin. There is no basis upon which the court can assume that the original directive was drafted so as to avoid tautology. It follows that there is no reason to conclude that the last ten words in s. 10(2) must have been included for the purpose of expanding the scope of infringement. Indeed, viewed solely linguistically, s. 10(2) appears to point away from Mr Fysh's construction. If the words 'likelihood of association with the trade mark' cover non-origin association, they cover classical infringement, that is to say likelihood of confusion, also. However if this is so there would not be any point in including the reference in s. 10(2) to 'likelihood of confusion' since it is comprehended within 'likelihood of association'. Furthermore it is unconventional use of lan") 11949] AC at page 543. ) [1949] AC at page 552.

2

236

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

guage to provide that the smaller (i.e. likelihood of confusion) includes the larger (i.e. likelihood of association) which would appear to be what the section says if Mr Fysh is correct. It is therefore necessary to consider Mr Fysh's other arguments on construction. The European interpretation route. Mr Fysh pointed to the fact that the words "the likelihood of association with the trade mark" in our Act are taken from Article 5(1) of the 1988 directive. That article is in the following terms: "The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered; (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public." The words "which includes the likelihood of association berween the sign and the trade mark" in the directive are said to be derived from Benelux trade mark law where they cover non-origin association. Therefore Mr Fysh says that the words must be treated as having the same meaning in the 1994 Act as they do in Benelux law. There are three arguments which he deploys in support of this. First he says that a document exists which indicates that the words in the directive were intended to have the meaning for which he contends. Secondly he says that whether or not any document exists which so indicates, it is a matter of common knowledge that the words were inserted in the directive for this purpose. Thirdly he says that the directive was supposed to introducé a new era of trade mark law harmony in the European Union. Since the Benelux courts have construed their equivalent trade mark law derived from the directive to cover non-origin association, the British courts should do likewise both as a matter of comity and to help deliver the harmony which the directive hoped to secure. In support of the arguments based on Benelux law, the plaintiff has adduced evidence from Professor Charles Gielen. He is Professor of Intellectual Property Law at the University of Groningen, Holland. He is also a partner in the Dutch law firm, Nauta Dutilh in Amsterdam. One of his principle areas of practice is trade mark law. In his witness statement he says as follows: "Whether a guiding principle or not, what is certain is that in attempting to harmonise Member States' trade mark law, the Commission have imposed upon Member States a requirement to incorporate the likelihood of association concept as developed under Benelux law." He explained the width of the Benelux concept of likelihood of association. For example he gave the following evidence: "Q. Can you just help me on this: if Company A has a registered trademark, and Company B comes on to the market with another trademark where the marks have similarities, but no member of the public would be confused as to origin, but some members of the public say: "Well that has a passing similarity. It brings to mind the company A's mark, but I know that they are nothing to do with each other." Would that be an infringement? A. That is an infringement, yes. Q. In that case, the infringement would have the effect of protecting Company A? A. Yes. Q. Well beyond what is necessary to safeguard his trade, his actual trade? A. Well I think it protects his actual trade, because if the relevant part of the public thinks of trademark A when seeing trademark B, the effect of that is, in fact, loss of

16 juli 1996

exclusivity and dilution. So, I think the Benelux concept of association includes that danger." I will now consider each of Mr Fysh's arguments and the conclusions to which Professor Gielen has come. Minutes of the Council Meeting Professor Gielen exhibits to his witness statement a document (the 'Gielen document') which, in so far as material, is in the following terms: ANNEX STATEMENTS for entry in the minutes of the Council meeting at which the Directive is adopted 5. Re article 4(1)(b) and Article 5(l)(b) (a)... (b) "The Council and the Commission note that "likelihood of association" is a concept which in particular has been developed by Benelux case-law". We do not have the minutes of the relevant Council meeting but I was invited to hold on the basis of the Gielen document that the statement conceming likelihood of association was in fact entered on the minutes. On the strength of this it is said that I should construe the 1988 directive and our Act as having been drafted so as to introducé the relevant concepts of Benelux law. For the proposition that it is possible to refer to minutes of a Council meeting for the purpose of construing a directive, Mr Fysh relied on Conseil National de L'Ordre Des Architectes v. Egle [1992] 2 CMLR 113. In that case, the European Court of Justice construed a directive conceming the mutual recognition of architects' qualifications. Having done so it went on to note that its interpretation was "confirmed by a joint declaration of the Commission and the Council, included in the minutes of the meeting during which the directive was adopted, according to which 'periods of in-service training comprised in the course attested by an examination shall not affect the full-time character of such course'." (see page 127) On the other hand Mr Platts-Mills for the defendant relied on three cases; Re the Business Transfer Directive: EC Commission v. Belgium [1988] 2 CMLR 865, R v Immigration Appeal Tribunal ex parte Antonissen [1991] 2 CMLR 373 and Re Transport Workers: EC Commission v. Greece [1994] 1 CMLR 803 for the proposition that minutes of Council meetings cannot be used in order to construe a directive. In my view Mr Platts-Mills is right. The burden of authority appears to be against the use of such minutes. In fact in the Egle decision the Court merely noted that the minutes were consistent with the construction of the directive at which it had already arrived. Furthermore there is much to commend Mr PlattsMills' argument. Minutes of Council meetings are confidential. Directives become part of the law which affects all citizens of the European Union. Those citizens and their lawyers must be able to discover from open material what the laws are that bind them. It would strike at the heart of this principle if the meaning of legislation was to be determined by reference to minutes which citizens and their advisers cannot inspect. In my view that is so even if the European Court of Justice has the power to call for the minutes. What counts to citizens is the meaning of the law now, not what might be found out about it after confidential material is made public some time in the future. Furthermore, even if Mr Fysh were right on the law, I would hold that it has no application in this case. The Gielen document not only has the word 'Annex' typed at its top, but also begins at page numbered 3. Professor Gielen was cross examined as to its provenance. He did not know what it was an annex to, he did not know who wrote it and he did not know what was on the other pages. He did not claim to have attended the relevant Council meeting or to have seen the minutes of it. However he said that he believed from a source of his that the statement as recorded above was in fact entered on the

16 juli 1996

Bijblad Industriële

Council minutes. Halsbury's Laws Vol. 48 page 6 refers to the same document as "a document which has received some unauthorised circulation". It points out that the document has no official status. It goes on to note that it is not certain that it accurately represents what was actually entered in the confidential minutes. The Council minutes are confidential. The Gielen document is not a copy of them. In my view it would be wrong for the court to draw any conclusions as to the meaning of a directive on the basis of suggestions as to what is said in the minutes when the minutes themselves are closed to inspection. The Provenance of the wording is notorious Mr Fysh's second argument is that it is common knowledge that the wording in Article 5 of the directive is derived from Benelux law and is intended to convey into the trade mark law of all member states the same concepts. In other words it does not matter that the minutes of Council meeting are confidential because everyone knows what was intended. In support of this approach he relied on a decision of Aldous J., as he then was, in Pioneer Electronics Capital Ine v Warner Music Manufacturing Europe GmbH (currently unreported - 24 January 1995). In that case the court had to construe s. 60(l)(c) of the Patents Act, 1977. That Act was framed so as to make Britisch Patent law consistent with the European Patent Convention (EPC), the Community Patent Convention and the Patent Co-operation Treaty. The origin of s. 60(l)(c) was Article 64(2) of the EPC. The leamed judge said "Article 64 has its origin in German law and I believe that it is both permissible and right to take into account the meaning of the word "directly" as applied by the German courts." I do not know what material Aldous J. had before him when deciding that point, nor do I know whether the permissibility of adopting that approach was argued before him. I have no reason to doubt the correctness of the decision he reached in that case. It may well be that the parties before him agreed that Article 64 of the EPC was based on German law. That may be clear from the travaux preparatoires which may be used as an aid to construction. In any event it clearly was desirable that Article 64 of the EPC should be implemented consistently throughout the European Union. Referring to German case law was therefore appropriate. But this is Mr Fysh's comity argument to which I will turn later. For the purpose of this case it is right to consider the issue from first principles. As mentioned above, it is permissible to refer to travaux preparatoires in construing European legislation. On the other hand, as appears European legislation. On the other hand, as appears from Antonissen, it is not permissible to refer to confidential Council minutes. In my view it would be wrong and dangerous to rely on Chinese whispers as to the origin and meaning of such legislation, no matter how commonly believed. What if the popular belief in fact is wrong? How do you challenge it? As it happens, the present case illustrates particularly well the vice of this approach to construction. There is no doubt that many believe that the legislative intent behind the inclusion of the words "which includes the likelihood of association with the earlier trade mark" in Article 5(l)(b) was to ensure that Benelux law of trade mark infringement was made part of the law of all member states. This belief has been bolstered by a number of articles which have appeared in specialist legal publications. Among them is one which Professor Gielen has written which appeared in the 1992 volume of the European Intellectual Property Review. Furthermore Professor Gielen has given expert evidence that Benelux courts believe that the directive has simply been brought into line with their domestic law on this issue. His evidence was that the Benelux countries do not think that their domestic law of infringement has changed at all and that they "got their own way". This is a view which others have been encouraged to accept. However it appears that there are reasons for doubting that it is correct. One of the documents to which Professor Gielen referred in his evidence was an article entitled 'Scope ofProtection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EECHarmonization' written by Furstner and Geuze. The authors were part of the Benelux delegation at the discussions which

eventually gave birth to Article 5 of the 1988 directive. It is a fascinating account, from the perspective of one delegation only, of the manoeuvnng which preceded the acceptance of the final version of the directive. Before considering what the article says it is useful to have in mind that it was under Article 13(A) of the Benelux Trademark Act, 1971 that the case-law relating to 'association', and non-origin association in particular, was developed. Furstner and Geuze noted that it was the view, outside the Benelux countries, that the protection of the function of origin and the prevention of the risk of confusion were the fundamental starting point for any trade mark law which did not impede competition. This view was incorporated in Article 3(1) of the draft directive of 15 October, 1986. The Commission apparently was of the view that Article 13(A) of the Benelux Trademark Law was an "abominable and unacceptable provision" and wanted to ensure that it did not become part of the directive. It also appears from the Furstner and Geuze article that the same view was shared, though expressed in less forthright terms, by the delegations of all other member states. The article goes on to describe the largely unsuccessful efforts made by the Benelux delegation to persuade other delegations to their way of thinking but, as they say, "the Benelux countries did not hold a strong position defence-wise". What eventually happened is discussed in a section headed "Towards compromise" which takes up the last six pages of the article. In particular the authors stated as follows: "Initially the Netherlands3) had attempted to lay down the text of Article 13A1 of the Benelux Trade Mark Act as such in an optional stipulation. As that did not work out, attempts were made to have the concept of the "risk of association" as developed by the Benelux Court of Law accepted as an alternative to "the risk of confusion". When no support was gained for the latter option either, the Benelux countries finally, also in view of the final version of the legal preamble and the declaration in the Council Minutes, to mention later (sic), and also in view of the results already attained with other items, accepted the final proposal of compromise by the other countries for article 3 section 1 sub b) of Draft Directive: 'If, because of its identity or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark'." (emphasis added) It appears to me that any popular belief, fuelled by articles in legal publications, that Article 5 of the 1988 directive was intended to ensure that the domestic law of trade mark infringement in all member states changed to that already adopted by the Benelux countries is open to question. If Furstner and Geuze's article is correct, all but the Benelux countries were firmly opposed to any such move. Furstner and Geuze's article is not admissible to help construe the directive. On the other hand it would be wrong to approach construction of the 1988 directive and the 1994 Act on unverifiable rumours or Professor Gielen's certainty as to what was intended. Comity The purpose of the 1988 directive was to ensure a measure of uniformity between the trade mark laws of member states of the European Union. For that reason it is right that British courts should pay regard to decisions in the courts of other member states on equivalent provisions in their law. However it is apparent from the expert evidence of Professor Gielen that the Benelux courts have simply assumed that the directive made no alteration to their domestic law. The contents of the Furstner and Geuze article suggests that this assumption may well have been wrong. In any event, the obligation of the English court is to decide what the proper construction is. If that construction differs from that adopted in the Benelux countries, one, at least, is wrong. It would not be right for an English 3

) Professor Gielen agreed that the authors must have meant 'Benelux countries'.

238

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

court to follow the route adopted by the courts of another member state if it is firmly of a different view simply because the other court expressed a view first. The scope of European legislation is too important to be decided on a first past the post basis. The Court's approach to construction Since none of the arguments on construction put forward by the plaintiff is acceptable, it is necessary to approach the directive and the 1994 Act from first principles. Monopolies are the antithesis of competition. Intellectual property rights such as patents, trade marks and copyright can create barriers to trade within a country. They can create barrière to trade between countries. Differences between the laws of member states of the European Union may add further obstructions to inter-state trade because what is permissible under the law of one member state may be prohibited under the law of its neighbour. However both at the domestic level and at the international level monopolies can be tolerated or even encouraged if they assist the development of commerce in some other way. Patent monopolies are the classic example. A valid patent may prevent competitors from entering a given field of commerce for up to 20 years. But this is a price which society, through its legislators, has agreed to pay to secure the increased investment in research and development which it is hoped patent monopolies will encourage. The important factor to bear in mind is that what justifies the monopoly is not the monopoly itself but the extent to which it gives, or is hoped to give, a benefit to commerce which compensates for the temporary restrairit on competition. The monopoly is an adjunct to, and is designed to promote, commerce. This is central to the western system of commerce. Monopolies are the exception, not the rule.4 They need to be justified. As long ago as 1615 in this country it was said that the effect of an unjustified monopoly was "to take away free trade, which is the birthright of every subject".5) Trade marks have historically been used to protect the trade with which they are associated. A good summary of their function is to be found in the speech of the Advocate General in SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG [1990] 3 CMLR 571 (HAGII).') He said: "Like patents, trade marks find their justification in a harmonious dove-tailing between public and private interests. Whereas patents reward the creativity of the inventor and thus stimulate scientific progress, trade marks reward the manufacturer who consistently produces high-quality goods and they thus stimulate economie progress. Without trade mark protection there would be little incentive for manufacturers to develop new products or to maintain the quality of existing ones. Trade marks are able to achieve that effect because they act as a guarantee, to the consumer, that all goods bearing a particular mark have been produced by, or under the control of, the same manufacturer and are therefore likely to be of similar quality. The guarantee of quality offered by a trade mark is not of course absolute, for the manufacturer is at liberty to vary the quality; however, he does so at his own risk and he - not his competitors will suffer the consequences if he allows the quality to decline. Thus, although trade marks do not provide any form of legal guarantee of quality - the absence of which may have misled some to underestimate their significance - they do in economie terms provide such a guarantee, which is acted upon daily by consumers. A trade mark can only fulfil that role if it is exclusive. Once the proprietor is forced to share the mark with a competitor, he loses control over the goodwill associated with the mark. The reputation of his own goods will be harmed if the competitor sells inferior goods. From the consumer's point of view, equally undesirable consequences will ensue, because the clarity of the signal transmitted by the trade mark will be impaired. The consumer will be confused and misled." *) Marsden v. Saville Street Co. (1878) LR 3 Ex D. 204. ) The Clothworkers oflpswich (1615) Godbolt 252. *) HvJEG 17 oktober 1990, BIE1991, 116. Red.

5

16 juli 1996

Similarly in The Law of Intellectual Property (The Law Book Company, Australia, 1984) Ricketson stated: "The primary function of a trade mark, traditionally, has been to identify the commercial or trade origin of the goods (or services) to which it is applied. This, of course, is of central importance to a trader as the mark then indicates to the market that these goods are his, even if he is not personally identified, and it becomes the focus for his growing goodwill or reputation in that market." (page 603). That the primary function of trade marks is to indicate origin of goods or services has also been accepted by the European Court of Justice. In HAG II the Court said: "Consequently, as the Court has stated on many occasions, the specific subject-matter of a trade mark right is to grant the owner the right to use the mark for the first marketing of a product and, in this way, to protect him against competitors who would like to abuse the position and reputation of the mark by selling products to which the mark has been improperly affixed. To determine the exact effect of this exclusive right which is granted to the owner of the mark, it is necessary to take account of the essential function of the mark, which is to give the consumer or final user a guarantee of the identity of the origin of the marked product by enabling him to distinguish, without any possible confusion, that product from others of a different provenance: see Case 102/77, Hoffman-La Roche and Case 3/78, Centrafarm v. American Home Products. Under these circumstances the essential function of the mark would be compromised if the owner of the right could not exercise his option under national law to prevent the importation of the similar product under a name likely to be confused with his own mark because, in this situation, consumers would no longer be able to identify with certainty the origin of the marked product and the bad quality of a product for which he is in no way responsible could be attributed to the owner of the right." Furthermore in Deutsche Renault AG v. Audi AG [1995] 1 CMLR 461 the Court has also indicated that the essential function of a trade mark extends to protection from association as to origin. In that case the Court said: "...it should be noted, first, that the specific subjectmatter of trade mark rights consists in protecting the proprietor of the mark against a risk of confusion such as to allow third persons to take unlawful advantage of the reputation of the proprietor's goods (reference made to Centrafarm v. Winthrop and HAG II ) According to German law, there is a risk of confusion between two trade marks not only when the trade concerned might mistakenly assume that the goods concerned come from one and the same undertaking (direct risk of confusion) but also when the mistaken assumption relates to the existence of an organisational or economie link between the undertakings concerned, such as a licensing agreement under which one undertaking is authorised to manufacture a product with the same properties as the product of the other (risk of confusion in the broader sense). No exception can be taken under Community law to the protection granted by a national law against this lastmentioned risk of confusion since it corresponds to the specific subject-matter of the trade mark right which, as stated above, consists in protecting the proprietor against the risk of confusion." As mentioned above, there are two possible constructions which may be placed on Article 5 of the 1988 directive and s. 10(2) of the 1994 Act. The rights of the proprietor against alleged infringers may be limited to classic infringement which includes association as to origin or, following the Benelux route, it could cover not only classic infringement but also non-origin association. In my view, the former construction is

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

to be preferred. If the broader scope were to be adopted, the directive and our Act would be creating a new type of monopoly not related to the proprietor's trade but in the trade mark itself. Such a monopoly could be likened to a quasi-copyright in the mark. However, unlike copyright, there would be no fixed duration for the right and it would be a true monopoly effective against copyist and non-copyist alike. I can see nothing in the terms of the directive (or our Act), or in any secondary material which I could legitimately take into account, which would lead me to assume that this was its objective. On the contrary, the preamble to the directive seems to point in the opposite direction since it states: "Whereas the protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, ..." Furthermore there appears to be little commercial justification for any such extension of trade mark rights. If it had been the intention to make the directive identical with Benelux law on this important issue it could have said so. Indeed, in view of the fact that to have done so would have been significantly to expand trade mark rights and thereby significantly restrict the freedom of traders to compete, I would have expected any expansion to have been stated in clear and unambiguous words so that traders throughout the European Union would be able to appreciate that their legislators had created a new broad monopoly. As it is, no such clear and unambiguous words have been used and the language of the directive and the 1994 Act is consistent with the rights being restricted to classical infringement. It follows that this court cannot follow the route adopted by the Benelux courts on this issue. This is regrettable since one of the main objectives of the 1988 directive was to avoid differences in scope of trade mark rights which could lead to barriers to inter-state trade. Nevertheless the natural inclination to come to a conclusion which would further harmony on this issue is not so strong that I am prepared to agree that a new millstone round the neck of traders has been created when that is not my view. If the plaintiff is to succeed in its case of trade mark infringement it must do so on the classic grounds. Enz. Nr 72. Arrondissementsrechtbank te Breda, 14 juni 1994. (Zendium/Sensim) Mrs J.P. Leijten, G.J.E. Poerink en H.F.W. Peutz. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet j° art. 5, lid 1, sub b Eerste Merkenrichtlijn. Het associatiecriterium is als maatstaf ter beantwoording van de overeenstemmingsvraag niet achterhaald door het bepaalde in art. 5 lid 1 sub b Eerste Merkenrichtlijn. Niet alleen noopt deze bepaling niet tot een dergelijke gevolgtrekking, het ligt zelfs veeleer in de rede dat in de verwijzing in dat artikel naar het gevaar voor associatie de erkenning van het associatiecriterium besloten ligt. Tussen het klankbeeld van de woorden Zendium en Sensim bestaat een grote mate van gelijkenis. Reinigingsmiddelen voor natuurlijke tanden en gebitsprothesereinigers zijn aan elkaar soortgelijke waren. Kortman Intradal B.V. te Veenendaal, eiseres, procureur Mr E.C.M. Wagemakers, advocaat aanvankelijk Mr P.J.M. Steinhauser, thans Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen 1. Mr J.M. Pais q.q. te Roermond, curator in het faillissement van Dentip International B.V., en 2. Wouters-De Vries Drogisterijen B.V. te Breda, gedaagden, procureur Mr A.R.A.J. Ilcken. 3. De beoordeling. 3.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend danwei niet of niet voldoende betwist en op grond van de in zoverre niet

239

betwiste inhoud van de overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast: Kortman brengt onder het merk Zendium gebitsreinigingsmiddelen op de markt zoals tandenborstels, tandpasta, floss tape, interdentale stimulators e.d. Het teken Zendium is op 14 oktober 1971 als woordmerk voor de Benelux gedeponeerd onder nummer 066.050 voor de warenklassen 3 en 5 (o.a. tandreinigingsmiddelen en farmaceutische en hygiënische produkten). Medio 1992 heeft Dentip International B.V. (hierna: Dentip) reinigingsmiddelen voor gebitsprotheses op de markt gebracht onder het teken "Sensim Methode Adams". Het woordmerk "Sensim Methode Adams" is op 17 juni 1991 onder nummer 494.527 gedeponeerd voor de warenklasse 3 (reinigingsmiddelen voor gebitsprotheses). Op 10 oktober 1991 is onder nummer 508.505 gedeponeerd het beeldmerk "Sensim Methode Adams" met toevoeging van een plantje en de woorden "Natuurlijk Biologisch", zulks voor de warenklassen 3,10 en 21 (o.a. tandreinigingsmiddelen, i.h.b. reinigingsmiddelen voor gebitsprotheses, en tandenborstels). Wouters-De Vries verhandelt de produkten van Dentip. 3.2. Kortman doet zijn vorderingen steunen op het voorgaande en voorts op de stelling dat het door Dentip gebruikte teken Sensim overeenstemt met haar merk Zendium. Volgens Kortman zullen namelijk bij de gemiddelde consument bij het zien of horen van Sensim associaties worden gewekt met haar merk Zendium. In dit verband wijst Kortman erop, dat het merk Zendium een groot onderscheidend vermogen heeft en een grote bekendheid geniet. Voorts worden volgens Kortman gebitsreinigingsmiddelen per definitie gekocht door een niet deskundig, niet bijzonder oplettend publiek. Nu beide merken worden gebruikt voor gebitsreinigingsmiddelen is sprake van identieke danwei soortgelijke waren, aldus Kortman. 3.3 Mr. Pais q.q. - hierna te noemen: Dentip — stelt zich hiertegenover op het standpunt dat bij de merken Zendium enerzijds en Sensim anderzijds sprake is van een geheel afwijkend klankbeeld, zodat van auditieve overeenstemming niet kan worden gesproken. Evenmin is volgens hem sprake van visuele overeenstemming, omdat de uiterlijke verschijningsvorm van het merk "Sensim Methode Adams" qua lettertype, kleurkeuze en lay-out in hoge mate zou afwijken van het woordmerk Zendium. Het onderscheidend vermogen van het merk "Sensim Methode Adams" voor prothesereinigingsmiddelen is, zo betoogt Dentip, gelijk aan het onderscheidend vermogen van het merk Zendium voor tandreinigingsmiddelen, en het te dezen in aanmerking te nemen publiek is wel degelijk deskundig en oplettend. Gevaar voor associatie is kortom niet aanwezig. Overigens dient volgens Dentip niet als uitgangspunt te gelden een vergelijking tussen Zendium enerzijds en Sensim anderzijds, maar moet worden vergeleken tussen Zendium (het merk zoals gedeponeerd) en "Sensim Methode Adams" (het teken zoals het feitelijk gebruikt wordt), in welk geval van associatiegevaar al helemaal niet kan worden gesproken. Gevaar voor associatie tussen de in het geding zijnde merken bestaat volgens Dentip ook daarom al niet omdat het publiek dat met de respectieve merken in aanraking komt mensen met natuurlijke tanden enerzijds, prothesedragers anderzijds - strikt gescheiden is. Gelet op dit grote verschil in - overigens niet uitwisselbaar - publiek waartoe de onderscheiden merken zich richten, is er volgens Dentip geen sprake van identieke of soortgelijke waren. 3.4 Dienaangaande geldt het volgende: Voorop moet worden gesteld dat van overeenstemming in de zin van de artikelen 13A en 14B BMW tussen het merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt (BenGH 20-5-1983, NJ 1984, 72 [B.I.E. 1984, nr40, blz. 137, D.W.F.V. Red.]).

240

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

Anders dan Dentip betoogt, is dit criterium niet achterhaald door het bepaalde in artikel 5 lid 1 sub b van de Europese Merken Richtlijn van 21 december 1988. Niet alleen noopt deze bepaling niet tot een dergelijke gevolgtrekking, het ligt zelfs veeleer in de rede dat in de verwijzing in genoemd artikel 5 naar het gevaar voor associatie de erkenning van het associatiecriterium besloten ligt. Ingevolge het - reeds getekende - Protocol d.d. 2 december 1992 tot wijziging van de BMW, waarin onder meer genoemde Richtlijn is uitgewerkt, zal in artikel 13A BMW dan ook worden opgenomen dat de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik, (...), indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. 3.5 Met Kortman is de rechtbank van oordeel dat in zowel het woord- als het beeldmerk "Sensim Methode Adams" het woord Sensim overheerst. De woorden "methode Adams" en "natuurlijk biologisch" hebben nauwelijks of geen onderscheidend vermogen; hetzelfde geldt voor de afbeelding van het plantje bij het beeldmerk. Het woord Sensim is voorts overheersend door de typografie. In het advertentie- en verpakkingsmateriaal neemt het door de lay-out daarvan een prominente plaats in. Meer in zijn algemeenheid valt trouwens toch al te verwachten dat het publiek de lange merknaam "Sensim Methode Adams" zal afkorten tot Sensim. Ervan uitgaande dat het merkbestanddeel Sensim bij het publiek de meeste indruk zal maken, zal bij het beantwoorden van de overeenstemmingsvraag de nadruk dienen komen te liggen op het merk Zendium enerzijds en het merkbestanddeel Sensim anderzijds. Alvorens te bezien of russen de merken Zendium en Sensim (Methode Adams) overeenstemming bestaat merkt de rechtbank thans reeds op, dat de wijze waarop het merk "Sensim Methode Adams" doorgaans wordt gebruikt, overeenkomt met de inschrijving van het betreffende woord- en beeldmerk. Indien derhalve overeenstemming zou worden aangenomen in de zin van artikel 13A BMW (van belang voor het gevraagde verbod), dan is automatisch ook sprake van overeenstemming in de zin van artikel 14B (van belang voor de gevorderde nietigverklaring). 3.6 Ten aanzien van meergenoemde overeenstemmingsvraag nu meent de rechtbank dat tussen het klankbeeld van de woorden Zendium enerzijds en Sensim anderzijds een grote mate van gelijkenis bestaat. Zo is de eerste lettergreep van beide woorden qua klank vrijwel identiek. Voorts eindigen beide woorden op een M-klank. Hoewel het woord Zendium uit drie en het woord Sensim uit slechts twee lettergrepen bestaat, valt bij het uitspreken van het woord Zendium de tweede lettergreep nagenoeg weg. De tussen de beide woorden bestaande verschillen worden daardoor als het ware naar de achtergrond verdreven. Tenslotte ligt bij het woord Zendium de klemtoon op de eerste lettergreep. Aangezien bij woorden welke uit twee lettergrepen bestaan de klemtoon vaak vooraan ligt, zal het grootste deel van het publiek dat met het merk Sensim wordt geconfronteerd, de klemtoon bij dat woord eveneens op de eerste lettergreep leggen. Dit wordt niet anders doordat in de radiocommercials van Dentip de klemtoon (ook) op de tweede lettergreep werd gelegd, want deze commercials zijn, zoals tijdens de pleidooien is gebleken, in totaal slechts gedurende twee a drie weken uitgezonden. Door de hierboven uiteengezette — auditieve - gelijkenis die tussen de beide merken bestaat, is er naar het oordeel van de rechtbank een reële mogelijkheid dat bij iemand die met het teken Sensim (Methode Adams) wordt geconfronteerd associaties worden gewekt tussen dat teken en het op het gebied van gebitsreinigingsmiddelen algemene bekendheid hebbende merk Zendium. Dit gevaar voor associatie wordt niet weggenomen doordat sprake is van twee verschillende produktgroepen met elk een eigen, onderling niet uitwisselbaar, publiek. Zoals hiema onder nummer 3.7 nader zal worden uiteengezet zijn de beide produktgroepen nauw aan elkaar verwant, terwijl mag worden aangenomen dat (ook) de gebruikers van prothesereinigingsmiddelen, via de media of anderszins, bekend zullen zijn met het merk Zendium voor tandpasta e.d.

16 juli 1996

Er is derhalve sprake van overeenstemming tussen de beide merken in de zin van artikel 13A lid 1 sub 1 BMW en daarmee tevens (zie hierboven onder nummer 3.5) in de zin van artikel 14B aanhef en sub 1 BMW. 3.7 De rechtbank is voorts - met Kortman - van oordeel, dat reinigingsmiddelen voor natuurlijke tanden enerzijds en gebitsprothesereinigers anderzijds soortgelijke waren zijn. Beide produkten hebben een reinigende werking en zij worden beide gebruikt voor mondhygiënische doeleinden. Het is de rechtbank voorts uit eigen wetenschap bekend dat de produkten in dezelfde soort winkels zijn te verkrijgen (apotheek, drogisterij, warenhuis en supermarkt) en dat zij doorgaans in elkaars directe nabijheid in het schap worden aangeboden. Dit laatste blijkt ook uit de bij akte d.d. 22 februari 1994 door Kortman in het geding gebrachte foto's. 3.8 Uit al het hiervoor overwogene volgt dat ingevolge het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub 1 BMW Kortman zich tegen het gebruik door Dentip en Wouters-De Vries van het merk "Sensim Methode Adams" kan verzetten; het tegen beide gedaagden gevraagde verbod zal dan ook worden toegewezen. De ter versterking van dit verbod gevraagde dwangsom ad ƒ 10.000,- komt de rechtbank bovenmatig voor. Zij zal deze vaststellen op een bedrag groot ƒ 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagden in strijd handelen met genoemd verbod. 3.9 Ten aanzien van de gevorderde nietigverklaringen en doorhalingen geldt dat de rechtbank, alvorens daarop te beslissen, duidelijkheid wenst omtrent de vraag wie de houder is van het woord- en beeldmerk "Sensim Methode Adams". Volgens partijen is dit Dentip; blijkens produktie 1 overgelegd bij conclusie van dupliek is als merkhouder ingeschreven Mare Adams. Teneinde partijen in de gelegenheid te stellen de gewenste duidelijkheid te verschaffen zal de rechtbank de zaak naar de rol verwijzen voor het nemen van een akte. 3.10 Nu de procedure tussen Kortman en Dentip ten aanzien van de vordering sub d is geschorst behoeft dit onderdeel van het petitum geen beslechting. 4. De beslissing. De rechtbank verbiedt Mr. J.M. Pais q.q. en Wouters-De Vries Drogisterijen B.V. met onmiddellijke ingang elk gebruik in de Benelux van het merk "Sensim Methode Adams" of van een ander met de merkrechten van eiseres overeenstemmend teken, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat zij in strijd handelen met dit verbod; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Enz.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

Nr 73. Gerechtshof te Arnhem, 2 mei 1995. (Renault/Reynocar) Mrs J.E.B. van Julsingha, G.M. Bierman en A.P.M. Houtman. Vervolg op Benelux Gerechtshof 13 juni 1994, BIE 7995, p. 23. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 (oud) Benelux Merkenwet. De Merkenrichtlijn heeft niet de bedoeling om met het begrip "verwarringsgevaar" een ander criterium te hanteren dan het criterium "associatiegevaar", zoals dat in deBeneluxrechtspraak is ontwikkeld. Er is derhalve geen reden om dienaangaande vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.1) Gelet op de beslissing van het Benelux Gerechtshof ("De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied") ziet het hof in het feit dat het teken Reynocar alleen in het Nederlands taalgebied wordt gebruikt en zich aldaar geen associatiegevaar voordoet, voldoende aanleiding om het verbod territoriaal te beperken en wel tot België en Luxemburg. Regie Nationale des Usines Renault S.A. te Boulogne Billancourt, Frankrijk, appellante, voorwaardelijk incidenteel geïntimeerde, procureur Mr B. Peek, advocaat Mr S. de Wit te s-Gravenhage, tegen Reynolds Aluminium Holland B.V. te Harderwijk, geïntimeerde, voorwaardelijk incidenteel appellante, procureur Mr J.M. Bosnak, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam. De verdere beoordeling van het geschil in hoger beroep 1. Het Benelux-Gerechtshof heeft ten aanzien van alle vragen voor recht verklaard: a) Een door de rechter van een der Verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13 onder A BMW opgelegd verbod van gebruik van een merk geldt voor het gebruik van dat merk in het gehele Beneluxgebied, terwijl daarbij niet van belang is of dit ook is gevorderd, noch of de vordering tevens strekt tot nietigverklaring van het merk en doorhaling van de inschrijving daarvan; b) De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied, doch ook in dat geval dient hij het gehele Beneluxgebied te betrekken bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag. 2. Naar aanleiding daarvan betoogt Reynolds dat de vorderingen van Renault niet voor toewijzing vatbaar zijn. 3. In de eerste plaats wijst Reynolds erop dat inmiddels per 1 januari 1993 de Europese Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht in de lidstaten van de EG had moeten zijn uitgevoerd in de Benelux-wetgeving en dat, nu dit nog steeds niet is geschied, de BMW richtlijn-conform dient te worden uitgelegd. De Richtlijn schrijft als criterium voor inbreuk in het geval van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren voor dat zich gevaar voor verwarring voordoet. Volgens Reynolds zal in de onderhavige zaak het publiek nimmer in de war raken, omdat - zoals het hof heeft vastgesteld in de Nederlandse taal zich geen auditieve gelijkenis tussen de tekens voc. loet en het teken van Reynolds juist in het Nederlandse taalgebied wordt gebruikt. Reynolds voegt hieraan toe dat het Benelux-Gerechtshof geen enkele aandacht heeft besteed aan de in werking treding van de Richtlijn. Dit betekent, aldus Reynolds, dat de in deze zaak aan het BeneluxGerechtshof gestelde vragen alsnog moeten worden aangepast aan de Richtlijn en vervolgens moeten worden voorgelegd aan het Hof van Justitie te Luxemburg. 4. In de tweede plaats voert Reynolds aan dat een eventueel verbod van gebruik van het teken, voorzover dat ook het 1

) Zie de noot op blz. 242. Red.

241

Nederlands taalgebied omvat, in strijd is met het vrije verkeer van goederen (artikel 30 EG-Verdrag) en in dit geval niet wordt gerechtvaardigd door de bescherming van intellectuele eigendom (artikel 36 EG-Verdrag). Reynolds betoogt dat, wanneer vaststaat dat in een bepaald gebied van de Gemeenschap zich op grond van auditieve gelijkenis tussen merk en teken verwarringsgevaar zou kunnen voordoen, doch de rechter een verbod uitspreekt gebaseerd op dat gevaar (mede) voor een gebied waarin zich dat gevaar op geen enkele wijze voordoet, zulks dan strijd oplevert met het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Volgens Reynolds zal het hof dat aspect mede in de vragen aan het Hof van Justitie te Luxemburg moeten betrekken. 5. Tenslotte betoogt Reynolds dat het arrest van het Benelux Gerechtshof, gelet op het hiervoor onder 1 b) geciteerde, houvast biedt voor een beperkte toewijzing van de vordering, namelijk door het verbod te beperken tot enig deel van het Benelux-gebied, indien daartoe gronden zijn. Reynolds is van mening dat, nu zich het conflict alleen in de Franse taal voordoet en het gebruik slechts plaatsvindt in het Nederlandse taalgebied, er in dit geval gronden zijn om het verbod tot het Franse taalgebied te beperken. 6. Renault bestrijdt het betoog van Reynolds. Renault verzet zich tegen het wederom vragen van uitleg, thans aan het Hof van Justitie, omdat dit verweer van Reynolds, dat eerst in deze fase van de procedure gevoerd is, tardief is. Ten overvloede merkt Renault ten aanzien van de Richtlijn het volgende op. Artikel 5 lid 1 onder b van de Richtlijn spreekt van: "(...) indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk". Volgens Renault betekent dit dat associatie tussen teken en merk voldoende is om de verwarring aan te nemen. Dit blijkt ook uit het Protocol tot wijziging van de BMW. Het nieuwe artikel 13 A lid 1 onder b zal luiden: "(...) indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk". Ook na de aanpassing van de BMW aan de Richtlijn gaat het nog steeds om "associatie". 7. Ten aanzien van het tweede verweer van Reynolds verwijst Renault, in zoverre eveneens ten overvloede, naar het arrest Deutsche Renault/Audi (HvJ EG 30 november 1993, zaak C-317/91, nog niet in Jur. gepubliceerd). Daarin heeft het Hof van Justitie zijn standpunt herhaald dat bij gebreke aan harmonisatie het begrip "verwarringwekkend" een zaak van het nationale recht is. In casu is dus de BMW beslissend. 8. Ten aanzien van het derde verweer van Reynolds, betrekking hebbende op beperking van het verbod tot het Frans sprekende deel van het Benelux-gebied, voert Renault aan dat uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof volgt dat, wanneer op basis van auditieve overeenstemming in de Franse taal overeenstemming eenmaal is aangenomen, sprake is van inbreuk door het teken op het merk in het gehele Benelux-gebied. Bovendien werpt Renault de vraag op hoe een verbod dat beperkt is tot het Franse taalgebied, eruit moet zien: houdt de werking ervan op vóór, op of juist na de autoroute AntwerpenBrussel? 9. Het hof constateert dat Renault op geen enkele wijze heeft gereageerd op de stelling van Reynolds dat zij haar teken Reynocar alleen in het Nederlands taalgebied gebruikt. Nu die stelling niet is betwist, moet van de juistheid ervan worden uitgegaan. Gelet op de beslissing van het Benelux-Gerechtshof, zoals hiervoor geciteerd onder 1 b),- ziet het hof in het feit dat het teken Reynocar alleen in het Nederlands taalgebied wordt gebruikt en zich aldaar geen associatiegevaar voordoet, voldoende aanleiding om het verbod territoriaal te bt; .arken en wel tot België en Luxemburg. Ter vermijding van executiegeschillen, te weten mogelijk meningsverschil over waar precies in België de grens tussen het Nederlandse en Franse taalgebied ligt, zal het hof alleen het grondgebied van Nederland van het verbod uitzonderen. 10. Het hof verwerpt het verweer dat vragen van uitleg moeten worden gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De Richtlijn heeft niet de bedoeling om met het begrip verwarringsgevaar een ander criterium te hanteren dan het criterium associatiegevaar, zoals dat in de Benelux-rechtspraak is ontwikkeld. Ten aanzien van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag

242

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

oordeelt het hof dat, nu - zoals in rechtsoverweging 9 is overwogen - het verbod zich niet zal uitstrekken tot Nederland, de door Reynolds opgeworpen vraag of artikel 30 EG-Verdrag hiertoe verplichtte, niet meer van belang is. 11. Met verwijzing naar de slotsom van het tussenarrest van 28 april 1992 kan thans beslist worden dat de vordering onder 1 van Renault tot verklaring voor recht dat het merk Reynocar nietig is alsmede tot bevel van doorhaling van de inschrijving daarvan, moet worden toegewezen. De vordering onder 3 van Renault, te weten een verbod onrechtmatig te handelen, is, zoals in rechtsoverweging 1 van het tussenarrest van 28 april 1992 is overwogen, in hoger beroep niet meer aan de orde. Slotsom Het vonnis waarvan beroep moet worden vernietigd en de vorderingen van Renault onder 1, 2,4 en 5 moeten alsnog worden toegewezen, evenwel met dien verstande dat ten aanzien van de vordering onder 2 het verbod zal worden beperkt tot België en Luxemburg. Reynolds zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van beide instanties, waaronder begrepen de kosten van de procedure bij het Benelux-Gerechtshof. Beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep: vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende: verklaart voor recht dat het door Reynolds onder nummer 448 824 in het Benelux Merken Register gedeponeerde merk Reynocar voor klasse 12 (carrosserieën) nietig is en beveelt de doorhaling van dat merk in het Benelux Merken Register; verbiedt Reynolds het teken Reynocar of enig met het merk Renault overeenstemmend teken voor of in verband met truckaccessoires danwei accessoires ten behoeve van de carrosseriebouw danwei voor waren die soortgelijk zijn met die waarvan Renault haar Renault-merken heeft ingeschreven, te gebruiken in België en/of Luxemburg; veroordeelt Reynolds tot betaling van een dwangsom van ƒ 5.000,= voor elke keer en/of elke dag - zulks ter keuze van Renault - dat Reynolds in strijd handelt met voorgaand bevel en/of verbod, en stelt daarbij het maximum bedrag van te verbeuren dwangsommen op ƒ 1.000.000,=; veroordeelt Reynolds in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Renault begroot op ƒ 3.903,75 voor de eerste aanleg alsmede op ƒ 4418,25 voor het hoger beroep, waaronder begrepen de kosten van de procedure bij het Benelux-Gerechtshof; verklaart het arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; enz. ^Werwarring en associatie. Zoals bekend bepaalt artikel 5, lid 1 onder b van de Merkenrichtlijn dat de merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden dat "overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk". Artikel 13A BMW moet, in principe al sinds de datum waarop de BMW aan de Richtlijn had moeten zijn aangepast (1 januari 1993), in overeenstemming met deze bepaling worden geïnterpreteerd. Als gevolg van de weinig heldere formulering in de Richtlijn heerst evenwel verwarring over de vraag hoe die interpretatie moet luiden: is voortaan verwarringsgevaar vereist, of kan nog steeds, zoals in het tot dusverre geldende Beneluxrecht, worden opgetreden indien het teken associaties met het merk kan wekken, ook indien daarbij geen verwarring optreedt? Volgens het Hof heeft de Merkenrichtlijn niet de bedoeling o m met het begrip "verwarringsgevaar" een ander criterium te hanteren dan het criterium "associatiegevaar", zoals dat in de Benelux-rechtspraak is ontwikkeld. Eerder besliste Rb. Breda 14 juni 1994, ook in dit nummer gepubliceerd (Zendium/Sensim) reeds in dezelfde zin. De advocaat van Reynolds, Mr Gielen, zal met

16 juli 1996

genoegen kennis hebben genomen van dit standpunt, dat hij ook in andere fora met verve en bij voortduring heeft verdedigd; zie laatstelijk zijn noot in IER 1995, p. 212 onder het arrest van het Duitse Bundesgerichtshof van 29 juni 1995 {Springende Raubkatze). Jammer is wel dat het Hof het kennelijk niet noodzakelijk heeft geacht zijn standpunt te motiveren; zulks temeer, omdat rechters buiten de Benelux vooralsnog minder overtuigd lijken dat de Benelux-interpretatie ook werkelijk maatgevend is. In een uitspraak van 1 augustus 1995 komt de Londense High Court rechter Mr Justice Laddie tot de conclusie dat de Richtlijn het verwarringsgevaar als maatstaf niet vervangt door associatiegevaar (zie P. Harris, UK Trademark Law: Are You Confused? The Wagamama Decision, EIPR1995, p. 601) [in dit nummer op blz. 234 ev.]. Ook de literatuur wettigt enige twijfel of de Beneluxinterpretatie van het begrip "overeenstemming" werkelijk geheel ongewijzigd kan blijven. Uit het gedetailleerde verslag dat Furstner en Geuze in BIE 1988, p. 215 hebben gewijd aan de besprekingen die tot het uiteindelijke artikel 5 van de Richtlijn hebben geleid, komt het volgende beeld naar voren: de Benelux-onderhandelaars hebben zich geweerd als een duivel in een wijwatervat, en hebben daarbij indrukwekkende successen behaald. Met name is aannemelijk dat het begrip verwarringsgevaar onder de Richtlijn ruim moet worden geïnterpreteerd, en niet slechts directe maar ook indirecte verwarring omvat. Het gaat echter te ver om daaruit nu ook af te leiden dat de Benelux-landen op dit punt volledig hebben gezegevierd, en dat zelfs overeenstemming kan worden aangenomen indien weliswaar associaties optreden maar van enigerlei verwarringsgevaar geen sprake is. Een dergelijk resultaat zou alleen al onwaarschijnlijk zijn omdat het alle andere delegaties blijkens hetzelfde verslag duidelijk te ver ging. Furstner en Geuze trekken die conclusie dan ook niet; ze concluderen slechts dat artikel 13A op dit punt ongewijzigd kan blijven, en dat " i n essentie in de Benelux-praktijk geen verandering wordt gebracht" (p. 220). Het eerste verwondert niet, want de interpretatie van het begrip "overeenstemming" is zoals bekend niet in de wet neergelegd maar door het Benelux Gerechtshof in het Union-arrest gegeven; en bij het tweede komt het vooral aan op de vraag wat men bedoelt met " i n essentie". In elk geval betekent "in essentie geen wijziging" iets anders dan "geen wijziging". Furstner en Geuze merken trouwens zelf op dat op den duur de begrippen "verwarringsgevaar" en "associatiegevaar" kunnen samensmelten, en vervolgen: "Wanneer immers het publiek aanneemt dat het ene teken iets met het andere te maken heeft en deze associatie niet met de werkelijkheid overeenkomt, dan is het publiek, naar Nederlands spraakgebruik, in verwarring gebracht". In feite komt dat neer op een omhelzing van een ruim verwarringsbegrip, maartevens afstand van een begrip overeenstemming dat ook associaties zonder verwarring bestrijkt. Tot eenzelfde conclusie (een ruim verwarringsbegrip, maar verwarringsgevaar blijft vereist) komt Kunz-Hallstein in GRUR-Int. 1990, p. 747 (757/8). Tegen deze achtergrond lijken vragen aan het Hof van Justitie dan ook bepaald niet overbodig. Gelukkig heeft het Duitse Bundesgerichtshof in het reeds genoemde arrest van 29 juni 1995, IER 1995, p. 212 m.nt. ChG (Springende Raubkatze) de kwestie inmiddels aan het HvJ voorgelegd. J.H. S.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

Nr 74. President Arrondissementsrechtbank te Groningen, 16 september 1993. (Zilveren Kruis/Noorderkruis)

243

g. SILVER CROSS INSURANCE, registratienummer 508195, gedeponeerd op 8 november 1991, voor onder meer KL36: verzekeringen en financiën; h.

Mr J.A. van Riessen. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Het uit de woorden "Zilveren Kruis" bestaande dienstmerk van eiseres heeft voldoende onderscheidend vermogen; het element "Kruis" is echter een gewoon woord dat in combinatie met een daaraan voorafgaand teken niet zelden wordt gebruikt voor diensten die op enigerlei wijze verband houden met de (gezondheids)zorg. Het merk ontleent zijn onderscheidend vermogen dus in overwegende mate aan het onderdeel "Zilveren"; het kan niet (ook niet door inburgering) als een sterk merk worden aangemerkt. Gelet op een en ander vertonen het door eiseres gevoerde (dienst)merk "Zilveren Kruis" en het door gedaagden voor hun soortgelijke diensten gekozen teken "Noorderkruis", zowel in hun geheel ab in onderling verband beschouwd, auditief en begripsmatig niet een zodanige gelijkenis dat het publiek het teken met het merk zal associëren. Ook visueel en ten aanzien van de gebruikte logo's is dit niet anders. Art. 5 Handelsnaamwet. Op dezelfde gronden wordt ook geen verwarringsgevaar (de president spreekt van "gevaar voor associatie") in de zin van de Handelsnaamwet aangenomen. Zilveren Kruis Ziektekosten Verzekeringen U.A. te Noordwijk, eiseres [in kort geding], procureur Mr F. Hamminga, advocaat Mr W.A.J. Hoorneman te Utrecht, tegen 1. Noorderkruis Zorgverzekeraars U.A., voorheen h.o.d.n. VGNN, te Groningen, 2. Regionaal Ziekenfonds Groningen U.A. te Groningen, en 3. Ziekenfonds De Friesland U.A. te Leeuwarden, gedaagden [in kort geding], procureur Mr M.R Dorhout. Vaststaande feiten. Tussen partijen staat het navolgende vast. Eiseres is in de Benelux houdster van en uitsluitend rechthebbende op navolgende woord- en beeldmerken: a. ZILVEREN KRUIS, registratienummer 153410, gedeponeerd op 30 juni 1987 met een beroep op eerste gebruik vanaf 1949 voor KL36: verzekeringen en financiën; b.


ZilverenKruisVerzekenngen Daar voel je je een stuk beter bij. registratienummer 524326, gedeponeerd op 23 december 1992 voor KL36: verzekeringen en financiën; i. STUDENTEN KRUISPOLIS, registratienummer 508074, gedeponeerd op 23 december 1991 voor KL36: verzekeringen en financiën; Gedaagden sub 2 en sub 3 hebben besloten een zogenaamde bovenbouwmaatschappij als particuliere ziekenkostenverzekeraar in stand te houden en daartoe hun gezamenlijke activiteiten voor de VGNN officieel met ingang van 1 september 1993 voort te zetten onder de naam onderlinge waarborgmaatschappij Noorderkruis Zorgverzekeraars U A , waarbij gebruik wordt gemaakt van het navolgende beeld- en woordmerk:

OndtrUnqt WaarDorffmaatHtiaapil Noortcrkraii Zorgwxttwrttr» U.A. ISMWISI.ITIUAJ '

Op 31 augustus 1993 is gedaagde sub 1 een publiciteitscampagne gestart waarin de naamswijziging van VGNN naar Noorderkruis kenbaar wordt gemaakt. Standpunt van eiseres. Enz. Beoordeling van het geschil. Eiseres heeft het spoedeisend belang bij haar vorderingen voldoende aannemelijk gemaakt. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat gedaagden sinds 1 september 1993 onder de naam "Noorderkruis Zorgverzekeraars" op de verzekeraarsmarkt optreden en daarbij een reclamecampagne zijn gestart ten einde naamsbekendheid te verkrijgen. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de door partijen gehanteerde dienstmerken en tekens dienen alle onderdelen daarvan in hun geheel en in onderling verband in aanmerking te worden genomen. Hierbij dient tevens te worden gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval en met name het onderscheidend vermogen van het merk. Het uit de woorden "Zilveren Kruis" bestaande (dienst)merk van eiseres kan op zichzelf geacht worden voldoende onderscheidend vermogen te hebben om als zodanig door haar te worden gevoerd. Het element "Kruis" is echter een gewoon, tot de Nederlandse taal behorend, woord, dat in combinatie met een daaraan voorafgaand teken niet zelden wordt gebruikt voor het aanbieden van diensten, die op enigerlei wijze verband houden met de (gezondheids)zorg. Gedaagden hebben in dit verband terecht gewezen op onder meer het "Rode Kruis" en het "Groene Kruis". Dit betekent, dat het merk zijn onderscheidend vermogen in overwegende mate ontleent aan het onderdeel "Zilveren" en dat dit onderscheidend vermogen niet zo groot is, dat het als een zogenaamd sterk merk kan worden aangemerkt. Dat eiseres als enige met dit merk op het terrein van de ziekenkostenverzekering opereert, brengt daarin geen verandering. De stelling, dat het merk een sterk onderscheidend vermogen heeft gekregen door inburgering tengevolge van door eiseres gepleegde reclame-inspanningen, is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. De door eiseres in dit verband genoemde onderzoeken naar haar naamsbekendheid zijn, wat daarvan overigens ook zij, niet van doorslaggevende betekenis. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen vertonen het door eiseres gevoerde (dienst)merk "Zilveren Kruis" en het door

244

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

gedaagden voor hun soortgelijke diensten gekozen teken "Noorderkruis", zowel in hun geheel als in onderling verband beschouwd, auditief en begripsmatig niet een zodanige gelijkenis dat het publiek het teken met het merk zal associëren. Met name de sterkere bestanddelen "zilveren" en "noorder" vertonen auditief een groot verschil. Ook in visueel opzicht is dit niet anders. In dit verband valt op dat eiseres de woorden "Zilveren Kruis Verzekeringen" heeft geplaatst in een gekleurd kader, terwijl gedaagden, zonder gebruikmaking van enig kader, het woordmerk "Noorderkruis" in gekleurde en aanzienlijk grotere letters tegen een witte achtergrond plaatsen. Weliswaar maken beide partijen ter linker zijde van hun woordmerk gebruik van een kruis dat aan de rechterbovenzijde niet is afgesloten, doch ook deze logo's onderscheiden zich voldoende van elkaar. Gedaagden hanteren, anders dan eiseres, een kruis dat niet strak van vormgeving is, dat voorts met een niet afgesloten cirkel is omgeven, en dat bovendien aan de bovenzijde uitloopt in een pijl, aldus kennelijk aan het noorden refererend. Zo voorts kan worden gesproken van enige schaduwtekening bij het door gedaagden ontworpen kruis, dan nog is deze tekening niet zo uitgesproken aanwezig als bij eiseres het geval is. De door partijen gebruikte kleur blauw is in de sector van de gezondheidszorg niet ongebruikelijk, zodat daaruit ook geen overeenstemming kan worden afgeleid. Het gevaar van associatie tussen beide dienstmerken, ook bij een niet als deskundig aan te merken publiek dat daarvan slechts vluchtig kennis zal nemen, wordt dan ook niet aannemelijk geacht. Van overeenstemming is derhalve geen sprake. Nu door partijen de woorden "Zilveren Kruis" respectievelijk "Noorderkruis" niet slechts als dienstmerk doch tevens als handelsnaam wordt gevoerd dient, voor zover het geschil betreft de mate van overeenstemming tussen het dienstmerk en de handelsnaam van eiseres enerzijds, en de handelsnaam van gedaagden anderzijds, te worden geoordeeld als hierboven. Ook in zoverre acht de president gevaar voor associatie niet aannemelijk. Gelet op het vorenoverwogene dienen de vorderingen te worden afgewezen. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Beslissing De president, rechtdoende in kort geding: 1. wijst de vorderingen af; 2. veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijden van gedaagden begroot op ƒ 300,- aan verschotten en op ƒ 1.500,- aan salaris van de procureur. Enz. Nr 75. Gerechtshof te Amsterdam, 28 juli 1994. (IMN) Mrs A. Boekwinkel, D.H. Beukenhorst en F.B. Bakels. Artt. 5 en 5a Handelsnaamwet. Geen gevaar voor verwarring tussen de handelsnamen Interim Management Nederland en Informatie Management Nederland, ook niet wanneer daarnaast de afkorting IMN wordt gebruikt (in een context waarin ook de volledige naam voorkomt). Daarbij telt mee de verschillende plaats van vestiging, verschillende werkterreinen, andere klantenkring en verschil in omvang van de ondernemingen. Het gaat bovendien om een deskundig publiek Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 en 2 Benelux Merkenwet. Tussen naam en woord-lbeeldmerk IMN bestaat ook onvoldoende overeenstemming, mede in aanmerking genomen dat het merk van appellante een zwak merk is met een geringe beschermingsomvang en dat diverse andere bedrijven een naam voeren die kan worden of wordt afgekort als IMN.

16 juli 1996

B.V. Interim Management Nederland IMN te Heerde, appellante [in kort geding], procureur Mr P.V. Eijsvoogel, advocaat Mr R.E.P. de Ranitz te 's-Gravenhage, tegen Informatie Management Nederland N.V. te Zeist, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat Mr M.J. Cools te Utrecht. a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 2 november 1993 (Mr H.F.M. Hofhuis) 2. De vaststaande feiten a. Eiseres is, blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de NoordVeluwe en -Achterhoek, opgericht op 25 augustus 1988 en heeft volgens datzelfde uittreksel als handelsnaam: B.V. Interim Management Nederland (IMN). In het uittreksel staat als bedrijfsomschrijving vermeld: exploitatie project- en interimmanagement. b. Eiseres heeft op 22 juni 1989 het woord/beeldmerk IMN, met inbegrip van een daarbij gebruikte grafiek, gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, zulks voor de klasse 35 (managementadviezen; bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch adviseren; het voorzien in tijdelijk management in organisaties, ook wel genoemd interim management; het zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leidinggeven in dit verband, ook wel genoemd projectmanagement). c. Gedaagde is, blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, opgericht op 8 mei 1990 en heeft volgens dat uittreksel als handelsnaam: Informatie Management Nederland N.V. In het uittreksel staat als bedrijfsomschrijving vermeld: dienstverlening in de automatisering, consultancy, systeemanalyse en systeembouw, handel in automatiseringsprodukten. d. Blijkens de brochure Management & Informatie Report (ook genoemd: IMN Report) van gedaagde kan de vorm waarin zij haar samenwerking aanbiedt, variëren "van advisering tot daadwerkelijke bouw, van interim management tot training, van pakketselectie tot CASE-tool implementatie. Op alle gebieden die tot de informatievoorziening gerekend kunnen worden heeft het bedrijf deskundigheid in huis: administratieve en bestuurlijke systemen, organisatie- en managementvraagstukken, informatietechnologie, technische automatisering, databases en hun managementsystemen, computerprogrammering van machinetaal tot 4GL, systeemontwikkelmethoden en -technieken, CASE-tools en generatoren, kwaliteitsbewaking en hard- en softwareselectie". 3. Het geschil 3.1. Eiseres legt blijkens de dagvaarding, kort weergegeven, aan haar vordering de stelling ten grondslag dat gedaagde, door zich (nagenoeg) op dezelfde markt te begeven als zij en zich daarbij van de naam en het merk IMN te bedienen, inbreuk maakt op haar rechten als beschermd door de Handelsnaamwet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en het Burgerlijk Wetboek, en dat zij door deze handelwijze schade lijdt. Op grond van het vorenstaande vordert eiseres, kort weergegeven, gedaagde, op verbeurte van een dwangsom, te verbieden de handelsnamen "IMN" en "Informatie Management Nederland N.V." te gebruiken. 3.2. Het verweer van gedaagde zal, voor zover nodig, hieronder aan de orde komen. 4. De beoordeling van het geschil 4.1. Voor zover de vordering van eiseres gebaseerd is op de stelling dat gedaagde inbreuk maakt op het door haar gedeponeerde merk, wordt - gelet op artikel 37 BMW - vooropgesteld dat de president van deze rechtbank bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen, nu gedaagde is gevestigd in het arrondissement Utrecht. 4.2. Desgevraagd heeft eiseres meegedeeld dat zij zich in dit geding enkel op haar handelsnaamrecht en haar merkrecht beroept; aan haar beroep op een door gedaagde gepleegde onrechtmatige daad komt naar haar zeggen geen zelfstandige betekenis toe.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

4.3. Aan haar beroep op het handelsnaamrecht legt eiseres uitsluitend ten grondslag dat gedaagde in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw). 4.4. Eiseres stelt daartoe dat haar onderneming onder twee handelsnamen wordt gevoerd, te weten: "B.V. Interim Management Nederland" (ofwel: "Interim Management Nederland") en "IMN". Deze door gedaagde bestreden stelling is in dit kort geding niet aannemelijk gemaakt. Blijkens het voormelde uittreksel uit het handelsregister met de inschrijving betreffende (de onderneming van) eiseres, luidt haar handelsnaam: "B.V. Interim Management Nederland (IMN)". Desgevraagd heeft haar raadsvrouwe ter zitting verklaard dat de enkele aanduiding "IMN" slechts wordt gebruikt bij het aannemen van de telefoon, maar niet bij andere gelegenheden waarbij eiseres zich tegenover derden manifesteert. Dit een en ander is onvoldoende om te concluderen dat de laatstvermelde aanduiding als zodanig een door eiseres gevoerde handelsnaam is. 4.5. Beoordeeld moet derhalve worden of gedaagde door het voeren van haar naam - in volledigheid, dan wel, in het bijzonder in de naam van haar periodiek, met de enkele aanduiding IMN - heeft gehandeld in strijd met het verbod van artikel 5 Hnw, voor zover dit wordt ingeroepen ten gunste van de handelsnaam "Interim Management Nederland", al dan niet met de toevoegingen "B.V." en/of "(IMN)". 4.6. Bij deze beoordeling wordt vooropgesteld dat een handelsnaam beschrijvend mag zijn. De wet stelt niet als zelfstandige eis, dat de naam onderscheidend vermogen heeft. Bij de toepassing van artikel 5 Hnw komt het op dit punt aan op de vraag of bij het in aanmerking komende publiek gevaar voor verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is. 4.7. Op deze vraag past hier een ontkennend antwoord. In de eerste plaats wijkt het bekende begrip "interimmanagement" zowel auditief en visueel als begripsmatig af van de woorden "informatie management"; de zeer algemene toevoeging "Nederland" in de over en weer gevoerde handelsnamen brengt hierin geen verandering. In de tweede plaats verschilt de aard van de beide ondernemingen. Eiseres stelt aan haar cliënten op tijdelijke basis leidinggevende functionarissen (managers) ter beschikking, terwijl de werkzaamheden van gedaagde gericht zijn op dienstverlening op het gebied van de informatisering. Dat zij, blijkens de in het IMN Report voorkomende omschrijving van de door haar verrichte diensten, daarbij ook "interim management" aanbiedt, is niet doorslaggevend. Op grond van een en ander valt bij het publiek geen gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten. De onzelfstandige toevoeging "(IMN)" in de handelsnaam van eiseres is in dit verband van onvoldoende gewicht. Daarbij verdient nog opmerking dat gedaagde heeft aangetoond dat een eendere toevoeging ook voorkomt in de namen van ondernemingen van derden. 4.8. De conclusie uit het voorgaande is dat de door eiseres ingeroepen grondslag van handelsnaamrechtelijke aard ondeugdelijk is. 4.9. Aan haar beroep op het haar toekomende merkrecht heeft eiseres ten grondslag gelegd dat zij het merk "IMN" reeds gedeponeerd had voordat gedaagde haar handelsnaam in het economisch verkeer is gaan gebruiken. Enkel op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 BMW verzet eiseres zich tegen het gebruik dat gedaagde maakt van de afkorting IMN. 4.10. De diensten van eiseres waarvoor het merk is ingeschreven, zijn andere dan die van gedaagde. Zij verschillen daarvan ook in zodanige mate dat zij niet (met een voldoende mate van aannemelijkheid) als "soortgelijk" in de zin van artikel 13A lid 1 BMW kunnen worden beschouwd. Gelet op deze verschillen ligt het niet voor de hand dat het in aanmerking komende publiek de over en weer verleende diensten (interimmanagement tegenover informatisering) als zodanig aan dezelfde bron zal toeschrijven. Eiseres heeft ook geen concrete voorbeelden daarvan genoemd. Illustratief is dat zij pas na verloop van meer dan drie jaren na de oprichting van gedaagde de onderhavige vordering instelt. Zij heeft niet gesteld dat de

245

combinatie van de zoeven genoemde soorten van diensten gebruikelijk is. 4.11. Een onderzoek naar de vraag of de vordering zou kunnen slagen op grond van artikel 13A lid 2 BMW kan achterwege blijven, nu eiseres deze grondslag niet heeft ingeroepen. 4.12. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat ook de door eiseres ingeroepen merkenrechtelijke grondslag onvoldoende is. De door haar gevraagde voorzieningen zullen derhalve worden geweigerd en zij zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 5. De beslissing De fungerend president: Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 1.500,voor salaris van haar procureur en op ƒ 275,- voor verschotten. Enz. b) Het Hof, enz. 4.1 De grieven strekken ertoe dat het beroepen vonnis wordt vernietigd en geïntimeerde alsnog wordt verboden de handelsnaam "IMN" en/of "Informatie Management Nederland N.V." te gebruiken, zulks op straffe van een dwangsom. 4.2 Appellante beroept zich daartoe op het vaststaande feit, dat zij zelf in het economisch verkeer de handelsnaam Interim Management Nederland (IMN) al voerde voordat geïntimeerde is opgericht. De handelsnaam van laatstgenoemde, Informatie Management Nederland, lijkt zozeer op de hare dat daardoor bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is in de zin van art. 5 Hnw. Dit klemt temeer omdat beide ondernemingen ook wel worden aangeduid met de enkele afkorting "IMN", zowel door zichzelf als door derden, aldus nog steeds appellante. 4.3 In dit hoger beroep heeft appellante de grondslag van haar eis, voorzover gebaseerd op de Handelsnaamwet, vermeerderd met een subsidiair beroep op art. 5a Hnw, stellende dat aan alle in die bepaling gestelde voorwaarden voor een verbod is voldaan. 4.4 Bovendien heeft appellante, eveneens voordat geïntimeerde is opgericht, het woord-/beeldmerk "IMN" gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau. De letters IMN zijn in dit depot gestyleerd weergegeven. Bovendien maakt daarvan een grafiek deel uit. Op grond van haar merkenrecht acht appellante zich eveneens bevoegd een verbod te vorderen als thans door haar verlangd, zulks op grond van art. 13A onder 1 &ecute;n onder 2 BMW (op welke laatste grondslag zij zich in appel voor het eerst beroept). 4.5 Geïntimeerde heeft tegen al deze grondslagen van de vordering afzonderlijk verweer gevoerd. Voorzoveel nodig zal daarop hierna worden teruggekomen. 5. Beoordeling van het geschil 5.1 De grieven zullen gemeenschappelijk worden behandeld. Het eerste geschilpunt dat beoordeling verdient is de vraag of en zo ja in hoeverre beide partijen zich in het handels-en/of economisch verkeer (mede) bedienen van de afkorting "IMN". 5.2 Het hof acht voldoende aannemelijk dat beide partijen zich in de regel bedienen van hun volledige onder 4.1 en 4.2 weergegeven namen, maar dat zij ook wel met die afkorting worden aangeduid, zowel door zichzelf als door derden. 5.3 Wat appellante betreft is daartoe al direkt een sterke aanwijzing dat zij de moeite heeft genomen en de kosten heeft gemaakt om deze lettercombinatie als merk te deponeren. Het is onaannemelijk dat zij dat zou hebben gedaan als zij die combinatie niet gebruikt. Bovendien zijn bij memorie van grieven van haar afkomstige brochures en postpapier overgelegd alsmede aan haar gerichte correspondentie, waarin zij telkens "IMN" wordt genoemd. Tenslotte ligt het voor de hand dat ook van deze gemakkelijk in het gehoor liggende afkorting gebruik wordt gemaakt naast haar veel langere en weinig onderscheidende volledige naam.

246

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

5.4 Tegen dit alles weegt niet op dat de raadsvrouw van appellante zich tegenover de president blijkbaar anders heeft uitgelaten, zulks blijkens het beroepen vonnis onder 4.4 (voorlaatste zin). Aangenomen moet worden dat deze uitlating door wat voor oorzaak ook niet juist is geweest. Anders dan geïntimeerde meent, belet geen rechtsregel appellante om daarop in dit hoger beroep terug te komen, omdat het appel mede kan dienen tot herstel van eigen fouten. 5.5 Wat geïntimeerde aangaat is eveneens voldoende aannemelijk dat zij zich soms van de afkorting IMN bedient. De door appellante overgelegde, in opdracht van geïntimeerde geplaatste advertenties en door haar verspreide reports, laten daarover geen twijfel. In verband met het navolgende is het echter van belang op te merken dat in die advertenties en reports steeds ook wel ergens de volledige naam van geïntimeerde staat afgedrukt. In geen van de overgelegde produkties, in hun totaliteit bezien, wordt geïntimeerde uitsluitend aangeduid als IMN. Er zal dan ook van worden uitgegaan dat geïntimeerde dat niet doet. Dat derden haar zo nu en dan alleen met die afkorting aanduiden is moeilijk te vermijden en is bovendien bij de in deze zaak aan te leggen maatstaven, waarover hierna, niet terzake. 5.6 Aan appellante kan zonder meer worden toegegeven dat de retorische vraag of IMN lijkt op IMN, een bevestigend antwoord verdient. Maar daarmee heeft appellante nog weinig gewonnen, aangezien - zoals reeds onder 5.5 overwogen ervan wordt uitgegaan dat geïntimeerde zich nimmer uitsluitend met die afkorting presenteert. 5.7 Voorzover de vordering is gebaseerd op art. 5 Hnw., dient zij te worden getoetst aan het criterium of bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen ontstaat. Daarvoor is voldoende dat het in aanmerking te nemen publiek zou kunnen denken dat beide ondernemingen op de een of andere manier met elkaar zijn verbonden. 5.8 Het hof is van oordeel dat dit gevaar in concreto niet valt te duchten. Daartoe bestaan de volgende redenen, die elkaar versterken en alles bijeen van beslissende betekenis zijn: (a) De volledige naam van beide ondernemingem verschilt. Interim Management Nederland is iets anders dan Informatie Management Nederland, waarbij komt dat appellante een besloten vennootschap is en geïntimeerde een naamloze vennootschap. Zoals vooroverwogen bedient geïntimeerde zich weliswaar daarnaast van de afkorting IMN, maar dan telkens in een context waarin ook haar volledige naam voorkomt. (b) De ondernemingen zijn in een verschillende plaats gevestigd: Heerde (appellante) onderscheidenlijk Zeist (geïntimeerde). (c) De werkzaamheden van de ondernemingen worden in verschillende delen van het land uitgevoerd. Appellante is in overwegende mate in het noorden en oosten van het land werkzaam (en daarnaast in Amsterdam); geïntimeerde in de Randstad. (d) De aard van de werkzaamheden van beide ondernemingen verschilt. Appellante legt zich toe op interim-management en verwante activiteiten; geïntimeerde is een automatiseringsbedrijf. Hoewel deze werkterreinen raakpunten hebben, zijn deze van zo ondergeschikte betekenis dat die werkterreinen toch geenszins met elkaar zijn te identificeren. (e) De omvang van de ondernemingen verschilt aanmerkelijk. Volgens het uittreksel uit het handelsregister dat zich onder de stukken bevindt, zijn bij appellante 2-4 personen werkzaam, waaraan niet afdoet dat zij over een "fonds" van ongeveer 400 potentiële interim-managers beschikt. Naar eigen onbetwiste opgave zijn er bij geïntimeerde 44 werknemers in vaste dienst. (f) De klantenkring van de ondernemingen verschilt. Geïntimeerde heeft in eerste instantie een lijst in het geding gebracht (produktie 11) waarop haar vaste klantenbestand staat vermeld. Hoewel daartoe uitgedaagd, heeft appellante niet gesteld dat een van die bedrijven ook tot haar klantenkring behoort, al zijn er aanwijzingen dat dit wel geldt voor PTT Post (KPN). Eén mogelijke doublure op een totaal van tiental-

16 juli 1996

len bedrijven is in dit verband echter een te verwaarlozen hoeveelheid. Bij al deze verschillen moet voorts worden bedacht dat het ten deze in aanmerking komende publiek niet (een doorsnee van) de Nederlandse bevolking is, maar vooral degenen die gebruik (zullen kunnen) maken van de diensten van beide ondernemingen. Aan hen mag in dit verband een bijzondere deskundigheid worden toegeschreven en, gelet op de aard van de door partijen aangeboden diensten, een bijzondere oplettendheid. 5.9 Voor zover de vordering berust op art. 5a Hnw., faalt zij op bovengenoemde gronden eveneens, aangezien het er in beide in dat artikel genoemde gevallen om gaat of bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van - in dit geval — de diensten van beide ondernemingen te duchten is. 5.10 Voorzover de vordering is gebaseerd op art. 13A aanhef en onder (1) BMW moet de naam van geïntimeerde worden vergeleken met het gedeponeerde woord-/beeldmerk van appellante in het licht van de maatstaf of tussen die naam en dat merk, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis bestaat dat, gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de naam van geïntimeerde wordt geconfronteerd, associaties tussen die naam en het merk van appellante worden gewekt. 5.11 Hoewel dienaangaande enige twijfel mogelijk is, meent het hof toch dat tussen naam en merk onvoldoende overeenstemming bestaat. Daartoe zijn niet alleen de onder 5.8 (a)-(f) genoemde verschilpunten en de daarmee corresponderende verschillen wat betreft het in aanmerking te nemen publiek van belang, maar daarnaast met name ook de volgende feiten en omstandigheden: (g) Het gedeponeerde merk van appellante is, als vooroverwogen, uitgevoerd in gestyleerde letters en is geïllustreerd met een grafiek. Beide karakteristieken ontbreken in de wijze waarop geïntimeerde zich van de lettercombinatie IMN bedient. Voorzover laatstgenoemde dat met een eigen opmaak doet, is die opgebouwd uit een blokjespatroon, waardoor een heel ander beeld ontstaat dan het merk van appellante oproept. (h) Het merk van appellante is weliswaar niet nietig, zoals geïntimeerde ten onrechte betoogt, maar is wel als een zwak merk te beschouwen met - als gevolg daarvan - een geringe beschermingsomvang. Vaststaat immers dat diverse andere bedrijven, onder welke de landelijk bekende Investerings Maatschappij Nederland, een naam voeren die geschikt is om te worden afgekort als IMN, dan wel wordt afgekort als IMN. Om alle voormelde redenen is het onder 5.10 bedoelde associatiegevaar bij dit zwakke merk geen reële mogelijkheid. 5.12 Voorzover de vordering is gegrond op art. 13A aanhef en onder (2) BMW stuit zij eveneens op het zojuist overwogene af. Ook in zoverre is beslissend dat tussen de naam van geïntimeerde en het merk van appellante onvoldoende reële associatiemogelijkheden bestaan. 6. Slotsom 6.1 Nu de grieven falen, dient het beroepen vonnis te worden bekrachtigd. 6.2 Als de in het ongelijk gestelde partij dient appellante te worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. 7. Beslissingen Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt appellante in de kosten van dit hoger beroep, tot op heden aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ 4.550,-. Enz.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

Nr 76. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 18 mei 1993. (wenskaartjes) Mrs EA.M. van der Kallen, J.M.G. van Loo en J.M. Houben. Art. 1 Auteurswet 1912. De Auteurswet beschermt niet het idee of de stijl van kunstwerken, doch de feitelijke uitvoering, het stoffelijk produkt. Slechts dan is sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging, als de wenskaartjes van Duijm zoveel gelijkenis vertonen met die van Paper Art, dat er geen sprake is van een eigen oorspronkelijk werk Rechtbank en Hof komen tot verschillende conclusies over de vraag bij welke van de in geding zijnde wenskaartjes dit het geval is. Nodeloos vergaande stijlnavolging van een bij het publiek algemeen bekende auteur, zodanig dat het nabootsende werk bij het publiek onmiddellijk associaties oproept met het oorspronkelijke werk en de oorspronkelijke stijl, kan onrechtmatig handelen opleveren, doch daarvan is onvoldoende gebleken. Nu het om dezelfde ontwerpen gaat is een zekere stijlovereenkomst moeilijk te vermijden. Art. 3:296 Burgerlijk Wetboek. Paper Art Cards heeft bij het gevorderde gebod tot opgave van afnemers en het "recall"-bevel geen voldoende belang, nu niet aannemelijk is dat van de inbreuk makende kaartjes nog voorraden te achterhalen zijn en evenmin dat deze kaartjes nog op de markt worden gebracht. Paper Art Cards B.V. te Halsteren, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur Mr B.Th.H. Boomsma, advocaat Mr R.L.H. Boas te Bergen op Zoom, tegen A.J.A. Duijm te Halsteren, geïntimeerde, incidenteel appellant, procureur Mr G.P.M. Sanders, advocaat Mr F.H.M. van Oorschot te Roosendaal. a) Arrondissementsrechtbank te Breda, 19 november 1991 (Mrs E.A. Maan, J.M. Brandenburg en A. van Andel). 2. Het geschil. Eiseres, verder te noemen Paper Art, vordert - kort gezegd - tegen gedaagde, verder te noemen Duijm: 1. verbod tot het maken en het in voorraad hebben en/of verkopen van verveelvoudigingen van de wenskaarten van Paper Art; 2. bevel tot afgifte van de verveelvoudigingen van de wenskaarten van Paper Art; 3. gebod tot opgave aan Paper Art van alle afnemers van de desbetreffende verveelvoudigingen van de wenskaarten van Paper Art onder vermelding van naam, adres, aantallen en prijzen; zulks op verbeurte van een dwangsom; 4. gebod om alle afnemers van de verveelvoudigingen van de wenskaarten van Paper Art schriftelijk te verzoeken om teruggave van de desbetreffende voorraad, af te geven aan Paper Art. Duijm heeft de vorderingen gemotiveerd betwist. 3. De beoordeling. 3.1. In deze zaak wordt van de navolgende feiten uitgegaan: - Paper Art maakt en verkoopt wenskaarten en zogeheten minicards ter begeleiding van bloemen en andere cadeaus. Duijm doet dit ook. - Het idee voor deze wenskaartjes is ontstaan op de bloemistenbeurs Fleur in oktober 1986, bezocht door de directeur van Paper Art en Duijm. Duijm was per 7 oktober 1985 free-lance werkzaam voor Paper Art en is in de periode 1 januari 1988 tot 1 oktober 1990 bij Paper Art in dienst geweest. Na 1 oktober 1990, aldus stelt Duijm, hebben oudmedewerkers van Paper Art en Duijm besloten tot oprichting van de vennootschap Zelo Cards B.V., thans nog in oprichting. Tot die oud-medewerkers behoort J. Meesters, die tot en met

247

mei 1990 in dienst van Paper Art was en die kennelijk de wenskaartjes ontwerpt, eerst in dienst van Paper Art en thans als toekomstig directeur/aandeelhouder van Zelo Cards B.V. — Paper Art heeft ter griffie 12 stellen wenskaartjes gedeponeerd bestaande uit één (soms 2) wenskaartje van Paper Art en één gelijksoortig wenskaartje van Duijm. - Duijm heeft ter griffie een ordner gedeponeerd met haar eigen wenskaartjes, die van Paper Art en ook wenskaartjes van derden. 3.2. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Duijm met de door hem gemaakte en op de markt gebrachte wenskaartjes inbreuk maakt op het auteursrecht van Paper Art ten aanzien van haar wenskaartjes en of Duijm onrechtmatig handelt tegenover Paper Art door het op de markt brengen van zijn wenskaartjes in een vorm die gelijkenis toont met de wenskaartjes van Paper Art. 3.3. In het kader van het auteursrechtelijk geschil gaat het er met name om of de wenskaartjes van Paper Art beschermde werken zijn in de zin van de auteurswet en voorts of de wenskaartjes van Duijm verveelvoudigingen daarvan zijn danwei eigen, oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werken. Bij beschouwing van de door Paper Art gedeponeerde wenskaartjes valt gelijkenis op per stel wenskaartjes. Het moge zo zijn dat de menselijke gebeurtenissen, die onderwerp zijn van deze wenskaartjes, beperkt zijn evenals de associatie tussen die gebeurtenissen en de afgebeelde harten, beertjes, vlinders etc, maar dat neemt niet weg dat de wenskaartjes van Paper Art als produkten van scheppende activiteiten te kwalificeren zijn, een eigen oorspronkelijk karakter dragen en derhalve auteursrechtelijk beschermd tegen inbreuken op het auteursrecht. De wenskaartjes van Duijm zijn qua idee, stijl en genre gelijksoortig aan die van Paper Art; de wenskaartjes van partijen, zoals door Paper Art gedeponeerd, zouden op het oog tot dezelfde serie kunnen behoren. Desondanks is geen sprake van inbreuk op het auteursrecht, omdat de Auteurswet niet het idee of de stijl van kunstwerken beschermt, doch de feitelijke uitvoering, het stoffelijk product. Slechts dan is sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging, als de mini-cards van Duijm zoveel gelijkenis vertonen met die van Paper Art, dat geen sprake is van een eigen oorspronkelijk werk. In casu zijn er steeds duidelijke verschillen in de gedeponeerde stellen wenskaartjes te constateren; aan de wenskaartjes van Duijm ligt eigen scheppende arbeid ten grondslag. Dat de mini-cards dezelfde stijl vertonen is ongetwijfeld het gevolg van het feit, dat de scheppende hand achter deze mini-cards dezelfde is, namelijk die van J. Meesters. 3.4. Ook kan niet gezegd worden, dat Duijm, wiens op te richten vennootschap Zelo Cards B.V. kennelijk bestaat uit oud-medewerkers van Paper Art - in ieder geval hijzelf en J. Meesters - onrechtmatig handelt door mini-cards in hetzelfde genre als Paper Art op de markt te brengen. Nodeloos vergaande stijlnavolging van een bij het publiek algemeen bekende auteur, zodanig dat het nagebootste werk ook bij het publiek onmiddellijk associaties oproept met het oorspronkelijke werk en de oorspronkelijke stijl, kan onrechtmatig handelen opleveren, maar daarvan is in deze zaak niet gebleken. 3.5. De rechtbank acht noch een inbreuk op auteursrecht, noch onrechtmatig handelen aanwezig zijdens Duijm en zij zal de vorderingen van Paper Art afwijzen. Paper Art zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. 4. De beslissing. De rechtbank wijst de vorderingen van Paper Art af; veroordeelt Paper Art in de kosten van dit geding aan de zijde van Duijm gevallen en tot op heden begroot op ƒ 870,-. Enz.

248

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

b) Het Hof, enz. 4. Beoordeling 4.1. Gelet op de toelichting op grief 5 hebben de grieven de strekking om de zaak in volle omvang aan het oordeel van het Hof te onderwerpen. 4.2. Bij memorie van antwoord blad 4 bovenaan heeft Duijm aangevoerd: "Anders dan de Rechtbank van mening is, was en blijft Duijm van mening dat er ten aanzien van wenskaartjes als zodanig niet van auteursrecht kan worden gesproken." Mede gelet op de conclusie van Duijm bij memorie van antwoord tot bekrachtiging van het vonnis van de Rechtbank al dan niet onder verbetering van gronden, is hier klaarblijkelijk sprake van een incidentele grief van Duijm tegen dat vonnis. 4.3. In deze zaak gaat het Hof uit van de door de Rechtbank vastgestelde feiten, behoudens de door Paper Art Cards aangevochten vaststelling door de Rechtbank op blad 2 eerste zin van haar vonnis. Het Hof voegt daar nog aan toe: - De door Paper Art Cards ter griffie gedeponeerde wenskaarten van haar zijn eerder vervaardigd, verveelvoudigd en in het verkeer gebracht dan de door haar ter griffie gedeponeerde gewraakte wenskaarten van Duijm, welke in 1991 in het verkeer zijn gebracht. - Zowel de wenskaartjes van Paper Art Cards, welke zij ter griffie heeft gedeponeerd, als de door haar ter griffie gedeponeerde wenskaartjes van Duijm zijn ontworpen door J. Meesters, in ieder geval heeft deze voor de laatste de basisontwerpen gemaakt. 4.4. Mede gelet op zijn verweer in eerste aanleg legt het Hof de grief van Duijm aldus uit dat hij betwist dat Paper Art Cards auteursrecht op haar wenskaartjes kan doen gelden, nu niet van een persoonlijke schepping gesproken kan worden. Deze grief slaagt in zoverre dat het Hof onvoldoende eigen persoonlijk karakter aanwezig acht om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming van de volgende door Paper Art Cards gedeponeerde wenskaartjes van haar: - het kaartje: Bedankt in schuin groen schrijfschrift tegen een witte achtergrond, - het kaartje: SORRY midden op het kaartje horizontaal gedrukt in hoofdletters, onderbroken door horizontale strepen, tegen een witte achtergrond, - het kaartje: Veel liefs in schuin schrijfschrift en met afbeelding van een hartje tegen een witte achtergrond, - het kaartje met tekst bovenaan: Gefeliciteerd met jullie en tekst onderaan: jarig huwelijk, waartussen afgebeeld een hartje waarin enkele puntjes, - het kaartje met afgebeelde hartvormige doos waaraan kaartje in schuin schrijfschrift: voor moeder. Zoals ook door de door Duijm ter griffie gedeponeerde ordner door daarin opgenomen wenskaartjes van derden wordt geadstrueerd, dragen noch de teksten noch de afbeeldingen, voor zover aanwezig, noch de lay out zo voor zich dan wel in onderlinge samenhang een persoonlijk stempel van de maker. Deze zijn te zeer gemeengoed, de teksten missen oorspronkelijkheid en de afbeeldingen daarbij liggen te zeer voor de hand, en zijn te weinig origineel uitgewerkt, om daaraan een eigen oorspronkelijk karakter te kunnen toekennen in de zin van de Auteurswet. 4.5. De overige door Paper Art Cards gedeponeerde kaartjes van haar kwalificeert het hof wel als produkten van scheppende arbeid met voldoende eigen oorspronkelijk karakter om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Het Hof onderschrijft het oordeel van de Rechtbank dat de Auteurswet in beginsel niet een idee of een stijl beschermt, doch de feitelijke uitvoering, een stoffelijk produkt, en dat slechts dan sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging als de wenskaartjes van Duijm zoveel gelijkenis vertonen met concrete wenskaartjes van Paper Art Cards, dat geen sprake is van een eigen oorspronkelijk werk. Het is dus niet voldoende voor het aannemen van inbreuk op auteursrecht, dat de door

16 juli 1996

Paper Art Cards gedeponeerde wenskaartjes van Duijm op het oog tot dezelfde serie als van Paper Art Cards zouden kunnen behoren. Van het wenskaartje van Duijm: gefeliciteerd met jullie BABY, waaronder afgebeeld kinderwagen met beer, heeft het hof geen exemplaar onder de wenskaartjes van Paper Art Cards aangetroffen, waarop een beer in kinderwagen is afgebeeld. Het vertonen van dezelfde stijl als de wenskaartjes van Paper Art Cards: Gefeliciteerd met jullie zoon, resp. dochter met afbeelding van een beertje in zak, resp. doos, is onvoldoende om schending van auteursrecht door eerstgenoemd kaartje aan te nemen. Bovendien volgt uit de ordner van Duijm dat ook derden min of meer gelijkende beertjes voor hun wenskaartjes hebben gebruikt. Niet door Paper Art Cards gesteld is dat zij daarmede de eerste is geweest. 4.6. Het wenskaartje van Duijm waarop afgebeeld een vleugel met muziekboek waarboven zwevende muzieknoten zomede de tekst: LANG ZAL IE LEVEN, is naar het oordeel van het Hof geen verveelvoudiging van het wenskaartje van Paper Art Cards, waarop afgebeeld een vleugel met muziekboek op welk boek de tekst: LOVE en boven de vleugel zwevende hartjes, nu de afbeeldingen van de vleugels, de inhoud en plaatsing van de tekst zomede de detaillering te veel verschillen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het kaartje van Duijm waarop afgebeeld een rood vliegtuigje waaronder spandoek met de tekst: BEDANKT. Ook dit verschilt te zeer van de grote wenskaart van Paper Art Cards, waarop afgebeeld een rood vliegtuigje waaronder vallende gele enveloppen boven een stad, waarvan de onderste enveloppe op de kaart is geplakt, waarin een van vier bijgevoegde velletjes met teksten naar keuze kan worden gestopt. Ook hier zijn de afwijkingen te groot, onder meer qua maatvoering tekst en detaillering. Bovendien komen in de ordner van Duijm meer afbeeldingen van derden van vliegtuigjes met teksten voor. 4.7. Wel auteursrechtinbreuk door Duijm acht het Hof aanwezig ten aanzien van de volgende kaartjes: - Het kaartje van Duijm met de tekst bovenaan GESLAAGD en onderaan proficiat! waarop afgebeeld een zittend uiltje met professorenhoofddeksel, lijkt qua tekening van het uiltje en kleurstelling van het kaartje inclusief de wijze van versiering van de achtergrond sprekend op het kaartje van Paper Art Cards met een zeer gelijkend eveneens zittend uiltje met een professorenhoofddeksel en eveneens de tekst: GESLAAGD proficiat! De verschillen: het woord GESLAAGD staat op het kaartje van Paper Art Cards onderaan in een ander lettertype, het uiltje van Paper Art Cards is, anders dan dat van Duijm, van afzonderlijk papier uitgesneden en op de achtergrond bevestigd, en het uiltje van Paper Art Cards is niet op een stapel boeken gezeten en het uiltje van Duijm wel, zijn te ondergeschikt om het kaartje van Duijm een eigen oorspronkelijk karakter toe te schrijven ten opzichte van het kaartje van Paper Art Cards. Hetzelfde geldt eveneens voor het wenskaartje van Duijm met de tekst: Je weet wel waarom dat qua type schrijfletter, schrijfrichting, onderstreping, lay out en glansletter sprekende gelijkenis vertoont met het wenskaartje van Paper Art Cards met dezelfde tekst. De enkele toevoeging op het kaartje van Duijm van een vlindertje, verleent aan dat kaartje onvoldoende eigen oorspronkelijk karkater ten opzichte van het wenskaartje van Paper Art Cards. Het kaartje van Duijm waarop afgebeeld een poes in een stoel, waarboven de tekst: welkom thuis qualificeert het Hof eveneens als een verveelvoudiging van het kaartje van Paper Art Cards waarop eveneens is afgebeeld een poes in stoel en daarboven dezelfde tekst. Het totaalbeeld van beide kaartjes stemt sterk overeen, door sterk gelijkende stoelen met sterk gelijkend motief versierd, sterk gelijkende poezen, sterk gelijkende achtergrond, sterk gelijkende lay out met dezelfde plaatsing van gelijke tekst. De verschillen in stand van de stoelen, de spiegelbeeldige afbeelding van de poes, de verschillende kleuren van de stoelen en het verschil in lettertype, doen er niet aan af dat het hof de gelijkenis van het wenskaartje van Duijm met het wenskaartje van Paper Art Cards te groot acht, om als

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

oorspronkelijk werk ten opzichte van het kaartje van Paper Art Cards te kunnen gelden. Ook het kaartje van Duijm tenslotte waarop afgebeeld een vlinder, waaronder de tekst: Zo maar vertoont te grote gelijkenis met het kaartje met vlinder van Paper Art Cards, waaronder eveneens de tekst: Zo maar qua kleurstelling, lay out en tekst om als een eigen oorspronkelijk werk te kunnen gelden. Ook hier doet de omstandigheid dat de vlinder van Paper Art Cards, anders dan die van Duijm, van afzonderlijk papier is uitgesneden, en op de achtergrond is bevestigd, er niet aan af dat het kaartje niet als een eigen oorspronkelijk werk kan gelden ten opzichte van het kaartje van Paper Arts. Deze vier kaartjes van Duijm qualificeert het Hof als verveelvoudigingen van de genoemde vier kaartjes van Paper Art Cards. De bekendheid van Duijm met het eerdere werk van Paper Art Cards is gegeven, nu de werken over en weer door dezelfde ontwerper, voorheen in dienst van Paper Art Cards, zijn vervaardigd. Ten aanzien van deze vier kaartjes acht het Hof dan ook schending door Duijm van het auteursrecht van Paper Art Cards aanwezig. 4.8. Ten aanzien van de overige kaartjes faalt het door Paper Art Cards mede gedane beroep op oneerlijke mededinging. Het door Duijm verveelvoudigen en op de markt brengen van kaartjes in dezelfde stijl of hetzelfde genre als Paper Art Cards doet, is op zichzelf niet voldoende om onrechtmatige daad aan te nemen. Ten aanzien van die kaartjes is van nodeloze stijlnavolging onvoldoende gebleken. Het Hof neemt over hetgeen de Rechtbank dienaangaande heeft overwogen in haar vonnis onder overweging 3.4. Nu het om dezelfde ontwerper gaat, is een zekere stijlovereenkomst moeilijk te vermijden. Ook het feit dat Duijm, Meesters en Ubels exwerknemers zijn van Paper Art Cards, maakt de door Duijm aan Paper Art Cards aangedane concurrentie nog niet onrechtmatig. De stelling van Paper Art Cards dat Meesters en Ubels door een non-concurrentiebeding zijn gebonden, is door Duijm bestreden. Door Paper Art Cards toegegeven is dat zij zulks niet kan bewijzen. 4.9. Gelet op de auteursrechtinbreuken voor wat betreft de 4 in rechtsoverweging 4.7. genoemde kaartjes van Paper Art Cards is het gevorderde onder 1 en 2 toewijsbaar als na te melden met matiging en maximering van de dwangsommen. 4.10. Het verweer van Duijm tegen het gevorderde onder 3 en 4 bij gebrek aan belang slaagt. Bij pleidooien in appel is van de zijde van Duijm gesteld dat de gewraakte wenskaartjes tot een van de eerste series van Duijm behoorden, dat de vraag naar wenskaartjes modegevoelig is, dat Duijm nadien vele andere series op de markt heeft gebracht, waartegen Paper Art Cards niet opkomt, dat de gewraakte wenskaartjes inmiddels deels door Duijm niet meer op de markt worden gebracht en deels door gewijzigde versies zijn vervangen. Zij heeft daartoe verwezen naar de door haar ter griffie gedeponeerde ordner. Desgevraagd door het Hof is van de zijde van Paper Art Cards verklaard dat de door haar gewraakte inbreuken dateren van 1991 en dat zij nadien geen inbreuken op haar auteursrechten door Duijm meer heeft geconstateerd, welke zouden zijn gepleegd na 1991. Nu niet aannemelijk is dat thans nog voorraden van de onder 4.7. bedoelde wenskaartjes bij afnemers van Duijm te achterhalen zouden zijn en evenmin dat de inbreukmakende wenskaartjes nog op de markt worden gebracht, heeft Paper Art Cards bij het gevorderde onder 3 en 4 geen voldoende rechtens te respecteren belang aannemelijk gemaakt. 4.11. Gelet op het voorgaande kan het vonnis waarvan beroep niet in stand blijven. Nu beide partijen deels in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten in twee instanties worden gecompenseerd als na te melden. 5. Uitspraak Het Hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende: 1. Verbiedt Duijm, handelende onder de naam Zelo Cards, verveelvoudigingen van wenskaarten van Paper Art Cards, waarop zij auteursrecht heeft, te (doen) maken, in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden dan wel te doen verkopen of te doen afleveren, een en ander onder ver-

249

beurte van een direkt opeisbare dwangsom groot ƒ 1.000,voor iedere overtreding van dat verbod, des dat iedere overtreding ten aanzien van iedere wenskaart een afzonderlijke overtreding vormt, met dien verstande dat wegens overtreding van dit verbod ten hoogste ƒ 10.000,- aan dwangsommen kan worden verbeurd. 2. Beveelt Duijm, handelende onder de naam Zelo Cards, alle in zijn feitelijk bezit zijnde verveelvoudigingen van de wenskaarten van Paper Art Cards als omschreven in rechtsoverweging 4.7. aan haar af te geven binnen 5 dagen na betekening van dit arrest, teneinde deze te vernietigen zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,— voor iedere dag dat Duijm nadien in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, met dien verstande dat wegens niet (volledige) nakoming van dit bevel ten hoogste ƒ 10.000,- aan dwangsommen kan worden verbeurd. Wijst af het meer of anders gevorderde. Compenseert de proceskosten in twee instanties aldus, dat iedere partij met de eigen kosten belast blijft. Enz. Nr 77. Gerechtshof te Arnhem, 28 februari 1989.1) (Southpole Jacks) Mrs G.M. Bierman, J.W.M, van der Grinten en D.W.F. Verkade. Art. 4 Auteurswet 1912. Ingevolge art. 4 Aw. wordt — behoudens bewijs van het tegendeel - voor de maker van het werk gehouden, hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid. De vermelding van de naam van een onderneming, die een bepaald (veronderstellenderwijs als werk in auteursrechtelijke zin te beschouwen) produkt in het verkeer brengt, in haar merk is op zichzelf niet te beschouwen als een aanduiding van de maker in de zin van art. 4. De functie van een merk, resp. van de naam van een merkrechthebbende die zijn naam in een merk bezigt, is als regel een andere dan die van vermelding van de maker in auteursrechtelijke zin, zodat de bewijsregel van art. 4 niet tot het geval van merkvermelding kan worden uitgebreid. Art. 1 Aw. en art. 13 onder A, derde lid Benelux Merkenwet. Onder "openbaar maken" in de zin van het auteursrecht resp. "in het verkeer brengen" als bedoeld in art. 13 onder A lid 3 BMW dient mede begrepen te worden het in het verkeer brengen — waar ook ter wereld - door een derde met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de rechthebbende. Het afkeuren en doen terugnemen van een in loonproduktie vervaardigde partij is op zichzelf niet te beschouwen als het geven van toestemming om die partij openbaar te maken resp. onder het merk in het verkeer brengen. Art. 85 EEG-Verdrag. In het eventuele geval dat zijdens de rechthebbende toestemming zou zijn verleend tot het in het verkeer brengen van de jacks in Engeland of een ander EEG-land, onder restrictieve voorwaarden met betrekking tot export naar andere EEGlanden, zullen zodanige restricties niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. Tiki Trading Benelux B.V. te Zwolle, appellante, procureur Mr B. Peek, advocaat Mr M.C. Blomme-Onderwater te Zwolle, tegen Mr J.R.E. van Smeden te Leeuwarden, curator in het faillissement van Gaastra B.V. te Sneek, geïntimeerde, procureur Mr D.C. de Kempenaer, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam.

') Na tussenarrest geschikt; Red.

250

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

a) Arrondissementsrechtbank te Zwolle, enkelvoudige kamer, 29 april 1987 (Mr G. Mannoury). De vordering van Gaastra [eiseres; Red.] strekt ertoe dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. Tiki wordt verboden inbreuk te maken op de auteursrechten van Gaastra op haar jacks, model Southpole, door openbaar maken en verveelvoudigen daarvan zonder toestemming van Gaastra; 2. Tiki wordt geboden aan Gaastra ter vernietiging af te geven de 1015 jacks die deurwaarder H.J. van Dijk volgens zijn procesverbaal van 5 november 1986 bij Tiki aantrof; 3. Gaastra wordt gemachtigd op kosten van Tiki een advertentie te plaatsen in een vakblad naar haar keuze, waarin van het vonnis gewag wordt gemaakt; 4. Tiki wordt veroordeeld om aan Gaastra een dwangsom te betalen van ƒ 1.000,- voor elke overtreding van een van voornoemde verboden respectievelijk geboden en van ƒ 10.000,- voor elke dag gedurende welke een dergelijke overtreding voortduurt; 5. Tiki wordt veroordeeld in de proceskosten. Bij vermeerdering van eis, waartegen het door Tiki gedane verzet ter rolle is verworpen, heeft Gaastra aan die vordering nog toegevoegd dat Tiki bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ieder gebruik van een met de merken van Gaastra overeenstemmend teken voor de zelfde of soortgelijke waren zal worden verboden op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- per overtreding. Daartegen heeft Tiki verweer gevoerd met conclusie dat de rechtbank Gaastra in haar vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, haar deze althans zal ontzeggen met haar veroordeling in de kosten van de procedure. De vordering van Tiki strekt ertoe dat de rechtbank Gaastra bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen tot vergoeding aan Tiki van de door deze ten gevolge van de onrechtmatige daad van Gaastra geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met veroordeling van Gaastra in de kosten van de procedure. Daartegen heeft Gaastra verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing der vorderingen met veroordeling van Tiki in de proceskosten. Motivering 1. Als enerzijds gesteld, anderzijds erkend, danwei niet of onvoldoende weersproken, staat tussen partijen vast dat Gaastra jacks in de handel brengt van het model Southpole, voorzien van haar woord/beeldmerk Gaastra Sails en van haar beeldmerk, voorstellende de watertoren van Sneek, Gaastra placht deze jacks voorheen te kopen van Complete Styling Services B.V., die ze daartoe, voorzien van de merken, liet vervaardigen in Hong Kong en ze vervolgens in Nederland importeerde en aan Gaastra verkocht. Tiki heeft in november 1986 in Engeland een partij jacks van het model Southpole en met de merken van Gaastra gekocht van Tendgrove Ltd. Hoe de jacks precies bij Tendgrove terecht waren gekomen, is niet bekend, maar partijen zijn het er over eens dat het jacks waren die Complete Styling Services oorspronkelijk in Hong Kong had laten maken om ze aan Gaastra te verkopen. Gaastra heeft van de president van deze rechtbank verlof gevraagd en gekregen deze jacks als namaakjacks in beslag te laten nemen krachtens artikel 28 Auteurswet 1912. Toen de deurwaarder zich op 5 november 1986 ter inbeslagneming bij Tiki vervoegde, trof hij daar wel de onderhavige jacks aan, 1055 in getal, maar op het gezegde van een werknemer van Gaastra die hem ter assistentie vergezelde, dat het geen namaakjacks maar originele Gaastrajacks waren, zag hij van inbeslagneming af. Toen hij, na nadere instructies te hebben bekomen, zich later op de dag weer bij Tiki vervoegde, waren de jacks verdwenen. Nog slechts een tiental kon bij het Vervoercentrum Zwolle worden achterhaald en werd in beslag genomen. Nadat partijen over en weer, Gaastra op 6 november 1986, Tiki op 7 november 1986, conservatoire beslagen op eikaars handelsvoorraden hadden gelegd, zijn zij op 10 november 1986 ten overstaan van de president van deze rechtbank in kort geding overeengekomen dat Tiki de in haar bezit zijnde jacks bij de

16 juli 1996

procureur van Gaastra in bewaring zou geven in afwachting van de uitslag van het door Gaastra aan te spannen geding (het onderhavige geding) en dat de over en weer gelegde beslagen direct na die inbewaringgeving zouden worden opgeheven. Aldus is geschied. 2. Gaastra stelt dat de door Tiki in Engeland gekochte jacks voor haar, Gaastra, zijn vervaardigd en door Complete Styling Services aan haar zijn verkocht en afgeleverd. Zij heeft de jacks echter wegens hun inferieure kwaliteit afgekeurd en geweigerd. Complete Styling Services heeft dat aanvaard, de jacks teruggenomen en Gaastra gecrediteerd. Op de één of andere manier zijn daarna de jacks kennelijk in Engeland terecht gekomen en gekocht door Tiki, die ze in Nederland in de handel wenst te brengen. Gaastra stelt zich op het standpunt dat zij als maakster van het model Southpole daarop auteursrecht heeft en dat de onderhavige exemplaren zijn te beschouwen als ongeoorloofde verveelvoudigingen. Door deze openbaar te maken, zoals Tiki van plan is te doen door de jacks op de markt te brengen, maakt zij op het Auteursrecht van Gaastra inbreuk. Bovendien maakt Tiki aldus inbreuk op de merkrechten van Gaastra. 3. Tiki bestrijdt dat het model Southpole voorwerp is van auteursrecht, nu het zich niet of nauwelijks van vele andere jacks onderscheidt. En al ware het model een werk in de zin van artikel 1 Auteurswet 1912, dan nog kan naar haar oordeel Gaastra niet als de maakster beschouwd worden: Complete Styling Services is er de ontwerpster en producente van. Zo Tiki de jacks, zoals zij van plan is, op de markt brengt, levert dat noch een inbreuk op op het auteursrecht van Gaastra, als deze dat al zou hebben, noch op de merkrechten van Gaastra. De jacks zijn geen namaak-, maar originele Gaastrajacks en zijn helemaal niet van inferieure kwaliteit. Zij, Tiki, heeft de jacks volkomen te goeder trouw van Tendgrove gekocht en deze heeft ze, naar Tiki achteraf vernomen heeft, van Complete Styling Services gekocht. De jacks zijn in het verkeer gebracht door Gaastra of door Complete Styling Services, die ten aanzien van het merkrecht als licentiehoudster van Gaastra moet worden aangemerkt. De gelegde beslagen en de door de pretenties van Gaastra afgedwongen inbewaringgeving van de jacks bij de procureur van Gaastra hebben Tiki grote schade berokkend, waarvoor Gaastra heeft op te komen en van welke schade in reconventie vergoeding wordt gevorderd. 4. Het jack model Southpole, waarvan bij de pleidooien enkele exemplaren (uit de in bewaring gegeven voorraad) zijn getoond en waarvan een exemplaar ter griffie is gedeponeerd, heeft naar het oordeel van de rechtbank een eigen karakter en vertoont het persoonlijk stempel van de ontwerper. Daaraan doet niet af dat het behoort tot een bepaald type, het type anorak, en dat het ook de - op zich zelf niet oorspronkelijke - kenmerken van dat type vertoont. Beslissend is, dat naar het oordeel van de rechtbank, niet denkbaar is dat twee ontwerpers, onafhankelijk van elkaar, tot exact ditzelfde ontwerp gekomen zouden zijn. Het model is vatbaar voor auteursrecht. Gaastra moet voor maker van het werk worden gehouden, nu zij daarop als zodanig is aangeduid door de plaatsing van haar merken. Bewijs van het tegendeel heeft Tiki niet aangeboden. Nu partijen het erover eens zijn dat Complete Styling Services de door Tendgrove in Engeland gekochte jacks oorspronkelijk in Hong Kong heeft laten maken ingevolge de tussen haar en Gaastra bestaande rechtsverhouding en met de bedoeling ze overeenkomstig de tussen haar en Gaastra bestaande gebruiken aan deze te verkopen en af te leveren, kunnen de jacks niet worden beschouwd als ongeoorloofde verveelvoudigingen. Dat neemt niet weg dat, als Tiki de jacks in de handel zou brengen, dit een ongeoorloofde openbaarmaking zou opleveren. Het is niet onaannemelijk dat het hier inderdaad de door Gaastra afgekeurde en door Complete Styling Services teruggenomen jacks betreft, zoals Gaastra stelt en Tiki slechts bij gebreke van wetenschap en zonder enige motivering betwist, en het is ook niet onaannemelijk dat de jacks vervolgens door Complete Styling Services aan Tendgrove zijn verkocht en geleverd, zoals Tiki stelt. Wat daarvan ook zij, in elk geval is er geen sprake van en is door Tiki ook niet beweerd dat de

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

jacks ooit eerder aan het publiek te koop zijn aangeboden en aangezien ze aldus niet als reeds openbaar gemaakt kunnen worden aangemerkt, is het auteursrecht van Gaastra nog niet uitgewerkt. Daaruit volgt dat de vorderingen zoals bij dagvaarding onder 1 en 2 geformuleerd, toewijsbaar zijn. De eventuele goede trouw van Tiki kan daar niet aan af doen. Deze zou van belang kunnen zijn als van Tiki schadevergoeding wegens door haar begane onrechtmatige daden gevorderd werd (wat in dit geding niet gebeurt), maar zij kan voortgezette inbreuk op het auteursrecht van Gaastra niet rechtvaardigen. Voor toewijzing van de bij dagvaarding onder 3 geformuleerde vordering ziet de rechtbank geen grond. Het staat Gaastra natuurlijk vrij aan dit vonnis ruchtbaarheid te geven, maar niet valt in te zien waarom Tiki de kosten daarvan zou moeten dragen. De onder 4 geformuleerde vordering is toewijsbaar, zij het dat aanleiding bestaat tot matiging van de gevorderde dwangsommen. De gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad dient als niet op de wet gegrond te worden geweigerd. 5. Bij de akte houdende vermeerdering van de eis in conventie, heeft Gaastra gesteld dat zij, mocht de vordering tot afgifte der jacks op grond van schending van het auteursrecht niet slagen, recht en belang heeft bij de op haar merkrechten gegronde toegevoegde vordering. En inderdaad heeft Gaastra, nu de vordering tot afgifte wel toegewezen zal worden, bij die toegevoegde vordering geen belang meer, zodat deze moet worden afgewezen. 6. Het in conventie overwogene brengt met zich mee dat de reconventionele eis moet worden afgewezen. 7. Zowel in conventie als in reconventie dient Tiki als in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden verwezen. Beslissing In conventie De rechtbank verbiedt Tiki inbreuk te maken op de auteursrechten van Gaastra op haar jacks, model Southpole, door openbaar maken en verveelvoudigen daarvan zonder toestemming van Gaastra, zulks op straffe van een aan Gaastra te verbeuren dwangsom van ƒ 1.000,- voor elke overtreding. De rechtbank beveelt Tiki aan Gaastra ter vernietiging af te geven de 1015 jacks die deurwaarder H.J. van Dijk volgens zijn proces-verbaal van 5 november 1986 bij Tiki aantrof, zulks op straffe van een aan Gaastra te verbeuren dwangsom van ƒ 1.000,- voor elke dag dat Tiki aan dit bevel niet voldoet. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Tiki wordt veroordeeld in de kosten van dit geding in conventie. Deze kosten worden, voorzover tot op heden aan de zijde van Gaastra gevallen, bepaald op ƒ 298,75 voor verschotten en ƒ 2.400,- voor procureurssalaris. In reconventie De rechtbank wijst de vordering in reconventie af. Tiki wordt veroordeeld in de kosten van dit geding in reconventie. Deze kosten worden, voorzover tot op heden aan de zijn van Gaastra gevallen, bepaald op ƒ 1.200,- voor procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. Appellante - verder ook te noemen: Tiki - heeft bij exploit van 13 mei 1987 aan Gaastra B.V. - verder ook: Gaastra hoger beroep doen aanzeggen van genoemd vonnis van 29 april 1987, met dagvaarding van Gaastra voor dit hof. Nadat Gaastra op 19 november 1987 door de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden failliet verklaard was, met benoeming van mr J.R.E. van Smeden te Leeuwarden tot curator, heeft Tiki bij exploit van 4 januari 1988 mr Van Smeden opgeroepen om in voormelde kwaliteit voor dit hof te verschijnen teneinde het geding over te nemen, aan welke oproeping is voldaan. Bij memorie van grieven heeft Tiki tegen genoemd vonnis zeven grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal vernietigen en, opnieuw recht-

251

doende, alsnog bij arrest in conventie Gaastra in haar vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, althans haar deze zal ontzeggen en in reconventie de vordering van Tiki alsnog zal toewijzen met veroordeling van Gaastra, althans van haar curator, in de kosten van beide instanties. Bij memorie van antwoord heeft geïntimeerde de grieven van Tiki bestreden en geconcludeerd dat het hof (zo nodig onder aanvulling of verbetering der gronden) het vonnis van de rechtbank zal bekrachtigen, met veroordeling van Tiki in de kosten van het hoger beroep. Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest. De grieven Tiki voert de volgende grieven aan: Grief I. Ten onrechte heeft de rechtbank in rechtsoverweging 4 beslist, dat het jack model Southpole een eigen karakter en het persoonlijk stempel van de ontwerper vertoont en dat het niet denkbaar is dat twee ontwerpers onafhankelijk van elkaar tot exact hetzelfde ontwerp gekomen zouden zijn zodat het model vatbaar is voor auteursrecht. Grief II. Ten onrechte beslist de rechtbank in haar rechtsoverweging 4 dat Gaastra voor maker van het werk moet worden gehouden, nu zij daarop als zodanig is aangeduid door de plaatsing van haar merken. Grief III. Ten onrechte heeft de rechtbank overwogen in haar rechtsoverweging 4 dat, als Tiki de jacks in de handel zou brengen, dit een ongeoorloofde openbaarmaking zou opleveren. Grief IV. Ten onrechte neemt de rechtbank in haar rechtsoverweging 4 aan dat het hier inderdaad de door Gaastra afgekeurde en door C.S.S. teruggenomen jacks betreft, zoals Gaastra stelt en Tiki slechts bij gebrek aan wetenschap en zonder enige motivering zou hebben betwist. Grief V. Ten onrechte stelt de rechtbank in rechtsoverweging 4 dat de jacks nooit eerder aan het publiek te koop zijn aangeboden en dat, aangezien ze aldus niet reeds als openbaar gemaakt kunnen worden aangemerkt, het auteursrecht van Gaastra nog niet uitgewerkt is. Grief VI. Ten onrechte stelt de rechtbank dat de eventuele goede trouw van Tiki de voortgezette inbreuk op het auteursrecht van Gaastra niet kan rechtvaardigen. Grief VII. De rechtbank heeft ten onrechte de reconventionele eis van Tiki afgewezen. Vaststaande feiten De door de rechtbank in rechtsoverweging 1 vastgestelde feiten zijn, behoudens de met grief II aan de orde gestelde kwestie, in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof bij de beoordeling van de grieven, met voormeld voorbehoud, daarvan zal uitgaan. Beoordeling van de grieven 1. Het hof acht termen aanwezig om eerst grief II te beoordelen. In deze grief bestrijdt Tiki het oordeel van de rechtbank dat Gaastra voor de maker van het werk (het jack model Southpole) moet worden gehouden, nu zij daarop (op de exemplaren van de jacks) als zodanig is aangeduid door de plaatsing van haar merken. 2. De grief is gegrond. Ingevolge artikel 4 Auteurswet wordt - behoudens bewijs van het tegendeel - voor de maker van het werk gehouden, hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid. Dit bewijsvermoeden gaat niet op voor Gaastra respectievelijk haar curator. De vermelding van de naam van een onderneming, die een bepaald (veronderstellenderwijs als "werk" in auteursrechtelijke zin te beschouwen) produkt in het verkeer brengt, in haar merk is op zichzelf niet te beschouwen als een aanduiding van de maker in de zin van artikel 4 Auteurswet. De functie van een merk, respectievelijk van de naam van een merkrechthebbende die zijn naam in een merk bezigt, is als regel - en naar het voorlopig oordeel van het hof ook hier een andere dan die van vermelding van de maker in auteursrechtelijke zin, zodat de bewijsregel van artikel 4 Auteurswet niet tot het geval van merkvermelding kan worden uitgebreid. 3. Afgezien daarvan heeft Tiki het makerschap van Gaastra gemotiveerd bestreden. Volgens de stellingen van Tiki zou het (overigens in grief I betwiste) auteursrecht op het jack

252

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

model Southpole niet aan Gaastra toekomen, doch aan de vennootschap naar vreemd recht Gaastra Sails International Ltd. Tiki heeft deze stelling met een produktie gestaafd. Het hof acht Tiki's hier bedoelde stelling niet weerlegd door geïntimeerdes enkele stelling dat de litigieuze jacks in opdracht en op aanwijzing van Gaastra door Complete Styling Services zouden zijn vervaardigd, met de bedoeling deze, voorzien van Gaastra's merk en logo door Gaastra te laten verkopen. Wat er zij van de vraag of daaruit een aan Gaastra toekomend auteursrecht zou voortvloeien, staat deze feitelijke stelling dwars op de eerder genoemde stelling van Tiki. 4. Het hof acht termen aanwezig om geïntimeerde bewijs op te dragen van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat Gaastra - ervan uitgaande dat op het jack model Southpole inderdaad auteursrecht zou rusten - hiervan als de maakster moet worden aangemerkt. 5. Het hof acht echter eveneens termen aanwezig om niet aanstonds tot deze bewijsopdracht over te gaan. Evenzo acht het hof termen aanwezig om niet thans reeds tot beoordeling van de overige door Tiki voorgedragen grieven over te gaan. Het hof overweegt daartoe het volgende. 6. Grief I - waarin wordt aangevochten het oordeel van de rechtbank dat het jack model Southpole een auteursrechtelijk beschermd werk is - leent zich niet voor beoordeling zonder nadere instructie. Bij de stukken bevinden zich noch een exemplaar, noch een tekening of foto van het bewuste jack (en evenmin exemplaren, tekeningen of foto's van andere - eerdere op de markt aanwezige - jacks) waarover het hof toch de beschikking zou dienen te hebben om zich over het eigen karakter van het litigieuze jack een oordeel te kunnen vormen. Voordat het hof zich over grief I kan uitspreken, dient het nadere instructie hierover te verkrijgen, aan de hand van produkties en - bij voorkeur - nadere stellingname hierover van beide partijen. 7. De grieven III t/m VI stellen alle de vraag aan de orde of - uitgaande van een auteursrecht op het jack model Southpole, en uitgaande van een aan Gaastra toekomend auteursrecht daarop - dit auteursrecht (kort gezegd) "uitgeput" moet heten; respectievelijk of in verband met de bepalingen van het EEG-Verdrag, geïntimeerde nog auteursrecht kan uitoefenen met betrekking tot de litigieuze partij jacks. Indien het hof geroepen zal zijn om - voorzover grieven I en II niet tot vernietiging van het vonnis leiden - daarover te oordelen, voorziet het hof dat hieromtrent een, mogelijkerwijs niet weinig omslachtige, bewijslevering met betrekking tot in dat verband relevante feiten en omstandigheden nodig zal zijn. Het hof is voorshands van oordeel dat hetgeen geïntimeerde bij memorie van antwoord tegen deze grieven heeft aangevoerd, niet genoegzaam is om die grieven te weerleggen en zodanige bewijslevering overbodig te maken, zo min als het hof voorshands van oordeel is dat de grieven zonder bewijslevering gegrond bevonden zouden kunnen worden. 8. De beoordeling respectievelijk eventuele gegrondbevinding van grief VII - terzake van Tiki's reconventionele vordering - is zeer verweven met de beoordeling van de andere grieven, respectievelijk (mede) afhankelijk van de eventuele gegrondbevinding van die andere grieven. 9. Ook indien de vorderingen van Gaastra gebaseerd op auteursrecht niet kunnen slagen komt eenzelfde - in de grieven III t/m VI in de auteursrechtelijke sleutel geplaatste - problematiek terug in een merkenrechtelijke sleutel. Immers, bij vermeerdering van eis in prima heeft Gaastra jegens Tiki tevens gevorderd een verbod, uitvoerbaar bij voorraad, van ieder gebruik van een met haar merken overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren, op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- per overtreding. In prima heeft Tiki zich tegen deze vermeerdering van eis verzet, welk verzet door de rechtbank is verworpen. Tiki heeft terzake ook materieel verweer gevoerd. Door de rechtbank zijn de merkenrechtelijke stellingen over en weer onbeoordeeld gelaten. Nu uit niets blijkt dat geïntimeerde de hier bedoelde stellingen uit de eerste instantie heeft prijsgegeven, zo min als blijkt dat Tiki haar materieel verweer daartegen heeft prijsgegeven, zal het hof dan deze stellingen dienen te beoordelen. Het hof zal daarbij dan mede acht dienen te slaan op de (fei-

16 juli 1996

telijke) stellingen van partijen in het kader van de grieven III t/m VI, die - zoals gezegd - weliswaar in de auteursrechtelijke sleutel zijn gezet, maar voor de merkenrechtelijke kwestie evenzeer relevantie hebben. 10. Wat er zij van het lot van grieven I en II voorziet het hof dus dat hoe dan ook in de rechtsoverweging 7 j° 9 bedoelde bewijslevering aan de orde zal moeten komen. 11. Het hof acht het uit een oogpunt van proceseconomie wenselijk dat bewijslevering en instructie zoveel mogelijk worden geconcentreerd, en daartoe na overleg met (de raadslieden van) partijen in de ten deze te bepalen comparitie van partijen voor zover nodig in een nader tussenarrest wordt voorzien. 12. Teneinde partijen vóór deze comparitie nader te informeren over de voorlopige gevoelens van het hof, wil het hof in dit tussenarrest nog nader stilstaan bij de bewijsthema's die aan de orde zouden komen in het kader van de beoordeling van de grieven III t/m VI, respectievelijk de beoordeling van de vergelijkbare vragen in het kader van de subsidiair op merkenrecht gegronde conventionele eisen. Zijn partijen het er over eens dat het gaat om jacks die in opdracht van Gaastra voor Complete Styling Services in Hong Kong zijn vervaardigd, en dat de Jacks in Engeland door Tendgrove aan Tiki zijn verkocht, zij twisten met name over de vragen: (a) of het ging om een partij door Gaastra afgekeurde jacks, waarvoor Gaastra een creditering van CSS zou hebben ontvangen, dan wel om een andere (niet afgekeurde) partij; (b) of de door Tendgrove in Engeland gekochte partij al dan niet onder zodanige omstandigheden aldaar in het verkeer is gebracht, dat de eventuele auteurs- respectievelijk merkrechten van Gaastra niet (meer) aan Tiki kunnen worden tegengeworpen. 13. Het hiervoor onder (a) vermelde twistpunt komt het hof als een kwestie van hooguit zijdelings belang voor. Of het nu wél of niet om een afgekeurde partij gaat, het antwoord op vraag (b) zal de doorslag geven, nu door Gaastra niet is gesteld dat andere wettelijke regelingen dan het door haar ingeroepen auteursrecht respectievelijk merkrecht zich tegen het in het verkeer brengen door Tiki zouden verzetten, terwijl het beroep op het auteurs- respectievelijk merkrecht geheel geabsorbeerd wordt door vraagpunt (b). Het hof verwijst naar de leer van het Hof van Justitie der EG als neergelegd in zijn arrest van 22 januari 1981 (zaak 58/80), Jur. p. 191, NJ 1982, 120, BIE 1981, p. 302. Het punt (a) kan hoogstens zijdelings een rol spelen, als het gaan om de vraag hoe gauw een (eventueel stilzwijgende) toestemming of toedoen zijdens Gaastra als hierna bedoeld ware aan te nemen. 14. In het licht van de feitelijke stellingen van partijen over en weer is beslissend voor de beantwoording van de in rechtsoverweging 12 onder (b) bedoelde vraag, en daarmee voor de al dan niet toewijsbaarheid van geïntimeerdes vorderingen, of- alternatief dan wel cumulatief - de litigieuze jacks (i) door Gaastra zijn openbaar gemaakt in auteursrechtelijke zin dan wel in het verkeer zijn gebracht in de zin van artikel 13, onder A, derde lid Benelux-Merkenwet; (ii) in Engeland (door de vaststaande levering aan Tendgrove) in het verkeer zijn gebracht door of met toestemming, dan wel door toedoen van Gaastra, of door of met toestemming dan wel door toedoen van iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met Gaastra is verbonden; (iii) in de EEG in het verkeer zijn gebracht door een onderneming die met Gaastra een afspraak ter beperking van de mededinging heeft. 15. Bij de in rechtsoverweging 14 vermelde criteria merkt het hof nog het volgende op. Ad (i): Onder "openbaar maken" in de zin van de auteursrecht respectievelijk "in het verkeer brengen" als bedoeld in artikel 13 onder A, derde lid BMW dient naar het oordeel van het hof mede begrepen te worden het in het verkeer brengen waar ook ter wereld - door een derde met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de rechthebbende. Het afkeuren en doen terugnemen van een in loon produktie vervaardigde partij beschouwt het hof op zichzelf niet als het geven van toestemming om die partij openbaar te maken respectievelijk onder het merk in het verkeer te brengen.

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

Ad (ii) en (iii): Het hof ontleent deze criteria aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie der EG; naast het in rechtsoverweging 10 vermelde arrest met name het arrest van 14 september 1982 (zaak 144/81), Jur. p. 2853, NJ 1983, 582, BIE 1983, p. 9. Uit deze rechtspraak vloeit voort dat in het eventuele geval dat zijdens Gaastra toestemming zou zijn verleend tot het in het verkeer brengen van de jacks in Engeland (of een ander EEG-land), onder restrictieve voorwaarden met betrekking tot export naar andere EEG-landen, zodanige restricties door geïntimeerde niet aan Tiki zullen kunnen worden tegengeworpen. 16. Het hof is - mede gelet op het arrest van Benelux-Gerechtshof van 6 juli 1979, NJ 1980, 344, BIE 1980, p. 2 - van oordeel dat de bewijslast met betrekking tot de hiervoor in rechtsoverweging 12 e.v. omschreven bewijsthema's op Tiki drukt. 17. Ook in het geval dat grief I gegrond bevonden zou worden respectievelijk in het geval dat geïntimeerde niet zou slagen in de in rechtsoverweging 4 bedoelde bewijsopdracht, blijft de beoordeling van grief VII mede afhankelijk van de vraag of geïntimeerde in haar merkenrechtelijke grondslag het gelijk aan haar zijde zou blijken te hebben. Slotsom Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal een comparitie van partijen worden bepaald tot het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in rechtsoverweging 11, welke comparitie mede kan dienen tot het verstrekken van verdere inlichtingen, alsmede om een schikking te beproeven. Enz. Nr 78. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 13 oktober 1993. Mr R. L. M. Berger, Mr W. Neervoort, Drs J. A. H. Arwert, Drs S. de Vries en Prof. Dr F. Bickelhaupt. Art. 7, lid 5 Rijksoctrooiwet j " art. 4 onder H Verdrag van Parijs. Voor het kunnen erkennen van het ingeroepen recht van voorrang is niet noodzakelijk dat de werkwijze of het voortbrengsel waarop de uitvinding betrekking heeft, vermeld is in een van de conclusies van de voorrangsaanvrage, mits de tot deze laatste aanvrage behorende stukken het betrokken voortbrengsel of de betrokken werkwijze voldoende nauwkeurig aanwijzen. In het voorrangsbewijs is gesteld dat de uitvinding tevens betrekking heeft op de verbinding la-HCC die als geneesmiddel gunstige eigenschappen heeft en die het onderwerp vormt van conclusie 8 van het voorrangsbewijs. De in het voorrangsbewijs aangegeven werkwijze voor de bereiding van la-HCC maakt vanzelfsprekend deel uit van de aan het voorbrengsel la-HCC ten grondslag liggende uitvinding ook al zou deze werkwijze op zichzelf genomen niet meer dan een voor de bereiding van analoge verbindingen bekende werkwijze zijn. Het naderhand preciseren van het begrip "verwarmen" beschreven in de voorrangsaanvrage tot "verwarmen op een temperatuur van ten minste 50°C" in de onderhavige aanvrage is, gelet op o.m. de uitvoeringsvoorbeelden in het voorrangsbewijs, een aanvaardbare verduidelijking van materie die van aanvang af impliciet in het voorrangsbewijs was aangegeven. Ook het voorkeurstraject van 75-80"C in conclusie 2 van de aanvrage valt voor een deskundige onmiddellijk te lezen in de volgens de uitvoeringsvoorbeelden van het voorrangsbewijs aangehouden reactietemperatuur. Het ingeroepen recht van voorrang wordt erkend. Art. 2, lid 3 j " art. 2A, lid 2 Row. Uitgaande van de reële stand der techniek vloeit het uitvindingskarakter van de werkwijze volgens de aanvrage uitsluitend voort uit de verrassende eigenschappen van het laHCC. De stelling van opposante dat de methode voor het bereiden van la-HCC ten opzichte van een "fictieve stand der techniek" voor de hand ligt is gezien art. 2A lid 2 Row. niet van belang voor het beoordelen van de octrooieerbaarheid.

253

Voor het beoordelen van de nieuwheid t.o.v. een fictieve stand der techniek moet volgens vaste jurisprudentie niet alleen worden gelet op de letterlijke tekst van die stand der techniek - d.w.z. de oudere octrooiaanvrage — maar ook op hetgeen de gemiddelde deskundige daarin onmiddelijk mede begrepen acht op grond van zijn gewone vakkennis of van wat hij in een handboek kan vinden. De door opposante in verband hiermee geciteerde publikatie is geen equivalent van een handboek De materie van de onderhavige aanvrage maakt geen deel uit van de inhoud van de oudere aanvrage (=fictievestand der techniek). Art. 4 (oud) j " artt. 2, lid 3 en 2A, lid 2 Row. Noch in de oudere aanvrage, noch in de onderhavige aanvrage is er sprake van een "verkapte stofbescherming"aangezien beide aanvragen zijn gericht op een welomschreven — en verschillende - bereidingsmethode van de stof (la-HCC). Dat de eigenschappen van de volgens deze verschillende bereidingswijzen verkregen stof, afhankelijk van de mate van zuiverheid, (vrijwel) identiek zullen zijn, doet niet terzake. Beschikking nr 3009(bis)/art. 27 Row. inzake octrooiaanvrage nr 7400282. a) Tussenbeschikking, 24 juni 1993. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord opposante-appellante bij monde van haar octrooigemachtigde Drs P. D. Swaters, vergezeld van Dr P. M. Breepoel en aanvraagster bij monde van haar octrooigemachtigde Ir J. H. M. Coppens, vergezeld van de heren M. J. Holmes en R. H. Hesse; Gezien de stukken; Overwegende: dat opposante tijdig door het inzenden van een memorie van grieven (met bijlage) in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 11 mei 1992, waarbij de oppositie ten dele gegrond werd verklaard, en waarbij besloten werd tot verlening van octrooi op het onderwerp van de aanvrage in de vorm van gewijzigde openbaargemaakte stukken; dat opposante in aansluiting aan haar memorie van grieven bij brief d.d. 25 november 1992 nog een deskundigenverklaring heeft ingezonden; dat aanvraagster de memorie van grieven van opposante schriftelijk heeft beantwoord, welk antwoord zij vergezeld heeft doen gaan van een zogenaamde "appendix", waarin aanvraagster nader is ingegaan op het betoog van opposante in de bij de memorie van grieven meegezonden bijlage, alsmede op de ingezonden deskundigenverklaring; dat de inhoud van alle hiervoor bedoelde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd; dat gemachtigden van partijen ter zitting van de Afdeling van Beroep van 14 april 1993 de standpunten van hun wederzijdse lastgeefsters nader mondeling hebben toegelicht en verdedigd, waarbij door gemachtigde van opposante nog een pleitnota is overgelegd; enz. dat opposante tenslotte, voor het geval de Afdeling van Beroep ondanks de bovenstaande argumenten toch een uitvinding mocht waarderen in de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage, subsidiair opnieuw het ingeroepen recht van voorrang voor de in de aanvrage vermelde materie ter discussie heeft gesteld; dat opposante daarbij heeft aangetekend, dat zij geen genoegen neemt met de desbetreffende beslissing van de Aanvraagafdeling, waarin deze Afdeling zich eenvoudigweg geconformeerd heeft aan het standpunt van de Afdeling van Beroep in eerste instantie zonder nader in te gaan op de argumenten van opposante; dat aanvraagster in haar antwoord op de memorie van grieven, alsmede in de bijbehorende Appendix de argumenten van opposante in beroep heeft bestreden en de octrooieerbaarheid van de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage heeft staande gehouden;

254

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

dat de Afdeling van Beroep in de eerste plaats zal ingaan op de kwestie aangaande het voor de onderhavige aanvrage ingeroepen recht van voorrang; dat de Afdeling van Beroep dienaangaande opmerkt dat opposante, onder verwijzing naar onder meer een publikatie van D. H. R. Barton c.s. in J. Am. Chem. Soc. 95 2748-2749 (18 april 1973), heeft gesteld, dat de onderhavige werkwijze niet nieuw is, indien het door aanvraagster ingeroepen recht van voorrang vanaf 10 januari 1973 niet zou kunnen worden erkend; dat naar de mening van opposante een erkenning van het recht van voorrang vanaf 10 januari 1973 niet mogelijk is, omdat in de als bewijs van voorrang overgelegde Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462 de materie van de aanvrage slechts beschreven zou zijn als behorende tot de stand van de techniek en dus niet als behorende tot de uitvinding; dat opposante in samenhang hiermee nog heeft gewezen op de beslissing van de Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 4 december 1985, gepubliceerd in B.I.E. 1985, pag. 437-439; dat de Afdeling van Beroep opposante in dezen niet vermag te volgen; dat de Afdeling van Beroep er op wijst, dat blijkens artikel 4, onder H, van het Verdrag van Parijs alsmede artikel 7, vijfde lid, van de Rijksoctrooiwet, voor het kunnen erkennen van het ingeroepen recht van voorrang niet noodzakelijk is, dat de werkwijze of het voortbrengsel waarop de uitvinding betrekking heeft vermeld is in een van de conclusies van de als bewijs van voorrang overgelegde octrooiaanvrage, mits de tot deze laatste aanvrage behorende stukken het betrokken voortbrengsel of de betrokken werkwijze voldoende nauwkeurig aangegeven; dat in de door aanvraagster tijdig als bewijs van voorrang vanaf 10 januari 1973 overgelegde Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462 op blz. 14, regel 12 - blz. 15, regel 7, wordt gesteld dat de uitvinding tevens betrekking heeft op de verbinding la-hydroxy-25H-vitamine D 3 (ofwel la-hydroxycholecalciferol, hierna aan te duiden als la-HCC), welke verbinding als geneesmiddel gunstige eigenschappen heeft in vergelijking met l a , 25-dihydroxy-vitamine D 3 (ofwel la, 25-dihydroxycholecalciferol, hierna aan te duiden als la, 25HCC); dat in voornoemde Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462 het voortbrengsel la-HCC bovendien het onderwerp vormt van conclusie 8; dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de in de Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462 aangegeven werkwijze voor het bereiden van la-HCC vanzelfsprekend deel uitmaakt van de aan het voorbrengsel la-HCC ten grondslag liggende uitvinding, ook al zou deze werkwijze op zichzelf genomen niet meer dan een voor de bereiding van analoge verbindingen bekende werkwijze zijn; dat het bereiden van la-HCC door lahydroxyprecholecalciferol of een acylaat daarvan te verwarmen en zo nodig daarna het reactieprodukt te hydrolyseren, beschreven is in de Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462, blz. 13, regels 2-10, alsmede de voorbeelden 3, 5 en 6; dat een naderhand preciseren van het begrip "verwarmen" tot "verwarmen op een temperatuur van ten minste 50°C" naar het oordeel van de Afdeling van Beroep, gelet op de genoemde in de Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462 gegeven uitvoeringsvoorbeelden alsmede het in L.F. Fieser en M. Fieser, Topics in Organic Chemistry (1963), blz. 232-233, gezegde omtrent de reactietemperatuur bij het bereiden van vitamine D 2 uit previtamine D2, een aanvaardbare verduidelijking is van materie, die van de aanvang af impliciet in de Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462 was aangegeven; dat het in conclusie 2 genoemde voorkeurstemperatuurtraject van 75-80°C naar het oordeel van de Afdeling van Beroep voor een deskundige onmiddellijk te lezen valt in de volgens de uitvoeringsvoorbeelden van de Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462 bij de bereiding van la-HCC of een acylaat daarvan aangehouden reactietemperatuur tijdens de isomerisatie van een overeenkomstig precholecalciferolderivaat; dat de Afdeling van Beroep derhalve, evenals de Aanvraagafdeling en de Afdeling van Beroep in eerste aanleg, het door

16 juli 1996

aanvraagster ingeroepen recht van voorrang vanaf 10 januari 1973 erkent; dat de Afdeling van Beroep verder vaststelt, dat de oorspronkelijke beschrijving van de aanvrage wat strekking en opbouw betreft in wezen identiek is aan de beschrijving van de uitvinding volgens de Amerikaanse octrooiaanvrage 322.462; dat daarom naar het oordeel van de Afdeling van Beroep uit het hierboven overwogene eveneens volgt, dat de thans in de conclusies 1 en 2 vervatte materie steunt op de oorspronkelijke stukken van de aanvrage; dat de Afdeling van Beroep vervolgens zal nagaan of de materie van de aanvrage op een octrooieerbare uitvinding berust ten opzichte van de stand van de techniek; dat hiertoe, in overeenstemming met de bepalingen van de Rijksoctrooiwet, twee soorten stand van de techniek dienen te worden onderscheiden, te weten: a) datgene wat voor 10 januari 1973 van openbare bekendheid is geworden, de zgn. reële stand van de techniek; b) datgene wat is vermeld in op of na 10 januari 1973 gepubliceerde maar voor 10 januari 1973 ingediende voor Nederland geldende octrooiaanvragen, de zgn. fictieve stand van de techniek; dat de Afdeling van Beroep vaststelt, dat tijdens de behandeling van de aanvrage geen stand van de techniek van de zojuist onder a) genoemde soort naar voren is gekomen, waaruit kon blijken dat voor 10 januari 1973 de verbinding l a HCC of een acylaat daarvan van openbare bekendheid was; dat weliswaar in een publikatie van B. Pelc c.s. in J. Chem. Soc. (C) 1624-1626 (1970) de wens is uigesproken la-HCC te bereiden, maar Pelc c.s. deze bereiding niet ten uitvoer hebben gebracht en de door Pelc c.s. opgegeven reden voor deze wens, zijnde dat la-HCC een model van een mogelijke metaboliet van vitamine D 3 zou kunnen zijn, inmiddels is achterhaald door de ontdekking, dat bij het metabolisme van vitamine D 3 eerst het 25-hydroxycholecalciferol ontstaat, dat vervolgens wordt omgezet in de actieve metaboliet l a - HCC, zoals uiteengezet in M.F. Holick c.s., Biochemistry 10, 2799-2804 (1971); dat uit de beschrijving van de aanvrage duidelijk naar voren komt, dat la-HCC zich uit oogpunt van farmacologische eigenschappen gunstig onderscheidt van het bekende l a , 25-HCC; dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep uit de voor 10 januari 1973 gepubliceerde stand van de techniek geen aanwijzing te halen valt, dat het door la-HCC in vergelijking met la, 25-HCC vertoonde gunstige effect voor een deskundige voor de hand liggend zou zijn; dat de Afdeling van Beroep op grond van het voorafgaande van oordeel is, dat de in de aanvrage beschreven werkwijze voor het bereiden van de ten opzichte van de voor 10 januari 1973 gepubliceerde stand van de techniek nieuwe verbinding la-HCC met onverwacht gunstige eigenschappen, of een acylaat daarvan voor een deskundige gezien die stand van de techniek niet voor de hand ligt; dat daarom naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de stand van de techniek van de hierboven onder a) genoemde soort, de verlening van octrooi op de onderhavige aanvrage niet in de weg staat; dat de Afdeling van Beroep overigens met opposante van oordeel is, dat in de gevolgde bereidingsmethode op zichzelf geen octrooieerbare uitvinding schuilt; dat immers het isomeriseren bij verhoogde temperatuur van analoge verbindingen reeds bekend was, waarvoor kan worden verwezen naar de door opposante naar voren gebrachte publikaties van M. Akhtar c.s. in J. Chem. Soc. (1965) 5964-5968, J.A. Campbell c.s. in Steroids 13, 567-577 (1969) en J. A. Keverling Buisman in J. Pharm. Sciences 57, 1326-1329 (1968); dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep een deskundige hierin voldoende aanleiding zal vinden om althans te onderzoeken of het isomeriseren van la-hydroxyprecholecalciferol of een acylaat daarvan tot la-HCC of een acylaat daarvan geschikt kan worden uitgevoerd bij een temperatuur van tenminste 50°C;

16 juli 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

dat de Afdeling van Beroep dan ook het bestaan van enig vooroordeel bij de deskundige tegen deze werkwijze niet aannemelijk acht, zulks nog afgezien van het door opposante in dit verband tardief aangehaalde Amerikaanse octrooischrift 3.697.559 en de door haar bij brief van 25 november 1992 ingezonden deskundigenverklaring; dat zoals uit het voorafgaande blijkt, het voor de octrooieerbaarheid noodzakelijke uitvindingskarakter van de in de onderhavige aanvrage omschreven werkwijze uisluitend voortvloeit uit de verrassende eigenschappen van het lct-HCC; dat de Afdeling van Beroep er voorts op wijst, dat tijdens de behandeling van de onderhavige aanvrage als stand van de techniek van het hierboven onder b) genoemde type naar voren is gekomen de Nederlandse octrooiaanvrage 7216324, welke aanvrage inmiddels heeft geleid tot het Nederlandse octrooi 159.093; dat voor het beoordelen van de octrooieerbaarheid van de onderhavige aanvrage ten opzichte van de oudere octrooiaanvrage 7216324 rekening moet worden gehouden met hetgeen in de Rijksoctrooiwet in artikel 2, derde lid, en artikel 2A, tweede lid, is bepaald; dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep uit het van toepassing zijn van artikel 2A, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet volgt, dat het betoog van opposante, voorzover dit ertoe strekt te stellen dat de door aanvraagster gevolgde methode voor het bereiden van la-HCC als zodanig voor een deskundige voor de hand ligt, van geen betekenis is voor het beoordelen van de octrooieerbaarheid van de onderhavige aanvrage; dat in verband met het van toepassing zijn van artikel 2, derde lid, van de Rijksoctrooiwet zal moeten worden vastgesteld wat de inhoud is van de oudere Nederlandse octrooiaanvrage 7216324; dat blijkens conclusies en beschrijving van de octrooiaanvrage 7216324 men het diacetaat van la-hydroxyprecholecalciferol spontaan laat omzetten in het diacetaat van la-HCC door het in oplossing te laten staan bij kamertemperatuur en in het donker gedurende een tijd die voldoende is om de genoemde omzetting te bewerkstelligen en daarna het genoemde vitamine D 3 te isoleren; dat volgens vaste jurisprudentie van de Octrooiraad, o.a. neergelegd in de beslissingen van de Afdeling van Beroep, 6 december 1979, B.I.E 1980 pag. 29-31 en 2 februari 1983, B.I.E. 1983, pag. 183-185 bij het vaststellen van de inhoud van een octrooiaanvrage niet alleen moet worden gelet op de letterlijke tekst van die aanvrage, maar ook op hetgeen de gemiddelde deskundige daarin onmiddellijk mede begrepen acht op grond van zijn gewone vakkennis of van wat hij in een handboek kan vinden; dat opposante weliswaar onder verwijzing naar de publikatie van J. A. Keverling Buisman c.s. in J. Pharm. Sci 57,13261329 (1968) heeft gesteld dat bekend is, dat verhoging van de reactietemperatuur de instelling van het evenwicht tussen previtamine D en vitamine D versnelt, maar de Afdeling van Beroep in deze publikatie niet het equivalent van een handboek kan zien; dat overigens uit voornoemde publikatie van Keverling Buisman blijkt, dat verhoging van de reactietemperatuur de ligging van het evenwicht in een voor het verkrijgen van vitamine D ongunstige zin beïnvloedt, en een deskundige daarom naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet onmiddellijk vanzelfsprekend zal verwarmen wanneer hij previtamine D-derivaat wenst te isomeriseren tot het overeenkomstige vitamine D-derivaat; dat dit laatste volgens de Afdeling van Beroep wordt bevestigd door de in de beschrijving van de onderhavige aanvrage reeds besproken publikaties van J. W. Blunt c.s. in Biochemistry 8, 671-675 (1969) en van E. J. Semmler c.s. in Tetrahedron Letters 4147-4150 (1972), waarin sprake is van een previtamine D-vitamine D isomerisatie bij kamertemperatuur, hetgeen door opposante niet is bestreden; dat hiermee voorts geheel in overeenstemming is de in octrooiaanvrage 7216324 zeer nadrukkelijk vereiste toepassing van kamertemperatuur tijdens de isomerisatie van het diacetaat

255

van lct-hydroxyprecholecalciferol tot het diacetaat van l a HCC; dat de Afdeling van Beroep op grond van het voorafgaande van oordeel is, dat de gemiddelde deskundige bij lezing van de Nederlandse octrooiaanvrage 7216324 daarin niet onmiddellijk begrepen zal achten het tijdens de isomerisatie van het diacetaat van la-hydroxyprecholecalciferol tot het diacetaat van la-HCC verwarmen op een temperatuur van ten minste 50°C; dat derhalve naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de materie van de onderhavige aanvrage geen deel uitmaakt van de inhoud van de oudere Nederlandse octrooiaanvrage 7216324; dat aldus naar het oordeel van Afdeling van Beroep ook de stand van de techniek van de hierboven onder b) genoemde soort de verlening van octrooi op de onderhavige aanvrage niet in de weg staat; dat de Afdeling van Beroep evenwel, alvorens verlening van octrooi op de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage te kunnen besluiten, nog een herziening van de voor de aanvrage geldende stukken noodzakelijk acht; enz. b) Eindbeschikking, 13 oktober 1993. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gezien de stukken, waaronder de tussenbeschikking van de Afdeling van Beroep van 24 juni 1993; Overwegende: dat de Afdeling van Beroep bij haar evengenoemde tussenbeschikking aanvraagster een aantal wijzigingen in de voor de aanvrage geldende stukken in overweging heeft gegeven; dat aanvraagster bij brief 20 juli 1993 heeft medegedeeld akkoord te gaan met de door de Afdeling van Beroep in de stukken voorgestelde wijzigingen; dat vervolgens opposante-appellante - verder te noemen opposante - bij brief van 22 juli 1993 een schriftelijk commentaar aan de Afdeling van Beroep heeft doen toekomen; Overwegende dienaangaande: dat opposante in haar evengenoemde brief erop gewezen heeft, dat het zowel in de Nederlandse octrooiaanvrage 7216324, die in deze een ouder recht vormt, als in de onderhavige octrooiaanvrage, in wezen gaat om een zogenaamde verkapte stofbescherming van de verbinding la-HCC, waarbij de rechten op de stof in verband met het verbod uit artikel 4 (oud) van de Rijksoctrooiwet zijn vastgelegd in werkwijzen; dat opposante in verband met deze feitelijke situatie van een "dubbele" verkapte stofbescherming in haar brief vervolgens is ingegaan op hetgeen uit wet en jurisprudentie voortvloeit met betrekking tot een dergelijk geval van collisie; dat deze jurisprudentie ondermeer leert, aldus opposante, dat het begrip nieuwheid zodanig moet worden uitgelegd, dat dubbele octrooiering wordt voorkomen; dat opposante zich juist met het oog op het voorkomen van een dergelijke dubbele octrooiering op het standpunt heeft gesteld, dat de Afdeling van Beroep ook zou dienen te onderzoeken of op grond van de colliderende aanvrage de nieuwheid van de eigenschappen van la-HCC - die volgens de tussenbeschikking immers de enige drager vormen voor de octrooieerbaarheid van de onderhavige aanvrage - geschaad is; dat, mocht dit het geval zijn, volgens opposante het systeem van artikel 2, derde lid en artikel 2A, tweede lid van de Rijksoctrooiwet octrooiering van de materie van de aanvrage alsnog uitsluit; dat opposante voorts als haar mening te kennen heeft gegeven dat, zo de noodzakelijk geachte toets naar de nieuwheid van de eigenschappen van la-HCC positief voor de onderhavige materie mocht uitvallen, vervolgens nogmaals kritisch gekeken zou moeten worden naar de nieuwheid van de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage; dat opposante er in dit verband op heeft gewezen, dat blijkens haar tussenbeschikking de Afdeling van Beroep in de publikatie van Keverling Buisman c.s. niet het equivalent van een handboek ziet, doch dat in de beschrijvingsinleiding van de onderhavige aanvrage in haar openbaargemaakte vorm wel een handboek wordt genoemd, namelijk dat van Fieser en Fieser, waaruit (eveneens) blijkt dat het "aan de hydroxy-

256

Bijblad Industriële Eigendom, nr 7

previtamine D 3 derivaten verwante niet-gehydroxyleerde previtamine D 2 onder mild verwarmen" (50-65°C) tot vitamine D 2 kan worden geïsomeriseerd; dat opposante voorts de Afdeling van Beroep heeft verzocht, eveneens met het oog op de nieuwheid van de materie van de onderhavige aanvrage, haar uitspraak in de tussenbeschikking aangaande de "zeer nadrukkelijk vereiste" toepassing van kamertemperatuur bij de werkwijze volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 7216324, nogmaals te toetsen aan de tekst van deze oudere aanvrage, waarbij in het bijzonder gewezen wordt op de passage op blz. 8, regels 23-27, te weten "Het moet duidelijk zijn dat in de hierboven beschreven werkwijze vele veranderingen aangebracht kunnen worden .... en dat de variaties in reactietemperatuur.... gemaakt kunnen worden binnen de reikwijdte en het idee van deze uitvinding"; dat de Afdeling van Beroep voorop wil stellen, dat er naars inziens van een "verkapte stofbescherming" in de traditionele betekenis, die aan dit begrip werd gehecht i.c. geen sprake is; dat deze "verkapte stofbescherming" destijds hierop neerkwam, dat beschermd werd: a. de toepassing van een nieuwe stof met een specifieke werkzaamheid, onafhankelijk van de bereidingsmethode van deze stof, in de vorm van een werkwijze ter bereiding van een preparaat met daarin de werkzame stof, b. de aldus verkregen preparaten, en c. de bereiding van de werkzame stof op voor analoge verbindingen bekende, desnoods triviale bereidingsmethoden; dat de Afdeling van Beroep vaststelt, dat noch in de oudere Nederlandse octrooiaanvrage 7216324, noch in de onderhavige aanvrage sprake is van een verkapte stofbescherming in bovenbedoelde zin, aangezien in beide gevallen de aanvrage is gericht op een welomschreven bereidingsmethode van de stof; dat de Afdeling van Beroep uitvoerig in haar tussenbeschikking heeft uiteengezet, dat naar haar oordeel de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage op voldoende wijze is afgebakend van de werkwijze volgens de oudere Nederlandse octrooiaanvrage 7216324, doordat bij de onderhavige werkwijze een bewust verwarmen plaatsvindt, terwijl blijkens de oudere aanvrage gewerkt wordt bij kamertemperatuur; dat opposante weliswaar nog heeft betoogd, dat volgens het handboek van Fieser en Fieser ook verwarmd wordt, doch de Afdeling van Beroep opmerkt, dat de op blz. 233 van dit handboek verstrekte gegevens sterk de indruk wekken, dat de daar beschreven isomerisatie bij lage temperatuur niet verloopt; dat het de Afdeling van Beroep ontgaat, waarom de vakman, die kennis neemt van de Nederlandse octrooiaanvrage

16 juli 1996

7216324 en daaruit leest, dat een verwante isomerisatie bij lage temperatuur wél verloopt, op grond van het handboek van Fieser en Fieser, aan verwannen zou denken; dat de Afdeling van Beroep, wat de door opposante aangehaalde passage op blz. 8, regels 23-27 van de Nederlandse octrooiaanvrage 7216324 betreft opmerkt, dat deze passage nietszeggend is, wanneer niet over grenzen van de betreffende variaties in reactietemperatuur wordt gesproken; dat de Afdeling van Beroep hierbij nog aantekent, dat de toepassing van kamertemperatuur behalve op verschillende plaatsen in de beschrijving ook van meet af aan in de hoofdconclusie van de Nederlandse octrooiaanvrage 7216324 heeft gestaan, en daarin ook is blijven staan na de verlening daarop van het Nederlandse octrooi 159.093; dat mogelijke variaties in kamertemperatuur marges naar boven en naar beneden bevatten, maar niet reiken tot het gebied van bewust verwarmen en de Afdeling van Beroep dan ook geen enkele reden had bij een gangbare uitleg van de omvang van de rechten het verwannen tot het tenein van de oudere aanvrage te rekenen; dat de Afdeling van Beroep verder wat de eigenschappen van het la-HCC volgens de onderhavige aanvrage en volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 7216324 betreft, van oordeel is dat deze eigenschappen vrijwel of geheel identiek zullen zijn, afhankelijk van de mate van zuiverheid van de stof; dat dit evenwel niet terzake doet, nu de beide aanvragen van elkaar zijn afgebakend door het verschil in de gevolgde werkwijze; dat de Afdeling van Beroep in dit verband nog wil opmerken, dat wet noch jurisprudentie in geval van colliderende aanvragen vereisen, dat zowel de werkwijze als de eigenschappen van het daarmee verkregen produkt nieuw moeten zijn om tot afbakening te kunnen komen, zoals opposante in haar brief ten onrechte suggereert; dat de Afdeling van Beroep, gezien het bovenstaande, tot de slotsom komt, dat de argumenten van opposante geen aanleiding vormen om de overwegingen uit de tussenbeschikkig in enig opzicht te herzien; dat waar, zoals hierboven reeds aangegeven, aanvraagster zich akkoord heeft verklaard met de door de Afdeling van Beroep in de stukken voorgestelde wijzigingen en waar ook overigens daaraan niets meer in de weg staat, thans tot verlening van octrooi op het onderwerp van de onderhavige aanvrage kan worden besloten; enz.

Mededelingen P.A.O.-cursus Actualiteiten Auteursrecht Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt te Leiden de cursus Actualiteiten Auteursrecht gegeven, op 30 september, 7 oktober en 14 oktober a.s. Onderwerpen en docenten: 30 september: Nieuwe wetgeving en internationale regelgeving - Prof. Mr D.W.F. Verkade; Aansprakelijkheid van Internet-providers - Mr D.J.G. Visser; Character-merchandising - Mr R.C.K. van Oerle. 7 oktober: Multimedia- en Internet-licensing - Mr P.B. Hugenholtz; Internetlicenties en muziek - Mr J. Jonkers; Recente jurisprudentie - Prof. Mr D.W.F.Verkade en Mr D.J.G. Visser.

14 oktober: Overheidsinformatie en auteursrecht - Prof. Mr D.W.F. Verkade; Document delivery en positie (bedrijfsbibliotheken in het digitale tijdperk - Mr D.J.G. Visser; Nieuwe ontwikkelingen portretrecht, met een nadruk op "reality TV" - Prof. Mr G.A.I. Schuijt. Tijd: telkens van 16.00 - 19.00 uur (gevolgd door een "aangeklede borrel"). Plaats: Accademiegebouw, Rapenburg 73, Leiden. Prijs: ƒ 1190,- (incl. cursusmateriaal en consumpties). Aanmelding: Bureau Juridisch Post Academisch Onderwijs, Postbus 9521, 2300 RA Leiden; tel. 071-5278666; telefax: 071-5277895.