Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 oktober 1993, 61e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

301

18 oktober 1993, 61e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f IS,-; het jaarregister afzonderlijk f IS,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Van de Redactie (blz. 302). Officiële mededelingen. Register van Octrooigemachtigden. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). - Macedonië. Bankrekening Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad). Artikelen. Dr J.H.J. den Hartog, Het ongeschrevene en nieuwheid (openbaar voorgebruik en inherent verkregen resultaten) (blz. 303/7). Prof. Mr J.H. Spoor, Slijtage en revisie. Enkele kanttekeningen bij het Valeo-arrest (blz. 307/9).

Nr 83. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 oktober 1991, Tosoh Corp./Ajinomoto Co. (van een nieuwe stof in octrooirechtelijke zin is eerst sprake wanneer de rechthebbende zich ervan bewust is dat het een nieuwe stof betreft en pas dan is er recht op octrooibescherming; van de gunstige eigenschappen van het door statisch koelen gekristalliseerde aspartaam waren partijen zich niet bewust; eiseres heeft geen recht op octrooibescherming) (met noot v. N.H.). 2. Merkenrecht.

Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 81. Hoge Raad, 18 december 1992, Medicopharma e.a./Imperial Chemical Industries (onder "handelingen dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde" valt niet het verrichten van onderzoek o.g.v. de Wet Geneesmiddelenvoorziening teneinde het door het octrooi beschermde geneesmiddel direct na afloop van het octrooi op de markt te kunnen brengen; het aanbod per advertentie het geneesmiddel na afloop van het octrooi te leveren maakt inbreuk) (met noot Ste.).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 82. President Rechtbank 's-Gravenhage, 21 oktober 1992, Merrei Dow Pharmaceuticals e.a./Pharbita (verbod binnen 14 maanden na verstrijken octrooiduur Terfenadine te verhandelen, nu registratie van het geneesmiddel is verkregen vóór het verstrijken van de octrooiduur).

61e jaargang

Nr 84. Benelux-Gerechtshof, 6 november 1992, Automotive Products/Valeo (verhandelen van gereviseerde waren zonder verwijdering van het - ingeslagen - merk is merkgebruik in de zin van 13A lid 1 sub 1; tegen merkgebruik na revisie, die wijziging in de toestand van de waar inhoudt, kan de merkhouder zich verzetten tenzij er nog sprake is van de waar die de merkhouder in het verkeer heeft gebracht of verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk aan deugdelijkheid en bruikbaarheid en bij het in het verkeer brengen wordt duidelijk gemaakt dat het een gereviseerd produkt betreft).

Nr 10

Blz. 301-340

Rijswijk, 18 oktober 1993

302

Bijblad Industriële Eigendom, nr 10

3. Handelsnaamrecht. Nr 85. President Rechtbank Amsterdam, 25 januari 1990, F. van Dorp e.a./Veronica Omroep Organisatie e.a. (geen beroep op de handelsnaamwet omdat geen van beide partijen een onderneming drijft onder de naam Die Twee resp. Die 2; geen onrechtmatige daad wegens ontbreken van schade). b. Beslissingen van de Octrooiraad. Nr 86. Afdeling van Beroep, 16 februari 1993 (herstel in de vorige toestand geweigerd; volgens vaste jurisprudentie dient ook handelen ten kantore van gemachtigde c.q. diens buitenlandse correspondent te worden beoor-

18 oktober 1993

deeld; geen reden om "om te gaan" inzake deze jurisprudentie). Mededelingen. CIER-lezingen (blz. 337). Boekbesprekingen. Mr D. Visser, Een borrel met een zeepsmaak. Ruzies over merken, Utrecht, 1993, besproken door Mr S. Boekman (blz. 337). Litteratuur.

Van de Redactie. Het verheugt de redactie van het Bijblad zeer te kunnen meedelen dat het redactie-lid, Prof. Mr D.W.F. Verkade, is benoemd tot lid in de Afdeling Letteren van

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden.

Macedonië.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat mevrouw Drs J.J.M. Verbart en de heer Ir H.A. Witmans op hun verzoek op 1 september 1993 respectievelijk op 21 september 1993 in bovengenoemd Register zijn ingeschreven.

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft op 23 juli 1993 verklaringen gedeponeerd van voortgezette gebondenheid bij de Herziene Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, Stockholm, 14 juli 1967 (Trb. 1989, 54) en de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 8 oktober 1968 (Trb. 1986, 141). (Mededelingen Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). Oezbekistan heeft op 18 augustus 1993 bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom een verklaring gedeponeerd inhoudende dat het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 19 juni 1970 (Trb. 1973, 20, laatstelijk 1993, 9) aldaar van toepassing is. Sinds 18 augustus 1993 kan Oezbekistan derhalve worden aangewezen in internationale octrooiaanvragen. (Mededeling ontvangen van W.I.P.O.).

Bankrekening Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad). Het Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) heeft onlangs naast de bestaande postbankrekening een rekening geopend bij ABN-AMRO Bank. De gegevens luiden als volgt: ABN-AMRO Bank N.V. Postbus 155 2501 AM 's-Gravenhage rekeningnummer: 40.45.00.714 t.n.v.: Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) Postbus 5820 2280 HV Rijswijk.

18 oktober 1993


303

Artikelen Het ongeschrevene en nieuwheid. (openbaar voorgebruik en inherent verkregen resultaten). Dr J.H.J. den Hartog. 1. Het nieuwheidsbegrip Nieuwheid speelt als materieel vereiste in het octrooirecht een belangrijke rol. Het vereiste vindt zijn grond in de overweging dat een eventueel (tijdelijk) monopolie aan een uitvinder slechts kan worden verleend indien door hem aan het publiek iets ter beschikking wordt gesteld, dat er nog niet is. De vraag naar nieuwheid is de vraag naar wat het publiek reeds ter beschikking stond aan "technische maatregelen" c.q. werkwijzen en produkten. Meestal staan deze ter beschikking door middel van beschrijving. In dit artikel wordt ingegaan op enkele aspekten van het nieuwheidsbegrip indien iets niet expressis verbis voorbeschreven is. Zeer regelmatig is er sprake van feitelijke toepassing zodat het toegepaste van openbare bekendheid is geworden (openbaar voorgebruik). Maar ook inherent verkregen resultaten met beschreven werkwijzen, of het vinden van nieuwe eigenschappen van een bekend produkt worden in de regel niet gezien als nieuwe technische maatregelen. 1.1. Historie Het nieuwheidsbegrip, zoals verwoord in art. 54 EOV is gebaseerd op de Conventie van Straatsburg betreffende de eenmaking van zekere begrippen in het octrooirecht en is afkomstig uit de Franse traditie. Dit is bijvoorbeeld door H.F. Loth in extenso beschreven (in "Neuheitsbegriff" und Neuheitsschonfrist im Patentrecht; Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 73", 1988). Op pagina 153, concludeert Loth dat: "Man einigte sich auf die Übernahme des in dem französischen Patentgesetz existierenden und in dem skandinavischen Patentgesetzentwurf 1962 vorgesehenen Rechtsbegriff der absoluten Neuheit in das Strassburger Übereinkommen" (met uitgebreide voetnoot met referenties naar originele stukken) Het is voor de begripsbepaling dan ook zinvol, de Franse historie aangaande het nieuwheidsbegrip nader te bestuderen. Doctrine en jurisprudentie hebben het nieuwheidsbegrip gerelateerd aan de belangen van derden. Zie bijvoorbeeld A. Casalonga; Traite des Brevets d'Invention; (1949), p. 36-37: "La conséquence logique de ce système est qu'il faut sanctionner Ie défaut de nouveauté de Finvention par la nullité du brevet, dans un intérêt de protection de la sécurité des tiers." Zo ook oude jurisprudentie: In het door Casalonga op blz. 40 besproken "arrêt Joly" (Cour d'Amiens, Arm. 1865 p. 233) werd overwogen "mais cette concession [i.e. een monopolie, JdH] n'aurait aucune raison d'être et serait, comme Ie dïsait Ie rapporteur de la loi a la Chambre des Députés, une sorte d'effêt sans cause, si 1'inventeur prêtendu n'apportait rien en échange au domaine public, en d'autres termes, si la prétendue découverte, invention ou application avait recu antérieurement une publieke suffisante pour pouvoir être exécutée." Volgens de Franse traditie dus, heeft een persoon geen recht op een octrooi, als "het publiek" reeds het uitgevondene tot zijn beschikking had. In overeenstemming daarmee komt Van Empel in "The Granting of European Patents" (rdn 84) in zijn commentaar op art. 54 EOV tot de conclusie

"The criterion is, therefore, whether or not the invention forms part of the state of the art. [...] The question is simply whether or not the invention as such has already been described or worked in public before, whether in fact it was already there." (onderstreping in origineel, hier cursief) 1.2. Objectiviteit van het nieuwheidsbegrip Kenmerk van het absolute nieuwheidsbegrip is, dat de mogelijkheid dat iets (zonder restricties) reeds ter beschikking staat aan het publiek, voldoende is voor nieuwheidsschadelijkheid. Aldus is voor een objectief criterium gekozen. Deze "mogelijkheid tot kennen" is in de doctrine alom aanvaard, zoals blijkt uit Loth a.w. blz. 206: "Der Gegenstand der Erfindung ist schon dann zuganglich, wenn die objehtive Möglichkeit ihrer Kenntnisnahme gegeben ist" (cursivering toegevoegd), en: "Eine Einschrankung und Abgrenzung im Sinne einer 'nach der Lebenserfahrung nicht zu entfernt liegenden'; oder 'konkreten' Möglichkeit um rein theoretische, nur abstrakte und fernliegende Möglichkeiten auszuschliessen wird grundsatzlich nicht vorgenommen." waarbij Loth op blz. 186 op de ontstaansgeschiedenis van het EOV wijst: "Mehr Aufschluss geben zu diesem Thema die Beratungen zum MPÜ [..], die Sachverstandigen entschieden sich, nach einer Erörterung der vorgeschlagenen Ausdrücke, 'Öffentlich erfolgt' und 'allgemein zuganglich gemacht' für die entgültige Version, um jede restriktive Auslegung zu vermeiden. Das Wort 'zuganglich' stellt [..] danach auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme von der Erfindung ab." (onderstreping in origineel, hier cursief) Twee verdere citaten uit de literatuur moge dit adstrueren: Bernhardt/Krajier: Lehrbuch des Patentrechts (4. Aufl.); p. 144: "Für die Zugehörigkeit zum SdT genügt es, dass der Öffentlichkeit die Kenntnisnahme möglich ist." (onderstreping in origineel, hier cursief) en van Empel a.w. op blz. 40: "What it amounts to is that it is completely irrelevant who actually has taken notice of the information concerned. The decisive element is whether the information was there, free to be taken note of by an independent number of people." Een tweede kenmerk, dat met name ook voor openbaar voorgebruik van belang is, houdt in dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de wijze waarop iets ter beschikking kan komen van "het publiek". Dit is als zodanig reeds duidelijk uit de wetstekst zelf, en wordt ook geleerd door de doctrine. Zie Loth a.w. op blz. 186: "Der Begriff der öffentlichen Zuganglichkeit hat folglich denselben Bedeutungsgehalt, unabhangig von der Offenbarungsform" 2. Openbaar voorgebruik 2.1. GOl/92 In de beslissing T93/89 (OJ 1992, p. 718) vereiste de

304


Kamer van Beroep van het EOB een "aanleiding tot analyseren" van een openbaar voorgebruikt produkt, om dit gebruik nieuwheidsschadelijk te kunnen achten. In GOl/92 (OJ 1993, p. 277) heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB (GKvB) deze beslissing terecht verworpen omdat T93/89 niet in overeenstemming was met het absolute nieuwheids-beginsel. De GKvB stelde: "The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed [ ] by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition." Hierbij zijn enkele overwegingen nog van belang. In overweging 2.1 komt de reden voor de beslissing m.i. het meest duidelijk naar voren: "The introduction of such an additional requirement would remove a commercially available and reproducible product from the public domain." De m.i. juiste opinie van de GKvB ten aanzien van de "aanleiding tot analyseren" is gepaard gegaan met een uitspraak dat de analyse dusdanig moet zijn dat een produkt ook vervaardigd moet kunnen worden. Zie hiertoe bijvoorbeeld overweging 1.4. "1.4 An essential purpose af any technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Where such teaching results from a product put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all information enabling him to prepare the said product. Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art." Op deze aspecten van de analyse zal hierna worden ingegaan. 2.2. Aanleiding tot analyseren Het vereiste "aanleiding tot analyse" is in oudere Nederlandse jurisprudentie maar met name in de Duitse terug te vinden. Duitsland In de Duitse jurisprudentie van voor 1980 komt de "aanleiding tot analyseren" duidelijk naar voren. Het Duitse nieuwheidsartikel bevatte verschillende restricties ten aanzien van het absolute nieuwheidsbegrip: De eerste zin van Art. 2 PatG (1968) luidt: "Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Mand bereits so offenkundig benutzt ist, dass danach die Benutzung durch andere Sachverstandige möglich erscheint." Het BGH heeft in het arrest "Kalifomia Schuhe" {BIPMZ 1958, p.p. 44-46) overwogen dat de constructie van een bepaalde schoen niet nieuw was, aangezien de schoenen openbaar waren gebruikt voor de prioriteitsdatum. De schoenen konden uit elkaar gehaald worden om de opbouw te onderzoeken. Hierbij werd overwogen: "Für die Vornahme derartigen Untersuchungsarbeiten muss aber eine gewissene Wahrscheinlichkeit "(Anlass)" begründet sein." In het onderhavige geval werd gesteld dat de vakman een aanleiding voor onderzoek had omdat de schoenen in de mode waren. Nederland In Nederland is er een beperkt aantal beslissingen over voorgebruik. De AvB overwoog in haar beslissing in 1941 :(BIE 1942, p.p. 58-59) "Daar er voor de afnemers van het isolatieband in quaestie geen enkele aanleiding bestond de samen-

18 oktober 1993

stelling daarvan te onderzoeken, is er geen openbare bekendheid in den zin van bovenstaand artikel [Art. 2 O.W.] aanwezig,...." terwijl in een beslissing (AvB, 26 maart 1942, BIE 1942, p. 53-54), waarin de mogelijkheid tot analyse werd aangenomen, werd overwogen: "dat verder onjuist moet worden geacht de stelling van aanvraagster, dat er voor de fabrikanten in quaestie ook geen aanleiding zou hebben bestaan het plakmiddel te analyseren, aangezien het geenszins een ongewone maatregel is om een in het bedrijf toegepast materiaal te onderzoeken ..." In een latere beslissing echter (AvB 15 november 1973, BIE 1974, p. 178-179) komt het vereiste van een aanleiding tot analyseren niet meer voor, en de Memorie van Toelichting bij de ROW van 1978 wijst dan ook op het feit dat de Octrooiraad en de rechter reeds min of meer het absolute nieuwheidsbegrip hadden aanvaard. Frankrijk Omdat het absolute nieuwheidsbegrip uit Frankrijk stamt heeft in gevallen van openbaar voorgebruik een "aanleiding tot analyseren" nooit een rol gespeeld. De Franse rechter heeft steeds gekeken of aspecten van de conclusie "zichtbaar" waren in het openbaar voorgebruikte produkt. Ten aanzien van chemische stoffen is het arrest van de "Cour de Paris, 4° Chambre" van 28 februari 1977 relevant (Ann. de la Prop. Ind. 2 1978, p. 161). Hierbij stond ter discussie of een additief voor een minerale olie door de octrooihouder openbaar was voorgebruikt. Het Hof stelde dat de samenstelling nieuwheidsschadelijk was indien de vakman deze kon analyseren en nawerken: "Etant constant que Ie breveté a commercialisé aux Etats-Unis, avant la date dont beneficie Ie brevet, un mélange contenant Ie produit de I'invention, la question est de savoir si cette publicité a été suffisante pour permettre a un homme du métier de connaïtre la composition exacte du produit breveté en vue de Ie reproduire." Deze beslissing komt dus in grote lijnen overeen met de opinie van de GKvB in GOl/92: Enerzijds wordt er geen "aanleiding tot analyseren" vereist, anderzijds wordt wel geëist, dat de analyse van een voorgebruikt produkt dusdanig moet zijn dat deze gemaakt kan worden. Het is echter de vraag of de eis "analyseren zodat een stof aangemaakt kan worden" terecht is. 2.3. Openbaar voorgebruik en "enabling disclosure" Zoals uit de hierboven genoemde beslissing blijkt, vereist de Franse jurisprudentie dat openbaar voorgebruik dusdanig is dat bijvoorbeeld een stof zodanig gekend kan worden dat deze door een deskundige vervaardigd kon worden. De Franse, Duitse en Nederlandse wet schreven dat toepassing van de uitvinding door een vakman mogelijk moet zijn. In art. 54 EOV komt dergelijke eis niet voor. Echter, volgens Art. 54 (1) EOV moet "de uitvinding tot de stand der techniek behoren" om deze niet nieuw te laten zijn. Bernhardt/KraPer (p. 155, § 3) concludeert dat dat zinsdeel de grond is voor de eis dat een anticipatie nawerkbaar moet zijn aangezien de uitvinding anders nog niet aan de vakman ter beschikking staat. Ook in de jurisprudentie vindt men terug dat bij schriftelijke stukken een dusdanige beschrijving wordt vereist, dat een vakman een en ander toe kan passen. Zie hiertoe bijvoorbeeld "Herbicide/ICI", T206/83 0/(1987) p.p. 5-13 en "Asahi Kasei Kogyo KK's Application", House of Lords, (1991) RPC (p.p. 485-552). In deze zin moet een anticipatie een "enabling disclosure" bevatten van een stof. Het is nu de vraag, aan welke norm de "disclosure" bij openbaar voorgebruik moet voldoen, om de stof door de vakman toepasbaar te laten zijn. Onder de huidige wetgeving is het een redelijk vereiste dat een openbaar voorgebruikt produkt als zodanig kenbaar moet zijn. Deze kenbaarheid zal door enige vorm

18 oktober 1993


van analyse plaats vinden. Bij volledige onmogelijkheid tot analyse (of beter, karakterisering) zou er namelijk geen sprake zijn van "van openbare bekendheid" worden. Het is echter de vraag of deze analyse slechts dusdanig moet zijn dat de vakman een produkt kan herkennen aan eigenschappen of dat een analyse dusdanig moet zijn dat de vakman deze stof kan synthetiseren. Het komt zeker in de chemie regelmatig voor, dat een produkt wel dusdanig analyseerbaar (karakteriseerbaar) is dat een vakman een produkt als zodanig kan herkennen, zonder dat de vakman een dergelijk produkt zelf kan synthetiseren (althans niet met zijn gemiddelde vakkennis). Wellicht is Coca Cola® een sprekend voorbeeld: Is Coca Cola® met zijn karakteristieke smaak in octrooirechtelijke zin nog nieuw omdat een vakman deze drank niet kan maken? Evenzeer echter kunnen enzymen of polymeren met een speciale combinatie van eigenschappen op de markt worden gebracht waarbij deze niet door een gemiddelde vakman nagemaakt kunnen worden. Niettegenstaande dat lijkt het ongewenst een dergelijk produkt het onderwerp te laten zijn van een later uitsluitend recht. Het is m.i. dan ook zo dat, zodra een vakman een produkt (dat op de markt verkrijgbaar is) kan analyseren zodanig dat hij dit produkt kan onderscheiden (karakteriseren), hij ook gebruik kan maken van het produkt. In zo'n geval is zo'n produkt ook nieuwheidsschadelijk voorgebruikt. Hierbij dient bedacht te worden dat voor een chemische stof de uitvinding het ter beschikking stellen van de stof als zodanig is, zie hiertoe bijvoorbeeld de Duitse doctrine Schulte a.w. p. 42 rdn 130: Aufgabe und Lösung: Die Aufgabe bei der Erfindung besteht darin, einen neuen chemischen Stoff einer naher beschriebenen Art der Konstitution bereitzustellen. Die Lösung besteht in der Schaffung des neuen chemischen Stoffs.'") (onderstreping in origineel, hier cursief) Door openbaar voorgebruik is de stof zelve aan de openbaarheid prijsgegeven. De stof zelve is ook de uitvinding. Dus is het ter beschikking stellen aan het publiek van een karakteriseerbare stof nieuwheidsschadelijk voor (latere) stofconclusies, los van het feit of de vakman deze stof na kan maken.2) Voor deze opvatting is steun te vinden in jurisprudentie en doctrine. Het is voor Art. 54 (1) EOV uiteindelijk relevant of een uitvinding door een vakman gebruikt kan worden, en dus of een uitvinding herhaalbaar is. Schulte heeft het aspect "herhaalbaarheid" uitgewerkt, zij het in bijzonder voor microbiologische uitvindingen (zie blz. 16 rdn 36): "Wiederholbarkeit ist erfüllt a) wenn der Weg des Erfinders zum erfindungsgema|3en Ergebnis für jeden Dritten beliebig oft nachvollziehbar ist; b) wenn zwar nicht der Weg des Erfinders zum erfindungsgemSssen Ergebnis nachvollziehbar ist, aber Dritten einen anderen Weg, der zum gleichen erfindungsgemassen Ergebnis führt, offenbar oder bekannt ist; c) wenn zwar weder der Weg des Erfinders noch ein andere Weg zur Erlangung des erfindungsgemassen Ergebnisses für einen Dritten nachvollziehbar ist, aber das erfindungsgemasse Ergebnis selbst jedem Dritten unbeschrankt und f rei zur Verfügung steht, z.B. [..]." (cursivering toegevoegd)3) Het EOB heeft in een iets ander geval (Herbicides/ICI, T206/83, OJ 1987, p. 9) ook overwogen dat de beschikbaarheid van bepaalde stoffen gelijk staat aan een 1 ) Met verwijzing naar BGH beslissingen "Imidazoline" (GRUR 7 2 , 541) en "Tollwutvirus" (GRUR BI, 2 3 1 ) . 2 ) Vanzelfsprekend wordt door openbaar voorgebruik van een stof niet de werkwijze van openbare bekendheid, maar dat is ook niet "de uitvinding" bij een stof. 3 ) Met verwijzing naar "Tollwutvirus" (GRUR 8 7 , 231) en in "Tollwutvirus" bediscussieerde jurisprudentie.

305

dusdanige beschrijving dat de vakman deze kan maken. De uitspraak betrof een werkwijze waarvoor de uitgangsstoffen niet "enabling disclosed" waren. Hierbij werd o.a. overwogen: "Such situation is not uncommon in chemistry, since many applications start from basic materials which are assumed by the Applicant to be readily available on the market or by "Standard methods". Indien aan het vereiste van reproduceerbaarheid is voldaan door het beschikbaar zijn van een stof, lijkt een verdergaande eis, zoals bijvoorbeeld het kunnen synthetiseren van een stof, ongegrond.4) 3. Karakterisering van stoffen en nieuwheid In de regel zal de vraag of een samenstelling cq. stof karakteriseerbaar is een relatief eenvoudige feitelijke vaststelling zijn. Bij polymeren, enzymen en dergelijke is analyse vaak beperkt mogelijk, bijvoorbeeld beperkt tot fysische eigenschappen. Op zich is het geaccepteerd, dat in combinatie met een indicatie van een chemische samenstelling (bv. monomeren in een polymeer), een stof door parameters (eigenschappen) gedefinieerd wordt. Vgl. Benkhard, Patentgesetz (\9U), (rdn 85): "Ein durch Eigenschaftsangaben (Parameter) definierten Stoff ist in der Regel dann als neu anzusehen, wenn er sich durch mindestens einen, nach den jeweiligen Umstönden charakteristischen Parameter von bekannten Stoffen unterscheidet." Echter, een voldoende gedefinieerd produkt wordt niet nieuw door extra parameters aan te geven, danwei extra eigenschappen te beschrijven: Zie bv. Hof 's-Gravenhage 14 mei 1934 (BIE 1934, p. 122): " daar de ontdekking van een nieuwe eigenschap van een overigens bekend product nimmer kan leiden tot octrooiering van datzelfde product." Zo is een stof bijvoorbeeld voldoende gedefinieerd door een beschreven werkwijze: BGH, Terephthalsaure, (GRUR 1980, p. 283), EOB, T198/84 Thiochloroformates (OJ 1985, p. 827) en T181/82 Spiroverbindungen (OJ 1984, p. 401). Dit geldt ook indien de werkwijze bij eigenlijke nawerking een onverwacht goed resultaat oplevert (BGH in a-Amino-benzylpenicillin, BIPMZ 1985, p. 373). Ook in Engeland is dit de heersende leer; zie bijvoorbeeld I.G.: Farbenindustrie A.G. Patents (1930) 47 RPC, p. 289 (p. 322). "No one can have a patent merely for ascertaining the properties of a known substance." Zo ook Paul Mathély, Le droit francais des brevets d'invention (1974), p. 79: "Il faut bien préciser que la nouveauté n'est exigée que pour la constitution du produit; elle ne 1'est pas pour ses propriétés ou qualités. On sait en effet que la nouveauté doit porter sur les moyens de 1'invention et non sur les résultats qu'elle procure. Dans 1'invention d'un produit, les moyens resident dans la constitution matérielle du produit, les propriétés et les qualités ne sont qu'un résultat. C'est donc par une erreur certaine que 1'on dit parfois qu'un produit, pour être nouveau, doit avoir des qualités qui ne se retrouvent pas dans les produits antérieurs." *) Mocht een openbaar voorgebruikt produkt op een gegeven moment niet meer verkrijgbaar zijn, dan is - volgens ten minste het BGH - het nieuwheidsschadelijk karakter blijvend. In de Methylomonas-beslissing (BGH, GRUR 1 9 8 5 , p. 1 0 3 5 ; zie eind derde overweging) overwoog het BGH dat een niet meer ter beschikking staand microörganisme aan de nieuwheidsschadelijkheid van een publicatie niet afdeed: "lm übrigen ist darauf hinzuweisen, da ein Gegenstand, der einmal der Öffenlichtkeit zuganglich geworden ist, unabhangig davon zum Stand der Technik gehort, ob er der Öffentlichkeit zuganglich geblieben ist oder nicht. Auch ein nur zeitweise der Öffentlichkeit zuganglicher Gegenstand gehort von da an für alle Zeit zum Stand der Technik."

306


Stoffen of werkwijzen worden volgens deze algemeen geaccepteerde leer dus (zelf) niet nieuw door nieuwe eigenschappen of resultaten te vinden die inherent al aanwezig waren, of verkregen waren. Deze leer wordt ook wel als de "inherency doctrine" aangeduidt. Met deze gangbare opvatting heeft GKvB, gebroken in G02/88 (Friction reducing additive/Mobil Oil III, OJ 1990 p.p. 93-113). 4. Toepassingsconclusies en G02/88 De beslissing G02/88 betreft wat in het spraakgebruik heet: een toepassingsconclusie van het type "tweede niet-medische indicatie". De facto kan het inherentie probleem bij alle toepassingsconclusies optreden. De Grote Kamer van Beroep stelt dat een toepassingsconclusie nieuw is ook in het geval dat het effect dat met de toepassing wordt bereikt inherent aanwezig moet zijn geweest. Hiertoe wordt overwogen dat het inherent - bij het uitvoeren van de gepubliceerde werkwijze - verkregen resultaat een technisch aspect is, dat verborgen was gebleven voor het publiek, en eventueel als (geheim) voorgebruik moest worden behandeld (zie § 10.1 van G02/88). In § 10.3 van G02/88 wordt dan ook gesteld, dat de GKvB vindt dat als een nieuw technisch effect is gevonden, een toepassingsconclusie nieuw is; "The attaining of such a technical effect should then be considered as a functional technical feature of the claim (...). If that technical feature has not been previously made available te the public by any of the means as set out in Art. 54(2) EPC, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has previously been made available to the public." In deze beslissing wordt dus afstand genomen van de hierboven bij 3 beschreven leer, dat nadere karakterisering van bekende werkwijzen geen nieuwheid op kan leveren. Het terzijde stellen van deze "inherency doctrine" is niet overal met instemming begroet. In JPTOS 1993, pp. 20-29 wordt van de zijde van het Amerikaanse Patent Office naar voren gebracht dat het terzijde stellen van de "inherency doctrine" harmonisering van de materiële aspecten van het octrooirecht ten aanzien van dit onderwerp onmogelijk maakt. Opposant Chevron heeft in § V(d) van G2/88 naar voren gebracht dat het nieuw achten van een "tweede niet-medische indicatie" in strijd is met de traditie in vrijwel alle verdragstaten. De GKvB is echter op dit argument niet ingegaan, terwijl m.i. het terzijde stellen van de "inherency doctrine" in strijd is met de huidige interpretatie van (vrijwel) alle bij het EOV aangesloten landen, ook in het geval van toepassingsconclusies. 4.1. Toepassingsconclusies in Duitsland In Duitsland waar toepassingsconclusies reeds lang gebruikelijk zijn, wordt in de jurisprudentie en de doctrine de uitspraak van het Reichsgericht van 16 april 1919 (GRUR 1923, p. 41) "Gasabscheidung" nog met instemming aangenaaid. Zie hiervoor bijvoorbeeld de beslissing van het BGH "a-Amino-benzylpenicillin", GRUR 1978, p.p. 696-699 (met name blz. 699). Voorts schrijft Lindemaier in "Das Patentgesetz " (1973) op p. 61 over toepassingsuitvindingen: "Eine Anwendungserfindung ist allerdings niemals in FSllen möglich, in denen in Wahrheit lediglich entdeckt ist, da notwendigerweise eine bisher schon gefolgte Regel ohne jede Anderung bis dahin unbeachtet gebliebene Wirkungen in Gefolge hat." En Schulte a.w. p. 27, rdn 95: ''Macht die bisher unbekannte Verwendung B keine Anderung in der technischen Realisierung gegenüber einer bekannten Verwendung A erforderlich, so soll ein Patent für die Verwendung B mangels

18 oktober 1993

Neuheit nicht erteilt werden dürfen [...] in diesem Fall wird nur auf einen bisher schon erreichten Erfolg hingewiesen." (verwijzend naar a-Aminobenzylpenicilline) Schulte, op p. 27, rdn 95 - onder verwijzing naar de RG beslissing "Rahmenantenne" (GRUR 1924, p. 95) - billijkt het gebruik van toepassingsconclusies als "nieuwe toepassingsgebieden worden ontsloten". De "nieuwe gebieden" liggen dan in de toepassing van het gevondene op substraten die voorheen nog niet waren gebruikt. Zo is [afgezien van de formele problemen van art. 52.4 EOV] de toepassing als geneesmiddel voor ziekte B, nieuw t.o.v. die voor ziekte A, omdat voorheen alleen mensen met ziekte A zijn behandeld en niet mensen met ziekte B.5) Bemhardt/Kra|3er a.w., stelt verder, dat toepassingsconclusies wel nieuw zijn, als het gevonden effect voorheen slechts een enkele keer, of toevallig opgetreden is. In dat geval levert het uitgevondene een leer tot planmatig handelen om een bepaald effect doelgericht te bereiken. Iets dergelijks is bij "Mobil" echter niet het geval, omdat de smeerwerking van het additief, dat voorheen als roestvoorkomend middel werd toegepast, in de regel aanwezig zou zijn. 4.2. Nederland, Groot Brittannië en Frankrijk In Nederland en Groot Brittannië werden toepassingsconclusies niet toelaatbaar geacht. Maar ook al wordt de redactie van een conclusie als "toepassing van ... voor ..." toegelaten, dan biedt dit geen oplossing voor het probleem dat een dergelijke conclusie voor inbreukdoeleinden toch als een werkwijze moet worden geïnterpreteerd.6) Hierbij speelt dan het probleem - zelfs al zou de rechter accepteren dat de conclusie beperkt is tot een werkwijze waarmee het beoogde resultaat wordt bereikt dat de conclusie niet is afgebakend van die stand der techniek waarmee inherent dezelfde resultaten worden verkregen. Een dergelijke conclusie is dan dus niet nieuw. Enige voorbeelden uit de lijst uitspraken van de Nederlandse Octrooiraad dienaangaande zijn: AvB, 12 januari 1933 (BIE 1933, p. 33): "Een nieuw inzicht is op zichzelf niet octrooieerbaar. De werkwijze in kwestie kan [...] niet van het bekende worden afgebakend en dus niet als nieuw beschouwd worden ..." en AvB, 15 april 1982 (BIE 1983, p. 24): "... doch een nieuw inzicht dat niet leidt tot nieuw technisch handelen, komt niet voor octrooiering in aanmerking". De Britse 'C.I.P.A. Guide to the Patent act' 3.d. Ed. 1990, p. 19 § 2.10 schrijft onder andere ten aanzien van nieuwheid en "doel van een maatregel": "Although a new use of an old article is patentable, the new use must normally be claimed as a new method of using the old article because novelty is not provided merely by specifying the purpose for which an old article is now intended (Adhesive Dry Mounting v. Trapp, [1910, 27 RPCS41)," en "In the United Kingdom claims to a "use" are 5 ) Interessant hierbij is, dat het BGH in de beslissing "Antivirusm i t t e l " (GRUR 1 9 8 7 , p. 794) het nodig v o n d vast t e stellen, dat in onderhavig geval er inderdaad geen systematisch gebruik van het (Parkinson-)geneesmiddel w a s geweest bij virusinfecties. 6 ) Zie hiertoe bijvoorbeeld het GOV, art. 25 (voorstel 1989) volgens welke de uitvinder het uitsluitend recht krijgt een geoctrooieerd produkt of werkwijze op enigerlei wijze toe t e passen. Een overeenkomstig artikel is er in de nationale wetten van bv. Duitsland: art. 9, Frankrijk: art. 2 9 , Engeland: art. 6 0 en Nederland: art. 3 0 . Toepassingsconclusies moeten bij inbreuk dus geïnterpreteerd w o r d e n als werkwijze of produktconclusies. In de regel w o r d t een toepassingsconclusie als werkwijze geïnterpreteerd.

18 oktober 1993


generally required to be formulated as a claim to a method of doing something and then it us seen that, at least by traditional concepts, such a claim possesses only a novelty of purpose." In Engeland is de positie ten aanzien van toepassingsconclusies vergelijkbaar met de Nederlandse. De Franse jurisprudentie lijkt het gegeven te accepteren dat een nieuwe functie van een bekend produkt nieuwheid kan creëren. Een casus waarbij een anticipatie in de regel tevens een niet onderkent resultaat teweegbracht, dat dan getracht wordt te octrooieren, is echter moeilijk te vinden. Niettemin, de doctrine suggereert dat octrooien die slechts een- ontdekking van een nieuwe eigenschap trachtten te beschermen, niet octrooieerbaar werden geacht, omdat er geen "aanpassing van middelen" was (Casalonga deel I, p. 138), danwei, dat er geen

307

resultaat bereikt werd (Mousseron). 4.3. Conclusie t.a.v. G2/88 Een kort overzicht bevestigt dat het nieuw achten^oor de GKvB van een toepassingsconclusie waarbij het resultaat reeds inherent verkregen werd in de leer volgens de stand der techniek, in strijd is met de traditie van Duitsland, Engeland en Nederland. De interpretatie, door de GKvB, van de nieuwheidseis gaat dan ook voorbij aan de oorspronkelijke bedoeling van het nieuwheidsbegrip, dat technische maatregelen die ter beschikking staan aan het publiek dat ook moeten blijven. Geleen, 31 augustus 1993.

Slijtage en revisie. Enkele kanttekeningen bij het Valeo-arrest.*) J.H. spoor. Inleiding 1. Valeo maakt koppelingen voor auto's. Zoals alle werk ^an mensenhanden zijn ook koppelingen aan slijtage onderhevig, en hebben zij een beperkte levensduur. Die levensduur kan echter verlengd worden als de koppeling eens goed onder handen wordt genomen. Nadat het ding grondig is gepoetst, geschuurd, afgestoft en zonodig van wat nieuwe onderdelen voorzien heb je er weer jaren plezier van. Of liever gezegd, iemand anders kan er weer jaren plezier van hebben, want zo'n revisie duurt te lang om er als autobezitter op te wachten. Als uw koppeling het begeeft krijgt u een revisiekoppeling die al klaar ligt in het magazijn, en de uwe wordt weer opgelapt voor de volgende gegadigde. Dat is mooi geregeld allemaal; het spaart de portemonnaie en bovendien het milieu (constateren we vroom) omdat het ding niet voortijdig hoeft te worden weggegooid. Automotive Products (AP) in Waalwijk, dat deze zinvolle arbeid veracht, heeft dan ook een dankbare taak. Maar op het vernieuwde oude beestje staat nog steeds het merk Valeo, want dat is er niet goed af te krijgen. Mag dat wel? Valeo vindt van niet, en beroept zich op artikel 13A BMW. De koppelingen worden verkocht met haar merk erop; het merk wordt dus gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Weliswaar kan de merkhouder zich niet verzetten tegen dat gebruik als zij het merk zelf heeft aangebracht, maar die uitputtingsregel van artikel 13A lid 3 BMW is niet van toepassing als de waren zijn gewijzigd, en revisie valt te beschouwen als wijziging. Dat vindt Valeo, dat vindt ook het gerechtshof in 's-Hertogenbosch, en het Benelux Gerechtshof gaat er een eind in mee, zij het niet helemaal. Het arrest 2. In het kort oordeelt het Benelux Gerechtshof als volgt: Wie merkprodukten doorverkoopt gebruikt het merk, en wel voor de waren, dus in de zin van artikel 13A sub 1, niet (slechts) in de zin van artikel 13 A sub 2. Dat is niet alleen het geval als het om nieuwe produkten gaat die de consument nog niet hebben bereikt, maar ook wanneer de waar later opnieuw wordt verhandeld. Men kan er wel een ander merk naast zetten, maar dat verandert niets aan het feit dat ook het oorspronkelijke merk nog steeds gebruikt wordt. Daarmee komt de uitputtingsregel van artikel 13A, derde lid in beeld: de merkhouder kan zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor van hemzelf afkomstige waren, mits de toestand van de waren niet gewijzigd is. Van wijziging is geen sprake bij veranderingen die het *) Hierna gepubliceerd onder nr 84, blz. 3 2 1 ; Red.

gevolg zijn van gebruik of slijtage, wel echter wanneer ze het gevolg zijn van actief ingrijpen, bijvoorbeeld revisie of reconditionering van de waar. Indien de waar aldus door reconditionering e.d. is gewijzigd dient het merk te worden verwijderd, tenzij dat onmogelijk is of anderszins niet kan worden gevergd; in dat geval moet de derde die de waar verhandelt alles doen om er voor te zorgen dat niet de indruk kan ontstaan dat de waar in deze vorm van de merkhouder afkomstig is. Uiteraard kan deze samenvatting het arrest zelf niet vervangen; voor deze bespreking volstaat ze echter. Verhandeling van tweedehands produkten 3. Het oordeel dat bij de verhandeling van tweedehands merkprodukten sprake is van "gebruik" van het merk wordt in de literatuur vrij algemeen gedeeld. Daarentegen is de vraag of slijtage en aansluitende revisie van een tweedehands produkt wijziging van de waar oplevert, zodat de derde geen beroep kan doen op artikel 13A, derde lid, van meet af aan omstreden geweest; zie het uitvoerige overzicht onder 3.6 in de mooie conclusie van AG Mok. Uit dat overzicht komt naar voren dat het een meerderheid van de doctrine te ver gaat om verhandeling van aldus gewijzigde waar zonder meer aan toestemming door de merkhouder te onderwerpen; verschillende schrijvers, zoals Gotzen en Van Nieuwenhoven Helbach zijn daarom van mening dat in dit soort situaties in feite geen sprake is van "wijziging" in de zin van artikel 13A, lid 3, zodat de uitputtingsregel van kracht blijft; daarnaast kan artikel 13A, eerste lid sub 2, uitkomst brengen indien bij het publiek een onjuiste indruk wordt gewekt ten koste van de merkhouder. Mok sluit zich bij deze conclusie aan - een keuze, zoals hij zelf zegt: voldoende is dat de derde aangeeft dat het gaat om tweedehands c.q. door hemzelf gereviseerde waren. Het Benelux Gerechtshof beslist evenwel anders, en meer restrictief: bij verhandeling van gewijzigde tweedehands waar moet in principe het merk er af. Pas wanneer dat eigenlijk niet mogelijk is, kan de derde volstaan met maatregelen om een verkeerde indruk te voorkomen, en ook die verplichting wordt door het Benelux Gerechtshof zwaarder geformuleerd dan door de AG. Voor wat betreft de verplichting om het merk te verwijderen beroept het arrest zich op een veronderstelde bedoeling van de Benelux wetgever, wat weinig overtuigend aandoet. In feite gaat het, net als bij het standpunt van de AG, om een keuze. (Een interessant nevenaspect van de beslissing, maar dit terzijde, is dat het dus geoorloofd kan zijn om een merk te verwijderen, iets wat in de doctrine niet onomstreden is; zie de conclusie van de AG onder 2.8.1).

308


Wijziging 4. De benadering van het Benelux Gerechtshof noodzaakt inmiddels, meer dan die van de AG, om aan te geven wanneer er nu precies van wijziging sprake is. Niet verrassend gaat het ook het Benelux Gerechtshof te ver om iedere uit het gebruik voortvloeiende verandering van een produkt als wijziging aan te merken, met het gevolg dat de verhandeling van tweedehands waar in feite steeds instemming van de merkhouder zou behoeven. Het college onderscheidt daarom tussen passieve en actieve wijziging. Wijziging, aldus het arrest, is "elke niet door enkel tijdsverloop of gebruik, maar door enigerlei ingreep van buiten teweeggebrachte verandering" in de toestand van de in het verkeer gebrachte waar. Volledigheidshalve maakt het arrest ook nog melding van een tweetal andere situaties: geheel onbetekenende veranderingen enerzijds, respectievelijk zó ingrijpende veranderingen dat een geheel ander produkt ontstaat anderzijds. Die gevallen kunnen hier gevoeglijk buiten beschouwing blijven; als een cassetterecorder wordt omgebouwd tot muizeval of oude cassettebandjes worden gereconditioneerd tot palingfuiken is 13A, eerste lid niet langer van toepassing, en dus ook het derde lid niet. We kunnen dan nog steeds in de val resp. fuik van art. 13A sub 2 lopen c.q. zwemmen, maar dit terzijde; de problematiek van art. 13 A lid 3 bevat ook zonder dat al genoeg voetangels en klemmen. 5. Als gevolg van het arrest wordt het onderscheid tussen verandering door tijdsverloop of gebruik resp. door een ingreep van buiten van cruciaal belang; reden om er wat langer bij stil te staan. Eerst iets over de terminologie. Maakt het iets uit of we te maken hebben met revisie dan wel met reconditionering ? Bij revisie, een term die voor de leek vertrouwder klinkt dan het wat chiquer klinkende reconditioneren, wordt het produkt "nagezien", bij reconditioneren wordt "de oorspronkelijke toestand" hersteld, hetgeen op een actiever ingrijpen lijkt te wijzen. Hetzelfde geldt trouwens voor renovatie, waarna het produkt weer "als nieuw" wordt bestempeld; en daarnaast hebben we dan nog reparatie, een woord dat de aanwezigheid van een defect veronderstelt. Te vrezen valt echter dat de praktijk zich weinig van deze taalkundige nuances aantrekt. Bij revisie wordt net zo goed ingegrepen als in alle andere gevallen. Wat dat betreft lijken we ook wel met de woorden "revisie" en "reparatie" te kunnen volstaan: revisie voor de grote ingreep die het produkt, dat misschien niet eens stuk was maar wel de last der jaren voelde, weer in goede conditie brengt; reparatie voor het herstel van een misschien klein, misschien ook groot daarwerkelijk gebrek. 6. Bij revisie wordt zoals gezegd altijd actief ingegrepen. Het produkt wordt minstens gedemonteerd en schoongemaakt; defecte onderdelen worden hersteld of vervangen, en vervolgens wordt het zaakje weer in elkaar gezet. Welnu, zelfs al blijft het bij schoonmaken alleen, dan nog zijn ook demontage en weer monteren niet zonder belang. Het juiste functioneren van vele produkten hangt mede af van een correcte montage, volgens de voorgeschreven procedures, en met de juiste afstellingen. Het verongelukken van een DC-10 bij Chicago, een aantal jaren geleden, was naar verluidt mede het gevolg van een andere dan voorgeschreven werkwijze bij het verwijderen en weer aanbrengen van een motor. Als regel zijn de gevolgen gelukkig minder dramatisch, maar ook het functioneren van een meer alledaags produkt, zoals een fiets, is afhankelijk van het correct afstellen van lagers en gelijkmatig spannen van de spaken. En ieder ingrijpen kan daarop van invloed zijn. 7. Dit lijkt de benadering van het Benelux Gerechtshof, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen slijtage (geen ingrijpen) en revisie (wel ingrijpen), te ondersteunen. Bij nader inzien is die grens echter niet duidelijk te trekken.

18 oktober 1993

Om te beginnen is slijtage sterk afhankelijk van de wijze van gebruik. In Tobacco Road van Erskine Caldwell rijdt de onnozele Dude binnen 24 uur een splinternieuw T-Fordje naar de barrebiesjes door een gebrek aan olie. Als gevolg daarvan bezit het voertuig niet meer de eigenschappen die het publiek zelfs in die dagen aan een nagenoeg nieuw produkt van de Ford-Fabrieken zal hebben toegeschreven. Behalve actief ingrijpen is derhalve ook onoordeelkundig gebruik (dat zich in dit geval trouwens niet beperkte tot het rijden zonder olie) een factor van betekenis. Maar ook datgene wat het Benelux Gerechtshof aanduidt als "een door enkel tijdsverloop of gebruik teweeggebrachte verandering", en wat wij in de wandeling "normale slijtage" plegen te noemen is gewoonlijk een complex proces. Een - ik blijf nu maar even bij auto's zes jaar oude Fiat heeft meermalen een grote beurt gehad, is ongetwijfeld wel eens voorzien van een nieuwe uitlaat, nieuwe accu en vier nieuwe banden, en de motor is herhaaldelijk opnieuw afgeregeld. Daarbij zullen vaak onderdelen van andere merken zijn gebruikt dan de oorspronkelijke. Kortom, er is vele malen min of meer actief ingegrepen. Is de waar nu gewijzigd of alleen gesleten? Die vraag is aan de hand van het arrest niet, dan wel niet bevredigend te beantwoorden. Men kan wel zeggen: dit is normaal gebruik, en de veranderingen zijn "door enkel gebruik teweeggebrachte veranderingen", maar dan negeert men het uitdrukkelijke onderscheid dat het Benelux Gerechtshof maakt tussen wel en niet actief ingrijpen. Of men kan onderscheid gaan maken tussen ingrepen die wel, en ingrepen die niet een verandering in het produkt teweegbrengen, maar het arrest geeft geen enkel houvast hoe dat zou moeten en, wat belangrijker is, dit lijkt eigenlijk rechtstreeks in te gaan tegen het onderscheid dat het arrest nu juist maakt tussen wel en niet actief ingrijpen. En men komt er ook niet door de effecten van normaal onderhoud bij voorbaat aan te merken als "van geheel ondergeschikte betekenis". Dat is een kunstgreep om het systeem te redden, meer niet; ook bij normaal onderhoud kunnen zoals gezegd effecten optreden die van evenveel of meer betekenis zijn als de gevolgen van een revisie. Verplichtingen van de derde 8. Beschouwt men het in de loop der jaren gepleegde onderhoud echter wel, en m.i. terecht, als een reeks actieve ingrepen, dan krijgt het Valeo-arrest voor de garage, die de auto inruilt en hem bij de tweedehands voorraad zet, niet geringe consequenties. Want hoewel de verhandeling van gewijzigde waar niet onontkoombaar aan toestemming van de merkhouder is onderworpen stelt het Benelux Gerechtshof daaraan wel pittige eisen: de derde moet het merk verwijderen, of - als dat niet gevergd kan worden - alles doen wat mogelijk is om het publiek er op te attenderen dat het een gereviseerd produkt is, waar de merkhouder buiten staat. We kunnen er van uitgaan dat deze regel niet slechts geldt voor gereviseerde produkten in strikte zin, maar ook voor het verhandelen van gerepareerde en anderszins "actief onderhouden produkten; de gehele redenering van het arrest is daarop immers evenzeer van toepassing. Aangenomen mag worden dat de garage het merk "Fiat" niet zal hoeven te verwijderen. Dat heeft geen zin; het is nu eenmaal de ironie van het merkenrecht dat het merk menigmaal onmisbaar is ter identificatie, en dus als produktaanduiding. Het ding draagt niet alleen het merk Fiat, het is ook een Fiat, en hoeveel merken je er ook afhaalt, in de ogen van het publiek blijft het een Fiat. Maar de garage moet nu wél alles doen wat mogelijk is om het publiek erop te attenderen dat de auto gewijzigd is: dat hij onderhoud heeft ondergaan, niet louter oorspronkelijke onderdelen bevat, wellicht ooit door een niet-Fiat garage is geserviced, en dat Fiat er mitsdien zijn handen van aftrekt. Te verwachten valt, dat deze verplichting met de

18 oktober 1993


nodige souplesse zal worden toegepast - als de inruilende garage een Fiat-dealer is. De souplesse zou echter wel eens kleiner kunnen zijn als het om een garage buiten de eigen organisatie gaat. 9. De consequentie van het Valeo-arrest lijkt derhalve te zijn, dat het merkenrecht zich ook in de tweedehands handel in versterkte mate zal doen voelen. De merkhouder kan de tweedehands handel weliswaar niet beheersen, hij kan haar wel onder druk zetten. In r.o. 15 wijst het Benelux Gerechtshof er terecht op dat "deze wet ertoe strekt de merkhouder een vergaande bescherming te bieden, dat wil zeggen bescherming tegen alle feitelijkheden die, in de woorden van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, "een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen"". Maar is de verhandeling van gebruikte en gereviseerde produkten met het merk er nog op, maar zo dat het voor de afnemers duidelijk is dat het gaat om gereviseerde produkten, nu een praktijk waarop de woorden "werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht" van toepassing zijn? Twee aspecten blijven m.i. onderbelicht in het arrest: de opvattingen van het publiek, en de rol van de merkhouder zelf. Het publiek moet er op kunnen rekenen dat nieuwe produkten zich nog in de originele staat bevinden; de regel van art. 13A lid 3 is daarvoor van direct belang. Bij gebruikte goederen is dat minder evident, integendeel; het publiek verwacht niet anders dan dat tweedehands produkten wat hebben meegemaakt. Niemand gaat er van uit dat een tweedehands auto zich letterlijk "in staat van nieuw" bevindt, en dat hij alleen maar originele onderdelen bevat. Natuurlijk, als dat wél gegarandeerd of gesuggereerd wordt moet het ook waar gemaakt worden, en als de suggestie onjuist is zal er sprake zijn van merkinbreuk. Maar wat mij betreft ook alleen dan. En dan de merkhouder zelf. Het Benelux Gerechtshof gaat niet in op de beschuldiging van AP dat Valeo haar merken er opzettelijk in ramt om verwijdering tegen te gaan, al is dit aspect kennelijk wel meegenomen, in de overweging dat het merk er niet onder alle omstandigheden af hoeft te worden gehaald. Maar juist die omstandigheid maakt het onbevredigend dat op de derde de streng geformuleerde verplichting wordt gelegd, alles te doen wat mogelijk is om het publiek er op te attenderen dat het een gereviseerd produkt is, waar de merkhouder buiten staat. Aldus blijft het voor de merkhouder verleidelijk om het merk zo onuitwisbaar mogelijk aan te brengen en vervolgens af te wachten of de derde zich wel voldoende inspant om het publiek voor te lichten. De merkhouder zou daar trouwens omgekeerd juist ook zelf al iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld door naast zijn merk een jaartal van produktie aan te brengen. Geen betere manier om aan te geven dat het produkt niet nieuw is. Verandering zonder gebruik 10. Hierboven kwam al ter sprake dat het produkt reeds door het enkele gebruik, zonder actief ingrijpen,

309

veranderingen van betekenis kan ondergaan. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het onderscheid tussen ingrijpen en tijdsverloop ook geen oplossing biedt voor gevallen waarin de waar zonder enig ingrijpen en zelfs zonder gebruikt te zijn in haar nadeel veranderd is; denk bijvoorbeeld aan te lang bewaarde en daardoor bedorven waar. In deze situatie moet de merkhouder zich wel degelijk op zijn merkrecht kunnen beroepen, ook al is er geen sprake van een ingreep. Ook dit wijst erop dat het onderscheid tussen wel of niet ingrijpen niet de kern van het probleem raakt. (Overigens merkt Wellink-Volmer, in haar analyse van het arrest in IER 1993, p. 65 (70), terecht op dat de Europese Merkenrichtlijn dit punt wél regelt, door behalve "wijziging" ook "verslechtering" van de waar in aanmerking te nemen). Al met al was de hierboven reeds vermelde, o.a. door Gotzen en Van Nieuwenhoven Helbach voorgestane benadering, waarbij de verhandeling van tweedehands produkten wordt bestreken door artikel 13 A lid 1 sub 2, zo gek nog niet. Die benadering biedt meer ruimte voor een genuanceerde behandeling van de uiteenlopende situaties die zich kunnen voordoen, en neemt minder eenzijdig de merkhouder in bescherming. Merkgebruik 11. Daarnaast nog een enkele opmerking over de premisse waar de hele zaak op steunt en die te vinden is in het antwoord op de eerste aan het Benelux Gerechtshof voorgelegde vraag: wie gereviseerde waar verhandelt met het merk er nog op, gebruikt dat merk in de zin van artikel 13A, eerste lid sub 1. Zoals gezegd krijgt deze opvatting brede steun in de literatuur; ze lijkt dan ook welhaast evident. Toch is ook hier sprake van een keuze. Het enkele feit dat op de produkten die iemand verhandelt een merk staat hoeft nog niet te betekenen dat dat merk ook wordt gebruikt. Uit een oogpunt van communicatie - en een merk is nu eenmaal een middel om iets mee te delen - hoeft er helemaal geen sprake te zijn van merkgebruik. Bij De Slegte liggen boeken van uitgevers, maar wil dat nu zeggen dat De Slegte de merken Bruna, Elsevier of AP (ditmaal overigens in de betekenis Arbeiderspers) gebruikt? M.i. is dat een dogmatische opvatting van het begrip "merkgebruik", die voorbij gaat aan de funktie die het merk in werkelijkheid vervult - of juist niet vervult en waarbij niet materieel getoetst wordt of er sprake is van een "zich bedienen van" het merk met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen waren", zoals het Benelux Gerechtshof het formuleerde in het Jacobs-arrest (BenGH 29 juni 1982, BIE1982, p. 227). De ruime opvatting van het begrip "gebruik van een merk" draagt bij aan de onaantastbaarheid van het merkenrechtelijk gebouw. Zij zou er echter ook wel eens toe kunnen bijdragen dat dit gebouw gaandeweg geïsoleerd raakt van de maatschappelijke realiteit. Amsterdam, augustus 1993.

310


18 oktober 1993

Jurisprudentie Nr 81. Hoge Raad der Nederlanden, 18 december 1992. (ICI/Medicopharma) Mrs S.K. Martens, H.L.J. Roelvink, W.J.M. Davids, P. Neleman en J.H. Nieuwenhuis.

Atenolol Medicopharma is the parent company of Pharbita

d. Bij brief d.d. 12 oktober 1989 zond de procureur van eiseres aan de raadsman van gedaagden een Art. 30, lid 3 Rijksoctrooiwet. zogenaamde onthoudingsverklaring met het verzoek deze Art. 30 lid 3 Row. is een restrictief te interpreteren verklaring na ondertekening door gedaagden, aan hem terug te zenden. bepaling krachtens welke handelingen "dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde", die in beginsel octrooiin- e. Bij telefax d.d. 31 oktober 1989 berichtte de breuk opleveren, geoorloofd zijn indien en voorzover zulks raadsman van gedaagden aan de procureur van eiseres door het doel van het onderzoek wordt gerechtvaardigd. Dat onder meer het volgende: is slechts het geval als degene die het onderzoek verricht, Medicopharma, respectievelijk Pharbita, verbindt stelt en zonodig bewijst dat zijn onderzoek uitsluitend van zich hierdoor jegens uw cliënte ICI zich te zullen zuiver wetenschappelijke aard is danwei enkel is gericht op onthouden van elke direkte en/of indirekte inbreuk enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, op het nederlandse octrooi nummer 162.363, zulks zoals het verder ontwikkelen der techniek. Daaronder valt op straffe van een aan ICI te betalen boete van niet het reeds tijdens de duur van het octrooi verrichten van ƒ50.000,00 voor elke door haar te plegen datgene wat ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorovertreding van deze toezegging; onder een inbreuk ziening is vereist teneinde het reeds bekende, door het als hierboven bedoeld zullen evenwel niet worden octrooi beschermde geneesmiddel onmiddellijk na afloop van verstaan handelingen met betrekking tot het het octrooi op de markt te kunnen brengen.1) geoctrooieerde in het kader van een verzoek tot registratie ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, zoals het vervaardigen, het in Art. 30, lid 1 Row. De voor afloop van het octrooi verschenen advertentie die voorraad hebben en het doen testen, beproeven en beoordelen van generieke apparaten. een aanbod inhoudt het onder het octrooi vallende geneesmiddel (pas) na afloop van het octrooi te verkopen en te 2. Eiseres is van mening: leveren, levert een "aanbieden" in de zin van art. 30 lid 1 - dat uit de in r.o. 1 onder c genoemde advertentie blijkt Row. op en dus octrooiinbreuk. dat gedaagden inbreuk plegen op haar octrooirechten; - dat de advertentie zelf een inbreuk oplevert, en; 1. N.V. Medicopharma te Zaanstad, en - dat, mede gelet op het in r.o. 1 onder e weergegevene, 2. B.V. Pharbita te Zaanstad, eiseressen tot cassatie [in de dreiging van verdere inbreuken bestaat aangezien, kort geding], advocaat Mr A.G. Maris, haars inziens, ook de handelingen met betrekking tot het geoctrooieerde in het kader van een verzoek tot registratie tegen ingevolge de Wet op de geneesmiddelenvoorziening, als Imperial Chemical Industries Plc. te Londen, Grootinbreuken op haar octrooirechten zijn aan te merken. Brittannië, verweerster in cassatie [in kort geding], 3. Op grond hiervan vordert eiseres gedaagden op advocaat Mr C.J.J.C. van Nispen. straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenop haar octrooi, waaronder mede begrepen toepassing hage, 19 december 1989 (Mr J.J. Brinkhof). van de geoctrooieerde werkwijze en vervaardiging, gebruik, aflevering en/of in voorraad houden van het Overwegingen ten aanzien van het recht geoctrooieerde voortbrengsel in het kader van een verzoek tot registratie ingevolge de Wet op de geneesmiddelen1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: voorziening van door gedaagden te verhandelen prepaa. Eiseres [Imperial Chemical Industries ;Red] is raten. houdster van het Nederlandse octrooi 162.363, haar onder dagtekening van 18 april 1980 verleend voor een 4. Gedaagden verzetten zich gemotiveerd tegen werkwijze voor het bereiden van een geneesmiddel met toewijzing van het gevorderde. betaadrenergisch blokkerende werking dat een 1-fenoxy5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 2-hydroxy-3-alkylaminopropaanderivaat en/of een farma5.1. Het verweer van gedaagden noopt tot beantceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout daarvan bevat en woording van de volgende vragen: de onder toepassing van deze werkwijze verkregen (i) heeft eiseres voldoende belang bij het gevraagde gevormde geneesmiddelen, alsmede werkwijze voor het verbod? bereiden van deze derivaten en de zuuradditiezouten (ii) rechtvaardigt de bewuste advertentie het opleggen daarvan. van een verbod? b. Tot de in dit octrooi onder bescherming gestelde (iii) zo ja, behoren onder het verbod te vallen de geneeskrachtige verbindingen behoort mede de stof, handelingen verricht in het kader van een verzoek tot bekend onder de generieke naam atenolol, welke registratie ingevolge de Wet op de geneesmiddelenvoorbijzonder geschikt is als bloeddrukverlagend en hartslagziening? regulerend middel. (iv) is een eventueel verbod ook aan gedaagde sub 1 c. In het - mede in Nederland verspreide - tijdschrift op te leggen? SCRIP (nr. 1439 d.d. 18 augustus 1989) is een advertentie 5.2. ad (i): belang? opgenomen onder meer bevattende de tekst: 5.2.1. Kort gezegd betogen gedaagden dat eiseres Pharbita (the largest Dutch manufacturer of generic onvoldoende belang heeft nu zij al ruim een half jaar op drugs) has available for EEC or worldwide sale or de hoogte is van de pogingen van gedaagde sub 2 om een licensing the following pharmaceutical products in inschrijving van atenolol te verkrijgen krachtens de Wet miscellaneous dosage forms and strengths: op de geneesmiddelenvoorziening en zij bovendien de concurrenten van gedaagde sub 2 die hetzelfde doen, ongemoeid laat. Daar komt bij dat het de eerste keer is ') Nootopblz. 316; flerf.

18 oktober 1993


dat een octrooihouder poogt een generieke fabrikant te verhinderen om vóór het einde van een octrooi een registratie te verkrijgen. 5.2.2. Dit betoog faalt. Om te beginnen is het zo dat eiseres mede optreedt naar aanleiding van de meergenoemde advertentie. Dat eiseres daarbij geen belang zou hebben, is door gedaagden niet beweerd. Voorts erkent eiseres wel dat in maart 1989 besprekingen hebben plaatsgevonden tussen haar en gedaagde sub 2, maar zij betwist dat gedaagde sub 2 haar toen kenbaar heeft gemaakt dat zij, gedaagde sub 2, vóór de afloop van het octrooi registratie van atenolol zou proberen te verkrijgen. Gedaagden hebben vervolgens deze betwiste stelling niet aannemelijk gemaakt. Bovendien hebben gedaagden niet aannemelijk weten te maken, dat eiseres concurrenten van gedaagden die hetzelfde doen als gedaagde sub 2, ongemoeid laat. Het probleem voor eiseres is dat zij pas op de hoogte raakt van bepaalde handelingen als het "kwaad" al is geschied. Dat zij, indien zij op de hoogte is, concurrenten van gedaagden ongemoeid laat, is niet aannemelijk geworden. Tenslotte vormt het feit dat het de eerste keer is dat een octrooihouder poogt een generieke fabrikant te verhinderen voor het einde van een octrooi een registratie te verkrijgen, uiteraard geen beletsel voor de ontvankelijkheid van eiseres in haar vordering. Zou dit betoog van gedaagden opgaan dan zouden octrooihouders nimmer een vraag als hier aan de orde is, aan de rechter kunnen voorleggen. 5.3. ad (ii): verbod gerechtvaardigd door advertentie? 5.3.1. Gedaagden voeren aan dat, wat er ook zij van de tekst van de advertentie, gedaagden ten tijde van de advertentie en ook thans geen atenolol hebben "available for EEC or worldwide sale or licensing." Gedaagden zullen met de aanvang van de productie en verhandeling wachten tot het octrooi van eiseres niet langer van kracht is. 5.3.2. Dit verweer gaat evenmin op. In de eerste plaats komt het verweer weinig geloofwaardig voor. De tekst is duidelijk. Daaruit is slechts af te leiden dat atenolol op dat moment ten verkoop werd aangeboden en in voorraad gehouden. En aangenomen dat de tekst van de advertentie niet in overeenstemming is met de werkelijkheid - er staat wel in vermeld dat atenolol beschikbaar is, maar dat zou niet juist zijn - en dat de advertentie zo verstaan moet worden dat nu atenolol wordt aangeboden voor levering na het verstrijken van de duur van eiseresses octrooi, wordt geoordeeld dat ook dit inbreuk oplevert op de octrooirechten van eiseres. Gelet op een en ander wordt een inbreukverbod gerechtvaardigd geacht. 5.4. ad (Ui): omvang van het verbod 5.4.1. Vast staat dat gedaagde sub 2 in het kader van de registratie-procedure proefpartijen van atenolol bevattende geneesmiddelen heeft vervaardigd en monsters daarvan ter beschikking heeft gesteld aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen. 5.4.2. Eiseres acht een en ander inbreuken op haar octrooirechten. Gedaagden betwisten niet dat de handelingen op zich zelf tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren. Zij menen echter dat het hier gaat om "handelingen, uitsluitend dienende tot het onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel", waarover het uitsluitend recht van de octrooihouder zich volgens art. 30, lid 3 van de Rijksoctrooiwet (ROW) niet uitstrekt. 5.4.3. Komt aan gedaagden een beroep toe op art. 30, lid 3, ROW? 5.4.3.1. Deze bepaling stamt uit de Wijzigingswet 1977. De Memorie van Toelichting bevat met betrekking tot deze bepaling de volgende verduidelijking: Het voorgestelde nieuwe derde lid brengt een uitzondering op het eerste lid. De bepaling houdt

311

in, dat handelingen, die door een ander dan de Octrooihouder worden verricht en volgens het eerste lid tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren, niet als inbreuk op dit recht worden beschouwd, indien zij uitsluitend geschieden uit een oogpunt van onderzoek. De doctrine en jurisprudentie hebben altijd proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel buiten het bereik van het octrooi gehouden doch twijfel bestond omtrent proefnemingen in of voor een bedrijf. De algemene opvatting neigt ertoe, dat ook deze moeten worden vrijgelaten, omdat zij het octrooi niet wezenlijk aantasten, maar integendeel onder de tegenwoordige verhoudingen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de techniek. Bij een en ander moet niet alleen worden gedacht aan de mogelijkheid, dat anderen dan de octrooihouder de geoctrooieerde uitvinding beproeven teneinde daarop verder te bouwen, doch ook dat een onderzoek plaatsvindt ten einde na te gaan, of de geoctrooieerde uitvinding de exploitatie loont en daarmede het verkrijgen van een licentie. De bepaling dient dus niet alleen in het algemeen belang, zij kan ook in het belang van de octrooihouder strekken. En in de Memorie van Antwoord is te lezen: Met deze bepaling is, zoals reeds in de toelichting is uiteengezet, bedoeld het verrichten van proefnemingen in of voor een bedrijf mogelijk te maken. Deze proefnemingen kunnen, zoals de woorden «onderzoek van het geoctrooieerde» reeds aangegeven, alleen de vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel of de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze van beproevingsdoeleinden binnen het bedrijf omvatten. Vervaardiging van goederen om deze in het verkeer te brengen is onder deze bepaling niet toegestaan. 5.4.3.2. Uit de bewoordingen van de bepaling zelf en uit de geciteerde passages ontleend aan de wetsgeschiedenis, Iaat zich afleiden: a. dat het bepaalde een uitzondering inhoudt op het uitsluitend recht; b. dat de toegestane handelingen uitsluitend mogen dienen tot onderzoek van het geoctrooieerde; c. dat de bepaling ten dele te zien is als codificatie van de in de doctrine en jurisprudentie gehuldigde opvatting dat proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel buiten het bereik van het octrooi vallen; d. dat de bepaling voorts beoogt om buiten het bereik van het octrooi te laten vallen dergelijke proefnemingen in of voor een bedrijf; e. dat als argument hiervoor wordt gebruikt dat deze proefnemingen het octrooi immers niet wezenlijk aantasten, maar integendeel kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de techniek, en voorts dat dergelijke proefnemingen in het belang van de octrooihouder kunnen zijn: de resultaten van de proefnemingen kunnen immers de wens doen ontstaan een licentie-overeenkomst te sluiten. f. dat de proefnemingen zich slechts mogen afspelen binnen het bedrijf. 5.4.3.3. Beschouwt men de handelingen van gedaagde sub 2 dan komt men tot de volgende vaststellingen: a. Niet aannemelijk is dat de handelingen van gedaagde sub 2 uitsluitend dienen tot onderzoek van het geoctrooieerde. Evenmin is aannemelijk dat gedaagde sub 2 onderzoek verricht met een zuiver wetenschappelijk oogmerk. De handelingen dienen - in ieder geval: mede tot verkrijging van de registratie als geneesmiddel van de door haar te vervaardigen atenolol preparaten. b. Het door gedaagde sub 2 ter beschikking stellen van monsters aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen dient niet uitsluitend tot onderzoek van het geoctrooieerde, maar tot verkrijging van de registratie als geneesmiddel.

312


c. Genoemd College verricht niet uitsluitend onderzoek van het geoctrooieerde, maar beoordeelt of registratie als geneesmiddel toelaatbaar is. d. De handelingen van gedaagde sub 2 dragen niet bij tot de ontwikkeling van de techniek. Het is niet de bedoeling van gedaagde sub 2 met iets nieuws te komen, maar met hetzelfde. e. De handelingen van gedaagde sub 2 zijn niet in het belang van de octrooihouder. Het is juist niet de bedoeling van gedaagde sub 2 om met eiseres een licentieovereenkomst aan te gaan. 5.4.3.4. Op grond van de zojuist gedane vaststellingen, beschouwd in het licht van de bevindingen in r.o. 5.4.3.2., wordt voorshands geoordeeld, dat de voorwaarden voor een beroep door gedaagden op art. 30, lid 3, ROW niet zijn vervuld. Kort gezegd: de handelingen van gedaagde sub 2 verricht in het kader van de registratieprocedure, worden niet geacht te dienen tot onderzoek van het geoctrooieerde. Het zijn handelingen die erop gericht zijn om voor gedaagde sub 2 de weg vrij te maken direct na afloop van het octrooi van eiseres op de markt te kunnen komen met dezelfde geneesmiddelen als die waarmee eiseres thans op de markt is en die onder het octrooi van eiseres vallen. 5.4.3.5. Het valt niet te ontkennen dat dit oordeel tot gevolg heeft dat gedaagden niet terstond na afloop van het octrooi van eiseres met atenolol bevattende geneesmiddelen op de markt zullen kunnen komen. Eerst zal de procedure voor registratie van het geneesmiddel moeten worden doorlopen. Dit - dat wil zeggen: dat een derde niet onmiddellijk na afloop van het octrooi met het voorheen geoctrooieerde voortbrengsel op de markt kan komen - is op zich zelf niet bijzonder. Een octrooihouder kan zich gedurende de gehele looptijd van het octrooi verzetten tegen het verrichten van handelingen als opgesomd in art. 30, lid 1, ROW, ook indien die handelingen slechts verricht worden ter voorbereiding van activiteiten na afloop van het octrooi: zo kan de octrooihouder bijvoorbeeld de vervaardiging van een geoctrooieerd voortbrengsel doen verbieden in het geval waarin dit voortbrengsel na afloop van het octrooi zal worden verkocht. In de meeste gevallen betekent dit dat derden niet meteen na het verstrijken van de octrooiduur met het voordien geoctrooieerde op de markt kunnen komen. Toegegeven: als het om een geneesmiddel gaat, zal de feitelijke monopolipositie die de voormalige octrooihouder na afloop van de octrooiduur heeft, langer voortduren dan wanneer het niet om een geneesmiddel gaat. Doch dit vindt zijn grond niet in de ROW maar in de Wet op de geneesmiddelenvoorziening. In dit verband verdient nog opmerking dat een octrooihouder dezelfde procedure voor de toelating als geneesmiddel heeft moeten doorlopen en tijdens die procedure het geoctrooieerde geneesmiddel niet op de markt kon brengen. 5.4.3.6. De vraag naar de betekenis van art. 30, lid 3 ROW is tot nu toe alleen bezien vanuit nationaal oogpunt. Daarmee mag echter niet worden volstaan. Deze wettelijke bepaling is namelijk ook te zien als aanpassing van de ROW aan art. 31, aanhef en onder b, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag. De aanpassing aan dit Verdrag was weliswaar niet aan de orde bij de Wijzigingswet 1977, maar wel bij de Wijzigingswet 1987. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de wetgever het bepaalde in art. 30, lid 3, ROW in overeenstemming achtte met art. 31, aanhef en onder b, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag. Nagegaan moet worden of dit een ander licht op de zaak werpt. 5.4.3.7. Art. 31, aanhef en onder b van het Gemeenschapsoctrooiverdrag luidt: De uit een Gemeenschapsoctrooi voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot: a. ... b. proefnemingen die het onderwerp van de geoctrooieerde uitvinding betreffen. Voorshands wordt geoordeeld dat als de hier aan de orde

18 oktober 1993

zijnde vraag wordt beantwoord aan de hand van deze bepaling, het resultaat niet anders is dan verwoord in r.o. 5.4.3.4. Op het eerste gezicht lijkt dat wat merkwaardig. In de Verdragsbepaling ontbreekt het woord "uitsluitend". Men zou dan kunnen denken dat de uitzondering als geformuleerd in art. 31, aanhef en onder b, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, ruimer is dan die welke verwoord is in art. 30, lid 3, ROW. Toch is dit niet het geval. Op grond van beide bepalingen valt onderzoek van het geoctrooieerde buiten het bereik van het octrooi ook indien dit onderzoek voor het bedrijf plaatsvindt. Vrij is echter slechts het onderzoek zelf. De tot nu toe bekende jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland vormt een bevestiging van het zojuist gegeven oordeel. 5.4.3.8. Conclusie: aan gedaagden komt geen beroep toe op art. 30, lid 3, ROW. 5.5. ad (iv): positie gedaagde sub 1 Aangezien de in r.o. 1 onder c. genoemde advertentie blijkens de bewoordingen geacht wordt te zijn uitgegaan van beide gedaagden, bestaat er onvoldoende aanleiding het verbod ook niet tegen gedaagde sub 1 uit te spreken. 5.6. Slotsom Nu geen der verweren van gedaagden opgaat, zal de vordering van eiseres worden toegewezen. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Verbiedt ieder der gedaagden elke directe en indirecte inbreuk op het Nederlandse octrooi 162.363, waaronder mede begrepen toepassing van de geoctrooieerde werkwijze en vervaardiging, gebruik, aflevering en/of in voorraad houden van het geoctrooieerde voortbrengsel in het kader van een verzoek tot registratie ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening van door gedaagden te verhandelen preparaten. 2. Verbiedt ieder der gedaagden tot betaling aan eiseres ten titel van dwangsom van een bedrag groot ƒ50.000,- (...) voor elke door de betrokken gedaagde gepleegde overtreding van het verbod. 3. Verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Veroordeelt de gedaagden tot betaling van de kosten van het geding, des dat de ene gedaagde betalende de andere zal zijn bevrijd, aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 1.250,-. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 16 mei 1991 (Mrs R. van der Veen, G. Hamaker en C. Eskes). Beoordeling van het hoger beroep 3. Vaststaat dat Pharbita atenolol bevattende stoffen heeft bereid volgens de ten name van Imperial Chemical Industries PLC geoctrooieerde werkwijze en dat zij monsters van die stoffen heeft afgeleverd aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen zulks in het kader van een verzoek tot registratie. De eerste vier grieven richten zich tegen het oordeel van de President dat Pharbita dusdoende inbreuk maakte op het octrooi van Imperial Chemical Industries PLC. Pharbita betoogt dat zij tot een en ander was gerechtigd krachtens het derde lid van artikel 30 van de Rijksoctrooiwet waarbij zij stelt dat degene die een onderzoek, als in de bepaling bedoeld, wenst, het onderzoek (mede) door een derde mag laten verrichten en dat die derde ook genoemd College kan zijn en waarbij zij er op wijst dat volgens de Memorie van Toelichting ook moet worden gedacht aan een onderzoek "teneinde na te gaan, of de geoctrooieerde uitvinding de exploitatie loont en daarmede het verkrijgen van een licentie" en dat voorwaarde voor exploitatie van de onderhavige werkwijze is dat registratie door het College wordt verkregen. 4. Bij genoemd betoog wordt eraan voorbij gezien dat

18 oktober 1993


de omstandigheid dat het al of niet verkrijgen van een registratie wel bepalend is voor het al of niet kunnen exploiteren van een uitvinding zoals de onderhavige, maar niet althans niet zonder meer, bepalend voor beantwoording van de vraag of exploitatie van de uitvinding lonend is. Pharbita heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat het College onderzoek heeft verricht dat, al dan niet in combinatie met door Pharbita zelf verricht onderzoek, voor beantwoording van die laatste vraag van belang was. Reeds deswege falen genoemd betoog en de grieven. 5. Grief V faalt nu uit de telefax d.d. 31 oktober 1989 van mr. Doeleman aan mr. Stoop niet valt te lezen dat de ten processe aan de orde zijnde advertentie van Medicopharma en Pharbita door laatstgenoemden als octrooiinbreukmakend werd beschouwd en niet zou worden herhaald, terwijl die advertentie, ook al zou zij een aanbod inhouden tot verkoop van levering na afloop van het octrooi, desalniettemin een aanbieden als door artikel 30 lid 1 van de Rijksoctrooiwet bedoeld, opleverde. Beslissing Het Gerechtshof: - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; - veroordeelt Medicopharma en Pharbita in de kosten van het hoger beroep; en - begroot die kosten aan de zijde van Imperial Chemical Industries PLC tot deze uitspraak op ƒ 3.900,-. Enz. c) Conclusie van de Procureur-Generaal, Mr L. Strikwerda, 23 oktober 1992. 11. Centraal in onderdeel 1 van het middel staat de klacht dat het hof ten onrechte niet heeft beslist op de prealabele vraag of de door Pharbita in het kader van de registratieprocedure verrichte handelingen (het vervaardigen van atenolol bevattende preparaten; het afleveren van monsters daarvan aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen) behoren tot de handelingen waartoe de octrooihouder ingevolge art. 30 lid 1 ROW uitsluitend gerechtigd is. Volgens het onderdeel had het hof die vraag in ontkennende zin moeten beantwoorden. 12. Het onderdeel zal niet kunnen slagen. In r.o. 5.4.2. van zijn vonnis heeft de president overwogen: "Gedaagden (lees: Medicopharma en Pharbita, Str.) betwisten niet dat de handelingen op zich zelf tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren". Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat de door Medicopharma en Pharbita tegen het vonnis van de president aangevoerde grieven niet (mede) gericht waren tegen deze overweging. Dit op uitleg van de memorie van grieven berustende en dus feitelijke oordeel is niet onbegrijpelijk. Weliswaar wordt in de memorie van grieven r.o. 5.4 van het vonnis van de president als bestreden overweging genoemd (zie punt 3, 2e alinea), maar in de grieven is geen klacht te lezen tegen de zojuist aangehaalde passage uit r.o. 5.4.2 van dat vonnis. 13. Het hof mocht er dan ook van uitgaan dat de vraag of de door Pharbita in het kader van de registratieprocedure verrichte handelingen op zichzelf tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren buiten het door de grieven ontsloten terrein van onderzoek in hoger beroep viel, zodat het tot behandeling van die vraag niet was gehouden, ook niet ambtshalve aangezien art. 30 lid 1 ROW geen voorschrift van openbare orde bevat. Hierop stuit onderdeel 1 in zijn geheel af. 14. Onderdeel 2 van het middel stelt de hoofdvraag in deze procedure aan de orde: vallen de door Pharbita in het kader van de registratieprocedure ingevolge de WGV verrichte handelingen onder de onderzoeksvrijstelling van art. 30 lid 3 ROW? Het onderdeel bestrijdt het oordeel van het hof dat dit niet zo is met rechts- en motiveringsklachten. 15. Het derde lid van art. 30 ROW is ingevoegd bij

313

Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160. In de Memorie van Toelichting (bijl. Hand. II, 1974-1975, 13 209 (R 967), nr. 3, p. 49/50) wordt opgemerkt: "Het voorgestelde nieuwe derde lid brengt een uitzondering op het eerste lid. De bepaling houdt in, dat handelingen, die door een ander dan de Octrooihouder worden verricht en volgens het eerste lid tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren, niet als inbreuk op dit recht worden beschouwd, indien zij uitsluitend geschieden uit een oogpunt van onderzoek. De doctrine en jurisprudentie hebben altijd proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel buiten het bereik van het octrooi gehouden doch twijfel bestond omtrent proefnemingen in of voor een bedrijf. De algemene opvatting neigt ertoe, dat ook deze moeten worden vrijgelaten, omdat zij het octrooi niet wezenlijk aantasten, maar integendeel onder de tegenwoordige verhoudingen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de techniek. Bij een en ander moet niet alleen worden gedacht aan de mogelijkheid, dat anderen dan de octrooihouder de geoctrooieerde uitvinding beproeven teneinde daarop verder te bouwen, doch ook dat een onderzoek plaatsvindt ten einde na te gaan, of de geoctrooieerde uitvinding de exploitatie loont en daarmede het verkrijgen van een licentie. De bepaling dient dus niet alleen in het algemeen belang, zij kan ook in het belang van de octrooihouder strekken". In de Memorie van Antwoord (nr. 8, p. 7) wordt nader verklaard: "Met deze bepaling is, zoals reeds in de toelichting is uiteengezet, bedoeld het verrichten van proefnemingen in of voor een bedrijf mogelijk te maken. Deze proefnemingen kunnen, zoals de woorden "onderzoek van het geoctrooieerde" reeds aangegeven, alleen de vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel of de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze van (voor?, Str.) beproevingsdoeleinden binnen het bedrijf omvatten. Vervaardiging van goederen om deze het verkeer te brengen is onder deze bepaling niet toegestaan". 16. Erg duidelijk is deze toelichting niet. Is onderzoek teneinde na te gaan of de geoctrooieerde uitvinding de exploitatie loont nog wel aan te merken als onderzoek "voor een zuiver wetenschappelijk doel"? En waarom is vereist dat de vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel of de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze ten behoeve van de proefnemingen binnen het bedrijf plaatsvindt? En wat bepaalt nu eigenlijk de vrijstelling: de aard van het onderzoek of de omstandigheid dan de handelingen ten behoeve van het onderzoek het octrooi niet aantasten? 17. In Dorhout Mees II, 8e dr. bew. door Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989), nr. 349, wordt uit de toelichting opgemaakt dat handelingen die niet zozeer het beproeven van het geoctrooieerde alswel het voorbereiden van de introductie van een door het octrooi bestreken product ten doel hebben, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van onderzoekingen te velde of onder het publiek, wanneer die voorgeschreven zijn voor een toelating van overheidswege van het betreffende product, buiten de onderzoeksvrijstelling vallen. Schutjens, Molengrafica 1990, p. 163/164, meent dat het criterium kennelijk vooral gezocht moet worden in het criterium of de onderzoekshandelingen de positie van de octrooihouder wezenlijk aantasten, terwijl Hoyng, Stoopbundel 1992, p. 43, van mening is dat uit de toelichting blijkt dat beslissend is of het doel van de handelingen onderzoek is. 18. Ik zou menen dat uit de toelichting op art. 30 lid 3 ROW, met name uit de slotzin van de aangehaalde passage uit de MvT, moet worden afgeleid dat in beginsel aan de octrooihouder voorbehouden handelingen alleen

314


dan zijn vrijgesteld, indien zij worden verricht ten behoeve van onderzoek van het geoctrooieerde met een bepaald doel. De vrijstelling wordt, anders gezegd, niet alleen gerechtvaardigd doordat de handelingen worden verricht ten behoeve van onderzoek, maar vooral door het doel van dat onderzoek. 19. De vrijstelling betreft dan in de eerste plaats handelingen ten behoeve van onderzoek met het doel op de geoctrooieerde uitvinding voort te bouwen. De reden van vrijstelling is in dit geval dat het onderzoek het algemeen belang dient, aangezien het kan bijdragen aan de ontwikkeling van de techniek. 20. In de tweede plaats betreft de vrijstelling handelingen ten behoeve van onderzoek met het doel na te gaan of exploitatie van het geoctrooieerde lonend is en met het oog op de verkrijging van een daartoe strekkende licentie. De reden van vrijstelling is in dit geval dat het onderzoek in het belang van de octrooihouder strekt; deze kan door het verlenen van een licentie zijn octrooi te gelde maken. 21. Het onderzoek in het kader van de registratieprocedure ingevolge de WGV is voornamelijk gericht op de vraag of het geneesmiddel waarvan registratie wordt verzocht de beoogde werking heeft en geen onevenredig schadelijke bijwerkingen heeft (zie art. 3 lid 1 WGV). Duidelijk is dat dit onderzoek niet tot doel heeft de ontwikkeling van de techniek te bevorderen of het belang van de octrooihouder bij het verlenen van licenties te behartigen. Het doel is het publiek te beschermen tegen het in omloop komen van ondeugdelijke en/of onveilige geneesmiddelen. 22. Hieruit volgt naar mijn mening direct dat aan de octrooihouder voorbehouden handelingen die ten behoeve van dit onderzoek worden verricht niet onder de onderzoeksvrijstelling van art. 30 lid 3 ROW vallen. Het doel van het onderzoek in het kader van de registratieprocedure ingevolge de WGV is immers niet een doel dat, blijkens de toelichting op art. 30 lid 3 ROW, vrijstelling rechtvaardigt. 23. Hetzelfde geldt indien men het doel van het onderzoek in het kader van de registratieprocedure niet zoekt in de strekking van de registratieplicht, maar in het belang van de aanvrager bij registratie. Het doel van de aanvrage tot registratie is toelating tot de markt. De ontwikkeling van de techniek, noch het belang van de octrooihouder worden daardoor gediend. 24. Op grond van dit een en ander luidt de voorlopige conclusie dat de door Pharbita in het kader van de registratieprocedure ingevolge de WGV verrichte handelingen (het vervaardigen van atenolol bevattende preparaten; het afleveren van monsters daarvan aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen) niet vallen onder de onderzoeksvrijstelling van art. 30 lid 3 ROW en dus een inbreuk opleveren op het octrooi van ICI. 25. De conclusie is voorlopig, aangezien twee punten die mogelijk een ander licht op de zaak werpen nog onderzocht moeten worden. 26. Het eerste punt betreft de ook in cassatie door Medicopharma en Pharbita aangevoerde stelling dat de monopoliepositie van de octrooihouder van een geneesmiddel na afloop van de octrooiduur feitelijk wordt verlengd met de voor de registratieprocedure benodigde periode, indien het derden niet is toegestaan reeds tijdens de looptijd van het octrooi de registratieprocedure in gang te zetten. 27. De stelling is op zichzelf juist, maar zal m.i. toch niet tot een andere conclusie kunnen leiden. Zoals de president in eerste aanleg terecht heeft overwogen (r.o. 5.4.3.5), heeft de octrooihouder nu eenmaal het recht om zich gedurende de gehele looptijd van het octrooi te verzetten tegen het verrichten van de in het eerste lid van art. 30 ROW genoemde handelingen, ook als die handelingen slechts verricht worden ter voorbereiding van activiteiten na afloop van het octrooi. Dat dit tot gevolg heeft dat derden, als het octrooi een geneesmiddel betreft, pas na het doorlopen van de registratieprocedure met het

18 oktober 1993

eigen product op de markt kunnen komen, heeft de wetgever kennelijk op de koop toegenomen. Het is, dunkt mij, in ieder geval niet een probleem dat de rechter zou mogen oplossen door aan de onderzoeksvrijstelling van art. 30 lid 3 van de ROW een ruimere strekking toe te kennen dan door de wetgever is bedoeld. 28. Daarbij is van belang dat de octrooihouder van een geneesmiddel bij het begin van de looptijd van het octrooi met een soortgelijk probleem heeft te kampen: gedurende de registratieprocedure - die overigens voor een nieuw geneesmiddel aanmerkelijk meer tijd in beslag pleegt te nemen dan voor een geneesmiddel waarvan de samenstelling en bereidingswijze gelijk zijn aan een reeds ingeschreven geneesmiddel (zie daarover Van Asselt, BIE 1989, p. 143 e.v.) - kan het geoctooieerde geneesmiddel niet op de markt worden gebracht en ziet de octrooihouder dus een deel van de octrooiduur verloren gaan. Of en hoe deze verstoringen bij zowel het begin als het einde van de looptijd van het octrooi moeten worden teniet gedaan, is een probleem dat ter regeling aan de wetgever staat. In verschillende landen, waar zich vergelijkbare problemen voordoen met betrekking tot de octrooiduur van geneesmiddelen, heeft de wetgever inmiddels ingegrepen, met name in de Verenigde Staten, in Japan en in Frankrijk. Zie Alan D. Lourie Food Drug Cosmetic Law Journal 1985, p. 351 e.v.; Schutjens BIE 1990, p. 59 e.v.; Hoyng & Fink-Hooijer, IIC 1990, p. 161 e.v.; Portal, GRUR Int. 1991, p. 89 e.v.; Huydecoper, Stoop-bundel 1992, p. 57 e.v. Ook de Europese wetgever heeft zich het probleem inmiddels aangetrokken. Zie de Verordening Nr. 1768/92 van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, PB nr. L 182 van 2.7.92, waarin, kort gezegd, de octrooihouder een aanvullende bescherming krijgt na afloop van het octrooi voor een periode die gerelateerd is aan de tijd die aan het begin van de looptijd van het octrooi verloren is gegaan door de registratieprocedure. 29. Een tweede punt dat wellicht een ander licht op de zaak kan werpen betreft het volgende. Bij Rijkswet van 3 mei 1984, Stb. 216, is goedgekeurd het op 15 december 1975 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijk markt, Trb. 1976 nr. 103. Hoewel dit verdrag (hierna: GOV) nog niet in werking is getreden, heeft Nederland, evenals een aantal andere verdragsstaten, overeenkomstig een tegelijk met het verdrag aangenomen Resolutie {Trb. 1976 nr. 103, p. 191) de nationale octrooiwetgeving aan het verdrag aangepast. Dat is gebeurd bij Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316. 30. Art. 31 onder b van het GOV bevat een regeling inzake de onderzoeksvrijstelling. De bepaling luidt: "De uit een Gemeenschapsoctrooi voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot: (...)proefnemingen die het onderwerp van de geoctrooieerde uitvinding betreffen". Zie voor de geschiedenis van deze bepaling Hoyng, Stoop-bundel 1992, p. 36 e.v. 31. De wetgever heeft in art. 31 onder b van het GOV geen aanleiding gezien art. 30 lid 3 ROW te wijzigen. In de Memorie van Toelichting bij de Rijkswet van 29 mei 1987 {Bijl. Hand. II, 1984-1985, 19 131 (R 1295), nr. 3, p. 26) heet het: "Dit lid (bedoeld is: het derde lid van art. 30, Str.) brengt zowel proefnemingen met een wetenschappelijk doel als proefnemingen, die in een bedrijfsmatig kader plaatsvinden buiten het bereik van het octrooi. Het komt overeen met artikel 31, onder b, van het verdrag". Naar het oordeel van de wetgever heeft de onderzoeksvrijstelling van art. 31 onder b van het GOV dus niet een andere, en dus met name ook niet een ruimere strekking dan de onderzoeksvrijstelling van art. 30 lid 3 ROW. 32. Dat betekent dat ook onder art. 30 lid 3 ROW, uitgelegd tegen de achtergrond van wat thans als de

18 oktober 1993


moederbepaling van dit voorschrift moet worden beschouwd, namelijk art. 31 onder b GOV, handelingen verricht in het kader van de registratieprocedure ingevolge de WGV niet zijn vrijgesteld. 33. De door de wetgever aan art. 31 onder b GOV toegekende betekenis stemt overeen met de uitleg die in andere verdragsstaten, die inmiddels ook hun nationale octrooiwetgeving aan het GOV hebben aangepast, aan de onderzoeksvrijstelling wordt gegeven. Zie de in de gedingstukken ampel besproken uitspraken van het Duitse BGH van 21 februari 1989, NJW 1990 p. 117, GRUR 1990 p. 997 (Ethofumasat) en van het Engelse Court of Appeal inzake Monsanto C. v. Stauffer Chemical Co. (1985) R.P.C. 515. In beide uitspraken wordt, naar de kern genomen, onderzoek gericht op toelating tot de markt niet geacht vrijgesteld te zijn. Zie over deze rechtspraak Schutjens, Molengrafica 1990, p. 144 e.v. en Hoyng, Stoop-bundel 1992, p. 47 e.v. 34. Onder deze omstandigheid kan de netelige vraag, of de door de wetgever bij het tot stand komen van de aanpassingswetgeving kenbaar gemaakte opvatting over de betekenis van art. 31 onder b van het GOV de rechter bindt, indien mocht blijken dat in de andere verdragsstaten een andere uitleg wordt gegeven, onbesproken blijven. Ik wijs er nog op dat het GOV inmiddels bij accoord van 15 december 1989, Trb. 1990 nr. 121, is gewijzigd. Bij deze wijziging is de bepaling inzake de onderzoeksvrijstelling verplaatst van art. 31 onder b naar art. 27 onder b, maar overigens ongemoeid gelaten. 35. Geen van beide punten werpt, zo volgt, een ander licht op de zaak. De voorlopige conclusie dat de door Pharbita in het kader van de registratieprocedure ingevolge de WGV verrichte handelingen niet onder de onderzoeksvrijstelling van art. 30 lid 3 ROW vallen en dus een inbreuk opleveren op het octrooi van ICI kan dus blijven staan. Dit betekent dat de aangevallen beslissing van het hof, wat er ook zij van de gronden waarop die beslissing berust, juist is. Onderdeel 2 van het middel zal moeten falen. 36. Onderdeel 3 van het middel bestrijdt r.o. 5 van het arrest van het hof. In die rechtsoverweging verwerpt het hof grief V tegen het vonnis van de president. 37. Voor zover het onderdeel zich keert tegen de door het hof aan de onthoudingsverklaring gegeven uitleg moet het falen. De uitleg van het hof komt erop neer dat de onthoudingsverklaring (de telefax d.d. 31 oktober 1989) onvoldoende is om daaruit af te leiden dat Medicopharma en Pharbita de bedoelde advertentie als inbreukmakend beschouwden en niet zouden herhalen. Dit oordeel, feitelijk als het is, kan in cassatie op juistheid niet worden onderzocht. Het is ook niet onbegrijpelijk, nu in de verklaring (als productie 7 in eerste aanleg overgelegd door ICI) met zoveel woorden wordt gesteld: "Deze verklaring zal niet kunnen worden opgevat als een erkenning van de stelling dat de litigieuze advertentie een aanbod als bedoeld in artikel 30 ROW inhield". 38. Voor zover het onderdeel voorts wil betogen dat het er niet toe doet of Medicopharma en Pharbita hun handelingen als inbreukmakend beschouwden, noch ook of de advertentie een verboden handeling in de zin van art. 30 lid 1 ROW oplevert, aangezien Medicopharma en Pharbita zich in de verklaring in algemene zin hadden verbonden tot onthouding van octrooiinbreuk, zal het onderdeel evenmin kunnen slagen. De president oordeelde bij het in eerste aanleg gewezen vonnis de bedoelde omstandigheden wel van belang voor de vraag of het door ICI gevraagde verbod kan worden opgelegd (r.o. 5.3.2). Tegen dit oordeel richtte grief V zich niet, zodat het hof daarvan mocht uitgaan en kennelijk ook is uitgegaan. 39. Onderdeel 3, dat voor het overige (onder 3.3) zelfstandige betekenis mist, is dus tevergeefs voorgesteld. 40. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

315

d) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan: - (i) Toen zij dit kort geding begon, was ICI houdster van het Nederlands octrooi 162.363, dat haar onder dagtekening van 18 april 1980 was verleend voor, kort gezegd, een werkwijze tot het bereiden van bepaalde geneesmiddelen alsmede de onder toepassing van deze werkwijze gevormde geneesmiddelen. Op 20 februari 1990, tijdens het geding in appel, verstreek de termijn waarvoor dit octrooi was verleend. - (ii) Tot voormelde geneesmiddelen behoort de stof bekend onder de generieke naam "atenolol", welke stof bijzonder geschikt is als bloeddrukverlagende en hartslagregulerend middel. - (iii) In het hier te lande verspreide tijdschrift SCRIP van 18 augustus 1989 hebben Pharbita en Medicopharma per advertentie atenolol aangeboden. - (iv) ICI heeft hun daarop een zgn. onthoudingsverklaring voorgelegd. Bij telefax van 31 oktober 1989 van hun raadsman aan de raadsman van ICI hebben Pharbita en Medicopharma deze aanvaard, evenwel onder voorbehoud voor "handelingen met betrekking tot het geoctrooieerde in het kader van een verzoek tot registratie ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening". - (v) ICI heeft in een en ander aanleiding gevonden in dit kort geding het hiervoor onder 1. vermelde verbod te vorderen. - (vi) De President heeft deze vordering toegewezen. Hij was vooreerst van oordeel dat de tekst van de advertentie geen andere conclusie toelaat dan dat Pharbita en Medicopharma daarbij atenolol ten verkoop aanboden; dat echter óók in hun, weinig geloofwaardige lezing volgens welke hun aanbod slechts zou hebben gezien op levering na het verstrijken van de duur van voormeld octrooi, de advertentie inbreuk op dat octrooi zou opleveren; en dat de gemaakte inbreuk het opleggen van het gevorderde verbod rechtvaardigde. De President heeft zich vervolgens afgevraagd of dit verbod mede de handelingen moest omvatten waarvoor Pharbita en Medicopharma het hiervoor onder (iv) weergegeven voorbehoud hadden gemaakt. Ervan uitgaande dat Pharbita en Medicopharma niet hadden betwist dat de daarbij bedoelde handelingen - het volgens de geoctrooieerde werkwijze vervaardigen van atenolol bevattende geneesmiddelen en het ter beschikking stellen van monsters daarvan aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen - behoren tot die welke ingevolge art. 30 lid 1 ROW aan de octrooihouder zijn voorbehouden, heeft de President geoordeeld dat voormelde vraag alleen dan ontkennend moest worden beantwoord indien die handelingen konden worden aangemerkt als handelingen bedoeld in art. 30 lid 3 van deze wet. Daarvan was evenwel, naar het oordeel van de President, geen sprake. - (vii) Op het daartegen door Pharbita en Medicopharma ingestelde hoger beroep heeft het Hof het vonnis van de President bekrachtigd. Hiertegen keert zich het middel. 3.2 Het eerste onderdeel van het middel strekt, mede blijkens de daarop gegeven toelichting, ten betoge dat de in 3.1 onder (iv) en (vi) bedoelde handelingen - in het onderdeel aangeduid als: "proefproductie en registratieaanvrage van het geneesmiddel atenolol als generiek preparaat" - niet vallen onder die welke krachtens art. 30 lid 1 aan de octrooihouder zijn voorbehouden en verwijt het Hof zulks te hebben miskend dan wel de desbetreffende stellingen van Medicopharma en Pharbita zonder motivering terzijde te hebben gesteld. Het onderdeel verliest uit het oog: (a) dat de President, zoals in 3.1 onder (vi) reeds is aangestipt, had vastgesteld dat Medicopharma en Pharbita niet hadden betwist dat voormelde handelingen "op zichzelf tot het

316


uitsluitend recht van de octrooihouder behoren"; (b) dat het Hof blijkens zijn rov. 3 in de door Medicopharma en Pharbita tegen het vonnis van de President aangevoerde grieven kennelijk - en begrijpelijkerwijs - niet een bestrijding van deze vaststelling heeft gelezen en daaraan, nu het hier niet een de openbare orde rakende vraagt betreft, dus was gebonden; (c) en dat deze uitleg van hun grieven door Medicopharma en Pharbita in cassatie niet wordt bestreden. Het onderdeel is derhalve tevergeefs voorgesteld. 3.3.1 Onderdeel 2 stelt opnieuw de door President en Hof ontkennend beantwoorde vraag aan de orde of het volgens de geoctrooieerde werkwijze vervaardigen van atenolol bevattende geneesmiddelen en het ter beschikking stellen van monsters daarvan aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen kan worden aangemerkt als "handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel" in de zin van art. 30 lid 3. 3.3.2 Artikel 30 lid 3 is in de Rijksoctrooiwet ingevoegd bij de Wet van 12 januari 1977, Stb. 160 en brengt, blijkens de daarop in de Memorie van Toelichting (Bijl. Hand. II 1974-1975, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 49) gegeven - in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 15 volledig geciteerde - toelichting, een uitzondering aan de op het eerste lid: handelingen die volgens dat lid "tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren" en die daarom, als zij door een ander dan deze worden verricht, in beginsel inbreuk opleveren, worden niet als zodanig beschouwd "indien zij uitsluitend geschieden uit een oogpunt van onderzoek". Wijst reeds het gebruik van het woord "uitsluitend" in tekst en toelichting op de bedoeling om op de rechten van de octrooihouder slechts een beperkte uitzondering toe te laten, deze bedoeling komt voorts daarin tot uitdrukking dat het noodzakelijk werd geoordeeld ook de - blijkbaar op zichzelf te ruim geacht - woorden "uit een oogpunt van onderzoek" nader in te perken. Deze inperking ligt besloten in de gekozen formule "handelingen (...) dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde" en is verder verwoord in de daarop gegeven toelichting. De formule beoogt, blijkens die toelichting, vooreerst codificatie van wat in doctrine en rechtspraak reeds was aanvaard, nl. dat hoe extensief het uitsluitend recht van de octrooihouder ook behoort te worden opgevat, daaronder niet vallen "proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel". Daarnaast beoogt zij vast te leggen wat tot dan omstreden was, nl. dat ook "proefnemingen in of voor een bedrijf' kunnen worden vrijgelaten indien en voor zover zij "het octrooi niet wezenlijk aantasten", waarmede men klaarblijkelijk tot uitdrukking beoogde te brengen: indien en voor zover de proefnemingen (uitsluitend) worden ondernomen ter bevordering van enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals nagaan of de uitvinding in praktijk kan worden gebracht dan wel verder kan worden ontwikkeld. Hetzelfde restrictieve oogmerk komt tot uitdrukking in de - in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 15 eveneens volledig geciteerde - reactie van de regering op de - van instemming met dat oogmerk getuigende uitnodiging van het Voorlopig Verslag (Bijl. Hand. II 1975-1976, 13 209 (R 967), nr. 7, blz. 4) te willen bevestigen "dat art. 30 lid 3 geen marktonderzoek of fabricage op grote schaal toestaat". 3.3.3 In het licht van deze wetsgeschiedenis is art. 30 lid 3 een restrictief te interpreteren bepaling krachtens welke handelingen "dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde", die in beginsel octrooi-inbreuk opleveren, geoorloofd zijn indien en voor zover zulks door het doel van het onderzoek wordt gerechtvaardigd. Dat is slechts het geval als degene die het onderzoek verricht, stelt en zonodig bewijst dat zijn onderzoek uitsluitend van

18 oktober 1993

zuiver wetenschappelijke aard is dan wel enkel is gericht op enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals het verder ontwikkelen der techniek. Te dezen brengt zulks mee dat voormeld oordeel van President en Hof juist is: voor zover bij het volgens de geoctrooieerde werkwijze vervaardigen van atenolol bevattende geneesmiddelen en het ter beschikking stellen van monsters daarvan aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen als sprake was van "onderzoek van het geoctrooieerde", geschiedde dat onderzoek niet voor een zuiver wetenschappelijk doel, noch voor enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel; Medicopharma en Pharbita beoogden met dat onderzoek immers niet het verder ontwikkelen der techniek, maar slechts reeds tijdens de duur van het octrooi datgene te verrichten wat ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is vereist teneinde het reeds bekende, door het octrooi beschermde geneesmiddel onmiddellijk na afloop van het octrooi hunnerzijds op de markt te kunnen brengen. 3.3.4 Op het voorgaande stuiten alle klachten van onderdeel 2 af. 3.4 Ook onderdeel 3 kan niet tot cassatie leiden. Het mist feitelijke grondslag voor zover het ervan uitgaat dat het door de President gegeven en door het Hof bekrachtigde verbod op enig ander handelen van Medicopharma en Pharbita was gebaseerd dan op het plaatsen van de in 3.1 onder (iii) bedoelde advertentie en het faalt voor zover het opkomt tegen het oordeel van het Hof dat de President deze advertentie terecht heeft aangemerkt als een octrooi-inbreuk welke, gegeven de verdere omstandigheden van het geval (waaronder: dat Medicopharma en Pharbita het inbreukmakend karakter van de advertentie niet erkenden), een verbod van (verdere) inbreuken rechtvaardigde. Dit oordeel is juist voor zover het Hof daaraan ten grondslag heeft gelegd dat ook al zou de (voor afloop van het octrooi verschenen) advertentie slechts een aanbod inhouden het onder het octrooi vallende geneesmiddel (pas) na afloop van het octrooi te verkopen en te leveren, zulks een "aanbieden" in de zin van art. 30 lid 1 en dus octrooi-inbreuk zou opleveren, en berust voor het overige op waarderingen van feitelijke aard welke in cassatie niet op hun juistheid kunnen worden onderzocht, die niet onbegrijpelijk zijn en die, zeker in dit kort geding, niet nader behoefden te worden gemotiveerd. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Medicopharma en Pharbita in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van ICI begroot op ƒ457,20 aan verschotten en ƒ 2.500,- voor salaris. Enz. ') De onderzoeksvrijstelling. Art. 30 lid 1 Row. somt de handelingen op die derden slechts met toestemming van de octrooihouder mogen verrichten. Daaronder bevindt zich het vervaardigen. Het derde lid maakt hierop een uitzondering voor wat betreft handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde. Deze uitzondering maakt het derden mogelijk het effect van het exclusieve octrooirecht te ontgaan. Zij zullen pogen de uitzondering zo ruim mogelijk uit te leggen. In het onderhavige geval vervaardigden Medicopharma en Pharbita een geneesmiddel op basis van atenolol en vroegen een registratie voor dit geneesmiddel aan ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. De toegepaste werkwijze viel onder de beschermingsomvang van het octrooi 162.363 van ICI. Zij beriepen zich jegens ICI op de onderzoeksvrijstelling, aanvoerende dat die ook betrekking heeft op onderzoek om na te gaan of een rendabele exploitatie van de geoctrooieerde uitvinding mogelijk is. In zijn meest vergaande consequentie betekent deze stelling dat de octrooihouder niets kan ondernemen tegen handelingen die de daadwerkelijke exploitatie voorbereiden. Daaronder zouden dan bijvoorbeeld ook vallen het verzenden van proefmonsters en het verrichten van marktonderzoek. Vóórdat de onderzoeksvrijstelling in 1977 in art. 30 werd

18 oktober 199"


opgenomen werd hij door rechtspraak en doctrine reeds aanvaard voor proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel. Dat werd doorgaans gebaseerd op het argument dat de desbetreffende handeling in dat geval niet werd verricht in of voor het bedrijf. De wetshistorie toont aan dat de onderzoeksvrijstelling niet tot dergelijk onderzoek beperkt bleef, maar dat daar ook onder vallen proefnemingen in of voor een bedrijf indien en voorzover zij het octrooi niet wezenlijk aantasten. De HR verstaat dit als proefnemingen die worden ondernomen ter bevordering van enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals nagaan of de uitvinding in de praktijk kan worden gebracht danwei verder kan worden ontwikkeld. De strekking van de octrooiwet is tweeledig. Aan de octrooihouder wordt een uitsluitend recht verleend enerzijds om hem te stimuleren uitvindingen openbaar te maken ter bevordering van de voortgang van de techniek, anderzijds om hem voor de uitvinding te belonen. Zonder dergelijke beloning zou hij de uitvinding wellicht niet hebben gedaan of niet hebben geopenbaard. Het onderzoek moet dus volgens het door de HR gegeven criterium als het niet zuiver wetenschappelijk is ten doel hebben de verdere ontwikkeling van de techniek of de beloning van de octrooihouder. Dit laatste is in lijn met de passage in de MvT waar aan de woorden 'teneinde na te gaan of de geoctrooieerde uitvinding de exploitatie loont" is toegevoegd "en daarmede het verkrijgen van een licentie". De opvatting van de HR is in lijn met die van de ons omringende landen. Zie Schutjens, Molengrafica 1990; Hoyng, Stoop bundel en A.-G. Strikwerda in zijn conclusie voor het onderhavige arrest. Hij spoort ook met de resolutie van de AIPPI, genomen in Tokyo 1992 naar aanleiding van de discussie over vraag 105. Het arrest maakt duidelijk dat handelingen ter voorbereiding van een commerciële exploitatie na afloop van het octrooi inbreuk op dat octrooi maken. Het plaatsen van advertenties vóór de afloop van het octrooi ten behoeve van verkoop na afloop daarvan is inbreuk. Hetzelfde geldt voor het alvast aanvragen van de voor verkoop benodigde vergunning. Dat laatste bestreden Medicopharma en Pharbita door het voor die vergunning benodigde onderzoek te kwalificeren als een onderzoek, bedoeld in art. 30 lid 3 Row. Dat onderzoek dient echter niet het verder ontwikkelen van de techniek noch het belang van de octrooihouder. Het belang van de octrooihouder eist dat hij zijn voorsprong op derden kan handhaven tot het moment, waarop het octrooi vervalt. Doorgaans zal de octrooihouder de gewraakte handelingen van de derde die tot het verkrijgen van de vergunning hebben geleid, pas ontdekken wanneer de derde kort na het verval van het octrooi het geneesmiddel op de markt brengt en over de benodigde vergunning blijkt te beschikken. Zijn octrooirecht kan de octrooihouder niet uitoefenen ten behoeve van een verbod. Wel heeft hij recht op schadevergoeding of winstafdracht. Maar welke schade heeft hij geleden? De verhandeling heeft immers pas na het verval van het octrooi plaatsgevonden. Het is onmiskenbaar dat de derde een voordeel heeft genoten uit zijn onrechtmatige handelingen: de verkregen tijdwinst. Er is veel voor te zeggen de derde te verbieden van de registratie gebruik te maken voor de duur van de periode die met het verkrijgen daarvan gemoeid is, te rekenen vanaf de dag van het verval van het octrooi. De Haagse President achtte een dergelijke vordering toewijsbaar, zij het dat het vonnis niet op tegenspraak werd gewezen [gepubliceerd in dit nummer na het onderhavige arrest, n r 8 2 ; Red.]. Voor de rechtsgrond van een dergelijk verbod zou men kunnen denken aan een verbod te genieten van een onrechtmatig verkregen voorsprong, danwei aan een schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom (vgl. ook Hof Den Haag 16 jan. 1992, BIE1993, p. 44 inzake Wavin/Pipeliners). Het zou efficiënt zijn voor de octrooihouder indien het College een vergunningaanvraag niet in behandeling zou nemen zolang het octrooi nog loopt. Dit is moeilijk afdwingbaar zonder hulp van de wetgever omdat het College immers een wettelijke taak vervult en zelf niet handelt in strijd met het octrooirecht. Tenzij je het verstrekken van een vergunning zou willen aanmerken als het verschaffen van middelen tot inbreuk in de zin van art. 44A Row. of als medeplichtigheid in de zin van artikel 48 Sw j° artikel 45 Row. Ste.

317

Nr 82. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 oktober 1992. (Terfenadine) Mr H.J. van den Hul. Art. 30, lid 3 Rijksoctrooiwet. Toewijzing van verbod jegens gedaagde haar preparaten Terfenadine binnen veertien maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi van eiseres te verhandelen nu gedaagde vóór het verstrijken van die geldigheidsduur de registratie van het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft gevraagd en verkregen. 1. Merrei Dow Pharmaceuticals Inc. te Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten van Amerika, en 2. Brocades Pharma B.V. te Leiderdorp, eiseressen [in kort geding], procureur Mr R.E.P. de Ranitz, tegen Pharbita B.V. te Zaandam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr D. den Hertog. 2. De feiten In dit geding wordt van het navolgende uitgegaan. - Eiseresse sub 1 is houdster van het Nederlandse octrooi 175.410, haar verleend voor een "werkwijze voor het vervaardigen van een farmaceutisch preparaat met antihistaminische, bronchodilatoire en anti-allergische werking, daarmee verkregen farmaceutische preparaten, en werkwijze voor het bereiden van een verbinding geschikt voor toepassing bij voornoemde werkwijze". Het octrooi expireert op 22 januari 1993. - Het volgens de geoctrooieerde werkwijze gevormde farmaceutische preparaat heeft de soortnaam Terfenadine. - Eiseresse sub 2 heeft met betrekking tot Terfenadine een exclusieve licentie voor Nederland. - Uit de Staatscourant van 9 juni 1992 (Registers van farmaceutische produkten) blijkt dat gedaagde van het College ter beoordeling van geneesmiddelen registratie heeft verkregen voor Terfenadine 120 "pharbita" tabletten 120 en 60 mg. - De verkoopprijs van Terfenadine bedraagt ƒ 10,- per gram. 3. De vorderingen, de grondslag en het verweer Na vermindering van eis bij akte ter zitting vorderen eiseressen een bevel aan gedaagde haar preparaten Terfenadine niet eerder op de Nederlandse markt aan te bieden of af te leveren dan 14 maanden na het verstrijken van de looptijd van genoemd octrooi, op straffe van een dwangsom van ƒ 5 0 , - per gram Terfenadine-produkt, alsmede een bevel om in genoemde periode de verkregen registraties niet aan een derde over te dragen, op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- per dag. Eiseressen gronden hun vorderingen - kort gezegd op de onder 2 weergegeven feiten en op de stelling dat gedaagde door het verrichten van handelingen die hebben geleid tot de registratie inbreuk heeft gepleegd op het octrooi van eiseresse sub 1. Gedaagde refereert zich aan het oordeel van de President, met dien verstande dat zij verzoekt de dwangsom per gram Terfenadine te stellen op ƒ 20,- per gram. Blijkens haar akte wenst gedaagde niet geacht te worden haar standpunt over de reikwijdte van art. 3 lid 3 ROW (bedoeld zal zijn art. 30 lid 3 ROW) zoals ingenomen in de procedure bekend onder rolnummer 89/2254, te hebben verlaten. Zij refereert zich thans (blijkbaar) slechts omdat in die procedure haar standpunt in twee instanties is verworpen en cassatie aanhangig is. 4. Beoordeling van de vorderingen Gelet op de referte door gedaagde komen de vorderingen voor toewijzing in aanmerking. Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom wordt het volgende overwogen. Deze dient in het algemeen


318

zodanig te zijn dat gedaagde reeds hierdoor van het plegen van de verboden handelingen wordt weerhouden. Gedaagde meent dat dit reeds bij een dwangsom ter hoogte van tweemaal de verkoopprijs het geval zal zijn. Eiseressen menen dat commerciële overwegingen gedaagde er toe kunnen brengen (tijdelijk) een dwangsom van ƒ 20,- per gram op de koop toe te nemen. Zonder nader verweer op dit punt komt dit niet geheel onaannemelijk voor. Nu ook geen overwegende bezwaren tegen de gevorderde dwangsom zijn aangevoerd of gebleken zal deze worden vastgesteld conform de eis. Aangezien een kostenveroordeling geen deel uitmaakt van de gewijzigde eis zullen de kosten worden gecompenseerd als na te melden. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Beveelt gedaagde haar preparaten Terfenadine niet eerder op de Nederlandse markt aan te bieden of af te leveren dan veertien maanden na 22 januari 1993, op straffe van een dwangsom van ƒ 50,- per gram Terfenadine-produkt. Beveelt gedaagde om de verkregen registraties niet aan een derde over te dragen binnen een periode van veertien maanden na 22 januari 1993, op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- per dag. Compenseert de kosten zodanig dat elke partij de eigen kosten draagt. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr 83. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 30 oktober 1991. (aspartaam) Mrs J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en J.H.P.J. Willems. Art. 53 Rijksoctrooiwet en art. 60 Europees Octrooi Verdrag. Eiseres stelt dat de uitvinding als beschreven in het octrooi het resultaat is van gezamenlijk onderzoek. Zij beroept zich daartoe op een door partijen opgesteld rapport dat de resultaten van eiseresses onderzoek vastlegt, aangeduid als "Tosoh-11". Onderzocht dient te worden of de door het octrooi beschermde uitvinding geheel of ten dele het resultaat is van het in Tosoh-11 beschreven onderzoek. Voorzover het conclusie 9 betreft dient te worden onderzocht of de kristallen verkregen volgens de in Tosoh-11 genoemde werkwijzen (reeds) waren te beschouwen als een nieuwe stof in de zin van het octrooi. Noch uit Tosoh-11 of het door eiseres overgelegd analyserapport, noch anderszins blijkt dat partijen zich van de eventuele gunstige eigenschappen van het door statisch koelen gekristalliseerde aspartaam bewust waren en hieraan zonder meer de oplossing voor de bestaande problemen van de kristallisatie van aspartaam op industriële schaal konden ontlenen. Van een nieuwe stof in octrooirechtelijke zin kan eerst sprake zijn wanneer de rechthebbende zich ervan bewust is dat van een nieuwe stof sprake is. Pas dan kan sprake zijn van een recht op bescherming door een octrooi. Dat is in casu niet het geval. De door de conclusies 1 t/m 7 beschreven werkwijze en de door conclusie 8 beschermde stof kunnen niet worden beschouwd als het resultaat van gezamenlijk onderzoek, zodat eiseres daarop geen recht kan doen gelden. Eiseres kan evenmin recht doen gelden op conclusie 9 van het octrooi, omdat de kristallen verkregen volgens de werkwijzen beschreven in Tosoh-11 geen nieuwe stof in de zin van die conclusie vormen?) ') Noot op blz. 320; Red.

18 oktober 1993

Tosoh Corporation te Tokio, Japan, eiseres, procureur Mr C.J.J.C. van Nispen, tegen Ajinomoto Co. Inc. te Tokio, Japan, gedaagde, procureur Mr G.L. Kooy, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam. Rechtsoverwegingen: I. Vaststaande feiten. 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast: 1.1. Ajinomoto is houdster van het Europese octrooi nr. 091.787, waarin onder meer Nederland is aangewezen, waarvan de verlening is gepubliceerd op 4 september 1985, hierna te noemen: het octrooi. De prioriteitsdatum van het octrooi is 12 april 1982. Het octrooi is verleend voor een "Process for crystallizing alpha-L-aspartylL-phenylalanine-methyl ester" 1.2. Conclusie 1 van het octrooi luidt: " 1 . A. process for crystallizing L-a-aspartylL-phenylalanine methyl ester from its aqueous solution by cooling, characterised in that it comprises adjusting the initial concentration of the ester so that the amount of precipitated solid phase formed after cooling is about 10 g or more per Utre of solvent, cooling the solution by conductive heat transfer to form an apparently sherbet-like pseudo solid phase without effecting forced flow (that is to say without mechanical stirring or the like), and, if necessary, further cooling the system after formation of the pseudo solid phase." 1.3. Conclusie 8 van het octrooi luidt: "L-ct-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester crystals obtained by a process as claimed in any of claims 1 to7" 1.4. Conclusie 9 van het octrooi luidt: "L-a-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester crystals having a crystal structure as shown in Figures IA and 1B of the drawings." 1.5. De figuren IA en 1B bestaan uit met een zogenaamde "scanning electron microscope (SEM)" vervaardigde foto's die, in een vergroting van resp. 58 maal en 580 maal, langwerpige kristallen tonen, die in de beschrijving van het octrooi (kolom 3 regels 38/39) "bundled large-diameter APM crystal aggregates" worden genoemd. 1.6. Tussen partijen heeft van 24 mei 1977 tot 23 mei 1979 een overeenkomst gegolden (waaraan ook een derde, te weten Sagami Chuken, deelnam) tot het gezamenlijk verrichten van research, die tot doel had: "to establish the commercial manufacturing method of Aspartame having the ST Process as its basis, and thereby to effect early commercialization of Aspartame". 1.7. Artikel 9 van deze samenwerkingsovereenkomst vermeldt in Engelse vertaling voor zover hier van belang: "The results of the Research, entitlements to be granted industrial property rights, or industrial property rights themselves resulting from the Research , are owned jointly by the three parties, , and each party's share of these shall in principle be one-third." 1.8. Na afloop van deze researchovereenkomst hebben partijen als aanvulling op deze overeenkomst een memorandum d.d. 24 juli 1979 uitgewisseld "for the purpose of confirming the results of the Research and to clarify its future use." 1.9. Artikel 4 van dit memorandum luidt: "It is confirmed that the results of the Research are the technical results specified in the reports etc. listed in the attached Schedule 3, and basic data relating thereto." In Schedule 3 wordt onder meer genoemd het stuk "Technical data on manufacture of Aspartame bij STA

18 oktober 1993


Process No. 11 (Toyo) 20th Dec, 1978", welk stuk tussen partijen bekend is als: "Tosoh-11" en als zodanig ook hierna zal worden aangeduid. 1.10. Tosoh-11 maakt op pagina 12 onder het opschrift: "Repeating experiments for DKP removal from APM" melding van een vijftal experimenten (CAD-301 t/m CAD-305). Ten aanzien van deze vijf experimenten geldt dat in de beschrijving is opgenomen: "Crystallized by cooling (one over night in a refrigerator 6-7 ° C)". II. Vorderingen en verweer. 2. Tosoh vordert - zakelijk weergegeven - dat de mede-eigendom van het octrooi aan haar zal worden toegewezen en dat Ajinomoto zal worden veroordeelt er voor zoveel nodig haar medewerking aan te verlenen dat het octrooi mede ten name van Tosoh wordt gesteld, zulks op verbeurte van een dwangsom. 3. Tosoh baseert haar vorderingen op artikel 53 Rijksoctrooiwet (ROW) juncto artikel 60 van het Europees Octrooiverdrag (EOV), stellende dat de uitvinding als beschreven in het octrooi is een van "the results of the research" met betrekking waartoe aanspraken op het octrooi haar contractueel in mede-eigendom toekomen. 4. Tosoh baseert zich met name op de stelling dat in Tosoh-11 een werkwijze beschreven wordt welke niet verschilt van de werkwijze als beschreven in conclusie 1 van het octrooi, terwijl het daarbij verkregen aspartaam (L-a-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester) bestaat uit "bundle-like" kristallen. 5. Ajinomoto voert gemotiveerd verweer. III. Beoordeling van het geschil: 6. Tosoh stelt dat de uitvinding als beschreven in het octrooi het resultaat is van gezamenlijk onderzoek in de zin van de samenwerkingsovereenkomst zoals aangevuld door het memorandum van 1979. Tosoh beroept zich daartoe op Tosoh-11 en stelt dat de werkwijze beschreven in de conclusies 1 t/m 7 van het octrooi geheel overeenstemmen met de werkwijzen beschreven in Tosoh-11, en meer in het bijzonder met de werkwijzen aangeduid als CAD-301 en ES-106, terwijl de voortbrengsels beschreven in de conclusie 9 overeenstemmen met de kristallen verkregen met genoemde werkwijzen. Ajinomoto betwist dit en stelt van haar kant dat de uitvinding het resultaat is van eigen inventieve arbeid verricht na beëindiging van de samenwerking. 7. De stelling van Tosoh komt er na het oordeel van de rechtbank op neer dat onderzocht dient te worden of de door het octrooi beschermde uitvinding geheel of ten dele het resultaat is van het in Tosoh-11 beschreven onderzoek. Voorzover het conclusie 9 betreft dient derhalve te worden onderzocht of de kristallen verkregen volgens de in Tosoh-11 genoemde werkwijzen (reeds) waren te beschouwen als een nieuwe stof in de zin van het octrooi. Bij dit onderzoek is naar het oordeel van de rechtbank niet van belang of partijen in de samenwerkingsperiode voorts nog hebben gesproken over kristallisatie van aspartaam, al dan niet op industriële schaal, of daarnaar onderzoek hebben gedaan, omdat Tosoh niet heeft gesteld dat de uitvinding mede het resultaat is van in die gesprekken ontwikkelde inzichten respectievelijk van dat onderzoek. 8. De rechtbank stelt voorop dat, hoewel tussen partijen voor deze rechtbank onder rolnummer 90/5337 een procedure aanhangig is waarin onder meer de nietigverklaring van het octrooi wordt gevorderd, het er in deze procedure voor moet worden gehouden dat het octrooi rechtsgeldig is verleend. Anders dan Ajinomoto bij pleidooi heeft betoogd, houdt die aanname niet in dat daarmee de ter staving van die nietigheidsvordering aangevoerde argumenten reeds nu als verworpen moeten worden aangemerkt. Het daarop gegronde verweer van Ajinomoto (pleitnota, pag. 8-9) moet dan ook worden gepasseerd. 9. Volgens conclusie 1 heeft het octrooi betrekking op

319

een werkwijze voor het kristalliseren van aspartaam. Hierbij wordt een waterige oplossing, met een zodanige beginconcentratie dat de hoeveelheid vaste fase na koelen ongeveer 10 gram of meer per liter bedraagt, gekoeld door middel van warmtegeleiding zonder roeren, waarbij een sorbet-achtige pseudo vaste fase ontstaat. Uit de beschijving en de tekeningen blijkt echter dat het octrooi is beperkt tot een proces voor het op industriële schaal door kristallisatie isoleren van aspartaam uit een reactiemengsel (kolom 1, r. 26 - kolom 2, r. 2). Bij de gebruikelijke kristallisatieprocedures ontstaan fijne naaldjes, die grote nadelen met zich mee brengen. Zo houden ze veel water vast, waardoor veel tijd en energie voor ontwateren en drogen nodig is, koeken ze vast aan de wand en de koelelementen van de kristallisator en hebben ze een groot specifiek volume. De voor andere materialen bekende werkwijze, het langzaam koelen van een oplossing van lage concentratie, levert voor aspartaam geen verbetering op. De uitvinding geeft hiervoor een oplossing doordat anders dan bij industriële kristallisatieprocessen gebruikelijk is - tijdens het koelen niet in de oplossing wordt geroerd. Daarbij blijken de door de geoctrooieerde werkwijze verkregen kristallen bovendien een aantal verrassende eigenschappen te vertonen, zoals een grotere sterkte en een hogere oplossnelheid. 10. Uit Tosoh-11 (blz. 12) kan worden afgeleid dat uit oplossingen van 500 ml waaraan naast aspartaam twee gebruikelijke reactieproducten zijn toegevoegd en die zijn onderworpen aan een behandeling met een ionenwisselaar, na koelen "one over night in a refrigerator 6-7 °C", aspartaam met een opbrengst van 64,5% of hoger en een zuiverheid van 97,9% of hoger is gekristalliseerd. 11. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat tijdens de kristallisatiestap van de op blz. 12 beschreven experimenten niet is geroerd en dat ook wat de concentratie betreft en de wijze van warmteoverdracht (geleiding) de beschrijving overeenstemt met conclusie 1 van het octrooi. 12. Niettemin is de rechtbank van oordeel dat aan die beschrijving niet het inzicht valt te ontlenen dat de nadelen van de gebruikelijke industriële kristallisatieprocessen voor aspartaam konden worden opgeheven door het koelen zonder roeren van een oplossing met een bepaalde minimumconcentratie aan aspartaam. Uit die experimenten blijkt slechts dat op de beschreven wijze op laboratoriumschaal aspartaam met een hoge graad van (chemische) zuiverheid met goede opbrengst kon worden verkregen. Dat Ajinomoto daarnaast ook de beschikking had over kristallen verkregen uit experiment E-106 doet daaraan niet af, omdat bedoeld inzicht daaraan evenmin zonder meer kon worden ontleend, ook niet in samenhang met de (summiere) beschrijving in Tosoh-11. Noch uit Tosoh-11 of het als productie XII door Tosoh overgelegde analyserapport, noch anderszins blijkt dat partijen zich van de eventuele gunstige eigenschappen van het door statisch koelen gekristalliseerde aspartaam bewust waren en hieraan zonder meer de oplossing voor de bestaande problemen van de kristallisatie van aspartaam op industriële schaal konden ontlenen. 13. Tosoh meent dat zij in elk geval gerechtigd is tot kort gezegd - conclusie 9 van het octrooi omdat het aspartaam resulterend uit de experimenten CAD-301 en ES-106 geheel overeenstemt met het aspartaam volgens conclusie 9. Tosoh wijst daartoe op de herhaling van bedoelde proeven in 1991 onder toezicht van door haar aangezochte deskundigen. Uit SEM-foto's van het bij die herhalingen verkregen aspartaam blijkt volgens Tosoh de identiteit met het aspartaam volgens conclusie 9, zoals afgebeeld in de figuren IA en 1B van het octrooischrift. Met andere woorden: ook het aspartaam volgens CAD-301 en ES-106 bestond reeds uit "bundled crystals" in de zin van het octrooi.

320


14. De rechtbank deelt de opvatting van Tosoh niet. Van een nieuwe stof in octrooirechtelijke zin kan eerst sprake zijn wanneer de rechthebbende zich ervan bewust is dat van een nieuwe stof sprake is. Pas dan kan sprake zijn van een recht op bescherming door een octrooi. In octrooirechtelijke zin hadden aspartaam CAD-301 en ES-106 dus niet te gelden als een nieuwe stof in de zin van het octrooi. Pas nadat Ajinomoto zich ervan bewust was een stof met een bijzondere structuur (bedoeld is waarschijnlijk morfologie) en bijzondere eigenschappen in handen te hebben was sprake van de nieuwe stof "aspartaam met bundled crystals". 15. De conclusie luidt dat de door de conclusies 1 tot en met 7 van het octrooi beschreven werkwijze en de door conclusie 8 beschermde stof niet kunnen worden beschouwd als het resultaat van gezamenlijk onderzoek in de zin van de - aangevulde - samenwerkingsovereenkomst, zodat Tosoh daarop geen recht kan doen gelden. Tosoh kan evenmin recht doen gelden op conclusie 9 van het octrooi, omdat de kristallen verkregen volgens de werkwijzen beschreven in Tosoh-11 geen nieuwe stof in de zin van die conclusie vormen. 16. De vorderingen van Tosoh zijn derhalve ongegrond en zullen worden afgewezen met veroordeling van Tosoh als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Beslissing: De rechtbank: - wijst de vorderingen af; - veroordeelt Tosoh in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ajinomoto begroot op ƒ250,- voor verschotten en ƒ10.800,- voor salaris voor haar procureur. Enz. ') Opeising en nieuwheid. In het hierboven afgedrukte vonnis heeft de Haagse Rechtbank stelling genomen ten aanzien van twee vragen, die - althans in het licht van de rechtspraak en de literatuur hier te lande - nieuw en daardoor min of meer open zijn, terwijl over hun beantwoording verschillend kan worden gedacht. Daarom en omdat als gevolg van een schikking het tegen dat vonnis ingestelde appel zonder gevolg zal blijven, lijkt het nuttig op die twee vragen iets nader in te gaan. 1. De eerste vraag betreft de wijze waarop dient te worden vastgesteld of de in een octrooi onder bescherming gestelde uitvinding al dan niet de vrucht is van - en dus is ontleend aan de door de houder van dat octrooi in samenwerking met een ander te hunner beiden behoeve verrichte research. In casu ging het enerzijds om een Europees octrooi dat door Ajinomoto was verkregen voor de bereiding van de zoetstof aspartaam in de vorm van kristallen met een bijzondere structuur en bijzondere eigenschappen zomede voor die kristallen zelf, en anderzijds om bepaalde experimenten die Tosoh krachtens een met Ajinomoto getroffen samenwerkingsovereenkomst had verricht; experimenten waarvan Tosoh de aard door hun beschrijving in het document "Tosoh-11", en de resultaten door overhandiging van de daarmede verkregen aspartaamkristallen aan Ajinomoto bekend had gemaakt. De met een beroep op die experimenten door Tosoh ingestelde vordering tot opeising van de mede-eigendom van het aan Ajinomoto verleende octrooi heeft de Rechtbank afgewezen, ondanks het feit dat zij in ro. 12 heeft aangenomen dat de in "Tosoh-11" beschreven experimenten voldoen aan de (eerste) werkwijze-conclusie van dat octrooi en zij in ro. 14 niet heeft weersproken dat de met de experimenten verkregen aspartaamkristallen voldoen aan de (enige) voortbrengsel-conclusie van dat octrooi. Tot dat resultaat is de Rechtbank gekomen uit overweging dat Tosoh, toen zij eenmaal de bewuste experimenten had verricht, zich er niet van bewust was dat de daarmee verkregen aspartaam-kristallen in hun structuur en eigenschappen van het bekende afweken, dientengevolge die kristallen voor Tosoh niet als een in octrooirechtelijke zin nieuwe stof konden gelden en daarom de aanspraak op octrooibescherming voor die kristallen niet aan haar kon toekomen, maar aan Ajinomoto als degene, die de aan die kristallen eigen structuur en eigenschappen blijkens de daarvan in haar octrooi gegeven omschrijving wèl had onderkend

18 oktober 1993

en voor wie die kristallen als gevolg daarvan wèl een nieuwe stof vormden. Aldus heeft de Rechtbank ter beoordeling van de (mede) eigendomsaanspraak ex art. 9 Row. het nieuwheidsbegrip als toetssteen gehanteerd. Ook als men er van uitgaat dat de Rechtbank op juiste gronden heeft aangenomen dat de door Tosoh met haar experimenten verkregen aspartaam-kristallen voor haar niet als een nieuwe stof konden gelden, waarover hierna meer, ligt de wijze waarop de Rechtbank de opeisingsvraag heeft benaderd niet voor de hand. Noch de tekst noch het systeem van de Row. biedt voor die benadering een aanknopingspunt. Het nieuwheidsbegrip is wel bepalend voor de vraag of zekere materie voor octrooibescherming in aanmerking komt, maar niet voor de vraag aan wie de aanspraak op die bescherming toekomt. Volgens het systeem van de wet komt in een feitelijke constellatie als de onderhavige aanspraak op octrooi toe aan degene die de betrokken materie heeft gevonden, d.w.z. zeker niet alleen aan Ajinomoto maar ook en in de eerste plaats aan Tosoh. Want ongeacht of Tosoh zich nu wel of niet van de bijzondere structuur en eigenschappen van de door haar verkregen aspartaam-kristallen bewust zou zijn geweest, was zij degene, die de kristallen had gegenereerd en daarmede voor Ajinomoto de voorwaarden had geschapen om de afwijkende structuur en eigenschappen van die kristallen te onderkennen. Het ligt veeleer voor de hand om in beweerde ontleningsgevallen na te gaan of er gehele of gedeeltelijke identiteit bestaat tussen wat in het octrooi als uitvinding onder bescherming is gesteld en de materie die door de opeiser is gegenereerd. Dit is ook de maatstaf die in Duitsland ter beoordeling van de opeisingsaanspraak wordt aangelegd (vergl. Benkard, Patentgesetz (1988) ad § 8 Rdn. 6 en Ohl, Die Patentvindikation im Deutschen und Europaischen Recht, blz. 37-38). Naar die maatstaf beoordeeld kan Tosoh, gezien de tussen haar en Ajinomoto gesloten samenwerkingsovereenkomst, op de mede-eigendom van het octrooi van Ajinomoto wel aanspraak maken, nu de Rechtbank heeft aangenomen dat de door Tosoh bij haar experimenten gevolgde bereidingswijze onder de (eerste) werkwijze-conclusie van het octrooi van Ajinomoto valt en niet is weersproken dat de met die bereidingswijze verkregen aspartaam-kristallen voldoen aan de (ene) voortbrengselconclusie van dat octrooi. 2. De tweede vraag die commentaar behoeft, is die van de nieuwheid van de door Tosoh met haar experimenten verkregen aspartaam-kristallen. De Rechtbank heeft aangenomen dat die kristallen voor Tosoh niet maar voor Ajinomoto wel als nieuwe stof konden gelden omdat Tosoh niet, maar Ajinomoto wel zich bewust was van de bijzondere structuur en eigenschappen van die kristallen. Ook te dien aanzien kan anders worden gedacht, met name indien men zich realiseert dat in het oordeel van de Rechtbank in ieder geval ligt opgesloten dat de bewuste kristallen zich qua structuur en eigenschappen van het bekende onderscheiden en die kristallen mitsdien in objectieve zin wel nieuw waren. Daaruit volgt, dat de Rechtbank bij haar oordeel omtrent de betekenis van die kristallen voor Tosoh en Ajinomoto een subjectief nieuwheidsbegrip heeft gehanteerd. Zij heeft voor de nieuwheid niet het bestaan van verschillen met de bekende stand van de techniek beslissend geacht, maar de kennis van het bestaan van die verschillen bij Tosoh resp. Ajinomoto. Aldus heeft de Rechtbank zich echter gedistantieerd van de zowel hier te lande als elders in Europa door schrijvers en rechtspraak gehuldigde leer dat de nieuwheid nu juist een objectief begrip is en van niet-nieuwheid reeds sprake is indien de objectieve mogelijkheid bestaat dat bepaalde materie voor de doorsnee vakman op zeker tijdstip toegankelijk is. Zie daarvoor nader het in deze aflevering geplaatste opstel van Den Hartog. v. N.H.

18 oktober 1993


Nr 84. Benelux-Gerechtshof, 6 november 1992 (zaken A 89/1 en A 91/1) [NJ1993, 454, D.W.F. V.]. (Valeo) President: S.K. Martens; Eerste Vice-President: F. Hess; Tweede Vice-President: O. Stranard; Rechters: H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling en J. De Peuter; Plv. Rechters: P. Neleman en D. Holsters. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 j° derde lid Benelux Merkenwet. Van Valeo afkomstige en van haar merken Valeo dan wel Verto voorziene koppelingen worden door AP gereviseerd of gereconditioneerd en, na te zijn voorzien van aanduidingen waaruit blijkt dat het om door AP gereviseerde ofgereconditioneerde goederen gaat en nog steeds voorzien van Valeo's merken, weer in het verkeer gebracht. Hof 's-Hertogenbosch: Op de waar is voldoende duidelijk aangegeven dat het om door AP gereconditioneerde goederen gaat en AP beoogt niet met de merken van Valeo de afzet van haar eigen handelswaar te bevorderen. Benelux Gerechtshof: Er is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW indien gereviseerde of gereconditioneerde waren worden verhandeld zonder dat de ingeslagen merken waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht zijn verwijderd, ook als duidelijk wordt aangegeven dat het om gereviseerde of gereconditioneerde waren gaat. De uitzonderingsregel van artikel 13A, derde lid berust op een belangenafweging. Aangenomen moet worden dat voor zover daarbij ook de belangen van de handel in gereviseerde en/of gereconditioneerde waar onder ogen zijn gezien, er vanuit is gegaan dat bij revisie en/of reconditionering die wijziging in de toestand van de waar inhoudt, het merk wordt verwijderd. De merkhouder kan zich na wijziging van de toestand van de waren ook tegen gebruik van het merk verzetten indien aan de goede faam daarvan geen afbreuk wordt gedaan; zulks temeer nu door dat gebruik ook andere schade kan ontstaan dan schade aan de "garantiefunctie" van het merk. De merkhouder kan zich tegen het gebruik van het merk voor de gereviseerde of gereconditioneerde waar evenwel niet verzetten (1) indien ondanks de revisie of reconditionering nog sprake is van de waar welke hij afzijn licentiehouder in het verkeer heeft gebracht; (2) indien degene die de gereviseerde of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt aantoont dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet het oorspronkelijke maar een gereviseerd of gereconditioneerd proaukt verhandelt. Automotive Products B.V., voorheen Belrama B.V., te Waalwijk, advocaten Mr C.J.J.C. van Nispen te 's-Gravenhage en Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Valeo S.A. te Parijs, Frankrijk, advocaat Mr G.L. Kooy te 's-Gravenhage. a) Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 5 juni 1987 (Mrs G.W. Thijsen, H.G. van der Werf en D.R. de Stoppelaar Blijdesteijn). 2. Het geschil [zie het arrest van het hof, overwegingen 4.2-4.5; Red.) 3. De beoordeling 3.1. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37

321

Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken stelt de rechtbank vast dat zij bevoegd is van de onderhavige vordering kennis te nemen aangezien [gedaagde ;Red.] Belrama woonplaats heeft in dit arrondissement. De vraag die thans ter beantwoording voorligt is de vraag of Belrama door haar voormelde handelen inbreuk maakt op Valeo's merken Valeo en Verto. De rechtbank is van oordeel dat de door Belrama in het verkeer gebrachte waren, waren zijn die geacht moeten worden oorspronkelijk door Valeo in het verkeer te zijn gebracht en dat te dezen niet gesproken kan worden van nieuw door Belrama, onder gebruikmaking van Valeo afkomstige onderdelen, vervaardigde waren, zijnde daarvoor de door Belrama verrichte ingrepen - hoezeer ook van belang voor het deugdelijke functioneren - ten opzichte van hetgeen van de oorspronkelijke koppelingen in stand blijft, niet omvangrijk en belangrijk genoeg. De toestand van de waren moet als gevolg van de revisie, waarbij niet alleen sprake is van reinigen of simpel herstel, doch ook van het vervangen van onderdelen, geacht worden te zijn gewijzigd. Het door Belrama in het verkeer brengen van de gereviseerde waren, nog immer voorzien van de ingeslagen merken Valeo respectievelijk Verto, is niet een "ander gebruik" van die merken als bedoeld in artikel 13A aanhef en onder 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken. Wel is dit - naar de letter van de Wet een "gebruik" als genoemd in artikel 13A aanhef en onder 1 van die Wet. Evenwel is het klaarblijkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest om de in de Beneluxlanden algemeen aanvaarde handelspraktijk van verkoop van gereviseerde merkartikelen zonder meer aan het verzetrecht van de merkhouder te onderwerpen. Weliswaar heeft een merk ook een kwaliteitswaarborgfunctie doch de koper die tweedehands waar aanschaft, weet dat de waar aan slijtage onderhevig is geweest en dat de waar derhalve niet meer al de waarborgen biedt van nieuwe waar. Een redelijke wetsuitleg brengt dan ook mee dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor door hem oorspronkelijk in het verkeer gebrachte en nadien gereviseerde waar, mits het bij de doorverkoop voor de koper voldoende duidelijk is dat het om tweedehands waar gaat. De vraag is thans of dit in casu voldoende duidelijk is. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Weliswaar, zoals tussen partijen niet omstreden is, vermeldt Belrama op de door haar gereviseerde waren de letter "B" als aanduiding "dat de waar van haar afkomstig is" en brengt zij de waar in het verkeer in een eigen verpakking met eigen montage-instructies en een eigen garantie, doch dit alles is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende - anders dan wanneer op de waar bijvoorbeeld "gereviseerd" of "gereviseerd door Belrama" zou staan - om de koper duidelijk te maken dat hij met tweedehands waar van doen heeft: de koper hoeft immers de letter "B" geenszins in verband met Belrama te brengen laat staan met het door Belrama gereviseerd zijn van de waar; verpakking en bijsluiter laten zich eenvoudig van de waar scheiden en bevatten overigens ook geen informatie over het tweedehands en/of gereviseerd zijn van de waar, terwijl uit het feit dat Belrama garantie verleent niet noodzakelijk hoeft voort te vloeien dat het gaat om door Belrama gereviseerde waar. Uit het vorenstaande volgt dat naar het oordeel van de rechtbank Belrama inbreuk maakt op Valeo's merken Valeo en Verto. Het gevraagde verbod en het gevraagde gebod kunnen derhalve worden toegewezen met dien verstande dat daarop de beperkingen dienen te worden aangebracht die uit het eerder overwogene voortvloeien. In zoverre zal het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard dienen te worden, aangezien de uitspraak berust op de authentieke titels die de depots vormen. Uit het vorenstaande vloeit echter evenzeer voort dat de merkrechten van Valeo niet meebrengen dat Belrama de merken Valeo en Verto zonder meer niet zou mogen

322


gebruiken en dat Belrama de ingeslagen merken zonder meer zou moeten verwijderen. De desbetreffende vorderingen moeten dan ook van de hand worden gewezen. De rechtbank zal de kosten van het geding compenseren als in het dictum vermeld staat, aangezien partijen over en weer deels in het gelijk, deels in het ongelijk gesteld worden. De beslissing De rechtbank: Verbiedt gedaagde inbreuk te maken op de merken Valeo en Verto van eiseres en meer in het bijzonder verbiedt gedaagde het merk Valeo en/of Verto te gebruiken voor waren die door eiseres onder deze merken in het verkeer zijn gebracht waarbij de toestand van de waren is gewijzigd, tenzij - voor wat betreft dit laatste verbod - gedaagde bij het in het verkeer brengen van die waar op die waar voldoende duidelijk maakt dat het om door Belrama gereviseerde of gereconditioneerde waar gaat; Gebiedt gedaagde bij reconditionering van produkten welke van eiseres afkomstig zijn elk door eiseres oorspronkelijk aangebracht merk Valeo en/of Verto volledig te verwijderen, tenzij gedaagde bij het in het verkeer brengen van de waar op die waar voldoende duidelijk maakt dat het om door Belrama gereviseerd of gereconditioneerde waar gaat; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; enz. b) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 21 maart 1989 (Mrs R.A. Vos, J.E.F.F.M. Duynstee en F.F. Langemeijer). 4. Beoordeling. in het principaal en het incidenteel appel: 4.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW) stelt het Hof zijn bevoegdheid vast op grond van de plaats van vestiging van Belrama. 4.2 In dit stadium van het geding staan de volgende feiten vast: - Valeo is uitsluitend rechthebbende op de merken "Valeo" en "Verto" krachtens de internationale inschrijvingen zoals genoemd in de inleidende dagvaarding, welke zich uitstrekken tot het Benelux-gebied. Voorzover die inschrijvingen door tijdsverloop verstreken zijn heeft, naar niet bestreden inlichtingen van Valeo, inmiddels vernieuwing plaatsgehad. Tussen partijen staat vast dat Valeo in het Benelux-gebied voor de onderhavige merken de bescherming van de BMW kan inroepen. - Valeo bezigt deze merken voor de door haar gefabriceerde en in het handelsverkeer gebrachte autokoppelingen en onderdelen daarvan, op welke koppelingen respectievelijk onderdelen het merk "Verto" dan wel "Valeo" wordt ingeslagen. - Belrama houdt zich bezig met het reconditioneren en reviseren van oude versleten koppelingen en onderdelen daarvan, onder meer van koppelingen en onderdelen daarvan die door Valeo voorzien van een van beide ingeslagen merken in het verkeer waren gebracht. Belrama demonteert daartoe de koppelingen, reinigt en/of bewerkt de nog bruikbare onderdelen voorzover nodig, vervangt de onbruikbaar geworden onderdelen door nieuwe exemplaren of door andere ingeruilde onderdelen van (over en weer) allerlei merken door elkaar mits uiteraard maar exact gelijkvormig en passend; vervolgens voegt Belrama al deze, al dan niet bewerkte onderdelen samen tot een zogenaamde gereviseerde koppeling. - In de praktijk gaat het met name om de zogenaamde drukgroep van een koppeling, bestaande uit een huis, een diafragmaveer en een drukplaat. Het huis van een oude koppeling is doorgaans nog bruikbaar en behoeft alleen gereinigd (gezandstraald) te worden, de diafragmaveer wordt meestal vervangen en de drukplaat is in veel

18 oktober 1993

gevallen weer bruikbaar te maken door bijslijpen. - Ten tijde van het geding in eerste aanleg werden door Belrama door middel van een stempel, een artikelnummer, de hoofdletter "B" (van Belrama), een controlenummer en jaar en maand dan wel de week van revisie vermeld. - Sedert de naamswijziging van Belrama in AP en sedert het nu bestreden vonnis van de Rechtbank gaat Belrama als volgt te werk; de koppeling wordt verpakt in duidelijk herkenbare AP-verpakking met daarop het merk, het logo en de kleuren van AP, vergezeld van de montageinstructies van AP; daarnaast wordt op het onverslijtbare en altijd zichtbare deel van de koppeling, namelijk de kap (waarin ook de namen "Valeo" en/of "Verto" zijn ingeslagen), en op de koppelingsplaat in onuitwisbare witte inkt de aanduiding "AP recon-nl" gestempeld, aangevende dat de betreffende koppeling in Nederland door AP is gereconditioneerd. Ook wordt wel de aanduiding "AP FECS" op diezelfde wijze aangebracht, hetgeen staat voor: Factory Exchange Clutch Service. - Vervolgens worden de aldus gereviseerde koppelingen in het handelsverkeer gebracht, nog steeds voorzien van de ingeslagen merken "Valeo" of "Verto". 4.3. Valeo grondt haar vorderingen primair op artikel 13 onder A BMW en subsidiair op een door Belrama gepleegde onrechtmatige daad. Artikel 13 onder A BMW, voorzover hier van belang, luidt: "Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: 1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren; 2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd." 4.4 Door de over en weer ingediende grieven is het geschil in volle omvang aan het Hof voorgelegd. Het standpunt van Valeo komt hierop neer dat het verhandelen van gereviseerde koppelingen door Belrama waarop het ingeslagen merk "Valeo" of "Verto" voorkomt - dus zonder dat dit merk bijvoorbeeld door wegslijpen verwijderd is - gebruik als hierboven onder 1 bedoeld inhoudt. Zou men, aldus Valeo, dit zien als een nieuw product, dan is de inbreuk op het merkrecht van Valeo gegeven. Zou men de gereviseerde koppelingen nog steeds beschouwen als een door Valeo in het verkeer gebracht product, dan vormt de zogenaamde uitputtingsregel in artikel 13 onder A in fine BMW geen beletsel voor Valeo's vordering omdat de toestand van de waar door Belrama is gewijzigd. Zou er, gelijk Belrama heeft gesteld maar Valeo bestrijdt, hier sprake zijn van ander gebruik als hierboven onder 2 bedoeld, dan kan Valeo zich daartegen verzetten: nu verwijdering van de ingeslagen merken technisch mogelijk is heeft Belrama geen geldige reden en nu de mogelijkheid bestaat dat Valeo in het kader van de product-aansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken aan onderdelen of aan de (her)montage zijn er omstandigheden waaronder aan Valeo schade door dit gebruik kan worden toegebracht. Tot zover Valeo. 4.5 Het verweer van Belrama, zoals dat in hoger beroep is uitgebreid, houdt, kort samengevat, het volgende in:

18 oktober 1993


a. door de handelwijze, als hierboven sub 4.2. omschreven, maakt Belrama geen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken: zij maakt immers gebruik van haar eigen (internationaal gedeponeerde) merk "AP" (voorheen "Belrama"). De aan- of afwezigheid van de naam "Valeo" of "Verto" op de koppeling of op onderdelen daarvan speelt voor Belrama geen rol en heeft geen enkele invloed op haar commerciële activiteiten. Belrama maakt bij haar verkoop duidelijk dat het om gereviseerde koppelingen gaat en de afkomst van de verschillende onderdelen die in deze gereviseerde koppelingen zijn verwerkt doet niet ter zake. b. wat betreft artikel 13 onder A sub 1 BMW: er is geen gebruik van Valeo's merken voor waren als in deze bepaling bedoeld, immers van zodanig gebruik is pas sprake wanneer men daarmede de herkomst van de goederen aanduidt. Subsidiair: door de handelwijze van Belrama wordt de toestand van de door Valeo in het verkeer gebrachte koppelingen en onderdelen niet gewijzigd, zodat het recht van Valeo ingevolge artikel 13 onder A in fine is uitgeput. Het is niet de bedoeling van de Benelux-wetgever geweest de handel in tweedehandsprodukten, al dan niet gereconditioneerd, aan het uitsluitend recht van de merkhouder te onderwerpen. c. wat betreft artikel 13 onder A sub 2 BMW: als de handelwijze van Belrama als gebruik van het merk te benoemen is, dan is er hoogstens sprake van "ander gebruik", waarvoor Belrama een geldige reden heeft: Valeo slaat haar merktekens op steeds méér plaatsen en in toenemende mate op plaatsen waar verwijdering niet doenlijk is (bijvoorbeeld op de kop van klinknagels en direct naast het gat met ribbels op de koppelingsplaat). Zo al technisch mogelijk, is verwijdering niet verantwoord door balansverstoring en gevaar voor speling. Economisch is verwijdering niet doenlijk omdat het daarvoor benodigde handwerk de revisiekoppelingen nagenoeg even duur zou maken als nieuwe koppelingen. Omdat duidelijk kenbaar is dat het niet om nieuwe maar om gereviseerde koppelingen gaat, kan aan Valeo geen schade worden toegebracht. d. tenslotte voert Belrama aan dat Valeo misbruik van recht maakt en in het bijzonder misbruik van een economische machtspositie op een door artikel 86 E.E.G.-verdrag verboden wijze. Tot zover het standpunt van Belrama. 4.6 Onder "gebruik van het merk of een overeenstemmend teken" in de zin van artikel 13 onder A BMW moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de eigen handelswaren of diensten dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming. Belrama heeft zich op die omschrijving beroepen met het argument dat zij de "Valeo" en "Verto"-merken niet heeft ingeslagen en dat het gemerkt zijn van de betreffende onderdelen ook overigens voor haar bedrijfsvoering slechts louter bijkomstig is. Het is echter niet de bedoeling van die omschrijving dat degene die zich in het economisch verkeer zonder geldige reden van een anders merk of van een daarmede overeenstemmend teken bedient onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht niettemin het verwijt van merkinbreuk zou kunnen ontgaan door aannemelijk te maken dat hij dusdoende niet beoogt de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten te bevorderen. Voormelde omschrijving moet daarom aldus worden opgevat dat voor de toepassing van artikel 13 onder A sub 1 de woorden "gebruik voor de waren" zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren, terwijl voor de toepassing van het sub 2 bepaalde onder "elk ander gebruik" moet worden verstaan het zich van een merk of teken bedienen in het economisch verkeer in de zin van deze bepaling. 4.7 Allereerst is de vraag of Belrama door de hiervoor omschreven handelwijze gebruik maakt van de merken van Valeo voor dezelfde of soortgelijke waren als

323

waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven. Uit de vaststaande feiten en uit de omschrijving in de door Valeo overgelegde depotbewijzen volgt dat de gereviseerde koppelingen van Belrama behoren tot de soort van waren waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven. Doorgaans is het enkele vermeld zijn van een merk op een waar voldoende om te spreken van gebruik van dat merk met betrekking tot die waar, zodat uitgegaan moet worden van de toepasselijkheid van artikel 13 onder A sub 1 BMW. De vraag is of dit ook nog geldt indien het gebruik zich hiertoe beperkt dat het door Valeo ingeslagen merk niet wordt verwijderd, terwijl op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het om door Belrama gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Of Belrama actief handelt door zelf een merk van Valeo aan te brengen dan wel passief door het ingeslagen merk niet te verwijderen doet er niet aan af dat zij zich van dat merk bedient wanneer zij de goederen na revisie of reconditionering weer in de handel brengt. De vermelding dat het om gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat geeft wel de juiste toestand weer, maar ontneemt niet iedere functie aan het ingeslagen merk van Valeo. De omstandigheid dat Belrama hiermede niet beoogt de afzet van haar eigen handelswaren te bevorderen en de ingeslagen merken haar, naar haar stelling, zelfs onverschillig zijn, is gelet op het onder 4.6. overwogene niet van belang; ook in dat geval bedient Belrama zich van de merken van Valeo met betrekking tot de eigen waren. Artikel 13 onder A sub 1 BMW is derhalve hier van toepassing. 4.8 Vervolgens is in geschil of het gaat om waren welke door de merkhouder zelf (of eventueel een licentiehouder) in het verkeer zijn gebracht, dan wel om nieuwe waren. In het laatste geval kan op de zogenaamde uitputtingsregel geen beroep worden gedaan. Met de Rechtbank is het Hof van oordeel dat de onder 4.2. omschreven handelwijze van Belrama geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe producten inhoudt: daarvoor zijn de bewerking en remontage door Belrama van te ondergeschikte betekenis in vergelijking met het oorspronkelijke product. Het gaat hier derhalve om waren welke door Valeo zelf onder dat merk in het verkeer zijn gebracht. 4.9 In dat geval is de vraag of Belrama een beroep toekomt op de uitputtingsregel dan wel dat wijzigingen van de waren daaraan in de weg staan. De gemeenschappelijke toelichting op deze regel noemt als ratio dat wijzigingen aan de goede faam van het merk afbreuk zouden kunnen doen. Belrama bepleit een uitleg naar die ratio en voert aan dat voor afnemers voldoende duidelijk is dat het om gereviseerde waren gaat zodat aan de goede faam van de merken van Valeo geen afbreuk kan worden gedaan. Valeo betwist dat laatste en stelt verder dat ook buiten dat geval de uitputtingsregel niet geldt wanneer wijziging van de waar heeft plaatsgevonden: zulks op grond van de wettekst en vanwege de mogelijkheid dat aan de merkhouder anders dan door aantasting van de reputatie van het merk (bijvoorbeeld bij productaansprakelijkheid) schade kan worden toegebracht. 4.10 Het belang van deze kwestie is hierin gelegen dat het hier niet slechts gaat om assemblage, waarbij met "Valeo" of "Verto" gemerkte onderdelen worden samengevoegd met andere tot een groter geheel, maar dat ook aan die Valeo-producten zelf ingrepen plaatsvinden zoals bijslijpen, vervangen van onderdelen en dergelijke. Zou men die ingrepen aanmerken als wijzigingen ongeacht of de goede faam van de merken van Valeo daarvan nadeel kan ondervinden, dan geldt de uitputtingsregel niet en kan Valeo zich tegen zulk merkgebruik verzetten. Stelt men daarentegen het beroep op de uitputtingsregel afhankelijk van de vraag of de wijzigingen aan de goede faam van het merk afbreuk kunnen doen, dan is er ruimte voor voorwaarden zoals in deze zaak door de Rechtbank gesteld of eventueel andere voorwaarden ter vermijding van zulke afbreuk - rekening houdend met in

324


de Benelux algemeen aanvaarde handelspraktijken en de verwachtingen welke kopers van gebruikte en gereviseerde goederen mogen hebben -. 4.11 Het gaat hier om een vraag van uitleg van artikel 13 onder A BMW waarvan de beslissing in dit geding afhankelijk is. Mede in het belang van een eenduidige interpretatie in het Benelux-gebied zal deze vraag, zoals hieronder nader te formuleren, aan het Beneluxgerechtshof worden voorgelegd. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. 5. Uitspraak. Het Hof: op het principaal en op het incidenteel appel: Verzoekt het Benelux-gerechtshof uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitleg van artikel 13 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken: I. Heeft de voorwaarde "mits de toestand van de waren niet is gewijzigd" in genoemd artikel uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk kan worden gedaan? II. Zo vraag I ontkennend wordt beantwoord: Kan na wijziging van de toestand van de waren niettemin de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel worden ingeroepen indien aan de goede faam van het betrokken merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan? III. Maakt het voor de beantwoording van bovenstaande vragen verschil of het al dan niet gaat om gebruikte en gereviseerde of gereconditioneerde goederen? Houdt ieder verdere beslissing aan; enz. c) Cassatiemiddelen. I. Schending van het recht, inz. art. 13 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, en hetwelk hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd, inz. rov. 4.7: "Allereerst is de vraag of Belrama door de hiervoor omschreven handelwijze gebruik maakt van de merken van Valeo voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven. Uit de vaststaande feiten en uit de omschrijving in de door Valeo overgelegde depotbewijzen volgt dat de gereviseerde koppelingen van Belrama behoren tot de soort van waren waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven. Doorgaans is het enkele vermeld zijn van een merk op een waar voldoende om te spreken van gebruik van dat merk met betrekking tot die waar, zodat uitgegaan moet worden van de toepasselijkheid van artikel 13 onder A sub 1 BMW. De vraag is of dit ook nog geldt indien het gebruik zich hiertoe beperkt dat het door Valeo ingeslagen merk niet wordt verwijderd, terwijl op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het om door Belrama gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Of Belrama actief handelt door zelf een merk van Valeo aan te brengen dan wel passief door het ingeslagen merk niet te verwijderen doet er niet aan af dat zij zich van dat merk bedient wanneer zij de goederen na revisie of reconditionering weer in de handel brengt. De vermelding dat het om gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat geeft wel de juiste toestand weer, maar ontneemt niet iedere functie aan het ingeslagen merk van Valeo. De omstandigheid dat Belrama hiermede niet beoogt de afzet van haar eigen handelswaren te bevorderen en de ingeslagen merken haar, naar haar stelling, zelfs onverschillig zijn, is gelet op het onder 4.6 overwogene niet van belang; ook in dat geval bedient Belrama zich van de merken van

18 oktober 1993

Valeo met betrekking tot de eigen waren. Artikel 13 onder A sub 1 BMW is derhalve hier van toepassing." ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. 1. Ten onrechte gaat het Hof uit van de toepasselijkheid van art. 13 onder A sub I (lees: eerste lid onder 1) BMW op grond dat doorgaans het enkele vermeld zijn van een merk op een waar voldoende zou zijn om te spreken van gebruik van dat merk met betrekking tot die waar. Of sprake is van gebruik van een op een waar vermeld merk met betrekking tot die waar hangt ervan af of het publiek dat merk (teken) in de omstandigheden van het geval al dan niet als een teken om die waar (naar herkomst) te onderscheiden onderkent en opvat. Ten onrechte heeft het Hof een onderzoek naar dit laatste achterwege gelaten. Indien het Hof bedoelt dat het enkele vermeld zijn van een merk op een waar doorgaans impliceert dat dit merk door het publiek als een teken om die waar te onderscheiden, wordt onderkend en opgevat, is zijn oordeel rechtens onjuist althans onvoldoende met redenen omkleed. In ieder geval is rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk en/of onvoldoende met redenen omkleed dat "dit ook nog geldt indien het gebruik zich hiertoe beperkt dat het door Valeo ingeslagen merk niet wordt verwijderd, terwijl op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het om door Belrama gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat". 2. Ten onrechte overweegt het Hof dat de vraag of Belrama actief handelt door zelf een merk van Valeo aan te brengen dan wel passief door het ingeslagen merk niet te verwijderen er niet aan afdoet dat zij zich van dat merk bedient wanneer zij de goederen na revisie of reconditionering weer in de handel brengt. Aldus gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting nu de vraag of Belrama zich van dat merk bedient, ervan afhangt of Belrama dat merk (teken) gebruikt om de waren zoals door haar in het verkeer gebracht als van haar onderneming afkomstig te onderscheiden en/of het publiek dat merk (teken) zal opvatten als gebruikt met betrekking tot door Belrama in het verkeer gebrachte waren welke aldus van die van anderen worden onderscheiden. Indien het Hof wel van vorenstaande rechtsopvatting is uitgegaan is zijn overweging dat Belrama zich van het merk van Valeo bedient, onvoldoende met redenen omkleed gezien 's Hofs feitelijke vaststellingen in ov. 4.2, met name na het zesde streepje, en zijn vaststellingen dat "op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het om door Belrama gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat" en dat de vermelding dat het om gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat de juiste toestand weergeeft. 3. Onjuist althans ontoelaatbaar onduidelijk en/of onbegrijpelijk is evenzeer 's Hofs overweging dat de vermelding dat het om gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat, wel de juiste toestand weergeeft maar niet iedere functie aan het ingeslagen merk van Valeo ontneemt, nu te dezen niet beslissend is of het ingeslagen merk van Valeo nog enige functie heeft maar of gezegd kan worden dat Belrama dat merk gebruikt in de zin van art. 13 onder A, eerste lid onder 1 BMW. 4. Rechtens onjuist is tenslotte 's Hofs overweging dat "de omstandigheid dat Belrama hiermede niet beoogt de afzet van haar eigen handelswaren te bevorderen en de ingeslagen merken haar, naar haar stelling, onverschillig zijn", niet van belang is. Van Belrama kan, indien de ingeslagen merken haar onverschillig zijn, niet gezegd worden dat zij zich - ook al zijn die ingeslagen merken niet verwijderd - van die merken bedient met betrekking tot de door haar aangeboden waren. Althans kan van Belrama nu zij die merken niet heeft aangebracht en deze ook overigens voor haar bedrijfsvoering louter bijkomstig zijn, ja zelfs deze haar onverschillig zijn, niet gezegd worden dat zij zich van die merken bedient.

18 oktober 1993


II. Schending van het recht, inz. artt. 1 en 13 BMW en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, en hetwelk hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd, inz. ov. 4.8: "Vervolgens is in geschil of het gaat om waren welke door de merkhouder zelf (of eventueel een licentiehouder) in het verkeer zijn gebracht, dan wel om nieuwe waren. In het laatste geval kan op de zogenaamde uitputtingsregel geen beroep worden gedaan. Met de Rechtbank is het Hof van oordeel dat de onder 4.2 omschreven handelwijze van Belrama geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe produkten inhoudt: daarvoor zijn de bewerking en remontage door Belrama van te ondergeschikte betekenis in vergelijking met het oorspronkelijke produkt. Het gaat hier derhalve om waren welke door Valeo zelf onder dat merk in het verkeer zijn gebracht." ten onrechte, om de navolgende reden. Ten onrechte acht het Hof in ov. 4.8 relevant of het gaat om waren welke door Valeo zelf (onder dat - lees: haar - merk) in het verkeer zijn gebracht, dan wel om nieuwe waren, en komt het tot een antwoord in eerstbedoelde zin op grond dat de handelwijze van Belrama geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe produkten inhoudt omdat daarvoor de bewerking en remontage door Belrama in vergelijking met het oorspronkelijke produkt van te ondergeschikte betekenis zou zijn. Beslissend is hier - waar het gaat om de verkoop van gereviseerde of gereconditioneerde goederen en het eventueel merkinbreukmakend karakter daarvan - of Belrama bij het in het verkeer brengen van haar waren bij het publiek c.q. haar afnemers de onjuiste indruk wekt dat die waren (direct) van Valeo afkomstig zijn, in welk verband niet, althans niet van doorslaggevend belang is of de bewerking en remontage in vergelijking met het oorspronkelijk produkt al dan niet van ondergeschikte betekenis is. III. Schending van het recht, inz. art. 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof, doordat het Hof, na in ov. 4.11 te hebben overwogen dat de beslissing in dit geding afhankelijk zou zijn van een vraag van uitleg van art. 13 onder A BMW, die het aan het Benelux Gerechtshof zal voorleggen, vervolgens in het dictum dit Hof verzoekt uitspraak te doen over een drietal uitlegvragen, zonder de feiten te omschrijven waarop de door dit Hof te geven uitleg moet worden toegepast. d) Conclusie van de Procureur-Generaal, Mr L. Strikwerda, 4 januari 1991. 4. In zijn (tijdig) in cassatie bestreden arrest van 21 maart 1989 heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch [...] (samengevat) het volgende overwogen en beslist: a) de gereviseerde koppelingen van AP/Belrama behoren tot de soort van waren waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven; b) het enkele vermeld zijn van een merk op een waar is doorgaans voldoende om te spreken van gebruik van dat merk met betrekking tot die waar, zodat uitgegaan moet worden van de toepasselijkheid van art. 13 onder A lid 1 aanhef en sub 1 BMW; c) dit geldt ook indien het gebruik zich hiertoe beperkt dat het door Valeo ingeslagen merk niet wordt verwijderd, terwijl op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het om door AP/Belrama gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat, aangezien door dit laatste wel de juiste toestand wordt weergegeven, maar niet iedere functie aan het ingeslagen merk van Valeo wordt ontnomen; d) niet van belang is dat AP/Belrama hiermee niet beoogt de afzet van haar eigen handelswaren te bevorderen en de ingeslagen merken haar, naar haar stelling, zelfs onverschillig zijn, aangezien AP/Belrama zich ook in

325

dat geval bedient van de merken van Valeo met betrekking tot de eigen waren; e) de handelwijze van AP/Belrama houdt geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe producten in, zodat het hier gaat om waren welke door Valeo zelf onder dat merk in het verkeer zijn gebracht; f) dit zo zijnde, is het de vraag of AP/Belrama een beroep toekomt op de zgn. uitputtingsregel van art. 13 onder A lid 3 BMW, dan wel dat wijzigingen van de waren daaraan in de weg staan. Met betrekking tot dit laatste heeft het hof vervolgens, onder aanhouding van iedere verdere beslissing, het Benelux-Gerechtshof gevraagd uitspraak te doen over een aantal vragen van uitleg van de uitputtingsregel van art. 13 sub A lid 3 BMW en de uitzondering ("mits de toestand van de waren niet is gewijzigd") daarop. 5. Middel I, dat uit vier onderdelen is opgebouwd, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen de hierboven onder (b), (c) en (d) weergegeven rechtsoverwegingen van het hof. Het middel verdedigt in al zijn onderdelen de opvatting dat het enkel vermeld zijn van de merken van Valeo op de door AP/Belrama gereviseerde en in het verkeer gebrachte koppelingen niet kan worden aangemerkt als het zich bedienen door AP/Belrama van die merken. Van gebruik van die merken met betrekking tot die waren in de zin van art. 13 onder A lid 1 sub 1 BMW kan derhalve, anders dan het hof heeft beslist, geen sprake zijn. 6. De door het middel verdedigde opvatting stuit m.i. af op het stelsel van de regeling van art. 13 onder A BMW. De zgn. uitputtingsregel van art. 13 onder A lid 3, welke regel enkel betrekking heeft op het geval bedoeld in art. 13 onder A lid 1 sub 1 (BenGH 2 februari 1983 in de zaak A 82/1, Superox, NJ 1983, 450 nt. LWH; BIE 1984, 4), strekt ertoe de wederverkoop van gemerkte waren die door de merkgerechtigde in het verkeer zijn gebracht, buiten de beschermingsomvang van het merkrecht te stellen. De uitputtingsregel van art. 13 onder A lid 3 zou van iedere zin ontbloot zijn, indien aangenomen moet worden dat de verhandeling door een wederverkoper van de door de merkhouder onder diens merk in het verkeer gebrachte waar niet voor de wederverkoper gebruik van dat merk met betrekking tot die waar oplevert. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, 8e dr. (1989), p. 389: "Waar in het systeem van de eenvormige wet de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik, dat van zijn merk wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het is gedeponeerd, en daaronder ook valt de verdere verhandeling van de door de merkhouder zelf of met diens toestemming door zijn licentiehouder onder zijn merk in de handel gebrachte waren, verbaast het niet dat de Beneluxwetgever het nodig heeft geacht een stap verder te gaan en de positie van de wederverkoper van door de merkhouder of met diens toestemming onder zijn merk in de handel gebrachte waren door een uitdrukkelijke wetsbepaling zeker te stellen. Vandaar dat in de laatste alinea van art. 13A is bepaald, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor waren, die hij zelf of zijn licentiehouder onder dat merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd." Zie ook Komen/Verkade (1970), p. 72 e.v.; BruiningVolmer, NJB 1972, p. 309 e.v.; dez. IER 1988, p. 102 e.v.; Van Oven/Bruining-Volmer (1981), p. 418 e.v. Uit de samenhang tussen art. 13 onder A lid 1 sub I en art. 13 onder A lid 3 volgt derhalve dat de wederverkoper van gemerkte waren het merk gebruikt in de zin van de eerstbedoelde bepaling. 7. Geldt dit ook voor de tweedehandshandel in gemerkte waren? Dat ook hier de uitputtingsregel geldt, wordt algemeen aanvaard. Zie de conclusie van A-G Krings voor BenGH 2 februari 1983, NJ 1983, 450, p.

326


1419 l.k. Zie voorts Komen/Verkade (1970), p. 75; Bruining-Volmer, NJB 1972, p. 313; Van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden (1973), p. 113; Van Oven/ Bruining-Volmer (1981), p. 420; Van Nieuwenhoven Helbach c.s. (1989), p. 391. Als tweedehandshandel in gemerkte waren onder de uitputtingsregel valt, moet op grond van het verband tussen art. 13 onder A lid 1 sub 1 en art. 13 onder A lid 3 worden aangenomen dat ook de verkoper van tweedehands gemerkte waar het merk gebruikt in de zin van de eerstbedoelde bepaling. De tweedehandshandel in gemerkte waar vindt haar bescherming tegen het verzetsrecht van de merkhouder in het stelsel van de regeling van art. 13 onder A derhalve niet in het onttrekken van die tweedehandshandel aan het begrip "gebruik" als bedoeld in art. 13 onder A lid 1 sub 1, doch in het uitzonderingsregime van de uitputtingsregel van art. 13 onder A lid 3. 8. Het hof heeft in zijn hierboven onder (e) weergegeven rechtsoverweging vastgesteld dat de handelwijze van AP/Belrama geen vervaardiging van nieuwe producten inhoudt, zodat het hier gaat om waren welke door Valeo zelf onder dat merk in het verkeer zijn gebracht. AP/Belrama is, zo volgt hieruit, een wederverkoper van gemerkte waren die door Valeo in het verkeer zijn gebracht. 9. Daaruit heeft het hof de m.i. juiste conclusie getrokken dat AP/Belrama in de zin van art. 13 onder A lid 1 sub 1 BMW gebruik maakt van de merken van Valeo met betrekking tot de door haar in het verkeer gebrachte gereviseerde koppelingen en dat de vraag of AP/Belrama het verzetsrecht van Valeo kan afweren afhangt van de vraag of de uitzondering ("mits de toestand van de waren niet is gewijzigd") op de uitzondering van de uitputtingsregel van art. 13 onder A lid 3 in dit geval toepasselijk is. 10. Het komt mij voor dat middel I in al zijn onderdelen hierop strandt. 11. Middel II keert zich tegen de hierboven onder (e) weergegeven rechtsoverweging van het hof en betoogt dat het hof ten onrechte relevant heeft geacht de vraag of het gaat om waren welke door Valeo zelf in het verkeer zijn gebracht, dan wel om nieuwe waren. Van belang zou (slechts) zijn de vraag of AP/Belrama bij het publiek de onjuiste indruk wekt dat die waren (direct) afkomstig zijn van Valeo. 12. Het middel kan m.i. niet slagen. De vraag die het hof zich heeft gesteld is van belang, omdat het antwoord op die vraag bepaalt of de uitputtingsregel van art. 13 onder A lid 3 al dan niet van toepassing is. Blijkens r.o. 4.8 van het bestreden arrest heeft het hof de bedoelde vraag uitsluitend met het oog op de toepasselijkheid van de uitputtingsregel behandeld. Overigens had het hof reeds vastgesteld dat op de door AP/Belrama verhandelde koppelingen voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het om door haar gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat (r.o. 4.2 en 4.7), zodat AP/Belrama in zoverre geen belang heeft bij haar klacht. 13. Middel III kan evenmin succes hebben. Art. 6 lid 5, eerste zin, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof bepaalt: "De beslissing waarbij uitleg wordt gevraagd omschrijft de feiten, waarop de door het Beneluxhof te geven uitleg moet worden toegepast". Het hof heeft in r.o. 2 de feiten vastgesteld. Het zijn kennelijk ook deze feiten waarop de gevraagde uitleg moet worden toegepast. Het middel mist derhalve feitelijke grondslag. 14. Geen der voorgestelde middelen gegrond bevindend, kom ik tot de conclusie dat het cassatieberoep verworpen dient te worden. e) Hoge Raad der Nederlanden, 15 maart 1991 (Mrs W. Snijders, G. de Groot, S. Boekman, W.J.M. Davids en W.H. Heemskerk). /. Het geding in feitelijke instanties

18 oktober 1993

Verweerster in cassatie - verder te noemen Valeo heeft bij exploot van 26 november 1985 eiseres tot cassatie - toen nog genaamd Belrama - gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Hertogenbosch en gevorderd Belrama (1) te verbieden direkt of indirekt inbreuk te maken op de merken VALEO en VERTO van Valeo en meer in het bijzonder die merken te gebruiken voor waren die door Valeo onder deze merken in het verkeer zijn gebracht waarbij de toestand van de waren is gewijzigd en (2) te gebieden bij reconditionering van produkten welke van Valeo afkomstig zijn elk door Valeo oorspronkelijk aangebracht merk volledig te verwijderen. Nadat Belrama tegen de vordering verweer had gevoerd, heeft de Rechtbank bij vonnis van 5 juni 1987 de vorderingen van Valeo toegewezen als volgt: zij heeft (1) Belrama verboden inbreuk te maken op de merken VALEO en VERTO van Valeo en meer in het bijzonder verboden het merk VALEO en/of VERTO te gebruiken voor waren die door Valeo onder deze merken in het verkeer zijn gebracht waarbij de toestand van de waren is gewijzigd, tenzij - voor wat betreft dat laatste verbod Belrama bij het in het verkeer brengen van die waar op die waar voldoende duidelijk maakt dat het om door haar gereviseerde of gereconditioneerde waar gaat en (2) Belrama geboden bij reconditionering van produkten welke van Valeo afkomstig zijn elk door Valeo oorspronkelijk aangebracht merk VALEO of VERTO volledig te verwijderen, tenzij Belrama bij het in het verkeer brengen van die waar op die waar voldoende duidelijk maakt dat het om door haar gereviseerde of gereconditioneerde waar gaat. Tegen dit vonnis heeft Valeo hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, waarna Belrama, wier naam inmiddels was gewijzigd in Automotive products - hierna: AP - incidenteel hoger beroep heeft ingesteld. Bij arrest van 21 maart 1989 heeft het Hof onder aanhouding van iedere verdere uitspraak het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over drie in het arrest geformuleerde vragen van uitleg van art. 13 A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW). Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het Hof heeft AP beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Valeo heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep. 3. Beoordeling van de middelen 3.1 Middel I bestrijdt met vier onderdelen het oordeel van het Hof dat AP door haar in 's Hofs arrest omschreven handelwijze gebruik maakt van de merken van Valeo voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven en dat derhalve art. 13 A, eerste lid, sub 1 BMW hier van toepassing is. Middel II strekt ten betoge dat het Hof ten onrechte voor de toepassing van art. 13 A, derde lid, BMW relevant heeft geacht of het gaat om waren welke door Valeo zelf onder haar merk in het verkeer zijn gebracht dan wel om nieuwe waren (en daarbij van doorslaggevend belang heeft geoordeeld dat de bewerking en remontage door AP in vergelijking met het oorspronkelijke product van ondergeschikte betekenis is), zulks op de grond dat waar het gaat om de verkoop van gereviseerde of gereconditioneerde goederen - beslissend is of AP bij het in het verkeer brengen van haar waren bij het publiek c.q. haar afnemers de onjuiste indruk wekt dat die waren (direct) van Valeo afkomstig zijn. Middel III klaagt over schending van art 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van

18 oktober 1993


327

een Benelux-Gerechtshof, omdat het Hof vragen van lingen in het handelsverkeer gebracht, nog steeds voorzien uitleg van art. 13 A BMW aan het Benelux-Gerechtshof van de ingeslagen merken VALEO of VERTO. heeft gesteld zonder de feiten te omschrijven waarop de (vi) De gereviseerde koppelingen van AP behoren tot door dat Hof te geven uitleg moet worden toegepast. de soort van waren waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven. 3.2 Middel III kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Uit de rechtspraak van het Benelux(vii) Het Gerechtshof is ervan uitgegaan dat op de Gerechtshof (onder meer: overweging 2 van het arrest van waar voldoende duidelijk is aangegeven dat het om door 20 oktober 1989 in de zaak A 88/2, NJ 1990, 660) blijkt AP gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat en immers dat dit Hof vooralsnog bereid is uitspraak te doen dat AP niet beoogt met de ingeslagen merken de afzet van op vragen van uitleg ook indien de rechter die de vragen haar eigen handelswaar te bevorderen. heeft gesteld, in strijd met het bepaalde in art. 6 lid 5 van (viii) Het Gerechtshof heeft voorts geoordeeld dat de vorenbedoeld Verdrag, heeft nagelaten de feiten te handelwijze van AP geen vervaardiging of verhandeling omschrijven waarop de door dat Hof te geven uitleg moet van nieuwe producten inhoudt omdat daarvoor de worden toegepast. bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is, en dat het hier derhalve nog steeds gaat om 3.3 De middelen I en II stellen vragen aan de orde waren welke door Valeo zelf onder haar merk in het betreffende de uitleg van de BMW waarvan de beantverkeer zijn gebracht en niet om "nieuwe waren", woording nodig is voor de beslissing op die middelen. De waarmee het Gerechtshof kennelijk bedoelt waren die wat Hoge Raad zal daarom de hierna te formuleren vragen hun samenstelling betreft van de door de merkhouder in aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorhet verkeer gebrachte waren zodanig verschillen dat leggen. Uit een oogpunt van proceseconomie - immers in sprake is van andere waren. geval het cassatieberoep te zijner tijd wordt verworpen, moeten de door het Hof geformuleerde vragen alsnog 5. Vragen van uitleg worden beantwoord voordat het Hof omtrent het geschil 1. Is er sprake van gebruik van eens anders merk in de van partijen kan beslissen - zal de Hoge Raad tevens de zin van art. 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1 BMW vragen voorleggen die in het bestreden arrest van het Hof wanneer een bedrijf dat waren als de onderhavige zijn gesteld. reviseert en reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt zonder dat de ingeslagen merken, 4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar Overeenkomstig het bepaalde in art. 6 lid 5 van het voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde of gereconditioBenelux-Gerechtshof omschrijft de Hoge Raad de feiten neerde waren? als volgt: (i) Valeo is in het Benelux-gebied de uitsluitend recht2. Is voor de vraag of art. 13 A, derde lid, BMW van hebbende op de merken VALEO en VERTO die zij bezigt toepassing is bij de verkoop van gereviseerde of gereconvoor door haar gefabriceerde en in het handelsverkeer ditioneerde waren van belang of het gaat om waren welke gebrachte autokoppelingen en onderdelen daarvan, op door de merkhouder of diens licentiehouder zelf in het welke koppelingen respectievelijk onderdelen het merk verkeer zijn gebracht dan wel om "nieuwe" waren in de VERTO dan wel VALEO wordt ingeslagen. zin als hiervoor onder 4 (viii) bedoeld, of is (enkel) beslissend of al dan niet bij het in het verkeer brengen (ii) AP houdt zich bezig met het reconditioneren en van die gereviseerde of gereconditioneerde waren bij het reviseren van oude versleten koppelingen en onderdelen publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren daarvan, onder meer van koppelingen en onderdelen (direct) van de merkhouder of diens licentiehouder daarvan die door Valeo voorzien van een van beide afkomstig zijn? ingeslagen merken in het verkeer waren gebracht. AP demonteert daartoe de koppelingen, reinigt en/of bewerkt 3a. Heeft de voorwaarde "mits de toestand van de de nog bruikbare onderdelen voor zover nodig, vervangt waren niet is gewijzigd" in art. 13A, derde lid, uitsluitend de onbruikbaar geworden onderdelen door nieuwe betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam exemplaren of door andere ingeruilde onderdelen van van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan? (over en weer) allerlei merken door elkaar mits uiteraard b. Zo vraag a ontkennend wordt beantwoord: kan na maar exact gelijkvormig en passend; vervolgens voegt AP wijziging van de toestand van de waren niettemin de al deze, al dan niet bewerkte onderdelen samen tot een uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel worden zogenaamde gereviseerde koppeling. ingeroepen indien aan de goede faam van het betrokken merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan? (iii) In de praktijk gaat het met name om de zogenaamde drukgroep van een koppeling, bestaande uit c. Maakt het voor de beantwoording van vragen a en een huis, een diafragmaveer en een drukplaat. Het huis b verschil of het al dan niet gaat om gebruikte en gerevivan een oude koppeling is doorgaans nog bruikbaar en seerde of gereconditioneerde goederen? behoeft alleen gereinigd (gezandstraald) te worden, de 6. Beslissing diafragmaveer wordt meestal vervangen en de drukplaat De Hoge Raad: is in veel gevallen weer bruikbaar te maken door verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot bijslijpen. de onder S geformuleerde vragen van uitleg uitspraak te (iv) Sedert het door de Rechtbank in deze zaak doen; gewezen vonnis en sedert haar naamswijziging (van houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het Belrama in AP) gaat AP als volgt te werk: de koppeling geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding wordt verpakt in duidelijk herkenbare AP-verpakking met van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz. daarop het merk, het logo en de kleuren van AP, vergezeld van de montage-instructies van AP; daarnaast 0 Conclusie van de Plv. Advocaat-Generaal Mr M.R. wordt op het onverslijtbare en altijd zichtbare deel van de Mok, 22 mei 1992. koppeling, namelijk de kap (waarin ook de naam VALEO en/of VERTO zijn ingeslagen), en op de koppelingsplaat 2. Vraag 1 in onuitwisbare witte inkt de aanduiding "AP recon-nl" 2.1. De eerste door de Hoge Raad gestelde vraag luidt gestempeld, aangevende dat de betreffende koppeling in als volgt: Nederland door AP is gereconditioneerd. Ook wordt wel "Is er sprake van gebruik van eens anders merk in de aanduiding "AP FECS" op diezelfde wijze aangede zin van art. 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1 bracht, hetgeen staat voor: Factory Exchange Clutch BMW wanneer een bedrijf dat waren als de onderService. havige reviseert en reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt zonder dat de (v) Vervolgens worden de aldus gereviseerde koppe-

328


ingeslagen merken, waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde of gereconditioneerde waren?" 2.2. Omdat in de vraagstelling essentieel lijkt dat de ingeslagen merken, waaronder de waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, niet zijn verwijderd, is het nuttig te vermelden dat AP in appel het volgende heeft gesteld:) "Valeo slaat haar merktekens op steeds méér plaatsen en in toenemende mate op plaatsen waar verwijdering niet doenlijk is (bijvoorbeeld op de kop van klinknagels en direct naast het gat met ribbels op de koppelingsplaat). Zo al technisch mogelijk, is verwijdering niet verantwoord door balansverstoring en gevaar voor speling. Economisch is verwijdering niet doenlijk omdat het daarvoor benodigde handwerk de revisiekoppelingen nagenoeg even duur zou maken als nieuwe koppelingen". Zo nodig kan met deze pretense feitelijke omstandigheid rekening gehouden worden door in de beantwoording van vraag 1 de veronderstelling te betrekken dat de stelling feitelijk juist wordt bevonden. 2.3. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen:4) is over art. 13A BMW het volgende te lezen: "Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. (...) De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de waren, die door de merkhouder of zijn licentiehouder binnen het Beneluxgebied of daar buiten in het verkeer zijn gebracht, alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouder, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijziging hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. (...)" 2.4. Het in de handel brengen van waren, die oorspronkelijk van een ander afkomstig waren en die een merk dragen waarvan die ander de rechthebbende is, door opvolgende verkopers van de waren is in de BMW geregeld in art. 13A in fine (ook - zoals in het verwijzingsarrest - aangeduid als: derde lid, welke wijze van aanduiding ik verder zal volgen). Men zou art. 13A, lid 1 kunnen opvatten als bedoeld voor eerste gebruik (hetzij door de merkhouder, hetzij door een derde, in welk geval de merkhouder zich daartegen verzetten kan). Lid 3 is dan bedoeld voor gebruik door opvolgende verkopers. :5) Een andere mogelijke opvatting is dat het eerste lid de algemene regel over gebruik bevat, terwijl het derde lid een bijzonder geval daarvan regelt. Die zienswijze is te vinden in de rechtspraak van het BenGH: "dat art. 13A, in fine, handelt over «het gebruik van het merk voor waren die de merkhouder (...) onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht»; dat uit deze bewoordingen blijkt dat deze bepaling enkel betrekking heeft op het geval bedoeld in art. 13Alidl.": 6 ) In overeenstemming daarmee is het verwijzingsarrest 3

) Arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch, r.o. 4.5., onder c. *) Losbladige uitgave van Benelux-teksten (**"*), waar dit commentaar wordt aangeduid als "Toelichting", p. 53/54. 5 ) In die zin, naar het mij voorkomt, A. van Oven/F.J.W. Löwensteyn c.s.. Mededingingsrecht, 1991, § 57, p. 123. 6 ) BenGH 2 feb. 1983, A 8 2 / 1 , (Superox), Jur. BenGH 1983, p. 1, NJ 1983, 450, m.nt. L Wichers Hoeth. Zie ook: M.V. BruiningVolmer in IER, 1988, p. 103 en P.J.M. Steinhauser in noot onder pres. rb. Haarlem 19 maart 1988, BIE1989, 6 (p. 19, l.k.).

18 oktober 1993

zo opgebouwd dat vraag 1 betrekking heeft op gebruik in het algemeen en dat problemen die betrekking hebben op gebruik door opvolgende verkopers eerst in vraag 2 aan de orde komen. 2.5. Het BenGH heeft over het begrip "gebruik" in de zin van art. 13.A, lid 1, de volgende beslissingen gegeven. "onder «gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken» in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van zijn eigen onderneming."7) "dat voormelde omschrijving [in het arrest-Hagens] daarom aldus moet worden opgevat dat voor de toepassing van art. 13 onder A eerste lid onder 1 de woorden «gebruik voor de waren» zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren (...)."s) "dat uit de tekst van art. 13A eerste lid BMW en uit de rechtspraak van het Hof (...) volgt dat voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren, in de zin van het onder 1 bepaalde, vereist is dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die anderen wordt onderscheiden.'") 2.6. Van de (recentere) literatuur over het begrip "gebruik" in de zin van art. 13 BMW noem ik: - Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, Kort begrip, 1984, p. 95; - J.A. Stoop, BIE 1985, p. 251 e.v.; - A. Braun, Précis des Marques de produits et de service, 1987, § 401, p. 3318/319, § 417-421, p. 330 e.v.; - (W. Mak)/M.J.M. van Kaam/H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1989, p. 77 e.v.; - Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach es., Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, § 946 e.v., p. 381 e.v.; - E.A. van Nieuwenhoven Helbach in Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel), 1990, p. 95 e.v.; - A. van Oven/Löwensteyn c.s., Mededingingsrecht, 1991, §57,p. 123-125; - E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. KUN, 1991), §3.5.2., p. 96-98; - Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, § 1014 e.v., p. 416 e.v. 2.7. Uit de geciteerde rechtspraak is af te leiden dat onder gebruik, in de zin van art. 13A, lid 1, verstaan moet worden het zich bedienen van een merk of teken.10) Waar m.n. het arrest-Tanderil spreekt van "met betrekking tot de eigen waren,") is kennelijk bedoeld: de waren die degene die het merk gebruikt in het verkeer brengt. In de onderhavige zaak gaat het dus om evt. gebruik door AP van de merken Valeo en Verto voor de waren die AP in het verkeer brengt. De Hoge Raad heeft dat in de formulering van vraag 1 onder woorden gebracht door te spreken van "gebruik van eens anders merk",'2) woorden die niet letterlijk in art. 13A, lid 1, voorkomen. Ik zou menen dat het in de handel brengen van 7 ) BenGH 29 juni 1982, A 81/5 (Hagens/Niemeyer), Jur. BenGH 1981-1982, p. 40, NJ 1982, 624, m.nt. L. Wichers Hoeth. ") BenGH 9 juli 1984, A 82/2 (Tanderil), Jur. BenGH 1984, p. 1, NJ 1985, 101, m.nt. L. Wichers Hoeth. 9 ) BenGH 7 nov. 1988, A 87/3 (Omnisport), Jur. BenGH 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.nt. L. Wichers Hoeth; BIE 1989, 58, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. '°)ln die zin m.n. ook Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1014, p. 416. ")Cursivering toegevoegd. ,2 j Cursivering toegevoegd.

18 oktober 1993


goederen, waarop zo'n merk voorkomt, ongeacht of degene die dat doet die goederen heeft gereviseerd of gereconditioneerd, het zich bedienen van dat merk is. 2.8.1. De vraag is dan nog of de in § 2.2. behandelde veronderstelling van belang is, nl. dat degene die zich van het merk bedient, dit, - al dan niet door toedoen van de merkgerechtigde - om technische of economische redenen niet heeft kunnen verwijderen. Die vraag verliest echter haar betekenis, wanneer men aanneemt dat ook verwijdering van een merk als gebruik daarvan aan te merken is, zoals in de literatuur, o.a. door Braun13) is verdedigd. Vanzelfsprekend is dit niet. Naar Duits recht wordt verwijdering van een merk niet zonder meer als onrechtmatig beschouwd14) In het Franse, Engelse en Amerikaanse recht wordt aangenomen dat juist na reparatie of revisie verwijdering van het oorspronkelijke merk op haar plaats kan zijn.'5) Overigens zou m.i. in het onderhavige geschil uit de door Valeo in de inleidende dagvaarding gestelde eisen (zie § 1.3, 2e streepje) kunnen afleiden dat Valeo akkoord zou gaan met verwijdering van haar merken, althans bij revisie. 2.8.2. Tot de gestelde vragen behoort niet of verwijdering van de door Valeo aangebrachte merken onrechtmatig zou zijn. Tot het stellen van die vraag bestond ook geen aanleiding, omdat vaststaat dat AP de oorspronkelijke merken niet verwijderd heeft. Om deze reden zou ik ontraden vraag 1 zonder meer bevestigend te beantwoorden. Dat antwoord zou aanleiding kunnen geven tot de gevolgtrekking dat van gebruik van eens anders merk in de zin en de omstandigheden die in de vraag zijn aangegeven geen sprake zou zijn, wanneer de oorspronkelijk ingeslagen merken verwijderd zouden zijn. Hiermee wil ik overigens niet te kennen geven die stelling op zichzelf onjuist te achten, maar het punt is hier niet aan de orde. 2.9. Het voorgaande brengt mij er toe te komen tot de volgende beantwoording van vraag 1: Er is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, wanneer een bedrijf waren die door die ander oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht en van een merk zijn voorzien, na deze gereviseerd en gereconditioneerd te hebben, onder dat merk weer in de handel brengt. 3. Vraag 2 3.1. De tweede vraag luidt: "Is voor de vraag of art. 13 A, derde lid, BMW van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde of gereconditioneerde waren van belang of het gaat om waren welke door de merkhouder of diens licentiehouder zelf in het verkeer zijn gebracht dan wel om «nieuwe» waren in de zin als hiervoor onder 4 (viii) bedoeld, of is (enkel) beslissend of al dan niet bij het in het verkeer brengen van die gereviseerde of gereconditioneerde waren bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstig zijn?" 3.2. De passage, waarnaar de vraag verwijst, luidt: "(viii) Het gerechtshof heeft voorts geoordeeld dat

de handelwijze van AP geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe produkten inhoudt omdat daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is, en dat het hier derhalve nog steeds gaat om waren welke door Valeo zelf onder haar merk in het verkeer zijn gebracht en niet om «nieuwe waren», waarmee het gerechtshof kennelijk bedoelt waren die wat hun samenstelling betreft van de door de merkhouder in het verkeer gebrachte waren zodanig verschillen dat sprake is van andere waren." 3.3. Bij ontkennende beantwoording van vraag 1 anders dan waartoe ik hiervóór heb geconcludeerd - kan beantwoording van vraag 2 achterwege blijven. Dit volgt uit de samenhang van art. 13A, leden 1 en 3.16) 3.4. De alternatieve vorm waarin de vraag is gesteld, is te verklaren uit de formulering van het door AP aangevoerde cassatiemiddel II tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Of, na revisie, nog sprake is van de oorspronkelijk in het verkeer gebrachte waren, is m.i. een feitelijke vraag. Tijdens de procedure zijn voorbeelden genoemd van vormen van "revisie", waarbij van het oorspronkelijke produkt slechts de lege huls'7) overblijft. Hier staat echter vast (verwijzingsarrest, r.o. 4, sub viii) dat "daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is". Waar het in vraag 2 m.i. in wezen om gaat, is of elke wijziging aan "uitputting" van het exclusieve merkrecht in de zin van art. 13A, lid 3, BMW in de weg staat, dan wel alleen als bij het opnieuw in de handel brengen van waren de onjuiste indruk bij het publiek wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstig zijn. 3.5. Aan het in de vorige paragraaf gestelde voeg ik toe dat zich nog een andere vraag kan voordoen, nl. of elke reparatie of revisie een wijziging van de toestand van de waren meebrengt, dan wel alleen reparaties, revisies etc. die niet van ondergeschikte betekenis zijn. Die vraag is in deze zaak echter niet gesteld (wel eerder)18) en uit de feitenweergave in het verwijzingsarrest, sub (iii) kan ook worden afgeleid dat de situatie van revisie van zó ondergeschikte betekenis in de onderhavige zaak niet aanwezig is geacht. Wanneer overigens een dergelijke situatie wèl aanwezig is, is niet meer van belang of bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de waren direct van de merkhouder afkomstig zijn. De uitputtingsregel van art. 13A, lid 3, geldt m.i. dan onverkort. 3.6.1. De functies van een merk die gewoonlijk worden genoemd") zijn: - herkomstfunctie - onderscheidingsfunctie - kwaliteits- of garantiefunctie - reclamefunctie. Voorts worden genoemd: symbool van aan de waar door de merkgerechtigde verleende hoedanigheden en

16

13 )A. Braun, t.a.p., S 340, sub b, p. 340/341, met een beroep op art. 13.A., lid 2, BMW. Dezelfde conclusie is te vinden bij Gielen/ Wichers Hoeth, t.a.p. § 1020, p. 418; zie voorts: Onrechtmatige daad, losbl., VI, nr. 90 (S.K. Martens) met meer gegevens. ")Aumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 198S, § 15, Rnr. 2 1 ; zie echter ook Einl., Rnr. 64 over evt. schadevergoedingsplicht. ,s ) Frans recht: Paul Mathéiy, Le droit francais des signes distinctifs, 1984, p. 632; A. Chavanne/J.-J. Burst, Droit de la proprièté industrielle, 1990, § 1154, p. 743. Engels recht: T.A. Blanco White/R. Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 1986, p. 280. Amerikaans recht: R. Calimann, The Law of Unfair Competition, Trade Marks and Monopolies, losbl., revised b y L Altman, §21.15.

329

)Arrest-Superox; zie § 2.4. met noot 4 [lees: noot 6; Red.]. ") Bijv. de kast van een computer of televisie-apparaat: pleitnotities (nr. 11) van de raadsman van Valeo voor het BenGH. 18 )HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267 (Lincoln Electric Company), r.o. 6, vraag 6. Deze vragen zijn door het BenGH niet beantwoord, omdat de zaak inmiddels was geschikt: zie beschikking BenGH in de zaak A 89/9, d.d. 30 nov. 1990, Jur. fienGtf 1990, p. 111. ,9 ) Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 14-31, p. 7 e.v., met verwijzingen naar verdere literatuur. Ik noem nog: L van Bunnen, Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun, 1967, 5 4, p. 4; A. Braun, t.a.p., 5 13-24, p. 10 e.v.; BaumbachHefermehl, ta.p., Einl. 10-23, p. 25 e.V.; P. Mathéiy, p. 11 e.v.; P.J. Kaufmann, Passing off and Misappropriation in the Law of Unfair Competition, diss. Utrecht, 1985, p. 133 e.v.

330


drager van daardoor verworven reputatie en goodwill20) en de verkoopfunctie,2') welke laatste als een variant van de reclamefunctie kan worden gezien. 3.6.2. Uit de eerder (§ 2.3.) geciteerde passage uit het gemeenschappelijk Commentaar blijkt wat de grond is van de in art. 13A, lid 3, BMW opgenomen uitzondering op de uitputtingsregel. Die uitzondering geldt "indien de waren wijziging hebben ondergaan, daar deze aan de 11 goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen." ) De wetgever heeft dus de kwaliteitsfunctie en daarmee ook de garantiefunctie willen beschermen.23) 3.6.3. De vraag van de omvang van de bedoelde uitzondering voor gewijzigde waren is uitvoerig behandeld door de toenmalige advocaat-generaal Krings bij het BenGH, in zijn conclusie bij het eerder (zie noot 4) genoemde arrest-Superox. Aldaar heeft Krings allereerst geconstateerd dat door wijziging van een produkt kan voorkomen dat dit "niet meer beantwoordt aan de vereisten die door het merk worden gewaarborgd zodat de merkhouder hierdoor schade kan lijden." Vervolgens maakt hij een voorbehoud door [lees: voor; Red.) tweedehands produkten die als dusdanig worden verkocht, maar met het oorspronkelijke merk van de producent. De wetgever heeft dergelijke handel niet aan het verzetsrecht van de merkhouder willen onderwerpen. Mijn voormalige ambtgenoot had daarbij het geval op het oog dat de koper weet "dat hij met tweedehands waren te hoen heeft, die derhalve reeds aan slijtage onderhevig zijn geweest en dus niet meer de waarborgen bieden van nieuwe waren. De beperking die op de uitputting van het recht van de merkhouder is gesteld, geldt dus niet voor tweedehands waren, ook al werden die door de voortverkoper hersteld en gereinigd, op voorwaarde evenwel dat melding wordt gemaakt van de omstandigheid dat het om tweedehands waren gaat."") 3.6.4. Gotzen ) heeft verdedigd dat de merkhouder tegenover voortverkopers nooit over dezelfde bevoegdheden zal beschikken als hij heeft tegen merkinbreuk door derden. Verzet door de merkhouder zal volgens hem in gevallen als hier bedoeld slechts succes kunnen hebben indien: "a) wordt aangetoond dat de voortverkoper een gewijzigd merkartikel verhandelt en wel in zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht; b) de voortverkoper geen ten genoege van de rechter geldige reden kan aanvoeren om zijn optreden te rechtvaardigen." Deze auteur wijst dan vervolgens op belangrijke tweedehandsmarkten zoals van auto's. Het kan z.i. niet in de bedoeling van de wetgever hebben gelegen deze handelstak "aan de volledige willekeur van de fabrikanten van nieuwe produkten over te leveren." Wel acht hij behoorlijke informatie van afnemers door de tweedehandsverkopers vereist. In dezelfde geest uit zich Van Nieuwenhoven Helbach,26) die vooral waarde toekent aan het argument 2

°)Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., t.a.p., i 706, p. 276; (Mak/)Molijn/Van Kaam, t.a.p., p. 33; zie over de goodwillfunctie ook Kaufmann, t.a.p., p. 138. 21 )(Mak/)Van Kaam/Molijn, t.a.p., p. 34; W.A. Hoyng, Bescherming(somvang) anno 1989, inaug. or., Tilburg, 1990, p. 28. 22 23

) Cursivering t o e g e v o e g d . ) Ongeveer in deze zin: Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1 2 6 2 , p.

522. 2 *) Cursivering toegevoegd. 25 )M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, p. 123/124. 26 )Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p., § 962, p. 391.

18 oktober 1993

"dat de toekenning van de onbeperkte bevoegdheid tot het tegengaan van (...) verdere verhandeling zou betekenen, dat in de Beneluxlanden algemeen aanvaarde handelspraktijken, zoals de verkoop van gerevideerde merkartikelen en de handel in tweedehandswaren als automobielen en dergelijke voortaan door de merkhouder zouden kunnen worden belet. Hier zou inderdaad de mogelijkheid van rechtvaardiging een passend middel kunnen vormen om ongewenste belemmering van algemeen aanvaarde handelspraktijken te voorkomen."7) De tegenovergestelde opvatting vindt men bij Braun.28) "Il faut, è notre avis, mais il suffït, que 1'état du produit ait été altéré. N'est pas exigée la condition supplementaire de dissimulation 29de 1'altération." In dezelfde geest uit zich Gielen, ) die hierbij (evenals Arkenbout, maar in andere zin) expliciet de onderhavige zaak op het oog heeft. 3.6.5. M.b.t. het oude Belgische recht heeft Van Bunnen30) een opvatting in dezelfde geest als die van Krings en Gotzen verdedigd: "il faut que 1'altération ait été dissimulée". Voor het Franse recht lijkt de situatie enigszins anders: "la commercialisation d'embrayages rénovés, en laissant subsister les marques d'origine, constitue un usage illicite de ces marques: en effet Ie maintien des marques laisse croire è la clientèle qu'il s'agit d'appareils d'origine, ou en tout cas rénovés 31sous Ie controle du titulaire de la marque." ) Deze uitspraak hangt samen met de omstandigheid dat het revisiebedrijf naar Frans recht het oorspronkelijke merk had mogen verwijderen. Hij laat overigens de mogelijkheid open dat geen inbreuk aanwezig zou zijn geacht indien voor de afnemers duidelijk zou zijn geweest dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkhouder had plaats gevonden.32) Naar Duits en Engels recht lijkt beslissend of bij het publiek een verkeerde indruk gewekt kan worden.33) Volgens Amerikaans recht is niet voldoende dat woorden als "used" of "repaired" worden aangebracht, maar, naar mij voorkomt, wel indien duidelijk wordt gemaakt dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkgerechtigde plaats heeft gehad: "a full disclosure was required."") "Thus the purchaser must be put on notice that the article is a repaired or reconditioned one and 35not the original article of the proprietor of the trademark." ) 3.6.6. Het moment is gekomen om te kiezen. Wanneer degene die gebruikte goederen (waarop het merk voorkomt van de producent die deze goederen 27 )ln dezelfde zin: A. Komen/D.W.F. Verkade, Het nieuwe merkenrecht, 1970, § 8 1 , p. 75; W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 113; Van Oven/Löwensteyn, ta.p., § 59, p. 130 e.v.; Arkenbout, t.a.p., p. 117 (met vermelding van de onderhavige zaak). 28 )A. Braun, t.a.p., § 293, p. 230. 29

) Gielen/Wichers H o e t h , t.a.p., m.n. § 1267, p. 5 2 5 . ) L. van Bunnen, t.a.p., § 4 7 4 , p. 5 0 7 . 31 )Tribunal de grande instance de Paris, 2 8 - 6 - 1 9 7 9 ; geciteerd naar Mathély, t.a.p., p. 6 3 2 ; zie ook Chavanne-Burst, t.a.p., § 1138, 30

p. 766. 32 )Cour de cassation 4-4-1940 (Champion Spark Plug/ Monconduit), Annales de la propriètè industrielle artistique et littéraire, 1940-48, p. 167'. 33 )Baumbach/Hefermehl, t.a.p., 5 15, Rnr. 14 in fine, p. 647; White/Jacob, t.a.p., p. 280: "if the goods are sold in a misleading way there is a remedy in passing-off". M ) J . Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 1984, Vol. 2, p. 259/260, verwijzend naar uitspraken van de Suprème Court uit 1947 (Champion Spark Plug Co. v. Sanders) en 1964 (Bulova Watch Co. v. Allerton Co.). 35 ) Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights Vol.ll, 1975, p. 1109/1110 (het citaat komt van p. 1110); zie ook Callmann, t.a.p., §21.15.

18 oktober 1993


oorspronkelijk in het verkeer heeft gebracht) reviseert etc, op die zaken duidelijk aangeeft dat een dergelijke bewerking door hem heeft plaatsgevonden,36) dan kan bij het publiek niet de onjuiste indruk worden gewekt dat de waren direct van de merkhouder (of diens licentiehouder) afkomstig zijn. Zou de merkhouder dan toch bevoegd zijn zich tegen het in het aldus door degene die de revisie heeft uitgevoerd, in de handel brengen van de gereviseerde goederen te verzetten, dan kan dit leiden tot 37monopolisering van het revisiebedrijf voor die goederen. ) Dat is een ander doel dan de, blijkens het gemeenschappelijk Commentaar, met de in art. 13A, lid 3, opgenomen uitzondering beoogde bescherming van de goede faam van het merk. Het duidelijk aangeven dat revisie door een ander dan de merkhouder heeft plaatsgevonden is voor de bescherming van de goede faam voldoende. Dit levert dan ook een rechtvaardiging op voor het gebruik van het merk bij wederverkoop, ondanks de omstandigheid dat de toestand van de waren is gewijzigd. Ik sluit mij daarom aan bij de weergegeven conclusie van mijn voormalige ambtgenoot Krings. 3.7. Het voorgaande leidt tot de volgende beantwoording van vraag 2: Voor de vraag of art. 13.A, derde lid, BMW van toepassing is bij de verkoop door een ander dan de oorspronkelijke merkhouder van gereviseerde waren is beslissend of bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder afkomstig zijn. Indien op de waren duidelijk is aangegeven dat revisie door een ander dan de oorspronkelijke merkhouder heeft plaats gevonden, kan deze laatste zich niet tegen het gebruik van het merk verzetten. Een licentiehouder van de oorspronkelijke merkhouder moet met die merkhouder, en reconditionering met revisie, gelijk worden gesteld. 4. Vraag 3 4.1. De derde vraag, zoals bleek van oorsprong de combinatie van door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch gestelde vragen, luidt als volgt: "a. Heeft de voorwaarde «mits de toestand van de waren niet is gewijzigd» in art. 13 A, derde lid, uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan? b. Zo vraag a ontkennend wordt beantwoord: kan na wijziging van de toestand van de waren niettemin de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel worden ingeroepen indien aan de goede faam van het betrokken merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan? c. Maakt het voor de beantwoording van vragen a en b verschil of het al dan niet gaat om gebruikte en gereviseerde of gereconditioneerde goederen?" 4.2. Vraag a vormt een variatie op het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op art. 13A, lid 3, maar het verschil is m.i. van enige betekenis. De vraag zegt: "wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan." Het Gemeenschappelijk Commentaar zegt: "indien de waren wijziging hebben ondergaan daar deze aan de goede naam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen" ["si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon 36

) Uit het verwijzingsarrest, r.o. 4, sub (iv) en (vii) blijkt dat daarvan in de onderhavige zaak sprake is. 37 )ln de onderhavige procedure is (o.m. tijdens de pleidooien voor het BenGH) van de zijde van Valeo medegedeeld dat deze wel toestemming geeft voor revisie van koppelingen die van een van haar merken zijn voorzien, maar in feite alleen aan met haar verbonden ondernemingen.

331

renom de la marque"].38) "Daar" in de toelichting is redengevend (evenals het participium "pouvant"), terwijl "waardoor" in de vraag beperkend is (die wijzigingen die afbreuk aan de goede faam doen). 4.3. Het verschil tussen beide redacties lijkt vooral van belang voor stelplicht en bewijslast. In de door de vraag gesuggereerde visie3") zal de merkhouder moeten stellen en bewijzen dat er een zodanige wijziging is dat daardoor afbreuk aan de goede faam van het produkt wordt gedaan. Volgens de Toelichting echter kan de merkhouder volstaan met te stellen dat er weliswaar sprake is van waren die hij zelf in het verkeer heeft gebracht, maar dat deze wijziging hebben ondergaan. De wederpartij zal daar dan tegenover moeten stellen dat de aangebrachte wijzigingen aan de goede faam van het merk geen afbreuk kunnen doen. 4.4. Hiervóór (§ 3.6.6.) heb ik de opvatting verdedigd dat (in een geval als het onderhavige) het duidelijk aangeven dat revisie door een ander dan de merkhouder heeft plaatsgevonden, voldoende is voor de bescherming van de goede faam. Daaraan heb ik toegevoegd dat dit een rechtvaardiging oplevert voor het gebruik van het merk bij wederverkoop, ondanks de omstandigheid dat de toestand van de waren is gewijzigd. In die opvatting lijkt mij duidelijk dat vraag 3.a ontkennend en vraag 3.b bevestigend moet worden beantwoord. 4.5. Tot beter begrip van vraag 3.c citeer ik een passage uit r.o. 4.10 van het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch: "Het belang van deze kwestie is hierin gelegen dat het hier niet slechts gaat om assemblage, waarbij met «Valeo» of «Verto» gemerkte onderdelen worden samengevoegd met andere tot een groter geheel, maar dat ook aan die Valeo-produkten zelf ingrepen plaatsvinden zoals bijslijpen, vervangen van onderdelen en dergelijke". Ik begrijp vraag 3.c zo dat onder "reconditioneren" ingrepen van de laatst geciteerde aard verstaan worden. 4.6. Het probleem dat hier aan de orde gesteld wordt lijkt op de hiervóór, in § 3.5., al aangeroerde kwestie van de betekenis van de ingreep, waarover de Hoge Raad eerder (zaak Lincoln Electric Company, zie noot 14) een door omstandigheden niet beantwoorde vraag aan het BenGH had gesteld. De vraag is van graduele aard. Een antwoord is al te vinden in de eerder geciteerde conclusie van mijn voormalige ambtgenoot Krings bij het in noot 3 genoemde arrest-Superox van het BenGH. Het criterium is: "of de toestand van een produkt zodanig werd gewijzigd dat het niet meer beantwoordt aan de hoedanigheden die door het merk worden gewaarborgd." Het aanleggen van dit criterium is (wederom de voormalige advocaat-generaal Krings - t.a.p. - citerend): "in beginsel een feitelijke vraag (...), waarover alleen door de feitenrechter mag worden beslist." Bij een en ander sluit ik mij aan, met dien verstande dat ik het criterium iets anders zou willen formuleren (zonder daarmee iets wezenlijk anders te bedoelen): van een wijziging in de zin van art. 13A, lid 3, BMW is sprake wanneer een produkt een bewerking heeft ondergaan waardoor het op het stuk van samenstelling, functioneren of uiterlijk niet meer identiek is aan het oorspronkelijke produkt. 4.7. Het bovenstaande kan leiden tot de volgende beantwoording van vraag 3: a/b. De voorwaarde "mits de toestand van de waren niet is gewijzigd" in art. 13A, derde lid, heeft 3S 39

) Cursiveringen toegevoegd. )Vgl. ook Van Oven/Löwensteyn, t.a.p., p. 132.

332


niet uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan. Evenwel kan de omstandigheid dat aan die goede faam geen afbreuk kan worden gedaan als rechtvaardiging voor wijzigingen worden aanvaard, met als gevolg dat de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel ondanks de wijzigingen met vrucht kan worden ingeroepen. c. Van wijziging in de zin van de bedoelde bepaling is sprake wanneer het produkt een bewerking heeft ondergaan waardoor het wat betreft samenstelling, functioneren of uiterlijk niet meer identiek is aan het oorspronkelijke produkt. 5. Produktaansprakelijkheid 5.1. Valeo heeft verdedigd40) dat "het louter aanwezig zijn van het merk van Valeo" leidt, althans kan leiden, tot aansprakelijkheid voor gebreken van het produkt op grond van o.m. art. 1407c (oud) van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, vollediger van de artt. 1407a-1407c (oud), thans 6:187-193 BW. De bedoelde wetsartikelen zijn tot stand gekomen [lees: op grond; Red.] van een EEG-richtlijn.4') 5.2. De in verhouding tot het Europees Gemeenschapsrecht met nationaal recht gelijk te stellen BMW moet, voor zover mogelijk, in overeenstemming met EEG-richtlijnen worden uitgelegd en, voor zover toepassing van de BMW in strijd zou komen met dwingende bepalingen van EEG-recht, zou zodanige toepassing niet mogen plaatsvinden. Denkbaar is dat het BenGH in een voorkomend geval aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing vraagt over de uitlegging van een bepaling van Europees Gemeenschapsrecht.8) 5.3. De taak van het Benelux-Gerechtshof op grond van de artt. 6 en 7 van zijn Statuut is kennis te nemen van door nationale rechters gestelde vragen van uitleg en daarover een beslissing te geven. In de onderhavige zaak zijn geen vragen gesteld over de onderlinge verhouding van de BMW en rechtsregels inzake produktaansprakelijkheid. Ik zie dan ook geen aanleiding op de onderhavige problematiek in te gaan. 6. Conclusie Mijn conclusie strekt ertoe de gestelde vragen te beantwoorden, zoals hierboven onder 2.9., 3.7. en 4.7. is aangegeven. g) Het Benelux-Gerechtshof, enz. 1. Gelet op het op 21 maart 1989 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Eerste kamer, uitgesproken arrest in de zaak nr. 688/87/He van de vennootschap naar Frans recht "Valeo S.A." - verder te noemen Valeo - gevestigd te Parijs, Frankrijk, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Automotive Products Benelux B.V." - verder te noemen AP gevestigd te Waalwijk, Nederland, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld; 2. Gelet op de op 30 augustus 1989 door de President van het Hof genomen beslissing, waarbij in deze zaak de termijn voor het indienen van memories voor onbepaalde tijd is verlengd, daar tegen voornoemd arrest bij de Hoge Raad der Nederlanden cassatieberoep werd ingesteld; "*°) Bij het BenGH ingediende memorie van de raadsman van Valeo, § 5, p. 3. *') Richtlijn van de Raad 85/374/EEG d.d. 25 juli 1985, PbEG 1985, L 210/29. 42 )Vgl. H. Krück in Von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1991, noot 60 op p. 4613; F. Dumon, La Cour de Justice Benelux, 1980, p. 125/126.

18 oktober 1993

3. Gelet op het op 15 maart 1991 op dat beroep door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 14.145 van AP en Valeo, waarbij eveneens vragen van uitleg van de BMW worden gesteld; 4. Overwegende dat de Hoge Raad in zijn arrest aan de vragen waarvan, naar zijn oordeel, beantwoording nodig is teneinde op het cassatieberoep te kunnen beslissen, "uit een oogpunt van proceseconomie" de vragen betreffende de uitleg van de BMW welke door het onder 1. genoemde arrest reeds aan het Hof waren voorgelegd, heeft toegevoegd; 5. dat mitsdien beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vragen inhoudt beantwoording van de door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gestelde vragen en het Hof daarin aanleiding vindt in zijn onderhavige uitspraak, eveneens om redenen van proceseconomie, de beide hiervoor genoemde zaken af te doen; 6. dat het Hof kortheidshalve verder enkel het door de vragen van de Hoge Raad aanhangig gemaakte geding behandelt en het hierna overwogene, voorzover niet anders blijkt, dan ook enkel op dat geding ziet; Ten aanzien van de feiten: 7. O. dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven: [zie het arrest van de HR; Red. ]. 8. O. dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld: [zie het arrest van de HR; Red.}. Ten aanzien van het verloop van het geding: 9. O. dat, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, het Hof een door de Griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg; 10. O. dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en zij daartoe ieder een memorie en nadien nog een nadere memorie hebben ingediend; 11. O. dat ter zitting van het Hof van 16 december 1991 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor AP door Mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te 's-Gravenhage, en Mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam en voor Valeo door Mr. G.L. Kooy, advocaat te 's-Gravenhage, die allen een pleitnota hebben overgelegd; 12. O. dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 22 mei 1992 schriftelijk conclusie heeft genomen; 13. O. dat het Hof ingevolge het defungeren van een lid, over de zaak niet kan oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien heeft aangehoord; 14. dat partijen ermede hebben ingestemd dat het Hof de zaak op grond van de uitgewisselde gedingstukken, met inbegrip van de reeds overgelegde pleitnota's, in gewijzigde samenstelling berecht; Ten aanzien van het recht: A. Ten aanzien van alle vragen tezamen 15. O. dat, nu deze zaak vooral betreft de omvang van het aan de merkhouder in artikel 13 A BMW toegekende recht van verzet tegen het gebruik van zijn merk, vooraf moet worden opgemerkt dat deze wet ertoe strekt de merkhouder een vergaande bescherming te bieden, dat wil zeggen bescherming tegen alle feitelijkheden die, in de woorden van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, "een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen"; 16. O. dat het in deze zaak gaat om de groep van gevallen die daardoor wordt gekenmerkt dat een waar welke de merkhouder of zijn licentiehouder onder een daarop aangebracht merk in het verkeer heeft gebracht, door anderen wordt verhandeld terwijl zij nog van dat merk is voorzien, zulks alhoewel haar toestand is gewijzigd;

18 oktober 1993


17. dat de door de Hoge Raad gestelde vragen alle aan de orde stellen of, en zo ja op grond van welke bepaling van de BMW, aan de merkhouder in zo'n geval het recht toekomt zich tegen dat verhandelen te verzetten; 18. O. dat dienaangaande vooreerst moet worden opgemerkt dat - zoals volgt uit de rechtspraak van het Hof, met name uit de arresten in de zaken A 82/2 ("Tanderil"), Jurisprudentie 5, blz. 1 e.v., en A 87/3 ("Omnisport"), Jurisprudentie 9, blz. 90 e.v. - het verhandelen van een waar die is voorzien van eens anders merk, moet worden beschouwd als gebruik van dat merk "voor waren" aangezien degene die de waar aldus verhandelt, zich alsdan van dat merk bedient op zodanige wijze dat daardoor de waar van die van anderen wordt onderscheiden; 19. dat dit niet anders is indien degene die een waar verhandelt welke is voorzien van eens anders merk - dat wil zeggen van een teken dat geschikt is de waar van soortgelijke waren te onderscheiden en als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend (zie 's Hofs arrest in de zaak A 90/4 ("Burberrys" II)) - op de waar of haar verpakking tevens een eigen merk aanbrengt dan wel anderzins aangeeft dat zij in de vorm waarin zij wordt verhandeld van hem afkomstig is, omdat daardoor niet wordt uitgesloten dat het publiek ook het eerstbedoelde merk opvat als het teken waardoor de daarvan voorziene waar van die van anderen wordt onderscheiden; 20. O. vervolgens dat het antwoord op de vraag of en op grond van welke bepaling de merkhouder zich tegen dit gebruik van zijn merk van verzetten, afhangt van de aard en omvang van de wijziging als hiervoor onder 16 bedoeld; 21. dat voormelde strekking van artikel 13 A weliswaar meebrengt dat ervan moet worden uitgegaan dat elke wijziging van de toestand van een in het verkeer gebrachte waar - dat wil zeggen elke niet door enkel tijdsverloop of gebruik, maar door enigerlei ingreep van buiten teweeggebrachte verandering in die toestand - die niet van geheel ondergeschikte betekenis is, ertoe leidt dat niet langer sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht, maar dat het van de aard en omvang van de wijziging afhangt of de gewijzigde waar nog behoort tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven, of daaraan soortgelijke waren; 22. dat de merkhouder zich, zo dit laatste het geval is, op grond van het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, zo dit niet het geval is, op grond van het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2, tegen voormeld gebruik van zijn merk kan verzetten; 23. O. dat, mede op grond van de geschiedenis van de BMW, moet worden aangenomen dat de in het eerste deel van artikel 13 A, derde lid, geformuleerde uitzonderingsregel, die aan de merkhouder het recht onthoudt zich te verzetten tegen het gebruik dat van zijn merk wordt gemaakt bij verdere verhandeling van door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat enerzijds de merkhouder ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontlenen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouder zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd; 24. dat aangenomen moet worden dat voor zover bij die belangenafweging in het bijzonder ook de belangen van de handel in hetzij door de merkhouder of diens licentiehouder hetzij door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waar onder ogen zijn gezien, in beginsel ervan is uitgegaan dat bij revisie en/of reconditionering die wijziging in de toestand van de waar

333

inhoudt, het merk waarvan de waar was voorzien toen zij oorspronkelijk in het verkeer werd gebracht, wordt verwijderd, zodat de merkhouder zich tegen het in de handel brengen van die gereviseerde en/of gereconditioneerde waar niet kan verzetten en daarbij ook niet een belang heeft dat behoort te worden beschermd; 25. dat zich evenwel gevallen kunnen voordoen waarin verwijdering van dat merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar of waarin het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen; 26. dat de vraag rijst of voor deze gevallen, waarvan niet blijkt dat zij bij voormelde belangenafweging zijn meegewogen, onverkort aan het resultaat daarvan moet worden vastgehouden, dan wel dient te worden aanvaard dat - mits degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt, daarbij alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is, bijvoorbeeld door zijn eigen merk op de waar aan te brengen op wat betreft de plaats, leesbaarheid en duurzaamheid overeenkomstige wijze als het oorspronkelijke merk, om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige waar, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd product verhandelt - geen sprake is van een "werkelijke en ongerechtvaardige inbreuk op het merkrecht" en dat op die grond aan de merkhouder het recht moet worden onthouden zich tegen het verhandelen van de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar te verzetten; 27. dat met de als voormeld onder 23 aan de belangenafweging ten grondslag liggende beginselen het beste strookt de onder 26 gestelde vraag in laatstbedoelde zin te beantwoorden, aangezien de merkhouder het anders in zijn macht zou hebben een zelfs belangrijk deel van de handel in gereviseerde en/of gereconditioneerde waren te monopoliseren; B. Ten aanzien van de afzonderlijke vragen 28. O. dat bij de beantwoording van de afzonderlijke vragen moet worden vooropgesteld dat niet vaststaat of het Gerechtshof bij zijn door de Hoge Raad in diens omschrijving van de feiten onder (viii) vermelde oordeel is uitgegaan van de hiervoor onder 21 voor het eerst door het Hof verwoorde opvatting van het begrip wijziging in de zin van artikel 13 A, derde lid; 29. dat het Hof daarom bij zijn beantwoording van de afzonderlijke vragen zal uitgaan van de veronderstelling dat nog niet vaststaat of het resultaat van de revisie en/of reconditionering welke de inzet vormt van de procedure in het kader waarvan die vragen zijn gesteld, ertoe leidt dat niet langer sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht; 30. O. dat uit het hiervoor onder 18 tot en met 22 overwogene volgt dat vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, behoudens voor het geval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar niet meer behoort tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren; 31. O. dat uit het hiervoor onder 21 overwogene volgt dat op vraag 2 moet worden geantwoord dat het voor de toepasselijkheid van de in artikel 13 A, derde lid, verwoorde regel die aan de merkhouder voor de daar omschreven gevallen van gebruik van zijn merk door derden het recht van verzet onthoudt, in beginsel afgezien van het hiervoor onder 26 en 27, alsmede het hierna onder 37 onder (2°) overwogene - uitsluitend erop aankomt of de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging in de toestand van de waar van geheel ondergeschikte betekenis, zodat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar nog steeds moet worden beschouwd als de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht; 32. O. dat reeds uit het hiervoor onder 21 overwogene

334


volgt dat vraag 3.a. ontkennend moet worden beantwoord ; 33. dat daarbij nog wordt opgemerkt dat weliswaar het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen de in artikel 13 A, derde lid, vervatte beperking tot het geval dat de toestand van de waar niet is gewijzigd, motiveert door erop te wijzen dat wijziging afbreuk zou kunnen doen aan "de goede faam" van dat merk, maar dat zulks onvoldoende is om - ondanks de bewoordingen en, wat belangrijker is, tegen de strekking van artikel 13 A als geheel - aan te nemen dat de merkhouder het recht van verzet niet slechts wordt onthouden ingeval de toestand van de waar niet is gewijzigd, maar tevens in alle gevallen waarin de toestand van de waar weliswaar is gewijzigd, doch deze wijziging aan de goede faam van het merk geen afbreuk doet; 34. dat zulks te meer klemt, nu uit het onder het oorspronkelijke merk verhandelen van een waar waarvan de toestand is gewijzigd nadat zij door de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer is gebracht, voor de merkhouder ook andere schade aan zijn merk kan voortvloeien dan schade aan wat wel de "garantiefunctie" van het merk wordt genoemd, en niet kan worden aangenomen dat men bij het formuleren van vorenbedoelde passage van het Gemeenschappelijk Commentaar tot uitdrukking heeft willen brengen dat die schade in dit verband rechtens geen rol behoort te spelen; 35. O. dat uit het voorgaande voortvloeit dat ook vraag 3.b. ontkennend moet worden beantwoord; 36. O. dat vraag 3.c. de omvang betreft van het recht van de merkhouder zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waar; 37. dat uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de merkhouder dit recht mist: (1°) indien, ondanks de revisie en/of reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht; (2°) indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt, aantoont dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waar of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd product; Ten aanzien van de kosten: 38. O. dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; 39. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; 40. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt: voor AP op ƒ 2.000,- (exclusief BTW) en voor Valeo op ƒ 2.000,- (exclusief BTW); 41. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok; 42. Uitspraak doende zowel op de vragen gesteld door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 15 maart 1991 als op die gesteld door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 21 maart 1989;

18 oktober 1993

Verklaart voor recht: 43. Ten aanzien van vraag 1: Behoudens ingeval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren, is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, wanneer een bedrijf dat waren reviseert en/of reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt, zonder dat de ingeslagen merken waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde en/of gereconditioneerde waren; 44. Ten aanzien van vraag 2: Voor de vraag of de regel van artikel 13 A, derde lid, BMW, die de merkhouder in de daar bedoelde gevallen het recht onthoudt zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk, van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde en/of gereconditioneerde waren, is in beginsel slechts beslissend of de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging in de toestand van de waren van geheel ondergeschikte betekenis; 45. Ten aanzien van vraag 3: a. De voorwaarde "mits de toestand van de waren niet is gewijzigd" in artikel 13 A, derde lid, BMW heeft niet uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan; b. De merkhouder kan zich na wijziging van de toestand van de waren tegen gebruik van het merk waaronder de waren door hem of door zijn licentiehouder in het verkeer zijn gebracht, ook verzetten indien aan de goede faam van het merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan; c. De merkhouder kan zich tegen gebruik van zijn merk voor door hem of door zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet verzetten: (1°) indien, ondanks de revisie en/of de reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht; (2°) indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren in het verkeer brengt, aantoont dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd produkt. Enz.


18 oktober 1993

Nr 85. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 25 januari 1990. (Die Twee/Die 2) Mr J.M. Vrakking. Art. 5j° art. 1 Handelsnaamwet. Het beroep op art. 5 Hnw. faalt omdat niet kan worden volgehouden dat Van Dorp en Penninkhof- een theater- en cabaretduo - enerzijds en Veronica es. anderzijds onder de naam "Die Twee" respectievelijk "Die 2" een onderneming drijven in de zin van dit artikel. De samenwerking van Van Dorp en Penninkhof moet worden aangemerkt als de gezamenlijke uitoefening van een beroep. Dat zij daarbij beogen materieel voordeel te behalen, leidt nog niet tot de conclusie dat zij een onderneming drijven. Aan de zijde van Veronica c.s. is "Die 2" de aanduiding van een televisieprogramma niet de naam van een onderneming. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Ook het beroep op art. 1401 faalt. Niet aannemelijk is immers gemaakt dat Van Dorp es. als voornamelijk regionaal optredend theater- en cabaretduo met een vast publiek schade zullen ondervinden van het door Veronica uit te zenden televisieprogramma van Spaan en Vermeegen, die reeds eerder als duo televisieprogramma's hebben gepresenteerd. 1. Frans van Dorp te Den Andel, gemeente Winsum, en 2. Ernst Paul Penninkhof te Groningen, eisers [in kort geding], procureur Mr S.S.H. Wibbens, tegen 1. Veronica Omroep Organisatie te Hilversum, en 2. Henk Spaan te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], procureur Mr S.C. de Lange, advocaat Mr S. de Wit te 's-Gravenhage. 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Van Dorp en Penninkhof - laatstgenoemde onder het pseudoniem Paul Morelli - treden sinds 1985 op als theater- en cabaretduo onder de naam "Die Twee". Met het componeren van muziek en het schrijven van teksten vormt dit hun hoofdbezigheid. b. Spaan vormt samen met Harry Vermeegen - aan wie de dagvaarding niet is uitgebracht - een duo dat zich bezighoudt met het maken van satirische televisieprogramma's. c. Veronica zendt vanaf 17 januari 1990 een televisieprogramma van twaalf afleveringen uit, genaamd "Die 2" en gepresenteerd door Spaan en Vermeegen. 2. Van Dorp es. vorderen thans, onder verwijzing naar deze feiten - kort gezegd - dat Veronica c.s. wordt verboden gebruik te maken van de aanduiding "Die 2" of "Die Twee" en dat Veronica wordt veroordeeld een in de dagvaarding nader omschreven rectificatie in haar omroepblad op te nemen. Zij baseren deze vordering primair op artikel 5 van de Handelsnaamwet en subsidiair op artikel 1401 BW. 3. Het beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet faalt, omdat niet kan worden volgehouden dat Van Dorp c.s. enerzijds en Veronica es. anderzijds onder de naam "Die Twee" respectievelijk "Die 2" een onderneming drijven in de zin van dit artikel. De samenwerking van Van Dorp en Penninkhof moet worden aangemerkt als de gezamenlijke uitoefening van een beroep. Dat zij daarbij beogen materieel voordeel te behalen, leidt nog niet tot de conclusie dat zij een onderneming drijven. Aan de zijde van Veronica e s . is "Die 2" de aanduiding van een televisieprogramma niet de naam van een onderneming.

335

4. Ook het beroep op artikel 1401 faalt. Niet aannemelijk is immers gemaakt dat Van Dorp es. als voornamelijk regionaal optredend theater- en cabaretduo met een vast publiek schade zullen ondervinden van het door Veronica uit te zenden televisieprogramma van Spaan en Vermeegen, die reeds eerder als duo televisieprogramma's hebben gepresenteerd. 5. De gevraagde voorziening moet op grond van het voorgaande worden geweigerd, met veroordeling van Van Dorp c.s. in de kosten van dit geding. Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Van Dorp es. in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Veronica c.s. begroot op ƒ250,- aan vastrecht, en op ƒ700,- aan salaris procureur. Enz.

Nr 86. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 16 februari 1993. Mr W. Neervoort, Drs J.A.H. Arwert en Mevr. Mr C. Eskes. Art. 17A Rijksoctrooiwet. Het standpunt dat een aanvrager, wie geen verwijt kan worden gemaakt van onzorgvuldigheid in eigen handelen of in de keuze van zijn gemachtigde, bij termijnoverschrijding als gevolg van door hem redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden een gerechtvaardigd beroep op herstel zou kunnen doen, wordt niet gedeeld. Volgens vaste jurisprudentie dient behalve handelen of nalaten van aanvrager zelf tevens in de beoordeling te worden betrokken de handelingen ten kantore van de gemachtigde en eventueel diens buitenlandse correspondent. Het kantoor van de (Engelse) gemachtigde is tekortgeschoten in de door art. 17A Row. geëiste zorgvuldigheid. De aangevoerde argumenten om inzake de gevestigde jurisprudentie t.a.v. toerekening aan aanvrager van handelingen van zijn gemachtigde "om te gaan" worden onvoldoende sterk geacht: de aangehaalde uitspraken van de Hoge Raad betroffen resp. het anticiperen op nieuwe wetgeving (Boek 6 B.W.) en gewijzigde maatschappelijke omstandigheden, welke situaties zich in het onderhavige geval niet voordien, terwijl ook het beroep op de "desaveu" niet kan baten omdat het hier niet gaat om het zonder opdracht prijsgeven van een aan de partij toekomend recht door de partij-vertegenwoordiger, maar om het niet in acht nemen van een wettelijke termijn. Beschikking nr 16932/art. 24A Row. inzake octrooiaanvrage nr 8303196. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord verzoekster-appellante bij monde van de gemachtigde Mr G.L. Kooy, vergezeld van de Heer H.J. Skailes en Mevr. N. Kramer Glynis; Gezien de stukken: Overwegende, dat verzoekster tijdig in beroep is gekomen van de beschikking van de Bijzondere Afdeling van 22 april 1992, waarbij het verzoek ongegrond werd verklaard en besloten werd tot afwijzing van het inzake de Nederlandse octrooiaanvrage 8303196 ingediende verzoek tot herstel in de vorige toestand; dat de gemachtigde van verzoekster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 25 november 1992 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd, onder het overleggen van pleitnotities; dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd; Overwegende, dat verzoekster met betrekking tot de Nederlandse octrooiaanvrage 8303196 een verzoek heeft gedaan tot

336


herstel in de vorige toestand, daar deze aanvrage is vervallen doordat niet binnen de in artikel 22K van de Rijksoctrooiwet gestelde termijn een verzoek tot het nemen van een beslissing omtrent octrooiverlening - een zogenaamd VBO - is ingediend; enz. dat verzoekster in haar memorie van grieven in de eerste plaats heeft opgemerkt dat appellante zelf niet kan worden verweten de door art. 17A Rijksoctrooiwet vereiste zorgvuldigheid niet in acht te hebben genomen; dat voorts appellante zelf niet in gebreke is gebleven bij de keuze van haar Engelse gemachtigde, daar immers de firma Frank B. Dehn bekend is als een zeer betrouwbare vertegenwoordiger met internationale reputatie; dat volgens verzoekster het op dit Engelse kantoor gehanteerde systeem, waarbij na het geven van instructies aan een buitenlandse agent een bepaalde handeling te verrichten, aan de hand van een kaart waarop de "deadline" voor die handeling is vermeld wordt gecontroleerd of deze handeling is uitgevoerd, in het verleden volledig betrouwbaar is gebleken; dat verzoekster zich op het standpunt heeft gesteld dat in het onderhavige geval het falen van het controlesysteem van de Engelse gemachtigde redelijkerwijs niet kon worden voorzien door appellante; dat verzoekster er vervolgens op heeft gewezen dat in de Memorie van Toelichting op de wijzigingswet 1977 ondermeer de volgende passage voorkomt ter motivering van de invoering van art. 17A in de Rijksoctrooiwet: "Het wordt als onbillijk ervaren dat overschrijding van een termijn, die het gevolg is van buiten de wil van de aanvrager liggende omstandigheden, die hij redelijkerwijs niet kon voorzien, tot verlies van voor hem zo belangrijke rechten leidt"; Overwegende dienaangaande, dat de gemachtigde van verzoekster ter zitting van de Afdeling van Beroep, desgevraagd, heeft toegelicht dat zijn standpunt er op neerkomt dat een aanvrager, wie geen verwijt kan worden gemaakt van onzorgvuldigheid in zijn eigen handelen of in de keuze van de gemachtigde (het gemachtigdenkantoor) die (of dat) hem zal vertegenwoordigen, en die een termijn heeft overschreden als gevolg van door hem redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden, een gerechtvaardigd beroep op herstel in de vorige toestand op basis van art. 17A Rijksoctrooiwet kan doen; dat de Afdeling van Beroep dit standpunt niet kan delen omdat, volgens vaste jurisprudentie, behalve het handelen - of nalaten - van een aanvrager zelf, tevens in de beoordeling betrokken dienen te worden de handelingen die hebben plaatsgevonden ten kantore van een door de aanvrager in de arm genomen gemachtigde en, eventueel, diens buitenlandse correspondent; dat het in het onderhavige geval gaat om hetgeen zich heeft afgespeeld in het Engelse gemachtigdenkantoor Frank B. Dehn en Co. en de Afdeling van Beroep, met de Bijzondere Afdeling, van oordeel is dat dit kantoor te kort is geschoten in de door art. 17A Rijksoctrooiwet vereiste zorgvuldigheid; dat de Afdeling van Beroep dit oordeel in de eerste plaats grondt op het aldaar gehanteerde computersysteem, omdat in dit systeem de computer kennelijk niet reageert bij het ontbreken van een ontvangstbevestiging van een opdracht aan een correspondent, en evenmin voorziet in een laatste waarschuwing kort voor het verlopen van een fatale termijn; dat hiernaast ook het tweede systeem, bestaande in het gebruik van een voor iedere zaak uitgeschreven kaart en een controle daarvan via het "records department", naar het oordeel van de Afdeling heeft gefaald; dat toch bij ontvangst van de uit Nederland afkomstige fax van 22 februari 1991 - met daarop in vette letters de opdruk "Reminder Feb. 22" - op enigerlei wijze actie genomen had moeten worden, ofwel op 22 februari zelf door een vervanger van de heer Condon of een gemach-

18 oktober 1993

tigde, ofwel op 25 februari of, gezien de op deze dag op het kantoor bestaande commotie, op 26 februari door de heer Condon zelf; dat in de derde plaats niet duidelijk is waarom bij de op het Engelse kantoor plaatsvindende periodieke controles - volgens verzoekster ongeveer om de twee weken - niet is gebleken dat nog steeds een ontvangstbevestiging ontbrak van de aan de Nederlandse correspondent gegeven opdracht tot het indienen van een VBO; dat de Afdeling van Beroep op grond van het vorenoverwogene de vraag of ten kantore van de Engelse gemachtigde de in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid heeft betracht, ontkennend beantwoordt; dat namens verzoekster ter zitting nog is bepleit om, ingeval de hierboven omschreven vraag negatief zou worden beantwoord, de vraag te beoordelen of een dergelijke onzorgvuldigheid van (het kantoor van) een gemachtigde wel toegerekend moet worden aan een aanvrager, indien deze aanvrager zelf geen verwijt valt te maken; dat de gemachtigde van verzoekster, zich ervan bewust dat de vaste jurisprudentie van de Octrooiraad op dit punt geen onderscheid maakt tussen een aanvrager en zijn gemachtigde, heeft bepleit dat de Afdeling van Beroep een ander standpunt zou innemen, met andere woorden zou willen "omgaan", waarbij hij gewezen heeft op enkele voorbeelden van "omgaan" van de Hoge Raad en voorts gewezen heeft op de zogenaamde desaveu-procedure; dat de Afdeling van Beroep vooropstelt dat in het onderhavige geval aanvraagster zelf niets onzorgvuldigs valt te verwijten, noch in haar eigen handelingen, noch in haar keuze van gemachtigde(nkantoor); dat echter volgens constante rechtspraak inzake art. 17A fouten van kantoorpersoneel worden toegerekend aan de octrooigemachtigde, en fouten van de octrooigemachtigde worden toegerekend aan de aanvrager; dat verzoekster aan het eerste gedeelte van deze "keten" van aansprakelijkheden niet wil tornen, maar zich op het standpunt stelt dat onzorgvuldigheid van een octrooigemachtigde niet dient te worden toegerekend aan de aanvrager, indien deze laatste zelf geen verwijt treft; dat de Afdeling van Beroep met deze stelling waarmee, indien aanvaard, het 17A-stelsel een volstrekt ander aanzien zou krijgen - niet kan meegaan, en zij de door verzoekster aangevoerde argumenten om op dit punt "om te gaan" onvoldoende sterk acht; dat van de beide ter zitting genoemde uitspraken van de Hoge Raad in het ene geval sprake was van een anticiperen op het komende boek 6 van het nieuwe BW (Witmarsums stierkalf, HR 7-3-80), terwijl in het andere geval rekening werd gehouden met gewijzigde maatschappelijke opvattingen (voor wat betreft de pensioenrechten van tweede echtgenoten,) en geen van beide situaties zich voordoet in het onderhavige geval; dat voorts het beroep op de regeling van het zogenaamde "desaveu" (geregeld in de artt. 263-272 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) verzoekster niet zal kunnen baten omdat, zoals ook in de pleitnotities staat te lezen, deze regeling bedoeld is voor het geval dat een partij-vertegenwoordiger (procureur) zonder opdracht daartoe een bepaald aan de partij toekomend recht in het proces heeft prijsgegeven, maar geen toepassing vindt bij het niet in acht nemen van wettelijk voorgeschreven termijnen; dat verzoekster als argument voor de door haar voorgestane lezing van art. 17A nog heeft gewezen op een - hierboven uitgeschreven - passage in de memorie van toelichting bij de wijzigingswet 1977, welke passage volgens haar juist wel de onderhavige situatie schetst omdat er sprake is van een overschrijding van een termijn "die het gevolg is van buiten de wil van de aanvrager liggende omstandigheden, die hij redelijkerwijs niet kan voorzien"; dat de Afdeling van Beroep het onjuist acht om op deze passage een beroep te doen, omdat zij geen enkel aanknopingspunt geeft voor de stelling dat de wetgever

18 oktober 1993


hier afstand zou hebben genomen van het in rechte aanvaarde uitgangspunt dat een aanvrager-verzoeker in beginsel het risico draagt voor beroepsfouten van personen van wie hij zich bij vertegenwoordiging bedient; dat de Afdeling van Beroep daarom, gezien haar hierboven uitgesproken oordeel dat er in casu ten kantore

337

van de Engelse gemachtigde niet met de in art. 17A vereiste zorgvuldigheid te werk is gegaan, blijft bij het hieraan volgens vaste jurisprudentie verbonden gevolg dat het verzoek tot herstel in de vorige toestand niet kan worden toegestaan; enz.

Mededelingen CIER-lezingen. Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (Universiteit van Utrecht) organiseert de volgende lezingen: - woensdag 27 oktober 1993 zal Prof. Mr W. Alexander, Bijzonder Hoogleraar op het terrein van de invloed van het EG-recht op de intellectuele eigendom, Universiteit van Amsterdam, een lezing houden over het onderwerp "Recente ontwikkelingen binnen de EG op het terrein van de intellectuele eigendom".

- woensdag 15 december 1993 zal Mr D. Peeperkorn, Raadsheer Hof Amsterdam en voorzitter van de Stichting SENA, een lezing houden over het onderwerp "Collectief beheer van auteurs- en naburige rechten". Plaats: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2A, 3512 EN Utrecht. De lezing begint om 16.00 uur en is voor belangstellenden vrij toegankelijk. Na afloop is er een borrel. Aanmelding telefonisch bij: Mevr. J. Borlée of Mevr. E. van 't Hoenderdaal, tel. nr. 030-537207.

Boekbesprekingen Mr D. Visser, Een borrel met een zeepsmaak. Ruzies over merken. Utrecht, Kwadraat, 1993, 128 blz. Prijs ƒ 19,90. Een populair, in gewone woorden en een meeslepende stijl geschreven boekje over het merkenrecht. Iets voor een student om (ondanks de titel) meteen de smaak te pakken te krijgen voor dit zo onderhoudende deel van de rechtspraktijk. In een kleine 120 pagina's worden eigenlijk alle procedures van de laatste twintig jaar, die voor het merkenrecht van belang zijn geweest, besproken, soms met nog enige inlichtingen over hoe het verder is afgelopen. Visser beperkt zich daarbij tot de uitspraken van Benelux-Gerechtshof, de Nederlandse rechter en een enkele Belgische uitspraak - koffie Hag zal men dus in dit boekje niet vinden - en weet daarmede een vrijwel volledig beeld te schetsen van het thans geldende Benelux merkenrecht. Het gaat niet alleen om de uitleg en toepassing van art. 13 A2; ook de vraag wat merk kan zijn, hoe het zit met het vereiste van onderscheidende kracht (en waar je dat vereiste kunt vinden), in hoeverre men zich als Mercedes specialist mag afficheren, de omvang van de bescherming van zwakke merken, afijn alle problemen waarover de rechter zich in de afgelopen tijd heeft gebogen en uitspraak heeft gedaan. Visser weet op heldere wijze telkens de kern van het voorliggende probleem aan te duiden en ook de belemmeringen waarvoor de rechter zich in zijn uitspraak geplaatst ziet (dus geen overdreven verwachtingen en niet, zoals elders wel eens gebeurt, verwijten aan de rechter dat hij geen verdergaande uitspraak heeft gedaan); maar hij vergeet evenmin de praktische problemen van de betrokken partijen - hoe groot moet de gevel van een garage die in

tweedehands Mercedessen handelt wel niet zijn om te voldoen aan de eisen die worden gesteld wil men zonder inbreuk op het merk de aard van het bedrijf kenbaar maken - en dat alles gebeurt op een relativerende manier die ik erg verfrissend vind. Op een fout heb ik de auteur niet weten te betrappen en het door hem geschetste beeld is in zijn totaliteit dacht ik juist. De enige aanmerking - ik heb geleerd dat in een bespreking altijd iets negatiefs moet staan, anders is het niet goed - die ik zou kunnen maken is dat voor een publiek dat niet in het merkenrecht is ingevoerd wel even zou mogen worden aangekondigd dat een wijziging van de Benelux Merkenwet staat te gebeuren die, zeker wat art. 13 A2 betreft, aan de min of meer veronderstelde continuïteit van de rechtspraak in de weg kan staan. Verder kan ik de wetenschap van de auteur over hoe het verder ging nog aanvullen: de Drostefabriek die indertijd bezwaar had tegen "Met een flik naar bed" (dat had natuurlijk moeten zijn met een chocoladepastille naar bed) was een ouderwets Haarlems familiebedrijf; dat bestaat niet meer; de zaak is door een of andere multinational overgenomen en geloof ik inmiddels alweer in andere handen overgegaan; het Drostemannetje op het dak is helaas verdwenen en daarmede kennelijk ook de ouderwetse goede zeden; vandaar de huidige tongzoen reclame. Het boekje is aardig uitgevoerd, met plaatjes zij het helaas niet in kleur, en een attractieve kaft; het lijkt mij ideaal voor in de schoen, maar daarvoor is het nu niet de juiste tijd; het kan echter ook heel goed dienen als vakantielectuur. Heemstede, juni 1993. S.B.


338

18 oktober 1993

Litteratuur Komt het ooit nog goed met de software? Computerrecht 1992 (6) blz. 240/3.

Boeken NEDERLAND As, P. van, Differentiatie in de patentduur. Doctoraalscriptie, Erasmus Univ. Rotterdam, aug. 1992 [bibliotheek Octrooiraad]. Jonge, Mr R.A. de, Muziekrecht. Theorie en praktijk van de Nederlandse Muziekindustrie. Naarden, A.J.G. Strengholt's Boeken, 1991, 112 blz. Prijs ƒ 89,- [besproken door Mr D. Peeperkorn in Informatierecht/AMI (17) jan. 1993 (l)blz. 13]. Mom, Mr G.J.H.M., en M.P.J. Keuchenius (red.), Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken? Deventer, Kluwer, 1992, IX en 170 blz. Prijs ƒ48,50 [besproken door Prof. Mr A.A. Quaedvlieg in Informatierecht/AMI (17) jan. 1993 (l)blz. 14/5]. Quaedvlieg, Prof. Mr A.A., Auteur en aantasting, werk en waardigheid. De relativiteit van het auteursrechtelijke droit au respect. Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, 64 blz. Prijs ƒ 2 5 [besproken door Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper in Informatierecht/'AMI (17) maart 1993 (3) blz. 59; tevens besproken door Mr S. Boekman in BIE 1992, blz. 364]. Thole, Mr E.P.M, Software. Een "novum" in het vermogensrecht (Informatica en Recht, 14). Kluwer, Deventer, 1991, XVI en 332 blz. Prijs ƒ 7 5 , [besproken door Mr E.J. Arkenbout en Mr S.A. Klos in Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) (10) febr. 1993 (2) blz. 40/1].

Biesheuvel, Mr M.B.W., Manipuleren met leven II. Besprekingspreadvies NJV 1993 van E.Ph.R. Sutorius. NJB (68) 3 juni 1993 (22) blz. 818-821. Boer, Prof. Mr J. de, Manipuleren met leven Bespreking preadvies NJV (1993) van J. de Ruiter. NJB (68) 3 juni 1993 (22) blz. 813/7.

I.

Boer, Prof. Mr Th.M. de, Filmauteursrecht en internationaal privaatrecht. Informatierecht/AMI (17) jan. 1993 (1) blz. 3-7. Bois, Mr R.L. du, Nogmaals: de fiduciaire overdracht en de onherroepelijke lastgeving onder het Nieuw BW. Informatierecht/AMI(16) dec. 1992 (10) blz. 186/7. Bollen, C , De muzikant als uitvoerende kunstenaar en zijn naburige rechten. ArsAequi(4\) sept. 1992 (9) blz. 447/454. Cock Buning, M. de, "Computergenerated works", een test voor de grondslagen van het auteursrecht? Computerrecht 1993(1) blz. 10-16. Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Het Protocol bij de Berner Conventie tussen crisis en hoop. Informatierecht/AMI (17) april 1993 (4) blz. 68-72. Grosheide, Prof. Mr F.W., Nogmaals: het Barbie-arrest. Informatierecht/AMI (17) febr. 1993 (2) blz. 26-30. Holtzer, Mr M., Onpersoonlijke geschriftenbescherming en informatievrijheid. Informatierecht/AMI (17) april 1993 (4) blz. 63/7.

BUITENLAND Bergmans, B., La protection des innovations biologiques -Une étude de droit comparé. Brussel, Maison Larcier, 1991, VII en 507 blz. Prijs Bfrs. 3950,- [besproken door A. Vahrenwald in European Intellectual Property Review (14) okt. 1992 (10) blz. 375/6 en door Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper in BIE 1993, blz. 131/2].

Komarnicki, Dr E.R.J.Z., Modellenbescherming - Middelen tegen oneerlijke mededinging (slaafse navolging). BMM-Bulletin (XIX) april 1993 (1) blz. 83. Kooy, Mr P.A.C.E. van der, Bescherming van planten via het merkenrecht? IER (9) april 1993 (2) blz. 41/7.

Kapferer, J.N., Die Marke - Kapital des Unternehmens. Landsberg (Dld), Verlag Moderne Industrie, 1991, 400 blz. Prijs DM 148,- [besproken in Markenartikel (55) febr. 1993 (2) blz. 83].

Lingen, Mr N. van, Nieuwe verjaringstermijnen in het BW. Informatierecht AMI (16) dec. 1992 (10) blz. 183/6.

Lee, L.C., en J. Scott Davidson, Managing Intellectual Property Rights. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 1993, 304 blz. Prijs £ 86,50.

Molhuysen, S.D.J., "Für Elise" Het klankmerk binnen de Benelux. BMM-Bulletin (XIX) april 1993 (1) blz. 12-20.

Paterson, G., The European Patent System. Oxford, Sweet & Maxwell, 1992, LVIII en 813 blz. Prijs £ 125,- [besproken door M. Lewis en J. Marsden in European Intellectual Property Review (14) nov. 1992 (11) blz. 419-420]. Tijdschriftartikelen

Oppenoorth, Drs W.W.F., Illustratie als citaat. Over de zaken Damave/Trouw. Informatierecht/AMI (17) maart 1993 (3) blz. 43/7. Perizonius, Drs J.C.H., Octrooiverlenen op een muis? JONAS (23) 12 maart 1993 (14/15) blz. 26. Quaedvlieg, Prof. Mr A.A., Het belang van de werkgever. Informatierecht/AMI (17) mei 1993 (5) blz. 83/6.

NATIONAAL Arkenbout, Mr E.J., De Benelux Merkenwet herzien. IER (9) jan. 1993 (1) blz. 1-9.

Ruypers, Mevr. Mr M.P.J., en Mr R.P.J.L. Tjittes, Vergelijkende reclame in Europees perspectief. IER (9) april 1993 (2) blz. 33-40.

Berkvens, J., Informatie-regulering

Schutjens, Mr M.-H.D.B., Onderzoek met geneesmiddelen

in de auteurswet.

18 oktober 1993


in het kader van het octrooirecht. #75(68) 15 april 1993 (15) blz. 555-562.

339

Verkade, Prof. Mr D.W.F., WOB en auteursrecht. Mediaforum (5) jan. 1993 (1).

Broy, M., en M. Lehmann, Die Schutzfahigkeit von Computer programmen nach dem neuen europaischen und deutschen Urheberrecht. GRUR (94) juli 1992 (7) blz. 419-423.

Visser, Mr D.J.G., De elektronische kopie en het reprorecht. Computerrecht 1993(1) blz. 7-10.

Byrne, N., Patents for biological inventions in the European Communities. World Patent Information (15) juni 1993 (2) blz. 77-80.

Vries, Mr Drs T.M. de, Bordspel en "Barbie"-pop: vermeende inbreukmaker vogelvrij. IER (8) dec. 1992 (6) blz. 161-171.

Crespi, R.S., The Micro-organism deposit system in European Patent Law - an appraisal of current proposals. //C(24) febr. 1993 (1) blz. 1-18.

INTERNATIONAAL Ahlert, D., en H. Schröder, Liberalisierung der vergleichenden Werbung - ein wettbewerbspolitisch verfehlter Weg. (samenvatting). Markenartikel (55) febr. 1993 (2) blz. 76-82. Europaische Konsequenzen von grosszügigen rechtlichen Regelungen für eine vergleichende Werbung in den EG-Mittgliedstaaten. Markenartikel (55) april 1993 (4) blz. 172/5. Alexander, M., Settlements in Intellectual Property Disputes - When is it better to fight than Switch? Trademark World dec. 1992/jan. 1993 (53) blz. 26-32. Altman, L., Copyright on architectural works. IDEA (33) 1993 (1) blz. 1-108. Bardehle, H., Der Patent-Harmonisierungsvertrag der WIPO - Erfolg oder vergebliche Hoffnungen? Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte (84) febr. 1993 (2) blz. 29-30. Behr, V., Internationale Tatortzustandigkeit für vorbeugende Unterlassungsklagen bei Wettbewerbsverstössen. GRUR Int. aug/sept. 1992 (8/9) blz. 604/8. Berkvens, Prof. Mr. J., Data Regulation in Copyright Law: will the problem of software ever be solved? European Intellectual Property Review (15) maart 1993 (3) blz. 79-82. Bodenheimer Jr., S.M., en J. Beton, Infringement by Equivalents in the United States and Europe: a comparative analysis. Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte (84) april 1993 (4) blz. 99-110 en European Intellectual Property Review (15) maart 1993 (3) blz. 83-90. Bodewig, Th., Franchising in Europe - Recent developments. 7/C(24) april 1993 (2) blz. 155-178. Bogsch, A., Brief History of the First 25 years of the World Intellectual Property Organization. Intellectual Property (31) dec. 1992 (12) blz. 319-372. Bouju, A., Highlights of the US and EPO Case Law in the electronic sector. World Patent Information (14) nov. 1992 (4) blz. 250-262. Bozicevic, K., Patenting DNA - obviousness rejections. Journal of the Patent and Trademark Office Society (74) okt. 1992 (20) blz. 750-767. Brandon, P., en J. Dunnett, EPO case law - ignore it at your peril! A review of recent Board of Appeal decisions. Patent World mei 1993 (32) blz. 38-43.

Daus, D.G., Einige Fallstricke der Unionsprioritat in den USA. GRUR Int. aug./sept. 1992 (8/9) blz. 614-620. Deeth, D., en E. McMahon, Canada abolishes compulsory licensing for patented medicines. Patent World maart 1993 (50) blz. 22/3. Dodd, V.S., Survey of the Annual Technical Reports 1991 of the Patent Offices on Patent Information Activities. World Patent Information (14) nov. 1992 (4) blz. 271/5. Donner, I.H., Should algorithms be patentable? Patenting engineering approximations of Laws of nature. European Intellectual Property Review (15) mei 1993 (5) blz. 162-170. Dreiss, U., en U. Wittenzellner, Für die Patentanwaltschaft wichtige EG-Gesetze und - Gesetzvorhaben. Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte (84) mei 1993 (5) blz. 121-132. Dworkin, G., Authorship of films and the European Commission Proposals for Harmonising the term of copyright. European Intellectual Property Review (15) mei 1993 (5) blz. 151/5. Elias, B., Do scents signify source? An argument against trademark protection for fragrances. The Trademark Reporter (82) juli/aug. 1992 (4) blz. 475-530. Firth, A., Aspects of Design Protection in Europe. European Intellectual Property Review (15) febr. 1993 (2) blz. 42/7. Fryer III, W.T., Report on Hague Agreement (Industrial Design) second meeting of Experts, held april 27-30 1992, at WIPO in Geneva. Journal of the Patent and Trademark Office Society (74) dec. 1992 (12) blz. 923-937. Gall, G., EBER - ESPACE LEGAL - zwei Datenbanken zum Europaischen Patentübereinkommen. Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte (84) mei 1993 (5) blz. 142/4. Good, D., en C. Easter, Product Safety and Product Liability: The implications for Licensing. European Intellectual Property Review (15) jan. 1993 (1) blz. 10-15. Hansson, B., The IPC:Class CD-Rom - a new search system in the patent information field. World Patent Information (14) nov. 1992 (4) blz. 227-230. Harding, Ch., Of Rodents and Elephants (a week in the life of the European Patent in the name of A. Shrew

340


Co.) CIPA (22) jan. 1993 (1) blz. 5-25. Hart, R.J., Databases - Proposals for an EC Directive. CIPA (21) nov./dec. (14) blz. 568-572. Hearle, L., en J. Lee, The relative merits of Patent Information; Searching using CD-Roms and Online; Micropatent and Derwent speak out. Patent World dec. 1992/jan. 1993 (48) blz. 24/8. Hirons, R.G., On being a patent agent in a major full service Iaw firm. CIPA (21) okt. 1992 (13) blz. 536-548. Holland, D.R., Can Product-by-Process Patents provide the protection needed for proteins made by recombinant DNA-technology? Journal of the Patent and Trademark Office Society (74) dec. 1992 (12) blz. 903-922. Jones, N., Biotechnology Patents in Europe - Update on the Draft Directive. European Intellectual Property Review (14) dec. 1992 (12) blz. 455/7. Kaam, Mr M.J.M. van, A practical view on the protection of Industrial Design in Europe. Trademark World dec. 1992/jan. 1993 (53) blz. 34/8.

18 oktober 1993

Journal of the Patent and Trademark Office Society (74) nov. 1992 (11) blz. 777-810. Nissen, D., en I. Karet, The Trademarks Directive: Can I prevail if the State has failed? European Intellectual Property Review (15) maart 1993 (3) blz. 91/4. Oliver, E., Patentability of computerprogram-related inventions in the US and abroad. Patent World maart 1993 (50) blz. 24-31. Orlhac, T., Pourquoi est-il si difficile de faire admettre la matière vivante comme protégeable en droit? Revue Canadienne de proprièté intellectuelle (9) jan. 1993 (2) blz. 139-156. Parliament calls for EPO's withdrawal of Onco mouse patent. World Intellectual Property Report (7) april 1993 (4) blz. 91/2. Pastors, A. de, Supplementary Protection Certificates. World Patent Information (15) juni 1993 (2) blz. 85/6. Percy, K., Genetic manipulation and public disclosure. CIPA (22) maart 1993 (3) blz. 76/8.

Katz, A., Zur Psychologie der Markenpiraterie. Markenartikel (55) mei 1993 (5) blz. 188-191.

Pfeiffer, H.-P., R. Rioufrays, G. Checcacci en S. Roberts, Patent claim interpretation in member countries of the European Patent Convention. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (84) april 1993 (4) blz. 93/9.

Keiler, G., Summary of some recent decisions of the Board of Appeal of the EPO regarding questions of novelty, inventive step and structural obviousness. Journal of the Patent and Trademark Office (75) maart 1993 (3) blz. 237-242.

Poth, H., Die Patentierungsausschlüsse nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (83) dec. 1992 (12) blz. 305-314.

Lelkes, R., A. von Uexküll en P. Tauchner, Patent Term Restoration in Europe: Taking advantage of the Supplementary Protection Certificate. Patent World dec. 1992/jan. 1993 (48) blz. 14-23.

Reiss, S.M., The EPO's Omen for Mobil. Journal of the Patent and Trademark Office Society (75) jan. 1993 (1) blz. 20-29.

Lewinski, S. von, EC Proposal for a Council Directive Harmonizing the Term of Protection of Copyright and Certain Related Rights. 7/C(23) dec. 1992 (6) blz. 785-806. Maebius, S.B., Novel DNA-Sequences and the Utility Requirement: the Human Genome Initiative. Journal of the Patent and Trademark Office Society (74) sept. 1992 (9) blz. 651/8.

Ricketson, S., The Copyright Term. 7/C(23) dec. 1992 (6) blz. 753-785. Ruysenaars, Mr H.E., Neue Entwicklungen in Musterund Markenrecht der Benelux-LSnder - Hat das Benelux-geschmacksmustergesetz Überlebenschancen ? GRUR Int. juli 1992 (7) blz. 505-513. Ryan, E.T., Prior Use. CIPA (21) nov./dec. 1992 (14) blz. 573/5.

Meeting appears to resolve Community Trade Mark issues. World Intellectual Property Report (7) jan. 1993 (1) blz. 5/6.

Samuels, L.B., en Le Thi Cao, Survey of the opinion of software development companies concerning intellectual property protection. IDEA (32) 1992 (4) blz. 343-360.

Meltzer, E.K., TRIPs and Trademarks, Or - GATT got your tongue? The Trademark Reporter (83) jan./febr. 1993 (1) blz. 18-37.

Schick, C , Ein Hilfsdiagramm zur Erlauterung der erfïnderischen Tatigkeit nach Art. 52 und 56 EPÜ. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (83) dec. 1992 (12) blz. 315/9.

Morrow, J.D., Plant Breeder's rights - an international perspective. Canadian intellectual property Review (9) sept. 1992 (1) blz. 34/7.

Sefzig, W.-R., Feilhalten und Anbieten als Selbststandige Patentverletzung. GRUR (94) juli 1992 (7) blz. 413/8.

Moufang, R., Methods of Medical treatment under patent law. 7/C(24) febr. 1993 (1) blz. 18-49. Moy, R.C., Patent Harmonization, Protectionism, and Legislation.

Singleton, S. Intellectual Property Disputes: Settlement Agreements and Ancillary Licences under EC und UK Competition Law. European Intellectual Property Review (15) febr. 1993 (2) blz. 48-54.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 oktober 1993, 61e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents