Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 juni 1991, 59e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

169

17 juni 1991, 59e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud arbeid na kennisneming van de stand der techniek tot de oplossing komen?).

Officiële mededelingen. Personeel. - Herbenoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. - Register van Octrooigemachtigden. Nederlands examen voor octrooigemachtigde. - Toetredingen tot het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (PCT). - Toetreding tot het Verdrag van Parijs. - Verdrag van Straatsburg en de Bondsrepubliek Duitsland. - Waarschuwing verspreid door Europees Octrooi Bureau. Necrologie. In Memoriam Dr Mr Ir Adrianus Pieter Pieroen, door Ir R. Sieders (blz. 172). Artikelen. Prof. Mr J.J. Brinkhof, Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg te Den Haag in 1990 (blz. 172/6). Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 41. Rechtbank 's-Gravenhage, 19 september 1990, Ceta Ponteggi Tubolari S.p.A./J. Maier (nieuw technisch effect is geen eis voor octrooiverlening; nieuwheid vast te stellen t.o.v. elk afzonderlijk geschrift met inbegrip van normale vakkennis en datgene wat de vakman meeleest, niet door na te gaan of het wezen van de vinding bekend is uit objectieve stand der techniek; kon deskundige, slechts bekend met het probleem, zonder inventieve Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

59e jaargang

Nr 42. President Rechtbank 's-Gravenhage, 28 augustus 1990, P. Nicolas/J.HJ. Aldenzee h.o.d.n. Ciipsound Audiovisuals (inbreukverbod toewijsbaar zonder gedaagde eerst gelegenheid te geven de aantastbaarheid van het octrooi te onderzoeken en nietigheidsactie in te stellen; verbod tot aanbieden van diensten met gebruik van inbreukmakende produkten is overbodig èn te ver strekkend; geen voorschot op schadevergoeding; winstafdracht is geen voorlopige maatregel). Nr 43. President Rechtbank 's-Gravenhage, 3 december 1990, Bayer A.G./Shilton Chemicals B.V. (kopen en verkopen van geoctrooieerde voortbrengsels zonder invoer daarvan in Nederland is geen inbreuk op het Nederlands octrooi, noch aanbieden in Nederland aan niet in Nederland gevestigde afnemers; aanbieden van geoctrooieerd produkt zonder vermelding van oorsprong, kan inbreuk opleveren; in zoverre verbod). Nr 44. President Rechtbank 's-Gravenhage, 9 juli 1990, Gebr. van Capelleveen B.V./Werner & Pfleiderer-Gefra Bakkerijsystemen B.V. e.a. (voor de betekenis van het woord schalmenketting in het octrooi niet Van Dale raadplegen, doch vaststellen hoe de gemiddelde vakman de term bij kennisneming van het octrooigeschrift dit zal begrijpen; de ingewikkelder samengestelde en kostbaardere ketting van gedaagden lost het probleem in essentie op dezelfde wijze op en maakt inbreuk) (met afb.). Nr 45. President Rechtbank 's-Gravenhage, 12 november 1990, C.J.J. de Groot e.a./Elmer Nederland B.V. (wezenlijk is de PVC-pijp in de brijvoederbak, met als Nr6

Blz. 169-200

Rijswijk, 17 juni 1991

170

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

verrassende eigenschap dat varkens de randen er niet van afbijten; een brijvoederbak van andere kunststof maakt geen inbreuk). Nr 46. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 april 1990, Diagnostic Products Corp./St. Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (een noodzaak tot marginale toetsing van het inventiviteitsoordeel van het EOB blijkt niet uit de wet; het wezenlijk verschil t.o.v. de stand der techniek bestaat slechts uit een - i.c. niet inventieve - omkering). Nr 47. President Rechtbank 's-Gravenhage, 27 maart 1990, Meubelindustrie Gelderland B.V./Havee Meubelen B.V. (geen spoedeisend belang meer na verloop van VA jaar). 2. Merkenrecht. Nr 48. Hof 's-Hertogenbosch, 28 mei 1990, Maastrichts Containerverhuur Weerts B.V./B.V. Limburgse Reinigingsdienst L.R.D. (Pres.: teken bestaande uit één kleur, heeft zonder bijkomende omstandigheden, zoals inburgering, onvoldoende onderscheidend vermogen; Hof: inburgering niet aangetoond; mede door het logo van L.R.D., geen verwarringsgevaar). Nr 49. President Rechtbank Breda, 17 augustus 1989, Perfecta Chemie B.WMolen Chemie B.V. (het kleurmerk is een alleszins gebruikelijke kleurencombinatie voor huishoudelijke artikelen; geen inburgering, geen onderscheidend vermogen; het merk "Vochtvreter" is beschrijvend en heeft geen onderscheidend vermogen resp. is verwaterd) (met afb.). Nr 50. Rechtbank 's-Gravenhage, 17 januari 1990, Droste B.V./Baronie-de Heer B.V. en Tjoklat-de Heer B.V. (van

17 juni 1991

geldigheid van de Droste-merken moet - ondanks gesteld eerder depot door Baronie - worden uitgegaan; associatiegevaar vast te stellen door vergelijking van het teken met het herinneringsbeeld bij de consument van het gedeponeerde merk; aan de "totaalindruk" van een merk levert het ene element een grotere bijdrage dan het andere; gelijkzijdige achthoek heeft onderscheidend vermogen voor chocolade-artikelen; Tjoklat heeft geringe onderscheidingskracht en is weinig geschikt om de herkomst van de waar aan te duiden (met afb.) (met noot Ste.). Nr 51. President Rechtbank Haarlem, 23 februari 1990, P.F. de Vries e.a./H.L. Lindenberg (verbodsactie tegen gedaagde, als medemerkgerechtigde naast eiser, niet mogelijk; "(Holland) we gaan naar Rome" niet auteursrechtelijk beschermd; onrechtmatige daad als zelfstandige grondslag naast merken auteursrechtinbreuk slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk). 3. Onrechtmatige daad. Nr 52. President Rechtbank Arnhem, 1 februari 1990, H. Brussaard/V.o.f. De Echte Slager e.a. (vlees van gedaagden niet aangetoond "verser, beter en gezonder" dan voorheen door eiser geleverd vlees; misleidende reclame; schade aan eiser als vakgenoot, mede o.g.v. overgedragen goodwill; geen aantasting van eisers eer en goede naam). Mededelingen. CIER-Congres: De toekomst van het Nederlands Octrooirecht (blz. 198). Litteratuur.

Officiële mededelingen Personeel. Beëindiging van het dienstverband. Aan mevrouw A.C. Broes, chef sectie Administratie Afdelingen van Beroep en Meervoudige Aanvraagafdelingen in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 juni 1991 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 januari 1991, nr Personeel 91003). Tot haar opvolgster als sectiechef is aangewezen mevrouw I.W. Scheevelenbos-de Reus, administratief medewerkster van genoemde sectie. Aan mevrouw M. Schmal, systeem-operator in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 mei 1991 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 april 1991, nr Personeel 91019). Aan mevrouw A.M. Ververs-Obbeek, administratief medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1991 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 mei 1991, nr Personeel 91020). Benoeming in vaste dienst. De heer E. Simonis, plv. chef sectie Bodendienst in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1991 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische

Zaken van 13 mei 1991, nr Personeel 91021). Herbenoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Prof. Dr Ir E.J. Mittemeijer is te rekenen van 1 maart 1991 voor een periode van vijfjaren herbenoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 16 april 1991, nr 91.003381). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ir G.J.M. Hesselmann op zijn verzoek op 16 april 1991 in bovengenoemd register is ingeschreven. Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Krachtens de beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 november 1990, nummer POI/90106048, wordt in september/oktober 1991 een examen voor octrooigemachtigde gehouden [vgl. BIE 1991, blz. 2/3). Blijkens de toelichting bij genoemde beschikking zal bij dat examen slechts in twee van de drie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten: Burgerlijk- en Handelsrecht benevens het Recht van de Industriële Eigendom. Het examen zal plaatshebben, onder voorbehoud, op 30 september en 1 (en eventueel op 2) oktober 1991. Kandidaten dienen zich vóór 1 augustus 1991 schrif-

17 juni 1991


telijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patentlaan 2, Rijswijk, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel in het Burgerlijk- en Handelsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen. Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van ƒ 100,- is betaald. Gewezen wordt nog op de mededeling in Bijblad I.E. 1990, blz. 158, in het kort inhoudend dat reeds in september/oktober 1991 de kandidaten zullen worden getoetst op hun kennis van het burgerlijk recht, zoals dat m.i.v. 1 januari 1992 van kracht zal zijn. Toetredingen tot het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (PCT). Tot het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien, met Reglementen, Washington, 19 juni 1970 {Trb. 1973, 20, laatstelijk 1986, 3) zijn toegetreden: - Ivoorkust, op 31 januari 1991, inwerkingtreding op 30 april 1991; - Guinea, op 27 februari 1991, inwerkingtreding op 27 mei 1991; en - Mongolië, op 27 februari 1991, inwerkingtreding op 27 mei 1991. (Industrial Property 1991, blz. 167). Toetreding tot het Verdrag van Parijs. Swaziland is op 12 februari 1991 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967, nadien gewijzigd op 2 oktober 1979. Het Verdrag is voor Swaziland op 12 mei 1991 in werking getreden. {Industrial Property 1991, blz. 167). Verdrag van Straatsburg en de Bondsrepubliek Duitsland. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is met betrekking tot het Verdrag van Straatsburg over de eenmaking van bepaalde onderdelen van het octrooirecht, 27 nov. 1963 {Trb. 1987, 148) de volgende Note Verbale dd. 2 oktober 1990 van de Bondsrepubliek Duitsland ontvangen: "The Permanent Representation of the Federal Republic of Germany to the Council of Europe presents its compliments to the General Secretariat of the Council of Europe and has the honour to inform the Secretariat that, with regard to the continued application of treaties of the Federal Republic of Germany and the treatment of treaties of the German Democratie Republic following its accession to the Federal Republic of Germany with effect from 3 October 1990, the Treaty of 31 August 1990 between the Federal Republic of Germany and the German Democratie Republic on the establishment of German unity (Unification Treaty) contains the following relevant provisions.

IV I

1. Article 11 Treaties of the Federal Republic of Germany The contracting parties proceed on the understanding that international treaties and agreements to which the Federal Republic of Germany is a contracting party, including treaties establishing membership of international organizations or institutions, shall retain their validity and that the rights and obligations arising therefrom, with the exeption of the treaties named in Annex I, shall also relate to the territory specifïed in Article 3 of this Treaty, where adjustments become necessary in individual cases, the all-German Government shall consult with the respective contracting parties. (The treaties listed in Annex I concern matters of status and security.) 2. Article 12 Treaties of the German Democratie Republic (1) The contracting parties are agreed that, in connection with the establishment of German unity, international treaties of the German Democratie Republic shall be discussed with the contracting parties concerned with a view to regulating or confirming their continued application, adjustment or expiry, taking into account protection of confidence, the interests of the states concerned, the treaty obligations of the Federal Republic of Germany as well as the principles of a free, democratie basic order governed by the rule of law, and respecting the competence of the European Communities. (2) The united Germany shall determine its position with regard to the adoption of international treaties of the German Democratie Republic following consultations with the respective contracting parties and with the European Communities where the latter's competence is affected. (3) Should the united Germany intend to accede to international organizations or other multilateral treaties of which the German Democratie Republic but not the Federal Republic of Germany is a member, agreement shall be reached with the respective contracting parties and with the European Communities where the latter's competence is affected. The Federal Republic of Germany will proceed in accordance with these provisions. The Permanent Representation of the Federal Republic of Germany avails itself of this opportunity to renew to the General Secretariat of the Council of Europe the assurances of its highest consideration. Strasbourg, October 2, 1990" Waarschuwing verspreid door Europees Octrooi Bureau. Beware of approaches and requests for payment from firms purporting to register European patents Numerous applicants and patent proprietors have informed the European Patent Office that firms and individuals using official-sounding names have been inviting them to register patents in unofficial registers or publications. High fees are generally charged, for which the patent applicant or proprietor receives no real service. The European Patent Office would point out that it alone performs legally effective publication and regïstration of European patent applications or patents, and that it does so automatically. The European Patent Office warns all concerned to guard against subterfuges of such firms and individuals. You should also be aware that because their services have no legal effect whatsoever, there is no obligation to pay. Jf in doubt, please contact either your representative or the European Patent Office (Tel. Munich (089) 2399 4512).

172


17 juni 1991

Necrologie In Memoriam Dr Mr Ir Adrianus Pieter Pieroen. Op 23 april overleed op de leeftijd van 67 jaar Dr Pieroen. Tijdens de crematieplechtigheid sprak o.a. Ir R. Sieders; wij drukken zijn woorden hieronder af. BIJ HET AFSCHEID VAN ADRIAAN PIEROEN Rechtvaardigheid, zorgvuldigheid en integriteit, dat zijn de woorden die zich bij mij opdringen als ik aan Adriaan Pieroen denk. En dat is niet pas zo geworden tijdens zijn ziekbed en na zijn overlijden. Adriaan werkte als octrooigemachtigde bij een andere onderneming dan ik en als collega's ontmoetten wij elkaar regelmatig in verschillende gremia. Hij nam niet zo vaak het woord en hij sprak nooit met stemverheffing. Dat was ook niet nodig want als hij sprak luisterde men, want wat hij te zeggen had was steeds doordacht en het vormde altijd een wezenlijke bijdrage tot de discussie. Zijn opvattingen over hoe het in ons vak toe moest gaan werden altijd bepaald door zijn rechtvaardigheidsgevoel. Dat leidde evenwel niet tot onuitvoerbare voorstellen; zijn gevoel voor rechtvaardigheid ging samen met een pragmatische benadering van de problemen zonder dat dat tot opportunisme leidde. Zijn proefschrift verscheen drie jaar geleden. De titel daarvan is "Bescherming van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland." In dit werk, dat terecht wel is aangeduid als de beste monografie op ons vakgebied ooit in Nederland verschenen, vindt men de eerder genoemde elementen rechtvaardigheid, zorgvuldigheid en pragmatisme in ieder hoofdstuk terug, maar dan wel met een indrukwekkende juridische onderbouwing. Het werk is ook buiten onze grenzen niet onopgemerkt gebleven: betrekkelijk kort na het verschijnen is het Bundesgerichtshof in Karlsruhe (te vergelijken met onze Hoge Raad) tot opmerkelijke uitspraken gekomen die een keerpunt betekenen in de jurisprudentie. Het is evident

dat Pieroen's werk daarbij tot leidraad heeft gediend. Zoals tijdens een voordracht kort geleden werd opgemerkt: de hoogste rechters in Duitsland hebben klaarblijkelijk Pieroen's boek op hun nachtkastje liggen. En zoals een Nederlandse rechter in een voordracht kort geleden opmerkte: het is een boek dat je beter niet ter hand kunt nemen want je kunt het daarna niet meer neerleggen. Hoe komt iemand ertoe om na zijn pensioen zo'n werk te schrijven? Bij Adriaan was dat niet de ijdelheid. Ik meen dat zijn overtuiging dat ook in de industriële verhoudingen rechtvaardigheid moet zegevieren, hem ertoe heeft gebracht zo veel van zijn tijd en energie in dit werk te investeren. Wij zullen Adriaan missen om zijn vakbekwaamheid. Wij beschouwen het als een groot verlies dat hij als Raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag geen bijdrage meer kan leveren aan de Rechtspraak. Maar bovenal zullen wij hem missen als een hoogstaand mens, als een man waarvan wij hielden. Als dat al geldt voor ons die slechts zijn vakbroeders zijn, hoeveel te meer moet dat het geval zijn met hen die hem veel nader staan. In het bijzonder zijn vrouw aan wie hij zijn magistrale werk opdroeg onder aanhaling van de Latijnse spreuk: "Er is welhaast geen zaak die niet door een vrouw in beweging is gezet". Adriaan heeft ons verlaten, maar zijn werk blijft als een monument achter. Meer dan dat blijft de herinnering aan een groot en edelmoedig mens. Hij behaalde elk van zijn drie titels cum laude. Als ik er over denk hoe ik Adriaan als mens en collega heb ervaren, dan dringt zich op "SUMMA CUM LAUDE". Ik heb gezegd.

Artikelen Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg te Den Haag in 1990. J.J. Brinkhof. 1. Inleiding Vorig jaar verscheen in het BIE (1990, pp. 97-98) een artikeltje over korte gedingen in octrooizaken na de centralisatie van rechtspraak in Den Haag op 1 december 1987. Waren de rechtbank 's-Gravenhage en de president van die rechtbank in eerste aanleg al uitsluitend bevoegd voor alle vorderingen tot nietigverklaring van octrooien (art. 51 Row.), tot vaststelling van een verlies van rechtsgevolg (art. 52 Row.) en tot opeising van octrooien (art. 53 Row.), sedert 1 december 1987 zijn zij dit ook ten aanzien van de vorderingen tot handhaving van octrooien tegen directe en indirecte inbreuk (artt. 43, 44 en 44A Row.). Voor de volledige opsomming zie men art. 54 Row. Het leek nuttig om aan de hand van cijfers iets te vertellen over de ontwikkelingen sindsdien. We zijn nu weer een jaar verder. Of de toen gesignaleerde tendensen blijvend of toevallig zijn, kan slechts blijken als van jaar tot jaar de gegevens worden verzameld en in kaart gebracht. Pas dan wordt het immers mogelijk vergelijkingen te maken en lijnen te ontwaren.

In dit artikeltje heb ik niet alleen een aantal gegevens bijeengebracht met betrekking tot korte gedingen, maar ook ten aanzien van bodemprocedures. Voorts wil ik aandacht schenken aan bijzondere kwesties van inhoudelijke aard die in 1990 in procedures aan de orde zijn geweest. Aldus krijgt de lezer hopelijk een beeld van de rechtspraak in octrooizaken in eerste aanleg in Den Haag. De aanduiding Den Haag geeft eigenlijk een vertekend beeld: voor zover het om Nederlandse octrooien gaat, staat Den Haag voor het Rijk (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) en voor zover het om Europese octrooien gaat staat Den Haag voor heel Nederland. In octrooizaken is de Haagse rechtbank dus ofwel Rijksrechtbank ofwel Nederlandse rechtbank. 2. Cijfers 2.1. Korte gedingen Het aantal korte gedingen dat tot een daling of tot een vonnis heeft geleid bedroeg in 1990 27. De volgende tabel vertoont de ontwikkeling.


17 juni 1991

Aantallen korte gedingen in octrooizaken in Den Haag 2 2 1 4 3 18 33 27

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

verbod gevraagd

verbod toegewezen 13 17 12

17 26 18

De inbreukverboden werden voorzien van de volgende nevenveroordelingen: - dwangsom in alle 12 zaken - veroordeling tot terugnemen van inbreukmakende produkten in 6 zaken - veroordeling tot het verschaffen van een lijst van afnemers in 7 zaken - veroordeling tot mededeling van vonnis aan afnemers in 2 zaken - veroordeling tot vernietiging van inbreukmakende produkten in 1 zaak - veroordeling tot in bewaring geven van inbreukmakende produkten in 1 zaak. Uitgaande van de 27 zaken in totaal werd gestreden over 12 Europese en 16 Nederlandse octrooien. In perspectief: aantal ter discussie staande octrooien 1988 1989 1990

18 35 28

2.2. Bodemzaken Het aantal vonnissen in bodemzaken in 1990 bedroeg 12. Vanaf 1984 zijn de cijfers: aantallen vonnissen in bodemprocedures

Zou er geen concentratie van rechtspraak zijn geweest dan zouden in 1990 slechts circa 5 zaken door de Haagse president berecht zijn. Nadere beschouwing van deze 27 zaken leert: - 2 zaken zijn beëindigd door een dading; - 3 zaken hielden nauw verband met een andere zaak; een Europees octrooi speelde daarin weliswaar een rol, doch in het middelpunt stonden een contractuele kwestie en het (territoriale) bereik van maatregelen; - 1 vonnis betrof een tussenvonnis waarin een deskundige werd benoemd; - in 1 vonnis werd de zaak aangehouden totdat een nader onderzoek door partijen zou zijn verricht; - 1 zaak was een executiegeschil: de vraag was of een nieuw voortbrengsel onder een eerder uitgesproken inbreukverbod viel; - in 1 zaak kwam de vraag aan de orde of een eiser wiens vordering was afgewezen opnieuw een maatregel kon vorderen op een andere grondslag. Er resteerden 18 zaken waarin geoordeeld werd of een verbod op zijn plaats was. In 12 van de 18 zaken werd een verbod uitgesproken. Daarbij verdient nog opmerking dat in twee zaken de vordering werd afgewezen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang. De ontwikkeling blijkt uit de volgende tabel.

1988 1989 1990

173

waarvan Nederlands

9 17 16

waarvan Europees

9 18 12

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

4 6 8 9 4 7 12

Nadere beschouwing van deze 12 zaken leert: - in 2 vonnissen werd beslist op verzoeken tot schorsing van de inbreukprocedure in verband met een vordering tot nietigverklaring van het octrooi; - in 2 vonnissen werden deskundigen benoemd; - 1 vonnis betrof een schadestaatprocedure als vervolg op een vonnis waarin een gedaagde veroordeeld was tot schadevergoeding. Zeven "echte" zaken bleven over. In 3 ervan werd een Europees octrooi nietig verklaard, met dien verstande dat 2 zaken hetzelfde Europese octrooi betroffen. In 3 andere zaken werd de vordering tot nietigverklaring afgewezen. In 2 zaken ging het om een Nederlands en in 1 om een Europees octrooi. En ten slotte werd 1 vordering gericht op een verbod tot inbreuk op een Nederlands octrooi toegewezen. Uitgaande van de in totaal 12 zaken werd gestreden over 7 Nederlandse en 5 Europese octrooien. 2.3. Opmerkingen naar aanleiding van de cijfers a. De cijfers betreffende de korte gedingen tonen aan dat sedert 1987 in Den Haag octrooizaken van sporadisch voorkomende procedures geworden zijn tot een regelmatig verschijnsel. Dit biedt de rechters de mogelijkheid vertrouwd te raken met deze materie en ervaring op te doen. Dat beoogde de wetgever met de concentratie van rechtspraak. b. Opvallend is dat slechts in 1 kort geding overgegaan werd tot benoeming van een deskundige. Men mag daaruit niet de conclusie trekken dat de rechter zo deskundig is. Veelal is het zo dat tenminste een van de partijen een rapport in het geding brengt van een octrooigemachtigde. Bovendien plegen de raadslieden de zaak zodanig toe te lichten dat zij erop menen te mogen vertrouwen dat de rechter zonder nadere deskundige voorlichting de knoop kan doorhakken. c. Het succes van de verbodsactie in kort geding is groot. d. Wat de inbreukvorderingen betreft bestaat een uitgesproken voorkeur voor het kort geding. Het aantal inbreukvorderingen in bodemprocedures is van geringe omvang. e. Het totaal aantal procedures in octrooizaken in 1990 wijkt nauwelijks af van dat in 1989. Ten opzichte van 1988 is sprake van een flinke verhoging. f. Het is zeker (nog) niet zo dat het aantal procedures waarin gestreden wordt over Europese octrooien toeneemt ten opzichte van procedures waarin Nederlandse octrooien ter discussie staan. 3. Inhoudelijke kwesties 3.1. Korte gedingen Zoals bekend worden korte gedingen aangespannen door octrooihouders die van mening zijn dat inbreuk wordt gemaakt op hun rechten zoals omschreven in art. 30 Row. De verschillende verweermiddelen liggen voor de hand. a. [Nietigverklaring of herroeping ] Het meest vergaand is het verweer dat het octrooi een nietigheidsactie niet zal overleven of, als het een Europees octrooi betreft, dat de

174


oppositie tegen de verlening succes zal hebben. Met dit verweer poogt de gedaagde het wapen van de eiser uit handen te slaan. Omdat volgens art. 51 lid 5 Row. de nietigverklaring tot gevolg heeft dat een octrooi wordt geacht "van de aanvang af' niet de rechtsgevolgen te hebben gehad, dus terugwerkt, zal de kort geding-rechter hebben te onderzoeken hoe aannemelijk de stelling van gedaagde is. Hetzelfde geldt ten aanzien van de stelling dat oppositie tegen een verleend Europees octrooi zal slagen (art. 30 A Row.). Iedereen zal het erover eens zijn dat het enkele feit dat een oppositieprocedure is of zal worden gestart of dat een nietigheidsactie is of zal worden geëntameerd, niet tot gevolg mag hebben dat geen inbreukverbod wordt uitgesproken. Het zou anders wel heel eenvoudig zijn om een octrooihouder van zijn belangrijkste bevoegdheid: het doen verbieden van inbreuk, te beroven. Het zal verder duidelijk zijn dat evenmin de enkele kans dat het octrooi zal worden vernietigd of herroepen, moet leiden tot afwijzing van het gevraagde inbreukverbod. Die kans is altijd aanwezig. Een herbeoordeling kan nu eenmaal steeds tot een andere uitkomst leiden. Overwogen is wel (vonnis Pres. Rb. 10 juni 1988 Smulders/Tripod) om pas dan een beroep op te verwachten nietigverklaring of herroeping te honoreren en aan de octrooihouder de bescherming door middel van een verbod te onthouden "als met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat het octrooi zal worden nietig verklaard." Daarbij werd van belang geacht: (i) het feit dat het octrooi na onderzoek door deskundigen was verleend; (ii) de kracht van de nietigheidsargumenten; komt bijvoorbeeld de gedaagde met materiaal dat de octrooiverlenende instantie niet in haar beschouwingen had betrokken of betoogt hij alleen maar dat het onderzoek niet goed is geweest; (iii) het ervaringsgegeven dat schadevergoeding voor de octrooihouder niet eenvoudig te krijgen is en een verslechterde marktpositie lang niet altijd kan goedmaken; (iv) het ervaringsgegeven dat het ook voor degene die - naar achteraf blijkt: ten onrechte - als inbreukmaker is bestempeld, niet eenvoudig is de schade vergoed te krijgen. Het Hof was het met deze maatstaf niet eens (arrest 5 april 1990) [B.I.E. 1990, nr 100, blz. 363. Red.]. Het overwoog: "Voor honorering (van het verweer) ... kan voldoende zijn dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring bestaat, terwijl bij de in kort geding nodige belangenafweging voorts andere omstandigheden een rol kunnen spelen zoals het stadium waarin een eventueel aanhangige bodemprocedure verkeert, de resterende looptijd van het octrooi, de marktsituatie, de financiële positie van partijen." In 7 van de hierboven genoemde 18 korte gedingen is dit verweer min of meer uitvoerig beoordeeld. Betoogd werd dat het geoctrooieerde voortbrengsel of de geoctrooieerde werkwijze niet nieuw waren, en/of dat datgene waarvoor octrooi was aangevraagd voor een deskundige voor de hand lag, en/of dat het onderwerp van het octrooi niet werd gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage. Drie keer had het verweer betrekking op een Europees en vier keer op een Nederlands octrooi. Het verhaal gaat dat Europese octrooien gemakkelijker worden verleend dan Nederlandse, in die zin dat in München aan de uitvindingshoogte lagere eisen worden gesteld dan in Rijswijk. Voor wie dit verhaal gelooft moet het lot van dit verweer verbazing wekken. In drie gevallen werd het verweer gehonoreerd. In alle gevallen betrof het Nederlandse octrooien. Daaraan moet ik onmiddellijk toevoegen dat slechts in één geval overwogen werd dat de

17 juni 1991

bodemrechter wel eens zou kunnen oordelen dat de uitvindingshoogte te laag was. In het andere geval kwam nieuw materiaal ter tafel en in het derde geval werd een niet te verwaarlozen kans aanwezig geacht dat openbaar voorgebruik in een bodemprocedure zou komen vast te staan. b. [Geen inbreuk] Een ander verweer is dat van inbreuk geen sprake is: het voortbrengsel in kwestie of de toegepaste werkwijze zouden niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Uiteraard wordt dit verweer alleen gevoerd als het voortbrengsel of de toegepaste werkwijze van gedaagde zich onderscheiden van het geoctrooieerde voortbrengsel of de geoctrooieerde werkwijze. In het arrest Meyn/Stork (27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH) [B.I.E. 1989, nr 65, blz. 202. Red.] gaf de Hoge Raad aan hoe men moest vaststellen of iets onder de beschermingsomvang van een octrooi valt. Het college stelde voorop: "dat het bij het vaststellen van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat." Daaraan voegde de Hoge Raad toe: "Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, waarbij art. 30 lid 2 Row. is ingevoegd, tot uitgangspunt worden genomen, evenwel met inachtneming van het daarin vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies." Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift, zoals deze blijkt uit de memorie van toelichting op de Rijkswet van 12 januari 1977 en de daarin vervatte verwijzing naar het interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag. Die strekking is, het midden te houden tussen twee uitersten ... en aldus, in de bewoordingen van het protocol, "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable degree of certainty for third parties."" Op deze redenering is kritiek zeker mogelijk.1) In zijn arrest van 9 november 1990, RvdW 1990, 200 (Dupont/ Globe) [B.I.E. 1991, nr 32, blz. 137; m.n. Ste. Red] herhaalt de Hoge Raad zijn standpunt: hij blijft spreken over "het wezen" waar het Hof deze woorden met opzet had vermeden. In kort geding - en trouwens ook in bodemprocedures - zien we dat een onderzoek wordt ingesteld naar "de inhoud van de conclusies". Daarbij zijn richtinggevend de vragen: wat is het gestelde probleem, welke oplossing is voor het probleem gevonden en op welk inzicht berust die oplossing? Regelmatig kan men lezen dat een bepaalde maatregel "wezenlijk" wordt geacht voor het octrooi. c. [Geen aanbieden] Eenmaal speelde de vraag wat onder "aanbieden voor een en ander" in art. 30 Row. verstaan moet worden (vonnis 3 december 1990). In deze bepaling is te lezen dat het uitsluitend recht omvat het geoctrooieerde voortbrengsel of het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze voor een en ander aan te bieden. Een en ander verwijst naar: in of voor zijn bedrijf vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen, verder ') Men leze de beschouwingen in: T.J. Dorhout Mees. Nederlands handels- en faillissementsrecht, II industriële eigendom en mededingingsrecht van E.A. van Nieuwenhoven Helbach met medewerking van J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 8e druk, Arnhem 1989, nrs 336-344. Zie ook: J.J. Brinkhof, Is de leer van het wezen een anachronisme?, in: Noten bij noten, ter herinnering aan MrL. Wichers Hoeth. Zwolle 1990, pp. 11-26.

7 juni 1991


erkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen. Gedaagde, gevestigd in Nederland, zendt op aanvraag ffertes voor een onder de beschermingsomvang van het ictrooi van eiser vallende stof aan afnemers in landen iraar eiser geen octrooi heeft, in casu Jordanië. Levering indt plaats door de Spaanse producent van de stof anuit Barcelona naar de afnemer, die vanuit Amstelveen loor gedaagde wordt gefactureerd. Is dit aanbieden in de in van de wet? Geoordeeld werd dat onder aanbieden te verstaan is 'aanbieden gericht op het verhandelen in Nederland." Uitgangspunt is de territoriale werking van het octrooi. Zou men deze vorm van aanbieden onder de verboden handelingen brengen dan zou de territoriale werking ioorbroken worden. Daarom werd het richten van aanbiedingen aan potentiële afnemers buiten Nederland, zonder dat overigens een van de in art. 30 Row. opgesomde handelingen in Nederland plaatsvindt, niet verboden. Anders zou het zijn als in Nederland vervaardigde voortbrengsels aan potentiële afnemers buiten Nederland zouden zijn aangeboden. d. [Onderzoek] Een ander verweer dat niet vaak wordt gevoerd, is te vinden in art. 30 lid 3 Row.: het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde. In de berechte zaak (vonnis 8 maart 1990) ging het om een defibrillator, een voortbrengsel om een niet-functionerend hart weer aan het werk te zetten. Gedaagde stelde defibrillatoren, die geacht werden onder de beschermingsomvang van het octrooi te vallen, ter beschikking aan cardiologen die deze bij patiënten implanteerden. De cardiologen rapporteerden volgens afspraak hun ervaringen aan gedaagde. Volgens gedaagde was sprake van wetenschappelijk onderzoek waarvan het doel is "het analyseren of het apparaat in geïmplanteerde status werkt conform de specificaties en voorts of de indicatiestelling correct is." Het verweer werd verworpen. Overwogen werd - dat art. 30 lid 3 Row. een uitzondering inhoudt op het uitsluitend recht van de octrooihouder, hetgeen tot een restrictieve uitleg moet leiden; - blijkens de Memorie van Toelichting is slechts vrij het onderzoek van het geoctrooieerde; - volgens de Memorie van Toelichting valt dit onderzoek erbuiten omdat het octrooi erdoor niet wezenlijk wordt aangetast; - in de Memorie van Antwoord is te lezen dat de proefnemingen alleen de vervaardiging omvatten, en - dat de proefnemingen binnen het bedrijf dienen plaats te vinden. Vastgesteld werd het volgende: - de proefnemingen betreffen niet de vervaardiging, maar de werking; - er vindt geen onderzoek plaats van het geoctrooieerde maar met het geoctrooieerde; - het doel van de proefnemingen is de goedkeuring te verkrijgen van de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten; - de proefnemingen geschieden buiten het bedrijf; - de proefnemingen tasten het octrooi wezenlijk aan gelet op de omvang van de markt en de wijze van optreden van gedaagde. 3.2. Bodemprocedures Wat valt er te melden over de bodemprocedures in 1990? a. [Vooroordeel] Een van de nietigheidsargumenten is dat het geoctrooieerde voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, voor de hand lag: art. 2A Row. en art. 56 EOV. In beginsel kan dit argument slechts door een deskundige op zijn waarde worden geschat. De rechtbank pleegt in zo'n geval dan ook deskundigen te benoemen. Nu deed zich het volgende geval voor (vonnissen 2 mei 1990). De deskundigen rapporteerden aan de rechtbank dat het algemeen bekend was een bepaalde

I/J

chemische reactie te versnellen met behulp van een zuur. Zij waren echter van mening dat bij de vakman vanwege de te verwachten vorming van nevenprodukten een technisch vooroordeel bestond tegen het toepassen van zuurkatalyse. Wanneer zo'n op technische gronden rustend vooroordeel wordt overwonnen, is, zo schreven de deskundigen in hun rapport, sprake van een octrooieerbare uitvinding. Naar hun mening was het aangevallen octrooi terecht verleend. Het is juist dat het overwinnen van een op technische gronden rustend vooroordeel een octrooieerbare uitvinding oplevert. Het komt erop neer dat wat voor de hand lijkt te liggen, in feite niet voor de hand ligt. In de nietigheidsprocedure nam eiser het standpunt in dat een vooroordeel niet had bestaan. Dat plaatste de rechtbank voor de vraag wanneer van een vooroordeel gesproken kan worden. Volgens de rechtbank dient men terughoudendheid te betrachten bij het aanwezig achten van een vooroordeel, Men moet zich immers realiseren dat het overwinnen van een vooroordeel als inventief wordt aangemerkt en dat daarmee een op zichzelf voor de hand liggende maatregel octrooieerbaar wordt. Vervolgens ging de rechtbank te rade bij de Guidelfnes for examination in the European Patent Office, de jurisprudentie van het Europees Octrooibureau en de doctrine. Daar vond de rechtbank de volgende omschrijvingen en criteria ten aanzien van vooroordelen: - het moet gaan om opvattingen die in de betrokken vakkringen heersen; - het moet gaan om algemene, ingewortelde, lang nawerkende, technische "Fehlvorstellungen" die de vakman ervan weerhouden voorstellen te doen omdat de uitvoerbaarheid ervan bij voorbaat voor onmogelijk wordt gehouden; - in de vakwereld moet algemeen de opvatting bestaan dat de weg onbegaanbaar is en geen voordelen biedt; de vakman moet ervan worden weerhouden tegen deze opvatting in te handelen; - er is een vooroordeel indien de vakman niet eens zou overwegen proeven te doen om vast te stellen of het misschien toch anders is dan wordt aangenomen. Daaraan getoetst achtte de rechtbank geen vooroordeel aanwezig. De deskundigen hadden het vooroordeel gebaseerd op een enkele publicatie waaruit bekend was dat zuurkatalyse invloed heeft op de aard van de te vormen produkten en, in samenhang hiermee, op het feit dat in de publicaties die eiser had genoemd de mogelijkheid van zuurkatalyse nergens zelfs maar werd aangeduid. Volgens de rechtbank was niet komen vast te staan dat de vakman op grond van die publicatie ervan wordt weerhouden zelfs maar te onderzoeken of de geoctrooieerde werkwijze goede resultaten oplevert, terwijl het onvermeld blijven van een bepaalde werkwijze niets zegt over het bestaan van een vooroordeel. b. [Onderwerp octrooi niet gedekt door inhoud aanvrage} Een ander nietigheidsargument is dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage: art. 51 lid 1 onder c Row. De rechtbank (vonnis 17 oktober 1990) nam de maatstaf over van de Afdeling van Beroep (16 december 1983, BIE 1984, nr 80): "het onderwerp van het octrooi wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage indien het de deskundige aanstonds duidelijk is dat een redelijke, de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende, uitleg van het op de aanvrage te verlenen octrooi meebrengt dat in enig opzicht de oorspronkelijke stukken niet naar de letter doch naar de strekking van de geopenbaarde uitvinding dienen te worden gelezen." De jurisprudentie op art. 30 lid 2 Row. zou hier wellicht ook een rol kunnen spelen. c. [Marginale toetsing ] Bepleit is dat de rechter in een nietigheidsprocedure waarin eiser geen materiaal op tafel

17 juni 1991


176

legt dat tijdens de verleningsprocedure door de octrooiverlenende instantie niet is gezien, de beslissing inhoudende de octrooiverlening slechts marginaal zou mogen beoordelen. De rechtbank was het met deze zienswijze niet eens (vonnis 4 april 1990). Art. 51 lid 1 onder a Row. bepaalt dat een octrooi wordt nietig verklaard voor zover het niet had behoren te worden verleend. Voor marginale toetsing is geen steun te vinden. d. [Winstafdracht] Vermelding verdient dat een inbreukmaker veroordeeld werd tot winstafdracht en tot het daartoe afleggen van rekening en verantwoording (vonnis 17 oktober 1990). Onbekend is hoe een en ander in de praktijk zal verlopen. 4. Slot Ter afsluiting een observatie van algemene aard. De

internationale dimensie van het octrooirecht komt steeds duidelijker aan het licht. Octrooihouders willen in toenemende mate inbreukverboden die zich over de Nederlandse grenzen uitstrekken, partijen beroepen zich vaker op buitenlandse jurisprudentie en literatuur en rechters tonen de bereidheid daarop acht te slaan. Het blijkt ook uit de volgende cijfers: buitenlanders in korte gedingen als eiser 1988 1989 1990

gedaagde

11 15 10

4 7 11

's-Gravenhage, 6 maart 1991.

Jurisprudentie Nr 41. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 19 september 1990.

tieve arbeid tot de oplossing kan komen. Niet relevant is of die deskundige, bekend met de oplossing, deze achteraf uit de stand van de techniek kan afleiden.

(schotelveer) Mrs H.J. van den Hul, E.M. Dil-Stork en A. Menalda. Artt. IA en 3 Rijksoctrooiwet. De stelling dat de uitvinding die aan het octrooi ten grondslag ligt in feite geen uitvinding is omdat aan het voorwerp het nieuwe technische effect ontbreekt, houdt een eis in die de wet voor octrooiverlening niet kent. Wel stelt de wet in art. 3 de eis dat de uitvinding moet strekken tot verkrijging van enige uitkomst op welk gebied van de nijverheid ook, doch dat is een andere eis dan de eis dat de uitkomst nieuw zou moeten zijn. Art. 2 Row. Of een inrichting nieuw is, moet bepaald worden door elk als nieuwheidsschadelijk bestempeld geschrift afzonderlijk te stellen tegenover de geoctrooieerde inrichting en dan de vraag te beantwoorden of die inrichting door dat geschrift voor de gemiddelde vakman wordt geopenbaard, waarbij naast de letterlijke tekst van het geschrift in aanmerking moeten worden genomen de normale vakkennis en datgene wat de vakman in het geschrift "meeleest", dus wat in het geschrift onmiddellijk mee ligt opgesloten zonder dat de vakman daar verder over behoeft na te denken. Onjuist is de opvatting dat eerst het wezen van de geoctrooieerde uitvinding dient te worden opgespoord en vervolgens dient te worden nagegaan of (het wezen van) de geoctrooieerde vinding bekend is uit de objectieve stand van de techniek, welke opvatting neerkomt op de toepassing van de zgn. mozaiekmethode. Art. 2A Row. Doel van de uitvinding volgens het octrooi is een relatief eenvoudige bevestigingsinrichting, die ondanks bij de bekistingselementen aanwezige maattoleranties een stabiele verbinding levert en de in het octrooi genoemde nadelen opheft. Dit wordt bereikt doordat als tegenaanslag een over de opening vallende schotelveer aanwezig is. Derhalve moet onderzocht worden of genoemde oplossing: een over de opening vallende schotelveer als tegenaanslag bij een inrichting voor het verbinden van bekistingselementen op de beoordelingsdatum gelet op de genoemde stand van de techniek, voor de hand lag. Het gaat er met andere woorden om of de deskundige, slechts bekend met het probleem, na kennisneming van de stand van de techniek zonder inven-

Ceta Ponteggi Tubolari eiseres, procureur Mr L.A.D. Beek te Arnhem, tegen Josef Maier te Steinach, gedaagde, procureur Mr S.U.

S.p.A. te Bergamo, Italië, Keus, advocaat Mr D.H. ter Bondsrepubliek Duitsland, Ottevangers.

Het geschil en de beoordeling ervan 1. Maier is houder van het Nederlands octrooi 172.356 met voorrangsdatum 27 juli 1971, waarvan de conclusies luiden: 1. Inrichting voor het verbinden van aangrenzende bekistingselementen, die tenminste in hun randgebieden voorzien zijn van loodrecht op de betonsteunvlakken staande ribben, waarbij een bevestigingsbout aanwezig is met tenminste één zijdelings uitstekend aanslaguitsteeksel of dergelijke en een op afstand daarvan gelegen tegenaanslag waartussen de afstand gelijk is aan of iets groter is dan de dikte van twee naburige ribben, die elk voorzien zijn van tenminste één opening voor het doorlaten van de bevestigingsbout met aanslaguitsteeksel en met een zodanige vorm, dat het aanslaguitsteeksel door rotatie om de lengteas van de bout ten minste achter één rand van de opening kan grijpen, met het kenmerk, dat als tegenaanslag een over de opening vallende schotelveer aanwezig is. 2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat als aanslaguitsteeksel een dwarspen dienst doet. 2. Ceta vordert nietigverklaring van dit octrooi. Ceta stelt daartoe dat de geoctrooieerde inrichting ten tijde van de voorrangsdatum niet nieuw was, althans voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, voor de hand lag. 3. Maier voert gemotiveerd verweer. 4. Dienaangaande overweegt de rechtbank als volgt. 4.1 Of een inrichting nieuw is, moet bepaald worden door elk als nieuwheidsschadelijk bestempeld geschrift afzonderlijk te stellen tegenover de geoctrooieerde inrichting en dan de vraag te beantwoorden of die inrichting door dat geschrift voor de gemiddelde vakman wordt geopenbaard waarbij naast de letterlijke tekst van het geschrift in aanmerking moeten worden genomen de normale vakkennis en datgene wat de vakman in het geschrift "meeleest", dus wat in het geschrift onmiddellijk mee ligt opgesloten zonder dat de vakman daar verder

7 juni 1991


ver behoeft na te denken. 4.2 De opvatting van Ceta - naar de rechtbank 'egrijpt - dat eerst het wezen van de geoctrooieerde litvinding dient te worden opgespoord en vervolgens lient te worden nagegaan of (het wezen van) de ;eoctrooieerde vinding bekend is uit de objectieve stand r an de techniek, welke opvatting neerkomt op de oepassing van de zogenaamde mozaiekmethode, acht de echtbank bij de beoordeling van de nieuwheid onjuist. 4.3 In geen van de door Ceta als nieuwheidsschadelijk >estempelde geschriften wordt de geoctrooieerde aitvinding op de onder 4.1 aangegeven wijze aan de /akman geopenbaard, zodat vaststaat dat die inrichting lieuw is. Hetzelfde geldt overigens voor de bevestigingsbout die door Ceta wordt beschouwd als "het wezenlijke onderdeel waarin de uitvinding is belichaamd". 4.4 Bij conclusie van repliek stelt Ceta dat "de uitvinding die aan het (....) octrooi ten grondslag ligt in Feite geen uitvinding is omdat aan het voorwerp het nieuwe technische effect ontbreekt". Hiermee stelt Ceta een eis die de wet niet kent, zodat daarop niet behoeft te worden ingegaan. Voor alle duidelijkheid merkt de rechtbank op dat Ceta niet stelt dat de uitvinding een uitkomst in de zin van art. 3 Row. ontbeert, zij zegt slechts dat deze uitkomst niet nieuw is. 4.5 Ceta stelt bovendien dat de geoctrooieerde inrichting niet inventief is, dat wil zeggen op de voorrangsdatum voor een deskundige gegeven de stand van de techniek voor de hand lag. Als relevante stand van de techniek voert Ceta aan het Britse octrooischrift 1.136.662, de Nederlandse octrooiaanvrage 70.01358, het Franse octrooischrift 1.250.778 en een in 1961 door Camloc Fastener G.m.b.H. uitgegeven catalogus. Bij pleidooi heeft Ceta daaraan nog toegevoegd het Britse octrooischrift 255.627 en het Amerikaanse octrooischrift 2.297.899. 4.6 Niet langer betwist wordt dat de in de Camloccatalogus genoemde sluitingen in 1961 reeds tot de stand der techniek behoorden. De N.O.A. 70.01358 beschrijft een verbetering van de uitvinding volgens B.O. 1.136.662, voegt daaraan geen voor de onderhavige zaak relevante materie toe en kan buiten beschouwing blijven. 4.7 De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het verbinden van (beton-)bekistingselementen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bevestigingsbout met ten minste êën zijdelings uitstekend aanslaguitsteeksel en een op afstand daarvan gelegen tegenaanslag. Een dergelijke inrichting is bekend uit het Franse octrooischrift 1.189.876, dat in het octrooischrift als naast bijliggende stand van de techniek wordt beschreven. Daarbij wordt de tegenaanslag gevormd door een relatief ten opzichte van de bout draaibare wigschijf. Een nadeel van de inrichting volgens de bekende stand van de techniek is dat veelal een samengestelde handeling met twee gereedschappen nodig is om er bij de montage voor te zorgen, dat de schijf niet meedraait met de bout. Bovendien bestaat gevaar voor lostrillen van de wigschijf, waardoor de inrichting niet meer de vereiste klemming levert. Als verder nadeel noemt het octrooischrift (blz. 1, regels 20-22) de relatief gecompliceerde vorm van de bekende inrichting. Doel van de uitvinding volgens het aangevallen octrooi is een relatief eenvoudige bevestigingsinrichting, die ondanks bij de bekistingselementen aanwezige maattoleranties een stabiele verbinding levert (blz. 1, regels 23-24) en de genoemde nadelen opheft (blz. 1, regels 26-33). Dit wordt bereikt doordat als tegenaanslag een over de opening vallende schotelveer aanwezig is. 4.8 Onderzocht moet dus worden of genoemde oplossing: een over de opening vallende schotelveer als tegenaanslag bij een inrichting voor het verbinden van bekistingselementen, op 27 juli 1971 gelet op de onder 4.5 genoemde stand van de techniek voor de hand lag. Het gaat er met andere woorden om of de deskundige, slechts

177

bekend met het probleem, na kennisnemen van de stand van de techniek zonder inventieve arbeid tot de oplossing kan komen. Niet of die deskundige, bekend met de oplossing, deze achteraf uit de stand van de techniek kan afleiden (zoals eiseres ten onrechte doet, bijvoorbeeld op pag. 22, regels 26 t/m 30 van haar pleitnota). 4.9 Het Franse octrooischrift 1.250.778, in het nïeuwheidsrapport als van bijzonder belang aangemerkt, is tijdens de verleningsprocedure uitvoerig aan de orde geweest. De Octrooiraad was van oordeel dat dit geschrift niet aan octrooiverlening in de weg stond. Nu Ceta niet aangeeft op welke gronden dit oordeel als onjuist moet worden aangemerkt, en bovendien dit octrooischrift niet heeft overgelegd, dient het buiten beschouwing te blijven. 4.10 Ook het Britse octrooischrift 1.136.662 is in de octrooiverleningsprocedure reeds ter sprake gekomen. Volgens Ceta zal de vakman die kennis neemt van dit octrooi daaruit direct de conclusie trekken, dat de daarin gegeven bevestigingsbout met schotelveer ook voor de bekistingselementen uitgevoerd volgens het Franse octrooischrift 1.189.876 een aantrekkelijke oplossing biedt. Evenals de Octrooiraad deelt de rechtbank het standpunt van Ceta niet. Bij het Britse octrooi gaat het in de woorden van de deskundige van Ceta - om het verbinden van twee dunne en kwetsbare panelen die evenwijdig aan en tegen elkaar liggen en die elk van een plaatvormig inzetstuk worden voorzien. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een technisch gecompliceerde verbindingsinrichting bestaande uit drie onderdelen: een bevestigingsstuk, een nokstuk en een draaistuk. In de voorkeursuitvoering bestaat de tegenaanslag van het draaistuk uit een verende, kegelvormige mantel. Essentieel is dat het nokstuk een zodanige vorm heeft dat bij de draaiing over een oploopvlak wordt getrokken, als gevolg waarvan de vering van de kegelvormige mantel een vergrendeling van het draaistuk bewerkstelligt. Naar het oordeel van de rechtbank zal de deskundige die een technisch eenvoudige en handzame oplossing zoekt voor de nadelen genoemd onder 4.7 bij een inrichting voor het verbinden van bekistingselementen waarvoor een (relatief) grote klemkracht is vereist, zo hij al bij dit octrooi te rade gaat, dan ook niet in de richting van die oplossing worden geleid. 4.11 Een soortgelijke overweging geldt de in de Camloc-catalogus geopenbaarde serie 91F "Vierteldrehungsverschlüsse". Ook hier is sprake van een draaipen met nokstuk, in hoge mate vergelijkbaar met die uit het Britse octrooi, waarbij de verende tegenaanslag bestaat uit een aantal schotelveren. Ook hier is de samenwerking tussen nokstuk en draaipen zo essentieel dat afzonderlijk gebruik van de draaipen in onronde gaten van de te verbinden delen niet voor de hand ligt. 4.12 Bovenstaand oordeel wordt niet anders indien naast het Britse octrooi en/of de Camloc-catalogus ook het Britse octrooischrift 225.627 en het Amerikaanse octrooischrift 2.297.899 in beschouwing worden genomen. Laatstgenoemde octrooischriften bevatten bovendien geen enkel aanknopingspunt voor de gedachte om als tegenaanslag een schotelveer te gebruiken en kunnen daarom ook op zichzelf beschouwd niet aan de inventiviteit van de gevonden oplossing in de weg staan. 5. De conclusie is dat niet is gebleken dat de geoctrooieerde inrichting niet nieuw is of dat de uitvinding inventiviteit ontbeert. De vordering zal daarom worden afgewezen met veroordeling van Ceta als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Beslissing De rechtbank: Wijst de vordering af. Veroordeelt Ceta in de kosten, tot op heden aan de kant van Maier begroot op ƒ 2730,-. Enz.


178

Nr 42. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 augustus 1990. (Eye catcher) Mr J.J. Brinkhof. Artt. 30 en 43, lid 1 Rijksoctrooiwet. Toewijzing van het gevorderde inbreukverbod in beginsel gerechtvaardigd nu niet is betwist dat het van inbreuk betichte produkt onder de beschermingsomvang van eisers octrooi valt en gedaagde dat produkt ook nog na openbaarmaking van eisers octrooiaanvrage te koop heeft aangeboden en geleverd. Er bestaat geen aanleiding om aan de octrooihouder tijdelijk de mogelijkheid te onthouden om zijn octrooi door middel van een inbreukverbod te handhaven ten einde aan de gedaagde de gelegenheid te geven de aantastbaarheid van het octrooi te onderzoeken en daartegen een nietigheidsactie voor te bereiden. Het niet benutten van de mogelijkheid om tegen octrooiverlening te opponeren, komt voor risico van de gedaagde. Het gevorderde verbod diensten aan te bieden waarbij gebruik wordt gemaakt van door gedaagde in het verkeer gebrachte of nog te brengen inbreukmakende produkten is enerzijds naast het mede gevorderde algemene inbreukverbod overbodig en is anderzijds te veel omvattend, omdat het zich ook uitstrekt tot produkten die vóór de openbaarmaking en derhalve rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor toewijzing van een voorschot op de schadevergoeding is geen plaats, omdat weinig is komen vast te staan over de omvang van de schade en omdat enig spoedeisend belang daarbij gesteld noch gebleken is. Winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording zijn geen voorlopige maatregelen. Pierre Nicolas te Corbeil-Essonnes (Frankrijk), eiser [in kort geding], procureur Mr A.M.M.J.T. de Haan, advocaat Mr J.J. Faber te Utrecht, tegen Jacobus Hubertus Josephus Aldenzee, h.o.d.n. Clipsound Audiovisuals te Venray, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J.M.L.F. Keijser. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Op 6 februari 1980 heeft eiser een octrooi aangevraagd voor een inrichting met roteerbaar scherm. De aanvrage is openbaar gemaakt op 16 februari 1990 onder nummer 185802. In de in art. 25, derde lid, Rijksoctrooiwet bedoelde termijn zijn geen bezwaar- of verzoekschriften als bedoeld in art. 25 of 32 ingediend, zodat het octrooi inmiddels is verleend. b. Gedaagde biedt in Nederland te koop aan en heeft afgeleverd inrichtingen met roteerbaar scherm onder de naam Eye Catcher. 2. Eiser, die zich op het standpunt stelt dat de Eye Catcher onder de beschermingsomvang van zijn octrooi valt, vordert - kort gezegd - : a. gedaagde te verbieden inbreuk te maken op zijn octrooi; b. gedaagde te verbieden diensten aan te bieden waarbij gebruik wordt gemaakt van door gedaagde in het verkeer gebrachte of nog te brengen inbreukmakende inrichtingen; c. gedaagde te bevelen alle na de openbaarmaking in het verkeer gebrachte Eye Catchers terug te nemen alsmede alle hem toebehorende, wanneer dan ook in het verkeer gebrachte Eye Catchers; d. gedaagde te veroordelen tot afgifte van een lijst van afnemers van Eye Catchers; e. een en ander op straffe van dwangsommen; f. gedaagde te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding ter grootte van

17 juni 1991

f. 100.000,-; g. gedaagde te veroordelen tot winstafdracht en tot het afleggen van rekening en verantwoording. 3. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. 4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 4.1. Gedaagde betwist niet dat de Eye Catcher onder de beschermingsomvang van eisers octrooi valt en dat hij de Eye Catcher ook nog na de openbaarmaking van de octrooiaanvrage te koop heeft aangeboden en geleverd. Dit rechtvaardigt in beginsel de toewijzing van het gevorderde inbreukverbod. 4.2. Gedaagde meent dat een verbod op dit moment niet rechtvaardig is en verzoekt om aanhouding van de zaak voor een periode van vier maanden. Die tijd zegt hij te willen benutten voor een onderzoek naar de aantastbaarheid van het octrooi en voor het gereedmaken van een dagvaarding in een eventuele nietigheidsprocedure. In dit verband wijst gedaagde er op dat hij als beginnende ondernemer zonder ervaring op octrooigebied uit zuinigheidsoverwegingen ervan heeft afgezien de octrooiaanvrage te doen "bewaken" ten einde eventueel tegen de verlening te opponeren. 4.3. Nu geen enkel argument is aangedragen op grond waarvan geoordeeld kan worden dat een nietigheidsactie enige kans van slagen zal hebben - de blote mededeling dat de parallelle Duitse aanvrage na "Prüfungsantrag" is afgewezen, kan niet als zo'n argument gelden - bestaat er geen aanleiding aan de octrooihouder tijdelijk de mogelijkheid te onthouden zijn octrooi te handhaven door middel van een inbreukverbod. Voorts komt het niet benutten van de mogelijkheid tegen octrooiverlening te opponeren voor risico van gedaagde. 4.4. Uit het voorgaande vloeit voort dat het gevorderde inbreukverbod als na te melden toewijsbaar is. 4.5. Het in r.o. 2 onder b. genoemde zal niet worden toegewezen. Aan de ene kant zou het overbodig zijn naast het algemene inbreukverbod en aan de andere kant zou het teveel zijn omdat het zich ook uitstrekt tot inrichtingen die vóór de openbaarmaking in het verkeer zijn gebracht. Dat laatste zou onjuist zijn omdat die inrichtingen rechtmatig in het verkeer zijn gebracht en dit ook na de openbaarmaking blijven. 4.6. In het in r.o. 2 onder c. genoemde wordt eveneens over het hoofd gezien dat vóór de openbaarmaking in het verkeer gebrachte Eye Catchers rechtmatig in het verkeer zijn gebracht en dat ook blijven. Toewijzing is daarom slechts als na te melden mogelijk. Wat gedaagde tegen toewijzing naar voren heeft gebracht ontslaat hem niet van de verplichting aan een door hem in het leven geroepen onrechtmatige toestand naar vermogen een einde te maken. 4.7. Over het gevorderde als weergegeven in r.o. 2 onder d. bestaat tussen partijen overeenstemming. Aldus zal worden beslist. 4.8. Voor toewijzing van een voorschot op de schadevergoeding is geen plaats. In de eerste plaats niet, omdat weinig is komen vast te staan over de omvang van de schade en in de tweede plaats niet, omdat enig spoedeisend belang hierbij gesteld noch gebleken is. 4.9. Winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording zijn geen voorlopige maatregelen. Ook het hierop betrekking hebbende onderdeel van de vordering zal worden afgewezen. 4.10. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagdes betoog dat de eisende partij in de kosten moet worden veroordeeld aangezien "rauwelijks" is gedagvaard, wordt verworpen. Hier doet zich namelijk niet de situatie voor dat gedaagde zonder enig voorbehoud bereid was de octrooiinbreuk te staken. Beslissing De President: 1. Verbiedt gedaagde iedere inbreuk op het Neder-


17 juni 1991

lands octrooi 185802, op straffe van een dwangsom van f. 1.000,- voor iedere overtreding. 2. Beveelt gedaagde binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis degenen die na de openbaarmaking van eisers octrooiaanvrage Eye Catchers van hem hebben afgenomen, schriftelijk te verzoeken deze Eye Catchers op zijn kosten aan hem terug te leveren en vervolgens, na de bereidverklaring van die afnemers, de Eye Catchers binnen 14 dagen na die bereidverklaring terug te nemen, zulks op straffe van een dwangsom van f. 1.000,- per dag dat gedaagde het bevel niet nakomt. 3. Veroordeelt gedaagde om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis aan notaris P. van Dullemen te 's-Gravenhage een lijst ter beschikking te stellen van afnemers van Eye Catchers na de openbaarmaking van eisers octrooiaanvrage, zulks op straffe van een dwangsom van f. 1.000,- per dag dat gedaagde aan deze veroordeling niet voldoet. 4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5. Wijst af het meer of anders gevorderde. 6. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op f. 1.060,-. Enz. Nr 43. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 3 december 1990. (Enrofloxacin) Mr H.J. van den Hul. Art. 30, lid 1 Rijksoctrooiwet. Het kopen van in Nederland geoctrooieerde voortbrengsels in land A en het vervolgens verkopen en leveren aan een afnemer in land B, zonder dat de voortbrengsels in Nederland worden ingevoerd, levert geen inbreuk op het Nederlandse octrooi op, ongeacht of de koopovereenkomsten al dan niet in Nederland zijn gesloten. Ook het aanbieden in Nederland aan niet in Nederland gevestigde afnemers levert geen inbreuk op. De woorden in art. 30 Row. "voor een of ander aan te bieden" moeten aldus worden verstaan dat dit aanbieden gericht moet zijn op het verhandelen etc. in Nederland. Nochtans wordt in de door eiseres overgelegde offerte van gedaagde aan haar afnemer in Jordanië de oorsprong van het Enrofloxacin niet vermeld, zodat niet kan worden uitgesloten dat een van de in art. 30 Row. opgesomde handelingen in Nederland plaatsvindt. In zoverre kan dus een verbod worden gegeven. Bayer A.G. te Leverkusen, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres [in kort geding], procureur Mr R. Laret, tegen Shilton Chemicals B.V. te Amstelveen, gedaagde [in kort geding], procureur Jhr Mr D J . de Brauw, advocaat Prof. Mr J.H. Spoor te Amsterdam. 2. De feiten In deze procedure kan van het volgende worden uitgegaan. Eiseres is houdster van het Europese octrooi 0 049 355, haar verleend op 10 oktober 1984 onder meer voor Nederland voor 7-amino-l-cyclopropyl-4-oxo-l,4-dihydro-naftyridine-3-carbonzuren. Onder de beschermingsomvang van het octrooi valt onder meer de stof met antibacteriële werking Enrofloxacin. Gedaagde legt zich toe op het voeren van agenturen, de handel in en het doen produceren van met name farmaceutische producten. Zij zendt vanuit Amstelveen op aanvraag offertes voor Enrofloxacin aan afnemers in landen waar eiseres geen octrooi voor deze stof heeft, waaronder Jordanië. Levering vindt plaats door de Spaanse producent vanuit Barcelona rechtstreeks naar de afnemer, die vanuit Amstelveen door gedaagde wordt

179

gefaktureerd. 3. De vordering, de grondslag en het verweer Eiseres vordert - kort gezegd - een verbod tot inbreuk op E.O. 0 049 355 met nevenvorderingen. Zij legt naast de bovenstaande feiten aan haar vordering ten grondslag dat het handelen van gedaagde "aanbieden" in de zin van art. 30, lid 1 van de Rijksoctrooiwet (Row.) oplevert. Gedaagde voert gemotiveerd verweer. 4. Beoordeling van de vordering 4.1 Artikel 30 Row. geeft - voor zover hier van belang - de octrooihouder het uitsluitend recht: "het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben". 4.2 De vraag die partijen verdeeld houdt ïs of gedaagde door de onder 2 genoemde handelingen inbreuk maakt op het recht van eiseres als in art. 30 Row. omschreven. 4.3 Uitgangspunt van de Rijksoctrooiwet is de territoriale werking van het octrooi. Die brengt - in het geval van een Europees octrooi - mee dat alleen het - kort gezegd - vervaardigen, gebruiken of verhandelen in Nederland inbreuk maakt op het uitsluitend recht van de octrooihouder. 4.4 Het kopen van in Nederland geoctrooieerde voortbrengsels in land A en het vervolgens verkopen en leveren aan een afnemer in land B, zonder dat de voortbrengsels in Nederland worden ingevoerd, levert geen inbreuk op het Nederlandse octrooi op, ongeacht of de koopovereenkomsten al dan niet in Nederland zijn gesloten. In casu is dus evenmin van verhandelen (volgens van Dale: "in de handel brengen") in Nederland sprake. Het onderhavige in Spanje vervaardigde en in Jordanië afgeleverde Enrofloxacin komt op geen enkele wijze in Nederland op de markt. Eiseres gaat daar blijkbaar ook van uit. Zij verwijt gedaagde niet dat zij Enrofloxacin in of vanuit Nederland verhandelt, maar dat zij deze stof in Nederland aanbiedt aan niet in Nederland gevestigde afnemers, hetgeen volgens eiseres door art. 30 Row. wordt verboden. 4.5 Art. 30 Row. spreekt van "voor een of ander aan te bieden", hetgeen blijkens de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet 1977 wil zeggen "voor de eerder genoemde handelingen aanbieden". Dit moet aldus worden verstaan dat dit aanbieden gericht moet zijn op het verhandelen etc. in Nederland. Niet valt in te zien dat het verbod tot het verhandelen etc. zelf zou zijn beperkt tot Nederland, terwijl het aanbieden zou zijn verboden ook waar het verhandelen buiten Nederland betreft van niet in Nederland vervaardigde of in het verkeer gebrachte voortbrengsels. Met gedaagde wordt aangenomen dat indien de wetgever in 1977 een dergelijke doorbreking van de territoriale begrenzing had beoogd, in concreto: ook transacties als de onder r.o. 4.4 genoemde had willen verbieden indien daaraan een vanuit Nederland gedaan aanbod voorafgaat, hij dit in de memorie van toelichting uitdrukkelijk zou hebben vermeld. De conclusie luidt dat het richten van aanbiedingen aan potentiële afnemers buiten Nederland, zonder dat overigens enige van de in art. 30 Row. opgesomde handelingen in Nederland plaatsvinden, niet kan worden verboden. 4.6 Bovenstaand oordeel houdt in dat het aanbieden aan potentiële afnemers buiten Nederland van in Nederland vervaardigde of op enigerlei wijze verhandelde voortbrengsels wel inbreuk oplevert en derhalve kan worden verboden. De door eiseres overgelegde offerte van gedaagde aan haar afnemer in Jordanië, waarin de oorsprong van het Enrofloxacin niet wordt vermeld zodat niet kan worden uitgesloten dat één van de in art. 30 Row. opgesomde

180


handelingen in Nederland plaatsvindt, levert dus inbreuk op. 4.7 Het gevraagde verbod kan dus worden gegeven, echter onder de beperking dat niet verboden is het aanbieden aan afnemers in het buitenland van Enrofloxacin die niet in Nederland is vervaardigd of ingevoerd. De gevraagde nevenvorderingen zijn niet toewijsbaar nu niet gesteld of gebleken is dat de aanbieding(en) is (zijn) gevolgd door één van de in art. 30 opgesomde handelingen. 4.8 Het is mogelijk dat naar Duits recht een verbod als hierboven gegeven niet is beperkt tot het aanbieden gericht op één van de in de - met art. 30 Row. overeenkomende - par. 9 van het Patentgesetz opgesomde handelingen. Dit leidt echter niet tot een andere conclusie dan onder 4.5 getrokken. Par. 9 van het Patentgesetz, die een vrijwel letterlijke weergave is van art. 29 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV), verbiedt: "ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzufuhren oder zu besitzen" en biedt dus - anders dan art. 30 Row. - alle ruimte voor een onbeperkt verbod.

17 juni 1991

In tegenstelling tot het Patentgesetz is de Rijksoctrooiwet, zoals ook in de memorie van toelichting op de Wijzigingswet van 1977 staat vermeld, nog niet aan het GOV aangepast, zodat ook niet gezegd kan worden dat met art. 30 Row. en art. 29 GOV hetzelfde wordt beoogd. 4.9 Nu beide partijen ten dele in het ongelijk worden gesteld, zullen de kosten worden gecompenseerd als na te melden. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Verbiedt gedaagde iedere inbreuk op het Europese octrooi 0 049 355 op straffe van een dwangsom van ƒ 5000,- voor iedere overtreding, waarbij als afzonderlijke overtreding zal worden aangemerkt het verrichten van enige aan eiseres als houdster van het Europese octrooi 0 049 355 voorbehouden handeling met betrekking tot een kilogram (een gedeelte van een kilogram voor een gehele gerekend) van de werkzame stoffen die vallen onder de bescherming van genoemd octrooi. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Compenseert de kosten, zodat elke partij de eigen kosten draagt. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr 44. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9 juli 1990. (narijskast-transporteur) Mr J. J. Brinkhof.

ÏJL&_

—c=n—

|

U (inrichtinff vies. octrooi 178935")

l

Q-tl

17 juni 1991


181

^ik

FI'G.6

22

:._._

2C

ï

-.

--L .::illllliii::;:mi

FIG.9 (inrichting van gedaagde)

(figuren 6 en 9 van U.S. octrooi 3904025 overeenkomend met de door gedaagde toegepaste ketting)

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Bij de beoordeling van de vraag of de schamierketting van de transporteur van gedaagden een schalmenketting is in de zin van het octrooi wordt het weinig zinvol geacht te rade te gaan bij Van Dale; het komt er op aan hoe de gemiddelde vakman die kennis neemt van de conclusies en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, de term zal verstaan. Niet aannemelijk is, dat hij uit de beschrijving zal afleiden dat met schalmenketting slechts bedoeld is een ketting van het "scheepsankertype", zoals gedaagden aanvoeren. Een zodanige beperking is in de beschrijving niet te lezen. De tot de stand van de techniek behorende ketting is geen schalmenketting volgens het octrooi vanwege de gecompliceerdheid van de constructie die de beschreven nadelen tot gevolg heeft. Deze nadelen hebben niets met de aanwezigheid van scharnieren te maken. Ook al is de ketting van gedaagden ingewikkelder samengesteld en kostbaarder dan de schalmenketting volgens het scheepsankertype, hij heft de nadelen verbonden aan de transporteur die in het octrooi als de stand van de techniek is beschreven, op in essentie dezelfde wijze op en is daarom te beschouwen als een schalmenketting in de zin van het octrooi. De constructie van de ketting van gedaagden verlangt wel extra maatregelen, maar de voordelen van het octrooi worden op een in wezen gelijke, zij het wellicht minder volledige en voordelige wijze bereikt.

Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Eiseres is houdster van het Nederlands octrooi nr 178935, gedagtekend 17 mei 1986, betreffende een "transporteur, in het bijzonder voor een narijskast". b. De conclusies van dit octrooi luiden: 1. Transporteur, in het bijzonder voor het in een narijskast verplaatsen van deegstukken bevattende bakvormen, waarbij de transporteur zich in windingen uitstrekt over een traject met boven elkaar gelegen niveaus, waarbij op elk niveau het traject is samengesteld uit rechte delen die door ' bochten met elkaar zijn verbonden, waarbij de transporteur is voorzien van ten minste een in een geleiding opgenomen in zich gesloten ketting met op meerdere plaatsen op de ketting aangrijpende aandrijfmiddelen en met op elk niveau kettingspanmiddelen, met het kenmerk, dat de of elke transporteurketting (7) een, in passende profielen (8) geleide schalmenketting (7) is, die op elk niveau in de rechte trajectdelen (1) is geslagen om een samenstel van één aandrijfwiel (9) en één spanwiel (11), beide met horizontale rotatie-assen (10, resp. 12). 2. Transporteur volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat elk aandrijfwiel (9) is uitgevoerd als een nestenschijf (9) en het spanwiel (11) vrij draaiend achter en opzij van de nestenschijf (9) is opgesteld, de ketting (7) over de bovenzijde van de nestenschijf (9) is geleid, vervolgens langs een onderpart (7a) naar de onderzijde van het spanwiel (11) en zich van de bovenzijde daarvan weer voorwaarts (7b) uitstrekt, waarbij stroomafwaarts van de nestenschijf (9) de ketting (7c) door middel van zijgeleidingen (8', 8") uit het verticale werkvlak van het spanwiel (11) in het verticale werkvlak van de nestenschijf (9) wordt geleid.

Gebr. van Capelleveen B.V. te Driebergen, eiseres [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr F.V.B.M. Mutsaers te Utrecht, tegen 1. Werner & Pfleiderer-Gefra Bakkerijsystemen B.V. te Vlaardingen en 2. Werner & Pfleiderer-Haton B.V. te Panningen, gedaagden [in kort geding], procureur Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat Mr J.A. van Arkel te Rotterdam.

182


c. Gedaagde sub 1 vervaardigt en verhandelt transporteurs. d. Gedaagde sub 2 is ten opzic.ite van gedaagde sub 1 de moedervennootschap. 2. Eiseres, die van mening is dat de door gedaagde sub 1 vervaardigde en verhandelde transporteurs onder de beschermingsomvang van haar octrooi vallen, althans voldoen aan het wezen van de in haar octrooi onder bescherming gestelde uitvinding, vordert - kort gezegd gedaagden: - te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi; - te bevelen aan eiseres te doen toekomen een lijst met namen en adressen van afnemers van haar transporteurs alsmede een opgave van het aantal nog voorradige transporteurs; - te veroordelen tot betaling van dwangsommen voor elke overtreding van het verbod of bevel. 3. Gedaagden verzetten zich tegen toewijzing van het gevorderde. 4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 4.1. Het belangrijkste punt dat partijen verdeeld houdt, betreft de vraag of in de transporteurs van gedaagden gebruik wordt gemaakt van een schalmenketting in de zin van het octrooi. Eiseres neemt het standpunt in dat dit het geval is, terwijl gedaagden het bestrijden. 4.2. Met een beroep van Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal en de Illustrated Dictionary of Mechanical Engineering menen gedaagden dat een schalmenketting een uit schalmen, zijnde langwerpige schakels, bestaande kettingring is die het tegenovergestelde is van een scharnierketting. Volgens gedaagden blijkt uit het octrooi dat de term schalmenketting op deze wijze verstaan dient te worden, dat willen zeggen als een ketting, waarbij de schakels, kettingringen, direct en zonder gebruik van hulpmiddelen met elkaar verbonden zijn. 4.3. Als de opvatting van gedaagden juist is, vallen de transporteurs van gedaagden buiten de beschermingsomvang van eiseresses octrooi. Bij de door gedaagden toegepaste ketting zijn de onderdelen namelijk door middel van scharnieren aan elkaar bevestigd, terwijl voorts geleidestaven, draagvlakken en andere onderdelen worden gebruikt. 4.4. Voor het antwoord op de vraag hoe in een octrooiconclusie een technische term als schalmenketting dient te worden verstaan, wordt het weinig zinvol geacht om te rade te gaan bij Van Dale. Raadpleging van een technisch woordenboek is zinvoller, doch het resultaat daarvan is niet doorslaggevend. Waar het op aankomt is hoe de gemiddelde vakman die kennis neemt van de conclusies en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, te term zal verstaan. In dit oordeel ligt opgesloten dat evenmin betekenis mag worden toegekend aan de Engelse terminologie in het min of meer parallelle Amerikaanse octrooi van eiseres. 4.5. Uit de beschrijving blijkt dat de uit de Nederlandse octrooiaanvrage 6715299 bekende transporteur voorzien is van een ketting die vrij draaiende op de ketting gelegerde wielen heeft waarmee de ketting kan rollen, alsmede uitstekende draagbeugels voor roosterelementen. De uitvinding van eiseres berust op het inzicht zoals te lezen is in de niet goed lopende maar desondanks wel begrijpelijke zin in het octrooischrift, pagina 1, regels 26 e.v. - "dat door voor de transportketting een eenvoudige schalmenketting te kiezen die in passende profielen kan worden geleid en waarvan op overigens in de transporttechniek bekende wijze een lus kan worden gelegd over om horizontale hartlijnen roteerbare, samenwerkende, constructief eenvoudige en weinig plaats innemende, aandrijf- en spanmiddelen." De keuze van de ketting maakt het, zo is in de beschrijving te lezen, mogelijk de bezwaren van de bekende transporteur op te heffen: de aandrijving neemt minder ruimte in beslag, en voor het spannen van de ketting is een minder gecompli-

17 juni 1991

ceerde en daardoor kostbare legering van de bochtgeleidingen vereist, terwijl ook de ketting zelf minder duur is. 4.6. Aannemelijk is dat de gemiddelde deskundige op grond van de beschrijving zal begrijpen dat met een schalmenketting in het octrooi bedoeld is een ketting bestaande uit schalmen of schakels, - die niet voorzien is van vrij draaiend op de ketting gelegerde wielen, en - die in een lus te leggen is over op constructief eenvoudige en weinig plaats innemende, aandrijf- en spanmiddelen. Met andere woorden: niet aannemelijk is, dat de gemiddelde deskundige uit de beschrijving zal afleiden dat met schalmenketting slechts bedoeld is een ketting van het "scheepsankertype" zoals gedaagden aanvoeren. Een zodanige beperking is in de beschrijving niet te lezen. Als het de bedoeling van eiseres was geweest deze beperking aan te brengen of als de Octrooiraad deze beperking nodig had geacht, zou het heel eenvoudig zijn geweest de woorden "van het scheepsankertype" toe te voegen. Dat is niet gebeurd. 4.7. Ter adstructie van haar stelling dat met de term schalmenketting geen ketting met scharnieren is bedoeld, wijzen gedaagden erop dat de ketting bekend uit de eerdergenoemde aanvrage, samengesteld is uit flexibele, met scharnieren met elkaar verbonden, elementen, doch in de beschrijving van eiseresses octrooi en in de "kop" van conclusie 1 niet als schalmenketting wordt aangeduid. Dat laatste is juist, doch het gaat te ver om daaruit te concluderen dat een ketting voorzien van scharnieren geen schalmenketting in de zin van het octrooi is. Meer voor de hand liggend is de lezing dat de ketting in de aanvrage geen schalmenketting volgens het octrooi is vanwege de gecompliceerdheid van de constructie die de beschreven nadelen tot gevolg heeft. Van belang wordt geacht dat gesteld noch gebleken is dat deze nadelen ook maar iets met de aanwezigheid van scharnieren te maken hebben. Als men al een terminologische tegenstelling in de beschrijving wil lezen tussen enerzijds de ketting volgens de aanvrage 6715299 en anderzijds de ketting volgens het octrooi dan zou deze kunnen zijn: "ketting" tegenover "eenvoudige schalmenketting". Het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord "eenvoudig" zou er dan op kunnen duiden dat de ketting volgens de aanvrage ook een gecompliceerde schalmenketting kan zijn. 4.8. Gedaagden zijn voorts van mening dat aan het verleningsdossier een argument te ontlenen is voor haar stelling dat een schalmenketting volgens het octrooi geen scharnierketting is. Geoordeeld wordt dat gedaagden in haar lezing van de aangehaalde passages niet gevolgd kunnen worden. In die passages valt niet te lezen dat de Octrooiraad tegen een verruiming van een eng opgevat begrip schalmenketting (te weten: een ketting volgens het scheepsankertype) tot een begrip ketting dat mede scharnierkettingen zou omvatten, bezwaar heeft gemaakt. De Octrooiraad verzette zich ertegen dat in de herziene redactie van conclusie 1 niet meer vermeld werd dat de transporteur een aantal evenwijdige schalmenkettingen omvat. Uit het vervolg van de door gedaagden geciteerde passage in de brief van de Octrooiraad d.d. 23 mei 1984 en uit de reactie van de aanvraagster d.d. 21 november 1984 blijkt dat de bezwaren van de Octrooiraad niet waren gericht tegen de wijziging van het woord schalmenketting, maar tegen het weglaten van het aantal evenwijdige kettingen. 4.9. Uit het voorgaande vloeit voort dat het enkele feit dat bij de ketting van gedaagden de onderdelen door middel van scharnieren aan elkaar zijn bevestigd, niet meebrengt dat de transporteurs van gedaagden niet onder de beschermingsomvang van eiseresses octrooi vallen. 4.10. De volgende vraag is of de ketting van gedaagden een schalmenketting in de zin van het octrooi is. Gedaagden betogen dat haar ketting onder de categorie kettingen valt die beschreven en afgebeeld wordt in de aanvrage 6715299.

1 juni 1991


4.11. Aan gedaagden kan worden toegegeven dat haar cetting ingewikkelder samengesteld en kostbaarder is dan ie eenvoudigste schalmepketting, te weten die volgens het scheepsankertype. Maar daarmee is niet gezegd dat haar cetting tot de categorie kettingen behoort ten opzichte waarvan eiseres haar ketting heeft afgebakend. Dat is daarom niet het geval omdat de door gedaagde gebruikte ketting het mogelijk maakt een transporteur te maken waaraan niet de bezwaren kleven verbonden aan de transporteur in het rijs- en baksysteem zoals beschreven in de aanvrage 6715299, die in het octrooi van eiseres als stand van de techniek is beschreven en waarvan eiseres met haar transporteur de nadelen wil opheffen. Met name is het mogelijk de ketting van gedaagden in een lus te leggen over op constructief eenvoudige en weinig plaats innemende, aandrijf- en spanmiddelen, waardoor voor het spannen van de ketting niet nodig zijn in de bochtdelen van het traject uitstrekkende geleidebuisdelen die althans aan één zijde van de inrichting uittrekbaar zijn. Kort gezegd: de ketting die gedaagden gebruiken, heft de nadelen verbonden aan de transporteur genoemd in de aanvrage 6715299, op in essentie dezelfde wijze op en is daarom te beschouwen als een schalmenketting in de zin van het octrooi. 4.12. Gedaagden nemen het standpunt in dat de gecompliceerdheid van de constructie van haar ketting tot gevolg heeft dat men de ketting niet zonder meer met een lus om het aandrijf- en het spanwiel kan leggen. Die constructie vergt nog twee extra keerwielen die bewerkstelligen dat het aandrijf- en spanmechanisme meer plaats inneemt. 4.13. Geoordeeld wordt dat het gebruik van een tweetal keerwielen naast één aandrijfwiel en één spanwiel niet betekent dat de transporteur van gedaagden wat dit punt betreft, niet te beschouwen is als een transporteur als beschreven in de eerste conclusie van het octrooi van eiseres. Hier geldt dat de constructie van de ketting van gedaagden wel extra maatregelen verlangt maar dat nog steeds de voordelen van eiseresses octrooi op een in wezen gelijke, zij het wellicht minder volledige en voordelige, wijze worden bereikt. En dat maakt dat dit punt van verschil wat de beschermingsomvang van het octrooi van eiseres betreft, zonder belang is. 4.14. De conclusie uit al het voorgaande is dat de transporteur van de gedaagden onder de beschermingsomvang van eiseresses octrooi valt. Het gevraagde inbreukverbod en de niet weersproken nevenvorderingen zijn daarom als na te melden toewijsbaar. Opmerking verdient dat de gegevens over afnemers en voorraad zullen moeten worden verstrekt aan de raadsman van eiseres die deze gegevens kan gebruiken in verband met de controle op de naleving van het inbreukverbod doch deze niet ter beschikking mag stellen aan eiseres. Beslissingen De President: 1. Verbiedt gedaagden in Nederland op het Nederlands octrooi nr 178935 inbreukmakende narijskasten of daarin bruikbare transporteurs te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben. 2. Beveelt gedaagden binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres schriftelijk opgave te doen van een complete lijst met namen en adressen van afnemers van de inbreukmakende narijskasten of narijskasttransporteurs, alsmede schriftelijk opgave te doen van het aantal inbreukmakende inrichtingen in voorraad bij gedaagden. 3. Veroordeelt gedaagden tot betaling van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke overtreding van enig verbod of bevel, resp., zulks ter keuze van eiseres, voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. 4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij

183

voorraad. 5. Wijst af het meer of anders gevorderde. 6. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 1.750,-. Enz. Nr 45. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 november 1990. (brijvoederbak) Mr J.J. Brinkhof. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Aannemelijk wordt geacht dat de gemiddelde deskundige die het octrooischrift van eisers leest, tot de conclusie komt dat wezenlijk voor de uitvinding is dat de pijp bij eisers' brijvoederbak van PVC is gemaakt en niet van een andere kunststof: een PVC-pijp heeft in afwijking van een pijp van een andere kunststof de verrassende eigenschap dat varkens er niet de randen van afbijten. Dit brengt mee, dat gedaagde die voornemens is brijvoederbakken te vervaardigen die niet van PVC doch van een andere kunststof zijn gemaakt, geen inbreuk dreigt te maken op het octrooi van eisers. 1. Cornelis Jozef Johannes de Groot te Balgoij, gemeente Wijchen en 2. Adrianus Wilhelmus Johannes de Groot te Balgoij, gemeente Wijchen, eisers [in kort geding], procureur Mr W.E. Pors, tegen Elmer Nederland B.V. te Achtmaal, gemeente Zundert, gedaagde [in kort geding], procureur Mr E.J.W.F. Deen. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Eisers zijn rechthebbenden op het Europese octrooi 0287611 waarvan de verlening is gepubliceerd op 22 augustus 1990. b. Het octrooi betreft een mash-feed trough of brijvoederbak. c. Nederland behoort tot de aangewezen staten. d. Conclusie 1 van het octrooi luidt: Mash-feed trough (1) comprising a casing (2) of which the upper piece (12) encases a storage reservoir (11) and of which the bottom piece (59) accomodates a dish-shaped feed trough (49), whereby said storage reservoir (11) is closed off on its underside by closing means (13) provided with feed delivery means (18) to be actuated by a pig, whereby said casing (2) has between said closing devices (13) and said feed trough (49) at least one recess (50) to allow through at least one head of an animal and whereby a liquid delivery member (57) to be actuated by pigs supplies liquid to said feed trough (49), said casing (2) béing manufactured from plastic material, characterized in that the casing is manufactured from a round PVC-pipe. e. Gedaagde is voornemens een brijvoederbak te vervaardigen en morgen ten toon te stellen op een beurs te Utrecht. De kast of casing is vervaardigd van HDPE. 2. Eisers zijn van mening dat de brijvoederbak die gedaagde wenst te vervaardigen, onder de beschermingsomvang van hun octrooi valt. Op grond hiervan vorderen zij gedaagde op straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken op hun octrooi. Daarnaast hebben zij een aantal nevenvorderingen ingesteld. 3. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. 4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 4.1. Centraal staat de vraag of brijvoederbakken waarbij de kast niet is vervaardigd van een ronde PVC-pijp maar van een ronde pijp van HDPE en overigens geheel voldoet aan conclusie 1, onder de

184


beschermingsomvang van het octrooi van eisers vallen. 4.2. Volgens eisers is dit het geval aangezien naar hun mening - wat het octrooi in kwestie betreft - HDPE een technisch equivalent is van PVC. Gedaagde echter meent dat aan de rechtszekerheid afbreuk wordt gedaan als onder het woord "PVC-pipe" ook "HDPE-pipe" moet worden begrepen. 4.3. Bij een eerste overpeinzing spreekt de opvatting van eisers het meest aan: aannemelijk lijkt dat de gemiddelde deskundige die kennis neemt van de conclusie, zal begrijpen dat de aanvragers van het octrooi niet de bedoeling kunnen hebben gehad een beperking aan te brengen tot PVC. Bij nadere beschouwing evenwel, waarbij wordt onderzocht of uit de beschrijving wellicht een speciale reden kenbaar is waarom alleen sprake is van PVC, komt de opvatting van eisers minder juist voor. 4.4. Uit de beschrijving blijkt dat een brijvoederbak bekend is die vervaardigd wordt van kunststofplaten die, ten einde te voorkomen dat de varkens de randen afbijten, beschermd zijn door stalen stroken. In de beschrijving is voorts te lezen dat het verrassend is dat de varkens die de randen van kunststofplaten afbeten, niet de randen van de opening van de PVC-pijp afbijten. Aannemelijk wordt geacht dat de gemiddelde deskundige die een en ander leest, tot de conclusie komt dat wezenlijk voor de uitvinding is dat de pijp van PVC is gemaakt en niet van een andere kunststof: een PVC-pijp heeft in afwijking van een pijp van een andere kunststof de verrassende eigenschap dat varkens er niet de randen van afbijten. Ook uit de redactie van de conclusie zelf valt trouwens af te leiden dat de uitvinding beperkt is tot de speciale kunststof PVC. 4.5. Dit brengt mee dat gedaagde die voornemens is brijvoederbakken te vervaardigen die niet van PVC doch van een andere kunststof zijn gemaakt, geen inbreuk dreigt te maken op het octrooi van eisers. Opmerking verdient overigens dat niet bekend is of varkens zullen bijten aan randen van een HDPE-pijp. De vorderingen van eisers zullen moeten worden afgewezen. 4.6. Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing De President: 1. Wijst de vorderingen af. 2. Veroordeelt eisers in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 950,-. Enz. Nr 46. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 april 1990. (Antistoffen tegen in water oplosbare antigenen) Mrs J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en A. Menalda. Art. 51 Rijksoctrooiwet j° artt. 52-57 Europees Octrooiverdrag. De wet biedt geen steun voor de opvatting dat slechts indien geoordeeld zou moeten worden dat het Europees Octrooibureau in redelijkheid niet tot het oordeel had kunnen komen dat aan het vereiste van "inventive step" was voldaan, het oordeel van het Europees Octrooibureau over de octrooieerbaarheid opzij gezet mag worden. Van een noodzaak tot marginale toetsing blijkt niets. Bij de beoordeling van de vraag of aan de vereisten van de artt. 52-57 EOV is voldaan, dient uitgegaan te worden van die vereisten en niet van slechts nationaal gekoesterde eisen. Het is wenselijk dat de nationale rechters zich mede laten leiden door de uitspraken van hun ambtgenoten in de andere verdragsstaten. (Deskundigen, bekrachtigd door Rb.): Het wezenlijk verschil van de geoctrooieerde uitvinding ten opzichte van de stand van de techniek bestaat alleen uit een omkering. Die

17 juni 1991

zal men in het algemeen slechts dan inventief kunnen beschouwen, wanneer hierbij bepaalde problemen zijn te overwinnen of wanneer er bijvoorbeeld vooroordelen tegen een omkering zouden bestaan. Een en ander is niet het geval. Diagnostic Products Corporation te Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr Th.R. Bremer te Amsterdam, tegen Stichting Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedient van het Nederlandse Rode Kruis te Amsterdam, gedaagde, procureur Mr S.U. Ottevangers. De vaststaande feiten. CLB is rechthebbende op het Europees octrooi nr 0.064.318, dat onder meer voor Nederland geldt en waarvan de verlening werd gepubliceerd op 28 augustus 1985. Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze alsmede inrichting en reagentia voor het aantonen van tegen bepaalde antigenen gelden [werkzame? Red.] antistoffen. De eerste conclusie - in Nederlandse vertaling luidt: "Werkwijze voor het detecteren en aantonen van antistoffen, gericht tegen in een waterig proefmonster oplosbare antigenen, in het bijzonder in lichaamsvloeistoffen, zoals bloedserum of bloedplasma, door het proefmonster in vitro in kontakt te brengen met een antigeen, waarbij eventueel aanwezige antistoffen door de antigenen worden gebonden, met het kenmerk, dat een met een herkenbare groep gemodificeerd antigeen wordt gebruikt, dat in het proefmonster oplosbaar is, zodat een interaktie tussen antigeen en antistof in een homogene oplossing plaatsvindt, waarna het gemodificeerde antigeen met de eventueel daaraan gebonden antistof uit de oplossing wordt afgescheiden met een precipiterend of een onoplosbaar reagens, dat met de herkenbare groep een interaktie aangaat, terwijl de eventueel gebonden antistoffen op een op zichzelf bekende wijze worden gedetecteerd en/of gekwantificeerd." Het geschil. Aan haar vorderingen tot - eventueel gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi legt DPC ten grondslag dat de werkwijze ten dage van de indiening van de octrooiaanvrage voor een deskundige voor de hand lag. De aanvankelijk mede aangevoerde grond dat de uitvinding niet nieuw was is niet gehandhaafd. CLB voert gemotiveerd verweer. Beoordeling van het geschil. 1. Aan de deskundigen is de vraag voorgelegd of het Europees octrooi 0.064.318 dient te worden nietig verklaard. 2. Blijkens hun rapport zijn de deskundigen van mening dat het Europees octrooi 0.064.318, gezien art. 56 van Europees Octrooiverdrag, althans in de vorm, waarin het verleend is, ten onrechte is verleend. 3. Eiseres deelt de mening van de deskundigen. Gedaagde kan zich evenwel niet verenigen met het antwoord van de deskundigen. 4. Met betrekking tot de vraag of de rechtbank zich kan verenigen met het oordeel van de deskundigen overweegt zij als volgt. 4.1. Gedaagde betoogt in de eerste plaats dat de deskundigen voorbij zijn gegaan aan een wezenlijk argument van gedaagde, "te weten, dat de tot oordelen over de nietigheidsvraag geroepen rechter op zijn minst enige terughoudendheid dient te betrachten in gevallen zoals het onderhavige, waarin door de de nietigheid van het octrooi ingeroepen partij geen andere literatuur wordt geciteerd dan de literatuur, die door de octrooiverlenende instantie reeds in de octrooiverleningsprocedure is onderzocht en geen belemmering voor octrooiverlening werd

17 juni 1991


geacht." 4.2. Het is waar dat de deskundigen dit argument van gedaagde niet hebben besproken. De rechtbank acht dit echter terecht. Dit argument betreft immers geen kwestie die in de vraagstelling aan de deskundigen lag opgesloten. Het is ook geen technische aangelegenheid doch een aangelegenheid waarover de rechtbank zelfstandig heeft te oordelen. 4.3. Gedaagde spreekt over terughoudendheid. Zij bedoelt daarmee dat slechts indien geoordeeld zou moeten worden dat het Europees Octrooibureau in redelijkheid niet tot het oordeel had kunnen komen dat aan het vereiste van "inventive step" was voldaan, het oordeel van het Europees Octrooibureau over de octrooieerbaarheid opzij gezet mag worden. 4.4. De rechtbank kan zich met deze opvatting niet verenigen. De rechtbank merkt op dat zij, indien zij deze opvatting zou zijn toegedaan, aan de deskundigen een andere vraag had voorgelegd. De gekozen vraagstelling was er op gericht van deskundigen te vernemen of aan de materiële eisen van octrooiverlening was voldaan. Zulks betekent dat gedaagdes kritiek in feite gericht is tegen het tussenvonnis. De rechtbank vindt geen aanleiding om op haar beslissing in het tussenvonnis terug te komen. Zij wijst erop dat gedaagdes opvatting wellicht wenselijk is, maar geen steun vindt in de wet. Artikel 51, lid 1 onder a van de Rijksoctrooiwet bepaalt dat een octrooi wordt nietig verklaard voor zover het octrooi, indien het een Europees octrooi betreft, ingevolge de artt. 52-57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend. Van een noodzaak tot, wat men zou kunnen noemen, marginale toetsing, blijkt niets. 4.5. Iets anders is dat bij de beoordeling van de vraag of aan de vereisten in de artt. 52-57 van het Europees Octrooiverdrag is voldaan, uitgegaan dient te worden van dié vereisten en niet van slechts nationaal gekoesterde eisen. Zoiets is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De verschillende nationale rechters in de verdragsstaten kunnen verschillende opvattingen hebben over die Europese vereisten en er bestaat geen instantie die aan die verschillen een einde kan maken. Er zal iets gewonnen zijn als de nationale rechters zich mede laten leiden door de uitspraken van hun ambtsgenoten in de andere verdragsstaten. 4.6. Gedaagde neemt het standpunt in dat de deskundigen van "eigen maatstaven" zijn uitgegaan, die "kennelijk andere zijn dan die van het EPO." Voor zover gedaagde de mening is toegedaan dat, nu de deskundigen tot een andere conclusie komen dan het Europees Octrooibureau, daarmee zou vaststaan dat de deskundigen van andere maatstaven zijn uitgegaan, acht de rechtbank die mening onjuist. Het is een bekend gegeven in kwesties als deze dat men met hantering van dezelfde maatstaven tot verschillende uitkomsten kan komen. Er is geen enkele grond voor de veronderstelling dat de deskundigen in casu onjuiste criteria hebben gehanteerd. Of de rechtbank de conclusies van de deskundigen overtuigender acht dan de opvatting van het Europees Octrooibureau, zal nu aan de orde komen. 4.7. Tussen partijen staat niet langer ter discussie de vraag of aan de nieuwheidseis is voldaan. Het debat spitst zich toe op de vraag of de geoctrooieerde uitvinding van gedaagde voor een deskundige op een voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeide. 4.8. Het Europees Octrooibureau beantwoordde deze vraag aanvankelijk bevestigend. Later veranderde het echter van mening zonder dat duidelijk is geworden waarom. 4.9. De deskundigen geven een bevestigend antwoord. Hun, op een enkel punt nader aangevulde en gecorrigeerde, redenering is - globaal - als volgt: (i) Het aangevallen octrooi heeft enerzijds betrekking op een werkwijze, anderzijds op een combinatie van hulpmiddelen, (hierna genoemd "kit") beide bestemd voor het detecteren en bepalen van zich in een te onder-

185

zoeken vloeistof bevindende antistoffen tegen in water oplosbare antigenen. (ii) Bij vele, reeds lang bekende methoden voor het bepalen van een bepaald antilichaam (bijvoorbeeld Nederlands octrooi 162.209) gebruikte men een vast oppervlak, bijv. van korrels of van een reactiebuisje of plaat, waar het bij dit antilichaam (aangeduid als b) behorende antigeen (hierna aangeduid als a) aan gebonden was. De te onderzoeken vloeistof werd met dit oppervlak in contact gebracht, waarna de vloeistof van het vaste oppervlak werd gescheiden. Door hierna op het oppervlak een stof te brengen die specifiek met het antilichaam reageerde (verder aangeduid als c) kon men uit de hoeveelheid dan gebonden stof c vaststellen hoeveel antilichaam b in de eerdere stap gebonden was aan het vaste oppervlak. (iii) Bekend was ook (uit de Europese aanvrage 0.005.271, pagina 3, regels 14-17) de vaststelling van de hoeveelheid antilichamen b in de proefvloeistof met behulp van een methode, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van de antigeen a, dat gebonden is aan een vast oppervlak, door gebruik te maken van een zogenaamde concurrentiereactie. Hierbij werd aan de te onderzoeken vloeistof toegevoegd een modificatie van het te bepalen antilichaam, aangeduid als "gemerkt b". Deze vloeistof werd dan in contact gebracht met het met antigeen a bedekte oppervlak, waarbij het antigeen dan zowel met het in bekende hoeveelheid aanwezig "gemerkt b", als met het in een onbekende hoeveelheid aanwezige antilichaam b zelf, kon reageren. De stoffen b en "gemerkt b" treden dan met elkaar in concurrentie bij het aangaan van een reactie met het aan een vast oppervlak gebonden antigeen a. De hoeveelheid gebonden "gemerkt b" is dan een maat voor de te bepalen hoeveelheid in het proefmonster aanwezig b. (iv) In de Europese octrooiaanvrage 0.005.271 is een methode beschreven waarbij de reactie tussen antigeen (a) en antilichaam (b) niet plaatsvindt aan een vast oppervlak maar in oplossing. Bij deze methode, die ook berust op het onder (iii) beschreven concurrentieprincipe wordt niet een antigeen a rechtstreeks aan het vaste oppervlak van bijvoorbeeld de korrels of het reactiebuisje gebonden, maar wordt aan het vaste oppervlak een stof gebonden, waarin een groep aanwezig is (aan te duiden als een anti-H-groep), die kan reageren met een groep H, welke H-groep gebonden is aan een antilichaam voor de te bepalen stof (verder genoemd b); de te bepalen stof kan bijvoorbeeld een antigeen zijn. Dit antilichaam met er aan gebonden H-groep wordt naast een met enzym gemerkte modificatie van de te bepalen stof toegevoegd. Noemt men de te bepalen stof a en de met enzym gemerkte modificatie ervan "gemerkt a", dan zijn dus in oplossing naast elkaar aanwezig: - het antilichaam voor de te bepalen stof a met daaraan gebonden de groep H (dus de stof b); - "gemerkt a"; - eventueel a. De stof a en "gemerkt a" zullen met elkaar in concurrentie treden bij het binden aan het antilichaam, waaraan de H-groep gebonden is. Nadat er een evenwichtstoestand is ontstaan, brengt men de vloeistof in contact met het oppervlak, waarop de anti-H-groepen aanwezig zijn. Deze zullen met de H-groepen, gebonden aan het antilichaam voor de te bepalen stof, reageren. Daar aan dit antilichaam, dat nu via de H-anti-H-brug aan het vaste oppervlak is gebonden, hetzij a zelve, hetzij "gemerkt a", is gebonden, zal, nadat de vloeistof gescheiden is van het vaste oppervlak, de enzymactiviteit van de vloeistof, respectievelijk van het oppervlak, een maat zijn voor de in het proefmonster aanwezige hoeveelheid van de te bepalen stof a. (v) Volgens het aangevallen octrooi is de te bepalen stof een antilichaam en de stof die met de te bepalen stof reageert, het bij dit antilichaam behorende antigeen, terwijl de H-groep gebonden is aan de met de bepalen

186


stof reagerende stof, in dit geval het antigeen. (vi) Als wezenlijk verschil zien de deskundigen dan ook alleen de "omkering": volgens de stand der techniek bepaalt men o.a. een antigeen met behulp van het erbij behorende antilichaam en volgens het onderhavige octrooi een antilichaam met behulp van het erbij behorende antigeen. (vii) Een dergelijke omkering zal men in het algemeen slechts dan inventief kunnen beschouwen, wanneer hierbij bepaalde problemen zijn te overwinnen of wanneer er bijvoorbeeld vooroordelen tegen een omkering zouden bestaan. (viii) Een en ander is niet het geval. - Uit bijvoorbeeld het Nederlands octrooi 162.209 was reeds bekend antilichamen te bepalen met behulp van aan een vast oppervlak gebonden erbij behorend allergeen. Het is opvallend dat terwijl voor de bepaling van antilichamen in dit octrooischrift de niet-competitieve methode gebruikt wordt, in de inleiding vermeld wordt dat in een ouder recht een werkwijze beschreven is voor de bepaling van een antigeen onder gebruikmaking van een competitieve methode. - Uit de eerdergenoemde Europese octrooiaanvrage was reeds bekend dat men een gevormd antigeen-antilichaamcomplex met behulp van een eraan gebonden "H-groep" kan binden aan een oppervlak, waaraan "anti-H-groepen" gebonden zijn. - Dat in de ene situatie de "H-groep" aan het antigeenstuk en in het andere geval aan het antilichaamstuk van het complex gebonden is, zal voor de bindingsmogelijkheid aan het oppervlak van de vaste stof geen wezenlijk verschil kunnen maken. - Ook de bepaling van de hoeveelheid via het antigeen aan het oppervlak gebonden te bepalen antilichaam behoeft geen problemen te geven. - In meergenoemde Europese octrooiaanvrage was, zij het zeer terloops, de mogelijkheid van een "reverse system" voor de bepaling van een antilichaam reeds vermeld. 4.10. De deskundigen concluderen vervolgens dat de werkwijze van conclusie 1 voor de hand liggend was, terwijl de extra-maatregelen, vermeld in de conclusies 2 t/m 8 als gebruikelijk worden beschouwd, en de in de conclusies 9 en 10 beschreven kits normaal zijn. 4.11. De kritiek van gedaagde op het rapport en de conclusie van de deskundigen concentreert zich op twee punten. In de eerste plaats houdt zij vol dat niet bekend was voor de bepaling van antilichamen gebruik te maken van de zogenaamde competitieve methode. 4.12. Dit onderdeel van de kritiek is niet geheel correct. In de Europese aanvrage 0.005.271 wordt de mogelijkheid genoemd antilichamen te bepalen volgens een competitieve methode. Daarmee was deze mogelijkheid geopenbaard. Hieraan doet niet af dat een competitieve methode voor het bepalen van antilichamen weinig gebruikelijk, minder geschikt en amper beschreven is. Met deskundigen is de rechtbank van oordeel dat dit eerder de uitvindingshoogte van het aangevallen octrooi verkleint dan vergroot: het vormt immers de extra reden bij het bepalen van antilichamen juist te kiezen voor een niet-competitieve methode. 4.13. In de tweede plaats miskennen de deskundigen volgens gedaagde dat de wezenlijke verschillen tussen het octrooi en de Europese octrooiaanvrage 0.005.271 hierin gelegen zijn dat in het aangevallen octrooi een niet-competitieve methode wordt gehanteerd voor het aantonen van antilichamen, terwijl in de aanvrage 0.005.271 een competitieve methode voor het aantonen van onder meer antigenen wordt beschreven. 4.14. Ook dit overtuigt niet. De deskundigen hebben die verschillen wel degelijk gezien. Zij wijzen er terecht op dat in die octrooiaanvrage de mogelijkheid al is aangestipt om volgens die methode antilichamen te bepalen; dat voorts een "omkering" (bepaling van antilichamen in plaats van antigenen) in dit geval voor een deskundige

17 juni 1991

voor de hand liggend is te achten; en dat een niet-competitieve methode voor de bepaling van antilichamen, gelet op het Nederlands octrooi 162.209, voor een deskundige voor de hand liggend is. 4.15. Conclusie. Naar het oordeel van de rechtbank vermag de kritiek van gedaagde de redenering en conclusie van deskundigen niet wezenlijk aan te tasten. De rechtbank verenigt zich met een en ander en neemt de conclusie over. Dit betekent dat het aangevallen octrooi in de vorm waarin het is verleend, ten onrechte is verleend en zal moeten worden nietig verklaard. 4.16. Steun voor dit oordeel vindt de rechtbank in de beslissing van het Bundespatentgericht van 18 april 1989. Dit gerecht heeft het Europees octrooi van gedaagde voor de Bondsrepubliek Duitsland nietig verklaard wegens het ontbreken van uitvindingshoogte. [De Rechtbank houdt de eindbeslissing aan om gedaagde in de gelegenheid te stellen zich over een bepaald punt nog uit te laten. Nadat gedaagde van dit vonnis in beroep kwam werd de procedure geroyeerd. Red.]

Nr 47. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 27 maart 1990. (verwisselbare meubelbekleding) Mr J.J. Brinkhof. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een spoedeisend belang ontbreekt. Nu sedert het intrekken van een eerdere kort geding-dagvaarding zo'n IV2 jaar is verlopen en het systeem van verwisselbare bekleding van gedaagde ongewijzigd is gebleven, kan eiseres niet meer met vrucht betogen dat de aantasting van haar octrooirechten zo ernstig is dat in redelijkheid van haar niet meer gevergd zou mogen worden om de afloop van de tussen partijen aanhangige bodemprocedure af te wachten. Meubelindustrie Gelderland B.V. te Culemborg, eiseres [in kort geding], procureur Mr S. de Wit, tegen Havee Meubelen B.V. te Culemborg, gedaagde [in kort geding], procureur Jhr Mr DJ. de Brauw, advocaat Mr K. Limperg te Amsterdam. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Eiseres - hierna te noemen: Gelderland - houdster van het Europees octrooi nr 0 089708 voor "a method and device for tensioning and fixing covering material on an object, particulariy a seat", vordert in hoofdzaak gedaagde - hierna te noemen: Havee - op straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken op haar octrooirechten. 2. Havee verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. Allereerst voert zij als verweer aan dat Gelderland geen spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorlopige voorzieningen en dat Gelderland om die reden in haar vorderingen niet ontvankelijk verklaard dient te worden. 3. Voor de beoordeling van dit verweer is het volgende van belang: a. Beide partijen zijn meubelfabrikanten. b. Op een meubelbeurs te Utrecht op 3 september 1988 heeft Havee haar systeem van verwisselbare bekleding geïntroduceerd. c. Medio 1988 is van de verwisselbare bekleding van Havee ook melding gemaakt in haar brochure (prod. 1 Havee). d. De meubels waarvan afbeeldingen in deze brochure zijn afgedrukt, zijn naar aanleiding van bestellingen op de meubelbeurs, begin 1989 op de markt gekomen. e. Nadat Gelderland op deze meubelbeurs het systeem

17 juni 1991


van verwisselbare bekleding van Havee had gezien, is door Gelderland op 27 september 1988 aan Havee een kort gedingdagvaarding uitgebracht waarin werd gevorderd Havee te verbieden inbreuk op haar octrooirechten te maken. Volgens Gelderland viel het systeem van Havee onder de beschermingsomvang van haar octrooi. f. Naar aanleiding van voormelde kort gedingdagvaarding heeft op 20 oktober 1988 tussen de raadslieden van partijen overleg plaatsgevonden, waarbij het bekledingssysteem van Havee is uiteengezet. g. Bij brief van 21 oktober 1988 heeft de raadsman van Gelderland aan de raadsman van Havee meegedeeld dat voormeld kort geding zou worden ingetrokken. Deze brief vermeldt met name het navolgende: "Op 20 oktober jl. heeft u mij een constructie getoond aan de hand van enkele monsters van delen van meubelen, mij daarbij mededelende dat dit een constructie van uw cliënte was en dat uw cliënte geen andere vergelijkbare constructie voert. Een en ander heeft bij cliënte tot de conclusie geleid dat er op dit moment onvoldoende grond is voor het doorgaan van een kort geding. Dat is dan ook ingetrokken. Cliënte moet de getoonde constructie nog nader bestuderen, terwijl voor cliënte ook van belang is vast te stellen wat er nu in de praktijk geschiedt. Cliënte behoudt zich op deze punten uitdrukkelijk haar rechten voor." h. Vaststaat dat de door Havee aan de raadsman van Gelderland getoonde constructie van het verwisselbare bekledingssysteem gelijk is aan de constructie zoals toegepast op de ter terechtzitting in kort geding d.d. 12 maart 1990 getoonde produktie III, zoals gewaarmerkt door de rechter-commissaris te Utrecht d.d. 26-6-1989. i. Tussen partijen is thans een bodemprocedure aanhangig bij deze rechtbank, waarbij Havee op 27 maart a.s. peremptoir staat voor conclusie van antwoord. j.~In een nog meer recente brochure van Havee is het systeem van verwisselbare bekleding eveneens beschreven. 4. Uit het vorenstaand blijkt dat Havee sinds ongeveer september 1988 openlijk op de markt is met haar systeem van verwisselbare bekleding. Gelderland was hiervan op de hoogte, gezien het feit dat het hoofd van haar researchafdeling, H.W. Smit, op 3 september 1988 de beurs in Utrecht heeft bezocht en het systeem van Havee in haar stand gezien heeft en gedemonstreerd heeft gekregen. Gelderland heeft gesteld nog tot in 1989 in verwarring te zijn geweest over het uiteindelijke systeem dat door Havee op de markt gebracht zou gaan worden. Nu het door Havee gehanteerde systeem vanaf in ieder geval september 1988 ongewijzigd is gebleven, zij daarmee via haar brochure naar buiten trad, ook op de beurs van 3 september 1988 openlijk daarover voorlichting gaf en dit systeem bij de bespreking tussen de raadslieden van partijen op 20 oktober 1988 bovendien nog is uiteengezet, wordt het onaannemelijk geacht dat Gelderland daarvan niet al in 1988 exact op de hoogte was. Weliswaar is aanvankelijk door voormelde Smit het systeem van Havee onjuist weergegeven, doch het moet voor Gelderland - als zij al niet precies op de hoogte was - niet al te moeilijk zijn geweest om snel achter het systeem van Havee te komen, zeker nu Havee daar open over was. Ondanks het bovenstaande heeft Gelderland haar kort gedingdagvaarding van 27 september 1988 destijds ingetrokken. Nu sedert die tijd zo'n VA jaar is verlopen, en het systeem van verwisselbare bekleding van Havee ongewijzigd is gebleven, kan Gelderland niet meer met vrucht betogen dat de aantasting van haar octrooirechten zo ernstig is dat in redelijkheid niet meer van haar gevergd zou mogen worden om de afloop van de bodemprocedure af te wachten. 5. Gelderland heeft nog naar voren gebracht dat zij in verband met de slechte financiële situatie van Havee het idee had dat de inbreuken vanzelf zouden stoppen. Dat dit anders uitpakte dan zij dacht, moet voor haar risico

187

blijven, zo wordt voorshands geoordeeld. Evenmin legt het argument dat een eventueel in de bodemprocedure toegewezen schadevergoeding wel eens moeilijk te innen zou kunnen zijn, voldoende gewicht in de schaal. Gelderland had het kort geding in 1988 dan maar moeten doorzetten. 6. Ten slotte is door Gelderland nog gesteld dat Havee zich geleidelijk aan tot een ander afnemerspubliek, nL dat van Gelderland, is gaan wenden, en, na een mailing van Gelderlands afnemers in november 1989, daarmee in verhevigde vorm doorgaat, hetgeen voor haar een spoedeisend belang oplevert. Havee heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd. Nu van een en ander ter terechtzitting onvoldoende is gebleken, behoeft op deze stelling niet nader te worden ingegaan. 7. Op grond van het bovenstaande zullen de gevraagde voorzieningen wegens het ontbreken van spoedeisend belang worden geweigerd. Op de andere verweren van Havee behoeft niet meer te worden ingegaan. 8. Gelderland zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing De President: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt Gelderland in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van Havee begroot op f. 1.250,-. Enz. Nr 48. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 28 mei 1990. (Weerts/L.R.D.) Mrs J.J.M. van Benthem, P.A.L.M. van der Velden en E.A.M. van Houten-van der Kallen. Art. 1 j" art. 14 onder A, aanhef en sub Ia Benelux Merkenwet. Pres.: Een teken bestaande enkel uit één kleur is in het algemeen gesproken te eenvoudig om voldoende onderscheidend vermogen te kunnen hebben. Dit zal alleen dan anders kunnen zijn als er sprake is van bijkomende omstandigheden zoals inburgering. Hof: De inburgering is niet genoegzaam aangetoond. Het reeds jaren met voertuigen in de kleurstellmg wit/groen rondrijden, toont op zich geen inburgering van de kleur groen sec als dienstmerk aan. Het marktonderzoek is niet relevant omdat er slechts geënquêteerd is over bekendheid in verband met containers die Weerts en niet L.R.D. gebruikt - en niet in verband met voertuigen in het algemeen. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Geen verwarringsgevaar aanwezig, niet alleen omdat de plaatsen waar de kleur groen en waar het wit is aangebracht op de voertuigen van partijen, duidelijk verschillen, maar bovendien door het zeer duidelijk in het oog vallende logo van L.R.D. dat op haar voertuigen is aangebracht. Maastrichts Containerverhuur Weerts B.V. te Maastricht, appellante [in kort geding], procureur Mr G.D. Noordijk, advocaat Mr R.H.M. Wagemans te Maastricht, tegen B.V. Limburgse Reinigingsdienst L.R.D. te Bunde (gemeente Meerssen), geïntimeerde, procureur Mr PJ.A. van de Laar, advocaat Mr P.M. Scholtes te Maastricht. a) Arrondissementsrechtbank te Maastricht, enkelvoudige kamer, 30 augustus 1989 (Mr F.AJ.W. Eliëns). 2. Ten aanzien van het recht. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel

188


niet of niet voldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de niet betwiste inhoud van overgelegde producties, staat, voor zover thans van belang, het navolgende tussen partijen vast: Eiseres [Weerts; Red.] verhuurt containers ten behoeve van de verwerking van huis- en ander vuil. Haar bedrijfsauto's zijn sedert een groot aantal jaren gespoten in de kleurstelling wit/groen (Ral 6018). Op 8 augustus 1989 heeft eiseres de kleur groen (Ral 6018) gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor onder meer de navolgende waren: containers, vaten en dergelijke opslagmiddelen, terwijl dit depot eveneens heeft plaatsgevonden voor de navolgende diensten: ophalen, vervoer en opslag van huis-, bouw- en industrievuil en -afval; verhuur van vrachtwagens, containers, vaten en dergelijke middelen voor het ophalen en vervoeren en de opslag van huis-, bouw- en industrievuil en -afval. De bedrijfsactiviteiten van gedaagde bestaan in hoofdzaak uit het in opdracht van de gemeentelijke overheden ophalen van particulier huisvuil. Tot voor kort waren de bedrijfsvoertuigen van gedaagde in de kleurstelling oranje/grijs gespoten. Gedaagde heeft evenwel besloten om ook haar bedrijfsvoertuigen van de kleurstelling wit/groen (Ral 6018) te voorzien. Eén van haar voertuigen, merk Daf, voorlopig kenteken V-O 1-66, is inmiddels in deze kleurstelling gespoten en door gedaagde voor haar werkzaamheden ingezet. Eiseres vordert thans - kort gezegd - dat gedaagde zal worden geboden om 1). de kleurstelling wit/groen van voornoemd bedrijfsvoertuig te verwijderen en verwijderd te houden en bovendien, indien en voor zover deze kleurstelling ook op andere bedrijfsmiddelen van gedaagde is aangebracht, deze kleurstelling eveneens van die bedrijfsmiddelen te verwijderen en verwijderd te houden; 2). meergenoemd bedrijfsvoertuig niet langer op of vanaf de openbare weg of anderszins zichtbaar te doen zijn voor het publiek en dit voertuig op of vanaf de openbare weg voor het publiek onzichtbaar te houden en daarmee geen werkzaamheden meer te verrichten zolang daarop de kleurstelling wit/groen is aangebracht; 3). met geen enkel bedrijfsmiddel in de kleurstelling wit/groen werkzaamheden te verrichten en voorts geen enkel bedrijfsmiddel in de kleurstelling wit/groen voor het publiek zichtbaar te doen zijn. Eiseres heeft tevens gevorderd dat gedaagde zal worden veroordeeld om aan haar een bedrag van ƒ 5000,te voldoen als voorschot op de aan haar toekomende materiële en immateriële schadevergoeding. Eiseres heeft aan haar vordering primair ten grondslag gelegd dat gedaagde, door haar bedrijfsvoertuig in wit/groen (Ral 6018) te spuiten, een inbreuk maakt op het door eiseres gedeponeerde merk. Zij heeft subsidiair gesteld dat gedaagde onrechtmatig handelt door thans een duidelijk aan het bedrijf van eiseres gelieerde kleurstelling voor haar bedrijfsmiddelen te gaan gebruiken en heeft in verband daarmee aangevoerd, dat uit marktonderzoek is gebleken dat onder particulieren en aannemers in de gemeente Maastricht de kleurbekendheid van door haar verhuurde containers respectievelijk 70 en 75% bedraagt, dat gedaagde er kennelijk op uit is met haar te worden geïdentificeerd, ten einde gebruik te kunnen maken van haar goodwill, welke identificatie eiseres niet wenst en waardoor zij zegt imagoverlies en daarmee schade te lijden. Gedaagde heeft ten aanzien van het door eiseres primair gestelde ten verwere aangevoerd dat er in casu sprake is van een aantastbaar merkenrecht, zodat het door eiseres gedane beroep op merkenrechtelijke bescherming niet kan slagen. Dit verweer is juist. Naar het voorlopig oordeel van de fungerend president is een teken bestaande enkel uit één kleur, in dit geval de kleur groen (Ral 6018), in het algemeen gesproken te eenvoudig om voldoende onderscheidend vermogen als bedoeld in art. 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te kunnen hebben. Dit zal alleen dan anders kunnen zijn als er sprake is van bijkomende omstandigheden. Een dergelijke

17 juni 1991

bijkomende omstandigheid is inburgering. Voor zover eiseres met haar stelling dat haar bedrijfsvoertuigen al twintig jaar in deze kleur groen zijn gespoten, beoogt aannemelijk te maken dat er sprake is van inburgering, is zulks op zich genomen daarvoor evenwel onvoldoende. Dat er sprake is van inburgering is, nu te dien aanzien door eiseres voor het overige niets is gesteld, dan ook niet aannemelijk gemaakt. Voor het overige zijn door eiseres geen bijkomende omstandigheden aangevoerd, zodat er, gelet op het hiervoor overwogene, in dit geding vooralsnog vanuit gegaan moet worden dat er sprake is van een aantastbaar merkenrecht. Gedaagde heeft voorts betwist dat zij onrechtmatig zou handelen door ook haar bedrijfsvoertuigen te voorzien van de kleurstelling wit/groen (Ral 6018) en in verband daarmee ontkend dat haar bedrijfsvoertuigen dientengevolge geassocieerd zouden kunnen worden met het bedrijf van eiseres en er onder het publiek verwarring zou kunnen worden gesticht. Ook dit verweer is juist. Uit de overgelegde foto's van de bedrijfsvoertuigen van eiseres en het bedrijfsvoertuig van gedaagde, dat inmiddels in de kleurstelling wit/groen is gespoten, blijkt immers dat er sprake is van dergelijke in het oog springende verschillen dat, hoewel de kleurstelling hetzelfde is, daarmee nog niet aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is. Zo zijn de containers van de bedrijfsvoertuigen van eiseres geheel groen gespoten, terwijl de container van het bedrijfsvoertuig van gedaagde nagenoeg geheel wit is gespoten en alleen aan de achterzijde groen is en zijn de cabines van de voertuigen van eiseres voorzien van de kleurstelling wit/groen, terwijl de cabine van het bedrijfsvoertuig van gedaagde geheel groen is gespoten. Dat er gevaar bestaat dat het publiek, nu ook de bedrijfsvoertuigen van gedaagde in de kleurstelling wit/groen (Ral 6018) zullen worden gespoten, het bedrijf van gedaagde identificeert met het bedrijf van eiseres is vooralsnog dan ook niet aannemelijk gemaakt. Uit al het vorenstaande vloeit voort dat de gevraagde voorzieningen niet voor toewijzing vatbaar zijn. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, de kosten van het geding dienen te dragen. 3. De beslissing. De fungerend president van de arrondissementsrechtbank te Maastricht, Rechtdoende in kort geding: Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, voor zover aan de zijde van gedaagde gerezen en tot aan dit vonnis begroot op ƒ 1000,-, waarvan ƒ 750,- aan procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. 3. De gronden van het hoger beroep. De grieven luiden: Grief I Ten onrechte heeft de E.A. Heer President overwogen dat een teken bestaande enkel uit één kleur, in het algemeen gesproken te eenvoudig is om voldoende onderscheidend vermogen te hebben als bedoeld in art. 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken. Grief II Ten onrechte heeft de E.A. Heer President overwogen dat het beroep van appellante op merkenrechtelijke bescherming niet kan slagen omdat er in casu sprake zou zijn van een aantastbaar merkenrecht. Grief III Ten onrechte heeft de E.A. Heer President overwogen dat geïntimeerde niet onrechtmatig zou handelen ten opzichte van appellante door ook haar (geïntimeerde's) bedrijfsvoertuigen te voorzien van de kleurstelling wit/groen (RAL 6018) daar er sprake zou zijn van dergelijke in het oog springende verschillen dat, hoewel de kleurstelling hetzelfde is, daarmee nog niet aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring bij het


r* juni 1991

ubliek te duchten is. 4. Beoordeling. 4.1. De eerste grief faalt omdat zij zich richt tegen een liste overweging van de President van de Rechtbank. letgeen Weerts in de toelichting op de eerste grief onder ieer aanvoert, namelijk dat haar bedrijfsmiddelen zich m die van de concurrentie onderscheiden niet met één leur - zoals als merk gedeponeerd - maar door een ombinatie van die gedeponeerde kleur met een andere leur: wit, bevestigt in feite de juistheid van het oordeel an de President. 4.2. De tweede grief is ongegrond: Het gedeponeerde ïerk: 'Groen (RAL 6018)' is terecht door de President an de Rechtbank als aantastbaar gekwalificeerd. Het eroep op inburgering als bijkomende omstandigheid is nvoldoende, alleen reeds omdat die inburgering niet enoegzaam is aangetoond. Het aangevoerde: reeds jaren iet voertuigen in de teleurstelling wit/groen rondrijden, jont op zich die inburgering van de kleur 'Groen RAL 018' sec als dienstmerk nog niet aan. Het overgelegde ïarktonderzoek kan geen antwoord op de relevante vraag even, omdat er slechts geënquêteerd is over bekendheid i verband met containers - die Weerts en niet L.R.D. ebruikt - en niet in verband met voertuigen in het lgemeen. In dit verband moet worden bedacht dat, zoals >ok blijkt uit de door L.R.D. overgelegde foto's, andere iedrijven dan partijen de kleur Groen RAL 6018 veneens gebruiken. 4.3. De laatste grief van Weerts treft evenmin doel: ferwarringsgevaar acht het Hof op grond van kennisleming van de door L.R.D. overgelegde foto's van de oertuigen van partijen niet, in ieder geval in onvolloende mate aanwezig, niet alleen omdat de plaatsen, /aar de kleur groen en waar het wit is aangebracht op de oertuigen van partijen, duidelijk verschillen, maar lovendien door het zeer duidelijk in het oog vallende Qgo van L.R.D. dat op haar voertuigen is aangebracht. Voorts is niet zonder betekenis, dat de klantenkringen iraarop partijen zich richten, verschillen. Weerts is primair gericht op de 'bouw' in het Maastrichtse. L.R.D. leeft een ruimer gebied en werkt met name in overig jmburg. 4.4. Aangezien alle grieven falen dient het vonnis vaarvan beroep te worden bekrachtigd. Weerts moet als Ie in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit geding n hoger beroep dragen. 5. Uitspraak. Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Veroordeelt Weerts in de kosten van dit geding in ïoger beroep tot op heden aan de zijde van L.R.D. >egroot op ƒ300,00 aan verschotten en ƒ1.200,00 aan alaris. Enz.

189

natie kan monopoliseren en zo de vrijheid van anderen om die combinatie te gebruiken op een breed terrein kan blokkeren. Het merk "Vochtvreter" is beschrijvend en heeft in de rij van op de markt zijnde produkten "Rubson Vochtopnemer", "Vocht + Geurslurper" en "Vochtslurper" van Leifheit geen onderscheidend karakter. Zo al juist zou zijn dat het woord 'Vochtvreter" ooit onderscheidend vermogen heeft gehad, dan moet toch worden aangenomen dat dit door het op de markt komen van hetzelfde produkt onder genoemde vergelijkbare aanduidingen sterk is verwaterd. Het teken "Vochtmeester" van gedaagde ligt in diezelfde lijn van aanduidingen die de gebruiksbestêmming van het produkt doen uitkomen. Gelet op de hoogstens zeer beperkte beschermingsomvang van het merk van eiseres, wijkt het teken van gedaagde voldoende af van het merk van eiseres. Perfecta Chemie B.V. te Goes, eiseres [in kort gedïngj, procureur Mr H.J.M. van Mierlo, advocaat Mr W A . Hoyng te 's-Gravenhage, tegen Molen Chemie B.V. te Wormerveer, gemeente Zaanstad, gedaagde [in kort geding], procureur Mr W.A.M.J. Meijer, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam. 3. De feiten: Eiseres heeft bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven c.q. gedeponeerd - telkens, voor zover ten deze van belang, voor vochtaantrekkende, -absorberende, -werende en -verdrijvende produkten en apparaten en installaties daarvoor, te gebruiken in vochtige ruimten de navolgende merken: - het woordmerk "Vochtvreter", ingeschreven onder nummer 388.539, depot d.d. 29 maart 1983; - een vormmerk als hieronder afgebeeld, in de kleuren donkerblauw en wit, ingeschreven onder nummer 434.105, gedeponeerd op 25 september 1985; - de kleurencombinatie wit/(fel)blauw, gedeponeerd onder nummer 732.151 op 25 februari 1988. Eiseres brengt sedert 1983 in de Benelux in het verkeer onder het merk "Vochtvreter" een produkt bestaande uit een rond bakje van transparante kunststof in een middenblauwe kleur, met daarop een wit korfje. In het korfje worden vochtaantrekkende calciumchloride korrels gedaan. Geplaatst in een vochtige ruimte nemen de korrels het vocht uit de omgeving op, het teveel aan opgenomen vocht druipt in het lekbakje onder het korfje.

Nr 49. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 17 augustus 1989. (Vochrvreter/Vochtmeester) Mr J. Mendlik. Art. 1 Benelux Merkenwet. Het kleurmerk van eiseres (twee vlakken wit/(fel)blauw) 's op zich geen specifieke kleurencombinatie maar een illeszins gebruikelijke kleurencombinatie voor huishoudelijke m/of hygiënische artikelen en heeft daarom geen enkel onderscheidend vermogen voor de waren, waarvoor eiseres He kleuren heeft gedeponeerd. Voor zover er al sprake is van 'nburgering betreft deze het gehele produkt, derhalve de vormgeving in wit/blauwe kleurstelling. Dit betekent niet dat illeen de kleuren van het produkt onderscheidend vermogen Hebben gekregen. Het gaat dan ook niet aan dat eiseres, ioor naast haar in kleuren uitgevoerde vormmerk de 'deurencombinatie wit/(fel)blauw te deponeren, die combi-

Vormmerk van eiseres in de kleuren donkerblauw en wit.

Het produkt wordt door eiseres in twee naar de vorm enigszins verschillende uitvoeringen op de markt gebracht, één geheel overeenkomstig het gedeponeerde

190


vormmerk dus met een korfje met een knik erin en met verticale sleuven, welke uitvoering in Luxemburg verkocht wordt, en één met een gladde bolvormige korf met vierkante gaatjes, die in de rest van de Benelux wordt verkocht. Gedaagde brengt sedert september 1988 onder het merk "Vochtmeester" een overeenkomstig produkt in de Benelux in het verkeer, in de ... hoekige vormgeving. Het lekbakje is uitgevoerd in transparante kunststof van lichtblauwe kleur, het daarboven geplaatste bakje waarin de calciumchloride korrels worden gedaan, is uitgevoerd in witte kunststof en heeft horizontale sleuven. Het apparaat kan zowel staan als hangen. 4. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: Partijen hebben verklaard dat zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de President van deze Rechtbank bevoegd zal zijn van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Daarmee is voldaan aan artikel 37 van de Beneluxwet op de Merken. Het verweer van gedaagde dat eiseres geen spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft, omdat eiseres haar al op 24 november 1988 heeft gesommeerd de "Vochtmeester" in de blauw/witte kleurstelling uit de handel te nemen en haar, omdat partijen niet tot overeenstemming konden komen, op 6 februari 1989 reeds een concept dagvaarding toezond, moet worden verworpen. Eiseres heeft gedaagde bij brief van 13 maart 1989 medegedeeld dat zij de produkten van gedaagde eerder bij Gamma had aangetroffen, doch geconstateerd had dat Gamma die produkten niet meer verkocht terwijl zij, eiseres, die produkten ook elders niet meer had aangetroffen. Eiseres schreef dat zij om die reden een kort geding toen niet meer nodig oordeelde doch daartoe zou overgaan wanneer herintroduktie zou plaatsvinden. Ten processe is gebleken dat gedaagde in het voorjaar van 1989 de aan de Gamma organisatie geleverde produkten heeft teruggehaald omdat deze gebreken vertoonden. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde eiseres in antwoord op haar brief van 13 maart 1989 heeft medegedeeld dat het geenszins haar bedoeling was het produkt uit de handel te nemen, en zij heeft ook niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat het in die tijd nog op ruime schaal op de markt was. Onder deze omstandigheden kan gedaagde eiseres niet tegenwerpen dat zij pas tot rechtsmaatregelen overging toen zij bemerkte dat gedaagde, anders dan eiseres meende, het gewraakte produkt niet uit de handel had genomen. Het behoeft geen betoog dat er geen sprake van is dat de vorm van de door gedaagde in het verkeer gebrachte houder voor vochtabsorberende korrels met lekbakje overeenstemt met het door eiseres ingeschreven vormmerk. De rechthoekige vorm met de horizontale sleuven van gedaagde lijkt in geen enkel opzicht op de voornamelijk in ronde lijnen met verticale sleuven gedeponeerde vorm van eiseres, en, voor zover de kleuren dan nog van belang zijn, is ook de lichtblauwe kleur van het lekbakje van gedaagde geheel anders dan de donkerblauwe kleur van het ingeschreven vormmerk van eiseres. Hoewel een (specifieke) kleur of kleurencombinatie onder omstandigheden kan dienen ter onderscheiding van waren en dus merkenrechtelijk beschermd kan zijn, zal dit, gelet ook op de overwegingen van het Benelux-Gerechtshof in de uitspraak d.d. 9 maart 1977 (BIE1977 nr 60) slechts bij uitzondering het geval zijn. Het kleurmerk van eiseres is op zich geen specifieke kleurencombinatie. Anders dan het vormmerk, dat in ieder geval duidelijk maakt hoe de combinatie van wit en blauw wordt gebruikt, is in het kleurmerk slechts sprake van twee vlakken in verschillende kleuren, de neutrale kleur wit en de in het depot afgebeelde kleur felblauw, die daar niet anders wordt gedefinieerd dan als "blauw". Deze combinatie van niet-specifieke kleuren, wit/(fel)blauw is een alleszins gebruikelijke kleurencombinatie voor huishoudelijke en/of hygiënische artikelen en heeft daarom geen enkel onderscheidend vermogen voor de

/

17 juni 1991

waren, waarvoor eiseres die kleuren heeft gedeponeerd. De stelling van eiseres dat de combinatie wit/blauw door haar intensieve reclamecampagne en door haar grote marktaandeel onderscheidend vermogen heeft gekregen, moet worden verworpen. Eiseres verliest uit het oog dat, voor zover er al sprake is van inburgering, dit het gehele produkt, derhalve de vormgeving in wit/blauwe kleurstelling, zal betreffen, doch dat dit nog niet betekent dat alleen de kleuren van haar produkt onderscheidend vermogen hebben gekregen. Het gaat dan ook niet aan dat eiseres, door naast haar in kleuren uitgevoerde vormmerk de kleurencombinatie wit/(fel)blauw te deponeren, die combinatie kan monopoliseren en zo de vrijheid van anderen om die combinatie te gebruiken op een breed terrein kan blokkeren. Zo al aan de gedeponeerde kleurencombinatie enig onderscheidend vermogen zou kunnen worden toegekend, dan gaat de beschermingsomvang van het depot toch in ieder geval niet zover dat eiseres het monopolie heeft op iedere kleur blauw in combinatie met wit. De lichtblauwe kleur die gedaagde bezigt wijkt zoveel af van de door eiseres gedeponeerde felblauwe kleur dat er geen sprake is van het gebruik van een overeenstemmende kleurencombinatie. Blijft de vraag of "Vochtvreter" als merk onderscheidend vermogen heeft en zo ja, of "Vochtmeester" een met dit merk overeenstemmend teken is. Het woord "vocht" in het merk van eiseres is uiteraard beschrijvend. De toevoeging "vreter" daaraan wordt gebruikt om aan te geven dat het produkt dient om overdadig vocht tegen te gaan, zodat, ondanks het gebruik van het "platte" woord "vreter" de combinatie als functie heeft de eigenschap van het produkt aan te duiden. Dat eiseres dit beschrijvende karakter van het woord "vochtvreter" ook zelf onderkent blijkt wel daaruit dat zij, voor zover ter terechtzitting gebleken, de aanduiding "vochtvreter" steeds gebruikt in combinatie met haar merk "Bison", met name ook op het litigieuze produkt zelf en op de verpakking. Gedaagde heeft ter terechtzitting aangetoond dat op de markt zijn de produkten "Rubson Vochtopnemer", "Vocht + Geurslurper" (NB, in een sterk met die van eiseres overeenstemmende uitvoering) en "Vochtslurper" van Leifheit. Het merk van eiseres heeft in deze rij geen onderscheidend karakter en zo al juist zou zijn dat het woord "Vochtvreter" ooit onderscheidend vermogen heeft gehad, dan moet toch worden aangenomen dat dit door het op de markt komen van hetzelfde produkt onder vorenvermelde vergelijkbare aanduidingen sterk is verwaterd. Het teken "Vochtmeester" van gedaagde ligt in diezelfde lijn van aanduidingen die de gebruiksbestemming van het produkt doen uitkomen. Gelet op de hoogstens zeer beperkte beschermingsomvang van het merk van eiseres, wijkt het teken van gedaagde voldoende van het merk van eiseres af, zodat gedaagde ook op het woordmerk van eiseres geen inbreuk maakt. De vormgeving en kleurstelling van het produkt van eiseres is, gelijk vorenoverwogen, geheel verschillend van het produkt van eiseres. De verpakking is ook geheel anders. Het produkt van gedaagde vraagt een grotere doos, de "Vochtmeester" is daarop duidelijk afgebeeld in kleuren die zelfs de indruk wekken van een lichtgrijze/ lichtblauwe kleurstelling van het produkt, anders dan de doos van eiseres is die van gedaagde veelkleurig en het voor de aanduiding "Vochtmeester" gebruikte lettertype is ook duidelijk anders dan het door eiseres voor haar merkaanduiding gebruikte lettertype. Verwarring bij het publiek valt dan ook niet te duchten. Gelet op al het vorenstaande is er daarom geen sprake van dat gedaagde op onrechtmatige wijze aanhaakt aan de bekendheid van het produkt van eiseres. Aan eiseres moet daarom haar primaire en haar subsidiaire vordering worden ontzegd.


7 juni 1991

5. De kosten: Eiseres dient als in het ongelijk gestelde partij in de osten van het geding te worden verwezen. 6. De beslissing in kort geding: De President Ontzegt aan eiseres haar primaire en haar subsidiaire ordering; Verwijst eiseres in de kosten van het geding en eroordeelt haar aan gedaagde te betalen de aan haar ijde gevallen kosten, tot op heden begroot op f. 2.750,-. ïnz. Nr 50. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 17 januari 1990.*) (Droste/Tjoklat II) Mrs H.J. van den Hul, H.M.A. de Groot en J. van der Windt. Art. 3, tweede lid j° art. 14 onder B, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Baronie heeft weliswaar gesteld dat zij haar nieuwe verpakkingslijn reeds eerder als merk in de Benelux heeft gedeponeerd dan Droste haar merken deponeerde, maar Baronie heeft niet aangevoerd dat Droste daarom geen beroep op haar merkrecht zou kunnen doen, terwijl zij evenmin op grond van art. 3, lid 2 juncto art. 14 B sub 1 BMW de nietigheid van de depots van Droste heeft ingeroepen. In deze procedure dient dus van de geldigheid van de merken te worden uitgegaan!)

191

Droste B.V. te Hoofddorp, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur Prof. Mr WA. Hoyng, tegen 1. Baronie-de Heer B.V. te Alphen aan den Rijn en 2. Tjoklat-de Heer B.V. te Rotterdam, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur Jhr Mr J.A. Stoop, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam. Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie 1. Tussen partijen staat, als enerzijds gesteld, anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van produkties, het volgende vast: - Droste is rechthebbende met betrekking tot (onder meer) de navolgende merkinschrijvingen bij het Benelux-Merkenbureau voor onder meer warenklasse 30: cacao, chocolade, cacao- en chocoladeprodukten, suikerwerken, met cacao of chocolade bereide artikelen en dranken: a) nrs. 441251 en 441252 van 7 juli 1988 betreffende een vormmerkinschrijving in verschillende kleuren rood; bruin, zwart, wit en goud. Het merk is driedimensionaal en bestaat uit de vorm van de verpakking; b) nrs. 441253 en 441254 van 7 juli 1988 betreffende een vormmerkinschrijving als bedoeld onder a) in verschillende kleuren blauw; bruin, zwart, wit en goud; (een weergave in zwart-wit volgt hierna. Door Droste zijn gewaarmerkte afschriften van de merkinschrijvingen overgelegd, waarvan kleurenfoto's van de gedeponeerde vormmerken deel uitmaken.)

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. De merken van Droste genieten een grote bekendheid, zodat eerder overeenstemming daarmee moet worden aangenomen. Weliswaar zijn de onderhavige vormmerken pas op 7 juli 1988 gedeponeerd, maar aan de introductie ervan is een intensieve (TV-)reclamecampagne vooraf gegaan, terwijl de Droste flikken al generaties lang bij het publiek bekend zijn en de - in het oog springende - achthoekige vorm van de verpakking al sinds 1972 bekend is. Om na te gaan of er van associatiegevaar sprake is, mogen merk en teken niet naast elkaar worden gelegd maar moet het gebruikte teken worden vergeleken met het herinneringsbeeld dat de consument heeft van het merk zoals het is gedeponeerd. De Droste vormmerken zijn identiek aan de door Droste gebruikte verpakking. Beschouwing van merk en teken "elk in zijn geheel" houdt in dat geen enkel bestanddeel daarvan mag worden geëlimineerd. Niettemin moet er rekening mee worden gehouden dat het ene element aan de totaalindruk een grotere bijdrage levert dan andere elementen. Blijkens een marktonderzoek is de gelijkzijdige achthoek voor chocolade-artikelen niet algemeen gebruikelijk en mist die onderscheidend vermogen niet. Dit marktonderzoek toont ook aan dat de markante vorm van de verpakking in sterke mate het herinneringsbeeld bepaalt. Andere elementen die - Droste verkoopt al 125 jaar chocolade artikelen, aan het door de rechtbank aangenomen associatiegevaar waaronder pastilles ("flikken"). De pastilles worden bijdragen zijn: aangeboden in kartonnen verpakking, aanvankelijk een ronde en sinds 1972 de hieronder (in zwart-wit) - het verloop van de kleuren van licht naar donker afgebeelde achtkantige doos: [zie blz. 192. Red.] - het gebruik van elementen in goudkleur - de afbeelding van flikken - Droste heeft International Designers Ltd. te Londen - het fantasiewapen. opdracht gegeven tot het moderniseren van de verpakking Het woord "Tjoklat" komt een geringe onderscheidings- op basis van de bekende elementen van de oude kracht toe gezien de associatie met de woorden "chocolade" verpakking. De nieuwe verpakking (die overeenkomt met en "chocolate", waardoor het weinig geschikt is om de de hierboven weergegeven vormmerken) is begin 1987 in herkomst van de waar aan te duiden. de Benelux en daarbuiten geïntroduceerd en in de handel gebracht. De introduktie ging gepaard met een uitgebreide reclamecampagne; - het auteursrecht van de door International Designers Ltd. ontworpen nieuwe verpakking berust bij Droste; ") Vgl. H.R., 2 maart 1990. B.I.E. 1990. nr 63, blz. 199 (v. N.H.). Red. ') Zie de noot aan het slot van het vonnis blz. 193/4. Red.

192


- Baronie verkoopt eveneens al vele jaren chocolade pastilles, aanvankelijk in ronde, ovale en rechthoekige blikken dozen met in reliëf de afbeelding van een Indonesisch meisje; - in 1986 werd een nieuwe verpakkingslijn voor Tjoklatprodukten, waaronder pastilles, ontworpen in samenwerking met het bureau Dubois & Ording Designers. Voor pastilles bestaat deze uit kartonnen, achthoekige 250-gramsdozen (...[zie de afbeelding bij H.R. 2-3-'90, B.I.E. 1990, nr 63, blz. 200. Red. ]), waarvan de afmetingen overeenkomen met die van de verpakking van de Droste pastilles, in de kleuren rood (puur) en blauw (melk). Bovendien werden kleinere, maar overigens identieke, 125-gramsdozen ontworpen; - Baronie heeft op 20 april 1988 onder nr. 714381 de (vorm van de) verpakking als vormmerk, niet in kleur, bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd; - bij vonnis in kort geding van 3 juni 1988 heeft de president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem gedaagde sub 1 verboden inbreuk te maken op de auteursrechten van Droste met toewijzing van nevenvorderingen. Droste heeft dit vonnis op 6 juni aan gedaagde sub 1 betekend; - bij arrest van 27 oktober 1988 heeft het Gerechtshof te Amsterdam voormeld vonnis van de president vernietigd en de gevraagde voorzieningen alsnog geweigerd. Tegen dit arrest heeft Droste cassatieberoep aangetekend. 2. Droste vordert in conventie Baronie: (...) In conventie voorts 7.1. De rechtbank zal eerst nagaan of Baronie door het gebruiken van de nieuwe achthoekige verpakking voor pastilles inbreuk maakt op de merkrechten van Droste. Zij is daartoe bevoegd op grond van het eerste lid van art. 37 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), aangezien gedaagde sub 1 in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd. 7.2. De rechtbank zal het door Baronie gebruikte teken (de verpakking) vergelijken met voormelde vormmerken zoals door Droste gedeponeerd. Baronie heeft weliswaar gesteld dat zij haar nieuwe verpakkingslijn reeds eerder als merk in de Benelux heeft gedeponeerd dan Droste haar merken onder nrs. 441251 tot en met 441254 deponeerde, maar Baronie heeft niet aangevoerd dat Droste daarom geen beroep op haar merkrechten zou kunnen doen, terwijl zij evenmin op grond van artikel 3 lid 2 juncto artikel 14B sub 1 BMW de nietigheid van de depots van Droste heeft ingeroepen. In deze procedure dient dus van de geldigheid van die

17 juni 1991

merken te worden uitgegaan. 7.3. Uitgangspunt is dat er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken indien - mede gelet op de omstandigheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken geconfronteerd wordt associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. In dit verband acht de rechtbank het volgende van belang. 7.4. De rechtbank is van oordeel dat uit de door Droste gestelde en onweersproken gebleven feiten volgt dat de merken van Droste een grote bekendheid genieten, zodat eerder overeenstemming daarmee moet worden aangenomen. Weliswaar zijn de onderhavige vormmerken pas op 7 juli 1988 gedeponeerd, maar aan de introductie ervan is een inventieve (TV-)recIamecampagne voorafgegaan, terwijl de Droste flikken al generaties lang bij het publiek bekend zijn en de - in het oog springende achthoekige vorm van de verpakking al sinds 1972 bekend is. 7.5. Bij het vergelijken van merk en teken komt het aan op de totaalindruk die het in aanmerking komend publiek heeft van beide. Om na te gaan of van associatiegevaar sprake is, mogen merk en teken niet naast elkaar worden gelegd maar moet het gebruikte teken worden vergeleken met het herinneringsbeeld dat de consument heeft van het merk zoals het is gedeponeerd. Dat de consument in het algemeen het merkdepot niet kent en dus strikt genomen geen "herinneringsbeeld van het merk zoals gedeponeerd" heeft, is in casu niet van belang omdat als vaststaand kan worden aangenomen dat de Droste vormmerken identiek zijn aan de door Droste gebruikte verpakking (voor zover dit betreft pure en melkchocolade). 7.6. Beschouwing van merk en teken "elk in zijn geheel" houdt in dat geen enkel bestanddeel daaruit mag worden geëlimineerd. Niettemin moet er rekening mee worden gehouden dat het ene element aan de totaalindruk van merk of teken een grotere bijdrage levert dan andere elementen. Volgens Baronie komt aan de achthoekige vorm geen enkele onderscheidingskracht toe, omdat deze vorm van verpakking voor chocolade niet bijzonder is en door vele concurrenten al eerder is gebruikt. Dit wordt door Droste bestreden. Ter zitting heeft Baronie een groot aantal achthoekige verpakkingen van Duitse chocolade artikelen getoond. Baronie heeft echter zelfs niet aannemelijk gemaakt dat deze artikelen op de Benelux-markt verkrijgbaar zijn. Haar stelling dat toeristen uit de Benelux tijdens hun verblijf in Duitsland met deze artikelen geconfronteerd worden, acht de rechtbank daartoe onvoldoende. Daartegenover heeft Droste onweersproken gesteld dat op de Benelux-markt slechts twee chocolade artikelen in een achthoekige verpakking (van geheel afwijkende afmetingen) worden aangeboden en dan nog in beperkte mate, nl. bonbons van Lindt en de zogeheten Mozartkugeln. De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de gelijkzijdige achthoek voor chocolade artikelen algemeen gebruikelijk is en onderscheidend vermogen mist. Dit oordeel vindt bevestiging in een door Droste overgelegd rapport van een onderzoek van NSS Marktonderzoek B.V. Hierbij werd aan 200 proefpersonen een geheel blanco achthoekige doos getoond met de mededeling dat daarin chocolade werd verkocht. Van de proefpersonen dacht 74% direct aan Droste, 1% aan Lindt, geen enkele respondent aan Mozart-kugeln, 1% aan Tjoklat, 9% aan niet in achthoekige verpakking verkochte merken, geen enkele respondent aan de door Baronie ter zitting getoonde Duitse chocolade artikelen, terwijl 15% als antwoord gaf "ik weet het niet". Van de proefpersonen die wel een merk noemden dacht dus zelfs 87% aan

7 juni 1991


Droste. Ten slotte noemde 40% van de "weet niet" groep Droste, indien naast de doos ook (blanco) flikken werden getoond. De rechtbank is daarom van oordeel dat de markante vorm van de verpakking in sterke mate het herinneringsbeeld bepaalt en anders dan Baronie heeft betoogd, dient deze dus wel degelijk bij de beschouwing van merk en teken te worden betrokken. Ter terechtzitting is de rechtbank gebleken dat de verpakkingen van Droste en Baronie beide uit een precies aan elkaar gelijke, gelijkzijdige achthoek bestaan. 7.7. Partijen zijn het er over eens dat de gedeponeerde kleuren (rood voor puur en blauw voor melk) algemeen gebruikelijk zijn en onderscheidend vermogen missen. Anders ligt het naar het oordeel van de rechtbank voor het verloop van de kleuren van licht naar donker dat sterk aan het (karakteristieke) uiterlijk van de Droste doos bijdraagt en daardoor een relatief sterk element vormt. 7.8. Naast en in combinatie met de achthoekige vorm en het verloop van de kleur van licht naar donker, dragen ook het gebruik van elementen in goudkleur, de afbeelding van flikken en het fantasiewapen bij aan de totaalindruk van merk en teken. Weliswaar is er ook een aantal verschillen aan te wijzen, maar de meeste daarvan (bijv. 3 flikken op de Tjoklat doos tegen 2 op de Droste doos) zijn van dien aard dat ze in het herinneringsbeeld van de consument en bij de totaalindruk nauwelijks een rol zullen spelen. Het belangrijkste afwijkende element, het woord "Tjoklat" in grote witte letters, komt een geringe onderscheidingskracht toe gezien de associaties met de woorden "chocolade" en "chocolate", waardoor het weinig geschikt is om de herkomst van de waar aan te duiden. Een tweede belangrijk afwijkend element, de brede, tweemaal onderbroken gouden rand rond de Tjoklat doos in plaats van de smalle eenmaal onderbroken gouden lijn op de Droste doos, lijkt eerder geschikt om een verschil in de doelgroep aan te geven, dan een verschil in herkomst van de waar. 7.9. Aan het binnenwerk, waaronder de zgn. "tray", komt naar het oordeel van de rechtbank geen onderscheidend vermogen toe. 7.10. Bij beschouwing van de Droste vormmerken 441251 t/m 441254 in onderling verband met de Tjoklat verpakking van Baronie komt de rechtbank, met inachtneming van het onder 7.4. t/m 7.9. overwogene, dan ook tot het oordeel dat de mogelijkheid van associaties tussen voormelde gedeponeerde vormmerken van Droste en de Tjoklat-verpakking bestaat, zodat van overeenstemming sprake is, zij het dat deze zich beperkt tot de buitenzijde en de vorm van de verpakking. 7.11. De conclusie moet derhalve luiden dat Baronie met de Tjoklat-verpakkingslijn inbreuk maakt op de merkrechten van Droste en dat de vorderingen als hiervoor onder 2. sub 1 t/m 4 omschreven, reeds op die grond toewijsbaar zijn. 7.12. Zoals onder 7.9. (impliciet) en 7.10. overwogen vormt het gebruik van de "tray" geen inbreuk op de merkenrechten van Droste. Van inbreuk op het gestelde auteursrecht van Droste op de "tray" kan evenmin sprake zijn, nu naar het oordeel van de rechtbank van die "tray" niet gezegd kan worden, dat deze het stempel van de maker draagt en deze daarom niet als "werk" in de zin van de Auteurswet 1912 kan worden aangemerkt. Tegen een vordering op grond van oneerlijke mededinging verzet zich art. 14 lid 5 van de Benelux-wet inzake Tekeningen en Modellen. Het hierna te geven verbod strekt zich dus niet uit tot het gebruik van de "tray" in de Tjoklat-verpakking. 7.13. Niet onaannemelijk is dat Droste schade heeft geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen van Baronie. De door Baronie gemotiveerd betwiste omvang van die schade is echter door Droste nog in het geheel niet onderbouwd. De rechtbank zal daarom de zaak naar de rol verwijzen ten einde Droste in de gelegenheid te stellen haar schade nader te specificeren en aan te tonen.

193

In reconventie voorts 8. Het kan aan Baronie worden toegegeven dat het in het vonnis van de Haarlemse president van 3 juni 1988 onder 4.1. gegeven verbod tot inbreuk op de auteursrechten van Droste niet kan herleven. Dit neemt niet weg dat het thans in conventie op te leggen verbod tot inbreuk op de merkrechten van Droste - waarop overigens de bij de Haarlemse president ingestelde vordering mede was gebaseerd; de president oordeelde echter (de primair gestelde) inbreuk op de auteursrechten van Droste aanwezig - materieel dezelfde gevolgen heeft. Dit blijkt ook hieruit dat de thans in conventie toe te wijzen nevenvorderingen 2 t/m 4 zakelijk gelijk zijn aan de in het vonnis van 3 juni 1988 onder 4.2. t / m 4.4. toegewezen vorderingen, waarop bovendien de meeste door Baronie opgevoerde schadepasten zijn gebaseerd. Dit houdt in dat, zodra dit vonnis van de rechtbank - voor zover in conventie gewezen - in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, vaststaat dat de verboden op merkenrechtelijke grondslag gerechtvaardigd waren en dat Droste door de tenuitvoerlegging daarvan niet onrechtmatig heeft gehandeld. De reconventionele vordering van Baronie moet dus worden afgewezen, met veroordeling van Baronie als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in reconventie. Beslissing: De rechtbank: In conventie 1. verbiedt gedaagde iedere direkte en/of ïndirekte inbreuk op de merkrechten van eiseres op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod; 2. beveelt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis terug te nemen van al haar afnemers alle reeds uitgeleverde litigieuze verpakkingen en/of brochures c.q. reclamemateriaal waarop de betreffende verpakkingen staan afgebeeld; 3. beveelt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis ter controle van de naleving van het gebod onder 2 aan de advocaat van eiseres een volledige lijst met de onder 2 bedoelde afnemers te overhandigen; 4. beveelt gedaagde binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis alle aanwezige en teruggenomen litigieuze verpakkingen, brochures en reclamemateriaal te vernietigen en daarvan door middel van een verklaring van een deurwaarder deugdelijk bewijs te verschaffen; een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,— voor iedere dag waarmee met de volledige nakoming van de bevelen onder 2 t/m 4 in gebreke wordt gebleven. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Verwijst de zaak naar de rol van 13 maart 1990 voor het nemen door eiseres van de onder 7.13. bedoelde akte, peremptoir, en houdt voor het overige iedere beslissing aan. In reconventie Wijst de vordering af. Veroordeelt eiseressen in de kosten in reconventie, tot nu toe aan de kant van gedaagde begroot op ƒ 5.400,-. ') Exceptief beroep op nietigheid. In artikel 14 BMW is er sprake van het inroepen van de nietigheid. Taalkundig wil dat zeggen, dat men zich op de nietigheid beroept. Het woord inroepen is derhalve een ruim begrip, dat mede omvat maar niet beperkt is tot vorderen. Dit wil zeggen dat art. 14 BMW het toelaat dat de gedaagde zich verweert tegen de inbreukvordering door zich erop te beroepen dat zijn eigen depot ouder is dan dat van de eiser en dat het depot van de eiser dus nietig is, zonder dat hij de nietigverklaring vordert. Het is niet duidelijk of de rechtbank deze visie deelt, omdat zij terecht verlangt dat de gedaagde de nietigheid inroept en van oordeel is dat gedaagde niet kan volstaan met te stellen dat zijn depots van oudere datum zijn dan die van eiser.


194

Overigens zal zich een dergelijke casuspositie in de praktijk slechts zelden voordoen. Als hij zich wel voordoet zal de eiser, gelijk in casu, zich tegen dit verweer van de gedaagde verweren met een beroep op de kwade trouw van het anterieure depot. Dat dit beroep bijwege van verweer kan worden gedaan heeft de HR beslist in zijn na het onderhavige vonnis tussen dezelfde partijen in kort geding gewezen arrest van 2 maart 1990 (zie BIE 1990 blz. 199). Daarmee is wat mij betreft niet gezegd dat de rechter op een door hem gehonoreerd exceptief beroep op nietigheid een ambtshalve doorhaling zou kunnen laten volgen. Dat kan hij slechts doen wanneer hij het depot nietig heeft verklaard en daarvoor is een vordering tot nietigverklaring vereist. De lijdelijkheid van de rechter verdraagt geen ambtshalve nietigverklaring.

Ste.

Nr 51. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 23 februari 1990. ("we gaan naar Rome") Mr H.F. van den Haak. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Blijkens de akte van depot zijn zowel eiser sub 3 als gedaagde merkhouder. Daarom is een verbodsactie tegen gedaagde - als mede-merkgerechtigde - op basis van de BMW niet mogelijk. Art. 1 Auteurswet 1912. De teksten "Holland we gaan naar Rome" en "we gaan naar Rome" ontberen iedere mate van oorspronkelijkheid en komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

17 juni 1991

vorige wereldkampioenschappen voetbal. d. Gramsbergen heeft vervolgens een afbeelding van een leeuwtje ontworpen dat wil zeggen een Ieeuwekop met in voetbalshirt gestoken romp met het opschrift "we gaan naar Rome". Gramsbergen en gedaagde, verder ook te noemen "Lindenberg", hebben deze afbeelding op 17 oktober 1989 als individueel merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenburo. e. Gramsbergen heeft het resterende saldo van de onder b. genoemde bankrekening, ter grootte van circa ƒ2.100,-, aan eiser sub 1., verder ook te noemen "De Vries", en eiser sub 2., verder ook te noemen "Kwarten", uitgekeerd. Noch De Vries noch Kwarten had tot dat moment enige inhoudelijke bijdrage aan het WK voetballeeuwtje-project geleverd. f. Lindenberg en Gramsbergen hebben contact gelegd met de heer P.J. Hacquebard, wiens drukkerij het drukwerk zou verzorgen en die het project zou kunnen (voorfinancieren. g. Lindenberg en Gramsbergen hebben monsters laten vervaardigen waarbij de Ieeuwekop van Gramsbergen is afgedrukt op een t-shirt met de tekst Italia'90 en "Holland we gaan naar Rome". Deze Ieeuwekop is tevens terug te vinden op een bewegend plastic figuurtje voorstellende een leeuw in voetbaltenue met het opschrift "we gaan naar Rome". h. Lindenberg is erin geslaagd een potentiële afnemer voor circa 500.000 stuks van deze leeuwtjes te vinden: de te Zwolle gevestigde handelsonderneming Traseco Hasselt B.V. Traseco Hasselt B.V. bevestigt deze met Orleon B.V. i.o. (Lindenberg) gesloten voorlopige koopovereenkomst in een zogenaamde letter of intend van 20 oktober 1989, onder meer inhoudende: " ( • • • )

Deze overeenkomst geldt wanneer Nederland zich plaatst voor de finale, e.e.a. zal geschieden na goedkeuring van de officiële monsters. (...)" Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. i. Tijdens een daaropvolgende bespreking waarbij Voor onrechtmatige daad als zelfstandige grondslag van aanwezig waren Gramsbergen, Lindenberg, Hacquebard, de vorderingen naast de gestelde wanprestatie en inbreuk op de accountant van Gramsbergen de heer Kramer en de het auteurs- respectievelijk merkenrecht is slechts onder door Kramer ingeschakelde advocaat Mr R.W. Limburg bijzondere omstandigheden plaats. zijn de verhoudingen tussen partijen ernstig verstoord geraakt. Hacquebard bleek niet bereid als enige de 1. Petrus Franciscus de Vries te Velsen-Zuid, gemeente aandelen van de ten behoeve van het WK-voetbalVelsen, leeuwtje-project op te richten B.V. Orleon, vol te storten. 2. Jan Kwarten te Velsen-Zuid, gemeente Velsen en j . Op 13 november 1989 deelt de procureur van 3. Theodorus Hendricus Gramsbergen te IJmuiden, Lindenberg per telefax aan Mr R.W. Limburg mede dat gemeente Velsen, eisers [in kort geding], procureur de heren Lindenberg en Hacquebard de samenwerking Mr B.K.M. Fritz, met de heer Gramsbergen niet wensen te continueren. tegen k. In een telefax van 22 november 1989 bericht de Hendrik Lucas Lindenberg te Velsen-Zuid, gemeente procureur van Lindenberg, Mr Limburg voornoemd, Velsen, gedaagde [in kort geding], procureur Mr B.G. voor zover van belang -: Baljet. "Voor de goede orde bevestig ik u hierbij dat ook de heer Lindenberg zijn activiteiten inzake het 2.1. De vaststaande feiten beeldmerk met depotnummer 735919 heeft 2.1.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan gestaakt, en dat partijen elkaar over en weer wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op verboden hebben om nog verdere activiteiten te basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet ondernemen." weersproken, staat in dit geding tussen partijen het 1. Blijkens een akte van depot heeft Gramsbergen op volgende vast: 22 november 1989 bij notaris Hamans te Amsterdam de a. Partijen hebben op 15 augustus 1989 een schrifteafbeelding van de Ieeuwekop met de tekst "Holland we lijke samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake het gaan naar Rome", alsmede een bewegend figuurtje, promoten en verkopen van alle consumentgerichte voorstellende een leeuw in voetbaltenue, dragende het artikelen, welke gericht zijn op alle mogelijke eveneopschrift "we gaan naar Rome", gedeponeerd. menten op sociaal, cultureel en recreatief terrein, met als m. Hacquebard heeft een reclamebureau opdracht eerste object de Wereldkampioenschappen Voetbal 1990. gegeven een nieuwe leeuw(ekop) met het oog op de WK b. Ter dekking van de eerste kosten hebben partijen, te ontwerpen. Deze Ieeuwekop is afgebeeld op een t-shirt met uitzondering van eiser sub 3., verder ook te noemen met de tekst "Italia'90" en "Holland We gaaan naar "Gramsbergen", ƒ 1.500,- gestort op de voor het onder a. Rome toe!!!". Voorts een leeuw in voetbaltenue met het genoemde doel geopende bankrekening. opschrift "we gaaaan naar Rome toe!!" als bewegend c. Gramsbergen heeft bij VNU een tekening en plastic figuurtje. Hacquebard heeft dit leeuwtje gedepodrukwerk bemachtigd met de afbeelding van een leeuw neerd bij het Benelux-Merkenburo. Lindenberg heeft (in voetbaltenue) en voetbal. De afbeelding van dit Hacquebard bij de ontwikkeling van dit nieuwe leeuwtje "voetbal-leeuwtje" is door VNU gebruikt in een aktie bij geadviseerd en heeft Hacquebard bij zijn relaties geïntro-

7 juni 1991


iuceerd. 2.2. De grondslag van de vordering (...) 3. Beoordeling van het geschil (...) Wanprestatie 3.4. De vraag die partijen in de eerste plaats verdeeld loudt is of Lindenberg in strijd handelt met de verplich:ingen die voortvloeien uit de op 15 augustus 1989 gesloten samenwerkingsovereenkomst. 3.5. De strekking van voormelde overeenkomst is niet meer dan de bereidheid van partijen om tot samenwerking te komen. Vaststaat dat de beoogde samenwerking met De Vries en Kwarten nimmer inhoudelijk vorm heeft gekregen. Aan De Vries en Kwarten is na verloop van tijd het door hen gestorte bedrag terugbetaald voor zover het banksaldo dit toeliet. Gramsbergen en Lindenberg daarentegen hebben de samenwerking inzake de ontwikkeling van het WK voetballeeuwtje voortgezet en hebben daarbij een derde als financier betrokken. Lindenberg heeft bij telefax van 13 november 1989 gericht aan Mr Limburg de samenwerking met Gramsbergen opgezegd. Niet gesteld noch gebleken is dat Lindenberg hiertoe niet gerechtigd was. Evenmin zijn feiten en/of omstandigheden gesteld waaruit afgeleid zou moeten worden dat Gramsbergen of eisers tegen deze opzegging heeft/hebben geprotesteerd. Ten slotte is niet aannemelijk geworden dat Mr Limburg in deze kwestie niet langer voor Gramsbergen optrad. 3.6. De President gaat er dan ook voorshands vanuit dat tussen partijen niet een zodanige samenwerkingsrelatie is ontstaan op grond waarvan toewijzing van de gevraagde voorzieningen - bij wijze van ordemaatregel gerechtvaardigd èn geboden zou zijn. Merkinbreuk 3.7. Het beroep van eisers op de merkenrechtelijke bescherming ingevolge de Benelux Merkenwet tegen inbreuk door Lindenberg moet falen. Immers, blijkens de akte van depot zijn zowel Gramsbergen als Lindenberg merkhouder van het beeldmerk voorstellende een leeuwekop met op de romp het opschrift "we gaan naar Rome". Gramsbergen en Lindenberg kunnen zich op grond van artikel 13 A BMW tegen inbreuken op dit beeldmerk door middel van een verbodsactie verzetten doch uitsluitend tegen diegenen die niet tot gebruik van dit merk gerechtigd zijn. Op basis van de Benelux Merkenwet is een verbodsactie jegens Lindenberg - als mede-merkgerechtigde - niet mogelijk. Vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming 3.8. Thans is de vraag aan de orde of de door Gramsbergen ontworpen leeuwekop met de tekst "Holland we gaan naar Rome" alsmede het bewegende figuurtje voorstellende een leeuw in voetbaltenue met het opschrift "we gaan naar Rome" auteursrechtelijke bescherming geniet. 3.9. In de sportwereld is de Nederlandse leeuw (als koning Voetbal) een reeds lang bestaand en algemeen gebruikt symbool. Zoals onder de vaststaande feiten onder c. en d. weergegeven heeft Gramsbergen in navolging van het voetballeeuwtje van VNU een leeuwekop en een beweegbaar figuurtje voorstellende een leeuw in voetbaltenue ontworpen. De President sluit in verband hiermede niet uit dat de door Gramsbergen ontworpen leeuwekop alsmede het Figuurtje te weinig oorspronkelijk zijn om als werk in de zin van artikel 1 van de Auteurswet aangemerkt te worden. Een voorlopig oordeel daaromtrent is evenwel niet goed mogelijk nu een afbeelding van het bij de vorige wereldkampioenschappen gebruikte voetballeeuwtje niet in het geding is gebracht. Overigens kan evenmin vastgesteld worden of het door Hacquebard ontwikkelde "nieuwe" voetballeeuwtje waar Lindenberg naar zijn zeggen zijdelings bij betrokken is - een bewerking of nabootsing van het oorspronkelijke VNU voetballeeuwtje dan wel het leeuwtje van Gramsbergen is. 3.10. Ook de door Gramsbergen gebezigde teksten: "Holland we gaan naar Rome" en "we gaan naar Rome"

195

ontberen iedere mate van oorspronkelijkheid en komen derhalve evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Het gaat hier immers om de reeds lang bestaande tekst "we gaan naar " aangevuld met de stad of het land waar de finalewedstrijd van het internationale (voetbal)kampioenschap zal worden gespeeld. Bij de komende WK voetbal is dit Rome. Ook omtrent de oorspronkelijkheid van het bewegend model voorstellende het voetballeeuwtje moet worden getwijfeld. Lindenberg heeft als produktie overgelegd een afschrift van een advertentie in de Telegraaf van 10 en 12 februari 1990 waarin door een derde onderneming voor de wereldkampioenschappen beweegbare mascottes "we gaan naar Rome" worden aangeboden. 3.11. De President gaat er op grond van het vorenoverwogene vanuit dat het door Gramsbergen ontworpen voetballeeuwtje met het opschrift "(Holland) we gaan naar Rome" ook in de vorm van een beweegbaar figuurtje bij gebreke van enige mate van originaliteit niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt zodat het gevraagde verbod moet worden geweigerd. De stelling van Lindenberg dat niet hij maar Hacquebard het "nieuwe" voetballeeuwtje exploiteert kan verder onbesproken blijven. Onrechtmatige daad 3.12. Voor onrechtmatige daad als zelfstandige grondslag van de vorderingen naast de gestelde wanprestatie en inbreuk op het auteurs- respectievelijk merkenrecht is slechts onder bijzondere omstandigheden plaats. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is te dezen niet gebleken. Schade 3.13. Nu de onder 1. en 2. gevraagde voorzieningen geweigerd dienen te worden is voor een voorschot op de beweerdelijk geleden schade evenmin plaats. Slotsom en kosten 3.14. De gevraagde voorzieningen dienen te worden geweigerd. Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.2. Veroordeelt eisers in de kosten van het geding, tot de uitspraak van het vonnis aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 1.100,- aan procureursssalaris. Enz. Nr 52. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 1 februari 1990. (Slagerij Brussaard/De Echte Slager) Mr A.P.R. Helwig. Artt. 1401 en 1416a Burgerlijk Wetboek. Gedaagden hebben niet aangevoerd dat het door hen geleverde vlees inderdaad verser, beter en gezonder is dan het vroeger door eiser geleverde vlees, zodat van de onjuistheid van hun aanprijzing moet worden uitgegaan. De reclameboodschap is derhalve misleidend voor het publiek en ook onrechtmatig jegens eiser. De omstandigheid dat eiser zijn bedrijf heeft gestaakt, doet daar niet aan af omdat eiser, die thans in loondienst werkt, een vakgenoot van gedaagden is gebleven die door hun onjuiste reclameboodschap kan worden geschaad. Bovendien kan eiser daardoor ook materiële schade lijden in verband met de geschiede overdracht van goodwill aan een derde. De mededeling "verser, beter en gezonder" is weliswaar misleidend, maar houdt niet noodzakelijkerwijze een aantasting van eisers eer en goede naam in. Hendrik Brussaard te Veenendaai, eiser [in kort geding], procureur Mr J.A. van Ham,

196


tegen 1. V.o.f. De Echte Slager te Veenendaal en haar vennoten: 2. Aart Hendrik Zandsteeg te Lunteren, gemeente Ede en 3. Dirk van Dijk te Lunteren, gemeente Ede, gedaagden [in kort geding], procureur Mr A. Robustella. De vaststaande feiten: Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en deels door de niet betwiste inhoud van de producties gestaafd, voorshands het navolgende vast: - eiser heeft in de periode 15.3.1970 - 16.12.1989 onder de naam SLAGERIJ BRUSSAARD een slagerij gedreven aan de Hoofdstraat te Veenendaal; - gedaagden drijven een slagerij in de Passage te Veenendaal, zijnde in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar eiser zijn slagerij had; - eiser heeft met P. van den Bosch, een eveneens in de nabijheid gevestigde slager, een overeenkomst gesloten krachtens welke eiser zijn klanten heeft geadviseerd om voortaan bij Van den Bosch inkopen te gaan doen, waartegenover P. van den Bosch aan eiser een aanbetaling heeft gedaan van ƒ 10.000,- en verplicht is over het eerste jaar een vergoeding te betalen van 2% over de extra omzet die het gevolg is van de toeloop van klanten van eiser naar Van den Bosch; - op 20, 22 en 27 december 1989 hebben gedaagden in de Rijnpost een advertentie doen plaatsen, groot ongeveer 18,5 x 16,5 cm, welke advertentie geheel gevuld is met een foto van het winkelpand van eiser; - boven de deur en het raam van die winkel bevinden zich in grote letters (op de foto 1 cm) de woorden "SLAGERIJ BRUSSAARD", dwars op de voordeur staat eveneens met grote letters (op de foto 7 mm) het woord "GESLOTEN" terwijl de voorruit van de winkel volledig wordt afgedekt door de woorden: in letters van 5 mm: en dan nu idem 4 mm in een halve cirkel: verser, beter, gezonder idem 5 mm: ja toch (afbeelding driehoekig logo) hoofdletter 11 mm, kleine letter 6 mm: De Echte Slager kleine letter 3 mm: Passage 17-19 Veenendaal -tel. 08385-12062- gedaagden hebben van eiser geen toestemming verkregen voormelde foto en/of de naam Slagerij Brussaard in hun advertentie te gebruiken. - eiser heeft gedaagden bij brief van 22 december 1989 gesommeerd voormelde advertentie niet meer te plaatsen, doch op 27 december 1989 werd voormelde advertentie toch weer geplaatst. Het geschil: De vordering van eiser is gebaseerd op de stelling, dat gedaagden door het plaatsen van voormelde advertenties onrechtmatig jegens hem hebben gehandeld. Eiser acht de advertentie misleidend, omdat daarin gesuggereerd wordt dat eiser minder vers, goed en gezond vlees leverde en geen echte slager was. Eiser acht zich daardoor ook in zijn goede naam aangetast, waardoor hij immateriële schade lijdt. Eiser acht de wijze van handelen in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van eens anders persoon en goed betaamt. Hij stelt door voormeld handelen van gedaagde ook materiële schade te lijden, aangezien P. van den Bosch inmiddels de overeenkomst heeft opgezegd, omdat hij vermoedt, dat eiser ook van gedaagden een vergoeding heeft bedongen. Eiser vordert daarom een verbod tot het plaatsen van de onderhavige advertentie, veroordeling van gedaagden tot het plaatsen van een rectificatie en tot betaling van ƒ 15.000,- als voorschot op de door hem geleden

17 juni 1991

materiële en immateriële schade. Gedaagden bestrijden zich aan een onrechtmatig handelen te hebben schuldig gemaakt. Hun standpunt komt er in het kort hierop neer, dat nu eiser op 16 december 1989 zijn slagerij heeft gesloten hij daarom niet langer concurrent was en het hun daarom vrijstond op de gewraakte wijze te proberen de klanten van eiser over te halen voortaan bij hen te kopen. Zij ontkennen, dat de woorden "verser, beter, gezonder" en "de echte slager" de strekking c.q. de pretentie hebben een vergelijking te geven van goederen en diensten als bedoeld in art. 1416a BW. Zij wijzen er op, dat de woorden "verser, beter, gezonder" behoren tot het door hen reeds tevoren gebruikte logo en stellen dat de woorden "en dan nu....ja toch" uitsluitend een uitnodiging inhouden om voortaan naar de slagerij van gedaagden te komen. Zij achten deze advertentie derhalve niet misleidend. Ook betwisten zij, dat door deze advertentie de eer en goede naam van eiser is geschaad, laat staan, dat zij de opzet daartoe hadden. Gedaagden betwisten overigens ook, dat op grond van art. 1401 of 1416a e.v. BW in dit geval vergoeding van immateriële schade zou kunnen worden toegekend. Beoordeling van het geschil: Gedaagden hebben niet aangevoerd, dat het door hen geleverde vlees inderdaad verser, beter en gezonder is dan het tot 18 december 1989 door eiser geleverde vlees. Ei moet in dit geding derhalve van de onjuistheid van die aanprijzing worden uitgegaan. De reclameboodschap is derhalve misleidend voor het publiek. De omstandigheid, dat de woorden "verser, beter, gezonder" tot het reeds lang door gedaagden gebruikte logo behoren, doet daar niet aan af. Doordat in de advertentie onder de zeer groot weergegeven woorden "Slagerij Brussaard" dit onderdeel van het logo is geplaatst tussen de woorden "en dan nu" en "ja toch" terwijl links daarvan het woord "gesloten" is weergegeven, is naar ons voorlopig oordeel de boodschap van deze advertentie wel degelijk, dat de voormalige klanten van eiser nu de kans hebben de betere producten van gedaagden te kopen. Het in de onderhavige advertenties uitdragen van deze onjuiste boodschap is naar ons voorlopig oordeel ook onrechtmatig jegens eiser. De omstandigheid, dat eiser op 18 december 1989 zijn bedrijf heeft gestaakt doet daai niet aan af. Ook na de staking van zijn eigen bedrijf blijfl eiser, die stelde thans in loondienst te werken, een vakgenoot van gedaagden die door voormelde onjuiste boodschap kan worden geschaad. Bovendien heeft eiser zijn goodwill tegen betaling overgedragen aan Van den Bosch en heeft eiser zijn klanten geadviseerd in het vervolg naar Van den Bosch te gaan. Voormelde onjuiste boodschap kan naar ons voorlopig oordeel een factor zijn, die meespeelt bij de beslissing van de voormalige klanten van eiser om zijr advies, naar Van den Bosch te gaan, al dan niet op te volgen. Aangezien eiser er een financieel belang bij heeft dat zijn advies in deze wordt opgevolgd, is het duidelijk dat eiser door het onrechtmatige handelen van gedaagder ook materiële schade kan lijden. Deze schade moet ook voor gedaagden voorzienbaai zijn geweest. Door hen is ook niet aangevoerd, dai voormelde goodwilloverdracht in de slagersbranche ze ongebruikelijk zou zijn, dat zij daarmee geen rekening zouden hebben moeten houden. Het door eiser gevorderde verbod tot het plaatsen var de onderhavige advertentie is daarom toewijsbaar Gedaagden hebben zijn belang daarbij (en bij na tt melden rectificatie) ook niet betwist. Eiser heeft er in de omstandigheden van dit geval naai ons oordeel eveneens belang bij, dat een rectificatie plaatsvindt. Hoewel gedaagden tegen de door eiser geformuleerde tekst van de door hem gevorderde rectificatie geer verweer hebben gevoerd, zijn wij toch van oordeel, dat de

juni 1991


kst daarvan behoort te luiden als na te melden. Eiser heeft voorts een voorschot op de in een bodemocedure vast te stellen schadevergoeding gevorderd van 15.0000,- [ƒ15.000,-?], waarvan hij ƒ7.500,- toerekent in de door hem geleden materiële schade en een gelijk ;drag aan de door hem geleden immateriële schade. Gedaagden bestrijden dat eiser tot voormeld bedrag ;hade heeft geleden. Wat betreft de materiële schade is het duidelijk, dat :ker in het kader van dit kort geding, niet kan worden istgesteld of en zo ja hoeveel klanten als gevolg van de nderhavige advertenties bewogen zijn het advies van ser, om voortaan bij Van den Bosch hun inkopen te oen, niet op te volgen. Aan de andere kant is het atuurlijk wel zo, dat gedaagden, toen zij de onderhavige dvertentie opstelden, daarmee uitdrukkelijk de bedoeling adden de voormalige klanten van eiser naar zich toe te ekken. Er moet daarom er van uit gegaan worden, dat ok gedaagden van oordeel zijn, dat de onderhavige dvertentie het gewenste effect zou hebben. Voorshands moet er daarom van worden uitgegaan, at de advertentie inderdaad enig effect heeft gehad en at eiser daardoor ook schade heeft geleden. De omstanigheid, dat de hoogte van die schade moeilijk is vast te :ellen behoort geen reden te zijn, deze voor rekening van iser te laten. Er van uitgaande, dat ook in een bodemproedure de materiële schade ex aequo et bono zal moeten 'orden vastgesteld, bepalen wij op dezelfde wijze het oor gedaagden ter zake te betalen voorschot op ƒ 1000,-. Eiser heeft bovendien vergoeding van immateriële ± a d e gevorderd, gebaseerd op art. 1408 e.v. 1401 en 416a e.v. B.W. Zoals reeds vermeld bestrijden gedaagden dat er in asu een rechtsvordering ter zake van belediging kan 'orden toegewezen, aangezien zij niet het oogmerk adden om te beledigen en er ook geen sprake van elediging is. Naar ons voorlopig oordeel is onvoldoende aanneïelijk gemaakt, dat gedaagden zich door het plaatsen van oormelde advertenties hebben schuldig gemaakt aan een pzettelijke aanranding van eisers eer en goede naam. De p art. 1408 BW gegronde vordering tot het betalen van en voorschot ter zake van vergoeding van immateriële chade is reeds daarom niet toewijsbaar. Indien er al van uit zou mogen worden gegaan, dat in en geval waarin een publicatie geen belediging als edoeld in art. 1408 BW oplevert, een vordering tot ergoeding van immateriële schade wegens aantasting van er en goede naam ex art. 1401 BW mogelijk is, dan nog 5 het gevorderde voorschot op de vergoeding van mmateriële schade niet toewijsbaar, aangezien voorslands niet kan worden aangenomen, dat de gewraakte dvertenties een zodanige inbreuk op de eer en goede laam van eiser opleveren, dat hij daardoor immateriële chade heeft geleden. De mededeling "verser, beter, ;ezonder" is weliswaar misleidend, doch houdt naar ons oorlopig oordeel niet noodzakelijkerwijze een aantasting

197

van de eer en goede naam van eiser in. Dat het gebruik van de firmanaam van gedaagden (De echte slager) dat effect wel zal hebben is niet aannemelijk gemaakt. Het vooroverwogene geldt ook voor de op art. 1416a e.v. BW gebaseerde vordering tot vergoeding van immateriële schade. De vordering van eiser is mitsdien als na te melden voor toewijzing vatbaar. Beslissing: 1. Verbiedt gedaagden voormelde advertentie opnieuw te plaatsen in de Rijnpost, de Veense Kabelkrant of welk ander medium dan ook. Bepaalt, dat gedaagden voor iedere overtreding van voormeld verbod na betekening van dit vonnis een dwangsom van ƒ 1000,- aan eiser zal verbeuren tot een maximum van ƒ 25.0000,- [ƒ 25.000,-?]. 2. Veroordeelt gedaagden tot het binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis plaatsen van een advertentie in de Rijnpost van 18,5 x 16,5 cm met de navolgende tekst: "SLAGERIJ BRUSSAARD Op 20, 22 en 27 december 1989 heeft slagerij "De Echte Slager" een advertentie in de Rijnpost geplaatst, waarin een foto van de slagerij van H. Brussaard is opgenomen. Op deze foto komt de naam Slagerij Brussaard zeer opvallend voor. Bij kort gedingvonnis van 1 februari 1990 heeft de President van de arrondissementsrechtbank te Arnhem beslist, dat in die advertenties, waarin zonder toestemming van H. Brussaard gebruik is gemaakt van voormelde foto en daarmee ook van de naam van H. Brussaard, ten onrechte wordt gesuggereerd, dat de producten, die De Echte Slager levert, verser, beter en gezonder zouden zijn, dan de producten, die Slagerij Brussaard leverde. Het plaatsen van die advertenties is daarom jegens H. Brussaard onrechtmatig geoordeeld. slagerij "De Echte Slager" " Bepaalt, dat voor elke dag, dat gedaagden in gebreke blijven aan voormeld bevel te voldoen, zij ten behoeve van eiser een dwangsom verbeuren van ƒ 1000,- per dag, echter tot een maximum van ƒ 25.0000,- [f 25.000,-?]. 3. Veroordeelt gedaagden om aan eiser als voorschot op een in een bodemprocedure vast te stellen schadevergoeding te betalen een bedrag van ƒ 1000,- (...) vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van dagvaarding, zijnde 16 januari 1990 tot aan die der algehele voldoening, des dat de een betalende, de ander zal zijn bevrijd. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op ƒ1000,- wegens procureurssalaris en ƒ 93,95 wegens voorschotten. Enz.


198

17 juni 1991

Mededelingen CIER-Congres: De toekomst van het Nederlands Octrooirecht. Op zaterdag 14 december 1991 organiseert het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) een congres met als titel De toekomst van het Nederlands Octrooirecht. Plaats: Utrecht, Academiegebouw, Domplein.

Informatie is te verkrijgen bij het CIER, p/a Molengraaf! Instituut voor Privaatrecht, tel. nr 030-393153 (Mw. Mi M. D. B. Schutjens).

Litteratuur

Boeken. NEDERLAND Jurisprudentie en annotaties; Europees recht. Ars Aequi 1963...1990. Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1991, 536 blz. Prijs f. 3 9 , (De bundel bevat alle relevante Europees-rechtelijke jurisprudentie en annotaties, zoals tot nu toe gepubliceerd in het maandblad Ars Aequi in de jaren 1963-1990). Lucassen, V., P. Schenkelaars en H. de Vriend, Oogst uit het Lab - Biotechnologie en voedselproduktie. Utrecht, Uitg. Jan van Arkel, 1990, 128 blz. Prijs ƒ 15,-. Raven, Mr H.W., Octrooi op leven. Delft, Gist-brocades N.V., 16 blz. Schröeder, Mr O., Merk-waardigheden in de Europese Gemeenschappen - Het Gemeenschapsmerk, een stap in de Goede richting? (doctoraalscriptie E.U. Rotterdam). Rotterdam, juli 1990 (in te zien: Bibliotheek Octrooiraad). Werkgroep Capita Selecta Informatierecht, Computerprogramma's en auteursrecht in de Europese Gemeenschap. Enige opmerkingen over het "Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's". Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1990, VII en 92 blz. Prijs ƒ 39,50 [Bibliotheek Octrooiraad]. BUITENLAND Beier, F.-K., G. Schricker en W. Fikentscher, German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws (2e ed.). Weinheim, VCH Verlag, 1989, 262 blz. Prijs DM 8 9 [besproken door G.E. Weston in IIC (21) dec. 1990 (6) blz. 891/6]. Besner, H., Produktimitation im internationalen und nationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. München, W F 1988, XIX en 213 blz. Byrne, N.J., The Scope of intellectual property protection for plants and other Iife forms. Londen, Intellectual Property Publishing Ltd., 1989, VI en 37 blz. Prijs £ 12,50 [besproken door R. Moufang in 7/C(21) dec. 1990 (6) blz. 899-900]. Curry, J.R., The patentability of geneticalley engineered plants and animals in the US and Europe. Londen, Intellectual Property Publishing Ltd., 1987, VI en 42 blz. Prijs £ 10,95 [besproken door R. Moufang in IIC (21) dec. 1990 (6) blz. 900/1].

Decker, A., Der Neuheitsbegriff im Immaterialgüterrecht München, W F 1989, XXXV en 245 blz. De Vlêtian, A., Appellations d'origine, Indications d< provenance - Indications d'origine. Parijs, J. Delmas et Cie, 1989, 335 blz. Kehrwald, R., Lizenzvertrage im Technologietransfe: nach sowjetischem Recht. München, R. Oldenbourg Verlag, 1989, XLIX en 20( blz. Meyer, A., Die anlockende Wirkung irreführende: Werbung. München, W F , 1989, XXVI en 241 blz. Neumeier, H., Sortenschutz und/oder Patentschutz fü Pflanzenzüchtungen. Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1990, LUI en 24: blz. Prijs DM 132,-. Pagenberg, J., en B. Geissler, Lizenzvertrage, Patente Gebrauchsmuster, Know-how, Computer Software Kommentierte Vertragsmuster nach deutschem unc europaischem Recht. Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1989, 763 blz. Smith, G.V., en R.L. Parr, Valuation of Intellectua Property and Intangible Assets. New York, John Wiley & Sons, 1989, XVI en 431 blz Straus, J., Hinterlegung und Freigabe von biologischen Material für Patentierungszwecke. Patent- und eigen tumsrechtliche Aspekte. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1989, 17: blz. Tijdschriftartikelen. NATIONAAL Asselt, Mr Ir H.T. van, Octrooibescherming en innovatie De effectieve octrooibeschermingsduur in de genees middelenindustrie. Pharmaceutisch Werkblad (125) 1990 (31) blz. 772/7. Bavel, Mr C.J. van, en Mr F.V.B.M. Mutsaerts, He Wetsvoorstel computercriminaliteit. Account (3) okt. 1990 (8) blz. 33/5. Beukei, Mr J. van den, Naburige rechten voor alle burei uit de EG? Informatierecht AMI (14) dec. 1990 (10) blz. 215-221. Brinkhof, Prof. Mr J.J., Over octrooirecht en economi (in: Rechtseconomie; Bijz. nr. Ars Aequi). Ars Aequi (34) okt. 1990 (10) blz. 794-802. Brison, Mevr. Mr F., en Mr M. Taeymans, Chipsbe scherming in België. Computerrecht 1990 (4) blz. 176-181. -, Het auteursrechtelijk statuut van databanken in België Computerrecht 1990 (2) blz. 71/7.

7 juni 1991


"ohen Jehoram, Prof. Mr H., Het karakter van aan het auteursrecht naburige rechten. Informatierecht AMl (14) sept. 1990 (7) blz. 155-161. , Screenoprints in Europa. Informatierecht AMl (15) febr. 1991 (2) blz. 23/7. torstens, Prof. Mr G.J.M., Sweepstakes in de strafrechtspraak, in het bijzonder van de Hoge Raad. IER (6) dec. 1990 (6) blz. 121/3. ïsch, R.E. van, Poging tot redding van de Nederlandse Chipswet. Computerrecht 1991 (1) blz. 44/5. jielen, Mr Ch., Geurmerk in Amerika erkend (en hoe nu in de Benelux?) IER (7) febr. 1991 (1) blz. 3/4. iCeesom, P.H.M., Le role des mandataires en matière de marques dans les pays de 1'Union Benelux. BMM bulletin (XVI) dec. 1990 (4) blz. 29-33. KJaauw, Mr F. van der, en Mr C. Prins, Juridische bescherming van computerprogrammatuur Procedure bij de EG-richtlijn vertraagt adequate Nederlandse wetgeving. NJB (65) 29 september 1990 (33), blz. 1304-1310. Louwers, Mr E.J., Bescherming van slogans in Nederland. IER (6) dec. 1990 (6) blz. 124/9. Manen, Mr W.C. van, Hag II: EG-Hof erkent misslag. IER (7) febr. 1991 (1) blz. 1-3. Smulders, Mr B.M.P., Europees recht en intellectuele eigendom. Overzicht van de belangrijkste zaken beslist door en aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de EG in 1989. IER (6) april 1990 (2) blz. 21/8. Velzen, Mr M. van, Reverse engineering van software: een auteursrechtelijk probleem? Computerrecht 1990 (2) blz. 58-60. Verkade, Mr D.W.F., Geneesmiddelen. (Op een recept voor een merkgeneesmiddel mag een apotheker het merkloze loco-geneesmiddel afleveren, mits hij dat bij aflevering aan de patiënt mededeelt (Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1984, Bijblad I.E. 1985, nr20, blz. 59, NJ. 1985, nr 101 (met noot L.W.H.) (merk Tanderil)). NRC Handelsblad (20) 18 augustus 1990 (263) blz. 7. INTERNATIONAAL Abnett, R.C., AIPPI: Famous trademarks require a new legal weapon. Trademark World fee. 1990/jan. 1991 (33) blz. 23/5. Baumbach, F., Mikroorganismenschutz per se - eine Brücke zwischen Patentschutz und Sortenschutz? Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (82) jan. 1991 (1) blz. 13/5. Beier, F.-K., en P. Katzenberger, Restoration of the right to claim priority under art. 4, Paris Convention. J7C(21) juni 1990 (3) blz. 289-297. BNA, Parliament okays Software Directive with reverse-engineering compromise. World Intellectual Property Report (4) aug. 1990 (8) blz. 176/7. Brun, A., Le futur système communautaire des marques commerciales - Coexistence des marques communautaires et nationales. La Revue du Marchè commun (Parijs) aug.-sept. 1990, blz. 507-513 [samenvatting in Propriété IndustrielleBulletin Documentaire 15 dec. 1990 (490) blz. 11-169-170.] Caenegem, W. van, Different approaches to the protection of celebrities against unauthorised use of their image in advertising in Australia, the United States and the Federal Republic of Germany. European Intellectual Property Review (12) dec. 1990 (12) blz. 452/8. Cornish, W.R., Rights in employee inventions - The United Kingdom position. IIC (21) juni 1990 (3) blz. 298-305.

199

Correa, C.M., Legal protection of the Lay-out designs of integrated circuits: The WIPO-Treaty. European Intellectual Property Review (12) juni 1990 (6) blz. 196-203. Dillenz, W., Functions and recent developments of Continental copyright Societies. European Intellectual Property Review (12) juni 1990 (6) blz. 191/5. Dodd, V.S., Survey of the Annual Technical Reports 1989 of the patent offices on patent information activities. World Patent Information (12) 1990 (4) blz. 245-250. EC moves forward with proposal for copyright harmonïzation. World Intellectual Property Report (4) juli 1990 (7) blz. 145/6. EC seeks to extend protection for integrated circuits to 1992. World Intellectual Property Report (4) juli 1990 (7) blz. 145. European Patent Office, Patentability of computer-related inventions (a comparative study). /7C(21) dec. 1990 (6) blz. 817-830. Fangel, R., Deutsche Einheit und Schutz des geistigen Eigentums. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (81) nov. 1990 (11) blz. 202/9. Farr, S., Trademarks, Common origin and free movement of goods in the EEC: Hag II. Trademark World febr. 1991 (34) blz. 24/7. Field Jr., Th.G., Pharmaceuticals and Intellectual Property: meeting needs throughout the world. IDEA (31) 1990 (1) blz. 3-26. Geiler, P.E., Can GATT incorporate Berne whole? World Intellectual Property Report (4) aug. 1990 (8) blz. 193/8. Harmeling, Mr H.J., Netherlands Economie affairs Ministry proposes "registration patent". World Intellectual Property Report juli 1990, blz. 147. Hausmann, A., en B. Schmetz, Supranationale Markeneintragungen. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (SI) dec. 1990 (12) blz. 221-232. Hodgson, M., Term restoration; the birth of a new Industrial Property Right. Patent World juli/aug. 1990 (243) blz. 15/9. Jabbari, D., Government (UK) undecided on patent extension for pharmaceuticals. World Intellectual Property Report (4) juli 1990 (7) blz. 150/1. Jacobs, R., en U. Krieger, (Her.), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im vereinigten Deutschland. GRUR Int. (92) okt./nov. 1990 (10/1). Karjala, D.S., Japanese Courts interpret the "Algorithm'* Limitation on the copyright Protection of Computer Programs. European Intellectual Property Review (12) juli 1990 (7) blz. 235-240. Karnell, G., Parallelimport in den nordischen Landern Patent- und Musterrecht am kartellrechtlichen Scheideweg. GRUR Int. juli 1990, (7) blz. 491/9. Katzenberger, P., Copyright Law and Data Banks. 7/C(21) juni 1990 (3) blz. 310-326. Kelz, A., Die Weltmarke. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (81) juli/aug. 1990 (7/8) blz. 129/130. -, Die Weltmarke - Definition und Wesensgehalt \ o n Weltmarken aus warenzeichenrechtlicher Sicht. Markenartikel (52) dec. 1990 (12) blz. 593/4. Knaak, R., The international development of survey practices in trademark and unfair competition law. 7/C(21) juni 1990 (3) blz. 327-343. Kort, P.H., Trademarks in a unified Germany. Trademark World aug. 1990 (29) blz. 20/2.

200


Kunz-Hallstein, H.P., The compatibility of a community "Certificate for the Restoration of Protection" with the European Patent Convention. European Intellectual Property Review (12) juni 1990 (6) blz. 209-214. Kunze, G.F., Consequences of the Hag II decision. Trademark World dec. 1990/jan. 1991 (33) blz. 21/2. Lobeck, M.A., Patent information on CD-ROMs. World Patent Information (12) 1990 (4) blz. 200-211. Malyszko, T., Is Canadian harmonization with the PCT off-key? Patent World dec. 1990/jan. 1991 (28) blz. 40/1. Metaxas, G., Protection of Databases: Quietly steering in the wrong direction? European Intellectual Property Review (12) juli 1990 (7) blz. 227-234. Moritz, H.-W., Assignment of Computer Software for Use on a dataprocessing system and the applicability of know-how licensing rules. //C(21) dec. 1990 (6) blz. 799-816. 0sterborg, L.D., Danish experience with the Patent Cooporation Treaty system. Industrial Property (29) nov. 1990 (1) blz. 393-402. Pascal, I., Pharmaceutical patent term extension in Australia. Patent World nov. 1990, blz. 28-32. Paterson, G.D., The patentability of further uses of a known product under the European Patent Convention. European Intellectual Property Review (13) jan. 1991 (1) blz. 16-20. Pegram, J.B., Europe, Trademarks and 1992. JPTOS(72) nov. 1990 (11) blz. 1060/79. Pickford, A., The bitter crusade: Hag I and Hag II. Trademark World SLUQ. 1990 (29) blz. 24/5. Pletscher, Th., Mangel im Schutz des Geistigen Eigentums weltweit. Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüter recht 1990 (2) blz. 313-325. Reed, Chr., Reverse engineering Computer Programs without infringing Copyright.

17 juni 1991

European Intellectual Property Review (13) febr. 1991 (2) blz. 47-53. Reimann, Th., en J. Feldges, The unification of Germany and its effects on patents. Patent World dec. 1990 - j a n . 1991 (28) blz. 31/5. Rothmic, W.A., Hag II: Putting the Common Origin Doctrine to Sleep. European Intellectual Property Review (13) jan. 1991 (1) blz. 24-31. Serjeant, A.C., International Registration of Marks from a British points of view. CIPA Journal (20) dec. 1990 (3) blz. 83/9. Silva Carvalho, A. da, The trademark of exceptional reputation or "de haute renommée", Trademark World aug. 1990 (29) blz. 26/8. Stephens-Ofner, J., The EPO's Boards of Appeal: Some practical Considerations. European Intellectual Property Review (12) juni 1990 (8) blz. 215/6. Tian, Jin Xin, Some discussion on patentability. IDEA (31) 1990 (1) blz. 27-50. Torfs, F., en G. Ashley, Possibilities and limitations of Online Searching. Patent World juli/aug. 1990 (24) blz. 24/8. La troisieme Conference diplomatique de Luxembourg sur Ie brevet communautaire. Revue de droit intellectuel - L'Ingenieur-Conseil (80N jan./febr. 1990 (1/2) blz. 1/6. Uchtenhagen, U., The GATT Negotiations concerning Copyright and Intellectual Property Protection. IIC (21) dec. 1990 (6) blz. 765-782. Wadlow, C.M., Enforcing community patents. Patent World dec. 1990 - j a n . 1991 (28) blz. 36/9. Weaver, I.A. Intellectual Property and university research World Patent Information (12) 1990 (4) blz. 197/9. Yorke, B., European patent pains. Chemistry & Industry 21 jan. 1991, blz. 64. Yoshida, F., Harmonization of patent systems. Journal of the Japanese Group of AIPPI (15) 1990 (2 blz. 59-71.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 juni 1991, 59e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents