De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud. 16 oktober 1996, 64e jaargang, nr. 10 Auteursrecht voorbehouden

325

16 oktober 1996, 64e jaargang, nr. 10 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: mr. S. Boekman, prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, mr. P. Neleman, prof. mr. E.A. van Nieuwenhöven Helbach, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser en prof. mr. D.W.F. Verkade. Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,—. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55. Postbank gironr. 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud als een herkomst-teken worden beschouwd; associatie aangenomen; onrechtmatig handelen) (met noot Ste.).

Mr. J. Nicaise treedt uit de redactie. Officiële mededelingen. Personeel. - Sluiting Bureau I.E. en ontvangst van stukken. Gemeenschapsoctrooiverdrag. Artikelen. Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, Handhaving van intellectuele eigendomsrechten; tussen TRIPs en Boek 9 (blz. 327/331). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr. 93. Rechtbank 's-Gravenhage, 5 april 1995, J. Kastermans/ Laarhoven Design International (beschermingsomvang octrooi en equivalentie; desbewustheid).

Nr. 96. Vz. Rechtbank Brussel, 25 febr. 1994, Bouvy e.a./Levi Strauss & Co. (bewijslast; "arcuate" en "tab" voor jeansbroeken zijn geen louter decoratief element doch merken met groot onderscheidend vermogen; onderscheidend vermogen van gedeponeerd merk moet worden teruggevonden in merk als gebruikt; associatiegevaar ondanks verschillen; benaming "Big E" door Levi niet gebruikt als merk, gebruik door Bouvy van "Big E" in reclame kan verwarring wekken). Nr. 97. Hoge Raad, 15 dec. 1995, Levi Strauss & Co./ Mr. P. Schram, curator van "Bacofa"-Baarsma's Confectiefabriek (Hof: driehoekig Bacofa lip-teken met de letters " B " en " C " stemt overeen met lip-merk van Levi Strauss, tenzij lip-merk aan onderscheidende kracht heeft ingeboet doordat ook anderen "lipjes" hebben gebruikt, zonder dat Levi het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om dat te beletten; H.R.: verwerpt het cassatie-beroep). 3. Handelsnaamrecht.

Nr. 94. Hoge Raad, 9 febr. 1996, Spiro Research/Flamco (toelaatbaarheid gedeeltelijke nietigverklaring octrooi en wijziging van het octrooischrift; terugwerkende kracht nietigverklaring; combinatie-uitvinding; Rb.: geen vooroordeel overwonnen; onrechtmatig afgedwongen nakoming van kort geding-verbod; schadevergoeding mede voor o.m. advocaatkosten, doch niet voor kosten eigen personeel) (met noten Ste. en Br.). 2. Merkenrecht.

Nr. 98. Hof Leeuwarden, 15 febr. 1995, Het Pannekoekschip e.a./W.J. Speckmann (eerste gebruik van handelsnaam Pannekoekschip door appellanten in o.m. Groningen; eerder gebruik door derde in o.m. Alkmaar, zonder betekenis nu derde geen partij is en werkingssfeer van gebruik zich niet tot Groningen zal hebben uitgestrekt; toestemming eerdere gebruiker onvoldoende voor beroep op eerder gebruik; echter verwarringsgevaar gezien vestigingsplaatsen i.c. niet te duchten; nabootsing huisstijl niet aangenomen).

Nr. 95. Pres. Rechtbank Amsterdam, 9 nov. 1995, M. Leser/ "RAT" Productions e.a. (lichtblauw-witte rand op ansichtkaart kan als merk worden beschouwd; niet vereist is dat de kaarten Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

64e jaargang

Nr. 10

Blz. 325-364

Rijswijk, 16 oktober 1996

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 10

326

16 oktober 1996

b. Beschikkingen van de Octrooiraad.

Mededelingen.

Nr. 99. Bijzondere Afdeling, 22 april 1992 (verzuim als gevolg van onopvallende cijferverwisseling; geen onzorgvuldig handelen; herstelverzoek ingewilligd).

PAO cursus: Intellectuele eigendom (blz. 364). C.I.E.R.-lezingen 1996-1997 (blz. 364). Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (blz. 364).

Mr. J. Nicaise treedt uit de redactie. Mr. J. Nicaise heeft meegedeeld wegens zijn andersgerichte werkzaamheden zijn redacteurstaken voor het Bijblad niet optimaal te kunnen waarnemen; hij heeft daarom besloten uit de redactie te treden. De redactie, hoezeer zij het besluit ook betreurt, zal dit moeten respecteren; zij dankt mr. Nicaise voor zijn bijdragen aan het Bijblad gedurende zijn redactielidmaatschap.

Officiële mededelingen Personeel. Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer M.F. Mizee, medewerker helpdesk/ netwerkbeheer in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 september 1996 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 1996, nr. Personeel 96027). Aan mevrouw A.P. de Haan-Janssens, medewerkster leverantie in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 19 september 1996 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 september 1996, nr. Personeel 96036). Indiensttreding. Mevrouw drs. I.C. Renee is met ingang van 1 september 1996 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "medewerker informatiebemiddeling" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 september 1996, nr. Personeel 96035). De heer J. Lac is met ingang van 1 september 1996 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "medewerker informatiesystemen" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 september 1996, nr. Personeel 96034). Sluiting van het Bureau I.E. en ontvangst van stukken. De Rijksoctrooiwet, zowel de oude (art. 19A Row. 1910) als de nieuwe (art. 16 Row. 1995), bepaalt dat, indien het Bureau I.E. gesloten is op de laatste dag van een wettelijke termijn, die termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau I.E. weer geopend is. De op die dag ingediende stukken zijn dus tijdig binnen de gestelde termijn ontvangen. Echter op dagen dat het Bureau I.E. gesloten is, worden toch regelmatig stukken ontvangen, hetzij via de PTT op het postbusadres, hetzij via de telefax, hetzij door persoonlijke

aflevering bij de portier van het E.O.B. Het wordt nuttig en nodig geacht hier te benadrukken dat stukken, die aldus worden aangeleverd op dagen dat het Bureau I.E. gesloten is de volgende ontvangst- (indienings-)datum krijgen toegekend: a) stukken gericht aan het postbusadres: de datum waarop de PTT het stuk voor het postbusadres heeft gesorteerd; b) per telefax ontvangen stukken: de datum die het ontvangende faxapparaat (van het Bureau I.E.) op het binnenkomende stuk vermeldt; c) persoonlijk (aan de portier van het E.O.B.) afgegeven stukken: de datum van ontvangst die de portier op het stuk stempelt. Derhalve kan een ontvangstdatum worden toegekend voor de dagen waarop het Bureau gesloten is. Dit laatste geldt echter niet (altijd) voor stukken gericht aan het adres Patentlaan 2. Deze komen namelijk binnen via de postkamer van het E.O.B., worden daar van een dagstempel voorzien en vervolgens gesorteerd. Het Bureau I.E. hanteert de datum van de E.O.B, dagafstempeling als ontvangstdatum. Op post afgeleverd op dagen waarop het E.O.B, gesloten is, wordt de datum van de eerstvolgende werkdag van het E.O.B, geplaatst. Het Bureau I.E. houdt ook in dat geval de datum van het E.O.B, dagstempel aan, zelfs indien het Bureau I.E. op de dag(en) waarop het E.O.B, gesloten was, zelf niet gesloten was. Voor het laatste geval dient men derhalve bedacht te zijn op mogelijke overschrijding van een termijn. Gemeenschapsoctrooiverdrag. Het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (met Bijlage), Luxemburg, 15 december 1989 (Trb. 1990, 121) is bij Rijkswet van 3 juli 1996 goedgekeurd voor Nederland en de Nederlandse Antillen. Deze Rijkswet is in werking getreden de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin deze is geplaatst (15 augustus 1996, 413). Het Akkoord is nog niet in werking getreden.

16 oktober 1996


327

Artikelen Handhaving van intellectuele eigendom:srechten; tussen TRIPs en Boek 9.*) Prof. mr. C.J.J.C'.. van Nispen. 1. Rechten van intellectuele eigendom worden in ons recht nagenoeg uitsluitend door middel van privaatrechtelijke sancties gehandhaafd. Hierna zal ik mij daarom tot die sancties beperken. Handhaving van intellectuele eigendomsrechten met behulp van privaatrechtelijke sancties is geen nieuw onderwerp. Het heeft evenwel een nieuwe dimensie verkregen door de inwerkingtreding van het TRIPs-verdrag.1) Deel III daarvan is gewijd aan "Enforcement of intellectual property rights" en introduceert een internationaal - haast wereldwijd - kader voor de regeling van hun handhaving. Bovendien vormt de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten ook één van de voornaamste aandachtsgebieden bij het thans onderhanden werk aan boek 9 Nieuw BW. 2. Hierna zal ik eerst bespreken hoe het stelsel van privaatrechtelijke sancties eruit zou moeten zien en in welke mate het algemene stelsel zoals vervat in boeken 3 en 6 NBW aan mijn desiderata beantwoordt. Daarna ga ik na wat de specifieke regelingen op dit gebied in de verschillende bijzondere wetten op het stuk van de intellectuele eigendom (in plaats daarvan of in aanvulling daarop) te bieden hebben. Vervolgens wordt bezien of en in hoeverre het TRIPsverdrag, met name artikelen 44-47, nieuwe gezichtspunten oplevert. Tenslotte formuleer ik nog enkele wensen met betrekking tot boek 9 NBW. I. Doeleinden sanctiestelsel; algemene regeling 3. Als doelstellingen welke ik zowel voor het sanctiestelsel van het privaatrecht in het algemeen als voor dat van de intellectuele eigendom in het bijzonder zou willen aanvaarden,2) noem ik: a. het voorkomen van dreigend onrecht b. het goedmaken van geleden schade c. genoegdoening voor de benadeelde d. ongedaanmaking van de verrijking van de aansprakelijke persoon e. bestraffing van de aansprakelijke persoon. 4. Ad a: Het voorkomen van dreigend onrecht. In ons recht dient daartoe het met een dwangsom versterkt rechterlijk verbod. Dit verbod dankt zijn ontstaan aan het streven, zo rond de laatste eeuwwisseling, de intellectuele eigendomsrechten effectief te beschermen. Het rechterlijk verbod heeft zich vervolgens ontwikkeld tot een algemene sanctie, welke thans haar fundament vindt in artikel 3:296 BW. 5. Ad b: het goedmaken van geleden schade. Dit is de oudst-aanvaarde doelstelling van de privaatrechtelijke sanctionering. De verbintenis tot schadevergoeding beoogt de financiële gevolgen van het gepleegde onrecht te herstellen. Zij vond haar grondslag vanouds in artikel 1401 BWoud, thans in artikel 6:162 BW. 6. De sanctie van schadevergoeding wordt in een aantal situaties als onbevredigend of zelfs armzalig ervaren; dit geldt o.m. bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De omvang van de geleden schade - voor zover deze de dader *) Bewerking van een CIER-Iezing, gegeven te Utrecht op 12 juni 1996. ') Bijlage IC van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, Trb. 1994, 235; zie voor de Nederlandse tekst Trb. 1995,130. 2 ) Zie nader mijn Sancties in het vermogensrecht, Mon. Nieuw BW A-11 (1988).

al valt toe te rekenen - is dikwijls niet exact vast te stellen; in verband met zijn bewijspositie als eiser is het risico voor de benadeelde gerechtigde dat zijn schade te laag wordt getaxeerd, reëel. In de praktijk neemt men daarom vaak zijn toevlucht tot schadevergoeding op royaltybasis.3) Als sanctie is dit ineffectief: uiteindelijk moet de inbreukmaker betalen wat hij in elk geval had moeten betalen als hij vooraf om een licentie had verzocht en deze had gekregen; bovendien heeft hij de kans gekregen onder betaling uit te komen ingeval hij niet zou zijn veroordeeld èn heeft de gerechtigde behalve het procesrisico ook het risico van insolventie van de inbreukmaker gelopen. De inbreukmaker speelt dus in een loterij zonder nieten. Daar komt nog bij dat schadevergoedingsprocedures relatief lang duren en mede daarom vaak na enige tijd worden geschikt. Het ligt min of meer in de aard van de schikking dat de gerechtigde een deel van zijn aanspraak laat vallen. Als het in een procedure maximaal haalbare vergoeding van zijn (conservatief berekende) schade is, zal de gerechtigde bij een schikking doorgaans maar een deel van zijn schade vergoed krijgen. Kortom: in een aantal gevallen zoals bij de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is schadevergoeding een inadequate sanctie. Het zou dan ook onjuist zijn als de reactie op normschending uitsluitend door de compensatiegedachte zou worden beheerst. 7. Ad c: genoegdoening voor de benadeelde. De Hoge Raad heeft voor het eerst met de compensatiegedachte gebroken toen hij in zijn arrest van 13 mei 1881, W 4639 toestond - in strijd met de bedoeling van de wetgever van 1838 - het door belediging ondervonden ideëel nadeel goed te maken met een door de dader aan de beldigde te leveren geldelijke prestatie. Ruim zestig jaar later oordeelde het college bij arrest van 21 mei 1943, NJ 1943, 455 dat het toekennen van vergoeding voor ideële schade, geleden ten gevolge van daden welke gericht zijn tegen het lichaam en de persoonlijkheid van de mens "als redelijk en billijk valt te beschouwen". Thans erkent artikel 6:106 lid 1 sub b de aanspraak op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding voor nadeel dat niet in vermogensschade betaat "indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast". In wezen is de constructie van (met geld vergoedbaar) ideëel nadeel (zgn. onstoffelijke schade) een hulpmiddel tot uitbreiding van het sanctiearsenaal voor reacties op een normschending. Op het terrein van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is de constructie van ideële schade alleen toegepast bij inbreuk op auteursrecht, met name het "droit moral".4) 8. Ad d: ongedaanmaking van de verrijking van de aansprakelijke persoon. Schadevergoeding is zeker een inadequate sanctie, indien het met normschending behaalde voordeel de door de getroffene geleden schade te boven gaat. Dan wordt de verrijking van de aansprakelijke persoon niet ongedaan gemaakt en de prikkel om inbreuk te plegen niet weggenomen. Daarom dient de actie tot winstafgifte te worden aanvaard als alternatief voor 3 ) Zie o.m. T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, diss. RUU 1994, blz. 146. 4 ) Zie Onrechtmatige Daad //-oud (Bloembergen), nr. 124.


328

de actie tot schadevergoeding. Op dit punt is het algemene stelsel van sancties in ons BW nog niet goed doordacht. 9. In de Toelichting-Meijers is de aanspraak op winstafgifte (toen op basis van zgn. oneigenlijke zaakwaarneming) nog afgewezen: "De bepalingen betreffende de onrechtmatige daad bieden de belanghebbende de middelen om zijn schade vergoed te krijgen; hij behoeft niet met behulp van de zaakwaamemingsconstructie recht te hebben op eventueel door de dader gemaakte winst die zijn schade te boven gaat".5) Laat in de parlementaire geschiedenis6) is artikel 6:104 ingevoegd, bepalend dat de rechter, indien iemand, die op grond van onrechtmatige daad (of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) jegens een ander aansprakelijk is, door die daad (of tekortkoming) winst heeft genoten, op vordering van die ander de schade kan begroten op het bedrag van die winst of een gedeelte daarvan. Dit artikel houdt dus geen erkenning in van een aanspraak op winstafgifte bij wijze van alternatief - ter keuze van de gerechtigde - voor de aanspraak op schadevergoeding, maar een wijze van schadeberekening ter discretie van de rechter.7) Artikel 6:104 is enkel de kiem waaruit de algemene actie tot winstafgifte zich kan ontwikkelen. 10. Artikel 6:104 eist dat de betrokkene aansprakelijk is. Voor andere gevallen, dus o.m. niet-toerekenbare rechtsinbreuk, biedt artikel 6:212 (ongerechtvaardigde verrijking) de grondslag voor voordeelsontneming met als maximum de schade van de rechthebbende. 11. Ad e: bestraffing van de aansprakelijke persoon. Deze doelstelling zal waarschijnlijk nog bij velen op verzet stuiten. Continentale juristen onderscheiden traditioneel tussen vergelding en vergoeding. Vergelding, het opleggen van straf, is iets publiekrechtelij ks; vergoeding, het betalen van schade, is iets privaatrechtelijks. Als daarentegen wordt gekozen voor een functionele benadering van de sanctionering - hoe worden privaatrechtelijke normen optimaal gehandhaafd? -, ontstaat er ruimte voor de erkenning van een privaatrechtelijke actie tot betaling van een boete, met name ingeval de normschending opzettelijk is geschied maar niet of nauwelijks heeft geleid tot (aantoonbare) materiële schade bij de wederpartij of winst bij de laedens. Het Nieuw BW heeft het m.i. mogelijk gemaakt om deze benadering recht te doen wedervaren. Artikel 6:106 lid 1 sub a bepaalt dat de benadeelde recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had niet in vermogensschade bestaand nadeel toe te brengen. Volgens de wetsgeschiedenis8) heeft de zgn. ideële schadevergoeding in het Nieuw BW niet alleen tot functie om, zij het op onvolmaakte wijze, het door de getroffene ondergane leed goed te maken, maar ook om het geschokte rechtsgevoel van de getroffene te bevredigen doordat van de wederpartij een opoffering wordt verlangd. Elke omlijning van het voor vergoeding in aanmerking komend nadeel ontbreekt.9) Daarmede opent zich hier een breed veld van toepassingsmogelijkheden ingeval van opzettelijke overtreding van een rechtsplicht, waaronder begrepen opzettelijke inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. 12. Samenvattend: het stelsel van algemene privaatrechtelijke sancties biedt de gerechtigde aanspraak op: a. een rechterlijk verbod (artikel 3:296); b. een vergoeding van materiële schade (artikel 6:162); c. vergoeding voor ideëel nadeel bij aantasting van de persoon op de voet van artikel 6:101 lid 1 sub b; 5

) PG boek 6, blz. 790. ) PG Inv. w. boek 6, blz. 1266. 7 ) Zie HR 24 december 1993, NJ 1995, 421 (CJHB) inzake Wayen-Scheers/Nans. 8 ) PG boek 6, blz. 377. 9 ) In de wetsgeschiedenis worden als voorbeeld genoemd: vernietigen van eens anders, slechts geringe marktwaarde hebbende zaak met het oogmerk die ander te treffen in de grote affectieve waarde die de zaak voor deze had; frustreren van een rechtspersoon met een ideëel doel in de verwezenlijking daarvan {PG boek 6, blz. 380). 6

16 oktober 1996

d. winstafgifte in de vorm van schadevergoeding (artikel 6:104); e. vergoeding voor ideëel nadeel ingeval van opzettelijke inbreuk op de voet van artikel 6:101 lid 1 sub a. II. Bijzondere regelingen 13. Bij de rechten van intellectuele eigendom is de sanctionering vaak specifiek in de desbetreffende bijzondere wet geregeld. Dit werpt meteen de vraag op of die regeling een aanvullend dan wel exclusief karakter heeft. In het eerste geval komen de hiervoor vermelde algemene sancties ook aan de houder van het intellectuele eigendomsrecht toe en behoeft alleen te worden nagelopen welke extra sanctiemogelijkheden de bijzondere wetten telkens aanbieden. Zo eenvoudig is het helaas niet, zoals hierna zal blijken. 14. Alvorens dit uit te werken, verdient opmerking dat - naar algemeen wordt aangenomen - aan alle houders van industriële eigendomsrechten de aanspraak op een rechterlijk verbod ex artikel 3:296 ingeval van dreigende inbreuk toekomt. De rechtspraak van de afgelopen vijfentwintig jaar heeft voorts rechterlijke bevelen ontwikkeld die eveneens beogen dreigend onrecht te voorkomen: - de rechter kan op vordering van de gerechtigde de inbreukmaker veroordelen de zaken door middel waarvan de inbreuk is gepleegd van afnemers terug te nemen; daarnaast kan hij de inbreukmaker veroordelen een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken om na te doen gaan of deze aan de veroordeling om de zaken terug te nemen, voldoet10) - de rechter kan op vordering van de rechthebbende de inbreukmaker "onder bijzondere omstandigheden" ook veroordelen de namen en adressen van zijn toeleveranciers te noemen, als bij het uitblijven van die inlichtingen gevaar bestaat dat de betreffende derden zullen voortgaan met de inbreuken.11) 15. Hiervoor, sub 13 merkte ik al op dat het helaas niet aldus is gesteld dat de bijzondere wetten op het gebied van de intellectuele eigendom het algemene sanctiearsenaal enkel aanvullen. Hoofdbrekens leveren met name de beide Rijksoctrooiwetten op. Het begon ermee dat de wetgever in 1910 niet eenvoudig schuld als vereiste voor aansprakelijkheid wegens octrooiinbreuk stelde, maar een bepaalde opzetvariant, de zgn. desbewustheid. Merkwaardigerwijs hield hij aan dat vereiste niet vast toen hij in 1987 naast de directe ook de indirecte inbreuk regelde; daar is voor aansprakelijkheid (thans) toerekenbaarheid voldoende; een anomalie dus. Wel hield hij aan het vereiste vast toen hij in 1979 artikel 43 lid 3 ROW herschreef en daarin de winstafgifte als alternatief voor schadevergoeding mogelijk maakte, evenwel ter discretie van de rechter: "In plaats van schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen''. Overigens is het duidelijk onderscheid tussen schadevergoeding en winstafgifte een pluspunt ten opzichte van de genus/speciesrelatie in artikel 6:104 BW. De wetgever in 1995 verzuimde het desbewustheidsfossiel te schrappen. Hij liet de oude regeling van artikel 43 lid 3 ROW 1910 in stand voor de vóór 1 april 1995 aangevraagde nationale en verleende Europese octrooien (artikelen 102 en 103 ROW 1995). Voor de nadien aangevraagde nationale en verleende Europese octrooien schreef hij artikel 70 lid 4 ROW 1995, waarin de aanspraken op schadevergoeding en winstafgifte cumuleren. Op die cumulatie kom ik zo dadelijk terug. Hier signaleer ik de ondoordachtheid van de overgangsregeling: waarom moet de sanctie op octrooiïnbreuk onder de nieuwe wet verschillen naargelang de ouderdom van het octrooi? 16. Naar steeds is aangenomen staat artikel 43 lid 2 ROW 1910 in de weg aan schadevergoeding voor directe octrooi10 ) HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 (DWFV), BIE 1991, blz. 294 (nr. 81) inzake Hameco/SK & F. 11 ) HR 27 november 1987, NJ 1988, 722 (LWH), BIE 1988, blz. 88 (nr. 25) inzake Chloë/Peeters.

16 oktober 1996


inbreuk bij afwezigheid van desbewustheid. M.i. wordt dit thans evenwel doorbroken door artikel 46 TRIPs-verdrag; zie hierna, sub 25. Artikel 70 lid 4 ROW 1995 staat m.i.12) niet in de weg aan de mogelijkheid van schadevergoeding voor directe niet-desbewuste (maar wel toerekenbare) inbreuk uit hoofde van artikel 6:162; de bijzondere wet geeft aanvullend de mogelijkheid tevens winstafgifte te vorderen ingeval van desbewuste inbreuk. Artikelen 43 lid 3 ROW 1910 en 70 lid 4 ROW 1995 staan m.i. ook niet in de weg aan de actie uit ongerechtvaardigde verrijking ex artikel 6:212 BW bij ontstentenis van zowel desbewustheid als toerekenbaarheid. 17. Artikel 70 lid 4 ROW 1995 biedt de mogelijkheid van cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht. Degenen die over sanctionering hebben nagedacht vinden die cumulatie een wat wonderlijke figuur;13) normaliter overlappen de schade voor de benadeelde en de winst van de inbreukmaker elkaar ten dele zodat alternativiteit meer in de rede ligt. De figuur stamt uit de koker van het voormalig CDAkamerlid drs. Koetje ten tijde van de parlementaire behandeling van de wijzigingswet van 3 juli 1989, S. 282 op de Auteurswet. Bij die wet zijn ter bestrijding van piraterij de actiebevoegdheden van de auteursrechthebbende vergroot, o.a. met het recht tot vernietiging of onbruikbaarmaking van inbreukmakende produkten en van voorwerpen waarmee de inbreuk op het auteursrecht is gepleegd (artikel 28, leden 1 en 3 Auteurswet), een en ander in combinatie met de mogelijkheid van het zgn. auteursrechtelijk beslag. De regering had ook een bepaling voorgesteld analoog aan artikel 43 lid 3 ROW 1910 (dus winstafdracht als alternatief voor schadevergoeding) maar een - uiteindelijk door de regering overgenomen - amendement-Koetje heeft geresulteerd in het huidige artikel 27a lid 1 Auteurswet: "Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen". Mede in het licht van de wetshistorie van artikel 27a is dit niet anders te begrijpen dan dat de rechthebbende cumulatief, onafhankelijk van elkaar, schadevergoeding èn winstafdracht kan eisen. Deurvorst wil dit overigens niet aanvaarden en via voordeelsontneming de schadevergoeding op de winstafgifte in mindering brengen.14) Ook de beperking - welke m.i. op haar plaats zou zijn dat voor cumulatie enkel plaats is ingeval van opzettelijke inbreuk, valt niet gemakkelijk te rijmen met tekst en gescheidenis van artikel 27a. 18. De regeling van de sanctionering in de Auteurswet vult die van het gemene recht enkel aan. Naast de mogelijkheden die het Nieuw BW biedt, geeft de bijzondere wet additionele voorzieningen zoals de cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht in artikel 27a en de middelen als voorzien in artikel 28 Auteurswet.15) 19. Het gedachtengoed van Koetje heeft zich razendsnel verspreid naar het terrein van de industriële eigendom, zowel op rijks- als Beneluxniveau. Geheel analoog aan artikel 27a Auteurswet bepaalt artikel 16 lid 1 van de per 1 juli 1993 in werking getreden Wet op de naburige rechten dat de rechthebbende naast schadevergoeding kan vorderen dat degene die inbreuk op zijn recht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de tengevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. Zoals hiervoor al ter sprake kwam voorziet artikel 70 lid 4 ROW 1995 ook in de mogelijkheid van cumulatie, evenwel 1Z

) Zie BIE 1993, blz. 241 (noot sub 8). ) Ook ikzelf koesterde aanvankelijk twijfel over het poenale karakter dat de winstafdrachtsanctie hier kreeg; zie AMI 1992, blz. 90 noot 1 en BIE 1993, blz. 83 (noot sub 4). 14 ) AM11995, blz. 172 l.k.; eerder haar diss., blz. 207. 15 )Zie ook mijn artikel "Verbod en bevel in het auteursrecht onder het Nieuw BW", AM11992, blz. 90-92. 13

329

alleen voor het geval van desbewuste inbreuk, en met dien verstande dat volgens dit artikel de rechter nog tot het oordeel kan komen dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.16) Bovendien bepaalt sedert 1 januari 1996 nu ook de Benelux Merkenwet in artikel 13A onder 4: "Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit (se. inbreukmakend) gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af". In hetzelfde wijzigingsprotocol zijn nog andere bepalingen opgenomen "die het arsenaal aan juridische mogelijkheden voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uitbreiden",17) zoals de bevoegdheid om inbreukmakende zaken alsmede produktiemiddelen die bij de vervaardiging van die zaken zijn gebruikt als zijn eigendom op te vorderen of de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen (artikel 13bis lid 1 BMW), wederom te combineren met de mogelijkheid tot beslaglegging, en de bevoegdheid te vorderen dat de inbreukmaker verplicht wordt om informatie te verschaffen over de herkomst van de inbreukmakende zaken (artikel 13bis lid 5 BMW). Tenslotte bevat het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen dd. 28 maart 1995, Trb. 1995, nr. 133 in artikel 14 lid 3 een bepaling analoog aan het nieuwe artikel 13A onder 4 BMW en in artikel 14bis bepalingen analoog aan artikel 13bis BMW. 20. Ook de regeling van de sanctionering in de BMW heeft enkel een aanvullend karakter. Al hetgeen hiervoor is gezegd over de mogelijke acties onder vigeur van het Nieuw BW geldt onverkort voor de merkhouder. Eenzelfde conclusie geldt voor de BTMW, ook nadat deze wet zal zijn gewijzigd conform het zoeven genoemde Protocol. III. Invloed TRIPs-verdrag 21. Deel III van het TRIPs-verdrag is gewijd aan "Enforcement of Intellectual Property Rights".18) Section 2 daarvan (artikelen 42—49) behandelt de "Civil and administrative procedures and remedies"; daarvan zijn in dit kader de artikelen 44-47 van belang. 22. De vraag rijst allereerst of het TRIPs-verdrag behoort tot de eenieder verbindende bepalingen in de zin van artikel 93 Grondwet, m.a.w. "self-executing" is.19) Vermoedelijk zal van bepaling tot bepaling moeten worden nagegaan of zij een dui16 ) Zie MvT (Bijl.ll, 1991/1992; 22604), blz. 3 1 : "In afwijking van artikel 43, derde lid, van de Rijksoctrooiwet is in het vierde lid bepaald dat afdracht van de door de inbreuk genoten winst en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande gevorderd kan w o r d e n naast schadevergoeding. Dit sluit aan bij het bij de wet van 3 juli 1989 [Stb. 282) aan de Auteurswet 1912 toegevoegde artikel 27a (...). Op deze wijze behoeft de eiser niet te kiezen v o o r schadevergoeding of winstafdracht, doch staat het ter beoordeling van de rechter welke vergoeding voor toekenning vatbaar i s " . Deze laatste zin zou voedsel kunnen geven aan de gedachte dat de mogelijkheid van cumulatief vorderen nog niet cumulatieve toewijsbaarheid impliceert. Voor die gedachte is verder geen steun te vinden. Onder vigeur van artikel 43 lid 3 ROW 1910 is het keuzeprobleem voor eiser overigens aanzienlijk gereduceerd door HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 (DWFV), BIE 1991, blz. 137, nr. 32 (Ste.) inzake Dupont/Globe: de keuze hoeft eerst te worden gemaakt nadat de veroordeelde rekening en verantwoording heeft afgelegd aangaande zijn winst. 17 ) Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen, sub I, 5. 18 ) Hierover in het algemeen F.W. Grosheide, Molengrafica 1995, blz. 39-41 en Thomas Dreier, GRUR Int. 1996, blz. 211-212. 19 ) Hierover nader T. Cohen J h o r a m en W.J.M. Diekman, De directe werking van TRIPs, AM11996, blz. 127-136.


330

delijk omschreven verplichting behelst, voor de uitvoering en werking waarvan geen verdere implementatie nodig is. 23. Artikel 44 lid 1 TRIPs-verdrag luidt: "Article 44 Injunctions 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authoritj in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right." Met de eerste zin is de verbodsactie tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten nagenoeg wereldwijd verplicht gesteld. Ten onzent biedt artikel 3:296 BW een wettelijke grondslag. De tweede zin van lid 1 geeft de Lidstaten een bevoegdheid welke in ons recht ongebruikt zal worden gelaten; het staat allang vast dat het schuldvereiste voor het rechterlijk verbod niet van belang is.20) Evenmin voor ons van belang is de eerste zin van lid 2: "2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provision of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with sub-paragraph (h) of Article 3 1 " . 24. Lid 2 besluit dan aldus: "In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgements and adequate compensation shall be available". Met "the remedies under this Part" moet bedoeld zijn het geheel aan "remedies" als bedoeld in deel III van het TRIPsverdrag;21) hiervan is behalve het rechterlijk verbod dus ook het declaratoire vonnis verplicht gesteld - waarvoor in ons recht artikel 3:302 BW een wettelijke grondslag biedt - en adequate schadevergoeding - die in beginsel wordt verzekerd door artikel 6:162 BW. 25. Voorziet ons recht evenwel steeds in "adequate compensation" voor inbreuk op rechten van intellectuele eigendom? Artikel 45 lid 1 van het TRIPs-verdrag houdt in: "Article 45 Damages 1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity." Het desbewustheidsvereiste van artikel 43 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910 en 70 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 is strenger dan "knowingly, or with reasonable grounds to know", ongeveer overeenkomend met schuld/verwijtbaarheid. Artikel 45 lid 1 bevat een duidelijk omschreven verplichting voor de uitvoering waarvan geen verdere handeling is vereist. Het desbewustheidsvereiste in de zoeven genoemde bepalingen mag dus als onverbindend terzijde worden geschoven.22) 26. Artikel 45 lid 2, eerste zin vervolgt dan: 20

) Zie Onrechtmatige Daad U-oud, nr. 211. 21 ) Civil and administrative procedures and remedies (artt. 42-49), provisional remedies (art. 50), special requirements related to bordermeasures (artt. 51-60), criminal procedures (art. 61). 22 ) Zo ook Pres. 's-Gravenhage 9 april 1996 (KG 96/220), rov. 12: "Wat er ook zij van die desbewustheid, nu de raadsman van eiseres gedaagden bij brief van 5 januari 1996 op het bestaan van het octrooi heeft gewezen, onder toezending van

16 oktober 1996

" 2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees." Ons systeem van kostenveroordeling voorziet uitsluitend in betaling van "attorney's fees": artikel 57 Rv.23) Strookt dit met artikel 45 lid 2, eerste zin? In zijn vonnis dd. 14 december 1995 inzake Hoffmann la Roche/Organon (KG95/940) heeft de Haagse President "ex aequo et bono en bij wijze van voorschot" een bedrag van NLG. 35.000,- toegewezen voor extern gemaakte deskundigenkosten; wellicht is hiermee een nieuwe trend gezet. 27. Artikel 45, lid 2, tweede zin besluit: "Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and for payment of preestablished damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage, in infringing activity." De actie tot winstafgave is dus toegelaten zelfs indien de inbreukmaker geen verwijt treft. Zoals hiervoor, sub 10 al ter sprake kwam, zou ik voor ons recht willen nuanceren: indien de inbreukmaker de inbreuk niet valt toe te rekenen is enkel een actie uit ongerechtvaardigde verrijking toelaatbaar. De "payment of pre-established damages" lijkt op de verbeurte van dwangsommen in ons recht. Daarvoor is overigens geen plaats als de veroordeelde geen verwijt treft.24) 28. Artikel 46, eerste zin TRIPs-verdrag luidt: "Article 46 Other remedies In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed." De hierin bedoelde bevoegdheid was ten onzent al gecreëerd door de rechtspraak volgens welke de rechter de inbreukmaker kan veroordelen de zaken door middel waarvan de inbreuk is gepleegd, van afnemers terug te nemen (en eventueel te vernietigen); zie hiervoor, sub 14. Zie voorts artikelen 28 lid 1 Auteurswet, 13bis lid 1 BMW en 14bis lid 2 BTMW. 29. Artikel 46 TRIPS-verdrag bepaalt verder: "The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risk of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trade-mark unlawfulïy affixed shall not be sufficiënt, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce." De in artikel 46, tweede zin bedoelde bevoegdheid was ten onzent nog niet gecreëerd door de rechtspraak, wel door artikelen 28 lid 3 Auteurswet, 13bis lid 1 BMW en 14bis lid 1 BTMW. Onze wetgever heeft gemeend dat artikel 46, tweede zin (alleen) noopte tot invoeging van het huidige artikel 70 lid 6 ROW 1995: de gepubliceerde octrooiaanvrage, moet in ieder geval worden geoordeeld dat gedaagden vanaf die datum redelijke gronden hadden te weten dat zij inbreuk pleegden, een en ander als bedoeld in artikel 45-1 van het nader te noemen TRIPS-verdrag. De aanwezigheid van dergelijke redelijke gronden is volgens die verdragsbepaling voldoende grondslag voor een verplichting tot schadevergoeding". 23 ) Zie volledigheidshalve HR 28 april 1995, NJ 1995, 729 (HER) inzake Woningbedrijf/Teunisse. 2 *) Zie Onrechtmatige Daad H-oud, nr. 248 sub 3.

16 oktober 1996


"6. De octrooihouder heeft de bevoegdheid onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen van roerende zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt, en onttrekking aan het verkeer te vorderen van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij de voortbrenging van die zaken. Bij de beoordeling van de vordering dient een afweging te worden gemaakt tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen alsmede de belangen van derden." Het is mij niet duidelijk waarom ook artikel 43 ROW 1910 niet met zodanige invoeging is verrijkt; deze bepaling zal tot ver in de volgende eeuw blijven gelden voor "oude" octrooien. Beter ware het uiteraard om de overgangsbepaling te veranderen; zie hiervoor, sub 16. 30. Artikel 47 TRIPs-verdrag tenslotte bepaalt: "Article 47 Rights of information Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution." Dit is dus niet verplicht. De Hoge Raad heeft de actie tot het noemen van de naam van de voorman in 1990 wel gefiatteerd (zie hiervoor, sub 14) evenals nadien artikel 13bis BMW en 14bis BMW.

331

IV. Desiderata voor boek 9 31. Zoals in de aanvang al is opgemerkt vormt de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten één van de voornaamste aandachtsgebieden bij het thans onderhanden werk aan boek 9 Nieuw BW. Moge dit allereerst ertoe leiden dat de actie tot winstafgifte als algemene sanctie in boek 6 tot volwassenheid wordt gebracht en artikel 6:104 dus wordt herschreven. 32. In elk geval stuiten wij op het probleem dat op de vijf voornaamste terreinen van intellectuele eigendom inmiddels in een of andere vorm de cumulatie van schadevergoeding en winstafgifte is aanvaard, in het merken- en modelrecht zelfs als Beneluxrecht. Hoewel het een weinig doordachte figuur is, moeten wij deze maar handhaven (in geharmoniseerde vorm, zoals zij thans is aanvaard voor merken- en modelrecht), omdat zij breekt met de gedachte dat de reactie op rechtsinbreuk enkel door de compensatiegedachte wordt beheerst. 33. Verder zal de regeringscommisaris er goed aan doen het desbewustheidsvereiste uit de Rijksoctrooiwïtten te verwijderen en ook overigens onze wetgeving te toetsen aan het TRlPsverdrag. Ik sluit niet uit dat die toetsing nog tot meer wijzigingen moet leiden. Tenslotte zou hij de verbeterde regeling van de sancties ook moeten uitstrekken tot de vóór 1 april 1995 aangevraagde nationale en verleende Europese octrooien. 's-Gravenhage, 12 augustus 1996.

Jurisprudentie Nr. 93. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Zesde kamer, 5 april 1995. (presentatiezuil) Mrs. E.J. Numann, J.H.P.J. Willems en B.G. Taverne. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet 1910. Dat de Pirouet presentatiezuil naar de letter niet valt onder de conclusie van het octrooi wil nog niet zonder meer zeggen dat hij ook niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Een redelijke bescherming van de octrooihouder brengt mee dat ook equivalenten in beginsel onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht. In verband met de rechtszekerheid van derden mag men echter wel verlangen dat een derde bij lezing van het octrooi zonder inventieve denkarbeid begrijpt dat het door hem toegepaste middel, hoewel het niet onder de letterlijke tekst van de conclusies of de beschrijving valt, equivalent is aan het in het octrooischrift beschreven middel en daarmee onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Onder equivalenten zijn te verstaan maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van in wezen hetzelfde resultaat als de geoctrooieerde installatie. Dat in casu in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt als in het octrooi is beschreven, is in redelijkheid niet voor betwisting vatbaar. Met betrekking tot de wijze waarop dat gebeurt is het enige verschil tussen de octrooiconclusie en de Pirouet gelegen in de toegepaste stangen, die op zichzelf wel dezelfde functie vervullen als in het octrooi. Het verschil is dat verplaatsing van de delen niet mogelijk wordt gemaakt door een over de hele lengte der staven gespreide buiging, doch door het knikken in scharnieren in de stangen tussen elk paar delen. Dat sprake is van een aantal stangen en niet van een enkele buigzame staaf, is inherent aan het gebruik van scharnieren en levert naar het oordeel van de Rechtbank geen afzonderlijk verschil op. De vraag naar het al dan niet aanwezig zijn van equivalentie in het onderhavige geval is dus teruggebracht tot de vraag of het toepassen van

meerdere scharnierende staven in plaats van een enkele buigzame staaf een wezenlijk verschil oplevert. Die vraag beantwoordt de Rechtbank ontkennend. (Zie nader het vonnis). Van een equivalent in octrooirechtelijke zin zou geen sprake zijn indien juist zou zijn dat gedaagde, zoals zij stelt, in feite is teruggekeerd tot de stand der techniek als beschreven in het, in het octrooischrift genoemde Amerikaanse octrooi. Voor zover een beroep op een (ander), reeds 17 jaar oud, Amerikaans octrooischrift wordt gedaan om aan te geven hoe ver de beschermingsomvang van het octrooi zich uitstrekt, kan zulks buiten beschouwing blijven, omdat volgens art. 30, lid 2 de beschermingsomvang van een octrooi niet (mede) wordt bepaald door andere octrooien. Art. 43, lid 2 Rijksoctrooiwet 1910. Uit de overgelegde correspondentie is afgeleid dat gedaagde niet in redelijkheid kan volhouden niet desbewust te zijn geweest van de omstandigheid dat de Pirouet onder het octrooi viel en dus van de sedert de verleningsdatum op dat octrooi gemaakte inbreuk. Johannes Kastermans te Enschede, eiser bij dagvaarding van 2 mei 1994, procureur mr. R.V. Kist, advocaat mr. CR. van Breevoort te Enschede, tegen Laarhoven Design International B.V. te Leiderdorp, gedaagde, procureur mr. S.U. Ottevangers. Rechtsoverwegingen. 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast: 1.1. Eiser is rechthebbende op het Nederlands octrooi 187.275, hem op een aanvraag d.d. 29 juli 1983 verleend met dagtekening 2 juli 1991 voor een "Samenklapbaar rek of kokervormig geraamte, eventueel voorzien van een flexibele buis."

332


16 oktober 1996

1.2. Conclusie 1 van het octrooi luidt: "Samenklapbaar rek of kokervormig geraamte met gelijke, horizontale, cirkelvormige of polygone, eventueel als ramen uitgevoerde delen, die door daaraan bevestigde staven onderling zijn verbonden welke delen van elk paar elkander rechtstreeks opvolgende delen door tenminste één met zijn einden scharnierend aan de omtrek daarvan bevestigde staaf onderling zijn verbonden, met het kenmerk, dat in elk punt van een deel, waarin dat deel of raam zowel door een staaf met een daaronder gelegen deel als door een staaf met een daarboven gelegen deel is verbonden, die staven tezamen zijn uitgevoerd als één enkele buigzame staaf." 1.3. Bij het octrooischrift behoren een aantal figuren. De hieronder weergegeven figuren 3, 4 en 5 tonen de geoctrooieerde vinding in uitgeklapte, gedeeltelijk ingeklapte en in geheel ingeklapte toestand.

1.4. Tussen partijen is overleg gevoerd over het verlenen van een licentie onder het octrooi van Kastermans aan gedaagde. Licentieverlening heeft niet plaatsgevonden. 1.5. Gedaagde brengt onder de naam "Pirouet" een presentatiezuil in het verkeer, die er volgens de door eiser overgelegde reclamefolder van gedaagde uitziet als volgt:

2. Eiser vordert een verbod aan gedaagde om in strijd met de uitsluitend aan eiser toekomende rechten op basis van zijn octrooi de "Pirouet" of enig ander op voornoemd octrooi inbreuk makend produkt te vervaardigen, te verhandelen of in voorraad te hebben, zulks op verbeurte van een dwangsom, en voorts de veroordeling van gedaagde om aan eiser verantwoording af te leggen terzake van de door de inbreuk op eisers octrooi genoten winst en het bedrag van die winst aan eiser af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dagvaarding. 3. Gedaagde voert gemotiveerd verweer en betwist met name dat de Pirouet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. 4. Vooropgesteld wordt dat de Pirouet inderdaad niet valt onder de letter van de octrooiconclusie (1), welke immers spreekt van: "staven die tezamen zijn uitgevoerd als één enkele buigzame staaf". 5. Bij de "Pirouet" zijn de als plateau's uitgevoerde delen onderling door staven verbonden op de in het octrooi beschreven wijze, echter met dat verschil dat voor die verbindingen geen buigzame staven zijn gebruikt zoals in het octrooi is voorgeschreven maar staven van stijve kunststof die in het midden tussen twee plateau's zijn voorzien van een scharnier. De draairichting van deze scharnieren staat ongeveer haaks op de draairichting van de scharnierpunten waarmee de staven aan de plateauranden zijn bevestigd en dit maakt het mogelijk dat de staven bij het inklappen van het rek min of meer de contouren van de plateau's volgen. Een en ander blijkt duidelijk uit de detailvergrotingen uit bovenstaande afbeelding van de Pirouet:

6. Dat de Pirouet naar de letter niet valt onder de conclusie van het octrooi wil nog niet zonder meer zeggen dat hij ook niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. 7. De beschermingsomvang van het onderhavige Nederlandse octrooi wordt volgens art. 30 lid 2 van de daarop toepasselijke Rijksoctrooiwet 1910 bepaald door de inhoud van

16 oktober 1996


de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. 8. Een redelijke bescherming van de octrooihouder brengt echter mee dat ook equivalenten in beginsel onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht. In verband met de rechtszekerheid van derden mag men echter wel verlangen dat een derde bij lezing van het octrooi zonder inventieve denkarbeid begrijpt dat het door hem toegepaste middel, hoewel het niet onder de letterlijke tekst van de conclusies of de beschrijving valt, equivalent is aan het in het octrooischrift beschreven middel en daarmee onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. (vgl. Pres. Rb 's-Gravenhage 16-9-1988, IER 1989, 6) 9. Onder equivalenten zijn te verstaan maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van in wezen hetzelfde resultaat als de geoctrooieerde installatie. 10. Dat in casu in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt als in het octrooi is beschreven is naar het oordeel van de rechtbank in redelijkheid niet voor betwisting vatbaar. 11. Met betrekking tot de wijze waarop dat gebeurt is het enige verschil tussen de octrooiconclusie en de Pirouet gelegen in de toegepaste stangen, die op zichzelf wel dezelfde functie vervullen als in het octrooi. Het verschil is dat de verplaatsing van de delen niet mogelijk wordt gemaakt door een over de hele lengte van de staven gespreide buiging doch door het knikken in scharnieren in de stangen tussen elk paar delen. Dat sprake is van een aantal stangen en niet van één enkele buigzame staaf, is inherent aan het gebruik van scharnieren en levert naar het oordeel van de rechtbank geen afzonderlijk verschil op. 12. De vraag naar het al dan niet aanwezig zijn van equivalentie in het onderhavige geval is dus teruggebracht tot de vraag of het toepassen van meerdere scharnierende starre staven in plaats van één enkele buigzame staaf een wezenlijk verschil oplevert. 13. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend: Als te rade wordt gegaan bij het octrooischrift blijkt daaruit welk probleem de uitvinder wilde oplossen: het verschaffen van een rek of kokervormig geraamte in een zodanige uitvoering, dat het in ingeklapte toestand weinig ruimte inneemt en bovendien met enkele eenvoudige handelingen kan worden opgezet. Dat doel wordt verwezenlijkt door een inrichting als beschreven in conclusie 1 van het octrooi en de gevonden oplossing bestaat - eenvoudig gezegd - daarin dat de boven elkaar gelegen plateau's of raamwerken ten opzichte van elkaar worden geroteerd, zodanig dat daarbij de tussengelegen elementen, die voor de onderlinge afstand zorgen, worden weggeklapt en min of meer langs de buitenrand van de plateau's of ramen komen aan te liggen. Volgens de tekst van conclusie 1 wordt dat mogelijk gemaakt door een buigzame staaf als tussengelegen element te gebruiken. Naar het oordeel van de rechtbank is het gebruik maken van een scharnierende stel starre staven een mechanisch equivalent daarvan. 14. Ook in aanmerking genomen dat figuur 9 van het octrooischrift een uitvoeringsvorm laat zien waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één (in casu twee) in eikaars verlengde liggende, kennelijk starre, staven (die weliswaar alleen scharnieren ter plaatse van hun bevestiging aan de plateau's) zal de vakman naar het oordeel van de rechtbank de door gedaagde gekozen uitvoering zonder meer in het octrooi "meelezen". Naar het oordeel van de rechtbank heeft een deskundige derde die het octrooi leest er dan ook op bedacht moeten zijn dat deze uitvoering onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen, zodat een redelijke rechtszekerheid voor die derde niet in het gedrang komt. Anderzijds zou aan de octrooihouder een billijke bescherming worden onthouden indien de Pirouet buiten die beschermingsomvang zou worden gehouden. Van een equivalent in octrooirechtelijke zin zou geen sprake zijn indien juist zou zijn dat gedaagde, zoals zij stelt, in feite is teruggekeerd tot de stand der techniek als beschreven in het (in het octrooischrift genoemde) Amerikaanse octrooi 3.266.503. De rechtbank deelt die opvatting niet. In genoemd Amerikaans

333

octrooi is immers wel sprake van starre staven doch deze staven dienen daarin tot het opbouwen van een frame voor een tent en niet voor het onderling verbinden van de plateau's van een eenvoudig (met een door de constructie bepaalde beweging) samenklapbaar rek. 15. Voorts heeft gedaagde zich beroepen op het Amerikaanse octrooi 3.261.308 teneinde te betogen dat hetgeen is beschreven in het octrooi van Kastermans op de aanvraagdatum reeds 17 jaar bekend was. Nu gedaagde echter geen reconventionele metigheidsvordering heeft ingesteld en ook niet is gesteld of gebleken dat die nietigheid in een afzonderlijke procedure wordt gevorderd, kan zulks in dit geding buiten beschouwing blijven voor zover gedaagde beoogt te betogen dat het octrooi van Kastermans nietig behoort te worden verklaard. Voor zover het beroep op USA 3.261.308 wordt gedaan om aan te geven hoe ver de beschermingsomvang van het octrooi van Kastermans zich uitstrekt kan zulks eveneens buiten beschouwing blijven omdat die beschermingsomvang volgens art. 30 lid 2 ROW 1910 niet (mede) wordt bepaald door andere octrooien. 16. De verbodsvordering van Kastermans ligt dus voor toewijzing gereed. 17. Voor de gevorderde winstafdracht dient te worden onderzocht of, en zo ja: vanaf wanneer, gedaagde als desbewust van de inbreuk op Kastermans octrooi kan worden aangemerkt. 18. Uit de overgelegde correspondentie blijkt duidelijk dat gedaagde al vanaf vóór de verleningsdatum op de hoogte was van de octrooiaanvrage van Kastermans. Kennelijk was men er zich ook van bewust dat de Pirouet onder dat octrooi viel: - Op 28 februari 1991 schrijft gedaagde aan Kastermans: "Ik stuur u even deze korte brief ter bevestiging dat wij werken aan een regeling in de relatie Pirouet vs uw octrooi-aanvrage. (...) Aangezien de regeling een terugwerkend karakter zal hebben hoeft u zich wat betreft de afwikkeling dan ook geen zorgen te maken." - Op 10 januari 1992 schrijft gedaagde aan Kastermans dat men niet op zijn voorstellen kan ingaan in verband met het feit dat men waarschijnlijk op korte termijn zal overgaan tot beëindiging van de actieve verkoop van de Pirouet. Bat de Pirouet niet onder het octrooi zou vallen wordt in die brief nergens gesteld. - Nadat gedaagde op 11 januari 1993 is aangeschreven door de raadsman van Kastermans schrijft gedaagde op 14 januari 1993 dat men nog steeds niet ongenegen is tot een regeling te komen mits er een daadwerkelijke inbreuk op het octrooi plaatsvindt, welke vraag men heeft voorgelegd aan de Verenigde Octrooibureaux te 's-Gravenhage. De eerste twijfel over de vraag of de Pirouet onder het octrooi valt wordt dus pas geuit op 14 januari 1993, bijna twee jaar nadat men voor het eerst toezegde een regeling te zullen treffen. Naar het oordeel van de rechtbank kan gedaagde onder die omstandigheden niet in redelijkheid volhouden niet desbewust te zijn geweest van de omstandigheid dat de Pirouet onder het octrooi viel en, dus, van de sedert de verleningsdatum (2 juli 1991) op dat octrooi gemaakte inbreuk. 19. Daaruit volgt dat ook de vordering tot winstafdracht cum annexis kan worden toegewezen. 20. Als in het ongelijk gestelde partij moet gedaagde worden veroordeeld in de kosten van het geding. Beslissing. De rechtbank: - Verbiedt gedaagde om met ingang van de dag van betekening van dit vonnis in strijd met de aan eiser toekomende uitsluitende rechten op basis van het hem verleende Nederlandse octrooi 187.275 de "Pirouet" of enig ander op dat octrooi inbreuk makend produkt te vervaardigen, te verhandelen of in voorraad te hebben, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde in gebreke blijft aan dit verbod te voldoen; - Veroordeelt gedaagde om ter zake van de door de inbreuk op het octrooi van eiser door haar genoten winst aan eiser reke-

334


ning en verantwoording af te leggen en om het bedrag van die winst, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dagvaarding tot aan de voldoening, tegen kwijting aan eiser af te dragen; — Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot nu tot aan de zijde van eiser begroot op ƒ 1.793,85 exclusief BTW ... Enz. Nr. 94. Hoge Raad der Nederlanden, 9 februari 1996. (Spiro Research/Flamco) Mrs. W. Snijders, H.L.J. Roelvink, F.H.J. Mijnssen, P. Neleman en J.H. Nieuwenhuis. Art. 51, leden 1, sub a en 5 j " art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). Een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 Row. of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A Row., en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, kan partieel nietig worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 Row., opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995 NJ 7995, 391 (Ciba GeigylOpté Opties) AB.I.E. 1995, blz 333], is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. Het Hof heeft geoordeeld dat (a) de door Spiro voorgestelde aanvulling op zijn best tot gevolg kan hebben dat het octrooi van Spiro niet reeds nietig is op de grond dat de uitvinding in het licht van de beide Gebrauchsmuster niet nieuw is, maar dat (b) de gemiddelde vakman die kennis neemt van de Gebrauchsmuster en van hetgeen na de woorden "met het kenmerk" is te lezen, er door die aanvulling niet van zal worden weerhouden de conclusie te trekken dat de uitvinding inventiviteit ontbeert. Deze aldus samengevatte gedachtengang geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. )2) Bij een combinatie-uitvinding dient in het octrooischrift tot uiting te worden gebracht op welke uitvindingen de combinatie betrekking heeft, hetgeen neerkomt op een weergave van de stand van de techniek op het terrein van beide uitvindingen. Rechtbank: Van het overwinnen van een vooroordeel door Spiro is al evenmin sprake, reeds omdat in het licht van de door de rechtbank ontwikkelde rechtspraak (vonnis van 2 mei 1990, B.I.E. 7992, blz. 188) het bestaan van een dergelijk vooroordeel niet uitsluitend kan worden afgeleid uit het ontbreken van de bekende vrije vlotter in twee vrijwel gelijktijdig aangevraagde Gebrauchsmuster van dezelfde aanvrager, terwijl dat "vooroordeel" bovendien vrijwel onmiddellijk na de publikatie van die Gebrauchsmuster door Spiro zou zijn overwonnen.

M2) Zie de noten aan het slot van het arrest, blz. 347. Red.

16 oktober 1996

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Rechtbank: In beginsel — d.w.z. behoudens bijzondere omstandigheden - moet worden aangenomen dat degene die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dal deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Voorts mag er, gegeven de aard van het kort-geding-vonnis, van worden uitgegaan dat degene die met executie dreigt, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden (HR 16 nov. 1984 NJ 7955, 547). Als schadeposten komen voor toewijzing in aanmerking gederfde omzet, schade door publikaties, kosten "tegencirculaire", schade door het verschaffen van bedrijfsgegevens (personeels- en buitengerechtelijke advocaat-kosten) en kosten verplaatsing produktie. Spiro heeft een inrichting volgens het (in een andere procedure tussen dezelfde partijen aan de orde zijnde) octrooi ruimschoots vóór de prioriteitsdatum op commerciële schaal op de markt gebracht. Daarmee staat vast dat Spiro wist, althans behoorde te weten dat haar octrooi nietig was en haar op grond daarvan geen rechten toekwamen. Door niettemin in kort geding te trachten die - niet bestaande - rechten tegenover Flamco geldend te maken en in de nietigheidsprocedure — tegen beter weten in — verweer te voeren, heeft Spiro onrechtmatig jegens Flamco gehandeld en valt haar daarvan een verwijt te maken. Spiro is dus aansprakelijk voor de door Flamco als gevolg daarvan geleden schade. Als schadepost komt voor toewijzing in aanmerking het excedent van de advocaatkosten bovenop de kostenveroordeling, nu het onrechtmatig handelen is gelegen in het procederen resp. het voeren van verweer zelf. Om dezelfde reden komen ook de kosten van technische bijstand door een octrooigemachtigde als schade in aanmerking. De kosten van het eigen personeel komen niet voor toewijzing in aanmerking, omdat ze tot het normale bedrijfsrisico van Flamco behoren. Spiro Research B.V. te Helmond, eiseres tot cassatie, advocaat mr. R. Laret, tegen Flamco B.V. te Gouda, verweerster in cassatie, advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper. • a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 6 februari 1991 (mr. H.J. van den Hul). Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie 1. Flamco vordert in conventie de nietigverklaring van het op 18 juli 1978 aan Spiro verleende Nederlandse octrooi 156 225, alsmede een verklaring voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld door het op 9 oktober 1989 door de President van deze rechtbank in kort geding tussen partijen gewezen vonnis aan Flamco te betekenen, met veroordeling van Spiro tot vergoeding van de door Flamco als gevolg daarvan geleden schade en van de proceskosten. 2. Flamco grondt haar vordering tot nietigverklaring op de stelling dat de materie beschermd door het aangevallen octrooi niet nieuw c.q. niet inventief was op de voorrangsdatum, 9 december 1972, gelet op de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993. 3. Spiro voert gemotiveerd verweer tegen de conventionele vorderingen en vordert harerzijds in reconventie Flamco te gebieden de inbreuk op het Nederlandse octrooi 156 225 te staken en gestaakt te houden, met een dwangsom en een aantal nevenvorderingen. 4. Partijen zijn het erover eens dat zowel de nietigheids- als de inbreukvraag aan de Octrooiraad ter advies moeten worden voorgelegd. De rechtbank zal hiertoe overgaan. De zaak zal na ontvangst van het advies van de Octrooiraad zowel in conventie als in reconventie naar de rol worden verwezen voor een nadere conclusie dan wel het vragen van pleidooi.

16 oktober 1996


Beslissing In conventie en in reconventie De rechtbank: Verzoekt de Octrooiraad een schriftelijk en met redenen omkleed advies uit te brengen omtrent de volgende vragen: 1. Was hetgeen door het Nederlandse octrooi 156 225 wordt beschermd op 9 december 1972 gelet op de stand van de techniek en in het bijzonder op de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993 nieuw, en zo ja, lag dit op genoemde datum voor de gemiddelde deskundige voor de hand? 2. Vallen de ontluchtingsafsluiters van Flamco onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 156 225? 2. Zijn er nog opmerkingen te maken die voor de beslissingen van belang kunien zijn? Enz. b) Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 28 juni 1991 (mr. W. Neervoort, ir. G. Oostrom en ir. W.J. van Putte). De Centrale Afdeling van de Octrooiraad heeft voor het uitbrengen van het advies, overeenkomstig het bepaalde in art. 6, lid 2 van het Octrooireglement, een Bijzondere Afdeling samengesteld bestaande uit Mr W. Neervoort en Ir G. Oostrom, beiden ondervoorzitter van de Octrooiraad en Ir W.J. van Putte, lid van de Octrooiraad, waarbij als secretaris optrad Mevr. Mr C. Eskes, lid van de Octrooiraad. Zoals gebruikelijk heeft de Bijzondere Afdeling partijen in de gelegenheid gesteld de wederzijdse standpunten mondeling toe te lichten. Deze toelichting heeft plaatsgevonden tijdens een zitting op vrijdag 19 april 1991 en werd namens eiseres in conventie - nader te noemen Flamco - gegeven door Ir J.A. van Iemenschot en Mr J.A. van Arkel, vergezeld van de heren Ir H.P. Hiemstra, Ir A.H.J. Augustijn en Ing. W.J. Goverde en namens gedaagde in conventie - nader te noemen Spiro - door Mr Ir J.H.F. Winckels en Mr P.A.M. Hendrick, vergezeld van Mevr. J. Roffelsen-van der Linden en de heren Fr. Roffelsen, S. Roffelsen en R. Roffelsen. Bij deze gelegenheid zijn namens beide partijen pleitnota's overgelegd en modellen getoond, terwijl namens Spiro een ontluchter in werking is gedemonstreerd. Na kennisneming van het procesdossier en van hetgeendoor partijen mondeling naar voren is gebracht heeft de Bijzondere Afdeling de eer Uw Rechtbank het volgende advies uit te brengen. Alvorens de vragen van de Rechtbank te beantwoorden wordt het volgende overwogen. Het octrooi 156.225 van Spiro betreft, zoals de aanhef van de (enige) conclusie vermeldt, een afsluiter. Gezien de ter afbakening gekozen stand van de techniek (Amerikaans octrooischrift 3.586.032), de beschrijving van de werking en de probleemstelling gaat het om een ontluchtingsafsluiter in een vloeistofsysteem, welke afsluiter bij hoog vloeistofniveau door veerkracht is gesloten en bij laag vloeistofniveau door het gewicht van een vlotter is geopend. In de beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooischrift wordt aangegeven dat bij de bekende afsluiter, indien deze door het gewicht van de vlotter wordt geopend, de klep een zijwaartse verplaatsing ten opzichte van de zitting ondergaat (blz. 1, regels 31-34). Ter zitting van de Bijzondere Afdeling is nader toegelicht dat deze zijdelingse verplaatsing een gevolg is van de gekozen haarspeldveerconstructie die immers om het draaipunt in het huis (dat de zitting draagt) zwenkt, zodra het vlottergewicht de klep belast. Er bestaat dan het gevaar dat bij het weer sluiten van de klep de veer niet in staat is de zijwaarts verplaatste klep terug te plaatsen naar het midden van het uitlaatkanaal (blz.1, regels 36/37). Omdat de haarspeldveer dan schuin ten opzichte van het uitlaatkanaal werkt (beschrijvingsinleiding blz. 1, regels 39/40) is een feilloze afsluiting niet gewaarborgd. Als doel van de onderhavige uitvinding wordt aangegeven de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk te maken van de richting van de kracht die er op werkzaam is (blz. 1, regels 42-44). Daartoe is thans door Spiro voorgesteld een schroefveerconstructie, als nader omschreven onder het kenmerk van de conclusie.

335

De Bijzondere Afdeling acht het begrijpelijk dat hiermee een oplossing voor het gestelde probleem wordt verkregen, omdat de schroefveer, die naar alle richtingen gelijkelijk kan uitbuigen (blz. 3, regels 2/3), een kantelen van de klep (tijdens de openingsbeweging) toestaat zonder dat de klep zijdelings verplaatst; de sluitbeweging kaT dan ook door eenvoudig terugkantelen, onder invloed van de spanning in de gebogen veer, plaatsvinden. In het octrooischrift wordt aangegeven (blz. 1, regels 52/53) dat de veer een univers. Ie koppeling tussen klep en zitting vormt en dat de veer de klep draagt. De Bijzondere Afdeling merkt op dat dit ge°;n bijzonderheden vormt ten opzichte van de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende afsluiter; wel onderscheidend is het dat de schroefveer tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht (blz. 1, regels 53/54). Ad vraag 1. In de door Flamco naar voren gebrachte Duitse "Gebrauchsmuster" 7.136.706 en 7.145.993 worden ontluchtingsafsluiters beschreven met identieke - letterlijk identiek aan de bewoordingen van de conclusie — schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openingsen sluitbeweging van de klep. De uit de "Gebrauchsmuster" bekende afsluiters verschillen slechts van de in de conclusie beschreven constructie ten aanzien van het "omgezet zijn" van de rand (conclusie, regel 17), maar dit detail betreft uitsluitend de bevestiging van het elastische afdichtlichaam aan de klep, hetgeen niet van invloed is op de werking en op elke andere geschikte wijze - bijvoorbeeld lijmen - kan gebeuren. Op grond van het vorenoverwogene is de Bijzondere Afdeling van oordeel dat hetgeen door het Nederlands octrooi 156.225 wordt beschermd niet nieuw was op 9 december 1972, gelet op de "Gebrauchsmuster" 7.136.706 en 7.145.993. Ad vraag 2. De Bijzondere Afdeling is voorts van oordeel dat de ontluchtingsafsluiters van Flamco onder de beschermingsomvang van octrooi 156.225 vallen. Weliswaar past Flamco in plaats van een coaxiaal met het uitlaatkanaal geplaatste schroeftreAveer een coaxiaal geplaatste schroefirfrufcveer toe, maar de functie hiervan is identiek voor wat betreft de openingsen sluitwerking. De bevestiging van de veer wijkt weliswaar af van de bewoordingen in de conclusie maar deze bevestigingswijze is niet wezenlijk en alleen het gevolg van het gekozen veertype. Voorts doet het feit dat bij de Flamcoafsluiters hiermee een secundaire eigenschap van de geoctrooieerde constructie wordt opgegeven - namelijk de veer als "universele koppeling" - niets af aan het feit dat de openingsen sluitfunctie op identieke wijze wordt vervuld. De door Flamco toegepaste constructie kan dan ook naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling als niet anders dan een constructief equivalent van de geoctrooieerde constructie gezien worden. Ad vraag 3. Ter zitting is door Spiro tegen de beide meergenoemde "Gebrauchsmuster" aangevoerd, dat de bij de hieruit bekende constructies toegepaste "niet-vrije" verbinding tussen klep en vlotter, ondanks aanslagmiddelen voor de vlotter ("Gebrauchsmuster" 7.145.993), in de praktijk tot zodanige krachten op de klep leidt dat deze ook bij hoge vloeistofstand zal lekken; dat, met andere woorden, de werking van de sluitveer dus niet onafhankelijk is van de door de vlotter uitgeoefende krachten na het sluiten van de klep, zoals bij de geoctrooieerde afsluiter wel het geval is. Namens Spiro is betoogd dat de koppeling tussen de vlotter en de klep weliswaar niet in de conclusie staat vermeld, maar dat aanvulling van de conclusie in deze zin, op basis van hetgeen vermeld staat in de beschrijving op blz. 3, regels 4 en 5, alsnog zou kunnen gebeuren, waartoe ter zitting een voorstel is gedaan (zie pleitnota Spiro, blz. 4, onderaan). De Bijzondere Afdeling merkt in de eerste plaats op dat deze aanvulling op grond van de beschrijving blz. 3, regels 4 en 5 zo zou kunnen luiden dat de vlotter zodanig is opgehangen dat deze bij het (vanuit de sluitstand verder) omhoog bewegen van de vlotter de klep niet meeneemt (zogenaamde vrije verbinding). De Bijzondere Afdeling merkt op dat een dergelijke vrije ophanging van de vlotter reeds bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 (uitgangspunt), zodat bij aanvulling van de conclusie de door Spiro voorgestelde passage in de aan-

336


hef van de conclusie zou moeten worden opgenomen. De materie onder het kenmerk van de conclusie is dan - met uitzondering van het "omgezet zijn" van de rand hetgeen, zoals bij de beantwoording van de eerste vraag al is uitgesproken, niet als essentieel wordt beschouwd - bekend uit de beide "Gebrauchsmuster" en de Bijzondere Afdeling acht de toepassing van een dergelijke bekende schroefveerconstructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende constructie niet inventief. Het bovenstaande houdt in dat, bij een veronderstelde aanvulling van de geoctrooieerde conclusie, de Bijzondere Afdeling de door het onderhavige octrooi beschermde materie op 9 december 1972 niet inventief zou achten, gelet op de meergenoemde "Gebrauchsmuster" en het in het octrooi besproken Amerikaanse octrooischrift 3.586.032. De Bijzondere Afdeling voegt hieraan toe dat Flamco, ook bij een in de aangegeven zin aangevulde (beperkte) conclusie, als inbreukmaker is te beschouwen omdat bij de Flamcoafsluiters eenzelfde "vrije" vlotterophanging wordt toegepast. Het voorgaande voert tot de conclusie dat de eerste vraag van Uw Rechtbank beantwoord wordt met "nee" en de tweede vraag met "ja". Enz. c) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 juni 1993 (mrs. H.J. van den Hul, G.W.M. Bodewes en J.H.P.J. Willems). 4. De nietigheid 4.1 De rechtbank zal eerst de nietigheid bespreken, waarop vraag 1 betrekking heeft. 4.2 In de motivering van haar antwoord op vraag 1 schrijft de Afdeling dat in de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993 ontluchtingsafsluiters worden beschreven met identieke - letterlijk identiek aan de bewoordingen van de conclusie - schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openingsen sluitbeweging van de klep. Op die grond is de Afdeling van oordeel dat hetgeen door het octrooi 156 225 wordt beschermd op de relevante prioriteitsdatum niet nieuw was. 4.3 Flamco kan zich met het oordeel van de Afdeling verenigen. 4.4 Spiro ontkent bij pleidooi niet langer dat het octrooi in de huidige vorm niet in stand kan blijven. Zij meent echter dat de conclusie dient te worden aangevuld teneinde bepaalde bekende constructies die niet aan toepassing van de uitvindingsgedachte toekomen, expliciet uit te sluiten. 4.5 De gewijzigde conclusie dient naar het voorstel van Spiro als volgt te luiden: "Afsluiter, in het bijzonder ontluchtingsafsluiter, bestaande uit een in de opening van een wand zoals van een ontluchtingsinrichting afgedicht in te zetten in hoofdzaak cylindrisch huis, met een axiaal doorlaatkanaal en één, de monding daarvan omgevende, door het platte kopvlak van een axiaal eindstuk met kleinere diameter van dat huis gevormde zitting, en uit een door een veer tegen de zitting aan te drukken eveneens in hoofdzaak cylindrisch kleporgaan, waarvan de naar de zitting toegekeerde zijde een holte heeft, waardoor een rand wordt gevormd die naar binnen is omgezet, in welke holte een elastisch afdichtlichaam is opgenomen, waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij verder omhoog bewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt, met het kenmerk dat het kleporgaan over althans een deel van zijn axiale lengte dezelfde diameter heeft, als het aan het genoemde eindstuk grenzende gedeelte van het huis en in een gedeelte met kleinere diameter het afdichtlichaam bevat, terwijl de veer een op de van uitwendige schroefdraad voorziene mantelvlakken van de delen met onderling gelijke diameter van het huis en van het kleporgaan opgeschroefde trek-

16 oktober 1996

veer is, met in het bereik tussen die delen van gelijke diameter gespannen windingen". 4.6 De rechtbank acht een dergelijke aanvulling toelaatbaar mits daardoor hetgeen het octrooi beschermt slechts in omvang wordt beperkt maar niet wordt veranderd. In dat geval wordt de gedeeltelijke nietigheid van het octrooi uitgesproken en kan het wel geldige gedeelte worden afgebakend door het opnemen van de voorgestelde aanvulling. Een reconventionele vordering tot wijziging van het octrooi zoals door Spiro (aanvankelijk) gevraagd is daarvoor niet nodig. 4.7 De vragen die moeten worden beantwoord zijn derhalve of de door Spiro voorgestelde aanvulling toelaatbaar is, en zo ja, of hetgeen het aldus beperkte octrooi beschermt nieuw en inventief is. De Afdeling heeft zich over de eerste vraag niet expliciet uitgelaten. Haar antwoord op vraag 3, met name haar constatering dat de aanvulling zou kunnen worden afgeleid uit de beschrijvingsinleiding blz. 3, regels 4 en 5, impliceert echter dat zij een dergelijke aanvulling toelaatbaar acht. De tweede vraag beantwoordt de Afdeling aldus dat zij de toepassing van een uit de Duitse Gebrauchsmuster bekende schroefveerconstructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende constructie niet inventief acht. Daarmee geeft de Afdeling aan dat deze toepassing nieuw is. Dat laatste wordt door partijen niet bestreden. 4.8 De rechtbank gaat er, anders dan Flamco, van uit dat de weergave van de ter afbakening gekozen stand van de techniek - het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 - in de beschrijvingsinleiding juist is, nu ook de Afdeling van de juistheid daarvan uitgaat. In haar rapport zegt de Afdeling daarover onder meer het volgende: "... dat bij de bekende afsluiter, indien deze door het gewicht van de vlotter wordt geopend, de klep een zijwaartse verplaatsing ten opzichte van de zitting ondergaat (blz. 1, regels 31-34). Ter zitting van de Bijzondere Afdeling is nader toegelicht dat deze zijdelingse verplaatsing een gevolg is van de gekozen haarspeldconstructie die immers om het draaipunt in het huis (dat de zitting draagt) zwenkt, zodra het vlottergewicht de klep belast. Er bestaat dan het gevaar dat bij het weer sluiten van de klep de veer niet in staat is de zijwaarts verplaatste klep terug te plaatsen naar het midden van het uitlaatkanaal (blz. 1, regels 36/37). Omdat de haarspeldveer dan schuin ten opzichte van het uitlaatkanaal werkt (blz. 1, regels 39/40) is een feilloze afsluiting niet gewaarborgd. Als doel van de onderhavige uitvinding wordt aangegeven de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk te maken van de richting van de kracht die er op werkzaam is (blz. 1, regels 42-44)." 4.9 Dat doel wordt bereikt door het toepassen van de uit de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993 bekende schroefveerconstructie. De schroefveer, die naar alle richtingen kan uitbuigen, staat een kantelen van de klep (tijdens de openingsbeweging) toe zonder dat de klep zijdelings verplaatst, de sluitbeweging kan dan ook door eenvoudig terugkantelen, onder invloed van de spanning in de gebogen veer, plaatsvinden, aldus de Afdeling in haar rapport. 4.10 De rechtbank begrijpt het door de Afdeling in haar antwoord op vraag 3 gegeven oordeel dat de toepassing van een dergelijke bekende schroefveerconstructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende constructie niet inventief is nu als volgt. De vakman, geplaatst voor het bovengenoemde probleem - de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk te maken van de richting van de kracht - zal bij kennisneming van de beide Gebrauchsmuster zonder inventieve arbeid begrijpen dat de oplossing van zijn probleem is gelegen in de daarin toegepaste schroefveerconstructie. Die oplossing ligt daarmee voor de hand. In de wetenschap dat de oorzaak van zijn probleem niet is gelegen in de uit het Amerikaanse octrooischrift bekende en in jarenlange praktijk veelvuldig toegepaste vrije vlotterophanging zal de vakman geen reden hebben aandacht te schenken aan een tweede maatregel

16 oktober 1996


uit de Gebrauchsmuster, de vaste vlotterophanging. Die maatregel (aangenomen dat het, zonder duidelijke reden achterwege laten van een bekende constructie in dit geval een maatregel genoemd mag worden) zal hem dan ook niet afhouden van het toepassen van de schroefveerconstructie ter oplossing van zijn probleem. 4.11 De rechtbank onderschrijft het oordeel van de Afdeling en maakt het tot het hare. Door toepassing van de uit de Gebrauchsmuster bekende schroefveerconstructie wordt het probleem van de voorbekende stand van de techniek opgelost, zonder dat daarbij van een pluseffect sprake is. Van het overwinnen van een vooroordeel door Spiro als door haar gesteld is al evenmin sprake, reeds omdat in het licht van de door de rechtbank ontwikkelde rechtspraak (vonnis van 2 mei 1990, BIE 1992, blz. 188) het bestaan van een dergelijk vooroordeel niet uitsluitend kan worden afgeleid uit het ontbreken van de bekende vrije vlotter in twee vrijwel gelijktijdig aangevraagde Gebrauchsmuster van dezelfde aanvrager, terwijl dat "vooroordeel" bovendien vrijwel onmiddellijk na de publikatie van die Gebrauchsmuster door Spiro zou zijn overwonnen. 4.12 De conclusie luidt derhalve dat hetgeen door het Nederlandse octrooi 156 225 wordt beschermd niet nieuw is, respectievelijk na wijziging van de hoofdconclusie in de door Spiro gewenste vorm, inventiviteit ontbeert. Bedoeld octrooi dient nietig te worden verklaard. 5. De inbreuk De Afdeling is van oordeel dat de ontluchtingsafsluiters van Flamco vallen binnen de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 156 225. Spiro is het daar mee eens, Flamco bestrijdt dat oordeel. Nu het octrooi zal worden nietig verklaard en schade slechts wordt gevorderd vanaf 30 dagen na 5 juli 1989, de datum van uitbrengen van het desbewustheidsexploit, kan de vraag of het advies van de Afdeling op dit punt dient te worden overgenomen, blijven rusten, nu deze nietigverklaring in casu immers terugwerkt tot 1 december 1987. 6. De vorderingen 6.1 In conventie vordert Flamco, na haar eis bij akte te hebben vermeerderd - zakelijk weergegeven I. nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 156 225; II. een verklaring voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld door de betekening van het vonnis van de President in kort geding van 9 oktober 1989; III. a) een schadevergoeding van ƒ 145.110,53 met de wettelijke rente daarover vanaf 2 februari 1990; b) een schade vergoeding van ƒ 66.059,65 met de wettelijke rente daarover vanaf 22 maart 1991; c) een verbod aan Spiro om kenbaar te maken dat de Spirovent wordt beschermd door het Nederlandse octrooi 156 225 of wel 180 613, op straffe van een dwangsom; IV. betaling door Spiro van de proceskosten. Het verzet van Spiro tegen de vermeerdering van eis is bij beschikking van de rolrechter d.d. 7 januari 1992 afgewezen. 6.2 In reconventie vordert Spiro - zakelijk weergegeven een verbod aan Flamco inbreuk te maken op haar octrooi, met een aantal nevenvorderingen, waaronder schadevergoeding. 6.3 Op grond van hetgeen onder 4. is overwogen is de conventionele vordering sub I toewijsbaar. 6.4 Bij gebrek van een geldig octrooi in de relevante periode (de periode na 4 augustus 1989) komt aan de vorderingen in reconventie de grondslag te ontvallen. Die vorderingen zullen dus worden afgewezen, met veroordeling van Spiro als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in reconventie. 6.5 Flamco grondt de vorderingen sub II en Ma op de stelling dat Spiro door het betekenen van en het geven van publiciteit aan het vonnis van de President in kort geding van 9 oktober 1989 onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld nu in het onderhavige geding blijkt dat Spiro haar pretenties heeft gebaseerd op een nietig octrooi. Betekening heeft plaats gevonden op 27 november 1989, het vonnis is door het Hof vernietigd op 16 februari 1990. Flamco stelt schade te hebben geleden wegens omzetverlies en bijkomende kosten. Spiro stelt dat haar van de executie geen verwijt valt te maken en dat Flamco bovendien geen schade heeft geleden die

337

aan haar valt toe te rekenen. Subsidiair betwist ze de omvang van de schade. 6.6 In beginsel - dat wil zeggen behoudens bijzondere omstandigheden - moet worden aangenomen dat degene die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Voorts mag er, gegeven de aard van het kort-geding-vonnis, van worden uitgegaan dat degene die met executie dreigt, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden (HR 16 november 1984, NJ 1985, 547). Hetgeen Spiro over de schuldvraag stelt berust op een verkeerde lezing van voormeld arrest en een onjuist inzicht in het voorlopig karakter van de in kort geding gegeven maatregelen, welk karakter niet afhangt van de vraag of slechts een zeer summiere behandeling heeft plaatsgevonden. Ook het beroep van Spiro op de aanwezigheid van bijzondere omstandigheid faalt. Als een zodanige omstandigheid kan niet gelden dat Spiro, zoals zij stelt, met de betekening van het vonnis heeft gewacht tot een "stille periode". Die omstandigheid kan, indien juist, slechts de schade beperken waarvoor Spiro aansprakelijk kan worden gehouden. Evenmin kan Spiro zich beroepen op de omstandigheid dat Flamco eerst in hoger beroep, te weten eind januari 1990 de Duitse Gebrauchsmuster aan het Spiro octrooi heeft tegengeworpen. De stelling van Flamco dat deze Gebrauchsmuster aan Spiro reeds in 1981 bekend waren, immers in de Nederlandse octrooiaanvrage 81.01487 van Spiro worden besproken, is door Spiro niet gemotiveerd betwist. Spiro, bekend met deze beide publikaties, kan dan bezwaarlijk aan Flamco verwijten dat zij deze niet reeds bij de President ter tafel heeft gebracht. Nu bijzondere omstandigheden, die tot een ander oordeel zouden moeten leiden, gesteld noch gebleken zijn, is Spiro aansprakelijk voor de door Flamco als gevolg van de betekening van het kort geding vonnis geleden schade. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van de publikatie van dat vonnis. Op de omvang van de schade zal de rechtbank onder 7 ingaan. Daarbij zal tevens het causaal verband van de diverse schadeposten met het onrechtmatig handelen van Spiro aan de orde komen. 6.7 Flamco grondt haar vordering sub Illb op de stelling dat het instellen van een inbreukactie en het voeren van verweer in een nietigheidsactie terzake van een octrooi waarvan Spiro wist, althans behoorde te weten dat het nietig was, jegens haar onrechtmatig is. Spiro heeft niet weersproken dat zij in de door Flamco aangespannen nietigheidsprocedure voor deze rechtbank, bekend onder rolnummer 89/6923, geen verweer heeft gevoerd tegen de stelling van Flamco dat zij een inrichting volgens het Nederlandse octrooi 180 613 reeds vóór november 1974, derhalve ruimschoots vóór de prioriteitsdatum 11 maart 1978, op commerciële schaal op de markt had gebracht. Daarmee staat vast dat Spiro wist, althans behoorde te weten dat haar octrooi nietig was en haar op grond daarvan geen rechten toekwamen. Door niettemin in kort geding te trachten die - niet bestaande — rechten tegenover Flamco geldend te maken en in de nietigheidsprocedure - tegen beter weten in - verweer te voeren, heeft Spiro onrechtmatig jegens Flamco gehandeld en valt haar daarvan een verwijt te maken. Spiro is dus aansprakelijk voor de door Flamco als gevolg daarvan geleden schade, waarop onder 8 zal worden ingegaan. 6.8 Flamco heeft niet weersproken dat Spiro na de nietigverklaring van het octrooi 180 613 niet meer heeft kenbaar gemaakt dat de Spirovent door dit octrooi wordt beschermd. Evenmin heeft zij aannemelijk gemaakt dat te verwachten valt dat Spiro na nietigverklaring van het octrooi 156 225 zal doorgaan kenbaar te maken dat de Spirovent door dat octrooi wordt beschermd. De vordering sub Mc zal daarom worden afgewezen wegens het ontbreken van voldoende belang.

338


7. De schade sub lila 7.1 Partijen hebben bij pleidooi het debat beperkt tot de nietigheid en de inbreuk. Daarom zal de rechtbank over de omvang en de toewij sbaarheid van de diverse schadeposten een voorlopig oordeel geven, waarover partijen zich desgewenst bij akte nader kunnen uitlaten. 7.2 Flamco voert de volgende schadeposten op: a. gederfde omzet ƒ 64.160,b. schade door publikaties ƒ 25.000,c. kosten "tegencirculaire" ƒ 6.285,30 d. verlies goodwill door recall ƒ 10.000,e. schade verschaffen bedrijfsgegevens ƒ 19.000,f. kosten verplaatsing produktie f 20.665,23 totaal ƒ 145.110,53 7.3 Ad a. Flamco baseert haar schadeberekening op de volgende gegevens en veronderstellingen: -omzet Spirovents in Nederland 27/11/88 tot 15/2/89 ƒ 262.458; - omzet Flamcovents in Nederland 1/6/89 tot 30/10/89 57,25% van de omzet Spirovents in de periode 1/6/88 tot 30/10/89; - stel de omzet van Flamcovents in de verbodsperiode op eveneens 57,25% van de omzet Spirovents in de periode 27/11/88 tot 15/2/89; - brutomarge op de omzet Flamcovents in 1990 is 42,7%. Op basis hiervan is de gemiste omzet in de verbodsperiode 57,25% van ƒ 262.458,- = ƒ 150.257,- en de gemiste brutomarge 42,7% daarvan = ƒ 64.160,-. Spiro stelt allereerst dat geen rekening is gehouden met het feit dat de verbodsperiode een stille periode is. Dat bezwaar is ten dele juist. Flamco heeft de gemiste omzet in de verbodsperiode betrokken op de omzet in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij is geen rekening gehouden met het onweersproken feit dat in februari 1990 de tweejaarlijkse Beurs voor Verwarmingsprodukten plaatsvond, zodat niet onaannemelijk is dat de omzet in de twee voorafgaande maanden achterbleef bij die in dezelfde periode een jaar eerder. Flamco zou dus de omzetderving dienen te betrekken op de omzet in Spirovents in de periode 27/11/87 tot 15/2/88. Flamco wordt verzocht deze omzet alsnog in het geding te brengen. Het tweede bezwaar van Spiro, dat Flamco geen rekening heeft gehouden met de buitenlandse vervaardiging en de daaruit voortvloeiende omzet, kan de rechtbank niet volgen. Flamco claimt uitdrukkelijk alleen de in Nederland gemiste omzet (zie de brief van Ernst Moret & Young van 7 maart 1991). Door Spiro is niet gesteld dat Flamco in de verbodsperiode in Nederland - in strijd met het verbod - Flamcovents heeft verkocht die in het buitenland waren vervaardigd. Op zich is juist het derde bezwaar van Spiro dat Flamco geen rekening heeft gehouden met een wijziging in de concurrentieverhoudingen. Het is echter aan Spiro, die zich op een dergelijke wijziging beroept, daarover feiten te stellen. Tenslotte voert Spiro aan dat Flamco ten hoogste recht heeft op de nettomarge. De rechtbank is het met Flamco eens dat in het onderhavige geval van een relatief korte verbodsperiode, waarbinnen een aanpassing van de vaste kosten nauwelijks mogelijk is, vergoeding van de brutomarge redelijk is. Van de aldus berekende omzetderving, gecorrigeerd zoals hierboven aangegeven, moet worden aangenomen dat ze een rechtstreeks gevolg is van de betekening door Spiro van het verbodsvonnis, tenzij Spiro feiten stelt die tot een ander oordeel leiden. 7.4 Ad b en c. Niet onaannemelijk is dat Flamco door de publikatie van Metallo Nederland B.V. naar aanleiding van het vonnis enig omzetverlies mocht verwachten. Op grond van de onweersproken door Flamco gestelde nauwe relatie tussen Metallo en Spiro kan deze schade aan Spiro worden toegerekend. Het gaat echter te ver Spiro zonder nadere toelichting ook aansprakelijk te achten voor de eventuele schade ontstaan door publikaties van buitenlandse distributeurs. Flamco heeft haar schade beperkt door harerzijds een circulaire aan haar afnemers te zenden. De kosten van die schadebeperkende maatregelen komen in beginsel voor rekening van Spiro. De rechtbank zal, mede gelet op de kennelijk zeer korte periode tussen de publikaties van Metallo en van Flamco

16 oktober 1996

voorshands slechts de kosten van deze publikatie zoals gevorderd onder c. toewijzen tot een bedrag van ƒ 6.286,30. 7.5 Ad d. Flamco heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij naast het reeds door haar sub a en b gevorderde omzetverlies en de door haar sub e gevorderde personeelskosten schade heeft geleden ten gevolge van de "recallbrief' aan haar afnemers. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen de schadebeperkende circulaire als bedoeld onder c en de relatief korte periode van het verbod dat nog voor de beurs in februari 1990 werd opgeheven, hetgeen de afnemers niet zal zijn ontgaan. De rechtbank acht derhalve de post sub d voorshands niet toewijsbaar. 7.6 Ad e. Deze post, groot ƒ 19.000,- valt uiteen in drie onderdelen: - eigen personeelskosten verschaffen facturen c.s. aan Spiro ƒ 10.000,— - schade verschaffen vertrouwelijke gegevens ƒ 2.500,— - kosten advocaat ƒ 4.000,— Spiro meent dat de eerste post geen schade vormt omdat salarissen van eigen personeel in elk geval dienen te worden betaald, zodat de causaliteit met het handelen van Spiro ontbreekt. Dat standpunt is in zijn algemeenheid niet juist. Aangenomen mag worden dat het personeel van Flamco niet wordt betaald om niets te doen. In het algemeen zullen dus, indien dat personeel werkzaamheden moet verrichten die een direct gevolg zijn van de betekening door Spiro van het kort geding vonnis, andere werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Daardoor wordt schade geleden. In het onderhavige geval ligt dat anders. Flamco had na de betekening geen omzet in Nederland meer. Zoals door haar naar aanleiding van de schadepost sub a gesteld, was de periode te kort "om haar organisatie aan te passen". Op die grond achtte rechtbank in r.o. 7.3 dan ook de brutomarge op de omzet toewijsbaar. Daar staat tegenover dat moet worden aangenomen dat de organisatie van Flamco dan voldoende ruimte bood voor het uitvoeren van de sub e bedoelde werkzaamheden. De eerste post zal dus worden afgewezen. Datzelfde geldt voor de tweede post, die door Flamco niet is onderbouwd. De post advocaatkosten groot ƒ 4.000,- komt voor toewijzing in aanmerking. In redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten van redelijke omvang komen als schade voor vergoeding in aanmerking. Spiro heeft niet gesteld dat niet aan beide criteria is voldaan. 1.1 Ad f. Naar Flamco terecht stelt diende zij door de betekening van het vonnis de vervaardiging van de Flamcovent in Nederland te staken. Hiermee viel ook de export naar Duitsland weg, waardoor in Duitsland voor haar omzetverlies en daarmee schade zou worden geleden. Flamco heeft die schade weten te beperken door haar produktie naar Duitsland te verplaatsen. De kosten van die schadebeperkende maatregel komen voor vergoeding door Spiro in aanmerking. De omvang van die kosten is door Spiro niet gemotiveerd betwist en komt de rechtbank voorshands aannemelijk voor, zodat de schadepost sub f toewijsbaar lijkt. 8. De schade sub 111b 8.1 Flamco voert de volgende vier schadeposten op: (i) advocaatkosten nietigheidsactie en verweer in reconventie bodemzaak ƒ 15.854,65 (ii) idem kort geding in twee instanties ƒ 24.030,(iii) bijstand octrooigemachtigde ad (i) en (ii) ƒ 10.900,— (iv) eigen kosten Flamco f 15.275,totaal ƒ 66.059,65 8.2 Ad (i) en (ii). Spiro acht deze posten niet toewijsbaar aangezien deze betreffen kosten waarvoor de in art. 56 en 576 Rv. bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. In zijn algemeenheid is deze stelling juist. In het onderhavige geval dient echter een uitzondering te worden gemaakt nu het onrechtmatig handelen is gelegen in het procederen resp. het voeren van verweer zelf. In dat geval is het redelijk Spiro ook het excedent van de advocaatkosten te laten dragen. Dat laatste betekent wel dat op de gevorderde bedragen in mindering moet worden gebracht hetgeen in bedoelde procedures reeds via de kosten-

16 oktober 1996


veroordeling voor kosten van de advocaat is toegewezen. In de bodemprocedure is dat ƒ 2450,- (vonnis van 8 mei 1991, de rechtbank ambtshalve bekend); in de kort geding procedure de helft van ƒ 9.000,- (arrest van 22 november 1990 inzake NO 171 087 en NO 180 613). 8.3 Ad (Ui) en (iv). Op dezelfde gronden komt het de rechtbank redelijk voor de kosten van technische bijstand door een octrooigemachtigde als schade in aanmerking te nemen. De rechtbank acht het niet redelijk ook de kosten van eigen personeel in verband met het bijwonen van zittingen en het voeren van overleg met advocaat en octrooigemachtigde aan Spiro in rekening te brengen. Die kosten kunnen, afgezien van de vraag in hoeverre zij noodzakelijk waren, geacht worden tot het normale bedrijfsrisico van Flamco te behoren. Beslissing De rechtbank: In conventie: Verklaart nietig het Nederlandse octrooi 156 225, op 18 juli 1978 aan Spiro verleend. Verklaart voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld door de betekening van het vonnis van de President in kort geding van 9 oktober 1989. Verwijst de zaak naar de rol van 6 juli 1993 voor het door Flamco nemen van de in rechtsoverweging 7.1 bedoelde akte, peremptoir. Houdt voor het overige iedere beslissing aan. In reconventie: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt Spiro in de kosten in reconventie, tot op deze uitspraak aan de kant van Flamco begroot op ƒ 8250,-. Enz. d) Gerechtshof 's-Gravenhage, 22 december 1994 (mrs. M.J. Heikens, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker). 4. a) Noch het in de beschrijving vermelde Amerikaanse octrooischrift no. 3 077 206, noch de in de conclusie van het octrooi (vóór de woorden "met het kenmerk") beschreven omgezette rand spelen in de stellingen van partijen een rol. Het hof dient die aspecten dan ook terzijde te laten. b) Op het zojuist overwogene gelet, is de uitvinding waarvoor octrooi is verleend, uitsluitend afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586 032 (hierna: de Flair); c) Uitgangspunt van de Flair is een vrije ophanging van de vlotter; die vrije ophang heeft tot gevolg, dat de afsluiting waarin het Amerikaanse octrooi voorziet niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau nadat de sluiter is gesloten. d) Gezien dit laatste, de in het octrooischrift beschreven probleemstelling (beschrijving, blz. 1, regels 30-41) en het daarin beschreven doel van de uitvinding (beschrijving, blz. 1, regels 42-45) gaat de uitvinding van Spiro uit van een als gevolg van een laag vloeistofniveau geopende afsluiter, en beoogt die uitvinding, wanneer het vloeistofniveau stijgt, een sluitbeweging van het kleporgaan mogelijk te maken die in een feilloze afsluiting resulteert. Anders gezegd: de uitvinding, waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, heeft geen betrekking op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooien van die sluitbeweging van het kleporgaan nodig is. e) De uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, bestaat (zie het advies d.d. 28 juni 1991 van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad), kort gezegd, in het toepassen van een schroefveer (die naar alle richtingen gelijkelijk kan uitbuigen), die tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht; geheel in overeenstemming met de omstandigheid dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, alléén is afgebakend van het Amerikaans octrooi no. 3 586 032 zijn de maatregelen, waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie uitsluitend opgenomen in de woorden na de woorden "met het kenmerk". 5. Flamco [geïntimeerde; Red.] heeft aangevoerd dat het octrooi van Spiro nietig dient te worden verklaard, omdat de

339

uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, gezien de Duitse, vóór 9 december 1972 gepubliceerde "Gebrauchsmuster" nos. 7 136 706 en 7 145 993, niet nieuw is. De Bijzondere Afdeling is Flamco in deze stelling gevolgd. Zij wijst er daarbij op dat in die beide "Gebrauchsmuster" ontluchtingsafsluiters zijn beschreven met identieke schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openingsen sluitbeweging van de klep. Bij dit oordeel van de Bijzondere Afdeling heeft Spiro zich kennelijk neergelegd, want zij heeft dat oordeel van de Bijzondere Afdeling niet bestreden. 6. Spiro voert echter aan dat haar octrooi gewijzigd in stand kan blijven, namelijk door de tekst van de conclusie dadelijk voorafgaande aan de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de woorden: "waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij het verder omhoog bewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt". Deze aanvulling zou (zo meent het hof de stellingen van Spiro te mogen samenvatten) leiden tot een beperking van de conclusie (zie bijvoorbeeld memorie van grieven, onder 2.3, eerste alinea) en tegelijkertijd meebrengen dat het (aldus "beperkte") octrooi voorziet in een z.g. combinatie-uitvinding van (zie de memorie van grieven onder 3.3., eerste alinea) enerzijds de beide Duitse "Gebrauchsmuster" en anderzijds de "constructie uit voornoemd Amerikaans Octrooischrift" (dit wil zeggen: de Flair). 7. Deze uitgangsstelling van Spiro (waarop haar grieven I-V zijn geënt) gaat er in de eerste plaats aan voorbij dat ingevolge de Nederlandse verleningspraktijk, de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, van verschillende standen der techniek is afgebakend. Anders gezegd: nu Spiro niet (mede) voorstelt de beschrijving van haar octrooischrift in dier voege te wijzigen dat daarin tevens van een deugdelijke afbakening van de beide Duitse Gebrauchsmuster wordt gesproken, zal geen vakman bij lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie op de gedachte komen dat hij met een combinatie-uitvinding te maken heeft, waarvan één van de, de combinatie vormende, elementen bestaat uit de, door de beide "Gebrauchsmuster" bekende, schroefveerconstructie met instelbare veerkracht. 8. De reden dat Spiro niet tevens heeft voorgesteld de beschrijving van haar octrooischrift aan te passen in dier voege dat daaruit tevens van een deugdelijke afbakening van de beide Gebrauchsmuster blijkt, is kennelijk om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite zou blijken te zijn een ander octrooi dan haar is verleend. Anders gezegd: Spiro schenkt geen klare wijn, en om die reden moet zij thans gehouden worden aan het gegeven dat zij alléén voorstelt de conclusie vóór de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de hiervoor, onder 6 geciteerde woorden. Dit gegeven in aanmerking genomen, bereikt, zo meent het hof, Spiro met de voorgestelde aanvulling van de conclusie op zijn best dat het portret, waarvan in de conclusie wordt uitgegaan niet meer is een bepaalde ontluchtingsafsluiter, maar een ontluchtingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter, en dat Spiro (in verband daarmee) met (meer of minder) recht kan betogen dat haar gewijzigd octrooi, in het licht van de beide "Gebrauchsmuster", niet reeds nietig is, omdat het haar octrooi aan nieuwheid ontbreekt. 9. Het hof zal de vraag of het octrooi met de conclusie, zoals Spiro die wil aanvullen, een ander octrooi vormt, dan haar is verleend, hier in het midden laten. 10. a) Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie zal de vakman niet anders leren dan hetgeen het hof, hierboven onder 4, b)-e), omtrent het octrooi, zoals verleend, heeft overwogen. Dat betekent derhalve, in het bijzonder, dat ook met inachtneming van de aangevulde conclusie blijft gelden dat de uitvinding waarvoor aan Spiro oc-

340


trooi zou zijn verleend, geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooien van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is. b) De omstandigheid dat de uitvinding blijkens de beschrijving alleen van de Flair is afgebakend, brengt mee dat de eigenlijke uitvinding (ook bij de aangevulde conclusie) moet worden gezocht in de maatregelen opgenomen in de conclusie na de woorden "met het kenmerk". c) Uit de omstandigheid dat de beschrijving de probleemstelling en de beoogde oplossing beperkt tot de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het vloeistofniveau stijgt, zal de vakman afleiden dat Spiro met het oog op mogelijke inbreuken van derden beter zou hebben gedaan in de conclusie de woorden weg te laten, waarmee Spiro de conclusie thans wil aanvullen, aangezien het octrooi dan voor zijn potentiële actieradius tegenover derden tot uitgangspunt zou nemen een ontluchtingsafsluiter "tout court" (en niet slechts in een — beperkte — ontluchtingsafsluiter-met-een-los-opgehangenvlotter). 11. In het licht van het zojuist overwogene zal de vakman die kennis neemt van de beide Duitse "Gebrauchsmuster", bevinden dat de materie na de woorden "met het kenmerk" bekend is uit die beide Gebrauchsmuster en hij zal daaruit - in het licht van het zojuist overwogene - de conclusie trekken, dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit ontbeert. 12. Op het voorgaande stuiten de in de grieven I-V ontwikkelde stellingen alle af, aangezien zij steeds (ten onrechte) tot uitgangspunt nemen dat het octrooi met de voorgestelde wijziging een z.g. combinatie-uitvinding zou worden. De grieven falen dan ook, en de rechtbank heeft het Nederlands octrooi no. 156 225 terecht nietig verklaard. Aldus faalt ook grief VI en heeft de rechtbank de vorderingen van Spiro in reconventie terecht afgewezen. 13. Bij vonnis van 9 oktober 1989 heeft de President van de rechtbank te 's-Gravenhage, op vordering van Spiro, aan Flamco verboden inbreuk te maken op het Nederlands octrooi no. 156 225. Spiro heeft dit vonnis aan Flamco betekend. Flamco heeft in de onderhavige procedure gevorderd voor recht te verklaren dat Spiro door die betekening onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep aldus voor recht verklaard. Tegen de aan die verklaring voor recht ten grondslag liggende overwegingen 6.5.-6.8. richt Spiro haar grief VII. Zij betoogt daarin, zo begrijpt het hof, dat de rechtbank door aldus te overwegen prematuur heeft gehandeld, aangezien dit onderdeel van de procedure door de raadslieden van partijen nog niet was bepleit. In aanmerking genomen dat de rechtbank ten aanzien van de onderhavige verklaring voor recht een eindvonnis heeft gewezen, baat deze grief Spiro niet, omdat ook indien haar stelling juist zou zijn, die steling er niet toe kan leiden dat het vonnis op dit punt wordt vernietigd en naar de rechtbank wordt teruggewezen opdat haar zaak ten aanzien van dit punt alsnog eerst wordt bepleit. 14. Flamco heeft van Spiro schadevergoeding gevorderd ter hoogte van (in hoofdsommen) ƒ 145.110,53 en ƒ 66.059,65. Omtrent deze vorderingen heeft de rechtbank in de overwegingen 7.1.-8.3. een voorlopig oordeel gegeven, waarna zij partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich daarover bij akte uit te laten. In grief VIII voert Spiro aan dat de rechtbank aldus prematuur heeft gehandeld door haar niet eerst de mogelijkheid te geven op dit punt haar zaak te doen bepleiten. Bij deze grief heeft Spiro onvoldoende belang, omdat de omstandigheid dat het door de rechtbank in haar overwegingen 7.1.-8.3. gegeven oordeel slechts een voorlopig karakter heeft, meebrengt dat de rechtbank daaraan in geen enkel opzicht is gebonden en niets er aan in de weg staat dat Spiro (nadat partijen al dan niet van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om bij akte te reageren op hetgeen de rechtbank ter zake heeft overwogen) verzoekt haar standpunt te doen bepleiten. Mitsdien faalt grief VIII. 15. In haar laatste grief, grief IX, neemt Spiro wederom tot uitgangspunt dat haar Nederlands octrooi no. 156 225 niet nietig is, en dat Flamco daarop inbreuk maakt. Dat uitgangspunt

16 oktober 1996

is, gelet op het voorgaande niet juist, zodat ook deze grief DC faalt. 16. Flamco heeft aangevoerd dat de zaak ten aanzien van de omvang van de door haar gevorderde schade thans in staat van wijzen is, en zij vordert daarom dat het hof die schade vast stelt. Deze stelling is reeds daarom niet juist, omdat Spiro zich omtrent het voorlopig oordeel van de rechtbank nog niet heeft uitgelaten en geen rechtsregel meebrengt dat zij zulks thans in appel diende te doen. 17. Het voorgaande voert tot de conclusie dat het vonnis waarvan beroep, dient te worden bekrachtigd en dat Spiro in de kosten van het hoger beroep moet worden veroordeeld. Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, en veroordeelt Spiro in de kosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Flamco tot de uitspraak van dit arrest worden begroot op ƒ 4080,- aan griffierechten en ƒ 10.000,voor salaris. Enz. e) Cassatiemiddelen. 4. Middel I 4.1 Onderdeel 1 In r.ov. 4 overweegt (en beslist) het Hof dat voor de beoordeling van de vraag of het Nederlands octrooi nr. 156.225 al dan niet terecht werd verleend, van betekenis is de omstandigheid dat de uitvinding waarvoor (dat) octrooi is verleend uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaans octrooi nr. 3.586.032 (hiema: de Flair). In r.ov. 7 overweegt (en beslist) het Hof vervolgens dat de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, van verschillende standen der techniek is afgebakend. Op deze oordelen voortbouwend overweegt (en beslist) het Hof in r.ov. 10, 11 en 12 dat de Rechtbank terecht de nietigverklaring van N.O. 156.225 had uitgesproken. Deze oordelen zijn rechtens onjuist: bij de beoordeling van de vraag of een octrooi al dan niet terecht is verleend, mag als maatstaf uitsluitend gelden of een nieuw (in casu) voortbrengsel is uitgevonden, een en ander met dien verstande dat slechts datgene niet nieuw is dat deel uitmaakt van de stand van de techniek en dat datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd geacht wordt te zijn uitgevonden wanneer het voor de dag van indiening voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag. Voor de door evenvermelde wettelijke regels verlangde oordeelsvorming is niet terzake in ieder geval niet (alleen) bepalend hoe in het octrooischrift een afbakening van de uitvinding is geformuleerd, noch of de uitvinding waarvoor bescherming door middel van een octrooi wordt verlangd of werd verkregen bestaat uit een combinatie van maatregelen, noch of een zodanige combinatie maatregelen betreft die ieder voor zich geheel of ten dele behoren tot de stand der techniek als hiervoor bedoeld. 4.2 's-Hofs oordeel als hiervoor bestreden is voorts niet naar de eis der wet met redenen omkleed omdat uit de r.ow. als hiervoor genoemd niet kan worden begrepen of en, indien zulks heeft plaatsgevonden, op welke wijze het Hof de onder 4.1 hiervoor vermelde wettelijke maatstaven heeft aangelegd en toegepast. 4.3 's-Hofs oordeel als hiervoor bestreden is mede niet naar de eis der wet met redenen omkleed omdat het Hof, er kennelijk van uitgaande dat Spiro door middel van enigerlei beperking van de conclusie van N.O. 156.225 de nietigheidsklacht omtrent dat octrooi zou kunnen afweren, de door Spiro voorgestelde beperking als onvoldoende voor het door Spiro beoogde doel aanmerkt op grond van overwegingen als hiervoor sub 4.1 omschreven, zonder echter te onderzoeken of het octrooi, beperkt als door Spiro voorgesteld, al dan niet een nieuw voortbrengsel zou betreffen, voortvloeiend uit een door Spiro gedane uitvinding. 4.4 De sub 4.3 door Spiro tegen het arrest a quo ontwikkelde motiveringsklacht wordt door Spiro ook gestoeld op het gegeven dat de door Flamco als grondslag voor haar vordering

16 oktober 1996


tot nietigverklaring van N.O. 156.225 genoemde, op de aanvraagdatum van het octrooi openbaar toegankelijke publicaties, geen betrekking hadden op een inrichting als die (voor de verbetering waarvan) Spiro octrooi had verzocht en verkregen en Spiro zulks door de toevoeging aan de conclusie van haar octrooi als door Spiro voorgesteld en door het Hof in r.ov. 6 van het arrest a quo geciteerd, beoogde duidelijk te maken, al hetgeen in 's-Hofs hier bestreden arrest niet, in ieder geval niet op rechtens juiste en/of begrijpelijke wijze wordt besproken of weerlegd, nu als zodanig niet kunnen worden beschouwd 's-Hofs beschouwingen omtrent de afbakening van N.O. 156.225 noch omtrent de aard van de uitvinding die door dat octrooi wordt beschermd. 4.5 's-Hofs in r.ov. 4 onder a van het arrest a quo vervatte overweging, dat de door N.O. 156.225 beschermde uitvinding uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens de Flair en de in het hiervoorgaande nader aangeduide daarop voortbouwende overwegingen, is/zijn rechtens onjuist op grond van de hiervoor reeds nader uiteengezette redenen en voorts onbegrijpelijk en niet naar de eis der wet met redenen omkleed omdat in N.O. 156.225 (waarvan een exemplaar deel uitmaakt van het tot dit geding betrekkelijke procesdossier en aldus in cassatie kenbaar is) de uitvinding waarvoor het octrooi werd verleend wordt omschreven als (cf. p. 1, r. 1 t/m 10) betrekking hebbend op een afsluiter van de soort zoals bekend uit het Amerikaans octrooischrift 3.586.032 en derhalve geen sprake is van (in de terminologie van 's-Hofs arrest) een afbakening uitsluitend van de inrichting volgens evengenoemd Amerikaans octrooischrift. 5. Middel II 5.1 Schending van het Nederlands recht en verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming uitdrukkelijk met nietigheid is bedreigd of waarvan de aard zodanige nietigheid meebrengt, door op de in het arrest gebezigde gronden te beslissen als daarin vermeld. Deze algemene klacht wordt hierna uitgewerkt in een aantal in onderling verband te beoordelen meer concrete klachten. 1. Onder paragraaf 4 sub b overweegt het Hof: "Op het zojuist overwogene gelet, is de uitvinding waarvoor octrooi is verleend, uitsluitend afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586 032 (hierna: "de Flair")". 5.2 De hier geciteerde overweging is onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd, nu het gebruik van het woord "uitsluitend" er op lijkt te wijzen dat het Hof daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat in de redactie van de desbetreffende conclusie van het octrooischrift gekozen is voor een afbakening van het octrooi tegen één voorpublikatie uit een aantal alternatieve voorpublikaties. Dit is onbegrijpelijk, nu het in de Nederlandse octrooipraktijk het weliswaar gebruikelijk en - zoals hierna nog zal blijken - zelfs aangewezen is dat conclusies met name worden afgebakend van één enkele, en wel de dichtstbijkomende voorpublikatie, maar dat dit geenszins impliceert dat de uitvinding waarvoor octrooi is verleend, zoals de onderhavige uitvinding (welbewust) is afgebakend van één enkele voorpublikatie en dat daarbij (welbewust) is afgezien van een afbakening van (tevens) andere voorpublikaties. 6. Onder paragraaf 4 sub c overweegt het Hof: "Uitgangspunt van de Flair is een vrije ophanging van de vlotter; die vrije ophang heeft tot gevolg, dat de afsluiting waarin het Amerikaanse octrooi voorziet niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau nadat de sluiter is gesloten". 6.2 Ook deze overweging is onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd. Juist is dat het- Amerikaanse octrooischrift nummer 3 586 032 (welk octrooi in navolging van het Hof hierna zal worden aangeduid als "de Flair"), een vrije ophanging van de vlotter kent, waardoor de klep (of sluiter) na het bereiken van de sluitstand niet meer door de vlotter wordt beïnvloed bij een verdere stijging van het vloeistofniveau. Onbegrijpelijk blijft evenwel waarom het Hof zulks als "uitgangspunt" aanmerkt. Tijdens de verleningsprocedure die tot het Nederlandse Octrooi 156 225 (hierna: het Spiro Oc-

341

trooi) heeft geleid, is dit aspect in het geheel niet ter sprake gekomen. In de inleiding tot de beschrijving van het Spiro Octrooi is dit aspect van de Flair evenmin beschreven. De thans in het geding zijnde eigenschap van de Flair werd pas expliciet onderkend nadat gerequireerde, verder te noemen: "Flamcó", de Duitse gebruiksmodellen 7 136 706 en 7 145 993 in het geding had gebracht en nadat was vastgesteld dat deze publikaties resulteren in een lekkende constructie. Op dat moment drong zich de vraag op waarom de in de genoemde Duitse gebruiksmodellen beschreven constructie wel tot een lekkende constructie leidde, terwijl dat in de constructie op basis van het Spiro Octrooi niet het geval was. Pas op dat moment werd het belang van de vrij opgehangen vlotter onderkend en pas op dat moment werd ingezien dat deze maatregel van een dusdanig essentieel belang was dat deze expliciet in de conclusie moest worden vermeld. Aangezien deze maatregel zowel bij de Flair als bij de uitvinding onder het Spiro Octrooi aanwezig was, diende deze maatregel overeenkomstig de Nederlandse afbakeningstechniek in de octrooipraktijk in de aanhef van de conclusie, derhalve voor de woorden "met het kenmerk dat" te worden opgenomen. 6.3 De aanduiding van de vrije vlotterophanging als "uitgangspunt" is in het licht van hetgeen hiervoor is aangeduid, onbegrijpelijk. "Uitgangspunt" is en blijft immers de constatering dat de Flair een lekkende constructie behelst. De reden hiervan is door de uitvinder in het Spiro Octrooi ontdekt en is in de inleiding tot de beschrijving van het Spiro Octrooi neergelegd, waarna is aangegeven met welke maatregelen het bij de Flair optredende lekprobleem valt is te verhelpen. 7. Onder paragraaf 4 sub d overweegt het Hof: "Gezien dit laatste, de in het octrooischrift beschreven probleemstelling (beschrijving, blz. 1, regels 30-41) en het daarin beschreven doel van de uitvinding (beschrijving blz. 1, regels 42-45) gaat de uitvinding van Spiro uit van een als gevolg van een laag vloeistofniveau geopende afsluiter, en beoogt die uitvinding, wanneer het vloeistofniveau stijgt, een sluitbeweging van het kleporgaan mogelijk te maken die in een feilloze afsluiting resulteert. Anders gezegd: de uitvinding, waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, heeft geen betrekking op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooien van die sluitbeweging van het kleporgaan nodig is". 7.1 Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk althans niet naar de eis der wet gemotiveerd. Met name de tweede volzin van deze overweging impliceert immers dat slechts octrooi zou zijn verleend voor uitsluitend de in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen. Een dergelijke benadering is fundamenteel onjuist. Octrooi wordt verleend voor het samenstel van maatregelen als neergelegd in de aanhef èn het kenmerk van de conclusie. 7.2 Bedacht dient te worden dat een uitvinder niet de maatregelen van het kenmerk van de conclusie uitvindt, maar een constructie ontwerpt en daarvoor octrooi wil verkrijgen. Daartoe wordt de constructie in een octrooiaanvrage neergelegd, die aan een nieuwheidsonderzoek wordt onderworpen. Daarbij kan het voorkomen dat een publikatie wordt gevonden die als dichtsbijkomende stand der techniek wordt aangeduid, waartegen de hoofdconclusie van het octrooi moet worden afgebakend. Vaak betreft het hier een voorpublikatie, die de uitvinder niet kende. Toch wordt dan in de inleiding tot de beschrijving van het octrooi aangegeven dat dat het probleem is waarvoor een oplossing wordt aangedragen. Tijdens de verleningsprocedure kan het vervolgens voorkomen dat van een afbakeningspublikatie wordt gewisseld, hetgeen dan in het algemeen inhoudt dat een ander probleem en een andere oplossing worden vermeld. In de benaderir;^ van het Hof zou er dan plots sprake zijn van een andere uitvinding, doch dit is uiteraard niet het geval. 7.3 Het Spiro Octrooi is afgebakend tegen de Flair, waarbij het probleem daarin is gelegen dat de sluitbeweging niet een feilloze afsluiting waarborgt. Dit probleem wordt opgelost door de in het kenmerk vermelde maatregelen. Nadat de Duitse gebruiksmodellen door Flamco in het geding waren gebracht, had er voor kunnen worden gekozen om één van deze publi-

342


katies als dichtsbijkomende stand der techniek aan te duiden en als zodanig in het octrooischrift op te nemen. Als probleem zou dan kunnen worden vermeld de lekkage die optreedt na het bereiken van de sluitstand en de verdere stijging van het vloeistofniveau. Dan zouden vervolgens in het kenmerk van de aldus gewijzigde (immers van een ander uitgangspunt afgebakende) conclusie die maatregelen zijn vermeld betrekking hebbende op de vrije vlotterophanging. In de benadering van het Hof zou dan wederom sprake zijn van een andere uitvinding, terwijl het in feite om precies dezelfde uitgevonden constructie gaat als bij een afbakening tegen de Flair. Immers, de uitvinder streefde steeds naar een lekvrije constructie. Noch de Flair noch de Duitse publikaties zoals deze door Flamco in het geding zijn gebracht, voorzagen daarin, zij het om onderling sterk verschillende redenen. Slechts indien men de in de gehele conclusie van het Spiro Octrooi (derhalve in kenmerk en aanhef) vermelde maatregelen in ogenschouw neemt, wordt de als de uitvinding aan te duiden constructie verkregen en komt men tot het correcte resultaat dat de uitvinding steeds dezelfde blijft ongeacht de voorpublikatie waartegen het octrooi, althans de uitvinding, wordt afgebakend. 8. Onder paragraaf 4 sub e overweegt het Hof: "De uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, bestaat (zie het advies d.d. 28 juni 1991 van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad), kort gezegd, in het toepassen van een schroefveer (die naar alle richtingen gelijkelijk kan uitbuigen), die tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht; geheel in overeenstemming met de omstandigheid dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, alléén is afgebakend van het Amerikaans octrooi nummer 3 586 032 zijn de maatregelen, waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie uitsluitend opgenomen in de woorden na de woorden met het kenmerk". 8.1 Ook deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd. Het Hof miskent wederom dat in het octrooi beschreven uitvinding niet uitsluitend is verwoord in het kenmerk van de conclusie. Het Hof overweegt dat ervan kan worden uitgegaan dat de uitvinding in het kenmerk van de conclusie is opgenomen, omdat deze "alleen is afgebakend van het Amerikaans octrooi nummer 3 586 032". Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd. Ten onrechte lijkt het Hof te overwegen dat het Hof tot een ander oordeel had kunnen komen en dat de uitvinding derhalve niet uitsluitend in het kenmerk zou kunnen worden gelezen indien de uitvinding zou zijn afgebakend tegen meer dan één voorpublikatie. Daarmee miskent het Hof bovendien dat een dergelijke wijze van afbakening in de Nederlandse octrooipraktijk niet gebruikelijk is en - zoals hierna nog zal blijken - niet toelaatbaar is geacht. De door het Hof in deze overweging (en ook in andere overwegingen van het arrest) gevolgde redenering leidt tot een fundamenteel onjuiste, eenzijdige interpretatie en vaststelling van de beschermingsomvang van de in het octrooi beschreven uitvinding aan de hand van de wijze van "afbakening". De afbakening van een octrooi, althans de uitvinding die in het octrooi is beschreven, geschiedt in de Nederlandse octrooipraktijk tegen één enkele, en wel de dichtsbijkomende, voorpublikatie, waarbij de ten opzichte van die voorpublikatie nieuwe maatregelen in het kenmerk van de conclusie worden vermeld. Door de uitvinding aldus af te bakenen, wordt aangegeven dat de uitvinding daadwerkelijk nieuwe maatregelen bevat ten opzichte van de bekende stand der techniek. De afbakening ziet derhalve op het in artikel 2 van de Rijksoctrooiwet neergelegde nieuwheidsvereiste. Voor octrooiering moet naast het nieuwheidsvereiste evenwel ook nog worden voldaan aan het inventiviteitsvereiste, als bedoeld in artikel 2A van de Rijksoctrooiwet. En dat betekent dat de rechter die zich een oordeel moet vormen over de vraag of een octrooi terecht is verleend niet alleen acht moet slaan op de vraag of de uitvinding gezien de bekende stand der techniek nieuw is, maar óók moet bezien in hoeverre er ten opzichte van de voorpublikatie waartegen de uitvinding is afgebakend, sprake is van een uitvinding van dusdanige aard dat de toepassing van de in het

16 oktober 1996

octrooi neergelegde nieuwe maatregelen in combinatie met de uit de voorpublikatie bekende maatregelen voor de gemiddelde vakman voor de hand lag (het inventiviteitsvereiste). Hieruit volgt dan nogmaals dat de rechter niet alleen acht moet slaan op de in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen, maar op het samenstel van alle maatregelen die in de gehele conclusie (d.w.z. in kenmerk èn aanhef) worden vermeld. Alleen dan kan immers worden beoordeeld in hoeverre (bijvoorbeeld) aan het inventiviteitsvereiste is voldaan. 9. Onder paragraaf 7 overweegt het Hof: "Deze uitgangsstelling van Spiro (waarop haar grieven I-V zijn geënt) gaat er in de eerste plaats aan voorbij dat ingevolge de Nederlandse verleningspraktijk, de conclusie van het Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, van verschillende standen der techniek is afgebakend. Anders gezegd: nu Spiro niet (mede) voorstelt de beschrijving van haar octrooischrift in dier voege te wijzigen dat er tevens een deugdelijke afbakening van de beide Duitse Gebrauchsmuster wordt gesproken, zal geen vakman bij lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie op de gedachte komen dat hij met een combinatie-uitvinding te maken heeft, waarvan een van de, de combinatievormende elementen bestaat uit de, door de beide "Gebrauchsmuster" bekende schroefveerconstructie met instelbare veerkracht." 9.1 Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd. Het Hof miskent in de eerste plaats dat het in de Nederlandse octrooipraktijk juist vereist is dat de in de conclusie van het octrooischrift beschreven uitvinding in de aanhef van de conclusie slechts van één enkele voorpublikatie wordt afgebakend. Zie in dit opzicht de uitspraak van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad d.d. 24 september 1954 (BIE 1955, nr. 14): "Voor een nauwkeurige afbakening van het nieuwe ten opzichte van het bekende, mag de aanhef van de conclusie ener octrooiaanvrage slechts datgene vermelden wat uit één en dezelfde publikatie bekend is". Zie in dit opzicht tenslotte nog hetgeen wordt vermeld op de bladzijden 1-9, 4-9 en 4-10 van de "Leidraad behandeling octrooiaanvragen" voor octrooigemachtigden. Bovendien overweegt het Hof ten onrechte dat uit de (gewijzigde) beschrijving van het octrooischrift zou moeten blijken dat er (in het gewijzigde octrooi) sprake is van een combinatie-uitvinding. Een dergelijke wijziging zou dan moeten bestaan in een deugdelijke afbakening van het Amerikaans octrooischrift, maar ook in een deugdelijke afbakening van de Duitse "Gebrauchsmuster", aangezien de gemiddelde vakman anders bij lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de (aangevulde) conclusie niet op de gedachte zou komen met een combinatie-uitvinding van doen te hebben. Met deze overweging lijkt het Hof ervan uit te gaan dat in geval van een gedeeltelijke nietigverklaring een nieuw (gewijzigd en aangevuld) octrooischrift wordt uitgegeven. Een dergelijke aanname is onjuist. Van de eindbeslissing kan slechts aantekening in de openbare registers van de Octrooiraad worden gedaan. Zie in dit opzicht artikel 51 lid 9 van de Rijksoctrooiwet. Verder lijkt het Hof met zijn overweging aan te geven dat de inleiding tot de beschrijving bij de conclusies in het Spiro Octrooi in de thans aangevulde vorm wezenlijk anders zou zijn geformuleerd, indien de "Gebrauchsmuster" tijdens de verleningsprocedure bij de Octrooiraad waren genoemd. Ook dit is niet juist. De inleiding zou ten aanzien van de probleemstelling en het beoogde doel van de uitvinding alsmede het verkregen effect niet anders komen te luiden dan thans het geval is. De "Gebrauchsmuster" zouden slechts als aanvullende stand der techniek zijn besproken tezamen met Amerikaans octrooischrift 3 077 206. Een gecombineerde bespreking van twee voorpublikaties, zoals door het Hof voorgestaan, is in de Nederlandse octrooiverleningspraktijk onbekend, en wordt zelfs door de Octrooiraad niet toelaatbaar geacht. Zie de eerder aangehaalde uitspraak van de Afdelingen van Beroep van de

16 oktober 1996


Octrooiraad. Tenslotte verliest het Hof nog uit het oog dat een "combinatie-uitvinding" bepaald niet uitzonderlijk is. Combinatie-uitvindingen komen zeer vaak voor en in het verlengde hiervan wordt tijdens verleningsprocedures van octrooien regelmatig gediscussieerd over de vraag of al dan niet van een combinatie-effect sprake is. Een dergelijke discussie is slechts terug te vinden in het verleningsdossier en niet in het octrooischrift zelve. 10. Onder paragraaf 8 overweegt het Hof: "De reden dat Spiro niet tevens heeft voorgesteld de beschrijving van haar octrooischrift aan te passen in dier voege dat daaruit tevens van een deugdelijke afbakening van de beide Gebrauchsmuster blijkt, is kennelijk om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite zou blijken te zijn een ander octrooi dan haar is verleend. Anders gezegd: Spiro schenkt geen klare wijn, en om die reden moet zij thans gehouden worden aan het gegeven dat zij alléén voorstelt de conclusie vóór de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de hiervoor onder 6 geciteerde woorden. Dit gegeven in aanmerking genomen, bereikt, zo meent het Hof, Spiro met de voorgestelde aanvulling van de conclusie op zijn best dat het portret, waarvan in de conclusie wordt uitgegaan niet meer is een bepaalde ontluchtingsafsluiter, maar een ontluchtingsafsluitermet-een-los-opgehangen-vlotter, en dat Spiro (in verband daarmee) met (meer of minder) recht kan betogen dat haar gewijzigd octrooi, in het licht van de beide "Gebrauchsmuster", niet reeds nietig is, omdat het haar octrooi aan nieuwheid ontbreekt." 10.1 Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans niet naar de aard der wet gemotiveerd. Het Hof miskent dat de deugdelijke afbakening van de uitvinding "Gebrauchsmuster" in het wijzigingsvoorstel van Spiro is opgenomen op een plaats waar dat moet worden opgenomen, namelijk in de conclusie. De opvatting van het Hof dat met een wijziging van de beschrijving in het octrooischrift een "ander" octrooi zou worden verkregen, is onjuist en valt terug te leiden tot de onjuiste opvatting inzake de wijze waarop een uitvinding moet worden afgebakend van de bekende stand der techniek en de onjuiste opvatting dat de uitvinding slechts in maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie zou zijn belichaamd. 11. Ten onrechte overweegt het Hof onder paragraaf 10 van het arrest a quo: "a) Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie zal de vakman niet anders leren dan hetgeen het Hof, hierboven onder 4, b) -e), omtrent het octrooi, zoals verleend, heeft overwogen. Dat betekent derhalve, in het bijzonder, dat ook met inachtneming van de aangevulde conclusie blijft gelden dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi zou zijn verleend, geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooien van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is". b) De omstandigheid dat de uitvinding blijkens de beschrijving alleen van de Flair is afgebakend, brengt mee dat de eigenlijke uitvinding (ook bij de aangevulde conclusie) moet worden gezocht in de maatregelen opgenomen in de conclusie na de woorden "met het kenmerk". c) Uit de omstandigheid dat de beschrijving de probleemstelling en de beoogde oplossing beperkt tot de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het voeistofniveau stijgt, zal de vakman afleiden dat Spiro met het oog op mogelijke inbreuken van derden beter zou hebben gedaan in de conclusie de woorden weg te laten, waarmee Spiro de conclusie thans wil aanvullen, aangezien het octrooi dan voor zijn potentiële actieradius tegenover derden tot uitgangspunt zou nemen een ontluchtingsafsluiter "tout court" (en niet slechts in een - beperkte - ontluchtingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter)." 11.1 Ook deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd.

343

Het Hof miskent hier wederom dat voor de verkrijging van het met de uitvinding beoogde doel de in de aanhef van de conclusie vermelde maatregelen evenzeer van belang zijn als de maatregelen vermeld in het kenmerk van de conclusie. Zo dit anders zou zijn, dan zouden die maatregelen onnodige beperkingen betreffen en derhalve nooit hoeven te worden vermeld. Deze misvatting komt met name tot uitdrukking in paragraaf 10 sub b van het Hof waarin wederom in strijd met het recht op onbegrijpelijke wijze wordt aangevoerd dat de uitvinding uitsluitend in het kenmerk van de conclusie valt te lezen. Deze misvatting komt ook tot uitdrukking in hetgeen het Hof overweegt in paragraaf 10 sub c. De aanvulling van de conclusie is nu juist voorgesteld omdat die maatregel noodzakelijk is voor het verkrijgen van het met de uitvinding beoogde doel. Immers, het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing behelst, is het lekken van de constructie beschreven in de Flair. De oplossing wordt gevormd door de maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie. Deze maatregelen zijn op zichzelf bekend uit de Duitse gebruiksmodellen, die echter op zichzelf niet het met de uitvinding beoogde doel verwezenlijken, nu deze eveneens lekken, zij het om andere redenen dan de redenen waarom de in de Flair beschreven constructie lekt. Door nu de specifieke combinatie van maatregelen te kiezen en te omschrijven als neergelegd in de aangevulde conclusie van het Spiro Octrooi wordt het met de uitvinding beoogde doel (een lekvrije constructie) bereikt. Onder deze omstandigheden gaat het niet aan om, zoals het Hof voorstelt, de aanvulling maar weer weg te laten. Dan zou de conclusie immers een constructie beschrijven die lekt. Hieruit volgt nogmaals dat de redenering van het Hof, waarin de uitvinding uitsluitend is belichaamd in de maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie, rechtens onjuist is. 12. Het Hof overweegt onder paragraaf 11: "In het licht van het zojuist overwogene zal de vakman die kennis neemt van de beide Duitse "Gebrauchsmuster", bevinden dat de materie na de woorden "met het kenmerk" bekend is uit die beide Gebrauchsmuster en hij zal daaruit - in het licht van het zojuist overwogene - de conclusie trekken, dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit ontbeert." 12.1 In het gehele arrest en met name in de hierbedoelde overweging haalt het Hof het in artikel 2 van de Rijksoctrooiwet vermelde nieuwheidsvereiste en het in artikel 2A van de Rijksoctrooiwet vermelde inventiviteitsvereiste door elkaar. In dit opzicht heeft het Hof het recht onjuist toegepast en is ook deze overweging in strijd met het recht. In feite overweegt het Hof onder paragraaf 11 van het arrest dat de maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie (die nieuw zijn ten opzichte van de afbakeningspublikatie) niet meer nieuw zijn gezien hetgeen bekend is uit een andere voorpublikatie, en geeft het Hof in feite aan dat de in de conclusie voorgestelde constructie niet meer inventief kan zijn. Deze redenering is onjuist, althans in strijd met artikel 2A van de Rijksoctrooiwet. Immers, de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd (en dat is het samenstel van alle maatregelen van de conclusie en niet alleen het kenmerk) is niet inventief als het gezien de stand der techniek voor een deskundige voor de hand lag. Als derhalve (zoals in het onderhavige geval) een conclusie luidt "A, met het kenmerk dat B, waarbij A bekend is uit publikatie X en B uit publikatie Y", dan dient overeenkomstig het bepaalde in artikel 2A van de Rijksoctrooiwet bezien te worden of de combinatie van A en B voor een deskundige gezien het bekende uit X en Y voor de hand lag. Het gaat in dit verband niet aan, zoals het Hof redeneert, aan te geven dat niet aan het inventiviteitsvereiste zou zijn voldaan, omdat hetgeen in het kenmerk van de conclusie wordt vermeld (B) uit de voorpublikatie Y bekend zou zijn en dat "derhalve" de combinatie van A en B inventiviteit zou ontberen. In deze overweging speelt het Hof wederom de misvatting parten dat de uitvinding slechts in het kenmerk van de conclusie is belichaamd en dat daarbij verder geen acht behoeft te worden geslagen op de aanhef van de conclusie. Aldus heeft het Hof miskend dat in het octrooischrift, in het bijzonder in de gehele conclusie (derhalve in kenmerk en aanhef) een combinatie-uitvinding is belichaamd en dat de combinatie van de Flair en de Duitse "Gebrauchsmus-

344


ter", zoals neergelegd in de aangevulde conclusie, tot een nietlekkende constructie leidt en in die zin sprake is van een combinatie-effect of "pluseffect" (te weten: lekken plus lekken leidt tot niet-lekken). 13. Het Hof overweegt onder paragraaf 12: "Op het voorgaande stuiten de in de grieven I-V ontwikkelde stellingen alle af, aangezien zij steeds (ten onrechte) tot uitgangspunt nemen dat het octrooi met de voorgestelde wijziging een z.g. combinatie-uitvinding zou worden. De grieven falen dan ook, en de Rechtbank heeft het Nederlands octrooi no. 156 225 terecht nietig verklaard. Aldus faalt ook grief VI en heeft de Rechtbank de vorderingen van Spiro in reconventie terecht afgewezen." 13.1 Hetgeen hiervoor is overwogen, naar aanleiding van de onjuiste toepassing van met name het bepaalde in artikel 2A van de Rijksoctrooiwet en ten aanzien van de omstandigheid de in het octrooi beschermde uitvinding moet worden gelezen in de gehele conclusie, en niet uitsluitend in het kenmerk van de conclusie, alsmede ten aanzien van de in de aangevulde conclusie neergelegde combinatie-uitvinding, verzoekt Spiro de Hoge Raad als hier herhaald en ingelast te beschouwen. f) Conclusie van de Advocaat-Generaal, mr. L. Strikwerda, 15 december 1995. 10. In grote lijnen is het arrest van het Hof als volgt opgebouwd. 11. Allereerst stelt het Hof vast dat de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend uitsluitend is afgebakend van de Flair (r.o. 4 sub b), en dat het uitgangspunt van de Flair een vrije vlotterophanging is waardoor de afsluiting niet wordt verstoord door een verdere stijging van het vloeistofniveau (r.o. 4 sub c). Voorts stelt het Hof vast dat blijkens de in de beschrijving gegeven probleemstelling de uitvinding van Spiro uitgaat van een als gevolg van een laag vloeistofniveau geopende afsluiter en dat het doel van de uitvinding is om bij stijging van het vloeistofniveau een sluitbeweging van het kleporgaan mogelijk te maken die in een feilloze afsluiting resulteert (r.o. 4 sub d). Het Hof stelt vast dat de uitvinding van Spiro dus niet betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is (r.o. 4 sub d). 12. Nadat het Hof heeft geconstateerd dat Spiro zich heeft neergelegd bij het oordeel van de Octrooiraad dat de uitvinding, gezien de Duitse Gebrauchsmuster waarin een identieke schroefveerconstructie is beschreven, niet nieuw is (r.o. 5), richt het Hof zijn aandacht op het standpunt van Spiro dat haar octrooi, na de bedoelde aanvulling van de octrooiconclusie, in stand kan blijven, omdat deze aanvulling zou leiden tot een beperking van de conclusie en tegelijkertijd zou meebrengen dat het aldus beperkte octrooi voorziet in een zgn. combinatieuitvinding (r.o. 6). 13. Het Hof verwerpt dit standpunt op verschillende gronden (r.o. 7 t/m 12). Voorop stelt het Hof dat de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving wordt aangegeven van welke verschillende standen der techniek de uitvinding is afgebakend. Daarvan is hier geen sprake, aangezien Spiro niet voorstelt de beschrijving te wijzigen in die zin dat daarin een afbakening van de Duitse Gebrauchsmuster wordt aangegeven (r.o. 7). Spiro laat dit kennelijk na, zo overweegt het Hof, om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite een ander octrooi is dan het aan haar verleende. Spiro schenkt volgens het Hof dus geen klare wijn en daarom kan slechts worden uitgegaan van de voorgestelde wijziging van de conclusie. Daarmee bereikt Spiro echter hooguit dat het octrooi niet reeds nietig is wegens gebrek aan nieuwheid (r.o. 8). Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie zal de vakman immers niet anders leren dan dat de uitvinding slechts betrekking heeft op de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het vloeistofniveau stijgt, doch niet betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooien van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is (r.o. 10). De

16 oktober 1996

vakman zal bevinden dat de materie bekend is uit de Duitse Gebrauchsmuster en zal de conclusie trekken dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit mist, aldus het Hof (r.o. 11). 14. Spiro is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met twee, telkens uit verscheidene onderdelen opgebouwde middelen, die door Flamco zijn bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep. 15. Middel I klaagt onder 4.1 dat het Hof heeft miskend dat bij de beoordeling van de vraag of een octrooi al dan niet terecht is verleend, uitsluitend als maatstaf mag gelden of een nieuw voortbrengsel is uitgevonden en of de uitvinding inventief is, en dat niet ter zake doet, in ieder geval niet (alleen) bepalend is, hoe in het octrooischrift een afbakening van de uitvinding is geformuleerd. 16. De klacht mist feitelijke grondslag. Het Hof heeft aan de hand van de door het middel aanbevolen criteria onderzocht of het octrooi in stand kan blijven. Ten aanzien van het octrooischrift in zijn oorspronkelijke redactie heeft het Hof vastgesteld dat dit niet voldoet aan het nieuwheidscriterium (r.o. 5), en ten aanzien van het octrooischrift in de gewijzigde vorm heeft het Hof geoordeeld dat het (mogelijk) niet reeds nietig is wegens gebrek aan nieuwheid (r.o. 8), maar (in ieder geval) wel wegens gebrek aan inventiviteit (r.o. 11). Overigens kan de opvatting waarop de klacht kennelijk berust, namelijk dat de afbakening van de uitvinding ten opzichte van de stand der techniek niet van belang is bij de beoordeling van de vraag of de uitvinding voldoet aan het nieuwheids- en inventitiveitscriterium, niet als juist worden aanvaard. De afbakening van de uitvinding ten opzichte van de stand der techniek vormt een noodzakelijk element bij de beoordeling van de vraag of de uitvinding aan het nieuwheidsvereiste voldoet en - in verbinding met de in het octrooischrift geformuleerde probleemstelling en probleemoplossing - of de uitvinding aan het inventiviteitsvereiste voldoet. Zowel art. 2 (nieuwheidsvereiste) als art. 2A (inventiviteitsvereiste) van de Rijksoctrooiwet refereren uitdrukkelijk aan de stand van de techniek. 17. De motiveringsklacht onder 4.2 gaat mank aan hetzelfde gebrek aan feitelijke grondslag als de onder 4.1 geformuleerde rechtsklacht en zal eveneens moeten falen. 18. De onder 4.3 geformuleerde motiveringsklacht komt erop neer dat het Hof heeft nagelaten te onderzoeken of het octrooi, na de door Spiro voorgestelde aanvulling, al dan niet een nieuw voortbrengsel zou betreffen. 19. Ook deze klacht zal niet kunnen slagen. In de eerste plaats niet wegens gebrek aan belang. Het Hof heeft immers geoordeeld dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling in ieder geval inventiviteit ontbeert, zodat niet van belang is of het octrooi wel aan het nieuwheidsvereiste voldoet. En in de tweede plaats niet wegens gebrek aan feitelijke grondslag, aangezien het Hof blijkens r.o. 8 kennelijk aanvaardt dat het gewijzigd octrooi niet reeds nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. 20. De klacht onder 4.4 bouwt voort op de klacht onder 4.3 en zal het lot daarvan moeten delen. Overigens miskent de klacht, voor zover zij strekt ten betoge dat de Duitse Gebrauchsmuster geen betrekking hadden op een inrichting die de basis vormde voor het aan Spiro verleende octrooi en dat Spiro dit door de toevoeging in de conclusie duidelijk wilde maken, dat het Hof - onbestreden in cassatie - tot uitgangspunt heeft genomen dat de Gebrauchsmuster op de voorrangsdatum deel uitmaakten van de stand der techniek en dat het Hof derhalve bij de vraag of de uitvinding van Spiro als nieuw kan worden beschouwd met de Duitse publicaties rekening had te houden. 21. Onder 4.5 behelst het middel een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel van het Hof dat het Spiro-octrooi uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens de Flair. 22. De rechtsklacht bouwt voort op de eerdere middelenonderdelen en zal het lot daarvan moeten delen. 23. De motiveringsklacht berust op de stelling dat er een verschil bestaat tussen afbakening van de afsluiter volgens het Amerikaanse octrooischrift en afbakening van een afsluiter van de soort zoals bekend uit het Amerikaanse octrooischrift. Wat het verschil is en waarom dit verschil met het oog op de door het Hof te beantwoorden inventiviteitsvraag van belang

16 oktober 1996


is, is mij niet duidelijk geworden en wordt door het middel ook niet aangegeven. De klacht acht ik daarom niet aannemelijk. 24. De slotsom is dat middel I tevergeefs is voorgesteld. 25. Middel II opent onder 5.2 met een motiveringsklacht tegen het oordeel van het Hof, in r.o. 4 sub b, dat de uitvinding van Spiro uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift. 26. De klacht berust op de veronderstelling dat het Hof met dit oordeel tot uitdrukking heeft willen brengen dat Spiro welbewust ervan zou hebben afgezien haar uitvinding tevens af te bakenen van andere voorpublicaties. Deze veronderstelling vindt geen steun in de bestreden uitspraak, het Hof constateert slechts dat de uitvinding van Spiro in de oorspronkelijke redactie van het octrooischrift uitsluitend is afgebakend van de Flair - en dus niet tevens van de Duitse Gebrauchsmuster -, maar laat zich niet uit over de vraag of Spiro welbewust heeft afgezien van een afbakening ten opzichte van de Gebrauchsmuster. 27. Onder 6 klaagt het middel over r.o. 4 sub c, de rechtsoverweging waarin het Hof vaststelt dat het uitgangspunt van de Flair een vrije ophanging van de vlotter is. Volgens het middel is onbegrijpelijk waarom het Hof hier spreekt van "uitgangspunt", nu dit aspect tijdens de verleningsprocedure niet aan de orde is geweest en evenmin in het octrooischrift wordt beschreven. 28. De klacht is m.i. ongegrond. De vaststelling in r.o. 4 sub c moet worden gelezen in samenhang met de vaststelling in r.o. 4 sub d. Duidelijk is dan dat het Hof met de vaststelling dat een vrije ophanging van de vlotter uitgangspunt van de Flair is slechts heeft willen aangeven dat het probleem waarvoor de Flair een oplossing beoogt te bieden niet de fase betreft waarin de afsluiter reeds gesloten is en het vloeistofniveau verder stijgt, maar de fase waarin de afsluiter geopend is. Anders dan de klacht aanneemt, heeft het Hof derhalve niet miskend dat de uitvinding van Spiro tot uitgangspunt neemt dat de Flair een lekkende constructie behelst. 29. De klacht onder 7 betreft r.o. 4 sub d. Het Hof wordt verweten te hebben miskend dat een octrooi niet slechts wordt verleend voor uitsluitend de in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregel, maar voor het samenstel van maatregelen als neergelegd in de aanhef èn het kenmerk van de conclusie. 30. Bij de beoordeling van de klacht is het goed in herinnering te roepen dat het Hof de vraag had te beoordelen of de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend, gelet op de Duitse Gebrauchsmuster, aan het inventiviteiscriterium voldoet. Daartoe diende het Hof allereerst door middel van uitlegging vast te stellen wat de inhoud van het aan Spiro verleende octrooi is. Bij zijn uitleg heeft het Hof gebruik gemaakt van de gangbare methode volgens welke aan de hand van het octrooischrift wordt nagegaan welk probleem de uitvinding beoogt op te lossen en op welk inzicht de door de uitvinding geboden oplossing berust. Met toepassing van deze methode heeft het Hof aan de hand van de beschrijving vastgesteld dat de uitvinding van Spiro betrekking heeft op de afsluiting in de fase waarin de geopende afsluiter door stijging van het vloeistofniveau wordt gesloten. Vervolgens heeft het Hof, eveneens aan de hand van de beschrijving, onderzocht welke oplossing door middel van welk inzicht door de uitvinding voor dat probleem wordt gegeven. Het Hof constateert dan dat de oplossing bestaat in de toepassing van de schroefveerconstructie. Uit dit een en ander volgt dat de klacht feitelijke grondslag mist. Het Hof heeft zich bij het vaststellen van de inhoud van de geoctrooieerde uitvinding niet enkel laten leiden door het kenmerk, maar heeft op basis van de beschrijving èn het kenmerk vastgesteld dat de in het kenmerk genoemde maatregel de inhoud van de uitvinding uitmaakt. Het Hof heeft bij zijn uitleg van de geoctrooieerde uitvinding derhalve de door het middel aanbevolen maatstaf toegepast. 31. Onder 8 worden de onder 7 geformuleerde klachten herhaald, maar dan toegespitst op r.o. 4 sub e. Op de reeds uiteengezette gronden falen de klachten. 32. R.o. 7 van het bestreden arrest wordt vanuit verschillende invalshoeken onder vuur genomen door het onder 9 opgenomen middelonderdeel. In die rechtsoverweging opent het Hof zijn onderzoek naar de stelling van Spiro, dat het octrooi

345

met de voorgestelde aanvulling voorziet in een combinatieuitvinding, met de overweging dat ingevolge de Nederlandse verleningspraktijk de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding van verschillende standen der techniek is afgebakend. 33. In de eerste plaats wordt geklaagd dat het Hof miskent dat in de Nederlandse octrooipraktijk juist vereist is dat de in de conclusie van het octrooischrift beschreven uitvinding in de aanhef van de conclusie slechts van één enkele voorpublicatie wordt afgebakend. 34. De klacht berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Het Hof heeft niet overwogen dat de afbakeningvan de verschillende standen dertechniekmoetworden opgenomen in de aanhef van de conclusie, maar in de beschrijving. 35. Voorts wordt de klacht opgeworpen dat het Hof kennelijk, maar ten onrechte heeft aangenomen dat bij gedeeltelijke nietigverklaring een nieuw octrooischrift wordt uitgegeven. 36. Al aangenomen dat de klacht feitelijke grondslag heeft, moet zij falen wegens gebrek aan belang, nu uit het bestreden arrest niet blijkt dat het Hof in verband met dit punt een gedeeltelijke nietigverklaring heeft verworpen. 37. De in de laatste alinea onder 9 aangevoerde stelling dat het Hof ten onrechte heeft aangenomen dat de beschrijving wezenlijk anders zou zijn geformuleerd, indien de Gebrauchsmuster tijdens de verleningsprocedure waren genoemd, strandt op gebrek aan feitelijke grondslag. Ook voor de stelling dat het Hof uit het oog zou hebben verloren dat combinatieuitvindingen niet uitzonderlijk zijn, biedt 's-Hofs arrest geen aanknopingspunt. Bovendien wordt niet duidelijk welk belang Spiro bij deze stelling heeft. 38. Onder 10 bestrijdt het middel r.o. 8 met dezelfde stellingen als waarop de klachten onder 9 zijn gestoeld. Waar deze stellingen niet aannemelijk zijn, falen de onder 10 geformuleerde klachten. 39. Hetzelfde geldt voor de onder 11 tegen r.o. 10 aangevoerde klachten. Bovendien verliest dit middelonderdeel uit het oog dat in het licht van de uitleg welke het Hof aan het aan Spiro verleende octrooi heeft gegeven, niet van belang is dat de andere uit de Gebrauchsmuster bekende maatregel (de vaste vlotterophanging) tot lekkage kan leiden in de fase waarin de afsluiter reeds is gesloten, aangezien de uitvinding van Spiro op deze fase niet betrekking heeft. 40. Onder 12 klaagt het middel over de in r.o. 11 verwoorde conclusie van het Hof, dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit ontbeert. Het Hof zou het nieuwheidsvereiste van art. 2 Rijksoctrooiwet en het inventiviteitsvereiste van art. 2A Rijksoctrooiwet door elkaar hebben gehaald. 41. De klacht mist naar mijn oordeel feitelijke grondslag. De vraag of het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling aan het nieuwheidsvereiste voldoet, heeft het Hof in r.o. 8 aan de orde gesteld. Vervolgens heeft het Hof in r.o. 10 en 11 onderzocht of aan het inventiviteitsvereiste is voldaan. Het Hof heeft de twee vereisten dus onderscheiden. Voor zover het middelenonderdeel (voorts) wil betogen dat het Hof de inventiviteitsvraag heeft beslist op basis van criteria die slechts van belang zijn voor de vraag of aan het nieuwheidsvereiste is voldaan, berust het op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Gezien de door het Hof in het slot van r.o. 8 gekozen formulering, heeft het Hof in r.o. 10 en 11 kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat, al aangenomen dat aan het nieuwheidsvereiste is voldaan, toepassing van de uit de Duitse Gebrauchsmuster bekende schroefveerconstructie in het licht van de probleemstelling voor de vakman zozeer voor de hand ligt, dat in ieder geval niet aan het inventiviteitsvereiste is voldaan. 42. De onder 13 geformuleerde klacht mist zelfstandige betekenis. 43. Ook middel II is, zo volgt, tevergeefs voorgesteld. 44. Aangezien de aangevoerde klachten naar mijn oordeel niet tot cassatie kunnen leiden en niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, strekt de conclusie tot verwerping van het beroep met toepassing van art. 101a RO.

346


g) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van de middelen 3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. (i) Spiro is houdster van het Nederlands octrooi no. 156.225. De voorrangsdatum is 9 december 1972. Het octrooi betreft een ontluchtingsafsluiter. Flamco heeft in deze zaak de nietigverklaring van dit octrooi gevorderd. (ii) De uitvinding waarvoor het octrooi is verleend, is in het octrooischrift uitsluitend afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586 032, hierna aan te duiden als: de Flair. De Flair maakt gebruik van een vrij opgehangen vlotter, zodat de afsluiting niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau. (iii) De uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend, bestaat, kort gezegd, in het met betrekking tot de afsluiting toepassen van een schroefveer, die naar alle kanten kan uitbuigen en die tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht. (iv) Voor 9 december 1972 waren eveneens gepubliceerd de Duitse "Gebrauchsmuster" nos. 7 136 706 en 7 145 993. Ten opzichte van deze Gebrauchsmuster - waarin ontluchtingsafsluiters zijn beschreven met identieke schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openingsen sluitbeweging van de klep - is de uitvinding van Spiro, zoals geoctrooieerd, niet nieuw. (v) Spiro heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat haar octrooi niet op die grond nietig behoeft te worden verklaard, maar gewijzigd in stand kan blijven, namelijk door de tekst van de conclusie van het octrooischrift dadelijk voorafgaande aan de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de woorden: "waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij het verder omhoogbewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt". (vi) Deze aanvulling leidt naar de stellingen van Spiro tot een beperking van de conclusie en brengt tevens mee dat het aldus beperkte octrooi voorziet in een z.g. combinatieuitvinding van enerzijds de Duitse Gebrauchsmuster en anderzijds de vlotterconstructie van de Flair. Een en ander is door Flamco bestreden. 3.2 Evenals de Rechtbank heeft het Hof het standpunt van Spiro verworpen. Daartegen richt het middel een reeks klachten. 3.3 Voorop moet worden gesteld dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW, en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nietig kan worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelede vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi

16 oktober 1996

beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. 3.4 De door het Hof gevolgde gedachtengang, gelezen tegen deze achtergrond, komt neer op het volgende. Het Hof heeft eerst in zijn rov. 4 onder b, den e een uitleg gegeven van het octrooi van Spiro, zoals dit haar is verleend. Het heeft de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend, daarbij aldus opgevat dat die uitvinding geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooien van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is. Ook heeft het Hof geoordeeld dat de maatregelen waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie van het octrooischrift uitsluitend zijn opgenomen in hetgeen volgt na de woorden "met het kenmerk". Vervolgens heeft het Hof in rov. .7 e.v. onderzocht wat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift zou opmaken, als men dit leest met de door Spiro voorgestelde aanvulling. Daarbij is het Hof tot de slotsom gekomen dat deze vakman niet op de gedachte zal komen dat hij met een combinatie uitvinding te maken heeft, waarvan één van de elementen bestaat uit de schroefveerconstructie met instelbare veerkracht, bekend door de beide Gebrauchsmuster. Het Hof heeft daarbij beslissend geacht dat de uitvinding van Spiro in het octrooischrift uitsluitend van de Flair en niet ook van de Gebrauchsmuster is afgebakend. Daaraan heeft het Hof toegevoegd dat Spiro "geen klare wijn" schenkt, nu zij kennelijk een voldoende duidelijke aanvulling - die in de visie van het Hof niet beperkt kan blijven tot het gedeelte van het octrooischrift voor de woorden "met het kenmerk" maar ook de rest van het octrooischrift zou moeten betreffen - achterwege heeft gelaten om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste ingeperkte octrooi in feite een ander octrooi is geworden dan haar is verleend. Zulks heeft het Hof ertoe gebracht om Spiro te houden aan een strikte uitleg van de enkel aldus aangevulde conclusie van het octrooischrift. Daarvan uitgaande heeft het Hof geoordeeld dat (a) de voormelde aanvulling op zijn best tot gevolg kan hebben dat het octrooi van Spiro niet reeds nietig is op de grond dat de uitvinding in het licht van de beide Gebrauchsmuster niet nieuw is, maar dat (b) de gemiddelde vakman die kennis neemt van de Gebrauchsmuster en van hetgeen in het octrooischrift van Spiro na de woorden "met het kenmerk" is te lezen, er door die aanvulling niet van zal worden weerhouden de conclusie te trekken dat de uitvinding inventiviteit ontbeert. 3.5 In het licht van hetgeen hiervoor onder 3.3 is overwogen geeft de hiervoor samengevatte gedachtengang geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is zij niet onbegrijpelijk en behoefde zij, gezien het debat van partijen, geen nadere motivering. In beginsel stuiten beide middelen hierop af. Ter zake van de afzonderlijke klachten wordt nog op het volgende gewezen. 3.6 Middel I mist feitelijke grondslag voor zover het ervan uitgaat dat het Hof niet de in onderdeel 4.1 bedoelde maatstaven heeft gehanteerd. Onderdeel 5.2 van middel II mist eveneens feitelijke grondslag. Het Hof heeft niet geoordeeld dat van afbakening van andere voorpublicaties dan de Flair door Spiro welbewust is afgezien, doch slechts dat in het octrooischrift van Spiro niet een afbakening van andere voorpublicaties is te vinden, met name niet van de beide Gebrauchsmuster. Onderdeel 6 van dit middel, dat zich richt tegen hetgeen het Hof als "uitgangspunt" van de Flair heeft gezien, mist in zoverre feitelijke grondslag dat het aan het woord uitgangspunt" een andere betekenis toekent dan die waarin het Hof het heeft gebezigd en die erop neerkomt dat de Flair gebruik maakt van een vrij opgehangen vlotter, zodat de afsluiting niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau. Onderdeel 7 mist al evenzeer feitelijke grondslag, voor zover het aan het Hof de door het onderdeel fundamenteel onjuist genoemde benadering toeschrijft dat slechts octrooi zou zijn verleend voor uitsluitend de "in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen". Het Hof heeft blijkens het hiervoor onder 3.4 overwogene het octrooischrift in zijn geheel, met de door Spiro voorgestelde aanvulling, beoordeeld, doch

16 oktober 1996


niet de door Spiro voorgestane uitleg gevolgd, terwijl het Hof voor zijn eigen meer strikte uitleg betekenis heeft toegekend aan de plaatsing van die aanvulling vóór de woorden "met het kenmerk". Die beoordeling had zowel betrekking op de eis van nieuwheid als op die van inventiviteit. Voor zover onderdeel 8 zulks anders ziet, mist het eveneens feitelijke grondslag. Anders dan in onderdeel 9 wordt betoogd, heeft het Hof in zijn rov. 7 terecht tot uitgangspunt genomen dat bij een combinatie-uitvinding in het octrooischrift tot uiting dient te worden gebracht op welke uitvindingen de combinatie betrekking heeft, hetgeen neerkomt op een weergave van de stand van de techniek op het terrein van beide uitvindingen. Onderdeel 10 miskent dat het Hof in zijn rov. 9 in het midden heeft gelaten of het octrooi van Spiro door de voorgestelde aanvulling een ander octrooi zou worden. Onderdeel 11 mist feitelijke grondslag in het zelfde opzicht als onderdeel 7 zulks doet. Hetzelfde geldt voor onderdeel 12, dat bovendien feitelijke grondslag mist, voor zover het aan het Hof een van art. 2A ROW afwijkende maatstaf ter zake van het vereiste van inventiviteit toeschrijft. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Spiro in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Flamco begroot op ƒ 577,20 aan verschotten en ƒ 3.000,- voor salaris. Enz. 1 ) Wijziging van het octrooischrift in een nietigheidsprocedure. De gangbare opvatting is dat het in het kader van een gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi mogelijk is de inhoud van het octrooi(schrift) te wijzigen. De rechter zal het dan vaak nodig achten de conclusie(s) of zelfs de beschrijving opnieuw te formuleren. De HR geeft thans richtlijnen voor een dergelijke wijziging. In deze zaak bracht Flamco twee Gebrauchsmuster naar voren die voorbekendheid van de schroefveerconstructie van het octrooi van Spiro ten gevolge hadden. Daarop trachtte Spiro haar octrooi gedeeltelijk te redden door te beweren dat haar specifieke ophangconstructie een voordeel biedt in aanvulling op de toepassing van de schroefveerconstructie, te weten de perfecte afsluiting. Dit bleef dan als uitvindingsgedachte over, die echter niet inventief werd beoordeeld. Een koerswijziging is weliswaar mogelijk, zegt de HR, maar het oorspronkelijke octrooischrift en de daaruit voor de gemiddelde vakman in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum blijkende beschermingsomvang zijn bepalend voor de toelaatbaarheid van de wijziging. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de wijziging slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. Naar verwachting zal met het toenemen van een rechterlijke beoordeling van niet vooronderzochte octrooien het zich vaker voordoen dat het octrooi in het kader van een nietigheidsactie gewijzigd wordt. Het onderhavige arrest biedt daarbij een belangrijke richtlijn. Terecht oordeelde de rechtbank in casu dat voor het wijzigen van het octrooi niet nodig is dat de octrooihouder zulks vordert (in reconventie). De rechter zal de correcties die noodzakelijk zijn om een geldig octrooi over te houden in het vonnis vastleggen en het octrooi nietigverklaren voor zover het van de gewijzigde tekst afwijkt. Het is aan te bevelen dat de rechter daarbij de octrooihouder in het debat betrekt en het Bureau IE of het EOB om advies vraagt. Uit de Tensar-mat zaak (Hof Den Haag 28-91989, BIE1992, blz. 83) blijkt dat het Bureau IE (toen nog Octrooiraad) nieuwe conclusies voorstelt als het daar aanleiding toe vindt. Dat acht ik in het kader van de aan de orde zijnde verleningstechniek toe te juichen. Door de verwijzing in art. 51 lid 1 naar de artikelen

347

52-57 EOV is duidelijk dat een en ander ook geldt voor de voor Nederland geldende Europese octrooien. Ste. 2

) Partiële nietigheid. 1. Overweging 3.3. van het arrest van de Hoge Raad roept een aantal vragen op. Deze overweging gaat over een belangrijke kwestie: de mogelijkheden van partiële nietigverklaring. Partiële nietigheid schept problemen. De beschrijving, de tekeningen en de conclusies kunnen tengevolge van de partiële nietigheid wijziging behoeven. Door deze wijzigingen kunnen derden voor verrassingen komen te staan. De behoefte aan een goede afweging van de belangen van de octrooihouder en derden is groot. 2. Partiële nietigverklaring heeft, zo zegt de Hoge Raad in de eerste volzin, ingevolge artikel 5 1 , vijfde lid, Rijksoctrooiwet 1910 terugwerkende kracht. Hier past een nuancering. Artikel 51, vijfde lid, is pas in de Rijksoctrooiwet 1910 opgenomen bij Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316, in werking getreden op 1 december 1987 (KB 27 oktober 1987, Stb. 491). Artikel VI van deze wet bevat in het tweede lid een overgangsbepaling. Ten aanzien van een octrooi dat wordt nietig verklaard, doch dat is verleend vóór 1 december 1987, werkt volgens deze overgangsbepaling de nietigheid terug tot 1 december 1987. De onderhavige zaak betreft een octrooi dat op 18 juli 1978 is verleend. Partiële nietigverklaring zou dus pas vanaf 1 december 1987 effect hebben; vóór dat tijdstip wordt het octrooi volledig geldig geacht. 3. De Hoge Raad maakt in de algemeen gestelde overweging 3.3 geen onderscheid tussen hetgeen rechtens is ten aanzien van octrooien die verleend zijn vóór 1 december 1987 en hetgeen geldt voor daarna verleende octrooien. Het lijkt erop dat de regels die het college f o r m u leert voor de mogelijkheden van partiële nietigheid, zouden moeten gelden voor alle octrooien, ongeacht het tijdstip waarop zij zijn verleend. Toch is er verschil tussen het juridisch regime dat octrooien van vóór 1 december 1987 beheerst en het regime geldend door octrooien van na die datum. 4. Eerst een enkel woord over het regime ten aanzien van octrooien van vóór 1 december 1987. Dat wijzigingen en aanvullingen vóór de octrooiverlening mogelijk zijn, blijkt uit artikel 23, tweede lid, Rijksoctrooiwet 1910. De wet bevat echter geen regels over de grenzen waarbinnen de wijzigingen dienen te blijven. In een arrest van 1946 heeft de Hoge Raad overwogen dat uit het systeem van de wet voortvloeit dat een octrooi niet mag worden verleend voor een wezenlijk ruimere of andere uitvinding dan vervat is in de aanvrage (HR 17 oktober 1946, NJ1947,33). Volgens vaste jurisprudentie van de Octrooiraad (Afdeling van Beroep, 16 december 1983, BIE 1984, p. 244; Afdeling van Beroep, 19 juli 1985, BIE 1987, p. 76) is de ingediende aanvrage bepalend voor de omvang van de te verlenen uitsluitende rechten. Wijzigingen van de aanvrage moeten gedekt zijn door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. Uitbreiding van de uitvinding is in beginsel niet toegestaan. Een voorbeeld van een wel toegestane uitbreiding is te vinden in de beslissing van de Afdeling van Beroep van 28 oktober 1974 (S/E 1975, p. 26). Blijkens deze beslissing aanvaardde de Afdeling dat in de beschrijving van de aanvrage alsnog wordt vermeld, dat de uitvinding mede van toepassing is op de transmissie van lichtgolven, afkomstig van de na de voorrangsdatum van de aanvrage bekend geworden laserbronnen. Kritische kanttekeningen bij deze praktijk plaatste W. Neervoort, IIC1989,320. Over de mogelijkheden van wijzigingen na de octrooiverlening bevat de wet niets. De nietigheidsgronden vermeld in artikel 51, eerste lid, aanhef en ondereen d Rijksoctrooiwet 1910 zijn pas per 1 december 1987 in de wet opgenomen. Zij zijn ingevolge de overgangsbepaling in

348


artikel VI, eerste lid, van de Rijkswet van 29 mei 1987, slechts van toepassing op octrooien die na 1 december 1987 zijn verleend. Voor recente jurisprudentie waarin de kwestie van de grenzen van de wijzigingen aan de orde is gesteld, wijs ik op het vonnis van de rechtbank in deze zaak van 16 juni 1993. In overweging 4.6. is te lezen dat de rechtbank een aanvulling na de verlening toelaatbaar acht 'mits daardoor hetgeen het octrooi beschermt slechts in omvang wordt beperkt maar niet wordt veranderd.' 5. Vervolgens aandacht voor het Europees Octrooiverdrag (EOV). Dit verdrag kent zowel voor wijzigingen vóór als voor wijzigingen na de verlening van het octrooi expliciete bepalingen. Artikel 123, tweede lid, EOV houdt in dat een aanvrage of octrooi niet zodanig kan worden gewijzigd dat het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvrage. Lid 3 bepaalt dat tijdens de oppositieprocedure de conclusies niet zodanig kunnen worden gewijzigd dat de beschermingsomvang wordt uitgebreid. De sancties zijn te vinden in artikel 100, aanhef en onder c, en in artikel 138, eerste lid, aanhef en onder c en d, EOV. Uit de laatste bepaling is af te leiden dat uitbreiding van de beschermingsomvang te allen tijde ongeoorloofd is. 6. Tenslotte de situatie met betrekking tot octrooien die na 1 december 1987 zijn verleend en waarvoor de Rijksoctrooiwet 1995 niet van toepassing is. Zoals gezegd kent de Rijksoctrooiwet 1910 sedert 1 december 1987 in artikel 51, eerste lid, aanhef en onder c en d een tweetal nieuwe nietigheidsgronden. Deze zijn afkomstig uit en stemmen overeen met artikel 138, eerste lid, aanhef en onder c en d EOV. Uit de nietigheidsgronden laat zich afleiden dat vanaf 1 december 1987 wijziging van een aanvrage of octrooi niet mogelijk is als daardoor het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvrage, en dat na de octrooiverlening de beschermingsomvang niet mag worden uitgebreid. Vergelijk voor de Rijksoctrooiwet 1995 artikel 28, tweede lid, en artikel 75, eerste lid, aanhef en onder c en d. Ten aanzien van Nederlandse octrooien verleend na 1 december 1987 - en trouwens ook ten aanzien van Europese octrooien van na dat tijdstip - gelden dus de Europese regels. 7. Opvallend is nu dat de Hoge Raad niet verwijst naar de regels zoals deze na 1 december 1987 onder invloed van het EOV zijn komen te luiden. Daar zou veel voor te zeggen zijn geweest. In de eerste plaats om het verschil tussen de situatie waarin het recht van vóór 1 december 1987 dient te worden toegepast, en de situatie waarin het recht van na die datum geldt, zo gering mogelijk te laten zijn. En in de tweede plaats om op het punt van de partiële nietigheid zoveel mogelijk in de Europese pas te lopen. De Hoge Raad kiest echter voor een eigen formulering. Niet duidelijk is waardoor het college zich heeft laten inspireren. De vraag is of de Hoge Raad de bedoeling heeft gehad inhoudelijk iets anders te zeggen dan hetgeen uit de nietigheidsgronden in artikel 51, eerste lid, aanhef en onder c en d Rijksoctrooiwet 1910 en de overeenkomstige nietigheidsgronden in het EOV is af te leiden. De formulering van de regels van de Hoge Raad wijkt tenminste in één opzicht af van de formulering van de sedert 1 december 1987 geldende regels. De Hoge Raad lijkt positieve eisen te stellen (het moet voor de vakman duidelijk zijn ...; de aanvulling moet voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand liggen). Uit de genoemde nietigheidsgronden in de Rijksoctrooiwet 1910 en het EOV zijn daarentegen negatieve eisen te deduceren. 8. Het zou jammer zijn als de Hoge Raad voor de situatie vóór 1 december 1987 iets anders heeft bedoeld dan hetgeen sedert die datum in Nederland geldt. Het zou nog betreurenswaardiger zijn indien de Hoge Raad bedoeld heeft voor de situatie na 1 december 1987 regels te formuleren die afwijken van de Europese regels. Uitdrukkelijke verwijzing naar de formulering van de thans geldende nietigheidsgronden zou onzekerheid hebben voorkomen. Br.

16 oktober 1996

Nr. 95. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 november 1995. (Paper Mill Cards) Mr. M.Y.C. Poelmann. Art. 1 j° art. 14 onder A Benelux Merkenwet (oud). Gedaagden hebben niet aannemelijk gemaakt dat er behalve hun eigen ansichtkaarten en die van eiser ook andere kaarten op de markt zijn met een vergelijkbare blauw-witte rand. De door hen overgelegde voorbeelden wijken t.a.v. die rand zowel in kleur als in maatvoering dermate af, dat van enige overeenstemming met de rand van eiser geen sprake is. Het gebruik van deze lichtblauw-witte rand leidt er toe dat de kaarten afkomstig van eiser zich door middel van deze rand van andere kaarten onderscheiden als kaarten afkomstig van eiser. Voor merkenrechtelijke bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk van de kaarten beschouwt als een door eiser tot het publiek gericht teken dat de kaarten van hem afkomstig zijn. Dat toeristen de lichtblauwwitte rand op de kaarten niet zullen herkennen als een teken afkomstig van eiser en wellicht zullen aanzien voor een versiering, is dan ook niet relevant. Nu eiser deze kleuren bovendien reeds enkele jaren voor zijn ansichtkaarten gebruikt, moet voorshands worden aangenomen dat de lichtblauw-witte rand als merk kan worden beschouwd.1) Art. 13 onder A, aanhef en sub 1 BMW (oud). De door gedaagden gevoerde lichtblauw-witte rand is een overeenstemmend teken. Hij wijkt in de maatvoering immers zo weinig af van de gedeponeerde rand van eiser, dat deze afwijking met het oog niet waarneembaar is. Slechts als men de twee kaarten naast elkaar legt, is bij een juiste lichtinval een gering verschil in kleur te zien. De beide randen vertonen dan ook een zodanige visuele gelijkenis dat bij iemand die met de door gedaagden gebruikte rand wordt geconfronteerd associaties zullen worden gewekt tussen het door gedaagden gebruikte teken en het merk van eiser. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Het blijkt dat er verwarring onder afnemers van de kaarten van eiser is ontstaan omtrent de herkomst van de door gedaagden verkochte kaarten. Aangezien gedaagden wisten dat eiser reeds jaren kaarten met een lichtblauw-witte rand verkocht, omdat zij die kaarten in het verleden zelf afnamen en zij de lay-out en kleurcombinatie zonder enige noodzaak hebben nagevolgd en de kaarten voor een lagere prijs aanbieden dan eiser, moet er van uit gegaan worden dat zij hierdoor ook in de periode voorafgaand aan het depot onrechtmatig hebben gehandeld en sindsdien nog steeds handelen. Max Leser te Amsterdam, eiser [in kort geding], procureur mr H.A.J.M. van Kaam, tegen 1. "RAT" Productions te Amsterdam, 2. Leonard de Booij te Amsterdam, 3. Johannes Gerardus Pardieck h.o.d.n. "Bazar" te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], rechtshelper mr. A J . Verbeek. Gronden van de beslissing: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Leser is eigenaar van de eenmanszaak en groothandel Paper Mill Cards. Hij ontwerpt, im- en exporteert, distribueert en verkoopt onder meer ansichtkaarten. b. Leser gebruikt sinds de oprichting van zijn onderneming in december 1992 een lichtblauw-witte buitenrand voor de door hem gevoerde kaarten. c. De Booij en Pardieck zijn vennoten van de groothandel "Rat" Productions. Pardieck is daarnaast eigenaar van de eenmanszaak "Bazar". Bazar is een detailhandel in souvenirsartikelen met vier vestigingen in Amsterdam. ^ Zie de noot op blz. 350. Red.

16 oktober 1996


d. Van maart 1993 tot eind mei 1994 heeft Bazar grote hoeveelheden kaarten van Leser afgenomen. e. Eind juli 1995 is "Rat" Productions op de markt gekomen met 6 series ansichtkaarten met een pastelkleurige-witte buitenrand. Eén van deze series kaarten heeft een lichtblauwwitte buitenrand, die nagenoeg identiek is aan de door Leser gebruikte rand. f. "Rat" Productions verkoopt haar kaarten aan Bazar en aan derden. g. Zowel de kaarten van Leser als de kaarten van "Rat" Productions c.s. worden verkocht in zogenaamde kaartmolens. Deze molens zijn gevuld met kaarten uit één collectie, afkomstig ofwel van Leser ofwel van "Rat" Productions. h. Leser heeft op 16 augustus 1995 bij het Benelux Merken Bureau de lichtblauw-witte buitenrand gedeponeerd voor waren in de klasse 16. Tot die klasse behoren onder meer ansichtkaarten. i. In brieven gericht aan Leser van afnemers van zijn kaarten en verzonden in augustus en september 1995 berichten deze afnemers aan Leser er bezwaar tegen te hebben dat Leser ook kaarten levert aan Bazar. 2. Leser heeft gevorderd op straffe van een dwangsom "Rat" Productions c.s. te verbieden inbreuk te maken op zijn merkrecht dan wel anderszins onrechtmatig jegens hem te handelen, met nevenvorderingen, een en ander als nader gespecificeerd in de dagvaarding. 3. Hij stelt daartoe primair dat hij als merkhouder aan het depot van het beeldmerk exclusieve rechten kan ontlenen en dat hij zich, nu voldaan is aan de vereisten die gesteld worden in artikel 13A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de Benelux Merkenwet (hierna BMW), met succes kan verzetten tegen het gebruik van de blauw-witte rand door "Rat" Productions c.s. 4. "Rat" Productions c.s. hebben aangevoerd dat de lichtblauw-witte rand (in verschillende maten) op kaarten zeer veel voorkomt en dat het merk van Leser derhalve geen onderscheidend vermogen heeft. Daarnaast hebben zij betoogd dat het merk van Leser door het publiek niet als merk, maar slechts als versiering zal worden gezien en dat dit derhalve geen rechtsbescherming met zich meebrengt. "Rat" Productions c.s. hebben tenslotte betwist dat de door hen gebruikte lichtblauw-witte buitenrand een overeenstemmend teken is zoals genoemd in artikel 13A, aanhef en sub 1 van de BMW. 5. Anders dan "Rat" Productions c.s. aanvoeren moet er gelet op het volgende, vooralsnog van worden uitgegaan dat de lichtblauw-witte buitenrand zoals deze door Leser is gedeponeerd voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te worden beschermd. "Rat" Productions c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat er behalve hun eigen kaarten en die van Leser ook andere kaarten op de markt zijn met een vergelijkbare blauw-witte rand. De door hen overgelegde voorbeelden wijken ten aanzien van die rand immers zowel in kleur als in maatvoering dermate af, dat van enige overeenstemming met de rand van Leser geen sprake is. Het gebruik van deze lichtblauw-witte rand leidt er toe dat de kaarten afkomstig van Leser zich door middel van deze rand van andere kaarten onderscheiden als kaarten afkomstig van Leser. 6. Voor merkenrechtelijke bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk van de kaarten beschouwt als een door Leser tot het publiek gericht teken dat die kaarten van hem afkomstig zijn. Dat toeristen de lichtblauwwitte rand op de kaarten niet zullen herkennen als een teken afkomstig van Leser en wellicht zullen aanzien voor een versiering, zoals "Rat" Productions c.s. betogen, is dan ook niet relevant. Nu Leser deze kleuren bovendien reeds enkele jaren voor zijn ansichtkaarten gebruikt, moet voorshands worden aangenomen dat de lichtblauw-witte rand als merk kan worden beschermd. 7. Anders dan "Rat" Productions c.s. aanvoeren moet worden geconcludeerd dat de door hen gevoerde lichtblauw-witte rand een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A sub 1 BMW is. De rand van "Rat" Productions wijkt in de maatvoering immers zo weinig af van de gedeponeerde rand van Leser, dat deze afwijking met het oog niet waarneembaar is. Ook de door "Rat" Productions c.s. gebruikte kleur lichtblauw is nagenoeg hetzelfde als die van Leser. Slechts indien men de

349

kaarten naast elkaar legt, is bij een juiste lichtinval een gering verschil in kleur te zien. Dat "Rat" Productions c.s. de beide door partijen gebruikte kleuren lichtblauw met behulp van een kleurenwaaier anders kunnen benoemen, doet hieraan niet af. Aannemelijk is dan ook dat de beide randen een zodanige visuele gelijkenis vertonen dat bij iemand die met de door "Rat" Productions c.s. gebruikte rand wordt geconfronteerd associaties zullen worden gewekt tussen het door gedaagde gebruikte teken en het merk van Leser. 8. Leser kan zich gelet op het voorgaande vanaf de datum van het depot, zijnde 16 augustus 1995, tegen het gebruik door "Rat" Productions c.s. van het overeenstemmend teken verzetten. 9. Subsidiair heeft Leser aangevoerd dat "Rat" Productions c.s. vanaf eind juli 1995 onrechtmatig jegens hem handelen. Door zijn onderscheidingsteken na te volgen ontstaat immers nodeloze verwarring bij het publiek. "Rat" Productions c.s. hebben de buitenrand van Leser klakkeloos gekopieerd. Bovendien hebben "Rat" Productions c.s. in het verleden zelf de kaarten met de lichtblauw-witte rand van Leser gekocht. Daarbij komt nog dat "Rat" Productions c.s. de door hen geproduceerde en verwarring stichtende kaarten voor een lager bedrag verkopen dan Leser, aldus Leser. 10. "Rat" Productions c.s. hebben hiertegen aangevoerd dat er geen verwarring bij het publiek zal ontstaan omdat dit zich bij aankoop van kaarten niet zal laten leiden door de buitenrand. Toeristen kopen de kaarten vanwege de daarop voorkomende afbeelding en niet vanwege de lichtblauw-witte buitenrand, aldus "Rat" Productions c.s. 11. Dit verweer faalt. Uit de onder l.i genoemde brieven blijkt dat er in ieder geval al verwarring onder de afnemers van kaarten van Leser is ontstaan omtrent de herkomst van de door Bazar verkochte kaarten. Detaillisten vormen evenals toeristen het in aanmerking komende publiek voor de kaarten. Aangezien "Rat" Productions c.s. wisten dat Leser reeds jaren kaarten met een lichtblauw-witte rand verkocht, omdat zij die kaarten in het verleden zelf afnamen en zij de lay-out en kleurcombinatie zonder enige noodzaak hebben nagevolgd en de kaarten voor een lagere prijs aanbieden dan Leser, moet er vooralsnog van worden uitgegaan dat zij hierdoor ook in de periode voorafgaand aan het depot onrechtmatig hebben gehandeld en sindsdien nog steeds handelen jegens Leser. Ook deze grondslag kan derhalve leiden tot toewijzing van de vorderingen van Leser met inachtneming van het volgende. 12. "Rat" Productions c.s. zullen worden verplicht een door een register-accountant geaccordeerde opgave te doen. Niet duidelijk is welk belang Leser erbij heeft dat een door hem aan te wijzen accountant de boeken van "Rat" Productions c.s. controleert. Het sub IV gevorderde wordt toegewezen met uitzondering van de zinsnede "met bericht van ontvangst". Leser heeft immers via de lijst met adressen die "Rat" Productions c.s. dienen te overleggen voldoende mogelijkheid om te controleren of aan de veroordeling is voldaan. "Rat" Productions c.s. zullen niet worden veroordeeld tot afgifte van de lithos van de ansichtkaarten nu niet duidelijk is of deze ook worden gebruikt voor kaarten met een andere dan litigieuze rand. De volgende termijnen komen redelijk voor. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als volgt. De kosten voor buitengerechtelijke bijstand zijn, als niet betwist, toewijsbaar tot het gevorderde bedrag van ƒ 3.000,-. Als voorschot op schadevergoeding zal naar redelijkheid en billijkheid een bedrag van ƒ 10.000,- worden toegewezen. Aannemelijk is immers dat "Rat" Productions c.s. met de kaarten in ieder geval dit bedrag aan omzet hebben behaald. Het bedrag tot voldoening waarvan "Rat" Productions c.s. zullen worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zullen blijken verschuldigd te zijn. 13. "Rat" Productions c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Beslissing: 1. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. na de betekening van dit vonnis elk gebruik van de lichtblauw-witte rand om ansichtkaarten overeenstemmend met het merk van Leser, te staken en gestaakt te houden.

350

16 oktober 1996


2. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan de raadsman van Leser een door een register-accountant geaccordeerde opgave te doen: a. van wie zij de ansichtkaarten met de lichtblauw-witte rand heeft betrokken en/of wie zij deze ansichtkaarten hebben doen vervaardigen, in beide gevallen onder vermelding van volledige naam en adres; b. in welke hoeveelheden de ansichtkaarten met de lichtblauw-witte rand door "Rat" Productions c.s. zijn vervaardigd/ingekocht, onder vermelding van de inkoopprijzen, gespecificeerd per soort ansichtkaart; c. aan welke afnemers niet zijnde particulieren zij in binnenen buitenland de ansichtkaarten met een lichtblauw-witte rand hebben verkocht en/of hebben geleverd, de aantallen en de verkoopprijs voor zover van toepassing gespecificeerd per soort ansichtkaart, één en ander onder overlegging van kopieën van facturen; d. welke aantallen ansichtkaarten zij thans nog in voorraad houden en/of door derden, niet-particulieren, voor hen in voorraad worden gehouden. 3. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis de afnemers niet zijnde particulieren aan wie zij de ansichtkaarten hebben verkocht en/of hebben geleverd de volgende brief toe te zenden: Geachte dames/heren, Recentelijk heeft u van ons ansichtkaarten met een lichtblauw/witte rand (aan u geleverd onder referentienummer ) afgenomen. Bij vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 9-11-95 is bepaald dat deze ansichtkaarten inbreuk maken op het merkrecht van de heer Leser, eigenaar van de ondernemingen Paper Mill Cards en Siësta Cards S.L., gevestigd te Amsterdam, Nederland respectievelijk Ibiza, Spanje. Wij verzoeken u met klem alle in uw bezit zijnde ansichtkaarten met lichtblauwe/witte rand per omgaande aan ons te retourneren. Wij zullen u de betaalde koopprijs en de gemaakte transportkosten vergoeden. Wij wijzen u erop dat u indien u doorgaat met de verkoop van bedoelde ansichtkaarten jegens de heer Leser onrechtmatig handelt. Hoogachtend, "RAT" Productions L. de Booij J.G. Pardieck, tevens h.o.d.n. "Bazar" 4. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis aan de raadsman van Leser te overhandigen een lijst met de adressen waar de brieven naar toegezonden zijn tezamen met één kopie van de aan de afnemers verzonden brief. 5. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. binnen 7 dagen na de betekening van dit vonnis de totale hoeveelheid in voorraad gehouden ansichtkaarten aan de raadsman van Leser in bewaring te geven, totdat omtrent de bestemming van deze kaarten in een bodemprocedure dan wel bij overeenkomst tussen Leser en "Rat" Productions c.s. is beslist. 6. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. de als gevolg van de hiervoor onder 3. bedoelde brief terug te ontvangen ansichtkaarten binnen veertien dagen na ontvangst daarvan aan de raadsman van Leser in bewaring te geven totdat omtrent de bestemming van deze ansichtkaarten in een procedure dan wel bij overeenkomst tussen Leser en "Rat" Productions c.s. is beslist. 7. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van de netto- en brutowinst die "Rat" Productions c.s. als gevolg van de vervaardiging en/of distributie en/of verkoop van de inbreukmakende ansichtkaarten hebben genoten. 8. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. tot betaling van een dwangsom van ƒ 250,- voor iedere keer of dag dat zij in strijd met de onder 1. gegeven veroordeling handelt, alsmede voor iedere dag dat "Rat" Productions c.s. nalaten aan één van de onder 2 tot en met 7 gegeven veroordelingen te voldoen, met een maximum van in totaal ƒ 50.000,-.

9. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. hoofdelijk om aan Leser te voldoen ƒ 13.000,- (dertienduizend gulden). 10. Veroordeelt "Rat" Productions c.s. ieder in het geheel der kosten van dit geding, met dien verstande dat indien één van hen betaalt, de anderen zullen zijn bevrijd, tot heden aan de zijde van Leser begroot op ƒ 1.211,91 aan verschotten, waaronder ƒ 950,- wegens vastrecht en op ƒ 1.500,- aan salaris procureur. 11. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voonaad. 12. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. y ) Relevantie van de opvatting van het publiek over het als merk te beschermen teken. In het Burberrys II arrest {NJ 1992, 596) heeft het BenGH nog eens heel expliciet gezegd dat het voor de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd er op aankomt of het teken zich er toe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen. Het teken moet geschikt zijn als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend: een teken - aldus nog steeds het BenGH - dat deze eigenschap mist, bijvoorbeeld omdat het als een louter decoratief element zal worden beschouwd, kan niet dienen om de waar te onderscheiden. De president miskent dit in de onderhavige zaak. Dat een gekleurde rand van een ansichtkaart echter louter als decoratief element zal worden aangemerkt is niet waarschijnlijk, zodat deze tengevolge van inburgering toch het vereiste onderscheidend vermogen kon verkrijgen. In zoverre is de uitslag wel juist.

Ste. Nr. 96. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 25 februari 1994. (Levi Strauss/Bouvy) Mr. F. De Tandt. Art. 1 Benelux MerkenweL Bouvy draagt de bewijslast van het beweerde feit dat de "arcuate" en de "tab" voor jeansbroeken door het publiek slechts als een decoratief element kunnen worden gepercipieerd. Uit de omstandigheid dat vele concurrenten gebruik maken van hetzelfde genre op jeansbroeken kan geenszins worden afgeleid dat een welbepaald teken uit dit genre louter als een decoratief element en niet als een merk kan worden opgevat. De bewering dat het onderscheidend vermogen van een merk wordt bepaald door het antwoord op de vraag te weten welke fractie van het publiek in staat is de betrokken fabrikant bij het zien van het merk bij naam te noemen vindt geen enkele steun in de wet of de rechtspraak van het BenGH en gaat gewoon niet op. Alles wijst er op dat de "arcuate"en de "tab" niet alleen volwaardige merken voor kleding zijn, maar zelfs een groot onderscheidend vermogen bezitten nu het om eenvoudige en ongebruikelijke tekens gaat die tevens zeer opvallend zijn tijdens de ganse levensduur van het kledingstuk. Art. 5, aanhef en onder 3 BMW. Ook wanneer bedoelde verschillen tussen de "arcuate" zoals gedeponeerd en zoals op de jeansbroeken aangebracht echt waarneembaar zouden zijn, verliest Bouvy uit het oog dat conform art. 5 C sub 2 Unieverdrag van Parijs datgene wat het onderscheidend vermogen van het gedeponeerd merk in essentie uitmaakt, in het gebruikte merk moet zijn terug te vinden, hetgeen i.c. ongetwijfeld het geval is. Uit de omstandigheid dat een merk steeds in combinatie met een ander merk wordt gebruikt kan geenszins worden afgeleid dat eerstbedoeld merk daarom slechts als een onzelfstandig onderdeel van de combinatie kan worden gepercipieerd.

16 oktober 1996


Art. 13 onder A, eerste lid BMW. In het kader van een beoordeling van de overeenstemming past het rekening te houden met het feit dat iemand die slechts wordt geconfronteerd met het aangevochten teken halfbewust op symbolen reageert. Bij "arcuate" en "tab" is er sprake van visuele gelijkenis. De beweerde verschillen sluiten in geen geval elk associatierisico uit, mede gelet op het sterke onderscheidend vermogen. Wat het woordmerk op het aangevochten lipje aangaat, moet worden aangenomen dat bij een normaal gebruik van het lipje bedoeld woordmerk niet zal opvallen. Art. 12 onder A BMW en art. 23 onder 8 Belgische Wet op de handelspraktijken. De omstandigheid dat Levi Strauss thans geen gebruik zou maken van de benaming "BIG E" als merk, belet niet dat het publiek gebruik maakt van deze benaming ten hare opzichte met dien verstande dat deze benaming haar oorsprong vindt in een commentaar over de typografische voorstelling van het woordmerk LEVI 'S gedurende een welbepaalde periode. Het is vanzelfsprekend dat wanneer de vordering niet strekt tot de bescherming van een merk, de verplichting tot depot en de voorschriften m.b.t. de ontvankelijkheid van de vordering niet van toepassing zijn. Het kan niet betwijfeld worden dat het gebruik van de benaming "BIG E" door Bouvy o.m. ten titel van reclame een handelspubliciteit uitmaakt die gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan met een andere verkoper zijn produkten, zijn diensten of zijn activiteiten zoals verboden door art. 23,8 WHP. 1. N.V. Bouvy te Brussel, België, en 2. N.V. Bouvy Exploitation te Brussel, België, eiseressen in kort geding, advocaat mr. Ph. Peters te Brussel, tegen Levi Strauss & Co. te San Francisco, Californië, Verenigde Staten van Amerika, verweerster in kort geding, advocaat mr. Th. Van Innis te Brussel. Overwegende dat de oorspronkelijke vordering ertoe strekte: - de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation zich te horen veroordelen tot onmiddellijke stopzetting van elk gebruik van het ene en/of andere van de aangevochten tekens, dan wel van ieder teken dat overeenstemmend is met het ene en/of het andere merk van de NV Levi Strauss & Co. of dat op onrechtmatige wijze voordeel haalt uit de benaming "BIG E" die aan haar wordt toegeschreven en, meer bepaald, ondermeer een lipje dat langs een zak is geplaatst en/of een stiksel in de vorm van meeuwenvleugels en/of het teken "BIG E", alsook iedere verhandeling van produkten waarop het ene en/of het andere van deze tekens voorkomen, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000,- BF per eenmalige inbreuk op deze veroordeling; - de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation zich te horen veroordelen om binnen de 48 uren na de betekening van de tussen te komen beschikking, alle litigieuze produkten waarop het ene en/of het andere van de aangevochten tekens voorkomen en die zij op eender welke plaats en in eender welke hoedanigheid zou bezitten, te overhandigen aan een sekwester die door de rechtbank zal worden aangeduid, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000,- BF per inbreukmakend produkt dat niet zou worden overhandigd binnen deze termijn; - een deskundige te horen aanstellen met als opdracht alle boekhoudkundige stukken en andere commerciële documenten van de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation te onderzoeken en op basis van deze stukken en documenten en iedere andere informatie die deze laatste gehouden zullen zijn hem op eerste aanvraag te verschaffen, de oorsprong, de reeds verhandelde hoeveelheden alsook de aan- en verkoopprijs van de inbreukmakende produkten te bepalen; - de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation zich solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te horen veroordelen tot de gerechtskosten; - het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling, noch kantonnement;

351

0 . dat bij beschikking bij verstek gewezen op 20 augustus 1992 de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel de vordering gegrond verklaard heeft en, enerzijds, gerechtsdeurwaarder E. Leroy als sekwester en, anderzijds, de heer L. Van Buggenhout als deskundige, aangesteld heeft; 1. De feiten O. dat uit de door partijen overgelegde stukken en uit hun mondelinge uiteenzettingen ter zitting gebleken is: - dat de NV Levi Strauss & Co. een wereldbekende kledingfabrikant is die als eerste de zogenaamde "jeans" vervaardigde; dat zij in de Benelux houdster is van volgende alombekende merken (hieronder afgebeeld): 1) het merk bestaande uit een lipje dat langs een zak is geplaatst, "tab" genaamd, ingeschreven onder het nummer 535.624; 2) het merk bestaande uit een stiksel in de vorm van meeuwenvleugel, "arcuate" genaamd, ingeschreven onder het nummer 367.859; 3) de combinatie van de "tab" en de "arcuate", ingeschreven onder het nummer 360.366, I

I - dat tussen 1936 en 1971 het woordmerk "Levi's" volledig in hoofdletters op "tab" geprint was; dat nadien de letter " E " een kleine letter werd; dat dit de reden is waarom genoemde periode door de kenners doorgaans aangeduid werd als zijnde de produktieperiode "BIG E" of in sommige gevallen "Capital E" (Jeans Encyclopedie Sportswear Int., verbo "BIG E"); - dat gedurende de zomer 1992 de NV Levi Strauss & Co. heeft moeten vaststellen dat de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation (waarvan niet duidelijk kon worden gemaakt welke van beide hiervoor verantwoordelijk was) voor identieke produkten, m.n. kledingstukken waaronder jeansbroeken doch ook vesten en hemden, gebruik maakten van volgende tekens ter identifikatie:

- dat volgens Levi Strauss deze onderscheidingstekens zeer overeenstemmend zijn met de haar hiervoren afgebeelde merken zijnde, enerzijds, een rood lipje langs de rand van een zak, en anderzijds, een dubbele stiksel in de vorm van meeuwenvleugels;

352


- dat Levi Strauss tenslotte eveneens heeft moeten vaststellen dat bedoelde produkten door de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation verhandeld waren onder het woordmerk "BIG E"; - dat ervan uitgaande, enerzijds, dat de litigieuze tekens inbreuken zijn op haar exclusieve merkrechten, en anderzijds, dat het merk "BIG E" op ongeoorloofde wijze profijt haalde uit de alombekendheid en de reputatie die gebonden zijn aan een benaming die doorgaans wordt toegekend aan Levi Strauss heeft deze laatste de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation in kortgeding gedagvaard, hoofdzakelijk teneinde deze laatste te horen veroordelen tot onmiddellijke stopzetting van bedoelde onrechtmatige praktijken; - dat op Heer Voorzitter zetelend in Kortgeding op 20 augustus geoordeeld heeft dat de aangeklaagde merkinbreuken flagrant blijken en de merkrechten van Levi Strauss onbetwist; - dat deze beschikking betekend en uitgevoerd werd in al haar onderdelen met inbegrip van het deskundigenonderzoek. Aan de aangestelde sekwester werden door Bouvy 22 litigieuze vesten en 23 litigieuze jeans overhandigd; - dat tegen voormelde beschikking door de NV Bouvy en de NV Bouvy Exploitation verzet werd aangetekend om reden dat volgens haar de oorspronkelijke vordering ongegrond is, enerzijds, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen van de identifikatietekens ("tab" en "arcuate") van Levi Strauss en, anderzijds, het feit dat de WHP terzake niet van toepassing is; II. Bespreking A. Betreffende de betrokkenheid van beide eiseressen op verzet O. inderdaad, dat naar buiten toe beide eiseressen op verzet (op hetzelfde adres gevestigd) bij de verhandeling van kwestieuze produkten collectief optreden, derwijze dat de oorspronkelijke vordering terecht tegen hen beiden werd gericht; B. Betreffende de gegrondheid van de oorspronkelijke vordering O. dat in casu de hoogdringendheid niet wordt betwist; 0. dat eiseressen op verzet daarentegen zowel de door Levi Strauss & Co. ingeroepen rechten als de aangeklaagde inbreuken betwisten; 1. Betreffende de uitsluitende rechten van verweerster op het "arcuate"- en op het "tab"-merk a. Betreffende de beweerde nietigheid van het merkdepot wegens gebrek aan ieder onderscheidend vermogen O. dat eiseressen op vezet stellen dat het ter bescherming ingeroepen depot van de "arcuate" en van de "tab" voor kledingstukken nietig zou zijn wegens gebrek aan ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 14,A,l°,a BMW; Dat zij meer bepaald beweren, wat de "arcuate" betreft, dat sedert decennia de kwasi-totaliteit van de jeanszakken met stiksels opgesmukt zijn, zodanig dat het publiek tussen een welbepaald stiksel en een welbepaald fabrikant geen enkele associatie maakt, en stiksels bijgevolg "als puur decoratieve elementen worden beschouwd"; dat wat de "tab" betreft, uit een op hun initiatief verricht marktonderzoek blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden bij het zien van de "tab" op een jeansbroek niet in staat is de juiste naam te noemen van de fabrikant waarvan de waar afkomstig zijn, m.n. Levi Strauss; Dat verweerster op verzet haar "arcuate" en haar "tab" steeds in combinatie met andere tekens gebruikt, in het bijzonder het woordmerk Levi's; O. dat eiseressen op verzet, die nochtans de volledige bewijslast dragen van het beweerd feit dat de "arcuate" en de "tab" voor jeansbroeken door het publiek slechts als een decoratief element kan worden gepercipieerd, totaal in gebreke blijven hun bewering ook maar enigszins te staven; O. dat inderdaad uit de omstandigheid dat vele concurrenten gebruik maken van tekens van hetzelfde genre op jeansbroeken geenszins kan worden afgeleid dat een welbepaald teken uit dit genre louter als een decoratief element en niet als een merk kan worden opgevat; Dat evenmin de bewering van eiseressen op verzet volgens de welke het onderscheidend vermogen van een merk wordt bepaald door het antwoord op de vraag te weten welke fractie van het publiek in staat is de betrokken fabrikant bij het zien van het merk bij naam te noemen geen enkele steun vindt in

16 oktober 1996

de wet of de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en gewoon niet opgaat; O. dat de stelling van eiseressen op verzet volgens wie het feit een teken steeds in combinatie met andere tekens te gebruiken het onderscheidend vermogen van eerstbedoeld teken zou afzwakken of zelfs zou te niet doen, evenmin opgaat; Dat inderdaad haast alle merken - met inbegrip van de alombekendste - steeds in combinatie met andere tekens worden gebruikt en bijgevolg gepercipieerd; dat dit nog meer het geval is van beeldmerken; O. integendeel dat alles er op wijst niet alleen dat de "arcuate" en de "tab" volwaardige merken voor kleding zijn doch dat deze merken zelfs een groot onderscheidend vermogen bezitten, nu het om eenvoudige en ongebruikelijke tekens gaat die tevens zeer opvallend zijn tijdens de ganse levensduur van het kledingstuk; Dat meer bepaald voor jeansbroeken deze tekens zowat de enige onderscheidingstekens zijn die bij het dragen van deze broeken door derden kan worden gepercipieerd; Dat in de lijn van de veelvuldige rechtspraak (zie bundel Levi Strauss) daarenboven dient aangenomen dat dat het ab initio zeer sterk onderscheidend vermogen nog aanzienlijk is toegenomen dankzij het jarenlang en grootschalig gebruik van bedoeld merk; b. Betreffende het beweerd verval van de rechten uit het depot wegens onbruik O. dat eiseressen op verzet, die beweren dat er een verschil zou bestaan tussen de "arcuate" zoals gedeponeerd en de "arcuate" zoals op de jeansbroeken aangebracht - doordat laatstgenoemde zich zou kenmerken door een diepere inzinking en het doorkruisen van de stiksel midden de twee vleugels - daaruit afleiden dat de rechten uit het depot van de "arcuate" door onbruik zouden zijn vervallen; O. inderdaad ook wanneer bedoelde verschillen echt waarneembaar zouden zijn, eiseressen op verzet uit het oog verliezen dat conform art. 5, C sub 2 ° Unieverdrag van Parijs er best verschillen kunnen zijn tussen het gedeponeerde en het gebruikte voor zover die verschillen niet wezenlijk zijn; dat m.a.w. hetgeen het onderscheidend vermogen van het gedeponeerd merk in essentie uitmaakt, in het gebruikte merk moet zijn terug te vinden, hetgeen in casu ongetwijfeld het geval is; O. dat eiseressen op verzet ook ten onrechte voorhouden dat de rechten uit het depot van de "tab" door onbruik zouden zijn vervallen nu blijken zou dat de "tab" steeds in combinatie met het woordmerk Levi's wordt gebruikt; O. dat in feite geenszins kan worden gesteld dat de "tab" steeds in combinatie met Levi's wordt gebruikt, nu dient aangenomen dat dit gezamenlijk gebruik slechts zelden door het publiek zal worden waargenomen; Dat in rechte uit de omstandigheid dat een merk steeds in combinatie met een ander merk wordt gebruikt geenszins kan worden afgeleid dat eerstbedoeld merk daarom als een onzelfstandig onderdeel van de combinatie kan worden gepercipieerd; dat dit wellicht nog meer het geval is wanneer beide merken van een andere aard zijn zoals in casu: een auditief teken en een visueel teken; Dat in zijn arrest van 13 januari 1971, het Hof van Beroep te Brussel deze stelling reeds bekrachtigde in volgende bewoordingen: "Qu'en décidant un jour d'apposer son propre nom sur la laguette, Levi's n'a point altéré son monopole absolu et exclusif de 1'usage de sa marque figurative et distinctive (J.C.B. 1971, p. 267); Dat tenslotte verweerster op verzet zich in casu ook kan beroepen op hogervermeld art. 5, C sub 2 ° Unieverdrag van Parijs; 2. Betreffende de inbreuken op de exclusieve merkrechten van verweerster O. dat conform art. 13,A,1° BMW verweerster op verzet als merkhoudster op grond van haar uitsluitend recht op genoemde merken zich kan verzetten tegen "... elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren";

16 oktober 1996


Dat de soortgelijkheid tussen de respectievelijke waren terecht niet wordt betwist, nu het zelfs gaat om identieke waren; O. dat, daarentegen, eiseressen op verzet, ten onrechte, de overeenstemming tussen de door hen gebruikte aangevochten tekens en de merken van verweerster op verzet, betwisten; O. dat het Benelux-Gerechtshof het enig wettelijk criterium van de overeenstemming als volgt heeft vastgesteld: "van overeenstemming tussen een merk en een teken is er sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en m.n. de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt (BeneluxGerechtshof, inzake Jullien/Verschuere, 20 mei 1983, JUK, 1983, p. 31 [BIE 1984, nr. 40, blz. 137 (D.W.F. V); Red.}); Dat hieruit voortvloeit dat enkel het associatiegevaar en geenszins een verwarringsgevaar bepalend is voor de overeenstemming; Dat het tevens past, in de lijn van de bodemrechters die toepassing hebben gemaakt van hogervermelde rechtspraak, bij de appreciatie van de gelijkenissen, rekening te houden met het feit dat iemand die slechts geconfronteerd wordt met het aangevochten teken halfbewust op symbolen reageert (Brussel, 12 april 1988, I.C., 1988, p. 153; Gielen, Ch., Merkenrecht, Zwolle, 1992, nr. 4048 en de aldaar geciteerde rechtspraak); Dat tenslotte past, bij de beoordeling van het associatiegevaar rekening te houden met de bijzonderheden van het gegeven geval waaronder eerst en vooral de onderscheidende kracht van het ingroepen merk; dat dit impliceert dat een sterker onderscheidend vermogen, zoals in casu, een bredere beschermingsomvang met zich zal meebrengen in die zin dat het merk des te sneller in het herinneringsbeeld van het publiek zal worden teruggeroepen bij het zien van het aangevochten teken; O. dat aldus terzake, na vergelijking van de 2 litigieuze tekens, wij tot de vaststelling komen: - betreffende de inbreuken op de "arcuate" van verweerster op verzet dat er minstens een gelijkenis zoniet gelijkenissen op visueel vlak bestaan tussen het door eiseressen op verzet gebruikt stiksel en de "arcuate" van verweerster op verzet; dat het in beide gevallen gaat om een op een jeanszak aangebracht dubbel stiksel dat in het midden naar beneden gebogen is, waarbij het totaalbeeld telkens dat is van meeuwenvleugels; Dat de beweerde verschillen m.b.t. het beweerd "assymetrisch karakter" van het litigieus teken alleszins in geen geval elk associatierisico met de "arcuate" van verweerster op verzet uitsluiten; Dat in casu er des te minder redenen zijn om te twijfelen aan een mogelijk associatierisico dat de "arcuate" van verweerster op verzet een sterk onderscheidend vermogen en dus een brede beschermingomvang geniet; — betreffende de inbreuken op de "tab" van verweerster op verzet dat er hier ook gelijkenissen op visueel vlak bestaan; dat het in beide gevallen gaat om een rechthoekig lipje dat vertikaal langs het bovenstuk van de zijkant van een zak is geplaatst; Dat het associatiegevaar des te groter is gelet op de sterke onderscheidende kracht van de "tab"; Dat de door eiseressen op verzet beweerde verschillen alleszins niet van aard zijn elk associatierisico uit te sluiten, temeer wat meer bepaald het woordmerk op het aangevochten lipje aangaat, eveneens moet worden aangenomen dat bij een normaal gebruik van het lipje bedoeld woordmerk niet zal opvallen; O. dat, conform de veelvuldige rechterlijke beslissingen terzake, de overeenstemming flagrant is;

353

3. Betreffende het onrechtmatig karakter van het gebruik door eiseressen op verzet van de benaming "BIG E" O. dat ten onrechte eiseressen op verzet voorhouden dat verweerster op verzet de bescherming zou vorderen van een teken "waarvan beweerd wordt dat het gediend heeft om een gamma van haar (Levi Strauss) produkten te onderscheiden in de zin van art. 1 BMW" terwijl verweerster op verzet "het teken BIG E als merk nooit zou hebben gebruikt" en dat "aangezien verweerster op verzet de naam BIG E nooit heeft gedeponeerd" laatstgenoemde nooit geen merkrechten zou hebben verkregen; O. dat verweerster op verzet immers geenszins uitsluitende merkrechten op het teken inroept; dat de argumenten van eiseressen op verzet m.b.t. het gebrek aan depot en aan gebruik dan ook volledig irrelevant zijn; O. dat verweerster op verzet enkel schendingen door eiseressen op verzet van de wet betreffende de handelspraktijken aanklaagt in zoverre eiseressen op verzet gebruik maken van een benaming die door het publiek wordt gebruikt om een produktieperiode aan te duiden waarbinnen de door verweerster op verzet vervaardigde produkten op de markt gebracht werden onder het woordmerk "Levi's" waarbij de letter " E " een hoofdletter was (terwijl deze na 1971 een kleine letter is geworden); Dat aldus de omstandigheid dat verweerster op verzet thans geen gebruik zou maken van de benaming "BIG E" als merk niet belet dat het publiek gebruik maakt van deze benaming ten hare opzicht met dien verstande dat deze benaming haar oorsprong vindt in een commentaar over de typografische voorstelling van het woordmerk "Levi's" gedurende een welbepaalde periode (hetgeen eiseressen op verzet trouwens niet betwisten); Dat het vanzelfsprekend is dat wanneer de vordering niet strekt tot de bescherming van een merk, de verplichting tot depot en de voorschriften m.b.t. de ontvankelijkheid van de vordering, niet van toepassing zijn; O. dat het verder niet ernstig kan betwijfeld worden dat het gebruik van de benaming "BIG E" van eiseressen op verzet, o.m. ten titel van reclame, een handelspubliciteit uitmaakt die gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan met een andere verkoper (in casu Levi Strauss), zijn produkten, zijn diensten of zijn activiteit, zoals verboden door art. 23,8° WHP; Dat bovendien een dergelijk gebruik eiseressen op verzet toelaat op onrechtmatige wijze en zonder de toelating van verweerster op verzet, profijt te halen uit de reputatie die verweerster op verzet, dan wel haar produkten, toekomt; O. dat het verzet derhalve ongegrond is. Om deze redenen, Wij, Francine De Tandt, Rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw, ter openbare en gewone terechtzitting inzake Kortgeding, ter vervanging van de wettelijk belette Voorzitter, bijgestaan door Ghislena Vanderstappen, GritEer - Hoofd van Dienst; Rechtsprekende op tegenspraak; Verklaren het verzet toelaatbaar doch wijzen eiseressen op verzet ervan af als ongegrond; Dienvolgens bevestigen de bestreden beschikking dd. 20 augustus 1992 in al haar beschikkingen; enz.

354


Nr. 97. Hoge Raad der Nederlanden, 15 december 1995 (NJ. 1996, 552, D.W.F. V.) (Levi Strauss/Bacofa) Mrs. W. Snijders, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerk, J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner. Art. 13 onder A Benelux Merkenwet (oud). Hof: het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, moet in beginsel worden aangemerkt als een met het lipmerk van Levi Strauss overeenstemmend teken. Weliswaar heeft het lip-teken van Bacofa een driehoekige in plaats van een rechthoekige vorm en draagt dit de letters "B" en "C", doch, gelet op de meest kenmerkende eigenschap van enerzijds het ingeschreven lip-merk en anderzijds de bestreden toepassing van het lip-teken, namelijk dat zij beide klein , op opvallende wijze aan de buitenrand van de achterzak van een broek bevestigde, uitstekende stukjes textiel in een contrasterende kleur zijn, verhinderen deze verschillen niet dat "lip-merk" en "lipteken ", elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis vertonen dat aannemelijk is dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associatie met het lip-merk van Levi Strauss worden gewekt. Gelet op de omstandigheid dat het lip-merk als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame, aanzienlijke bekendheid als een merk van Levi Strauss geniet, zal die associatie niet alleen worden opgewekt indien het lip-teken is aangebracht aan de linker-bovenzijde van de buitenrand van de rechter-achterzak van een broek, doch tevens indien dit elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd, Indien echter juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke maie gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel, zou daardoor het kenmerkende karakter van het lip-merk zo zeer aan onderscheidende kracht kunnen hebben ingeboet dat daardoor de eerdergenoemde verschillen tussen het lip-merk en het lipteken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. In een dergelijk geval zou dan geen overeenstemming in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW meer bestaan, tenzij Levi Strauss in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke zou hebben gedaan om dat gebruik van lipjes of labeltjes te beletten. Niet kan immers worden aanvaard dat de merkhouder, die het redelijkerwijs mogelijke ter bescherming van de onderscheidende kracht van zijn merk heeft gedaan, niettemin, als gevolg van desondanks telkens weer optredende inbreuken, een vermindering van beschermingsomvang van zijn merk moet ervaren. (Na getuigenverhoor acht het hof Bacofa geslaagd in het bewijs dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een spijkerbroek bevestigde lipjes of labeltjes. Aan een oordeel over het door Levi Strauss vervolgens te leveren tegenbewijs en bewijs dat zij het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten, wordt niet toegekomen vanwege door Levi Strauss ingesteld cassatie-beroep.) Hoge Raad: de overwegingen van het hof geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn ook niet onbegrijpelijk of onderling tegenstrijdig, waarbij opmerking verdient dat het hof met zijn overweging dat in beginsel sprake is van overeenstemming, kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat deze overeenstemming voorshands dient te worden aangenomen, tenzij juist mocht blijken de in rov. 7 behandelde stelling van Bacofa dat het onderscheidende vermogen van het merk van Levi Strauss geheel of ten dele verloren is gegaan als gevolg van de omstandigheid dat andere concurrenten van Levi Strauss een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens gebruiken en het merk daardoor is verwaterd.

16 oktober 1996

Levi Strauss & Co. te San Francisco, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres tot cassatie, advocaat mr. H.G.T.J. Jansen, tegen Mr. Piet Schram, curator in het faillissement "Bacofa" Baarsma's Confectiefabriek B.V. te De Hemrik, gemeente Opsterland, verweerder in cassatie, advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper. a) Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, meervoudige handelskamer, 13 april 1989 (mrs. R.G. Holtz, G.W. van Halsema en A.E. Duursma-Olthuis). Rechtsoverwegingen 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of ongenoegzaam gemotiveerd bestreden en op grond van getoonde of overgelegde en in zoverre niet betwiste bewijsstukken staat tussen partijen het volgende vast: a. Levi [eiseres Red.} is rechthebbende op een viertal Benelux merkendepöts steeds bestaande uit een rechthoekig lipje aangebracht aan de buitenkant van de linkerrand van de rechterachterzak van een broek. Het betreft de volgende depots: - nr. 543338 d.d. 23 augustus 1971 inschrijvingsnr. 49322 - nr. 661874 d.d. 28 november 1983 inschrijvingsnr. 394351 - nr. 663270 d.d. 25 januari 1984 inschrijvingsnr. 395179 - nr. 663271 d.d. 25 januari 1984 inschrijvingsnr. 395180 b. Levi brengt sedert 1936 in de Verenigde Staten en sedert omstreeks 1960 in de Benelux spijkerbroeken op de markt, voorzien van het door haar gedeponeerde merk (het lipmerk). Zij heeft voor haar waren, voorzien van het lipmerk, op grote schaal reclame gemaakt. c. Bacofa maakt in de Benelux gebruik van een teken voor door haar op de markt gebrachte broeken dat bestaat uit een driehoekig stukje textiel dat aan de broek in sommige gevallen aan de zijrand van een achterzak is bevestigd en waarop de letters BC staan. d. De door Bacofa in het verkeer gebrachte broeken zijn waren als die waarvoor het lipmerk van Levi is ingeschreven, als bedoeld in artikel 13 onder A aanhef en sub 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken. (EBM) 2. Levi legt aan haar vorderingen naast de vaststaande feiten het volgende ten grondslag: a. Door het langdurig gebruik dat Levi van het lipmerk heeft gemaakt en de intensieve reclame die Levi voor haar product en met name voor het lipmerk heeft gemaakt, heeft dat lipmerk een zodanige onderscheidende kracht gekregen, dat de beschermingsomvang van het lipmerk mede is gaan omvatten ieder gebruik van een lipje in welke vorm dan ook aan de rand van een achterzak voor broeken. b. Het gebruik door Bacofa van een driehoekig lipje op de achterzak van de door Bacofa in het verkeer gebrachte spijkerbroeken valt eveneens onder de beschermingsomvang van het lipmerk, nu dat teken gezien de ruime beschermingsomvang van het lipmerk moet gelden als een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13 onder A aanhef en sub 1 EBM. 3. Bacofa heeft zich verweerd met de volgende stellingen. a. Het merk van Levi is zwak en heeft een gebruikelijke vorm. Er is een veelheid van lipjes, rondjes, schildjes, tekeningetjes, etc, zodat de beschermingsomvang van het lipmerk beperkt is tot het rechthoekige lipje op de in het merkdepöt uitdrukkelijk aangegeven plaats. b. Het driehoekig teken van Bacofa onderscheidt zich voldoende van het lipmerk van Levi. Enerzijds wordt het niet steeds op de linkerrand van de rechterachterzak aangebracht, maar ook wel elders, anderzijds is het geen rechthoekig stukje textiel maar een daarvan wel te onderscheiden driehoekig vorm gegeven vaantje. 4. De beschermingsomvang van het door Levi gedeponeerde lipmerk wordt bepaald door de mate van onderscheidend vermogen, dat aan dat merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven, kan worden toegekend. Dat onderscheidend vermogen wordt beïnvloed, enerzijds door het langdurig gebruik van en de intensieve reclame voor het lipmerk door Levi, anderzijds door de wijze waarop het zich in mindere of meerdere mate onderscheidt van de thans op de markt voorkomende

16 oktober 1996


tekens voor gebruik bij dezelfde of overeenstemmende waren van concurrenten. 5. Het is een feit van algemene bekendheid dat op of nabij de achterzak van broeken gebruik wordt gemaakt van een grote verscheidenheid van lipjes, merkjes, schildjes, rondjes, tekeningetjes en dergelijke. Door dat gebruik heeft het lipmerk van Levi aanzienlijk aan onderscheidend vermogen ingeboet. In dat licht moet worden aanvaard, dat de kopers van dit soort broeken niettegenstaande een zekere bekendheid van het lipmerk van Levi, niet ieder lipje of labeltje dat is aangebracht op de rand van een achterzak van een spijkerbroek, zonder meer op grond van visuele gelijkenis met Levi zal associëren, zelfs niet wanneer dit is aangebracht aan de buitenkant van de linkerachterzak van een broek, maar dat daartoe ook een bepaalde mate van gelijkenis in de vorm van het lipje of labeltje met het lipmerk van Levi vereist is. 6. Het door Bacofa gebruikte ter zitting aan de rechtbank getoonde driehoekige teken wijkt, naar het oordeel van de rechtbank zodanig af van de door Levi gedeponeerde merken, die zich door hun rechthoekige vorm kenmerken, dat ten deze niet kan worden gesproken van overeenstemmende tekens in de zin van de EBM. Daaraan doet niet af dat Levi voor haar merk een specifieke plaats op de van haar afkomstige broeken bezigt. Dientengevolge is er geen sprake van merkinbreuk door Bacofa en zal de vordering van Levi, die in al zijn onderdelen daarvan uitgaat, moeten worden afgewezen. Levi zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. Beslissing De rechtbank: Wijst de vordering af; Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 320,65 aan verschotten en ƒ 1.860,- aan procureurssalaris. Enz. b) Gerechtshof te Leeuwarden, 13 februari 1991 (mrs. W.H. Vellinga, A.E. du Perron en J.L. Bax-Stegenga). Met betrekking tot de grieven I, II en III, welke, gelet op hun onderlinge samenhang, voor gezamenlijke behandeling in aanmerking komen. 4. Bij de beoordeling van de vorderingen van Levi Strauss stelt het hof voorop dat naar zijn oordeel het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, in beginsel moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van artikel 13 A, aanhef en lid 1 van de Benelux Merkenwet (BMW), op welke bepaling de vorderingen van Levi Strauss zijn gegrond. 5. Weliswaar heeft het lip-teken van Bacofa een driehoekige in plaats van een rechthoekige vorm en draagt dit de letters "B" en "C", doch, gelet op de meest kenmerkende eigenschap van enerzijds het ingeschreven lip-merk en anderzijds de bestreden toepassing van het lip-teken, namelijk dat zij beide kleine, op opvallende wijze aan de buitenrand van de achterzak van een broek bevestigde, uitstekende stukjes textiel in een contrasterende kleur zijn, verhinderen deze verschillen niet dat "lip-merk" en "lip-teken", elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis vertonen dat aannemelijk is dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden opgewekt. 6. Gelet bovendien op de door Levi Strauss genoegzaam aangetoonde omstandigheid dat het lip-merk van Levi Strauss, als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame, aanzienlijke bekendheid als een merk van Levi Strauss geniet en daardoor het toch al aanwezige onderscheidend vermogen van het lip-merk nog extra is toegenomen, is het hof van oordeel dat de in rechtsoverweging 5 bedoelde associatie niet alleen zal worden opgewekt indien het lip-teken (evenals het ingeschreven lip-merk) is aangebracht aan de linkerbovenzijde van de buitenrand van de rechter-achterzak van een broek, doch

355

eveneens indien dit elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd. 7. Indien echter juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek gevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel (hierna als "labeltjes" aan te duiden), zou daardoor het kenmerkende karakter van het lip-merk zo zeer aan onderscheidende kracht kunnen hebben ingeboet dat daardoor de eerdergenoemde verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. In een dergelijk geval zou dan geen overeenstemming in de zin van artikel 13 A, aanhef en lid 1 BMW meer bestaan, tenzij Levi Strauss in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke zou hebben gedaan om dat gebruik van lipjes of labeltjes door anderen te beletten. Niet kan immers worden aanvaard dat de merkhouder, die het redelijkerwijs mogelijke ter bescherming van de onderscheidende kracht van zijn merk heeft gedaan, niettemin, als gevolg van desondanks telkens weer optredende inbreuken, een vermindering van de beschermingsomvang van zijn merk moet ervaren. 8. Anders dan de rechtbank is het hof echter van oordeel dat niet op grond van algemene bekendheid als vaststaand kan worden aangenomen dat ook door anderen dan Bacofa "... op of nabij de achterzak van broeken gebruik wordt gemaakt van een grote verscheidenheid van lipjes, merkjes, schildjes, rondjes, tekeningetjes en dergelijke ..." en dan nog wel in zodanige mate dat op grond daarvan moet worden aanvaard dat de kopers van spijkerbroeken niet ieder lipje of labeltje op de rand van een achterzak van een spijkerbroek met het lip-merk van Levi Strauss zullen associëren. 9. Waar echter Bacofa nadrukkelijk te bewijzen heeft aangeboden dat de door de rechtbank als vaststaand aangenomen situatie zich voordoet, zal het hof haar tot het leveren van na te melden bewijs toelaten. Bij de formulering van het bewijsthema zal het hof in aanmerking nemen dat het slechts het gebruik door anderen van lipjes of labeltjes relevant acht en niet het gebruik van (andere) merkjes, schildjes, rondjes, tekeningetjes en dergelijke. 10. Na de bewijslevering door Bacofa en afhankelijk van de uitkomst daarvan, zal Levi Strauss eventueel in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een bewezen gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten. Hiermede zal Levi Strauss op proces-economische gronden reeds bij de contra-enquête rekening kunnen houden, indien Bacofa het bewijs (mede) door getuigen wil leveren. 11. Uit het vorenoverwogene volgt dat de grieven I en III in ieder geval gedeeltelijk gegrond zijn. Met betrekking tot deze grieven voor het overige en met betrekking tot grief II wordt iedere beslissing aangehouden. Enz. c) Gerechtshof te Leeuwarden, 10 augustus 1994 (mrs. W.H. Vellinga, A.E. du Perron en C.T.M. Bloem). De inhoud van het tussenarrest d.d. 15 april 1992 wordt hier overgenomen. Het verdere procesverloop Ingevolge voormeld arrest heeft een getuigenverhoor aan de zijde van Bacofa plaatsgevonden. In verband met de schorsing van het geding wegens faillissement van Bacofa heeft Levi Strauss de curator opgeroepen te verschijnen ter terechtzitting. Bij akte heeft de curator verklaard het geding over te nemen voor wat betreft de vorderingen sub I, II en III, terwijl de vordering sub IV moet worden ingediend ter verificatie. Levi Strauss heeft een antwoordakte genomen. Vervolgens heeft een getuigenverhoor aan de zijde van Levi Strauss plaatsgevonden. De van de getuigenverhoren gemaakte processen-verbaal bevinden zich in afschrift bij de stukken. De beide partijen hebben ieder een post-interlocutoire memorie genomen. Partijen hebben tenslotte de stukken opnieuw aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest. De motivering Opnieuw met betrekking tot de grieven I, II en II:

356


1. Bij arrest van dit hof van 13 februari 1991 is Bacofa toegelaten tot het bewijs dat in aanzienlijke mate ook door anderen dan haarzelf gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of labeltjes. 2. Bacofa heeft met betrekking tot het bewijsthema vier getuigen voorgebracht; zij heeft een zak vol met spijkerbroeken ter griffie van dit hof gedeponeerd, evenals het tijdschrift "Man" waarin opgenomen een fotoreportage met als titel "het achtermerk" en twee uitgebreide folders van spijkerbroekenfabrikanten, alsmede een aantal afbeeldingen uit tijdschriften van spijkerbroeken. 3. Uit de inhoud van de verklaringen van de door Bacofa voorgebrachte getuigen Koenes, Van Bodengraven, Mulder en Hommes in onderling verband en samenhang bezien, alsmede in aanmerking nemende de in het geding gebrachte spijkerbroeken en de gedeponeerde produkties, is naar het oordeel van het hof met voldoende mate van zekerheid komen vast te staan dat ook door andere fabrikanten dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een spijkerbroek bevestigde lipjes of labeltjes ter onderscheiding van hun waren. 4. Levi Strauss heeft onder meer de getuige Hendrickx voorgebracht. Haar verklaring "ik heb de indruk dat een groot aantal van de getoonde broeken uit de oude voorraden afkomstig is" vindt geen steun in de inhoud van de verklaring van de getuige Mulder die schat dat 90% van de door zijn bedrijf gestonewashte spijkerbroeken (600.000 tot 800.000 per jaar) lipjes of labeltjes dragen zoals voorkomen op of aan de aan de raadsheer-commissaris bij het getuigenverhoor getoonde spijkerbroeken. De getuige Hommes verklaart dat 90% van de spijkerbroeken waarvoor zijn bedrijf etiketten (lipjes) laat produceren met lipje of labeltje wordt uitgerust, bevestigd aan de buitenzijde van een achterzak. 5. Nu, zoals hiervoor is overwogen, Bacofa is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dient aan de orde te komen de stelling van Levi Strauss dat zij in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten (rechtsoverweging 10, arrest van 13 februari 1991). 6. Dienaangaande heeft Levi Strauss getuigen voorgebracht. Uit de post-interlocutoire memorie aan de zijde van Levi Strauss blijkt dat zij niet heeft afgezien van de contra-enquête voorzover het betrof het probandum aan de zijde van Bacofa en tevens het verhoor heeft benut voor het leveren van bewijs zoals dat in rechtsoverweging 10 van het arrest van 13 februari 1991 is vermeld. Levi Strauss stelt zich daarbij op het standpunt dat zij dat bewijs al heeft geleverd. Het hof zal zich vooralsnog van een oordeel dienaangaande onthouden, omdat Bacofa terecht heeft aangevoerd dat zij nog de gelegenheid moet hebben om ook harerzijds getuigen in contra-enquête voor te brengen. Hiertoe zal het hof haar in de gelegenheid stellen. 7. Bij post-interlocutoire memorie aan de zijde van Levi Strauss zijn vele produkties in het geding gebracht. Blijkens die memorie zou tussen de raadslieden van partijen zijn besproken na de (contra)enquête op 29 maart 1993 dat het efficiënt zou zijn als de door Levi Strauss aangekondigde produkties die zij in het geding wenste te brengen reeds op voorhand aan de raadsman van Bacofa zouden worden gezonden opdat deze bij zijn memorie daar reeds op zou kunnen reageren. Levi Strauss verwijst dienaangaande in haar memorie naar een afschrift van een brief van mr. Mazel van 7 mei 1993 met daarin genoemde produkties. 8. De hiervoor genoemde brief ontbreekt bij de stukken in beide dossiers. Ofschoon uit de inhoud van de postinterlocutoire memorie van de curator valt af te leiden dat hij reageert op door Levi Strauss "in het geding gebrachte stukken" valt uit deze memorie niet op te maken of alle door Levi Strauss nadien in het geding gebrachte stukken aan de curator bekend waren. De curator zal zich dienaangaande bij akte na het eventueel te houden getuigenverhoor kunnen uitlaten. Opnieuw met betrekking tot grief TV: 9. De bespreking van deze grief zal worden aangehouden tot na de bewijslevering.

16 oktober 1996

De slotsom 10. De curator zal worden toegelaten tot het voorbrengen van getuigen in contra-enquête zoals hiervoor sub 6 is overwogen. De curator kan zich voorts bij akte uitlaten aangaande het sub 8 overwogene. De beslissing Het gerechtshof: alvorens verder te beslissen: laat de curator toe tot tegenbewijs — desgewenst door getuigen te leveren - tegen het door Levi Strauss gestelde feit dat zij (Levi Strauss) in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een bewezen gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten; bepaalt dat indien de curator dit tegenbewijs door middel van getuigen wenst te leveren het getuigenverhoor zal plaatsvinden op maandag 3 oktober 1994 te 13.30 uur in één der lokaliteiten van het Gerechtshof, Bleeklaan 1 te Leeuwarden, ten overstaan van mr. A.E. du Perron, ten deze benoemd tot raadsheer-commissaris; bepaalt dat de curator uiterlijk twee weken tevoren het volledige procesdossier ter griffie van het hof doet bezorgen, bij gebreke waarvan de procureur van Levi Strauss alsnog de gelegenheid heeft uiterlijk één week voor de vastgestelde datum de processtukken over te leggen. Enz. d) Cassatiemiddelen. Inleiding Het gerechtshof spreekt in zijn arrest van 13 februari 1991 sub 4 tot en met 6 de navolgende oordelen uit: rov. 4: dat het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek in beginsel als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken moet worden aangemerkt in de zin van art. 13A-1 BMW; rov. 5: dat de in deze rov. genoemde verschillen tussen het lip-teken en het lip-merk niet verhinderen dat beide visueel zodanig gelijkenis vertonen dat aannemelijk is dat bij degene, die met het lip-teken wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk worden opgewekt; en in rov. 6: dat het lip-merk aanzienlijke bekendheid geniet als een merk van Levi Strauss; dat dit onderscheidend vermogen heeft; dat dit onderscheidend vermogen ten gevolge van langdurig en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame nog extra is toegenomen; dat de associatie tussen lip-teken en lip-merk niet alleen zal worden opgewekt wanneer het lip-teken is aangebracht op de plaats waarvoor het lip-merk is ingeschreven, doch ook wanneer dit elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd; rov. 7: dat het gebruik door anderen dan Bacofa van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek gevestigde (lees: bevestigde?) lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel het gevolg zou kunnen hebben dat het kenmerkende karakter van het lip-merk daardoor zo zeer aan onderscheidende kracht ingeboet zou kunnen hebben dat daardoor de eerder genoemde verschillen tussen het lip-merk en lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen op grond van de navolgende, zonodig ook in onderlinge samenhang te beschouwen middelen van cassatie: 1. Oordelend als in rov. 7 gesteld miskent het Hof dat er, wanneer er, zoals hier, sprake is van een merk en een teken dat/die elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd visueel zodanig gelijkenis vertonen dat bij confrontatie met het teken associaties met het merk worden gewekt, tussen merk en teken sprake is van "overeenstemming" in de zin van de artt. 3, 13A en 14B BMW, aan welke overeenkomstig het gebruik door derden van "lipjes" of "labeltjes" rechtens niet vermag af te doen, althans niet, wanneer, zoals hier, sprake is van een merk met een door de aanzienlijke bekendheid die het

16 oktober 1996


geniet nog extra toegenomen onderscheidend vermogen, althans is 's Hofs oordeel dat de verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken zodanig aan betekenis zouden kunnen winnen dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lipteken met lip-merk in de weg zouden staan, gezien het onderscheidend vermogen van het lip-merk en de overige door het Hof getroffen feitelijke vaststellingen niet naar de eis der wet met redenen omkleed, althans onbegrijpelijk en innerlijk tegenstrijdig. 2.1 Rechtsoverweging 4 waarin het Hof overweegt dat het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, "in beginsel" moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van art. 13A-1 BMW is onbegrijpelijk, geeft geen, althans onvoldoende inzicht in de betekenis die het Hof aan deze woorden op zichzelf beschouwd, danwei beschouwd in relatie tot (de) overige aan de beslissing in het tussenvonnis ten grondslag liggende overwegingen heeft toegekend. Het Hof maakt immers door het gebruik van deze woorden niet, althans onvoldoende duidelijk of het het aldus geplaatste lip-teken van Bacofa nu juist wel, of slechts onder voorwaarden, en zo ja, onder welke voorwaarden, als een met het merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A aanhef en onder 1 BMW moet worden aangemerkt. 2.2 Zowel indien de woorden "in beginsel" moeten worden begrepen in eerstgenoemde zin (juist wel), alsook indien zij moeten worden begrepen in laatstgenoemde zin (slechts onder voorwaarden) is 's Hofs arrest van 13 februari 1991 innerlijk tegenstrijdig. In het eerste geval omdat alsdan deze vaststelling aan een latere eventuele vaststelling, dat van een overeenstemmende teken geen sprake is, in de weg staat. In het tweede geval omdat deze uitleg dan niet te rijmen is met de vaststelling in rov. 5 "dat aannemelijk is dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden opgewekt". 3.1 In rov. 7 overweegt het Hof dat door het gebruik in aanzienlijke mate door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes het kenmerkende karakter van het lip-merk zozeer aan onderscheidende kracht (zou) kunnen hebben ingeboet dat daardoor de verschillen tussen het merk en teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken en lip-merk in de weg zouden staan. 3.2 Het Hof miskent - aangenomen dat het gebruik door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes afbreuk kan doen aan de onderscheidende kracht van het merk van Levi Strauss - dat zulk gebruik bij de vraag naar de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rechtens niet van belang is en derhalve buiten beschouwing behoort te blijven, vermits de beoordeling der overeenstemming rechtens behoort te geschieden door vergelijking van (uitsluitend) merk en teken als zodanig, en het gebruik door derden van lipjes en labeltjes niet een in het lip-merk of lip-teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, gelegen daarvoor relevante omstandigheid is; althans is 's Hofs arrest niet naar de eis der wet met redenen omkleed en innerlijk tegenstrijdig, aangezien het Hof in rov. 5 immers heeft vastgesteld dat de aldaar vermelde verschillen "niet verhinderen dat lip-merk en lip-teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis vertonen dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden opgewekt", zodat het gebruik van die lipjes en labeltjes door anderen dan Bacofa het door het Hof daaraan mogelijkerwijze te verbinden gevolg in het onderhavige geval niet heeft gehad, althans niet tot gevolg kan hebben dat de door het Hof tussen lip-merk en lip-teken vastgestelde verschillen zodanig aan betekenis zouden kunnen winnen dat er van associatie tussen lip-teken en lip-merk geen sprake meer zou kunnen zijn. 3.3 Voorts ziet het Hof eraan voorbij dat zijn vaststelling in rov. 6 "dat het lip-merk aanzienlijke bekendheid als merk van Levi Strauss geniet" en dat de onderscheidende kracht van dit merk "als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte re-

357

clame [....] nog extra is toegenomen" er aan in de weg staat dat het lip-merk van Levi-Strauss zo zeer aan onderscheidende kracht zou (hebben) kunnen inboeten, "dat daardoor de eerdergenoemde verschillen [....] aan associatie van lip-teken en lipmerk in de weg zouden (kunnen) staan", althans is dit oordeel zonder nadere motivering onbegrijpelijk, en 's Hofs arrest innerlijk tegenstrijdig. 3.4 Voorts is - aangenomen dat ten gevolge van het gebruik door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes de onderscheidende kracht van het lip-merk van Levi Strauss aan onderscheidende kracht zou (kunnen) hebben ingeboet — niet in te zien dat/waarom daardoor de verschillen tussen merk en teken aan betekenis zouden (hebben) kunnen winnen, immers (de vraag naar) het onderscheidend vermogen van het lipmerk los staat van de tussen het lip-merk en het lip-teken bestaande verschillen, althans in zoverre daarvan los staat dat een vermindering van de onderscheidende kracht van het lip-merk niet noodzakelijkerwijze tot gevolg heeft, en gelet op hetgeen het Hof in rov. 6 overweegt niet tot gevolg kan hebben dat daardoor de verschillen tussen lip-merk en lip-teken zo zeer aan betekenis zouden (hebben) kunnen winnen, dat die verschillen dientengevolge aan associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden (kunnen) staan, althans 's Hofs arrest geen inzicht geeft in de door het Hof gevolgde gedachtengang dat en waarom zulks zich in het onderhavige geval nochtans zou kunnen voordoen, zodat het arrest niet naar de eis der wet met redenen is omkleed. e) Conclusie van de Procureur-Generaal, mr. Th. B. Ten Kate, 20 oktober 1995. 1. Eiseres tot cassatie (hierna: Levi) brengt sedert 1936 in de Verenigde Staten en sedert omstreeks 1960 in de Benelux spijkerbroeken op de markt, die zijn voorzien van een rechthoekig lipje, aangebracht aan de buitenkant van de linkerrand van de recherachterzak van de broek. Levi is rechthebbende op een viertal Beneluxmerkendepöts op het lipje. Zij heeft voor haar waren, voorzien van het lip-merk, op grote schaal reclame gemaakt. 2. "Bacofa"-Baarsma's Confectiefabriek B.V. (hierna: Bacofa) maakt in de Benelux voor door haar op de markt gebrachte broeken gebruik van een teken dat bestaat uit een driehoekig stukje textiel dat aan de broek, in sommige gevallen aan de zijrand van een achterzak, is bevestigd en waarop de letters BC staan. De door Bacofa in het verkeer gebrachte broeken zijn waren als die waarvoor het lip-merk van Levi is ingeschreven als bedoeld in art. 13A, aanhef en lid 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). 3. Levi stelt zich op het standpunt dat Bacofa inbreuk maakt op haar merkenrechten en heeft Bacofa bij exploit van 27 december 1988 gedagvaard voor de Rechtbank te Leeuwarden met een vordering tot - kort gezegd - een verbod van verdere inbreuk. 4. Na verweer door Bacofa, wijst de rechtbank bij vonnis van 13 april 1989 de vordering van Levi af. De rechtbank is van oordeel - kort samengevat - dat het door Bacofa gebruikte teken zodanig afwijkt van het lip-merk van Levi dat, mede gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het lipmerk, niet gesproken kan worden van overeenstemming in de zin van de BMW. 5. Levi is van het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 6. Bij tussenarrest van 13 februari 1991 stelt het hof voorop dat het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, "in beginsel" moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A, aanhef en lid 1 BMW (r.o. 4). Het Hof overweegt daartoe dat merk en teken visueel zodanige gelijkenis vertonen dat bij degene die met het teken van Bacofa wordt geconfronteerd associaties met het lip-merk van Levi worden gewekt (r.o. 5) en neemt daarbij in aanmerking dat het lipmerk van Levi als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame aanzienlijke bekendheid als merk van Levi geniet,

358


waardoor het toch al aanwezige onderscheidende vermogen van het lip-merk nog extra is toegenomen (r.o. 6). 7. Niettemin kan overeenstemming in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW ontbreken, overweegt het hof, indien juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek gevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel. Daardoor zou volgens het hof het kenmerkende karakter van het lip-merk zo zeer aan onderscheidende kracht hebben kunnen ingeboet dat de verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. Dit, tenzij Levi in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke zou hebben gedaan om dat gebruik van lipjes door anderen te beletten, aldus het hof (r.o. 7). 8. Het hof laat vervolgens Bacofa toe te bewijzen dat in aanzienlijke mate ook door anderen dan haarzelf gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of labeltjes (en kondigt aan dat Levi, afhankelijk van de uitkomst van de bewijslevering door Bacofa, eventueel in de gelegenheid zal worden gesteld te bewijzen dat zij in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een bewezen gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten). 9. Nadat getuigenverhoren hadden plaatsgevonden (en de curator in het inmiddels uitgesproken faillissement van Bacofa had verklaard het geding, gedeeltelijk, over te nemen), oordeelt het hof bij tussenarrest van 10 augustus 1994 Bacofa geslaagd in het haar opgedragen bewijs. 10. Levi is tegen zowel het tussenarrest van 13 februari 1991 als dat van 10 augustus 1994 (tijdig) in cassatie gekomen met een uit drie onderdelen opgebouwd middel, dat door de curator is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep. 11. Onderdeel 1 van het middel keert zich met een rechtsklacht en, subsidiair, een motiveringsklacht tegen r.o. 7 van het tussenarrest van 13 februari 1991. 12. Zie ik het goed, dan strekt de rechtsklacht ten betoge dat het hof heeft miskend dat, indien eenmaal is vastgesteld, zoals het hof deed in r.o. 5, dat merk en teken visueel zodanige gelijkenis vertonen dat aannemelijk is dat bij degene die met het teken van Bacofa wordt geconfronteerd associaties met het merk van Levi worden opgewekt, vast staat dat het teken overeenstemt met het merk in de zin van de BMW. Daaraan kan dan niet meer afdoen dat derden gebruik maken van lipjes en labeltjes, althans niet wanneer, zoals het hof vaststelde, sprake is van een merk dat door een aanzienlijke bekendheid alleen maar in onderscheidend vermogen is toegenomen, aldus het middel. 13. De klacht berust m.i. hetzij op een onjuiste opvatting van het begrip "overeenstemmend" in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW, hetzij op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Ik licht dit als volgt toe. 14. Volgens BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 nt. LWH, BIE 1984, 24 nt. DWFV (Union) is van overeenstemming in de zin van art. 3, 13A en 14B BMW sprake, wanneer - mede gezien de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het merk en het teken worden gewekt. 15. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van zodanige gelijkenis tussen merk en teken dat associatiegevaar bestaat, dient derhalve de onderscheidende kracht van het merk als gezichtspunt in aanmerking te worden genomen. Zie ook BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 nt. LWH, BIE 1983, 24 (Juicy Fruit). 16. BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 nt. DWFV, BIE 1995, 43 nt. Steinhauser (Quick) leert dat verlies van onderscheidend vermogen van het merk veroorzaakt kan worden door verwatering van het merk ten gevolge van het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van een

16 oktober 1996

groot aantal met het merk overeenstemmende tekens (r.o. 8). Voorwaarde is wel dat het verlies van de onderscheidende kracht van het aanvallende merk geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder (r.o. 17). 17. Voor zover het middelonderdeel wil betogen dat bij de beantwoording van de vraag of er overeenstemming is tussen merk en teken het onderscheidend vermogen van het merk niet van belang is, dan wel dat bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen van een merk het gebruik door anderen van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens niet van belang is, stuit het derhalve af op de zojuist genoemde jurisprudentie van het BenGH. 18. Voor zover het middel wil betogen dat met 's Hofs oordeel, in r.o. 5, dat het teken van Bacofa met het merk van Levi zodanige gelijkenis vertoont dat associatiegevaar bestaat, de inbreukvraag reeds is beslist, zodat het hof ten onrechte alsnog een onderzoek heeft ingesteld naar de onderscheidende kracht van het merk in verband met het gebruik door anderen van labeltjes, berust het op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Met de woorden "in beginsel" in r.o. 4 heeft het hof kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat zijn oordeel in r.o. 4 en de daarop voortbouwende r.o. 5 en 6 slechts is gegeven onder voorbehoud, namelijk onder voorbehoud van de juistheid van de in r.o. 7 aan de orde gestelde stelling van Bacofa. 19. Uit het vorenstaande volgt dat ook de subsidiair aangevoerde motiveringsklacht van onderdeel 1 moet falen. Wanneer het door het hof in de r.o. 4 t/m 6 uitgesproken oordeel slechts onder voorbehoud is gegeven, is van innerlijke tegenstrijdigheid met het in r.o. 7 uitgesproken oordeel geen sprake. 20. Onderdeel 2 van het middel acht de woorden "in beginsel" in r.o. 4 van het tussenarrest van 13 februari 1993 onbegrijpelijk, althans onvoldoende duidelijk. Na hetgeen hierboven is opgemerkt, kan ik over deze klacht kort zijn. Naar mijn lezing van het arrest, wil het hof met de gewraakte woorden tot uitdrukking brengen dat, onder voorbehoud van de juistheid van de in r.o. 7 nog te bespreken stelling van Bacofa, voorhands overeenstemming tussen merk en teken moet worden aangenomen. In deze lezing zijn de woorden "in beginsel" niet onbegrijpelijk of onduidelijk. Het onderdeel zal moeten falen. 21. Onderdeel 3 valt in drie subonderdelen uiteen en keert zich tegen het oordeel van het hof, in r.o. 7 van het tussenarrest van 13 februari 1991, dat door het gebruik in aanzienlijke mate door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes het kenmerkende karakter van het lip-merk van Levi zozeer aan onderscheidende kracht zou kunnen hebben ingeboet dat daardoor de verschillen tussen het merk van Levi en het teken van Bacofa aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van het teken met het merk in de weg zouden staan. 22. Na subonderdeel 3.1, dat geen klacht bevat, voert subonderdeel 3.2 aan, dat, anders dan het hof overweegt, bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken, uitsluitend een vergelijking van merk en teken van belang is, terwijl het gebruik door derden van lipjes en labeltjes niet relevant is. 23. De klacht berust op een opvatting die, blijkens het hierboven reeds genoemde Union-arrest en Quick-arrest van het BenGH, niet als juist kan worden aanvaard. Uit deze arresten volgt immers dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken het onderscheidend vermogen van het merk als gezichtspunt in aanmerking dient te worden genomen (Union), en dat het onderscheidend vermogen van een merk verloren kan gaan door het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens (Quick). Het hof heeft derhalve het recht niet geschonden door bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen het teken van Bacofa en het merk van Levi betekenis te hechten aan de vraag of ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van de achterzak van een broek bevestigde labeltjes. 24. De subsidiair voorgestelde motiveringsklacht van subonderdeel 3.2 berust op dezelfde verkeerde lezing van 's Hofs arrest als de motiveringsklacht van onderdeel 1, en faalt dus.

16 oktober 1996


25. Hetzelfde geldt voor de motiveringsklacht van subonderdeel 3.3. 26. Subonderdeel 3.4 verwijt het hof te hebben miskend dat de vraag naar het onderscheidende vermogen van het merk van Levi los staat van de verschillen tussen dat merk en het teken van Bacofa, althans niet te hebben duidelijk gemaakt waarom dit niet zo is. 27. De klacht stuit m.i. af op het eerder genoemde Juicy Fruit-arrest van het BenGH. Daarin werd voor recht verklaard dat de beschermingsomvang van een merk in die zin mede wordt bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naarmate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW. Het hof heeft derhalve terecht een verband gelegd tussen de eventueel verminderde onderscheidende kracht van het lip-merk van Levi en de mate van gelijkenis tussen dat merk en het lip-teken van Bacofa. Tot een nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden. 28. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. f) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Levi Strauss brengt sedert 1936 in de Verenigde Staten en sedert omstreeks 1960 in de Benelux spijkerbroeken op de markt, die zijn voorzien van een rechthoekig lipje, aangebracht aan de buitenkant van de linkerrand van de reenterachterzak van de broek. (ii) Levi Strauss is rechthebbende op een viertal Beneluxmerkendepöts op het lipje. Zij heeft voor haar waren, voorzien van dit lip-merk, op grote schaal reclame gemaakt. (iii) Bacofa maakt(e) in de Benelux voor de door haar op de markt gebrachte broeken gebruik van een teken dat bestaat uit een driehoekig stukje textiel, dat aan de broek is bevestigd, in sommige gevallen aan de zijrand van een achterzak, en waarop de letters BC zijn aangebracht. De door Bacofa in het verkeer gebrachte broeken zijn waren als die waarvoor het lip merk van Levi Strauss is ingeschreven, een en ander als bedoeld in art. 13A, aanhef en lid 1, BMW. 3.2 Levi Strauss stelt zich op het standpunt dat Bacofa inbreuk maakt op haar merkenrechten. Zij heeft Bacofa op verkorte termijn gedagvaard en heeft gevorderd - kort samengevat - een verbod van verdere inbreuk alsmede een veroordeling tot schadevergoeding, op te maken bij staat. De Rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. Bij tussenarresten van 13 februari 1991 en 15 april 1992 heeft het Hof van Bacofa toegelaten tot bewijslevering. Nadat getuigenverhoren hadden plaatsgevonden en nadat de Curator van Bacofa - hangende het hoger beroep is Bacofa failliet verklaard - het onderhavige geding had overgenomen, heeft het Hof bij tussenarrest van 10 augustus 1994 de Curator tot verdere bewijslevering toegelaten. Het cassatieberoep richt zich tegen de tussenarresten van 13 februari 1991 en 10 augustus 1994. 3.3.1 Het middel bestrijdt rov. 4 tot en met 7 van eerstgenoemd tussenarrest met een aantal rechts- en motiveringsklachten. 3.3.2 In rov. 4 heeft het Hof vooropgesteld dat naar zijn oordeel het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de achterzijde van een achterzak van een broek, in beginsel moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1, BMW. Deze vooropstelling is door het Hof in rov. 5 en 6 nader uitgewerkt en gemotiveerd in die zin - samengevat - dat ondanks bepaalde verschillen het lip-merk en het lip-teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis vertonen dat bij degene die met het lip teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden gewekt (rov. 5), en dat die associaties, gelet op de aanzienlijke bekendheid van het lip-merk als een merk van Levi Strauss en het daardoor toegenomen onderscheidend vermogen van het

359

lip-merk, ook zullen worden opgewekt indien het lip-teken elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd (rov. 6). Vervolgens heeft het Hof in rov. 7 geoordeeld dat, indien echter juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik zou worden gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel, daardoor het kenmerkende karakter van het lip-merk zozeer aan onderscheidende kracht zou hebben ingeboet, dat daardoor de eerdergenoemde verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. 3.3.3 Bij de beoordeling van de klachten moet worden vooropgesteld enerzijds dat van overeenstemming, in de zin van de artt. 3, 13A en 14B BMW, tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het merk en het teken worden gewekt (BenGH 20 mei 1983, zaak A 82/5, Jurisprudentie 1983, blz. 36 e.v., JV7 1984, 72 (Union)), en anderzijds dat een merk het onderscheidend vermogen dat het aanvankelijk heeft bezeten, geheel of gedeeltelijk kan verliezen, bijvoorbeeld doordat het ernstig is verwaterd door het gebruik van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens door andere concurrenten van de merkhouder (BenGH 13 december 1994, zaak A 93/3, Jurisprudentie 1994, blz. 56 e.v., NJ 1995, 409 (Quick)). 3.3.4 In de door het middel bestreden overwegingen heeft het Hof deze gezichtspunten in aanmerking genomen. Die overwegingen geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn ook niet onbegrijpelijk of onderling tegenstrijdig, waarbij opmerking verdient dat het Hof met zijn overweging (rov. 4) dat in beginsel sprake is van overeenstemming tussen het merk van Levi Strauss en het door Bacofa gebezigde teken, kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat deze overeenstemming voorshands dient te worden aangenomen, tenzij juist mocht blijken de in rov. 7 behandelde stelling van Bacofa dat het onderscheidende vermogen van het merk van Levi Strauss geheel of ten dele verloren is gegaan als gevolg van de omstandigheid dat andere concurrenten van Levi Strauss een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens gebruiken en het merk daardoor is verwaterd. Aan laatstgenoemde mogelijkheid doet niet af de omstandigheid dat, naar het Hof in rov. 6 heeft overwogen, het onderscheidend vermogen van het lip-merk is toegenomen door de aanzienlijke bekendheid van dat merk als een merk van Levi Strauss. 3.3.5 Op het vorenstaande stuiten alle klachten van het middel af. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Levi Strauss in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de curator begroot op ƒ 577,20 aan verschotten en ƒ 3.000,- voor salaris. Enz.

360


Nr. 98. Gerechtshof te Leeuwarden, 15 februari 1995. (Pannekoekschip) Mrs. A.E. du Perron, K.E. Mollema en P.E. Mazel. Art. 5 Handelsnaamwet. Aangezien vaststaat dat Pannekoekschip Groningen de handelsnaam 'Pannekoekschip' vanaf 1977 in Groningen en Pannekoekschip Leeuwarden vanaf 1986 in Leeuwarden voert en dat Speckmann zulks vanaf 1989 in Heerenveen heeft gedaan, zijn appellanten in dit geding degenen die de handelsnaam het eerst hebben gevoerd. Daarbij is zonder betekenis de omstandigheid dat zekere Woltheus die handelsnaam nog eerder dan appellanten in Alkmaar en/of Uitgeest en/of Beverwijk heeft gevoerd en aan Speckmann toestemming tot het gebruik van die handelsnaam heeft gegeven, nu Woltheus in dit geding geen partij is en bovendien onaannemelijk is dat de werkingssfeer van de handelsnaam van Woltheus zich mede tot Groningen en Leeuwarden heeft uitgestrekt. De enkele toestemming van een eerdere gebruiker van een handelsnaam is trouwens onvoldoende om degene, aan wie de toestemming is verleend te laten profiteren van eventuele prioriteitsaanspraken van degene die de toestemming heeft gegeven, Toch geen overtreding van art. 5 HNW omdat wegens de verschillende vestigingsplaatsen verwarring tussen de ondernemingen niet te duchten zal zijn. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Daargelaten de vraag of het nabootsen van c.q. aanleunen tegen een huisstijl of formule onrechtmatig kan zijn, kunnen in ieder geval de door appellanten genoemde elementen, zo tezamen met het gebruik van de handelsnaam 'Pannekoekschip' als afzonderlijk bezien, de gestelde onrechtmatigheid niet dragen. Ze zijn te weinig kenmerkend en te zeer met de traditionele uitmonstering van een schip als restaurant verbonden om de indruk van onderlinge verbondenheid van de desbetreffende ondernemingen te wekken dan wel om anderszins gevaar voor verwarring tussen die ondernemingen te doen ontstaan; bovendien blijkt uit de overgelegde foto's en bescheiden van voldoende verschil tussen de formule' van appellanten en de inrichting van schip en restaurant van Speckmann om niet van 'nabootsing' te kunnen spreken. 1. Het Pannekoekschip B.V. te Eenrum, gemeente de Marne, kantoorhoudende te Groningen, en 2. Het Pannekoekschip Leeuwarden B.V. te Eenrum, gemeente de Marne, kantoorhoudende te Groningen, appellanten, geïntimeerden in het incidenteel appel, procureur mr. P.R. van den Eist, advocaat mr. W.A. Entzinger te Groningen, tegen Willem Jan Speckmann te Sneek, geïntimeerde, appellant in het incidenteel appel, procureur mr. Th.A. Janssen. a) Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Enkelvoudige Kamer, 4 november 1993 (mr. D. Aten). 1. Als gesteld en niet of onvoldoende bestreden, staat ten processe vast: Eiseres sub 1 en haar rechtsvoorganger exploiteeert sedert 14 oktober 1977 te Groningen aan het Schuitendiep tegenover nr 41 in een tweemastklipper een restaurantbedrijf, waarin pannekoeken worden verkocht, met als handelsnaam Restaurant Twee-Mast-Klipper 't Pannekoekschip en in verkorte versie 't Pannekoekschip. Eiseres sub 2 exploiteert sedert 1 januari 1986 te Leeuwarden aan de Willemskade tegenover nr 25 in een tweemastklipper een restaurantbedrijf, waarin pannekoeken worden verkocht met als handelsnaam Restaurant Twee-Mast-Klipper 't Pannekoekschip en in verkorte versie 't Pannekoekschip. Directeur van beide eiseressen is K.J. Smit te Harkstede (hierna ook te noemen Smit). Speckmann exploiteert sedert 2 januari 1989 te Heerenveen aan de Fok tegenover nr 78 in een tweemastklipper een restaurantbedrijf, waarin pannekoeken worden verkocht, met als handelsnaam Pannekoekschip de Klipper. Eerder en wel op

16 oktober 1996

4 september 1970 heeft J.N.M. Anink (hierna ook te noemen Anink) een filiaal van zijn cafetariabedrijf, waar pannekoeken worden verkocht, gevestigd te Alkmaar in een tweemastklipper met als handelsnaam 't Pannekoekschip. Het restaurantbedrijf op dat schip is per 1 januari 1977 voortgezet door E. Woltheus te Uitgeest (hierna ook te noemen Woltheus). Woltheus heeft dit schip verkocht aan Smit, die hierna op dat schip zijn restaurantbedrijf in Groningen is gaan uitoefenen. Woltheus heeft op 24 januari 1992 een schriftelijke verklaring afgelegd, houdende deze onder meer in '.. dat de heer Willem Jan Speckmann .., al voor hij zijn pannekoekschip opende, ongeveer 15 mei 1989, contact met ons (Woltheus en diens echtgenote) opgenomen heeft, om te vragen, of de handelsnaam 't Pannekoekschip gebruikt mocht worden. Wij hebben daar onze toestemming aan verleend, omdat de naam 't Pannekoekschip niet als beschermde naam aan dhr K. Smit bij de aankoop van het schip toegekend is, daar dhr K. Smit voornemens was het door hem aangekochte schip van de Fam. E. Woltheus als Bistro te gaan exploiteren'. Bij arrest van het gerechtshof te Leeuwarden van 20 november 1991 is in kort geding afgewezen een vordering van Pannekoekschip es, om Speckmann te verbieden in de uitoefening van diens bedrijf een handelsnaam of een aanduiding te voeren, waarvan het woord Pannekoekschip een bestanddeel vormt. het standpunt van Pannekoekschip es: 2. De - door Speckmann gevoerde - handelsnaam Pannekoekschip de Klipper wijkt in zo geringe mate af van de handelsnamen van Pannekoekschip es, dat als gevolg daarvan bij het publiek verwarring is te duchten; de - door Speckmann gevoerde - handelsnaam is derhalve ten opzichte van Pannekoekschip es in strijd met de Handelsnaamwet, althans onrechtmatig. De handelsnaam Pannekoekschip is geen algemeen gebruikte aanduiding voor een restaurant, waar pannekoeken kunnen worden gegeten. Indien in Noord-Nederland van Pannekoekschip wordt gesproken, wordt gedoeld op de restaurants van Pannekoekschip es in Groningen en Leeuwarden, welke ondernemingen met hun handelsnamen in NoordNederland grote bekendheid genieten. De — door Speckmann gebruikte - toevoeging aan zijn handelsnaam 'de Klipper' moet worden aangemerkt als een ondergeschikt gedeelte van zijn handelsnaam, dat niet in het geheugen van het publiek blijft hangen. Aangenomen dat er pannekoekrestaurants bestaan in Alkmaar, Beverwijk, Doetinchem of Nijmegen, die ook de handelsnaam Pannekoekschip voeren, is de afstand van voormelde plaatsen tot Groningen en Leeuwarden zo groot, dat deze restaurants zich niet bevinden in het handelsdebiet van Pannekoekschip es; het restaurant van Speckmann bevindt zich echter wél in het afzetgebied van Pannekoekschip es. Voorts is het schip, waarin Speckmann zijn restaurantbedrijf uitoefent, een goed geslaagde kopie, qua uiterlijk en organisatie, van de schepen, waarin Pannekoekschip es haar restaurantbedrijven exploiteren; het schip van Speckmann is een tweemastklipper evenals de schepen van Pannekoekschip es; de luifel bij de looptrap naar de toegangsdeur op Speckmanns schip is rood-paars/wit gestreept, terwijl bloembakken langs de loopplank staan, hetgeen eveneens het geval is bij de schepen van Pannekoekschip es; Speckmann gebruikt voor zijn schip een reclamebord, zijnde een lang, wit bord met in paars-rode ronde letters de naam 'Pannekoekschip' groot aangeduid, hetgeen bij de schepen van Pannekoekschip es ook het geval is; zelfs de menukaarten van Speckmann kennen dezelfde aanhef als die van Pannekoekschip es en wel 'Welkom aan boord'. Aldus maakt Speckmann zonder - te beschermen - noodzaak zich schuldig aan aanleunen of aanhaken tegen of bij de - door Pannekoekschip es ontwikkelde en door haar gevoerde - naam en formule en handelt Speckmann aldus jegens Pannekoekschip es onrechtmatig. Nu Speckmann voor eenzelfde handelsnaam, type schip, reclamebord, luifel tot de toegangsdeur e.d. heeft gekozen als Pannekoekschip es, moet Speckmann geacht worden willens en wetens te willen profiteren van de reputatie van de naam en formule van Pannekoekschip es, waaraan deze tijd, energie, creativiteit en geld hebben gespendeerd.

16 oktober 1996


Pannekoekschip es zijn derhalve gerechtigd te vorderen, dat Speckmann wordt verboden in de uitoefening van diens bedrijf een handelsnaam of een aanduiding te voeren, waarvan het woord Pannekoekschip een bestanddeel vormt, althans in combinatie met een huisstijl, zoals die van Pannekoekschip es, althans dat Speckmann wordt verboden in de uitoefening van diens bedrijf een schip te gebruiken van het type klipper of een rood-paars/wit gestreepte luifel of een naamsaanduiding op een langwerpig bord met paars-rode schrijfletters. Pannekoekschip es hebben als gevolg van voormeld handelen van Speckmann schade geleden, welke schade thans nog niet exact is te begroten, zodat Pannekoekschip es gerechtigd zijn te vorderen schadevergoeding, nader op te maken bij staat. het standpunt van Speckmann: 3. Speckmann heeft geen inbreuk gepleegd op de handelsnaamrechten van Pannekoekschip es. De naam 'Pannekoekschip' wordt reeds vanaf begin 1970 gevoerd door Anink voor diens vestiging te Alkmaar, zijnde eveneens een restaurantbedrijf in een tweemastklipper, alwaar pannekoeken worden verkocht. In 1973 heeft Woltheus dit schip aangekocht en nadien verkocht aan Smit, die dit schip naar Groningen heeft overgebracht. Blijkens de overgelegde, schriftelijke verklaring van Woltheus van januari 1992 blijkt, dat Woltheus de handelsnaam 'Pannekoekschip' niet aan Smit heeft overgedragen en dat Speckmann van Woltheus toestemming heeft verkregen, om de - door hem gebezigde - handelsnaam te voeren. Soortgelijke restaurantbedrijven in klippers, alwaar pannekoeken kunnen worden gegeten, worden geëxploiteerd in Zwolle, Beverwijk, Doetinchem, Delfzijl en Nijmegen; nu de naam Pannekoekschip bij meerdere exploitanten in gebruik is, heeft die naam haar onderscheidend vermogen verloren. Blijkens het voormelde arrest van het gerechtshof te Leeuwarden in kort geding is afgewezen de vordering van Pannekoekschip es, om Speckmann te verbieden in de uitoefening van diens bedrijf een handelsnaam of een aanduiding te voeren, waarvan het woord Pannekoekschip een bestanddeel vormt. De naam Pannekoekschip heeft een zodanig beschrijvend karakter, dat deze ongeschikt is, om als handelsnaam te worden gebruikt. Die aanduiding wil niet meer zeggen dan dat er een pannekoekrestaurant in een schip is gevestigd. Voorts is er geen sprake van slaafse nabootsing of ongeoorloofde concurrentie of een aanhaken of aanleunen door Speckmann. Alle tweemastklippers lijken op elkaar; bovendien is in de passagiersvaart algemeen gebruikelijk, dat de loopplank van schepen met gewoon markiesdoek wordt overhuifd; bloembakken aan de loopplank is een gewone verfraaiing bij talloze woonarken; de woorden 'welkom aan boord' op de menukaarten is een - overal in de passagiersvaart voorkomende - welkomstgroet. Wat er aan gelijkenis is bij de drie voormelde schepen, is niet van belang; aan de andere kant zijn er veel verschillen tussen die drie pannekoekschepen onderling. Speckmann heeft het reclamebord op het dek van zijn schip geplaatst, terwijl het pannekoekschip te Leeuwarden de naam voert op een kluiverfok en het pannekoekschip te Groningen een naambord, dwars op de lengterichting van het schip geplaatst; de lettertypes van die naamaanduidingen verschillen aanzienlijk; het schip van Speckmann heeft vensters in de opbouw, het schip te Leeuwarden niet; het schip van Speckmann heeft een witte opbouw en dat in Leeuwarden een bruine; de gangway in het schip te Leeuwarden is met een grote vlaggemast gemarkeerd, terwijl zulks bij Speckmann's schip ontbreekt; het achterschip te Leeuwarden heeft een woningopbouw zonder verhoging, terwijl Speckmann's schip een woningopbouw met verhoging heeft. Ook het Groninger Pannekoekschip verschilt veel van dat van Speckmann. Het interieur in Speckmann's schip is van een betere kwaliteit dan dat in de schepen van Pannekoekschip es. Bovendien is in ieder geval de afstand van Heerenveen naar Groningen zo groot, dat Speckmann's schip niet ligt binnen het handelsdebiet van bedoeld schip te Groningen. Speckmann heeft op voormelde gronden niet onrechtmatig jegens Pannekoekschip es gehandeld. De vordering van Pannekoekschip es tot schadevergoeding, op te maken bij staat, dient dus eveneens te worden afgewezen. de beoordeling van het geschil:

361

4. Terzake van de vraag, of Speckmann door een pannekoekenrestaurant op een schip, liggende te Heerenveen, te exploiteren met de naam 'Pannekoekschip de Klipper' jegens Pannekoekschip es in strijd handelt met het in artikel 5 van de Handelsnaamwet bepaalde, moet naar het oordeel van de rechtbank worden overwogen, dat door de - door Speckmann overgelegde - bescheiden, waaronder de schriftelijke verklaring van Woltheus van 24 januari 1992, voldoende ten processe is gebleken, dat Pannekoekschip es niet de eerste exploitanten van een zodanig restaurant zijn, die de handelsnaam Pannekoekschip voeren. Op die grond kunnen Pannekoekschip es niet jegens Speckmann een beroep doen op een door Speckmann in strijd met de Handelsnaamwet voeren van de naam Pannekoekschip. Overigens is aan de rechtbank voldoende gebleken, dat er vele restaurants op schepen in Nederland zijn, alwaar pannekoeken kunnen worden gegeten en die de naam Pannekoekschip voeren. Onvoldoende is ten processe gebleken de juistheid van de stelling van Pannekoekschip es, dat, indien in Noord-Nederland van Pannekoekschip wordt gesproken, slechts zou worden gedoeld op voormelde restaurants in Leeuwarden en Groningen van Smit. 5. Ook is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende ten processe gebleken, dat Speckmann jegens Pannekoekschip es onrechtmatig handelt door middel van slaafse nabootsing of ongeoorloofde concurrentie. Weliswaar vertonen de drie pannekoekschepen in Groningen, Leeuwarden en Heerenveen - blijkens de overgelegde bescheiden en foto's - enige overeenstemming qua inrichting en huisstijl, maar deze overeenstemming is grotendeels inhaerent aan de bedrijfsvoering van een zodanig pannekoekenrestaurant op een klipperschip, terwijl er - zoals door Speckmann onvoldoende bestreden is aangevoerd — nog zoveel verschillen wat betreft inrichting en huisstijl tussen die schepen onderling zijn aan te wijzen, dat onvoldoende ten processe is gebleken van een - door Speckmann ongeoorloofd - aanhaken aan, navolgen van of aanleunen tegen de ondernemingen van Pannekoekschip es. 6. Op voormelde gronden zullen de vorderingen van Pannekoekschip es alle worden afgewezen. Het - door Pannekoekschip es gedaan - bewijsaanbod zal worden gepasseerd, nu onvoldoende feiten of omstandigheden te bewijzen zijn aangeboden, die tot een andere beslissing van de rechtbank kunnen leiden. Als de - in het ongelijk gestelde - partijen moeten Pannekoekschip es worden veroordeeld in de gedingkosten. Beslissing: De rechtbank: Wijst af de vorderingen van Pannekoekschip es; Veroordeelt Pannekoekschip es in de gedingkosten, tot aan deze uitspraak aan Speckmann's zijde begroot op ƒ 1.420,aan salaris en op ƒ 250,- aan verschotten. Enz. b) Het Hof, enz. De beoordeling 1. Met uitzondering van de door de incidentele grief bestreden vaststelling, is tegen de weergave van de vaststaande feiten in rechtsoverweging 1 van het beroepen vonnis geen grief ontwikkeld, zodat ook in hoger beroep van die feiten zal worden uitgegaan. Met betrekking tot grief I in het principaal appel en de grief in het incidentele appel: 2. Bij de beoordeling van deze en de overige grieven stelt het hof voorop dat het woord 'Pannekoekschip' het kenmerkend onderdeel is van zowel de door appellanten als de door Speckmann gevoerde handelsnaam. Het blijkens de produkties incidentele (neven)gebruik door appellanten van de aanduiding 'Twee-Mast-Klipper' en het ondergeschikte gebruik - althans op het naambord op het schip van Speckmann - van de naam 'De Klipper' door Speckmann oordeelt het hof in ieder geval voor de beoordeling van de slechts op het woord 'Pannekoekschip' gebaseerde primaire vordering van appellanten niet van belang. 3. Het hof gaat derhalve uit van het gebruik door partijen van overeenstemmende handelsnamen.

362


4. Aangezien voorts vaststaat dat Pannekoekschip Groningen (het kenmerkend gedeelte van) de handelsnaam 'Pannekoekschip' vanaf 1977 in Groningen en Pannekoekschip Leeuwarden vanaf 1986 in Leeuwarden voeren en dat Speckmann zulks vanaf 1989 in Heerenveen heeft gedaan, zijn appellanten van de partijen in dit geding de partijen die deze handelsnaam het eerst nebben gevoerd, zodat - indien ook overigens aan de voorwaarden van art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) is voldaan - het gebruik daarvan door Speckmann een verboden gebruik in de zin van dat artikel oplevert. 5. Reeds daarom is de door de rechtbank kennelijk beslissend geoordeelde omstandigheid, dat een zekere Woltheus (al dan niet als opvolger van een zekere Anink) die handelsnaam nog eerder dan appellanten in Alkmaar en/of Uitgeest en/of Beverwijk heeft gevoerd en dat Woltheus aan Speckmann toestemming tot het gebruik van die handelsnaam heeft gegeven, in dit geding zonder betekenis, nu Woltheus in dit geding geen partij is. 6. Bovendien staat geenszins vast en is zelfs onaannemelijk dat de werkingssfeer van de handelsnaam van Woltheus c.q. het handelsdebiet van Woltheus zich mede tot Groningen en Leeuwarden heeft uitgestrekt. De enkele omstandigheid dat uit Groningen en/of Leeuwarden afkomstige personen mogelijk het pannekoekenrestaurant van Woltheus hebben bezocht beoordeelt het hof daartoe als onvoldoende. Het hof verwijst in dit verband tevens naar hetgeen hierna - in het kader van de behandeling van de primaire vordering van appellanten - zal worden overwogen. Enige andere omstandigheid, waaruit zou volgen dat appellanten de handelsnaam niet rechtmatig voeren is gesteld noch gebleken. 7. Tenslotte is ook de enkele toestemming van een eerdere gebruiker van een handelsnaam onvoldoende om degene, aan wie de toestemming is verleend, te laten profiteren van eventuele prioriteitsaanspraken van degene die de toestemming heeft gegeven. De heden ten dage bestaande ruimere opvatting over de mogelijkheid een handelsnaam door een ander te laten gebruiken doet daaraan niet af, zeker nu de toestemming eerst is gegeven nadat appellanten de handelsnaam 'Pannekoekschip' al hadden gevoerd. 8. Mitsdien treft grief I doel, zij het dat bij de behandeling van de overige grieven en verweren moet blijken of dit tot vernietiging van het beroepen vonnis moet leiden. 9. Hoewel ook de grief in het incidentele appel in zoverre terecht is voorgedragen dat de aanduiding 'Twee-Mast-Klipper' slechts incidenteel door appellanten is gebruikt, heeft Speckmann - gelet op het hierboven sub 2 overwogene - bij die grief verder geen belang. Met betrekking tot grief II in het principaal appel en de primaire vordering van appellanten voor het overige: 10. Voor zover de grief zich richt tegen de overweging van de rechtbank, dat genoegzaam is gebleken dat ook op andere schepen in den lande pannekoekenrestaurants onder de naam 'Pannekoekschip' worden gedreven, is zij evenzeer gegrond, omdat uit het met betrekking tot grief I overwogene reeds volgt, dat de in die overweging vastgestelde omstandigheden voor het door appellanten gestelde eerder gebruik niet ter zake doet. 11. Bij de beoordeling van de primaire vordering en de grief voor het overige, stelt het hof voorop dat appellanten enerzijds en Speckmann anderzijds weliswaar gelijksoortige ondernemingen drijven, maar dat zij dat doen in verschillende (vestigings)plaatsen. 12. Voor eetgelegenheden en te meer voor eetgelegenheden die zich toeleggen op het serveren van pannekoeken en zich als zodanig afficheren zal het handelsdebiet in het algemeen beperkt zijn tot de plaats waar zij hun bedrijf uitoefenen. Verwarring tussen in verschillende plaatsen gevestigde eetgelegenheden zal daarom, ook indien zij onder dezelfde naam worden gedreven, in het algemeen niet te duchten zijn. 13. Weliswaar zou dit anders kunnen zijn wanneer de stelling van appellanten juist zou zijn, dat, indien in NoordNederland van Pannekoekschip wordt gesproken, slechts gedoeld wordt op de restaurants van appellanten, doch het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat appellanten de juistheid van die stelling niet aannemelijk hebben gemaakt. De door hen

16 oktober 1996

overgelegde gecombineerde reclame is beperkt tot hun restaurants in Groningen en Leeuwarden en toont niet aan dat het debiet van de restaurants buiten die plaatsen - en met name tot Heerenveen - is uitgebreid. 14. Nader bewijs van die stelling is in hoger beroep niet aangeboden, hoewel daartoe alle aanleiding had bestaan, nu de rechtbank haar had verworpen en de toelichting op grief II niet meer inhoudt dan een herhaling daarvan. 15. De rechtbank heeft derhalve terecht, zij het deels op onjuiste gronden, de primaire vordering van appellanten ontzegd. De grief is derhalve vergeefs voorgedragen. Met betrekking tot grief III in het principaal appel en de subsidiaire vorderingen van appellanten voor het overige: 16. De subsidiare en meer subsidiaire vorderingen van appellanten berusten op de grondslag dat - kort weergegeven - Speckmann door de wijze waarop hij zijn schip heeft uitgemonsterd en zijn restaurant heeft ingericht onrechtmatig jegens appellanten handelt door het nabootsen van c.q. aanleunen tegen de 'huisstijl' of 'formule' van appellanten. 17. Nog afgezien daarvan dat Speckmann inmiddels de belettering van het naambord van zijn restaurant en de kleuren van zijn luifel heeft veranderd en daargelaten de vraag of het nabootsen van c.q. aanleunen tegen een huisstijl of formule onrechtmatig kan zijn, kunnen in ieder geval de door appellanten genoemde elementen van hun subsidiaire vorderingen, zo tezamen met het gebruik van de handelsnaam 'Pannekoekschip' als afzonderlijk bezien, de gestelde onrechtmatigheid niet dragen. 18. Eenmaal gegeven dat het, naar 's hofs oordeel, aan Speckmann vrij stond een pannekoekenrestaurant in een tweemastklipper te vestigen, zijn namelijk die elementen, met name het gebruik van een donkergekleurde romp en een loopplank of -trap om het schip te betreden, het toepassen van een luifel als overkapping van die loopplank, het plaatsen van bloembakken langs die loopplank als versiering, het vermelden van de naam van het restaurant op een langwerpig, rechthoekig en op het dek geplaatst naambord, het pavoiseren van het schip, het toepassen van een bruinhouten interieur met vaste tafels en banken en de vermelding 'Welkom aan boord' op voor het overige anders afgerichte menukaarten te weinig kenmerkend en te zeer met de traditionele uitmonstering van een schip als restaurant verbonden om afbreuk te doen aan de door gelijke kenmerken bepaalde inrichting van de schepen van appellanten of om de indruk van onderlinge verbondenheid van de desbetreffende ondernemingen te wekken dan wel om anderszins gevaar van verwarring tussen die ondernemingen te doen ontstaan. Daarbij komt dat uit de overgelegde foto's en bescheiden blijkt van voldoende verschillen tussen de 'formule' van appellanten en de inrichting van schip en restaurant van Speckmann om niet van 'nabootsing' te kunnen spreken. Hoogstens kan worden gezegd dat de inrichting van schip en restaurant van Speckmann op bepaalde punten door die van appellanten lijkt te zijn geïnspireerd. 19. Grief II in het principaal appel is derhalve vergeefs voorgedragen. De rechtbank heeft de subsidiaire vorderingen van appellanten terecht afgewezen. Met betrekking tot grief IV in het principaal appel: 20. Grief IV mist zelfstandige betekenis en behoeft dientengevolge geen afzonderlijke behandeling. Slotsom 21. Het beroepen vonnis moet worden bekrachtigd, met veroordeling van appellanten als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep. Voor een afzonderlijke kostenveroordeling terzake van de incidenteel voorgedragen grief ziet het hof geen termen. De beslissing Het gerechtshof: bekrachtigt het vonnis van 4 november 1993, waarvan beroep; veroordeelt appellanten, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Speckmann gevallen, welke het hof tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 350,- aan verschotten en ƒ 4.200,- aan salaris; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

16 oktober 1996


Nr. 99. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 22 april 1992. Mr. J. de Bruijn. Art. 17A Rijksoctrooiwet. Het verzuim is een gevolg van een typefout in de opdrachtbrief van verzoekster aan haar Nederlandse gemachtigde, waarbij een onopvallende cijferverwisseling heeft plaatsgevonden. Nadat eenmaal dit foutieve nummer door de gemachtigde in zijn administratie was ingevoerd, was het logisch, dat dit nummer bij verdere behandeling steeds gehanteerd bleef, aangezien er geen enkele aanleiding bestond om aan de juistheid van het nummer te twijfelen. I.c. is niets gebleken van enig zorgeloos handelen bij betrokkenen. Verzoek om herstel in de vorige toestand ingewilligd. Beschikking o.g.v. art. 17A Row. inzake Europees octrooi nr. 0265610. De Octrooiraad, Bijzondere Afdeling; Gezien de stukken; Gehoord verzoekster bij monde van haar gemachtigde Drs J.J.W. Borleffs; Overwegende: dat verzoekster met betrekking tot het Europees octrooi nr 0265610 niet de wettelijke termijnen, zoals gesteld in de artikelen 29 O en 29P, eerste lid van de Rijksoctrooiwet, juncto artikel 311, eerste lid van het Octrooireglement in acht heeft genomen, hetgeen geleid heeft tot verval van het onderhavig Europees octrooi; dat verzoekster op 27 september 1991 bij de Octrooiraad een verzoekschrift heeft ingediend, strekkende tot herstel in de vorige toestand; dat verzoekster gelijktijdig een gewaarmerkte vertaling in het Nederlands van de tekst van het Europees octrooi, alsmede een schriftelijke mededeling terzake van de domiciliekeuze heeft meegezonden; dat gemachtigde van verzoekster vervolgens ter zitting van de Bijzondere Afdeling van 17 december 1991 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader mondeling heeft toegelicht en verdedigd; O. dienaangaande: dat blijkens het verzoekschrift het onderhavige verzuim aan het licht kwam toen de Octrooiraad naar aanleiding van de betaling van de eerste jaartaks, die op 31 augustus 1991 verviel, aan gemachtigde berichtte dat het octrooi was vervallen wegens het niet voldoen aan de formele vereisten; dat de Bijzondere Afdeling van oordeel is, dat het hierna op 27 september 1991 ingediende verzoekschrift overeenkomstig de bepaling van artikel 17A, derde lid van de Rijksoctrooiwet, zo spoedig mogelijk bij de Octrooiraad werd ingediend; dat verzoekster derhalve formeel in haar verzoek ontvankelijk kan worden geacht;

363

dat de Bijzondere Afdeling voorts zal nagaan of het verzoek gegrond kan worden geacht, d.w.z. dat door verzoekster i.c. de nodige zorgvuldigheid is betracht; dat verzoekster dienaangaande in haar verzoekschrift onder meer het volgende naar voren heeft gebracht: "Op 15 november 1990 ontving Haagsch Octrooibureau de opdracht zorg te dragen voor de voorgeschreven indiening van een gewaarmerkte Nederlandse vertaling (bijlage A). Op deze opdrachtbrief werd ten gevolge van een ongelukkige verwisseling van twee cijfers in plaats van het juiste nummer 0 265 610 abusievelijk het nummer 0 256 610 vermeld. Deze niet gemakkelijk herkenbare vergissing is daarna bij de verdere behandeling "doorgeschoven", zodat het foute nummer ook vermeld werd op de mededeling van domiciliekeuze van 22 november 1990 (bijlage B), en vervolgens eveneens bij het indienen van een gewaarmerkte vertaling op 27 november 1990 (bijlage C). De cijferverwisseling bleef al die tijd onopgemerkt zowel bij Haagsch Octrooibureau als bij aanvraagster zelf, zodat in alle gevoerde correspondentie steeds sprake was van 0 256 610 in plaats van 0 265 610. Niet ontkend wordt dat de Nederlandse versie van EPA-0 265 610 van rechtswege vervallen is op grond van Art. 29P Row. Gemeend wordt evenwel, dat de redenen, waardoor niet aan de voorwaarden van Art. 29P kon worden voldaan, voortvloeien uit vrijwel niet controleerbare en daardoor verschoonbare omstandigheden. Immers toen de noodlottige cijferwisseling eenmaal had plaatsgevonden, was het foutieve nummer 0 256 610 vrijwel niet te onderscheiden van het juiste nummer 0 265 610. Ook de oorspronkelijke permutatiefout bij aanvraagster was, nadat deze eenmaal gemaakt was, zo onopvallend, dat bij een eerste blik beide nummers identiek lijken. Dit verklaart ook, dat bij het Haagsch Octrooibureau onopgemerkt gebleven is, dat het nummer op de opdracht-brief van 15 november 1990 verschilde van datgene, vermeld op de "Erteilungsentscheidung". Op het eerste gezicht lijken deze nummers identiek te zijn." dat de Bijzondere Afdeling vaststelt, dat het onderhavige verzuim een gevolg is van een typefout in de opdrachtbrief van verzoekster van 15 november 1990 aan haar Nederlandse gemachtigde, waarbij een onopvallende cijferverwisseling heeft plaatsgevonden; dat de Bijzondere Afdeling met verzoekster van oordeel is dat, nadat eenmaal dit foutieve nummer door de gemachtigde in zijn administratie was ingevoerd, het logisch was dat dit nummer bij de verdere behandeling steeds gehanteerd bleef, aangezien er geen enkele aanleiding bestond om aan de juistheid van het nummer te twijfelen; dat de Bijzondere Afdeling van enig zorgeloos handelen bij betrokkenen i.c. niets is gebleken; dat de Bijzondere Afdeling derhalve het verzoek om herstel in de vorige toestand gegrond acht en dit verzoek mitsdien zal inwilligen; enz.

364


16 oktober 1996

Mededelingen PAO-cursus: Intellectuele eigendom. Cursusdata: 21 januari en 28 januari 1997. Programma en docenten: dinsdag 21 januari - Merken- en handelsnamenrecht: nadruk op wijziging Benelux Merkenwet; Mr. E.J. Arkenhout, wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie 's-Gravenhage - Octrooirecht: met aandacht voor zowel de nieuwe ROW als het Europees octrooi; Mr. R.E. Ebbink, advocaat te Amsterdam dinsdag 28 januari - Auteursrecht: inclusief softwarebescherming, recente (aanhangige) wetsvoorstellen en Europese initiatieven; digitale snelweg; Prof. mr. J.H. Spoor, hoogleraar auteursrecht en industriële eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, tevens advocaat te Amsterdam - Procesrecht: stand van wetgeving en rechtspraak ter zake van middelen tot handhaving, inclusief grensoverschrijdend verbod; Prof. mr. J.J. Brinkhof, vice-president bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, tevens hoogleraar industriële eigendom aan de Universiteit Utrecht en regeringscommissaris Boek 9 BW (rechten van intellectuele eigendom) - Vermogensrecht: kwesties van overdracht, licentie, verpanding, beslag en faillissement; Prof. mr. D.W.F. Verkade, hoogleraar auteursrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden, tevens advocaat te Amsterdam Cursusleider: Mr. E.J. Arkenbout, voornoemd Doelgroep: deze cursus is met name bedoeld voor deelnemers die niet full-time werkzaam zijn op dit rechtsgebied, maar met intellectuele eigendomskwesties met enige regelmaat worden geconfronteerd: advocaten, bedrijfsjuristen en andere belangstellenden Werkvorm: hoorcollegevorm; aansluitend bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen en is er ruimte voor discussie Aantal: ± 40 personen Plaats en tijd: Spinoza-gebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen, eerste bijeenkomst van 16.00-21.00 uur, tweede bijeenkomst van 14.00-21.00 uur Prijs: ƒ 555,-, inclusief cursusmateriaal, aperitief en maaltijden Permanente Opleiding: Nederlandse Orde van Advocaten: 10 opleidingspunten.

Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER); Lezingen 1996-1997. De gastsprekers van de CIER-lezingen voor het seizoen 1996/1997 zijn (onder voorbehoud): 9 oktober 1996 Mr. P.V.F. Bos, Advocaat te Brussel: Technologie-verordening EU 13 november 1996 Prof. mr. K.J.M. Mortelmans, Hoogleraar Economisch publiekrecht, Europa Instituut, UU: WEM en intellectuele eigendomsrechten 5 februari 1997 Mr. P.V. Eijsvoogel, Advocaat te Amsterdam: Recente ontwikkelingen in het telecommunicatierecht 9 april 1997 Mr. E.J. Arkenbout, Raadadviseur Ministerie van Justitie te Den Haag: Diplomatieke Conferentie WIPO inzake de Berner Conventie en de Conventie van Rome 4 juni 1997 Prof. dr. K.R.S.D. Boele-Woelki, Hoogleraar IPR/Rechtsvergelijking, UU en mr. G.J.W. Steenhoff, Universitair hoofddocent IPR/Rechtsvergelijking, UU: IPR en intellectuele eigendomsrechten Aanvang van de CIER-lezingen: 16.00 uur. Plaats: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2a, Utrecht. Aanmelden: telefonisch bij mevr. J. Borlé of mevr. F. Oosting: 030-2537207 Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden. Ir. L.C. de Bruijn is afgetreden als voorzitter van de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden. Hij is in die functie opgevolgd door mr. drs. S.U. Ottevangers te Den Haag. Secretaris blijft drs. E. de Hoop te Den Haag. Het secretariaatsadres is Octrooibureau Vriesendorp & Gaade, postbus 266,2501 AW Den Haag, telefoon 070-3614721, telefax 070-3646793 en 3615957. In de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden zijn bureaus van octrooigemachtigden, die werkzaam zijn in het vrije beroep, verenigd. De CVO stelt zich tot taak de bestudering van en de meningsvorming over algemene vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van de Industriële Eigendom, alsmede de behartiging van de belangen van haar leden. De Contactgroep is lid van de Koninklijke Vereniging MKBNederland. Voorzitter en secretaris zijn resp. lid van de Raad van Voorzitters en het Secretarissenoverleg van MKBNederland. De Contactgroep onderhoudt contacten met de overheid en met andere beroepsgroepen. Vertegenwoordigers van de Contactgroep nemen deel aan het overleg in de Commissie van Acht.

De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud. 16 oktober 1996, 64e jaargang, nr. 10 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents