Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 september 1992, 60e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

277

16 september 1992, 60e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Uitgifte van gebundelde voorbladen (met uittreksel) van Nederlandse aanvragen om octrooi. - Roemenië' toegetreden tot de Modellenschikking van 's-Gravenhage. - Gemeenschapsoctrooiverdrag. - Albanië toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Slovenië en de Schikking van Madrid en de Overeenkomst van Locarno. Artikelen. Prof. Mr J.J. Brinkhof, Enige opmerkingen over de mogelijkheden van de Haagse President om ordenend op te treden terzake van inbreuken op buitenlandse octrooien (blz. 279-282). Mr C.J.J.C. van Nispen, Pleidooi voor boek 9 (blz. 282/5). Jurisprudentie.

inbreuk aangenomen; Protocol inzake uitleg van art. 69 EOV; Pres.: conservatoir beslag gelegd voor een doel waarvoor het niet is gegeven). 2. Merkenrecht. Nr 71. Rechtbank 's-Gravenhage, 10 juli 1991, P & C Groep e.a./Fantasque e.a. (niet toerekenbaar ontbreken van wetenschap bij de deposant van (eerder) gebruik van het merk Somebody; voorgebruik niet van algemene bekendheid in de Benelux; verbod op inbreukmakend gebruik). Nr 72. President Rechtbank Arnhem, 5 maart 1991, Industrie Producten Compagnie (I.P.C.)/J. de Mooy, h.o.d.n. Intelligent PC Benelux (de waren van IPC klokken, elektriciteitsmeters - en van De Mooy - personal computers - zijn niet soortgelijk; verwatering van het merk van IPC is een reëel gevaar, dus is er kans op schade; verbod) (met noot Ste.). Nr 73. President Rechtbank Amsterdam, 4 oktober 1991, Veronica Omroep Organisatie/Rank Xerox (ander gebruik van het merk "Countdown"; schade onvoldoende aannemelijk; verbod geweigerd).

Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht.

3. Modellenrecht.

Nr 70. Hof 's-Gravenhage, 20 februari 1992, Beska Nederland e.a./Improver Corp. (bezwaren van de benadering van de inbreukvraag door eerst "het" wezen van de uitvinding te formuleren; gelet moet worden op datgene wat behoort tot wezenlijke aspecten van de uitvinding i.v.m. de maatregel die de derde in zijn werkwijze/inrichting heeft vervangen door een andere;

Nr 74. President Rechtbank Utrecht, 25 april 1991, Industar/Kemppi Benelux (de kenmerkende elementen van de afzuigarm van Kemppi zijn niet identiek aan die van Industar; lengte van de kokers enz. hangen nauw samen met de gebruiksfunctie en zijn voor de inbreukvraag niet van belang; vraag t.a.v. auteursrecht op de

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr9

60e jaargang

Blz. 277-304

Rijswijk, 16 september 1992

278

Bijblad Industriële Eigendom, nr 9

16 september 1992

afzuigarm kan in het midden blijven) (met afb.).

auteursrecht van Industar) (met afb.).

4. Auteursrecht.

Mededelingen.

Nr 75. President Rechtbank Alkmaar, 1 mei 1991, Industar/Euromate Air Cleaning Systems e.a. (auteursrecht op de afzuigarm van Industar; het model van Euromate vormt een nabootsing; ontbreken van kleuraanduiding in modeldepot geeft een ander geen vrijheid tot kleurimitatie; toewijzing vordering in andere landen) (met afb.).

EG wil technologische samenwerking met derde landen reguleren (blz. 304).

Nr 76. President Rechtbank Alkmaar, 12 juni 1991, Euromate Air Cleaning Systems e.a./Industar (nieuw model afzuigarm van Euromate maakt geen inbreuk op

Boekbesprekingen. ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, Harmonization of Trade Mark Laws in the European Communities, Londen, 1991, besproken door Mr S. Boekman (blz. 304).

Officiële mededelingen Personeel. Beëindiging van het dienstverband. Aan mevrouw Drs M. Sep-Bossand, lid van de Octrooiraad, is op haar verzoek met ingang van 1 augustus 1992 eervol ontslag verleend. Aan de heer Ir A.A.M. Bexkens, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 september 1992 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 juli 1992, nr Personeel 92024). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat mevrouw Drs M. Sep-Bossand op haar verzoek op 3 augustus 1992 in bovengenoemd register is ingeschreven en dat de inschrijving van de heer Drs A. Wolters op zijn verzoek op 1 september 1992 in bovengenoemd register is doorgehaald. Uitgifte van gebundelde voorbladen (met uittreksel) van Nederlandse aanvragen om octrooi. Met ingang van 1 juli 1992 is ingevolge de wijziging van de Rijksoctrooiwet per 1 januari 1991 (vgl. art. 22C) de lay-out van het voorblad van terinzageleggingsgeschriften van Nederlandse octrooiaanvragen gewijzigd. Op het voorblad is thans onder meer het uittreksel met eventueel het figuur opgenomen. Vanaf 1 oktober 1992 zullen de voorbladen van de terinzageleggingen per datum van terinzagelegging worden gesorteerd op hoofdklasse en op beperkte schaal in gebundelde vorm worden uitgegeven: gedurende een introductieperiode van 3 maanden zullen de gebundelde voorbladen gratis worden toegezonden aan in Nederland gevestigde abonnees van "De Industriële Eigendom" (hoofdblad). Daarnaast kunnen ook andere in Nederland gevestigde bedrijven, instellingen of personen in aanmerking komen voor deze gratis toezending gedurende de introductieperiode door zich daartoe aan te melden bij de sectie abonnementen administratie van de Octrooiraad (tel. 070-3986427). Na de introductieperiode (d.w.z. vanaf 1 januari 1993) kunnen in Nederland gevestigde belangstellenden zich abonneren op de toezending van de gebundelde voorbladen; kosten voor 1993 ƒ350,- incl. verzending, voor 24 sets per jaar. Een enkele set kost ƒ 10,- exclusief verzendkosten. In plaats van een sortering op hoofdklasse is ook sortering op aanvraagnummer in 1993 mogelijk.

Na 1993 zal worden bezien of deze service ook aan in het buitenland gevestigde abonnees zal worden verleend. Roemenië toegetreden tot de Modellenschikking van 's-Gravenhage. Op 17 juni 1992 is Roemenië toegetreden tot de Schikking van 's-Gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, 6 november 1925, herzien te 's-Gravenhage, 28 november 1960 (Trb. 1984, 100). De Schikking is voor Roemenië op 18 juli 1992 in werking getreden. (Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken). Gemeenschapsoctrooiverdrag. Denemarken heeft op 5 mei 1992 het Protocol inzake een eventuele wijziging van de voorwaarden voor inwerkingtreding van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien, met Bijlagen, Luxemburg, 15 december 1989 (Trb. 1990, 121) bekrachtigd. Het Protocol is nog niet in werking getreden. (Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken). Albaniëtoegetredentot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Op 31 maart 1992 is Albanië toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juli 1967, en herzien op 2 oktober 1979. Het Verdrag is voor Albanië op 30 juni 1992 in werking getreden. (Industrial Property 1992, blz. 163). Slovenië en de Schikking van Madrid en de Overeenkomst van Locarno. Slovenië heeft op resp. 12 juni en 2 juni 1992 een verklaring van voortgezette gebondenheid gedeponeerd inzake de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, 14 april 1891, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (Trb. 1989, 54) en inzake de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, 8 oktober 1967 (Trb. 1986, 141). (Mededelingen Ministerie van Buitenlandse Zaken).

16 september 1992


279

Artikelen Enige opmerkingen over de mogelijkheden van de Haagse President om1 ordenend op te treden terzake van inbreuken op buitenlandse octrooien. ) Prof. Mr J.J. Brinkhof. 1. Opmerkingen vooraf 1.1. Actualiteit van het onderwerp Dat ongeveer 200 mensen belangstelling zouden tonen voor het juridisch-technische onderwerp waarover vandaag gedebatteerd gaat worden, had ik nooit verwacht. Misschien mogen we hieruit afleiden dat dit onderwerp op dit moment leeft. Waarom dit onderwerp juist nu actueel is, is niet helemaal te verklaren. De regels die met het onderwerp verband houden, bestaan immers al jaren en gaven tot vrij recent geen aanleiding tot veel discussie.2) Een mogelijke verklaring is dat met de groeiende internationalisering van het octrooirecht, vooral tengevolge van het succes van het Europees Octrooiverdrag, de behoefte aan concentratie van rechtspraak in gevallen van internationale octrooiinbreuk is toegenomen. Waarom zou men bijvoorbeeld, zo vraagt men zich af, dezelfde inbreukvraag met betrekking tot hetzelfde Europees verleende octrooi in elke afzonderlijke staat aan de rechter voorleggen als de toe te passen norm hetzelfde is? Het is toch veel efficiënter om één rechter te adiëren en deze te vragen niet alleen een oordeel te geven over de inbreuk in de staat van de aangezochte rechter maar ook over de inbreuk en dreigende inbreuk in andere staten. Bovendien kan men zo weinig verheffende verwikkelingen zoals die zich ten aanzien3 van het epilady-octrooi hebben voorgedaan, voorkomen. ) Een groot voordeel is dat de betrokkenen eerder weten waar zij aan toe zijn. Zowel voor de octrooihouder als voor de vermeende, bona fide inbreukmaker is dit belangrijk. Beslissingen over investeringen kunnen hiervan afhankelijk zijn. Misschien heeft ook de Hoge Raad met zijn arrest in de zaak Interlas4) bijgedragen aan de toegenomen belangstelling voor ons onderwerp. In dat arrest overwoog de Hoge Raad kort en krachtig: Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een ') Inleiding bij het debat over de stelling: De Haagse President in kort geding kan iedere internationale octrooiinbreuk verbieden. Dit debat vond plaats op 5 juni 1992 en was georganiseerd door de Orde van Octrooigemachtigden, de Vereniging voor Industriële Eigendom, Buruma Ma ris Scheer Van Solkema en De Brauw Blackstone Westbroek. Gepleit werd door Mr S. de Wit en Prof. Mr W.A Hoyng. 2 ) Vermelding verdient d e " v r o e g e " noot van D.W.F. Verkade over de territoriale reikwijdte van een o p d e Benelux-wet g e g r o n d e veroordeling in BIE 1980, p. 1 1 7 - 1 1 8 . 3 ) Een aantal - niet alle - op dit octrooi betrekking hebbende beslissingen is t e vinden in / / C 2 1 (1990), p. 561 e.v. 4 ) HR 2 4 november 1 9 8 9 , BIE 1 9 9 1 , p. 8 6 e.v. Tegenover elkaar stonden als eiseressen een Amerikaanse vennootschap, een Franse vennootschap en een Nederlandse vennootschap en als gedaagde een in M i d d e l b u r g gevestigde Nederlandse vennootschap. Naar aanleiding van d i t arrest: J J . Brinkhof, Inbreuken m e t een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, BIE 1 9 9 1 , p. 6 6 - 6 9 . Daarop k w a m een kritische reactie van W . A . Hoyng, Vier procesrechtelijke w e n s e n , i n : Schoordijkbundel, Deventer 1 9 9 1 , p. 111 e.v.

verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte opvatting ... vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling - de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. Feit is dat sinds dit arrest een internationaal verbod vaker wordt gevraagd en inmiddels ook verschillende malen is toegewezen. Het lijkt erop dat deze kwestie tot nu toe vooral in Nederland speelt. Waarom is dat? Heeft dit wellicht te maken met het bestaan van het kort geding en de wijze waarop daarvan in Nederland gebruik wordt gemaakt? 1.2. Terughoudendheid Nog een opmerking. Over de kwestie die vandaag aan de orde is, wordt in de rechtszaal nog volop gediscussieerd. Het is nog lang geen uitgemaakte zaak. Dat noopt tot terughoudendheid mijnerzijds. U moet niet de indruk krijgen dat wat mij betreft de antwoorden die ik in mijn hoedanigheid van rechter moet geven, al duidelijk zijn. Uitgesproken standpunten zijn - voorzover ik die al zou hebben - van mij op dit punt niet te verwachten. Mijn oren houd ik wijd open en hoe meer argumenten pro en contra naar voren worden gebracht, des te liever het mij is. 2. Inleidende opmerkingen in verband met het debat 2.1. Internationale rechtsmacht. Commune Nederlands recht Vandaag staat de vraag centraal naar de bevoegdheid van de rechter in kort geding in internationale aangelegenheden. In dit verband spreekt men ook wel over de internationale rechtsmacht. Eerst zal ik iets zeggen over de internationale rechtsmacht in het algemeen en daarna iets over de internationale rechtsmacht in kort geding. Ik beperk mij daarbij in verband met het onderwerp van vandaag tot onrechtmatige daden: octrooiinbreuk is immers een onrechtmatige daad. Uitgangspunt is dat het internationaal bevoegdheidsrecht nationaal recht is. Terwijl men vroeger rechtspraak als een soevereine bevoegdheid van de staat beschouwde5) en de afbakening daarvan als een volkenrechtelijke aangelegenheid, is men thans van mening dat het volkenrecht slechts marginale grenzen stelt aan de inrichting van het internationale bevoegdheidsrecht door de nationale staat.6) Elke staat is vrij dit recht naar eigen inzicht in te richten. In Nederland ontbreekt een algemene wettelijke regeling. In de rechtspraak wordt de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter afgeleid uit de regels van interne relatieve competentie van de

5 ) Ongeveer 1 8 0 0 jaar geleden schreef de Romeinse jurist Paulus: Extra t e r r i t o r i u m ius dicenti impune non paretur. 6 ) L. S t r i k w e r d a , Inleiding tot het Nederlands internationaal privaatrecht, t w e e d e druk, Groningen 1 9 9 0 , no. 2 0 9 .

280


gerechten.7) De regels betreffende de interne distributie van rechtsmacht bepalen dus de attributie van de internationale rechtsmacht. Als volgens de regels betreffende de relatieve competentie in Nederland een bevoegde rechter aangewezen kan worden, is deze rechter bevoegd van het internationale geschil kennis te nemen. 2.1.1. Bodemprocedure De regels van de interne distributie en derhalve tegelijkertijd van de internationale attributie zijn te vinden in artikel 126 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv). De hoofdregel is dat alle rechtsvorderingen die hun grondslag vinden in een overeenkomst of een verbintenis uit de wet, dienen te worden aangebracht bij de rechter van de woonplaats van de gedaagde, het forum rei. Internationaal beschouwt men dit als het natuurlijk forum. De achtergrond hiervan is dat zolang niet vast staat dat de vordering van eiser zal worden toegewezen, de gedaagde niet gedwongen mag worden te procederen voor de rechter van de woonplaats van eiser. Met deze regel wil men de gedaagde dus beschermen. Maar er is nog een ratio. Gewoonlijk bevindt zich in het land waar de gedaagde woont ook diens vermogen. Het is met het oog op de executie van het vonnis praktisch het proces te laten plaatsvinden ten overstaan van de rechter van de woonplaats van de gedaagde. Is er meer dan één gedaagde dan is de rechter van de woonplaats van ieder van hen bevoegd. De eisende partij kan in dat geval kiezen. Dat is ook het geval wanneer één van de gedaagden in Nederland woont en de anderen in het buitenland. Indien de gedaagde geen woonplaats of werkelijke verblijfplaats (enige duurzaamheid is vereist) in Nederland heeft, is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd indien de eiser woonplaats in Nederland heeft. Men spreekt dan over het forum actoris. (Dit geldt niet als de eiser slechts een werkelijke verblijfplaats in Nederland heeft). Internationaal gezien is dit een vrij ongebruikelijke grond voor rechtsmacht. Men noemt het een exorbitant forum. 2.1.2. Kortgeding Wat de relatieve competentie in kort geding betreft ten aanzien van onrechtmatige daden, wordt aangenomen dat in beginsel de regels van artikel 126 Rv gelden. Daarnaast is bevoegd de president van het arrondissement 7

) Sinds HR 24 december 1915, NJ 1916, 417 is dit vaste rechtspraak. Zie ook HR 2 november 1984, NJ 1985, 697. 8 ) Al in 1896 (1 mei 1896, W. 6811) overwoog de Hoge Raad "dat het doel van het kort geding voor den president der Arrond.-Rechtbank .... zoals dat doel in art. 289 B.R. wordt uitgedrukt, is dat "in alle zaken, waarin uit hoofde van onverwijlden spoed eene onmiddellijke voorziening wordt vereischt", zoodanige onmiddellijke voorzieningen door den president der Arrond.-Rechtbank zullen kunnen worden bevolen, en dat dat doel in vele gevallen zoude worden gemist, indien de partijen zich niet tot den president der Rechtbank van de plaats waar de onmiddellijke voorziening vereischt wordt, zouden kunnen wenden, doch elkander zouden moeten dagvaarden voor den president der Rechtbank, welke volgens de voorschriften van art. 126 van genoemd wetboek' bevoegd zoude zijn; O. dat derhalve de wetgever, met dat doel voor oogen moet geacht worden in art. 289 de bevoegdheid van den plaatselijken president der Rechtbank stilzwijgend aangenomen, en daarmede in overeenstemming de overige in art. 289 en volgende op spoed wijzende voorschriften gegeven te hebben." En in 1917 (23 november 1917, NJ 1918, p. 6 e.v.) overwoog de Hoge Raad dat: "met het oog op het doel van het kort geding, waarbij herhaaldelijk een spoedige beslissing noodzakelijk is, onze wet geacht moet worden, voorzover zij niet anders bepaalt, het den eischer te hebben overgelaten of hij bij het dagvaarden van den gedaagde de bepalingen van art. 126 zal inachtnemen dan wel dezen zal roepen voor den President der Rechtbank van de plaats waar de onmiddellijke voorziening vereischt wordt." Vergelijk HR 27 januari 1938, NJ 1938, 976: "dat op het kort geding voor den president der Arr.-Rechtbank de bepalingen van den derden titel van boek I Rv. toepasselijk zijn, voor zoover zij niet zijn uitgesloten."

16 september 1992

waarbinnen een bepaalde voorziening wordt gevraagd of de te bevelen maatregel moet worden getroffen.8) De eiser heeft een keuzemogelijkheid. 2.2. Internationale rechtsmacht. EEX Op 27 september 1968 werd te Brussel het EEG-Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken gesloten. "De betekenis van deze uniforme regeling van het internationaal bevoegdheidsrecht kan niet gemakkelijk overschat worden", aldus Strikwerda.9) Door het in werking treden van dit verdrag - dat meestal wordt aangeduid als EEX - is het belang van het commune Nederlandse internationaal bevoegdheidsrecht volgens dezelfde Strikwerda aanmerkelijk afgenomen.10) De bevoegdheidsregeling van dit verdrag is toepasselijk indien de verweerder woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat.") Ook hier ga ik na hoe het met de bevoegdheid is gesteld als het om een bodemprocedure en als het om een kort geding gaat. 2.2.1. Bodemprocedure De hoofdregel is te vinden in artikel 2 EEX: Onverminderd de bepalingen van dit verdrag worden zij, die woonplaats hebben op het grondgebied van een verdragsluitende staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die staat. Het forum rei is de hoofdregel. Daarnaast kent het verdrag een aantal alternatieve bevoegdheidsregels. In het kader van ons onderwerp is van belang de regel neergelegd in artikel 5, aanhef en onder 3: De verweerder, die zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, kan in een andere verdragsluitende staat voor de navolgende gerechten worden opgeroepen: 3. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Deze bepaling heeft betrekking op het forum van de locus delicti. Niet onvermeld mag hier blijven dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de woorden "de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan" aldus heeft uitgelegd dat daaronder moeten worden verstaan zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis.12) In het jargon: de eiser kan kiezen voor de rechter van het "Handlungsort" of het "Erfolgsort". Een ander alternatief forum is te vinden in artikel 6, aanhef en onder 1 EEX: als er meer verweerders zijn kan de eiser de rechter uitkiezen van de woonplaats van één van de verweerders. Voorbeeld: A heeft een Europees octrooi dat gelding heeft in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Stel dat een in Frankrijk woonachtige Fransman inbreuk maakt op het octrooi in de genoemde landen. Welke rechter is bevoegd? Op grond van de hoofdregel in artikel 2 EEX kan de octrooihouder de Fransman dagvaarden voor de Franse rechter en deze rechter vragen de Fransman te verbieden inbreuk te maken op de octrooirechten in de genoemde landen. Op grond van de alternatieve bevoegdheidsregel in artikel 5, aanhef en onder 3 EEX kan de octrooihouder de Fransman in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk aanspreken wegens octrooiinbreuk. Vraag: kan de octrooihouder de aangezochte rechter vragen een oordeel te geven over de inbreuk in al die landen? Om proceseconomische redenen is daar natuurlijk veel voor te zeggen. Daartegenover staat dat de ") A.w., nummer 213. '°)A.w., nummers 213 en 231. ")Het begrip woonplaats is overigens geen verdragsautonoom begrip. Zie art. 52, lid 1 EEX. '2)HvJEG 30 november 1976, NJ 1977, 494. Dit betrof de zaak van de Westlandse tuinders tegen de Franse kalimijnen.

16 september 1992


hoofdregel van artikel 2 EEX wordt uitgehold. 2.2.2. Kortgeding Bevat het EEX ook bepalingen over het kort geding? Dat is de vraag. Het verdrag kent wel een bepaling over voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht. In artikel 24 is bepaald: In de wetgeving van een verdragsluitende staat voorziene voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de rechterlijke autoriteiten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere verdragsluitende staat krachtens dit verdrag bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. Deze bepaling bevat op zichzelf geen Europese regeling van de voorlopige maatregelen; de bepaling verwijst naar het nationale recht waaraan het de volle ruimte laat. De Hoge Raad heeft ruim tien jaar geleden aan het HvJEG de vraag voorgelegd of het begrip "voorlopige of bewarende maatregelen" de in de achttiende afdeling van de dertiende titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziene mogelijkheid omvat om in kort geding een onverwijlde voorziening bij voorraad te vorderen.13) Helaas is het HvJEG14 aan de beantwoording van deze vraag niet toegekomen. ) In zijn noot schrijft Schultsz: Het Nederlandse kort geding vertoont zich heden ten dage in werkelijkheid in een gedaante waardoor het heel moeilijk binnen dat begrip "voorlopige of bewarende maatregelen" geperst kan worden ... Door toepassing van de bevoegdheidsregels van de artt. 289 e.v. Rv dreigt een dijkbreuk in het bevoegdheidssysteem van het Verdrag. Algemeen wordt in Nederland aangenomen dat het kort geding onder het begrip "voorlopige of bewarende maatregelen" valt. Dit betekent dat in de hierboven besproken casus de Nederlandse kort geding-rechter bevoegd is van de inbreukvordering kennis te nemen voorzover deze op Nederland betrekking heeft. Vraag: is de aldus bevoegde Nederlandse kort geding-rechter tevens bevoegd om een voorlopig oordeel uit te spreken en een inbreukverbod met daaraan verbonden een dwangsom als voorlopige maatregel op te leggen met betrekking tot de inbreuken in het buitenland gepleegd? Wat de Franse kort geding-rechter betreft, lijkt de vraag gemakkelijker te beantwoorden. Zou hij omdat hij in de bodemprocedure bevoegd is, ook niet een voorlopige maatregel kunnen treffen met extra territoriale werking, dat wil zeggen dat hij ook verbiedt inbreuk te maken op de octrooirechten van de eiser in de andere staten? Of zijn voorlopige maatregelen per definitie beperkt tot de staat waar zij door de rechter worden uitgesproken? Als aangenomen wordt dat de Nederlandse kort gedingrechter bevoegd is niet alleen voorlopige maatregelen te treffen voor Nederland maar ook voor de staten waar de inbreuk plaatsvindt of dreigt plaats te vinden, betekent dat dan niet dat de bescherming die het EEX met artikel 2 voor de gedaagde wilde verschaffen, illusoir geworden is, met name gelet op het feit dat een dreigende inbreuk in Nederland al voldoende wordt gevonden om de Nederlandse kort geding-rechter daarover te laten oordelen en een verbod uit te spreken? 2.2.3. Rechtspraak van het HvJEG Het lijkt nuttig om enige aandacht te schenken aan de jurisprudentie van het HvJEG. Met betrekking tot artikel 5, aanhef en onder 3 verdient allereerst vermelding het al genoemde arrest van de Westlandse tuinders tegen de Franse kalimijnen. Het Hof overwoog daarin ook dat de bijzondere bevoegdheidsregeling van artikel 5 en artikel 6 EEX gebaseerd zijn op een nauwe band tussen vordering en bevoegde rechter, zodat terwille van een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting de bevoegdheidstoedeling aan deze gerechten gerechtvaardigd is. In een

arrest van 15 11 januari 1990 (Dumez France/Hessische Landesbank) ) voegde het Hof hieraan tóe dat dit doel zich tegen elke uitlegging verzet die, behalve in uitdrukkelijk voorziene gevallen, ertoe zou kunnen leiden dat bevoegdheid aan de gerechten van de woonplaats van de eiser wordt toegekend, zodat hij door keuze van zijn woonplaats de bevoegde rechter zou kunnen bepalen. In een arrest van 27 september, 1988 (Kalfelis/Bank Schröder)16) overwoog het Hof dat de bijzondere bevoegdheidsregeling in artikel 5 en 6 EEX een afwijking vormt van het beginsel dat de rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd is, en dat die afwijkende regeling dus eng moet worden uitgelegd. Het Hof onderkent dat dit ertoe kan leiden dat eventueel verschillende rechters zich uitspreken over de onderscheiden aspecten van' één geschil. Het Hof wijst er daarbij op dat de verzoeker in zo'n geval steeds de mogelijkheid heeft om-zijn,Vordering in haar geheel voor de rechter van de woonplaats van de verweerder te brengen, terwijl het ingevolge artikel 22 EEX in bepaalde gevallen mogelijk is dat de rechter bij wie de zaak het eerst is aangebracht, kennis neemt van het geschil in zijn geheel, wanneer blijkt dat de vorderingen die voor verschillende rechters zijn gebracht, verknocht zijn. Opvallend is de nadruk die het Hof légt op het uitzonderingskarakter van de alternatieve bevoegdheidsregeling. Met betrekking tot artikel 24 EEX kan allereerst gewezen worden op een arrest van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet).") De belangrijkste overwegingen luiden: (15) Een analyse van de functie in het gehele systeem van het Executieverdrag van het bijzonderlijk aan voorlopige en bewarende maatregelen gewijde art. 24, leidt voorts tot de conclusie dat voor dergelijke maatregelen in een bijzondere regeling is voorzien. Procedures als de onderhavige, waarin het nemen van voorlopige bewarende maatregelen wordt toegestaan, zijn weliswaar in de rechtsordes van alle verdragsluitende staten bekend en kunnen onder bepaalde omstandigheden worden geacht geen inbreuk te maken op de rechten van de verdediging, doch opgemerkt moet worden, dat het toestaan van dergelijke maatregelen van de rechter bijzondere behoedzaamheid vereist alsmede een grondige kennis van de concrete omstandigheden waarin de maatregel haar gevolgen moet doen gevoelen. Al naar gelang het geval, en met name de handelsgebruiken, moet hij zijn toestemming kunnen beperken in de tijd of, met het oog op de aard van de tegoeden of goederen die door de voorgenomen maatregelen worden getroffen, bankgaranties eisen of een sekwester aanwijzen en, in het algemeen aan zijn toestemming alle voorwaarden verbinden die het voorlopige of bewarende karakter van de door hem bevolen maatregel garanderen. (16) Ongetwijfeld is de plaatselijke rechter of in ieder geval de rechter van de verdragsluitende staat waarin zich de door de gevraagde maatregelen getroffen tegoeden bevinden, het beste in staat de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd, dan wel de modaliteiten en voorwaarden moeten worden vastgesteld die de verzoeker in acht zal hebben te nemen om 'het voorlopige en bewarende karakter van de toegestane maatregelen te garanderen. Het Verdrag heeft met die behoeften rekening gehouden door in art. 24 te bepalen, dat in de wetgeving van een verdragsluitende staat voorziene voorlopige of bewarende maatregelen bij de rechterlijke autoriteiten van die ,6

13

)HR 6 februari 1981, A/^1982. 280 m.nt. JCS (codicil). ,4 ) HvJEG 31 maart 1982, NJ1982, 281 m.nt. JCS.

281

)Zaak C-220/88, TWS 1990, p. 183, m.nt. P. Vlas. '6)Zaak 189/87, Jur. 1988, p. 5565, NJ 1990,425 m.nt. JCS. ")Zaak 125/79, Jur. 1980, p. 1553, M/1981,184 m.nt. JCS.

282


staat kunnen worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere verdragsluitende staat krachtens het Verdrag bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. (17) Art. 24 sluit niet uit, dat voorlopige of bewarende maatregelen die in de staat van herkomst in een - zij het bij verstek gevoerde procedure op tegenspraak zijn bevolen, onder de in de art. 25 t/m 49 Executieverdrag neergelegde voorwaarden kunnen worden erkend en ten uitvoer gelegd... Opvallend is dat het HvJ nadrukkelijk wijst op bijzondere behoedzaamheid, grondige kennis van concrete omstandigheden en aan het verbinden van voorwaarden om het voorlopige karakter te garanderen. Wellicht zou je wat het kort geding betreft moeten denken aan de voorwaarde om binnen een zekere tijd een bodemprocedure te starten op straffe van verval van de voorlopige maatregel. Heel recent deed het HvJ nog een uitspraak over artikel 24 EEX: HvJ 26 maart 1992 (Reichert c.s./ Dresdner Bank).") Het HvJ verwees hier naar de uitspraak van 1980: (33) La Cour a aussi relevé, dans 1'arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, Ree. p. 1553, points 15 et 16), qu'une analyse de la fonction reconnue dans 1'ensemble du système a Partiele 24 conduit a la conclusion qu'en ce qui concerne ce genre de mesures, un régime spécial a été envisagé afin de tenir compte de la circonspection particuliere et de la connaissance approfondie des circonstances concrètes qu'exigent 1'octroi de telles mesures ainsi que la détermination des modalités et conditions destinées è garantir Ie caractère provisoire et conservatoire de celles-ci. (34) Il y a donc lieu d'entendre par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de 1'article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées a maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond. Heel veel nieuws bevat de uitspraak niet. Wel rijst de vraag of volgens het Hof niet van een voorlopige maatregel gesproken kan worden als er geen bodemprocedure volgt.

16 september 1992

2.3. Resumé De volgende vraagpunten lijken van belang: - Is het commune Nederlandse bevoegdheidsrecht van toepassing of het EEX? In het eerste geval bestaan er geen belemmeringen om de gedaagde ook te verbieden inbreuk te maken op parallelle rechten van de eiser in het buitenland. In het tweede geval rijst de volgende vraag: - Is het Nederlandse kort geding een voorlopige of bewarende maatregel in de zin van artikel 24 EEX? Luidt het antwoord ontkennend dan gelden de regels van het EEX. Volgens de hoofdregel moet de gedaagde gedagvaard worden voor de rechter van zijn woonplaats. Er lijkt weinig bezwaar tegen dat de rechter de bevoegdheid heeft om tevens verboden uit te spreken met betrekking tot inbreuken op parallelle octrooirechten in het buitenland. Berust de bevoegdheid op artikel 5 aanhef en onder 3 EEX dan is het de vraag of de rechter tevens inbreuken op parallelle buitenlandse octrooien kan verbieden. Hetzelfde is het geval als de bevoegdheid op artikel 6 berust. Niet uitgesloten is dat een kort geding alleen dan onder de voorlopige of bewarende maatregelen van artikel 24 EEX valt, als gewaarborgd wordt dat de bodemrechter zich over de zaak uitspreekt. Dat zou te bereiken zijn door aan het verbod de voorwaarde te koppelen dat op straffe van verval van het verbod een bodemprocedure binnen zekere tijd wordt aangespannen. Valt het kort geding onder het bereik van artikel 24 EEX, dan gelden de nationale regels. Bij de bevoegdheid op basis van artikel 126 onder 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (forum actoris) past echter een vraagteken in verband met artikel 3 EEX dat deze bepaling in de ban doet. 3. Slot Het wordt tijd dat ik stop. De pleiters zijn aan de beurt. Ik hoop dat zij behalve aan de al gesignaleerde kwesties ook aandacht zullen schenken aan de vraag naar de wenselijkheid van een extra-territoriaal optreden van de Nederlandse president in kort geding en aan de vraag of de Nederlandse rechter slechts die maatregelen kan opleggen die in de buitenlandse rechtsstelsels bekend zijn. Den Haag, 5 juni 1992.

) Zaak 261/90.

Pleidooi voor boek 9.*) Mr CJ.J.C. van Nispen. 1. Bij zijn opzet voor het NBW heeft Meijers ook een plaats ingeruimd voor de intellectuele eigendom. Een apart boek, (aanvankelijk boek 8, maar na verschuiving van het erfrecht) boek 9, zou worden gewijd aan "de rechten van de scheppende mens". Deze titel is na terminologische bezwaren van Gerbrandy Sr') vervangen door "de rechten op voortbrengselen van de geest". Naar mijn mening zou de beste benaming zijn: "de rechten van intellectuele eigendom"; dit sluit aan bij het internationaal aanvaarde begrip "intellectual property (rights)". Weliswaar is het begrip eigendom in onze nieuwe nationale terminologie beperkt tot zaken terwijl het in de intellectuele eigendom gaat om vermogensrechten, maar door te spreken van (voluit) "de rechten van intellectuele eigendom" wordt dit laatste wel *) Dit artikel is overgenomen uit het BW-krant jaarboek 1992, uitgegeven bij Gouda Quint, Arnhem. 1 ) Hand. II 1952/53, blz. 2915 (10 september 1953), ook te winden in S/f 1953, blz. 131-132.

voldoende tot uitdrukking gebracht. 2. Op 19 mei 1953 zei de regering in het mondeling overleg over de Nota over het nieuwe burgerlijk wetboek, dat naar haar overtuiging "opneming van de regelen omtrent de rechten van de scheppende mens in het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk [is], althans voor zover deze regelen van burgerrechtelijke aard zijn, omdat anders het burgerlijk recht te onoverzichtelijk zou worden en algemene beginselen zouden dreigen verloren te gaan".) Dit is destijds alleen weersproken door Gerbrandy Sr. Hij vond die opneming "niet bijzonder wenselijk" en wees daarbij op enerzijds het specialistisch karakter van de materie en anderzijds haar internationale 2

) PGAIg. deel, blz. 3 1 . Men zie in verband met boek 9 ook de vraagpunten 26-29; de conclusie naar aanleiding van vraagpunt 26 hield in: 'Er bestaat behoefte om aan de wet toe te voegen een bijzondere bescherming van siermodellen en gebruiksmodellen ...", PG Alg. deel, blz. 112.

16 september 1992


geaardheid.3) Hij heeft Meijers niet kunnen overtuigen. In zijn algemene inleiding tot de Toelichting op boeken 1-4 schreef deze: "De rechten op voortbrengselen van de geest zijn, hoewel hun privaatrechtelijk karakter niet betwist wordt, ook te lang buiten het Burgerlijk Wetboek geplaatst. Natuurlijk zal met een voortgaand specialisme in de rechtswetenschap de studie van deze rechten het bijzondere terrein van enkele juristen, die zich de daarvoor noodzakelijke kennis hebben eigen gemaakt, blijven. Maar ook de regeling van deze rechten zou er slechts bij gewonnen hebben, wanneer men deze meer in verband met de algemene voorschriften van burgerlijk recht had gebracht - men denke hier b.v. aan de overdracht en de bezwaring van deze rechten - terwijl ook de redactie der artikelen allicht een weinig eenvoudiger zou zijn geworden".4) Meijers heeft nog een concept voor boek 9 gemaakt5) dat na zijn dood is opgeborgen in het archief van het ministerie van Justitie.6) 3. Nadien lijken de argumenten van Gerbrandy bij Meijers' Nachwuchs toch het pleit te hebben gewonnen. van boek 9 is niets meer gedaan, en er is ook jarenlang niets meer over gehoord. Pas nadat Cohen Jehoram in 1983 ervoor had gepleit het werk aan boek 9 ter hand te nemen,7) werden de bij het NBW direct betrokkenen genoopt stelling te nemen. L. de Vries, e.t. hoofd afdeling wetgeving privaatrecht, betoogde "dat het ter hand nemen van Boek 9 niet een zinvolle wetgevingsactiviteit kan zijn (..) Boek 9 kan het beste blijven, wat het al geruime tijd is: een denkbeeld in ruste". Voor De Vries was vooral het ongelijksoortig karakter van de intellectuele-eigendomsregelingen een argument; twee eenvormige Benelux wetten, een Rijkswet en twee nationale wetten, z.i. "regelingen zonder onderling verband en met slechts weinig verband met het algemene privaatrecht".8) Kort daarop verklaarde Regeringscommissaris W. Snijders dat boek 9 "bij de huidige situatie irreëel [is] geworden. Het gaat over een materie, waarover heel veel verdragen tot stand zijn gekomen. Dat houdt in dat deze materie zich niet meer leent voor codificatie in een wetboek. Wij moeten er dus van uitgaan dat dit Boek 9 er zeker voorlopig niet komt".') 4. De gedachte dat materie waarover verdragen tot stand zijn gekomen zich niet meer leent voor codificatie in een wetboek (omdat de handen van de nationale wetgever 10gebonden zijn), lijkt weliswaar voor velen plausibel, ) maar is uiteraard onjuist: de regeling van de produktenaansprakelijkheid implementeert een EG- richtlijn maar is opgenomen in boek 6 NBW (artt. 185 e.v.); de dwangsomregeling, een uniforme Beneluxwet, staat gewoon in Rv. (artt. 611a e.v.), enz. Terecht dus begon Hartkamp onlangs sporen van twijfel te vertonen. Het argument van de internationale geaardheid van de materie overtuigt hem niet langer: "men heeft het altijd over verdragen, maar Boek 8 staat vol met verdragen. Dus daar kan het kennelijk wel. En het ipr zou ook niet gecodificeerd kunnen worden door al die verdragen, maar in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, overal hebben ze ipr-wetten. Dus het kan natuurlijk best (..) Uit overwegingen van systematiek zou 3 ) Zie noot 1. *) PGAIg. deel, blz. 127. 5 ) Op 19 mei 1953 meldde de regering dat ontwerpen omtrent de rechten van de scheppende mens "vrijwel gereed liggen zodat geen vertraging bij de redactie van deze gedeelten behoeft te worden gevreesd", PG Alg. deel, blz. 3 1 . 6 ) NJB 1992, blz. 12r.k. ') NJB ^ 983, blz. 1212 e.v. ") NJB 1984, blz. 15. 9 ) UCV 82 dd. 4 april 1984, Hand. I11983/84; 18.113 blz. 82-12 r.k. '°)Zo bijv. voor D. Visser in KB 90.004700 (een uitgave van het landelijk overleg juridische faculteitsbladen), blz. 22.

283

ik het mooi vinden als er nog een Boek 9 kwam".") 5. Volgens Cohen Jehoram (nourri dans Ie sérail) is het doodzwijgen van boek 9 re vera het gevolg van een ordinaire Haagse competentiekwestie. Het auteursrecht behoort tot de competentie van Justitie, de industriële eigendom tot de competentie van Economische Zaken.12) Wellicht ook was het tijdstip waarop Cohen Jehoram de discussie over boek 9 heropende niet gelukkig gekozen. Een reële reden waarom Justitie in 1983/84 niet voor het denkbeeld voelde, is dunkt me te vinden aan het slot van De Vries' artikel: "dat de moeilijkheden van de totstandbrenging en invoering van het Nieuw BW onder meer gelegen zijn in de grote omvang van de stof. Er is meer behoefte aan beperking van de stof dan aan nog verdere uitbreiding". Daarnaast zal ongetwijfeld het door Gerbrandy al gememoreerde specialistische karakter van het recht van de intellectuele eigendom een rol hebben gespeeld. De bij het werk aan het NBW direct betrokkenen waren met dit recht niet vertrouwd. 6. Het gevolg is geweest dat op de rechten van intellectuele eigendom thans boek 3 (het vermogensrecht in het algemeen) van toepassing is, zonder dat eerst is nagegaan in welke opzichten daarvoor bijzondere regels nodig zijn. Bovendien hebben de ontwerpers van boek 3 naar het lijkt ook niet bij alle onderwerpen gedacht aan de toepasbaarheid van de opgestelde bepalingen op de rechten van intellectuele eigendom. Zo is bijv. onbesproken gebleven hoe de bepalingen uit de bezitstitel bij die rechten toepassing vinden,13) met name of bezitsverkrijging van zo'n recht naar NBW alleen derivatief of ook originair kan zijn.'4) Dit is o.m. van belang voor de toepassing van de verjaringsregeling. 7. De rechten van de intellectuele eigendom zijn dus de stiefkinderen van het vermogensrecht gebleven.'5) Daarvan moesten wel ongelukken komen. Ik noem er twee. De fiducia cum amico was een vertrouwd instrument bij de collectieve handhaving van auteursrechten. Art. 3:84 lid 3 doet echter de fiduciaire overdrachten in de ban.'6) Voor de fiducia cum creditore is het bezitloos pandrecht in de plaats gekomen maar de beoogde vervangende rechtsfiguur voor de fiducia cum amico, het bewind, is er (nog) niet.") Een in de praktijk veel voorkomende figuur is de overdracht (of licentiëring) van know-how, al dan niet in samenhang met de overdracht van octrooien (of de ")AA 1991, blz. 1114-1115 (interview); zie ook AM11991, blz. 212 l.k. ' 2 ) NJB 1983, blz. 1216 l.k. en 1992, blz. 12 r.k. " ) Eerder wees ik hierop in mijn diss., blz. 222 noot 74. " ) l k ben geneigd voor enkel derivatieve verkrijging te opteren. Anders: E.P.M. Thole, Software, een "novum" in het vermogensrecht, diss. Utrecht 1991, blz. 292 ("Door enkel te stellen dat men de auteursrechthebbende is, is men reeds bezitter van het recht"). ,5 ) Onafhankelijk van elkaar kwamen Spoor (wat het auteursrecht betreft) en ik tot deze metafoor tijdens onze lezingen op het Verkadesymposium te Nijmegen dd. 2 november 1990; zie BIE 1990, blz. 357 l.k. en blz. 360 r.k. ' 6 )Volgens Grosheide en Hartkamp, AM11991, blz. 213 r.k. zou het nog "voorwerp van heftig debat" zijn of art. 3:84 lid 3 zich ook uitstrekt tot de zgn. fiducia cum amico. Zie in dit verband het preadvies 1990 van Uniken Venema en Eisma van de Vereeniging "Handelsrecht", Eigendom ten titel van beheer naar komend recht. 17 )Zie ook R.L. du Bois, De fiducia cum amico en het Nieuw Burgerlijk Wetboek, AMI 1992, blz. 28-31. Volgens Du Bois zou het bij de huidige formulering van de bij Buma en Stemra in gebruik zijnde exploitatiecontracten gaan om echte overdrachten waardoor Buma en Stemra ook economisch eigenaar zijn van de overgedragen rechten; deze rechten zouden kunnen worden uitgewonnen voor eventuele schulden van die bureaus (I?). Buma en Stemra ijveren thans voor introductie van "een vorm van lastgeving die ten opzichte van de lastgever privatief is"; zo is men gedoemd voort te modderen zolang het dogmatisch fundament verwaarloosd blijft.

284


verlening van licenties daaronder). Know-how valt ongetwijfeld 18onder de ruime definitie van vermogensrechten in art. 3:6. ) Ingevolge het stelsel van art. 3:83 is zo'n vermogensrecht slechts overdraagbaar wanneer de wet dit bepaalt. De wet bepaalt bij mijn weten nergens dat know-how overdraagbaar is. Ergo is sinds 1 januari jl. geen overdracht van know-how meer mogelijk, althans niet naar ons nationaal recht.") 8. Het ter hand nemen van het werk aan boek 9 zou niet alleen betekenen dat de bepalingen van boek 3 moeten worden doordacht voor wat hun toepasselijkheid op de rechten van intellectuele eigendom betreft, maar zou ook de gelegenheid openen om thans bestaande, in technisch opzicht lacuneuze regelingen te verbeteren en nog niet bestaande, maar wel dringend gewenste, regelingen te ontwerpen. Ik geef weer twee voorbeelden: de inschrijving in de registers en haar betekenis, alsmede de licentie. 9. Meijers merkte op 10 september 1953 in de Kamer op: "Uit de regeling van het octrooirecht blijkt bij voorbeeld, dat men de kracht der inschrijving in registers daar ineens heel anders is gaan regelen dan die der overige registers. Men heeft daar gevolgd een ontwerp van 1899,20niet voor octrooien maar voor registers in het algemeen. ) Het pandrecht heeft ook weer een afzonderlijke regeling. Ik vraag nu: is dit gewenst? Waarom niet algemene gedachten in algemeen verband geregeld?"21) Meijers was voornemens octrooi-22en ook modelrechten als registergoederen aan te merken. ) Daar is het niet van gekomen,23) wellicht op verdedigbare gronden. Maar de regelingen die thans gelden, zijn lacuneus. Voor wat het octrooiregister betreft volsta ik hier gemakshalve met een verwijzing naar Helbach c.s., Nederlands handels- en faillissementsrecht II, nr 429. Wat de Beneluxmerken- en -modellenregisters betreft past een kleine uitweiding. Bij L. de Vries leefde de gedachte - en wellicht waart deze nog rond op Justitie dat de BMW "een volledige regeling van het merkenrecht" inhoudt en de BTMW een volledige regeling van het tekeningen- en modellenrecht.24) Die gedachte is onjuist. De BMW geeft nauwelijks enige regeling voor het merk als deel van het vermogen. Art. 11 BMW geeft enkele regels omtrent overgang en licentie, o.m. omtrent de mogelijkheid van inschrijving van deze rechtsfeiten,25) ,8

)Vgl. TM ad art. 3.1.1.5, PG boek 3, blz. 89: "al wat verhandelbaar is, heeft vermogenswaarde en vormt deel van het vermogen van de rechthebbende". ,9 ) Hetzelfde geldt voor o.m. de zgn. goodwill en voor onderscheidingsmiddelen die niet als merk in de zin van de BMW kunnen worden aangemerkt. Zie nader Th.C.J.A. van Engelen, NJB 1991, blz. 431-435, Vermogensrechten op onstoffelijke goederen. 20 ) De akte constitueert de overdracht; de inschrijving doet haar tegen (bonafide) derden werken. Volgens HR 28 april 1939, NJ 1939, 866 (EMM), BIE 1939, blz. 85 (BMT) gold hier het zgn. abstracte stelsel ten aanzien van eigendomsoverdracht; de toevoeging per 1 januari jl. van lid 4 aan art. 38 ROW - verwijzend naar art. 3:88 - heeft aan die gelding (in elk geval) een eind gemaakt. ")Hand. // 1952/53, blz. 2918, BIE 1953, blz. 135 r.k. 22 )Zie TM ad art. 3.1.1.10, PG boek 3, blz. 96: "Behalve onroerende zaken en beperkte rechten op onroerende zaken, zijn ook schepen en octrooien en rechten op modellen, alsmede daarop te vestigen beperkte rechten, registergoederen". (NB. Merken zal hij niet hebben genoemd nu blijkens de conclusie op vraagpunt 27 het stelsel van rechtsverkrijging door eerste gebruik niet zou worden losgelaten; dit is nadien in de BMW wél geschied). 23 )Zie MvT (Bijl. 1984/85; 19144/R 1297), blz. 6: "dat in de toelichting van Meijers op artikel 3.1.1.10 (..) het octrooi ten onrechte als voorbeeld van een registergoed wordt vermeld. Dit vindt zijn verklaring in het destijds (1954) nog bestaande voornemen om in een aan het nieuwe B.W. toe te voegen negende boek de overdracht van het octrooi anders te regelen, nl. aldus dat de inschrijving een vereiste voor de overdracht zelf zou worden". 2 ") NJB 1984, blz. 15 m.k. 25 )De betekenis van deze inschrijving in vermogensrechtelijk opzicht is overigens niet duidelijk; zie nader BIE 1990, blz. 355,

16 september 1992

maar 26laat de rest over aan het toepasselijke nationale recht. ) Mede-eigendom (gemeenschap), pand, vruchtgebruik, beslag: dat alles zal zijn regeling moeten vinden in de nationale wet, en die regeling ontbreekt ten onzent. (M.m. geldt hetzelfde voor de BTMW). Op het Verkadesymposium heb ik erop aangedrongen bij de aanpassing van de BMW aan de Eerste Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Pb. nr L.40 van 11 februari 1989, blz. 1 e.v.) een kleine wijziging van art. 11C mee te nemen welke inschrijving in het register van andere rechtsfeiten dan overdracht en licentie mogelijk zou maken.27) Blijkens een thans circulerend voorontwerp voor een Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is deze suggestie opgepakt. Aan art. 11C, dat voorziet in de inschrijving van de overdracht of andere overgang en de licentie, zal worden toegevoegd: "Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen" (M.i. zou ook vruchtgebruik voor inschrijving vatbaar moeten zijn). Vervolgens zou de regeling van het merk als deel van het vermogen op nationaal niveau adequaat kunnen worden geregeld. 10. Behoefte bestaat bepaald aan een regeling van de licentie-overeenkomst. Meijers meende dat octrooilicenties, evenals vertaaien reproductierechten bij auteursrechten, beperkte rechten in de zin van art. 3:8 opleveren.28) Dit is in het algemeen onjuist. Een licentie moet in beginsel als een contractuele exploitatiebevoegdheid worden geduid; vervolgens rijst de vraag of een licentie door registratie ervan in octrooi-, merken- c.q. modellenregister kan worden "verzakelijkt" tot een beperkt recht.2') Licenties bij auteursrechten kunnen, al bij gebreke van een register, niet worden ingeschreven. Wat is rechtens ingeval de licentiegever failleert?30) Dit probleem is recent gerezen bij déconfitures van "software"huizen. 11. Bij het aanvatten van het werk aan boek 9 moet absoluut voorop staan dat het gaat om een technische operatie die in geen enkel opzicht de inhoud van de rechten van intellectuele eigendom zelf betreft. De inhoud, omvang en specifieke beperkingen van die rechten, de inbreukcriteria en nietigheidsgronden, zijn voorwerp van een nimmer eindigend treffen van allerlei belangengroepen. Als bij de betreffende lobby's de gedachte zou postvatten dat bij de codificatie van boek 9 garen valt te spinnen, is de kans op een snel en goed resultaat waarschijnlijk verkeken. 12. Wat de opzet van het boek betreft moet eerst worden besloten of de institutionele voorzieningen in de ROW betreffende de Octrooiraad en die in de Zaaizaaden Plantgoedwet betreffende de Raad voor het Kwekersrecht erbuiten zullen blijven, juist zoals bij de opneming van de pachtovereenkomst in boek 7 de Pachtwet, voor zover zij gronden pachtkamers institutioneel regelt, intact is gelaten. Al terwille van de harmonie behoort die vraag bevestigend te worden beantwoord. De institutionele bepalingen betreffende het Benelux-Merkenbureau en het Beneluxbureau voor Tekeningen of noot 2. 2S ) De BMW regelt zelfs niet hoe de subjectieve merkenrechten aan de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse rechtssfeer moeten worden toegescheiden; vgl. BIE 1990, blz. 355-356. 2? M

) B/F 1990, blz. 358.

)TM ad art. 3.1.1.7, PG boek 3, blz. 93. Vgl. MvT (Bijl. Il 1984/85; 19144/R 1297), blz. 7. 29 )Zie in dit verband J.L.R.A. Huydecoper, AM11992, blz. 66-67, A.A. Quaedvlieg, Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht, 1991, blz. 485 e.v. en voorts W.A. Hoyng, De octrooilicentie in een faillissement, in Recht vooruit/ISO jaar BW, blz. 75 e.v. en GielenWichers Hoeth, Merkenrecht, nrs 779 e.v. in verband met merklicenties. M )Zie hieromtrent vooral het in noot 14 genoemde boek van Thole.

16 september 1992


285

Modellen zijn niet te vinden in de eenvormige wetten maar in Beneluxverdragen en blijven aldus vanzelf buiten boek 9. Het handelsregister heeft ook zijn specifieke regeling in de Handelsregisterwet. 13. Boek 9 zou als volgt kunnen worden ingedeeld:3') Titel 1 : auteursrecht 2 : naburige rechten 3 : rechten betreffende topografiën van halfgeleiders ("chips") 4 : octrooirecht 5 : kwekersrecht 6 : tekeningen- en modellenrecht 7 : merkenrecht 8 : handelsnaamrecht Desgewenst kunnen de "chips" ook in aansluiting op octrooien kwekersrecht worden geregeld. De betreffende wet - Wet van 28 oktober 1987, Stb. 484 - "vertoont in ongeveer gelijke mate aan het octrooirecht en aan het auteursrecht herinnerende elementen".'2) 14. Nog enkele afsluitende opmerkingen over octrooien handelsnaamrecht. Er is een totale herziening ophanden van ons nationale octrooisysteem waarbij wordt overgeschakeld van een vooronderzoek- naar een registratiestelsel. Op een CIER-symposium in Utrecht dd. 24 februari jl. bleek

hierover in de geïnteresseerde kringen consensus te bestaan. Het (in mei 1992 ingediende) wetsontwerp zou in boek 9 kunnen worden ingepast na afscheiding van de institutionele bepalingen, welke in een aparte wet kunnen worden vervat. De regeling van het materiële octrooirecht in boek 9 zou overigens niet alleen nationale octrooien regarderen maar ook de zgn. Euro-NL-octrooien en de toekomstige gemeenschapsoctrooien voor zover deze door ons nationale recht zullen worden beheerst. De wat lapidaire voorzieningen in de ROW betreffende de octrooi-aanvrage dienen te worden uitgebreid. Het recht op de handelsnaam is een vermogensrecht in de zin van art. 3:6.33) Aan de controverse omtrent de vraag of de handelsnaam object is van een subjectief recht34) is dunkt me daarmee een eind gekomen. Bezien moet worden of de handelsnaam als vermogensrecht nadere regeling behoeft (bijv. de mogelijkheid van licentiëring in verband met franchise-relaties). 15. Ons burgerlijk recht heeft een groot nieuw huis betrokken, waarin vele kinderen een gerieflijke kamer hebben gevonden. Enkelen zijn echter voor onbepaalde tijd verbannen naar een krakende, tochtige bouwval die tegen een zijmuur leunt. Hun vergrijp? Zij zijn internationaal georiënteerde specialisten.

3 ')Ter vergelijking de indeling van Meijers: l-Auteursrecht; ll-octrooien; W-Recht op tekeningen en modellen van nijverheid; IV-Recht op merken; V-Het recht op de handelsnaam. Zie PG Alg. deel, blz. 35.

) Helbach c.s., nr 635. )TM ad art. 3.1.1.5, PGboek 3, blz. 90. )Zie o.m. Helbach c.s., nr1143 en handelsnaam (1977), blz. 59-68.

32

33 34

S.

Boekman, De

Jurisprudentie Nr 70. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 20 februari 1992. (Epilady) Mrs R. van der Veen, G. Hamaker en I. Ritter. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet j° art. 69 Europees Octrooi Verdrag met bijbehorend Protocol. Benadering van de inbreukvraag door eerst "het" wezen van de uitvinding samenvattend en alles omvattend te formuleren, waardoor aldus als het ware een nieuwe octrooiconclusie ontstaat, waaraan de inrichting of werkwijze van de gedaagde vervolgens wordt getoetst, heeft tot bezwaar dat in gevallen waarin omtrent de geoctrooieerde uitvinding niet of niet veel meer valt te zeggen dan dat de desbetreffende maatregel of het samenstel van maatregelen "werkt", toch wordt gezocht naar "het" wezen, hetgeen kan leiden tot verregaande abstracties welke geen rol zouden mogen spelen bij de toepassing van art. 30 lid 2 Row., art. 69 EOV en het daarbij behorende Protocol en tot het bezwaar dat in gevallen waarin wel meer over de geoctrooieerde uitvinding valt te zeggen, het desalniettemin niet goed mogelijk is "het" wezen eens en voor al deugdelijk te formuleren, zodat als dat toch wordt geprobeerd, de formulering veelal wordt geïnspireerd door de specifiek te beantwoorden inbreukvraag en een daarbij passende keuze van de bekende stand van de techniek waartegen de uitvinding wordt afgezet, al hetgeen ertoe leidt dat de resulterende formulering ofte ruim uitvalt, of tekortschiet, of anderszins niet passend blijkt voor (andere) gevallen waarin een vraag van inbreuk op het desbetreffende octrooi moet worden beantwoord. Dit betekent echter niet, dat niet zou moeten worden gelet op datgene wat behoort tot - wat men zou kunnen duiden als wezenlijke aspecten van de geoctrooieerde uitvinding, doch dat daarop aldus moet worden gelet dat wordt onderzocht wat de aard of werking en de functie zijn van de in de octrooiconclusie genoemde maatregel welke de derde in zijn werkwijze of inrichting heeft vervangen door een andere

welke niet overeenstemt met de bewoording van de octrooiconclusie, wat de plaats is van (de functie van) de desbetreffende maatregel in het geheel van in de conclusie genoemde maatregelen en dat vervolgens mede aan de hand van de bekende stand van de techniek wordt geoordeeld a) in hoeverre de uitvinder billijkerwijze aanspraak kan maken op een zekere abstractie van de door hem beschreven maatregelen en b) in hoeverre die abstractie niet onbillijk is jegens diegenen, derden, die hun handelingen mogen baseren op het vertrouwen dat die niet achteraf worden verboden of tot schadevergoedingsplicht leiden. Inbreuk aangenomen op grond van evidente mechanische equivalentie van het harenaangrijpend onderdeel in de inrichting van Remington en de in de geoctrooieerde inrichting als harenaangrijpend onderdeel fungerende schroefveer. Protocol inzake de uitleg van art. 69 van het EOV. Onder de in de derde (laatste) zin van het Protocol genoemde "derden" moeten slechts worden verstaan derden die zijn voorgelicht door een deskundige omdat anders iedere althans enigszins hanteerbare redelijke maatstaf zou ontbreken en van derden die met octrooien krijgen te maken, redelijkerwijs mag worden verlangd, dat zij zich laten adviseren door een vakman terzake, ook al brengt dat kosten met zich mee, nu in handel en industrie het inwinnen van extern advies (of het hebben van staffunctionarissen die advies kunnen geven) op velerlei gebied en de kosten ervan als noodzakelijk en normaal worden beschouwd. Art. 700 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Pres.: Nu niet aannemelijk is geworden dat Improver met het gelegde conservatoire beslag inderdaad de verzekering van verhaal van haar vorderingen tot schadevergoeding beoogt, moet worden aangenomen dat het beslag slechts is gelegd om de apparaten van de markt te houden, waarmede het beslag is gelegd voor een doel waarvoor het niet is gegeven, zodat het moet worden opgeheven.

286


1. Beska Nederland B.V. te 's-Hertogenbosch, 2. Beska Beheer B.V. te 's-Hertogenbosch en 3. Remington Products Inc. te Wilmington, Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, appellanten [in kort geding], procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr Th.CJ.A. van Engelen te Amsterdam, tegen Improver Corporation te Panama, Panama, geïntimeerde [in kort geding], procureur Jhr Mr D.J. de Brauw, advocaat Mr E.J. Ferman te Amsterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 september 1988 (Mr H.J. van den Hul). In conventie en in reconventie. 1. In dit kort geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Improver [eiseres sub 1; Red] is houdster van het Europese octrooi 101656, gedagtekend op 5 november 1986, voor een inrichting voor haarverwijdering en onder meer ook voor Nederland verleend. b. De hoofdconclusie van dit octrooi luidt in de Nederlandse vertaling: "Een elektrisch aangedreven ontharingsinrichting voorzien van: een met de hand vastgehouden draagbaar huis; in genoemd huis opgesteld motororgaan; en een schroefveer voorzien van een aantal naburige windingen opgesteld om te worden aangedreven door genoemd motororgaan in draaiende schuifbeweging ten opzichte van huid welke haar draagt dat moet worden verwijderd, genoemde schroefveer een gebogen haar grijpend gedeelte omvattend opgesteld om een convexe zijde te bepalen waarbij de windingen worden uiteengespreid, en een daarmee overeenkomende concave zijde waarbij de windingen worden samengedrukt, de draaibeweging van de schroefveer doorlopende beweging van de windingen voortbrengende vanuit een uiteengespreide oriëntatie bij de convexe zijde naar een samengedrukte oriëntatie bij de concave zijde en voor grijpen en plukken van haar van de huid van de persoon, waarbij de oppervlaktesnelheden van de windingen ten opzichte van de huid de oppervlakte-snelheid van het huis ten opzichte daarvan aanzienlijk overschrijden." c. Tegen het octrooi is binnen de termijn oppositie ingesteld bij het Europese Octrooibureau te München. Bovendien heeft Remington bij deze rechtbank een vordering ingesteld tegen Improver onder meer tot nietigverklaring van het octrooi. d. Sedert medio 1987 brengt Snel [eiseres sub 2; Red] onder de naam "Epilady" een elektrisch epileerapparaat gebaseerd op octrooi 101656 in Nederland in het verkeer. Snel heeft daarvoor exclusieve verkooprechten gekregen van de Zwitserse vennootschap Sicommerce A.G. die op haar beurt haar rechten ontleent aan Improver. e. Gedaagden (hierna gezamenlijk Remington) importeren en verhandelen in Nederland een elektrisch epileerapparaat onder de naam "Lady Remington Liberty". f. Op 29 juni 1988 hebben eiseressen conservatoir beslag gelegd onder gedaagden sub 1 en 2 (hierna gezamenlijk Beska) op 4.397 elektrische epileerapparaten van het merk Lady Remington Liberty. In conventie 2. Eiseressen vorderen kort gezegd: - Remington te verbieden inbreuk te maken op het Europese octrooi 101656 van Improver; - Remington te gebieden aan Improver schriftelijk opgave te doen van zowel de toeleverancier als de afnemers van Remington die de inbreukmakende epileerapparaten hebben geleverd respectievelijk afgenomen; - Remington te bevelen aan al haar afnemers schriftelijk mee te delen dat de Lady Remington Liberty niet meer door haar op de markt zal worden gebracht, met het verzoek de nog in voorraad zijnde apparaten aan haar te

16 september 1992

retourneren; - een en ander op straffe van dwangsommen. 3. Aan deze vorderingen leggen eiseressen ten grondslag dat het door Remington op de markt gebrachte elektrische epileerapparaat Lady Remington Liberty inbreuk maakt op octrooi 101656. 4. Remington verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. De vordering van eiseressen is gebaseerd op het octrooirecht van Improver en strekt er toe inbreuk in de toekomst te verbieden, de door de inbreuk ontstane onrechtmatige toestand te beëindigen en controle op een en ander mogelijk te maken. Aan Snel, waarvan slechts vaststaat dat zij alleen-importeur c.q. -distributeur voor Nederland is, komt deze vordering niet toe. Zij zal daarom in haar vordering niet-ontvankelijk worden verklaard. 5.2. Volgens art. 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet wordt het uitsluitend recht bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. De memorie van toelichting bij de Wijzigingswet van 1977, zich daarbij baserend op het protocol inzake de uitleg van art. 69 van het Europese Octrooi Verdrag (EOV), geeft nader aan hoe art. 30 lid 2 moet worden uitgelegd. Het is van belang die passage hier weer te geven, mede gezien het verloop van de strijd tussen Improver en Remington elders in Europa (waarover hieronder). De Memorie van Toelichting zegt: "De bepaling mag niet aldus worden uitgelegd, als zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen alleen zouden mogen dienen om dubbelzinnigheden op te heffen, die de tekst van de conclusies zou kunnen oproepen. Zij mag echter ook niet worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen leest, zou hebben willen beschermen. De bepaling beoogt daarentegen tussen deze twee uitersten - wel als Angelsaksische onderscheidenlijk Duitse leer aangeduid - het midden te houden en zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager te geven als rechtszekerheid aan derden." 5.3. In casu hebben zowel de Angelsaksische als de Duitse rechter gesproken. Op 14 juli 1988 wees het Patents Court van het Engelse High Court of Justice een verzoek van Improver om een interlocutory injunction (een verbod van inbreukmakende handelingen hangende de "bodemprocedure") af. Kort gezegd omdat de schroefveer een "essential integer" (wezenlijk onderdeel) van de uitvinding is, zodat het Remington apparaat, dat geen schroefveer toepast, hierop geen inbreuk maakt. Weliswaar verleende het Court of Appeal op 12 augustus 1988 alsnog een injunction, echter zonder daarbij een uitspraak over de beschermingsomvang van het Improver octrooi, en de inbreuk daarop door Remington, te doen. Op 19 juli 1988 gaf het Duitse Landgericht te Düsseldorf wel een verbod, kort gezegd omdat het Remington apparaat een mechanisch equivalent van de schroefveer toepast en daarmee inbreuk maakt op het octrooi van Improver. Heeft de Engelse rechter een te strikt letterlijke uitleg van conclusie 1 gevolgd? Of heeft de Duitse rechter, aan de hand van de beschrijving en de tekeningen, de beschermingsomvang op onaanvaardbare wijze opgerekt? Hoe het zij, de Nederlandse rechter moet zelfstandig proberen het in de Memorie van Toelichting bedoelde midden te vinden. Daarbij kan de vaststelling in de Memorie van Toelichting dat de Europese uitlegregel van art. 30 lid 2 "vrijwel in overeenstemming is met de in het

16 september 1992


Koninkrijk gevestigde opvatting" hem in concreto tot niet meer dan morele steun zijn. 5.4. De Lady Remington Liberty, waarvan een exemplaar in het geding is gebracht, laat zich als volgt beschrijven: een met de hand vast te houden draagbaar huis; een in genoemd huis opgesteld motororgaan; en een buigzaam, cylindrisch kunststofonderdeel voorzien van in de omtreksrichting paarsgewijs ten opzichte van elkaar verspringende dwarse insnijdingen die zich over 130° langs de omtrek uitstrekken, welk onderdeel is opgesteld om te worden aangedreven door genoemd motororgaan in draaiende schuifbeweging ten opzichte van huid welke haar draagt dat moet worden verwijderd, waarbij genoemd als ontharingslichaam dienend onderdeel boogvormig is opgesteld om een convexe zijde te bepalen waarbij de wanden van de insnijdingen worden uiteengespreid, en een daarmee overeenstemmende concave zijde waarbij de wanden van de insnijdingen worden samengedrukt, waarbij de draaibeweging van het ontharingslichaam een doorlopende beweging veroorzaakt van de insnijdingen vanuit een uiteengespreide oriëntatie bij de convexe zijde naar een samengedrukte oriëntatie bij de concave zijde voor het grijpen en plukken van haar van de huid van de gebruiker. Uit de bij inschakelen van de motor van het apparaat waargenomen omwentelingssnelheid van het ontharingslichaam valt tenslotte af te leiden dat de oppervlaktesnelheid van de insnijdingen ten opzichte van de huid ook aanzienlijk de oppervlaktesnelheid van het huis ten opzichte van de huid overschrijden. 5.5. De inrichting volgens het octrooi bestaat in hoofdzaak uit drie onderdelen: een in de hand vast te houden huis, een motororgaan en een schroefveer. De Lady Remington heeft daarmee de eerste twee onderdelen gemeen. Het verschil zit dus in het derde onderdeel, het boven omschreven ontharingslichaam. In een door Improver overgelegd rapport betoogt de octrooigemachtigde ir. K.J. Metman dat dit ontharingslichaam als een schroefveer kan worden beschouwd, maar zijn betoog overtuigt niet. Weliswaar is het van insnijdingen voorziene kunststofonderdeel een veer (het neemt na belasting zijn oorspronkelijke vorm weer aan), het heeft geen - althans geen uitwendig zichtbare - doorlopende schroeflijn. Het zal door de gemiddelde vakman, die het algemeen technisch spraakgebruik hanteert, niet als schroefveer worden beschouwd. De Lady Remington valt dus niet onder de letterlijke tekst van conclusie 1. Niettemin leert vergelijking van de beschrijving van de Lady Remington met conclusie 1 van het Improver octrooi dat het ontharingslichaam van de Lady Remington een middel met gelijke werking als (het ontharingsgedeelte van) de schroefveer is. Dit wordt door Remington ook niet ontkend. De octrooigemachtigde mr. ir. J.H.F. Winckels zegt in zijn door Remington overgelegde rapport: "de werking van de staaf berust net als die van de schroefveer op het ... aloude principe van het openen en sluiten van een spleet en wel door het roteren van een gebogen element ...". Dat die werking op zichzelf bekend was doet hier niet ter zake. Het ontharingslichaam van Remington moet dan ook worden beschouwd als een equivalent in octrooirechtelijke zin van de schroefveer uit conclusie 1. Hieraan doet niet af dat het door Remington gebruikte middel mogelijk bepaalde voordelen ten opzichte van de schroefveer heeft noch dat ondanks het oudere Amerikaanse octrooi van Improver een op de Lady Remington gebaseerd Amerikaans octrooi is verleend. Dergelijke voordelen kunnen de (inventieve) oplossing vormen van problemen waarvoor het eerdere octrooi nog geen oplossing verschafte. Hierdoor kan onder omstandigheden voor de nieuwe, equivalente uitvoeringsvorm een (afhankelijk) octrooi worden verleend. Het bestaan van een dergelijk octrooi neemt dan niet weg dat gebruik wordt gemaakt van de uitvindingsgedachte die aan de

287

bestaande oplossing ten grondslag ligt. 5.6. Een redelijke bescherming van de aanvrager (lees: octrooihouder) brengt mee dat equivalenten in beginsel onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht. In verband met de rechtszekerheid van derden mag men echter wel verlangen dat een derde bij lezing van het octrooi zonder inventieve denkarbeid begrijpt dat het door haar toegepaste middel, hoewel het niet onder de letterlijke tekst van de conclusies of de beschrijving valt, equivalent is aan het in het octrooischrift beschreven middel en daarmee onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat is hier zonder meer het geval zo wordt voorshands geoordeeld. De deskundige die kennis neemt van conclusie 1, eventueel in samenhang met de figuren 4 en 5, zal zonder meer begrijpen dat de schroefveer niet zijn gebruikelijke funktie van energiebuffer heeft maar dient als een buigzaam cylindrisch lichaam dat in gebogen toestand aan de convexe zijde wig-vormige spleten vormt die zich bij rotatie aan de concave zijde sluiten. Een dergelijk lichaam is ook het ontharingslichaam van Remington. Ook dat is de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk, waarmee ook aan het kenbaarheidsvereiste is voldaan en het ontharingslichaam van Remington onder de beschermingsomvang van Europees octrooi 101656 valt. 5.7. Vaststaat dat Remington de Lady Remington in Nederland in het verkeer brengt. Remington maakt daarmee inbreuk op de rechten van Improver. Dat betekent nog niet dat de gevraagde voorzieningen moeten worden verleend. Bovenstaand oordeel is immers voorlopig. Bovendien is tegen het octrooi nog oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau te München en is een nietigheidsactie aanhangig gemaakt voor deze rechtbank. Beoordeeld moet dus worden of Improver wel voldoende belang heeft bij de gevraagde voorzieningen en of genoemde procedures kans van slagen hebben. Daarbij zij opgemerkt dat Remington voor de Engelse rechter de geldigheid van het octrooi niet heeft aangevochten, terwijl de Duitse inbreukrechter meent dat ondanks de oppositie er geen redelijke twijfel bestaat aan de geldigheid van het octrooi. 5.8. Zoals Improver onbetwist heeft gesteld is de Epilady wereldwijd, en ook in Nederland, een fenomenaal succes. De oorspronkelijke uitvinders, twee Israëli's, hebben de exploitatie van hun uitvinding ondergebracht in Improver, die de rechten voor Europa heeft verleend aan Sicommerce A.G., welke vennootschappen 95% van hun inkomsten ontlenen aan de Epilady. Productie vindt plaats in een kibboets in Israël en in China. Introductie van de Epilady in Nederland vond plaats medio 1987. Het ligt dus voor de hand dat het verzadigingspunt nog niet is bereikt en dat de komende jaren nog grote omzetten zijn te verwachten. Verlies van een deel van de markt aan Remington zal dus onmiddellijk tot aanmerkelijke verliezen kunnen leiden zowel in geld als arbeidsplaatsen. Daar staat tegenover dat Remington zich grote inspanningen heeft getroost om haar epileerapparaat op de Nederlandse markt te introduceren en dat bij een verbod in kort geding, dat geruime tijd kan duren, die inspanningen grotendeels vergeefs zijn geweest. Oordeelt de bodemrechter later dat Remington geen inbreuk pleegt, dan zal de schade van Remington moeilijk zijn te begroten. Anderzijds is Remington slechts in beperkte mate van de verkoop van haar epileerapparaten afhankelijk. Uitgaande van het voorlopig oordeel dat Remington inbreuk maakt op het Improver octrooi is het belang van Improver bij een effectieve bescherming van haar rechten op grond van het bovenstaande voorshands groter te achten dan het belang van Remington. 5.9. Zowel de oppositie als de nietigheidsactie zijn (in hoofdzaak) gebaseerd op het in het Improver octrooi als voorbekende stand van de techniek beschreven Zwitserse

288


octrooi 268696 en het Amerikaanse octrooi 4,079,741, alsmede op het Amerikaanse octrooi 2,496,223. Volgens Remington is de in conclusie 1 van het Improver octrooi omschreven inrichting niet nieuw, althans voor een deskundige voor de hand liggend. Immers, een gebogen schroefveer is bekend uit het Zwitserse octrooi 268696. De combinatie van een handzaam apparaat met een elektrisch aangedreven schroefveer is bekend uit A.O. 4,079,741. De combinatie van elektrische aandrijving met een gebogen schroefveer is bekend uit A.O. 2,496,223, aldus Remington. Om de juistheid van deze argumenten te beoordelen zal eerst worden vastgesteld wat het probleem is waarvoor in het octrooi 101656 een oplossing wordt gezocht. Het octrooischrift geeft als stand van de techniek het bestaan van zowel handbediende als mechanische epileerapparaten. De voorbeelden uit de eerste groep betreffen alle apparaten met een schroefveer. Het nadeel van deze apparaten is dat ze zeer inefficiënt, langzaam en pijnlijk zijn. De voorbekende mechanische apparaten zijn relatief ingewikkeld en kostbaar en niet geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het doel van de uitvinding wordt dan ook samengevat als (kolom 1, regel 53-58): "een elektrisch aangedreven mechanisch epileerapparaat, dat voorziet in doelmatige haarverwijdering door een inrichting waarvan de afmeting, ingewikkeldheid, kosten en gerieflijkheid gunstig afsteken bij een elektrisch scheerapparaat." Dat de gekozen oplossing nieuw is, is buiten twijfel. In geen van de tegengeworpen publicaties wordt de inrichting volgens het Improver octrooi beschreven. Evenmin is ze daaruit zonder meer af te leiden. Anderzijds kan niet ontkend worden dat geen van de onderdelen van de geoctrooieerde inrichting nieuw is. De vraag is dus of de inrichting een inventieve en verrassende combinatie vormt van op zichzelf bekende onderdelen of een voor de hand liggende toepassing van de stand van de techniek. De inrichting volgens het Zwitserse octrooi 268696 bestaat uit een metaaldraad die een handgreep vormt met een daartussen gelegen boogdeel, waarop een schroefveer om zijn lengteas draaibaar is aangebracht. Wordt het apparaat over de huid gerold dan draait de schroefveer, waarbij aan de convexe zijde spleten tussen de windingen ontstaan, die aan de concave zijde weer dicht worden gedrukt, waardoor het te verwijderen haar wordt gegrepen en uitgetrokken. De draaisnelheid van de schroefveer hangt bij deze inrichting volledig af van de snelheid van voortbewegen over de huid. Het voor het roteren van de schroefveer benodigde wrijvingscontact met de huid brengt bovendien allerlei bezwaren mee, waardoor de effectiviteit gering en het gebruik pijnlijk is. Het lag dus niet voor de hand een dergelijke inrichting zonder meer te mechaniseren, en zeker niet in het licht van de inrichtingen beschreven in A.O. 2,496,223 en A.O. 4,079,741. In de eerste, waarvan de aanvrage reeds uit 1946 stamt, wordt een inrichting voor het plukken van veren van gevogelte beschreven. Hierbij wordt een in een huis opgestelde schroefveer om zijn lengteas geroteerd. Evenals in het Improver octrooi worden aan de convexe zijde van de schroefveer spleten gevormd, die aan de concave zijde worden gesloten, voor het grijpen en plukken van de veren. Geheel anders dan in het Improver octrooi wordt echter geen permanent gebogen schroefveer toegepast, maar wordt een rechte schroefveer gebogen en gestrekt doordat de uiteinden van de veer van rollen zijn voorzien die over hellende nokken lopen. Op deze manier is de schroefveer gelijktijdig onderworpen aan twee bewegingen: een draaibeweging en een heen en weer gaande beweging. Een dergelijke gecompliceerde en bovendien manshoge inrichting voor het plukken van veren zal de deskundige niet vanzelf leiden naar een doelmatig epileerapparaat volgens het doel van de uitvinding en lijkt eerder geschikt die deskundige er van te overtuigen dat de combinatie van een schroefveer met een motororgaan niet tot de oplossing kan leiden.

16 september 1992

Dit wordt bevestigd door het grote tijdsverloop. Hoewel de gebogen schroefveer en de inrichting volgens A.O. 2,496,223 reeds in 1950 bekend waren, en toen ook door de ontwikkeling van het elektrische scheerapparaat handzame elektromotoren alsmede de techniek voor het inbouwen in een met de hand vast te houden huis beschikbaar kwamen, heeft het tot 1976 geduurd alvorens voor de in A.O. 4,079,741 beschreven draagbare epileerinrichting octrooi werd aangevraagd. Dit ondanks de te verwachten grote vraag naar een efficiënt, gemakkelijk en pijnloos epileerapparaat zoals viel af te leiden uit het algemeen bekende en in feite al eeuwenoude wijdverbreide gebruik op grote schaal van ontharingscremes, gesmolten was en dergelijke. De inrichting volgens A.O. 4,079,741, hoewel gevat in een draagbaar huis, vormde echter niet de gewenste oplossing en zette de deskundige evenmin terug op het spoor naar een eenvoudig en efficiënt epileerapparaat. Eerder sterkte het hem in de overtuiging dat een combinatie van een draagbaar huis, motororgaan en schroefveer niet tot een oplossing leidt. Die inrichting bestaat, evenals die volgens A.O. 2,496,223 uit een in een huis opgestelde, in casu axiale, schroefveer die wordt aangedreven door een motororgaan. Ook hier worden twee bewegingen van de schroefveer, een roterende en een trek- en duwbeweging gecombineerd, waarbij de laatste via een aan de motor bevestigde kam wordt teweeggebracht. Ook hier dus een ingewikkelde constructie die de inrichting ongeschikt maakte voor huishoudelijk gebruik. Bij de inrichting volgens het Improver octrooi zijn enerzijds, anders dan in het Zwitserse octrooi, de beweging van het ontharingslichaam en van het huis to.v. de huid geheel gescheiden, terwijl anderzijds, anders dan in de beide Amerikaanse octrooien, het motororgaan het gebogen ontharingslichaam slechts in een roterende beweging brengt. Het is daarom gezien het bovenstaande weinig waarschijnlijk dat de in het octrooi 101656 belichaamde oplossing voor de hand liggend zal worden geacht. Zowel de oppositie als de nietigheidsactie lijken geen redelijke kans van slagen te hebben en staan dus aan een inbreukverbod niet in de weg. 5.10. Remington stelt in elk geval aanspraak te kunnen maken op een dwanglicentie. Zij is bezig met de voorbereiding van het indienen van een (voorwaardelijk) verzoekschrift bij de Octrooiraad. In verband met de terugwerkende kracht van een dwanglicentie brengen art. 33 lid 1 en 2 ROW mee dat, indien een niet te verwaarlozen kans op verlening van de dwanglicentie bestaat, uitspreken van een verbod niet op zijn plaats is. Immers, dan staat geenszins vast dat Remington met haar handelingen de uitsluitende rechten van Improver schendt. Remington vergeet hierbij dat art. 34 lid 8 ROW bepaalt dat een licentie als hier bedoeld slechts terugwerkt tot de dag waarop het verzoek is ingeschreven. Van een verzoek is echter nog geen sprake en kan volgens art. 34 lid 5 eerst sprake zijn nadat aan Remington een Europees octrooi is verleend. Remington heeft daartoe eerst op 4 maart 1988 een aanvrage ingediend. Mocht aan Remington inderdaad het door haar beoogde Europese octrooi worden verleend dan kan zij zich na inschrijving van haar verzoek om een dwanglicentie zonodig tot de president wenden met een verzoek het verbod op te heffen. 5.11. De vorderingen in conventie, die voor het overige niet zijn bestreden, zullen worden toegewezen als verzocht. In reconventie 6. Remington vordert in reconventie - kort gezegd -: 1. opheffing van het door Improver gelegde conservatoire beslag; 2. een verbod tot het leggen van beslagen onder Remington, al dan niet op de Lady Remington apparaten; 3. een verbod tot verzending van een brief van mr. Hampe, de vorige raadsman van Improver, aan afnemers en potentiële afnemers van Remington, alsmede een bevel

16 september 1992


tot rectificatie van de brief; 4. een en ander op straffe van dwangsommen. 7. Aangezien de vorderingen bedoeld onder 2 en 3 in hoofdzaak zijn gebaseerd op de stelling van Remington dat Improver geen recht toekomt op - kort gezegd - een inbreukverbod, welke stelling in conventie onjuist is gebleken, moeten die vorderingen worden afgewezen. 8. Haar vordering sub 1 grondt Remington (althans Beska onder wie het beslag is gelegd) onder meer ook op de stelling dat sprake is van misbruik van beslagrecht, omdat een conservatoir beslag slechts mag dienen tot verzekering van verhaal van een geldvordering en niet tot verzekering van reële executie van, zoals in casu, een inbreukverbod. Ter zitting is niet aannemelijk geworden dat Improver met dit beslag inderdaad de verzekering van verhaal van haar vorderingen tot schadevergoeding beoogt. Het valt ook moeilijk in te zien hoe Improver de beslagen apparaten te gelde kan maken zonder zichzelf schade te berokkenen en daarmee het verhaal te frusteren. Aangenomen moet dan ook worden dat het beslag slechts is gelegd om de apparaten van de markt te houden, waarmee het beslag is gelegd voor een doel waarvoor het niet is gegeven. Het moet dus worden opgeheven. In conventie en in reconventie Eiseres sub 2 zal in de kosten van het geding met gedaagden worden veroordeeld. Gedaagden zullen als in het ongelijke gestelde partijen in de kosten in conventie in het geding met eiseres sub 1 worden veroordeeld. De kosten in de reconventie, waarin partijen elk ten dele in het ongelijk zijn gesteld, zullen worden gecompenseerd. Beslissingen De President: In conventie 1. Verklaart eiseres sub 2 niet ontvankelijk in haar vorderingen. 2. Verbiedt gedaagden, zo gezamenlijk als ieder voor zich, om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis enig elektrisch epileerapparaat dat inbreuk maakt op het Europees octrooi nr. 0101656 BI van 5 november 1986, hetzij direct hetzij indirect in Nederland te importeren en/of te vervaardigen en/of te gebruiken en/of in het verkeer te brengen of anderszins te verhandelen en/of aan te bieden en/of in voorraad te hebben, zulks op straffe van een direct per dag opeisbare dwangsom van ƒ 100.000,- voor elke dag dat de gedaagden dit verbod geheel of gedeeltelijk overtreden, waarbij een gedeelte van een dag telt voor een hele dag, en tevens van ƒ 10.000,- voor elk in strijd met het verbod op de markt gebrachte elektrische epileerapparaat. 3. Veroordeelt gedaagden om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres sub 1 schriftelijk mede te delen de naam of namen en het adres of de adressen van de toeleverancier of toeleveranciers van gedaagden, alsmede van al haar afnemers die de inbreukmakende elektrische epileerapparaten aan gedaagden hebben geleverd resp. bij gedaagden hebben besteld en/of gekocht en/of geleverd hebben gekregen, steeds met opgave van de aantallen daarvan, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- per dag of gedeelte van een dag dat de gedaagden daarmee in gebreke blijven. 4. Beveelt gedaagden binnen drie dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers per aangetekende brief mede te delen dat de Lady Remington Liberty niet meer door hen op de markt zal worden gebracht en/of zal worden geleverd, met het verzoek aan die afnemers die één of meer Lady Remingtons hebben afgenomen en nog in voorraad hebben, deze apparaten aan de gedaagden of aan één van hen te retourneren zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 100.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de gedaagden met het gebod in gebreke blijven. 5. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij

289

voorraad. 6. Veroordeelt eiseres sub 2 in de kosten van het geding in conventie, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op nihil. 7. Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding in conventie, aan de zijde van eiseres sub 1 tot op heden begroot op ƒ 2.000,-. In reconventie 8. Beveelt verweersters in reconventie, zowel ieder voor zich als gezamenlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis het onder eiseressen sub 1 en 2 gelegde conservatoir beslag op 4.397 elektrische epileerapparaten onder de merknaam "Lady Remington Liberty" op te heffen; op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat verweersters in reconventie niet zullen voldoen aan dit bevel. 9. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. 10. Wijst af het meer of anders gevorderde. 11. Compenseert de kosten in reconventie, zo dat elke partij de eigen kosten draagt. Enz. b) Tussenarrest Gerechtshof te 's-Gravenhage, 29 juni 1989 (Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en F.J. Hehemann). Beoordeling van het hoger beroep (Post alia) 4. Remington voert in hoger beroep aan (1) dat het octrooi, tegen de verlening waarvan is geopponeerd, zal worden herroepen door het Europese Octrooibureau, althans dat het in Nederland zal worden nietig verklaard door de rechter ingevolge een door Remington Products Inc. aangevangen nietigheidsvordering - het een of het ander omdat nieuwheid en inventiviteit ontbreken, (2) dat het Remington-apparaat geen toepassing van de geoctrooieerde uitvinding belichaamt en (3) dat een belangenafweging, zoals die in kort geding dient te geschieden, moet leiden tot afwijzing van de vorderingen van Improver. 5. Remington heeft bij haar hierboven in overweging 2 genoemde acte nieuwe stukken in het geding gebracht: de Amerikaanse octrooien 1,875,980 (Bingham I) en 1,923,415 (Bingham II), het Engelse octrooi 1,077,020 (Wilcox) en een affidavit van Frederick F. Wilcox. Improver heeft zich er niet tegen verzet dat Remington ook die stukken ten grondslag legt aan haar stellingen, in het bijzonder de hierboven bij 4 genoemde stelling (1). 6. Het hof zal de Octrooiraad verzoeken het op de voet van artikel 57 van de Rijksoctrooiwet inlichtingen en adviezen te verstrekken met betrekking tot Remington's verweren (1) en (2). Weliswaar is de onderhavige procedure er een in kort geding, maar de grote financiële belangen welke op het spel staan en de mate van spoedeisendheid rechtvaardigen in dit geval een deskundigenbericht op genoemde voet. 7. Het hof acht het voorts opportuun reeds thans - in het kort - voorlopige oordelen te geven over de verweren (1) en (2) opdat de Octrooiraad bepaaldelijk (ook) die oordelen aan zijn mening kan toetsen. Aan hetgeen hierna bij 8 tot en met 14 wordt overwogen is het hof derhalve in de verdere loop van het geding niet gebonden en het kan daar op terugkomen. 8. Wat betreft de (on)geldigheid van het octrooi verweer 1 - is allereerst de vraag te beantwoorden of een inrichting volgens het octrooi nieuw was. Het hof beantwoordt die vraag voorshands bevestigend. Slechts een inrichting volgens het Wilcox-octrooi, hierboven bij 5 vermeld, kende een motorisch aangedreven schroefveer welke in één gefixeerde stand was gebogen. Uit het octrooi is echter niet te lezen dat de veer de functie had (varkens)haar te epileren. In alinea 7 van het affidavit van Wilcox wordt dan ook gezegd dat de haren door het roterende mes van de inrichting werden afgesneden

290


"before they were pulled out". Wilcox verklaart tevens dat hij nog andere apparaten heeft gemaakt dan de door zijn voornoemde octrooi beschermde. Een ervan, genoemd in de alinea's 5 en 6, was een prototype zonder mes en werd getest in aanwezigheid van personeel van Wrath Packing Company te Waterloo, Iowa. Maar Wilcox "decided not to pursue this exact approach" en voegde het roterende mes toe (alinea 7). Alle andere prototypen bevatten zo'n mes; sommige van die apparaten "for use in removing skin spots" werden verkocht (alinea 8). Dit alles speelde zich kennelijk af in de eerste helft van de zestiger jaren. Uit voormeld een en ander volgt niet dat de materie van het onderhavige octrooi van Improver op de voorrangsdata, 20 augustus 1982 en 15 juni 1983, openbaar toegankelijk was voor degene die zich op de hoogte wilde stellen van de stand van de techniek op het gebied van ontharing van de menselijke huid. 9. Met betrekking tot de inventiviteit is van belang: dat sinds jaar en dag een aanzienlijke behoefte bestaat, in het bijzonder bij vrouwen, aan ontharing van bepaalde delen van de huid, dat te dien einde velerlei middelen, waaronder apparatuur, ook motorisch aangedreven apparatuur, worden gebruikt of zijn voorgesteld en ook zijn geoctrooieerd, dat die middelen tekortschoten wat betreft practische bruikbaarheid of doelmatigheid of pijnloosheid, dat de inrichting welke Improver op de markt brengt en welke een toepassing belichaamt van de geoctrooieerde uitvinding niet aldus tekortschiet, althans wat pijnloosheid betreft slechts in geringe mate, en dat die inrichting in de woorden van het begin van overweging 5.8 van het bestreden vonnis "wereldwijd en ook in Nederland, een fenomenaal succes" is. Naar aanleiding van overweging 5.9, bladzijde 11 midden, van het vonnis, volgens welke "toen" - dat terugslaat op het tevoren genoemde jaar 1950 - "ook door ontwikkeling van het elektrisch scheerapparaat handzame electromotoren alsmede techniek voor het inbouwen van in een met de hand vast te houden huis beschikbaar kwamen", is tevens van belang dat die motoren en techniek reeds veel eerder beschikbaar waren, minst genomen al in de dertiger jaren, en dat bijvoorbeeld het handzame electrische Philishave scheerapparaat in 1939 op de markt werd gebracht. 10. Gezien voormeld een en ander is voorshands onaannemelijk dat de ten name van Improver geoctrooieerde inrichting voor de gemiddelde vakman op de voorrangsdata voor de hand lag, alle beschouwingen achteraf - van Remington ten spijt. 11. Voorshands is het hof dus van oordeel dat niet te verwachten valt dat het onderhavige octrooi zal worden herroepen of worden nietig verklaard. 12. Aangaande de vraag (2) of het Remingtonapparaat een toepassing belichaamt van de geoctrooieerde uitvinding acht het hof van belang dat niet onjuist lijkt de uitvinding te benaderen aldus dat zij hierin bestaat dat het sedert zeer lang bekende epileerapparaat waarbij een gebogen, om de lengteas draaibare, schroefveer met de hand over de huid wordt bewogen en daardoor in draaiing wordt gebracht, werd gemodificeerd zodanig dat die veer (electro)motorisch en met aanzienlijke rotatiesnelheid - zeer belangrijk kenmerk van de geoctrooieerde uitvinding - wordt aangedreven. Anders dan wordt gesteld op bladzijde 3 van het door Remington overgelegde rapport van Ir Winckels is het kenmerk "whereby the surface velocities of the windings relative to the skin greatly exceeds the velocity of the housing relative thereto", niet een "bedieningsvoorschrift voor de hand die het apparaat vasthoudt". Het kenmerk doelt immers op een omwentelingssnelheid van de veer welke van een gans andere orde van grootte is dan die van de snelheid waarmede het huis met de hand over de huid zou kunnen worden bewogen en schrijft voor dat het apparaat moet zijn geconstrueerd aldus dat, indien in werking, de veer een omwentelingssnelheid van eerstbedoelde grootte heeft. Vaststaat dat het Remington-apparaat aldus is

16 september 1992

geconstrueerd. 13. Remington stelt bij grief 1 dat de werking van het gebogen kunststoflichaam in haar apparaat en de werking van een gebogen schroefveer gelijk zijn in zoverre als hetzelfde effect - ontharing - wordt bereikt en dat de werking van beide elementen berust op "het bekende principe van het openen en sluiten van een spleet, en wel door het roteren van een gebogen element" en dat het kunststoflichaam in haar apparaat "in die zin" niet afwijkt van de bekende stand van de techniek. Zij wijst tevens op verschillen tussen een schroefveer en een lichaam als in haar apparaat toegepast en tussen de werking van de een en die van het andere. Wat die verschillen betreft kan het hof niet meegaan met de stelling van Remington in grief 2 dat een "principieel" verschil tussen de veer en het lichaam bestaat omdat de veer op torsie is belast en het element op buiging. Ook de veer is op buiging belast. Het bestaan van de overige verschillen is op het eerste gezicht niet onaannemelijk. 14. Voorshands komt het hof tot een bevestigende beantwoording van de inbreukvraag omdat Remington het kenmerk van de hoge rotatiesnelheid toepast alsmede gezien het vermelde in de eerste zin van overweging 13. Een ontkennende beantwoording zou echter de juiste kunnen zijn omdat de aanvrage die, blijkens kolom 6 regels 53-56, ook "aequivalenten" heeft willen beschermen (aan die regels kan overigens geen betekenis worden toegekend ter bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi) andere lichamen dan de schroefveer welke beantwoorden aan het in de in overweging 13, eerste zin, genoemde "bekende principe", niet heeft vermeld en omdat een lichaam zoals in de Remington-inrichting toegepast zowel "constructief' als qua eigenschappen en werking zodanig verschillend van een schroefveer zou kunnen zijn - zo zijn vele volgconclusies niet realiseerbaar met zulk een lichaam - dat derden in de Remington-inrichting niet een belichaming van de uitvinding, zoals zij is geoctrooieerd, zouden zien. 15. Het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag zegt niet op welke "derden" het doelt in de derde (laatste) zin van het Protocol. Uit de tweede zin - welke ervan uitgaat dat een deskundige aan de hand van beschrijving en tekeningen kan bepalen wat de octrooihouder heeft willen beschermen en welke zegt dat een (slechts) aldus bepaalde beschermingsomvang niet de juiste is - kan volgen dat onder "derden" (ook) minder terzake geschoolden dan deskundigen dienen te worden verstaan. Het is het hof uit eigen wetenschap bekend dat tenminste een deel van de opstellers van het Protocol dat laatste ook bepaaldelijk heeft gewild. Nochtans meent het hof onder derden slechts te moeten verstaan derden die zijn voorgelicht door een deskundige omdat anders iedere althans enigszins hanteerbare redelijke maatstaf zou ontbreken en van derden, die met octrooien krijgen te maken, redelijkerwijs mag worden verlangd dat zij zich laten adviseren door een vakman terzake, ook al brengt dat kosten met zich mee, nu in handel en industrie het inwinnen van extern advies (of het hebben van staffunctionarissen die advies kunnen geven) op velerlei gebied en de kosten ervan als noodzakelijk en normaal worden beschouwd. Beslissing Het Gerechtshof: - verzoekt de Octrooiraad te Rijswijk inlichtingen en adviezen te willen verstrekken met betrekking tot de vragen: (a) is een aanzienlijke kans aanwezig dat het Europese octrooi 0101656 zal worden herroepen op grond van het door Remington aangevoerde; (b) behoort dat octrooi, indien niet herroepen, te worden nietig verklaard op grond van het door Remington aangevoerde; (c) ziet de gemiddelde vakman, kennis nemend van genoemd octrooi en van de Remington-inrichting, in die

16 september 1992


inrichting een toepassing van de uitvinding, zoals zij is geoctrooieerd; - verwijst de zaak naar de rol van 30 november 1989; - bepaalt dat van dit arrest geen cassatieberoep kan worden ingesteld anders dan tegelijk met zodanig beroep van het eindarrest. Enz. c) Advies van de Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 28 november 1989 (Mr W. Neervoort, Ir W.J. van Putte en Ir D. van den Berge). (Post alia) Na kennisneming van het procesdossier en van hetgeen door partijen mondeling naar voren is gebracht heeft de Bijzondere Afdeling de eer Uw Hof het volgende advies uit te brengen. De Bijzondere Afdeling heeft hierbij rekening gehouden met het haar namens appellanten meegedeelde feit, dat in de Europese oppositieprocedure inzake het onderhavige Europees-Nederlandsoctrooi 0101656 tijdens de mondelinge behandeling op 12 oktober 1989 de beslissing is uitgesproken dat het genoemde octrooi is herroepen (...). ad a Gezien de hierboven vermelde beslissing van het Europese Octrooibureau (mondeling uitgesproken op 12 oktober 1989, schriftelijk bevestigd op 31 oktober 1989) behoeft deze vraag geen beantwoording meer. ad b Gezien de bewoordingen waarin de vraag is gesteld is de Bijzondere Afdeling van oordeel dat ook deze vraag thans geen beantwoording meer behoeft. ad c De Bijzondere Afdeling beantwoordt deze vraag bevestigend. Conclusie 1 van het Europees-Nederlands-octrooi 0101656 luidt (in de Nederlandse vertaling) als volgt: Een elektrisch aangedreven ontharingsinrichting voorzien van: - een met de hand vastgehouden draagbaar huis, - een in genoemd huis opgesteld motororgaan, en - een schroefveer voorzien van een aantal naburige windingen opgesteld om te worden aangedreven door genoemd motororgaan in draaiende schuifbeweging ten opzichte van huid welke haar draagt dat moet worden verwijderd, genoemde schroefveer een gebogen haar grijpend gedeelte omvattend opgesteld om een convexe zijde te bepalen waarbij de windingen worden uiteengespreid, en een daarmede overeenkomende concave zijde waarbij de windingen worden samengedrukt, de draaibeweging van de schroefveer doorlopende beweging van de windingen voortbrengende vanuit een uiteengespreide oriëntatie bij de convexe zijde naar een samengedrukte oriëntatie bij de concave zijde en voor grijpen en plukken van haar van de huid van de persoon, waarbij de oppervlaktesnelheden van de windingen ten opzichte van de huid de oppervlaktesnelheid van het huis ten opzichte daarvan aanzienlijk overschrijden. Blijkens de bijbehorende beschrijving (kolom 2, regels 6-10) werd met de uitvinding beoogd een elektrisch aangedreven ontharingstoestel te verschaffen dat voorziet in doelmatige haarverwijdering, welke inrichting qua afmeting, gecompliceerdheid, kosten en gerieflijkheid gunstig de vergelijking doorstaat met een elektrisch scheerapparaat. Het Remington apparaat omvat, gelet op voornoemde conclusie van het Improver-octrooi, eveneens een met de hand vastgehouden draagbaar huis, een motorinrichting in het huis, alsmede een cilindervormig ontharingslichaam aangedreven door de motorinrichting in draaiende schuifbeweging ten opzichte van huid welke haar draagt dat moet worden verwijderd, waarbij het cilindervormige lichaam een gebogen, haar grijpend, gedeelte omvat, dat is opgesteld om een convexe zijde te bepalen waarbij in de omtrek van het cilindervormige lichaam aangebrachte dwars op de hartlijn gerichte sleuven worden uiteengespreid, en een daarmee overeenkomende concave zijde

291

waarbij de desbetreffende sleuven worden samengedrukt, de draaibeweging van het cilindervormige lichaam een doorlopende beweging van de cilindermantelomtrek ervan met de hierin aangebrachte sleuven voortbrengt, om deze sleuven te brengen vanuit een uiteengespreide oriëntatie bij de convexe zijde naar een samengedrukte oriëntatie bij de concave zijde voor het grijpen en plukken van haar van de huid van de persoon, waarbij de oppervlaktesnelheden van het cilindermanteloppervlak met sleuven ten opzichte van de huid de oppervlaktesnelheid van het huis ten opzichte daarvan aanzienlijk overschrijden. Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, dat door de naast elkaar gelegen windingen van de schroefveer volgens het Improver-octrooi sleuven worden gevormd, die zich op dezelfde wijze gedragen als de sleuven in het manteloppervlak van het Remington apparaat, dat wil zeggen die zich al roterend openen en sluiten met dezelfde relatieve omtrekssnelheid (oppervlaktesnelheid) ten opzichte van de voortbewegingssnelheid (translatie) langs het haardragend oppervlak, onder het grijpen en uittrekken van haar. Dit betekent, dat de gebogen opgestelde schroefveer volgens het Improver-octrooi en het gebogen opgestelde cilindervormige lichaam met omtrekssleuven van het Remington apparaat in werkingsprincipe en resultaat geheel gelijk zijn, zodat beide ontharingsonderdelen als mechanische equivalenten dienen te worden beschouwd. Naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling kan hierbij geheel worden voorbijgegaan aan de geringe constructieve verschillen tussen de beide ontharingslichamen en de hieruit voortvloeiende voor- en nadelen. De Bijzondere Afdeling merkt hierbij, ten overvloede, nog op dat het cilindervormige ontharingslichaam van het Remington apparaat een in dwarsdoorsnede massief kunststof lichaam omvat met slechts over de dwarsdoorsnede partieel gevormde sleuven, in tegenstelling tot het schroefvormige ontharingslichaam volgens het Improver-octrooi waarbij het ontharingslichaam hol is en dientengevolge de sleuven gevormd tussen naburige windingen over de volle dwarsdoorsnede effectief zijn. Deze bijkomstige verschillen zullen mogelijkerwijs van invloed zijn op de effectiviteit van het haaruittrekken en op de door de huid gevoelde pijnhoeveelheid, maar nemen niet weg dat de Bijzondere Afdeling van oordeel is dat op grond van het vorenoverwogene de onder c. gestelde vraag bevestigend dient te worden beantwoord, nu beide in het geding zijnde apparaten als volledige mechanische equivalenten moeten worden beschouwd, omdat zij in werkingsprincipe en resultaat gelijk zijn. De Bijzondere Afdeling acht met het bovenstaande de vragen van Uw Hof beantwoord. Mocht evenwel, anders dan de formulering doet vermoeden, Uw Hof niettegenstaande de herroeping van Europees octrooi 0101656 toch behoefte gevoelen aan een technisch advies omtrent de rechtsgeldigheid van dat octrooi, dan is de Bijzondere Afdeling bereid desverzocht dit advies in die zin nader aan te vullen. Enz. d) Het Hof, enz. Verdere beoordeling van het hoger beroep 3. Het onderhavige Europese octrooi 0101656 van Improver is bij beslissing d.d. 7 oktober 1989 door de oppositieafdeling van het Europese Octrooibureau herroepen omdat naar het oordeel van die afdeling de materie ervan niet berust op uitvinderswerkzaamheid in de zin van artikel 56 van het Europese Octrooiverdrag. Bij beslissing d.d. 24 april 1991 van de Technische Kamer van Beroep van genoemd bureau is eerstgenoemde beslissing vernietigd en is bepaald dat het octrooi in stand wordt gelaten in de versie waarin het is verleend. 4. Gezien laatstgenoemde beslissing acht het hof de kans op nietigverklaring van het octrooi voorzover Nederland betreffend door de Nederlandse rechter te gering om vanwege die kans in het onderhavige korte, zij

292


het langdurige, geding de vorderingen van Improver terzake van inbreuk, af te wijzen. 5. Met betrekking tot de vraag of de Remington-inrichting onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, heeft Remington uitvoerig uiteengezet wat in haar visie het wezen is van de geoctrooieerde uitvinding en heeft zij aan de hand daarvan die vraag ontkennend beantwoord. 6. De leer dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door het wezen van de geoctrooieerde uitvinding heeft geleid tot een benadering van voornoemde vraag, de inbreukvraag, zoals die welke Remington heeft gevolgd: eerst dient "het" wezen van de uitvinding te worden geformuleerd, samenvattend en alles omvattend, waardoor aldus als het ware een nieuwe octrooiconclusie ontstaat, waarna de inrichting of werkwijze van de gedaagde daaraan wordt getoetst. 7. Een dergelijke benadering heeft tot bezwaar dat in gevallen waarin omtrent de geoctrooieerde uitvinding niet of niet veel meer valt te zeggen dan dat de desbetreffende maatregel of het samenstel van maatregelen "werkt", toch wordt gezocht naar "het" wezen, hetgeen kan leiden tot verregaande abstracties welke geen rol zouden mogen spelen bij de toepassing van artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet, artikel 69 van het Europese Octrooiverdrag en het daarbij behorende protocol, en tot het bezwaar dat in gevallen waarin wel meer over de geoctrooieerde uitvinding valt te zeggen, het desalniettemin niet goed mogelijk is "het" wezen eens en voor al deugdelijk te formuleren, zodat, als dat toch wordt geprobeerd, de formulering veelal wordt geïnspireerd door de specifiek te beantwoorden inbreukvraag en een daarbij passende keuze van de bekende stand van de techniek waartegen de uitvinding wordt afgezet, al hetgeen ertoe leidt dat de resulterende formulering of te ruim uitvalt, of tekortschiet, of anderszins niet passend blijkt voor (andere) gevallen waarin een vraag van inbreuk op het desbetreffende octrooi moet worden beantwoord. 8. Het hof meent derhalve de inbreukvraag niet te moeten beantwoorden op de in overweging 6 genoemde wijze. Dit betekent niet dat het hof van mening is dat niet zou moeten worden gelet op datgene wat behoort tot wat men zou kunnen duiden als - wezenlijke aspecten van de geoctrooieerde uitvinding, doch dat daarop aldus moet worden gelet dat wordt onderzocht wat de aard of werking en de funktie zijn van de in de octrooiconclusie genoemde maatregel welke de derde in zijn werkwijze of inrichting heeft vervangen door een andere welke niet overeenstemt met de bewoording van de octrooiconclusie, wat de plaats is van (de funktie van) de desbetreffende maatregel in het geheel van in de conclusie genoemde maatregelen en dat vervolgens mede aan de hand van bekende stand van de techniek wordt geoordeeld (a) in hoeverre de uitvinder billijkerwijs aanspraak kan maken op een zekere abstractie van de door hem beschreven maatregelen en (b) in hoeverre die abstractie niet onbillijk is jegens diegenen, derden, die hun handelingen mogen baseren op het vertrouwen dat die niet achteraf worden verboden of tot schadevergoedingsplicht leiden. 9. De Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad heeft in haar advies de inbreukvraag beantwoord ongeveer op de in overweging 8 geschetste wijze zij het dat (a) en (b) niet gescheiden zijn behandeld. Samengevat komt het advies er op neer dat de afdeling de door het hof gestelde, in overweging 14 van het tussenarrest aangescherpte, vraag c bevestigend beantwoordt en dat zij dus van mening is dat derden - de gemiddelde vakman - die kennis nemen van het octrooi en van de inrichting van Remington van mening zullen zijn dat die inrichting een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals zij is geoctrooieerd, aangezien de afdeling het haren aangrijpend onderdeel van die inrichting beschouwt als een mechanisch equivalent van de in de octrooiconclusies genoemde schroefveer. 10. Remington miskent bij de bestrijding van het

16 september 1992

advies dat niet beslissend is wat in het algemeen aard, werking en funktie(s) kunnen zijn van een schroefveer of van het haren aangrijpend onderdeel in de inrichting van Remington, maar dat het gaat om de specifieke aard, werking, funktie en plaats van die onderdelen in inrichtingen als de onderhavige. Voor zowel de schroefveer als het Remington-onderdeel geldt dat voor het bereiken van hun werking een eenvoudige motorische aandrijving voldoende is, dat zij zijn voorzien van sleuven, dat zij buigzaam zijn en dat zij tengevolge van dat een en ander efficiënt haren kunnen aangrijpen en uittrekken. Derhalve moeten de schroefveer en genoemd Remington-onderdeel in het kader van de inrichtingen in hun geheel, worden beschouwd als varianten van elkaar, ieder met de eigen voor- of nadelen, waarbij bepaalde eigenschappen van de Remington-inrichting zodanig kunnen zijn dat ook die inrichting deswege octrooieerbaar is. 11. Het haren aangrijpende onderdeel van de Remington-inrichting behoorde niet tot de bekende stand van de techniek op het gebied van ontharingsinrichtingen en ligt voor degene die gebruik maakt van de wel tot die stand behorende schroefveer niet voor de hand. Onder die omstandigheden is de aanvrager niet tekortgeschoten in zijn plicht jegens derden het octrooi zodanig te formuleren dat het zo min mogelijk tot onzekerheid aanleiding geeft en is het billijk dat de aanvrager, die de bekende schroefveer vanwege de hierboven in overweging 10 genoemde eigenschappen als onderdeel van de inrichting waarvoor octrooi wordt aangevraagd, noemt, ook bescherming krijgt met betrekking tot een haren aangrijpend middel dat die zelfde eigenschappen heeft. 12. Of zodanige bescherming jegens derden onbillijk is, moet worden beoordeeld aan de hand van wat de vakman in Nederland omtrent de beschermingsomvang behoort te verwachten, terwijl die verwachting uiteraard mede is gebaseerd op Nederlandse rechtspraak. Door deze, onvermijdelijke, "cirkel" wordt een eensluidende "Europese" beschermingsomvang wel bemoeilijkt, nochtans het protocol bij artikel 69 van het Europese Octrooiverdrag geen geweld aangedaan. 13. Het advies van de, deskundige, Bijzondere Afdeling geeft (mede) aan hoe naar het oordeel van de afdeling Nederlandse deskundigen de beschermingsomvang van het octrooi zien. Op grond van dat advies, van de evidentie van de mechanische equivalentie, van de in overweging 11, eerste zin, genoemde omstandigheden en van de in de tweede zin genoemde billijkheid, welke derden in hun verwachtingen dienen te betrekken, oordeelt het hof dat derden zich dienen te realiseren dat het begrip schroefveer in de octrooiconclusies zodanige abstractie verdient dat een inrichting als die van Remington onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. 14. Remington heeft nog betoogd dat de in kort geding te verrichten belangenafweging moet leiden tot afwijzing van de vordering van Improver. Nu het octrooi ondanks oppositie niet is herroepen, nu de Bijzondere Afdeling heeft geadviseerd en nu partijen uitvoerig en gedocumenteerd hebben gedebatteerd, acht het hof niet slechts de kans op nietigverklaring van het octrooi gering, maar ook de kans dat de bodemrechter anders zal oordelen dan het hof hierboven heeft gedaan, welk een en ander meebrengt dat het hof genoemd betoog verwerpt. 15. Al het bovenstaande brengt mee dat de grieven niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het bestreden vonnis, veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep en begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van geïntimeerde tot de uitspraak van dit arrest, op ƒ 12.000,-. Enz.

16 september 1992


Nr 71. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 10 juli 1991. (Somebody) Mrs J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en H.R. Furstner. Art. 4, aanhef en onder 6 Benelux Merkenwet. Het merk SOMEBODY is in 1985 en 1986 te goeder trouw en op normale wijze gebruikt voor van Fantasque afkomstige kleding in ca. 20 winkels in België en 2 winkels in Nederland. Niet is aannemelijk dat P&C - die op 18 april 1986 het woordmerk SOMEBODY heeft gedeponeerd voor kledingstukken, etc. - met dit (eerdere) gebruik bekend was. Het ontbreken van wetenschap kan blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar bij art. 4.6 slechts worden toegerekend wanneer het voorgebruik in belanghebbende kringen algemeen bekend was; het geschetste gebruik slechts in een aantal winkels in België en nagenoeg niet in Nederland levert niet de bedoelde algemene bekendheid op in de Benelux. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW en art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Het gebruik van de aanduiding SOMEBODY door Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. is strijdig met het merkrecht van P&C en mitsdien inbreukmakend op dat recht, alsmede onrechtmatig jegens P&C en Peek, mede gelet op de handelsnaam van Peek (die haar vestigingen in Nederland drijft onder de handelsnaam SOMEBODY). 1. P & C Groep N.V. te Rijswijk (Z.-H.) en 2. Peek en Cloppenburg B.V. te Rijswijk (Z.-H.), eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur Jhr Mr D J . de Brauw, advocaat Mr K. Limperg te Amsterdam, tegen 1. S.A.R.L. Fantasque te Parijs, Frankrijk en 2. Somebody Benelux S.A. te Brussel, België, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur Mr S. de Wit, advocaat Mr H.J.M. Harmeling te Amsterdam, en tegen 3. Cees Roling Import B.V. te Amsterdam, gedaagde in conventie, niet verschenen. 2. De feiten Als enerzijds gesteld, anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde produkties staat - voorzover hier van belang - het volgende vast: - Eiseres sub 1 in conventie P & C Groep N.V. (hierna te noemen P&C) is houdster van het woordmerk "SOMEBODY", Beneluxregistratienummer 417581, voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, krachtens een op 18 april 1986 verricht depot. - Binnen 3 jaar na de depotdatum heeft eiseres sub 2 in conventie Peek en Cloppenburg B.V. (hierna te noemen Peek) met toestemming van P&C een aanvang gemaakt met een normaal gebruik van het merk "SOMEBODY" voor kleding in haar vestigingen in Nederland, die gedreven worden onder de handelsnaam "SOMEBODY"; een gebruik dat tot op heden voortduurt. - Bij brief van 8 januari 1988 laat P&C aan gedaagde sub 1 in conventie, S.A.R.L. Fantasque (hierna te noemen Fantasque) berichten dat P&C heeft opgemerkt dat Fantasque kleding in het Beneluxgebied verkoopt onder het merk "SOMEBODY", met name in Brussel en Charleroi, tegen welke handelwijze P&C bezwaar maakt op grond van haar genoemde depot. P&C verzoekt Fantasque dit gebruik te staken. - Fantasque laat hierop bij brief van 22 januari 1988 antwoorden dat zij het merk "SOMEBODY" op 20 december 1984 in Frankrijk heeft gedeponeerd en dat van

293

het merk in België een "usage important" is gemaakt in de jaren 1985 en 1986, welk gebruik, aldus Fantasque, niet aan P&C kan zijn ontgaan zodat het depot van P&C als te kwader trouw en nietig ingevolge art. 4.6 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) moet worden aangemerkt. - Op 18 mei 1989 deponeert Fantasque het merk "SOMEBODY" bij het Benelux-Merkenbureau voor onder meer kleding, hetgeen leidt tot inschrijving onder nummer 463.484. 3. De vorderingen, de grondslag en het verweer in conventie P & C en Peek vorderen - zakelijk weergegeven 1. een verklaring voor recht dat het gebruik van de aanduiding "SOMEBODY" inbreuk maakt op het merkrecht van P&C alsmede onrechtmatig is jegens P&C en Peek, mede gelet op de oudere handelsnaam van Peek; 2. gedaagden te verbieden het merk van P&C te gebruiken, binnen de Benelux, op een wijze als omschreven in artikel 13A lid 1 onder 1 en 2 BMW, een en ander op straffe van een dwangsom; 3. gedaagden te verbieden de aanduiding "SOMEBODY" te gebruiken binnen Nederland voor kleding en kledingaccessoires alsmede gebruik als handelsnaam, in strijd met het recht van Peek op de door haar gevoerde handelsnaam, een en ander op straffe van een dwangsom; 4. nietigverklaring van het depot van Fantasque en doorhaling van de daarop gebaseerde inschrijving; 5. veroordeling van gedaagden in de kosten in conventie. Eiseressen leggen aan hun vorderingen de bovengenoemde vaststaande feiten ten grondslag en stellen dat uit die feiten volgt dat gedaagden inbreuk maken op het (oudere) merkrecht van P&C, alsmede onrechtmatig jegens hen handelen door het gebruik van de oudere handelsnaam van Peek. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer met als belangrijkste stelling dat P&C zich niet op een merkrecht kan beroepen, omdat haar depot als te kwader trouw verricht moet worden geacht in de zin van art. 4.6 BMW. 4. De vorderingen, de grondslag en het verweer in reconventie Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. vorderen zakelijk weergegeven - P&C en Peek ieder gebruik als omschreven in art. 13A lid 1 onder 1 en 2 BMW binnen het Beneluxgebied van het teken "SOMEBODY" te verbieden, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede de nietigverklaring van het depot en doorhaling van de inschrijving van P&C op grond van art. 4.6 aanhef en sub a en b BMW, met veroordeling van P&C en Peek in de kosten in reconventie. Hiertoe wordt gesteld dat P&C de in artikel 4.6 sub a en b bedoelde wetenschap van het gebruik van het teken "SOMEBODY" door Fantasque in en buiten de Benelux moet hebben gehad vóór het betwiste depot van P&C. Wat betreft het gebied buiten de Benelux wijst Fantasque op haar sinds 1984/1985 onder het merk "SOMEBODY" internationaal geëxploiteerde kledinglijn en met name op vertoning daarvan op de internationale beurzen van Düsseldorf, Milaan, Londen en Parijs. P&C en Peek, aldus Fantasque, zijn ondernemingen die genoemde beurzen bezoeken en zich zorgvuldig en uitvoerig op de hoogte stellen van wat daar te zien is. Het is volgens Fantasque dan ook niet aannemelijk dat het merk "SOMEBODY" aldaar door Peek of P&C onopgemerkt zou zijn gebleven. Daarnaast voert Fantasque aan, wat de Benelux betreft, dat vóór april 1986 van Fantasque afkomstige van het merk voorziene collecties te koop waren in bekende en toonaangevende boetieks met name te Eindhoven, Brussel, Antwerpen en Charleroi en het gebruik van het merk derhalve bekend was aan P&C en Peek, dan wel bekend hoorde te zijn. P&C en Peek betwisten dat P&C haar depot te kwader trouw heeft verricht. Zij ontkennen de feitelijke en veron-

294


derstelde wetenschap van het gebruik van "SOMEBODY" door Fantasque. P&C heeft gedaan wat van haar verwacht mocht worden: het laten rechercheren van de registers. 5. De beoordeling in conventie en in reconventie 5.1 De rechtbank acht zich bevoegd van de vorderingen, voorzover betrekking hebbende op het merkrecht van P&C, kennis te nemen op grond van art. 37A lid 1 en 37C. 5.2 Gedaagde in conventie sub 3, Cees Roling Import B.V. is niet verschenen. Het is de rechtbank niet gebleken dat tegen hem verstek is verleend, zodat de rechtbank alsnog verstek zal verlenen. Artikel 79 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan buiten toepassing blijven, nu P&C en Peek bij pleidooi hebben verklaard hun vorderingen jegens gedaagde sub 3 in te trekken. De rechtbank zal daarom die vorderingen afwijzen, met veroordeling van P&C en Peek in de kosten van Roling in conventie, welke worden begroot op nihil. 5.3 De rechtbank zal vervolgens eerst de vordering in reconventie met betrekking tot de nietigheid van het depot van P&C onderzoeken, aangezien het lot van deze vordering bepalend is voor de al dan niet toewijzing van de overige op het merkrecht van P&C gebaseerde vorderingen. Fantasque beroept zich op art. 4.6 onder a en b BMW. Art. 4.6 onder a luidt als volgt: (Het te kwader trouw verrichte depot, onder andere:) "het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend." Op grond van de door Fantasque overgelegde produkties, met name afnemerslijsten en omzetcijfers, acht de rechtbank aannemelijk dat in de jaren 1985 en 1986 van het merk "SOMEBODY" te goeder trouw en op normale wijze gebruik is gemaakt voor van Fantasque afkomstige kleding in ± 20 winkels in België en 2 winkels in Nederland. Uit de overgelegde stukken valt echter niet af te leiden dat P&C van dit gebruik wetenschap had, laat staan de personen van P&C Nederland, die voor het merkenbeleid verantwoordelijk zijn. De rechtbank acht het hierbij van belang dat blijkens het door P&C eri Peek overgelegde en door Fantasque niet gemotiveerd betwiste organogram, P&C Nederland geen bemoeienis met de Belgische markt heeft, terwijl P&C België, dat onafhankelijk van P&C Nederland opereert, zich niet in België van het merk "SOMEBODY" bedient. Evenmin is aangetoond dat P&C het voorgebruik in de Benelux van Fantasque behoorde te kennen. Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar bij art. 4.6 kan het ontbreken van wetenschap (waarop P&C zich beroept) slechts worden toegerekend, wanneer het voorgebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is. Het geschetste gebruik slechts in een aantal winkels in België en nagenoeg niet in Nederland levert niet de bedoelde algemene bekendheid op in de Benelux. De rechtbank acht het veeleer aannemelijk, gezien de correspondentie van het hoofd van de afdeling publiciteit P&C Nederland en het bureau Markgraaf en de correspondentie namens P&C Nederland en Fantasque, dat P&C Nederland pas in 1987 het vermoeden heeft gekregen van het gebruik van het merk "SOMEBODY" in de Benelux door Fantasque. 5.4 Art. 4.6 onder b luidt als volgt: "het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die

16 september 1992

derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied." Het beroep van Fantasque op deze bepaling moet reeds falen omdat er geen sprake is van een rechtstreekse betrekking tussen P&C en Fantasque, waaruit de beweerde wetenschap zou zijn voortgevloeid. Naar de woorden van het Gemeenschappelijk Commentaar is er slechts bescherming van het gebruik in het buitenland, bijvoorbeeld op de genoemde internationale modebeurzen, ingeval de wetenschap die de deposant heeft van dat gebruik, geen gewone wetenschap is, zoals een ieder zou kunnen hebben, maar een wetenschap die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker in het buitenland heeft gestaan. 5.5 Nu ook overigens niet van omstandigheden is gebleken die kwade trouw bij P&C zouden kunnen opleveren in enig ander opzicht, voert het bovenstaande tot de slotsom dat de vordering in reconventie tot nietigverklaring van het depot van P&C moet worden afgewezen. 5.6 Aangezien het depot van P&C rechtscheppend is moet het daarop gebaseerde inbreukverbod in conventie worden toegewezen, met dien verstande dat het verbod eerst zes maanden na betekening van het vonnis zal ingaan, overeenkomstig het verzoek van Fantasque bij pleidooi, waarmee P&C en Peek zich accoord nebben verklaard. Ook het verbod gebaseerd op de handelsnaam van Peek is onder dezelfde voorwaarde toewijsbaar. De gevraagde verklaring voor recht kan eveneens worden toegewezen. 5.7 Nu in conventie de doorhaling van de inschrijving van Fantasque van haar merk onder nummer 463484 wordt gelast, komt de grondslag aan haar reconventionele verbodsvordering te ontvallen, zodat die vordering dient te worden afgewezen. 5.8 Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. zijn zowel in conventie als in reconventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen te beschouwen, zodat zij zowel in conventie als in reconventie in de kosten zullen worden verwezen. 6. Beslissing De rechtbank: 6.1 In conventie Verleent verstek tegen Cees Roling Import B.V. Verklaart voor recht, dat het gebruik van de aanduiding "SOMEBODY" door Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. strijdig is met het merkrecht van P&C en mitsdien inbreukmakend op dat recht, alsmede onrechtmatig jegens P&C en Peek, mede gelet op de handelsnaam van Peek. Verbiedt Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. vanaf zes maanden na de betekening van dit vonnis, ieder gebruik, dan wel het doen gebruiken, binnen de Benelux, van het merk "SOMEBODY" van P&C of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder begrepen gebruik voor de waren, waarvoor dat merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren, zomede elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk van P&C, of een daarmee overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan P&C als houdster van dat merk, schade kan worden toegebracht. Verbiedt Fantasque en Somebody (Benelux) S.A., vanaf zes maanden na de betekening van dit vonnis, de aanduiding "SOMEBODY" te gebruiken binnen Nederland voor kleding en kledingaccessoires (daaronder begrepen schoeisel en hoofddeksels) alsmede gebruik als handelsnaam. Veroordeelt Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. tot betaling aan P&C en Peek van een dwangsom van ƒ 100.000,- voor elke dag of iedere keer, dat zij afzonderlijk of gezamenlijk in strijd handelen met deze

16 september 1992


verboden, of enig gedeelte daarvan, dan wel - en zulks ter keuze van P&C en Peek - van ƒ 1000,- voor ieder voorwerp ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, zij in strijd mochten handelen met bovengenoemde verboden, of enig gedeelte daarvan. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Verklaart nietig het onder nummer 463484 ten name van Fantasque ingeschreven Beneluxdepot van het merk Somebody en gelast de doorhaling van de inschrijving daarvan. Wijst het meer of anders gevorderde af. Veroordeelt P&C en Peek in de kosten in conventie voorzover betrekking hebbende op de zaak tegen Cees Roling Import B.V., tot op deze uitspraak aan de kant van Cees Roling Import B.V. begroot op nihil. Veroordeelt Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. in de overige kosten in conventie, tot op deze uitspraak aan de kant van P&C en Peek begroot op ƒ 2453,35.

295

2.2. Zij is sedert 23 juli 1973 houdster van de inschrijving bij het Benelux Merkenbureau van het woordmerk IPC en sedert 14 april 1983 van het beeldmerk IPC, te weten de kapitalen IPC in een kader. 2.3. Het depot van het woordmerk IPC omvat de klassen 9 en 14; die van het beeldmerk, voorzover uit de overgelegde produkties blijkt, de klasse 14. kl. 9: elektriciteitsmeters, onderdelen van elektriciteitsmeters; automaten, waaronder douche-automaten, geldwisselautomaten, drankautomaten, autowasautomaten, aansluitkasten voor caravans etc. kl. 14: schakelklokken, onderdelen van schakelklokken, wandklokken met batterij-uurwerk, elektrische wekkers, signaalklokken en alle hieraan verwante artikelen. Klasse 14 wordt bij de registratie van het depot van het beeldmerk omschreven als: 'horlogerie et autres instruments chronométriques'. 2.4. Zij handelt onder de genoemde handelsnamen tevens in: chronometers, wandklokken, meet- en regelapparatuur, zoals elektriciteitsmeters, schakelklokken en relais, signaalapparatuur, waaronder signaalklokken en 6.2 In reconventie alarmsystemen, automaten voor alle doeleinden en Wijst de vorderingen af. volgens alle systemen, waaronder magneetkaartautomaten Veroordeelt Fantasque en Somebody (Benelux) S.A. in en datakey-apparatuur. Zij verkoopt genoemde produkten de kosten in reconventie, tot op deze uitspraak aan de als groothandelaar in Nederland, België, Luxemburg en kant van P&C en Peek begroot op ƒ 930,-. Enz. daarbuiten. 2.5. De Mooy drijft sinds 1 november 1980 een eenmanszaak te Ede onder de handelsnaam DMA Automatiseringstechniek B.V. i.o. Intelligent PC Benelux. Nr 72. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, De bedrijfsomschrijving omvat: bedrijfsautomatisering, 5 maart 1991. computer-import, import van kasregisters, geven van bedrijfscursussen. (IPC) 2.6. Hij is in juni 1986 met de import van computers in de Benelux gestart. Deze produkten worden gefabriMr N. van Raalte. ceerd door Essex Electric Pte. Ltd. te Singapore. Hij verkoopt de personal computers en kasregisters in de Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Benelux aan eindgebruikers. Merkenwet. Bezwaarlijk kan worden aangenomen dat het in 2.7. Essex Electric te Singapore is sinds 28 januari aanmerking komend publiek de produkten van IPC B.V. 1988 houdster van de inschrijving bij het Benelux (o.a. elektriciteitsmeters, bepaalde soorten klokken en allerleiMerkenbureau van het (beeld)merk IPC, te weten de soorten automaten) en de produkten van De Mooy (o.a. kapitalen IPC, waar doorheen horizontaal jalouziepersonal computers) zal beschouwen als van dezelfde onder- achtige strepen lopen. neming afkomstig. Het betreft hier niet eenzelfde tak van 2.8. Het depot van de (beeld)merk omvat de klassen 9 handel of industrie, de waren worden niet in dezelfde en 16. winkels verkocht en ze worden bepaald met een ander kl. 9: personal computers en daarmee verband houdende gebruiksdoel aangeschaft. De waren zijn dus niet soortgelijk. produkten, zoals printers, floppy disks en hard disks(drives), beeldschermen, keyboards, modems. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. kl. 16: instructieboeken, gebruiksaanwijzingen en andere Verwatering van het merk van IPC B.V. is een reëel drukwerpen. gevaar, temeer daar zij sinds 1973 haar merk gebruikt en in 2.9. De Mooy heeft omstreeks medio 1989 plannen haar branche kennelijk een solide naam heeft opgebouwd. gehad een besloten vennootschap op te richten met de Nu verwatering van het merk reëel wordt geacht, is daarmee statutaire en handelsnaam IPC Benelux B.V. De Mooy de kans op schade aannemelijk geworden. Niet vereist is dat heeft de handelsnaam IPC Benelux gedurende een zekere vaststaat dat, en op welke wijze deze kans zich verwezenlijkt. tijd daadwerkelijk gevoerd. Beslissend is uitsluitend of, alle omstandigheden in 2.10. Omstreeks de maand oktober 1989 hebben de aanmerking genomen, er mogelijkheid tot schade is. raadslieden van beide partijen overleg gevoerd over het Niettemin wordt het gevorderde verbod tot merkgebruik gebruik door De Mooy van de aanduiding IPC als afgewezen op grond van een belangenafweging, waarbij handelsnaam en als merk, welk overleg geresulteerd heeft betekenis wordt toegekend aan de tot voor kort tussen in een regeling omtrent voornoemd gebruik. Uit de partijen vigerendegedoogregeling}) overgelegde brieven van de beide raadslieden d.d. 31 oktober 1989 en 8 en 9 november 1989 blijkt dat tussen partijen in hoofdpunten het volgende is overeengekomen: B.V. Industrie Producten Compagnie (I.P.C.) te De Mooy zegt toe ervoor zorg te dragen dat in de statuAmsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr K. van taire en handelsnaam van de nieuw op te richten B.V.('s) der Meulen, advocaat Mr C.J. van Raam te Amsterdam, in ieder geval niet de afkorting IPC voorkomt. Wat betreft tegen het gebruik van het merk IPC, wordt een zogenaamde Jillis de Mooy, h.o.d.n. Intelligent PC Benelux, te Ede, 'gedoogregeling' voor onbepaalde tijd overeengekomen, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J.M. Bosnak, inhoudende dat IPC B.V. gedoogt dat door De Mooy advocaat Mr T.F.W. Overdijk te Amsterdam. en/of DMA zelf, alsook door de op te richten B.V.('s), personal computers, instructieboeken en gebruiksaanwij2.1. IPC B.V. exploiteert een sedert 1952 gevestigd zingen onder het merk IPC, worden verhandeld, zulks bedrijf onder de handelsnamen Industrie Producten tegen een vergoeding van ƒ 5.000,- per jaar. Compagnie (I.P.C.) B.V.; doorgaans gebruikt zij de handelsnaam IPC voor haar onderneming. 2.11. IPC B.V. heeft de overeenkomst op 15 januari 1991 tegen 1 februari 1991 opgezegd. ') Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 298. Red.

296

Bijblad

3. De vorderingen. IPC B.V. stelt dat De Mooy, door gebruik te maken van de aanduiding 'IPC', direct en indirect inbreuk maakt op haar merkrechten alsook op haar handelsnaamrechten; dat zij daardoor schade lijdt, althans haar daardoor schade kan worden toegebracht. Zij vordert daarom - beknopt weergegeven - een verbod tot het verder gebruiken of doen gebruiken van de aanduiding IPC of I.P.C. bij de verhandeling van van De Mooy afkomstige waren en/of een verbod aan De Mooy die aanduidingen te gebruiken als zijn handelsnaam of in de statutaireof handelsnaam van een of meerdere door De Mooy op te richten vennootschap(pen), alles op verbeurte van een dwangsom. 4. De bevoegdheid. De bevoegdheid van de president van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen vloeit voort uit het bepaalde in art. 37a van de Benelux Merkenwet (BMW), aangezien De Mooy woonplaats heeft in het arrondissement Arnhem en de beweerdelijk door hem gepleegde inbreuk ook - mede - in dit arrondissement plaatsvindt. Voor zover de vordering van I.P.C. B.V. gebaseerd is op inbreuk op haar handelsnaam, geldt op grond van de "gewone" bevoegdheidsregels hetzelfde. 5. De beoordeling van de vorderingen. 5.1. Aangezien de vordering gebaseerd op het merkrecht de meest vergaande strekking heeft, c.q. de meest vergaande bescherming biedt, zal bij de beoordeling van de vorderingen eerst worden ingegaan op de gestelde schendingen van het merkenrecht zoals neergelegd in de BMW. 5.2. Geen beroep wordt gedaan op nietigheids- en/of vervalgronden van de onderhavige depots en/of van het merkrecht. Niet betwist wordt dat de 3-letteraanduiding IPC onderscheidend vermogen bezit. 5.3. IPC B.V. kan zich op grond van art. 13a lid 1 sub 1 BMW verzetten tegen elk gebruik dat van haar merk of een daarmee overeenstemmend teken wordt gebruikt [lees: gemaakt; Red] voor waren, waarvoor haar merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren. 5.4. Onbetwist is dat De Mooy zich met betrekking tot zijn eigen waren bedient van een merk c.q. teken dat zoniet exact, dan toch nagenoeg identiek is aan dat van IPC B.V. 5.5. Primair stelt IPC B.V. dat de waren van beide ondernemingen soortgelijk zijn. De Mooy bestrijdt dit standpunt. Naar dezerzijds voorshands wordt geoordeeld, stelt IPC B.V. hierbij ten onrechte dat bij het bepalen van de soortgelijkheid van waren, doorslaggevend zou zijn, of er zodanige punten van verwantschap zijn, dat te verwachten valt dat de in aanmerking komende derde aan die waren dezelfde herkomst kan toerekenen. Gelijk De Mooy aanvoert, is integendeel doorslaggevend of te verwachten valt dat het in aanmerking komend publiek, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, aan die waren, als waren, dus ongeacht de daarvoor gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen (Rb. Amsterdam [lees: Arnhem; Red] 12-8-1982, BIE 1986, p. 103 [lees: 301; Red.] (Bistro)). In dit licht is zijn verweer te dezer zake terecht opgeworpen. Bezwaarlijk kan worden aangenomen dat het in aanmerking komend publiek voorzover detailhandelaren, aan wie IPC B.V. levert, en eindgebruikers, aan wie De Mooy levert, al tezamen als 'in aanmerking komend publiek' kunnen worden beschouwd - de produkten van IPC B.V. althans die waarvoor zij het merk heeft gedeponeerd (zie onder 2.3.: o.a. elektriciteitsmeters, bepaalde soorten klokken en allerlei soorten automaten), en de produkten van de Mooy (zie onder 2.8.: o.a. personal computers), zal beschouwen als van dezelfde onderneming afkomstig. Het betreft hier niet eenzelfde tak van handel of industrie, de waren worden niet in dezelfde winkels verkocht en ze worden bepaald met een ander gebruiksdoel aangeschaft. Dit leidt tot de conclusie dat art. 13a lid 1 sub 1 BMW

Eigendom, nr 9

16 september 1992

niet van toepassing is, zodat de vordering, voorzover hierop gebaseerd, niet toewijsbaar is. 5.6. IPC B.V. kan zich op grond van art. 13a lid 1 sub 2 BMW tevens verzetten tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van haar merk of een daarmee overeenstemmend teken wordt gemaakt, onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. 5.7. Ook ten aanzien van dit subonderdeel van art. I3a BMW is onbetwist dat De Mooy gebruik maakt van hetzelfde, dat wil zeggen (nagenoeg) aan het merk van IPC B.V. identieke merk c.q. teken en evenmin kan er enige twijfel bestaan over het feit of dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer. Bovendien doet De Mooy geen beroep op het bestaan van een eventuele inbreukopheffende geldige reden. 5.8. Art. 13a lid 1 sub 2 BMW kent aan de merkhouder een zeer ruime bescherming toe ingeval er sprake is van 'elk ander gebruik' van het merk, bestaande onder andere uit gebruik van het merk voor 'ongelijksoortige' waren, dat wil zeggen voor een ander soort van waren dan die waarvoor het merk is gedeponeerd, en uit gebruik van het teken als handelsnaam; dit echter onder het voorbehoud dat een dergelijk gebruik onder zodanige omstandigheden plaatsvindt, dat aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. 5.9. Subsidiair stelt IPC B.V. nu dat, zo er al niet van 'soortgelijkheid' sprake mocht zijn (welke zienswijze hierboven is verworpen), de waren tenminste 'verwant' zijn te achten, waardoor herkomstverwarring zou kunnen ontstaan. De vraag naar de 'soortverwantschap' van de waren ligt evenwel in het onderhavige geval zozeer in het verlengde van de vraag naar de 'soortgelijkheid' dat - nu aan deze stelling geen nieuwe argumenten worden toegevoegd - art. 13a lid 1 sub 2 op deze grond niet toepasselijk kan worden geacht. De beoordeling van de 'schade' (veroorzaakt door soortverwantschap) kan op deze plaats achterwege blijven. 5.10.1. Meer subsidiair stelt IPC B.V. dat het merkgebruik door De Mooy voor zijn waren, schadelijk voor haar kan zijn, omdat er verwarring(sgevaar) omtrent de herkomst van de waren bestaat; tevens stelt zij dat haar door dat gebruik schade kan worden toegebracht in de vorm van afbreuk aan het onderscheidend vermogen c.q. verwatering van haar merk. 5.10.2. Zij adstrueert de kans op schade tengevolge van herkomstverwarring met de bewering dat de afnemers van De Mooy dezelfden zijn als degenen die te maken kunnen hebben met produkten waarvoor haar merk geldt. Hoewel die mogelijkheid niet denkbeeldig is, is dat gegeven, voorlopig geoordeeld, op zichzelf niet voldoende om daaruit af te leiden dat verwarring omtrent de herkomst van de waren op zal treden. Nu IPC B.V. voor het overige de kans op schade, veroorzaakt door (het gevaar voor) herkomstverwarring, alleen lijkt te baseren op (nog te verifiëren) feiten die betrekking hebben op gebruik van het teken als handelsnaam, kunnen die feiten slechts de opvatting ondersteunen dat daardoor verwarring is opgetreden tussen de ondernemingen, hetgeen iets anders is dan verwarring omtrent de herkomst van de waren. Art. 13a lid 1 sub 2 BMW mist om die reden dan ook in zoverre toepassing. 5.10.3. Ten aanzien van de kans op schade, bestaande uit verwatering van haar merk, stelt IPC B.V. dat het 3-lettermerk IPC tegenover alle andere mogelijke combinaties van 3-lettermerken een zeker onderscheidend vermogen heeft, waaraan afbreuk wordt gedaan door het gebruik van dezelfde samentrekking. De Mooy verweert zich door te stellen dat voor verwatering niet hoeft te worden gevreesd, omdat - kort samengevat - IPC een zwak merk is en meerdere namen van ondernemingen tot die afkorting kunnen leiden, omdat IPC geen bekende fabriek is en omdat de produkten volslagen ongelijksoortig zijn. 5.10.4. Het verweer van De Mooy faalt om de navol-

16 september 1992


gende redenen. In de jurisprudentie heeft de ongelijksoortigheid vooral een rol gespeeld met betrekking tot de mogelijkheid van schade bestaande uit verlies van exclusiviteit van het merk. Dit is inherent aan de omstandigheid van gebruik van hetzelfde merk voor ongelijksoortige waren (vergelijk Hof A'dam 22-5-1980, BIE 1981, p. 324 (Jeep) en Rb. A'dam [lees: Arnhem; Red\ 12-8-1982, BIE 1986, p. 301 (Bistro)). Echter, IPC B.V. beroept zich niet op verlies van 'uniqueness', zodat ondanks de ongelijksoortigheid van de waren het merkgebruik toch verwatering met zich mee zou kunnen brengen. De opvatting dat een 3-letterafkorting zoals IPC een zwak merk is, is op zichzelf niet onjuist, maar het tamelijk geringe onderscheidend vermogen van het merk IPC sluit geenszins uit dat er verwatering op kan treden. Hierbij moet aangetekend worden dat het merk IPC voor de waren van IPC B.V. een sterker onderscheidend vermogen heeft dan voor de waren van De Mooy. IPC verwijst immers (bewust) naar pc's. Naar eigen zeggen is IPC B.V. niet beducht voor andere typen ondernemingen die op een of andere manier ook de afkorting IPC (al of niet vergezeld van andere namen/woordelementen) gebruiken. De beweerde onbekendheid van IPC is in de opvatting van het BenGH 1-3-1975, NJ 1975, 472 (Claereyn/ Klarein) [B.I.E. 1975, blz. 183; Red.] niet beslissend, al zal de schade bij beroemde merken aannemelijker zijn. Aangezien bedoelde bewering overigens op geen enkele manier gestaafd wordt, kan ze terzijde geschoven worden. 5.10.5. Geconcludeerd kan al met al worden dat verwatering van het merk van IPC B.V. een reëel gevaar is, temeer daar zij sinds 1973 haar merk gebruikt en in haar branche kennelijk een solide naam heeft opgebouwd. Bovendien is afbreuk van het onderscheidend vermogen van het merk IPC een redelijkerwijs te verwachten, zoal niet gerealiseerd gevolg van de inburgering van de pc in onze samenleving, gecombineerd met het gebruik van merken (en handelsnamen) die direct verwijzen naar personal computers, zoals in het onderhavige geval. 5.11. Nu verwatering van het merk reëel wordt geacht, is daarmee de kans op schade aannemelijk geworden. Niet vereist is dat vaststaat dat, en op welke wijze deze kans zich verwezenlijkt. Beslissend is uitsluitend of, alle omstandigheden in aanmerking genomen, er mogelijkheid tot schade is. De suggestie van De Mooy om de kans op schade te toetsen aan de gedoogregeling, moet worden afgewezen (BenGH 22-5-1985, BIE 1986, p. 231 (Lux/Lux-talc)). Dit leidt tot de slotsom dat art. 13a lid 1 sub 2 BMW van toepassing is. 5.12. Is, gezien het bovenstaande, de toepasselijkheid van art. 13a lid 1 sub 2 BMW gegeven, dat betekent nog niet dat een afweging van de wederzijdse belangen ook tot toewijzing van de gevraagde vordering op de onderhavige grond zal leiden. In het bijzonder wordt dezerzijds in dit verband betekenis toegekend aan de tot voor kort tussen partijen vigerende gedoogregeling, waarin afspraken waren gemaakt over het aan De Mooy toegestane merkgebruik. Zoals uit de produkties en uit de mededelingen van de raadsman van IPC B.V. ter zitting blijkt, verwachtte zij kennelijk niet zoveel schade van het merkgebruik door De Mooy, althans zij verwachtte meer schade van het handelsnaamgebruik. De hoogte van de overeengekomen vergoeding (ƒ 5.000,- per jaar) wijst ook in die richting. Tegenover een eventueel verbod op verder merkgebruik staat het belang van De Mooy dat zo'n verbod grote nadelige gevolgen voor de verkoop van IPC-computers en het merkgebruik in de Benelux heeft. Feitelijk voert hij al sinds 1986 het merk IPC voor zijn waren, terwijl IPC B.V. daar pas in 1989 stappen tegen heeft ondernomen. Een en ander betekent dat de bestaande situatie voor IPC B.V. te weinig schadelijk wordt geacht om zo vergaand in te grijpen als zij vraagt - zij heeft immers ook de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding -, zodat het gevraagde verbod betreffende het merkgebruik

297

moet worden afgewezen. 5.13. IPC B.V. kan zich op grond van art. 13a lid 1 sub 2 BMW tevens verzetten tegen het gebruik door De Mooy van het merk IPC als handelsnaam, hetwelk onder 'elk ander gebruik' valt (BenGH 7-11-1988, BIE 1989, p. 181 (Omnisport)). 5.14. Zij stelt - kort samengevat - dat na het tot stand komen van de meergenoemde gedoogregeling, waarin expliciet afspraken zijn gemaakt over de handelsnaam IPC, De Mooy meerdere malen toch de handelsnaam IPC gebruikt heeft. Hij ontkent dat hij de handelsnaam IPC en/of IPC Benelux voert, althans dat na het tot stand komen van de overeenkomst die handelsnaam is gevoerd. Zijn handelsnamen zijn DMA Automatiseringstechniek (of kortweg: DMA) en/of Intelligent PC Benelux. Uit de produkties en de mondelinge toelichtingen ter zitting blijkt evenwel overduidelijk dat De Mooy na 9 november 1989 - de datum waarop de overeenkomst van kracht werd - de handelsnaam IPC heeft gebruikt: hierop duiden de passages in de reclamefolders, waarin onder de naam IPC garantie en service wordt geboden, naast de mogelijkheid om bij IPC onderhoudscontracten af te sluiten. Deze vermeldingen duiden op de aktiviteiten en diensten van de onderneming en moeten mitsdien gekwalificeerd worden als handelsnaamgebruik en niet als merkgebruik, zoals De Mooy ten onrechte meent. Tegenover de schriftelijke verklaringen van twee werkneemsters van IPC B.V. ontkent De Mooy dat de telefoon van het bedrijf wordt aangenomen met "IPC", "IPC Ede" of "IPC Benelux". De Mooy heeft echter ter zitting verklaard dat hij het niet uitgesloten acht dat in een snel groeiend bedrijf als het zijne, met name uitzendkrachten in de haast wel eens zo'n vergissing zouden hebben kunnen maken. Uit het bovenstaande kan het gebruik van de handelsnaam voldoende worden afgeleid, zodat niet verder op andere verweren van De Mooy (geringe onderscheidende kracht van de afkorting IPC als handelsnaam) hoeft te worden ingegaan. 5.15. Nu vaststaat dat De Mooy de handelsnaam IPC in het economisch verkeer gebruikt, terwijl er geen beroep wordt gedaan op een geldige reden, moet de kans op schade beoordeeld worden. Aangezien voor de beoordeling van deze vraag dezelfde toets ten aanzien van het feitencomplex moet worden uitgevoerd als bij de situatie onder 5.10. en 5.11., is de toepasselijkheid van art. 13a lid 1 sub 2 BMW ook met betrekking tot het handelsnaamgebruik gegeven. 5.16. In tegenstelling tot hetgeen hierboven onder 5.12. is overwogen ten aanzien van de uitkomst van de belangenafweging tussen partijen betreffende het merkgebruik, is er op dit punt wel reden voor een ingrijpen in kort geding. IPC B.V. heeft immers steeds duidelijk te kennen gegeven hoe dan ook bezwaar te hebben tegen het gebruik van de aanduiding IPC of I.P.C. als handelsnaam en de tussen partijen gesloten overeenkomst strekte er mede toe dat zij zich jegens De Mooy wilde indekken tegen een verwacht schadelijk gebruik van de handelsnaam. Nu De Mooy zich tijdens de looptijd van die overeenkomst niet heeft gehouden aan de afspraken, is de (kans op) schade aan de zijde van IPC B.V. aannemelijk. Daar geen andere zwaarwegende belangen aan de kant van De Mooy hiertegenover lijken te staan, is toewijzing van de vordering, voorzover gericht op een verbod tot het voeren van de handelsnaam, op haar plaats. 5.17. Nu de vordering betreffende het gebruik van de handelsnaam wegens toepasselijkheid van art. 13a lid 1 sub 2 van de Benelux Merkenwet wordt toegewezen, kan, gezien de ruime strekking van deze wet, de vordering, voorzover zij steunt op het bepaalde in art. 5 en art. 5a Handelsnaamwet, onbesproken blijven. 5.18. Op grond van het voorgaande zal als volgt worden beslist. Aan De Mooy zal een korte termijn worden gegund om de nodige maatregelen ter voldoening

298


aan na te melden beslissing te nemen. De gevraagde dwangsom zal aan een maximum worden gebonden. 5.19. Aangezien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van dit kort geding geheel tussen hen worden gecompenseerd.

16 september 1992

Nr 73. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 4 oktober 1991. (Countdown) Mr J.M. Vrakking.

Beslissing: De president, rechtdoende in kort geding: 1. Verbiedt De Mooy om na verloop van twee weken na betekening van dit vonnis de aanduidingen I.P.C. en IPC te gebruiken als zijn handelsnaam of in de statutaireof handelsnaam van enige door hem op te richten of door hem bestuurde vennootschap. 2. Veroordeelt De Mooy om ingeval hij bovenstaand verbod overtreedt, aan IPC B.V. een dwangsom te betalen van ƒ 1.000,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat zodanige overtreding mocht voortduren, echter tot een maximum van ƒ 150.000,-. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Weigert het anders of meer gevorderde. 5. Compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Enz. ') De kans op schade als voorwaarde voor het verzet van de merkhouder krachtens art. 13A lid 1 onder 2 BMW. Nadat de president de toepasselijkheid van artikel 13A lid 1 1 BMW op goede gronden heeft afgewezen, buigt hij zich over 13A lid 1 onder 2 en wringt zich dan in vreemde bochten bij de beoordeling van de kans op schade. De president neemt aan dat er een mogelijkheid tot schade is, bestaande uit een reëel gevaar van verwatering van het van eiseres. Dat is merkwaardig, daar hij eerst heeft overwogen dat er een zodanige afstand is tussen de bedrijfsactiviteiten en van produkten van partijen dat er niet alleen geen sprake is van soortgelijkheid van waren, maar zelfs niet van (soort)verwantschap van waren en van verwarring. Voorts overweegt hij dat IPC een tamelijk gering onderscheidend vermogen bezit. Hij wijst niettemin het beroep van gedaagde op de uitsprake inzake Jeep en Bistro van de hand met een voor mij onbegrijpelijke redenering, die erop neer lijkt te komen dat verwatering iets anders is dan verlies van uniqueness, terwijl ik een overtuigende overweging waarom er gevaar voor verwatering zou zijn, mis. Ik meen dat de president hier miskent dat hoofdbeginsel van het merkenrecht behoort te zijn dat het monopolie, dat de wet aan de merkhouder toekent, begrensd wordt door de begrippen overeenstemming en soortgelijkheid van waren. Buiten die grens is er slechts reden voor een verbod, indien de bijzondere omstandigheden van het geval het aannemelijk maken dat er schade wordt toegebracht aan de merkhouder. Besteedt de rechter geen serieuze aandacht aan die bijzondere omstandigheden, dan breidt het monopolie zich uit tot alle overeenstemmende tekens, ongeacht de waren of diensten waarvoor die worden gebruikt. De feiten in de onderhavige zaak wijzen er in geen enkel opzicht op dat het gebruik van IPC door gedaagde realiter schadelijk is voor het onderscheidend vermogen of de aantrekkelijkheid van het merk IPC van eiser. In dit verband valt op dat eiseres kennelijk geen actie heeft ondernomen tegen het merk IPC van Essex Electric, de leverancier van de pc's onder het merk IPC van gedaagde. Ten onrechte gaat de president ook voorbij aan de vraag naar de bekendheid van het merk van eiseres. Alhoewel de wet (nog) niet vereist dat het om een bekend merk gaat, is het extra onwaarschijnlijk dat het eisende merk schade zal lijden indien het geen bekendheid geniet. Het is één van de door de eiser te stellen en aannemelijk te maken omstandigheden, indien er geen andere omstandigheden zijn die een kans op schade aannemelijk maken. Ik vermoed dat de bochten van de president veroorzaakt worden door het feit dat eiseres naliet in rechte nakoming te vorderen van de destijds getroffen regeling, op grond waarvan gedaagde zich vrijwillig beperkingen had opgelegd met betrekking tot het gebruik van IPC als handelsnaam. In dat licht bezien, is het resultaat waartoe de president komt aanvaardbaar. Ste.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet j° art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Het gebruik dat Rank Xerox van het merk COUNTDOWN maakt is "ander gebruik" als bedoeld in lid 2 van art. 13A BMW. In dat verband heeft Veronica haar schade niet voldoende aannemelijk gemaakt. Niet valt in te zien dat Veronica schade lijdt of zal lijden in de vorm van verwarringsgevaar, dan wel dat het gebruik van Rank Xerox afbreuk doet aan de onderscheidende kracht of de exclusiviteit van het merk COUNTDOWN: de activiteiten van Veronica en Rank Xerox hebben geen raakpunten met elkaar en richten zich op andersoortig publiek. Derhalve geen plaats voor het gevraagde verbod. Vereniging Veronica Omroep Organisatie te Hilversum, eiseres [in kort geding], procureur Mr H.J.M. Boukema, tegen Rank Xerox (Nederland) B.V. te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr Ch. Gielen. 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van het gestelde in het lichaam van de dagvaarding onder 1 en 2. [In de dagvaarding is onder 1 en 2 het volgende gesteld: 1. aangezien eiseres rechthebbende is op de volgende merkinschrijvingen, alle geldig voor de Benelux en voor de vermelde klassen en alle geheel of voor hoofdzakelijk betrekking hebbende op het woordmerk en/of het gecombineerde woord/ beeldmerk COUNTDOWN nr WM/BM Klasse 359.745 WM 25 417.649 WM/BM 9, 16 en 25 151.111 WM 35, 38 en 41 151.287 WM/BM 35, 38 en 41 472.977 WM/BM 38, 41 en 42 428.569 WM/BM 9, 16, 25, 38 en 41 433.215 WM/BM 3, 15 en 28 417.650 WM/BM 9, 16 en 25 486.394 WM/BM 9, 16, 25, 38 en 41 waarnaast eiseres voor de Benelux het gecombineerde woord/beeldmerk COUNTDOWN CAFÉ in klassen 9, 16 en 25 heeft gedeponeerd; 2. aangezien gedaagde sinds kort een grootscheepse reclamecampagne voert, onder meer bestaande uit huis-aan-huis verspreide folders, advertenties in dagbladen, een business-to-business mailing, radiocommercials en een zgn. Count Down Show, waarin het woord/beeldteken COUNT DOWN wordt gebruikt en een centrale rol inneemt; Red.] 2. Met een beroep op artikel 13A aanhef en onder 1 en 2 Benelux Merkenwet, en op de bescherming die artikel 1401 BW beoogt te bieden, vordert Veronica - kort gezegd - Rank Xerox te veroordelen elke inbreuk op haar merkenrechten te staken en gestaakt te houden. 3. In dit geding moet ervan worden uitgegaan dat het gebruik dat Rank Xerox van het merk COUNTDOWN maakt "ander gebruik" is als bedoeld in lid 2 van artikel 13ABMW. 4. In dat verband heeft Veronica onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar schade is toegebracht in de zin van die bepaling. Niet valt in te zien dat Veronica schade lijdt of zal lijden in de vorm van verwarringsgevaar, dan wel dat het gebruik van Rank Xerox afbreuk doet aan de onderscheidende kracht of de exclusiviteit van het merk COUNTDOWN. Immers, de activiteiten van Veronica en

16 september 1992


Rank Xerox hebben geen raakpunten met elkaar en richten zich op andersoortig publiek. Evenmin kan de stelling van Veronica, dat de promotiecampagne van Rank Xerox in strijd is met artikel 1 van de Wet op de Kansspelen, zodat potentiële licentienemers worden afgeschrikt, worden gevolgd. Tenslotte is van belang dat de actie van Rank Xerox in ieder geval op 31 oktober 1991 wordt gestaakt. 5. Uit het voorgaande volgt dat geen plaats is voor het gevraagde verbod. Veronica wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten. Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Veronica in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Rank Xerox begroot op ƒ 250,- wegens vastrecht en op ƒ 700,- aan salaris procureur. Enz.

Nr 74. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 25 april 1991. (afzuigarm 1) Mr CL. baron van Harinxma thoe Sloten.

Art. 14, eerste lid Benelux Tekeningen- en Modellenwet. De afzuigarm (met afzuigkap) van Industar wordt gekenmerkt door een driehoekige vorm. Die vorm is herkenbaar in de kokers en de manchetten, alsook in de afzuigkap. De afzuigarm van Kemppi daarentegen wordt gekenmerkt door een onregelmatige zeshoekige vorm, die tot uiting komt in de kokers, de manchetten en de afzuigkap. Niet gezegd kan worden dat de kenmerkende elementen van de afzuigarm (met afzuigkap) van Kemppi (vrijwel) identiek zijn aan die van Industar. Art. 2 BTMW. De lengte van de kokers, de positionering van de manchetten en die van de afzuigkap zijn voor de beoordeling van de inbreukvraag niet relevant, nu die elementen ten nauwste samenhangen met de gebruiksfunctie van de afzuigarm. Artt. 10, eerste lid, aanhef en onder 11° en 13 Auteurswet 1912. De vraag of aan Industar ten aanzien van de afzuigarm met afzuigkap auteursrecht toekomt kan in het midden blijven nu gebleken is dat de door Kemppi geproduceerde afzuigarm met afzuigkap niet een (vrijwel) volledige nabootsing vormt van die van Industar.

299

Industar B.V. te Heerhugowaard, eiseres [in kort geding], procureur Mr B.F. Keulen, advocaat Mr K. Limperg te Amsterdam, tegen Kemppi Benelux B.V. te Nieuwegein, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J. Bijkerk, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam. 2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken en ten dele door de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden gestaafd, staat in dit geding tussen partijen voor zover hier van belang - het volgende vast: a. Industar fabriceert industriële luchtbehandelingsapparatuur, in het bijzonder beweegbare afzuigarmen, die onder meer toegepast kunnen worden bij laswerkzaamheden. b. Op 26 maart 1986 heeft de te Heerhugowaard gevestigde besloten vennootschap Den Dekker Holding B.V. het uiterlijk van een afzuiginrichting als model gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen te 's-Gravenhage onder nr. 14778-00. c. Die afzuiginrichting betreft een beweegbare afzuigarm, bestaande uit metalen kokers die onderling met scharnieren zijn verbonden. De scharnieren zijn omhuld met flexibele manchetten. Aan het einde van die arm is een zuigmond opgehangen, ook wel zuigkap genaamd. d. Bij akte van 31 oktober 1990 heeft Den Dekker Holding B.V. voornoemd haar rechten en aanspraken op het onder b bedoelde model overgedragen aan Industar. De desbetreffende registratie is tijdig vernieuwd, terwijl ook de overdracht aan Industar in de daartoe bestemde registers is ingeschreven en gepubliceerd. e. Kemppi heeft per maart 1991 apparatuur voor lasdampafzuiging, waaronder beweegbare afzuigarmen, onder de naam "Kempovent, serie KFA" op de Benelux-markt gebracht. f. Op verzoek van Industar heeft prof. ing. A.H. Marinissen, hoogleraar in het Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit te Delft, een onderzoek verricht betreffende de onderhavige afzuigarmen (met afzuigkappen) van Industar en Kemppi. Zijn conclusies, die zijn neergelegd in een schriftelijke verklaring van 8 april 1991, luiden onder meer: - De afzuigarm van Industar moet aangemerkt worden als een werk met een oorspronkelijk en persoonlijk karakter. - De afzuigarm van Kemppi vertoont een aanmerkelijke vormovereenkomst met die van Industar, zodanig dat van nabootsing kan worden gesproken. - De verschillen tussen de afzuigarm van Industar en van Kemppi zijn slechts ondergeschikt. g. Op verzoek van Kemppi heeft prof. dr Eekels voornoemd commentaar geleverd op de inhoud van genoemde verklaring van prof. ing. Marinissen. Zijn conclusies zijn neergelegd in een brief van 9 april 1991 en luiden: - De Kemppi afzuigarm is geen nabootsing van de Industar afzuigarm. - Aan het design van de Kemppi afzuigarm komt het predikaat "oorspronkelijk" toe. - De Kemppi afzuigarm vertoont een veel grotere design homogeniteit dan de Industar afzuigarm. 2.2. De vordering, de grondslag daarvan en het verweer Industar stelt dat vorenbedoelde door Kemppi geproduceerde en/of verhandelde afzuigarm (met afzuigkap) een vrijwel volledige imitatie is van de door haar, Industar, geproduceerde afzuigarm, waardoor verwarring wordt veroorzaakt in geïnteresseerde kringen van afnemers. Aldus maakt Kemppi, volgens Industar, inbreuk op het aan haar, Industar, toekomende auteursrecht met betrekking tot die afzuigarmen en handelt Kemppi

300


onrechtmatig jegens haar. Ten aanzien van bedoelde afzuigarmen roept Industar tevens modelrechtelijke bescherming in op grond van artikel 14, lid 1, van de Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (B.T.M.W.). Op grond van dit een en ander vordert Industar, zakelijk weergegeven, i) Kemppi te bevelen de produktie en verkoop in de Benelux van de auteursrechtelijk en/of modelrechtelijk inbreukmakende afzuigarmen en/of afzuigkappen te staken; ii) Kemppi te verbieden uit te lokken of eraan mede te werken, dat de gewraakte handelingen door derden worden verricht; iii) Kemppi te gebieden de reeds geleverde inbreukmakende afzuigarmen terug te nemen en aan de raadsman van Industar een lijst van bedoelde afnemers te verschaffen; iv) Kemppi te gelasten een rectifïcatiebrief betreffende de onderhavige apparatuur te sturen; dit een en ander op straffe van een dwangsom. Op het verweer van Kemppi zal, voor zover nodig, in het navolgende worden teruggekomen. 3. De beoordeling van het geschil van partijen 3.1. Aangezien Industar aan haar vordering mede ten grondslag legt dat Kemppi inbreuk maakt op een haar toekomend modelrecht met betrekking tot de onder 2.1.b en c bedoelde afzuigarm (met afzuigkap), stelt de fungerend president, gelet op het bepaalde in artikel 29, leden 1 en 2 van de B.T.M.W., voorop, dat hij wat de territoriale bevoegdheid betreft, bevoegd is van de vordering kennis te nemen aangezien Kemppi in dit arrondissement is gevestigd. 3.2. De door Industar vervaardigde afzuigarm (met afzuigkap) is naar het oordeel van de fungerend president te beschouwen als een voortbrengsel met een gebruiksfunktie in de zin van artikel 1 van de B.T.M.W., zodat het uiterlijk daarvan als een model in de zin van deze wet dient te worden beschouwd. 3.3. Kemppi heeft niet betwist dat Industar met betrekking tot de door laatstgenoemde gefabriceerde afzuigarm een geldig modelrecht heeft. Industar kan zich dan ook verzetten tegen (onder meer) elke vervaardiging en verkoop van een afzuigarm (met afzuigkap) die hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model danwei daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont. 3.4. De afzuigarmen met afzuigkappen, die Industar, Kemppi of derden fabriceren, bestaan vrijwel alle uit metalen kokers die onderling met scharnieren zijn verbonden. Die scharnieren, die zijn aangebracht aan de uiteinden en in het midden van de arm, zijn omhuld met manchetten. Aan het begin van een arm bevindt zich een uitlaat die bijvoorbeeld op een wandventilator of een mobiele unit kan worden gekoppeld. Aan het einde van de arm is een afzuigkap bevestigd. Door vorenbedoelde constructie kan de zuigmond dicht bij de bron van de verontreiniging worden geplaatst. Aan de arm en de afzuigkap kan - zo is uit het verhandelde ter terechtzitting voldoende aannemelijk geworden - niet elke willekeurige vorm worden gegeven omdat dan de gebruiksfunktie van het apparaat benadeeld kan worden. 3.5. Wanneer de afzuigarm met afzuigkap van Kemppi - die overigens niet is uitgevoerd in een gele kleur, zoals Industar heeft gesteld, maar in een rode kleur - met die van Industar wordt vergeleken, valt het volgende op. De afzuigarm (met afzuigkap) van Industar wordt gekenmerkt door een driehoekige vorm. Die vorm is herkenbaar in de kokers en de manchetten, alsook in de afzuigkap, zij het dat de vorm van de laatste is afgeplat. De afzuigarm met afzuigkap van Kemppi daarentegen wordt gekenmerkt door een onregelmatige zeshoekige vorm, die tot uiting komt in de kokers, de manchetten en de afzuigkap. De lengte van de kokers, de positionering van de manchetten en die van de afzuigkap zijn in dit verband niet relevant, nu die elementen ten nauwste samenhangen

16 september 1992

met de gebruiksfunktie van het apparaat. Aan het feit dat de handgreep en de aanVuitschakelaar op de afzuigkap van Kemppi zowel qua vorm als positionering identiek is aan die van Industar, komt evenmin betekenis toe. Immers, de vorm van de handgreep en de schakelaar van Industar is niet bijzonder te noemen; deze zijn - zoals als onweersproken is komen vast te staan - vrij in de handel verkrijgbaar. Voorts lijkt de positionering van de handgreep in verticale richting de meest doelmatige, evenals de voor de schakelaar gekozen plaats, te weten boven de handgreep. Uit de door partijen overgelegde brochures betreffende door derden gefabriceerde afzuigarmen blijkt bovendien dat zeer veel handgrepen in verticale richting op de afzuigkappen zijn gemonteerd. 3.6. Gezien het vorenstaande kan niet gezegd worden dat de kenmerkende elementen van de afzuigarm (met afzuigkap) van Kemppi (vrijwel) identiek zijn aan die van Industar. De vordering van Industar is dan ook, voor zover deze op het aan haar toekomende modelrecht berust, niet voor toewijzing vatbaar. 3.7. Het antwoord op de vraag of aan Industar te dezen auteursrechtelijke bescherming toekomt, hetgeen Kemppi gemotiveerd heeft betwist, kan in het midden worden gelaten, nu - zoals volgt uit het hiervoor overwogene - de door Kemppi geproduceerde afzuigarm met afzuigkap niet een (vrijwel) volledige nabootsing vormt van de door Industar gefabriceerde afzuigarm met afzuigkap. Voor zover de vordering van Industar is gebaseerd op de Auteurswet 1912 dient deze daarom te worden afgewezen. 3.8. Door Industar zijn niet zodanige bijkomende omstandigheden gesteld of aannemelijk gemaakt dat de handelingen van Kemppi ook nog overigens jegens haar onrechtmatig zijn. De gevraagde voorzieningen dienen daarom te worden geweigerd. 3.9. Industar zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. Namens Kemppi is verzocht om Industar ook te veroordelen in de kosten van twee in haar opdracht verrichte deskundigenonderzoeken die blijkens overgelegde nota's van resp. K. Ferwerda van 3 april 1991 en prof. dr Eekels voornoemd van 10 april 1991, f 1.659,- resp. f 6.897,65 incl. BTW bedragen. Nu het rapport van prof. dr Eekels op verzoek van Kemppi duidelijk is opgemaakt als commentaar op de resultaten van het door prof. ing. Marinissen in opdracht van Industar verrichte onderzoek, en Kemppi derhalve door toedoen van Industar daartoe was genoodzaakt in verband met het door haar te voeren verweer, dient Industar in beginsel ook de door prof. dr Eekels in rekening gebrachte kosten te voldoen. Aangezien het hier een kort geding betreft, zullen die kosten voor een deel, groot f 3.000,- (welk bedrag in redelijke verhouding staat tot de overige kosten van dit geding) als voorschot worden opgenomen in de proceskosten. Het vorenstaande geldt niet voor het onderzoek van genoemde Ferwerda. De kosten van dat onderzoek zullen dan ook verder buiten beschouwing worden gelaten. 4. De beslissing De fungerend president: weigert de gevraagde voorzieningen; veroordeelt Industar in de kosten van dit geding, aan de zijde van Kemppi tot aan de uitspraak van dit vonnis begroot op ƒ 1.500,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 3.250,- (te weten ƒ 250,- aan griffierecht en ƒ 3.000,als voorschot op de kosten van het door genoemde prof. dr Eekels verrichte onderzoek) voor verschotten. Enz.


16 september 1992

Nr 75. President Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, 1 mei 1991. (afzuigarm 2) Mr R.C. Gisolf.

Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11 ° Auteurswet 1912. De afzuigarm van Industar dient te worden beschouwd als een werk van industriële vormgeving met een eigen persoonlijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker of makers draagt. In tegenstelling met de gangbare afzuigarmen gaat het ontwerp een eigen herkenbare weg, waarbij het zich duidelijk onderscheidt door de gekozen opbouw van de arm bestaande uit vaste metalen kokers met manchetten verbonden in een sterk van de gangbare ronde vorm afwijkende driehoekige vorm. Art. 13 Auteurswet 1912. Het model van Euromate verwijdert zich onvoldoende van het model van Industar om niet als nabootsing te kunnen worden aangemerkt. Het verschil, dat de metalen kokers van Euromate geen driehoeksvorm hebben maar die van een trapezium, legt wellicht wiskundig enig gewicht in de schaal, maar optisch nauwelijks. Art. 14 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Het ontbreken van een kleuraanduiding in het modeldepot betekent niet in alle gevallen dat het een ander dan de rechthebbende op het depot vrijstaat tot kleurimitatie over te gaan. Zeker in een geval als het onderhavige, waarin in de vormgeving van het model te weinig afstand is genomen van een model- en auteursrechtelijk beschermd model, kan de keuze van identieke kleurstelling bijdragen aan het oordeel dat in casu onvoldoende zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van eens anders industriële eigendom. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j ° art. 2 Berner Conventie voor de bescherming van letterkunde en kunst en art. II Universele Auteursrechtconventie. De vordering van Industar is ook toewijsbaar in de andere landen waarvoor deze gevorderd is, nu ervan kan worden uitgegaan, dat de onderhavige nabootsing in alle hierbij betrokken rechtsstelsels, welke op dit punt in hetzelfde verdragsrecht wortelen, de gelaedeerde aanspraak geeft op een verbodsactie en op schadevergoeding voor de als gevolg van de nabootsing aangebrachte schade. Industar B.V. te Heerhugowaard, eiseres [in kort geding], procureur Mr H.R.M. Jenné, advocaat Mr K. Limperg te Amsterdam, tegen 1. Euromate Air Cleaning Systems B.V. te Heerhugowaard,

301

2. Euromate Industrial Air Cleaning Systems B.V. te Heerhugowaard, 3. Den Dekker Holding B.V. te Bergen, NoordHolland, 4. Dedek Beheer B.V. te Heerhugowaard, 5. Bravo Marine B.V. te Heerhugowaard, 6. Tack Blasting Systems B.V. te Heerhugowaard en 7. Dirk Jan Marinus den Dekker te Bergen, NoordHolland, gedaagden [in kort geding], procureur Mr M.J. van Erp Taalman Kip, advocaat Mr PJ.M. Steinhauser te Amsterdam. Het uitgangspunt 1. Industar is een fabrikante van industriële luchtbehandelingsapparatuur. Voor zover thans van belang voert zij in haar produktenassortiment een lijn van beweegbare afzuigarmen. Zij beschikt over een aantal hierop betrekking hebbende modelregistraties, zoals vermeld in stelling 4 van de aangehechte dagvaarding. 2. De overgrote meerderheid van de aandelen in Industar is in handen van het Zweedse concern ESAB. Deze heeft de aandelen in juni 1990 verworven van de toenmalige aandeelhouders, waaronder haar huidige directeur R. Keijzer en gedaagde sub 4. Ter gelegenheid van deze transaktie zijn de hiervoor bedoelde modelrechten door gedaagde sub 3 aan Industar overgedragen. Partijen, tot dan toe onder hetzelfde dak werkzaam, zijn toen ook feitelijk uiteen gegaan. Industar heeft zich elders te Heerhugowaard gevestigd. 3. Al vóór juni 1990, maar nadat de aandeelhouders met elkander in gesprek waren geraakt over de verkoop van de aandelen Industar heeft gedaagde sub 7 middels gedaagde sub 2 het plan opgevat een eigen lijn afzuigarmen en afzuigapparaten te gaan voeren. Bij de hiervoor genoemde transaktie zijn dan ook geen, de concurrentie tussen partijen beperkende bepalingen opgenomen, anders dan de overdracht van de al genoemde modelrechten. Inmiddels is Euromate met zelf geproduceerde beweegbare afzuigarmen op de markt gekomen, zowel in de Benelux als in andere landen. (...) Gronden van de beslissing 9. Het juridische geschil tussen partijen wordt in hoofdzaak bepaald door de vraag, of Euromate met haar eigen beweegbare afzuigarm voldoende afstand heeft genomen van die van Industar, om niet door het verwijt van nabootsing te worden getroffen. Hierbij is uitgangspunt, dat aan de aan Industar toekomende modeldepot model- en auteursrechtelijke bescherming toekomt. 10. Het model van de beweegbare afzuigarm moet als een op zichzelf staand model worden beschouwd. Weliswaar kan het model worden aangesloten op een bijbehorend afzuigapparaat en dan met dat apparaat visueel een geheel vormen, maar de afzuigarm leent zich ook voor zelfstandige toepassing - naar Industar stelt betreft het hier 80% van haar geïnstalleerde afzuigarmen bijvoorbeeld door aansluiting op een centraal afzuigsysteem. De afzuigarm zal dus als een op zichzelf staand model moeten worden beschouwd, los van een eventueel hierbij ontworpen afzuigapparaat. 11. Het model van Industar is een oorspronkelijk ontwerp waar het betreft de constructie van de afzuigarm, samengesteld uit meerdere stalen kokers in een driehoekige vorm met afgeronde hoeken, die onderling met scharnieren zijn verbonden, omhuld met flexibele manchetten en aan het uiteinde een zuigmond, breder wordend, uitlopend, trapeziumvormig en hoekig van voorkomen. Tot dan toe waren de op de markt zijnde afzuigarmen rond van vorm. 12. De afzuigarm van Industar dient te worden beschouwd als een werk van industriële vormgeving met een eigen persoonlijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker of makers draagt. In tegenstelling tot de gangbare afzuigarmen gaat het ontwerp een eigen en herkenbare weg, waarbij het zich duidelijk onderscheidt

302


door de gekozen opbouw van de arm bestaande uit vaste metalen kokers met manchetten verbonden in een sterk van de gangbare ronde vorm afwijkende driehoekige vorm. 13. Het ten processe bestreden model van Euromate verwijdert zich onvoldoende van het model van Industar om niet als nabootsing te kunnen worden aangemerkt. Het mist onvoldoende [lees: voldoende; Red.] oorspronkelijkheid. Voor inkopers van industriële ondernemingen vertonen beide modellen bij eerste inspectie een verwarrende gelijkenis in verschijningsvorm. Deze gelijkenis vindt zijn oorzaak in de navolgende punten van overeenkomst, in onderling verband beschouwd: - beide modellen gaan uit van metalen kokers door manchetten verbonden; - de vorm van de kokers lijkt sterk op elkaar; - handgrepen en schakelaars zijn identiek, zowel van vorm als plaats; - de kleurstelling is identiek. 14. De punten van verschil zijn onvoldoende om niet van een nabootsing te kunnen spreken. Weliswaar is er op gewezen dat de metalen kokers van Euromate geen driehoeksvorm hebben maar die van trapezium, doordat de bovenzijde geen afgeronde hoek vormt maar een vlakje van ongeveer 8 cm breed, maar dit verschil legt wellicht wiskundig enige gewicht in de schaal, maar optisch nauwelijks. Omdat de helling van de zijvlakken nagenoeg dezelfde is geeft het zijaanzicht - zeker op foto's waarmede bij de werving kan worden gewerkt - eenzelfde beeld. Bij meer nauwgezette beschouwing van het vooraanzicht zijn de verschillen in vorm van de onderscheidenlijke makers wel zichtbaar, doordat het model van Euromate een afgeplatte indruk maakt. Dit verschil is echter van zeer ondergeschikte aard nu de schuine zijvlakken van de kokers in hoge mate de indruk van de verschijningsvorm optisch bepalen. 15. Ook is er op gewezen dat de afzuigmond van vorm verschilt, hetgeen bij vergelijking zichtbaar opvalt. Dit betekent echter niet dat buiten de situatie van directe vergelijking het verschil zodanig groot is, dat voor het geïnteresseerde publiek het zonder meer duidelijk is dat van een ander model sprake is. Voor de indruk van de relevante toeschouwer is beslissend dat beide afzuigmonden trapeziumvormig en met een manchet verbonden zijn aan een stalen koker met schuine zijde en imponeren als voortzetting van de vorm van deze koker, uitlopend in een driehoekige trechter. Dat de hoeken van Euromate meer afgerond zijn is een optisch te verwaarlozen verschil. 16. De positionering en uitvoering van handgrepen en schakelaar zijn identiek. Hierbij is sprake van slaafse nabootsing. Euromate heeft kennelijk geen enkele moeite gedaan een eigen oplossing te zoeken voor deze attributen, daar waar ergonomisch zeker andere oplossingen denkbaar waren. De identiteit van deze attributen op de overigens gladde vlakken van de arm bepalen in niet geringe mate de indruk van gelijkvormigheid van beide modellen. 17. De schakering geel is van beide modellen dezelfde. Euromate heeft daarover opgemerkt dat de modelinschrijving geen kleuraanduiding bevat. Dit is op zichzelf juist, maar dat neemt niet weg, dat de identieke kleurkeuze, daar waar zelfs binnen de kleur geel voor een andere schakering had kunnen worden gekozen, bijdraagt aan de beleving van de toeschouwer van identiteit van het produkt. Het ontbreken van een kleuraanduiding in het modeldepot betekent niet in alle gevallen, dat een ander dan de rechthebbende op het depot, vrijstaat tot kleurimitatie over te gaan. Zeker in een geval als het onderhavige, waarin in de vormgeving van het model te weinig afstand is genomen van een model- en auteursrechtelijk beschermd model, kan de keuze van identieke kleurstelling bijdragen aan het oordeel dat in casu onvoldoende zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van eens anders industriële eigendom. 18. Gelet op het vorenstaande mist de ter terecht-

16 september 1992

zitting bediscussieerde vraag, of Keijzer, directeur van Industar, geweten heeft van de plannen van Euromate ten aanzien van een eigen lijn van beweegbare afzuigarmen, relevantie, omdat in ieder geval niet is gesteld of gebleken dat Keijzer zou hebben ingestemd met een Euromate-model, dat als een nabootsing van dat van Industar te beschouwen is. 19. Industar heeft recht op en een spoedeisend belang bij een verbod tegen verdere inbreuken, omdat Euromate zich al binnen een jaar na de overdracht van de modelrechten met een inbreukmakend produkt op de markt begeeft en niet te kennen heeft gegeven hiermede te zullen stoppen. Euromate kan zich er ook niet over beklagen, dat Industar haar nodeloos kosten heeft laten maken met de ontwikkeling van haar afzuigarm nu niet is gesteld of gebleken, dat aan Industar een definitief ontwerp is getoond en haar bewilliging hierop is verkregen, of deze zich zo heeft gedragen, dat Euromate van deze bewilliging redelijkerwijze mocht uitgaan. 20. De voorziening is tegen alle gedaagden toewijsbaar. De vennootschappen zijn zo zeer vervlochten en onder controle van gedaagde sub 7 dat gevreesd moet worden dat een voorziening tegen slechts één van hen onvoldoende mogelijkheid biedt om de gehele produktie en afzet van de aangevallen modellen te doen eindigen. De voorziening tegen gedaagde sub 7 is toewijsbaar, omdat deze gedaagde onweersproken de zeggenschap over de andere gedaagden uitoefent en ter gelegenheid van de bezichtiging van de omstreden installatie heeft medegedeeld persoonlijk bij de vormgeving van de inbreuk makende afzuigarmen te zijn betrokken. 21. De vordering van Industar is ook toewijsbaar in de andere landen waarvoor deze gevorderd is, nu ervan kan worden uitgegaan, dat de onderhavige nabootsing in alle hierbij betrokken rechtsstelsels, welke op dit punt in hetzelfde verdragsrecht wortelen, de gelaedeerde aanspraak geeft op een verbodsaktie en op schadevergoeding voor de als gevolg van de nabootsing aangebrachte schade. 22. De president ziet geen aanleiding om een voorziening te treffen op grond van beweerdelijke merkinbreuken of misleidende reklame. Euromate heeft ter zitting doen toezeggen geen mededelingen, als in de dagvaarding verwoord, meer te zullen doen, en met de uitgave van "Indoor-Air-Mail" te zijn gestopt. Gelet op het tijdstip van het verschijnen van deze mededeling en de vroegere vervlechting van beide ondernemingen, acht de president - mede gelet op het karakter van de kort geding procedure - onvoldoende grond en belang aanwezig een nader onderzoek naar de juistheid van de aangevallen mededeling in te doen stellen en ten aanzien hiervan een provisionele voorziening te treffen. 23. Dit alles leidt tot toewijzing van het gevorderde, zoals hieronder wordt aangegeven, en met verwijzing van Euromate, als de in de hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij, in de gedingkosten. Beslissing I. Beveelt gedaagden het (doen) vervaardigen, afleveren of installeren van beweegbare afzuigarmen, welke een auteurs- en/of modelrechtelijke inbreuk vormen op de afzuigarmen van eiseres, en met name van de in de dagvaarding genoemde en aan de president op 16 april ter gelegenheid van dit kort geding als voorbeeld getoonde afzuigarmen, onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, zowel in de Benelux, als in de landen welke aangesloten zijn bij de Berner Conventie en/of de Universele Auteursrecht Conventie, en met name in Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,- per overtreding danwei en zulks ter uitsluitende keuze van eiseres van ƒ 10.000,- per afzuigarm waarmede de betrokken gedaagde in strijd met dit gebod of enig gedeelte daarvan zal handelen. II. Verbiedt gedaagden uit te lokken door het

16 september 1992


verschaffen van gelegenheid middelen of inlichtingen, dat de hiervoor onder I genoemde handelingen welke aan gedaagden zijn geboden te staken en gestaakt te houden, door derden worden verricht, dan wel derden hierbij behulpzaam te zijn, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. III. Gebiedt gedaagden sub 1 en 2 hoofdelijk, des dat de een betalende de andere zal zijn gekweten om binnen 4 maanden na betekening van dit vonnis aan de in hoofde dezes genoemde advocaat van Industar een volledige en correcte lijst met de namen en adressen van de afnemers in Nederland of in enige ander hierboven onder I genoemd land van enige beweegbare afzuigarm als bedoeld onder I van deze beslissing te verschaffen, onder specificatie van het aantal en de prijs van de afgenomen armen, op straffe van een hoofdelijke dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat met de voldoening aan dit bevel in gebreke wordt gebleven tot een maximum van ƒ 100.000,- voor ieder der beiden gedaagden. IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. V. Verwijst gedaagden in de kosten van dit geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 2.593,60 aan verschotten en ƒ 2.500,- aan salaris van de procureur. VI. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz.

Nr 76. President Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, 12 juni 1991. (afzuigarm 3) Mr R.C. Gisolf.

303

Art. 13 Auteurswet 1912. Anders dan van het 1 mei 1991 (zie hiervoor nr 75) besproken Euromate-exemplaar, kan van het onderhavige model voorshands worden gezegd, dat het zich voldoende van het Industar-model verwijdert om geen inbreuk te maken op diens auteursrecht. De metalen kokerdelen hebben een zeshoekige vorm. Door het groter aantal vlakken, die van alle kanten zichtbaar zijn door verschillende lichtbreking op ieder van die vlakken, onderscheidt deze afzuigarm zich in voldoende mate van de afgeronde driehoeksvorm van de Industar-afzuigarm om als zelfstandig produkt van vormgeving met een voldoende mate van eigen kunstzinnigheid te kunnen worden beschouwd. 1. Euromate Air Cleaning Systems B.V. te Heerhugowaard en 2. Euromate Industrial Air Systems B.V. te Heerhugowaard, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie [in kort geding], procureur Mr M.J. van Erp Taalman Kip, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Industar B.V. te Heerhugowaard, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur Mr H.R.M. Jenné, advocaat Mr K. Limperg te Amsterdam. Gronden van de beslissing In conventie en reconventie 1. Tussen partijen bestaan geschillen rond de vormgeving door Euromate van beweegbare afzuigarmen. In een eerder kort geding, aangespannen door Industar tegen Euromate is op 1 mei 1991 onder kort geding nummer 78/91 eveneens door deze president vonnis gewezen. Dit vonnis wordt aan dit vonnis gehecht en naar de inhoud wordt eveneens verwezen. 2. Naar aanleiding van het in het aangehechte vonnis vervatte verbod heeft Euromate een nieuw model afzuigarm vorm gegeven, dat aan de president is getoond en waarvan zij stellen, dat het zich in vormgeving en uitvoering voldoende van het door Industar gevoerde exemplaar verwijdert om niet door het gegeven verbod te worden getroffen. Industar heeft dit bestreden. Ook van het onderhavige exemplaar houdt zij vol dat dit door dit verbod wordt getroffen, omdat de gronden waarop dit werd uitgevaardigd ook op het thans omstreden model van toepassing zijn en het met name inbreuk maakt op haar modellen- en auteursrecht, als in aangehecht vonnis nader besproken. 3. De president kan Industar in dit verweer niet volgen. Anders dan van het in het 1 mei j.1. besproken Euromate-exemplaar, kan van het onderhavige model voorshands worden gezegd, dat het zich voldoende van het Industar-model verwijdert, om geen inbreuk te maken op diens model- en auteursrecht of om anderszins onrechtmatig te zijn. 4. Dit voorlopig oordeel van de president is in belangrijke mate gebaseerd op de aanschouwing van de metalen kokerdelen, welke een zeshoekige vorm hebben. Door het groter aantal vlakken, die van alle zijden zichtbaar zijn door verschillende lichtbreking op ieder van de vlakken, onderscheidt deze afzuigarm zich in voldoende mate van de afgeronde driehoeksvorm van de Industar-afzuigarm om als zelfstandig produkt van vormgeving met een voldoende mate van eigen kunstzinnigheid te kunnen worden beschouwd. 5. Daarnaast is bij de afwerking en met name bij de keuze van kleurschakering en details, zoals de handgreep en de schakelaar, er voor zorg gedragen dat de optische effecten van de vormgeving niet zodanig worden verdoezeld dat bij het relevante publiek gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan. De vorm van de zuigmond ligt weliswaar qua vormgeving dicht bij het Industar produkt, maar - nog afgezien van de stelling van Euromate dat deze vormgeving door eisen van deugde-

304


lijkheid en bruikbaarheid zijn ingegeven - deze vormt niet zo'n gezichtsbepalend onderdeel van de gehele zuigarm, dat deze gelijkenis afbreuk doet aan het hiervoor geformuleerde voorlopige oordeel. 6. Nu Industar Euromate met rechtsmaatregelen op basis van aangehecht vonnis heeft bedreigd, bestaat er voldoende spoedeisend belang om het in conventie gevorderde verbod toe te wijzen. Uit bovenstaande overwegingen komt naar voren dat er onvoldoende feitelijke grondslag bestaat voor toewijzing van de reconventionele eis. Industar dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten te dragen. Beslissing In conventie Verbiedt Industar aangehecht vonnis ten uitvoer te leggen voor zover dit gebaseerd wordt op overtreding van

16 september 1992

de in dat vonnis gestelde verboden of niet-nakoming van de daarin gestelde geboden met betrekking tot de afzuigarm, welke aan de President op 3 juni 1991 als produkt van nieuwe vormgeving door Euromate zijn getoond, zulks op straffe van een dwangsom van f. 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Verwijst Industar in de kosten van dit geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van Euromate begroot op f. 321,63 aan verschotten en f. 700,- aan salaris van de procureur. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. In reconventie Weigert de gevraagde voorzieningen. Verwijst Industar in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van Euromate begroot op nihil. Enz.

Mededelingen EG wil technologische samenwerking met derde landen reguleren. De Europese Commissie wil de toenemende samenwerking met derde landen op het gebied van wetenschap en technologie (joint research) reguleren. Om het intellectuele eigendom goed te kunnen beschermen is het noodzakelijk hiervoor richtlijnen op te stellen die tijdens de onderhandelingen moeten worden gevolgd, aldus de

Commissie. Op die manier kunnen resultaten van het onderzoek worden gedeeld, zonder dat andere belangen gevaar lopen. Het voorstel van de Commissie heeft o.a. betrekking op afspraken over copyright, intellectueel eigendom en confidentiële informatie tussen partijen. COM(92)202 def., 11 mei 1992. (Overgenomen uit Eurobriefra 9, juli 1992, uitgave van Samsom Bedrijfsinformatie - Alphen aan den Rijn).

Boekbesprekingen ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, Harmonization of Trade Mark Laws in the European Communities (Conference organized by ECTA, Dublin, May 17-19, 1990). Londen, ECTA, 1991, 127 blz. In aanwezigheid van de President van de Ierse Republiek, Mary Robinson - zelf in haar barrister tijd betrokken geweest bij de aanpassing van de Ierse wetgeving op dit punt - behandelde de ECTA in haar 1990 vergadering te Dublin de problemen die de Europese richtlijn van 21 december 1988 inzake de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten de nationale wetgevers oplevert. Het zal bekend zijn dat de Lid-Staten verplicht zijn om uiterlijk 28 december 1991 (met een uitloop naar 31 december 1992) hun wetgeving aan de richtlijn aan te passen. Het zal ook bekend zijn dat Nederland, of liever gezegd de Benelux, daaraan nog niet heeft voldaan. Er zijn echter ook landen die wel tijdig nieuwe wetgeving hebben weten te produceren, zoals Frankrijk waar op 28 december 1991 een gloednieuwe Merken wet in werking is getreden. Er zijn zelfs landen die hun wetgeving voortijdig hebben aangepast, zoals Spanje (die ook wel met erg verouderde wetgeving zat), en die nadien hun wetgeving opnieuw moesten aanpassen wegens de laatste wijzigingen in de richtlijn die men kennelijk niet meer had verwacht. De in dit boekje opgenomen lezingen bestaan vrijwel

geheel uit een overzicht van de toenmalige stand van zaken van de aanpassing van de nationale wetgeving en de problemen die zich daarbij voordeden. Nu, bijna twee jaar later, zijn deze mededelingen niet meer actueel. Ik meen daarom ditmaal met een korte aankondiging te kunnen volstaan. De heer Alain Brun van de Europese Commissie besprak de Richtlijn als zodanig, Hoyng de omvang van de door art. 5 van de Richtlijn verleende bescherming van het merk, Gilbey de situatie in het Franse recht van voor de Richtlijn waarin een eenmaal verkregen merkrecht nimmer tenietging, ook niet als het merk niet werd gebruikt, de Duitse minister van Justitie Von Mühlendahl de specifieke harmonisatieproblemen van Duitsland. Voor het overige bestaat het boekje uit verslagen over de voortgang der harmonisatiewetgeving in: het Verenigd Koninkrijk (Llewelyn), Spanje (Bercovitz), Frankrijk (Sautory), Denemarken (Wahl), Duitsland (KunzHallstein) en Italië (De Benedetti) en enige inleidende opmerkingen op de beide zittingsdagen. De gemaakte opmerkingen kunnen denk ik nog wel van belang zijn wanneer men later de uiteindelijk gerealiseerde wetgeving van de verschillende Lid-Staten wil begrijpen. Het is dus toch een nuttig boekje om te bewaren, al brengt het momenteel eigenlijk alleen oud nieuws. Heemstede, 20 april 1992. S.B.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 september 1992, 60e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents