Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 mei 1993, 61e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

133

17 mei 1993, 61e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen.

4. Onrechtmatige daad.

Koninklijke onderscheidingen. - Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. - Verkoop Nederlandse octrooigeschriften. - Armenië toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. - Mededeling van de Examencommissie.

Nr 40. Hoge Raad, 1 november 1991, Les Parfums Cacharel & Cie e.a./Geparo lm- en Export (de verplichting zich als buitenstaander van verkoop van produkten uit een - gesloten - verkooporganisatie te onthouden bestaat niet zonder meer, doch slechts o.g.v. bijkomende omstandigheden, zie rechtspraak HR; Rb.: noodzaak van een selectief distributiestelsel is aannemelijk; niet juist hanteren van criteria voor toelating tot distributiestelsel geeft geen recht de verkooporganisatie te ondermijnen; algemeen verbod Cacharel-artikelen te verkopen geweigerd).

Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 38. President Rechtbank 's-Gravenhage, 25 maart 1991, J.J. Mampaeij/Gemeente Rotterdam e.a. (octrooi voor combinatie van twee maatregelen: daarbij is niet van belang dat één van beide wellicht reeds bekend was; beschermde maatregel niet voor de hand liggend, mede gezien tijdsverloop; octrooiinbreuk aangenomen: voor de vakman is duidelijk dat breekbolder met bout binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt). 2. Merkenrecht: geen. 3. Auteursrecht. Nr 39. Hoge Raad, 20 maart 1992, K.M. Veld/Suthormo (het oordeel dat na verkoop van het ontwerp van woorden beeldmerk "LaserVloerplan" de ontwerper eventuele auteursrechten niet verder wenste uit te oefenen, is niet in strijd met enige rechtsregel) (met noot S.B.).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

61e jaargang

Nr 41. Hoge Raad, 1 november 1991, Les Parfums Cacharel & Cie e.a./Trade Max Europa (onderzoek door het Hof naar gesloten zijn van verkoopsysteem diende om te kunnen vaststellen of Trade Max wist of behoorde te weten dat aankoop van Cacharel-produkten slechts mogelijk was ten gevolge van wanprestatie; Hof: exportverboden naar EEG in contracten tussen Cacharel en importeurs elders zijn in strijd met art. 85, lid 1 E.E.G.-Verdrag en zijn, indien niet getemperd door de EEG-clausule, nietig). Nr 42. Hof 's-Gravenhage, 5 december 1991, Les Parfums Cacharel & Cie e.a./Geparo lm- en Export (het belang bij handhaving van de gesloten verkooporganisatie staat ten achter bij het belang te kunnen profiteren van het niet feitelijk gesloten zijn van die organisatie).

Nr5

Blz. 133-172

Rijswijk, 17 mei 1993

Bijblad Industriële Eigendom, nr 5

134

17 mei 1993

b. Beslissingen van de Octrooiraad.

Mededelingen.

Nr 43. Afdeling van Beroep, 25 juni 1992 (het bezwaar dat de conclusie niet-essentiële beperkingen bevat is ontvankelijk; weglaten van een beperkende maatregel levert verruiming op en is na openbaarmaking ontoelaatbaar; opmerking in de beschrijving dat de maatregelen vrijwillige beperkingen zijn i.c. niet mogelijk omdat deze essentieel zijn).

Fourth International Conference on Artificial Intelligence and Law (blz. 170). Boekbesprekingen. Mr Ch. Gielen en Mr L. Wichers Hoeth (t), Merkenrecht, Zwolle, 1992, besproken door Mr S. Boekman (blz. 170/1). Litteratuur.

Officiële mededelingen Koninklijke onderscheidingen. De heer Mr W. Neervoort, ondervoorzitter, tevens Hoofd Divisie Juridische Zaken van de Octrooiraad is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. (Koninklijk Besluit nr 93002311 dd. 19 april 1993). Aan de heer J.J.O. Swart, bode bij de Octrooiraad is verleend de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in Zilver. (Koninklijk Besluit nr 93003213 dd. 19 april 1993). Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 21 mei 1993 (dag na Hemelvaartsdag) gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom). Verkoop Nederlandse octrooigeschriften. De regeling betreffende de verkoop van Nederlandse octrooigeschriften is per 1 mei 1993 gewijzigd: vanaf deze datum zullen kopieën van deze geschriften nog slechts verkrijgbaar zijn bij de Bibliotheek van de Octrooiraad tegen betaling van ƒ 0,60 per te kopiëren bladzijde indien de kopieën worden vervaardigd door een Octrooiraad-medewerker, en van ƒ0,10 per bladzijde indien men het kopiëren zelf verzorgt. Tevens is per 1 mei 1993 de verkoop van couponboekjes voor de aanschaf van Nederlandse geschriften beëindigd i.v.m. het zeer geringe gebruik dat van deze regeling werd gemaakt. Bezitters van coupons kunnen deze nog t/m 31 december 1993 gebruiken voor het aanschaffen van Nederlandse geschriften in de Bibliotheek, danwei deze tot genoemde datum bij de kassier van de Octrooiraad inwisselen tegen contant geld.

Armenië toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Op 22 januari 1993 is Armenië toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juli 1967. Het Verdrag is voor Armenië in werking getreden op 22 april 1993. (Industrial Property 1993, blz. 83). Mededeling van de Examencommissie. De Examencommissie heeft in de regeling van het examen - zoals laatstelijk meegedeeld in het B.I.E. van januari 1993 - een wijziging aangebracht, in die zin dat deelname aan het schriftelijk gedeelte pas mogelijk is na, of tegelijk met, het afleggen van het mondeling examen Industriële Eigendom. Omdat dit in de praktijk de mogelijkheid meebrengt dat men eerst in het najaars-examen het mondeling examen Burgerlijk Recht en Handelsrecht aflegt, en vervolgens tijdens het aprilexamen deelneemt aan het schriftelijk examen en tevens het mondeling gedeelte Industriële Eigendom aflegt, is voorts besloten dat een met goed gevolg afgelegd mondeling gedeelte van het examen geldig blijft gedurende de drie (thans twee) erop volgende kalenderjaren. Voor het schriftelijk gedeelte van het examen blijft de regeling ongewijzigd, dat wil zeggen dat een voldoende resultaat voor beide opgaven van het schfïtelijk examen behaald tijdens één examen dan wel tijdens twee opvolgende schriftelijke examens - geldig blijft gedurende twee erop volgende kalenderjaren.

17 mei 1993


135

Jurisprudentie Nr 38. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 25 maart 1991. (breekbolder) Mr H.J. van den Hul. s

zichtbare, daartoe bestemde, constructieve maatregel bevat. Voldoende is dat aan die vakman duidelijk is dat een breekbolder met een bout die onder realistische omstandigheden breekt als beschreven, binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat is hier het geval. De rechtszekerheid voor derden is gewaarborgd. Johannes Josephus Mampaeij te Dordrecht, eiser [in kort geding], procureur Mr S.U. Ottevangers, tegen 1. Gemeente Rotterdam te Rotterdam, en 2. Boom Trading en Consultancy B.V. te Rijsbergen, gedaagden [in kort geding], procureur Mr G.L. Kooy. a) Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 19 september 1990 (Mr H.J. van den Hul).

FIG.1

u-F^-v FIG.2

(fig. 1 en 2 van octrooi 174.482) Artt. 2 en 2A Rijksoctrooiwet. Het octrooi van eiser beschermt een combinatie van twee maatregelen. Daarbij is niet van belang dat mogelijk één van beide maatregelen al bekend was, nu niet is gesteld of gebleken dat die combinatie voor een deskundige gegeven de stand van de techniek voor de hand lag. Aan de publikatie die in het octrooi van eiser tot uitgangspunt is genomen, kan geen nietigheidsargument worden ontleend. Het gevolg van de in die publikatie bedoelde omkering maakt het gebruik van een tapbout volgens het octrooi van eiser niet voor de hand liggend. Dit vindt bevestiging in het feit dat 16 jaren zijn verlopen tussen de openbaarmaking van die publikatie en de eerste schets van de uitvinding volgens het octrooi. Art. 30, lid 2 Row. De bout van "Rotterdam-2" breekt weliswaar ter hoogte van het grensvlak tussen voetplaat en basisplaat, echter met een zodanig breukvlak dat van het in de basisplaat achtergebleven boutgedeelte een deel boven de basisplaat uitsteekt en wel zodanig dat met behulp daarvan dit achtergebleven boutgedeelte zonder uitboren of verspanende bewerking was te verwijderen. Daarmee valt deze bout onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiser. Daarvoor is niet vereist dat de bout een voor de vakman van buitenaf

Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Eiser is houder van het Nederlands octrooi 174.482, aangevraagd op 20 februari 1981 en verleend onder dagtekening 4 maart 1986 voor een "Breekbolder". b. De enige conclusie van dit octrooi luidt: Breekbolder, voorzien van een holle, centrale staander met een verbrede kap en een voetplaat, welke voetplaat is bevestigd op een basisplaat, die kan worden verankerd op een vaste ondersteuningsconstructie, waarbij de bevestiging van de staander aan de basisplaat één enkele, met speling door een opening in de voetplaat reikende, centrale vervangbare schroefbout is toegepast, voorzien van een breukverzwakkingsplaats, met het kenmerk, dat de schroefbout een tapbout is, waarvan de kop ter bevestiging van de staander aanligt tegen de voetplaat en het door de opening in de voetplaat reikende boutgedeelte samenwerkt met een, met schroefdraad uitgeruste opening in de basisplaat, waarbij het gedeelte tussen de kop en het voor bevestiging aan de basisplaat bestemde gedeelte zodanig is ingericht, dat daarop, met verankerde basisplaat, van buiten af een gereedschap kan aangrijpen voor het losdraaien van de schroefbevestiging, na het bezwijken van de tussen dit gedeelte en de kop van de bout gelegen breukverzwakkingsplaats. c. Gedaagde sub 1 heeft bezwaar gemaakt tegen de verlening van het octrooi, welk bezwaar bij eindbeschikking van 2 december 1985 door de Aanvraagafdeling is afgewezen. d. Gedaagde sub 2 voert in opdracht van gedaagde sub 1 uit het plaatsen van 125 breekbolders volgens bestek nr 1.03190 dd. 17 mei 1990 op het ECT-terrein aan de Europahaven te Rotterdam. Bij dit bestek behoorde tekening nr 6H a 585-1. e. Bij brief van 27 augustus 1990 deelde de raadsman van gedaagden aan de raadsman van eiser mee dat het opnemen van genoemde tekening op een misverstand berustte en dat de tekening op 13 augustus 1990 was gewijzigd. De gewijzigde tekening draagt het nr6H 0 585-IA. 2. Eiser vordert - zakelijk weergegeven a. gedaagden te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi 174.482 van eiser, op straffe van een dwangsom van ƒ 250.000,- per overtreding; b. schriftelijke opgave door gedaagde sub 1 van leveranciers en aantallen van inbreukmakende inrichtingen en de plaatsen waar deze zijn geplaatst, alsmede

136


een gebod tot verwijdering van die inrichtingen, op straffe van een dwangsom van ƒ 5000,- per dag. 3. Gedaagde verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde. 4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 4.1 Naar uit genoemde brief van 27 augustus 1990 valt af te leiden bestrijden gedaagden niet dat met de breekbolder volgens tekening 6H o 585-1 (hierna: Rotterdam-1) inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van eiser. Het gaat in dit geding om de breekbolder volgens de gewijzigde tekening 6H o 585-IA (hierna: Rotterdam-2). 4.2 Het verweer van gedaagden rust op twee pijlers: a. Rotterdam-2 valt niet onder de beschermingsomvang van het octrooi omdat de breukverzwakkingsplaats zich bevindt ter hoogte van het grensvlak tussen basisplaat en voetplaat, zodat na bezwijken van de breukverzwakkingsplaats geen losdraairhogelijkheid ("tweede kop") aanwezig is. b. Rotterdam-2 valt wel onder de beschermingsomvang van het octrooi, in welk geval het octrooi echter gedeeltelijk nietig moet worden geacht. 4.3 Ad a Partijen zijn het erover eens dat voor het antwoord op de vraag waar de schroefbout van Rotterdam-2 onder een met de werkelijkheid overeenkomende belasting zal bezwijken, nader onderzoek nodig is. Hebben gedaagden gelijk en bezwijkt de bout in het grensvlak van voetplaat en basisplaat, dan lijkt het er vooralsnog op dat met Rotterdam-2 geen inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van eiser. Heeft eiser gelijk en bezwijkt de bout direct onder de (losse) kop, dan komt verweer b aan de orde. 4.4 Ad b Gelet op de kosten verbonden aan een onderzoek als bedoeld onder a, is het nuttig ook verweer b te behandelen. Gedaagden kunnen in dit verweer niet worden gevolgd. Eerst moet de beschermingsomvang van het octrooi worden vastgesteld, waartoe de inhoud van de conclusie moet worden uitgelegd aan de hand van de beschrijving en de tekeningen. De uitvinding heeft betrekking op een breekbolder, waarvan de voetplaat met een centrale vervangbare schroefbout is bevestigd op de basisplaat, welke schroefbout is voorzien van een breukverzwakkingsplaats. Bij de bekende breekbolder moet, wanneer de bolder te zwaar wordt belast en bijgevolg de bout breekt, ofwel de basisplaat van zijn ondersteuningsconstructie worden verwijderd, ofwel de basisplaat zijn voorzien van een de plaat verzwakkende sleuf, om een nieuwe schroefbout te kunnen aanbrengen. Doel van de uitvinding is dat na het bezwijken van de breukverzwakkingsplaats de oorspronkelijke, verankerde toestand weer hersteld kan worden, zonder de basisplaat te demonteren of te verzwakken. Het zal de vakman onmiddellijk duidelijk zijn dat daartoe een combinatie van twee maatregelen noodzakelijk is: dat de schroefbout een tapbout is die samenwerkt met een met schroefdraad uitgeruste opening in de basisplaat, en dat na bezwijken van de breukverzwakkingsplaats boven de basisplaat een gedeelte van de bout aanwezig is waarop van buitenaf gereedschap kan aangrijpen voor het losdraaien van de schroefbevestiging. Wordt er nu veronderstellenderwijs van uitgegaan dat de schroefbout van Rotterdam-2 direct onder de kop bezwijkt, althans boven de in de bout aangebrachte insnoering, dan wordt van beide maatregelen gebruik gemaakt en valt die schroefbout, en daarmee R.otterdam-2, onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiser. Gedaagden betwisten niet dat op de, 20 mm brede, insnoering op eenvoudige wijze een gereedschap - bijvoorbeeld een waterpomptang - kan aangrijpen om het restant van de bout uit de basisplaat los te draaien. In dit opzicht kan de insnoering worden beschouwd als een "tweede kop". Niet relevant is of

17 mei 1993

gedaagden die insnoering bewust tot dat doel hebben aangebracht. Voor de beoordeling van het onderhavige geschil is daarom niet van belang of de beschermingsomvang van het octrooi zich beperkt tot (breekbolders met) schroefbouten met een tweede kop. Ook aan het nietigheidsargument van gedaagden wordt niet toegekomen. Vooralsnog lijkt overigens de interpretatie door gedaagden van de eindbeschikking van de Aanvraagafdeling niet juist. Zoals gezegd beschermt het octrooi van eiser een combinatie van twee maatregelen. Daarbij is niet van belang dat mogelijk één van beide maatregelen al bekend was, nu niet is gesteld of gebleken dat die combinatie voor een deskundige gegeven de stand van de techniek voor de hand lag. 4.5 De conclusie is dat voor de vraag of met Rotterdam-2 inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van eiser, nader onderzoek als bedoeld onder 4.3 nodig is. Enz. b) Eindvonnis, enz. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. Tussen partijen is in confesso dat de proefnemingen zijn uitgevoerd onder een met de werkelijkheid overeenkomende belasting. 2. Ter zitting van 10 september 1990 werd door eiser gesteld dat de schroefbout van de litigieuze breekbolder, aangeduid als Rotterdam-2, onder een met de werkelijkheid overeenkomende belasting zou bezwijken direct onder de (losse) kop. Gedaagden stelden daartegenover dat de schroefbout zou bezwijken in het grensvlak van voetplaat en basisplaat, gelijk het geval was met een in de lengterichting op trek belaste bout. 3. Tussen partijen is in confesso dat alle drie in het gezamenlijk onderzoek beproefde bouten zijn bezweken in of nabij het grensvlak tussen voetplaat en basisplaat, echter met een zodanig breukvlak dat van het in de basisplaat achtergebleven boutgedeelte een deel boven de basisplaat uitstak en wel zodanig dat met behulp daarvan dit achtergebleven boutgedeelte zonder uitboren of verspanende bewerking was te verwijderen. Partijen zijn het niet geheel eens over de bij dit verwijderen uitgeoefende kracht, maar dit verschil van mening komt niet relevant voor. Weliswaar noemt de raadsman van gedaagden het lostikken met een hamer van het achtergebleven boutgedeelte een "verspanende bewerking", maar gelet op de gebruikelijke technische betekenis van "verspanen" zal dat niet serieus bedoeld zijn. Tenslotte wordt evenmin van belang geacht dat het in de praktijk nodig zal blijken het van schroefdraad voorziene gedeelte van de bout te voorzien van een hoogwaardig smeermiddel, zoals het door gedaagden toegepaste Molycote Pasta BR2, omdat dit een voor de hand liggende maatregel is om roestvorming en daardoor "vastzitten" te voorkomen. 4. Wel van belang is het verschil van mening over de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Eiser stelt dat, nu gezegd kan worden dat na het bezwijken van buiten af een gereedschap kan aangrijpen voor het losdraaien van de schroefbevestiging, met Rotterdam-2 inbreuk wordt gemaakt op zijn octrooi. Gedaagden stellen daar primair tegenover dat eiser hiermee op ontoelaatbare wijze de procedure op totaal andere gronden wil overdoen; subsidiair dat geen sprake is van een voor de vakman herkenbaar aanwezige constructieve maatregel zodat niet van inbreuk sprake is; en meer subsidiair dat zo al van inbreuk sprake is het octrooi van eiser (gedeeltelijk) nietig is. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1 Het primaire verweer van gedaagden dient te worden verworpen. Niet valt in te zien waarom eiser in een nog lopend geding zijn gronden niet ter zitting zou mogen aanvullen, zeker in het onderhavige geval waarin beide partijen van onjuiste feiten zijn uitgegaan.

17 mei 1993

137


Bovendien hebben gedaagden zelf tijdens de eerste zitting reeds de mogelijkheid aangegeven dat eiser zich zou beroepen op de thans door hem aangevoerde gronden (...). Doorslaggevend is echter dat het bij de resultaten van de proefnemingen gaat om feiten die ten tijde van de eerste zitting aan eiser nog niet bekend waren of behoorden te zijn. Weliswaar is toen door gedaagden een bout getoond die in de lengterichting was getrokken, maar het breukvlak daarvan was zodanig dat niet aanstonds duidelijk was dat het achtergebleven boutgedeelte met de hand of een gereedschap was te verwijderen. 5.2 De deskundigen van beide partijen hebben het bij het verkeerde eind gehad. Eiser stelde dat de bout van Rotterdam-2 niet breekt op de insnoering, maar dat uit zijn proeven was gebleken dat de bout breekt vlak onder de moer. Gedaagden stelden niet alleen (terecht) dat de bout breekt ter hoogte van het grensvlak tussen basisplaat en voetplaat, maar voegden daar aan toe: "na breuk is er boven het voor bevestiging aan de basisplaat bestemde gedeelte niets meer aanwezig". 5.3 In het tussenvonnis onder 4.4 is uitgegaan van de veronderstelling dat één van beide stellingen juist zou zijn. In feite blijkt de bout van Rotterdam-2 te breken zoals onder 3 omschreven. Daarmee blijkt (ook) die bout (en dus de breekbolder Rotterdam-2) te vallen binnen de beschermingsomvang van het octrooi van eiser. Daarvoor is niet vereist dat die bout een voor de vakman van buitenaf zichtbare, daartoe bestemde, constructieve maatregel bevat. Voldoende is dat aan die vakman duidelijk is dat een breekbolder met een bout die onder realistische omstandigheden breekt als onder 3 omschreven, binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat is hier het geval. De rechtszekerheid voor derden is gewaarborgd. 5.4 Weliswaar hebben zowel eiser als de Octrooiraad in de verleningsprocedure gesproken over een "tweede kop", maar daaraan wordt slechts de eis gesteld dat daarmee een "losdraaimogelijkheid" wordt geschapen, zoals in casu het geval is. Van een bewuste beperking tot een bijzondere, van buitenaf kenbare, inrichting is geen sprake. Het meer subsidiaire verweer van gedaagden is hiermee verworpen, en de inbreuk gegeven. 5.5 De vraag die rest is of de kans op nietigverklaring van het octrooi zodanig groot is dat een inbreukverbod in kort geding niet op zijn plaats is. Gedaagden beroepen zich daartoe op de Nederlandse octrooiaanvrage 264.823, met name op blz. 3, regel 12-14: "Voorts kan de schroefbout ook omgekeerd worden geplaatst, in welk geval dus de moer in de verdieping 6 ligt en de in de verdieping 10c liggende boutkop voor het aandraaien van de moer dient". Deze publicatie wordt in het octrooi van eiser tot uitgangspunt genomen en heeft dus niet aan octrooiverlening in de weg gestaan. In haar eindbeschikking naar aanleiding van de door gedaagde sub 1 ingestelde oppositie constateert de Aanvraagafdeling bovendien: "dat door opposanten geen bezwaren tegen de inventiviteit zijn aangebracht (lees: ingebracht) en de Aanvraagafdeling deze ook niet ambtshalve aanwezig acht". Aan gedaagden kan worden toegegeven dat daarbij aan de Aanvraagafdeling mogelijk niet de in Rotterdam-2 belichaamde uitvoeringsvorm van de uitvinding voor ogen heeft gestaan. Het is echter weinig waarschijnlijk dat, ook indien dat wel het geval was geweest, het oordeel van de Afdeling anders zou hebben geluid. Beschouwt men figuur 1 van de Nederlandse aanvrage 264.823 dan blijkt dat na omkering zoals in regel 12-14 van blz. 3 bedoeld, de moer 13c na verwijdering van het na breuk achtergebleven boutgedeelte los in de verdieping 6 komt te liggen. Dit maakt het gebruik van een tapbout volgens het octrooi van eiser niet voor de hand liggend. Dit vindt bevestiging in het feit dat 16 jaar zijn

verlopen tussen de openbaarmaking van de aanvrage 264.823 en de eerste schets van de uitvinding volgens het octrooi. De conclusie luidt dat ook het meer subsidiaire verweer van gedaagden moet worden verworpen en dat een inbreukverbod kan worden gegeven. Het gevraagde bevel tot verwijdering van reeds geplaatste breekbolders komt te ingrijpend voor om te worden gezien als een in kort geding passende voorlopige voorziening en zal derhalve worden geweigerd. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten worden veroordeeld. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: verbiedt gedaagden na betekening van dit vonnis inrichtingen die vallen binnen de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi nr 174.482 van eiser in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben; veroordeelt gedaagden om aan eiser ten titel van dwangsom te voldoen de somma van ƒ250.000,- voor iedere overtreding van dit verbod; beveelt gedaagde sub 1 om aan de procureur van eiser binnen acht dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van de leveranciers van de tot dusverre door gedaagde sub 1 bestelde inbreukmakende inrichtingen en van de van hen tot de datum van dit vonnis bestelde en afgenomen aantallen inbreukmakende inrichtingen, alsmede van de plaatsen, waar de inbreukmakende inrichtingen door of in opdracht van gedaagde sub 1 zijn geplaatst; veroordeelt gedaagde sub 1 om aan eiser ten titel van dwangsom te betalen de somma van ƒ 5000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan waarmee zij in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen; verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad; veroordeelt gedaagden in de kosten van dit kort geding, tot op deze uitspraak aan de kant van eiser begroot op ƒ 2345,10. Enz.

Nr 39. Hoge Raad der Nederlanden, 20 maart 1992 (NJ 1992, 563, m.nt. D.W.F. V.; Informatierecht AM11992, blz. 194/6, m.nt. J.H.S.). (LaserVloerplan) Mrs W. Snijders, C.Th. Hermans, W.E. Haak, W.J.M. Davids en P. Neleman. Art. 1 Auteurswet 1912. Het oordeel dat, zo aan Veld enig auteursrecht zou toekomen met betrekking tot het door hem op verzoek van Weijzen B.V. ontworpen woorden beeldmerk "LaserVloerplan", hij klaarblijkelijk, toen hij het ontwerp van het woorden beeldmerk aan Weijzen B.V. had verkocht en goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte, de uit enig auteursrecht eventueel voortvloeiende rechten jegens Weijzen B.V. en hen die hun rechten ter zake van de merken aan deze zouden ontlenen, niet verder wenste uit te oefenen, komt niet in strijd met enige rechtsregel.1) Klaas Marius Veld te Enschede, eiser tot cassatie, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, tegen Suthormo B.V. te Dordrecht, verweerster in cassatie, niet verschenen. ') Zie de noot op blz. 144;fled.

138


a) Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, enkelvoudige kamer, 17 november 1988 (Mr G.A. Jansen op de Haar). Overwegende ten aanzien van het recht: Bij conclusie van eis heeft eiser gevorderd gedaagde te verbieden gebruik te maken van een bepaald woordmerk. Bij conclusie van antwoord heeft gedaagde onder meer gesteld, dat dit woordmerk per 10 juni 1988 is gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Ten bewijze hiervan zegt zij in het geding te brengen de akte van depot en het bewijs, dat aantekening in het register heeft plaatsgevonden. Beide stukken zijn echter niet overgelegd. Als voormelde stelling van gedaagde juist is, dan is de rechtbank voorshands van mening, dat ingevolge art. 12 BMW de vordering van eiser niet ontvankelijk is. De rechtbank nodigt gedaagde daarom uit deze stukken alsnog in het geding te brengen, waarna eiser de gelegenheid heeft zich in het kort over deze stukken en hun juridische betekenis uit te laten. Enz. b) Eindvonnis Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, enkelvoudige kamer, 2 maart 1989 (Mr G.A. Jansen op de Haar). Overwegende ten aanzien van het recht: Als auteursgerechtigde heeft eiser bij conclusie van eis gesteld, dat gedaagde zonder zijn toestemming het woordmerk "LaserVloerplan" gebruikt. Hij vordert daarop een verbod aan gedaagde op te leggen om op enigerlei wijze gebruik te maken van genoemd woordmerk. Vast staat inmiddels echter - en wordt door eiser erkend - dat gedaagde op regelmatige wijze het woordmerk "LaserVloerplan" heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merken-depot en dat dit depot is gepubliceerd in het Merkenblad van september 1988. Voorts blijkt uit dit geding, dat gedaagde bescherming inroept voor het gebruikt van dit woordmerk en voornemens is het te blijven gebruiken. Daargelaten de vraag of eiser recht heeft op schadevergoeding volgt uit het voorgaande in elk geval, dat eiser niet kan worden ontvangen in zijn vordering als in dit geding ingesteld. Zulks volgt uit art. 12 BW. Eiser dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding te dragen, die van gedaagde daaronder begrepen. Rechtdoende: Verklaart eiser niet ontvankelijk in zijn vordering. Veroordeelt hem in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op deze uitspraak begroot op ƒ250,- voor verschotten en op ƒ620,- voor salaris van zijn procureur. Enz. c) Gerechtshof te Amsterdam, 29 maart 1990 (Mrs G.A. Walkate, A. Boekwinkel en H. Luijken). 4. De feiten. Op grond van de wederzijdse stellingen van partijen en de overgelegde produkties staat in hoger beroep het volgende vast: - appellant heeft in of omstreeks eind 1984/begin 1985 op verzoek van T. Weijzen Utiliteitswerken B.V. te Wieringerwaard werkzaamheden voor die B.V. verricht in verband met het ontwerpen van nieuw briefpapier en een nieuwe huisstijl; - appellant heeft in dat kader voor Weijzen B.V. het beeldmerk "LaserVloerplan" ontworpen, welk beeldmerk hij op 1 april 1985 als gemachtigde van Weijzen B.V. bij het Beneluxmerkenbureau heeft gedeponeerd; - Weijzen B.V. is op 17 december 1987 in staat van faillissement verklaard; - geïntimeerde heeft de activa van Weijzen B.V., waaronder het beeldmerk "LaserVloerplan", van de

17 mei 1993

curator in dat faillissement gekocht; - geïntimeerde heeft het woordmerk "LaserVloerplan** in juni 1988 bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerd. 5. De beoordeling van het hoger beroep. 5.1. De vorderingen van appellant zijn tegen de achtergrond van de onder 4 vermelde feiten gebaseerd op de volgende stellingen: - appellant heeft voor Weijzen B.V. niet alleen het beeldmerk "LaserVloerplan" doch ook het woordmerk "LaserVloerplan" ontworpen; - appellant heeft auteursrecht op zowel het beeldmerk als het woordmerk; - geïntimeerde maakt zonder toestemming van appellant als auteursgerechtigde gebruik van genoemd woordmerk, en weigert dat gebruik te staken; - geïntimeerde handelt door het woord te gebruiken bovendien onrechtmatig jegens appellant, nu zij aldus welbewust misbruik maakt van de wanprestatie van Weijzen B.V. tegenover appellant. Die wanprestatie bestaat hierin dat Weijzen B.V. de kosten van het ontwerp en het bedenken van het woordmerk niet aan appellant heeft betaald; - het depot door geïntimeerde van genoemd woordmerk moet nietig worden verklaard omdat dit depot te kwader trouw is verricht. 5.2. De rechtbank heeft in het vonnis van 2 maart 1989 als haar oordeel uitgesproken - daarmee het reeds bij vonnis van 17 november 1988 gegeven voorlopig oordeel bevestigend - dat artikel 12 Benelux Merkenwet (verder BMW) aan de ontvankelijkheid van de vordering van appellant - zoals die toen luidde - in de weg staat, nu - aldus de rechtbank - in dit geding is gebleken dat geïntimeerde bescherming inroept voor het gebruik van dit woordmerk en voornemens is het te blijven gebruiken. 5.3. Dit oordeel van de rechtbank is onjuist. Appellant stelt niet - ook in eerste aanleg niet - dat hij bedoeld woordmerk gebruikt en in rechte bescherming inroept voor dat woord werk als bedoeld in artikel 12 onder A BMW. De vordering van appellant is daarop gebaseerd dat hij het woordmerk "LaserVloerplan" heeft bedacht en daarop auteursrecht claimt en dat geïntimeerde in strijd met dat auteursrecht en bovendien onrechtmatig jegens hem handelt door dat woordmerk te (blijven) gebruiken. Aan het instellen van een dergelijke vordering staat het bepaalde bij artikel 12 BMW niet in de weg. 5.4. De grieven tegen de vonnissen waarvan beroep zijn dus gegrond. Appellant kan in zijn vorderingen worden ontvangen. 5.5. Iets anders is of de stellingen van appellant de door hem ingestelde vorderingen kunnen dragen. Appellant vordert primair dat geïntimeerde zal worden veroordeeld om het gebruik van het woordmerk "LaserVloerplan" te staken. Deze vordering kan niet worden toegewezen. Gesteld al dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" - geïntimeerde stelt overigens dat niet appellant maar zij (haar medewerkers) dat woord heeft bedacht - dan brengt dat in het onderhavige geval niet mee dat geïntimeerde jegens appellant gehouden zou zijn om zich bij haar activiteiten van gebruik van dat woord te onthouden. 5.6. Immers volgens de eigen stellingen van appellant - akte in eerste aanleg, punten 3 en 4 - heeft appellant het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebruike verkocht en daarmee goed gevonden dat deze daar verder over beschikte. Na het faillissement van Weijzen B.V. heeft geïntimeerde onder meer het recht om genoemd beeldmerk te voeren van de curator uit de boedel gekocht. Niet valt in te zien dat de curator tot die verkoop niet had mogen overgaan of dat de rechten van appellant als crediteur hierdoor zouden zijn verkort, ook al zou de stelling van appellant juist zijn dat Weijzen B.V. hem de ontwikkelingskosten van het woordmerk niet heeft voldaan. Van een onrechtmatig handelen van geïntimeerde bestaande uit het misbruik

17 mei 1993


maken van wanprestatie van Weijzen B.V. jegens appellant kan dus evenmin sprake zijn. Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat de voormalige directeur van Weijzen B.V. thans een leidinggevende positie bij geïntimeerde bekleedt, zoals appellant stelt. 5.7. Aan het voorgaande kan nog worden toegevoegd dat appellant klaarblijkelijk geen bezwaar maakt tegen gebruik door geïntimeerde van het beeldmerk "LaserVloerplan" en dat niet valt in te zien hoe geïntimeerde dat beeldmerk kan gebruiken zonder tevens het daarin vervatte woord te bezigen. 5.8. Appellant vordert voorts dat de nietigheid zal worden uitgesproken van het door geïntimeerde verrichte depot van genoemd woordmerk, nu dit depot te kwader trouw is verricht. Ten tijde van het depot ten behoeve van geïntimeerde was er immers nog een bodemgeschil aanhangig bij de rechtbank te Alkmaar verbandhoudende met dit merk, aldus appellant, en geïntimeerde pleegde door het depot ten opzichte van appellant een onrechtmatige daad. Deze vordering moet - gelet op het bepaalde bij artikel 4 lid 6 en artikel 14 onder B BMW eveneens worden afgewezen, reeds daarom nu appellant niet stelt dat hij genoemd woordmerk gebruikt of heeft gebruikt. 5.9. De subsidiaire vordering tot schadevergoeding moet - gelet op hetgeen hiervoor onder 5.6 werd overwogen - ook worden afgewezen. 6. Samenvatting en slotsom. De grieven slagen, hetgeen meebrengt dat de vonnissen waarvan beroep moeten worden vernietigd. Uit hetgeen voorts werd overwogen volgt echter dat het door appellant in hoger beroep gevorderde moet worden afgewezen. Appellant dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van beide instanties te worden verwezen. Voor inwilliging van het - niet nader toegelichte - verlangen van geïntimeerde dat de aan appellant verleende toevoeging zal worden vernietigd bestaat geen grond. 7. Beslissing. Het hof: 1. vernietigt de vonnissen waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende: 2. wijst de vorderingen van appellant af; 3. veroordeelt appellant in de kosten van beide instanties, tot op deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ 870,- in eerste aanleg en ƒ 1.600,- in hoger beroep. Enz. d) Cassatiemiddelen. Schending van het recht, danwei verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming tot nietigheid leidt, doordat het Hof in het bestreden arrest, naar de overwegingen waarvan thans ter wille van de beknoptheid slechts wordt verwezen, heeft overwogen en beslist zoals daarin is gedaan; en dit ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen: 1. De partijen worden hierna als regel aangeduid bij hun eigen namen (in verkorte vorm). 2. Rov. 5.6 van het bestreden arrest geeft in verschillende opzichten blijk van een onjuiste rchtsopvatting, en vertoont voorts in verschillende opzichten motiveringsgebreken. De aan deze generale klacht ten grondslag gelegde redenen worden in de sub-alinea's a-c hieronder uitgewerkt. a. Uitgangspunt bij het hierna betoogde is dat het Hof in rov. 5.5 in het midden heeft gelaten of auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan", en dat het Hof kennelijk in het vervolg van het arrest (eventueel: veronderstellenderwijs) ervan uit is gegaan dat deze mogelijkheid inderdaad aanwezig is; terwijl het Hof zich niet heeft uitgesproken over de mogelijkheid om auteurs-

139

rechtelijke bescherming in te roepen voor het ontwerp van het in geding zijnde beeldmerk (logo) "LaserVloerplan" en aannemelijk is dat het Hof die mogelijkheid daadwerkelijk heeft aanvaard. Voor de cassatie-instantie brengt het zojuist gezegde mee dat, minstgenomen veronderstellenderwijs, mag worden aangenomen dat Veld zowel voor het woord "LaserVloerplan" als voor het beeldmerk c.q. logo dat door hem met gebruikmaking van dit woord in ontworpen, auteursrechtelijke bescherming kan inroepen. Dit was immers door Veld gesteld, en het Hof heeft geen vaststellingen gedaan die daarmee onverenigbaar zijn. b. Gegeven dit uitgangspunt is vooreerst onjuist 's Hofs oordeel dat het feit dat Veld het beeldmerk c.q. woordmerk aan Weijzen B.V. "ten gebruike verkocht" zou hebben, en daarmee goed gevonden zou hebben dat deze (dus: Weijzen B.V.) daar verder over beschikte, aan toewijzing van het door Veld ten opzichte van Suthormo gevorderde in de weg zou staan. Hetzelfde geldt met betrekking tot de tevens door het Hof in het onderhavige oordeel betrokken feiten, dat de curator van de inmiddels gefailleerde Weijzen B.V. het recht om genoemd beeldmerk te voeren aan Suthormo zou hebben verkocht. Immers: b.i het recht om een beeldmerk te voeren ten opzichte van de houder van merkrechten terzake van het beeldmerk (Weijzen B.V. was, naar uit de gedingstukken blijkt, houdster van een merkendepot voor het beeldmerk LaserVloerplan) behoort te worden onderscheiden van het recht om een dergelijk merk te voeren in de verhouding tot de auteursrechthebbende ten aanzien van het betreffende beeldmerk. In deze procedure is gesteld noch op enige andere wijze aan de orde geweest dat Weijzen B.V. auteursrechthebbende ten aanzien van het betreffende (beeld)merk zou zijn geweest. Het feit dat de curator van Weijzen B.V., de houdster van merkrechten ten aanzien van het (beeld)merk LaserVloerplan, aan Suthormo het recht om het beeldmerk LaserVloerplan te voeren zou hebben verkocht, brengt, behoudens niet gestelde en niet door het Hof vastgestelde bijzondere omstandigheden, geen rechtsgevolgen mee ten opzichte van de houder van het auteursrecht voor het betreffende beeldmerk. Houder van dat auteursrecht was, met het oog op het zojuist sub a hiervoor besproken uitgangspunt, Veld. Ten onrechte lijkt het Hof wèl de wijze waarop in het faillissement van Weijzen B.V. over de merkrechten terzake van het merk LaserVloerplan is beschikt, mede bepalend of richtinggevend te hebben geacht voor de rechtspositie met betrekking tot het auteursrecht op het betreffende teken, waarbij voor de hand ligt te veronderstellen dat het Hof de beide betreffende juridische categorieën - merkrechten en auteursrecht - met elkaar heeft verward, of ze met elkaar heeft vereenzelvigd. Dit brengt tevens mee dat de op dit punt door het Hof gevolgde gedachtengang uit het bestreden arrest onvoldoende duidelijk valt op te maken, danwei dat die gedachtengang, voorzover die met voldoende duidelijkheid onderkend kan worden, een logische ongerijmdheid vertoont. b.ii Het is althans onjuist dat het feit dat de curator in het faillissement van Weijzen B.V. aan Suthormo het recht om het beeldmerk LaserVloerplan te voeren zou hebben verkocht, ook gevolgen zou meebrengen ten aanzien van het woord LaserVloerplan, zowel voor wat betreft de merkrechten terzake van dat woord alsook voor wat betreft het auteursrecht daarop. De uit de tweede volzin van rov. 5.6 op te maken redenering is daarom juridisch onjuist, en is althans onvoldoende begrijpelijk. Zelfs wanneer men ervan uitgaat dat de curator gerechtigd was om aan Suthormo B.V. het recht tot het voeren van het beeldmerk LaserVloerplan te verkopen (wat overigens op andere plaatsen in het cassatiemiddel is, en nog zal worden bestreden) dan nog brengt verkoop van het recht om dat beeldmerk te voeren niet mee dat Veld zich, met het oog daarop, niet meer jegens Suthormo zou mogen beroepen op de bij hem verbleven rechten terzake van het woord LaserVloerplan.

140


b.iii Het "ten gebruike verkocht" zijn van het beeldmerk c.q. woordmerk LaserVloerplan en het recht om genoemd beeldmerk te voeren, zoals aangeduid in de eerste en tweede volzin van rov. 5.6 van het bestreden arrest, duidt op gegevens die met betrekking tot de maker van de auteursrechtelijk beschermde werken in kwestie niet anders kunnen worden geduid dan: de verlening van een licentie om bepaalde aan de auteursrechthebbende voorbehouden handelingen met betrekking tot de betreffende tekens te verrichten. De genoemde gegevens ("ten gebruike verkocht" danwei "het recht om genoemd beeldmerk te voeren .... gekocht") kunnen met name niet opleveren dat Veld zijn auteursrecht op de betreffende auteursrechtelijk beschermde werken geheel of ten dele aan Weijzen B.V. zou hebben overgedragen, en dat de curator uit dien hoofde over het betreffende auteursrecht zou kunnen beschikken. Dit is reeds daarom het geval omdat overdracht van auteursrecht onder bijzondere titel niet anders kan geschieden dan door middel van een authentieke of onderhandse akte. Door geen van partijen was gesteld dat een akte van deze strekking zou bestaan. Voorzover het Hof desondanks mocht hebben bedoeld dat Veld zijn auteursrecht ten aanzien van het woord en/of het beeldmerk LaserVloerplan aan Weijzen B.V. zou hebben overgedragen heeft het Hof dus het voorschrift van art. 2 Auteurswet miskend, en bovendien of althans feitelijke gegevens in zijn oordeel betrokken die niet door de procespartijen waren gesteld, en daarmee art. 48 Rv. geschonden; terwijl tenslotte het betreffende oordeel in het licht van de gedingstukken en van het zojuist betoogde onvoldoende begrijpelijk is. Het zojuist gestelde is temeer juist omdat Veld in de gedingstukken, bijvoorbeeld in de inleidende dagvaarding in een bodemprocedure tussen Veld en Weijzen B.V. die in de onderhavige procedure als produktie aan het procesdossier is toegevoegd, uitdrukkelijk had gesteld dat aan Weijzen niet méér was verleend dan het recht om de door Veld ontworpen grootheden voor een eerste oplage van het zakelijke drukwerk van Weijzen B.V. te gebruiken - zie bijvoorbeeld alinea's 3-5 van de inleidende dagvaarding in de bodemprocedure Veld/Weijzen. Het door Veld gestelde laat dus de conclusie dat Veld enig deel van zijn auteursrecht aan Weijzen zou hebben overgedragen niet toe, en in het onderhavige geding heeft Suthormo geen lezing van zaken ten aanzien van het tussen Veld en Weijzen B.V. verhandelde gegeven, die in dit opzicht relevant afweek van het door Veld gestelde. b.iv Bij het uitgangspunt dat de door het Hof in de eerste volzin van rov. 5.6 aangeduide rechtshandeling valt op te vatten als een door Veld aan Weijzen B.V. verleende licentie van het woorden het beeld(merk) LaserVloerplan auteursrechtelijk beschermde gegevens op een bepaalde wijze te gebruiken, ontvalt aan de verdere gedachtengang uit rov. 5.6 de rechtsgrond, en tevens de logische samenhang. Een licentie, zonder tijdsbepaling verleend door een auteursrechthebbende, is immers in het algemeen, en behoudens beding van het tegendeel of aanwezigheid van andere bijzondere (niet gestelde en niet door het Hof vastgestelde) omstandigheden, opzegbaar. Een dergelijke licentie eindigt daarom wanneer de auteursrechthebbende te kennen geeft dat hij het voortgezet uitoefenen van de in licentie gegeven bevoegdheden niet langer wenst, of eindigt eventueel een redelijke tijd nadat de auteursrechthebbende dit heeft kenbaar gemaakt. Reeds in Veld's opstelling in het onderhavige geding ligt een (meer dan) voldoende duidelijke uitlating van Veld ten opzichte van zijn wederpartijen besloten, van de strekking dat Veld wenste dat het gebruik van de aan hem voorbehouden auteursrechtelijk beschermde gegevens werd beëindigd, en datzelfde geldt voor het standpunt dat Veld heeft ingenomen in de processtukken in de bodemprocedure tussen Veld en Weijzen, die aan het onderhavige procesdossier zijn toegevoegd. Zeker ten tijde van 's Hofs arrest kon daarom niet meer op rechtens aanvaardbare grondslag en/of aan de hand van een

17 mei 1993

begrijpelijke gedachtengang worden aangenomen dat de mogelijk eertijds door Veld aan Weijzen verleende licentie nog zou voortduren. b.v Voorzover het Hof van oordeel mocht zijn geweest dat i.c. sprake zou zijn geweest van een licentie die gedurende enige tijd (of die voortdurend) niet door Veld mocht worden opgezegd, geldt ook in dit opzicht dat geen van partijen een dergelijke stelling in de procedure naar voren had gebracht. Ook in zoverre zou het Hof dan wederom met art. 48 Rv. in strijd hebben gehandeld. Bovendien blijkt de hier veronderstellenderwijs behandelde gedachtengang in het geheel niet uit 's Hofs arrest, en zou er in zoverre van een motiveringsgebrek sprake zijn. b.vi Voorts geldt dat een licentie in het algemeen mag worden opgezegd, en dat ook de gebruiksrechten ingevolge een voor bepaalde tijd verleende, of onder beding van niet-opzegbaarheid verleende licentie mogen worden opgezegd of beëindigd, wanneer aan de verplichtingen die in het kader van de licentieverleningstransactie ten opzichte van de licentiegever zijn aangegaan, niet behoorlijk uitvoering wordt gegeven. Bovendien geldt dat men zich jegens een auteursrechthebbende niet langer, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, op het verleend zijn van een licentie (daaronder mede begrepen een overigens niet voor opzegging vatbare licentie) mag beroepen, wanneer wezenlijke elementen uit de in verband met de verlening van de licentie ten opzichte van de auteursrechthebbende verschuldigd geworden contraprestaties niet naar behoren worden nageleefd. In een dergelijk geval zal in het algemeen - en behoudens bijzondere i.c. niet gestelde en niet door het Hof vastgesteld omstandigheden - gelden dat de curator in het faillissement van degeen ten gunste van wie licentie was verleend (en die zijn verplichtingen ten opzichte van de licentiegever niet naar behoren is nagekomen) niet gerechtigd is om de uit de licentie voortvloeiende rechten te verkopen, en zal ook waar dat anders mocht zijn, moeten worden aangenomen dat de koper van de betreffende rechten het feit dat aan de verplichtingen ten opzichte van de licentiegever niet is voldaan op de hiervoor bedoelde wijze, tegen zich moet laten gelden. Het Hof lijkt in rov. 5.6 ook de in dit subonderdeel verdedigde regels te hebben miskend; en het Hof heeft in elk geval in het licht van de hier bedoelde regels zodanig weinig inzicht gegeven in de gedachtengang die aan de hier bestreden beslissing ten grondslag ligt, dat het arrest daardoor niet aan de wettelijke motiveringseis beantwoordt. b.vii Met het oog op de in de voorafgaande middelonderdelen ontwikkelde argumenten zijn ook 's Hofs oordelen, als zou de curator zonder meer tot verkoop van de door het Hof bedoelde rechten hebben mogen overgaan, en als zou het feit dat Weijzen B.V. Veld de kosten die nog aan Veld verschuldigd waren niet heeft voldaan, geen afbreuk doen aan de in 's Hofs gedachtengang door Suthormo verworven rechten, rechtens onjuist, en in elk geval met het oog op de daartegen hiervoor aangevoerde bezwaren onvoldoende begrijpelijk. c. Tenslotte geeft het bestreden arrest in rov. 5.6 blijk van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van de door Suthormo aangenomen houding ten aanzien van de wanprestatie van de gefailleerde Weijzen B.V. ten opzichte van Veld. Te dien aanzien mag in cassatie (eventueel: veronderstellenderwijs) als vaststaand worden aangenomen: - dat Suthormo bepaalde bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde Weijzen B.V. heeft overgenomen, waarin het woordmerk en beeldmerk LaserVloerplan worden gebruikt; - dat de Heer Weijzen, destijds als directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Weijzen B.V., een leidinggevende positie bij Suthormo heeft verworven; - dat de Heer Weijzen voornoemd ook verantwoordelijk is geweest voor de overname, door Suthormo, van de

17 mei 1993


hiervoor bedoelde bedrijfsactiviteiten van Weijzen B.V., en voor de hierna te noemen handelwijze van Suthormo met betrekking tot woorden beeldmerk LaserVloerplan; - dat Suthormo toen zij de zojuist bedoelde bedrijfsactiviteiten van Weijzen B.V. overnam, en toen zij rechten tot het gebruik van het merk LaserVloerplan van de curator van Weijzen B.V. verkreeg, ermee bekend was dat tussen Veld en Weijzen B.V. een procedure hangende was, met als inzet (mede) dat Veld het recht van Weijzen B.V. op voortgezet gebruik van het woorden van het beeldmerk LaserVloerplan betwistte, en wel omdat terzake verschuldigde vergoedingen niet door Weijzen B.V. waren voldaan; - dat het standpunt van Veld dat Weijzen B.V. ten onrechte de vergoedingen die aan hem, Veld, toekwamen terzake van het (voortgezet) gebruik van het woorden van het beeldmerk LaserVloerplan niet betaald heeft, juist is, en dat Weijzen B.V. in dit opzicht inderdaad wanprestatie heeft gepleegd. De zojuist genoemde feiten en omstandigheden zijn immers hetzij door het Hof vastgesteld, hetzij door Veld gesteld en door het Hof in het midden gelaten, zodat in cassatie daar veronderstellenderwijs van mag worden uitgegaan. Anders dan in het bestreden arrest wordt geoordeeld is de door de hiervoor aangeduide omstandigheden gekenmerkte handelwijze van Suthormo, en is althans het voortgezet gebruik van het woorden van het beeldmerk LaserVloerplan door Suthormo, ten opzichte van Veld onrechtmatig. In essentie komt deze handelwijze er immers op neer dat Suthormo zich ter rechtvaardiging van haar betreffende handelwijze erop beroept dat zij bepaalde rechten uit de boedel van Weijzen B.V. heeft gekocht, terwijl uit de gegeven omstandigheden volgt, of in de gegeven omstandigheden besloten ligt dat Suthormo zich had behoren te realiseren dat Weijzen B.V. niet rechtmatig over de betreffende verworvenheden kon beschikken. 3. Rov. 5.7 van het bestreden arrest is in verschillende opzichten onvoldoende begrijpelijk. Immers a. het is in het licht van de processtukken, en in het bijzonder van de Memorie van Grieven, onbegrijpelijk dat het Hof oordeelt dat Veld geen bezwaar zou maken tegen het gebruik door Suthormo van het beeldmerk "LaserVloerplan". In het licht van de alinea's 1, 2 en 5 van de Memorie van Grieven kan niet anders worden geoordeeld dan dat Veld wel degelijk bezwaar had tegen ieder gebruik, door Suthormo, van de aan Veld voorbehouden auteursrechtelijk beschermde gegevens die in het onderhavige geding betrokken waren, en dus zowel tegen gebruik van het woord LaserVloerplan als tegen gebruik van het beeldmerk dat Veld met gebruikmaking van dit woord had ontworpen. Het feit dat Veld in het petitum van de Memorie van Grieven slechts vorderingen terzake van het woordmerk LaserVloerplan had geformuleerd vormt een ruimschoots onvoldoende grondslag om hierover anders te oordelen, reeds omdat het gevorderde verbod van gebruik van het woord LaserVloerplan insluit dat ook gebruik van het beeldmerk dat Veld met gebruikmaking van dit woord had ontworpen, daardoor wordt verboden. Een verbod van gebruik van een woordmerk omvat immers in het algemeen mede een verbod van verder gebruik van het betreffende woord (als merk) ongeacht de vorm waarin dat gebruik plaatsvindt, en omvat dus ook gebruik van dat woord in een bepaalde presentatie als beeldmerk. Een andere (eventueel: geïmpliceerde) grondslag voor 's Hofs hier bestreden oordeel, dan de zojuist als ontoereikend gekenschetste grondslag, blijkt niet uit het bestreden arrest; zodat voor de onderhavige beslissing geen begrijpelijke motivering uit het arrest valt op te maken. b. logisch onhoudbaar is de redenering waarvan het bestreden arrest aan het eind van rov. 5.7 blijk geeft. Behalve dat de omstandigheid dat het als regel inderdaad zo is dat een beeldmerk LaserVloerplan niet kan worden

141

gebruikt wanneer het de betrokkene verboden is om het woord LaserVloerplan te gebruiken, een omstandigheid is die het Hof te geredelijker tot de slotsom had behoren te leiden dat Veld, als vanzelfsprekend, tegen beide in het geding zijnde wijzen van gebruik van de aan hem auteursrechtelijk voorbehouden gegevens bezwaar maakte, gaat de hier bedoelde overweging ook mank aan de gedachtefout, als zou het feit dat tegen een bepaalde manifestatie geen bezwaar wordt gemaakt, logischerwijs meebrengen dat de betreffende manifestatie "dus" geoorloofd is, en dus ook zonder bezwaar moet kunnen plaatsvinden (ook al zou de betreffende manifestatie niet te verwezenlijken zijn zonder inbreuk op datgene, waar in de betreffende procedure wèl bezwaar tegen wordt gemaakt). Het Hof bezigt hier een redenering die als non-sequitur kan worden gekwalificeerd. Dat is te illustreren aan de hand van een voorbeeld: als buurman B zijn weiland alleen kan bereiken via een aan A toebehorende brug; en als A B wenst te verbieden om de brug in kwestie te gebruiken, is het onlogisch om aan het feit dat A geen verbod vraagt terzake van het gebruik, door B, van diens weiland (hoewel dat alleen gebruikt kan worden als B ook de brug kan gebruiken), gevolgtrekkingen te verbinden voor de wederzijdse reenten met betrekking tot de brug. 4. Rov. 5.8 van het bestreden arrest geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Een beroep op "kwade trouw" ten aanzien van een merkendepot, een en ander als bedoeld in art. 14 j° art. 4, aanhef en sub 6 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, is ook mogelijk in gevallen waarin degene jegens wie het betreffende merkendepot van kwade trouw getuigt, zelf het betreffende merk niet gebruikt of heeft gebruikt. Dat is bijvoorbeeld aan de orde - en kan althans zeer wel aan de orde zijn - wanneer de deposant van het merk weet, of had behoren te weten dat het door hem gedeponeerde teken conflicteert met aan een ander toekomende aanspraken uit hoofde van auteursrecht, en dat gebruik of andersoortige openbaarmaking van het betreffende teken daarom inbreuk op dat auteursrecht oplevert. In een dergelijk geval vormt depot van het betreffende teken een "misbruik" ten opzichte van de auteursrechthebbende; en in een dergelijk geval kan het betreffende depot een depot te kwader trouw in de zin van de genoemde wetsbepalingen zijn, ook zonder dat de auteursrechthebbende, jegens wie het betreffende depot te kwader trouw is, het tegen in kwestie zelf als merk gebruikt of heeft gebruikt. Enz. e) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr L. Strikwerda, 17 januari 1992. 3. In dit geding vordert Veld, kort gezegd, a. dat Suthormo wordt verboden het woordmerk "LaserVloerplan" te gebruiken, en voorts (na vermeerdering van eis in hoger beroep) b. dat de nietigheid wordt uitgesproken van het depot van het woordmerk "LaserVloerplan", subsidiair, dat Suthormo wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Veld wegens onrechtmatig handelen. 4. De vordering onder a doet Veld steunen op de stelling dat hij niet alleen het logo van het woord "LaserVloerplan" heeft ontworpen, maar dit woord ook heeft bedacht, zodat hij op dit woord auteursrecht heeft. Dit auteursrecht is nimmer aan Suthormo (noch ook aan Weijzen BV) overgedragen. Het gebruik door Suthormo van het woordmerk "LaserVloerplan" is derhalve in strijd met het auteursrecht van Veld op het woord "LaserVloerplan". De vordering onder b grondt Veld op de stelling dat hij het gebruik van het woord "LaserVloerplan", evenals het gebruik van het logo van het woord "LaserVloerplan", aan Weijzen BV heeft verkocht. De kosten van het bedenken van het woord "LaserVloerplan" heeft Weijzen BV echter aan Veld niet betaald, zodat Weijzen BV jegens Veld wanprestatie heeft gepleegd. Suthormo, die wist dat

142


voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" nog niet betaald was, heeft misbruik gemaakt van de wanprestatie van Weijzen BV jegens Veld door het woord "LaserVloerplan" te gebruiken en als woordmerk te deponeren. Suthormo handelt derhalve onrechtmatig jegens Veld. Het depot van het woordmerk "LaserVloerplan" is daarom te kwader trouw geschied. 5. Ter afwering van het gevorderde heeft Suthormo aangevoerd dat niet Veld, doch (medewerkers van) Weijzen BV het woord "LaserVloerplan" hebben bedacht, zodat Veld geen auteursrecht op dat woord heeft en, subsidiair, dat op een woord, zoals "LaserVloerplan", geen auteursrecht kan rusten. Met betrekking tot de vordering onder b heeft Suthormo voorts tot haar verweer aangevoerd dat aan Veld de bevoegdheid tot het inroepen van de nietigheid van het depot van het woordmerk wegens kwade trouw van Suthormo niet toekomt, aangezien Veld dat woordmerk nimmer heeft gebruikt. 6. In eerste aanleg verklaarde de Rechtbank te Alkmaar bij haar (eind-)vonnis van 2 maart 1989 Veld niet-ontvankelijk in de vordering onder a, zulks op gronden welke thans in cassatie geen rol meer spelen. 7. In hoger beroep, ingesteld door Veld, heeft het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 29 maart 1990 de beslissing van de rechtbank vernietigd en, opnieuw recht doende, de vorderingen van Veld afgewezen. Ten aanzien van de vordering onder a overweegt het hof: "5.5 (...). Deze vordering kan niet worden toegewezen. Gesteld al dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" - geïntimeerde stelt overigens dat niet appellant maar zij (haar medewerkers) dat woord heeft bedacht - dan brengt dat in het onderhavige geval niet mee dat geïntimeerde jegens appellant gehouden zou zijn om zich bij haar activiteiten van gebruik van dat woord te onthouden. 5.6 Immers volgens de eigen stellingen van appellant - akte in eerste aanleg, punten 3 en 4 heeft appellant het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebruike verkocht en daarmee goed gevonden dat deze daar verder over beschikte. Na het faillissement van Weijzen B.V. heeft geïntimeerde onder meer het recht om genoemd beeldmerk te voeren van de curator uit de boedel gekocht. Niet valt in te zien dat de curator tot die verkoop niet had mogen overgaan (...), ook al zou de stelling van appellant juist zijn dat Weijzen B.V. hem de ontwikkelingskosten van het woordmerk niet heeft voldaan. Van een onrechtmatig handelen van geïntimeerde bestaande uit het misbruik maken van wanprestatie van Weijzen B.V. jegens appellant kan dus evenmin sprake zijn. Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat de voormalige directeur van Weijzen B.V. thans een leidinggevende positie bij geïntimeerde bekleedt, zoals appellant stelt. 5.7 Aan het voorgaande kan nog worden toegevoegd dat appellant klaarblijkelijk geen bezwaar maakt tegen gebruik door geïntimeerde van het beeldmerk "LaserVloerplan" en dat niet valt in te zien hoe geïntimeerde dat beeldmerk kan gebruiken zonder tevens het daarin vervatte woord te bezigen". Met betrekking tot de vordering onder b overweegt het hof: "5.8 (...). Deze vordering moet - gelet op het bepaalde bij artikel 4 lid 6 en artikel 14 onder B BMW eveneens worden afgewezen, reeds daarom nu appellant niet stelt dat hij genoemd woordmerk gebruikt of heeft gebruikt. 5.9 De subsidiaire vordering tot schadevergoeding moet - gelet op hetgeen hiervoor onder 5.6

17 mei 1993

overwogen - ook worden afgewezen". 8. Tegen het arrest van het hof is Veld (tijdig) in cassatie gekomen met een uit verscheidene onderdelen opgebouwd middel. Suthormo is in cassatie niet verschenen. 9. Na onderdeel 1, dat geen klacht bevat, keert onderdeel 2 van het middel zich met rechts- en motiveringsklachten tegen r.o. 5.6 van het bestreden arrest. Het onderdeel is opgebouwd uit drie, met a, b en c aangeduide subonderdelen. Subonderdeel a heeft een inleidend karakter en behoeft geen bespreking. 10. Subonderdeel b bevat - onder b.i - allereerst de klacht dat het hof in r.o. 5.6 de merkrechten en auteursrechten ten aanzien van het woorden beeldmerk niet heeft onderscheiden door kennelijk de wijze waarop in het faillissement van Weijzen BV over de merkrechten is beschikt mede bepalend te achten voor de rechtspositie met betrekking tot de auteursrechten. 11. De klacht berust m.i. op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. 12. In r.o. 5.3 stelt het hof vast dat de vordering van Veld daarop is gebaseerd dat deze het woordmerk "LaserVloerplan" heeft bedacht en daarop auteursrecht claimt. In r.o. 5.5 geeft het hof als zijn oordeel te kennen dat deze grondslag, al aangenomen dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan", de vordering niet kan dragen. De motivering van dit oordeel volgt in r.o. 5.6 en luidt dat Veld "het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebruike heeft verkocht en daarmee goedgevonden dat deze daar verder over beschikte". In het licht van de daaraan voorafgaande overwegingen heeft deze overweging dus kennelijk betrekking op de door Veld geclaimde auteursrechten op het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" en niet op de merkrechten daarop. Merkrechten had Veld ook niet geclaimd, zoals het hof in r.o. 5.3 vaststelt, zodat niet aangenomen kan worden dat het hof zou hebben bedoeld dat Veld merkrechten ten gebruike aan Weijzen BV heeft verkocht. 13. De kennelijke gedachtengang van het hof is dan ook dat Veld het gebruik van zijn auteursrechten op het woord "LaserVloerplan" en op het logo daarvan aan Weijzen BV heeft verkocht en dat de curator in het faillissement van Weijzen BV vervolgens deze gebruiksrechten aan Suthormo heeft doorverkocht. De klacht onder b.i mist derhalve feitelijke grondslag en moet daarom falen. 14. Dit lot treft ook de klacht onder b.ii, die uitgaat van dezelfde onjuiste lezing van r.o. 5.6 als de klacht onder b.i. 15. De klacht onder b.iii berust op de veronderstelling dat het hof heeft bedoeld dat Veld zijn auteursrecht ten aanzien van het woord en/of het logo "LaserVloerplan" aan Weijzen BV zou hebben overgedragen. Het hof zou dan art. 2 Auteurswet hebben miskend, aangezien overdracht van auteursrecht niet anders kan geschieden dan door middel van een authentieke of onderhandse akte en het bestaan van een akte door geen van partijen is gesteld. 16. De veronderstelling waar de klacht op berust lijkt mij onjuist. Het hof overweegt dat Veld "het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebruike (heeft) verkocht". Niet het recht zelf, maar het gebruiksrecht daarvan is door Veld aan Weijzen BV verkocht. Het hof heeft dus kennelijk aangenomen dat Veld aan Weijzen BV slechts een licentie tot het gebruik van woord en logo heeft verleend. De klacht onder b.iii kan derhalve wegens gebrek aan feitelijke grondslag niet slagen. 17. De klacht onder b.iv gaat uit van de m.i. juiste lezing van r.o. 5.6 van het bestreden arrest, namelijk dat de door het hof in de eerste volzin van die rechtsoverweging aangeduide rechtshandeling is op te vatten als een door Veld aan Weijzen BV verleende licentie om het woord "LaserVloerplan" en het logo daarvan als

17 mei 1993


"huisstijl" en als woorden beeldmerk te gebruiken. Volgens de klacht onder b.iv zou het hof dan echter miskend hebben dat een zonder tijdsbepaling verleende licentie, zoals waarvan hier sprake is, in beginsel opzegbaar is en dat in Veld's opstelling in dit geding besloten ligt dat Veld de licentie wenste te beëindigen. 18. De klacht moet m.i. falen. Uit de gedingstukken blijkt niet dat Veld in de feitelijke instanties heeft gesteld dat hij de licentie-overeenkomst heeft opgezegd. Het hof zou dan ook in strijd met art. 48 Rv. hebben gehandeld, wanneer het de vorderingen van Veld toewijsbaar had geoordeeld op grond van het niet door Veld gestelde feit dat deze de licentie-overeenkomst had opgezegd. 19. Men zou hier slechts anders over kunnen oordelen, indien deze stelling geacht moet worden besloten te liggen in de wel door Veld gestelde feiten en omstandigheden. Het hof heeft zulks kennelijk en terecht niet aangenomen. Daarbij is van belang dat Veld niet heeft gesteld dat in de licentie-overeenkomst is voorzien in de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door Veld. Voor opzegging is dan slechts plaats indien - niet in de overeenkomst verdisconteerde omstandigheden van zo ernstige aard zich voordoen dat Weijzen BV c.q. Suthormo als licentienemer naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die in de goede trouw van art. 1374 lid 3 (oud) BW liggen opgesloten geen onbeperkte instandhouding van de overeenkomst door Veld als licentiegever mocht verwachten. Vgl. HR 16 december 1977, iv7 1978, 156 nt. ARB. De door Veld gestelde omstandigheid dat Weijzen BV, die onbestreden - de kosten voor het ontwerpen van het logo aan Veld heeft voldaan, nalatig is gebleven ook de kosten voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" aan veld te betalen kan m.i. niet worden beschouwd als een omstandigheid van zo ernstige aard dat Veld op grond daarvan de bevoegdheid tot opzegging van de licentie-overeenkomst toekwam. Het hof heeft dan ook, al aangenomen dat het uit de opstelling van Veld in dit geding had moeten afleiden dat deze de licentie-overeenkomst wenste op te zeggen of heeft opgezegd, niet behoren te beslissen dat Veld voldoende grond voor opzegging had. 20. De klacht onder b.vi bouwt voort op de stelling dat Veld de licentie-overeenkomst (rechtsgeldig) zou hebben opgezegd en dat hij daartoe in de gegeven omstandigheden ook de bevoegdheid had. Uit hetgeen ik zojuist heb betoogd, moge duidelijk zijn dat en waarom deze klacht naar mijn oordeel moet falen. 21. De klacht onder b.vii strekt in de eerste plaats ten betoge dat het hof onjuist, althans onbegrijpelijk, heeft beslist door te oordelen dat de rechten van Weijzen BV uit de licentie-overeenkomst met Veld aan een derde, i.c. Suthormo, overgedragen konden worden. 22. De klacht zal niet kunnen slagen. De kennelijk daaraan ten grondslag liggende opvatting dat de licentienemer de hem door de auteur verleende bevoegdheden niet aan een ander zou kunnen overdragen, is in haar algemeenheid niet als juist te aanvaarden. In beginsel is een licentie overdraagbaar, tenzij de inhoud of de aard en strekking van de licentie-overeenkomst zich daartegen verzetten. Vgl. Verkade-Spoor, Auteursrecht (1985), p. 290 en Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 3e dr. (1990), p. 157. Veld heeft, blijkens de gedingstukken, in de feitelijke instanties niet gesteld dat in de overeenkomst met Weijzen BV de bevoegdheid tot overdracht van de licentie is uitgesloten. Evenmin heeft hij gesteld dat de aard en strekking van de aan Weijzen BV verleende licentie zich tegen overdracht daarvan aan een derde zouden verzetten. Een stelling van zodanige strekking zou ook niet zeer aannemelijk zijn, aangezien de licentie betrekking heeft op auteursrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot in beginsel overdraagbare handelsmerken, 's Hofs - impliciete - oordeel dat de curator in het faillissement van Weijzen BV bevoegd was de licentie aan een derde over te

143

dragen getuigt dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk. 23. Voorts strekt de klacht onder b.vii ertoe te betogen dat het hof heeft miskend dat de bevoegdheid tot overdracht tot de licentie niet bestond zolang de kosten voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" door Weijzen BV nog niet aan Veld waren voldaan. 24. De klacht berust m.i. op een onjuiste rechtsopvatting. Het feit dat Weijzen BV Veld nog niet zou hebben betaald is, behoudens een andersluidende contractuele voorziening, geen omstandigheid op grond waarvan de bevoegdheid om de licentie over te dragen aan een derde wordt opgeschort of weggenomen. 25. De slotsom is dat subonderdeel b niet tot cassatie kan leiden. 26. Subonderdeel c is gericht tegen het oordeel van het hof dat van een onrechtmatig handelen van Suthormo jegens Veld, bestaande uit het misbruik maken van wanprestatie van Suthormo jegens Veld, geen sprake is. Het hof zou, door aldus te oordelen, hebben miskend dat Suthormo zich in de gegeven omstandigheden, als opgesomd in het subonderdeel, had behoren te realiseren dat, toen zij de licentie uit de faillissementsboedel overnam, Weijzen BV over die licentie niet rechtmatig kon beschikken. 27. Het subonderdeel moet falen. De stelling dat Weijzen BV niet rechtmatig over de licentie kon beschikken heeft het hof onjuist geoordeeld. Dit oordeel kan, zoals hiervoor is betoogd, in cassatie stand houden. Daarmee ontvalt de grondslag aan de klacht van het subonderdeel. 28. Onderdeel 3 bestrijdt r.o. 5.7 van 's hofs arrest met een drietal motiveringsklachten. 29. Het onderdeel kan wegens gebrek aan belang niet slagen. Hetgeen het hof in r.o. 5.6 heeft overwogen kan zijn beslissing dat Suthormo jegens Veld niet gehouden is om zich van gebruik van het woord "LaserVloerplan" te onthouden zelfstandig dragen. Vernietiging van 's hofs in r.o. 5.7 uitgesproken oordeel kan Veld derhalve niet baten, nu de klachten van Veld tegen r.o. 5.6 moeten falen. 30. Onderdeel 4 keert zich met een rechtsklacht tegen r.o. 5.8 van het bestreden arrest en betoogt dat, anders dan het hof heeft beslist, een beroep op "kwade trouw" ten aanzien van een merkdepot ook mogelijk is in gevallen waarin degene jegens wie het betreffende merkdepot van kwade trouw getuigt, zelf het betreffende merk niet gebruikt of heeft gebruikt, bijvoorbeeld in gevallen waarin de deposant weet of behoort te weten dat het door hem gedeponeerde teken conflicteert met een aan een ander toekomend auteursrecht. 31. De door het onderdeel verdedigde opvatting is juist te achten (vgl. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht. Deel II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 8e dr., 1989, bew. door Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nrs. 856 en 872), maar zal Veld niet kunnen baten. Het hof heeft geoordeeld dat Suthormo jegens Veld niet is gehouden om zich van het gebruik van het woord "LaserVloerplan" te onthouden. Waar dit oordeel in cassatie stand kan houden, wordt Veld door het depot van het woordmerk "LaserVloerplan" niet in zijn auteursrechtelijk beschermde belang geschonden en kan dat depot niet als te kwader trouw worden aangemerkt, 's Hofs oordeel is dus juist, wat er ook zij van de gronden waarop het berust. 32. Aangezien de aangevoerde klachten m.i. niet tot cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot verwerping van het beroep. 0 De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Veld heeft in of omstreeks eind 1984/begin 1985 op verzoek van T. Weijzen Utiliteitswerken B.V. werkzaam-

144


heden verricht voor deze - ook wel als Weijzen B.V. aangeduide - vennootschap in verband met het ontwerpen van nieuw briefpapier en een nieuwe huisstijl. Veld heeft in dat kader het beeldmerk "LaserVloerpIan" ontworpen, welk beeldmerk hij op 1 april 1985 als gemachtigde van de vennootschap bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd. Eind 1987 is Weijzen B.V. in staat van faillissement verklaard, waarna Suthormo de activa van de vennootschap, waaronder het recht om het beeldmerk "LaserVloerpIan" te voeren, van de curator uit de boedel heeft gekocht. Suthormo heeft het woordmerk "LaserVloerpIan" in juni 1988 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd. Veld heeft vervolgens Suthormo in rechte betrokken. Daartoe aanvoerend dat hij de woordcombinatie "LaserVloerpIan" heeft bedacht en daarop het auteursrecht heeft en dat Suthormo in strijd met dat auteursrecht en bovendien onrechtmatig jegens hem handelt door dat woordwerk te (blijven) gebruiken, vorderde hij dat Suthormo wordt verboden het woordmerk "LaserVloerpIan" te gebruiken. De Rechtbank heeft hem in die vordering niet ontvankelijk verklaard op gronden die in cassatie geen rol meer spelen. In hoger beroep heeft veld zijn eis vermeerderd en naast een verbod om het woordmerk te gebruiken ook nog gevorderd dat de nietigheid van het depot van het woordmerk wordt uitgesproken, subsidiair dat Suthormo wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. Het Hof heeft de vorderingen afgewezen, voornamelijk op grond van zijn oordeel dat, gesteld al dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerpIan", zulks in het onderhavige geval niet meebrengt dat Suthormo gehouden zou zijn om zich van gebruik van dat woord te onthouden, nu Veld - aldus het Hof in rov. 5.6 - het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerpIan" aan Weijzen B.V. ten gebruike heeft verkocht en daarmee heeft goedgevonden dat deze daar verder over beschikte. 's Hofs arrest wordt in cassatie bestreden met een uit vier onderdelen bestaand middel, waarvan onderdeel 1 geen klacht inhoudt. 3.2 Onderdeel 2 komt op tegen rov. 5.6. In subonderdeel (a) ervan uitgaande dat Veld voor het woorden beeldmerk auteursrechtelijke bescherming kan inroepen, bouwt het in subonderdeel (b) vanuit steeds andere lezingen van de bestreden overweging een reeks van rechts- en motiveringsklachten op, welke alle daarop neerkomen dat het Hof de verschillende rechtsgevolgen tussen het auteursrecht, het merkenrecht en eventuele gebruiksrechten uit hoofde van een licentie niet juist, althans ontoereikend heeft onderscheiden. Al die klachten missen evenwel feitelijke grondslag, omdat zij uitgaan van een verkeerde lezing van 's Hofs bestreden oordeel. Immers, rov. 5.6 moet aldus worden begrepen dat het Hof daar het oordeel tot uitdrukking brengt dat, zo aan Veld enig auteursrecht zou toekomen, hij klaarblijkelijk, toen hij het ontwerp van het woorden beeldmerk aan Weijzen B.V. had verkocht en goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte, de uit enig auteursrecht eventueel voortvloeiende rechten jegens Weijzen B.V. en hen die hun rechten ter zake van de merken aan deze zouden ontlenen, niet verder wenste uit te oefenen. Dit oordeel komt niet in strijd met enige rechtsregel. Uit het vorenstaande volgt dat de subonderdelen (b.i) tot en met (b.vi) en het daarop voortbouwende subonderdeel (b.vii) niet tot cassatie kunnen leiden. Evenmin kan tot cassatie leiden het op andere lezingen gebaseerde subonderdeel (c) waarin met een rechtsklacht wordt opgekomen tegen 's Hofs oordeel dat van een onrechtmatig handelen van Suthormo jegens Veld, bestaande uit het misbruik maken van wanprestatie van Weijzen B.V., geen sprake is. 3.3 Onderdeel 3 bestrijdt rov. 5.7 met een aantal motiveringsklachten. Het onderdeel kan echter bij

17 mei 1993

gebreke van belang niet tot cassatie leiden, aangezien 's Hofs oordeel in rov. 5.6 de afwijzing aan Velds hierbedoelde vordering zelfstandig draagt. Hetzelfde lot is onderdeel 4 beschoren, waarin rov. 5.8 met een rechtsklacht wordt bestreden. Uitgaande van het hiervorenweergegeven oordeel in rov. 5.6 heeft het Hof de eveneens op schending van Velds auteursrecht gebaseerde vordering dat de nietigheid van het depot van het woordmerk wordt uitgesproken, terecht verworpen, wat er zij van de gronden waarop deze beslissing berust. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Veld in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Suthormo begroot op nihil. Enz. ') Afstand van recht bij auteursrecht? De ontwerper van een beeldmerk, waarin het woord "LaserVloerpIan" voorkwam, heeft dat merk voor zijn opdrachtgever gedeponeerd. Voor zijn werkzaamheden had hij geen betaling ontvangen - dat zou later wel komen als het bedrijf uit de beginfase was - en twee jaar later, toen het bedrijf failliet ging, had hij nog steeds geen betaling ontvangen (de A.-G. meent dat hij gedeeltelijk betaald is, maar ik kan dat in de stukken niet lezen). De gedaagde heeft het merk van de curator gekocht, heeft nadien het woordmerk "LaserVloerpIan" gedeponeerd en is dat woordmerk (niet het beeldmerk) gaan gebruiken. De ontwerper vordert nu op grond van zijn auteursrecht een verbod tot gebruik van dat merk. De vraag of auteursrecht op een enkel woord, zoals het woord "LaserVloerpIan", kan bestaan, laten Hof en Hoge Raad onbeantwoord. Ik zou die vraag met een driewerf NEEN willen beantwoorden. Net zo min als - of beter: nog minder dan - aan slogans auteursrechtelijke bescherming toekomt (zie het onlangs door mij besproken boekje van Gerbrandy: Auteursrecht in de steigers p. 38 e.v. [B.I.E. 1993, p. 132]), is dat mogelijk met een enkel woord ook al zou dat een origineel woord zijn; het auteursrecht dient er niet voor om taal te monopoliseren! Uitgaande van de mogelijkheid van het bestaan van een aan eiser toekomend auteursrecht (en op het beeldmerk kan hem zeker auteursrecht toekomen), stuitte het Hof op een op auteursrecht gebaseerde vordering die het kennelijk in het licht van de achterliggende verhouding niet toewijsbaar achtte. Zijn afwijzing baseerde het Hof op zijn oordeel dat - kort gezegd - er niets onrechtmatigs was gebeurd: eiser had door de verkoop van het merk goedgevonden dat zijn opdrachtgever daarover beschikte, de curator was gerechtigd het merk te verkopen ook al waren de ontwikkelingskosten niet voldaan en het kopen van het merk door gedaagde was ook niet onrechtmatig jegens eiser. Het cassatiemiddel klaagt erover dat het Hof het onderscheid tussen auteursrecht en merkrecht niet heeft onderkend. Het wordt door de Hoge Raad verworpen omdat de HR het arrest van het Hof aldus leest dat - en nu parafraseer ik mijnerzijds de HR - de uitleg die het Hof aan de overeenkomst tussen eiser en zijn opdrachtgever heeft gegeven, inhoudt dat eiser daardoor tevens kenbaar maakte (zo meen ik "klaarblijkelijk" te mogen verstaan) dat hij zijn eventueel uit het auteursrecht voortvloeiende rechten met betrekking tot het merk niet jegens de merkhouder of diens rechtsopvolgers zou uitoefenen. Aldus gelezen komt 's Hofs oordeel niet in strijd met enige rechtsregel. De constructie die de HR in het oordeel van het Hof leest, komt neer op afstand van recht: door of bij de met zijn opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake het merk heeft eiser - naar men moet aannemen stilzwijgend - afstand gedaan van zijn bevoegdheid zijn auteursrecht geldend te maken jegens de merkhouder en een eventuele licentiehouder. Men kan zich afvragen of zulk een afstand van recht past in het systeem van het auteursrecht. De Auteurswet 1912 (AW) bepaalt in art. 2 dat het auteursrecht - dat tot de invoering van het NBW werd beschouwd als een roerende zaak - vatbaar is voor gehele of gedeeltelijke overdracht, doch uitsluitend bij authentieke of onderhandse akte en dan nog enkel voor die bevoegdheden waarvan de overdracht in de akte is vermeld of uit aard en strekking van de gesloten overeenkomst voortvloeit. Deze laatste beperking dient ervoor te zorgen "dat de

17 mei 1993


auteur zich rekenschap ervan zal geven, welke bevoegdheden hij overdraagt" (toelichting van Drucker bij zijn aldus in de wet opgenomen amendement). Afstand van recht noemt de wet enkel met betrekking tot de niet overdraagbare persoonlijkheidsrechten vermeld in art. 25 onder a, b en c (en in art. 4 5 f waar zodanige afstand van recht tegenover de producent van een filmwerk wordt verondersteld). Als dit alles was, zou een stilzwijgende afstand van recht als door de HR aangenomen, niet goed in het systeem passen. Er is echter meer. In de eerste plaats is in de praktijk de auteursrechtlicentie tot ontwikkeling gekomen, waarbij - zonder overdracht van auteursrecht - een gebruiksrecht op een werk wordt verleend; algemeen wordt aangenomen dat zulk een gebruiksrecht ook zonder akte en zelfs stilzwijgend verleend kan worden (het verzenden van een stuk naar een krant, veronderstelt het verlenen van een bevoegdheid tot publikatie) en daarmede is het strakke systeem van art. 2 al doorbroken. Dat systeem wordt trouwens ook niet gehandhaafd bij filmwerken, want daar wordt het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging verondersteld te zijn overgedragen aan de producent als niet schriftelijk anders is overeengekomen (art. 45 d\. Het systeem is dus niet "lückenlos". In de tweede plaats kennen wij in ons algemeen vermogensrecht - dat ook voor het auteursrecht geldt - de mogelijkheid van afstand van recht, zonder dat daaraan in het algemeen bijzondere vormvereisten worden gesteld. Als men door een overeenkomst met de schuldenaar afstand kan doen van een vorderingsrecht (art. 6:160 B.W.) zie ik geen reden waarom niet uit de inhoud van een overeenkomst zou mogen worden afgeleid dat van zulk een afstand sprake is geweest, ook als het gaat om afstand van bevoegdheden die voortvloeien uit het auteursrecht. Ik zie dus in de wat verrassende oplossing van de Hoge Raad (de steller van het middel én de A.-G. waren van het bestaan van een licentie uitgegaan) geen bezwaar en ik moet zeggen dat ik haar ook erg praktisch vind: een doorkruising van het merkrecht door het auteursrecht als in de onderhavige zaak aan de orde vind ik niet echt geslaagd. Nadat het voorgaande al was geschreven, hebben twee van mijn mede-redacteuren mij opmerkzaam gemaakt op art. 9 van de inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen Wet op de naburige rechten, welk artikel ook voor "het verlenen van toestemming" tot - kort gezegd - het opnemen van een uitvoering en tot het reproduceren, in het verkeer brengen en uitzenden van een uitvoering of opname van zulk een uitvoering een schriftelijke akte vereist. Het lijkt erop dat aldus de uitvoerende kunstenaar (om niet te praten van de omroeporganisaties en de producent van fonogrammen) verder wordt beschermd dan de "maker" in de zin der Auteurswet, omdat men kan redeneren dat bij de naburige rechten nu ook voor een licentie het vereiste van een schriftelijke akte gaat gelden en men kan zich afvragen of dat niet ook consequenties heeft voor het auteursrecht. Toch betwijfel ik of dat het geval is. In de Wet op de naburige rechten wordt het recht van de uitvoerende kunstenaar omschreven als "het uitsluitend recht om toestemming te verlenen"; dat is iets anders dan het uitsluitend recht van de auteur om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen en daardoor krijgt ook het woord "toestemming" een andere betekenis. Het vereiste van een schriftelijke akte geldt bij de uitvoerende kunstenaar voor de uitoefening van diens recht ais zodanig en niet, zoals in het auteursrecht, voor een handeling die het uitsluitend recht op zich onaangetast laat. Ik zie daarom geen reden om op grond van dit nieuwe wetsartikel mijn eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de uitspraak van de Hoge Raad te wijzigen. S.B.

145

Nr 40. Hoge Raad der Nederlanden, 1 november 1991. (Cacharel/Geparo 1) Mrs S.K. Martens, G. de Groot, C.Th. Hermans, S. Boekman en W.H. Heemskerk. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (doorbreking verkooporganisatie). Zowel het beginsel dat ten grondslag ligt aan art. 1376 (oud) B.W., als ook en vooral het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengen mee dat het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn produkten in het leven roept, voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar (verder ook wel: buitenstaander) niet zonder meer de verplichting schept zich van het verhandelen van die produkten te onthouden. Zulk een verplichting bestaat slechts - en een verbodsvordering als de onderhavige kan dan ook slechts worden toegewezen voorzover op grond van bijkomende omstandigheden moet worden aangenomen dat de buitenstaander door het verhandelen zich jegens de fabrikant onoirbaar zou gedragen. De vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan vooraleer sprake is van zulk onoirbaar gedrag, is in een vrij omvangrijke rechtspraak van de Hoge Raad beantwoord (meer in het bijzonder zij verwezen naar: HR 13 januari 1961, NJ 1962, 245, B.I.E. 1961, nr21, blz. 50; HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246, B.I.E. 1962, nr 13, blz. 37; HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170, B.I.E. 1964, nról, blz. 201 en HR 18 december 1964, NJ 1965, 171). In deze rechtspraak - die ook buiten het geval van ondermijnen van een verkooporganisatie toepassing heeft gevonden - valt nadruk op voormelde beginselen (uitgangspunt is dat handelen met iemand van wie men weet dat deze daardoor een overeenkomst met een derde schendt, op zichzelf jegens deze derde niet onoirbaar is) en dat daarin dan ook voor de toewijsbaarheid van een vordering als de onderhavige stringente voorwaarden worden gesteld. De Hoge Raad vindt geen grond in enig opzicht van deze rechtspraak terug te komen. In die rechtspraak ligt verder besloten dat, wil sprake zijn van onoirbaar handelen van de buitenstaander jegens de fabrikant, tenminste vereist is dat de buitenstaander bij het inkopen van de produkten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was ten gevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie. Art. 85 E.E.G.-Verdrag. Rb.: parfumerie-artikelen van Cacharel zijn hoogwaardige produkten (bezien vanuit een oogpunt van productontwikkeling, kwaliteitsbewaking resp. -verbetering) met een bepaald luxe-karakter, waarbij het juiste, op de persoon van de gebruiker afgestemde gebruik aandacht vergt; daarom neemt de Rechtbank de noodzaak van een selectief distributiestelsel aan. Aan de omstandigheid dat in een aantal gevallen de selectiecriteria niet juist zouden zijn gehanteerd en verzoeken om tot erkend dépositaire te worden toegelaten ten onrechte zijn afgewezen, kan gedaagde niet het recht ontlenen om een verkooporganisatie die op aanvaardbare criteria berust te ondermijnen door een aantal detaillisten in Parijs in een circulaire te doen weten dat zij geïnteresseerd is in de aankoop van parfumerie-artikelen (van o.a. Cacharel), daarbij de verzekering gevend dat de artikelen zorgvuldig zouden worden gedecodeerd. Art. 3:296 B.W. (omvang verbod). Cacharel es. hebben niet gevorderd een verbod van uitlokking van wanprestatie door dépositaires en/of tot het verkopen, ten verkoop aanbieden of in voorraad hebben van door uitlokking verkregen artikelen. Het door hen gevorderde algemeen verbod Cacharel-artikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben, zou slechts toewijsbaar kunnen zijn indien (1) Geparo geen Cacharelartikelen zou kunnen krijgen anders dan door genoemde

146


uitlokkingen of indien (2) Geparo, die artikelen verkrijgend anders dan door uitlokking, daarbij steeds onrechtmatig zou handelen jegens Cacharel c.s. 1. Société en nom collectif Les Parfums Cacharel & Cie te Parijs, Frankrijk, 2. Miaric B.V. te Uithoorn, en 3. L'Orêal Nederland B.V. te Uithoorn, eiseressen tot cassatie, advocaat Mr E. Grabandt, tegen Geparo lm- en Export B.V. te Rotterdam, verweerster in cassatie, advocaat aanvankelijk Mr H.A. Groen, nadien Mr L.A.D. Keus. a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 20 september 1985 (Mrs L.F.D. ter Kuile, C.P. Brièt en A.N. van Zelm van Eldik). 2. De vaststaande feiten. Voorzover hier van belang staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde produkties tussen partijen het volgende vast. 2.1. De verkooporganisatie. 2.1.1. Eiseressen zijn onderling, in de 1'Oréal groep, verbonden vennootschappen. Eiseres sub 1, hierna te noemen: Parfums Cacharel, is houdster van de rechten op het merk Cacharel voor schoonheidsmiddelen en parfums en van de formules voor de bereiding van de produkten die onder dat merk worden verkocht, hierna gezamenlijk te noemen: Cacharel parfumerie artikelen. Zij is belast met de ontwikkeling, fabricage en distributie van de Cacharel parfumerie artikelen, onder bepaling van de beginselen welke, tot waarborg van de reputatie van het merk en van de daaronder verkochte produkten, in acht genomen moeten worden. Eiseres sub 2, hierna te noemen: Miaric, is de algemene vertegenwoordiger van Parfums Cacharel in Nederland en als zodanig door deze belast met de opbouw en handhaving van het Nederlandse deel van de Cacharel verkooporganisatie. Eiseres sub 3, hierna te noemen: L'Oréal Nederland, is door Miaric ingeschakeld voor de feitelijke opbouw en handhaving van het Nederlandse deel van de Cacharel verkooporganisatie. 2.1.2. Parfums Cacharel brengt haar artikelen, met name in de lid-staten van de EEG, in de handel door middel van een verkooporganisatie, die zich over de gehele EEG uitstrekt. Zij bedient zich daarbij, althans voor wat betreft Nederland en Frankrijk, van door haar aangestelde, landelijke alleenvertegenwoordigers, ook wel aangeduid als algemene vertegenwoordigers. Voor Nederland is Miaric de algemene vertegenwoordiger. Deze organisatie bestaat voorts uit een beperkt aantal, naar bepaalde maatstaven geselecteerde detailhandelaren (de zogenaamde erkende detailhandelaren of depositaires). De voor de selectie gehanteerde maatstaven hebben ondermeer betrekking op de beroepsbekwaamheid van de detailhandelaar en zijn personeel, alsmede op de bereidheid van de detailhandelaar zekere verplichtingen te aanvaarden zoals de verkoop van het volledig assortiment van Cacharel parfumerie artikelen en verlening van de door Parfums Cacharel vereiste klantenservice, met name in de vorm van deskundige voorlichting met betrekking tot deze artikelen (kwalitatieve selectiecriteria). De detailhandelaar en zijn personeel dienen een door Parfums Cacharel verzorgde opleiding van een aantal dagen te volgen. Ook met een aantal zogenaamde duty-free-shops zijn contracten gesloten. 2.1.3. Teneinde te voorkomen dat Cacharel parfumerie artikelen binnen de EEG aan het publiek worden verkocht door niet-erkende detailhandelaren, is het bij schriftelijk aangegane overeenkomsten aan alle erkende

17 mei 1993

detailhandelaren verboden deze artikelen aan een andere handelaar te verkopen, behoudens dat is toegestaan om aan detaillisten in een andere EEG lid-staat te verkopen op voorwaarde dat de verkoper zich tevoren ervan heeft vergewist dat zijn afnemer een Cacharel dépositaire is. Van aldus geïmporteerde artikelen kan de detaillist zelf zijn verkoopprijs bepalen. Voor duty-free-shops geldt in grote lijnen hetzelfde. Op de verpakking van de artikelen wordt een codering aangebracht om controle op de herkomst mogelijk te maken. 2.1.4. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft bij brief van 7 februari 1979 aan de rechtsvoorgangster van Parfums Cacharel bericht dat zij kennis had genomen van de standaardovereenkomst, die bestemd was om voor het distributie-systeem van Cacharel-artikelen te worden gebruikt binnen de landen van de EEG, en dat deze evenals de algemene verkoopvoorwaarden, voldeed aan de mededingingsregels. 2.2. Geparo. Geparo maakt geen deel uit van de verkooporganisatie van Parfums Cacharel. Zij houdt zich bedrijfsmatig bezig ondermeer met de import en groothandel in Nederland van parfumerie artikelen, waaronder die met het merk Cacharel. 3. De vorderingen. De eiseressen hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd de hierboven omschreven vaststaande feiten alsmede - ondermeer - de navolgende stellingen: - dat de kwalitatieve eisen, aan de erkende detailhandelaren gesteld, van deze bijzondere inspanningen en kosten vergen, waartoe zij slechts bereid zijn indien zij ervan verzekerd zijn dat diezelfde eisen worden gesteld aan alle wederverkopers van Cacharel parfumerie artikelen; - dat het merk Cacharel een bijzondere reputatie geniet voor luxe artikelen op het gebied van mode en parfum en bij de gebruiker een herkenbaar beeld van luxe en romantiek oproept; - dat de eiseressen bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit, het assortiment, de verpakking en de presentatie van deze artikelen alsmede aan de methoden toegepast voor de verkoop van deze produkten aan de gebruiker, opdat deze beantwoorden aan de reputatie van het merk en aan de verwachtingen die de gebruiker daarvan heeft; - dat de reputatie van het merk en de daaronder verkochte artikelen eisen stellen aan met name: de verpakking; de stand en de ligging van de winkel; de sfeer welke de winkel ademt; het overige assortiment van de winkel; de kwaliteit van het verkopend personeel; de wijze van etalering en aanbieding van Cacharel produkten in de winkel; - dat Parfums Cacharel en de algemene vertegenwoordiger verschillende maatregelen treffen om te voorkomen dat Cacharel parfumerie artikelen binnen de EEG aan het publiek worden verkocht door niet-erkende detaillisten, ondermeer door het opleggen van contractuele beperkingen aan de erkende depositaires, en door na te gaan of er sprake is van schending van contractuele verplichtingen door deze afnemers (ondermeer aan de hand van codes die op de artikelen zijn aangebracht) alsmede door het nemen van maatregelen tegen dergelijke overtreders; - dat Geparo die bekend is met het stelsel van de selectieve distributie, om te kunnen inspelen op de vraag naar parfumerie artikelen van het merk Cacharel door "outsiders", het schenden van voormelde verplichtingen bevordert en in de hand werkt, waarna haar afnemers de aldus met behulp van contractbreuk verkregen artikelen kunnen verhandelen vanuit een uit concurrentieoogpunt beschouwd gunstiger positie dan de erkende detailhandelaren; - dat deze laatsten op den duur niet meer bereid zullen zijn zich de door de eiseressen verlangde inspanningen te getroosten, indien dergelijke inspanningen niet voor alle handelaren gelden;

17 mei 1993


- dat de afnemers van de gedaagde aldus de door de eiseressen in de EEG, en in het bijzonder in Nederland, zorgvuldig opgebouwde verkooporganisatie dreigen te verstoren; - dat de gedaagde zich schuldig maakt aan uitlokking van deze verstoring en/of daarvan profiteert ten bate van haar eigen bedrijf, zodat zij handelt in strijd met de zorgvuldigheid die haar jegens de eiseressen in het maatschappelijk verkeer betaamt; - dat de gedaagde niet bereid is gebleken haar gewraakte handelwijze te staken. 4. Het verweer. Geparo voert - zakelijk weergegeven - het volgende tot verweer aan: - dat Cacharel voor een selectief distributie-systeem heeft gekozen om daarmede hoge verkoopprijzen voor haar produkten te bereiken, waardoor kunstmatige schaarsheid aan die produkten en daarmee tevens een zekere exclusiviteit wordt gegeven; - dat de handel die zij, Geparo, in Cacharel parfumerie artikelen drijft mogelijk is doordat de verkooporganisatie van de eiseressen niet gesloten is (noch juridisch, noch feitelijk), waarbij zij deze artikelen heeft betrokken van leveranciers buiten de EEG, met name de Verenigde Staten van Amerika; - dat bedoelde leveranciers geen wanprestatie jegens de eiseressen plegen door aan Geparo te leveren, zodat ook van het profiteren van wanprestatie geen sprake kan zijn; - dat ook al zouden de meerbedoelde leveranciers wel wanprestatie jegens de eiseressen plegen, het profiteren daarvan door Geparo geen onrechtmatige daad van Geparo jegens de eiseressen oplevert; - dat de stelling dat de afnemers van Geparo in een gunstiger concurrentiepositie verkeren dan de erkende detailhandelaren, niet juist is; - dat de verkooporganisatie (selectief distributie-systeem) van de eiseressen niet verenigbaar is met de mededingingsbepalingen in het EEG-verdrag; - dat dit temeer geldt, nu die verkooporganisatie ook op kwantitatieve selectiecriteria lijkt te berusten, althans aan gevestigde dépositaires gebiedsbescherming wordt verleend; - dat overigens voor een bevel tot het verschaffen van een lijst met afnemers elke rechtsgrond ontbreekt; - dat in geen geval schadevergoeding kan worden gevorderd over de periode dat de eiseressen daadwerkelijk hebben goedgekeurd dat Geparo hun produkten verhandelde. 5. De verenigbaarheid met de regels in het EEG-Verdrag betreffende de mededinging. 5.1. Omtrent de betekenis van het administratieve schrijven van de Commissie van de EEG, in 2.1.4 genoemd, heeft het Hof van Justitie van de EG in zijn arresten van 10 juli 1980 in de gevoegde zaken 253/78 en 1-3/79 respectievelijk de zaak 37/79 en 99/79 zomede in het arrest van 11 december 1980 in de zaak 31/80 beslist, dat een administratief schrijven waarbij de betrokkene in kennis wordt gesteld van het standpunt van de Commissie, dat voor haar geen aanleiding bestaat om krachtens artikel 85 lid 1 van het EEG-Verdrag tegen aangemelde overeenkomsten op te treden, een einde maakt aan de periode van voorlopige geldigheid na aanmelding ten gunste van vóór 13 maart 1962 gesloten overeenkomsten die binnen de in artikel 5 lid 1 verordening nr. 17 genoemde termijn zijn aangemeld of die van aanmelding waren vrijgesteld, dat de beoordeling die in een dergelijk schrijven is neergelegd, de nationale rechter niet bindt, maar een feitelijk gegeven vormt waarmee deze rekening kan houden bij het onderzoek van de vraag of de betrokken overeenkomsten in overeenstemming zijn met artikel 85 van het Verdrag. 5.2. De rechtbank neemt hierbij voorts in aanmerking, dat - zoals haar ambtshalve bekend is - op de marktsector voor parfums en aanverwante artikelen in elk van de lidstaten een betrekkelijk groot aandel [lees: aantal;

147

Red] concurrerende ondernemingen van vergelijkbare betekenis binnen de EEG werkzaam is. 5.3. Het Hof van Justitie van de EG heeft in enkele van zijn uitspraken aangegeven dat een selectief distributienet, waartoe de toegang afhankelijk is gesteld van voorwaarden die verder gaan dan een eenvoudige objectieve selectie van kwalitatieve aard, in beginsel onder het verbod van artikel 85 lid 1 valt, vooral wanneer het op kwantitatieve selectiecriteria is gebaseerd. Zo zal, om de aard van de kwalitatieve criteria te kunnen vaststellen, moeten worden onderzocht of de eigenschappen van het betrokken produkt, voor het behoud van de kwaliteit en ter verzekering van het juiste gebruik ervan, tot een selectief distributiestelsel dwingen en moeten worden nagegaan of de toegepaste criteria niet strenger zijn dan nodig is. 5.4. Bij de beoordeling van de noodzaak van een selectief distributiestelsel voor de produkten die de eiseressen op de EEG-markt brengen gaat de rechtbank uit van de bevindingen dienaangaande van de Commissie van de EEG. Het door de Commissie ingestelde onderzoek strekte zich uit tot de gehele parfumerie-sector van de EEG. In deze sector zou volgens de eiseressen minder dan een/derde van alle produkten (voor 1983: 31,6%) via selectieve distributiestelsels worden afgezet. Op aanwijzing van de Commissie is door de betrokken ondernemingen, die zich van een dergelijk stelsel bedienen, een aantal in die stelsels voorkomende, de handel tussen de lid-staten belemmerende bepalingen uit de contracten verwijderd, zoals de verplichting van de detailhandelaar om uitsluitend aan eindverbruikers te verkopen, de verplichting zich uitsluitend bij de algemene vertegenwoordiger in hun land van vestiging te bevoorraden alsmede de verplichting bij wederinvoer of wederuitvoer tussen de lidstaten de vastgestelde verkoopprijzen in acht te nemen. Distributiestelsels, die van deze restrictieve bepalingen zijn bevrijd, worden door de Commissie uit een oogpunt van verenigbaarheid met de mededingingsregels van het EEG-Verdrag bevredigend beschouwd, mede in aanmerking genomen de onder 5.2. weergegeven constateringen betreffende de economische structuur van de betrokken marktsector. Wat Parfums Cacharel betreft, is dit standpunt verwoord in de onder 2.1.4. genoemde brief. 5.5. Het voorgaande rechtvaardigt de veronderstelling dat de Commissie de noodzaak van een selectief distributiestelsel impliciet heeft aangenomen. Of de Commissie daarbij de in 5.3. beschreven criteria van het Hof heeft gehanteerd, is de rechtbank niet bekend, doch aan de hand van deze criteria komt de rechtbank tot hetzelfde oordeel. Het betreft hier immers hoogwaardige produkten (bezien vanuit een oogpunt van produkt-ontwikkeling, kwaliteitsbewaking respectievelijk -verbetering) met een bepaald luxe-karakter, waarbij het juiste, op de persoon van de gebruiker afgestemde gebruik aandacht vergt. 5.6. Bij de vraag of de selectiecriteria niet strenger zijn dan nodig is, wordt door de eiseressen erop gewezen dat door het Hof van Justitie der EG niet in strijd met het verbod van artikel 85 lid 1 worden geacht, criteria die betrekking hebben op: 1. de vakbekwaamheid van de detaillist en zijn personeel, 2. de inrichting van zijn bedrijf, mits die criteria uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast. Dat de Cacharel-dépositaires daarnaast tot een zekere minimum afname worden verplicht, is volgens de eiseressen gerechtvaardigd omdat bij een te geringe afname de kosten, die zij maken bij de begeleiding van een dépositaire, niet zouden worden gedekt. 5.7. De rechtbank acht de hierboven opgesomde criteria op zichzelf aanvaardbaar. Wel moet worden opgemerkt, dat de eiseressen eenzijdig over de erkenning van een detaillist en de eventuele beëindiging daarvan beslissen, hetgeen de mogelijkheid opent dat andere

148


motieven dan de voornoemde criteria tevens een rol spelen. Dat daarvan in beginsel een ongunstige invloed op de handel tussen de lidstaten kan uitgaan, is niet uitgesloten. Geparo signaleert, dat de Commissie blijkens de recentelijk door haar gegeven beschikking inzake Murat in de contracten, die haar thans ter beoordeling worden voorgelegd, garanties wenst te zien ingebouwd om discriminatoire selectie uit te sluiten. 5.8. Het is in de eerste plaats aan de Commissie, aan wie bij het EEG-Verdrag de taak is toebedeeld te waken voor de toepassing van de beginselen op het gebied van de mededinging binnen de EEG, een onderzoek te doen naar vermoedelijke inbreuk op die beginselen en bij een geconstateerde inbreuk passende middelen voor te stellen om daaraan een einde te maken. De omstandigheid, dat de Commissie er onlangs toe is overgegaan voor een bepaalde marktsector door het stellen van voorwaarden reeds bij voorbaat eventuele discriminatie bij het toepassen van selectiesystemen in die marktsector uit te sluiten, wettigt naar het oordeel van de rechtbank nog niet de conclusie dat alle voordien door de Commissie beoordeelde en aanvaardbaar bevonden distributiesystemen in een andere marktsector thans niet langer aanvaardbaar moeten worden beschouwd. Hierop zijn immers meer faktoren van invloed, zoals de economische structuur van de betrokken marktsector, de aard en de intensiteit van de mededinging met betrekking tot de betrokken produkten, de positie die de eiseressen daarbij innemen en de omvang van haar marktaandeel. 5.9. Het is de rechtbank ambtshalve bekend, dat de Commissie ten aanzien van de parfumerie-sector te kennen heeft gegeven nauwlettend te zullen toezien dat de toelating of de uitsluiting van gekwalificeerde detaillisten niet op willekeurige wijze geschiedt en dat hiervan niet op oneigenlijke wijze gebruik wordt gemaakt om de vrijheid van het handelsverkeer tussen de erkende detailhandelaren uit te schakelen. De rechtbank neemt aan dat dit reeds in 1978 ingenomen standpunt nog steeds door de Commissie wordt gehuldigd. 5.10. De rechtbank zal nu ingaan op de vraag of uit het feit dat de Commissie tot nu toe niet heeft ingegrepen, mag worden afgeleid dat de vrijheid van het handelsverkeer in bovenbedoelde zin tot dusver niet is aangetast. Volgens Geparo is het effekt dat wordt veroorzaakt hetzij door een feitelijke toepassing van het distributiesysteem, welke verder gaat in zijn beperkingen dan op grond van de jurisprudentie en beschikkingpraktijk van de Commissie toelaatbaar is, hetzij door de aard van de verkooporganisatie zelf, door de Commissie nog niet nader onderzocht. Tot het geheel van objectieve - feitelijke en juridische - gegevens aan de hand waarvan die vraag moet worden getoetst zal alleen dan het vorenbedoelde effekt behoren, indien mag worden aangenomen dat een dergelijk effekt voldoende relevant is. Zoals uit het in 5.8. overwogene volgt kan een bepaald effekt, bezien in een complex van overige van invloed zijnde faktoren, reeds bij voorbaat zo weinig zelfstandige betekenis worden toegekend dat een onderzoek daarnaar niet of nog niet gerechtvaardigd is. Dat is kennelijk in dit geval het standpunt van de Commissie (zie 5.9.). De rechtbank ziet hierin aanleiding om harerzijds geen nader onderzoek van deze aard te doen instellen en de hierboven gestelde vraag bevestigend te beantwoorden, mede in aanmerking genomen dat Geparo volgens haar eigen stellingen tot dusver niet over voldoende gegevens beschikt om bij de Commissie een klacht tegen de eiseressen te kunnen indienen. 5.11. Echter, zelfs al zou in een aantal gevallen Geparo noemt er enkele met name - aan verzoeken om tot erkend dépositaire van Cacharel te worden toegelaten ten onrechte negatief zijn gereageerd - ten onrechte omdat wel aan de selectieve, kwalitatieve criteria zou zijn voldaan -, dan is het nog de vraag of Geparo daaraan het recht kan ontlenen om een verkooporganisatie, die zoals die van de eiseressen op aanvaardbare criteria berust, te

17 mei 1993

ondermijnen op de wijze zoals haar wordt verweten. Zoals uit de overwegingen onder 6. blijkt, komt de rechtbank tot een ontkennend antwoord. 5.12. Volgens de alleenverkoopovereenkomst voor Nederland zullen prijzen worden gehanteerd die overeenstemmen met de marktomstandigheden. Nu niet is gesteld of gebleken dat door de feitelijke gehanteerde consumentenprijzen een onredelijke beperking van de concurrentie te vrezen valt, neemt de rechtbank aan dat voor een dergelijke vrees geen grond bestaat. 5.13. Wat betreft de minimum afnameverplichting genoemd in 5.6. is de rechtbank van oordeel dat deze verplichting niet verder gaat dan gebruikelijk is bij de exploitatie van een detailhandel in artikelen als de onderhavige, gelet op de economische structuur van deze marktsector, en overigens niet een zodanige drempel vormt voor toetreding tot de verkooporganisatie van de eiseressen dat voor een indirecte beperking van het aantal verkooppunten en van de vestiging daarvan behoeft te worden gevreesd. 6. De vraag van de onrechtmatigheid. 6.1. Met betrekking tot de verkooporganisatie van de eiseressen moet Geparo als derde worden aangemerkt: zij heeft geen binding met deze organisatie. 6.2. Zoals Geparo stelt, legt zij zich toe op de tussenhandel in - voorzover hier van belang - parfumerie artikelen van diverse merken, waaronder het merk Cacharel; zij bestelt deze waar deze te koop worden aangeboden en verkoopt ze vervolgens door. Zij richt daartoe aan haar potentiële afnemers een standaard merkenlijst, waarvan een deel, zo niet het merendeel der genoemde merken, door middel van een selectief distributiesysteem op de EEG-markt wordt gebracht. Noch bij de inkoop, noch bij de verkoop respecteert zij het eventuele bestaan van een dergelijk distributiesysteem en/of de eventuele gebondenheid van haar partners bij die transacties aan een dergelijk systeem. 6.3. De rechtbank zal eerst stilstaan bij het effekt, dat deze zogenaamde parallelhandel op de verkooporganisatie van de eiseressen heeft of kan hebben. Zoals algemeen bekend kan worden verondersteld neemt de bereidheid van gebonden handelaren om de eenmaal op zich genomen verplichtingen (zoals het voeren van een volledig assortiment, het gebonden zijn aan een minimum afname en aan vastgestelde prijzen, het voeren van een zekere stijl bij de verkoop) te blijven nakomen af, indien blijkt dat niet-gebonden handelaren met minder inspanning de artikelen op dezelfde markt kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de bereidheid om een dergelijke gebondenheid te aanvaarden en tot de organisatie toe te treden. Bij een voldoende frequentie en omvang van parallelhandel bestaat gevaar voor ondermijning van een dergelijke verkooporganisatie. 6.4. De rechtbank acht de handel in merkartikelen, buiten een gesloten verkooporganisatie, die voor de afzet van die artikelen in het leven is geroepen, om, in beginsel onrechtmatig, indien daarbij wordt uitgelokt tot en/of wordt geprofiteerd van het handelen in strijd met contractuele verplichtingen door iemand, die van die verkooporganisatie deel uitmaakt, en aldus in concurrentie wordt getreden met andere tot die organisatie behorende personen, die op dezelfde wijze als de pleger van de contractbreuk gebonden zijn, en dit geschiedt in zodanige frequentie en omvang dat gevaar bestaat voor ondermijning van die organisatie in de hiervoor bedoelde zin. 6.5. Thans moet worden nagegaan onder welke omstandigheden in het onderhavige geval de parallelhandel plaats vindt en met welke gevolgen. Uit de stellingen van Geparo volgt, dat zij daarbij bedrijfsmatig en stelselmatig tewerk gaat. Het gebruik van een standaard merkenlijst wijst daar ook op. 6.6. In augustus 1983 heeft Geparo een aantal detaillisten in Parijs een circulaire gezonden met een bestellijst met een groot aantal merken, waaronder dat van de eiseressen. Daarbij schreef Geparo geïnteresseerd te zijn

17 mei 1993


in de aankoop van parfumerie artikelen, zowel in grote als kleine partijen. Zij gaf daarbij de verzekering, dat de artikelen zorgvuldig zouden worden gedecodeerd ("Nous vous rassurons la décodation laquelle nous adaptons, est tres précise."). 6.7. Geparo stelt wel, dat het hier een eenmalige, beperkt verzonden circulaire zou betreffen, gezonden aan detaillisten ongeacht of zij al dan niet dépositaire zijn van enig op de lijst voorkomend merk en dat op deze circulaire geen reactie van de aangeschrevenen zou zijn gevolgd, doch met deze wijze van benadering neemt Geparo willens en wetens voor lief dat een of meer van de geadresseerden door op het aanbod in te gaan contractbreuk jegens degene aan wie hij zijn aanstelling als erkend dépositaire ontleent, namelijk de alleenvertegenwoordiger voor Frankrijk, zou plegen. De rechtbank bestempelt dit als uitlokking van contractbreuk. Hierbij dient te worden bedacht dat door deze handelwijze van Geparo zij en/of haar afnemers in concurrentie treden met de erkende detaillisten, die op dezelfde wijze als de pleger van de contractbreuk gebonden zijn om zich te onthouden van de verkoop van Cacharel parfumerie artikelen aan andere (detail)handelaren dan de erkende. 6.8. Volgens Geparo zouden de prijzen, die zij aan haar afnemers berekent, zodanig liggen dat deze afnemers niet in een gunstiger positie verkeren dan de erkende detailhandelaren en ongeveer dezelfde publieksprijzen berekenen als deze laatsten. Daargelaten of dit in alle gevallen opgaat, dit neemt niet weg dat Geparo profiteert van het feit dat zij buiten de verkooporganisatie van de eiseressen om transakties tot stand weet te brengen en met de erkende detailhandelaren in concurrentie wordt getreden. 6.9. Geparo schrijft het feit, dat zij kans ziet handel te drijven in produkten van de eiseressen toe aan de omstandigheid dat de verkooporganisatie van de eiseressen niet gesloten zou zijn, juridisch niet en feitelijk niet. In dit verband acht de rechtbank van betekenis, dat Geparo het toch kennelijk moet hebben van incidentele transakties, (ook) binnen de EEG, waarbij niet bij voorbaat vaststaat dat een aanbod tot aankoop van Geparo tot enige reaktie leidt en evenmin de transakties qua omvang en assortiment te voorzien zijn. Wanneer daarbij in aanmerking wordt genomen dat, zoals de eiseressen onweersproken hebben gesteld, slechts minder dan 2% van de gehele omzet in Cacharel artikelen in de EEG buiten haar verkooporganisatie om wordt afgezet, acht de rechtbank aannemelijk dat de verkooporganisatie in voldoende mate gesloten is, mede gelet op de wijze waarop de eiseressen hun distributiesysteem hebben opgezet (zie 2.1.1. tot en met 3.), althans voor wat betreft de EEG, om de ondermijning ervan onrechtmatig te doen zijn. 6.10. Het vorenoverwogene geldt in gelijke mate, in geval mét Geparo moet worden geoordeeld, dat een aantal gegadigden ten onrechte als erkend dépositaire is geweigerd. 7. De slotsom. 7.1. Gelet op het vorenoverwogene is in voldoende mate aannemelijk geworden dat de gewraakte transakties van Geparo betrekking hebben op goederen, die zij heeft weten te verkrijgen als gevolg van contractbreuk zoals bedoeld in 6.4. Deze handel heeft de rechtbank als onrechtmatig bestempeld. 7.2. Nu Geparo het hiervoor als aannemelijk aangemerkte heeft weersproken, zal zij tot het bewijs van haar stellingen omtrent de herkomst van haar artikelen worden toegelaten. 8. De beslissing. De rechtbank doet recht als volgt: alvorens verder te beslissen: Laat Geparo toe haar stellingen omtrent de herkomst van de artikelen te bewijzen; bepaalt dat het getuigenverhoor zal worden gehouden in het gebouw dezer rechtbank voor Mr L.F.D. ter Kuile

149

als rechter-commissaris op een nader door deze in overleg met de procureurs van partijen te bepalen tijdstip. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 7 september 1989 (Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en J.A.M. van Angeren). Beoordeling van het hoger beroep 3. De grondslag van de vorderingen van Cacharel c.s. in hoger beroep, voorzover betreffend de feitelijke gedragingen van Geparo, is neergelegd in de paragrafen 166 tot en met 178 van de memorie van antwoord. Die paragrafen dragen tot titel "Geparo's bevoorrading". Paragraaf 178 luidt: "Geparo's bevoorrading is het resultaat van geslaagde uitlokking", waarbij Cacharel c.s. doelen op uitlokking van dépositaires die deel uitmaken van de Cacharel-verkooporganisatie in de EEG tot het negeren van hun contractuele verplichting volgens welke zij Cacharel-artikelen uitsluitend mogen verkopen aan gebruikers of aan bepaalde andere dépositaires behorend tot die organisatie. 4. Reeds door de brief d.d. 15 augustus 1983 van Geparo aan winkeliers in Parijs - in het bijzonder door de daarin voorkomende zin betreffende decodering - is voldoende aangetoond dat Geparo pogingen tot zulke uitlokkingen heeft gedaan. Zij stelt dat die pogingen niet tot resultaat hebben geleid en dat zij die pogingen heeft gestaakt. Die stelling is niet komen vast te staan. Indien de bestrijding door Geparo van de geldigheid van de bij 3 genoemde verplichting van de dépositaires onjuist zou zijn - volgens Geparo zou die verplichting strijd met artikel 85 van het EEG-verdrag opleveren - zouden die pogingen op zichzelf reeds rechtvaardigen - ongeacht het antwoord op de vraag in hoeverre van een mondiaal gesloten distributiesysteem van Cacharel-artikelen kan worden gesproken - een verbod tot genoemde uitlokking en/of tot het verkopen ten verkoop aanbieden of in voorraad hebben van door uitlokking verkregen artikelen. 5. Cacharel es. hebben een dergelijk verbod niet gevorderd. Het door hen gevorderde algemene verbod Cacharel-artikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben, zou slechts toewijsbaar kunnen zijn indien (1) Geparo geen Cacharel-artikelen zou kunnen krijgen anders dan door genoemde uitlokkingen of indien (2) Geparo, die artikelen verkrijgend anders dan door uitlokking, daarbij steeds onrechtmatig zou handelen jegens Cacharel c.s. 6. Noch het een noch het ander is het geval. Wat betreft (1) diene dat tussen partijen vaststaat dat er een "grijze" markt bestaat (over de omvang waarvan partijen van mening verschillen) waarop, onafhankelijk van uitlokkingen door Geparo, Cacharel-artikelen worden aangeboden. Wat betreft (2) diene dat voor onrechtmatig handelen tenminste is vereist dat Geparo, die artikelen kopend, steeds zou (behoren te) weten dat de artikelen slechts kunnen zijn aangeboden als gevolg van schending van een verplichting, soortgelijk aan die hierboven bij 3 genoemd, door de verkoper of een van diens "voorgangers" en wel een verplichting, eventueel als derden-beding, jegens Cacharel es. Uit het door Cacharel c.s. bij hun laatste acte overgelegde "memorandum rélatif a la distribution des produits Cacharel" d.d. 1 maart 1989 blijkt dat Cacharel-artikelen in vele gebieden van de wereld worden gedistribueerd door niet met Cacharel e s . gelieerde, maar zelfstandige, importeurs van Cacharelartikelen of fabrikanten/know-how licentiehouders, terwijl óf niet blijkt van een verplichting van afnemers van die distributeurs om niet aan anderen dan gebruikers te leveren doch slechts, implicite en niet met zovele woorden, van een verplichting van de distributeur er naar te streven dat zodanige leveringen worden voorkomen, óf wel blijkt van een verplichting van afnemers (winkeliers) om slechts aan gebruikers te leveren maar welke verplichting slechts wordt aangegaan jegens de distributeur.

150


7. De verbodsvordering zoals zij thans luidt is dus niet voor toewijzing vatbaar; in zoverre is grief 7 gegrond. 8. Voor toewijzing van de vordering tot vergoeding van geleden en te lijden schade, op te maken bij staat, dient aannemelijk te zijn de mogelijkheid dat Cacharel c.s tengevolge van de hierboven bij 3 genoemde pogingen tot uitlokking en/of - zo zulks komt vast te staan - geslaagde uitlokkingen schade hebben geleden of zullen lijden. De alinea's 39, 40 en 41 van de inleidende dagvaarding bevatten stellingen over mogelijke toen toekomstige schade. In zoverre zijn die stellingen voldoende. Nu echter tot dusverre slechts pogingen tot uitlokking in 1983 zijn komen vast te staan, acht het hof het desalniettemin wenselijk dat Cacharel c.s. er zich nader over uitlaten of zij hun schadevergoedingsvordering handhaven en, in het bevestigende geval, over de mogelijkheden van tengevolge van (pogingen tot) uitlokking, als bij 3 genoemd, geleden en te lijden schade. De zaak zal daarom worden verwezen naar de rol voor het nemen van een nadere memorie. 9. In die memorie ware tevens aan te geven of de overige vorderingen, hierboven bij 1 vermeld, worden gehandhaafd en, in het bevestigende geval, wat de juridische grondslagen van die vorderingen zijn. 10. Het hof is voorshands van oordeel dat, anders dan Geparo betoogt, de bij 3 genoemde verplichting van dépositaires niet onverbindend was of is wegens strijd met artikel 85 van het EEG-verdrag. Nu de zaak wordt verwezen naar de rol zal het hof dat oordeel thans nog niet motiveren omdat de motivering dan mogelijk ten achter zou lopen bij de te verwachten heroverwegingen van de Europese Commissie welke onderwerp zijn geweest van de laatste pleidooien. Bij vorenbedoelde nadere memorie ware mededeling te doen van de stand van zaken te dien aanzien. 11. Geparo kan uiteraard bij memorie reageren op die van Cacharel es. Beslissing De zaak wordt verwezen naar de rol van 30 november 1989 voor het nemen van een nadere memorie als bedoeld in de overwegingen 8, 9 en 10. Enz. c) Cassatiemiddelen. Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen doordat het Hof heeft overwogen en beslist als is vervat in het ten deze bestreden arrest, zulks ten onrechte om de navolgende, zonodig in onderlinge samenhang te lezen redenen, waarbij het sub 1 gestelde geen klacht bevat, maar slechts een inleidend karakter draagt; 1. Uitgangspunt kan blijkens de r.o. 4 jo. r.o. 3 (tenminste) zijn dat voldoende is aangetoond dat Geparo pogingen heeft gedaan tot uitlokking van dépositaires die deel uitmaken van de Cacharel-verkooporganisatie in de EEG tot het negeren van hun contractuele verplichting volgens welke zij Cacharel-artikelen uitsluitend mogen verkopen aan gebruikers of aan bepaalde andere dépositaires behorend tot die organisatie (in onderdeel 2 wordt betoogd dat het Hof ten onrechte spreekt over "poging tot uitlokking" in plaats van over "uitlokking"). Ten aanzien van het door Cacharel gevorderde (door het Hof in r.o. 5 aldus aangeduide) algemene verbod Cacharel-artikelen te verkopen, oordeelt het Hof (in r.o. 5) dat die vordering slechts toewijsbaar is indien zich één of beide van de volgende situaties voordoet: - indien Geparo geen Cacharel-artikelen zou kunnen krijgen anders dan door de bedoelde uitlokking; - indien Geparo, die artikelen verkrijgend anders dan door uitlokking, daarbij steeds onrechtmatig zou handelen jegens Cacharel c.s. Vervolgens oordeelt het Hof in r.o. 6 dat beide situaties zich niet voordoen. Hetgeen het Hof overweegt en beslist in de r.o. 5 en 6 is op de hierna in de onderdelen 4 tot en met 8 uit te werken gronden rechtens

17 mei 1993

onjuist, althans onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd en in ieder geval niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. 2.a. In r.o. 4 duidt het Hof diverse malen op "poging tot uitlokking" (resp. "pogingen tot zulke uitlokkingen" en "die pogingen"), welk oordeel (in het bijzonder) is gebaseerd op de door het Hof genoemde brief d.d. 15 augustus 1983. 's Hofs kwalificatie "poging tot uitlokking" is (althans zonder nadere motivering) onbegrijpelijk, aangezien zonder nadere redengeving niet valt in te zien waarom geen sprake is van "uitlokking". De vraag of, en in hoeverre, die uitlokking geslaagd is, doet aan de kwalificatie "uitlokking" niet (zonder nadere redengeving) af (respectievelijk geldt zulks in een civielrechtelijk geschil als het onderhavige). b. 's Hofs redenering is ook innerlijk tegenstrijdig, althans onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed, aangezien het hof in r.o. 4, 3e regel van onderen, spreekt over "genoemde uitlokking", doch het Hof eerder in r.o. 4 in diverse varianten spreekt over (de in subonderdeel a. gewraakte kwalificatie) "poging tot uitlokking", en aldus ontoelaatbaar onduidelijk blijft of het Hof - met het verwoorde oordeel - tot uitdrukking bedoelt te brengen dat een verbod tot uitlokking etc. gerechtvaardigd is, of dat het Hof bedoelt te betogen dat een verbod tot het doen van pogingen tot uitlokking etc. gerechtvaardigd is. 3. 's Hofs in r.o. 3 vervatte weergave van de grondslagen van de vorderingen van Cacharel es. is in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. Aan de vordering van Cacharel c.s. zijn ten grondslag gelegd de stellingen - dat Geparo wanprestatie uitlokt; - dat Geparo profiteert van wanprestatie onder zodanige omstandigheden dat sprake is van onrechtmatigheid; - dat Geparo zich schuldig maakt aan het bevorderen en in de hand werken van wanprestatie met name door het frequent en stelselmatig afnemen van Cacharel-artikelen. (...) Door in r.o. 3 de grondslagen van de vorderingen van Cacharel c.s. in hoger beroep, voorzover betreffend de feitelijke gedragingen van Geparo, weer te geven met een verwijzing naar paragraaf 178 van de mva in hb worden de grondslagen van de vorderingen van Cacharel es. onaanvaardbaar gesimplicifeerd, weshalve de weergave van het Hof onbegrijpelijk is en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. 4. In r.o. 5 ligt besloten dat het Hof van oordeel is dat in casu onvoldoende grond aanwezig is de door het Hof in r.o. 4 toewijsbaar geachte vordering daadwerkelijk toe te wijzen, omdat (aldus het Hof in r.o. 5, eerste zin) Cacharel c.s. een dergelijk (toewijsbaar geacht) verbod niet heeft gevorderd. Aldus miskent het Hof dat het toewijsbaar geachte verbod van minder verre strekking is dan het in r.o. 5 aangeduide (en gevorderde) verbod, en dat het toewijsbaar geachte verbod (moet worden geacht) besloten (te liggen) (ligt) in het in r.o. 5 bedoelde (wel gevorderde) verbod, mitsdien het toewijsbaar geachte verbod ook daadwerkelijk toewijsbaar was. Aldus is rechtens onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd, 's Hofs kennelijk oordeel dat het toewijsbaar geachte verbod niet daadwerkelijk toewijsbaar is op de grond dat het toewijsbaar geachte verbod niet (met zoveel woorden) is gevorderd doch dat slechts een verdergaand verbod is gevorderd. 5. In de r.o. 5 en 6 geeft het Hof blijk van een te beperkte opvatting omtrent de mogelijkheid van toewijsbaarheid van het door het Hof in r.o. 5 besproken (door het Hof aldus aangeduide) algemeen verbod. Een dergelijk verbod is ook dan toewijsbaar indien - zowel met inachtneming van, als onafhankelijk van eventuele uitlokkingen - Geparo door bedrijfsmatige, frequente en stelselmatige activiteiten profiteert (respectievelijk tracht te profiteren) van contractbreuk van tot het verkoopsysteem van Cacharel behorende ondernemingen (respectievelijk door haar bedrijfsmatige, frequente en stelsel-

17 mei 1993


matige activiteiten willens en wetens de mogelijkheid in het leven roept dat de betreffende ondernemingen zodanige contractbreuk plegen), en mitsdien onjuist, althans niet naar de eisen der wet met redenen omkleed is, het oordeel van het Hof dat zodanig algemeen verbod slechts dan toewijsbaar is indien bij elke individuele verkrijging van Cacharel-artikelen Geparo "steeds" (naar luid van de formulering van het Hof) onrechtmatig zou handelen, of dat elke verkrijging het gevolg is van uitlokking. Een en ander geldt in het bijzonder gezien de ten processe door Cacharel gestelde omstandigheden (...). 6. Gegrondbevinding van dit onderdeel vitieert ook r.o. 6, voorzover daarin door het Hof nadere uitwerking en toepassing is gegeven aan het in r.o. 5 gestelde. Hetgeen het Hof in r.o. 6 opmerkt omtrent het in r.o. 5 onder (2) gestelde, is echter ook onjuist, althans onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. De eis dat Geparo "steeds zou (behoren te) weten .... etc" gaat aanzienlijk te ver en is rechtens onjuist; van onrechtmatig handelen is ook dan sprake, althans kan ook dan sprake zijn, indien een onderneming als Geparo met haar stelselmatige activiteiten (en temeer en in het bijzonder indien kennis aanwezig is omtrent de verkooporganisatie van de producent van de artikelen) willens en wetens de niet te verwaarlozen kans neemt dat de artikelen zijn aangeboden als gevolg van - kort gezegd - contractbreuk binnen de verkooporganisatie. 7. Onjuist is voorts dat zodanige onrechtmatigheid slechts kan worden aangenomen indien sprake is van het "door de verkoper of één van diens "voorgangers" "schenden van een verplichting, eventueel als derdenbeding, jegens Cacharel c.s."; voldoende is, althans kan zijn, dat sprake is van schending van een contractuele verplichting jegens een bij de organisatie en handhaving van de verkooporganisatie betrokken onderneming (in het bijzonder indien sprake is van schending van een contractuele verplichting jegens de zijdens Cacharel es. voor het betreffende gebied aangestelde distributeur, hetgeen op zich geldt, maar temeer indien zijdens Cacharel c.s. aan die distributeur contractuele verplichtingen zijn opgelegd tot handhaving van de verkooporganisatie). Het hier gestelde vitieert ook hetgeen het Hof op .... [zie slot r.o. 6. van het Hof; Red.], van zijn arrest opmerkt omtrent het "Memorandum relatif a la distribution des produits Cacharel" d.d. 1 maart 1989. 8. 's Hofs interpretatie van het bedoelde memorandum van 1 maart 1989 is onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed in zoverre het Hof van oordeel is dat daaruit niet blijkt van een verplichting van afnemers van de betreffende distributeurs om niet aan anderen dan gebruikers te leveren doch slechts van een verplichting van de distributeur ernaar te streven dat zodanige leveringen worden voorkomen; het betreffende memorandum (...) geeft immers uitdrukkelijk aan dat de bedoelde verplichting door de betreffende distributeurs "rekening houdend met de regels van het nationale recht en handelsgebruik" worden opgelegd aan afnemers, weshalve zonder motivering 's Hofs oordeel niet begrijpelijk is. Dat geldt ook voor het oordeel dat slechts een impliciete verplichting van de distributeur zou bestaan ernaar te streven dat de bedoelde leveringen worden voorkomen, omdat in het memorandum op de blz. 2, onderaan, tot en met blz. 4, bovenaan, is aangegeven welke de regeling in de EEG is, en voorts is aangegeven dat in andere delen van de wereld de contractuele bepalingen "in beginsel gelijk" zijn. d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr T. Koopmans, 13 september 1991 (mede in de zaak Cacharel c.s./Trade Max Europa B.V.; hierna onder nr41). 1. In deze beide zaken poogt de Franse vennootschap Parfums Cacharel, producente van parfumerie-artikelen en van cosmetica, te verhinderen dat haar produkten in

151

Nederland op de markt gebracht worden buiten haar verkooporganisatie om. De verkooporganisatie berust op een stelsel van selectieve distributie, bekend uit de kartelrechtelijke literatuur; zie Van Gerven-Maresceau-Stuyck, Kartelrecht II (Zwolle 1986) no. 184-188; Bos-Fierstra, Europees mededingingsrecht (Deventer-Den Haag 1989) §12.10. Zo'n stelsel komt erop neer dat een netwerk van erkende alleenverkopers, importeurs of grossiers wordt ingesteld waaraan de producent uitsluitend zal leveren, terwijl zij op hun beurt slechts mogen leveren aan erkende kleinhandelaren of dealers. De kenmerken van de verkooporganisatie van Cacharel in Nederland zijn voor de Geparo-zaak (nr. 14.311) te vinden in de feitelijke vaststellingen van de rb. Rotterdam (r.o. 2.1.1-2.1.3), die in appel niet bestreden zijn, en voor de Trade Max-zaak (nr. 14.609) in het feitenoverzicht van het hof Den Bosch (r.o. 4.2.1-4.2.7). In die verkooporganisatie mogen de erkende kleinhandelaren, behalve aan consumenten, slechts aan andere erkende handelaren doorverkopen. 2. Inzet van het geding in cassatie is niet de uitlegging of toepassing van Nederlands of Europees kartelrecht, behoudens op één incidenteel punt, maar het toepassen, bijstellen of doortrekken van de jurisprudentie over verstoring van verkooporganisaties door "outsiders" als onrechtmatige daad jegens de fabrikant en zijn alleenvertegenwoordiger. Anders dan in enkele bekende arresten over dit onderwerp gaat het in de thans te berechten gevallen niet om prijsonderbieding door de outsider. Prijsbinding vormt nl. geen bestanddeel van de Cacharel-organisatie. Weliswaar geven de fabrikant en zijn Nederlandse alleenvertegenwoordiger een "adviesprijs" aan de erkende detailhandelaren (de "dépositaires"), maar er moet in cassatie van worden uitgegaan dat dit advies niet in feite tot prijsbinding leidt. De outsiders (Geparo resp. Trade Max) doen in beide gevallen niet meer dan de Cacharel-produkten als groothandelaren op de markt brengen buiten de erkende kanalen. Ook de positie van de parallel-importeur staat niet ter discussie, al was het maar omdat uit de feitelijke vaststellingen niet valt af te leiden wat de herkomst is van de produkten die door de outsiders zijn verhandeld. 3. De verst reikende stelling, die de verkooporganisatie tegen elke aanval van buiten beoogt te beschermen, is te vinden - als alternatieve grondslag van de vorderingen van Cacharel c.s. - in onderdeel 1 van het middel in de Trade Max-zaak. Er zou ook sprake zijn van onrechtmatig optreden jegens Cacharel en de Nederlandse alleenvertegenwoordiger "indien een nietgebonden handelaar handelt in produkten die middels een selectief distributiesysteem worden verkocht, ongeacht de herkomst, en deze op de markt brengt waar de selectieve distributie ook wordt toegepast voor de betreffende produkten". Het aanvaarden van een zo algemene stelling zou neerkomen op een herleving van de Kolynos-jurisprudentie uit de jaren dertig (HR 11 nov. 1937 NJ 1937 no. 1096). De rechtspraak van de HR heeft evenwel, met name sinds het begin van de jaren zestig, een veel genuanceerder positie betrokken. Zie Losbl. Onrechtmatige daad VI no. 76-79; Verkade, Ongeoorloofde mededinging (2e dr. 1986) no. 56 en no. 60; A. van Oven nt. AAeXU (1962) p. 39; Mok 5£W-Ned. 1962 p. 466. In de literatuur wordt er veelal van uitgegaan dat de verandering van jurisprudentie ook te maken had met de wijziging van de economische verhoudingen en van de opvattingen over economisch beleid, waardoor aan de vrije concurrentie meer gewicht zou moeten worden toegekend dan in vooroorlogse jaren het geval was. Zie Ulmer-Baumer, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG, Bd. II-2, Niederlande (München-Keulen 1967) no. 585-588; J.A. van Arkel BIE 1985 p. 156; Mok SEW196Z p. 81. De laatste auteur wijst erop dat het frequenter voorkomen van verkooporgani-

152


saties weliswaar de concurrentie tussen fabrikanten in stand houdt maar tot verstarring in de distributie leidt, bv. omdat de deur voor nieuwere verkoopmethoden gesloten blijft. Ik voeg daaraan toe dat bestudering van de Nederlandse rechtspraak over verkooporganisaties, en van die van het Hof van Justitie over selectieve en exclusieve distributiesystemen, laat zien dat het vaak buitenstaanders zoals supermarkten, postorderbedrijven of discountwinkels zijn die proberen de hand te leggen op de betrokken produkten. Ook afgezien van kwesties van prijs, van service en van regelmatigheid van de toevoer, geldt voor deze ondernemingen dat zij het koperspubliek op een andere wijze benaderen dan de traditionele kleinhandelaar. Het geheel afkappen van bevoorrading buiten de verkooporganisatie om, los van enigerlei bijkomende omstandigheid, zou daarom concurrentiebeperkend kunnen werken. Met een kleine variant op HR 12 jan. 1962 NJ 1962 no. 246 (Nibeja/Grundig) zou ik zeggen: de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid gaat daarom niet zo ver, dat men zich jegens een fabrikant zou moeten onthouden van het verhandelen van diens produkten op de enkele grond dat daardoor diens verkooporganisatie kan worden ondermijnd. 4. Uit deze inleidende beschouwing leid ik af dat er voor de HR geen reden is terug te komen van de weg die hij heeft ingeslagen bij het geciteerde arrest van 1962 en het kort daarvoor gewezen arrest KIM/Sieverding (HR 13 jan. 1961 NJ 1962 no. 245). Daaruit volgt dat Cacharel c.s. geen belang hebben bij onderdeel 1 van het middel in de Trade Max-zaak, omdat de alternatieve grondslag van hun vorderingen die door het hof verwaarloosd zou zijn niet tot iets kan leiden. Er volgt tevens uit dat ik de overige klachten zal bespreken in het licht van de ombuiging van de jurisprudentie zoals deze zich na 1960 heeft voorgedaan. Ik bespreek eerst de klachten die betrekking hebben op de vraag of bijkomende omstandigheden de verstoring van de verkooporganisatie onrechtmatig hebben gemaakt (onderdelen 5-7 in Geparo, overeenstemmend met onderdelen 2-4 in de Trade Max). Vervolgens ga ik in op een aantal vragen die te maken hebben met de geslotenheid van de verkooporganisatie van Cacharel, en met de betekenis welke aan die geslotenheid moet worden toegekend (onderdelen 6-15 in Trade Max). Tenslotte behandel ik nog enkele procesrechtelijke punten (onderdelen 2-4 in Geparo). De tot nu toe niet genoemde onderdelen (onderdeel 1 in Geparo, onderdeel 5 in Trade Max) bevatten geen zelfstandige klachten. 5. De klachten over verstoring van de verkooporganisatie zijn op de volgende drie stellingen opgetrokken. a. Van onrechtmatigheid is niet alleen sprake als de buitenstaander de tot de organisatie behorende ondernemingen tot contractbreuk uitlokt, maar ook wanneer hij door bedrijfsmatige, frequente en stelselmatige activiteiten van zo'n contractbreuk profiteert. b. Voor het profiteren van wanprestatie is niet vereist dat de buitenstaander weet dat hij de produkten verkregen heeft doordat een andere onderneming haar contractuele verplichtingen schond; voldoende is dat de buitenstaander door zijn stelselmatige activiteiten willens en wetens de niet te verwaarlozen kans neemt dat de produkten zijn aangeboden als gevolg van wanprestatie. c. Voor onrechtmatigheid ten gevolge van wanprestatie is niet vereist dat door de verkoper of een van diens voorgangers een contractuele verplichting jegens Cacharel of haar alleenvertegenwoordiger wordt geschonden; voldoende is dat sprake is van schending van een contractuele verplichting jegens een bij de verkooporganisatie betrokken onderneming. 6. De eerste stellingen hangen nauw samen. Naar de huidige stand van de rechtspraak is profiteren van andermans wanprestatie in gevallen als de onderhavige slechts onrechtmatig te achten als de buitenstaander zich bewust was van de omstandigheid dat hij de produkten

17 mei 1993

slechts door contractbreuk kon verkrijgen. Zie Losbl. Onrechtmatige daad VI no. 81. Dat is overigens ook de maatstaf die in beide zaken door het hof is aangelegd (hof Den Haag r.o. 6; hof Den Bosch r.o. 4.5). Het middel wil nu voor deze bewustheid, of zo men wil voor de opzettelijkheid, twee mogelijke maatstaven in de plaats stellen: profiteren met voorwaardelijk opzet (stelling-6), of profiteren in het kader van stelselmatige bedrijfsactiviteiten (stelling-a). De schriftelijke toelichting van Mr. Keus wijst er terecht op dat in de bestaande jurisprudentie geen aanknopingspunt is te vinden voor een van deze beide gedachtengangen. Daarmee is de kous echter niet af: men zou zich kunnen afvragen of er reden is het bewustheidscriterium te verruimen of te verfijnen. Het stelselmatig handelen lijkt mij in ieder geval geen goede maatstaf om te beoordelen of het profiteren van contractbreuk al dan niet onrechtmatig is. Het is moeilijk in te zien waarom verschil zou moeten worden gemaakt met eenmalig optreden waardoor een verkooporganisatie wordt ontwricht, bv. bij eenmalige import van een grote partij automobielen buiten het dealersnet om. Weliswaar wordt de uitdrukking "frequent en stelselmatig afnemen" van produkten in de jurisprudentie wel gebezigd, maar dit geschiedt in heel ander verband, nl. bij de beantwoording van de vraag of het bewust profiteren van eerder gepleegde wanprestatie moet worden gelijkgesteld met handelen met de contractbreker zelf: HR 26 juni 1964 NJ 1965 no. 170; HR 18 dec. 1964 NJ 1965 no. 171. Dat onderwerp is i.c. echter niet aan de orde, nu over de herkomst van de produkten niets is komen vast te staan. De uitbreiding van het bewustheidscriterium tot gevallen van bedrijfsmatig handelen heeft bovendien het bezwaar dat langs een achterdeur de gedachte geïntroduceerd wordt dat alle handel door buitenstaanders in beginsel aan de ketting moet worden gelegd, en dat is m.i. een onaanvaardbare consequentie. Hetzelfde bezwaar kan ook tegen de maatstaf van het voorwaardelijk opzet worden aangevoerd: zodra voor bepaalde artikelen een stelsel van selectieve distributie bestaat, en er tevens een "grijze markt" is die verhandeling buiten de erkende kanalen mogelijk maakt, neemt elke ondernemer die aan deze handel deelneemt het risico dat de hem aangeboden produkten van wanprestatie afkomstig kunnen zijn. In een open economie gebaseerd op vrije mededinging, zoals de onze, moet dat mogelijk zijn. Verg. Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsrecht (16e dr. 1990), dl. I aantek. 76; W.J. Slagter, preadv. NJV 1963 (Hand. XCIII dl. la) hfdst. 1. In juridische termen terugvertaald: de contractsvrijheid van de buitenstaander prevaleert dan boven het belang van de fabrikant om contractsbreuken binnen zijn verkooporganisatie te verhinderen. Ik meen, met de bestaande rechtspraak, dat dit slechts anders dient te zijn wanneer de buitenstaander zelf de breuk in de verkooporganisatie veroorzaakt, door tot wanprestatie aan te zetten of er desbewust van te profiteren. Verder zou de jurisprudentie m.i. niet moeten gaan. Zie ook C.H. Beekhuis, Profiteren van andermans wanprestatie, in: Op de grenzen van komend recht (Opstellen-Beekhuis, Zwolle 1969) p. 13. De onder a en b geformuleerde stellingen lijken mij daarom niet houdbaar. 7. De onder c geformuleerde stelling poogt tot wijziging te komen van de lijn die in het arrest KIM/Sieverding is uitgezet. Daarin is beslist dat de Nederlandse alleenvertegenwoordiger geen rechten kan ontlenen aan overeenkomsten tussen een Duitse fabrikant en Duitse tussenhandelaren, waarbij hij immers geen partij was. De Nederlandse buitenstaander, die van schending van die overeenkomsten profiteert, handelt daarom niet onrechtmatig jegens de alleenvertegenwoordiger, zelfs niet wanneer hij op de hoogte was van de inhoud der door de fabrikant bedongen voorwaarden. Het enige argument dat ten faveure van deze wijziging van jurisprudentie wordt aangevoerd is dat de bereidheid van de gebonden handelaren om in het kader van de verkooporganisatie bestaande verplichtingen te blijven

17 mei 1993


naleven zal afnemen wanneer blijkt dat niet gebonden handelaren dezelfde produkten op dezelfde markt aanbieden zonder aan die verplichtingen gebonden te zijn. Dat argument is stellig juist, maar het is niet beslissend. In beginsel zijn het immers de fabrikant en de alleenvertegenwoordiger, niet de buitenstaander, die zorg moeten dragen dat de deelhebbers in de verkooporganisatie zich aan de regels houden. Cacharel c.s. hebben te dien aanzien aangevoerd dat de verkooporganisatie een heel systeem in het leven heeft geroepen om verkoop van Cacharel parfumerie-artikelen aan buitenstaanders te voorkomen. Dat systeem omvat o.m. codering van de produkten; controlemaatregelen jegens leden van de organisatie die aan buitenstaanders blijken te hebben verkocht, eventueel gevolgd door uitsluiting; in en buiten rechte optreden tegen de buitenstaanders, met name tegen groothandelaren. De omstandigheid dat het sluitstuk van dit systeem bestaat uit het optreden tegen groothandelaren die buiten de verkooporganisatie om de produkten verhandelen, betekent echter niet dat deze handel naar Nederlands recht zonder meer onrechtmatig zou zijn jegens de fabrikant of de alleenvertegenwoordiger. Ook de onder c geformuleerde stelling is daarom onaannemelijk. 8. De geslotenheid van de verkooporganisatie speelt de volgende rol in het - op dit punt aangevallen - arrest van het hof Den Bosch. Het hof leidt uit een aantal omstandigheden, waarop het betrekkelijk uitvoerig ingaat, af dat de verkooporganisatie van Cacharel, wereldwijd gezien, "juridisch niet gesloten" is (r.o. 4.10). Daarmee wordt bedoeld dat de opzet van het stelsel niet dusdanig is dat verkoop buiten het stelsel om uitgesloten zou zijn; met name herimport uit een aantal buiten de EEG gelegen gebieden zou zonder contractbreuk mogelijk zijn. Het hof stelt vervolgens vast dat er ook geen "feitelijke geslotenheid" is (r.o. 4.11 e.v.), dwz. het gaat in op de vraag of er geen lekken zitten in het stelsel zoals het is opgezet, of het stelsel, zoals het hof het zelf noemt, wel "waterdicht" is. Zie voor de gebezigde termen ook Losbl. Onrechtmatige daad VI no. 84; Van Brakel NJB 1940 p. 465. Het onderscheid tussen juridische en feitelijke geslotenheid correspondeert met het verschil tussen "gedankliche" en "praktische Lückenlosigkeit" uit het Duitse mededingingsrecht; zie Baumbach-Hefermehl, a.w., aantek. 806-812 op §1 UWG. Naar vaste rechtspraak van het Bundesgerichtshof is sprake van oneerlijke mededinging, verboden door §1 van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wanneer de buitenstaander de hand op de produkten legt "durch Bewirkung oder Ausnutzung des Vertragsbruchs eines gebundenen Handlers", en bestaat er een vermoeden dat zulk uitlokken of profiteren heeft plaatsgehad "wenn die Lückenlosigkeit des Systems im gedanklichen Aufbau und in der praktischen Durchführung" komt vast te staan. Zie BGH 9 mei 1985 GRUR 1985 p. 1059. Deze bewijsrechtelijke functie van de geslotenheid is ook terug te vinden in de rechtspraak van de Hoge Raad: HR 18 mei 1979 NJ 1979 no. 480. Zie ook M.J.P. Verburgh, De bewijslastverdeling in de zestiger jaren (openb. les VU 1970) p. 28-29 en p. 57. 9. Heeft het hof nu in de onderhavige zaak eveneens een louter bewijsrechtelijke functie toegekend aan de geslotenheid van de verkooporganisatie? Dat wordt ontkend in een van de onderdelen van het middel in de Trade Max-zaak die betrekking hebben op de geslotenheid, nl. in onderdeel 12. Daarin wordt betoogd dat het hof ten onrechte in de juridische en feitelijke geslotenheid van de organisatie een materiële voorwaarde voor onrechtmatigheid zou zien. Deze lezing van 's hofs arrest lijkt mij niet juist. Uit de inleidende r.o. 4.5 en de afsluitende r.o. 4.14.2 blijkt dat het hof beslissend acht of Trade Max bij het kopen van de Cacharel-artikelen steeds zou weten of behoren te

153

weten dat die produkten hem uitsluitend konden worden aangeboden ten gevolge van contractschending door de verkoper of diens voorgangers jegens Cacharel es. Het hof stelt echter vast dat er een belangrijke "grijze markt" voor Cacharel-artikelen bestaat, hetgeen het enerzijds wijt aan de mogelijkheid van herimport uit derde landen, anderzijds aan de grote afzet van deze artikelen die binnen de EEG in feite plaatsvindt door anderen dan erkende alleenvertegenwoordigers en kleinhandelaren; m.a.w. er is geen gesloten verkooporganisatie. Onder die omstandigheden hadden Cacharel c.s. concrete aanwijzingen moeten verschaffen dat Trade Max wist dat zij gebruik maakte van wanprestatie door haar leveranciers of hun voorgangers. Dat is, aldus het hof, niet geschied; omtrent de herkomst van de door Trade Max verhandelde Cacharel-artikelen is zelfs niets komen vast te staan. Ik leid hieruit af dat het hof de niet-geslotenheid van de verkooporganisatie uitsluitend voor bewijsdoeleinden bezigt. Onderdeel 12 mist daarom feitelijke grondslag. 10. De overige onderdelen van het middel die op de geslotenheid betrekking hebben voeren aan dat het hof niet zonder nadere redengeving tot het oordeel kon komen dat de verkooporganisatie van Cacharel juridisch niet gesloten was (onderdelen 6-11) en feitelijk evenmin (onderdelen 13-15). Enkele daarvan betreffen terminologische kwesties. Zo klaagt onderdeel 6 over de onduidelijkheid van de termen "sluitende kettingbedingen" en "sluitende derdenbedingen" (r.o. 4.6). Uit het verband waarin deze termen worden gebezigd blijkt echter voldoende wat daarmee wordt bedoeld. Het hof stelt vast dat importeurs van Cacharel-artikelen in derde landen aan minder strakke regels zijn gebonden dan alleenvertegenwoordigers in EEG-staten, dat de erkende kleinhandelaren zich er slechts binden jegens de importeur, niet jegens Cacharel, en dat die kleinhandelaren niet, zoals in de EEG, de verplichting wordt opgelegd hun verkoop aan nietverbruikers te beperken tot andere erkende handelaren. In het licht daarvan is voldoende duidelijk wat het hof bedoelt met zijn vaststelling dat hier geen sprake is van "sluitende kettingbedingen in strikte zin", en evenmin van "sluitende derdenbedingen waaraan Cacharel rechten kan ontlenen jegens de afnemers van de importeurs en hun mogelijke afnemers". Van terminologische aard lijkt mij ook onderdeel 15, dat het hof verwijt dat het, door verschillende malen te spreken van "waterdicht" en "waterdichtheid" (r.o. 4.12, 4.13, 4.14.1 en 4.14.2) te strenge eisen zou stellen aan de geslotenheid van de verkooporganisatie. Nu het hof de term waterdichtheid kennelijk bezigt als korte weergave van de feitelijke geslotenheid van de organisatie, mist dit onderdeel feitelijke grondslag. 11. Ik kom thans aan de klachten over de juridische geslotenheid. Het hof heeft in de overgelegde contracten tussen Cacharel en importeurs in derde landen geen expliciete verboden aangetroffen om naar de EEG te herexporteren, behalve in het contract voor Singapore en Maleisië. Het hof zegt erbij: "voor zover het hof kan zien (ook van de contracten in de Spaanse en Portugese taal zijn geen vertalingen overgelegd)" (r.o. 4.6). Onderdeel 8 klaagt dat deze vaststelling in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk is: bij een aantal overgelegde contracten was immers vermeld dat het slechts om uittreksels ging, zodat de mogelijkheid bestond dat zij wel exportverboden bevatten al waren die in het uittreksel niet te vinden. Deze klacht faalt op een tweetal gronden. In de eerste plaats stond het aan Cacharel om het door haar overgelegde materiaal - dat zeer overvloedig is - zo te kiezen dat de relevante bedingen daarin te vinden waren. In de tweede plaats blijkt uit een van de overgelegde Spaanstalige contracten (dat voor Chili, prod. 37 bij mem. v. antw.) dat het hof gelijk had. Volgens dat contract is de concessionaris vrij om de produkten te herexporteren, behoudens dat het akkoord van de plaatselijke alleenim-

154


porteur nodig is indien ter plekke een stelsel van exclusieve distributie voor Cacharel-artikelen bestaat (art. II-5). Dat overal op de wereld zo'n stelsel in het leven zou zijn geroepen is door Cacharel c.s. niet gesteld; het zou ook nauwelijks voorstelbaar zijn. 12. Onderdeel 9 valt het oordeel aan dat een ongeclausuleerd verbod om naar EEG-gebied te herexporteren nietig zou zijn op grond van art. 85 lid 2 EEG-verdrag. Er is nog geen rechtspraak van het Hof van Justitie over de vraag of art. 85 EEG-verdrag toepasselijk is op overeenkomsten waarbij een binnen de EEG gevestigde fabrikant aan een handelaar in een derde land een verbod oplegt om de verkregen produkten naar de gemeenschappelijke markt te herexporteren. Deze vraag zou derhalve prejudicieel aan het Hof van Justitie moeten worden voorgelegd, krachtens art. 177 lid 3 EEG-verdrag, indien de HR de beantwoording daarvan noodzakelijk zou achten voor het nemen van zijn beslissing. Die noodzakelijkheid bestaat echter niet in het onderhavige geval. Het hof Den Bosch heeft nl. het gebrek aan juridische geslotenheid van de verkooporganisatie van Cacharel niet alleen afgeleid uit de nietigheid van de herexportverboden volgens gemeenschapsrecht. Het staat er ook bij stil dat op de Amerikaanse markt een dusdanig beding waarschijnlijk verboden is krachtens de toepasselijke antitrust-regels (r.o. 4.8); dat de Cacharel-artikelen volgens de opzet van het verkoopsysteem geldig in handen kunnen komen van duty-free handelaren alsmede van lucht- en scheepvaartmaatschappijen (r.o. 4.7); en dat in een aantal landen aan zelfstandige importeurs geen exportverboden zijn opgelegd (r.o. 4.6). Deze drie omstandigheden kunnen samen het oordeel van het hof omtrent het gebrek aan juridische geslotenheid van de organisatie dragen, zodat het niet noodzakelijk is na te gaan of een vierde argument in deze richting, nl. de nietigheid van de exportverboden naar EEG-recht, wel juist is. Onderdeel 9 kan daarom niet tot cassatie leiden. 13. Dit heeft tot gevolg dat ook de onderdelen 10 en 11 vergeefs zijn voorgesteld. Het oordeel van het hof over de prijsverschillen tussen diverse lokale markten in derde landen en de gemeenschappelijke EEG-markt, maakt nl. in de redenering van het hof uitsluitend deel uit van de motieven voor toepasselijkheid van art. 85: door de prijsverschillen is herexport interessant, zodat het exportverbod effect kan hebben op de gemeenschappelijke markt. Het is niet nodig daarop in te gaan. 14. Ik maak nu een kleine zijsprong. Brengt de wijze van redenering van het hof mede dat de geslotenheid van het stelsel de hele wereld moet beslaan? In het Duitse recht drukt men dat wel als volgt uit: "wer national bindet muss weltweit binden"; zie Bunte GRUR 1987 p. 90. Naar mijn taxatie hangt de geldigheid van dat motto af van de markt voor het desbetreffende produkt. Indien de transportkosten laag zijn (anders dan voor automobielen), indien het produkt niet te lijden heeft onder opslag en vervoer (anders dan bloembollen of vers fruit), indien het overal op de wereld dezelfde, of nagenoeg dezelfde, betekenis heeft voor de consument (anders dan Hollandse herenfietsen), zal de kans groot zijn dat elke (al dan niet gewilde) leemte in de verkooporganisatie onmiddellijk tot gevolg heeft dat prijsverschillen worden uitgebuit, en nieuwe afzetmogelijkheden worden beproefd, eventueel buiten de erkende kanalen. Het hof is er m.i. terecht van uitgegaan dat parfumerie-artikelen in de hier bedoelde categorie produkten vallen: er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat juridische leemten in de verkooporganisatie van parfumerie-artikelen, ook in betrekkelijk afgelegen gebieden, herimport tot gevolg zullen hebben. Zie ook Baumbach-Hefermehl t.a.p. (no. 809). De enkele theoretische mogelijkheid van herimport is onvoldoende om aan te nemen dat het stelsel niet gesloten zou zijn, aldus ook Hof Amsterdam 19 jan. 1989 BI E 1991 nr. 17; het gaat erom of men die herimport

17 mei 1993

redelijkerwijs in zijn commerciële berekeningen moet betrekken, en dat hangt af van de aard van het produkt en van de markt waarop het pleegt te worden afgezet. 15. Daarmee kom ik aan de klachten over de feitelijke geslotenheid (onderdelen 13-14). 's Hofs vaststelling van het gebrek aan feitelijke geslotenheid is van feitelijke aard. Onderdeed 13 valt deze vaststelling aan met motiveringsklachten: Cacharel c.s. zouden in de feitelijke instanties uitvoerig hebben betoogd dat opgetreden wordt zodra lekken in de organisatie worden geconstateerd; bovendien zou het hof de situatie met betrekking tot de USSR niet juist hebben weergegeven en meer uit een EEG-rapport, het rapportWeber, hebben gehaald dan er in stond. Deze klachten vermogen 's hofs vaststelling niet aan te tasten. Het hof baseert die vaststelling nl. mede op de volgende, niet aangevochten, overwegingen: - Cacharel c.s. hebben erkend dat er in de EEG een grijze markt bestaat waarop Cacharel-artikelen worden aangeboden, onafhankelijk van mogelijk uitlokken of profiteren van wanprestatie door de buitenstaander; - Cacharel heeft toegegeven dat de Cacharel-produktie groter is dan gerechtvaardigd wordt door de vraag op de verschillende markten die zij met haar verkooporganisatie bereikt; - in het licht van de stellingen van pp. is niet onaannemelijk dat Cacharel geen zicht heeft op de distributie van haar produkten door alleenimporteurs in Afrikaanse landen, in Midden- en Zuid-Amerika, in het Verre Oosten en in de landen van het Midden-Oosten (r.o. 4.12). In verband met de eerste en de tweede omstandigheid is nog van belang op te merken dat volgens het rapportWeber de grijze markt van parfumerie-artikelen in de EEG ongeveer 10 a 20% van de totale markt beslaat. Cacharel es. hebben niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat deze vaststelling niet zou gelden voor Cacharelartikelen; zij beklagen zich er daarom vergeefs over dat het hof uit een algemene mededeling in het rapport feiten heeft afgeleid met betrekking tot de markt voor deze artikelen. Met de drie aangehaalde overwegingen is het gebrek aan feitelijke geslotenheid overigens voldoende gemotiveerd. Onderdeel 13 faalt daarom. 16. Ook onderdeel 14 wordt vergeefs voorgesteld. Voor zover het zich beklaagt over het oordeel van het hof dat het bestaan van lekken in de verkooporganisatie de fabrikant de mogelijkheid zou ontnemen om het systeem weer te dichten, mist het onderdeel feitelijke grondslag: het hof heeft niet aldus geoordeeld. Voor zover het bedoelt erover te klagen dat de eis van feitelijke geslotenheid tot gevolg zou hebben dat de organisatie niet tegen inbreukmakers kan optreden, faalt het: de inbreukmakers, dwz. degenen die hun contractuele verplichtingen jegens Cacharel en diens alleenvertegenwoordiger schenden, staan geheel buiten deze discussie, die slechts de vraag betreft of zonder verdere bewijsvoering kan worden aangenomen dat de buitenstaander leden van de organisatie tot wanprestatie heeft uitgelokt of bewust van zo'n wanprestatie heeft geprofiteerd. 17. Uit het voorgaande volgt dat noch de klachten over de grondslagen van de aansprakelijkheid bij verstoring van een verkooporganisatie (in beide zaken), noch die over de geslotenheid van zo'n organisatie (in Trade Max), tot cassatie kunnen leiden. Er resteren nog enkele onderdelen van het middel in de Geparo-zaak, die hoofdzakelijk van procesrechtelijke aard zijn. 18. Onderdeel 3 klaagt dat het hof de grondslagen van de vorderingen van Cacharel es. onjuist, althans onaanvaardbaar gesimplificeerd, zou hebben weergegeven. De aangevallen passage van het arrest van het hof Den Haag (r.o. 3), waar in herinnering wordt gebracht dat volgens Cacharel c.s. Geparo's bevoorrading "het resultaat van geslaagde uitlokking" is, dient echter in het geheel niet om de grondslagen van de vordering weer te geven. Het

17 mei 1993


arrest, dat inderdaad aan de summiere kant is, bespreekt eerst het probleem dat in het debat tussen pp. een belangrijke rol had gespeeld, nl. Geparo's poging om via brieven aan in Parijs gevestigde "dépositaires" tot wanprestatie uit te lokken (r.o. 4). Pas daarna wordt nagegaan of Geparo, de Cacharel-artikelen verkrijgend anders dan door uitlokking, onrechtmatig kan hebben gehandeld (r.o. 5); daarbij komt wederom het bestaan van de "grijze markt" aan de orde (r.o. 6), een probleem dat met al dan niet geslaagde uitlokking niet van doen heeft. Onderdeel 2 bevat verschillende klachten over de wijze waarop het hof daarbij zijn terminologie inkleedt; het hof spreekt bv. soms van pogingen tot uitlokking, daarmee implicerend dat pas bij succes van uitlokking sprake zou zijn, soms van geslaagde uitlokking, hetgeen het omgekeerde schijnt te impliceren. De juistheid van deze klachten hoeft niet onderzocht te worden nu voldoende duidelijk is wat het hof met de gebezigde termen heeft beoogd. 19. Voor de bespreking van onderdeel 4, over de vraag of de onmogelijkheid om een in algemene termen vervat verbod toe te wijzen wel in de weg staat aan de toewijzing van een beperkter en wel toewijsbaar geacht verbod, is het noodzakelijk om eerst na te gaan wat Cacharel c.s. in de Geparo-zaak hebben gevorderd. Volgens het vs. van de rb. Rotterdam (r.o. 1) vroegen Cacharel es. een zestal veroordelingen; alleen de eerste vordering was een verbodsactie. Gevorderd werd een verbod aan Geparo om Cacharel-artikelen te verkopen, te koop aan te bieden of in voorraad te hebben, op straffe van een dwangsom. Het hof acht kennelijk een verbod tot uitlokking van wanprestatie door erkende kleinhandelaren, en tot het verkopen, te koop aanbieden of in voorraad hebben van door uitlokking verkregen artikelen op zichzelf wel toewijsbaar (r.o. 4). Het constateert evenwel: "Cacharel es. hebben een dergelijk verbod niet gevorderd." (r.o. 5). Het middelonderdeel stelt daartegenover dat het toewijsbaar geachte verbod van minder verre strekking is en daarom geacht moet worden besloten te liggen in het ruimere en daadwerkelijk gevorderde verbod. Geparo heeft aangevoerd dat Cacharel es. het door hen beoogde doel hadden kunnen bereiken door verandering of vermindering van eis, maar dat lijkt mij niet beslissend. 20. De hier aan de orde gestelde vraag wordt uitvoerig besproken door C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel (diss. Leiden 1978) no. 226-231, met aanhaling van rechtspraak. Hij leidt uit art. 48 Rv. en uit de jurisprudentie af dat de rechter het wel bereikbare verbod kan opleggen wanneer aannemelijk is dat eiser dat zou hebben gewild als hij zich gerealiseerd had dat zijn in algemene termen vervatte petitum niet toewijsbaar zou zijn. Deze stelling vindt inderdaad steun in de rechtspraak (al moet gezegd worden dat deze rijkelijk casuïstisch is); zie met name HR 14 nov. 1958 NJ 1959 no. 1 en HR 1 dec. 1972 JV71973no. 111. I.c. heeft het hof klaarblijkelijk geoordeeld dat de eisers het beperktere verbod niet hebben gewild. Dat is ook niet onbegrijpelijk, omdat Cacharel es., in het licht van 's hofs vaststellingen, geen belang hadden bij het toewijsbaar geachte verbod. Dit betrof immers de uitlokking tot wanprestatie en de verhandeling van door die uitlokking verkregen produkten, terwijl de uitlokking juist niet is komen vast te staan. Ook de klachten van onderdeel 4 kunnen daarom niet tot cassatie leiden. Geen van de aangevoerde middelen gegrond bevindend, concludeer ik in beide zaken tot verwerping van het beroep. e) De Hoge Raad, enz. /. Het geding in feitelijke instanties Eiseressen tot cassatie - verder ook wel te zamen aan

155

te duiden als Cacharel - hebben bij exploot van 2 oktober 1984 verweerster in cassatie - verder te noemen Geparo op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te Rotterdam en gevorderd: 1. Geparo te verbieden Cacharel-artikelen, waaronder parfums, eaux de toilette, after-shaves (alcohol en huidcrème), zeep, bad-olie, badschuim en deodorant (spray en crème) te verkopen dan wel te koop aan te bieden, of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- aan Cacharel voor iedere overtreding; 2. Geparo te bevelen haar voorraden Cacharel artikelen: - hetzij af te geven aan L'Oréal, - hetzij te vernietigen onder toezicht van L'Oréal, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- aan L'Oréal; 3. Geparo te bevelen aan L'Oréal te verschaffen een lijst met de namen en adressen van de personen die gedurende de afgelopen 36 maanden Cacharel-artikelen aan Geparo hebben geleverd, met specificatie van de geleverde referenties en aantallen, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- aan L'Oréal; 4. Geparo te bevelen aan L'Oréal te verschaffen een lijst met de namen en adressen van personen die gedurende de afgelopen 36 maanden Cacharel artikelen van Geparo hebben gekocht, met specificatie van de geleverde referenties en aantallen, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- aan L'Oréal; 5. Geparo te veroordelen tot vergoeding van de schade door Cacharel en L'Oréal geleden en alsnog te lijden ten gevolge van Geparo's hiervoor omschreven onrechtmatige gedragingen en handelwijzen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet met de wettelijke rente daarover. Nadat Geparo tegen de vorderingen verweer had gevoerd, heeft de Rechtbank bij tussenvonnis van 20 september 1985 Geparo toegelaten haar stellingen omtrent de herkomst van de artikelen te bewijzen. Tegen dit vonnis heeft Geparo hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij tussenarrest van 7 september 1989 heeft het Hof de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een nadere memorie als bedoeld in de overwegingen 8, 9 en 10 van dat arrest. Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het tussenarrest van het Hof heeft Cacharel beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Geparo heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal Koopmans strekt tot verwerping van het beroep. 3. Beoordeling van het middel 3.1 Bij de beoordeling van het middel (welks onderdeel 1 klaarblijkelijk slechts als inleiding fungeert) dient het navolgende tot uitgangspunt. Cacharel vordert in dit geding tegen Geparo - die hier te lande de tussenhandel in parfumerie-artikelen bedrijft voornamelijk een algemeen verbod Cacharel parfumerieartikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben. Deze vordering grondt Cacharel niet op de stelling dat Geparo door deze gedragingen enig haar toekomend absoluut recht van intellectuele eigendom schendt, maar, kort gezegd, daarop: (1°) dat zij, omdat de eigenschappen van haar parfumerie-artikelen dwingen tot hun distributie via geselecteerde detaillisten, een gesloten verkooporganisatie in het leven heeft geroepen "welke zich uitstrekt over de gehele EEG, en trouwens ook daarbuiten"; (2°) dat Geparo, die van een en ander op de hoogte is, deze organisatie ondermijnt door niet bij deze organisatie aangesloten detaillisten in staat te stellen tot het voeren van Cacharel-artikelen en

156


(3°) dat Geparo daartoe slechts in staat is doordat zij, Cacharel-artikelen inkopend, zich schuldig maakt aan het uitlokken, bevorderen of bewust gebruik maken van contractbreuk door leden van de organisatie. Zowel het beginsel dat ten grondslag ligt aan art. 1376 BW, als ook en vooral het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengen echter mee dat het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn producten in het leven roept, voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar (verder ook wel: een buitenstaander) niet zonder meer de verplichting schept zich van het verhandelen van die producten te onthouden. Zulk een verplichting bestaat slechts - en een verbodsvordering als de onderhavige kan dan ook slechts worden toegewezen - voor zover op grond van bijkomende omstandigheden moet worden aangenomen dat de buitenstaander door het verhandelen zich jegens de fabrikant onoirbaar zou gedragen. De vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan vooraleer sprake is van zulk onoirbaar gedrag, is in een vrij omvangrijke rechtspraak van de Hoge Raad beantwoord (meer in het bijzonder zij verwezen naar: HR 13 januari 1961, NJ 1962, 245; HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246; HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 en HR 18 december 1964, NJ 1965, 171) en behoeft mede daarom hier geen volledige bespreking. Het middel geeft slechts aanleiding met betrekking tot die vraag twee nadere opmerkingen te maken. De eerste is dat in deze rechtspraak - die ook buiten het geval van ondermijnen van een verkooporganisatie toepassing heeft gevonden - nadruk valt op voormelde beginselen (uitgangspunt is dat handelen met iemand van wie men weet dat deze daardoor een overeenkomst met een derde schendt, op zich zelf jegens deze derde niet onoirbaar is) en dat daarin dan ook voor de toewijsbaarheid van een vordering als de onderhavige stringente voorwaarden worden gesteld. De Hoge Raad vindt geen grond in enig opzicht van deze rechtspraak terug te komen. De tweede opmerking is dat het Hof in zijn rov. 6 met juistheid ervan is uitgegaan dat in die rechtspraak ligt besloten dat, wil sprake zijn van onoirbaar handelen van de buitenstaander jegens de fabrikant, tenminste vereist is dat de buitenstaander bij het inkopen van de producten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was ten gevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie. 3.2 Op het in 3.1 overwogene stuiten de klachten vervat in de onderdelen 3, 5, 6 en 7 van het middel af. Onderdeel 3 omdat Cacharel bij de daarin vervatte klacht dat het Hof in zijn rov. 3 de grondslagen van haar vordering onvolledig heeft weergegeven, geen belang heeft nu de stelling welke door het Hof buiten beschouwing zou zijn gelaten - te weten dat de buitenstaander reeds onoirbaar handelt door het enkele feit dat hij frequent en stelselmatig producten afneemt die door middel van een selectief distributiesysteem worden verkocht - blijkens het onder 3.1 overwogene onjuist is en de vordering niet kan dragen. De overige onderdelen omdat (ook) daarin andere, en met name minder stringente voorwaarden voor de toewijsbaarheid van een vordering als de onderhavige worden verdedigd dan die welke in voormelde rechtspraak zijn aanvaard. 3.3 Onderdeel 8 faalt omdat 's Hofs uitleg van het desbetreffende "memorandum" van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk is en nadere motivering niet behoefde. 3.4 De onderdelen 2a, 2b en 4 hebben betrekking op hetgeen het Hof overweegt omtrent en in verband met de stelling van Cacharel: "Geparo's bevoorrading is het resultaat van geslaagde uitlokking". In zijn rov. 4 oordeelt het Hof deze stelling in zoverre gegrond dat Cacharel heeft aangetoond dat Geparo heeft geprobeerd Parijse, bij de verkooporganisatie van Cacharel aangesloten detaillisten ertoe te bewegen haar in

17 mei 1993

strijd met hun verplichtingen Cacharel parfumerieartikelen te leveren, terwijl Geparo vooralsnog niet erin is geslaagd waar te maken dat zij dat vergeefs heeft geprobeerd en daarom deze weg om zich te bevoorraden daarna niet meer heeft bewandeld. Het Hof verbindt daaraan (nog steeds in rov. 4) de slotsom dat dit een en ander, aangenomen dat de aan de detaillisten opgelegde verplichtingen niet in strijd komen met art. 85 van het EEG-verdrag, zonder meer een verbod tot dergelijk uitlokken tot wanprestatie en/of tot het verkopen, ten verkoop aanbieden of in voorraad hebben van daarmede verkregen artikelen zou rechtvaardigen. Een zodanig verbod, tekent het Hof in zijn rov. 5 nog aan, heeft Cacharel niet gevorderd. De onderdelen 2a en 2b klagen ten onrechte erover dat onbegrijpelijk is wat het Hof bedoelt wanneer het in dit verband een en andermaal spreekt van "poging(en) tot uitlokking": blijkens het vorenoverwogene is 's Hofs uitspraak op dit punt volstrekt duidelijk. Onderdeel 4 leest in 's Hofs vaststelling dat Cacharel een op uitlokking toegesneden verbod niet heeft gevorderd, het oordeel dat deswege een dergelijk verbod, hoewel gerechtvaardigd door de als vaststaand aan te merken gedragingen van Geparo, niet kan worden toegewezen. Aldus miskent het onderdeel evenwel dat mede in het licht van hetgeen het Hof onder 8 t/m 10 heeft overwogen niet kan worden aangenomen dat het college in de eerste zin van rov. 5 heeft willen beslissen dat het Cacharel, die voor wat betreft haar schadevordering ter zake van uitlokking in de gelegenheid wordt gesteld voort te procederen, niet meer vrij zou staan ter zake alsnog ook een daarop toegesneden verbod te vorderen. Mede gezien het bepaalde in art. 399 Rv. kan het onderdeel daarom niet tot cassatie leiden. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Cacharel in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Geparo begroot op ƒ456,30 aan verschotten en ƒ2.500,- voor salaris. Enz.

Nr 41. Hoge Raad der Nederlanden, 1 november 1991. (Cacharel/Trade Max) Mrs S.K. Martens, G. de Groot, C.Th. Hermans, S. Boekman en W.H. Heemskerk. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (doorbreking verkooporganisatie). Zelfde overwegingen van de Hoge Raad als in het arrest Cacharel/'Geparo; hiervoor onder nr 40, bh. 145. Hof: de verkooporganisatie van Cacharel c.s. is, wereldwijd gezien, juridisch niet gesloten noch feitelijk waterdicht. Aan de stellingen van Cacharel c.s. komt hiertegenover onvoldoende gewicht toe om de conclusie te dragen dat Trade Max zich in concreto bewust moet zijn geweest dat zij bij haar aankopen gebruik maakte van contractbreuk van haar leveranciers c.q. voorgangers. Hoge Raad: het Hof heeft niet geoordeeld dat voorwaarde voor onoirbaarheid van het handelen van Trade Max is dat het verkoopsysteem van Cacharel juridisch en feitelijk gesloten is, maar het heeft de vraag of dit systeem in deze beide opzichten gesloten was, slechts onderzocht teneinde te kunnen beoordelen of Cacharel voldoende aannemelijk had gemaakt dat was voldaan aan de voorwaarde dat Trade Max bij het inkopen van de Cacharel-produkten wist of behoorde te weten dat zij daartoe uitsluitend in staat was tengevolge van jegens Cacharel door een van de leden van haar verkooporganisatie gepleegde wanprestatie.

17 mei 1993


Art. 85 E.E.G.-Verdrag. Rb.: de aard van de Cacharel parfumerie-artikelen dwingt voor het behoud van de kwaliteit en ter verzekering van het juiste gebruik ervan niet tot een stelsel van selectieve distributie. De in het kader daarvan met de erkende detailhandelaren gesloten overeenkomsten vallen onder het verbod van art. 85 lid 1 en zijn dus nietig. Hof: exportverboden met name naar de EEG in contracten tussen Cacharel en importeurs van haar artikelen in lokale markten verspreid over de gehele wereld, komen in strijd met art. 85 lid 1. Exportverboden, niet getemperd door een clausule analoog aan de zgn. EEG-clausule, moeten wegens hun rechtstreeks effect op de Europese markt dan ook nietig worden geacht. 1. Société en nom collectif Les Parfums Cacharel & Cie te Parijs, Frankrijk, en 2. Prestige & Collections Nederland B.V. te Weesp, eiseressen tot cassatie, advocaten Mrs E. Grabandt en G. van der Wal, tegen Trade Max Europa B.V. te Oosterhout, verweerster in cassatie, advocaat Mr L.A.D. Keus. a) Arrondissementsrechtbank te Breda, 5 juli 1988 (Mrs E.A. Maan, P.P.M.H. van Hooff en H. de Ruijter). 3. De beoordeling. 3.1. Tussen partijen staat het volgende vast. 3.1.1. De eiseressen sub 1 en 2 zijn onderling verbonden vennootschappen. De eiseres sub 1, hierna aan te duiden als "Société Cacharel", is houdster van de rechten op het merk Cacharel voor warenklasse 3 en van de formules voor de bereiding van de produkten van die warenklasse die onder dat merk worden verkocht (Cacharel parfumerie-artikelen). Zij bepaalt de beginselen welke tot waarborg van de reputatie van het merk en van de daaronder verkochte produkten in acht moeten worden genomen. De eiseres sub 2, hierna aan te duiden als "P&CN", is de algemene vertegenwoordiger van Société Cacharel in Nederland en als zodanig belast met de opbouw en handhaving van het Nederlandse deel van de Cacharel verkooporganisatie. 3.1.2. Société Cacharel brengt de parfumerie-artikelen, met name in de lid-staten van de Europese Gemeenschappen, op de markt door middel van een verkooporganisatie die zich uitstrekt over de gehele EEG. Zij bedient zich daarbij, in ieder geval wat Nederland betreft, van door haar aangestelde landelijke alleenvertegenwoordigers, ook wel aangeduid als algemene vertegenwoordigers. Voor Nederland is dit P&CN. Tot die verkooporganisatie behoort voorts een beperkt aantal, door Société Cacharel en/of haar algemeen vertegenwoordiger geselecteerde detailhandelaren, "erkende detailhandelaren" of "dépositaires" genaamd. 3.1.3. Ten einde te voorkomen dat Cacharel parfumerie-produkten binnen de EEG worden verkocht door niet-erkende detailhandelaren, is het bij schriftelijk aangegane overeenkomst ("standaardovereenkomst") aan de erkende detailhandelaren verboden deze artikelen aan een andere handelaar te verkopen, behoudens dat is toegestaan om aan detaillisten in een andere EEG lid-staat te verkopen op voorwaarde dat de verkoper zich te voren ervan heeft vergewist dat zijn afnemer een Cacharel dépositaire is. 3.1.4. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft bij brief van 7 februari 1979 aan Diparco, de rechtsvoorgangster van Société Cacharel, bericht dat zij kennis had genomen van de overgelegde standaardovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden en dat beide bevredigend kunnen worden beschouwd gelet op de mededingingsregels, vastgelegd in het EEGVerdrag.

157

3.1.5. TME [Trade Max Europa; Red.], dat geen deel uitmaakt van de Cacharel-verkooporganisatie, drijft handel in Cacharel parfumerie-artikelen en biedt die in Nederland te koop aan aan niet als Cacharel-dépositaire erkende detaillisten. 3.2. Cacharel heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd de hierboven als vaststaand omschreven feiten alsmede de hierna kort weergegeven stellingen. 3.2.1. Cacharel parfumerie-artikelen hebben bijzondere eigenschappen die gevolgen hebben voor de wijze waarop die artikelen aan het publiek moeten worden aangeboden. Daarbij gaat het vooral om de volgende eigenschappen: - de produkten verschaffen slechts voldoening indien zij harmoniëren met de persoonlijkheid en de smaak van de gebruiker; - de produkten appelleren aan een behoefte aan luxe van de gebruiker; - de produkten worden verkocht onder een gerenommeerd merk. De Cacharel parfumerie-artikelen zijn bestemd om te voldoen aan zeer specifieke behoeften van veeleisende gebruikers. Die behoeften hebben met name betrekking op aspecten als versterking van het gevoel van gemak en aantrekkelijkheid, luxe en raffinement, harmonie met een levensstijl. Deze behoeften zijn afhankelijk van onder meer de persoonlijkheid van gebruiker, zijn uiterlijk, het beeld dat hij van zichzelf wil geven, zijn smaak en zijn gevoelens en de lust die hij op een bepaald moment voelt. De Cacharel parfumerie-artikelen zijn luxe-artikelen, bestemd om te voldoen aan een zeer reële behoefte van zekere gebruikers. De produkten kunnen alleen dan voldoen aan de behoefte aan luxe, wanneer ze worden aangeboden onder voorwaarden die hun luxe-karakter onderstrepen. 3.2.2. Die bijzondere eigenschappen van het produkt dwingen tot het stellen van kwalitatieve eisen aan de detaillist, zijn personeel en de standing en inrichting van de winkels waarin die artikelen worden aangeboden. Het personeel dient inzicht te hebben in de uiteenlopende kenmerken van de verschillende artikelen van het Cacharel-assortiment en van andere merken van vergelijkbaar niveau. Voorts dient het in staat te zijn in korte tijd de persoonlijkheid, de smaak en de behoefte van de klant te onderkennen. 3.2.3. Een essentieel bestanddeel van de Cacharelverkooporganisatie wordt gevormd door het beginsel van selectie van erkende detailhandelaren, van wie bijzondere inspanningen en kosten worden gevergd, waartoe zij slechts bereid zijn indien zij ervan verzekerd zijn dat diezelfde eisen worden gesteld aan alle wederverkopers van Cacharel-artikelen. Société Cacharel en haar algemene vertegenwoordigers treffen verscheidene maatregelen om te voorkomen dat Cacharel-artikelen binnen de EEG aan het publiek worden verkocht door niet-erkende detailhandelaren, ondermeer door het opleggen aan alle dépositaires van gelijke contractuele verplichtingen tegenover één enkele vennootschap: Société Cacharel. Voor de nakoming van die verplichtingen wordt gewaakt, zonodig door optreden in rechte. 3.2.4. TME, die bekend is met de wijze waarop Cacharel haar verkooporganisatie heeft opgezet en met het belang dat deze bij de handhaving ervan heeft, maakt de vraag van niet-erkende handelaren van Cacharelartikelen tot voorwerp van haar eigen commercie. Zij is voor haar eigen bevoorrading met deze artikelen aangewezen op contractbreuk van leden van de verkooporganisatie. TME maakt zich schuldig aan het uitlokken van zodanige contractbreuk met name door het frequent en stelselmatig afnemen van Cacharel parfumerie-artikelen, althans profiteert zij bewust van dergelijke contractbreuk. De afnemers van TME kunnen de aldus met behulp van contractbreuk verkregen artikelen verhandelen buiten de verkooporganisatie van Cacharel om, zonder zelf

158


gebonden te zijn aan de voor dépositaires geldende verplichting en zonder zich hiertoe bijzondere inspanningen en kosten te getroosten, zodat zij ten opzichte van de dépositaires in een gunstiger concurrentiepositie verkeren. De erkende detailhandelaren zullen op den duur niet meer bereid zijn zich de door Cacharel van hen verlangde inspanningen en kosten te blijven getroosten, indien andere verkopers van Cacharel-artikelen buiten die inspanningen en kosten blijven. Door TME's optreden dreigt de door Cacharel binnen de EEG en met name in Nederland opgebouwde verkooporganisatie te worden verstoord. De vorenomschreven gedragingen van TME zijn in strijd met de zorgvuldigheid die haar jegens Cacharel in het maatschappelijke verkeer betaamt. Door die gedragingen heeft Cacharel schade geleden en lijdt zij nog schade. 3.2.5. Ten einde te voorkomen dat de namen van de leveranciers van TME kunnen worden achterhaald, heeft deze de verpakking van de door haar in voorraad gehouden en verkochte Cacharel-artikelen aangetast door de cellofaanverpakking te verwijderen en/of te beschadigen en/of (een gedeelte van) de verpakking te verwijderen, althans de streepjescode en/of het batchnummer op de verpakking te verwijderen. Dit handelen van TME is in strijd met artikel 25 lid 1 sub c Auteurswet, althans met artikel 25 lid 1 sub b van die wet, dan wel met artikel 13A lid 1 van de Benelux Merken Wet. In ieder geval is dat handelen onrechtmatig jegens Cacharel. 3.3. TME heeft als meest verstrekkend verweer gevoerd dat het door Cacharel in het leven geroepen selectief distributiesysteem - daargelaten nog de wijze waarop Cacharel dat systeem hanteert - valt onder het verbod van artikel 85, lid 1 EEG-Verdrag. Daartoe voert zij kort samengevat aan dat de aard van de betrokken parfumerie-produkten een systeem van selectieve distributie niet rechtvaardigen. 3.4. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij herhaling heeft overwogen vormen selectieve distributiestelsels een met artikel 85, lid 1, verenigbare concurrentiefactor, mits bij de keuze der wederverkopers objectieve criteria van kwalitatieve aard worden gehanteerd met betrekking tot de vakbekwaamheid van de wederverkoper, zijn personeel en de inrichting van zijn bedrijf, en deze voorwaarden uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast. In het arrest van 11.12.1980, zaak 31/80, heeft het Hof daaraan toegevoegd dat bij de vaststelling van de kwalitatieve criteria ook moet worden onderzocht "of de eigenschappen van het betrokken produkt, voor het behoud van de kwaliteit en ter verzekering van het juiste gebruik ervan, tot een selectief distributiestelsel dwingen ...". Dit betekent dat voor de geldigheid van de door Cacharel aan haar distributiestelsel ten grondslag liggende overeenkomsten beoordeeld moet worden of de aard van de Cacharel-produkten tot een selectief distributiestelsel dwingt. 3.5. De parfumerie-artikelen waar het in dit geding om gaat zijn parfums, eaux-de-toilette, after-shaves, zeep, badolie en -schuim, doucheschuim en deodorant. Deze artikelen zijn naar hun aard bestemd voor een min of meer kortdurend gebruik en aangenomen moet worden dat een consument, wanneer hij eenmaal deze produkten heeft verworven, terzake daarvan geen beroep meer zal (hoeven) doen op de leverancier daarvan. De door Cacharel gestelde noodzakelijke advisering door de detaillist ter bevrediging van de - naar Cacharel stelt: door de consument zélf vaak niet onderkende - behoeften van de consument is betrekkelijk. Allereerst moet immers worden aangenomen dat de consument die de hierbedoelde artikelen koopt, zeer wel in staat zal zijn een hem passend artikel uit de door Cacharel aangeboden reeks artikelen te kiezen en het gekochte op een hem passende wijze te gebruiken. Niet aannemelijk is immers geworden dat dit gebruik specifieke eisen aan kennis of vaardigheid stelt. Bovendien is het gebruik van die artikelen en de

17 mei 1993

door Cacharel gestelde daaruit voortvloeiende versterking van het gevoel van gemak en van de aantrekkelijkheid van de gebruiker - wat daar overigens van zij - zozeer gebonden aan de strikt persoonlijke gevoelens en omstandigheden van die gebruiker, dat moet worden betwijfeld of een en ander afhangt van de eventuele advisering ter zake door de detaillist. In dit verband wijst de rechtbank erop dat Cacharel - naar deze erkend heeft - de hier bedoelde artikelen ten behoeve van de geschenkenhandel en promotieakties heeft geleverd, terwijl ten aanzien van die produkten moet worden aangenomen dat deze zonder de gestelde noodzakelijke advisering hun weg naar de consument hebben gevonden en door deze kunnen worden gebruikt. Niet aannemelijk is dat deze consument in dat gebruik beperkt wordt als gevolg van het ontbreken van die advisering. Cacharel heeft nog betoogd dat haar produkten alleen dan kunnen voldoen aan de door haar gestelde behoefte aan luxe van de consument, indien die produkten worden aangeboden onder voorwaarden die het luxe-karakter van die produkten onderstrepen. Ten aanzien daarvan moet worden opgemerkt dat de omstandigheid dat Cacharelprodukten ook buiten de Cacharel-dépositaires om aan eindverbruikers worden verkocht, aantoont dat die eindverbruikers bereid zijn zich die produkten te verwerven in een andere omgeving dan de door Cacharel geschetste, bij de dépositaires aanwezige. Nu dit ook overigens niet aannemelijk is geworden komt de rechtbank tot de conclusie dat de aard van de Cacharel parfumerie-artikelen voor het behoud van de kwaliteit en ter verzekering van het juiste gebruik ervan, niet tot een stelsel van selectieve distributie dwingen. Weliswaar is aannemelijk geworden dat Cacharel het stelsel van selectieve distributie voor haar produkten in sommige landen gewenst acht, van een uit de aard van die produkten voortvloeiende noodzaak is de rechtbank niet gebleken. Daarbij komt nog dat ten processe is gebleken dat Cacharel grote hoeveelheden produkten verkoopt naar landen buiten de EEG, terwijl zij ten aanzien van de verkoop aan particulieren in die landen niet het stelsel van selectieve distributie hanteert. Dit betekent dat, nu Cacharel overigens niet heeft betwist dat de overeenkomsten die de basis vormen van haar selectief distributiestelsel voldoen aan de voorwaarden voor de toepasselijkheid van artikel 85, lid 1, die overeenkomsten door het in die bepaling neergelegde verbod worden getroffen. 3.6. Cacharel heeft ter staving van haar betoog dat haar selectief distributiestelsel naar de opzet daarvan niet in strijd is met artikel 85, lid 1, verwezen naar de brief van de Commissie aan haar rechtsvoorgangster d.d. 7 februari 1979. Daargelaten nog dat uit die brief in het geheel niet valt af te leiden welke overeenkomst(en) en algemene voorwaarden aan de Commissie ter beoordeling zijn voorgelegd, blijkt geenszins dat de Commissie bij haar overwegingen in aanmerking heeft genomen de door het Hof van Justitie geformuleerde eis, dat bij de vaststelling van de kwalitatieve criteria ook moet worden onderzocht "of de eigenschappen van het betrokken produkt, voor het behoud van de kwaliteit en ter verzekering van het juiste gebruik ervan, tot een selectief distributiestelsel dwingen ...". Derhalve zal de rechtbank aan de inhoud van die brief voorbijgaan. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking (a) dat derden niet de mogelijkheid hebben in rechte op te komen tegen het door de Commissie in die brief neergelegde oordeel, zoals wel het geval is bij beschikkingen houdende negatieve verklaringen en ontheffingen, en (b) dat niet is gebleken dat derden door de Commissie in de gelegenheid zijn gesteld zich uit te laten omtrent de betrokken standaardovereenkomsten) en de algemene voorwaarden vóórdat de Commissie haar brief verzond. 3.7. Nu vaststaat dat de door de Société Cacharel en/of de door P&CN met de erkende detailhandelaren gesloten overeenkomsten onder het verbod van artikel 85, lid 1, vallen, zijn die overeenkomsten nietig. Dit betekent

17 mei 1993


dat de erkende detailhandelaar die Cacharel-produkten aan niet tot de Cacharel verkooporganisatie toegelaten derden - zoals TME - verkoopt, op basis van die overeenkomst geen wanprestatie pleegt jegens Société Cacharel of P&CN. Daarmee is aan de door Cacharel gestelde onrechtmatige gedraging van TME, bestaande in het uitlokken en profiteren van contractbreuk door dépositaires, de grondslag komen te ontvallen. De daarop gebaseerde vordering moet dan ook worden afgewezen. 3.8. TME heeft bij antwoord gesteld geen Cacharelprodukten, waarvan de verpakking is beschadigd, in de handel te hebben gebracht of te brengen. Zij voegt daaraan toe dat zij onbeschadigde produkten zonder codering verhandelt, daaraan de conclusie verbindende dat Cacharel die produkten zélf in de handel brengt. Nu Cacharel vervolgens niet is teruggekomen op de door haar gestelde verwijdering van het cellofaan door TME, neemt de rechtbank aan dat zij dit onderdeel van haar stellingen niet langer wenst te handhaven. 3.9. TME heeft betoogd dat, zelfs indien de herkomstcode zou zijn weggehaald en de verpakking daarna opnieuw gecellofaneerd zou zijn, de kunstzinnige verschijning van de verpakking niet is gewijzigd, misvormd, verminkt of aangetast en dat evenmin wijziging in de toestand van de waren is gebracht. Het had op de weg van Cacharel gelegen tegenover dit betoog van TME aan te geven in hoeverre door de beweerdelijke decodering van de verpakking de oorspronkelijke verschijningsvorm daarvan is gewijzigd dan wel daaraan afbreuk wordt gedaan. Dit geldt temeer nu, veronderstellenderwijze uitgaande van de juistheid van de stellingen van Cacharel in dit verband, niet zonder meer duidelijk is dat van zulk een wijziging of afbreuk sprake is. Hetzelfde geldt ten aanzien van de door Cacharel gestelde aantasting van de toestand van de waren. Nu Cacharel een en ander achterwege heeft gelaten en niet uitdrukkelijk een genoegzaam gespecificeerd bewijsaanbod heeft gedaan van de door haar gestelde wijziging en aantasting, dienen haar betreffende stellingen te worden verworpen. Dit betekent dat de daarop gebaseerde vorderingen moeten worden afgewezen. 4. De kosten. Als in het ongelijk gesteld dienen eiseressen de kosten van het geding te dragen. 5. De beslissing. De rechtbank Wijst de vorderingen af. Verwijst eiseressen in de kosten van het geding en veroordeelt deze mitsdien tot betaling van die kosten aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op heden begroot op ƒ 2.730,-. Enz. b) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 17 september 1990 (Mrs P.A.L.M. van der Velden, E.A.M. van Houten-van der Kallen en L.J.D. Smits). 4.2. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend en deels door produkties gestaafd staat tussen partijen het volgende vast: 4.2.1. Appellante sub 1, Société Cacharel, mede te noemen Cacharel, is houdster van de rechten van het merk Cacharel voor warenklasse 3 en van de formules voor de bereiding van de produkten van die warenklasse die onder dat merk worden verkocht, hierna gezamenlijk te noemen de Cacharel parfumerie-artikelen. 4.2.2. Appellante sub 2, Prestige & Collections Nederland B.V., hierna te noemen P&CN, is de algemene vertegenwoordigster van Cacharel in Nederland en als zodanig door Cacharel belast met de opbouw en handhaving van het Nederlandse deel van de verkooporganisatie. 4.2.3. Cacharel laat de Cacharel parfumerie-artikelen in de lidstaten van de EEG in de handel brengen door middel van een verkooporganisatie van selectieve distri-

159

butie, die zich over de hele EEG uitstrekt. Zij bedient zich daarbij, althans voor wat betreft Nederland en Frankrijk, van door haar aangestelde landelijke alleenvertegenwoordigers, voor Nederland P&CN. Deze organisatie bestaat voorts uit een beperkt aantal, naar bepaalde maatstaven geselecteerde detailhandelaren (de zogenaamde erkende detailhandelaren of dépositaires). 4.2.4. Bij schriftelijk aangegane overeenkomsten met Cacharel is aan alle erkende detailhandelaren verboden de Cacharel-artikelen aan een andere handelaar te verkopen, behoudens dat is toegestaan om aan detaillisten in een andere lidstaat van de EEG te verkopen op voorwaarde dat de verkoper zich tevoren ervan heeft vergewist dat zijn afnemer een Cacharel-dépositaire is. (de zogenaamde "EEG-clausule"). 4.2.5. Naast het selectieve distributiestelsel als voormeld onderhoudt Cacharel c.q. een met haar organisatie gelieerde vennootschap binnen de EEG afzonderlijke distributiekanalen waaronder de zogenaamde duty free verkopen en de distributie van relatiegeschenken. 4.2.6. Naast het selectieve distributiestelsel binnen de EEG en enkele niet selectieve distributiekanalen binnen de EEG heeft Cacharel distributiekanalen buiten de EEG in vele landen ter wereld. Aan erkende importeurs wordt door haar c.q. door met haar gelieerde vennootschappen de verplichting opgelegd een verkooporganisatie op te bouwen tot belevering van speciaal daartoe te selecteren detailhandelaren. Daarnaast nebben Cacharel althans met haar organisatie gelieerde vennootschappen enkele licentiecontracten gesloten (onder meer) met ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Turkije. Daarnaast distribueert Cacharel haar produkten in Oost-Europa middels door een importeur dan wel een met de Cacharel-organisatie gelieerde onderneming te sluiten contracten met (staats)handelaren aldaar. 4.2.7. Naast deze verkooporganisaties buiten de EEG onderhouden met Cacharel gelieerde vennootschappen afzonderlijke duty free kanalen buiten de EEG. 4.2.8. Trade Max is een zelfstandige groothandel die geen deel uitmaakt van de Cacharel-organisatie. Zij houdt zich bedrijfsmatig bezig met de (tussen)handel in Nederland van parfumerie-artikelen waaronder van het merk Cacharel. 4.3. Cacharel es eisen dat aan Trade Max wordt verboden Cacharel-artikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben, dat Trade Max wordt bevolen haar voorraad van die artikelen af te geven aan P&CN of te vernietigen onder toezicht van P&CN en aan P&CN een lijst te verschaffen van de leveranciers van die artikelen, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, zomede dat Trade Max wordt veroordeeld tot schadevergoeding terzake van door haar verkochte Cacharel-artikelen. 4.4. Cacharel es baseren haar vorderingen op de stelling dat Trade Max zich schuldig maakt aan het uitlokken, bevorderen en in de hand werken van contractbreuk van leden van de verkooporganisatie van Cacharel met name door het frequent en stelselmatig afnemen van Cacharel-artikelen, in ieder geval bewust profiteert van schending van contractverplichtingen. 4.5. Het door Cacharel es gevorderde algemene verbod om Cacharel-artikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben, zou slechts toewijsbaar kunnen zijn indien Trade Max geen Cacharel-artikelen zou kunnen krijgen anders dan door uitlokking dan wel profiteren van wanprestatie, waarbij Trade Max steeds onrechtmatig zou hebben gehandeld jegens Cacharel es. Voor onrechtmatig handelen van Trade Max is tenminste vereist dat Trade Max bij het kopen van die artikelen steeds zou weten of behoren te weten dat de betrokken artikelen slechts kunnen zijn aangeboden als gevolg van contractschending door de verkoper of diens voorgangers jegens Cacharel es. 4.6. Door Cacharel es zijn als bijlagen bij het door haar overgelegde "Memorandum rélatif a la distribution

160


des produits Cacharel" d.d. 1 maart 1989 een aantal specimina van contracten overgelegd, gesloten door Cacharel dan wel met haar organisatie gelieerde vennootschappen met zelfstandige, niet met de Cacharel-organisatie gelieerde, importeurs van Cacharel-artikelen, in lokale markten verspreid over de gehele wereld. Blijkens die contracten (waaronder Chili, Paraquay, Zweden, Australië, Singapore en Maleisië) wordt aan de importeurs de inspanningsverplichting opgelegd om op de lokale markt een verkooporganisatie met door de importeur te selecteren detailhandelaren op te bouwen volgens de normen en regels van Cacharel met handhaving van de stijl van Cacharel. In die contracten is veelal bedongen dat de importeur zijn afnemers brieven zal doen tekenen waarvan de voornaamste bepalingen luiden volgens aan de importeur te verschaffen model. Zodanige specimina van brieven van de importeur aan zijn afnemer zijn bijgevoegd, door de afnemer voor accoord te ondertekenen, waarin de afnemer zich verbindt uitsluitend te leveren aan consumenten in hoeveelheden conform de persoonlijke behoeften van die consumenten en om niet te leveren aan andere (detail)handelaren. In deze opzet gaan de afnemers van de importeurs verbintenissen aan jegens de importeurs, anders dan de dépositaires binnen de EEG in ieder geval in Nederland en Frankrijk, niet jegens Cacharel. In de specimina van bedoelde brieven aan afnemers van importeurs buiten de EEG ontbreekt een clausule analoog aan de zogenaamde "EEG-clausule". Voor zover in de importeurscontracten is bedongen dat de importeur door zijn afnemers een contract zal doen tekenen conform een aan de importeur verschaft model en specimina van brieven zijn bijgesloten als voormeld, is hier geen sprake van sluitende kettingbedingen in strikte zin en betreft het hier bovendien verplichtingen die door de afnemers slechts worden aangegaan jegens de zelfstandige importeur en niet jegens Cacharel. Van sluitende derdenbedingen waaraan Cacharel rechten kan ontlenen jegens de afnemers van de importeurs en hun eventuele afnemers, is geen sprake. Voor zover het Hof kan zien (ook van de contracten in de Spaanse en Portugese taal zijn geen vertalingen overgelegd) zijn in vorenbedoelde contracten van Cacharel c.q. met haar organisatie gelieerde vennootschappen aan de zelfstandige importeurs geen expliciete exportverboden opgelegd, ook geen expliciete exportverboden naar de EEG. Alleen in het contract met de importeur voor Singapore en Maleisië komt een beding voor dat de importeur niet buiten het toegewezen territorium zal verkopen (artikel II sub tweede 4). In de overige vorenbedoelde contracten ontbreekt - voor zover het Hof kan zien - een dergelijke bepaling. Aan de importeurs in de overige vorenbedoelde landen kan dan ook geen expliciet verbod worden tegengeworpen om Cacharel-artikelen buiten het aan hen toegewezen gebied te exporteren. Indien en voor zover al in de enkele toewijzing aan een bepaalde importeur van een bepaalde lokale markt in samenhang met door die importeur van zijn afnemers te bedingen clausules dat deze gehouden zijn alleen aan eindverbruikers te verkopen en niet aan andere (detail)handelaren, al impliciete, niet met zoveel woorden een exportverbod met name naar de EEG besloten zou kunnen worden geacht, komen zodanige exportverboden in strijd met het in artikel 85 lid 1 van het EEG-verdrag gegeven verbod. Aangenomen moet worden dat bij afwezigheid van zodanige exportverboden er een reële waarschijnlijkheid zou zijn van re-export naar de EEG, gelet op de prijsverschillen tussen de diverse lokale markten en de EEG-markt, welke exportverboden ook effect hebben op de EEG-markt, gelet op het marktaandeel van Cacharel, de opzet van haar distributieorganisatie op wereldschaal zomede de analoge verkooporganisaties van concurrenten in dezelfde branche. Zodanige exportverboden, niet getemperd door een clausule analoog aan de zogenaamde "EEG-clausule",

17 mei 1993

moeten wegens hun rechtstreeks effect op de Europese markt dan ook nietig worden geacht in Nederland ingevolge het bepaalde in artikel 85 lid 2 van het EEG-verdrag. 4.7. In de in het geding gebrachte uittreksels van licentiecontracten met ondernemingen in Canada en in Turkije heeft het Hof geen expliciete exportverboden aangetroffen. Mochten deze wel in die contracten voorkomen, dan zijn die in verband met hun effect op de Westeuropese markt nietig. Indien en voor zover in de licentiecontracten met betrekking tot die landen een impliciete exportverbod besloten mocht worden geacht, geldt daarvoor hetzelfde als voormeld. Bovendien wordt hetzelfde overwogen ten aanzien van mogelijke impliciete exportverboden, door met de Cacharel-organisatie gelieerde ondernemingen als PBI bedongen van duty free handelaren en vliegtuig- en scheepvaartmaatschappijen. 4.8. In de Verenigde Staten van Noord-Amerika worden de Cacharel-artikelen krachtens verleende licentie door een zelfstandige fabrikant vervaardigd en in het verkeer gebracht. In het in het geding gebrachte contract is een exportverbod opgenomen (artikel 2 sub a). Nog daargelaten het bepaalde in artikel 85 van het EEG-verdrag kan op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika niet worden uitgesloten dat aldaar gefabriceerde partijen in West-Europa op de vrije markt komen. 4.9. Met betrekking tot de distributie naar landen in Oost Europa is door Cacharel es een specimen van een contract d.d. september 1982 in het geding gebracht, dat een expliciet exportverbod bevat (artikel 2 sub d). Voor zover dat contract nog van kracht is en dat exportverbod ziet op export naar de Westeuropese markt is dit eveneens in strijd met het in artikel 85 lid 1 van het EEG-verdrag gegeven verbod en gelet op het effect op de Westeuropese markt nietig. 4.10. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de verkooporganisatie van Cacharel, wereldwijd gezien, juridisch niet gesloten is. 4.11. Thans zal de feitelijke wel of niet geslotenheid worden bezien. Trade Max stelt dat er een enorm aanbod van Cacharel-artikelen is buiten het selectieve distributiesysteem, en dat dit een nevenverschijnsel is van de overproduktie die Cacharel zelf op de wereldmarkt zet. Cacharel produceert meer en zet meer af op de lokale markten - aldus Trade Max - dan de lokale markten zelf kunnen verwerken. Bovendien heeft Cacharel - aldus Trade Max - onvoldoende controle op de afzet in ieder geval uiteindelijke bestemming van de Cacharel-artikelen, met name voor wat betreft de verkoopkanalen buiten de EEG. 4.12. Tussen partijen staat vast dat er een grijze markt bestaat, over de omvang waarvan partijen van mening verschillen, waarop onafhankelijk van mogelijk uitlokken of profiteren van wanprestaties door Trade Max Cacharel-artikelen worden aangeboden. Partijen zijn het eens dat die grijze markt niet meer, in ieder geval niet meer in overwegende mate, moet worden toegeschreven aan schending van contractuele verplichtingen door dépositaires binnen de EEG door leveranties van Cacharel-artikelen aan de groothandel, maar doordat grote partijen door (groothandelaren via andere distributiekanalen op de Westeuropese markt worden afgezet. Door Cacharel es is niet weerlegd dat Cacharel een produktie in stand houdt van haar artikelen die groter is dan de interne vraag op de diverse lokale markten die zij met haar verkooporganisatie bereikt. Zij verschaft geen inzicht in de omvang van haar afzetten op de diverse markten ter wereld, waaruit kan volgen dat die afzetten de vraag van de clientèle op die lokale markten niet te boven gaan. Cacharel es laten zich evenmin gemotiveerd uit over de waterdichtheid van haar verkoopsysteem voor wat betreft de handel met Afrikaanse landen, landen in het

17 mei 1993


Midden en Verre Oosten en in Midden- en Zuid-Amerika. Het is niet uitgesloten dat Cacharel geen zicht heeft op de schakel in de distributie tussen importeur en diens afnemers en verdere schakels, gelet op het feit dat er geen rechtstreekse standaardcontracten bestaan tussen Cacharel en die afnemers. Ook is onduidelijk of en in hoeverre Cacharel in staat is te controleren of de importeurs hun verplichting nakomen om hun afnemers contractueel jegens hen te binden gelijk door Cacharel en met haar gelieerde vennootschappen voorgeschreven. 4.13. Uit de inhoud van het eigen memorandum in samenhang met de bijgevoegde verklaring van J. Malaprade van 20 mei 1988 volgt, dat Temtrade S.A. te Genève van 1974 - 1986 contractueel was belast om Cacharel-artikelen in landen in Oost-Europa inclusief de U.S.S.R. te verhandelen, dat Temtrade exportverboden diende te bedingen; dat Cacharel vanaf 1985 constateerde dat op de Westeuropese markt in het "parallelcircuit" Cacharel-produkten werden aangeboden die afkomstig waren van Oosteuropese leveranties; dat Temtrade in 1985 en 1986 niet in staat was de effectieve toepassing te garanderen van het re-exportverbod. Volgens Cacharel es hebben de betrokken landen met staatshandel zich niet aan de beperkende clausule gehouden. Hiermede erkennen Cacharel es zelf dat de Oosteuropese landen een lek in de verkooporganisatie van Cacharel vertoonden. Cacharel heeft de overeenkomst met Temtrade beëindigd en levert thans aan de Oostbloklanden via PBI, een met haar organisatie gelieerde vennootschap. Niet vaststaat echter dat het systeem voor wat de Oosteuropese landen betreft thans wel feitelijk waterdicht zou zijn. Bovendien heeft Temtrade het importeurschap voor de U.S.S.R. behouden en is onduidelijk of van daaruit exportverboden worden nagekomen en niet verwateren. 4.14. Trade Max heeft diverse gespecificeerde gegevens verschaft van feitelijke niet geslotenheid van de verkooporganisatie van Cacharel. De door Trade Max gegeven voorbeelden van lekken, waaronder de gevallen van Capricorn Commodities B.V., Clifford Enterprises Ltd, Sulina Free Port, Prodetra B.V., IBS duty free, zijn als zodanig door Cacharel es niet bestreden. Zij stellen dat er thans betere waarborgen tegen lekken zouden zijn. Het Hof ziet echter reden om aan te nemen dat het distributiesysteem van Cacharel ook thans feitelijk niet waterdicht is. In het 17e Mededingingsverslag van de Europese Commissie (1987) heeft de Europese Commissie aangehaald het rapport Weber ("Les systèmes de distribution sélective dans la communauté du point de vue de la politique de concurrence: Ie cas de 1'industrie des parfums et des produits cosmétiques"), waarin de nevenimport uit derde landen wordt geschat op 10-20% van de totale omzet. Indien die nevenimport niet geheel afkomstig is uit derde landen, dan toch volgens de Franse en Engelse tekst van het mededingingsverslag voor het merendeel. Deze schatting, door de Europese Commissie overgenomen van het rapport Weber (pagina 109), duidt erop dat niet slechts sprake is van incidentele lekken in de distributiesystemen van de parfumerie- en cosmeticafabrikanten, maar van een structureel probleem. Dat de zogenaamde grijze markt in Nederland geringer zou zijn dan elders in de EEG is niet gesteld. Dat de grijze markt voor Cacharel-artikelen geringer zou zijn dan voor andere parfumerie- en cosmeticaprodukten is evenmin gesteld. Geconstateerd moet worden dat er permanent een aanbod is van niet geringe omvang van Cacharel-artikelen buiten Cacharel's verkooporganisatie in en buiten de EEG. Het onvoldoende weersproken regelmatige aanbod van Cacharel-artikelen in detailhandelzaken en winkelketens in Nederland, die niet tot het distributiesysteem van Cacharel behoren, wijst daar ook op. 4.14. De stelling van Cacharel es dat Trade Max wanprestatie van enige afnemer van de verkooporganisatie van Cacharel heeft uitgelokt, hebben Cacharel es

161

niet feitelijk onderbouwd. Evenmin kan worden aangenomen dat Trade Max Cacharel-artikelen afkomstig van contractbreuk plegende handelaren heeft verhandeld. Omtrent de herkomst van de door Trade Max verkregen Cacharel-artikelen staat niets vast. Aan de stellingen van Cacharel es komt tegenover de door Trade Max met specifieke voorbeelden aangetoonde niet waterdichtheid van de verkooporganisatie van Cacharel en mede gelet op het feit dat de verkooporganisatie van Cacharel ook juridisch niet waterdicht is, onvoldoende gewicht toe om de conclusie te dragen dat Trade Max zich in concreto bewust moet zijn geweest dat zij bij haar aankopen gebruik maakte van contractbreuk van haar leveranciers c.q. voorgangers. Het in algemene bewoordingen gedane bewijsaanbod van Cacharel es wordt als te vaag gepasseerd. 4.15. Gelet op het voorgaande zijn de door Cacharel es in ruime en algemene bewoordingen gevorderde geen verboden niet toewijsbaar. Nu niet kan worden aangenomen dat Trade Max jegens Cacharel es wanprestatie heeft uitgelokt of daarvan geprofiteerd, of anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Cacharel es, is ook voor de gevorderde schadevergoeding geen plaats. 4.16. Het voorgaande brengt mede, dat ook indien alle grieven van Cacharel es tegen het vonnis van de Rechtbank Breda mochten slagen, dat vonnis toch moet worden bekrachtigd. Cacharel es hebben bij de behandeling van die grieven in die omstandigheden onvoldoende belang. Cacharel es dienen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het hoger beroep te worden verwezen. 5. Uitspraak. Het Hof: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Veroordeelt Cacharel es in de proceskosten op het hoger beroep gevallen, tot heden aan de zijde van Trade Max geschat op ƒ 300,- voor verschotten en ƒ 6.600,- voor salaris van de procureur. Enz. c) Cassatiemiddelen. Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als is vervat in het ten deze bestreden arrest, zulks ten onrechte om één of meer van de navolgende, zonodig in onderlinge samenhang, te lezen redenen: 1. In r.o. 4.4 geeft het Hof een weergave van de grondslagen van de vorderingen van Cacharel es. Die weergave is onvolledig en mitsdien niet naar de eisen der wet met redenen omkleed (hetgeen ook 's Hofs overige beschouwingen vitieert). Cacharel es. hebben immers (ook) betoogd dat er niet alleen sprake is van onrechtmatigheid indien de niet-erkende handelaar wanprestatie van de gebonden handelaren uitlokt en/of profiteert van een dergelijke wanprestatie, maar ook indien een nietgebonden handelaar handelt in produkten die middels een selectief distributiesysteem worden verkocht, ongeacht de herkomst, en deze op de markt brengt waar de selectieve distributie ook wordt toegepast voor de betreffende produkten (zie de MvG in hoger beroep sub 118 e.v.). 2. In r.o. 4.5 geeft het Hof blijk van een te beperkte opvatting omtrent de mogelijkheid van toewijsbaarheid van het door het Hof besproken - en aldus door het Hof aangeduide - "algemene verbod om Cacharel-artikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben". Een dergelijk verbod is ook dan toewijsbaar indien Trade Max - ook onafhankelijk van eventuele uitlokkingen - door bedrijfsmatige, frequente en stelselmatige activiteiten profiteert (respectievelijk tracht te profiteren) van contractbreuk van tot het verkoopsysteem van Cacharel behorende ondernemingen (respectievelijk

162

Bijblad Industrie!'Ie Eigendom, nr 5

door haar bedrijfsmatige, frequente en stelselmatige activiteiten willens en wetens de mogelijkheid in het leven roept dat de betreffende ondernemingen zodanige contractbreuk plegen), en mitsdien onjuist, althans niet naar de eisen der wet met redenen omkleed, is het oordeel van het Hof dat zodanig algemeen verbod slechts dan toewijsbaar is indien bij elke individuele verkrijging van Cacharel-artikelen Trade Max "steeds" (naar luid van de formulering van het Hof) onrechtmatig zou handelen (respectievelijk dat elke verkrijging het gevolg is van uitlokking). 3. In r.o. 4.5 overweegt het Hof onder meer: "Voor onrechtmatig handelen van Trade Max is tenminste vereist dat Trade Max bij het kopen van die artikelen steeds zou weten of behoren te weten dat de betrokken artikelen slechts kunnen zijn aangeboden als gevolg van contractschending door de verkoper of diens voorgangers jegens Cacharel c.s.". Dit oordeel is zowel op zich, als in samenhang met hetgeen het Hof eerder in r.o. 4.5 overweegt en beslist, rechtens onjuist; van onrechtmatig handelen is ook dan sprake, althans kan ook dan sprake zijn, indien een onderneming als Trade Max met haar stelselmatige activiteiten (en temeer en in het bijzonder indien kennis aanwezig is omtrent de verkooporganisatie van de producent van de artikelen) willens en wetens de niet te verwaarlozen kans neemt dat de artikelen zijn aangeboden als gevolg van - kort gezegd - contractbreuk binnen de verkooporganisatie. 4. Onjuist is voorts dat zodanige onrechtmatigheid slechts kan worden aangenomen indien sprake is van "contractschending door de verkoper of diens voorgangers jegens Cacharel c.s."; voldoende is, althans kan zijn, dat sprake is van schending van een contractuele verplichting jegens een bij de organisatie en handhaving van de verkooporganisatie betrokken onderneming (in het bijzonder en temeer indien sprake is van schending van een contractuele verplichting jegens de zijdens Cacharel es. voor het betreffende gebied aangestelde distributeur, hetgeen op zich geldt, maar temeer indien zijdens Cacharel es. aan die distributeur contractuele verplichtingen zijn opgelegd tot handhaving van de verkooporganisatie). 5. Het in de onderdelen 1 tot en met 4 gestelde vitieert ook het in r.o. 4.6 gestelde, voorzover de in laatstgenoemde r.o. vervatte beschouwingen de in de onderdelen 1 tot en met 4 aangevallen opvatting(en) tot uitgangspunt hebben, respectievelijk voorzover het in r.o. 4.6 gaat om beschouwingen tot beantwoording van de vraag of aan de in r.o. 4.5 geformuleerde (juridische) criteria is voldaan. Daarnaast is het in r.o. 4.6 gestelde rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed op de in de volgende onderdelen op zich, dan wel in samenhang te beschouwen, gronden. 6. Op blz. 8, 14e regel, van zijn arrest spreekt het Hof over "sluitende kettingbedingen"; op blz. 8, 18e regel [zie r.o. 4.6. van het Hof; Red.], heeft het Hof het over "sluitende derdenbedingen". Onduidelijk is, en in zoverre is 's Hofs arrest niet naar de eisen der wet met redenen omkleed, waarop het Hof hier doelt; in ieder geval is onbegrijpelijk, althans onaanvaardbaar onduidelijk, op welk type "kettingbedingen" het Hof doelt wanneer het spreekt over "sluitende kettingbedingen in strikte zin". 7. Indien de passage waarin het Hof spreekt over "sluitende kettingbedingen" en "sluitende derdenbedingen", respectievelijk in hetgeen het Hof overigens overweegt en beslist, aldus moet worden begrepen dat het Hof onrechtmatigheid jegens Cacharel (c.s.) slechts wil aannemen indien (tenminste) sprake is van of contractuele verplichtingen die worden aangegaan (rechtstreeks) jegens Cacharel, of "sluitende derdenbedingen" (naar luid van de formulering van het Hof) waaraan Cacharel rechten kan ontlenen jegens de afnemers van de importeurs en hun eventuele afnemers, gaat het Hof uit van een onjuiste

17 mei 1993

rechtsopvatting, althans is de beslissing van het Hof niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. Ook indien de aangeduide omstandigheden zich niet voordoen, kan sprake zijn van onrechtmatig handelen indien een onderneming als Trade Max - zowel met inachtneming van, als onafhankelijk van eventuele uitlokkingen - door bedrijfsmatige, frequente en stelselmatige activiteiten profiteert (respectievelijk tracht te profiteren) van contractbreuk van tot het verkoopsysteem van Cacharel behorende ondernemingen (respectievelijk door haar bedrijfsmatige, frequente en stelselmatige activiteiten willens en wetens de mogelijkheid in het leven roept dat de betreffende ondernemingen zodanige contractbreuk plegen). 8. Op blz. 8, halverwege [zie r.o. 4.6. van het Hof; Red.], van zijn arrest komt het Hof tot de conclusie dat in de daar door het Hof bedoelde contracten (met uitzondering van dat voor Singapore en Maleisië) geen expliciete exportverboden zijn opgenomen die door Cacharel cq. met haar organisatie gelieerde vennootschappen aan de zelfstandige importeurs zijn opgelegd. Een en ander is onbegrijpelijk in het licht van de gedingstukken. Bij de memorie van grieven in hoger beroep is overgelegd een "Memorandum relatif a la distribution des produits Cacharel", met daaraan gehecht voor diverse deelmarkten geldende contracten; voorafgaande aan elk contract is aangegeven dat het hier gaat om een uittreksel ("een extrait"). Door op basis van die documenten te oordelen dat alleen het contract met de importeur van Singapore en Maleisië een dergelijk exportverbod bevat, is de beslissing van het Hof terzake onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. 9. Uitgaande van de veronderstelling dat wel als uitgangspunt dient te gelden dat sprake is van exportverboden (blz. 8, onderaan, arrest) [zie slot r.o. 4.6. van het Hof; Red.], oordeelt het Hof dat in zodanige situatie die exportverboden in strijd komen met het in artikel 85 lid 1 EEG-verdrag gegeven verbod. Door aldus te oordelen op grond van hetgeen het Hof in de laatste elf regels van blz. 8 van zijn arrest overweegt, gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting, althans is de beslissing van het Hof onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. Uitgangspunt dient te zijn dat een extra-communautaire concurrentiebeperking onder omstandigheden onder artikel 85 lid 1 EEG-verdrag kan vallen; uitgangspunt dient dan in ieder geval te zijn dat bij afwezigheid van zodanig exportverbod re-import waarschijnlijk moet zijn. In casu heeft het Hof die waarschijnlijkheid uitsluitend afgeleid uit - wat het Hof (slechts) aanduidt met - "prijsverschillen tussen de diverse lokale markten en de EEG-markten", waarmede het Hof de essentie van het waarschijnlijkheidscriterium miskent, en aldus het recht schendt, althans zijn beslissing terzake niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. Ten onrechte heeft het Hof nagelaten zich de vraag te stellen, en die vraag in het arrest te beantwoorden, welke re-importen (in het bijzonder op welk handelsniveau) en welke prijsverschillen een rol spelen bij de economische analyse in het kader van artikel 85 lid 1 EEG-verdrag. Bij beantwoording van de hier aan de orde zijnde vraag gaat het erom of, en in hoeverre, op de EEG-markt gevestigde erkende wederverkopers zich zullen bevoorraden buiten de EEG indien de buiten de EEG-markt gelegen deelmarkten niet worden afgeschermd door exportverboden. Het is dit element, de vraag of in casu sprake is van de waarschijnlijkheid van re-import gezien de alternatieve bevoorradingsbronnen van erkende wederverkopers, dat door het Hof niet is onderzocht. Die (voor de in het kader van de economische analyse op grond van artikel 85 lid 1 EEG-verdrag) uit te voeren toetsing, blijkt niet uit 's Hofs arrest. Aldus heeft het Hof of een onjuiste juridische maatstaf aangelegd, of zijn arrest niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. In het kader van die uit te voeren toetsing zijn prijsverschillen op de diverse markten een element die in de toetsing moet worden betrokken, doch door zich tot dat element te beperken,

17 mei 1993


heeft het Hof een te summier onderzoek ingesteld, en mitsdien een onjuiste juridische maatstaf aangelegd, althans zijn arrest niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. 10. 's Hofs arrest is ook daarom op dit punt rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed, omdat onduidelijk blijft op welk handelsniveau de door het Hof aangeduide "prijsverschillen tussen de diverse lokale markten en de EEG-markt" zich voordoen, en aldus temeer onduidelijk blijft of één en ander voor erkende wederverkopers aanleiding zou zijn zich te bevoorraden buiten de EEG-markt, indien de buiten die EEG-markt gelegen deelmarkten niet zouden zijn beschermd door exportverboden. 11. Het in de onderdelen 9 en 10 gestelde vitieert ook r.o. 4.7 tot en met 4.10. Ook overigens zijn die r.o. onvoldoende gemotiveerd, omdat in die respectievelijke r.o. onvoldoende inzicht wordt gegeven in de gedachtengang van het Hof die leidt tot de gegeven beslissingen. 12. Indien in 's Hofs overwegingen besloten ligt het oordeel dat voor onrechtmatigheid van Trade Max noodzakelijk is dat het distributiesysteem van Cacharel juridisch en feitelijk is gesloten, in dier voege dat de contractuele bindingen geen verkoop toelaten dan onder de voorwaarden van de distributie-organisatie en Cacharel die organisatie ook feitelijk handhaaft, gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting. De eis dat het hier zou gaan om een materiële voorwaarde voor onrechtmatigheid vindt geen steun in het recht. 13. Hetgeen het Hof in de r.o. 4.11 tot en met 4.14 overweegt en beslist omtrent de vraag of de verkooporganisatie van Cacharel feitelijk gesloten is, kan het oordeel van het Hof dat zulks niet het geval is, althans dat geen sprake is van "waterdichtheid van de verkooporganisatie" (r.o. 4.14), niet dragen. In de feitelijke instanties (...) is zijdens Cacharel uitvoerig en geadstrueerd betoogd dat bij geconstateerde lekken in de organisatie wordt opgetreden; zo memoreert het Hof in r.o. 4.13 zelf dat tegen de daar bedoelde organisatie Temtrade S.A. is opgetreden; weliswaar vervolgt het Hof in r.o. 4.13 dat niettemin niet vaststaat dat het systeem voor wat de Oosteuropese landen betreft thans wel feitelijk waterdicht zou zijn, maar één en ander is door het Hof niet gemotiveerd en in zoverre is de beslissing dan ook niet naar de eisen der wet met redenen omkleed, zulks in het bijzonder gezien de eerder gememoreerde feitelijke vaststelling dat zijdens Cacharel is opgetreden tegen Temtrade. Een identiek verwijt wordt het Hof gemaakt naar aanleiding van het in r.o. 4.14 gestelde; zijdens Cacharel is uitvoerig geadstrueerd aangegeven waarom lekken zijn ontstaan, en op welke wijze is opgetreden. De daaraan door het Hof verbonden conclusie dat het Hof "echter reden (ziet) om aan te nemen dat het distributiesysteem van Cacharel ook thans feitelijk niet waterdicht is", is verder niet, althans bepaald onvoldoende, gemotiveerd. Daartoe kan in het bijzonder niet dienen de verwijzing naar het rapportWeber, nu het hier gaat om een passage inhoudende een algemene mededeling, en niet, althans bepaald niet zonder nadere motivering, aangenomen kan worden dat één en ander van overeenkomstige toepassing is op het distributiesysteem van Cacharel (zulks in het bijzonder niet gezien de door Cacharel gegeven verklaringen van lekken, en de daartegen genomen maatregelen). 14. 's Hofs beschouwingen omtrent de vraag of het distributiesysteem van Cacharel feitelijk gesloten is (r.o. 4.11 tot en met 4.14) miskennen ook dat van een onderneming als Cacharel gevergd mag worden datgene te doen dat mogelijk is om lekken in de distributie-organisatie te dichten, en aldus tegen inbreukmakers op te treden; niet mag de eis gesteld worden dat het enkele bestaan van lekken een onderneming als Cacharel de mogelijkheid ontneemt de betreffende distributie-organisatie weer sluitend te maken, en haar de mogelijkheid te

163

ontnemen aldus in rechte tegen inbreukmakers op te treden. 15. Het Hof spreekt op diverse plaatsen over "waterdicht" respectievelijk "waterdichtheid" (zo in r.o. 4.13, 4.14 en 4.14 (tweede maal)). Aldus legt het Hof een onjuist, namelijk te streng, juridisch criterium aan. Ook zonder dat sprake is van de door het Hof aangeduide "waterdichtheid" kan sprake zijn van voldoende geslotenheid om ondermijning van de verkooporganisatie door een frequente, bedrijfsmatige en stelselmatige handelwijze onrechtmatig te doen zijn, weshalve 's Hofs beslissing rechtens onjuist is, althans niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. Enz. d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr T. Koopmans, 13 september 1991; zie het vorige arrest, nr40, onder d, blz. 151/5). e) De Hoge Raad, enz. 1. Het geding in feitelijke instanties Eiseressen tot cassatie - verder ook wel te zamen aan te duiden als Cacharel - hebben bij exploot van 16 januari 1987 verweerster in cassatie - verder te noemen Trade Max - op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en gevorderd: 1. Trade Max te verbieden Cacharel artikelen, waaronder produkten ter verzorging van de huid van het gezicht en lichaam, make-up artikelen, nagellak, eaux de toilette, parfums, after-shaves en zonnecosmetica, hygiëne- en haarverzorgingsprodukten te verkopen dan wel te koop aan te bieden, of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- aan Cacharel voor iedere overtreding; 2. Trade Max te bevelen haar voorraden Cacharel artikelen: - hetzij af te geven aan Prestige, - hetzij te vernietigen onder toezicht van Prestige, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,aan Prestige; 3. Trade Max te bevelen aan Prestige te verschaffen een lijst met de namen en adressen van de personen die gedurende de afgelopen 36 maanden Cacharel artikelen aan Trade Max hebben geleverd, met specificatie van de geleverde referenties en aantallen, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- aan Prestige; 4. Trade Max te veroordelen tot vergoeding van de schade door Cacharel en Prestige geleden en alsnog te lijden ten gevolge van Trade Max's hiervoor omschreven onrechtmatige gedragingen en handelwijzen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet met de wettelijke rente daarover. Nadat Trade Max tegen de vorderingen verweer had gevoerd, heeft de Rechtbank bij vonnis van 5 juli 1988 de vorderingen afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Cacharel hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Bij arrest van 17 september 1990 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd. Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het Hof heeft Cacharel beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Trade Max heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal Koopmans strekt tot verwerping van het beroep. 3. Beoordeling van het middel 3.1 Bij de beoordeling van het middel dient het navolgende tot uitgangspunt.

164


Cacharel vordert in dit geding tegen Trade Max - die hier te lande de tussenhandel in parfumerie-artikelen bedrijft - voornamelijk een algemeen verbod Cacharel parfumerie-artikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben. Deze vordering grondt Cacharel niet op de stelling dat Trade Max door deze gedragingen enig haar toekomend absoluut recht van intellectuele eigendom schendt, maar, kort gezegd, daarop: (1°) dat zij, omdat de eigenschappen van haar parfumerie-artikelen dwingen tot hun distributie via geselecteerde detaillisten, een gesloten verkooporganisatie in het leven heeft geroepen "welke zich uitstrekt over de gehele EEG, en trouwens ook daarbuiten"; (2°) dat Trade Max, die van een en ander op de hoogte is, deze organisatie ondermijnt door niet bij deze organisatie aangesloten detaillisten in staat te stellen tot het voeren van Cacharel-artikelen en (3°) dat Trade Max daartoe slechts in staat is doordat zij, Cacharel-artikelen inkopend, zich schuldig maakt aan het uitlokken, bevorderen of bewust gebruik maken van contractbreuk door leden van de organisatie. Zowel het beginsel dat ten grondslag ligt aan art. 1376 BW, als ook en vooral het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengen echter mee dat het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn producten in het leven roept, voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar (verder ook wel: een buitenstaander) niet zonder meer de verplichting schept zich van het verhandelen van die producten te onthouden. Zulk een verplichting bestaat slechts - en een verbodsvordering als de onderhavige kan dan ook slechts worden toegewezen - voor zover op grond van bijkomende omstandigheden moet worden aangenomen dat de buitenstaander door het verhandelen zich jegens de fabrikant onoirbaar zou gedragen. De vraag aan welke voorwaarde moet zijn voldaan vooraleer sprake is van zulk onoirbaar gedrag, is in een vrij omvangrijke rechtspraak van de Hoge Raad beantwoord (meer in het bijzonder zij verwezen naar: HR 13 januari 1961, NJ 1962, 245; HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246; HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 en HR 18 december 1964, NJ 1965, 171) en behoeft mede daarom hier geen volledige bespreking. Het middel geeft slechts aanleiding met betrekking tot die vraag twee nadere opmerkingen te maken. De eerste is dat in deze rechtspraak - die ook buiten het geval van ondermijnen van een verkooporganisatie toepassing heeft gevonden - nadruk valt op voormelde beginselen (uitgangspunt is dat handelen met iemand van wie men weet dat deze daardoor een overeenkomst met een derde schendt, op zich zelf jegens deze derde niet onoirbaar is) en dat daarin dan ook voor de toewijsbaarheid van een vordering als de onderhavige stringente voorwaarden worden gesteld. De Hoge Raad vindt geen grond in enig opzicht van deze rechtspraak terug te komen. De tweede opmerking is dat het Hof in zijn rov. 4.5 met juistheid ervan is uitgegaan dat in die rechtspraak ligt besloten dat, wil sprake zijn van onoirbaar handelen van de buitenstaander jegens de fabrikant, tenminste vereist is dat de buitenstaander bij het inkopen van de producten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was ten gevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie. 3.2 Op het in 3.1 overwogene stuiten de klachten vervat in de onderdelen 1, 2, 3, 4, 5 (eerste volzin) en 7 van het middel af. Onderdeel 1 omdat Cacharel bij de daarin vervatte klacht dat het Hof in zijn rov. 4.4 de grondslagen van haar vordering onvolledig heeft weergegeven, geen belang heeft nu de stelling welke het Hof volgens het onderdeel buiten beschouwing zou hebben gelaten - dat de buitenstaander zich óók onoirbaar gedraagt wanneer hij producten verhandelt op een markt waar deze door

17 mei 1993

middel van een selectief distributiesysteem worden verkocht - blijkens het onder 3.1 overwogene onjuist is en de vordering niet kan dragen. De overige onderdelen omdat (ook) daarin andere, en met name minder stringente voorwaarden voor de toewijsbaarheid van een vordering als de onderhavige worden verdedigd dan die welke in voormelde rechtspraak zijn aanvaard. 3.3 In zijn rov. 4.6 t/m 4.15 onderzoekt het Hof de vraag of te dezen voldaan is aan voormelde, in zijn rov. 4.5 gestelde voorwaarde dat de buitenstaander bij het inkopen van de producten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was ten gevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie. De uitkomst van dit onderzoek is negatief: minutieus onderzoek van het door Cacharel overgelegde materiaal brengt het Hof eerst tot de bevinding dat de verkooporganisatie van Cacharel juridisch niet gesloten is, (rov. 4.6 t/m 4.10); in hoofdzaak op grond van het over en weer gestelde en overgelegde komt het Hof vervolgens tot de conclusie dat de verkooporganisatie evenmin feitelijk gesloten is (rov. 4.11 t/m 4.13); uit dit een en ander te zamen leidt het Hof dan tenslotte af dat onvoldoende is komen vast te staan dat Trade Max "zich in concreto bewust moet zijn geweest dat zij bij haar aankopen gebruik maakte van contractbreuk van haar leveranciers c.q. voorgangers" (rov. 4.14). Tegen dit deel van 's Hofs beslissing keren zich de nog niet behandelde onderdelen van het middel. 3.4 Onderdeel 12 mist feitelijke grondslag. Anders dan dit onderdeel tot uitgangspunt neemt, heeft het Hof, blijkens het in 3.3 overwogene, niet geoordeeld dat voorwaarde voor onoirbaarheid van het handelen van Trade Max is dat het verkoopsysteem van Cacharel juridisch en feitelijk gesloten is, maar heeft het de vraag of dit systeem in deze beide opzichten gesloten was, slechts onderzocht teneinde te kunnen beoordelen of Cacharel voldoende aannemelijk had gemaakt dat was voldaan aan voormelde in 's Hofs rov. 4.5 geformuleerde voorwaarde. 3.5 In rov. 4.6 begint het Hof zijn onderzoek naar het juridisch gesloten zijn van de organisatie door aan de hand van de bij wijze van voorbeeld overgelegde contracten tussen Cacharel (dan wel met haar gelieerde vennootschappen) en zelfstandige importeurs "in lokale markten verspreid over de gehele wereld" na te gaan in hoeverre op grond van deze contracten kan worden aangenomen dat de op deze markten werkzame detaillisten jegens Cacharel verplicht zijn zich van levering aan anderen dan consumenten te onthouden, een verplichting welke, naar het Hof begrijpelijkerwijs aanneemt, slechts haar grond kan vinden in een door voormelde importeurs in hun overeenkomsten met de betrokken detaillisten ten behoeve van Cacharel gemaakt derdenbeding. In de door onderdeel 6 aangevallen passage brengt het Hof voldoende duidelijk tot uitdrukking dat het tot de bevinding is gekomen dat van dergelijke derdenbedingen geen sprake is, omdat voor zover de importeurs al gehouden zijn de te selecteren detaillisten bepaalde verplichtingen op te leggen (het Hof had eerder doen uitkomen dat een dergelijke gehoudenheid niet in alle overgelegde overeenkomsten is opgenomen), zij deze verplichtingen slechts ten behoeve van zich zelf behoeven te bedingen. Bovendien geeft het Hof daar voldoende duidelijk aan dat het betwijfelt of de (door Cacharel) voor het beding voorgeschreven bewoordingen van dien aard zijn dat daardoor indirecte levering aan anderen dan consumenten afdoende wordt uitgesloten. Onderdeel 6 klaagt derhalve ten onrechte over onduidelijkheid en zelfs onbegrijpelijkheid van de betrokken passage. 3.6 Ook de motiveringsklacht van onderdeel 8 faalt. Het Hof heeft, naar uit zijn terminologie blijkt, niet over het hoofd gezien dat Cacharel slechts uittreksels van voormelde contracten met zelfstandige importeurs heeft overgelegd, maar meende kennelijk en niet onbegrijpelijk

17 mei 1993


ervan te mogen uitgaan dat Cacharel op wier weg zulks lag, ervoor had gezorgd dat die uittreksels alle voor beoordeling van het geschil relevante bedingen bevatten. 3.7 De klachten van de onderdelen 9, 10 en 11 kunnen bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Vooreerst keren zij zich tegen beslissingen die klaarblijkelijk ten overvloede zijn gegeven: na te hebben vastgesteld dat niet blijkt dat aan de zelfstandige exporteurs expliciete exportverboden zijn opgelegd, heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat te dezen alleen zodanige verboden voldoende zijn om juridische geslotenheid aan te nemen en eerst subsidiair, voor geval men daarover al anders zou moeten oordelen, aangenomen dat een eventueel impliciet exportverbod, voor zover export naar de EEG betreffend, rechtsgeldigheid ontbeert. Voorts is 's Hofs conclusie dat de verkooporganisatie van Cacharel, wereldwijd gezien, juridisch niet gesloten is (rov. 4.10), dermate ampel onderbouwd dat moet worden aangenomen dat het college haar eveneens zou hebben getrokken indien het de desbetreffende exportverboden niet nietig zou hebben geoordeeld. 3.8 De onderdelen 13, 14 en 15 keren zich tevergeefs tegen de overwegingen waarin het Hof de vraag beantwoordt of de verkooporganisatie van Cacharel in zo voldoende mate feitelijk gesloten is dat (mede) deswege het vermoeden gewettigd is dat een buitenstaander als Trade Max bij het inkopen van de producten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was ten gevolge van door een van de leden van de organisatie gepleegde wanprestatie. Onderdeel 15 gaat, blijkens het evenoverwogene, uit van een verkeerde lezing van de aangevallen beslissing. Voor onderdeel 14 geldt in zoverre hetzelfde dat het miskent dat de situatie welke het Hof ertoe heeft geleid evenbedoelde vraag ontkennend te beantwoorden, niet daardoor wordt gekenmerkt dat sprake is van (incidentele) "lekken in de distributie-organisatie", maar daardoor dat sprake is van een permanent, min of meer omvangrijk, buiten haar organisatie omgaand aanbod van Cacharel-producten, van een "grijze markt" die niet, althans niet in overwegende mate kan worden toegeschreven aan wanprestatie van dépositaires binnen de EEG, maar waarop regelmatig grote partijen via andere distributiekanalen worden afgezet; kortom, van "een structureel probleem" dat mede in het leven is geroepen doordien Cacharel zelf "een productie in stand houdt die groter is dan de interne vraag op de diverse lokale markten die zij met haar verkooporganisatie bereikt". Onderdeel 13 faalt omdat 's Hofs desbetreffende oordelen van feitelijke aard niet onbegrijpelijk zijn en nadere motivering niet behoefden. 3.9 De klacht van de tweede volzin van onderdeel 5 bouwt voort op die van de daarop volgende onderdelen en moet het lot daarvan delen. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Cacharel in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Trade Max begroot op ƒ456,30 aan verschotten en ƒ2.500,voor salaris. Enz.

165

Nr 42. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 5 december 1991. (Cacharel/Geparo II) Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (doorbreking verkooporgan isa tie). Pres.: er kan slechts dan van onrechtmatige gedragingen sprake zijn indien de handel in merkartikelen, buiten een gesloten verkooporganisatie, die voor de afzet van die artikelen in het leven is geroepen, om, mogelijk wordt doordat wordt uitgelokt tot en/of wordt geprofiteerd van het handelen in strijd met contractuele verplichtingen door iemand, die van die gesloten verkooporganisatie deel uitmaakt, en aldus in concurrentie wordt getreden met andere tot die verkooporganisatie behorende personen, die op dezelfde wijze als de pleger van de contractbreuk gebonden zijn, en dit geschiedt met een zodanige frequentie en omgang dat gevaar bestaat voor ondermijning van die organisatie. Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de toelevering aan Luxasia door Cacharel zodanig omvangrijk was dat Cacharel heeft moeten begrijpen dat niet alle bestelde hoeveelheden (precisering Hof:) binnen het gebied waarvoor Luxasia alleenimporteur was, aan haar dépositaires (en vervolgens aan de consument) zouden worden afgezet. De effectieve handhaving van een verkooporganisatie brengt mee dat mede door het hanteren van limiteringen bij de toelevering aan afnemers het optreden van "lekken" bij voorbaat wordt tegengegaan. Dit geldt te meer bij exporten naar landen waar de produkten tegen veel lagere prijzen op de markt komen dan in de EEG. Hof: het belang van appellanten bij de handhaving van de verkooporganisatie van appellante sub 1 staat ten achter bij het belang te kunnen profiteren van de omstandigheid dat die organisatie als gevolg van appellante sub 1 toe te rekenen factoren niet feitelijk gesloten is. Art. 47 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Aan dit artikel ligt de gedachte ten grondslag dat na verloop van de hierin genoemde termijn de herinnering van de rechter aan de gehouden pleidooien zal zijn verflauwd of verloren gegaan. Anders dan ten tijde van de totstandkoming van het artikel pleegt het pleidooi zijn weerslag te vinden in een pleitnota die tot de processtukken wordt gerekend. Heden ten dage moet een verzoek op grond van art. 47 slechts dan worden ingewilligd indien de verzoeker zich op de ratio van het artikel beroept. 1. Société en nom collectif Les Parfums Cacharel & Cie te Parijs, Frankrijk, en 2. Prestige & Collections Nederland B.V. te Weesp, appellanten [in kort geding], procureur Jhr Mr G. Hooft Graafland, advocaat Mr G. van der Wal te Brussel, tegen Geparo lm- en Export B.V. te Rotterdam, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr R.F. Foortse, advocaat Mr R.F.K. Visser te Rotterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 17 oktober 1988 (Mr L.F.D. ter Kuile). 2. De vaststaande feiten. Op 20 en 27 juni 1988 is bij een tweetal beslagexploiten ten verzoeke van Picasso en Picasso & Cie [gedaagden in een in eerste aanleg gevoegde zaak; Red.] respectievelijk Parfums Cacharel en P&CN ten laste van Geparo [eiseres; Red.] conservatoir beslag gelegd op hoeveelheden parfumerie-artikelen van de merken Paloma Picasso en Cacharel. De vanwaardeverklaring van deze beslagen is aanhangig voor deze rechtbank. Picasso en Picasso & Cie, onderling verbonden (rechts)personen, zijn rechthebbenden op het merk

166


Paloma Picasso, terwijl P&CN de algemene vertegenwoordiger van Picasso is in Nederland en als zodanig door Picasso belast is met de opbouw en handhaving van het Nederlandse deel van de Paloma Picasso verkooporganisatie. Het merk Paloma Picasso is pas recentelijk in Nederland geïntroduceerd. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor Parfums Cacharel en P&CN, onderling verbonden rechtspersonen, ten aanzien van het merk Cacharel, dat reeds sinds lang op de Nederlandse markt is. Voor beide merken geldt, dat de artikelen in de lid-staten der EEG, doch ook daarbuiten, in de handel worden gebracht elk via zijn eigen verkooporganisatie als vorenbedoeld, die voorzover het om de EEG lid-staten gaat berust op depositaire-contracten. Een kenmerkend bestanddeel van die verkooporganisaties is de selectie van de erkende detailhandelaren (dépositaires). Teneinde te voorkomen dat de artikelen worden verkocht buiten de verkooporganisaties om is het alle dépositaires bij schriftelijk aangegane overeenkomsten verboden deze artikelen aan een andere handelaar te verkopen, behoudens dat is toegestaan om aan detailhandelaren in een andere EEG lid-staat te verkopen tegen vrijelijk overeen te komen prijzen op voorwaarde dat hij zich tevoren ervan heeft vergewist dat zijn afnemer een erkende dépositaire is (de zogenaamde EEG-uitzondering). De verkooporganisaties worden verder gekenmerkt door het systeem van per land vastgestelde vaste prijzen. Geparo maakt geen deel uit van één van beide verkooporganisaties. Zij houdt zich bedrijfsmatig bezig met onder meer de import en groothandel in Nederland van parfumerie merkartikelen. De thans onder beslag liggende artikelen heeft zij geïmporteerd. 3. De inzet van deze korte gedingen. Geparo wenst opheffing van de beslagen, die volgens haar ten onrechte zijn gelegd. De andere partijen verzetten zich daartegen. 4. De beoordeling. 4.1. De beslagen zijn gelegd tot zekerheid van schadevergoedingen, waarop de beslagleggende partijen tegenover Geparo aanspraak maken wegens aan Geparo verweten onrechtmatige gedragingen, welke gedragingen hierop zouden neerkomen dat Geparo, die bekend is met de verkooporganisaties van de beslagleggende partijen, buiten deze organisaties om handel drijft in de merkartikelen Paloma Picasso en Cacharel en daarvoor aangewezen is op schendingen door een of meer erkende afnemers van de door hen als zodanig aangegane contractuele verplichtingen, en welke gedragingen aldus aan deze verkooporganisaties ernstige afbreuk zouden doen; waarbij Geparo zich zelfs bewust schuldig zou maken aan het uitlokken van dergelijke contractbreuk. 4.2. Het zou in de onderhavige gevallen gaan om artikelen, die Geparo heeft betrokken van Goodvalue PTE te Singapore, welke onderneming, niet behorende tot de vorenbedoelde verkooporganisaties, de artikelen zou hebben verkregen door de contractbreuk (wanprestatie) door een tussenhandelaar te Singapore, die de artikelen op de reguliere wijze had betrokken van de alleenimporteur voor Singapore en Maleisië, Luxasia Marketing (PTE) Ltd. te Singapore. Na de ontdekking (dankzij de geheime codering van de artikelen) van deze wanprestatie heeft Luxasia deze tussenhandelaar voor de toekomst uitgesloten van leveranties. 4.3. In eerdere uitspraken van deze rechtbank in bodemprocedures tussen Parfums Cacharel of andere leden van de Oréal-groep, waartoe Parfums Cacharel behoort, enerzijds en Geparo anderzijds is beslist onder meer, dat selectieve distributiesystemen in de cosmetica-branche verenigbaar zijn met de mededingingsregels van het EEG-verdrag, mits aan bepaalde, nader aangeduide, voorwaarden (zoals de EEG-uitzondering) wordt voldaan. In dit kort geding, waar geen plaats is om dit aspect opnieuw aan de orde te stellen, zal dit eveneens als uitgangspunt worden gehanteerd.

17 mei 1993

4.4. Er kan slechts dan van onrechtmatige gedragingen sprake zijn, indien de handel in merkartikelen, buiten een gesloten verkooporganisatie, die voor de afzet van die artikelen in het leven is geroepen, om, mogelijk wordt doordat wordt uitgelokt tot en/of wordt geprofiteerd van het handelen in strijd met contractuele verplichtingen door iemand, die van die gesloten verkooporganisatie deel uitmaakt, en aldus in concurrentie wordt getreden met andere tot die verkooporganisatie behorende personen, die op dezelfde wijze als de pleger van de contractbreuk gebonden zijn, en dit geschiedt met een zodanige frequentie en omvang dat gevaar bestaat voor ondermijning van die organisatie. 4.5. In dit verband is door Geparo aangevoerd, dat Parfums Cacharel en P&CN zelf buiten hun verkooporganisaties om leveren, slechts incidenteel tegen nevenimporteurs optreden en dat Parfums Cacharel haar importeurs buiten de EEG, die zij zonder enige beperking in kwantiteit belevert, slechts een verbod tot heruitvoer (zonder kettingbeding) oplegt, zodat hun verkooporganisaties niet als gesloten kunnen worden aangemerkt en van ondermijning daarvan geen sprake kan zijn. 4.6. Het komt voorshands aannemelijk voor, dat de in beslag genomen goederen door Parfums Cacharel aan de hand van de geheime codering zijn geïdentificeerd als afkomstig van leveringen aan (oorspronkelijk) Luxasia. Uit het overgelegde contract met Luxasia blijkt evenwel, dat de hierboven weergegeven stelling van Geparo in zoverre niet juist is, dat Luxasia zich wel verbonden heeft aan haar afnemers beperkingen op te leggen (geen doorverkoop aan andere detaillisten doch uitsluitend verkoop in eigen bedrijf aan de consument voor diens persoonlijke behoefte) en voor zover zij zich van "sub-distributors" bedient, ook dezen dezelfde verplichting op te leggen. De vraag die zich hierbij opdringt is, of Luxasia niet (veel) meer toegeleverd krijgt dan overeenstemt met haar afzetmogelijkheden inclusief die van haar eventuele sub-distributors. Er moet immers redelijkerwijs worden aangenomen, dat die afname zodanig omvangrijk was - aangenomen dat alle bij Geparo in beslag genomen goederen via de weg tot Geparo zijn gekomen -, dat Parfums Cacharel heeft moeten begrijpen, dat niet alle bestelde hoeveelheden aan de consument zouden worden afgezet. Deze indruk wordt nog versterkt door de gegevens omtrent nevenimporten in de parfumerie-branche in de EEG, zoals die door de Commissie van de EG worden gepubliceerd, waar wordt gesproken van nevenimporten uit niet-lid-staten van naar schatting 10 tot 20% van de totale omzet. Naar Ons voorlopig oordeel brengt een effectieve handhaving van de verkooporganisaties met zich mee, dat mede door het hanteren van limiteringen bij de toelevering van afnemers het optreden van "lekken" bij voorbaat wordt tegengegaan. Dit geldt te meer bij exporten naar landen, waar deze cosmetica tegen veel lagere prijzen op de markt komen dan in de EEG; het ligt dan immers voor de hand - en Geparo wijst daar ook op - dat die prijsverschillen aldus zullen worden uitgebuit. Deze omstandigheid vormt een risico voor Parfums Cacharel en P&CN en kan niet op Geparo worden afgewenteld. Dit geldt te meer, indien zou komen vast te staan dat niet de meergenoemde tussenhandelaar maar Luxasia zelf wanprestatie heeft gepleegd. 4.7. Het vorenoverwogene leidt ertoe, dat de gronden tot opheffing van de beslagen zwaarder wegen dan die tot handhaving ervan. J. De beslissing. De president doet recht in het kort geding als volgt: heft op de op 20 juni respectievelijk 27 juni 1988 gelegde conservatoire beslagen op alle goederen van Geparo en beveelt de afgifte daarvan aan Geparo uiterlijk de tweede werkdag na die van de betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- per

17 mei 1993


dag, dat de gedaagden in gebreke zullen zijn aan deze veroordeling te voldoen; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; ontzegt het meer of anders gevorderde; veroordeelt de gedaagden in de kosten van dit kort geding, aan de zijde van Geparo tot op deze uitspraak begroot op ƒ576,85 aan verschotten en ƒ1.500,- aan salaris voor de procureur. Enz. b) Het Hof, enz. 2. Bij brief d.d. 26 november 1991 heeft de procureur van Geparo aan het hof verzocht de zaak andermaal te mogen bepleiten, zulks onder verwijzing naar artikel 47 Rv. Dat verzoek wordt gemotiveerd aldus dat Geparo het "wenselijk (acht), dat Uw Hof van die recente jurisprudentie kennis neemt, opdat deze mede basis kan vormen voor de beslissing van Uw Hof', waarbij wordt gedoeld op in de brief genoemde arresten op 1 november 1991 door de Hoge Raad gewezen in procedures tussen Geparo, Cacharel en anderen [zie hiervoor onder nrs 40 en 41; Red.]. Het hof overweegt omtrent dit verzoek dat aan genoemd artikel 47 Rv de gedachte ten grondslag ligt dat na verloop van de daar genoemde termijn de herinnering van de rechter aan de gehouden pleidooien zal zijn verflauwd of verloren gegaan. Anders dan ten tijde van de totstandkoming van het artikel pleegt het pleidooi zijn weerslag te vinden in een pleitnota, die tot de processtukken wordt gerekend. Er is derhalve heden ten dage slechts dan aan te nemen dat een verzoek op grond van artikel 47 Rv moet worden ingewilligd, indien de verzoeker zich op de ratio van het artikel beroept. Daarvan is te dezen geen sprake, gelijk uit voornoemde brief blijkt. Opmerking verdient nog dat het hof van voormelde arresten heeft kennis genomen, zowel wegens publicatie daarvan in de Rechtspraak van de Week alsook omdat die arresten cassatieberoepen betroffen van door dit hof gewezen arresten. Het verzoek wordt mitsdien afgewezen. Beoordeling van het hoger beroep 3. Het hof gaat uit van de door de President in overweging 2 van zijn vonnis vastgestelde feiten. Voorts is in hoger beroep komen vast te staan dat juist zijn de feiten door de President in overweging 4.2. van zijn vonnis als (mogelijk) juist vermeld, met dien verstande dat in afwijking daarvan vast staat dat de daar bedoelde tussenhandelaar (Ghee Lian) de artikelen Cacharel in die zin niet op regelmatige wijze heeft betrokken, dat de alleenimporteur Luxasia die artikelen aan Ghee Lian heeft verkocht en geleverd in strijd met de tussen Parfums & Beauté International & Cie (hierna: PBI) (in welke maatschappij rechten van appellante sub 1 zijn ondergebracht) en Luxasia gesloten overeenkomst: die overeenkomst staat (art. II, 4) Luxasia niet toe de artikelen Cacharel te verkopen aan iemand die die producten verkoopt buiten het gebied, waarvoor Luxasia alleenimporteur is, te weten Singapore en Malaysia; de overeenkomst tussen Luxasia en Ghee Lian bepaalt dat Ghee Lian deze producten alleen zal verkopen in haar winkels in Jakarta. De raadsman van appellanten heeft dit reeds erkend in zijn pleitnota in eerste aanleg, onder 6.4.1. 4. De overwegingen 4.6. en 4.7. van het vonnis van de President komen op het volgende neer: (a) de door appellanten onder Geparo inbeslaggenomen producten Cacharel zijn alle afkomstig van leveringen van appellanten sub 1 aan Luxasia; (b) redelijkerwijs moet aangenomen worden dat Luxasia van appellante sub 1 zoveel producten Cacharel heeft afgenomen, dat appellante sub 1 heeft moeten begrijpen, dat deze goederen niet alle aan de consument zouden worden afgezet; (c) de indruk dat de leveringen aan Luxasia zo omvangrijk waren als sub (b) bedoeld, wordt versterkt door rapportage van de Commissie van de EG over de parfumerie-branche waarin wordt gesproken van neven-

167

importen uit niet-lid-staten van naar schatting 10 tot 20% van de totale omzet; (d) een verkooporganisatie als die van appellanten sub 1 is eerst dan feitelijk gesloten, indien door het limiteren van de leveringen aan afnemers het optreden van "lekken" bij voorbaat wordt tegengegaan; (e) het voorgaande geldt eens te meer bij export naar landen, waar de producten Cacharel tegen lagere prijs op de markt komen dan binnen de EEG; (f) onder deze omstandigheden verdienen appellanten geen bescherming. 5. Gedachte (b) wordt in grief III bestreden met gegevens omtrent de leveringen van Luxasia aan Ghee Lian en het aantal winkels van deze in Indonesië. Aldus gaat de grief uit van een verkeerde lezing van die gedacht: het gaat immers in die gedachte niet om de leveringen van Luxasia aan Ghee Lian en diens organisatie, doch om de leveringen van appellante sub 1 aan Luxasia - maar daaromtrent wordt in die grief niets vermeld. Binnen het kader van dit kort geding is de President terecht uitgegaan van het z.g. Rapport Weber; hetgeen appellanten daartegen in de §§183-185 van hun memorie van grieven aanvoeren geeft onvoldoende grond om niet van de door de President aan het Rapport Weber ontleende schatting uit te gaan. Grief IV stuit daarop af. 6. Grief V behelst in de eerste plaats de klacht dat geen van partijen iets heeft gesteld omtrent de kwantiteit van de door appellante sub 1 aan Luxasia geleverde hoeveelheid goederen. Deze klacht, welke materieel bovenal gericht is tegen gedachte 3 (b) [lees: 4 (b); Red.], mist betekenis omdat Geparo in ieder geval in hoger beroep, in antwoord op die grief aanvoert dat (ook) appellante sub 1 in zulke mate levert aan wederverkopers dat (ook) zij willens en wetens handel buiten haar verkooporganisatie bevordert en accepteert. Naar het oordeel van het hof zijn er twee omstandigheden die er op wijzen dat die stelling voorshands als voldoende juist moet worden aangemerkt, te weten de bevindingen van de Commissie van de EG, waarop de President in zijn gedachte 3 (c) [lees: 4(c);Red.] doelt, alsmede de omstandigheid dat appellanten enerzijds wél vermelden dat Ghee Lian voor haar verkoop aan Goodvalue PTE is gestraft door haar van verdere belevering uit te sluiten, doch anderzijds niets vermelden omtrent enige maatregel tegen Luxasia, hoewel die toch geheel in strijd met de van de organisatie van appellante sub 1 deel uitmakende overeenkomst tussen PBI en Luxasia heeft gehandeld, door aan Ghee Lian met het oog op export aan Indonesië te verkopen en te leveren. 7. Dezelfde grief V richt zich voorts tegen gedachte 3 (e) [lees: 4(e);Red.] met een vergelijking tussen door Ghee Lian betaalde prijzen (met inachtneming van een wisselkoers volgens welke een Singapore $ ƒ 1,10 zou bedragen) en de dépositaireprijs in Nederland, exclusief BTW, uitgaande van de prijscourant Nederland per 1.1.89. Geparo heeft daar echter onbestreden tegenover gesteld, dat de Singapore $ ten tijde dat Ghee Lian van Luxasia kocht slechts ƒ 0,93 waard was. Bovendien heeft Geparo bij memorie van antwoord aangevoerd dat het verschil tussen de verkoopprijs van Luxasia en de in Nederland gehanteerde publieksprijs 140 tot 190% bedraagt. Deze stelling is bij pleidooi door appellanten slechts bestreden met de stelling, dat men alleen prijsverschillen op hetzelfde handelsniveau mag vergelijken. Deze laatste stelling is onjuist: Geparo is er immers niet op uit (uiteindelijk) de dépositaires van appellanten binnen de EG te bevoorraden, doch richt zich (al dan niet met tussenschakels) op winkeliers (binnen de EG) die nu juist geen deel uitmaken van het verkoopnet van appellanten. De door Geparo, onbestreden, genoemde percentages van 140 tot 190% onderstrepen voldoende dat de prijsstelling van appellante sub 1 haar organisatie inbreuk-gevoelig maakt. Grief V faalt derhalve in zijn beide onderdelen. 8. In hun memorie van grieven betogen appellanten dat de niet feitelijke geslotenheid van het verkoopsysteem


168

van appellante sub 1 aan de onrechtmatigheid van het gedrag van Geparo niet in de weg staat. Het hof verwerpt die stelling. Of men nu uitgaat van de zorgvuldigheidsnorm die de President in overweging 4.4. van zijn vonnis heeft aangehouden, dan wel dat men uitgaat van de norm die appellanten in het kader van hun grief II verdedigen, beide normen kunnen appellanten niet baten in omstandigheden als de onderhavige waarin, naar het voorlopig oordeel van het hof, appellante sub 1 aan Luxasia in zo ruime mate heeft geleverd, dat zij heeft moeten begrijpen, dat - hier preciseert het hof gedachte 3 (b) [lees: 4 (b); Red.] van de President - niet alle bestelde hoeveelheden binnen het gebied, waarvoor Luxasia alleenimporteur was, aan haar dépositaires (en vervolgens aan de consument) zouden worden afgezet. 9. Grief VI richt zich tegen overweging 4.7. van het vonnis van de President: "Het vorenoverwogene leidt ertoe, dat de gronden tot opheffing van de beslagen zwaarder wegen dan die tot handhaving ervan". Binnen het kader van deze grief wordt niet meer aangevoerd dan dat Geparo als gevolg van de opheffing van het beslag de inbeslaggenomen goederen op de grijze markt heeft kunnen verkopen en dat appellanten daardoor in hun rechtmatige belangen nadeel nebben geleden. Aldus faalt de grief, omdat gelet op het vorenoverwogene voorlopig moet worden aangenomen, dat het belang van appellanten bij de handhaving van de verkooporganisatie van appellante sub 1 ten achter staat bij het belang te kunnen profiteren van de omstandigheid dat die organisatie als gevolg van appellante sub 1 toe te rekenen factoren niet feitelijk gesloten is. 10. De grieven I en II behoeven geen (verdere) bespreking. Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, en veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, welke kosten tot de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Geparo worden begroot op ƒ 5.000,-. Enz.

Nr 43. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 25 juni 1992. (voerhek) Mr W. Neervoort, Ir G. Oostrom en Ir C. Kien. Art. 25, lid 3j° art. 22B Rijksoctrooiwet. Het bezwaar dat de hoofdconclusie ten onrechte twee niet-essentiële beperkingen bevat - met als nadeel voor opposante dat het te verlenen octrooi daardoor afhankelijk zal zijn van haar eerder verleende octrooi en zij verplicht kan worden een (gedwongen) licentie te verlenen - betreft een onduidelijkheid in de gevraagde uitsluitende rechten en steunt op art. 22B Row. Opposante is ontvankelijk in dit bezwaar (anders AAj, zodat de bezwaren op hun gegrondheid getoetst moeten worden. Het weglaten uit een conclusie van een beperkende maatregel - of deze maatregel nu essentieel is of niet en ongeacht wat de rechter daarover bij vaststelling van de beschermingsomvang mag oordelen - levert altijd een verruiming op en is na openbaarmaking, gezien het belang van derden, ontoelaatbaar. Wel toelaatbaar is vermelding in de beschrijving dat bepaalde maatregelen in de conclusie als vrijwillige beperkingen zijn opgenomen, doch in het voorliggende geval is dat onmogelijk, omdat vorenbedoelde maatregelen essentieel zijn voor de werking van de inrichting. Beschikking nr2993/art. 27 Row. inzake octrooiaanvrage nr 8503066.

17 mei 1993

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord opposante-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir B.J. 't Jong en aanvraagster bij monde van de octrooigemachtigde Mr Ir A.W. Prins; Gezien de stukken; Overwegende, dat opposante tijdig in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 9 januari 1990, waarbij opposante in haar bezwaarschrift niet-ontvankelijk werd verklaard en besloten werd tot verlening van octrooi op de aanvrage in de openbaargemaakte vorm; dat aanvraagster de memorie van grieven schriftelijk heeft beantwoord; enz. 0. dat de openbaargemaakte conclusie 1 als volgt luidt: 1. Zelfsluitend voerhek, omvattend een bovenbuis en een onderhuis, die in gemonteerde toestand in hoofdzaak horizontaal verlopen, en die middels een aantal vaste, zich opwaarts uitstrekkende, stijlen met elkaar zijn verbonden; een aantal beweegbare vangstijlen die zich uitstrekken tussen de onderen de bovenbuis, die elk ten minste deels in het vlak van het voerhek kunnen scharnieren om een nabij de onderhuis opgesteld scharnierpunt en die elk met een vaste stijl een vreetopening begrenzen, waarbij de vangstijlen met het boveneinde althans in de sluitstand door een sleuf in de bovenbuis reiken en waarbij in de bovenbuis grendelmiddelen zijn voorzien om het boveneinde van de vangstijlen in de sluitstand vast te houden, alsmede bedieningsmiddelen voor de grendelmiddelen, met het kenmerk, dat op elke vangstijl een in hoofdzaak in het vlak van het voerhek werkende terugstelkracht werkzaam is, die de vangstijl in de sluitstand dringt of houdt, en dat de grendelmiddelen behalve een vasthoudstand een scherpstand hebben, in welke stand van de grendelmiddelen een vangstijl onbelemmerd uit de sluitstand kan bewegen, maar bij terugkeer van de vangstijl in de sluitstand de grendelmiddelen door de vangstijl in de vasthoudstand worden gebracht; dat opposante destijds in haar bezwaarschrift - kort samengevat - het volgende naar voren heeft gebracht: - in de aanhef van de openbaargemaakte conclusie staan niet-essentiële, beperkende maatregelen - en wel de zinsnede vanaf "waarbij de vangstijlen" tot aan "met het kenmerk" - waardoor ten onrechte aantasting van de op het Nederlandse octrooi 178.474 (verleend op de aanvrage 8000505) gebaseerde uitsluitende rechten van opposante dreigt; - doordat namelijk in de genoemde zinsnede van de conclusie staat vermeld dat de vangstijlen tot in de bovenbuis reiken en ook in deze bovenbuis grendelmiddelen zijn voorzien voor het vasthouden van de vangstijlen, alsmede bedieningsmiddelen aanwezig zijn voor de grendelmiddelen, zal, bij octrooiverlening op de aanvrage in deze vorm, waarschijnlijk de situatie zich voordoen dat dit octrooi een afhankelijk octrooi zal zijn ten opzichte van het genoemde octrooi 178.474 van opposante, en zal aldus opposante gedwongen zijn een licentie aan aanvraagster te verlenen tot toepassing van haar, aanvraagsters, octrooi; - naar de mening van opposante is het niet nodig dat zij aldus in haar vrijheid van licentieverlening wordt beknot, omdat de betreffende maatregelen niet anders zijn dan een door aanvraagster aangebrachte vrijwillige beperking, met andere woorden niet essentieel zijn voor een goede werking van het voerhek, en aldus uit de conclusie geschrapt kunnen worden: op deze wijze zou een "overlap" met het octrooi van opposante worden vermeden en zou er geen kwestie van afhankelijkheid meer zijn; dat de Aanvraagafdeling opposante in haar bezwaarschrift niet ontvankelijk achtte omdat zij, met aanvraagster, van oordeel was dat niet voldaan was aan

17 mei 1993


het wettelijk voorschrift dat "de bezwaren gegrond moeten zijn op de bepalingen van deze Rijkswet" (zie art. 25 lid 3 Rijksoctrooiwet); dat immers aan het enige door opposante genoemde artikel van de Rijksoctrooiwet, te weten art. 34, vierde lid, dat ziet op de verplichting licentie te verlenen ten gunste van een afhankelijk octrooi, geen bezwaren zijn te ontlenen tegen het ontstaan van een dergelijke situatie; dat de Aanvraagafdeling hierna, ten overvloede, heeft opgemerkt dat het in het stadium na openbaarmaking niet mogelijk is maatregelen, al dan niet essentieel, uit een conclusie te schrappen omdat dit logischerwijze zou neerkomen op een verruiming van de gevraagde rechten, hetgeen in strijd is met de belangen van derden en daarmee met een goede procesorde; dat de Aanvraagafdeling tenslotte, eveneens ten overvloede, heeft uiteengezet dat de gewraakte maatregelen naar haar mening wel degelijk essentieel zijn te achten voor een optimale werking van het voerhek; dat opposante in beroep, samengevat, de volgende grieven naar voren heeft gebracht: I. het is niet waar dat opposante haar bezwaar uitsluitend gebaseerd heeft op het (eventueel) afhankelijk zijn van het op de aanvrage te verlenen octrooi ten opzichte van het oudere octrooi van opposante; dit is slechts het nadeel dat verbonden is aan het door opposante geopperde bezwaar, namelijk dat de hoofdconclusie niet-essentiële beperkende maatregelen bevat; II. het is wèl toelaatbaar uit een conclusie niet-essentiële, beperkende maatregelen te schrappen, zonder dat sprake is van een werkelijke verruiming: argument hiervoor is dat de rechter bij de beoordeling van een inbreukvraag dergelijke niet-essentiële maatregelen buiten beschouwing pleegt te laten; III en IV. aanvraagster heeft de betreffende maatregelen pas later in haar hoofdconclusie ingevoerd, mogelijkerwijs om bewust de mogelijkheden van art. 34 lid 4 Rijksoctrooiwet (gedwongen licentie op grond van afhankelijkheid) te benutten; opposante acht voorts onjuist de redenering waarmee de Aanvraagafdeling tot de conclusie komt dat de aangevochten maatregelen wel essentieel zijn voor een optimale werking van het voerhek, en met name de overweging dat de grendelmiddelen "nog veel gevoeliger voor ongecontroleerd bewegen door de dieren zijn dan de uit de Nederlandse octrooiaanvrage 8000505 bekende grendelmiddelen"; O. dienaangaande, dat de Afdeling van Beroep allereerst zal ingaan op de vraag naar de ontvankelijkheid van de ingestelde oppositie; dat voor deze ontvankelijkheid nodig is dat de aangedragen bezwaren stoelen op de bepalingen van de Rijksoctrooiwet, waarbij overigens het uitdrukkelijk noemen van artikelen van die wet niet wordt vereist; dat de Aanvraagafdeling terecht heeft overwogen dat als bezwaar niet kan worden aangevoerd dat een te verlenen octrooi een "afhankelijk" octrooi zal blijken te zijn, met als gevolg dat de houder van een ouder "heersend" octrooi dan op grond van de wettelijke regeling verplicht zal zijn een licentie te verlenen om de toepassing van het jongere octrooi mogelijk te maken, daar dit een bezwaar zou vormen tegen het, door de wetgever bewust gecreëerde, systeem der wet; dat de Afdeling van Beroep het daarom begrijpelijk acht dat de Aanvraagafdeling tot haar uitspraak van niet-ontvankelijkheid kwam, gezien de nadruk die in het bezwaarschrift werd gelegd op het, bij octrooiverlening in ongewijzigde vorm, in werking treden van art. 34, lid 4 van de Rijksoctrooiwet; dat echter opposante hiertegen heeft ingebracht en in de memorie van grieven heeft herhaald dat het verplichte verlenen van een licentie niet beschouwd moet worden als het eigenlijke oppositie-bezwaar zelf, maar veeleer als het als nadeel ondervonden gevolg van opposante's bezwaar,

169

namelijk dat de hoofdconclusie ten onrechte twee niet-essentiële beperkende maatregelen bevat; dat de Afdeling van Beroep opposante in dit bezwaar ontvankelijk acht, nu hiervan gezegd kan worden - gezien ook het tussen partijen bestaande verschil van mening omtrent het al dan niet nodig zijn van de betreffende maatregelen voor een goede werking - dat het hier om een onduidelijkheid in de gevraagde uitsluitende rechten gaat en aldus art. 22B van de Rijksoctrooiwet in het geding is; dat de Afdeling overigens - terzijde, maar volledigheidshalve - voor wat de door opposante besproken verplichte verlening van een licentie en de daarbij aangehaalde jurisprudentie betreft (zie de pleitnota), nog opmerkt dat opposante hierbij geen acht heeft geslagen op de uitspraak van de Afdeling van Beroep van 13 juli 1989 (B.I.E. 1989 blz. 306) waarbij ter beantwoording van de vraag naar het "nodig" zijn van een licentie voor de toepassing van het (j° n gere) octrooi niet meer, als in eerdere uitspraken, een afweging heeft plaatsgevonden in hoeverre de houder van het afhankelijke octrooi zonder een zodanige licentie op onredelijke wijze zou worden gehinderd in een doelmatige en verantwoorde exploitatie van zijn octrooi, maar beslist is dat de licentie volgens art. 34 lid 4 Rijksoctrooiwet ten doel heeft de houder van het jongere octrooi in staat te stellen die handelingen te verrichten die hij anderen op grond van art. 30 Rijksoctrooiwet kan verbieden, en die hemzelf door de houder van het oudere octrooi, bij ontbreken van een licentie op grond van art. 33 lid 1 Rijksoctrooiwet, eveneens verboden zouden kunnen worden; dat de Afdeling van Beroep hierna er op wijst dat het weglaten uit een conclusie van een beperkende maatregel, of deze maatregel nu essentieel is of niet en ongeacht wat de rechter daar bij de vaststelling van de beschermingsomvang over mag oordelen, altijd een verruiming zal opleveren en aldus, gezien de hierbij betrokken belangen van derden, na openbaarmaking ontoelaatbaar is; dat evenwel de mogelijkheid bestaat om in de bij de aanvrage behorende beschrijving te vermelden dat een in de conclusie voorkomende maatregel daarin als een vrijwillige beperking is opgenomen; dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting, desgevraagd, tegen zodanige vermelding bezwaar heeft gemaakt omdat aanvraagster haar mening handhaaft dat de betreffende maatregelen constructief meewerken aan een optimale werking van het voerhek; dat de Afdeling van Beroep in deze mening van aanvraagster kan meegaan, en wel op grond van het volgende: dat aanvraagster de gewraakte maatregelen van het begin af aan in haar aanvrage vermeld heeft, en wel deels in de oorspronkelijke conclusie 1 en deels in conclusie 11, zodat voor haar geen enkele belemmering bestond de hoofdconclusie te redigeren op de wijze als blijkens de thans voorliggende openbaargemaakte conclusie 1 gebeurd is; dat de in de onderhavige openbaarmaking beschreven grendels in de verticale stand van de vangstijl twee verschillende standen hebben, en wel 1) een vergrendelde stand en 2) een scherp gestelde stand; dat de koe, wanneer de vangstijl in de scherp gestelde stand staat, deze vangstijl met grof geweld opzij moet kunnen drukken zonder dat de grendel direct van de scherp gestelde stand in de vergrendelde stand valt; dat hiervoor een gecompliceerde grendel vereist is die door deze dubbelfunctie erg gevoelig is voor storingen van buitenaf - zie ook de beschikking van de Aanvraagafdeling, blz. 6, 4° alinea - en derhalve de grendel en zijn bedieningsorganen beschermd dienen te worden opgesteld; dat, zoals uit de in de aanvrage beschreven constructievarianten blijkt, de toch al aanwezige bovenhuis zich opdringt om hiervoor gebruikt te worden, waarbij dan de vangstijl, ter samenwerking met de grendels gedurende de


170

gehele zwenkbeweging tot in de (aan de onderkant tenminste gedeeltelijk open) buis zal reiken; dat de koe gedurende het opzij drukken van de vangstijl op deze vangstijl een kracht zal uitoefenen loodrecht op het vlak van het voerhek, en nu de bovenligger de vangstijl over de gehele lengte van de beweging loodrecht op dit vlak kan ondersteunen; dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de hierboven beschreven uitvoering van het door aan-

17 mei 1993

vraagster voorgestelde voerhek een uitstekend werkende inrichting oplevert en dat enige andere uitvoering, voor zover men zich deze al voor kan stellen, zou leiden tot een minder volwaardige inrichting; dat de Afdeling van Beroep derhalve het in een van een sleuf voorziene bovenhuis opstellen van de grendelmiddelen en de bedieningsmiddelen essentieel acht voor de werking van de voorgestelde inrichting; enz.

Mededelingen Fourth International Conference on Artificial Intelligence and Law. Drie-daagse internationale conferentie over het gebruik van Al-technieken voor juridische toepassingen, onderzoek en praktijk. Demonstraties van produkten op donderdag 17 juni.

Tijd en plaats: 16-18 juni 1993, Vrije Universiteit Amsterdam. Prijs:na 15 mei: ƒ 450,-. Organisatie: Instituut voor Informatica en Recht, Vrije Universiteit Amsterdam. Informatie: A. Oskamp of P. van den Berg, tel. 020-5484681, fax 020-6462594, email oskamp sara.nl.

Boekbesprekingen Mr Ch. Gielen en Mr L. Wichers Hoeth (t), Merkenrecht. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, 860 blz. Prijs ƒ 215,-. [Bibliotheek Octrooiraad AA 4020] Toen op 1 januari 1971 de eenvormige Benelux Merkenwet in werking trad, lag er reeds een "kort commentaar" van Wichers Hoeth, dat met een artikelsgewijze behandeling van verdrag en wet de structuur van het nieuwe merkenrecht duidelijk maakte en voorts ten behoeve van de praktijk een antwoord trachtte te geven op vragen die de nieuwe wetsbepalingen opriepen. Dat laatste ging vergezeld van de waarschuwing dat de eerste gedachten vaak niet de juiste zijn. Als wij nu ruim twintig jaar later dit kloeke handboek bezien dat door Wichers Hoeth tezamen met Gielen op stapel is gezet en na het overlijden van Wichers Hoeth door Gielen is voltooid, dan valt het op dat een groot aantal van die "eerste gedachten" zo gek nog niet was, maar ook dat lang niet alle toen gestelde vragen inmiddels door de rechtspraak zijn beslist, zodat ook in dit boek vragen worden opgeworpen en beantwoord die de rechtspraak nog niet heeft opgelost. Het handboek is op dezelfde voet opgezet als indertijd het kort commentaar: de hoofdmoot (614 pagina's) bestaat uit een artikelsgewijze bespreking van het verdrag en de wet, zoals die artikelen luiden na de per 1 januari 1987 in werking getreden wijziging ingevolge het Dienstmerkenprotocol. Daaraan gaat vooraf een korte beschouwing over het merk in het algemeen en een bespreking van het merk in het positieve recht, dat wil zeggen in relatie tot verschillende verdragen en tot andere rechtsgebieden zoals het strafrecht, met ook iets over toekomstige regelgeving (waarbij de nu voorgestelde tekst voor een aan de Richtlijn aangepaste Benelux Merkenwet nog niet kon worden meegenomen). Dat alles in krap 100 bladzijden. De staart van het boek, ook ongeveer 100 bladzijden, wordt gevormd door de bijlagen: de complete tekst van de toelichting op het Benelux-verdrag inzake warenmerken, de toelichting (het "gemeenschappelijk commentaar van de regeringen") op de Benelux Merkenwet, met inbegrip van het commentaar bij het Dienstmerkenprotocol - allemaal erg makkelijk om bij de

hand te hebben - en daarna de Merkenrichtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen, de gebruikelijke lijsten van literatuur en in de tekst genoemde rechtspraak, een trefwoordenregister en tenslotte als verrassing: plaatjes - enkele afbeeldingen in kleur van met elkaar naar het oordeel van de rechter wel of niet conflicterende merken. (Jammer genoeg geen dialoog, zodat het boek toch niet geheel voldoet aan de eisen van Alice in Wonderland). Het voordeel van deze wijze van behandeling van de stof is de bruikbaarheid voor de praktijk: je zoekt het juiste artikel maar op en vindt dan met verwijzing naar literatuur en rechtspraak alle commentaar dat de auteurs hebben kunnen bedenken, en dat is niet gering. Zij hebben zelfs kans gezien om die aspecten van het merkenrecht die niet in de BMW zijn geregeld, aan een BMW artikel aan te haken: zo wordt aan artikel 11 het gehele onderwerp van het merk als vermogensrecht vastgeknoopt (nummers 738 e.v.) en aan artikel 13A de aanvullende bescherming via het gemene recht en de verschillende vorderingen die een merkhouder kan instellen (nummers 910 e.v.). Daar staat als nadeel tegenover dat deze opzet niet uitnodigt tot wat diepgaander beschouwingen over het merkenrecht als zodanig; het blijft steken in de problemen van de praktijk. Dat laatste betekent niet dat ik het eerste hoofdstuk over de betekenis van het merk niet heb gelezen, maar dat is gebaseerd op een marketingen reclame invalshoek met alle daarbij behorende mystiek; en daar word ik niet veel wijzer van. Waar het boek in uitblinkt is in de zorgvuldige, met veel voorbeelden versierde, behandeling van al die problemen die zich in de praktijk van het merkenrecht kunnen voordoen. Als ik er enkele onderwerpen uithaal die mij bijzonder geboeid hebben dan zijn dat - naast de al genoemde uitgebreide behandeling van het merk als vermogensrecht, met name de beschouwingen over de licentie - bijvoorbeeld de behandeling in de nrs 417 e.v. van de vorm die een uitkomst oplevert op het gebied van de nijverheid en daarom geen merk kan zijn (art. 1 lid 2 BMW), een onderwerp dat in de rechtspraak nog weinig aandacht heeft gekregen. De visie van de auteurs dat niet de enkele uitkomst op het gebied van de nijverheid

17 mei 1993


merkenrechtelijke bescherming verhindert, maar dat dit pas het geval is indien een dergelijke uitkomst voor het functioneren van de waar van wezenlijke betekenis is, lijkt mij juist. Die opvatting past ook bij de door het BenGH ontwikkelde leer over de vorm met esthetische waarde. Er is dunkt mij geen reden vormmerken aan zwaardere eisen te onderwerpen dan nodig is om te vermijden dat anderen niet met - kort gezegd - even goede waar op de markt kunnen komen. Enkele van de in het boek ontwikkelde concepties zijn inmiddels door de rechtspraak bevestigd. Zo heeft Burberry II (BenGH 16 december 1991 - B.I.E. 1992, nr99, p. 379, J.H.S.) de in nr 1594 bepleite praktische oplossing gebracht voor het probleem welke rechter bevoegd is als er meer eisers zijn die woonplaats hebben in verschillende Beneluxlanden (en de gedaagde geen woonplaats heeft in de Benelux) en ook het met historische argumenten onderbouwde betoog dat onder vormen van waren alleen driedimensionale vormen moeten worden verstaan (nrs 402 e.v.) is door het BenGH in Burberry II als juist bevestigt. Gielen kon Burberry II nog niet kennen toen hij in de zomer van 1991 het werk afsloot en het BenGH kon dit boek nog niet kennen toen het uitspraak deed, maar men was het roerend met elkaar eens. Andere uitspraken die na de verschijning van het boek zijn gedaan, sluiten niet altijd zo prachtig aan. Zo is het betoog dat het Benelux-Merkenbureau niet verder mag gaan dan de uitvoering van de in en krachtens de BMW uitdrukkelijk aan het Bureau opgedragen taken (nr 281) onderuitgehaald in de uitspraak van het Haagse Hof van 8 oktober 1992, B.I.E. 1993, nr21, p. 83, S.B. Het lijkt mij ook niet echt vol te houden dat een overheidsinstantie geen verdergaande service mag verlenen dan haar uitdrukkelijk is opgedragen. Maar ja, dat is het probleem van de wetenschapsman die tevens advocaat is: een stelling die je nog "pleitbaar" acht (het woord komt hier en daar in het boek voor, bijv. in nr 85), wil je ook in je wetenschappelijk werk niet zo gauw prijsgeven. Het merendeel van de in het boek behandelde vragen is in de rechtspraak nog niet beantwoord en de in de tekst gegeven antwoorden blijven dus "eerste gedachten". Dat is bijvoorbeeld het geval met het interessante hoofdstuk over de dienstmerken, dat een aantal belangrijke problemen bij de kop vat, zoals het refererend gebruik van een dienstmerk, het nog steeds bestaande belang van de hulpwaren, en de eventuele "uitputting" van een dienstmerk als bedoeld in art. 13A lid 3. Wat dat laatste betreft, het is leuk gezegd en vaak waar: "De dienst eet zichzelf op" (nr 1645), maar het klopt niet altijd. Ook bij diensten kunnen er tussenschakels zijn tussen producent en consument; denk maar aan bepaalde verzekeringspolissen of aan bepaalde, onder een dienstmerk aangeboden, georganiseerde reizen; dan geldt voor die tussenschakel (verzekeringstussenpersoon, reisbureau) dat de merkhouder zich tegen het gebruik van het dienstmerk niet kan verzetten. Er worden ook problemen aangeroerd waarvan ik denk dat die wel nooit aan een rechter zullen worden voorgelegd omdat niemand het in zijn hoofd zal halen

171

daarover te gaan procederen, maar je weet natuurlijk nooit. Zo bijvoorbeeld de vraag van het ondernemingsvereiste bij depot van een merk, behandeld in de nrs 443 en 444. Een merkenspeculant die geen onderneming heeft (behalve dan toch een merkenspeculanten onderneming) zou geen merkrecht door depot verkrijgen? En waarom dan niet, omdat het depot als te kwader trouw verricht nietig zou zijn op grond van art. 4,6? Afgezien van het feit dat ik het eens ben met Helbach (nr 907) dat het vereiste van het hebben van een onderneming voor het verkrijgen van een merkrecht niet meer past in het systeem van de BMW dat de band tussen merk en onderneming niet langer handhaaft, kan ik mij niet voorstellen dat ooit iemand het zou proberen - en met succes - om met toepassing van art. 4,6 zulk een depot nietig te doen verklaren; trouwens ook het feit dat voor de op art. 4,6 gebaseerde nietigheidsactie een termijn geldt, past niet in deze optiek. Men bedenke voorts dat voor het "normaal gebruik" van art. 5 niet vereist is dat de merkhouder zelf een onderneming heeft waarin het merk wordt gebruikt. Maar hoe dan ook, ik denk niet dat wij ooit zullen weten hoe de rechter hierover denkt. Wat er over het ondernemingsvereiste bij het dienstmerk wordt geschreven, vind ik weer wel relevant, omdat dat niet enkel op het depot betrekking heeft maar ook op het "normaal gebruik" van het merk. Het zal niet zo eenvoudig zijn om de lijn te trekken tussen de dienstverlenende instellingen die wel en die niet geacht kunnen worden een onderneming te hebben, terwijl het onderscheid wel van belang is voor de vraag of het logo of de naam wel of niet als merk moet worden beschouwd. De problematiek is bekend: als iets als merk had kunnen zijn ingeschreven, moet het ook als merk worden ingeschreven om in rechte enige bescherming te krijgen (art. 12); als het gebruik dat van een gedeponeerd teken wordt gemaakt niet als merkgebruik wordt aangemerkt - dat wil zeggen voor de diensten van een onderneming - vervalt het door depot verkregen merkrecht na verloop van tijd. Hetzelfde probleem doet zich, zoals in het boek wordt aangestipt (nr 372), al voor bij de door iedereen (behalve mij) als merk geaccepteerde titels van kranten en tijdschriften; ik ben benieuwd hoe het zal gaan met de als dienstmerken ingeschreven logo's van bijv. het departement van defensie, en bij de in het boek genoemde "godsdienstige bewegingen". Er zijn uiteraard nog wel meer onderwerpen waarover ik met de overgebleven schrijver in discussie zou willen gaan, maar het blijven allemaal details. Misschien is dat wel omdat het boek zich op de praktijkproblemen concentreert, zodat eventuele principiële verschillen eigenlijk niet aan de orde komen. Ik heb daarom maar een greep gedaan uit de vele onderwerpen die in dit lijvige boek worden besproken. Het bevat een schat aan informatie en is vanzelfsprekend voor ieder die zich met het merkenrecht bezighoudt, of althans daarin geïnteresseerd is, onmisbaar. S.B.


172

17 mei 1993

Litteratuur Tijdschriftartikelen INTERNATIONAAL Kunz-Hallstein, H.P., Perspektiven der Ausgleichung des nationalen Markenrechts in der EWG. GRUR Int. febr. 1992 (2) blz. 81-91. Kur, A., Das neue danische Markengesetz als Beispiel für die Umzetzung der EG-Markenrechtsrichtlinie. GRUR Int. nov. 1991 (11) blz. 785-791. -, Restrictions under Trade Mark Law as Flanking Maneuvers to support advertising bans - Convention law aspects. IIC (23) febr. 1992 (1) blz. 31-45. Macchetta, F., PCT Applications - Filing date issues in the United States. European Intellectual Property Review (14) aug. 1992 (8) blz. 276/8. McMahon, E., Bill to Abolish. Compulsory License for patented medicines (Canada). Patent World okt. 1992 (46) blz. 15/6. Mendes da Costa, Ph.C, Patent harmonization through GATT: TRIP or trap? Patent World sept. 1992 (45) blz. 23/7. Michel, J., Automatisierung der Dokumenten recherche beim Europaischen Patentamt. GRUR Int. juni 1992 (6) blz. 444. Moritz, H.W., Die EG-Richtlinie vom 14. mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen im Lichte der Bestrebungen zur Harmonisierung des Urheberrechts GRUR Int. okt. 1991 (10) blz. 697-703. Moufang, R., Medizinische Verfahren im Patentrecht. GRUR Int. jan. 1992 (1) blz. 10-24. -, Protection for Plant Breeding and Plant Varieties - A Frontier of Patent Law. J7C(23) juni 1992 (3) blz. 328-350. Muldoon, F.C., Adressing the technical side of patent litigation - educating judges with no technical training. Canadian Intellectual Property Review (9) sept. 1992 (1) blz. 25-33. Myrick, R.E., Will intellectual property on technology still be viable in a Unitary Market. European Intellectual Property Review (14) sept. 1992 (9) blz. 298-304. Oehl, T.P., Strategy in technology transfer - Franchising. Trademark World juli/aug. 1992 (49) blz. 46-50. Palma, A.G., The use of WIPO's patent information services for supporting patent examination within a patent office. World Patent Information (14) aug. 1992 (3) blz. 190/4. Patinnova '92, The Second European Congress on Patents, Trademarks and Innovation in Industry. Patent World juli/aug. 1992 (44) blz. 48-51.

Röttinger, M., Community Trademark Proposal moves on to Budget Committee. World Intellectual Property Report (6) sept. 1992 (9) blz. 240. Schafers, A., en D. Schennen, Der erste Teil der Diplomatischen Konferenz zum Abschluss eines Vertrages zur Harmonisierung des Patentrechts. GRUR Int. dec. 1991 (12) blz. 849-858. Schneider, J.E., Federal Employees and Patents: A Review of Government Invention Rights Determinations. Journal of the Patent and Trademark Office Society (74) juni 1992 (6) blz. 383-396. Schoner, KL., Die Bekampfung der Produktpiraterie durch die Zollbehörden. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (83) juni 1992 (6) blz. 180/6. Schricker, G., Zur Werberechtspolitik der EG - Liberalisierung und Restriktion im Widerstreit. GRUR Int. mei 1992 (5) blz. 347-361. Schwannhauser, H., Neuheit einer Bemessungsregel - der Fall "Schmiermittel-Additiert". Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (83) sept. 1992 (9) blz. 233/5. Silva Carvalho, A. da, Owners rights in the EC. An end to common origin [HAG II]. Trademark World sept. 1992 (50) blz. 24-30. Simensky, M., The new role of intellectual property in Commercial transactions. Trademark World juli/aug. 1992 (49) blz. 30/4. Stauder, D., The History of Art. 69 (1) EPC and Art. 8 (3) Strasbourg Convention on the Extent of Patent Protection. IIC (23) juni 1992 (3) blz. 311-328. Straus, J., Biotechnologische Erfindungen; ihr Schutz und seine Grenzen. GRUR (94) april 1992 (4) blz. 252-266. Suchy, H., Patentrest laufzeit neuerer pharmazeutischer Wirkstoffe. GRUR (94) jan. 1992 (1) blz. 7-13. Tatham, D., WIPO: Harmonization of trademark law. Trademark W,orld juli/aug. 1992 (49) blz. 24/5. Thompson, W.S., A US user's view of needed patent system evolution. Patent World okt. 1992 (46) blz. 17-21. Tuffery, D.E., Experimental use as a defence to infringement in New Zealand. Patent World okt. 1992 (46) blz. 22/7. Verkade, Prof. Mr D.W.F., Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten. GRUR Int. febr. 1992 (2) blz. 92/7.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 mei 1993, 61e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents