De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 mei 1981, 49e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

133

15 mei 1981, 49e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet, Drs C. H. J. van Soest en Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 65,- met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f70,-; een afzonderlijk nummer f 7,-; het jaarregister afzonderlijk f 10,-. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patontlaan 2, Postbus 5820, 2280 H V Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Koninklijke Onderscheidingen. — Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeliog van de Octrooiraad. Personeel. - Wijziging van het systeem van terinzagelegging van octrooiaanvragen en van het tijdstip waarop en de vorm waarin, in Deel I van "De Industriële Eigendom" wordt kennisgegeven van. ter inzage gelegde octrooiaanvragen. Afscheid van Mr J. W. van der Zanden (blz. 135). Necrologie. In memoriam Ir A. F. Wickel, door Ir E. H. F. van Blommestein (blz. 136). Artikelen. Mr J. B. van Benthem, Ervaringen met de Europese octrooiverleningsprocedure tot 1 januari 1981 (blz. 136-141). P. H. M. Keesom, Komende bescherming van dienstmerken in de Benelux bezien vanuit Nederlands gezichtspunt (blz. 142/5). Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken.

1. Octrooirecht: geen.

Nr 33. Benelux-Gerechtshof, 27 januari 1981, Turmac/ Reynolds (gebruik van een merk buiten de onderneming van de gebruiker, betrekking hebbend op verhandelde of aangeboden waar, is "normaal gebruik" in de zin van art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet, indien het geheel van de omstandigheden, die met het gebruik samenhangen, de indruk wekt dat het gebruik strekt tot het vinden of behouden van een afzet voor de waren onder het merk; indien geen "normaal gebruik" is gemaakt, vervalt het merk toch niet, indien buiten de macht van de merkhouder liggende omstandigheden het normaal gebruik onmogelijk maken). 3. Onrechtmatige daad. Nr 34. President Rechtbank Amsterdam, 18 september 1980, Consumentenbond/Dirk van den Broek (de verwijzing naar het onderzoek van de Consumentenbond is misleidend door onvolledigheid en doordat gesuggereerd wordt, dat tot de groep van Dirk van den Broek behorende andere bedrijven eveneens in het onderzoek zouden zijn betrokken) (met noten D.W.F. V.). 4. Handelsnaamwet.

2. Merkenrecht. Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 32. Benelux-Gerechtshof, 19 januari 1981, Ferrero & Co/Ritter (een woord dat verwijst naar de groep consumenten voor wie de waar waarvoor dat woord als merk wordt gebruikt, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, kan op zichzelf een merk zijn; dit geldt ook voor een verbuigingsvorm van het zelfstandig naamwoord dat, in twee van de Beneluxtalen, dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar het woord verwijst) (met noten V. d. Z.).

Nr 35. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 juni 1980, Alge49e jaargang

:.Nr5

Blz. 1 3 3 - 1 7 6

Rijswijk, 15 mei 1981

Bijblad Industriële Eigendom, nr 5

134

meen Ziekenfonds Haaglanden/De Haaglanden B.V. (het Ziekenfonds drijft een onderneming, nu het een organisatie is die zich tot het publiek richt en welker activiteiten bestaan uit het tegen betaling verrichten van diensten; de werkterreinen van het Ziekenfonds en het assurantiekantoor zijn zo verschillend, dat bij het publiek geen verwarring te duchten is) (met noot). b. Beschikkingen

van de Octrooiraad.

Nr 36. Afdeling van Beroep, 21 januari 1981 (aanvraagster heeft in beroep aangetoond, dat de groep verbindingen waartoe de aanvrage na de indiening is beperkt, bijzondere eigenschappen bezit; deze eigenschappen zijn echter niet in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage toegelicht, zodat daaruit niet blijkt dat aanvraagster deze eigenschappen bij de indiening kende; de thans gepretendeerde uitvinding berust daarom niet op de oorspronkelijke stukken). Nr 37. Afdeling van Beroep, 20 november 1980 (de aanvrage betreft de bereiding van pyridoxinedisulfide door splitsing van rhodaniden; die splitsing was welis-

15 mei 1981

waar voor de bereiding van andere disulfiden op zich zelf bekend uit een handboek, maar aldaar is gesteld, dat zij geringe praktische betekenis heeft en dat daarbij' meestal ook mercaptanen worden gevormd; bovendien noemt het handboek voor die splitsing acht mogelijke reagentia, waaruit aanvraagster er één kiest, die een goede opbrengst van een zuiver produkt geeft; uitvinding aanwezig geacht). Wetgeving. Ontwerp-Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken en Ontwerp Memorie van Toelichting (blz. 169/73). Boekbespreking. Francis J. Kase, Dictionary of industrial property legal and related terms English, Spanish, French and German, Alphen aan den Rijn, 1980, door Drs G. A. J. Klein Sprokkelhorst (blz. 173/4). Litteratuur.

Officiële mededelingen Koninklijke onderscheidingen a. Octrooiraad. De heer ir. C. Hordijk, lid van de Octrooiraad, is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw (Koninklijk besluit van 23 april 1981, nr 65). De heer ing. H. N. Andriesse, hoofdadministrateur, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau (Koninklijk besluit van 23 april 1981, nr 65). Aan mevrouw A. M. Brandes-van Duijn, administratief ambtenaar B Ie klasse bij de Octrooiraad, is de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver, toegekend (Koninklijk besluit van 23 april 1981, nr 65). v b. Buiten de Octrooiraad. De heer ir. L. W. Kooy, lid van de maatschap Octrooibureau Vriesendorp & Gaade te 's-Gravenhage, is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau (Koninklijk besluit van 27 april 1981, nr 9). Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. Te rekenen van 1 april 1981 hebben de volgende mutaties in de samenstelling van de Centrale Afdeling plaatsgevonden: 1) Aan de heer Drs G. van der Kuip is eervol ontslag verleend als lid van de Centrale Afdeling; 2) De heren Drs J. A. H. Arwert en Drs G. A. J. Klein Sprokkelhorst zijn aangewezen als respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van de Centrale Afdeling (Beschikking van de Minister van Economische Zaken van 21 april 1981, nr 681/287, Directie voor Wetgeving en Andere Juridische Aangelegenheden). Personeel. In dienst getreden. De heer Mr M. C. Geuze is met ingang van 1 april 1981 als juridisch ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Octrooiraad in dienst getreden (beschikking van de Ministervan Economische Zaken van 1 april 1981, nr Pers./17).

De heer H. J. M. Dahlmans is met ingang van 21 april 1981 als administratief ambtenaar C Ie klasse in tijdelijke dienst bij de Octrooiraad in dienst getreden (beschikking van de Ministervan Economische Zaken van 21 april 1981,nrPeTS./20). Beëindiging van dienstverband. Aan mevr. J. Mulder-Butteweg, schrijver A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 mei 1981 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 3 april 1981, nr Pers./18). Wijziging van het systeem van terinzagelegging van octrooiaanvragen en van het tijdstip waarop en de vorm waarin, in Deel I van "De Industriële Eigendom" wordt kennisgegeven van ter inzage gelegde octrooiaanvragen. 1. Met ingang van 1 juni 1981 wordt het systeem van dagelijks bij de Octrooiraad ter inzage leggen van daartoe overeenkomstig Artikel 22C van de Rijksoctrooiwet in aanmerking komende octrooiaanvragen gewijzigd in een systeem van ter inzage leggen van bedoelde aanvragen op enkele (in beginsel) vaste dagen per maand. De Octrooiraad past zich hiermede aan aan in het buitenland gangbare systemen, in het bijzonder aan dat van het Europees Octrooibureau. Terinzagelegging van octrooiaanvragen zal van bovengenoemde datum af plaatsvinden op de Ie en de 16e van iedere maand, met dien verstande, dat bedoelde dag wordt verschoven naar de eerstvolgende werkdag, indien het Bureau voor Industriële Eigendom op de Ie resp. de 16e van een maand voor het publiek is gesloten. Op de eerste dag van een maand zullen worden ter inzage gelegd de aanvragen, waarvan de termijn van achttien maanden als bedoeld in Artikel 22C, Ie lid van de Rijksoctrooiwet verstreek gedurende de periode van de eerste t/m de vijftiende dag van de voorafgaande maand, alsmede aanvragen, ten aanzien waarvan aanvragers schriftelijk hebben verzocht om zg. vervroegde terinzagelegging (Artikel 22C, 2e lid) en aanvragen als bedoeld in Artikel 8A van de

15 mei 1981


Rijksoctrooiwet, ten aan/.ien waarvan in de oorspronkelijke aanvrage de termijn van achttien maanden reeds is verstreken (Artikel 22C, 3e lid). Op de zestiende dag van een maand zullen worden ter inzage gelegd de aanvragen, waarvan de termijn van achttien maanden als bedoeld in Artikel 22C, Ie lid van de Rijksoctrooiwet verstreek gedurende de periode van de zestiende t/m de laatste dag van de voorafgaande maand. 2. Eveneens zullen van 1 juni 1981 af met betrekking tot de uitgifte van deel 1 (de groene editie) van "De Industriële Eigendom" de volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 2.1. De verschijningsdagen (thans in beginsel de 10e en de 25e van iedere maand) worden de Ie en de 16e van iedere maand of de eerstvolgende werkdag daarna indien het Bureau voor de Industriële Eigendom op de Ie resp. de 16e is gesloten. 2.2. In de op de hierboven bedoelde data verschijnende afleveringen zal in Rubriek A mededeling worden gedaan van de op de verschijningsdag ter inzage gelegde octrooiaanvragen. Dit is een belangrijke wijziging t.o.v. het bestaande systeem, waarbij achteraf mededeling wordt gedaan van ter inzage gelegde octrooiaanvragen. De nieuwe methode is eveneens een aanpassing aan elders gebruikelijke methoden, waarbij de datum van een terinzagelegging gelijk is aan die van de uitgifte van het blad waarin kennis wordt gegeven van de terinzagelegging. 2.3. De vorm, waarin van ter inzage gelegde octrooiaanvragen wordt kennisgegeven, wordt aangepast aan wensen, die van gebruikerszijde aan de Octrooiraad zijn kenbaar gemaakt. Het huidige onderdeel 3 van Rubriek A vervalt; de overige klassen van de Internationale Octrooiclassificatie, waarin aanvragen zijn ingedeeld, worden met een verwijzing naar de belangrijkste klasse waarachter de bibliografische gegevens zijn vermeld, in volgorde van de klasse opgenomen in onderdeel 2 van Rubriek A. Dit leidt ertoe dat bij het zoeken op de ingang "klasse" kan worden volstaan met het raadplegen van 1 i.p.v. 2 rubrieksonderdelen. Een nieuw onderdeel 3 zal bestaan uit een alfabetische opsomming van de namen van de aanvragers van de ter inzage gelegde aanvragen met onder elke naam de belangrijkste klasse en het nummer van de desbetreffende aanvragfe.

135

Voorts wordt de presentatievorm van de rubrieken C t/m F gewijzigd. Het betreft hier een aanpassing aan een soortgelijke presentatievorm, die in deel II van "De Industriële Eigendom" reeds is toegepast bij rubrieken, die betrekking hebben op de voor Nederland geldende Europese octrooien. In dit kader kan nog worden medegedeeld, dat het in het voornemen ligt ingaande 1982 de groene en witte edities van "De Industriële Eigendom" te combineren. 3. De nieuwe wijze van publiceren van ter inzage gelegde octrooiaanvragen, met name het doen samenvallen van de dag van terinzagelegging met de verschijningsdag van het blad, heeft enige consequenties m.b.t. het intrekken van octrooiaanvragen. Een aanvrager, die door intrekking van zijn aanvrage terinzagelegging daarvan wil voorkomen, blijft de mogelijkheid daartoe behouden gedurende de volle termijn van achttien maanden na indiening of voorrang. Intrekkingen echter, die de Octrooiraad bereiken na afloop van bedoelde termijn, doch vóór het geplande tijdstip van terinzagelegging, zullen om druktechnische redenen niet kunnen voorkomen, dat in het blad "De Industriële Eigendom" van een terinzagelegging mededeling wordt gedaan. In voorkomend geval zal de Octrooiraad een dergelijke terinzagelegging ook daadwerkelijk uitvoeren, doch overigens zo spoedig mogelijk in een volgend blad in Rubriek E mededelen, dat de desbetreffende aanvrage werd ingetrokken, dit onder medevermelding van de dag, waarop dit plaatsvond. 4. De Invoering van het nieuwe systeem van ter inzage leggen brengt gedurende de maand mei 1981 een overgangssituatie met zich mede, In mei 1981 zullen geen octrooiaanvragen worden ter inzage gelegd. Op 25 mei 1981 zal geen deel I (groene editie) van "De Industriële Eigendom" verschijnen. Op 11 mei 1981 zal voor de laatste maal een deel I van "De Industriële Eigendom" verschijnen in de oude vorm; hierin zal worden kennisgegeven van de aanvragen, die zijn ter inzage gelegd in de periode 16 t/m 30 april 1981. 5. Van juni 1981 af zal deel II van "De Industriële Eigendom" in beginsel verschijnen op de 16e van iedere maand (thans op de 15e van iedere maand). De Voorzitter van de Octrooiraad.

Afscheid van Mr J. W. van der Zanden. Aan de heer Mr J. W. van der Zanden, juridisch hoofdambtenaar A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 mei 1981 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen, belangrijke diensten. Op vrijdag 24 april 1981 werd Mr Van der Zanden ontvangen door de Voorzitter van de Octrooiraad, bij welke gelegenheid deze laatste uitvoerig de verschillende taken besprak die Mr Van der Zanden gedurende zijn ruim 40-jarige dienstverband met de Octrooiraad heeft vervuld; in het bijzonder werden vermeld zijn langdurige lidmaatschap van de redactie van het Bijblad en zijn taak als juridische vraagbaak voor onder meer de technische medewerkers van de Octrooiraad. Daarna nam Mr Van der Zanden in het restaurant afscheid van vele ambtenaren en oud-ambtenaren van de Octrooiraad en een aantal octrooigemachtigden en juris-

ten van buiten de Octrooiraad. Conform het verzoek van Mr Van der Zanden zouden daarbij geen toespraken worden gehouden of cadeaus worden overhandigd. Des te groter was dan ook de verrassing bij Mr Van der Zanden (volgens zijn eigen woorden "groter dan een Sinterklaas-surprise") toen Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach het woord kreeg, namens de redactie van het Bijblad zijn waardering uitsprak voor het vele belangrijke werk dat Mr Van der Zanden als redacteur-secretaris van het Bijblad gedurende bijna 40 jaar heeft verricht en hem een fraai gebonden exemplaar van de aflevering van april van het Bijblad aanbood, met op de frontpagina een foto van Mr Van der Zanden en als inhoud een aantal aan hem opgedragen artikelen. Een zichtbaar ontroerde Van der Zanden dankte vervolgens voor deze hulde. Zoals reeds is bekendgemaakt, zal Mr Van der Zanden lid van de redactie van het Bijblad blijven en is hij ook tot buitengewoon lid van de Octrooiraad benoemd.

136


15 mei 1981

Necrologie In memoriam Ir A. F. Wickel. gestuurd. Daar werd eindelijk de juiste aard van de ziekOp 9 maart 1981 is te Haarlem na een langdurig ziekte vastgesteld. Het verblijf in dit ziekenhuis heeft veel bed op 58-jarige leeftijd overleden Ir A. F. Wickel, hoofdvan hem gevergd. Het verdere verloop van zijn ziekte ingenieur voor bijzondere diensten, tevens plaatsvervankenmerkte zich door perioden van open neergang, gend lid bij de Octrooiraad. waarin hij een nog groter doorzettingsvermogen heeft Vóór zijn carrière bij de Octrooiraad is hij werkzaam opgebracht dan tijdens zijn studie voor ingenieur. geweest bij Werkspoor, Sulzer A. G. te Winterthur, Zijn optimisme en moed verlieten Frans Wickel niet. Machinefabriek Kiekens te Landsmeer, Kon. Mij. de Dat hij over veel moed beschikte had hij bewezen tijdens Schelde te Vlissingen en bij het Gemeentelijk Haveneen aanrijding op een brug te Haarlem, waar hij zelf bij bedrijf te Rotterdam. Hij heeft het diploma Werktuigbetrokken was, waarbij hij niet aarzelde om in het ijsbouw behaald aan de M.T.S., thans de Hogere Technische koude water te springen om de mensen die te water School, te Haarlem. waren geraakt op het droge te brengen. Hij heeft hierMet ingang van 1 april 1957 trad hij als technisch voor dan ook een onderscheiding gekregen van het ambtenaar bij de Octrooiraad in dienst. In 1958 werd hij Carnegie Heldenfonds. in de gelegenheid gesteld om naast zijn werkzaamheden Bij alles wat hij tijdens zijn langdurige ziekte heeft bij de Octrooiraad colleges te volgen aan de Technische meegemaakt en geleden, bleef hij vasthouden aan het Hogeschool te Delft, waar hij ondanks een volledige idee nog eens zijn werkzaamheden bij de Octrooiraad baan en een gezin met drie opgroeiende dochters in te kunnen hervatten. Men kan niet anders dan bewon1966 het diploma van werktuigbouwkundig ingenieur dering nebben voor deze man, die ondanks alle ellende behaalde. In 1966 werd hij bevorderd tot ingenieur Ie zijn opgewektheid en humor bleef behouden. klasse, in 1968 tot hoofdingenieur en op 1 juli 1974 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad Hoewel hij wist, dat voor zijn ziekte geen genezing onder gelijktijdige bevordering tot hoofdingenieur A. mogelijk was, heeft zijn vechtlust hem pas de laatste Op 1 juli 1977 werd hij bevorderd tot hoofdingenieur weken voor zijn dood begeven. Hij had het onvermijdevoor bijzondere diensten. lijke aanvaard. In de loop van 1975 openbaarden zich de eerste Heemstede, 13 maart 1981. symptomen van een ziekte, die door de artsen niet dadelijk onderkend werd. Toen de ziekteverschijnselen Ir E. H. F. van Blommestein. bleven optreden, dacht men dat zij psychisch waren, zodat hij naar een psychiatrisch ziekenhuis werd

Artikelen Ervaringen met de Europese octrooiverleningsprocedure tot 1 januari 1981, door Mr J. B. van Benthem.') open voor de indiening van Europese octrooiaanvragen Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik vind het en zijn we dus om het zo uit te drukken volledig prettig, dat ik de uitnodiging heb gekregen om weer operationeel. In de eerste plaats geldt dit de procedure eens voor de Nederlandse Vereniging voor Industriële in eerste instantie tot aan de verlening van het octrooi. Eigendom te mogen spreken. Het komt in de eerste Maar door de indiening van de 42 eerste beroepschriften plaats niet zo veel meer voor dat ik in het Nederlands tot 1 januari 1981 zijn nu ook de beroepskamers ingekan praten; dat is op zichzelf al plezierig. In de tweede schakeld. Alleen de oppositieprocedures laten nog op plaats komt het ook niet meer zoveel voor dat ik, om zich wachten: pas tegen het einde van 1980 werden de het maar zo uit te drukken, voor mijn oude vrienden eerste bezwaarschriften ingediend, in totaal 8. Men kan van de Vereniging voor Industriële Eigendom kan spreken. uit deze gegevens reeds afleiden dat het Europese Ik heb zo wat aantekeningen gemaakt. Het is niet de Octrooibureau nog een heel jonge organisatie is. Wij bedoeling om u een wetenschappelijk betoog voor te staan nog aan het begin van ons leven, en ik kan dus nog zetten. Ik wilde alleen maar wat vertellen van de alleen maar verslag doen van het wel en wee van dit begin. ervaringen tot nu toe met het Europese octrooisysteem. Ik zou dan op drie dingen nader willen ingaan, nl.: U zult zich herinneren dat de eerste Europese aanvragen 2Vi jaar geleden, nl. op 1 juni 1978 konden worden en (1) indiening van Europese octrooiaanvragen, dan werden ingediend. Intussen hebben we in januari 1980 (2) de eerste fase van de procedure, dat is de search, de eerste Europese octrooien verleend en daarmee de het nieuwheidsonderzoek, en vervolgens procedures voor de eerste aanvragen beëindigd. Sinds(3) de tweede fase van de procedure, dat is het voordien is het aantal verleende Europese octrooien tot onderzoek tot aan de verlening van het octrooi. 1 januari 1981 gegroeid tot 923. Maar eerst nog een paar algemene dingen. Er zijn op U weet ook dat we het Europese Octrooibureau niet het ogenblik elf Staten aangesloten bij het Europese meteen voor alle aanvragen, maar eerst geleidelijk naar octrooisysteem, nl. behalve Nederland, de Bondsrepugelang gebieden van de techniek hebben geopend. Sinds bliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, 1 december 1979 zijn alle gebieden van de techniek België, Luxemburg, Zwitserland, Zweden, Oostenrijk en Liechtenstein. Wij hopen onderhandelingen met drie" ') Tekst van een voordracht gehouden door Mr J. B. andere Staten over de toetreding, nl. met Portugal, van Benthem op 28 maart 1980 voor de Vereniging Spanje en Griekenland te beginnen. Dit wil niet zeggen voor Industriële Eigendom, aangevuld met de dat de toetreding van deze Staten binnenkort verwacht gegevens t/m 31 december 1980 (Red.). kan worden, maar er wordt wel ernstig over nagedacht

15 mei 1981


in deze landen. Ik verwacht bovendien dat in de loop van het jaar 1981 Ierland en Denemarken tot het Europese octrooisysteem zullen toetreden. Het Europese Octrooibureau heeft op het ogenblik 1450 mensen in dienst, waarvan 850 in Den Haag, 120 in Berlijn en 480 in München. Wij zijn eind maart 1980 in het nieuwe gebouw in München getrokken, dat op 18 september in de tegenwoordigheid van vele autoriteiten, met name van de Bondsrepubliek Duitsland, heel plechtig is geopend. In de eerste plaats nu enige gegevens wat de indiening van Europese octrooiaanvragen betreft. In de 2V4 jaar dat het E.O.B, open is gesteld voor het indienen van octrooiaanvragen, werden 32.000 Europese aanvragen ingediend. Dat zegt niet zo verschrikkelijk veel, want de gebieden van de techniek waren voor een deel van die tijd nog maar gedeeltelijk geopend. Wat meer zegt, is het aantal aanvragen dat ingediend is gedurende het jaar 1980, dat is het eerste jaar dat over alle gebieden van de techniek Europese aanvragen konden worden ingediend. Toen kwamen 17.500 Europese octrooiaanvragen binnen, waarbij dan nog ongeveer 1.500 internationale aanvragen ingevolge het PCT-Verdrag (zgn. Euro/PCT-aanvragen) moeten worden gesteld, die als bestemmingsbureau o.a. het Europese Octrooibureau hebben opgegeven. Dat betekent een aantal van 19.000 octrooiaanvragen voor het jaar 1980, die aan de Europese octrooiverleningsprocedure zullen moeten worden onderworpen. Het blijft een open vraag, of dit jaarlijkse aantal aanvragen in de naaste toekomst nog sterk zal stijgen. Ik leid uit de beschouwing van het maandelijkse aantal aanvragen over het jaar 1980 voorlopig af, dat het aantal aanvragen in de komende jaren slechts een lichte stijging van misschien 1.000 aanvragen per jaar zal vertonen en dus wel eens betrekkelijk stabiel zou kunnen blijven. Dat zou ik niet betreuren, want een aantal van ongeveer 19.000 aanvragen per jaar is voor het Europese Octrooibureau meer dan voldoende om de nieuwe procedures krachtens het Europese Octrooiverdrag gestalte te geven. Men moet niet vergeten, dat wij op Europees niveau alles vanuit het niets moeten opzetten: wij hebben nog zeer weinig ervaring op het gebied van de Europese procedures en nog in het geheel geen jurisprudentie. In zo'n situatie is het beter als de werkomvang niet^al te groot is. Van deze aanvragen is 95% met prioriteit ingediend; ook dat was te verwachten, nl. dat wij betrekkelijk weinig — of zelfs zeer weinig — premier dépöts zouden hebben; meestal wordt voor het onderwerp van een Europese aanvraag eerst in hef land van oorsprong een nationale aanvraag ingediend, ook door Europese firma's. Wat de technische gebieden betreft, ligt 36% van de aanvragen (naar de huidige stand) op het gebied van de chemie, 36% op het gebied van de werktuigbouw en 28% op het gebied van de elektro-techniek en de fysica. Het percentage chemie toont overigens wel een, ten opzichte van de andere gebieden van de techniek, dalende tendens. Wat de talen betreft wordt 48% van het aantal aanvragen in het Engels ingediend, 37% in het Duits, 14% in het Frans en 1% in een andere taal van een Lid-Staat, maar zoals U weet moeten dan vertalingen worden ingediend in een van de drie officiële talen. Het aandeel van de Duitse taal is hoog, maar we zien dat het aantal aanvragen in het Engels in verhouding steeds stijgt en dat het aantal aanvragen in het Duits naar verhouding afneemt. Wat de oorspronglanden betreft, komt nu 30% uit de Bondsrepubliek Duitsland 24% uit de Verenigde Staten van Amerika, 11% uit Frankrijk, 9% uit Engeland, bijna 7% uit Japan, 6% uit Zwitserland, 3% uit Nederland, 1,6% uit België, 1,7% uit Italië, 1,4% uit Zweden, 1,2% uit Oostenrijk en dan zijn er nog wat kleinere landen. Van dit totaal komt 67% uit de Lidstaten en 33% uit de niet-Lid-Staten. Het is zo dat het aantal aanvragen wat lager is dan aanvankelijk werd geschat en dat komt hoofdzakelijk doordat het percentage aanvragen uit niet-Lid-Staten,

137

met name uit de Verenigde Staten van Amerika en Japan, wat lager is dan werd verwacht. Er is blijkbaar in die landen nog een aantal potentiële aanvragers dat aarzelt om over te gaan op het Europese octrooisysteem. Dat verrast ons niet, want het is ons bekend dat een aantal aanvragers eerst wil afwachten hoe de procedures bij ons zullen verlopen. Met name in Japan was men nogal afwachtend, maar er zijn tekenen dat de Japanners nu ook zo langzamerhand in grotere getale op het Europese systeem overgaan. Het aantal benoemingen van landen (zgn. designations) ligt als volgt: het hoogste aantal designations is merkwaardigerwijs voor Engeland, 91% van het aantal aanvragen benoemt het Verenigd Koninkrijk, 87% Duitsland en Frankrijk, 78% Italië, 70% Nederland (komt dus na de grote landen als eerste), 61% België, 58% Zweden en Zwitserland, 45% Oostenrijk en 30% Luxemburg. Het gemiddelde aantal designations per aanvrage ligt bij 6,67, dus gemiddeld bijna 7 landen per aanvrage. Dat bewijst dat het Europese octrooisysteem aan zijn doel beantwoordt. Het is juist opgericht voor die aanvragen die in meerdere landen worden ingediend. Aan de andere kant zegt een zo hoog aantal designations nog niet zo veel, want het is betrekkelijk goedkoop om meer landen te benoemen. Het ligt echter voor de hand dat, wanneer het octrooi verleend is en vertalingen moeten worden ingeleverd en de jaartaxen verschuldigd gaan worden in de verschillende landen, aanvragers zich nog wel eens zullen beraden. Er zullen dan waarschijnlijk de nodige designations wegvallen. Merkwaardig is ook het hoge aantal designations van Nederland, dat betrekkelijk ver boven dat van Zwitserland ligt en ook boven dat van Zweden. Het is moeilijk na te gaan wat daarvan de oorzaak is. Toch zou ik er wel iets over willen zeggen en wel in samenhang met de vermindering van het aantal nationale aanvragen, dat het gevolg is van het Europese systeem. Ik heb wat cijfers uit de verschillende landen. Daaruit blijkt dat de vermindering van het aantal nationale aanvragen voor een aantal landen duidelijk minder is dan werd verwacht. Die teruggang ligt (en dan praat ik over 1980, en dat is een goede beoordelingsmaatstaf, want alle gebieden van de techniek liggen dan open voor de indiening van Europese aanvragen) voor Oostenrijk en Zweden bij ca. 37%, voor Zwitserland bij ca. 43%, voor Engeland bij ca. 24% en voor Frankrijk bij ca. 30%. Maar die teruggang ligt voor Nederland duidelijk hoger, nl. bij 51%. Het aantal Nederlandse aanvragen is intussen gedaald tot tussen de 6000 en 7000 per jaar. Als je nu de sterke teruggang in Nederland in verband brengt met het hoge aantal designations van Nederland, kun je daaruit afleiden dat buitenlandse aanvragers voor ons land in sterkere mate. dan elders op de Europese octrooiverlening overgaan. De oorzaak daarvan zou kunnen liggen enerzijds in de maatstaven voor octrooiverlening in Nederland, die nog steeds worden beschouwd als strenger dan overal elders, en anderzijds in de kosten voor de verkrijging van een octrooi in ons land. Het is zeer de vraag of de meningen omtrent de gestrengheid van de maatstaven voor octrooiverlening in Nederland gegrond zijn: met name geloof ik niet dat er grote verschillen in benadering liggen tussen het Duitse Patentamt en de Nederlandse Octrooiraad. Ik heb eerder het gevoel dat hier opvattingen uit het verleden nog lang doorwerken. De kosten voor de verkrijging van een octrooi in Nederland vallen uiteen in ambtehjke taksen en tarieven voor de bijstand van octrooigemachtigden. Ik beschik niet over een vergelijking tussen de tarieven van de Nederlandse octrooigemachtigden en die in andere landen, wèl over een vergelijking van de ambtelijke taksen in de verschillende landen, en het is dan duidelijk dat Nederland en Zweden wat die taksen betreft er bovenuit springen. Hier wreekt zich het probleem van kleinere landen die voor een zeer beperkt economisch gebied, kostendragend een systeem van

138


octrooiverlening met volledig vooronderzoek in stand moeten houden. Dit wat betreft de feiten rond de indiening van Europese octrooiaanvragen. Ik kom nu toe aan het onderzoek naar de stand van de techniek betreffende Europese octrooiaanvragen, de zgn. search, die zoals U weet in het onderdeel van het Europese Octrooibureau in Den Haag (Rijswijk) wordt uitgevoerd. Men dient zich hier te realiseren, dat het "departement Den Haag" niet alleen belast is met het onderzoek van Europese octrooiaanvragen, maar ook met dat van de nationale aanvragen ingediend in Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Ondanks de terugloop van het aantal nationale aanvragen in deze landen is mede door de achterstand, het aantal op stand van de techniek te onderzoeken nationale aanvragen nog steeds zeer veel groter dan het aantal te onderzoeken Europese aanvragen. Zo werden in de loop van het jaar 1980 voor nationale aanvragen 34.000 searches uitgevoerd, voor Europese aanvragen 16.000. Dat betekent dat het "departement Den Haag" van het E.O.B, nog 75% van zijn tijd besteedt aan het onderzoek van nationale aanvragen. De Europese aanvragen worden voor 85% in Den Haag onderzocht, voor 10% in ons onderdeel in Berlijn en voor 5% bij de Oostenrijkse Octrooiraad in Wenen, waarmee we in overeenstemming met een politieke beslissing, genomen door de Bestuursraad van het E.O.B, een overeenkomst hebben gesloten voor de overdracht van searches. De search wordt, dat moet ik er wel bij zeggen, met prioriteit uitgevoerd voor Europese octrooiaanvragen en daarom wat minder snel voor nationale aanvragen. 80% van de Europese aanvragen kan daarom worden gepubliceerd tegelijk met het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek. Ik vrees echter dat wij door de wederom opgelopen achterstand in Den Haag in de toekomst wel gedwongen zullen zijn voor een groter gedeelte van de Europese aanvragen genoegen te nemen met een nakomend search rapport. Ik beschik over informaties dat er algemeen veel waardering is voor de kwaliteit van de search uitgevoerd bij het E.O.B, in Rrjswijk. Dat hangt samen met twee faktoren: in de eerste plaats is er de faktor, dat wij voor alle aanvragen, zowel nationale als Europese, een standaard-nieuwheidsonderzoek uitvqeren, dat mede in verband met de drietaligheid van onze vooronderzoekers ook werkelijk beantwoordt aan de normen voor een internationaal nieuwheidsonderzoek gesteld door het PCT-Verdrag. Daarmee onderscheidt het E.O.B, zich van andere octrooiverlenende instanties, die in het raam van het PCT-Verdrag waren aangewezen voor het uitvoeren van het internationale nieuwheidsonderzoek. In de tweede plaats is er daarnaast de faktor dat bij het E.O.B, de search en de verdere behandeling van de aanvragen, de zgn. examination, streng gesplitst zijn en uitgevoerd worden door verschillende categorieën van vooronderzoekers. Dit heeft het gevolg dat de categorie vooronderzoekers die zich uitsluitend met de search bezig houdt, daarin een grote mate van bekwaamheid, specialisatie en ervaring verwerft, die bijdragen tot de kwaliteit van het onderzoek. Daar staat tegenover dat de splitsing van de search en de verdere behandeling van de aanvragen in handen van twee verschillende categorieën van vooronderzoekers een kostbare zaak is: dit betekent immers dat twee verschillende vooronderzoekers de aanvragen en de gevonden stand van de techniek moeten bestuderen en evalueren, de een ten opzichte van het search rapport en de ander ten opzichte van de verdere behandeling. Daar komt bij dat de splitsing ertoe leidt, dat voor een aantal vooronderzoekers het werk gedurende hun hele loopbaan beperkt blijft tot de search, wat een eenzijdige ontwikkeling van de betrokkene met zich meebrengt. Wij proberen dan ook zo veel mogelijk de doorstroming van vooronderzoekers van de search naar de verdere behandeling te bevorderen, maar dit

15 mei 1981

luvt door een aantal hier niet te noemen omstandigheden slechts zeer gedeeltelijk. De beslissing omtrent deze splitsing hangt echter samen, enerzijds met de politieke noodzaak van integratie van het voormalige I.I.B. met zijn corps vooronderzoekers in het E.O.B, en anderzijds met het feit dat het ontwerp-verdrag tot oprichting van het Europese octrooisysteem aanvankelijk voorzag in een systeem van uitgestelde behandeling van de aanvragen na verplicht onderzoek naar de stand van de techniek. Vooralsnog houdt bij het E.O.B, het grootste aantal vooronderzoekers, nl. ca. 500, zich bezig met het onderzoek naar de stand van de techniek: ook dit houdt natuurlijk weer verband met het feit dat het E.O.B, naast Europese aanvragen ook een groot aantal nationale aanvragen in dit opzicht behandelen moet. Dit waren een aantal opmerkingen over het onderzoek naar de stand van de techniek bij het E.O.B. Ik kom nu op de verdere behandeling in München, die de beoordeling van de aanvraag aan de hand van de eisen voor octrooiverlening en de beslissing over octrooiverlening inhoudt. Die behandeling begon 2 jaar geleden, wij hebben (en dit is een niet te onderschatten voordeel) voor dit vooronderzoek een beroep kunnen doen op ervaren vooronderzoekers van de nationale octrooiverlenende instanties van de Lid-Staten. Een zeer groot deel van onze vooronderzoekers heeft dus een lange ervaring op nationaal niveau achter zich. Daar komt bij dat voor de aanbevelingen die deze instanties voor de recrutering aan ons doen, een duidelijke selectie heeft plaatsgevonden. Dat alles heeft ertoe geleid, dat wij de indruk hebben dat het niveau van ons vooronderzoekapparaat duidelijk hoog ligt en dat is een plezierige constatering in het belang van een Europese verleningsprocedure. Intussen is het aantal vooronderzoekers in München gestegen tot 200, maar in de naaste toekomst zal dit aantal zeker nog worden uitgebreid. In het personeel in München zijn zo nauwkeurig mogelijk alle nationaliteiten van de Lid-Staten vertegenwoordigd. Ik kan er wel bijzeggen, dat onze Lid-Staten bij monde van de delegaties in onze bestuursraad nauwlettend het oog houden op wat zij "hun quota" bij het E.O.B, noemen, nl. de vertegenwoordiging van de nationaliteiten in overeenstemming met een vastgestelde sleutel. Dat is bij een internationale organisatie nu eenmaal zo en niet zonder reden: het E.O.B, zou niet werkelijk een Europese organisatie zijn, als in het personeelsbestand de verschillende Lid-Staten niet passend waren vertegenwoordigd. Ik kan overigens zeggen dat de samenwerking tussen deze verschillende nationaliteiten uitstekend is: het blijkt dat vrijwel iedereen het zeer stimulerend vindt om met personen van andere nationaliteit samen te werken. Het is ongetwijfeld waar dat, met name wat ervaren vooronderzoekers betreft, zij naar ons toekomen met heel verschillende achtergronden; vergelijk bv. de praktijk bij een Engelse Octrooiraad enerzijds met die bij een Nederlandse Octrooiraad anderzijds. Maar wij plegen zeer intensieve trainingscursussen te houden die gericht zijn op een harmonisering van de benadering van het onderzoek en daaruit is toch geresulteerd dat het corps vooronderzoekers van het E.O.B, zeer gemotiveerd probeert tot een eenvormige benadering te komen. De talen (we hebben zoals U weet drie officiële talen), vormen veel minder een probleem dan we gedacht hadden. Alle vooronderzoekers moeten gemiddeld ongeveer 50% van hun tijd besteden aan het onderzoek van aanvragen in een vreemde taal. Voor de Nederlandse vooronderzoekers is dat natuurlijk 100%. In de eerste plaats kunnen we al vaststellen dat nationale verlenende instanties duidelijk hun selectie hebben gericht op mensen die zich al op die drie officiële talen hadden voorbereid. Verder geven wij talencursussen aan onze vooronderzoekers om hun talenkennis op een niveau te brengen waarop ze zonder meer aanvragen in

15 mei 1981


drie talen kunnen behandelen. Daar komt bij dat het E.O.B, zoals U weet, volgens het Verdrag nog steeds het instituut van de vooronderzoekafdelingen kent, waarbij de uiteindelijke beslissing wordt genomen door drie vooronderzoekers. Dat is een heel dure opzet, maar die blijkt vooralsnog buitengewoon nuttig te zijn, ook met het oog op het taalprobleem: wanneer bv. een Nederlandse of een Duitse vooronderzoeker een brief in het Engels schrijft, heeft hij in die examination division altijd wel een Engelse college tegen wie hij zeggen kan: wil jij die brief even nakijken op het taalgebruik. Wij zeggen bovendien tegen onze vooronderzoekers: denk erom, jullie hoeven geen literatuur te schrijven, het is helemaal niet zo ernstig als er wat grammaticale fouten in voorkomen. Het belangrijkste is dat je in een vreemde taal duidelijk uiteenzet wat de problemen met betrekking tot de octrooiverlening zijn. En ik dacht dat dat ons aardig gelukt is. Wij hebben, gezien deze ervaringen dan ook bepaald, dat voor de mondelinge behandeling in de zgn. ex parte proceedings, dus in de procedures voor de aanvraagafdelingen en de afdelingen van beroep met alleen de aanvrager (zittingen met aanvrager), geen tolken zullen worden ingezet. Gezien de ervaringen die we hebben opgedaan, zal dit geen problemen opleveren. Dit is ons bijzonder welkom, want tolken zijn een zeer dure aangelegenheid, waarbij nog komt dat het buitengewoon moeilijk is om tolken te krijgen voor dit speciale gebied van juridisch-technische vertalingen. Je zou er eigenlijk ingenieurs voor moeten hebben die bovendien nog over een tolkenopleiding beschikken, en die zijn vrijwel niet te krijgen. De zaak ligt natuurlijk anders, wanneer we in de toekomst te maken krijgen met inter partes procedures in oppositie, waaraan dus meerdere partijen deelnemen die uit verschillende taalgebieden kunnen komen. Niettemin hebben verschillende gemachtigden mij al gezegd dat ze niet zoveel vertrouwen hebben in tolken als het gaat om pleidooien voor aanvraafafdelingen en voor afdelingen van beroep en dat ze er de voorkeur aan geven om, als het nodig is, hun standpunt nog eens langzaam te herhalen als daarom gevraagd zou worden van de zijde van de tegenpartij. De vooronderzoekafdelingen, waarbij dus drie vooronderzoekers de beslissing nemen, zijn ook nog in een ander opzicht van bijzonder nut gebleken, nl. om te komen tot een geharmoniseerde aanpak van de octrooiverlening in Europa. Ik heb afgezegd: die vooronderzoekers komen vanuit heel verschillende achtergronden. Je kunt ze dan natuurlijk een heel intensieve trainingscursus geven (wat we dus doen), maar voor de rest voltrekt zich de harmonisatie in vele gesprekken die in twijfelgevallen tussen vooronderzoekers van verschillende nationaliteiten worden gehouden. Nu is uniformiteit voor wat betreft de procedure en de beoordeling van een aantal factoren één ding, een ander ding is te komen tot een uniformiteit op het bekende punt van de beoordeling van de uitvindingshoogte. En dat is iets waaraan we erg veel zorg besteden. We hebben hier de richtlijnen voor de Europese procedure, maar we hebben überhaupt nog geen jurisprudentie. Dat is aan de ene kant plezierig — we zyn niet bezwaard met dikke jurisprudentieverzamelingen en hebben dus een grote mate van vrijheid — maar dat betekent aan de andere kant ook datje zonder enige achtergrond eigenlijk moet komen tot het bepalen van de standaard voor de uitvindingshoogte en dat is geen eenvoudige zaak. Wij hebben daarover dan ook overleg gepleegd met kringen van belanghebbenden, die ons hebben gezegd: je moet niet zo doen als de Engelsen, die zijn wat dat betreft te soepel en ook niet als de Nederlanders, die zijn te streng, — (daarover heb ik eerder al wat gezegd) - maar je moet zo'n beetje het midden houden nl. zoals de Duitse Octrooiraad het criterium hanteert. Dat waren kort uitgedrukt de algemene gevoelens. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar als je vooronderzoeker bent en je moet op dit moeilijke

139

stuk van de uitvindingshoogte in een concreet geval een beslissing nemen, heb je aan die uitspraak niet al te veel. Er vindt daarom juist op het stuk van de beoordeling van de uitvindingshoogte breedvoerig overleg tussen de verschillende vooronderzoekers in de verschillende afdelingen plaats en we hebben geprobeerd een benadering te vinden, die beantwoordt zowel aan de richtlijnen voor de Europese procedure als aan de door geïnteresseerde kringen algemeen uitgesproken wens. Voor het overige moet worden opgemerkt, dat het natuurlijk uiteindelijk de beroepskamers van het E.O.B. zullen zijn die de standaarduitvindingshoogte in het raam van het Europese octrooisysteem zullen bepalen. Dit ontheft ons echter niet van de plicht in de eerste instantie die standaard zo verstandig mogelijk vast te stellen in de hoop dat de beroepskamers dat verstand zullen erkennen. Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre ons dat gelukt is, kun je afgaan op twee ervaringen. In de eerste plaats de verhouding tussen enerzijds het aantal verleende octrooien en anderzijds het aantal afwijzingen en intrekkingen na eerste bericht van de vooronderzoeker. In het jaar 1980 werden 484 octrooiverleningen gepubliceerd, 24 aanvragen afgewezen 176 aanvragen na eerste bericht van de vooronderzoeker ingetrokken (of beschouwd als ingetrokken). Dat zou dan betekenen dat van de 684 afdoeningen er 70% tot octrooi hebben geleid, waarbij dan verder in de beschouwing kan worden betrokken dat ca. 20% van de Europese octrooiaanvragen na uitgebracht rapport omtrent de stand van de techniek het helemaal niet tot een eerste bericht van de vooronderzoeker brengt, omdat daarvoor eenvoudig geen verzoek om beoordeling (Europees V.B.O.) wordt ingediend. Echter: de aangegeven cijfers zijn niet vergelijkbaar met name vooral omdat in het algemeen de procedures die tot afwijzing of intrekking leiden, meer tijd vragen dan die welke tot verlening leiden en dus een aantal daarvan nog niet is afgesloten. Men zou de in een bepaalde periode ingediende aanvragen moeten nemen en van deze categorie de verleningen, afwijzingen, en intrekkingen, alsmede de niet-indiening van Europees V.B.O. moeten berekenen. Maar over dergelijke cijfers beschikken we nog niet. In de tweede plaats kun je afgaan op de eerste ervaringen van aanvragers met de Europese verleningsprocedure. We hebben kort geleden via de leden van SACEPO (Standing Advisory Committee of the European Patent Office, dat voor het E.O.B, een soortgelijke functie uitoefent als de Commissie van Acht voor de Nederlandse Octrooiraad) aan brede kringen van de Europese industrie een enquêteformulier voorgelegd met vragen over het gedrag van het E.O.B, in de verleningsprocedure. De resultaten daarvan waren bemoedigend, met name op het stuk van onze beoordeling van de uitvindingshoogte: de overgrote meerderheid was van mening, dat wij in dit opzicht "about right" handelden. Desalniettemin blijven er hier en daar klachten dat het E.O.B, in deze beoordeling te soepel zou zijn en te lichtvaardig octrooien zou verlenen. Wij houden deze klachten scherp in het oog, hebben hier en daar corrigerende instructies gegeven, maar hebben de indruk dat het euvel minder ligt in een te laag algemeen beoordelingsniveau dan wel in te grote verschillen in benadering tussen vooronderzoekers en vooronderzoekafdelingen onderling. Dat is echter een kwestie van voortzetting van het proces van harmonisatie tussen vooronderzoekers met heel verschillende nationale achtergronden. Voor wat betreft de wijze van procederen proberen wij zoveel mogelijk deze procedure te stroomlijnen. Wij willen geen eindeloze voortzetting van de correspondentie met aanvrager, wij proberen tot de situatie te komen waarin de vooronderzoeker in zijn eerste brief al zijn bezwaren uiteenzet en vervolgens de aanvrage na antwoord van de aanvrager in een tweede brief met een — eventueel herzien — standpunt afdoet. Dit zijn overigens ook bij de Nederlandse Octrooiraad bekende geluiden.

140


Verder leggen we erg de klemtoon op telefonisch kontakt met de aanvragers. We hebben onze vooronderzoekers aangemoedigd vooral op te bellen over zaken die telefonisch kunnen worden doorgesproken, want dat versnelt de zaak. Er wordt daarom vrij veel van de telefoon gebruik gemaakt. De medewerking van de kant van de gemachtigden is daarbij over het algemeen zeer goed. Zoals U weet voorziet het Octrooiverdrag van München ook in de overdracht van vooronderzoek naar nationale octrooiverlenende instanties van Lid-Staten. Wij zijn niet zo dol op die overdracht van vooronderzoekwerk: het compliceert de procedure en het wordt bovendien door aanvragers zelf niet overdadig op prijs gesteld wanneer bijvoorbeeld hun aanvrage vooronderzocht wordt door een vooronderzoeker van een nationale octrooiverlenende instantie, in plaats van bij het E.O.B., met als gevolg dat de zaak dan in München door andere vooronderzoekers uiteindelijk moet worden beslist en afgedaan. Wij stellen echter met genoegen vast dat er maar één octrooiverlenende instantie is die daarvan gebruik heeft gemaakt, nl. het Engelse Patent Office, dat niet alleen het aantal ter vooronderzoek overgedragen Europese octrooiaanvragen bewust zoveel mogelijk heeft beperkt, maar bovendien ons nu heeft laten weten, dat het na 1 januari 1981 niet meer voor een dergelijke overdracht in aanmerking wenst te komen. Wij hebben dus een stukje ervaring met de Europese vooronderzoekprocedure opgebouwd. Daarentegen hebben wij nog geen enkele ervaring met oppositieprocedures. De termijn voor het indienen van een Europees bezwaarschrift is, zoals U weet, 9 maanden na octrooiverlening. Aangezien de eerste octrooien pas in januari 1980 verleend zijn, is het begrijpelijk dat er aan het einde van dat jaar nog pas 8 bezwaarschriften werden ingediend. Wij weten dus nog steeds niet hoe groot het percentage Europese octrooien zal zijn waartegen wordt geopponeerd. Desalniettemin hebben wij ons natuurlijk zeer bezig gehouden met de vraag hoe wij de oppositieprocedures moeten structureren. Aanvankelijk hebben wij verwacht, dat het aantal opposities vrij hoog zou zijn en in de buurt van 30% van het aantal verleende Europese octrooien zou kunnen liggen. Voor deze verwachting zijn bepaalde argumenten aan te voeren. In het Europese systeem kun je met een geslaagde oppositieprocedure octrooien in een aantal deelnemende landen tegelijk wegwerken en aangezien voor wat het Duitse octrooisysteem betreft het aantal opposities ongeveer 25% bedraagt van het aantal na gunstig vooronderzoek openbaar gemaakte aanvragen, zal het aantal opposities in het Europese octrooisysteem wel even hoog, zo niet nog hoger liggen. In deze zin dachten wij. Maar wij zijn nu helemaal niet meer zo zeker van een procentueel groter aantal opposities. In de eerste plaats is het aantal aan het einde van 1980 ingediende opposities zelfs berekend op het aantal octrooien waarvoor de 9 maanden termijn verliep, opvallend laag. In de tweede plaats kan de vraag rijzen of de kwaliteit van het onderzoek naar de stand van de techniek van het E.O.B, ook nog niet een remmende invloed op het aantal opposities zou kunnen hebben. En in de derde plaats zijn er enige aanwijzingen dat degenen die onder het Duitse octrooisysteem regelmatig opponeren, niet zonder meer hun gedragslijn naar het Europese octrooisysteem zullen overbrengen, maar bezig zijn zich ernstig te beraden over hun houding ten opzichte van verleende Europese octrooien. Ik begin dus een zekere hoop te koesteren, dat het automatische oppositiegedrag van een aantal potentiële opponenten onder het Duitse octrooisysteem niet zal worden overgedragen op het Europese octrooisysteem en dat wij in dit laatste wellicht alleen te maken zullen krijgen met een kleiner aantal zeer serieuze opposities. Wat daarvan ook zij, wij hebben, na breedvoerig overleg zowel intern als met SACEPO, intussen richtlijnen opgesteld voor het verloop van de oppositie-

15 mei 1981

procedure, die ertoe moeten bijdragen, dat deze oppositieprocedure zo snel en efficiënt mogelijk verloopt. Het accent zal in deze procedure komen te liggen op de zitting, waarbij net als in Nederland de schriftelijke voorbehandeling zeer kort wordt gehouden, nl. na het bezwaarschrift alleen nog een antwoord van de aanvrager en daarmee uit. Verder hebben de oppositieafdelingen de opdracht zo veel mogelijk tijdens de zitting te komen tot een beslissing omtrent de handhaving van het octrooi. Dat betekent dat op de zitting zo veel mogelijk met aanvrager en opposant gepraat en onderhandeld gaat worden over de vraag in hoeverre de verleende conclusies gehandhaafd of gewijzigd kunnen worden dan wel verworpen moeten worden. Het uiteindelijk succes van elk systeem van octrooiverlening en ook dat van het Europese systeem hangt niet alleen af van de octrooiverlenende instantie zelf, maar in het bijzonder ook van de goede samenwerking tussen de gemachtigden en de Octrooiraad. Ik moet zeggen dat naar ik hoor van onze staf, in het vooronderzoek in het algemeen over de kwaliteit van de Europese gemachtigden die voor het E.O.B, optreden, met zeer veel tevredenheid geoordeeld wordt. Wij waren daar in zekere zin bang voor. We waren helemaal niet bang voor de Nederlandse gemachtigden, evenmin voor de Engelse en Duitse, maar wel voor gemachtigden van die landen waarin geen beroepsexamen en geen nationale structuur van het gemachtigde-apparaat bestaat. In het algemeen blijkt echter de kwaliteit van de gemachtigden die voor het E.O.B, optreden ongeacht de nationaliteit heel behoorlijk. Dat heeft er duidelijk toe bijgedragen dat tot nu toe ons systeem naar ik dacht goed verloopt. Ik wilde nog wat zeggen over de verhouding tussen het Europese octrooisysteem en de nationale octrooiverlenende systemen der Lid-Staten. Er wordt dikwijls gezegd: het Europese Octrooibureau bevindt zich in een hele bijzondere situatie, omdat het moet concurreren met nationale octrooiverlenende instanties. Uiteindelijk heeft de aanvrager de keus. Dat is in zekere zin juist. Men kan echter ook anders redeneren. Nl. dat we met dat Europese octrooisysteem toe moeten naar een stuk taakverdeling waarbij wij ons belasten met de verlening van octrooien voor aanvragen die voor een aantal landen worden ingediend, terwijl de nationale octrooiraden verder belast blijven met de octrooiverlening voor uitvindingen waarvoor alleen maar in één of twee landen bescherming wordt verlangd. Ik geloof dat het naar deze taakverdeling aardig toegaat, als ik zo kijk naar het verloop van de Europese aanvragen. Een duur Europees systeem is niet geschapen voor uitvindingen waarvoor alleen maar in één land octrooi wordt aangevraagd, maar duidelijk voor uitvindingen waarvoor behoefte bestaat aan bescherming in meer Europese landen. Dat het aantal designations zich gemiddeld tussen 6 en 7 beweegt, wijst daarop. Een verder punt is dat wij als octrooiverlenende instantie inderdaad een soort rechterlijke instantie zijn. Wij hebben octrooiaanvragen te toetsen aan de wettelijke, in dit geval internationaalrechtelijke eisen voor de Europese octrooiverlening en dat doen we ook. Aan de andere kant stel ik altijd dat er een ander aspect zit aan een octrooiverlening, nl. dat wij rechten verlenen die door de aanvragers, met name door de industrie, gebruikt worden als een instrument voor de exploitatie van hun uitvindingen met name ook door de verlening van licenties, dus voor het leggen van verbindingen met anderen waardoor technologie wordt overgedragen. Als je daarnaar kijkt, zijn we ook een soort dienstverlenende instantie en het is vanuit dat gezichtspunt dat ik er bij het Europese octrooisysteem sterk op heb aangedrongen dat we zouden komen tot een soort Europese Commissie van Acht en die hebben we nu (SACEPO). Een stuk overleg dat in het begin bü sommige delegaties tot enige argwaan heeft geleid, en in het begin

15 mei 1981


ook niet overal op begrip bij mijn eigen medewerkers is gestuit, maar zo langzamerhand kan ik met genoegen constateren dat nu iedereen gewend is aan het overleg in onze Europese Commissie van Acht en dat dit overleg uitstekend verloopt. Wij leggen al onze belangrijke problemen aan die Commissie voor, vragen om het gevoelen van de daarin vertegenwoordigde geïnteresseerde kringen en zijn er inderdaad in geslaagd te komen tot een soortgelijke vorm van open en zeer vruchtbaar overleg als men hier in Nederland heeft in de Commissie van Acht, waarbij je probeert zoveel mogelijk samen tot een beslissing te komen die in het algemeen belang is. Een verdere opmerking die ik zou willen maken, is dat ik de laatste tijd nogal eens een argument hoor tegen de Europese octrooiverlening, dat ontleend is aan de beschermingsomvang van nationale octrooien. Dat argument is: we hebben in de nationale octrooiverlening nou eenmaal procedures die leiden tot een redactie van het verleende octrooi, die van land tot land verschillend kan zijn maar van land tot land is aangepast aan de daar geldende opvattingen en mogelijkheden met betrekking tot de beschermingsomvang. Wij moeten bedenken dat er bij de Lid-Staten van de Europese Octrooiorganisatie een uitgesproken tendens is om de nationale octrooiwetten ook voor wat betreft nationaal verleende octrooien materieelrechtelijk aan te passen aan het Europese Octrooiverdrag met name op het stuk van de artikelen 69 en 138 van dat Verdrag betreffende respectievelijk de beschermingsomvang en de geldigheid van het octrooi. Nu kun je zeggen: het is uiteindelijk nog altijd de nationale rechter die deze artikelen toepast. Als ik nou mijn oor te luisteren leg bij verschillende rechters van de rechterlijke instanties van de deelnemende landen, en ik heb er al een aantal gesproken, dan ontdek ik tot mijn grote bevrediging een duidelijke tendens om bij de beoordeling van de geldigheid en de beschermingsomvang van een Europees octrooi te komen tot een rechtspraak die Europees geharmoniseerd is door te kijken naar de uitspraak die door de rechters in andere landen op dit stuk gegeven is. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Het is erg belangrijk dat wanneer omtrent de nietigheid en de beschermingsomvang van Europese octrooien door nationale rechters van Lid-Staten wordt geoordeeld aan de hand van nationale wetten die aan éénzelfde Europese Octrooiwet aangepast zijn, deze rechters óók proberen tot een stuk Europees recht te komen en dat betekent kennisnemen van opvattingen en beslissingen die door collega's in andere landen genomen zijn. Ik heb daarom het gevoel dat we via deze ontwikkeling langzamerhand toch wel zullen komen tot een stuk beoordeling van de geldigheid alsmede de beschermingsomvang van Europese octrooien die in belangrijke mate ge-europei'seerd is. Een stuk echt Europese jurisprudentie dus! Nog een laatste opmerking over het Gemeenschapsoctrooiverdrag en dan ben ik aan het eind: herhaalde malen wordt de vraag gesteld hoe het zit met het Ge-

141

meenschapsoctrooiverdrag, komt dat er nou binnenkort of niet? Ik ben wat dat betreft nogal pessimistisch. Er zijn namelijk, voor wat betreft het Gemeenschapsoctrooiverdrag nog drie obstakels die op onze weg liggen. Het eerste obstakel is het Ierse obstakel. Zoals U weet is er in het Gemeenschapsoctrooiverdrag een bepaling die aan het Hof in Luxemburg de bevoegdheid geeft om beslissingen te nemen over de uitleg van het Gemeenschapsoctrooiverdrag. Een soort cassatierechtspraak. Dit is volgens de Ieren een obstakel in verband met de Ierse constitutie, die niet verdraagt dat dergelijke bevoegdheden die aan de Ierse nationale rechter voorbehouden zijn, aan een internationaal gerechthof worden overgedragen. Nou is het argument daartegenover natuurlijk: dat Europese Hof van Luxemburg functioneert allang in de gemeenschap en daaraan heeft u de grondwet al aangepast, dus u heeft die overdracht in principe al gepleegd en dit is alleen nog een klein stukje rechtsbevoegdheid erbij. Dat erkennen de Ieren wel, maar niettemin ligt het probleem juist in de vraag of ten deze dan niet toch de Ierse grondwet opnieuw zou moeten worden aangepast. Het heeft er al toe geleid dat de Ieren nu besloten hebben om de koppeling tussen het Verdrag van München en het Gemeenschapsverdrag voor wat hun ratificatie betreft te laten vallen en nu eerst maar eens het Verdrag van München aan het Pariement voor te leggen. Het tweede obstakel ligt bij de Denen, die algemeen nog enige politieke moeilijkheden hebben met Europa. Die een zeer grote meerderheid in hun Parlement moeten hebben om zowel het Verdrag van München als het Gemeenschapsverdrag goed te keuren - 6/7 geloof ik - en er tot nog toe niet in geslaagd zijn om deze meerderheid te verkrijgen voor deze verdergaande Europese samenwerking. Het laatste obstakel ligt dan bij de Engelsen, die grote bezwaren hebben tegen de huidige regeling van de inbreukprocedure in verband met de procedure voor de nietigverklaring voor het gemeenschapsoctrooi in het Gemeenschapsoctrooiverdrag. De Engelsen hebben als voorwaarde gesteld dat daarvoor eerst een andere regeling ontworpen moet worden — en daarmee is een werkgroep bezig — voordat zij in staat zullen zijn het Gemeenschapsverdrag te ratificeren. Nou is het grote probleem dat de enige oplossing om deze kwestie in de richting van de Engelsen op te lossen is, te komen tot een europeisering van inbreukrechtspraak, maar europeisering van inbreukrechtspraak maakt het Ierse en het Deense probleem weer groter. En daarmee zitten we bij het Gemeenschapsoctrooiverdrag in een vicieuze cirkel die maakt dat ik langzamerhand nogal pessimistisch gestemd ben over de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd te komen tot het Gemeenschapsoctrooiverdrag. We zullen waarschijnlijk voorlopig moeten blijven leven met het Verdrag van München en ik hoop dat belanghebbende kringen met deze situatie desalniettemin ook nog tevreden zullen kunnen zijn. München, 26 februari 1981.

142


15 mei 1981

Komende bescherming van dienstmerken in de Benelux bezien vanuit Nederlands gezichtspunt,*) door P. H. M. Keesom. Inleiding. In B.I.E. van november 1980 blz. 197') staat een deel van de Memorie van Toelichting van het Ministerie van Economische Zaken bij de begroting voor 1981. In het najaar van 1980 zouden belanghebbende kringen worden uitgenodigd hun mening te geven over een ontwerp wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, waarbij een specifieke bescherming voor dienstmerken wordt ingevoerd. Op 10 februari 1981 is de tekst evenwel vrijgegeven.2) De ambtelijke verwachting bestaat, dat wettelijke bescherming voor dienstmerken in 1982 zal kunnen worden verwezenlijkt. Huidige bescherming voor dienstmerken. De Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken trad in werking op 1 januari 1971 en maakt deel uit van een verdrag, dat in Brussel werd getekend op 19 maart 1962. De wet zelf, afgezien van haar citeertitel, zwijgt over de bescherming van dienstmerken. In het gemeenschappelijk commentaar van 1962 merken de drie regeringen evenwel op: 'Met het oog op de moeilijkheden, verbonden aan de begrenzing van het geografische gebied van de aan die (dienst)merken toekomende bescherming, is het minder wenselijk en in ieder geval voorbarig te achten hen aan hetzelfde stelsel te onderwerpen als de warenmerken.' Al eerder3) heb ik ervoor gepleit geen acht te slaan op wat het Gemeenschappelijk Commentaar in dit opzicht vertelt en de registratie van dienstmerken onder de huidige wet te aanvaarden. Ook de Rechter stelt wel het Gemeenschappelijk Commentaar terzijde. *) Wat in de praktijk gebeurde, zoals iedere deskundige had kunnen voorspellen, was dat de eigenaar van dienstmerken ernaar streefde in ieder geval enige bescherming te verkrijgen door inschrijving in het register voor de zgn. hulpwaren, dat zijn die tastbare waren, die worden gebruikt in verband met de (onlichamelijke) diensten waarvoor de bescherming in wezen wordt nagestreefd. Bijvoorbeeld boeken en drukwerken op het gebied van verzekering in klasse 16, terwijl de bescherming in wezen bedoeld is voor verzekeringsdiensten in klasse 36 of voertuigen in klasse 12 teneinde bescherming te verkrijgen *)Bewerking van een lezing, gehouden voor The Institute of Trade Mark Agents op 13-1-1981. ') BIE, 15 juli 1980 p. 112, kondigde het ontwerp reeds aan. 2 ) Dokumenten uitgegeven door de Benelux Economische Unie, Commissie voor Industrie en Handel, subcommissie voor industriële en commerciële eigendom: (a) ontwerp dd. 12 december 1980 (8e revisie) van het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken; BIE 1981, blz (b) ontwerp dd. 12 december 1980 (4e revisie; Nederlandse vertaling) van memorie van toelichting op het protocol, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken; BIE 1981, blz (c) ontwerp dd. 12 december 1980 (5e revisie; Nederlandse vertaling) van het protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement; (d) Er is ook een nota van het Benelux-Merkenbureau dd. 29 juni 1979, met de voorgestelde formulieren voor dienstmerk-inschrijving als bijlage, die nog niet is vrijgegeven. 3 ) P. H. M. Keesom o.a. in 'Un aspect du régime des marques de service dans 1'union Benelux', RIPIA 1972 p. 230 e.v. ") President Arrondissements-Rechtbank Amsterdam, 25 oktober 1979, BIE 1980 no 12.

voor de diensten van een expeditiebedrijf in klasse 39. De jurisprudentie op het stuk van de dienstmerken is tegenstrijdig: het is bij herhaling aangenomen, dat advertenties 'waren' zouden zijns); bij andere gelegenheid is de waarde van de inschrijving voor zgn. hulpwaren min of meer in7 het midden gelaten6) en tenslotte is er nog een arrest ) waar principieel aan inschrijving voor hulpwaren voorbij is gegaan, waarbij opgemerkt moet worden, dat het arrest zeer zorgvuldig geformuleerd was. Maar, zolang er nog geen uitspraak is van het Benelux Gerechtshof is er weinig andere keuze dan voort te gaan met de inschrijving voor zgn. hulpwaren.8) Het Unieverdrag van Parijs in de tekst van Lissabon (1958) bepaalt, dat bescherming aan dienstmerken behoort te worden verleend (art. 6 sexies), maar het zegt niet dat dit noodzakelijkerwijze moet gebeuren door de registers open te stellen voor inschrijving van dienstmerken. Het ontwerp voor het E.E.G. gemeenschapsmerk (art. 177) gaat uit van bescherming voor zowel waren- als dienstmerken. Tot op heden worden dienstmerken buiten de Benelux-Merkenwet om beschermd door de Handelsnaamwet, het auteursrecht') (voor beeldmerken) en het recht ter bestrijding van oneerlijke mededinging. Omdat deze wetgeving ontoereikend werd geoordeeld v^ordt het ontwerp, dat ik hierna bespreek, voorgedragen. Zo maakt het Nederlandse handelsnaamrecht het mogelijk, dat dezelfde handelsnamen voor dezelfde soort ondernemingen tegelijkertijd worden gebruikt, voorzover er voor verwarring van het publiek niet gevreesd behoeft te worden, bijvoorbeeld vanwege de uiteenliggende vestiging van de betrokken ondernemingen. Derhalve komt het in Nederland voor, dat de uitbreiding van een onderneming een halt wordt toegeroepen door de eigenaar van een onderneming met een gelijke of gelijkende naam, die ouder is in een bepaald gebied maar niet in het gehele grondgebied van Nederland voorrang heeft. Degene die gestopt wordt kan zelfs de eerste gebruiker in Nederland zijn als hij maar geen debiet genoot in het gebied van de ander. Zoals bekend, verleent het merkenrecht een wettelijk monopolie aan de eerste deposant, zodat een Benelux merkhouder derhalve een exclusief recht heeft in het gehele territorium van de Benelux-staten zulks los van het feitelijk gebruik in dat gebied door hem. Het nieuwe recht. Het protocol beoogt de huidige Eenvormige Beneluxwet uit te breiden door er een hoofdstuk V aan toe te voegen, dat de artikelen 39 t/m 43 invoert.10) Het voorgestelde volgt de aanbevelingen van de Benelux vereniging van Merken- en Modellengemachtigden en gaat voorbij aan de voorstellen van de 5 ) President Arrondissementsrechtbank Alkmaar, 10 april 1973, BIE 1973 no 22, m.n.v.d.Z.; President Arrondissements-Rechtbank Utrecht 18 april 1979,

£/£1980no5. 6

) Gerechtshof Arnhem 1 december 1971, BIE 1973no51,m.n. W.L.H.; 7 ) Gerechtshof's-Hertogenbosch 8 oktober 1974, B/f8 1974 no 38; ) Suggestie van B. A. Meulenbroek 'Het collectieve merk onder de Benelux-Merkenwet' proefschrift Deventer 1973, p. 37. ') Auteursrechtbescherming wordt in het Gemeenschappelijk Commentaar, p. 1, over het hoofd gezien. 10 ) De bewoordingen volgen die van par. la van de Westduitse merkenwet, waarbij dienstmerken in die wet werden geïntroduceerd.

15 mei 1981


A.I.P.P.I.")- Art. 39 biedt de mogelijkheid dienstmerken in te schrijven (een definitie van dienstmerken wordt niet gegeven). Er wordt aan toegevoegd, dat er soortgelijkheid kan bestaan tussen diensten en waren, een onderwerp waar de memorie van toelichting dieper op in gaat. Dit is op zichzelf eenvoudig genoeg; de moeilijkheden vinden wij in de overgangsbepalingen in de artikelen 40 t/m 42. Art. 40 onder A bepaalt, dat degene die op de datum van in werking treden van het protocol normaal gebruik maakt van een dienstmerk, bevoegd is de inschrijving daarvan te verzoeken binnen één jaar na die datum en zulks onder inroepen van zijn oudere rechten. Ik zal inschrijvingen krachtens artikel 40 bevestigingsdepots noemen, zoals dat ook gebruikelijk is voor inschrijvingen krachtens art. 30. Zulke bevestigingsdepots worden van rechtswege geacht te zijn geschied op de dag dat het protocol van kracht wordt. Art. 43,1 bepaalt, dat de eerste dag van het in werking treden van het protocol het register uitsluitend openstaat voor zulke bevestigingsdepots, hetgeen inhoudt, dat deze altijd een voorrang hebben van tenminste één dag boven 'normale' dienstmerkinschrijvingen. Art. 40 onder B en C laat de positie ongewijzigd tussen de houders van bevestigingsdepots onderling èn degenen die dienstmerken gebruikten maar verzuimden deze te laten inschrijven. Dit vergt wellicht enige toelichting: Art. 40B brengt geen wijziging aan in de positie van de houders van bevestigingsdepots onderling. Indien zij onder het oude systeem naast elkaar konden bestaan, dan kan dat ook na in werking treden van het protocol; als zij dat niet konden brengt de inschrijving geen uitkomst voor de jongere gebruiker. (De houders van nieuwe dienstmerken hebben dit voordeel niet.) Nu gaat lid B zelfs verder: indien de houder van een dienstmerk voorzichtig genoeg is om de kosten en moeite ervoor over te hebben zijn dienstmerk krachtens art. 40 in te schrijven om aldus zijn oudere rechten te handhaven, dan zal hij niet automatisch in een sterkere positie staan vergeleken met een concurrent, die verzuimd heeft een inschrijving te verrichten. Natuurlijk, de houder van de inschrijving zal, naarmate de tijd verstrijkt, in een veel betere positie komen voor wat betreft de bewijslast. Deze steeds verbeterende positie in een procedure is echter geenszins de bedoeling van de ontwerpers van de wet geweest. Anders dan de ontwerpers van het protocol vraag ik mij af waarom er een speciale bepaling zou moeten zijn voor nalatige dienstmerkgebruikers. In 1971 is er ook geen speciale voorziening geschapen voor de nalatige warenmerkhouders. Ik vraag mij dat te meer af omdat er geen onredelijke hardheid zou worden betracht jegens de in verzuim zijnde houder van een dienstmerk. Immers, art. 13 onder A, 2° lid van de Benelux-Merkenwet bepaalt, dat de merkhouder zijn wettelijk exclusieve recht niet tegen een derde kan geldend maken, indien deze een 'geldige reden' voor zijn gebruik heeft, welke geldige reden zeer wel kan bestaan in het eerder gebruik van een overeenstemmende handelsnaam/dienstmerk, hetgeen zo zou kunnen blijven. Het verdient wellicht de voorkeur, dat lid B zijn gevolgen zou beperken tot de deposanten krachtens art. 40A, d.w.z. dat alleen maar de houders van bevestigingsdepots onderling een niet gewijzigde positie behouden. Men zal uiteraard niet uit het oog dienen te verhezen, dat de gebruiker die verzuimt een inschrijving te verrichten in het geheel niet - noch territoriaal noch voor wat betreft diensten — kan uitbreiden, aangezien hij dan altijd zal treden op het terrein waar de houder van 11 ) Suggesties gepubliceerd in het BMM Bulletin februari 1979, p. 19 e.v.; ontwerp Gemeenschappelijk Commentaar, p. 3.

143

de inschrijving inmiddels een wettelijk exclusief recht heeft. De 'oude' gebruikers zijn als het ware heersers over eilanden in een zee waar de deposant 'rules the waves'. Indien zo'n gebruiker zijn recht verliest gaat zijn 'eiland' ten onder in de zee van de deposant, overeenkomstig art. 32. Kortom: verzuim een dienstmerk te registreren op voet van een bevestigingsdepot sluit iedere expansie uit. De wetswijzigingen zwijgen over de vele gevolgen van de speciale status van zulke niet gedeponeerde dienstmerken, die dateren van vóór de datum waarop het protocol in werking treedt. De vragen die zich voordoen zijn: hoe eindigt het recht op zo'n niet gedeponeerd merk, kan het worden overgedragen, en kan er een licentie voor worden verleend? In navolging van de toelichting op art. 29 zou ik menen, dat zulke rechten eindigen onder dezelfde omstandigheden als waaronder ook het recht op het ingeschreven merk eindigt, d.w.z. niet-gebruik langer dan vijf jaar. Maar, moet zo'n gebruiker ook gebruik aantonen van langer dan zes jaar geleden (art. 5,6)? Art. 1 IC, dat voorschrijft, dat licentie wordt ingeschreven, zou men zó kunnen uitleggen, dat een licentie voor zulke niet-gedeponeerde merken eigenlijk onmogelijk is. Men zou temeer die mening kunnen aanhangen indien men van oordeel is, dat zulke gebruikers in min of meer vergelijkbare omstandigheden verkeren als de voorgebruikers van ingeschreven modellen en octrooien, wier recht evenmin gelicentieerd kan worden. Daaruit zou dan ook voortvloeien, dat het recht het niet-gedeponeerde merk te gebruiken alleen maar kan overgaan tezamen met de onderneming waarin het merk wordt gebezigd (vgl. art. 17,5 van de Eenvormige Beneluxwet op Tekeningen en Modellen; vgl. ook art. 2 Handelsnaamwet). De moeilijkheid is dan weer, dat zulke rechten van voorgebruik niet bij de inschrijving kunnen worden aangetekend, zoals het geval is bij octrooien (art. 34,2 van de Rijksoctrooiwet). De ratio voor deze overdadige bescherming voor de nalatige dienstmerkgebruiker is dat hij het recht heeft, maar niet de verplichting, zijn merk in te schrijven. Maar zou hij niet voldoende beschermd worden als hij op gelijke voet wordt gesteld met de nalatige handelsnaamgebruiker krachtens art. 13 onder A, 2° lid van de Benelux-Merkenwet? En indien men hem al een speciale status zou willen verlenen dan zou deze tenminste behoorlijk dienen te worden omschreven en niet zonder meer in het vage dienen te worden gelaten. Dit geheel wekt nu de indruk van onvoldoende doordachte wetgeving. Bevestigingsdepots. Art. 41 bepaalt, dat de deposant van een Benelux bevestigingsdepot de datum van zijn eerdere gebruik voor ieder Beneluxland (België, Nederland en Luxemburg afzonderlijk) dient op te geven en voor ieder land op te sommen voor welke diensten hij oudere rechten inroept. Het ontwerp biedt geen ruimte om aan te geven dat er oudere inschrijvingen voor hulpwaren waren en de ontwerp memorie van toelichting zegt, dat dit met opzet is weggelaten. Het Benelux Gerechtshof heeft zich over de geldigheid van registraties voor hulpwaren nog niet geuit. Toch kan in ons rechtssysteem de Administratie niet beslissen wat de correcte uitleg van de wet is. ") Om die reden is het aan te bevelen om de bijzonderheden van inschrijvingen voor hulpwaren tóch in de aanvraagformulieren te vermelden, waarbij men dan wel ervan uit mag gaan, dat het Benelux-Merkenbureau zal 'verzuimen' daar acht op te slaan. Men heeft dan echter wel de beschikking over een gestempeld aanvraagformulier en kan dat zonodig in ,2 ) H. J. M. Boukema 'Judging' proefschrift Zwolle 1980, p. 90.

144


rechte produceren, waarbij niet uit het oog mag worden verloren, dat het wellicht zeer lang zal duren voor de eerste inschrijvingsoorkonden zullen worden afgegeven, tot welk tijdstip de Rechter genoegen pleegt te nemen met het bewijs van indiening. Internationale depots daterende van voor het in werking treden van het protocol. Tot op heden sorteerden zulke inschrijvingen voor dienstmerken geen effect in de Benelux. Die merken werden niet geweigerd, maar zij hadden geen rechtsgevolg voorzover het diensten betrof en het Benelux-Merkenbureau zond een 'avis de non validité'. Toen West-Duitsland dienstmerkenbescherming invoerde krachtens de Merkenwet bepaalde het 'Patentamt' dat voor internationale inschrijvingen, die voor West-Duitsland waren geweigerd, het mogelijk was, opnieuw uitbreiding voor West-Duitsland aan te vragen onder dat Internationale inschrijvingsnummer, waarbij dus het oorspronkelijke inschrijvingsnummer, loopduur, e.d., werd behouden en alleen een nieuwe beschermingsdatum voor Duitsland voor dienstmerken werd aangetekend. Portugal volgde in 1980 dit voorbeeld. Het is te verwachten dat het Benelux-Merkenbureau dezelfde gedragslijn zal volgen, hoewel het dit vermoedelijk niet zal publiceren. De redactie van het ontwerp-protocol zoals dat voor ons ligt, blijkt in te houden, dat om oudere rechten op dienstmerken te handhaven, internationale deposanten eveneens genoopt zullen zijn om een afzonderlijk Beneluxdepot krachtens art. 40 (de zgn. handhavingsdepots) te verrichten. Dit is niet goed te verenigen met de geest van de verplichting internationale deposanten op gelijke voet als nationale deposanten te bejegenen, maar bij een strikte uitleg kan het wel verdedigd worden en bijvoorbeeld Frankrijk deed destijds hetzelfde. Prioriteit. Bij gelegenheid van de erkenning van de Duitse Democratische Republiek in 1972 door de Beneluxlanden, heeft de Raad van Bestuur van het BeneluxMerkenbureau geen beslissing genomen op het stuk van de erkenning krachtens het Unieverdrag van Parijs van de prioriteit van de basisinschrijving. Wellicht, dat zulks ook in dit geval niet zal gebeuren, maar ik zou de veronderstelling willen uitspreken, dat de prioriteit niet kan liggen vóór de dag waarop het protocol van kracht wordt. Men zou ook wel kunnen bepleiten, dat er in het geheel geen voorrang kan worden ingeroepen, indien het basisdepot vóór het in werking treden van het protocol tot stand kwam, hoewel dit erg ver gaat. Beschermingsduur van bevestigingsdepots. 'Normale' Beneluxinschrijvingen hebben een loopduur van tien jaar. Krachtens art. 42 van de wet hebben bevestigingsdepots een eerste loopduur van tussen éér» en tien jaar. De dag en de maand komen overeen met die van de indiening van de aanvrage en het jaar met dat van het laatste cijfer der eenheden als dat van het jaar waarin het eerst gebruik heeft plaatsgevonden. Een aanvrage die derhalve op 1 april is ingediend, dient ook vóór of op 1 april vernieuwd te worden. Als wij ervan uitgaan, dat het protocol in 1982 van kracht wordt, dan kan het volgende voorbeeld wellicht als verduidelijking dienen. Indien het merk voor het eerst in bijvoorbeeld Luxemburg in 1922 in gebruik was genomen, in België in 1954 en in Nederland in 1970, dan is het oudste gebruik van 1922; derhalve behoort het merk vernieuwd te worden in 1992, hetgeen het maximum van tien jaar is. Zou het jaar 1923 zijn geweest, dan zou het merk voor vernieuwing in aanmerking komen in 1983, hetgeen het minimum is van één jaar (en niet in 1993, omdat het langer dan tien jaar zou zijn geweest). 1934: 1984; 1935: 1985, enz. Omdat een paar jaren een erg korte looptijd voor de eerste beschermingsduur is, bepaalt

15 mei 1981

art. 42 aan het einde dat tegelijkertijd bij de inschrijving vernieuwing (voor tien jaar) kan worden verzocht, derhalve met inbegrip van die inschrijvingen die al tien jaar lopen. Andere modaliteiten van bevestigingsdepots. In dit verband kan er op gewezen worden, dat de inschrijvingstaxe voor bevestigingsdepots vermoedelijk de helft van normale taxen zullen bedragen.'3) Ik heb de indruk, dat ook een in feite zinloos ambtshalve onderzoek zal worden ingesteld en daarvoor een taxe zal worden geheven (in feite zinloos, omdat naar hun aard die onderzoeken zeer beperkt zullen zijn, aangezien zij waarschijnlijk niet zullen kunnen worden ingesteld wanneer opzoekingen kunnen worden verricht onder alle bevestigingsdepots). Combinatie van waren- en dienstmerken. Voor een nieuw depot is het zeer goed mogelijk zowel diensten als waren in één aanvrage te verenigen. Ik vind het jammer, dat handhavingsdepots niet met al bestaande inschrijvingen voor waren kunnen worden gecombineerd. In dit verband zou men aan verschillende oplossingen kunnen denken: bijvoorbeeld opnemen van diensten in al bestaande warenmerk-inschrijvingen, of, andersom, het bevestigen van oudere warenmerken in een gecombineerd bevestigingsdepot voor diensten. Zo'n combinatie zou naar mijn mening makkelijker zijn voor de merkeigenaren, hun gemachtigde, en tenslotte ook voor het Benelux-Merkenbureau. • Eerbied voor de souvereinen. In deze critische bespreking zou ik nog een bedenking naar voren willen brengen. Het verdrag, zals dat nu is, vangt aan met de woorden 'Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, bezield door de wens ...'. Dit is in overeenstemming met ons constitutioneel recht, dat bepaalt, dat het de Koning is,14 die Verdragen met Vreemde Mogendheden sluit. ) Het Beneluxverdrag inzake de warenmerken's) zelf bepaalt, hoe het dient te worden gewijzigd en dat is eveneens door de Staatshoofden. De vermelding in het ontwerp Protocol, als zou dit gesloten kunnen worden door de Regeringen — evenals destijds het Uitvoeringsreglement — is staatsrechtelijk minder juist en is in dit verband onlogisch. Deze opvatting getuigt ook van weinig deferentie voor de Staatshoofden van de Benelux. Het mogelijke verweer, dat de Regering toch het Staatshoofd omvat, loopt ten dele vooruit op wijzigingen in onze Grondwet (wijzigingen die ik ook met weinig geestdrift hoor afgekondigd). Overige wijzigingen. Bij gelegenheid van de bespreking van deze wijzigingen heeft het Benelux-Merkenbureau ook een aantal voorstellen tot veranderingen ingediend.16) Deze veranderingen komen er, kort gezegd, op neer, dat zij ertoe strekken de bevoegdheden van het Benelux-Merkenbureau te vergroten. Op zichzelf zou tegen deze vergrote bevoegdheden geen bezwaar bestaan, aangezien de meeste ervan voor heel redelijk kunnen doorgaan, en wellicht het functioneren van het Bureau verbeteren. Wèl dient deze uitbreiding van bevoegdheden samen te vallen met het invoeren van een mogelijkheid van beroep. De ambtenaren van het Benelux-Merkenbureau hebben beroep op de onafhankelijke Rechter om over arbeidsomstandigheden te klagen krachtens het protocol betreffende de rechts13

)Het ontwerp Uitvoeringsreglement, voet van p. 3. '") Art. 60 van de Nederlandse Grondwet. ,5 ) Art. 14 van het Beneluxverdrag. ,6 )Nota van 4 juni 1980 van het Benelux-Merkenbureau aan de subcommissie voor Industriële en Commerciële Eigendom.


15 mei 1981

bescherming van personen in dienst van het BeneluxMerkenbureau en het Beneluxbureau voor Tekeningen en Modellen.17) Zij hebben appèl op het Benelux Gerechtshof (op wie de Directeur rechtstreeks beroep heeft). Waarom zou er niet bijv. een Enkelvoudige Kamer in het Benelux Gerechtshof in het leven kunnen worden geroepen voor de deposanten? Maar, er is op de over het algemeen gematigde aanbevelingen van het Benelux-Merkenbureau niet gereageerd, hoewel zij ertoe strekten de bestaande praktijk te codificeren en vereenvoudigingen aan te brengen.") Epiloog. Het almaar groeiende belang van diensten in onze ll )BIE 1974 p. 245, in werking getreden op 1 november 1978. 18 )Ook de Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden heeft wijzigingsvoorstellen ingediend; BMM Bulletin 1 oktober 1980 p. 172 e.v.

145

samenleving vindt nu ook op het vlak van de merkenbescherming erkenning.") Men kan de groei van de tertiaire sector betreuren maar haar negeren, zoals de merkenwetgever tot nu toe deed, getuigde van weinig realiteitszin. Het is jammer dat deze gelegenheid niet werd aangegrepen om duidelijke gebreken van de huidige wet te verhelpen, zoals het verplichte vooronderzoek, dat evenwel geen verdere consequentie heeft20) of een eenvoudige oppositieprocedure.21) 's-Gravenhage, 16 maart 1981. " ) J. J. C. Kabel 'Een merkrecht voor de dienstverlener? ', BIE 1971 p. 79. 20 )W. Mak & H. Molijn 'Merkenbescherming in de Benelux', Deventer en's-Gravenhage 1980, p. 36. 2, )Idemp. 38.

Jurisprudentie Nr 32. Benelux-Gerechtshof, 19 januari 1981. (Kinder) President: F. Goerens; Eerste Vice-President: A. Wauters; Tweede Vice-President: MrCh. M. J. A. Moons; Rechters: baron Richard, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach, Mr H. E. Ras en Mr W. L. Haardt. Art. 1, lid 1 en art. 4, aanhef en onder 1 BeneluxMerkenwet en art. 6 quinquies onder B, aanhef en onder 2e Verdrag van Parijs. 1. Een woord dat verwijst naar de groep consumenten voor wie de waar waarvoor dat woord als merk wordt gebruikt, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, kan op zichzelf een merk zijn.') 2. Dit geldt ook voor een verbuigingsvorm van het zelfstandig naamwoord dat1) - onder toevoeging van een ander woord of woorddeel —'in twee van de Benelux talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar het woord verwijst. De vennootschap naar Italiaans recht P. Ferrero & Co S.p.A. te Pino Torinese, Italië, advocaten Mr A. Braun en Mr Bremer, tegen de vennootschap naar Duits recht Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH te Waldenbrick bij Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, niet verschenen. a) Conclusie van de Advocaat-Generaal F. Dumon. Bij vonnis van 18 februari 1980 heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan Uw hof de twee volgende vragen gesteld betreffende de uitlegging van de gemeenschappelijke rechtsregels die in de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken vervat zijn. "1. Kan een woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar, voor dewelke dat woord als merk wordt gebezigd, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, zonder meer, dit wil zeggen niet samen met andere elementen, doch als merk op zichzelf, een benaming of een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken? 2. Maakt het voor de beantwoording van de voor-

gaande vraag verschil of het woord overeenstemt met een verbuigingsvorm van het zelfstandig naamwoord, welke, onder toevoeging van een ander woord of woorddeel, in twee van de in Benelux gebruikte talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst? " A/ Voor ik overga tot het nemen van conclusie in verband met die twee vragen moet ik het eerst hebben over wat men een procedure-incident zou kunnen noemen. Alleen de vennootschap naar Italiaans recht P. Ferrero en C° S.p.A. heeft een memorie ingediend en dus voor het Hof, op de terechtzitting van 19 juni 1980, gepleit. Geen memorie of memorie van antwoord van de Ministers van Justitie of van de vennootschap naar Duits recht Alfred Ritter Gmbh en C° KG, verweerster, eiseres in reconventie voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Deze vennootschap naar Duits recht, hoewel haar advocaat had bekend gemaakt dat geen memorie of memorie van antwoord zou worden ingediend, heeft desondanks aan het Hof via de griffie een aantal stukken doen toekomen. Mr L. De Gryse, de raadsman van de vennootschap Ritter, schreef op 10 juni 1980 het volgende aan de Hoofdgriffier van ons Hof: "Ten einde een onvolledige en uitsluitend eenzijdige voorlichting te vermijden, acht ik het echter noodzakelijk aan het Hof het bijgaande volledige dossier over te leggen, dat namens mijn cliënte voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel was neergelegd. Mij geëerde tegenpleiters hebben uiteraard kennis gekregen van genoemde stukken, die betrekking hebben, enerzijds op de weigering van het merk KINDER in vele landen, anderzijds op de door FERRERO gevoerde reclame. Ook heb ik een dossier inzake rechtspraak en literatuur gevoegd, dat de verwijsplaatsen aanvult, die in de door de vennootschap FERRERO ingediende memorie voorkomen ...". Op 16 juni 1980, dit is drie dagen voor de terechtzitting, schreef dezelfde raadsman, dit keer rechtstreeks aan de heer president van het Hof: "Zojuist ontvang ik van Meester Antoine Braun afschrift van de brief, die hij aan de heer Hoofdgriffier heeft gericht en waarbij hij zijn bedoeling kenbaar maakte het Benelux-Gerechtshof te verzoeken om alle bij mijn aan de heer Hoofdgriffier gerichte brief van 10

146


juni 1980 gevoegde stukken van de debatten te weren. Ik moge hier uiting geven aan mijn gevoelens van verrassing en diepe ongerustheid in verband met de houding van de tegenpartij, die zich aldus een monopolie van eenzijdige voorlichting van het Hof wil aanmatigen en zodoende wil vermijden dat het Hof kennis zou krijgen van een aantal belangrijke punten. Deze houding valt mijns inziens des te meer te betreuren, daar het hier om een prejudiciële rechtspleging gaat, die tot een principieel besluit moet leiden, dat van het grootste belang zal zijn voor alle rechtzoekenden. Tenslotte wens ik er nog op te wijzen dat alle stukken, die ik bij brief van 10 juni 1980 aan het Gerechtshof heb medegedeeld, goed bekend zijn aan Meester Braun daar ze in het voor de nationale rechtbank voorgelegde dossier waren opgenomen. De bijgevoegde rechterlijke beslissingen zün gepubliceerde beslissingen, waar de memorie van partij FERRERO stilzwijgend aan voorbijgaat, doch die ertoe kunnen leiden dat sommige van de beweringen van FERRERO in twijfel worden getrokken." Op de terechtzitting van 19 juni 1980 heeft Mr Braun, de raadsman van de vennootschap FERRERO, om het weren uit de debatten van genoemde stukken verzocht met de volgende woorden: "Ik verzoek het Hof de door Mr De Gryse op 10 juni neergelegde nieuwe stukken uit de debatten te weren; immers indien ze in aanmerking zouden worden genomen, dan zou de evenwichtigheid van de debatten, die op het essentiële principe van de rechten van de verdediging berust en die tot uiting komt in de op tegenspraak verrichte mededelingen, in het gedrang komen, dit keer ten nadele van FERRERO." Op dezelfde terechtzitting heb ik mondeling geconcludeerd tot het weren uit de debatten van genoemde stukken en het Hof voorgesteld aldus in zijn arrest te beslissen. Voor zover nodig, zij hier nog bevestigd en herhaald wat ik op 19 juni jl. verklaard heb. Het Verdrag van 31 maart 1965 en ons reglement op de procesvoering geven aan onder welke voorwaarden de "partijen" voor de nationale rechter en de Ministers van Justitie kunnen optreden in de schriftelijke en mondelinge behandeling — Indiening van een memorie of een memorie van antwoord uiteenzetting in de door het reglement op de procesvoering bepaalde termijnen en indiening van een memorie van antwoord mits toestemming door het Hof of zijn President, waarbij de termijn van indiening wordt bepaald — Deelneming aan de mondelinge behandeling indien een memorie c.q. schriftelijke uiteenzetting is ingediend. Het ligt voor de hand dat de bepalingen van het Verdrag en van het reglement op de procesvoering ieder nut en iedere verantwoording zouden ontberen, indien het Hof goedkeurde dat de partijen en de Ministers van Justitie memories indienen onder de voorwaarden en in de termijnen die hun schikken en die afwijken van de in het Verdrag en het reglement op de procesvoering voorgeschreven termijnen, indien het Hof erin toestemde van de partijen of de ministers mededelingen te ontvangen op welke wijze dan ook, onder meer door het indienen van stukken. In dit geding wenste de raadsman van de vennootschap Ritter door zijn aan de President van het Hof gerichte brief van 16 juni 1980 een leemte aan te vullen in de memorie van zijn wederpartij ("... beslissingen waar de memorie van partij Ferrero stilzwijgend aan voorbijgaat, doch die ertoe kunnen leiden dat sommige van de beweringen van Ferrero in twijfel worden getrokken"!). Dit is een duidelijk geval van optreden in de rechtspleging door het bewandelen van een onwettige weg. Dergelijke interventies zijn overigens van dien aard dat ze de rechten van de verdediging van de wederpartij kunnen schaden. Dan krijgt deze immers geen mogelijkheid om te reageren op een voorlichting die zij onjuist

15 mei 1981

zou achten of zou zij dat alleen kunnen doen in omstandigheden en termijnen waarin het Verdrag en het reglement niet voorzien. De raadsman van de vennootschap Ritter stelt weliswaar in zijn onregelmatige mededelingen dat hij er zich toe beperkt gedingstukken uit de rechtspleging voor de nationale rechter en al gepubliceerde rechterlijke beslissingen over te leggen. Doch hij ziet daarbij over het hoofd dat de wederpartij van mening kan zijn dat die stukken onvolledig of onjuist zijn en dat de ingeroepen rechtspraak onvolledig is. Welnu, zij zou geen gelegenheid hiebben om die mening aan het Hof kenbaar te maken. Voor partijen moet bijgevolg volstrekt verboden zijn aldus op onregelmatige wijze deel te nemen aan de schriftelijke behandeling. Wanneer het Hof zou menen de beschikking te moeten hebben over bepaalde, door partijen bij hun memories niet gevoegde stukken, is het bevoegd, met toepassing van artikel 2-2 van het reglement op de procesvoering, daarvan ambtshalve mededeling te vragen. Elke partij wordt daarvan op de hoogte gebracht en kan ter terechtzitting de eventuele bedenkingen naar voren brengen, die ze noodzakelijk zou achten. B/ De aan het Benelux-Gerechtshof door de Rechtbank van Koophandel voorgelegde vragen. Eerst twee inleidende overwegingen 1° De vragen zijn gesteld zoals het hoort, met inachtneming van het wezenlijke.onderscheid tussen de toepassing van een regel of van een rechtsbegrip — gemeenschappelijke rechtsregels — en de uitlegging daarvan, waartoe de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof beperkt is. Ten einde het Hof het mogelijk te maken aan de nationale rechter, door wie het wordt geraadpleegd, een ter zake dienend antwoord te geven, is het echter nodig dat het kan inzien om welke vraag van uitlegging het precies gaat. Het Hof is immers opgedragen uit te leggen, niet zo maar in het abstracte, hetgeen vrijwel onmogelijk is, maar in verband met een concreet geval, alhoewel het uiteraard indachtig moet zijn dat de gegeven interpretatie, die zal zijn, welke het zou moeten vastleggen voor ieder later gelijk geval. Door de rechtbank van koophandel zijn we in staat onze taak te vervullen. In haar verwijzingsbeslissing geeft zij immers het volgende aan: "De hoofd vordering, zoals die bij conclusie nader is omschreven, strekt ertoe: 1° aan verweerster te doen bevelen het te koop aanbieden en verkopen te staken van chocolade, die de benaming "KINDER SPORT" of elke andere woordverbinding met het woord "KINDER" draagt; 2° verweerster te doen veroordelen tot het betalen aan eiseres van een bedrag van 100.000 frank als provisie en, voor het overige, een expert aan te stellen met als opdracht het bepalen van het aantal "KINDER SPORT" chocolaatjes die door verweerster werden verkocht en van de schade welke door die verkopen aan eiseres werd berokkend; 3° de plaatsing te doen gelasten van het te wijzen vonnis in twee dagbladen, één in de Franse en één in de Nederlandse taal, naar keuze van eiseres en op kosten van verweerster, die kosten zijnde terug te betalen zonder meer op vertoon van de fakturen van de uitgevers, drukkers en vertalers; Overwegende dat, bij ter griffie op 22 december 1978 ingediende conclusie, verweerster een eis in reconventie heeft ingesteld, die strekt tot de nietigverklaring, wat het Benelux-grondgebied betreft, van het internationale merk "KINDER", dat door eiseres in de hoofdvordering internationaal werd ingeschreven op 14 juni 1965 onder nr 298.866;"

15 mei 1981


"A. DE FEITEN O. dat, volgens de gegevens van de internationale inschrijving nr 298.866 van 14 juni 1965, het merk "KINDER" van eiseres de waren van klasse 30, o.m. de cacaoprodukten, dekt; O. dat eiseres onder dit merk chocolade vervaardigt en verkoopt die volgens haar reclame voornamelijk voor kinderen is bedoeld ("+ melk — cacao"); O. dat eiseres aan verweerster verwijt tabletten chocolade onder het merk "KINDER SPORT" op de Belgische markt te brengen en zodoende inbreuk te maken op haar uitsluitend recht op het merk "KINDER"; O. immers dat verweerster, die in België chocolade onder het op een verpakking met een bruine tint aangebrachte merk "RITTER SPORT" verhandelde, de litigieuze waar geihtroduceerd heeft onder het merk "KINDER SPORT" met aanwending van dezelfde kleuren (blauw en rood) als door eiseres gebezigd;" 2° De arresten die het Benelux-Gerechtshof al gewezen heeft en de conclusie die daarvoor is genomen, maken het niet meer nodig dat ik nader inga op een aantal aspecten, daar ik daardoor alleen maar in herhalingen zou vervallen. Hetgeen beslist en overwogen is met betrekking tot de kleuren (zie de arresten 76/1 en 76/2 van februari en maart 1977 en de conclusie) is uiteraard grotendeels ook van toepassing op de vraagstukken die wij thans voorhebben. Ik kan dus vrij kort zijn. Onderzoek van de vragen. De ten dezen voor ons relevante principes en regels van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken zijn eenvoudig. Die zijn hoofdzakelijk te vinden in de artikelen 1, 2, 4 en 13, alsook 14, met name omdat deze laatste bepaling naar artikel 6quinquies B van het Verdrag van Parijs verwijst. Zoals in de toelichting bij artikel 1 van voornoemde wet valt te lezen en zoals het trouwens duidelijk uit de tekst zelf blijkt, geeft "dit artikel een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde. Het houdt een uitvoerige, maai geenpzins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen: dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten". Voorts: "Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dit vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden. Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van de produkten of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming". Een kenmerk van onze eenvormige wet is hierin gelegen dat een bijna volstrekte vrijheid aan de handel en de industrie wordt overgelaten met betrekking tot de keuze van de tekens die voor merkenrechtelijke bescherming vatbaar zijn. Hier geldt geen uitsluiting dan die welke op limitatieve wijze in artikel 1, lid 2, worden opgesomd. Het is echter uiteraard nodig dat het teken geschikt is om de waar te onderscheiden en aan de nationale rechter komt het toe te bepalen of in feite en in ieder apart geval het gekozen teken al dan niet dat vermogen bezit. De taak van uitlegging van een Hof van Cassatie of van een Hof als het onze strekt dus principieel niet verder dan voormelde vaststelling. Toch is die taak niet zo beperkt want sommige, uitdrukkelijke dan wel impliciete, regels, dammen die vrijheid van keuze in of van die

147

regels wordt beweerd dat ze dat doen. De grenzen van de vrijheid moeten dus nader worden aangegeven, er moet worden uitgemaakt hoedanig teken onderscheidend kan werken en bijgevolg moet het begrip "rechtmatig onderscheidend teken" worden geïnterpreteerd. Artikel 1, lid 2, van de eenvormige wet houdt het verbod in als merken te beschouwen: "vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beihvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren". Kunnen evenmin rechtmatig zijn een merk dat strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde van een der Beneluxlanden, een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden of "ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs Itot bescherming van de industriële eigendom] in weigering of nietigverklaring voorziet" (zie artikel 4 van de eenvormige wet). Er is weliswaar gesteld (zie Braun, Précis des marques de produits — Loi uniforme Benelux — blz. 83, noot (57)), dat het Benelux-Gerechtshof "niet bevoegd zou zijn om in dat verband het begrip "openbare orde" uit te leggen, welk begrip uitsluitend onder de bevoegdheid van de nationale rechtscolleges ressorteert" en ter staving daarvan wordt verwezen naar artikel 9-2 van het Verdrag van 31 maart 1965 tot instelling van het Benelux-Gerechtshof. De vraag is echter of dit wel de juiste strekking is van genoemd artikel 9-2. Wat nu de merken betreft die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, ook al kan het Gerechtshof ertoe worden gebracht om het begrip "misleiding van het publiek" nader aan te geven, ligt het op de weg van de anders dan in cassatie zetelende nationale rechter te bepalen of er in feite al dan niet sprake is van een zodanige misleiding. Zeer "ruimhartig" stelsel dus in onze eenvormige wet: levert immers een rechtmatig merk op ieder onderscheidend teken, behoudens voornoemde uitzonderingen. Kenmerkend is, bij dit vrijheidsstelsel, de omstandigheid dat, terwijl voorheen, in vele nationale wetgevingen en met name in de Belgische wet, geslachtsnamen geen rechtmatig merk konden opleveren dan wanneer zij in een "onderscheidende vorm" werden opgenomen, artikel 2 van onze eenvormige wet zonder meer toelaat de geslachtsnamen als merk te gebruiken. Nationale wetten en rechtspraak beslisten dat een beschrijvend teken, d.w.z. een teken dat dient tot aanduiding onder meer van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst... geen beschermd merk kon zijn. De rechtsleer houdt nog vaak voor dat zodanig merk niet rechtmatig is. Het ontwerp van eenvormige Beneluxwet voorzag erin, dat zo'n merk van de bescherming uitgesloten was. Doch dit werd in de definitieve tekst niet overgenomen. Hier rijst echter een bezwaar. Artikel 14, sub A la, van de eenvormige wet bepaalt immers dat "de nietigheid kan worden ingeroepen van het depot van een teken dat niet beantwoordt aan de . . . gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel óquinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist". Volgens deze verdragsbepaling "zullen merken slechts geweigerd kunnen worden: 1° ... 2° wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren ..." Weliswaar, zo die twee bepalingen tegenstrijdig zijn — die van de Eenvormige Beneluxwet, die impliciet het verbod van de beschrijvende merken achterwege laat en die van het Unie-Verdrag van Parijs, die in zodanig verbod zou voorzien —, zou de voorkeur aan het Unie-Ver-

148


drag van Parijs moeten worden gegeven, daar de Beneluxlanden, die bij dit verdrag partij zijn, niet geldig hebben kunnen afwijken van genoemd verdrag, dat van eerdere datum is dan onze eenvormige wet. Maar is er hier wel sprake van een tegenstrijdigheid of, beter gezegd, is het wel uitgesloten die twee normen aldus te kunnen interpreteren dat ze elkaar verdragen? De meen stellig van niet. Het Unie-Verdrag van Parijs verzet er zich tegen dat die merken die uitsluitend tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid ..., de bestemming ... dienen, voor bescherming in aanmerking worden genomen. Daar genoemd Unie-Verdrag slechts doelt op de merken die "uitsluitend" de omschreven werking hebben en de eenvormige wet de z.g. beschrijvende merken niet met nietigheid heeft willen bedreigen, moet mijns inziens worden aangenomen dat een merk dat iets beschrijft doch zich daar niet toe beperkt, beschouwd moet worden als een deugdelijk merk mits, uiteraard, het onderscheidend vermogen bezit. Dit leidt ons ertoe het onderscheid te aanvaarden waaraan de raadsman van de vennootschap P. Ferrero in zijn voor het Hof ingediende memorie herinnert: het louter beschrijvende teken geeft geen bescherming, daarentegen is het verwijzende teken of merk wel rechtmatig. Hier ligt uitsluitend een taak voor de bevoegde nationale rechter om in feite te beslissen of in deze zaak het woord "Kinder" uitsluitend "beschrijvend" is dan wel zonder meer verwijzend is, terwijl het beschrijvend zou worden, indien het van het woord "chocolade" vergezeld zou gaan. In de beantwoording van de eerste vraag zou ik het hierbij kunnen laten. Een dergelijk antwoord zou echter niet of weinig zinvol zijn voor de rechter die ons raadpleegt en in een welomschreven geval uitspraak moet doen. Ook de tweede door de Rechtbank van Koophandel te Brussel gestelde vraag noopt ons ertoe verder te gaan en voor nog andere overwegingen oog te hebben. Deze tweede vraag onderstelt dat het desbetreffende teken uit een woord uit de gangbare taal bestaat, dat wordt verbogen en als zodanig voorkomt in twee van de drie in de Beneluxlanden gebezigde talen. Uit het relaas van de feiten dat in het verwijzingsvonnis te lezen valt, kunnen we begrijpen dat het gaat om de genitief van het woord "Kjnd". Terloops kan aangestipt worden dat de bewoordingen van deze tweede vraag op het einde dubbelzinnig of weinig begrijpelijk zijn: (verbuigingsvorm van het woord) die "onder toevoeging van andere woorden of woorddelen, in twee van de in Benelux gebruikte talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst". Ik neem aan dat de Rechtbank van Koophandel niet een toevoeging op het oog heeft gehad als die in het merk van de vennootschap Alfred Ritter voorkomt, namelijk "Kinder Sport". Deze twee woorden kunnen immers niet de hoedanigheid aanduiden van de personen voor wie de gemerkte waar — chocolade — is bestemd. Waarschijnlijk heeft de rechtbank de toevoeging van het woord "chocolade" bedoeld, dus Kinderen-chocolade of Kinder chocolade. In de tweede vraag worden wij dus verzocht te beslissen, enerzijds, of er, in geval wij van mening zouden zijn, dat een woord als "Kind" een merk kan zijn, dat wettelijk kan worden beschermd, van een zodanig merk geen sprake meer is wanneer een verbuigingsvorm met toevoeging van andere woorden of woorddelen Wordt gebruikt en, anderzijds, of, in geval op de eerste door de rechtbank gestelde vraag ontkennend wordt geantwoord, wij van mening zijn dat er van een geldig merk sprake is, indien het woord wordt verbogen en aangevuld. Te zamen stellen beide vragen aldus het vraagstuk van de "monopolisering" van enig teken, een kleur,

15 mei 1981

een woord met name uit een van de talen van de Beneluxlanden aan de orde. Over dat vraagstuk is al eerder conclusie genomen, onder meer, door mij in de zaak 76/2 die in het arrest van 9 maart 1977 heeft geresulteerd (raadpleeg Benelux-Gerechtshof - Jurisprudentie 1975-1979, blz. 69-71). Het ging toen weliswaar om "kleuren" en niet om "woorden", doch de overwegingen die hier op hun plaats zijn, hebben eenzelfde aard. Ik moge er dus mee volstaan naar genoemde conclusie te verwijzen en de navolgende indicaties te geven. Hetgeen eenieder toebehoort, kan uiteraard niet op privatieve wijze door een persoon zo worden gebruikt dat aan een zodanige toeëigening rechtsgevolgen, met name het bezigen van een res communis als rechtmatig warenmerk, worden verbonden. Het gaat hier om een duidelijk rechtsbeginsel, ja zelfs, om een principe van louter gezond verstand, waarvan de eenvormige Beneluxwet niet heeft kunnen afwijken. Het ligt voor de hand dat er in de regel geen sprake kan zijn van "monopolisering", wanneer men een woord of uitdrukking fantaseert. Doch dat probleem kan rijzen wanneer het gaat om een woord uit de gangbare taal. Ongetwijfeld kan een woord, dat met de waar waarop het merk moet worden aangebracht en noodzakelijk ook met iedere andere waar die een gelijk of gelijkaardig doel heeft, vereenzelvigd wordt, geen rechtmatig merk opleveren. Zo kan het woord "geneesmiddel" geen rechtmatig merk zijn voor één of meer stoffen met een therapeutische werking, die door een fabrikant worden verhandeld. Dat woord moet gebruikt kunnen worden voor alle andere gelijkaardige stoffen. Het zou overigens ieder onderscheidend vermogen missen. Evenzeer kan het woord "kind" niet toegeëigend worden voor verscheidene waren die noodzakelijkerwijze alleen maar kinderen betreffen. Wanneer echter dat woord met één enkele waar — bijvoorbeeld chocolade — wordt verbonden, die niet alleen maar kinderen behoeft te betreffen en het bovendien in een verbuigingsvorm wordt gebezigd, kan er geen sprake zijn van een monopolisering. Nochtans moet nog worden opgemerkt dat wanneer een woord uit de gangbare taal als warenmerk wordt gebruikt, men zich uiterst streng zal moeten opstellen bij de beoordeling van wat een "overeenstemmend teken" is in de zin van artikel 13, A, van onze eenvormige wet. Zelfs ten aanzien van een gelijkaardige of identieke waar moet een concurrent hetzelfde woord, dat van eenieder is, geldig kunnen gebruiken, waarbij hij dat woord echter ter voorkoming van verwarring doet verschillen door toevoeging van andere elementen of duidelijk gebruik van een andere verbuigingsvorm. Laatste overweging voor ik overga tot het voorstellen van een antwoord op de twee aan ons gestelde vragen. Zoals het Hof voor recht heeft verklaard in zijn arresten van 9 februari 1977 — zaal 76/1 — en 9 maart 1977 - zaak 76/2 - (Benelux-Gerechtshof - Jurisprudentie 1975-1979, blz. 36 en 58 en zoals ik ook in mijn conclusie in verband met deze laatste zaak (t.a.p. blz. 73—76) heb uiteengezet, kan een merk, dat met name uit een woord kan bestaan, door het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, onderscheidend vermogen verkrijgen. In deze zaak werd er gesteld dat het litigieuze merk "Kinder" door het gebruik daarvan bekendheid zou hebben verworven. Antwoord op de twee vragen. Op de eerste vraag zou kunnen worden geantwoord op grond van de volgende overwegingen: Een woord uit de gangbare taal, zoals "Kind" of

15 mei 1981


"Kinder", kan een regelmatig merk opleveren in de zin van de eenvormige wet op de warenmerken; wanneer, zijnde de andere door de eenvormige wet voorziene vereisten in acht genomen (merk dat niet strijdig is met de goede zeden ... dat het publiek niet misleidt ...) a) het (genoemd woord) niet uitsluitend dient tot aanduiding, o.m., van de bestemming van de waar, inzonderheid de verbruikers voor wie zij bestemd is, al mag het naar die bestemming "verwijzen". Bij de beoordeling of dat woord al dan niet uitsluitend beschrijvend in voormelde zin wordt gebruikt, zal de bevoegde nationale rechter niet alleen het motief van de keuze van genoemd woord in aanmerking nemen maar vooral de betekenis die daaraan door het publiek wordt gehecht en de bestemming die daadwerkelijk aan de waar wordt gegeven; b) het "onderscheidend" is in de zin van de eenvormige wet — begrip dat al voldoende is toegelicht. c) ingeval dat onderscheidende vermogen niet eigen is aan het gekozen woord, het gebruik dat daarvan is gemaakt (inburgering), dat vermogen heeft doen ontstaan of toenemen; d) [ingeval] dat aan de gangbare taal ontleende woord niet aan toeëigening, d.w.z. aan de z.g. "monopolisering", onderhevig is. Bij de beoordeling of er van "monopolisering" sprake is, zal de bevoegde nationale rechter moeten letten op het aantal produkten en/of de aard van de waar waarvoor het woord waaraan men de hoedanigheid van merk wenst toe te kennen, wordt gebruikt, waarbij hy dan tot de conclusie kan komen of dit woord vrij blijft voor anderen. Hij zal ook moeten letten op de aan dat woord gegeven vorm, met name de verbuiging ervan die enerzijds, het onderscheidende vermogen doet of kan doen uitkomen en anderzijds, de aan anderen overgelaten keuzemogelijkheden verruimt. De tweede vraag. Deze heeft betrekking op de verbuigingsvorm van een woord. Daarvoor heb ik het al gehad in mijn antwoord op de eerste vraag. Doch de Rechtbank van Koophandel preciseert: "woord dat overeenstemt met .een verbuigingsvorm welke, onder toevoeging van een ander woord of woorddeel, dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst". Laten wij vooropstellen dat het einde van de formulering nogal verward of dubbelzinnig overkomt. Indien een woord immers ter aanduiding van de groep consumenten dient — d.w.z. dat het ertoe strekt het genoemde aan te duiden — dan gaat het om een beschrijvend doch niet verwijzend merk. Zie voormeld onderscheid. Voorts, indien aan een woord uit de gangbare taal andere elementen worden toegevoegd, kan het aldus samengestelde teken gemakkelijker onderscheidend werken en aan een verwijt van monopolisering ontsnappen. Het antwoord op de tweede vraag luidt dus niet anders dan dat op de eerste vraag, maar betreft louter andere nadere aspecten. Enz. b) Het Benelux-Gerechtshof, In de zaak A 80/3 Gezien de brief van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 20 februari 1980 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het op 18 februari 1980 door diezelfde rechtbank gewezen vonnis, in de zaak van de vennootschap naar Italiaans recht P. FERRERO en C° S.p.A., waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Pino Torinese, Via M. Christina, nr 41 (Italië), tegen de vennootschap naar Duits recht Alfred RITTER, Schokoladefabrik GmbH en C° KG, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Waldenbrick bei Stuttgart (Bondsrepu-

149

bliek Duitsland), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg worden gesteld betreffende artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat door de Rechtbank van Koophandel in haar vonnis van 18 februari 1980 onder meer is vastgesteld: dat volgens de gegevens van de internationale inschrijving nr 298.866 van 14 juni 1965 het merk "KINDER" van eiseres de waren van de klasse 30, onder meer de cacao-produkten, dekt; dat eiseres onder dit merk chocolade vervaardigt en verkoopt die volgens haar reclame voornamelijk voor kinderen is bedoeld ("+melk — cacao"); dat eiseres aan verweerster verwijt tabletten chocolade onder het merk "KINDER SPORT" op de Belgische markt te brengen en zodoende inbreuk te maken op haar uitsluitend recht op het merk "KINDER"; dat verweerster, die in België chocolade onder het op een verpakking met een bruine tint aangebrachte merk "RITTER SPORT" verhandelde, de litigieuze waar geihtroduceerd heeft onder het merk "KINDER SPORT" met aanwending van dezelfde kleuren (blauw en rood) als door eiseres gebezigd; dat de vennootschap P. Ferrero onder meer eist dat aan de vennootschap Ritter het verbod wordt opgelegd chocolade, die de benaming "KINDER SPORT" of enige andere woordverbinding met het woord "KINDER" draagt, te koop aan te bieden en te verkopen; dat de vennootschap Alfred Ritter in reconventie heeft geëist dat het internationaal merk Kinder, dat internationaal op 14 juni 1965 onder nr 298.866 werd ingeschreven, wat het Benelux-grondgebied betreft nietig wordt verklaard; 0. dat de rechtbank heeft geoordeeld dat er aanleiding toe was bij vonnis aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken uitspraak te doen over de rlavolgende vragen van uitlegging van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken: 1. Kan een woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar, voor dewelke dat woord als merk wordt gebezigd, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, zonder meer, dit wil zeggen niet samen met andere elementen, doch als merk op zichzelf, een benaming of een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Benelux-Wet op de warenmerken? 2. Maakt het voor de beantwoording van de voorgaande vraag verschil of het woord overeenstemt met een verbuigingsvorm van het zelfstandig naamwoord, welke, onder toevoeging van een ander woord of woorddeel, in twee van de in Benelux gebruikte talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst? ; Ten aanzien van het verloop van het geding: O. dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, van Nederland en van Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het vonnis der rechtbank heeft toegezonden; dat het Hof de partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de rechtbank gestelde vragen, waarvan partij Ferrero gebruik heeft gemaakt; dat waar partij Ritter geen memorie of memorie van antwoord in de daartoe gestelde termijnen heeft ingediend, het Hof de stukken die zij bij brief van 10 juni

150


1980 aan de griffie heeft doen toekomen, niet in aanmerking kan nemen; Overwegende dat het standpunt van partij Ferrero door Mrs Braun en Bremer mondeling is toegelicht ter zitting van het Hof van 19 juni 1980; O. dat de vennootschap Ferrero gesteld heeft dat op de eerste vraag bevestigend en op de tweede afwijzend dient te worden geantwoord; O. dat de Heer Advocaat-Generaal Dumon op 15 oktober 1980 schriftelijk conclusie heeft genomen; Ten aanzien van het recht: O. dat bij vonnis van 18 februari 1980 de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan het Benelux-Hof de voormelde vragen heeft voorgelegd betreffende de uitleg van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna te noemen Eenvormige Beneluxwet; Ten aanzien van vraag 1: O. dat artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalt: "Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merk worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren."; O. dat uit de bewoordingen zelf van artikel 1 blijkt dat een "benaming", d.w.z. onder meer een woord, beschouwd kan worden als een individueel merk dat dient om de waren van een onderneming te onderscheiden; dat op dat woord echter de verbodsbepalingen van de wet, onder meer artikel 1, lid 2, en artikel 4, van toepassing blijven; O. dat, enerzijds, de Eenvormige Beneluxwet geen verbod inhoudt ten aanzien van beschrijvende tekens; dat zij, anderzijds, echter in artikel 14 A 1 verwijst naar artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, luidens welk merken slechts geweigerd zullen kunnen worden: "1° ,.. 2°"wanneer zij uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren ..."; dat de wet er aldus toe strekt te bepalen dat, indien het teken niet "uitsluitend" beschrijvend, doch alleen maar verwijzend is, het merk als rechtmatig kan worden beschouwd; O. dat een aan de gangbare taal ontleend woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd, slechts dan als "uitsluitend" beschrijvend kan worden beschouwd indien dat woord, gelet op alle omstandigheden van het geval, slechts kan worden aangemerkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden; dat het de bevoegde nationale rechter toekomt zich daarover uit te spreken, daarbij in aanmerking nemende niet alleen de reden van de keuze van het woord, doch ook de verwijzende betekenis en de bestemming die daadwerkelijk aan de waar wordt gegeven; O. dat het door artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet vereiste onderscheidende vermogen ervoor moet zorgen dat de identiteit van de waar of waren waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd;

15 mei 1981

O. dat bij de beoordeling van dat onderscheidende vermogen de rechter niet alleen alle omstandigheden van het geval in aanmerking moet nemen, doch ook, in voorkomend geval, de vraag of het teken door inburgering onderscheidende kracht heeft verkregen; dat mitsdien vraag 1 met inachtneming van het vorenstaande bevestigend moet worden beantwoord; Ten aanzien van vraag 2: O. dat uit de motivering van de eerste vraag volgt dat de tweede vraag ontkennend moet worden beantwoord; Ten aanzien van de kosten: 0. dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat krachtens de Belgische wetgeving de honoraria van de raadslieden van de partijen niet zijn begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; dat op de behandeling voor het Hof geen andere kosten zijn gevallen; Uitspraak doende op de door de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij vonnis van 18 februari 1980 gestelde vragen; Gelet op de conclusie van Advocaat-Generaal Dumon; Verklaart voor recht: 1. Een woord dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar, voor dewelke dat woord als merk wordt gebezigd, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, kan zonder meer, dat wil zeggen niet samen met andere elementen, doch als merk op zichzelf een benaming of een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet. 2. De omstandigheid dat het woord overeenstemt met een verbuigingsvorm van het zelfstandig naam-woord welke, onder toevoeging van een ander woord of woorddeel, in twee van de in Benelux gebruikte talen dient ter aanduiding van de groep consumenten waarnaar bedoeld woord verwijst, is niet van dien aard dat zij wijziging brengt in het antwoord op de eerste vraag. Enz. ') Onderscheidende kracht als merk. a) De Rechtbank van Koophandel te Brussel suggereert in haar eerste vraag, dat het verschil maakt of een woord verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar uitsluitend is bestemd, dan wel naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd. Het wil mij voorkomen, dat dit geen verschil maakt: ook een woord dat bestaat uit een naam voor de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd, kan in de handel dienen om de bestemming aan te geven en mist daarom onderscheidende kracht als merk. Het Benelux-Gerechtshof is echter van oordeel dat een. woord in het laatste geval een merk kan zijn. b) Het arrest van het Benelux-Gerechtshof betreft een bestaand woord, namelijk het Duitse woord "Kinder", het meervoud van "Kind". Er is wellicht reden er op te wijzen, dat het Verdrag van Parijs naast elkaar noemt: tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen om .... de bestemming van de waren aan te geven ... of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal. Hieruit volgt, dat ook een woord dat niet gebruikelijk is, kan dienen om een eigenschap van de waar aan te geven en daarom onderscheidende kracht als merk kan missen.


15 mei 1981

Vergelijk mijn artikel "De onderscheidende kracht van een merk (n.a.v. Hoge Raad, 21 juni 1963, woord "weekender")" in Bijblad I.E. 1964, blz. 51/3, met een bespreking van de beschikkingen van de Hoge Raad inzake de woorden "kleinprijs" en "Herbol Schlagfest" en verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer over het Verdrag van Parijs en het recht van de V. S. v. A. en het Duitse, Franse, Oostenrijkse en Zwitserse recht: niet alleen gangbare maar ook nieuw gevormde woorden kunnen onderscheidende kracht als merk missen. Vergelijk nu ook: S.P. Ladas, Patents, trademarks, and related rights, national and international protection (Cambridge, Massachusetts, 1975) deel II, § 576, blz. 1005/8 en § 663, blz. 1232/5. 2 ) De Nederlandse vertaling van het arrest geeft hier het woord "welke". Dat woord kan echter niet op het onzijdige "zelfstandige naamwoord", maar moet wel op de mannelijke "verbuigingsvorm" slaan. Bovendien wordt de verbuigingsvorm (het meervoud) "Kinder" bij mijn weten alleen in het Duits en niet ook in het Nederlands, het Vlaams of het Frans gebruikt. Daarom zal men voor "welke" mogen lezen "dat": de zelfstandige naamwoorden "Kind" respectievelijk "kind" komen inderdaad in twee van de Beneluxtalen voor, namelijk het Duits en het Nederlands. De Advocaat-Generaal Dumon noemt op blz. 16 van zijn conclusie "Kinder" de genitief van het woord "Kind". Dit lijkt een vergissing: de genitief (tweede naamval) van het Duitse "Kind" is: "(des) Kindes". "Kinder" is niet alleen de genitief, maar ook de nominatief en de accusatief van het meervoud. V.d.Z.

Nr 33. Benelux-Gerechtshof, 27 januari 1981. (Whiston) President'. F. Goerens; Tweede Vice-President: MrXh. M. J. A. Moons; Rechters: baron Richard, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach en Mr W. L. Haardt, A. Meeus (plv.) en Mr S. K. Martens (plv.). Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux-Merkenwet. 1. Het recht op een merk vervalt in de regel niet overeenkomstig dit voorschrift, indien ten minste a) het merk gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economische verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede bj dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. 2. De vraag of enig gebruik als onder 1 bedoeld als 'normaalgebruik'kan worden beschouwd, moet worden beantwoord door in onderling verband in aanmerking te nemen alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, zoals: de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming; beslissend is, of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economische verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden. 3. Wanneer van het merk gedurende het relevante

151

tijdvak door of namens de merhouder binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik is gemaakt, vervalt het recht op het merk nochtans niet, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turmac Tobacco Company B.V. te Amsterdam, advocaten Mr A. G. Maris en Mr E. Chr. Kuhn, beiden te 's-Gravenhage, tegen 1. de vennootschap naar Amerikaans recht R. J. Reynolds Tobacco Company Inc. te Winston- Salem, North Carolina, Ver. St. v. Am. en 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. J. Reynolds Tobacco B.V. te Hilversum, advocaat Mr D. W. F. Verkade te Amsterdam. a) Conclusie van de Advocaat-Generaal MrW. J. M. Berger. 1. In zijn arrest van 11 januari 1980 heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan Uw Hof verzocht met betrekking tot de in dat arrest geformuleerde vragen uitspraak te doen over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (Benelux-merkenwet: BMW). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof heeft de Hoge Raad de feiten omschreven. Daarop heeft de Hoge Raad Uw Hof in gemeld arrest verzocht de volgende vragen betreffende de uitleg van de BMW "met het oog op de zojuist vermelde argumenten a en b van Turmac te willen beantwoorden: 1. wat is in artikel 5 onder 3 te verstaan onder "enig normaal gebruik van het merk"? 2. wat is in dezelfde bepaling te verstaan onder "zonder geldige reden"? " 2. De voorgelegde vragen betreffen dus art. 5 sub 3 van de BMW, welke bepaling ik hier laat volgen: "Het recht op het merk vervalt: 3. voor zover, hetzij binnen driejaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijfjaren, noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich er op beroept." Met deze bepaling in de BMW is in het merkenrecht van Benelux-landen de zogenaamde gebruiksdwang, gebruiksverplichting of gebruikslast ten aanzien van de merkhouder vastgelegd. Wil de merkhouder zijn merkrecht in stand houden dan zal hij binnen de voormelde termijnen zjjn merk dienen te (doen) gebruiken dan wel het gebruik daarvan (doen) hervatten. Blijft hij hiermede in gebreke dan vervalt het merk, zodat anderen vrijelijk dat merk of een daarop gelijkend merk voor dezelfde of soortgelijke waren kunnen bezigen. De redengeving voor de invoering van de gebruiksverplichting (hoewel niet zuiver de regel van art. 5 sub 3 weergevend, zal ik deze term blijven bezigen, waar in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen immers wordt gesproken van "het verplichte gebruik", editie Schuurmans en Jordens der Nederlandse Staatswetten - 1974 - no. 47 I, bldz. 46) is hierin gelegen, dat een systeem van merkenbescherming, dat gebaseerd

152


is op het inschrijvingsbeginsel, er toe kan leiden dat de registers verstopt raken met inschrijvingen van niet (meer) gebruikte merken (Drucker, Bodenhausen, Wichers Hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom' — 1976 — bldz. 143). De ratio legis wordt te dezen ook wel gevonden in de aard van het merk zelf. Zo begint Schricker zijn artikel in GRUR Int. 1969 (bldz. 14) 'Der Benutzungszwang im Markenrecht' met een citaat uit 'Das Recht des Markenschutzes' (1884, bldz. 297) van Josef Kohier: "Das Institut des non usus beruht in seinem kuieren Gehalte auf dem Principe, dass ein Recht seine Kraft verliert, wenn es im Lauf der Zeit sein Leben nicht bewahrt; es beruht auf der Maxime , dass ein factisch todtes Recht notwendig auch seinen rechtlichen Untergang finden muss". De Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) heeft zich jarenlang met het instituut van de gebruiksverplichting bezig gehouden. In een resolutie, aangenomen op haar congres te München (1978), neemt de AIPPI in aanmerking: "que Pobligation d'utiliser la marque enregistrée est aujourd'hui a peu prés unanimement reconnue, cette obligation étant de la nature même de la marque. En effet, la marque est un signe qui n'est pas pris en luimême mais qui est pris dans la destination qui lui est donnée de designer les produits ou les services d'une entreprise; or, cette fonction de désignation ne se réalise que par 1'usage" (Annuaire 1978/11, bldz. 75). Deze door de AIPPI gegeven motivering voor de aanvaarding van een gebruiksverplichting lijkt mij hechter basis daarvoor te bieden dan de meer pragmatische gelegen in de gevreesde verstopping van de registers. In het 'Report in the name of the Argentine Group' (Annuaire 1979/1, blz. 182) wordt deze laatste motivering van de invoering van de gebruikverplichting als irreëel van de hand gewezen: "In Argentina we enjoy the practical effects of a wise and liberal trademark law which leaves it up to the trader or manufacturer to establish the scope of coverage that he requires for his trademark - subject always to preexisting rights of others - by registering it for as many classes of goods as he sees fit, and maintaining to the extent that he considers necessary, merely by periodical renewal. ( ) Although, due to this system, Argentine is one of the countries with the largest number of trademark registrations currently in force, this has not created serious congestion or saturation, nor given rise to frequent or serious abuse, and the benefits far outweigh any possible drawbacks." Bc zou er van uit willen gaan, dat de ratio van de gebruiksverplichting is gelegen in de aard van het merk zelf. Dit komt mij ook hierom temeer aannemelijk voor, omdat, zoals ik uiteen heb gezet in mijn conclusie vóór het arrest van Uw Hof d.d. 1 maart 1975 (NJ 1975, 472 m.n. L.W.H.) [Bijblad I.E. 1975, nr 30, blz. 182 (Red.Jjinde zaak A 74/1 (Klarein), bij het zich terugtrekken van de producent in de anonimiteit de individualiserende functie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is zelfstandiger geworden. "De anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill" (Van Nieuwenhoven Helbach 'Nederlands handels- en faillissementsrecht', II. 'Industriële eigendom en mededingingsrecht' — 1974 — no. 456.) Welnu, juist dit in zijn verschillende functies verzelfstandigde merk brengt, naar mijn mening, naar zijn aard mede, dat het merk ook als zodanig daadwerkelijk zijn functies in het handelsverkeer vervult. Aldus is het merk als drager van recht aan-

15 mei 1981

vaardbaar. Zo niet dan dient dat merk van het (concurrentie-) strijdtoneel te verdwijnen ten behoeve van anderen, die dat merk of een soortgelijk merk overeenkomstig zijn aard zijn rol in het handelsverkeer willen laten vervullen. Daarmede is, naar het mij voorkomt, de basis van de gebruiksverplichting gegeven. Samenvattend kan gezegd worden, dat zij een der gevolgen is van de ontwikkeling van het merk tot zelfstandige drager van recht. 3. Wanneer wij er dan van uit gaan, dat de gebruiksverplichting besloten ligt in de aard van het merk, dan laat zulks m.i. geen plaats voor een andere gevolgtrekking dan deze: dat wil het gebruik, dat van een merk gemaakt wordt, tot instandhouding van het merkrecht strekken, dit gebruik een "normaal" gebruik moet zijn, d.w.z. een gebruik, dat — overeenkomstig art. 1, eerste lid, BMW — het merk doet dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. De Benelux-wetgever nu heeft hieromtrent geen twijfel willen laten bestaan. In art. 5 sub 3 BMW wordt immers met zoveel woorden gesproken van "enig normaal gebruik". Wanneer wij dit begrip nu nader inhoudelijk moeten gaan bepalen, zij eerst geciteerd, hetgeen met betrekking tot voormelde wetsbepaling de "Toelichting" van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad op het ontwerp voor een Benelux-verdrag en een eenvormige wet inzake de warenmerken (d.d. 12 februari 1959, Bijl. Hand. Ilde K. zi. 1960-1961/5470, bijlage 15 — 1, bldz. 15 ad artikel 6; thans art. 5) terzake vermeld is: "Niet alleen ontstaat het uitsluitend recht op een merk uit het eerste depot te goeder trouw en vervalt het door niet vernieuwing van de inschrijving of door vrijwillige doorhaling van de inschrijving, maar het kan ook vervallen, hoewel de inschrijving blijft gehandhaafd. Dit geval doet zich voor, wanneer het merk binnen het Benelux-gebied, hetzij gedurende de drie op het depot volgende jaren, hetzij gedurende een onafgebroken periode van vijfjaar niet is gebruikt. "Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn; d.w.z. dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een niet-gebruik te doen heeft. De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Beneluxmarkt brengen wordt vereist. "De rechter zal elk onbetekenend gebruik, kennelijk enkel en alleen geschied om het recht op het merk in stand te houden, buiten beschouwing moeten laten. Tenslotte zal het mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen. "De in Nederland opgedane ervaring toont aan, dat de sanctie op het niet-gebruik een dode letter zou blijven, indien de algemene beginselen van het bewijsrecht volledig in acht zouden worden genomen en indien derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-gebruik zou worden belast. De eenvormige wet geeft de rechter de bevoegdheid de bewijslast op de meest billijke wijze te verdelen. De rechter zal ongetwijfeld zorgen voor afwijzing van ieder op niet-gebruik gegrond betoog, dat geen bestanddelen bevat, welke de waarschijnlijkheid daarvan aantonen. Indien echter het verweer niet van grond ontbloot schijnt zal de rechter van de houder der inschrijving het positieve bewijs van zijn gebruik kunnen vergen. Niettemin zal de houder van een op regelmatige wijze in stand gehouden inschrijving nimmer kunnen worden belast met het bewijs van gebruik in een meer dan zes jaren vóór de dagvaarding liggend tijdvak. Het ontwerp kon niet zover gaan, dat op hen, die de moeite hebben gedaan hun merken te laten inschrijven of hun inschrijving te laten vernieuwen, de verplichting zou worden gelegd de bewijsstukken, die het hun mogelijk maken de gegrondheid van

15 mei 1981


handhaving hunner uitsluitende rechten aan te tonen, voor onbepaalde tijd te bewaren. "Uit de bepaling van dit artikel volgt dat de handhaving van een recht, waarvan de houder een buitenlander is, die binnen het Benelux-gebied geen onderneming van handel of nijverheid bezit, niet afhankelijk is van de handhaving van een inschrijving van een uitsluitend recht in het land, waarin zijn onderneming is gevestigd, een en ander onder voorbehoud van de bijzondere positie van de internationale merken." Het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen is woordelijk gelijk aan voormelde toelichting, behoudens dat daarin ontbreekt de mi. niet onbelangrijke zin: "De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist." Ik acht deze zin met name van belang voor de interpretatie van het in art. 5 sub 3 gebezigde woordje 'enig'. De zal daarop hieronder terugkomen. In plaats van voorschreven zin houdt het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen in: "Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouder, of door iemand die in hun naam optreedt." Ik vermeld dit volledigheidshalve. Voor ons probleem is het zonder belang. (Zie voor het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, de editie Schuurmans & Jordens t.a.p.) 4. In voorschreven toelichting is verwezen naar de in Nederland opgedane ervaring. Anders dan in België en in Luxemburg (waar het depot merkrechtscheppend was) kende de Nederlandse Merkenwet een tenietgaan van een door eerste gebruik verkregen merkrecht. Art. 3, eerste lid van de Merkenwet hield het navolgende in: "Het recht tot het uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen komt toe aan degene, die het eerst tot omschreven doel van dat merk in het Koninkrijk gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik." Daar de rechter hier te lande zowel aan het rechtscheppend eerste gebruik als aan het rechtinstandhoudend gebruik geen zware eisen placht te stellen, heeft zich de praktijk van de zogenaamde 'token sales', het symbolisch merkgebruik ontwikkeld. Van Nieuwenhoven Helbach zegt daarover (a.w., blz. 175, no. 512) het volgende: "Een en ander deed hier te lande in allerlei branches het gebruik ontstaan om grote aantallen merken te laten inschrijven zonder deze aanstonds commercieel in gebruik te nemen, maar in plaats daarvan voor die merken zgn. 'token sales' te verrichten door daaronder eens in de driejaren aan enige daartoe bevriende afnemers enkele symbolische verkopen te plegen, uitsluitend met de bedoeling om zo op die merken recht te vestigen en in stand te houden. Deze praktijk, die door H. R. 14 mei 1964 (NJ) 1965, no. 287 nt.H.B. {Bijblad I.E. 1964, nr 57, blz. 195 (Red.)) (Peerage) is gesanctioneerd, placht vooral te worden toegepast om vooraf een voorraad van voor toekomstig commercieel gebruik geschikte merken aan te leggen, de zg. voorraadsmerken en ook om door het aldus reserveren van rechten op merken, die overeenstemmen met een reeds wel commercieel gebruikt merk, het laatste beter tegen inbreuken te kunnen beschermen, de zgn. defensieve merken. Ook plachten 'token sales' ten aanzien van reeds wel gebruikte merken te worden verricht, dan echter voor andere waren dan waarvoor zij in feite reeds werden gebruikt, hetzij om dat gebruik voor die andere waren voor zichzelf te reserveren (voorraadswaren), hetzij om derden het gebruik voor die andere waren te bemoeilijken (defensieve waren)." (Een voorbeeld van de toelating van de inschrijving van een zg. defensief merk is te vinden in HR 26 juni 1942 NJ 1942, 580 [Bijblad I.E. 1942, nr 129, blz. 165

153

(Red.)}, waar het bezwaar van de Directeur van het het Bureau voor den Industrieelen Eigendom tegen de (vernieuwde) inschrijving van het merk 'Urmac' ten behoeve van de N.V. Turmac werd afgewezen). In de litteratuur bestaat, naar ik meen, grote eenstemmigheid, waar het betreft de opvatting, dat de Beneluxwetgever met de in art. 5 sub 3 gestelde eis van 'normaal gebruik' merkrechtinstandhouding door middel van token sales' heeft willen uitsluiten. (Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p. no. 513, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, t.a.p., Gotzen 'Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht' - 1969 - no. 131, Braun 'Précis des Marques de Produits' - 1971 - blz. 279 en Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' - 1973 - blz. 66). Derhalve: een symbolisch merkgebruik (enkel en alleen ter handhaving van het merkrecht) is géén 'normaal gebruik' als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW. Met deze negatieve benadering van wat onder 'normaal gebruik' moet worden verstaan, kan het antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vraag echter niet worden gegeven. 5. Voor wat nu onder 'normaal gebruik' moet worden verstaan moge ik in de eerste plaats verwijzen naar het opstel van Van Nieuwenhoven Helbach 'Normaal gebruik', opgenomen in 'Verzekeringen van vriendschap', rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. Mr T. J. Dorhout Mees (1974, blz. 291, ook in B.I.E. 1974, blz. 203). Na, onder aanhaling van het hierboven reeds genoemde arrest van de Hoge Raad in zake het merk 'Peerage', vastgesteld te hebben, dat de Benelux-wetgever met de introductie van het begrip normaal gebruik stelling heeft genomen tegen in dat arrest neergelegde opvatting van gebruik van een merk, meent Van Nieuwenhoven Helbach, dat uitgangspunt bij de interpretatie van het begrip moet zijn, dat de wetgever daarmede niet symbolisch, maar reëel, werkelijk gebruik op het oog heeft gehad. "Om als normaal gebruik te kunnen gelden, moet het gebruik méér zijn dan het wekken van een formele schijn, dient het (....) verricht te worden met het doel om voor de waar afzet onder het merk te verwerven" (aldus Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p.). Ter nadere bepaling gaat de schrijver vervolgens in op de aard der met een merk verrichte handelingen en op hun omvang en frequentie. Voor wat het eerste betreft wordt vastgesteld, dat de handelingen er toe moeten hebben geleid, dat het merk als onderscheidingsteken voor de waren van een onderneming kenbaar is voor degenen voor wie die waren bestemd zijn. Voor de het normaal gebruik van een merk bepalende handelingen naar hun omvang en frequentie wordt aan de aard van de waar doorslaggevende betekenis toegekend, met dien verstande dat te dezen ook de omvang van de onderneming als beoordelingsfactor een rol zal moeten spelen. Van Nieuwenhoven Helbach komt dan tot de conclusie, "dat voor normaal gebruik van een merk bepaald niet nodig is, dat de waar op grote schaal of in het gehele Beneluxgebied onder het merk wordt afgezet. De enige eis die mag worden gesteld, is dat het gebruik niet symbolisch maar reëel is en aan die eis wordt voldaan, indien het merk wordt gebruikt om afzet van de waar onder het merk te verwerven. Omvangrijk behoeft die afzet niet te zijn; voldoende is, dat zij is aangepast aan de vraag van het publiek in de mate waarin de capaciteit van de onderneming en haar overige warensortiment dit toelaten." Van Dijk (t.a.p.) geeft van een soortgelijke opvatting blijk. Hij schrijft: "Het merk moet gebruikt zijn ten behoeve van de afzet van de waar, niet alléén terwille van de instandhouding van de aanspraak op merkrecht. Criterium is dus het oogmerk van de gebruiker, dat echter normaliter moet worden afgeleid uit zijn gedrag en de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn omvang en frequentie van het gebruik in zoverre van belang dat praktisch alleen hun geringheid, gelet

154


op de aard van de waar en het bedrijf en de omvang van dit laatste, het vermoeden van louter symbolisch gee bruik kan wekken. Dit vermoeden moet echter wijken als blijkt b.v. dat die geringe omzet voortvloeit uit echte — recente of voormalige — wervingsactiviteit, of uit proefverkopen om de mogelijkheid van afzet op grotere schaal te onderzoeken, of dat zij een bate oplevert die meetelt voor een ondernemer, die in het redelijke, ook op de kleintjes let." Braun (t.a.p.) huldigt eenzelfde opvatting. Hij merkt nog op: "Il ne faut donc pas confondre usage normal et usage important. Un usage restreint, du moment qu'il est conforme a une politique de vente raisonnable du producteur, compte tenu de la nature du produit, peut parfaitement être normal." Tenslotte Gotzen (t.a.p.): "Er moet een waarachtige uitbating zijn." Opvallend is, dat in de litteratuur over de BMW geen aandacht wordt besteed aan het woordje 'enig' in art. 5 sub 3. Naar mijn mening is men er stilzwijgend van uitgegaan, dat met dat woordje is bedoeld aan te geven, dat het normaal gebruik van een merk zich naar de aard van de waren of van de gedragingen van de houder op verschillende wijze kan manifesteren. Dit staat volgens mij met zoveel woorden in de hierboven sub 3 geciteerde zin uit de 'Toelichting': "De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van net merK op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist". Met het voorbeeld van het enkele aanbrengen van het merk als voldoende voor normaal gebruik is zonder twijfel bedoeld het merk, dat uitsluitend voor exportdoeleinden wordt gebruikt (zulks wordt ook algemeen in de litteratuur aanvaard: Van Nieuwenhoven Helbach, a.w. no. 6-514 en Braun, a.w., blz. 280). Voor alle duidelijkheid wil ik er nog op wijzen, dat, naar mijn mening, met 'enig' niet wordt bedoeld: een enkele maal plaatshebbend, want dan zou langs die weg het symbolisch gebruik weer gesanctioneerd kunnen worden. 'Enig' in art. 5 sub c heeft geen betrekking op de frequentie van het gebruik maar op de wijze van het gebruik. De frequentie van het gebruik speelt een rol bij de beoordeling van het normale van het gebruik. 6. Voordat ik nu tracht een antwoord te formuleren op de eerste vraag van de Hoge Raad, zou ik een blik willen werpen over de Benelux-grenzen en wel in zuidelijke en oostelijke richting. In Frankrijk is per 1 augustus 1965 in werking getreden de 'Loi du 31 Décembre 1964, modifiée par la Loi du 23 Juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service". Art. 11 regelt het verval van het merkrecht door niet-gebruik: "Est déchu de ses droits, Ie propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne 1'a pas exploitóe, ou fait exploiter de fa?on publique en non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance." Aldus werd de gebruiksverplichting in het Franse merkenrecht ingevoerd. In zijn artikel 'Le nouveau régime des marques' (in: Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire', Paris, 1965, no. 1) stelt Paul Mathély zich naar aanleiding van voormelde wetsbepaling de vraag (blz. 51): "Comment va se définir 1'usage nécessaire au maintien du droit? " en beantwoordt die als volgt (blz. 52): "Sous la régime ancien, toute une jurisprudence avait défini 1'usage générateur de droit. Il faut se référer a cette jurisprudence pour déterminer les conditions d'exploitation suffisante; car 1'usage, aujourd'hui nécessaire au maintien du droit, n'est pas autre chose que 1'usage anciennement nécessaire pour la naissance du droit. Il s'ensuit que 1'en peut énoncer les régies suivantes: 1. Il faut tout d'abord que le signe soit utilisé a titre

15 mei 1981

de marque, c'est-a-dire pour designer le produit ou le service auquel il s'applique. La loi précise expressêment que eet usage peut être le fait, soit du titulaire de la marque, soit de celui qui agit pour son compte. 2. D faut que 1'usage soit public: la loi le dit expressêment. Cela signifie que le signe doit être employé a 1'égard de la clientèle; un simple usage privé ne serait pas suffisant. 3. Il faut que 1'usage ne soit pas accidentel ni sporadique: il faut que 1'usage revête une certaine constance ou une certaine continuité (Cass. Crim. 22 décembre 1877 et C. Paris 23 décembre 1922 Ann. 1878-5 et 1923-335). 4. Mais il n'est pas nécessaire que 1'usage revête une certaine étendue ou une importance. Sans doute faut-il que 1'usage soit effectif, réel et sincère: cela signifie que 1'usage ne doit pas être seulement de facade. Mais si 1'usage est réel, il importe peu qu'il soit limité territorialement et qu'il s'applique a des affaires peu nombreuses (C. Paris 31 janvier 1963 et note de Cl. HoffmannAnn. 1963-179). 5. Enfin, dit la loi, il faut que 1'usage ne soit pas équivoque. Cela signifie d'abord que la matérialité de 1'usage doit être certaine. Cela signifie surtout, en droit, qu'il ne doit pas y avoir de doute sur la qualification de 1'usage, a savoir sur le fait que 1'usage est effectué a titre de marque et a titre de propriétaire." Ik zou menen, dat zeer wel is vol te houden, dat het gebruik van een merk als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW binnen de hier voor het Franse merkrecht getrokken lijnen zal moeten vallen, wil het als normaal gebruik kunnen worden aangemerkt in de zin van voormelde wetsbepaling. In het bijzonder verdient, naar het mij voorkomt, het sub 3 gestelde aandacht: tot behoud van het merkrecht is een zekere bestendigheid en voortduring van het gebruik van het merk vereist. Dit vereiste zal overigens ook van geval tot geval van verschillende inhoud zijn, maar het vloeit voort uit het wezen van het merk: een de aandacht van het publiek trekkend signaal met betrekking tot de waren van een onderneming. "Alleen wanneer aan de eigenlijke bestemming van het merk is voldaan, te weten dat het de onderscheiden artikelen ondubbelzinnig van artikelen van andere herkomst onderscheidt, kan het zijn verdere taken als middel van afzetbevordering en informatie van de consument vervullen en alleen dan vervult het merkenrecht zijn taak, de eigenaar te beschermen tegen aantasting van de goede reputatie van zijn merk" (aldus: de 'Nota over de creatie van een E.E.G.-merk' in 'Bulletin van de E.E.G.', supplement 8/76). Welnu met name bij massaproducten zal het merk zijn taak in geval van toevallig of sporadisch gebruik niet kunnen vervullen en is aan zijn bestaansrecht de grondslag komen te ontvallen. 7. "Die Einführung des Benutzungszwangs in das deutsche Warenzeichenrecht durch das Vorabgesetz vom 4 September 1967 (BGBL. I, 953) stellt eine Anpassung an die internationale Rechtsentwicklung dar. Der Benutzungszwang kann — trotz der im internationalen Vergleich unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung im einzelnen — als ein warenzeichenrechtlichen Grundprinzip im Markenrecht der bedeutsamen Industrienationen bezeichnet werden. Für das deutsche Warenzeichengesetz bedeutet er eine der wesentlichen Rechtsanderungen" (aldus: Karl-Heinz Fezer in zijn 'Vorwort' in 'Der Benutzungszwang im Markenrecht' - 1974). De Duitse wetgever heeft er bewust van afgezien het begrip 'Benutzung' nader te omschrijven. De uitleg van dat begrip is aan rechtspraak en litteratuur overgelaten. Er bestaat een zeer uitgebreide litteratuur over het begrip 'Benutzung', ter zake waarvan ik moge verwijzen naar Baumbach-Hefermehl 'Warenzeichenrecht' (1979), blz. 330 e.v..

15 mei 1981


Busse in 'Warenzeichengesetz' (1976) vertolkt de heersende mening (blz. 243): "Nur eine ernsthafte Benutzung ist für Verteidigung eines Zeichens ausreichend (Bgd). Ein Gebrauch, der lediglich c'azu dienen soll, die nachteiligen Folgen der Nichtbenutzung zu vermeiden, kann nicht als ernstliche Benutzung eines Zeichen gewertet werden (...)• Wann eine Benutzung dem Umfang nach als ernsthaft anzusehen ist, hangt von dem Umstande des Einzelfalles ab. Die ausseren Umstande, insbes. Umsatzzahlen, Abnehmerkreis und zeitliche Dauer mussen, am Massstab der Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen, das Bild einer ernsthaften Benutzung ergeben (...). Von wesentlicher Bedeutung ist die Art der Ware und die Grosse eines Unternehmers. Jedoch können diese Grundsatze keine pauschale Anwendung finden." Als voor de onderhavige zaak van belang moge ik hier nog verwijzen naar hetgeen Fezer (a.w. blz. 98 e.v.) heeft geschreven met betrekking tot 'Schutzverkaufe und echtes Umsatzgeschaft'. Ik zal daar niet nader op ingaan, omdat ik dan tezeer in een beoordeling van de feiten zou treden, waarin Uw Hof mij gezien de Uw Hof bij verdrag opgelegde beperkte taak in de rechtspraak van de Benelux niet zou kunnen volgen. De wil hier nog wel verwijzen naar de door de geeerde pleiter voor Reynolds in copie overgelegde uitspraak van het Bundesgerichtshof dd. 19 december 1979 (inmiddels gepubliceerd in GRUR 1980, blz. 289) "Zur Frage, ob ein raumlich begrenzter, auf die Dauer von 6 Wochen angelegter Verkaufstest mit einer Zigarettenmarke (Trend, n.B), bei dem 110.000 Zigaretten mit einem ungefahren Produktwert von 11.000,— DM abgesetzt wurden, den an eine Benutzung des Zeichens im Sinne von par 5 Abs. 7 WZG zu stellenden Anforderungen genügt." Het Bundespatentgericht had deze vraag ontkennend beantwoord, daarbij o.rn. overwegend: "Zwar könne die Ernsthaftigkeit einer Benutzung im Rahmen eines Tests nicht allein davon abhangig gemacht werden, ob der Verkauf zu einem anschliessenden erheblichen Warenumsatz geführt habe. Es müsse aber verlangt werden, dass der Testverkauf einen der Art der Ware und der Abnehmerkreise entsprechenden Umfang erreiche, denn sonst würden Scheinbenutzungen Tür und Tor geöffnet." Het BGH heeft het beroep tegen de uitspraak van het Bundespatentgericht afgewezen. In zijn overwegingen stelt het BGH voorop, dat naar vaste rechtspraak het begrip 'Benutzung' zelfstandig moet worden uitgelegd. Daarbij moet rekening gehouden worden met het doel van deze'wettelijke regeling: het tot gelding brengen van zuiver formele merkrechten te verhinderen. Dat geldt zowel voor de begrenzing van de gebruikswijzen, die als 'Benutzung' in de zin der wet zijn aan te merken alsook voor de omvang en de intensiteit van een voor de instandhouding van het merkrecht vereiste 'Benutzung'. Daartoe zijn alleen die 'Benutzungshandlungen' toereikend, die naar aard, omvang en duur beantwoorden aan het doel, dat met de invoering van de 'Benutzungszwang' is beoogd. De beslissing van het BGH wordt door Kicker in zijn 'Anmerkung' bekritiseerd. Hu' wijst erop, dat de beslissing eigenlijk geen andere indruk wekt, dan dat bij de beoordeling van de voorwaarden voor een wettelijk aanvaardbare 'Benutzung' zwaardere maatstaven dan tot nu toe te verwachten zijn. Het BGH beweegt zich dan in de richting, die in voormelde nota over de creatie van een E.E.G.-merk wordt voorgestaan: een strikte en consequent gehandhaafde gebruiksdwang, waarbij veeleer te strenge dan te milde maatstaven moeten worden aangelegd (blz. 33 en 35). 8. In het licht van al het vorenstaande wil ik nu trachten de eerste vraag van de Hoge Raad te bantwoorden. Naar mijn mening is onder 'enig normaal gebruik van het merk' als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW te verstaan een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het

155

merk, d.w.z. het gebruik van het merk moet dienen ter onderscheiding van de waar van een onderneming en het moet strekken ter verkrijging van afzet van die waar, die daartoe in een commercieel verantwoorde hoeveelheid met een zekere — aan de aard van de waar aangepaste — regelmaat op de markt dient te worden gebracht. Bij de beoordeling van het gestelde gebruik is in aanmerking te nemen de aard van de waar en van de handelingen van de merkhouder alsmede de aard en de omvang van de betrokken onderneming. Wat nu betreft de door de Hoge Raad sub a vastgestelde argumenten van Turmac wil ik zonder in een beoordeling van de feiten te treden het volgende opmerken. M.i. zou de rechter het door Turmac gestelde, uit de overgelegde 30 kopiefacturen blijkende, gebruik van het merk 'Whiston' als een niet normaal gebruik in de zin van art. 5 sub 3 kunnen aanmerken, omdat dat gebruik — de omstandigheden van het geval in aanmerking genomen — niet is een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk. Het is dan aan Turmac te bewijzen, dat zulks in het gegeven geval wél zo is. Daartoe lijken mij de sub a weergegeven argumenten van Turmac niet voldoende. Zij houden in feite slechts in, dat het merk als zodanig binnen de in de wet gegeven termijnen niet kan functioneren en dus een uitsluitend formeel bestaan leidt. Welnu, zoals wij hebben gezien, is het juist de strekking van art. 5 sub 3 BMW aan zuiver formele merkrechten de wettelijke grondslag te doen ontvallen. 9. Conform het Unieverdrag van Parijs (art. 5 Cl) is in art. 5 sub 3 de merkhouder de mogelijkheid gegeven zijn niet-gebruik te rechtvaardigen, hetgeen tot uitdrukking is gebracht met: 'zonder geldige reden'. Zowel voormelde 'Toelichting' van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad als het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen houden dienaangaande niets meer in dan: "Tenslotte zal het ook mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen." Men is het er in het algemeen over eens dat de geldige reden niet uitsluitend in overmacht moet zijn gelegen. Anderzijds zal, naar mijn mening, het vereiste van een geldige reden niet uitsluitend getoetst kunnen worden aan de door de merkhouder opgegeven motieven, waarom hij het normaal gebruik van het werk achterwege gelaten heeft. Immers wanneer dat het geval zou zijn, zou de wetgever met 'zonder reden' hebben kunnen volstaan. Het moet evenwel een 'geldige' reden zijn. In voormelde Nota van de E.E.G. wordt er in het bijzonder de nadruk opgelegd, dat de rechter ook bij de beoordeling van de geldige reden op grond waarvan het niet-gebruik kan worden verontschuldigd, veeleer te strenge dan te milde maatstaven zou moeten aanleggen. Dit lijkt mij voor de hand liggend, omdat anders de sanctie op het niet-gebruik langs de weg van een geldige reden zou worden ontkracht. Mathély schrijft t.a.p.: "L'inexploitation ne peut entramer la déchéance que si Ie titulaire ne fait pas valoir d'excuse légitime. L'excuse légitime ne doit pas être confondue avec la force majeure. Elle sera appréciée en s'inspirant de la jurisprudence en matière de brevet: il y a excuse, lorsque Ie titulaire de la marque a rencontre un obstacle sérieux, qu'il n'a pu surmonter, malgré les efforts dont il était capable." Braun (a.w., blz. 281) verwijst naar voorschreven citaat van Mathély. Busse (a.w., blz. 345) is ook van mening, dat bij de beoordeling van de rechtvaardigingsgronden van het nietgebruik een strenge maatstaf moet worden aangelegd. "Es muss sich urn schwerwiegende Grimde handeln. Nur Umstande, die der Zeicheneinhaber nicht beeinflussen konnte, sind als Entschuldigungsgründe anzusehen. Mangel an finanziellen Mitteln is kein Rechtfert igungsgrund." 10. Ik zou mij hier willen oriënteren op het arrest van Uw Hof dd. 1 maart 1975 (M 1975, 472, m.n. L.W.H. [Bijblad I.E. 1975, nr 30, blz. 182 {Red.)] in

156


zake 'Klarein'). Daarin heeft Uw Hof de vraag beantwoord naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Uw Hof heeft ter zake o.m. overwogen "dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich ( ) van dat gebruik onthoudt ". Het antwoord op de vraag: wat is in art. 5 sub 3 te verstaan onder 'zonder geldige reden'? , zou, naar mijn mening, als volgt kunnen worden geformuleerd: een zodanige geldige reden kan alleen gelegen zijn in naar objectieve maatstaven te beoordelen zo dwingende omstandigheden, dat van de merkhouder in redelijkheid niet gevergd is kunnen worden dat hij het betreffende merk in de wettelijke perioden op normale wijze heeft gebruikt. De rechter behoeft te dezen niet zonder meer de stellingen van de merkhouder te aanvaarden. Dit is nog eens duidelijk vastgelegd in het 'Verslag namens de bijzondere Commissie', uitgebracht door de Heer C. Linden (dd. 22 november 1960, no. 15-3, blz. 22): "Bij het 3 hebben de regeringsdeskundigen gepreciseerd, dat het onderzoek bij een geding zal worden ingesteld én naar het feit van de geldige reden én naar dat van het normale gebruik". De bewijslast berust hier op Turmac. Haar door de Hoge Raad sub b weergegeven argumenten komen er op neer, dat zij door haar contractuele verplichtingen tegenover Reynolds werd verhinderd het merk 'Whiston' op normale wijze te gebruiken. Mij dunkt, dat in deze omstandigheid, nimmer een geldige reden kan zijn gelegen, omdat zij immers een gevolg zou zijn van eigen toedoen van Turmac. 11. De door de Hoge Raad aan Uw Hof voorgelegde vragen zouden als volgt zijn te beantwoorden: VRAAG 1: onder 'enig normaal gebruik van het merk' als bedoeld in art. 5 onder 3 BMW is te verstaan een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk, dat wil zeggen het gebruik van het merk moet dienen ter onderscheiding van de waar van een onderneming en het moet strekken ter verkrijging van afzet van die waar, die daartoe in een conimercieel verantwoorde hoeveelheid met een zekere - aan de aard van de waar aangepaste — regelmaat op de markt dient te worden gebracht. B|j de beoordeling van het gestelde gebruik is in aanmerking te nemen de aard van de waar en van de handelingen van de merkhouder alsmede de aard en de omvang van de betrokken onderneming. VRAAG 2: onder 'zonder geldige reden' in dezelfde bepaling is te verstaan de afwezigheid van naar objectieve maatstaven te beoordelen zo dwingende omstandigheden, dat van de merkhouder in redelijkheid niet gevergd is kunnen worden dat hij het betreffende merk in de wettelijke perioden op normale wijze heeft gebruikt. De moge concluderen tot beantwoording van de gestelde vragen overeenkomstig het voorschrevene. Enz. b) Het Benelux-Gerechtshof, In de zaak A 80/1, Gezien de brief van de Hoge Raad der Nederlanden van 11 januari 1980 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 1980 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turmac Tobacco Company B.V. te Amsterdam tegen 1. de vennootschap naar Amerikaans recht R. J. Reynolds Tobacco Company Inc. te Winston-Salem, North Carolina, Verenigde Staten van Amerika en 2. de besloten

15 mei 1981

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. J. Reynolds Tobacco B.V. te Hilversum, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van artikel 5 onder 3. van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld; Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven: "In 1963 was Turmac rechthebbende in Nederland op het merk Whiston voor sigaretten, Reynolds rechthebbende in een aantal andere landen op het merk Winston voor sigaretten. De Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage heeft bij beschikking van 29 maart 1963 op verzoek van Turmac de inschrijving ten name van Reynolds van het merk Winston in Nederland nietig verklaard, zulks wegens overeenstemming in hoofdzaak tussen dat merk en Turmacs merk Whiston. Op 12 juli 1963 heeft Turmac het merk Winston voor sigaretten doen inschrijven. Reynolds verzocht toen de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage laatstbedoelde inschrijving van Turmac nietig te verklaren, maar de Rechtbank wees dit verzoek bij beschikking van 30 mei 1964 af. Reynolds kwam van deze beschikking in hoger beroep bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Voorts begon Reynolds voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam een procedure tegen Turmac waarin zij onder meer vorderde dat elk gebruik door Turmac van het merk Winston voor tabaksprodukten in Nederland onrechtmatig jegens Reynolds zou worden verklaard. Op 10 september 1965 sloten Turmac en Reynolds een overeenkomst van de volgende inhoud: AGREEMENT Agreement made this 1 Oth day of September 1965 between R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY of Winston-Salem, North Carolina, a Corporation organized and existing under the laws of the State New Jersey, United States of America and TURMAC TABAK MAATSCHAPPIJ(Turmac Tobacco Company) N.V. of Amsterdam, a corporation organized and existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands. RECITALS 1. Reynolds is the proprietor of the trademarks BRANDON and BRANDONA which is used to distinguish tobacco and tobacco-products; 2. Turmac is the proprietor of the trademark WHISTON in the Netherlands which is used to distinguish tobacco and tobacco-products; 3. Turmac or its subsidiary or affiliated companies desire to acquire certain rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA; 4. Reynolds, which in a number of countries outside the Netherlands, is the proprietor of the trademark WINSTON, which is used to distinguish cigarettes, has met with difficulties in using this mark in the Netherlands, on account of Turmac's prior rights in the trademark WHISTON; 5. Turmac is willing to give Reynolds certain rights to use the trademark WINSTON in the Netherlands; 6. Reynolds and Turmac desire to enter into this Agreement for the purpose of settling all disputes between them with regard to the WINSTON and WHISTON-trademarks. CLAUSES (a) 1.. Reynolds will asign to Turmac or a subsidiary or affiliated company all its rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA throughout the world as such countries appear in the Exhibit, except for the U.S.A., its territories and possessions, and sales to the U.S. armed forces, embassies and consulates; 2. The assignment of the BRANDON and BRANDO-

15 mei 1981


NA marks as aforesaid shall be apart from the business or other goodwill of Reynolds and Reynolds makes no representation as to the validity of the marks to be transferred; 3. Turmac shall prepare and submit to Reynolds for execution such assignment documents as may be required to effect the transfer of record from Reynolds to Turmac's nominee of the marks as aforesaid. The cost of the preparation of the assignment documents and of the recordal of the transfers wille be borne by Turmac and/orits nominee. It is understood that Reynolds may submit such documents to its counsel for approval; (b) Turmac gives Reynolds exclusive permanent rights to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and thereby to make use of the trademark WINSTON, in the in-bond trade of the Netherlands. Reynolds has the right to name N. V. Alvana of the Hague, the Netherlands or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted; (c) Turmac authorizes Reynolds exclusively to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and to make use of the trademark WINSTON, in the inland market of the Netherlands as long as the price fixed on the excise stamp for a package of 20 WINSTON-cigarettes is at least one guüder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands. Reynolds has the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTONS will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted; (d) In the event Reynolds decides to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes in the Netherlands at a price fixed on the excise stamp that is less than one guilder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands, Reynolds has the right to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured, but Turmac will have the right to act as the distributor of WINSTON-cigarettes sold in the inland market of the Netherlands. The relevant agreement between Reynolds and Turmac will embody conditions similar to the ones prevailing in the retail price class in which WINSTON is to be sold. If Turmac decides not to act as the distributor, Reynolds will have the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice; in this case Reynolds conditions will not be more favourable than those offered to Turmac in the first instance. (e) The parties agree to the co-existence of the WINSTON and WHISTON marks in the Netherlands; and the parties undertake to avoid such changes in the label get-up or package designs as would make for confusion among the trade and purchasing public; (f) In those countries where oppositions or canceEation actions by the Rembrandt interests are pending against the BRANDON and BRANDONA marks, Turmac will arrange for withdrawal of such oppositions or cancellation actions, each side to bear its own costs. Similarly, Reynolds will withdraw such actions as it may have pending against the REMBRANDON mark in any country; (g) In the lawsuit between Reynolds and Turmac which is pending before the Court of Appeal of the Hague, Reynolds will withdraw its notice of appeal. The lawsuit between Turmac and Reynolds which is now

157

pending before the District Court of Amsterdam will be withdrawn and struck off the records at the request of both parties; (h) This agreement and the undertakings made thereunder run to the benefit of, and are binding upon, the successors and assignees of Reynolds and Turmac and/or their subsidiary or affiliated companies; (i) If a conflict or a difference of opinion on the validity or the execution of this agreement should arise between parties the matter will be submitted to the District Court Amsterdam for judgment as the exclusive competent Court for the first instance. In witness whereof, the parties hereto have executed this Agreement as of the day and year written above. R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY TURMAC TABAK MAATSCHAPPIJ (TURMAC TOBACCO CO.) N.V. In 1971 heeft Turmac bij het Beneluxmerkenbureau het merk Whiston onder meer voor sigaretten gedeponeerd, verwijzende naar haar gebruik van dat merk in Nederland sedert 1934 en haar inschrijving daarvan in Nederland. In april 1977 heeft Reynolds zich op het standpunt gesteld dat zij niet meer gebonden is aan de overeenkomst van 10 september 1965. Zij voerde daarvoor verschillende redenen aan waarvan er een is, dat het recht van Turmac op het merk Whiston is vervallen door niet-gebruik gedurende drie jaar na het depot respectievelijk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar. Turmac bestreed dit met twee argumenten: a. zij is het merk Whiston gedurende bedoelde termijnen blijven gebruiken; ten bewijze daarvan legde zij (wat die periode betreft) 30 kopie-fakturen over, alle van 22 november 1973 en bijna alle een gelijke hoeveelheid van 1000 sigaretten (40 of 50 pakjes) per afnemer betreffende; zij stelde voorts dat het succes van sigarettenmerken sterk afhankelijk is van een bepaalde mode en dat fabrikanten, indien een bepaald merk valt, dat wil zeggen nauwelijks meer verkocht wordt, blijven proberen door aanpassing van de sigaret een nieuwe markt voor het merk te vinden; b. zij wenste zo veel mogelijk verwarring tussen de merken Whiston en Winston te voorkomen in verband waarmee zij onder meer wijst op clausule e) van de overeenkomst van 10 september 1965; het merk Whiston was geen groot merk; er bestond slechts plaatselijke belangstelling voor; indien zij, Turmac, aan deze situatie een einde zou hebben willen maken door te trachten via een landelijke campagne Whiston tot een groot merk te maken, zou zij hebben bijgedragen aan verwarring tussen Whiston en Winston. Het Hof heeft de feiten waarop deze argumenten steunen in het midden gelaten, zodat die feiten in cassatie als vaststaande mogen worden aangemerkt." Ten aanzien van het verloop van het geding: O. dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turmac Tobacco Company B.V. — verder te noemen: Turmac — beroep in cassatie tegen het in deze zaak gewezen arrest van het Gerechtshof te Arnhem heeft ingesteld, welk beroep de Hoge Raad aanleiding heeft gegeven bij arrest van 11 januari 1980 aan het Benelux-Hof te verzoeken om met het oog op de hiervoor vermelde argumenten van Turmac uitspraak te doen over de volgende vragen van uitleg van artikel 5 onder 3. van de Eenvormige Beneluxwet op de warenm erken: " 1 . wat is in artikel 5 onder 3. te verstaan onder "enig normaal gebruik van het merk"? 2. wat is in dezelfde bepaling te verstaan onder "zonder geldige reden"?".

158


O. dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, van Nederland en van Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heef toegezonden; O. dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, waarvan door Turmac en door Reynolds c.s. gebruik is gemaakt, waarbij Turmac nog op de door Reynolds c.s. ingediende memorie met een memorie van antwoord heeft gereageerd; O. dat Turmac heeft aangevoerd, kort samengevat'. enz. Ten aanzien van het recht: ten aanzien van beide vragen te samen: Overwegende dat, nu de procedure waarin de Hoge Raad de hierboven vermelde vragen heeft gesteld, enkel betrekking heeft op individuele merken, bij de beantwoording van die vragen kan worden daargelaten of en in hoeverre hetgeen daaromtrent wordt overwogen mede van toepassing is met betrekking tot collectieve merken; ten aanzien van de eerste vraag: O. vooreerst dat het voorschrift van artikel 5, onder 3, van de Benelux Merkenwet, volgens hetwelk het recht op een merk vervalt voor zover van dat merk gedurende zeker tijdvak, zonder geldige reden, door of namens de merkhouder binnen het Beneluxgebied niet enig normaal gebruik is gemaakt, zijn grond vindt in de gedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alléén dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden; ' O. dat bij de uitlegging van dit voorschrift voorts in aanmerking moet worden genomen, dat bij zijn formulering mede de wens heeft voorgezeten te breken met de voorheen in Nederland gehuldigde opvatting, volgens welke elk gebruik — ook al geschiedt dat niet met het doel voor de waren onder het merk afzet te verwerven, maar enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden — voldoende is om verval van het merkrecht te voorkomen; ^ dat deze wens de reden is waarom het voorschrift eist dat van "normaal gebruik" sprake moet zijn; O. dat uit het vooreerst overwogene reeds aanstonds volgt, dat om overeenkomstig het voorschrift van artikel 5, onder 3, verval van het recht op een merk te voorkomen in de regel ten minste nodig is, dat het desbetreffende teken door of namens de merkhouder in het economisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming van de merkhouder, van diens licentiehouder of van degeen die in hun naam optreedt, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden; O. dat, is zodanig gebruik komen vast te staan, de vraag of dat gebruik als "normaal" in de zin van het voorschrift kan worden beschouwd, gelijk ook in de gemeenschappelijke toelichting tot uitdrukking wordt gebracht, slechts kan worden beantwoord door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in onderling verband in aanmerking te nemen; dat de eerste vraag van de Hoge Raad zich daarom maar ten dele voor beantwoording in abstracto leent, doch niettemin uit het geheel der voorafgaande overwegingen wel valt af te leiden dat voor de beantwoorwoording van de vraag of gebruik als hiervoor bedoeld kan worden beschouwd als "normaal gebruik", beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en

15 mei 1981

in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te-houden; dat, wat evenbedoelde feiten en omstandigheden betreft, in de regel valt te letten op de aard, de omvang — zowel getalsmatig naar stuks en/of naar afnemers, als geografisch —, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming; O. dat in dit verband ten aanzien van de door de Hoge Raad in "zijn vraagstelling vermelde argumenten van Turmac, zonder daaromtrent in concreto te oordelen — tot hoedanige beoordeling dit Hof niet is geroepen — het navolgende kan worden opgemerkt; dat indien de betrokken waar een massa-artikel is, gebruik in een met die aard niet overeenstemde omvang enkel dan als normaal in vorenbedoelde zin kan worden aangemerkt, indien de merkhouder nadere feiten en omstandigheden stelt en, eventueel, bewijst, die voor deze discrepantie een verklaring geven welke aannemelijk maakt dat het desbetreffende gebruik desondanks niet enkel en alleen het in stand houden van het recht op het merk beoogt; dat het antwoord op de vraag of vorenbedoelde argumenten van Turmac — welke in 's Hogen Raads arrest uitputtend zijn weergegeven - een verklaring als evenomschreven opleveren, daarvan afhangt, of die argumenten in onderlinge samenhang op zich zelf en zonder meer aannemelijk maken dat Turmac, mede gezien de aard en de omvang van haar onderneming, aan een slechts plaatselijke vraag naar een massa-artikel als sigaretten blijft voldoen door leveranties van de gestelde omvang en frequentie om andere redenen dan enkel en alleen om haar recht op het betrokken merk in stand te houden; ten aanzien van de tweede vraag: O. dat uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de eerste vraag is overwogen volgt dat aan het begrip geldige reden in meerbedoeld voorschrift strenge eisen moeten worden gesteld; dat daarom op de tweede vraag van de Hoge Raad moet worden geantwoord, dat slechts dan sprake kan zijn van een geldige reden, welke wettigt dat het merkrecht, ondanks het feit dat van het merk geen normaal gebruik is gemaakt, niettemin in stand blijft, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht; dat mitsdien noch de omstandigheid dat een produkt uit de mode raakt en dientengevolge nauwelijks meer verkocht wordt, noch de omstandigheid dat de merkhouder ervan afziet die geringe belangstelling voor zijn produkt door middel van reclame te verhogen omdat hij zich uit hoofde van een door hem met de gerechtigde tot een ander merk vrijwillig aangegane overeenkomst gehouden acht om zoveel mogelijk verwarring met dat merk te voorkomen, op zich zelf en zonder meer als geldige reden in vorenbedoelde zin kunnen worden aangemerkt: de eerste niet omdat zij in de regel tot het normale ondernemersrisico behoort; de tweede niet omdat zij niet buiten de macht van de merkhouder ligt; Ten aanzien van de kosten: O. dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten om-

15 mei 1981


vatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan artikel 57, lid 3, van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven; dat, gelet op het vorenstaande en op de door partijen op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt: voor Turmac Tobacco Company B.V. op 5.000,gulden (exclusief B.T.W.) en voor R. J. Reynolds Tobacco Company Inc. en R. J. Reynolds Tobacco B.V. op 5.000,-gulden (exclusief B.T.W.); Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Berger; Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 11 januari 1980 gestelde vragen; Verklaart voor recht: 1. Om verval van het recht op een merk overeenkomstig artikel 5, onder 3., van de Benelux Merkenwet te voorkomen is in de regel tenminste vereist, dat het desbetreffende teken gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden; 2. De vraag of enig gebruik als onder 1 bedoeld als "normaal gebruik" kan worden tfeschouwd, moet worden beantwoord door in onderling verband in aanmerking te nemen alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, zoals: de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming; beslissend is, of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden; 3. Wanneer van het merk gedurende het relevante tijdvak door of namens de merkhouder binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik is gemaakt, vervalt het recht op het merk nochtans niet, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht. Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten: Bepaalt die kosten als volgt: voor Turmac op 5.000,gulden (exclusief B.T.W.) en voor Reynolds c.s. op 5.000,-gulden (exclusief B.T.W.). Enz.

159

Nr 34. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 18 september 1980. (Dirk van den Broek voordeligste levensmiddelenbedrijf) (Mr B. J. Asscher) Artikelen 1354 en 1401 Burgerlijk Wetboek. Het in de Consumentengids opgenomen voorbehoud 'Voor reclamedoeleinden mag op generlei wijze gebruik gemaakt worden van publikaties in de Consumentengids' brengt niet mede, dat overnemen van feiten die voor het publiek interessant kunnen zijn en op algemeen toegankelijke wijze gepubliceerd zijn, ongeoorloofd is. li2 ). Artikel 1416a (nieuw) Burgerlijk Wetboek. De verwijzing naar het onderzoek van de Consumentenbond is echter misleidend door onvolledigheid (niet is vermeld dat een ander bedrijf even voordelig is, en dat het onderzoek slechts 20 bedrijven betrof) en doordat gesuggereerd wordt, dat tot de groep van gedaagde behorende andere bedrijven eveneens in het onderzoek zouden zijn betrokken. 3) Artikel 1416c lid 2 (nieuw) Burgerlijk Wetboek. ^•De Consumentenbond dient als eisende organisatie in de zin van art. 1416c lid 2 BW aan te tonen, dat hijzelf of de consument door het gestelde onrechtmatig handelen materiële of immateriële schade lijdt. In casu bij dagvaarding onvoldoende gesteld, doch bij pleidooi voldoende aannemelijk geworden.6) Artikel 1416c lid 1 (nieuw) Burgerlijk Wetboek jo. art 611b Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verbod en rectificatie toegewezen, met maximering van de dwangsom, te5 verbeuren bij niet (-tijdige) rectificatie tot f 50.000. ) De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Consumentenbond te 's-Gravenhage, eiseres [in kort gedingl, procureur Mr E. M. Enschedé, advocaat Mr W. Taekema te 's-Gravenhage, tegen de besloten vennootschap Dirk van den Broek Supermarkten B.V. te Amsterdam, gedaagde [in kort gedingl, procureur Mr E. A. M. Santen. a) Dagvaarding. 1. aangezien eiser (hierna ook: de Consumentenbond) sinds enige jaren prijsvergelijkend onderzoek doet ten behoeve van de Nederlandse consument o.m. in grote levensmiddelenbedrijven, waaronder die geëxploiteerd door gedaagde (hierna ook: Dirk van den Broek), en daarover publiceert in de door de Consumentenbond uitgegeven periodiek de Consumentengids, laatstelijk in augustus 1978, juli 1979, december 1979 en augustus 1980; 2. aangezien Dirk van den Broek naar aanleiding van de pubükatie in de Consumentengids van augustus 1978 advertenties heeft doen plaatsen, o.m. in het Parool d.d. 23.8.1978, waarin reclame wordt gemaakt met de wijze waarop Dirk van den Broek uit dit onderzoek is tevoorschijn gekomen; 3. aangezien zulks in strijd is met het in de kolofon van de Consumentengids gepubliceerde voorbehoud: 'Voor reclamedoeleinden mag op generlei wijze gebruik worden gemaakt van publikaties in de Consumentengids'; 4. aangezien de inhoud van de advertentie bovendien misleidend was, omdat daarin geen melding werd gemaakt van drie ondernemingen die qua algemeen prijs-

160


peil een gelijke of zelfs lagere uitkomst hadden als resp. dan Dirk van den Broek; 5. aangezien de Consumentenbond op grond van het vorenstaande bij brief d.d. 6 september 1978 tegen voormelde advertentie bezwaar heeft gemaakt en Dirk van den Broek verzocht heeft te bevestigen zulks in de toekomst na te laten; 6. aangezien Dirk van den Broek bij brief d.d. 14.9.1978 de Consumentenbond o.m. heeft doen weten: 'In antwoord op Uw bovengenoemde brief delen wij U mede in onze advertenties in het vervolg geen gebruik meer te zullen maken van de door U in de Consumentengids gepubliceerde onderzoek-resultaten.' op grond van welke vrijwillig aangegane verbintenis de Consumentenbond verdere aktie achterwege heeft gelaten; 7. aangezien in de Consumentengids van augustus 1980 wederom een prijsniveauvergelijking, als vorenbedoeld is gepubliceerd, waarbij Dirk van den Broek en het levensmiddelenbedrijf EDAH tezamen voor twee levensmiddelenpakketten van verschillende samenstelling qua prijspeil de laagste uitkomsten vertoonden; 8. aangezien Dirk van den Broek in verschillende z.g. huis-aan-huisbladen, o.m. de Leidse Post d.d. 13 augustus 1980, alsmede landelijke dagbladen, o.m. de Telegraaf en het Algemeen Dagblad d.d. 18 augustus 1980, in een quasi-redactionele opmaak de navolgende advertentie heeft doen plaatsen: Consumentenbond constateert: DIRK VAN DEN BROEK VOORDELIGSTE LEVENSMIDDELENBEDRDF IN NEDERLAND De Consumentenbond heeft een onderzoek ingesteld naar de prijzen, die de verschillende grootwinkelbedrijven aan de Nederlandse huisvrouw berekenen bij het aankopen van het gemiddelde levensmiddelenpakket. Omdat niet in alle huisgezinnen elk artikel even vaak wordt gekocht, hield de Consumentenbond bij het berekenen van het resultaat de officiële wegingsfactoren aan die het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag heeft vastgesteld voor het gewicht van elk artikel in het Nederlandse huishoudboekje. Uit het resultaat van het onderzoek komen twee factoren overduidelijk naar voren: 1 het verschil tussen de goedkoopste en de duurste levensmiddelenhandel in Nederland wordt steeds groter; 2 Overduidelijk springen de zaken van de DIRK VAN DEN BROEK GROEP eruit als de GOEDKOOPSTE LEVENSMIDDELENZAKEN IN NEDERLAND. Het standaard pakket is een goede afspiegeling van aankopen in levensmiddelenwinkels. Het onderzoekresultaat is volledig gepubliceerd in het zo juist verschenen augustusnummer van de 'Consumentengids'. Daarin staat zowel de lijst van de 30 artikelen die deel uitmaken van het gemiddelde levensmiddelenpakket alsmede een overzicht van de prijs die de 19 levensmiddelenzaken hiervoor berekenen. De goedkoopste winkels (Dirk van den Broek met Bas van der Heyden, Digros, Dirkson en Edah) kregen het cijfer 100. De overige bedrijven kregen hogere cijfers omdat zij duurder zijn. Het totaal-resultaat van het onderzoek ziet er als volgt uit: DIRK van den BROEK / BAS van der HEYDEN \ 100 DIGROS/DIRKSON ) Edah 100 JAC. HERMANS 104 MIRO . . . 111 VENDET 113 PROFI (in Utr., Geld. en Ov.) 114 De BOER 115 SIMON 115

CENTRA ALBERTHEYN FRED v.d. WERFF V&D 4=6 A&O SPAR KROON CO-OP VÉGÉ VIVO

15 mei 1981 117 118 118 119 120 122 123 124 125 125 126

Deze prijsvergelijking maakt bijzonder duidelijk waar het 't voordeligste winkelen is in Nederland. 9. aangezien Dirk van den Broek aldus niet alleen handelt in strijd met de hiervoor sub 6 vermelde verbintenis, resp. het beding van de Consumentenbond als hiervoor sub 3 vermeld, maar bovendien de inhoud van deze advertentie jegens het publiek misleidend is — omdat in de met vette letters gedrukte kop in strijd met de waarheid wordt gesuggereerd dat Dirk van den Broek het voordeligste levensmiddelenbedrijf in Nederland is, d.w.z. voordeliger dan al haar concurrenten; — omdat niet alle levensmiddelenbedrijven in Nederland zijn onderzocht, doch slechts een twintigtal grote bedrijven, geselecteerd op voldoende spreiding en assortiment; — omdat geen melding wordt gemaakt van een aantal andere door de Consumentenbond vermelde factoren zoals aankleding van de winkels, het assortiment en de bereikbaarheid, die bij de keuze van een winkel een rol spelen en in de prijzen doorwerken; — omdat ten onrechte ook de tot het Van den Broekconcern behorende bedrijven DIGROS en DIRKSON worden vermeld, die niet in de publikatie worden genoemd; — omdat door de quasi-redactionele opmaak van de advertentie (in de Leidse Post zelfs niet voorzien van het opschrift 'advertentie') ten onrechte de indruk wordt gewekt als zou het hier gaan om de weergave van een in een onafhankelijk persmedium verschenen nieuwsbericht, mogelijk zelfs van de publikatie in de Consumentengids zelve; 10. aangezien aan het vorenstaande niet afdoet, dat in de advertentie in de kleine lettertjes en het daarbij afgedrukte lijstje - dat ten onrechte de indruk wekt ongewijzigd uit de Consumentengids te zijn overgenomen — ook Edah wordt genoemd; — omdat een ervaringsfeit is dat van gedrukte reclame- en andere uitingen bij het publiek slechts de 'kop' in de herinnering blijft hangen en velen volstaan met slechts het lezen van die kop; — omdat de kleingedrukte tekst gemakkelijk de indruk kan geven als zou de Edah tot het Van den Broekconcern behoren, zulks ten onrechte; — omdat in het afgedrukte lijstje de gelijk-scorende concurrent als enige met een kleine letter is gedrukt; 11. aangezien Dirk van den Broek aldus handelt in strijd met haar jegens de Consumentenbond aangegane verplichtingen alsmede onrechtmatig, immers in strijd met de wet, meer speciaal art. 1416 a B.W., alsook met de haar in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid; 12. aangezien de Consumentenbond ten deze gebruik maakt van zijn bevoegdheden op grond van art. 1416c B.W. en een spoedeisend belang heeft bij de hierna omschreven voorzieningen; het mitsdien: den E. A. heer President behage bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, 1. gedaagde te bevelen zich te onthouden bij haar reclame-uitingen gebruik te maken van door eiser gepubliceerde resultaten van vergelijkend prijs- of warenonderzoek, althans zulks te doen op onjuiste of onvol-

15 mei 1981


ledige wijze door weglating van relevante gegevens uit zodanig onderzoek op straffe van een aan eiser te betalen dwangsom ad f 50.000,— voor elke reclame-uiting van gedaagde in strijd met vorenomschreven bevel; 2. gedaagde te bevelen binnen 8 dagen na het ten deze te wijzen vonnis in alle publiciteitsmedia, waarin gedaagde de hiervoor sub 8 weergegeven advertentie heeft doen plaatsen, bij wege van advertentie/ingezonden mededeling op kosten van gedaagde een rectificatie te doen plaatsen van de navolgende tekst, in dezelfde grootte en opmaak als de sub 8 weergegeven advertentie: RECTIFICATIE Naar het oordeel van de rechter is onze advertentie onder de kop 'Consumentenbond constateert: Dirk van den Broek voordeligste levensmiddelenbedrij f in Nederland' onvolledig en daarom misleidend. Wij zijn niet het enige bedrijf (van de 20 onderzochte bedrijven), waar U voor de laagste prijzen terecht kunt. Bovendien tellen bij de keuze van een winkel ook andere factoren mee, zoals de aankleding van de winkels, het assortiment en de bereikbaarheid, die in de prijzen doorwerken. DIRK VAN DEN BROEK althans een rectificatie van een door de President te bepalen tekst; op straffe van een aan eiser te betalen dwangsom ad f 10.000,— voor elke dag, dat gedaagde in gebreke mocht blijven volledig aan vorenomschreven bevel te voldoen; 3. gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding. b) Vonnis. De vice-president, enz. 1. Tussen partijen staat het volgende vast: a. De Consumentenbond is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Zijn doel wordt in artikel 3 van zijn statuten als volgt omschreven: 'De Bond stelt zich ten doel als onafhankelijke organisatie, zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de belangen van de consumenten in Nederland — en voor zover mogelijk en zo nodig daarbuiten — te behartigen. De bond streeft daarbij naar. een volwaardige economische en sociale positie van de consument ten opzichte van het tot stand komen, distribueren en consumeren van particuliere en collectieve goederen en diensten. De Bond houdt bij dit alles ook rekening met maatschappelijke gevolgen in ruime zin van particuliere en collectieve consumptie.' b. Artikel 4 van zijn statuten luidt: 'De Bond tracht het doel te verwezenlijken door: a. het uitgeven van één of meer verenigingsbladen; b. het verrichten en/óf doen verrichten van onderzoek; c. het geven van adviezen en hulp aan zijn leden; d. het uitoefenen van invloed en pressie op de overheid, het bedrijfsleven en andere leveranciers van goederen en diensten; e. het — al dan niet in rechte — optreden als partij voor het consumentenbelang; f. het uitgeven van publikaties, naast de verenigingsbladen; g. het bevorderen en verzorgen van voorlichting en vorming ten behoeve van de consument; h. het organiseren van de consument op landelijk, regionaal en lokaal niveau; i. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; j . het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende organisaties; k. het vertegenwoordigd zijn, dan wel deelnemen,

161

in daarvoor in aanmerking komende organisaties, instellingen en organen; 1. alle andere wettige middelen, die naar het oordeel van de bondsraad niet de doelstelling of onafhankelijkheid van de Bond schaden. c. De Consumentenbond doet prijsvergelijkend onderzoek ten behoeve van de consument. Hij publiceert daarover, zoals laatstelijk in augustus 1980, in de door hem uitgegeven periodiek 'de Consumentengids'. d. In de Hoofddorpse Courant van 7 augustus 1980 is op instigatie van een door Van den Broek ingeschakeld advertentiebureau een redactioneel artikel geplaatst waarin beschreven wordt hoe Van den Broek uit het hiervoor genoemde onderzoek is te voorschijn gekomen. e. Voormeld advertentiebureau heeft het betreffende artikel uitgeknipt en na dit op een andere pagina gelegd te hebben deze samenstelling gefotografeerd om beter de indruk te kunnen wekken dat het een redactioneel artikel betrof. f. Het aldus gefotografeerde uitknipsel — zoals afgedrukt op pagina 4 van de aan dit vonnis gehechte dagvaarding — heeft Van den Broek vervolgens als advertentie doen plaatsen in onder meer verschillende landelijke dagbladen waaronder De Telegraaf en het Algemeen Dagblad van 18 augustus 1980. 2. De Consumentenbond vordert thans veroordeling van Van den Broek om zich te onthouden bij haar reclame-uitingen gebruik te maken van de door de Consumentenbond gepubliceerde resultaten van vergelijkend prijs- of warenonderzoek althans zulks te doen op onjuiste of onvolledige wijze onder verbeurte van een dwangsom van f 50.000,— alsmede tot het plaatsen van een rectificatie in alle publiciteitsmedia waarin Van den Broek de onder 1 f vermelde advertentie heeft doen plaatsen op straffe van een dwangsom van f 10.000,— een en ander zoals in zijn petitum is weergegeven. 3. De Consumentenbond voert daartoe allereerst, zakelijk weergegeven, aan dat Van den Broek in strijd met een in de Consumentengids gepubliceerd voorbehoud voor reclamedoeleinden gebruik heeft gemaakt van een publikatie in de Consumentengids. 4. Het in de Consumentengids opgenomen voorbehoud luidt als volgt: 'Voor reclamedoeleinden mag op generlei wijze gebruik worden gemaakt van publikaties in de Consumentengids' Een dergelijk voorbehoud kan niet tengevolge hebben dat het overnemen voor reclamedoeleinden van feiten waarvan de kennisneming voor het publiek interessant kan zijn en welke gepubliceerd zijn in een algemeen toegankelijk verspreidingsmiddel — zoals het onderhavige resultaat van een vergelijkend onderzoek in de Consumentengids — rechtens ongeoorloofd en daarmee jegens de Consumentenbond onrechtmatig is, zodat deze stelling van de Consumentenbond faalt. 5. De Consumentenbond heeft vervolgens gesteld dat Van den Broek door het doen plaatsen van de onderhavige advertentie heeft gehandeld in strijd met een door haar op 14 september 1978 vrijwillig aangegane verbintenis. Bij brief van die datum heeft Van den Broek de Consumentenbond namelijk geschreven, dat zij in haar advertenties in het vervolg geen gebruik meer zal maken van de door de Consumentenbond gepubliceerde onderzoekresultaten. Nu echter niet aannemelijk is geworden dat Van den Broek zich door middel van die brief tot meer heeft willen verbinden dan waartoe zij rechtens reeds verbonden was, moet ook dit betoog van de Consumentenbond falen. 6. De Consumentenbond voert tenslotte aan dat Van den Broek door het doen plaatsen van de betreffende advertentie onrechtmatig heeft gehandeld jegens de Consumentenbond en/of de consumenten, daar die

162


advertentie een onjuiste weergave van een door de Consumentenbond uitgevoerd onderzoek inhoudt en daarom misleidend is voor het publiek. De Consumentenbond stelt verder dat hij ten deze gebruik maakt van zijn bevoegdheden op grond van artikel 1416c Burgerlijk Wetboek. Van den Broek betwist dat de onderhavige advertentie misleidend voor het publiek zou zijn. Zij stelt daartoe, kort gezegd, dat de inhoud van de advertentie het resultaat van het door de Consumentenbond gepubliceerde onderzoek geen geweld aandoet. 7. De vraag die allereerst beantwoord moet worden is of de onderhavige advertentie in een of meer opzichten misleidend is. Op grond van artikel 1416a Burgerlijk Wetboek is het doen plaatsen van een mededeling — zoals een advertentie — onrechtmatig als deze misleidend is ten aanzien van onder meer door derden uitgebrachte beoordelingen of verklaringen. 8. Bij vergelijking tussen het in de Consumentengids van augustus 1980 gepubliceerde onderzoek van het prijspeil bij verschillende levensmiddelenbedrijven en de gewraakte advertentie is het volgende op te merken. Het resultaat van het door de Consumentenbond uitgevoerde onderzoek waarbij onder andere een vergelijking van het prijspeil bij 20 winkelgroepen is gemaakt, heeft als uitkomst dat Dirk van den Broek en Bas van der Heyden (beide tot dezelfde winkelgroep behorende) èn Edah als de goedkoopste levensmiddelenbedrijven van de onderzochte bedrijven naar voren kwamen. Van den Broek heeft echter, boven de eigenlijke tekst die in kleine letters staat gedrukt, in de in vette grote letters gedrukte aanhef van de gewraakte advertentie doen opnemen: 'Consumentenbond constateert Dirk van den Broek voordeligste levensmiddelenbedrij f in Nederland' zonder daarbij eveneens te vermelden dat een ander bedrijf net zo voordelig was en het onderzoek slechts 20 bedrijven betrof. Voorts staat in de advertentie: 'Overduidelijk springen de zaken van Dirk van den Broek groep eruit als de goedkoopste levensmiddelenzaken in Nederland', waarna Van den Broek vervolgens in het in haar advertentie weergegeven resultaatoverzicht — in tegenstelling tot het overzicht in de Consumentengids waarin deze namen niet voor komen — naast 'Dirk van den Broek/Bas van der Heyden' o o k ^ e tot haar groep behorende bedrijven 'Digros/Dirkson' heeft opgenomen, daarbij de schijn wekkend dat een en ander de letterlijke weergave van het resultaatoverzicht van het door de Consumentenbond gepubliceerde onderzoek betrof. Het bovenstaande brengt mee dat, nu getoetst aan de inhoud van de publicatie in de Consumentengids Van den Broek een onvolledige mededeling heeft gedaan, de hiervoor gestelde vraag of de advertentie in een of meer opzichten misleidend is te noemen bevestigend moet worden beantwoord, zodat Van den Broek door het doen plaatsen daarvan onrechtmatig heeft gehandeld. 9. Vervolgens dient aan de orde te komen de vraag of Van den Broek door aldus te handelen schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen aan de consument en/of de Consumentenbond. 10. In de Memorie van Toelichting op de betreffende artikelen is omtrent het element schade onder meer opgemerkt: Artikel 1416a. De regeling van het ontwerp, in het bijzonder artikel 1416a bevat een uitwerking van de algemene regeling vanartikel 1401 B.W. Dit laatste artikel bepaalt dat elke onrechtmatige daad waardoor aan een ander schade wordt toegebracht degene door wiens schuld de schade is veroorzaakt, tot schadevergoeding verplicht. Artikel 1416a stelt buiten twijfel dat het doen of laten

15 mei 1981

doen van de daarbedoelde misleidende mededeling onrechtmatig is in de zin van artikel 1401. Het laat onverlet de overige vereisten voor het verkrijgen van schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, namelijk dat er schade geleden moet zijn, dat iemand aan de daad schuld moet hebben en dat er een causaal verband dient te zijn tussen daad en schade. Deze elementen zullen dan ook in een eventuele procedure op de normale wijze gesteld en bewezen moeten worden. Artikel 1416c. Het tweede lid kent aan de daarin vermelde rechtspersonen de bevoegdheid toe om de in het eerste lid bedoelde vorderingen, te weten die tot een verbod en die tot het openbaar maken van een rectificatie, in te stellen op de enkele grond dat de door hen behartigde belangen van ondernemers of eindgebruikers zijn of dreigen te worden aangetast. Deze bepaling eist derhalve nóch dat jegens de rechtpersoon zelf onrechtmatig is gehandeld, nóch ook dat deze zelf door de misleidende mededeling schade lijdt of dreigt te lijden. De in het ontwerp gekozen maatstaf zal er in de praktijk op neerkomen dat volstaan kan worden met het bewijs dat degenen wier belangen worden behartigd schade dreigen te lijden. 11. In het licht hiervan dient de Consumentenbond, hoewel hij enkel op grond dat de door hem behartigde belangen van de consument zijn of dreigen te worden aangetast een vordering in de zin van artikel 1416c lid 1 kan instellen, daarbij echter wel aan te tonen dat of de consument of hijzelf door het onrechtmatig handelen van Van den Broek materiële of immateriële schade heeft geleden of dreigt te lijden. 12. De Consumentenbond heeft in zijn dagvaarding niets omtrent schade gesteld. Hoewel hij voorts noch bij gelegenheid van de gehouden pleidooien noch in de door hem overgelegde pleitnotities uitdrukkelijk heeft gesteld dat hij en/of de consumenten schade hebben geleden of dreigen te lijden, heeft hij evenwel in zijn pleitnotitie het volgende aangevoerd: 'Waar het de Consumentenbond om gaat is de belangen van het publiek respectievelijk die van de Consumentenbond zelve. Doel van onderzoek en publikatie is een goede en objectieve voorlichting van de consument teneinde diens produktenkeuze te vergemakkelijken en zijn keuze-vrrjheid te vergroten. Dit effect wordt alleen bereikt als de voorlichting volledig is. Door dit soort advertentie-campagnes (die een groot publiek bereiken) wordt dit effect volledig teniet gedaan.'. 13. In het licht van deze stelling is het aannemelijk geworden dat de consument — immateriële — schade wordt toegebracht of dreigt te worden toegebracht als een door de Consumentenbond, (die zich gezien de artikelen 4 en 5 van zijn statuten onder meer tot doel stelt om tot een volwaardig economische en sociale positie van de consument ten opzichte van onder meer het consumeren van particuliere goederen te komen door middel van onderzoek en publicatie daarvan) uitgevoerd en gepubliceerd onderzoek — kennelijk uit winstoogmerk en speculerend op het vertrouwen dat vele consumenten in de Consumentenbond stellen — onvolledig en met toevoegingen in een reclame zoals in het onderhavige geval wordt weergegeven waardoor de objectieve voorlichting aan de consument en het voordeel dat deze zich daarmee kan doen geheel of ten dele teniet wordt gedaan of dreigt te worden gedaan. 14. Uit het hiervoor overwogene vloeit voort dat de gevraagde voorzieningen, zij het als hierna te melden, dienen te worden toegewezen met veroordeling van Van den Broek in de kosten. Rechtdoende: 1. Beveelt Van den Broek zich bij haar reclame-uitingen te onthouden van het op onjuiste of onvolledige

15 mei 1981


wijze door weglating van relevante gegevens gebruik maken van door de Consumentenbond gepubliceerde resultaten van vergelijkend prijs- of warenonderzoek; 2. Veroordeelt Van den Broek tot betaling aan de Consumentenbond van een dwangsom van f 5 0 . 0 0 0 , (vijftigduizend gulden) voor elke reclame-uiting in strijd met voormeld bevel; 3. Beveelt Van den Broek binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis in alle publiciteitsmedia waarin zij de op pagina 4 van de aan dit vonnis gehechte dagvaarding weergegeven advertentie heeft doen plaatsen, bij wege van advertentie of ingezonden mededeling op haar kosten een rectificatie te doen plaatsen in dezelfde grootte en op maat als de hiervoor vermelde advertentie van de navolgende tekst: Rectificatie Bij vonnis van de fungerend President van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 18 september 1980 is onze advertentie in dit blad van 7 augustus onder de kop 'Consumentenbond constateert: Dirk van den Broek voordeligste levensmiddelenbedrijf in Nederland' onvolledig en onrechtmatig geoordeeld. Wij zijn namelijk niet het enige bedrijf (van de 20 onderzochte bedrijven), waar U voor de laagste prijzen terecht kunt.' 4. Veroordeelt Van den Broek tot betaling aan de Consumentenbond van een dwangsom van f 10.000,(tienduizend gulden) voor elke dag dat Van den Broek in gebreke mocht blijver, volledig aan het sub 3 genoemde bevel te voldoen, zulks met een maximum van f 50.000,— (vijftigduizend gulden). 5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 6. Veroordeelt Van den Broek in de kosten van dit geding tot heden aan de zijde van de Consumentenbond begroot op f 116,35 (honderdzestien gulden en vijf en dertig cent) aan verschotten en f 1.000,- (duizend gulden) aan salaris procureur. Ontzegt het meer of anders gevorderde. Enz. 1) De nieuwe wet misleidende reclame. Het hiervoor afgedrukte — leerzame — vonnis is het eerste, gewezen op basis van de nieuwe Regelen omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame, de nieuwe artikelen 1416a-c B.W. Voor de tekst zie 5tb. 1980, 304 zoals nadien gerectificeerd, of BIE 1980, blz. 138 met rectificatie op blzz. 183-184. Overeenkomstig verwachtingen, gewekt tijdens de parlementaire behandeling, ontvangen de twee grootste algemene consumentenorganisaties, de Consumentenbond en Konsumenten Kontakt, een subsidie van het ministerie van economische zaken voor het voeren van procedures, waartoe zij door art. 1416c lid 2 zijn gelegitimeerd. De Consumentenbond had met deze procedure de primeur; Konsumenten Kontakt volgde zeer kort daarop met een zaak tegen een bekende, zo niet beruchte plaatser van misleidende thuiswerk-advertenties. Ook Konsumenten Kontakt won haar eerste zaak (vonnis van de Amsterdamse vice-president van 2 oktober 1980). Voor literatuur met betrekking tot (het ontwerp van) de nieuwe wet zie Praktijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht (PRAR) IIA (Kabel), 3 en 5; Onrechtmatige Daad VI (Martens), 62a. 2) Geen onrechtmatigheid door handelen in strijd met een eenzijdig voorbehoud; 'aanleunen' tegen consumentenorganisaties. Het wekt geen verbazing dat het pretense handelen in strijd met het voorbehoud vóórin de Consumentengids niet ongeoorloofd werd geacht. Buiten de door de Auteurswet getrokken grenzen is het citeren, of distilleren uit of verwijzen naar publikaties vrij, en men kan niet door eenzijdige geboden of 'voorbehouden' anderen de eigen wet stellen. Dat volgt mede uit art. 1354 BW;

163

met betrekking tot een ander voorbehoud in een tijdschrift werd het al beslist door HR 23 jan. 1952, NJ 1952, nr 95 (Leesportefeuillej. Het voorbehoud is stellig ingegeven door de wens van de Bond om bovenal zijn neutrale en onafhankelijke imago te handhaven. Daarin schuilt een redelijk eigen en zelfs wijder maatschappelijk belang (in het kader van de 'schade'-vraag, vgl. infra 4, ziet de Bond dit t.a.v. misleidend refereren erkend). Het voorbehoud op zich is een ondeugdelijk middel. Bepleitbaar is wel de stelling, verdedigd door Martens, NJB 1968, blz. 61 e.v. en Groen, AA XVIII (1969), blz. 13 e.v., dat (ieder) commercieel aanleunen tegen vergelijkend warenonderzoek van consumentenorganisaties in dit licht in strijd zou zijn met de zorgvuldigheid die jegens die organisaties betaamt. Die stelling is in de onderhavige zaak - voor zover uit het vonnis blijkt - niét verdedigd. Mede gelet op de consumentenbelangen die met ruime, - ook commerciële, mits zorgvuldige — publiciteit over vergelijkend warenonderzoek gediend kunnen zijn, gaat die stelling mij overigens te ver. Zij is ook niet aanvaard door de Code Commissie (juni 1976, zie PRAR IVA, 7), hoezeer deze overigens heeft aanbevolen om bij dit refereren aan neutraal warenonderzoek de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Haar waarschuwing dat deze wijze van adverteren zeer licht in strijd met de Code kan komen, is tal van malen uitgekomen. Wat de etherreclame betreft heeft de Reclameraad wél overeenkomstig de stelling Martens/Groen in art. 7 van de Voorschriften verwijzingen naar onderzoeken van consumentenorganisaties verboden. 3) Misleiding door onvolledigheid en anderszins. Het vonnis levert een voorbeeld op hoe een reclameuiting ook door onvolledigheid misleidend geacht kan worden, een mogelijkheid die door de wet in art. 1416b lid 1 wordt veronderstelt. Hoe ernstig men deze misleiding in casu wil noemen is een kwestie van smaak; de prijsbewuste consument kon van deze advertentie van gedaagde eerder beter dan slechter worden. VgL over de mogelijke smaak van de President nog hieronder sub 5. Aan de onderhavige advertentie zat nog een andere dubieuze kant: de in r.o. 1 onder d t/m/vermelde manipulaties met de quasi-redactionele tekst. De President constateert deze als feitelijk vaststaand, maar hij spreekt er — jammer genoeg — geen oordeel over uit. 4) Stelplicht en bewijslast bij acties o.g.v. art. 1416c lid 2. Wie tegen misleidende reclame ageert ex artt. 1416a e.v., zal de pretense misleiding gemotiveerd moeten stellen; over de bewijslastverdeling op dat punt handelt art. 1416e lid 1. In kort geding zal daarnaast het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen dienen te worden gesteld; bij schadevergoedingsacties causaal verband en schuld, op de bewijslastverdeling waarvan art. 14166 lid 2 nader ingaat. Vgl. hierover Onrechtmatige Daad VI (Martens), 62a sub 4; PRAR IIA (Kabel), 127. Gaat het om een actie van een organisatie als bedoeld in art. 1416c lid 2, dan vloeit uit die bepaling voort dat de organisatie daarnaast moet stellen: — dat zij is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid; — dat zij ten doel heeft de behartiging van hetzij de belangen van (te omschrijven) personen als in lid 2 sub a vermeld; hetzij een (nader te omschrijven) doel nastreeft (vgl. lid 2 sub b); — dat deze belangen resp. dat doel door het openbaar maken van de mededeling zijn of (dreigen te) worden aangetast. Zie over deze stelplicht nader PRAR t.a.p. en Groenendijk, Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter, diss. Nijmegen 1981, blzz. 261—262. Bewijs c.q. aannemelijk maken van deze stellingen kan verlangd

164


worden, maar, gelijk Groenendijk uiteenzet, is de doelstelling eenvoudig een kwestie van de statutaire doelomschrijving, en zal de 'aantasting' in het algemeen door de misleiding gegeven zijn. De Van den Broek-zaak levert intussen meteen een voorbeeld op van een geval dat de schade voor de consumenten-personen door de aangenomen misleiding niét (duidelijk) gegeven was: vgl. supra punt 3. Dat, en het feit dat de Bond ten aanzien van zijn 1416c-lid-2stelplicht bij dagvaarding zéér magertjes volstaan had met de stelling dat hij 'ten deze gebruik maakte' van de in die bepaling bedoelde bevoegdheid, gaf de President nog tot uitvoerige overwegingen (r.o. 9 t/m 13) aanleiding. De President, schade aan materiële consumentenbelangen niet aannemend, reikt de Bond de hand door op basis van stellingen bij pleidooi immateriële schade aan te nemen. Dat soort schade zal de wetgever niet direct voor ogen hebben gestaan, maar het in aanmerking nemen van deze schade kan evenmin contra legem geacht worden. De President zou, naar hij in r.o. 11 laat weten, óók ontvankelijkheid hebben willen aannemen in geval van gestelde c.q. gebleken schade voor de Bond-zelf. Art. 1416c lid 2 spreekt daarover niet, zodat de President voor dat geval op de — uiteraard mogelijke — grondslag van art. 1416a jo. het 'commune' art. 1401 BW zal doelen. Intussen neemt hij schade voor de Bond-zelf niet aan. 5) Rectificatiebevel met gemaximeerde dwangsom; civiele boete? In het dictum heeft de President de dwangsom te verbeuren bij niet(-tijdige) rectificatie gemaximeerd tot f 50.000. Van den Broek heeft niet gerectificeerd, maar de dwangsom betaald, naar blijkt uit een artikel in de Consumentengids van november 1980 (blz. 535). De Consumentenbond is hierover verbolgen (maar heeft geen appèl aangetekend en de dwangsom geïncasseerd). De bevoegdheid van de rechter tot maximering staat buiten kijf: zie de uitdrukkelijke bepaling van art. 611è (nieuw) Rv. Toch staat deze bevoegdheid ietwat haaks op het karakter van de dwangsom als dwangmiddel. De gangbare leer is dat de dwangsom van een als dwangmiddel effectieve hoogte moet zijn: vgl. bijv. Jansen in losbl. Burgerlijke Rechtsvordering ad art. 611Z> en talrijke expliciete jurisprudentie in die zin, vermeld bij Onrechtmatige Daad IIB (Van Nispen), nr 243. De maximeringsbevoegdheid lijkt dan slechts te passen bij nogal specifieke gevallen. Ik denk aan een geval waarin de rechter mogelijke executiegeschillen over de volledige nakoombaarheid van een bevel (bijv. tot het uit de handel nemen van goederen) voorziet en die wil vermijden; of — iets geheel anders — een geval waarin een zeer principiële weigering tot nakoming van de veroordeling is te voorzien, en de rechter het voor 'het recht' ook geen goede zaak acht dat de veroordeelde levenslang met dwangsommenverhaal kan worden achtervolgd. In de principiële zaak die leidde tot HR 18 mei 1979, NJ 1980, nr 213 nt W.H.H. (Van der Lek/Hulskorte) was dat blijkbaar de gedachtengang van eiser-zelf, die een dwangsom van f 100 over maximaal 365 dagen vroeg. In bovenstaand vonnis ziet men echter een voor mij nieuwe tournure, waarbij het maximum — naar de President zich stellig gerealiseerd zal hebben — het karakter droeg van een relatief lage afkoopsom. Aldus raakt men wel vér verwijderd van het karakter van het dwangmiddel; men kan zelfs zeggen dat de gemaximeerde dwangsom aldus tot een buitenwettelijke civiele boete 'denatureert'. Deze stelling houdt echter geen diskwalificatie in. Juist in deze misleidende reclame-zaak (waarin geen economische schade en alleen een zeer specifieke ideële schade voor het publiek werd aangenomen, die zich moeilijk laat rectificeren) kan de President de

15 mei 1981

forse rectificatie-eis wat overdone gevonden hebben. Met een enkel herhalingsverbod zou de gedaagde er echter erg 'makkelijk' afkomen. Een civiele boete ad f 50 000 (die, naar te verwachten was, door de Consumentenbond inderdaad is bestemd voor zijn verdere strijd tegen misleidende reclame) is dan een zinnig alternatief. Het oneigenlijk gebruik van art. 6116 is daarmee nog geen onjuist gebruik. De discretionaire bevoegdheid van de rechter ex art. 1416c lid 1 om al dan niet rectificatie te bevelen, tekst, omvang en media te fixeren, enz., lijkt voor de alternatieve-boete-naar-keuze trouwens ook een grondslag, en wel een minder oneigenlijke, te bieden. Dat het gekozen bedrag nogal arbitrair is, kan niet als doorslaggevend bezwaar gelden, gelet op het zojuist gezegde; bovendien ligt hier geen ander probleem dan bij de straftoemeting. Afgewacht moet worden of deze tournure een in misleidende reclamezaken terugkerend verschijnsel zal worden, en of gedaagden in gedingen op deze mogelijkheid zullen gaan inspelen. Evenzo is het een interessante vraag of deze constructie in andere zaken, die daarvoor in aanmerking komen, school zal gaan maken. Zulke zaken zijn wel te bedenken, met name in het mededingingsrecht. Een aangepaste boete als alternatief voor bijv. een toch wat vérgaand en moeizaam bevel tot een 'recall' van reeds in het verkeer gebrachte inbreukmakende goederen, lijkt zinnig, evenals voor bijv. een weer-oprakelende en grondrechtelijk moeilijk liggende publikatie van verontschuldigingen in de redactionele pers. Zou de constructie inderdaad ruimer toepassing gaan vinden, dan ware te wensen dat de HR de rechterlijke bevoegdheid ten deze toch niet zó discretionair zal achten, dat hij niet enige richting wil geven aan de daarvoor in aanmerking komende gevallen en wellicht zelfs — zeer globale — richtlijnen wil geven voor een 'aangepaste maximering'. Tenslotte de vraag of in een geval als dit de eiser gerechtigd is om uit eigen portemonnaie (gevuld met de 'boete') tot publikatie over te gaan. Vgl. over de vraag van gerechtigdheid tot publikatie zonder machtiging in het algemeen (dus zonder de 'afkoop'-complicatie): Onrechtmatige Daad H-B (Van Nispen), nr 194 en aldaar vermelde jurisprudentie en literatuur in verschillende zin; voorts Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, Deventer 1978, nr 67. Aldaar leert Van Nispen, m.i. ten rechte, dat na ontzegging van een eis tot machtiging tot publikatie, de rechtmatigheid van de publikatie-zondermachtiging beoordeeld moet worden in het licht van de motieven die de rechter tot ontzegging van die eis hebben bewogen en voorts van omstandigheden zoals de wederzijdse belangen van partijen. In bovenstaande zaak, waarin de rechter op zichzelf grond aanwezig achtte voor een rectificatie, en nog niet zo ver ging dat hij overwoog dat gedaagde deze 'desgewenst mocht afkopen', zou een publikatie door eiser m.i. geoorloofd zijn. D.W.F. V.

Nr 35. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 16 juni 1980. (Haaglanden) Voorzittend rechter: Mr D. Reisig; Rechters plv.: Mrs H. P. Utermark en J. W. de Zwaan. Art. 1 Handelsnaamwet. Kantonrechter en Rechtbank: Het Ziekenfonds drijft een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet nu het - in de woorden van de Rechtbank - kan worden aangemerkt als een organisatie die zich tot het publiek richt en welker activiteiten bestaan uit het tegen betaling

15 mei 1981


verrichten van diensten. Bovendien is het antwoord op de vraag of van een 'onderneming' gesproken kan worden niet afhankelijk van de aanwezigheid van een winstoogmerk; voldoende is dat de organisatie materieel voordeel beoogt. Dat zulks bij het Ziekenfonds het geval is, is niet aan twijfel onderhevig. Art. 5 Handelsnaamwet. Kantonrechter: Tussen Algemeen Ziekenfonds Haaglanden U.A. en Haaglanden B. V. (assurantiekantoor) is verwarring bij het publiek mogelijk, te meer nu het Ziekenfonds werkzaam is als assurantiebemiddelaar op terreinen waarop ook Haaglanden B. V. werkzaam is. Rechtbank (nadat het Ziekenfonds zijn activiteit beperkt heeft tot ziektekostenverzekeringen t.b.v. verplicht en vrijwillig verzekerden en bejaarden): De werkterreinen zijn zo zeer verschillend, dat ondanks het gebruik door beide ondernemingen van de naam Haaglanden geen verwarring bij het publiek te duchten is, aangenomen dat het Ziekenfonds steeds zijn volledige naam gebruikt. Onjuiste telefoonverbindingen en verkeerd bezorgde poststukken wijzen niet op verwarring, waarop art. 5 Handelsnaamwet het oog heeft. Artt. 5 en 6 Handelsnaamwet jo. art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Rechtbank: Samenwerking van het Ziekenfonds met twee anders genaamde Stichtingen die zich wél op hetzelfde terrein als het assurantiekantoor bewegen, brengt geen gevaar voor verwarring tussen partijen mede. Of onder deze omstandigheden van een onrechtmatige daad zou moeten worden gesproken, kan in de onderhavige requestprocedure van art. 6 Handelsnaamwet niet aan de orde komen. Art. 6 Handelsnaamwet. Rechtbank: In deze requestprocedure is geen plaats voor een kostenveroordeling (anders: Kantonrechter). Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Kantonrechter: Beroep op rechtsverwerking of misbruik van recht van de hand gewezen.') De Onderlinge Waarborgmaatschappij het Algemeen Ziekenfonds Haaglanden U.A. te 's-Gravenhage, appellante, procureur Mr H. W. van Harreveld, tegen de besloten vennootschap De Haaglanden B.V. te Rijswijk (Z.H.), verweerster, advocaat Mr W. Punt te Rotterdam. a) Kantongerecht te 's-Gravenhage, 30 november 1979 (Mr A. J.M. de Groot). Wij, Kantonrechter, enz. Overwegende, dat tussen partijen vaststaat dat verzoekster in 1974 is opgericht en sedertdien is ingeschreven in het Handelsregister te 's-Gravenhage met als statutair doel, onder andere het bemiddelen, adviseren in assurantiën op elk gebied en het overnemen van assurantieportefeuilles en het beheer daarvan ten behoeve van derden, aan welke doelstelling zij uitvoering geeft door werkzaam te zijn op het gebied van de auto's-, reis-, levens- en ziekteverzekeringen; dat eind mei 1978 is opgericht de onderlinge waarborgmaatschappij : het Algemeen Ziekenfonds "HAAGLANDEN" U.A., gerekestreerde, zulks als ') Vergelijk Rechtbank Zwolle, 31 maart 1911, Bijblad I.E. 1976, nr 59, blz. 207, Sarhama/Fino, California [Red. ].

165

resultaat van een fusie, eerst tussen het A.A.Z. en NUTSZIEKENFONDS en vervolgens tussen deze gefuseerde fondsen en het fonds JOANNES DE DEO; dat bij gerekestreerde een kleine 400.000 verzekerden zijn aangesloten; dat gerekestreerde in het Handelsregister te 's-Gravenhage is ingeschreven en werkzaam is als ziekenfonds voor verplicht-, vrijwillige- en bejaardenverzekering, terwijl zij zich daarnaast bezig houdt met het sluiten, althans bemiddelen in onder andere ziektekostenverzekeringen, levensverzekeringen en reis- en annuleringskostenverzekeringen; gerekestreerde is ingeschreven als assurantie-tussenpersoon bij de Sociaal-Economische Raad in het zogenaamde B.register als bedoeld in de Wet assurantiebemiddeling; dat rekestrante van mening is: dat beide partijen zich gedeeltelijk op dezelfde markt bewegen en in een concurrentiepositie verkeren; dat gerekestreerde als groot fonds een grote bekendheid en aantrekkingskracht heeft bij het publiek, dat al spoedig geneigd zal zijn om ook andere verzekeringen bij of via gerekestreerde af te sluiten, waarbij nog komt dat gerekestreerde in hetzelfde kantoor is gevestigd, dezelfde postbus heeft en deels dezelfde bestuursleden kent als de Stichting NUTSLEVENSVERZEKERING, en de Stichting NUTSZIEKTEKOSTENVERZEKERING, met welke stichtingen gerekestreerde kennelijk in één verband samenwerkt en in ieder geval voor deze stichtingen in deze verzekeringssoorten bemiddelt en het publiek zeer eenvoudig naar deze stichtingen kan doorspelen; dat rekestrante buitengewoon veel last heeft van het feit dat kennelijk in de naam van gerekestreerde kenmerkend is voor het publiek het woord "HAAGLANDEN", ter visuele illustratie waarvan rekestrante afschriften heeft overgelegd van het briefpapier van gerekestreerde, alsmede afschrift van de kop van het informatieblad van gerekestreerde en van .een enveloppe; dat rekestrante bijna dagelijks brieven en telefoontjes krijgt bestemd voor gerekestreerde; rekestrante heeft ter zitting enige bescheiden overgelegd zoals een reisverzekeringspolis met correspondentie van de "Europeesche" en een polisblad van een opstalverzekering van de Nationale, die bij rekestrante zijn terecht gekomen, doch bestemd zijn voor gerekestreerde; het komt voor dat debiteuren van rekestrante aan gerekestreerde betalen; dat Wij op grond van hetgeen ter zitting over en weer is gesteld en op grond van de overgelegde bescheiden niet alleen aannemen dat er kans is op verwarring bij het publiek maar ook dat die verwarring een feit is en dat Wij dus het verweer van gerekestreerde als zou er geen verwarring zijn te duchten, moeten verwerpen; dat gerekestreerde weliswaar aanvoert dat zij zich — anders dan rekestrante — beweegt op het terrein van de ziekenfondsverzekeringen, waaronder begrepen de bejaardenverzekering en de zogenaamde vrijwillige verzekering, welk terrein krachtens de Wet is voorbehouden aan de toegelaten ziekenfondsen en welk terrein geheel onttrokken is aan assurantiebemiddeling, doch dat zulks onverlet laat dat ook dan er sprake kan zijn van verwarring bij het publiek en bovendien dat gerekestreerde toegeeft actief te zijn als assurantietussenpersoon en als zodanig ook is ingeschreven in het S.E.R.-register; dat gerekestreerde die werkzaamheden echter bagatelliseert: die werkzaamheden zouden kwantitatief niet veel voorstellen, uitsluitend bedoeld zijn als service aan haar verzekerden die behoefte blijken te hebben of zouden kunnen hebben aan een verzekering die gere-

166


kestreerde zelf niet kan bieden en de bemiddeling zou uitsluitend plaats vinden ten behoeve van de Stichting NUTS-ziektekostenverzekering, de Stichting NUTS levensverzekering (beide met gerekestreerde in één pand gehuisvest en bestuurlijk gelieerd) en ten behoeve van de Europeesche reis- en bagage-verzekeringsmaatschappij ; dat echter ook al bagatelliseert gerekestreerde haar assurantiebemiddelingswerkzaamheden, recht overeind blijft staan de stelling van rekestrante namelijk dat op dit terrein, het terrein van de assurantiebemiddeling, beide partijen op dezelfde markt opereren en in dezelfde regio, hetgeen overigens ook de doelstelling van gerekestreerde is, hetgeen blijkt uit art. 3 sub. d. van de Statuten; dat gerekestreerde voorts als verweer voert dat de Handelsnaam wet in casu niet van toepassing zou zijn: zij is toegelaten als ziekenfonds en ziekenfondsen mogen volgens de Wet geen winst maken; Weliswaar is gerekestreerde krachtens art. 1 lid 7 van de Handelsregisterwet verplicht tot inschrijving in het Handelsregister, maar, zo stelt zij, zij beoogt niet het maken van winst noch het besparen van kosten of het behalen van stoffelijke voordelen voor haar leden; zij beoogt uitsluitend ideële doelstellingen te dienen, namelijk verstrekkingen of ziektekostenvergoedingen aan haar leden te geven en het belang van de Volksgezondheid te dienen en dus, aldus gerekestreerde, heeft zij geen onderneming en dus ook geen handelsnaam; dat dit betoog echter Onzes inziens moet falen; weliswaar heeft de Hoge Raad in 1944 beslist (NJ 44-285) dat het Nezifo geen "zaak" was in de zin van de Wet, doch de rechtspraak heeft sedertdien een ontwikkeling doorgemaakt (evenals de ziekenfondsen overigens) en wel een ontwikkeling, zoals gerekestreerde zelf opmerkt, in de zin van versoepeling van het begrip "winstoogmerk", met als voorlopig sluitstuk het arrest van de Hoge Raad van december 1976: 1978/431, waarin wordt gesteld dat de Handelsnaamwet het begrip "onderneming" reeds aanvaardt "indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is"; dat er in casu sprake is van een georganiseerd verband lijkt duidelijk; het oogmerk van het behalen van materieel voordeel ontkent gerekestreerde: zij zou slechts ideële doelstellingen hebben, doch Wij achten het niet aan twijfel onderhevig, dat een ziekenfonds de Volksgezondheid voornamelijk dient door te trachten voor een zeer grote groep van de bevolking zo voordelig mogelijke voorwaarden te scheppen voor het genieten van verstrekkingen en het verkrijgen van ziektekostenvergoedingen, waartoe de fondsen zullen trachten de premie zo laag mogelijk te houden en zo voordelig mogelijke contracten te sluiten met fysiotherapeuten, apothekers, artsen, tandartsen, enzovoorts; dat gerekestreerde ontkent dat zij beoogt kosten voor haar leden te besparen, kan nauwelijks serieus zijn gemeend, want dat is nu juist haar taak; dat een gezaghebbend commentatrice (Mej. Mr S. Boekman) dit arrest niet gelukkig vindt en vreest dat door deze omschrijving allerlei non-profit instellingen binnen het bereik van de Handelsnaamwet gehaald kunnen worden, doet niet af aan het feit dat de Hoge Raad dit arrest gewezen hééft, terwijl ook professor Wachter in zijn noot onder het arrest zegt dat men zich moet realiseren dat ook een non-profit instelling een onderneming kan exploiteren en dat lijkt Ons hier typisch het geval te zijn; dat bovendien het argument van gerekestreerde, namelijk dat zij niet onder de Handelsnaamwet zou vallen, ook daarom niet opgaat, omdat zij naast haar' activiteiten als ziekenfonds en hoe ideëel die activiteiten ook mogen zijn, optreedt op terrein van de as-

15 mei 1981

surantiebemiddeling, een typische ondernemingsactiviteit in de zin van de Handelsnaamwet, terwijl het feit dat zij de winst, die uit die bedrijvigheid voortvloeit, onder haar personeel pleegt te verdelen een zaak is die haar zelf regardeert doch onverlet laat dat zij bemiddelt buiten het ziekenfondspakket om en dat zij daaruit winst verkrijgt; dat gerekestreerde tenslotte aanvoert dat rekestrante haar recht zou hebben verwerkt, althans misbruik maakt van haar recht; dat Wij met dit betoog evenmin kunnen instemmen: gerekestreerde is medio vorig jaar ingeschreven in het Handelsregister en is sedertdien haar activiteiten onder haar nieuwe naam, dus na de fusie gaan ontplooien en rekestrante heeft zich reeds in oktober 1978 tot gerekestreerde gewend; dat is dus reeds vrij snel; de onderhandelingen, die daarna tussen partijen zijn gevolgd, zijn helaas zonder resultaat gebleven met als gevolg het rekest van rekestrante van augustus 1979; daaruit kunnen Wij geen rechtsverwerking concluderen; dat evenmin juist is het verwijt van misbruik van recht: weliswaar is de rekestrerende besloten vennootschap een kleine onderneming en heeft gerekestreerde daarentegen een zeer grote organisatie doch daaruit kan men geen misbruik van recht construeren; de Wet geldt ook voor grote organisaties; dat Wh' derhalve van mening zijn dat rekestrante terecht een beroep op art. 5 van de Handelsnaamwet heeft gedaan en dat het verzoek van rekestrante moet worden toegewezen in voege als hieronder zal geschieden, waarbij Wij echter de gevraagde uitvoerbaar verklaring bij voorraad niet zullen toewijzen. Gelet op de betrekkelijke wetsartikelen: Beschikkende: Veroordelen gerekestreerde om haar naam zodanig te wijzigen, dat daarin het woord "HAAGLANDEN" niet meer voorkomt. Bepalen, dat gerekestreerde deze wijziging dient toe te passen binnen 6 maanden nadat deze beschikking in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, zulks op straffe van een dwangsom van f 1000, — voor iedere dag, gedurende welke gerekestreerde nadien daarmede ingebreke mocht blijven. Veroordelen gerekestreerde in de kosten van deze procedure; tot hiertoe aan de zijde van rekestrante begroot op f 537,50, waaronder f 500,— voor salaris van de gemachtigde van rekestrante. Enz. b) De Rechtbank, enz. Uit de stukken en de mondelinge behandeling is het volgende komen vast te staan: Het Ziekenfonds is in mei 1978 opgericht als resultaat van een fusie, eerst tussen het A.A.Z. en het Nutsziekenfonds en, vervolgens, tussen deze gefuseerde fondsen en het fonds Joannes de Deo. Het Ziekenfonds is in het Handelsregister te 's-Gravenhage ingeschreven, en werkzaam, als ziekenfonds voor verplicht-, vrijwillige en bejaardenverzekerden. Tot 1 januari 1980 heeft het Ziekenfonds zich, daarnaast, beziggehouden met het sluiten van, althans bemiddelen in onder andere ziektekosten-, levens-, reis- en annuleringskostenverzekeringen. Sedert 31 december 1979 evenwel is de inschrijving van het Ziekenfonds krachtens de Wet Assurantiebemiddeling doorgehaald. Het Ziekenfonds oefent thans deze assurantiewerkzaamheden ook feitelijk niet meer uit. Het Assurantiekantoor is op 31 oktober 1974 opgericht en is sedertdien ingeschreven in het Handelsregister te 's-Gravenhage met als statutair doel onder andere het bemiddelen en adviseren in assurantieën op elk gebied, alsmede het overnemen van assurantieportefeuilles en het beheer daarvan ten behoeve van derden. Aan deze doelstellingen geeft het Assurantiekantoor

15 mei 1981


uitvoering door werkzaam te zijn op het gebied van de auto-, reis-, levens- en ziektekostenverzekeringen. (...) Omtrent het hoger beroep: 1. Het Ziekenfonds is tijdig, namelijk binnen de door artikel 6 lid 4 Handelsnaamwet gestelde termijn, van de uitspraak van de Kantonrechter bij deze rechtbank in hoger beroep gekomen. 2. De eerste grief van het Ziekenfonds betreft de verwerping, door de Kantonrechter, van zijn stelling dat de op de Handelsnaamwet gebaseerde actie van het Assurantiekantoor reeds daarom niet kan slagen omdat het Ziekenfonds, vanwege het ontbreken van een winstoogmerk, geen onderneming in de zin van de Handelsnaamwet drijft en, derhalve, geen handelsnaam voert. Deze grief faalt. Aangezien het Ziekenfonds zich, blijkens zijn statuten, primair ten doel stelt aan de bij hem als verzekerde ingeschreven personen tegen betaling van een premie verstrekkingen of vergoedingen wegens kosten van geneeskundige verzorging te waarborgen, kan het Ziekenfonds worden aangemerkt als een organisatie die zich tot het publiek richt en wiens activiteiten bestaan uit het tegen betaling verrichten van diensten. Daarom is het Ziekenfonds, naar het oordeel van de rechtbank, ook een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Daarenboven, het antwoord op de vraag of een organisatie kan worden beschouwd als een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet, is niet afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een winstoogmerk. Voldoende is dat de organisatie het behalen van materieel voordeel beoogt. Waar nu, in het licht van de doelstellingen van het Ziekenfonds, reeds aannemelijk is en in de procedure ook onweersproken is gebleven dat het Ziekenfonds voor de bij hem aangesloten verzekerden tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden zo goed mogelijke verstrekkingen tracht te verkrijgen, is niet aan twijfel onderhevig dat het Ziekenfonds valt binnen de begrenzing van het begrip onderneming in de zin van de [in de? Red. ] Handelsnaamwet gegeven inhoud. 3. De tweede grief van het Ziekenfonds richt zich tegen het oordeel van de Kantonrechter dat een verwarring bij het publiek tussen de namen van het Ziekenfonds en het Assurantiekantoor njet alleen aannemelijk maar ook een feit is. Deze grief is terecht voorgesteld. Hierbij stelt de rechbank voorop betekenis te hechten aan de omstandigheid dat het Ziekenfonds, ingaande 1 januari 1980, zich niet meer zoals voorheen beweegt op een terrein waarop bok het Assurantiekantoor actief is, te weten dat van de assurantiebemiddeling. Dat het Ziekenfonds die assurantiebemiddelingsactiviteiten tot 1 januari 1980 wel verrichtte, acht de rechtbank voor de onderhavige beslissing niet relevant. Thans is, voor wat betreft het werkterrein van het Ziekenfonds, nog slechts van belang dat de werkzaamheden van het Fonds zelf — het als ziekenfonds verzorgen van ziektekostenverzekeringen ten behoeve van verplicht en vrijwillig verzekerden alsmede bejaarden — liggen op een terrein dat bij de wet is voorbehouden aan de toegelaten ziekenfondsen. Het Ziekenfonds is er zo een. De activiteiten van het Assurantiekantoor betreffen weliswaar ook het verzekeringswezen, doch een geheel andere sector dan die waarop het Ziekenfonds werkzaam is: het Assurantiekantoor houdt zich immers voornamelijk bezig met het, in zijn algemeenheid, bemiddelen en adviseren in assurantiën op elk gebied, maar kan zich, in ieder geval, niet begeven op het gehele terrein van de activiteiten van het Ziekenfonds. Deze respectieve werkterreinen en, daarmee, ook de aard van de ondernemingen zijn zozeer verschillend dat reeds om deze reden niet gezegd kan worden dat, zoals artikel 5 Handelsnaamwet vereist, bij het publiek ondanks het gebruik door beide van het woord Haaglanden verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten, aangenomen dat het Ziekenfonds steeds zijn volledige naam gebruikt. Zulks wordt niet anders nu

167

de plaats waar de beide ondernemingen gevestigd zijn zo goed als dezelfde is en, naar aannemelijk is, de regio's, waar partijen werkzaam zijn, geheel althans voor een aanzienlijk gedeelte overeenkomen. 4. Aan het voorgaande doet niet af dat, naar het Assurantiekantoor heeft gesteld, niet alleen vroeger maar ook nu nog, dagelijks een of meer telefoongesprekken en, zij het met een minder grote frequentie, poststukken bij het Assurantiekantoor binnenkomen die voor het Ziekenfonds zijn bestemd. In het midden latende dat het Ziekenfonds, zich zijnerzijds erop beroepend dagelijks zo'n 1300 telefoongesprekken en jaarlijks circa 325.000 poststukken te ontvangen, deze stellingen heeft betwist, wijzen deze gebeurtenissen toch niet op verwarring, waarop artikel 5 Handelsnaamwet het oog heeft. Voorts is aannemelijk dat deze vergissingen, althans voor een aanzienlijk gedeelte, moeten worden toegeschreven aan de, door het Ziekenfonds aangevoerde, omstandigheid dat het Ziekenfonds nog niet in de Telefoongids 1979/1980 voor 's-Gravenhage en Randgemeenten stond vermeld. 5. Het Assurantiekantoor heeft zich, zowel in eerste instantie als in hoger beroep, er nog op beroepen dat het Ziekenfonds zich ten gevolge van zijn samenwerking met respectievelijk de Stichting Nutsziektekostenverzekering en de Stichting Nutslevensverzekering in een concurrentiepositie ten opzichte van het Assurantiekantoor bevindt. Ter toelichting van deze stelling heeft het Assurantiekantoor gewezen onder andere op het gevestigd zijn van (het hoofdkantoor van) het Ziekenfonds in hetzelfde gebouw als voornoemde Stichtingen, het gelieerd zijn van elkanders besturen en het "als drie-eenheid" naar buiten optreden. Uit dat — zoals het Assurantiekantoor stelt — kennelijk in één verband werken van het Ziekenfonds met meergenoemde Stichtingen trekt het Assurantiekantoor als consequentie, het ontstaan van verwarring tussen zichzelf en het Ziekenfonds. Daargelaten of vorenbedoelde omstandigheden, welke als begeleidende omstandigheden zouden moeten worden aangemerkt, een jegens het Assurantiekantoor onrechtmatig handelen van het Ziekenfonds opleveren, moet de rechtbank aan dit beroep voorbijgaan omdat binnen het kader van de onderhavige requestprocedure van artikel 6 van de Handelsnaamwet slechts een beroep kan worden gedaan op een van de bepalingen van de Handelsnaamwet, terwijl de vorenbedoelde omstandigheden naar het oordeel van de rechtbank niet tot de conclusie kunnen voeren dat sprake zou kunnen zijn van gevaar voor verwarring ten gevolge van overeenstemming tussen de wederzijdse handelsnamen, mede in verband met de aard van de beide ondernemingen. 6. Al het vorenstaande brengt mee dat de beschikking, waarvan beroep, niet in stand kan blijven. Daarom behoeft de rechtbank ook niet meer in te gaan op het, ook in hoger beroep meer subsidiair, door het Ziekenfonds gevoerde argument betreffende rechtsverwerking respectievelijk misbruik van recht aan de zijde van het Assurantiekantoor. 7. De beschikking van de Kantonrechter van 30 november 1979 moet derhalve worden vernietigd en het inleidend verzoek van het Assurantiekantoor behoort alsnog te worden afgewezen. De rechtbank zal evenwel, zulks ook anders dan de Kantonrechter heeft gedaan, geen veroordeling in de proceskosten opleggen, aangezien voor een zodanige veroordeling in het kader van een verzoekschriftprocedure krachtens de Handelsnaamwet, waarvan in casu sprake is, geen plaats is. Beschikkende in hoger beroep: Vernietigt de beschikking van de Kantonrechter te 's-Gravenhage, op 30 november 1979 onder kenmerk Rep. I 2654/79.1 gewezen; Wijst het inleidend verzoek van het Assurantiekantoor af. Enz.

168

Bijblad Industriële Eigendom, nr 5 Nr 36. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 21 januari 1981.

Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Drs J. C. H. Perizonius en Mr Drs J. J. Bos. Art. IA Rijksoctrooiwet. De aanvrage is na de indiening beperkt tot een bepaalde groep van verbindingen. Aanvraagster heeft in beroep weliswaar aangetoond, dat die groep verbindingen bijzondere eigenschappen bezit, maar die eigenschappen niet op enigerlei wijze in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage toegelicht. Daarom blijkt uit die stukken niet, dat aanvraagster op de indieningsdatum van de aanvrage die eigenschappen kende. Derhalve berust de thans gepretendeerde uitvinding niet op de oorspronkelijke stukken van de aanvrage. Beschikking nr 14.924 artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 70.10451. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep, Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde X; Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 9 augustus 1979, waarbij werd besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. dat de Aanvraagafdeling overwoog, dat de groep van verbindingen beschreven in de vóór de voorrangsdatum van de onderhavige aanvrage ter inzage gelegde Nederlandse octrooiaanvrage 00.00000, tot welke groep van verbindingen de butyrofenonderivaten volgens de onderhavige aanvrage behoren evenwel zonder dat zij in de Nederlandse octrooiaanvrage met name worden genoemd, ook worden toegepast als kalmeringsmiddel; dat de Aanvraagafdeling aanvraagster in de gelegenheid had gesteld aan te tonen, dat het voorstel volgens de onderhavige aanvrage op een keuzeuitvinding berustte ten opzichte van het bekende uit de Nederlandse octrooiaanvrage 00.00000, aangezien de produkten volgens de werkwijze van de onderhavige aanvrage superieur zouden zijn aan de verbindingen volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 00.00000, doch dat aatfvraagster hoewel de daarvoor gegeven termijn was verlengd, van deze gelegenheid geen gebruik had gemaakt; dat de Aanvraagafdeling daarom in het voorstel volgens de aanvrage niet meer kon zien dan een zich binnen het gebied van de Nederlandse octrooiaanvrage 00.00000 bevindende, voor de hand liggende keuze; enz. Overwegende dienaangaande: dat weliswaar door de vermelding opgenomen in de bij de memorie van grieven ingediende nieuwe stukken (blz. 1, regels 7 t/m 10) dat haloperidol en de verbindingen uit de Nederlandse aanvrage 00.00000 qua eigenschappen in hoofdzaak vergelijkbaar zijn, het door de Aanvraagafdeling gevraagde effect — zij het indirect — alsnog aannemelijk gemaakt is; dat dit echter niet inhoudt dat de aanvrage thans wel voor openbaarmaking in aanmerking komt; dat immers de aanvrage in de geldende vorm betrekking heeft op een specifieke werkwijze voor het bereiden van nieuwe 7-piperidino-butyrofenonderivaten met activiteit op het centrale zenuwstelsel; dat volgens de oorspronkelijk ingediende aanvrage de gepretendeerde uitvinding moest worden gezien in deze specifieke bereidingswijze, waarbij de te bereiden verbindingen ruimer gedefinieerd waren en wel zodanig dat hieronder zowel bekende als nieuwe, waaronder de in de vorige overweging bedoelde, vielen; dat echter blijkens de geldende stukken de gepretendeerde uitvinding moet worden gezien in de bijzondere

15 mei 1981

eigenschappen van de thans voorgestelde 7-piperidinobutyrofenonderivaten; dat de aanvrage blijkens de bij de memorie van grieven ingediende toelichting is beperkt tot verbindingen volgens formule 1 van het eveneens bij de memorie van grieven ingediende nieuwe formuleblad; dat van deze groep verbindingen er twee in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage zijn genoemd (blz. 10, regel 20 en blz. 11, regel 1); dat de bijzondere eigenschappen van deze twee verbindingen noch van de andere verbindingen volgens formule 1 op enigerlei wijze in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage zijn toegelicht; dat derhalve aan de oorspronkelijke stukken van de aanvrage niet kan worden ontleend, dat aanvraagster op de indieningsdatum van de aanvrage de kennis bezat dat een of meer van de verbindingen, laat staan de gehele groep van verbindingen waartoe de aanvrage thans is beperkt, bijzondere eigenschappen bezitten; dat hieruit volgt dat de thans gepretendeerde uitvinding niet op de oorspronkelijk ingediende aanvrage is gebaseerd; enz.

Nr 37. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 20 november 1980. Voorzitter: MrW. Neervoort; Leden: Drs H. W. Thierens en Prof. Dr F. Bickelhaupt (b.leden). Art. 2A, lid 1 Rijksoctrooiwet. De aanvrage betreft de bereiding van pyridoxinedisulfide door splitsing van rhodaniden. Die splitsing was weliswaar voor de bereiding van andere disulfiden op zich zelf bekend uit een handboek, maar aldaar is gesteld, dat zij geringe praktische betekenis heeft en dat daarbij meestal ook mercaptanen worden gevormd. Bovendien noemt het handboek voor die splitsing acht mogelijke reagentia, waaruit aanvraagster er één kiest, die een goede opbrengst van een zuiver produkt geeft. Uitvinding aanwezig geacht. Beschikking nr 14.888/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 69.11840, die onder nr 166.017 is openbaargemaakt. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep, Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Drs C. Verlinde vergezeld door Prof. Dr Marian J. Eckstein, Mevr. K. Sierpinska en Mevr. M. Klonowska; Gezien de stukken: Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 14 december 1978, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvrage werd besloten; enz. Overwegende dienaangaande: dat de onderhavige aanvrage een werkwijze betreft ter bereiding van bis-(4-hydroxymethyl 5-hydroxy 6methylpyridyl 3-methyl)disulfide-dihydrochloridehydraat, welke verbinding in de farmacie bekend is als pyrid oxine disulfid e; dat de bereidingswijze volgens de aanvrage op zichzelf voor de bereiding van (andere) disulfiden uit rhodaniden bekend is uit Houben-Weyl IX, (4° Auflage) (1955), blz. 69; dat in de evengenoemde publikatie evenwel wordt vooropgesteld, dat de splitsingsreactie van rhodaniden tot disulfiden slechts van geringe praktische betekenis

15 mei 1981


is en dat naast meer of minder grote hoeveelheden disulfide meestal mercaptanen worden gevormd; dat blijkens Vitamin 30 (6) (1964), 431-5, gerefereerd in Chem.Abstr. 62 (1965), 10402c, pyridoxinedisulfide reeds eerder is bereid uit het overeenkomstige rhodanide, doch de Afdeling van Beroep van oordeel is dat het citaat uit Houben-Weyl l.c. geen aansporing vormt in deze richting verder te zoeken, wanneer men er op uit is te komen tot een produkt van grotere zuiverheid en in hogere opbrengst; dat bovendien de volgens de aanvrage toegepaste zwavelwaterstof in ammoniakale oplossing in HoubenWeyl l.c. wordt genoemd in een opsomming van acht mogelijke reagentia voor de splitsing van rhodaniden tot disulfiden en aanvraagster derhalve een keuze heeft gedaan, zonder dat zij daarbij een leidraad had om tot de gunstigste keuze te komen; dat de Afdeling van Beroep hierna van oordeel is

169

dat de onderhavige werkwijze, mede gezien de daarmee te bereiken gunstige resultaten, voor een deskundige niet voor de hand ligt; dat de Afdeling van Beroep hierbij opmerkt, dat de met de werkwijze volgens de aanvrage verkregen opbrengst van 84% lijkt te worden overtroffen door die volgens de Japanse octrooiaanvrage 19067/66, doch dat hierbij in aanmerking moet worden genomen dat het in de laatstgenoemde publikatie gaat om de opbrengst aan ruw reactieprodukt en het bij het zuiveren optredende verlies derhalve nog in mindering moet worden gebracht; dat men bovendien bij de bereidingswijze volgens de Japanse octrooiaanvrage 19067/66 uitgaat van het thiosulfaat en niet van het thiocyanaat; dat de Afdeling van Beroep, gezien het bovenstaande, in de werkwijze volgens de aanvrage in beginsel een octrooieerbare uitvinding kan waarderen; enz.

Wetgeving Ontwerp-Protocol houdende wijziging van de1 eenvormige Beneluxwet op de warenmerken ) De Regering van het Koninkrijk België De Regering van het Groothertogdom Luxemburg, De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, Bezield door de wens hun wetgeving inzake de merken aan te vullen door de invoering van de bescherming van dienstmerken, Zijn de volgende bepalingen overeengekomen: Artikel I De eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, die als bijlage is gevoegd bij het op 19 maart 1962 te Brussel ondertekende Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, wordt gewijzigd als volgt: A v De titel van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken wordt gewijzigd in: "eenvormige Beneluxwet op de merken". B Aan de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt een hoofdstuk V toegevoegd, luidende: "HOOFDSTUK V Dienstmerken Algemeen Artikel 39 De hoofdstukken I, II en IV zijn van overeenkomstige toepassing op tekens ter onderscheiding van diensten, hierna genoemd "dienstmerken", met dien verstande dat ook soorgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan. Het recht van voorrang bedoeld in artikel 4 van het Verdrag van Parijs kan eveneens worden ingeroepen voor dienstmerken.

Beneluxwet op de warenmerken in het Beneluxgebied normaal gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn van een jaar, te rekenen van deze datum, een Beneluxdepot van dit merk verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit depot op genoemde datum te hebben verricht. B. De bepalingen van dit hoofdstuk brengen ten aanzien van degenen, die op voornoemde datum in het Beneluxgebied normaal gebruik hebben gemaakt van een dienstmerk, geen wijziging in de aan dit gebruik te ontlenen rechten. C. De nietigheid van een onder A. bedoeld depot kan niet worden ingeroepen op de enkele grond dat dat depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend warenmerk komt en er soortgehjkheid tussen de betrokken waren en diensten bestaat. Artikel 41 Bij het in artikel 40 bedoelde depot, dat moet geschieden met inachtneming van de bh' uitvoeringsreglement bepaalde vormvereisten, en tegen betaling van de daarbij vastgestelde rechten moet bovendien: - een beroep op het bestaan van het verkregen recht worden gedaan; — een opgave gebeuren, teneinde aan het in artikel 42 bedoelde oogmerk te voldoen, van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk. Indien evenwel de deposant een beroep doet op een verkregen recht van het merk, terwh'1 hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht.

Artikel 40 A. Een ieder die op de datum van inwerkingtreding van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige

Artikel 42 In afwijking van artikel 10 heeft de eerste inschrijving van Beneluxdepots, bedoeld in artikel 40, een geldigheidsduur van één tot 10 jaren. Deze verstrijkt in de maand en op de dag van het Benelux-depot, in het jaar waarvan het jaartal hetzelfde cijfer der eenheden bevat als dat van het jaar waarin het eerste bij depot opgegeven gebruik heeft plaatsgevonden. De eerste vernieuwing van de inschrijving van deze depots kan op het tijdstip van het depot gevraagd worden voor de duur vastgesteld in artikel 10.

') Achtste herziening van het Ontwerp-Protocol van de Commissie voor Industrie en Handel, Subcommissie voor de industriële en intellectuele eigendom, 12-12-1980.

Artikel 43 Het Beneluxregister staat met ingang van de dag na die van het in werking treden van het in artikel 40 genoemd Protocol open voor depots van dienstmerken.

Overgangsbepalingen

170


De inschrijving van de in artikel 40 bedoelde Benelux-depots vermeldt bovendien het beroep op een verkregen recht en het tijdstip van het eerste gebruik van het merk. Artikel II Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België. Artikel III Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. GEDAAN te Brussel, op in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. Voor de Regering van het Koninkrijk België: Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg: Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden: Het Ontwerp-Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement is hier niet afgedrukt. Ontwerp Memorie van Toelichting, vijfde herziening. A. Inleiding De als bijlage aan het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken, getekend te Brussel op 19 maart 1962, gevoegde Eenvormige Beneluxwet heeft uitsluitend betrekking op individuele en collectieve warenmerken. Bij het opstellen van deze teksten is onder ogen gezien het vraagstuk van de bescherming van de zgn. dienstmerken, d.w.z. tekens die niet dienen ter onderscheiding van waren, doch van aan het publiek aangeboden diensten (bijv. door vervoerondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, banken, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, hotels, enz.) maar men achtte het destijds, gelet op de aan de geografische afbakening van de bescherming van deze merken verbonden moeilijkheden, minder wenselijk en in ieder geval voorbarig dienstmerken aan hetzelfde stelsel te onderwerpen als warenmerken. In de Beneluxlanden bestaat derhalve op dit moment voor dienstmerken nog geen bijzondere bescherming. Al naargelang de omstandigheden en het Beneluxland kunnen de gebruikers van dergelijke merken zich ter bescherming van hun belangen beroepen op de bepalingen inzake de ongeoorloofde mededinging, de onrechtmatige daad of de bescherming van de handelsnaam, dan wel een combinatie van de uit deze bepalingen voortvloeiende middelen tot bescherming. Vorenbedoelde bepalingen verlenen de gebruiker van een dienstmerk ook nu dus reeds bescherming tegen navolging door derden. Uit de ervaring is evenwel gebleken dat deze bepalingen niet in alle opzichten de gewenste bescherming geven; zij bieden nl. niet altijd de vereiste duidelijkheid en zekerheid en bovendien vertonen zij verschillen wat betreft de territoriale draagwijdte van de bescherming. Voorts nemen zij de afscherming van de markten niet weg. In de loop van de laatste twintig jaar heeft zich steeds meer de behoefte doen gevoelen aan een bescherming de dienstmerken eigen. Reeds in 1957 werden deze merken genoemd in de herziene tekst van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, terwijl in de classificatie, welke werd ingevoerd door de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en

15 mei 1981

diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, acht klassen voor diensten werden bestemd. In 1958 werden in de door de Conferentie van Lissabon tot herziening van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom aanvaarde tekst de lid-staten van de Unie gebonden ook dienstmerken te beschermen (Artikel 6 Sexties). De aanvaarding van deze teksten bevestigde het groeiende belang van dienstmerken in het economisch verkeer, verband houdende met de voortdurend in betekenis toenemende zgn. tertiaire sector. Sedertdien hebben tal van landen een bijzondere wettelijke bescherming voor dienstmerken ingevoerd: Italië (1959), Zweden (1960), Noorwegen (1961), Joegoslavië (1961), Frankrijk en Finland (1964), Algerije (1966), Denemarken en Roemenië (1967), Hongarije (1969), Oostenrijk (1970), Brazüië (1971), de Sovjetunie (1974), Mexico (1975), de Bondsrepubliek Duitsland (1979), enz.; de Verenigde Staten van Amerika en Canada hadden een dergelijke bescherming reeds in 1946, resp. 1954 ingevoerd. In 1964 diende een op initiatief van de Commissie der Europese Gemeenschappen bijeengeroepen werkgroep een voorontwerp in voor een Overeenkomst inzake een Europees Merkenrecht, volgens hetwelk de bepalingen van de Overeenkomst betreffende individuele en collectieve merken van overeenkomstige toepassing zijn op Europese dienstmerken (Artikel 177). In de thans in studie zijnde ontwerp-Verordening van de Raad der Europese Gemeenschappen inzake het Gemeenschapsmerk wordt de noodzaak van een bijzondere bescherming van het dienstmerk opnieuw bevestigd; het Memorandum van 6 juli 1976 van de Commissie, nr 70, noemt de bescherming van dienstmerken een essentieel deel van het merkenrecht van de Gemeenschap. Tenslotte kan er nog op gewezen worden dat in het Verdrag van Wenen van 1973 inzake de inschrijving van merken onder "merk" zowel het warenmerk als het dienstmerk wordt verstaan. Voor de invoering van een bijzondere en eenvormige bescherming van dienstmerken in de Beneluxlanden kunnen de navolgende argumenten worden aangevoerd: a) in aanzienlijke mate zal een toename worden bereikt van de rechtszekerheid, welke niet volledig wordt verzekerd door de huidige bepalingen die minder goed op bescherming van dienstmerken zijn afgestemd; b) door uitbreiding van de vrije dienstverlening binnen het Beneluxgebied als gevolg van de eenmaking van het dienstmerkenrecht zal het handelsverkeer tussen de drie landen worden vergemakkelijkt. Aan het bereiken van dit doel zal worden bijgedragen door de eenheid van uitleg van de wet, gewaarborgd door het Beneluxgerechtshof; c) door het bestaan van een register kan enerzijds een beter overzicht worden verkregen van de aanspraken op dienstmerken en kan anderzijds met een zo goed mogelijke kennis van zaken het teken (merk, handelsnaam, enz.) worden gekozen dat men voornemens is te gebruiken; d) de overdracht en de licentieverlening zullen op gepaste wijze kunnen worden geregeld; e) de houders van dienstmerken zullen op grond van de Benelux-inschrijving internationale inschrijvingen kunnen verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid; f) wanneer voor dienstmerken een bijzondere regeling wordt ingevoerd vóór de inwerkingtreding van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, zullen de houders van deze dienstmerken zich kunnen beroepen op hun oudere rechten t.a.v. eventuele identieke of overeenstemmende Gemeenschapsmerken; g) door de bijzondere bescherming van dienstmerken wordt voor houders van dergelijke in Benelux gedeponeerde merken de mogelijkheid geschapen op grond van hun Benelux-depot de Unie-prioriteit in te roepen in de landen die het beroep op deze prioriteit aanvaarden. Bij de opstelling van het ontwerp is rekening gehou-

15 mei 1981


den met de uitkomsten van de discussies die al sedert jaren in de belanghebbende kringen in Benelux hebben plaatsgevonden. Zo hebben de Verenigingen voor industriële eigendom in de Beneluxlanden in november 1976 een verslag uitgebracht met betrekking tot de inschrijving van dienstmerken in Benelux. In dit verslag is de wens te kennen gegeven om in het algemeen de wettelijke regeling van de warenmerken op dienstmerken toe te passen, behoudens uitzonderingen. Wat deze uitzonderingen betreft is bijzondere aandacht besteed aan de vraag of de bescherming van een dienstmerk zou moeten gelden voor het gehele Benelux-gebied, zoals dat bij de warenmerken het geval is, dan wel beperkt zou moeten worden tot een gebied waar de dienst daadwerkelijk wordt verleend of bekend is. Het in het verslag gedane voorstel: bescherming gedurende drie jaar na de inschrijving voor het gehele Benelux-gebied en daarna slechts bescherming in die gedeelten van Benelux waar het dienstmerk daadwerkelijk wordt gebruikt en waar het merk bekend is als gevolg van dat gebruik, is echter na diepgaand beraad niet in het ontwerp overgenomen. In navolging van buitenlandse wetgevingen en van het ontwerp betreffende het Gemeenschapsmerk hebben de opstellers van het ontwerp gekozen voor een oplossing waarbij op de dienstmerken van overeenkomstige toepassing zijn de regels betreffende de warenmerken met daarnaast een regeling betreffende de "verkregen rechten". Deze keuze komt overeen met een voorstel dat door de Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden bij brief van 12 december 1978 aan de verantwoordelijke ministers van de drie landen is gedaan. De gekozen vorm van bescherming van dienstmerken maakt de opstelling van een afzonderlijk verdrag met eenvormige wet voor dienstmerken overbodig; de invoering daarvan kan geschieden in de vorm van een protocol tot wijziging van de in 1962 vastgestelde tekst. B. Opmerkingen m.b.t. het Protocol Artikel 1 Het ontwerp-protocol bevat drie artikelen. Het eerste brengt twee wijzigingen aan in de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken: a) teneinde eveneens de dienstmerken te omvatten zal de eenvormige wet voortaan "eenvormige Beneluxwet op de merken" heten (Bepaling A); b) de eenvormige wet van 1962 wordt aangevuld met een hoofdstuk V (artikelen 39 tot 44) dat betrekking heeft op de dienstmerken (Bepaling B). In artikel 39 van het nieuwe hoofdstuk V worden de bepalingen van de hoofdstukken I, II en IV van de eenvormige wet op de warenmerken van overeenkomstige toepassing verklaard op dienstmerken. De dienstmerken kunnen het karakter van een individueel of collectief merk dragen. Zoals bekend kan de houder van een warenmerk zich op grond van de eenvormige wet op de warenmerken o.m. verzetten tegen ieder gebruik dat van dat merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is geregistreerd of voor soortgelijke waren en kan nietigheid van het inbreuk makende merk worden ingeroepen. De houder van een dienstmerk kan zich met een beroep op deze bepaling aldus eveneens beschermen tegen het gebruik door anderen van zijn teken voor diensten, identiek met of soortgelijk aan de diensten die door zijn merk zijn gedekt. De ervaring die is opgedaan in landen die over een wetgeving inzake waren- en dienstmerken beschikken, toont evenwel aan dat de gelijksoortigheid moet kunnen worden ingeroepen niet alleen tussen waren of tussen diensten doch ook tussen waren en diensten onderling. Zo kunnen wasmiddelen, althans wat hun oorsprong betreft, gemakkelijk worden verward met de diensten van een wasserij. Ook bestaat er zeer zeker soortgelijkheid tussen

171

schoonmaakmiddelen en een schoonmaakbedrijf, tussen voertuigen en een vervoeronderneming, enz. Het uitgangspunt van het onderhavige ontwerp is dan ook dat soortgelijkheid kan bestaan tussen diensten en waren. Echter, naar analogie van de oplossing die destijds voor de eenvormige wet op de warenmerken is aanvaard, wordt niet nader aangegeven in welk opzicht een dienst en een waar als soortgelijk kunnen worden beschouwd: iedere definitie in de wet van de soortgelijkheid tussen waren en diensten zou namelijk meer moeilijkheden scheppen dan oplossen. De soortgehjkheid moet worden afgeleid uit de omstandigheden van elk afzonderlijk geval en worden beoordeeld aan de hand van de handelspraktijk. De door de Overeenkomst van Nice ingevoerde internationale classificatie kan niet als criterium voor soortgelijkheid gelden, aangezien deze classificatie slechts voor zuiver administratieve doeleinden werd ingevoerd. De vraag is gerezen of het in artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom bedoelde recht van voorrang ook moet gelden voor dienstmerken. In artikel 4, onder A, eerste lid, van dit Verdrag wordt namelijk geen melding gemaakt van dienstmerken, terwijl zij wel worden vermeld in artikel 1, tweede lid, van het Verdrag. Hieruit volgt dat de landen die partij zijn bij dit Verdrag niet verplicht zijn aan dienstmerken recht van voorrang te verlenen, doch niets belet hen dit wel te doen indien zij zulks wensen. In afwijking van vorenbedoeld Verdrag wordt in de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken bepaald dat voor ieder internationaal ingeschreven merk - daaronder begrepen dienstmerken - het in het Verdrag van Parijs vastgelegde recht van voorrang geldt. In Benelux moet derhalve een recht van voorrang, gebaseerd op een eerste buitenlands depot en ingeroepen bij een verzoek tot internationale inschrijving van een dienstmerk, worden erkend. Dan zal echter ook het bij een buitenlands depot ontstane recht van voorrang, ingeroepen bij een Benelux-depot, moeten worden erkend. Iedere andere oplossing zou onlogisch zijn. Anderzijds voorziet de ontwerp-Verordening van de Raad der Europese Gemeenschappen inzake het Gemeenschapswerk in de mogelijkheid om zowel voor warenmerken als voor dienstmerken een recht van voorrang in te roepen. Uit ter beschikking staande gegevens blijkt tevens, dat van het groeiend aantal landen die dienstmerken in hun merkenwetgeving opnemen, het merendeel niet weigert dat op basis van het depot van deze merken een recht van voorrang wordt ingeroepen. Artikel 4 van het Verdrag van Parijs dient dan ook op dienstmerken te worden toegepast. Voorts wordt erop gewezen, dat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het protocol eenieder die in Benelux een dienstmerk deponeert, een recht van voorrang kan inroepen dat is gebaseerd op een eerste nationaal depot dat in het buitenland werd verricht binnen zes maanden voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding. De erkenning van het beroep op een zodanig recht van voorrang stemt overeen met de oplossing die in het verleden op dit gebied is aanvaard. Dit gold in 1971 voor tekens die dienen ter onderscheiding van waren van een onderneming, die in het buitenland waren gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken en die in Benelux merken zouden hebben gevormd indien de artikelen 1 en 2 van de eenvormige wet op dat tijdstip van toepassing zouden zijn geweest (tekens bestaande uit de vorm van het produkt of uit een familienaam). Dit gold eveneens in 1975 bij de inwerkingtreding van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. De artikelen 40-43 van het nieuwe hoofdstuk V bevatten bepalingen van overgangsrecht. Vooral artikel 40 is bepalend voor de inhoud daarvan.

172


Het voor het overgangsrecht gekozen systeem berust op twee beginselen. Enerzijds wordt aan hen, die op de datum van de inwerkingtreding van het Protocol gebruik van een teken ter onderscheiding van hun diensten maakten, de mogelijkheid gegeven een uitsluitend recht op een dienstmerk te verkrijgen met een bijzondere rangorde. Dit is van belang voor de verhouding ten opzichte van nieuwe merken, gedeponeerd na de datum van inwerkingtreding van het Protocol. Anderzijds is er voor zorg gedragen dat in de rechtsverhoudingen die vóór de inwerkingtreding van het Protocol bestonden, zo min mogelijk wijziging wordt gebracht. Zoals reeds vermeld, bestond er, al naar gelang de omstandigheden, een zekere bescherming voor dienstmerken, bijvoorbeeld op grond van het nationale recht inzake de handelsnaam of inzake de bestrijding van de ongeoorloofde mededinging. Op grond van deze rechtsverhoudingen was een coëxistentie mogelijk tussen dienstmerken onderling en tussen dienstmerken en warenmerken. Deze stand van zaken dient zoveel mogelijk te worden bestendigd. Het eerste beginsel is vastgelegd in artikel 40, onder A Zij die op het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol in het Beneluxgebied een normaal gebruik van het merk maken en binnen een jaar na inwerkingtreding van het Protocol een Benelux-depot voor dat merk verrichten, worden geacht dat depot te hebben verricht op de datum van inwerkingtreding van het Protocol. Het vereiste normale (vgl. artikel 5, derde lid van de eenvormige wet) gebruik betekent, dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen of men werkelijk met een gebruik in het economisch verkeer te doen heeft. De bepaling dat het overgangsdepot geacht wordt te zijn verricht op de datum van inwerkingtreding houdt in dat, gezien het hierna te bespreken artikel 43, eerste lid, de overgangsdepots een oudere depotdatum hebben dan de gewone depots van een dienstmerk en ook een oudere depotdatum hebben dan de warenmerken die op de eerste dag na de inwerkingtreding van het Protocol of daarna worden gedeponeerd. Dit houdt tevens in dat de houders van een overgangsdepot onderling een gelijke depotdatum hebben en op grond van de depotdatum elkaar het uitsluitend recht dus niet kunnen betwisten. v Het tweede beginsel, de bestendiging van de vóór de inwerkingtreding van het Protocol bestaande rechtsverhoudingen, is in artikel 40, onder B, tot uitdrukking gebracht. Ten aanzien van degenen die op de datum van inwerkingtreding van het Protocol in het Benelux-gebied normaal gebruik hebben gemaakt van een dienstmerk, wordt geen wijziging gebracht in de aan dit gebruik te ontlenen rechten. Met deze algemene formulering wordt beoogd de huidige situatie te handhaven ten aanzien van de rechtsbescherming van degenen die daadwerkelijk gebruik van een dienstmerk hebben gemaakt. De bovengenoemde beginselen worden geïllustreerd aan de hand van enige hiernavolgende gevallen. Zoals hierboven uiteengezet houdt de onder A gegeven regeling in dat de houders van het overgangsdepot een gelijke rangorde hebben. In geval van geschil tussen deze personen is betwisting van hun uitsluitend recht op grond van de rangorde dus niet mogelijk. Het algemene onder B geformuleerde beginsel laat evenwel toe, dat de beslechting van die geschillen plaatsvindt aan de hand van de wetgeving anders dan die inzake merken, die ook de op de datum van inwerkingtreding van het Protocol bestaande verhouding had bepaald. Er kunnen ook personen zijn die op de datum van inwerkingtreding van het Protocol normaal gebruik maakten van een dienstmerk, maar die niet het overgangsdepot hebben verricht en derhalve geen uitsluitend recht hebben verkregen. In hun rechtssituatie, die anders dan door het merkenrecht wordt bepaald, wordt, over-

15 mei 1981

eenkomstig het bepaalde onder B, geen wijziging gebracht. Zij kunnen dus op dezelfde voet als in het verleden hun teken ter onderscheiding van diensten blijven gebruiken en, in voorkomend geval, zich tegen het gebruik van dat teken door anderen verzetten. Dit houdt o.a. in dat degenen die een uitsluitend recht op een dienstmerk als onder A bedoeld hebben verkregen, dit uitsluitend recht niet kunnen tegenwerpen aan genoemde andere gebruikers die het onder A bedoelde depot niet hebben verricht. Eventuele geschillen tussen personen van deze categorieën zullen weer kunnen worden beslecht aan de hand van de wetgeving anders dan die inzake merken. De onder B gegeven formulering geeft ook een oplossing voor het volgende probleem. Het betreft de vraag in hoeverre de houder van een warenmerk, waarvan het depot vóór de datum van inwerkingtreding is verricht, de rechten van degenen die vóór genoemde datum normaal gebruik maakten van een dienstmerk, houders van een overgangsdepot of niet, kan aantasten. Hierbij is onder meer te bedenken dat vóór de inwerkingtreding van het Protocol de houder van een warenmerk het gebruik van een teken ter onderscheiding van diensten alleen kon verbieden op grond van artikel 13, A, onder 2, van de eenvormige wet. (De situatie dat voor het dienstmerk een verkapt depot voor een warenmerk, bijvoorbeeld voor hulpwaren, is verricht, blijft hier voor de eenvoud buiten beschouwing). Een verbod kon dus niet worden gegeven indien er voor het gebruik een "geldige reden" .was, bijvoorbeeld het gebruik van het dienstmerk vóór het depot van het warenmerk. Na de inwerkingtreding van het Protocol is, tengevolge van de invoering van de soortgelijkheid tussen waren en diensten, een verbod op grond van artikel 13, A, onder 1, mogelijk, dat de exceptie van de "geldige reden" niet inhoudt. Het voorgestelde artikel 40, onder B, handhaaft de oude rechtssituatie voor dit geval, zodat de houder van het warenmerk, ondanks de door de wijziging van de wet voor hem verruimde mogelijkheden, het in artikel 13 A, onder 1, gegeven recht niet kan tegenwerpen aan degene die op de datum van inwerkingtreding van het Protocol normaal gebruik maakte van eenzelfde of een overeenstemmend dienstmerk voor soortgelijke diensten. Dit geldt zowel ten aanzien van die gebruikers die het onder A bedoelde depot hebben verricht als ten aanzien van degenen die dat niet hebben gedaan. In artikel 40, onder C, wordt een regeling gegeven voor een probleem dat door de formulering onder B niet kan worden gedekt. Door de bepaling van artikel 40, onder A, is het overgangsdepot van een dienstmerk altijd van jongere datum dan het vóór de datum van inwerkingtreding van het Protocol verrichte depot van een warenmerk. De deposant van het warenmerk zou dus de nietigheid van het. overgangsdepot kunnen inroepen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. De inroeping van nietigheid op andere gronden blijft mogelijk. In dit verband kan gewezen worden op het hierna te bespreken artikel 41, tweede lid. In artikel 41 van het nieuwe Hoofdstuk V van de eenvormige wet wordt bepaald, dat bij het in artikel 40 bedoelde depot een beroep moet worden gedaan op het bestaan van een verkregen recht. Tevens dient het tijdstip te worden aangegeven waarop het desbetreffende dienstmerk voor het eerst is gebruikt. Deze verklaring dient uitsluitend tot vaststelling van de datum van de eerste vernieuwing van het gedeponeerde dienstmerk (artikel 42). Indien de deposant zich echter op een verkregen recht beroept waarvan hij weet of behoort te weten dat dit recht niet bestaat, dan wordt zijn depot, als te kwader trouw verricht, nietig verklaard. Wanneer daarentegen het beroep hoewel onjuist, de goeder trouw wordt gedaan, wordt weliswaar zijn beweerdelijk verkregen recht niet erkend, maar behoudt hij voor de toekomst het

15 mei 1981


voordeel van zijn Benelux-depot. Opgemerkt wordt dat zij die vóór de inwerkingtreding van het Protocol en in strijd met de eenvormige wet op de warenmerken hun dienstmerk hebben gedeponeerd onder het mom van een warenmerkdepot, zich niet op dit depot zullen kunnen beroepen als bewijs voor het bestaan van een verkregen recht op het dienstmerk. Een depot houdt namelijk geen gebruik van het merk in. De bepalingen van artikel 41 gelden eveneens voor collectieve dienstmerken. Bovendien moet voor deze merken, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, een reglement van gebruik en controle worden gedeponeerd op straffe van verval van het verkregen recht. Ten gevolge van de verplichting om op verkregen rechten een beroep te doen binnen de termijn van een jaar te rekenen van het in werking treden van het Protocol, zal het Benelux-bureau een aanzienlijke toevloed van depots hebben te verwerken. Indien deze depots bij het verstrijken van de krachtens artikel 10 vastgestelde duur moeten worden vernieuwd, zal periodiek eenzelfde opeenhoping van werk optreden. Nu kan men wel aanvaarden, dat het bureau bij wijze van overgangsmaatregel bijzondere voorzieningen treft, maar men mag er niet van uitgaan, dat het telkenmale bij het verstrijken van de duur van de inschrijvingen der in artikel 40 bedoelde depots zijn toevlucht hiertoe zou moeten nemen. Teneinde deze moeilijkheid te vermijden voorziet artikel 42 in een spreiding van de eerste vernieuwing van deze inschrijvingen, waarbij rekening wordt gehouden met het jaar waarin het eerste gebruik heeft plaatsgevonden. Indien bijvoorbeeld een Benelux-depot, verricht op 15 april van het jaar volgend op de inwerkingtreding van het Protocol, vergezeld gaat van een beroep op het eerste gebruik van het teken in 1977, zal dit depot moeten worden vernieuwd op 15 april (maand en dag van het Benelux-depot) van het jaar 1987 (welk jaartal hetzelfde cijfer 7 der eenheden heeft als het jaar 1977). Om verder zoveel mogelijk het ongemak te verminderen dat houders van verkregen rechten ondervinden als gevolg van het feit, dat zij verplicht zijn op deze rechten een beroep te doen, terwgl soms na korte tijd weer een vernieuwing moet volgen, mag de eerste vernieuwing van de in artikel 40 bedoelde depots reeds tevoren worden aangevraagd. Bij het verrichten van het in artikel 40 bedoelde Benelux-depot moet de deposant een taks voldoen, waarvan het bedrag bij uitvoeringsreglement zal worden

173

vastgesteld. Deze taks wordt gerechtvaardigd door het feit dat het gaat om een eerste inschrijving van het dienstmerk en niet om een bevestigend depot van uit hoofde van vroeger nationaal recht verkregen uitsluitende merkrechten, zoals het geval was met de warenmerken. Het Benelux-depot van een dienstmerk met beroep op een verkregen recht moet worden verricht binnen een jaar na datum van inwerkingtreding van het Protocol (nieuw artikel 40). Het is mogelijk dat vóór het verstrijken van deze termijn depots worden verricht voor concurrerende merken zonder beroep op verkregen rechten. Teneinde te voorkomen dat zij rang krijgen vóór de depots met een beroep op verkregen rechten, worden laatstbedoelde depots geacht te zijn verricht op de dag van inwerkingtreding van het Protocol. Deze dag is dus daarvoor bestemd en in het nieuwe artikel 43 van de eenvormige wet wordt derhalve bepaald dat het Benelux-register voor depots van dienstmerken pas open zal staan vanaf de dag volgende op die waarop het Protocol in werking treedt. Voorts wordt in dit artikel bepaald dat bij de inschrijving van Benelux-depots met beroep op een verkregen recht melding moet worden gemaakt van dat beroep. Artikelen II en III Deze artikelen hebben betrekking op de bekrachtiging en de inwerkingtreding van het Protocol. Het Protocol zal in werking treden op de eerste dag van de derde maand volgende op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging bij de Belgische regering. Deze termijn, die aanmerkelijk korter is dan de termijn tussen de inwerkingtreding van het Verdrag van 1962 en van de eenvormige Wet op de warenmerken (18 maanden), wordt enerzijds gerechtvaardigd door de spoed die gewenst is met de invoering voor dienstmerken van een soortgelijke bescherming als voor warenmerken en waarvan het belang reeds herhaalde malen door de betrokken kringen in Benelux werd onderstreept, en anderzijds door het feit dat de invoering van de nieuwe bepalingen gemakkelijker zal zijn dan indertijd bij de eenvormige Wet van 1962 op de warenmerken, waarvoor de installering van een raad van bestuur en het opzetten van een gemeenschappelijk administratief apparaat vereist was. Hoewel korter is deze termijn noodzakelijk teneinde betrokkenen in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen voor het veilig stellen van hun rechten.

Boekbespreking Francis J. Kase, Dictionary of industrial property, legal and related terms English, Spanish, French and German. Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1980, 232 blz. Prijs f 100,-. (Bibliotheek Octrooiraad nr AA 3321.) Het voorbericht van dit boekje bevat een bibliografisch overzicht van de tot dusverre op het gebied van de industriële eigendom verschenen woordenboeken. Afgezien van de door Max Polak verrichte pioniersarbeid, is het desbetreffende publikatiestroompje pas in het afgelopen decennium op gang komen. Hieraan is een belangrijke bijdrage geleverd door de Hongaar György L. Szendy met zijn eind 1974 verschenen "Wörterbuch des Patentwesens in fünf Sprachen". Zoals deze titel reeds doet vermoeden, is Duits de basis-

taal. Het eerste gedeelte is gerangschikt naar de Duitse woorden in alfabetische volgorde, elk vet gedrukt en van een nummer voorzien. Direkt onder elk Duits woord volgen de resp. Engelse, Franse, Spaanse en Russische equivalenten. Deze zijn in de volgende delen van het boek voor elke taal afzonderlijk eveneens alfabetisch gerangschikt met numerieke verwijzing naar het eerste gedeelte. Het onderhavige boekje volgt eenzelfde opzet met Engels als basistaai en Spaans, Frans en Duits als de andere talen. De auteur is er blijkens zijn voorbericht van overtuigd, dat-hierdoor een lacune wordt opgevuld. Het boekje geeft echter slechts in beperkte mate aanleiding deze overtuiging te delen. De voornaamste verdiensten zijn de keuze van het Engels als basistaai en de overzichtelijke lay-out. Voor het overige kan het moeilijk anders worden

15 mei 1981


174

bestempeld dan als een beknopte versie van het bovengenoemde boek van Szendy. Desondanks is het boekje met zijn ruim 2400 vermeldingen niet onvolledig. Het gaat immers in wezen om de vertaling van de enkele honderden woorden die specifiek op het gebied van de industriële eigendom liggen en waarvoor de algemene en de juridische woordenboeken meestal geen uitkomst bieden. De keuze van de overige termen is min of meer arbitrair. Het aantal vermeldingen van woorden met een algemeen karakter (bijv. "day") ligt binnen redelijke grenzen. Er zijn echter vele pseudo-herhalingen (o.a. werkwoord naast zelfstandig naamwoord, bijv. "answer") en elementaire kombinaties van reeds afzonderlijk vermelde woorden (bijv. "patent abridgment" en meer dan 50 andere, beginnend met "patent"). Hierin zou het snoeimes kunnen worden gehanteerd ten gunste van korte zinsneden die op het gebied van de industriële eigendom gangbaar zijn. Het bewust achterwege laten daarvan is overigens in overeenstemming met de algemene rindruk van dit werkje. Het is kennelijk bedeeld vr>o het snel opzoeken van losse woorden, welke geen komplikaties geven. In dit licht moet ook de bovenstaand gereleveerde, tamelijk uitputtende vveergave van triviale woordaf-

leidingen en -kombinaties worden gezien. Vanuit een dergelijke doelstelling kan men het besproken boekje als een goed bruikbaar werkje beschouwen. Mede gezien de woordenboeken welke de auteur reeds ten dienste gestaan hebben, behoeft men geen foutieve vertalingen te vrezen. Een uitzondering vormt het gelijk stellen van "Auslegeschrift" met "Offenlegungsschrift", alsmede de diverse Franse publikaties onder de nrs 37 en 208. Ten slotte een opmerking van meer algemene aard. De auteur heeft overwogen andere dan de vier bovengenoemde talen bij dit boekje te betrekken. Het aldus verkregen kameleon zou echter te onhandig worden. Toch lijken er in deze richting voor boekjes van dit type perspektieven te bestaan. Een bruikbaar alternatief zou zijn het publiceren van afzonderlijke deeltjes, elk twee a drie verwante, minder gangbare talen omvattende en al dan niet met Engels als basistaai. Dergelijke boekjes zullen ongetwijfeld voorzien in een grotere behoefte dan die met (o.a.) Engels—Duits v.v. Gezien de aspiraties van de Braziliaanse Octrooiraad zou bij de verdere talenkeuze ook gedacht kunnen worden aan het Portugees. Rijswijk, 16 februari 1981. Drs G. A. J. Klein Sprokkelhorst.

Litteratuur Boeken. NEDERLAND. A. Heerding, Geschiedenis van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, deel 1, Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980, 414 blz. Prijs f 65,00. (Bibliotheek Octrooiraad rubriek XI.) Geschiedenis van de techniek, 22 teksten over geschiedenis van de techniek, samengesteld en ingeleid door Drs E. J. Fischer. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980, 323 blz. Prijs f 45,—. (Bibliotheek Octrooiraad rubriek XI.) Uitgever, De,: boekenmaker of merchandiser? Inleidingen, gehouden op het symposium t.g.v. het 100-jarige bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, 12-13 maart 1980, Hotel "De Bilderberg", Oosterbeek. Deventer, Kluwer, 1980, 55 blz. BUITENLAND. Baylos Corroza, Treaties on industrial law. (About Spanish law on industrial and intellectual property and the related subject of unfair competition). Madrid, Civitas, 1978, 1061 blz. [Besproken door Ian S. Blackshaw in European Intellectual Property Review (Oxford) (2) aug. 1980, blz. 276.] Boguslavsky, M., The USSR and international copyright protection. Moskou, Progress Publishers, 1979, 303 blz. Chavanne, A. en J.—J. Burst, Droit de la propriété industrielle. Parijs, Dalloz, 1980, tweede druk, 658 blz. [Aangekondigd in Propriété Industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 1 okt. 1980 (265) blz. IV-158.]

Conrad, David M., Implementation of Nato Guidelines on intellectual property rights. Washington D. C., Logistic Management Institute 1979. [Aangekondigd in European Intellectual Property Review (Oxford) (2) sept. 1980, blz. 310/1.] Contreras, Carlos Q., The transfer of technology to developing countries. Caracas, Latin American Institute of Social Research, 1980, 227 blz. [Aangekondigd 'm Propriété Industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 15 dec. 1980 (270) blz. IV-204.] Coplein, G. D., Current Developments In Patent Law 1980. New York, Practising Law Institute, 1980, 416 blz. Correa, C, Regimenes de control de la transferencia de tecnologia en America Latina. Buenos Aires, HAC, 1979, 178 blz. Crasswell, R., Trademarks, Consumer Information and Barriers to Competition. Washington, Federal Trade Commission, 1979, 62 blz. Crowley, E. T., Trade Names Dictionary (2 vols.) (2e druk). Detroit, Gale Research Company, 1979, 919 blz. Faulds, Payment to creators for library loans (public lending right) = Versement d'une redevance bibliothèque aux créateurs (droit de pret public). Straatsburg, Europees parlement, 1977, 29 blz. Floridia, G., I brevetti per invenzione e per modello. Milano, A. Giuffrè, 1980, 271 blz. Frey, A.—M., Aspects industriels du medicament en Suisse, étude comparative triangulaire France et CEE. Parijs, Université d'enseignement et de recherche d'hygiène et protection de 1'homme et de son environnement, 1980, 380 blz.

15 mei 1981


[Besproken in Propriété Industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 1 aug. 1980 (263) blz. IV-139-140.] Hiroch, F., Chemie-Erfindungen und ihr Schutz nach neueren Gerichtsentscheidungen, Reihe: GRURAbhandlungen, Band 10. Weinheim, Verlag Chemie, 1980, 113 blz. [Besproken in IIC. International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (11) dec. 1980(11) blz. 795/6.] Laddie, Hugh, Peter Prescott en Mary Vitoria, The modern law of copyright. Londen, Butterworth, 1980, 733 blz. Prijs £ 4 5 , - . [Besproken door Gerald Dworkin in European Intellectual Property Review (Oxford) (2) dec. 1980, blz. 414/6.] Lema Devesa, G, La publicidad de tono excluyente (Advertising of an exclusionary tone). Madrid, Ed. Montecorvo, 1980, 578 blz. [Besproken door W. Janssen jr in The Trademark Reporter (New York (70) mei-juni 1980 (3) blz. 275/7.] Lingen, Mr N. van, Le droit d'auteur aux Pays-Bas, in Collection Jupiter, Droit des affaires dans le pays du marché commun, Tomé IX, Marques et brevets, § § 3 0 - 5 9 . Parijs, Editions Jupiter, 1980, losbladig. Pastor, W. L., Der Wettbewerbsprozesz, Verwarming — Einstweilige Verfügung — Unterlassungsklage, Systematische Darstellung für die Praxis. Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1077 blz. Prijs DM 1 8 5 , - . [Besproken door K.—J. Melullis in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (83) jan. 1981 (1) blz. 94.] [De tweede druk is door Mr W. L. Haardt aangekondigd in Bijblad LE. 1974, blz. 133.] Phelip, B., Droit et pratique des brevets d'invention, France-Etranger-Brevet europeen, tome II: Nouvelle legislation Parijs, J.Delmas, 1980. [Aangekondigd in Propriété Industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 1 okt. 1980 (265) blz. v IV-156.] Rimmer, Brenda M., Guide to United States patent and trademark literature. Londen, Science Reference Library, The British Library, 24 blz. [Aangekondigd in European Intellectual Property Review (Oxford) (2) sept. 1980, blz. 310.] Roethlingshoefer, K. G , Möglichkeiten der Forderung von Forschung, Entwicklung und Innovation in kleinen und mittleren Industrieunternehmen durch die europaischen Gemeinschaften. (Kleine und mittlere Unternehmen im Innovationsprozess. Kriterien einer Forschungs- und Entwicklungsforderung durch die EG. Potentielle Aktionsfelder einer EG-Forderungspolitik. Anforderungen an effiziente Modalitaten der Kooperationsforderung.) München, IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, 1980, 102 blz. Prijs 2 8 , - DM. Rosé, G., 1979 Patent Law Handbook. New York, Clark Boardman Co., Ltd., 1979, 374 blz. Schlesinger, Jr., B. E., The Art of Successful Inventing. Arlington, Hafner Publications, Inc., 1973, 139 blz. Schönfeld, G., Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten des RWG auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes. Potsdam-Babelsberg, Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, 1978, 128 blz. Schulze, E., Urheberrecht in der Musik. Berlijn, Walter de Gruyter, 1981, vijfde druk, 543 blz. Prijs DM 7 6 , - .

175

[De vierde druk is besproken door Mr W. L. Haardt in B.I.E. 1972, blz. 246.] Schwenke, M., Freedom of expression and the role of the writer in Europe = Liberté d'expression et röle de Pécrivain en Europe. Straatsburg; Europees parlement, 1977. Singer, R., Das neue Europaische Patentsystem. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 1979, 206 blz. [Besproken door J. Pagenberg in IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (11) 1980 (5) blz. 703/4 en in Propriété Industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 1 nov. 1980(267) blz. I V - 1 7 7 . ] Stampfli-Medzikijan, L., Le transfert de technologie, les eff orts actuels pour une regiem ent ation internationale. Bern, Peter Lang, 1980, 481 blz. [Besproken in Propriété Industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 1 okt. 1980 (265) blz. IV-156/8.] C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977, Texts, commentary and notes on practice by the Chartered Institute of Patent Agents. Including first supplement. Londen, Sweet & Maxwell, 1980, 488 en 16 blz. (Bibliotheek Octrooiraad nr AA 3309.) [Besproken door D. Llewelyn in IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (11) dec. 1980 (11) blz. 794/5.] Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten. Brussel, 24 november 1980, 175 blz. (Bibliotheek Octrooiraad nr AA 3341.) Conférence des Nations Unies sur un code international de conduite pour le transfert de technologie. New York, Nations Unies, 1978. (Texte en francais et anglais.) Current developments in trademark law and unfair competitiön 1980. New York, Practising Law Institute, 1980,288 blz. Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology as at the close of the third session of the Conference on 6 May 1980. Genève, United Nations Conference on Trade and Development, 1980, 48 blz. European Patent Law — Practicing under the European Patent Convention (EPC). Published by the Patentanwaltskammer. Köln, C. Heymanns, 1979, 249 blz. Evolution interne et internationale des droits de propriété industrielle - Journées d'étude de CUERPI, Grenoble. Publié sous la responsabilité de M.-A. Perot Morel. Grenoble, Université des sciences sociales, 1979, 210 blz. Guidebook to Australian Trade Marks Law (Including all 1978 Amendments). North Ryde, CCH Australia Limited, 1979, 519 blz. Inventions et droits antérieurs. Septième rencontre de propriété industrielle, Centre Paul Roubier, Lyon. Paris, Librairies techniques, 1979,195 blz. Legal and business aspects of the music industry: music, videocassettes and records. New York, Practising Law Institute 1980, 744 blz. OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété InteEectuelle, Glossaire du droit d'auteur et des droits voisins, anglais, francais, espagnol. Genève, OMPI, 1980, 281 blz. [Aangekondigd in Propriété Industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 15 aug. 1980 (264) blz. IV-148.]

15 mei 1981


176

- , Comité intérimaire consultatif [pour préparer 1'entrée en vigueur du] Traite de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépöt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. (Genève, 13-19juin 1980). Genève, OMPI, 1978. —, Conférence diplomatique de Vienne concernant la protection des caractères typographiques, 1973. Records of the Vienna Diplomatic Conference on the protection of type faces. Genève, WIPO, 1980, 464 blz. —, Session de la Conférence de représentants de 1'Union particuliere pour Ie dépöt international des dessins et modèles industriels (Union de La Haye). (Genève, 24-25 novembre 1980.) Genève, OMPI, 1976 (lre Sess.) (Er is ook een Engelse tekst). —, Workshop on the effective use of the industrial property system for the benefit of inventors, industry and commerce in the Asian and the Pacific Region. Manila, 1980, Inventive activity in the Asian and the Pacific Region: Workshop. . . organized by WIPO with the cooperation of the Government of the Republic of the Philippines and of the United Nations Development Programme (UNDP). Genève, WIPO, 1980, 153 blz. Policy Planning Issues Paper: Trademarks, Consumer Information, and Barriers to Competition. Washington, D. C, Federal Trade Commission, 1979, 62 blz. Protection et exploitation de la recherche pharmaceutique: Journées organisées en collab. par Ie Centre Paul Roubier et 1'Institut de pharmacie industrielle de Lyon, Lyon, 5-6 avril 1979. Parijs, Librairies techniques, 1980, 206 blz. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: normativa interna e convenzioni internazionali. (Servizi informazioni e proprieta letteraria artistica e scientifica, Presidenza del Consiglio dei ministri.) Roma, Libreria dello Stato, 1979, 276 blz. Unesco, A guide to the operation of the Agreement for facilitating the internationaj^circulation of visual and auditory materials of an educational, scientific and cultural character: Beirut Agreement / adopted by the General Conference of Unesco at Beirut, 1948. Parijs, Unesco, 1980, tweede druk, 31 blz. U.S. Patent and Trademark office. Patent laws / U.S. Department of commerce, Patent and Trademark Office. Washington, Government Printing Office, 1979, VI en 139 blz. WIPO World Intellectual Property Organization, A guide to the Berne Convention. Genève, WIPO, 1978, 229 blz. Prijs £ 9,50. —, Copyright law survey. Genève, WIPO, 1980. [Besproken in European Intellectual Property Review (Oxford) (2) aug. 1980, blz. 276.] —, Glossary of terms of the law of copyright and neighbouring rights. Genève, WIPO, 1980. Prijs £10,75. [Besproken ia European Intellectual Property Review (Oxford) (2) aug. 1980, blz. 276.] Tijdschriftartikelen. NEDERLAND. Amelink, Agnes, Wet misleidende reclame werkt vooral preventief. [Wet van 6 juni 1980, Staatsblad 1980, nr 304, later verbeterd in Staatsblad = Bijblad I.E. 1980, blz. blz. 138 en 183/4.] NRCHandelsblad (11) 24 december 1980 (73) blz. 15.

Baaijens, Nico, Uitvinders schieten zelden raak. Kijk, populair wetenschappelijk maandblad (Haarlem, Oberon B.V.)juli 1980, blz. 12-15. Kabel, Mr J. J. C , Verbod van telefonische reclame toelaatbaar. Ariadne, Revue der Reclame 16 dec. 1980, blz. 11-13. Sneep, Prof. Dr J., Voedselproduktie op de wereld is gebaat bij plantenveredeling. (Het ontstaan van het kwekersrecht in Nederland. Aanmoedigingsprijzen. Kwekersbesluit 1941. Zaaizaad- en Plantgoedwet 1966. De genetische diversiteit van ons rassenassortiment is dank zij het kwekersrecht sterk vergroot en daarmee is weer de wereldvoedselproduktie gebaat.) NRC Handelsblad (11) 8 november 1980 (34) blz. 17. Financieringsaspecten van innovatie en technology transfer. Intermediair (Amsterdam) (16) 1 aug. 1980 (31) blz. 57/9. Vraaggesprek met Drs J. C. H. Perizonius. (Onder meer: kort octrooi kan zinvol zijn.) De Werkgever, orgaan van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (8) 22 januari 1981 (2) blz. 7. INTERNATIONAAL. Adler, F. S., Patents and innovation in the chemical industries. (Data on the deteriorating patent position of the US corporations in the domestic chemical industry. US patents granted to US and foreign inventors 1961—1975. Patents issued to foreigners and to the leading European industries, R and D. expenditures and patents of the 12 major US companies. Comparisons of their performance.) Research Management (New York) (23) juli 1980 (4) blz. 30/5. Bar, Chr. von, Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der gemeinschaftsrechtlichen Einflusznahme auf das Urheberrecht. Ufita, Archiv für Urheber- Film- Funk- und Theaterrecht (87) 1980. Beier, F.—K., The significance of the patent system for technical, economie and social progress. IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (11) 1980 (5), blz. 563-584. [Duitse tekst zie: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (Weinheim) mei 1979 (5) blz. 227-235.] Black, J., The regulation of copyright contracts — a comparative view. (Een vergelijking tussen "UK copyright law" en Duits "Urheberrecht") European Intellectual Property Review (Oxford) (2) dec. 1980, blz. 386-392. Chisum, D. S., Foreign activity: its Effect on Patentability under United States Law. IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law, (11) jan. 1980 (1) blz. 26-48. Cohen-Jehoram, H., Licences in intellectual property: a review of Dutch law. European Intellectual Property Review (2) June 1980, blz. 184-188. Cooper, C, International transactions in innovative machinery. (Economie implications of two different types of transactions to bring new technology into third world industries: machine-maker (investing in ldc's or licensing) and machine-user (local purchases without licensing). Journal of Development Studies (Londen) (16) aprü 1980 (3) blz. 332-351.

De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 mei 1981, 49e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents