Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 15 april 1982, 50e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

93

15 april 1982, 50e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet en Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Mededeling betreffende het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (aanvraagformulier). — Wijziging van het Reglement bij het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Frankrijk en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Hongarije, Finland en België hebben het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien bekrachtigd. — Erkenning van microbenverzamelingen. Jurisprudentie. a. Rechterlijke

Nr 36. Hoge Raad, 5 juni 1981, Wrigley/Benzon (in een tussenarrest verzoekt de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof zes vragen betreffende de uitleg van art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 van de Benelux-Merkenwet te beantwoorden). 3. Handelsnaamrecht. Nr 37. Hof 's-Hertogenbosch, 19 juni 1981, H. van de Kamp/Oda v/h H. J. van de Kamp (er is geen verwarring te duchten tussen de ondernemingen met resp. de handelsnamen "H. van de Kamp, Kantoor- en Bedrijfsmeubelen B.V." en "B.V. ODA v/h H. J. van de Kamp"). 4. Onrechtmatige daad.

uitspraken.

1. Octrooirecht: geen. 2. Merkenrecht. Nr 34. Rechtbank van Koophandel Leuven, 23 mei 1978, Ralston Purina/Usines de Stordeur (de tekens van Ralston — de vorm van een dambord voor hondenen kattenvoer — hebben onderscheidend vermogen; nietigverklaring van de inschrijving van Usines de Stordeur uitgesproken en doorhaling bevolen). Nr 35. Rechtbank Amsterdam, 8 juli 1981, Bally/Verweij (het bijzondere gebruik door Bally van haar merk — nl. voor accessoire artikelen — is als normaal gebruik van dat merk te beschouwen; de te geringe overeenstemming die tussen de merken "Bally" en "Baileys" in visueel opzicht bestaat, vindt geen steun in de klank en de betekenis van deze merken). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

50e jaargang

Nr 38. President Rechtbank Utrecht, 19 maart 1981, Konsumenten Kontakt/Storck (de inhoud van de advertentie en de verpakking, welke de indruk wekt dat er een "gezond" snoepje op de markt is verschenen, is misleidend ten aanzien van aard, hoedanigheid en eigenschappen van het produkt). b. Beschikking van de Octrooiraad. Nr 39. Afdeling van Beroep, 4 maart 1980 (aanvraagster kan zich niet beroepen op een misverstand tussen haar en haar gemachtigde; een beperking die aanvraagster door een beoordelingsfout heeft aangebracht, kan zij niet ongedaan maken, ook niet in beroep) (met noot v. N.H.). Wetgeving. Overeenkomst tussen Nederland en Groot-Brittannië tot het vermijden van dubbele belasting (blz. 112). Nr 4

Blz. 9 3 - 1 1 2

Rijswijk, 15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

94

15 april 1982

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau zal op vrijdag 30 april a.s. wegens de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin en op woensdag 5 mei a.s. wegens Bevrijdingsdag voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, 2e lid, van het Reglement Industriële Eigendom). Personeel. Benoemd tot lid van de Octrooiraad. De heer F. M. Bouwman, hoofdadministrateur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is te rekenen van 1 januari 1982 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 1 februari 1982, nr 13). In 'dienst getreden. De navolgende personen zijn als ambtenaar in tijdelijke dienst aangesteld bij het Bureau voor de Industriële Eigendom in de rang en met ingang van de datum vermeld achter hun naam: J. M. G. Corsten schrijver 1 maart 1982; J. E. van Eekelen rijksambtenaar III 1 maart 1982; C. van der Harst rijksambtenaar II 1 maart 1982; Dr J. L. Melles hoofdingenieur A 8 maart 1982; (beschikkingen van de Minister van Economische Zaken van 1 maart en 8 maart 1982, nrs Pers./12 t/m 14 en 18). < Bevorderd. De heer J. H. Kley weght, administratief ambtenaar A 2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 maart 1982 bevorderd tot administratief ambtenaar A Ie klasse (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 2 maart 1982, nr Pers./16). De heer L. J. W. Groenendijk, schrijver A in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 december 1981 bevorderd tot administratief ambtenaar C 2e klasse (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 2 maart 1982, nr Pers./17).

Beëindiging van dienstverband. Aan Mej. C. Neeleman, administratief ambtenaar C 2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 april 1982 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 22 januari 1982, nr Pers./9). Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Ir J. Dekker is met ingang van 1 januari 1982 voor een periode van vijfjaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 2 december 1981, nr 22).

Mededeling betreffende het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. Verzoekschrift (aanvraagformulier) voor internationale octrooiaanvragen. De Algemene Vergadering van de Internationale Unie voor samenwerking inzake octrooien heeft in haar vijfde buitengewone zitting, gehouden te Genève van 29 juni tot 3 juli 1981, besloten het verzoekschrift (aanvraagformulier) voor internationale octrooiaanvragen (Formulier PCT/RO/101) te wijzigen. Exemplaren van het gewijzigde verzoekschrift in de Franse, Engelse, Duitse en Nederlandse taal zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Octrooiraad. Inzake internationale octrooiaanvragen, ingediend na 31 maart 1982 met een verzoekschrift in de oude vorm, zal aanvrager worden verzocht dit te vervangen door een verzoekschrift in de thans geldende vorm. Wijziging van het Reglement bij het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. De Algemene Vergadering van de Internationale Unie voor Samenwerking inzake octrooien heeft op 16 juni 1980 in overeenstemming met artikel 58, tweede lid van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien {Tractatenblad 1973, nr 20) een aantal wijzigingen in het Reglement aangenomen. De wijzigingen zijn van kracht geworden op 1 januari 1981 met uitzondering van de wijziging van Regel 80.6.b, welke reeds vanaf 1 oktober 1980 van kracht is. De wijzigingen (Engelse en Franse tekst) zijn opgenomen in Tractatenblad 1981, nr 121. De Nederlandse vertaling van de wijzigingen is opgenomen in Tractatenblad 1981, nr 207 [zie verder de officiële mededeling in het Bijblad bij De Industriële Eigendom 1979, blz. 122/4, 154 en 198/9 en 1980, blz. 2]. Frankrijk en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. De Regering van Frankrijk heeft op 12 maart 1981 medegedeeld, dat zij de verklaring van niet gebondenheid aan de bepalingen van Hoofdstuk II van het Verdrag (zie Tractatenblad 1979, nr 104, blz. 10) intrekt. Hongarije, Finland en België hebben het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien bekrachtigd. Het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty) is bekrachtigd door Hongarije op 27 maart 1980, door Finland op 1 juli 1980 en door België op 14 september 1981. Het Verdrag is voor België op 14 december 1981 in werking getreden. Blijkens een mededeling van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom zijn er op 14 december 1981 (met inbegrip van de hiervoor genoemde landen) 31 Staten bij het Verdrag aangesloten, waaronder de bij het Europees Octrooi Verdrag aangesloten staten, Italië uitgezonderd. Erkenning van microbenverzamelingen.

Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer Dr J. L. Melles, wegens zijn indiensttreding bij de Octrooiraad, op 9 maart 1982 in bovengenoemd register is doorgehaald.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep, heeft bij zijn beschikking van 3 april 1974, Bijblad IE. 1974, nr 31, blz. 122 beslist dat micro-organismen, behorende bij een Nederlandse aanvrage om octrooi, kunnen worden gedeponeerd bij microbenverzamelingen die de Voorzitter van de Octrooiraad heeft erkend.

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

15 april 1982

Onder de voorwaarde dat de aanvrager een door de verzameling afgegeven verklaring kan overleggen, welke voldoet aan de vereisten die daaraan in de bovengenoemde beschikking zijn gesteld, heeft de Voorzitter de navolgende verzamelingen erkend (zie de officiële mededelingen in Bijblad I.E. 1974, blz. 106 en 186): 1) Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Oosterstraat 1, Baarn, Nederland. 2) Laboratorium voor Microbiologie, Julianalaan 67a, Delft, Nederland (bacteriën). 3) Agricultural Research Service Culture Collection, United States Department of Agriculture, Northern Utilization Research and Development Division (afgekort: NRRL voor Northern Regional Research Laboratory), 1815 North University Street, Peoria, Illinois 61604 U.S.A. 4) American Type Culture Collection (ATCC), 12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland 20852, U.S.A. 5) Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, Great Britain. 6) Culture Collection of the Institute for Fermentation (IFO), 4—54 Juso-nishino-cho, Higashiy o doga wa-ku, Osaka, Japan. 7) Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM), J. E. Purkynë University of Brno, Tf\ ObrancüMiru 10, Brno, Czechoslovakia.

95

8) National Collection of Industrial Bacteria (NCIB), Ministry of Technology, Torry Research Station, P.O. Box 3 1 , 135 Abbey Road, Aberdeen, AB 9 8 DG, Scotland. 9) The USSR Research Institute for Antibiotics, Negatinskaja UI. 3a, Moskow, USSR. 10) Fermentation Research Institute, Agency of Industrial Science and Technology, No. 8—1, 5-chome, Inage-Higashi, Chiba City, Japan. Onder dezelfde voorwaarde heeft de Voorzitter op 16 maart 1982 besloten ook die verzamelingen te erkennen die de status van internationale depositaris ("international depositary authority") bezitten volgens Artikel 7 van het op 28 april 1977 te Boedapest gesloten Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening (gepubliceerd in Tractatenblad 1978, Nr 90), zulks vanaf de datum van erkenning als internationale depositaris. Naast de reeds onder 1, 3, 4, 8 en 10 genoemde verzamelingen (nr 8 eerst vanaf 31 maart 1982), zijn dit thans: 11) Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Gesellschaft für Biotechnologische Forschung m.b.H., Grisebachstr. 8, Göttingen, BundesJepublik Deutschland. (internationale depositaris vanaf 1 oktober 1981). 12) National Collection of Yeast Cultures (NCYC), Food Research Institute, Colney Lane, Norwich, Norfolk, NR4 7UA, United Kingdom. (internationale depositaris vanaf 31 januari 1982).

Jurisprudentie Nr 34. Rechtbank van Koophandel te Leuven, 23 mei 1978. (dambord) Voorzitter: G. Coelst; Rechters: J. Boone en P. Van den Daele. Art. 1 Benelux-Merkenwet. De tekens door aanleggende partijen gebruikt, hl. de vorm van een dambord (voor honden- en kattenvoer), zijn geschikt om de waren van de onderneming te onderscheiden. Deze vaststelling gekoppeld aan het gebruik gedurende ettelijke jaren moet doen beslissen dat de merken van aanleggende partijen onderscheidend vermogen hebben verkregen.

Art. 13 onder A, leden 1 en 2 Benelux-Merkenwet. Verbod tpt het gebruik van het door verweerders gebruikte, overeenstemmende, teken. Geen schadevergoeding aangezien het bestaan van schade niet bewezen is; de te koop aangeboden voedingsmiddelen hoewel behorende tot dezelfde klasse zijn bestemd voor andere gebruikers, nl. enerzijds katten en honden, anderzijds vee. Art. 14 onder B Benelux-Merkenwet. Nietigheid uitgesproken van de merkinschrijving van eerste verweerder en doorhaling van die inschrijving bevolen. 1. De vennootschap naar de wetten van de staat Missouri, V.S., Ralston Purina Cy te St. Louis, Missouri, V.S. v. Am. en

96

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

2. de vennootschap naar Nederlands recht B.V. Felix—Bonzo te Etten, gemeente Etten-Leur, Nederland, aanlegsters, advocaat Mr Van Innis, tegen 1. A. Mombaerts, advocaat te Leuven, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de N.V. Usines de Stordeur te Wilsele, advocaat Mr R. Vandebroek, en 2. de N.V. Usines Vandenbergh te Leuven, sectie Wilsele, verweerders, advocaat Mr Moens. Gezien de geregistreerde inleidende dagvaarding van gerechtsdeurwaarder Davidts, in dienstverblijf te Leuven, in datum van 3 februari 1977 waarbij aanleggende partijen laten gelden: — dat eerste aanlegster houdster is van een Beneluxmerk gedeponeerd onder nr 025372 met inroeping van sinds 1945 voor België verkregen rechten; — dat tweede aanlegster, een filiaal van eerste aanlegster eveneens houdster is van een Beneluxmerk gedeponeerd onder nr 010133, met inroeping in België van verkregen rechten sinds 22 april 1926; — dat eerste verweerder q.q. houder is van een Beneluxmerk voor dezelfde klasse van produkten namelijk nr 31 met inroeping van verkregen rechten sinds 1965 en gebruikt voor veevoeders; — dat dit laatste merk, voor soortgelijke waren gedeponeerd, een met de merken van aanleggende partijen overeenstemmend teken is in de zin van art. 3 van de Beneluxwet op de warenmerken; — dat om die reden en op basis van art. 14 B van de Beneluxwet de nietigheid gevorderd wordt van het depot van eerste verweerder q.q. en op basis van art. 13 Al aanleggende partijen zich verzetten tegen het gebruik van het beweerd overeenstemmend teken door tweede verweerster aan wie het merk overgelaten werd; — dat wegens aantasting van hun merkrechten een schadevergoeding wordt gevorderd van 50.000 frank ten laste van eerste verweerder q.q. en 100.000 feank ten laste van tweede verweerster; Aangezien verweerders inroepen dat er tussen de merken geen gehjkenis bestaat die enige verwarring bij het publiek kan teweeg brengen wijl merken van aanleggende partijen geen onderscheidend karakter zouden hebben; Aangezien overeenkomstig art. 1 van de Beneluxwet de tekens door aanleggende partijen gebruikt, namelijk de vorm van een dambord, zeker als individuele merken kunnen gebruikt worden; Aangezien de tekens door aanleggende partijen gebruikt ook een onderscheidend karakter kunnen hebben, met andere woorden zij zijn geschikt om de waren van de onderneming te onderscheiden; dat deze vaststelling gekoppeld aan het gebruik gedurende ettelijke jaren moet doen beslissen dat de merken van aanleggende partijen een onderscheidend vermogen hebben verkregen; Dat verweerders zulks moeilijk kunnen betwisten vermits zij voor hun koopwaren die tot dezelfde klasse behoren namelijk 31 eenzelfde beeldmerk namelijk een dambord als merk hebben neergelegd, met andere woorden zij waren van oordeel dat dit merk een onderscheidend karakter bezat voor de produkten die zij verkochten; Aangezien er ook overeenstemming bestaat tussen de merken van aanlegsters en het merk van verweerders; Dat het teken door verweerders gebruikt dezelfde totaalindruk weergeeft als de tekens door aanlegsters gebezigd; dat de verwantschap tussen de tekens duidelijk is namelijk de dambordvorm die dominerend is; Aangezien de eis van aanlegsters derhalve ten overstaande van verweerders gegrond is vermits het depot van eerste verweerder in rangorde na het depot van aanlegsters komt;

Aangezien wat de gevorderde schadevergoeding betreft het bestaan van de schade als niet bewezen voorkomt, dat niet wordt bewezen dat de markt van aanlegsters aangetast werd en zulks ook onwaarschijnlijk is vermits uiteindelijk de te koop aangeboden voedingsmiddelen hoewel behorend tot dezelfde klasse bestemd' zijn voor andere verbruikers namelijk enerzijds voor katten en honden en anderzijds voor vee; Om deze redenen, de Rechtbank, Alle andere en meer omvattende besluiten verwerpend; Verklaart de eis ontvankelijk en deels gegrond; Spreekt de nietigheid uit van het Beneluxmerk ingeschreven onder nr 057343 en "beveelt de doorhaling ervan; legt aan tweede verweerster verbod op dit merk verder te gebruiken; Veroordeelt verweerders tot de gerechtskosten voor aanlegsters begroot op achtduizend driehonderd negenenzeventig frank; Verklaart het vonnis uitvoerbaar niettegenstaande alle aangewende rechtsmiddelen; enz.

Nr 35. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Eerste Enkelvoudige Kamer, 8 juli 1981. (Baileys/Bally) Mr B. J. Asscher. Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux-Merkenwet. Bally brengt, evenals andere producenten van vermaarde merkprodukten ten gerieve van een klein, select en op exclusiviteit gesteld publiek naast haar hoofdprodukt (schoeisel) onder haar eigen merk een aantal accessoire artikelen (zoals vesten, jasjes, sjaals, ceintuurs, damestassen etc.) op de markt. Dit bijzondere gebruik van een merk voor accessoire artikelen is als normaal •.gebruik van dat merk te beschouwen. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en onder 1 BeneluxMerkenwet. Bij een onderzoek op basis van dit artikel moet worden bezien de vraag, of de woordmerken "Bally" en "Baïleys" wat betreft uiterlijk, klank of betekenis (herkomst) met elkaar overeenstemmen, hetgeen in dit verband wil zeggen dat tussen beide tekens een zodanige gelijkenis bestaat, dat reeds daardoor in abstracto de mogelijkheid bestaat, dat bij een niet te verwaarlozen deel van het publiek, dat met het ene teken wordt geconfronteerd, associaties met het andere teken worden gewekt. Dit onderzoek (zie nader de overwegingen 15 tot en met 17) leidt tot de slotsom dat de overeenstemming die in visueel opzicht tussen beide tekens bestaat, doch die niet zo groot is bevonden om zelfstandig de vorderingen te dragen, geen enkele steun vindt bij toetsing aan de beide andere criteria (klank en betekenis), zodat aan Bally haar vorderingen moeten worden ontzegd. Ten aanzien van die beide andere criteria nog: terwijl het woord Bally lijkt te zijn gekozen met het oog op de onmiskenbare auditieve associaties die het oproept met ' het Franse, Duitse en Italiaanse taalgebied, hetgeen wegens de Zwitserse oorsprong van het merk niet onbegrijpelijk is, en het in de tussen partijen niet in geschil zijnde gebruikelijke uitspraak geen enkele klank-associatie oproept met het Engelse taalgebied, roept het woord Baileys in de bij een aanmerkelijk deel van het publiek gebruikelijke (en ook juiste) uitspraak: "Béliez" slechts klank-associaties op met het Engelse taalgebied en geenszins met het Franse, Duitse of Italiaanse.

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Art. 5 Handehnaamwet. Uit het ten aanzien van de overeenstemming der merken overwogene volgt tevens ten aanzien van de handelsnaamrechtelijke bescherming, dat door het gebruik van de namen Bally en Baileys geen verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen is te duchten, zodat ook die rechtsgrond de vorderingen van Bally niet kan dragen. De vennootschap naar Zwitsers recht Bally Schuhfabriken A.G. te Schönenwerd, Zwitserland, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, procureur Mr E. W. van Slooten, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach te 's-Gravenhage, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A. H. Verweij Textielagenturen B.V. te Amsterdam, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur Mr Ch. Gielen. (Procedure op verkorte termijn.) Overwegende ten aanzien van het recht: in conventie: 1. Deze rechtbank is krachtens het bepaalde in artikel 37A van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken bevoegd van de ingestelde vordering kennis te nemen, nu Verweij te Amsterdam is gevestigd. 2. Bally is krachtens na te melden te haren name op de daarbij vermelde data verrichte depots in de Benelux-landen uitsluitend rechthebbende geworden op de navolgende merken voor de waren, waarvoor die depots zijn verricht. a) Beneluxdepot nr 086.876, op 7 december 1971 verricht voor de waren "Cl. 24 Tissus élastiques. Cl. 25 Chaussures" en betrekking hebbende op het woordmerk Bally; b) Beneluxdepot nr 096.120, op 20 december 1971 verricht voor de waren "Cl. 24 Tissus élastiques. Cl. 25 Chaussures et parties détachées" en betrekking hebbende op het merk Bally in schrijfletters; c) Internationaal depot nr 345.058, op 10 mei 1968 verricht voor de waren "Cl. 24 Mouchoirs de poche. Cl. 25 Chaussures, y compris les bottes et les pantoufles; bas, chaussettes et culottes-bas; couvre-chefs; vêtements de dessus et de dessous tissés a mailles et tricotés; vêtements de dessus et de dessous; linge de corps; articles de l'industrie corsetierie; eravates, bretelles, gants, chales; habillement de bain et de plage pour hommes, femmes et enfants" en betrekking hebbende op het woordmerk Bally; 3. Bally heeft bij de voornoemde Benelux-depots beroep gedaan op de door haar op de betrokken merken in Nederland, België en Luxemburg verkregen rechten en aldus die verkregen rechten in stand gehouden. Daarnaast zijn de op voormeld internationaal depot steunende rechten ingevolge artikel 30 lid 2 van de Eenvormige Benelux-wet op de Warenmerken van rechtswege gehandhaafd. 4. Bally oefent sedert haar oprichting in 1921 onder haar statutaire naam Bally Schuh-fabrieken A.G., alsook onder de afkorting Bally een bedrijf uit betreffende de vervaardiging van schoeisel, elastieken weefsels en kleding, in het kader waarvan zij ook hier te lande onder de naam Bally aan het handelsverkeer deelneemt, dan wel door haar dochteronderneming N. Smit's Schoenhandel B.V. te 's-Gravenhage doet deelnemen en mitsdien ook hier te lande de naam Bally als handelsnaam voert. 5. De aanduiding Bally heeft in de loop der jaren als merk voor de door Bally vervaardigde en door haar of haar dochterondernemingen verhandelde produkten en als (handels-)naam voor de onderneming, waaruit zij afkomstig zijn een grote reputatie en wervingskracht verworven.

97

6. Verweij heeft blijkens de daarvan onder nr 353.138 verrichte inschrijving in het Benelux-register op 2 mei 1978 het woordmerk Baileys te haren name voor de waren "KL 25 kledingstukken" doen deponeren. Sedert ongeveer die datum biedt Verweij in Nederland niet van Bally afkomstige kledingstukken, in het bijzonder gebreide heren- en kinderpullovers ten verkoop aan onder voormeld woordmerk "Baileys". 7. SteEende dat Verweij door aldus te handelen inbreuk maakt op de voormelde merkrechten van Bally en op haar recht op haar voormelde handelsnamen en haar schade toebrengt, een en ander als nader sub 6, 7, 8 en 9 van de inleidende dagvaarding nader aangegeven vordert Bally a) te verklaren voor recht, dat de vorenomschreven handelingen van Verweij zijn inbreukmakend en onrechtmatig; b) Verweij te verbieden het woordmerk Baileys of enig ander met Bally's voormelde merken overeenstemmend teken te gebruiken voor de waren kledingstukken of voor enige andere waar identiek aan of soortgelijk met de waren waarop Bally krachtens haar voormelde depots op haar voormelde merken recht heeft, dan wel het woordmerk Baileys of enig ander met Bally's voormelde merken overeenstemmend teken anderszins zonder geldige reden in het economisch verkeer op zodanige wijze te gebruiken, dat aan Bally schade kan worden toegebracht; c) Verweij te verbieden voor de waar kledingstukken gebruik te maken van het woordmerk Baileys of van enig ander merk dat met Bally's handelsnamen Bally Schuhfabriken A.G. danwei Bally zodanig overeenstemt, dat verwarring bij het publiek omtrent de herkomst der waren te duchten valt; d) Verweij te veroordelen om aan Bally ten titel van dwangsom te betalen een bedrag groot f 10.000,— (. . .) voor elke dag of elke keer waarop zij in strijd met het sub b gevorderde verbod of enig gedeelte daarvan danwei in strijd me^t het sub c gevorderde verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen; e) Verweij te veroordelen om aan Bally te vergoeden de door haar door vorenomschreven inbreukmakende en onrechtmatige handelingen van Verweij geleden en nog te rijden schade, op te maken bij staat en te verevenen volgens de wet, met de wettelijke rente van het aldus vastgestelde bedrag, vanaf de dag der dagvaarding tot op die der voldoening; f) het ten name van Verweij verrichte depot van het woordmerk Baileys voor de waren, waarvoor het is verricht, nietig te verklaren en van de onder nr 353.138 in het Benelux-register verrichte inschrijving van dat depot de doorhaling uit te spreken; g) Verweij te veroordelen in de kosten van het geding. 8. De door Bally gekozen volgorde aanhoudend zal de rechtbank allereerst de merkenrechtelijke kant van der partijen geschil onderzoeken. 9. Verweij werpt als eerste verweer op, dat Bally als gevolg van non-usus haar recht op het woordmerk Bally, weergegeven in schrijfletters, heeft verloren, op welke grond zij subsidiair in reconventie de vervallen-verklaring van de rechten uit het depot nr 24319 (ingeschreven onder 96120) d:d. 20 december 1971 van het merk Bally in schrijfletters vordert, met bevel tot ambtshalve doorhaling van die inschrijving in het Benelux Merken Register. 10. Op gronden van opportuniteit en proces-economie zal de rechtbank derhalve haar onderzoek vooreerst beperken tot de verhouding tussen het woordmerk Bally in drukletters en Verweij's woordmerk Baileys. 11. Als volgend verweer werpt Verweij op dat Bally haar merken niet voor andere waren dan voor schoenen gebruikt of doet gebruiken, althans dat het gebruik dat Bally van dat merk maakt voor kleding niet als normaal gebruik kan worden beschouwd. Zo voert Verweij ter illustratie aan, dat in de Bally-zaken in de Leidsestraat

98

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

te Amsterdam bij een steekproef slechts één vest/jasje gemerkt Bally werd aangetroffen. 12. Uit hetgeen partijen met betrekking tot dit geschilpunt hebben betoogd kan als enerzijds nader gesteld en anderzijds niet langer (gemotiveerd) weersproken worden geconcludeerd, dat Bally, evenals andere producenten van vermaarde merkprodukten ten gerieve van een klein, select en op exclusiviteit gesteld publiek naast haar hoofdprodukt (schoeisel) onder haar eigen merk een aantal accessoire artikelen (zoals vesten, jasjes, sjaals, ceintuurs, damestassen etc.) op de markt brengt. Dit bijzondere gebruik van een merk voor accessoire artikelen is anders dan Verweij meent, als normaal gebruik van dat merk te beschouwen, zodat het verweer van Verweij te dien aanzien wordt verworpen. 13. Daarmee is gegeven dat der partijen geschil moet worden onderzocht op basis van artikel 13 A lid 1 BMW. 14. Bezien moet derhalve worden de vraag of de woordmerken "Bally" en "Baileys" wat betreft uiterlijk, klank of betekenis (herkomst) met elkaar overeenstemmen, hetgeen in dit verband wil zeggen dat tussen beide tekens een zodanige gelijkenis bestaat, dat reeds daardoor in abstracto de mogelijkheid bestaat, dat bij een niet te verwaarlozen deel van het publiek, dat met het ene teken wordt geconfronteerd, associaties met het andere teken worden gewekt. 15. Met betrekking tot het uiterlijk van beide tekens dient het navolgende. Beide tekens bestaan uit 2 lettergrepen, respectievelijk beginnend met een B en een L. De tweede letter bij beide tekens is een A. Bij beide tekens komt in de tweede lettergreep een Y voor. Aan de overeenstemming tussen beide tekens die uit het voorgaande kan worden afgeleid, wordt afbreuk gedaan door de omstandigheid dat, anders dan in het woordmerk "Bally", in het woordmerk "Baileys" de A in de eerste lettergreep deel is van de dubbelklinker "AI" en de Y in de tweede lettergreep deel is van de dubbelklinker "EY". Deze verschillen gevoegd Sij de omstandigheid dat het ene teken een LL en het andere een L in het midden bevat en dat Baileys anders dan Bally een S op het eind heeft, voert tot de slotsom, dat er tussen beide tekens per saldo een overeenstemming bestaat, die evenwel niet zo groot is dat daardoor los van de uitkomst van een toetsing aan de beide andere criteria (klank en betekenis) de vorderingen kunnen worden gedragen. 16. Met betrekking tot die beide andere toetsingscriteria, klank en betekenis (herkomst) dient het navolgende. Het woord Bally heeft evenmin als het woord Baileys een in Nederland kenbare betekenis. Het woord Bally lijkt te zijn gekozen met het oog op de onmiskenbare auditieve associaties die het oproept met het Franse, Duitse en Italiaanse taalgebied, hetgeen wegens de Zwitserse oorsprong van het merk niet onbegrijpelijk is. Tevens moet worden vastgesteld dat het woord Bally in de tussen partijen niet in geschil zijnde gebruikelijke uitspraak geen enkele klank-associatie oproept met het Engelse taalgebied. Daartegenover roept het woord Baileys in de bij een aanmerkelijk deel van het publiek gebruikelijke (en ook juiste) uitspraak: "Béliez" slechts klank-associaties op met het Engelse taalgebied en geenszins met het Franse, Duitse of Italiaanse. Aldus kan worden geconcludeerd dat, hoezeer beide woorden in Nederland geen betekenis hebben, hun herkomst, die in zoverre de rol van de betekenis overneemt, sterk verschillend is. 17. Met het voorgaande is ook reeds een oordeel gegeven over de toetsing van beide tekens aan het "klankcriterium". De normale uitspraak van Bally en de bij een aanmerkelijk deel van het publiek gebruikelijke (= juiste) Engelse uitspraak van Baileys verschillen zozeer van elkaar, dat in dit opzicht niet van een rechtens relevante

15 april 1982

overeenstemming tussen beide tekens kan worden gesproken. 18. Uit al het voorgaande volgt, dat de overeenstemming die in visueel opzicht tussen beide tekens bestaat, doch die niet zo groot is bevonden om zelfstandig de vorderingen te dragen, geen enkele steun vindt bij toetsing aan de beide andere criteria, zodat aan Bally haar vorderingen moeten worden ontzegd met haar veroordeling in de kosten. 19. Na het voorgaande behoeft de vraag naar de handelsnaamrechtelijke bescherming nog slechts weinig behandeling. Uit hetgeen hiervoor sub 15-18 is overwogen volgt tevens dat door het gebruik van de namen Bally en Baileys geen verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen is te duchten, zodat ook die rechtsgrond de vorderingen van Bally niet kan dragen. 20. De reconventionele vordering, die slechts subsidiair is ingesteld, namelijk voor het geval enig deel van het gevorderde in conventie zou worden toegewezen blijft alzo buiten behandeling. Rechtdoende: in conventie: 1. Ontzegt aan eiseres haar vorderingen; 2. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagde begroot op f 75,— (. . .) wegens verschotten en f 1.680,— (. . .) wegens salaris van haar procureur. Enz.

Nr 36. De Hoge Raad der Nederlanden, 5 juni 1981. (Juicy/Juicy Fruit) President: Mr C. W. Dubbink; Raadsheren: Mrs W. Snijders, S. Royer, S. K. Martens en G. de Groot. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BeneluxMerkenwet. De Hoge Raad verzoekt het Benelux-Gerechtshof de volgende vragen te willen beantwoorden: 1. Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.? 2. Zo ja, is voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk slechts gering is omdat dat merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar? 3. Zo neen, is dan voor het in vraag 2 bedoelde oordeel voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek — hoe gering ook - die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat? 4. Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken?

15 april 1982

99

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

5. Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat vereist is dat een bepaald gedeelte van het in aanmerking komende publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat, valt bij het bepalen van de bescherningsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de , hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 dan te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan wel op die ten tijde van het als inbreükmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken? 6. Indien vraag 5 in eerstbedoelde zin wordt beantwoord, welk tijdstip en welk publiek zijn dan in aanmerking te nemen in een geval als het onderhavige, waarin het betrokken merkrecht als het ware de bundeling is van drie, ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de B.M.W. gehandhaafde nationale merkrechten, die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan? De vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Noord-Amerika, Wm. Wrigley Jr. Company te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Noord-Amerika, eiseres in kort geding, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, tegen 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfred Benzon B.V. te Maarn, en 2. De vennootschap naar Deens recht Aktieselskabet Alfred Benzon te Kopenhagen, verweersters in kort geding, advocaat Mr T. Schaper. a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15 oktober 1979 (Mr V. J. A. van Dijk). Overwegende wat de zaak zelf betreft, dat in het onderhavige geding de vraag centraal staat of gedaagden (Benzon, Red.) door gebruik te maken in het Beneluxgebied — althans in Nederland — van de aanduiding JUICY op door haar in de handel gebrachte kauwgom, inbreuk maken op het merk JUICY FRUIT, op welk merk eiseres — naar zij beweert — rechthebbende is krachtens het Benelux depot no. 521.726 d.d. 16 april 1971, welk depot in het Benelux Merkenregister is ingeschreven onder no. 23.885 voor de waren "Suikerwerk en Kauwgom met medicinaal toevoegingsmiddel en suikerwerk en kauwgom zonder medicinaal toevoegingsmiddel" (Warenklasse 5 en 30), aangezien bij dat depot — een zogenaamd handhavingsdepot op grond van artikel 30 B.M.W. — ingevolge het bepaalde in artikel 29 B.M.W. de voor 1 januari 1971 krachtens het nationale recht in Nederland, België en Luxemburg verkregen rechten zijn gehandhaafd; O. dat gedaagden in de eerste plaats hebben aangevoerd, dat eiseres door de inschrijving thans, en het gebruik en de inschrijving destijds, geen merkrecht met betrekking tot de woorden JUICY FRUIT heeft verkregen, aangezien deze woorden, zowel afzonderlijk als in combinatie gehanteerd, zuiver beschrijvend zijn voor de waar waarvoor zij door eiseres worden gebruikt en derhalve slechts aangeven dat er sprake is van sappige vruchtenkauwgom, zodat zij niet als merk kunnen dienen; immers niet geschikt zijn om de waren van eiseres te onderscheiden van die van anderen; O. dat eiseres heeft bestreden dat de woorden JUICY FRUIT als zodanig onderscheidend vermogen zouden missen, stellende dat een woord eerst dan onderscheidend vermogen om als merk te gebruiken ontbeert, indien het slechts een eigenschap van de waar of type waarvoor het bestemd is weergeeft en zulks voor een ieder duidelijk is; O. dat eiseres er in dat verband op heeft gewezen dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de woorden JUICY FRUIT het tijdstip Van het vestigen van het recht — hetwelk voor Nederland 5 maart 1956 (de datum van de inschrijving bij het

Merkenbureau), voor België 1 maart 1920 en voor Luxemburg 28 september 1965 is - als uitgangspunt dient te worden genomen en dat zeker op die respectieve tijdstippen een belangrijk deel van het kauwgom kopend publiek in de betreffende landen de Engelse taal niet machtig was, zodat niet gezegd kan worden dat het voor dat publiek duidelijk was dat de woorden JUICY FRUIT "slechts" eigenschappen van de door hen gekochte waar aanduidden en dat daarom aan de woorden JUICY FRUIT voldoende onderscheidend vermogen om als merk te dienen moet worden toegekend; O. dat naar Ons voorlopig oordeel eiseres inderdaad aan het handhavingsdepot op grond van artikel 30 juncto 29 B.M.W. een uitsluitend recht met betrekking tot de woorden JUICY FRUIT kan ontlenen, aangezien Wij van mening zijn dat — gegeven het feit dat eiseres haar kauwgom voorzien van de woorden JUICY FRUIT reeds jaren geleden — in Nederland in de vijftiger jaren — heeft geïntroduceerd in welke tijd bij het grote publiek waarschijnlijk de kennis van de Engelse taal nog niet zodanig ontwikkeld was als dat thans in de zeventiger jaren onder invloed van de populaire muziek en de massamedia het geval is — aan de woorden JUICY FRUIT ten tijde van de oorspronkelijke inschrijving onderscheidende kracht met name voor de waar kauwgom niet kon worden ontzegd, welk standpunt in Nederland ook door het Merkenbureau blijkens zijn schrijven d.d. 9 februari 1956 aan de Vereenigde Octrooibureaux werd ingenomen, terwijl ook van een verwording van het merk JUICY FRUIT in die zin dat deze woorden in het normale taalgebruik door toedoen (handelen of nalaten) van de merkhouder de gebruikelijke benaming voor een soort kauwgom zijn geworden, niet is gebleken; O. dat thans de vraag aan de orde komt of gedaagden doordat zij de door hen op de markt gebrachte kauwgom voorzien van de aanduiding JUICY, inbreuk maken op het merk van eiseres; O. dat naar Ons voorlopig oordeel deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord; O. dat toch het woord juicy — gelet op het hiervoor overwogene omtrent de kennis van de Engelse taal — heden ten dage bij het grote publiek, een — zo niet voor allen dan toch voor velen — begrijpelijke hoedanigheid (sappigheid, welke ook voor een op cola-basis bereid produkt wordt gesteld aanwezig te zijn) van de waar aangeeft en derhalve niet kan worden gezien als een niet gebruikelijke of niet noodzakelijke toespeling op het produkt, doch veeleer een normale mededeling omtrent een eigenschap van het produkt inhoudt; O. dat gedaagden onder die omstandigheden een legitiem gebruik van het woord juicy maken, hetgeen eiseres — ook al is zij rechthebbende op een merk waarin het woord juicy voorkomt — niet kan beletten; O. dat het vorenstaande tot de conclusie voert dat het enkele gebruik door gedaagde van het woord JUICY, al dan niet in combinatie met het woord BENBITS of SORBITS het merkrecht van eiseres niet schendt', zodat de door eiseres gevraagde voorziening in al haar onderdelen behoort te worden geweigerd; 0 . dat eiseres als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding behoort te worden veroordeeld; Rechtdoende

in naam der Koningin!

Weigeren de gevraagde voorzieningen. Enz. b) Gerechtshof te Amsterdam, 3 juli 1980 (Mrs J. Kalff, J. Spreij en H. C. Hermans). Overwegende ten aanzien van het recht: In het principaal appel: 1. De grieven luiden als volgt: GriefI

100

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

Na terecht en op juiste gronden het primaire verweer van gein timeerden (Benzon, Red.) — t.w.: dat de ten name van appellante als merk ingeschreven woorden JUICY FRUIT onderscheidend vermogen als merk zouden missen — te hebben verworpen en er mitsdien van uit te gaan, dat appellante aan (de inschrijving van) haar depot een recht van merk op die woorden kan ontlenen, heeft de President vervolgens ten onrechte aangenomen, dat geihtimeerden, door het door hen op de markt gebrachte kauwgom van de aanduiding JUICY te voorzien, geen inbreuk maken op het merk JUICY FRUIT van appellante. Griefll Ten onrechte heeft de President aangenomen, dat het woord JUICY — gelet op de kennis van de Engelse taal heden ten dage bij het grote publiek — niet kan worden gezien als een niet gebruikelijke of niet noodzakelijke toespeling op het produkt kauwgom, doch veeleer een normale mededeling omtrent een eigenschap van het produkt kauwgom inhoudt. GrieflII Ten onrechte heeft de President de door appellante gevorderde voorzieningen geweigerd in stede van deze aan geihtimeerden op te leggen. 2. Als in dit hoger beroep niet door grieven bestreden staat vast hetgeen de president heeft overwogen omtrent het recht van Wrigley op het merk "juicy fruit" voor de waar kauwgom in de Benelux, krachtens depot als bedoeld in artikel 30 van de Eenvormige Beneluxwet voor de warenmerken — hierna te noemen B.M.W. — in verband met eerder in de landen van de Benelux bestaande rechten op datzelfde merk voor diezelfde waar, respectievelijk gevestigd op 1 maart 1920 (België), 5 maart 1956 (Nederland) en 28 september 1965 (Luxemburg). Voor wat dit geding betreft is niet van belang of dit merkrecht ook voor andere waren dan kauwgom geldt. 3. De grieven bestrijden het oordeel van het beroepen vonnis dat het gebruik door Benzon van het woferd "juicy" voor van haar, Benzon, afkomstige kauwgom in de Benelux geen inbreuk op voormeld merkrecht van Wrigley oplevert. 4. In dit hoger beroep moet er van worden uitgegaan dat voormeld merkrecht van Wrigley op het merk "juicy fruit" in de landen van de Benelux indertijd is gevestigd en nog van kracht is. Echter, in dit geding is aannemelijk geworden dat, zoals ook door Benzon is aangevoerd, de woorden waaruit het merk bestaat, en in ieder geval het woord "juicy", beschrijvend van karakter zijn. 5. Immers, het woord "juicy" betekent in het Engels — welke taal als "voertaal" bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in de Benelux wordt gebruikt — "sappig", terwijl "fruit" in die zelfde taal "vrucht(en)" of "fruit" betekent, wat het woord "fruit" betreft derhalve gelijk aan de betekenis in het Nederlands. 6. Deze aanduidingen zijn voor een waar als kauwgom op zich zelf genomen beschrijvend; door het kauwgom kopend publiek dat de Engelse taal begrijpt zuilen de Engelse termen als beschrijvend worden opgevat. Dit blijkt ook hieruit, dat Wrigley de merknaam steeds gebruikt in combinatie met de aanduiding "Wrigley's", hetgeen het vermoeden wettigt dat juist die verwijzing naar de firmanaam bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven. Het onderscheidend vermogen van de merkwoorden, aangenomen dat aan die woorden dat vermogen toekomt, is mitsdien slechts gering. 7. Ook al komen de woorden "juicy" en "fruit" in de combinatie waarin zij het merk van Wrigley vormen voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking, deze bescherming is zwak, hetgeen in deze zaak onder meer daarin tot uiting komt dat de voor de toepassing van artikel 13 B.M.W. vereiste overeenstemming van tekens groot zal moeten zijn, in elk geval groter dan het

15 april 1982

geval zou zijn geweest bij een "sterk merk". 8. Een en ander in aanmerking genomen, is het Hof van oordeel, dat, bij het vergelijken van het merk "juicy fruit" met het woord "juicy", die beide aanduidingen niet zodanig overeenstemmen dat van een "overeenstemmend teken" in de zin van evengenoemd wetsartikel kan worden gesproken, ook al wordt het woord "juicy" nog zo nadrukkelijk geafficheerd. Daarbij verdient opmerking, dat niet is gesteld of gebleken dat Benzon, los van de spelling van het woord "juicy", door imitering van lettervorm of anderszins gevaar voor verwarring omtrent die tekens of de herkomst van de waar veroorzaakt. 9. Benzon heeft gesteld het woord "juicy" slechts te gebruiken in combinatie met de woorden "ben-bits" en "sor-bits". Bij vergelijking van "juicy fruit" met de woordcombinaties "juicy ben-bits" respectievelijk "juicy sor-bits", al dan niet voorzien van een verbindingsstreepje, komt het Hof tot dezelfde slotsom als hiervoor vermeld met betrekking tot het woord "juicy" alleen. 10. Reeds hierom falen de grieven en dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd, met veroordeling van Wrigley in de kosten van het hoger beroep. In het voorwaardelijk incidenteel appel: 11. Nu in het principaal appel de grieven falen, behoeft hét voorwaardelijk incidenteel appel niet te worden behandeld. Rechtdoende: In het principaal appel: 1. Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; enz. c) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr J. K. Franx. 1. In dit kort geding heeft thans eiseres tot cassatie (Wrigley) de beide wederpartijen (Benzon) gedaagd voor de president van de rechtbank te Utrecht en — naar het hof het in de feitelijke overwegingen van zijn arrest samenvat — een verbod gevraagd van het gebruik van de aanduiding "Juicy" voor kauwgom en dergelijke waar. Daartoe stelde Wrigley dat Benzon inbreuk maakt op het merk "Juicy Fruit", op welk merk Wrigley rechthebbende is krachtens Beneluxdepot no. 521.726 dd. 16 april 1971, in het Benelux Merkenregister ingeschreven onder no. 23.885 (een zgn. handhavingsdepot op grond van art. 30 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna: B.M.W.; de rechten van Wrigley onder de oude Merkenwet waren in Nederland reeds gevestigd op 5 maart 1956). Bij vonnis van 15 oktober 1979 heeft de president de gevraagde voorzieningen geweigerd. Het hof heeft bij arrest van 3 juli 1980 dat vonnis bekrachtigd. Wrigley heeft zich in cassatie voorzien en bestrijdt 's hofs arrest met een cassatiemiddel, samengesteld uit de onderdelen 1, 2 a—e, 3, 4, 5 en 6. 2. De president van de rechtbank heeft in de zevende rechtsoverweging van zijn vonnis, met verwerping van een desbetreffend verweer van Benzon, beslist dat Wrigley aan voornoemd handhavingsdepot op grond van art. 30 jo art. 29 B.M.W. een uitsluitend recht met betrekking tot de woorden "Juicy Fruit" kan ontlenen. Die beslissing baseerde de president op het oordeel dat aan die woorden ten tijde van de oorspronkelijke inschrijving (derhalve: in maart 1956) onderscheidende kracht met name voor de waar kauwgom niet kon worden ontzegd. Van een "verwording" van het merk "Juicy Fruit" in de zin van art. 5 onder 4 B.M.W. is, volgens dezelfde r.o. 7, niet gebleken. In het door haar voorwaardelijk ingestelde incidentele hoger beroep heeft Benzon voren weergegeven beslissingen bestreden. Het hof heeft dit incidentele appèl echter buiten behandehng gelaten op grond dat de grieven in het principale appèl falen. Deze grieven, zo overweegt het hof in r.o. 3

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

van zijn arrest, bestrijden het oordeel van het beroepen vonnis dat het gebruik door Benzon van het woord "Juicy" voor kauwgom in de Benelux geen inbreuk op voormeld merkrecht van Wrigley oplevert. Het hof gaat er bij de behandeling van de appèlgrieven dan ook van uit, dat Wrigley (in de Benelux) een door de B.M.W. beschermd merkrecht op het merk "Juicy Fruit" heeft; zie r.o. 4, zin 1; r.o. 6, laatste zin; en r.o. 7, aanhef. In appèl ging het er uitsluitend om of Benzon een door de B.M.W. verboden inbreuk op dat merkrecht maakt. De president oordeelde, in de r.o. 9-12, dat dat niet het geval is, en het hof besliste dat dat oordeel juist is. Bij deze stand van zaken moet er in cassatie voorshands veronderstellenderwijze van worden uitgegaan, dat aan Wrigley een door de B.M.W. beschermd recht van merk op het woordmerk "Juicy Fruit" toekomt, d.w.z. dat dat een teken is dat dient om de desbetreffende waren van Wrigley te onderscheiden (art. 1, eerste lid, B.M.W.). De te beantwoorden vraag is of aan Wrigley een beroep op art. 13A, aanhef en sub 1, B.M.W. toekomt. Het gaat in deze procedure niet om een nietigheidsactie ex art. 14 B.M.W. 3. Onderdeel 1 van het cassatiemiddel bevat geen klacht, maar een parafrase van de r.o. 4-9 van het bestreden arrest. In deze parafrase ontbreekt een uitdrukkelijke vermelding van het in r.o. 7 gemaakte onderscheid tussen "Juicy Fruit" als zgn. "zwak merk" en een "sterk merk", zulks als onderdeel van 's hofs redengeving. Het zou m.i. echter te ver gaan reeds op deze grond aan onderdeel 2 feitelijke grondslag te ontzeggen met de redenering, dat dat (op onderdeel 1 voortbouwende) onderdeel er van uitgaat dat bedoeld, in r.o. 7 omschreven, onderscheid in de gedachtengang van het hof geen rol speelt. 4. Subonderdeel 2 a keert zich tegen r.o. 6, eerste zin, tweede zinsdeel: "door het kauwgom kopend publiek dat de Engelse taal begrijpt zuilen de Engelse termen als beschrijvend worden opgevat." Het subonderdeel leest deze passage alsof er stond: "door dat gedeelte van het kauwgom kopend publiek dat de Engelse taal begrijpt, zuilen ", waarbij derhalve impliciet is dat een ander gedeelte van het kauwgom kopend publiek de Engelse taal niet begrijpt. Ik moge opmerken dat een andere lezing van de geciteerde passage mogelijk is, en wel deze, dat de tussenzin "dat de Engelse taal begrijpt" een eigenschap van het kauwgom kopend publiek in zijn totaliteit aangeeft op dezelfde wijze als in de zin: "Hij dronk in één teug de thee die nog warm was uit zijn kopje." Ik neig ertoe laatstbedoelde lezing van 's hofs arrest, die het beste aansluit aan de gebezigde bewoordingen, als de juiste te beschouwen. Het hof heeft m.i. tot uiting willen brengen dat het in aanmerking komende — i.c: het kauwgom kopende — publiek, als geheel beschouwd, voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de woorden "juicy fruit" te begrijpen als "beschrijvend". Dat oordeel is feitelijk en, mede in aanmerking genomen de overweging in r.o. 5 dat de Engelse taal als voertaal bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in de Benelux wordt gebruikt, niet onbegrijpelijk. Het behoeft niet te impliceren dat de litigieuze woorden in hun exacte betekenis worden begrepen. Voldoende is dat het in aanmerking komende publiek het beschrijvende karakter ervan begrijpt (vgl. conclusie O.M., slot, ad H.R. 10 december 1964, N.J. 1965, 90). Vergeüjke H.R. 11 april 1980, N.J. 1980, 412 (L.W.H.), omtrent onderdeel I C alinea 5 van het cassatiemiddel. Dat zo zijnde missen de subonderdelen 2 a-c feitelijke grondslag. 5. Ten subsidiaire wil ik nader ingaan op de mogelijkheid dat het hof ervan is uitgegaan dat een gedeelte van het kauwgom kopend publiek de Engelse taal niet begrijpt. De subonderdelen 2 a-c stellen dan de vraag aan de orde welke maatstaf ten deze behoort te worden aangelegd. Subonderdeel 2 b voert aan dat ter beantwoording van de vraag of een woordmerk beschrijvend

101

is en uit dien hoofde geen of slechts gering onderscheidend vermogen heeft, beslissend is of dat woord voor een ieder van het in aanmerking komende publiek duidelijk slechts (eigenschappen van) de daarmee aangeduide waar beschrijft. Het hof zou die maatstaf hebben miskend, door slechts een gedeelte van het in aanmerking komende publiek in beschouwing te nemen, nl. dat gedeelte dat de Engelse taal begrijpt. De geachte pleiter voor Wrigley heeft in dit verband gewezen op enige (ten dele ook in zijn "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II, 1974 — hierna ook aan te duiden als: Van Nieuwenhoven Helbach — nr 361, genoemde) arresten van Uw Raad waarin het door subonderdeel 2 b bedoelde "totaliteitsvereiste" zou zijn gepostuleerd: 21 juni 1935, N.J. 1936, 3; 6 april 1936, N.J. 1936, 470; 21 juni 1963, N.J. 1963, 469; en 10 december 1964, N.J. 1965, 90. In geen van deze vier arresten vermag ik echter dat vereiste als zodanig te lezen. Uitgemaakt werd niet, zoals reeds opgemerkt door de raadsman van Benzon ten pleidooie in hoger beroep (pleitnota p. 5), dat voor het ontberen van merkrechtsbescherming noodzakelijk is dat voor het in aanmerking komende publiek duidelijk slechts, enz., maar alleen dat zulks daartoe voldoende is. Het zijn uitspraken van het type: "indien a, dan b," welke niet onverenigbaar zijn met: "indien c, dan b". Aangetekend zij dat Wichers Hoeth het in zijn bewerking van Drucker-Bodenhausen, "Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom", 1976, p. 98, voorzichtiger formuleert: "De Hoge Raad heeft beslist, dat indien een woord "; en niet, als noodzakelijke voorwaarde: "De Hoge Raad heeft beslist, dat uitsluitend indien een woord ". Benzon heeft het standpunt verdedigd dat voor het "beschrijvende" karakter van een merk en het deswege ontberen van bescherming onder de B.M.W. voldoende is, dat het voor een niet te verwaarlozen, een relevant gedeelte van het in aanmerking komende publiek duidelijk slechts (eigenschappen van) de aangeduide waar beschrijft: pleitnota mr Schaper p. 15—16^met een beroep op Drucker-BodenhausenWichers Hoeth (1976) p. 103. In dezelfde zin met betrekking tot de vraag naar de "overeenstemming" als bedoeld in art. 13 A 1 B.M.W.: Martens in B.I.E. 1971 p. 202, noot 33. Is mijn eerder omschreven primaire opvatting, dat het hof aan het kauwgom kopende publiek in zijn totaliteit voldoende begrip van de Engelse woorden "juicy fruit" toeschrijft, onjuist, dan moet m.i. toch minstgenomen in 's hofs r.o. 6, eerste zin tweede zinsdeel, het standpunt worden gelezen dat een relevant gedeelte van dat publiek, enz. In dat geval wordt van beslissend belang welke van de beide over dat punt in deze procedure verdedigde opvattingen juist is. Het komt mij voor dat hier dan een vraag van uitlegging van de B.M.W., met name van de artt. 1 jo 13 A 1, aan de orde is, nl. of bij de uitlegging van de woorden "een overeenstemmend teken" als maatstaf moet worden aangelegd of het merk waarvoor bescherming wordt ingeroepen, voor het in aanmerking komende publiek in zijn totaliteit, dan wel slechts voor een relevant gedeelte daarvan, duidelijk (slechts) eigenschappen van de daarmee aangeduide waar beschrijft. Mij is geen uitspraak van het Beneluxhof over die vraag bekend. Ten deze geldt m.i. dat — in de onderhavige uitlegging van het aangevochten arrest — een beslissing op dit punt noodzakelijk is om arrest te kunnen wijzen. Verwijzing naar het Beneluxhof met toepassing van art. 6, leden 2, 3 en 5 van het "Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof' dd. 31 maart 1965, is in dat geval dan ook aangewezen, nu de uitzonderingsgevallen van art. 6, lid 4, van dat verdrag zich hier, dunkt me, niet voordoen. 6. Subonderdeel 2 d ontbeert naar mijn mening in zijn centrale klacht feitelijke grondslag. Die klacht berust immers op de opvatting dat het hof zijn beslis-

102

Bijblad Industriële Eigen'dom, nr 4

sing heeft gebaseerd op het standpunt, dat het enkele feit dat een teken kennelijk niet bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven, meebrengt dat zo'n teken buiten de bescherming van de B.M.W. valt. Vooropgesteld zij dat dat standpunt onjuist is. De B.M.W. beperkt de beschermingsomvang van een merk niet tot de onderscheidende kracht ervan en derhalve niet tot het voorkomen van verwarringsgevaar betreffende de herkomst van de door het merk aangeduide waar: Beneluxhof 1 maart 1975, N.J. 1975, 472 (L.W.H.); H.R. 15 december 1972, N.J. 1973, 124 (L.W.H.); conclusie O.M., onder nr 3, ad Beneluxhof 1 juni 1978, N.J. 1978, 480 (L.W.H.); noot L.W.H, onder H.R. 24 juni 1977, N.J. 1978, 83. In deze zin reeds H.R. 3 januari 1964, N.J. 1964, 492. Vgl. conclusie O.M. ad H.R. 11 april 1980, N.J. 1980, 412, p. 1325, en de noot van L.W.H, onder dit arrest, onder 1. Het onderscheidend vermogen van een merk gaat niet altijd op in de functie van herkomstaanduiding: Martens, B.I.E. 1971 p. 201; Van Nieuwenhoven Helbach nr 456. Het hof heeft echter, als ik het goed zie, die onjuiste standpunten niet ingenomen. Het ontbreken van herkomstaanduiding bij "de merkwoorden" (r.o. 6) heeft het hof er niet toe gebracht, zoals de onderhavige klacht onderstelt, aan die woorden ieder onderscheidend vermogen te ontzeggen, doch slechts gediend tot grondslag voor 's hofs oordeel dat daaraan niet meer dan een gering onderscheidend vermogen toekomt, anders gezegd: dat Wrigley's ten processe bedoeld merk een zgn. "zwak" merk is (r.o. 7). Samengevat: volgens het hof heeft een woordmerk met herkomstaanduiding meer onderscheidend vermogen dan een woordmerk zonder herkomstaanduiding. 7. Daarnaast echter lees ik in subonderdeel 2 d, in verband met de onderdelen 4 en 5 van het middel, mede gelet op de daarop ten pleidooie gegeven toelichting, een klacht tegen het laatstomschreven door het hof wèl gevelde oordeel. In de slotwoorden van het subonderdeel wordt betoogd dat een teken zonder herkomstaanwijzing "daarom nog niet minder merk" is. Deze stelling houdt, dunkt me, in dat het begrip "zwak" merk met de daaraan door het hof in de r.o. 7 en 8 verbonden rechtsgevolgen niet past in het systeem van de B.M.W. In r.o. 7 oordeelt het hof dat bij een "zwak" merk de voor de toepassing van art. 13 B.M.W. vereiste overeenstemming van tekens groot zal moeten zijn, in elk geval groter dan het geval zou zijn geweest bij een "sterk" merk. R.o. 8 brengt vervolgens tot uiting dat die "grotere" overeenstemming in het onderhavige geval niet aanwezig is. Volgens de hier aan de orde zijnde klacht van het middel erkent de B.M.W. "zwakke" werking van de merkbescherming uitsluitend in de door Beneluxhof 19 januari 1981, zaak A 80/3, Rechtskundig Weekblad dd. 14 maart 1981 p. 1826 (Ferrero/Ritter; het arrest is door pleiter voor Wrigley overgelegd) [Bijbladl.E. 1981, nr 32, blz. 145 (met noot v.d. Z.) Red. ] aangegeven zin. Zie ik het goed, dan geeft dit arrest echter geen antwoord op de vraag waarom het in deze procedure gaat, nl. of de B.M.W. de mogelijkheid erkent dat een woordmerk op grond van het ontbreken van herkomstaanduiding een minder dan normaal onderscheidend vermogen heeft met als gevolg, dat voor de door art. 13 B.M.W. verleende bescherming een grotere overeenstemming (dan "normaal") is vereist. Dit is een vraag van uitlegging van art. 13 A, aanhef en sub 1, B.M.W. omtrent de oplossing waarvan redelijkerwijze twijfel kan bestaan, zodat ingevolge art. 6, leden 2—4, van het eerder, in nr 5, genoemde Verdrag verwijzing naar het Beneluxhof dient te volgen. 8. Subonderdeel 2 e miskent in zijn eerste klacht m.i, eveneens dat het hof in r.o. 6 tot uiting heeft gebracht, dat het in aanmerking komende, i.c: het kauwgom kopende, publiek in zijn totaliteit zoveel begrip van de Engelse taal — "voertaal" voor kauwgomverpakking (r.o. 5) — heeft dat het (in zijn totaliteit)

15 april 1982

het beschrijvend karakter van de woorden "juicy fruit" zal onderkennen. De slotklacht van het subonderdeel betreft de kwestie van het ontbreken van herkomstaanduiding en heeft m.i. naast het reeds besproken subonderdeel 2 d geen zelfstandige betekenis. 9. Onderdeel 3 verwijt het hof het beginsel "eens merk blijft merk" uit het oog te hebben verloren. Het hof zou ten onrechte, in r.o. 6, zijn uitgegaan van de huidige opvatting en begrip van de Engelse taal van het huidige publiek, in plaats van de toenmalige, ten tijde van de vestiging van Wrigley's merk in 1956, in Nederland bestaande, opvattingen en geringere kennis van die taal bij het (toenmalige) kauwgom kopende publiek. Ter adstructie van deze klacht voert het middel aan, dat in het systeem van de B.M.W. het feitelijk verlies van onderscheidend vermogen van een merk, als gevolg van de omstandigheid dat het publiek dat merk in de loop van de tijd als beschrijvend gaat opvatten, niet meebrengt dat de rec/ifsbescherming die de B.M.W. aan de merkhouder verleent, afneemt of geheel verdwijnt, tenzij art. 5 aanhef en sub 4 B.M.W. toepasselijk zou zijn, quod non. De vraag rijst of de onderhavige klacht wel feitelijk grondslag heeft in de stukken van het geding. Heeft het hof inderdaad slechts het huidige publiek en deszelfs begrip van de Engelse taal in aanmerking genomen? Verdedigbaar lijkt mij 's hofs arrest aldus op te vatten dat in Nederland tussen het publiek van 1956 en het huidige publiek geen, althans niet meer dan een verwaarloosbaar, verschil bestaat op het punt van begrip van de Engelse woorden "juicy fruit" gebezigd ter aanduiding van Wrigley's kauwgom. Daarmee heeft het hof dan Wrigley's stelling, dat er in die zin wèl een ter zake doend verschil bestaat, verworpen in een feitelijke, niet onbegrijpelijke (op een ervaringsregel steunende) en geen nadere motivering behoevende beslissing. Deze lezing van het bestreden arrest (met name van r.o. 6) ben ik geneigd voor juist te houden, zodat het onderdeel m.i. feitelijke grondslag ontbeert. 10. Ten subsidiaire, nl. in het geval Uw Raad mèt onderdeel 3 in de aangevallen r.o. 6 leest dat het hof uitsluitend heeft gelet op het huidige publiek zonder te onderzoeken of, zoals Wrigley heeft betoogd, dat publiek ten deze relevante verschillen vertoont met het publiek van 1956, rijzen er twee vragen, een van feitelijke en een van rechtskundige aard. De feitelijke vraag is deze, of er inderdaad zodanige verschillen bestaan, en de rechtskundige vraag is of meerbedoelde verschillen, indien aanwezig, in het systeem van de B.M.W. meebrengen dat de toestand van 1956 beslist en niet die van thans. Deze juridische vraag is er een van uitlegging van de artt. 1 en 13 B.M.W., die in aanmerking komt om aan het Beneluxhof te worden voorgelegd. Strikt genomen zou eerst de feitelijke vraag moeten worden beantwoord, immers luidt het antwoord daarop ontkennend, dan is beantwoording van de juridische vraag niet meer noodzakelijk om uitspraak te kunnen doen. Nu echter de feitelijke vraag in deze fase van het geding niet kan worden beantwoord, zou ik mij kunnen voorstellen dat Uw Raad, indien op grond van een van de andere klachten van het cassatiemiddel toch verwijzing naar het Beneluxhof dient te geschieden, de onderhavige kwestie in de vraagstelling aan laatstgenoemd hof "meeneemt". 11. Onderdeel 6 behelst motiveringsklachten die, naar ik meen, niet tot cassatie kunnen leiden. Voldoende duidelijk is m.i. dat het hof, in r.o. 4 vooropstellende dat aan Wrigley nog steeds een recht van merk op de woorden "juicy fruit" toekomt, in de r.o. 4—8 tot uiting brengt dat het beschrijvend karakter van die woorden het onderscheidend vermogen ervan minstgenomen heeft verkleind (zoal niet opgeheven, r.o. 6 laatste zin). Voorts heeft het hof zich — zoals door mij eerder, in nr 9, betoogd — impliciet op het standpunt gesteld dat het begrip van de Engelse taal en de opvattingen van het

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

in aanmerking komende publiek, een en ander zoals in Nederland in het jaar 1956 bestaand, niet op relevante wijze zijn gewijzigd vergeleken met thans. Het komt mij voor dat het hof in het kader van dit kort geding niet tot nadere verduidelijking was gehouden. 12. Ik concludeer dat de Hoge Raad zijn definitieve uitspraak zal opschorten teneinde, met inachtneming van art. 6, lid 5, van het "Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof", een beslissing van het Beneluxhof over de door subonderdeel 2 d van het cassatiemiddel aan de orde gestelde vraag van uitleg van art. 13 B.M.W., omschreven in het vorenstaande onder nr 7, uit te lokken, zulks na te hebben overwogen dat de overige klachten van het middel niet tot cassatie kunnen leiden. Enz. d) De Hoge Raad, enz. Overwegende dat Wrigley 's Hofs arrest bestrijdt met het navolgende middel van cassatie: "Schending van het recht, althans verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als in het bestreden arrest, naar de inhoud waarvan hier wordt verwezen, is geschied, een en ander ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen: 1. Het Hof heeft in rechtsoverwegingen 4 en 6 geoordeeld dat (voorshands aannemelijk is geworden dat) de woorden waaruit het merk JUICY FRUIT bestaat, en in ieder geval het woord JUICY beschrijvend van karakter zijn voor een waar als kauwgom. Daartoe heeft het Hof nader, in rechtsoverwegingen 5 en 6, overwogen dat de woorden juicy en fruit in het Engels (welke taal als "voertaal" bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in de Benelux wordt gebruikt) "sappig" en "fruit" respectievelijk betekenen, en dat deze Engelse termen door het kauwgom-kopend publiek dat de Engelse taal begrijpt zullen worden opgevat als beschrijvend. Uit deze omstandigheden, gekoppeld aan de omstandigheid "dat Wrigley de merknaam (dat is: JUICY FRUIT) steeds gebruikt in combinatie met de aanduiding WRIGLEY's hetgeen het vermoeden wettigt dat juist die verwijzing naar de firmanaam bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven", heeft het Hof afgeleid dat aan die woorden (dat is: JUICY FRUIT) slechts gering onderscheidend vermogen toekomt. Het zijn deze overwegingen, die het Hof ertoe leiden in rechtsoverwegingen 7 en 8 te besluiten, dat JUICY FRUIT en JUICY géén overeenstemmende tekens zijn, en om in rechtsoverweging 9 die conclusie ook ten aanzien van de tekens JUICY BEN-BITS en JUICY SOR-BITS te trekken. 2. Door te overwegen als zojuist geparafraseerd, geeft het Hof büjk van een onjuiste rechtsopvatting, immers a. voor de vaststelling of een woord (of ander teken) waarvoor merkenbescherming wordt ingeroepen, beschrijvend is, en/of of een dergelijk woord of teken onderscheidend vermogen mist of slechts gering onderscheidend vermogen heeft, is niet bepalend, althans niet alleen bepalend, het oordeel van dat deel van het in aanmerking komend publiek dat de betekenis van zo'n woord in een vreemde taal (te dezen de Engelse taal) begrijpt, maar behoort primair, en in ieder geval mede, in aanmerking te worden genomen het oordeel van dat deel van het in aanmerking komend publiek, dat de betreffende betekenis van het woord of teken in kwestie in de betreffende vreemde taal niet begrijpt. b. Voor de beoordeling of een woord of teken beschrijvend is, en om die reden onderscheidend vermogen als merk mist, heeft in ieder geval als maatstaf te dienen, of dat woord voor een ieder duidelijk slechts (eigenschappen van) de daarmee aangeduide waar beschrijft, hetgeen ten aanzien van woorden die in een buitenlandse taal een beschrijvende betekenis hebben niet,

103

althans niet zonder meer het geval is. c. Het sub a respectievelijk b gestelde is althans het geval wanneer het betreffende woord of teken in de voertalen van het Benelux-gebied géén betekenis, of géén voor de bepaling van het onderscheidend vermogen als merk relevante betekenis heeft (waaromtrent, althans ten aanzien van het woord juicy niets was gesteld, en door het Hof niets is vastgesteld, terwijl trouwens ten aanzien van dat woord het tegendeel van algemene bekendheid is); en wanneer ervan uit is te gaan dat relevante delen van het publiek in Nederland, België of Luxemburg de betekenis van het betreffende woord of teken in de betreffende buitenlandse taal niet kennen (zoals ten aanzien van het woord juicy namens Wrigley met zovele woorden was gesteld, en door het •Hof in het midden is gelaten). d. Voorts heeft het Hof ten onrechte betekenis toegekend aan het feit dat Wrigley de merknaam (JUICY FRUIT) steeds gebruikt in combinatie met de aanduiding "WRIGLEY's", waarbij het Hof een beroep doet op het feit dat juist die verwijzing naar de firmanaam bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven: daarbij heeft het Hof immers — kennelijk uit het zojuist aangehaalde afleidend dat de woorden JUICY FRUIT door het publiek zullen worden opgevat als niet bestemd om de herkomst van de waar aan te geven, en aan die conclusie gewicht toekennend voor het oordeel dat het publiek deze tekens als beschrijvend op zal vatten — miskend dat het enkele feit dat een teken kennelijk niet bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven, geenszins meebrengt dat zo'n teken daarom niet als merk geschikt is, of daarom door de rechthebbende niet als merk gebruikt wordt, of daarom door het publiek niet als merk onderkend wordt. Weliswaar kan een merk (mede) de functie hebben dat het de herkomst van de waar aangeeft (althans kan een merk aanwijzingen omtrent die herkomst bevatten), maar talrijke tekens die wèl de waar waarvoor zij gebruikt worden van waren van anderen onderscheiden, maar die geen enkele aanwijzing omtrent dis herkomst van de waar bevatten, zijn daarom nog niet minder merk, en worden daarom niet minder door het publiek als merk opgevat. e. Om overeenkomstige redenen heeft het Hof ten onrechte, en aan de hand van onjuiste maatstaven, geoordeeld dat "overeenstemming" in de zin van artikel 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (B.M.W.) tussen de tekens JUICY, JUICY BEN-BITS en JUICY SOR-BITS enerzijds, en JUICY FRUIT anderzijds ontbrak. Ook te dien aanzien geldt namelijk dat het oordeel van dat deel van het publiek dat de beschrijvende betekenis van een merk of merkbestanddeel in een vreemde taal kent, niet beslissend is, en dat primair, en in ieder geval mede acht is te slaan op het oordeel van dat deel van het publiek dat de beschrijvende betekenis in de betreffende vreemde taal niet kent, hetgeen althans het geval is onder de in subonderdeel c hiervoor geschetste omstandigheden. En ook hier geldt, dat het niet, althans niet zonder meer juist is om aan (omstandigheden die een aanwijzing vormen voor) het feit dat een teken niet bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven conclusies te verbinden met betrekking tot het beschrijvende karakter van het teken of omtrent de beschrijvende betekenis die het publiek daaraan zal toekennen, omdat het feit dat een teken niet bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven geenszins meebrengt dat het teken niet geschikt is om als merk te dienen, dan wel in feite niet als merk dient of door het publiek (of onderdelen daarvan) niet als zodanig wordt opgevat. 3. Het Hof is bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk JUICY FRUIT, van de beschrijvende betekenis, die het publiek — voor zover dat de Engelse taal begrijpt — in dat teken aanwezig kan achten, en voor de vraag of de ten processe tegenover elkaar gestelde tekens "overeenstemmend" zijn in de

104

Bijblad Industriële Eigen'dom, nr 4

zin van artikel 13 van de B.M.W., kennelijk uitgegaan van de huidige opvattingen van het huidige publiek. Ten rechte had het Hof evenwel rekening moeten houden met het, door Wrigley gestelde en door het Hof in het midden gelaten feit dat de kennis van de Engelse taal, en daarmede: de omvang van het publiek dat aan de woorden JUICY FRUIT een beschrijvende betekenis zou kunnen toekennen, sterk was toegenomen sedert Wrigley haar merkrecht vestigde, terwijl dat deel van het publiek dat voldoende Engels kende om de betekenis van de woorden JUICY FRUIT te kunnen begrijpen ten tijde van de vestiging van het merkrecht van Wrigley slechts zeer beperkt was. In het systeem van de B.M.W. verliest een merkhouder zijn merkrecht namelijk niet, indien zijn teken in de loop van de tijd door het publiek, dat het teken aanvankelijk niet als beschrijvend opvatte, alsnog beschrijvend opgevat gaat worden, zodat het teken feitelijk (maar niet juridisch) zijn aanvankelijke onderscheidend vermogen verliest. Dit geldt althans, tenzij het verlies en onderscheidend vermogen aan de schuld van de merkhouder te wijten zou zijn, waarvan in casu geen sprake is, en ook niets ten processe is gesteld of vastgesteld. Consequentie van dit systeem, waarbij een merkrecht op een ten tijde van de vestiging van het recht onderscheidend teken . niet verloren gaat door het feitelijk verües van onderscheidend vermogen is deze, dat ook bij de beoordeling van de overeenstemming tussen tekens ervan uit is te gaan, dat het teken van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft behouden. Het andere oordeel zou immers meebrengen dat, hoewel het systeem van de Wet aan feitelijk verlies van onderscheidend vermogen geen verües van het merkrecht verbindt, de uitoefening van het betreffende merkrecht verijdeld, althans zeer beperkt zou kunnen worden doordat, met een beroep op het inmiddels verminderde of verdwenen onderscheidend vermogen van herteken, overeenstemming met identieke of sterk overeenkomstige tekens van anderen zou worden ontkend. Aanvaarding van die consequentie zou aanvaarding betekenen van een tegenstrijdigheid, hierin bestaand dat het juridisch door verües van onderscheidend vermogen onaangetast gebleven merk, door de toepassing van de wettelijke beoordelingscriteria voor overeenstemming, toch feiteüjk niet meer uitgeoefend zou kunnen worden, een tegenstrijdigheid die de B.M.W. niet beoogt. 4. Het Hof heeft er in rechtsoverweging 8 ten onrechte blijk van gegeven, zijn onderzoek te hebben beperkt tot de vraag of de nadrukkeüjke presentatie van het teken JUICY op de waren van Benzon (welke presentatie Wrigley had gesteld, en waaromtrent het Hof niets vaststelt) gevaar voor verwarring omtrent de tekens of omtrent de herkomst van de waar met. zich meebrengt. Overeenstemming tussen tekens in de zin van artikel 13 van de B.M.W. kan evenwel zeer wel bestaan zonder dat van verwarring omtrent de tekens of de herkomst van de waren sprake is, bijvoorbeeld: wanneer de geüjkenis tussen de tekens zodanig is, dat het gebruik van het jongere teken afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen, of aan de aantrekkeüjkheid of werfkracht van het oudere teken. Het Hof had derhalve bij zijn onderzoek van ruimere toetsingscriteria behoren uit te gaan. 5. Althans is 's Hofs arrest onbegrijpelijk, althans onvoldoende met redenen omkleed, omdat het Hof, voor zover het redenen meende te hebben om de in onderdelen 1 —4 van dit middel opgeworpen bezwaren te weerleggen, die redenen niet of niet met voldoende duideüjkheid in het bestreden arrest tot uitdrukking heeft gebracht. 6. Voorts is ontoelaatbaar onduideüjk wat het Hof bedoelt met de overweging (in rechtsoverweging 4) dat, enerzijds, Wrigley het merk JUICY FRUIT indertijd in de Benelux-landen heeft gevestigd, en dat dat merk

15 april 1982

nog van kracht is, en anderzijds, dat de woorden waaruit het merk bestaat beschrijvend van karakter zijn; zijnde immers onduideüjk of het Hof bedoelt dat in weerwil van het beschrijvend karakter van de woorden juicy en fruit, de samenstelling JUICY FRUIT onderscheidend vermogen heeft (welk oordeel op zich overigens niet onbegrijpeüjk zou zijn), dan wel of een bij de vestiging van het recht van Wrigley aanwezig onderscheidend vermogen van het merk JUICY FRUIT en/of van de bestanddelen JUICY en FRUIT van dat merk, inmiddels op de door het Hof in rechtsoverwegingen 5 en 6 beschreven voet (die hierboven als onjuist is bestreden) is verminderd of verloren gegaan; zijnde door een en ander onduideüjk, van welke feiteüjke premissen het Hof bij zijn beoordeüng is uitgegaan, zodat de juistheid van die beoordeling onvoldoende in cassatie ten toets kan komen."; Overwegende omtrent dit middel: 1. Büjkens 's Hofs arrest was in het principaal beroep aan de orde de vraag of de aanduiding JUICY welke Benzon gebruikt voor de door haar onder de merken BEN-BITS en SOR-BITS verhandelde kauwgom, een teken is dat in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna: de B.M.W.) overeenstemt met Wrigley's merk JUICY FRUIT, dat is ingeschreven voor die zelfde waar. Het Hof heeft die vraag ontkennend beantwoord, in hoofdzaak omdat aan het merk JUICY FRUIT, dat slechts een gering onderscheidend vermogen zou hebben, niet meer dan een zwakke bescherming zou toekomen. Het onderscheidend vermogen van het merk JUICY FRUIT heeft het Hof daarom "slechts gering" geacht, omdat de woorden waaruit dat merk bestaat, naar 's Hofs oordeel beschrijvend van karakter zijn, waarmede het Hof kenneüjk heeft bedoeld: een hoedanigheid van de waar aanduiden. Laatstbedoeld oordeel heeft het Hof vooreerst daarop gegrond dat deze woorden, gezien hun betekenis in het Engels — naar 's Hofs vaststelling: de taal die als 'voertaal" wordt gebruikt bij verpakking van vrijwel aüe merken kauwgom in het Beneluxgebied —, voor een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend zijn. Deze grond is in cassatie niet bestreden. Het Hof heeft in dit verband voorts overwogen dat deze Engelse termen als beschrijvend zuUen worden opgevat "door het kauwgom kopend pubüek dat de Engelse taal begrijpt". 2. Met de geciteerde woorden heeft het Hof kenneüjk bedoeld dat dat deel van het pubüek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse woorden juicy en fruit — gezien hun betekenis in die taal — als beschrijvend zal opvatten. Aldus begrepen doet deze overweging in verband met de gevolgen die het Hof daaraan in zijn verdere rechtsoverwegingen heeft verbonden en de zich tegen een en ander richtende klachten van de onderdelen 2a tot en met 2c, 2e, 3 en 5 van het cassatiemiddel vragen van uitleg van de B.M.W. rijzen waarvan de beantwoording noodzakeüjk is om op de aangevoerde klachten te kunnen besüssen. Het betreft hier vooreerst de vraag of de beschermingsomvang van een merk in die zin mede wordt bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naarmate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van geüjkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste Ud, aanhef en sub 1 van de B.M.W. Zo ja, dan rijst de vraag of voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een merk slechts gering is omdat het bestaat uit één of meer beschrijvende woorden, vereist is dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar. Bij ontkennende beantwoording van die vraag rijst vervolgens de vraag of voor bedoeld oordeel voldoende is dat enig deel van het in aanmerking komende pubüek — hoe gering ook — die

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 4

woorden als beschrijvend opvat, dan wel of daartoe moet worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat. Waarbij dan telkens nog valt te onderzoeken of bij de beantwoording van die vragen een rol speelt enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken. 3. Blijkbaar is het Hof ervan uitgegaan, dat de laatste van evengeformuleerde vragen van uitleg in die zin moet worden beantwoord dat voldoende is dat enig deel van het in aanmerking komende publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat: dat verklaart waarom het Hof geen onderzoek heeft ingesteld naar de tussen partijen besproken feitelijke vraag of het deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, sedert het ontstaan van het recht op het merk JUICY FRUIT in omvang is toegenomen. Wordt voormelde uitlegvraag in andere zin beantwoord, dan rijst, mede in verband met het in de onderdelen 3 en 5 van het middel aangevoerde, een verdere vraag van uitleg van de B.M.W. waarvan de beantwoording noodzakelijk is, te weten of bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van het onderscheidend vermogen van dat merk valt te letten (a) op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan wel (b) op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken. Wordt deze vraag in de sub a bedoelde zin beantwoord, dan rijst in een geval als het onderhavige, waarin het betrokken merkrecht als het ware de bundeling is van drie, ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de B.M.W. gehandhaafde nationale merkrechten, die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan, bovendien de vraag welk tijdstip en welk publiek in aanmerking zijn te nemen. 4. Dat het deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt de beide woorden waaruit Wrigley's merk JUICY FRUIT is samengesteld als beschrijvend zal opvatten, heeft het Hof mede daaruit afgeleid dat Wrigley dit merk steeds gebruikt in combinatie met WRIGLEY's, hetgeen — aldus het Hof — "het vermoeden wettigt dat juist die verwijzing naar de firmanaam bestemd is om de herkomst van de waar aan te geven". Deze overweging moet aldus worden begrepen dat de omstandigheid dat Wrigley haar firmanaam als merk gebruikt en daardoor zelf te kennen geeft de woorden juicy en fruit in beschrijvende zin te bezigen, het vermoeden wettigt dat het deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt die woorden ook aldus zal opvatten. Onderdeel 2d, dat van een andere lezing van deze overweging uitgaat, mist derhalve feiteüjke grondslag. 5. Ook onderdeel 4 mist feitelijke grondslag. Dit onderdeel richt zich tegen de laatste zin van rechtsoverweging 8 waar het Hof, na in de eerste zin van deze rechtsoverweging te hebben beslist dat de aanduiding JUICY op zichzelf niet een teken is dat in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W. met het merk JUICY FRUIT overeenstemt, volledigheidshalve nog onderzoekt of zodanige overeenstemming niettemin moet worden aangenomen uit hoofde van de presentatie van die aanduiding. Laatstgenoemde vraag beantwoordt het Hof ontkennend omdat een presentatie waardoor gevaar voor verwarring wordt veroorzaakt, niet is gesteld of gebleken. Daaruit mag niet — gelijk het onderdeel doet — worden afgeleid dat het Hof óók voor de vraag of de aanduiding JUICY op zichzelf als een met het merk JUICY FRUIT overeenstemmend teken kan worden beschouwd, verwarringsgevaar be-

105

slissend zou hebben geoordeeld. 6. De motiveringsklacht van onderdeel 6 stuit af op het hiervoor onder 2 en 3 overwogene: anders dan dit onderdeel betoogt, is duidelijk dat het Hof ervan uitgaat dat het merk JUICY FRUIT onderscheidend vermogen heeft — zij het dat het Hof dit onderscheidend vermogen slechts gering oordeelt — en eveneens dat het Hof de vraag of dat onderscheidend vermogen sedert het ontstaan van het merkrecht is afgenomen, in het midden heeft gelaten. Onderdeel 1 tenslotte bevat geen klacht. 7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof omschrijft de Hoge Raad de feiten als volgt: In dit stadium van het geding moet worden aangenomen dat Wrigley rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT onder meer voor kauwgom, zulks krachtens depot als bedoeld in artikel 30 van de B.M.W. in verband met eerder in de landen van de Benelux bestaande rechten op dat zelfde merk voor die zelfde waar, respectievelijk gevestigd op 1 maart 1920 (België), 5 maart 1956 (Nederland) en 28 september 1965 (Luxemburg). Benzon gebruikt binnen het Beneluxgebied voor door haar onder de merken BEN-BITS en SOR-BITS verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY; Benzon stelt deze aanduiding slechts te gebruiken in combinatie met deze merken, maar het Hof heeft de juistheid van deze stelling in het midden gelaten, zodat daarvan in dit stadium van het geding niet mag worden uitgegaan. Wrigley stelt dat JUICY een met haar merk JUICY FRUIT overeenstemmend teken is in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.; Benzon stelt daartegenover dat de woorden juicy en fruit voor de waar kauwgom beschrijvend zijn. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat (i) de woorden juicy en fruit gezien hun betekenis in het Engels, vopr een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend zijn; (ii) dat dat deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse termen juicy en fruit als beschrijvend zal opvatten; (iii) dat de kennis van de Engelse taal sedert het ontstaan van het recht op het merk JUICY FRUIT is toegenomen; (iv) dat Engels als "voertaal" bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in het Beneluxgebied wordt gebruikt. 8. De Hoge Raad verzoekt het Benelux-Gerechtshof de volgende vragen betreffende de uitleg van de B.M.W. te willen beantwoorden: 1. Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.? 2. Zo ja, is voor het oordeel dat de beschermingsomvang' van een rechtsgeldig verkregen merk slechts gering is omdat dat merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar? 3. Zo neen, is dan voor het in vraag 2 bedoelde oordeel voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek — hoe gering ook — die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of weËicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat? 4. Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Benelux-

106

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

gebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken? 5. Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat vereist is dat een bepaald gedeelte van het in aanmerking komende publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat, valt bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 dan te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde,van het ontstaan van het merkrecht, dan wel op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken? 6. Indien vraag 5 in eerstbedoelde zin wordt beantwoord, welk tijdstip en welk publiek zijn dan in aanmerking te nemen in een geval als het onderhavige, waarin het betrokken merkrecht als het ware de bundeling is van drie, ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de B.M.W. gehandhaafde nationale merkrechten, die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan? Alvorens verder te beslissen: Verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 8 geformuleerde vragen uitspraak te doen over de uitleg van de B.M.W.; Houdt iedere verdere uitspraak aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

Nr 37. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 19 juni 1981. (H. van de Kamp/Oda v/h H. J. van de Kamp) President: Mr J. M. A. Boots; Raadsheren: Mrs W. A. Nijman en T. M. D^orn. Art. 5 Handelsnaamwet. De handelsnaam "H. van de Kamp, Kantoor- en Bedrijfsmeubelen B. V." wijkt niet zo -weinig af van de handelsnaam "B. V. ODA v/h H. J. van de Kamp", dat daardoor bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is, omdat ODA, mede door de wijze waarop geihtimeerde haar handelsnaam presenteert, als kenmerkend bestanddeel van die handelsnaam gezien moet worden. /'Anders: de President). De besloten vennootschap B.V. H. van de Kamp Kantoor- en bedrijfsmeubelen te Best, appellante, gedaagde in eerstVinstantie, procureur Mr C. M. van Leeuwen, tegen de besloten vennootschap B.V. Oda v/h H. J. van de Kamp te Sint Oedenro.de, geihtimeerde, eiseres in eerste instantie, procureur Mr P. B. M. de Sévaux, advocaat Mr J. A. M. van Staay. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 5 november 1980 (Mr J. H. M. Willems). Ten aanzien van het recht: Overwegende dat tussen partijen als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet genoegzaam weersproken is komen vast te staan: dat de grootvader van de directeur van gedaagde de oprichter is geweest van eiseres, en dat eiseres blijkens het uittreksel uit het handelsregister daarin is ingeschreven op 19 november 1931; dat eiseres in 1967 middels een fusie is opgegaan in de Ahrend Groep; dat H. van de Kamp, eertijds werkzaam als accountmanager Benelux bij eiseres, oprichter en directeur is

15 april 1982

van gedaagde, en dat gedaagde is opgericht op 1 mei 1980 en blijkens het uittreksel uit het handelsregister is ingeschreven op 19 mei 1980; dat beide partijen zich bewegen op het terrein van kantoor- en bedrijfsmeubelen en voor wat betreft haar afzetgebied een nationaal karakter dragen; O. dat eiseres vordert dat wij gedaagde op straffe van verbeurte van een dwangsom zullen veroordelen onmiddellijk een einde te maken aan het gebruik van de handelsnaam waarin de woorden VAN DE KAMP voorkomen ter aanduiding van haar bedrijf op welke wijze dan ook; O. dat eiseres daartoe naast hetgeen tussen partijen reeds als vaststaand is aangenomen bij dagvaarding, zoals ter terechtzitting nader toegelicht — kort samengevat — stelt: dat zij heeft moeten ervaren dat gedaagde onder de naam B.V. H. van de Kamp Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (K.M.B.) op 19 mei 1980 in het handelsregister werd ingeschreven; dat blijkens die inschrijving gedaagde statutair is gevestigd te Sint Oedenrode; dat beide bedrijven in dezelfde gemeente, althans ten dele, zijn gevestigd; dat het hoofdbestanddeel van de beide handelsnamen bestaat uit de woorden Van de Kamp, oprichter van het bedrijf van eiseres, welke naam door haar o.a. als telegramadres wordt gebruikt; dat de handelsnaam van gedaagde veel lijkt op die van eiseres, welke gelijkenis gemakkelijk tot verwarring kan leiden en in feite reeds heeft geleid, hetgeen mede bevorderd wordt door de grote bekendheid van haar, eiseres; dat ook de P.T.T. reeds bij de bezorging van poststukken misleid is door de bewoordingen "Van de Kamp" in de handelsnaam van gedaagde; dat gedaagde aldus doende in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet en voorts handelt in strijd met de zorgvuldigheid welke zij tegenover haar, eiseres, dient te betrachten; dat gedaagde weigerachtig is gebleken in der minne aan dit onrechtmatig handelen een einde te maken; dat zij derhalve spoedeisend belang heeft bij haar vordering; O. dat de procureur van gedaagde ter terechtzitting heeft aangevoerd: dat eiseres (met Cirkel B.V.) een van de produktiebedrijven is van de Ahrend Groep, welke groep de produkten verhandelt; dat gedaagde daarentegen een handelsonderneming is en is gevestigd te Best; dat tussen de beide werkelijk gevoerde handelsnamen wat het hoofdbestanddeel betreft absoluut geen overeenstemming bestaat, althans niet zodanig, dat verwarring bij het publiek te duchten is; dat eiseres immers in het commerciële verkeer als B.V. ODA tout court wordt aangeduid; dat nog slechts in de statuten, het handelsregister en op al die plaatsen en bij die gelegenheden, die bij uitstek geëigend zijn om geen verwarring bij het, deskundig, publiek te doen ontstaan van N.V. (!) Oda v.h. H. J. van de Kamp wordt gesproken; dat door het naar het publiek toe beklemtoonde voeren van Oda als handelsnaam het publiek eiseres aan die handelsnaam of handelsnaambestanddeel herkent; dat het publiek de onderneming ook met die naam aanduidt en dat dat ook de functie is van de fantasienaam Oda, aan de handelsnaam toegevoegd met de kennelijke bedoeling om v.h. van de Kamp te laten verdwijnen; dat men, indien men had kunnen verwachten dat de kleinzoon van de stichter, H. van de Kamp, op eigen kracht dezelfde meubels zou gaan verhandelen als eiseres produceert, in 1967, bij de fusie wel contractuele waarborgen van de familie had bedongen;

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

dat het postadres van de directeur van gedaagde zijn privé adres in Sint Oedenrode is; dat zelfs poststukken met het postcodenummer van eiseres, anders dan dat van gedaagdes directeur, bij de laatste worden bezorgd, hetgeen niet aan gedaagde te wijten is; dat overigens toewijzing van de vordering van eiseres in kort geding een te definitief karakter heeft; dat eiseres, ingevolge het bepaalde bij artikel 6 van de Handelsnaamwet in een rekestprocedure op korte termijn de zaak bij de kantonrechter aanhangig kan maken en deze om een uitspraak en zelfs om een wijziging van de handelsnaam van gedaagde kan verzoeken; O. dat ter terechtzitting gedaagdes directeur nog heeft verklaard dat het hem juist te doen is om de familienaam Van de Kamp als kenmerkend onderdeel van de handelsnaam van gedaagde en dat de raadsman van eiseres nog heeft aangevoerd dat de secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken, Drs J. F. Robbers, in een door deze aan de heer Pieters, directeur van eiseres, gericht en als produktie III overgelegd schrijven van 3 juni 1980 heeft medegedeeld dat aanvankelijk aan het notariskantoor J. P. M. van Schaijk te Sint Oedenrode op 30 oktober 1979 was bericht dat tegen de voorgestelde handelsnaam "B.V. H. van de Kamp Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (K.B.M.) " geen bezwaar bestond, doch dat men van die aanvankelijke mening is teruggekomen, omdat van de zijde van Oda v.h. H. J. van de Kamp duidelijk was gemaakt dat aan het element "H. J. van de Kamp" in die handelsnaam een groter gewicht moet worden gehecht dan bij de eerste beoordeling door de Kamer van Koophandel was toegekend, en dat voormelde notaris van Schaijk van die gewijzigde mening op de hoogte is gesteld; O. dat vooreerst de handelsnaam van gedaagde zozeer op die van eiseres, zoals die in zijn voËedigheid luidt, gelijkt dat verwarring te duchten valt; dat immers bij eerste beschouwing het element "van de Kamp" zozeer in het oog springt dat bij het publiek bij beschouwing van die naam de indruk zou kunnen worden gevestigd dat sprake is van op enige wijze aan elkaar geparenteerde, zo niet identieke rechtspersonen, zulks temeer gezien de feitelijke activiteiten van de door haar gedreven ondernemingen en de plaats van vestiging; dat weliswaar gedaagde heeft doen zeggen dat die verwarring reeds daarom niet te duchten is omdat eiseres zich slechts met fabricage van en gedaagde zich slechts met handel in kantoor- en bedrijfsmeubelen bezig houdt, doch dat, ervan afgezien dat eiseres deze stelling heeft ontkend, welke ontkenning door gedaagde voor wat leveringen aan Philips N.V. betreft niet is tegengesproken, niettemin ook deze onderscheiden activiteiten zo dicht bij elkaar liggen dat het niet deskundige publiek niet zonder meer deze onderscheiding in het oog zal hebben, casu quo houden, terwijl voorts, mede nu zulks in de doelomschrijving van gedaagde met zoveel woorden voorkomt, geenszins uitgesloten moet worden geacht dat gedaagde zich, al of niet in de nabije toekomst, bijvoorbeeld in geval van verslechtering van haar afzetgebied, met de fabricage van kantoor- en bedrijfsmeubelen zal gaan bezig houden; O. dat derhalve nog slechts van belang is de stelling van gedaagde dat eiseres in feite slechts als handelsnaam "Oda" voert; dat gedaagde is toe te geven dat, anders dan in handelsnamen waarin bijvoorbeeld de aard der ondernemingsactiviteiten wordt vermeld, waarmede op zich zelf weinig onderscheidend vermogen is gegeven, op zichzelf aan de naam "Oda" genoegzaam onderscheidend vermogen is toe te kennen, doch dat daaruit niet zonder meer volgt dat dus de in de handelsnaam van eiseres voorkomende familienaam zonder betekenis is (geworden); dat immers juist zozeer is aan te nemen dat eiseres die

107

familienaam heeft willen behouden met het oog op de daaraan klevende bekendheid en dat eiseres nu juist niet met de toevoeging "Oda" heeft beoogd de familienaam in haar handelsnaam te doen verdwijnen; dat in dit verband dan ook voorts van belang is dat artikel 5 van de Handelsnaamwet ook beoogt te keren het gevaar voor het ontstaan van de misvatting bij het publiek dat het zal menen dat het bedrijf van gedaagde op enige wijze een voortzetting of hervatting van bescheidener omvang is van de — vroegere — onderneming van eiseres, hetgeen zich met name zal voordoen indien de naam Van de Kamp, zelfs al wordt deze door eiseres als deel van de handelsnaam in het geheel niet meer gevoerd, bij het publiek nog enige bekendheid bezit; dat verder voor bescherming van de handelsnaam van eiseres voldoende is dat het element Van de Kamp op enige wijze nog in die naam in het handelsverkeer gevoerd wordt, hebbende toch de rechthebbende op een handelsnaam ook bij weinig frequent gebruik aanspraak op bescherming; dat in dit verband van belang is dat ook de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch er zich van heeft laten overtuigen dat aan het element Van de Kamp in de handelsnaam betekenis moest worden toegekend; O. dat mitsdien bedoelde weer van gedaagde haar dan slechts baat brengt, indien genoegzaam aannemelijk is dat het element Van de Kamp in de handelsnaam van eiseres noch op enige wijze in het handelsverkeer wordt gebezigd, noch daarmede bij het publiek langer enige bekendheid bestaat, zodat van vrijwel volledig in onbruik, respectievelijk in de vergetelheid geraakt zijn sprake is; O. dat wij ons daaromtrent evenwel onvoldoende voorgelicht achten, zodat wij partijen in de gelegenheid zullen stellen ons middels bescheiden daaromtrent nader in te lichten; O. dat het spoedeisend belang te dezen voldoende is komen vasj te staan; dat eiseres weliswaar onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek, waaronder de Posterijen niet kunnen worden begrepen, reeds thans verwarring bestaat met betrekking tot de door partijen gevoerde handelsnamen — hetgeen, gelet op de korte periode sedert welke gedaagde onder haar handelsnaam optreedt nauwelijks mogelijk is te achten — doch dat zulks niet wegneemt dat dit in de toekomst wel het geval zal kunnen zijn; dat eiseres bovendien zich reeds vanaf 1 mei 1980, de datum van oprichting van gedaagde, heeft ingespannen om met gedaagdes directeur tot een oplossing in der minne te komen, waartoe deze tot op heden niet bereid is gebleken; O. dat wij voorts, indien de vordering van eiseres voor toewijzing vatbaar zou blijken te zijn, termen aanwezig achten, gelet op hetgeen door gedaagde is gesteld omtrent het definitieve karakter van de alsdan in dit kort geding te nemen beslissing, aan die beslissing de voorwaarde te verbinden, dat eiseres binnen een maand na de uitspraak daarvan een op het onderhavige geschil betrekking hebbend verzoek aan de kantonrechter zal voorleggen op de voet van het bepaalde bij artikel 6 van de Handelsnaamwet; O. dat mitsdien voorshands zal worden beslist als volgt; Rechtdoende: In naam der Koningin! In kort geding: Alvorens verder te beslissen; Stellen partijen gedurende veertien dagen na heden in de gelegenheid ons door middel van eveneens aan de wederpartij over te geven bescheiden nader in te lichten omtrent het gebruik of de bekendheid van de handelsnaam van eiseres als hogeroverwogen;

108

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

Bepalen dat na ommekomst van deze periode een eindbeslissing zal worden genomen; Houden iedere verdere beslissing aan; enz. b) Het Hof, enz. Appellante is bij exploit van 19 november 1980 van het Presidiale vonnis in hoger beroep gekomen en zij voerde daartegen bij memorie twee grieven aan luidend: Grief I Ten onrechte is overwogen, dat de gehele wederzijdse handelsnamen zozeer overeenstemmen, dat verwarring bij het publiek te duchten is. Grief II Ten onrechte is in het vonnis waarvan beroep, ter ondersteuning van de in grief I aangevallen overweging, gesteld dat de wederzijdse activiteiten zo dicht bij elkaar liggen dat het niet deskundige publiek deze onderscheiding niet zonder meer in het oog zal hebben, casu quo houden, terwijl voorts, mede nu zulks in de doelomschrijving van gedaagde met zoveel woorden voorkomt, geenszins uitgesloten moet worden geacht dat gedaagde zich, al of niet in de nabije toekomst, bijvoorbeeld in geval van verslechtering van haar afzetgebied, met de fabricage van kantoor- en bedrij fsmeubelen zal gaan bezighouden. Zij concludeerde tot vernietiging van het bestreden vonnis en tot alsnog aan geihtimeerde de gevraagde voorzieningen te weigeren, met haar veroordeling in de kosten van beide instanties. Geihtimeerde heeft bij memorie van antwoord en onder het in het geding brengen van een produktie de opgeworpen grieven bestreden en geconcludeerd de zaak, met bevestiging van het bestreden vonnis, terug te verwijzen naar de President, althans de door haar in prima ingestelde vordering toe te wijzen, met veroordeling van appellante in de kosten van beide instanties en in beide gevallen met eliminatie van de in het bestreden vonnis gestelde voorwaarde. ^ Nadat aan partijen ieder nog akte was verleend van een verklaring dat zij stukken in het geding brachten, hebben partijen, onder overlegging van pleitnota's, hare zaak doen bepleiten. Tenslotte hebben partijen de procesdossiers aan het Hof overgelegd en hebben zij uitspraak gevraagd. Ten aanzien van het recht: Overwegende dat het wezenlijk geschilpunt tussen partijen is de vraag of de handelsnaam van appellante, luidend "H. van de Kamp, Kantoor en Bedrijfsmeubelen B.V.", zo weinig afwijkt van de handelsnaam van geihtimeerde, luidend: "B.V. ODA v/h H. J. van de Kamp", dat daardoor bij het publiek verwarring tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen te duchten valt; O. dat bij beschouwing van beide handelsnamen in hun geheel weliswaar enige overeenstemming tussen die handelsnamen te constateren valt, meer speciaal doordat in beide handelsnamen voorkomt de eigennaam "van de Kamp", doch dat, naar 's Hofs aanvankelijk oordeel, als kenmerkend bestanddeel van de handelsnaam van geihtimeerde gezien moet worden het woord c.q. de naam "ODA"; O. dat het wellicht juist moge zijn dat geihtimeerde bij de toevoeging, in 1931, van het woord c.q. de naam "ODA" aan haar handelsnaam niet heeft beoogd de familienaam van haar grondlegger te doen verdwijnen, maar dat dit naar 's Hofs voorlopig oordeel niet wegneemt dat in geihtimeerdes naam niet de nadruk valt op de daarin voorkomende familienaam, maar op het publiek de meeste indruk maakt en derhalve als kenmerkend moet worden beschouwd het woord c.q. de naam "ODA", mede door de wijze waarop geihtimeerde haar handelsnaam presenteert; O. dat immers uit hetgeen door geihtimeerde is

overgelegd onder meer blijkt: dat in tegenstelling met de woorden "v/h H. J. van de Kamp", het woord c.q. de naam "ODA" in kapitalen voorkomt op reclames, bescheiden en dergelijke van geihtimeerde, dat door geihtimeerde mededeling gedaan werd dat ODA op 20 februari 1980 75 jaar bestond, met op deze mededeling een foto van het personeel, dat een bord voert met het opschrift "ODA 75", dat het woord ODA, al dan niet gestyleerd, als vignet gebezigd wordt, althans in een vignet verwerkt is, dat geihtimeerde zich op haar kantoorgebouw afficheert met het woord "ODA"; O. dat nu daarentegen in de handelsnaam van appellante de nadruk valt; naar 's Hofs aanvankelijk oordeel, op de eigennaam H. van de Kamp niet gesproken kan worden van slechts een geringe afwijking en zeker niet van een zodanige overeenstemming dat bij een met normaal onderscheidingsvermogen begiftigd — en daarbij normaal oplettend — publiek, ook al behoort dit niet tot die categorieën waarop partijen zich in het bijzonder richten, verwarring tussen beide ondernemingen zal ontstaan; O. dat, naar 's Hofs voorlopig oordeel, te minder vooralsnog van verwarringsgevaar gesproken kan worden nu geihtimeerde gevestigd is te St. Oedenrode (en Geldrop) en appellante haar onderneming te Best drijft, waarnevens aangenomen mag worden dat gegadigden voor der partijen, min of meer kostbare, produkten eerst na zorgvuldig wikken en wegen en eventuele vergelijking van diverse produkten en fabrikaten, met name ook door bezichtiging van reclamematerialen en de produkten zelve, en al dan niet voorgelicht door deskundigen op technisch en/of artistiek terrein tot hun beslissing over de aankoop komen; O. dat het voeren van de handelsnaam "H. van de Kamp, Kantoor- en Bedrijfsmeubelen B.V." door appellante naar 's Hofs voorlopig oordeel onder de huidige omstandigheden niet in strijd is met artikel 5 van de Handelsnaamwet en evenmin onrechtmatig ten opzichte van geihtimeerde; O. dat beide door appellante opgeworpen grieven derhalve gegrond zijn, zodat het bestreden vonnis alsnog vernietigd dient te worden en de gevraagde voorziening geweigerd, zulks onder verwijzing van geihtimeerde, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van beide instanties; Rechtdoende in naam der Koningin: Vernietigt het door de President van de Arrondissements-Rechtbank te 's-Hertogenbosch op 5 november 1980 tussen partijen in kort geding gewezen vonnis, waarvan beroep; en opnieuw rechtdoende: Ontzegt aan geihtimeerde alsnog haar vorderingen; Verwijst geihtimeerde in de zowel op de eerste aanleg als op het hoger beroep gevallen proceskosten, welke kosten aan zijde van appellante worden begroot voor wat betreft de eerste aanleg op f 1.075,— en voor wat betreft het hoger beroep op f 3.460,25. Enz.

Nr 38. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 19 maart 1981. (Nimm-2) MrV. J. A. van Dijk. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. De inhoud van de gewraakte advertentie en verpakking (zie voor die inhoud het vonnis) zal, in zijn totaliteit bezien, bij het in het algemeen weinig kritische en op het voedingsgebied weinig deskundige publiek de misleidende indruk maken van een thans als novum op

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

de markt verschenen 'gezond"snoepje, terwijl in werkelijkheid het suikers bevattende snoepgoed cariësbevorderend werkt en derhalve de gezondheid van het gebit in het bijzonder en het welzijn van de gebruiker in het algemeen schaadt. In deze tot uitdrukking gebrachte suggestie is een duidelijk ten aanzien van aard, hoedanigheid en eigenschappen van het produkt misleidend argument gelegen. Art. 1416C, lid 2 Burgerlijk Wetboek. Eiseres, die zich blijkens haar statuten ten doel stelt het konsumentenbelang te behartigen, zowel op nationaal als op internationaal niveau, vermag zich tegen die misleidende suggestie met vrucht te keren. De rechtspersoonlijkheid bezittende Stichting Konsumenten Kontakt te 's-Gravenhage, eiseres [in kort geding], procureur Mr J. N. Kopp, advocaat Mr E. J. Dommering te 's-Gravenhage, tegen 1. De besloten vennootschap Storck B.V. te Amersfoort, en 2. De besloten vennootschap Ara B.V. te Rotterdam, gedaagden [in kort geding], procureur Mr J. J. W. Remme, ter terechtzitting vervangen door Mr C. A. Jonkers, advocaat Mr P. A. M. Hendrick te Amsterdam. a) Dagvaarding. (Post aliaj 2) Aangezien gedaagde sub 1 met betrekking tot dit snoep reclame maakt of doet maken in dag- en/of weekbladen met (onder meer) advertenties waarin een kind, en duidelijk zichtbaar, de verpakking van Nimm-2 staan afgebeeld, vergezeld van de vetgedrukte slagzin: "Ze vragen een snoepje, je geeft ze wat meer" en "Nimm-2 het nieuwe snoepje met druivesuiker en vitamine C", en (soms) de begeleidende tekst: "Nimm-2 is sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar. Wist u dat Nimm-2 in recordtijd het meest verkochte snoepje van Europa is geworden? Dat komt omdat Nimm-2 geen gewoon snoepje is. Het is een heerlijk fruitig vruchtensnoepje. Met echte vulling van onder andere druivesuiker en natuurlijke ingrediënten die veel vitamine C bevatten", en vetgedrukt in het oogspringend "(. . . ) met druivesuiker en vitamine C" of slagzinnen en teksten van gelijke strekking; enz. b) Wij, President, enz. Ten aanzien van het recht: (Post aha) O. alsnu wat het geschil zelve betreft, dat eiseres het standpunt verdedigt, dat gedaagden zich schuldig maken aan misleidende reclame door in advertenties en op verpakkingen in dé eerste plaats een halve waarheid te vermelden, (immers bevat het snoep niet alleen druivesuiker doch, blijkens de zogenaamde ingrediënten-declaratie, eveneens 'gewone' suiker, glucosesiroop en sorbitol) en in de tweede plaats een gezondheidssuggestie te wekken, terwijl het snoepje geen (voedsel) 'meerwaarde* bezit, het althans misleidend is daarmede aldus te adverteren, en bovendien cariogeen is; O. dat Wij na bezichtiging der (aanvankelijk) geplaatste advertenties en het produkt zoals dit thans verpakt in het verkeer wordt gebracht en gelet op het overgelegde rapport van Ir W. Bosman en gehoord het betoog van Prof. Dr O. Backer Dirks, tot het voorlopig oordeel zijn gekomen, dat de inhoud van de advertentie en verpakking in zijn totaliteit bezien bij het in het algemeen weinig kritische en op het voedingsgebied weinig deskundige publiek de misleidende indruk zal maken van een thans als novum op de markt verschenen 'gezond* snoepje (waarvan men er gerust twee kan

109

nemen) terwijl in werkelijkheid het suikers bevattende snoepgoed cariës bevorderend werkt en derhalve de gezondheid van het gebit in het bijzonder en het welzijn van de gebruiker in het algemeen benadeelt; O. dat derhalve in deze tot uitdrukking gebrachte suggestie een duidelijk ten aanzien van aard, hoedanigheid en eigenschappen van het produkt misleidend element is gelegen, waartegen eiseres, die zich blijkens haar overgelegde Statuten (artikel 2) ten doel stelt het konsumentenbelang te behartigen zowel op nationaal als op internationaal niveau, zich, ingevolge het bepaalde in artikel 1416C, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, met vrucht vermag te keren; O. dat het bovenstaande voert tot de conclusie, dat het sub A gevorderde kan worden toegewezen, weliswaar met inachtneming van datgene wat hieromtrent hierna nog wordt overwogen; O. dat bij de beoordeling van het overige van de vordering niet buiten beschouwing kan blijven, dat gedaagden uitdrukkelijk hebben toegezegd op korte termijn de advertenties en verpakking te zullen veranderen, zoals ter zitting getoond, waardoor de slagzin: 'Ze vragen een snoepje, je geeft ze 'Nimm-2" zal komen te luiden en voorts in alle onderdelen der advertentie en op de verpakking het woord 'gezond* zal komen te vervallen; O. dat de enkele (niet van onjuistheid betichte) vermelding dat de snoepjes vitaminen en druivesuiker bevatten, in de geconcipieerde kontekst geen misleidende indruk maakt, nu immers deze vermelding slechts aan de vermelding 'heerlijk* doch niet aan de vermelding 'gezond* verbonden wordt; O. dat naar Ons voorlopig oordeel, waarbij Wij al hetgeen hiervoor werd overwogen in ogenschouw hebben genomen, het misleidend karakter aan de reclame alsdan voldoende zal komen te ontvallen, hetgeen medebrengt, dat Wij geen termen meer voor een rectificatie als gevorderd aanwezig achten, nu Wij mogen aannemen, dat gedaagden hun woord gestand zullen doen; O. dat Wij termen aanwezig achten om de sub A gevorderde termijn te verruimen tot één maand, de gevorderde dwangsom van f 500.000,— voor iedere overtreding te matigen tot f 10.000,—, de gevorderde dwangsom van f 10.000,— voor iedere dag dat de overtreding voortduurt te matigen tot f 1.000,—, terwijl Wij dit vonnis niet uitvoerbaar zullen verklaren op alle dagen en uren, nu niet is gesteld noch gebleken, dat eiseres d?arbij enig belang heeft; O. dat de gedaagden, gelet op het door hen gevoerde verweer, als de in het ongelijk gestelde partij zijn te beschouwen, zodat zij in de kosten van deze procedure dienen te worden veroordeeld; Rechtdoende in naam der Koningin! Verbieden gedaagden binnen één maand na de betekening van dit vonnis, mededelingen openbaar te maken of te doen openbaar maken op de verpakking en door middel van welk medium dan ook met betrekking tot Nimm-2 of met betrekking tot enig snoep van gelijke of nagenoeg gelijke samenstelling onder andere benaming dan Nimm-2, waarin een verband tussen de consumptie van Nimm-2 en de gezondheid wordt gelegd door termen als 'gezond', 'je geeft ze wat meer* en dergelijke, alsmede waarin door een opvallende aanprijzing van de ingrediënten druivesuiker en vitamine C dit verband wordt gesuggereerd, zulks onder verbeurte van een dwangsom van f 10.000,— (tienduizend gulden) voor iedere overtreding van dit verbod en f 1.000,— (éénduizend gulden) per dag voor iedere dag dat zij de overtreding laten voortduren. Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijzen af het meer of anders gevorderde. Veroordelen gedaagden in de kosten van deze

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

110

procedure, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op f 1.000,— (.. .) aan salaris voor haar procureur en op f 136,90 voor verschotten. Enz.

Nr 39. Öctrooiraad, Afdeling van Beroep, 4 maart 1980. Voorzitter: Ir J. Dekker; Leden: Ir Th. Schatborn en Mr G. M, van Exter. Art. IA Rijksoctrooiwet. De oorspronkelijke gemachtigde van aanvraagster heeft de aanvrage na de indiening beperkt als gevolg van een misverstand tussen hem en een lid van de octrooiafdeling van aanvraagster. Dit beroep op een misverstand kan aanvraagster niet baten, omdat een handeling van een gemachtigde van aanvraagster als een handeling van aanvraagster zelf moet worden beschouwd. Een beperking die aanvraagster door een beoordelingsfout heeft aangebracht, kan zij niet ongedaan maken, ook niet in beroep.') Art. 2A, lid 1 Rijksoctrooiwet. De Afdeling van Beroep kan in de paravaan volgens de niet-beperkte conclusie van de aanvrage ook niet een octrooieerbare uitvinding waarderen. Een commercieel succes bewijst niet, dat een voorwerp op een uitvinding berust. Niet elke verdere ontwikkeling waartoe één enkele deskundige niet dadelijk is gekomen, vormt een octrooieerbare uitvinding. Het onderwerp van een octrooiaanvrage kan naar Nederlands recht niet octrooieerbaar zijn, ofschoon het volgens een buitenlands rechtsstelsel wel octrooieerbaar is geacht. <. Tussenbeschikking nr 14.586 en eindbeschikking nr 14.586 bis, beide ingevolge artikel 24A Rijksoctrooiwet, inzake octrooiaanvrage nr 67.13168. a) Tussenbeschikking van 23 juli 1979. De Öctrooiraad, Afdeling van Beroep, Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir H. Mathol, vergezeld door William J. Miller, BSEE, JD, patent attorney; Gezien de stukken; Overwegende, dat de Aanvraagafdeling op 13 maart 1978 heeft besloten de aanvrage openbaar te maken met de dd. 7 februari 1978 ingediende, gewijzigde beschrijving en conclusies (en de tekening); dat aanvraagster tijdig van die beslissing in beroep is gekomen bij een memorie van grieven; enz. Overwegende dienaangaande: dat aanvraagster destijds bij haar brief van 5 augustus 1975 een stel van vijf nieuwe conclusies voor de aanvrage heeft ingediend; dat de voorbereider van de Öctrooiraad daarna bij zijn brief van 29 september 1975 aan aanvraagster heeft medegedeeld, dat een conclusie die elementen van de conclusies van 5 augustus 1975 bevat, mogelijk toelaatbaar zou zijn; dat aanvraagster vervolgens bij haar brief van 12 maart 1976 een nieuwe beschrijving met nieuwe conclusies, waaronder een aldus beperkte hoofdconclusie, aan de voorbereider heeft toegezonden; dat aanvraagster in die brief heeft vermeld: 'De hoofdconclusie is volledig volgens Uw aanwijzingen opgesteld.'; dat daarop de Aanvraagafdeling bij haar brief van 29 september 1977 aan aanvraagster heeft bericht, dat zij in de genoemde nieuwe beschrijving met conclu-

15 aprü 1982

sies van 12 maart 1976 van de aanvrage nog enige redactionele wijzigingen nodig heeft geacht, welke waren aangegeven in een exemplaar dat met die brief is medegezonden; dat aanvraagster daarna bij haar brief van 7 februari 1978 het gewijzigde exemplaar van de beschrijving met conclusies voor akkoord geparafeerd heeft teruggezonden; O., dat aanvraagster in haar memorie van grieven op blz. 2, regels 17-29, in het bijzonder in de regels 26-29, heeft gesteld, dat zij onkundig was van het feit dat de hoofdconclusie van 12 maart 1976 een combinatie van de conclusies 1 en 2 van 5 augustus 1975 was en op blz. 3, regels 5-9 heeft gesteld, dat aanvraagster uitgebreidere rechten toekomen; dat de gemachtigde van aanvraagster ter toelichting hiervan ter zitting heeft betoogd, dat de oorspronkelijke gemachtigde van aanvraagster de aanvrage bij zijn brief van 12 maart 1976 heeft beperkt als gevolg van een misverstand tussen hem en een lid van de octrooi- en licentieafdeling van aanvraagster; dat dit waar moge zijn, maar aanvraagster naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet kan baten; dat immers een handeling van een gemachtigde van aanvraagster als een handeling van aanvraagster zelf moet worden beschouwd; dat de oorspronkelijke gemachtigde van aanvraagster bij zijn genoemde brief van 12 maart 1976 de aanvrage welbewust heeft beperkt tot een combinatie van de conclusies 1 en 2 van 5 augustus 1975 van de aanvrage; dat aanvraagster is gebonden aan die beperking welke haar oorspronkelijke gemachtigde in de aanvrage heeft aangebracht; O., dat aanvraagster in haar memorie van grieven verder op blz. 4, regels 12-15, heeft gesteld, dat aanvraagster weliswaar niet kon instemmen met de beperkte conclusies die bij brief van 12 maart 1976 aan de Aanvraagafdeling waren gezonden, maar zich daarmede akkoord heeft verklaard in de veronderstelling dat verruiming van de aanvrage tot de oorspronkelijke omvang niet meer mogelijk was; O., dat een aanvrager eigen verzuimen of fouten, in eerste aanleg gemaakt, weliswaar in beroep zoveel mogelijk mag herstellen (vergelijk de beschikking van de Öctrooiraad, Afdeling van Beroep, 10 juli 1975, "Bijblad bij De Industriële Eigendom" 1975, nr 61, blz. 280 en de zeven beschikkingen die in het eerste deel van de noot zijn vermeld); dat een aanvrager in beroep echter niet mag terugkomen van een beperking van een aanvrage die hij in eerste aanleg uitdrukkelijk, zonder voorbehoud en niet bij vergissing heeft aangebracht (vergelijk de zeven beschikkingen van de Afdeling van Beroep, genoemd in het tweede deel van de hiervoor bedoelde noot, waaraan men thans kan toevoegen: Afdeling van Beroep, 23 oktober 1975, "Bijblad I.E." 1976, nr 5, blz. 16); dat aanvraagster van de onderhavige aanvrage terecht niet heeft gesteld, dat de hiervoor besproken beperking tot een combinatie van de conclusies 1 en 2 van 5 augustus 1975 van de aanvrage niet uitdrukkelijk, of met een voorbehoud, of bij vergissing zou zijn aangebracht; dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep heeft betoogd, dat aanvraagster de bedoelde beperking door een beoordelingsfout heeft aangebracht; dat de gemachtigde van aanvraagster aldaar verder heeft aangevoerd, dat een beperking die een gevolg van een beoordelingsfout is, herstelbaar is en dat dit zou blijken uit een beschikking van de Afdeling van Beroep van 14 september 1960, "Bijblad I.E." 1961, nr 25, blz. 58; dat de Afdeling van Beroep in haar zojuist genoemde beschikking heeft overwogen, dat hij die zijn aanvrage om octrooi in de loop van de behandeling bewust en

15 april 1982

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

niet bij vergissing heeft beperkt, die aanvrage niet later op een ander onderwerp mag richten, ook al zou dit in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage zjjn geopenbaard; dat aanvraagster daarom voor haar opvatting geen steun kan vinden in de aangehaalde beschikking van de Afdeling van Beroep van 14 september 1960; dat integendeel een Afdeling van Beroep in haar beschikking van 26 maart 1964, "Bijblad I.E." 1964, nr 41, blz. 111, heeft geoordeeld, dat de toenmalige aanvraagster bepaalde conclusies van de aanvrage niet door administratieve vergissingen, maar door beoordelingsfouten had ingediend en dat zij daarom niet naar eerdere, reeds vervallen conclusies van de aanvrage mocht teruggrijpen; dat de geldende eerste conclusie van 13 juni 1978 van de onderhavige aanvrage ruimer is dan de eerste conclusie die de oorspronkelijke gemachtigde bij zijn brief van 12 maart 1976 namens aanvraagster heeft ingediend en ook ruimer dan de gewijzigde, subsidiaire eerste conclusie welke die gemachtigde bij zijn brief van 7 februari 1978 voor akkoord geparafeerd aan de Aanvraagafdeling heeft teruggezonden; dat de eerste conclusie van 13 juni 1978 van de aanvrage daarom niet voor openbaarmaking in aanmerr king komt; enz. b) Eindbeschikking van 4 maart 1980. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gezien de stukken, waaronder de tussenbeschikking van de Afdeling van Beroep van 23 juli 1979; Overwegende, enz. dat de Afdeling van Beroep van oordeel blijft dat een aanvrager in beroep mag terugkomen van een beperking van een aanvrage, die hij in eerste aanleg onder voorbehoud heeft aangebracht; dat aanvraagster in het onderhavige geval evenwel terecht niet heeft gesteld, dat zij de beperking die in de eerste conclusie van 12 maart 1976 en de eerste conclusie van 7 februari 1978 was aangebracht, onder voorbehoud heeft aangebracht resp. onder voorbehoud door parafering heeft aanvaard; dat de Afdeling van Beroep verder haar oordeel handhaaft dat een aanvrager in beroep mag terugkomen van een beperking die hij in eerste aanleg bij vergissing heeft aangebracht; dat aanvraagster echter in het onderhavige geval in beroep niet heeft gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, dat zij in eerste aanleg de bedoelde beperking bij vergissing zou hebben aangebracht resp. aanvaard; dat de Afdeling van Beroep, gelet op een en ander, van oordeel büjft dat de eerste conclusie van 13 juni 1978 van de aanvrage niet voor openbaarmaking in aanmerking komt; dat hierna zal blijken, dat de Afdeling van Beroep in de paravaan volgens die conclusie ook niet een octrooieerbare uitvinding kan waarderen; O., dat aanvraagster in haar genoemde brief van 23 november 1979 verder op blz. 3, regels 7—19 heeft betoogd, dat de paravaan volgens de aanvrage op een uitvinding berust, omdat hij in technische kringen goed is ontvangen; dat het bedoelde commerciële succes van een voorwerp echter niet bewijst, dat dat voorwerp op een uitvinding berust; dat aanvraagster in haar vermelde brief van 23 november 1979 voorts op blz. 3, regel 20-blz. 4, regel 17 heeft betoogd, dat de paravaan volgens de aanvrage voldoende uitvindingshoogte heeft, omdat de houder van de Amerikaanse octrooien 0.000.000 en 0.000.000 niet op de basisgedachte van de aanvrage is kunnen komen; dat echter niet elke verdere ontwikkeling waartoe één enkele deskundige niet dadelijk is gekomen, een octrooi-

111

eerbare uitvinding vormt (vgl. de beschikkingen van de Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 28 mei 1969, "Bijblad bij De Industriële Eigendom" 1969, nr 127, blz. 345, en 13 maart 1975, "Bijblad I.E." 1975, nr43, blz. 233); O., dat aanvraagster in haar vermelde brief van 23 november 1979 voorts op blz. 4, regels 18—25 heeft aangevoerd, dat in een groot aantal landen voor het voorstel overeenkomstig de onderhavige aanvrage octrooi is verleend; dat aanvraagster in haar brief die landen echter niet met name heeft genoemd; dat er dus niet kan blijken, of in die landen slechts na een materieel vooronderzoek van het onderwerp van de aanvrage octrooi is verleend; dat overigens de Nederlandse Octrooiraad de octrooieerbaarheid van het onderwerp van een aanvrage moet beoordelen aan de hand van de maatstaven die in de Nederlandse Rijksoctrooiwet zijn neergelegd; dat de maatstaven voor octrooieerbaarheid in buitenlandse wetten niet noodzakelijk op dezelfde wijze zijn omschreven en worden uitgelegd; dat het daarom kan vóórkomen, dat het onderwerp van een octrooiaanvrage naar Nederlands recht niet octrooieerbaar is, ofschoon het volgens een buitenlands rechtsstelsel wel octrooieerbaar is geacht; O., dat aanvraagster blijkens haar genoemde brief van 23 november 1979 nog steeds van mening is dat zij recht heeft op bescherming voor een paravaan volgens de eerste conclusie van 7 februari 1978, die berust op een basisgedachte, daarin bestaande, dat een in hoogterichting gestabiliseerde paravaan in axiale zin onbeweeglijk, doch vrij draaibaar om een kabel is aangebracht; dat de Afdeling van Beroep in haar tussenbeschikking van 23 juli 1979 in de .passage op blz. 4, regel 29—blz. 6, regel 1 heeft overwogen, dat en op welke gronden die paravaan ten opzichte van de besproken bekende stand van de techniek niet op een octrooieerbare uitvinding berust; > dat die overwegingen van de tussenbeschikking niet uitsluitend op de letterlijke tekst van de eerste conclusie van 7 februari 1978 zijn gericht, maar evenzeer gelden voor de ruimere eerste conclusie van 13 juni 1978 van de aanvrage, zoals ook kan blijken uit de overweging op blz. 6, regels 24—28 van de tussenbeschikking; enz. ') Herstel van verzuim in hoger beroep. Neemt men met de Afdeling van Beroep aan, dat de beperking die in eerste aanleg door de aanvraagster — in feite door haar gemachtigde — in de aanvrage werd aangebracht, werd veroorzaakt door een misverstand tussen aanvraagster en haar gemachtigde, dan bevredigt het oordeel van de Afdeling van Beroep niet. Want toetst men dat misverstand aan de maatstaf, die door de Afdeling van Beroep in haar beschikking van 26 maart 1964, BIE 1964, nr 41, blz. 116 werd aangelegd, dan doet dat misverstand eerder denken aan een administratieve vergissing dan aan een beoordelingsfout Maar zelfs indien dat misverstand werkelijk slechts als (het gevolg van) een beoordelingsfout zou kunnen worden opgevat, gaat het m.i. niet aan om aanvraagster te versteken van de mogelijkheid om die fout, die in eerste aanleg werd gemaakt, in de appelinstantie ongedaan te maken. Het is nu eenmaal een algemeen aanvaard processueel beginsel, dat het beroep mede ten doel heeft om in eerste aanleg gemaakte fouten en verzuimen te herstellen en dat beginsel gaat niet alleen op voor fouten van formele aard zoals administratieve vergissingen, maar ook voor fouten van materiële aard, zoals beoordelingsfouten. Het feit, dat naast dat beginsel ook het beginsel van de goede procesorde een rol speelt en vergt dat de aanvrager niet terugkomt van beperkingen die hij uitdrukkelijk, zonder voorbehoud en niet bij vergissing heeft aangebracht, kan daaraan

112

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

reeds daarom niet afdoen, omdat ook een beoordelingsfout een vergissing is. Als men bij de hantering van het beginsel der goede procesorde het terugkomen van een in de eerste aanleg gemaakte fout alleen toelaatbaar acht, indien die fout uit een administratieve vergissing bestaat, wordt aan het beginsel van de herstelbaarheid van in eerste aanleg gemaakte fouten te kort gedaan en de verhouding waarin beide beginselen tot elkaar beho-

15 april 1982

ren te bestaan, verstoord. Zie voor een en ander nader mijn artikel "Het wijzigen van de octrooiaanvrage in de loop van de verleningsprocedure" in het Van der Zanden-nummer van dit blad, BIE 1981, blz. 106 e.v., i.h.b. hetgeen ik daar sub 8 heb opgemerkt. v.N.H.

Wetgeving Overeenkomst tussen Nederland en Groot-Brittannië tot het vermijden van dubbele belasting. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland hebben op 7 november 1980 te 's-Gravenhage gesloten een Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, welke Overeenkomst op 6 april 1981 in werking is getreden (Tractatenblad 1981, nr 54). Voor het recht van de industriële eigendom en het auteursrecht is in het bijzonder artikel 12 — Royalty's — van belang: 1. Royalty's verkregen door een inwoner van een van de Staten, die de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty's is, zijn slechts in die Staat belastbaar. 2. De uitdrukking "royalty's" zoals gebezigd in dit artikel betekent betalingen van welke aard ook als vergoeding voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van een auteursrecht op een werk op hét gebied van letterkunde, kunst of wetenschap (daaronder begrepen bioscoopfilms en films of geluidsbanden voor radio en televisie), van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het recht van gebruik van nijverheids-, handelsof wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap. 3. De bepaling van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty's, die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waaruit de royalty's afkomstig zijn

een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, of in die andere Staat zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn, naar gelang van het geval, de bepalingen van artikel 7 of artikel 14 van toepassing. 4. Indien, ten gevolge van een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de royalty's, om welke reden dan ook, hoger is dan het bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van dit artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze Overeenkomst. 5. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing, indien het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, voornamelijk in het leven is geroepen of de bestemming heeft gekregen ten einde de voordelen van dit artikel te genieten en niet op grond van bona fide zakelijke overwegingen. [Tractatenblad 1980, nr 205]. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Overeenkomst is de op 31 oktober 1967 te Londen ondertekende overeenkomst, zoals gewijzigd bij het op 22 maart 1977 te Londen ondertekende Protocol {Tractatenblad 1973, nr 73) beëindigd. [Vergelijk Bijblad I.E. 1968, blz. 43.]