Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 18 april 1983, 51e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

89

18 april 1983, 51e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet en Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen.

2. Merkenrecht.

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Saoedie-Arabië, Somalië en Guatemala zijn toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. — Mali treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de Industriële Eigendom. — Monaco bekrachtigt de Modellenschikking van 's-Gravenhage. — Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). — Luxemburg en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). — Mauretanië treedt toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). — Protocol rechtspersoonlijkheid van het Benelux-Merkenbureau en van het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen. — Erkenning van micro benverzamelingen.

Nr 37. Rechtbank Arnhem, 17 december 1981, Van Straaten/Van Duijghuijzen (het woord zelfverhuizer mist als merk onderscheidende kracht, want is uitsluitend beschrijvend voor de betrokken waar, en heeft niet door inburgering onderscheidend vermogen gekregen).

Artikel.

Nr 39. President Rechtbank Amsterdam, 9 juli 1981, Video Film House/Ruud Walthaus Post Prod. e.a. (de als handelsnaam gebruikte aanduiding "Film House" is van beschrijvende aard en leent zich niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming) (met noot S.B.).

Drs G. van der Kuip, Gebruiksconclusies (blz. 91—93). Jurisprudentie. a. Rechterlijke

3. Handelsnaamrecht.

4. Kwekersrecht.

uitspraken.

1. Octrooirecht. Nr 36. Hof 's-Gravenhage, 12 mei 1982, Dybel/Hoffmann e.a. (daar octrooi-inbreuk door Dybel voorshands genoegzaam aannemelijk is gemaakt, heeft deze belang bij de verbodsvordering; de bevelen tot terugneming van de inbreukmakende apparatuur zijn slechts toewijsbaar voor de periode na 30 dagen na de inleidende dagvaarding). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 38. President Rechtbank Amsterdam, 29 april 1982, National Foods Holland/N.O.S. (eiseres, die slechts importeur is van onder het merk Exeter in de handel gebrachte produkten, kan zich niet verzetten tegen het gebruik van dit merk door de N.O.S.).

5 Ie jaargang

Nr 40. Hoge Raad, 17 september 1982, Hofstede/Klaas Visser (met "in het verkeer gebracht teeltmateriaal" in art. 29, lid 3 Zaaizaad- en Plantgoedwet is bedoeld: "teeltmateriaal, afkomstig van het door de kweker gewonnen produkt"; het Hof heeft ten onrechte niet vastgesteld of het hier zodanig teeltmateriaal betrof; indien dit laatste niet kan worden vastgesteld, komt de vraag aan de orde of het in het verkeer gebrachte teeltmateriaal algemeen bekend was geworden). Nr 4

Blz. 8 9 - 1 2 4

Rijswijk, 18 april 1983

90

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

5. Onrechtmatige daad. Nr 4 1 . U.S. Bankruptcy Court, 24 september 1982, Remington/BSI e.a. (gesteld dat er al sprake zou zijn van onjuist handelen van de curatoren in het faillissement van Remington-Holland jegens Remington-US, dan zou onrechtmatig handelen jegens Remington-US van BSI, dat Remington-Holland als "going concern" inclusief de door Remington-US gelicentieerde knowhow heeft gekocht, ten minste nog veronderstellen dat BSI van zo'n wanprestatie wist, hetgeen niet is komen vast te staan; ervan uitgaande dat in Nederland op knowhow geen rechten bestaan met eenzelfde absoluut karakter als octrooien of auteursrechten, is het aannemelijk dat de Nederlandse faillissementsrechter aan het beding van beëindiging van de licentie ingeval van faillissement voorbijgaat, en dat de know-how deel uitmaakte van de boedel van Remington-Holland). b. Beschikkingen van de Octrooiraad. Nr 42. Afdeling van Beroep, 2 februari 1983 (de maatregelen van de openbaar te maken conclusie behoeven niet te steunen op de oorspronkelijke conclusies; voldoende is dat deze maatregelen, gezien het geheel van de oorspronkelijke stukken, rechtstreeks dan wel zijdelings, verband houden met datgene, wat in de oorspronkelijke stukken als uitvinding naar voren is gebracht). Nr 4 3 . Afdeling van Beroep, 2 augustus 1982 (chirurgische ingrepen of geneeskundige behandelingen en diagnosemethoden, die worden toegepast op het menselijk lichaam liggen niet op het gebied van de nijverheid; het

18 april 1983

zetten en daarna fixeren van delen van een gebroken bot moet als één niet los te maken deel van een chirurgische handeling worden beschouwd). Nr 44. Afdeling van Beroep, 17 november 1981 (een aanvrager die zich tegen nieuwheidsbezwaren verweert met een beroep op een nieuw inzicht, dient aan te tonen dat dit nieuwe inzicht heeft geleid tot een nieuwe werkwijze). Nr 45. Afdeling van Beroep, 24 september 1981 (een inventief verband tussen twee deelkenmerken is reeds aanwezig, indien de desbetreffende maatregelen op zinvolle wijze technisch samenhangen en gezamenlijk leiden tot een constructie die niet voor de hand ligt; aan een volgconclusie wordt niet de eis van zelfstandige inventieve waarde gesteld). Nr 46. Afdeling van Beroep, 4 oktober 1982 (AA: aanvraagster beroept zich op bescherming op grond van een tentoonstelling, die niet van Staatswege gehouden of erkend is; de bak volgens de aanvrage is daardoor vóór indiening van de aanvrage openbaar toegankelijk geworden; een verzoek aan de Ministervan Economische Zaken, die tentoonstelling alsnog te erkennen wordt afgewezen) (met noten). Mededeling. Symposium: Bescherming van industriële vormgeving (blz. 121). Litteratuur.

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau zal op donderdag 5 mei a.s. wegens Bevrijdingsdag voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, 2e lid, van het Reglement Industriële Eigendom.) Personeel. Beëindiging van dienstverband. Aan de heer Ing. H. N. Andriesse, hoofdadministrateur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 mei 1983 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten. (Koninklijk besluit van 2 maart 1983, nr 27). Aan de heer P. C. van der Laan, schrijver A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 mei 1983 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 2 maart 1983, nr Pers./9). Benoemd in vaste dienst. De heer H. J. M. Dahlmans, administratief ambtenaar C Ie klasse in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 april 1983 benoemd in vaste dienst (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 14 maart 1983, nr Pers./ 11).

Saoedi-Arabië, de Republiek Mali, de Democratische Republiek Somalië en Guatemala zijn toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom gesloten te Stockholm 14 juli 1967 (B.I.E. 1967, blz. 208; Trb. 1969, nr 145, 1970, nr 188 en 1980, nr 30) zijn toegetreden (met tussen haken de datum van inwerkingtreding): - Saoedi-Arabië op 22 februari 1982 (22 mei 1982); - de Republiek Mali op 14 mei 1982 (14 augustus 1982); - de Democratische Republiek Somalië op 18 augustus 1982 (18 november 1982) en - Guatemala op 31 januari 1983 (30 april 1983). (Mededelingen in La Propriété industrielle 1982, blz. 125, 215 en 335 en 1983, blz. 59.) De Republiek Mali treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. De Republiek Mali is op 14 oktober 1982 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 {Trb. 1969, nr 144 en 1970, nr 187). Het Verdrag is voor de Republiek Mali op 1 maart 1983 in werking getreden. Een en ander blijkt uit een mededeling van de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom dd. 1 december 1982.

18 april 1983


Monaco bekrachtigt de Modellenschikking van 's-Gravenhage.

91

Protocol rechtspersoonlijkheid van het BeneluxMerkenbureau en van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen.

Het Prinsdom Monaco heeft op 13 oktober 1981 bekrachtigd de Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960 {Trb. 1963, rir 188). De Schikking is nog niet in werking getreden. Een en ander blijkt uit de mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Minister van Economische Zaken van 9 december 1982. (Vergelijk B.I.E. 1980, blz. 46.)

Het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de rechtspersoonlijkheid van het Benelux-Merkenbureau en van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen, gesloten te Brussel 6 november 1981 {Trb. 1981, nr 249) is door Nederland op 1 juli 1982 bekrachtigd. Het Protocol is nog niet in werking getreden, (mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Minister van Economische Zaken dd. 5 juli 1982).

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien met Reglement (P.C.T.). De Algemene Vergadering van de Internationale Unie voor samenwerking inzake octrooien heeft op 3 juli 1982, in overeenstemming met art. 58, lid 2 van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington, 19 juni 1970 {Trb. 1981, nr 207) een aantal wijzigingen in het Reglement aangenomen. De Franse en de Engelse tekst van deze wijzigingen zijn, met een Nederlandse vertaling, opgenomen in Tractatenblad 1982, nr 106. Luxemburg en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). De Regering van het Hertogdom Luxemburg heeft op 15 december 1981 medegedeeld, dat zij de verklaring zich niet gebonden te achten aan de bepalingen van Hoofdstuk II van het Verdrag (zie Trb. 1979, nr 104, blz. 9) intrekt. De intrekking is vanaf 15 maart 1982 van kracht. Mauretanië treedt toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). De Islamitische Republiek Mauretanië is op 13 januari 1983 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement {Trb. 1981, nr 207 en 1982, nr 106 en nr 183). Het Verdrag is voor Mauretanië op 13 april 1983 in werking getreden. (Vergelijk La Propriété industrielle 1983, biz. 86.)

Erkenning van microbenverzamelingen. De Voorzitter van de Octrooiraad heeft naast de in B.I.E. 1982, blz. 95 genoemde microbenverzamelingen, inmiddels ook de volgende verzamelingen erkend, zulks vanaf de datum van erkenning als internationale depositaris: 13) National collection of Type Cultures (NCTC) Central Public Health Laboratory, 175, Colindale Avenue, London, NW 9 5 HT, United Kingdom. (internationaal depositaris vanaf 31 augustus 1982) (Boedapest nr 26). 14) Culture Centre of Algae and Protoroa 36, Storey's Way, Cambridge, CB3 oDT, United Kingdom. (internationaal depositaris vanaf 30 september 1982) (Boedapest nr 28). 15) Culture Collection of the Commonwealth Mycological Institute (CMICC), Ferry Lane, Kew, Richmond, Surrey, TW 9 3AF, United Kingdom. (internationaal depositaris vanaf 31 maart 1983) (Boedapest nr 30).

Artikel Gebruiksconclusies, door Drs G. van der Kuip. Een besluit tot openbaarmaking van een Enkelvoudige Aanvraagafdeling van de Octrooiraad, waarvan schrijver dezes het lid was, is in B.I.E. 1980, nr 45, blz. 151/3 ("migrainebeslissing") gepubliceerd met een noot van Prof. Mr Van Nieuwenhóven Helbach. Voorts heeft in B.I.E. 1981, blz. 102-105 Ir L. W. Kooy nog eens deze beslissing bekritiseerd. Nu was tijdens de behandeling van de aanvrage van de zijde van aanvrager als argument ten gunste van de aanvrage een beslissing van het Bundespatentgericht [Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1977, blz. 76] aangehaald, waarin in een vergelijkbaar geval een gebruiksconclusie aanvaardbaar was geoordeeld. Het besluit van de Aanvraagafdeling werd aan deze Duitse beslissing geconformeerd ten einde het niet te laten bij de eenmaking van enige beginselen van octrooirecht, maar ook de uitvoering daarbij te betrekken. De gebruiksconclusie werd daarbij echter in een werkwijzeconclusie

getransformeerd, zoals hier te lande gebruikelijk is. Inmiddels heeft de hoogste Duitse rechterlijke instantie, het Bun desgerichtshof, in de "Sitosterylglykoside-beslissing" [G.R.U.R. 1982, blz. 548] een gebruiksconclusie toelaatbaar geacht in het geval van een bekende stof, waarvan al een farmakologische werking was aangegeven. Dit maakt het interessant zich te bezinnen over de toelaatbaarheid en de beschermingsomvang van gebruiksconclusies hier te lande en wel des te meer, omdat via de Europese weg toch ook octrooien worden verleend, die niet door de Nederlandse Octrooiraad zijn getoetst en die conclusies bevatten, waarvan kan worden betwijfeld, of ze hier te lande door de Afdelingen van de Octrooiraad zouden zijn verleend. Bij een poging enig inzicht te verkrijgen in de rechten, welke voortvloeien uit een gebruiksconclusie, kan misschien nog het beste worden uitgegaan van de

92

Bij blad Industriële Eigendom, nr 4

desbetreffende artikelen van de Rijksoctrooiwet en van het Octrooireglement. Volgens art. IA van de Rijksoctrooiwet wordt aan hem, die een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze heeft uitgevonden, op zijn aanvrage octrooi verleend. Art. 30, lid 1, aanhef en onder a bepaalt, dat een octrooi de octrooihouder het uitsluitend recht geeft: — behoudens de bepalingen der artt. 31—34B — a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben; b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen, of het voortbrengsel, dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van die werkwijze, — behalve voorzover het een voortbrengsel betreft, dat ingevolge art. 3, tweede lid, van octrooiverlening is uitgesloten — in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren, of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben. De Rijksoctrooiwet noemt dus alleen werkwijzen en voortbrengselen als onderwerp van uitvinding [vgl. Leidraad behandeling octrooiaanvragen 4—14] en bepaalt, dat een octrooi de 'octrooihouder onder meer het uitsluitend recht geeft het voortbrengsel, of het rechtstreeks door toepassing van de werkwijze verkregen voortbrengsel te gebruiken. Op grond hiervan werd tot dusverre verondersteld, dat een conclusie alleen op een voortbrengsel of een werkwijze kon zijn gericht, waaruit dan volgens art. 30, lid 1 het uitsluitend recht tot alle daar opgesomde handelingen, onder meer het gebruiken, voortvloeide. Hierbij is tot dusverre niet door de jurisprudentie uitgemaakt, of het gebruiken alleen het gebruik in de zin van de uitvinding, of elk mogelijk gebruik van het voortbrengsel omvat. Vermoedelijk is de bescherming ten aanzien van het gebruik net zo als de bescherming ten aanzien van de vervaardiging absoluut en omvat zij elk mogelijk gebruik, ook zodanig, dat niet aan de aanvrager bekend was [vgl. Leidraad behandeling octrooiaanvragen 4—20]. Hoewel de aldus verkregen ruime bescherming door de aanvragers, respectievelijk octrooihouders in het algemeen als welkom wordt ervaren, is dit niet altijd het geval (geweest). Bijvoorbeeld niet in het geval van collisie. Zo werd een poging om overlapping van rechten te vermijden door een disclaimer voor het gebruik in de beschrijving door de Afdeling van Beroep ontoelaatbaar geoordeeld [B.I.E. 1973, nr 46, blz. 2 0 1 - 2 0 2 ; zie echter Nederlands octrooischrift 165169, blz. 1, regels 4 4 - 4 8 ] . Ook is door sommige Aanvraagafdelingen van de Octrooiraad wel gesteld, dat naast een op de bereiding van een biologisch werkzame stof gerichte conclusie een verdere, op de bereiding van preparaten die de werkzame stof bevatten, gerichte conclusie overbodig zou zijn, omdat de bereiding van de preparaten een gebruik van de werkzame stof is. Op grond hiervan werd die laatstgenoemde conclusie geweigerd en behalve voor de bereiding van de werkzame stof werd alleen bescherming voor een "gedoseerd farmaceutisch preparaat" verleend [B.I.E. 1966, nr 50, blz. 156/8 "Rastinon-beschikking" en tegengesteld 1970, nr 45, blz. 127; vgl.'oök 1968, nr 33, blz. 127/8]. Ook werd wel naast een inrichtingsconclusie een conclusie geweigerd, die was gericht op een werkwijze, die niet meer inhield dan het normale gebruik van die inrichting [B.I.E. 1947, nr 42, blz. 170 en tegengesteld 1980, nr 51, blz. 182]. In dit laatste geval werd bescherming onthouden voor de voortbrengselen, verkregen volgens die werkwijze [vgl. echter Leidraad behandeling octrooiaanvragen 4—4]. Gebruiksconclusies zijn genoemd in art. 21, lid 2 van het Octrooireglement, waar naast werkwijzen en

18 april 1983

voortbrengselen het gebruik en ook nog inrichtingen apart worden genoemd. Inrichtingsconclusies zijn sinds jaar en dag verleend. Met de verlening en de uitleg van gebruiksconclusies bestaat hier te lande weinig ervaring [vgl. Leidraad behandeling octrooiaanvragen 4—4a]. Men kan hierbij a priori nog twee gevallen onderscheiden. In de eerste plaats in geval van een nieuw voortbrengsel een gebruiksconclusie als nevenconclusie naast een conclusie, gericht op de vervaardiging, respectievelijk bereiding van een voortbrengsel. Het gebruik is dan al beschermd op grond van art. 30 R.O.W., zodat tegen deze conclusie alleen het bezwaar kan worden ingebracht, dat zij misschien overbodig zou zijn [B.I.E. 1950, nr 81, blz. 157]. In de tweede plaats in het geval van een bekend voortbrengsel een gebruiksconclusie als enige conclusie. In dit laatste geval wordt de gebruiksconclusie als enige redmiddel gebruikt bij een poging om nog enige bescherming te verkrijgen, omdat een andere afbakening niet mogelijk is, vgl. de casuspositie bij de migrainebeslissing en de Sitosterylglykoside-beslissing. Over het algemeen is steeds gesteld, dat een gebruiksconclusie, d.w.z. een op het gebruiken van een voortbrengsel gerichte conclusie, altijd wel kan worden getransformeerd in een werkwijzeconclusie, d.w.z. een op een werkwijze ter vervaardiging (of bereiding) van een voortbrengsel gerichte conclusie [vgl. Leidraad behandeling octrooiaanvragen 4—4a]. Het kan echter worden betwijfeld, of dit werkelijk zo wenselijk is. Men denke slechts aan een werkwijze voor het permanenten van levend menselijk haar met een bepaald preparaat, waarbij het aldus gepermanente haar op grond van art. 30 medebeschermd is [B.I.E. 1957, nr 44, blz. 129 "kappersarrest"]. Gesteld zou echter kunnen worden, dat een gebruiksconclusie in tegenstelling tot een werkwijzeconclusie slechts beperkt is tot een deel van de in art. 30 beschreven handelingen, nl. het gebruiken, en niet het uitsluitend recht geeft tot de andere in art. 30 beschreven handelingen, onder meer niet tot de eventueel verkregen voortbrengselen. Bij de transformatie van een gebruiksconclusie in een werkwijzeconclusie kan dus verruiming optreden. Bovendien zijn gebruiksconclusies als regel beperkt tot het gebruik in de zin van de uitvindingsgedachte, bijvoorbeeld in het bovengenoemde geval: "Het gebruik van een bepaald preparaat voor het permanenten van levend menselijk haar" in plaats van alleen maar: "Het gebruik van een bepaald preparaat". In de Bondsrepubliek Duitsland behoren bij een sterk analoge octrooiwet de gebruiksconclusies tot het normale type conclusies [BGH G.R.U.R. 1979, blz. 149 "Schiessbolzen"]. Met deze conclusies wordt bescherming verleend voor een bepaald gebruik van een nieuw of bekend voortbrengsel. Onbeschermd is de vervaardiging, respectievelijk bereiding van het voortbrengsel, ook als deze geschiedt met de bestemming voor het nieuwe gebruik. Het gebruik is hierbij niet beperkt tot de gebruikshandelingen als zodanig, maar omvat veeleer ook handelingen, die aan het gebruik voorafgaan, maar die onmiskenbaar betrekking hebben op het gereed maken voor het betreffende gebruik [vgl. BGH G.R.U.R. 1977, blz. 652 "Benzolsulfonylharnstoff"]. In de recente "Sitosterylglykoside"beslissing van het BGH [ 1 .c. ] werd beslist, dat een gebruiksconclusie, gericht op het gebruik van |3-sitosterylglycosiden [hetgeen bekende stoffen waren, waarvan reeds sprake was geweest in verband met bloedsuikerspiegelverlagende werking] voor het behandelen van goedaardige hypertrofie van de prostaatklier en van reumatische ziekten octrooieerbaar was. Van doorslaggevend belang voor de octrooieerbaarheid werd geoordeeld, dat de gebruiksconclusie ook voorafgaande handelingen omvat, die zeker op het gebied van de nijverheid liggen. De nieuwheid, het

18 april 1983


effect en de handelingen op het gebied van de nijverheid hoeven niet samen te vallen. Opgemerkt wordt, dat de Duitse octrooiwet, die het BGH in haar bovengenoemde beslissing heeft toegepast net als de geldende Nederlandse octrooiwet wèl was aangepast aan het Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, maar nog niet in overeenstemming was gebracht met het Europese Octrooiverdrag. Inmiddels heeft deze aanpassing wel plaats gevonden voor de Duitse octrooiwet. Volgens het Europese Octrooiverdrag worden hier te lande octrooien verleend, waarvan de conclusies niet zijn getoetst door de Nederlandse Octrooiraad, maar door het Europees Octrooi Bureau te München. Ook in de Europese richtlijnen, deel C, hoofdstuk III, paragraaf 4.9 wordt een gebruiksconclusie, zoals "het gebruik van stof X als insecticide" als equivalent aan een werkwijzeconclusie van de vorm "werkwijze voor het doden van insekten met behulp van stof X" beschouwd voor de doeleinden van het onderzoek. Volgens deze richtlijnen deel C, hoofdstuk IV, paragraaf 4.2, is een conclusie, die is gericht op het "gebruik van stof of preparaat X voor de behandeling van de ziekte Y" onaanvaardbaar op grond van art. 52, lid 4 van het Europese Octrooiverdrag. Wel aanvaardbaar is in het geval van een bekende stof, waarvan geen farmakologische werking bekend is, een conclusie, zoals "Stof of preparaat X voor gebruik als antibacterieel middel". Dit bij wijze van uitzondering op de regel over bestemmingsgebonden conclusies, niet de nieuwheid! (vgl. deel C, hoofdstuk III, paragraaf 4.8, laatste zin). Deze laatste conclusie is echter geen gebruiksconclusie, maar een bestemmingsgebonden stofconclusie, die wordt beschouwd beperkt te zijn tot de stof of het preparaat, voorzover aangeboden of verpakt voor het betreffende gebruik. De vraag rijst echter, of de Europese richtlijnen hier nog wel in overeenstemming zijn te brengen met de hier te lande geldende jurisprudentie over verpakkingsconclusies [B.I.E. 1948, nr 45, blz. 106 en nr 64, blz. 158; 1949, nr 16, blz. 33] en over bestemmingsgebonden conclusies [B.I.E. 1970, nr 49, blz. 148 en 1979, nr 8, blz. 48, nr 13, blz. 83 en nr 34, blz. 212] [vgl. ook de Europese richtlijnen elders deel C, hoofdstuk III. paragraaf 4.8 en 4.9].

93

Tot de laatste kategorie van conclusies behoort bijvoorbeeld ook de conclusie van het Europees octrooi 0 002 803, die is gericht op "Cis-(3,3,5)trimethylcyclohexanol ten gebruike bij — N.B. hier staat niet "te gebruiken bij", welke uitdrukking ook een eigenschap kan aangeven — de behandeling van galkwalen en/of het verlagen van cholesterolvormïng in de gal. Dit is weer een bestemmingsgebonden stofconclusie, die volgens de Europese richtlijnen toelaatbaar is op grond van art. 54, lid 5 van het Europese Octrooiverdrag, in geval van een bekende stof [de bekendheid is als zodanig niet vermeld in het octrooi, zie echter bijvoorbeeld Chem. Abstr. 57, 2087 g (1962)], waarvan geen werking als geneesmiddel bekend is. Nu is het wel zo, dat een artikel analoog aan art. 54, lid 5 van het Europese Octrooiverdrag in de Rijksoctrooiwet ontbreekt, omdat zoals hierboven al is opgemerkt de Rijksoctrooiwet wel aan het Verdrag van Straatsburg is aangepast, maar niet in overeenstemming met het Verdrag van München is gebracht. Aangezien de Afdeling van Beroep van de (Nederlandse) Octrooiraad B.I.E. 1980, nr 7, blz. 31, daarin gesteund door Prof. Van Nieuwenhoven Helbach in zijn noot bij B.I.E. 1980, nr 45, blz. 151/3, als ook in de "Steunverband"-beslissing, in voorbereiding van publikatie, art. 52, lid 4 van het Europese Octrooiverdrag, dat eveneens in de Rijksoctrooiwet ontbreekt, inclusief de desbetreffende Europese richtlijnen van directe toepassing acht, is er geen reden om aan te nemen, dat dit niet het geval zou zijn met art. 54, lid 5 van het Europese Octrooiverdrag, nu de Rijksoctrooiwet door de wijzigingswet van 1978 op één lijn schijnt te zijn gebracht met het Europese Octrooiverdrag. Samenvattend kan men zeggen, dat door de gebruiksconclusie in elk geval de handelingen van het gebruik van een voortbrengsel als zodanig, niet het produkt, verkregen door die handelingen, maar vermoedelijk wel voorafgaande handelingen, voorzover niet de vervaardiging of de bereiding van het voortbrengsel, beschermd zullen zijn. Rijswijk, 17 februari 1983.

Jurisprudentie Nr 36. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 12 mei 1982. President: Mr H. Pos; Raadsheren: Mrs R. van der Veen en W. A. van Deth. Art. 30, lid 1 Rijksoctrooiwet. Waar appellant voorshands genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt, dat de door geihtimeerden geleverde apparatuur op zijn octrooi inbreuk maakt en hij niet genoegen hoeft te nemen met de ter zitting in eerste aanleg door geihtimeerden gedane toezegging, heeft appellant bij de verbodsvordering belang en dient deze te worden toegewezen. Art. 43, lid 2 Rijksoctrooiwet. De bevelen tot terugneming van geleverde octrooiinbreukmakende apparatuur en tot verschaffing van een lijst van afnemers, kunnen slechts worden toegewezen wat betreft de periode na verloop van 30 dagen na het uitbrengen van de inleidende dagvaarding, omdat geihtimeerden eerst voor daarna verrichte handelingen schadevergoedingsplichtig zijn en de bedoelde bevelen

maatregelen betreffen ter voorkoming of vermindering van schade. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Niet toewijsbaar is het mede gevorderde verbod om indirekt inbreuk te plegen, omdat niet valt in te zien dat appellant daarbij belang heeft naast een verbod tot direkte inbreuk. Frank Richard Dybel te Calumet City, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, appellant [in kort geding], procureur Jhr Mr R. E. P. de Ranitz, tegen 1. De besloten vennootschap F. Hoffmann B.V. te Zwijndrecht, en , 2. De besloten vennootschap F. Hoffmann Beheer B.V. te Zwijndrecht, geihtimeerden [in kort geding], procureur Mr H. H. Barendrecht, advocaat Mr P. G. Gilhuis te Zwijndrecht. a) President Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 2 oktober 1581 (Mr L. Frijda). Omschrijving van het geschil.

94


Eiser [Dybel, Red. ] is eigenaar en ingeschreven houder van het Ned. octrooi 160.084, hetgeen hem op 18 augustus 1979 is verleend voor een belastingomzetter. Eiser verwijt gedaagden inbreuk te plegen op zijn odtrooi, aangezien gedaagden — aldus eiser belastingomzetters, die onder de beschermingsomvang van zijn octrooi vallen, gebruiken, in het verkeer brengen, verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, en voor een of ander aanbieden of in voorraad hebben. Gedaagden betwisten de gestelde inbreuk op het octrooi. Gedaagde sub 1, van wie gedaagde sub 2 de directrice is, stelt — onweersproken door eiser — tweemaal met de betreffende beveiligingsapparatuur van Productronix Meettechniek STS in een vaktijdschrift te hebben geadverteerd, laatstelijk in mei 1981. Nadat gedaagde sub 1 er op was gewezen, dat zij daardoor inbreuk op een octrooi van een ander zou maken, heeft zij geen verdere advertenties doen plaatsen. Ten aanzien van gemelde beveiligingsapparatuur heeft gedaagde sub 1 geen andere handelingen verricht, zij heeft deze niet in voorraad gehad, gebruikt, in het verkeer gebracht, verkocht, verhuurd, afgeleverd of anderszins verhandeld. Beoordeling van het geschil. Op een desbetreffende vraag hebben gedaagden te Onzer terechtzitting toegezegd, dat zij de betreffende beveiligingsapparatuur van Productronix Meettechniek STS — gelet op het achterliggende octrooigeschil, waar gedaagden buiten willen blijven — ook niet zullen gebruiken, in het verkeer brengen, verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, voor een of ander in voorraad zullen hebben en ook niet meer voor een of ander zullen aanbieden. Mitsdien heeft eiser op dit moment geen belang bij een voorlopige maatregel in kort geding en zullen Wij de vorderingen van eiser afwijzen. Wij zien aanleiding de kosten tussen partijen te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Beslissing in kort geding. Wij wijzen de vorderingen van eiser af. Wij compenseren de proceskosten tussen partijen in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz. b) Het Hof, enz. Overwegingen ten aanzien van de feiten en van het recht: 1. Tussen partijen staat vast dat Dybel houder is van het Nederlandse octrooi 160.084 en dat Hoffmann B.V. tweemaal in het tijdschrift MK-Metaal Kunststof, laatstelijk in het nummer van 11 mei 1981, een advertentie heeft geplaatst waarin zij onder meer "Productronix" belastingomzetters voor het bewaken van belastingkracht op een gereedschapswerktuig aanbiedt. Dybel is van mening dat in de Productronix-apparatuur zijn octrooi 160.084 wordt toegepast. Tussen partijen staat tevens vast dat Dybel een telegram aan Hoffmann B.V. heeft doen zenden waarin Dybel zijn voornoemde mening kenbaar maakt. Hoffmann B.V. antwoordt daarop bij brief van 1 juni 1981, inhoudend dat zij het telegram heeft doorgestuurd naar de Zwitserse vertegenwoordiging van Productronix, dat zij naar die vertegenwoordiging verwijst, dat zij de apparatuur niet vervaardigt en "dus niets met Uw patenten te maken" heeft en dat zij "verdere correspondentie" niet meer zal beantwoorden. Een daarop volgend telegram namens Dybel beantwoordt Hoffmann B.V. bij brief van 11 juni 1981 inhoudend dat zij het telegram heeft doorgestuurd naar de

18 april 1983

bovenbedoelde vertegenwoordiging van Productronix. 2. De vervolgens door Dybel aanhangig gemaakte vorderingen heeft de president bij het bestreden vonnis afgewezen omdat namens partijen Hoffmann ter zitting van de president is gezegd dat behalve de twee bovengenoemde advertenties door hen geen handelingen betreffende Productronix apparatuur zijn verricht en omdat namens hen ter zitting is toegezegd dat zij in de toekomst geen handelingen, als genoemd in artikel 30 lid 1 onder a van de Rijksoctrooiwet, zullen verrichten met betrekking tot die apparatuur. Derhalve, aldus het bestreden vonnis, heeft Dybel "op dit moment" geen belang bij een voorlopige maatregel in kort geding. 3. Blijkens het bestreden vonnis hebben partijen Hoffmann in eerste aanleg betwist dat in de Productronix belastingomzetter het octrooi van Dybel wordt toegepast. Zij hebben het ook in hoger beroep betwist, zulks bij gebrek aan iedere wetenschap dienaangaande. Naar 's hofs oordeel hebben geihtimeerden ruimschoots de tijd gehad zich de nodige wetenschap te verschaffen. Bij pleidooi heeft Dybel voorshands genoegzaam aannemelijk gemaakt dat de Productronix apparatuur een toepassing van Dybel's octrooi belichaamt. Het hof gaat mitsdien daar van uit. 4. Bij zijn appelgrief voert Dybel aan dat hij, mede gezien de bovengenoemde brieven, ervan mocht uitgaan dat de door middel van de advertenties reeds gepleegde octrooi-inbreuken zich zouden herhalen, dat hem niets anders restte dan dit kort geding aan te spannen, dat hij geen genoegen behoeft te nemen met de, in overweging 2 vermelde, enkele toezegging van partijen Hoffmann en dat hij dus belang heeft bij de verbodsvordering. Het hof acht dit een en ander juist en de grief in zoverre gegrond. 5. Het hof zal mitsdien toewijzen de vordering tot een verbod om inbreuk op Dybel's octrooi te maken. Het door Dybel eveneens verlangde verbod om "indirecte inbreuk" te plegen zal het hof afwijzen nu niet is in te zien dat Dybel bij dat verbod, naast het te geven verbod tot "directe" inbreuk, belang heeft, in aanmerking nemend de aanduiding welke Dybel in de vierde met "aangezien" aanvangende alinea van de inleidende dagvaarding geeft van het begrip "indirecte inbreuk". Het hof zal het verbod om octrooi-inbreuk te plegen ook opleggen aan Hoffmann Beheer B.V. Zij is bestuurder van Hoffmann B.V., heeft gezamenlijk met deze laatste verweer gevoerd en geen andere verweren dan Hoffmann B.V. gevoerd. 6. De door Dybel verlangde bevelen tot terugneming van door partijen Hoffmann geleverde octrooi-inbreukmakende apparatuur en verschaffing van een lijst van afnemers kan het hof ingevolge artikel 43 lid 2 van de Rijksoctrooiwet slechts toewijzen wat betreft de periode na verloop van dertig dagen na het uitbrengen, op 21 september 1981, van de inleidende dagvaarding. Die bevelen betreffen immers maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade voor Dybel, terwijl partijen Hoffmann ingevolge voornoemde wetsbepaling voor eerst na genoemd tijdsverloop verrichte handelingen schadevergoedingsplichtig zijn. Voor het overige is de vordering tot het geven van bedoelde bevelen toewijsbaar in voege als hieronder te omschrijven. 7. Partijen Hoffmann moeten als de in'hoofdzaak in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instantiën. Beslissing: Het hof vernietigt het bestreden vonnis van de president van de rechtbank te Dordrecht. Opnieuw rechtdoende: — verbiedt het hof geihtimeerden inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi 160.084;

18 april 1983


— veroordeelt het hof geihtimeerden om bij overtreding van dat verbod aan appellant ten titel van dwangsom te betalen f 10.000,— voor ieder produkt waarmede het verbod wordt overtreden of, zo de overtreding niet betrekking heeft op een of meer bepaalde produkten, f 2 5 . 0 0 0 , - per overtreding; — beveelt het hof geihtimeerden om binnen zes weken na betekening van dit arrest Productronix belastingomzetters waarin voornoemd octrooi is toegepast en welke geihtimeerden na 21 oktober 1981 mochten hebben afgeleverd, terug te nemen van hun afnemers zo deze, na aanbod van geihtimeerden tot vergoeding van kosten, daartoe bereid zijn en beveelt het hof geihtimeerden voorts om binnen bedoelde zes weken aan appellant ter controle te verschaffen een volledige lijst van namen en adressen van afnemers aan wie leveringen na genoemde datum mochten zijn gedaan en van het aantal geleverde produkten; — veroordeelt het hof geihtimeerden om aan appellant ten titel van dwangsom te voldoen f 1.000,voor iedere dag gedurende welke geihtimeerden niet aan voornoemde bevelen mochten hebben voldaan; — verklaart het hof dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; — veroordeelt het hof geihtimeerden in de kosten van het geding in beide instantiën en begroot het hof de aan de zijde van appellant gevallen kosten op f 2 . 0 0 0 , - voor de eerste instantie en f 3 . 5 0 0 , - voor het hoger beroep tot op de uitspraak van dit arrest; — wijst het hof af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 37. Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Meervoudige Kamer, 17 december 1981. (zelfverhuizer) President: Mr A. Rooselaar; Rechters: Mrs E. van Rossum en D. W. F. Verkade (plv.). Art. 1, lid 1 Benelux-Merkenwet. Het woord "zelfverhuizer", als merk gedeponeerd voor een oplegger geschikt voor het zonder beschadiging overbrengen van goederen, was ten tijde van het depot als merk in 1974 wellicht nieuw, maar mist als merk onderscheidende kracht, is immers uitsluitend als beschrijvend voor de betrokken waar te beschouwen. Niet is gesteld of gebleken dat het woord zelfverhuizer door zgn. inburgering onderscheidend vermogen ten behoeve van de onderneming van eiseres zou hebben gekregen. Art. 5, aanhef en sub 4 Handelsnaamwet. Had het woord wel onderscheidende kracht ten tijde van het depot, dan zou het oordeel moeten zijn dat het door toedoen van eiseres zelf (frequent gebruik) tot een in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming van de waar geworden is. Onder "toedoen " is mede te verstaan het nalaten van genoegzame activiteit om het merkkarakter van het woord te benadrukken c.q. levendig te houden. Art. 5 Handelsnaamwet; Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Dat het woord zelfverhuizer een wezenlijk onderdeel van eiseresses handelsnaam zou uitmaken moet worden verworpen, nu het woord als bovenoverwogen als een aanduiding voor een type vervoermiddel doorgaat. Ongeoorloofd aanhaken kan gedaagde niet worden verweten, nu de aanduiding zelfverhuizer als beschrijvend voor het onderhavige voertuig c.q. de onderhavige dienstverlening moet worden beschouwd en derhalve niet onrechtmatig gebezigd wordt.

95

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H. G. van Straaten Zelfverhuizer B.V. te Utrecht, eiseres in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie, procureur Mr C. A. Schoor, advocaat Mr F. B. Jonker te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Duijghuijzen's Internationaal Transport B.V. te Beuningen, gedaagde in conventie, eiseres in voorwaardelijke reconventie, procureur Mr F. J. van den Bosch, advocaat Mr W. M. Poelman te Nijmegen. 1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld, deels blijkend uit of gestaafd door produkties en anderzijds erkend dan wel onvoldoende of tardief betwist onder meer het volgende vast: a. Eiseres heeft in 1974 geihtroduceerd een oplegger, bedoeld en speciaal geschikt gemaakt om verhuizende particulieren op relatief eenvoudige en doelmatige wijze grotendeels zelf hun verhuizing te laten verzorgen, doordat zij zelf, zonder dat daarbij hulp van emballeurs nodig is, de inboedel kunnen inladen. De oplegger is daartoe voorzien van een lage laadvloer, hij is inwendig op een speciale wijze ingericht en voorzien van accessoires, en zodanig bekleed dat inboedelgoederen een minimaal risico van beschadiging lopen. De oplegger wordt door eiseres met behulp van een trekker voorgereden en na belading naar de plaats van bestemming vervoerd, waar de verhuizende particulier zelf voor uitlading zorgt. b. Eiseres heeft bovenbedoelde oplegger, die zij als een uitvinding beschouwt waarvoor zij octrooi heeft aangevraagd, "zelfverhuizer" genoemd (büjkens haar eigen stukken geschreven zonder hoofdletter) en als zodanig in mei 1974 in de pers en bij het publiek bekend gemaakt. c. Eiseres heeft op 18 april 1974 het woord ZELFVERHUIZER onder nummer 602.909 bij het Benelux-Merkenbureau als merk gedeponeerd, en wel in klasse 12 (voertuigen en vervoermiddelen) voor de waar: 'Oplegger, geschikt gemaakt voor het zonder beschadiging overbrengen van goederen'. d. De onder a bedoelde werkwijze — door gedaagde en ook door eiseres in haar stukken aangeduid als: zelfverhuizen — heeft via het gebruik van het woord 'zelfverhuizer', door eiseres als haar merk beschouwd, onder het publiek bekendheid verkregen. e. Met het gangbaar worden van 'zelfverhuizen' — door eiseres blijkens haar stukken als een generieke aanduiding beschouwd — is de naam zelfverhuizer gangbaar geworden voor het vervoermiddel dat zelfverhuizen mogelijk maakte. f. De onder a bedoelde oplegger van eiseres is op de voorzijde en op de langszijden voorzien van het opschrift ZELFVERHUIZER in grote kapitale letters. Aan de langszijden zijn deze aangebracht op een wit vlak, dat de gehele lengte van de oplegger bestrijkt. Daarboven bevindt zich een relatief smalle gele kleurbaan, eveneens over de gehele langszijde, waarop in iets kleinere, doch niettemin grote kapitale letters vermeld is: H. G. VAN STRAATEN - UTRECHT. Aan de onderkant van de langszijde bevindt zich wederom een gele kleurbaan. g. Van Straaten werkt samen met een vijftiental andere verhuisondernemers, verspreid over geheel Nederland. Deze bezigen dezelfde 'zelfverhuizers' als door Van Straaten geihtroduceerd, en met dezelfde exterieure uitvoering als onder ƒ aangegeven, met dat verschil dat in plaats van de naam H. G. VAN STRAATEN - UTRECHT in de bovenste gele baan de naam van het betrokken bedrijf is vermeld (bijv. THEO MILDER - GENDT), terwijl voorts afwijkende rayon-aanduidingen en 'inlichtingenadressen' op de opleggers zijn vermeld. Deze andere verhuisondernemers bezigen de opleggers krachtens daartoe door Van Straaten bij overeenkomst onder voorwaarden gegeven

96


toestemming. In totaal hebben Van Straaten en de met hem samenwerkende verhuisbedrijven 28 of 29 van deze 'zelfverhuizers' in gebruik. h. Van Straaten en de met hem samenwerkende verhuisbedrijven bezigen een folder, waarin interieur- en exterieurfoto's van Van Straaten's 'zelfverhuizer' zijn afgebeeld en die als tekst ondermeer vermeldt: 'een unieke verhuisservice - DE ZELFVERHUIZER ' en voorts 'WEET U REEDS WAT EEN ZELFVERHUIZER IS?' waarna de werkwijze en de inrichting als onder a zakelijk weergegeven nader wordt omschreven. i. Sedert januari 1978 biedt gedaagde aan het geïnteresseerde publiek opleggers aan als 'zelfverhuizers' ten behoeve van zelf-verhuizen op een wijze als onder a omschreven. Het exterieur van de opleggers van gedaagde is uitgevoerd in de kleuren groen en rood, met daarop in grote kapitale witte letters 'ZELFVERHUIZER' en op de langszijden daaronder in iets kleinere, doch niettemin grote kapitale zwarte letters 'DUIJGHUIJZEN BEUNINGEN 08897-2144'. 3. Eiseres vordert in deze procedure, samengevat, dat gedaagde verboden wordt het woord 'zelfverhuizer' te gebruiken op bij haar in gebruik zijnde vrachtauto's en/of opleggers, en om in reclame en andere mededelingen het woord 'zelfverhuizer' te bezigen. Eiseres voert daartoe aan dat gedaagde dusdoende handelt in strijd met eiseresses merkrecht, alsmede in strijd met de zorgvuldigheid die gedaagde in het maatschappelijk verkeer jegens eiseres betaamt. 4. De rechtbank zal allereerst de merkenrechtelijke grondslag beoordelen (rechtsoverweging 5—9). 5. Gedaagde heeft als verweer onder meer aangevoerd dat het woord 'zelfverhuizer' — van de aanvang af — het onderscheidend vermogen miste om als teken in de zin van artikel 1 van de eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) te kunnen worden beschouwd, en — mocht dat anders zijn — door toedoen vafi de merkhouder in het normale spraakgebruik de gebruikelijke benaming voor de betrokken waar — de bewuste oplegger — is geworden, waaraan het in artikel 5, aanhef en onder 4° BMW vermelde gevolg is verbonden. De rechtbank acht dit verweer gegrond. 6. Als zodanig was het woord 'zelfverhuizer' ten tijde van het depot in 1974, evenals de speciale oplegger en de daarmee verbonden dienstverlening, wellicht nieuw. Dit is echter merkenrechtelijk niet doorslaggevend. Het woord 'zelfverhuizer' is als merk gedeponeerd voor een 'oplegger, geschikt gemaakt voor het zonder beschadiging overbrengen van goederen'. De aanduiding wordt daarvoor ook door eiseres gebruikt en — toegespitst — uitsluitend gebruikt op de in rechtsoverweging 1 onder a omschreven wijze. Hoewel het woord 'zelfverhuizer' op zichzelf wellicht nieuw was, is het woord aan de gangbare taal ontleend en dient het naar het oordeel van de rechtbank aangemerkt te worden als uitsluitend beschrijvend voor de betrokken waar. Het woord gaf en geeft — zowel in 1974 als in 1981 — slechts een aanduiding van de functie of de bestemming van deze waar, nu deze — ook naar eiseresses eigen stellingen — geen andere functie heeft dan die van een bij uitstek geschikt middel waarmee men zelf kan verhuizen. De reden van de keuze van dit woord was — ook naar eiseresses eigen stellingen — om dit te benadrukken: zoals zij zelf stelt heeft hand in hand met haar gebruik van de aanduiding 'zelfverhuizer' het verschijnsel 'zelfverhuizen' op de in rechtsoverweging 1 onder a aangegeven wijze ingang gevonden. Een andere voor het normale taalgebruik geschikte dan wel gangbare aanduiding voor de betrokken waar ontbrak in 1974 voor dit nieuwe produkt en ontbreekt ook thans nog: eiseres heeft er niet één vermogen te noemen. Naar het oordeel van de rechtbank deed en doet zich dan ook, zowel in 1974 als in 1981, de situatie voor dat het woord 'zelfverhuizer' in dier

18 april 1983

voege als 'uitsluitend beschrijvend' moet worden aangemerkt, dat derden zouden worden verhinderd een gelijke functie of bestemming van hetzelfde of een soortgelijk produkt op een in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Dat het woord 'zelfverhuizer', zo min als het produkt zelf, in 1974 als zodanig nóg niet bekend was, doet daaraan naar het oordeel van de rechtbank niet af. Het is in de taalontwikkeling immers een normaal verschijnsel dat voor een nieuw produkt een zelfstandig naamwoord wordt gevonden, en ingang vindt, dat zoveel mogelijk aansluit bij het (samengesteld) werkwoord, dat ter aanduiding van de betrokken functie of bestemming wordt gebezigd: bijv. snelbinder, dieplader, zelftapper, telefoonbe'antwoorder, halfgeleider, stofzuiger, enz. Als 'uitsluitend beschrijvend' dient dan ook mede aangemerkt te worden een aan de gangbare taal ontleend nieuw woord of nieuwe woordcombinatie, zoals hier aan de orde, die derden in weerwil van deze gangbare taalontwikkeling zou verhinderen riieuwe waren van gelijke functie of bestemming, op een (zo niet de meest dan toch in ieder geval zeer) voor de hand liggende wijze te gaan aanduiden. 7. In het licht van het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat het woord 'zelfverhuizer' de identiteit van de waar — de bewuste oplegger — als afkomstig van een bepaalde onderneming — Van Straaten Zelfverhuizer B.V. - niet genoegzaam vermag te demonstreren. Zij overweegt voorts nog dat niet gesteld, noch gebleken is dat het woord 'zelfverhuizer' door zgn. inburgering dit onderscheidend vermogen ten behoeve van de onderneming van Van Straaten zou hebben verkregen. Uit rechtsoverweging 8 zal blijken dat indien, anders dan de rechtbank overwoog wél een aanvankelijk onderscheidend vermogen zou zijn aangenomen, veeleer van het tegendeel sprake zou moeten zijn. 8. De rechtbank overweegt nog dat zij, zo zij anders geoordeeld zou hebben over het onderscheidend vermogen ten tijde van het depot van het woord 'zelfverhuizer', tot het oordeel zou moeten zijn gekomen dat dit woord door toedoen van de merkhouder tot een in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, met als gevolg de gegrondheid van Van Van Duijghuijzen's verweer dat Van Straaten's merkrecht daardoor teloor gegaan is. Onder verwijzing naar rechtsoverweging 1 onder e oordeelt de rechtbank dat deze verwording tot soortaanduiding door onvoldoende betwisting als tussen partijen vaststaand moet worden aangenomen. Zij tekent daarbij aan, dat met de door eiseres zelf gestelde bekendheid die het zelfverhuizen via haar — pretense — woordmerk heeft verkregen, de verwording tot soortnaam van het woord 'zelfverhuizer' heeft plaats gevonden in de ten deze relevante kringen van het publiek. Ook het door artikel 5 onder 4° BMW bedoelde 'toedoen' van de merkhouder acht de rechtbank in casu aanwezig. Onder 'toedoen' is mede te verstaan het nalaten van genoegzame activiteit om het merkkarakter van het woord te benadrukken c.q. levendig te houden. De in rechtsoverweging 1 onder denf t/m h weergegeven vaststaande feiten en omstandigheden geven aanleiding tot het oordeel dat eiseres ten deze ongenoegzame diligentie in acht genomen heeft. Zo heeft zij de ontwikkeling van het begrip 'zelfverhuizen' en daarmee het woord 'zelfverhuizer' als generieke aanduiding niet tegengegaan; zo heeft zij door de vermelding van het woord ZELFVERHUIZER op de opleggers naast haar eigennaam, respectievelijk naast de vermelding van een andere eigennaam door een met haar samenwerkende onderneming, ertoe bijgedragen dat veeleer die eigennaam dan het woord 'zelfverhuizer' als verwijzend naar een bepaalde onderneming werd opgevat; en zo heeft zij door de in rechtsoverweging 1 onder h bedoelde folder de 'zelfverhuizer' veeleer als een produkt met bepaalde eigenschappen dan als een

18 aprü 1983


met een of meer bepaalde ondernemingen verbonden herkomstaanduiding gepresenteerd. 9. Ter bestrijding van de merkenrechtelijke grondslag van eiseresses vorderingen heeft gedaagde ook nog aangevoerd dat het depot van het woord 'zelfverhuizer' als merk — in wezen — geen merkdepot voor waren, doch een merkdepot voor een bepaalde wijze van dienstverlening zou betreffen, en nietig geoordeeld zou moeten worden nu de BMW slechts warenmerken en geen dienstmerken beschermt. Gelet op het hiervoor overwogene meent de Rechtbank de gegrondheid van dit verweer in het midden te kunnen laten. 10. Vervolgens dient de rechtbank te overwegen over eiseresses stelling dat het aan gedaagde verweten handelen in strijd zou zijn met de zorgvuldigheid die gedaagde in het maatschappelijk verkeer jegens eiseres past (rechtsoverwegingen 11 tot 14). 11. Eiseres heeft daartoe allereerst gesteld dat het woord 'zelfverhuizer' een wezenlijk onderdeel uitmaakt van haar handelsnaam, en dat gedaagde door zich op haar voertuig(en) en in haar reclame-uitingen van dit woord te bedienen, bij het publiek verwarring tussen gedaagdes onderneming en de ondernemingen van eiseres en de met eiseres samenwerkende ondernemers werkt. 12. In rechtsoverwegingen 6—7 heeft de rechtbank geoordeeld dat het woord 'zelfverhuizer' als een beschrijvende aanduiding moet worden opgevat, terwijl blijkens rechtsoverweging 1 onder e tussen partijen vaststaat dat het woord bij het publiek als een aanduiding voor een type vervoermiddel doorgaat. Onder die omstandigheden moet geoordeeld worden dat het element 'zelfverhuizer' in de handelsnaam 'H. G. Van Straaten Zelfverhuizer B.V.' een ondergeschikte plaats inneemt. Onder die omstandigheden valt niet aan te nemen dat het gebruik van het woord 'zelfverhuizer' door gedaagde op haar, blijkens rechtsoverweging 1 onder i eveneens duidelijk van haar eigen naam voorziene voertuig(en) en in haar — naar aangenomen mag worden — eveneens van haar eigen naam voorziene reclamemateriaal verwarring tussen haar onderneming en de ondernemingen van eiseres zou veroorzaken. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat de in rechtsoverweging 1 onder ƒ en g als vaststaand vermelde wijze van uitmonstering van de 'zelfverhuizer' door haar en de met haar samenwerkende ondernemers (H. G. VAN STRAATEN UTRECHT / ZELFVERHUIZER; THEO MILDER GENDT / ZELFVERHUIZER; enz.) in de hand werkt dat het woord 'zelfverhuizer' bij het publiek niet overkomt als een wezenlijk bestanddeel van eiseresses handelsnaam. Nu de gestelde ver-warring niet valt aan te nemen en door eiseres ook op geen enkele wijze feitelijk is gestaafd, wordt eiseresses bewijsaanbod gepasseerd. 13. Eiseres heeft voorts gesteld dat gedaagde onrechtmatig zou handelen door aan te haken bij en te profiteren van de goodwill die Van Straaten heeft verworven door als eerste het woord 'zelfverhuizer' voor de onderhavige activiteiten te gaan bezigen. 14. De rechtbank is van oordeel dat het gebruik door gedaagde van een beschrijvend geoordeelde aanduiding voor het onderhavige voertuig c.q. de onderhavige dienstverlening, geen onrechtmatig handelen met zich brengt, en dat dit niet anders is indien daardoor — wellicht onvermijdelijk — wordt aangehaakt bij en geprofiteerd van de werfkracht die is veroorzaakt door degeen die deze aanduiding heeft geihtroduceerd. De rechtbank overweegt dat eiseressen stellingen ten deze zich niet verdragen met het wettelijk stelsel met betrekking tot de bescherming van commerciële aanduidingen, waarin voor exclusiviteitsbescherming van zulke aanduidingen buiten de Benelux-Merkenwet en de Handelsnaamwet (en de Auteurswet, waarvan de

97

toepasselijkheid ten deze niet is aangevoerd, noch aangenomen wordt) geen plaats is, behoudens bijzondere omstandigheden. Zodanige omstandigheden zijn noch gesteld, noch gebleken. 15. Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat aan eiseres haar vorderingen dienen te worden ontzegd, en dat zij veroordeeld dient te worden in de kosten van de procedure. Rechtdoende in naam der Koningin!: 1. Ontzegt eiseres haar vorderingen; 2. Veroordeelt haar in de kosten van deze procedure, aan de zijde van gedaagde begroot op f 2.240,— voor procureurssalaris en f 7 5 , - voor verschotten; enz.

Nr 38. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 29 april 1982. (Exeter) Mr B. J. Asscher. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 j° art. 11 Benelux-Merkenwet. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Uitzending door de N.O.S., in een bericht over een door de E.E.G. genomen besluit de invoer uit Argentinië stop te zetten, van beelden van een blik corned beef van het merk Exeter. President: Eiseres, die niet is merkgerechtigde noch licentiehouder, doch slechts importeur van onder het merk Exeter in de handel gebrachte produkten, kan zich niet verzetten tegen het door de N.O.S. gebruiken van dit merjc. Haar komt ook geen aan art. 13 onder A BMW analoge vordering (uit onrechtmatige daad) toe, nu het omschreven gebruik van het merk Exeter door de N.O.S. jegens de merkhouder onrechtmatig zou kunnen zijn. Het enkele feit dat de naam van eiseres in voor het televisiepubliek nauwelijks leesbare kleine letters op het getoonde blik corned beef staat vermeld, is onvoldoende om over dit laatste anders te oordelen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid National Foods Holland B.V. te Rotterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr J. M. F. Dingemans, advocaat Mr G. G. Abeln te Rotterdam, tegen de stichting Nederlandse Omroep Stichting te Hilversum, gedaagde [in kort geding], procureur Mr M. E. van Waart. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. In dit geding wordt uitgegaan van het navolgende. a. Eiseres importeert onder meer blikken corned beef onder het in het Benelux Merkenregister gedeponeerde merk EXETER uit Argentinië in Nederland en België. b. Eiseres staat noch als merkhouder noch als licentiehouder in het Benelux Merkenregister geregistreerd en importeert de corned beef krachtens een alleenimportovereenkomst met de Argentijnse merkhouder. c. Op 10 april 1982 heeft gedaagde in het door haar verzorgde NOS-journaal enkele malen beelden uitgezonden van een blik corned beef van het merk EXETER, zulks in het kader van de berichtgeving over een op die dag door de Europese Gemeenschap genomen besluit de invoer uit Argentinië stop te zetten in verband met de bezetting van de Falklandeilanden.

98


d. In de bij de genoemde televisiebeelden uitgesproken tekst werd in algemene zin verwezen naar Argentijnse produkten. De EXETER-produkten of andere door eiseres geïmporteerde goederen zijn niet genoemd. De naam van gedaagde (lees: eiseres, Red.) staat in kleine letters op het getoonde blik corned beef vermeld. e. Van instemming met of bezwaren tegen het hiervoor omschreven tonen van het blik corned beef is van de zijde van de merkhouder niet gebleken. 2. Eiseres grondt haar vorderingen als in het gerectificeerde petitum omschreven op de stelling, dat gedaagde onrechtmatig jegens eiseres handelt door zonder recht of toestemming van eiseres of de merkhouder al dan niet in het economisch verkeer en zonder geldige reden gebruik te maken van het merk EXETER onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres als exclusief gebruikster van het merk voor Nederland schade kan worden toegebracht. 3. De omschrijving van het aan gedaagde verweten handelen komt in hoofdzaak overeen met hetgeen in artikel 13 A lid 1, aanhef en onder 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) wordt omschre-' ven als gebruik van een merk, waartegen de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten. 4. Eiseres erkent, dat een vordering ingevolge artikel 13 A lid 1, aanhef en onder 2 BMW aan haar als alleenimporteur van onder het merk EXETER in het verkeer gebrachte corned beef niet toekomt, maar meent dat haar op grond van het gemene recht inzake de onrechtmatige daad een soortgelijke actie toekomt, die aansluit bij het in de BMW geregelde geval. Hiertoe beroept eiseres zich op de in de aanhef van artikel 13 A BMW voorkomende zinsnede: "Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad ". 5. Deze stelling van eiseres kan niet worden aanvaard. Noch in de tekst en het stelsel van de BMW noch in de daarop gegeven toelichting in het Gemeenschappelijk commentaar op het Beneluxverdrag met de eenvormige wet inzake warenmerken, opgesteld door de drie regeringen is een aanknopingspunt te vinden voor de door eiseres gezochte mogelijkheid zich te verzetten tegen enig gebruik van een merk, waarop zij geen rechten heeft. Eerder vloeit het tegendeel voort uit artikel 11 D BMW, waarin wordt bepaald dat ook een licentiehouder slechts tezamen met de merkhouder optredend schadevergoeding wegens onrechtmatig merkgebruik kan vorderen. 6. De inleidende woorden van artikel 13A BMW geven evenmin steun aan de opvatting van eiseres, aangezien deze woorden blijkens het genoemde Gemeenschappelijk commentaar de strekking hebben te benadrukken, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom niet rechtmatig zijn, omdat zij onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden kunnen vallen. 7. Op grond van het vorenstaande moet worden geoordeeld, dat aan eiseres, die niet als houder van het merk EXETER staat ingeschreven, geen aan artikel 13 A BMW analoge vordering jegens gedaagde toekomt. Ook indien het hiervoor omschreven gebruik van het merk EXETER door gedaagde buiten toepasselijkheid van artikel 13 A BMW als onrechtmatig zou moeten worden gekwalificeerd, zou zulks eiseres geen grond voor een vordering jegens gedaagde geven, aangezien dat gebruik slechts jegens de merkhouder onrechtmatig zou zijn. Feiten en omstandigheden die zulks anders zouden kunnen doen zijn, zijn niet gesteld of gebleken. Het enkele feit, dat de naam van eiseres in zo kleine letters op het getoonde blik corned beef staat vermeld dat deze voor het televisiekijkend publiek niet of nauwelijks leesbaar is, is daartoe in ieder geval onvoldoende. 8. De gevraagde voorzieningen moeten dan ook worden geweigerd.

18 april 1983

Rechtdoende: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van gedaagde begroot op f 1.000,— (. . . ) wegens procureurssalaris. Enz.

Nr 39. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 juli 1981. (Film House) Mr B. J. Asscher. Artt. 1 en 5 Handelsnaamwet. Gelet op het in het geding gebrachte visitekaartje met als opschrift "With compliments Film House" is het aannemelijk dat de aanduiding "Film House" niet alleen als aanduiding van het pand maar ook als aanduiding van het samenwerkingsverband van gedaagden wordt gebruikt. In zoverre moet de aanduiding als handelsnaam worden beschouwd. Het verweer dat de aanduiding "Film House" van beschrijvende aard is en zich niet leent voor handelsnaamrechtelijke bescherming, wordt terecht voorgedragen, nu eiseres niet heeft weersproken en gedaagden met produkties aannemelijk hebben gemaakt, dat aanduidingen als "Art House", "Optical House" en "Film House" in de onderhavige branche beschrijvende betekenis hebben.') Tegenover de gemotiveerde ontkentenis van gedaagden heeft eiseres onvoldoende aannemelijk kunnen maken, dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten, nu gedaagden onweersproken hebben aangevoerd, dat hun bedrijf slechts wordt gezocht door een zeer kleine groep deskundige cliënten. De vennootschap onder firma Video Film House (B.V. in oprichting), te Gorinchem, eiseres [in kort geding], procureur Mr W. van Heuven, advocaat Mr M. S. van Werkhoven te Voorburg, tegen 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ruud Walthaus Post Productions B.V. te Amsterdam, en 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frans Wamelink Optical House B.V. te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], procureur Mr B. J. H. Crans, advocaat Jhr Mr R. E. P. de Ranitz te 's-Gravenhage. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Eiseres oefent te Gorinchem onder de handelsnaam "Video Film-House" een bedrijf uit, waarin zij zich bezig houdt met het vervaardigen van audio-visuele opnamen, de verhuur van audio-visuele afspeelapparatuur en van beelden/of geluiddragende opnamen. 2. Stellende dat gedaagden onder de naam "Film House" een soortgelijk bedrijf als dat van eiseres voeren en dat gedaagden daarmee handelen in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet, een en ander als nader bij dagvaarding gepreciseerd, vordert eiseres een verbod tot het gebruik van de handelsnaam Film House en een verbod tot het gebruik van de term Film House, een en ander als nader uitgewerkt in het petitum van de dagvaarding. 3. Voorshands is aannemelijk geworden dat eiseresses bedrijf haar handelsnaam eerder is gaan voeren, dan dat gedaagden met de aanduiding "Film

18 april 1983

99


House" naar buiten zijn getreden. 4. Gedaagden verweren zich met te stellen dat zij, tezamen met Wim Vonk en BUI Karsten, de vier disciplines benodigd voor het vervaardigen van films, commercials en documentaires in het pand Prinsengracht 771—773 hebben ondergebracht en dat de naam Film House niet hun handelsnaam is, doch slechts de aanduiding in de in deze branche gebruikelijke Engelse taal van het pand, waarin deze aktiviteiten worden ontwikkeld. 5. Hoezeer deze stelling op zich als juist kan worden aanvaard achten wij voorshands, in het bijzonder door het door eiseres in het geding gebrachte visitekaartje met als opschrift: "With compliments Film House" aannemelijk dat de aanduiding "Film House" tevens wordt gebruikt als aanduiding voor het samenwerkingsverband van de gedaagden met Wim Vonk en Bill Karsten. In zoverre moet de aanduiding "Film House" tevens als handelsnaam worden beschouwd. 6. Gedaagden hebben zich voorts verweerd met te stellen dat de aanduiding "Film House" van beschrijvende aard is en zich niet leent voor handelsnaamrechtehjke bescherming. Dit verweer wordt terecht voorgedragen nu eiseres niet heeft weersproken en gedaagden met produkties aannemelijk hebben gemaakt, dat aanduidingen als "Art House", "Optical House" en "Film House" in de onderhavige branche een beschrijvende betekenis hebben. 7. Voorts heeft eiseres tegenover de gemotiveerde ontkentenis van gedaagden onvoldoende aannemelijk kunnen maken, dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten, nu gedaagden onweersproken hebben aangevoerd, dat hun bedrijf slechts wordt gezocht door een zeer kleine groep deskundige cliënten. 8. De consequentie van een en ander is dat de voorzieningen behoren te worden geweigerd. Rechtdoende: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagden begroot op f 1.000,— ( . . . ) wegens procureur salaris. Enz. ') Lenen beschrijvende aanduidingen zich niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming? De president accepteert zonder enige reserve het voorgedragen verweer, dat de aanduiding van beschrijvende aard is en zich niet leent voor handelsnaamrechteüjke bescherming. Dat gaat mij te ver. De Handelsnaamwet stelt het vereiste van onderscheidend vermogen niet en namen van beschrijvende aard worden tal van malen, terecht, beschermd. Zo bijvoorbeeld "Vervoer-risico" (Hof 's-Gravenhage, 18 oktober 1967, BIE 1968, nr 76, blz. 279), N.V. Het Jagershuis (Pres. Rb. Haarlem, 24 december 1968, BIE 1969, nr 140, blz. 371), Rotterdam Air N.V. (Hoge Raad, 26 juni 1970, NJ 1971, 264), De Vleesshop (Pres. Rb. Breda, 19 maart 1974, £ƒ£ 1 9 7 5 , n r l 4 , blz. 73). De enige grens die ik daarbij zou willen stellen is dat niet, via het handelsnaamrecht, iemand een monopolie mag krijgen op een algemeen gebruikelijke uitdrukking, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Dus: fotohandel kan niet als handelsnaam beschermd worden (wel als onderdeel van een handelsnaam), maar Film House wel. Dat een dergelijke, in de branche als beschrijvend ervaren, aanduiding slechts weinig onderscheidende kracht heeft, zal gevolgen hebben bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar het stelt de aanduiding niet buiten de bescherming van de Handelsnaamwet. S.B.

Nr 40. Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Kamer, 17 september 1982.*) (ras Hoblanche) Voorzitter: Mr H. E. Ras; Vice-President: Mr H. Drion en Raadsheren: Mr W. L. Haardt, Mr A. C. van den Blink en Mr M. J. P. Verburgh. Art. 29, lid 3, aanhef Zaaizaad- en Plantgoedwet luidt: "Een ras wordt niet als nieuw aangemerkt, indien daarvan op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, tenzij " Met "teeltmateriaal" is hier - mede gezien het Verdrag bescherming kweekprodukten, art. 6, lid 1 - bedoeld: "teeltmateriaal, afkomstig van het door de kweker gewonnen produkt". Het Hof heeft ten onrechte niet vastgesteld, of Durieux in Frankrijk zodanig teeltmateriaal in het verkeer heeft gebracht. Art. 29, lid 1, aanhef en onder a Zaaizaad- en Plantgoedwet luidt: "..... Het kwekersrech t wordt verleend, indien het ras: a) zich op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht door een of meer van belang zijnde eigenschappen duidelijk onderscheidt van elk ander ras waarvan het bestaan op dat tijdstip algemeen bekend is, " Wanneer niet kan worden vastgesteld, dat het door Durieux in Frankrijk in het verkeer gebrachte teeltmateriaal afkomstig is van het door Hofstede gewonnen produkt, komt de vraag aan de orde, of het andere ras van Durieux hetzij in Frankrijk aldus in het verkeer was gebracht, dat het algemeen bekend was geworden, hetzij die algemene bekendheid op andere gronden had verkregen. •. Jacobus Gerardus Hofstede te Huissen, eiseres tot cassatie, advocaat Mr A. H. J. Wolf, tegen B.V. Handelskwekerijen Klaas Visser te Aalsmeer c.s., verweersters in cassatie, advocaat Mr G. J. Schuurman. a) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 26 juni 1981 (Mr S. H. Sieperda, vice-president, Mr J. Post en Mr P. J. Bijleveld, raadsheren, Prof. Dr Ir G. J, Vervelde, eerste raad en Ir H. B. Goettsch, plv. raad). Overwegende ten aanzien van het recht: Blijkens de grieven [van Visser c.s., Red. ], tezamen bezien, gaat het geschil in hoger beroep over de vraag of het ras Hoblanche als in de stukken omschreven moet worden aangemerkt als nieuw in de zin van artikel 29 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, nader aan te duiden als de Z.P.W. Tussen partijen staan, voorzover in dit stadium van belang, de volgende feiten vast: a) de aanvraag van geïntimeerde tot het verlenen van kwekersrecht werd ingediend op 21 maart 1975; b) vanaf een tijdstip minder dan vier jaren voor de sub a) genoemde datum heeft de Franse kweker Durieux teeltmateriaal van een ras, dat zich niet door één of meer van belang zijnde kenmerken onderscheidt van het ras waarvoor het kwekersrecht werd aangevraagd, in Frankrijk in het verkeer gebracht, zonder zijnerzijds verklaring van kwekersrecht aan te vragen. Niet is gesteld of gebleken dat Durieux, toen hij aldus dat teeltmateriaal in het verkeer bracht, enige bin-

*) Zie tevens NJ 1983, 44 (L.W.H.) (Red.).

100


ding of contact heeft gehad met geïntimeerde. Nu partijen het over dat zich niet onderscheiden eens zijn, is aan het oordeel van het Hof onttrokken de beantwoording van de vraag of partijen en dientengevolge ook de Raad voor het Kwekersrecht in feite terecht van dat zich niet onderscheiden zijn uitgegaan. Op grond van artikel 29 lid 3 aanhef van de Z.P.W. geldt als algemene regel dat een ras niet als nieuw wordt aangemerkt in de zin van de Z.P.W., indien daarvan op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht. Deze regel is in het onderhavige geval in beginsel relevant gezien het hierboven sub b) gerelateerde feit. Vervolgens moet worden nagegaan of de uitzondering op deze regel als genoemd in artikel 29 lid 3 sub a) van de Z.P.W. van toepassing is. Laatstgenoemde bepaling is blijkens de vermelding in de tekst van het eraan voorafgaande woord "tenzij" duidelijk als uitzondering op de regel geformuleerd. De uitzondering houdt in dat een ras wel als nieuw wordt aangemerkt als het materiaal niet langer dan vier jaren geleden met toestemming van de aanvrager of zijn rechtverkrijgenden buiten Nederland in het verkeer werd gebracht. Nu niet is gebleken dat tussen Durieux, toen hij het teeltmateriaal in het verkeer bracht, en geïntimeerde of diens rechtverkrijgende (zo die er mocht zijn geweest) enige binding of contact heeft bestaan, kan niet. met recht gezegd worden dat Durieux met toestemming van geïntimeerde heeft gehandeld. Ook als men het begrip toestemming in artikel 29 lid 3 sub a) van de Z.P.W. ruim wil uitleggen in de zin van gedogen, geen bezwaar maken enz., dan moet er toch tenminste een direct of indirect contact hebben bestaan tussen geïntimeerde en Durieux waarbinnen die toestemming aan de orde is geweest. Bij gebrek aan enig contact blijkt van "toestemming" in de zin van deze bepaling niet. De uitzondering is niet van toepassing zodat de hoofdregel geldt eft derhalve het ras Hoblanche niet nieuw was. Ook op grond van de parlementaire geschiedenis van de wet komt het Hof niet tot een ander oordeel. De wetgever heeft bij het aanbrengen van de wijzigingen, die tot de huidige redactie van artikel 29 van de Z.P.W. hebben geleid, bedoeld het Verdrag tot bescherming van kweekprodukten d.d. 2 december 1961 te volgen. Voorzover van belang houdt het Verdrag onder meer de bepaling in, dat op het tijdstip waarop in een Unie-Staat bescherming wordt gevraagd, het nieuwe ras niet met toestemming van de kweker of zijn rechtverkrijgende, op het grondgebied van die Staat of, langer dan vier jaar geleden, op het grondgebied van enige andere Staat, ten verkoop mag zijn aangeboden of in de handel zijn gebracht. Ook de Franse tekst van het Verdrag spreekt van Taccord de Pobteneur ou de son ayant cause". De bepaling van de Wet, zoals het Hof die opvat, is met tekst en strekking van het Verdrag geenszins in strijd. Het komt daarop neer, dat in beginsel teeltmateriaal van het ras niet eerder in het verkeer mag zijn gebracht, behoudens dat een kweker zonder zijn rechten te verliezen het materiaal gedurende een beperkte tijd in het buitenland mag beproeven. Aan de tekst van artikel 33 van de Z.P.W. kan geen argument voor de opvatting van geïntimeerde worden ontleend. Immers dat artikel regelt de vraag wat er moet gebeuren als twee of meer personen onafhankelijk van elkaar op kwekersrecht aanspraak maken. Wordt de oudste aanvrage afgewezen, omdat de aanvrager niet gerechtigd is, dan staat genoemd artikel niet in de weg de aanvrage van de op een na oudste aanvrager na te gaan en zonodig te honoreren. Uit het bovenstaande volgt dat het ras Hoblanche op 21 maart 1975 niet als nieuw kon worden aangemerkt.

18 april 1983

Nu appellanten onbetwist hebben gesteld dat zij destijds van Durieux uitgangsmateriaal hebben gekregen en met de vermeerdering daarvan zijn begonnen en partijen het er over eens zijn dat dat teeltmateriaal was van een ras dat zich niet door één of meer van belang zijnde kenmerken onderscheidde van het ras Hoblanche, kunnen appeËanten als belanghebbenden worden aangemerkt. Het vorenstaande brengt mee dat het inleidend verzoek had dienen te zijn toegewezen. De elfde grief, welke inhoudt dat dit verzoek ten onrechte werd afgewezen, is derhalve gegrond zodat de beschikking waarvan beroep moet worden vernietigd. Rechtdoende in hoger beroep: Vernietigt de beschikking waarvan beroep; en opnieuw rechtdoende: Vernietigt het kwekersrecht verleend aan geïntimeerde bij beschikking van 21 december 1977; Veroordeelt geïntimeerde in de kosten van het geding in eerste aanleg aan de zijde van appellanten begroot op f 2.500,— (. . . ) , en in hoger beroep tot op deze uitspraak aan de zijde van appellanten begroot op f 1.252,05 (...). Enz. b) Cassatiemiddelen van B.V. Handelskwekerijen Klaas Visser c.s. I. Schending van het Nederlands Recht en/of verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming uitdrukkelijk met nietigheid is bedreigd of ten aanzien waarvan zodanige nietigheid voortvloeit uit de aard van de niet in acht genomen vorm, doordat het Gerechtshof heeft overwogen: "Op grond van artikel 29 lid 3 aanhef van de Z.P.W. geldt als algemene regel dat een ras niet als nieuw wordt aangemerkt in de zin van de Z.P.W., indien daarvan op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht. Deze regel is in het onderhavige geval in beginsel relevant gezien het hierboven sub b) gerelateerde feit. Vervolgens moet worden nagegaan of de uitzondering op deze regel als genoemd in artikel 29 lid 3 sub a) van de Z.P.W. van toepassing is. Laatstgenoemde bepaling is blijkens de vermelding in de tekst van het eraan voorafgaande woord "tenzij" duidelijk als uitzondering op de regel geformuleerd. De uitzondering houdt in dat een ras wel als nieuw wordt aangemerkt als het materiaal niet langer dan vier jaren geleden met toestemming van de aanvrager of zijn rechtverkrijgenden buiten Nederland in het verkeer werd gebracht. Nu niet is gebleken dat tussen Durieux, toen hij het teeltmateriaal in het verkeer bracht, en geïntimeerde of diens rechtverkrijgende (zo die er mocht zijn geweest) enige binding of contact heeft bestaan, kan niet met recht gezegd worden dat Durieux met toestemming van geïntimeerde heeft gehandeld. Ook als men het begrip toestemming in artikel 29 lid 3 sub a) van de Z.P.W. ruim wil uitleggen in de zin van gedogen, geen bezwaar maken enz., dan moet er toch tenminste een direct of indirect contact hebben bestaan tussen geïntimeerde en Durieux waarbinnen die toestemming aan de orde is geweest. Bij gebrek aan enig contact blijkt van "toestemming" in de zin van deze bepaling niet. De uitzondering is niet van toepassing zodat de hoofdregel geldt en derhalve het ras Hoblanche niet nieuw was". Zulks ten onrechte en in strijd met het Nederlands Recht en met name met: Artikel 29 lid 3 aanhef en artikel 29 lid 3 sub a der Zaaizaad- en Plantgoedwet, omdat het Gerechtshof aan de betekenis van het bestanddeel c.q. zinsnede "met toestemming van de aanvrager" gekoppeld aan de in artikel 29 lid 3 sub a gestelde termijn c.q. zinsnede "niet langer dan 4 jaren geleden" een onjuiste interpretatie geeft.

18 april 1983


Toelichting Zowel de Raad voor het kwekersrecht, als het Gerechtshof te 's-Gravenhage, zijn, gezien de overwegingen, met partijen van mening, dat artikel 29 lid 3 aanhef, en artikel 29 lid 3 sub a der Zaaizaad- en Plantgoedwet strekken ter uitvoering van artikel 6 lid 1 sub b, tweede zin van het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekprodukten d.d. 2 december 1961 (zgn. U.P.O.V.-Verdrag), en dat de Wetgever heeft bedoeld dit Verdrag te volgen. Voor de goede orde zij nog vermeld, dat de Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag dateert van 6 oktober 1966, Stb. 422, en de Zaaizaad- en Plantgoedwet eveneens van 6 oktober 1966, Stb. 455, zodat, de data in aanmerking nemende, moet worden aangenomen, dat de Wetgever heeft beoogd te bepalen, hetgeen is neergelegd in artikel 6 lid 1, sub b, tweede zin, van het U.P.O.V.-Verdrag. Zoals bovenstaand aangegeven is artikel 29 lid 3 aanhef en artikel 29 lid 3 sub a in overeenstemming met, althans heeft de Wetgever beoogd te bepalen, hetgeen is neergelegd in artikel 6 lid 1, sub b, tweede zin van het U.P.O.V.-Verdrag, hetwelk zegt: "La nouvelle variété ne doit pas, au moment de la demande de protection dans un Etat de 1'Union, avoir été offerte a la vente ou commercialisée, avec 1'accord de 1'obtenteur ou de son ayant cause, sur Ie territoire de eet Etat ni depuis plus de quatre ans sur Ie territoire de tout autre Etat". Taalkundig deze bepaling beschouwende, dan is de hoofdzin: "La nouvelle variété ne doit pas avoir été offerte a la vente ou commercialisée sur Ie territoire de eet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur Ie territoire de tout autre Etat", waarvan de Nederlandse vertaling luidt: "Het nieuwe ras mag niet ten verkoop zijn aangeboden of in de handel zijn gebracht op het grondgebied van die Staat, noch sinds meer dan vier jaar op het grondgebied van enig andere Staat". "Die Staat" (eet Etat) heeft betrekking op "Un Etat de 1'Union" in de bijzin: "au moment de la demande de protection dans un Etat de 1'Union", derhalve op de Unie-Staat, alwaar de aanvrage wordt c.q. is ingediend. In die Staat (alwaar de aanvrage wordt c.q. is ingediend) mag, op het moment der aanvrage, geen teeltmateriaal in het verkeer zijn gebracht, noch sinds meer (d.i. LANGER GELEDEN) dan 4 jaar op het grondgebied van enig andere Staat. Hieruit blijkt, dat de nieuwheid van een ras, waarvan geen teeltmateriaal in het verkeer is gebracht in het land van aanvrage, niet wordt geschaad, indien teeltmateriaal van het betreffende ras binnen de termijn van 4 jaar voor de datum van de indiening der aanvrage in enig andere Staat dan de Staat, alwaar de aanvrage heeft plaatsgevonden, in het verkeer is gebracht. Een en .«.nder wordt taalkundig duidelijk indien wij de bijzin: "avec 1'accord de 1'obtenteur ou de son ayant cause" d.i. "met toestemming van de kweker of zijn rechtverkrijgende" aan het begin van de Nederlandse tekst vermelden. Alsdan luidt de Nederlandse vertaling: "Met toestemming van de kweker of zijn rechtverkrijgende mag het nieuwe ras, op het tijdstip waarop in een Unie-Staat de bescherming wordt aangevraagd, niet ten verkoop zijn aangeboden of in de handel zijn gebracht op het grondgebied van die Staat, noch sinds meer dan vier jaar op het grondgebied van enig andere Staat". A contrario geredeneerd kan deze bepaling ook als volgt worden gelezen: "Zonder toestemming van de kweker of zijn rechtver-

101

krijgende mag het nieuwe ras, op het tijdstip waarop in een Unie-Staat de bescherming wordt gevraagd, wel ten verkoop zijn aangeboden of in de handel zijn gebracht op het grondgebied van die Staat dan wel binnen een periode van vier jaar op het grondgebied van enig andere Staat". Indien teeltmateriaal van het ras niet in het verkeer is gebracht in de Staat der aanvrage, doch wel binnen een periode van vier jaar op het grondgebied van enig andere Staat, wordt het ras als nieuw beschouwd, ongeacht of het in het verkeer brengen in die andere Staat geschiedde met of zonder toestemming van de aanvrager/kweker. Indien binnen 4 jaar zonder toestemming van de aanvrager/kweker teeltmateriaal in het verkeer is gebracht in enig andere Staat, dan de Staat der aanvrage, wil dit niet zeggen, dat dit nieuwheidschadend is, nog afgezien van de vraag, zoals in casu of er überhaupt al dan niet toestemming gegeven had kunnen worden. De zinsnede (bijzin) "avec 1'accord de 1'obtenteur ou de son ayant cause" (TOESTEMMING) is derhalve uitsluitend van belang in die gevallen waarin blijkt, dat teeltmateriaal van een ras vóór de datum der aanvrage in de Staat der aanvrage in het verkeer is gebracht, dan wel langer dan 4 jaar geleden vóór de datum der aanvrage in enig andere Staat. De nieuwheid van een ras wordt wel geschaad, indien teeltmateriaal met toestemming van de aanvrager/kweker vóór de datum van de indiening der aanvrage in het verkeer is gebracht, hetzij in het land van de aanvrage hetzij langer dan vier jaar geleden in enig ander land. De aanvrager/kweker heeft alsdan bewust zijn rechten met betrekking tot dat ras verspeeld c.q. verwerkt. De Conventie geeft geen regeling voor het geval, dat zonder toestemming van de kweker/aanvrager van het kwekersrecht teeltmateriaal in het verkeer is gebracht. Zoals de Raad voor het Kwekersrecht dan ook terecht overweegt, spreekt de Conventie zich slechts uit over de gevolgen voor de nieuwheid, indien het ras met toestemmingVan de kweker of zijn rechtverkrijgende vóór de indiening van de aanvrage ten verkoop aangeboden of in de handel is gebracht. Eiser in cassatie is het eens met het oordeel van de Raad, dat de ratio van deze bepaling is, dat een ras, dat door toedoen van de rechtmatige bezitter ervan in het land van de aanvrage, resp. langer dan 4 jaar in het buitenland is gecommercialiseerd voordat kwekersrecht ervoor is aangevraagd, niet meer voor kwekersrechtverlening in aanmerking komt. Indien het in het verkeer brengen voor de datum van de indiening der aanvrage in het land der aanvrage, hetzij langer dan vier jaar geleden in enig ander land, zonder toestemming van de aanvrager/kweker wil dit echter niet zeggen, dat alsdan de aanvrager/kweker zijn rechten met betrekking tot dat ras zou hebben verspeeld. De Conventie laat zich niet uit over specifieke gevallen, terwijl de Nederlandse Wetgever dit wel heeft gedaan, overigens zich richtende op één specifiek geval. De enige afwijking in artikel 29 lid 3 van artikel 6 lid 1 sub b van de Conventie, welke afwijking de Wetgever overigens niet in strijd achtte met de bepaling in de Conventie, is vervat in artikel 29 lid 3 sub b, welke bepaling blijkens de Memorie van Antwoord betrekking heeft op het geval van diefstal. In dit geval gaat het om een onrechtmatig handelen jegens de aanvrager, welk onrechtmatig handelen vanzelfsprekend uitdrukkelijk het ontbreken van toestemming zijdens de aanvrager impliceert. In dat geval heeft de Nederlandse Wetgever gemeend, dat het in het verkeer brengen van teeltmateriaal van het ras binnen een periode van vijfjaar vóór de datum van aanvrage mag hebben plaatsgevonden, ongeacht of dit is geschied in het land van de aanvrage, of in het buitenland. Door de toevoeging van artikel 29 lid 3 sub b is de tekst van het gehele artikel 29 door de voortdurende dubbele ontkenningen niet helder geredigeerd. In ieder geval dient geconcludeerd te worden, dat de

102


artt. 29 lid 3 aanhef en 29 lid 3 sub a in overeenstemming zijn met artikel 6 lid 1 sub b, tweede zin van het U.P.O.V.-Verdrag, en dat de artt. 29 lid 3 aanhef en 29 lid 3 sub a in samenhang met elkander dienen te worden beschouwd, en dat artikel 29 lid 3 sub b een , afzonderlijke regeling inhoudt. Artikel 29 lid 3 aanhef en artikel 29 lid 3 sub a zeggen: "Een ras wordt niet als nieuw aangemerkt, indien daarvan op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, tenzij: (a) het in het verkeer brengen niet langer dan vier jaren geleden met toestemming van de aanvrager of zijn rechtverkrijgenden buiten Nederland plaatsvond"; Indien men uit artikel 29 lid 3 sub a de zinsnede, in de Franse tekst van het U.P.O.V.-Verdrag de bijzin': "met toestemming van de aanvrager of zijn rechtverkrijgenden", licht, dan wordt de uitzondering c.q. nuancering duidelijk. Zoals hierboven bij de bespreking van artikel 6 lid 1 sub b tweede zin van het U.P.O.V.-Verdrag reeds aangegeven is de zinsnede "met toestemming van de aanvrager of zijn rechtverkrijgenden" slechts van belang in die gevallen, waarin blijkt, dat teeltmateriaal van een ras vóór de datum der aanvrage in het verkeer is gebracht, dan wel langer dan 4 jaar geleden vóór de datum der aanvrage in enig andere Staat. Door plaatsing van de zinsnede "met toestemming van de aanvrager of zijn rechtverkrijgenden" in artikel 29 lid 3 sub a is omtrent de betekenis van deze zinsnede verwarring ontstaan, doch gezien het hierboven gerelateerde met betrekking tot artikel 6 lid 1 sub b, tweede zin, kan geen twijfel mogelijk zijn omtrent de betekenis hiervan, nu bedoelde zinsnede evenzeer betrekking heeft op het gestelde in artikel 29 lid 3 aanhef. Niet logisch is de conclusie, dat, met inachtneming van verdere vereisten, het in het verkeer brengen\"zonder toestemming" wel nieuwheidschadend zou zijn, en "met toestemming" niet. II. Schending van het Nederlands Recht en/of verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming met nietigheid is bedreigd of ten aanzien waarvan zodanige nietigheid voortvloeit uit de aard van de niet in acht genomen vorm, doordat het Gerechtshof heeft overwogen : "Ook op grond van parlementaire geschiedenis van de Wet komt het Hof niet tot een ander oordeel". Zulks ten onrechte en in strijd met het Nederlands Recht en met name met: Artikel 29 lid 3 der Zaaizaaden Plantgoedwet. Toelichting De Wetsgeschiedenis is duidelijk blijkens de Memorie van Antwoord blz. 111. en r. (door appeËanten bij pleitnota in eerste aanleg overgelegd; Gecit. Ed. S & J, 3e druk, blz. 36 en 37). "Het derde en vierde lid geven nadere inhoud aan het begrip nieuwheid zodat dit tot dusverre in art. 38 (nieuw art. 29) en voor in het buitenland gekweekte rassen in art. 124 (nieuw art. 29) was geregeld, echter aangepast aan hetgeen de Conventie daaromtrent bepaalt. Het samenvoegen van de artt. 38 en 124 is nodig geworden omdat de Conventie toelaat voor het eerst kwekersrecht te vragen in een ander land dan waar het ras is gewonnen. Hoofdregel blijft, dat op het moment van de aanvrage geen teeltmateriaal in het verkeer mag zijn gebracht. Art. 124 bevatte een uitzondering op deze hoofdregel voor in het buitenland gekweekte rassen, die hier te lande nog geacht werden nieuw te zijn, indien daarvan niet langer dan 3 jaar geleden reeds teeltmateriaal in het land van oorsprong in het verkeer was gebracht.

18 april 1983

Ingevolge de Conventie dient deze uitzondering nu ook te gelden voor in Nederland gekweekte rassen, waarvan in het buitenland reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, terwijl de driejarige termijn door de Conventie op 4 jaar is bepaald. Aldus kan voor een hier te lande gewonnen ras, waarvoor in Nederland geen, doch elders wel belangstelling blijkt te bestaan, ook al is elders reeds teeltmateriaal in het verkeer gebracht, in Nederland alsnog kwekersrecht worden verkregen". Uitdrukkelijk wordt verwezen naar de hierboven geciteerde en onderstreepte [hier: cursieve, Red. ] tekst van de Memorie van Antwoord. Praktisch impliceert datgene wat aldaar gesteld wordt het volgende: Door de hier voorgestelde wijziging werd de mogelijkheid geopend voor in Nederland gekweekte rassen reeds elders binnen een termijn van 4 jaar voor datum aanvrage tot verlening van kwekersrecht in Nederland teeltmateriaal in het verkeer te brengen zonder dat dit nieuwheidschadend is. Ingevolge art. 124 Oorspronkelijk Ontwerp gold dit reeds voor in het buitenland gekweekte rassen, waarvoor in Nederland kwekersrecht wordt aangevraagd. III. Schending van het Nederlands Recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming uitdrukkelijk met nietigheid is bedreigd of ten aanzien waarvan zodanige nietigheid voortvloeit uit de aard van de niet in acht genomen vorm, doordat het Gerechtshof heeft overwogen: "De bepaling van de Wet, zoals het Hof die opvat, is met tekst en strekking van het Verdrag geenszins in strijd. Het komt daarop neer, dat in beginsel teeltmateriaal van het ras niet eerder in het verkeer mag zijn gebracht, behoudens dat een kweker zonder zijn rechten te verliezen het materiaal gedurende een beperkte tijd in het buitenland mag beproeven". Zulks ten onrechte en in strijd met het Nederlands Recht en met name met: Artikel 29 lid 3, en artikel 29 lid 4 der Zaaizaad- en Plantgoedwet. Toelichting Het Gerechtshof stelt dat het in het buitenland in het verkeer brengen van teeltmateriaal binnen de termijn als bedoeld in artikel 29 lid 3 sub a slechts mag geschieden ter beproeving, terwijl beproeving in de Staat der aanvrage (c.q. Nederland) nieuwheidschadend zou zijn. Het Gerechtshof geeft hier blijk van een opvatting, welke onjuist is, want deze opvatting is niet in overeenstemming met de tekst en strekking van zowel het Verdrag als de Wet. Immers uit artikel 29 lid 3 blijkt, dat de nieuwheid van een ras niet geschaad wordt indien teeltmateriaal van het ras in het buitenland in het verkeer wordt gebracht met inachtneming van de in dat artikel gestelde vereisten. Daarentegen geeft artikel 29 lid 4 een afzonderlijke regeling, waarin wordt bepaald, dat de nieuwheid van een ras niet wordt aangetast door het verstrekt zijn van (teeltmateriaal van) een ras ter beproeving. Artikel 29 lid 4 der Zaaizaad- en Plantgoedwet zegt: "Het feit, dat een ras reeds aan anderen ter beproeving is verstrekt, ter inschrijving is aangeboden of reeds is ingeschreven in een officieel register kan niet aan de kweker van dat ras of zijn rechtverkrijgende worden tegengeworpen". De Wetgever heeft in deze bepaling aan het "ter beproeving verstrekken van (teeltmateriaal van) een ras" géén beperkingen verbonden ten aanzien van de termijn, waarin zulks geschiedt, of het land, waarin zulks geschiedt, dan wel door wie deze beproeving geschiedt. In artikel 29 lid 4 is dan ook geen sprake van een "in het verkeer brengen" als bedoeld in artikel 29 lid 3, en omgekeerd in artikel 29 lid 3 is geen sprake van het "ter beproeving verstrekken" als bedoeld in artikel 29 lid 4.

18 april 1983


Ook het U.P.O.V.-Verdrag is in deze duidelijk. In artikel 6 lid 1 sub b Ie zin wordt gezegd: "Le fait pour une variété d'avoir figuré dans les essais, d'avoir été présentée a 1'inscription ou inscrite a un registre officiel, ne peut pas être opposé a 1'obtenteur de cette variété ou a son ayant cause", waarvan de vertaling luidt: "Het feit, dat een ras reeds opgenomen is geweest in proeven, of is aangeboden ter inschrijving of reeds is ingeschreven in een officieel register, kan niet worden tegengeworpen aan de kweker van dit ras of zijn rechtverkrijgende". Er is hier evenmin bedoeld een "avoir été offerte a la vente ou commercialisée", als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b, tweede zin van het Verdrag. Enz. c) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr A. M. Biegman-Hartogh. Op grond van art. 35 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW, uitgave Schuurman en Jordens no 163-1, 1980) heeft eiser tot cassatie Hofstede op 21 maart 1975 een aanvraag ingediend tot verkrijging van kwekersrecht op het ras "Hoblanche" van het gewas begonia Eliator hybriden (een enkelvoudige witte begonia), welk recht hem op 21 december 1977 werd verleend. Verweerders in cassatie beschikten toen over eenzelfde witte begonia, waarvan zij echter het uitgangsmateriaal hadden betrokken van de Franse kweker Durieux, die dit materiaal had gekweekt en sinds 1974 in het verkeer gebracht. Toen Hofstede verweerders attent maakte op het hem verleende kwekersrecht, dienden zij een verzoek in tot nietigverklaring daarvan op grond van art. 54 ZPW, welk verzoek door de Raad voor het Kwekersrecht te Wageningen werd afgewezen, maar door het Gerechtshof te 's-Gravenhage, Kamer voor het Kwekersrecht, werd ingewilligd. Tegen 's Hofs beslissing worden drie cassatiemiddelen aangevoerd die alle opkomen tegen 's Hofs interpretatie van art. 29 lid 3 aanhef en sub a ZPW: middel I op grond van taalkundige betogen, middel II op grond van de wetsgeschiedenis, en middel III op grond van het verband van art. 29 lid 3 ZPW met art. 6 lid 1 aanhef en sub b, tweede zin, van het Internationaal verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Schuurman en Jordens no 163-11). De Zaaizaad- en Plantgoedwet (hierna aan te duiden met ZPW, wet van 6 oktober 1966 S. 455, kamerstukken 5332, zie Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach II, 1974 nrs 270 e.v., Drucker-BodenhausenWichers Hoeth 1976 p. 66 e.v.) verving het Kwekersbesluit 1941, en is blijkens de M.v.A. p. 3 voor zover nog nodig aangepast aan het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (opgesteld door 1'Union pour la protection des obtentions végétales, afgekort: UPOV), nader te noemen het Verdrag (Parijs, 2 december 1961, Trb. 1962, 21, Nederlandse tekst in Trb. 1962, 117, nadere gegevens in Trb. 1968, 122, goedgekeurd bij Rijkswet van 6 oktober 1966 S. 442, kamerstukken 7160 (R 340), in Nederland op 10 augustus 1968 in werking getreden). Het Verdrag is gewijzigd bij Aanvullende Akte van 10 november 1972 (S & J 163-11 p. 59 e.v.) en bij Herziene Akte, Genève, 23 oktober 1978, Franse en Engelse tekst te vinden in Trb. 1979, 75, Engelse tekst in S & J 163-H p. 76 e.v., Nederlandse vertaling in Trb. 1979, 158, welke wijzigingen m.i. echter voor ons onderwerp niet van belang zijn. Ter uitvoering van het Verdrag hebben de aangesloten landen hun wetgeving aangevuld of aangepast; zo Nederland bij de ZPW, het Verenigd Koninkrijk bij The Plant Varieties and Seeds Act 1964, nader te noemen de Act 1964, Halsbury's Statutes of England, 3rd ed. vol. 1 p. 630 e.v. (waarover P. W. Murphy in (1979) EIPR 236 en Gerald Dworkin in (1982) 1 EIPR 11), Frankrijk bij wet no 70-489 van 11 juni 1970 (waarover Manfred Groszhauser in Gewerblicher Rechtsschutz und

103

Urheberrecht (GRUR) Int. 1972 S. 15-17), de Bondsrepubliek Duitsland bij het "Sortenschutzgesetz" en het "Saatgutverkehrsgesetz", beide wetten van 20 mei 1968, resp. BGBl. 1.429 enBGBl. 1.444 (waarover H. Leszmann in Der Betrieb, 1980 S. 577-580), de Verenigde Staten bij wet van 24 december 1970 Public Law 91-577 - 84 Stat. 1542, ook gepubliceerd in i a Propriété industrielle 1972 p. 166 e.v. (waarover S. F. Rollin op p. 176 e.v. van genoemd tijdschrift), en zie nog over het Italiaans recht Lodo Lodi in hetzelfde blad 1976 p. 189-204. Met de vermelding van deze gegevens is uiteraard geen voËedigheid beoogd; ik heb slechts even wat nadruk willen leggen op het internationale aspect van de litigieuze materie. Het kwekersrecht is één van de industriële eigendomsrechten (zie Van Nieuwenhoven Helbach a.w. nrs 1—6, 9 en 10, en vergelijk de preambule van de Engelse wet: "An Act to provide for the granting of proprietary rights to persons who breed or discover plant varieties "); het vertoont nauwe verwantschap met het octrooirecht, maar men heeft aan een afzonderlijke regeling de voorkeur gegeven boven het octrooieerbaar maken van kweekprodukten, onder meer vanwege de verschillen in de aard van de te beschermen voorwerpen (ZPW M.v.T. p. 17 l.k., S & J no 163-1 p. XXII e.v., Van Nieuwenhoven Helbach nrs 270, 271). Uit de aard van het kwekersrecht vloeit voort dat de wettelijke bescherming alleen toekomt aan degene die door eigen kweekarbeid een nieuw ras heeft gewonnen (zie art. 30 ZPW, de artikelen 1 en 6 Verdrag, waarover Rijkswet M.v.T. p. 3 ad art. 6, vergelijk ook van bovengenoemde Act s. 2 (2)). Het viel mij op dat de term "nieuw ras" soms in tweeërlei zin wordt gebruikt, en wel in de betekenis van: een ras dat anders is dan, zich onderscheidt van, reeds bestaande rassen (art. 29 lid 1 sub a ZPW en art. 6 lid 1 sub a Verdrag, verg. Plant Varieties and Seeds Tribunal 25 september 1975, Fleet Street Patent Law Reports (FSR) (1976) 95), alsook in de zin van: een ras dat voor het eerst is gewonnen (art. 29 lid 3 aanhef ZPW en art. 6 lid 1 sub b, 2de zin Verdrag). De M.v.T. (p. 22 l.k. midden) echter acht het zich onderscheiden van andere rassen alleen bepalend voor de vraag, of een groep van planten als zelfstandig ras kan worden aangemerkt, en niet voor de nieuwheid ervan, en ik zal dan ook de term "nieuw ras" uitsluitend in laatstgenoemde betekenis gebruiken. Aan de door art. 29 lid 1 en 2 ZPW aan het ras gestelde eisen kan ik voorbijgaan (zie omtrent het vereiste van voldoende onderscheid HR 19 april 1974, NJ 1974,498 L.W.H. [Bijblad LE. 1975, nr 28, blz. 160. Red. ]), nu hierover tussen partijen geen verschil van mening bestaat. Het criterium voor de nieuwheid van een ras geeft art. 29 lid 3 aanhef: een ras wordt niet als nieuw aangemerkt indien daarvan op het tijdstip van de indiening van de aanvrage tot verlening van kwekersrecht reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, en dit ongeacht of dit in het verkeer brengen in Nederland of elders plaatsvond (M.v.T. p. 22 l.k. en p. 35 r.k. ad art. 124). Uit de aard van het te beschermen kweekprodukt vloeit voort dat op de hoofdregel van art. 29 lid 3 aanhef enkele uitzonderingen moesten worden toegelaten. In het oorspronkelijke wetsontwerp waren dat er drie. In de eerste plaats schijnt het makkelijker te zijn teeltmateriaal van eei\ te velde staand gewas te bemachtigen dan een voorwerp uit een fabriek; ter bescherming van de kweker tegen diefstal of verduistering is dan ook bepaald (wetsontwerp art. 38 lid 2, zie M.v.T. p. 22 l.k., thans art. 29 lid 3 aanhef en sub b) dat indien een ander dan de kweker zonder diens toestemming teeltmateriaal in het verkeer heeft gebracht minder dan 5 jaar voor de aanvrage, dit aan de "nieuwheid" van het ras niet kan afdoen. Ten tweede is het noodzakelijk dat een kweker in staat wordt gesteld praktijkervaring op te doen met

104


het nieuwe ras alvorens kwekersrecht aan te vragen (vergelijk de "test or trials" in Schedule 2 Part 2, para 2 (4) en (5) (b) Act a.w. p. 676). Daarom bepaalde art. 38 lid 3 ontwerp dat onder "in het verkeer brengen" niét wordt verstaan het ter beproeving aan anderen verstrekken van teeltmateriaal, zodat deze handeling evenmin aan de "nieuwheid" in de weg kon staan. Nu de huidige wet (art. 2) "in het verkeer brengen" omschrijft als "voor de eerste maal verhandelen", dat is "te koop aanbieden, verkopen en afleveren", behoeft het ter beproeving verstrekken (thans art. 29 lid 4 ZPW) m.i. niet meer als een uitzondering op de regel van art. 29 lid 3 aanhef te worden beschouwd. De derde uitzondering was in het oorspronkelijk ontwerp neergelegd in art. 124 (zie M.v.T. p. 35 r.k.): ook buitenlandse kwekers mogen eerst enige ervaring met hun rassen opdoen, en dit zelfs door "in het verkeer brengen", mits in hun eigen land en niet langer dan drie jaar vóór de aanvraag, zonder dat dit een in Nederland aan hen te verlenen kwekersrecht kan schaden. Dit artikel 124 is ter gelegenheid van de aanpassing van het wetsontwerp aan de bepalingen van het Verdrag ingevoegd in art. 37, thans art. 29 ZPW (zie M.v.A. 5332 p. 11 ad art. 37, tweede alinea). "Hoofdregel blijft, dat op het moment van de aanvrage geen teeltmateriaal van het ras in het verkeer mag zijn gebracht", maar de uitzonderingsbepaling van art. 124 heeft een ruimer bereik gekregen: niet alleen kunnen buitenlandse kwekers voor in hun eigen land gewonnen, en aldaar reeds (minder dan drie, thans vier, jaar tevoren) in het verkeer gebracht teeltmateriaal in Nederland kwekersrecht krijgen, maar nu geldt deze uitzondering ook voor in Nederland gekweekte rassen, waarvan in het buitenland reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht (vergl. mutatis mutandis, de Act 1964 Sch. 2 Part II para 2 (2)). "Aldus kan voor een hier te lande gewonnen ras, waarvoor in Nederland geen, doch elders wel belangstelling blijkt te bestaan, ook al is elders reeds teeltmateriaal in lêt verkeer gebracht, in Nederland alsnog kwekersrecht worden verkregen" (M.v.A. p. 11 r.k. bovenaan). Het Nader V.V. (5332 no 11 p. 2 ad art. 29 lid 3) geeft blijk van enige onvrede hieromtrent, welke door de M.v.A. op dit Nader V.V. (no 12 p. 2 r.k. ad art. 29 lid 3) wellicht niet geheel is weggenomen. De betekenis van deze, thans in art. 29 lid 3 sub a ZPW neergelegde en zowel voor buitenlandse als voor Nederlandse kwekers geldende, uitzondering is naar mijn mening deze, dat aan het verlenen van kwekersrecht niét in de weg kan staan het feit, dat door de kweker of met zijn toestemming op het tijdstip van de aanvrage reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, mits dit plaatsvond in het buitenland en minder dan vier jaar tevoren. En daarmede zijn wij beland bij het verschil van mening tussen partijen, en ook tussen Rechtbank [lees: Raad voor het Kwekersrecht,Red'.] en Hof, betreffende de juiste betekenis van art. 29 lid 3 aanhef en sub a ZPW. Het Hof is er van uitgegaan dat de Nederlandse kweker Hofstede voor zijn in Nederland gewonnen ras kwekersrecht heeft aangevraagd op een tijdstip dat teeltmateriaal van eenzelfde witte begonia reeds in Frankrijk in het verkeer was gebracht, echter niet door of met toestemming van Hofstede, maar door de Franse kweker Durieux die geen binding of contact met Hofstede heeft gehad. Het Hof beschouwt — terecht m.i. gezien de aard van het kwekersrecht — art. 29 lid 3 aanhef als algemene regel, waarop het in lid 3 sub a vermelde een uitzondering vormt. Aangezien het elders in het verkeer brengen, anders dan lid 3 sub a eist, niet met toestemming van de aanvrager geschiedde, acht het Hof de uitzondering niet van toepassing, zodat de hoofdregel gelding behoudt en derhalve het ras Hoblanche niet als nieuw kan worden aangemerkt. Zoals boven vermeld komt de bescherming van de ZPW slechts toe aan de winner van een nieuw ras, en niet aan degene die ongelukkigerwijs een ras kweekt

18 april 1983

soortgelijk aan een ras dat een ander vóór hem heeft gewonnen, waarbij het nieuw-zijn wordt getoetst aan het, op het tijdstip van de aanvrage, in het verkeer zijn van teeltmateriaal. Op deze regel bestaan (thans nog slechts) twee uitzonderingen die men nodig achtte met het oog op de bijzondere aard van het te beschermen voortbrengsel en in verband met de aanpassing aan het Verdrag. In middel I wordt naar het mij voorkomt dan ook miskend, dat de eis van toestemming van de kweker tot het buiten Nederland in het verkeer brengen van teeltmateriaal dient om het geval dat de kweker (zelf, of door middel van anderen) aldaar de nodige ervaring met het door hem gekweekte ras wil opdoen, te kunnen onderscheiden van het geval dat een ander dan degene die aanspraak maakt op het kwekersrecht reeds buiten Nederland teeltmateriaal in het verkeer heeft gebracht. In het laatste geval kan het exclusieve recht naar het mij voorkomt niet worden verleend, omdat het ras dan niet als nieuw kan worden aangemerkt; althans indien men het kwekersrecht — zoals m.i. behoort — uit internationaal oogpunt beziet (vergl. echter de boven geciteerde beslissing Plant Trib. 25 september 1975 FSR (1976) 98 en 101). (De Afdeling van Beroep van de Raad voor het Kwekersrecht beschouwt een ras — in casu van het gewas kalanchoë — evenmin als nieuw in de zin van art. 29 lid 3 aanhef ZPW, indien enkele maanden vóór het indienen van de aanvraag tot verlenen van kwekersrecht door de aanvrager zelf teeltmateriaal van die kalanchoë in Nederland te koop is aangeboden, zie de beschikking van 19 maart 1981, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 16 mei 1981 no 168 p. 12 e.v., waarover K. A. Fikkert in Zaadbelangen jrg. 35, 1981, p. 166 e.v.). Art. 33 ZPW, waarop door eiser tot cassatie eveneens een beroep wordt gedaan, regelt de situatie dat twee kwekers min of meer terzelfdertijd maar onafhankelijk van elkaar een zelfde nieuw ras hebben gewonnen, en beiden aanspraak op verlening van kwekersrecht kunnen maken, hetgeen betekent, naar ik meen, dat door geen van beide kwekers nog teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, behoudens de uitzonderingen genoemd in art. 29 lid 3 sub a en b. Ook voor een beroep op art. 33 ZPW moet, dunkt mij, voldaan zijn aan het vereiste van art. 29 lid 3, en nu dit in casu niet het geval is, kan ook art. 33 ZPW eiser niet baten. 's Hofs overwegingen op p. 6 en p. 7, eerste twee alinea's, van zijn arrest lijken mij dan ook juist, en middel I derhalve ongegrond. Middel II richt zich tegen 's Hofs overweging (p. 7, derde alinea) betreffende de parlementaire geschiedenis van de wet, en citeert daarbij de M.v.A. p. 11 r.k. bovenaan (S & J no 163-1 p. 36/37). De zinsnede "ook al is elders reeds teeltmateriaal in het verkeer gebracht", mag echter naar mijn mening niet anders worden gelezen dan aangevuld met de woorden "door of met toestemming van de aanvrager", zoals ook in de tekst van art. 29 lid 3 sub a staat. Het Verdrag, waarop de ZPW is geënt, heeft immers de strekking de internationale bescherming van het recht van de kweker op door hem gekweekte nieuwe plantenrassen te regelen (S & J 163-11 p. 7), en met deze strekking lijkt het mij bepaald niet in overeenstemming, indien een Nederlander kwekersrecht zou kunnen krijgen op een ras dat reeds door een andere kweker in het buitenland is gewonnen en in het verkeer gebracht. Daarmede is tevens aangegeven dat naar mijn inzicht ook middel III vergeefs wordt voorgesteld, voor zover het 's Hofs opvatting omtrent art. 29 lid 3 ZPW in strijd met het Verdrag acht. Voor zover het middel nog stelt dat het Hof beproeving in de Staat der aanvrage nieuwheidschadend zou oordelen, gaat het m.i. uit van een verkeerde lezing van de betreffende rechtsoverweging (arrest p. 7, één na

18 april 1983


laatste alinea). Het schijnt mij toe dat deze overweging slechts is toegesneden op de feiten van het onderhavige geval, en dat het Hof daarmede niet in het algemeen te kennen heeft willen geven dat een kweker zonder zijn rechten te verliezen het materiaal uitsluitend in het buitenland mag beproeven. Mogelijk is ook dat het Hof met het woord "beproeven" doelde op "ervaring opdoen met het ras" welke term werd gebezigd in de M.v.T. p. 35 r.k., in welk verband het Nader Voorlopig Verslag, no 11 p. 2 l.k. ad art. 29 lid 3, eveneens van "beproeving" spreekt. Dit ervaring opdoen vormde immers de ratio van art. 124 oorspronkelijk ontwerp, dat later met art. 38 (oud) werd samengevoegd tot thans art. 29 (zie M.v.A. p. 11 l.k.). Overigens heeft eiser bij dit middel geen belang, nu 's Hofs oordeel voldoende wordt gestaafd door de overwegingen die vergeefs — naar mijn mening — in de middelen I en II worden aangevallen. Daar ik geen van de drie middelen gegrond acht, moge ik concluderen tot verwerping van het beroep, met veroordeling van eiser tot cassatie in de kosten. Enz. d) Aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal Mr A. M. Biegman-Hartogh. Nu inmiddels te mijner beschikking zijn gekomen de "Actes des Conférences internationales pour la protection des obtentions végétales 1957-1961 en 1972", de "Records of the Geneva diplomatic conference on the revision of the international convention for the protection of new varieties of plants 1978", beide uitgaven van de UPOV te Genève, resp. van 1974 en 1981, en het op 30 juni 1982 bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediende wetsontwerp no 17483 tot Goedkeuring van de herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Trb. 1981, 205) en wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, zou ik in deze zaak nog enkele aanvullende opmerkingen willen maken. Uit de beraadslagingen voorafgaande aan het tot stand komen van bovenbedoeld Verdrag blijkt, dat de bescherming alleen toekomt aan degene die een nieuw ras heeft gekweekt, zie Actes p. 25 l.k. Points 4° et 5°: "Les dêlégations se mettent d'accord sur Ie fait que, pour qu'une variété puisse être protégée, elle doit répondre aux critères suivants: — possibilité d'être distinguée, par des caractères précis, de toute autre variété; ", zie ook p. 27 r.k. sub 5. Het Comité van Experts (zie p. 32 r.k.) acht dan ook een goede definitie van "nieuwheid" onontbeerlijk, en daarbij moet tot uitdrukking komen zowel het verschil tussen de nieuwe variëteit en reeds bestaande variëteiten, als de mogelijkheid om dit verschil exact te definiëren. Daartoe stelt men zich verschillende vragen (p. 33 l.k.): "Par rapport a quoi une variété sera-t-elle nouvelle? Par rapport a n'importe quelle variété du monde entier ou seulement a celles qui sont connues dans les pays de 1'Union, ou même dans Ie pays dans lequel la nouveauté a été obtenue? Le tout est de fixer un principe permettant de dire par rapport a quoi une obtention sera nouvelle et qui permette de faire des comparaisons avec des variétés existantes Faut-il parier de variétés "connues", mais que signifie le mot connu? Faut-il parier de variétés existantes ? Le terme "connu" pourrait être admis s'il était assorti de commentaires explicatifs: une variété connue est une variété dont 1'existence est notoire dans quelque pays que ce soit". Het voorontwerp, voor zover hier van belang, luidt (zie artikel 4 (1) op p. 41 l.k.): "L'obtenteur d'une nouveauté végétale peut obtenir la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies: b) La nouveauté doit pourvoir être distinguée nettement de toute variété dont 1'existence est notoirement connue. Cette notoriété peut être établi par diverses réfêrences telles que : inscription sur un registre officiel.. .".

105

Of een kweekprodukt nieuw is, wordt dus beoordeeld aan de hand van de vraag of het anders is dan bestaande variëteiten, en vervolgens wordt een criterium gezocht, niet voor het nieuw zijn van de "nouveauté", maar voor het bekend zijn van reeds bestaande rassen (vergl. deze conclusie p. 3/4). Zie ook het Rapport du Président du Comité d'experts (p. 70 r.k.): "Les experts ont entendu poser le principe de la nouveauté absolue, c'est-a-dire que toute nouvelle variété doit pouvoir être distinguée d'une variété existant déja en tant que telle Toutefois, reconnaissant la difficulté pratique que pourrait rencontrer dans certains cas Papplication de ce principe, ils se sont limités au critère de notoriété". Het bekend zijn van een variëteit kan op verschillende wijzen worden aangetoond, onder meer door het ingeschreven zijn in een rassenregister. Echter, aan de nieuwheid van een kweekprodukt mag de inschrijving ervan niet in de weg staan, zolang er maar geen commercialisering (Nederlands: in het verkeer gebracht zijn) heeft plaats gehad (zie p. 58 l.k.). Vervolgens krijgt het nog niet in het verkeer gebracht zijn aandacht in de commentaren (zie p. 78 r.k., p. 80 r.k. en p. 109 r.k.); dit vereiste wordt ook in het Verdrag neergelegd (zie p. 135/136), en wel als een uitzondering op een uitzondering. Art. 6(1) noemt de voorwaarden waarop de kweker van een nieuwe variëteit van de bescherming van het Verdrag kan genieten, te weten, dat zijn produkt moet kunnen worden onderscheiden van alle andere variëteiten waarvan het bestaan bekend is; deze bekendheid kan worden gestaafd door o.m. het reeds plaats hebben van handel of de inschrijving in een rassenregister. Uitzondering sub b): het feit van de inschrijving in een register van zijn eigen ras kan aan de kweker niet worden tegengeworpen, echter, uitzondering op de uitzondering, wèl het in de handel gebracht zijn van zijn ras. Ter gelegenheid van de op 23-10-1978 tot stand gekomen wijziging van het Verdrag is als criterium ter onderscheiding van het nieuwe ras van reeds bestaande rassen hef>reeds in het verkeer gebracht zijn van uitzondering-op-uitzondering geworden tot hoofdregel (vergelijk p. 6/7 van deze conclusie), op welke hoofdregel weer bepaalde uitzonderingen voor proefnemingen e.d. worden toegelaten, zie Records UPOV 1981 p. 23 ontwerp art. 6 met de Explanatory Notes, welk artikel na beraadslagingen (p. 150 e.v.) onveranderd in het gewijzigd Verdrag is opgenomen. Gezien het bovenstaande ben ik thans, anders dan — in navolging van de MvT — in deze conclusie op p. 3/4 werd vermeld, van mening dat het verschillend zijn van reeds bestaande rassen wel degelijk (mede) bepalend is voor het nieuw zijn van het ras, vereist voor het verkrijgen van kwekersrecht. Uitgangspunt bij het tot stand brengen van het Verdrag was immers het verschil tussen het nieuwe produkt en reeds bestaande rassen, waarna men op zoek ging naar mogelijkheden en maatstaven om dit verschil te kunnen vaststellen. Ten aanzien van het wetsontwerp Zaaizaad- en Plantgoedwet nog het volgende. De tekst van art. 29 lid 3 ZPW ontwerp luidt, voor zover thans van belang: "Een ras wordt niet als nieuw aangemerkt, indien op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van het kwekersrecht: a. het ras met toestemming van hem, die het ras door eigen kweekarbeid heeft gewonnen . . . . in Nederland reeds in het verkeer is gebracht; c. het ras langer dan vier jaar geleden met toestemming van hem diè het ras door eigen kweekarbeid heeft gewonnen buiten Nederland in het verkeer is gebracht ".De MvT (17483 no 3 p. 9/10) vermeldt hieromtrent o.m.: " beoogt het wetsontwerp een wijziging aan te brengen, opdat artikel 29, derde lid, duidelijker dan thans het geval is, tot uitdrukking brengt dat het in het verkeer brengen van een ras met toestemming van de kweker ervan bepalend is voor de nieuwheid van het ras. Het verdrag stelt in art. 6, eerste lid, sub b, als voor-

106


waarde voor de kwekersrechtverlening dat het ras niet met toestemming van de kweker in het land van de aanvraag of langer dan een bepaalde periode in het buitenland mag zijn verhandeld (In de MvT op de ZPW) staat voorop het beginsel "dat het ras slechts geacht wordt nieuw te zijn, indien daarvan noch in Nederland, noch elders teeltmateriaal in het verkeer is gebracht op het tijdstip van de indiening der aanvraag " Hoewel de toelichtingen op de wet in overeenstemming zijn met het in het verdrag vervatte beginsel, kan de formulering van art. 29, derde lid, aanleiding geven tot twijfel omtrent de overeenstemming met het verdrag in dezen. Met name indien het ras waarop de aanvraag betrekking heeft ook door een andere kweker dan de aanvrager is ontwikkeld en door laatstbedoelde niet langer dan vier jaren, voorafgaande aan de aanvragedatum, in het buitenland in het verkeer is gebracht, lijkt deze bepaling te kunnen inhouden dat het ras, in verband met de Nederlandse aanvrage, niet meer als nieuw kan worden aangemerkt. In het onderhavige wetsontwerp wordt derhalve voorgesteld in art. 29, derde lid, het in het verkeer brengen van het ras in het buitenland te relateren aan de toestemming van hem, die het ras door eigen kweekarbeid heeft gewonnen, in plaats van aan die van de aanvrager. Hiermee wordt bereikt dat, voor de beoordeling van de nieuwheid, ook de gevolgen van de verhandeling van het ras door een kweker, niet zijnde de aanvrager, duidelijk omschreven zijn ". Wellicht had men bij het schrijven van deze toelichting reeds het oog op het thans door Uw Raad te berechten geschil. Ik moet echter bekennen, dat in het licht van de boven summier weergegeven geschiedenis van het Verdrag op dit punt een en ander voor mij niét duidelijker is geworden. De voorgestelde wijziging immers zou, naar ik meen, kunnen betekenen dat de omstandigheid dat het ras reeds bekendheid heeft doordat een andere kweker dan de aanvrager het (minder dan 4 jaar tevoren) in het buitenland in het verkeer rieeft gebracht, geen beletsel is voor het in Nederland verlenen van kwekersrecht; maar komt men dan niet in strijd met het in art. 29 lid 1 aanhef en sub a. ZPW gestelde vereiste dat het ras zich moet onderscheiden van elk ander ras, waarvan het bestaan op het tijdstip van de aanvraag algemeen bekend is? Mij schijnt het toe dat niet het derde, maar het eerste lid van art. 29 ZPW verduidelijking behoeft zolang aldaar niet is overgenomen de in art. 6(1 )a) van het Verdrag voorkomende zinsnede: "Deze algemene bekendheid kan worden gestaafd door bijvoorbeeld te verwijzen naar: teelt of handel die reeds plaats vindt ". Wat zou het anders ook voor zin hebben zoveel aandacht te wijden aan de criteria voor de "onderscheidbaarheid" van andere rassen, wanneer uitsluitend de vraag of de kweker/aanvrager zijn produkt al eerder in het verkeer heeft gebracht, aan het hem verlenen van kwekersrecht in de weg zou kunnen staan? Zie ook de overweging omtrent onderdeel 3 in HR 19-4-1974 NJ 1974, 498 L.W.H. Ter vergelijking laat ik hier volgen wetsteksten (voor zover i.c. van belang) van drie eveneens bij de UPOV aangesloten landen: 1. Bondsrepubliek Duitsland, "Sortenschutzgesetz" van 20-5-1968 BGB1 1.429, "Par. 2 Neuheit. (1) Eine Sorte ist neu, wenn sie sich durch wenigstens ein Merkmal von jeder anderen Sorte deutlich unterscheidet, die im Zeitpunkt der Anmeldung zum Sortenschutz vorhanden und allgemein bekannt ist. (2) Eine andere Sorte wird insbesondere dann als allgemein bekannt angesehen, wenn sie bereits in einem öffentlichen Register eingetragen oder wenn Vermehrungsgut der Sorte bereits gewerbsmaszig vertrieben worden ist (3) Der Neuheit einer Sorte steht nicht entgegen, dasz sie selbst allgemein bekannt ist, es sei denn, dasz im Zeitpunkt der Anmeldung zum

18 april 1983

Sortenschutz Vermehrungsgut mit Zustimmung des Sorteninhabers bereits im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder seit mehr als vier Jahren auszerhalb dieses Gebiets gewerbsmaszig vertrieben worden ist". 2. Frankrijk, Loi no 7 0 - 4 8 9 du 11 juin 1970 Journal Officiel 5435, "Art. l e r . - Pour 1'applicatioh de la présente loi, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle : Qui se différencie des variétés analogues déja connues Art. 7. — N'est pas réputée nouvelle Pobtention qui, en France ou a Pétranger, et antérieurement a la date du dépöt de la demande, a recu une pubücité suffisante pour être exploitée Toutefois ne constitue en aucun cas une divulgation de nature a détruire la nouveauté de la variété, son utilisation par 1'obtenteur dans des essais ou expérimentations 3. België, Loi sur la protection des obtentions végétales, 20 mai 1975, (Moniteur, 5 septembre), "Art. 4 § ler. Une variété est nouvelle lorsque elle se distingue nettement de toute autre variété dont 1'existence, au moment oü la protection est demandee, est notoirement connue. Cette notoriété peut être établi par diverses références telles que: culture ou commercialisation déja en cours § 2. Le fait pour une variété d'avoir figuré dans des essais ne peut être opposé a 1'obtenteur de cette variété § 3 une variété n'est pas considérée comme nouvelle si, au moment de la demande, elle se trouve, avec 1'accord de 1'obtenteur dans le commerce en Belgique ou, depuis plus de quatre ans, dans le commerce a Fétranger". Gelet op bovenvermelde gegevens meen ik, dat het onderhavige geschil niet alleen aan de hand van lid 3 van art. 29 ZPW (art. 6(1 )b) van het Verdrag) maar met name eveneens van lid 1 van art. 29 aanhef en sub a. (art. 6(1 )a) van het op dit punt in 1978 ongewijzigd gebleven Verdrag) moet worden beoordeeld. Ook in deze opvatting echter heeft het Hof het verzoek van verweerders in cassatie tot vernietiging van het aan eiser verleende kwekersrecht terecht ingewilligd, zodat ik blijf bij mijn conclusie tot verwerping van het beroep. e) De Hoge Raad, enz. 1. Het geding in feitelijke instanties Verweersters (Klaas Visser c.s.) hebben zich op 5 november 1979 gewend tot de Raad voor het Kwekersrecht met het verzoek een in het verzoekschrift nader omschreven kwekersrecht, verleend aan eiser tot cassatie (Hofstede), nietig te verklaren. Nadat Hofstede tegen dat verzoek verweer had gevoerd, heeft de Raad voor het Kwekersrecht bij uitspraak van 25 augustus 1980 het verzoek afgewezen. Tegen deze uitspraak hebben Klaas Visser c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij arrest van 26 juni 1981 heeft het Hof de uitspraak van de Raad voor het Kwekersrecht vernietigd en het verzoek alsnog toegewezen. Het arrest van het Hof, waarin zijn opgenomen de overwegingen van de Raad voor het Kwekersrecht, is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het Hof heeft Hofstede beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Klaas Visser c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen bepleit door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal BiegmanHartogh strekt tot verwerping van het beroep. De conclusie is aan dit arrest.gehecht. 3. Beoordeling van de middelen 3.1 Het gaat in deze zaak om een verzoek tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 54 leden 1 en 2 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (de wet) van een kwekersrecht, verleend aan Hofstede voor een ras, genaamd

18 april 1983


Hoblanche, zijnde — kort gezegd — een wit begonia ras. Het Hof heeft de nietigverklaring uitgesproken op de grond dat het desbetreffende ras niet nieuw was. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan. De aanvraag van Hofstede tot het verlenen van kwekersrecht werd ingediend op 21 maart 1975. Vanaf een tijdstip minder dan vier jaren voor genoemde datum heeft de Franse kweker Durieux in Frankrijk teeltmateriaal in het verkeer gebracht van een ras waarvan het ras waarvoor het kwekersrecht door Hofstede werd aangevraagd zich niet door een of meer van belang zijnde eigenschappen duidelijk onderscheidde (een en ander in de zin van artikel 29 lid 1, onder a, van de wet). Het Hof, te dezen artikel 29 lid 3, aanhef, toepasselijk oordelend, stelt vast dat bedoeld in het verkeer brengen niet plaatsvond met "toestemming" van Hofstede als bedoeld in artikel 29 lid 3, onder a. 3.2 De cassatiemiddelen richten zich met verschillende klachten tegen 's Hofs uitleg van artikel 29 van genoemde wet. Deze wet is tegelijk aangenomen met de Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 1961. Blijkens de memorie van antwoord betreffende de Zaaizaad- en Plantgoedwet heeft de wetgever in wat het huidige artikel 29 is geworden, het wetsontwerp aangepast aan artikel 6 van het Verdrag. Artikel 29 zal dan ook moeten worden gelezen tegen de achtergrond van dit verdragsartikel. Het stelsel van artikel 6 van het Verdrag komt, voor zover thans van belang, op het volgende neer. Artikel 6 lid 1 onder a bepaalt dat het nieuwe ras zich duidelijk moet onderscheiden van elk ander ras (de toute autre variété), waarvan het bestaan op het tijdstip van de aanvraag tot bescherming algemeen bekend is (est notoirement connue). Het voorschrift vervolgt dan in de Franse tekst: "Cette notoriété peut être établie par diverses références telles que: (. . .) commercialisation déja en cours (.. .)". Een en ander betekent dat het door de kweker gewonnen ras moet worden vergeleken met alle andere ten tijde van de aanvraag bestaande rassen die algemeen bekend zijn en dat, als zich daaronder een ras bevindt waarvan, kort gezegd, het door de kweker gewonnen ras zich niet duidelijk onderscheidt, laatstbedoeld ras niet voor bescherming in aanmerking komt. Voorts: dat "commercialisation" kan meebrengen dat het bestaan van dat — in de vergelijking betrokken — andere ras "notoirement connue" is. Het Verdrag spreekt geheel in het algemeen van "commercialisation", zodat daaronder in beginsel ook begrepen is "commercialisation" die in een ander land dan het land waarin de bescherming wordt gevraagd, heeft plaatsgevonden. 3.3 Artikel 6 lid 1 onder b van het Verdrag geeft uitsluitend regels die betrekking hebben op de vraag wat de kweker of zijn rechtverkrijgende, wil hij zijn recht op het verkrijgen van een kwekersrecht niet verspelen, zich wel en niet kan permitteren met betrekking tot het door de kweker gewonnen ras. De tweede zin onder b betreft het ten verkoop aanbieden of in de handel brengen van het door de kweker gewonnen ras, een en ander voor zover deze handelingen worden verricht "avec 1'accord de Pobtenteur ou de son ayant cause". De bepaling geeft aan wanneer zij hun recht verspelen: a) als met hun toestemming op het grondgebied van de Staat waar de aanvraag wordt gedaan, het ras ten verkoop is aangeboden of in de handel gebracht, en b) als dat met hun toestemming langer dan vier jaar geleden op het grondgebied van enige andere Staat heeft plaatsgevonden. In dit laatste ligt besloten dat dergelijke handelingen, op het grondgebied van een andere Staat verricht met toestemming van de kweker, aan deze laatste niet kunnen worden tegengeworpen zolang zij niet langer dan vier jaar geleden hebben plaatsgevonden. 3.4 In het licht van dit systeem moet artikel 29 van de wet worden bezien. Het eerste lid vermeldt de criteria

107

waaraan een nieuw ras moet voldoen, wil daarvoor kwekersrecht worden verleend. De bepaling onder a noopt tot vergelijking van het ras waarvoor kwekersrecht wordt aangevraagd met andere rassen, waarvan het bestaan op het van belang zijnde tijdstip "algemeen bekend" is. Deze bepaling komt overeen met de eerste alinea van artikel 6 lid 1 onder a van het Verdrag. In het derde lid van artikel 29 van de wet gaat het niet om de vraag of het ras waarvoor bescherming wordt gevraagd, zich door een of meer eigenschappen duidelijk onderscheidt van elk ander ras waarvan het bestaan algemeen bekend is — die vraag wordt door artikel 29 lid 1 onder a aan de orde gesteld — maar om de vraag wat, kort gezegd, de gevolgen zijn voor de kweker als teeltmateriaal afkomstig van het door zijn kweekarbeid gewonnen produkt in het verkeer is gebracht. Het gaat daar dus uitsluitend om de materie, geregeld in artikel 6 lid 1 onder b, tweede zin, van het Verdrag. Daarvoor zijn ook, behalve de uitgesproken bedoeling van de wetgever om artikel 29 te doen aansluiten bij artikel 6 van het Verdrag, aanknopingspunten te vinden in de wetsgeschiedenis. In het bijzonder is hier van belang artikel 38 van het oorspronkelijk ontwerp, dat in zijn eerste lid bepaalde: "Een ras wordt als nieuw aangemerkt, indien (. . .) daarvan geen teeltmateriaal in Nederland of elders in het verkeer is gebracht". Deze bepaling had blijkens de memorie van toelichting de strekking dat de kweker ervoor moet zorgen dat teeltmateriaal van "zijn" ras niet in handen van derden komt. De uitzondering, vervat in het tweede lid van artikel 38, in essentie overeenkomend met het huidige artikel 29 lid 3 onder b, ziet blijkens de memorie van toelichting op het geval dat "ook bij de grootst mogelijke zorgvuldigheid van de kweker" derden teeltmateriaal "van zijn ras in handen krijgen en dit in het verkeer brengen. Men denke aan diefstal of aan het geval, dat degene, aan wie een kweker (. . .) uitsluitend voor beproeving teeltmateriaal heeft verstrekt, hiervan zonder diens toestemming aan derden aflevert" (5322, Nr 3, blz/>22, linker kolom). Een en ander leidt tot de conclusie dat met de woorden "indien daarvan (. . .) reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht" in artikel 29 lid 3, aanhef, is bedoeld: "indien reeds teeltmateriaal afkomstig van het door de kweker gewonnen produkt in het verkeer is gebracht". 3.5 Uit het vorenstaande volgt dat artikel 29 lid 3, aanhef, alleen dan op het in het verkeer brengen van teeltmateriaal door Durieux in Frankrijk toepasselijk zou zijn, indien het daarbij ging om teeltmateriaal afkomstig van het door de kweekarbeid van Hofstede gewonnen produkt. Dit is echter niet door het Hof vastgesteld. Het Hof heeft kennelijk deze vaststelling voor de toepassing van artikel 29 lid 3, aanhef, onnodig geoordeeld. Dat betekent dat het Hof is uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de betekenis van genoemde bepaling, zodat de middelen, voor zover zij daarover klagen, gegrond zijn. 's Hofs arrest kan dus niet in stand blijven. De Hoge Raad zal de zaak naar hetzelfde Hof verwijzen. 3.6 Partijen zullen na de verwijzing hun stellingen kunnen aanpassen aan het hierboven geschetste systeem. Wanneer niet kan worden vastgesteld dat het door Durieux in Frankrijk in het verkeer gebrachte teeltmateriaal afkomstig is van het door de teeltarbeid van Hofstede gewonnen produkt, is voor toepassing van artikel 29 lid 3, aanhef, geen plaats. In dat geval moet het ervoor worden gehouden dat het door Durieux in het verkeer gebracht teeltmateriaal betrekking heeft op een "ander ras" in de zin van artikel 29 lid 1, onder a. Dit brengt mee dat alsdan de vraag aan de orde komt, of dat "andere ras" hetzij in Frankrijk aldus in het verkeer was gebracht dat het daardoor op het tijdstip waarop Hofstede het omstreden kwekersrecht aanvroeg "algemeen bekend" was geworden in de zin van laatstgenoemde wetsbepaling, hetzij die algemene bekendheid


108

op andere gronden had verkregen. 4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt de bestreden uitspraak; verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, zitting houdende en uitspraak doende als omschreven in artikel 61 lid 1 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ter verdere behandeling en afdoening; veroordeelt verweersters in de kosten van het geding in cassatie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hofstede begroot op f 643,70 aan verschotten en f 2.000,— voor salaris. Enz.

Nr 41. United States Bankruptcy Court, District of New Jersey, te Trenton, 24 september 1982. (Remington-US v. BSI) Richard W. Hill, Bankruptcy Judge. Know-how in een Nederlands

faillissement.*)

(Amerikaans) internationaal privaatrecht. Het bedrijf van de gefailleerde Remington (-Holland) B V is door de curatoren met toestemming van de rechter-commissaris als 'going concern' aan BSI verkocht. De verkoop omvat mede know-how, welke door Remington-US aan haar dochteronderneming Remington-Holland was gelicentieerd, onder het beding van beëindiging van de licentie (o.m.) in geval van faillissement. De vraag of deze verkoop door de curatoren rechtsgeldig kon plaats hebben, wordt beoordeeld naar Nederlands recht; de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad van BSI jegens Remington-US naar Amerikaans en Nederlands recht. \ Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Gesteld al dat er sprake zou zijn van onjuist handelen van de curatoren in het faillissement van RemingtonHolland jegens Remington-US, dan zou onrechtmatig handelen van BSI jegens Remington-US tenminste nog veronderstellen dat BSI van zo'n wanprestatie wist. Deze wetenschap bij BSI is niet komen vast te staan. Zij is niet gegeven door het enkele feit dat de directeur van BSI ten tijde van de koopovereenkomst met de curatoren, dezelfde persoon is die voor RemingtonHolland tevoren het licentiecontract met dier moedervennootschap Remington-US tekende. Artt. 20, 26 en 37 Faillissementswet. Ervan uitgaande dat in Nederland op know-how geen rechten bestaan met eenzelfde absoluut karakter als octrooien of auteursrechten, en in aanmerking nemende dat het blindelings gevolg geven aan een beëindigingsbeding in ieder rechtsstelsel afbreuk zou doen aan de strekking van het faillissement, is aannemelijk dat de Nederlandse faillissementsrechter hieraan voorbijgaat ('ignores') en dat in casu de know-how deel uitmaakte van de boedel van Remington-Holland. Art. 37 Faillissementswet doet hieraan niet af. Niet gebleken is dat Remington-US ten tijde van het faillissement van Remington-Holland deze bepaling heeft ingeroepen. Ook overigens mist art. 37 in casu toepassing,

*) De behandeling van deze zaak in het US Bankruptcy Court heeft niet te maken met het faillissement van Remington(-Holland) BV in Nederland, doch met de omstandigheid dat de Amerikaanse eiseres in deze procedure in de V.S. ten tijde van die procedure in surséance van betaling verkeerde (Red.).

18 april 1983

nu dit artikel betrekking heeft op overeenkomsten die door beide partijen niet ten volle zijn nagekomen. Remington-US had haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst echter geheel vervuld, nu RemingtonHolland in feite over alle know-how beschikte. Derhalve hebben de curatoren naar behoren gehandeld door mede de know-how aan BSI te verkopen. Remington Rand Corporation, eiseres, attorney Richard C. Woodbridge, councels James C. McConnon, Louis J. Virelli Jr., Frederic W. Neitzke, William H. Eilberg en William E. Ball. te Philadelphia, tegen 1) Business Systems Incorporated (BSI), 2) Frank Capodanno, 3) Arthur Barber, verschenen gedaagden, attorney Murray J. Laulicht, councels Standish F. Medina Jr., Nicole A. Gordon, Steven Klugman, Alan M. Cohen, Jeffrey A. Jannuzzo en Arthur D. Gray te New York. Opinion respecting plaintiff's application for a preliminary injunction. I. Introduction to the opinion On March 28, 1981 plaintiff Remington-Rand and three of its affiliate corporations filed petitions for relief under Chapter 11 of the Bankruptcy Code. (. . . ) At or about the same time the Dutch and Italian affiliates of these debtors also filed proceedings under the bankruptcy laws in their respective countries. Essentialry, the Remington corporations located in the United States were involved with the sale of an electromechanical ball typewriter, the Remington SR-101 (hereinafter the typewriter). The Italian affiliate was involved in the assembly of this typewriter. The Dutch affiliate manufactured components and assembled the typewriter. There was, in a sense, a symbiotic relationship between the American and the foreign corporations. The Italian and Dutch affiliates substantially relied upon the American affiliates for sales. (.. .) The American corporations relied upon the Dutch and Italian affiliates for product. The precipitating cause of this lawsuit was the destruction of this symbiotic relationship. Whereas the plaintiff and the three American affiliates filed a plan of reorganization which was ultimately confirmed on or about May 26, 1981, the Dutch subsidiary was adjudicated a bankrupt under Dutch law. On June 4, 1981, its means of production was sold to one of the defendants in this litigation, BSI, which now manufactures a typewriter identical to the Remington SR-101. With one exception, not here relevant, BSI has not sold typewriters to Remington, United States. Remington, United States, is for all intents and purposes out of product. BSI, by contrast, is attempting to develop a sales organization in the United States to sell and distribute typewriters identical to those formerly made and sold by Remington affiliates. Thus, the seeds for a lawsuit. A. The players Because of the complexity of this matter, it is necessary at the outset to provide a reference to the key players in this litigation. Corporale entities Cited as Business Systems Incorporated, BSI (BSI) B.V., a Netherlands Corporation, a defendant in this litigation BSI Office Equipment, IncorBSI or BSI-U.S. porated, a Delaware corporation, when a distinction a nonparty and a wholly-owned is necessary subsidiary of BSI (. . .) Remington Rand Corporation, Remington or

18 aprü 1983


formerly known as Remington Remington-U.S. Business Systems, Inc., a Delaware Corporation and plaintiff in this litigation Remington-Rand, B.V., Remington-Holland formerly known as Remington Business Systems, B.V., a Netherlands Corporation, and subsidiary of Remington, U.S., a defendant in this litigation (. ..) Individuals Cited as Arthur Barber, a vice president Barber of BSI-U.S., and a defendant Frank Capodanno, a vice president Capodanno of BSI-U.S., and a defendant Ismat Khatib, a nonparty and Khatib one of three Middle Eastern businessmen who own the shares of BSI-International (. . .) B. Remington 's causes ofaction In an amended complaint filed October 23, 1981, Remington sued BSI, Barber, Capodanno and others (. . .) essentially alleging three causes of action: 1. Unfair competition by defendants BSI, Barber and Capodanno including trademark infringement respecting the registered marks, Remington and Remington Rand (Counts 1, 2 and 3). 2. Infringement by defendants Xerox, BSI, Barber and Capodanno of a design patent held by Remington for the case enclosing the typewriter in question (Count 4). 3. Misappropriation by BSI of Remington trade secrets, specifically the know-how necessary to manufacture the typewriter in question (presumably included within Count 2). Essentially, Remington seeks to enjoin BSI from the sale of electromechanical ball typewriters in this country. C. Procedural history of case (.. .) D. Consolidation ofhearing with trial on the merits (...) E. Standards for issuing a preliminary injunction To succeed on an application for a preliminary injunction the moving party must demonstrate: (1) a reasonable likelihood of success on the merits; (2) irreparable injury; (3) a balance of the equities in favor of the plaintiff; (4) that preliminary injunctive relief comports with any public interest that may be involved. See Estate of Presley v. Russen, 513 F. Supp. 1339, 1352-53 (D. N. J. 1981) (and cases cited therein). II. Remington 's allegation that BSI misappropriated its trade secrets Remington's allegation that BSI has misappropriated its trade secrets is based on a complex premise which requires substantial unraveling. Initially Remington contends that there are trade secrets involved in the manufacture of the typewriter which are the property of the plaintiff Remington and which have been kept reasonably confidential by Remington or its predecessors. Remington alleges that these trade secrets were in some manner improperly transferred by the Dutch trustees in bankruptcy to BSI under circumstances rendering BSI liable to Remington. (.. .) A. Factual findings respecting misappropriation of trade secrets (. . .) 3. Ownership of trade-secrets (or know-howj a. 1970-1981 (. . .) From that point the question arises as to what disposition was made of the know-how between then and March, 1981, when both Remington-U.S. and Remington-Holland sought protection of the

109

insolvency laws in the United States and Holland respectively. On May 31, 1979, Remington-U.S. granted a license to Remington-Holland (PX-9)*) to make the typewriter in question, to use the know-how, and to use certain trademarks, trade names and patents, held by Remington-U.S., including the design patent in question. The agreement provided for the payment of royalties by Remington-Holland to Remington-U.S. Clause (d) of Section 8 provided for the termination of the agreement upon institution of insolvency proceedings by or against either of the parties. In Section 9 of the agreement there was also a choice of laws clause specifying that the "Agreement shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the State of New Jersey". This agreement was executed on behalf of Remington-Holland by Anthony Maurits. Although there may be some ambiguity in the wording of PX-9, it appears that the agreement purported to license existing know-how and not simply post May, 1979, know-how, as argued by BSI. (.. .) b. Occurrences Subsequent to March, 1981 As noted, both Remington-U.S. and Remington Holland (. . .) became involved in insolvency proceedings in early 1981. The Dutch insolvency proceeding started as the equivalent of a Chapter 11 under the provisions of the United States Bankruptcy Code, with two trustees or administrators, H. I. Prinsen, attorney, and M. M. C. Berben, chartered auditor. Under the Dutch system, one trustee is responsible for financial matters and one for legal matters. By contrast, in the United States, the trustee employs an attorney to handle legal matters. Ultimately, on May 26, 1981, Remington-Holland was declared a bankrupt, the equivalent under United States law of an adjudication under Chapter 7 of the Bankruptcy Code. The same trustees were continued by the Dutch Court. Shortly thereafter, on June 4, 1981, theirustees sold to BSI the assets of RemingtonHolland fór 22,562,784 guilders. (. . .) Specifically, included in the agreement were: 1. 15,146 completed typewriters @ 576 or 8,722,784 2. Raw material, etc. 3,000,000 3. Tools, machines, etc. 5,100,000 4. Real estate 5,740,000 22,562,784 guilders. Also included, with no assigned values, were: 1. Computer software; and 2. (T)he know-how belonging to the enterprise of Remington Rand B.V. and the drawings. (. . .) The name Remington was explicitly transferred "if and to the extent the seËer is so entitled". The agreement does not purport to transfer the Remington design patent at issue in this litigation. In addition to payment of the purchase price the agreement obligated the buyer to retain at least 30718 personnel in the employ of Remington Rand, B.V. ) On June 1, 1981, J. H. M. Willems, a judge in the District Court of 's-Hertogenbosch, assented to a private sale from the trustees of Remington-Holland to I. A. M. Khatib, a principal of BSI. (. . .) c. Circumstances Surrounding Transfer to BSI(.. .) 4. Negotiations Between BSI and the Dutch Trustees (...) . In this litigation Remington has asserted a claim of misappropriation of trade secrets by BSI. A factor involved in the resolution of this issue is whether BSI *) Dit soort verwijzingen betreft de produkties van eiseres (PX) resp. gedaagden (DX) (Red.). 18 ) This was a 10,000,000 guilder annual expense.

110


had knowledge of the 1979 licensing agreement between Remington-U.S. and Remington-Holland. Certainly, there is no direct evidence in the record that BSI or its auditors learned directly or indirectly of this agreement during negotiations with the trustees, or that BSI or its principals were advised of its existence. However, the following circumstances should not be overlooked. The licensing agreement in question was executed on behalf of Remington-Holland by Anthony Maurits who became BSI's managing director on June 1, 1981, three days bef ore the sale from the trustees to BSI. The court accepts Maurits' testimony that he did not recall having executed a know-how licensing agreement and did not disclose the existence of that agreement to any representative of BSI prior to the purchase of the plant. Ultimately, the document was located after this litigation began. Maurits did know that he had executed a royalty agreement (which was, in fact, a licensing agreement) at the request of Jimmy Stewart, Remington's controller, but did not associate that with know-how licensing or confidentiality. Of more concern were BSI's reasonable expectations respecting the availability and ownership of the knowhow. Khatib was a sawy businessman, knowledgeable about know-how licensing agreements. Khatib testified, however, that during the course of negotiations with the trustee he was assured that the plant could be sold as a going-concern, subject to obtaining a ücense from IBM, and subject to a question as to the purchaser's right to use the "Remington" name. The court cannot conclude that he should have been aware of the know-how agreement. Finally, the agreement between Khatib and the trustees was only a quitclaim as to know-how, notwithstanding that it specifically included the physical drawings which contained all the knowîow. Given the assurances by the trustee that the busfness could be sold as a going-concern and the clear-cut conveyance of the documents, the court cannot conclude that Khatib should have pursued further the possible existence of a know-how licensing agreement. (...) B. Legal conclusions respecting trade secrets 1. Remington (US, Red J owned trade secrets re: the manufacture of the typewriter (. . .) 2. Legal ramifications of sale from the Dutch trustees to BSI Assuming that Remington-U.S. was the owner of trade secrets and that Remington-Holland possessed and retained those trade secrets with a duty of confidentiality owed to Remington-U.S. (pursuant to PX-9), the question arises as to the legal consequences of the sale from the trustees of Remington-HoÜand to BSI. More particularly, does Remington-U.S. have a cause of action against BSI as a result of the sale of trade secrets and BSI's efforts to sell the fruits of those trade secrets, typewriters, in the United States? There are at least f our subissues raised by the principal issue: (1) a construction issue — did BSI acquire trade secrets pursuant to the agreement of sale?; (2) did Remington-Holland's trustees have authority to sell and disclose the trade secrets?; (3) even assuming that the trustees of Remington-Holland could not lawfully sell the trade secrets, does BSI nevertheless have the lawful right to retain the secrets and sell the fruits, typewriters, in the United States?; (4) what law should be applied in determining these issues? Essentially, BSI contends that whether Dutch law or the law of a United States jurisdiction is applied, the Dutch trustees lawfully sold and BSI lawfully acquired the know-how in a manner such that Remington-U.S. nas no cause of action against BSI for misappropriation

18 april 1983

of trade secrets. Remington urges that United States law should be applied but asserts that even the application of Dutch law would support its contention of misappropriation of trade secrets. The court will first consider the construction of the agreement of sale and then consider the remaining issues. a. The Agreement Does Convey the "trade secrets" to BSI Before addressing certain of the more complex legal arguments respecting misappropriation of trade secrets, it is necessary to address an argument by Remington that appears to be directed at the face of the conveyance from the Dutch trustees to BSI. It seems to be Remington's position that as to know-how the sale document was only a quitclaim conveyance of what Remington-Holland owned, that RemingtonHolland did not own the know-how and, therefore, nothing was conveyed. The short answer to that argument, however, is that the agreement expressly conveyed the computer software and the drawings, which is where the know-how was physically disclosed. Thus, documented know-how was absolutely conveyed by the trustees. As noted, Remington's argument assumes that Remington-Holland did not own the know-how. Whether its trustees would nevertheless have the right to transfer it will be considered elsewhere. b. Choice of Law (.. .) (1) Alleged Wrongful Conduct by BSI (. . .) Just as Remington, operating through a Dutch subsidiary, could only reasonably expect that Dutch bankruptcy law would govern the actions of Dutch trustees, once BSI came to the United States and engaged in competition to the possible detriment of an American company, its reasonable expectation must be that its conduct would be governed and scrutinized by American standards. Thus, BSI's conduct will be measured by New Jersey law. Although the court has made choice of law judgments, in the final analysis, the court believes the issue to be academie. Regardless of the issue or the law applied, the court believes that the result, as noted below, would be the same. (2) Alleged Wrongful Conduct by the Dutch Trustees In the court's judgment this issue must be governed by the laws of the Netherlands. We are measuring here the conduct of Dutch trustees operating in Holland pursuant to the law of the Netherlands. We are also dealing with Dutch positive law. The Dutch in drafting its bankruptcy code, which in turn governs the conduct of its trustees, has grappled with many of the issues raised and solved by American drafters. Many issues are similarly resolved. Both systems operate on a concept of equality of distribution to creditors on the same level.33) Under these circumstances it is difficult to expect that an American company, operating through a Dutch company, would have any expectation other than the applicability of Dutch law to the conduct of the trustees. Similarly, BSI would expect that Dutch law would measure the action of the Dutch trustees. Thus, Dutch law will control that issue. M )

33 ) The Dutch concept is paritas creditorum. The American principle is reflected in certain of the avoiding powers. See, for example, 4 Collier on Bankruptcy § 547.02 at 5 4 7 - 1 4 (MB) (15th ed. December, 1980). (Preference is an infraction of the rule of equal distribution among creditors.) 34 ) See Kenner Products v. Société Foncière et Financière, 532 F. Supp. 478 (S.D.N.Y. 1982), where the district court, as a matter of comity, recognized French bankruptcy law.

18 april 1983


c. Alleged Wrongful Conduct by BSI 1. Assessment of BSI's Conduct Assuming the Applicability of New Jersey Law Assuming that Dutch law is not applicable in assessing BSI's liability on the trade secret issue, the parties do not dispute that the substantive law of New Jersey provides the rule of decision in this case. The court has already determined that Remington-U.S. is the holder of a legally-protectible trade secret. Would the courts of New Jersey enforce that trade secret as against BSI? (. ..) The court has carefully reviewed the evidence and cannot conclude that BSI is liable to Remington for misappropriation of trade secrets. For liability to exist under Section 757 of the Restatement, BSI must have been on notice not only of the existence of a trade secret but also of a wrongful disclosure by the trustees. x ) There is absolutely no evidence that Khatib actually knew of the 1979 licensing agreement on June 4, 1981. The evidence shows that Khatib inquired about knowhow and was informed only that a license was needed from IBM. He also raised the issue of the Remington trademark and apparently learned of potential problems. In fact, the language in the sale agreement, DX-74 & 75, (respecting the Remington name) is much more suggestive of a problem than the sales language respecting know-how. Maurits, who was present at the negotiations, had no recollection of any know-how agreement and, accordingly, did not disclose the problem. (. . .) The court also must conclude that Khatib and BSI acted in good faith. The record before the court discloses that BSI did nothing more than exact the best possible bargain for itself. It was under no duty to abstain from negotiating with the trustee or to obtain clearance from Remington before it did. Similarly, there is no evidence that the trustee breached any duty. Khatib and the trustees negotiated. An agreement was reached. A court gave it approval. That is an adequate demonstration of good faith. Even if it were concluded that value was not paid for the secret, it nevertheless remains clear that over $ 8,000,000 was paid for a going-concern, together with the assumption of an obligation to employ over 300 people, an obligation which BSI is discharging. Under these circumstances, and within the language of Section 758, BSI "has so changed (its) position that to subject it to liability would be inequitable". Thus, under New Jersey law, Remington has no claim against BSI for misappropriation of trade secrets. 2. Assessment of BSI's Conduct Assuming the Applicability of Dutch Law As to the question of BSI's liability for alleged misappropriation of trade secrets, the same result would be reached by applying Dutch law or New Jersey law. This analysis assumes that the Dutch trustees breached some obligation of confidentiality by selling Remington trade secrets to BSI. As under the law of the United States, in Dutch law the decision rests principally on an analysis of BSI's actions. The principles respecting the determination of foreign law are treated in Rule 44.1 of the Fed.R.Civ.P. In pertinent part that Rule provides: The court, in determining foreign law, may consider any relevant material or source, including testimony, whether or not submitted by a party or admissible under the Federal Rules of Evidence. It is clear that courts are given wide latitude in admitting into evidence materials to be utilized in determining foreign law. Swiss Credit Bank v. Balink, 614 F. 2d 1269, 1272 (lOth Cir. 1980). In Swiss Credit 36

) Whether the trustees' disclosure was wrongful will be discussed subsequently.

111

Bank the circuit permitted an opinion letter of a party's Swiss counsel to be used. "Expert testimony is no longer an invariable necessity in establishing foreign law, and, indeed, federal judges may reject even the uncontradicted conclusions of an expert witness and reach their own decisions on the basis of independent examination of foreign legal authorities". Curtis v. Beatrice Foods Co., 481 F. Supp. 1275, 1285 (S.D.N.Y. 1980), a/fd mem., 633 F. 2d 203 (1980). (It is on this basis that the court has determined to admit into evidence as PX-233 an excerpt from page 22 of the Asser-Beekhuis treatise (1 lth ed. 1980)). In the instant case the court has been provided with multiple sources of Dutch law, including expert testimony and translations of Dutch cases and treatises. In reviewing Dutch law, some general precepts respecting the Dutch legal system should be borne in mind. Second, it has a three-tiered court structure, with a suprème court (Hoge Raad), an intermediate appellate court (Hof), and a trial court, known as the district court. Bankruptcies are administered by the district court (Arr.-Rechtbank). The concepts of Dutch law to be discussed can best be determined by starting with a concept of Dutch property law articulated by BSI's expert, Professor Derk Verkade. According to Professor Verkade, what we would call property rights are under Dutch law divided into two sets: (1) absoluut rechten (or property rights) and (2) persoonlijke rechten (or personal rights). Absolute rights may only be created by statute and only such rights may be binding against the world. ülustrations of absoluut rechten are ownership of real estate or title to chattel such as a motor vehicle. By contrast, persoonlijke rechten are rights that may arise under tort law or by virtue of contract. An illustration may be the rights a party enjoys based on an executory contract to purchase a car. The enforceability of these rights as against third parties is limited when contrasted with absoluut rechten and is controlled by contract and tort law. No Dutch statute draws the distinction between absoluut rechten and persoonlijke rechten. The concepts are simply understood to exist. Although there is a neatness in being able to place every right into one of two boxes, the court does not believe that such rigidity reflects current Dutch law. Rather, rights exist on a continuüm with some rights being more enforceable than others as against third parties. As contrasted with the holder of a patent or copyright, there is no Dutch statute according similar protection to know-how and trade secrets. Thus, Professor Verkade pigeonholes know-how in the persoonlijke rechten box. It is certainly true that pursuant to Dutch law the holder of a patent or a copyright has greater rights against the outside world than the possessor of a trade secret or know-how. However, that does not mean that trade secrets and know-how are not protected under Dutch law. For example, Section 273 of the Dutch Penal Code (PX-188) provides for imprisonment or fine of an employee or former employee who discloses industrial or commercial secrets when under a duty not to disclose the same. An exception to an otherwise stringent law respecting an employer's ability to discharge employees is found in Section 1639 of the Civil Code (PX-190A), which expressly allows for discharge when an employee discloses business secrets. Thus, Dutch positive law gives express protection to trade secrets even though they may not constitute absoluut rechten. The general quantum of protection accorded to trade secrets is accurately stated by Remington's expert, Professor Hans Smit of Columbia University in nis treatise, The Law of the European Economie Community.

112


Since know-how is not protected as an individual property right as such, but only in some measure by unfair competition law, the status of know-how licensing agreements is rather ambiguous. The writers show a tendency to equate know-how with patent rights and to treat know-how licenses as permitted in the cases in which patent licenses would be. See, e.g., Graupner 89—91; Gleiss & Hirsch, Ann. 72 on Art. 85; Oberdorfer, Gleiss 7 Hirsch para. 52. However, in view of the absence of an absolute statutory or even judgemade right of the owner of the know-how to exclude others from its use, caution is warranted. Even if the view that licensors may contractually impose limitations that stay within the ambit of the restraints they could impose unilaterally were ultimately to prevail, the Court of Justice, which will be the final judge, may well hold that know-how licensors cannot benefit from this rule, since they can impose no restraints on others. Accord, Van Notten, 38 N.Y.U.L. Rev. 525, 532(1963). 2 P. Herzog & H. Smit, The Law of the European Economie Community, 3 - 2 1 8 & 3 - 2 1 9 (MB) (1976). Remington through its expert, Professor Smit, contends that Dutch courts would impose a liability on a party for wrongful use of a trade secret if it were demonstrated merely that the party utilized a trade secret with knowledge that its disclosure had breached an obligation of confidentiality. Professor Verkade, in contrast, has a long checklist of criteria which he believes must be established before a third party is held liable for utilization of a trade secret through another's breach. The five minimum criteria are: 1. Breach of contract 2. Knowledge of the breach by the party taking advantage of the breach 3. Pro fit from the breach <4. Damage t o the person against whom the contract is breached 5. A competitive relationship bet ween the party taking advantage of the breach and the party against whom the contract is breached. In addition, according to Verkade, there must be an additional element such as solicitation of the breach by the party seeking to benefit by the breach. The Dutch authorities in this area are not entirely helpful. There is a dearth of case law directly on point. The earliest case presented to the court was a 1919 decision of the Hoge Raad (Dutch Suprème Court), Lindenbaum v. Cohen (PX-182A & B). There Cohen induced an imployee of Lindenbaum to supply Cohen with confidential information, e.g., customer lists, etc. Lindenbaum sued Cohen for damages. Cohen asserted that the Dutch statutes did not obligate him to Lindenbaum, and that Lindenbaum's sole remedy was against the employee. The Hoge Raad disagreed. It construed the phrase onrechtmatige daad (wrongful act), apparently found in Section 1401 of the Dutch Civil Code to include an act that "conflicts with either bonos mores or the duty of good care to be observed in social intercourse with regard to another's person or goods". This foundation case is absolutely consistent with the treatment accorded a similar fact pattern in the United States. This principle of the duty of good care respecting third parties was reiterated by the Hoge Raad in 1946 in De Staat der Nederlanden v. J. H. Degens (PX-184A). That case involved a government contract to install central hearing. A subcontractor breached its contract with the prime contractor knowing that the breach would damage the State of the Netherlands. The court concluded that the complaint, if true, stated a cause of action because the subcontractor's actions would be "contrary to the standards of good care" (PX-184A, p. 8). See also,

18 april 1983

PX-21 IA, Kamsteeg v. Caltex (1965). The two cases thoroughly discussed by each expert, were Florence N. V. v. Kerkhoff & Co., {Kolynos) (PX-183A & B) &nd Nibeja v. Grundig, (DX-117G(A)), both decisions of the Hoge Raad. However, both cases are factually distinguishable from the instant case. Both cases involve a cartel 37 ) where an outsider knowingly took advantage of a breach of the cartel agreement by buying products sold in violation of the agreement. In Kolynos, a 1937 decision, the outsider was restrained for knowingly taking advantage of a breach of the agreement. In Nibeja v. Grundig, a 1962 decision, a restraint was overturned. Whether the breach of a cartel agreement can be equated with breach of an obligation not to disclose know-how is subject to doubt because of the strong anti-competitive aspects of the cartel agreements in question. Clearly, there is not unanimity on the issue. See Drion-Martens (DX-117H). At least one Dutch commentator writing in this area suggests that the law has not been firmly established and raises the question of whether the jurisprudence of cartel cases can be applied to violations of secrecy obligations. Idenburg, (DX1171). Idenburg goes on to suggest that merely benefitting from another's breach is not enough to state a cause of action. Three other factors must be present: (1) knowledge that the know-how was secret and that a breach of contract or tort had been committed respecting the know-how; (2) damage to the party against whom the contract was breached; (3) a certain competitive relationship between the party benefitting from the breach and the party toward whom the contract was breached. Dorhout Mees and Van Nieuwenhoven Helbach (DX-117B) focus on the "trend in favor of free competition". Professor Verkade sees that as supporting his stance. Again, the free competition references appear to refer to the cartel cases and, specifically, Nibeja v. Grundig (DX-117G(A)). Clearly, Dutch jurisprudence is undeveloped in this area. It is thus extremely difficult for an American Court to formulate the rule of law that would ultimately govern. Idenburg, however, appears to articulate the matter well. The principles he states are clearly consistent with Lindenbaum, Degens and Caltex. Idenburg's extract, DX-117 is from his book Kennis Van Zaken, published in 1980, and represented by Professor Verkade to be the only comprehensive book on knowhow in the Netherlands. The court will, therefore, accept his formulation. From this court's perspective, Idenburg's requirements for liability are less stringent than Verkade's. Whether we are dealing, however, with Smit's position, Verkade's position, Idenburg's position, or Section 757 of the Restatement, knowledge of breach is a common requirement. The court has already concluded that knowledge by BSI has not been established, and, therefore, there can be no liability on the part of BSI. The court cannot accept Professor Smit's unqualified assertion that a Dutch court would automatically impute to BSI Maurits' presumed knowledge of the May, 1979, licensing agreement. Dijk v. De Bankassociatie (Hoge Raad, 1930) (PX-198A), is clearly distinguishable on its facts. Thus, whether Dutch law or New Jersey law applies, the court concludes that the actions by BSI would not sustain a cause of action for misappropriation of trade secrets even assuming that the trustees acted inappropriately — which is the next issue for discussion. (d) Alleged Wrongful Conduct by the Dutch Trustees In assessing Remington's claim that BSI mis37

) By this term I mean a closed distribution system with fixed prices.

18 april 1983


appropriated its trade secrets it is necessary to review with some care the propriety of the actions of the Dutch trustee in disclosing Remington's secrets to BSI. Even if BSI were deemed to know of the existence of the May, 1979, license agreement, it would appear that unless the Dutch trustees violated Dutch law, under both Dutch and New Jersey law BSI can have no liability. It is Professor Verkade's view that the trustees acted lawfully and were impelled to disclose Remington's trade secrets in order to obtain the highest price for the concern. According to Verkade, Remington's rights rise only to the level of persoonlijke rechten, which under Dutch bankruptcy law may be ignored. The holder of those rights is relegated to the status of an unsecured creditor. According to Verkade, treatment in this manner comports with and is compelled by the principle oiparitas creditorum, **) that is, the principal of equal treatment for all creditors. Professor Verkade further argues that Article 37 of the Dutch Bankruptcy Code dealing with executory contracts has no applicability. That clause, according to Verkade, pertains only to unperformed bilateral contracts, and the license agreement in question has been fully performed by Remington-U.S. Professor Smit understandably takes a contrary view, asserted in multiple alternatives. First, he concludes that a Dutch bankruptcy court would honor the termination clause in PX-9;*) that once the termination clause is honored, the license is not property of the estate within the purview of Article 20 of the Dutch Bankruptcy Code; and that the trustee's only obligation or duty respecting the know-how is to return it to Remington. Second, if the license agreement is not terminated and is considered property within the meaning of Article 20, he asserts that the license agreement is a bilateral agreement with obligations unperformed on both sides. Under Article 37, he concludes that unless the trustee assumes the agreement, bis obligation is to return the know-how. Third, and finally, Professor Smit asserts that even if the license remains in effect and is property within the meaning of 38

) That principle is not as simplistic a principle as stated by Verkade. As in the United States system, secured creditors have a preferred status. Different treatment is accorded to unsecured claims. The Dutch too have a concept of priority for administration expenses. See Polak v. Rokker (Hoge Raad 1931) (PX206). *) De tekst van dit beëindigingsbeding luidt: (a) This Agreement shall become effective upon execution and shall continue in full force and effect as provided herein, unless modified or terminated in accordance with any of the provisions hereof, until the expiration of the last to expire of the Patents and or until the date on which Licensee ceases to be a whollyowned subsidiary of Remington Business Systems Inc., whichever occurs first. (b) In the event that either party defaults or breaches any of the provisions of this Agreement, the other shall have the right; in addition to all other remedies available to it, to cancelthis Agreement upon ninety (90) days' written notice to the defaulting party, provided, however, that if said party within the ninety (90) day period referred to, cures the said default or breach, this Agreement and the license herein granted shall continue in full force and effect. (c) Licensor may at any time, upon thirty (30) days' written notice to Licensee, terminate this Agreement and the license rights granted herein, which termination shall become effective thirty (30) days after the date of such notice. (d) If any proceedings in bankruptcy or in reorgani-

113

Article 20, and even if the contract does not fall within the ambit of Article 37, nevertheless, the trustees' rights could be no greater than the bankrupt's rights, and, thus, disclosure was not permitted by reason of the confidentiality clause. The initial question to be determined is what effect the Dutch court would give to a bankruptcy termination clause, such as the clause contained in PX-9. Implicitly, Professor Verkade states that it would be ignored. Even Professor Smit suggests a basis for ignoring it, i.e., a Dutch court might defeat a contracting party's effort to deprive a bankrupt estate of what otherwise might be a valuable asset. Neither party asserts case law on this issue. Since in the court's judgment blind enforcement of termination clauses can be prejudicial to the purposes of bankruptcy, under the laws of any jurisdiction, this court concludes that a Dutch bankruptcy court would ignore the termination clause in the license agreement. Thus, the contract would pass to the trustee under Article 20 (PX-202A & B) of the Dutch bankruptcy code.39) Assuming that the contract does pass into the estate, the next question that arises is the applicability of Article 37 (PX-204A & B) of the Dutch Bankruptcy Code. Article 37 essentiaËy deals with the assumption by the trustee of bilateral executory contracts. It providesin pertinent part: When, at the time of the declaration of bankruptcy, a bilateral agreement has not been or has been only partially performed by both the bankrupt and the other party, the latter is entitled to summon the trustee to enable him to declare within 8 days whether or not he want (sic) to fulfill the agreement. If the trustee does not declare his willingness to do so within that period, the agreement is rescinded and the other party may ask for damages as a common creditor; if the trustee declares his willingness to fulfill, the latter is required to give security in his declaraïion for the proper performance of the agreement. The court makes two initial observations about zation or for the appointment of a receiver or trustee or any other proceedings under any law for the relief of debtors shall be instituted by or against Licensee or Licensor or if either of such parties shall make an assignment for the benefit of creditors or if Licensee is unable or fails to effect payment of royalties in the United States as provided in Section 4 (c) hereof or in the event that the government of The Netherlands expropriates or nationalises, directly or indirectly, the business or assets of Licensee or any part thereof, this Agreement shall thereupon forthwith terminate unless extended by Licensor. (e) The termination of this Agreement and the license herein granted shall not relieve Licensee of its obligation to pay any royalties which have accrued on Products produced prior to the effective date of such termination. (f) If this Agreement is terminated and if, at the time of such termination, sublicenses granted by Licensee are and will continue to be in effect, Licensee shall, at Licensor's option, (i) continue as Licensee solely with respect to such sublicensees, in which event Licensee shall continue to make payments to Licensor in accordance with the provisions hereof or (ii) assign such sublicenses to Licensor (Red.). 39 ) Such termination clauses are probably unenforceable under United States law. See 11 U.S.C. § (e). For that section to be applicable, the contract would, however, need to be an executory contract within the meaning of Section 365.

114


Section 37. First, on its face it only comes into play at the request of the nonbankrupt party, here RemingtonU.S. There is no evidence whatsoever that RemingtonU.S. ever complied with its terms. Thus, the duties and obligations of the trustee set forth in Article 37 were never brought into play. Second, the court does accept the position of Professor Smit that if Section 37 comes into play and the trustee accepts the benefits of the contract, that the trustee's failure to perform would constitute an administration expense or boedelschuld. In that event it would appear that the trustee was free to grant a sublicense and that Remington-U.S.' remedy is in application to the Dutch court for a boedelschuld. The issue of substance under Article 37 is whether PX-9 is a bilateral contract only partially performed by both parties. Neither party has cited case law on this issue. Presumably, the issue of whether a contract is executory for bankruptcy purposes is as complex under Dutch law as under American law. The advantage of Dutch statutory law over American law is that it in effect articulates a definition of an executory contract in the context of a bankruptcy proceeding. Article 37 specifically articulates that the trustee's right to assume is limited to a bilateral contract only partially performed by both parties. Professor Vern Countryman of Harvard clearly suggests that the concept of executory contracts in the bankruptcy context should be similarly construed in the United States. For example, according to Countryman, if the nonbankrupt party has fully performed, there is no justification in permitting an assumption by the trustee with a corresponding duty by the trustee to pay. An assumption in those circumstances does not benefit the estate but merely costs the estate money. Countryman, Executory Contracts in Bankruptcy: Part I, 57 Minn. L. Rev. 439, 451 (1973). Countryman similarly treats contracts substantially performed by the nonbankrupt party such that failure to complete would not bfe a sufficiently material breach to justify nonperformance by the bankrupt. ld. at 457. Ultimately, Countryman suggests the following definition of an executory contract in the bankruptcy context. Thus, by a process similar to one method of sculpting an elephant, we approach a definition of executory contact within the meaning of the Bankruptcy Act: a contract under which the obligation of both the bankrupt and the other party to the contract are so far unperformed that the failure of either to complete performance would constitute a material breach excusing the performance of the other (footnotes in original omitted). ld. at 460. The Countryman definition has gained a modicum of acceptance in the United States. See In re Select-ASeat Corp., 625 F. 2d 290 (9th Cir. 1980). 2 Collier on Bankruptcy (MB) para. 365.02 n. 3 (15th ed., December, 1980). Countryman, of course, is dealing with American law. The extent to which his analysis has any bearing on a construction of Dutch law is questionable. However, as you examine the Dutch and American bankruptcy systems, you are struck by two facts. First, the conceptual problems that each system must deal with are similar. For example, What is property of the estate? In what manner are creditors to be treated? What are the responsibilities of the trustee? How do you handle executory contracts? Second, although the wording of the solutions to these problems is not identical structurally, the codes seem similar. The specific issue under consideration is how to construe Article 37 when it speaks of a bilateral agreement that has only been partially performed. The policy underlying that language seems to reflect at least in part the same policy enunciated by Countryman. Assumption is at best appropriate only where the nonbankrupt party

18 april 1983

has not substantially performed, i.e., where the estate can glean an additional benefit. Accordingly, PX-9 should be read in that light. From the licensee's (Remington-Holland) perspective, what was left for the licensor (Remington-U.S.) to do? It appears to the court that PX-9 should be deemed fully performed by Remington within the meaning of Article 37. There is only one explicit provision in PX-9 requiring post-license execution action by the licensor. PX-9 contemplates the possibility of the granting of sublicenses by the licensee. See PX-9, Section 1 (b), page 3. If that eventuality occurs, the licensor has the obligation to supply the sublicensee with know-how. That agreement is ephemeral, however, because the testimony demonstrates that Remington-Holland in fact possessed all of the know-how and would not need to call on Remington-U.S. to perform pursuant to Section 1 (b) in the event a sublicense were granted. Professor Smit, citing Idenburg (PX-205A & B) has also suggested that under PX-9 Remington(-US, Red.) had an implied obligation to protect the secrecy of the know-how. If such an implied obligation did exist in this case, it is near meaningless because the license was nonexclusive. 40 ) In fact, Section 1 of the agreement permits the licensor to reduce the licensee's territory by granting exclusive licenses to others. Finally, Smit urges that the agreement is unperformed because the rights of the licensee only continue from moment to moment, as if the licensor must continue to grant the license moment by moment. The termination provisions found in Section 8 of PX-9 belie this conclusion. The court thus concludes that PX-9 is not a bilateral agreement only partially performed by the nonbankrupt party. Having determined that the Dutch courts would not honor the termination clause, it follows that the knowhow flowed into the estate. Article 37 is inapplicable for the reasons stated. The only other argument advanced is that the trustee's rights could never rise higher than the bankrupt's rights. The court is satisfied, however, that once Article 37 is found to be inapplicable, it would be inappropriate and inconsistent to require any performance from the trustee. The only contrary authority is the 1953 Hoge Raad decision, Loorbach v. van Streun, (PX-219A) which concludes that an unpaid seller of tangible property retains a right of rescission against the trustee, i.e., the right to recover the chattel. In the instant case there is no evidence that Remington-U.S. had a cause of action for rescission at the time of filing. Accordingly, the court concludes that under Dutch law the trustee acted appropriately. Because it is difficult to believe that actions of the Dutch trustee would be judged other than under Dutch law, the court will not analyze fully how United States courts would resolve the problem. There is no doubt that in the instant case the executory contract issue would be resolved in a similar fashion. The only case substantially on point, In re Artificial Silk Co., 1 Am. Bankr. 469 (N.D. Ohio 1921), is old, but it suggests a similar result. Having concluded that the actions by the Dutch trustees were proper, coupled with the court's prior conclusion that BSI did not act inappropriately, Remington does not have a cause of action against BSI for misappropriation of trade secrets. Thus, there is no probability of success on the merits of this issue. ( . . . ) (Volgt beoordeling van andere geschilpunten tussen partijen Red.).

I

40 ) Compare Remington license agreement, PX-9, with license agreement under discussion in In re Select-a-Seat Corp., 625 F.2d 290.

18 april 1983


Nr 42. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 2 februari 1983. Voorzitter: Ir W. J. van Putte; Leden: Ir J. Bochardt en Mr J. de Bruijn. Art, IA Rijksoctrooiwet. Het is niet noodzakelijk, dat alle maatregelen genoemd in de openbaar te maken conclusie steunen op de oorspronkelijke conclusies. Voldoende is dat gezien het geheel van de oorspronkelijke stukken met inbegrip van de tekening blijkt dat deze maatregelen rechtstreeks, dan wel zijdelings verband houden met datgene, wat in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage als uitvinding naar voren is gebracht. Beschikking nr 15228/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 7112368. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvrager-appellant bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. S. W. van Gennip, vergezeld door de aanvrager in persoon, alsmede door Ir Th. A. H. J. Smulders; Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvrager bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 10 juli 1980, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvrage werd besloten; enz. dat de Aanvraagafdeling daarbij overigens nog heeft overwogen dat de plaats van uitmonding van het waterinlaatcircuit in het reservoir noch in de oorspronkelijke conclusies noch in een der nadien ingediende conclusies is genoemd, zodat deze maatregel niet alsnog als wezenlijk element van de onderhavige inrichting naar voren kan worden gebracht; enz. dat de Afdeling van Beroep, gezien het bovenstaande, in beginsel in het toestel volgens de onderhavige aanvrage een octrooieerbare uitvinding kan waarderen; dat de Afdeling van Beroep echter, alvorens tot openbaarmaking van de aanvrage te kunnen besluiten, een herziening van de voor de aanvrage geldende stukken noodzakelijk heeft geacht; dat de Afdeling van Beroep haar hierboven weergegeven standpunt aan aanvrager heeft medegedeeld bij brief van 26 januari 1982, en daarbij nadere aanwijzingen heeft gegeven voor het aanbrengen van wijzigingen in de stukken; dat de Afdeling van Beroep daarbij onder andere heeft aangegeven de gevraagde uitsluitende rechten neer te leggen in een zogenaamde portretconclusie zonder kenmerkend gedeelte, omdat alle maatregelen volgens de aanvrage gezamenlijk wezenlijk moeten worden geacht voor het goed functioneren van het onderhavige kokendwatertoestel, en daartoe enkele aanwijzingen heeft gegeven; dat de Afdeling van Beroep nog wil aantekenen, dat het niet noodzakelijk is, dat deze maatregelen alle op de oorspronkelijke conclusies steunen, zoals de Aanvraagafdeling in haar beschikking ten onrechte suggereert, doch het voldoende is, dat, gezien het geheel van de oorspronkelijke stukken met inbegrip van de tekening, blijkt dat deze maatregelen rechtstreeks dan wel zijdelings verband houden met datgene, wat in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage als de uitvinding naar voren komt; dat aanvrager vervolgens bij brief van 4 mei 1982 een herziene beschrijving met een conclusie heeft ingezonden; enz.

115

Nr 43. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 2 augustus 1982. Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Drs J. C. H. Perizonius, Mr W. Neervoort, Mr G. M. van Exter (b. lid) en Drs H. W. Thierens (b. lid). Art. 3 Rijksoctrooiwet. Werkwijze voor het vervaardigen van een steunverband of een spalk op een deel van het menselijk lichaam. Tussenbeschikking: Voor het beantwoorden van de vraag of deze werkwijze op het gebied van de geneeskunde, dan wel van de nijverheid ligt, kan men niet (meer) volstaan met de constatering dat de werkwijze op het gebied van de geneeskunde ligt en mitsdien niet op het gebied van de nijverheid, doch moet worden beoordeeld of de werkwijze, los van het feit dat deze op het gebied van de geneeskunde ligt, wellicht tevens op het gebied van de nijverheid ligt. In aansluiting aan het bepaalde in art. 52, vierde lid van het Europees Octrooiverdrag worden chirurgische ingrepen of geneeskundige behandelingen en diagnosemethoden, die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam, niet beschouwd als liggend op het gebied van de nijverheid. Het zetten van twee of meer delen van een gebroken bot en het daarna fixeren van de gezette delen moet als één niet los te maken deel van een geneeskundige handeling worden beschouwd.') Ook uit de zg. "Guidelines" van het Europees Octrooi Bureau en uit het zg. "Kappers-arrest" kunnen geen argumenten vóór verlening van octrooi op deze werkwijze worden geput. Beschikkingen nrs 15072 en 15072 bis/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 7109932, die inmiddels is openbaargemaakt onder nr 171.413. a) Tussenbeschikking dd. 7 december 1981. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvraagster- appellante bij monde van de octrooigemachtigde Mr Drs J. M. Jonk; Gezien de stukken; Overwegende, dat de Aanvraagafdeling bij haar beschikking van 23 maart 1978 heeft besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; dat aanvraagster tijdig van die beschikking van de Aanvraagafdeling in beroep is gekomen bij een memorie van grieven; enz. dat aanvraagster in haar memorie van grieven tegen één en ander hoofdzakelijk het volgende heeft aangevoerd: "Hoewel de werkwijze volgens de conclusies 1 en 2 van de aanvrage op een lichaamsdeel en gewoonlijk in het kader van een geneeskundige behandeling wordt uitgevoerd, ligt zij toch op het gebied van de nijverheid." "Het begrip "op het gebied van de nijverheid" in art. 3 Rijksoctrooiwet dient zo ruim mogelijk te worden uitgelegd." "Bij een ruime uitleg van dit begrip zijn alleen die heelkundige behandelingen niet octrooieerbaar welke direct ingrijpen in het menselijk lichaam." "Deze opvatting vindt steun in het kappersarrest (Hoge Raad, 28 juni 1957, N.J. 1958, nr 475;B.I.E. 1957, nr 44), alsmede in de "Guidelines for examination in the European Patent Office", deel C, blz. 69-73 (losbladige editie van 1976)." "In het kappersarrest overwoog de Hoge Raad onder meer, dat "het gebied van de nijverheid" niet zodanig moet worden beperkt, dat daarbuiten vallen die 1

) Vgl. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 19 september 1979, nr 7, blz. 31 (cholesterol). (Red.)

116


uitvindingen welker toepassing niet dienstig is aan de voortbrenging van goederen in strikte zin, en dat — anders dan bij werkwijzen op het gebied van de geneeskunde en dergelijke, die, als gericht op een direct ingrijpen in, dan wel directe inwerking op het levende menselijke organisme, voor monopolisering door octrooiverlening niet in aanmerking behoren te komen — er geen reden bestaat van octrooiering uit te sluiten de werkwijze strekkende tot het teweegbrengen van vormverandering van het menselijke haar, ook al bevindt dit zich op de schedel van levende personen." "In de "Guidelines" wordt aangegeven, dat weliswaar werkwijzen voor het behandelen van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgie of therapie niet behoren tot werkwijzen op het gebied van de nijverheid, maar dat onder andere de vervaardiging van prothesen of kunstledematen, alsmede het doen van metingen daarvoor op het menselijke lichaam, octrooieerbaar zou zijn (zie deel C, blz. 72). Voorts wordt in de "Guidelines", deel C, blz. 73, uitdrukkelijk opgemerkt, dat art. 52, lid 4 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, München, 1973 ["Tractatenblad" 1975, nr 108] alleen behandeling door chirurgie of therapie uitsluit en dat andere werkwijzen voor het behandelen van levende mensen of dierlijke wezens octrooieerbaar zijn, mits van technische en niet van wezenlijk biologische aard. In verband met het begrip "wezenlijk biologische aard" wordt hierbij verwezen naar de "Guidelines", deel C, blz. 69-70, waar enige voorbeelden worden gegeven, waaruit blijkt, dat die gevallen waarbij weliswaar een biologisch proces is betrokken, maar de essentie van de uitvinding technisch is, octrooieerbaar worden geacht." "De aanvrage betreft de keuze van een bepaald polymeermateriaal, dat bij licht verhoogde temperatuur goed vormbaar is en na afkoeling alle eigenschappen heeft die voor steunverbanden of spalken wenselijk zijn. De essentie van de aanvrage is derhalve duidelijk van technische aard." "Voorts is de werkwijze volgens de conclusies 1 en 2 niet een behandeling door chirurgie of therapie. Het aanbrengen van een spalk of steunverband dient namelijk om een behandelde breuk, met andere woorden een breuk waarbij de beenderen (bijv. chirurgisch) zijn gezet, te fixeren." "Verder grijpt de werkwijze volgens de conclusies 1 en 2 niet direkt in het menselijke lichaam in omdat zij noch chirurgisch, noch therapeutisch van wezenlijk biologische aard is. Het aanbrengen van spalken of steunverbanden heeft geen direct geneeskundig effect; bij de geneeskundige behandeling gaat het primair om het op de juiste manier zetten van de breuk, terwijl het daarna fixeren van de breuk slechts van secundaire aard is." "Gezien het vorenstaande is de werkwijze volgens de conclusies 1-2 niet in strijd met art. 3 Rijksoctrooiwet en derhalve octrooieerbaar."; Overwegende dienaangaande: dat de conclusies 1 en 2 blijkens de aanhef van conclusie 1 een werkwijze voor het vervaardigen van een steunverband of een spalk op een deel van het menselijk of dierlijk lichaam betreffen; dat naar aanvraagsters stelling deze werkwijze ligt op het gebied van de nijverheid, hoewel, naar aanvraagster verder zelf stelt, de werkwijze op een lichaamsdeel en gewoonlijk in het kader van een geneeskundige behandeling wordt uitgevoerd; dat aanvraagster voor haar stelling aanvoert, dat het in artikel 3 Rijksoctrooiwet gebezigde begrip "nijverheid", zo ruim mogelijk dient te worden uitgelegd, bij welke ruime uitleg alleen heelkundige behandelingen, die direct ingrijpen in het menselijk lichaam van octrooiverlening zijn uitgesloten; dat — naar het oordeel van aanvraagster — bij zodanige uitleg de geclaimde werkwijze, waarbij niet direct in het menselijk lichaam wordt ingegrepen, voor octrooi-

18 april 1983

verlening in aanmerking kan komen; dat de Afdeling van Beroep daaromtrent het volgende overweegt; dat volgens het bepaalde in artikel 3 Rijksoctrooiwet een uitvinding slechts vatbaar is voor octrooi, wanneer zij strekt tot verkrijging van enige uitkomst op welk gebied van de nijverheid ook; dat naar gevestigde opvatting onder "uitkomst" steeds is verstaan het praktisch resultaat of het direct gevolg van de uitvinding, zodat van oudsher octrooi is verleend voor medische apparatuur en voor werkwijzen ter bereiding van geneesmiddelen, die immers op industriële wijze werden voortgebracht, en waarvan derhalve de vervaardiging of bereiding, d.i. het praktisch resultaat van de uitvinding, op het gebied van de nijverheid ligt; dat echter overige uitvindingen op het gebied van de geneeskunde, meer in het bijzonder geneeskundige werkwijzen, aanvankelijk steeds zijn beschouwd als duidelijk buiten het gebied van de nijverheid vallend en daarom van octrooiverlening uitgesloten zijn geweest, ook al heeft men het gebied van de nijverheid in ruime zin opgevat; dat op deze wijze bij de octrooiverlening onderscheid werd gemaakt tussen de gebieden van "nijverheid" enerzijds en van "geneeskunde" anderzijds; dat echter in de loop der tijd de technische ontwikkeling steeds verder is gegaan en gebieden is gaan beihvloeden die aanvankelijk buiten de sfeer van de nijverheid lagen, waardoor overlappingen kunnen ontstaan tussen bijv. het gebied van de geneeskunde en dat van de nijverheid; dat men derhalve niet meer kan volstaan met de constatering dat de werkwijze ligt op het gebied van de geneeskunde en mitsdien niét op het gebied van de nijverheid, doch van geval tot geval zal moeten beoordelen of de werkwijze, los van het feit dat zij op het gebied van de geneeskunde ligt, wellicht tevens op het gebied van de nijverheid ligt (vergelijk Afdeling van Beroep 19 september 1979, B.I.E. 1980, nr 7, blz. 31); dat de Afdeling van Beroep ten einde dit vast te stellen wil aansluiten aan artikel 52, vierde lid van het Europees Octrooiverdrag; dat de Afdeling zodoende van oordeel is, dat naar huidige opvattingen chirurgische ingrepen of geneeskundige behandelingen en diagnosemethoden, die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam, niet mogen worden beschouwd als liggend op het gebied van de nijverheid, zodat deze handelingen en methoden niet in aanmerking komen voor octrooiverlening; dat de Afdeling van Beroep verder voor het onderhavige geval wil vaststellen dat het zetten van twee of meer delen van een gebroken bot en het daarna fixeren van de gezette delen gericht zijn op een goede genezing en dat daarom dit zetten en fixeren als één niet los te maken deel van een geneeskundige handeling moet worden beschouwd; dat toetsing van de conclusies 1 en 2 aan de voorgaande overweging tot geen andere gevolgtrekking kan leiden dan dat de materie van deze conclusies niet voor octrooiverlening vatbaar is; dat aanvraagster zich ter staving van haar standpunt nog heeft beroepen op enkele passages uit de zgn. "Guidelines" van het Europees Octrooibureau en de Afdeling van Beroep daarom nader zal ingaan op deze "Guidelines", die overigens geen bindend gezag bezitten; dat deze "Guidelines" inderdaad, zoals aanvraagster stelt, het vervaardigen van kunstledematen en prothesen als voorbeeld van octrooieerbare materie noemen; dat zulk een vervaardigen echter, anders dan bij het zetten of spalken het geval is, op bedrijfsmatige wijze geschiedt in fabrieken of werkplaatsen; dat de "Guidelines" verder vermelden, dat artikel 52, vierde lid van het Europees Octrooiverdrag alleen

18 april 1983


chirurgische en geneeskundige behandelingen uitsluit; dat de "Guidelines" hieraan toevoegen, dat andere werkwijzen voor het behandelen van mens of dier wel octrooieerbaar zijn, mits deze van technische en niet van wezenlijk biologische aard zijn; dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep deze laatste toevoeging omtrent de aard van die andere werkwijzen alléén betrekking heeft op die werkwijzen, zodat de gevolgtrekking die aanvraagster uit bedoelde toevoeging maakt met betrekking tot de eerdergenoemde chirurgische ingrepen, geneeskundige behandelingen en diagnosemethoden niet opgaat; dat deze passages uit de "Guidelines" daarom het oordeel van de Afdeling van Beroep omtrent de niet octrooieerbaarheid van de materie uit de conclusies 1 en 2 niet kunnen wijzigen; dat aanvraagster zich ten slotte voor haar stelling heeft beroepen op het arrest van de Hoge Raad van 28 juni 1957, N.J. 1958, nr 475, B.I.E. 1957, nr 44 (het zgn. kappers- of permanent-wave-arrest); dat de Afdeling van Beroep in dit arrest geen overwegingen heeft kunnen vinden, waarmee het door haar hierboven uitgesproken oordeel in strijd zou komen, zodat het beroep van aanvraagster op dit arrest evenmin opgaat; dat in dit arrest behalve werkwijzen op het gebied van de geneeskunde en van de plastische chirurgie, ook werkwijzen betreffende verfraaiing van het levende lichaam en massagebehandelingen van octrooiverlening worden uitgesloten; dat nochtans volgens dit arrest geen reden bestaat om een werkwijze betreffende vormverandering van het menselijk haar van octrooiverlening uit te sluiten, ook al bevindt zich dit haar op.de schedel van levende personen, nu het in beginsel geen verschil maakt of bedoelde behandeling wordt toegepast op haar dat nog met het lichaam is verbonden dan wel op haar dat daarvan is afgescheiden; dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de hier aangehaalde overwegingen uit het arrest niet zijn geschreven voor geneeskundige behandelingen als waarvan in de conclusies 1 en 2 sprake is; dat de Afdeling van Beroep na te hebben vastgesteld dat de conclusies 1 en 2 niet voor octrooiverlening vatbaar zijn thans de primaire conclusies 3-6 in beschouwing zal nemen; dat zij aanvraagster bevoegd acht deze conclusies in beroep ter beoordeling voor te leggen, weshalve de subsidiaire conclusies van 23 juni 1978 buiten beschouwing kunnen blijven; Overwegende dienaangaande, dat de primaire derde conclusie van 23 juni 1978 van de aanvrage blijkens de aanhef van die conclusie is gericht op een werkwijze voor het vervaardigen van een orthopedisch steunverband of spalk; dat die formulering mede omvat een werkwijze voor het vervaardigen van een orthopedisch steunverband of spalk op het levende lichaamsdeel van een mens of van een dier; dat de Afdeling van Beroep hiervoor reeds heeft overwogen, dat en op welke gronden een zodanige werkwijze niet octrooieerbaar is; dat aanvraagster de aanvrage daarom behoort te beperken tot een werkwijze voor het vervaardigen van een voorgevormd orthopedisch steunverband of een voorgevormde spalk; enz. b) Eindbeschikking: Besloten wordt de aanvrage openbaar te maken met een hoofdconclusie gericht op een werkwijze voor het vervaardigen van een orthopedisch middel voor een deel van het menselijk of dierlijk lichaam (Red.).

117

Nr 44. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 17 november 1981. Voorzitter: Ir F. J. Siegers; Leden: Drs C. R. van der Paardt en Mr W. Neervoort. Art. 3, lid 1 Rijksoctrooiwet. Een aanvrager die zich tegen nieuwheidsbezwaren verweert met een beroep op een nieuw inzicht, dient aan te tonen dat dit nieuwe inzicht heeft geleid tot een nieuwe werkwijze. *) Beschikking nr 15068/Artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 0000000. ') Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 15 april 1982, Bijblad I.E. 1983, nr 11, blz. 24 (Red.).

Nr 45. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 24 september 1981. Voorzitter: Ir C. Hordijk; Leden: Mr W. Neervoort, Ir J. Bochardt, Mr G. M. van Exter (b.lid) en Ir Th. Schatborn (b.lid). Art. 5A Rijksoctrooiwet. Voor het aannemen van een inventie f verband tussen twee deelkenmerken is het voldoende, dat de desbetreffende maatregelen op zinvolle wijze technisch samenhangen en gezamenlijk leiden tot een constructie die niet voor de hand ligt. Art. 2A Rijksoctrooiwet. Conclusie 2 komt als volgconclusie, waaraan immers niet de eis van zelfstandige inventieve waarde behoeft te worden gesteld, eveneens voor octrooiverlening in aanmerking. Beschikking nr 2657/artikel 27 Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 6908537, die inmiddels heeft geleid tot octrooi nr 154.911. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord opposante-appellante bij monde van de octrooigemachtigden Mr Ir H. Mulder en Ir B. Hakkeling en aanvrager bij monde van de octrooigemachtigde Ir C. J. Vollebregt, vergezeld door de heer N. H. G. van Zon; Gezien de stukken; Overwegende, dat opposante bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagaf deling van 21 augustus 1979, waarbij de oppositie ongegrond werd verklaard en werd, besloten octrooi te verlenen op het onderwerp van de aanvrage in de vorm, waarin deze is openbaar gemaakt; dat aanvrager op de memorie van grieven schriftelijk heeft geantwoord; enz. Overwegende, dat opposante-appellante in haar memorie van grieven heeft staande gehouden dat de twee elementen van het kenmerk van conclusie 1 van de onderhavige aanvrage geen combinatie vormen en wel omdat de ligging van het zwaartepunt en de speciale veerconstructie geen inventief verband met elkaar hebben; dat, aldus opposante, de motivering van de Aanvraagafdeling voor het aannemen van het inventieve verband onjuist is, omdat de Aanvraagafdeling in wezen het voordeel van elk der deelkenmerken heeft opgesomd (het zwaartepunt boven de scharnieras en een

118


goede bescherming van de scharnieras (bedoeld zal zijn: van de belastingsveer)) zonder een combinatie-effect aan te tonen; dat de Aanvraagafdeling volgens opposante dit laatste ook niet heeft kunnen doen omdat, ook als het zwaartepunt onder de scharnieras zou liggen, het deelkenmerk betreffende de ligging van de scharnieras kan worden toegepast; dat de Afdeling van Beroep niet met het standpunt van opposante kan meegaan; dat het naar het oordeel van de Afdeling van Beroep voor het aannemen van een inventief verband voldoende is, indien de desbetreffende maatregelen op zinvolle wijze technisch samenhangen en gezamenlijk leiden tot een constructie die niet voor de hand ligt; dat de Afdeling van Beroep voor dit oordeel steun vindt in de jurisprudentie van de Octrooiraad (zie A.v.B. d.d. 5 mei 1971, B.I.E. 1971, blz. 293 e.v. no 94, en A.v.B. d.d. 22 oktober 1973, B.I.E. 1974, blz. 214 e.v. no 58); dat deze samenhang in casu aanwezig is; dat bij de inrichting volgens conclusie 1 van de onderhavige aanvrage de draagarm zich vrij naar boven uitstrekt, hetgeen wil zeggen dat op het boveneinde van die arm geen andere kracht dan de zwaartekracht en de centrifugaalkracht aangrijpt, zulks in tegenstelling tot de constructie volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 6912204, waarbij bovenaan de draagarm de trekveer is bevestigd; dat bij de inrichting volgens conclusie 1 van de onderhavige aanvrage de veerkracht aan de onderzijde van de draagarm wordt uitgeoefend door de om de scharnieras aangebrachte veer; dat er derhalve een zinvol verband tussen de twee deelkenmerken van conclusie 1 van de onderhavige aanvrage bestaat; enz. dat conclusie 1 van de onderhavige aanvrage een samenstel van kenmerken omvat, dat nieuw is en tot een constructie voert, die door haar eenvoud en compacte bouw verdienstelijk mag worden genoemd; dat, naar het oordeel van de Afdeling van Beroep, gelet op het grote aantal reeds eerder voorgestelde constructies op het onderhavige gebied der techniek, moet worden vastgesteld dat deze combinatie van kenmerken voor een deskundige niet voor de hand heeft gelegen; dat opposante tenslotte heeft staande gehouden dat de materie van conclusie 2 van de onderhavige aanvrage is terug te vinden in het Franse octrooischrift 1.549.348; dat de Afdeling van Beroep in het midden laat, in hoeverre deze stelling van opposante juist is, omdat zij van oordeel is dat toepassing van de in conclusie 2 beschreven opstelling van de scharnieras bij de inrichting volgens conclusie 1 bijzonder nuttig is in verband met de plaatsing van de veer om die as, welke veer daardoor ook tegen vervuiling beschermd komt te liggen; dat conclusie 2 daarom als volgconclusie, waaraan immers niet de eis van zelfstandige inventieve waarde behoeft te worden gesteld, eveneens voor octrooiverlening in aanmerking komt; enz.

Nr 46. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 4 oktober 1982. Voorzitter: Ir W. J. van Putte; Leden: Mr W. Neervoort en Ir J. Bochardt. Art. 8, lid 1 (oud) Rijksoctrooiwet i.v.m. art. VII Wijzigingswet 1977. Aanvraagaf deling: Aanvraagster beroept zich op be-

18 aprü 1983

scherming op grond van een tentoonstelling. Die tentoonstelling was echter niet van Staatswege gehouden of erkend. Het bestuur van die tentoonstelling verzoekt aan de Minister van Economische Zaken die tentoonstelling alsnog te erkennen, maar de Minister wijst dat verzoek gemotiveerd af1 )*) Art. 2, leden 1 en 2 Rijksoctrooiwet. Aanvraagster heeft de bak volgens de aanvrage op die tentoonstelling aan het publiek getoond. Daardoor is die bak openbaar toegankelijk geworden vóór de indiening van de aanvrage om octrooi en daarom niet octrooieerbaar. Art. IA Rijksoctrooiwet. Afdeling van Beroep: Aanvraagster heeft medegedeeld, dat zij niet langer in haar aanvrage is geïnteresseerd. Daarom bevestigt de Afdeling van Beroep de beschikking van de Aanvraagafdeling waarbij is besloten geen octrooi te verlenen. Beschikking nr 2698/artikel 27 Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 0000000. a) Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 december 1978. Naar aanleiding van Uw brief van 27 november 1978 inzake bovengenoemd onderwerp deel ik U mede, dat een door U achteraf gevraagde erkenning van een beurs, die in 1975 heeft plaatsgevonden, niet mogelijk is. Bij besluit van 11 november 1977 (Stb. 621) is bepaald, dat de Rijkswet van 12 januari 1977 (Stb. 160) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet in werking is getreden met ingang van 1 januari 1978. Dit houdt in, dat artikel 8, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1968, 586), op grond waarvan erkenning van Staatswege van tentoonstellingen, als door U georganiseerd, kon geschieden, is vervallen. Voor een erkenning achteraf ontbreekt thans de wettelijke basis. Tot mijn spijt kan ik derhalve het verzoek, vervat in Uw brief, niet inwilligen. Enz. b) Brief van de Minister van Economische Zaken van 19 juli 1979 aan aanvraagster. 1. Zoals U aanvoert heeft het bestuur van de Internationale Huishoudbeurs op 27 november 1978 verzocht alsnog erkenning te verlenen van de in 1975 georganiseerde 30e Internationale Huishoudbeurs, op welke tentoonstelling de door U uitgevonden spoelbak was geëxposeerd. Dit verzoek is namens mij bij brief van 27 december 1978, 778/7932/HADVO/O, afgewezen met als motivering dat inmiddels aan de mogelijkheid van zodanige erkenning wettelijke basis was ontvallen, omdat met de inwerkingtreding op 1 januari 1978 van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, artikel 8 van de Rijksoctrooiwet was vervallen. 2. U voert daartegen aan, dat het voorschrift van artikel 8 van de Rijksoctrooiwet de mogelijkheid van er') Tegen de afwijzende beslissing van de Minister is door aanvraagster beroep aangetekend bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Op dat beroep is op formele gronden afwijzend beslist. De vraag of het standpunt van de Minister van Economische Zaken juist is, is voor de Raad van State niet aan de orde gekomen (Red.). 2 ) De regeling van de tentoonstellingsprioriteit, in art. 8, lid 1 (oud) ROW, is met ingang van 1 januari 1978 vervallen; een en ander blijft echter van belang voor aj octrooien, verleend op vóór 1 januari 1978 ingediende aanvragen, waarbij een beroep op een tentoonstelling is gedaan; bj zodanige aanvragen die nog aanhangig zijn; en c) voor de toepassing van art. 2, lid 6 (nieuw) ROW.(Red.).

18 aprü 1983


kenning van Staatswege van tentoonstellingen wel veronderstelde, doch deze erkenning zelf niet regelde. U ziet daarbij kennelijk artikel 8, tweede lid, over het hoofd, dat bepaalt: "De erkenning van Staatswege van tentoonstellingen binnen het Rijk in Europa geschiedt door Onze Minister van Economische Zaken....". Deze bepaling vormt de grondslag van de vele beschikkingen betreffende erkenning van een tentoonstelling door mij en mijn ambtsvoorgangers in het verleden genomen; de aanhef van deze beschikkingen vermeldt dan ook steeds: "Gelet op artikel 8, tweede lid, van de (Rijks)octrooiwet". Wel is juist, wat U in Uw brief stelt, dat het voorschrift niets bepaalt over de wijze waarop en de termijn waarbinnen erkenning diende te worden verzocht, evenmin als over de voorwaarden waaraan een tentoonstelling moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. Dit is aan het beleid van de Minister van Economische Zaken overgelaten. In de loop der jaren heeft zich een vaste praktijk met betrekking tot de uitvoering van artikel 8 ontwikkeld, waarbij nauw aangesloten is aan de strekking van dit artikel. Het feit dat de wet geen uitdrukkelijke richtlijnen stelde aan het erkenningsbeleid doet echter niet af aan het feit dat de erkenningsbevoegdheid in artikel 8, tweede lid, haar grondslag vond. U voert voorts aan dat de wijzigingswet van 12 januari 1977 in artikel VII een overgangsbepaling bevat, volgens welke ten aanzien van octrooiaanvragen, ingediend binnen 6 maanden na de opening van een tentoonstelling als bedoeld in het tot dan toe geldende artikel 8 van de Rijksoctrooiwet, dat voorschrift van toepassing blijft. Deze bepaling heeft echter duidelijk alleen tot strekking te bewerkstelligen, dat de Octrooiraad de prioriteit kan blijven aanvaarden van een vóór 1978 gelegen tentoonstellingsdatum, ook als de octrooiaanvragen die op deze datum een beroep doen na 1 januari 1978 in behandeling komen. AËeen voor de behandeling van octrooiaanvragen wordt artikel 8 "boven water gehouden"; op de erkenning van de tentoonstelling zelf heeft de overgangsbepaling niet betrekking. Overgangsbepalingen moeten, zoals alle uitzonderingsbepalingen, restrictief worden geïnterpreteerd. Deze uitleg past trouwens in de, hieronder nader uiteen te zetten stelling, dat erkenning achteraf niet mogelijk is. 3. Volledigheidshalve zij er op gewezen, dat een met het vervallen artikel 8 vergelijkbare bepaling, echter aanzienlijk beperkt, thans is opgenomen in artikel 2, vijfde en zesde lid, van de Rijksoctrooiwet. De beperking schuilt hierin dat nu nog slechts voor erkenning in aanmerking komen internationale tentoonstellingen in de zin van het Verdrag van Parijs van 1928 betreffende internationale tentoonstellingen. Dit zijn de zgn. wereldtentoonstellingen. De Internationale Huishoudbeurs voldoet zeker niet aan de voor deze tentoonstellingen gestelde criteria. 4. Ik blijf derhalve van mening, dat het op 27 december 1978 tegenover het bestuur van de Internationale Huishoudbeurs uitgebrachte oordeel dat voor erkenning van de in 1975 gehouden tentoonstelling de wettelijke basis is ontvallen, juist was. Dit neemt niet weg dat, ook als deze formele onmogelijkheid er niet was geweest, er nog andere, fundamentele, redenen waren om het verzoek af te wijzen, fn bovengenoemde brief zijn deze redenen niet verder vermeld, .omdat het formele argument afdoende voorkwam. Het lijkt mij echter gewenst dat U daarvan alsnog kennisneemt. 5. In het algemeen moet de overheid er voor beducht zijn om feiten die geen juridische relevantie hadden, achteraf wèl juridisch relevant te verklaren, omdat daarmede de rechtszekerheid in het geding is, belangen van derden kunnen worden aangetast. Dit klemt temeer indien het een terrein betreft als het octrooirecht, dat zo minutieus de toekenning van uitsluitende rechten regelt. 6. Een octrooimonopolie wordt volgens de wet slechts verleend als daarvoor de bij of krachtens de wet

119

gestelde voorwaarden zijn vervuld. Deze voorwaarden, o.a. de nieuwheid van de uitvinding, zijn zeer strikt. Als een van die voorwaarden ontbreekt mogen derden er op vertrouwen dat de markt voor hen vrij is. Openbaarmaking op een niet-erkende tentoonstelling kan daarom voor derden, die daar van het tentoongestelde kennis nemen, een in het stelsel van de Rijksoctrooiwet volstrekt legitieme bron van inspiratie zijn. In het onderhavige geval is van belang dat de Internationale Huishoudbeurs, tot en met de dertigste in 1975 gehouden beurs, nog nimmer de in artikel 8 van de Rijksoctrooiwet bedoelde erkenning gevraagd en verkregen had. Erkenning achteraf van zo'n tentoonstelling kan door deze derden gemaakte investeringen voor de gedachte legitieme vervaardiging van een soortgelijk voortbrengsel op losse schroeven zetten. Dit bezwaar blijft bestaan, ook al zou voor de betrokken derden kunnen blijken dat uit anderen hoofde het geëxposeerde niet "vrij" zou zijn, bijvoorbeeld indien, zoals U in Uw brief stelt, achttien maanden nadien openbaar zou worden dat vóór het tijdstip van tentoonstelling octrooi op het tentoongestelde voortbrengsel was aangevraagd. Immers, indien zoals in casu naderhand blijkt dat de indiening van een octrooiaanvrage voor het tentoongestelde voortbrengsel eerst nè de tentoonstellingsdatum heeft plaatsgevonden, is de kans dat het voortbrengsel vrij zou zijn tot zekerheid geworden. 7. Er kunnen ook nog anderen zijn die in 1975 op de Huishoudbeurs hebben geëxposeerd, doch die, ervan uitgaande dat de beurs niet erkend was en dus toepassing van de tentoonstellingsprioriteit van artikel 8 niet mogelijk was, geen octrooi voor hun tentoongestelde uitvinding hebben aangevraagd. Voor deze derden zou erkenning achteraf niet baten, doch zij zouden dit als een grote onbillijkheid ervaren. 8. Bovenstaande argumenten houden rekening met belangen van wellicht alleen in theorie bestaande derden. Daarnaast zijn er de reële belangen van degenen die tegen de door U gevraagde verlening oppositie hebben gevoerd. Daaruit blijkt reeds van hun interesse voor Uw uitvinding, althans voor het niet-verlenen van octrooi daarop. Ook al is door hen niet de door U ingeroepen tentoonstellingsprioriteit betwist, zeker is dat een erkenning vier jaar na dato van de tentoonstelling door hen als onrecht zal worden gevoeld. 9. Op grond van de onder 5—8 genoemde argumenten zou, ook indien formeel de grondslag voor erkenning van een tentoonstelling als de Internationale Huishoudbeurs nog aanwezig was geweest, het verzoek tot erkenning van de in 1975 gehouden tentoonstelling door mij afgewezen zijn. 10. Ik moge ten slotte nog kort ingaan op de door U uitgesproken mening dat U aan de voor U fatale omissie van het bestuur van de Internationale Huishoudbeurs part noch deel had (punt 3 van Uw brief) en dat U door die omissie buiten Uw schuld de octrooibescherming dreigt te verliezen (punt 5). Duidelijk is, dat door het niet-aanvragen van de erkenning en het desondanks afgeven van een tentoonstellingsverklaring als bedoeld in artikel 8 van de Rijksoctrooiwet de Internationale Huishoudbeurs Uw onderneming heeft misleid. Elke onderneming die zich op octrooiering van een uitvinding beraadt, dient zich er evenwel vooraf van te vergewissen of het in de openbaarheid brengen van die uitvinding wel veilig is. Die veiligheid lag bij het tentoonstellen op de Internationale Huishoudbeurs niet zo voor de hand, omdat tot dan toe deze beurs nog niet was erkend als tentoonstelling en dit eerst in het jaar daarop, bij de 31e Internationale Huishoudbeurs in 1976, voor het eerst het geval is geweest. Aangezien elke erkenning werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en daarvan tevens melding werd gemaakt in het Bijblad bij De Industriële Eigendom, was het al of niet erkend zijn van de tentoonstelling voor U een verifieerbaar gegeven.

120


Het spijt mij dat ik de door U gevraagde voorzieningen ter oplossing van deze voor U zo onbevredigend verlopen kwestie niet kan treffen. Enz. c) Eindbeschikking van de Aanvraagafdeling van 15 december 1980 (Voorzitter: Ir P. A. Quist, leden: Ir D. Houtman en Mr J. W. van der Zanden, plv. leden). De Octrooiraad, Aanvraagafdeling; Gehoord op de eerste zitting, van 20 april 1978, opposante I bij monde van de octrooigemachtigde Ir C. H. J. Timmers en opposante II bij monde van de octrooigemachtigde Ir G. F. van der Beek; aanvraagster bij monde van de octrooigemachtigde Ir R. Hoijtink, vergezeld door de Heren A en B; Gehoord op de tweede zitting, van 16 oktober 1980, aanvraagster bij monde van dezelfde octrooigemachtigde Ir R. Hoijtink; Gezien de stukken; Overwegende, dat de eerste en de tweede opposante elk tijdig een bezwaarschrift tegen octrooiverlening voor het onderwerp van de openbaargemaakte aanvrage hebben ingediend; enz. Overwegende nu eerst inzake de opposities: enz. O. verder ambtshalve: enz. O., dat — gezien de vorenstaande overwegingen inzake de opposities en ambtshalve overwegingen van de Afdeling — aanvraagster de openbaargemaakte conclusie van de aanvrage in elk geval behoort te beperken tot de volgende conclusie: "Was-, spoelof opvangbak van roestvrij staal, waarvan de zijwanden tot op afstand van de bovenrand aan de binnenkant van de bak zijn geëmailleerd, met het kenmerk, dat die zijwanden van de bak op en onmiddellijk boven At grenslijn van het email over korte afstand naar binnen zijn doorgedrukt."; Overwegende voorts ambtshalve: dat aanvraagster de aanvrage op 29 mei 1975^ heeft ingediend; dat aanvraagster op het aanvraagformulier heeft vermeld, dat zij zich beroept op de bescherming, bedoeld in artikel 8 van de Rijksoctrooiwet en ten bewijze daarvan een officiële verklaring heeft overgelegd waaruit blijkt, dat het voorwerp volgens de aanvrage vanaf 4 t/m 13 april 1975 op de 30e Internationale Huishoudbeurs in het RAI-gebouw te Amsterdam werd tentoongesteld; dat inmiddels de Rijkswet van 12 januari 1977, "Staatsblad" nr 160, tot wijziging van de Rijksoctrooiwet, op 1 januari 1978 in werking is getreden; dat het genoemde artikel 8 van de Rijksoctrooiwet weliswaar ingevolge die wijzigingswet is vervallen, maar volgens artikel VII van de wijzigingswet voor aanvragen als de onderhavige van toepassing blijft; O., dat het genoemde artikel 8, lid 1 van de Rijksoctrooiwet — voor zover hier van belang — luidt als volgt: "Hij die op een van Staatswege gehouden of erkende tentoonstelling binnen het Koninkrijk een voortbrengsel tentoonstelt wordt, zo hij binnen zes maanden na de opening van die tentoonstelling voor dat voortbrengsel octrooi aanvraagt, geacht dat octrooi reeds te hebben aangevraagd op de dag waarop dat voortbrengsel ter tentoonstelling aanwezig was "; dat de Afdeling na haar eerste zitting, van 20 april 1978, bij haar brief van 20 november 1978 aanvraagster in de gelegenheid heeft gesteld aannemelijk te maken, dat de genoemde tentoonstelling van Staatswege is gehouden of erkend; dat daarna het bestuur van die tentoonstelling bij zijn brief van 27 november 1978 aan de Minister van Economische Zaken heeft verzocht die tentoonstelling alsnog van Staatswege te erkennen; dat de voornoemde Minister dat verzoek bij gemoti-

18 april 1983

veerd besluit van 27 december 1978 heeft afgewezen; dat vervolgens aanvraagster bij haar brief van 3 mei 1979 aan de Minister van Economische Zaken heeft verzocht de genoemde tentoonstelling alsnog van Staatswege te erkennen; dat die Minister daarop bij zijn brief van 19 juli 1979 aan aanvraagster een uiteenzetting van de achtergronden van het door hem bij zijn genoemde besluit van 27 december 1978 gevoerde erkenningsbeleid heeft gegeven; dat aanvraagster tegen die brief van de Minister van 19 juli 1979 beroep bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft ingesteld; dat de Raad van State, Afdeling Rechtspraak, dat beroep van aanvraagster echter bij zijn gemotiveerde uitspraak van 20 mei 1980 heeft verworpen; dat het Ministerie van Economische Zaken die uitspraak op 28 juli 1980 heeft ontvangen en op 21 augustus 1980 in fotokopie aan de onderhavige Afdeling van de Octrooiraad heeft toegezonden; O., dat uit het vorenstaande volgt, dat de genoemde, van 4—13 april 1975 gehouden 30e Internationale Huishoudbeurs niet van Staatswege is gehouden noch van Staatswege is erkend en dat aanvraagster zich bij de indiening van de aanvrage daarom ten onrechte heeft beroepen op de bescherming, bedoeld in artikel 8 (oud) van de Rijksoctrooiwet; dat aanvraagster bij monde van haar gemachtigde op de tweede zitting van deze Af deling van de Octrooiraad, van 16 oktober 1980, desgevraagd één en ander heeft erkend; dat de Afdeling, gezien deze erkende feiten, de octrooieerbaarheid van de bak volgens de beperkte openbaargemaakte conclusie van de aanvrage naar de ware dag van indiening van de aanvrage, namelijk 29 mei 1975, behoort te beoordelen; O., dat aanvraagster op de vermelde tweede zitting van deze Afdeling ook heeft erkend, dat zij de bak volgens de aanvrage op de genoemde tentoonstelling aan het publiek heeft getoond en eerst daarna de onderhavige aanvrage heeft ingediend; dat aanvraagster op die tweede zitting echter heeft betoogd, dat een deskundige, gezien de bekende stand van de techniek, niet kon zien, welke uitvinding in de tentoongestelde bak was belichaamd; dat de Afdeling aanvraagster niet in dit betoog vermag te volgen; dat immers een tentoonstelling zoals de onderhavige onder meer is bestemd teneinde fabrikanten in de gelegenheid te stellen hun nieuwe produkten aan het publiek te tonen; dat een deskundige (fabrikant) daarom desgewenst een dergelijke tentoonstelling kon bezoeken teneinde de getoonde nieuwe produkten op zijn gebied van anderen nauwkeurig te bezichtigen en te onderzoeken; O., dat vóór de dag van indiening van de aanvrage geëmailleerde stalen bakken algemeen bekend waren; dat een deskundige echter wist, zoals ook uit de aanvrage blijkt, dat die bakken op de randen kwetsbaar zijn, dat bovendien op de snijkanten ervan geen email aanwezig is, omdat dit zich niet op de scherpe snijkant kan hechten en dat er gevaar voor roestvorming ontstaat, wanneer bijvoorbeeld door stoten de emaillaag bij de rand wordt beschadigd; dat, zoals mede uit de aanvrage blijkt, een deskundige verder op de hoogte was van het feit dat men dit bezwaar had ondervangen door geëmailleerde bakken te voorzien van een losse, roestvrij stalen sierlijst, maar dat het vrijwel onmogelijk was die sierlijst dichtend aan te brengen, zodat er gevaar voor lekkage bestond; dat een deskundige bij nauwkeurige bezichtiging van de tentoongestelde bak van aanvraagster zonder moeite kon zien, dat de zijwanden aan de binnenkant van de bak op en onmiddellijk boven de grenslijn van het email over korte afstand naar binnen zijn doorgedrukt;

18 april 1983


dat het aannemelijk is, dat een deskundige kon begrijpen, dat een aldus geconstrueerde bak niet de genoemde bezwaren van de bekende bakken vertoont; dat het overigens evenzeer aannemelijk voorkomt, dat een deskundige die dit niet zou hebben begrepen, in elk geval de tentoongestelde bak op grond van zijn gewone vakkennis kon vervaardigen; dat de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad in een vergeüjkbaar geval heeft overwogen, dat een rollenkluis volgens de aanhef van de openbaargemaakte conclusie van de octrooiaanvrage 66.09379 op het tijdstip van indiening van die aanvrage van openbare bekendheid was, doordat zij op een bepaalde, met name genoemde, slechts vijf dagen durende tentoonstelling was tentoongesteld (beschikking van 24 maart 1972, "Bijblad bij De Industriële Eigendom" 1972, nr 63, blz. 161); dat ook naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland een tentoongesteld produkt niet als nieuw wordt beschouwd (vergelijk E. Reimer, "Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz", Keulen, 1968, derde druk, paragraaf 2, Anmerkung 16, blz. 180 en paragraaf 2, Anmerkung 39, blz. 200); O., dat uit het vorenstaande volgt, dat de bak volgens de beperkte openbaargemaakte conclusie van de onderhavige aanvrage op de dag van de opening van de 30e Internationale Huishoudbeurs, dus vóór de dag van de indiening van de aanvrage, door het tentoonsteËen openbaar toegankelijk was geworden en daarom niet nieuw en derhalve niet octrooieerbaar is; O., dat dit wordt bevestigd door twee schriftelijke verklaringen van aanvraagster; dat aanvraagster namelijk in haar genoemde brief van 3 mei 1979, gezonden aan de Ministervan Economische Zaken, in de passage op blz. 1, regels 4—1 van onderen, heeft verklaard, dat: "bij de beoordeling van onze aanvrage naar de datum van haar daadwerkelijke indiening bij de Octrooiraad, de inhoud van onze aanvrage door de eerdere expositie op de genoemde Huishoudbeurs reeds bekend zou zijn geworden en dientengevolge voor octrooiverlening niet meer in aanmerking zou kunnen komen"; dat aanvraagster verder in haar beroepschrift van 17 augustus 1979, gericht tot de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, op blz. 3.onder 9 heeft verklaard, dat: "bij uitblijven van de erkenning van Staatswege van de bedoelde tentoonstelling de octrooieerbaarheid van de inhoud van die aanvrage naar de datum van haar daadwerkelijke indiening zou moeten worden beoordeeld (in welk geval de expositie van de in de aanvrage beschreven spoelbak op de bedoelde tentoonstelling aan de inhoud van die aanvrage de voor octrooiverlening vereiste nieuwheid in de zin van art. 2 Rijksoctrooiwet zou ontnemen) "; dat aanvraagster derhalve tot tweemaal toe tegenover

121

een overheidsinstantie schriftelijk, duidelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dat de inhoud van de aanvrage bij beoordeling naar de datum van de werkelijke indiening van de aanvrage bekend respectievelijk niet nieuw was en daarom niet octrooieerbaar is; dat de gemachtigde van aanvraagster op de tweede zitting van de Afdeling weliswaar van die erkenning is teruggekomen, maar dat de Afdeling dit terugkomen van de twee genoemde eerdere, schriftelijke verklaringen geen werkelijke betekenis kan toekennen; O., dat de Afdeling, gelet op hetgeen zij hiervoor heeft overwogen, de eerste oppositie volledig gegrond en de tweede oppositie ten dele gegrond acht en bij ambtshalve beoordeling geen octrooi voor de was-, spoelof opvangbak volgens de aanvrage kan verlenen; Beschikkende: Verklaart de eerste oppositie volledig gegrond en de tweede oppositie ten dele gegrond; Besluit geen octrooi te verlenen voor de was-, spoelof opvangbak volgens de aanvrage. Enz. d) Eindbeschikking Afdeling van Beroep. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvraagster tijdig in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 15 december 1980, waarbij de oppositie gegrond werd verklaard en besloten werd geen octrooi te verlenen op het onderwerp van de aanvrage; dat opposanten I en II de memorie van grieven schriftelijk hebben beantwoord; dat de gemachtigde van aanvraagster vervolgens bij brief van 31 maart 1982 heeft meegedeeld niet ter zitting van de Afdeling van Beroep van 21 mei 1982 te zullen verschijnen, daar aanvraagster niet langer geïnteresseerd is in de aanvrage; enz. O. dienaangaande: dat de Afdeling van Beroep, nu aanvraagster te kennen heeft gegeven niet langer in haar aanvrage geïnteresseerd te zijn, geen aanleiding aanwezig acht anders dan tot niet-verlening van de aanvrage te besluiten; dat onder deze omstandigheden een beoordeling van de gegrondheid van het beroep achterwege kan blijven; dat de beschikking van de Aanvraagafdeling bevestigd zal worden voor zover daarbij tot niet-verlening van het gevraagde octrooi werd besloten, doch een uitspraak over de gegrondheid van de ingestelde opposities achterwege zal blijven, nu de Afdeling van Beroep de door opposanten ingebrachte bezwaren niet ambtshalve heeft beoordeeld; Beschikkende, Bevestigt de beschikking van de Aanvraagafdeling waarbij tot niet-verlening van het gevraagde octrooi werd besloten. Enz.

Mededeling Bescherming van industriële vormgeving. Op vrijdag 29 april 1983 organiseert de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas in de congreszaal Kriterion, Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam, een symposium onder de titel: Bescherming van industriële vormgeving Heeft het zin een model te deponeren? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Welke rechtsbescherming is er als het model niet gedeponeerd is? Over welke maatregelen tegen plagiaat beschikt de

ondernemer? In een vijftal voordrachten zullen de sprekers voorlichting geven over praktische maatregelen tegen plagiaat. Deelname aan het symposium kost f 175,— all in per persoon inclusief koffie, thee, aperitief, lunch en deelname aan de excursie. Tevens zal tijdens het symposium aan de deelnemers een uitgebreide dokumentatiemap worden uitgereikt. Inlichtingen: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, Coolsingel 58, 3011 AE Rotterdam; tel.: 010-14 50 22, toestel 277, Mevrouw Van Stuyvenberg.

122


18 april 1983

Litteratuur Boeken. NEDERLAND. Delft-Baas, Mr M. van, Reclame mag, maar er zijn grenzen. (Welke grenzen stellen de Reclame Code Commissie en de Reclameraad?). Zwolle, Tjeenk Willink, 1982, 346 blz. Prijs f 5 5 , - . VerLoren van Themaat, Mr P., The Changing Structure of International Economie Law. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981, XXV en 395 blz. Jurisprudentie Benelux Gerechtshof 1980—1981. Zwolle, Tjeenk Willink/Antwerpen, Kluwer, 1982, 2 x 223 blz. Prijs f 1 9 5 , - . W.O.N., Werkgemeenschap Octrooiinformatie Nederland, Organisaties in binnen- en buitenland, die diensten verlenen op het gebied van octrooiinformatie. Verschijning in mei 1983. Te bestellen bij J. van den Berge, p/a Akzo Patents Department, Postbus 314, 6800 AH Arnhem. Prijs + f 2 0 , - . BUITENLAND. Amann, R. en J. Cooper (Hrsg.), Industrial Innovation in the Soviet Union. New Haven/Londen, Yale University Press, 1982, XXIX en 526 blz. Arnold, T. en J. Th. McCarthy, Domestic and international licensing of technology. New York, Practising Law Institute, 1980, 668 blz. <. [Besproken door H. Ullrich in IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (13) dec. 1982 (6) blz. 798/9.] Buil, A. T., G. Holt en M. D. Lilly, Biotechnology. International Trends and Perspectives. Parijs, Cedex, 1982, 84 blz. Canenbly, C., Enforcing antitrust against foreign enterprises. Deventer, Kluwer, 1981, 125 blz. Prijs f 7 4 , - . [Besproken door H. Ullrich in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-Internationaler Te*/jan. 1983 (1) blz. 68/9.] Christ, Th. C , Das Urheberrecht der Filmschaffenden. Bazel-Frankfort a/d Main, Helbing & Lichtenhahn, 1982, 103 blz. Crespi, R. S., Patenting in the biological sciences. John Wiley & Sons Ltd., 1982, 208 blz. Prijs £ 16,-. [Besproken door A. W. White in European Intellectual Property Review (4) nov. 1982 (11) blz. 327/8.] De Bouw, F. en B. Dewit, China Trade Law — Code du Droit du Commerce extérieur de la Republique Populaire de Chine — Code of Foreign Trade Law of the People's Republic of China, (met in Hoofdstuk 10: Trademarks — Les marques de fabrique et de commerce.) Brussel, Emile Bruylant, S.A., 1983. Prijs Bfrs. 2 3 0 0 , - . Geister, H.-A., Wettbewerbs- und Industriepolitik der Europaischen Gemeinschaft. Berlijn, Duncker & Humblot, 1981, 203 blz. Habersack, H.-J., Erfindungsverwertung. 5e druk. Bad Wörishofen, Hans Holzmann Verlag, 1982, 248 blz. Hill, M. R., Trade, Industrial Co-operation and Technology Transfer with the Socialist Countries of Eastern

Europe: Some Aspects of the British Experience. Ottawa, Carlton University, 1981, 68 blz. Klaue, S., Die europaischen Gesetze gegen Wettbewerbsbeschrankungen sowie die entsprechenden Vorschriften der wichtigsten aussereuropaischen Partnerlander. (losbladig.) Berlijn-Bielefeld-München, Erich Schmidt Verlag, 1982, 874 blz. Krishnamurthi, S., Principles of Law Relating to Monopolies and Restrictive Trade Practices in India. New Delhi, Sharmada Publications, 1980, 409 blz. Mathély, P., Le droit europeen des brevets d'invention. Parijs, Journal des Notaires et des Avocats, 1978, VI en 466 blz. Prijs ± DM 8 0 , - . [Besproken door F. K. Beier in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht—Internationaler Fez/jan. 1983 (1) blz. 66/7.] Rodhain, C., Made In France; comment protéger nos innovations et créations. Parijs, Librairies Lavoissier, 1983, 400 blz. Prijs Ffrs. 1 9 5 , - . Saint-Gal, Y., Protection et défense des marques de fabrique et concurrence deloyale (Droits francais et droits étrangers). (5e druk.) Parijs, J. Delmas et Cie, 1982, 488 blz. Prijs Ffrs. 2 9 5 , [Besproken door F. K. Beier in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-Internationaler Teil jan. 1983 (1) blz. 67.] Sasaki, N., Management and Industrial Structure in Japan. Oxford-Parijs-Frankfort, Pergamon Press, 1981, 141 blz. Schwaab, R. L. en R. V. Thurman, International Patent Law. EPC & PCT Practice and Strategy. Washington D.C., Patent Resources Institute, Inc., 1980, (losbladig). Tapper, C , Computer Law. (2e druk.) Harlow, Longman Group Ltd., 1982. Prijs £ 10,50. [Besproken door H. Carr in European Intellectual Property Review (4) nov. 1982 (11) blz. 327.] Ulmer, E., Urheber- und Verlagsrecht. (3e druk.) Berlijn/Heidelberg/New York, Springer Verlag, 1980, XX en 610 blz. [Besproken door W. R. Cornish in IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (13) dec. 1982 (6) blz. 796/8.] Patentanwaltsordnung mit Nebenvorschriften und dem Recht der vor dem Europaischen Patentamt zugelassenen Vertreter. Textausgabe, samengesteld door H. Hiersemenzel (2e druk). München, C. Heymanns Verlag, 1982, 262 blz. Terrell on the Law of Patents, 13e druk. Londen, Sweet & Maxwell, 1982, 1157 blz. Prijs £ 5 5 , - . [Besproken door B. C. Reid in European Intellectual Property Review (4) dec. 1982 (12) blz. 360.] Tij

dschriftartikelen.

NEDERLAND. Du Bois, Mr R. L., Domaine public payant. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 118/9. Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Beele-arrest, noten onder Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

18 april 1983


te Luxemburg, 2 maart 1982, zaak 6/81. [B.I.E. 1982, nr 86, blz. 267, met noot Prof. Mr D. W. F. ' Verkade.] ArsAequi(22)ïzbï. 1983 (2) blz. 2 5 4 - 2 6 1 . Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Wat heet kunst in industriële vormgeving? Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 1 1 9 - 1 2 1 . Constantin, C , Some thoughts on transfer prices for industrial property rights and technology. Intertax (Deventer) nov./dec. 1982, blz. 4 3 6 - 4 4 6 . Gerbrandy, Mr S., Maarten Luther en het auteursrecht. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 123/4. Klaver, Dr F., Het auteursrecht is ook een mensenrecht. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 125/6. Knipscheer, Mr J. W., Plagiaat in 25 jaar architektenraad tuchtrechtspraak. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 127/8. Kuitenbrouwer, Mr F., Juridische strijd auteursrecht kabel is beslecht. (Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het schip nog niet gestrand.) NRC Handelsblad (13) 4 febr. 1983 (107) blz. 2. Limperg, Mr K., Zit er een luchtje aan het auteursrecht? Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 1 2 9 - 1 3 0 . Limperg, Mr Th., Curriculum vitae, en publikaties van —. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 116/7. Lingen, Mr N. van, Auteursrecht als tijdsverschijnsel. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 131/2. Mom, Mr G. J. H. M., Volgrecht: een volgend recht? Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 132/5. Postmaa, C , 'Wie tijdens veranderingen slaapt, wordt niet meer wakker'. (Uitvinderscentrum op bres voor vernieuwing. [Uitvinderscentrum Nederland, Mauritsweg 2, Postbus 21.465, 3001 AL Rotterdam, telefoon 0 1 0 - 1 3 63 33.]) Haagsche Courant 11 febr. 1983 (30.180) blz. 15. Schermers, Prof. H. G., The direct application of treaties with third States: note concerning the Polydor and Pabst cases. Common Market Law Review ('s-Gravenhage) nov. 1982, blz. 563/9. Spoor, Mr J. H., Over ontlening en monopolie. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 136/7. Trolier, Prof. A., Kumulation und Kollision des Rechtsschutzes von Muster und Modellen, Ausstattung und Formmarken. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 138/9. Truijen, Prof. E. A. H., Theo Limperg en de industriële vormgeving in Nederland. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nurnmer (5) dec. 1982 (6) blz. 140. Tuit, Mr P., Nogmaals: het Polydor-arrest. [Polydor en R.S.O./Harlequin en Simons, B.I.E. 1982, nr 88, blz. 286.] ArsAequi (32) febr. 1983 (2) blz. 268. Verkade, Prof. Mr D. W. F., Het werk als merk, en het merk als werk. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 141/4. Wichers Hoeth, Mr L., Gekleurde strepen en blokken. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 145/6. Auteursrecht Extra Theo Limperg-nummer (5) dec. 1982 (6) blz. 1 1 4 - 1 4 7 .

123

INTERNATIONAAL. Axter, O., Die Maissaatgut — Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht— Intemationaler Teil nov. 1982 (11) blz. 646-650. Balk, M., Zur Identitat eines chemischen Stoffes. Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte (73) juli-aug. 1982, blz. 140/8. Barb, W. G., Praktische Problematik der deutsch-englischen Patentübersetzung und rechtliche Folgen von Ubersetzungsfehlern. Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte (73) juni 1982, blz. 1 0 8 - 1 1 2 . Bartenbach, K. en F.-E. Volz, Geschichtliche Entwicklung und Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrecht - 25 Jahre ArbEG. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (84) dec. 1982 (12) blz. 6 9 3 - 7 0 3 . Beier, F.-K., Entwicklungstendenzen im Markenrecht. Bulletin-Union des praticiens européens en propriété industrielle 1981 (12) blz. 5 0 - 5 9 . —, Governmental promotion of innovation and the patent system. ICC International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (13) okt. 1982 (5) blz. 5 4 5 - 5 6 5 . Bent, S. A., Patent protection for DNA molecules. Journal of the Patent Office Society (Washington) febr. 1982, blz. 6 0 - 8 6 . Bressand, G., L'activité de 1'Institut des mandataires agréés prés de 1'Office europeen des brevets. Bulletin-Union des praticiens européens en propriété industrielle 1981 (12) blz. 2 8 - 3 2 . Bruchhausen, K., Wann gehort die Anwendung eines Stoffes (oder Stoffgemisches) zur therapeutischen Behandlung des menschlichen (oder tierischen) Körpersôder in Diagnostizier verfahren, die am menschlichen (oder tierischen) Körper vorgenommen werden zum Stand ter Technik? (Art. 54 Abs. 5 EPÜ, § 3 Abs. 3PatG 1981). Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (84) nov. 1982 (11) blz. 641/3. Chengsi, Zheng, Trade Marks in China; The first specific Law in the field of Chinese Intellectual Property. European Intellectual Property Review (4) okt. 1982 (10) blz. 2 7 8 - 2 8 4 . Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Before and after the cable decisions of the Suprème Court of the Netherlands. Journal of the copyright society (29) 1982 (3) blz. 3 1 2 - 3 2 3 . Coleman, A., Character merchandising and fictitious characters. European Intellectual Property Review (4) okt. 1982 (10) blz. 285/9. Cornish, W. R. en J. Phillips, The economie function of trade marks: an analysis with special reference to developing countries. ICC, International review of industrial property and copyright law (13) 1982 (1) blz. 4 1 - 6 4 . Cullen, F. H., Using computers for trademark licensing. The Trademark Reporter (New York) (72) maart-april 1982 (2) blz. 1 6 2 - 1 7 7 . Fikentscher, W. en W. Straub, Die RBP-Kodex der Vereinten Nationen: Weltkartellrichtlinien. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht— Intemationaler Teil nov. 1982 (11) blz. 6 3 7 - 6 4 6 en dec. 1982 (12) blz. 7 2 7 - 7 3 9 . Goetz, R., Das Einspruchsverfahren nach deutschem und europaischem Recht. Bulletin-Union des praticiens européens en propriété industrielle 1981 (12) blz. 8—16.

124


Gyertyanfy, P., The software as a new subject matter of copyright law? Revue internationale du droit d'auteur 1982 (11) blz. 7 1 - 1 1 3 . —, Le logiciel: Nouvel objet de la protection du droit d'auteur? Revue Internationale du droit d 'auteur juli 1982 (113) blz. 7 0 - 1 3 2 . [ Samenvatting in Propriété Industrielle - bulletin documentaire 1 nov. 1982 (311) blz. H-219-220.] Hackl, K., Spannungen zwischen den modernen Grossformen des Einzelhandels und der Markenartikelindustrie. Österreichische Blatter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (31) 1982 (3) blz. 57-63. Henning-Bodewig, F., Die Beurteilung des parasitaren Wettbewerbs, insbesondere der unmittelbaren Leistungsübernahme in den Benelux-Staaten. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht— Internationaler Teil nov. 1982 (11) blz. 6 6 7 - 6 7 3 . Jennings, T. D. en J. F. Hornick, Antitrust risks in settling patent disputes through licensing. Licensing law and business report (5) 1982 (1) blz. 1-12. Joubert, CL, La legislation economique communautaire et la legislation sur le droit d'auteur: la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes = Community economie legislation and copyright legislation: recent case law of the Court of Justice of the European Communities. Droit d'auteur (95) 1982 (6) blz. 182/7. Copyright (18) 1982 (6) blz. 1 8 8 - 1 9 3 . Kaube, G., J. Corre en J.-C. Magnin, Le traitement des inventions d'employés dans quelques pays. Bulletin-Union des praticiens européens en propriété industrielle 1981 (12) blz. 3 3 - 4 9 . Keyes, F., A copyright perspective on broadcasîng, cable transmission and satellite. Copyright reporter 1982 (3/4) blz. 1 2 - 2 1 . Kinkeldey, H., Pitfalls of trademark licensing in the E.E.C. The Trademark Reporter (New York) (72) maart-aprü 1982 (2) blz. 1 4 5 - 1 5 6 . Knaak, R., Gedanken zum Konflikt von Handelsnamen im Gemeinsamen Markt. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht— Internationaler Teil nov. 1982 (11) blz. 6 5 1 - 6 6 0 . Kraut, G., Plus ingenii - Erfindungshöhe. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (München) juli-aug. 1982, blz. 138/9. Lipszyc, D., Protection legale des titres des oeuvres litteraires et artistiques et des publications, droit d'auteur et droit des marques. Le Droit d'Auteur (Genève) sept. 1982, blz. 260/4. Lucas, A., Les programmes d'ordinateurs comme objets de droits intellectuels. La Semaine Juridique (Parijs) 15 sept. 1982 (3081) 6 blz. [ Samenvatting in Propriété Industrielle - bulletin documentaire 1 nov. 1982 (311) blz. 11-218.] Mangalo, N., Trademark and Unfair competition law in the United Arab Emirates. HC International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (13) okt. 1982 (5) blz. 5 8 8 - 6 2 5 . 0sterborg, L., Prior use right: aspects of current interest in the Common Market countries. Bulletin-Union des praticiens européens en propriété industrielle 1981 (12) blz. 60/8. Preu, A., Von der Zunft zum europaischen Patent und der Gemeinschaftsmarke.

18 april 1983

Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (München) juli-aug. 1982, blz. 122/8. Gall, G., Die Patenterteilung an der Schnittstelle zwischen europaischer und nationaler Phase. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht— Internationaler Teil jan. 1983 (1) blz. 1 1 - 2 0 . Geelhand, M., Mag een handelaar in zijn reclame verwijzen naar uitslagen van vergelijkende warentests van verbruikersverenigingen? Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) (46) 8 jan. 1983(19). Hausser, E., Das Patentwesen: ein unentbehrliches Arbeitsmittel für die mittelstandische Wirtschaft. Rationalisierung (München) (33) nov./dec. 1982 (11/12) blz. 2 2 7 - 2 3 0 . Julian, S., How about the 'ugly duckling' in China? Some investigations on the use of patent literature in this country. World Patent Information (München) (4) 1982 (3) blz. 102/4. [Samenvatting in Propriété Industrielle - Bulletin documentaire (Parijs) 1 febr. 1983 (317) blz. 1 1 - 2 0 . ] Kon, S., Article 85, para. 3: a case for application by national courts. Common Market Law Review ('s-Gravenhage) nov. 1982, blz. 5 4 1 - 5 6 1 . Kronz, H. en H. Grevink, Trends in the inventive activity of private applicants for patents in Germany, France and the United Kingdom. World Patent Information (München) (4) 1982 (3) blz. 110-120. Kunz-Hallstein, H. P., Recent trends in the copyright legislation of developing countries. HC International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (13) dec. 1982 (6) blz. 6 8 9 - 7 0 3 . Liuzze, L., Inhaberschaft und Übertragung des europaischen Patents. Gewerblicher Rechtsschutz und UrheberrechtInternationaler Teil jan. 1983 (1) blz. 20/5. Mönch, Ch., Der Schutz des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt. Neue Juristische Wochenschrift (Frankfort a/d Main) 1 dec. 1982, blz. 2 6 8 9 - 2 7 0 0 . Plasseraud, Y., L'invention de salarié en Union Soviétique et en France. Revue de droit intellectuel"— L'Ingénieur-Conseü (72) okt.-nov. 1982 ( 1 0 - 1 1 ) blz. 2 0 0 - 2 1 3 . Revy von Belvard, P., Patent attorneys on new ways? World Patent Information (München) (4) 1982 (3) blz. 100/1. Ropski, G. M., The right of publicity - The trend towards protecting a celebrity's celebrity. The Trademark Reporter (New York) (72) mei-juni 1982 (3) blz. 2 5 1 - 2 7 4 . Schick, C , Erfindung und Schöpfung. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte okt. 1982, blz. 186/7. Shanahan, D., The trademark right: Consumer protection or monopoly? The Trademark Reporter (New York) (72) m e i juni 1982 (3) blz. 2 3 3 - 2 5 0 . Stephenson, J., Training to use patents. World Patent Information (München) (4) 1982 (3) blz. 121/5. Suchy, H., Protection par brevet pour la seconde indication thérapeutique. Revue de droit intellectuel -L'Ingénieur-Conseü (72) okt.-nov. 1982 ( 1 0 - 1 1 ) blz. 1 8 7 - 1 9 9 . Teply, J., Kategorien von Dokumenten in EP- und PCT (WO) Rechercheberichten. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte okt. 1982, blz. 188/9.

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 18 april 1983, 51e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents