De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 december 1978, 46e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

261

15 december 1978, 46e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Mr J. W. van der Zanden. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet, Dr J. K. Kramer, Drs C. H. J. van Soest, Dr H. P. Teunissen, Mr D. W. F. Verkade, Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 65,- met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f70,-; een afzonderlijk nummer f7,-; het jaarregister afzonderlijk f 10,-. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorckeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering *

Officiële mededelingen. Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde. — Orde van Octrooigemachtigden.

Nr 62. President Rechtbank Zwolle, 20 mei 1977, Utina/ Bakker (het is niet aannemelijk, dat de veedrinkbekkens van gedaagde geen inbreuk maken op de wezenkenmerken van de geoctrooieerde inrichtingen van eiseres).

Artikel. Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Prioriteiten met betrekking tot de vernieuwing van de Surinaamse wetgeving op het gebied van de industriële eigendom en het auteursrecht (biz. 263/4).

Nr 63. Hof 's-Gravenhage, 16 november 1977, Pharma/ Bioform (Bio-Ginseng heeft geen onderscheidende kracht als merk, geen inburgering; Biosan-Ginseng en SanoGinseng zijn overeenstemmende tekens; de natuurgetrouwe afbeelding van de Ginsengplant heeft geen onderscheidende kracht als merk).

Jurisprudentie.

Nr 64. Hof Leeuwarden, 2 november 1977, Hagen/Bioform (het woord Harpago heeft onderscheidende kracht als merk voor de gedroogde wortels van Afrikaanse duivelsklauwen (harpagophytum procumbens) en stemt overeen met het merk Harpagosan).

a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 60. President Rechtbank Rotterdam, 28 juni 1977, Hoffmann-La Roche/Pharmon (Octrooiraad: de werkwijze van gedaagden valt.onder de beschermingsomvang van het octrooi; het niet vermelden van een equivalente maatregel op het moment van de indiening van de aanvrage kan een gevolg zijn van het feit dat toen die maatregel — hoewel bekend — op technische schaal nog geen ingang had gevonden). Nr 61. President Rechtbank Zwolle, 21 januari 1977, Konijn/De Groot (Octrooiraad: de combinatie van drie kenmerken is essentieel voor de uitvinding; de boot van gedaagde voldoet weliswaar naar de letter, maar niet naar de geest aan kenmerk a en voldoet niet aan kenmerk b; geen inbreuk). (Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 46e jaargang

2. Merkenrecht.

3. Auteursrecht. Nr 65. President Rechtbank Utrecht, 15 februari 1978, Sphinx/Speyer (de theepot heeft geen duidelijk kunstzinnig karakter, zodat daarop geen auteursrecht mogelijk is; bij namaak van een model in de zin van de BeneluxModellenwet is geen aktie wegens slaafse navolging mogelijk). 4. Onrechtmatige daad. Nr 66. Hof Arnhem, 8 mei 1978, Van Stijn/Stacy (onrechtmatige nabootsing van een strijkzool; de nabootsing is zo getrouw, dat ook een verschil in verpakking of een hogere prijs de nabootsing niet geoorloofd maken).

Eindnr 12

Blz. 261-28Ö

Rijswijk, 15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

262

Nr. 67. Hof Arnhem, 8 mei 1978, Van Stijn/Stacy (de nieuwe strijkzool van appellant is geen slaafse navolging van de strijkzool van geïntimeerden, onder meer omdat zij duurder is en de verpakking ervan aanmerkelijk afwijkt). b. Beschikking van de Octrooiraad. Nr 68. Afdeling van Beroep, 24 juli 1978 (aanvraagster heeft in de beschrijving de werkwijze volgens de aanvrage niet afgebakend van de werkwijze volgens een Frans octrooischrift, maar dit octrooischrift slechts als bijkomende stand van de techniek besproken; daarom is de aanvrage niet geschikt voor openbaarmaking).

15 december 1978

Mededelingen. Commissie inning, beheer en repartitie auteursrechtgelden (C I B R A) (blz. 279). Uitslag van het examen voor merken- en modellengemachtigden (blz. 279). Boekbespreking. Dr Frank Gotzen, Het bestemmingsrecht van de auteur, Brussel, 1975, door Mr S. Boekman (blz. 279-280).

Officiële mededelingen Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad.

buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 12 oktober 1978, nr 31).

Met ingang van 1 januari 1979 zullen de volgende mutaties in de samenstelling van de Centrale Afdeling plaatsvinden. 1. Aan de heer Ir C. P. Malepaard wordt eervol ontslag verleend als lid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 2. De heer Mr E. van Weel, thans plaatsvervangend lid van de Centrale Afdeling, wordt aangewezen alsdid. 3. De heer Mr W. Neervoort wordt aangewezen als plaatsvervangend lid van de Centrale Afdeling. (Beschikking van de Minister van Economische Zaken van 6 november 1978, nr 678/1162, Dir. voor Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden).

Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde.

Personeel. In dienst getreden. De dames V. J. de Bruijn-te Pas, G. F. van der Hut en E. C. Wülekes-Lansdorp zuËen met ingang van 1 december 1978 als schrijver A in tijdelijke dienst bij de Octrooiraad in dienst treden (beschikkingen van de Minister van Economische Zaken van 1 december 1978, nrs Pers./54 t/m 56). Beëindiging van dienstverband. Aan de heer Ir C. P. Malepaard, lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 januari 1979 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen, belangrijke diensten (Koninklijk besluit van 12 oktober 1978, nr 31). Aan de heer P. van Mullem, schrijver A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1978 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 16 augustus 1978, nr Pers./30). Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Ir C. P. Malepaard is met ingang van 1 januari 1979 voor een periode van vijfjaren benoemd tot

Na gehouden examen in oktober 1978 is het diploma van octrooigemachtigde uitgereikt aan mevrouw Mr Ir R. van Leeuwen-Torenstra te Maassluis en de heren Ir H. P. Bienfait en Ir W. Kovac, beiden te Delft. Orde van Octrooigemachtigden. Het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden is met ingang van 1 november 1978 als volgt samengesteld: Ir H. M. Urbanus, voorzitter Drs J. E. Vos, secretaris Ir C. Weening, penningmeester Ir L. C. de Bruijn Ir W. F. Cammel A. J. M. Dries > leden Drs H. J. Schenkman Het adres van het Ordebureau is: Raamweg 44, 2596 HN 's-Gravenhage, tel. nummer (07Ö)-46 17 05. De Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden is per 1 november 1978 als volgt samengesteld: Ir R. Sieders, voorzitter Ir W. F. Cammel, secretaris Ir L. C. de Bruijn Mr Ir. H. Mulder } Ir N. A. Stigter Ir G. H. Boelsma Drs R. E. W. Kropveld Drs E. J. Mebius \ Drs J. E. Vos Ir C. Weening

leden

plv.-leden

Het adres van het secretariaat van de Raad van Toezicht is: Raamweg 44, 2596 HN 's-Gravenhage, tel. nummer (070)-46 17 05.

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

263

Artikel Prioriteiten met betrekking tot de vernieuwing van de S en het

wetgeving op het gebied van de industriële eigendom

door Prof. Mr H. Cohen Jehoram. I. Octrooirecht. Bestaande situatie: Op grond van art. II Additionele Artikelen bij de Surinaamse Grondwet heeft de Rijksoctrooiwet 1910, zoals deze luidde op 25 november 1975, kracht van Surinaamse wet gekregen. Als gevolg hiervan is de oude situatie gecontinueerd dat door de Nederlandse Octrooiraad verleende octrooien automatisch ook in Suriname van kracht zijn. Dit is een wellicht onvermijdelijke overgangsmaatregel, die echter m.i. plaats zal moeten maken voor een definitieve regeling. Het lijkt bedenkelijk dat Suriname automatisch overdekt blijft met in Nederland aan — in feite — niet-Surinamers verstrekte monopolies, die de produktie in Suriname kunnen hinderen en eventuele goedkopere importen van geoctrooieerde produkten onmogelijk kunnen maken, zonder dat daar zelfs maar eigen Surinaamse inkomsten, in de vorm van de in Nederland bekende taxen, tegenover staan. Bovendien verleent de Nederlandse Octrooiraad sinds kort zijn octrooien op basis van een intussen gewijzigde Rijksoctrooiwet, die in Suriname dus niet kracht van wet heeft, hetgeen nog tot de nodige juridische puzzels aanleiding kan geven. Suriname staat nu voor de volgende vragen: 1. Moet er überhaupt octrooibescherming blijven bestaan in Suriname, waar de praktijk uitwijst dat de enigen die daar gebruik van maken buitenlanders zijn? Negatieve beantwoording leidt tot afschaffing van de tot wet gemaakte oude Rijksoctrooiwet. De enige noodzakelijke overgangsmaatregel zal dan zijn verkregen rechten te eerbiedigen. Een dergelijke maatregel zal wegens de betrekkelijk korte duur van octrooien ook betrekkelijk gauw uitgewerkt zijn. Er zijn echter ook argumenten aan te voeren voor behoud van enig octrooisysteem. De belangrijkste is gelegen in de aantrekking die dit wellicht kan uitoefenen op buitenlandse eigenaars van technologie deze via licentie-contracten aan Surinaamse industrieën over te dragen. Behoud van enig octrooisysteem is ook noodzakelijke voorwaarde voor de verdere continuatie van het lidmaatschap van Suriname van de Unie tot bescherming van de industriële eigendom, gebaseerd op het verdrag Van Parijs van 1883, waarbij 88 Staten zijn aangesloten, waaronder alle industriestaten (een meerderheid van de 88 wordt intussen gevormd door ontwikkelingslanden w.o. Suriname.) Daarnaast zou het overweging verdienen toe te treden tot de juist dit jaar in werking getreden Patent Cooperation Treaty, die speciaal ook faciliteiten voor ontwikkelingslanden schept. 2. Bevestigende beantwoording van de vorige vraag leidt direct tot de volgende vraag: welk systeem van octrooiverlening moet Suriname kiezen? Verlening na een grondig onderzoek van de voor octrooi aangemelde uitvinding of na simpele registratie? Een grondig onderzoek maakt een Octrooiraad noodzakelijk, een kolossaal en hoog gekwalificeerd apparaat, dat Suriname zich niet kan veroorloven. Simpele registratie kan ten gevolge hebben, dat het land overdekt wordt met ongerechtvaardigde monopolies. Een tussen-oplossing zou voor Suriname kunnen zijn: octrooiverlening na een registratie die slechts open staat voor een uitvinding waarvoor elders — na onderzoek —

octrooi is verleend. Daarnaast zou men kunnen denken aan de invoering van een systeem van bescherming via 'kleine octrooien' voor een kortere duur die uitsluitend op inschrijving gebaseerd zijn. Dit zou vooral de eigen Surinaamse industrie ten goede kunnen komen. Dit soort preliminaire vragen dient allereerst te worden beantwoord alvorens opdracht kan worden verleend tot het ontwerpen van een Surinaamse octrooiwet. Dit onderwerp heeft m.i. echter de grootste prioriteit. II. Merkenrecht. De bestaande situatie: het Surinaamse merkenrecht is gebaseerd op een K.B. van 1912, in zijn laatste versie gepubliceerd in G.B. 1946, 73. De tekst gaat terug op de oude Nederlandse Merkenwet van 1893 en is totaal verouderd. Van de 17 artikelen is er nog slechts één van belang (art. 2). De overige geven in hoofdzaak een regeling, en een zeer zware, van juridisch nauwelijks relevante materie: de inschrijving van een merk, die echter nu juist in het systeem van deze wet in het geheel niet bepalend is voor verkrijging of verlies van een merkrecht. Het werkelijke Surinaamse merkenrecht is nauwelijks uit de wettelijke regeling af te lezen, het is rechtersrecht geworden. Daarnaast gaat de regeling nog uit van een gebondenheid van Suriname aan de Merkenschikking van Madrid. Deze is reeds in 1959 opgezegd. Tenslotte bepaalt de wet in zijn enig nog levende artikel, (art.^2) dat merkrecht in Suriname ontstaat door gebruik van een merk hetzij in Suriname zelf, hetzij in 'het Rijk in Europa, Nederlands-Indië of Curacao'. Dit laatste lijkt volstrekt onaanvaardbaar. Ook dit onderwerp dient te worden aangevat. Met name dient ook te worden gewerkt aan de uitvoerings- en toepassingsregelementen die bij een dergelijke wet behoren en aan een reglement op het Bureau voor de Industriële Eigendom. Moge men voor de opstelling van de Merkenwet zelf veel steun kunnen vinden in de tekst van de merkenwet, die intussen in Nederland geldt, voor de nadere uitvoerings- en toepassingsreglementen en de organisatie van het Bureau van de Industriële Eigendom zal men wel zeer moeten letten op de nationale situatie alhier. III. Auteursrecht. De bestaande situatie: het Surinaamse auteursrecht is gebaseerd op de Verordening, nu Wet, Auteursrecht 1913, zoals laatstelijk gewijzigd in 1959. Voorts is Suriname aangesloten bij de Unie van Bern van 1886 ter bescherming van werken van letterkunde en kunst, waardoor het een auteursrechtelijke band heeft met 69 andere Staten, niet echter met de V.S., die hunnerzijds niet zijn toegetreden tot de Berner Conventie. In 1952 is er een tweede wereldwijd auteursrechtelijk verdrag gesloten, de Universele Auteursrechtconventie van Genève, om een brug te slaan tussen de B.C.-landen en de V.S. Indien Suriname ook een band met de V.S. wenst, lijkt het aangewezen om toe te treden tot ook dit tweede verdrag, waarbij zijn aangesloten, behalve een * Advies aan de Minister van Justitie van Suriname, tevens bestemd tot publicatie in het Surinaams Juristenblad.

264

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

groot aantal B.C.-landen, ook nog 25 andere landen, w.o. de V.S., de Sowjet-Unie en Venezuela, in totaal 72 Staten. (Nederland is in 1967 tot de U.A.C, toegetreden; door B.C. en U.A.C, tezamen is het nu verbonden met 94 andere Staten). Per 23 februari 1977 is Suriname toegetreden tot de allernieuwste versie van de Berner Conventie, de Acte van Parijs van 1971. De nationale wetgeving is echter nog slechts aangepast aan de vorige versie, de Acte van Brussel van 1948. Het lijkt daarom aangewezen de Surinaamse Auteurswet te herzien. Met name zou een wettelijke regeling op zijn plaats zijn voor de verlening van dwanglicenties t.a.v. vertaling en reproductie van buitenlandse werken, zoals dit nu verdragsrechtelijk voor ontwikkelingslanden mogelijk is gemaakt door de Acte van Parijs 1971. Daarnaast zijn nog enkele andere aanpassingen aan deze Acte noodzakelijk (filmrecht). Tenslotte zou men zich bij gelegenheid van deze wetswijziging ook kunnen ontdoen van enkele wel zeer Nederlandse particulariteiten in de Surinaamse auteurswet (bescherming van alle geschriften, werkgevers-auteursrecht). Regeling van dit onderwerp acht ik niet zo zeer

15 december 1978

dringend: ik geef het de derde plaats op de ranglijst van prioriteiten. IV. Andere rechten van intellectuele eigendom. Suriname kent een handelsnaamwet (G.B. 1937, 145) die terug gaat op de Nederlandse Handelsnaamwet 1921. Ofschoon modernisering wel denkbaar is acht ik dit zeker niet urgent. Suriname kent niet een bescherming van aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong, of een modellenrecht (een specifieke bescherming van industriële vormgeving naast de auteursrechtelijke bescherming die hiervoor ook nog bestaat). Wettelijke regeling van deze onderwerpen lijkt me voorlopig niet aangewezen. Ondanks het ontbreken van een modellenwet is Suriname wel aangesloten bij de Haagse Modellenschikkingvan 1925. Deze kan m.i. beter opgezegd worden. Voor wat tenslotte betreft de bestrijding van de oneerlijke mededinging, deze kan m.i. voorlopig worden overgelaten aan het rechtersrecht m.b.t. de onrechtmatige daad. Paramaribo, 6 juli 1978.

Jurisprudentie Nr 60. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 28 juni 1977. (chloordiazepoxide) (Mr J. G. L. Reuder). Art. 30, lid 1, aanhef en onder a Rijksoctrooiwet. De Octrooiraad spreekt in zijn advies aan de President als zijn oordeel uit, dat de door gedaagden toegepaste werkwijze valt onder de beschermingsomvang van het octrooi 137.320 en overweegt daarbij dat het niet vermelden van een equivalente maatregel op het moment van de indiening van de aanvrage, een gevolg kan zijn van het feit, dat toen de equivalente maatregel - hoewel bekend - in tegenstelling tot later, op technische schaal nog geen ingang had gevonden. Van een bewuste uitsluiting van de equivalente maatregel van de gevraagde rechten is geen sprake. Nadat dit advies was uitgebracht en één gedaagde niet langer verweer wenste te voeren, wordt deze gedaagde een verbod opgelegd verder inbreuk te plegen. De tegen de directeur van de B. V. persoonlijk ingestelde vordering wordt, na afweging van wederzijdse belangen van partijen, afgewezen. De vennootschap naar Zwitsers recht F. Hoffmann La Roche & Co A.G. te Bazel, Zwitserland, eiseres in kort geding, procureur Jhr Mr H. P. van Beresteyn, advocaat Jhr Mr J. A. Stoop, tegen 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pharmon B.V. te Rhoon 2) Jacobus Francois van der Eist te Rhoon, gedaagden in kort geding, procureur Mr A. S. Nolst Trenité, advocaten Mrs H. W. Ten Holter en P. J. G. Goosen. a) Advies Bijzondere Aanvraagafdeling Octrooiraad, 21 oktober 1976, Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Drs J. C. H. Perizonius en Drs H. A. Robbers. De President, enz. heeft aan de Octrooiraad A de vraag voorgelegd, of de werkwijze ter bereiding

van chloordiazepoxide volgens de methode omschreven in de bij de brief gevoegde gewaarmerkte bijlage, valt onder de beschermingsomvang van een der Nederlandse octrooien 101.098 en 137.320 of van beide. Enz. B Ter beantwoording van de door de President gestelde vraag zal de Bijzondere Aanvraagafdeling in de eerste plaats nagaan waarin, naar haar oordeel, het wezen van de door het Nederlandse octrooischrift 137.320 beschermde uitvinding gezien moet worden. Het Nederlandse octrooi 137.320 heeft betrekking op een werkwijze ter bereiding van 1,4-benzodiazepinen, waaronder het chloordiazepoxide — in dit octrooi aangeduid met de wetenschappelijke naam 7-chloor-2methylamino-5-fenyl-3H-l ,4-benzodiazepine-4-oxide — dat bereid werd door in een passend uitgangsmateriaal via een Grignard-reactie een fenylgroep op plaats 5 van de benzodiazepinering in te voeren en vervolgens met mercurioxide te oxideren. (Kolom 4, regels 37—64). Als russen partijen onweersproken staat het volgende vast: a. gedaagden stellen dat zij ter bereiding van het litigieuze chloordiazepoxide een werkwijze toepassen als beschreven in het als bijlage bij het eerdergenoemde schrijven van de President gevoegde bereidingsvoorschrift b. het enige verschil tussen de door gedaagden beweerdelijk gevolgde bereidingswijze en de werkwijze volgens het Nederlandse octrooischrift 137.320 is daarin gelegen, dat voor de invoering van de fenylgroep op plaats 5 van de benzodiazepinering volgens het Nederlandse octrooischrift een Grignard-reactie wordt toegepast, terwijl volgens de methode van gedaagden een reactie met een fenyllithiumverbinding plaatsvindt. Nagegaan dient derhalve te worden of, waar in de beschrijving en conclusie van het Nederlandse octrooischrift 137.320 gesproken wordt over een Grignardreactie, hieronder mede begrepen kan worden een reactie met een lithiumverbhiding. In het octrooi 137.320 wordt in de voorbeelden en het reactieschema steeds uitdrukkelijk gesproken over fenylmagnesiumhalogeniden (in kolom 4, regel 43: fenylmagnesiumbromide), terwijl in het door gedaagden overgelegde bereidingsvoorschrift sprake is van fenyllithium. De Bijzondere Aanvraagafdeling acht deze beide

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

verbindingen voor het toepassen bij een reactie van de onderhavige soort echter in chemisch opzicht geheel equivalent; gedaagden hebben blijkens het door gedaagden in de Kort Geding-procedures overgelegde rapport van 24 januari 1977 van ir L. W. Kooy, blz. 3, regels 3—9, erkend, dat voor de invoering van een fenylgroep in veel gevallen in plaats van fenylmagnesiumbromide, fenyllithium gebruikt kan worden. In dit rapport wordt echter gesteld, dat eiseres de aanvrage, die geleid heeft tot het octrooi 137.320, bewust beperkt heeft tot het gebruik van een Grignard-verbinding, dat wil zeggen een magnesiumverbinding — zie rapport Kooy, blz. 3, regel 1. De Bijzondere Aanvraagafdeling is van oordeel dat in het verleningsdossier geen enkele aanwijzing is te vinden, dat een dergelijke bewuste beperking tijdens de verleningsprocedure heeft plaatsgevonden. Integendeel, vanaf de indiening der aanvrage is over niets anders dan een Grignard-reactie gesproken. Van enige bewuste beperking nadien ofwel op initiatief van aanvraagster, ofwel op initiatief van de Octrooiraad tot het toepassen van een Grignard-reactie of een Grignard-verbinding, waaronder dan verstaan zou moeten worden een reactie met een magnesiumverbinding, respectievelijk zo'n verbinding zelve, is derhalve geen sprake. Nu dit niet het geval is komt, volgens constante jurisprudentie, de vraag aan de orde of de vakman bij het lezen van het octrooi 137.320 bij het begrip 'Grignard-reactie' of 'Grignard-verbinding' mede zal denken aan andere, equivalente reacties of verbindingen dan Grignard-magnesiumverbindingen c.q. reacties daarmee. Naar het oordeel van de Bijzondere Aanvraagafdeling moet hierbij duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de situatie op het moment van indiening van de aanvrage en de huidige situatie. Zoals de vakman algemeen bekend is, werden reeds ten tijde van de indiening van de aanvrage Grignard-magnesiumverbindingen en lithiumverbindingen weliswaar equivalent geacht, doch hadden lithiumverbindingen in tegenstelling tot de bedoelde magnesiumverbindingen nog niet op technische schaal doch vrijwel alleen op laboratoriumschaal ingang gevonden, zulks in tegenstelling tot de huidige situatie. (Men vergelijke bijvoorbeeld KIRK-OTHMER, Encyclopedia of chemical technology vol. 7, blz. 322— 323 (± 1951)envol. 9, blz. 617(± 1952) en Ullmanns Enzyklopadie ter technischen Chemie 3. Aufl., Bd. 12, blz. 366-367 en 370-371 (1960) enerzijds en KIRKOTHMER, Encyclopedia of chemical technology 2ded. vol. 10, blz. 732-733 (± 1968) en vol. 12, blz. 553 (± 1968) en HAMPEL-HAWLEY, The encyclopedia of chemical technology 3ded. blz. 640 (± 1975) anderzijds). Het thans toepassen van lithiumverbindingen bij de werkwijze volgens het Nederlands octrooischrift 137.320 ligt derhalve volledig in de lijn van bepaalde chemisch-technische ontwikkelingen welke ten tijde van de indiening van de aanvrage nog niet konden worden overzien. De Bijzondere Aanvraagafdeling acht het hierna niet nodig nader in te gaan op de in het rapport-Kooy genoemde beslissing van het Gerechtshof Amsterdam van 19 maart 1964 (B.I.E. '64, blz. 215), daar in het aldaar beoordeelde geval geen sprake was van een middel dat ten tijde van de indiening yan de aanvrage weliswaar bekend was, maar (nog) niet of nauwelijks op technische schaal ingang had gevonden, en overigens de Aanvraagafdeling de beslissing van het Gerechtshof minder gelukkig acht, nu deze uitspraak tegen de gevestigde jurisprudentie ingaat. Op grond van het bovenstaande is de Bijzondere Aanvraagafdeling van oordeel, dat de door gedaagden toegepaste werkwijze valt onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 137.320. De Bijzondere Aanvraagafdeling is verder van oordeel dat een beantwoording van het overblijvende gedeelte van de

265

vraagstelling, namelijk of de betreffende werkwijze al dan niet onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 101.098 valt, achterwege kan blijven. De Bijzondere Aanvraagafdeling grondt het achterwege laten van een verdere beantwoording op de formulering van de aan de Octrooiraad voorgelegde vraag, alsmede in het bijzonder op het namens eiseres ingenomen standpunt ter zitting, waar volstaan werd met een toelichting ten aanzien van inbreuk op het Nederlandse octrooi 137.320 (zie pleitnota drs Velder). Enz. b) Eindvonnis. Wij, President, enz. Overwegende, dat de Octrooiraad Ons desgevraagd te dezer zake een schriftelijk advies dd. 9 mei 1977 heeft doen toekomen; enz. dat gedaagde sub 1 tegen de door eiseres ingestelde vordering niet langer verweer wenst te voeren; dat gedaagde sub 2 toezegt geen inbreuk te zullen plegen op het onderhavige octrooi van eiseres en mede in verband hiermede de tegen hem persoonlijk ingestelde vordering ongegrond acht; In rechte: Overwegende, dat de door eiseres tegen gedaagde sub 1 ingestelde vordering als niet langer weersproken toewijsbaar is; Overwegende, dat echter naar Ons aanvankelijk oordeel in de gegeven omstandigheden, na afweging van de wederzijdse belangen van partijen, voorshands onvoldoende gronden aanwezig zijn, om de tegen gedaagde sub 2 persoonlijk ingestelde vordering te rechtvaardigen, ook al zou moeten worden aangenomen, dat ook deze gedaagde zich onzorgvuldig jegens eiseres heeft gedragen; Rechtdoende in kort geding: Verbieden gedaagde sub 1 inbreuk te plegen of te doen plegen op het Nederlandse octrooi 137.320 van eiseres. Veroordelen gedaagde sub 1 om aan eiseres te betalen een dwangsom van f. 1.000,— {eenduizend gulden) per gram werkzame stof, waarmede zij voormeld verbod mocht overtreden. Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Ontzeggen het meer- of anders gevorderde. Veroordelen gedaagde sub 1 in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f. 37,50 aan verschotten en f. 450,— aan salaris, inclusief B.T.W.. Enz.

Nr 61. President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 21 januari 1977. (boot voor het uitbaggeren van kanalen) (Mr C. S. de Jong). Art. 30, lid 1, aanhef en onder a Rijksoctrooiwet. Op grond van een advies van de Octrooiraad geen inbreuk op octrooi 131.529 betreffende een boot aangenomen. De Octrooiraad is van oordeel, dat de combinatie van een drietal maatregelen a,b ene essentieel is voor de uitvinding. De boot van gedaagde voldoet naar de letter, maar niet naar de geest aan kenmerk a, voldoet niet aan kenmerk b en voldoet wel naar de geest, maar niet naar de letter aan kenmerk c. De Octrooiraad concludeert daaruit, dat bij de boot van gedaagde de voor de uitvinding mede essentiële kenmerken a en b ontbreken. Nicolaas Gerardus Konijn te Berkhout, eiser in kort

266

Bij blad Industriële

geding, procureur Mr S. Willinge Gratama, advocaat Mr L. Wichers Hoeth, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C. de Groot, Baggermaterieel- en Machinefabriek B.V. te Nijkerk, gedaagde in kort geding, procureur Mr C. M. G. Vermeulen, advocaat Mr G. Reddingius. a) Tussenvonnis, 27 augustus 1976. De President, enz. En overwegende ten aanzien van het recht: Eiser is houder van het Nederlandse octrooi no. 131529 dat hem op 16 april 1971 is verleend. Hij vordert van gedaagde dat deze zich onthoudt van elke inbreuk op dit octrooi. Gedaagde ontkent zich aan inbreuk op eisers octrooi schuldig te maken. Het desbetreffende octrooischrift bevindt zich bij de stukken; ook staat — door de overgelegde tekeningen enz. — vast, met welke boot geschikt voor het uitbaggeren van grachten, kanalen enz. gedaagde op de markt wenst te komen en waarvan zij offertes aan de Indonesische regering heeft gedaan. Voor de vraag of hier voorshands dient te worden gesproken van inbreuk op eisers octrooi, dient te worden vastgesteld waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Blijkens de aanhef van het octrooischrift heeft de uitvinding betrekking op een boot voor het uitbaggeren van kanalen, grachten e.d., met een metalen schuifblad dat, op korte afstand voor de boot, aan de boot is bevestigd, en dat zich althans ongeveer in de dwarsrichting van de boot uitstrekt, waarbij het schuifblad in hoogterichting verstelbaar is en naar een ruststand kan worden verplaatst, waarin het zich geheel boven de waterlijn bevindt. Het kenmerkende van het in het octrooi belichaamde uitvinding is de hoogte van het schuifblad die belangrijk hoger is dan de romphoogte van de boot, en de samenstelling van dat schuifblad dat bestaat uit een ondoorlaatbaar onderblad, een, op de bovenrand aansluitend, geperforeerd bovenblad dat aanzienlijk groter is dan het onderblad, en twee aan weerszijden van het onder- en bovenblad bevestigde mesvormige zijbladen, die zich schuin in voorwaartse en buitenwaartse richting uitstrekken (kolom 2, regels 8-16). Het schuifblad is verstelbaar door middel van een draagraam dat aan de boot is bevestigd en waardoor het blad in verschillende standen kan worden geplaatst. Het effect van deze voorzieningen bij gebruik van de baggerboot is in het octrooischrift omschreven in kolom 2, regels 17— 46 en kolom 3, regels 1—7. Alvorens de vraag te beantwoorden of gedaagde met de door hem ontworpen baggerboot waarvan zich een tekening bij de stukken bevindt, inbreuk dreigt te maken op eisers octrooi, is het raadzaam hierover het advies van de Octrooiraad in te winnen. Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding: Verzoekt de Octrooiraad schriftelijk advies uit te brengen over de vraag of gedaagde op de wijze als hierboven is omschreven, inbreuk dreigt te maken op eisers Octrooi nr. 131529. Enz. b) Advies Bijzondere Aanvraagafdeling Octrooiraad, 21 oktober 1976, Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Ir Th. Schatborn en Ir A. de Vos. Ter beantwoording van de door de President gestelde vraag zal de Bijzondere Aanvraagafdeling in de eerste plaats nagaan waarin, naar haar oordeel, het wezen van de door het Nederlandse octrooi 131.529 beschermde uitvinding gezien moet worden. I. Volgens de aanhef van de conclusie van octrooi 131.529 heeft de uitvinding betrekking op een boot voor het uitbaggeren van kanalen, grachten of dergelijke,

met een metalen schuifblad, dat, op korte afstand voor de boot, aan de boot is bevestigd, en dat zich althans ongeveer in de dwarsrichting van de boot uitstrekt, waarbij het schuifblad in hoogterichting verstelbaar is en naar een ruststand kan worden verplaatst, waarin het zich geheel boven de waterlijn bevindt. Een dergelijke boot is bekend uit het Belgische octrooischrift 530.814. In de beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooischrift 131.529 wordt uiteengezet, dat de boot volgens dit Belgische octrooischrift een belangrijk bezwaar vertoont voor een bepaald soort baggerwerk, nameüjk wanneer bij het uitbaggeren van een kanaal of dergelijke een grote hoeveelheid bagger over een grote afstand door de boot moet worden vooruitgeschoven, totdat een afvoerplaats op de wal is bereikt. In dat geval zal immers de door het bulldozerblad vooruitgeschoven, steeds aangroeiende hoeveelheid bagger reeds spoedig tot de bovenrand van het bulldozerblad stijgen en daarna over dit bulldozerblad passeren, terwijl tevens de vooruitgeschoven bagger aan beide zijdelingse uiteinden van het bulldozerblad buitenwaarts zal ontwijken. De uitvinding volgens octrooi 131.529 beoogt dit bezwaar op te heffen. Daartoe heeft de boot volgens de conclusie tot kenmerk, dat het schuifblad een hoogte bezit, die belangrijk groter is dan de romphoogte van de boot, terwijl dit schuifblad voorts is samengesteld uit een ondoorlaatbaar onderblad, een, op de bovenrand hiervan aansluitend, geperforeerd bovenblad, dat aanzienlijk groter is dan het onderblad en twee aan weerszijden van het onder- en bovenblad bevestigde, mesvormige zijbladen, die zich schuin in voorwaartse en buitenwaartse richting uitstrekken. II. De Bijzondere Aanvraagafdeling wil in het kenmerkende deel van de conclusie van octrooi 131.529 drie maatregelen onderscheiden en hierna een interpretatie geven van de betekenis van elk ervan voor de uitvinding. a. De hoogte van het schuifblad is belangrijk groter dan de romphoogte van de boot. Blijkens de beschrijving van het octrooi, kolom 2, regels 20 t/m 30 en in overeenstemming met de oorspronkelijk ingediende conclusie 4 kan hierdoor het schuifblad in de werkstand met zijn bovenste gedeelte boven het water uitsteken, waarbij gebleken is dat, zodra de door het schuifblad vooruitgeschoven bagger ongeveer 20 cm boven de waterlijn uitsteekt, geen verdere stijging van deze bagger meer optreedt, waardoor wordt voorkomen dat de bagger over de bovenrand van het schuifblad ontwijkt. Naar het oordeel van de Bijzondere Aanvraagafdeling dient 'belangrijk groter' dan ook gelezen te worden in de zin van: een dusdanige hoogte van het schuifblad, dat in elke mogelijke (normale werkstand van het schuifblad de bovenrand ervan steeds boven de waterlijn ligt. b. Het schuifblad bestaat uit een ondoorlaatbaar onderblad en een daarop aansluitend, aanzienlijk groter, geperforeerd bovenblad. Door het toepassen van een geperforeerd bovenblad wordt bewerkstelligd dat het water hierdoor kan ontwijken, terwijl de bagger wordt tegengehouden, hetgeen de compactheid van de vooruitgeschoven bagger ten goede komt. c. aan weerszijden van het schuifblad bevindt zich een schuin naar voren en naar buiten gericht mesvormig zij blad. Deze twee zijbladen vormen een zijdelingse afsluiting voor het schuifblad die het ontwijken van bagger langs het schuifblad verhindert. Gezien het bovenstaande is het bijzondere van de geoctrooieerde boot ten opzichte van de bekende boot volgens het Belgische octrooischrift 530.814 gelegen in de vormgeving en de uitvoering van het schuifblad, verkregen door de combinatie van de drie genoemde kenmerkende maatregelen a, b en c.

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

De Bijzondere Aanvraagafdeling is van oordeel dat deze combinatie van maatregelen essentieel is voor de onderhavige uitvinding, daar het voor het bereiken van het hierboven omschreven door eiser nagestreefde doel noodzakelijk is alle drie de genoemde maatregelen toe te passen. III. De Aanvraagafdeling zal thans nagaan, in hoeverre de kenmerken van de boot volgens de uitvinding eveneens aanwezig zijn bij de boot van gedaagde. Hieraan voorafgaand merkt de Aanvraagafdeling op, dat de boot van gedaagde voldoet aan de in de aanhef van de conclusie van octrooi 131.529 gegeven omschrijving van de boot van eiser, behoudens voorzover het betreft het voorschrift 'dat het schuifblad naar een ruststand kan worden verplaatst, waarin het zich geheel boven de waterlijn bevindt'. De Aanvraagafdeling acht deze maatregel echter niet essentieel, daar deze maatregel niet bijdraagt tot de oplossing van het aan de uitvinding ten grondslag liggende probleem. Thans de in het kenmerkende gedeelte van de conclusie neergelegde maatregelen. Het eerste kenmerk a., dat het schuifblad belangrijk hoger is dan de romphoogte van de boot, is letterlijk genomen, eveneens van toepassing op de boot van gedaagde. Blijkens hetgeen hierboven in paragraaf II naar voren is gebracht dient 'belangrijk hoger' echter gelezen te worden in de zin van: zo hoog, dat in elke normale werkstand van het schuifblad de bovenrand ervan boven de waterlijn ligt. Indien men aldus het in de conclusie omschreven kenmerk leest in het licht van de beschrijving, dan ontbreekt dit kenmerk bij de boot van gedaagde. Uit de in het geding zijnde tekening (prod. I) blijkt namelijk dat bij deze boot de bovenrand van het schuifblad in de met getrokken lijnen weergegeven werkstand zich niet boven de waterlijn bevindt. Thans is aan de orde het tweede kenmerk b., dat het schuifblad bestaat uit een ondoorlaatbaar onderblad en een aanzienlijk groter, geperforeerd bovenblad. Zoals uit de reeds genoemde tekening (prod. I) blijkt, en zoals ook ter zitting door de gemachtigde van gedaagde is bevestigd, vertoont het nagenoeg geheel ondoorlaatbare schuifblad bij gedaagde's boot twee spleten om lierkabels door te laten. Door deze spleten kan slechts weinig water stromen bij verplaatsing van de boot. Voorts bestaat bij dit schuifblad geen duidelijke scheiding in een onder- en een bovenblad. Dit is een geheel andere uitvoering dan bij de boot volgens het octrooi 131.529, waar bewust een groter bovenblad is aangebracht, met in dit bovenblad een groot aantal perforaties — bijvoorbeeld door uitvoering als een gaasblad — waardoor een grote hoeveelheid water kan doorstromen. De Bijzondere Aanvraagafdeling acht het onderhavige kenmerk dan ook niet aanwezig bij de boot van gedaagde. Het derde kenmerk c , de schuin voorwaarts stekende zij bladen, is letterlijk genomen niet aanwezig bij de boot van gedaagde, deze heeft namelijk twee recht naar voren stekende, evenwijdige zijbladen. De Bijzondere Aanvraagafdeling acht dit verschil echter niet wezenlijk, daar de functie van de zijbladen in beide gevallen dezelfde is, namelijk het verhinderen dat de vooruitgeschoven bagger zijwaarts kan ontwijken. De Aanvraagafdeling ziet in de uitvoering met recht vooruitstekende zijbladen dan ook niet meer dan een onder de conclusie van eisers octrooi vallende variant van de uitvoering.met in geringe mate schuin voorwaarts stekende zijbladen. IV. Blijkens het voorafgaande is de situatie als volgt. De boot van gedaagde voldoet aan de in de aanhef van de conclusie neergelegde omschrijving van de boot volgens octrooi 131.529, behoudens voorzover het betreft de maatregel 'dat het schuifblad naar een ruststand kan worden verplaatst waarin het zich geheel boven de waterlijn bevindt'. De Aanvraagafdeling acht deze maatregel niet essentieel en laat dit verschil derhalve verder buiten beschouwing. Kenmerk a — aan dit kenmerk voldoet de boot van

267

gedaagde naar de letter, doch niet naar de geest. Kenmerk b — de boot van gedaagde voldoet niet aan dit kenmerk. Kenmerk c — de boot van gedaagde voldoet niet letterlijk aan dit kenmerk, wel naar de geest. De boot van gedaagde voldoet derhalve niet aan de hierboven omschreven kenmerken a en b. Nu de Bijzondere Aanvraagafdeling — zoals hiervoor onder punt II is uiteengezet — het wezen van de onderhavige uitvinding gelegen acht in de combinatie van de kenmerken a, b en c, brengt dit mee dat de aanwezigheid van ieder dezer kenmerken essentieel is. De boot van gedaagde, waarbij de twee kenmerken a en b ontbreken, voldoet derhalve niet aan de uitvinding, zodat er geen sprake is van (dreigende) inbreuk. De Bijzondere Aanvraagafdeling beantwoordt derhalve de door de President aan haar voorgelegde vraag ontkennend. Enz. c) Eindvonnis. De President, enz. En overwegende ten aanzien van het Recht: Ook hier overnemende hetgeen daaromtrent in voormeld tussenvonnis werd overwogen en voorts: De Bijzondere Aanvraagafdeling van de Octrooiraad heeft de in dit vonnis gestelde vraag of gedaagde op de wijze als in dat vonnis omschreven inbreuk dreigt te maken op eisers octrooi nr. 131529, na onderzoek en bespreking van de relevante kenmerken van de boot van eiser en die van gedaagde, onkennend beantwoord. Nu partijen geen gebruik hebben willen maken van de gelegenheid de wederzijdse standpunten nader te bepleiten, kan het ervoor worden gehouden dat zij zich verenigen met de inhoud van voormeld rapport en advies zodat Wij, met overneming hiervan tot de conclusie moeten komen dat gedaagde door zijn wijze van handelen geen inbreuk maakt op eisers octrooi en eisers daarop gebaseerdeVordering dan ook moet worden afgewezen met zijn veroordeling in de kosten van het geding. Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding: Wijst de vordering af. Weigert de gevraagde voorziening. Veroordeelt eiser in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde vastgesteld op f 62,— aan verschotten en f 620,— aan procureurssalaris inclusief omzetbelasting. Enz.

Nr 62. President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 20 mei 1977. (veedrinkbekken) (Mr C. S. de Jong). Art. 30, lid 1, aanhef en onder 1 (oud) Rijksoctrooiwet. Niet aannemelijk is, dat de door gedaagden op de markt gebrachte veedrinkbekkens geen inbreuk maken op de wezenskenmerken van de door de octrooien van eiseres beschermde inrichtingen. Beroep op de artt. 30 en 36 EEG-Verdrag door gedaagden gaat niet op, daar de door La Buvette in Frankrijk vervaardigde en hier te lande geïmporteerde veedrinkbekkens niet door eiseres of meer haar toestemming rechtmatig in het verkeer worden gebracht. Artt. 85 en 86 EEG-Verdrag. Strijd met de artt. 85 en 86 EEG-Verdrag wordt evenmin aanwezig geacht. De vennootschap naar Duits recht Utina Electrowerk GmbH. te Eutin, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres in

268

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

kort geding, procureur Mr C. M. G. Vermeulen, advocaat Mr Ir H. G. J. de Boer, tegen 1) Jacob Bakker te Genemuiden, handelende onder de naam Handelsonderneming Euromac Import—Export te Genemuiden, 2) de vennootschap naar Frans recht La Buvette S.A. te Charleville-Mézières, gedaagden in kort geding, procureur Mr J. P. Hogerzeil, advocaat Mr H. P. Utermark. De President, enz. Uit de octrooischriften die eiseres heeft overgelegd en de toelichting die haar advocaat hierop heeft verschaft, blijkt dat het én bij het octrooi no. 102439 én bij het octrooi no. 110.581 gaat om een veedrinkbekken, waarvan bij toepassing van het eerste octrooi dit bekken als een pómphuisgedeelte uitgevoerd wordt — en het onderstel van het pomphuis vormt — en het zwenklager van de zwengel recht boven het middengebied van het drinkbekken aan het pomphuis is aangebracht; bij beide octrooien duwt een dier dat wil drinken, het afschermorgaan dat bevestigd is aan de pompzwengel, naar voren waardoor die zwengel en uiteindelijk de in het apparaat gemonteerde pomp in werking wordt gebracht. Voor de inrichting en werking van deze apparatuur wordt verder verwezen naar de twee octrooischriften. Gedaagde heeft erkend dat eiseres eigenares en ingeschreven houdster is van deze twee octrooien. Eiseres stelt dat gedaagden inbreuk op haar octrooien maakt door in Nederland inrichtingen die voldoen aan de kenmerken van de conclusies van deze octrooien, in het verkeer te brengen, te verkopen en te koop aan te bieden, en zij vordert tegenover hen een verbod om met deze handelingen voort te gaan. Gedaagden erkennen deze gedragingen te hebben gepleegd en te plegen. Zij zijn echter van mening dat het door eiseres verlangde verbod niet dient te worden toegestaan. Zij baseren die zienswijze in de eerste plaats op het feit dat zij met de door haar op de markt gebrachte drinkbekkens geen inbreuk zouden maken op de wezenskenmerken van de door de octrooien van eiseres beschermde inrichtingen. Deze zienswijze is onjuist. Gedaagden hebben niet aangevoerd, dat de in de periode dat de vennootschap La Buvette met eiseres een samenwerkingsovereenkomst had gesloten — die zij zelf als een licentieovereenkomst aanduidden en op grond waarvan La Buvette tot in het jaar 1976 met toestemming van eiseres veedrinkbekkens conform de hier al besproken octrooien in Frankrijk produceerde en verkocht —, vervaardigde en ter markt gebrachte exemplaren van dit type drinkbekken qua aanmaak en uitvoering verschilden met de exemplaren die gedaagden thans fabriceren en in Nederland importeren en ten verkoop aanbieden. Het lag ook niet voor de hand dat verschil te verwachten. In zoverre was er derhalve een feitelijk vermoeden aanwezig dat de produkten die gedaagden thans fabriceren en aan de markt brengen, identiek zijn aan de produkten die zij in bedoelde periode met toestemming van eiseres vervaardigden en verkochten en waarbij de beide octrooien toegepast werden. Dit vermoeden is ter zitting versterkt ondanks hetgeen gedaagden hebben opgemerkt over de verschillen van uitvoering die zouden voorkomen tussen de door hen in de handel gebrachte weidepomp, en die welke volgens de geoctrooieerde uitvinding is vervaardigd. De uitvoering van beide soorten weidepomp is namelijk nagenoeg gelijk, beschouwd vanuit de omschrijving van elk van beide octrooien. De bevestigingsgaten waarmede de weidepomp van gedaagden is voorzien, maken die constructie niet minder stabiel dan eiseresses constructie — nog afgezien van de vraag of de hier beschreven stabiliteit tot het wezen van de uitvinding behoort - en het zwenklager van de zwengel is althans wat de toepassing van octrooi no. 110581 betreft,

15 december 1978

in de contractie van gedaagden ook nagenoeg boven het middengebied van het drinkbekken aangebracht. Beide soorten van weidepomp maken twee arbeidsslagen waardoor water in het bekken stroomt, en bij beide soorten kan een rund dat wil drinken, dat slechts in de lengterichting doen. Het eerste verweer van gedaagden is derhalve wat betreft octrooi no. 110.581 ongegrond. In hun tweede verweer beroepen gedaagden zich er op dat de artikelen 30 en 36 van het EEG-Verdrag zich tegen toewijzing van eiseresses vordering zouden verzetten, waarmede zij de opvatting ingang willen doen vinden dat in de landen voor wie dit verdrag geldt, aan de zogenaamde parallel-import geen barrières mogen worden opgeworpen en dat de weidepompen die La Buvette in Frankrijk ongestoord en zonder inbreuk te maken op eiseresses rechten — eiseres heeft daar geen octrooien met betrekking tot de onderhavige uitvindingen — vervaardigt en in de handel brengt, zonder bezwaar in Nederland mogen worden ingevoerd en verhandeld. Dit verweer treft evenmin doel. Uit rechtsoverweging 5 van het Terrapin/Terranovaarrest van het Europese Hof van Justitie van 22 juni 1976 [Bijblad I.E. 1976, nr 104, blz. 335i?ed.] blijkt, hoe in het algemeen de artikelen 30 en 36 van het Verdrag opgevat dienen te worden; art. 36 laat slechts afwijkingen van het vrije goederenverkeer toe inzoverre deze gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen. Het Hof laat hierbij als conclusie volgen — kort samengevat — dat een octrooigerechtigde zich niet op de wettelijke regeling van een Lid-Staat waarin zijn octrooi beschermd wordt, kan beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere Lid-Staat door hem zelf of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, te verhinderen. De vraag is dus hier of de veedrinkbekkens die La Buvette in Frankrijk vervaardigt en hier te lande importeert, door eiseres of met haar toestemming rechtmatig in het verkeer worden gebracht. Die vraag wordt ontkennend beantwoord. La Buvette produceert de drinkbekkens in Frankrijk dat met betrekking tot eiseresses claims als octrooivrij is te beschouwen, en zij is te dezen als derde te beschouwen die aldaar zonder toestemming van eiseres handelt, zodat laatstgenoemde de import door La Buvette van deze produkten hier te lande niet behoeft te accepteren (vgl. ook Van Nieuwenhoven Helbach, B.I.E. dd. 15 januari 1976 onder 13.) en zij tegenover gedaagden handhaving van haar rechten uit het octrooi no. 110.581 kan vorderen. Uit het Verdrag zijn voorshands geen aanwijzingen te putten dat deze laatste overweging tegenover gedaagden niet zou opgaan, omdat zij gedurende een bepaalde periode met betrekking tot de beide octrooien met eiseres voor het territoir van de Lid-Staat Frankrijk een licentie-overeenkomst hadden gesloten. In de derde plaats zijn gedaagden van mening dat het optreden van eiseres, die voor de produktie en afzet van veedrinkbekkens welke met toepassing van haar octrooi no. 110.581 vervaardigd en verhandeld worden, met twee firma's in Duitsland licentie-overeenkomsten heeft afgesloten doch zelf dit octrooi niet meer toepast bij haar produktie, in strijd komt met de artt. 85 en 86 van het Verdrag; gedaagden hebben van de importeurs van de produkten van deze firma's vernomen dat zij op basis van die licentie-overeenkomsten royalties aan eiseres betalen. Onder die omstandigheden zou het handelen van eiseres niet anders gezien kunnen worden dan als voort te vloeien uit een overeenkomst — of een onderling afgestemde feitelijke gedraging — met die beide Duitse firma's, die er op neerkomt, dat in elk geval niet zonder toestemming van die twee concurrenten door eiseres aan derden, zoals La Buvette mag worden toegestaan onder het octrooi vallende weidepompen in Nederland op de markt te brengen. Daarnaast heeft

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

eiseres volgens gedaagden ongeveer 60% van de Nederlandse markt voor weidepompen in handen. Zij beheerst door haar octrooien de produktie van de twee genoemde Duitse firma's, en heeft aldus een zo grote mate van controle dat zij geacht moet worden een economische machtspositie te bezitten. Zij maakt van die machtspositie misbruik door aan La Buvette die wel een licentie op het Franse octrooi heeft gehad, te weigeren een octrooi voor Nederland te verlenen of de licentie in Frankrijk voort te zetten. Eiseres heeft hierover opgemerkt, dat La Buvette degene is geweest die de samenwerkingsovereenkomst in haar laatste fase met eiseres heeft opgezegd, omdat zij voor eiseres niet de weidepompen in haar twee uitvoeringen — membraan- en kolfpompen — wilde produceren, maar ook al zou dit anders zijn, dan zouden aan wat gedaagden hebben aangevoerd, geen aanwijzingen kunnen worden ontleend voor de stelling dat een en ander de handel tussen Lid-Staten ongunstig beïnvloedt en er toe strekt of tot gevolg heeft, dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt in grotere mate wordt verhinderd of beperkt dan voortvloeit uit de bevoegdheid om haar octrooirechten te dezen in Nederland te handhaven. Evenmin vloeit daaruit voort dat eiseres door haar optreden hier te lande met betrekking tot de weidepompen die in licentie worden vervaardigd en door de licentiehouders worden ingevoerd, in een machtspositie zou verkeren en daarvan misbruik zou maken. Bovendien is niet goed in te zien, dat het thans aan eiseres tegenover La Buvette, die lange tijd met eiseres heeft samengewerkt en op die basis geoctrooieerde weidepompen heeft vervaardigd en hier te lande heeft ingevoerd, niet geoorloofd zou zijn de uit het octrooi no. 110.581 voortspruitende rechten tegen te werpen, omdat La Buvette op die wijze bij degenen die thans als licentiehouders van eiseres optreden en kunnen importeren, wordt achtergesteld, nu dit verschil in beoordeling uit de toestemming tot het in het verkeer brengen der produkten die de licentiehouders bezitten, en die La Buvette thans mist, volgt. Eiseresses vorderingen zullen op na te melden wijze tegen beide gedaagden worden toegewezen; zij heeft voldoende aangetoond dat ook in de maand mei nog grotere interesse voor haar produkten bestaat, en zij dus belang heeft bij een onmiddelrijke voorziening. Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding: Verbiedt elk van beide gedaagden het in of voor hun bedrijf vervaardigen, in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren of voor een ander in voorraad hebben of gebruiken van inrichtingen voor het drenken van vee voorzien van een door de kop van een drinkend dier te bedienen en met een pomp verbonden, naar een met de pomp samengebouwde, langwerpige drinkbak neerreikende pompzwengel, die aan zijn ondereinde een afschermorgaan draagt en in de langsrichting, waarin de bodem van de drinkbak afloopt, zwenkbaar is en die na bediening automatisch naar zijn ruststand terugbeweegt, waarbij het afschermorgaan in de ruststand van de pompzwengel de toegang tot een klein gedeelte van de drinkbak aan de zijde daarvan waarheen zijn bodem oploopt, vrijlaat, met het kenmerk, dat het afschermorgaan (17, 18) in de ruststand van de pompzwengel de toegang tot de drinkbak (13) aan beide lange zijden daarvan volledig verspert en dat de pompstang (5) een verdringingslichaam (5a) draagt, zodanig dat de pomp (2-5) bij beweging van de pompzwengel (7) in zijn beide bewegingsrichtingen een opbrengst levert, waarbij de inrichting geschikt is om zonder bevestigingsmiddelen op de grond geplaatst te worden, op straffe van een dwangsom groot f 1000,— (duizend gulden) voor iedere inrichting voor het drenken van vee waarmede dit verbod wordt overtreden. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Ontzegt het meergevorderde. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding,

269

tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f 137,— voor verschotten en op f 350,— voor salaris, inclusief B.T.W. Enz.

Nr 63. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer 16 november 1977. (Biosan-Ginseng/Sano-Ginseng) President: Mr J. J. M. Braun; Raadsheren: Mrs J. Pos en P. J. Bijleveld. Art. 1, lid 1 Benelux-merkenwet. President: Bio-Ginseng, van oorsprong een zwak merk, rheeft door 'inburgering' voldoende onderscheidend vermogen gekregen. Hof: Biosan-Ginseng heeft een zodanige gelijkenis met Sano-Ginseng, dat het gebruik van deze benaming als inbreuk op het merk Sano-Ginseng moet worden bescheidende kracht. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en onder 1 Beneluxmerkenwet. Hof: Biosan-Ginseng heeft een zodanige gelijkenis met Sano-Ginseng, dat het gebruik van deze benaming als inbreuk op het merk Sano-Ginseng moet worden beschouwd. Artt. 1 en 10 Auteurswet. President: De afbeelding van een Ginsengplant met vier Koreaanse lettertekens is een originele en artistieke schepping, waarop Bioform auteursrecht heeft, zodat Pharma daarop geen merkrecht kan vestigen. Hof: Bedoelde afbeelding is geen originele schepping van kunst, welke voor auteursrecht in aanmerking komt. De natuurgetrouwe afbeelding van de Ginsengplant heeft voorts geen onderscheidend vermogen als merk (implicite> ook niet als daar Koreaanse letters aan toegevoegd worden). 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D. S. Pharma B.V. te Katwijk, 2) Johan Gobius Du Sart te Katwijk, 3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mopak Spécialités B.V. te Zoetermeer, 4) Wilhelmus Johannes van Vondelen te Zoetermeer, appellanten, procureur voor appellanten 1 en 2 Mr E. Oir. Kuhn, voor appellanten 3 en 4 Mr A. L. Chr. M. Oomen, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bioform Holland B.V. te Heerenveen, geïntimeerde, procureur Mr W. A. Hoyng. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 augustus 1976. (Mr G. Philipse). Wij, President, enz. Ten aanzien van het recht overwegende als volgt: enz. In het kort samengevat is het volgende komen vast te staan. Eiseres brengt sedert augustus 1973 in de Benelux een farmaceutisch geprepareerd tonicum op de markt en wel onder de woordmerken Bio-Ginseng c.q. Bio-Ginseng Original sinds augustus 1973 en/of Sano-Ginseng c.q. SanoGinseng extra plus sinds juü 1974 en een beeldmerk voorstellende de Ginseng-wortel met een viertal Koreaanse lettertekens in combinatie met het woordmerk Bio Ginseng sinds augustus 1973. Eiseres heeft de volgende merken gedeponeerd voor de Benelux:

270

Bijblad Industriële

— Sano Ginseng Extra Plus op 3 mei 1974, onder nr. 325299, — Bio Ginseng Original op 11 oktober 1973, onder nr. 320846, — twee beeldmerken op 28 juli 1976 overeenkomstig de afbeelding in het 12e 'aangezien' onder 3) der dagvaarding en de afbeelding in productie 30 van eiseres. Beide beeldmerken stellen de Ginseng wortel voor met vier Koreaanse lettertekens. Gedaagde sub 1 produceert een soortgelijk tonicum als eiseres, dat gedaagde sub 3 met toestemming van gedaagde sub 1 in de Benelux verhandelt onder het merk Biosan Ginseng. Gedaagde sub 1 heeft de volgende merken voor de Benelux gedeponeerd: — een woordmerk Biosan Ginseng extra forte op 9 oktober 1975 onder nr. 336476, — een woordmerk Biosan-Ginseng extra forte voor een eerlijke prijs op 10 oktober 1975 onder nr. 335484, — en een beeldmerk van de Ginseng wortel met vier Koreaanse lettertekens overeenkomstig de afbeelding in 'aangezien' 6 der dagvaarding op 3 oktober 1975 onder nr. 336475. Uit het bovenstaande volgt, dat de inschrijvingen van de woordmerken van eiseres van oudere datum zijn dan de inschrijving van de woordmerken van gedaagde sub 1. Eiseres stelt in de eerste plaats, dat gedaagden door het gebruik van het woordmerk Biosan handelen in strijd met de uitsluitende rechten, die eiseres aan het depot van haar woordmerken ontleent. Gedaagden hebben hiertegen in de eerste plaats het volgende verweer gevoerd: Gedaagde sub 2 vervaardigde reeds vanaf omstreeks 1966 Ginseng producten en leverde het tonicum, door hem genoemd 'Bio-Ginseng Levenstonicum' onder de handelsnaam Firma Rotal aan Particulieren en onder de handelsnaam D. S. Pharma aan de groothandel, T^en bewijze van deze handel, nog voordat eiseres bestond, worden twee schriftelijke verklaringen overgelegd. Eiseres was ervan op de hoogte, dat gedaagden sub 1 en 2 de naam Bio Ginseng gebruikten voor hun product, dat zij aanvankelijk aan eiseres leverden. Het depot van eiseres van het woordmerk Bio Ginseng is derhalve nietig omdat het te kwader trouw is verricht zoals bedoeld is in artikel 4, 6a der BMW. Eiseres heeft ontkend, dat gedaagden sub 1 en 2 het merk Bio Ginseng op normale wijze, dus niet slechts incidenteel hebben gebruikt binnen de drie laatste jaren voor het depot door eiseres op 11 oktober 1973 van het woordmerk Bio Ginseng Original. Onzes inziens hebben gedaagden sub 1 en 2 dit niet voldoende aannemelijk gemaakt. De door gedaagden overgelegde verklaring van mevrouw Taille-van den Brink houdt immers slechts in, dat zij van 1966 tot ongeveer 1970 bij de Firma Rotal werkzaam was en dat zij bij die werkzaamheden dikwijls de naam Bio Ginseng Komplex, die op de flessen vermeld was, is tegengekomen. De verklaring van mevrouw van den Bergh-van den Berg houdt in, dat zij in 1969 twee maal een fles, op het etiket van welke de naam Bio Ginseng stond, van het Laboratorium Rotal heeft ontvangen. Bovendien komt op de door eiseres als producties 9 tot en met 12 overgelegde fakturen van gedaagde sub 1 voor levering van het tonicum aan eiseres, betrekking hebbend op het tijdvak voor 11 oktober 1973, de naam Bio Ginseng niet voor. Voorts hebben gedaagden als verweer gevoerd, dat van het woordmerk Bio Ginseng het laatste deel de normale aanduiding is voor de Ginseng plant, derhalve een normale soortaanduiding, en dat aan het eerste deel Bio in verband met farmaceutische middelen en dieet-producten geen of nauwelijks enig onderscheidend vermogen kan worden toegekend, zodat het woordmerk Bio Ginseng niet voldoende onderscheidend vermogen heeft. Eiseres heeft hierop geantwoord, dat het woordmerk

Bio Ginseng oorspronkelijk wel een zwak merk was, maar door inburgering dank zij de intensieve reclame van eiseres voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dit komt Ons voorshands juist voor. Gedaagden hebben verder ontkend, dat het door hen gebruikte merk Biosan Ginseng zou overeenstemmen met het merk Sano Ginseng van eiseres. Eiseres heeft echter Onzes inziens terecht gesteld, dat haar merken Bio Ginseng en Sano Ginseng enerzijds behoren te worden gesteld tegenover het merk Biosan Ginseng van gedaagde sub 1 anderzijds. Volgens eiseres is het niet aan twijfel onderhevig, dat iemand die de merken Bio Ginseng en Sano Ginseng ziet, het merk Biosan Gingseng daarme.de verwart, c.q. in verband brengt c.q. associeert. Hierbij merken Wij op dat het publiek de merken van partijen doorgaans niet gelijktijdig zal waarnemen, zodat deze merken niet in letterlijke zin met elkaar vergeleken moeten worden. Wij moeten dus afgaan op het meestal vage herinneringsbeeld, dat het publiek heeft op het moment dat het merk of de merken van de andere partij worden waargenomen. Dit in aanmerking nemend is het naar Ons voorlopig oordeel niet twijfelachtig, dat het merk Biosan Ginseng van gedaagde sub 1 overeenstemt met de merken Bio Ginseng en Sano Ginseng van eiseres in de zin, waarin dit in artikel 13 der BMW is bedoeld.,Gedaagden plegen derhalve door het gebruik van hun merk Biosan Ginseng directe inbreuk en tevens zoals in het 16e 'aangezien' der dagvaarding is gesteld indirecte inbreuk op de woordmerken van eiseres. Gedaagden kunnen derhalve aan de depots nr. 336476 en 335484 geen rechten ontlenen. Ten aanzien van het in het petitum der dagvaarding onder 1 c. gevorderde, staat als door eiseres onweersproken gesteld vast, dat gedaagde sub 1 de in het 11e 'aangezien' der dagvaarding vermelde advertentie heeft geplaatst. Hetgeen eiseres stelt in de 'aangeziens' 18 en 19 der dagvaarding omtrent de door gedaagden sub 1 en 2 gepleegde merkinbreuk komt Ons juist voor, gelet op het uitsluitend recht dat eiseres aan haar depot van het merk Bio Ginseng Original ontleent, met dien verstande dat in die 'aangeziens' kenneüjk in plaats van 12 sub 1 bedoeld is 12 sub 2. Ten aanzien van het in het petitum der dagvaarding onder 2 b gevorderde staat als door eiseres onweersproken gesteld vast, dat gedaagde sub 3 een advertentie heeft geplaatst zoals is afgebeeld in productie 14 van eiseres, waarin gedaagde sub 3 haar product onder de naam Biosan Ginseng aanbiedt. Gelet op het hierboven overwogene zijn Wij van oordeel dat gedaagde sub 3 door het plaatsen van deze advertentie inbreuk heeft gemaakt op de uitsluitende rechten, die eiseres aan de depots van haar woordmerken ontleent. Tussen partijen staat vast, zoals hierboven reeds is vermeld, dat gedaagde sub 1 op 3 oktober 1975 het in 'aangezien' 6 der dagvaarding vermelde beeldmerk onder nr. 336475 heeft gedeponeerd, dat eiseres op 28 juli 1976 de in 'aangezien' 12 onder 3 en in haar productie 30 vermelde beeldmerken heeft gedeponeerd, en dat eiseres haar beeldmerk sinds augustus 1973 gebruikt. Ten aanzien hiervan beroept eiseres zich in de eerste plaats op haar auteursrecht. Ter toelichting hiervan heeft zij het volgende gesteld. Blijkens haar productie 5 is de tekening van de Ginseng wortel en de plaatsing van de vier Koreaanse lettertekens een originele en artistieke schepping van de heer Moerman en heeft hij het auteursrecht dienaangaande aan eiseres overgedragen. Het depot door gedaagde sub 1 van haar afbeelding is volledig identiek met de afbeeldingen van eiseres. Gedaagden hebben dit laatste niet ontkend, zodat het vast staat. Gedaagden hebben echter ontkend, dat eiseres auteursrecht op de afbeelding van de Ginseng plant zou hebben. Zij hebben dienaangaande gesteld, dat niet alleen gedaagde sub 2 doch ook de vroegere werkgever

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

Hofman van de heer H. Hutting, thans directeur-beheerder van eiseres, en de Koreaanse producenten van het Ginseng tonicum reeds veel eerder dan eiseres precies dezelfde tekening in de handel gebruikten. Dit komt er dus op neer, dat de door eiseres gebruikte afbeelding niet origineel en nieuw zou zijn. Gedaagden hebben dit echter Onzes inziens niet aannemelijk gemaakt, zodat voorshands moet worden aangenomen, dat eiseres auteursrecht op de tekening van de Ginseng plant heeft. Eiseres heeft bij de mondelinge toelichting voorts gesteld, dat, omdat zij auteursrecht op de afbeelding heeft, gedaagde sub 1 geen merkenrecht kan ontlenen aan het door haar gedeponeerde beeldmerk. Dit komt Ons voorshands juist voor. Wij behoeven derhalve niet in te gaan op de stelling van eiseres, dat het depot door gedaagde sub 1 van haar beeldmerk te kwader trouw is geschied. De vorderingen zijn mitsdien in voege als na te melden voor toewijzing vatbaar. Rechtdoende: Verbieden gedaagden sub 1 en 2 direct of indirect inbreuk te maken op de rechten van eiseres op de merken zoals omschreven in 'aangezien' 12 der dagvaarding onder 1, 2, 3 en 4, (dit laatste merk zoals weergegeven in productie 30 van eiseres) welke merken in de Benelux zijn gedeponeerd en meer in het bijzonder het woord Biosan Ginseng en de onder de nummers 336476, 335484 en 336475 gedeponeerde tekens in de Benelux te gebruiken of te doen gebruiken voor de waren, waarvoor eiseresses merken zijn ingeschreven. Verbieden gedaagden sub 1 en 2 inbreuk te maken op het in 'aangezien' 7 der dagvaarding omschreven auteursrecht. Verbieden gedaagden sub 1 en 2 om te adverteren op een wijze als omschreven in 'aangezien' 11 der dagvaarding of op soortgelijke wijze. Bepalen dat indien en voor elke keer dat gedaagden sub 1 en 2 of een hunner aan voormelde verboden niet voldoen, door de in gebreke zijnde gedaagde ten behoeve van eiseres zal zijn verbeurd een dwangsom van f 50.000,— (vijftigduizend gulden). Verbieden gedaagden sub 3 en 4 direct of indirect inbreuk te maken op rechten van eiseres op de merken welke onder nr. 325299 en 320846 in de Benelux zijn gedeponeerd en meer in het bijzonder het woord Biosan Ginseng in de Benelux te gebruiken of te doen gebruiken voor de waren waarvoor eiseresses merken zijn ingeschreven. Verbieden gedaagden sub 3 en 4 om te adverteren op een wijze als getoond in productie 14 van eiseres of op soortgelijke wijze. Bepalen dat indien en voor elke keer dat gedaagden sub 3 en 4 of een hunner aan voormelde verboden niet voldoen, door de in gebreke zijnde gedaagde ten behoeve van eiseres zal zijn verbeurd een dwangsom van f 50.000,— (vijftigduizend gulden). Bevelen gedaagden sub 3 en 4 binnen veertien dagen na de uitspraak van dit vonnis terug te nemen bij haar afnemers in de Benelux de nog aanwezige producten welke voorzien zijn van het teken Biosan Ginseng en de nog aanwezige producten die zich bevinden in een verpakking waarop dit teken is vermeld. Bevelen gedaagden sub 3 en 4 binnen veertien dagen na de uitspraak van dit vonnis aan eiseres ter controle een volledige lijst te verschaffen van al haar afnemers van bovengenoemde producten. Bepalen dat indien en voor elke dag gedurende welke gedaagden sub 3 en 4 of een hunner aan voormelde bevelen niet voldoen, door de in gebreke zijnde gedaagde ten behoeve van eiseres zal zijn verbeurd een dwangsom van f 5.000,— (vijfduizend gulden). Verklaren dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Veroordelen gedaagden in de kosten van dit geding welke voor zover gevallen aan de zijde van eiseres tot op deze uitspraak worden begroot op f 729,60. Enz.

271

b) Het Hof, enz. Fharma is bij exploit van 30 augustus 1976 in hoger beroep gekomen van dit vonnis, en heeft bij memorie zes grieven aangevoerd, die Bioform in haar memorie heeft bestreden. Partijen hebben de zaak doen bepleiten, appellanten door Mr. E. Chr. Kuhn, advocaat te 's-Gravenhage, geihtimeerde door haar procureur. Vervolgens hebben partijen de stukken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd geldt, voor het wijzen van arrest overgelegd. Ten aanzien van het recht: De grieven richten zich tegen het vonnis in zijn geheel, zowel wat zijn samenhang als wat zijn onderdelen betreft. Pharma beroept zich erop, dat de woordkombinatie Bio-Ginseng geen onderscheidend vermogen bezit en derhalve niet als merk in de zin van de Merkenwet dienst kan doen. Naar het voorlopig oordeel van het Hof is het woord Ginseng een soortnaam van een produkt, dat ieder onderscheidend vermogen mist. Het Hof acht het voorvoegsel Bio — door Bioform zelf op haar verpakking omschreven als 'zuiver Biologisch (zonder synthetische stoffen vervaardigd)' — zo zeer een aanduiding van het produkt Ginseng, dat het aan de woordkombihatie Ift'o-Ginseng geen onderscheidend vermogen vermag toe te kennen. Bioform heeft, naar het voorlopig oordeel van het Hof, voorshands niet waar gemaakt dat dit door haar zelf als zwak betitelde merk door inburgering voldoende onderscheidingsvermogen heeft gekregen. De door Bioform overgelegde bescheiden wijzen op een reclame-campagne, gedurende een betrekkelijk korte tijd, maar het Hof is voorshands van oordeel dat deze campagne niet langdurig genoeg is geweest om nu reeds te kunnen vaststellen dat de benaming fi/o-Ginseng binnen zo korte tijd zich als merk bij het grote publiek — de reclame richt zich tot 'alle overbelaste mensen in deze moderne tijd' — heeft ingeburgerd. Nu, naar het oordeel van het Hof, aan het merk fi/o-Ginseng geen bescherming als merk toekomt, behoeft ook^niet nader te worden onderzocht of, zoals Pharma beweert, Bioform het depot van het merk BioGinseng te kwader trouw heeft verricht. Mede op grond van het hierboven overwogene kan de beslissing van de President van de Rechtbank dat Pharma, door het plaatsen van de litigieuze advertentie, een onrechtmatige daad jegens Bioform, die het uitsluitend recht op het merk .Ko-Ginseng zou hebben, heeft gepleegd, tegen welke beslissing Pharma eveneens een grief heeft gericht, niet in stand blijven. Ten processe staat voorshands genoegzaam vast dat Pharma het desbetreffend tonicum al vóór 1 januari 1971 produceerde en sindsdien — zij het niet continu — voorzien van de aanduiding B/o-Ginseng aan haar afnemers afleverde. Nu geen van beide partijen recht hebben op de woordkombinatie .fiz'o-Ginseng als merk in de zin van de Merkenwet, acht het Hof de bewoordingen van de advertentie, waarin Bioform niet met name wordt genoemd, niet van dien aard dat de advertentie een onrechtmatige daad jegens Bioform oplevert. Voorzover Bioform zich stoort aan de sterk concurrerende prijzen; die Pharma voor haar produkt berekent, levert dit in een sector als de onderhavige, waar vrije concurrentie is toegestaan, geen onrechtmatige daad jegens Bioform op. Wat de woordkombinatie Sano-Ginseng betreft, deze bezit, naar het voorlopig oordeel van het Hof, ondanks het feit dat het voorvoegsel Sano niet ongebruikelijk is, als geheel en tezamen genomen genoegzaam onderscheidend vermogen om als een geldig merk te worden aangemerkt. De woordkombinatie Biosan-Ginseng heeft, gezien vanuit de conceptie van het publiek, zodanige gelijkenis daarmee, dat Bioform, als merkgerechtigde, terecht het gebruik van deze benaming als een inbreuk op het haar toekomend merkrecht beschouwt. De grief van Pharma te dezer zake is dus ongegrond.

272

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

Pharma heeft ontkend dat aan Bioform (en/of Moerman, die zijn rechten ten aanzien van de tekening aan Bioform heeft overgedragen) auteursrecht op de afbeelding van de ginseng-plant, zoals deze door Pharma als merk is ingeschreven, zou toekomen. Zij heeft specifiek gesteld dat het hier om een afbeelding van een plant gaat die al jaren gebruikt is door het Speciaalhuis Hofman op de etiketten en de verpakkingen van het door dit huis in de handel gebrachte levenstonicum. Bioform heeft dit niet uitdrukkelijk ontkend, — hebbende zij immers hier tegenin niet anders naar voren gebracht dan dat Moerman bij het tekenen gebruik heeft gemaakt van verscheidene voorbeelden — weshalve het Hof voorshands haar beroep op een haar toekomend auteursrecht zal passeren, te meer daar het Hof de toevoeging van althans variatie op een paar Koreaanse lettertekens aan een copie niet van zodanig gewicht acht om het dientengevolge ontstane werk als een originele schepping van kunst te aanvaarden, dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De grief van Pharma te dezer zake is dus gegrond. Het Hof kent voorts aan de natuurgetrouwe afbeelding van de ginseng-plant geen onderscheidend vermogen toe, weshalve niet nader behoeft te worden ingegaan op de vraag of het beeldmerk in 1975 door Pharma te kwader trouw zou zijn gedeponeerd. Het Hof acht, nu beide partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, termen aanwezig om de kosten van het geding in beide instanties te compenseren, in dier voege dat ieder van de partijen haar eigen kosten draagt. Het Hof is eveneens van oordeel dat er geen termen aanwezig zijn om appellanten sub 3 en sub 4 te veroordelen om aan Bioform ter controle een volledige lijst te verschaffen van haar afnemers van het produkt Biosan-Ginseng. Thans dient als volgt te worden beslist: Rechtdoende in hoger beroep in kort geding: Vernietigt het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, waarvan beroep. En opnieuw rechtdoende: Verbiedt appellanten direkt of indirekt inbreuk te maken op de rechten van geihtimeerde op het merk Sano-Ginseng extra plus, zoals omschreven in 'aangezien' 12 der dagvaarding onder 1, welk merk in de Benelux is gedeponeerd en meer in het bijzonder het woord Biosan-Ginseng in de Benelux te gebruiken of te doen gebruiken voor de waren, waarvoor het merk van geihtimeerde is ingeschreven. Bepaalt dat indien en voor elke keer dat appeËanten of een hunner aan voormeld verbod niet voldoet, door de ingebreke zijnde appellant(e) ten behoeve van geihtimeerden een dwangsom van f 50.000,— (vijftigduizend gulden) zal zijn verbeurd. Beveelt appellanten sub 3 en sub 4 binnen veertien dagen na de uitspraak van dit arrest terug te nemen bij haar afnemers in de Benelux de nog aanwezige produkten welke voorzien zijn van het teken Biosan-Ginseng en de nog aanwezige produkten die zich bevinden in een verpakking waarop dit teken is vermeld. Bepaalt dat indien en voor elke dag gedurende welke appellanten sub 3 en sub 4 of een hunner aan voormeld bevel niet voldoet, door de ingebreke zijnde appellant(e) ten behoeve van geihtimeerde zal zijn verbeurd een dwangsom van f 5.000,— (vijfduizend gulden). Verklaart het arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst het meer of anders gevorderde af. Compenseert de kosten van het geding in beide instanties in dier voege dat ieder der partijen haar eigen kosten draagt. Enz.

Nr 64. Gerechtshof te Leeuwarden, 2 november 1977. (Harpago/Harpagosan) President: Mr J. J. Woltman; Raden: Mr P. L. Waardenburg en Mr J. J. de Zoete. Art. 1, lid 1, en art. 13 sub A, lid 1, Benelux-Merkenwet. Hagen voert het merk 'Harpagosan' in Nederland voor de gedroogde wortels van Afrikaanse duivelsklauwen (harpagophytum procumbens) en verzet zich tegen het gebruik door Bioform van het teken 'Harpago' voor gelijksoortige produkten. Hof: Ten onrechte heeft de President aangenomen, dat 'Harpago' als soortnaam voor de bedoelde wortels wordt gebruikt, en daarom het gevorderde afgewezen. Voor de vraag of 'Harpago' als soortnaam werd gebruikt voor bedoelde wortels, is de datum 24 mei 1974, waarop Hagen haar merk internationaal deponeerde, beslissend. Daarvan is ten processe niets gebleken. 'Harpago', als hoofdbestanddeel van het door Bioform gevoerde teken voor haar waren te beschouwen, stemt in de zin van art. 13 BMW overeen met het merk 'Harpagosan ' van Hagen. Vordering tot verbod 'Harpago' toegewezen. De firma naar Duits recht Erwin Hagen te Freilassing, Bondsrepubliek Duitsland, appellante [in kort geding], procureur Mr W. Brouwer, advocaat Mr G. L. Kooy, tegen de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bioform Holland B.V. te Heerenveen, geihtimeerde, [in kort geding], procureur Mr Th. A. Jansen. a) President Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 20 mei 1976 (Mr R. G. Holtz). Wij, fungerend President, enz. Tussen partijen staat als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, het navolgende vast: — eiseres [ Hagen Red. ] is houdster van een uit een internationale inschrijving voortvloeiend eerste depot in het Beneluxgebied van het merk 'Harpagosan' voor pharmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, in het bijzonder producten voor de natuurlijke geneeswijze tegen rheumatiek, diëtische producten voor kinderen en zieken, — eiseres gebruikt in Nederland dit merk 'Harpagosan' voor gedroogde wortels van Afrikaanse duivelsklauwen, — gedaagde vermeldt op het door haar in de handel gebrachte gelijksoortige product 'Bioform harpago wortel ter bereiding van Harpago-thee'. Eiseres baseert haar onder de feiten opgenomen vorderingen op bovenstaande feiten, alsmede stellende, dat de door eiseres en gedaagde gebezigde merken overeenstemmen en dat het gebruik van-een overeenstemmend merk voor identieke of soortgelijke waren het debiet van eiseres bij voortduring aantast. Gedaagde stelt in de eerste plaats dat de door haar gebezigde naam 'Harpago' een soortnaam is en het gedaagde derhalve vrijstaat deze naam te gebruiken. Uit de door partijen ter terechtzitting verschafte gegevens blijkt, dat de producten van partijen zijn vervaardigd uit de secondaire wortel van de harpagophytum procumbens en dat deze plant slechts op een klein gebied in Zuid- en Zuidwest-Afrika groeit. Aan de secondaire wortels van deze plant wordt geneeskundige werking toegeschreven en pas sinds betrekkelijk korte tijd worden de gedroogde secondaire wortels van die plant door verschillende leveranciers als geneesmiddel in West-Europa op de markt gebracht. Tussen partijen staat vast dat de Nederlandse bena-

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

ming voor deze plant luidt Afrikaanse duivelsklauw, doch deze omstandigheid staat op zich zelf niet in de weg dat de benaming 'harpago' ook een soortnaam voor deze plant zou kunnen zijn. (6) Het kleine gebied, waar deze plant groeit, en de betrekkelijk korte tijd gedurende welke de onderhavige producten Nederland op de markt zijn veroorzaken, dat deze plant niet in kringen van enige omvang bij het publiek bekend is. Wij kunnen derhalve niet nagaan of harpago een soortnaam is door te toetsen of deze naam in kringen van enige omvang bij het publiek bekend is, waarbij Wij opmerken, dat ook de benaming Afrikaanse duivelsklauw bij een wat ruimer publiek geen bekendheid geniet. (7) Gedaagde heeft gesteld, dat harpago de in Nederland gangbare benaming is in homeopathische kring voor deze plant dan wel voor de wortels daarvan. Zij heeft ter staving daarvan overgelegd een exemplaar van het maandblad van een leverancier van homeopathische geneesmiddelen Biohorma te Elburg genaamd 'Gezondheidsnieuws' van september 1975, waarin een advertentie voor Harpago-thee voorkomt. Genoemd maandblad is blijkens zijn inhoud bestemd voor hen die belang stellen in natuurgeneeswijze. Voorts heeft gedaagde overgelegd een reclamefolder van Bional waarin harpagonalextractcapsules worden beschreven. Op grond van deze gegevens en voorts in aanmerking nemende, dat harpago is afgeleid van de biologische naam harpagophytum en dat gedaagde deze benaming op haar product bezigt als soortnaam nu zij — na naar onweersproken vaststaat overleg met de keuringsdienst voor waren — daarop heeft vermeld 'harpago-wortel ter bereiding van Harpago-thee', zijn Wij voorlopig van oordeel, dat gedaagde aannemelijk heeft gemaakt, dat harpago in de kleine kring van geihteresseerden in homeopathische geneeswijzen als soortnaam voor de betreffende plant of wortel wordt gebruikt, zodat het verweer van gedaagde gegrond is. Eiseres heeft terzake nog wel een beroep gedaan op een brief van de Raad voor het Kwekersrecht aan het Octrooibureau Vriesendorp & Gaade te 's-Gravenhage d.d. 6 april 1976 inhoudende, dat voorzover bekend 'Harpago' niet de algemeen gebruikelijke aanduiding is voor Afrikaanse duivelsklauw. Wij verwerpen evenwel dit beroep, omdat dit onverlet laat, dat die benaming in de kleine kring van geihteresseerden in homeopathische geneeswijzen wel als soortnaam wordt gebezigd gelijk Wij hierboven als Ons voorlopig oordeel hebben overwogen. De vorderingen van eiseres moeten derhalve worden afgewezen met haar veroordeling in de kosten van het geding. Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding! Wijzen af de vorderingen. Veroordelen eiseres in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 450,-. Enz. b) Het Hof, enz. Overwegende dat Hagen 5 grieven tegen het vonnis aanvoert, welke luiden of zakelijk inhouden: I. Ten onrechte overweegt de President hetgeen in rechtsoverweging 6 is vefmeld, II. Ten onrechte komt de President tot het in rechtsoverweging 8 uitgesproken voorlopig oordeel, op grond waarvan hij het daarbedoeld verweer van Bioform gegrond acht, III. Ten onrechte verwerpt de President in rechtsoverweging 9 op de aldaar vermelde grond het door Hagen gedaan beroep op de in die rechtsoverweging besproken brief, IV. Ten onrechte heeft de President, het eerste verweer van Bioform gegrond achtende, de vorderingen afgewezen,

273

V. Ten onrechte heeft de President de vorderingen van Hagen afgewezen; O. met betrekking tot de grieven II en III: dat Hagen in grief II bestrijdt het voorlopig oordeel van de President, volgens hetwelk Bioform aannemelijk heeft gemaakt, dat de naam 'harpago' in de kleine kring van geihteresseerden in homeopathische geneeswijzen als soortnaam voor de betreffende plant of wortel wordt gebruikt; dat Hagen in de toelichting van die grief terecht erop wijst, dat — gelijk uit artikel 5 lid 4 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) volgt — ten deze beslissend is, of de naam harpago als soortnaam voor bedoelde waar werd gebruikt op het tijdstip waarop Hagen haar uitsluitend recht op het ten processe bedoeld merk verkreeg, zijnde 24 mei 1974, de datum van het internationaal depot van het merk; dat daaromtrent noch het betreffende, door Bioform in prima gevoerd, (eerste) verweer enig gegeven bevat, noch voormeld voorlopig oordeel van de President uitsluitsel geeft; dat de in rechtsoverweging 7 van het vonnis vermelde bescheiden, waarop Bioform ter adstructie van haar verweer in prima een beroep deed en waarop de President zijn voorlopig oordeel heeft gegrond, — naar als niet betwist tussen partijen vaststaat — alle zijn gedateerd of verschenen na 24 mei 1974, derhalve niet vermogen aan te tonen of aannemelijk te maken, dat het merk reeds vóór die datum als soortnaam voor de betreffende waar in gebruik was, en, wat er zij van het ontstaan van zodanig gebruik daarna — eventueel in de kleine kring van geihteresseerden als volgens het vonnis a quo — te dien aanzien geen sprake is van 'toedoen daaraan' van de zijde van Hagen, hebbende Bioform zulks ook niet gesteld noch deswege, krachtens gemelde wettelijke bepaling, een beroep gedaan op verval van het recht van Hagen als merkhouder en zijnde ten processe integendeel genoegzaam gebleken, dat Hagen tegen (dreigende) aantasting van haar merkrechten placht op te treden; dat de naam harpago vóór 24 mei 1974 in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor de betreffende waar was — en wel met name in het Beneluxgebied, althans in Nederland, zijnde het territoir van het merkgebruik van Hagen en van de aan Bioform verweten merkinbreuken — vindt al evenmin steun in hetgeen dienaangaande bij memorie van antwoord (ad grief II) door Bioform nader is aangevoerd en in haar daarbij overgelegde produkties is vermeld; dat toch de daarbij in fotocopie overgelegde brieven uit Zuid-Afrika — waarvan de ene is ongedateerd en de andere is gedateerd 19 november 1974 — en de geproduceerde (eveneens ongedateerde) Zuidafrikaanse publicatie, ontleend aan 'Veld types of South-Africa', niets zeggen over het betreffende woordgebruik in de Benelux, althans in Nederland, zo min als de overige produkties daaromtrent iets vermelden met betrekking tot de situatie vóór 24 juni 1974; dat mitsdien in de bestreden rechtsoverweging 8 ten onrechte het betreffende verweer van Bioform gegrond is geacht, zodat dit verweer alsnog dient te worden verworpen; dat zulks ertoe leidt, dat de in rechtsoverweging 9 gebezigde motivering voor de verwerping van het door Hagen gedaan beroep op de aldaar genoemde brief geen stand houdt en dat grief III het lot van grief II deelt ongeacht de inhoud van bedoelde brief, welke immers in de toelichting op grief III niet aan de orde is gesteld en, na verwerping van gemeld verweer, ook niet van belang is voor de toewijsbaarheid van Hagens vorderingen; O. dat het voorgaande tevens meebrengt, dat de beslissing tot afwijzing van Hagen's vorderingen niet langer kan steunen op het — in hoger beroep ongegrond bevonden — eerste verweer van Bioform, dat Hagen geen belang heeft bij de — het eerste verweer rakende — eerste grief, zodat deze onbesproken kan blijven, en

274

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

dat in het kader van de grieven IV en V het tweede verweer van Bioform alsnog dient te worden onderzocht. O. met betrekking tot laatstbedoeld verweer in verband met de grieven sub IV en V: dat naar 's Hofs oordeel in de aanduiding 'Bioform harpago wortel ter bereiding van Harpago-thee', vermeld op de verpakking van het door Bioform in Nederland in de handel gebracht en aan het publiek aangeboden produkt, bereid uit de secundaire wortels van de Afrikaanse duivelsklauw, de naam 'Harpago' een zodanig dominerend, de aandacht van het publiek trekkend, hoofdbestanddeel vormt, dat sprake is van een teken (in de zin van artikel 13 BMW), overeenstemmend — in ieder geval in een, tot verwarring bij het publiek aanleiding gevende en/of het merkrecht van Hagen aantastende, mate overeenstemmend — met het merk 'Harpagosan' van Hagen, waaronder deze de waren waarvoor het merk is ingeschreven (zijnde dezelfde of soortgelijke waren als de eerstgenoemde van Bioform) in hetzelfde gebied in het economisch verkeer brengt; dat deswege ook het tweede verweer van Bioform faalt, de grieven sub IV en V gegrond zijn, het vonnis a quo moet worden vernietigd en de vorderingen van Hagen, ertoe strekkende verdere merkinbreuken in de ruimste zin te voorkomen, voor toewijzing vatbaar zijn; O. dat Bioform in prima nog wel bezwaar heeft gemaakt tegen eventuele toewijzing van de onderdelen sub c en d van het petitum, doch die onderdelen al evenzeer op grond van de vastgestelde merkinbreuken voor toewijzing vatbaar zijn, nu beide onderdelen geheel stroken met de in artikel 13 sub Avan de B.M.W. aan de merkhouder verleende bescherming van zijn uitsluitend merkrecht, zij het met een meer rechtstreeks op het merk van Hagen als zodanig afgestemde en tevens ruimere strekking dan de onderdelen sub a en b, welke zijn beperkt tot het geconstateerde gebruik door Bioform van de naam Harpago; O. dat het Hof het wel redelijk acht, conforrrf-het verzoek van Bioform (bij antwoord in prima sub 18), te bepalen dat de dwangsom pas zal worden verbeurd voor overtredingen, gepleegd nadat 14 dagen sedert de uitspraak van dit arrest zijn verlopen; Gelet op artikel 56 het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, Rechtdoende in naam der Koningin: Vernietigt het vonnis, waarvan beroep. Opnieuw rechtdoende: a. Verbiedt geïtitimeerde voor door haar verhandelde gedroogde wortels van Afrikaanse duivelsklauwen gebruik te maken van het merk, de benaming of de aanduiding Harpago; b. Verbiedt geïntimeerde gebruik te maken van het merk, de benaming of de aanduiding Harpago in het economisch verkeer zonder geldige reden, onder zodanige omstandigheden dat appellante schade kan worden toegebracht; c. Verbiedt geïntimeerde gebruik te maken van elk merk, elke benaming of aanduiding dat met het merk van appellante overeenstemt voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven en voor soortgelijke waren; d. Verbiedt geiiitimeerde gebruik te maken van elk merk, elke benaming of aanduiding welke met het merk Harpagosan van appellante overeenstemt, in het economische verkeer zonder geldige reden onder zodanige omstandigheden dat aan appeËante schade zou kunnen worden toegebracht; e. Veroordeelt geïntimeerde om aan appellante te betalen een dwangsom, groot vijf duizend gulden (f 5 000,—) voor iedere overtreding van een der opgelegdde verboden, gepleegd nadat veertien dagen sedert de datum van uitspraak van dit arrest zijn verlopen. Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt geiiitimeerde tot betaling van de kosten van dit geding in beide instanties en begroot deze kos-

ten aan de zijde van appellante tot heden: in eerste aanleg op f 450,— voor salaris en f 88,20 voor verschotten, in hoger beroep op f 1.350,— voor salaris en f 133,95 voor verschotten. Enz.

Nr 65. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15 februari 1978. (theepot 'Ceylon') (Mr V. J. A. van Dijk) Art. 10, lid 10, sub 10° Auteurswet. Het op grond van modelrecht instellen en later intrekken van een inbreukaktie belet niet het alsnog op grond van auteursrecht instellen van een nieuwe inbreukaktie, gezien het naast elkaar bestaan van beide vormen van bescherming. Art. 21, lid 1 Benelux-Modellenwet. De onderhavige theepot moge een betere vormgeving hebben dan andere op de markt zijnde theepotten, deze betere vormgeving is echter niet zo specifiek en vertoont zelfs op essentiële punten zo 'n grote overeenstemming met een van laatstbedoelde theepotten, dat daaraan geen eigen karakter valt toe te kennen; de onderhavige theepot heeft dus geen duidelijk kunstzinnig karakter, zodat daarop geen auteursrecht mogelijk is. Art. 14, lid 5 Benelux-Modellenwet. Aangezien de onderhavige theepot een model is in de zin van de B.T.M.W. en de gewraakte gedragingen niets meer inhouden dan namaak van dat model, is een aktie wegens slaafse navolging niet mogelijk. 1) De naamloze vennootschap N.V. Koninklijke Sphinx te Maastricht, eiseres [in kort geding], procureur Mr H. P. M. Steenberghe, ter zitting vervangen door Mr A. W. van Odijk, advocaat Mr P. E. C. M. Dahmen, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Speyer Service Merchandisers B.V. te Maarssen, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A. Th. de Walle, advocaat Mr G. L. Kooy. Wij, president, enz. Ten aanzien van het recht: Overwegende dat de stellingen door Sphinx aan haar vordering ten grondslag gelegd, voldoen aan hetgeen volgens artikel 289 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het instellen van een vordering in kort geding is vereist, waarmede Onze bevoegdheid in zoverre is gegeven; O. voorts vooraf en ambtshalve, dat Wij — voor zover te dezer zake de bepalingen van de Benelux Wet inzake Tekeningen en Modellen toepassing dienen te vinden — eveneens bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen, nu gedaagde te Maarssen, alzo binnen het arrondissement Utrecht is gevestigd; O. wat de zaak zelve aangaat, dat tussen partijen in confesso is: — dat Sphinx onder meer via haar dochteronderneming Filtropa B.V. sedert 1 september 1976 een glazen theepot met kunststof deksel en handgreep in de handel brengt (reeds in het voorjaar van 1976 op een vakbeurs te Maastricht tentoongesteld), genaamd 'Ceylon', welke theepot is vervaardigd volgens ontwerp van de heer Lochschmidt, als ontwerper in dienst van Sphinx werkzaam; — dat Filtropa deze theepot als model ingevolge de bepalingen van de Benelux Wet inzake Tekeningen en Modellen — hierna te noemen de B.W.T.M. — op

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

4 februari 1977 onder nr 02503-00 bij het Benelux Modellen Bureau heeft laten registreren; — dat Speyer als importeur een vergelijkbare glazen theepot met kunststof deksel en handgreep in de handel brengt, welke door haar voor het eerst in het voorjaar van 1977 op een vakbeurs is tentoongesteld en via monsters is ten verkoop aangeboden: — dat Filtropa door haar depot van het model op 4 februari 1977 geen uitsluitend recht heeft verkregen op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 1 onder a van de B.W.T.M., nu zij het model reeds vóór de datum van het depot binnen het Benelux-gebied tentoongesteld had en in de handel gebracht; — dat Filtropa Speyer bij schrijven van 21 september 1977 heeft doen mededelen een d.d. 16 september 1977 tegen haar (Speyer) aangespannen procedure (welke geheel gebaseerd was op schending van het haar — Filtropa — toekomende uitsluitend recht op het model), geen doorgang te doen vinden om reden dat zij (Filtropa) besloten had om 'op grond van het ingeschreven depot van verdere aktie af te zien'; — dat Sphinx, na Speyer op 19 januari 1978 te hebben meegedeeld auteursrecht op de theepot 'Ceylon' te claimen, haar op 27 januari 1978 in de onderhavige procedure heeft gedagvaard; O. dat hetgeen Sphinx thans vordert er op neerkomt, dat Speyer veroordeeld wordt de in haar assortiment aanwezige glazen theepot uit de handel te nemen, welke vordering Sphinx primair doet steunen op een haar toekomend auteursrecht met betrekking tot de door haar volgens ontwerp van de bij haar in dienst zijnde ontwerper vervaardigde en in de handel gebrachte theepot 'Ceylon'; O. dat Speyer in haar verweer er zich in de eerste plaats op heeft beroepen, dat Sphinx (Filtropa) door zich aanvankelijk op de B.W.T.M, te beroepen en daar later van af te zien niet nu nog — tussen het instellen van de eerste vordering en de thans aanhangige is een tijdperk van ongeveer 4 maanden verlopen — kan ageren op grond van de Auteurswet en Sphinx geacht moet worden geen spoedeisend belang bij toewijzing van haar vordering meer te hebben; O. dat Wij Speyer hierin niet kunnen volgen; dat Sphinx' (Filtropa's) houding — zoals die ook uit de boven geciteerde passage uit haar schrijven d.d. 21 september 1977 aan Speyer blijkt — niet tot een dergelijke opvatting noopt, gegeven het nu eenmaal naast elkaar kunnen bestaan van bescherming krachtens de Auteurswet en de B.W.T.M, en gezien het feit dat Sphinx nog steeds een dringend belang bij stopzetting van de verkoop van de door Speyer in de handel gebrachte theepot heeft; O. dat thans de vraag moet worden onderzocht of voor de litigieuze theepot van Sphinx — de theepot 'Ceylon' — bescherming op grond van de Auteurswet kan worden aangenomen — gelijk Sphinx heeft gesteld en Speyer heeft bestreden — met andere woorden of het onderhavige gebruiksvoorwerp door een duideüjk kunstzinnig karakter als een model van nijverheid, species van de categorie werken van toegepaste kunst, kan worden beschouwd; O. dat een voorwerp slechts als een werk van toegepaste kunst kan worden beschouwd, indien het voldoet aan het vereiste dat het een eigen karakter heeft, dat wil zeggen een oorspronkelijke artistieke vormgeving, waarin de persoonlijke kunst van de schepper zich heeft geopenbaard; O. dat naar Ons voorlopig oordeel — anders dan de door Sphinx geraadpleegde ceramist Verberkmoes in zijn rapport van 29 december 1977 verdedigt — dit karakter aan de onderhavige theepot niet kan worden toegekend; dat het hier betreft een bolvormige theepot — een vorm die reeds sedert eeuwen aan theepotten wordt gegeven en die waarschijnlijk om praktische redenen als functioneel is ervaren — welke voorts vergeleken met de

275

reeds sinds 1974 op de markt zijnde Pyrex theepot, een betere vormgeving heeft, welke echter niet zo specifiek is — ja zelfs op essentiële punten: de over de buik van de pot lopende metalen band waaraan de handgreep is bevestigd en de vorm van de geprofileerde handgreep, grote overeenstemming vertoont — dat daaraan een eigen karakter valt toe te kennen; O. dat de primaire vordering van Sphinx derhalve niet kan worden toegewezen; O. dat Sphinx aan haar subsidiaire vordering ten grondslag legt, dat Speyer zich jegens haar onrechtmatig gedraagt en daartoe heeft gesteld dat de door Speyer in de handel gebracht theepot 'op slaafse wijze' zou zijn nagebootst van de door haar in de handel gebrachte theepot 'Ceylon'; O. dat ook de subsidiaire vordering van Sphinx — hoewel de door Speyer in de handel gebrachte theepot naar Ons voorlopig oordeel, in overeenstemming met het oordeel van de heer Verberkmoes, neergelegd in diens rapport van 22 januari 1978, een niet onduidelijke imitatie van de theepot van Sphinx is — niet kan slagen; O. dat immers de theepot 'Ceylon' een voortbrengsel met een gebruiksfunctie in de zin van artikel 1 van de B.W.T.M, is en dientengevolge zijn uiterlijk als een model in de zin van deze wet dient te worden beschouwd; O. dat — naar Speyer terecht heeft betoogd — artikel 14 lid 5 van de B.W.T.M, uitdrukkelijk bepaalt dat voor feiten die slechts inbreuk op een model inhouden geen vordering kan worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging — waartoe naar Nederlands recht de bepaling van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek valt te rekenen — naar pleegt te worden aangenomen ongeacht of het model al dan niet is gedeponeerd en of het depot geldig is of nietig, welk laatste in casu het geval blijkt te zijn; O. dat derhalve ook de subsidiaire vordering van Sphinx niet kan worden toegewezen; O. dat sphinx als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten dezer procedure behoort te worden veroordeeld; Rechtdoende in naam der Koningin! Weigeren zowel de primair als de subsidiair gevraagde voorziening. Veroordelen eiseres in de kosten van deze procedure aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op heden begroot op f 600,— (zeshonderd gulden) voor salaris van de procureur en nihil voor verschotten. Enz.

Nr 66. Gerechtshof te Arnhem, Derde Civiele Kamer, 8 mei 1978. (strijkzool) President: Mr W. J. J. Koole. Raden: Mr G. I. M. Knottnerus en Mr J. E. B. van Julsingha. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. De strijkzool van appellanten vertoont behoudens een niet zo erg opvallend kleurverschil van het materiaal dat in het frame gespannen is, voor het publiek geen merkbare afwijking van de strijkzool van geïntimeerden en is dientengevolge een onrechtmatige nabootsing van die strijkzool, daar blijkens de later door appellanten aangebrachte wijzigingen op de betrokken punten een andere uitvoering gekozen had kunnen worden zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk te doen. De nabootsing is zo getrouw, dat ook een verschil in

276

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

verpakking of een hogere prijs de nabootsing niet geoorloofd maken. 1) Igno Franciscus van Stijn te Wierden, 2) Johanna Leida van Dam-Sanders te Wetsinge (gemeente Adorp), appellanten [in kort geding], procureur Mr J. G. de Vries Robbé, advocaat Mr J. H. van der Veer, tegen 1) de vennootschap naar het recht van de staat New York (Verenigde Staten van Amerika) Stacy Fabrics Corporation te New York, 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lehmann & Co. B.V. te Amsterdam, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr H. Blom, advocaat Mr Ch. Gielen. a) President Arrondissementsrechtbank te Almelo, 30 maart 1977 (Mr H. J. J. van den Biesen). Wij, president, enz. Ten aanzien van het recht: 1. Op eerste oogopslag is reeds duidelijk, dat, nu de prioriteit van de door eiseres sub 1. [Stacy Fabrics Red. ] vervaardigde strijkzolen is erkend, de door gedaagde sub 1. vervaardigde strijkzool een slaafse navolging is van de door eiseres sub 1. vervaardigde en door eiseres sub 2. verkochte strijkzool van het merk Iron All. 2. Eiseressen hebben Ons aannemelijk gemaakt, dat het geenszins nodig was een zodanige slaafse navolging te gebruiken, daar zij ter zitting hebben getoond een strijkzool van het merk Thermo Star en de afbeelding van een strijkzool uit de catalogus Welt-Neuheiten, welke laatste twee strijkzolen een geheel andere vormgeving hebben, zodat, zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, zeer wel een andere uitvoering gekozen had kunnen worden. 3. Gedaagden hebben aangevoerd, dat er tussen de beide strijkzolen een aanzienlijk verschil bestaatjQnu deze in een geheel verschillende verpakking aan het publiek ten verkoop worden aangeboden. Aan gedaagden kan worden toegegeven, dat de verpakking, waarin de zo op elkaar gelijkende producten van partijen worden verkocht, inderdaad aanmerkelijke verschillen vertonen, doch dit verschil in verpakking geeft aan gedaagde sub 1. geen vrijheid om ten aanzien van het product zelf zich aan slaafse nabootsing, zoals hierboven omschreven, schuldig te maken. 4. Gedaagden hebben doen betogen, dat, nu de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen in werking is getreden, er geen plaats meer is voor een actie als de onderhavige, welke gebaseerd is op onrechtmatige daad. Dit betoog faalt, daar bedoelde Beneluxwet alleen het oog heeft op nieuwe modellen, ontstaan en gedeponeerd na het in werking treden van bedoelde wet, terwijl vaststaat, dat de onderhavige strijkzolen reeds lang voor het in werking treden van deze wet door eiseressen werden vervaardigd, respectievelijk verkocht. 5. Gedaagde sub 1. heeft nog betoogd, dat zijn product op een aantal punten afwijkt van de door eiseres sub 1. vervaardigde strijkzool, waarbij gedaagde sub 1. heeft gewezen op de andere kleur van de zool als zodanig, op een extra rij gaatjes bij de punt en op een wat betere bevestiging van de zool in het frame. Ook dit betoog faalt. De kleur van de zool als zodanig is iets afwijkend, doch het frame en de gaatjes zijn volstrekt identiek, behalve dat in de punt een extra gaatje is aangebracht. Bij oppervlakkige beschouwing valt dit verschil in het geheel niet op, terwijl evenmin opvalt, dat de zool van het door gedaagde sub 1. vervaardigde product wat beter in het frame zou zijn bevestigd dan zulks in het product van eiseres sub 1. het geval zou zijn. 6. Gedaagde sub 2. heeft aangevoerd, dat zij slechts demonstratrice is ter beurze van de door gedaagde sub 1. vervaardigde strijkzolen en dat zij ten onrechte in deze

15 december 1978

zaak wordt betrokken. Gedaagde sub 2. werkt echter als free-lance kracht en staat niet in dienst van gedaagde sub 1. Zij heeft toegegeven, dat zij de strijkzolen van gedaagde sub 1. als demonstratrice ter beurze aan de man heeft gebracht. Vóór dit kort geding aanhangig werd gemaakt is zij door de advocaat van eiseressen per brief benaderd hiermede op te houden, op welke brief zij niet heeft gereageerd. Dientengevolge kan niet worden gezegd, dat gedaagde sub 2. ten onrechte in dit geding is betrokken. 7. Uit het bovenstaande volgt, dat de vordering van eiseressen toewijsbaar is, zoals in het dictum vermeld. Gedaagden dienen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten te worden veroordeeld. Rechtdoende in kort geding in-naam der Koningin: 1. Verbieden gedaagden ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang een product als in alinea 4 van de dagvaarding bedoeld of een product, dat daarvan een slaafse nabootsing is, te vervaardigen, te verkopen, ten verkoop aan te bieden, dan wel te doen vervaardigen, te doen verkopen, ten verkoop te doen aanbieden of daartoe in voorraad te hebben. 2. Veroordelen gedaagde sub 1. tot betaling van een dwangsom van f 1.000,— per product, waarmede gehandeld wordt in strijd met het onder 1. gegeven verbod. 3. Veroordelen gedaagde sub 2. tot betaling van een dwangsom van f 1.000,— per dag, dat gehandeld wordt in strijd met het onder 1. gegeven verbod. 4. Veroordelen gedaagden in de kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op f 1.100,— aan salaris, verschotten en omzetbelasting, waarvan door gedaagde sub 1. te betalen f 1.000,— en gedaagde sub 2. f 100,—. 5. Wijzen af het meer of anders gevorderde. 6. Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b) Het Hof, enz. Ten aanzien van het recht: Overwegende dat appellanten als grieven tegen het vonnis hebben aangevoerd dat de President ten onrechte heeft overwogen: 'I. dat geïntimeerden hem aannemelijk hebben gemaakt, dat het geenszins nodig was een zodanige slaafse navolging te gebruiken, daar zij ter zitting hebben getoond een strijkzool van het merk Thermostar en een afbeelding van een strijkzool uit de catalogus Welt-Neuheiten, welke laatste twee strijkzolen een geheel andere vormgeving hebben, zodat, zonder aan de deugdelijkheid en de onbruikbaarheid van het product afbreuk te doen, zeer wel een andere uitvoering gekozen had kunnen worden; II. dat de strijkzool van van Stijn geen afwijkingen, althans geen opvallende afwijkende van de strijkzool van geïntimeerden vertoont; III. dat de geheel verschillende verpakking geen invloed heeft op het al of niet aannemen van slaafse navolging, terwijl de President ten onrechte geen acht sloeg op het verweer van van Stijn dat hij daarnaast zijn product tegen een hogere prijs dan geïntimeerden in het verkeer brengt;' O. dat het Hof eerst de tweede grief zal behandelen; dat het Hof na vergelijking van de litigieuze strijkzolen is gebleken, dat de strijkzool die door appellanten wordt vervaardigd en in de handel gebracht, behoudens een niet zo erg opvallend kleurverschil van het materiaal dat in het frame gespannen is, voor het publiek geen merkbare afwijking vertoont van de strijkzool die door geïntimeerde sub 1 wordt gefabriceerd en door geïntimeerde sub 2 in de handel wordt gebracht; dat de tweede grief dan ook faalt; O. dat de eerste grief eveneens ongegrond is, daar reeds de wijzigingen die door appellant sub 1 aan de door hem vervaardigde en verhandelde strijkzool zijn aangebracht, nadat het vonnis waarvan beroep was ge-

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

wezen: een ander gaatjespatroon, een andere kleur van het frame en een tweede klemveer, bevestigen het oordeel van de President dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen zeer wel — op deze punten — een andere uitvoering gekozen had kunnen worden; dat van de zijde van appellanten bij pleidooi voor dit Hof ook is erkend dat de litigieuze strijkzool teveel leek op die van geïhtimeerde sub 1; O. aangaande de derde grief: dat de nabootsing zo getrouw is, dat ook een verschil in verpakking of een hogere prijs de nabootsing niet ongeoorloofd [lees: geoorloofd Red.] maken, zodat ook de derde grief dient te worden verworpen; dat het vonnis dan ook moet worden bekrachtigd met veroordeling van appellanten als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep; Rechtdoende in naam der Koningin in hoger beroep in kort geding: Bekrachtigd het vonnis waarvan beroep; Veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerden begroot op f 2.805,— (twee duizend acht honderd en vijf gulden). Enz.

Nr 67. Gerechtshof te Arnhem, Derde Civiele Kamer, 8 mei 1978. (strijkzool) President: Mr W. J. J. Koole; Raden: Mr G. I. M. Knottnerus en Mr J. E. B. van Julsingha. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. De nieuwe strijkzool van appellant is niet te beschouwen als een slaafse navolging van de strijkzool van geïntimeerden, omdat deze van de strijkzool van geïntimeerden op drie punten verschilt, terwijl de punten waarop die beide strijkzolen daarnaast overeenstemmen, door eisen van deugdelijk en bruikbaarheid worden bepaald, en bovendien de strijkzool van appellant duurder is en de daarvoor gebezigde verpakking aanmerkelijk afwijkt van die van de strijkzool van geïntimeerden. Igno Franciscus van Stijn te Wierden, appellant [in kort geding], procureur Mr J. G. de Vries Robbé, advocaat Mr J. H. van der Veer, tegen 1) de vennootschap naar het recht van de staat New York (Verenigde Staten van Amerika) Stacy Fabrics Corporation te New York, 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lehmann & Co. B.V. te Amsterdam, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr H. Blom, advocaat Mr Ch. Gielen. a) President Arrondissementsrechtbank te Almelo, 23 november 1977 (Mr H. J. J. van den Biesen). Wij, President, enz. Ten aanzien van het recht: 1. De door eiser [Van Stijn Red. ] aangebrachte veranderingen in de door hem van gedaagden slaafs nagebootste strijkzool zijn onvoldoende om de werking van bovengenoemd kort geding vonnis te ontgaan. 2. Immers de verandering in de gaatjes van de zool, het aanbrengen van een tweede bevestigingsveer en de wijziging van de kleur van het frame doen onvoldoende af aan de in meergenoemd vonnis d.d. 30 maart 1977 vastgestelde slaafse nabootsing. 3. Ook met de thans voorgestelde wijzigingen in het

277

produkt van eiser zal het publiek beide producten met elkaar vereenzelvigen. 4. Eiser zelf heeft tijdens het pleidooi aangetoond met het ter tafel brengen van de strijkzool Teflon Magie, dat het mogelijk is, ook al gebruikt men een aluminium frame in de vorm van een strijkijzer, een strijkzool te maken, welke qua vormgeving duidelijk afwijkt van de door gedaagden in handel gebrachte strijkzolen. 5. Uit het bovenstaande volgt, dat de vordering moet worden afgewezen en dat eiser in de kosten moet worden veroordeeld. Rechtdoende in kort geding in naam der Koningin: 1. Wijzen af de vordering. 2. Veroordelen eiser in de kosten tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op f 600,— aan salaris, verschotten en omzetbelasting. Enz. b) Het Hof, enz. Ten aanzien van het recht: Overwegende dat appelllant als grieven tegen het vonnis heeft aangevoerd dat de President ten onrechte heeft overwogen: 'I. dat de verandering in de gaatjes van de zool, het aanbrengen van een tweede bevestigingsveer en de wijziging van de kleur van het frame onvoldoende afdoen aan de in het vonnis d.d. 30 maart 1977 vastgestelde slaafse nabootsing; II. dat ook met de thans voorgestelde wijzigingen in het product van appellant het publiek beide producten met elkaar zal vereenzelvigen; III. dat de strijkzool tevlonmagic aantoont, dat het mogelijk is een strijkzool te maken, welke qua vormgeving duidelijk afwijkt van de door geïntimeerden in de handel gebrachte strijkzolen;' O. dat het Hof de eerste twee grieven gezamenlijk zal behandelen; O. dat het Hof de door appellant in de handel gebrachte strijkzool die de inzet vormde van het door het Hof bij arrest van heden bekrachtigde vonnis van de President van de Arrondissements-Rechtbank te Almelo van 30 maart 1977, en die waarover dit geding wordt gevoerd, zal aanduiden als de oude respectievelijk de nieuwe strijkzool van Van Stijn, terwijl het Hof de strijkzool die door geïntimeerde sub 1 wordt gefabriceerd en door geintimeerde sub 2 in Nederland wordt geïmporteerd, zal aanduiden als de strijkzool van Stacy; O. dat het Hof voorlopig van oordeel is dat de nieuwe strijkzool van Van Stijn niet is te beschouwen als een slaafse nabootsing van de strijkzool van Stacy, zodat het dictum van het vonnis van 30 maart 1977 niet op de nieuwe strijkzool van Van Stijn van toepassing is, 0. dat het Hof daarbij in aanmerking neemt: A) dat de nieuwe strijkzool van Van Stijn verschilt van die van Stacy (en van de oude strijkzool van Van Stijn) wat betreft: 1. het gaatjespatroon in het binnen het frame gespannen materiaal; 2. de kleur van het frame: blauw in plaats van aluminiumkleurig; 3. het aantal klemveren: 2 in plaats van 1; b) dat door appellant als materiaal van de eigenlijke zool glasvezel met teflon is gebezigd en door geïntimeerden nomex; dat glasvezel met teflon, als door appellant onweersproken aangevoerd, zeer geëigend is voor het onder druk en bij hoge temperatuur persen en ontkreukelen van stoffen; c) dat voorshands kan worden aangenomen, dat glasvezel met teflon, als door appellant gebezigd, voor een doelmatig gebruik voor een strijkzool in gespannen vorm moet worden toegepast, dat door appeËant een brief van een afnemer is overgelegd waarin deze bericht dat een van appeËant betrokken strijkzool — en wel één vervaardigd na voormeld kort geding vonnis van 30 maart 1977 — van glasvezel met teflon zonder frame, aan de

278

Bij blad Industriële Eigendom, nr 12

zijkanten doorslrjt en het Hof zulks aannemelijk voorkomt, daar het Hof heeft kunnen vaststellen dat het door appellant gebezigde materiaal in ongespannen toestand kwetsbaar is; d) dat een stevig frame een aangewezen en voor de hand liggende oplossing is om daarin materiaal in gespannen vorm te bevestigen; e) dat de vorm van het frame wordt — en moet worden — bepaald door de gemiddelde standaardmaat van de Nederlandse strijkbout; f) dat de bevestiging van de strijkzool met een klemveer — eveneens — aangewezen is en de tweede klemveer niet alleen een opvallend verschil vormt doch ook functioneel is; g) dat de gaatjes in het gespannen materiaal voor een goede werking noodzakelijk zijn; O. dat de keuze van het materiaal, het daarin aanbrengen van gaatjes, het gebruik van een frame waarbinnen het materiaal wordt gespannen, het bezigen van klemveren en de vorm van het frame zijn bepaald door eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en dat voor het overige op punten die daarvoor in aanmerking komen — de vorm van het gaatjespatroon, de kleur van het frame en de tweede klemveer — de nieuwe strijkzool van Van Stijn voldoende verschilt van die van Stacy, terwijl de verpakking van de strijkzool van Van Stijn aanmerkelijk afwijkt van die van de strijkzool van Stacy en bovendien de strijkzool van Van Stijn duurder is, dat geïntimeerden de betekenis van het verschil in verpakking niet van belang achten daar een strijkzool een zogenaamd demonstratieartikel zou zijn, doch zij daarbij uit het oog verliezen dat ook bij een demonstratie van een artikel de artikelen in verpakte vorm duidelijk zichtbaar aanwezig plegen te zijn en in die vorm verkocht plegen te worden; dat niet van appellant kan worden gevergd dat hij afziet van het gebruik van glasvezel met teflon daar dit materiaal als hierboven overwogen, naar moet worden aangenomen, zeer geschikt is voor een gebruik als in de strijkzool; <* O. dat het publiek de nieuwe strijkzool van Van Stijn, mede gelet op de verpakking en de hogere prijs, niet met die van Stacy zal vereenzelvigen en dat, voorzover er toch een verwarring zou kunnen optreden, zulks er niet toe kan leiden het huidige optreden van appellant, die waar mogelijk een eigen weg is gegaan, onrechtmatig te achten; O. dat de beide grieven dan ook terecht zijn aangevoerd en het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd met toewijzing van de vordering als in het dictum omschreven; O. dat de derde grief dan ook geen bespreking meer behoeft; O. dat geïntimeerden als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure dienen te worden veroordeeld; Rechtdoende in naam der Koningin in hoger beroep in kort geding: Vernietigt het vonnis waarvan beroep; En opnieuw rechtdoende: Verbiedt geïntimeerden tot executie van het kort geding vonnis van 30 maart 1977 tussen appellant als gedaagde en geïntimeerden als eisers gewezen, over te gaan in geval appellant in het verkeer zal brengen of zal doen brengen de nieuwe strijkzool van Van Stijn, als hierboven aangeduid, zulks tot dat in een bodemprocedure de vraag of hier sprake is van al of niet slaafse nabootsing definitief zal zijn uitgemaakt, met veroordeling van geïntimeerden tot betaling van een dwangsom ten bedrage van f 10.000,— (tien duizend gulden) aan appellant van ieder handelen in strijd met dit arrest tot een maximum van f 250.000,— (twee honderd vijftig duizend gulden); Verklaart deze uitspraak tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het anders gevorderde;

15 december 1978

Veroordeelt geihtïmeerden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van appellant in eerste aanleg begroot op f 600,— (zes honderd gulden) en in hoger beroep op f 2.879,85 (twee duizend acht honderd negen en zeventig gulden en vijf en tachtig cent). Enz. Nr 68. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 24 juli 1978. Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Ir Th. Schatborn en Prof. Dipl.-Ing. J. Beyer (bg. lid). Art. 22B, lid 1, zin 1 Rijksoctrooiwet en art. 24, aanhef en onder 1 Octrooireglement. Aanvraagster heeft in de beschrijving van de aanvrage de werkwijze volgens de aanvrage niet afgebakend van de werkwijze volgens een Frans octrooischrift, maar dit octrooischrift slechts als bijkomende stand van de techniek besproken. Daarom is de aanvrage niet geschikt voor openbaarmaking. Beschikking nr 11364/art. 24A inzake octrooiaanvrage nr 00.00ÖÖÖ. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde X; Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvraagster bij een tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 31 maart 1977 waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvrage werd besloten; enz. dat de aanvrage betreft een werkwijze voor het vervaardigen van een ; dat de Aanvraagafdeling een soortgelijke werkwijze bekend achtte uit het Franse octrooischrift 0.000.000 en het daarom noodzakelijk oordeelde dat de inhoud van dit Franse octrooischrift in de beschrijvingsinleiding zou worden vermeld; dat uit de beschikking van de Aanvraagafdeling blijkt dat aanvraagster, ofschoon herhaaldelijk hierom gevraagd, het Franse octrooischrift niet in de beschrijving heeft willen opnemen, omdat naar haar mening de publikatie een betreft en derhalve niet relevant is; dat de beschrijvingsïnleiding dan ook naar het oordeel van de Aanvraagafdeling niet aan de eisen van het Octrooireglement voldoet; dat de Aanvraagafdeling op deze grond tot nietopenbaarmaking van de aanvrage besloot; dat aanvraagster in de memorie van grieven uiteengezet heeft dat zij nimmer bezwaar heeft gehad tegen het vermelden van het Franse octrooischrift in de beschrijvingsinleiding, maar van mening was dat eerst overeenstemming diende te bestaan tussen de Aanvraagafdeling en aanvraagster over de interpretatie van het octrooischrift in kwestie; dat aanvraagster in haar memorie van grieven zich vervolgens op het standpunt heeft gesteld dat, nu zij het Franse octrooischrift alsnog op de in beroep overgelegde nieuwe blz. 2 heeft besproken, aan alle voor openbaarmaking te stellen eisen is voldaan; Overwegende dienaangaande: dat in de thans geldende beschrijving ten aanzien van het Franse octrooischrift 0.000.000 is vermeld, dat hierin een werkwijze is beschreven voor het vervaardigen van , waarbij kennelijk wordt uitgegaan van een en niet een werkwijze voor het die overeenkomt met de onderhavige; dat, naar het oordeel van de Afdeling van Beroep, met deze interpretatie, waarvoor ook ter zitting van de Afde-

15 december 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

ling van Beroep geen aannemelijke argumenten zijn aangevoerd, de anticiperende waarde van het Franse octrooischrift wordt miskend; dat immers in het Franse octrooischrift (zie kolom 1) als opmerkelijke bijzonderheid van de daarin beschreven uitvinding wordt gepresenteerd, dat het vervaardigen van een niet, zoals gebruikelijk was, met behulp van een , maar met behulp van een geschiedt; dat de onderhavige aanvrage, waarin eveneens als essentieel is aangemerkt de stap van naar , in wezen op dezelfde gedachtengang berust als het Franse octrooischrift; dat de aanvrage derhalve een werkwijze betreft, die sterk overeenkomt met de werkwijze volgens het Franse octrooischrift en dan ook naar het oordeel van de Afdeling van Beroep in de eerste plaats van deze publikatie afgebakend zou moeten zijn;

279

dat, nu dit niet is gebeurd, de Afdeling van Beroep ook niet in staat is te beoordelen of mogelijkerwijs nog octrooieerbare materie in de aanvrage aanwezig is; dat er echter, nu aanvraagster herhaaldelijk en van meet af aan erop gewezen is, dat het Franse octrooischrift een belangrijke aanwijzing in de richting van de onderhavige aanvrage inhield, geen aanleiding bestaat aanvraagster nogmaals in de gelegenheid te stellen de aanvrage af te bakenen van deze Franse publikatie; dat derhalve geconstateerd moet worden dat de aanvrage reeds op de enkele grond van het niet op de juiste wijze vermelden van de stand van de techniek, niet voor openbaarmaking geschikt is; enz.') ') Het vorenstaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

Mededelingen Commissie inning, beheer en repartitie auteursrechtgelden (CIBRA).

Uitslag van het examen voor merken- en modellengemachtigde.

De Minister van Justitie heeft op 21 september 1978 een commissie geïnstalleerd die advies moet uitbrengen over de vraag of er een wettelijke regeling voor inning, beheer en verdeling van auteursrechtgelden moet komen. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar een mededeling in het tijdschrift Auteursrecht van oktober 1978, blz. 60.

Op verzoek van de Vereniging voor Merken- en Modellengemachtigden wordt het volgende medegedeeld: De eerste geslaagde kandidaten voor het examen voor merken- en modellengemachtigde, afgenomen onder de auspiciën van de Beneluxvereniging van Merken- en Modellengemachtigden (BMM), zijn de heer P. A. W. Tiel (26 april 1977) en mevrouw A. A. M. Reijns-Kouwenaar (9 en 29 mei 1978).

Boekbespreking Dr Frank Gotzen, Het bestemmingsrecht van de auteur. Ingeleid door Prof. Dr G. van Hecke. Brussel, Ferd. Larcier N.V., 1975,404 blz. Prijs 1.530 BF. Mijn bespreking van dit interessante boek moet beginnen met een woord van excuus, omdat ik daarmee wel wat erg laat ben. De reden daarvoor zit in het boek zelf; de schrijver is bijzonder overtuigend in zijn betoog en toch kan ik daarin niet geloven. Dat is voor mij aanleiding geweest het boek, na eerste lezing, eens weg te leggen om na te denken, maar daardoor is het wel wat erg lang blijven liggen en dat is jammer, want het is een werk dat de moeite waard is om daarvoor de aandacht van anderen te vragen. De schrijver geeft zijn boek de ondertitel: 'Onderzoek van de bevoegdheid van de auteur om derden een bepaald gebruik van in de handel gebrachte reprodukties van zijn werk te verbieden, met inachtneming van rechtsvergelijkende en kartelrechtelijke gegevens'. Zijn uitgangspunt is, dat de auteur ook financieel zoveel mogelijk aan zijn trekken moet komen en dat hem daartoe een privaateconomisch doelmatige greep op de exploitatie van zijn werk dient te worden verzekerd. Dit uitgangspunt drijft Gotzen ertoe om de aan de auteur toekomende exploitatierechten te onderzoeken op nieuwe mogelijkheden en hij vindt dan, als ware het een nieuwe delfstof, aanwijzingen voor het bestaan en de erkenning van een nieuw, althans tot dusverre nog weinig opgemerkt, deelrecht: de bevoegdheid van de auteur om

aan de reprodukties van zijn werk een bestemming te geven, die alle derden zouden moeten respecteren. Neveneffect van dit deelrecht is dan, dat de auteur voor een wijziging in de bestemming een afzonderlijke vergoeding kan vorderen. Dit 'bestemmingsrecht' is het onderwerp van het werk en het wordt door Gotzen met enthousiasme, strijdvaardigheid en bekwaamheid verdedigd tegen alle tegenwerpingen, welke men daartegen zou kunnen maken. De basis van zijn betoog is een uitspraak van het Hof van Cassatie te Brussel van 19 januari 1956 in een geschil tussen enkele componisten en uitgevers enerzijds en de voorganger van de huidige BRT anderzijds, een geschil dat betrekking had op de vraag of de radio kon worden verplicht tot het betalen van een extra vergoeding voor het gebruik van gewone, in de handel verkrijgbare, grammofoonplaten, naast de vergoeding welke de radio reeds moest betalen terzake van executierechten voor de uitzending. De achtergrond van het geschil was dat de radio voordien gebruik placht te maken van eigen opnamen, althans opnamen die speciaal voor de radio waren vervaardigd en waarvoor een vergoeding werd betaald, die was aangepast aan de brede verspreiding, die zulke opnamen door de uitzending verkregen. Gebruik van commerciële grammofoonplaten bleek nu voor de radio goedkoper te zijn, maar had uiteraard als tegenhanger een financieel nadeel voor de componisten en hun uitgevers. Deze lieten op de handelsgrammofoonplaten schriftelijk een mededeling aanbrengen, dat gebruik van die platen voor een radio-uitzending ver-

280

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

bood. In het proces was de vraag aan de orde in hoeverre zulk een vermelding tegenover derden rechtskracht heeft. Het Hof van Beroep en later het Hof van Cassatie hebben het geschil beslist ten voordele van de componisten en hun uitgevers. De belangrijkste overweging van het Hof van Cassatie luidt als volgt: 'Dat de rechter over de grond, na er terecht op gewezen te hebben dat de overdracht van het recht van reproducering met voorbehoud kan gepaard gaan, of slechts bepaalde gebruiken van het werk met uitsluiting van andere gebruiken kan toestaan, daaruit logisch afleidt dat de houder van het auteursrecht kan nagaan of degene, aan wie het stoffelijk voorwerp overgedragen werd door middel van hetwelk de reproducering plaats heeft, geen verboden gebruik van dat voorwerp maakt.' De schrijver bespreekt uitvoerig de draagwijdte van deze uitspraak en komt tot de conclusie dat hiermede een nieuw recht is erkend, nieuw in zoverre dat het niet te vinden is in de wet, en dat het ook niet eerder in de jurisprudentie is erkend, maar niet nieuw in de zin dat het op geen enkele wetstekst zou steunen. Het is als het ware een nieuw ontdekt onderdeel van het auteursrecht, een nieuw reproduktierecht dat, naar de interpretatie van Gotzen, zich niet beperkt tot het radioprobleem, maar een veel wijdere strekking zou hebben en in feite de auteur het recht zou geven om niet alleen bij het uitgeven van zijn werk bepaalde voorwaarden te stellen, maar ook daarna 'een absolute greep op elk exemplaar' te houden, in zoverre dat hij iedere derde die exemplaren van zijn werk in handen krijgt bepaalde beperkingen in het gebruik kan opleggen. Als men een dergelijk beginsel erkent, zijn er tal van mogelijkheden tot toepassing. Ik noem slechts het ook in Nederland bekende probleem van het uitlenen van boeken en tijdschriften door bibliotheken of in leesportefeuilles; het gebruik van films, die aanvankelijk alleen voor projectie in bioscoopzalen waren bestemd, in een televisie-uitzending; men kan ook denken aan de mogelijkheid om bij uitgave van een boek (bijvoorbeeld in een pocket-editie) de uitvoer naar een bepaald land te verbieden of zelfs de mogehjkheid voor de auteur om de zeggenschap te houden over verkoopprijzen. De schrijver ziet hier even zovele mogelijkheden om de auteur aan nieuwe bronnen van inkomsten tejielpen. Men zie over dit onderwerp ook het proefschrift van Mr J. H. Spoor, Scripta Manent, waarin het verschil in opvatting tussen het Nederlandse en Duitse auteursrecht enerzijds en het Franse en Belgische recht anderzijds nader besproken wordt. Meer dan de helft van het boek is gewijd aan de bestrijding van alle bezwaren die tegen dit, auteursrechtelijk geconstrueerde, bestemmingsrecht zouden kunnen worden ingebracht. Daarbij zet de schrijver zich met name af tegen iedere analogie met de rechten van industriële eigendom. Zijn belangrijkste argument daarbij is dat aard en ratio zodanig verschillend zijn, dat men vanuit het recht van de industriële eigendom geen precedenten voor het auteursrecht mag halen. De industriële eigendomsrechten hebben een economisch doel; de artistieke eigendom heeft een cultureel doel en men dient daarom zijns inziens voor de interpretatie van het auteursrecht het concurrentiebeginsel buiten beschouwing te laten. Uitgaande van een dergelijke cultuur-politieke ratio voor het auteursrecht heeft de schrijver er geen moeite mee het voor de industriële eigendom aanvaarde beginsel van 'uitputting' van rechten voor het auteursrecht af te wijzen. Meer moeite — en meer bladzijden druks — kost het hem om ook de toepassing van het E.E.G.-kartelrecht op het bestemmingsrecht van de auteur te ontken-

15 december 1978

nen. Ook hierbij baseert hij zich op de eigen aard, die het auteursrecht naar zijn inzicht heeft, een eigen aard die met zich brengt, dat er geen sprake is van het nastreven van economische doeleinden, noch van concurrentie, terwijl verdere argumenten tegen de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag gevonden worden in het feit dat de oorspronkelijke auteur geen 'onderneming' is en geen 'machtspositie' bezit. Dat een onbeperkt bestemmingsrecht van de auteur overigens tot misbruik zou kunnen leiden, is een punt dat de schrijver erkent, maar waarvoor hij een oplossing weet. De mogelijkheid van de auteur om inzake het gebruik van reprodukties van zijn werk eisen te stellen dient te worden beperkt door de algemene regels betreffende het misbruik van recht. De auteur moet bij zijn eis een aanvaardbaar belang hebben. Bovendien vereist de misbruikleer een voorafgaande openbaarmaking van de opgelegde bestemming, bijvoorbeeld door een zodanige vermelding op het door de bestemmingsbeperking getroffen voorwerp. Mij bewust, dat ik met het voorgaande het interessante betoog van Gotzen geen recht heb doen wedervaren, meen ik toch hiermee wel de hoofdpunten van zijn argumentatie te hebben weergegeven. Waar ik dan mee blijf zitten is de opvatting omtrent het auteursrecht, die men nodig heeft om zijn argumenten te onderschrijven, een opvatting, waarbij ik de werkelijkheid niet kan herkennen. Als men zou pleiten voor een bestemmingsrecht van de auteur als onderdeel van diens morele rechten, met als consequentie dat een auteur uitsluitend wegens inbreuk van die morele rechten enige aan zijn werk gegeven bestemming zou kunnen bestrijden, dan zou ik voor die gedachtengang te vinden zijn. Waar het hier echter om gaat — en waar het in de praktijk ook om gaat — is een zuiver financiële kwestie: de auteur wil graag zoveel mogelijk geld verdienen van zijn produkt (en de consument wil er graag zo min mogeüjk voor betalen). De schrijver beoogt immers juist met zijn betoog de auteur aan een nieuwe bron van inkomsten te helpen. Hoe men dan voor dit deel van het auteursrecht het concurrentiebeginsel buiten beschouwing kan laten en kan menen dat het E.E.G.-recht zonder meer als niet van toepassing kan worden beschouwd, is mij onduidelijk. Gotzen noemt zelf als één van de voorbeelden van de manier waarop het bestemmingsrecht zou kunnen worden verwezenlijkt, de mogelijkheden voor een auteur om te bepalen dat een pocketuitgave van zijn boek niet naar bepaalde landen zal mogen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat in die landen een ingebonden uitgave nog niet uitverkocht is. Als dat nu niet een in de handel beperkende bepaling is, die strijdt met de beginselen van het E.E.G.-verdrag, dan weet ik het niet. Ik kan dus de schrijver niet tot het eind van zijn betoog volgen, maar toch is zijn redenering fascinerend en de moeite waard. Of men het nu met hem eens is of niet, men wordt bij het lezen in ieder geval gedwongen tot een zich verdiepen in de aard van het auteursrecht en de consequenties van het auteursrechtelijke systeem. Een verdienste van het boek vind ik ook, dat in de bijlagen de verschillende rechterlijke uitspraken, waarop hij zich beroept, staan afgedrukt. Het boek eindigt met een kort resumé in het Frans. Al met al een werk dat niet mag ontbreken in de bibliotheek van ieder die in het auteursrecht geïnteresseerd is. Haarlem, 30 oktober 1978. S.B.