Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 oktober 1986, 54e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

261

16 oktober 1986, 54e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr J. J. Brinkhof, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16 e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Teiefoonnr (070) 40 30 40. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Teiefoonnr (070) 40 30 40.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — IJsland is toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Aruba en internationale verdragen. — Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Bij het afscheid van G. C. A. Ter Morshuizen, door Mr W. Neervoort (blz. 262). Artikel. Mr Th. C. J. A. van Engelen, Prestatiebescherming: een tip van de sluier? (blz. 2 6 3 - 2 7 0 ) .

DecoSol en DelSol want de merken vertonen auditief en visueel zodanige gelijkenis dat zij met elkaar geassocieerd kunnen worden). 3. Modellenrecht. Nr 70. Hof 's-Gravenhage, 31 december 1985, Vredestein/L.A.B. Trading e.a. (de Vera-mat is vóór 1 januari 1975 reeds verhandeld en genoot voor die datum reeds bescherming o.g.v. art. 1401 B.W., welke bescherming ook thans nog voor dit niet-gedeponeerde model kan worden ingeroepen; aan de Vera-mat kan echter geen onderscheidend vermogen wordt toegekend; spoedeisend belang aanwezig). 4. Onrechtmatige daad.

Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken.

1. Octrooirecht. Nr 68. Hof Arnhem, 30 december 1985, Du Pont e.a./Akzo (tot het wezen van het octrooi van Akzo behoort toepassing van ten minste 5% calcium chloride; niettemin dreigt bij toepassing van 4,3% calciumchloride door Du Pont octrooi-inbreuk hier te lande; mitsdien grond voor verbod; de conclusie betreffende het verspinnen van de stof, verkregen door toepassing van een der voorgaande werkwijzeconclusies, is niet strijdig met art. 4 oud Row.). 2. Merkenrecht. Nr 69. Hof Amsterdam, 28 november 1985, Van Deelen e.a./Allpac International (het merk DecoSol bezit onderscheidend vermogen; er is overeenstemming tussen Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

54e jaargang

Nr 71. Hoge Raad, 27 juni 1986, Holland Nautic/Racal Decca e.a. (profiteren van het bestaan van het DNS is op zichzelf niet in strijd met de "zorgvuldigheid"; bij beoordeling van de vraag of de omstandigheden dit profiteren niettemin onrechtmatig maken, is van belang dat door het uitspreken van een verbod aan Decca een bescherming wordt geboden gelijk aan die bij schending van octrooirecht of anderszins van absolute intellectuele eigendomsrechten; bij het ontbreken van een dergelijk absoluut recht is i,c. ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie die op één lijn valt te stellen met die, welke toekennen van een dergelijk absoluut recht rechtvaardigen; de bijzondere omstandigheden, die voor het Hof beslissend zijn geweest, kunnen het oordeel dat er sprake is van onrechtmatig profiteren niet dragen; Hof: geen schending van auteursrechten en geen merkenbreuk). b. Beschikkingen van de Octrooiraad: geen. Nr 10

Blz. 2 6 1 - 2 9 2

Rijswijk, 16 oktober 1986

Bijblad Industriële Eigendom, nr 10

262

Mededelingen. Juvat-bijeenkomst over Ontwikkelingen in het Informaticarecht (blz. 292).

16 oktober 1986

Oproep betreffende de vervulling van een leerstoel Industriële eigendom aan de R.U. te Utrecht (blz. 292). Litteratuur.

P.A.O.-cursussen (blz. 292).

Officiële mededelingen IJsland is toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tot het verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom, gesloten te Stockholm, 14 juli 1967 {B.I.E. 1967, blz. 208; Trb. 1980, 30) is IJsland op 13 juni 1986 toegetreden. Het Verdrag is voor IJsland in werking getreden op 13 september 1986. (Mededeling in La Propriété Industrielle 1986, blz. 323). Aruba en internationale verdragen. De Herziene Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, herzien te Stockholm, 14 juli 1967 {Trb. 1984, 6), de Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Genève, 13 mei 1977 {Trb. 1983, 156) en de Aanvullende Akte bij de herziene en aangevulde Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, Stockholm, 14 juli 1967 {Trb. 1983, 153) zijn door het Koninkrijk der Nederlanden uitgebreid tot Aruba op 14 februari 1986, met inwerkingtreding op 8 november 1986. Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Door de leden van de Commissie die bovenbedoeld examen afneemt, is een "checklist" opgesteld die richtlijnen bevat te hanteren bij het uitwerken van de

opgaven voor het schriftelijk deel van het examen. Exemplaren van deze "checklist" kunnen worden aangevraagd bij de secretaris van de Examencommissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk. Personeel. Beëindiging van dienstverband. Aan de heer Drs W. Vogel, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 oktober 1986 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 september 1986, nr Personeel 86058). Indiensttreding. Mevrouw M. E. van der Zwan is met ingang van 1 september 1986 als administratief medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 september 1986, nr Personeel 86056).

Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijvingen van de heren Ir M. A. van Noorden, Ir G. Dusseldorp, Drs R. A. M. Kremer en Ir C. A. Meijer op hun verzoek op respectievelijk 29 augustus, 1 september, 1 september, en 8 september 1986 in bovengenoemd Register zijn doorgehaald.

Bij het afscheid van G. C. A. Ter Morshuizen. Op 18 juni 1986 heeft de heer G. C. A. Ter Morshuizen afscheid genomen van de Octrooiraad in aanwezigheid van vele belangstellenden van binnen en buiten de Octrooiraad. De heer Ter Morshuizen begon zijn loopbaan in het moeilijke jaar 1942 na het behalen van zijn diploma Gymnasium (3. Na ambtelijke werkzaamheden van uiteenlopende aard te hebben vervuld, belandde hij in 1949 bij de Octrooiraad, de plaats van zijn uiteindelijke bestemming naar de tijd heeft geleerd. De heer Ter Morshuizen begon daar als boekhouder, werd 1 januari 1960 plaatsvervangend hoofd van de Administratieve Dienst en fungeerde van 1964-1986 als hoofd van die Dienst in de rang van administrateur. In de ruim 35 jaar van zijn carrière heeft de ontstuimige ontplooiing van verscheidene industriële eigendomsrechten hem volop kansen geboden zijn talenten en vindingrijkheid voor een goed lopende, aan moderne eisen beantwoordende, ambtelijke administratie te ontwikkelen. De heer Ter Morshuizen heeft die kansen benut. De wetswijziging van 1963, waarbij het niet alleen

voor Nederland nieuwe, maar toentertijd in de wereld unieke systeem van het uitgesteld vooronderzoek werd ingevoerd, stelde de administratie van de Octrooiraad voor zware opgaven en problemen: het ter visie leggen van octrooiaanvragen, de instandhoudingstaksen voor aanvragen, uitgave van octrooigeschriften bij ter visie legging, openbaarmaking en octrooiverlening, bewaken van 7 jaars termijn voor VVO en VBO, inrichting van registers, nieuwe lay-out van de I.E. Bij dit alles kwamen nog bijzonder gecompliceerde regelingen van overgangsrecht voor de behandeling van ruim 40.000 reeds ingediende octrooiaanvragen, die de toenmalige achterstand van de Octrooiraad vormden. De heer Ter Morshuizen heeft zich door de problemen die de nieuwe veeleisende taken meebrachten, niet uit het veld laten slaan; integendeel, hij groeide door de ervaring die hij opdeed en liet zich de kans niet ontglippen de problemen met nieuwe middelen van de techniek te lijf te gaan. Zo liep de Octrooiraad in die dagen, vergeleken bij zowel binnenlandse ambtelijke instellingen als buitenlandse octrooiraden voorop in mechanisering en automatisering van de administratie

16 oktober 1986


en toepassing van reproduktie- en micro filmtechniek en. Dat een zo radicale aanpassing aan de eisen van de nieuwe tijd ingrijpende gevolgen had voor de ca. 170 ambtenaren van de administratieve dienst, laat zich licht raden; dat zich daarbij geen wezenlijke problemen hebben voorgedaan, zegt als feit meer over de kwaliteiten van de heer Ter Morshuizen dan een pen vermag te beschrijven. De veelsoortige ervaringen die de heer Ter Morshuizen in de zestiger jaren heeft opgedaan, zijn hem te stade gekomen, toen hij tegen het einde van dat decennium betrokken werd bij de ontwikkeling van een andere tak van de industriële eigendom: het merkenrecht. Zijn adviezen en inbreng bij de organisatie van het Benelux-Merkenbureau en nadien ook het BeneluxBureau voor Tekeningen of Modellen zijn door de leiding van die Bureaus steeds gewaardeerd. Op grond van kennis van comptabele aangelegenheden werd de heer Ter Morshuizen commissaris van de beide Bureaus. Inmiddels richt de internationale belangstelling rond 1970 zich in toenemende mate op de totstandkoming van het EOB, wat blijkens opdracht van de Conventie

263

van München (1973) wordt toevertrouwd aan een Interim Comité. Binnen het kader van Werkgroep I, door het Interim Comité belast met organisatorische, financiële en administratieve aangelegenheden alsmede met computerisering, heeft de heer Ter Morshuizen als lid van de Nederlandse delegatie waardevolle bijdragen geleverd, die internationale waardering afdwongen. Zijn grondigheid, veelzijdigheid en zijn parate kennis gepaard gaande met een vriendelijk karakter en belangstelling voor mensen, maakten dat de heer Ter Morshuizen veelvuldig om advies werd gevraagd. Een dergelijk advies kreeg men niet gratis! Immers daartoe moest men zich doorgaans begeven in een ruimte waar een dichte blauwbewolkte sigarenrook al ras het zicht belemmerde, maar waar het inzicht groeide. De Octrooiraad is de heer Ter Morshuizen erkentelijk voor wat hij heeft gedaan en wenst hem en zijn vrouw goede jaren toe om welverdiend van het leven verder te genieten. W. Neervoort.

Artikel Prestatiebescherming: een tip van de sluier? Mr Th. C. J. A. van Engelen*.) Op 27 juni 1986 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de kort-gëding-procedure Decca/Holland Nautic**). De Hoge Raad casseerde het arrest van het Hof Arnhem d.d. 19 november 1984 1 ) in afwijking van de . Conclusie van de A.G. Franx. Het arrest is van groot belang nu de Hoge Raad zich op principiële wijze nader uitliet omtrent de invulling van de zorgvuldigheidsnormen van artikel 1401 BW in geval van profiteren c.q. exploiteren van andermans immateriële prestatie, die niet door een (wettelijk erkend) intellectueel eigendomsrecht beschermd wordt. Nu het informatie-tijdperk met rasse schreden naderbij gekomen is, wint de problematiek aangaande de bescherming van immateriële prestaties, die buiten de wettelijke beschermingsregimes van het octrooi-, auteurs- en modelrecht vallen, meer en meer aan maatschappelijke betekenis. Omdat de wetgever naar het zich laat aanzien slechts op deelgebieden 2 ) op korte of middellange termijn nader zal aangeven wat in juridisch opzicht al dan niet toelaatbaar moet worden geacht, is het vooralsnog de jurisprudentie die in algemene zin de bakens zal moeten uitzetten. In de lagere rechtspraak is herhaaldelijk aan diverse niet *) Advocaat te Amsterdam. **)RvdW 1986, \31;B.I.E. 1986,nr 7 1 , blz. 280 (deze aflevering). ') Computerrecht 1985-, p . 34 m.n. E. J. Dommering. Dommering. 2 ) In mei jl. is wetsontwerp 19 534 ingediend m.b.t. zgn. Gebruiksmodellen. Na véle jaren is eindelijk een wetsvoorstel tot toetreding tot het Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, phonogrammenproducenten en omroeporganisaties, aangekondigd (AMI1986, pag. 79). Bij besluit d.d. 19 maart 1986 van de Minister van Justitie is een werkgroep ingesteld, die zal adviseren omtent de wijze waarop chips beschermd dienen te worden (AMI 1986, pag. 80; zie ook AMI 1986, pag. 2 3 - 3 8 ) . wettelijk beschermde immateriële prestaties een

wettelijk beschermde immateriële prestaties een bescherming toegekend, die overeenkomsten vertoont met de bescherming, welke aan een wettelijk erkend intellectueel eigendomsrecht ontleend kan worden. Het betrof dnder meer prestaties van grammofoonplatenmaatschappijen en uitvoerend kunstenaars, 3 ) een abonnee televisie-exploitant 4 ) en de organisator van voetbalwedstrijden. s ) De Hoge Raad had zich omtrent deze gevallen, waarin ook — en juist — sprake is van overnemen van datgene wat de deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalt, 6 ) nog niet uitgelaten, reden waarom er de nodige onzekerheid bestaat omtrent de vraag of krachtens artikel 1401 BW voor deze problematiek mogelijk een voor de praktijk acceptabel — èn juridisch aanvaardbaar — resultaat te vinden is. Het arrest van 27 juni 1986 licht wat dit betreft een tip van de sluier op. Het doel zal waarschijnlijk nog verder open gaan, wanneer de Hoge Raad arrest zal wijzen in de thans aanhangige cassatie-procedures '3) Hof Arnhem, 18 januari 1972,NJ 1972, 297, m.n. L.W.H., BIE 1972,nr. 51, blz. 132 (DGG/Kusters); President Amsterdam, 20 juü 1976, AMR 1977, 34 (10CC); vgl. A.E. du Perron, "Het gevecht tegen de piraterij", AMR 1977, p. 3; S. de Wit, "De piraat en Anton Piller", AA 1983, p . 156; President Den Bosch, 15 februari en 6 mei 1982, NJ 1986, 603 (NVPI);Hof Den Bosch, 24 februari 1982,JV7 1984, 604 (NVPIII). 4 ) President Den Haag, 20 januari 1986, KG 1986, 92 (FilmNet). ê ) Hof Amsterdam, 11 april 1985, AMR 1985, 69 (KNVB/NOS); zie ook: Rechtbank Amsterdam, 14 april 1982, AM? 1982, 105 (KNVB/NOS). 6 ) Vgl. Hoge Raad, 26 juni 1953,NJ 1954, 90, Ph. A. N. H., BIE 1953,nr. 5 3 , blz. 113 (HysterKarry Krane). inzake KNVB/NOS 5 ) en Staat/Den Ouden. 7 ) Alhoewel de nog te verwachten uitspraken van grote

264


16 oktober 1986

betekenis zullen zijn voor het antwoord op de vraag in hoeverre naar huidig Nederlands recht niet wettelijk beschermde immateriële prestaties bescherming genieten, bevat het onderhavige arrest voldoende aanknopingspunten, die een zelfstandige bespreking daarvan in dit stadium rechtvaardigen. Het arrest bevat naar men mag aannemen een vingerwijzing omtrent de koers die de Hoge Raad verder zal gaan varen en kan evenzeer worden beschouwd als een zijdelingse toetsing in cassatie van een aantal eerdere uitspraken van lagere rechters.

leg door Decca de stelling was betrokken dat Holland Nautic evenzeer haar computerprogramma had gekopieerd c.q. bewerkt, speelde dit aspect bij de oordeelsvorming van de Hoge Raad géén rol, daar het Hof — evenals de President — de voor auteursrechtinbreuk in geval van "geschriften zonder eigen en persoonlijk karakter" vereiste ontlening niet aannemelijk achtte. Tevens speelde in de feitelijke instanties merkinbreuk en misleidende reclame een rol. De daarop betrekking hebbende incidentele cassatiemiddelen troffen echter geen doel.

De feitelijke situatie Voor een goed begrip van de betekenis van het arrest komt de feitelijke situatie, waarop de Hoge Raad zijn oordeel baseert, grote betekenis toe, omdat — niettegenstaande de nader te bespreken algemene principes — de specifieke, individuele omstandigheden van het geval in kwesties als de onderhavige in grensgevallen van doorslaggevend belang kunnen zijn. Dit vormde voor de A.G. aanleiding te concluderen dat het voor de hand ligt dat de cassatierechter terughoudendheid betracht bij de toetsing van het gewoonlijk met feitelijke waarderingen verweven oordeel van de judex facti. De Hoge Raad volgde dit advies echter niet en beperkte zich geenzins tot een marginale toetsing van het arrest van het Hof Arnhem. Dit kan erop duiden dat ook de HR het grote belang van de hier aan de orde zijnde problematiek voor de jaren '80 en '90 onderkent en als het ware "de vinger aan de pols" wil houden. Het Hof Arnhem stelde o.m. de navolgende feiten vast: "Appellante sub 1 [Decca, ThvE] heeft sedert 1946 voor de zeevaart (en luchtvaart) ontwikkeld een omvangrijk radio-navigatiesysteem onder meer voor het gebied tussen Gibraltar en de Noordkaap, genaamd "Decca Navigator System". Het systeem bestaat uit ketens van radio-zendstations enerzijds en radio-ontvangers aan boord anderzijds. Met behulp vanden vast computergeheugen — een "read only memory" — waarin de gegevens met betrekking tot onder andere de lengteen breedtegraden van de diverse radio-zendstations, hun frequentie en de voortstuwingssnelheid van hun signalen, zoals voorkomende op de z.g. "Decca Chain Data Sheets", zijn opgeslagen, is een Decca-ontvanger in staat de door de radio-zendstations uitgezonden signalen te interpreteren en daarvan een uitslag in getallen te geven. Aan de hand daarvan kan de gebruiker van de Decca-ontvanger met behulp van z.g. Decca-zeekaarten zijn positie nauwkeurig bepalen." Eveneens stond feitelijk vast dat de eigendom èn exploitatie van een groot aantal radio-zendstations door Decca aan de diverse kuststaten was overgedragen. Decca heeft een aantal radio-zendstations in eigendom c.q. exploitatie behouden, waarvan zij de kosten bestrijdt uit de opbrengsten van de verhuur van Deccaontvangers. De zeekaarten, met behulp waarvan de positie bepaald wordt, worden door de diverse staten (Admiraliteiten) uitgegeven. DNS wordt niet (meer) beschermd door octrooi. Decca verhuurt de ontvangers in Nederland voor een prijs van f 10.000,- per jaar. Holland Nautic importeert en verkoopt voor een prijs van circa f 10.000,— radio-ontvangers van een ander merk, die ontwikkeld en enkel geschikt zijn om gebruik te maken van DNS. De Holland Nautic-ontvangers maken géén inbreuk op enig aan Decca toekomend absoluut recht, en worden ook niet als slaafse nabootsingen van de Decca-ontvangers aangemerkt. Alhoewel in eerste en tweede aan-

Profiteren; principiële overwegingen Holland Nautic profiteert overduidelijk van het bestaan van DNS, welk systeem zijn voortbestaan mede dankt aan de inspanningen van Decca, doch evenzeer aan de exploitatie-inspanningen van de diverse kuststaten, die terzake van een groot aantal zendstations de exploitatie van Decca hebben overgenomen. Het Hof Arnhem oordeelde dat Holland Nautic door zonder enige redelijke vergoeding aan Decca, de radio-ontvangers, die zijn ontwikkeld en louter bestemd om gebruik te maken van radio-signalen van radio-zendstations, welke in niet onaanzienlijke mate aan Decca toebehoren en/of door haar worden geëxploiteerd, in strijd handelt met de zorgvuldigheid, welke zij jegens Decca in het maatschappelijk verkeer in acht dient te nemen. Het Hof somde in r.o. 9 een aantal omstandigheden op, welke in het bijzonder bij dit oordeel hadden meegewogen. De Hoge Raad geeft in r.o. 4.1 t/m 4.5 een uitvoerig gemotiveerde weerlegging van 's Hofs oordeel. De Hoge Raad stelt voorop dat het verhandelen van de ontvangers door het Hof onrechtmatig is geoordeeld uitsluitend omdat Holland Nautic bij het verhandelen van de radio-ontvangers profiteert van het bestaan van DNS. De Hoge Raad stelt ook voorop dat het lou tere profiteren van het bestaan van DNS op zichzelf niet in strijd is met de maatschappelijk betamen de zorgvuldigheid, ook niet als daardoor schade aan Decca wordt toegebracht. Deze vooropstelhng is in overeenstemming met constante jurisprudentie van de Hoge Raad, als o.m. neergelegd in het Ja Zuster, Nee Zuster-arrest van 1970. 8 ) Vervolgens wordt opgemerkt dat beslissend is of een afweging van de betrokken maatschappelijke belangen het oordeel wettigt dat, in aanmerking genomen de bijzondere omstandigheden van het geval, het profiteren niettemin onrechtmatig is. Indien door deze vraag bevestigend te beantwoorden een bescherming geboden wordt die niet wezenlijk verschilt van die in geval van aanwezigheid van een intellectueel eigendomsrecht, past volgens de Hoge Raad terughoudendheid. Ontbreekt een wettelijke bescherming dan "is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel tenminste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen". De Hoge Raad kent derhalve een zekere reflexwerking toe aan het ontbreken van een wettelijke bescherming. Indien men een vergelijkbare bescherming wenst, dan is volgens de Hoge Raad tenminste vereist dat de te beschermen prestatie qua aard of — zo begrijp ik de Hoge Raad — qua exploitatiemogelijkheden en -risico's vergelijkbaar is met prestaties, welke wèl door een absoluut recht beschermd worden. Voor het toekennen van een buitenwettelijke, quasi-intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming is het dus noodzakelijk dat de prestatie naar zijn aard gelijkt op de wel

7 ) Hof Den Haag, 31 december 1985, .KG 1986, 102 (Staat/Den Ouden); zie ook: President Rotterdam, 30 maart 1 9 8 4 , ^ G 1984, 119, AMR 1985,35 (Staat/Den Ouden).

8

) Hoge Raad, 16 januari 1970, NJ 1970, 220, BIE 1971,nr. 24,blz. 122 (Ja Zuster, Nee Zuster).

16 oktober 1986


wettelijk beschermde prestaties. Deze overweging roept in herinnering 's Hoge Raads overweging in het arrest Quint/Te Poel 9 ) inzake de ongerechtvaardigde verrijking, luidende: "dat in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, de oplossing moet worden aanvaard, die in het stelsel van de wet past en aansluit bij de wèl in de wet geregelde gevallen". De overweging in het arrest Decca/Holland Nautic — die in algemene termen gesteld is — indiceert m.i. dat bij afwezigheid of ontoereikendheid van auteursrechtelijke bescherming aan prestaties van uitvoerende kunstenaars, grammofoonplatenmaatschappijen, filmproducenten, omroeporganisaties, computerprogrammeurs en makers van chips, krachtens artikel 1401 BW een analoge bescherming kan worden toegekend, daar deze prestaties qua aard en exploitatiemogelijkheden c.q. -risico's overeenstemmen met wèl auteursrechtelijk beschermde prestaties. Wanneer men zich realiseert dat het ontbreken van een expliciete wettelijke bescherming van deze prestaties veelal te wijten is aan een aarzelende of (nog) niet optredende wetgever — en niet op grond van kennelijk afwijzende overwegingen — dan is de hier door ons hoogste rechtscollege ingenomen positie toe te juichen. Datgene waarvoor Decca bescherming vroeg, was kennelijk in de ogen van de Hoge Raad niet een "prestatie van dien aard dat zij op één lijn te stellen valt met die welke toekenning van intellectueel eigendomsrecht rechtvaardigt". Inderdaad ging het om een wat andersoortige onstoffelijke prestatie: Het ging niet om exploiteren, maar om gebruik maken van signalen, en dan nog signalen van een bepaalde soort. Toch zijn bij de desbetreffende overwegingen van de Hoge Raad de nodige vraagtekens te plaatsen. De signalen Van essentieel belang voor een juist begrip van het arrest zijn m.i. de overwegingen omtrent de aard van de signalen. Allereerst de opmerkelijke, expliciete overweging 3.III van de Hoge Raad, luidende: "De uitgezonden signalen moeten worden beschouwd als "seinen, die voor allen bestemd zijn" in de zin van artikel 63 lid 2 onder a van het Radio Reglement 1930". Het Hof Arnhem had deze kwestie in het midden gelaten, evenals de AG in zijn conclusie. Een nadere motivering van de Hoge Raad omtrent deze "feitelijke vaststelling" wordt niet gegeven, ook niet een overweging inhoudende dat nu een en ander in de feitelijke instanties is gesteld en het Hof het in het midden heeft gelaten, daarvan ten gunste van de stellende partij mag worden uitgegaan, zoals de Hoge Raad wel expüciet overweegt terzake van het bestaan gedurende 3 5 jaar van een monopolie van Decca. De Hoge Raad gaat bovendien nog een stap verder door in r.o. 4.3 zonder nadere motivering te overwegen dat een ieder van de door Decca uitgezonden signalen gebruik mag maken. Dit laatste nu vloeit geenszins "zonder slag of stoot" voort uit het feit dat de signalen voor allen bestemd zijn. De Hoge Raad stelde vast dat de signalen voor allen bestemd zijn in de zin van artikel 63 lid 2 van het Radio Reglement 1930. Lid 1 van dit artikel luidt: "Ter bescherming van de rechten van derden is het verboden van opgevangen seinen aantekeningen te houden of op enige wijze gebruik te maken, dan wel den inhoud, de strekking of het bestaan daarvan aan derden bekend te maken of te laten worden." Lid 2 onder a bepaalt vervolgens dat dit verbod niet geldt ten aanzien van "seinen, die voor allen bestemd zijn". De bepaling is thans vervangen door artikel F. 1.3. 9 ) Hoge Raad, 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel).

265

van het Besluit Radio-Elektrische Inrichtingen van 5 juli 1985, Stb. 445, luidende: "Ter bescherming van de rechten van derden is het een ieder verboden van niet of niet mede voor hem bestemde informatie, opgevangen door middel van een ontvanginrichting aantekening te houden of deze op enige wijze te gebruiken dan wel de inhoud, de strekking of het bestaan ervan bekend te maken of te laten worden". Over de op zich interessante kwestie of de seinen inderdaad "voor allen bestemd zijn" is discussie zeker mogelijk, zoals Dommering 10 ) opmerkt in zijn noot onder het arrest van het Hof Arnhem. Het is denkbaar dat Decca en wellicht ook sommige staten, zich op het standpunt stellen dat de signalen louter bestemd zijn voor de huurders van Decca-zendapparatuur. Het begrip "bestemmen" impliceert immers een zekere wilsuiting en het komt mij voor dat zeker Decca en eventueel de kuststaten de signalen niet ten gerieve van andere ontvangers dan de Decca-huurders (willen) uitzenden. De Hoge Raad verbindt vervolgens (kennelijk) aan het voor allen bestemd zijn van de signalen de conclusie dat een ieder deze signalen ook zonder meer mag gebruiken. Uit het feit dat signalen mogelijk niet vallen onder het verbod van artikel 63 lid 1 van het Radio Reglement 1930 vloeit mijns inziens juridisch bezien echter nog geenszins logischerwijs voort dat signalen dientengevolge door een ieder gebruikt mogen worden. De bepaling van het Radio Reglement ziet op het beschermen van signalen vanuit privacy-overwegingen of het beschermen van (staatsgeheimen. 1 0 ) De bepaling is opgenomen ter nakoming van verplichtingen, voortvloeiende uit verdragen terzake van dit onderwerp en heeft evenzeer een functie in het kader van het beschermen van het telefoon- en telegraafgeheim, zoals neergelegd in artikel 13 lid 2 van de Grondwet. Volgens Enserinck 11 ) is de bepaling evenzeer ingegeven teneinde de inkomsten van de Nederlandse overheid uit het reguliere telefoon- en telegraafverkeer veilig te stellen. De Telegraaf- en Telefoonwet zelve ziet primair op het ordenen van de ether. 1 2 ) Dat het voor allen bestemd zijn van de signalen geenszins met zich brengt dat een ieder deze zonder meer mag gebruiken blijkt mijns inziens eveneens uit het feit dat juist de reguliere omroepsignalen zijn aan te merken als signalen "die voor allen bestemd zijn" in de zin van de onderhavige bepaling. 13 ) Dit doet er echter niet aan af dat ook de omroepen aanspraak maken op een naburig recht ingevolge het Verdrag van Rome inzake de Bescherming van Uitvoerende Kunstenaars, Phonogrammenproducenten en Omroeporganisaties. l4 ) Het niet overtreden van deze bepaling krachtens de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 betekent m.i. dan ook niet zonder meer dat daardoor niet sprake kan zijn van ongeoorloofde mededinging, daar de Telegraaf- en Telefoonwet geenszins de strekking heeft de onderhavige 10

) Zie noot 1; zie tevens Nota n.a.v. Het Verslag, Kamerstukken 1980/1981, nr. 16 738, nr 6 , p . 5, Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935, n ) A. A. M. Enserinck, "De Nederlandsche Radiowetgeving geschiedkundig ontwikkeld", Alphen a/d Rijn.Samsom, 1933 (diss), p . 122. 12 ) MvT, Kamerstukken 1980/1981, nr 16 738, nr 3 , p . 2, Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935. 13 ) A. A. M. Enserinck, t.a.p., p . 121 - 1 2 2 . 14 ) Verdrag inzake de Bescherming van Uitvoerende Kunstenaars, Producenten van Phonogrammen en van Omroeporganisaties (Rome, 26 oktober 1961). Dit verdrag is door Nederland nog niet geratificeerd.

266


belangen van ongeoorloofde mededinging te beschermen. Het Hof Arnhem en de A.G. lieten, mogelijk in het licht van het voorgaande, de kwestie of de signalen "voor allen bestemd zijn" dan ook in het midden, daar het antwoord op deze vraag volgens hen niet van belang was op de vraag of er sprake is van ongeoorloofde mededinging door Holland Nautic. Ook de Haagse President stelde zich in 1923 in de procedure Vaz Dias 15 ) op dit standpunt door een nadere overweging te wijden aan de vraag of er sprake was van onrechtmatig handelen, los van overtreding van de voorloper van het Radio Reglement 1930. In die procedure kreeg het persbureau Vaz Dias ingevolge een overeenkomst met een Berlijns Nieuwsbureau radiotelegrammen toegezonden, waarin de boodschap vervat was dat het bericht alleen voor Vaz Dias en een tweetal andere, met name genoemde, buitenlandse persbureaus bestemd was. Een journalist, die deze radiotelegrammen onderschepte en het daarin vervatte nieuws vervolgens aan derden verkocht, kreeg van de Haagse President een verbod opgelegd. De President hechtte betekenis aan het feit dat de gedaagde de voorganger van het Radio Reglement 1930 overtrad, nu de berichten niet voor allen bestemd waren, doch oordeelde overigens — los daarvan — dat de gedaagde in strijd handelde met de zorgvuldigheid, welke hij in het maatschappelijk verkeer jegens Vaz Dias in acht diende te nemen. Bovendien zij opgemerkt dat de Decca-signalen zowel qua ontvangst als qua zendlokaties het gebied van de Noordkaap tot Gibraltar bestrijken, zodat voor het beantwoorden van de vraag in welke mate c.q. op welke wijze deze signalen door een ieder gebruikt mogen worden, m.i. tevens te rade gegaan dient te worden bij de verschillende buitenlandse rechtstelsels, die in casu als "lex loei delicti" of "recht van de relevante markt" fungeren. 16 ). < Het is derhalve voor mij geenszins een uitgemaakte zaak dat het voor allen bestemd zijn van de signalen in de zin van Radio Reglement 1930 met zich zou brengen dat een ieder de signalen ook zonder meer voor ieder gewenst doel mag gebruiken. Een nadere motivering van de Hoge Raad voor dit standpunt ontbreekt, wat te meer opvallend is, nu de Hoge Raad overigens in dit arrest zeker niet karig is met uitvoerige motiveringen. Ook omdat het hier om een behoorlijk "feitelijke" kwestie lijkt te gaan, en omdat — zo zou men denken — de Hoge Raad daarvan toch gepaste afstand pleegt en dient te nemen, ga ik op het karakter van de Deccasignalen verder in. Het Decca Navigator System (DNS), functioneert aldus dat de diverse zenders, die in de kuststaten zijn opgesteld, een continu-signaal (een "fluittoon") uitzenden, alsmede een identificatie-signaal. De ontvanger vangt de signalen, afkomstig van verschillende Decca-zenders, op en meet het verschil in aankomsttijd van de signalen door hun frequenties te meten en de fase-verschillen te vergelijken. De ontvanger geeft vervolgens een uitslag in getallen, welke getallen staan voor een bepaalde plaats op de Deccazeekaarten. De signalen bevatten op zichzelf — als ik het goed zie — geen informatie, welke een zelfstandige betekenis toekomt. Het ontvangen van één enkel signaal levert geen nuttige informatie op, daar men slechts een als zodanig nietszeggende "fluittoon" waarneemt. De signalen vormen in wezen de vervanging van de ouderwetse vuurtoren, waarvan de lichtbundel op ls ) President Den Haag, 14 mei 1923, NJ 1923, 970 (Vaz Dias). 16 ) Drion/Martens, Onrechtmatige daad, VI, 54-55.

16 oktober 1986

zichzelf evenmin exploitabele informatie bevat, maar wel economische betekenis verkrijgt, wanneer men mede aan de hand van andere hulpmiddelen — de positie op zee wil bepalen. De economisch nuttige informatie ontstaat in het DNS-systeem pas doordat na ontvangst van meerdere signalen, afkomstig van verschillende zenders, de ontvanger door het combineren van deze signalen een positiebepaling mogelijk maakt. De crux van het DNS is derhalve niet gelegen in de in de individuele signalen vervatte informatie, maar in het combineren van de verschillende signalen. Ik ben van mening dat de overwegingen van de Hoge Raad in casu juist geacht kunnen worden indien de Hoge Raad daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat de Decca-signalen door een ieder gebruikt mogen worden, omdat zij op zichzelf geen exploitabele informatie bevatten. Wanneer signalen daarentegen wèl exploitabele informatie bevatten, ofwel wanneer het zogeheten "programme-carrying signals" 17 ) betreft, ligt dit mijns inziens stellig anders. Het gebruik van dergelijke signalen is onderworpen aan de verboden c.q. beperkingen voortvloeiende uit het auteursrecht, dan wel voortvloeiende uit enig naburig recht, zoals vervat in verschillende Verdragen. 18 ) Zodanige signalen kunnen eveneens in de visie van de Hoge Raad beschermd worden analoog aan intellectuele eigendomsrechten, daar het immers betreft een "prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen". Misschien is het zo dat de Hoge Raad dit onderscheid op het oog gehad heeft, en vanuit een zodanige gedachtegang "tussen neus en lippen" de feitelijkheid poneerde dat een ieder de signalen mag gebruiken. Is dat niet zo, dan weet ik met de desbetreffende overwegingen van de Hoge Raad in het geheel weinig "raad". Is dat wel het geval, dan heb ik nog steeds moeite met dit in de feitelijke instanties te weinig uitgesponnen respectievelijk in het midden gelaten en nu door de Hoge Raad aangenomen feitelijke uitgangspunt, maar in elk geval is het (afwijzend) oordeel van de Hoge Raad met betrekking tot de bescherming van het DNS dan beperkt tot een zeer beperkte categorie van signalen. Bijzondere omstandigheden Ik conformeer mij nu verder aan het door de Hoge Raad omhelsde feitelijke uitgangspunt met betrekking tot de vrije beschikbaarheid van de Decca-signalen, en richt de aandacht op de belangwekkende overwegingen aangaande de vraag of Decca tegen het profiteren van de signalen door Holland Nautic beschermd kon worden. De Hoge Raad gaat er van uit dat bescherming tegen "profiteren" op zichzelf rechtens niet gegeven kan worden, maar dat dit mogelijk is in geval van "bijzondere omstandigheden". De door de Hoge Raad vervolgens besproken omstandigheden worden door hem als "bijzonder" gekwalificeerd, maar zijn in feite 17 ) Vgl. Convention relating to the Distribution of Programme-carrying Signals transmitted by Satellite (Brussel, 21 mei 1974), S&J, nummer 7 5 , 1986,466; S. M. Stewart, International Copyright and Neighbouring-rights, Butterworths, London, 1983, p . 250—265. Dit verdrag is door Nederland niet geratificeerd. 18 ) Zie noot 14 en 17'; Europese overeenkomst betreffende de Uitwisseling van Programma's door middel van televisiefilms, 15 december 1958, Trb. 1964, 150 en 1967,37, goedgekeurd bij Rijkswet van 15 december 1966, Stb. 1966, 583; S. M. Stewart,

t.a.p.,p. 250-277;

16 oktober 1986


toch van zó algemene aard, dat daardoor enerzijds verklaard is dat de Hoge Raad er in cassatie (diep) op ingaat, en anderzijds een bespreking ervan meer betekenis heeft dan louter een commentaar op de Decca-zaak. Het Hof had in r.o. 9 sub b overwogen dat het voor Decca in redelijkheid niet mogelijk is anders dan via doorberekening van de kosten in de handelsprijzen de kosten ter bestrijding van de exploitatie-uitgaven van het DNS te bestrijden en dat Holland Nautic, omdat deze kosten niet op haar drukken, haar radio-ontvangers goedkoper kan leveren en levert. De Hoge Raad acht deze omstandigheden onvoldoende. De Hoge Raad gaat er van uit dat een en ander enkel het gevolg is van de wijze waarop Decca verkozen heeft haar bedrijf in te richten, van welke keuze zij zelf het risico draagt. Dat er in casu sprake zou zijn van een keuze-vrijheid van Decca, leidt de Hoge Raad kennelijk af uit het gegeven dat Decca de eigendom èn de exploitatie van een groot aantal zenders aan de kuststaten heeft overgedragen. Hierbij kan worden opgemerkt dat het feit dat Decca de exploitatie heeft overgedragen niet ipso facto duidt op een keuze-vrijheid van Decca terzake van het aanhouden van de exploitatie van bepaalde zenders. Verder heeft de Hoge Raad kennelijk voor ogen gestaan dat Decca ook op andere wijze de beoogde vergoeding kan incasseren, bij voorbeeld door de ontvangers te verkopen in plaats van te verhuren. Niet blijkt echter hoe Decca vergoedingen van door andere gefabriceerde en in het verkeer gebrachte (verhuurde of verkochte) ontvangers zou moeten incasseren. De Hoge Raad merkt vervolgens op dat een ieder de uitgezonden signalen mag gebruiken en voorts dat de signalen door een ieder ook gebruikt kunnen worden, waarbij de daarvoor benodigde ontvanger geconstrueerd kan worden uitgaande van gegevens in het publiek domein. Indien nu een keuzevrijheid zou ontbreken, het niét zou gaan om signalen welke een ieder mag gebruiken, of voor het vervaardigen van de ontvangers geheime know-how vereist is, behoort het toekennen van de door het Hof verleende aanspraak op een redelijke vergoeding m.i., eventueel wèl tot de mogelijkheden. De Hoge Raad noemt hier niet als omstandigheid de omvang van de schade — nu daaromtrent niets is vastgesteld door het Hof —, doch deze omstandigheid kan mijns inziens wel degelijk bij de afweging van de betrokken maatschappelijke belangen een rol spelen. Het feit dat DNS tevens de veiligheid op zee — een publiek belang — dient, wordt door de Hoge Raad niet als omstandigheid, die in het afwegingsproces dient te worden betrokken, geaccepteerd. Het is volgens de Hoge Raad aan de betrokken staten om eventueel met publiekrechtelijke maatregelen in een dergelijk publiek belang te voorzien. De omstandigheid dat een particulier verkiest een publiek belang te dienen brengt niet met zich dat deze particulier vervolgens daarom een bijzondere positie jegens concurrenten zou innemen. De omstandigheid dat Decca inventiviteit, inspanningen en investeringen heeft aangewend voor DNS is volgens de Hoge Raad een factor die, noch op zich, noch in samenhang met de andere omstandigheden, tot een ander oordeel kan leiden. Deze overweging dient in samenhang met de daaropvolgende overweging gelezen te worden, waarin de Hoge Raad opmerkt dat zulks reeds hierom het geval is omdat Decca voor het DNS gedurende 35 jaar praktisch een monopolie heeft bezeten, zodat moet worden aangenomen dat Decca voor die inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond. Het komt mij voor dat de factor dat Decca inventiviteit, inspanningen en investeringen heeft aangewend op zich wèl een omstandigheid kan zijn, die in het afwegingsproces betrokken behoort te worden. Nu in casu echter aangenomen

267

moet worden dat Decca reeds de mogelijkheid heeft gehad haar investeringen terug te winnen kan deze in casu de Hoge Raad — anders dan het Hof — niet vermurwen. Bij een en ander lijkt de Hoge Raad te zinspelen op een mogelijke beperking van de beschermingsduur in het kader van 1401 BW. De A.G. had in zijn conclusie geihdiceerd dat het recht op een redelijke vergoeding van Decca zou blijven bestaan zolang de gebruikers van de Holland Nautic-ontvangers zouden blijven profiteren van de exploitatie van de zendstations door Decca. Het komt mij voor dat de Hoge Raad te kennen heeft gegeven van een dergelijke onbepaalde beschermingsduur niet gecharmeerd te zijn. In aanmerking nemende dat de Hoge Raad voor het aannemen van een door het Hof verleende bescherming verwijst naar de rechtvaardigingsgronden voor een wettelijk erkend intellectueel eigendomsrecht, lijkt mij dat de tijdelijkheid van de bescherming krachtens 1401 BW daarmee ook logischerwijs geihdiceerd is. 19 ) Terzake van de omstandigheid dat derden wèl een licentie met Decca hebben gesloten, laat de Hoge Raad merken dat hieruit geenszins voortvloeit dat deze derden zulks gedaan hebben omdat zij de rechtmatigheid van de belangen van Decca erkenden, althans dit is ten processe niet gebleken. De Hoge Raad overweegt daarnaast — in de lijn van het Scrabble-arrest 20 ) — dat de branche-opvattingen weliswaar niet zonder belang zijn, maar in casu niet zo zwaar wegen dat zij af kunnen doen aan het onderhavige oordeel. In het kader van de belangenafweging besteedt de Hoge Raad ook nog aandacht aan het belang dat scheepseigenaren in staat blijven de Holland Nautic-ontvanger aan te schaffen, die (veel) goedkoper is en bovendien technisch beter zou zijn. De gedetailleerde behandeling van de diverse omstandigheden door de Hoge Raad geeft aan dat de uitslag in deze procedure "een dubbeltje op zijn kant" was, alhoewel partijen deze terminologie als eufemistisch zullen"fervaren. Het belang van de bijzondere omstandigheden van het geval wordt door de Hoge Raad onder meer benadrukt in de overweging: "Daaruit volgt dat te dezen zich niet het geval voordoet ". Zoals uit het arrest van de Hoge Raad inzake Herrenberg/Het Parool 21 ) blijkt is een flexibele opstelling in geval van het wegen van bijzondere omstandigheden vereist, zodat aan het al dan niet genoemd zijn van een bepaalde omstandigheid in dit arrest geen tè zwaarwegende betekenis mag worden gehecht. De "Voorste Stroom "-constructie Het Hof had bij zijn voor Decca gunstige oordeel aan Decca echter niet het "volle pond" gegeven. Een totaal verbod jegens Holland Nautic op het in het verkeer brengen van de ontvangers, zoals in eerste instantie door Decca gevorderd, was door het Hof niét toegewezen. In plaats daarvan had het Hof Holland Nautic verboden ontvangers in het verkeer te brengen "zonder enige redelijke vergoeding" aan Decca te betalen. Deze, in het mededingingsrecht voor zover ik weet tamelijk unieke "Voorste Stroom"-constructie, 22 ) is door de Hoge Raad in zijn arrest niet zonder meer van de hand gewezen. Nu de Hoge Raad in casu 19

) Vgl. D. W. F. Verkade, "Aangepaste veroordelingen", Van der Grinten-bundel "Goed & Trouw", Tjeenk Willink, Zwolle, 1984, p . 561. 20 )Hoge Raad, 8 januari 1960, NJ 1960,415, BIE 1960,nr 19, blz. 60 (Scrabble). 21 ) Hoge Raad, 8 maart 1985,NJ 1986,437, m.n. C. J. H. B. (Herrenberg/Het Parool). 22 ) Hoge Raad, 19 december 1952,7V7 1953, 642, m.n. Ph. A. N. H. (Voorste Stroom VII).

268


geen grond aanwezig acht voor een quasi-intellectueeleigendomsrechtelijke bescherming, ziet hij in casu óók geen grond voor een quasi-intellectueel-eigendomsrechtelijke "dwanglicentie-vergoeding", waar de constructie van het Hof op neer kwam. Dit vormt echter geen verwerping van deze constructie als zodanig. Dat de Hoge Raad niet afwijzend staat tegenover een dergelijke beschermingsvorm in geval van profiteren, bleek m.i. reeds uit het arrest inzake "'t Schaep met de Vijf Pooten"23). In de procedure oordeelde de Hoge Raad dat onder een ^redelijk belang" in de zin van artikel 21 Aw tevens verstaan diende te worden het belang van personen met een "verzilverbare populariteit" om mee te kunnen delen in de commerciële exploitatie van hun portretten. Stand van zaken Alhoewel het onderhavige arrest in zekere zin de voortzetting van standaard-jurisprudentie inhoudt, leert het arrest toch wat meer omtrent de geoorloofdheid van het profiteren van andermans immateriële prestatie. Het verlenen aan niet wettelijk beschermde prestaties van een bescherming vergelijkbaar met die welke ontleend kan worden aan wettelijk erkende intellectuele eigendomsrechten wordt nadrukkelijk in beginsel mogelijk geacht. Ontbreekt een wettelijk erkend recht dan is volgens de Hoge Raad "6y een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen". Het komt mij voor dat hieruit afgeleid mag worden dat "products of labour and/of skill", die in het AngloAmerikaans recht door copyright c.q. unfair competition law beschermd worden, naar Nederlands r^cht krachtens artikel 1401 BW aanspraak kunnen maken op een vergelijkbare bescherming.24) Het bezigen van de term "ten minste" duidt er m.i. niet op dat voor het verlenen van een vergelijkbare bescherming aan dergelijke prestaties vereist is dat naast de overeenstemming naar aard van de prestatie steeds nog andere voorwaarden vervuld dienen te worden. De term dient om te illustreren dat in casu — "bij een stand van zaken als zich hier voordoet" — niet aan de geformuleerde voorwaarde voldaan werd, daar Holland Nautic immers niet zelf de Decca-signalen overnam, noch zich schuldig maakte aan een nabootsing van de ontvanger. Holland Nautic profiteerde slechts van het bestaan van het DNS, hetwelk gelijk te stellen is met de feitelijke situatie, die ten grondslag lag aan het "Ja Zuster, Nee Zuster"arrest. Daar werd een bescherming aan Hetty Blok en Leen Jongewaard niet toegekend, omdat de sleutelhanger-figuren géén feitelijke gelijkenis vertoonden met hun creaties. Lever Zeep profiteerde weliswaar van het bestaan van die creaties, doch maakte zich niet schuldig aan een verveelvoudiging of openbaarmaking daarvan. Indien daarentegen dergelijke geconcretiseerde prestaties wèl worden overgenomen, wordt de door de Hoge Raad in het Decca/Holland Nautic-arrest geformuleerde voorwaarde wel vervuld, en kan de beoogde bescherming verleend worden. Deze situatie deed zich voor in het arrest "'t Schaep met de Vijf Pooten". In die procedure vroegen de s ) Hoge Raad, 19 januari 1919,NJ 1979, 383, mji. L.W.H., BIE 1979, nr 23, blz. 163 ('t Schaep metMde Vijf Pooten). ) F. W. Grosheide, Auteursrecht op maat, Kluwer, Deventer, 1986,p. 216 enp. 252; Stewart, t.a.p. (B. Ringer),p. 513-517.

16 oktober 1986

uitvoerende kunstenaars een schadevergoeding terzake van het publiceren van hun portretten in een album over de tv-serie. De uitgever van het album stelde zich in cassatie op het standpunt dat het ontbreken van een wettelijke bescherming van uitvoerende kunstenaars met zich diende te brengen dat zij zich niet tegen publikatie van de foto's konden verzetten, daar zulks zou neerkomen op bescherming van de vertolking van de uitvoerende kunstenaars, welke bescherming door de Auteurswet — volgens de uitgever25) — niet verleend werd. Het Gerechtshof had dit verweer verworpen door te overwegen dat onder de bescherming van de vertolking ten behoeve van uitvoerende kunstenaars "iets gans anders" is te verstaan dan een bescherming van de publikatie van portretten, welke overweging door de Hoge Raad — in overeenstemming met A.G. Franx — in stand gelaten werd. De Hoge Raad oordeelde dat het Hof terecht overwogen had dat bescherming van geportretteerde tegen openbaarmaking van foto's van door hen gespeelde scènes uit een televisiespel niet hetzelfde is als bescherming van een bepaalde vertolking van door hen gespeelde rollen van een televisiespel. Deze overweging is als zodanig juist doch vormt m.i. geen sluitende weerlegging van het door de uitgever ingenomen standpunt dat het ontbreken van auteursrechteüjke bescherming een negatieve reflexwerking met zich diende te brengen. In die visie is immers het publiceren van een foto van een vertolking te vergelijken met het overnemen van een gedeelte van een auteursrechtelijk beschermd werk, ofwel een citaat. Het verlenen van een recht op een vergoeding aan de uitvoerende kunstenaar komt dan neer op een met auteursrechtelijke bescherming te vergelijken bescherming, ervan uitgaande dat aan de voorwaarden voor een wettelijk geoorloofd citaat niet voldaan was. Dit is dus bepaald niet "iets gans anders" zoals het Hof en de AG in die procedure overwogen. De overweging van de Hoge Raad dat dit niet hetzelfde is, is op zichzelf bezien juist, doch mijns inziens had, gelet op de verleende bescherming aan een "citaat" uit de vertolking, een nadere motivering niet misstaan. Dit arrest gaf al met al mijns inziens reeds aan dat de Hoge Raad welwillend stond tegenover bescherming van niet wettelijk beschermde prestaties. De Hoge Raad overwoog dat aan geportretteerden, die een "verzilverbare populariteit" bezitten het recht toekomt mee te delen in de commerciële exploitatie van hun portretten, waarbij expliciet verwezen werd naar de ontwikkeling in maatschappelijke opvattingen dienaangaande. De uitvoerende kunstenaars verkregen daardoor een bescherming tegen gedeeltelijke overname van hun prestatie, die naar zijn aard ook op één lijn te stellen valt met de auteursrechtelijk beschermde prestaties. Gelet op de expliciete overweging van de Hoge Raad in "'t Schaep met de Vijf Pooten "-arrest dat de wetgever bij het gebruik van de woorden "redelijk belang" in artikel 21 van de Auteurswet hoofdzakelijk gedacht moet hebben aan belangen van niet-financiële aard en gelet op de verwijzing naar de ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen dienaangaande, kon aangenomen worden dat de aldaar geformuleerde bescherming geenszins beperkt diende te blijven tot gevallen waarin, zoals hier het "portretrecht" van artikel 21 Auteurswet als kapstok kan worden gebruikt. In het Decca/Holland Nautic-arrest heeft de Hoge Raad de in "'t Schaep met de Vijf Pooten "arrest uitgezette lijn verder doorgetrokken en een algemeen beginsel voor het verlenen van een buitenwettelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke bescher-

25

) Anders: Th. C. J. A. van Engelen, AMR 1985, 83, welk artikel tevens een overzicht van de discussie hieromtrent bevat.

16 oktober 1986


ming geformuleerd.26) Hoever deze bescherming reikt zal in de jurisprudentie nader gepreciseerd dienen te worden. Het spreekt m.i. voor zich dat deze buitenwettelijke bescherming evenzeer onderhevig zal dienen te zijn aan de beperkingen, die de wettelijke intellectuele eigendomsrechten kennen. Het komt mij voor dat de Hoge Raad deze bovengrens ook voor ogen heeft gestaan in het Decca-arrest bij het gebruik van de woorden "in beginsel ten minste". Terug- en vooruitblik Zowel in de literatuur27) als in de conclusie van A.G. Franx is verwezen naar eerdere procedures op het gebied van het profiteren van andermans immateriële prestatie, waarvoor de onderhavige uitspraak van betekenis is. De vraag rijst derhalve in hoeverre de Hoge Raad door het onderhavige arrest eerdere vonnissen van lagere rechters "ambtshalve in cassatie heeft getoetst", alsmede welke koers de jurisprudentie na dit arrest verder zal gaan varen. Voor het formuleren van enige opmerkingen hieromtrent komt het mij dienstig voor diverse casusposities nader te onderscheiden. Dit biedt mogelijk het voordeel dat door de casui'stisch getinte bomen het leerstellige bos niet geheel uit het oog verloren wordt. 1. Allereerst onderscheid ik de situatie waarin sprake is van het direkt exploiteren van andermans prestatie. Hiervan is sprake indien andermans immateriële prestatie als zodanig wordt overgenomen in de prestatie c.q. het produkt dat op de markt wordt gebracht. Bij dit onderwerp — dat in het Duitse recht met de term "unmittelbare Leistungsübernahme" wordt aangeduid28) — dient o.m. gedacht te worden aan het pirateren van grammofoonplaten en film, door kopieën daarvan in de handel te brengen. Het Hof Arnhem nam aangaande deze problematiek in 1972 29 het voortouw door in de procedure DGG/ Kusters ) aan grammofoonplatenmaatschappijen, importeurs en uitvoerende kunstenaars een bescherming te bieden, die gelijkenis vertoont met de bescherming, welke een wettelijk erkend intellectueel eigendomsrecht zou bieden. Kusters kopieerde de reguliere opnamen van grammofoonplatenmaatschapijen en uitvoerende kunstenaars op cassettes en bracht deze op de markt. Het Hof overwoog dat de prestaties van de grammofoonplatenmaatschappijen, importeurs en uitvoerend kunstenaars het enig wezenlijke bestanddeel van de cassettes vormden, en dat Kusters aan de totstandkoming van die prestaties geen enkele bijdrage had geleverd. In het licht van die omstandigheden achtte het Hof het handelen van Kusters onrechtmatig. Naar aanleiding van dit arrest heeft de lagere rechtspraak de aanspraken van grammofoonplatenmaatschappijen, filmmaatschappijen en uitvoerende kunstenaars in een groot aantal — veelal niet gepubliceerde — uitspraken steeds erkend. Er is op dit punt sprake van standaard- (lagere) jurisprudentie, waarbij aan de vraag of er überhaupt sprake is van onrechtmatig handelen nauwelijks nog woorden worden vuil gemaakt.30) M ) Vgl. Verkade/Spoor-, Auteursrecht, Kluwer, Deventer, 1985, p. 267-270. 27 ) Verkade, AA, Katern 16,p. 605. 28 ) F. Henning-Bodewig, Die Beurteilung des Parasitaren Wettbewerbs insbesondere der Unmittelbare Leistungsübernahme in den Benelux-Staaten, GRUR int. 1982, p. 667; Von Gamm, Gesetz gegen den29unlauteren Wettbewerb, 1981, p. 77. ) Hof Arnhem, 18 januari 1972,NJ 1972, 297 (DGG/Kusters). 30 ) Vgl. bijv. President Den Bosch, d.d. 15 februari en 6 mei 1982, NJ 1984, 603; Hof Den Bosch, 24 februari 1982, Af/ 1984, 604, m.n. W. H. H.

269

Alhoewel "'t Schaep met de Vijf Pooten"-arrest formeel bezien handelde over het "redelijk belang" van artikel 21 van de Auteurswet, was daar materieel bezien eveneens sprake van direkt exploiteren van andermans op geld waardeerbare prestatie. Wanneer men het Decca-arrest beziet in het licht van dit arrest is duidelijk dat het direkt exploiteren van andermans op geld waardeerbare prestatie in beginsel onrechtmatig is, Dit betreft niet alleen het direkt exploiteren van de prestaties van uitvoerende kunstenaars en grammofoonplatenmaatschappijen — die in het licht van internationale verdragen ook aanspraak kunnen maken op een naburig recht — maar evenzeer het direkt exploiteren van prestaties van bijv. sportlieden of variété-artiesten. Ook de door hen geleverde prestatie is naar zijn aard c.q. naar zijn exploitatiemogelijkheden c.q. -risico m.i. op één lijn te stellen met de auteursrechtelijk beschermde prestaties. Ook hier kan gesproken worden van een ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen dienaangaande, welke geïllustreerd wordt door de grote belangen die tegenwoordig gemoeid zijn met de TV-rechten in verband met Olympische Spelen, en WK-voetbal en andere evenementen. In de buitenlandse jurisprudentie is aan dergelijke prestaties ook in een aantal gevallen bescherming toegekend.31) Van direct exploiteren is ook sprake in het arrest van het Hof Den Haag inzake Staat/Den Ouden.7) In tegenstelling tot de Rotterdamse President achtte het Hof het bij wege van fotokopie overnemen van het zetsel van het in het Staatsblad gepubliceerde Binnenvaartpolitiereglement ten behoeve van een commerciële uitgave niet onrechtmatig. Het Hof baseerde zijn oordeel op de overweging dat Den Ouden hierdoor geen voorsprong verwierf op de Staatsuitgeverij, die het zetsel eveneens voor een commerciële uitgave gebruikte, omdat de kosten van het zetsel reeds gemaakt diende te worden in het kader van de wettelijke plicht tot uitgave van het Staatsblad. Het komt mij voor dat de Staatsuitgeverij zich misschien op deze grond niet tegen een dergelijke handelwijze zou kunnen verzetten — analoog aan de strekking van de uitzondering terzake van het auteursrecht in artikel 11 Aw — doch dat dit zeker anders kan en dient te liggen indien het een "reguliere" uitgever betreft. Deze zaak komt overigens nog ter toetsing bij de Hoge Raad. 2. De tweede te onderscheiden categorie betreft het indirekt exploiteren van andermans op geld waardeerbare prestatie. Hier is geen sprake van het overnemen van andermans prestatie als zodanig, maar wel van het leveren van een immateriële prestatie waarbij een wezenlijk element van andermans op geld waardeerbare prestatie is "belichaamd". Hiervan was sprake in de procedure Vaz Dias, waarin de Haagse President in 1923 (!) een persbureau bescherming verleende tegen een journalist, die de inhoud van uitsluitend voor haar bestemde persberichten aan de man bracht bij de concurrentie. De inhoud van persberichten is als zodanig niet auteursrechtelijk beschermd en het recht op vrije nieuwsgaring dient ook een zekere negatieve reflexwerking te worden toegekend voor invulling van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. De bescherming betrof echter niet de inhoud van de Voor Vaz Dias bestemde nieuwsberichten, maar hèt feit dat deze "heet van de naald" aan derden door de journalist ter beschikking werden gesteld, voordat het betalende en daarmee het systeem mede-dragende persbureau (Vaz Dias), van zijn

31

) Stewart, t.a.p., (B. Ringer), p. 519; TV Coverage of boxing, Oostenrijks Oberste Gerichtshof, 23 maart 1976, i/C 1977, p. 167.

270


voorsprong had kunnen profiteren. Het wezenlijke element dat de geboden bescherming rechtvaardigt is hier gelegen in het tijdstip waarop de informatie aan derden werd geleverd. Eenzelfde kwestie lag ten grondslag aan de door A.G. Franx in zijn conclusie voor het Decca-arrest aangehaalde uitspraak van het US Suprème Court van 1918 inzake International News Service/Associated Press. 32 ) De Franse regering had tijdens de WO I de couranten behorende tot het concern van persmagnaat Hearst uitgesloten van nieuwsfaciliteiten betreffende het front.,Deze handicap werd door het Hearst-concern overwonnen door de oorlogsberichten van de aan de Amerikaanse Oostkust verschijnende kranten van de Associated Press direkt na het verschijnen daarvan naar de aan de Westkust gevestigde Hearst-bladen te telegraferen, welke bladen in concurrentie met de ook daar verschijnende Associated Press-kranten verschenen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde deze handelwijze onrechtmatig. Het arrest van het Hof Amsterdam inzake KNVB/NOS dient eveneens in deze categorie te worden ondergebracht. Het Hof overwoog dat de NOS door nieuws — bij wege van radio-flitsen — omtrent de voetbal-wedstrijden te verspreiden op het moment dat deze plaatsvonden, een wezenlijk element van de prestatie van de KNVB — de spanning — overnam. In hoeverre het overnemen van dit wezenlijk element met zich brengt dat de NOS zich al dan niet kan beroepen op het belang van een vrije nieuwsgaring — analoog aan de beperking op het auteursrecht van artikel 15 Aw - zal de Hoge Raad in de thans aanhangige cassatieprocedure mogelijk (en hopelijk) nader aangegeven. Uitgangspunt dient m.i. intussen te zijn dat ook indirekt exploiteren in beginsel onrechtmatig is. 3. De derde te onderscheiden categorie betreft het louter profiteren. Hiervan is o.m. sprake indien niet andermans immateriële prestatie wordt geëxploiteerd door het overnemen van de prestatie c.q. een wezenlijk element daarvan, maar wel zodanig profijt daarvan getrokken wordt dat de eigen prestatie slechts betekenis toekomt dankzij andermans prestatie. Deze situatie nu deed zich voor in het Decca/Holland Nautic-arrest. De Hoge Raad gaf aan dat het enkele profiteren op zichzelf niet onrechtmatig is, doch dat dit op grond van bijzondere omstandigheden wèl het geval kan zijn. Gelet op de specifieke afweging van de diverse bijzondere omstandigheden door de Hoge Raad is het vooralsnog moeilijk om in algemene zin aan te geven, welk samenstel van omstandigheden tot het aannemen van onrechtmatig profiteren aanleiding dient te vormen. Door de A.G. werd in zijn conclusie voor het Deccaarrest gewezen op het vonnis van de Haagse President inzake FilmNet. 4 ) FilmNet exploiteert een abonneetelevisiesysteem, waarbij zij aan derden de mogelijkheid biedt om door haar uitgezonden audio-visuele werken 32 ) International News Service, v. Associated Press 248 US 215 (1918), Cornish,Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied-rights, Sweet and Maxwell, London, 1981, p . 8;Callmann, Unfair Competition, Callaghan & Company, Illinois, Volume 2, § 15.02.

16 oktober 1986

te consumeren tegen een aan FilmNet te betalen vergoeding. Het door FilmNet uitgezonden signaal is in gecodeerde vorm vervat en de abonnee dient een decoder van FilmNet te huren om van de uitzending te kunnen genieten. Uit de verhuurprijs van de decoder bestrijdt FilmNet haar kosten. De gedaagde verkocht evenzeer decoders aan de consument, waardoor de consument in staat was ook van de door FilmNet uitgezonden programma's kennis te nemen zonder dat FilmNet daarvoor een vergoeding ontvangt. De gelijkenis met het Decca-arrest is op het eerste gezicht opvallend. De afwijzing van de aanspraken van Decca brengt m.i. echter geenszins met zich dat hieruit voortvloeit dat het vonnis van de President in cassatie geen stand zou houden. Door de gecodeerde vorm van de FilmNet-signalen is duidelijk dat deze in geen geval voor allen bestemd zijn, in tegenstelling tot hetgeen de Hoge Raad meende te mogen overwegen met betrekking tot de Decca-signalen. Bovendien is ingeval van abonnee-televisie de exploitabele informatie vervat in één individueel gecodeerd signaal, dat aanspraak kan maken op de bescherming van een naburig recht. Evenzeer schijnt het mij toe dat FilmNet geen keuze-vrijheid bezit terzake van het exploiteren van het abonnee-tv-systeem en dat ook niet gesproken kan worden van een situatie waarin FilmNet in staat is geweest de gedane investeringen terug te verdienen. Het verkopen van decoders brengt bovendien met zich dat het voortbestaan van het FilmNet-systeem in gevaar zal komen. De Haarlemse Presdient wees op 23 februari 1983 33 ) een vonnis omtrent een kwestie waarin evenzeer sprake was van profiteren. De eisende partij exploiteerde een systeem van transportwagens voor de distributie van potplanten door de wagens aan gegadigden te verhuren. De gedaagde verkocht in Nederland transportwagens van gelijke afmetingen, die in sommige gevallen eveneens in het systeem van eiser terecht kwamen. De President wees de vorderingen van de eisende partij af, op grond van de overweging dat navolging ook waar die ten doel heeft van het bedrijfsdebiet van de nagevolgde te profiteren op zichzelf en zonder meer niet onrechtmatig is. Bijzondere omstandigheden, die tot een ander oordeel aanleiding dienden te geven, achtte de President niet aanwezig. Gelezen het Decca-arrest van de Hoge Raad komt het mij voor dat dit vonnis van de Haarlemse President in overeenstemming met de leer van de Hoge Raad is. Het Decca-arrest heeft meer duidelijkheid geschapen, doch niet ontkend kan worden dat er nog geen (definitieve) zekerheid bestaat omtrent andere vormen van profiteren. De praktijk heeft zeker behoefte aan het verkrijgen van meer rechtszekerheid op dit terrein, dat maatschappelijk bezien van steeds groter belang wordt. Of nog meer rechtszekerheid door de jurisprudentie geboden kan worden zal de nabije toekomst kunnen leren. Amsterdam,

augustus 1986.

33 ) President Haarlem, 23 februari 1983, BMMBulletin 1983, p. 210.

16 oktober 1986


271

Jurisprudentie Nr 68. Gerechtshof te Arnhem, derde meervoudige civiele kamer, 30 december 1985. (aramide vezel) President: Mr W. J. J. Koole; Raadsheren: Mrs J. A. J. Spoor en P. C. J. Goossen. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Blijkens verschillende passages in het octrooischrift behoort tot het wezen van de in octrooi nr 157.327als uitvinding beschermde werkwijze dat de reactie wordt uitgevoerd in een mengsel, waarvan ten minste 5% calciumchloride, berekend op hetN.M.P., deel uitmaakt. Niettemin is bij toepassing door Du Pont in de V.S. van een werkwijze waarbij het mengsel een gemiddelde van 4,3% calciumchloride op hetN.M.P. bevat, dreiging van octrooi-inbreuk hier te lande en mitsdien grond voor een verbod in kort geding gegeven, omdat: bij een werkwijze met een gemiddelde van 4,3% calciumchloride zich gemakkelijk het geval kan voordoen, dat een deel van het produkt wordt verkregen bij een reactie in een mengsel met meer dan 5% calciumchloride; voorts bij een jaarlijkse omzet van niet meer dan 50 ton van het produkt voor de Nederlandse markt zich gemakkelijk het geval kan voordoen, dat uit de totale hoeveelheid van ruim 15.000 ton van het produkt voor de markt buiten Nederland onder verantwoordelijkheid van Du Pont zich toch een gedeelte van dat produkt een weg naar de Nederlandse markt baant; en ten slotte, omdat Du Pont door haar opstelling in de onderhavige procedure in hoge mate de indruk heeft gewekt zich niet te hebben onthouden van inbreuk op octrooi nr 157.327 door aanvankelijk met een beroep op haar bedrijfsgeheim te weigeren de door haar gevolgde werkwijze bekend te maken en later een aantal mogelijke werkwijzen aan te wijzen zonder aan te geven welke door haar wordt toegepast. Art. 4 Rijksoctrooiwet (oud). Conclusie 6 van octrooi nr 157.327, betrekking hebbende op het verspinnen van de in poedervorm voorhanden stof, die is verkregen door toepassing van één der in de voorgaande conclusies beschermde werkwijzen, is niet strijdig met art. 4 Row (oud), omdat die conclusie, overeenkomstig de genoemde wettelijke bepaling tot uitdrukking brengt, dat het werkwijze-octrooi zich ook uitstrekt tot de volgens de conclusie 1 van het octrooi bereide stof in draadvorm: de vezels en garens. Art. 56, lid 3 Rijksoctrooiwet. Gezien het spoedeisend karakter van de vordering zijn geen termen aanwezig geacht om de behandeling van het kort geding met toepassing van art. 56, lid 3 Row te schorsen. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nu de vordering van Akzo geen ander doel heeft dan het tegengaan van octrooi-inbreuk met betrekking tot werkwijzen bij de bereiding van een produkt dat zij met toepassing van haar octrooi in Nederland vanaf januari 1986 zelf wil gaan vervaardigen en verhandelen, kan aan die vordering een spoedeisend belang niet worden ontzegd, terwijl evenmin gezegd kan worden dat de onderhavige zaak zich niet leent voor voorlopige voorzieningen in kort geding en dat deze daarvoor te ingewikkeld zou zijn. 1. De rechtspersoon naar vreemd recht Du Pont de Nemours and Company te Wilmington (Delaware),

Ver. St. v. Am. en 2. de rechtspersoon naar vreemd recht Du Pont de Nemours International S.A. te Genève, Zwitserland, appellanten [in kort geding], procureur Mr R. Lion, advocaat Mr R. Laret te 's-Gravenhage, tegen de naamloze vennootschap Akzo N.V. te Arnhem, geihtimeerde [in kort geding], procureur Mr B. Peek, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage. a) President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 1 februari 1985. (Mr J. E. B. van Julsingha) Motivering van de beslissing: 1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en deels door de niet betwiste inhoud van de produkties gestaafd, voorshands het navolgende vast. a. Akzo vervaardigt en verhandelt een kunstvezel van poly-p-fenyleentereftaalamide, door partijen aangeduid als PPDT verder ook aan te duiden als polyamide. Deze stof wordt door haar thans vervaardigd in een proeffabriek; zij verwacht in 1986 de produktie op commerciële basis ter hand te nemen in twee in aanbouw zijnde fabrieken te Delfzijl en Emmen. b. Het polyamide betreft een — niet nieuw — voortbrengsel dat al geruime tijd door gedaagde sub 1 in de Verenigde Staten wordt geproduceerd en door gedaagde sub 2 in of voor het bedrijf van gedaagden onder meer in Nederland in het verkeer wordt gebracht. Inzet van het geding zijn de onder het merk Kevlar verhandelde voortbrengselen. c. Akzo fs houdster van het Nederlandse octrooi (N.O.) 157.327, gedagtekend 29 maart 1984 (octrooiaanvrage (N.O.A.) 7502060, ingediend 21 februari 1975, openbaar gemaakt 17 juli 1978), verleend voor een werkwijze ter bereiding van PPDT alsmede voor een werkwijze ter vervaardiging van gevormde produkten door het verspinnen van oplossingen daarvan. Zij is voorts houdster van een haar in de Verenigde Staten verleend identiek octrooi, te weten U.S. patent 4.308.374 gedateerd 29 december 1981. d. Conclusie 6 van het N.O. 157.327 betreft een werkwijze ter vervaardiging van gevormde produkten door het verspinnen van oplossingen van PPDT, met het kenmerk dat men gebruik maakt van PPDT dat bereid is volgens de werkwijze van één der conclusies 1 tot en met 5. e. Bij dagvaarding van 18 januari 1984 heeft Du Pont bij de rechtbank te 's-Gravenhage tegen Akzo een vordering op verkorte termijn ingesteld tot nietigverklaring van het aan Akzo verleende octrooi 157.327, op grond dat dit octrooi is verleend in strijd met het bepaalde in de artikelen 1A-2A van de Rijksoctrooiwet (ROW). De stellingen van Du Pont behelzen, samengevat, dat de uitvinding van Akzo niet nieuw is. 2. Akzo heeft een vordering tot handhaving van haar sub lc en d omschreven werkwijze-octrooi tegen Du Pont ingesteld met betrekking tot — kort gezegd — het in Nederland in het verkeer brengen, verkopen en afleveren van Kevlar (vezel of draad) produkten. Deze produkten zijn volgens Akzo voortbrengselen die rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van de in (volg)conclusie nummer 6 omschreven werkwijze ter vervaardiging van gevormde produkten door het verspinnen van oplossingen van polyamide, bereid volgens werkwijzen als in de conclusies 1 tot en met 5 omschreven.

272


3 . Du Pont heeft de vordering op de navolgende gronden bestreden: a. spoedeisend belang ontbreekt; b. Du Pont past de geoctrooieerde werkwijzen niet toe; c. het onderhavige octrooi is ten onrechte verleend en zal worden nietig verklaard; d. de niet terugwerkende kracht der nietigverklaring zal buiten toepassing dienen te blijven wegens strijd met de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag; e. volgconclusie 6 zal in ieder geval nietig worden verklaard. De Kevlarvezel is immers niet rechtstreeks verkregen door toepassing van de werkwijzen ter bereiding van polyamide; f. Akzo dient in de Verenigde Staten een vordering in te stellen op grond van haar identieke United States Patent gericht tegen de produktie en niet in Nederland gericht tegen de handel; g. de vordering is onvoldoende gespecificeerd. 4. (ad3.a.) Ook indien de commerciële produktie door Akzo of haar licentiehouders van polyamide eerst in 1986 kan worden verwacht, heeft Akzo toch een spoedeisend belang om in strijd met haar octrooi vervaardigde produkten nu reeds van de Nederlandse markt te weren. Ontwikkelingen op die markt zijn en blijven voor haar van grote betekenis. Niet is gesteld of gebleken dat Akzo zich op enigerlei wijze aan misbruik van haar recht zou schuldig maken. 5. (ad. 3.b.) De bewijslast te dezen rust op Akzo daar volgens beide partijen polyamide geen nieuw voortbrengsel is, zodat artikel 43 lid 5 van de Rijks Octrooi Wet (ROW) buiten toepassing dient te blijven. Akzo heeft op de navolgende — door Du Pont niet betwiste — feiten gewezen: — in 1983 is Du Pont een andere werkwijze voor de vervaardiging van polyamide gaan toepassen wegens bezwaren van toxicologische aard verbonden aan haar tot dan toe toegepaste werkwijze; — deze bezwaren waren reeds in 1975 gebleken maar Du Pont kende toen geen andere werkwijze en zij zag zich toen derhalve genoodzaakt haar oorspronkelijke werkwijze te blijven toepassen; — in 1976 en 1977 heeft Du Pont bij herhaling Akzo om toestemming gevraagd de onderhavige werkwijze bij wege van licentie te mogen toepassen. Partijen konden het evenwel over de voorwaarden waaronder zulks zou moeten geschieden niet eens worden. Du Pont heeft simpelweg ontkend de geoctrooieerde werkwijzen in haar fabrieken in de Verenigde Staten toe te passen. Als motivering van deze ontkentenis voert zij slechts aan dat er ook andere, economische en praktisch toepasbare, methoden zijn om polyamide te vervaardigen dan die waarop het Akzo-octrooi betrekking heeft en die welke zij zelf tot omstreeks 1983 toepaste. Ter staving van deze — door Akzo met klem — betwiste stelling heeft zij een verklaring van drs A. van Grafhorst, octrooigemachtigde, overgelegd alsmede een bladzijde uit een in augustus 1983 in de Verenigde Staten verschenen rapport van een tweetal onderzoekers die te kennen geven te menen dat Du Pont een ander oplosmiddel ter vervaardiging van polyamide gebruikt dan omschreven in het Akzooctrooi. Du Pont geeft niet aan — en wil ook niet aangegeven — of zij één van die andere in deze produkties van Du Pont aangeduide werkwijzen toepast. Evenmin heeft zij op enigerlei wijze aangegeven wat voor soort werkwijze zij toepast. Uit vorenstaande feiten kan — als door Akzo betoogd — worden afgeleid dat het zou kunnen zijn dat Du Pont in de Verenigde Staten polyamide vervaardigt met toepassing van een werkwijze als aangegeven in de conclusies van het onderhavige Akzo-octrooi. De stelling

16 oktober 1986

van Akzo dat de polyamide in de Verenigde Staten volgens haar in Nederland geoctrooieerde werkwijze wordt vervaardigd, is dan ook voorshands voldoende toegelicht om als ernstig gemeend te worden beschouwd. In verband hiermede en in het besef dat het Akzo niet mogelijk zou zijn om in Nederland op directe wijze te bewijzen welke werkwijzen in haar fabrieken in de Verenigde Staten worden gevolgd, kon Du Pont niet volstaan met haar uiteenzetting als hierboven aangegeven. Redelijkerwijze kon van Du Pont worden verlangd dat zij een verder reikende motivering van haar ontkentenis zou hebben gegeven. Met name had Du Pont met betrekking tot de thans door haar gevolgde werkwijze zodanig nadere mededelingen dienen te doen dat Akzo zich van de op haar rustende bewijslast zou hebben kunnen kwijten bijvoorbeeld door de onjuistheid van die lezing aannemelijk te maken. Du Pont kan zich niet als rechtvaardiging van haar wijze van procederen op het belang van het niet prijsgeven van haar fabrieksgeheimen beroepen. Uit het vorenstaande volgt dat het betoog van Akzo dat de onderhavige betwisting van Du Pont als ongemotiveerd terzijde dient te worden gesteld wordt onderschreven. In dit geding zal dan ook van de juistheid van de stellingen van Akzo — op dit punt — worden uitgegaan. 6. (ad 3.c. en 3.d.) Du Pont heeft, met een beroep op het door haar overgelegde rapport van professor dr G. J. M. van der Kerk, betoogd dat haar vordering tot nietigverklaring van het octrooi als belichaamd in de dagvaarding, vermeld sub Ie, door de Haagse rechtbank stellig zal worden toegewezen. Op die grond zal volgens Du Pont de voorziening dienen te worden geweigerd. Eventueel kan de behandeling van het kort geding worden geschorst op de voet van artikel 56 lid 3 ROW. Du Pont heeft, ondanks haar produktie, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de nietigverklaring van het octrooi met een zodanige mate van waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat op die grond de voorziening dient te worden geweigerd. De verleningsprocedure is immers in twee instanties — uitvoerig — gevoerd. Du Pont heeft daarbij geopponeerd. Onweersproken is dat dezelfde argumenten als vervat in het rapport van professor Van der Kerk door Du Pont bij haar oppositie naar voren zijn gebracht. Nova doen zich derhalve niet voor. In de Verenigde Staten heeft Akzo een soortgelijk octrooi verworven. In die omstandigheden dient voorshands van de rechtsgeldigheid van het octrooi te worden uitgegaan. Uit het vorenstaande volgt dat in casu irrelevant is of het ontbreken van terugwerkende kracht van een nietigverklaring al dan niet in strijd met het EEG-recht zou zijn. 7.(ad3.e.) Vooropgesteld moet worden dat, anders dan Du Pont klaarblijkelijk meent, ingevolge artikel V van de Overgangs- en Invoeringsbepalingen van de Rijkswet van 12 januari 1977 — in werking 1 januari 1978 - het oude artikel 4 van de ROW wat betreft de octrooi-aanvrage die tot het litigieuze octrooi leidde, van toepassing is. Deze aanvrage dateert immers van 21 februari 1975, derhalve van voor 1 januari 1978. Het opnemen van een zogenaamde volgconclusie was derhalve in ieder geval op zich zelf toegelaten, geheel daargelaten of zulks voor octrooi-aanvragen vallende onder de nieuwe wet anders zou zijn. Hiermee is niet gezegd dat de huidige tekst van artikel 30 ROW te dezen toepassing zou missen. Dit valt namelijk niet uit voormelde Overgangsbepalingen af te leiden. Evenmin kan worden gezegd dat de nieuwe wet een — voorzover te dezen van belang — minder ruime bescherming zou beogen te bieden aan houders van een werkwijze-octrooi

16 oktober 1986


als het onderhavige dan de tot 1 januari 1978 geldende. Hieruit volgt derhalve dat de toelaatbaarheid van een volgconclusie, indien zulks is gevorderd, door de rechter zal moeten worden getoetst aan het in artikel 30 eerste lid onder b ROW opgenomen voorschrift dat het voortbrengsel rechtstreeks verkregen is door toepassing van de werkwijze. Dit geval doet zich te dezen evenwel niet voor. Uit de overgelegde (concept)dagvaarding tot nietigverklaring sub 1 .e en 6 vermeld, blijkt namelijk niet dat als grond voor de nietigheidsaktie wat conclusie 6 betreft strijd met vorenbedoeld voorschrift is opgenomen. Aan een onderzoek naar de vraag of het alleszins valt te verwachten dat de gewone rechter conclusie 6 op voormelde grond nietig zal achten, komt de kort geding-rechter in deze procedure dan ook niet toe. Hier komt bij dat Du Pont niet heeft aangegeven dat de chemische samenstelling van de Kevlarvezel of -draad een andere is dan die van het omstreden polyamide. Er is derhalve naar aanleiding van het hier besproken verweer van Du Pont geen aanleiding om voorshands niet van de rechtsgeldigheid — ook van conclusie 6 — uit te gaan. Dat vezel- of draadprodukten rechtstreeks verkregen worden door toepassing van de werkwijze vermeld in conclusie 6 is niet betwist. 8. (ad 3.f.) Aan Du Pont kan worden toegegeven dat het op zich zelf beschouwd heel wat meer voor de hand zou liggen indien Akzo op grond van haar United States Patent de produktie van polyamide in de Verenigde Staten zou trachten te bestrijden in plaats van de verkoop van Kevlarprodukten alleen op de Nederlandse markt aan te vechten, doch hieruit kan niet de slotsom worden getrokken dat Akzo de onderhavige vordering zou dienen te worden ontzegd. 9.(ad3.g.) Het door Akzo gevorderde verbod stemt zakelijk overeen met de inhoud van de conclusies in het onderhavige octrooi. Indien Du Pont van oordeel is dat, zo de vordering mocht worden toegewezen, in ieder geval bepaalde Kevlargarens niet onder de werking van het octrooi zouden vallen (omdat bij de vervaardiging van de vezel of het garen in bepaalde gevallen de materie nog weer chemische of fysische veranderingen zou ondergaan), had het op haar weg gelegen daaromtrent nadere inlichtingen te verstrekken. Nu zij zulks heeft nagelaten zal het verbod in algemene termen, als gevorderd, moeten worden gegeven. 10. Uit het vorenstaande volgt dat geen der verweren van Du Pont doel kan treffen. De vordering zal mitsdien worden toegewezen op de wijze als na te omschrijven. Du Pont zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Rechtdoende in kort geding: Verbiedt gedaagden om zonder toestemming van eiseres de in het tweede aangezien der dagvaarding genoemde handelingen te verrichten, die handelingen uit te lokken of daartoe de middelen te verschaffen, één en ander op straffe van een dwangsom van f 100.000,— per overtreding of — naar keuze van eiseres — van f 10.000,— voor iedere kilogram van het produkt waarmee of ten aanzien waarvan het verbod wordt overtreden. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding aan de zijde van eiseres gevallen en tot deze uitspraak begroot op een bedrag van f 3.000,—. Enz.

273

b) Het Hof, etc. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. De door Du Pont aangevoerde grieven luiden als volgt: Ten onrechte overweegt de president dat I. ook indien de commerciële produktie van polyamide door Akzo of haar licentiehouders eerst in 1986 kan worden verwacht Akzo toch een spoedeisend belang heeft om in strijd met haar octrooi vervaardigde produkten nu reeds van de Nederlandse markt te weren; II. het betoog van Akzo dat de betwisting van Du Pont de geoctrooieerde werkwijze in haar fabrieken in de Verenigde Staten toe te passen als ongemotiveerd terzijde dient te worden gesteld, wordt onderschreven en dat dan ook van de juistheid van de stellingen van Akzo — op het punt van het door Du Pont al dan niet toepassen van de geoctrooieerde werkwijzen — zal worden uitgegaan; III. onder de in het vonnis a quo ten processe vastgestelde omstandigheden voorshands van de rechtsgeldigheid van Akzo's Nederlands octrooi 157327 dient te worden uitgegaan; IV. niet blijkt dat Du Pont als grond van haar vordering tot nietigverklaring van N.O. 157.327 wat conclusie 6 van dat octrooi betreft strijd met artikel 30 eerste lid onder b ROW heeft aangenomen; V. het door Akzo gevorderde verbod zakelijk overeenstemt met de inhoud van de conclusies van het onderhavig octrooi. 2. Als enerzijds gesteld, mede aan de hand van bescheiden, en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken — ook bij gelegenheid van de pleidooien — staat in dit geding het navolgende vast: a. Akzo is na een op 21 februari 1975 ingediende aanvraag in Nederland onder nummer 157327 octrooi verleend, gedagtekend 29 maart 1984, volgens de conclusie 1 van het octrooischrift voor een werkwijze ter bereiding van poly-p-fenyleentereftaalamide (verder ook aan te duiden met PPDT) met een inherente viscositeit van ten minste 2,5 door reactie van p-fenyleendiamine en tereftaloyldichloride in een oplosmiddel dat een zout en een organisch amide bevat met het kenmerk, dat de reactie wordt uitgevoerd in een mengsel van N-methylpyrrolidon (verder aan te duiden met NMP) en ten minste 5 gewichtsprocent calciumchloride, berekend op het NMP, alsmede, volgens de conclusie 6 van het octrooischrift, voor een werkwijze ter vervaardiging van gevormde produkten door het verspinnen van oplossingen van PPDT, met het kenmerk, dat men gebruik maakt van PPDT dat bereid is volgens (onder meer) de eerstgenoemde werkwijze; b. Akzo is voornemens vanaf januari 1986 die werkwijzen in Nederland commercieel te gaan toepassen en daar PPDT (-vezels en garens) te gaan verhandelen onder de merknaam "Twaron"; c. Du Pont (appellante sub 1) produceert de op zichzelf niet nieuwe stof PPDT al jarenlang en Du Pont (appellante sub 2) verhandelt PPDT-vezels en garens al jarenlang in Nederland onder de merknaam "Kevlar"; d. Du Pont bereidt haar PPDT in de V.S. volgens een werkwijze waarbij zij de reactie van P-fenyleendiamine en tereftaloyldichloride in een mengsel van NMP met, voor wat betreft PPDT bestemd voor de markt buiten Nederland, ten minste 5 en, voor wat betreft haar afzet op de Nederlandse markt, met gemiddeld 4,3 gewichtsprocent calciumchloride berekend op het NMP, uitvoert; e. Het versponnen produkt van PPDT (een aramide) wordt verkregen door die stof, welke bij de sub a bedoelde werkwijze in poedervorm wordt verkregen, op te lossen in geconcentreerd zwavelzuur en vervolgens die oplossing door een spindop in een

274


waterbad te spuiten, waardoor het zwavelzuur aan de oplossing wordt onttrokken en het PPDT in de vorm van een draad (vezel of garen) overblijft. f. De wereldomzet in Kevlar beloopt ruim 15.000 ton per jaar, die in Nederland ongeveer 50 ton per jaar; g. Behalve in Nederland heeft Akzo soortgelijke octrooien inmiddels ook in de V.S., Canada, Brazilië, Frankrijk, Engeland, Italië en Rusland verkregen. Voor wat het Nederlands octrooi betreft heeft Du Pont op de voet van artikel 54 juncto 51 van de Rijksoctrooiwet een vordering tot nietigverklaring daarvan voor de rechtbank te 's-Gravenhage ingesteld. In die procedure heeft de rechtbank inmiddels een deskundigenonderzoek bepaald met betrekking tot de vraag of hetgeen in het octrooi wordt beschermd ten tijde van de aanvrage voor een deskundige, gegeven de toenmalige stand van de techniek, voor de hand lag. De deskundigen zijn onlangs benoemd. 3. Met de grief I wordt andermaal betoogd dat Akzo geen spoedeisend belang bij haar vordering heeft. Nu de vordering van Akzo geen ander doel heeft dan het tegengaan van octrooi-inbreuk met betrekking tot werkwijzen bij de bereiding van een produkt dat zij met toepassing van haar octrooi in Nederland vanaf januari 1986 zelf wil gaan vervaardigen en verhandelen, kan aan die vordering een spoedeisend belang niet worden ontzegd. De bodemprocedure zal naar verwachting nog geruime tijd in 1986 voortduren en de loop daarvan kan dus niet worden afgewacht. De grief I is derhalve ongegrond. 4. In hetgeen door Du Pont met de grief II is betoogd, is in zoverre wijziging gekomen dat zij in hoger beroep naderhand bekend heeft gemaakt haar werkwijzen, zoals hierboven omschreven in de rechtsoverweging 1 sub d. In dit verband heeft Du Pont betoogd dat er voor een verbod als door de president bepaald, geen reden is nu zij met haar werkwijze voor Nederland geen inbreuk op het octrooinummér 157327 maakt, aangezien in haar werkwijze de reactie wordt uitgevoerd in een mengsel van NMP en minder dan 5 gewichtsprocent calciumchloride, berekend op het NMP. Aan Du Pont kan voorshands worden toegegeven dat het octrooinummér 157327 inhoudt en beschermt een werkwijze als daarin in de conclusie 1 omschreven in een mengsel waarvan tenminste 5 procent calciumchloride, berekend op het NMP, deel uitmaakt. Ook dit minimum percentage maakt, naar het voorlopig oordeel van het hof, deel uit van het wezen der geoctrooieerde uitvinding. Het octrooischrift geeft dit laatste uitdrukkelijk aan op bladzijde 1, regels 37 en 38, op bladzijde 2, regels 5 en 6. Op bladzijde 1, regels 51, 52 en 53, en op bladzijde 4, regels 19 en 20, wordt gewezen op het bijzondere belang van het minimum gewichtsprocent calciumchloride van 5 voor de werkwijze. Op regels 18 en 19 van die laatste bladzijde wordt aangegeven dat lagere gehalten buiten de uitvinding vallen. Ir H. G. Weyland, verbonden aan het "Research Institute" van Enka B.V., vermeldt aan het slot van zijn door Akzo in eerste aanleg overgelegde verklaring, gedateerd 14 januari 1985, als wezenlijk onderdeel van het octrooi van Akzo juist het minimum gewichtsprocent calciumchloride van 5. Ir J. D. Tak, oud-lid van de Octrooiraad en ex-lid van de Technische Afdeling van beroep van het Europees Octrooibureau, komt in zijn verklaring, gedateerd 6 november 1985, overgelegd door Du Pont bij akte in hoger beroep, na onderzoek eveneens tot de slotsom dat de minimum concentratie van ten minste 5 procent calciumchloride (op het NMP) een wezenlijk kenmerk van het octrooi is. In de pleitnotities van Akzo in eerste aanleg, sub 4, wordt laatstbedoeld gehalte overigens genoemd als behorende tot de "geoctrooieerde uitvinding van Akzo". In hoger beroep is zij er niet in geslaagd bovenstaande gegevens in die zin aan te tasten

16 oktober 1986

dat geoordeeld zou moeten worden dat meerbedoeld minimum-gehalte niet wezenlijk voor de uitvinding zou zijn. Dit betekent echter niet dat er voor het verbod geen aanleiding meer zou bestaan. Voor een rechterlijk verbod in kort geding als het onderhavige bestaat, gelijk Akzo heeft doen aanvoeren, ook grond in het geval dat octrooi-inbreuk dreigt. Het hof is voorshands van oordeel dat dit geval zich hier voordoet en wel om de navolgende redenen: A. Bij een werkwijze met een gemiddelde van 4,3 procent calciumchloride op het NMP, kan zich gemakkelijk het geval voordoen dat een deel van het produkt wordt verkregen bij een reactie in een mengsel met meer dan 5 procent calciumchloride op het NMP; B. Bij een jaarlijkse omzet van niet meer dan 50 ton Kevlar voor de Nederlandse markt, kan zich gemakkelijk het geval voordoen dat uit de hoeveelheid van ruim 15.000 ton Kevlar die overeenkomstig de werkwijze van het Nederlands octrooinummér 157327 door Du Pont voor de markt buiten Nederland wordt vervaardigd, onder haar verantwoordelijkheid zich toch een gedeelte een weg naar de Nederlandse markt baant; C. Du Pont heeft door haar opstelling in de onderhavige procedure in hoge mate de indruk gewekt zich niet te hebben onthouden van inbreuk op het octrooinummér 157327. Immers, in eerste aanleg heeft zij, octrooi-inbreuk betwistende, met een beroep op haar bedrijfsgeheim geweigerd bekend te maken volgens welke werkwijze zij haar PPDT bereidde, waarbij zij er mee volstond op te merken dat er bepaalde andere methodes dan die van Akzo mogelijk waren zonder aan te geven of zij een van die andere methodes toepaste. Bij memorie van grieven heeft Du Pont onder overlegging van uitvoerig bewijsmateriaal opgegeven dat zij een van de vier in die conclusie genoemde methodes gebruikte zonder te vermelden welke. Enkele dagen voor de pleitdag in appèl heeft Du Pont bij op voorhand toegezonden akte alsnog bekend gemaakt dat zij als oplosmiddel NMP met minder dan 5 procent calciumchloride gebruikte. Eerst tijdens de pleidooien gaf zij het percentage van 4 aan, later gevolgd door "gemiddeld 4,3 procent". Bij die gelegenheid noch tijdens de pleidooien op 17 november 1985 heeft Du Pont aangegeven waarom zij eerst wel en nu opeens niet meer aan haar bedrijfsgeheim hechtte. Al met al heeft Du Pont in aanzienlijke mate de schijn op zich geladen dat zij in ieder geval tot kort voor de terechtzitting van 17 november 1985 het octrooi van Akzo niet heeft geëerbiedigd en dat zij dit octrooi niet serieus heeft genomen. Dit laatste wordt nog bevestigd door de produktie c, overgelegd door Akzo bij akte in hoger beroep, waaruit valt af te leiden dat Du Pont al in 1982 besloot het octrooi van Akzo als van generlei waarde te negeren. Du Pont is er niet in geslaagd die schijn weg te nemen in die zin dat zij het octrooi in Nederland thans wel serieus zou nemen. Zoals overwogen, heeft Du Pont geen enkele verklaring gegeven voor haar veranderde proceshouding. De in hoger beroep gewijzigde stellingname van Du Pont zal derhalve op zichzelf niet tot opheffing van het verbod van de president behoren te leiden. De grief II kan verder buiten beschouwing blijven omdat die betreft de vraag of de president uit een eerdere — andere — stellingname van Du Pont de juiste consequentie heeft getrokken. 5. De grief III richt zich — voor wat betreft de werkwijze waarbij de reactie in een mengsel van NMP en ten minste 5 gewichtsprocent calciumchloride plaatsvindt — tegen het oordeel van de president dat de nietigverklaring van het octrooi op vordering van Du Pont niet met een zodanige mate van waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat op die grond de voorziening

16 oktober 1986

275


in kort geding dient te worden geweigerd. De door Du Pont overgelegde rapportage heeft het hof in deze voorshands niet overtuigd. Evenals het octrooischrift (bladzijde 1) constateerde Prof. Dr G. J. M. van der Kerk, scheikundige, in zijn rapport van 15 januari 1985, overgelegd door Du Pont, dan ten tijde van de indiening van de octrooiaanvrage van Akzo de combinatie van NMP en calciumchloride in de literatuur als zodanig niet was vermeld (bladzijde 7, regel 13 e.v.) en blijkens de literatuur ook niet was gebruikt (bladzijde 13, regel 34). Ook ir J. D. Tak komt in zijn vermelde verslag tot de bevinding dat de combinatie NMP en calciumchloride nieuw was. Hij geeft voorts aan dat de werkwijze van Akzo door de Octrooiraad als inventief werd beoordeeld omdat de combinatie met 5 procent calciumchloride voor het verkrijgen van een viscositeit van ten minste 2,5 op grond van de literatuur (Federov c.s.) niet was te verwachten. Voor hem staat vast dat dit laatste bij de beoordeling van de "uitvindingshoogte" van doorslaggevend belang is geweest. Die beoordeling van de Octrooiraad wordt door ir Tak op zichzelf niet aangevochten. Op grond van de beschrijvingen in het octrooischrift, welke mede gezien de zojuist genoemde bevindingen voorshands niet als kennelijk onjuist kunnen worden aangemerkt, bestaat er naar het voorlopig oordeel van het hof geen zodanig grote mate van waarschijnlijkheid dat de nietigheidsaktie van Du Pont bij de bodemrechter zal slagen, dat het verbod al om die reden zal moeten worden opgeheven. 6. Met de grief IV, zoals ook toegelicht bij pleidooi, wordt betoogd dat de conclusie 6 van het octrooinummer 157327 evident voor nietig-verklaring door de bodemrechter in aanmerking komt omdat de daarin beschreven werkwijze — met name het verspinnen van oplossingen PPDT ter vervaardiging van produkten — vóór de indiening van de octrooiaanvrage al volstrekt triviaal was en iedere nieuwheid en inventiviteit ontbeerde terwijl ook het PPDT zelf niet nieuw was. Dit verweer behoort te worden onderzocht omdat een voorziening als door Akzo in dit kort geding gevraagd, welke voorziening is gebaseerd op de conclusie 6 van het octrooischrift, niet passend zou zijn indien het, zoals Du Pont aanvoert, evident is dat het octrooi voor wat betreft die conclusie door de bodemrechter zal worden nietig verklaard. Aan Du Pont moet worden toegegeven dat het octrooischrift zelf het verspinnen van oplossingen van PPDT (in geconcentreerd zwavelzuur) aanduidt als een gebruikelijke methode. Op het onderhavige octrooi is van toepassing artikel V van de Rijkswet van 12 januari 1977. Volgens dat artikel blijft het oude artikel 4 van de Rijksoctrooiwet op aanvragen om octrooi, die — zoals in casu ten aanzien van octrooi 1 57327 — aanhangig waren op het tijdstip van inwerkingtreding van die Rijkswet (1 januari 1978), van toepassing. Dat artikel luidde als volgt: "Indien voor een werkwijze, tot bereiding ener stof of voor een verbetering van een zodanige werkwijze octrooi is verleend, strekt dit zich uit tot die stof, mits volgens die werkwijze of met toepassing van die verbetering bereid. Voor een stof op zichzelf wordt geen octrooi verleend". Zoals hierboven in de rechtsoverweging 2 sub e werd vastgesteld, heeft het verspinnen, bedoeld in de conclusie 6 van het octrooischrift, uitsluitend ten doel en tot gevolg, dat het voor dat verspinnen in poedervorm voorhanden PPDT in draadvorm wordt gebracht. In dat licht bezien brengt, naar 's hofs voorlopig oordeel, de conclusie 6 overeenkomstig laatstgenoemde wettelijke bepaling tot uitdrukking, dat het werkwijze-octrooi zich ook uitstrekt tot het, volgens de conclusie 1 van het octrooi bereide, PPDT in draad-

vorm: de vezels en garens. Dienovereenkomstig heeft de octrooiraad de conclusie 6 kennelijk als volgconclusie opgenomen. Die opname kan voorshands dan ook niet als evident onjuist worden aangemerkt. Ook de grief IV is derhalve ongegrond. 7. In dit verband overweegt het hof nog dat er — mede gezien het spoedeisend karakter van de onderhavige vordering — geen termen zijn de behandeling van het onderhavige kort geding met toepassing van artikel 56, lid 3, van de Rijksoctrooiwet, te schorsen, zoals Du Pont heeft voorgesteld. Evenmin kan gezegd worden dat de onderhavige zaak zich niet leent voor een voorlopige voorziening in kort geding en dat deze daarvoor te ingewikkeld zou zijn. 8. Het hof is, anders dan met de grief V wordt betoogd, van oordeel dat het verbod van de president niet als te ruim en als daarom ten onrechte verleend kan worden aangemerkt. Artikel 30, eerste lid, aanhef en onder b van de Rijksoctrooiwet, regelt de rechtsgevolgen van het onderhavige werkwijze-octrooi. De bewoordingen van het verbod zijn in overeenstemming met laatstgenoemde bepaling. Van Akzo kan in redelijkheid niet worden verlangd dat zij in dit geval van dreigende inbreuk een opsomming geeft van bestaande — en nog te ontwikkelen — produkten waarom het hier gaat. Een dergelijke opsomming kan ook in een rechterlijke voorziening niet worden gegeven. Partijen zuEen van geval tot geval aan de hand van het octrooischrift kunnen bezien of in strijd met het verbod wordt gehandeld, zijnde daarin voldoende afgebakend hetgeen is verboden. Ten slotte is ook de grief V ongegrond. 9. Uit het bovenstaande vloeit voort dat het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd en dat Du Pont als de daarin in het ongelijk gestelde partij de kosten van het hoger beroep zal dienen te dragen. Rechtdoende in hoger beroep in kort geding: Bekrachtigt het vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem d.d. 1 februari 1985, waarvan beroep. Veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot heden begroot op f 3.900,-. Enz. Nr 69. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 28 november 1985. (DecoSol/DelSol) President: Mr J. H. F. J. Cremers; Raadsheren: Mrs A. G. J. J. Haandrikman en R. P. Yland-van Veen. Art. 1 Benelux Merkenwet. Het merk DecoSol (voor rolgordijnen) onderscheidend vermogen.

bezit

Art. 13, aanhef en onder A, Benelux Merkenwet. Voor de vraag of de merken DecoSol en DelSol overeenstemmen is beslissend of de merken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat zij met elkaar geassocieerd worden. Dit laatste is hier het geval. Niettegenstaande de verschillen tussen rolgordijnen en lamellengordijnen en tussen "kant en klare"en "maatwerk"zonwering moeten deze soorten binnenzonwering worden beschouwd als soortgelijke waren, nu daartussen een zodanig nauw verband bestaat dat het publiek, wanneer het daarop sterk op elkaar gelijkende tekens waarneemt, redelijkerwijze zal aannemen dat deze waren uit dezelfde bron afkomstig zijn.

276


Art. 5 Handelsnaamwet. Verwarring als gevolg van het gebruik van de handelsnaam DelSol (voorzover dit gebruik betreft zonwering) ligt voor de hand gegeven de grote gelijkenis tussen de namen DecoSol en DelSol. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet op de wederzijdse belangen van partijen bestaat reden de bij wege van voorlopige voorziening gegeven geboden eerst te doen ingaan één maand na de datum van de uitspraak van de president^ 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Houdstermaatschappij van Deelen B.V. en 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delsol B.V. te Veenendaal, appellanten [in kort geding], procureur Mr P. A. M. Hendrick, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allpac International B.V. te Raamsdonkveer, gemeente Raamsdonk, geintimeerde [in kort geding], procureur Mr S. de Wit. a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 21 maart 1985 (Mr H. F. van den Haak). 2.1. De vaststaande feiten. Als gesteld en erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast: a. Eiseres [Allpac, Red.] fabriceert en verhandelt sedert het begin van de jaren 70 onder het merk DecoSol kant en klare rolgordijnen. b. Het door eiseres gebruikte merk, DecoSol, is op 18 oktober 1972 onder no. 313473 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau in klasse 24, kortweg te omschrijven als zonwering (rol-gordijnen) van textiel. c. In oktober 1984 heeft gedaagde sub 2. onder de naam "Journaal DelSol" een reclamekrant in het verkeer gebracht. De aanduiding "DelSol" wordt in dit blad onder meer gebruikt voor rolgordijnen. d. Gedaagde sub .1. heeft het merk DelSol op 14 oktober 1983 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau in klasse 13, kortweg te omschrijven als zonwering. e. Bij brieven van 21 november 1984 en 14 december 1984 van eiseresses raadsman aan de raadsman van gedaagden is namens eiser gesommeerd om het gebruik van het teken c.q. de handelsnaam DelSol voor rolgordijnen en aanverwante artikelen te staken. Op deze brieven is door gedaagden niet gereageerd. 2.2. De grondslag van de vordering. Tegen de achtergrond van voormelde feiten stelt eiseres dat gedaagden direct en indirect inbreuk maken op eiseresses merk DecoSol, door het merk DelSol te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren, waardoor eiseres schade ondervindt c.q. kan ondervinden, bestaande in gevaar voor verwarring en gevaar voor aantasting van de exclusiviteit en de werkfkracht van haar merk. Voorts stelt eiseres dat gedaagden eveneens onrechtmatig jegens haar handelen door de naam DelSol te gebruiken, nu deze naam slechts in geringe mate van eiseresses merk afwijkt dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de onder die naam in het handelsverkeer gebrachte zonwering te duchten is. Enz. 3.2. Beoordeling ten gronde. — de merkinbreuk.

3.2.1. (...)

3.2.2. Het debat heeft geconcentreerd op de vraag of DelSol een met DecoSol overeenstemmend teken is.

16 oktober 1986

Eiseres meent dat dit het geval is en voert in dat verband het volgende aan: Van overeenstemmende tekens is volgens eiseres sprake wanneer — mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval —, en met name door onderscheidende kracht van het merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig het merk en het teken zodanige gelijkenis vertonen dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Hoewel volgens eiser het verwarringsgevaar geen vereiste is om te kunnen concluderen dat er van overeenstemmende tekens sprake is is het wel één van de belangrijkste indicatoren. Volgens eiseres is de verwarring van het merk DecoSol met het merk DelSol afdoende gebleken uit het feit dat, zoals blijkt uit overgelegde, en door gedaagden onweersproken gelaten interne notities uit eiseresses bedrijf er bij eiseres klachten zijn binnengekomen over DelSol zonwering. Zo zijn er mensen aan de balie van eiseresses bedrijf geweest die DelSol rolgordijnen terugbrengen in de veronderstelling dat ze van eiseres afkomstig zijn. Voorts heeft eiseres erop gewezen dat er zowel auditief als visueel een sterke gelijkenis tussen beide namen bestaat. Eiseres erkent dat andere fabrikanten van zonwering in hun merk of type dan wel handelsnaam aanduidingen het achtervoegsel Sol gebruiken. Toch hinderen deze merken elkaar volgens eiseres niet omdat ze in hun geheel in voldoende mate van elkaar verschillen om verwarring bij het publiek te voorkomen. Eiseres heeft een aantal voorbeelden genoemd, waaronder GunSol, MultiSol en RolduSol. 3.2.3. Gedaagden hebben gesteld dat er een directe relatie bestaat tussen het onderscheidend vermogen van een teken en zijn beschermingsomvang in die zin dat naarmate het onderscheidend vermogen van een merk kleiner is, het merk minder spoedig door het gebruik van een ander teken in herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen. Volgens gedaagden is het onderscheidend vermogen van het merk DecoSol gering. Gedaagden hebben er in dat verband op gewezen dat het gebruik van het voorvoegsel Deco voor decoratieve zonwering nogal voor de hand ligt en in de textiel- en woninginrichtingssfeer niet origineel meer genoemd kan worden. DelSol kan dan ook niet worden beschouwd als een overeenstemmend teken met DecoSol. 3.2.4. Aan gedaagden kan worden toegegeven dat zowel het voorvoegsel Deco als het achtervoegsel Sol, elk afzondertijk als woorddelen van een merk vrij veel voorkomen. Dit betekent evenwel niet dat de samenstelling ervan in DecoSol daardoor onderscheidend vermogen als merk zou missen. Relevant is in dit verband in de eerste plaats of er ter aanduiding van de producten die eiseres onder de naam Decosol op de markt brengt, binnenzonwering, andere merken worden gebruikt die zodanig op het merk van eiseres lijken dat het onderscheidend vermogen van dat merk daardoor is c.q. wordt verminderd. Uit de door gedaagden overgelegde bladzijden uit de alfabetische lijst van Beneluxmerken blijkt niet dat hiervan in zodanige mate sprake is dat het merk DecoSol op die grond onderscheidend vermogen moet worden ontzegd. 3.2.5. Nu voorts voldoende aannemelijk is dat de consument DelSol en DecoSol — beide aanduidingen auditief én visueel in totaliteit waargenomen — met elkaar verwart althans kan verwarren moet worden geoordeeld dat van overeenstemmende tekens sprake is dat van merkinbreuk in de zin van artikel 13. A. lid 1. van de Beneluxwet op de Warenmerken voordoet. 3.2.6. De belangen die gedaagden stellen te hebben bij weigering van de in dit geval gevraagde voorziening gezien de grote investeringen die zij in het verleden hebben gedaan, komen onder de geschetste omstandig-

16 oktober 1986


heden niet voor bescherming in aanmerking. — het gebruik van de handelsnaam. 3.2.10. Uit de door eiseres overgelegde en onbestreden gebleven producties (interne notities) en het verhandelde ter zitting is voldoende gebleken dat er zowel bij het publiek als bij de tussenhandel verwarring is ontstaan omtrent de herkomst van de door gedaagde sub 2. op de markt gebrachte producten. Deze worden ten onrechte geacht afkomstig te zijn uit bedrijven van eiseres. Eiseres heeft recht op en belang bij een voorziening die aan deze verwarring althans aan het verwarringsgevaar een einde maakt. Het in onderdeel 2. van het petitum gevorderde beantwoordt aan dit doel. 3.2.11. Doordat eiseres het gevraagde bevel beperkt heeft tot het in het verkeer brengen van binnenzonwering schaadt de toewijzing van dit onderdeel van de vordering de belangen van gedaagde sub 2. niet verder dan ter bescherming van de belangen van eiseres noodzakelijk is. 3.3. Slotsom. Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde voorzieningen moeten worden toegewezen. Gedaagden dienen als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding te dragen. 4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4 . 1 . Gelast gedaagden, elk afzonderlijk, elk gebruik van het merk DelSol dan wel van enig ander met de merken van eiseres overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, voor zover het betreft binnenzonwering (waaronder rolgordijnen en lamellengordijnen), zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van f 5.000,— ( ) voor elke keer of dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld. 4.2. Gelast gedaagde sub 2. het gebruik van DelSol of enig ander op verwarringwekkende wijze op eiseresses merken gelijkende handelsnaam te staken en gestaakt te houden, voor zover dit gebruik betreft binnenzonwering (waaronder rolgordijnen en lamellengordijnen), zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van f 5.000,— ( ) voor elke keer of dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld. 4.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4.4. Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiseres begroot op f 345,65 aan verschotten en f 1.500,— aan procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, etc. 4.1 De eerste grief strekt blijkens de toelichting daarop ten betoge dat het merk DecoSol geen onderscheidend vermogen bezit alsmede dat de merken DecoSol en DelSol niet overeenstemmen. 4.2 Wat het onderscheidend vermogen betreft zien appellanten over het hoofd dat twee delen van een woord elk op zich onderscheidend vermogen kunnen missen maar in hun samenstelling dit wel kunnen bezitten. Terecht heeft de President aan het merk DecoSol onderscheidend vermogen toegekend. 4.3 Voor de vraag of de merken DecoSol en DelSol overeenstemmen is beslissend of, gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name gelet op de onderscheidende kracht van het merk DecoSol, beide merken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat zij met elkaar geassocieerd worden. 4.4 Dit laatste is het geval. Zowel auditief als visueel is de gelijkenis opvallend. Beide merken zijn ongeveer evenlang, beginnen allebei met de letters "De", hebben dezelfde uitgang en kennen beide

277

midden in het woord een hoofdletter "S". Bij de beoordeling van de gelijkenis is van belang dat beide merken zijn bedoeld voor het doorsnee publiek en dat niet aannemelijk is geworden dat het merk DecoSol slechts weinig onderscheidende kracht zou bezitten. 4.5 De eerste grief faalt derhalve. 4.6 De tweede grief strekt blijkens haar conclusie ten betoge dat de belangen van appellanten zwaarder wegen dan die van geihtimeerde, omdat deze laatste haar rechten heeft verwerkt om tegen de merkinbreuk door appellanten op te komen. 4.7 Anders dan appellanten aanvoeren is niet aannemelijk geworden dat zij reeds sedert 1978 het merk DelSol ook voor binnenzonwering gebruiken. Daarmee ontvalt de grondslag aan deze grief. 4.8 De derde grief strekt ertoe dat binnen de categorie binnenzonwering onderscheid wordt gemaakt tussen rolgordijnen en lamellengordijnen en tussen "kant en klare" en "maatwerk" zonwering. 4.9 Niettegenstaande de verschillen tussen de door appellanten genoemde soorten binnenzonwering dienen deze toch als soortgelijke waren te worden beschouwd, nu daartussen een zodanig nauw verband bestaat dat het publiek, wanneer het daarop sterk op elkaar gelijkende tekens waarneemt, redelijkerwijze zal aannemen dat deze waren uit dezelfde bron afkomstig zijn. 4.10 Ook de derde grief faalt dus. 4.11 De vierde grief betreft de verwarring als gevolg van het gebruik van de handelsnaam DelSol. 4.12 Gegeven de grote gelijkenis tussen de namen DecoSol en DelSol ligt deze verwarring voor de hand. Overigens is zij door geihtimeerde voldoende aannemelijk gemaakt. Geihtimeerde heeft recht en belang bij een voorziening die aan deze verwarring een einde maakt. 4.13 Mitsdien faalt ook deze grief. 4.14 Met de vijfde grief verzoeken appellanten, subsidiairen naar het Hof begrijpt voor het eerst in hoger beroep, dat de gegeven geboden niet onmiddellijk op de dag van de uitspraak van de President ingaan maar eerst op een termijn van ten minste één maand later. 4.15 Gelet op de wederzijdse belangen van partijen bestaat reden de bij wege van voorlopige voorziening gegeven geboden eerst te doen ingaan één maand na de datum van de uitspraak van de President. 4.16 De vijfde grief is derhalve gegrond. 5. De slotsom. 5.1 Enkel de vijfde grief is gegrond, zodat het beroepen vonnis moet worden bekrachtigd met dien verstande dat de door de President gegeven geboden eerst ingaan één maand na de door hem gegeven uitspraak. 5.2 Ook in hoger beroep zijn appellanten de — in hoofdzaak — in het ongelijk gestelde partij, zodat zij dienen te worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep. 6. De beslissing. Het Hof: 1. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met dien verstande dat de door de President gegeven geboden eerst ingaan één maand na 21 maart 1985; 2. veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geihtimeerde tot heden begroot op f 3 . 8 5 0 , - (...). Enz.

278


Nr 70. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 31 december 1985. ("Ringmat" — rubber vloermatten onder het merk "Vera") President: Mr J. W. Ellis; Raadsheren: Mrs W. Jonker en W. A. P. Smit (plv.). Artt. 4, aanhef en onder 1, aanhef en onder a, 14, lid 5 en 25 Benelux-Tekeningen en Modeïlenwet. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Terecht heeft de President geoordeeld dat genoegzaam aannemelijk is geworden, dat Vredestein vóór 1 januari 1975 de "Vera"-mat heeft verhandeld; dit vormt voldoende basis voor de conclusie dat het — niet door Vredestein gedeponeerde — model reeds voor die datum bescherming genoot op grond van art. 1401 B. W. en dat Vredestein die bescherming ook thans - in beginsel - kan inroepen (niet vereist is, dat de "Vera"mat toen feitelijke bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid of handel in het Beneluxgebied). Art. 1401 B.W. De "Vera"-mat wijkt te weinig wezenlijk van andere in de handel zijnde ringmatten af om haar onderscheidend vermogen toe te kennen; de President heeft terecht op die grond de gevraagde voorzieningen geweigerd. (Zie voor het anders luidende standpunt van Vredestein en de verwerping daarvan de rechtsoverwegingen 4, 5 en 6). Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Pres.: Spoedeisend belang is onmiskenbaar, nu , Vredestein er op gewezen heeft dat zij door de gewraakte handelwijze aanzienlijke schade lijdt en er, ter voorkoming van verdere schade, belang bij heeft dat gedaagden wordt verboden om daarmee verder te gaan, alsmede dat wordt voorkomen dat anderen zich met het in de handel brengen van de bedoelde matten zullen gaan bezig houden. Niet aannemelijk is geworden dat Vredestein ervan op de hoogte is geweest dat de vloermatten reeds sinds 1981 door gedaagden worden verhandeld (waartegen zij niets had ondernomen). Hof: Het bewijsaanbod van Vredestein met betrekking tot het onderscheidend vermogen moet reeds op grond van het karakter van de kort geding-procedure worden gepasseerd. De besloten vennootschap Vredestein Industrial Products B.V. te Velp, appellante, incidenteel geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap L.A.B. Trading B.V. te Barendrecht, geïntimeerde, incidenteel appellante [in kort geding], procureur Mr H. P. Utermark, advocaat Mr J. M. Boeren te Rotterdam, 2. de besloten vennootschap Intercontinental Trading B.V. te Rotterdam, geïntimeerde [in kort geding], niet verschenen en 3. de besloten vennootschap Hamat Matten en Tapijten B.V. te Genemuiden, geïntimeerde [in kort geding], niet verschenen. a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 12 oktober 1984. (Mr L. F. D. ter Kuile). De vaststaande feiten Tussen partijen staat vast, voor zover thans van belang:

16 oktober 1986

a. dat eiseres [Vredestein, Red. ] en haar rechtsvoorgangers sedert een aantal jaren rubber vloermatten vervaardigen en onder het merk Vera hier te lande in de handel brengen; b. dat gedaagden eveneens rubber vloermatten verhandelen in Nederland, welke vloermatten worden gefabriceerd in Sri Lanka en door gedaagde sub 1 hier te lande worden ingevoerd. c. dat eiseres geen model van de sub a bedoelde vloermatten heeft gedeponeerd bij het desbetreffende Benelux-Bureau. De vordering en de grondslag daarvan Eiseres vordert in dit kort geding — kort samengevat —: 1. gedaagden te verbieden de handel in de sub a bedoelde vloermatten hier te lande voort te zetten; 2. gedaagden te gelasten aan hun afnemers te verzoeken de bij hen nog in voorraad zijnde onder sub b bedoelde vloermatten terug te zenden en aan de procureur van eiseres ter controle een volledige lijst van de namen en adressen van de betrokken afnemers te verschaffen; 3. gedaagden te gelasten aan de procureur van eiseres de naam c.q. namen en adres c.q. adressen te verschaffen van degene(n) van wie zij de sub c bedoelde vloermatten hebben betrokken, een en ander met bijvorderingen als in de stukken nader gedetailleerd omschreven. Aan de vorderingen heeft eiseres ten grondslag gelegd, dat de sub b bedoelde matten een vormgeving hebben die (nagenoeg) identiek is aan de vormgeving van de sub a bedoelde matten, zodat gedaagden door het in de handel brengen van die matten — waarvoor zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen evengoed een andere vormgeving had kunnen worden gekozen — onrechtmatig jegens haar (eiseres) handelen, nu eiseres door deze handelwijze van gedaagden schade lijdt. Subsidiair (voor het geval niet als vaststaand wordt aangenomen dat de matten van eiseres reeds voor 1 januari 1975 in de handel waren) heeft eiseres zich beroepen op oneerlijke concurrentie van de zijde van gedaagden. Het verweer Gedaagde sub 1 heeft de vorderingen van eiseres gemotiveerd weersproken. Door haar is in de eerste plaats aangevoerd dat eiseres niet heeft gesteld dat zij een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen en voorts dat dit spoedeisend belang ook niet aanwezig is. Verder heeft gedaagde sub 1 erop gewezen dat eiseres geen beroep kan doen op het gemene recht (i.c. art. 1401 van het Burgerlijk Wetboek), nu zij heeft nagelaten de bescherming in te roepen van de B(enelux). T(ekeningen). M(odellen). W(et)., hierna te noemen de BTMW, terwijl dit wel mogelijk was. Ook is door gedaagde nog betoogd dat de vloermatten van eiseres geen onderscheidend vermogen hebben, alsmede dat de onderhavige zaak zich meer leent voor een procedure ten gronde (behandeling door de Meervoudige Kamer), nu niet vaststaat dat gedaagden, zonder aan de deugdelijkheid, de bruikbaarheid en de verkoopbaarheid van de sub b bedoelde matten afbreuk te doen, evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan en daarover derhalve het oordeel van deskundigen nodig zal zijn. Ten slotte is door gedaagde naar voren gebracht dat eiseres geen belang heeft bij de sub 3 bedoelde voorziening, nu zij bij akte de naam van haar leverancier reeds heeft medegedeeld. Gedaagden sub 2 en 3 hebben zich niet verweerd tegen de vorderingen van eiseres.

16 oktober 1986


De beoordeling van het geschil I. De eerste vraag die beantwoording behoeft is of eiseres een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevraagde voorzieningen. Eiseres heeft erop gewezen dat zij door de sub b bedoelde handelwijze van gedaagden aanzienlijke schade lijdt en er, ter voorkoming van verdere schade, belang bij heeft dat gedaagden wordt verboden om daarmee verder te gaan, alsmede dat wordt voorkomen dat anderen zich met het in de handel van de sub b bedoelde matten zullen gaan bezig houden. Deze argumenten moeten voorshands als voldoende aannemelijk worden aanvaard en een spoedeisend belang van eiseres bij de gevraagde voorzieningen is dan ook onmiskenbaar. Gedaagde sub 1 heeft weliswaar betoogd dat de sub b bedoelde vloermatten reeds sinds 1981 door haar op de Europese markt worden gebracht zonder dat eiseres daar iets tegen heeft ondernomen, doch dit verweer wordt gepasseerd, nu eiseres heeft ontkend dat zij ervan op de hoogte is geweest dat de vloermatten reeds sinds 1981 door gedaagden worden verhandeld en het tegendeel niet aannemelijk is geworden. Ook aan het verweer dat niet is "gesteld" dat een spoedeisend belang aanwezig is moet worden voorbij gegaan. Het is reeds voldoende als — zoals in casu — van de aanwezigheid van een spoedeisend belang is gebleken. II. Het verweer van gedaagde sub 1 dat eiseres in de onderhavige aangelegenheid geen bescherming van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek toekomt, nu het uiterlijk (model) van de sub a bedoelde vloermatten niet overeenkomstig de B.T.M.W. is gedeponeerd, moet eveneens worden verworpen. Uit de door eiseres in copie overgelegde brieven van Blitz B.V. te Maassluis en Rubberbedrijf Damen te 's-Gravenhage, respectievelijk d.d. 24 en 28 mei 1984 is genoegzaam aannemelijk geworden dat eiseres de sub a bedoelde matten reeds vóór 1975 heeft verhandeld. Het model van de vloermatten van eiseres genoot derhalve vóór het in werkingtreden van de BTMW, te weten 1 januari 1975, reeds bescherming uit hoofde van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en eiseres kan die bescherming mitsdien ook thans nog inroepen. (vgl. art. 25 BTMW). III. Voor wat betreft het op basis van voormeld artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek door eiseres gedane beroep op slaafse navolging wordt het volgende overwogen. In beginsel staat het aan derden (waaronder gedaagden) vrij om hier te lande produkten in de handel te brengen, die als nabootsing van de genoemde vloermatten van eiseres kunnen worden aangemerkt. Die vrijheid wordt evenwel begrensd daar waar men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk te doen, evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten bij de afnemers van het desbetreffende produkt verwarring sticht. Alvorens te onderzoeken of gedaagden deze grenzen met de sub b bedoelde handelwijze hebben overschreden, zal moeten worden nagegaan of de vloermatten van eiseres voldoende onderscheidend vermogen hebben, nu eerst dan de bescherming van de hierboven weergegeven regel kan worden ingeroepen. De totaal-indruk die bij globale beschouwing van de mat van eiseres wordt verkregen is deze dat het patroon daarvan bestaat uit naast elkaar gelegen ringen. Een dergelijk patroon is vrij gebruikelijk en weinig origineel. Ook de mat die door gedaagden wordt verhandeld, alsmede de overige ter zitting getoonde "ring"-matten kenmerken zich door een ringpatroon. Eerst bij nadere beschouwing blijkt dat de tussen de ringen gelegen verbindingsstroken zodanig zijn gemodelleerd, dat daar-

279

aan enige oorspronkelijkheid niet valt te ontzeggen. Het kopend publiek echter zal bij voorwerpen als vloermatten niet of nauwelijks op de afwerking letten en meer op de totaal-indruk afgaan. Het dan overheersende kenmerk, dat van een ringpatroon, mist vanwege de vrij algemene toepassing daarvan voldoende onderscheidend vermogen. De door eiseres gevraagde voorzieningen moeten derhalve worden geweigerd. De beslissing De president, rechtdoende in kort geding: — weigert de gevraagde voorzieningen; — veroordeelt eiseres in de kosten van dit kort geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde sub 1 begroot op f 250,— aan verschotten en f 2.000,— aan salaris voor de procureur, en aan de zijde van gedaagden sub 2 en 3 op elk f 250,— aan verschotten. Enz. b) Het Hof, etc. Beoordeling van het hoger beroep. 1. De grief in het incidenteel appel, welke het Hof als zijnde van de verste strekking het eerst zal behandelen, houdt in dat de President ten onrechte heeft geoordeeld dat genoegzaam aannemelijk is geworden dat Vredestein de Vera-mat reeds vóór 1 januari 1975 heeft verhandeld, doch blijkens de toelichting op de grief als nader ontwikkeld bij pleidooi heeft de grief een wijdere strekking en is deze gericht tegen het oordeel van de President dat de Vera-mat in beginsel op grond van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek tegen slaafse nabootsing kan worden beschermd. LAB is van mening dat de Vera-mat ingevolge artikel 14 lid 5 van de BTMW niet op grond van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek tegen beweerdelijke slaafse nabootsing kan worden beschermd omdat niet is gesteld of gebleken dat de Vera-mat vóór 1 januari 1975 feitelijk bekendheid genoot in de belanghebbende kring van handel en nijverheid in het Beneluxgebied (artikel 4 onder la) en omdat deze mat derhalve valt onder de uitsluitende werking van de BTMW, die echter thans geen bescherming biedt omdat Vredestein heeft nagelaten een tekening of model te deponeren. 2. Deze grief is ongegrond. Terecht heeft de President geoordeeld dat uit de overgelegde bescheiden van Blitz B.V. en Rubberbedrijf Damen genoegzaam aannemelijk is geworden dat Vredestein vóór genoemde datum de Vera-mat heeft verhandeld; dit vormt voldoende basis voor de conclusie dat het model vóór die datum reeds bescherming genoot op grond van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek en dat Vredestein die bescherming ook thans — in beginsel — kan inroepen, gezien het bepaalde in artikel 25 BTMW. 3. De grieven in het principaal appel luiden als volgt: Grief 1: Ten onrechte heeft de vice-president geoordeeld dat het uiterlijk van de Vera-vloermat van appellante onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Grief 2: Ten onrechte heeft de vice-president als overheersend kenmerk van de vloermat, en dus als totaal indruk makend beschouwd, een patroon van naast elkaar gelegen ringen. Grief 3: Ten onrechte heeft de vice-president geoordeeld, dat een patroon van naast elkaar gelegen ringen vrij gebruikelijk ten weinig origineel is. 4. Blijkens de toelichting op deze grieven stelt Vredestein zich op het standpunt dat de totaal-indruk van de Vera-mat juist niet of niet uitsluitend wordt gevormd door een patroon van ringen, doch door een origineel niet door een andere onderneming gebruikt patroon bestaande wat de hoofdvakken betreft niet uit ringen, maar uit vierkanten met kwartcirkelvormige uitsparingen in de hoeken, waarbij door die uitsparingen de indruk van ringen wordt gemaakt. Bij pleidooi noemt Vrede-


280

stein het typische patroon: het patroon met de invallende hoeken en de dubbele ribben. 5. Behoudens twee daarvan worden de ten processe getoonde monsters van andere in de handel zijnde matten gekenmerkt door een patroon gevormd door rijen naast elkaar gelegen grote open ringen waarbij zich telkens tussen vier grote ringen een kleine (ronde of vierkante) opening bevindt, welke kleine opening zich in enige gevallen mede bevindt in het midden van een kruisvormig motief. Hetzelfde patroon, inclusief het kruisvprmig motief, is terug te vinden in de Vera-mat met deze verschillen dat 1. (uitsluitend) de bovenzijde van de overigens ronde grote openingen achthoekig zijn en 2. het kruisvormig motief in dubbele opstaande ribben is uitgevoerd. Het onder 1. genoemde verschilpunt neemt echter niet weg dat de totaal-indruk bij globale beschouwing overheersend die is van een patroon als in de eerste alinea van deze rechtsoverweging weergegeven. Blijkens onder meer de bij akte bij pleidooi overgelegde blauwdruk van het model, zoals dat in 1974 is ontworpen, wordt de mat ook aangeduid als "ringmat". Het onder 2. genoemde verschilpunt geeft aan de Vera-mat weliswaar een wat meer bewerkt aanzien doch neemt, daargelaten dat het kruismotief ook bij andere monsters voorkomt, die totaal-indruk evenmin weg. 6. Alles overziende is het Hof van oordeel dat de Vera-mat te weinig wezenlijk van andere in de handel zijnde ringmatten afwijkt om haar onderscheidend vermogen toe te kennen en dat de President terecht op die grond de gevraagde voorzieningen heeft geweigerd. Het bestreden vonnis dient derhalve te worden bekrachtigd. Het bewijsaanbod van Vredestein met betrekking tot het onderscheidend vermogen passeert het Hof reeds op grond van het karakter van de kortgedingprocedure. Beslissing: <_ Het Hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Vredestein in de kosten van het principaal appel en begroot deze aan de zijde van LAB tot aan deze uitspraak op f 3.850,— en aan de zijde van geïntimeerden sub 2 en 3 op nihil; veroordeelt LAB in de kosten van het incidenteel appel en begroot deze aan de zijde van Vredestein tot aan deze uitspraak op f 1.800,—. Enz.

Nr 71. Hoge Raad der Nederlanden, 27 juni 1986. (Decca Navigator System) President: Mr H. E. Ras; Raadsheren: Mrs S. K. Martens, A. C. van den Blink, C. Th. Hermans, A. R. Bloembergen en S. Boekman. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. In aanmerking genomen, dat het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic niet uit hoofde van de wijze waarop deze ontvangers zijn geconstrueerd, noch uit hoofde van de wijze waarop zij worden verhandeld, onrechtmatig is geoordeeld, doch uitsluitend omdat Holland Nau tic hij dat verhandelen profiteert van het bestaan van het DNS, terwijl dit profiteren van het bestaan — en dus van het in stand houden en, zo nodig, verbeteren — van het DNS op zichzelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die Holland Nautic als concurrente van Decca jegens deze in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook niet als zij Decca daardoor nadeel toebrengt, past bij de beoordeling van de vraag of de door het Hof in aanmerking genomen omstandigheden van het geval dit profiteren niettemin onrechtmatig maken, in zoverre

16 oktober 1986

terughoudendheid, dat de rechter, door deze vraag bevestigend te beantwoorden en op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt, die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd, indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is, bij een stand van zaken als zich hier voordoet, voor een vergelijkbare bescherming die het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel tenminste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard, dat zij op één lijn valt te stellen met die, welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. Dit laatste wordt niet anders doordien het Hof het verbod in dier voege heeft beperkt, dat het slechts geldt indien en zolang Holland Nautic niet — tegen betaling van een redelijke vergoeding van de kosten van het in stand houden en zo nodig verbeteren van het DNS — van Decca toestemming heeft verkregen tot het verhandelen van haar radio-ontvangers; hoewel daarmede aan de rechter een zekere mogelijkheid is gegeven om in het kader van een executiegeschil te toetsen of Decca van de haar via het recht van de ongeoorloofde mededinging gegeven bescherming misbruik maakt, is die bescherming toch nog zo vérstrekkend dat ook ten deze aan voormelde terughoudendheid en de daarvoor gegeven motivering valt vast te houden. De bijzondere omstandigheden die voor het Hof beslissend zijn geweest voor zijn oordeel dat in het gegeven geval sprake is van onrechtmatig profiteren (parasiteren) kunnen dat oordeel niet dragen. De voornaamste daarvan — te weten dat Decca voor het in stand houden en zo nodig verbeteren van het DNS, dat voor de veiligheid ter zee van groot belang is, kosten moet maken, welke zij op de gebruikers van haar radiosignalen niet anders kan verhalen dan door verhuur van de Decca-ontvangers tegen een huurprijs waarin bedoelde kosten zijn doorberekend — niet, omdat het feit dat Decca de voor het voortzetten van haar bedrijf benodigde inkomsten uitsluitend kan verkrijgen door verhuur van de Decca-ontvangers enkel het gevolg is van de wijze waarop zij haar bedrijf heeft ingericht, en ieder het risico draagt van de wijze waarop hij zijn bedrij f heeft ingericht. Datzelfde geldt voor de door het Hof in aanmerking genomen mate van inventiviteit vereist voor het opzetten van het DNS en de aan dat opzetten verbonden inspanningen en investeringen, en wel reeds hierom, omdat er van mag worden uitgegaan, dat Decca voor het DNS "gedurende 35 jaar praktisch een monopolie heeft bezeten", zodat - tegen de achtergrond van art. 47 Row - moet worden aangenomen dat Decca voor die inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond. Zie voor de andere door het Hof voor zijn oordeel in aanmerking genomen omstandigheden het arrest. Art. 10, lid 1, aanhef en onder 11° (voorheen 10°) Auteurswet 1912. Hof: De "Decca Chain Data Sheets", inhoudende de uitkomsten van technische berekeningen van de lengteen breedtegraden van de diverse radiozendstations, de frequenties en de voortstuwingssnelheden van de radio signalen, de coördinaten, de golflengtes en wijdte van de "lanes" kunnen niet worden beschouwd als een zodanig resultaat van creatieve wetenschappelijke activiteit dat deze als voortbrengsel op het gebied van wetenschap voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Evenmin is sprake van schending van auteursrecht op de "Sheets" als geschriften, nu

16 oktober 1986

Bij blad Industriële Eigendom, nr 10

ontlening aan die Sheets zelf niet aannemelijk is. Art. 13 onder A, lid 1 Benelux-Merkenwet. Hof: Door in haar reclamemateriaal aan te geven dat de door haar onder het merk "Shipmate" in de handel gebrachte radio-ontvangers gebruik maken van het "Decca Navigatie Systeem " ("De Decca zenderketens") en dat het mogelijk is daarmee — met een extra voorziening — "Decca Coördinaten"uit te lezen, maakt Holland Nautic geen inbreuk op het merk Decca. Niet gezegd kan worden dat Holland Nautic met die beschrijving gebruik maakt van het merk van Decca voor haar — Holland Nautic's - eigen "Shipmate"; op de markt voor radio-navigatie-apparatuur wordt het door Decca ontwikkelde systeem aangeduid met haar naam "Decca". Evenmin kan gezegd worden dat Decca van die enkele ook door Holland Nautic gebezigde aanduiding schade ondervindt en dat Holland Nautic geen geldige reden heeft om die aanduiding voor de beschrijving van haar waar in het economisch verkeer te bezigen. Holland Nautic Apeldoorn B.V. te Apeldoorn, eiseres tot cassatie, incidenteel verweerster, advocaat Jhr. Mr J. L. R. A. Huydecoper, tegen 1. Racal-Decca Navigator Limited te Bracknell, Berkshire, Verenigd Koninkrijk, 2. Decca Limited te Londen, Verenigd Koninkrijk en 3. Internationale Navigatie-apparaten B.V. te Rotterdam, verweersters in cassatie, incidenteel eiseressen, advocaat Jhr Mr R. E. P. de Ranitz. a) President Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 15 december 1983. (Mr. J. F. Bellaart). ten aanzien van het recht: Het volgende staat als niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde produkties, tussen partijen vast, voor zover van belang: Decca [eiseres sub 1. Red.] onderhoudt en exploiteert een radionavigatiesysteem, het Decca Navigator System (DNS), ketens van radiozendstations, met gebruikmaking van de signalen waarvan men aan boord van schepen of vliegtuigen, die met een Decca-radio- ' ontvanger zijn uitgerust en zich in een door Decca bediend gebied bevinden, nauwkeurig zijn plaats kan bepalen; genoemde radio-ontvangers worden door Decca verhuurd aan gebruikers en geven aan de hand van de door die apparaten opgevangen Decca-(radio)signalen en de in die apparaten opgeslagen computergegevens, (onder andere met betrekking tot de plaats van de zenders en de golflengte waarop wordt uitgezonden) een uitslag in getallen, welke getallen overeenkomen met getallen en lijnen op speciale, zogenaamde Deccazeekaarten; Decca bedient aldus onder meer het kustgebied van Gibraltar tot de Noordkaap. Eiseres sub 3 is merkhouder van het bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerde woordmerk "DECCA". Holland Nautic importeert en verkoopt radio-ontvangers van het merk Rauff & S0renson, types 4000 en 4000C, die bestemd zijn om in het gebied GibraltarNoordkaap Decca-signalen op te vangen en — eveneens aan de hand van daarin opgeslagen informatie met betrekking tot Decca-zenders en Decca-radiogolven — een nauwkeurige plaatsbepaling mogelijk te maken. In zijn advertenties verwijst Holland Nautic naar het gebruik dat door de RS 4000(C) van Decca-zenders wordt gemaakt. Decca heeft een spoedeisend belang bij voorzieningen als gevorderd. Decca vordert — kort gezegd — een verbod voor

281

Holland Nautic om de Rauff & S^renson-ontvangers in voorraad te hebben of op de markt te brengen, alsmede om van het woordmerk Decca gebruik te maken, met nevenvorderingen, en stelt daartoe het volgende: De in de Rauff & S^renson-apparaten opgeslagen computerinformatie met betrekking tot Decca- zenders en -radiosignalen is ontleend aan Decca Chain Data Sheets, welke oorspronkelijke, in dienst van Decca vervaardigde grafische werken zijn op welke Decca auteursrecht heeft; Holland Nautic handelt derhalve in strijd met dat auteursrecht door die gegevens over te nemen; bovendien handelt Holland Nautic onrechtmatig jegens Decca, nu Holland Nautic parasiteert op investeringen en know-how van Decca door apparaten op de markt te brengen, bestemd om zonder toestemming van Decca de Decca-radiosignalen op te vangen, terwijl Holland Nautic geen bijdrage levert aan het DNS en Decca door Holland Nautic's handelen schade lijdt; zij hecht aan en leunt aan tegen de goodwill en reputatie van Decca en sticht verwarring; voorts gebruikt Holland Nautic in advertenties zonder geldige reden in de zin van artikel 13 onder A aanhef en sub 2 van de Beneluxwet op de Warenmerken het woordmerk "Decca", door welk gebruik Decca schade kan lijden. Door verspreiding van haar brochures pleegt Holland Nautic misleidende reclame in de zin van artikel 1416a e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Holland Nautic voert hiertegen verweer, strekkende tot afwijzing van het gevorderde, en ontkent dat de in de Rauff & S^renson-ontvangers opgeslagen computerinformatie aan Decca Chain Data Sheets is ontleend, dat die Data Sheets "werken" in de zin van de Auteurswet zijn, waarop auteursrechten mogelijk zijn, dat Decca op de door haar uitgezonden radiosignalen of op het DNS rechten kan doen gelden waarop door Holland Nautic inbreuk wordt gemaakt en dat Holland Nautic onrechtmatig jegens Decca handelt of inbreuk op Decca's merkrecht pleegt. Nu Holland Nautic is gevestigd te Apeldoorn is de bevoegdheid van deze rechtbank om van de op de BMW gegronde vordering kennis te nemen gegeven. Voorlopig oordelend wordt het volgende vastgesteld. Zoals blijkt uit het door Decca overgelegde exemplaar van de Decca Chain Data Sheet met betrekking tot de Frisian Islands Chain bevatten deze schriftelijke stukken slechts technische gegevens, aan welke gegevens niet - evenmin als aan de opstelling daarvan — enig persoonlijk karakter te herkennen valt. Zo'n Data Sheet kan derhalve niet als "werk van wetenschap" in de zin van artikel 10 lid 1 slot van de Auteurswet worden aangemerkt; geen verdere auteursrechtelijke bescherming kan hieraan worden toegekend dan op grond van artikel 10 lid 1 onder 1° van de Auteurswet, namelijk als "geschrift". Voorshands is niet komen vast te staan dat de in de door Holland Nautic verhandelde apparaten opgeslagen gegevens aan de Decca Data Sheets zijn ontleend en zulks is — blijkens het in "Affidavit"-vorm overgelegde onderzoek, waarbij (kleine) verschillen zijn gebleken tussen de gegevens in de onderzochte RS 4000 apparaten en de Decca-gegevens — voorshands ook onaannemelijk te achten. Van enig inbreuk op een aan Decca toekomend auteursrecht is aldus niet gebleken. De omstandigheid dat Holland Nautic profiteert van investeringen, inspanningen en/of know-how van Decca en zich aldus een plaats op de markt voor radio-navigatie-apparatuur weet te verwerven is zonder meer niet voldoende om Holland Nautic's handelen als onrechtmatig te kwalificeren. Decca kan op de door haar, namens haar of met haar medewerking uitgezonden radiosignalen geen zodanige rechten doel gelden, dat op grond daarvan de ontvangst van die signalen door

282


derden onrechtmatig genoemd kan worden. Evenmin is gebleken dat Holland Nautic zich anderszins maatschappelijk onbetamelijk jegens Decca gedraagt door het verhandelen van deze apparatuur, voor hetwelk Decca zich geen wettelijk beschermde monopoliepositie kan claimen. Decca kan zich niet terecht verzetten tegen het gebruik door Holland Nautic van het woordmerk "Decca" bij het verhandelen van de Rauff & S0rensonapparatuur waarbij wordt verwezen naar het Decca Navigatie Systeem. Door Decca's (tot voor kort bestaande) feitelijke monopoliepositie op de markt voor radio-navigatie-apparatuur voor het gebruikmaken van dit systeem is haar naam aan dit systeem van radio-navigatie verbonden. Tengevolge daarvan kunnen derden als Holland Nautic niet anders dan met gebruikmaking van het merk "Decca" deelnemen aan die markt, welke deelneming — gelet op het vorenstaande — zonder meer niet onrechtmatig is te achten. Door dit gebruik van het woordmerk "Decca" valt geen onnodige verwarring of misleiding bij het publiek te vrezen. Dat Decca door de ontvangers te huur aan te bieden en de huurders een uitgebreid servicenetwerk ten dienste te stellen, een service verleent die Holland Nautic haar klanten niet biedt, houdt zonder meer niet in, dat het publiek zal menen dezelfde service te zullen ondervinden bij aankoop van apparatuur die eveneens van het Decca Navigatie Systeem gebruik maakt, terwijl onweersproken is, dat de door Decca naar haar huurders verstrekte gegevens ook openlijk bekend worden gemaakt en aldus ook door kopers van dergelijke apparatuur benut kunnen worden. In verband hiermee kan dan ook niet van misleiding bij het maken van reclame door Holland Nautic worden gesproken. Hoewel Decca uitdrukkelijk niet artikel 13 onder A aanhef en sub 1 BMW aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, heeft zij wel een advertentie overgelegd waarin Holland Nautic haar apparatuur heeft aangeduid als "de RS 4000 Decca® navigator". Nu van dit gebruik van het woordmerk "Decca" voor de RS 4000(C) geen verbod wordt gevorderd moet hieraan worden voorbijgegaan. Op grond van het vorenstaande dient als volgt te worden beslist. Rechtdoende in kort geding: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt Decca in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Holland Nautic begroot op f 2.500,— voor salaris van de procureur. Enz. b) Gerechtshof te Arnhem, 19 november 1984 (Mrs W. J. J. Koole, K. E. Smilde-Nienhuis en J. A. J. Spoor). Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Appellanten hebben als grieven tegen het vonnis van 15 december 1983 aangevoerd: I. Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld: "Zoals blijkt uit het door Decca overgelegde exemplaar van de Decca Chain Data Sheet met betrekking tot de Frisian Islands Chain bevatten deze schriftelijke stukken slechts technische gegevens, aan welke gegevens niet — evenmin als aan de opstelling daarvan — enig persoonlijk karakter te herkennen valt. Zo'n Data Sheet kan derhalve niet als "werk van wetenschap" in de zin van artikel 10 lid 1 slot van de Auteurswet worden aangemerkt; geen verdere auteursrechtelijke bescherming kan hieraan worden toegekend dan op grond van artikel 10 lid 1 onder 1° van de Auteurswet, namelijk als "geschrift";" II. Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld: "Voorshands is niet komen vast te staan

16 oktober 1986

dat de in de door Holland Nautic verhandelde apparaten opgeslagen gegevens aan de Decca Data Sheets zijn ontleend en zulks is — blijkens het in "Affidavit"-vorm overgelegde onderzoek, waarbij (kleine) verschillen zijn gebleken tussen de gegevens in de onderzochte RS 4000 apparaten en de Decca-gegevens — voorshands ook onaannemelijk te achten. Van enige inbreuk op een aan Decca toekomend auteursrecht is aldus niet gebleken;" III. Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld: "Van enige inbreuk op een aan Decca toekomend auteursrecht is aldus niet gebleken;" IV. Ten onrechte heeft de president nagelaten de subsidiaire grondslag van bescherming van de Decca Chain Data Sheets, uit hoofde van artikel 1401 B.W., te noemen laat staan te beoordelen; V. Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld: "De omstandigheid dat Holland Nautic profiteert van investeringen, inspanningen en/of know-how van Decca en zich aldus een plaats op de markt voor radio-navigatie-apparatuur weet te verwerven is zondermeer niet voldoende om Holland Nautic's handelen als onrechtmatig te kwalificeren. Decca kan op de door haar, namens haar of met haar medewerking uitgezonden radiosignalen geen zodanige rechten doen gelden, dat op grond daarvan de ontvangst van die signalen door derden onrechtmatig genoemd kan worden. Evenmin is gebleken dat Holland Nautic zich anderszins maatschappelijk onbetamelijk jegens Decca gedraagt door het verhandelen van deze apparatuur, voor hetwelk Decca zich geen wettelijk beschermde monopoliepositie kan claimen;" VI. Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld: "Decca kan zich niet terecht verzetten tegen het gebruik door Holland Nautic van het woordmerk "Decca" bij het verhandelen van de Rauff & S0renson-apparatuur waarbij wordt verwezen naar het Decca Navigatiesysteem. Door Decca's (tot voor kort bestaande) feitelijke monopoliepositie op de markt voor radionavigatie-apparaten voor het gebruikmaken van dit systeem is haar naam aan dit systeem van radionavigatie verbonden. Tengevolge daarvan kunnen derden als Holland Nautic niet anders dan met gebruikmaking van het merk "Decca" deelnemen aan die markt, welke deelneming — gelet op het vorenstaande — zonder meer niet onrechtmatig is te achten. Door dit gebruik van het woordmerk "Decca" valt geen onnodige verwarring of misleiding bij het publiek te vrezen;" VII. Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld: "Dat Decca door de ontvangers te huur aan te bieden en de huurders een uitgebreid servicenetwerk ten dienste te stellen, een service verleent die Holland Nautic haar klanten niet biedt, houdt zonder meer niet in, dat het publiek zal menen dezelfde service te zullen ondervinden bij aankoop van apparatuur die eveneens van het Decca Navigatie Systeem gebruik maakt, terwijl onweersproken is, dat de door Decca aan haar huurders verstrekte gegevens ook openlijk bekend worden gemaakt en aldus ook door kopers van dergelijke apparatuur benut kunnen worden. In verband hiermee kan dan ook niet van misleiding bij het maken van reclame door Holland Nautic worden gesproken;" VIII. Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld: "Hoewel Decca uitdrukkelijk niet artikel 13 onder A aanhef en sub 1 BMW aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, heeft zij wel een advertentie overgelegd waarin Holland Nautic haar apparatuur heeft aangeduid als "de RS 4000 Decca R navigator". Nu van dit gebruik van het woordmerk "Decca" voor de RS 4000 (c) geen verbod wordt gevorderd moet hieraan worden voorbijgegaan;" IX. Ten onrechte heeft de president de vorderingen

16 oktober 1986


van appellante afgewezen. 2. In het appelexploit hebben appellanten allereerst geconcludeerd dat het hof het vonnis van 15 december 1983 op nader aan te voeren gronden en middelen zal vernietigen. Bij memorie van grieven hebben zij vervolgens geconcludeerd "tot persistit, de gewijzigde eis in aanmerking genomen". Het is duidelijk — en het moet ook voor gein timeerde duidelijk zijn geweest — dat de memorie van grieven, waarbij appellanten hun standpunten handhaafden dus ook hun stellingname in het appelexploit dat het vonnis van 15 december 1983 behoort te worden vernietigd, strekt tot vernietiging van dit vonnis. Bovendien hebben appellanten deze vernietiging met zoveel woorden bij bovenvermelde akte gevorderd. Het verweer van geïntimeerde dat appellanten in hun hoger beroep niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard omdat zij niet zouden hebben geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis, wordt dan ook verworpen. 3. Als enerzijds gesteld, mede aan de hand van bescheiden, en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden, staat in dit kort geding het navolgende vast: — Appellante sub 1 heeft sedert 1946 voor de zeevaart (en luchtvaart) ontwikkeld een omvangrijk radio-navigatie-systeem ondermeer voor het gebied tussen Gibraltar en de Noordkaap, genaamd "Decca Navigator System". Het systeem bestaat uit ketens van radiozendstations enerzijds en radio-ontvangers aan boord anderzijds. Met behulp van een vast computergeheugen — een "read only memory" — waarin de gegevens met betrekking tot o.a. de lengteen breedtegraden van de diverse radiozendstations, hun frequentie en de voortstuwingssnelheid van hun signalen, zoals voorkomende op de z.g. "Decca Chain Data Sheets", zijn opgeslagen, is een Decca-ontvanger in staat de door de radiozendstations uitgezonden signalen te interpreteren en daarvan een uitslag in getallen te geven. Aan de hand daarvan kan de gebruiker van de Deccaontvanger met behulp van z.g. Decca-zeekaarten zijn positie nauwkeurig bepalen. Die zeekaarten worden door de diverse Staten (Admiraliteiten) uitgegeven en zijn voorzien van de door appellante sub 1 ontwikkelde coördinaten en tussenliggende ruimtes, de z.g. "lanes": — Alhoewel appellante sub 1 de eigendom en exploitatie van een groot aantal radiozendstations aan de diverse Staten heeft overgedragen, heeft zij (binnen haar concern) een aantal radiozendstations in eigendom c.q. exploitatie behouden, die drukbevaren wateren als het Kanaal bedienen. De daaraan verbonden kosten bestrijdt zij uit de opbrengsten van de verhuur van Decca-ontvangers. De zeevaart in of ten behoeve van het nederlandse gebied maakt ondermeer gebruik van een tot de zenderketen "Holland Chain" behorend in Engeland gelegen radiozendstation van appellante sub 1 en van twee tot de keten "Frisian Island Chain" behorende onderscheidenlijk in West-Duitsland en Denemarken gelegen radiozendstations die (gedeeltelijk) eigendom van appellante sub 1 zijn; — Appellante sub 2 verhuurt in Nederland voor een huurprijs van ongeveer f 10.000,— per jaar Deccaontvangers, genaamd "Mark", welke zij betrekt van appellante sub 1; — Appellante sub 3 is merkhouder van het bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerde woordmerk "Decca"; — Geen van appellanten heeft octrooirechten op bovenbedoeld radionavigatiesysteem; — Geïntimeerde importeert en verkoopt tegen een prijs van ongeveer f 10.000,— zelfstandig in Nederland radio-ontvangers van het merk Rauff en S^rensen, genaamd "Shipmate", type RS 4000 en RS 4000 C, die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van het "Decca Navigator System" en enkel daarvoor

283

bruikbaar zijn. Zij draagt niet bij in de instandhouding van de radiozendstations van appellante sub 1. 4. Naar het voorlopig oordeel van het hof kunnen de bovenbedoelde door appellante sub 1 vervaardigde "Decca Chain Data Sheets" inhoudende de uitkomsten van technische berekeningen van de lengteen breedtegraden van de diverse radiozendstations, de frequenties en de voortstuwingssnelheden van de radiosignalen, de coördinaten, de golflengten en wijdte van de "lanes" niet worden beschouwd als een zodanig resultaat van creatieve wetenschappelijke aktiviteit dat deze als voortbrengsel op het gebied van wetenschap in de zin van artikel 10 onder 10° voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. De grief I is derhalve ongegrond. 5. Met betrekking tot de grief II hebben appellanten gesteld dat de in de "Shipmate" opgeslagen gegevens zijn ontleend aan de "Decca Chain Data Sheets" van appellante sub 1. Door de "Shipmate" te verhandelen zou geihtimeerde daarom in ieder geval inbreuk maken op het auteursrecht dat appellante sub 1 op deze "Sheets" als geschriften in de zin van artikel 10 aanhef en sub 1° van de Auteurswet zou hebben. Geïntimeerde heeft de ontlening betwist en aangevoerd dat de gegevens, voorkomende op de "Sheets", bij de P.T.T.-diensten van de diverse Staten vrijelijk kunnen worden verkregen en voorts vrijelijk worden gepubliceerd in lijsten van de diverse Admiraliteiten. De Deense producente van de "Shipmate" zou de gegevens hebben verkregen van de Deense P.T.T. en hebben overgenomen uit admiraliteitslijsten van Denemarken. Bij gelegenheid van de pleidooien werd het hof een Engelse "Admiralty List of Radio Signals", jaargang 1976, getoond, waarin gegevens zijn opgenomen die ook op de "Sheets" voorkomen. Blijkens het overlegde contract ("Agreement") d.d. 31 januari 1947, zoals steeds door de contractspartijen verlengd, gesloten tussen het toenmalige Deense Departement van Marine en appellante sub 1, is de Deense overheid blijkens de "Sections" 2 en 3 van het contract bij de werking van het Decca Radionavigatiesysteem op het Deense gebied, betrokken. Gelet op een en ander is geïntimeerdes betwisting niet op het eerste gezicht onaannemelijk en is er voor de beantwoording van de vraag of de in de "Shipmate" opgeslagen gegevens zijn ontleend aan de "Sheets" zelf en niet zijn verkregen van derden die over de technische gegevens van appellante sub 1, waarop het in "Affidavit"-vorm overgelegde onderzoek betrekking heeft, beschikken, in ieder geval omvangrijk verhoor van getuigen nodig, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Voor een voorziening als door appellanten onder 1 b gevorderd, is in dit stadium geen plaats. De grief II kan dan ook geen doel treffen. Hetzelfde geldt voor de grief IV, gelet op de toelichting daarvan dat geïntimeerde onrechtmatig in de zin van artikel 1401 B.W. heeft gehandeld door de inhoud van de "Sheets" over te nemen. 6. In haar reclamemateriaal geeft geïntimeerde aan dat de "Shipmate" gebruik maakt van het "Decca Navigatiesysteem" ("de Decca zenderketens") en dat het mogelijk is daarmee — met een extra voorziening — "Decca Coördinaten" uit te lezen. Niet gezegd kan worden dat geïntimeerde met die beschrijving gebruik maakt van het merk van appellante sub 3 voor haar, geïntimeerdes, eigen "Shipmate". Op de markt voor radionavigatieapparatuur wordt het door appellante sub 1 ontwikkelde systeem aangeduid met haar naam "Decca". Evenmin kan gezegd worden dat appellante sub 3 van die enkele ook door geïntimeerde gebezigde aanduiding schade ondervindt en dat geïntimeerde geen geldige reden heeft om die aanduiding voor de beschrijving van haar waar in het economische verkeer te bezigen. Tegen bedoelde beschrijving kan appellante sub 3, zoals geïntimeerde terecht heeft doen

284


aanvoeren, zich dan ook niet op de voet van artikel 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken verzetten. De grief VI is derhalve ongegrond. 7. Wel heeft geintimeerde in een — overigens aan appellante sub 2 gerichte — brief, gedateerd 2 december 1982, waarbij zij op verzoek van deze een brochure (prijsopgave) toezond, en in een folder voor de Hiswa 1983 haar "Shipmate" onder vermelding van RS 4000 aangeduid als "Decca Navigator". Geintimeerde heeft erkend dat zij hiermee inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van appellante sub 3. Zij heeft hieraan onmiddellijk toegevoegd dat zij zich tegenover appellanten bindt het merk Decca niet meer op deze wijze te gebruiken. De pleiter van geintimeerde heeft zulks bij gelegenheid van de pleidooien nog eens onderstreept. In de prijsopgave zelf en in de brochures van geintimeerde is geen sprake van de "Shipmate" als "Decca Navigator". In de Engelstalige brochure van de "Shipmate" is de waarschuwing opgenomen dat er geen binding bestaat tussen appellante sub 1 en geintimeerde. Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat het hier incidenten betreft waarvan de herhaling niet behoeft te worden gevreesd. Een voorziening als onder 6 gevraagd is in dit stadium dan ook niet geboden. De grief VIII treft geen doel. 8. Met betrekking tot de grief VII hebben appellanten aangevoerd dat geintimeerde zich schuldig maakt aan ontoelaatbare reclame hierin bestaande dat zij in haar folders en advertenties onmiskenbaar de indruk wekt dat appellanten achter haar staan en een garantie afgeven voor de kwaliteit van de "Shipmate" Het hof kan appellanten hierin niet volgen. Afgezien_ van bovenbedoeld incident maakt geintimeerde blijkens het overgelegde materiaal reclame voor een in Denemarken ontwikkelde en gefabriceerde radionavigatieontvanger genaamd "Shipmate RS 4000" onder duidelijke vermelding van haar naam en net opschrift: "Garantie: 24 maanden". In de Engelstalige brochures staat bovendien de onder 7 vermelde waarschuwing. Het woord Decca gebruikt geintimeerde alleen daar waar zij erop wijst dat haar "Shipmate" is afgestemd op het systeem van appellante sub 1. Daardoor zullen lezers eerder juist de indruk krijgen dat de "Shipmate" niet van appellanten afkomstig is. De grief VII moet dan ook als ongegrond worden verworpen en de vordering onder 7 dient te worden afgewezen. 9. Voorshands moet echter wel worden geoordeeld dat geintimeerde, door in Nederland, zonder enige redelijke vergoeding aan appellanten, radionavigatieontvangers waarin identieke gegevens als in die van appellanten sub 1 en 2 zijn opgeslagen, in het verkeer te brengen die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van radiosignalen van radiozendstations welke in niet onaanzienlijke mate aan appellante sub 1 toebehoren en/of door haar worden geëxploiteerd, in strijd handelt met de zorgvuldigheid welke jegens appellanten in het maatschappelijk verkeer betaamt en dat zij daarmee onrechtmatig handelt ten opzichte van appellanten. Het hof heeft daarbij in het bijzonder overwogen: a. dat het "Decca Navigator System" een voor de navigatie uniek systeem betreft dat appellante sub 1 niet dan met grote investeringen en inspanningen heeft kunnen ontwikkelen en in stand houden en dat ook voor de veiligheid ter zee van groot belang is; b. dat het voor appellante sub 1 in redelijkheid niet mogelijk is van gebruikers van haar radiosignalen een contributie voor de instandhouding — en zonodig verbetering — van haar zendstations te heffen anders dan — afgezien van de overdracht van zendstations aan de Staten — via doorberekening van kosten in de handelsprijzen van de op haar zendsysteem afgestemde radio-ontvangers; c. dat geintimeerde op onaanvaardbare wijze in het

16 oktober 1986

afzetgebied van de Mark-ontvangers binnendringt omdat zij geen kosten draagt voor de instandhouding — en zonodig verbetering — van radiozendstations en daardoor — ongehinderd door die kosten — aan gegadigden een lagere handelsprijs in rekening kan brengen dan appellanten sub 1 en 2, zoals dat in feite ook geschiedt; d. dat geintimeerde de hierboven bedoelde redelijke vergoeding op eenvoudige wijze kan doorberekenen in haar prijzen; e. dat op grond van de in appel overgelegde licentieovereenkomsten d.d. 1 januari 1983 en 25 mei 1984, voldoende aannemelijk is gemaakt dat andere producenten van op het Decca Navigatie Systeem afgestemde ontvangers, te weten AP Radiotelefon A/S, gevestigd te Denemarken, en Navstar SA, gevestigd te Zwitserland, aan appellante sub 1 wel een vergoeding voor de instandhouding van dat systeem betalen en dit blijkbaar als in deze bijzondere branche passend wordt ervaren; f. dat het feit dat van geintimeerde een rederijke vergoeding als vermeld kan worden verlangd geenszins betekent dat het haar onmogelijk wordt gemaakt appellanten met navigatieradio-ontvangers te beconcurreren als waren zij monopolisten, zoals geintimeerde ten aanzien van de grief V heeft betoogd. 10. Anders dan geintimeerde nog heeft doen aanvoeren doet hieraan niet af de bepaling van artikel 63 van het Radioreglement 1930 (jo. artikel 3 ter sub b van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904). Ook al zou er op grond van die bepaling uit een oogpunt van de rechten van derden — zoals appellanten — geen verbod gelden voor het vrije gebruik van de radiosignalen afkomstig van het systeem van appellante sub 1 omdat die voor de zeevaart in het algemeen bestemd zouden zijn — blijkens de wetsgeschiedenis worden rechthebbenden beschermd op hetgeen van hen afkomstig door inrichtingen kan worden opgevangen ofschoon het bepaaldelijk niet voor deze is bestemd-, dit betekent nog niet dat anderen dan gebruikers van die signalen, zoals geintimeerde als leverancier van radio-ontvangers aan de gebruikers, niet gebonden zouden zijn aan zorgvuldigheidsnormen die in het maatschappelijk verkeer — met name in het handelsverkeer — gelden ter bescherming van de rechten van derden zoals appellanten. 11. De grief V is derhalve gegrond. Daaruit vloeit voort dat het vonnis niet in stand kan blijven en dat de vorderingen onder 1 en 5 van appellanten behoren te worden toegewezen. De voorzieningen, zoals gevraagd onder 2, 3 en 4, zouden geintimeerde onevenredig schaden en zijn naar het voorlopig oordeel van het hof thans niet passend, nog afgezien van het feit dat in hoger beroep geen dwangsom is gevorderd. De grief IX mist zelfstandige betekenis. Een en ander betekent dat moet worden beslist als volgt. Daarbij zullen partijen nu zij over en weer in het ongelijk zijn gesteld, ieder de eigen proceskosten dienen te dragen. Rechtdoende in hoger beroep in kort geding: Vernietigt het vonnis waarvan beroep. Verbiedt geintimeerde aan te bieden, te verkopen, te vervaardigen, af te leveren, ten toon te stellen, in voorraad te hebben, een ontvanger van het type RS 4000 of RS 4000C, en een daaraan identieke of bijna identieke ontvanger, onder dit of een ander merk, of enige andere ontvanger, bestemd om gebruik te maken van "Decca Navigator System "-signalen. Gelast geintimeerde deze beslissing op haar kosten te (doen) publiceren in een tweetal door appellanten op te geven vakbladen, zulks binnen uiterlijk twee maanden na betekening van dit arrest. Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

16 oktober 1986


Ontzegt het meer of anders gevorderde. Compenseert de proceskosten in beide instanties aldus dat ieder van partijen de hare draagt. Enz. c) Cassatiemiddelen. Schending van het recht, althans verzuim van vormen waarvan niet-inachtneming nietigheid tengevolge heeft, doordat het Hof in het bestreden arrest (naar de inhoud waarvan thans kortheidshalve wordt verwezen) heeft overwogen en beslist zoals in dat arrest is geschied, en dit ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen: 1. Rechtens onjuist is het oordeel van het Hof, met name tot uitdrukking komend in rechtsoverweging 9 van het bestreden arrest. Het aan eiseres in cassatie verweten gedrag komt er in essentie op neer, dat zij ten verkoop aanbiedt, verkoopt en/of aflevert(radio)ontvangers die er in het bijzonder op zijn toegerust om de signalen te ontvangen, die worden uitgezonden door de zenders die deel uitmaken van een systeem van navigatie-peilzenders bekend onder de naam "Decca Navigation System". (Dit systeem zal hierna wel als "het DNS" worden aangeduid); terwijl die ontvangers er voorts voor zijn toegerust om de van de betreffende peilzenders ontvangen signalen zodanig te verwerken dat de ontvanger aan de hand daarvan de plaats van het betreffende voer- of vaartuig kan bepalen, en de gegevens daarover op verschillende wijzen uit de ontvanger kunnen worden afgelezen, of anderszins vernomen; met dien verstande dat de verweerders in cassatie aan de ontwikkeling en instandhouding van het DNS wèl een bijdrage hebben geleverd c.q. nog leveren en eiseres tot cassatie (respectievelijk haar toeleverancier) dat niet doet; en dat de verweerders in cassatie de kosten door hen besteed aan de ontwikkeling en instandhouding van het DNS (mede) goedmaken door verhuur van ontvangers, met, globaal gezegd, dezelfde technische eigenschappen en bestemd voor dezelfde doeleinden, als de zoeven beschreven, door eiseres tot cassatie aangeboden en verhandelde ontvangers. De zoeven geparafraseerde handelwijze (althans de door het Hof vastgestelde handelwijze van eiseres tot cassatie) is rechtens in het algemeen geoorloofd, althans niet jegens verweerders in cassatie of een of meer hunner ongeoorloofd, en het Hof heeft geen zodanig (bijkomende) omstandigheden vastgesteld, dat daarover i.c. anders geoordeeld zou mogen worden. Met name is het in het algemeen geoorloofd om, waar geen bescherming krachtens octrooirecht, auteursrecht of enig ander recht uit hoofde van specifieke wetgeving op het gebied van industriële of intellectuele eigendom daaraan in de weg staan (zoals i.c. uit de vaststellingen van het Hof voortvloeit), ontvangapparatuur aan te bieden/te verhandelen/af te leveren, die in staat is tot, of zelfs speciaal is toegerust voor het ontvangen en verwerken van de signalen van het systeem als het DNS; waaraan niet in de weg staat dat het betreffende systeem (het DNS) mede voor rekening van een ander, en met name een als concurrent werkende derde, is/wordt ontwikkeld en in stand gehouden, en/of dat de betrokken ondernemer aan die ontwikkeling en/of instandhouding geen bijdrage (heeft) betaal(d)t. 2. Het sub 1 gestelde is althans het geval, nu de door het Hof in rechtsoverweging 9 vastgestelde omstandigheden het oordeel, dat de handelwijze van eiseres tot cassatie, zoals door het Hof vastgesteld, onrechtmatig jegens verweerders in cassatie (of een of meer hunner) zou zijn, niet kunnen dragen. Daarbij is, onverminderd het zojuist in zijn algemeenheid gestelde, met name, van belang a) dat het Hof niet heeft vastgesteld (en bij gebreke van feitelijke grondslag ook niet kon vaststellen) dat er

285

geen andere manieren dan de door het Hof in rechtsoverweging 9 sub b genoemde manieren zouden zijn met behulp waarvan (een of meer van) verweerders in cassatie in staat zouden zijn om zich te doen belonen voor de investeringen en inspanning die zij zich voor het ontwikkelen en instand houden van het DNS hebben getroost, c.q. nog getroosten, zoals bij voorbeeld: het bedingen van vergoedingen vanwege de overheden in de relevante gebieden, en/of van organisaties van belanghebbenden bij de scheepvaart; en/of het openstellen van participatie in het DNS-systeem aan ondernemingen die, zoals eiseres tot cassatie, op de markt voor de bij dit systeem toe te passen ontvangers (of andere apparatuur) actief wensen te zijn (zie nog middelonderdeel 4 sub c hierna); b) en/of dat stelplicht en bewijslast ten aanzien van het zoeven sub a bedoelde feit (namelijk dat er geen andere manieren voor het beloond krijgen van de aan het DNS bestede investeringen en inspanningen zouden zijn) in een zaak als de onderhavige rusten op verweerders in cassatie, althans, in het algemeen óók in kort geding, het op de weg van laatstgenoemden ligt om het betreffende feit te stellen, en bij betwisting aannemelijk te maken, wat in de onderhavige zaak niet is gebeurd, althans niet tot een desbetreffende vaststelling van het Hof heeft geleid; c) en/of dat het Hof niet heeft vastgesteld in hoeverre verweerders in cassatie de in rechtsoverweging 9 sub a bedoelde investeringen en inspanningen reeds hebben zien goedmaken c.q. belonen, althans in hoeverre verweerders in cassatie daartoe redelijkerwijs voldoende gelegenheid hebben gehad, een en ander in het licht van het feit dat het DNS blijkens rechtsoverweging 3, reeds sedert 1946 ontwikkeld en toegepast is (zie in dit verband ook middelonderdeel 3 hierna); d) en/of dat het Hof niet heeft vastgesteld dat eiseres tot Cassatie niet bereid zou zijn om in die mate die de rechter passend zou achten, in de kosten van ontwikkeling en instandhouding van het DNS bij te dragen; e) en/of dat het Hof niet heeft vastgesteld dat de handelwijze van eiseres tot cassatie een bedreiging vormt voor het voortbestaan, of voor de verdere ontwikkeling van het DNS. 3. Het sub 1 en/of 2 hiervoor gestelde is althans het geval in een feitelijke constellatie als de onderhavige, waarin het, blijkens de feitelijke vaststellingen van het Hof (eventueel aangevuld met de ten processe gestelde feiten die in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mogen worden genomen) gaat om de toepassing van radio-ontvanginrichtingen, die met behulp van een vast computergeheugen de signalen, uitgezonden door een keten van radio-zendstations, kunnen interpreteren en tot getallen verwerken, welke de gebruiker in staat stellen om door middel van zgn. Decca-zeekaarten zijn positie nauwkeurig te bepalen. Een dergelijke voorziening, of een dergelijk samenstel van voorzieningen, levert immers bij uitstek op een voortbrengsel en/of een werkwijze, die een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert (of meerdere uitkomsten op het gebied van nijverheid), en waarvoor dan ook (verondersteld dat tevens aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit is voldaan, zoals (thans) nader aangegeven in de artikelen 2 en 2A Rijksoctrooiwet) octrooi krachtens de Rijksoctrooiwet (c.q., maar dit pas in 1977, krachtens het Europese Octrooiverdrag) kan worden verleend. Er is vanuit te gaan dat het een ieder vrij staat om datgene, wat als uitkomst op het gebied van de nijverheid valt aan te merken (behoudens toepassing van andere specifieke wetgeving op het gebied van de industriële en intellectuele eigendom) onbelemmerd toe te passen, wanneer de betreffende voorziening niet onder de beschermingsomvang van

286


enige octrooi valt, althans wanneer voor de betreffende voorziening in het geheel geen octrooi (meer) van kracht is. Dit laatste staat in deze zaak blijkens rechtsoverweging 3 van het arrest vast. De opvatting van het Hof, die erop neerkomt dat toepassing van de onderhavige voorzieningen die (wezenlijk niet anders dan) een of meer uitkomsten op het gebied van de nijverheid opleveren, en waarvoor blijkens 's Hofs vaststellingen geen andere specifieke wetten op het gebied van de industriële of intellectuele eigendom van toepassing zijn, ten gunste van degene dié die voorzieningen ingang liet vinden, en ten laste van diens concurrenten, aan beperkingen onderhevig blijft niettegenstaande het ontbreken van octrooien (en naar althans veronderstellenderwijs mag worden aangenomen: voor een duur die de wettelijke maximumduur van octrooibescherming reeds aanzienlijk zou overschrijden, en die zich in beginsel zonder beperking in de toekomst zou continueren), is met het wettelijk systeem voor de bescherming van uitvindingen, althans voorzieningen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren, onverenigbaar. 4. Voor het oordeel waartoe het Hof, met name op grondslag van het in rechtsoverweging 9 overwogene, komt, is doorslaggevend, althans mede dragend, het feit dat eiseres tot cassatie geen bijdrage levert (redelijke vergoeding betaalt) aan/voor de ontwikkeling en instandhouding van het DNS (voorzover althans, zo begrijpt eiseres tot cassatie het, die ontwikkeling en instandhouding door verweerders in cassatie of een of meer hunner worden bekostigd). Zelfs indien men, anders dan in de alinea's 1—3 hiervoor verdedigd, aanneemt dat het in de omstandigheden van het onderhavige geval gerechtvaardigd is om met verweerders in cassatie concurrerende ondernemers, zoals eiseres tot cassatie, bepaalde beperkingen op te leggen bij de verhandeling van niet door de werking van enige specifieke wet op het gebied van de industriële of intellectuele eigendom bestreken inrichtingen, welke in het bijzonder geëigend zijn voor toepassing in het kader van het DNS, (mede) omdat dat DNS voor een deel op kosten van verweerders in cassatie wordt (werd?) ontwikkeld en in stand gehouden, dan nóg gaat het rechtens te ver om die beperking aldus te indiceren, dat eiseres tot cassatie gehouden zou zijn een redelijke vergoeding terzake aan verweerders in cassatie te betalen, en om bij gebreke daarvan zich van de commerciële toepassing van de betreffende inrichtingen te onthouden. Dit is om tenminste de volgende redenen het geval: a) Indien de aan eiseres tot cassatie verweten handelwijze slechts daarom als onrechtmatig is aan te merken, omdat eiseres tot cassatie een redelijke vergoeding aan eisers in cassatie zou behoren te betalen, strekt het recht van verweerders in cassatie zich niet verder uit dan: een recht om de betreffende redelijke vergoeding te vorderen, en komt aan verweerders in cassatie met name géén verbodsactie jegens eiseres tot cassatie toe. b) Het zojuist sub a gestelde is althans het geval — nu niet is vastgesteld dat eiseres tot cassatie niet bereid en in staat zou zijn de sub a bedoelde redelijke vergoeding te betalen, en/of — nu niet is vastgesteld welke de redelijke vergoeding is die eiseres in cassatie zou moeten betalen, en evenmin criteria zijn aangegeven welke bij de bepaling van die redelijke vergoeding tot uitgangspunt zouden moeten dienen, en ook niet is vastgesteld dat er tussen partijen een basis voor overeenstemming over de omvang van de redelijke vergoeding bestond, of te verwachten was (terwijl dat laatste voorshands bovendien in hoge mate onaannemelijk was, met name ook gezien het gestelde in de pleitnota in appel van mr Mutsaerts, pagina 11); en nu hetzelfde geldt ten aanzien van de beperkingen, die eiseres tot cassatie zich eventueel verder nog bij de exploitatie van onder-

16 oktober 1986

havige ontvangers ten profijte van verweerders in cassatie zou moeten laten welgevallen, ook indien zij wèl een redelijke vergoeding aan verweerders in cassatie zou (willen) betalen; waarvoor met name van belang is wat eiseres tot cassatie heeft doen stellen bij pleitnota in appel, pagina 11 (onderaan)-pagina 12; aangezien immers bij deze stand van zaken het door het Hof ten gunste van verweerder in cassatie gegeven verbod het eiseres tot cassatie effectief volledig onmogelijk maakt om de commerciële toepassing van de omstreden ontvangers voort te zetten, omdat de middelen rechtens ontbreken om op afzienbare termijn, en met een voldoende mate van rechtszekerheid, vast te (doen) stellen, welke de redelijke vergoeding is (en welke de daaraan verbonden bijkomende condities zouden mogen zijn) die (in de zienswijze van het Hof) de onrechtmatigheid van de aan eiseres tot cassatie verweten handelwijze zou opheffen. Dit heeft immers tot gevolg dat het aan eiseres tot cassatie opgelegde verbod haar in ruimere mate in haar commerciële vrijheid van handelen beperkt, dan met de aan dat verbod ten grondslag gelegde norm in overeenstemming is, wat rechtens onjuist geacht moet worden, en althans het oordeel waartoe het Hof op het onderhavige punt is gekomen onvoldoende begrijpelijk maakt. c) Het is onevenredig om van eiseres tot cassatie te verlangen dat zij een bijdrage levert aan de ontwikkeling en instandhouding van het DNS, wanneer niet I) garanties zijn gegeven of althans in het vooruitzicht gesteld, dat dat systeem ook inderdaad in een mate die met de belangen van eiseres tot cassatie overeenstemt, in stand gehouden en/of verder ontwikkeld zal worden, en/of II) aan eiseres in cassatie een redelijke vorm van (mede)zeggenschap wordt geboden in de ontwikkeling en instandhouding van het, in deze visie mede op haar kosten in stand gehouden en (verder) ontwikkelde systeem. Er is niet gesteld (dus ook niet vastgesteld) dat verweersters in cassatie tot het een of het ander bereid zouden zijn, en het ligt ook bepaald niet voor de hand dat zij dat zijn. Bij die stand van zaken kan niet van eiseres tot cassatie verlangd worden dat zij eenzijdig, en zonder dat daar met name verplichtingen als zoeven aangeduid tegenover zouden staan, een bijdrage levert aan het DNS, en bij gebreke daarvan zich onthoudt van commerciële exploitatie van, overigens niet door de werking van enig recht van industriële of intellectuele eigendom beschermde inrichtingen, die de inzet van dit geding vormen. Het lag op de weg van verweerders in cassatie om aan te geven (en zonodig aannemelijk te maken) dat zij niet (slechts) een louter eenzijdige bijdrage van eiseres tot cassatie, op de in deze alinea aangegeven voet, verlangden. 5. Althans is het sub 4 gestelde juist, omdat in de onderhavige procedure niet was gesteld (en (dus) niet vastgesteld), dat verweerders in cassatie aan eiseres tot cassatie (of eventueel haar toeleverancier) hadden aangeboden, om tegen betaling van een (in de omstandigheden voldoende gepreciseerde) redelijke vergoeding, hun bezwaren tegen de handelwijze van eiseres tot cassatie (c.s.) te laten varen, of dat verweerders in cassatie in dit opzicht enige (voldoende duidelijke en ongeclausuleerde) bereidheid hadden getoond. Het kan niet worden aangenomen dat de handelwijze van eiseres tot cassatie (mede) daarom onrechtmatig is, omdat eiseres tot cassatie in de omstandigheden een redelijke vergoeding aan verweerders in cassatie zou moeten betalen, wanneer niet blijkt dat verweerders in cassatie inderdaad genegen zijn om tegen betaling van een dergelijke vergoeding geen verdere belemmeringen aan de handelwijze van eiseres tot cassatie in de weg te leggen. Het is immers niet van een ondernemer als eiseres tot cassatie te vergen dat zij, tegenover een wederpartij die, zoals

16 oktober 1986


verweerders in cassatie, staande houdt dat de in deze procedure omstreden handelwijze ongeclausuleerd ongeoorloofd is, eenzijdig overgaat tot betaling (of aanbod of consignatie) van een (eenzijdig vastgestelde) redelijke vergoeding, en zeker niet wanneer uit de omstandigheden voortvloeit dat de wederpartijen zich alle vrijheid van handelen volledig voorbehouden. Pas wanneer, en doordat, de verweerders in cassatie duidelijk zouden maken dat zij van hun betreffende concurrenten (althans van eiseres tot cassatie) een redelijke bijdrage in de kosten van het DNS wensen te ontvangen (met het oog op het feit dat het eenzijdig bekostigen van het DNS, door hen, een element van oneerlijke concurrentie zou kunnen opleveren), zou een eventuele weigering van eiseres tot cassatie om aan die suggestie tegemoet te komen, haar handelwijze tot een onrechtmatige kunnen maken. Maar dat aan de zoeven veronderstelde feitelijke voorwaarden is voldaan, volgt niet uit hetgeen het Hof heeft vastgesteld. 6. Althans is het bestreden arrest niet naar de eis van de wet met redenen omkleed, met name omdat het op de punten, aan de orde gesteld in middelonderdelen 2, 4 en 5 hierboven, in onvoldoende mate duidelijk maakt welke van de betreffende feiten door het Hof als vaststaand zijn aangenomen, en welke de rechtsopvatting van het Hof in verband daarmede ten aanzien van de door het Hof gehanteerde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm is geweest. Enz. d) Conclusie van de Procureur-Generaal Mr J. K. Franx, 9 mei 1986. 1. Feiten en procesverloop. In het bestreden arrest dd. 19 november 1984 heeft het gerechtshof te Arnhem in dit kort geding, waarin thans verweersters in cassatie in hoger beroep gekomen waren van een vonnis van de president van de rechtbank te Zutphen dd. 15 december 1983, in r.o. 3 de navolgende feiten vastgesteld: "Appellante sub 1 heeft sedert 1946 voor de zeevaart (en luchtvaart) ontwikkeld een omvangrijk radio-navigatiesysteem onder meer voor het gebied tussen Gibraltar en de Noordkaap, genaamd "Decca Navigator System". Het systeem bestaat uit ketens van radiozendstations enerzijds en radio-ontvangers aan boord anderzijds. Met behulp van een vast computergeheugen — een "read only memorie" — waarin de gegevens met betrekking tot o.a. de lengteen breedtegraden van de diverse radiozendstations, hun frequentie en de voortstuwingssnelheid van hun signalen, zoals voorkomende op de z.g. "Decca Chain Data Sheets", zijn opgeslagen, is een Deccaontvanger in staat de door de radiozendstations uitgezonden signalen te interpreteren en daarvan een uitslag in getallen te geven. Aan de hand daarvan kan de gebruiker van de Decca-ontvanger met behulp van z.g. Decca-zeekaarten zijn positie nauwkeurig bepalen. Die zeekaarten worden door de diverse Staten (Admiraliteiten) uitgegeven en zijn voorzien van de door appellante sub 1 ontwikkelde coördinaten en tussenliggende ruimtes, de z.g. "lanes"; — Alhoewel appellante sub 1 de eigendom en exploitatie van een groot aan taf radiozendstations aan de diverse Staten heeft overgedragen, heeft zij (binnen haar concern) een aantal radiozendstations in eigendom c.q. exploitatie behouden, die drukbevaren wateren als het Kanaal bedienen. De daaraan verbonden kosten bestrijdt zij uit de opbrengsten van de verhuur van Decca-ontvangers. De zeevaart in of ten behoeve van het nederlandse gebied maakt ondermeer gebruik van een tot de zenderketen "Holland Chain" behorend in Engeland gelegen radiozendstation van appellante sub 1 en van twee tot de keten "Frisian Island Chain" behorende onderscheidenlijk in West-Duitsland en Denemarken gelegen radiozendstations die (gedeelte-

287

lijk) eigendom van appellante sub 1 zijn; — Appellante sub 2 verhuurt in Nederland voor een huurprijs van ongeveer f 10.000,- per jaar Decca-ontvangers, genaamd "Mark", welke zij betrekt van appellante sub 1; — Appellante sub 3 is merkhouder van het bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerde woordmerk "Decca"; — Geen van appellanten heeft octrooirechten op bovenbedoeld radionavigatiesysteem; — Geïntimeerde importeert en verkoopt tegen een prijs van ongeveer f 10.000,— zelfstandig in Nederland radio-ontvangers van het merk Rauff en Sorensen, genaamd "Shipmate", type RS 4000 en RS 4000 C, die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van het "Decca Navigator System" en enkel daarvoor bruikbaar zijn. Zij draagt niet bij in de instandhouding van de radiozendstations van appellante sub 1." In het vervolg zal ik eiseres tot cassatie in het principaal beroep aanduiden als Holland Nautic en de wederpartijen als Decca c.s.; het voornoemde "Decca Navigator System" zal ik afkorten tot DNS. Decca c.s. had bij de president o.m. een verbod gevorderd tot het verkopen, enz., van radio-ontvangers bestemd om gebruik te maken van de DNS-signalen. Bij bovengenoemd vonnis heeft de president de vorderingen afgewezen. Het hof echter vernietigde dat vonnis en wees (o.m.) de verbodsactie toe. Holland Nautic heeft cassatieberoep ingesteld. Zij voert een middel aan, bestaande uit de onderdelen 1-6. Decca c.s. stelde incidenteel cassatieberoep in onder de voorwaarde dat het principale cassatieberoep op enig onderdeel slaagt. Zij voert een middel aan, uiteenvallende in de onderdelen 1-5. Inmiddels zijn tussen partijen twee andere korte gedingen gevoerd, o.m. over de redelijkheid van de door Holland Nautic aan Decca c.s. aangeboden vergoedingen per afgeleverde ontvanger. In die zaken is Decca c.s. m het gelijk gesteld. Zie Pres. Rb. Rotterdam 12 maart 1986, Kort Geding 1986 nr. 167. 2. Het principale cassatiemiddel richt zich in al zijn onderdelen tegen r.o. 9 van het bestreden arrest, luidende: Het hof is voorshands van oordeel dat Holland Nautic jegens Decca c.s. een onrechtmatige daad (art. 1401 BW) pleegt in de vorm van ongeoorloofde mededinging, bestaande in het "binnendringen" in het afzetgebied van Decca's "Mark"-ontvangers. Holland Nautic doet dat "door in Nederland zonder enige redelijk vergoeding aan (Decca c.s.) radio-navigatie-ontvangers (voor schepen en vliegtuigen; F.), waarin identieke gegevens als in die van (Decca en partij I.N.A. B.V.; F.) zijn opgeslagen, in het verkeer te brengen die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van radiosignalen van radiozendstations welke in niet onaanzienlijke mate aan (Decca) toebehoren en/of door haar worden geëxploiteerd " zulks onder de in r.o. 9 sub a-f weergegeven omstandigheden. Kortom: hier is volgens het hof aan de orde het onrechtmatig "binnendringen" als variant van ongeoorloofde mededinging, buiten het gebied van exclusieve rechten als eigendom, octrooi, merk, enz. 3. Martens neemt in de losbladige "Onrechtmatige daad" VI, nr. 123, sub 8, het "binnendringen in afzetgebied" op als "begeleidende omstandigheid" bij de "nabootsing" van het produkt van een concurrent. Zie ook Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, "Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom" (1984), p . 198. De onderhavige casus laat zich echter niet goed rangschikken onder de tot dusverre als "nabootsing" gekwalificeerde gevallen van ongeoorloofde mededinging. Het verwijt aan Holland Nautic is niet — althans niet wezenlijk - dat zij een produkt (of:

288


prestatie) van Decca c.s. nabootst. De door Holland Nautic in het verkeer gebrachte ontvangers zijn geen nabootsing van die van Decca, maar hebben een eigen karakter. Een nabootsingselement kan slechts worden gezien in de bestemming van de ontvangers: zij zijn bestemd om te worden gebruikt om de DNS-signalen op te vangen en te verwerken en uitsluitend daarvoor geschikt. Dit leidt ik af uit de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest en uit r.o. 9 meergenoemd; zie ook de pleitnota van Holland Nautic's raadsman d.d. 28 februari 1986, nr. 53. De door het hof in deze zaak vastgestelde of als vaststaand aangenomen kenmerken van het "binnendringen" kunnen als volgt naast elkaar worden gezet: a. identiteit van bestemming tussen de wederzijdse ontvangers; b. exclusieve DNS-bestemming van die ontvangers; c. de uit b voortvloeiende totale afhankelijkheid van de ontvangers als ene component van het DNS-systeem als geheel, ten opzichte van de andere component, de zendstations. De ontvangers zijn slechts bruikbaar en bewijzen slechts hun nut indien en zolang de zendstations in werking (exploitatie) zijn. Wat de Holland Nautic-ontvangers beogen is het van hun plaats dringen van de Decca-ontvangers binnen het DNS-systeem als geheel. Alleen daarvoor zijn zij geschikt. Holland Nautic heeft, zoals Decca c.s. in hun memorie van grieven in hoger beroep, p . 5, sub d, aangegeven, "ingebroken" in het "zowel in financieel als in technisch opzicht gesloten" DNS-systeem. 4. Vooropgesteld moet worden dat naar geldend nederlands recht het profiteren van andermans prestaties op technisch gebied (buiten octrooi etc.) in het algemeen niet onrechtmatig is. Onder bepaalde, bijkomende omstandigheden kan echter wel van onrechtmatigheid sprake zijn. Zie Martens in a.w., nrs. 100—102, met cassatierechtspraak, waaronder HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Ph.A.N.H.), BIE 1953, p . 113 nr. 55,,4,4 III p . 10 (H.B.), Hyster Karry Krane: "dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële produkten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, het — tenzij door een ander aan de Octrooiwet 1910 of aan de Auteurswet 1912 ontleende rechten daaraan in den weg staan — niet is verboden om te dien einde, ten eigen voordele, en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens produkten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs, wanneer enkel ten gevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan." Voortbouwen op de prestaties van anderen is in het algemeen geoorloofd maar kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Zie ook HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423, leesportefeuille. Nu het hier aankomt op de bijzondere omstandigheden van het geval, ligt het voor de cassatierechter voor de hand terughoudendheid te betrachten bij de toetsing van het gewoonlijk met feitelijke waarderingen verweven oordeel van de judex facti. Daaraan doet niet af dat, zoals uit het vermelde overzicht van Martens blijkt, de Hoge Raad enige malen in "subregels" zulke bijkomende omstandigheden heeft aangewezen. Over een casus als de onderhavige heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgelaten. 5. Naar mijn mening is het hof in r.o. 9 van het bestreden arrest niet uitgegaan van een verkeerd onrechtmatigheidsbegrip. Het appèlcollege kon op grond van de onder a-f vermelde omstandigheden komen tot het oordeel dat het "binnendringen" door Holland Nautic zonder het betalen van een redelijke vergoeding jegens Decca c.s. onrechtmatig was. 6. Ik parafraseer die omstandigheden als volgt:

16 oktober 1986

ad. a. Het instandhouden (in de toekomst) van het DNS-zendsysteem blijft investeringen van Decca c.s. vergen en is in het algemeen belang. ad b en e. Die investeringen kunnen, wat de gebruikers betreft, slechts worden doorberekend in de prijzen van de ontvangers en zijn in enkele gevallen, wat concurrenten betreft, "doorberekend" in licentieovereenkomsten . ad c, d en f. Nautic Holland zou, anders dan zij thans doet, een "redelijke vergoeding" kunnen betalen aan Decca c.s. en aldus kunnen bijdragen aan de instandhouding van het DNS-zendsysteem; die "redelijke vergoeding" zou Holland Nautic ook kunnen doorberekenen in haar prijzen; aldus zou zij haar thans bestaande voorsprong op Decca c.s. kwijtraken zonder haar concurrentiemogelijkheden te verliezen. 7. De gedachtengang van het hof scharniert geheel om de "redelijke vergoeding" ter bestrijding van de kosten van instandhouding van de zendstations; die vergoeding zou aan het "binnendringen" door Nautic Holland de onrechtmatigheid ontnemen. Zie Bregstein's door HR 19 december 1952,NJ 1953, 642 (met de noot van Houwing, met name op p . 1193) aanvaarde constructie van het betalen van schadevergoeding als een rechtvaardigingsgrond voor overigens onrechtmatig handelen. Vergl. Jansen in de losbladige "Onrechtmatige daad" I nrs. 229 e.v. De grondslag van de eis van een redelijke vergoeding dient te worden gezocht in de bijzondere vorm van profiteren van andermans prestaties (parasiteren) die hier aan de orde is. Vergelijkingen met uit de jurisprudentie bekende gevallen gaan slechts ten dele op. De in dit geding bedoelde handelwijze van Holland Nautic kenmerkt zich door de gelijktijdigheid van de prestaties van Decca c.s. (het uitzenden door de zendstations) enerzijds en het gebruiken van de ontvangers (het ontvangen en verwerken van de signalen) anderzijds. Juist door die gelijktijdheid acht ik het beeld van hem die oogst zonder te hebben gezaaid, minder geslaagd. Holland Nautic handelt als degene (A) die kaartjes verkoopt voor een trein die een ander (B) exploiteert. Ander beeld: A verkoopt sleutels die passen op de sloten van bagagekluizen, of douchecellen, e.d., die bij B in exploitatie zijn. In deze gevallen impliceert het gebruiken (door de consument C) van kaartjes of sleutel het gebruik maken van door B verstrekte voorzieningen. Aan B komt dan een redelijke vergoeding toe van de kant van (zijn bedrijfsmatige concurrent) A. Aan de argumentatieve waarde van deze voorbeelden doet niet af dat radiosignalen "onstoffelijk" zijn. Over het recht op een redelijke vergoeding bij bepaalde vormen van mededinging: conclusies OM voor HR 30 oktober 1981,NJ 1982, 435, p. 1493 en 1497 sub h, en HR 25 mei 1984, NJ 1984, 697, p . 2431 sub 6; alsmede de Commissie in de Coditel-zaak, HvJ EG 18 maart 1980, Jur. 1980-1, p . 881. 8. Heeft het hof met de eis van een redelijke vergoeding aan art. 6.3.1.5 b NBW gedacht? Die bepaling geeft de rechter de mogelijkheid een verbodsactie af te wijzen op grond van "zwaarwegende maatschappelijke belangen". Uit 's hofs arrest blijkt niet dat zulke belangen, die de verbodsactie van Decca c.s. zouden kunnen blokkeren, zich hier voordoen, of het moest het "abstracte" belang van de concurrentievrijheid zijn. Dat de benadeelde zijn recht op schadevergoeding behoudt — zoals lid 1, tweede zin van art. 6.3.1.5 b zegt — doet in de onderhavige procedure, waarin niet schadevergoeding is gevorderd maar een verbodsactie is ingesteld, niet ter zake. President of hof hadden geen schadevergoeding of redelijke vergoeding kunnen toewijzen. 9. Opgemerkt zij dat het element "zonder redelijke vergoeding" niet is opgenomen in 's hofs dictum. Het

16 oktober 1986


hof zal er van uitgegaan zijn dat zo'n vergoeding door partijen contractueel vastgesteld wordt, waardoor dan in zoverre tevens het verbod aan Holland Nautic is opgeheven. Vergl. H. Drion in R.M. Themis 1962 p. 217 e.v. In het dictum is het element "zonder redelijke vergoeding", naar mijn mening, voorondersteld. 10. Wat de rechtspraak betreft, het dichtst in de buurt van de onderhavige casus komt Pres.Rb. 's Gravenhage 20 januari 1986, KG 1986, 92, "FilmNet"zaak. De in dat vonnis ontwikkelde gedachtengang — waarin overigens het punt van een "redelijke vergoeding" niet aan de orde kwam — lijkt me juist. 11. Aan het vorenstaande doet een (eventuele) vrijheid van ontvangst van radiosignalen niet af. Het gaat er in deze zaak niet om of de DNS-radiosignalen in de ether al of niet vrijelijk en kosteloos door iedereen mogen worden opgevangen, maar of daartoe met commerciële doeleinden en in concurrentie met de exploitant van (een deel van) de zendstations apparatuur in de handel gebracht mag worden, en dat is — zoals de Amerikaanse rechter in de zaak International News Service v. Associated Press, 248 US 215 (1918) (vermeld door de raadsman van Decca c.s.,pleitnota dd. 28 februari 1986 p. 15-16;zie "Callmann Unfair Competition, Tradenarks and Monopolies", Revised Volume 2, par. 15.02) - "avery different matter". Vergl. de in cassatie niet bestreden r.o. 10 van 's hofs arrest. 12. Onderdeel 1 van het principale middel — dat in zijn "parafraserende" inleiding uitgaat van een onvolledige beschrijving van Holland Nautic's handelwijze en in zoverre feitelijke grondslag in het bestreden arrest mist — stuit af op het voren betoogde. 13. Hetzelfde geldt voor onderdeel 2. Daar komt, wat betreft de onder a-e vermelde omstandigheden, het volgende bij. Het sub a gestelde mist feitelijke grondslag; ik moge volstaan met een verwijzing naar het onder 6 ad b en e aangetekende. Het sub b gestelde bouwt voort op a en moet het lot daarvan delen. Bovendien stelt Decca c.s. reeds bij inleidende dagvaarding in eerste aanleg, "aangezien" 9, dat Holland Nautic "geen vergoeding" betaalt. De pleitnota in eerste aanleg van mr. Mutsaerts (p. 6) bevat de stelling dat ontvangers worden verhuurd aan gebruikers van het DNS om een voortdurende bron van inkomsten te verzekeren, zulks ter bestrijding van de doorgaande en jaarlijks stijgende kosten van DNS. Vergl. de memorie van grieven in hoger beroep, p. 5 sub c en p. 7 sub a: Philips betaalt — en wel, naar kennelijk is bedoeld: anders dan Holland Nautic — mee aan het instandhouden van het DNS. Holland Nautic heeft zich in de feitelijke instanties niet bereid verklaard enige vergoeding te betalen en steeds vastgehouden aan de principiële rechtmatigheid van het in de handel brengen van haar ontvangers; zulks zonder een andere wijze van kostendekking voor DNS te noemen. Het sub c gestelde miskent dat de meergenoemde redelijke vergoeding geen betrekking heeft op in het verleden door Decca c.s. gemaakte kosten voor het bouwen enz. van de zendstations, maar strekt tot instandhouding en verbetering enz. (in de toekomst) van die stations. Het sub d gestelde verliest uit het oog dat het hof de voormelde processuele houding van Holland Nautic kennelijk heeft uitgelegd en mocht uitleggen als een weigering enige vergoeding aan Decca c.s. te betalen. Het sub e gestelde gaat uit van te hoge motiveringseisen. Het is ook zonder expliciete vaststelling als sub e bedoeld duidelijk dat in 's hofs gedachtengang de handelwijze van Holland Nautic schadelijk en dus bedreigend is voor het DNS-systeem. 14. Onderdeel 3 loopt, zoals uit het vorenstaande

289

voortvloeit, vast op de omstandigheid dat in een geval als het onderhavige buiten de sfeer van het octrooirecht duurzame bescherming aan art. 1401 BW kan worden ontleend. Die bescherming kan blijven bestaan ook nadat de termijnen die voor octrooirechten zijn of - veronderstellenderwijze — hadden kunnen zijn verleend, reeds zijn verstreken. De duur van de 1401bescherming hangt geheel of grotendeels af van de vraag hoe lang een redelijke vergoeding verschuldigd is, en die vergoeding blijft in beginsel — behoudens kapitalisatie of afkoop, enz. — verschuldigd zolang de gebruikers van de Holland Nautic-ontvangers blijven profiteren van de exploitatie van de zendstations door Decca c.s., anders gezegd: zolang die gebruikers blijven meerijden in de Decca-trein. Van onverenigbaarheid met het wettelijk systeem van octrooirecht etc. is geen sprake. Hier worden immers andere belangen beschermd. 15. Onderdeel 4 kan, naar mijn mening, evenmin succes hebben. Nu, als gezegd, in dit geding uitgangspunt moet zijn dat Holland Nautic niet bereid is zich de belangen van Decca c.s. op enige wijze, bijv. door het betalen of aanbieden van een redelijke vergoeding, aan te trekken terwijl Decca c.s. daarentegen in principe wel bereid is tot het sluiten van een licentieovereenkomst met Holland Nautic (zie pleitnota in hoger beroep mr. Mutsaerts, p. 11-12), komt de verbodsactie van Decca c.s. in beginsel voor toewijzing in aanmerking. De handelwijze van Holland Nautic is onrechtmatig; voor toepassing van art. 6.3.1.5 b NBW ontbreekt de noodzakelijke grondslag. Vergl. HR 19 december 1952, NJ 1953, 642. Op Holland Nautic rust niet in de eerste plaats een rechtsplicht tot het betalen van een redelijke vergoeding, maar de plicht zich te onthouden van onrechtmatige daden. Anders dan van de zijde van Holland Nautic is betoogd is de onrechtmatigheid niet gelegen in het enkele niet-betalen van een vergoeding, maar in hei "binnendringen" enz., als omschreven in r.o. 9 van 's hofs arrest, "zonder redelijke vergoeding". Zie Jansen in de losbladige "Onrechtmatige daad" I nrs. 229 e.v. Op die grond staat aan Decca c.s. een verbodsactie ter beschikking. Voor een gespecificeerde belangenafweging bestond in hoger beroep geen aanleiding, nu partijen hun debat niet ook daarover hadden uitgestrekt. Overigens is uit r.o. 11 af te leiden dat het hof heeft geoordeeld dat Holland Nautic door toewijzing van de vorderingen onder 1 en 5 niet "onevenredig" is geschaad. Dat zo zijnde heeft het hof zich wèl in een belangenafweging begeven, ook al treedt het arrest daarover niet in bijzonderheden. Bij gebreke van debat over de aard en grootte van de redelijke vergoeding en de daarbij te hanteren uitgangspunten en normen, enz. behoefde het hof in het kader van dit kort geding op die punten niet nader in te gaan. De verwijzing naar de wèl (met anderen, o.a. Philips) gesloten licentieovereenkomsten, waarmee de mogelijkheid van een akkoord over zo'n vergoeding is bewezen, is in dit verband voldoende. 16. Onderdeel 5 stuit af op het bovenstaande. Wat onderdeel 6 betreft, ik zie in het bestreden arrest geen motiveringsgebreken. 17. Nu het principale cassatieberoep, naar mijn mening, niet kan slagen, blijft het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep buiten behandeling. 18. Ik concludeer tot verwerping van het principale beroep, met verwijzing van eiseres (Holland Nautic) in de kosten. e) De Hoge Raad, enz. 3. Uitgangspunten voor de beoordeling In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan: (i) Decca heeft sedert 1946 voor de zeevaart (en de luchtvaart) ontwikkeld een omvangrijk radio-navigatie-

290


systeem, onder meer voor het gebied tussen Gibraltar en de Noordkaap. Dit systeem, genaamd "Decca Navigator System", wordt hierna aangeduid met de letters DNS. Het DNS bestaat uit ketens van radiozendstations enerzijds en radio-ontvangers aan boord anderzijds. Met behulp van een vast computergeheugen — een "read only memory" — waarin de gegevens met betrekking tot o.a. de lengteen breedtegraden van de diverse radiozendstations, hun frequentie en de voortstuwingssnelheid van hun signalen, zoals voorkomend op de zgn. "Decca Chain Data Sheets", zijn opgeslagen, is een Decca-ontvanger in staat de door de radiozendstations uitgezonden signalen te interpreteren en daarvan een uitslag in getallen te geven. Aan de hand daarvan kan de gebruiker van de Decca-ontvanger met behulp van z.g. Decca-zeekaarten zijn positie nauwkeurig bepalen. Die zeekaarten worden door de diverse Staten (Admiraliteiten) uitgegeven en zijn voorzien van door Decca ontwikkelde coördinaten en tussenliggende ruimtes, de zgn. "lanes"; (ii) Decca kan zich ter bescherming van het DNS niet beroepen op octrooirechten; (iii) De uitgezonden signalen moeten worden beschouwd als "seinen, die voor allen bestemd zijn" in de zin van art. 63 lid 2 onder a van het Radioreglement 1930; (iv) Alhoewel Decca de eigendom en exploitatie van een groot aantal radiozendstations aan de diverse Staten heeft overgedragen, heeft zij (binnen haar concern) een aantal radiozendstations in eigendom c.q. exploitatie behouden, die drukbevaren wateren als het Kanaal bedienen. De daaraan verbonden kosten bestrijdt zij uit de opbrengsten van de verhuur van Decca-ontvangers. De zeevaart in of ten behoeve van het Nederlandse gebied maakt onder meer gebruik van een tot de zenderketen "Holland Chain" behorend in Engeland gelegen radiozendstation van Decca eti van twee tot de keten "Frisian Island Chain" behorende onderscheidenlijk in West-Duitsland en Denemarken gelegen zendstations die (gedeeltelijk) eigendom van Decca zijn; (v) Decca verhuurt in Nederland voor een huurprijs van ongeveer f 10.000,— per jaar Decca-ontvangers, genaamd "Mark"; (vi) Decca is merkhouder van het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde woordmerk DECCA; (vii) Holland Nautic importeert en verkoopt tegen een prijs van ongeveer f 10.000,— zelfstandig in Nederland radio-ontvangers van het merk RAUFF & SORENSEN, genaamd "Shipmate" type RS 4000 en RS4000C; (viii) Deze radio-ontvangers zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van het DNS en zijn enkel daarvoor bruikbaar. Deze radio-ontvangers maken geen inbreuk op enig aan Decca toekomend absoluut recht; evenmin is sprake van ongeoorloofde nabootsing van de Decca-ontvangers; (ix) Holland Nautic draagt niet bij in de instandhouding van de radiozendstations van Decca. 4. Beoordeling van het principaal beroep 4.1 Het hof heeft geoordeeld dat Holland Nautic door in Nederland, zonder enige redelijke vergoeding aan Decca, in het verkeer te brengen radionavigatieontvangers, waarin identieke gegevens als in die van Decca zijn opgeslagen, die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van radiosignalen van radiozendstations welke in niet onaanzienlijke mate aan Decca toebehoren en/of door haar worden geëxploiteerd, in strijd handelt met de zorgvuldigheid welke jegens Decca in het maatschappelijk verkeer betaamt en dat zij daarmede onrechtmatig handelt ten opzichte van Decca. 4.2 Bij de beoordeling van het middel in het principaal beroep dat zich tegen het onder 4.1 weergegeven

16 oktober 1986

oordeel van het Hof keert, moet worden vooropgesteld: — enerzijds dat het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic niet onrechtmatig is geoordeeld uit hoofde van de wijze waarop deze ontvangers zijn geconstrueerd (zie ook hiervoor, nr. 3 onder (viii)), noch uit hoofde van de wijze waarop zij worden verhandeld, doch uitsluitend omdat Holland Nautic bij dat verhandelen profiteert van het bestaan van het DNS, en — anderzijds dat de omstandigheid dat Holland Nautic bij het verhandelen van haar radio-ontvangers profiteert van het bestaan — en dus van het instandhouden en, zonodig, verbeteren — van het DNS op zich zelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die Holland Nautic als concurrente van Decca jegens deze in het maatschappelijk verkeer betaamt, óók niet als zij Decca daardoor nadeel toebrengt (omtrent hoedanig nadeel het Hof overigens, hoewel partijen daarover wel, zij het in algemene termen hebben gedebatteerd, niets heeft vastgesteld). Beslissend is hier derhalve of afweging van de betrokken maatschappelijke belangen het oordeel wettigt dat de door het' Hof blijkens zijn rechtsoverweging 9 in aanmerking genomen bijzondere omstandigheden van het gegeven geval bedoeld profiteren niettemin onrechtmatig maken. Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de . rechter door deze vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het Hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich ter bescherming. van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen • baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. Dit laatste wordt niet anders doordien het Hof, naar uit zijn rechtsoverwegingen moet worden afgeleid, het verbod in dier voege heeft beperkt dat het slechts geldt indien en zolang Holland Nautic niet — tegen betaling van een redelijke vergoeding van de kosten van het instandhouden en zonodig verbeteren van het DNS — van Decca toestemming heeft verkregen tot het verhandelen van haar radio-ontvangers: hoewel daarmede aan de rechter een zekere mogelijkheid is gegeven om in het kader van een executiegeschil te toetsen of Decca van de haar via het recht van de ongeoorloofde mededinging gegeven bescherming misbruik maakt, is die bescherming toch no zó vèr strekkend dat ook te dezen aan voormelde terughoudendheid en de daarvoor gegeven motivering valt vast te houden. 4.3 Van de bijzondere omstandigheden welke blijkens zijn rechtsoverweging 9 voor het Hof beslissend zijn geweest voor zijn oordeel dat in het gegeven geval sprake is van onrechtmatig profiteren (parasiteren), komt de voornaamste hierop neer dat Decca voor het instandhouden en zonodig verbeteren van het DNS — dat voor de veiligheid ter zee van groot belang is — kosten moet maken welke zij op de gebruikers van haar radiosignalen niet anders kan verhalen dan door het daartoe door haar gebezigde middel — verhuur van de Decca-ontvangers tegen een huurprijs waarin bedoelde kosten zijn doorberekend — terwijl Holland Nautic, omdat deze kosten niet op haar drukken, haar radio-ontvangers goedkoper kan leveren en levert.

16 oktober 1986


Deze omstandigheden zijn evenwel onvoldoende om dat oordeel te kunnen dragen. Dat Decca de voor het voortzetten van haar bedrijf benodigde inkomsten uitsluitend kan verkrijgen door verhuur van de Deccaontvangers is, naar blijkens het onder 3 overwogene in cassatie moet worden aangenomen, enkel het gevolg van de wijze waarop zij haar bedrijf heeft ingericht, nl. daarvan dat zij signalen uitzendt waarvan een ieder gebruik mag, en met een daartoe geschikt toestel gebruik kan maken, terwijl de voor de constructie van een dergelijk toestel benodigde gegevens behoren tot het publiek domein. Tegen de achtergrond van het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf wettigt echter de omstandigheid dat het bedrijf van Decca zo is ingericht dat zij de voor het voortzetten daarvan benodigde inkomsten uitsluitend kan verkrijgen door verhuur van bepaalde toestellen op zich zelf niet een ander te verbieden soortgelijke toestellen te verkopen tegen een prijs die aankoop van zo'n toestel aantrekkelijker maakt dan huren van Decca: een ieder draagt het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht. Voor zover uit de nadruk welke het Hof legt op de betekenis van het DNS voor de navigatie en de veiligheid ter zee moet worden opgemaakt dat het Hof bij zijn voormeld oordeel heeft laten meewegen dat het DNS — zoals Decca in appel had aangevoerd — "van algemeen belang" is, geldt dat dit laatste — daargelaten wat daarvan zij nu de Staten die toch als eersten de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid ter zee, blijkbaar geen aanleiding hebben gezien om het DNS door publiekrechtelijke maatregelen te beschermen — niet tot een ander oordeel kan leiden omdat het alsdan, indien Decca het DNS niet langer naar behoren zou kunnen instandhouden en zonodig verbeteren, aan de Staten is daarin te voorzien. Voor zover tegen de achtergrond van het feit dat Holland Nautic heeft gesteld — de juistheid van welke stelling het Hof niet heeft onderzocht — dat er nog verscheidene andere radionavigatiesystemen bestaan, uit 's Hofs kwalificatie van het DNS als "een uniek systeem" moet worden opgemaakt dat het Hof — hoewel dat niet goed past bij zijn uitgangspunt dat het gaat om de kosten van het instandhouden van het DNS — voor zijn oordeel mede gewicht heeft toegekend aan een zekere mate, voor het opzetten van het systeem vereiste inventiviteit, alsmede aan de aan dat opzetten verbonden inspanningen en investeringen, geldt ook daarvan dat deze factor noch op zich, noch in samenhang met de hiervoor besprokene tot een ander oordeel kan leiden. Zulks reeds hierom omdat, naar Holland Nautic in de feitelijke instanties heeft gesteld en het Hof in het midden heeft gelaten, zodat daarvan in cassatie te haren gunste mag worden uitgegaan, Decca voor het DNS "gedurende 35 jaar practisch een monopolie heeft bezeten", zodat — tegen de achtergrond van art. 47 Rijksoctrooiwet — moet worden aangenomen dat Decca voor die inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond. Een en ander leidt in onderling verband en samenhang tot de slotsom dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het belang dat Decca in staat wordt gesteld het DNS in stand te houden en zonodig te verbeteren, zo zwaar weegt dat daarvoor moet wijken het belang dat scheepseigenaren in staat blijven zich de radio-ontvanger van Holland Nautic aan te schaffen die hetzelfde doel dient als de Decca-ontvanger maar die (veel) goedkoper is en bovendien — naar Holland Nautic in de feitelijke instanties heeft aangevoerd en het Hof in het midden heeft gelaten — technisch beter ("men kan er bovendien meer mee doen"). Daaruit volgt tevens dat te dezen zich niet het geval voordoet waarin het profiteren van eens anders bedrijfsdebiet bij uitzondering, op grond bij bijkomende omstandigheden, onrechtmatig moet worden geoordeeld en dat

291

Holland Nautic niet kan worden verweten dat zij niet bijdraagt in de kosten van het DNS. 4.4 Aan de in 4.3 getrokken slotsom kan niet afdoen dat, zoals het Hof heeft vastgesteld, "andere producenten van op het DNS afgestemde radio-ontvangers" aan Decca wèl een vergoeding voor de instandhouding van dat systeem betalen, waaruit het Hof heeft afgeleid dat "dit blijkbaar in deze bijzondere branche als passend wordt ervaren". Immers, nog daargelaten dat dit door het Hof vastgestelde feit op zich zelf niet de daaruit door het Hof getrokken conclusie kan dragen — tot een dergelijke betaling kan immers uit heel andere, commerciële overwegingen worden besloten —, voor de vraag of een bepaalde wijze van mededingen indruist tegen de jegens een bepaalde concurrent betamen de zorgvuldigheid, is de omstandigheid dat zij afwijkt van hetgeen in de betrokken branche als passend wordt ervaren weliswaar niet zonder belang, maarniet zo zwaarwegend dat zij kan afdoen aan de onder 4.3 vermelde overwegingen. 4.5 Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat onderdeel 1 van het middel doel treft. De bestreden uitspraak moet daarom worden vernietigd. De overige onderdelen van het middel behoeven geen behandeling. 5. Beoordeling van het voorwaardelijk incidenteel beroep 5.1 Nu blijken het onder 4 overwogene het principaal beroep doel treft, is de voorwaarde waaronder het incidenteel beroep is ingesteld, vervuld. 5.2 's Hofs rechtsoverweging 6 waartegen het middel zich keert, moet aldus worden verstaan dat: — (a) het Hof vooreerst, op grond van uitleg van het in deze overweging bedoelde reclamemateriaal, heeft geoordeeld dat Holland Nautic in dat materiaal het teken DECCA weliswaar niet heeft gebruikt met betrekking tot, dus ter onderscheiding van haar eigen waren, maar zich wèl van dat teken heeft bediend in het economisch verkeer; — (b) het Hof vervolgens heeft geoordeeld dat Decca zich niettemin niet tegen dat gebruik kon verzetten zowel omdat daarvan niet gevaar voor schade valt te duchten als omdat Holland Nautic voor dat gebruik een geldige reden heeft welk oordeel derhalve steunt op twee gronden die, mits juist, elk voor zich voldoende zijn om dat oordeel te dragen. 5.3 's Hofs in nr. 5.2 onder (a) bedoelde oordeel kan voor zover het berust op uitlegging van bedoeld reclamemateriaal wegens zijn feitelijk karakter niet op zijn juistheid worden onderzocht. Het is niet onbegrijpelijk en geeft niet blijk van een onjuiste opvatting van art. 13 A BMW. De onderdelen 1, 2 en 3 van het middel stuiten daarop af. 5.4 De eerste door het Hof voor zijn in nr. 5.2 onder (b) bedoelde oordeel bijgebrachte grond wordt bestreden door onderdeel 4, doch vergeefs omdat dit onderdeel blijkens het onder 5.2 overwogene uitgaat van een verkeerde lezing van de bestreden uitspraak. Onderdeel 5 dat zich keert tegen de tweede grond van 's Hofs hier bedoelde oordeel, behoeft derhalve geen bespreking meer. 5.5 Blijkens het voorgaande moet het incidenteel beroep worden verworpen. 6. Afdoening van het appel De Hoge Raad kan de zaak zelf afdoen. Het Hof heeft alle grieven van Decca verworpen, behalve grief V: weliswaar zwijgt het college over grief III, maar het heeft, blijkens zijn rechtsoverweging 6 waar het grief II bespreekt en verwerpt, bedoeld ook grief III, die slechts kan worden begrepen als voortbouwend op grief II, te verwerpen. Het oordeel dat aan de gegrondbevinding van grief V ten grondslag lag, is hiervoor onder 4 onjuist bevonden. Hetgeen daar is overwogen brengt mee dat


292

ook deze grief moet worden verworpen. Het vonnis van de President moet derhalve worden bekrachtigd. 7. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het bestreden arrest van het Hof te Arnhem van 19 november 1984; bekrachtigt het vonnis van de President van de Rechtbank te Zutphen van 15 december 1983;

16 oktober 1986

veroordeelt Decca in de kosten — van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Holland Nautic begroot, in het principaal beroep op f 840,45 aan verschotten en f 2 . 0 0 0 , - voor salaris, en in het incidenteel beroep op f 150,— aan verschotten en f 1.700,— voor salaris; — van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Holland Nautic begroot in totaal op f 4 . 0 0 0 , - . Enz.

Mededelingen JUVAT-bijeenkomst over "Ontwikkelingen in het informaticarecht".

Oproep betreffende de vervulling van een leerstoel industriële eigendom aan de R.U. te Utrecht.

De Juristenvereniging voor Afgestudeerden in Tilburg JUVAT organiseert op 14 november a.s. om 15.00 uur een bijeenkomst over "Ontwikkelingen in het informaticarecht". Sprekers zijn mevr. Drs G. Overkleeft-Verburg, wetenschappelijk medewerker KUB, Mr T. J. Hermans, bedrijfsjurist en Mr H. A. van Brammen, officier van Justitie te Dordrecht. Zij zullen respectievelijk spreken over "De regulering van persoonsinformatievoorzieningen", "Software-bescherming en softwarecontracten", en "Computer-criminaliteit". De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en begunstigers van JUVAT; kosten f 10,—. Aanmelding als lid of begunstiger via Postbus 10363, 5000 JJ Tilburg. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Mr R. R. M. de Moor, tel. 013-662627/634046 en mevr. Mr H. A. W. Vermeulen, tel. 013-662387/681888.

STICHTING BIJZONDERE LEERSTOEL INDUSTRIËLE EIGENDOM

< P.A.O.-cursussen. Met verwijzing naar een eerdere mededeling in B.I.E. 1986, blz. 239—240, wordt nogmaals gewezen op de volgende P.A.O.-cursussen, die in november en december 1986 aanvangen: Juridische aspecten van know how. V.U. Amsterdam, 020-5486907. Cursusleiders: Mr de Wit en Dr P. J. Idenburg; 3 bijeenkomsten in november op de donderdagen 13, 20 en 27 november 1986. Intellectuele Industriële eigendom deel II. K.U. Nijmegen, 080-512255/512492. Programma: o.a. handelsnaam en dienstmerk; software bescherming en databanken; reprografie en "home copies"; rechterlijk verbod en bevel in mededingingszaken; counterfeiting. Cursusleider: Prof. Mr D. W. F. Verkade; 3 bijeenkomsten in november/december op de maandagen 10 en 24 november en 8 december. Produktenaansprakelijkheid naar Amerikaans- en Europees recht. R.U. Utrecht, 030-393021/393022. Cursusleider: Prof. Mr E. H. Honduis, eendagcursus woensdag 17 december 1986.

BIJZONDER HOOGLERAAR M/V De Stichting Bijzondere Leei&toel Industriële 1 ïgendom te Utrecht heeft het voornemen een bijzondere leerstoel te vestigen aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aan kandidaten die op grond van het onderstaande voor de he/etting van de/e leerstoel menen rn aanmerking te komen wordt gevraagd op dc?e advertentie te reflecteren. Tot de taak van de bij/onder hoogleraar /al behoren het geven van onderwijs en studiebegeleiding aan doctoraalstudenten in de eindfase van hun studie. het verrichten, initiëren en begeleiden van ondeizoek. De uitvoering van de/c taak te verrichten in samenwerking met het Centrum voor Intellectuele ligendom (Molengraaf! Instituut RL 10 vergt van de bij7ondere hoogleraar ongeveer l1'* dag per week. Kandidaten dienen aan de navolgende vereisten te voldoen voltooide studie Nederlands recht - ruime praktijkervaring op hel gebied van de industriële eigendom - in staat en bereid tot het geven van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door promotie, activiteiten, pubhkaties en/of andere blijk hebben gegeven van wetenschappelijke belangstelling bij/ondcre interesse voor het octrooirecht Aan hen die willen reflecteren of de aandacht willen vestigen op anderen wordt vor/ocht zich binnen 4 weken na het verschijnen van dit blad schriftelijk te wenden tot de \oor/iller van hel Stichtingsbestuur Mr I h . R Brciner, Postbus 3660. 1001 AL \msierdam. Informaties kunnen tevens worden ingewonnen bij Prof. Mr A. Korthals -\ltes 1030 393171) en Mr ï W. «rosheide (030 393153)

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 oktober 1986, 54e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents