241
16 oktober 1989, 57e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden
Bij blad bij
De Industriële Eigendom
Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen. Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 9863 73.
Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f8,-; het jaarregister afzonderlijk f8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.
Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Lesotho is toegetreden tot het Verdrag van Parijs. - Spanje is toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien. - De D.D.R. en Tsjecho-Slowakije zijn toegetreden tot het Verdrag van Boedapest. Artikel. Mr Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming in de Verenigde Staten: De "Misappropriation Doctrine" nader beschouwd (blz. 243-252). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 73. President Rechtbank 's-Gravenhage, 20 februari 1989, P.P.M. Hilbrink h.o.d.n. Expo Mart Hilbrink/ Ahlberg Beckroth Ytter AB (de systemen A en B vervullen tezamen dezelfde functie als de ene inrichting volgens het octrooi en dienen als inbreukmakend te worden beschouwd ; het kenmerk van conclusie 1 is zowel in systeem A als in systeem B terug te vinden). 2. Merkenrecht.
tussen de perste gedeelten va|i merk en teken; geen verwarring tussen de handelsnamen). Nr 75. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 1 maart 1989, "Lumen Naturae" B.V./Golden Foods International B.V. (tussen het woord/beeldmerk Zonnegoud van eiseres en het woordmerk Zonnegoud van gedaagde bestaat onmiskenbaar een auditieve gelijkenis terwijl er ook begripsmatige overeenstemming is, ondanks het feit dat eiseres het woord Zonnegoud gebruikt in combinatie met een gestileerd landschap; de waren kruidendrank en kruidenthee worden als soortgelijk aangemerkt met de door gedaagde verkochte honing). Nr 76. Benelux-Gerechtshof, 26 juni 1989, Isover Saint-Gobain e.a./Isoglass (de regels van de artt. 13B en 13C BMW zijn bedoeld als nadere aanwijzing bij de toepassing van de in art. 13A neergelegde hoofdregels, die aan de merkhouder een vergaande, door de rechter telkens in concreto te bepalen bescherming bieden; tegen deze achtergrond is de betekenis van art. 13C, lid 1, dat aan de rechter wordt voorgeschreven dat een teken dat als "vertaling" moet worden beschouwd, als een overeenstemmend teken is aan te merken, hetgeen leidt tot de slotsom dat art. 13C, lid 1 restrictief moet worden uitgelegd; dit brengt mee dat niet als een "vertaling in een ander dezer talen" kan gelden een niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord, waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren) (met noot v. N.H.).
Nr 74. Hof Amsterdam, 8 december 1988, B.V. InterView/ B.V. Marktview {Pres.: het merk "InterView" is voor de betrokken waren en diensten beschrijvend; Hof: het teken Marktview stemt niet overeen met het merk InterView gezien de verschillen - visueel, auditief en in betekenis -
3. Modellenrecht.
Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)
Nr 10
57e jaargang
Nr 77. Hof Amsterdam, 22 december 1988, Technolight SRL/Roos Electronics B.V. (voor een model zonder duidelijk kunstzinnig karakter, dient de wettelijke regeling Blz. 241-272
Rijswijk, 16 oktober 1989
242
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
van de bescherming uitsluitend in de BTMW te worden gezocht; geen bescherming tegen nabootsing, het model is niet nieuw). 4. Handelsnaamrecht. Nr 78. Kantonrechter Arnhem, 20 april 1988, L.M. van der Masch Spakier Hooft Graafland van Schotervlieland/V.o.f. Belle Fleur Groenten, Fruit en Bloemen (verzoekster drijft niet een zodanige onderneming dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om te worden beschermd in het kader van de Handelsnaamwet; overigens ook geen blijvend gevaar voor verwarring te duchten) (met noot S.B.). 5. Auteursrecht.
16 oktober 1989
andersoortige dan de onderhavige vraag die moet worden beantwoord ter beoordeling van de inventiviteit ten opzichte van tijdige literatuur; aanvraagster komt de verdienste toe om voor de bereiding van cimetidinederivaten een niet als zodanig aangeduide, ofschoon uit de handboeken op het gebied van aziridinechemie bekende, omzettingswijze te nebben geselecteerd die tot goede resultaten leidt). Wetgeving. Wet van 3 juli 1989 tot wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken (blz. 267/9). Mededelingen.
Nr 79. Hof Amsterdam, 19 mei 1988, Walvis Plastics B.V. e.a./Lift Verkaufsgerate GmbH e.a. (de vorm en uitvoering van de Discit zijn niet uitsluitend bepaald door de eisen van functionaliteit of bruikbaarheid; het enige verschil in uitvoering is te onbetekenend om de Disctower tegenover de Discit een eigen oorspronkelijk karakter te geven).
Lezingen van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) (blz. 269). Symposium "Van Bern tot Brussel, de auteursrechtwetgeving 1912-1992" (blz. 269).
b. Beschikking Octrooiraad.
Symposium "Het merk in de rechtszaal" (blz. 269).
Nr 80. Afdeling van Beroep, 17 maart 1989 (de vraag in hoeverre algemene kennis van een deskundige een rol speelt bij nieuwheidstoetsing in een collisiegeval, is een
P.A.O.-cursussen (blz. 269-270). Litteratuur.
Officiële mededelingen Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. De Minister van Economische Zaken, gelet op artikel 12 van het Octrooireglement (Stb. 1979, 62): Besluit: Artikel 1. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de Voorzitter van de Octrooiraad in zijn hem bij de Rijksoctrooiwet ( Stb. 1979,61) of bij het Octrooireglement ( Stb. 1979, 62) opgedragen werkzaamheden vervangen door de ondervoorzitters in de volgorde: 1. Mr W. Neervoort 2. Drs J.C.H. Perizonius 3. Ir G. Oostrom Artikel 2. Het besluit van 8 augustus 1984 nr 684/1004 Directie Wetgeving en Andere Juridische Aangelegenheden, wordt ingetrokken. 's-Gravenhage, 18 augustus 1989. De Minister van Economische Zaken, w.g. R.W. de Korte. (Besluit nr WJA/IE 89067051). Personeel. Benoeming in vaste dienst. Mevrouw T.P. van Rijn, bibliotheekmedewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 september 1989 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 juli 1989, nr Personeel 89047). Mevrouw C.J. Minnella, administratief medewerkster op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 september 1989 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 augustus 1989, nr Personeel 89059).
Overleden. Op 21 augustus 1989 is de heer HJ. van Zuijden, voormalig chef van het bureau Archief bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, na een kortstondige ziekte op 64-jarige leeftijd overleden. Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer Ing. L. de Vries, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 september 1989 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 september 1989, nr POI/89076768). Aan de heer Dr G.A. Wildschut, lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 september 1989 eervol ontslag verleend. Aan de heer B.E. Stokman, archiefmedewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd m.i.v. 1 oktober 1989 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 juni 1989, nr Personeel 89043). Benoeming tot lid van de Octrooiraad. Mevr. Drs M. Sep-Bossand, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is te rekenen van 1 september 1989 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 5 augustus 1989, nr 89018795). Overige mededelingen. De heer Ir O.W.S. Veldhuyzen, lid van de Octrooiraad, is aangewezen als sektorhoofd van sektor E2 (o.a. Fysica) van de Divisie Electrotechniek. De heer P.R.T.F. Tupan, chef van de sektie Registers, tevens plv. chef van het bureau Aanmelding en Registers, is aangewezen als chef van genoemd bureau.
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat op resp. 28 augustus, 30 augustus en 1 september 1989 op hun verzoek in bovengenoemd register zijn ingeschreven Ir J.A. Stolk, Drs A.A. van Meeteren en Dr G.A. Wildschut. Lesotho is toegetreden tot het Verdrag van Parijs. De Regering van Lesotho heeft op 27 juni 1989 verklaard toe te treden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 2 oktober 1979. Het Verdrag is voor Lesotho in werking getreden op 28 september 1989. (Mededeling overgenomen uit La Propriété industrielle 1989, blz. 271). Spanje is toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien. Op 16 augustus 1989 in Spanje toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien, met Regie-
243
ment, Washington, 14 juni 1970 (Trb. 1986, 3) onder de verklaring zich niet gebonden te achten door de bepalingen van Hoofdstuk II en de overeenkomstige bepalingen van het Reglement. Het verdrag treedt voor Spanje in werking op 16 november 1989. (Mededeling ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). De D.D.R. en Tsjecho-Slowakije zijn toegetreden tot het Verdrag van Boedapest. Op 27 april 1989 resp. 5 mei 1989 zijn de Duitse Demokratische Republiek en Tsjecho-Slowakije toegetreden tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement (Trb. 1987, 62). De inwerkingtreding van het Verdrag is voor de D.D.R. 27 juli 1989 en voor Tjecho-Slowakije 5 augustus 1989. (Mededeling ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).
Artikel Prestatiebescherming in de Verenigde Staten: de "Misappropriation doctrine" nader beschouwd. Mr Th.C.J.A. van Engelen.*) 1. Inleiding Prestatiebescherming - de vraag in hoeverre een niet door een wettelijk intellectueel eigendomsrecht beschermde prestatie binnen het kader van de ongeoorloofde mededinging een vergelijkbare bescherming kan genieten -1) mag zich de laatste tijd in de belangstelling van rechtspraktijk en literatuur verheugen. Zo heeft de Hoge Raad zich in een vijftal recente arresten over dit onderwerp uitgelaten.2) In het Decca-arrest sloot ons hoogste rechtscollege de mogelijkheid van een dergelijke bescherming niet uit. In beginsel is daarvoor echter tenminste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn gesteld kan worden met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. Tevens past terughoudendheid, aldus de Hoge Raad. In de daaropvolgende arresten in de procedures KNVB/NOS en Staat/Den Ouden werd een dergelijke bescherming echter afgewezen terzake van respectievelijk de organisatie van sportwedstrijden en het vervaardigen van zetsel voor drukwerk. In het Elvis Presley-arrest daarentegen werd een dergelijke bescherming wel toegekend aan de rechtverkrijgenden van Elvis Presley in diens hoedanigheid van uitvoerend kunstenaar. Mede doordat de motiveringen van deze arresten niet veel duidelijkheid in de materie verschaften, hebben zij de nodige pennen in beweging gebracht.3) *) Advocaat te Amsterdam. ') Vgl. Verkade/Spoor, Auteurswet, Deventer, 1985, nr 205 e.v. 2 ) H R 27 juni 1986, NJ 1987, nr 191, m.n. Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, nr 71, p. 280, Computerrecht 1986, p. 176, m.n. Dommering, AA 1988, p. 257, m.n. Cohen 3ehora.n(Decca/Holland Nautic); HR 6 maart 1987, NJ 1987, 809, m.n. Wichers Hoeth (Transportwagen); H R 23 oktober 1987, Informatierecht/'AMI 1988, p. 32, m.n. Schuijt, NJ 1988, nr 310, m.n. Wichers Hoeth AA 1988, p. 461, m.n. Cohen Jehoram (KNVB/NOS); HR 20 november 1987, Informatierecht/'AMI 1988, p. 36, m.n. Cohen Jehoram, NJ 1988, nr 311, m.n. Wichers Hoeth (StaatADen Ouden); HR 24 februari 1989, IER 1989, nr 21, p. 41, m.n. Spoor, Informatierecht/'AMI 1989, p. 81 (Elvis Presley). 3 ) Zie de annotatoren vermeld in noot 2; Verkade, Ongeoorloofde Mededinging, Zwolle, 1986, n r 4 5 ; Grosheide, IER 1987, p. 61 en IER
Immateriële goederen laten zich naar hun aard weinig aan landsgrenzen gelegen liggen en zijn evenmin een typisch Hollands fenomeen. Daarom is het wellicht opportuun te rade te gaan bij buitenlands recht dat zich met deze kwestie heeft bezig gehouden. Een nadere beschouwing van het mededingingsrecht van de Verenigde Staten van Amerika lijkt in dit opzicht de moeite waard. Reeds sedert de jaren twintig en dertig zijn in de VS de verschillende communicatietechnieken op grote schaal èn op commerciële wijze geëxploiteerd. Dat heeft geresulteerd in een omvangrijk aantal procedures, waarin de Amerikaanse rechter zich over een bonte casuïstiek heeft moeten uitlaten. De nodige ervaring met deze materie kan het Amerikaanse recht dan ook niet ontzegd worden. Reden genoeg derhalve voor een nadere beschouwing van dit onderdeel van "unfair competition law" in de Verenigde Staten.4) 2. International News Service v. Associated Press "Landmark decision" op het gebied van prestatiebescherming - in de VS bekend als "misappropriation-doctrine" -5) is het arrest van de Suprème Court van 1918 inzake International News Service v. Associated Press.6) 1988, p. 64; Van Engelen, BIE 1986, p. 263, BIE 1987, p. 243, Hugenholtz/Koedooder, NJB 1987, p. 1511; Hugenholtz NJB 1988, p. 532; Verkade, BIE 1988, p. 46; Quaedvlieg, IER 1988, p. 40.; Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p. 764-767; Van Engelen, RM Themis 1989, p. 281 en Cohen Jehoram, Informatierecht/'AMI 1989, p. 67. 4 ) Vgl. ook: Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p. 764-767. 5 ) Vgl.: "Developments in the Law - Competitive Torts: Misappropriation of Commercial Intangibles", Harvard Law Review, Vol. 77:888, 1964, p. 932-946. 6 ) 248 U.S. 215, 39 S.Ct. 68. Tevens opgenomen in: Ralph S. Brown/Robert C. Denicola, "Copyright, Unfair Competition, and Other Topics Bearing on the Protection of Literary, Musical, and Artistic Works, "fourth edition, The Foundation Press, Inc., Mineola, N.Y., 1985, p. 447-459; Melville B. Nimmer, "Cases and Materials on Copyright and Other Aspects of Entertainment Litigation" third edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1985, p. 524-542.
244
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
Zowel INS als de Associated Press exploiteerden persbureaus, die nieuws verzamelden en tegen betaling onder aangesloten kranten verspreidden. De kosten van de exploitatie bedroegen op jaarbasis respectievelijk 2 en 3,5 miljoen dollar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het tot het Hearst-concern behorende INS door de Geallieerden uitgesloten van faciliteiten aan het front. Deze handicap werd overwonnen door de oorlogsberichten van de aan de Amerikaanse Oostkust uitkomende Associated Press-kranten direct na publicatie daarvan naar de aan de Westkust verschijnende INS-bladen te telegraferen. Vanwege het tijdsverschil konden deze berichten vervolgens gelijktijdig met de aan de Westkust verspreide Associated Press bladen gepubliceerd worden. INS meende tot deze handelwijze gerechtigd te zijn omdat het nieuws door de openbaarmaking in de Associated Press-kranten publiek domein zou zijn geworden. De Suprème Court verbood de handelwijze van INS echter op basis van "unfair competition".7) Justice Pitney stelde in zijn "opinion" namens het Hof voorop dat: "The peculiar value of news is in the spreading of it while it is fresh; and it is evident that a valuable property interest in the news, as news, cannot be maintained by keeping it secret." In antwoord op het verweer van INS overwoog het Hof: "The fault in the reasoning lies in applying as a test the right of the complainant as against the public, instead of considering the rights of complainant and defendant, competitors in business, as between themselves." De koper van een krant mag weliswaar de inhoud daarvan verder verkondigen, maar het door INS in competitie met Associated Press commercieel aanwenden van dat nieuws is een geheel andere zaak: "In doing this defendant, by its very act, admits that it is taking material that has been acquired by complainant as the result of organization and the expenditure of labor, skill and money, and which is salable by complainant for money. '..) Stripped of all disguises, the process amounts to an unauthorized interference with the normal qperation of complainant's legitimate business precisely at the point where theprofit is to be reaped, (...); with special advantage to defendant in the competition because of the f act that it is not burdened with any part of the expense ofgathering the news. The transaction speaks for itself, and a court of equity ought not to hesitate long in characterizing it as unfair competition in business."8) De duur van de verleende bescherming werd door het Hof beperkt tot de periode waarin het nieuws nieuwswaarde bezit, wat duidelijk aansluit bij, en verklaarbaar is vanuit de grondslag die de Suprème Court voor deze bescherming hanteert. Met dit arrest introduceerde de Suprème Court een nieuwe doctrine. In de periode daarvoor had de Suprème Court bij afwezigheid van een copyright of patent veelal slechts ingegrepen ingeval van "passing off'; de situatie waarin een product wordt verkocht als ware het van een ander afkomstig, zodat9 het publiek misleid wordt omtrent de herkomst daarvan. ) Binnen het kader van "unfair competition law" opende het Hof thans echter de mogelijkheid een prestatie te beschermen vanwege de daaraan verbonden inspanningen en de verzilverbaarheid van het resultaat daarvan. De overwegingen zijn bovendien in zodanig ruime bewoordingen gesteld dat ook andere
7 ) Copyright speelde geen rol. Deels omdat INS de nieuwsberichten bewerkte, deels omdat de onder de Copyright Act van 1909 vereiste formaliteiten niet vervuld waren. 8 ) Cursief ThvE. ') Holmes - gesteund door McKenna - stelde zich in zijn dissenting opinion bij het INS-arrest nog op het standpunt dat dit de enige grond voor een vordering kon zijn: But as, in my view, the only ground of complaint that can be recognized without legislation is the implied misstatement, it can be corrected by stating the truth; and a suitable acknowledgment of the source is all that the plaintiff can require."
16 oktober 1989
prestaties dan nieuws voor een dergelijke bescherming in aanmerking komen.10) Zoals Callmann opmerkte introduceerde het Hof hiermee de ongerechtvaardigde verrijking als11grondslag voor een vordering binnen het mededingingsrecht. ) INS werd immers verboden het nieuw van Associated Press aan te wenden in de concurrentiestrijd omdat zij daardoor een ongerechtvaardigd voordeel zou verwerven, aangezien zij niet meedeelde in de (substantiële) kosten die aan het verzamelen daarvan verbonden zijn. Alhoewel de geboden bescherming beperkt was tot het gebruik van het nieuws door concurrenten, vertoonde zij binnen die grenzen alle kenmerken van een (buiten wettelijk) intellectueel eigendomsrecht;12een "quasi property" in de woorden van Justice Pitney. ) 3. Kritiek Ondanks de ferme bewoordingen waarin het INS-arrest gesteld was, werd het in de periode daarna slechts aarzelend gevolgd. Debet hieraan was de kritiek die van gezaghebbende zijde op deze beslissing geuit werd. Een belangrijke rol speelde daarbij de "dissenting opinion" bij dit arrest van Justice Brandeis, één van de meest prominente rechters uit de geschiedenis van de Suprème Court. De door hem geuitte bezwaren werden vervolgens door Learned Hand eveneens een gezaghebbende federale rechter, die zitting had in de "Court of Appeals for the Second Circuit" overgenomen en uitgewerkt.13) Deze bezwaren waren tweeërlei. Enerzijds het rechtspolitieke argument dat het verlenen van een dergelijke bescherming de taak van de rechter te boven gaat en tot het domein van de wetgever behoort. Anderzijds speelde het constitutionele bezwaar dat het recht van een Staat een dergelijke bescherming niet kan verlenen, omdat dit tot de exclusieve bevoegdheden14van de federale overheid zou behoren ("preemption "). ) 10 ) Zo overwoog Chief Justice Hughes in 1935 dat het begrip unfair competition, zoals in dit arrest omschreven, van toepassing is op iedere "misappropriation of what equitably belongs to a competitor." (Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495, p. 532 (1935)). " ) Rudolf Callmann , "He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust" Enrichment in Unfair Competition," Harvard Law Review, Vol. 55, 1942, p. 595-614; Callmann/(Altman), "Unfair Competition, Trademarks & Monopolies", par. 15.04, 4th Ed. 12 ) "Regarding the news, therefore, as but the material out of which both parties are seeking to make prof its at the same time and in the same field, we can hardly fail to recognize that for this purpose and as between them, it must be regarded as quasi property, irrespective of the rights of either as against the public." " ) Vgl. terzake van Learned Hand: Barbara Ringer in Stewart, "International Copyright and Neighbouring Rights", Butterworths, London, 1983, p. 514; Brown/Denicola, a.w., p. 183. De Amerikaanse rechterlijke macht is op twee niveau's georganiseerd. Op federaal niveau vormen de United States District Courts de gerechten van eerste aanleg. Appèl-rechter zijn de United States Court of Appeals, verdeeld over diverse Circuits. Deze Circuit Courts beslissen alleen over rechtskwesties. De hoogste federale rechter is de U.S. States Suprème Court. Op het niveau van de vijftig verschillende staten bestaat evenzeer een - geheel zelfstandige en volgens het recht van de betreffende staat georganiseerde - rechterlijke organisatie. Veelal is er een gerecht van eerste aanleg dat zowel over de feiten als het recht beslist. De appèlrechter is veelal slechts bevoegd alleen over rechtskwesties te beslissen. Veel staten kennen drie instanties met aan de top een State Suprème Court. (De benamingen zijn soms echter verwarrend: in de Staat New York is de Suprème Court gerecht van eerste aanleg dat tevens appèl-rechter is voor bepaalde zaken. De Court of Appeals is het New Yorkse Hooggerechtshof.) De rechtbanken van de staten zijn - kort gezegd - in beginsel bevoegd geschillen te beslechten. De federale rechtbanken zijn echter exclusief bevoegd wanneer een kwestie van federaal recht aan de orde is ("federal question jurisdiction"), of wanneer de partijen niet in dezelfde staat domicilie hebben ("diversity jurisdiction"), in welk geval de federale rechter eventueel State Law toe moet passen.
'") Er bestaat een strict onderscheid tussen "Federal law" en "State law". Federaal recht geldt binnen de gehele VS. De bevoegdheden van de
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
245
A. Wetgever versus rechter Brandeis stelde voorop dat de omstandigheid dat een intellectuele prestatie inspanning gekost heeft en op geld waardeerbaar is op zich niet voldoende is om een eigendomsrecht te rechtvaardigen. Hij kende in dit verband groot gewicht toe aan het systeem van het Amerikaanse intellectuele eigendomsrecht. Bescherming door copyright of patent is beperkt tot creatieve intellectuele prestaties. Weliswaar wordt iedere schepping beschermd door een common law copyright, maar zodra verveelvoudigingen van het werk onder het publiek verspreid worden - "publication" - eindigt dit common law copyright onverbiddelijk. Bescherming wordt dan nog slechts geboden wanneer het werk voldoet aan de materiële en formele vereisten voor bescherming onder de federale Copyright Act.15) Dit (rigide) systeem wordt ingegeven door de prominente plaats die de vrijheid van 16kennis c.q. informatie in het Amerikaanse recht inneemt. ) Tevens is het Amerikaanse recht sterk doordrongen van het besef dat intellectuele eigendomsrechten erkend worden, omdat het algemeen belang daarmee gediend wordt.17) De aan Associated Press verleende bescherming leverde volgens Brandeis een te groot gevaar op voor een beperking van "the free use of knowledge and ideas". Brandeis erkende overigens wel dat Associated Press aanspraak op bescherming had. Hij was echter van mening dat de rechter niet in staat was deze te verlenen en tegelijkertijd voldoende recht te doen aan het zwaarwegende algemeen belang.18) De materie was in zijn ogen dermate
complex dat slechts de wetgever op adequate wijze zou kunnen optreden.19) Deze bezwaren werden overgenomen door Learned Hand. In een groot aantal beslissingen die hij voor het Court of Appeals for the Second Circuit - waaronder meer de belangrijke staat New York ressorteert - schreef, beperkte hij de invloed van het INS-arrest aanzienlijk door te stellen dat dit arrest slechts op het specifieke feitencomplex van die procedure van toepassing zou zijn.20) Tevens kende hij een sterke negatieve reflexwerking toe aan de omstandigheid dat bescherming onder common law copyright onverbiddelijk eindigt ingeval van "publication", zelfs wanneer federal law copyright om wat voor reden dan ook geen uitkomst biedt. Eveneens achtte hij van belang dat de Constitution slechts een bescherming gedurende een beperkte periode toeliet ("for limited times").21) Daarom moest het ontbreken van afdoende waarborgen voor een beperking van de duur van de bescherming, die binnen het kader van "unfair competition law" verleend wordt, volgens hem tot afwijzing van de vorderingen leiden. Een belangrijke rol speelde tevens dat Learned Hand grote waarde hechtte aan een uniforme regeling van dit onderwerp in alle Staten. Deze wens van uniformiteit lag volgens hem ook ten grondslag aan zogeheten Copyright Clause in de Amerikaanse grondwet. Deze kwestie van uniformiteit speelde overigens, omdat de Suprème Court in 1938 - geïnspireerd door de pleidooien voor "judicial restraint" - was "omgegaan" en had uitgemaakt dat common law géén Federal, maar uitsluitend State Law is.22)
federale overheid zijn aangegeven in de Constitution: "the suprème law of the land". Wanneer een kwestie tot de federale rechtssfeer behoort, mag het recht van een staat daarmee niet in strijd zijn. Men spreekt dan van " federal preemption". Men kan ook nog een onderscheid maken naar de bron van het recht. Statutory law is recht vastgelegd in wetten van hetzij de federale overheid, hetzij een staat of lokale overheid. Common law is het recht neergelegd in de beslissingen van de Courts, waarbij opgemerkt zij dat de precedentwerking van een uitspraak groot is. 15 ) Dit was de situatie onder de Copyright Act van 1909. De Copyright Act van 1976 verleent bescherming vanaf het moment van "fixation in a tangible medium" van het werk. Voor het behoud van copyright is het gebruik van een copyright-notice vereist, maar de eisen zijn minder stringent dan voorheen. Arthur R. Miller/Michael H. Davis, "Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright", St. Paul, Minn., 1983, p. 283-285 en p. 385-393; Verkade, AMR 1977, p. 6-9. ls ) Zoals verwoord in de naderhand veel aangehaalde zin uit de dissent van Brandeis: 'The general rule of law is, that the noblest of human productions - knowledge, truths ascertained, conceptions and ideas - become, after voluntary communication to others, free as the air to common use." Vgl. ook Benjamin Kaplan: If man has any 'natural' rights not the least must be a right to imitate his fellows, and thus to reap where he has not sown. Education, after all, proceeds from a kind of mimicry, and 'progress', if it is not entirely an illusion, depends on generous indulgence of copying." (An Unhurried View of Copyright 2 (1966)). 17 ) Zie: Article I, Section 8, Clause 8 van de Constitution: 'The Congress shall have Power .... to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." Daaromtrent overwoog de Suprème Court: 'The economie philosophy behind the clause empowering Congress to grant patents and copyrights is the conviction that encouragement of individual effort by personal gain is the best way to advance public welfare through the talents of authors and inventors in 'Science and useful Arts.' Sacrificial days devoted to such creative activities deserve rewards commensurate with the services rendered." (Justice Reed in Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, p. 219 (1954), Brown/Denicola, a.w. p. 126) 18 ) "Courts are ill-equiped to make the investigations which should precede a determination of the limitations which should be set upon any property right in news or circumstances under which news gathered by a private agency should be deemed affected with a public interest. Courts would be powerless to prescribe the detailed regulations essential to full enjoyment of the rights conferred or to introducé the machinery required for enforcement of such regulations. Considerations such as these should lead us to decline to establish a new rule of law in effort to
redress a newly disclosed wrong, although the propriety of some remedy appears to be clear." ") Deze voorkeur voor een primaat van de wetgever moet waarschijnlijk ook geplaatst worden in het kader van het algemene pleidooi voor "judicical restraint", zoals dat o.m. door Brandeis gehouden werd. In de periode van het begin van deze eeuw tot 1937 vernietigde de US Suprème Court in een groot aantal beslissingen federale wetten of wetten van ïtaten, die sociale voorzieningen - zoals maximum werktijden of minimum lonen - bevatten. Het Hof stelde zich op het standpunt dat deze wetten strijdig waren met (een ruime interpretatie van) de Constitution, in het bijzonder 'freedom of contract', zoals neergelegd in de Due Process Clause van het Fourteenth Amendment. Een groot aantal wetten van de New Deal politiek van President Roosevelt werd zo door het Hooggerechtshof gedurende de crisis-jaren buiten werking gesteld, wat zware kritiek op het Hof ten gevolge had en culmineerde in het roemruchte Court-Packing Plan van Roosevelt; een poging om door een wetswijziging de mogelijkheid te krijgen de samenstelling van het Hof te veranderen. Dit plan slaagde niet, maar het Hof ging uiteindelijk in 1937 om ( West Coast Hotel v Parish, 300 U.S. 379), daarmee de beperkte interpretatie, die Brandeis - samen met o.m. Holmes - in de periode daarvoor in een groot aantal dissenting opinions had verdedigd, overnemend. Dit bracht Judge Wyzanski in 1942 zelfs tot de opmerking dat de US Suprème Court van dat moment de INS-beslissing waarschijnlijk niet zou volgen. (Triangle publications v. New England Newspaper Pub. Co., 46 F.Supp. 198 (1942)). Zie hieromtrent: Paul, Goldstein, "Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.: Notes on a Closing Circle", The Suprème Court Review, 1971, p. 81; William H. Rehnguist, "The Suprème Court, How It was, How It Is, New York, N.Y., 1987, p. 199-235; Archibald Cox, "The Court and the Constistitution," Boston, Mass., 1987 p. 117-177; Leonard Baker, "Brandeis and Frankfurter, A Dual Biography," New York, N.Y., 1984, p. 310. 20 ) Zie bijv.: Cheney Brothers v. Dons Silk Corp., 35 F.2d 279 (1929), eert. denied 281 U.S. 728 (1930), Brown/Denicola, a.w., p. 494; RCA Mfg. Co. v. Whiteman, 114 F.2d 86, eert. denied, 311 U.S. 712 (1940); National Comics Publications v. Fawcett Publications, 191 F.2d 594 (1951); G. Ricordi & Co. v. Haendler, 194 F.2d 914 (1952), Brown/Denicola, a.w., p. 497. 21 ) Vgl.: Paul Goldstein, "Federal System Ordering of the Copyright Interest", Columbia Law Review, Vol. 69, p . 51-53 (1969). 22 ) Zie noot 2 0 ; I n ErieRailroadCo. v. Tompkins, 304 U.S. 64. (1938) schreef Brandeis namens het Hof: 'There is no federal general common law. Congress has no power to declare substantive rules of common law applicable in a State whether they be local in their nature or "general", whether they be commercial law or a part of the law of torts. And no clause in the Constitution puports to confer such a power upon the federal courts. Except in matters governed by the Federal Constitution or
246
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
Dit betekent dat de staten ieder voor zich kunnen bepalen wat naar het recht van de desbetreffende staat al dan niet "unfair competition" is. Dit impliceert tevens dat de INS-beslissing sindsdien géén bindend precedent meer is, aangezien het Hooggerechtshof daarin federal common law had toegepast.23) Opvallend is echter dat óók Learned Hand leek te erkennen dat "the result of labor, skill and money" in beginsel aanspraak op een bescherming behoort te kunnen maken. De bezwaren tegen een door de rechter te bepalen bescherming gaven bij hem echter de doorslag.24) De invloed van deze "opinions" van Brandeis en Learned Hand was groot.25) Uiteindelijk hield echter het standpunt dat deze kwestie slechts door de wetgever opgelost kon worden geen stand. Zo stelde Callmann zich op het standpunt dat zowel de nieuwe situaties, die zich door de technologische ontwikkelingen aandienden, als het antwoord, dat daarop door het recht gegeven moest worden, nog te ondoorzichtig waren. De wetgever was derhalve nog niet in staat om pasklare, algemeen geldende antwoorden te formuleren. Juist daarom verdiende het zijns inziens de voorkeur het terrein stap voor stap door de rechter te laten verkennen.26) In Waring v. WDAS Station benadrukte de Suprème Court van Pennsylvania bovendien dat de rechter behoort in te spelen op maatschappelijke veranderingen en de verplichting heeft27 bij afwezigheid van adequate wetgeving recht te spreken. ) De Third Circuit Court of Appeals merkt in Ettore v. Philco Television Broadcasting Corporation ook "fijntjes" op dat het geen onoverkomelijk bezwaar is dat de inhoud van bepaalde normen niet steeds scherp te bepalen is, omdat dit verschijnsel niet ongebruikelijk is bij een ontwikkelingsproces.28) In weerwil van de bezwaren, zoals door Brandeis en Hand naar voren gebracht, ging de rechtspraak dan ook uiteindelijk verder op de door de Suprème Court in de INS-zaak ingeslagen weg. Daarbij gingen in het bijzonder de rechtbanken in de staat New York met de nodige by Acts of Congress, the law to be applied in any case is the law of the State. And whether the law of the State shall be declared by its legislature in a statute or by its highest court in a decision is not a matter of federal concern." 23 ) Vgl.: Intermountain Broad. & T. Corp. v. Idaho Microwave, Inc., 196 F. Supp. 315; Nimmer, a.w., p. 541. M ) Vgl.: Capitol Records v. Mercury Records Corporation, 221 F.2d 657, L. Hand, dissenting: ' T h a t is indeed a harsh limitation, since it cannot copyright them; but I am not satisfied that the result is unjust, when the alternative is a monopoly unlimited in time and in user." Zie daarvoor ook: Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting Corporation, 229 F. 2d 481 (1956) p. 493. Vgl. ook: Zechariah Chafee, Jr., "Unfair Competition" Harvard Law Review, Vol. 53, 1940, p. 1315-1321; Callmann/(Altman), a.w., par. 15.09. 25 ) Vgl. bijv.: U.S. District Court, S.D. New York, National Exhibition Co. v. Teleflash, Inc., 24 F.Supp. 488 1940); Court of Appeals, Seventh Circuit, Adressograph Multigraph Corp. v. American Expansion Bolt & Manufacturing, 124 F.2d 706 (1941); District Court, D. Massachusetts, Triangle Publications v. New England Newspaper Pub. Co., 46 RSupp 198 (1942); U.S. District Court, D. Idaho, S.D., Intermountain Broad & T. Corp v. Idaho Microviave, Inc. 196 F.Supp 315 (1961). M ) Callman, "He who reaps where he has not sown: unjust enrichment in the law of unfair competition", Harvard Law Review, Vol. 55:595 (1942), p. 608-614; vgl. ook: Baird, "Common l a w Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. Associated Press", The Universily ofChicago Law Review, p. 416 e.v. 27 ) Zie bijv. Suprème Court of Pennsylvania in Waring v. WDAS Station, Inc., Z21 Pa. 433, (1937), Justice Stern:"Jnst as the birth of the printing press made it necessary for equity to inaugurate a protection for literary and intellectual property, so these latterday inventions make demands üpon the creative and ever-evolving energy of equity to extend that protection so as adequately to do justice under current conditions of life."; District Court Alaska, Veatch v. Wagner, 116 F.Supp. 904 (1953). 2S ) 229 F.2d 481, (1956) Biggs, Chief Judge: Concededly, the theory is a somewhat hazy one; but that is not unusual where the laboratories of the courts are working out the development of a new common law right. History shows that consistency is a rare jewel in such a process."
16 oktober 1989
voortvarendheid te werk. Uiteindelijk had dit tot gevolg dat zelfs de Second Circuit Court of Appeals in 1955 "omging" in zijn arrest Capitol Records v. Mercury Record Corporation (vergezeld van een "dissenting opinion" van Learned Hand).29) B. Preemption In zijn dissenting opinion bij het Capitol-arrest had Learned Hand uitvoerig stilgestaan bij de implicaties van de Copyright Clause van de Amerikaanse Constitution voor het verlenen van een bescherming binnen het kader van "unfair competition law". Naderhand kwam deze problematiek centraal te staan in een aantal beslissingen van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de toepassing van de "misappropriation doctrine". " In de zaak Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co?") rees de vraag of het ongeoorloofde mededingingsrecht van de staat Illinois het nabootsen kon verbieden van een artikel, dat niet voldeed aan de vereisten voor bescherming door patent law of copyright, zoals gegeven in federale wetten. Stiffel had een model voor een lamp ontworpen en op de markt gebracht, dat vervolgens door Sears werd nagebootst. Op dit model had Stiffel een "design patent" dat echter door de District Court vernietigd werd wegens gebrek aan nieuwheid.31) De District Court verbood echter het slaafs nabootsen van de lamp binnen het kader van "unfair competition law", evenals de Court of Appeals (Seventh Circuit). De Suprème Court oordeelde vervolgens dat het toekennen van een in tijd onbeperkte bescherming aan een produkt dat niet voldeed aan de eisen voor een patent - en derhalve in het publiek domein was geraakt - te zeer indruiste tegen het systeem van de federale wetgeving.32) In het Compco-arrest, waaraan eenzelfde casus ten grondslag lag, bevestigde de Suprème Court deze leer.33) De betekenis van de Sears- en Compco-beslissingen werd duidelijk in de procedure Goldstein v. Califomia?*) In die zaak speelde de vraag of een Californische wet, die het kopiëren van geluidsopnamen strafbaar stelde, toelaatbaar was in het licht van de Copyright Clause nu de federale Copyright Act géén bescherming bood aan "sound M ) 221 F.2d 657. Dimock schreef namens de meerderheid dat de i?G4-beslissing (zie noot 22) niet het recht van de Staat New York weergaf en sloot zich aan bij de lijn zoals door de New Yorkse rechter in Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp., (101 N.Y.S.2d 483, 1950) uitgezet. Zie hieromtrent ook: United States Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting Corporation, 229 F.2d 481, p. 488 (1956). 30 ) 376 U.S. 225 (1964), Brown/Denicola, a.w., p. 461, Nimmer, a.w., p. 451. 31 ) Een "design patent" - opgenomen in de Patent Act - lijkt het Amerikaanse equivalent van ons modelrecht te zijn. Vgl.: Miller/Davis, a.w., p. 36-37; Robert A. Choate/William H. Francis/Robert C. Collins, "Cases and Materials on Patent Law ", Third Ed., St. Paul, Minn. 1987, p. 641-66. n ) Justice Black: "To allow a State by use of its law of unfair competition to prevent the copying of an article which represents too slight an advance to be patented would be to permit the State to block off from the public something which federal law has said belongs to the public. The result would be that while federal law grants only 14 or 17 years' protection to genuine inventions,..., States could allow perpetual protection to articles too lacking in novelty to merit any patent at all under federal constitutional standards. This would be too great an encroachment on the federal patent system to be tolerated." 33 ) Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc. 376 U.S. 234 (1964), Brown/Denicola, a.w., p. 466, Nimmer, a.w., p. 456. Beide beslissingen waren nagenoeg unaniem. Alleen Justice Harlan schreef een concurring opinion, waarin hij de staten de ruimte bood ook tegen het enkele nabootsen op te treden indien hieraan de opzet om verwarring te scheppen ten grondslag lag. Zie hieromtrent ook: Paul Goldstein, "Federal System Ordering of the Copyright Interest", Columbia Law Review, Vol. 69, p. 49-92 (1969) en ' T h e Competitive Mandate: From Sears to Lear", Califomia Law Review, Vol. 59, p. 873-904 (1971). » ) 412 U.S. 546 (1973), Brown/Denicola, a.w., p. 470, Nimmer, a.w., p. 459; Dan C. Bowen, "Goldstein v. California: A New Outlook for the Misappropriation Doctrine", University of San Francisco Law Review, Vol. 8, p. 199-213(1973).
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
recordings".35) Chief Justice Burger schreef namens het Hof dat de Copyright Clause het bestaan van "state law" geenszins uitsloot, omdat dit niet noodzakelijkerwijs in conflict behoeft te zijn met "federal law". Daarbij kende hij gewicht toe aan de omstandigheid dat de werking van "state law" beperkt is tot de grenzen van de desbetreffende staat. Het Hof was tevens van oordeel dat de federale Copyright Act zich evenmin verzette tegen deze Californische bescherming van "sound recordings", ondanks dat deze (nog) niet onder36 de werkingssfeer van de Copyright Act gebracht waren. ) Eenzelfde standpunt werd door de Suprème Court ingenomen in Kewanee OU Co. v. Bicron Corp.,37) waarin het Hof het recht van Ohio ter bescherming van "trade secrets" toelaatbaar achtte, juist omdat "trade secrets" niet onder de werking van de Patent Act vallen. Daarbij werd tevens gewezen op het onderscheid tussen "common law copyright", voor niet gepubliceerde werken, en "federal copyright", voor openbaar gemaakte werken, welk onderscheid analoog werd toegepast op het terrein van het octrooirecht. In 1976 sanctioneerde de Suprème Court vervolgens nog in Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. een verbod van de Suprème Court van Ohio om een "human cannonball act" via de televisie uit te zenden.38) Het Amerikaanse Hooggerechtshof was van oordeel dat deze toepassing van de "misappropriation doctrine" naar het recht van Ohio niet in strijd was met "federal law". Uit deze arresten blijkt dat de doctrine van de Sears- en Co/npco-beslissingen beperkt is tot die categorieën prestaties die binnen het regime van een federale wet vallen.39) Indien een prestatie binnen zo'n categorie niet aan de gestelde voorwaarden voor bescherming voldoet, kunnen de staten géén aanvullende of alternatieve bescherming geven. Wanneer een categorie echter niet onder de werkingssfeer van een federale wet valt c.q. het Congres niet geacht kan worden het onderwerp uitputtend geregeld te hebben ("pre-emption"), is een staat vrij binnen het kader van "unfair competition law" een vergelijkbare bescherming te verlenen.40) Binnen deze grenzen kan de "misappropriation doctrine" in beginsel zonder bezwaar 3! ) Vóór 1972 bood de Copyright Act geen bescherming aan producenten van phonogrammen. Daarna strekt de wet zich ook uit tot opnamen, daarmee aan de producent een copyright verschaffend. (Zie: Miller/Davis, a.w., p. 308-313; Ringer, a.w., p. 486 en p. 529-531.) Deze zaak betrof overtredingen van de Californische wet van voor 1972. 36 ) Vgl.: "No comparable conflict between state law and federal law arises in the case of recordings of musical performances. In regard to this category of "Writings", Congress has drawn no balance; rather, it has left the area unattended, and no reason exists why the State should not be free to act." Terzake van het door Brandeis in zijn dissent bij INS benadrukte belang van de vrijheid van informatie, overwoog de Suprème Court: "No restraint has been placed on the use of an idea or concept; rather, petitioners and other individuals remain free to record same compositions in precisely the same manner and with the same personnel as appeared on the original recording." Zowel Douglas als Marshall publiceerden een dissenting opinion - die beiden werden gesteund door Brennan en Blackmun - waarin gesteld werd dat respectievelijk de Copyright Clause en de federal Copyright Act geacht moest worden "preemptive effect" te hebben. 37 ) 416 U.S. 470 (1974), Brown/Denicola, a.w., p. 483, Paul Goldstein, "Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.: Notes on a Closing Circle", The Suprème Court Review, 1974, p. 81-95. 1S ) 433 U.S. 562, Nimmer, a.w., p. 858. Zie ook: Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, p. 766-767. 39 ) Kaufmann ("Passing off and Misappropriation", Munchen, 1986, p. 100-109) maakt ten onrechte in het geheel geen melding van de Goldstein-, Kewanee- en ZaceAm'nibeslissingen. 40 ) Onduidelijk is overigens in hoeverre de Copyright Act van 1978 geacht moet worden de state law bescherming van prestaties die binnen het terrein van de Copyright Clause liggen te hebben uitgesloten. De beantwoording van deze vraag tijdens behandeling daarvan in het House of Representatives - terzake van paragraaf 301 van die wet - is niet eenduidig. Zie: Nimmer: a.w., p. 475-478; Brown/Denicola, a.w., p. 487-493; Ringer, a.w., p. 530-531; Callman/(Altman), a.w., par. 15.08.
247
worden toegepast, reden waarom de INS-beslissing zeker zijn waarde behouden heeft.41) 4. De Misappropriation Doctrine De grondslagen van de "misappropriation doctrine" zijn tweeërlei. Veelal wordt volstaan met een parafrasering van de omschrijving van de economisch getinte overwegingen omtrent de aard van de prestatie uit de /iVS-beslissing. Criterium is dan of de prestatie het resultaat is van "organization and the expenditure oflabor, skill and money" en "salablefor money " is.42) In gevallen waarin de beeltenis of prestatie van een persoon centraal staat wordt een bescherming in een aantal beslissingen echter (tevens) gegrondvest43 op een ruime interpretatie van het "right to privacy '\ ) Alhoewel de bescherming van zedelijke belangen bij dit recht van oudsher voorop stond, heeft in de loop der jaren de opvatting terrein gewonnen dat óók de aantasting van commerciële belangen met het "right to privacy" kunnen worden tegengegaan.44) Dit standpunt werd door de Suprème Court gesanctioneerd in de reeds aangehaalde beslissing Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.. In dat arrest werd een beslissing van de Suprème Court van Ohio in stand gelaten, waarin binnen het kader van "unfair competition law" op basis van het recht op privacy de televisie-uitzending van een "human cannonball act" in een nieuwsprogramma verboden was.45) Het belang van het "right to privacy" als grondslag voor deze bescherming is dat voor het verlenen van de bescherming de verzilverbaarheid van de prestatie voorop staat en nagenoeg géén betekenis toekomt aan het al dan niet aanwezig zijn van investeringen. Aan het verwerven van een verzilverbare populariteit zullen in de regel wel investeringen in tijd en geld vooraf zijn gegaan, maar deze
41 ) Vgl.: Suprème Court of Wisconsin, Mercury Record Pro., Inc. v. Economie Consult, Inc., 218 N.W.2d 705 (1974), Justice Heffeman: "Goldstein completely repudiates Judge Hand's rationale criticizing INS. Accordingly, the line of precendents originating with Judge Learned Hand no longer constitutes controlling authority. INS stands."; United States Court of Appeals, Sixth Circuit, A&M Records, Inc. v. M. V.C. Dist. Corp., 574 F.2d 312 (1978), (Michigan law); United States Court of Appeals, Third Circuit, United States GolfAss'n v. Andrews Systems, 749 F.2d 1028 (1984). Zie ook: Callman/(Altman), a.w. par. 15.05-15.08; Baird, a.w.; Paul Goldstein, "Federal System Ordering of the Copyright Interest", Columbia Law Review, Vol. 69, p. 49 (1969). 42 ) Vgl. bijv.: Suprème Court of Pennsylvania, Waring v. WDAS Station, Inc. 327 Pa. 433 (1937): "the product of another's labor or talent"; Suprème Court, New York County, Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp., 101 N.Y.S.2d 483 (1950): "labor, skill, expenditures, name and reputation of others"; New York Suprème Court, Appellate Division, Bond Buyer v. Dealers Digest Publishing Co., 267 N.Y.S.2d 944 (1966): "result of organization and expenditure of labor, skill, and money, and was salable by complainant for money"; US Court of Appeals, Second Circuit, Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia Broadcasting, 672 F.2d 1095 (1982): "skill, expenditures and labor"; •") Het concept privacy is in het Amerikaanse recht in 1890 geïntroduceerd in een artikel van Warren en Brandeis ('The Right to Privacy", 4 Harvard Law Review 193). **) Vgl. bijv. Justice Maxey, concurring opinion bij Suprème Court of Pennsylvania, Waring v WDAS Station, Inc., 327 Pa 433 (1937); US Court of Appeals, Second Circuit, Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (1953); US Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting Corp., 229 F.2d 481 (1956); W. Prosser ("Privacy", 48 Califomia Law Review 383 (1960)) verdeelt het recht op privacy onder in vier categorieën, waaronder "appropriation of the plaintiffs name or likeness for commercial purposes"; W. Kalven, "Privacy in Tort Law - Were Warren and Brandeis Wrong?", 31 Law & Contemporary Problems326 (1966);HHTOH R. Gordon, "Right of Property in Name, Likeness, Personality and History", Northwestern University Law Review, Vol. 55, p. 553-613 (1960).
« ) 433 U.S. 562 (1977).
248
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
zijn géén constitutief vereiste voor een aanspraak op een bescherming.46) Het beginsel van de ongerechtvaardigde verrijking speelt een sleutelrol in de rechtspraak, waarin de "misappropriation doctrine" wordt toegepast, zoals Callmann opmerkt.47) Dit beginsel voor ogen houdend kunnen in de Amerikaanse jurisprudentie eveneens de navolgende categorieën, die ik terzake van de Nederlandse situatie heb gehanteerd, worden onderscheiden.48) Bescherming wordt veelal niet verleend indien er slechts sprake is van louter aanhaken aan andermans prestatie, zoals ingeval van het aanhaken aan of profiteren van een door een derde gecreëerde markt voor een produkt. Dit ligt anders ingeval van direct exploiteren; de situatie waarin men andermans prestatie eenvoudigweg langs mechanische weg overneemt. Dit wordt door de Amerikaanse rechter in de regel onrechtmatig geacht. Hetzelfde geldt voor indirect exploiteren; de situatie waarin men niet zozeer andermans prestatie langs mechanische weg overneemt, maar daarentegen wèl een wezenlijk element van andermans prestatie te gelde maakt. Zo'n wezenlijk element kan bijv. het spanningselement bij een sportwedstrijd zijn of de nieuwswaarde van bepaalde informatie. Bij gevallen van direct en indirect exploiteren is de verrijking ongerechtvaardigd omdat degene die de oorspronkelijke prestatie heeft mogelijk gemaakt zodoende niet of nauwelijks meer in staat is een financiële vergoeding voor zijn inspanningen te realiseren, zoals Rahl benadrukt.49) Bovendien is degene die andermans prestatie direct of indirect exploiteert slechts in staat zijn eigen prestatie op de markt te brengen vanwege het bestaan van die eerdere prestatie. Indien daarentegen louter wordt aangehaakt aan andermans prestatie, vormen de kosten die de aanhaker moet maken om de prestatie zelve eveneens te leveren èn de omstandigheid dat hij deze eventueel geheel ook zelfstandig had kunnen realiseren een afdoende rechtvaardiging. Weliswaar profiteert de aanhaker in grote mate van de prestaties van derden, maar in dit verband dient aan het beginsel van de vrijheid van mededinging groot gewicht te worden toegekend. Men dient overigens voorzichtig te zijn wanneer men de verschillende beslissingen van de Amerikaanse rechter of de Amerikaanse doctrines in een theoretisch kader wil plaatsen. Uitvoerige theoretische verhandelingen omtrent de "misappropriation doctrine" zijn in de Amerikaanse literatuur schaars. Ook voor dit onderdeel van het Amerikaanse recht geldt dat het vertrekpunt de "case law" is, waarbij de waarde van een precedent groot is. Dit heeft tot gevolg dat de Amerikaanse literatuur voor het merendeel gekenmerkt wordt door een sterk casuïstische benadering, waarbij het theoretisch perspectief een minder prominente plaats inneemt dan in beschouwingen over Nederlands recht. Desondanks kan gesteld worden dat - wanneer men de beslissingen waarin de INS-doctrine in de lijn van de bezwaren van Brandeis en Learned Hand afgewezen is buiten beschouwing laat - de Amerikaanse rechtspraak betreffende de "misappropriation doctrine" redelijk consis46 ) Dit vertoont een duidelijke gelijkenis met de ontwikkeling van het Nederlandse portretrecht (art. 21 Aw) dat blijkens het arrest van de Hoge Raad inzake "'t Schaep met de Vijf Pooten" niet alleen bescherming biedt terzake van zedelijke belangen - alhoewel de wetgever dat wnl. op het oog had- - maar evenzeer terzake van een verzilverbare populariteit. (Vgl.: Verkade/Spoor, a.w., no. 176). 47 ) Rudolf Callmann, a.w. 4S ) Zie omtrent deze begrippen louter aanhaken, direct en indirect exploiteren, schrijver dezes in BIE1986, p. 269-270, BIE1987, p. 251-253 en RM Themis 1989, p. 287-289. Opgemerkt zij overigens dat een dergelijk onderscheid in Amerikaanse beschouwingen over dit onderwerp niet gehanteerd wordt. 49 ) James A. Rahl, "The right to "appropriate" trade values, Ohio State Law Journal, Vol. 23, 1962, p. 57-73. Rahl formuleert als criterium voor onrechtmatigheid: "frustration or destruction of a primary means whereby plaintiff seeks to reap the profits of his labors." ("Primary Purpose Doctrine").
16 oktober 1989
tent genoemd kan worden.50) In het hiernavolgende ga ik nader in op een aantal Amerikaanse beslissingen, die binnen de bovenbedoelde categorieën als precedent mogen worden aangemerkt. 5. Indirect Exploiteren Nieuws Dat nieuws een commerciële waarde bezit, die door het recht inzake ongeoorloofde mededinging beschermd wordt behoeft na International News Service v. Associated Press geen betoog.51) In dat arrest besliste de Suprème Court dat INS het Associated Press-nieuws, gedurende de periode dat het nieuwswaarde heeft, niet commercieel mocht aanwenden.52) Vervolgens bepaalde de Niftth Circuit in Associated Press v. KVOS dat Associated Press zich eveneens kon verzetten tegen het radio-station KVOS dat het nieuws uit een drietal Associated Press kranten (veelal) integraal voorlas en gebruikte voor zijn nieuwsuitzendingen.53) In antwoord op een uitvoerig verweer gebaseerd op de vrijheid van nieuwsgaring benadrukte het Hof dat het algemeen belang juist gebaat is bij de 54 bescherming van nieuwsgaarders, zoals Associated Press. ) In Bond Buyer v. Dealer's Digest Publishing Co. verbood de New Yorkse rechter Dealer's Digest de financiële informatie omtrent obligaties afkomstig van de telex-service van Bond Buyer te publiceren. Dealer's Digest had géén abonnement op deze dienstverlening en publiceerde het nieuws in een met een uitgave van Bond Buyer concurrerend blad.55) Gezien de duidelijke analogie met de INS-zaak is het niet verbazingwekkend dat de rechtbank volstond met een eenvoudige56verwijzing naar de overwegingen van de Suprème Court. ) In 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service werd Transradio verboden om een "live" radio-verslag uit te zenden van een bokswedstrijd tussen Joe Louis en Joseph Farr, aangezien Transradio daarvoor gebruik zou maken van de uitzending van NBC - één van de eisers - die de exclusieve uitzendrechten had verworven.57) De commentai0
) Zie noot 42. ) De INS beslissing was overigens voorafgegaan door een aantal uitspraken waarin een dergelijke handelwijze ook reeds verboden was. Daarbij werd in de beslissingen echter veelal (doorslaggevende) betekenis toegekend aan bijkomende omstandigheden als "passing off", omkopen van personeel of het feit dat de informatie geheim was. Vgl.: Callmann/(Altman), a.w., par. 15.09. " ) Ofwel zoals Denman, Circuit Judge, het typeerde: "while the news is what the Suprème Court terms as "fresh" and the journalistic world as "hot"; Circuit Court of Appeals, Ninth Circuit, Associated Press v. KVOS, 80 F.2d 575 (1935). 53 ) Zie noot 53. Evenzo terzake van eenzelfde casus naar het recht van Pennsylvania: de Suprème Court of Pennsylvania, Pottstown Daily News Company v. Pottstown Broadcasling Company, 411 Pa 383 (1963) Idem: District Court, Alaska, First Division, Juneau, Veatch v. Wagner, 116 F.Supp 904 (1953). 54 ) "Under our capitalistic system this means that news distribution as a public function will be in large part by businessmen acting under the inducement of the profit motive. The public therefore has an interest in protecting the business of news gathering and disseminating agencies against the impairment of their efficiency, by the inevitable reduction of their business income through the misappropriation of news prior to the expiration of the time during which the Suprème Court has held that there exists in it a 'quasi property' interest". " ) Suprème Court, Appellate Division, 267 N.Y.S.2d 944. " ) Zie tevens: Court of Civil Appeals of Texas, Gilmore v. Sammons, 269 S.W. 861 (1925); District Court of Appeal, California, McCord Co. v. Plotnick, 239 P.2d 32 (1951); Harry P. Warner, "Unfair Competition and the Protection of Radio and Television Programs", Washington University Law Quaterly, Vol. 1950, p. 315-318; David M. Solinger, "Unauthorized Uses of Telecasts", Columbia Law Review, Vol. 48 (1948), p. 857-859. Zechariah, Chafee Jr., "Unfair Competition", Harvard Law Review, Vol. 53 (1940), p. 1309 e.v. " ) Suprème Court, New York County, Vol. 165, Misc. 71 (1937). De Court of Civil Appeals of Texas wees in eenzelfde casus de vordering af, o.g.v. de stelling dat de INS-doctrine niet van toepassing zou zijn (257 S.W.2d 800 (1953), Loeb v. Turner. 51
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
toren van Transradio zouden niet in het stadion aanwezig zijn, maar de NBC-uitzendingen parafraseren en bovendien gebruik maken van informatie die zij uit het stadion via boodschappers zouden ontvangen. Dit alles mocht echter niet baten. De New Yorkse rechter oordeelde dat dit een vorm van "unfair competition" jegens NBC was. Evenementen De "misappropriation doctrine" biedt niet alleen bescherming aan nieuwsgaarders, maar eveneens aan organisatoren van evenementen, die een zekere nieuwswaarde bezitten. De aanvaarding van dit standpunt heeft echter de nodige tijd gekost. Zo weigerde in Smith v. Surrat de District Court in Alaska om de gedaagden - waaronder INS - te verbieden opnamen te maken van een Antarctische expeditie en deze te publiceren nog voordat de sponsor van de expeditie Pathé News Service - in staat was zijn opnamen van de expeditie te exploiteren.58) De rechter kende hierbij gewicht toe aan de omstandigheid dat de expeditie zich in de openbaarheid afspeelde en een zaak van publiek belang was. Het gezag van deze uitspraak was echter gering.59) In de lijn van deze beslissing lag nog wel de beslissing in National Exhibition Co. v. Teleflash, Inc. Daarin weigerde een District Court in New York een verbod uit te spreken betreffende "live" radio-uitzendingen van baseball wedstrijden.60) Deze laatste beslissing werd echter met zoveel woorden opzij gezet in Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting Co., waarin "live" radio-verslagen van wedstrijden van de "Pirates" - een professioneel baseball team - werden verboden ondanks dat de reportages gemaakt werden door verslaggevers die vanaf61buiten het stadion gelegen plaatsen de wedstrijd volgden. ) Een vergelijkbare casus lag ten grondslag aan het hiervoor besproken 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service, waarin het verbod tevens ten faveure 62van de promotor van de wedstrijd werd uitgesproken. ) De aanspraken van de organisator van een sportwedstrijd ten aanzien van "live" radio-verslaggeving werden eveneens gehonoreerd in Southwestern Broadcasting Co. v. OU Center Broadcasting. 63) Alhoewel de rechtbank uitdrukkelijk verwees naar de Pittsburgh- en 20th CeMft/ry-beslissingen voor de grondslag van de vordering, volgde hij deze precedenten echter niet geheel. Teneinde ieder gevaar voor de vrijheid van nieuwsgaring te vermijden, beperkte hij het verbod tot het maken van reportages vanaf het veld, terwijl in deze twee eerdere beslissingen het verbod nu juist ook betrof het maken van reportages vanaf plaatsen buiten het stadion. Deze beperking lijkt niet aan te sluiten bij de overwegingen die aan het verlenen van deze bescherming ten grondslag liggen, zoals bijv. blijkende uit de INS -beslissing. De precedent-waarde van deze beslissing lijkt dan ook gering.64) Voor de volledigheid zij nog vermeld de beslissing van de District Court van Connecticut in Post Newsweek Stations-Connecticut, Inc. v. Travelers Insurance Company,
S8
) 7 Alaska Reports 416 (1926). «) Callmann/(Altman), a.w., par. 15.09. 60 ) U.S. District Court, S.D. New York, 24 F.Supp. 488 (1936). 61 ) U.S. District Court, W.D. Pennsylvania, 24 F.Supp. 490 (1938): "The case of National Exhibition Company v. Teleflash (..) presents a case somewhat similar to the case at bar. However, we are unable to follow the court's ruling, because we do not believe that the District Judges, correctly interpreted the law as to unfair competition as applicable to cases of this kind." Zie ook: James H. Neu, Notre Dame Lawyer, Vol. 16, p. 138; Solinger a.w. 62 ) Zie noot 58. M ) Court of Civil Appeals of Texas, 210 S.W.2d 230 (1947). M ) Vgl. bijv. ook: Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting Co, 24 F.Supp 490 (1938), (noot 62), en Grove Press, Inc. v. Collectors Publication, Inc., 264 F.Supp 603 (1973), (noot 87). s
249
waarin - onder verwijzing naar het Zacchini -arrest van de Suprème Court - werd overwogen dat de International Skating Union een commercieel belang heeft in door haar georganiseerde schaatswedstrijden.65) 6. Direct Exploiteren "performers" In Waring v. WD AS Station, Ine kende de Suprème Court van Pennsylvania aan het orkest "Waring's Pennsylvanians" het recht toe zich te verzetten tegen de verkoop van plaatopnamen die van een radio-uitzending waren gemaakt.66) In die beslissing overwoog Justice Stern namens de meerderheid dat de vertolking een zodanig nieuwe en artistieke creatie opleverde dat het orkest een "property right" verwierf. Deze overweging getuigde van een "quasi-auteursrechtelijke" benadering, waartegen Justice Maxey zich in zijn "concurring opinion" verzette. Hij grondveste de aanspraak van het orkest op een "right to privacy" betreffende de uitvoering, zonder daarbij betekenis te willen toekennen aan de eventuele artistieke waarde daarvan. Een vergelijkbare vordering van het orkest van Paul Whiteman werd in RCA Mfg Co. v. Whiteman door de Second Circuit Court of Appeals afgewezen.67) Learned Hand overwoog namens de meerderheid dat "the result of the industry, skill and expense of others" géén bescherming in het verlengde van het INS-arrest konden claimen, daar die beslissing slechts van toepassing zou zijn op de specifieke casus van die procedure. Desondanks verbood de New Yorkse rechter in Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp. de verkoop van plaatopnamen die van radio-uitzendingen van de Metropolitan Opera gemaakt waren.68) Deze beslissing lag er uiteindelijk aan ten grondslag dat vervolgens ook de Second Circuit Court of Appeals "omging" in de reeds aangehaalde beslissing Capitol Records v. Mercury Records Corporation, waarin het recht van de staat New York werd toegepast.69) De Sixth Circuit Court of Appeals kwam tot eenzelfde resultaat onder toepassing van "Michigan law"'va.A & M Records, Inc. v. M.V.C. Dist. Corp.70) Verwijzend naar beslissingen uit een groot aantal andere staten oordeelde het Hof dat de country-sterren Tammy Wynette en Johnny Cash zich konden verzetten tegen de verkoop van platen waarvoor zij geen toestemming hadden gegeven.71) Op het gebied van de bescherming van sportlieden hebben diverse bokswedstrijden van Joe Louis de jurisprudentie verrijkt. In 1948 gaf de wedstrijd tussen Louis en Walcott aanleiding tot verschillende procedures voor meerdere rechtbanken. Daarin werd het vertonen van televisie-uitzendingen van deze wedstrijd in o.m. een bioscoop, hotel en "ballroom" verboden.72) Filmopnamen van een bokswedstrijd tussen dezelfde Joe Louis en Albert Ettore vormden naderhand de aanleiding voor Ettore v.
6S ) US District Court, D. Connecticut, 510 F.Supp. 81 (1981): "It is clear that the ISU has a legitimate commercial stake in this event, and that they, like Zacchini, are entitled to contract regarding the distribution of this entertainment product." ") 327 Pa 433 (1937). ") 114F.2d86(1940). 6S ) Suprème Court, New York County, 101 N.Y.S.2d 483 (1950). Justice Greenberg overwoog o.m.: "The New York courts have applied the rule in the International News Service case in such a variety of circumstances as to leave no doubt of their recognition that the effort to profit from the labors, skill, expenditures, name and reputation of others which appears in these cases constitutes unfair competition which will be enjoined,.." w ) 221 F,2d 657 (1955), Learned Hand dissenting. Zie ook: Benjamin Kaplan, "Pèrformer's Rights and Copyright: The Capitol Records Case", Harvard Law Review, Vol. 69, 1956, p. 409-439. ™) 574 F.2d 312 (1978). ") Vgl. Warner, a.w., p. 506-523. ") Zie Solinger, a.w., p. 850-851.
250
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
16 oktober 1989
Philco Television Broadcasting Corporation.11) De Third Circuit besliste daarin dat Ettore zich tegen de heruitzending van de met zijn toestemming van de wedstrijd gemaakte film kon verzetten en dat maar liefst onder het recht 74van Pennsylvania, Delaware, New Jersey en New York. ) In de reeds aangehaalde beslissing Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. oordeelde de Suprème Court dat het verbod om een 15 seconden durende "human cannonball act" uit te zenden tijdens een televisie-journaal toelaatbaar was en géén te vergaande beperking van de rechten van de pers vormde.75) Daarbij verwees Justice White naar de gevestigde jurisprudentie bestaande uit een groot aantal precedenten van "federal and state courts" waarin de "misappropriation doctrine" was toegepast. Hij benadrukte bovendien de analogie met het octrooi- en auteursrecht voor wat betreft de positieve effecten van 76 de "misappropriation doctrine" voor het algemeen belang. ) Tevens besteedde hij ruime aandacht aan het "right to privacy" als grondslag voor deze bescherming.77)
het in werking treden van de Copyright Act 1976 - die sedertdien "sound recordings" beschermt - is bovendien door een groot aantal rechters in verschillende staten steeds bescherming toegekend aan producenten van grammofoonplaten in gevallen van "record piracy" binnen het kader van de "misappropriation-doctrine".80) Omroeporganisaties kunnen evenzeer een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming claimen binnen het kader van deze doctrine. Zo verbood de New Yorkse rechter in Mutual Broadcasting System v. Muzak Corporation het uitzenden van een radio-verslag van de "1941 World Series Games" door Muzak.81) Muzak beperkte zich daarbij tot het eenvoudigweg doorgeven van het programma van Mutual Broadcasting System. In Intermountain Broadcasting & Television Corp', v. Idaho Microwave, Inc. daarentegen weigerde de Idaho District Court een verbod uit te spreken voor het doorgeven van de uitzendingen van Intermountain op het kabelnet van Idaho Microwave.82) Hierbij speelde een rol dat dit kabelnet een ander gebied bestreek dan waarin de oorspronkelijke uitzendingen ontvangen konden worden, zodat er geen sprake was directe mededinging. Dit was volgens de 83District Court Producenten van beeld- en geluid reden om de vordering te moeten afwijzen. ) Nog vóór het INS-arrest werd in Fonotipia Ltd. v. Bradley uitgemaakt dat het verkopen van grammofoonplaVan groter belang is de beslissing van de Second Circuit ten die geproduceerd werden middels kopieën van de bij inzake Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia de productie gebruikte mallen onrechtmatig was jegens de Broadcasting. In deze beslissing honoreerde het Hof de producent. In deze zaak was geen sprake van een aanspraken van de producenten van 84een compilatie van traditionele "passing off'-situatie, aangezien op het label klassieke scènes uit Chaplin-films. ) Alhoewel deze werd meegedeeld dat het geen originele opnamen waren.78) producenten géén copyright toekwam, besliste het Hof dat Dat de producenten van beeld- en geluidsdragers eveneens de uitzending door CBS van deze compilatie ter een bescherming aan de "misappropriation-doctrine" gelegenheid van het overlijden van Chaplin "unfair kunnen ontlenen ligt voor de hand. Zo werden in de reeds competition" opleverde. CBS stelde nog dat zij tot deze besproken beslissingen inzake Metropolitan Opera Ass'n v. uitzending gerechtigd was vanwege de vrijheid van de pers Wagner-Nichols R. Corp., Capitol Records v. Mercury Records in het kader van berichtgeving omtrent actuele gebeurtenisCorporation en A & M Records, Inc. v. M.V.C. Dist. Corp. de sen. De Second Circuit was echter van mening dat het vorderingen niet alleen ten gunste van de uitvoerend uitzenden van de85 gehele compilatie daarvoor geenszins kunstenaars toegewezen,79 maar tevens ten faveure van de noodzakelijk was. ) betrokken producenten. ) In de periode voorafgaand aan Evenementen De organisatoren van evenementen komt eveneens een bescherming o.g.v. "unfair competition" terzake van de 73 ) Court of Appeals, Third Circuit, 229 F.2d 481 (1956). Zie ook US directe exploitatie daarvan toe. Zo werden in de eerder District Court, S.D. New York, 93 F.Supp. 987 (1950), Sharkey v. vermelde procedures rond de bokswedstnjd Louis-Walcott National Broadcasting Co., waarin eenzelfde bescherming werd verleend de vorderingen tevens toegewezen ten gunste van de aan Jack Sharkey, voormalig wereldkampioen boksen, onder de New organisatoren.86) In Rudolph Mayer Pictures v. Pathé News York Civil Rights Law. De Pennsylvania Court of Common Pleas 114 verbood de New Yorkse rechter Pathé News opnamen van USPQ 314, (1957) verleende in Hogan v. A.S. Barnes & Company, Inc. een bokswedstrijd te exploiteren, welke vanaf een ook een bescherming onder het recht van Pennsylvania aan een belendend gebouw waren gemaakt, daarmee de vordering professionele golfer terzake van het gebruikt van zijn portret. van de promotor en Rudolph Mayer Pictures, 87dat de 74 ) Vgl. terzake van New York law, bijv. de procedure Haelan exclusieve filmrechten had verworven, toewijzend. ) Laboratories, Inv v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866, US Court of In New York World's Fair v. Colourpicture Publishers, Inc. Appeals, Second Circuit (1953), waarin het Hof naar aanleiding van de wees de rechter de vordering van de organisatie strekkende vraag of baseball-spelers portretrechten hebben overwoog: "In New tot een verbod terzake van de exploitatie van foto's van een York a person has right to grant exclusive privilege of publishing his photograph and may grant such right without accompanying transfer of a business or anything else, and legal interest of a person in publication of his photograph is not limited to a personal and non-assignable right not to have his feelings hurt by such publication. (Civil Rights Law, N.Y. Par 50, 51). 75 ) 433 U.S. 562 (1977). 76 ) White overwoog tevens: "Of course, Ohio's decision to protect petitioner's right of publicity here rests on more than a desire to compensate the performer for the time and effort invested in his act; the protection provides an economie incentive for him to make the investment required to produce a performance of interest to the public. This same consideration underlies the patent and copyright laws long enforced by this Court." 77 ) Justice Powell - gesteund door Brennan en Marshall- schreef een dissent, waarin hij aangaf de aanspraken van Zacchini eveneens te erkennen, maar van oordeel te zijn dat het routinematig vertonen van de "act" in een journaal-uitzending rechtmatig was. 7S ) 171 F. 951 (E.D.N.Y. 1909). Zie daaromtrent: John E. Mason Jr., "Performers' Rights and Copyright: The Protection of Sound Recordings from Modern Pirates", California Law Review, Vol. 59:548 (1971), p. 551. ™) Resp.: Suprème Court, New York County, 101 N.Y.S.2d 483 (1950), Court of Appeals, Second Circuit, 221 F.2d 657 (1955) en Court of Appeals, Sixth Circuit, 574 F.2d 312 (1978).
80 ) Bijv. Suprème Court of Wisconsin, Mercury Record Pro., Inc. v. Economie Consultant, Inc., 218 N.W.2d 705 (1974), waarin verwezen wordt naar precedenten in New York, California, North Carolina, South Carolina, Illinois Missouri. Zie voor een uitgebreid overzicht: Callmann/(Altman), a.w. par. 15.10. 81 ) Suprème Court, New York County, 30 N.Y.S.2d 419 (1941). 82 ) Us District Court, D. Idaho, S.D., 196 F.Supp. 315 (1961). 83 ) Vgl.: Warner, a.w., p. 304-305. en zie noot 97. 84 ) 672 F.2d 1095 (1982). 85 ) Zie terzake van producenten van beeld- en geluid tevens: Warner, a.w.; Solinger, a.w.; Caldwell, a.w.; Callmann/(Altman), a.w.; par 15.11; John E. Mason Jr. Performers' Rights and Copyright: The Protection of Sound Recordings from Modern Pirates", California Law Review, Vol. 59, p. 548-579 (1971). 86 ) Zie noot 71. 87 ) Suprème Court, Appellate Division, 255 N.Y.S. 1016 (1932). Voor de feiten zie: Solinger, a.w., p. 858; Madison Square Garden Corporation v. Universal Pictures, 7 N.Y.S.2d 845 (1938). 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service, Vol. 165 Misc 74 (1937).
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
tentoonstelling toe.88) De duur van het verbod werd beperkt tot een periode van twee jaar, waarbij de rechter overwoog dat die gebouwen die na afloop van de tentoonstelling zouden bijven 89 staan uiteraard in het publiek domein zouden geraken. ) Uitgevers De Second Circuit oordeelde in 1952 bij monde van Learned Hand dat een uitgever zich niet kon verzetten tegen exploitatie van een fotografische herdruk van een boek waarop het auteursrecht was vervallen.90) Terzake van het conflict van deze beslissing met de hiervoor aangehaalde iwjoripi'a-uitspraak werd eenvoudigweg opgemerkt dat die uitspraak hiermee werd "overruled".91) Meer gewicht mag worden toegekend aan Grove Press, Inc. v. Collectors Publication, Inc.92) Daarin werd een verbod uitgesproken terzake van een fotografische reproductie van het zetsel van "My Secret Life"; een autobiografie van een "anonymous gentleman". Noch op het origineel, noch op het zetsel rustte auteursrecht. De rechter overwoog desondanks dat de gedaagde door het fotokopiëren zich de kosten van het zetsel bespaarde en zodoende in staat was zijn uitgave voor een aanzienlijk lagere prijs aan te bieden. Toen de gedaagde vervolgens op zijn beurt een opnieuw gezette uitgave - gebaseerd op een ander exemplaar van één van de zes nog resterende originelen - het licht deed zien, oordeelde dezelfde rechter dat deze handelwijze niet onrechtmatig was, aangezien de tekst zelf publiek domein was. 7. Louter aanhaken Het louter aanhaken aan andermans prestatie is in beginsel niet ontoelaatbaar.93) Vanwege de sterk casuïstische benadering is de theorie echter niet altijd even helder. Zo zijn er een aantal uitspraken waarin onder toepassing van de "misappropriation-doctrine" een verbod werd uitgesproken, zonder dat er sprake van direct of indirect exploiteren was. Nadere beschouwing daarvan leert echter dat daarbij veelal sprake was van bijkomende omstandigheden, zoals het aanhaken aan andermans reputatie of goodwill. Een reputatie of goodwill laat zich overigens eveneens omschrijven als "the result of labor, skill and money" waardoor het hanteren van de "misappropriationdoctrine" in dit verband niet zo verbazingwekkend is. Aanhaken aan andermans reputatie speelde bijv. een rol in Madison Square Garden Corp. v. Universal P. Co.9*) Daarin bepaalde de New Yorkse rechter dat de exploitant van Madison Square Garden zich kon verzetten tegen een film die weliswaar was opgenomen in de studio, maar waarin de indruk gewekt werd dat de wedstrijden van het ijshockey-team dat de hoofdrol vervulde in deze beroemde hal gespeeld werden. Aanhaken aan goodwill speelde eveneens in twee procedures waarin resp. Dow Jones & Company en Standard 88 ) New York Suprème Court, Queens County, 141 USPQ 939 (1964). 8 ') Zie ook: Solinger, a.w., p. 865-867; Circuit Court of Appeals, Seventh Circuit, Johnson-Kennedy Radio Corp. v. Chicago Bears Football Club 97 F.2d 223 (1938). 90 ) G. Ricordi & Co. v. Haendler, 194 F.2d 914 (1952), Brown/Denicola, a.w. p. 497. 91 ) Zie noot 76. 92 ) US District Court, C D . California, 264 F.Supp. 603 (1967), Brown/Denicola, a.w., p. 497. 93 ) Zie bijv. Grove Press, Inc. v. Collectors Publication, Inc., (noot 90.) terzake van de opnieuw gezette uitgave. Evenzo: Chiej'Justice Burger in Goldstein v. California, (412 U.S. 546 (1973), Brown/Denicola, a.w., p. 70, Nimmer, a.w., p. 459):"..., petitioners and other individuals remain free to record the same compositions in precisely the same manner and with the same personnel as appeared on the original recording." Court of Appeals, Federal Circuit, Interpart Corp. v. Italia, 777 F.2d 678: "copier did not compete unfairly by copying automobile mirrors absent valid design patent rights." '") New York Suprème Court, Appellate Division, 7 N.Y.S.2d 845 (1938).
251
& Poor's Corporation het recht werd toegekend zich te verzetten tegen termijncontracten die werden gebaseerd op respectievelijk 95 de Dow Jones en Standard & Poor beurs-indexen. ) Alhoewel beide rechterlijke colleges refereerden aan de "misappropriation-doctrine", was de doorslaggevende factor in deze procedures het aanhaken aan 96de goodwill van deze toonaangevende beurs-indexen. ) Het enkele aanhaken aan c.q. overnemen van bijv. de formules waarmee deze indexen berekend worden kon echter via de "misappropriation-doctrine" niet worden tegengegaan. Aan het ontbreken van een octrooi moet in dit verband een sterk "preemptive effect" 97 worden toegekend, nu kennis in beginsel "free as the air" is. ) Dit blijkt ook uit de beslissing van de Third Circuit Court of Appeals in United States Golf Ass'n v. St. Andrews Systems. Daarin werd uitgemaakt dat een computerbedrijf vrij was een programma met de officiële - door de Golf Association vastgestelde - formule voor het berekenen van een golf-handicap, op de markt te brengen.98) Het Hof kende weliswaar groot gewicht toe aan het ontbreken van een directe concurrentie-verhouding met de Golf Association, maar stond tevens uitvoerig stil bij de omstandigheid dat de formule "functioneel" was en daarom niet via "unfair competition" beschermd kon worden.99) Een meer gedetailleerde beschouwing van de Amerikaanse jurisprudentie terzake van wat zich als "louter aanhaken" laat omschrijven gaat het bestek van dit artikel te buiten. Het zal echter geen verbazing wekken dat de 52 jurisdicties ook op dit gebied een bonte casuïstiek de revue hebben laten passeren. 8. Conclusie De ontwikkeling van de "misappropriation-doctrine" in het Amerikaanse recht biedt interessant vergelijkingsmateriaal voor het leerstuk prestatiebescherming in Nederland. In het Decca-arrest overwoog de Hoge Raad dat voor het verlenen van prestatiebescherming vereist is dat geprofiteerd wordt van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn gesteldvkan worden met die welke toekenning van een intellectueel eigendomsrecht rechtvaardigen. De aard van de prestatie is eveneens een belangrijke factor in het Amerikaanse recht. In een op dit punt constante jurisprudentie is steeds bescherming verleend aan the result of organization and the expediture of labor, skill and money, and which is salable for money", zoals het in de 77VS-beslissing geformuleerd werd. De waarde van dit criterium is zelfs door de tegenstanders van de "misappropriation-doctrine" niet betwist. In het Z>ecca-arrest gaf de Hoge Raad tevens aan dat terughoudendheid geboden is. In dit verband kunnen de discussies omtrent de noodzaak van wetgeving en hét "preemptive effect" van federale wetgeving van nut zijn. Beginnend bij de "dissenting opinion" van Brandeis bij het INS-arrest, en vervolgens in een reeks arresten van de Second Circuit van de hand van Learned Hand, is het standpunt ingenomen dat de problematiek dermate complex zou zijn dat de rechter geen bescherming zou kunnen verlenen. Deze overwegingen vormden vervolgens de aanzet voor de constitutionele argumenten op grond waarvan bescherming werd ontzegd aan het uiterlijk van produkten, omdat daarvoor eventueel een "design patent" verleend had kunnen worden, in de beslissingen van de Suprème Court inzake Sears en Compco. In de daarop volgende beslissingen in Goldstein v. California, Kewanee 95 ) Court of Appeals, Second Circuit, Standard & Poor's Corp. v. Commodity Exchange, 683 F.2d 704 (1982); Suprème Court of Illinois, Board of Trade of the City of Chicago v. Dow Jones, 456 N.E.2d 84 (111. 1983). Baird, a.w., p. 423-429. 96 )Baird, a.w., p. 423-429. 97 ) Zie noot 18. 5S ) 749 F.2d 1028 (1984). " ) Er bestaan echter andere uitspraken waarin deze concurrentievereiste uitdrukkelijk geen gewicht is toegekend, zoals bijv. de beide beursindex-zaken. Zie ook noot 81.
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
252
OU Co. v. Bicron Corp en Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co werden de grenzen van de "preemptiondoctrine" echter duidelijk gemaakt: indien de (federale) wetgever niet geacht kan worden een bepaalde materie uitputtend geregeld te hebben zijn de Staten vrij prestatiebescherming toe te kennen. Binnen deze grenzen bestaat een indrukwekkende reeks "case law" waarin terzake van het direct en indirect exploiteren van andermans op geld waardeerbare prestatie bescherming vrijwel steeds bescherming is toegekend. Daarbij valt op dat de rechter er zeer wel in geslaagd is gaandeweg aan de "misappropriation-doctrine" een invulling te geven die als zodanig nauwelijks bekritiseerd is. Maatschappelijke of juridische calamiteiten hebben zich daarbij naar het zich laat aanzien niet voorgedaan. Deze Amerikaanse jurisprudentie biedt voor de Nederlandse rechter zeker aanknopingspunten. Opvallend is dat de discussie in de Verenigde Staten niet de vraag betrof welke prestaties eventueel voor bescherming in aanmerking komen. Dit ligt voor de Nederlandse verhoudingen anders nu de Hoge Raad in de KNVB/NOS en Staat/Den Ouden-uitspraken zich vooral daarop schijnt te concentreren. Deze prestaties van respectievelijk de organisatoren van voetbalwedstrijden en de producenten
16 oktober 1989
van zetsel voor drukwerk worden in de Verenigde Staten als éénlijnsprestaties100) in de zin .van het öecca-arrest aangemerkt. Naar mijn mening geldt dit evenzeer binnen de Nederlandse verhoudingen.101) Het komt mij voor dat de op grond van de MS-beslissingen ontwikkelde jurisprudentie waarin allerhande prestaties als éénlijnsprestatie worden aangemerkt ook voor de Nederlandse situatie van belang is. De Amerikaanse ervaringen leren tevens dat de crux van de problematiek terzake van prestatiebescherming veel meer gelegen is in de vraag op welke wijze de in acht te nemen terughoudendheid bij het eventueel bij het eventueel toekennen van bescherming nader ingevuld zal moeten worden. Het lijkt mij dat de Nederlandse rechter hier vooralsnog zelf zijn koers zal moeten bepalen, waartoe het Elvis-Presley-arrest een eerste aanzet heeft gegeven. Daarbij kan de Amerikaanse "case law" echter zeker als inspiratiebron kan fungeren. Amsterdam, juni 1989. 10
°) De term is van Wichers Hoeth (noot NJ 1988, 311). ') Zie daaromtrent uitgebreid: Van Engelen, RM Thetnis 1989, p.
10
281.
Jurisprudentie Nr 73. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 februari 1989.
c. Ahlberg heeft op 6 oktober 1988 en 17 oktober 1988 beslag doen leggen op de roerende en onroerende goederen van Hilbrink in verband met een vordering die zij stelt op Hilbrink te hebben wegens overtreding van het onder a. (Original 8 - expositiesysteem II) genoemde verbod op 9 september 1988 te 's-Hertogenbosch, tengevolge waarvan Hilbrink de dwangsom heeft Mr J.J. Brinkhof. ^ verbeurd. d. Ahlberg meent een tweede overtreding geconstateerd Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. De door eiser gebruikte systemen - systeem A en systeem B te hebben op 24, 25 en 26 oktober 1988 te Amsterdam. Zij heeft dit door een deurwaarder aan Hilbrink doen - dienen als inbreukmakend te worden aangemerkt. Zij meedelen met bevel tot betaling van de door de overtreding vervullen tezamen dezelfde functie als de ene inrichting volgens het octrooi. Het kenmerk van conclusie 1 is zowel in verbeurde dwangsom. 2. Hilbrink vordert Ahlberg op verbeurte van een systeem A als in systeem B geheel terug te vinden. De door eiser gesignaleerde verschillen zijn in octrooirechtelijk opzicht dwangsom: daarom niet relevant, omdat deze verschillen betreffen tussen - te gebieden alle door haar gelegde beslagen op te heffen; de systemen AenB enerzijds en een concrete uitvoeringsvorm - te verbieden opnieuw beslag te leggen; en volgens het octrooi anderzijds en niet verschillen tussen - te gebieden de aangevangen executie te staken en enerzijds de systemen AenB en anderzijds de inrichting zoals gestaakt te houden. deze is geoctrooieerd en die verschillende uitvoeringsmogelijk3. Aan zijn vordering legt Hilbrink ten grondslag dat hij heden toelaat. Voorshands wordt geoordeeld dat ook de het bedoelde verbod niet heeft overtreden en derhalve geen schachten, die volgens de conclusie van het octrooi elastisch dwangsom verschuldigd is geworden. zijn, in de inrichtingen AenB van eiser elastisch zijn. Ware dat 4. Ahlberg verzet zich tegen toewijzing van het niet het geval dan zouden de inrichtingen nl. hun functie niet gevorderde. kunnen vervullen. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. Peter Paul Maria Hilbrink, h.o.d.n. Expo Mart Hilbrink te Borne, eiser [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr M.E.M. Sanders te Almelo, tegen de vennootschap naar Zweeds recht Ahlberg Beckroth Ytter AB te Stockholm, Zweden, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R.A.A. Duk, advocaat Mr D. van Loon te Aalsmeer. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Bij vonnis in kort geding van de president van deze rechtbank d.d. 24 juni 1988 [B.I.E. 1989, nr38, blz. 121; [Red.] is Hilbrink verboden direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi nr. 0105271 van Ahlberg, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. b. Dit vonnis is aan Hilbrink betekend op 11 juli 1988.
5.1. De toewijsbaarheid van de vordering is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de na voormeld vonnis door Hilbrink gebruikte systemen - hierna aangeduid als systeem A en systeem B - voorshands als inbreukmakend dienen te worden aangemerkt. 5.2. Dit is het geval. In het vonnis van 24 juni 1988 is al overwogen (rechtsoverweging 5.1.5.) dat de splitsing van de inrichting volgens het octrooi in een tweetal naast elkaar gelegen inrichtingen die, ondanks de verwijdering van delen van schachten, tezamen dezelfde functie vervullen als de ene inrichting volgens het octrooi, de inrichting niet tot een wezenlijk andere inrichting dan de geoctrooieerde maakt. Voorts is het zo dat het kenmerk van conclusie 1 zowel in systeem A als in systeem B geheel is terug te vinden. Bovendien wordt geoordeeld dat de door Hilbrink gesignaleerde verschillen - afgezien van een hierna afzonderlijk te bespreken verschil - in octrooirechtelijk
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
opzicht daarom niet relevant zijn omdat deze verschillen betreffen tussen de systemen A en B enerzijds en een concrete uitvoeringsvorm volgens het octrooi anderzijds en niet - en daarom zou het moeten gaan - verschillen tussen enerzijds de systemen A en B en anderzijds de inrichting zoals deze is geoctrooieerd en die verschillende uitvoeringsmogelijkheden toelaat. Het niet uitgehold zijn van de onderkant van het kliksysteem, de afwezigheid van openstaande voetjes, de plaats van rondingen aan de bovenkant, de afwezigheid van rondingen aan de binnenkant, de zaagsnede over de lengte van het systeem en het afgevlakt zijn van de hoeken: het zijn allemaal punten die in een inrichting volgens de conclusie niet aan de orde komen en derhalve niet van belang zijn. Wat tenslotte het mogelijk wel relevante verschil betreft: Hilbrink voert aan dat zijn systemen niet elastisch zijn, terwijl het in het geoctrooieerde systeem juist om veerkracht gaat. Het is waar dat in de conclusie van het octrooi het woord "elastisch" wordt gebezigd. Er is daarin sprake van "elastische schachten". Voorshands wordt echter geoordeeld dat ook de schachten in de inrichtingen A en B van Hilbrink elastisch zijn. Ware dat niet het geval dan zouden de inrichtingen namelijk hun functie niet kunnen vervullen. 5.3. Gelet op het voorgaande moet voorshands worden geoordeeld dat de inrichtingen A en B onder de beschermingsomvang van het octrooi van Ahlberg vallen. Voor toewijzing van de vordering is daarom geen grond. 5.4. In de brief d.d. 24 januari 1989 waarin de raadsman van Hilbrink verzocht vonnis te wijzen, schrijft deze het wenselijk te achten dat de getuigen die over de overtreding op 24, 25 en 26 oktober 1988 schriftelijke verklaringen hebben afgelegd, onder ede worden gehoord. Niet duidelijk is welk belang Hilbrink hierbij heeft nu hij zelfheeft gesteld na het vonnis d.d. 24 juni 1988 de inrichtingen A en B te hebben gebruikt. 6. Hilbrink zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Wijst de vordering af. 2. Veroordeelt Hilbrink in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ahlberg begroot op ƒ 1.000,-. Enz.
Nr 74. Gerechtshof te Amsterdam, 8 december 1988. (InterView/Marktview) Mrs J.H.M. Willems, J.B. Fleers, A. Cohen Tervaert. Art. 1, lid 1 Benelux Merkenwet. Pres: voor de waren geregistreerde computerprogramma 's en drukwerken in de vorm van marktonderzoekrapporten en voor de diensten marktbewerking, -analyse en -onderzoek moet het merk InterView als beschrijvend worden aangemerkt, omdat het publiek het' subtiele onderscheid tussen de werkzaamheden van een journalist en die van een marktonderzoeker niet zal maken en ondanks de gebruikte schrijfwijze dat merk als beschrijvend zal opvatten nu het de betekenis van het uit de Engelse taal afkomstige woord interview kent. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Hof: de omstandigheid dat het teken Marktview en het merk InterView in hun verschillende schrijfwijzen dezelfde slotlettergreep hebben, brengt niet mede dat dit teken in zijn geheel beschouwd met dat merk in relevante mate
253
overeenstemt, nu de eerste gedeelten van teken en merk visueel, auditief en in betekenis zeer verschillen. Art. 5 Handelsnaamwet. Geen vrees voor verwarring tussen de onder de namen Marktview en InterView gedreven ondernemingen te duchten. Het feit dat een klant InterView zou hebben gevraagd of Marktview een dochterbedrijf van haar was, geeft onvoldoende grond om het tegendeel aan te nemen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. InterView te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur Mr J.F.A. Doeleman, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Marktview te Amsterdam, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr J.V. van Ophem. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 18 februari 1988 (Mr J.M. Vrakking). Gronden van de beslissing : 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden: a. InterView [eiseres; Red.] is sinds 1967 onder deze (handels)naam werkzaam als onderzoekbureau. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister houdt zij zich bezig met: "de dienstverlening, in het bijzonder op het gebied van markt- en motievenonderzoek". b. Sedert ongeveer een jaar is InterView gelieerd met het Duitse bedrijf Burke. Haar statutaire naam is nog steeds BV InterView, maar in het Handelsregister is inmiddels de naam Burke-InterView als handelsnaam ingeschreven. Ook in advertentiecampagnes treedt zij de afgelopen maanden onder laatstgenoemde naam naar buiten. c. InterView heeft haar gelijkluidend merk op 29 april 1986 als Benelux-warenmerk doen deponeren voor de klassen 9 (geregistreerde computerprogramma's) en 16 (drukwerken in de vorm van marktonderzoekrapporten), en op 30 december 1987 als Benelux-dienstmerk voor klasse 35 (marktbewerking, -analyse, en -onderzoek). Met betrekking tot het depot als dienstmerk is nog geen bewijs van inschrijving afgegeven. d. Marktview trad medio januari 1987 voor het eerst onder deze (handels)naam naar buiten. Zij houdt zich blijkens het Handelsregister bezig met: "het verrichten van onderzoek op het gebied van marktanalyse, onderzoek der openbare mening, andere onderzoekingen op economisch gebied, sociaal en cultureel gebied en wat daar verder toe behoort en mee in verband staat in de ruimste zin, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met dezelfde of soortgelijke doelstellingen zomede het verlenen van adviezen en het bedrijven van eigen activiteiten op industrieel en commercieel gebied uit marktanalyse en dergelijk onderzoek voortvloeiend". e. Marktview gebruikt haar gelijkluidende teken onder andere op onderzoekrapporten en briefpapier en in advertenties waarin zij haar diensten op het gebied van marktonderzoek aanbiedt. 2. Stellende dat Marktview door het gebruik van het element "view" in haar naam: - inbreuk maakt op het waren- respectievelijk dienstmerk InterView, - inbreuk maakt op haar recht met betrekking tot het gebruik van haar handelsnaam InterView en - zich jegens haar - InterView - schuldig maakt aan oneerlijke mededinging, vordert InterView - kort gezegd - dat Marktview elk gebruik van het bestanddeel "view" in of in verband met haar merken, handelsnaam en andere aanduidingen op straffe van een dwangsom wordt verboden. 3. Aan de orde is de vraag of het (dienst)merk InterView - er daarbij veronderstellenderwijs van uit gaande dat het dienstmerk niet alleen is gedeponeerd maar ook al zou zijn ingeschreven - zodanig overeenstemt met het teken
254
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
Marktview in de zin van artikel 13A eerste lid onder 1 respectievelijk 2 Benelux Merkenwet dat er sprake is van merkinbreuk. 4. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Anders dan InterView meent moet het eisende merk InterView als beschrijvend worden aangemerkt. Weliswaar stelt InterView dat het woord "interview" blijkens Van Dale, woordenboek voor de Nederlandse taal - aktiviteiten van een journalist beschrijft en niet de werkzaamheden van een marktonderzoeker, waarvoor het woord "enquêteren" op zijn plaats is, en dat zij derhalve het begrip a-typisch gebruikt, aldus profiterend van de suggestie van een ruime blik en een goed overzicht die van het element "view" uitgaat, doch het publiek zal dit subtiele onderscheid niet maken en het ondervragen van mensen in het algemeen zien als het maken van "interviews". Daaraan doet niet af dat in de schrijfwijze een schuin streepje wordt gebruikt of "view" met een hoofdletter wordt geschreven. Zowel visueel, auditief als begripsmatig zal het publiek waarbij er van uit mag worden gegaan dat het de betekenis van het uit de Engelse taal afkomstige woord interview kent - InterView als beschrijvend opvatten, ook indien het op een van de hiervoor aangegeven wijzen wordt geschreven. Eén en ander overigens nog daargelaten de omstandigheid dat InterView thans op de markt optreedt onder de naam Burke-InterView. 5. Evenmin is sprake van een inbreuk door Marktview op het recht van InterView met betrekking tot het gebruik van haar handelsnaam. De handelsnamen Marktview en InterView zijn immers niet zodanig gelijkluidend dat daardoor verwarring bij het publiek zou zijn te duchten. Dit geldt temeer nu InterView sinds enige tijd naar buiten treedt onder de handelsnaam Burke-InterView. 6. Tenslotte dient ook de vraag of Marktview zich door het gebruik van de handelsnaam c.q. het teken Marktview jegens InterView schuldig maakt aan oneerlijke^ mededinging ontkennend te worden beantwoord, nu feiten of omstandigheden die in dit verband een onrechtmatige daad zouden kunnen opleveren, zoals het aftroggelen van klanten, zijn gesteld noch gebleken. 7. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorziening dient te worden geweigerd met veroordeling van InterView in de kosten van dit geding. Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt InterView in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Marktview begroot op ƒ 250,- aan vastrecht en op ƒ 700,- aan salaris procureur. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De grieven. De grieven luiden: GRIEF I: Ten onrechte wordt in rechtsoverweging ("r.o.") 4 overwogen dat het publiek het "subtiele" onderscheid tussen "interviewen" en "enquêteren" niet zal maken en het ondervragen van mensen in het algemeen zal zien als het maken van "interviews". Grief II: Ten onrechte wordt in r.o. 4 overwogen dat het publiek "INTER/VIEW visueel, auditief en begripsmatig als beschrijvend zal opvatten, ook indien in de schrijfwijze een schuin streepje wordt gebruikt of "view" met een hoofdletter wordt geschreven. GRIEF III: Ten onrechte wordt in r.o. 4 overwogen dat het merk INTERVIEW als beschrijvend moet worden aangemerkt. GRIEF IV: Ten onrechte wordt in het vonnis overwogen dat de handelsnamen Marktview en InterView niet zodanig gelijkluidend zijn dat daardoor verwarring bij het publiek zou zijn te duchten, zulks te meer nu InterView sinds enige tijd naar buiten treedt onder de handelsnaam Burke-InterView.
16 oktober 1989
GRIEF V: Ten onrechte wordt in het vonnis (r.o. 6) overwogen dat geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken die een onrechtmatige daad zouden kunnen opleveren. GRIEF VI: Ten onrechte heeft de fungerende president de gevraagde voorzieningen geweigerd en thans appellante in de kosten veroordeeld. 3. De feiten. Het hof gaat uit van de feiten en omstandigheden, vermeld in rechtsoverweging 1 van het aangevallen vonnis. Partijen hebben tegen die overweging geen bezwaar gemaakt. 4. Bespreking van de grieven . 1. Zoals de geïntimeerde terecht heeft betoogd brengt de omstandigheid, dat het teken Marktview (ook geschreven marktview) en het merk Interview (ook geschreven INTERVIEW en InterView) dezelfde slotlettergreep hebben, niet mee dat dit teken in zijn geheel beschouwd met dat merk in te dezen relevante mate overeenstemt. De eerste gedeelten van teken en merk verschillen visueel, auditief en in betekenis sterk; het eerste gedeelte van Marktview - een fantasiewoord - is onmiskenbaar Nederlands, heeft de klemtoon en bestaat uit één lettergreep; het eerste gedeelte van Interview bestaat uit twee lettergrepen en vormt met het slotdeel een onmiskenbaar Engels woord; dat de V soms als hoofdletter wordt geschreven doet hieraan niet af. Merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, vertonen dan ook niet auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het merk en het teken worden gewekt. De grieven I, II en III kunnen dan ook, wat daarvan overigens zij, niet tot vernietiging van het aangevallen vonnis leiden. 2. Doordat teken en merk hierbedoeld zozeer uiteen lopen valt in redelijkheid vrees voor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen niet aan te nemen. Inter/view heeft gesteld dat een klant haar heeft gevraagd of Marktview een dochterverblijf van haar was maar dat enkele feit geeft onvoldoende grond om ertoe te besluiten dat die verwarring te duchten is. Grief IV is dan ook ongegrond. 3. Inter/view heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die de betichting van oneerlijke mededinging door Marktview kunnen wettigen. Het gebruiken - als hiervoor aangegeven - van teken en handelsnaam Marktview op zich zelf is daartoe ontoereikend. Grief V treft dus geen doel. 4. Slotsom. Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde voorzieningen terecht zijn geweigerd en dat dus ook grief VI faalt, dat het vonnis moet worden bekrachtigd en dat Inter/view in de kosten van het hoger beroep moet worden verwezen. 5. Beslissing. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst de appellante in de kosten van het hoger beroep, tot heden aan de zijde van de geïntimeerde begroot op ƒ 3.900,-. Enz.
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
255
gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk 's-Hertogenbosch, 1 maart 1989. worden gewekt. (zonnegoud) Tussen het woord/beeldmerk Zonnegoud van eiseres en het woordmerk Zonnegoud van gedaagde bestaat onmiskenbaar een auditieve gelijkenis, terwijl ook een begripsmatige Mr A.H. van Delden. overeenstemming aanwezig is; geen sprake is immers van een willekeurig gekozen begripsloze of begripsarme woordcombinatie, doch van een zodanige combinatie van de woorden "zon(ne)" en "goud" dat deze associaties oproept met zonlicht, met de natuur en met natuurprodukten. 5.3. Ondanks het feit dat eiseres het woord zonnegoud in haar merk in tegenstelling tot gedaagde gebruikt in combinatie met een gestileerd landschap, wordt haar woord/beeldmerk naar het oordeel van de president niet zodanig overheerst door genoemd landschap dat met succes (ingeschreven merk) kan worden gesteld dat het woord Zonnegoud in eiseresses merk daardoor tot slechts een ondergeschikt bestanddeel is gereduceerd en dat derhalve geen visuele overeenstemming Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux tussen beide merken kan worden aangenomen. Merkenwet. Tussen het woord/beeldmerk Zonnegoud van eiseres en 5.4. Met eiseres is de president van oordeel dat in casu het woordmerk Zonnegoud van gedaagde bestaat onmisken- tevens sprake is van soortgelijke waren in de zin van artikel baar een auditieve gelijkenis, terwijl ook een begripsmatige 13A sub 1 van de BMW, en wel om de navolgende redenen: overeenstemming aanwezigis. Ondanks hetfeit dat eiseres het Eiseresses produkten worden voornamelijk verkocht in woord Zonnegoud gebruikt in combinatie met een gestileerd drogisterijen, in reformwinkels en - zij het in mindere mate landschap, wordt het merk niet zodanig overheerst door - ook in supermarkten waar tevens honing wordt verkocht. genoemd landschap dat het woord Zonnegoud daardoor tot Hoewel honing behoort tot het gewone voedselpakket, slechts een ondergeschikt bestanddeel is gereduceerd en dat zulks in tegenstelling tot de meeste produkten van eiseres derhalve geen visuele overeenstemming tussen beide merken met uitzondering van kruidenthee en keukenkruiden die kan worden aangenomen. zeker de laatste decennia tot het normale voedselpakket Eiseresses produkten, o.a. kruidendranken en kruidenthee, dienen te worden gerekend en in elke goed gesorteerde supermarkt verkrijgbaar zijn -, wordt honing daarnaast ook worden aangemerkt als soortgelijk aan de door gedaagde beschouwd als een gezondheidsprodukt en behoort het onder het merk Zonnegoud verkochte honing, gezien het feit bijna zonder uitzonderingen tot het gewone assortiment dat beide in eenzelfde soort winkels worden aangeboden. produkten dat in reformwinkels en kruidenwinkels wordt aangeboden. Daarenboven worden diverse kruidenprodukDe besloten vennootschap Kruidenverwerkende Industen, zoals kruidenthee, dikwijls gezoet met honing zodat er trie "Lumen Naturae" B.V. te Rhenen, eiseres [in kort als dan sprake is van complementaire produkten. geding], procureur Mr C.M. van Leeuwen, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, 5.5. Een en ander leidt tot de conclusie dat eiseres zich tegen in casu met succes kan beroepen op artikel 13 A sub 1 van de de besloten vennootschap Golden Foods International BMW. Eiseresses vorderingen zullen dan ook worden B.V. te 's-Hertogenbosch, gedaagde [in kort geding], in toegewezen echter met dien verstande dat gedaagde enige rechte vertegenwoordigd door haar directeur P. IJben, tijd zal worden gegund om de merkaanduiding op haar advocaat Mr Ing. H.Th.G. Schmidt te Arnhem. produkten te wijzigen. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, gevallen aan de zijde van eiseres. De feiten. 2. Eiseres is rechthebbende op het in 1971 in de Benelux gedeponeerde woord/beeldmerk Zonnegoud, welk merk is De beslissing. ingeschreven voor onder meer kosmetische middelen, De president: geneeskrachtige kruiden, kruidenmengsels, poeders, farmaBeveelt gedaagde om binnen drie weken na de ceutische middelen, diëtische preparaten en versterkingsbetekening van dit vonnis het gebruik van het teken middelen, aromatische kruiden en keukenkruiden. GedaagZonnegoud of het gebruik van een ander met het merk de gebruikt het woordmerk Zonnegoud voor honing. Zonnegoud van eiseres overeenstemmend teken te staken De vordering. en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 200,- per in strijd met voormeld verbod 3. Eiseres vordert - kort gezegd - dat gedaagde met verhandeld produkt, dan wel van ƒ 10.000,- per overtreding onmiddellijke ingang wordt verboden gebruik te maken van van dit bevel, zulks ter keuze van eiseres; het merk Zonnegoud of van een ander met het merk Zonnegoud van eiseres overeenstemmend teken op Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; verbeurte van een dwangsom van ƒ 200,- per in strijd met Wijst af het meer of anders gevorderde; voormeld verbod verhandeld produkt, danwei van Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, ƒ 10.000,- per overtreding van dit verbod, zulks ter keuze gevallen aan de zijde van eiseres, tot aan deze uitspraak van eiseres. begroot op ƒ 2000,-; enz. Het geschil. (...) De beoordeling van het geschil. 5.1. De president is op grond van artikel 37A BMW bevoegd om van de onderhavige vordering kennis te nemen, nu gedaagde is gevestigd binnen dit arrondissement. 5.2. Er is sprake van overeenstemming tussen merk en teken in de zin van artikel 13A BMW wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige Nr 75. President Arrondissementsrechtbank te
256
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
16 oktober 1989
Algemene bespreking. 2. De Toelichting bij het Beneluxverdrag van 18 maart (Isover/Isoglass) 1962 en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken spreekt met geen woord over artikel 13, C, BMW. Eerste Vice-President: R. Janssens; Zoals de eiseressen opmerken, kwam een bepaling van Tweede Vice-President: H.E. Ras; dezelfde strekking ook voor in het ontwerp dat werd Rechters: Mw J. Rouff, P. Kayser; opgesteld door de Benelux-Commissie, opgericht door de Plv. Rechters: E. Boon, P. Marchal, Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de R. Everling, C.H. Beekhuis, S. Royer. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. De Commissie stelde de thans in artikel 13, C, eerste lid, BMW neergelegde regel voor, die volgens de toelichting uitgaat van de beginselen die door de Art. 13 onder C Benelux Merkenwet. ' 2 Nu toelichting op art. 13 C in het Gemeenschappelijk Belgische rechtspraak reeds waren aangenomen. ) Commentaar der Regeringen ontbreekt, komt het bij de uitleg De eiseressen merken op dat in het ontwerp van de van die bepaling behalve op haar bewoordingen vooral op haar Benelux-Commissie de term "woordmerk" wordt gebruikt, plaats in het stelsel van de wet aan. Gegeven hetfeit dat art. 13 wat in artikel 13, C, eerste lid, BMW gewoon "merk" is C deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang geworden. Zij achten deze wijziging belangrijk voor de van het uitsluitend recht op een merk bepaalt en in dat kader interpretatie ervan, doch zij zeggen niet waarom. Wellicht de regels van de artt. 13 B en 13 C zijn bedoeld als nadere menen zij daaruit te kunnen afleiden dat die bepaling niet aanwijzing bij de toepassing van de in art. 13 A neergelegde meer alleen toepasselijk is op woorden uit de gangbare taal hoofdregels, die aan de merkhouder een vergaande, (mede) in maar ook op fantasiebenamingen. het begrip "overeenstemmend teken" haar grens vindende Er is evenwel geen enkele aanwijzing dat de opstellers bescherming bieden, brengen die hoofdregels mede, dat de van de Eenvormige wet zijn afgeweken van de tekst van de grens van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op Benelux-Commissie om die opvatting tot uitdrukking te een merk telkens in concreto wordt bepaald door de rechter, brengen. Men kan evengoed veronderstellen dat zij de die, met toepassing van de daarvoor door het Hof precisering "woord" overbodig hebben geacht, omdat het geformuleerde maatstaf, beoordeelt of het aangevallen teken artikel de vertaling regelt en dus noodzakelijk betrekking al dan niet moet worden aangemerkt als "een overeenstem- heeft op merken die uit een of meer woorden bestaan. mend teken" en aldus rekening kan houden met alle relevante 3. Geeft de geschiedenis van artikel 13, C, BMW geen bijzonderheden van het gegeven geval. Bezien tegen deze uitsluitsel over de betekenis ervan dan moet deze worden achtergrond en mede in het licht van art. 13 C, 2e lid, is de bepaald op grond van de opzet van de regeling. betekenis van het eerste lid van dat artikel deze, dat aan de Artikel 13, A, BMW beoogt de bescherming van het rechter wordt voorgeschreven een teken, dat als "vertaling" in recht het gedeponeerde merk tegen onrechtmatig de zin van het eerste lid moet worden beschouwd, als "een gebruikopervan door derden. Deze bescherming omvat het overeenstemmend teken" aan te merken, hetgeen tot de recht om zich tegen dit gebruik te verzetten en het recht op slotsom leidt, dat art. 13 C, Ie lid, restrictief moet worden schadevergoeding. Zij betreft niet alleen het gebruik van het uitgelegd. merk zelf, maar ook van een "overeenstemmend teken". De krachtens de aan zijn plaats in het systeem van de wet De wet bepaalt niet wat onder overeenstemming moet toe te kennen restrictieve strekking van het voorschrift van art. worden verstaan, aan de hand van welke criteria deze kan 13 C, Ie lid, BMW brengt mede, dat als "vertaling" in de zin worden vastgesteld of welke mate van overeenstemming van dat voorschrift niet kan gelden een al dan niet mede uit vereist is.3) Het staat derhalve uitsluitend aan de rechter te letters bestaande grafische voorstelling van zodanige aard, dat oordelen of het teken al dan niet met het merk moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der overeenstemt. nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te 4. Gaat het over een woordmerk, dan kan de bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een overeenstemming ook voortvloeien uit de vertaling van dat of meer tot de woordenschat van die taal behorende woorden; woord in een of meer andere talen. Voor deze bijzondere ook niet indien die woorden de vertaling vormen van het in een vorm van overeenstemming stelt artikel 13, C, BMW nadere van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn regelen. Onderscheid wordt daarbij gemaakt naargelang het aanval baseert. Om dezelfde reden moet worden aangenomen woord is vertaald "in een der nationale of streektalen van dat het bedoelde voorschrift slechts van toepassing is indien het Beneluxgebied" of in een aan dat gebied vreemde taal. het aanvallende merk bestaat ofwel uit een of meer woorden Ten aanzien van vertalingen in een vreemde taal geldt de die in de vorm waarin zij in het merk zijn opgenomen elk algemene regel: luidens het tweede lid van artikel 13, C, afzonderlijk deel uitmaken van de woordenschat van een van geschiedt de beoordeling van de overeenstemming door de de nationale of streektalen van het Beneluxgebied ofwel uit rechter. Terecht vinden Komen en Verkade dit een een woord, dat zelf niet tot die woordenschat behoort, maar is overbodige bepaling: "De rechter oordeelt immers over de samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord overeenstemming van merken en tekens in het algemeen! wél van die woordenschat deel uitmaken. Als "vertaling in een Dat hij hierbij enige talenkennis in zijn overweging zal andere dezer talen" in de zin van art. 13 C, Ie lid, kan niet betrekken is niets nieuws".4) gelden een als zodanig niet tot de woordenschat van die is het wanneer het woordmerk vertaald is in een andere taal behorend samengesteld woord, waarvan niet alle taalAnders van het Beneluxgebied. samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze Alsdan wijkt het eerste lid van artikel 13, C, af van de woordenschat behoren.') regel dat de overeenstemming door de rechter wordt beoordeeld; zij vestigt een onweerlegbaar vermoeden dat de vertaling met het merk overeenstemt. Dat is de 1. De vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Godraagwijdte van de bepaling dat het uitsluitend recht op het bain en 2. de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch, advocaten Mrs A. Braun en Th. van Innis te Brussel, 2 ) Ontwerp-Beneluxverdrag en Ontwerp-Eensluidende Beneluxwet tegen betreffende de Merken, met Exposé des motifs, blz. 5 en blz. 16, opm. 3 de naamloze vennootschap Isoglass, advocaten Mrs L. bij art. 13, Bijlage bij Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.), 22e jaarg. nr De Gryse en B. Dauwe te Brussel. 1,15 jan. 1954. Nr 76. Benelux-Gerechtshof, 26 juni 1989 (zaak A 87/7).
a) Conclusie Plaatsvervangend Lenaerts, 3 juni 1988. ') Zie de noot achter het arrest. Red.
Advocaat-Generaal
') Zie omtrent het begrip "overeenstemming" het arrest van 20 mei 1983 in de zaak A, 82/5, Henri Jullien B.V./VERSCHUERE Norbert, Jurisprudentie 1983, deel 4, blz. 36 {B.I.E. 1984, nr40, blz. 137, D.W.F.V. Red). ") Het nieuwe merkenrecht, 1970, nr 83, blz. 77.
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
merk zich "van rechtswege" uitstrekt over de vertaling. 5. In de rechtsleer lijkt men het er wel over eens te zijn dat artikel 13, C, eerste lid, BMW niet in die zin mag worden opgevat "dat door het depot van een merk in bijvoorbeeld het Nederlands tevens een merkrecht op de vertalingen van dat merk in het Frans, het Duits en de verschillende streektalen wordt verkregen, omdat dan de merkhouder ook zou kunnen optreden tegen de merken, die weer met die vertalingen zouden overeenstemmen. Bedoeld zal enkel zijn, dat de merkhouder derden5 van het gebruik der bewuste vertalingen kan uitsluiten". ) Komen en Verkade hebben kritiek op het ganse artikel 13, C. Aan de hand van menig voorbeeld wijzen zij op de vele moeilijkheden die bij de toepassing ervan kunnen ontstaan en merken o.m. op: "een werkelijk onoplosbaar probleem zal echter ontstaan indien men zich gaat beroepen op zijn merkrecht ten aanzien van de vertaling van fantasienamen die voor een gedeelte vertaalbare elementen bevatten".6) 6. Vraag is evenwel of artikel 13, C, BMW wel toepasselijk is op fantasiebenamingen. Een zodanige toepassing veronderstelt in elk geval een zeer ruime interpretatie van de bepaling, die verder gaat dan de tekst ervan letterlijk inhoudt, steunt althans op een oneigenlijke betekenis van de begrippen "nationale of streektalen" en "vertaling". Tot de lands- of streektaal behoren toch maar alleen de woorden die de bevolking van dat land of die streek gebruikt om zich verstaanbaar te maken. Niet in aanmerking komt een gefantaseerde combinatie van letters of tekens die als zodanig geen gangbare betekenis heeft, niet tot de bestaanbare woordenschat van de taal behoort en door de bewoners van het betrokken gebied niet wordt verstaan en gebruikt. Nu kan in een fantasiebenaming weliswaar een woord, al dan niet in zijn oorspronkelijke vorm, geheel of gedeeltelijk, ingebouwd zijn. Niettemin maakt de benaming als zodanig geen deel uit van de lands- of streektaal. Om dezelfde redenen kan een fantasiebenaming niet "vertaald" worden, d.i. van de ene nationale of streektaal in een andere worden overgebracht. 7. Een extensieve uitlegging van artikel 13, C, BMW lijkt door de opzet ervan niet verantwoord te zijn. Van Dijk waarschuwt zelfs voor een letterlijke interpretatie; "De letter van de eerste zin (van artikel 13, C) zou, op zichzelf beschouwd, een zo ongerijmd grote omvang van de bescherming van de erin bedoelde merken meebrengen dat die lezing onaannemelijk is".7) Door het vestigen van een onweerlegbaar vermoeden van overeenstemming kan het eerste lid van artikel 13, C, ertoe leiden dat de vertaling in werkelijkheid geen "overeenstemmend teken" is en derhalve geen reden is om het gebruik ervan te verbieden. Alsdan schiet de bepaling haar doel voorbij. Dat gevaar is des te groter bij fantasiebenamingen, waarin bestaande woorden geheel of gedeeltelijk verweven zijn. Wanneer de tekst van de bepaling daartoe niet noopt, moeten zodanige toepassingen ervan worden vermeden. 8. Een extensieve uitlegging van artikel 13, C, eerste lid, BMW is overigens niet nodig om het gedeponeerde merk tegen het gebruik van vertalingen te beschermen. Speelt het door deze bepaling gevestigde vermoeden niet, dan blijft de algemene regel neergelegd in artikel 13, A, nog steeds van toepassing. Het staat alsdan de rechter te oordelen of de vertaling als "overeenstemmend teken" dient te worden aangemerkt en het gebruik ervan op die grond te worden verboden. 5 ) Van Nieuwenhoven Helbach: Nederlands handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1983, nr. 761, blz. 348. In dezelfde zin: Komen en Verkade: op.cit., nr 83, blz. 76; Drucker en Bodenhausen; Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, bewerkt door Wichers Hoeth blz. 98. 6 ) Op.cit., nr 83, blz. 75-77, de geciteerde tekst op blz. 77. 7 ) Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, opmerking g bij BMW, art. 13, blz. 114. Zie ook Komen en Verkade: op.cit., nr 83, blz. 76.
257
Ook zonder toepassing van het bepaalde onder C op de vertaling van fantasiebenamingen behoudt de door artikel 13 verleende bescherming van het recht op het merk haar volle uitwerking. Gelet op de vermelde bezwaren tegen de ruime interpretatie verdient het aanbeveling de vertalingen van fantasiebenamingen onder het toezicht van de rechter te plaatsen overeenkomstig de algemene regel. Komen en Verkade merken op dat, wie de vertaling van zijn merk wil beschermen, deze dan ook maar moet deponeren en gebruiken.8) Beantwoording van de gestelde vragen . 9. Eerste vraag: "Wordt onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, van de Beneluxwet op de merken ten grondslag ligt, mede begrepen de spontane benoeming van een grafische voorstelling, of een letterwoord, als bijvoorbeeld de betwiste voorstelling van het teken ISGLA?" De benoeming van een grafische voorstelling behoort maar tot de taal in de zin van artikel 13, C, BMW in zoverre de naam die aan de voorstelling wordt gegeven, tot de bestaande woordenschat van een nationale of streektaal behoort. Hetzelfde geldt een letterwoord. Het teken ISGLA behoort niet tot de bestaande woordenschat van een taal en a fortiori de voorstelling ervan evenmin. Het is derhalve niet begrepen onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, BMW ten grondslag ligt. 10. Tweede vraag: "Wordt met het begrip 'luidende in een der nationale of streektalen' in artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (a) uitsluitend bedoeld een woordmerk, in geschreven of gesproken uitdrukking, dat aan de gangbare of bekende taal is ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat - in de lexica of daarbuiten - dan wel (b) mede bedoeld een merk dat op zichzelf niet tot de bestaande woordenschat van een van die talen behoort, maar dat in zijn geschreven of gesproken uitdrukking bestaat in een combinatie van twee woorden en/of syllaben of bestanddelen van verschillende woorden uit een van die talen?" Uit dè algemene bespreking volgt dat artikel 13, C, eerste lid, BMW alleen toepassing vindt op een woordmerk dat bestaat uit een of meer woorden die elk aan de gangbare of bekende taal zijn ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat. Dit geldt zonder enig voorbehoud voor de geschreven uitdrukking van de woorden. Wat de gesproken uitdrukking betreft, in het arrest van 20 mei 1983 gaat het Benelux-Gerechtshof er kennelijk van uit dat de overeenstemming van de merken ook auditief kan zijn.9) Men mag dus aannemen dat het deponeren van een woordmerk ook de uitspraak van het woord betreft. Dit levert geen moeilijkheden op, wanneer de geschreven uitdrukking volledig overeenstemt met het woord in een van de gangbare talen, bijvoorbeeld het Franse woord "VERRE" en het Nederlandse "GLAS". 11. Is dat echter niet het geval, dan kan men bezwaarlijk beweren dat het vervormde woord noodzakelijk moet worden uitgesproken als het gangbare woord. Het woord "VER" kan worden uitgesproken als het Franse "VERRE", maar een daarvan afwijkende uitspraak is evengoed mogelijk. Omgekeerd kunnen nog andere woorden als het Franse "VERRE" worden uitgesproken, bijvoorbeeld "VEIR" en "VAIR". En in de streektalen kunnen daaraan misschien nog enkele woorden worden toegevoegd, die met de geschreven uitdrukking nog minder gelijkenis vertonen, waarvan de overeenstemming zelfs onbestaande is. Het verdient geen aanbeveling aan vervormde woorden alleen op grond van hun mogelijke uitspraak dezelfde betekenis te geven. 12. Wanneer een woordmerk in de geschreven uitdrukking niet de betekenis heeft die de merkhouder aan de gesproken uitdrukking ervan geeft, volstaat niet dat het 8
) Op.cit., nr 83, blz. 76; zie ook blz. 77. ') Zaak A 82/5, Henri Jullien, B.V./Verschuere, Jurisprudentie 1983, deel 4, blz. 40.
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
258
woord wordt gedeponeerd om op grond van artikel 13, C, eerste lid, BMW het gebruik van de vertaling van de gesproken uitdrukking te doen verbieden. Vereist is alsdan dat ook de uitspraak van het woord is gedeponeerd. Het woord "VER" betekent in het Frans niet "glas". Wanneer alleen het woord "VER" is gedeponeerd, strekt het recht op het merk zich niet uit tot het Nederlandse "GLAS", ook al kan "VER" worden uitgesproken als het Franse "VERRE". Nog minder kan men op het eerste lid van artikel 13, C, steunen om het recht op "VER" uit te breiden tot "GLASS", want dit laatste is Nederlands noch Duits, maar Engels. En dan vindt niet het eerste maar eventueel het tweede lid van artikel 13, C, toepassing. Hetzelfde geldt, wanneer alleen de gesproken maar niet gedeponeerde uitdrukkingen als vertalingen kunnen worden aangemerkt. Onder voorbehoud van de voorgaande opmerking wat de gesproken uitdrukkingen betreft, is het antwoord op de vraag sub (a) bevestigend, dit op de vraag sub (b) ontkennend. 13. Derde vraag: "Indien het antwoord op de tweede vraag sub (a) bevestigend is, moet dan ook als gangbare vertaling worden beschouwd een woord dat bestaat uit een eerste gedeelte geheel gelijk aan dat in de oorspronkelijke taal van het merk bijvoorbeeld ISO, en een tweede gedeelte dat, geschreven of gesproken, de gangbare vertaling is van het tweede gedeelte van het merk, zoals VER(RE) en GLAS(S)?" Wanneer een samengesteld woord niet tot de gangbare of bekende taal behoort, kan er evenmin een gangbare of bekende vertaling van bestaan, wat ook de betekenis van de samenstellende delen ervan is. ISO behoort niet tot de bestaande woordenschat van het Frans of het Nederlands. VERRE en GLAS zijn wel gangbare woorden in deze talen, VER en GLASS echter niet. In zoverre deze laatste in de gesproken taal dezelfde betekenis hebben, volstaat dit evenwel niet opdat GLAS(S) als vertaling van VER(RE) kan worden aangemerkt, om de in het antwoord op de tweede vraag vermelde reden. Het antwoord op de derde vraag is derhalve ontkennend. 14. Vierde vraag: "Komt in dezelfde onderstelling als sub 3, aan de rechter die constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, moet of kan worden beschouwd, nog enige vrijheid van beoordeling toe met name op grond van de onbekendheid of het gering gebruik van het woord of, van een gering onderscheidend vermogen of van enige andere omstandigheid, als de veelheid van mogelijke vertalingen, of het verschil van mogelijke betekenissen of van connotaties?" Aangezien, krachtens artikel 13, C, eerste lid, BWM, het recht op een merk in een taal van het Beneluxgebied zich "van rechtswege" uitstrekt over de vertaling in een andere taal van dit gebied, komt aan de rechter geen enkele vrijheid van beoordeling toe, wanneer hij constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van deze bepaling, moet of kan worden beschouwd. Ook het antwoord op deze vraag is ontkennend. 15. Vijfde vraag: "Indien het antwoord op vraag sub 2 (b) bevestigend is, volgens welke criteria kan de rechter dan beslissen dat het betwiste teken een vertaling is van het merk? Heeft de rechter dan volstrekt vrije beoordelingsmacht, of moet hij bijvoorbeeld eerst nagaan of er overeenstemming bestaat tussen merk en teken, in de zin van artikel 13, A, van de eenvormige wet?" Aangezien het antwoord op vraag 2 (b) ontkennend is, dient deze vraag niet meer te worden beantwoord. b) Het Benelux-Gerechtshof, enz. Ten aanzien van de feiten : 2. Overwegende dat de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toege-
16 oktober 1989
past, blijkens de gedingstukken, als volgt kunnen worden omschreven: De vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Gobain is houdster van het internationale woordmerk Isover, waarvan de rechten teruggaan tot 20 juli 1973, van het Internationaal beeldmerk Isover, waarvan de rechten teruggaan tot 13 oktober 1960, en van het Benelux woordmerk Isover, dat op 21 oktober 1971 werd gedeponeerd met inroeping van in 1962 verworven rechten. De naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch is licentiehoudster van de merkhoudster Isover Saint-Gobain en verhandelt onder dit merk isolatiematerialen en glaswol in het Beneluxgebied. Voornoemde vennootschappen stelden vast dat de naamloze vennootschap Isoglass het teken Isoglass voor identieke of soortgelijke waren gebruikte en verzetten zich daartegen. De naamloze vennootschap Isoglass wijzigde haar teken in Isgla, maar Isover maakte verder bezwaar omdat het woord Isoglass in de maatschappelijke benaming die ook als handelsnaam wordt gebruikt, behouden bleef en dat het nieuwe teken Isgla op een zodanige wijze zou worden gebruikt dat het toch als Isoglass kan gelezen worden. Het verzet van Isover is gesteund op de overeenstemming in de zin van artikel 13 BMW die zou bestaan met haar merk, nu onder meer Isoglass voorkomt als een vertaling van het merk Isover in de zin van artikel 13, C, eerste lid, van bedoelde wet. Bij deurwaardersexploot van 1 februari 1982 dagvaardden de naamloze vennootschap Isover Saint-Gobain en de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch de naamloze vennootschap Isoglass voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel, hoofdzakelijk om te horen verbieden het teken Isoglass verder te gebruiken voor isolatiematerialen en/of glaswol, als maatschappelijke benaming, handelsnaam of merk. Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 30 maart 1983 werd de vordering tot staking van het gebruik van het teken Isoglass verworpen op grond dat artikel 13, C, eerste lid, BMW niet kon ingeroepen worden, vermits van het woord "Isover" geen terzake zinvolle vertaling bestaat. Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch stelden op 19 mei 1983 hoger beroep in tegen dat vonnis. Bij arrest van 20 juni 1985 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel insgelijks dat van het woord "Isover" terzake geen zinvolle vertaling bestaat, dat inderdaad het woord "Isover" een fantasiebenaming is die niet ontleend is aan de gangbare taal en derhalve niet vatbaar is voor vertaling, en artikel 13, C, eerste lid, BMW slechts van toepassing is op de woordmerken die ontleend zijn aan de gangbare en dus vertaalbare taal. Uit hetzelfde oogpunt oordeelde het Hof van Beroep dat het gebruik van het teken Isgla, in de veronderstelling dat de grafische voorstelling ervan als Isoglass kon worden gelezen, niet kon worden verboden. Tegen dat arrest werd door Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch een voorziening in cassatie ingesteld. Bij arrest van 11 september 1987 stelt het Hof van Cassatie van België vast dat, nu het bestreden arrest niet louter berust op de feitelijke vaststelling dat het woord "Isover" niet voor vertaling vatbaar is, maar ervan uitgaat dat voor een merk gevormd door één enkel, maar samengesteld woord dat niet ontleend is aan de gangbare taal, geen aanspraak kan gemaakt worden op de bescherming bedoeld in artikel 13, C, eerste lid, BMW, vragen van uitlegging van bedoeld artikel rijzen, vermits Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch tegen dat uitgangspunt opkomen. 3. O. dat het Hof van Cassatie van België het Benelux-Gerechtshof verzoekt de navolgende vragen te beantwoorden: Eerste vraag: Wordt onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, van de Beneluxwet op de merken ten grondslag ligt, mede begrepen de spontane benoeming van een grafische
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
voorstelling, of een letterwoord, als bijvoorbeeld de betwiste voorstelling van het teken ISGLA? Tweede vraag: wordt met het begrip "luidende in een der nationale of streektalen" in artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (a) uitsluitend bedoeld een woordmerk, in geschreven of gesproken uitdrukking, dat aan de gangbare of bekende taal is ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat - in de lexica of daarbuiten - dan wel (b) mede bedoeld een merk dat op zichzelf niet tot de bestaande woordenschat van een van die talen behoort, maar dat in zijn geschreven of gesproken uitdrukking bestaat in een combinatie van twee woorden en/of syllaben of bestanddelen van verschillende woorden uit een van die talen? Derde vraag: Indien het antwoord op de tweede vraag sub (a) bevestigend is, moet dan ook als gangbare vertaling worden beschouwd een woord dat bestaat uit een eerste gedeelte geheel gelijk aan dat in de oorspronkelijke taal van het merk, bijvoorbeeld ISO, en een tweede gedeelte dat, geschreven of gesproken, de gangbare vertaling is van het tweede gedeelte van het merk, zoals VER(RE) en GLAS(S)? Vierde vraag: Komt in dezelfde onderstelling als in de derde vraag, aan de rechter die constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, moet of kan worden beschouwd, nog enige vrijheid van beoordeling toe met name op grond van de onbekendheid of het gering gebruik van het woord of, van een gering onderscheidend vermogen of van enige andere omstandigheid, als de veelheid van mogelijke vertalingen, of het verschil van mogelijke betekenissen of van connotaties? Vijfde vraag: Indien het antwoord op de tweede vraag sub (b) bevestigend is, volgens welke criteria kan de rechter dan beslissen dat het betwiste teken een vertaling is van het merk? Heeft de rechter dan volstrekt vrije beoordelingsmacht, of moet hij bijvoorbeeld eerst nagaan of er overeenstemming bestaat tussen merk en teken, in de zin van artikel 13, A, van de eenvormige wet? Ten aanzien van het verloop van het geding: (...) Ten aanzien van het recht: Ten aanzien van de vragen tesamen: 8. O. dat, nu artikel 13,C, BMW in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen niet is toegelicht, het bij de beantwoording van de gestelde vragen van uitleg van deze bepaling, behalve op haar bewoordingen, vooral aankomt op haar plaats in het stelsel der wet; 9. O. dat artikel 13,C, deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk bepaalt; 10. dat in dit kader de regels van de artikelen 13,B, en 13,C, klaarblijkelijk zijn bedoeld als nadere aanwijzingen bij de toepassing van de in artikel 13,A, neergelegde hoofdregels ten aanzien van deze beschermingsomvang; 11. dat die hoofdregels de merkhouder een, zoals het Hof al meermalen tot uitdrukking heeft gebracht, vergaande bescherming bieden, welke bescherming ingeval van gelijkheid of soortgelijkheid der wederzijdse waren (het geval van artikel 13,A, onder 1.) uitsluitend, en in alle andere gevallen (die van artikel 13,A, onder 2.) mede haar grens vindt in het begrip "overeenstemmend teken"; 12. dat de hoofdregels van artikel 13,A, dus meebrengen dat de grens van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk telkens in concreto wordt bepaald door de rechter die, met toepassing van de daarvoor door het Hof geformuleerde maatstaf, beoordeelt of het aangevallen teken al dan niet moet worden aangemerkt als "een overeenstemmend teken" en die aldus rekening kan houden met alle relevante bijzonderheden van het gegeven geval; 13. dat tegen deze achtergrond en mede in het licht van het bepaalde in het tweede lid van artikel 13,C, de betekenis van het eerste lid van dit artikel deze is dat aan de rechter wordt voorgeschreven een teken dat als een "vertaling" in
259
de zin van het eerste lid moet worden beschouwd, als "een overeenstemmend teken" aan te merken; 14. dat een dergelijk, voor een beoordeling in concreto geen ruimte biedend voorschrift niet goed past in het hiervoor geschetste stelsel der wet, terwijl aan zulk een voorschrift ook geen behoefte bestaat, nu de hoofdregels van artikel 13,A, voldoende mogelijkheid bieden de merkhouder in alle gevallen waarin daaraan in concreto behoefte bestaat, die ruime bescherming te geven welke hem toekomt; 15. dat een en ander tot de slotsom leidt dat bij de beantwoording van de vragen als uitgangspunt heeft te gelden dat artikel 13,C, eerste lid, restrictief moet worden uitgelegd; Ten aanzien van de eerste vraag : 16. O. dat het Hof deze vraag tegen de achtergrond van de vaststaande feiten aldus begrijpt dat zij ertoe strekt te vernemen of een aangevallen teken kan gelden als (vertaling) als bedoeld in artikel 13,C, eerste lid, indien (1) het wordt gevormd door een, al dan niet mede uit letters bestaande, grafische voorstelling van zodanige aard dat moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschat van die taal behorende woorden, én (2) die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn aanval baseert; 17. O. dat bij de te dezen vereiste restrictieve interpretatie van het eerste lid van artikel 13,C, niet kan worden aanvaard dat onder de term "vertaling", zoals in dat lid gehanteerd, een dergelijke grafische voorstelling mede kan zijn begrepen, zodat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord; Ten aanzien van de tweede en de vijfde vraag: 18. O. dat artikel 13,C, eerste lid, doelende op het aanvallende merk, spreekt van een merk "luidende" in een van de in deze bepaling bedoelde talen; 19. O. dat het met deze term strookt om de bepaling in beginsel slechts van toepassing te oordelen indien en voorzover het aanvallend merk bestaat uit een of meer woorden die elk, in de vorm waarin dat woord of die woorden in het depot van dat merk zijn opgenomen, deel uitmaken van de woordenschat van een dier talen; 20. dat echter die term niet eraan in de weg staat om de bepaling mede toepasselijk te oordelen indien en voorzover het aanvallend merk bestaat uit een woord dat weliswaar zelf niet tot de woordenschat van een van bedoelde talen behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wel van deze woordenschat deel uitmaken; dat zulk een samengesteld woord evenzeer als een tot die woordenschat behorend woord vatbaar is voor vertaling in een andere nationale of streektaal van het Beneluxgebied; 21. O. dat de bewoording der bepaling evenwel niet gedoogt om haar werking uit te strekken tot merken gevormd door een samengesteld woord dat niet tot de bedoelde woordenschat behoort en waarvan tenminste een van de samenstellende delen evenmin als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaakt; dat zulk een samengesteld woord zich trouwens niet leent voor vertaling in een der andere in de bepaling bedoelde talen; 22. O. dat uit het voorgaande volgt dat, met inachtneming van het onder 20 overwogene, de tweede vraag onder (a) bevestigend, en de tweede vraag onder (b) ontkennend moet'worden beantwoord; 23. O. dat uit dit laatste volgt dat de vijfde vraag, die ervan uitgaat dat de tweede vraag onder (b) bevestigend wordt beantwoord, geen beantwoording behoeft; Ten aanzien van de derde vraag : 24. O. dat de door artikel 13,C, eerste lid, gehanteerde uitdrukking "vertaling in een andere taal" zich in haar letterlijke betekenis niet uitstrekt tot woorden of samenstellingen van woorden die geen deel uitmaken van de woordenschat van die andere taal;
260
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
25. O. dat het derhalve in strijd zou zijn met de bewoordingen van de bepaling om als "vertaling in een andere dezer talen" aan te merken een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren; 26. O. dat de derde vraag in deze zin moet worden beantwoord; Ten aanzien van de vierde vraag : 27. O. dat uit het hiervoor onder 13 overwogene volgt dat de vierde vraag ontkennend moet worden beantwoord; Ten aanzien van de kosten : 28. O. dat het Hof, volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen; dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen; 29. Gelet op de conclusie van Plaatsvervangend Advocaat-Generaal Lenaerts; 30. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België gestelde vragen; Verklaart voor recht: Ten aanzien van de eerste vraag : 31. Als vertaling! in de zin van artikel 13,C, eerste lid, van een merk luidende in een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, kan niet gelden een teken dat wordt gevormd door een, al dan niet mede uit letters bestaande, grafische voorstelling van zodanige aard dat moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschap van die taal behorende woorden, ook niet indien die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn aanval baseert; Ten aanzien van de tweede vraag : 32. (a) Artikel 13,C, eerste lid, is slechts vantoepassing indien en voor zover het aanvallend merk bestaat: hetzij uit een of meer woorden die elk, in de vorm waarin dat woord of die woorden in het depot van dat merk zijn opgenomen, deel uitmaken van de woordenschat van een dier talen, dan wel uit een woord dat weliswaar zelf niet tot deze woordenschat behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wel van die woordenschat deel uitmaken; 33. (b) Artikel 13,C, eerste lid, is niet van toepassing indien en voor zover het aanvallend merk bestaat uit een samengesteld woord dat niet tot de bedoelde woordenschat behoort en waarvan tenminste een van de samenstellende delen evenmin als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaakt; Ten aanzien van de derde vraag : 34. Als "vertaling in een ander dezer talen" in de zin van artikel 13,C, eerste lid, kan niet gelden een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren; Ten aanzien van de vierde vraag: 35. Aan de rechter naar wiens oordeel het aangevallen teken heeft te gelden als een vertaling, in de zin van artikel 13,C, eerste lid, van een merk waarop deze bepaling van toepassing is, komt ten aanzien van de vraag of dat teken met het merk overeenstemt, generlei vrijheid van beoordeling toe. Enz. ') Overeenstemming en vertaling 1. Evenals in zijn arrest van 18 november 1988, NJ 1989, 299 (vNH) [B.l.E. 1989; volgende aflevering. Red.] in de zaak A87/2 (Kim) heeft het Hof zich ook ditmaal bij de uitleg van een niet in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen toegelichte bepaling van de BMW laten leiden door de plaats van die bepaling in het stelsel der wet. Uit het feit dat art. 13C BMW deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht bepaalt
16 oktober 1989
en daarin ondergeschikt is aan de in art. 13A vastgelegde hoofdregels, heeft het Hof de conclusie getrokken dat de bepaling van art. 13C in het kader van die hoofdregels niet goed past en daarom restrictief moet worden uitgelegd. Wanneer het Hof in dat verband in r.o. 11 opmerkt, dat het reeds meermalen tot uitdrukking heeft gebracht dat de door die hoofdregels geboden bescherming ruim en vergaand is, dan doelt het niet alleen op zijn arrest van 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (LWH), BIE 1975 no. 30 in de zaak A74/1 (Klarein), waarin het de aard van die bescherming - als niet beperkt tot het voorkomen van verwarringsgevaar en van het profiteren van de onderscheidingskracht en de bekendheid van het merk - heeft aangeduid, maar ook op zijn gelijkluidende arresten van 9 juli 1984, NJ 1985, 10l" (LWH), BIE 1985 no. 20 in de zaak A82/2 (Tanderil) en A82/3 (Cyclospasmol) en zijn arresten van 29 januari 1981, W1981, 333 (LWH), BIE 1981 no. 33 in de zaak A80/1 (Whiston) en 18 november 1988, NJ 1989,299 (vNH). In die laatste vier arresten heeft het Hof immers aan die ruime beschermingsomvang betekenis toegekend zowel ter bepaling van de aard van het gebruik door derden, waartegen de merkhouder kan opkomen, als ter bepaling van de aard van het gebruik dat de merkhouder zelf van zijn merk moet (laten) maken, om die vergaande bescherming te kunnen rechtvaardigen. In het onderhavige arrest wordt die lijn door het Hof doorgetrokken, doordat het Hof daarin aan de vergaande aard van de aan de merkhouder geboden bescherming betekenis toekent voor de grens van die bescherming, voorzover deze in de hoofdregels van art. 13A (mede) aan het begrip "overeenstemmend teken" is gebonden. Wel had het Hof reeds eerder in zijn arrest van 20 mei 1983, NJ 1984, 72 (LWH), BIE 1984 no. 40 (DWFV) in de zaak A82/5 (Union) aangegeven welke maatstaf ter bepaling van dat begrip moet worden aangelegd, maar in het onderhavige arrest heeft het Hof niet alleen naar die maatstaf verwezen, maar tevens de nadruk gelegd op de wijze waarop die maatstaf ter verwezenlijking van de beoogde ruime bescherming moet worden gehanteerd: in elk te beoordelen geval afzonderlijk aan de hand van alle in aanmerking komende bijzonderheden van dat concrete geval. 2. Het valt op, dat het Hof in r.o. 13 voor de bepaling van de betekenis van art. 13C, eerste lid, primair aandacht schenkt aan "deze achtergrond" — t.w. dat de door de wet geboden bescherming, zoals die door de hoofdregels van art. 13A wordt bepaald, een vergaande is - en slechts "mede", dus min of meer subsidiair, aan de tekst van het tweede lid van art. 13C betekenis toekent. Als men er van uitgaat dat ter verzekering van de beoogde ruime bescherming de beoordeling van de overeenstemmingsvraag individueel, in concreto behoort te geschieden, dan behoeft daaruit op zichzelf nog niet te volgen dat art. 13C, eerste lid, zulk een beoordeling voor de daarbedoelde vertalingen niet zou toelaten. Het is veeleer de tekst van het tweede lid van art. 13C, die zich tegen een dergelijke uitleg verzet. Doordat in het tweede lid wordt bepaald, dat de beoordeling van overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in aan het Beneluxgebied vreemde talen door de rechter geschiedt, terwijl volgens het eerste lid het uitsluitend recht op een merk luidende in een der aan het Beneluxgebied eigen talen zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een van die talen, heeft de wetgever ten aanzien van de beoordeling van de overeenstemming tussen vertalingen in aan het Beneluxgebied vreemde talen en vertalingen in aan het Beneluxgebied eigen talen een tegenstelling gemaakt, die individuele beoordeling van de overeenstemming bij vertalingen in aan het Beneluxgebied eigen talen uitsluit. In die tegenstelling ligt immers opgesloten, dat vertalingen in aan het Beneluxgebied eigen talen aan beoordeling van hun • overeenstemming door de rechter en dus a fortiori aan beoordeling op basis van de omstandigheden van het concrete geval zijn onttrokken. Ten aanzien van die vertalingen is overeenstemming in de zin van de wet zonder meer gegeven; dat is de betekenis van het zich van rechtswege uitstrekken van het uitsluitend recht op een merk tot zijn vertalingen in een van de land- of streektalen van het Beneluxgebied. Overigens spreekt het vanzelf dat een en ander aan de door het Hof getrokken conclusie niet afdoet. Omdat het voorschrift van art. 13C, eerste lid, in het door art. 13A bepaalde stelsel van de wet niet goed past, moet het restrictief worden uitgelegd. 3. Het Hof zegt in r.o. 14 niet alleen, dat het voorschrift van art. 13C, eerste lid, in het stelsel van de wet niet goed past, maar ook dat aan zulk een voorschrift geen behoefte bestaat. Dat laatste lijkt niet in alle opzichten juist. Te bedenken valt dat weliswaar het gehele Beneluxgebied in merkenrechtelijk opzicht een onverdeeld en eenvormig territoir vormt, maar dat zulks in taalkundig opzicht niet het geval is. Het Beneluxgebied is niet alleen meertalig, maar bovendien worden niet alle in het Beneluxgebied gangbare land- en streektalen overal in dat gebied in de zelfde mate door het publiek gekend, gesproken en verstaan. Dat heeft tot gevolg dat een in een van de land- of streektalen van het Beneluxgebied luidend merk in sommige delen van het Beneluxgebied wel, in andere delen van dat zelfde gebied niet met een vertaling ervan in een andere van die in dat gebied gangbare talen
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
261
a. Eiseres [Technolight; Red.] fabriceert in Italië sedert 1983 halogeen schijnwerpers. b. Deze schijnwerpers worden sinds 1985 op de Nederlandse markt gebracht door de te Gorinchem gevestigde besloten vennootschap Massive Nederland B.V., die daartoe door eiseres exclusief is gerechtigd, onder de aanduiding "Massive, art. 74903-21". Dit type schijnwerper bestaat uit onder meer een huis, reflector, ruit en beugel alsmede een 500 Watt halogeenlamp. c. Gedaagde heeft een groothandel in electronische apparaten. Vanaf begin 1988 importeert zij halogeen schijnwerpers, aangeduid als "Elro, type HL-500", en brengt zij deze op de Nederlandse markt. Dit type schijnwerper vertoont een treffende gelijkenis met het onder b. vermelde type schijnwerper. 2.2 De vordering en de grondslag daarvan Eiseres stelt dat gedaagde jegens haar onrechtmatig handelt door schijnwerpers van het type "Elro, type HL-500", welk type een slaafse nabootsing is van haar schijnwerper "Massive, art. 74903-21", te produceren en/of te importeren, althans op de Nederlandse markt te brengen en/of te verhandelen. Op grond daarvan vordert zij, zakelijk weergegeven: 1. een verbod van verdere produktie en/of aflevering van de schijnwerpers in kwestie; 2. een bevel tot terugname van de bij afnemers van haar, gedaagde, nog voorradige schijnwerpers en opgave van de namen en adressen van bedoelde afnemers, alsmede, van de producent van die schijnwerpers, indien en voor zover gedaagde deze niet zelf mocht produceren; dit een en ander op straffe van een dwangsom. 2.3 Het verweer Het verweer van gedaagde zal, voor zoveel nodig, in het navolgende aan de orde komen. 3. De beoordeling van het geschil van partijen v. N.H. 3.1 Tijdens de mondelinge behandeling is als onweersproken komen vast te staan dat zowel het door eiseres geproduceerde type schijnwerper "Massive, art. 74903-21" Nr 77. Gerechtshof te Amsterdam, 22 december 1988. als het door gedaagde geïmporteerde type schijnwerper "Elro, type HL-500" min of meer nabootsingen in klein (halogeenschijnwerpers) formaat zijn van de reeds lang bekende, voor nijverheid en industrie bestemde schijnwerpers met veel grotere afmetinMrs H.G. Hermans, A.H. de Wild en P. Sanders. gen en een veel groter vermogen (tot 1500 a 2000 Watt) dan de schijnwerpers van eiseres respectievelijk gedaagde. Art. 14, lid 5 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Voorts heeft eiseres bij monde van haar procureur Er is in deze zaak sprake van een voortbrengsel met een dat, gezien het feit dat het uiterlijk van de door gebruiksfunctie, zodat, nu geen sprake is van een model met verklaard haar vervaardigde schijnwerpers niet nieuw is, te dezen niet een duidelijk kunstzinnig karakter, in dit geval, ook als het voldaan aan het in de Beneluxwet inzake Tekeningen uiterlijk (model) van voormeld voortbrengsel niet nieuw is, de wordt en Modellen (B.T.M.W.) besloten vereiste van nieuwheid wettelijke regeling met betrekking tot de bescherming van dat van het model, om welke reden zij het model van haar model uitsluitend in de BTMWdient te worden gezocht. Nu het schijnwerpers niet heeft gedeponeerd bij het Beneluxbumodel van Technolight bij gebrek aan nieuwheid niet aan de reau voor tekeningen en modellen. eisen voor een depot voldoet, wordt het in verband met art. 14 Gezien dit een en ander, moet voorshands worden lid 5 BTMW niet beschermd tegen nabootsing. geoordeeld dat aan eiseres ter zake van feiten die slechts een inbreuk op het door haar vervaardigde model Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. schijnwerper inhouden, geen bescherming toekomt op In deze zaak zijn door Technolight geen omstandigheden grond van de B.T.M.W. en evenmin op grond van de aannemelijk gemaakt waaruit zou zijn af te leiden dat het wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke handelen van Roos ook los gezien van de nabootsing van het mededinging, waartoe ook de bepaling van artikel 1401 van model onrechtmatig jegens Technolight is. het Burgerlijk Wetboek valt te rekenen. 3.2 Voorts zijn door eiseres niet zodanige bijkomende De naar Italiaans recht rechtspersoonlijkheid bezittende omstandigheden aannemelijk gemaakt dat de handelingen vennootschap Technolight SRL te Milaan, Italië, appellanvan gedaagde ook nog overigens jegens haar onrechtmatig te [in kort geding], procureur Mr I.M.F. van Emstede, zijn. advocaat Mr B.G. Eldermans te Utrecht, Eiseres heeft gesteld dat gedaagde de schijnwerpers van tegen het type "Elro, type HL-500" aan de tussenhandel en/of de besloten vennootschap Roos Electronics B.V. te aan de consumenten aanbiedt tegen prijzen die aanzienlijk Woerden, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr E. lager liggen dan de door Massive Nederland B.V. voor de van der Schans, advocaat Mr B.E. van der Molen te schijnwerpers van eiseres berekende prijzen, en dat zij, Woerden. gedaagde zich aldus aan prijsbederf schuldig maakt. Deze stelling, die door gedaagde is betwist, heeft eiseres a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 19 echter onvoldoende geadstrueerd. Bovendien zou een juli 1988 (Mr CL. baron van Harinxma thoe Slooten). eventueel prijsverschil tussen de schijnwerpers van eiseres en die van gedaagde gerechtvaardigd kunnen worden door 2. Het geschil van partijen het verschil in kwaliteit. Dat verschil is voor het publiek 2.1 De vaststaande feiten (...)
geassocieerd zal worden en dientengevolge zodanig merk in het ene deel van het Beneluxgebied een grotere beschermingsomvang kan genieten dan in het andere. Beslissend daarvoor is in hoeverre in een bepaald deel van het Beneluxgebied een andere land- of streektaal aan het in aanmerking komende publiek aldaar zozeer vertrouwd is, dat het tot associatie van het merk met die vertaling in staat is. Dat heeft tweeërlei voor de merkenrechtelijke eenheid van het gehele Beneluxgebied ongewenst gevolg. Enerzijds is daarvan het gevolg dat al naar gelang waar door een derde een merk in gebruik wordt genomen dat van het merk van de merkhouder een vertaling in een andere Benelux-land- of streektaal is, overeenstemming tussen dat merk en die vertaling wel of niet zou moeten worden aangenomen, terwijl anderzijds daarvan weer afhangt, of de onder een vertaling van het merk van de merkhouder in het verkeer gebrachte waar al dan niet vrijelijk in het gehele Beneluxgebied kan circuleren. Met name dat laatste is van zeer veel belang omdat vrije circulatie van gemerkte goederen door het gehele Beneluxgebied, een van de belangrijkste doeleinden is, die de wetgever met de invoering van de BMW heeft nagestreefd. Die ongewenste gevolgen heeft de wetgever met het voorschrift van art. 13C, eerste lid, geëlimineerd door daarin alle in het Beneluxgebied gangbare talen aan elkaar gelijk te stellen, ongeacht de daartussen bestaande verschillen in bekendheid en verstaanbaarheid. In zoverre bestaat aan het voorschrift van art. 13C, eerste lid wel degelijk behoefte en het zou dan ook onjuist zijn het voorschrift af te schaffen, zoals destijds Komen en Verkade in Het Nieuwe Merkenrecht no. 83 hebben gesuggereerd. 4. In de literatuur is aanvankelijk wel met de gedachte gespeeld, dat art. 13C, eerste lid, in die zin zou moeten worden uitgelegd, dat het uitstrekken van het uitsluitende recht op een merk tot zijn vertalingen in aan het Beneluxgebied eigen talen tot gevolg heeft dat ook op die vertalingen recht wordt verkregen. Zie in die zin Wichers Hoeth in zijn Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet, blz. 92. Veel ingang heeft die opvatting niet gevonden omdat, zoals Wichers Hoeth zelf in zijn bewerking van Drucker-Bodenhausen's Kort Begrip, 6e druk, blz. 98 heeft betoogd, die opvatting in haar consequenties niet aanvaardbaar is. Het is duidelijk dat een restrictieve toepassing van art. 13C eerste lid voor die opvatting geen enkele ruimte laat.
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
262
kenbaar door middel van onder andere de technische classificaties IP 55 respectievelijk IP 44 (kennelijk is bedoeld IP 44), vermeld op een sticker aan de achterzijde van de desbetreffende armaturen van eiseres respectievelijk gedaagde, waarmee aangegeven wordt dat de armaturen van eiseres een betere bescherming geven tegen het aanraken van stroomvoerende delen en tegen het binnendringen van water, voorwerpen en stof dan die van gedaagde. Ook is het door eiseres vervaardigde type schijnwerper voorzien van KEMA-keur, hetgeen op de verpakking van het armatuur alsook op vorenbedoelde sticker aan de achterzijde van het armatuur zelf is aangegeven, terwijl de schijnwerper van gedaagde géén KEMA-keur heeft. Voorts kan niet worden gezegd dat - zoals eiseres ook heeft gesteld - de inhoud van de gebruiksaanwijzing/montagehandleiding, behorende bij de schijnwerper van gedaagde, identiek is aan die van de door eiseres voor haar type schijnwerper gehanteerde montageinstructie. De teksten daarvan wijken in voldoende mate van elkaar af. Voor zover er overeenstemming bestaat in een aantal onderdelen van de tekst en de daarbij opgenomen tekeningen, betreft dit het vrijwel gelijke uiterlijk van de schijnwerpers, c.q. de technische gegevens/voorschriften die een dergelijke handleiding nu eenmaal moet bevatten. 3.3 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4. De beslissing De president: weigert de gevraagde voorzieningen; veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, aan de zijde van gedaagde tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 700,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 250,- voor verschotten. Enz. b) Het Hof, enz.
<
2. Grieven De grieven luiden: Grief I Ten onrechte overweegt de president (rechtsoverweging 3.1., eerste volzin): "Tijdens de mondelinge behandeling is als onweersproken komen vast te staan dat zowel het door eiseres geproduceerde type schijnwerper "Massive, art. 74903-21" als het door gedaagde geïmporteerde type schijnwerper "Elro, type HL-500" min of meer nabootsingen in klein formaat zijn van de reeds lang bekende, voor nijverheid en industrie bestemde schijnwerpers met veel grotere afmetingen en een veel groter vermogen (tot 1500 è 2000 watt) dan de schijnwerpers van eiseres respectievelijk gedaagde." Grief II De president overweegt ten onrechte (rechtsoverweging 3.1., tweede volzin): "Voorts heeft eiseres bij monde van haar procureur verklaard dat, gezien het feit dat het uiterlijk van de door haar vervaardigde schijnwerpers niet nieuw is, te dezen niet wordt voldaan aan het in de Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW) besloten vereiste van nieuwheid van het model, om welke reden zij het model van haar schijnwerpers niet heeft gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen." Grief III Ten onrechte overweegt de president (rechtsoverweging 3.1., derde volzin): "Gezien dit een en ander, moet voorshands worden geoordeeld dat aan eiseres terzake van feiten die slechts een inbreuk op het door haar vervaardigde model schijnwerper inhouden, geen bescherming toekomt op grond van de BTMW en evenmin op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging, waartoe ook de bepaling van art. 1401 van het Burgerlijk Wetboek valt te rekenen."
16 oktober 1989
Grief IV Ten onrechte overweegt de president datgene wat onder rechtsoverwegingen 3.2 en 3.3 van het vonnis waarvan beroep integraal is weergegeven. 3. Vaststaande feiten Hetgeen de president in het vonnis waarvan beroep onder 2.1. omtrent de vaststaande feiten heeft overwogen is in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof van een en ander zal uitgaan. 4. Behandeling van de grieven Grief I 4.1. Uit het over en weer gestelde volgt dat niet alleen Roos maar ook Technolight zelf van oordeel is dat de door Technolight en door Roos op de markt gebrachte schijnwerpers in hoofdzaak overeenstemming van uiterlijk vertonen met reeds lang bekende, voor nijverheid en industrie bestemde schijnwerpers met veel grotere afmetingen en een veel groter vermogen (tot 1500 a 2000 W) dan de schijnwerpers van partijen. In de pleitnota van mr. Eldermans in eerste aanleg wordt gesproken van: "een kleine variant op de al lang bekende" grotere schijnwerpers. Nu Technolight zelf heeft aangevoerd dat de vorm van het product niet nieuw is en daarom geen depot krachtens de BTMW heeft plaatsgevonden heeft Technolight mede gezien het hierna overwogene geen belang bij deze grief. Grieven 2 en 3 4.2. In deze grieven wordt gezien de toelichting de stelling verdedigd dat, omdat het uiterlijk van de Massive-schijnwerper niet nieuw is, dat uiterlijk daarom geen model is in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) en om die reden niet als model is gedeponeerd. Om die reden zou volgens Technolight ook de bepaling van artikel 14 lid 5 van die wet niet van toepassing zijn, zodat Technolight in dit geval zich met een beroep op de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging als in die bepaling bedoeld tegen de nabootsing van haar schijnwerper door Roos zou kunnen verzetten. 4.3. De grieven falen. Er is in deze zaak sprake van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie, zodat, nu ook geen sprake is van een model als bedoeld in Hoofdstuk II van de BTMW, in dit geval naar 's hofs voorlopig oordeel, ook als het uiterlijk (model) van voormeld voortbrengsel niet nieuw is, de wettelijke regeling met betrekking tot de bescherming van dat model uitsluitend in die wet dient te worden gezocht. Waar in dit geval het model van Technolight bij gebrek aan nieuwheid niet aan de eisen voor een depot voldoet wordt het in verband met het bepaalde in artikel 14 lid 5 van die wet niet beschermd tegen nabootsing. Grief 4 4.4. Voor zover in de toelichting op deze grief wordt teruggekomen op het met betrekking tot de grieven 2 en 3 besprokene faalt het op de gronden als hiervoor vermeld. 4.5. In de in deze grief aangevallen overwegingen 3.2. en 3.3. heeft de president aangegeven dat naar zijn oordeel in deze zaak geen omstandigheden door Technolight zijn aannemelijk gemaakt waaruit zou zijn af te leiden dat het handelen van Roos ook los gezien van de nabootsing van het model onrechtmatig jegens Technolight is. Het hof verenigt zich met deze overwegingen en neemt deze over. Het in appel nader en in het bijzonder omtrent de lagere prijsvoering van Roos aangevoerde doet daaraan niet af. 4.6. De grief faalt derhalve eveneens. 5. Samenvatting en slotsom 5.1. De grieven falen en het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. 5.2. Technolight dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in hoger beroep te worden verwezen. 6. Beslissing Het hof: a. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, b. veroordeelt appellante Technolight in de kosten van
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Roos begroot op ƒ 3.850,- voor salaris en verschotten. Enz.
Nr 78. Kantonrechter te Arnhem, 20 april 1988. (Belle Fleur) Mr L.F.A. Husson. Art. 5 Handelsnaamwet. Gelet op de jaarstukken van verzoekster en het feit dat zij zich reeds in 1984 heeft laten uitschrijven uit het handelsregister, kan redelijkerwijs niet worden volgehouden dat zij een zodanige onderneming drijft dat zij aldus een gerechtvaardigd belang heeft om te worden beschermd in het kader van de Handelsnaamwet!) Overigens is geen blijvend gevaar voor verwarring te duchten tussen de groente en fruitwinkel van gerekestreerde en de onderneming van verzoekster die op bestelling bloemschikkingen en decoraties levert. Art. 6 Handelsnaamwet. Oproeping bij deurwaardersexploit is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Mevrouw L.M. van der Masch Spakier Hooft Graafland van Schotervlieland te Velp, gemeente Rheden, verzoekster, gemachtigde Mr B. Peek, advocaat te Arnhem, tegen Vennootschap onder firma Belle Fleur Groenten, Fruit en Bloemen te Velp, gemeente Rheden, gerekestreerde, gemachtigde Mr P.A.P.J. van der Sloot. Het verloop van de procedure: Op de gronden als omschreven in het verzoekschrift, ingekomen ter griffie van dit kantongerecht op 25 januari 1988, heeft verzoekster gevraagd om verweerster en haar beide vennoten te veroordelen in de handelsnaam van verweerster zodanige wijziging aan te brengen dat de onrechtmatigheid tussen de handelsnaam van verzoekster en de handelsnaam van verweerster wordt opgeheven met veroordeling van verweerster en van haar beide vennoten, des dat de een betaalt de anderen zullen zijn bevrijd tot betaling van een dwangsom aan verzoekster van ƒ 1.000,per dag wanneer verweerster in gebreke blijft binnen een termijn van één maand na verzending van deze beschikking aan deze beschikking volledig te voldoen, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de beslissing, met veroordeling van de verweerster en van haar beide vennoten in de kosten van de procedure. Gerekestreerde heeft een verweerschrift ingediend, waarna een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 februari 1988 waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Vervolgens heeft de kantonrechter beschikking bepaald. Het geschil en de beoordeling daarvan: 1. Gerekestreerde heeft allereerst aangevoerd dat artikel 6 van de Handelsnaamwet niet is nageleefd nu gerekestreerde niet bij deurwaardersexploit is opgeroepen. Ten onrechte is gerekestreerde op grond daarvan naar het oordeel van de kantonrechter van oordeel dat verzoekster op grond daarvan niet ontvankelijk zou zijn. Immers de oproeping bij deurwaardersexploit is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven en het normale verloop van de onderhavige procedure is op geen enkele wijze vertraagd, terwijl gerekestreerde op geen enkele wijze in het voeren van haar verweer is belemmerd. Het beroep op de niet ontvankelijkheid wordt op grond daarvan dan ook verworpen. 2. Verzoekster stelt dat zij eigenaresse is van een eenmanszaak met de handelsnaam "Belle Fleur", een bedrijf dat zich ondermeer bezig houdt met vervaardiging, verkoop en levering van bloemstukken en de verkoop en
263
levering van bloemen en aanverwante artikelen. Dit bedrijf is gevestigd te Velp, gemeente Rheden aan de Ruyterlaan nr. 24, het woonhuis van verzoekster. Verzoekster is als zodanig ingeschreven geweest in het Handelsregister en heeft zich met ingang van 1 juni 1984 uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Arnhem laten uitschrijven. Zij stelt dat zij haar onderneming sedertdien heeft voortgezet. 3. Met ingang van 1 oktober 1987 heeft zich gevestigd te Velp aan de Schoolstraat nr. 5 de vennootschap onder firma Belle Fleur Groenten, Fruit en Bloemen. Gerekestreerde bedrijft een kleinhandel in aardappelen, groenten, fruit en planten, alsook bloemenschikbedrijf. Het bedrijf wordt uitgeoefend door 2 vennoten, t.w. Eric Vink en Dorothé Kieneker. 4. Verzoekster stelt dat gelet op de gelijkheid van de beide handelsnamen, t.w. Belle Fleur, de gelijkheid van de produkten van beide ondernemingen en de nabijheid van deze ondernemingen verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. Gerekestreerde is niet bereid om de handelsnaam te wijzigen. 5. Gerekestreerden stellen dat zij alvorens definitief voor de handelsnaam Belle Fleur te kiezen hebben geïnformeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze heeft hen medegedeeld, dat er een andere onderneming tot 1984 onder deze naam heeft ingeschreven gestaan, terwijl overigens geen inschrijving van die naam bekend was. Gerekestreerde stelt dat de ondernemingen weliswaar beide te Velp zijn gevestigd, maar in geheel verschillende buurten zijn gehuisvest. Bovendien drijft gerekestreerde voornamelijk een groentewinkel met als bijprodukt bloemen. Gerekestreerde is op grond daarvan van mening dat er in het geheel geen concurrentie en of verwarring - en zeker niet blijvend - is te duchten. 6. Ter verduidelijking van het antwoord op de vraag of en in hoeverre verzoekster een onderneming voert in de zin van de Handelsnaamwet heeft de kantonrechter jaarstukken opgevraagd van verzoekster, die na de mondelinge behandeling in het geding zijn gebracht. Daaruit is het volgende op te maken. De stukken die met betrekking tot het jaar 1984 zijn overgelegd bevatten slechts een kopie, kennelijk behorend bij de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar en bestaat in totaal uit 5 regels. Daaruit blijkt dat uit winst uit onderneming wordt opgevoerd een negatief bedrag van ƒ2.510,38 en vermeerderd met vermogensaftrek en zelfstandigenaftrek komt verzoekster tot het totaal negatief belastbaar inkomen van ƒ 8.060,38. Over 1985 is een eenvoudige winst- en verliesrekening overgelegd, waaruit blijkt dat de verkopen in 1985 hebben bedragen ƒ2.298,93, terwijl daarbij een verlies wordt gerealiseerd van ƒ 867,16. Het valt daarbij op dat op de verlies- en winstrekening de inkopen niet zijn verantwoord, terwijl wel ter zake van afschrijving een bedrag van ƒ 1.766,- totaal en voor de auto een kilometervergoeding van ƒ 600,- is opgevoerd en een bedrag van ƒ 500,- ter zake van administratie. Bovendien is daarbij niet duidelijk geworden of dit rapport deel heeft uitgemaakt van de belastingaangifte over dat jaar in deze vorm en of deze bedragen door de belastingdienst zijn geaccepteerd. Over 1986 is eveneens een overzicht verstrekt met betrekking tot de inkomsten en uitgaven. In totaal wordt aan inkomsten geboekt een bedrag van ƒ 1.424,- en na aftrek van diverse kosten resteert een positief saldo van ƒ 146,97. 7. Alleen al gelet op de hiervoor omschreven becijferingen en het feit dat verzoekster zich reeds in 1984 heeft laten uitschrijven uit het Handelsregister kan redelijkerwijs niet worden volgehouden, dat verzoekster een zodanige onderneming drijft, dat zij aldus een gerechtvaardigd belang heeft om te worden beschermd in het kader van de Handelsnaamwet. Daaraan doet niet af dat verzoekster een veel rooskleuriger overzicht heeft verstrekt over 1987, dat is opgemaakt aan de
264
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
hand van de door haarzelf verstrekte gegevens en uitkomt op een positief saldo van ƒ 2.963,58. Temeer nu tijdens de mondelinge behandeling in het geheel niet is gebleken dat de onderneming van verzoekster in 1987 wederom is opgebloeid en welke daarvoor de redenen zouden zijn geweest kan aan deze cijfers geen waarde worden toegekend. 8. Overigens is de kantonrechter van oordeel dat er in het onderhavige geval duidelijk sprake is van twee verschillende soorten winkels. Het accent ligt bij de winkel van gerekestreerde op de verkoop van groente en fruit en zij heeft er dan ook alle belang bij dat deze aanduiding onmiddellijk in verband wordt gebracht met haar handelsnaam Belle Fleur en het accent daarop gelegd wordt. Voor zover verzoekster een onderneming drijft, althans het beroep van fleuriste uitoefent, is deze onderneming gericht op een geheel ander publiek. Zij heeft tot op heden haar inkomsten vooral verworven uit het maken van uitzonderlijke bloemschikkingen en decoraties, welke werkzaamheid gerekestreerde geheel vreemd is. Bovendien heeft verzoekster ter zitting verklaard, dat zij sedert enige jaren geen verse bloemen meer voorhanden heeft waaruit zij boeketten samenstelt die onmiddellijk aan het publiek worden geleverd. Dit in tegenstelling tot gerekestreerde, die wel over een bloemenvoorraad de beschikking heeft. Verzoekster levert derhalve, naar de kantonrechter begrijpt, uitsluitend op bestelling. Gelet op het geheel verschillende karakter van deze werkwijzen en de aard van de ondernemingen is er geen blijvend gevaar voor enige verwarring te duchten. Ook op grond daarvan kan het verzoek niet worden toegewezen. 9. Overigens kan aan gerekestreerde geen enkel verwijt worden gemaakt terzake van de verwarring. Zij heeft op geen enkele wijze onzorgvuldig gehandeld. Zij heeft vooraf geïnformeerd bij de Kamer van Koophandel en verzoekster zelf heeft door zich te laten uitschrijven uit het Handelsregister zelf ruimere mogelijkheden geschapen, dat een derde dezelfde handelsnaam zou gaan gebruiken. Uit het bovenstaande volgt dat het verzoek wordt afgewezen. Nu om een veroordeling in de proceskosten door gerekestreerde niet is verzocht, hoeft daaromtrent niet te worden beslist. De beslissing: Wijst het verzoek af. Enz. ') De handelsnaam van de kleine onderneming. Anders dan bijv. in de Bondsrepubliek Duitsland, waar men naast de Vollkaufmann de Minderkaufmann kent voor wie het firmarecht niet geldt, stellen wij voor de bescherming van de handelsnaam geen eisen aan de omvang van de onderneming. Men denke aan het Mosterdmenneke (HR 11 februari 1977, BIE 1978, nr23, blz. 102; NJ 1977,363). De kantonrechter haalde hier dus een argument erbij dat niet relevant is, evenmin als het argument dat gerekstreerde niet in zorg tekort was geschoten want niet kon weten van het bestaan van verzoeksters handelsnaam, omdat deze haar onderneming had laten uitschrijven uit het handelsregister; dat argument heeft de gerekestreerde in de Tandem/Tendum zaak (HR 24 december 1976, BIE 1977, nr 72, blz. 236; NJ 1978, 431) niet kunnen baten. De beslissing had beperkt kunnen blijven tot een beoordeling van het verwarringsgevaar, en daarbij kon natuurlijk de geringe omvang van de ondernemingsactiviteiten van verzoekster wel een rol spelen.
S.B.
16 oktober 1989
Nr 79. Gerechtshof te Amsterdam, 19 mei 1988. (CD-opbergrekjes) Mrs L.C.H. Veger, R. Herrmann en J.G.W. Willems-Morsink. Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11 " Auteurswet 1912. Pres: aan de Discit (opbergrekje voor c.d.-cassettes) kan een eigen oorspronkelijk karakter niet worden ontzegd. De vorm die daaraan is gegeven had zeer wel, met inachtneming van dezelfde bruikbaarheidscriteria, een andere kunnen zijn. De voor de Discit gekozen vorm draagt dan ook het zgn. stempel van de maker. Hof: door vergelijking met andere modellen is aannemelijk dat de vorm en uitvoering van de Discit niet uitsluitend zijn bepaald door de eisen van de functionaliteit of bruikbaarheid, daar bij vergelijking blijkt dat aan die eisen bij verschillende wijzen van uitvoering op doelmatige wijze kan worden voldaan. Art. 13 Auteurswet 1912. Van de vijftien aan het Hof getoonde, in de handel zijnde c.d.-opbergrekken vertonen alleen de beide opbergrekken die onderwerp van dit geschil zijn, een volledige gelijkenis wat betreft vorm, afmeting van het grondoppervlak en hoogte, kleur en opbergcapaciteit, en voorts in de wijze waarop de cd. 's in de rekken worden opgeborgen. Zelfs in bijzonderheden is de uitvoering gelijk. Het enige verschil in uitvoering dat de Disctower aan de zijkant een schakelingsmogelijkheid met andere soortgelijke rekken heeft - is te onbetekenend om het ontwerp van Disctower tegenover dat van Discit een eigen oorspronkelijk karakter te verlenen. 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walvis Plastics B.V. te Bussum, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Duo '74 B.V. te Hagestein (gem. Vianen), 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soundy International Holding B.V. te Schiedam, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soundy Shop Systems B.V. te Schiedam, appellanten [in kort geding], procureur voorheen Mr W. van Heuven, thans Mr P.J. Kouwenberg, tegen 1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht Lift Verkaufsgerate GmbH te Wenen, 2. Peter van der Velden te Eemnes, te Utrecht handelende onder de namen Lift Verkoopsystemen Benelux en Prexin International Enterprises, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr R.E. Ebbink. a) Fungerend-President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 15 oktober 1987 (Mr H. van Breda). Gronden van de beslissing: 1. Partijen hebben ter terechtzitting onder meer getoond en besproken exemplaren van de in de dagvaarding beschreven opbergrekken, genaamd DISCIT en DISCTOWER. 2. Zij zijn het erover eens dat beide rekken, ondanks enkele geringe verschillen, in verregaande mate uiterlijke overeenstemming vertonen, zelfs in die mate dat de beide rekken door middel van een zogeheten "klik- of snapverbinding" bij opeenstapeling aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 3. Voorts is in confesso dat eiser sub 2 [P. van der Velden; Red.] krachtens overeenkomst met eiseres sub 1 [Lift Verkaufsgerate; Red] de exclusieve rechten bezit om de DISCIT in de Benelux te verhandelen, alsmede dat de gedaagden zich in de relaties, welke in de dagvaarding onder 8 tot en met 11 zijn beschreven, bezig houden met het (hier te lande) op de markt brengen van de DISCTOWER. 4. Tegen het door Lift c.s. gevorderde - hetwelk zoals
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
hun raadsman ter terechtzitting uitdrukkelijk deed weten uitsluitend is gebaseerd op auteursrechtinbreuk en niet op slaafse nabootsing - hebben Walvis c.s. tot hun verweer ingebracht: a. dat de DISCIT geen werk van toegepaste kunst is in de zin van artikel 10 lid 1 onder 11 ° van de Auteurswet en b. dat moet worden betwijfeld of Lift auteursrechthebbende is. 5. Verweer b, dat als eerste wordt behandeld, wordt gepasseerd. Nu Lift c.s. zonder concrete betwisting van de kant van Walvis c.s. hebben gesteld dat de DISCIT in 1984 is ontworpen door Otto Schubert sr. te Wenen, oprichter en grootaandeelhouder van en als ontwerper werkzaam in dienst van Lift, moet er in dit kort geding van worden uitgegaan dat de vennootschap Lift als auteursrechthebbende kan ageren, aangenomen dat de DISCIT als een werk (van toegepaste kunst) in auteursrechtelijke zin kan worden bestempeld, waarover nader. 6. Ter toelichting op verweer a ontwikkelen Walvis c.s. de stelling dat de vormgeving van de DISCIT (evenals die van de DISCTOWER) volledig door eisen van functionaliteit wordt bepaald. De door Lift c.s. gestelde "high-tech" styling is volgens Walvis c.s. slechts de resultante van de maatvoering van de cassettes waarin compactdiscs worden verpakt. Daarnaast is het model van de DISCIT een voor iedere ontwerper voor de hand liggende oplossing om een functioneel draagbaar compactdiscopbergsysteem tot stand te brengen. De DISCIT mist derhalve het persoonlijk stempel van de maker. 7. Deze, verder nog aan de hand van de in de dagvaarding opgesomde kenmerken van de DISCIT op onderdelen nader toegelichte, stelling van Walvis c.s. is niet doeltreffend. Waarneming van de DISCIT, in zijn geheel en op onderdelen, leidt immers tot het oordeel dat aan dit voorwerp een eigen oorspronkelijk karakter niet kan worden ontzegd. Hoezeer ook in de vormgeving - met het oog op de bruikbaarheid van het opbergrek voor het doel waarvoor het is bestemd - rekening is gehouden met aspecten als de maatvoering van compactdiscverpakkingen, de hanteerbaarheid door de menselijke hand, de stapelbaarheid en andere bruikbaarheidscriteria, daarmee is bepaald niet gegeven dat de vormgeving van de DISCIT louter door eisen van bruikbaarheid van dit produkt is gedikteerd. De vorm die aan de DISCIT is gegeven had zeer wel, met inachtneming van diezelfde bruikbaarheidscriteria, een andere - bijvoorbeeld een minder strakke - kunnen zijn. De voor de DISCIT gekozen vorm draagt dan ook het zogeheten stempel van de maker. 8. Na deze overwegingen behoren de gevraagde voorzieningen, die voor het overige niet (voldoende) zijn bestreden, met inachtneming van na te melden termijnen en maximering van de gevraagde dwangsom te worden toegewezen. Dit leidt tot de volgende Beslissing: 1. Verbiedt Walvis c.s. inbreuk te maken op het auteursrecht van Lift op opbergrekjes voor compact discs genaamd DISCIT, door het in Nederland zonder toestemming van Lift openbaar maken en/of verveelvoudigen van nabootsingen zoals die door Walvis c.s. worden uitgestald en te koop aangeboden. 2. Beveelt Walvis c.s'. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan Lift c.s. een door een registeraccountant gewaarmerkte opgave te doen van de bij hun nog aanwezige voorraad imitatierekjes en deze voorraad aan Lift c.s. af te geven. 3. Beveelt Walvis c.s. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de nog onverkochte voorraad imitatierekjes van hun afnemers terug te nemen en aan de advocaat van Lift c.s. ter controle een door een registeraccountant gewaarmerkte lijst te verschaffen van die afnemers van deze rekjes, onder overlegging van een exemplaar van de brief waarin zij hun afnemers om terugzending van deze imitaties vragen.
265
4. Veroordeelt ieder van Walvis c.s. om aan Lift c.s. een dwangsom te betalen van ƒ 10.000,- voor ieder handelen in strijd met voormeld(e) verbod en/of bevelen, met bepaling van het maximum der uit hoofde van dit vonnis te verbeuren dwangsommen op ƒ 200.000,-. 5. Veroordeelt Walvis c.s. in de kosten van het geding, tot heden aan de zijde van Lift c.s. begroot op ƒ499,70 wegens verschotten, waaronder ƒ 250,- wegens vastrecht, en op ƒ 1.100,- wegens salaris procureur. 6. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De grieven. Deze luiden als volgt: Grief 1 Ten onrechte heeft de president in het bestreden vonnis de vordering van geïntimeerden toegewezen. Grief 2 Ten onrechte passeert de president het verweer dat moet worden betwijfeld of Lift auteursrechthebbende is (r.o. 5). Grief 3 Ten onrechte verwerpt de president het verweer dat de Discit geen werk van toegepaste kunst is in de zin van artikel 10 lid 1 sub 11 van de Auteurswet. Grief 4 Ten onrechte gebruikt de president voor de vraag of de Discit een werk van toegepaste kunst is in de zin van artikel 10 lid 1 sub 10 van de Auteurswet (o.m.) de volgende criteria: - "dat aan dit voorwerp een eigen oorspronkelijk karakter niet kan worden ontzegd" - dat "bepaald niet gegeven (is) dat de vormgeving van de Discit louter door eisen van bruikbaarheid van het product is gedikteerd". 3. De feiten. Als enerzijds gesteld, anderzijds niet of niet genoegzaam gemotiveerd bestreden, deels ook blijkens de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde produkties, staat in dit geding het volgende vast. Geïntimeerde sub 1 - Lift GmbH - vervaardigt en brengt sedert 1985 onder de naam DISCIT in het verkeer een opbergrek voor compact disc (CD) cassettes. Geïntimeerde sub 2 - Van der Velden - heeft krachtens overeenkomst met Lift GmbH van deze de exclusieve rechten verworven om de Discit opbergrekken in de Benelux te verhandelen. De Discit vertoont de volgende kenmerken: - een langwerpig rechthoekig dofzwart rek van plastic, ongeveer 30 cm. hoog, bestaande uit twee met elkaar verbonden zijden van 12 cm. breed; - de zijden zijn vooronder en middenboven verbonden door een gesloten respectievelijk een holle cilinder met een diameter van 3 cm. en een lengte van 14 cm.; - aan de binnenkant van de zijkanten zijn schuine richels aangebracht in een hoek van ongeveer 30 °; - aan onder- en zijkant (in het midden) zitten zichtbare inkepingen met het doel de ene DISCIT aan de boven- of onderkant aan de andere te kunnen koppelen; Appellanten brengen onder de naam Disctower eveneens een opbergrek voor compact disc cassettes in het Benelux gebied in de handel. 4. Beoordeling van de grieven. 4.1. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking. 4.2. Bij zijn pleidooi in hoger beroep heeft de pleiter voor geïntimeerden een aantal rekken geschikt voor het opbergen van CD's getoond, en wel behalve een exemplaar van elk van de beide opbergrekken die onderwerp van dit geding zijn ook een dertiental andere voor dat doel ontworpen en in de handel zijnde rekken. Onderling verschillen die rekken onder meer in vorm, afmeting van het grondoppervlak en hoogte, kleur en opbergcapaciteit, voorts in de wijze waarop de CD's in die rekken worden opgeborgen, bijvoorbeeld staand, vlak of enigszins hellend
266
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
liggend, terwijl bij diverse van de rekken onderling ook nog verschillen in uitvoering zijn aan te wijzen bijvoorbeeld wat betreft de mogelijkheid het rek aan een handvat of een gleuf in de achterzijde op te tillen. Sommige rekken moeten staand, andere liggend worden bewaard. 4.3. Van de hiervoor bedoelde rekken vertonen alleen de beide opbergrekken die onderwerp van dit geschil zijn op al die voornoemde punten van uitvoering een volledige gelijkenis. Niet alleen zijn zij qua vorm, kleur en inhoud geheel op elkaar gelijkend, doch zelfs in bijzonderheden is de uitvoering gelijk. Zo is bijvoorbeeld het opvallend cylindervormig handvat, dat aan de onderzijde als louter decoratief element wordt herhaald in beide rekken aanwezig. Hetzelfde geldt voor de bijzondere uitvoering van een schakelmogelijkheid aan de onderzijde van het rek, die een zogenaamde snapverbinding met soortgelijke rekken mogelijk maakt. Deze bijzonderheden komen in geen van de andere getoonde rekken voor. 4.4. Omtrent het tijdstip van de tot stand koming van de betrokken ontwerpen staat wat Discit betreft als genoegzaam aannemelijk voorshands vast uit de overgelegde bescheiden en ook niet weersproken door Walvis c.s. dat dit in 1984 is geschied en dat de Discit sedert 1985 in Nederland in de handel is. Walvis c.s. stellen thans dat de Disctower reeds in december 1983 is ontworpen doch tegenover de betwisting van die stelling hebben zij die niet aannemelijk gemaakt. De enkele vermelding van die datum op de thans in het geding gebrachte ontwerptekening is daartoe niet voldoende te minder nu Walvis c.s. eerder in dit geding verschillende later gelegen tijdstippen als data van tot stand komen van dit ontwerp noemden. Er moet dus voorshands van worden uitgegaan dat Discit het oudste van de beide ontwerpen isi 4.5. Uit het voorgaande blijkt dat de Discit en de Disctower als gelijkvormige objecten moeten worden aangemerkt. Het enige verschil in uitvoering dat bij vergelijking van deze beide valt aan te wijzen is dat de Disctower aan de zijkant een schakelingsmogelijkheid met andere soortgelijke rekken heeft. Dit verschil is te onbetekend om het ontwerp van Disctower tegenover dat van Discit een eigen oorspronkelijk karakter te kunnen verlenen. Door de voormelde vergelijking van de ter zitting van het hof getoonde diverse modellen van CD opbergrekken is genoegzaam aannemelijk geworden dat de vorm en de uitvoering van de Discit niet uitsluitend zijn bepaald door de eisen van de functionaliteit of bruikbaarheid die aan een dergelijk voorwerp moeten worden gesteld om dit geschikt te doen zijn voor het opbergen van CD's ook indien deze rekken inpasbaar moeten zijn in de bestaande platenrekken waarvan de hoogte ±320 mm. bedraagt, daar bij vergelijking blijkt dat aan die eisen bij verschillende wijzen van uitvoering op doelmatige wijze kan worden voldaan. 4.6. Uitgaande van het feit dat aannemelijk is dat van deze beide objecten het Discit ontwerp het oorspronkelijke, oudste en bovendien het eerst openbaar gemaakte is, komt het auteursrecht daarop aan Lift c.s. toe die zich terecht tegen de inbreuk die daarop door Walvis c.s. met hun Disctower wordt gemaakt verzetten. 5. Slotsom. Uit het voorgaande volgt dat de grieven falen en dat het vonnis moet worden bekrachtigd met veroordeling van Walvis c.s. als in het ongelijk gestelden in de gedingkosten in hoger beroep als hierna bepaald. 6. Beslissing. Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt appellanten Walvis c.s. in de gedingkosten in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerden tot heden begroot op ƒ 3.850,-. Enz.
16 oktober 1989
Nr 80. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 17 maart 1989. Drs J.C.H. Perizonius, Mr W. Neervoort en Dr G.A. Wildschut. Artt. 2, lid 3 en 2A Rijksoctrooiwet. De vraag in hoeverre algemene kennis van een deskundige een rol speelt bij toetsing aan het nieuwheidscriterium in een collisiegeval, is een andersoortige dan de kernvraag die in het onderhavige geval moet worden beantwoord ter beoordeling van de inventiviteit ten opzichte van tijdige literatuur. Art. 2A, lid 1 Row. Een chemicus die zich bezighoudt met de bereiding van cimetidine(derivaten) zal zich primair oriënteren op de bereidingsmethodiek voor ^-gesubstitueerde amines beschreven in handboeken. In deze handboeken is geen aanduiding te vinden dat dergelijke amines kunnen worden bereid uit aziridines. Aan aanvraagster komt de verdienste toe om voor de bereiding van een speciaal type ^-gesubstitueerde aminederivaten - i.c. cimetidinederivaten - een niet als zodanig aangeduide, ofschoon uit handboeken op het gebied van aziridine chemie bekende, omzettingswijze te hebben geselecteerd die tot goede resultaten leidt. Beschikking nr 16770/art. 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 7812600, inmiddels openbaargemaakt onder nr 184832. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Drs J.J. Hagen, vergezeld door Dr R. Jorritsma; Gezien de stukken: Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 19 februari 1987, waarbij is besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. O.: dat aanvraagster stelt een uitvinding te hebben gedaan doordat zij voor een uit medisch en economisch oogpunt belangrijke groep stoffen, die o.a. cimetidine omvat, een geheel nieuwe bereidingswijze heeft gevonden, die zeer goede resultaten geeft; dat de bereidingswijze die aanvraagster heeft gevonden wordt gekenmerkt, doordat een aziridinering wordt opengesplitst met behulp van een thiolaatanion onder vorming van een fi-thiol gesubstitueerd aminederivaat; dat de Aanvraagafdeling bij de beoordeling van de octrooieerbaarheid van deze werkwijze een nader literatuuronderzoek heeft verricht en daarbij is gestuit op een boek op het gebied van de aziridine-chemie, waarin de nucleofiele opensplitsing van een aziridinering wordt beschreven (Dermer en Ham, Ethylenimine and other Aziridines, Chem. and Appl., Acad Press 1969, blz. 205) en waarin als nucleofiel zelfs een thiolaatanion wordt aangegeven, zoals blijkt uit de verwijzing in dat boek naar J. Org. Chem. 2S(1963) 1496-1498; dat de Aanvraagafdeling op grond van deze literatuur de methodiek van de omzetting bekend heeft bevonden en de gevraagde werkwijze derhalve niet inventief heeft geoordeeld; dat aanvraagster in beroep deze opvatting van de Aanvraagafdeling heeft bestreden en in de memorie van grieven daartoe betoogt, dat een vakman op het gebied van de imidazool-chemie, die de onderhavige verbindingen wil bereiden, geenszins een handboek voor de aziridine-chemicus zal raadplegen, waarbij aanvraagster zich beroept op een uitspraak van de Bijzondere Afdeling inzake advies over de nietigheid van het Nederlandse octrooi 171.054 en in samenhang daarmede op de jurisprudentie, gepubliceerd in B.I.E. 1980, blz. 29-31 en 1983, blz. 183-185, inzake de vraag wat tot de algemene stand der techniek mag worden gerekend bij afbakening op letterlijke nieuwheid van een
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
aanvrage ten opzichte van een oudere, niet-voorgepubliceerde octrooiaanvrage; dat toepassing van de leer uit die jurisprudentie op het thans voorliggende geval aanvraagster leidt tot de slotsom, dat het handboek van Dermer en Ham niet kan en mag worden gerekend tot de normale handboeken die de imidazool-chemicus zal raadplegen; dat volgens aanvraagster eerst na kennisneming van de onderhavige uitvindingsgedachte de imidazool-chemicus zich zal oriënteren omtrent datgene, wat bekend is over het opensplitsen van een aziridinering, teneinde aldus te kunnen komen tot de omzetting waarvoor in de onderhavige aanvrage uitsluitende rechten worden gevraagd; dat aanvraagster hiermede de nieuwheid van de gevraagde werkwijze genoegzaam meent te hebben aangetoond en de inventiviteit daarvan nog verder heeft verdedigd door te wijzen op de relatief lage opbrengst, die wordt verkregen bij de omzetting volgens J. Org. Chem. (1963), terwijl daarbij een zeer grote overmaat thiol wordt toegepast; dat aanvraagster ten slotte ten aanzien van de volgconclusies heeft betoogd, dat conclusie 2 op de bereiding van de voorkeursverbinding is gericht, conclusie 3 bestaansrecht ontleent aan het feit dat water in de literatuur niet echt als reactiemilieu wordt toegepast en de conclusies 5 en 4 als nieuwe uitgangsmaterialen respectievelijk de bereiding daarvan verdere belichamingen van de uitvinding zijn en dienen ter afronding van de beschermingsomvang; O. dienaangaande: dat de Afdeling van Beroep evenmin als de Aanvraagafdeling open staat voor aanvraagsters analyse en standpunt met betrekking tot de uitspraak van de Bijzondere Afdeling inzake het Nederlandse octrooi 171.054 en de in samenhang daarmee genoemde jurisprudentie, omdat de daar beantwoorde vraag in hoeverre algemene kennis een rol speelt bij toetsing aan het nieuwheidscriterium in een collisiegeval een andersoortige is dan de kernvraag die in het onderhavige geval beantwoord moet worden ter beoordeling van de inventiviteit ten opzichte van tijdige literatuur en die luidt: in hoeverre mag van de chemicus die zich bezighoudt met de bereiding van cimetidine en dito derivaten, verwacht worden dat hij zich zal oriënteren op het gebied van de aziridine-chemie, waardoor hij geconfronteerd kan worden met de methodiek die in het artikel in J. Org. Chem. is geopenbaard?;
267
dat de Afdeling van Beroep zich ter beantwoording van deze vraag heeft beraden op de probleemstelling, die zich voordoet bij de bereiding van cimetidine(derivaten) en bij brief aan aanvraagster van 9 augustus 1988 dienaangaande de navolgende gedachtengang heeft ontvouwd: Cimetidinederivaten kunnen worden opgevat als zijnde P-thiogesubstitueerde aminederivaten, waarin een heterocyclische rest en een guanidinerest aanwezig zijn. Een chemicus, die dergelijke stoffen wenst te bereiden zal zich primair oriënteren op de bereidingsmethodiek voor P-gesubstitueerde amines. Deze oriëntatie zal dan voornamelijk plaatshebben in handboeken, waarin de bereiding van amines wordt beschreven. De Afdeling van Beroep heeft zich in dergelijke handboeken nader georiënteerd en daarin geen enkele indicatie kunnen vinden, dat dergelijke amines bereid kunnen worden uit aziridines. De Afdeling van Beroep is daarom van oordeel, dat de nucleofiele opensplitsing van een aziridine-ring, ofschoon als zodanig bekend uit handboeken op het gebied van de aziridinechemie, zeker geen standaardmethode is voor de bereiding van P-gesubstitueerde aminederivaten. Aan aanvraagster komt daarom, aldus de Afdeling van Beroep, de verdienste toe om voor de bereiding van een speciaaf type P-gesubstitueerde aminederivaten, in casu cimetidinederivaten, een niet als zodanig aangeduide, ofschoon als methodiek wel uit de literatuur bekende, omzettingswijze te hebben geselecteerd, die tot goede resultaten leidt. Derhalve wordt in conclusie 1 octrooieerbare materie aanwezig geacht. Conclusie 2 wordt als voorkeursuitvoering aanvaardbaar bevonden. De toepassing van water (conclusie 3) als reactiemilieu betreft een bijzondere keuze en kan daarom in een volgconclusie worden gehandhaafd. De materie van de conclusies 4 en 5 wordt niet octrooieerbaar geoordeeld. Conclusie 4 vermeldt als extra t.o.v. conclusie 1 een niet inventieve bereiding van een tussenprodukt. Dit wordt niet bijzonder geoordeeld. Conclusie 5 vermeldt een mogelijk nieuw tussenprodukt. Echter wordt hierin, zo al aanwezig, een andere uitvindingsgedachte gezien dan neergelegd in conclusie 1. dat aanvraagster in antwoord op voornoemde brief van de Afdeling van Beroep heeft meegedeeld zich te kunnen verenigen met de voorgestelde beschermingsomvang en bij brief van 9 november 1988 nieuwe daaraan aangepaste stukken heeft ingediend; enz.
Wetgeving Wet van 3 juli 1989 tot wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken gewenst is de Auteurswet 1912 (Stb. 308) te wijzigen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I In de Auteurswet 1912 worden de volgende wijzigingen aangebracht: De aanduidingen a., b. en c. in het eerste lid van artikel 25 worden gewijzigd in onderscheidenlijk: b., c. en d. Aan artikel 25, eerste lid, wordt een nieuw onderdeel a toegevoegd, luidende: a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid; Het tweede lid van artikel 25 wordt vervangen door: De in het eerste lid genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het
268
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking of bij codicil aangewezene. Het derde lid van artikel 25 wordt vervangen door: Van het recht, in het eerste lid, onder a genoemd kan afstand worden gedaan. Van de rechten onder b en c genoemd kan afstand worden gedaan voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming daarvan betreft. B Toegevoegd wordt een nieuw artikel 27a, luidende als volgt: Artikel 27a Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. De maker of diens rechtverkrijgende kan de in het eerste lid bedoelde vorderingen of een van deze ook of mede namens een licentienemer instellen, onverminderd de bevoegdheid van deze laatste in een al of niet namens hem of mede namens hem door de maker of diens rechtverkrijgende ingesteld geding tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of om zich een evenredig deel van de door de gedaagde af te dragen winst te doen toewijzen. De in het eerste lid bedoelde vorderingen of een van deze kan een licentienemer slechts instellen als hij de bevoegdheid daartoe van de maker of diens rechtverkrijgende heeft bedongen. C Het eerste lid van artikel 28 wordt vervangen door: Het auteursrecht geeft de bevoegdheid voorwerpen, in strijd met dat recht openbaargemaakt, alsmede niet geoorloofde verveelvoudigingen in beslag te nemen op de wijze en met inachtneming van de bepalingen, voorgeschreven voor het beslag tot revindicatie van roerende goederen, en deze hetzij als zijn eigendom op te vorderéri, hetzij de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te eisen. Gelijke bevoegdheid tot inbeslagneming en opvordering bestaat ten aanzien van het bedrag der toegangsgelden, betaald voor het bijwonen van een voordracht, een op- of uitvoering of een tentoonstelling of voorstelling waardoor inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt, alsmede ten aanzien van andere gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen door of als gevolg van inbreuk op het auteursrecht. De bevoegdheid tot inbeslagneming, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, en tot vordering van de vernietiging of onbruikbaarmaking, bestaat eveneens ten aanzien van voorwerpen waarmee de inbreuk op het auteursrecht is gepleegd. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de licentienemer het recht de in dit lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan de uitoefening hem is toegestaan. D Toegevoegd wordt een nieuw artikel 30b, luidende als volgt: Artikel 30b Op verzoek van een of meer naar het oordeel van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister van Economische Zaken representatieve organisaties van bedrijfs- of beroepsgenoten die rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zijn en die ten doel hebben de behartiging van belangen van personen die beroeps- of bedrijfsmatig werken van letterkunde, wetenschap of kunst invoeren in Nederland, openbaar maken of verveelvoudigen, kunnen voornoemde ministers gezamenlijk bepalen dat door hen aangewezen beroeps- of bedrijfsgenoten verplicht zijn hun administratie te voeren op een nader door hen aan te geven wijze. Hij die de in het vorige lid bedoelde verplichting niet nakomt, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie. Het feit is een overtreding.
16 oktober 1989
E Toegevoegd wordt een nieuw artikel 31a, luidende als volgt: Artikel 31a Hij die opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat, a openlijk ter verspreiding aanbiedt, b ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft, c met het oog op de invoer in Nederland voorhanden heeft of d bewaart uit winstbejag wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie. F Toegevoegd wordt een nieuw artikel 31b, luidende als volgt: Artikel 31b Hij die van het plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a, zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie. G Artikel 32 wordt vervangen door: Artikel 32 Hij die een voorwerp waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat daarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat, a openlijk ter verspreiding aanbiedt, b ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft, c met het oog op de invoer in Nederland voorhanden heeft of d bewaart uit winstbejag wordt gestraft met geldboete van de derde categorie. H Artikel 33 wordt vervangen door: Artikel 33 De feiten strafbaar gesteld in de artikelen 31,31 a, 31 b en 32 zijn misdrijven. I Toegevoegd wordt een nieuw artikel 36a, luidende als volgt: Artikel 36a De opsporingsambtenaren kunnen te allen tijde tot het opsporen van bij deze wet strafbaar gestelde feiten inzage vorderen van alle bescheiden of andere informatiedragers waarvan inzage voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig is, bij hen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf werken van letterkunde, wetenschap of kunst invoeren in Nederland, openbaar maken of verveelvoudigen. J In de artikelen 34, 35, 35a en 35b wordt "wordt beschouwd als" telkens vervangen door "is". K Artikel 45e wordt vervangen door: Artikel 45e Iedere maker heeft met betrekking tot het filmwerk naast de rechten, bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder b, c en d, het recht a zijn naam op de daarvoor gebruikelijke plaats in het filmwerk te doen vermelden met vermelding van zijn hoedanigheid of zijn bijdrage aan het filmwerk; b te vorderen dat het onder a bedoelde gedeelte van het filmwerk mede wordt vertoond; c zich te verzetten tegen vermelding van zijn naam op het
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
filmwerk, tenzij dit verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.
269
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 juli 1989 Beatrix
L In artikel 45f wordt de zinsnede "eerste lid onder b" gewijzigd in: eerste lid onder c. Artikel II Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes Uitgegeven de dertiende juli 1989 De Minister van Justitie, F. Korthals Altes (Staatsblad 1989, 282) Bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1989 (Staatsblad 1989, 316) is de in werkingtreding van bovenstaande wet bepaald op 1 oktober 1989.
Mededelingen Lezingen van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER).
waarop de Nederlandse rechter de overeenstemmingsvraag in (beeld)merkengeschillen beoordeelt.
Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht organiseert in het academisch jaar 1989-1990 wederom een aantal lezingen waarvan de eerste - over Ontwikkelingen in het reclamerecht - inmiddels door Mr P.J. Ribberink op 4 oktober is gehouden. De nog te houden lezingen zijn de volgende: - 29 november 1989: Prof. Dr A. van der Meiden, Ethiek en recht in de media; - 14 februari 1990: Drs P. Mars, Intellectuele eigendom en biotechnologie; - 11 april 1990: Mr S. Gerbrandy, Auteursrecht tussen WIPO en GATT; - 6 juni 1990: Prof. Mr F.W. Grosheide, Franchising. Alle lezingen beginnen om 16.15 uur en eindigen rond 18.00 uur; plaats: Bibliotheek van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nieuwe Gracht 58-60, Utrecht. Nadere informatie: Mevr. Mr M.-H. D.B. Schutjens, secretaris CIER, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nieuwe Gracht 58, 3512 LT Utrecht, tel. 030-392694.
Centraal in deze studie staat een door Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach opgesteld Memorandum, waarin een tiental regels wordt geformuleerd dat voor de beoordeling van de overeenstemmingsvraag in aanmerking komt. Deze regels zijn in het Memorandum vervolgens toegepast op een selectie van recente rechterlijke uitspraken. Met dit symposium wil de Stichting de bij merkengeschillen betrokken partijen (rechters, advocaten en belanghebbenden) in de gelegenheid stellen onderling van gedachten te wisselen over het rapport van de werkgroep en het Memorandum van Prof. Van Nieuwenhoven Helbach. Het symposium zal worden voortgezeten door Prof. Mr J.J. Brinkhof, Vice-President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sprekers zullen zijn Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach (oud buitengewoon hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht), Mr L. Wichers Hoeth (advocaat), Mr R. van de Vijver (bedrijfsjurist), Drs B.A. de Vet, Mr J. Mendlik (President van de Arrondissementsrechtbank Breda) en Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper (advocaat). Voor nadere informatie omtrent het programma, sprekers en deelname aan het symposium kan men zich wenden tot de Stichting Het Merkartikel, Postbus 90445, 1006 BK Amsterdam, telefoon: 020-170814 (contactpersoon: M.J. Dek).
Symposium "Van Bern tot Brussel, de auteursrechrwetgeving 1912-1992". De Stichting Auteursrechtmanifestaties organiseert op 6 december 1989 bovenaangeduid symposium ter gelegenheid van het verschijnen van "De Parlementaire Geschiedenis van de Auteurswet 1912". Het symposium vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam, van 10.00-18.00 uur. Sprekers zijn: De Minister van Justitie, Mw. Mr G.J. Heevel, Mr L. de Vries, Mr S. Gerbrandy, Dr J. Vermeijden, Prof. Mr F.W. Grosheide en Prof. Mr H. Cohen Jehoram. Kosten ƒ 90,- incl. lunch en aperitief. Inlichtingen en inschrijving: Mr P.R.C. Solleveld, tel. 020-5407911. Symposium "Het merk in de rechtszaal''. De Stichting Het Merkartikel - een belangenorganisatie van fabrikanten en importeurs van merkartikelen die via de levensmiddelendistributie worden verkocht - organiseert vrijdag 24 november in Theater 't Spant te Bussum een symposium met het thema "Het merk in de rechtszaal" . Deze bijeenkomst zal in het teken staan van een studie van de werkgroep Merkenrecht van de Stichting naar de wijze
P.A.O.-cursussen. De P.A.O.-cursus "Contracten maken voor gevorderden" wordt georganiseerd door de RU te Utrecht. Cursusleider is Prof. Mr F.W. Grosheide. Programma en docenten: 1. maandag 23 oktober 1989 Leveringsvoorwaarden, Prof. Mr E.H. Hondius, hoogleraar burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; Mr A.E. Driessen, advocaat te Rotterdam; 2. maandag 6 november 1989 Licentiecontract, Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat te 's-Gravenhage; Mr Ir A. Louët Feisser, octrooigemachtigde, alsmede docent aan de Technische Universiteit Twente; 3. maandag 20 november 1989 Overnamecontract, Mr J.M. Boll, advocaat te Amsterdam; Mr E.R. Scholma, hoofd Special Equity & Merger Group van de Amrobank; 4. maandag 4 december 1989 Internationale aspecten
16 oktober 1989
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
270
van contracten, Dr F.J.M, de Lye, universitair hoofddocent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; Mr J.W. Bitter, advocaat te Rotterdam; 5. maandag 18 december 1989 Computercontract, Prof. Mr F.W. Grosheide, hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, advocaat te Amsterdam; Dr Ir H.W.A.M. Hanneman, bedrijfsjurist Océ-van der Grinten te Venlo. Cursusplaats: Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Beatrixgebouw te Utrecht. Cursustijd: 19.00 - 22.00 uur. Cursusprijs: ƒ610,-, inclusief cursusmateriaal en consumpties. Inlichtingen/aanmeldingen: Faculteit der Rechtsgeleerdheid RUU, Bureau Juridisch PAO, Drift 8, 3512 BS Utrecht, tel.: 030 - 393021/393022. Onder leiding van Prof. Mr F.W. Grosheide, hoogleraar in het privaatrecht van de Rijskuniversiteit van Utrecht, advocaat te Amsterdam, wordt aan de RU te Utrecht de
P.A.O.-cursus "Actuele problemen in het auteursrecht" georganiseerd. Programma en docenten: maandag 16 oktober 1989: Buiten- en binnengrens van het auteursrecht, Prof. Mr F.W. Grosheide, voornoemd; maandag 30 oktober 1989: Inhoud van het auteursrecht, Prof. Mr J.H. Spoor, hoogleraar intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, advocaat te Amsterdam; maandag 6 november 1989: EEG-rechterlijke aspecten van het auteursrecht, Mr W. Alexander, advocaat te Den Haag. Cursustijd: 19.00-22.00 uur. Cursusplaats: Koninklijke _ Nederlandse Jaarbeurs, Beatrixgebouw te Utrecht. Cursusprijs: ƒ425,-, inclusief cursusmateriaal en consumpties. Inlichtingen/aanmeldingen: Faculteit der rechtsgeleerdheid RUU, Bureau Juridisch PAO, Drift 8, 3512 BS Utrecht, tel.: 030 - 393021/393022.
Litteratuur Boeken NEDERLAND Bos, Mr P.V.F., en Mr M.A. Fierstra, Europees mededingingsrecht. Deventer, Kluwer B.V., 1989, 274 blz. Prijs ƒ 7 5 , - . Mak, Dr W., en Mr H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, tweede herziene druk bewerkt door Mr H. Molijn en Mr M.J.M, van Kaam. ^ Deventer, Kluwer B.V., 1989, 160 blz. Prijs ƒ 52,50. Stuart, R.T.J., en F.A.T.M. de Wit, Kwekers- en octrooirecht in de plantenveredeling. Ontwikkelingen in het licht van de biotechnologie. Doctoraalscriptie Vakgroep Agrarisch Recht, Landbouwuniversiteit Wageningen, dec. 1988 [te raadplegen in de bibliotheek van de Octrooiraad]. Vemde, S. van, en S. Veenendaal, Het octrooirecht en genetische manipulatie van dieren. Utrecht, Wetenschapswinkel Rechten, 1989, 26 blz. [doctoraalscriptie R.U. Utrecht; opgenomen in de bibliotheek van de Octrooiraad]. BUITENLAND Flint, M., A. Williams en C. Thome, Intellectual Property The New Law. Sevenoaks (Kent), Butterworths, 1989, 540 blz. Prijs £ 27,50. Gaul, D., Die Arbeitnehmer-Erfindung. Keulen, Verlag TÜV Rheinland, 1988, 199 blz. Prijs DM. 78,-. [besproken door G. Muller in GRUR (90) dec. 1988 (12) blz. 934]. Goyder, D.G., EEC Competition Law. Oxford, University Press, 1988, XXXII en 447 blz. Prijs £ 18,95 [besproken door V. Korah in European Intellectual Property Review (11) mei 1989 (5) blz. 179-180]. Haertel, K., A. Krieger en G. Kaube, Arbeitnehmererfïnderrecht (3e druk). Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1988, XII en 262 blz. Prijs DM 90,- [besproken door K. Bartenbach en F. Volk in GRUR (91) febr. 1989 (2) blz. 152]. Henning-Bodewig, F., en A. Kur, Marke und Verbraucher, Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft (Band I, Grondlagen).
Weinheim, VCH, 1988, 370 blz. Prijs DM. 150,[besproken door Dr W. Tillmann in GRUR (91) mei 1989 (5) blz. 375/6]. Hippel, E. von, The sources of innovation. Oxford, University Press, 1988, XI en 218 blz. Prijs £ 22,50 [besproken door W. Kingston in European Intellectual Property Review (11) mei 1989 (5) blz. 178]. Institut National de la Propriété Industrielle, Problèmes relatifs au droit europeen des brevets. 3ème Colloque des juges europeen de brevets 3-5 septembre 1986. Propriété Industrielle-bulletin documentaire, numero spécial, Parijs, 1988, Prijs FF. 80,-. Lehmann, M., Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen. Keulen, 1988. Prijs DM 220,- [besproken door Dr E. Ullmann in GRUR (90) nov. 1989 (11) blz. 858-860]. Lewinsky, D., Deutscher und europaischer Patent- und Markenschutz. Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1987, VIII en 176 blz. Prijs DM 98,- [besproken door D. Stander in GRUR (90) okt. 1988 (10) blz. 792]. Morris, A.I., en B. Quest, Design - The Modern Law and Practice. Londen, 1987,377 blz. Prijs £ 35,- [besproken door M. Levin in GRUR Int. mei 1989 (15) blz. 433/4]. Tijdschriftartikelen NEDERLAND Barendrecht, Mr J.M., Schadevergoeding in kort geding, in het bijzonder in industriële eigendomszaken. IER (5) juni 1989 (3) blz. 45/8. Brinkhof, Prof. Mr J.J., Ontwikkelingen in het Octrooirecht. Van eenvoud naar complexiteit? Blz. 23-39 in CIER-lezingen 1987/1988, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Utrecht, 1988. Brohm, R., en V. van der Chijs, Intellectuele eigendomsrechten in de GATT. Ars Aequi (38) juni 1989 (6) blz. 535-542. Cohen Jehoram, Prof. Mr H., De interne markt en het i\ W t PI1 t"^t"PC i l 1"
Ars Aequï(3S) mei 1989 (5) blz. 400/4. Furstner, Mr H.R., Benelux-Merkenwet en Eerste Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten.
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
16 oktober 1989
BMM-bulletin (XV) maart 1989 (1) blz. 6-10. Hijmans, Mr Ir D., Voorstel tot wijziging van de wettelijke regeling betreffende gedwongen licentieverlening wegens afhankelijkheid. IER (5) juni 1989 (3) blz. 49-51. Kaufmann, Dr P.J., Een bedrijfskundige benadering van Blz. 1-10 in CIER-lezingen 1987/1988, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Utrecht, 1988. Overkleeft-Verburg, Drs G., Softwarebescherming: de wijziging van de Auteurswet en het Groenboek van de Europese Commissie. Ars Aequi (37) dec. 1988, katern 29, blz. 1202/4. Quaedvlieg, Mr A.A., Auteursrecht op techniek. Blz. 40-52 in CIER-lezingen 1987/1988, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Utrecht, 1988. Reeken, Mr B.L.P. van, Vrij verkeer van goederen voor en na 1992. Ars Aequi (38) mei 1989 (5) blz. 361/7. Slabbaert, Mr A.E.G., Titels van tijdschriften. BMM-bulletin (XIV) sept. 1988 (3) blz. 16/8. Verkade, Prof. Mr D.W.F., Ongeoorloofde mededinging 101 jaar na Molengraaff. Blz. 53/6 in CIER-lezingen 1987/1988, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Utrecht, 1988. INTERNATIONAAL Armitage, R.A., The emerging US patent law for the protection of Biotechnology Research results. European Intellectual Property Review(l 1) febr. 1989 (2) blz. 47-57. Berman, Ch., The coming challenge. International Patents and Technology. Patent World maart 1989 (14) blz. 31/4. Bertagnolli, L., Industrial Property in joint ventures. Patent World mei 1989 (15) blz. 26-32. Bhatnagar, M.-P., R & D in developing countries. What is the role of patents? Patent World maart 1989 (14) blz. 35/9. Bremer, Mr Th.R., en Mr Th.E.J. van Engelen, Recent developments in Netherlands Patent Law. Patent World mei 1989 (15) blz. 22/5. Bruijn, Mr J. de, Principaux aspects des modifications apportées a la Loi du Royaume de Pays-Bas sur les brevets d'invention par la loi du 29 mei 1987. La Propriété industrielle (105) mei 1989 (5) blz. 212/4. Cole, P., Can I patent my new transgenic quinea pig, Daddy? Patent World mei 1989 (15) blz. 39-45. Europese Commissie, The Proposed Council Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions. Patent World mei 1989 (15) blz. 18-21. EG-Richtlinie zum Markenreent. Markenartikel (51) maart 1989 (3) blz. 143/8. Elzaburu, A. de, Le déséquilibre nord-sud en Europe. La Propriété industrielle (105) april 1989 (4) blz. 175/6. Godenhielm, B., Die Auslegung von Patentansprüchen Zum Wipo-Vorschlag einer Konvention zur Harmonisierung gewisser patentrechtlicher Bestimmungen. GRUR Int. april 1989 (4) blz. 251-266. Hart, R.J., Application of patents to computer technology UK and the EPO Harmönisation? European Intellectual Property Review(l 1) febr. 1989 (2) blz. 42/6. Hausser, E., La Protection des procédés et produits au titre de la propriété industrielle. La Propriété industrielle (105) april 1989 (4) blz. 177-181. Henning-Bodewig, F., Product Placement und sponsoring. GRUR (90) dec. 1988 (12) blz. 867-872. Horwitz, L., Technology Licensing in the United States. Patent World maart 1989 (14) blz. 12-22. Kaback, S.M., Online Patent Information. World Patent Information (11) 1989 (1) blz. 40/1.
271
Kocklauner, R., Neue Patentansprüche und mündliche Verhandlung beim EPA. Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte febr. 1989, blz 30/3. Kraft, A., Zum Erfordernis eines verstarkten gesetzlichen Schutzes der Marke. GRUR (91) febr. 1989 (2) blz. 79-84. Kur, A., Verwechslungsgefahr und Irreführung - zum Verhaltnis von Markenrecht und 3 UWG. GRUR (91) april 1989 (4) blz. 240-250. Lawrence, R., Patent Litigation Reform - in Europe. European Intellectual Property Review (11) febr. 1989 (2) blz. 39-41. Lemon, T.H., Technical and commercial information from patent literature. World Patent Information (11) 1989 (1) blz. 25/7. Lesser, W., Animal patents in the USA - are the concerns justified? Patent Worldjan. 1989 (13) blz. 18-23. Liuzzo, L., Die Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrecht durch Werbeeinblendungen in Fernsehprogrammen. GRUR Int. febr. 1989 (2) blz. 110/5. Lutz, M.J., Computersoftware. Der Schutz der industriellen Leistungen im neuen Entwurf zum Urheberrechtsgesetz. Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1988 (1/2) blz. 65-73. Meier-Beek, P., Die einstweilige Verfügung wegen Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrechten. GRUR (90) dec. 1989 (12) blz. 861/7. Meller, M.N., Latest news on Patent Harmonization. A Report on the second part of the 5th Session of the Committee of Experts on the Harmonization of certain provisions in Laws for the protection of inventions. Patent World mei 1989 (15) blz. 16/7. Meyboom, Mr A.P., Das niederlandische Gesetz über den Schutz von Halbleitertopographien. GRUR Int. dec. 1988 (12) blz. 923-931. Mühlendahl, A. von, Das neue Markenrecht der Europaischen Gemeinschaft. Markenartikel (51) jan. 1989 (1) blz. 38-46. Das neue Markenrecht der Europaischen Gemeinschaft. GRUR Int. mei 1989 (5) blz. 353-362. Niedlich, W., Das Problem "Aufgabe". GRUR (90) okt. 1988 (10) blz. 749-751. Office of Technology Assessment, New developments in Biotechnology; 1. Ownership of Human Tissues and Cells; 5. Patenting Life. Washington, Congress of the United States, 1988, 168 resp. 166 blz. Pagenberg, J., New trends in Patent claim interpretation in Germany - Good-bye to the "General Inventive Idea". 7/C(19) dec. 1988 (6) blz. 788-793. Pehu, T., S. Knuth en H.G. Gyllenberg, From application to patent in genetic engineering: 19 cases of the European Patent Office. World Patent Information (10) 1988 (3) blz. 184-190. Plasseraud, Y., Choix et protection des marques. La Propriété industrielle (105) febr. 1989 (2) blz. 184-190. Selection and protection of marks. Industrial Property febr. 1989, blz. 70/8. Raczinski, B., en U. Rademacher, Urheberrechtliche Probleme beim Aufbau und Betrieb einer juristischen Datenbank. GRUR (91) mei 1989 (5) blz. 324-331. Ricketson, S., The Shadowland of Berne: A survey of the hidden parts of the Berne Convention - Part 111. European Intellectual Property Review (11) febr. 1989 (2) blz. 58-65. Rondard, J., Direct exports in Community Law. The compatability of the regulation of the block exemption for patent licensces with the exhaustion of rights principle. Patent World mei 1989 (15) blz. 34/8.
272
Bijblad Industriële Eigendom, nr 10
Ruysenaars, Mr H.E., Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber. Teil 2: Die Rechtslage in den Vereinigten Staaten von Amerika. GRUR Int. april 1989 (4) blz. 280-293. -, The trademark use requirement under Benelux Trade Mark Law. IIC (20) april 1989 (2) blz. 163-179. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Sportler? GRUR Int: okt. 1988 (10) blz. 764/7. Schlosser, S.D., The Registration of Plant Variety Denominations. IDEA 1989 (2) blz. 177-192. Spector, D.M., Implications of United States adherence to the Berne Convention. European Intellectual Property Review (11) mei 1989 (5) blz. 162/9. Sterlings, J.A.L., Harmonisation of usage of the terms "Copyright", "Author's Right" and "Neighbouring Rights".
16 oktober 1989
European Intellectual Property Review (11) jan. 1989 (1) blz. 14/8. Strömholm, P., Was bleibt vom Erbe übrig? - Überlegungen zur Entwicklung des heutigen Urheberrechts GRUR Int. jan. 1989 (1) blz. 15-23. Strowel, A., Actualité du droit d'auteur. Revue de droit intellectuel-L'Ingenieur-Conseil (79) jan./maart 1989 (1-3) blz. 1-16. Teschemacher, T., Die Chancen des Patentanmelders und seiner Wettbewerber vor dem Europaischen Patentamt. GRUR Int. maart 1989 (3) blz. 190/2. Whaite, R., en N. Jones, Biotechnological Patents in Europe - The Draft Directive.-. European Intellectual Property Review (11) mei 1989 (5) blz. 145-157. Yokoyama, M., Stimulation de 1'activité inventive dans 1'entreprise - Les systèmes d'inventions de salariés, systèmes d'appui de 1'activité inventive. La Propriété industrielle (104) okt. 1988 (10) blz. 409-415.