Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 juni 1989, 57e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

141

16 juni 1989, 57e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof.Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen. Redaaie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 9863 73.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f8,-; het jaarregister afzonderlijk f8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 66 55. Postgirorekeningnr 17300.

Inhoud van deze aflevering onderscheidend vermogen, en er is geen inburgering; handelsnaamrechtelijke verwarring is niet aannemelijk).

Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde. - Duitse Democratische Republiek toegetreden tot de Modellenschikking van 's-Grayenhage. Artikel. Mr Ir H.Th. van Asselt, Balanceren tussen innovatie en monopolie. Octrooiduur en innovatie in de geneesmiddelenindustrie (blz. 143/7). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 45. President Rechtbank 's-Gravenhage, 5 september 1988, Braun A.G./Technische Handelsonderneming H.M. Nijhof B.V. (voor de situatie in Nederland, waar eiseres een octrooi heeft waarop gedaagde inbreuk maakt, is het eventuele - ongemoeid laten door eiseres van de Duitse fabrikant van de inbreukmakendè scheerbladen niet van belang).

Nr 47. Hof Brussel, 21 juni 1988, Campbell Nederland B.V./N.V. Iglo-Ola ("Alphabet's" is voor voedingswaren in de vorm van lettertjes een loutere beschrijving en duidt op een wezenlijke hoedanigheid van de waar; géén inburgering; geen strijd met eerlijke gebruiken in handelszaken). Nr 48. Hof 's-Hertogenbosch, 13 september 1988, Kijlstra B.V./ P. Zoontjens Beheer B.V. (de tegel van Zoontjens is niet nieuw, evenals de nabootsing daarvan van Kijlstra; de vorm van de tegels bepaalt de aard van de waar en levert een uitkomst op het gebied van de nijverheid op; aan de vorm van de tegel var: Zoontjens komt géén auteursrechtelijke bescherming toe, ook niet op basis van de tekeningen; de nabootsing van de tegel door Kijlstra is niet onrechtmatig, hoewel daardoor verwarring kan ontstaan; Pres.: het woordmerk "Dreentegel" is uitsluitend van beschrijvende aard).

2. Merkenrecht.

Nr 49. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 30 oktober 1987, B.V. Vleeswarenfabriek G. de Vries/M.J.J. van Dinther en N.V. Vanreusel Snacks (het voorlopige karakter van een merkdepot betekent alleen dat inschrijving en publikatie worden opgeschort, maar niet dat het depot eerst dan rechtsgevolg heeft; de beide afbeeldingen vertonen zodanige begripsmatige gelijkenis dat associaties kunnen worden gewekt).

Nr 46. President Rechtbank Haarlem, 13 januari 1989, J.W. Nijholt B.V. tevens h.o.d.n. "Secret Service'VStichting Centrum Europa (de term "Relatielijn" voor een telefoonservicelijn op het gebied van man/vrouw-relaties mist

Nr 50. President Rechtbank Arnhem, 29 april 1988, Quick Sports B.V./Nord-West-Ring Schuh-Einkaufsgenossenschaft (de naam Quick voor schoenwinkels wekt associaties met de schoenen met het merk Quick van Quick-Sports,

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr6

57e jaargang

Blz. 141-168

Rijswijk, 16 juni 1989

142

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

waaruit schade kan voortvloeien voor Quick-Sports; echter te weinig schadelijk voor het drastische ingrijpen waarom wordt gevraagd). 3. Handelsnaamrecht. Nr 51. President Rechtbank 's-Gravenhage, 28 december 1988, Comtest Instrumentation B.V./De Staat der Nederlanden (P.T.T.) (het is niet te verwachten dat het publiek zal denken dat PTT Contest is gelieerd met Comtest Instrumentation). 4. Auteursrecht. Nr 52. Hof Arnhem, 14 juni 1988, Auping B.V. e.a./Matrassenfabriek Eastborn B.V. (een werk is slechts beschermd voorzover de vormgeving uiting is van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen; gezien de analyse door deskundigen van het eigen persoonlijke karakter van het Auronde-model en de door hen omschreven verschillen tussen beide modellen is de Roma II geen nabootsing in gewijzigde vorm van de Auronde hoewel kennelijk wel geïnspireerd door de Auronde).

16 juni 1989

Literary Agency "Fimla" B.V./A.M. van Driel (de in art. 2, lid 2 Aw. gegeven interpretatieregel strekt ertoe de auteur te dwingen zich er rekenschap van te geven welke auteursrechtelijke bevoegdheden hij overdraagt; dit brengt mee dat bij de onderhavige wijziging van de eerder overeengekomen verdeling van auteursrechtelijke bevoegdheden, moet worden nagegaan of het standpunt van eiseres terzake wie de auteursrechten op het Knudde-karakter heeft, direct volgt uit de inhoud van de overeenkomst, dan wel uit de aard en strekking daarvan noodzakelijk voortvloeit). Nr 54. Hof Amsterdam, 21 april 1988, Wander A.G. en Sandoz B.V./De Burg B.V. (het. gebruik van het woord "isotoon" is niet misleidend; de aanprijzing "(isotone) dorstlesser met de lekkere smaak" sticht geen verwarring met Sandoz' produkt Isostar; tussen de tinten blauw en zilver van het gedeponeerde merk Isostar en die van de aanduiding Sportline bestaat niet zodanige overeenstemming dat daardoor het gebrek aan overeenstemming tussen Isostar en Sportline wordt opgeheven). Litteratuur.

Nr 53. President Rechtbank Haarlem, 9 oktober 1987, Firn

Officiële mededelingen Personeel. Beëindiging van het dienstverband. ^ Aan de heer Drs R.F. Okkes, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 april 1989 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 20 maart 1989, nr 89.007361). De heer Ir A.E. Dolfin, lid van de Octrooiraad, tevens sektorhoofd bij de divisie Electrotechniek, heeft op eigen verzoek met ingang van 1 juni 1989 de werkzaamheden beëindigd. De heer Ir H.L. Tjoa, ingenieur-voorbereider bij de divisie Elektrotechniek, heeft op eigen verzoek met ingang van 1 mei 1989 de werkzaamheden beëindigd. Aan de heer J. Barnhoorn, archiefmedewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 juni 1989 eervol ontslag verleend. Overige mededelingen. De heer K.H. Korving, chef van het bureau Aanmelding en Registers, is met ingang van 1 juni 1989 aangewezen als hoofd van de afdeling Algemene Zaken. Hij volgt de heer A. Bouthoorn op, die per genoemde datum de funktie van hoofd van de hoofdafdeling Administratie en Informatievoorziening vervult. Register van octrooigemachtigden. De voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van de heer Ir H.M. Urbanus op 18 mei 1989, wegens overlijden, in bovengenoemd register is doorgehaald. Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Krachtens de beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 1988, no 1788/12167, ^

gepubliceerd in het Bijblad bij De Industriële Eigendom van 16 januari 1989, blz. 2/3, wordt in oktober 1989 een examen voor octrooigemachtigde gehouden. Blijkens de toelichting bij genoemde beschikking zal bij dat examen slechts in twee van de drie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten: Burgerlijk- en Handelsrecht benevens het Recht van de Industriële Eigendom. Het examen zal plaatshebben in de week van 23 oktober 1989. Kandidaten dienen zich vóór 1 september 1989 schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patentlaan 2, Rijswijk, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel in het Burgerlijk- en Handelsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen. Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van ƒ 100,- is betaald. N.B. Met nadruk wordt er op gewezen, dat in afwijking van de eerdere mededeling in Bijblad I.E. 1989, blz. 3, het oktober-examen kan worden afgenomen op andere data dan 25 en 26 oktober a.s. . Duitse Democratische Republiek toegetreden tot de Modellenschikking van 's-Gravenhage. Op 4 april 1989 is de Duitse Democratische Republiek toegetreden tot de Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen in 1934 en te 's-Gravenhage in 1960 ( Trb. 1984, 100),

143


16 juni 1989

alsmede tot de Aanvullende Akte bij de herziene en aangevulde Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925, Stockholm 14 juli 1967 (Trb 1989, 53).

De Schikking en de Aanvullende Akte (artt. 1-7) zijn voor de Duitse Democratische Republiek in werking getreden op 7 mei 1989.

Artikel Balanceren tussen innovatie en monopolie. Octrooiduur en innovatie in de geneesmiddelenindustrie. Mr Ir H. Th. van Asselt.1) I De effectieve octrooibeschermingsduur en nieuwe geneesmiddelen De wettelijke duur van de octrooibescherming bedraagt in de meeste landen 20 jaar, gerekend vanaf de dag van indiening van de octrooiaanvrage (in de V.S. is deze duur 17 jaar vanaf de datum van verlening, en er zijn natuurlijk meer landen die een uitzondering vormen op de regel). Het moment van indiening van de octrooiaanvrage is een strategische beslissing. Indien men te vroeg aanvraagt, neemt de kans toe, dat de octrooibescherming afloopt,

Inleiding Een regelmatig door de farmaceutische industrie naar voren gebrachte stelling is, dat de effectieve octrooibeschermingsduur voor geneesmiddelen te kort is; dit zou leiden tot negatieve effecten op de innovatie binnen de geneesmiddelenindustrie. Anders gezegd, door deze korte duur komen er te weinig nieuwe geneesmiddelen op de markt, met alle nadelige gevolgen van dien.2) In dit artikel zal het verband tussen de effectieve octrooibeschermingsduur en innovatie nader worden onderzocht.

figuur P) Decision Points, Development Costs, and Time for a Representative Research Project

Research activity

A

B

c

D

Basic research

Intermediate research (specific product candidates are identified and are being tested)

Developmental research

NDA review

J

>

K

L

Range of approximate annual costs

$0.5-$1.0million

$1.0-$2.0 miliion

$5.0 miliion

$1.0 miliion

Years project will be in stage (very approximate)

3-6

3

3-4

2

Key

A B C D

= basic research = intermediate research = developmental research = NDA review and approval

. E F G H

,

= initial research decision -INDfiling = major clinical studies begin = NDA submission

H

I

I J K L

= market introduction = phase I human tests = phase II human tests = phase III human tests

Bron: Wiggens, S.N., Drugsland Health, Economie Issues and Poücy Objectives, 1981, pg. 59. Washington. ') Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam. ) Verg. bijv. de uitspraken van Dr J.C. Sanders, voorzitter van Nefarma, Nederlandse Associatie van de Pharmaceutische Industrie op het IMS/SIR symposium te Parijs, maart 1982, en de Nefarma jaarverslagen in de periode vanaf 1984. Zie ook het Memorandum van de European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations "On the need of the European Pharmaceutical Industry for restoration of effective patent term for pharmaceuticals". ') De aanduiding NDA in figuur 1 staat voor "New Drug Application"; IND voor "Investigative New Drug". 2

terwijl het product nog niet het einde van zijn economische levenscyclus heeft bereikt. Te laat aanvragen is erger, omdat een concurrent eerder een octrooiaanvrage kan hebben ingediend, met als gevolg het voorlopig onbereikbaar worden van de markten waar deze octrooi heeft aangevraagd. In het geval van geneesmiddelen, en met name bij het werken aan nieuwe chemische verbindingen (NCE's ofwel "new chemical entities") wordt de aanvrage ingediend, zodra een nieuwe verbinding voor de eerste maal


144

16 juni 1989

figuur 2 Number of years of patent protection remaining at the time of market introduction (1983). Country

Years

West Germany France Italy Japan Switzerland United Kingdom United States

6.4(1981)*) 13 8-10 7-8 11

8.7(1982) 9.7

New products here on extra two years effective patent life under current legislation.

Source: OHE Survey Data. is gesynthetiseerd. De vrees dat een ander voor zal zijn met een claim op een NCE speelt een overheersende rol. Na de synthese komt een periode van selectie van de juiste verbinding, waarin het geneesmiddel wordt getest, eerst op dieren, daarna op gezonde proefpersonen, en tenslotte op patiënten. Pas vele jaren na de octrooiaanvrage verschijnt er dan een product op de markt. Gevolg: een betrekkelijk korte duur van octrooibescherming die overblijft na de marktintroductie, meestal minder dan de helft van de bovengenoemde wettelijke duur. Een van de manieren om de zogenaamde effectieve beschermingsduur te verlengen zou zijn, het op een later tijdstip aanvragen van het octrooi, maar dit is iets wat men niet gemakkelijk aandurft. In de praktijk vergt de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel vanaf de indiening van de octrooiaanvrage tot het moment van marktintroductie een flink aantal jaren. Zie bij wijze van illustratie figuur 1, waaruit blijkt dat het R & D traject in de V.S. zelfs een periode van 11-15 jaar beslaat, waarin nog een toelatingsprocedure van gemiddeld 2 jaar is begrepen (toestemming voor een nieuw geneesmiddel moet in de V.S. door de Food Sand Drug Administration (FDA) verleend worden, en in Nederland door het College ter beoordeling van geneesmiddelen in Rijswijk, ingesteld op grond van de Wet op de Geneesmiddelen van 1958). Uit figuur 1 blijkt dat een geneesmiddelen research project begint met een periode van product georiënteerde, ook wel fundamentele research genoemd. Daarna vindt in een periode van gemiddeld 3 jaar intermediaire research plaats, waarin de specifieke productgroepen worden geïdentificeerd, en begonnen wordt met de preklinische testen. Tenslotte volgt een ontwikkelingstraject van 3-4 jaar, waarin de preklinische testen worden afgerond. Vooral in deze laatste fase nemen de jaarlijkse R & D kosten in verhouding aanzienlijk toe (5 milj.$ per jaar vergeleken met 0.5-1.0 milj.$ per jaar in de fase van fundamentele research). Echter de kans dat het project alsnog schipbreuk lijdt neemt wel af. Ook andere bronnen melden dergelijke lange ontwikkelingstijden. Zo vermeldt Thesing voor West-Duitsland in 1981 een ontwikkelingstijd voor nieuwe geneesmiddelen van 9-13 jaar en Ravenscroft en Walker voor Engeland in 1982 een tijd van 11 jaar. Oorzaak van deze lange ontwikkelingstijd is de toegenomen complexiteit van nieuwe geneesmiddelen, waardoor ook de testprocedures en de research technieken tijdrovender geworden zijn. Aangenomen dat een octrooiaanvrage wordt ingediend op een tijdstip ongeveer halverwege de fase van fundamentele research, volgt uit figuur 1 een effectieve octrooibeschermingsduur gelegen tussen de 8 en 13 jaar (bij een wettelijke duur van 20 jaar). De effectieve octrooibeschermingsduur, dat wil zeggen de periode waarin een nieuw geneesmiddel daadwerkelijk kan profiteren van de octrooibescherming, blijkt derhalve af te nemen naarmate de ontwikkelingsfase langer duurt. Verder toont een vergelijkende studie aan, dat in 1965 deze beschermingsduur in Engeland, West-Duitsland, en de V.S. nog 12,14 en

14 jaar was, maar in 1982 was afgenomen tot resp. 6,7, en 7 jaar.4) Nog weer een andere vergelijking laat zien, dat in de meeste landen met een nationale farmaceutische industrie van betekenis, de effectieve beschermingsduur rond de 10 jaar ligt, zie figuur 2.5) Uit figuur 2 blijkt, dat de effectieve octrooibeschermingsduur in de landen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ca. 70% van de wereldwijde productie van de geneesmiddelen (West Duitsland, Italië, Japan, Engeland en de V.S.) is afgenomen tot minder dan 10 jaar. De vraag die we ons moeten stellen is, wat de invloed hiervan op de investeringen in R & D kan zijn geweest. II De bepalende factoren voor R & D in de geneesmiddelenindustrie Uit diverse studies komt naar voren, dat het aantal wereldwijd op de markt gebrachte NCE's vanaf begin 1960 tot aan 1984 gestaag is afgenomen: in 1961 nog 95, en in 1984 slechts 42; ook het driejaarlijks gemiddelde laat een dergelijke trend zien.6) Juist nieuwe chemische verbindingen vormen de sleutel voor de bestrijding van nog onopgehelderde ziekten, en kunnen daarom als een indicatie worden beschouwd voor het innovatief vermogen binnen de geneesmiddelenindustrie.7) Gelijktijdig met de afname van het aantal NCE's blijken in de periode 1961-1984 de gemiddelde R & D uitgaven voor één8 NCE te zijn toegenomen van ca. $6 milj. tot ca. $70 milj. ) Gevolg is, dat de R & D uitgaven als percentage van de omzet in genoemde periode niet veel veranderd zijn. Een van de oorzaken van de toename van de R & D kosten per NCE kan zijn de langzame uitputting van het reservoir van wetenschappelijke kennis, zodat de verwerving van nieuwe kennis in verhouding meer inspanning kost. Een andere oorzaak kan zijn de toename van het aantal farmacologische en klinische testprocedures. Ook het selectieproces van potentieel succesrijke NCE's zal ingewikkelder en daardoor duurder geworden zijn. Aangenomen dat de afname aan NCE's een bron van zorg is vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, vragen we ons af hoe de productie daarvan positief is te beïnvloeden. Hoewel hogere R & D uitgaven niet automatisch in meer NCE's zullen worden vertaald, spreekt een positief verband

4 ) Lis, Y. en Walker, S.R. Pharmaceutical patent erosion - A comparison of the U.K., the USA and the Federal Republic of Germany, Pharmaceutical Journal, 1988, nr240, 176-180. 5 ) Pharmaceuticals in seven nations, Londen/Mainz, Chew, Teeling Smith, Wells, 1985, pg. 39). 6 ) Verg.: 25 Jahre Arzneimittelforschung , E. Reis-Arndt, Pharma Dialog no. 95. ') Verg. bijv. het T.O.F, rapport, april 1986, pg. 17 e.v., uitg. KNCV/Nefarma. s ) Amerikaanse situatie vlgs. Statman, M., Competition in the pharmaceutical industry, the declining profitability of drug innovation, 1983, tabel 8, blz. 28, Washington.

16 juni 1989


tussen R & D uitgaven en de productie van NCE's vanzelf. De vraag die we ons daarom stellen is: op welke wijze is een positieve beïnvloeding van de R & D uitgaven mogelijk. Volgens Grabowsky en Vernon bestaat een positief verband tussen de R & D / omzet ratio aan de ene kant, en de R & D productiviteit en de cash-flow ratio aan de andere kant. De R & D productiviteit relateert de gemiddelde jaaromzet van NCE's in een bepaalde periode na de marktintroductie aan de gemiddelde R & D uitgaven in een periode daarvoor. De cash-flow ratio is de verhouding tussen cash-flow en omzet. Een positief effect op de R & D uitgaven vindt dus onder andere plaats door een toename van de cash-flow. Volgens Grabowsky en Venion betekent dit, dat een toename van $1 milj. van de cash-flow, tot $0,25 milj. hogere R & D uitgaven leidt.9) Vergroten van de cash-flow lijkt dus een aangewezen middel om de R & D inspanningen op te voeren, en daardoor ook het aantal NCE's. Een tekortkoming van de methode "Grabowsky en Vernon" zou kunnen zijn, dat teveel de nadruk wordt gelegd op R & D successen uit het verleden als stimulans voor de inspanningen van het heden, doch dat geen verklaring wordt gegeven waarom het ene bedrijf, ondanks gelijke R & D productiviteit en cash10flow ratio, meer en het ander minder aan R & D uitgeeft. ) Een meer complete verklaring voor het R & D gedrag van een individueel bedrijf zou volgens Comanor daarom zijn de methode van de "return on investments in R & D", waarbij bepaalde verwachtingen worden uitgesproken omtrent de periode waarin R & D investeringen worden terugverdiend. Als belangrijkste factor bij het investeren in R & D geldt dan de op grond daarvan berekende winstgevendheid. III De winstgevendheid van R & D investeringen in nieuwe geneesmiddelen en de effectieve octrooiduur Voor het vaststellen van de winstgevendheid van een investering in het algemeen zijn enkele methoden beschikbaar, die gebruik maken van bijv. de internal rate of return. Voor het vaststellen van de winstgevenheid van R & D investeringen in nieuwe geneesmiddelen kunnen we ook een van deze methoden toepassen. In de V.S. zijn door Statman de omzetcijfers en de R & D uitgaven in de geneesmiddelenindustrie onderzocht over een periode van 25 jaar.") Door Statman is berekend, dat in de periode '54-'78 een afname van de "internal rate of return on investment in R & D" heeft plaats gevonden van 20.95% in 1954 tot aan 11.8% in 1971 (vrijwel gelijk aan de kapitaalmarktrente van dat moment), en een verdere afname tot 10.3% in 1978 (d.w.z. onder de op dat moment heersende kapitaalmarktrente: 12.7%).12) Drie oorzaken voert hij daarvoor aan: toenemende concurrentie van zogenaamde "me-too" preparaten tijdens de octrooibescherming, concurrentie van generieke geneesmiddelen na afloop van de octrooibescherming, en een toename in de ontwikkelingstijd van een nieuw geneesmiddel. De berekening van de zogenaamde internal rate of return door Statman is overigens gebaseerd op een gemiddelde levensduur voor een NCE van 35 jaar (Statman, pg. 30). Een toename van de internal rate of return zou kunnen leiden tot grotere R & D inspanningen, en een mogelijke toename van het aantal NCE's. Hoewel het precieze effect op de cash-flow onbekend is (immers ook na beëindiging ') Grabowsky, H.G. en Vernon, J., The determinants of Research and Development expenditures in the pharmaceutical industry, Drugs and Health ,1981 pg. 3, Washington. >°) Verg. Comanor, W.S., The political economy of the pharmaceutical industry, Journal of Economie Literature, Vol. XXIV (sept. 1986), 1178-1217. ") Statman, M., The declining profitability of drug innovation , etc, 1983. 12 ) Verg. Statman, op cit., tabel 2.

145

van de octrooibescherming blijken geneesmiddelen in staat hun marktpositie langere tijd vast te houden - verg. de door Statman geconstateerde gemiddelde levensduur voor NCE's van 35 jaar), mag men veronderstellen dat een langere beschermingsduur de cash-flow gedurende een langere tijd op een hoger niveau brengt. Ook Burstall komt in zijn recente aanbevelingen aan de EG Commissie tot deze conclusie: "(To maintain ' the ; cashflow of the innovating companies) a solution would be to start a new period of protection from the day the new drug was authorized by the Health Authority for bringing it to the market, so that a drug spent, say 15 years on the market as a patented product".13) Verlenging van de effectieve octrooibeschermingsduur kan dus leiden tot een vergroting van de cash-flow, en daardoor tot een toename van de R & D inspanningen. Het gevolg kan zijn meer NCE's. Hoeveel deze duur moet worden verlengd is natuurlijk een vraag: onbeperkte verlenging zal averechts werken. Immers een lang durend monopolie zal de prijzen van nieuwe geneesmiddelen opdrijven, zonder dat de cash-flow in voldoende mate wordt aangewend voor R & D. Of zoals een citaat van Comanor het treffend uitdrukt: "If we had a patent system which permitted a 100 year restriction on competition rather than the current figures of (nominal) 17 years, more research would be carried out. At the same time prices would even be higher than they are currently. The interesting question then is what kind of combination of research and prices is optimal".14) In de V.S. kwam men tot het besef, dat de daar geldende wettelijke termijn van 17 jaar te kort was voor de juiste combinatie van R & D en prijzen van geneesmiddelen. IV De Waxman/Hatch Act: verlenging van de octrooiduur en verbetering van de positie van generieke geneesmiddelen In de Amerikaanse constitutionele bepalingen met betrekking tot het octrooirecht, wordt als expliciete doelstelling van de octrooiwetgeving vermeld, het op een hoger plany brengen van de wetenschap en techniek. De nadruk in de Amerikaanse wetgeving op technische en wetenschappelijke vooruitgang had zijn invloed op de ontvankelijkheid aldaar voor de kritiek dat de afname van de effectieve octrooibeschermingsduur negatieve gevolgen heeft voor de innovatie. Het resultaat was, dat in 1984 specifiek voor geneesmiddelen de zogenaamde "Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act" , ook wel genoemd de Waxman/Hatch Act, tot stand kwam. Dit gebeurde onder aandrang van dat deel van de farmaceutische industrie dat zich bezig hield met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het oorspronkelijke voorstel ontmoette veel weerstand van de zijde van de producenten van generieke geneesmiddelen. Na langdurige discussies kwam als compromis de genoemde wet tot stand. Ten behoeve van de producenten van generieke geneesmiddelen werd in de wet een regeling opgenomen, die het hen mogelijk maakt hun product na afloop van het octrooi sneller op de markt te brengen. Daartoe werd een verkorte NDA goedkeuringsprocedure ingesteld voor geneesmiddelen met dezelfde samenstelling en werking als reeds bestaande producten (de zgn A-breviated NDA-, ook wel AND A-procedure genoemd). Verder werd de mogelijkheid geschapen generieke middelen reeds klinisch te testen in de periode voorafgaand aan de beëindiging van het octrooi, zonder dat sprake is van octrooi-inbreuk. Aan de producenten van merkgeneesmiddelen werd de mogelijkheid geboden de wettelijke octrooiduur te verlengen met een periode die gelijk is aan de som van de halve duur van de IND-registratie procedure (voorafgaand aan de klinische testfase), en de volle duur van de 13 ) Burstall, M.L., Ian Senior, The community's pharmaceutical industry, January 1985, pg. 156. ") Uit Statman, op cit. pg. 65.

146


NDA-goedkeuringsprocedure (voorafgaand aan de marktintroductie). De regel daarbij is, dat na verlenging de resterende octrooibeschermingsduur (de effectieve octrooibeschermingsduur) de 14 jaar niet mag overschrijden, en dat de verlenging zelf niet meer dan 5 jaar mag bedragen. Verder kan de verlengingsperiode op verzoek van derden nog worden ingekort, als blijkt, dat vertraging van de marktintroductie (voor een deel) te wijten is aan de producent. De procedure van de verlengingsaanvrage loopt als volgt: de aanvrage moet geschieden binnen 60 dagen na afgifte van de NDA goedkeuring, en vergezeld gaan van een bepaalde taxe (in 1984 vastgesteld op $ 750). Het verzoek om verlenging moet worden ingediend bij de Commissioner of Patents (vergelijkbaar met in Nederland de Octrooiraad), die vervolgens de met de IND- en NDA-procedure belaste autoriteiten verzoekt om opgave van de daarmee destijds gemoeide tijd. Vragen naar aanleiding van deze wet die nog moeten worden opgelost, zijn de volgende: 1. Welke is de werkingssfeer van de wet, dat wil zeggen is de wet uitsluitend van toepassing op geneesmiddelen met een nieuwe chemische samenstelling (zgn. NCE's), of ook op combinaties van bekende geneesmiddelen, en geneesmiddelen die - hoewel gebaseerd op een bekende chemische formule -, een nieuwe therapeutische werking hebben? 2. Hoe wordt de duur van de verlenging vastgesteld, of anders gezegd: hoe wordt bepaald welk deel van de vertraging in de marktintroductie te wijten is aan de producent? 3. Moet de werking van de wet niet moeten worden uitgebreid tot andere productsectoren waar R & D uitgaven en ontwikkelingstermijnen op eenzelfde niveau liggen? De verwachting is, dat op de korte termijn de Waxman/Hatch Act het marktaandeel van de generieke geneesmiddelen zal vergroten, ten koste van de merkgeneesmiddelen. Immers na invoering van de wet zullen generieke middelen direct na afloop van het ocfrooi op de markt kunnen komen. Op langere termijn verwacht men daarentegen een stijging van het marktaandeel van de merkgeneesmiddelen, omdat door de verhoogde R & D inspanning het aantal NCE's zal toenemen. Bovendien zal door de verlengde octrooiduur een generiek geneesmiddel langer moeten wachten voordat het op de markt mag komen. V Aanpassing van de Europese octrooiwetgeving Het moment lijkt gekomen ons af te vragen welke mogelijkheden er zijn tot aanpassing van de Europese octrooiwetgeving. Het gaat hierbij om het Europees Octrooi Verdrag (E.O.V.), waarbij alle EEG landen (met uitzondering van Denemarken en Ierland), en de niet-EEG landen Oostenrijk, Zweden, Zwitserland en Liechtenstein zijn aangesloten. Volgens artikel 167 van het E.O.V., en met name lid 2(c), kan elke verdragsluitende staat zich het recht voorbehouden in de nationale wetgeving te bepalen, dat het Europees octrooi op zijn grondgebied een kortere duur heeft dan twintig jaar. Echter lid 3 van datzelfde artikel bepaalt, dat een dergelijk voorbehoud slechts gemaakt kan worden voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag. Deze bepaling heeft dus inmiddels zijn betekenis verloren. Belangrijker in dit verband is daarom het in art. 63, lid 2 van het E.O.V. genoemde aantal beperkte gevallen, waarin een verdragsstaat de looptijd van het Europese octrooi kan verlengen. Door een verruiming van art. 63, lid 2 zou op een eenvoudige wijze de deur kunnen worden opengezet voor verlenging van de octrooiduur in bepaalde met name te noemen gevallen. Daarvoor is dan eerst een aanpassing van het Verdrag nodig. Voor deze procedure zal sprake aioeten zijn van unanimiteit van de bij het Verdrag

16 juni 1989

aangesloten Staten. Bekend is, dat bijvoorbeeld landen als België, Groot-Brittannië en Zwitserland sterk voor verlenging zijn, terwijl andere landen hun positie nog niet hebben bepaald. Vooral landen met een belangrijk aandeel in de markt voor generieke geneesmiddelen 'ijken niet erg vóór verlenging van de octrooiduur.15) Momenteel vindt op diverse niveau's overleg plaats over mogelijke aanpassingen van de octrooiduur. Zo is er een tripartite overleg tussen Japan, de V.S. en Europa, omdat ook dit eerste land sedert enige tijd een bijzondere bepaling kent op het gebied van nieuwe geneesmiddelen. Sedert 1 januari 1988 heeft men in Japan een wijziging in de Octrooiwet doorgevoerd met de strekking, dat nieuwe geneesmiddelen gedurende maximaal 5 jaar een exclusieve marktpositie'wordt geboden aanvullend op reeds bestaande octrooirechten. Ook is er overleg gaande binnen de W.I.P.O. (World Intellectual Property Organization). Verder is er contact tussen de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations over mogelijke verlenging van de octrooiduur. Van belang bij aanpassing van de Europese octrooiwetgeving lijkt het, dat men lering trekt uit de ervaringen met de Waxman/Hatch Act in de V.S. VI Octrooibeschermingsduur en innovatie - de geneesmiddelenindustrie Zoals bekend zijn octrooien bedoeld als een aansporing voor het verrichten van R & D en het tot stand brengen van innovaties. De octrooiwetgeving in de V.S. brengt dit ook expliciet tot uitdrukking. Voor de geneesmiddelenindustrie, die meer dan andere sectoren voor haar voortbestaan afhankelijk is van innovatie - prijs speelt een relatief onbelangrijke rol bij het voorschrijfgedrag van de arts, dit in tegenstelling tot de kwaliteit - is deze stimulans relatief van nog groter belang. Daarom verdient de vraag de aandacht of in het geval van geneesmiddelen deze stimulans nog wel toereikend is. Vast staat, dat de periode van effectieve octrooibescherming voor geneesmiddelen de laatste 2 tot 3 decennia aanzienlijk is afgenomen. Vast staat dat het aantal NCE's eveneens is afgenomen. Onze stelling is dat verlenging van de effectieve octrooibeschermingsduur tot verhoging van de productie van NCE's kan leiden. Een opmerking kan nog worden gemaakt over de minimale en maximale effectieve octrooibeschermingsduur. De gemiddelde lengte van de periode na de introductie van een nieuw geneesmiddel waarin de omzet nog sterk groeit, wordt geschat op ca. 9 jaar. Na deze zogenaamde groeifase breekt een plateaufase aan, waarin de omzet jaarlijks slechts weinig verandert. Vervolgens, vanaf zeker moment16 gelegen na afloop van het octrooi, neemt deze omzet af. ) Het lijkt niet gewaagd te stellen, dat de effectieve octrooibeschermingsduur minimaal 9 jaar zou moeten zijn. Immers is deze duur korter, dan zal een nieuw geneesmiddel vroegtijdig worden blootgesteld aan prijserosie en verlies van marktaandeel. De R & D investering wordt niet (tijdig) terugverdiend, met als gevolg het uitblijven van nieuwe R & D investeringen. Daarnaast is de op grond van de Waxman/Hatch Act voorgestelde maximale octrooibeschermingsduur van 14 jaar (na eventuele verlenging) een aanwijzing, dat een periode van 14 jaar voldoende is om de R & D investering van de gemiddelde NCE terug te verdienen. Tenslotte willen we dit artikel afsluiten met de opmerking, dat octrooien een beloning zijn voor de R & D inspanningen gepleegd ten behoeve van de innovatie. Deze beloning bestaat uit een exclusieve marktpositie geldig gedurende een zekere tijd. Is deze beloning echter te karig,

") Verg. P. de Wolf, The pharmaceutical industry: structure, intervention and competitive strengh in, The structure of European Industry, 1988, ed. H.W. de Jong, pg. 233 e.v.. ") Verg. Statman, op cit. pg. 23.

16 juni 1989


dan zal het effect op de innovatie-inspanningen gering zijn. In het geval van geneesmiddelen heeft het er de schijn van dat het octrooi niet langer in staat is zijn functie van innovatie bevorderaar naar behoren te vervullen. Dit zou

147

ook kunnen gelden voor andere producten met lange ontwikkelingstijden en hoge R & D investeringen. Rotterdam, april 1989.

Jurisprudentie Nr 45. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 5 september 1988. (scheerblad) Mr J.J. Brinkhof. Art. 43, lid 1 Rijksoctrooiwet. Het verweer van gedaagde, die niet betwist dat de door haar hier te lande verhandelde scheerbladen onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiseres vallen, welk verweer inhoudt dat eiseres in de Bondsrepubliek Duitsland de fabrikant van de door gedaagde verhandelde scheerbladen ongemoeid laat en deze die scheerbladen zelfheeft ontwikkeld, gaat niet op. Het gaat immers om de situatie in Nederland waar eiseresse een octrooi heeft en waar gedaagde handelingen verricht die in strijd zijn met het octrooi. De vennootschap naar het recht van de Duitse Bondsrepubliek Braun Aktiengesellschaft te Frankfort a.d. Main, eiseres [in kort geding], procureur Mr Drs S.U. Ottevangers, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technische Handelsonderneming H.M. Nijhof B.V. (ook handelende onder de naam Koot Onderdelen), te Hengelo (Overijssel), gedaagde [in kort geding], verschenen bij haar directeur J.W.G. Koot. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: a. Eiseres is houdster van het Nederlandse octrooi 177987, haar onder dagtekening van 3 december 1985 verleend voor een scheerblad voor droogscheerapparaten; b. Gedaagde verkoopt in Nederland scheerbladen voor droogscheerapparaten, in een folder aangeduid als type 346 en type 410 en met de toevoeging "bestemd voor Braun-scheerapparaten"; c. Gedaagde betrekt deze scheerbladen van de fabrikant ervan: Steding & Co te Lüdenscheid in de Duitse Bondsrepubliek; d. Eiseres heeft bij exploit d.d. 20 juni 1988 haar octrooi aan gedaagde doen betekenen en haar (opnieuw) gesommeerd het verhandelen van de scheerbladen te staken; e. Gedaagde heeft geweigerd aan de sommaties van eiseres gevolg te geven. 2. Eiseres vordert - kort gezegd - gedaagde: - te verbieden de bewuste scheerbladen te verhandelen; - te bevelen een opgave té doen van de namen en adressen van de afnemers en van de geleverde scheerbladen; - te bevelen de afnemers te verzoeken de scheerbladen aan gedaagde terug te leveren; een en ander op straffe van dwangsommen. 3. Aan haar vorderingen legt eiseres ten grondslag dat de door gedaagde verhandelde scheerbladen onder de beschermingsomvang van haar octrooi vallen. 4. Gedaagde weerspreekt niet dat de door haar verhandelde scheerbladen onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Zij voert evenwel aan - zo wordt althans het verweer begrepen - dat aan eiseres geen

bescherming toekomt omdat eiseres in de Bondsrepubliek Duitsland de fabrikant, genoemd in rechtsoverweging 1 onder c, ongemoeid laat en dat die fabrikant de scheerbladen waarvoor eiseres octrooi heeft verkregen, zelf heeft ontwikkeld. 5. Daargelaten kan worden of eiseres in de Bondsrepubliek Duitsland een parallel octrooi heeft, of eiseres daar meergenoemde fabrikant heeft aangesproken, of eiseres er na een reactie van die fabrikant het zwijgen toe doet, en of die fabrikant de scheerbladen zelf heeft ontwikkeld. Het gaat immers om de situatie in Nederland, waar eiseres een octrooi heeft en waar gedaagde handelingen verricht die in strijd zijn met het octrooi. Het verweer van gedaagde gaat daarom niet op. 6. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de vorderingen van eiseres toewijsbaar zijn. 7. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Verbiedt gedaagde met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis scheerbladen, die vallen binnen de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi nr. 177 987 van eiseres, in of voor haar bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. 2. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres ten titel van dwangsom de somma van f. 5.000,- te voldoen voor iedere overtreding van het onder 1. genoemde verbod. 3. Beveelt gedaagde om, voorzover zij de inbreukmakende produkten aan wederverkopers heeft verkocht, aan de procureur van eiseres binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis, schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van deze afnemers en van de aan hen tot de betekening van dit vonnis geleverde hoeveelheid inbreukmakende produkten, alsmede om binnen genoemde termijn aan alle evenbedoelde afnemers het klemmend schriftelijk verzoek te richten om alle nog in hun bezit zijnde inbreukmakende produkten aan gedaagde terug te leveren tegen vergoeding van kosten en de procureur van eiseres een kopie van bedoeld schriftelijk verzoek toe te zenden. 4. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres ten titel van dwangsom de somma van f. 2.000,- te betalen voor iedere dag of gedeelte daarvan waarmee zij in gebreke blijft aan het onder 3. genoemde bevel te voldoen. 5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 6. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f. 1.000,-. Enz.


148

Nr 46. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 13 januari 1989. (Relatielijn) Mr H.F. van den Haak. Art. 1 Benelux Merkenwet. De term RELATIELIJN als aanduiding van een telefoonservicelijn op het gebied van het tot stand komen van al dan niet duurzame man/vrouw-relaties is dermate algemeen beschrijvend en voor de hand liggend, dat deze aanduiding onderscheidend vermogen mist en niet voor exclusief gebruik door eiseres te monopoliseren is. Het enkele feit van de aanwezigheid van een of meer synoniemen is niet doorslaggevend om aan een op zichzelf zo "fletse", weinig zeggende, algemene aanduiding als RELATIELIJN merkenrechtelijke bescherming te verlenen. Dit zou anders zijn als de aanduiding van eiseres, hoewel beschrijvend, er meer "uit zou springen". Gezien de korte gebruikstijd wordt evenmin inburgering aangenomen. Art. 5 Handelsnaamwet. Geenszins is aannemelijk geworden dat de voor een inbreuk vereiste verwarring bij het publiek zich in dit geval voordoet. Eiseres omschrijft haar activiteit als "telefonische contactadvertenties", welke contactadvertenties bij het publiek in het algemeen associaties oproepen met losse, sexueel getinte contacten/relaties. De promotie van de 06-RELATIELIJN van eiseres in de kranten vindt plaats onderde rubriek "diverse clubs/06-lijnen"/"teleclubs". De diensten die gedaagde via haar 06-lijnen aanbiedt liggen op het terrein van de relatiebemiddeling en zijn bedoeld voor mensen die een duurzame, verderstrekkende relatie willen aangaan, al dan niet in de vorm van een huwelijk. Gedaagde adverteert in de pers onder de rubriek "huwelijk en kennismaking"/"erkende relatiebemiddelingsbureaus". Het zou een onderschatting zijn van het publiek te menen dat de geïnteresseerden zich onder deze omstandigheden in het type dienstverlening -kin partijen zouden vergissen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.W. Nijholt B.V., tevens h.o.d.n. "Secret Service" te Rotterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr A. van Dijk, advocaat Mr R.C.K. van Oerle te Rotterdam, tegen Stichting Centrum Europa te Beverwijk, gedaagde [in kort geding], procureur Mr S.I. van der Staal. 2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, al of niet betwist, staan in dit geding de volgende feiten vast: a. Eiseres exploiteert onder de naam "Secret Service" zogenaamde 06-lijnen en verleent via deze lijnen telefoondiensten aan de gebruikers tegen betaling van vijftig cent per minuut. Eiseres exploiteert zowel "actieve" nummers (aangesloten op een cassetterecorder, zodat de opbeller een bandje te horen krijgt), als "interactieve" nummers, de zogenaamde chatboxen, waarbij een aantal opbellers gelijktijdig met elkaar kunnen praten. b. Via een van voornoemde actieve 06-lijnen van eiseres kunnen gesproken contactadvertenties beluisterd worden. Eiseres gebruikt voor deze lijn de aanduiding RELATIELIJN en heeft met deze benaming, afgewisseld met RELATIE-LINE, in 1988 - in ieder geval vanaf 21 mei 1988 - in de landelijke en regionale pers geadverteerd. c. Eiseres heeft de aanduiding RELATIELIJN op 2 augustus 1988 als woordmerk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd onder nummer 718014 in de klasse 16 voor boeken, tijdschriften, stickers, posters en andere

16 juni 1989

drukwerken; in klasse 38 voor communicatie, telefoon servicediensten en in klasse 41 voor recreatie en ontspanning, organisatie van evenementen. d. Op 18 mei 1988 heeft eiseres de aanduiding RELATIELIJN onder nummer BP 16022 als medehandelsnaam gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. e. Gedaagde is een reeds meer dan twintig jaar bestaand erkend bureau voor relatiebemiddeling, dat wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht op dienstverlening bij relatievorming in Den Haag. Gedaagde bemiddelt zonder winstoogmerk voor mensen, die een levenspartner zoeken. f. Als eigentijdse uitbreiding van haar dienstverlening heeft gedaagde in augustus 1988 twee 06-nummers in gebruik genomen; een voor mannen, die op zoek zijn naar een vrouwelijke partner en een voor vrouwen die op zoek zijn naar een mannelijke partner. Gedaagde heeft door middel van een in de eerste week van augustus verschenen persbericht aan voornoemde 06-lijnen bekendheid gegeven onder de naam DE RELATIELIJN en adverteert sindsdien ook onder deze naam met haar 06-service in de media. Tevens is DE RELATIELIJN opgenomen in het foldermateriaal en de "partnerboekjes" van gedaagde. g. Gedaagde heeft geen gevolg gegeven aan de sommatie van de zijde van eiseres om het gebruik van de benaming RELATIELIJN achterwege te laten. 2.2. De grondslag van de vordering (...) 3. Beoordeling van het geschil Bevoegdheid 3.1. De president verklaart zich ingevolge artikel 37B van de Benelux Merkenwet (BMW) uitdrukkelijk bevoegd van deze zaak kennis te nemen, in verband met de vestigingsplaats van gedaagde en gezien het feit dat de gestelde merkinbreuk onder meer in het arrondissement Haarlem plaats vindt. Merkinbreuk 3.2. Bij de beantwoording van de vraag, of de vordering sub 1. op grond van artikel 13A BMW toewijsbaar is, moet allereerst worden bezien of de benaming RELATIELIJN voldoende onderscheidend vermogen bezit om vatbaar te zijn voor merkenrechtelijke bescherming. Niet geschikt als merk zijn uitsluitend beschrijvende tekens, waarmee slechts een soort of hoedanigheid van een bepaald produkt wordt weergegeven, zó dat aan derden zou worden verhinderd eenzelfde of een soortgelijk produkt op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Bij de beoordeling van een en ander dient met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband rekening te worden gehouden. 3.3. Ten aanzien van de term RELATIELIJN kan worden vastgesteld, dat de samenstellende delen daarvan zuiver beschrijvend zijn. Nu is het niet zo, dat een combinatie van louter beschrijvende onderdelen nooit onderscheidend vermogen zou kunnen hebben. De samenvoeging RELATIELIJN als aanduiding van een telefoonservicelijn op het gebied van het tot stand doen komen van al dan niet duurzame man/vrouw-relaties is echter naar het oordeel van de President dermate algemeen beschrijvend en voor de hand liggend, dat deze aanduiding onderscheidend vermogen mist en niet voor exclusief gebruik door eiseres te monopoliseren is. 3.4. Eiseres heeft gewezen op de mogelijkheid van synoniemen die eveneens min of meer kenmerkende eigenschappen van de diensten van gedaagde aangeven, zodat RELATIELIJN niet de enige beschrijvend, of uitsluitend beschrijvende aanduiding is voor gedaagdes activiteiten. De President acht het enkele feit van de aanwezigheid van een of meer synoniemen mede in het licht van de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria niet doorslaggevend om

16 juni 1989


aan een op zichzelf zo "fletse", weinig zeggende, algemene aanduiding als RELATIELIJN merkenrechtelijke bescherming te verlenen. Dit zou anders zijn als de aanduiding van eiseres, hoewel beschrijvend, er meer "uit zou springen" bijvoorbeeld doordat de combinatie van een tweetal op zichzelf "commune" aanduidingen frappeert of een "dubbele bodem" suggereert of aan bestaande, versleten termen nieuw reliëf geeft. Hiervan is geen sprake. 3.5. Aangenomen, dat een beschrijvende naam als RELATIELIJN in beginsel voor inburgering in aanmerking kan komen, dan is naar het oordeel van de President in casu op geen enkele wijze aangetoond dat in de korte tijd dat eiseres onder deze naam met haar diensten adverteert, inburgering van dit begrip als merk van Secret Service heeft plaatsgevonden. Dit is des te onaannemelijker, nu eiseres noch als eerste (mevrouw Van de Herik, met wie eiseres een overeenkomst heeft gesloten, maakte al sinds september 1987 gebruik van de naam RELATIELIJN), noch als enige onder deze naam in de categorie 06-lijnen heeft geadverteerd. 3.6. Aangezien reeds het voorgaande voert tot de conclusie dat aan de naam RELATIELIJN geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, kunnen de overige stellingen van partijen op dit onderdeel onbesproken blijven. Inbreuk op de handelsnaam 3.7. Vervolgens komt aan de orde de vordering sub 2., gegrond op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Afgezien van de vraag of hier sprake is van een geldige handelsnaam en afgezien van de vraag of de naam RELATIELIJN wel voldoende onderscheidend vermogen bezit om in aanmerking te komen voor handelsnaamrechtelijke bescherming is deze vordering naar het oordeel van de President in ieder geval ondeugdelijk omdat geenszins aannemelijk is geworden dat de voor een inbreuk vereiste verwarring bij het publiek zich in dit geval voordoet. 3.8. Eiseres omschrijft haar activiteit als "telefonische contactadvertenties", welke contactadvertenties bij het publiek in het algemeen associaties oproepen met losse, sexueel getinte contacten/relaties. Daarvan getuigt ook de omschrijving van het woord contactadvertentie bij Van Dale (11e uitgave, 1984): "advertentie die ten doel heeft personen met elkaar in contact te brengen, in het bijzonder voor sexuele omgang". De promotie van de 06-RELATIELIJN van eiseres in de kranten onder de rubriek "diverse clubs/06 lijnen/teleclubs", al dan niet ondergebracht in het "Sex Kwartet 06", vindt plaats in een entourage, die aan duidelijkheid voor de consument niets te wensen overlaat. De diensten die gedaagde via haar 06-lijnen aanbiedt liggen op het gebied van de relatiebemiddeling en zijn bedoeld voor mensen die een duurzame, verderstrekkende relatie willen aangaan, al dan niet in de vorm van een huwelijk. Gedaagde is een bij het publiek bekend, erkend bureau op dit terrein en adverteert met haar RELATIELIJN in de pers onder de rubriek "huwelijk en kennismaking'V'erkende relatiebemiddelingsbureaus". Het zou een onderschatting zijn van het publiek te menen, dat de geïnteresseerden in de diensten van eiseres en diegenen die gebruik willen maken van de diensten van gedaagde zich onder deze omstandigheden in het type dienstverlening van partijen zouden vergissen. 3.9. Aangezien gedaagde door het gebruik yan de naam RELATIELIJN geen verwarring. veroorzaakt, faalt het beroep op strijd met de Handelsnaamwet eveneens. 3.10. Voor zover er naast de hiervoor besproken merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke bescherming nog ruimte is voor aanvullende bescherming ex artikel 1401 BW kan eiseres zich naar het oordeel van de President daarop in dit geval niet met succes beroepen. Gelet op het voorgaande valt niet in te zien in welk opzicht gedaagde door het gebruik van de naam RELATIELIJN onrechtmatig jegens eiseres zou hebben gehandeld. Wanneer men zich gaat bedienen van een dergelijke voor de

149

hand liggende naam moet men er rekening mee houden te worden geconfronteerd met meerdere benamingen in dezelfde zin. Dat eiseres door toedoen van gedaagde schade lijdt is overigens evenmin aannemelijk geworden. Slotsom en kosten 3.11. De gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd, met veroordeling van eiseres als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding. 4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.2. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis begroot op f. 250,- aan verschotten en f. 1.100,- aan procureurssalaris. Enz.

Nr 47. Hof van Beroep te Brussel, 21 juni 1988. (ALPHABET'S/ABC voor diepgevroren aardappelprodukten in lettervorm) Mr I. Verougstraete. Art. 1 j " art. 13 onder A Benelux Merkenwet. ALPHABET'S gebruikt voor voedingswaren in de vorm van lettertjes is een loutere beschrijving, die sedert jaar en dag voor allerhande voedingswaren en o.m. deegwaren op de Beneluxmarkt wordt gebruikt. De kans dat het publiek het teken als merk zou opvatten is te verwaarlozen. Alphabet of alfabet is de meest gangbare term om de gezamenlijke lettertekens van een taal aan te duiden, terwijl ABC heel wat minder gebruikelijk is. Het woord Alphabet's duidt ook een wezenlijke hoedanigheid aan van het verkochte produkt. Inburgering van ALPHABET'S als merk niet aannemelijk geacht. Anders de Voorzitter van de Rb. van Koophandel, die ALPHABEWS als merk voor diepgevroren aardappelprodukten wél onderscheidend achtte, en - wegens associatiegevaar het teken ABC daarmee overeenstemmend oordeelde. Art. 54 Wet op de Handelspraktijken. Het Hof acht evenmin strijd met de eerlijke gebruiken in handelszaken aanwezig. Campbell heeft niet overmatig aangeleund op hetgeen door Iglo-Ola werd gepresteerd, o.m. gelet op hetgeen op de markt voor voedingswaren zeer courant wordt gedaan; Campbell lag zelf aan de oorsprong van het gebruik van lettertjes in voedingswaren, zodat het niet een gebrek aan creativiteit was pas in een latere fase aardappellettertjes op de markt in België te brengen. De beschrijving van het produkt als een aardappel-ABC is een loutere beschrijving van hetgeen verkocht wordt; hierdoor kan geen enkele verwarring ontstaan bij de consument. De vennootschap naar Nederlands recht Campbell Nederland B.V. te Zundert, appellante, advocaten Mrs A. De Caluwé en P. Maeyaert te Brussel, tegen de N.V. Iglo-Ola te Brussel, geïntimeerde, advocaat Mr Th. Van Innis te Brussel. a) Rechtbank van Koophandel te Brussel, 26 april 1988 (Mr J.-L. Duplat). A. - De feiten. 1. Eiseres [Iglo; Red.] brengt sedert de eerste maanden van het jaar 1986 een nieuw diepgevroren aardappelprodukt op de markt onder het merk "ALPHABET'S". Aan deze diepgevroren aardappelprodukten is de vorm gegeven van de letters van het alfabet. Eiseres spendeerde in 1986 en 1987 belangrijke bedragen ter ondersteuning van haar nieuw produkt (BEF. 14.500.000 in 1986 en BEF. 23.400.000 in 1987) en dit

150


essentieel door het voeren van belangrijke publicitaire campagnes. 2. Eiseres deponeerde op 23 januari 1986 haar nieuw merk ALPHABET'S voor de betrokken waren en dit onder het nummer 416.181. 3. Het door eiseres op de markt gebracht produkt "ALPHABET'S" is slechts een der produkten die deel uitmaken van een volledige gamma aardappelprodukten waarbij men tot de vaststelling komt dat alle door eiseres op de markt gebrachte aardappelprodukten verhandeld worden onder het merk "IGLO" (logo met vork) gekombineerd met het logo "POM'APPETIT!" en dat op de verpakking van deze produkten de inhoud ervan wordt beschreven zoals: "pommes allumettes" voor fijne frietjes, "puree" voor aardappelpuree, "croquettes-kroketten" voor aardappelkroketten, "pommes duchesse" voor aardappeltorentjes, "alphabet's" voor aardappelletters. 4. Einde 1987 kwam eiseres tot de vaststelling dat verweerster een diepgevroren aardappelprodukt op de markt bracht en daarbij gebruik maakte van zowel de benaming ABC (al dan niet gecombineerd met de beschrijvende woorden aardappel en (of) pommes de terre) als van identieke vormen, m.n. die van de letters van het alfabet. 5. Eiseres houdt voor dat door aldus te handelen, verweerster "haar rechten op flagrante wijze geschonden heeft". Zij vraagt dan ook ten titel van voorlopige maatregel dat verweerster zou worden veroordeeld tot de stopzetting van het gebruik van en de benaming ABC en de lettervorm voor bedoelde diepgevroren aardappelprodukten. 6. Er weze tenslotte aangestipt dat door verweerster niet wordt betwist dat eiseres als eerste in de Benelux voor diepgevroren aardappelprodukten de vorm heeft gegeven van de letters van het' alfabet. B. - Bespreking. <, Overwegende dat verweerster terecht de urgentie der gevorderde voorlopige maatregelen niet betwist; O. inderdaad dat uit de bestanddelen zelf der zaak (zie o.m. de gespendeerde publiciteitskosten) blijkt dat bij ontstentenis van tussenkomst van onzentwege, eiseres zware schade zou lijden, schade die met de dag zou toenemen zo de kort geding rechter niet optreedt; O. wat de voorziening bij voorraad betreft, dat verweerster voorhoudt dat het merk "ALPHABET'S" zwak zou zijn omdat dit merk louter beschrijvend en (of) gebruikelijk zou zijn; O. dat deze stelling prima facie en in kort geding niet kan worden bijgetreden; O. inderdaad dat het merk ALPHABET'S voor diepgevroren aardappelprodukten (door Ons onderlijnd [hier cursief gezet; Red.] geenszins slaat op de aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip der voortbrenging en derhalve niet conform artikel 6 quinquies B, 2°, Unieverdrag van Parijs, als beschrijvend mag worden beschouwd omdat het een kenmerk of eigenschap zou beschrijven die in weze inherent is aan het produkt; O. integendeel dat het merk ALPHABET'S een sterk onderscheidend vermogen heeft o.m. omdat het zowel begripsmatig als auditief geheel nieuw is voor de betrokken produkten en gelet op de grote vermaardheid die dit merk reeds verworven heeft in de sektor der diepgevroren aardappelprodukten; O. dat nu eiseres zich op artikel 13 A 1 van de B.M.W. steunt en de door beide partijen op de markt gebrachte produkten "soortgelijk zijn", door Ons prima facie slechts dient nagegaan of enerzijds het teken ABC en anderzijds de tekens bestaande uit lettervormen, overeenstemmend zijn met het ter bescherming ingeroepen merk ALPHABET'S; O. dat tot overeenstemming moet worden besloten zodra er tussen het aangevochten teken en het ter bescherming

16 juni 1989

ingeroepen merk een associatiegevaar bestaat te wijten aan visuele of auditieve of begripsmatige gelijkenissen en dit mede gelet op het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk; O. dat er in casu en gelet op deze vereisten prima facie niet ernstig kan worden getwijfeld aan de flagrante merkinbreuk; O. inderdaad dat: a) "ALPHABET'S" en "ABC" synonieme tekens zijn waarbij bij iemand die met het aangevochten teken ABC wordt geconfronteerd bepaalde associaties kunnen worden gewekt met het merk ALPHABET'S: O. dat zelfs indien het teken ABC wordt gebruikt in combinaties met de woorden aardappel of pommes de terre dan nog het'associatiegevaar manifest blijft bestaan nu de woorden aardappel en (of) pommes de terre louter beschrijvend zijn; b) gelet op het zeer sterk onderscheidend vermogen van het merk ALPHABET'S, niet ernstig kan worden betwist dat bij mensen die met de aangevochten lettervormen ABC worden geconfronteerd associaties met genoemd merk kunnen worden gewekt, te wijten aan de evidente begripsmatige gelijkenis tussen een reeks ongeordende lettervormen en het merk ALPHABET'S; O. dat wat dit tweede punt betreft conform het arrest d.d. 29.6.1987 van het Beneluxgerechtshof inzake A 86/1 [Bijblad I.E. 1988, nr 33, blz. 125; Red.] voorts dient onderlijnd dat de omstandigheid dat eiseres nog houdster zou zijn van andere merken dan het merk ALPHABET'S, irrelevant is bij de appreciatie van de aangeklaagde overeenstemming; O. dat uiteindelijk, steeds wat dit tweede punt betreft, dient onderstreept dat de omstandigheid dat op de "ABC" verpakkingen van verweerster nog andere tekens of merken voorkomen zoals het merk POM-POM, insgelijks irrelevant is bij de appreciatie van de aangeklaagde overeenstemming (zie het arrest d.d. 29.6.87 van het Beneluxgerechtshof inzake Kortman Redipro B.V. tegen Verenigde Zeepcentrales P.V.B.A.); O. dat uit alles wat voorafgaat derhalve dient te worden besloten dat de vordering gegrond voorkomt met dien verstande dat aan verweerster zes weken tijd dient te worden gegeven om, vanaf de betekening van huidige beschikking, enerzijds haar verpakkingen te wijzigen en anderzijds de reeds in de handel zijnde produkten terug te trekken; Om deze redenen: Wij, Jean-Louis Duplat, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw, ter openbare terechtzitting inzake kort geding, bijgestaan door Ghislena Vanderstappen, Griffier-Hoofd van Dienst, Verklaren de vordering ontvankelijk en gegrond, Bijgevolg, Verbieden verweerster voor diepgevroren aardappelprodukten verder gebruik te maken van zowel de benaming ABC - al dan niet gecombineerd met andere tekens - als lettervormen, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 100.000 belgische frank per éénmalig gebruik in strijd met die veroordeling; Veroordelen verweerster tot het terugtrekken van alle litigieuze produkten bij al haar rechtstreekse afnemers en dit binnen de zes weken na de betekening van huidige beschikking, onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van vijf duizend belgische frank per litigieuze verpakking die niet tijdig zou zijn teruggenomen; Veroordelen verweerster tot de kosten, heden vereffend wat haar betreft op drieduizend tweehonderd frank en wat eiseres betreft op zesduizend vijfhonderd en negen frank Enz. b) Het Hof, enz. a. Overwegende dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat

16 juni 1989

151


wordt gemaakt van het merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; O. dat om bescherming te genieten het merk geldig moet zijn; O. dat appellante opwerpt dat het teken "Alphabet's" louter beschrijvend is; O. dat een teken slechts kan beschermd worden wanneer het een onderscheidend vermogen heeft; dat aan de eis van een onderscheidend vermogen is voldaan indien het teken de identiteit van de waar of van de waren waarvoor het als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam vermag te demonstreren; O. dat Alphabet's gebruikt voor voedingswaren die in de vorm van lettertjes zijn vervaardigd een loutere beschrijving is, die sedert jaar en dag voor allerhande voedingswaren en o.m. deegwaren op de Beneluxmarkt wordt gebruikt; dat de kans dat het publiek het gebruik van het teken door de merkhouder als gebruik van een merk zou opvatten, te verwaarlozen is; dat alphabet of alfabet de meest gangbare term is om de gezamenlijke lettertekens van een taal te beschrijven, terwijl ABC heel wat minder gebruikelijk is; dat het woord ook commercieel een wezenlijk element aanduidt van de verkochte produkten (waarbij alphabet even beschrijvend is als pommes allumettes, croquettes enz. zoals terecht door de eerste rechter onderstreept); dat Alphabet's een wezenlijke hoedanigheid aanduidt van het verkocht produkt; dat Alphabet's geen dergelijke bekendheid heeft verworven als merk van geïntimeerde dat het een onderscheidend karakter zou verworven hebben; dat dit logisch is nu op de markt van de voedingswaren, de term courant wordt gebruikt; dat het louter feit dat geïntimeerde belangrijke investeringen zou gedaan hebben om haar produkten te promoten niet determinerend is; dat die promotie overigens essentieel toegespitst is op het teken Pom'appetit gecombineerd met de lettervorm van het produkt; O. dat geïntimeerde opwerpt dat het gebruikelijk karakter van het merk Alphabet's voor andere voedingswaren dan aardappelen irrelevant zou zijn voor de appreciatie van het onderscheidend vermogen van haar merk; dat geïntimeerde de eerste geweest is op de relevante markt om aardappelprodukten onder lettervorm te verkopen; dat zij dan ook recht zou hebben op bescherming; O. dat het courant en traditioneel gebruik in de Benelux van Alphabet's voor waren (deegwaren) die gelijkaardig zijn als aardappelen, het onderscheidend karakter van het teken Alphabet's voor aardappelen grondig heeft aangetast; O. dat de beginselen van het Unieverdrag en inz. art. 6 quinquies B 2 volledig overeenstemmen met de hierboven onderzochte beginselen van de Beneluxmerkenwet; dat de bescherming kan geweigerd worden indien het merk uitsluitend bestaat uit tekens welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort en hoedanigheid van de waren; dat het teken van appellante hiertoe strekt; O. dat geïntimeerde gepoogd heeft door het deponeren van het merk derden te verhinderen dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare, taal gebruikelijke wijze aan te duiden; dat zij dit zijdelings bevestigt door in haar conclusie vast te stellen dat de door haar aangewende lettervormen niet als een merk kunnen beschouwd worden; dat dit meteen impliceert dat zij door het deponeren van een beschrijvende benaming gepoogd heeft een bescherming te bekomen die de BMW niet kon bieden; O. dat geïntimeerde nog de bescherming inroept naar gemeen recht; b. O. dat het op de markt brengen van aardappels in lettervorm, die worden beschreven zoals appellante het gedaan heeft, niet indruist tegen de eerlijke gebruiken in handelszaken;

dat appellante niet overmatig heeft aangeleund op hetgeen door geïntimeerde werd gepresteerd; dat het brengen op de markt van voedingswaren en inz. aardappelen onder lettervorm, niet nieuw is en zeer courant wordt gedaan; dat de omstandigheid dat de verkoop van dergelijk aardappelalfabet nog niet gedaan werd op de Belgische markt alhoewel aardappelalfabetten reeds jaren bekend waren op andere Europese markten niet determinerend is; dat Campbell zelf aan de oorsprong lag van het gebruik van lettertjes in voedingswaren, zodat het niet een gebrek aan creativiteit was van harentwege slechts in een latere fase aardappellettertjes op de markt te brengen in België; dat het gebruik van een lettervorm van determinerend commercieel belang is voor de verkoop van ene produkt; dat het aldus geen onbeduidend belang was dat appellante nastreefde; dat dit niet kan gelden als een misbruik van het recht bepaalde succesvolle realisaties na te bootsen; O. dat de beschrijving van het produkt als een aardappel ABC een loutere beschrijving is van hetgeen verkocht wordt; dat hierdoor geen enkele verwarring kan ontstaan bij de consument; dat het gebruik van een teken dat overeenstemt met een ander teken dat niet voor exclusieve toeëigening vatbaar is, in beginsel niet indruist tegen de eerlijke gebruiken in handelszaken; O. dat prima facie niet bewezen is dat appellante handelingen stelde die in strijd waren met de eerlijke gebruiken; O. dat de rechten van geïntimeerde niet derwijze zeker zijn dat de rechter in kort geding ze zou moeten handhaven; dat de onzekerheid die o.m. weegt op de geldigheid van het merk belet de gevraagde maatregel toe te kennen; Om deze redenen, Het Hof, rechtdoende op tegenspraak; Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik van talen in gerechtszaken; Verklaart^het hoger beroep toelaatbaar en gegrond; Hervormt de bestreden beschikking; Opnieuw wijzende, Verklaart de oorspronkelijke vordering toelaatbaar doch ongegrond; Veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van beide aanleggen, begroot voor appellante op 9.600 F en voor geïntimeerde op 12.909 F; Enz.

Nr 48. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Eerste kamer, 13 september 1988. (Dreentegel) Mrs C.W. Mouton, J.E.F.F.M. Duijnstee en E.A.M. van Houten-v.d. Kallen. Art. 1, lid 2 Benelux Merkenwet. De door Zoontjens geproduceerde tegel is een in beton uitgevoerde variant van een uit een Engels octrooi bekende ijzeren tegel en als zodanig niet nieuw. Hetzelfde geldt voor de tegel van Kijlstra die een nabootsing van die van Zoontjens is. Uitgaande van de drainagefunctie van de tegels is het aantal bruikbare variaties dat ten aanzien van de vorm van de tegels mogelijk is, beperkt Voor alle genoemde tegels geldt dat de vorm daarvan de aard van de waar, die bestemd is om overtollig vocht te doen afvloeien, in zodanige mate bepaalt dat deze vorm ook de wezenlijke drainagewaarde van de tegel beïnvloedt en ten aanzien van drainage een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert. Art. 10, lid 1, aanhef en onder 6" en onder 11" Auteurswet 1912. Aan de vorm van de tegel van Zoontjens komt geen auteursrechtelijke bescherming toe, omdat de vorm van de

152


tegel in hoge mate bepaald wordt door technische doelstellingen en in de vorm van de tegel onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter tot uitdrukking komt dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Nu de tegel van Zoontjens zelf bij gebrek aan een eigen persoonlijk karakter geen auteursrechtelijke bescherming geniet, kan niet worden aanvaard dat nabootsingen van die tegel wel inbreuk op auteursrecht zouden kunnen opleveren, omdat Zoontjens auteursrecht zou hebben op de tekeningen op basis waarvan mallen voor de produktie van de tegel worden vervaardigd. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Hoewel vaststaat dat Kijlstra de tegel van Zoontjens heeft nagebootst en aannemelijk is dat door deze nabootsing tussen deprodukten van beide partijen bij het publiek verwarring kan ontstaan, is van onrechtmatige nabootsing geen sprake, omdat Kijlstra gemotiveerd heeft betwist dat zij, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de drainagefunctie van haar tegel afbreuk te doen, de onderzijde en zijkanten van haar tegel in te onderscheiden mate van die van Zoontjens had kunnen doen verschillen, en deze laatste, op wie terzake de bewijslast rust, het tegendeel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, terwijl in het kader van dit kort geding voor verdere bewijslevering geen plaats is. In beginsel kan aan Kijlstra niet worden verboden de klanten van Zoontjens te benaderen; dat zou slechts anders zijn indien door Kijlstra stelselmatig vaste klanten van Zoontjens zouden worden benaderd daarbij gebruikmakend van speciale kennis van een vroegere werknemer van Zoontjens en diens bekendheid bij deze klanten uit hoofde van zijn dienstbetrekking bij Zoontjens. De omstandigheid dat het om identieke produkten gaat die door Kijlstra tegen een veel lagere prijs worden aangeboden vormt niet een bijkomende factor die tot onrechtmatigheid leidt. Art. 1 Benelux Merkenwet. Pres.: het woordmerk "Dreentegel" van Zoontjens kan als merk voor haar tegel niet worden aanvaard. De combinatie van het woord "tegel" en het bestanddeel "drain^ voor tegels van de bedoelde aard ligt voor de hand indien men aan wil geven dat het een tegel betreft, zo geconstrueerd dat water wordt afgevoerd. Derhalve is de aanduiding "Dreentegel" naar haar klank uitsluitend van beschrijvende aard. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kijlstra B.V. te Drachten, principaal appellante, incidenteel geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr C.M. van Leeuwen, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P. Zoontjens Beheer B.V. te Tilburg en 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zoontjens Beton B.V. te Tilburg, principaal geïntimeerden, incidenteel appellanten [in kort geding], procureur Mr J.F.M, van Erp. a) President Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, 5 februari 1988 (Mr A.H. van Delden). De grondslag van de vordering. 4. Zoontjens [eiseressen in eerste aanleg; Red.] legt het navolgende ten grondslag aan haar vordering. 4.1. Het woord Dreentegel is een deugdelijk merk ter onderscheiding van afwateringstegels of dakbedekkingstegels. Het is niet een zeer sterk merk, maar de merkhouder Zoontjens kan zich wel verzetten tegen het voeren door gedaagden van het door klankovereenstemming identieke teken Draintegel, temeer nu het merk Dreentegel is ingeburgerd. 4.2. Volgens artikel 1 van de Benelux Merken Wet kan de vorm van de waar - de betonnen tegels - dienen als teken ter onderscheiding van de waar. De specifieke vorm van de Dreentegel wordt niet technisch of functioneel gedicteerd, beïnvloedt niet de wezenlijke waarde van de waar, en is evenmin gebruikelijk. Uit alternatieve ontwerpen blijkt

16 juni 1989

voorts dat de specifieke vorm van de Dreentegel op zichzelf geen uitkomst op het gebied van nijverheid oplevert, omdat hetzelfde effect ook op andere wijze kan worden bereikt. 4.3. De Draintegel vormt een inbreuk op genoemde vormmerken. Weliswaar is de inschrijving van deze vormmerken nog niet voltooid, maar bij een letterlijke interpretatie van artikel 12 van de Benelux Merken Wet kan op basis van een gedeponeerd, maar nog niet ingeschreven merk een voorlopige voorziening worden verstrekt. Indien echter al niet op grond van de Benelux Merken Wet de deposant van een merk bescherming toekomt, dan nog kan een onrechtmatige daadsactie worden ingesteld op grond van de reflexwerking van artikel 13A juncto artikel 12 van de Benelux Merken Wet. 4.4. Het model van de Dreentegel is een oorspronkelijk ontwerp van Zoontjens, waarop Zoontjens het exclusieve auteursrecht heeft. De tegel van Kijlstra is exact overgenomen van Zoontjens' ontwerp en levert dan ook een auteursrechtinbreuk op. Daarbij komt dat Kijlstra de mallen voor haar Draintegel heeft betrokken van een fabrikant, die dezelfde mallen voor Zoontjens' Dreentegel heeft vervaardigd op basis van tekeningen van Zoontjens. Op die tekeningen rust volgens artikel 10 lid 1 onder 6 juncto artikel 10 van de Auteurswet 1912 auteursrecht. De mallen zijn auteurs-rechtelijke openbaarmakingen en verveelvoudigingen van die tekeningen. Door deze mallen te copiëren en er haar Draintegels mee te maken, pleegt Kijlstra inbreuken op de auteursrechten van Zoontjens op haar tekeningen. 4.5. De Dreentegel van Zoontjens dateert van voor de invoering van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet en derhalve zijn de criteria onder de oude jurisprudentie van toepassing. De Draintegel is een ongeoorloofde, slaafse nabootsing van de Dreentegel van Zoontjens, omdat Kijlstra zonder aan de bruikbaarheid of deugdelijkheid afbreuk te doen op bepaalde kenmerkende punten even goed een andere vormgeving had kunnen kiezen, Kijlstra door dit na te laten verwarring sticht en de nagebootste Dreentegel zich uiterlijk van andere in de handel zijnde dakbedekkingstegels onderscheidt. 4.6. Zoontjens heeft in 1971 een octrooi-aanvraag ingediend voor de Dreentegel. Op advies van haar toenmalige octrooigemachtigde heeft Zoontjens de octrooiaanvraag evenwel ingetrokken vanwege een uit 1934 daterend Engels octrooi, naar achteraf blijkt echter ten onrechte. Het Engels octrooi heeft alleen betrekking op ijzeren tegels; de vele konische gaatjes kunnen niet in beton worden aangebracht. De sleuven aan de zijkanten zijn alleen voor versiering; het octrooischrift zwijgt er verder over. De Dreentegel van Zoontjens heeft slechts ogenschijnlijk overeenstemmende elementen met de tegel uit het Engelse octrooischrift. De Dreentegel is evenwel een origineel ontwerp van Zoontjens. Verder is de Dreentegel in tegenstelling tot de tegel van het Engels octrooi daadwerkelijk bruikbaar en metterdaad geproduceerd en de Dreentegel is hier te lande bekend geworden als zijnde van Zoontjens afkomstig. Door dit alles is het Engelse fantasie-octrooi irrelevant voor de ingestelde actie tegen slaafse nabootsing. Voorzover op de tekening uit het Engelse octrooi naar Engels recht al auteursrecht kan rusten, dan is dit in Nederland krachtens artikel 38 Auteurswet 1912 vervallen, zodat het ontwerp van Zoontjens ook auteursrechtelijk beschermd wordt. 4.7. Kijlstra maakt zich schuldig aan het "uitspannen" van de klantenkring van Zoontjens en zij verkoopt lelijke praatjes over Zoontjens. Van Delzen heeft klanten van Zoontjens benaderd met foto's van projecten, waar Zoontjens' Dreentegel is verwerkt. Het fotoboek heeft Van Delzen inmiddels teruggegeven onder druk van een kort geding bij de Zutphense president. De handelwijze van Van Delzen is onrechtmatig en omdat Van Delzen in dienst is van Kijlstra worden diens handelingen aan Kijlstra toegerekend, vooral omdat

16 juni 1989


Kijlstra na sommatie heeft nagelaten Van Delzen effectief tot de orde te roepen. Over dit optreden van Van Delzen gaat overigens het kort geding te Zutphen. 4.8. Kijlstra imiteert niet alleen de Dreentegel, maar ook andere produkten van Zoontjens (hulpstukken), waaronder een door Zoontjens ontworpen ronde, bruine plastic afstandhouder voor tegels. Deze elders gefabriceerde afstandhouder is door Zoontjens ontworpen en zij heeft er auteursrecht op. Kijlstra maakt inbreuk op dit auteursrecht door een identieke afstandhouder ten verkoop aan te bieden. 4.9. Kijlstra voert voor de inbreukmakende Draintegel een vals onderscheidingsteken: het KOMO-kwaliteitskeur. Zoontjens mag het KOMO-keur voeren, maar Kijlstra niet. Door dit toch te doen handelt zij onrechtmatig jegens Zoontjens. 4.10. Kijlstra maakt zich schuldig aan oneerlijke concurrentie, door exact het assortiment van Zoontjens te imiteren, door onder valse vlag tegen marktbedervende prijzen een marktaandeel te kopen op een inkrimpende markt en door gebruik te maken van de door Van Delzen bij Zoontjens opgedane know-how. Omdat Kijlstra financieel groter en sterker is dan Zoontjens, kan Zoontjens die oneerlijke concurrentie op den duur niet aan. Nu reeds lijdt zij grote schade. Het verweer. 5. Kijlstra en Van Delzen hebben - zakelijk weergegeven - het navolgende verweer gevoerd. 5.1. Het teken Dreentegel is beschrijvend en als zodanig niet geschikt om als merk te dienen, het woord "Drain" komt voor in het Nederlands Woordenboek van Van Dale en mag dan ook door een ieder vrij worden gebruikt. Er zijn in het Benelux- en het Internationale Register 9 merkinschrijvingen, waarin het bestanddeel "drain" voorkomt. Bovendien gebruiken zowel Zoontjens als haar klanten het teken zal ook als soortnaam. Het teken zou de status van een geldig merk hebben kunnen verkrijgen door inburgering. Dit is echter door Zoontjens niet aangetoond, daartoe is een degelijk onderzoek noodzakelijk. 5.2. Op de vormmerken kan geen beroep worden gedaan omdat deze nog niet zijn ingeschreven en derhalve als zodanig nog niet bestaan. In ieder geval strandt het beroep van Zoontjens op de vormmerken, op het auteursrecht en op slaafse nabootsing op het - ook voor betonnen tegels geldend - Engelse octrooi, dat uitsluitend heeft gegolden voor het Verenigd Koninkrijk en derhalve in Nederland tot het publiek domein behoort. De stelling dat Zoontjens de tegel heeft ontworpen staat dan ook op gespannen voet met de waarheid. Ook al zou op het Engels ontwerp geen auteursrecht meer rusten, dan nog ontbeert de tegel van Zoontjens een eigen, oorspronkelijk karakter. Bovendien wordt de vormgeving van de tegel geheel bepaald door de technische eisen, welke eraan worden gesteld. 5.3. Dë Draintegel van Kijlstra wordt vervaardigd met mallen, gebaseerd op door Kijlstra vervaardigde tekeningen. Ook al zou Kijlstra de tekeningen van Zoontjens wel hebben gebruikt, dan nog houdt het gebruik maken van tekeningen van een ander, waar die ander auteursrecht op heeft, geen inbreuk in op dat auteursrecht. Indien er toch sprake zou zijn van een inbreuk op enig auteursrecht, dan kan er niet gelijktijdig sprake zijn van slaafse nabootsing; een beroep daarop kan slechts subsidiair worden gedaan. Het petitum onder 2 is dan ook te ruim geformuleerd. 5.4. Zoontjens dient niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering jegens Kijlstra met betrekking tot het fotoboek en documentatie, het benaderen van klanten van Zoontjens en het doen van negatieve uitlatingen over Zoontjens, nu deze punten onderwerp van geschil zijn geweest in een kort geding voor de Zutphense president tussen Zoontjens en Van Delzen, waarin overigens nog uitspraak moet worden gedaan. Het fotoboek is eigendom van Van Delzen; de foto's die

153

Zoontjens terug wilde hebben zijn geretourneerd. Het foldermateriaal is vrij verkrijgbaar. De vordering met betrekking tot het benaderen van klanten zou slechts kans van slagen hebben indien er afnemers zouden zijn die sinds jaar en dag exclusief van Zoontjens afnemen, en waarvan Van Delzen slechts op de hoogte zou kunnen zijn krachtens zijn dienstverband met Zoontjens, hetgeen niet het geval is. Wat er ook zij van de aantijging dat Van Delzen zich in negatieve zin zou hebben uitgelaten over Zoontjens hetgeen wordt ontkend -, tussen de raadslieden van partijen is de afspraak gemaakt dat Van Delzen geen uitlatingen meer zou doen over Zoontjens tegenover derden, aan welke afspraak hij zich heeft gehouden. 5.5. De afstandhouder - in de branche harde plaktegel genoemd - wordt door partijen bij dezelfde toeleverancier gekocht, hetgeen met zich meebrengt dat het door Zoontjens gedane beroep op auteursrecht elke grond ontbeert. Afgezien daarvan, Zoontjens heeft octrooi op de afstandhouder aangevraagd, zodat zij hierop geen auteursrecht kan pretenderen en het een ieder vrij staat dit artikel na te bootsen zolang het octrooi niet verleend is. 5.6. Kijlstra ontkent het KOMO-keur als vals onderscheidingsteken te voeren. Het KOMO-keur kan niet alleen als algemeen garantiecertificaat worden verkregen, maar ook, indien een dergelijk certificaat nog niet is verstrekt, voor een speciaal werk na een keuring na de voltooiing van het werk. Het is Kijlstra dan ook toegestaan om aan haar afnemers aan te bieden, dat de afgeleverde produkten van een KOMO-keur kunnen worden voorzien na controle door Kiwa. Kijlstra beweert niet dat zij in het bezit is van een (algemeen) garantiecertificaat. 5.7. Kijlstra maakt zich niet schuldig aan oneerlijke mededinging. Prijsconcurrentie is naar geldend Nederlands recht toegestaan. Bijkomende omstandigheden, welke de prijsconcurrentie alsnog onrechtmatig zouden maken, zijn er niet. Kijlstra merkt in dit verband op dat er geen sprake van is, dat zij verliesgevende prijzen offreert. Kijlstra heeft reeds geruime tijd voor de indiensttreding van Van Delzen meegedongen naar een order voor dakbestrating en het is dan ook zeker niet zo, dat Kijlstra Van Delzen van Zoontjens heeft overgenomen om met de aldus verkregen know-how haar ogen op de markt van Zoontjens te richten. De betonbranche is een betrekkelijk kleine, doorzichtige markt. Afnemers en leveranciers kennen elkaar allemaal. Speciale kennis, die Kijlstra onrechtmatig zou kunnen gebruiken, heeft Van Delzen dan ook niet op grond van zijn dienstverband met Zoontjens. De beoordeling. 6.1. Allereerst is aan de orde of het woordmerk "Dreentegel" van Zoontjens als merk kan worden aanvaard. De president is van oordeel dat de combinatie van het woord "tegel" en het bestanddeel "drain" voor tegels van deze aard voor de hand ligt, indien men aan wil geven dat het een tegel betreft, zo geconstrueerd dat water wordt afgevoerd. De aanduiding "Dreentegel" is dan ook naar klank uitsluitend van beschrijvende aard, zodat Zoontjens niet met succes dit woordmerk tegen de aanduiding "Draintegel" van Kijlstra in kan roepen. Dat de naam "Dreentegel" is ingeburgerd, heeft Zoontjens onvoldoende aannemelijk gemaakt. 6.2. Zoontjens baseert haar vordering, met betrekking tot de vorm van de tegels op vormmerken, op auteursrecht en op slaafse nabootsing. Met betrekking tot de vormmerken is primair als verweer aangevoerd dat deze merken nog niet zijn ingeschreven en derhalve nog niet als zodanig bestaan. Dit verweer dient echter te worden verworpen. Artikel 12A eerste lid van de Benelux Merken Wet bepaalt dat niemand in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1 van die wet, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd. Onder deponeren kan alleen maar worden verstaan het feitelijke aanbieden van het merk aan het Benelux Merkenbureau, en niet het voltooien van de

154


inschrijving van het merk, hetgeen moet worden afgeleid uit het gebruik van het woord "depot" in diverse artikelen van de Benelux Merken Wet (zoals "het in ontvangst nemen van de depots" in artikel 6A). Weliswaar draagt de opgemaakte akte van depot ex artikel 6B een voorlopig karakter zolang het zogenaamde nieuwheidsonderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, en verkrijgt deze akte eerst rechtskracht, nadat de resultaten van dit onderzoek aan de deposant zijn medegedeeld en deze heeft verklaard zijn depot te willen handhaven, maar dit betekent alleen dat de inschrijving van de akte van depot in het register en de publicatie daarvan worden opgeschort en niet dat het depot zelf eerst dan het daarmede beoogde rechtsgevolg heeft. Dit regime zou als bezwaar kunnen hebben dat derden worden blootgesteld aan pretenties van een deposant die naar aanleiding van het onderzoek door het Bureau zou kunnen afzien van het depot, maar dit nadeel is te verwaarlozen. Indien immers de deposant een kort geding vonnis, waarbij hij een voorlopige voorziening heeft verkregen, executeert en vervolgens zijn depot na het nieuwheidsonderzoek niet langer handhaaft, zal hij in de bodemprocedure het onderspit delven en de door de executie veroorzaakte schade moeten vergoeden, en hij zal dan ook niet al te lichtvaardig om een voorlopige voorziening verzoeken. Bovendien zal in die gevallen, waarin de uitkomsten van een nieuwheidsonderzoek voor de deposant aanleiding zouden kunnen zijn om zijn depot niet te handhaven, ongetwijfeld door de in kort geding gedaagde partij worden aangevoerd dat het merk niet nieuw is. 6.3. Subsidiair is met betrekking tot de vormmerken als verweer aangevoerd, dat de vorm van de Dreentegel van Zoontjens al bekend was uit een Engelse octrooi. Deze weer moet worden gehonoreerd: de vierkante vorm, de sleuven en uitstulpingen aan de onderzijde van de Dreentegel kenmerkend voor de vorm - zijn ook terug te vinden in dit Engels octrooi. Bovendien zijn diverse tegels van andere fabrikanten op de markt die een zodanige gelijkenis tonen met de Dreentegel, dat niet gezegd kan worden dat de vorm van de Dreentegel voldoende individualiteit bezit om als onderscheidend teken te kunnen worden aangemerkt. 6.4. Hetzelfde lot treft de vordering, gebaseerd op auteursrecht op de Dreentegel: de tegel heeft geen eigen oorspronkelijk karakter, alleen al omdat een tegel van deze vorm al uit het Engelse octrooi bekend was. Het feit dat een (eventueel) auteursrecht op de Engelse tegel inmiddels is vervallen betekent niet dat de vorm van de Dreentegel daardoor plots wel een oorspronkelijk karakter krijgt, maar alleen dat de ex-auteursrechthebbende op de Engelse tegel de Dreentegel van Zoontjens en andere tegels niet meer van de markt kan laten verbannen. Dat zou wellicht anders kunnen zijn, indien Zoontjens aan de Engelse tegel een element met een eigen oorspronkelijk karakter zou hebben toegevoegd, doch daarvan is geen sprake. 6.5. Zoontjens heeft zich daarnaast beroepen op auteursrecht op de door haar vervaardigde tekeningen, op grond waarvan de mallen zijn vervaardigd waarmee de tegels worden gefabriceerd. Deze vordering stuit alleen al af op het feit, dat door Kijlstra tekeningen zijn overgelegd, aan de hand waarvan zo zij stelt - haar mallen zijn vervaardigd. Zoontjens heeft het tegendeel onvoldoende onaannemelijk gemaakt. 6.6. Tenslotte heeft Zoontjens Kijlstra verweten dat zij de Dreentegel slaafs heeft nagebootst. Dit verwijt is naar het oordeel van de president terecht. De Draintegel van Kijlstra stemt zodanig met de Dreentegel van Zoontjens overeen, dat daardoor verwarring zal ontstaan bij het publiek. Van Kijlstra had mogen worden verwacht dat zij bij haar nabootsing deed wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om een dergelijke verwarring te voorkomen, zoals ook op eenvoudige wijze - door het anders aanbrengen van de sleuven - door andere fabrikanten is geschied. Eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid verhinderen zodanige gewijzigde vormgeving niet. Kijlstra heeft aan die verplichting niet voldaan, doch integendeel de verwarring nog vergroot door aan haar tegel een naam te geven die wat

16 juni 1989

klank betreft volledig overeenstemt met de naam van de tegel van Zoontjens. 6.7. De president zal dan ook Kijlstra verbieden betonnen afdektegels van daken met een vorm, welke vrijwel identiek is aan de Dreentegel van Zoontjens, te vervaardigen en/of te verkopen. Een dergelijk verbod zal echter niet opgelegd worden aan Van Delzen. De onder het verbod vallende handelingen vallen immers volledig onder de verantwoordelijkheid van diens werkgeefster Kijlstra en zijn niet aan Van Delzen persoonlijk toerekenbaar. Kimmenade zal zich als wederverkoper van de op onrechtmatige wijze gefabriceerde tegels van Kijlstra wel een verbod moeten laten welgevallen. 6.8. Zoontjens vordert verder, dat Kijlstra wordt verboden klanten van Zoontjens te benaderen. In beginsel kan zulks Kijlstra echter niet worden verboden. Dat zou slechts anders zijn indien door Kijlstra stelselmatig vaste klanten van Zoontjens worden benaderd, daarbij gebruikmakend van speciale kennis van Van Delzen en diens bekendheid bij deze klanten uit hoofde van zijn dienstbetrekking bij Zoontjens, hetgeen door Zoontjens niet aannemelijk gemaakt is. 6.9. Zoontjens vordert daarnaast, dat Kijlstra wordt verboden zich op negatieve wijze uit te laten over Zoontjens jegens diens klanten. Zoontjens blijkt hier te doelen op negatieve uitlatingen door Van Delzen, en stelt Kijlstra daarvoor aansprakelijk omdat zij werkgeefster is van Van Delzen. Zoontjens heeft echter dezelfde vordering ingesteld tegen Van Delzen in een kort geding voor de president van de arrondissementsrechtbank te Zutphen. Nu de gewraakte uitlatingen van Van Delzen meer in de persoonlijke sfeer liggen, ligt een voorziening jegens Van Delzen privé meer voor de hand dan een voorziening jegens Kijlstra in haar hoedanigheid van werkgeefster, en in dit geding moet er voorshands van worden uitgegaan dat - zo Zoontjens het gelijk aan haar zijde vindt - een jegens Van Delzen verleende voorziening ook het gewenste effect zal hebben. De president acht dan ook thans geen reden aanwezig de bedoelde vordering jegens Kijlstra toe te wijzen. 6.10. De vordering tot afgifte van het fotoboek en documentatie dient te worden afgewezen nu Zoontjens zelf stelt dat Van Delzen dat fotoboek aan haar heeft afgegeven en nu zij niet heeft weersproken dat de documentatie vrij verkrijgbaar is. 6.11. Zoontjens vordert nog, dat Kijlstra wordt verboden de afstandhouder van Zoontjens ten verkoop aan te bieden, zich daarbij beroepend op auteursrecht. De vorm van deze afstandhouder wordt echter geheel bepaald door de technische eisen, welke haar worden gesteld. Kenmerkend voor de afstandhouder zijn immers de ronde vorm, die nodig is in verband met de afgeronde nokken, en de zich in de houder bevindende gaatjes, die noodzakelijk zijn voor de afvoer van water. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. 6.12. Tenslotte vordert Zoontjens dat Kijlstra wordt verboden om ten onrechte het KOMO-keur te voeren voor de Draintegel. Nog afgezien van het feit dat een dergelijke voorziening niet meer nodig lijkt na het verbod om deze tegel nog langer te vervaardigen en te verkopen, niet is gebleken dat Kijlstra ten onrechte gebruik gemaakt heeft van het KOMO-keur. Kijlstra beweert immers in haar advertenties niet dat zij in het bezit is van een (algemeen) garantiecertificaat, maar alleen dat de Draintegel leverèaar is onder het KOMO-garantiemerk. Zoontjens nu heeft onvoldoende weersproken dat een (bijzonder) KOMO-garantiemerk kan worden verkregen na een controle van een bepaald werk. Ook deze vordering zal worden afgewezen. 6.13. Aan het aan Kijlstra en Kimmenade te geven verbod zal de na te melden dwangsom worden verbonden. Zoontjens zal worden veroordeeld in de kosten van Van Delzen. De kosten tussen Zoontjens enerzijds en Kijlstra en Kimmenade anderzijds zullen worden gecompenseerd als na te melden, nu zij over en weer gedeeltelijk in het gelijk en in het ongelijk zijn gesteld.

16 juni 1989


De beslissing. De president: Verbiedt Kijlstra - en voor zoveel van belang Kimmenade - om betonnen afdektegels voor daken met een vorm, welke vrijwel identiek is aan de vorm van de Dreentegel van Zoontjens, te produceren, te kopen, te verkopen en/of ten verkoop aan te bieden; zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat Kijlstra of Kimmenade handelt in strijd met voormeld verbod met dien verstande dat deze dwangsomsanctie slechts zal gelden vanaf de vierde dag nadat dit vonnis zal zijn betekend en nadat eiseressen bij deze betekening of bij afzonderlijk deurwaardersexploit hebben aangezegd dat zij van deze dwangsomsanctie gebruik zullen maken; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Wijst de vorderingen jegens Kijlstra en Kimmenade voor het overige af; Wijst de vorderingen jegens Van Delzen af; Compenseert de kosten tussen eiseressen en Kijlstra en Kimmenade in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt; Veroordeelt eiseressen in de kosten van dit geding aan de zijde van Van Delzen tot op heden begroot op ƒ 500,respectievelijk nihil; Enz. b) Het Hof, enz. 4. Beoordeling. In het principaal en incidenteel beroep: 4.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet behoorlijk weersproken en deels gestaafd door inzoverre niet bestreden produkties staat het volgende ten processe vast: a) Zoontjens produceert en verhandelt betonnen afdektegels van 30 x 30 cm voor daken. Deze tegels hebben aan elke zijkant twee sleuven en aan de onderkant op de vier hoeken afgeronde nokken om hemelwater via de sleuven onderwaarts af te voeren. Zoontjens heeft deze tegels in twee varianten, te weten met in het midden van de onderkant van de tegel een cirkelvormige nok of dook en zonder een dergelijke nok of dook. b) Zoontjens heeft deze tegel in beide varianten als beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd. Het woordmerk "Dreentegel" is in 1971 in het Benelux Merkenregister ingeschreven voor klasse 19, betontegels, en gepubliceerd. De beeldmerken zijn nog niet ingeschreven en gepubliceerd. c) In 1971 heeft Zoontjes voor haar "Dreentegel" ook een octrooi-aanvraag ingediend. Vanwege een uit 1934 daterend Engels octrooi, dat betrekking heeft op ijzeren tegels, heeft zij deze octrooiaanvraag weer ingetrokken. d) Zekere J.H. van Delzen is van 1 maart 1982 tot 31 oktober 1987 als vertegenwoordiger bij Zoontjens in dienst geweest en vervolgens bij Kijlstra in dienst getreden. Sedert kort brengt Kijlstra eveneens een afdektegel voor daken in het verkeer en wel tot februari 1988 onder de naam "Draintegel". De tegel van Kijlstra is ook voorzien van twee sleuven aan elke zijkant en aan de onderkant op de hoeken van afgeronde nokken. Wel is deze tegel wat lichter van kleur dan die van Zoontjens. 4.2. Zoals hierna zal blijken is de principale grief gegrond, waardoor de voorwaarde, waaronder.het incidenteel appel is ingesteld, wordt vervuld. Blijkens de incidentele grieven en de principale grief gaat het in de onderhavige zaak om de onder 4.3. te noemen geschilpunten. 4.3. Aan haar hierboven sub 2 onder A t/m G vermelde vorderingen heeft Zoontjens voor wat de vorm van haar tegels aangaat een beroep gedaan op beeld- en woordmerken, auteursrecht en op slaafse navolging en zowel te dien aanzien als met betrekking tot haar overige vorderingen in het bijzonder aangevoerd: I) dat zij auteursrecht op de "Dreentegels" heeft.

155

II) dat zij auteursrecht heeft op de tekeningen op basis waarvan de mallen zijn vervaardigd waarmee de "Dreentegels" worden geproduceerd en dat de door Kijlstra vervaardigde "Draintegels" te beschouwen zijn als openbaarmaking en verveelvuldiging van de "Dreentegel" en uiteindelijk van de tekeningen die de oorsprong van de "Dreentegel" vormen. III) dat het teken "Dreentegel" niet uitsluitend van beschrijvende aard is, maar ook geschikt is ter onderscheiding van die waar, dat dit teken als zodanig ook ingeburgerd is en dat op grond van de inschrijving van het teken "Dreentegel" als merk het gebruik van het woord "Draintegel" aan Kijlstra kan worden verboden. IV) dat de vormmerken van Zoontjens niet vallen onder de uitzonderingsgrond van artikel 1 lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken. V) dat het door Kijlstra benaderen van de klantenkring van Zoontjens onrechtmatig is (het uitspannen van relaties). VI) dat zij auteursrecht heeft op de vorm van de door haar ontworpen afstandhouder, een ronde plastic schotel, die Zoontjens bij het leggen van de tegels gebruikt door daarin de samenkomende nokken van vier onderscheiden tegels te plaatsen. VII) dat de bewering van Kijlstra dat haar tegel leverbaar is onder het KOMO-garantiemerk een vorm van misleidende reclame oplevert. VIII) dat in elk geval geldt dat Kijlstra de "Dreentegel" slaafs heeft nagebootst en daardoor jegens Zoontjens onrechtmatig handelt. 4.4. Voor wat de vorm van de tegels aangaat is voorshands niet aannemelijk geworden dat Zoontjens terecht een beroep doet op beeldmerken, auteursrecht of onrechtmatige nabootsing. 4.4.1. Gelet op het Engelse octrooi uit 1934 is de door Zoontjens geproduceerde "Dreentegel" niet nieuw. Naar het oordeel van het Hof is er sprake van een in beton uitgevoerde variant van de al dan niet tevoren aan Zoontjens bekende vorm van die ijzeren tegel uit het Engelse octrooi. De tegel van Kijlstra is een nabootsing van die van Zocmtjens. 4.4.2. Uitgaande van de drainagefunctie van de tegels is het aantal bruikbare variaties dat ten aanzien van de vorm van de tegels mogelijk is beperkt. Het Hof wordt in deze laatste conclusie gesterkt door de op dat punt bij pleidooi in hoger beroep door de octrooigemachtigde ir. Bakker gegeven technische uiteenzetting. Zoontjens heeft bij gelegenheid van dat pleidooi zich er weliswaar tegen verzet dat Kijlstra als verweer voerde dat laatstgenoemde technisch gezien niet of nauwelijks een andere vorm voor haar drainagetegel had kunnen kiezen, maar dit bezwaar dient van de hand te worden gewezen. Anders dan Zoontjens heeft aangevoerd ging het daarbij immers niet om een nieuw door Kijlstra voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep aangevoerd verweer, maar om de uitwerking van een reeds bij memorie van grieven in het principaal beroep onder 2.4. sub c vermelde stelling. 4.4.3. Voor de ijzeren tegel uit het Engelse octrooi - en ook voor die van Zoontjens en Kijlstra - geldt dat de vorm daarvan de aard van de waar, die bestemd is om overtollig vocht te doen afvloeien, in zodanige mate bepaalt, dat deze vorm ook de wezenlijke drainage-waarde van de tegel beïnvloedt en ten aanzien van drainage een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert, een en ander in de zin van artikel 1 lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken. Derhalve komt de vorm van de tegel van Zoontjens als vallende onder de in genoemde bepaling vermelde uitzonderingen niet voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking. 4.4.4. Ook komt aan de vorm van de tegel van Zoontjens geen auteursrechtelijke bescherming toe. Gelet op het vorenoverwogene wordt immers de vorm van de tegels in hoge mate bepaald door technische doelstellingen. In de vorm van de tegels komt onvoldoende eigen, oorspronkelijk

156

16 juni 1989

Bijblad IndustriëliIe Eigendom, nr 6

karakter tot uitdrukking, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 4.4.5. Het beroep op slaafse nabootsing faalt eveneens. Afgezien van het feit dat Kijlstra in hoger beroep óók heeft betwist dat de "Dreentegel" van Zoontjens van vóór de invoering op 1 januari 1975 van de Benelux Tekeningenen Modellenwet dateert, geldt het volgende. Onweersproken staat vast dat Kijlstra de drainagetegel van Zoontjens heeft nagebootst en aannemelijk is dat er door deze nabootsing tussen de produkten van beide partijen bij het publiek verwarring kan ontstaan. Hieraan doet niet af dat de tegel van Kijlstra wat lichter van kleur is dan die van Zoontjens. Kijlstra heeft echter gemotiveerd betwist dat zij zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de drainagefunctie van haar tegels afbreuk te doen de onderzijde en zijkanten van haar tegels in te onderscheiden mate van die van Zoontjes had kunnen doen verschillen en laatstgenoemde, op wie te dier zake de bewijslast rust, heeft het tegendeel onvoldoende aannemelijk gemaakt. In het kader van dit kort geding is voor verdere bewijslevering geen plaats, zodat het er voor gehouden moet worden dat het verwarringsgevaar niet aan Kijlstra kan worden verweten, zodat er van onrechtmatige navolging geen sprake is. 4.5. Bij het onder 4.4. overwogene zijn tevens de onder 4.3. sub 1, IV en VIII vermelde geschilpunten behandeld en thans zullen de aldaar vermelde resterende geschilpunten worden besproken. 4.5.1. De onder 4.3. sub II vermelde grondslag faalt. Nu de "Dreentegels" zelf bij gebrek aan een eigen persoonlijk karakter geen auteursrechtelijke bescherming gemeten kan niet worden aanvaard dat nabootsingen van die tegels wel inbreuken op auteursrecht zouden kunnen opleveren, omdat Zoontjens auteursrecht zou hebben op de tekeningen op basis waarvan de mallen voor de produktie van de "Dreentegels" worden vervaardigd. 4.5.2. Onweersproken staat vast dat Kijlstra sedert februari j.1. haar tegels niet langer met "Draintegel" heeft aangeduid, zodat Zoontjens thans geen belang meer heeft bij een daartegen gericht verbod en punt 4.3. sub III verder buiten beschouwing kan blijven. 4.5.3. Wat betreft het onder 4.3 sub V vermelde geschilpunt: Het Hof sluit zich aan bij het te dien aanzien in het beroepen vonnis onder 6.8. overwogene. In verband met het door Zoontjens in hoger beroep te berde gebrachte wordt daaraan toegevoegd dat de omstandigheden dat het om identieke produkten gaat, die tegen een veel lagere prijs worden aangeboden, het door Kijlstra benaderen van de klanten van Zoontjens nog niet onrechtmatig maakt. Zoontjens heeft ook nog aangevoerd dat Kijlstra een marktbedervende prijs vraagt, maar laatstgenoemde heeft dit betwist en Zoontjens heeft het tegendeel niet waargemaakt. 4.5.4. Kijlstra heeft voorts bestreden dat zij de door Zoontjens ontworpen afstandhouder (ronde plastic schotel) ten verkoop aanbiedt. Aangezien Zoontjens ook in dat opzicht haar betreffende bewering niet heeft waargemaakt, dient het onder 4.3. sub VI vermelde geschilpunt reeds om die reden in haar nadeel te worden beslist. 4.5.5. Wat betreft het onder 4.3. sub VII vermelde geschilpunt geldt dat onder 6.12 in het beroepen vonnis terecht is overwogen en beslist dat Kijlstra slechts aanvoert dat haar tegels onder het KOMO-garantiemerk leverbaar zijn en niet dat zij in het bezit is van een (algemeen) garantiecertificaat. Nu verder vaststaat dat een dergelijk (bijzonder) KOMO-garantiemerk na controle van een bepaald werk kan worden verkregen, komt de op dit garantiemerk betrekking hebbende vordering evenmin voor toewijzing in aanmerking. 4.6. Uit het bovenstaande volgt dat de principale grief doel treft en dat de incidentele grieven falen, zodat als volgt dient te worden beslist.

Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Zoontjens in de kosten van beide instanties verwezen. 5. Uitspraak; Het Hof: Op het principaal beroep: Vernietigt het vonnis, waarvan beroep. Wijst af de vorderingen van Zoontjens. Verwijst Zoontjens in de kosten van dit appel, tot deze uitspraak aan de zijde van Kijlstra begroot: - in eerste aanleg op ƒ250,- aan verschotten en op ƒ 1.500,- voor haar procureur; - in hoger beroep op ƒ 332,85 aan verschotten en op ƒ 3.600,- voor haar procureur. ' Op het incidenteel beroep: Verwerpt het incidenteel beroep. Veroordeelt Zoontjens in de kosten van dit beroep, tot deze uitspraak aan de zijde van Kijlstra begroot op nihil aan verschotten en op ƒ 1.800,- aan salaris voor haar procureur. Enz.

Nr 49. President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 30 oktober 1987.1) (Mexicano/Maxicanto) Mr A.H. van Delden. Art. 6 onder B, tweede lid j ° art. 12 onder A Benelux Merkenwet. Het feit dat de akte van depot een voorlopig karakter draagt en eerst rechtskracht verkrijgt, nadat de resultaten van het nieuwheidsonderzoek aan de deposant zijn medegedeeld en deze heeft verklaard zijn depot te handhaven, betekent alleen dat de inschrijving van de akte van depot in het register en depublikatie daarvan worden opgeschort, maar niet dat het depot zelf eerst dan het daarmee beoogde rechtsgevolg heeft. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. De beide in het geding zijnde afbeeldingen vertonen een zodanige begripsmatige gelijkenis, dat daardoor, zeker in combinatie met het gebruik van het- auditief en visueel - sterk op het woord Mexicano lijkende woord Maxicanto, de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de afbeelding van Vanreusel wordt geconfronteerd, associaties met het beeldmerk van De Vries worden gewekt. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Vleeswarenfabriek G. de Vries te Dordrecht, eiseres [in kort geding], procureur Mr C.M. van Leeuwen, advocaat Mr R.C.K. van Oerle te Rotterdam, tegen 1. Marinus Joseph Johannes van Dinther, h.o.d.n. Groothandel Van Dinther en H.A.M, van Dinther-Vergeer te Someren-Heide, gemeente Someren en 2. De Vennootschap naar Belgisch recht N.V. Vanreusel Snacks te Hamont, België, gedaagden [in kort geding], gedaagde sub 1 niet verschenen, procureur gedaagde sub 2 Mr V.Ch. Swane, advocaat gedaagde sub 2 Mr C.A.J. Crul te Amsterdam. Het geschil. 2.1. De Vries verhandelt een vleessnack onder de naam "Mexicano", welke naam als woordmerk is ingeschreven in het Beneluxmerkenregister. Daarnaast heeft De Vries een afbeelding van een Mexicaan als beeldmerk bij het Benelux ') Vgl. Voorzitter Rechtbank Brussel, 17 sept. 1987, BIE 1988, nr 79, blz. 274. Red.

16 juni 1989


Merkenbureau gedeponeerd, alsmede de vorm van de snack als vormmerk. Op de kartonnen dozen, waarin de snacks zijn verpakt, en op reclamemateriaal, zoals showkaarten en dergelijke, zijn deze drie merken afgebeeld. 2.2. Vanreusel brengt een snack op de markt onder de naam "Maxicanto". De vorm van deze snack is vrijwel gelijk aan die van de Mexicano en bij de presentatie van de snack op dozen en reclamemateriaal wordt eveneens gebruik gemaakt van de afbeelding van een Mexicaan, zij het anders gestileerd. Het door Vanreusel in België in het verkeer gebrachte produkt wordt door Van Dinther in Nederland verkocht. 2.3. De Vries heeft bij dagvaarding, stellende dat het handelen van gedaagden een inbreuk op de merkenrechten van De Vries vormt, gevorderd dat het gedaagden wordt verboden het woordmerk, het vormmerk en het beeldmerk van De Vries te gebruiken en dat aan gedaagden wordt bevolen om haar afnemers schriftelijk te verzoeken de op de merkenrechten van De Vries hüireukmakende waren en voorwerpen aan haar te retourneren, alsmede om aan de advocaat van De Vries ter controle een volledige lijst met namen en adressen van alle bedoelde afnemers te verschaffen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. 2.4. Ter terechtzitting heeft De Vries haar vordering met betrekking tot het vormmerk ingetrokken en heeft Vanreusel toegezegd de naam "Maxicanto" van dozen en showkaarten te zullen verwijderen. Het geschil spitst zich dan ook thans toe op het genoemde beeldmerk. 2.5. Vanreusel heeft primair als verweer aangevoerd dat het depot van het beeldmerk nog geen rechtskracht heeft omdat het nog niet is ingeschreven in het Beneluxregister en dat het dan ook derden (nog) niet kan worden verboden dat merk te gebruiken. Subsidiair heeft Vanreusel aangevoerd dat, mede gelet op het feit dat de door De Vries gebezigde afbeelding weinig bescherming kan genieten aangezien de figuur van een Mexicaan voor de in het geding zijnde waren slechts zwak beschrijvend is, de door Vanreusel gebruikte afbeelding daarvan voldoende afwijkt om geen inbreuk op het beeldmerk te vormen. Tenslotte heeft Vanreusel aangevoerd dat het terughalen van de waren bij haar afnemers en het afgeven van een lijst van afnemers haar onder andere uit concurrentieoogpunt teveel schade toebrengt. De beoordeling. 3.1. De primaire weer van Vanreusel, dat een verbodsvordering in kort geding niet toewijsbaar is, indien zij berust op een depot waarvan de akte nog geen rechtskracht heeft verkregen, dient te worden verworpen. Het feit dat de akte van depot een voorlopig karakter draagt en eerst rechtskracht verkrijgt, nadat de resultaten van het zogenaamde nieuwheidsonderzoek aan de deposant zijn medegedeeld en deze heeft verklaard zijn depot te willen handhaven, betekent immers alleen dat de inschrijving van de akte van depot in het register en de publikatie daarvan worden opgeschort, maar niet, dat het depot zelf eerst dan het daarmede beoogde rechtsgevolg heeft. 3.2. Naar het oordeel van de president vertonen de beide in het geding zijnde afbeeldingen een zodanige begripsmatige gelijkenis, dat daardoor, zeker in combinatie met het gebruik van het - auditief en visueel - sterk op het woord Mexicano lijkende woord Maxicanto, de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de afbeelding van Vanreusel wordt geconfronteerd, associaties met het beeldmerk van De Vries worden gewekt. De vordering van De Vries, voorzover deze strekt tot een verbod om gebruik te maken van het woordmerk en haar beeldmerk, zal dan ook worden toegewezen. De daaraan gekoppelde dwangsom zal echter worden gematigd als na te melden. 3.3. De Vries vordert daarnaast dat gedaagden wordt bevolen haar afnemers schriftelijk te verzoeken de betreffende waren en voorwerpen te retourneren en een lijst van afnemers ter controle aan de advocaat van De Vries te verschaffen. De belangen van De Vries zijn echter niet zodanig, dat zij het vanzelf van de markt verdwijnen van de

157

door gedaagden in het verkeer gebrachte waren - en daarmee het verdwijnen van bijbehorend reclamemateriaal - niet kan afwachten. Onder die omstandigheden dienen de - voornamelijk commerciële - belangen van gedaagden te prevaleren en zal dit gedeelte van de vordering worden afgewezen. 3.4. Nu De Vries grotendeels in het gelijk is gesteld, zullen gedaagden worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De beslissing. De president, wat betreft gedaagde sub 1 na verleend verstek: Verbiedt gedaagden om binnen het gebied van de Benelux het woordmerk Mexicano, of een daarmee overeenstemmend teken, zoals bijvoorbeeld Maxicanto, en het beeldmerk als gedeponeerd onder nummer 700646 of een daarmee overeenstemmend teken, te (doen) gebruiken voor soortgelijke waar, dan wel anderszins zonder geldige reden in het economisch verkeer op zodanige wijze te gebruiken, dat aan eiseres schade kan worden toegebracht; Veroordeelt gedaagden tot betaling aan eiseres van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere keer, dat gedaagden in strijd handelen met voormeld verbod, met dien verstande dat gedaagden niet meer aan dwangsom verschuldigd zullen worden dan het bedrag van ƒ 100.000,- en dat deze dwangsomsanctie slechts zal gelden vanaf de achtste dag nadat dit vonnis aan gedaagden zal zijn betekend en nadat eiseres bij deze betekening of bij afzonderlijk deurwaardersexploit heeft aangezegd dat zij van de dwangsomsanctie gebruik zal maken; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Wijst het meer of anders gevorderde af; Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding aan de zijde van eiseres, tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.500,-; enz.

Nr 50. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 29 april 1988. (QUICK-sportschoenen) Mr N. van Raalte. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. Voor het publiek, in elk geval het op sportbeoefening ingestelde deel hiervan, worden bij de naam Quick als aanduiding van de winkels opererende binnen het franchisesysteem van Nord-West-Ring c.s., gemakkelijk associaties met de schoenen van Quick-Sports gewekt. De naambekendheid van het merk Quick van Quick-Sports zal bij genoemde consumenten zeer wel de gedachte kunnen doen opkomen dat de Quick Shoe-winkels te maken hebben met de Quick-schoenen. Een geldige reden in de zin van art. 13 A onder 2 BMW is niet aanwezig gebleken. Schade kan voortvloeien uit met name de mogelijkheid dat het publiek alleen reeds door de aanblik van de winkels van Nord-West-Ring c.s., waaraan de (goedkope) kwaliteit van de te verkopen schoenen duidelijk is af te lezen, zal afzien van het idee om een Quick-schoen te kopen. De bestaande situatie wordt voor Quick Sports te weinig schadelijk geacht om zo drastisch in te grijpen als zij vraagt, zodat het Nord-West-Ring en Quick Schuh alleen wordt verboden om aan die situatie uitbreiding te geven. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quick Sports B.V. te Hengelo (Gelderland), eiseres [in kort geding], procureur Mr D. Knottenbelt, tegen 1. de vennootschap naar het recht van de B.R.D. Nord-West-Ring Schuh-Einkaufsgenossenschaft eingetra-

158


gen Genossenschaft mit beschrankter Haftpflicht te Frankfurt am Main, 2. de vennootschap naar het recht van de B.R.D. Quick-Schuh Handels GmbH & Co. KG. te Mainhausen, 3. Jan Petrusma te Delfzijl, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dijckmans Modeschoenen B.V. te Helmond, gedaagden [in kort geding], procureur Mr B. Peek, advocaat Mr E.A. Mout-Bouwman te Amsterdam. 2. De vaststaande feiten: Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en deels door de niet betwiste inhoud van de produkties gestaafd, voorshands het navolgende vast: a. Quick Sports exploiteert in Nederland een schoenfabriek. Deze fabriek legt zich vanouds toe op de vervaardiging van sportschoenen, speciaal voetbalschoenen. In het bijzonder op het gebied van schoenen voor voetbal en andere veldsporten geniet de fabriek een goede naam en heeft zij een belangrijk aandeel in de Nederlandse markt. Vooral de laatste jaren is Quick Sports haar assortiment gaan uitbreiden tot schoenen voor training, tennis, jogging enzovoorts. b. Quick Sports is houdster van onder andere het woordmerk QUICK, gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau op 4 januari 1971 voor "schoenwerk, benevens onderdelen en toebehoren, sportartikelen met uitzondering van kleding". Het gebruik van dit merk in Nederland gaat terug tot 1933. c. Nord-West-Ring is het moederconcern van een zeer grote, voornamelijk in West-Duitsland opererende inkoopcombinatie voor schoeisel. Via haar dochter Quick Schuh exploiteert zij onder meer een franchise-systeem voor algemeen modeschoeisel in de lagere prijscategorie. De deelnemende winkels, uitgevoerd in een vast standaardconcept (in de kleuren groen en wit), voeren in Nederland op een indringende manier de naam Quick Shoe en zijn voorzien van een opvallend Q-logo uithangbord. Het publiek bedient zichzelf, wat mogelijk wordt gemaakt door een inrichting met gemakkelijk toegankelijke schappen en rekken. Er worden geen sportschoenen verkocht in het genre zoals Quick Sports die vervaardigt. d. In Nederland zijn er thans vier van dergelijke winkels, waaronder die van Petrusma te Delfzijl en Dijckmans te Helmond. De winkel van Dijckmans wordt al sedert 1974 op de beschreven wijze geëxploiteerd; in de jaren tussen 1975 en 1980 hebben er in Nederland nog drie soortgelijke winkels bestaan en er zijn korte tijd nog een paar andere in bedrijf geweest. In België en Luxemburg zijn er geen winkels van die aard. e. Quick Schuh is houdster van een woord-beeldmerk Quick Shoe krachtens een internationale inschrijving van 16 oktober 1968, welke haar werking tot het Benelux-gebied uitstrekt. 3. De wederzijdse vorderingen: 3.1. Quick Sports stelt dat de vier andere partijen door voormeld gebruik van het woord QUICK inbreuk maken op haar recht op genoemd merk en/of genoemde handelsnaam en dat zij daardoor schade lijdt, althans haar daardoor schade kan worden toegebracht. Zij vordert op die grond in conventie - beknopt weergegeven - (a) Nord-West-Ring c.s. ertoe te veroordelen om elk gebruik van het merk of van een daarmee overeenstemmend teken voor schoenen en sportkleding te staken en gestaakt te houden. Verder vordert zij (b) om Nord-West-Ring en Quick Schuh te verbieden in de Benelux een franchise-systeem voor schoenwinkels op te zetten en/of te handhaven met gebruikmaking van de naam Quick Shoe of een daarmee overeenstemmend teken. 3.2. In reconventie vorderen de vier andere partijen om, zo de in conventie gevorderde voorzieningen bij een bij voorraad uitvoerbaar te verklaren vonnis worden toegewezen, Quick Sports te veroordelen tot het stellen van zekerheid terzake van de schade welke een gevolg zal zijn

16 juni 1989

van de gevorderde stopzetting van het franchise-systeem, voorshands te begroten op ƒ 1.000.000,-. 4. De bevoegdheid in conventie en in reconventie: Nofd-West-Ring en Quick Schuh exploiteren hun genoemde franchise-systeem in Nederland via een te Velp, gemeente Rheden, gevestigd filiaal. Dat brengt mee dat de in geding zijnde verbintenis om inbreuk op de rechten van Quick Sports als merkhoudster na te laten, in elk geval mede in dit arrondissement moet worden uitgevoerd. Ook voorzover de vordering van Quick Sports is gebaseerd op inbreuk op haar handelsnaam, moet de gevraagde voorziening, gezien de centrale positie van genoemd filiaal in de organisatie van Nord-West-Ring c.s., bij uitstek in dit arrondissement worden getroffen. Daarmee komt dus aan de president van deze rechtbank'de bevoegdheid toe om van de vorderingen in conventie kennis te nemen. De samenhang tussen deze vorderingen en de vordering in reconventie maakt dat die bevoegdheid ook met betrekking tot laatstbedoelde vordering kan worden aangenomen. 5. De beoordeling van de vorderingen in conventie: 5.1. Weliswaar is er al jaren sprake van de aktiviteiten van Nord-West-Ring c.s. welke volgens Quick Sports inbreuk op haar rechten maken, toch betekent dat niet dat zij thans geen spoedeisend belang (meer) zou hebben om daartegen op te treden. Dit in het bijzonder omdat die aktiviteiten in het verleden betrekkelijk beperkt zijn gebleven (tot globaal steeds zo'n vier winkels in Nederland), maar niet valt uit te sluiten dat die activiteiten in de toekomst aanmerkelijk zullen worden uitgebreid. Dat Nord-West-Ring daarnaar streeft, blijkt mede uit een door Quick Sports overgelegde publicatie volgens welke Geschaftsführer W.J. Langela van Nord-West-Ring in een toespraak, gehouden in het najaar van 1987, met betrekking tot de aktiviteiten van Nord-West-Ring onder meer gewag maakte van "den Sprang über die Grenze zu den Niederlanden, wo sechzig NWR-Kollegen Interesse am Quick-Schuh-System bekundeten und bis Jahresende insgesamt sechs Quick-Schuh-Geschafte bestehen werden". 5.2. Door Nord-West-Ring c.s. wordt - naar tussen partijen vaststaat - de naam "Quick" niet als merk voor de door haar te verhandelen schoenen gebruikt, doch als aanduiding waaronder de in het franchise-systeem opererende winkels worden gedreven. Voorzover de vordering van Quick Sports is gebaseerd op inbreuk op haar merkrecht, kan deze daarom niet worden gestoeld op het bepaalde in artikel 13A. aanhef en onder 1. van de Benelux-Merkenwet, maar alleen - conform haar uitgangspunt - op het bepaalde in dat artikel onder 2. 5.3. Het is voorshands aannemelijk dat, anders dan door Nord-West-Ring c.s. is betoogd, aan het merk Quick van Quick Sports voor schoenen een sterke onderscheidende kracht toekomt. Naar ook blijkt uit door Quick Sports overgelegde publicaties in onder meer de Nederlandse en Duitse consumentenbladen, geniet nu eenmaal de Quickvoetbalschoen naast andere merkschoenen op sportgebied (zoals Adidas en Puma) een grote bekendheid en kan veilig worden aangenomen dat de professionele en amateuristische sportbeoefenaars juist aan de hand van dit merk het schoeisel als afkomstig van Quick Sports (althans van de onderneming welke de bekende schoenen van die naam produceert) zal onderkennen en identificeren. Dat publiek zal met betrekking tot die schoenen aannemen dat het aan de met die naam verbonden, hoge kwaliteitseisen voldoet, en hieraan de eigenschappen toeschrijven, welke het mede door de reclame en door het gebruik dat populaire voetballers van die schoenen maken - daarvan mag verwachten. 5.4. Aan het zojuist overwogene wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat het woord "quick" als een verwijzende term kan worden opgevat. Het merk is integendeel voor de bewuste sportschoenen zozeer ingeburgerd dat dat aspect van het woord met betrekking tot die schoenen geheel op de achtergrond is komen te staan, anders dan bij vele andere merken en handelsnamen waarin het begrip quick een rol speelt.

16 juni 1989


5.5. Niet twijfelachtig is dat de aanduiding Quick zoals door Nord-West-Ring c.s. gebezigd, op zichzelf - alleen al auditief - gelijk is aan het merk Quick van eiseres. Voor het publiek, in elk geval het op sportbeoefening ingestelde deel hiervan, worden bij de naam Quick voor schoenen gemakkelijk associaties met de schoenen van Quick Sports gewekt. Naar Quick Sports heeft opgemerkt, speelt de naam Quick in de bedrijfsvoering van de bewuste winkels van Nord-West-Ring c.s. een dominerende rol: zij is overal in en op de winkels te zien en wordt in reclamemateriaal steeds met veel nadruk herhaald. Ook al verschillen de lettertypes en doet Quick Sports haar merk vergezeld gaan van een geheel ander logo, toch neemt dit niet weg dat de naambekendheid van het merk Quick van Quick Sports bij genoemde consumenten zeer wel de gedachte zal kunnen doen opkomen dat de Quick Shoe-winkels te maken hebben met de Quick-schoenen. 5.6. Waar - gezien het voorgaande - vaststaat dat het woord Quick door Nord-West-Ring c.s. in het economisch verkeer wordt gebruikt, terwijl door die partijen niet is betoogd dat daarvoor een geldige reden in de zin van artikel 13A. onder 2. Benelux Merkenwet aanwezig zou zijn, zal tenslotte moeten worden bezien of het gebruik dat zij van dit merk maken, geschiedt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan Quick Sports schade kan worden toegebracht. 5.7. Die vraag wordt dezerzijds bevestigend beantwoord. Zoals Quick Sports heeft betoogd, bestaat met name de mogelijkheid dat het publiek alleen reeds door de aanblik van de winkels van Nord-West-Ring c.s., waaraan de kwaliteit van de te verkopen schoenen duidelijk is af te lezen, zal afzien van het idee om een Quick-schoen te kopen. Ook valt bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat een beginnend amateur ten onrechte meent in die winkels voor Quick-schoenen terecht te kunnen en er een verkeerde aankoop zal doen. Het kooplust bevorderend vermogen van het merk kan aldus verminderen; verwarring en verwatering van het merk zijn te duchten. 5.8. Nord-West-Ring en de haren hebben aangevoerd dat Quick Sports, gezien het verloop van de contacten tussen partijen, het recht zou hebben verwerkt zich tegen bedoeld gebruik van het merk te verzetten. Dat verweer gaat echter niet op: bedoelde contacten waren niet van die aard dat Quick Sports geacht kan worden zich jegens Nord-West-Ring c.s. neergelegd te hebben bij de handelwijze van de laatsten en daarmee een houding zou hebben ingenomen, waarop zij thans niet kan terugkomen. In het bijzonder uit een brief van 29 juni 1987 van Quick Sports aan Quick Schuh blijkt dat eerstgenoemde zich daarmee nu juist niet kon verenigen. 5.9. Is, gezien het bovenstaande, de toepasselijkheid van artikel 13.A. aanhef en onder 2. Benelux-Merkenwet gegeven, dat betekent niet dat een afweging van de wederzijdse belangen van partijen tot integrale toewijzing van de door Quick Sports gevorderde voorzieningen vermag te leiden. In het bijzonder verdient opmerking dat het franchise-systeem van Nord-West-Ring al sedert 1974 in Nederland in werking is, dat dit kennelijk steeds op vrij beperkte schaal is gebeurd (zodat Quick Sports er, naar zij zegt, pas in 1986 of 1987 kennis van heeft gekregen) en dat dus de schadeberokkende invloed daarvan voor Quick Sports niet groot kan zijn geweest. Daar staat tegenover dat het ongedaan maken van de bestaande situatie voor Nord-West-Ring c.s. grote kosten met zich zou brengen en voor de gedaagden Petrusma en Dijckmans thans niet voorzienbare nadelige gevolgen kan hebben. 5.10. Daarentegen heeft Quick Sports er wel groot belang bij dat Nord-West-Ring en Quick Schuh er niet toe overgaan het aantal winkels van het franchise-systeem uit te breiden. Hoe meer dit gebeurt, des te meer zal Quick Sports daarvan de hogergenoemde schadelijke effecten (kunnen) ondervinden. 5.11. Een en ander betekent dat dezerzijds de bestaande situatie voor Quick Sports te weinig schadelijk wordt geacht om zo drastisch in te grijpen als zij vraagt - er bestaat per

159

slot van rekening voor haar ook de mogelijkheid schadevergoeding te vorderen -, zodat de hierboven met (a) aangeduide voorziening niet zal worden gegeven en die onder (b) slechts in zoverre dat het Nord-West-Ring en Quick Schuh wordt verboden om aan die situatie uitbreiding te geven. Verwezen wordt naar hetgeen eerder onder 5.1. is overwogen. 5.12. Gegeven deze beperkte toewijzing van de voorziening en de op zichzelf krachtige aanspraak welke een merkhouder nu eenmaal aan genoemd artikel kan ontlenen, bestaat er geen reden om - zoals Nord-West-Ring c.s. liever hadden gezien - uitvoerbaarverklaring bij voorraad aan dit vonnis te onthouden. 5.13. Aangezien een eventuele inbreuk op de handelsnaam van Quick Sports niet zou kunnen leiden tot een verdergaande toewijzing van haar vorderingen, zal die grondslag van haar eis onbesproken blijven. 5.14. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd. 6. Beoordeling van de vordering in reconventie: Op de gronden als hierboven onder 5.12. vermeld, zal de voorwaardelijke vordering in reconventie tot het stellen van zekerheid worden afgewezen. Bovendien is door NordWest-Ring c.s. op geen enkele wijze inzicht gegeven in de hoegrootheid van de schade welke zij zullen lijden tengevolge van de omstandigheid dat het franchise-systeem niet kan worden uitgebreid. 7. De proceskosten in conventie en in reconventie: Voormelde beslissingen hebben voor de proceskosten de na te noemen gevolgen. 8. De beslissing: De president, rechtdoende in kort geding: A. in conventie: 1. Verbiedt de gedaagden Nord-West-Ring en Quick Schuh om, behalve via de vier thans in Nederland bestaande winkels, in de Benelux een franchise-systeem voor schoenwinkels op te zetten en/of te handhaven met gebruikmaking van het teken Quick of enig ander daarmee overeenstemmend teken. 2. Veroordeelt deze gedaagden om ingeval van overtreding van genoemd verbod van eiseres een dwangsom te betalen, groot ƒ 500.000,-. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Weigert het meer of anders gevorderde. 5. Veroordeelt de gedaagden Nord-West-Ring en Quick Schuh in de kosten van deze procedure, voorzover te hunnen opzichte aan de zijde van Quick Sports gevallen, en begroot die kosten tot aan deze uitspraak op ƒ 1.500,- voor salaris en ƒ 366,45 voor verschotten. 6. Veroordeelt Quick Sports in de kosten van deze procedure, voorzover aan de zijde van de gedaagden Petrusma en Dijckmans gevallen, en begroot die kosten tot aan deze uitspraak op ƒ250,- voor salaris en nihil voor verschotten. B. in reconventie: 7. Wijst het gevorderde geheel af. 8. Veroordeelt Nord-West-Ring c.s. in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Quick Sports begroot op ƒ 250,- voor salaris en op nihil voor verschotten. Enz.

160

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 Nr 51. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 december 1988. (Comtest Instrumentation/PTT-Contest) Mr J.J. Brinkhof.

Art. 5 Handelsnaamwet. Het is voorshands niet te verwachten dat het publiek dat met de naam PTT Contest wordt geconfronteerd, zal kunnen denken dat deze onderneming op enigerlei wijze gelieerd is met Comtest Instrumentation B. V. Dit komt door de lettercombinatie PTT die tevens deel uitmaakt van de naam. Door deze alom, zowel nationaal als internationaal, bekende combinatie zal het publiek de naam PTT Contest in verband brengen met het - voormalige - staatsbedrijf der P.T.T. en niet met een andere onderneming van particuliere oorsprong als Comtest Instrumentation B.V. Het is niet te verwachten dat de naam Contest zonder het kenmerkende en zeer bekende bestanddeel PTT zal worden gelanceerd. Er is geen sprake van een door eiseres voldoende duurzaam en onder het publiek bekend gebruik van de naam Comtest, op grond waarvan is aan te nemen dat naast de naam Comtest Instrumentation B.V. ook de naam Comtest kan gelden als een naam waaronder eiseres haar onderneming drijft. De besloten vennootschap Comtest Instrumentation B.V. te Hoogmade, gemeente Woubragge, eiseres [in kort geding], procureur Mr H.L. Duijm, tegen De Staat der Nederlanden (meer in het bijzonder: Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr D. den Hertog. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Eiseres is op 18 juni 1985 opgericht. Haar statutaire naam is Comtest Instrumentation B.V. b. Eiseres drijft sedert 18 juni 1985 een onderneming gevestigd te Hoogmade. c. De onderneming heeft als handelsnaam Comtest Instrumentation B.V.; zij houdt zich onder meer bezig met het uitvoeren van testen van electrische en electronische apparatuur, het geven van adviezen en cursussen en het verlenen van onderhoud en service. d. De onderneming is in het gehele land actief. e. Per 1 januari 1989 zal de huidige Centrale Werk Plaats van de P.T.T. in het kader van de privatisering van het Staatsbedrijf der P.T.T. als zelfstandige onderneming binnen het concern PTT Nederland N.V. gaan functioneren onder de naam PTT Contest. f. Deze onderneming zal zich richten op technische dienstverlening ten behoeve van apparatuur voor informatietransport en -verwerking, waaronder het ontwikkelen en realiseren van ideeën tot eindprodukt, het uitvoeren van onderhoud en het testen. g. De onderneming zal in geheel Nederland opereren. 2. Eiseres vordert - kort gezegd - gedaagde op straffe van verbeurte van dwangsommen - te verbieden mee te werken aan het oprichten van en/of doen deelnemen aan het handelsverkeer door een vennootschap onder de naam PTT Contest en/of Contest, dan wel onder een op Comtest gelijkende of daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam; - te bevelen elk gebruik van de handelsnaam PTT Contest en/of Contest, dan wel een op Comtest gelijkende of daarvan slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam te staken en gestaakt te houden. 3. Aan deze vorderingen legt eiseres ten grondslag dat gedaagde in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet, aangezien de handelsnaam PTT Contest slechts in zo geringe mate van haar handelsnaam afwijkt dat

16 juni 1989

daarvan verwarring bij opdrachtgevers in de betreffende branche is ontstaan dan wel verwarring is te duchten. Subsidiair is eiseres van mening dat gedaagde onrechtmatig handelt, omdat gedaagde door het gebruik van genoemde handelsnaam op onrechtmatige wijze aanhaakt en/of aanleunt aan de door eiseres gebruikte handelsnaam. 4. Gedaagde verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Partijen verschillen van mening over de volgende vragen: (i) Wijkt de handelsnaam PTT Contest slechts in zo geringe mate af van de handelsnaam Comtest Instrumentation B.V. dat, in aanmerking genomen dat de aard van beide ondernemingen vergelijkbaar is en beide ondernemingen in geheel Nederland activiteiten ontplooien, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten? (ii) Voert eiseres ook de handelsnaam Comtest en zo ja, is er dan verwarring te duchten? (iii) Is er al verwarring opgetreden? (iv) Indien gedaagde geen inbreuk maakt op de handelsnaam van eiseres, handelt hij dan anderszins onrechtmatig ten opzichte van eiseres? 5.2. Ad (i) Verwarring tussen PTT Contest en Comtest Intrumentation ? 5.2.1. De vraag kan aldus nader worden geformuleerd: is voorshands te verwachten dat het publiek dat met de naam PTT Contest wordt geconfronteerd, zal kunnen denken dat deze onderneming op enigerlei wijze gelieerd is met Comtest Instrumentation B.V.? 5.2.2. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Het moge zo zijn dat in de naam Comtest Instrumentation B.V. de nadruk valt op het bestanddeel Comtest en dat dit bestanddeel niet of nauwelijks verschilt van het bestanddeel Contest in de nieuwe naam van de Centrale Werk Plaats, doch verwarring is desalniettemin niet waarschijnlijk. Dit komt door de lettercombinatie PTT die tevens deel uitmaakt van de naam. Door deze alom, zowel nationaal als internationaal, bekende combinatie zal - zo wordt aannemelijk geacht - het publiek de naam PTT Contest in verband brengen met het - voormalige - staatsbedrijf der P.T.T. en niet met een andere onderneming van particuliere oorsprong als Comtest Instrumentation B.V. Van de naam PTT Contest zal naar alle waarschijnlijkheid het bestanddeel PTT het best in het geheugen blijven hangen. Dat gedaagde er op uit is de band tussen Contest en de PTT te accentueren, blijkt uit het overgelegde materiaal betreffende de bedrijfsstijl van de bedrijven van de nieuwe PTT: de nadruk bij de vormgeving ligt op de eenheid van PTT Nederland. Daarom is, anders dan eiseres meent, niet te verwachten dat de naam Contest zonder het kenmerkende en zeer bekende bestanddeel PTT zal worden gehanteerd. 5.3. Ad (ii): Voert eiseres ook de handelsnaam Comtest en zo ja, is er dan verwarring te duchten ? 5.3.1. Uit de stellingen van eiseres en uit datgene wat zij vordert, is af te leiden dat zij als feitelijke grondslag ook aanvoert dat zij de handelsnaam Comtest voert, d.w.z. zonder het bestanddeel Instrumentation B.V. 5.3.2. Gedaagde betwist dat eiseres haar onderneming ook drijft onder de naam Comtest. 5.3.3. Over het gebruik van de handelsnaam door eiseres is het volgende komen vast te staan. a. Op het briefpapier en op haar bedrijfsauto's komt de volledige handelsnaam voor, al krijgt het bestanddeel Comtest daarin visueel de meeste nadruk. b. Op de getoonde foto's van stands op beurzen ziet men op enkele panelen alleen het woord Comtest, maar op andere de volledige naam. De aanduiding Comtest wordt niet gevoerd los van de volledige naam. c. Op shirts van een sportclub is de naam van de club weergegeven tezamen met de aanduiding Comtest. Op grond van dit alles kan niet worden gezegd dat sprake is van een voldoende duurzaam en onder het publiek bekend gebruik van de naam Comtest, op grond waarvan is


16 juni 1989

aan te nemen dat naast de naam Comtest Instrumentation B.V. ook de naam Comtest kan gelden als een naam waaronder eiseres haar onderneming drijft. 5.3.4. Dit brengt mee dat niet behoeft te worden onderzocht of verwarring is te duchten tussen enerzijds Comtest en anderzijds PTT Contest. 5.4. Ad (Ui): Is al verwarring opgetreden? 5.4.1. Het oordeel weergegeven in rechtsoverweging 5.2.2. verliest veel van zijn waarde als zou moeten worden aangenomen dat inmiddels al verwarring is opgetreden, hetgeen eiseres stelt en gedaagde betwist. 5.4.2. Voorop wordt gesteld dat verwarring tussen de ondernemingen daarom wat merkwaardig zou zijn omdat de huidige Centrale Werk Plaats van gedaagde pas per 1 januari 1989 onder de naam PTT Contest zal worden gedreven. 5.4.3. Dat er al verwarring is opgetreden, is niet aannemelijk geworden. Het enige dat eiseres in dit verband naar voren heeft gebracht, is een afleverbon van één van haar leveranciers waarop deze de letters PTT had geschreven achter de aanduiding Comtest. Doch hieraan is geen betekenis te hechten: Comtest verrichtte namelijk werkzaamheden voor gedaagde in een laboratorium van gedaagde en had aan haar leverancier dit laboratorium als afleveradres opgegeven. De toevoeging PTT duidt in dit verband dus niet op verwarring tussen de ondernemingen, maar als specificatie van de plaats van aflevering. 5.5. Ad (iv): Onrechtmatige daad? 5.5.1. Hierboven is geoordeeld dat geen verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. De hier te beantwoorden vraag is of gedaagde, zoals eiseres stelt, desalniettemin onrechtmatig handelt. 5.5.2. Voorzover er al, ondanks de afwezigheid van verwarringsgevaar, buiten de hier niet aan de orde zijnde situaties als bedoeld in de artikelen 3 en 5 b van de Handelsnaamwet, sprake kan zijn van onrechtmatig handelen, is daarvoor onder meer nodig dat door gedaagde wordt geprofiteerd van de goede bekendheid van de onderneming en handelsnaam van eiseres en dat tengevolge daarvan de werfkracht van eiseresses naam wordt verminderd. 5.5.3. Een en ander laat zich niet beoordelen. Feiten waaruit het af te leiden zou zijn, zijn namelijk gesteld noch gebleken. 5.6. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de vorderingen van eiseres zullen moeten worden afgewezen. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Wijst de vorderingen af. 2. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 950,-. Enz.

Nr 52. Gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige civiele kamer, 14 juni 1988. (Auronde/Roma II) Mrs J.E.B, van Julsingha, J.A.J. Spoor en G.M. Bierman. Art. 13 Auteurswet 1912. Hoewel bij de vraag of er nabootsing is het nagebootste in het algemeen in zijn geheel moet worden bezien, mag niet uit het oog verloren worden dat een werk slechts beschermd is voorzover de vormgeving uiting is van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, terwijl geen nabootsing in gewijzigde vorm oplevert overeenstemming met datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effekt of gelijkenis die voorwerpen die tot hetzelfde gebruik bestemd

161

zijn, uit de aard der zaak vertonen. Het lag derhalve voor de hand dat deskundigen bij een gebruiksvoorwerp als het onderhavige analyseerden waarin het eigen persoonlijke karakter van het Auronde-model was gelegen. In aanmerking nemende vorenbedoelde analyse van deskundigen en de door hen omschreven verschillen tussen beide modellen, wijkt het model Roma II voldoende af van de Auronde zodat van een nabootsing in gewijzigde vorm geen sprake is. De Roma is kennelijk wel geïnspireerd door de Auronde, maar is er niet aan ontleend. Het volgen van de stijl van de Auronde brengt nog geen nabootsing in gewijzigde vorm met zich. De besloten vennootschap Auping B.V. te Deventer en Frans de la Haye te 's-Gravenhage, appellanten [in kort geding], procureur Mr P.C. Plochg, advocaat Mr R. Laret te 's-Gravenhage, tegen de besloten vennootschap Matrassenfabriek Eastborn B.V. te Vroomshoop, gemeente Den Ham, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr W.H.F, van Veen, advocaat Mr R.A. de Jonge te Utrecht. a) President Arrondissementsrechtbank te Almelo, 21 januari 1987 (Mr H.J. van den Biesen). Ten aanzien van het Recht: 1. Tussen partijen staat, als enerzijds erkend en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, het volgende vast: - Auping produceert en brengt op de markt een bedomranding onder de naam Auronde; - De la Haye heeft deze bedomranding in 1972 in opdracht, voor rekening en ten behoeve van Auping ontworpen; - Eastborn erkent dat het ontwerp Auronde als werk van toegepaste kunst bescherming op grond van de Auteurswet toekomt; - Eastborn. vervaardigt en brengt eveneens een bedomranding in het verkeer, onder de aanduiding Roma; 2. Eisers stellen nu dat Eastborn door het op de markt brengen van Roma, waarvan volgens hen de vormgeving nagenoeg identiek is aan die van de Auronde-bedomranding, inbreuk maakt op de hen toekomende uitsluitende reenten op grond van de Auteurswet. Bovendien levert deze handelswijze in de visie van eisers een onrechtmatige daad ten opzichte van hen op, aangezien er sprake is van slaafse nabootsing van het Auronde-model; 3. Eastborn voert verweer tegen deze aldus gemotiveerde vordering door te ontkennen dat het model Roma ontleend is aan het model Auronde en te stellen dat aan Roma eigen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Eastborn stelt dat het model Roma een logische voortzetting is van een reeks eerdere modellen, waarvan de rechten via enkele andere firma's in het vermogen van Eastborn zijn terecht gekomen; 4. Nu Eastborn erkent dat aan het model Auronde auteursrechtelijke bescherming toekomt, blijft ter beoordeling over de vraag of het model Roma ontleend is aan het model Auronde of dat de uiterlijke gelijkenis tussen beide modellen, afgezien van de technische en functionele eisen die gesteld worden aan een dergelijk gebruiksvoorwerp, toeval is en berust op een onafhankelijke creatie van de ontwerper van Roma; 5. Ter beoordeling van deze vraag achten Wij het oordeel van één of drie deskundigen noodzakelijk. Teneinde partijen de gelegenheid te bieden in onderling overleg één of drie deskundigen voor te stellen, zullen Wij deze zaak daartoe aanhouden. Mochten partijen hier over een maand na heden niet tot overeenstemming komen, dan zullen Wij ambtshalve één of drie deskundigen aanwijzen, dit op verzoek van de meest gerede partij; 6. Om redenen van doelmatige procesvoering zal het instellen van hoger beroep tegen dit vonnis slechts mogelijk

162


(hoek bedomranding Roma II) zijn tegelijk met het instellen van dat rechtsmiddel tegen het nog te wijzen eindvonnis; enz. b) Verslag van deskundigen, 22 mei 1987 (Prof. A.H. Marinissen, J.G.M. Ruys en Prof. Mr D.W.F. Verkade). Interpretatie vraagstelling 13. Zoals bij iedere vraagstelling wellicht onvermijdelijk is, achten deskundigen de aan hen door de President van de Rechtbank voorgelegde vraagstelling vatbaar voor nadere interpretatie. Hun opdracht, overeenkomstig art. 224 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, naar beste weten volbrengend, menen deskundigen dat zij niet zonder meer van één bepaalde interpretatie van de vraagstelling kunnen uitgaan. Om praktische redenen geven zij niettemin aanstonds in dit bericht hun bevindingen weer, zij het dat deze tweeledig zijn. Deskundigen geven hun visie, uitgaande van een striktere resp. een ruimere interpretatie van de vraagstelling. Welke interpretatie de juiste is, is niet aan hen ter beoordeling, maar ter beoordeling van de President van de Rechtbank. Striktere interpretatie 14. Indien men het tussenvonnis van 21 januari 1987, in het bijzonder rechtsoverweging 4, strikt interpreteert: a) is een (teveel aan) uiterlijke gelijkenis tussen de Roma II en de Auronde, en daarmee in beginsel een door art. 13 Auteurswet 1912 verboden verveelvoudiging gegeven, behoudens niet ontlening door de ontwerper van de Roma II en 'toeval' met betrekking tot de uiterlijke gelijkenis, berustend op een onafhankelijke creatie van de Roma II; b) moet gesproken worden van 'ontlening' op basis van het enkele feit dat de ontwerper van de Roma II de Auronde kende; c) kan, op basis van hetzelfde enkele feit, niet gesproken worden van een onafhankelijke creatie van de ontwerper van de Roma II. 15. Welnu, gegeven is (...) dat Van Rixoort als ontwerper van de Roma II, de Auronde kende. Uitgaande van evenbedoelde striktere interpretatie van de vraagstelling in het vonnis van 21 januari 1987 behoeft het dan geen nader betoog, dat er sprake is geweest van ontlening en niét van een onafhankelijke creatie, en ook niet van toeval, hoezeer Van Rixoort ook in opdracht van Eastborn gestreefd heeft naar een ontwerp dat duidelijk moest afwijken van de Auronde.

16 juni 1989

(hoek bedomranding Auronde) Ruimere interpretatie 16. Denkbaar is echter ook een minder strikte interpretatie van het tussenvonnis van 21 januari 1987. a) In die minder strikte interpretatie is, vooreerst, met de in het tussenvonnis geconstateerde uiterlijke gelijkenis tussen de beide modellen, nog niét zonder meer een te veel aan gelijkenis, die een door art. 13 Auteurswet verboden verveelvoudiging zou opleveren, gegeven. Weliswaar is, blijkens het tussenvonnis, door Eastborn erkend dat het Auronde-model auteursrechtelijke bescherming toekomt, en weliswaar is in het tussenvonnis gelijkenis geconstateerd, maar de vraag wat wélen wat niét (erkend) beschermd geacht wordt in het Auronde-model, en hoe de geconstateerde gelijkenis zich daarmee verhoudt, lijkt vatbaar voor nader onderzoek. Zie hierna punt 17 e.v. b) Evenzo kan, uitgaande van de vraag wat wél en wat niét beschermd wordt geacht in het Auronde-model, de vraag of bij een niettemin aanwezig geachte uiterlijke gelijkenis tussen de Roma II en de Auronde, sprake is van 'ontlening' dan wel van 'toeval' en van een 'onafhankelijke creatie' in een ander licht wordt bezien. Zie hierna punt 27 e.v. Naar blijken zal, zullen deskundigen, uitgaande van een ruimere interpretatie van genoemd tussenvonnis, tot een geheel ander oordeel komen. 17. Blijkens het onder 16 weergegeven alternatieve uitgangspunt achten deskundigen daarbij beslissend, datgene wat in het Auronde-model wél resp. niét auteursrechtelijk beschermd dient te worden geacht. Met Auping en De la Haye, overeenkomstig hun desbetreffende aan deskundigen verstrekte verklaring (...), achten deskundigen het auteursrechtelijk object van de Auronde gelegen in "de 'gebogen hoek' in samenhang met de verbinding van de dwarsregels over lengte en breedte van de bedomranding, en de specifieke maatverhoudingen". Met Auping en De la Haye, blijkens hun verklaring t.a.p., achten deskundigen de 'gebogen hoek' op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd. 18. De totaal-maten van het Aurondebed (lengtebreedte- en hoogtematen, ook in hun onderlinge verhouding) achten deskundingen niet auteursrechtelijk beschermd. Het gaat hierbij om standaard-afmetingen, ook reeds vóór 1973 gangbaar. Een auteursrechtelijke aanspraak zijdens Auping en De la Haye op deze maten(-verhouding) is niet gesteld of gebleken. 19. Evenmin is gesteld of gebleken een auteursrechtelij-

16 juni 1989


ke aanspraak van Auping en De la Haye op (de maat van) de vrije hoogte tussen de bedbodem en de vloer, of op de breedte en dikte van de 'poten' als zodanig. Naar het oordeel van deskundigen zouden Auping en De la Haye daarop geen auteursrechtelijke aanspraak kunnen doen gelden. 20. Het gaat dus slechts - in de visie van deskundigen en kennelijk ook in de visie van Auping en De la Haye - om meergenoemde '"gebogen hoek' in samenhang met de verbinding van de dwarsregels van de bedomranding en de specifieke maatverhoudingen". 21. De loutere aanwezigheid van 'gebogen hoeken' en dwarsregels (opstaande omranding van de matras over lengte en breedte van het bed) achten deskundigen ook niet auteursrechtelijk beschermd, evenmin als de daaraan toegevoegde aanwezigheid van 'poten' onder het bed. 22. Aldus resteert als object van auteursrechtelijke bescherming - naar het voorkomt in overeenstemming met de in nr 11 sub f geciteerde visie van Auping en De la Haye - de specifieke maatverhouding in de Auronde met betrekking tot de ronde hoek, de verbonden dwarsregels, en de (geronde) 'poten'. 23. Uitgaande van het in nr22 nader omschreven auteursrechtelijke object, zijn deskundigen van oordeel dat een tussen de Roma II en de Auronde aanwezig geachte gelijkenis, geacht kan worden bepaald te zijn door de technische en functionele eisen die gesteld worden aan een dergelijk gebruiksvoorwerp. Immers, de niet-auteursrechtelijk beschermd geachte 'gebogen hoek' (nr 17), totaalmaten (nr 18), vrije hoogte tussen bedbodem en vloer (nr 19), aanwezigheid van 'dwarsregels' (nr 21), en de combinatie van een en ander (nrs 21-22) kunnen, ja dienen naar het oordeel van deskundigen, daargelaten of zij (in combinatie) in 1973 al dan niet tot het publiek terrein behoorden, alle beschouwd (te) worden als 'bepaald te zijn door de technische en functionele eisen die gesteld worden aan een dergelijk gebruiksvoorwerp'. Deskundigen tekenen hierbij, voor zover nodig, aan dat een 'gebogen hoek' naar hun oordeel geacht dient te worden bepaald te zijn door functionele eisen, in die zin, dat een gebogen hoek van de steunpunten waarop een bed rust voor de hand liggende voordelen biedt, met het oog op het risico van onzachte aanrakingen tussen de onderkant van het bed en (blote) voeten. 24. Resteert - als auteursrechtelijk beschermd in het model van Auping en De la Haye - andermaal de eerder gememoreerde specifieke maatverhouding in de Auronde met betrekking tot de ronde hoek, de verbonden dwarsregels, en de (geronde) 'poten'. Blijkens het voorafgaande gaat het dan uiteindelijk om een vergelijking tussen het 'aanzicht' van de hoeken van het Auronde-bed en het Roma II-bed, zoals weergegeven in bijlage 2 van dit rapport. 25. In het licht van het hierboven gememoreerde is vervolgens de vraag of deskundigen ten deze tussen de Roma II en de Auronde méér gelijkenis zien, dan voortvloeiend uit technische en functionele eisen. Deskundigen beantwoorden die vraag ontkennend. Zij menen dat de maatverhoudingen aanzienlijk verschillen, zoals in beeld aangegeven in bijlage 2. In de Roma II is de hoogte van de dwarsregels niet onaanzienlijk hoger dan in de Auronde. Aan de bovenzijde is er bij de Roma II sprake van een niveauverschil tussen de poot en de zijregels, wat bij de Auronde niet het geval is. De poot is in de diepte gezien iets dikker, en in de lengte/breedte gezien aanzienlijk smaller dan de Auronde-poot (een kwartcirkel), terwijl esn duidelijk verschil in totaal-aanzicht mede geaccentueerd wordt door de tweedeling (segmentering) over de hoogte van de poot van de Roma II. Over het geheel genomen maakt het ontwerp van de Auronde een duidelijk meer horizontale indruk op de beschouwer, terwijl bij de Roma II sprake is van een duidelijk afwijkende meer 'verticale' indruk. 26. Zoals in nr 14, in het kader van de 'striktere interpretatie' aangegeven, kan van een - in het kader van

163

die striktere interpretatie - toch nog aanwezig geachte (te grote) gelijkenis niet gezegd worden dat die 'niet ontleend', resp. 'toeval', resp. een 'onafhankelijke creatie' zou zijn. Ontwerper Van Rixoort van de Roma II kende immers de Auronde. 27. Deskundigen zijn echter naar beste weten bereid geloof te hechten aan de verklaring van Van Rixoort resp. Eastborn dat Van Rixoort, niettegenstaande de kennis van het Auronde-model, gestreefd heeft naar een (Roma II-)model dat 'duidelijk afwijkt' van de Auronde. In het kader van een 'ruimere interpretatie' van de vraagstelling in het tussenvonnis van 21 januari 1987, zien zij dan geen reden om het ontwerp van de Roma II als 'ontleend', resp. 'niet-toevallig', resp. als een 'niet-onafhankelijke creatie' aan te merken. Deskundigen menen dat Van Rixoort als ontwerper voor Eastborn inderdaad geacht kan worden, gesteld voor de expliciete opgave om een 'duidelijk afwijkend' ontwerp te maken, erin geslaagd te zijn om binnen de technische en functionele randvoorwaarden te komen tot een ontwerp dat genoegzaam nieuw en origineel geoordeeld kan worden. Als de rechter - in het kader van de 'ruimere' interpretatie van het tussenvonnis - het Van Rixoort niet aanrekent dat hij (onvermijdelijk) de Auronde kende, juist omdat hij, volgens zijn opdracht, daarvan duidelijk moest afwijken, achten deskundigen het oordeel gewettigd dat Van Rixoort inderdaad niet ontleend heeft, doordat hij het Auronde-ontwerp zo veel mogelijk - of althans: stellig in voldoende mate - heeft getracht 'weg te denken'. In zoverre kan een eventueel toch aangenomen te grote gelijkenis (die deskundigen hunnerzijds niet aanwezig achten) als 'toevallig' beschouwd worden, terwijl deskundigen de creatie van Van Rixoort als (voldoende) 'onafhankelijk' gekenschetst zouden willen zien. 28. Volledigheidshalve merken deskundigen op dat zij bij laatstbedoeld oordeel niet van doorslaggevend belang achten, dat het Auronde-ontwerp voorzien is van een zichtbaar bevestigingspunt (de 'doppen') en van zichtbare aluminiumstrips, alhoewel het ontbreken daarvan in de bedomranding van Eastborn een versterkende bijdrage tot hun onder 27 weergegeven oordeel oplevert. 29. Deskundigen merken nog op dat de door partijen gedane vorderingen en voordrachten, als vermeld in de nummers 11 en 12, voor zover hierboven niet reeds in de beschouwingen betrokken, deskundigen na overweging en heroverweging niet tot een ander oordeel kunnen leiden. Conclusie 30. Deskundigen achten zich genoopt (zie nr 13) twee geheel verschillende, alternatieve conclusies te formuleren, afhankelijk van de - niet door hen te beantwoorden interpretatie van de hen meegegeven vraagstelling. Binnen elk van deze alternatieven is hun respectievelijke beantwoording echter telkens eenduidig en unaniem. 31. Uitgaande van een 'striktere' interpretatie van de vraagstelling (zie nr 14), moeten deskundigen tot de conclusie komen dat het model Roma II is ontleend aan het model Auronde, en dat het model Roma II, ook rekening houdende met technische en functionele eisen, die gesteld worden aan een dergelijk gebruiksvoorwerp, geen toeval is en niet berust op een onafhankelijke creatie van de ontwerper van de Roma II. 32. Uitgaande, daarentegen, van een 'ruimere' interpretatie van de vraagstelling (zie nr 16), komen deskundigen tot een geheel andere conclusie, mede na nadere analyse van datgene wat geacht moet worden auteursrechtelijk beschermd te zijn in het model Auronde (nrs 17-24). Ervan uitgaande dat dit ïs: de specifieke maatverhouding in de Auronde met betrekking tot de ronde hoek, de verbonden dwarsregels, en de (geronde) 'poten', komen deskundigen dan tot de conclusie, dat de overblijvende gelijkenis tussen de resp. modellen geacht kan worden bepaald te zijn door de technische en functionele eisen die gesteld worden aan een dergelijk gebruiksvoorwerp. Deskundigen zijn van mening dat het model Roma II in zoverre - en gelet op het door Eastborn en Van Rixoort genoemde streven om bij het ontwerp van de Roma II de Auronde zo veel mogelijk 'weg

164


te denken', aan welke verklaring deskundigen geloof hechten - geacht kan worden niet 'ontleend' te zijn aan de Auronde, terwijl van een voldoende onafhankelijke creatie gesproken kan worden bij de Roma II, en een - eventueel (niet naar het oordeel van deskundigen) - toch nog te groot geachte auteursrechtelijke gelijkenis tussen beide modellen naar het oordeel van deskundigen in zoverre geacht kan worden op 'toeval' te berusten (nrs 25-28). c) President Arrondissementsrechtbank te Almelo, 29 juli 1987 (Mr H.J. van den Biesen). ten aanzien van het Recht: 1. Wij nemen hier eveneens over hetgeen Wij dienaangaande in meergenoemd tussenvonnis hebben overwogen; 2. In het interlocutoire vonnis, gewezen tussen partijen op 21 januari 1987, is in rechtsoverweging 4 een vraagstelling geformuleerd waarover de deskundigen hun oordeel dienden uit te brengen. Deze vraagstelling dient aldus geïnterpreteerd te worden dat beantwoord moet worden of, gegeven de uiterlijke gelijkenis van de beide omstreden modellen en gegeven het feit dat de ontwerper van het model Roma het Auronde-model wel kende, er sprake is van ontlening of dat er toch sprake is van een jnafhankelijke creatie van de ontwerper van Roma. De zogenaamde ruime interpretatie waarover gesproken wordt in het deskundigenrapport onder punt 16 is derhalve de juiste, hetgeen ook voor de hand ligt, aangezien het deskundigenonderzoek in het geval van de strikte interpretatie volslagen overbodig zou zijn, zoals Eastborn terecht opmerkt. 3. De eenstemmige conclusie die de deskundigen, voornoemde ruimere interpretatie volgend, bereiken is duidelijk en niet voor meerdere interpretaties vatbaar: het model Roma is niet ontleend aan de Auronde en het is een voldoende onafhankelijke creatie; 4. Op grond van deze conclusie van de deskundigen, die Wij tot de Onze maken, is er geen sprake^ van slaafse nabootsing door Eastborn van het Auronde-model, zodat het op de markt brengen van het Roma-model geen onrechtmatige daad oplevert jegens eisers en de vordering dient te worden afgewezen; 5. Eisers dienen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure te worden veroordeeld; Rechtdoende in kort gedingI. Wijzen devofJering^af; II. Veroordelen eisers in de kosten van deze procedure .ot op heden begroot aan de zijde van gedaagde op ƒ 2.000,- inclusief salaris en verschotten van de procureur en op ƒ 10.140,- aan honoraria en verschotten van de deskundigen. Enz. d) Het Hof, enz. Beoordeling van het geschil in hoger beroep: 1. Appellanten hebben aan hun vordering ten grondslag gelegd primair dat Eastborn met haar model Roma II inbreuk maakt op de auteursrechten van De La Haye op de Auronde en subsidiair dat de Roma II bedomranding een onrechtmatige slaafse navolging vormt van de Auronde bedomranding. 2. Nadat de president bij tussenvonnis van 25 februari 1987 - waartegen geen beroep is ingesteld - als deskundigen had benoemd: - Prof. A.H. Marinissen, hoogleraar industriële vormgeving te Delft, - W.J.G.M. Ruys, lid van de commissie inzake modellenbescherming in de meubelbranche te Zeist. - Prof. Mr D.W.F. Verkade, hoogeleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, hebben deze deskundigen op 19-21 mei 1987 een zeer uitvoerig verslag uitgebracht,

16 juni 1989

voorzien van foto's en tekeningen der onderhavige bedomrandingen. 3. Deze deskundigen komen - voor zover te dezen van belang - tot de conclusie dat, uitgaande van datgene wat geacht moet worden auteursrechtelijk beschermd te zijn in het model Auronde, te weten de specifieke maatverhouding van de Auronde met betrekking tot de ronde hoek, de verbonden dwarsregels en de (geronde) poten, de overblijvende gelijkenis tussen de respektieve modellen geacht kan worden bepaald te zijn door de technische en funktionele eisen die gesteld worden aan een dergelijk gebruiksvoorwerp. Het model Roma II kan in zoverre geacht worden niet te zijn ontleend aan de Auronde, terwijl van een voldoende onafhankelijke creatie bij de Roma II gesproken kan worden. 4. De president heeft dit oordeel van deskundigen tot het zijne gemaakt en is voorts op grond van de bevindingen van de deskundigen tot conclusie gekomen dat evenmin sprake is van slaafse nabootsing van het Auronde-model. 5. Door de grief wordt dit oordeel van de president - en daarmee de conclusie van deskundigen - bestreden. 6. Appellanten achten het onjuist dat de deskundigen hebben nagegaan wat wél en wat niet auteursrechtelijk beschermd moet worden geacht in het Auronde-model. Zij hadden er van dienen uit te gaan dat de Auronde in haar totaliteit auteursrechtelijke bescherming geniet. De opvatting van deskundigen dat van ontlening geen sprake is omdat de gelijkenis tussen het Auronde-model en het Roma-model wordt bepaald door technische/funktionele eisen die gesteld worden aan een gebruiksvoorwerp als een bedomranding, is onjuist. De door F. De La Haye gekozen oplossing voor de technische/-funktionele problemen komt wegens haar oorspronkelijke karakter voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. In haar totaliteit vertoont de Roma II een sterke gelijkenis met de Auronde. Niet de afzonderlijke elementen maar de totaalindruk is beslissend voor de tussen de modellen bestaande gelijkenis. 7. Hoewel aan appellanten kan worden toegegeven dat bij de vraag of er nabootsing is in de zin van artikel 13 Auteurswet het nagebootste in het algemeen in zijn geheel moet worden bezien, mag niet uit het oog worden verloren dat een werk slechts beschermd is voor zover de vormgeving uiting is van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, terwijl geen nabootsing in gewijzigde vorm oplevert overeenstemming met datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effekt of gelijkenis die voorwerpen die tot hetzelfde gebruik bestemd zijn, uit de aard der zaak vertonen. Het lag derhalve voor de hand dat deskundigen bij een gebruiksvoorwerp als het onderhavige analyseerden waarin het eigen persoonlijke karakter van het Auronde-model was gelegen. Voor een belangrijk deel is de vorm nu eenmaal bepaald door technische (en funktionele) eisen. Nergens blijkt uit, dat de deskundigen (na door partijen te zijn voorgelicht en de modellen te nebben bezichtigd) bij hun analyse het totaalbeeld van de modellen uit het oog zouden hebben verloren. Het hof kan zich na vergelijking van de beide modellen ter gelegenheid van de pleidooien met vorenbedoelde analyse van de deskundigen verenigen. 8. In het - succesvolle - model van de Auronde (1973) is de bedomranding tot elementaire en funktionele vormen met ronde hoeken teruggebracht. Deze benadering heeft sedertdien klaarblijkelijk veel navolging gevonden en tot een trend geleid. Ter bescherming van de Auronde zijn met succes kort geding-procedures gevoerd. In aanmerking nemende vorenbedoelde analyse van deskundigen en de door hen omschreven verschillen tussen beide modellen komt ook het hof evenwel voorshands, evenals deskundigen, tot de slotsom dat met het model Roma II voldoende is afgeweken van de Auronde zodat van een nabootsing in gewijzigde vorm geen sprake is. De Roma is kennelijk wel geïnspireerd door de Auronde, maar is er niet aan ontleend. Het volgen van de stijl van de Auronde brengt nog geen nabootsing in _ gewijzigde vorm met zich.

16 juni 1989


165

9. Lettend op de door deskundigen omschreven verschillen kan er evenmin sprake zijn van een onrechtmatige slaafse navolging. 10. Het bovenstaande leidt tot slotsom dat de grief tevergeefs is voorgedragen en dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen. Appellanten dienen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep te worden veroordeeld.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Tussen de tinten blauw en zilver die Wander als element van haar merk Isostar heeft gedeponeerd en die van de aanduiding Sportline bestaat niet een zodanige overeenstemming dat daardoor het duidelijke gebrek aan overeenstemming tussen de in het oog springende woordmerken Isostar en Sportline wordt opgeheven.

Rechtdoende in kort geding in hoger beroep: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Veroordeelt appellanten in de kosten van het beroep aan de zijde van geïntimeerde gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 3.850,-. Enz.

1. De vennootschap naar Zwitsers recht Wander A.G. te Bern, Zwitserland en 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sandoz B.V. te Uden, appellanten [in kort geding], procureur Mr B.J.H. Crans, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Burg B.V. te Heerhugowaard, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr W.G.B. Neervoort, advocaat Mr J.G.M, van Meel te Alkmaar.

Nr 53. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 9 oktober 1987.1) (Knudde)

a) President Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, 28 juli 1987 (Mr T.W. Attema).

Mr H.F. van den Haak. Art. 2, lid 2 Auteurswet 1912. Uitgangspunt bij de interpretatie van de overeenkomst is dat de in art. 2 lid 2 Auteurswet gegeven interpretatieregel er blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling toe strekt de auteur te dwingen zich er rekenschap van te geven welke auteursrechtelijke bevoegdheden hij overdraagt. Een redelijke toepassing van deze regel in een geval als het onderhavige - waarin geen sprake is van een overdracht door de auteur, maar van wijziging van een in het verleden overeengekomen verdeling van auteursrechtelijke bevoegdheden - brengt met zich dat moet worden nagegaan ofFimla's standpunt terzake van de vraag wie de auteursrechten op het Knudde-karakter heeft direct volgt uit de inhoud van de overeenkomst, dan wel uit de aard en strekking daarvan noodzakelijk voortvloeit. Noch het een noch het ander is het geval. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Firn Literary Agency "Fimla" B.V. te Tilburg, appellante [in kort geding], procureur Mr B. Arp, advocaat Mr G.J.M. Mannaerts te Tilburg, tegen Antonie Marcel van Driel te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr J.S. Timmenga. ') Het vonnis van de President is bekrachtigd door het Hof Amsterdam, 9 juni 1988. Het auteursrechtelijke aspekt heeft in beroep echter geen rol meer gespeeld. Red.

Nr 54. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 21 april 1988. (Isostar/Sportline) Mrs P.M. Witteman, A.N.G.E. Mijnssen en L. Wichers Hoeth. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Het enkele gebruik van het woord "isotoon " door De Burg kan niet misleidend worden geacht; niet is gesteld of gebleken dat De Bu/gs produkt Sportline de eigenschappen mist die Wande" en Sandoz aan het begrip isotone drank toekennen. De aanprijzing "(isotone) dorstlesser met de lekkere smaak" is niet onrechtmatig omdat De Burg door het gebruik daarvan geen verwarring sticht met Sandoz'produkt Isostar. De stelling dat de aanduiding "met de lekkere smaak" suggereert dat iedere soortgelijke drank van andere herkomst géén lekkere smaak heeft, wordt verworpen.

Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en ten dele gestaafd door overgelegde niet betwiste bescheiden staat tussen partijen - voorzover te dezen van belang - het volgende vast: Eiseres sub 2 [Sandoz B.V. Red.] brengt reeds enkele jaren in Nederland op de markt het product "Isostar", een isotone drank, met een bepaalde samenstelling en met bepaalde eigenschappen, die speciaal geschikt is voor sporters. Isostar wordt onder toezicht en in opdracht van eiseres sub 1 [Wander A.G. Red.] geproduceerd en wordt onder meer in de handel gebracht in een ronde blikverpakking met een inhoud van 250 ml. De verpakking van Isostar alsmede de (meeste) andere producten van eiseres sub 1 wordt gekenmerkt door een zilvergrijze ondergrondden blauwe opdruk en een gele band aan de bovenzijde. Eiseres sub 1 is rechthebbende op het internationaal, ook voor de Benelux, gedeponeerde merk Isostar (eerste depot: nr. 329412 d.d. 15 december 1983, internationaal depot nr. 484852 d.d. 20 maart 1984, voor de warenklassen 5 en 32) welk depot tevens omvat de kleuren zilver en blauw. Isostar wordt aangeprezen als "de snelle, isotone dorstlesser". De Burg brengt eveneens (onder de naam "Sportline") een drank op de markt die verpakt is in blikjes gelijkvormig aan die van Wander en die eveneens aangekondigd wordt als een isotone dorstlesser. 2. Wander heeft gesteld dat De Burg aldus handelend: a. zich schuldig maakt aan misleidende reclame, meer speciaal wat betreft de eigenschappen, aard en samenstelling van Sportline; b. op onrechtmatige wijze aanhaakt aan de door Wander gebruikte aanprijzingen; c. inbreuk maakt op Wanders merkenrecht en d. jegens Wander onrechtmatig handelt door het gebruik van een verpakking en reclamemateriaal dat op verwarrende wijze gelijkenis vertoont met de door Wander gebruikte verpakking en reclamemateriaal. 3. Op grond daarvan heeft zij gevorderd hetgeen in het petitum van de dagvaarding is vermeld, zoals ter terechtzitting bij akte gewijzigd, waarnaar Wij te dezen kortheidshalve verwijzen. 4. De Burg heeft de vorderingen van Wander gemotiveerd bestreden. 5. Met betrekking tot de verschillende hierboven weergegeven grondslagen van de vorderingen overwegen Wij het volgende. 6. Ad a: In dit verband heeft Wander in de eerste plaats gesteld dat De Burg Sportline ten onrechte aanprijst als een isotone drank. Volgens Wander zou deze aanduiding slechts op zijn plaats zijn indien de osmolaliteit van de

166

Bij'blad Industriële Eigendom, nr 6

drank, d.w.z. de concentratie van bepaalde stoffen per s.6 van de vloeistof waarin deze verdund zijn, gelijk is aan die van menselijk serum, namelijk tussen 291 en 325 mOsm/kg water. Uit een door de Rijksuniversiteit Limburg op of omstreeks 20 maart 1987 uitgevoerd onderzoek met betrekking tot een tweetal monsters van Sportluie zou zijn gebleken dat de osmolaliteit van deze monsters 370 mOsm/kg resp. 368 mOsm/kg zou zijn. Dit zou - aldus Wander - betekenen dat Sportline in feite niet isotoon is, maar hypertoon, hetgeen met zich zou brengen dat Sportline vocht aan het lichaam zou onttrekken en de toevoer van vocht aan het lichaam daardoor zou worden vertraagd. Een en ander zou betekenen dat ook onjuist en misleidend is de op het blikje Sportline voorkomende mededeling: Sportline wordt onmiddellijk in het lichaam opgenomen en vult mineralen en vocht sneller aan. 7. Uit een door De Burg in het geding gebracht rapport d.d. 26 juni 1987 van TNO, hoofdgroep voeding en voedingsmiddelen, blijkt dat de gemiddelde osmolaliteit van een drietal door dit instituut onderzochte monsters Sportline 346 (2 keer) en 348 bedroeg. 8. Wij stellen voorop dat partijen ter terechtzitting het erover eens bleken dat de vraag of een bepaalde vloeistof isotoon mag worden genoemd niet kan worden beantwoord aan de hand van regels bij of krachtens de wet gesteld. 9. Indien dit laatste met zich zou brengen dat in het maatschappelijk en economisch verkeer in dit opzicht derhalve louter wetenschappelijke maatstaven zouden dienen te worden aangelegd dan nog zou slechts dan van onrechtmatigheid sprake kunnen zijn indien een bepaalde mededeling duidelijk in strijd zou zijn met een communis opinio in de betreffende tak van wetenschap op dit punt. 10. Wij achten door Wander onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit laatste met betrekking tot de door haar gewraakte mededeling van De Burg het geval is. 11. Uit de door Wander zelf overgelegde publicatie van een zekere Heimburger, die zij kennelijk als een autoriteit op dit gebied beschouwt, blijkt dat deze de bovengrens van het begrip "isotoon" legt bij een osmolaliteit van 350 mOsm/kg. 12. Ook al zou Heimburger op dit punt alleen "taan en ook al zou de bovengrensbepaling in zijn publicatie "gemakshalve" hebben plaatsgevonden te aanzien van bepaalde ziekenhuisvoedingen, dan neemt dit niet weg dat volgens deze deskundige de aanduiding "isotoon" voor een vloeistof met een osmolaliteit tot 350 mOsm/kg niet onder alle omstandigheden onjuist is. 13. In dit verband verdient verder opmerking dat partijen niet de enigen zijn die isotone dranken in het verkeer brengen, maar dat o.a. ook Raak Utrecht een "isotone dorstlesser" op de markt brengt. 14. Op grond van het voorgaande zijn Wij van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat De Burg door Sportline als een "isotone dorstlesser" aan te duiden, zich onrechtmatig jegens Wander heeft gedragen. 15. Dit laatste is evenmin het geval doordat zij daaraan heeft toegevoegd de woorden "mei de lekkere smaak", omdat daaruit niet volgt - mede in aanmerking nemer de dat nog andere isotone dorstlessers op de markt zijn - dat het product van Wander niet of minder lekker zou zijn. Overigens geldt ook in dit opzicht het adagium "over smaak valt niet te twisten". 16. Voorzover Wander zich erover heeft beklaagd dat De Burg Sportline aanprijst met de vermelding "zéér caloriearm" en voorts op de blikjes een onjuiste samenstelling vermeldt wat betreft de hoeveelheden koolhydraten en kJoules per liter, heeft De Burg ter terechtzitting verklaard dat de vermelding "zéér caloriearm" inmiddels niet meer wordt gebruikt en dat de vermelde - aan een vergissing te wijten - samenstelling na de afzet van de nog aanwezige relatief beperkte voorraad blikjes over enkele weken zal worden gecorrigeerd. 17. Aangezien Wij geen redenen hebben aan de juistheid van die mededelingen te twijfelen heeft Wander

16 juni 1989

geen voldoende belang bij voorzieningen bij voorraad op deze punten. 18. Ad b.: Uit het vorenoverwogene volgt dat van een onrechtmatige wijze van aanhaken door De Burg op aanprijzingen van Wander evenmin sprake is. 19. Ad c: Het bovenbedoelde gedeponeerde woord/ beeldmerk waarop Wander zich heeft beroepen, betreft het woord "Isostar" uitgevoerd in blauw op een zilvergrijze ondergrond. 20. Op grond van eigen waarneming ter terechtzitting van een blikje Isostar enerzijds en een blikje Sportline anderzijds is Ons met betrekking tot de kleuren ten aanzien waarvan Wander mede merkrecht heeft verkregen gebleken, dat de ondergrond van beide blikjes in niet onbelangrijke mate verschilt. De ondergrond van het blikje Sportline heeft weliswaar een grijze/vuilwitte kleur, maar het heeft niet het duidelijk zilverkleurige uiterlijk van het blikje Isostar. Ook de blauwe kleur die op het blikje Sportline is aangebracht is duidelijk lichter en helderder dan de diepblauwe kleur waarin het woord Isostar op het gelijknamige blikje is uitgevoerd. 21. Mede in aanmerking nemende dat niet alle schakeringen van de kleuren blauw en/of zilvergrijs, dan wel alle daarmee mogelijk te maken combinaties, ten behoeve van Wander merkrechtelijke bescherming genieten, zijn Wij van oordeel dat na vergelijking van beide in het geding zijnde blikjes niet kan worden gezegd dat te dezen sprake is van een zelfde merk of een daarmede overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 sub A van de BMW. 22. Ad d.: Voorzover Wander zich heeft beklaagd over de (horizontale) gele band die De Burg in haar reclamemateriaal zou gebruiken, heeft deze laatste ter terechtzitting gesteld en door het ter inzage geven van het door haar thans gebruikte reclamemateriaal aannemelijk gemaakt, dat zij de door Wander bedoelde gele band daarin niet meer gebruikt. Niet aannemelijk is geworden dat een reëel gevaar bestaat dat De Burg in de toekomst er (weer) toe zal overgaan in haar reclamemateriaal dan wel op het blikje Sportline zulk een gele band te gebruiken. 23. Weliswaar staat vast dat het blikje Sportline min of meer diagonaal verlopende gele, rode en blauwe banden vertoont, maar dit zijn niet anders dan tegenwoordig veelal gebruikte moderne kleuren en Wij zien niet in - mede gelet op hetgeen Wij hierboven met betrekking tot de kleur blauw hebben overwogen - op grond waarvan dit - los van merkenrechtelijke bescherming - al dan niet in combinatie, in het economisch verkeer jegens Wander onrechtmatig zou zijn. 24. Uit het geheel van het vorenoverwogene volgt dat de gevraagde voorzieningen behoren te worden geweigerd, met veroordeling van eiseres in de kosten van het geding. Rechtdoende in kort geding: Weigeren de gevraagde voorzieningen. Veroordelen eiseressen in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagde tot heden begroot op ƒ250,- aan verschotten en ƒ 1.500,- aan salaris voor haar procureur. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De grieven. De door Sandoz c.s. tegen het beroepen vonnis aangevoerde grieven luiden als volgt. Grief I Ten onrechte is de president er van uit gegaan dat de osmolaliteit van Sportline 346 c.q. 348 mOsm/kg water bedraagt. Grief II Ten onrechte heeft de president overwogen en geoordeeld dat er geen communis opinio bestaat omtrent de bovengrens van het begrip "isotoon", althans dat Sandoz c.s. zulks onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt, alsmede, zij het impliciet, dat de aanduiding "isotoon" voor

16 juni 1989


een vloeistof met een osmolaliteit tot 350 mOsm/kg water niet onder alle omstandigheden onjuist is. Grief III Ten onrechte oordeelt de president dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat De Burg door Sportline als een "isotone dorstlesser" aan te duiden, zich onrechtmatig jegens Sandoz c.s. heeft gedragen. Grief IV Ten onrechte heeft de president overwogen, in rechtsoverweging 17, dat Sandoz c.s. geen voldoende belang bij voorzieningen bij voorraad hebben, nu De Burg op de in rechtsoverweging 16 besproken punten ter terechtzitting bepaalde toezeggingen deed. Grief V Ten onrechte overweegt, in rechtsoverweging 15, en oordeelt, in rechtsoverweging 18, de president dat geen sprake is van een onrechtmatige wijze van aanhaken op aanprijzingen van Sandoz c.s. Grief VI Ten onrechte oordeelt de president dat geen sprake is van eenzelfde merk of een daarmee overeenstemmend teken als bedoeld in artikel 13 sub a BMW. Grief VII Ten onrechte heeft de president de vorderingen van Sandoz c.s. afgewezen en hen in de kosten van het geding verwezen. 3. Vaststaande feiten. Geen der grieven richt zich tegen hetgeen de president in de eerste rechtsoverweging van het beroepen vonnis heeft overwogen omtrent hetgeen als tussen partijen vaststaande moet worden aangemerkt. Ook het hof zal daarom van deze feiten uitgaan. 4. Beoordeling van de grieven. 4.1. De grieven I, II en III houden verband met de vraag of De Burg zich schuldig maakt aan misleidende reclame door haar produkt SPORTLINE als "isotoon" aan te prijzen, in het bijzonder door dit produkt aan te kondigen als "de isotone dorstlesser met de lekkere smaak". Deze vraag wordt door Sandoz c.s. bevestigend, maar door De Burg ontkennend beantwoord. 4.2. Als grondslag voor haar stelling hebben Sandoz c.s. het volgende aangevoerd: a) een (voor menselijke consumptie bestemde) drank kan slechts isotonisch worden genoemd, indien de osmolaliteit (door Sandoz c.s. in de inleidende dagvaarding onder 8 geformuleerd als "de concentratie van bepaalde stoffen per kilogram van de vloeistof waarin deze verdund zijn" en in haar memorie van grieven onder 2.c als "de concentratie van opgeloste stoffen per kilogram vloeistof') gelijk is aan die van het menselijk serum, namelijk tussen 291 en 325 mOsm/kg water; b) de osmolaliteit van SPORTLINE is (door De Burg betwist) 368/370 mOsm/kg water, althans boven de isotone grens van 291 of 325 mOsm/kg water, en is derhalve geen isotone drank. 4.3. Sandoz c.s. hebben niet aangevoerd en het komt het hof ook onaannemelijk voor dat het publiek dat met de wederzijdse dranken van partijen in aanraking komt, zich in het algemeen bewust is van de door Sandoz c.s. hierboven gegeven betekenis van het begrip "isotoon" of van de osmolaliteitsgrenzen die door Sandoz c.s. op volgens haar wetenschappelijke gronden aan dat begrip gesteld worden. Naar het voorlopig oordeel van het hof zal het publiek aan het begrip "isotoon" dan ook slechts de betekenis hechten, die Sandoz c.s. tegenover het publiek aan dit begrip toekennen. 4.4. Dienaangaande stelt het hof vast dat Sandoz c.s. op de verpakking van haar drank ISOSTAR vermeldt "Isostar lest de dorst sneller dan niet-isotone drankerf, vult door transpireren verloren gegane mineralen en vocht sneller aan en levert energie". Verder staat in de door Sandoz c.s. als productie 11 overgelegde brochure, dat na het verrichten van lichamelijke inspanningen een isotone drank de als gevolg daarvan optredende verstoring van de vochtbalans in het menselijk lichaam "razendsnel" herstelt, terwijl dit herstel bij een niet-isotone (een hypotone of hypertone) drank "zeer langzaam" plaatsvindt. 4.5. Het hof leidt hieruit af dat Sandoz c.s. met het gebruik van "isotoon" voor het publiek wil zeggen dat de dorst sneller wordt gelest en dat na het verrichten van

167

lichamelijke inspanningen het innemen van een isotone drank ten gevolge heeft dat de vochtbalans in het menselijk lichaam zich sneller dan bij een niet-isotone drank herstelt. Op generlei wijze wordt door Sandoz c.s. het publiek duidelijk gemaakt, dat het onderscheid tussen het "sneller" of "razendsnel" van dat herstel ten opzichte van "minder snel" of "zeer langzaam", uitsluitend gelegen is in de door haar gestelde osmolaliteitswaarden. 4.6. Het hof is voorshands van oordeel dat door Sandoz c.s. niet aannemelijk is gemaakt dat het enkele gebruik van het woord "isotoon" door De Burg misleidend geacht kan worden. Door Sandoz c.s. is niet gesteld en uit de overgelegde literatuur is het hof ook niet gebleken dat SPORTLINE de eigenschappen mist, die Sandoz c.s. aan het begrip isotone drank toekennen, te weten dat een aldus aangeduide drank dorstlessend is en de vochtbalans in het menselijk lichaam sneller respectievelijk razendsnel herstelt. De afwezigheid van deze eigenschappen volgt nog niet zonder meer uit het enkele feit dat, zoals Sandoz c.s. betogen, de osmolaliteitswaarde van SPORTLINE boven de waarde van 325 mOsm/kg water ligt, nog daargelaten dat uit de overgelegde literatuur kan worden opgemaakt dat de mate van dorstlessendheid en het vochtherstel niet uitsluitend afhankelijk zijn van de osmolaliteitswaarde van een ingenomen vloeistof. Het hof ziet ook geen aanleiding in dit kort geding een deskundigenonderzoek te gelasten omtrent de vraag of SPORTLINE redelijkerwijs nog als een - met bloedplasma als referentievloeistof - isotone drank met dorstlessende eigenschappen mag worden aangeduid. 4.7. De grieven I en II kunnen derhalve niet tot vernietiging van het vonnis leiden. Hetzelfde geldt voor grief IIIVoorzover Sandoz c.s. daarin klagen over de op de verpakking van SPORTLINE voorkomende aanprijzing "SPORTLINE wordt onmiddellijk in het lichaam opgenomen en vult mineralen en vocht sneller aan". De onwaarheid van deze aanprijzing is door Sandoz c.s. niet aannemelijk gemaakt. Zij volgt, zoals gezegd, niet zonder meer uit de osmolaliteitswaarde van SPORTLINE, die volgens Sandoz c.s. meer dan 325 mOsm/kg water bedraagt. 4.8. Grief IV richt zich tegen het oordeel van de president dat Sandoz c.s. geen voldoende belang hebben bij een tot De Burg gericht verbod tot het bezigen van de aanduiding "zeer caloriearm" en de vermelding op de blikjes SPORTLINE van een onjuiste produktsamenstelling terzake van de hoeveelheid koolhydraten en kJoules per volume-eenheid. 4.9. Sandoz c.s. hebben bij deze grief geen belang, nu zij in hun memorie van grieven hebben verklaard dat De Burg "deze keer" (het hof verstaat dit als "thans") haar ten overstaan van de rechter gedane toezeggingen is nagekomen. Het hof ziet daarom onvoldoende aanleiding het vonnis op dit punt te vernietigen, ook al zou De Burg haar ter zitting van de president gedane toezeggingen niet aanstonds zijn nagekomen. 4.10. Grief V hangt gedeeltelijk samen met de grieven I, II en III. Voorzover Sandoz c.s. het verwijt van aanhaken doen steunen op het gebruik door De Burg van het woord isotoon in de aanprijzing "De isotone dorstlesser met de lekkere smaak" geldt het hierboven in 4.1. tot en met 4.7. overwogene. 4.11. Sandoz c.s. hebben nog gesteld dat, ook al zou SPORTLINE isotoon zijn, de in 4.10. vermelde aanprijzing jegens haar onrechtmatig is. Zij voeren daartoe aan (a) ISOSTAR heeft een enorme naamsbekendheid, (b) ISOSTAR wordt steeds gepresenteerd als "de isotone dorstlesser" en (c) de toevoeging van "met de lekkere smaak" wekt de indruk dat ISOSTAR geen lekkere smaak heeft. Dienaangaande overweegt het hof het volgende. 4.12. Het betoog van Sandoz c.s. moet reeds daarom worden verworpen, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat De Burg met het gebruik van "dorstlesser" en "met de lekkere smaak" bij het publiek verwarring sticht met ISOSTAR. Bedoelde aanprijzingen zijn ontleend aan de gangbare taal en zijn dan ook gebruikelijk in_ verband met

168


niet-alcoholische dranken. Zij behoren daarom in beginsel door een ieder te kunnen worden gebruikt. De stelling dat de aanduiding "met de lekkere smaak" suggereert dat iedere soortgelijke drank van andere herkomst géén lekkere smaak heeft verwerpt het hof. De grief faalt derhalve. 4.13. Grief VI klaagt over de verwerping van het door Sandoz c.s. gedane beroep op haar merkrecht. 4.14. Voorzover in deze grief wordt geklaagd over een overeenstemming tussen de verpakkingen of opmaak van SPORTLINE en ISOSTAR, is zij ongegrond, omdat Sandoz c.s. niet een afbeelding of de vorm van de verpakking van ISOSTAR of zijn opmaak als merk hebben gedeponeerd. Sandoz c.s. kunnen zich dan ook slechts beroepen op het internationale depot nr. 484852. Van laatstgemeld depot is een afschrift (niet in kleur) in het geding. 4.15. Het merk van Sandoz c.s. bestaat in hoofdzaak uit het woord ISOSTAR met als bijzondere vermelding "bleu sur fond argent". Dit 'fond' bestaat blijkens vorenbedoeld afschrift van het internationale depot 484852 uit een rechthoek, waarop het woord ISOSTAR is afgedrukt. 4.16. Door Sandoz c.s. is niet beweerd dat tussen de woordmerken SPORTLINE en ISOSTAR overeenstemming bestaat als bedoeld in artikel 13,A onder I Benelux Merkenwet. Het gaat hen, zoals ook uit de toelichting op de grief blijkt, voornamelijk om de kleuren.

16 juni 1989

4.17. Het hof stelt vast dat Sandoz c.s. geen duidelijkheid hebben verschaft over de exacte tint blauw en zilver die zij als element van hun merk hebben gedeponeerd. Veronderstellende dat deze tinten precies dezelfde zijn als voorkomen op het door hen in het geding gebrachte blikje ISOSTAR, moet worden geconstateerd dat tussen die tinten en die van het blikje respectievelijk de aanduiding SPORTLINE geen zodanige overeenstemming bestaat, dat daardoor het duidelijke gebrek aan overeenstemming tussen de in het oog springende woordmerken ISOSTAR en SPORTLINE wordt opgeheven. Niet aannemelijk is derhalve dat het totale beeld van het SPORTLINE-teken door het publiek geassocieerd zal worden met het ISOSTAR-merk. 4 18. De grief moet derhalve worden verworpen. 4.1^. Grief VII mist zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen behandeling. 5. Beslissing. Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 3.850,-. Enz.

Litteratuur Boeken. NEDERLAND Commissie van de Europese Gemeenschappen, Groenboek over het Auteursrecht en de uitdaging der Technologie. ^ Brussel, Commissie Eur. Gem., 1988, 236 blz. Prijs ƒ39,50 [in de bibliotheek van de Octrooiraad opgenomen]. Pickard, R., P. Vlaanderen en J. Winter, Patent Law and Pharmaceutical Products (lezingen gehouden tijdens het seminar georganiseerd door Vereniging ELSA Groningen, 21-25 maart 1988). Utrecht, Medisch-Farmaceutische research, 113 blz. [in de bibliotheek van de Octrooiraad opgenomen]. Pieroen, Mr Ir A.P., Beschermingsomvang van octrooien. Kluwer, Deventer, 1988 [besproken in NJB 18/25 maart 1989 (11/12) blz. 366/7; zie tevens de bespreking door Mr C.J.J.C. van Nispen in BIE 1988, blz. 237/9]. BUITENLAND Aschert, H., Der Begriff der Neuheit im Licht neuerer Entscheidungen (tekst van een lezing). Bazel, Hoffman La Roche, 37 blz. [in de bibliotheek van de Octrooiraad opgenomen]. Brandt, D., La protection élargie de la marque de haute renommée au dela des produits identiques et similaires. Etude de droit comparé. Genève, Librairie Droz, 1985, 337 blz. Prijs Sfrs 80,[besproken door P. Trolier in GRUR Int. 1989 (3) blz. 175/6]. Bunte, H.J., en H. Sauter, EG-Gruppenfreistellungsverordnungen. Kommentar. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1988, XIX en 511 blz. Prijs DM 118,- [besproken door H. Ulrich in GRUR Int. 1989 (3) blz. 246/7]. Cabanellas, G., The Extraterritorial Effects of Antitrust Law on Transfer of Technology Transactions. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1988, XII en 181 blz. Prijs DM 118,-. Cronauer, A., Das Recht auf das Patent im Europaischen

Patentübereinkommen unter besonderer Berücksichtigung des englischen und deutschen Rechts (Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz 79). Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1988, XX en 184 blz. Prijs DM 78,-. David, L., Schweizerisches Wettbewerbsrecht (2e herziene uitgave). Bern, Verlag Stampfli & Cie. AG, 1988, 211 blz. Prijs Sfrs 68,-. Dittrich, R., Österreichisches und internationales Urheberrecht, 2e druk. Wenen, Manzsche Verlags- und Universitatsbuchhandlung, 1988, XXVIII en 996 blz. Prijs DM 274,50. Gerstenberg, E., Geschmacksmustergesetz. Kommentar für die Anmelde- und Prozesspraxis, 2e druk. Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1988, 462 blz. Prijs DM 87,-. Graz, D., Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises. Genève, Librairie Droz, 1988, 215 blz. Prijs DM 80,68. Dietz, A. (Hrsg.), Die Neuregelung des gewerblichen Rechtsschutzes in China. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1988, XXIV en 448 blz. Prijs DM 245,-. Henn, G., Patent- und Know-How-Lizenzvertrag. Ein Handbuch. Heidelberg, C.F. Muller Juristischer Verlag, 1988, XXV en 394 blz. Henning-Bodewig, F., en A. Kur, Marke und Verbraucher; Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft. Band I. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1988, XIX en 370 blz. Prijs DM 150,- [besproken door H. von der Osten in GRUR Int. 1988 (11) blz. 881/2]. Jung, A., Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und bilateralen europaischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht. Bern, Verlag Stampfli & Cie. AG, 1988, 364 blz. Prijs Sfsr. 79,-. Kerse, C S . , EEG Antitrust Procedure, 2nd ed. Londen, European Law Center Ltd., 1988, XLII en 398 blz.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 juni 1989, 57e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents