Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 15 juni 1978, 46ste jaargang nr 6 Auteursrecht voorbehouden

97

15 juni 1978, 46ste jaargang nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, ïr L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Mr J. W. van der Zanden. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet, Dr J. K. Kramer, Drs C. H. J. van Soest, Dr H. P. Teunissen, Mr D. W. F. Verkade, Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 65,- met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f 70,-; een afzonderlijk nummer f 7,-; het jaarregister afzonderlijk f 10,™. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Postcode. Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken.

1. Octrooirecht: geen. 2. Modellenrecht. Nr 2 1 . Hof Arnhem, 19 december 1977, Befra/Louët (het spinnewiel van Louët vertoont weliswaar een aantal trekken die aan alle spinnewielen gemeen zijn, maar de verhoudingen en het dichte wiel van blank hout met een rond gat maken het geheel zo oorspronkelijk en kunstzinnig, dat het auteursrechteüjke bescherming verdient; nabootsing in gewijzigde vorm aanwezig geacht).

aan grossiers, winkeliers, restaurants e.d.; reeds in het bestaan en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst heeft het Hof het gebruik door Van de Wouw van de door hem geregistreerde handelsnaam 'Mosterdmanneke' kunnen zien — het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd is een zo ongebruikelijk verschijnsel dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam beschermd te worden) (met noten S.B.). Nr 24. Hof Arnhem, 11 mei 1976, Janssen-Schellings/ Jansen (er is geen gevaar voor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van Jansen en Van Appeldoorn — resp. een slagerij en een drogisterij te Bemmel — en de ondemerning van de B.V., die een winkelcentrum exploiteert, door het gebruik van de handelsnaam 'De Assenburg' voor dat winkelcentrum, terwijl Jansen en Van Appeldoorn diezelfde handelsnaam reeds eerder voerden).

3. Handelsnaamrecht.

Nr 25. Hof Arnhem, 3 augustus 1977, Visser/Van den Noort (de handelsnaam 'Van den Noort Brilmode' en de handelsnaam 'Visser Brilmode' wijken niet slechts in geringe mate van elkaar af, omdat de onderdelen der namen die de aard van de onderneming beschrijven — in casu: brilmode —, minder kenmerkend zijn dan de daaraan telkens voorafgaande familienamen, die geen enkele gelijkenis vertonen) (anders President).

Nr 23. Hoge Raad, 11 februari 1977, Van Kempen/Van de Wouw (overeenkomst dat Van Kempen door Van de Wouw gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'mosterd van het Mosterdmenneke' zou verkopen

Nr 26. President Rechtbank Amsterdam, 2 juni 1977, Hij Herenmode/Boetiek (de handelsnaam 'Your' Boetiek gelijkt te veel op de handelsnaam en de merken van 'Hij Herenmode').

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 6

Nr 22. President Rechtbank Amsterdam, 27 januari 1977, Louët/Prinsenhout (het spinnewiel van Louët verdient geen auteursrechtelijke bescherming [ anders Hof Arnhem, 19 december 1977, hiervoor vermeld Red. ], maar wel bescherming als model).

46e jaargang

Blz. 97-117

Rijswijk, 15 juni 1978

98

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

Wetgeving. Ontwerp van Wet tot goedkeuring van het P C T (blz. 115). Ontwerp van Rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet(blz. 115). Boekbespreking.

15 juni 1978

bewerbsrechtliche Fragen des Ersatzteile-, Zubehör- und Reparaturgewerbes, Keulen, 1977, door Mr L. Wichers Hoeth(blz. 115). Litteratuur. Verbetering.

Dr Aberhard Waibel, Warenzeichenrechtliche und wett-

Officiële mededelingen PersoneeL Benoemd tot lid van de Octrooiraad. De heer Drs G. A. J. Klein Sprokkelhorst, hoofdingenieur voor bijzondere diensten in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is met ingang van 1 mei 1978 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 12 april 1978, nr.56). Benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad. De heer Ir R. A. Grootoonk, hoofdingenieur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1978 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, onder gelijktijdige bevordering tot hoofdingenieur A (Koninklijk besluit van 28 april 1978, nr31). Bevorderd. Mevrouw Drs M. Sep-Bossand, ingenieur Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1978 bevorderd tot hoofdingenieur (Koninkrijk besluit van 28 april 1978, nr $2). De heer Drs M. S. M. Groenendijk, ingenieur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is bevorderd tot ingenieur Ie klasse (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 2 mei 1978, nr 78/ 03691 Dir.Pers.). Benoemd in vaste dienst. De heer Ir J. Steenbakker, ingenieur op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1978 benoemd in vaste dienst (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 9 mei 1978, nr Pers./12). De heer R. Wigchert, rijksambtenaar II op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1978 benoemd in vaste dienst (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 17 mei 1978, nr Pers./13). Beëindiging van dienstverband. Aan de heer Ir H. C. Doncan, hoofdingenieur voor bijzondere diensten in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 juli 1978 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen, belangrijke diensten (Koninkrijk besluit van 21 april 1978, nr 23). Verlening van buitengewoon verlof. Aan mevrouw A. H. Koster-Sajet, telefoniste A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 april 1978 buitengewoon verlof zon-

der behoud van bezoldiging verleend in verband met indiensttreding bij het Europees Octrooibureau (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 1978, nr 78/02097 Dir.Pers.). Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Ir H. C. Doncan is met ingang van 1 juli 1978 voor een periode van vijfjaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 21 april 1978, nr 23). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer Ir C. S. A. Hameiink, wegens diens overlijden, in bovengenoemd register op 19 mei 1978 is doorgehaald. Postcode. 1. De Octrooiraad heeft met ingang van 1 april 1978 gevolg gegeven aan het verzoek van de PTT een postcode toe te voegen bij het adresseren van via de post te verzenden stukken. De desbetreffende codering is uitgevoerd aan de hand van het door de PTT ter beschikking gestelde postcode-boek. De Octrooiraad zal het op prijs stellen, indien geadresseerden bij ontvangst van poststukken de postcode op juistheid willen verifiëren en in voorkomend geval van onjuistheden in de codering melding te maken. Telefonische mededelingen dienaangaande kunnen worden gedaan aan de Heren J. L. Persoon of J. A. Kievit (tel.: 070907616, toestelnummers resp. 2820 en 2650). 2. De Octrooiraad wordt, voor wat betreft de post die wordt ontvangen, door de PTT onder de zgn. grootgebruikers gerangschikt. Op grond daarvan heeft de Octrooiraad een (fictief) postbusnummer toegewezen gekregen. Bij dit postbusnummer behoort een postcode die niet gelijk is aan de postcode, die hoort bij het adres 'Patentlaan 2'. Mede namens de PTT verzoekt de Octrooiraad het gebruik van de hieronder volgende adressering zo veel mogeüjk te bevorderen: De Octrooiraad Postbus 5820 2280 HV Rijswijk ZH Van bijzonder belang is de schrijfwijze van de laatste regel van het adres. Tussen '2280' en 'HV mag slechts één spatie voorkomen. De ruimte tussen 'HV' en 'Rijswijk' moet uit ten minste twee spaties bestaan. De letters 'ZIT achter Rijswijk zijn noodzakelijk voor het maken van onderscheid met de plaatsen Rijswijk NB en Rijswijk Gld. Hoewel de laatstgenoemde plaatsen geen afzonderlijke gemeenten zijn, blijft de PTT ze onderkennen als afzonderlijke adresseerplaatsen.

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

99

Jurisprudentie Nr 21. Gerechtshof te Arnhem, Derde Civiele Kamer, 19 december 1977. President: MrW. Nieuwenhuijsen; Raden: Mrs W. F. Leemans en J. E. B. van Julsingha.

(in breuk makend model)

(ouder model) Art. 10, lid 1, aanhef en onder 10° Auteurswet 1912. Weliswaar vertoont het Louët-spinnewiel een aantal trekken die aan alle spinnewielen gemeen zijn, maar de verhoudingen die bij de vormgeving zijn aangehouden en het dichte wiel van blank hout met één rond gat verlenen het geheel een zodanige oorspronkelijkheid en een zodanig kunstzinnig karakter, dat auteursrechtelijke bescherming aan de maker niet kan worden ontzegd. Getoonde modellen van oudere datum zijn zo zeer verschillend, dat zij geen afbreuk kunnen doen aan de originaliteit van het model van Louët.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Befra B.V. te Apeldoorn, appellante [in kort geding] procureur Mr D. P. Dirkzwager, advocaat Mr C. A. Busquet, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Louët B.V. te Laren, geihtimeerde [in kort geding], procureur Mr J. van der Tas, advocaat Mr J. P. M. Steinhauser.

Art. 13 Auteurswet 1912. Gelet op de algehele indruk die de beide spinnewielen maken, dient het spinnewiel van Befra als een nabootsing in gewijzigde vorm van dat van Louët te worden aangemerkt, daar de daartussen door Befra opgenoemde verschillen van volstrekt ondergeschikte aard zijn. De omstandigheid, dat Befra al twee jaar bezig was met de produktie van en de handel in de litigieuze spinnewielen, voordat Louët aanspraak ging maken op auteursrechtelijke bescherming, levert geen verwerking of misbruik van recht op.

Ten aanzien van het recht: Overwegende dat Befra B.V. in het appel ten principale als grieven heeft aangevoerd, samengevat, dat de President ten onrechte: I. zijn bevel heeft gegeven ten aanzien van een spinnewiel, uitgevoerd in recht blank hout en/of met een van niet meer dan één gat voorzien dicht wiel; II. in zijn vonnis heeft overwogen, dat het door Louët B.V. vervaardigde spinnewiel als bij dagvaarding omschreven en ter zitting getoond valt onder de bescherming van de Auteurswet 1912.

Het Hof, enz.

100

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

III. in zijn vonnis heeft overwogen dat het door Befra B.V. vervaardigde spinnewiel moet worden beschouwd als een nabootsing in gewijzigde vorm. IV. in zijn vonnis de onder grief I genoemde beslissing heeft gegeven. O. dat Louët B.V. in het incidenteel appel als grief heeft aangevoerd: ten onrechte doet de President zijn bevel van toepassing zijn op een spinnewiel, uitgevoerd in recht blank hout en/of met een van niet meer dan één gat voorzien dicht wiel; O. dat het Hof eerst de tweede grief, die aan de orde stelt of het door de directeur van Louët B.V. ontworpen spinnewiel een voorwerp van toegepaste kunst is in de zin van artikel 10 lid 1 onder 10° van de auteurswet, zal bespreken; dat — zoals aan het Hof is gebleken door de bezichtiging van de bij het pleidooi getoonde spinnewielen, waaronder de litigieuze produkten van partijen — het spinnewiel van Louët B.V. is uitgevoerd in recht — en dus niet gedraaid — blank hout, met een 'dicht' wiel voorzien van één rond gat; dat de trapplank en het wiel onder de spin- en opwindinrichting zijn geplaatst; dat een dergelijke plaatsing, op zich, naar tussen partijen vaststaat, veelvuldig voorkomt en als een 'schippertje' wordt aangeduid; dat ter zitting, behoudens het spinnewiel van Louët B.V., een tweetal modellen zijn getoond van oudere datum dan dat van Louët (Traub en Spoelstra) alsmede een tweetal van jongere datum waaronder dat van Befra B.V.; dat Befra B.V. een aantal afbeeldingen van allerlei soorten spinnewielen heeft overgelegd; dat het Hof, voorshands, van oordeel is, dat het spinnewiel van Louët B.V. weliswaar een aantal trekken vertoont die aan alle spinnewielen gemeen zijn, doch dat de verhoudingen die bij de vormgeving zijn aangehouden en het dichte wiel van blank hout met één rond gat, het geheel een zodanige oorspronkelijkheid en een zodanig kunstzinnig karakter verlenen, dat auteursrechtelijke bescherming aan diegene die als de maker dient te worden aangemerkt — Louët B.V. — niet kan worden ontzegd; dat de ter zitting getoonde modellen van oudere datum, waaronder dat van Spoelstra, zo zeer verschillend zijn dat deze geen afbreuk kunnen doen aan de originaliteit van het model van Louët B.V.; dat dit zelfde geldt voor de door Befra B.V. overgelegde afbeeldingen, voor zoverre daarvan is komen vast te staan dat deze spinnewielen betreffen van oudere datum dan het spinnewiel van Louët B.V.; dat het Hof in dit verband nog opmerkt dat Befra B.V., tegenover de uitdrukkelijke betwisting van Louët B.V. bij pleidooi, niet aannemelijk heeft gemaakt dat de, in de ongedateerde catalogus van Spoelstra (productie g van Befra B.V.) voorkomende tekening van een spinnewiel, aangeduid als 'modern model', — een schippertje, in recht hout met een aandrijfwiel met één gat — antérieur is aan dat van Louët B.V.; O. dat Befra B.V. in haar toelichting er nog op heeft gewezen dat de President ten onrechte het spinnewiel als zodanig onder de bescherming van de auteurswet heeft laten vallen; dat de President met het woord spinnewiel evenwel de vormgeving het model van het spinnewiel heeft aangeduid; dat de tweede grief dan ook moet worden verworpen; O. dat Befra B.V., in haar toelichting op de derde grief een aantal verschillen heeft opgesomd tussen de onderhavige spinnewielen die haars inziens relevant zijn; dat het Hof, lettend op de algehele indruk die de beide spinnewielen maken, van oordeel is, dat de opgesomde verschillen van volstrekt ondergeschikte aard zijn en het spinnewiel van Befra B.V. dan ook als een nabootsing in gewijzigde vorm van dat van Louët B.V., dient te worden aangemerkt;

15 juni 1978

dat ook deze grief derhalve ongegrond is; O. dat Befra B.V. blijkens de door haar op de vierde grief gegeven toelichting wil betogen dat Louët B.V. het haar toekomende auteursrecht heeft verwerkt, althans dat zij door het beoefenen daarvan misbruik van het recht maakt, daar Befra B.V. al twee jaar bezig was met de produktie van en de handel in de litigieuze spinnewielen, voordat Louët B.V. aanspraak ging maken op auteursrechtelijke bescherming; dat deze omstandigheid evenwel de uitoefening van de aan Louët B.V. — krachtens de wet — toekomende rechten, niet in de weg kan staan; dat de vierde grief dan ook faalt; O. dat het Hof thans de eerste.grief zal behandelen; dat Befra B.V. van oordeel is dat de President een ander en verder gaand bevel heeft gegeven ten aanzien van de staking dan door Louët was gevorderd; O. dat Louët B.V. daarentegen, blijkens de grief in het door haar ingestelde incidenteel appel, van mening is dat de President het betreffende bevel te beperkt heeft gehouden; dat de vordering van Louët B.V. voor zoverre deze op de auteurswet berustte, zakelijk, inhield Befra B.V. te bevelen om te staken iedere vervaardiging, verkoop, enz. van een spinnewiel dat vergeleken met het spinnewiel van Louët B.V. niet kan worden beschouwd als een nieuw oorspronkelijk werk; dat de President Befra B.V., samengevat, heeft bevolen om te staken iedere verkoop enz. van een spinnewiel uitgevoerd in recht blank hout en/of met een van niet meer dan één gat voorzien dicht wiel; dat de President aldus aan zijn bevel een beperktere strekking gaf dan door Louët B.V. was gevorderd, daar een spinnewiel van recht blank hout voorzien van meer dan één gat zonder meer niet onder het gegeven bevel valt, terwijl zulks bij een bevel als door Louët B.V. gevorderd, anders zou kunnen zijn; dat het Hof van oordeel is dat de formulering van het gevorderde bevel tot staking geen aanpassing door de President behoefde; dat uit het bovenstaande volgt dat de eerste grief ongegrond is; dat de grief van Louët B.V., in het incidenteel appel, daarentegen gegrond is en het vonnis dan ook gedeeltelijk moet worden vernietigd; dat Befra B.V. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten zowel van het principale als die van het incidentele appel dient te worden veroordeeld; O. tenslotte dat kennelijk tengevolge van een schrijffout, in het door de President gegeven bevel, het woord 'vervaardiging' is weggevallen in de opsomming van handelingen die dienen te worden gestaakt en het Hof deze schrijffout zal herstellen; Rechtdoende in naam der Koningin in hoger beroep in kort geding: Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, doch alleen voor wat betreft de formulering van het gegeven bevel. En, in zoverre, opnieuw rechtdoende: Bevelen Befra B.V. om te staken en gestaakt te houden iedere vervaardiging, verkoop, het te koop aanbieden, tentoonstellen, leveren, gebruik of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel en commercieel oogmerk, van een spinnewiel, dat vergeleken met het litigieuze spinnewiel van Louët niet kan worden beschouwd als een nieuw, oorspronkelijk werk. Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor al het overige. Veroordeelt Befra B.V. in de kosten zowel van het principaal als het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Louët begroot op f 2.145,— (twee duizend een honderd vijf en veertig gulden). Enz.

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

101

Nr 22. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 27 januari 1977. (Mr W. J. Borgerhoff Mulder)

: . .

. v v \ . \ SX* j> • *vv\.\

(inbreukmakend model)

(ouder model)

Art 10, lid 1, aanhef en onder 10° Auteurswet 1912. In aanmerking genomen, dat een derde - en door hem geïnspireerd ook Prinsenhout - reeds eerder een soortgelijk modern-functioneel spinnewiel in de vorm van het 'schippertje'hadden ontwikkeld, waarop door Louët is voortgebouwd, is met betrekking tot het model spinnewiel van Louët voorshands onvoldoende gebleken van een zodanig oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel, dat de maker aan dat spinnewiel heeft weten te verlenen, dat dit als een voorwerp van een aan Louët toekomend auteursrecht kan gelden,

3) B. Silvis, beiden te Edam, gedaagden in kort geding, procureur Mr M. R. Struik-Van Schelven.

Art 14, lid 1 Benelux Tekeningen en Modellenwet. Louët kan zich tegen het vervaardigen en het te koop aanbieden van het Prinsenhout-spinnewiel verzetten, omdat bij vergelijking van het ene spinnewiel met het andere, beide in hun totaliteit bezien, het spinnewiel van Prinsenhout grote gelijkenis vertoont met dat van Louët en de aanwezige verschillen in de gevestigde totaalindruk zozeer naar de achtergrond treden, dat verwarring met het Louët-model bij het publiek te duchten valt. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Louët B.V. te Laren (Gld.), eiseres [in kort geding] , procureur Mr J. van den Wall Bake, advocaat Mr P. J. M. Steinhauser, tegen 1) de vennootschap onder firma Prinsenhout te Edam, 2) T. J. M. Besseling,

De President, enz. Overwegende ten aanzien van het recht: Het navolgende is komen vast te staan. Eiseres — verder ook: Louët — brengt sinds 1974 een door haar vervaardigd huisvlijt-spinnewiel op de markt van een (verticale) vorm die van oudsher als 'schippertje' bekend staat. Eiseresses spinnewiel — verder ook te noemen: Louët-spinnewiel — wordt onder de punten 3, 4 en 5 van de dagvaarding nader aangeduid en is Ons ter terechtzitting door partijen gedemonstreerd. Op 2 oktober 1975 heeft Louët het model van haar genoemd spinnewiel onder nr 0048200 gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor tekeningen of modellen, welk depot is gepubliceerd in het Beneluxmodellenbiad van 20 oktober 1975. Gedaagde sub 3 — verder ook aan te duiden als: Prinsenhout — is nadien gaan vervaardigen en biedt aan het publiek te koop aan een huisvlijt-spinnewiel in de vorm van het 'schippertje' dat met het Louët-spinnewiel gelijkenis vertoont. Prinsenhout stelt haar spinnewiel — dat zij aanduidt met de naam 'Edammertje' en dat Ons eveneens ter terechtzitting is gedemonstreerd — thans onder meer ten toon op de beurs 'Creatief welke van 22 tot 28 januari 1977 in het jaarbeursgebouw te Utrecht wordt gehouden.

102

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

15 juni 1978

Louët stelt dat Prinsenhout met haar genoemd spinnewiel 'Edammertje' inbreuk maakt op het auteursrecht dat Louët op haar Louët-spinnewiel toekomt, alsmede dat Prinsenhout het uitsluitend recht schendt dat Louët krachtens genoemd (eerste) depot op het model van haar Louët-spinnewiel bezit. Op grond van een en ander vordert Louët in hoofdzaak dat Wij Prinsenhout zullen veroordelen het vervaardigen en te koop aanbieden van het 'Edammertje' — verder ook: Prinsenhout-spinnewiel — te staken. Ter afwering van deze vordering voert Prinsenhout allereerst aan, dat het Louët-spinnewiel geen werk van toegepaste kunst in de zin van artikel 10 onder 10 van de Auteurswet vormt, en genoemd model van dat spinnewiel duidelijk kunstzinnig karakter in de zin van artikel 21 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) mist, zodat van auteursrechtelijke bescherming van eiseresses model geen sprake kan zijn. Voorts brengt Prinsenhout naar voren dat genoemd depot door Louët nietig is, aangezien het gedeponeerde model niet nieuw is doch rechtstreeks is afgeleid van de vanouds bekende vorm van het 'schippertje'. Tenslotte stelt Prinsenhout nog dat op een 14-tal punten — bij haar pleitnotities aangegeven — belangrijke verschillen bestaan tussen het Prinsenhout-spinnewiel en het Louët-spinnewiel, zodat ook daardoor van een inbreuk op de rechten van Louët geen sprake kan zijn. Met betrekking tot de door Louët ingeroepen auteursrechtelijke bescherming van haar genoemd model-spinnewiel wordt overwogen, dat voorshands onvoldoende is gebleken van een zodanig oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel dat de maker aan dit spinnewiel heeft weten te verlenen dat dit als een voorwerp van aan Louët toekomend auteursrecht kan gelden. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat een zekere Spoelstra — en door hem geïnspireerd óók Prinsenhout — reeds eerder een soortgelijk modern-functioneel spinnewiel in de vorm * van het 'schippertje' hadden ontwikkeld waarop door Louët kennelijk is voortgebouwd. ^ Ingevolge artikel 14 BTMW is Louët op grond van haar voormeld gepubliceerd eerste depot van haar modelspinnewiel gerechtigd zich te verzetten tegen — onder meer — het vervaardigen en te koop aanbieden door een ander van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Bij vergelijking van het Louët-spinnewiel waarvan het model is gedeponeerd en het Prinsenhout-spinnewiel, beide in hun totaliteit bezien, is voorlopig voldoende

komen vast te staan dat het spinnewiel van Prinsenhout grote gelijkenis vertoont met dat van Louët en dat de aanwezige verschillen in de gevestigde totaalindruk zozeer naar de achtergrond treden, dat verwarring met het Louëtmodel bij het publiek te duchten valt. Van nietigheid van het door Louët verrichte depot als door Prinsenhout gesteld is voorshands niet kunnen blijken, nu niet is komen vast te staan, dat vóór het depot door Louët een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het model van Louët of daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont, in het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten in de zin van artikel 4 BTMW. Nu ook anderszins van nietigheid van het depot niet is gebleken, is vordering van Louët tegen gedaagde sub 3 in de volgende vorm toewijsbaar voor wat betreft het petitum sub 1 en 2. Voor het sub 3 en 4 gevorderde vinden Wij echter gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen geen termen. In haar vordering ten aanzien van de gedaagden 1 en 2 dient Louët niet ontvankelijk verklaard te worden, nu vaststaat dat gedaagde sub 1 inmiddels is ontbonden en niet is gesteld of gebleken dat gedaagde sub 2 sindsdien nog enige bemoeienis met het gewraakte Prinsenhoutspinnewiel heeft.

Nr 23. Hoge Raad der Nederlanden, 11 februari 1977 (N.J. 1977, nr 363 met noot L.W.H.).

terd is een zo ongebruikelijk verschijnsel, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft om ah handelsnaam beschermd te worden. De zeldzaamheid van deze beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding brengt mee dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt; alsdan geeft art. 5 HNW de mogelijkheid het gebruik van zodanige aanduiding met het oog op gevaar van verwarring te verbieden.

(Het Mosterdmanneke) President: Mr C. W. Dubbink; Raden: Mrs A. A. L. Minkenhof, H. Drion, W. Snijders en H. K. Koster. Artikelen 1,2 en 5 Handelsnaams wet. Ten processe is feitelijk vastgesteld, dat omstreeks 1973 tussen partijen een mondelinge overeenkomst is gesloten, die inhield dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'mosterd van het Mosterdmenneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants e.d. Reeds in het bestaan en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst heeft het Hof het gebruik door Van de Wouw van de door hem geregistreerde handelsnaam 'Mosterdmanneke'kunnen zien. l 2 Artikel 1 Handelsnaam wet Het door één man vervaardigen en uitventen van mos-

Rechtdoende: 1. Verklaart eiseres niet ontvankelijk in haar vordering voorzover gericht tegen de gedaagden sub 1 en 2; 2. Beveelt gedaagde sub 3 om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere vervaardiging, verkoop, het te koop aanbieden, tentoonstellen, leveren, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het in de dagvaarding genoemde gedeponeerde model-spinnewiel van eiseres dan wel met dat model slechts ondergeschikte verschillen vertoont; 3. Bepaalt dat gedaagde sub 3 aan eiseres een dwangsom zal verbeuren van f 500,— (vijfhonderd gulden) voor iedere overtreding van het onder 2. genoemde bevel; 4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5. Veroordeelt gedaagde sub 3 in de kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres gevallen en begroot op f 181,85 (honderd een en tachtig gulden en vijf en tachtig cent) aan verschotten en f 650,— (zeshonderd vijftig gulden) aan salaris procureur. 6. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Artikel 1401 Burgerlijk^Wetboek en artikel 12 onder A, lid 1 Benelux Merkenwet Aan het Benelux-Gerechtshof wordt de vraag voorgelegd of art 12 A BMW in de weg staat aan het verlenen van rechtsbescherming tegen het gebruik van een afbeelding bij het in de handel brengen van een produkt, wanneer door die afbeelding verwarring te duchten is met een andere onderneming in dergelijke produkten, al of niet in verband met de handelsnaam waaronder die laatste onderneming wordt gedreven, als vaststaat dat de eigenaar van die laatste onderneming m.b.t die afbeelding geen depot heeft verricht 3 4

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

(De zaak is nadien door schikking beëindigd. Er volgt dus geen beslissing van het Benelux-Gerechtshof meer.) H. F. J. M. van Kempen te Tilburg, eiser tot cassatie van een tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 3 maart 1976, tevens incidenteel verweerder in cassatie, advocaat Mr E. Chr. Kuhn, tegen E. J. van de Wouw te Tilburg, verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie, advocaat Mr J. B. M. M. Wuisman. a) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr F. C. Kist. In deze zaak heeft het Hof de feiten als volgt samengevat: 'Partij van de Wouw produceert sedert 1960 mosterd volgens een recept van 1870; op 24 mei 1962 heeft hij ais zijn handelsnaam in het Handelsregister doen inschrijven: 'Het Mosterdmanneke'. Hij verkoopt de mosterd aan zijn in Tilburg woonachtige klanten huis aan huis. In 1973 of daaromtrent zijn partijen overgekomen, dat partij van Kempen de door hem van van de Wouw betrokken mosterd onder de aanduiding 'de mosterd van het mosterdmanneke' mocht verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijken. Op 27 november 1973 heeft van Kempen bij het Benelux-Merkenbureau laten inschrijven het woord/beeldmerk 'sinds 1870 Mosterd van 't Mosterdmenneke H. van Kempen w.g. handelsm.' in zwarte drukhoofdletters op gouden ondergrond. In de loop van 1975 staakte van de Wouw de levering van mosterd aan van Kempen; deze laatste ging toen mosterd van derden betrekken en verhandelde ze in potjes, voorzien van etiketten van goudpapier met voormelde opdruk. In een in een plaatselijk dagblad verschenen advertenties van 1 november 1975 annonceerde appellant 'tot nog toe bekend door zijn MOSTERD onder het merk 't MOSTERDMENNEKE' deelt U mede dat het MENNEKE is uitgegroeid tot een man: in het vervolg zal hij U mosterd leveren onder het merk 'DE MOSTERDMAN' '; deze annonce bevatte voorts een afbeelding van een krombenig manneke met een vaatje in de rechterhand. Op grond van handelen in strijd met geïntimeerde handelsnaam en onrechtmatig handelen, in een later processtadium nog aangevuld met de grondslag: wanprestatie, vorderde thans geïntimeerde als eiser in kort geding de veroordeling van thans appellant als gedaagde om in zijn handelsnaam en/of handelsnamen en merken èn in zijn afbeeldingen, waaronder van Kempen zich aan het publiek presenteert, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' èn de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', waaronder van Kempen reeds heeft geadverteerd, met veroordeling in een dwangsom. Van Kempen verweerde zich tegen deze vordering en vorderde zijnerzijds in reconventie — stellend, dat van de Wouw in oktober 1975 had geweigerd hem verder nog mosterd te leveren, doch integendeel zelf een goudetiket met zwarte opdruk, vrijwel identiek met zijn, van Kempens, etiket, bezigde en zich tot van Kempens klantenkring wendde om aan deze mosterd aan te bieden en te verkopen - dat aan van de Wouw zou worden verboden: a) mosterd, voorzover niet van van Kempen afkomstig, in voorraad te hebben en/bf te verhandelen, voorzien van een gouden etiket met daarop in zwarte letters de aanduiding 't Mosterdmanneke, Mosterdmenneke, Mosterdman of daarmede overeenstemmende aanduidingen; b) zolang der partijen overeenkomst van oktober 1973 niet ontbonden is, enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding als sub a) anders dan door levering huis aan huis uitsluitend bij privépersonen, alles onder dwangsom. In zijn in hoofde vermeld vonnis ontzegde de president de vordering in reconventie en wees die in conventie toe.' In appel vernietigde het Hof het vonnis waarvan beroep

103

en veroordeelde, opnieuw rechtdoende: in conventie van Kempen om in zijn handelsnaam en merk, voorzover betrekking hebbend op mosterd, niet van Van de Wouw betrokken, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'De Mosterdman', en verbood, in reconventie, van de Wouw a) om zolang der partijen overeenkomst van oktober 1973 niet is ontbonden, mosterd, voorzover niet afkomstig van van Kempen, voorzien van een gouden etiket met daarop in zwarte letters de aanduiding ' 't Mosterdmenneke', ' 't Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' of daarmede overeenstemmende aanduidingen te verhandelen aan anderen dan aan particuliere personen; b) om, zolang der partijen overeenkomst niet is ontbonden, enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding van ' 't Mosterdmenneke', ' 't Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' anders dan door levering huis aan huis uitsluitend aan privépersonen. Tegen het arrest heeft van Kempen beroep in cassatie ingesteld, terwijl door van de Wouw bij conclusie van antwoord incidenteel beroep in cassatie is ingesteld. Door van Kempen worden vier middelen van cassatie voorgesteld. Middel I bevat in de eerste plaats de klacht, dat het Hof in zijn omschrijving van eisers grief I een onjuiste interpretatie heeft gegeven van die grief en zodoende heeft verzuimd zijn oordeel te geven over de inhoud en de betekenis van die grief, welke grief bij gegrondbevinding aan toewijzing van de oorspronkelijk door verweerder ingestelde vordering in de weg had kunnen staan. Deze klacht zal echter niet tot cassatie kunnen leiden, nu hier opgekomen wordt tegen de uitlegging door het Hof van een processtuk, welke uitlegging als zijnde van feitelijke aard 'm. cassatie niet met vrucht kan worden bestreden. In de tweede plaats komt het middel op tegen de in het bestreden arrest voorkomende beslissing op grief I, luidende 'dat de President derhalve mocht vaststellen, ten dele als erkend ten dele als ongenoegzaam weersproken, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw, zodat de eerste grief ongegrond is'. De door het Hof gegeven motivering van deze beslissing kan, naar het middel stelt, de afwijzing van de grief niet dragen. Dit komt mij niet juist voor. Het Hof heeft feitelijk vastgesteld dat van Kempen (in zijn memorie van grieven) heeft gesteld, dat hij 'bekend heeft gemaakt' (zonder vermelding naar wie deze bekendmaking iä uitgegaan) 'dat hij het merk wettig had gedeponeerd' en heeft uit deze woordkeus en met name uit het gebezigde woord 'had' de conclusie getrokken dat ten tijde van die bekendmaking voormeld depot een reeds in het verleden liggend feit was, en dat in de aangehaalde passage allermist besloten ligt dat van Kempen reeds vóór het depot van de Wouw van zijn daartoe strekkend voornemen op de hoogte heeft gesteld of daarvoor van Van de Wouw goedkeuring heeft verkregen, terwijl een en ander ook niet elders in de van Van Kempen afkomstige dingtalen is terug te vinden. Uit de door het Hof vastgestelde feiten kon het Hof m.i. ongetwijfeld de conclusie trekken, die het in de bestreden overweging heeft getrokken. In de derde plaats wordt in het middel het 'spoedeisend belang' van Van de Wouw ter sprake gebracht, nl. in zoverre dat het bestaan van dit belang in grief I (in appel) door van Kempen zou zijn ontkend. Het is mij echter niet duidelijk, of van Kempen heeft bedoeld zijn stelling in cassatie aan de orde te stellen als onderdeel van middel I. Zou dit wèl de bedoeling zijn, dan wordt dit onderdeel m.i. tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft klaarblijkelijk in grief I niet een betwisting van het 'spoedeisend belang' als grief gelezen. Inderdaad is dit in grief I ook niet te lezen. Middel II klaagt er over, dat het Hof bij zijn weergave van eisers stellingen in grief II niet alleen het spoedeisend belang en derhalve de ontvankelijkheid van verweerders

104

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

vordering onbesproken laat, maar het Hof deze grief van eiser ook beperkt door zijn onjuist weergave als zou deze alleen betrekking hebben op het gebruik van afbeeldingen door van Kempen, die aan van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterdvaatje. Het middel is ook na de rectificatie bij pleidooi niet al te duidelijk. Wat bedoelt het middel met de 'weergave van eisers stellingen in grief II'? De zakelijke weergave van die grief sub d door het Hof op blz. 7 van het arrest, of de overweging 14 van het arrest, waarin beslist wordt op de tweede grief sub d. In het eerste geval zou het middel tevergeefs op komen tegen een uitlegging van een processtuk, welke in cassatie onaantastbaar is. De in het middel bedoelde beperking in r.o. 14 is een gevolg van de door het Hof aangenomen inhoud van grief II d. In elk geval is het de bedoeling van het middel erover te klagen dat het Hof niet heeft gereageerd op het beweerde ontbreken van het spoedeisend belang. De grief luidde immers: 'ten onrechte overwoog de President, dat van de Wouw een spoedeisend belang heeft om van Kempen te beletten het gebruik van afbeeldingen, die aan van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterd vaatje'. Het Hof heeft inderdaad geen overweging gewijd aan het spoedeisend belang en is alleen ingegaan op de overige inhoud van de grief. Het is echter duidelijk dat het Hof - implicite - een spoedeisend belang van Van de Wouw aanwezig heeft geacht. De vraag is nu, of het Hof op de duidelijk geuite grief betreffende een zo belangrijk punt als de spoedeisendheid kon volstaan met een stilzwijgende verwerping. Het komt mij voor, dat, al mogen aan de motivering van een vonnis in kort geding niet dezelfde eisen worden gesteld als aan vonnissen in het algemeen, een uitdrukkelijke weerlegging niet achterwege had mogen blijven, zodat het arrest niet naar de eis der wet met redenen is omkleed. Het is echter de vraag of dit nu tot cassatie moet leiden. Het is nl. de vraag of van Kempen wel belang bij dit middel heeft. Hij is ten slotte, wat de overige inhoud van grief II sub d betreft, in het gelijk gesteld. En voorts betreft, zoals namens van deWouw bij pleidooi is gesteld, het niet-beantwoorde verweer uitsluitend van de Wouw's spoedeisend belang bij zijn vordering voorzover deze betrekking heeft op de afbeelding van het mannetje met het tonnetje en is zijn spoedeisend belang bij de overig gevorderde voorzieningen (in verband met de verkoop van van Kempen van mosterd, afkomstig van derden onder de aanduiding 'De Mosterdman' en het in advertenties als zodanig presenteren) niet bestreden en door President en Hof ook aangenomen. Ik meen daarom mèt de geëerde raadsman van Van de Wouw, dat geconcludeerd kan worden dat van Kempen geen belang heeft bij dit middel. Middel III is gericht tegen overweging 11 van het arrest, luidende: 'Overwegende, dat appellant in onderdeel b van de tweede grief stelt, dat van de Wouw geen aanspraak kan maken op bescherming van zijn handelsnaam wegens niet-gebruik daarvan, doch appellant daarbij voorbijziet aan de omstandigheid, dat van de Wouw juist in zijn overeenkomst met van Kempen de handelsnaam heeft gebruik, zodat dit onderdeel faalt'. Het middel herhaalt nu het toen gevoerde verweer en stelt dat, men niet op een handelsnaam, waarop men geen recht kan laten gelden, voor zich zelf een recht kan scheppen, door bij het aangaan van een overeenkomst met een derde diens gebruik van een naam te gedogen. Het komt mij voor dat het middel niet gegrond is. Bij pleidooi is namens van de Wouw betoogd, dat op grond van hetgeen feitelijk is vastgesteld kan worden aangenomen dat van de Wouw reeds ten tijde van het sluiten van de bedoelde overeenkomst een recht had op de handelsnaam 'Het Mosterdmanneke' en dat het verder dus niet relevant is of het gebruik van de handelsnaam in de overeenkomst recht scheppend was. Het Hof zou in zijn overweging 11 de stelling van van Kempen hebben willen weerleggen, dat van de Wouw sedert de inschrijving in het Handelsregister de handelsnaam niet meer heeft gebruikt en er van Kempen op gewezen, dat die naam nog

15 juni 1978

gebruikt is bij het sluiten van de overeenkomst. Dit betoog lijkt mij aanvaardbaar. Het Hof heeft vastgesteld dat van de Wouw in 1962 zijn handelsnaam (het Mosterdmanneke) in het Handelsregister heeft doen inschrijven en dat hij zijn monsterd aan zijn in Tilburg wonende klanten huis aan huis verkoopt, derhalve, naar mag worden aangenomen, reeds lang voor de door hem in 1973 met van Kempen afgesloten overeenkomst. Onder die omstandigheden kan m.i. bezwaarlijk betwist worden, dat van de Wouw recht kon doen gelden op zijn handelsnaam. Blijkens art. 5 Handelsnaam wet is voor het inroepen van de krachtens die wet te verlenen bescherming beslissend of men een handelsnaam heeft gevoerd. Welnu, naar het mij voorkomt, voert iemand als van de Wouw de handelsnaam 'Het Mosterdmanneke' door het doen inschrijven van die naam in het Handelsregister, door geregeld (in zijn onderneming) mosterd te fabriceren en te verkopen, waarbij hij bij het publiek bekend staat als het Mosterdmanneke en door bij het sluiten van de meergenoemde overeenkomst met van Kempen die handelsnaam te gebruiken. Gelet op zijn bekendheid bij het publiek onder de naam het Mosterdmanneke, zou er ongetwijfeld verwarring bij dat publiek ontstaan, indien een ander onder die naam zou gaan handelen in mosterd. De strekking van de Handelsnaam wet is een dergelijke verwarring te voorkomen. Het komt mij voor dat ook een handelaar als van de Wouw, die zijn handelsnaam op een enigszins andere wijze 'voert' dan een grotere ondernemer, die zijn handelsnaam op brieven, rekeningen enz. voert, van de bescherming van de Handelsnaamwet moet kunnen profiteren. Het Hof kon m.i. dan ook, gelet op hetgeen door het Hof in het arrest feitelijk was vastgesteld, het gevoerde verweer van Van Kempen weerleggen met de verwijzing naar het gebruik door van de Wouw van zijn handelsnaam ter gelegenheid van de overeenkomst met van Kempen. Middel IV houdt verschillende klachten in. De eerste is gericht tegen overweging 13 van het arrest. Deze overweging luidt (voorafgegaan door overweging 12): 'Overwegende dat appellant in onderdeel c van de tweede grief nog heeft opgeworpen, dat de handelsnaam van Van de Wouw geen onderscheidend vermogen heeft doch .slechts de aanduiding is van een beroep (door appellant 'soortnaam' genoemd); Overwegende, dat naar 's Hofs voorlopig oordeel echter het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft, zodat bedoeld onderdeel faalt'. Het middel klaagt er nu over, dat het Hof nalaat te motiveren op grond van welke wetsbepaling de zeldzaamheid van een beroep de uitoefenaar van dit beroep een monopolie kan verschaffen. Naar mijn mening mist dit onderdeel feitelijke grondslag, omdat het uitgaat van een onjuiste lezing of opvatting van de aangevallen overweging. Het Hof heeft niet overwogen, dat de zeldzaamheid van het bedoelde beroep een monopolie verschaft, en dit is uit de betrokken overweging ook niet af te leiden. Het gebruik van de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' door een ander dan Van de Wouw zal alleen dan ongeoorloofd zijn, indien het op een wijze geschiedt, die tot verwarring bij het publiek aanleiding kan geven (art. 5 Handelsnaamwet, zie ook S. Boekman, de Handelsnaamwet blz. 21 onderaan en blz. 22). Wanneer dat het geval is, zal van de omstandigheden afhangen. Er is dus hoogstens sprake van een beperking van de mogelijkheid van dezelfde naam gebruik te maken. Ook al is het woord mosterdman de normale aanduiding voor een man, die in mosterd handelt (een tweede bezwaar, in het middel gesteld), dit neemt niet weg, dat 'beschrijvende' namen (of 'soortnamen') als handelsnaam toelaatbaar worden geacht (zie ook Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, Kp^t begrip, 5e druk blz. 171, E. A. van Nieuwenhoven Helbach no. 581). Dit kan zeker worden aangenomen^in een geval als het onderhavige, waar zich een 'zo ongebruikelijk verschijnsel' zoals het Hof het

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

noemt, voordoet. Waar het zulk een uitzonderlijke figuur als deze 'mosterdman' betreft, lijkt mij tegen het gebruik van dat woord als handelsnaam weinig bezwaar te bestaan (vgl. b.v. Kantonrechter Amsterdam 3 febr. 1939 N.J. 1 9 3 9 - 6 7 3 : 'kaasboertje'). Wat betreft de klacht, dat het Hof nalaat de benamingen ' 't Mosterdmanneke' en 'De Mosterdman' in zijn motivering te betrekken, deze acht ik van weinig belang. Het is duidelijk, dat het Hof mede genoemde namen op het oog heeft. Dit blijkt ook uit het dictum. Tenslotte verwijt het middel het Hof niet uiteengezet te hebben op grond van welk recht van Van de Wouw aan van Kempen het gebruik van de aanduiding 'De Mosterdman' kan worden ontzegd. Naar mijn mening wordt dit onderdeel tevergeefs voorgesteld, omdat uit het bestreden arrest blijkt, dat het Hof het recht van Van de Wouw op die handelsnaam, ontstaan uit de inschrijving en het gebruik daarvan in zijn onderneming (voor wat betreft het verhandelen van mosterd aan huis aan particuliere personen), heeft aangenomen, en op die grond aan van Kempen het gebruik van bedoelde aanduiding heeft verboden (voor zover betrekking hebbend op mosterd, die niet van Van de Wouw is betrokken). Het door van Kempen [lees: Van de Wouw Red.] in het incidentele cassatieberoep voorgestelde middel komt op tegen de in overweging 14 van het arrest neergelegde beslissing, luidende: 'Overwegende met betrekking tot de door Van de Wouw in zijn vordering in conventie 'mede betrokken afbeelding van het mannetje met het tonnetje, dat uit niets is gebleken, dat Van de Wouw op deze afbeelding alleenrecht heeft, noch, dat hij deze of soortgelijke afbeelding ooit in zijn reclame of bekendmakingen gebezigd heeft, terwijl evenmin ten processe is gesteld of gebleken, dat van Kempen die afbeelding heeft gebruikt ten tijde dat hij nog van Van de Wouw afkomstige mosterd verkocht; dat mitsdien niet is in te zien, waarop dit onderdeel van de vordering in conventie steunt en de tweede grief in haar onderdeel d doel treft;'. Het middel stelt dat het onbegrijpelijk is hoe het Hof heeft kunnen oordelen niet in te zien waarop de vordering steunt, hebbende het Hof althans dit oordeel niet voldoende gemotiveerd. Van de Wouw heeft nl., aldus het middel, in de inleidende dagvaarding in prima gesteld: dat hij zich met een tonnetje mosterd begeeft langs de deuren van klanten en aldaar de mosterd overhevelt in potten; dat van Kempen in een reclame het mosterdvaatje van eiser imiteert; dat van Kempen mede daardoor verwarring bij het publiek sticht; dat van Kempen in strijd handelt met de Handelsnaamwet en onrechtmatig bovendien. In de memorie van antwoord in appel (pag. 3, derde alinea van onderen) wordt door Van de Wouw nog . opgemerkt, dat de afbeeldingen van het mosterdmanneke aan Van de Wouw doen denken fysiek, met het ten deze karakteristieke mosterdvaatje. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat Van de Wouw zijn vorderingen, houdende verbod van het gebruik door van Kempen van de afbeelding van het manneke met het tonnetje vanwege het verwarring wekkende effect ervan baseert op zijn recht op de handelsnaam 'Het Mosterdmannetje', althans op art. 1401 B.W., aldus nog steeds het middel. Bij pleidooi is nader gesteld, dat weliswaar Van de Wouw geen alleenrecht heeft op de afbeelding of deze heeft gebruikt, maar dat hij toch het recht heeft om van Kempen het gebruik van de afbeelding te verbieden, omdat de afbeelding, nu zij verwarring wekt bij het publiek, in strijd met van de Wouw's recht van handelsnaam, althans met art. 1401 B.W. is. Er doet zich hier een bijzonder geval voor, nl. dat een beeldmerk strijdt met een handelsnaam en niet een woordmerk, waarin de handelsnaam geheel of gedeeltelijk is opgenomen. Gewezen wordt op art. 10 Merkenwet 1893, niet overgenomen in de Benelux-Merkenwet en op H.R. 10 jan. 1935 N.J. 1935 blz. 1495 m.n. E.M.M. [Bijblad LE. 1935, blz. 105, met noten F.J.A.H. Red. ] (betreffende opneming in een merk van de verkorting van eens anders handelsnaam, waardoor verwarring te duchten was). Thans moet de

105

wettelijke grondslag worden gezocht in art. 1401 B.W. Aldus van Nieuwenhoven Helbach no. 604 en DruckerBodenhausen blz. 179. Ook door een beeld kan bij het publiek verwarring gewekt worden omtrent de herkomst van waren (in casu mosterd) en er is geen reden in een geval van een oudere handelsnaam tegen een jonger woordmerk wel en van een oudere handelsnaam tegen een jonger beeldmerk geen verbod van het gebruik te geven in geval van verwarring. Aldus het pleidooi. Ik meen met dit betoog te kunnen instemmen. Eenmaal aangenomen dat van de Wouw recht op de meergenoemde handelsnaam heeft, dient hij niet alleen beschermd te worden tegen het ongeoorloofd gebruik van die naam door van Kempen, maar ook tegen diens gebruik van de bedoelde afbeelding die immers overeenstemt met de handelsnaam en waarvan dezelfde boodschap uitgaat, zo dat ook door gebruik van het beeld door van Kempen bij de verkoop van mosterd die niet van Van de Wouw afkomstig is een gelijke verwarring bij het publiek wordt gewekt. Verwarring omtrent de herkomst van waren (waar het bij een merk om gaat) komt immers vrijwel op hetzelfde neer als verwarring tussen ondernemingen (bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet). (Zie b.v. S. Boekman blz. 77 e.V., in het bijzonder blz. 79, in verband met het oude art. 10 Merkenwet, vgl. ook art. 5 a Handelsnaamwet). Dat zulk een verwarring is ontstaan, is door van Kempen niet bestreden en deze ligt ook voor de hand. Waar het in deze zaak gaat om een zo uitzonderlijke en karakteristieke 'onderneming' als die van Van de Wouw, die mosterd fabriceert en die in een tonnetje huis aan huis in Tilburg verkoopt en als zodanig bij het publiek in Tilburg bekend is, lijkt mij, dat er geen overwegend bezwaar tegen kan bestaan om de aan de handelsnaam te verlenen bescherming uit te breiden tot de bedoelde afbeelding. Een tweede 'mosterdman' zal er in Tilburg wel niet te vinden zijn. Ik meen derhalve dat het middel terecht wordt voorgesteld. Geen der in het principaal beroep voorgedragen middelen gegrond achtend concludeer ik tot verwerping van dat beroep en wat betreft het incidenteel beroep concludeer ik to? vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander Gerechtshof ter verdere behandeling, met zodanige uitspraak omtrent de kosten als Uw Raad zal vermenen te behoren. b) De Hoge Raad, enz. Gezien het bestreden arrest en de stukken van het geding, waaruit blijkt: dat verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie — Van de Wouw — bij exploot van 21 november 1975 verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie — Van Kempen - in kort geding heeft gedaagd voor de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda en heeft gevorderd dat de President Van Kempen voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen om in zijn handelsnaam en/of handelsnamen en merken èn in zijn afbeeldingen, waaronder Van Kempen zich aan het publiek presenteert, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' èn de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', waaronder Van Kempen reeds heeft geadverteerd, met veroordeling van Van Kempen tot een dwangsom van f 5.000,— voor iedere overtreding; dat Van Kempen zich tegen deze vordering heeft verweerd en zijnerzijds een in cassatie niet meer van belang zijnde vordering in reconventie heeft ingesteld; dat de President bij zijn uitspraak van 2 december 1975 de vordering in conventie -- behoudens een verlaging van de dwangsom — heeft toegewezen, daartoe ondermeer overwegende: 'dat Wij de navolgende feiten als gesteld en niet, althans niet gemotiveerd weersproken, dan wel als blijkende uit ten processe overgelegde en in zoverre niet betwiste stukken voorshands als ten processe vaststaand aannemen:

106

Brjblad Industriële Eigendom, nr 6

Van de Wouw fabriceert sedert 1960 mosterd, welke hij uit het vat bij zijn in Tilburg woonachtige klanten aan huis verkoopt; Van de Wouw is sedert 24 mei 1962 bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en omstreken ingeschreven onder de handelsnaam 'Het Mosterdmanneke' en is onder deze naam1 (in Tilburgs dialect uitgesproken als 'Mosterdmenneke* ) bij het publiek in Tilburg bekend; in of omstreeks het jaar 1973 zijn partijen mondeling overeengekomen, dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'Mosterd van het Mosterdmenneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijke; Van Kempen heeft sedertdien de van Van de Wouw in het groot betrokken mosterd hoofdzakelijk te Tilburg op de markt gebracht verpakt in potjes voorzien van een goudkleurig etiket met in zwarte letters de opdruk: 'sinds 1870 — Mosterd van 't Mosterdmenneke' — H. van Kempen — w.g. handelsm.'; Van Kempen heeft — naar Van de Wouw onweersproken heeft gesteld buiten zijn, Van de Wouws medeweten en goedvinden — het merk 'Mosterd van 't Mosterdmenneke' bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd; nadat in de loop van dit jaar (volgens Van de Wouw in of omstreeks de maanden maart/april, volgens Van Kempen eind september/begin oktober) tussen partijen moeilijkheden waren ontstaan omtrent de voortgezette levering van mosterd, heeft Van Kempen mosterd van derden betrokken en is deze gaan verhandelen onder het merk 'De Mosterdman', terwijl Van de Wouw er toe over is gegaan zijn eigen mosterd ook zelf in verpakte vorm aan wederverkopers te verkopen; Van Kempen heeft blijkens een door Van de Wouw overgelegde produktie in 'Het Nieuwsblad van het Zuiden' van 1 november 1975 een advertentie geplaatst van de navolgende inhoud: 'HARRY VAN KEMPEN - Tot nog toe bekend door zijn MOSTERD onder het merk 't MOSTERDMENNEKE' deelt u mede, dat het MENNEKE is uitgegroeid tot man; in het vervolg zal hij u mosterd leveren onder het merk 'DE MOSTERDMAN'; dat ter terechtzitting Van de Wouw heeft verklaard de levering van mosterd aan Van Kempen te hebben gestaakt nadat hij had bemerkt dat Van Kempen de aanduiding 'Mosterdmenneke' aldus bij het publiek had gepresenteerd, door bij het merk wel zijn, Van Kempens naam, doch niet die van Van de Wouw te vermelden, dat van Van de Wouw als het mosterdmanneke en de fabrikant van de mosterd daaruit niets bleek, hetgeen Van de Wouw, die stelt sinds jaar en dag als mosterdfabrikant onder die aanduiding bekend te zijn en sedert 1962 'Het Mosterdmanneke' als zijn handelsnaam gedeponeerd te hebben, als een handelen door Van Kempen in strijd met het tussen partijen overeengekomene aanmerkt; dat naar Ons voorlopig oordeel datgene wat ter terechtzitting over de bedoelde overeenkomst is gebleken, als hierboven sub factis vermeld, voorshands aannemelijk doet zijn, dat het overeengekomen gebruik door Van Kempen van de aanduiding of het merk 'Mosterd van het Mosterdmanneke' (waarmede 'Mosterdmenneke' en 'Mosterdman' naar Ons voorlopig oordeel in hoofdzaak en op verwarrende wijze overeenstemmen) gebonden was aan het gebruik van die aanduiding of dat merk voor door Van de Wouw te leveren mosterd; dat voorshands tevens voldoende aannemelijk is, dat nu het ging om een aanduiding die reeds jaren, althans sinds 1962, in Tilburg bekend was, als betrekking hebbende op Van de Wouw als mosterdfabrikant en kleinhandelaar in dat artikel, het aan Van Kempen niet vrij stond die aanduiding zonder nadere goedkeuring van Van de Wouw voor zich zelï alleen te gebruiken, laat staan als eigen merk te deponeren; dat dan ook toen Van de Wouw, als reactie op het voor hem duidelijk worden van Van Kempens inpalmen ten

15 juni 1978

eigen bate van de voormelde aanduiding en het merk, de leverantie van mosterd aan Van Kempen staakte, naar Ons aanvankelijk oordeel Van Kempen de voormelde koppeling van 'Het Mosterdmanneke' aan zijn, Van Kempens persoon, zoals die uit de overgelegde etiketten blijkt en door het depot ten name van Van Kempen bevestigd wordt, had dienen te staken en zich met Van de Wouw over een aan diens gerechtvaardigde aanspraken tegemoetkomende regeling had dienen te verstaan - bijvoorbeeld door op het etiket Van de Wouw als de fabrikant en zichzelf als de handelaar te vermelden, een oplossing waarmede Van de Wouw ter terechtzitting instemde — waarna, naar verwacht mocht worden en door Van de Wouw is bevestigd, de mosterdleverantie terstond zou zijn hervat, instede van zich tot andere leveranciers te wenden en de daarvan betrokken mosterd onder 'Het Mosterdmanneke' ten eigen name in de handel te brengen; dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat Van de Wouw er een spoedeisend belang bij heeft om Van Kempen te beletten het gebruik van een niet op hem, Van de Wouw, als mosterdfabrikant betrokken aanduiding 'Het Mosterdmanneke', of daarmede in hoofdzaak overeenstemmende benamingen, evenals afbeeldingen die bij het publiek herinneren aan Van de Wouws optreden als kleinhandelaar met een voor Van de Wouw karakteristiek mosterdvaatje, als handelsnaam, merk of anderszins voor de handel in mosterd;'; dat Van Kempen van deze uitspraak in hoger beroep is gekomen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder aanvoering van een aantal grieven, waarvan in cassatie nog van belang zijn de volgende grieven (in de zakelijke samenvatting van het Hof): 'I. ten onrechte stelde President vast, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw; II. a. ten onrechte laat de President buiten beschouwing de stellingen der dagvaarding dat Van Kempen in 1974 mosterd van Van de Wouw betrok en deze mocht verkopen onder de naam 'de mosterd van het Mosterdmanneke', doch dat Van Kempen sedert 1975 geen mosterd meer van Van de Wouw betrok, alsmede het verweer van Van Kempen, dat deze wel gedwongen was door de weigering van Van de Wouw elders mosterd te kopen en deze met voormelde naam aan te duiden; b. ten onrechte zag de President er aan voorbij, dat Van de Wouw geen recht had op de handelsnaam ' 't Mosterdmanneke', daar het enige gebruik van die naam bestond in de inschrijving in het handelsregister; c. ten onrechte oordeelde de President dat de aanduiding ' 't Mosterdmanneke', 'Mosterdmannetje' of 'de Mosterdman' onderscheidend vermogen heeft, zijnde dit een soortnaam; d. ten onrechte overwoog de President, dat Van de Wouw een spoedeisend belang heeft om Van Kempen te beletten het gebruik van afbeeldingen, die aan Van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterdvaatje;'; dat het Hof bij zijn bestreden arrest het vonnis van de President heeft vernietigd en Van Kempen in conventie heeft veroordeeld om in zijn handelsnaam en merk, voor zover betrekking hebbend op mosterd, niet van Van de Wouw betrokken, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'De Mosterdman', onder verbeurte van een dwangsom van f 500,- voor iedere overtreding; dat het Hof daartoe onder meer heeft overwogen: '1. met betrekking tot grief I, dat tussen partijen onbetwist is dat Van Kempen voornoemd woord/beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau heeft gedeponeerd; dat voorts Van de Wouw Van Kempen heeft verweten dat dit laatste is gebeurd zonder zijn medeweten en goedvinden, hetgeen Van Kempen ongenoegzaam heeft weersproken; dat Van Kempen weliswaar in zijn memorie van grieven heeft gesteld dat hij 'bekend heeft gemaakt' (zonder

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

vermelding naar wie deze bekendmaking is uitgegaan) 'dat hij het merk wettig had gedeponeerd'; dat deze woordkeus en met name het in deze stelling gebezigde woord 'had', er echter onmiskenbaar op duidt dat ten tijde van die bekendmaking voormeld depot een reeds in het verleden liggend feit was; dat in de aangehaalde passage derhalve allerminst besloten ligt dat Van Kempen reeds vóór het depot Van de Wouw van zijn daartoe strekkend voornemen op de hoogte heeft gesteld of daarvoor van Van de Wouw goedkeuring heeft verkregen en dat een en ander ook niet elders in de van Van Kempen afkomstige dingtalen is terug te vinden; dat de President derhalve mocht vaststellen, ten dele als bekend ten dele als ongenoegzaam weersproken, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw, zodat de eerste grief ongegrond is; 2. dat de President heeft overwogen, dat ten processe onder meer vaststaat, dat partijen in of omstreeks het jaar 1973 mondehng zijn overeengekomen, dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'Mosterd van het Mosterdmenneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijke, en voorts, dat Van de Wouw in 1975 er toe is overgegaan zijn eigen mosterd ook zelf in verpakte vorm aan wederverkopers te verkopen; 3. dat deze vaststellingen niet in hoger beroep zijn betwist, kunnende de ontkentenis hiervan bij memorie van antwoord — nu deze niet in de vorm van een incidentele grief is gegoten — te dezen buiten beschouwing blijven; 4. dat het Hof er mitsdien van moet uitgaan, dat bij de overeenkomst van 1973 inderdaad een klantenscheiding heeft plaatsgevonden, en dat Van de Wouw deze scheiding is gaan veronachtzamen; 5. dat voorts uit de overeenkomst, zoals deze in de tweede rechtsoverweging is gereleveerd, volgt, dat Van Kempen gerechtigd was de van Van de Wouw betrokken mosterd aan zijn klanten — grootafnemers — te verkopen onder de aanduiding 'Mosterd van het Mosterdmenneke'; 6. dat de vordering in conventie ten slotte is gegrond op beweerde schending door Van Kempen van Van de Wouws handelsnaam; 7. dat de President anders dan grief II a schijnt te veronderstellen niet heeft beslist, dat na de weigering door Van de Wouw door hem gefabriceerde mosterd aan Van Kempen te leveren deze laatste het recht miste van elders betrokken mosterd aan zijn cliënten te verkopen; 8. dat de President met betrekking tot laatstgenoemde verkoop slechts van oordeel was dat deze verkoop niet mocht plaats hebben onder de naam 'Mosterd van het Mosterdmenneke' ; 9. dat het Hof daarbij wil aannemen mede gelet op de op deze grief gegeven toelichting, dat Van Kempen bedoeld heeft in deze grief den President te verwijten dat deze bij het vaststellen van zijn in conventie aan Van Kempen gegeven en in het dictum van diens vonnis opgenomen bevel, waarbij aan deze laatste zonder enige beperking de mogelijkheid wordt ontnomen de woorden: 'Het Mosterdmenneke' of iets van dien aard in zijn handelsnaam, handelsmerk of afbeeldingen op te nemen, uit het oog heeft verloren dat Van Kempen ingevolge meergenoemde met Van de Wou«w gesloten overeenkomst deze woorden juist wel moch bezigen bij de hem krachtens die overeenkomst toegestane verkoop van Vande Wouw betrokken mosterd, zodat voor een verbod aan Van Kempen dan ook slechts plaats is, voor zover deze de handelsnaam van Van de Wouw voert voor door Van Kempen van derden betrokken mosterd; 10. dat, aldus opgevat, grief II a blijkens hetgeen hierboven werd overwogen doel treft; 11. dat Van Kempen in onderdeel b van de tweede grief stelt, dat Van de Wouw geen aanspraak kan maken op bescherming van zijn handelsnaam wegens niet-gebruik daarvan, doch Van Kempen daarbij voorbijziet aan de

107

omstandigheid, dat Van de Wouw juist in zijn overeenkomst met Van Kempen de handelsnaam heeft gebruikt, zodat dit onderdeel faalt; 12. dat Van Kempen in onderdeel c van de tweede grief nog heeft opgeworpen, dat de handelsnaam van Van de Wouw geen onderscheidend vermogen heeft doch slechts de aanduiding is van een beroep (door Van Kempen 'soortnaam' genoemd); 13. dat naar 's Hofs voorlopig oordeel echter het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft, zodat bedoeld onderdeel faalt; 14. dat, wat betreft de door Van de Wouw in zijn vordering in conventie mede betrokken afbeelding van het mannetje met het tonnetje, uit niets is gebleken, dat Van de Wouw op deze afbeelding alleenrecht heeft, noch, dat hij deze of soortgelijke afbeelding ooit in zijn reclame of bekendmakingen gebezigd heeft, terwijl evenmin ten processe is gesteld of gebleken, dat Van Kempen die afbeelding heeft gebruikt ten tijde dat hij nog van Van de Wouw afkomstige mosterd verkocht; dat mitsdien niet is in te zien, waarop dit onderdeel van de vordering in conventie steunt en de tweede grief in haar onderdeel d doel treft; 15. . . . 16. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat de vordering in conventie slechts kan worden toegewezen voor zover de daartoe strekkende vordering betrekking heeft op de door Van Kempen gevoerde handelsnaam en merk ten aanzien van mosterd, welke hij van anderen dan Van de Wouw betrokken en verhandeld heeft, enz.'; Overwegende dat Van Kempen deze uitspraak bestrijdt met het volgende middel van cassatie: 'Schending en/of verkeerde toepassing van het recht en van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormvoorschriften, omdat het Hof op de in het arrest opgenomen overwegingen het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda van 2 december 1975, bij welk vonnis de President in conventie aan Van Kempen op vordering van Van de Wouw verboden heeft elk gebruik van aanduidingen als 't Mosterdmanneke, 't Mosterdmenneke, De Mosterdman en daarmede in hoofdzaak overeenstemmende benamingen in verband met niet van Van Wouw afkomstige mosterd, evenals afbeeldingen die bij het publiek herinneren aan Van de Wouws optreden als kleinhandelaar met een voor Van de Wouw karakteristiek mosterd vaatje, en, in reconventie aan Van Kempen zijn vordering ontzegde om Van de Wouw te verbieden mosterd voor zover niet van Van Kempen afkomstig in voorraad te hebben en/of te verhandelen voorzien van een gouden etiket met daarop in zwarte letters de aanduiding 't Mosterdmenneke, Mosterdmanneke, Mosterdman of daarmede overeenstemmende aanduidingen, tevens hem verbiedend zolang der partijen overeenkomst van oktober 1973 niet ontbonden is enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding van 't Mosterdmenneke, Mosterdmanneke of Mosterdman anders dan door levering van huis aan huis uitsluitend bij privé-personen, weliswaar heeft vernietigd, doch opnieuw rechtdoende Van Kempen verboden heeft de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'De Mosterdman' voor zover betrekking hebbend op niet van Van de Wouw afkomstige mosterd te gebruiken, daarnaast een verbod tegen Van de Wouw van gelijke strekking verbindend aan de looptijd van der partijen overeenkomst van oktober 1973, ten onrechte I. Aangezien het Hof 'zakelijk weergegeven' Van Kempens grief I als volgt heeft omschreven: 'ten onrecht stelde de President vast dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw'. Aldus doende geeft het Hof een onjuiste interpretatie / van bedoelde grief I en verzuimt zodoende zijn oordeel te geven over de inhoud en de betekenis van de eerste grief van Van Kempen, welke grief bij gegrond bevinding

108

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

aan toewijzing van de oorspronkelijk door Van de Wouw ingestelde vordering in de weg had kunnen staan. In grief I verwijt Van Kempen de President een onjuiste en onvolledige weergave van de feiten, welke geleid heeft tot de onjuiste conclusie van de President, dat eerst Van Kempen zich onbehoorlijk jegens Van de Wouw gedroeg. Steeds stelde Van Kempen, dat het Van de Wouw was, die de aanduiding 'het Mosterdmanneke' onrechtmatig gebruikte. Voorts is, mocht grief I al juist 'zakelijk' weergegeven zijn, de motivatie dat 'de President derhalve mocht vaststellen, ten dele als erkend ten dele als ongenoegzaam weersproken, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten of zonder goedvinden van Van de Wouw', gegrond op het latere toevallige gebruik van het woord 'had' in de memorie van grieven. De hele tendens van grief I is juist tegengesteld aan datgene wat het Hof uit het ene woordje 'had' poogt te halen. De afwijzing van grief I, zo hij al juist zakelijk weergegeven zou zijn, is derhalve niet gemotiveerd door het Hof, althans de motivering kan de afwijzing niet 'dragen'. Voor zover het feit van zijn merkendepôt door Van Kempen in grief I is betrokken, bedoelde Van Kempen slechts te stellen, dat dit depot reeds in 1973 bekend was aan Van de Wouw, zodat laatsgenoemde 2 jaar later en wel in oktober 1975 geen spoedeisend recht en belang had om op grond van dit deponeren enige vordering tegen Van Kempen te baseren. Ook in grief II wordt door Van Kempen op voormelde grond het spoedeisend belang van Van de Wouw ontkend. IL Bij zijn weergave van Van Kempens stellingen in grief II laat het Hof niet alleen het spoedeisend belang en derhalve de ontvankelijkheid van Van de Wouws vordering onbesproken, althans en in ieder geval beperkt het Hof deze grief van Van Kempen door zijn onjuist weergave als zou deze alleen betrekking hebben op het gebruik van afbeeldingen door Van Kempen, die aan Van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterdvaatje. III. Het hof stelt in zijn elfde overweging dat Van de Wouw juist in zijn overeenkomst met Van Kempen de handelsnaam heeft gebruikt. Het Hof echter ziet daatbij voorbij aan de omstandigheid dat men niet op een handelsnaam, waarop men geen recht kan laten gelden, voor zichzelf een recht kan scheppen, door bij het aangaan van een overeenkomst met een derde diens gebruik van een naam te gedogen. IV. In zijn overweging 13 uit het Hof zijn voorlopig oordeel 'dat het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft'. Het Hof laat na te motiveren op grond van welke wetsbepaling de zeldzaamheid van een beroep de uitoefenaar van dit beroep een monopolie kan verschaffen. Voorts laat het Hof evenzeer na de benamingen ' 't Mosterdmenneke' en 'De Mosterdman' in zijn motivering te betrekken. Volgens het woordenboek 'Van Dale' is het woord mosterdman de aanduiding voor een man, die in mosterd handelt. Hoe het mogelijk is iemand het gebruik van een normaal Nederlands woord te verbieden, zij het voorlopig, wordt niet nader door het Hof uiteengezet. Evenmin zet het Hof uiteen op grond van welk recht van Van de Wouw aan Van Kempen gebruik van de aanduiding 'De Mosterdman' kan worden ontzegd.'; O. dat Van de Wouw van zijn kant bij wege van incidenteel beroep in cassatie de uitspraak van het Hof bestrijdt met het volgende middel van cassatie: 'Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid tot gevolg heeft, doordat het Hof in overweging 14 van de bestreden uitspraak verklaart niet in te zien waarop de vordering in conventie van Van de Wouw om het gebruik door Van

15 juni 1978

Kempen van de afbeelding van het mannetje met het tonnetje te verbieden steunt en daarop grief II, door Van Kempen in appel aangevoerd, in haar onderdeel d gegrond bevindt en mede daarom het vonnis, door de President van de Rechtbank Breda in kort geding tussen partijen op 2 december 1975 gewezen, vernietigt, ten onrechte en wel om de volgende reden: Van de Wouw heeft in de inleidende dagvaarding in prima gesteld: dat hij zich met een tonnetje mosterd begeeft langs de deuren van de klanten en aldaar de mosterd overhevelt in potten; dat Van Kempen in een reclame het mosterdvaatje van Van de Wouw imiteert; dat Van Kempen mede daardoor verwarring bij het publiek sticht; dat Van Kempen in strijd handelt met de Handelsnaamwet en onrechtmatig bovendien. In de memorie van antwoord in appel wordt door Van de Wouw nog opgemerkt dat de afbeeldingen van het mosterdmanneke aan Van de Wouw doen denken fysiek, met het te dezen karakteristieke mosterdvaatje. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat Van de Wouw zijn vorderingen, houdende verbod van het gebruik door Van Kempen van de afbeelding van het manneke met het tonnetje vanwege het verwarring wekkende effect ervan baseert op zijn recht op de handelsnaam 'Het Mosterdmannetje', althans op artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek. Het is derhalve onbegrijpelijk hoe het Hof heeft kunnen oordelen niet in te zien waarop de vordering steunt, hebbende het Hof althans dit oordeel niet voldoende gemotiveerd.'; O. omtrent het principale beroep: dat het eerste onderdeel tevergeefs opkomt tegen 's Hofs — niet onbegrijpelijke — lezing van de gedingstukken, de juistheid waarvan zich aan een beoordeling in cassatie onttrekt; dat hetzelfde geldt met betrekking tot het tweede onderdeel, voor zover dit erover klaagt dat het Hof Van Kempens grief in appel heeft beperkt, als in het middel aangegeven; dat dit onderdeel, voor zover het erover klaagt dat het Hof Van Kempens stelling met betrekking tot het niet spoedeisende karakter van Van de Wouws vordering onbesproken heeft gelaten, over het hoofd ziet dat deze stelling van Van Kempen blijkens 's Hofs weergave van de grieven alleen betrekking had op het door Van de Wouw gevorderde verbod van het gebruik van de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', welk onderdeel van Van de Wouws vordering het Hof op andere gronden niet toewijsbaar heeft geoordeeld; dat het tweede onderdeel derhalve ook in zover faalt; dat het derde onderdeel feitelijke grondslag mist omdat het Hof in de daarin aangevallen elfde rechtsoverweging niet blijk geeft te zijn uitgegaan van de opvatting dat 'men op een handelsnaam waarop men geen recht kan laten gelden, voor zich zelf een recht kan scheppen door bij het aangaan van de overeenkomst met een derde diens gebruik van een naam te gedogen' ; dat immers de betreffende overeenkomst volgens 's Hofs vaststelling in de tweede en derde rechtsoverweging niet slechts inhield dat Van de Wouw het gebruik door Van Kempen van de naam 'Mosterdman(neke)' gedoogde, maar 'dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'mosterd van het Mosterdmanneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijke'; dat het Hof reeds in het bestaan en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst het gebruik door Van de Wouw van de door hem geregistreerde handelsnaam 'Mosterdmanneke' heeft kunnen zien; dat ook dit onderdeel dus faalt; dat, wat het vierde onderdeel betreft, het Hof zonder schending van een rechtsregel heeft kunnen oordelen, dat het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zó ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam beschermd te kunnen

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

worden; dat hieraan niet in de weg staat dat de term mosterdman als een beroepsaanduiding kan worden beschouwd, waar juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt; dat wanneer die verwarring te duchten is, artikel 5 van de Handelsnaamwet de mogeüjkheid meebrengt het gebruik van een 'zodanige aanduiding met het oog op gevaar van verwarring te verbieden; dat voorts het Hof kennelijk de benamingen ' 't Mosterdmenneke' en 'De Mosterdman' zó gelijkend heeft geacht op de benaming 'Mosterdmanneke' dat het de eerder genoemde benamingen niet uitdrukkelijk in zijn motivering heeft betrokken, en zulks om die reden ook niet behoefde te doen; dat ook het vierde onderdeel derhalve vergeefs is voorgesteld, zodat het principale cassatieberoep in zijn geheel moet worden verworpen; O. omtrent het incidentele cassatiebroep: dat dit zich richt tegen 's Hofs oordeel (veertiende rechtsoverweging) dat niet valt in te zien waarop het onderdeel van de vordering in conventie van Van de Wouw steunt, dat betrekking heeft op het gebruik door Van Kempen van de afbeelding van het mannetje met het tonnetje; dat het Hof dit onderdeel aldus heeft gemotiveerd: 'dat uit niets is gebleken dat Van de Wouw op deze afbeelding alleenrecht heeft, noch dat hij deze of soortgelijke afbeelding ooit in zijn reclame of bekendmakingen gebezigd heeft, terwijl evenmin ten processe is gesteld of gebleken, dat Van Kempen die afbeelding heeft gebruikt ten tijde dat hij nog van Van de Wouw afkomstige mosterd verkocht'; dat hierin ügt opgesloten dat naar het oordeel van het Hof er alleen een voldoende rechtsgrond voor toewijzing van deze vordering van Van de Wouw zou zijn, wanneer zich een van de door het Hof in de veertiende rechtsoverweging genoemde situaties zou hebben voorgedaan; dat het incidentele cassatiebroep, hoewel geformuleerd in de vorm van een motiveringsklacht, zich kennelijk mede tegen dit rechtsoordeel van het Hof keert met de stelling dat het gebruik van de afbeelding door Van Kempen onrechtmatig kan zijn jegens Van de Wouw door de verwarring die van dit gebruik is te duchten met de onder de handelsnaam 'Het Mosterdmannetje' gedreven onderneming van Van de Wouw; dat inderdaad ook bij afwezigheid van de door het Hof in de veertiende rechtsoverweging bedoelde omstandigheden het gebruik van een afbeelding bij het in de handel brengen van een produkt in strijd kan zijn met de vereiste zorgvuldigheid jegens degene die een onderneming in dergelijke produkten drijft, wanneer door die afbeelding verwarring te duchten is met laatsgenoemde onderneming, al of niet in verband met de handelsnaam waaronder die wordt gedreven; dat het incidenteel cassatieberoep dus in zover gegrond is; dat in deze procedure niet is gesteld of gebleken dat Van de Wouw met betrekking tot de betreffende afbeelding een depot heeft verricht als bedoeld in artikel 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; dat daarom het antwoord op. de vraag of tgen een onzorgvuldig gebruik van een afbeelding als hiervoor bedoeld rechtsbescherming bestaat, mede afhangt van de draagwijdte van artikel 12 onder A, eerste lid, van genoemde wet, luidende: 'Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in recht bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd . . .'; dat in het huidige stadium van het geding niet gezegd kan worden dat de zaak waar het in het incidentele cassatieberoep om gaat, wegens haar spoedeisend karakter geen uitstel gedoogt; dat het daarom noodzakelijk voorkomt een beslissing

109

van het Benelux-Gerechtshof uit te lokken over de uitleg van artikel 12 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, voor zover van belang voor de beslissing over het incidentele beroep; dat de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt kunnen worden omschreven: Van de Wouw produceert sedert 1960 volgens een recept van 1870 mosterd en verkoopt deze zelf aan zijn in Tilburg wonende klanten huis aan huis uit een vaatje dat hij meedraagt. Hij heeft daardoor in Tilburg bij het publiek de naam van het 'mosterdmanneke' gekregen en heeft deze naam in 1962 als zijn handelsnaam in het handelsregister doen inschrijven. Van Kempen, die aanvankelijk krachtens een overeenkomst met Van de Wouw diens mosterd als 'mosterd van het mosterdmannetje' aan een andere clientèle heeft verkocht, is, nadat de relatie tussen partijen was gestoord, onder de naam van 'de mosterdman' in Tilburg mosterd gaan verkopen die hij van elders betrok. Hij heeft voor dit produkt reclame gemaakt door een annonce met een afbeelding van een krombenig mannetje met een vaatje in de hand, welke afbeelding bij het publiek associaties opwekt met Van de Wouws optreden als kleinhandel met een mosterdvaatje. Van de Wouw vordert onder meer dan Van Kempen zodanige wijziging brengt in zijn publiciteit voor de door hem verkochte mosterd, dat daarin niet langer voorkomt de afbeelding van het mannetje met het tonnetje. Van der Wouw heeft een dergelijke afbeelding niet als merk gedeponeerd; Recht doende in het principale beroep: Verwerpt het beroep; Vervoordeelt Van Kempen in de kosten op het beroep in cassatie gevallen, tot op de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Van de Wouw begroot op f 1.525,— waarvan te betalen 1. aan de Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden de ingevolge artikel 863 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in debet gestelde griffierechten ten bedrage van.f 75,—, 2. aan de advocaat Mr J. B. M. M. Wuisman te 's-Gravenhage zijn onder deze kosten begrepen salaris ad f 1.300,—, alsmede f 150,— voor verschotten. Wat betreft het incidentele cassatieberoep: Verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over de volgende vraag van uitleg van artikel 12 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken: Aangenomen: (1) dat X bij het in de handel brengen van zijn produkt een afbeelding gebruikt, die als merk in de zin van artikel 1 van de wet zou kunnen worden gedeponeerd, maar niet is gedeponeerd, en (2) dat het gebruik door X van deze afbeelding verwarring sticht met de onderneming van Y voordat de afbeelding doet denken aan de handelsnaam van Y en/of aan zijn persoon, en (3) dat de afbeelding — of iets dat daarop lijkt — niet door Y overeenkomstig artikel 3 van de wet als merk is gedeponeerd, moet artikel 12 van de wet aldus worden begrepen dat het bepaalde onder A in dat geval in de weg staat aan toewijzing van een niet op een eigen recht van merk gebaseerde vordering van Y, die ertoe strekt dat X een zodanige wijziging in de door hem gebruikte afbeelding zal brengen, dat de verwarring met de onderneming van Y ophoudt? Houdt iedere verdere uitspraak in het incidentele cassatiebreoep aan en schorst het geding wat dat beroep betreft totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van vorenstaand verzoek uitspraak zal hebben gedaan; enz. 1) Het voeren van een handelsnaam. De oorspronkelijke eiser, Van de Wouw, had zijn naam 'Het Mosterdmanneke' als handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister. Dat alleen is, naar men

110

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

algemeen aanneemt, onvoldoende om een recht op die handelsnaam te vestigen. De inschrijving op zichzelf is geen rechtscheppend 'voeren' van die naam als handelsnaam (vgl. Hof Amsterdam 23 april 1970, B.I.E. 1972, nr. 58, blz. 155—Stuba). Er moest dus nog iets meer zijn om de rechtsbescherming van art. 5 HNW te kunnen inroepen. Maar wat? Van de Wouw gebruikte voor zijn onderneming geen postpapier, rekeningen, facturen of soortgelijke stukken, waarop zijn handelsnaam zou kunnen voorkomen. Kennelijk stond de naam ook niet op zijn voertuig vermeld. Wel stond onbetwist ten processe vast, dat hij alom bij het publiek onder de naam het Mosterdmanneke bekend was. Het is echter de vraag of men gezegd kan worden een handelsnaam te Voeren' uitsluitend doordat anderen die naam als aanduiding gebruiken; op die manier zouden zelfs spotnamen tot handelsnamen verheven kunnen worden. Hof en Hoge Raad hebben de oplossing gevonden in de overeenkomst, die indertijd tussen partijen was gesloten en juist de bron van het onderhavige geschil was. Dat was een mondelinge overeenkomst, dus het was nog niet eens zo eenvoudig om vast te stellen, in hoeverre daarin of daarbij de handelsnaam zou zijn gebruikt. Tussen partijen stond evenwel vast, dat van Kempen krachtens die overeenkomst het recht had gekregen de mosterd die hij van Van de Wouw zou betrekken, onder het merk 'Mosterd van 't Mosterdmenneke' te verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants e.d. (terwijl Van de Wouw zelf zijn mosterd pleegt te verkopen aan particulieren). Het bestaan en de uitvoering van die overeenkomst is nu, naast het feit van de inschrijving van de handelsnaam, door Hof en Hoge Raad voldoende geacht van de Wouw bescherming van zijn handelsnaam te geven. De omstandigheid dat hij onder die naam bij het publiek algemeen bekend was en dat dus verwarring door het gebruik van dezelfde of een soortgelijke handelsnaam bijzonder waarschijnlijk was, zal vermoedelijk daarbij toch wel een rol hebben gespeeld op de achtergrond. 2} Een recht tot gebruik van andermans handelsnaam? In de Handelsnaamwet wordt uitsluitend de mogelijkheid genoemd van overdracht van een handelsnaam tezamen met de onderneming (art. 2). De praktijk heeft echter behoefte aan de mogelijkheid voor een handelsnaamgerechtigde om een ander toestemming te geven die handelsnaam tijdelijk, of onder bepaalde voorwaarden, te gebruiken. In de tweede druk van mijn boek De Handelsnaam heb ik daarvan een aantal voorbeelden gegeven: zo b.v. een recht tot gebruik van de handelsnaam tijdens de duur van een agentuurovereenkomst, in verband met overgedragen alleenverkooprechten, zolang men boeken uitgaf, die uit het oorspronkelijke fonds afkomstig waren (blz. 77). In het onderhavige geval ging het om een recht de handelsnaam te gebruiken, verbonden aan de afname van door de handelsnaamgerechtigde gefabriceerde mosterd. Door het aanvaarden van de rechtsgeldigheid van zulk een overeenkomst heeft de rechtspraak duidelijk een andere koers ingezet dan vroeger, toen immers de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming tot gebruik van een handelsnaam werd ontkend, op grond van het algemeen belang, dat bij het handhaven van de bepalingen der HNW, ook de bepaling van art. 5, betrokken zou zijn (H.R. 19 december 1927, NJ. 1928, 187 m. n. EMM-Lampe; 24 januari 1936, N.J. 1936, 427 m. n. EMM-Blitz). De Hoge Raad gaat zelfs zover om uitdrukkelijk naast het bestaan van de onderhavige overeenkomst ook de uitvoering daarvan als gebruik door van de Wouw van zijn' handelsnaam 'Mosterdmanneke' te noemen. Nu werd in deze contractuele constructie die handelsnaam door van Kempen gebruikt niet ter aanduiding van zijn eigen onderneming, maar ter aanduiding van de onderneming van Van de Wouw. Toch geloof ik, dat hiermede een opening wordt gegeven naar een aanvaarding van de handelsnaamlicentie, doordat immers aldus het recht op een handelsnaam voor de oorspronkelijk rechthebbende

15 juni 1978

behouden kan blijven door het gebruik, dat een derde krachtens overeenkomst van die handelsnaam maakt. 3) Oudere handelsnaam contra (beeld)merk. De vroegere Merkenwet van 1893 bevatte in art. 10 een bescherming van de oudere handelsnaam tegen het jongere merk, in dier voege dat de nietigverklaring kon worden verzocht van de inschrijving van een merk, dat de handelsnaam van een ander 'bevatte', indien dientengevolge verwarring bij het publiek t.av. de herkomst van de waren kon ontstaan. De tegenhanger van dit artikel bestaat nog steeds in art. 5 a HNW. Bij dit soort geschillen ging het gewoonlijk om een conflict tussen handelsnaam en woordmerk. Het is niet vaak voorgekomen, dat een beeldmerk daarbij was betrokken. Er is echter geen enkele aanleiding om niet ook een afbeelding waarvan — zoals de P.G. het stelt — 'dezelfde boodschap uitgaat', als overeenstemmend met de handelsnaam te beschouwen. Vgl. Rechtbank Den Haag 12 maart 1958, B.I.E. 1959, nr 2, blz. 7 - De Sierkan; Hof Den Bosch 4 maart 1965, B.I.E. 1966, nr 53, blz. 168 - Komeet. In de nieuwe Benelux Merkenwet ontbreekt evenwel een bepaling in de zin van art. 10 Mw. en ook overigens is bij het opstellen van de wetstekst nergens met de handelsnaam rekening gehouden. Zo geeft art. 13 BMW onder A aan de merkhouder een bescherming tegen het gebruik van een 'overeenstemmend teken', zonder dat daarbij de eis wordt gesteld dat het merk van oudere datum zou zijn dan het bewuste overeenstemmende teken of de bewuste overeenstemmende handelsnaam. Dit artikel geeft in beginsel dus de mogelijkheid om het gebruik van een oudere handelsnaam te doen verbieden op grond van het feit dat een jonger merk daarmede overeenstemt. Dat wil zeggen, die mogelijkheid bestaat, wanneer men aanneemt dat een handelsnaam ook wordt gebruikt Voor waren', zodat een verbod kan worden gevorderd op grond van art. 13 A sub 1. Ik acht die opvatting onjuist en verwijs wat dat betreft naar De Handelsnaam blz. 115 en 116, maar de rechtspraak heeft reeds bij herhaling in een geschil tussen merk en handelsnaam art. 13 A sub 1 toegepast en niet art. 13 A sub 2. Toepassing van art. 13 A sub 2 geeft de mogelijkheid voor de gerechtigde tot de oudere handelsnaam om zich te beroepen op een 'geldige reden'. Weliswaar is nog nooit door de rechter met zoveel woorden beslist, dat het recht op een oudere handelsnaam zulk een geldige reden oplevert, maar het Benelux Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 1 maart 1975 (N.J. 1975, 472 m. n. L.W.H., B.I.E. 1975, nr 30, blz. 183 m. n. V.d.Z.-Claeryn) de opening daartoe gegeven. Het Hof heeft overwogen, dat een geldige reden aanwezig zou kunnen zijn 'zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept', al blijkt uit de verdere tekst van de uitspraak, dat men bij die overweging niet aan de handelsnaam, maar uitsluitend aan een ouder merk heeft gedacht. De bescherming van de handelsnaam, wanneer een jonger merk in het offensief gaat, staat dus voorshands nog niet vast. Wat zijn dan nog de mogelijkheden voor de gerechtigde tot de oudere handelsnaam om zelf in het offensief te gaan tegen een verwarringwekkend jonger merk? Men neemt algemeen aan (zie b.v. Helbach, Industriële Eigendom- en Mededingingsrecht nr 502). Dat de handelsnaamgerechtigde zich met een actie ex art. 1401 BW kan verzetten tegen het gebruik van zulk een merk als daardoor verwarring wordt veroorzaakt. De vraag is of die actie voldoende is en of niet ook de Benelux Merkenwet voor een actie grondslagen heeft. Ik wijs in dat verband op art. 4 sub 6 en 4 sub 2, welke bepalingen in samenhang met art. 14 BMW mogelijkheden geven de nietigheid van een merkdepot in te roepen. Art. 4 sub 6 betreft het depot, dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste driejaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Men neemt algemeen aan, dat het gegeven voorbeeld niet uitputtend is bedoeld en dat er ook sprake is van een depot te kwader trouw, wanneer het gedeponeerde merk overeenstemt met een oudere handelsnaam, die de deposant kende of had moeten kennen. Art. 4 sub 2 betreft het depot dat wordt verricht voor waren voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden. Mijnerzijds meen ik dat zulk een misleiding kan bestaan in een te grote gelijkenis met een oudere handelsnaam. In die gevallen geeft art. 14 iedere belanghebbende het recht de nietigheid van het depot in te roepen, waarbij uitsluitend in geval van de kwade trouw van art. 4 sub 6 de actie gebonden is aan een termijn van vijf jaren te rekenen van de datum van het depot. Ik noem deze artikelen, ondanks het feit dat zij in de onderhavige procedure niet aan de orde zijn gekomen, naar men moet aannemen omdat van de zijde van Van de Wouw geen beroep op de nietigheid van het depot van Van Kempen is gedaan. Zou hij dat wel gedaan heb-ben, dan kan ik niet zien hoe in het systeem van de BMW de bepaling van art. 12 onder A een belemmering zou hebben kunnen opleveren. Ook overigens meen ik, dat art. 12 onder A niet in de weg mag staan aan de bescherming van de oudere, rechtmatig gevoerde, handelsnaam tegen het jongere merk. Het is toch niet de bedoeling geweest om met de invoering van de BMW de bestaande - en wat de handelsnaam betreft zelfs wettelijk geregelde — rechten op andere onderscheidingstekenen teniet te doen? De Franse rechtspraak heeft juist in het feit, dat hun nieuwe merkenwet van 1964 (die eveneens het depot als vereiste voor de bescherming van een merk stelt) geen regelingen bevat over handelsnamen, de conclusie verbonden, dat die wet niets veranderde aan het geldende recht, hetwelk een recht op de handelsnaam erkent wegens eerste gebruik. Vgl. Cour d'Appel Parijs 21 februari 1973, GRÜR Int Teil 1974, blz. 291 enRIPIA 1973, blz. 119e.v. Een pikante bijzonderheid in dit geval was nog dat Van de Wouw zich eigenlijk niet eens zozeer beriep op zijn handelsnaam' als wel op zijn gehele habitus, waarop het merk van Van Kempen zou zinspelen. Of men naar Nederlands recht van zulk een habitus bescherming kan vorderen blijft m.i. een open vraag. Ik laat dit verder nu maar buiten beschouwing. Mijnerzijds zal ik al tevreden zijn, wanneer de rechter eens een keer duideüjk beslist, dat het jongere merk geen inbreuk mag maken op het recht op een oudere handelsnaam. 4) Kosteloze rechtsbijstand in merkenzaken? Beide partijen in deze zaken hebben gratis geprocedeerd tot en met de Hoge Raad. Ik meld dit maar even, omdat nog weleens het geluid wordt gehoord, dat kosteloze rechtsbijstand zich zou moeten beperken tot de problemen van privé-personen, daarmede voorbijgaande aan de belangen van de kleine handelaren bij het handhaven van hun commerciële rechten. De vraag is alleen: hoe moest dat nu verder bij het Benelux Gerechtshof? Het systeem van de gratis admissie is bij mijn weten noch bij het Hof in Luxemburg noch bij het Benelux Gerechtshof doorgedrongen. Misschien is dat een punt dat nog eens in overweging kan worden genomen? S.B.

Nr 24. Gerechtshof te Arnhem, eerste civiele kamer, 11 mei 1976 (N.J. 1977, nr 208). (De Assenburg) President: Mr J. C. Gerbrandy; Raden: Mrs C. J. van Zorge en G. I. M. Knotnerus.

111

Art 5 Handelsnaamwet Vervolg van HR 14 november 1975, B.I.E. 1976, nr 26, blz. 106; N.J. 1977, nr 207. Er is geen gevaar voor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van Jansen en Van Appeldoorn - resp. een slagerij en een drogisterij te Bemmel - en de onderneming van de B. V, die een winkelcentrum exploiteert, door het gebruik van de handelsnaam 'De Assenburg' voor dat winkelcentrum, terwijl Jansen en Van Appeldoorn diezelfde handelsnaam reeds eerder voerden. Daarbij is in aanmerking genomen, dat niet is gebleken, dat de B. V. zich op een of andere wijze als detailhandel onder de naam 'De Assenburg' tot het publiek richt en dat de mogelijkheid van verwarring tussen de ondernemingen van Jansen en van Van Appeldoorn en die van de in het winkelcentrum gevestigde winkeliers niet betekent, dat ook verwarring tussen de ondernemingen van Jansen en van Van Appeldoorn en die van de B. V., als exploitant van het winkelcentrum zou zijn te duchten. Evenmin is verwarring te duchten in de zin, dat de indruk wordt gewekt, dat de ondernemingen met elkaar gelieerd zijn. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen-Schellings B.V. te Bemmel, appellante, procureur Mr C. P. Aubel, tegen 1 ) F. W. E. Jansen en 2) H. J. van Appeldoorn, beiden te Bemmel, geïntimeerden, procureur Mr W. M. van der Donk. Het Hof, enz. Gezien een grosse van de beschikking van de Hoge Raad der Nederlanden van 14 november 1975, waarbij op het cassatieberoep van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen-Schellings B.V., gevestigd te Bemmel (hierna verder aan te duiden als: de B.V.) (procureur Mr. C. P. Aubel), werd vernietigd de beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem van 16 januari 1975, gewezen tussen de B.V. als geïntimeerde en: F. W. E. Jansen en H. J. van Appeldoorn, beiden wonende te Bemmel, als appellanten (procureur Mr. W. M. van der Donk) en de zaak naar het Gerechtshof te Arnhem werd verwezen ter verdere afhandeling en beslissing met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad; Mede gezien een grosse van de beschikking van de Kantonrechter te Nijmegen van 19 juli 1974 waarbij werd afgewezen een door de B.V. bestreden verzoek van Jansen en van Appeldoorn om de B.V. te veroordelen in de handelsnaam 'De Assenburg' waarmede genoemde vennootschap haar winkelcentrum te Bemmel aanduidt, een zodanige wijziging aan te brengen dat de onrechtmatigheid daarvan ten opzichte van verzoekers werd opgeheven, met veroordeling van de B.V. in geval van overtreding van de beslissing aan ieder van verzoekers een dwangsom van f 300,— te betalen voor elke overtreding; Overwegende dat de Kantonrechter daartoe onder meer overwoog: 'Ten aanzien van gerekwestreerde wordt nu door verzoekers gesteld en is onweersproken gebleven, dat zij sinds ongeveer 1972 aan haar nieuw gebouwd winkelcentrum te Bemmel, gelegen op geringe afstand van de huidige bedrijfspanden van verzoekers, de naam 'De Assenburg' heeft gegeven; Aangenomen, dat verzoekers hiermede hebben willen stellen, dat door gerekwestreerde de naam 'De Assenburg' als handelsnaam wordt gebruikt, betwist gerekwestreerde dit uitdrukkelijk; Onder handelsnaam wordt verstaan 'de naam, waaronder een onderneming wordt gedreven' en wil er sprake zijn van gebruik van een handelsnaam dan is dus nodig, dat men een naam gebruikt ter aanduiding van een onderneming, die men drijft; Hiervan is hier - voor zover uit het door verzoekers ge-

112

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

stelde is op te maken — geen sprake, nu immers de enkele naamgeving van een winkelcentrum niet inhoudt, dat gerekwestreerde een onderneming drijft onder die naam, terwijl dit uit de door verzoekers overgelegde bescheiden ook niet is op te maken; Anders zou het wellicht zijn, indien gerekwestreerde uitvoering had gegeven aan haar - uit voormelde brief blijkend - voornemen om als haar naam te kiezen 'B.V. Winkelcentrum 'De Assenburg', hoewel ook dan nog niet van onrechtmatig gebruik sprake behoefde te zijn ten opzichte van verzoekers; Uit het voorgaande volgt, dat verzoekers in hun verzoek niet kunnen worden ontvangen, zodat dit dient te worden afgewezen;' O. dat Jansen en van Appeldoorn tijdig van deze beschikking in hoger beroep zijn gekomen bij de Rechtbank te Arnhem, daartegen als grief aanvoerend dat de mening van de Kantonrechter als zou hier geen sprake zijn van een handelsnaam, onjuist voorkomt; O. dat de B.V. de grief heeft bestreden, met conclusie dat het beroep dient te worden verworpen; O. dat de Rechtbank bij beschikking van 16 januari 1975 onder vernietiging van de bestreden beschikking van de Kantonrechter de B.V. heeft veroordeeld, om binnen een maand na het geven van de beschikking zodanige wijziging in de handelsnaam 'De Assenburg' aan te brengen, dat daarin de naam 'Assenburg' niet meer voorkomt, zulks op straffe van verbeurte ener dwangsom van f 150,— voor elke overtreding, c.q. voor elke dag dat in overtreding van het verbod wordt volhard; O. dat de overwegingen, waarop de Rechtbank haar beschikking deed steunen, in het verwijzende arrest van de Hoge Raad zijn opgenomen, zodat het Hof volstaat met daarnaar te verwijzen; O. dat dit Hof ingevolge voormelde beschikking van de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van het hoger beroep verder heeft voortgezet in raadkamer van 16 maart 1976 in tegenwoordigheid van partijen, waarbij de zaak nader mondeling is toegelicht door hun procureurs; O. dat ingevolge het verwijzend arrest van de Hoge Raad dient te worden onderzocht of tengevolge van de omstandigheid, dat de B.V. zich ter aanduiding van haar onderneming - een door de B.V. door verhuur van gedeelten daarvan aan de exploitanten van winkelbedrijven geëxploiteerd winkelcentrum te Bemmel — in het handelsverkeer bedient van de handelsnaam 'De Assenburg', verwarring bij het publiek te duchten is tussen die onderneming en die van Jansen en Van Appeldoorn - respectievelijk een slagerij en een drogisterij te Bemmel — voor welke beide laatste ondernemingen reeds vóórdat het winkelcentrum van de B.V. onder die naam werd gedreven rechtmatig diezelfde handelsnaam werd gevoerd; O. dat - eveneens ingevolge dat arrest - bij dat onderzoek in aanmerking moet worden genomen, dat de enkele omstandigheid dat de B.V. een winkelcentrum exploiteert, niet meebrengt, dat zij zich als detailhandel wendt tot het kopend publiek; O. dat noch door middel van de stukken noch ter zitting van het Hof andere feiten of omstandigheden zijn gesteld of zijn komen vast te staan, waaruit — al of niet in samenhang met de omstandigheid, dat de B.V. het winkelcentrum exploiteert — zou kunnen worden afgeleid, dat de B.V. zich metterdaad op één of andere wijze als detailhandel onder de naam 'De Assenburg' tot het publiek richt; dat van de zijde van Jansen en Van Appeldoorn wel is aangevoerd, dat de B.V. in het winkelcentrum 'De Assenburg' zelf ook twee zaken exploiteert, die de detailhandel uitoefenen, doch ook die omstandigheid - daargelaten, dat deze uitoefening niet geschiedt onder de naam 'De Assenburg', maar als 'Janssens Brood- en Banketbakkerij' en 'Janssens Wijnen en Gedistilleerde Dranken', zodat reeds op die grond verwarring bij het publiek tussen die onderneming(en) van de B.V. en die van Jansen en van Van Appeldoorn is uit te sluiten — geenszins de

15 juni 1978

conclusie wettigt, dat de B.V. zich bij de exploitatie van het winkelcentrum als detailhandel tot het publiek richt; dat voorts wel is komen vast te staan, dat enkele van de in het winkelcentrum gevestigde winkeliers naast de naam van hun eigen zaak ook de aanduiding: 'Winkelcentrum de Assenburg' bezigen, doch ook deze omstandigheid er niet toe leidt, dat van de B.V. zelf gezegd zou moeten worden, dat zij zich — onder de naam 'De Assenburg' - als detailhandel tot het publiek richt; O. dat daarbij - wederom ingevolge het verwijzend arrest - eveneens in aanmerking moet worden genomen, dat de mogelijkheid van verwarring tussen de ondernemingen van Jansen en van Van Appeldoorn en die van de in het winkelcentrum gevestigde winkeliers op zichzelf niet betekent, dat bij het publiek ook een verwarring tussen de ondernemingen van Jansen en van Van Appeldoorn en die van de B.V., als exploitant van het winkelcentrum, zou zijn te duchten; O. dat geen andere feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken - afgezien van de hierboven behandelde, die echter, zoals overwogen, ten deze geen gewicht in de schaal leggen — op grond waarvan een verwarring tussen de ondernemingen van Jansen ,en van Van Appeldoorn en die van de B.V. — in verband met de aard van die ondernemingen — valt te duchten; O. dat van verwarring bij het publiek ook sprake kan zijn indien dat publiek weliswaar de verschillende activiteiten van de ondernemingen onderscheidt, doch door de overeenstemmende naam de indruk gewekt wordt dat de ondernemingen met elkaar gelieerd zijn; dat de enkele overeenstemming in handelsnaam, zeker bij geheel verschillende activiteiten van de ondernemingen nog geen verwarring in de hierbedoelde zin belooft te doen duchten of ontstaan; dat in het onderhavige geval daartoe geen aanleiding bestaat aangezien, zoals vaststaat, het winkelcentrum een modern, duidelijk op zichzelf staand complex is, en de winkels van Jansen en Van Appeldoorn zijn gevestigd in reeds veel eerder bestaande, afzonderlijk van elkaar en niet in de onmiddellijke nabijheid van het winkelcentrum gelegen panden; O. dat de Rechtbank wel als vaststaand heeft aangenomen dat in het verleden zowel Jansen als Van Appeldoorn meermalen per brief en telefonisch abusievelijk zijn benaderd door lieden die met het winkelcentrum in contact wilden treden, doch niet is gebleken dat dit het gevolg was van het feit dat de B.V. in het handelsverkeer de naam 'de Assenburg' voert ter aanduiding van haar hiervoor omschreven onderneming4; dat met name de in deze procedure genoemde foutieve overboeking ten gunste van F. W. E. Jansen door de Boerenleenbank te Bemmel van geld dat het St. Jozefklooster bedoelde over te maken aan de b.v. Janssen, 'Assenburg' Bemmel, verklaard kan worden door de overeenstemming in de namen Janssen en Jansen; dat niet is gebleken welke de oorzaak kan zijn geweest van de volgens Jansen en Van Appeldoorn gemaakte vergissingen; O. dat het Hof op grond van het vorenstaande van oordeel is dat het oorspronkelijk verzoek van Jansen en Van Appeldoorn dient te worden afgewezen, zodat de beschikking van de Kantonrechter te Nijmegen van 19 juli 1974, met wijziging van de gronden, alsnog dient te worden bekrachtigd; Beschikkende in hoger beroep na verwijzing door de Hoge Raad: Bekrachtigt de beschikking van de Kantonrechter te Nijmegen van 19 juli 1974. Enz.

Nr 25. Gerechtshof te Arnhem, 3 augustus 1977. (Visser Brilmode/Van den Noort Brilmode) Mr W. Nieuwenhuijsen, Mrs W. F. Leemans en W. J. J. Koole, vice-presidenten.

15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

Art 5 Handelsnaamwet De handelsnaam 'Van den Noort Brilmode' en de handelsnaam 'Visser Brilmode' wijken niet slechts in geringe mate van elkaar af, omdat de onderdelen der namen die de aard van de onderneming beschrijven — in casu: brilmode — minder kenmerkend zijn dan de daaraan telkens voorafgaande familienamen, die geen enkele gelijkenis vertonen. (Anders President.) Marinus Cornells Visser te Dronten, appellant, procureur Mr D. P. Dirkzwager, advocaat Dr Mr J. A. M. van Staay, tegen Jan Coenraad van den Noort te Lelystad, geihtimeerde, procureur Mr J. G. de Vries Robbé, advocaat Mr A. R. van den Noort. a) President Arrondissements-Rechtbank te Zwolle, 30 maart 1977 (Mr C. S. de Jong). De President, enz. en overwegende ten aanzien van het recht: Tussen partijen staat vast dat eiser [Van den Noort Red. ] eigenaar is van een opticiënsbedrijf te Kampen aan de Oudestraat 52, waarvan een filiaal gevestigd is te Lelystad aan de Snijderstraat nummer 12 en dat hij dit bedrijf — en dus ook dat gedeelte daarvan dat ondergebracht is in het filiaal te Lelystad — uitoefent onder de handelsnaam 'Van den Noort Brilmode'; in dit bedrijf worden brilmonturen verkocht en brilleglazen geslepen, waarbij zo nodig ook oogmeting plaats vindt. Gedaagde exploiteert in Lelystad aan het adres Weverstraat nummer 12 een juweliersbedrijf; hij heeft in de maand januari 1977 zijn zaak uitgebreid met een opticiënsbedrijf waarin ook brilmonturen worden verkocht en brilleglazen geslepen, eventueel na het verrichten van oogmeting. Gedaagde gebruikt voor zijn opticiënsbedrijf de handelsnaam Visser Brilmode. Een en ander staat eveneens tussen partijen vast. Eiser meent nu dat gedaagde door deze handelsnaam voor zijn opticiënsbedrijf te gebruiken en toe te passen, in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet en in elk geval zich tegenover hem aan een onrechtmatige daad schuldig maakt, op grond waarvan hij tegenover gedaagde als voorlopige voorziening een verbod vraagt om zich van de handelsnaam 'Visser Brilmode' te bedienen. Eisers vordering is toewijsbaar. Eiser voert de handelsnaam 'Van den Noort Brilmode' voor zijn opticiënsbedrijf rechtmatig, zowel voor zijn zaak in Kampen als voor zijn filiaal te Lelystad, en doet zulks sedert einde 1973 in elk geval, ruimschoots zoals genoegzaam is gebleken door de tekst van advertenties en de opschriften op rekeningen en brillezakjes die ter terechtzitting zijn overgelegd, voordat gedaagde zijn opticiënszaak te Lelystad in de maand januari 1977 opende en deze is gaan voeren onder de handelsnaam Visser Brilmode. Eisers handelsnaam en die van gedaagde wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Beide handelsnamen dienen in hun geheel te worden beoordeeld en dan kan voor een nauwkeurige lezer het verschil tussen de beide familienamen in de handelsnamen terstond in het oog springen, maar hierbij dient niet uit het oog verloren te worden (het is nu eenmaal een zaak tussen opticiens) dat thans in veel grotere mate dan enkele tientallen jaren terug door de opticiens bij het publiek de aandacht gevestigd wordt op de vormgeving van een montuur en in dat opzicht zowel in woord als beeld bij de verkoop van brillen speciaal een beroep wordt gedaan op de aesthetische gevoelens van dat publiek. Als in een handelsnaam het woord 'Brilmode' wordt gebruikt, kan dat publiek zich er als het ware door gevleid voelen wanneer het een zaak die aldus de indruk vestigt de mode op de voet te volgen, betreedt en daar zijn aankoop doet.

113

Aldus komt het accent in die handelsnaam te liggen op de aanduiding 'brilmode', en raakt de familienaam op de achtergrond. Zo is het ook bij de handelsnamen van eiser en gedaagde voor hun opticiënsbedrijf: het zwaartepunt van beide handelsnamen ligt in 'Brilmode' en in zoverre is er slechts een geringe afwijking tussen deze namen. Aldus kan verwarring dreigen. Daar komt in casu bij dat de aard van de beide ondernemingen geheel gelijk is en zij in dezelfde plaats gevestigd zijn; beide zaken zijn opticiënszaken en het opticiënsbedrijf van gedaagde ligt in het zelfde winkelcentrum op nog geeen 100 meter van eisers filiaal en zelfs in letterlijke zin 'om de hoek'. In laatstvermelde omstandigheid — de zeer nabije ligging van beide ondernemingen — is bovendien, afgezien van het bepaalde van artikel 5 van de Handelsnaamwet, een zelfstandige grond gelegen om aan te nemen dat ten principale gedaagdes gedraging als onrechtmatig zal worden beschouwd. Aan gedaagde zal een termijn gegund worden om de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het verbod te ontgaan. Het verbod zal bovendien slechts van kracht zijn voorzover gedaagde zijn opticiënsbedrijf aan de Weverstraat 12 te Lelystad onder bovenbedoelde handelsnaam exploiteert. De dwangsom wordt gematigd. Enz. b) Het Hof, enz. Ten aanzien van het recht: Overwegende dat appellant als enige grief heeft aangevoerd, dat de President ten onrechte heeft overwogen, dat de handelsnaam van geïntimeerde slechts in geringe mate van die van appellant afwijkt; O. dat als tussen partijen in confesso vaststaat, dat appellant in 1977 onder de handelsnaam 'Visser Brilmode' in een winkelcentrum te Lelystad het opticiënsbedrijf is gaan uitoefenen, terwijl geintimeerde alstoen aldaar op minder dan 100 m. afstand van hem verwijderd reeds onder de handelsnaam 'Van den Noort Brilmode' hetzelfde bedrijf uitoefende; O. dat ter beantwoording van de vraag of deze beide handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken, die namen in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken en daarbij rekening moet worden gehouden met het feit, dat niet alle onderdelen van die namen op publiek, dat met een normaal onderscheidingsvermogen en normale oplettendheid is behept, dezelfde indruk zullen maken; dat met name de onderdelen der namen die de aard van de onderneming beschrijven — in casu brilmode — minder kenmerkend voor deze beide handelsnamen zijn dan de daaraan telkens voorafgaande familienamen, hetgeen temeer geldt nu de bril — gelijk van algemene bekendheid is — een mode-artikel is geworden en er geen sprake van is dat in de ene opticiënszaak brilmonturen worden verkocht, die in de mode zijn, terwijl dit in het andere bedrijf niet het geval is; O. dat in de beide onderhavige handelsnamen derhalve, naar 's Hofs voorlopig oordeel, het zwaartepunt valt op de daarin vooropstaande familienamen, die vergeleken met de aanduiding 'orilmode' het meest kenmerkende onderdeel dier beide handelsnamen uitmaken; dat nu de familienamen Van den Noort en Visser geen enkele gelijkenis vertonen, niet gezegd kan worden dat de beide handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken en dat bij het publiek als vorenbedoeld verwarring tussen de onder die namen gevoerde zaken — ook al zijn deze in eikaars nabijheid gelegen — zal ontstaan; O. dat het voeren van de handelsnaam 'Visser Brilmode' door appellant onder deze omstandigheden niet in strijd komt met artikel 5 der Handelsnaamwet en evenmin een onrechtmatige daad jegens geintimeerde oplevert; O. dat appellants grief mitsdien gegrond is en de door geintimeerde gevraagde voorziening — onder vernietiging

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

114

van het bestreden vonnis — dient te worden geweigerd, met zijn veroordeling in de kosten van beide instanties; Rechtdoende in naam der Koningin in hoger beroep in kort geding: Vernietigt het vonnis waarvan beroep; Weigert de door geintimeerde gevraagde voorziening; Veroordeelt geintimeerde in de proceskosten in beide instanties, totaan deze uitspraak aan de zijde van appellant begroot in eerste aanleg op f 5 9 5 , - (vijf honderd vijf en negentig gulden) en in hoger beroep op f 2918,05 (twee duizend negen honderd achttien gulden en vijf cent). Enz.

Nr 26. President Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, 2 juni 1977. ('Your' Boetiek/Hij Herenmode) (Mr W. J. Borgerhoff Mulder) Art 1401 Burgerlijk Wetboek j° artt 5 en 5a Handelsnaamwet Gebruik van de handelsnamen door gedaagden is onrechtmatig jegens eiseres, omdat de aanduiding 'YOUR' bij het publiek kan leiden tot een gedachtenassociatie met de handelsnaam en merken van eiseres en derhalve bij het publiek een relatie tussen de bedrijven van partijen suggereert, die in feite niet aanwezig is. Bovendien staan daardoor de met name in Amsterdam als ingeburgerd te beschouwen handelsnaam en merken van eiseres, en haar reputatie bloot aan verwatering en dreigen zij aan werfkracht in te boeten. Op het verweer van gedaagde dat geen verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen of omtrent de herkomst der waren te duchten is, behoeft daarom verder niet te worden ingegaan. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hij Herenmode B.V. te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr Ch. Gielen, tegen 1 ) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Your' Boetiek B.V. en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Your' Coffeeshop B.V., beide te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], procureur Mr P. J. Kardoes. De President, enz. Tussen partijen staat het navolgende vast. Eiseres maakt sedert 1962 haar bedrijf van de winkelverkoop van kleding en aanverwante artikelen, in hoofdzaak heren- en kinderkleding. Eiseres beschikt thans over 67 filialen verspreid over 45 steden des lands, waaronder 11 filialen te Amsterdam. Sinds haar oprichting in 1962 voert eiseres de handelsnamen Hij Herenmode NV, Hij Herenmode BV, Hij Herenmode en Hij en Jij. Voorts is eiseres krachtens eerste gebruik vóór 1 januari 1971 en krachtens depot verricht op grond van de Beneluxmerkenwet (BMW) onder meer rechthebbende op de merken: HIJ, JIJ, HIS, HE, HER, ZIJ, SHE, JULLIE en WIJ. De filialen van eiseres worden alle onder de naam 'HIJ' en gedeeltelijk onder de naam 'JIJ' gedreven. Gedaagden exploiteren sedert december 1976 in de

15 juni 1978

Paleisstraat te Amsterdam een koffieshop annex damesmodewinkel onder de namen respectievelijk 'YOUR' Coffeeshop BV en 'YOUR' Boetiek BV. Eiseres stelt thans dat het gebruik van genoemde handelsnamen door gedaagden jegens haar (eiseres) onrechtmatig is en vordert op grond daarvan dat Wij gedaagden het gebruik van hun hiervoren genoemde handelsnamen zullen verbieden althans van het bestanddeel "YOUR', een en ander zoals in het petitium der dagvaarding staat omschreven. Met eiseres zijn Wij van oordeel dat genoemd gebruik van de handelsnamen door gedaagden, waarin het woord 'YOUR' naar Ons oordeel het meest in het oog springt, jegens eiseres onrechtmatig is,
15 juni 1978

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

115

Wetgeving Ontwerp van Wet tot goedkeuring van het P C T. Bij brief van 28 april 1978 is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen aangeboden een ontwerp van Rijkswet, houdende goedkeuring van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement; Washington, 19 juni 1970. De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. (Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 15 011 (R 1096), nrs 1-3.)

Ontwerp van Rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet Bij brief van 19 mei 1978 is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen aangeboden een ontwerp van Rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet in verband met uitvoering van en aanpassing aan het Europees Octrooiverdrag, München, 5 oktober 1973, en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington, 19 juni 1970. De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. (Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 15 038 (R 1098), nrs 1-3.)

Boekbespreking Dr Aberhard Waibel, Warenzeichenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Fragen des Ersatzteile-, Zubehörund Reparaturgewerbes. Eine Untersuchung zur Rechtslage in Belgien, Italien, den USA und in Deutschland. Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1977, 364 blz. Prijs DM 80,-. (Bibliotheek Octrooiraad nr A 3179.) In dit boek behandelt de auteur de merkenrechtelijkeen mededingingsvragen, die zich kunnen voordoen c.q. zich hebben voorgedaan bij de vervaardiging en verhandeling van onderdelen voor door anderen geproduceerde auto's, machines e.d. Ook wordt aandacht besteed aan soortgelijke problemen die kunnen rijzen bij de reparatie van dergelijke goederen. Na een overzicht te hebben gegeven van de vooroorlogse en de tegenwoordige marktorganisatie, bespreekt de auteur achtereenvolgens de rechtssituatie in België, Italië, Verenigde Staten en — zeer uitvoerig — Duitsland. Vele deelgebieden worden hierbij in ogenschouw genomen, zoals de ongeoorloofde nabootsing, het profiteren of aantasten van andermans reputatie en goodwill, het veroorzaken van verwarringsgevaar e.d. Ook de merkinbreuk komt aan de orde, met name bij de vraag of de onderdelenleverancier openlijk mag aankondigen dat zijn produkten bestemd zijn, geschikt zijn etc. voor (gebruik in of bij) het merk X. Deze vraag is vóór de tweede wereldoorlog door de Nederlandse rechtspraak in het algemeen bevestigend beantwoord. Zodanig merkgebruik leverde geen merkinbreuk op, omdat het merk hier niet 'als merk' werd gebruikt, d.w.z. ter onderscheiding van eigen waren van die van anderen, en

was ook niet onrechtmatig tegenover de fabrikant van de originele onderdelen, mits maar tegen iedere mogelijkheid van verwarring of misvatting werd gewaakt. v In het hoofdstuk over België gaat de auteur in op de vraag of in deze situatie (die voor België niet wezenlijk verschilde van die in Nederland) door het inwerking teeden der Benelux Merkenwet verandering is gekomen. Hij meent van niet, om'dathet gebruik van andermans merk bij de verhandeling van onderdelen niet onder de norm van artikel 13 A, 1 valt maar onder die van artikel 13 A, 2 en aldus voor dat gebruik een geldige reden kan worden aangenomen. Volgens de sehr, ziet no. 1 alleen op 'kennzeichenmässigen Gebrauch', dus op gebruik als (eigen) merk, handelsnaam of ander onderscheidingsteken. Deze opvatting die, zij het in andere bewoordingen, ook gevonden wordt bij v. Nieuwenhoven Helbach no. 464 en Pres. Den Haag 25.11.1976, B.I.E. 1977, 135 (Batco/Niemeyer), staat met de bewoordingen van artikel 13 A, 1 Celk gebruik') enigermate op gespannen voet, maar past bij de zinsnede in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen dat de bepalingen onder A, 1 de bescherming bekrachtigen die de vroegere nationale wetgevingen aan de merkhouders verleenden. Wie de reeds gememoreerde markttechnische beschouwingen van de sehr, leest, krijgt de indruk dat het refererend gebruik van andermans merk bij de verhandeling van eigen onderdelen wel weer eens net zo actueel zou kunnen worden als in de dertiger jaren. Het onderhavige boek kan hierbij een bruikbare gids zijn. Amsterdam, 5 april 1978. Mr L. Wichers Hoeth.

Litteratuur Boeken. NEDERLAND. Drucker, Mr W. H., en Mr G. H. C. Bodenhausen's. Kort begrip van het recht betreffende de industriële

en intellectuele eigendom, vijfde druk bewerkt door Mr L. Wichers Hoeth. Zwolle, Tjeenk Willink, 1976, 312 blz. Prijs f 57,25. [Besproken door Prof. Mr H. Cohen Jehoram in Rechtsgeleerd magazijn Themis 1977 (3) blz. 2 6 9 272.]

116

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

Haardt, Mr W. L., Het octrooirecht tussen 1952 en 1977. Blz. 89—101 in: Quid iuris, bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Genootschap 'Door Tijd en Vlijt' (Deventer, Kluwer, 1977, 186 blz., prijs f 35,-). Schaper, Mr T., Rechtsbescherming van champagne: een proeve van juridische oenologie. Blz. 135-150: Quid iuris, bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Genootschap 'Door Tijd en Vlijt' (Deventer Kluwer, 1977, 186 blz., prijs f 35,-). Verkade, Mr D. W. F., Intellectuele eigendom, mededinging en consument. Deventer, Kluwer, 1976, 31 blz. Prijs f 5,90. [Besproken door Prof. Mr H. Cohen Jehoram in Rechtsgeleerd magazijn Themis 1977 (3) blz. 267/9.] [ Ook besproken door Mr W. L. Haardt in Bijblad I.E. mei 1977 (5) blz. 146/7.] N.A.K., Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, 44ste jaarverslag 1975™ 1976. Wageningen, Bosrandweg 5, 1977, 131 blz. BUITENLAND. Bärmann, H., Das amerikanische Antitrustrecht und seine Auswirkungen auf deutsche Exportunternehmen. Würzburg, proefschrift, 1975, 181 blz. Casanova, M., Impresa e azienda. Turijn, Unione tipografico, 1974, 873 blz. Corrado, R., Segni distintivi. Ditta, insegna, marchio. Milaan, Vallardi, 1975, 399 blz. Courteix, S., Télévisions sans frontières. Un problème de coopération internationale. Paris, Economica, 1975, 350 blz. Dessemontet, F., The Legal Protection of Know-how in the United States of America. Genève, Droz; South Hackensack, N.J., Rothmann, 1976, 487 blz. Doctors, S. I., The Role of Federal Agencies in Technology Transfer. Cambridge, Massachusetts, M.I.T. Press, 1969, 246 blz. Hermann, A. H., en Colin Jones, Fair trading in Europe. (Blz. 70—113: Application of EEC competition rules to restrictive practices.) Londen, K luwer-Harrap Handbooks en Deventer, Kluwer, 1977, 472 blz. Prijs f 70,-. (Bibliotheek Octrooiraad nr AA 3173.) Holmqvist, L., Patenträtt. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1976, 197 blz. Prijs 48,— Zweedse kronen. Kessler, W. K., Die Filmwirtschaft im Gemeinsamen Markt, Rechtsfragen der Herstellung eines europäischen Filmmarktes unter besonderer Berücksichti-

15 juni 1978

gung der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sowie der Filmförderung. Berlijn, Duncker & Humblot, 1976, 254 blz. Kremnitz, W., Das Arbeitnehmererfinderrecht in der Praxis des Unternehmers. Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1977, 142 blz. Prijs DM 35,-. (Bibliotheek Octrooiraad nr A 3129.) Küchler, R., Lizenzverträge im EWG-Recht einschlieszlich der Freihandelsabkommen mit den EFTAStaaten. Bern, Stämpfli, 1976, 222 blz. [Besproken door Dr Hanns Ulrich in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Weinheim) nov. 1977 (11) blz. 420.] Lontai, Endre, The research contracts. Civil-law means promoting scientific-technical progress. Leiden, Sijthoff, 1977, 236 blz. Prijs f 52,-. Patishall, B. W., en D. C. Hilliard, Trademarks, Trade Identity and Unfair trade Practices. Cases and Materials. New York, Bender, 1974, losbladig. Plasseraud, Y., Recherches d'antériorités en matière de marques. Paris, eigen uitgave, 1975, 19 blz. —, Choisir, protéger et gérer vos marques. Parijs, Editions d'Organisation, 1977, 221 blz. Schade, H., Patent-Tabelle. Übersicht über materielles und formelles Recht in 43 Ländern. Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1977, vijfde druk, 128 blz. Prijs DM 56,-. [Bibliotheek Octrooiraad nr AA 2079.] [Besproken door Dr J. Papenberg in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Weinheim) oktober 1977 (10) blz. 378.] [De tweede drukvan 1961 en de derde drukvan 1969 zijn door Ir P. L. Hazelzet aangekondigd in Bijblad LE. 1962, blz. 139 en 1970, blz. 106. Thorpe, J., The Use of Manuscripts in Literary Research. Problems of Access and Literary Property Rights. New York, Modern Language Association, 1974, 40 blz. Tomson, B., en N. Coplan, Architectural and Engineering Law. New York, Reinhold, 1967, tweede druk, 392 blz. Weinstein, Z., Le régime fiscal de la propriété industrielle. Parijs, Delmas et Cie, 1977, tweede druk, 1977, 240 blz. Law and the Visual Arts onder redactie van L. D, DuBoff en M. A. Crawford DuBoff. Eigen uitgave, 1974, 359 blz. Patent Cooperation Treaty, Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens onder redactie van U. C. Hallmann. Keulen, Heymanns, 1976, 229 blz.

Verbetering In het Bijblad bij De Industriële Eigendom van december 1977, blz. 316 is onder nr 97 een beschikking van de Octrooiraad, Afdeling van Beroep, van 21 december 1976 gepubliceerd. In de noot is verwezen naar twee oudere

beschikkingen van de Afdeling van Beroep. De vindplaats van de eerste van die oudere beschikkingen is: Bijblad I.E. 1967, nr 88, blz. 274.