Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 december 1983, 51e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

345

16 december 1983, 51e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet en Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Personeel. — Mr S. Boekman benoemd in de Hoge Raad. — Classificatie-overeenkomst van Straatsburg. — Overeenkomst van Nice. — Zweden bekrachtigt en België treedt toe tot het Verdrag Micro-organismen. — Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen. — Erkenning van microbenverzamelingen. — Examen voor octrooigemachtigde. Artikel. Mr P. J. M. Steinhauser, Merkgebruik en export (blz. 3 4 8 - 3 5 2 ) . Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken.

1. Octrooirecht. Nr 105. Hof 's-Gravenhage, 9 december 1981, Gema e.a./Grünenthal (de inbreukrechter mag zich niet slechts dan van een verbond en veroordeling tot schadevergoeding onthouden, indien evident is dat een verzochte dwanglicentie zal worden verleend, maar ook indien een niet té verwaarlozen kans op die verlening bestaat; een opmerking in de Memorie van Toelichting is niet meer dan de mening van de opstellers van die memorie, welke mening niet bepalend is voor de uitleg van art. 30, lid 2 R.O.W.; bij het bepalen of een bepaalde maatregel inbreuk maakt, gaat het er om of voor de vakman, die de maatregel met het octrooi "vergelijkt", voor de hand ligt dat die maatregel een toepassing is van de uitvinding zoals geoctrooieerd; ook inventieve varianten van een geoctrooieerde maatregel kunnen onder het Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

51e jaargang

> octrooi vallen en niet slechts in geval de variant een toevoeging is aan die maatregel) (met noot Ph.). 2. Merkenrecht. Nr 106. Hoge Raad, 14 januari 1983, Lekturama/ Kluwerpers (.Hof: het merk "Handwerken zonder grenzen" is deugdelijk en heeft onderscheidend vermogen, de aanduiding "Koken zonder grenzen" stemt daarmee overeen;H.R.: de uitspraak van het Hof berust op een authentieke titel, zodat de gevorderde voorlopige tenuitvoerlegging moet worden bevolen). Nr 107. Hof 's-Hertogenbosch, 22 februari 1977, Laboratorios Hosbon/Laboratoria Nobilis (het merk Lauracycline stemt overeen met het merk Laurabolin, daaraan doet niet af dat Lauraat de soortaanduiding is van een zoutderivaat van Laurinezuur; de bestemming van de merken wordt niet bepaald door het daarvan tot nu toe gemaakte gebruik, maar door de warenomschrijving in de depots). Nr 108. Rechtbank Almelo, 14 november 1979, Consejo etc. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlucar de Barrameda/Van Adel Wijnkopers (de stelling van gedaagde dat het depot van eiser misleidend en in strijd met de openbare orde is, faalt; gedaagde, die op de hoogte was van het gebruik van het merk van eiser in de Benelux, heeft de bestreden vermelding op haar etiket niet te goeder trouw gebruikt, en kan geen nietigheid van het depot van eiser inroepen op de grond dat het te kwader trouw is verricht). Nr 109. President Rechtbank Leeuwarden, 2 oktober 1978, Friese Pers/Tija Media (het gebruik van de woorden "De Koerier", al dan niet in samenhang met het Eindnr 12

Blz. 3 4 5 - 3 7 6

Rijswijk, 16 december 1983

Bij blad Industriële Eigendom, nr 12

346

tussen beide woorden geplaatste vignet, kan niet worden opgevat als een nabootsing van het ingeschreven merk van eiseres, en levert voorts ook geen onrechtmatige daad jegens eiseres op, omdat er geen gevaar voor verwarring is) (met noten v. N.H.). 3. Modellenrecht. Nr 110. Rechtbank Amsterdam, 26 januari 1977, Blokker/De Zeeuw (het model vertoont slechts ondergeschikte verschillen met reeds in de jaren onmiddellijk voor het depot bekende vormen van kop en schotel; depot nietig verklaard). 4. Handelsnaamrecht. Nr 111. Rechtbank Groningen, 23 april 1982, Vleeswarenunie/Kastelein B.V. (gedaagde heeft ten behoeve van eiseres afstand gedaan van de handelsnaam Vleeswarenunie; afstand van handelsnaam kan niet worden gelijkgesteld met overdracht, zodat de vraag of is voldaan aan de vereisten voor overdracht buiten beschouwing kan blijven; verbod aan gedaagde de handelsnaam Vleeswarenunie te voeren) (met noot S.B.). 5. Rechtsvordering. Nr 112. Pres. Rechtbank Breda, 18 juni 1982, Centrafarm/Grünenthal (geen wetsbepaling houdt in dat door het instellen van een beroep in cassatie tegen een arrest van het Hof, waarbij een uitvoerbaar bij voorraad

16 december 1983

verklaard vonnis van een lagere rechter is vernietigd, het vonnis van de lagere rechter van kracht blijft, in die zin dat hangende de cassatieprocedure tenuitvoerlegging daarvan mogelijk is). b. Beschikkingen van de Octrooiraad. Nr 113. Afdeling van Beroep, 5 januari 1982 (door in beroep de beschrijving grotendeels te handhaven is geen rekening gehouden met de eerder vermelde onduidelijkheid; aanvraagster heeft onder meer hierdoor behoorlijke bestudering van de stukken vóór de zitting door de Afdeling van Beroep, alsmede een vruchtbare discussie ter zitting in hoge mate' bemoeilijkt; strijd met goede procesorde en de vaste jurisprudentie). Nr 114. Aanvraagafdeling, 19 maart 1981 (het staat een opposant weliswaar vrij na een zitting van een Afdeling een brief tot die Afdeling te richten, doch het is in het belang van een goede procesorde dat een opposant van een zodanige brief niet zelf een afschrift aan de aanvrager zendt) (met noot L.W.K.). Wetgeving. Overeenkomst tussen Nederland en Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting (blz. 374/5). Industriële eigendom (blz. 375). Litteratuur. Verbetering.

Officiële mededelingen Personeel. Beëindiging van dienstverband. Aan de heer R. Borghuis, referendaris in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1983 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 21 september 1983, nr Pers. 83/012050). In dienst getreden. De heer A. L. de Groen, rijksambtenaar II in vaste dienst bij het Ministerie van Economische Zaken (Directie voor de Economische Voorlichting en Exportbevordering) is met ingang van 1 oktober 1983 overgeplaatst naar het Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 1 november 1983, nr Pers. 83/13734). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer Ir W. Schuyf op diens verzoek op 31 oktober 1983 in bovengenoemd register is doorgehaald. Mr S. Boekman benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad. Mr S. Boekman, advocaat en procureur te Haarlem, tevens rechter plv. in de arrondissementsrechtbank aldaar en redacteur van het Bijblad bij De Industriële Eigendom, is benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Classificatie-overeenkomst van Straatsburg. Italië heeft op 28 maart 1979 de Overeenkomst van . Straatsburg betreffende de internationale classificatie

van octrooien (Trb. 1980, nr 35) bekrachtigd. De Overeenkomst is voor Italië in werking getreden op 30 maart 1980. (Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verdragen 9 september 1983.) De op 28 september 1979 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van de Overeenkomst zijn op 25 februari 1982 van kracht geworden. (Idem, 29 juli 1983.) Overeenkomst van Nice, herzien te Genève, 13 mei 1977. De op 28 september 1979 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Genève, 13 mei 1977 {Trb. 1980, 37) zijn op 6 september 1982 van kracht geworden. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gelden de wijzigingen, evenals de Herziene Overeenkomst alleen voor Nederland (mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie verdragen, 29 juli 1983). De Herziene Overeenkomst van Nice is op 16 september 1983 bekrachtigd door het Groot-Hertogdom Luxemburg (inwerkingtreding voor Luxemburg op 21 december 1983) (mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie verdragen, 4 oktober 1983). Zweden bekrachtigt en België treedt toe tot het Verdrag Micro-organismen. Zweden heeft op 23 juni 1983 het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het

16 december 1983

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met uitvoeringsreglement, bekrachtigd. België is op 15 september 1983 tot ditzelfde Verdrag toegetreden. Het Verdrag is voor Zweden op 1 oktober 1983 en voor België op 15 september 1983 in werking getreden. (Mededelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 juli en 6 oktober 1983.) Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen. De Algemene Vergadering van de Internationale Unie voor samenwerking inzake octrooien heeft in haar tiende zitting, gehouden te Genève van 26 september tot 4 oktober 1983, nieuwe bedragen vastgesteld, die ingaande 1 januari 1984 verschuldigd worden bij de indiening of" behandeling van internationale octrooiaanvragen. Indien internationale octrooiaanvragen bij de Octrooiraad worden ingediend, dienen de daarbij verschuldigde taksen krachtens Artikel 31B van het Octrooireglement in Nederlandse valuta bij de Octrooiraad te worden betaald. Hieronder volgen de desbetreffende, in guldens uitgedrukte, nieuwe bedragen. 1. De basistaks (regel 15.2 (a) van het Samenwerkingsverdrag): Indien de internationale aanvrage meer dan 30 bladen bevat: f 865,—, vermeerderd met f 1 8 , - voor elk blad boven de 30 bladen. 2. De aanwijzingstaks (regel 15.2 (a)): 3. De behandelingstaks (regel 57.2 (a)): 4. Idem, de aanvulling daarop (regel 57.2 (b)):

f

865,—

f 208,— f 265,f 265,-

Erkenning van microbenverzamelingen. De Voorzitter van de Octrooiraad heeft op 2 november 1983 de volgende microbenverzameling erkend: "Phabagen Collection" Rijksuniversiteit Utrecht Vakgroep Moleculaire Celbiologie Padualaan 8 3584 CH Utrecht Zie tevens de officiële mededelingen in BIE 1982, blz. 94. BIE 1983, blz. 91 en BIE 1983, blz. 154. Examen voor octrooigemachtigde. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij beschikking van 22 november 1983, no 83/013268, Directie Personeel, gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1968, 595) besloten: 1. te bepalen dat in 1984 zowel in april als in oktober op nader door de voorzitter van de Commissie aan te wijzen data een examen voor octrooigemachtigde als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Octrooigemachtigdenreglement wordt gehouden in het gebouw van de Octrooiraad aan de Patentlaan 2 te Rijswijk;*) 2. te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie, die bedoeld examen zal afnemen: Mr Drs J. J. Bos, Voorzitter van de Octrooiraad; tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie: *) D.w.z. in april zal schriftelijk én mondeling examen afgenomen worden, in oktober slechts mondeling. (Vgl. de Toelichting.)

347

Mr E. van Weel en Drs J. C. H. Perizonius, beiden Ondervoorzitter van de Octrooiraad; en tot leden van de Commissie: Ir H. J. van Baarzel, Octrooigemachtigde te Uithoorn; Ir G. F. van der Beek, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Ir R. A. Bijl, Octrooigemachtigde te Eindhoven; Ir L. W. Kooy, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Dr H. B. van Leeuwen, Octrooigemachtigde te Geleen; Ir H. A. Meesters, Lid van de Octrooiraad; Prof. Mr M. M. Mendel, Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, Buitengewoon hoogleraar in de beginselen van het recht en het bedrij fsrecht aan de Technische Hogeschool te Delft; Mevr. Mr M. Reinsma, Raadadviseur in dienst van het Ministerie van Justitie; Ir F. J. Siegers, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; Ir Th. A. H. J. Smulders, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Prof. Mr D. W. F. Verkade, Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen; Prof. Mr P. L. Wery, Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Buitengewoon lid van de Octrooiraad; 3. als secretaris aan de Commissie toe te voegen: Mr M. C. Geuze, juridisch ambtenaar bij de Octrooiraad; 4. te bepalen dat zij die aan een examen deel willen nemen, zich vóór 1 maart respectievelijk 1 september 1984 schriftetijk moeten aanmelden bij de Voorzitter van de Commissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (ZH), onder vermelding van de gedeelten van de examenstof waarin zij geëxamineerd willen worden; 5. te bepalen dat bij aanmelding een bewijs moet worden overgelegd dat een bedrag van f 100,— verschuldigd voor deelneming aan een examen, is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op postrekening nr 17300 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk; 6. te bepalen dat kandidaten die door een vorige Commissie tot deelneming aan een examen zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 1984 te houden examen. Toelichting. Blijkens bovenstaande beschikking van de Minister van Economische Zaken zal het in 1984 tweemaal mogelijk zijn deel te nemen aan een examen voor octrooigemachtigde, en wel in april (schriftelijk en mondeling) en in oktober (alleen mondeling). Het schriftelijke gedeelte van het examen in april wordt gehouden op 3 en 5 april; het gedeelte van het examen in Burgerlijk Recht en Handelsrecht alsmede het gedeelte in het Recht van de Industriële Eigendom wordt afgenomen op 1, en zonodig op 2 mei 1984. Het examen in oktober wordt gehouden op 17, en zonodig op 18 oktober 1984. Kandidaten die aan het examen wensen deel te nemen, dienen zich schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie vóór 1 maart, resp. 1 september onder vermelding van de gedeelten van de examenstof waarin zij geëxamineerd willen worden en onder opgave van: naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn). Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van f 100,— is betaald. Het examen in april bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte Burgerlijk Recht en een mondeling gedeelte Recht van de

348


Industriële Eigendom, het examen in oktober bestaat uit de beide mondelinge gedeelten. Kandidaten die zich voor een examen opgeven staat het vrij te bepalen of zij aan één, twee of alle drie onderdelen willen meedoen; zij dienen dit bij de aanmelding voor het examen op te geven. Ieder onderdeel dat met goed gevolg is afgelegd zal geldig blijven gedurende de twee er op volgende kalenderjaren. Dit houdt in dat een in 1984 met goed gevolg afgelegd onderdeel geldig blijft tot en met het laatste examen in 1986, een in 1985 met goed gevolg afgelegd onderdeel tot en met het laatste examen in 1987, etc. Het schriftelijke gedeelte bestaat uit twee opgaven, een algemene en een specifieke. Voor de kandidaat die voor de ene opgave een voldoende en voor de andere een onvoldoende behaalt, blijft de voldoende tot en met het eerstvolgende schriftelijke examen staan, zodat hij, wanneer hij het examen (beide opgaven) overdoet, alleen voor de andere opgave een voldoende behoeft te

16 december 1983

behalen om hiervoor geslaagd te zijn. Als hij de tweede keer opnieuw een voldoende en een onvoldoende behaalt, en wel voor dezelfde opgaven als tevoren, blijft ook deze (nieuwe) voldoende weer staan; behaalt hij echter twee onvoldoendes dan vervalt de eerder verkregen voldoende en moet hij opnieuw voor beide opgaven een voldoende behalen. Nadat een kandidaat voor beide opgaven ofwel tijdens één examen, ofwel tijdens twee opeenvolgende (schriftelijke) examens een voldoende heeft behaald blijft dit resultaat, zoals hierboven reeds gezegd, gedurende de twee erop volgende kalenderjaren geldig. Voor iedere deelneming aan een examen moet het volle examengeld worden betaald. Tenslotte deelt de Examencommissie mee dat in het vervolg de mogelijkheid zal bestaan een vrijstelling te verkrijgen voor het schriftelijke gedeelte van het examen voor diegene, die het Europees bekwaamheidsexamen in München met goed gevolg heeft afgelegd.

Artikel Merkgebruik en export, door Mr P. J. M. Steinhauser. 1. Een binnen het Beneluxgebied gevestigd bedrijf brengt zijn merk aan op het produkt of op de verpakking daarvan. Het produkt wordt echter niet binnen het Beneluxgebied in het verkeer gebracht; het wordt naar landen buiten het Beneluxgebied geëxporteerd. Men pleegt te spreken van een exportmerk. Het komt veel voor dat het bedrijf van dit merk een Beneluxdepot verricht. 2. Het Beneluxdepot van het exportmerk houdt zonder twijfel verband met de wens van de deposant dit merk te beschermen tegen ongewild gebruik door derden. Hoewel er geen verkoop van de produkten in het Beneluxgebied is voorzien, biedt het Beneluxdepot het voordeel dat a) het de prioriteit van het merk vastlegt, hetwelk ook zijn nut kan hebben bij de registratie van het merk in het exportland, indien dit is aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs; b) het kan dienen als basisdepot voor een internationale registratie krachtens de Merkenovereenkomst van Madrid, indien het exportland daarbij is aangesloten en c) het kan dienen om op te treden tegen iemand, die het merk in het Beneluxgebied gebruikt. 3. Het spreekt vanzelf dat de Benelux-deposant niet kan volstaan met het Beneluxdepot. Bescherming zal zeker ook moeten worden nagestreefd in het desbetreffende exportland zelf. Daar zal immers het merk zich een reputatie verwerven en daar wordt het mitsdien voor derden interessant aan die reputatie aan te haken. Een casuspositie, die zich de laatste tijd nogal eens voordoet, is dat ook de concurrent op de exportmarkt binnen het Beneluxgebied is gevestigd. 1 ) De vraag rijst of die derde aldoende inbreuk maakt op het Beneluxmerk. Zo neen, kan de export door de derde voor de Nederlandse rechter worden bestreden krachtens artikel 1401 BW? 4. De derde, die wordt bestreden met het Beneluxmerk, pleegt zich te verweren met de stelling dat hij het merk uitsluitend op de exportmarkt en niet in de ') Zie bv. Pres. Rb. A'dam 3 mei 1979 BIE 1980, blz. 92, HR 17 dec. 1982AV 1983, 232 (Frico) en Pres. Rb. Utrecht 20 april 1983 RvdW (KG) 1983, 164.

Benelux gebruikt, zodat artikel 13A BMW toepassing mist. Meestal is de derde verantwoordelijk voor het aanbrengen van het merk op het produkt en het afleveren aan de vervoerder, die vervoert in opdracht van de afnemer in het exportland. De derde draagt er gewoonlijk zorg voor, dat het merk niet voor de buitenwereld in de Benelux zichtbaar is. Het is de bedoeling dat het produkt pas in het exportland in het verkeer komt. 5. Deze casuspositie roept vragen op over de reikwijdte van art. 13A BMW. Kan het verzet van de merkhouder zich ook richten op gebruik van het merk in het buitenland? Ik zou menen van niet. Dit houdt verband met de territoriale werking van de wet. Dit werd aangenomen voor de Nederlandse merken wet. 2 ) De schrijvers menen dat dit ook geldt voor de BMW.3) Door het Gerechtshof Den Bosch wordt de territoriale werking van de BMW vooropgesteld. 4 ) De territoriale werking brengt in ieder geval met zich mede, dat de merkhouder zich tegen het gebruik van het merk buiten de Benelux niet zal kunnen verzetten krachtens de BMW wanneer er geen enkele handeling met dat merk binnen de Benelux plaatsvindt. 6. Het leerstuk van de territoriale werking geeft echter geen oplossing voor het geval dat er wel een of meer handelingen binnen de Benelux plaatsvinden, doch de afzet van de produkten buiten de Benelux geschiedt. Artikel 13A BMW geeft de merkhouder immers de bevoegdheid zich te verzetten tegen elk gebruik, dat van het merk wordt gemaakt en men zou de handelingen, die binnen de Benelux plaatsvinden ter voorbereiding van de afzet daarbuiten als zodanig gebruik in de 2

) Zie bv. de noot van Meijers onder HR 24 mei 1929 NJ1929, 1512 (inzake 4711). Zie ook HR 12 jan. 1939 NJ 1939,535. 3 ) Onder meer Van Nieuwenhoven Helbach in Ned. Handels- en Faill.-recht deel II, no 457, Wichers Hoeth in 'Kort Begrip' (1976), blz. 118 en Braun in Précis des Marques de Produits, 196 e.v. 4 ) Kenbaar uit arrest HR 17 dec. 1982 NJ 1983, 232.

16 december 1983


zin van artikel 13A kunnen aanmerken. Het aanbrengen van het merk op het produkt of op de verpakking daarvan is immers de meest klassieke gebruikshandeling. Onder de Nederlandse Merkenwet werd door de Hoge Raad verlangd, dat de gebruikshandeling in Nederland in de openbaarheid trad. Was er sprake van een exportmerk, dat echter in de fase tussen het aanbrengen van het merk en het passeren van de grens in de openbaarheid kwam, dan was er wel merkin breuk, 5 ) ontbrak die openbaarheid dan was die er niet. 6 ) Hijmans van de Bergh merkt in zijn annotatie bij het Hz-merken arrest op, dat de Hoge Raad voor gebruik openbaarheid eist; is die er niet dan is er geen gebruik en dus geen inbreuk. Geldt deze opvatting ook voor de BMW? Het standpunt van de Hoge Raad van 1963 behoeft niet vanzelfsprekend te gelden voor de BMW. De Nederlandse Merkenwet sprak van het recht tot uitsluitend gebruik van een merk, terwijl de BMW de merkhouder het uitsluitend recht op een merk toekent. De BMW verleent dus in beginsel een verdergaande bescherming dan de voormalige Nederlandse Merkenwet. 7 ) Men zou kunnen verdedigen dat het feit dat de BMW een uitsluitend merkrecht geeft aan de merkhouder, inhoudt dat het er niet toe doet of het gebruik van het merk in de openbaarheid van het Beneluxgebied plaatsvindt. Het aanbrengen van het merk op de waar is de voornaamste gebruikshandeling en die is per definitie aan de merkhouder voorbehouden. Krachtens zijn merkrecht behoeft de merkhouder dat onder geen beding te tolereren. 8 ) Ik meen dat onhoudbaar is de opvatting dat ieder aanbrengen van het merk door een ander dan de merkgerechtigde zonder diens toestemming, merkinbreuk oplevert. Artikel 13 A BMW geeft zelf de grenzen aan van de verzetsmogelijkheden van de merkhouder. Bij eerste oogopslag lijkt deze bepaling duidelijk; er staat immers elk gebruik. Zo eenvoudig is het echter niet. Allereerst niet, omdat men kan twisten over de betekenis en inhoud van het woord gebruik, ten tweede niet, omdat artikel 13A zelf beperkingen stelt aan elk gebruik (overeenstemming, soortgelijkheid, voor waren, schade, in het economisch verkeer, zonder geldige reden, wederverkoop). Het Benelux Gerechtshof (BGH) gaf in het Hagens/Niemeyer arrest 9 ) een definitie van gebruik naar aanleiding van de vraag of een bloot vervoerder van gemerkte waren het merk gebruikt in de zin van artikel 13A BMW. Neen, oordeelt het BGH, want onder gebruik moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming. Daarvan is geen sprake bij de bloot vervoerder en het doet dus ook niet terzake of het merk tijdens het vervoer zichtbaar is. 5

) HR 8 nov. 1912 NJ 1913, 4 en 15 juni 1928 W / 1 9 2 8 , 1604. 6 ) H R 4 jan. 1963 NJ 1963, 37 (nt. H.B.) BIE 1963, blz. 40 (Hz-merken). De betreffende overweging luidt: dat immers door de voornoemde handelingen, die uitsluitend dienstbaar zijn aan het gebruik dat de HMC maakt van de Hz-merken ter plaatse waar alleen zij daartoe gerechtigd is, en die hier te lande in geen enkel opzicht in de openbaarheid treden, van die merken geen gebruik wordt gemaakt ter onderscheiding hier te lande van waren, terwijl daardoor ook geen afbreuk wordt gedaan aan de voordelen welke Terimpex hier te lande als rechthebbende op de Tx-merken van haar gebruik van deze merken mag verwachten en mitsdien Terimpex in haar gebruik van deze merken niet wordt gestoord. 7 ) Zie Van Nieuwenhoven Helbach o . c , no 455 en het Gemeenschappelijk Commentaar Regeringen. 8 ) Vgl. Braun o . c , 254 en Van Nieuwenhoven Helbach o . c , no 469. 9 ) Arrest van 29 juni 1982 NJ 1982, 624.

349

Het arrest heeft geen betrekking op de casuspositie, die'ik in dit artikel behandel, waar het immers gaat om de vraag of degene, die het merk aanbrengt en laat vervoeren, het merk gebruikt. Ten aanzien van hem is het buiten kijf dat hij zich van het merk bedient met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren. Opmerkelijk is het dat AG Berger in zijn conclusie voor het arrest Hagens tot een ander resultaat komt. Hij acht het vervoer van gemerkte waar, gevolgd door aflevering aan de in Nederland gevestigde geadresseerden merkgebruik, waarbij het er niet toe doet of het merk bij die handelingen voor derden zichtbaar is. Hij vindt dat de vervoerder aldoende het merk overeenkomstig zijn bestemming doet fungeren als onderscheidingsmiddel voor de waar koffie. Dat doen ligt dan in zijn opvatting, naar ik veronderstel, meer in de aflevering aan de geadresseerde dan in het enkele vervoer. Inderdaad geeft het merk op de waar c q . de verpakking daarvan aan de geadresseerde te kennen, dat het hier de levering betreft van de door hem bestelde waar. De overwegingen van het BGH lezend in het licht van de beschouwingen van de AG Berger, komt het accent te liggen op de overweging dat voor de bloot vervoerder de van een merk voorziene waar geen andere betekenis heeft dan ander, ongemerkt vrachtgoed. Dit verklaart waarom het BGH niet volstaat met de woorden "met betrekking tot" en daar cumulatief aan toevoegt "en ter bevordering van". Het lijkt er sterk op dat het BGH voor merkgebruik c q . merkinbreuk van belang acht de opzet van de betrokkene. Wanneer het merk niet gebruikt wordt om daarmede te profiteren ten eigen bate van de voordelen verbonden aan het merk, is er geen sprake van merkgebruik in de zin van artikel 13A BMW, lijkt mij de opvatting van het BGH te zijn. Aldus uitgelegd, biedt het Hagensarrest enige aansluiting met het Hz-merken arrest van de HR, waar de HR immers het treden in de openbaarheid koppelt aan de voordelen voor de merkhouder, waaraan door het niet in de openbaarheid treden geen afbreuk wordt gedaan. Daarmede ben ik weer bij het vereiste van het in de openbaarheid treden terechtgekomen. Het BGH komt niet toe aan een oordeel over het openbaarheidvereiste, omdat er in de Hagens-casuspositie naar zijn oordeel geen sprake was van gebruik. 7. Het Hagens-arrest geeft dus geen antwoord op de vraag hoe het oordeel van de HR ten aanzien van de onderhavige casuspositie zou moeten luiden onder toepasselijkheid van de BMW. Een situatie dus, waarin er duidelijk sprake is van een gebruik "met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de eigen handelswaren"; dat gebruik treedt binnen de Benelux niet in de openbaarheid. Het Gerechtshof Den Bosch is van oordeel, dat de opvatting van de HR in de Hz-merken ook geldt voor de BMW.10) In de Frico-zaak werd deze opvatting aan de HR voorgelegd. De HR komt echter niet toe aan een oordeel, omdat het cassatiemiddel niet deugde. Ik zou menen, dat de opvatting van het Gerechtshof Den Bosch juist is. Deze opvatting sluit aan op de ratio en het systeem van het merkenrecht. De hoofdfunctie van het merk is te dienen tot onderscheidingsteken voor waren. Het kan de herkomst van de waren aanduiden, het kan naam zijn voor de waar, symbool en garantie voor de hoedanigheden van de waren en drager van de reputatie en goodwill. 11 ) Al deze functies brengen mede dat het merk naar zijn 10 ) Zie het arrest, kenbaar uit HR 17 d e c 1982 NJ 1983, 232 (Frico) en 26 oktober 1982 NJ 1983, 451 (nt. LWH). n ) Zie Van Nieuwenhoven Helbach o . c , no 456 en Deliège-Sequaris, Ing. Cons. 1979, 197, welke laatste ook de 'fonction publicitaire' noemt.

350


aard bestemd is om in de openbaarheid te treden. Dit brengt volgens mij tevens mede, dat er alleen sprake van merkinbreuk kan zijn, indien en voorzover het gebruik in de openbaarheid treedt. Alleen dan kan er sprake zijn van een gebruik dat het merk kan aantasten in de vervulling van zijn functie(s). Dit lijkt mij ook voort te vloeien uit het vereiste van het gebruik in het economisch verkeer. Hoewel de wet dit vereiste alleen noemt in artikel 13A(2) BMW, geldt het volgens mij ook voor het gebruik, bedoeld in artikel 13A(1) BMW. Ik meen dat de vereisten "in het economisch verkeer" en "schade voor de merkhouder" van 13A(2) BMW eisen zijn, die in het algemeen gelden voor verzet van de merkhouder krachtens artikel 13A BMW tegen het gebruik door derden. De tegenstelling tussen art. 13A(1) en 13A(2) is slechts gelegen in het feit, dat art. 13A( 1) betrekking heeft op gebruik voor waren en art. 13A(2) op elk ander gebruik. Gebruik voor waren vindt per definitie plaats in het economisch verkeer en is per definitie schadelijk voor de merkhouder. Voor elk ander gebruik is dat niet vanzelfsprekend. Vandaar dat de wet daar deze vereisten uitdrukkelijk noemt en daaraan toevoegt de mogelijkheid voor de derde om het gebruik te rechtvaardigen. De betekenis van art. 13A(2) BMW moet m.i. dan ook worden gezocht in de woorden "zonder geldige reden", de overige vereisten gelden voor het verzet van de merkhouder als zodanig. ) Gelijk Wichers Hoeth opmerkt, 1 3 ) lijkt het erop dat het BGH met het Hagens-arrest inhoud heeft gegeven aan het vereiste "in het economisch verkeer", hetwelk dan volgens mij zowel inhoudt de voorwaarde van een gebruik dat in de openbaarheid treedt, als de voorwaarde dat het gebruik plaatsvindt met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de eigen handelswaren enz. Aan beide voorwaarden moet zijn voldaan. Aan de eis van het in de openbaarheid treden voeg ik dan nog toe, dat dat binnen het Beneluxgebied moet gebeuren. Dit vloeit voort uit de territoriale werking van de wet. Door een Beneluxdepot wordt alleen een recht in de Benelux verkregen 14 ) en dat recht kan niet buiten de Benelux worden geschonden of krachtens de BMW gehandhaafd worden. Handelingen buiten de Benelux kunnen alleen krachtens artikel 13 A BMW bestreden worden, indien die handelingen binnen het Beneluxgebied in de openbaarheid treden. l s ) 8. Samenvattend meen ik dus dat het enkele aanbrengen van het merk op de waar geen merkinbreuk oplevert, indien dat niet binnen het Beneluxgebied in de openbaarheid treedt, noch plaatsvindt met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de eigen handelswaar (enz.). Het Hagens-arrest maakt tevens duidelijk, dat de merkhouder wel kan trachten de handelingen in Nederland tegen te gaan met behulp van artikel 1401 BW. Daarbij doet zich echter weer een geheel andere problematiek voor. De vraag nl. naar welk recht beoordeeld moet worden of er sprake is van een onrechtmatige daad. De klassieke leer zegt dat dit moet worden beoordeeld naar de lex loei delicti. Met Martens 16 ) bepleit ik als regel te hanteren, "dat de 12

) Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach o . c , no 462. ) Nt. onder Hagens-arrest in NJ 1982, 624. Zo hij in deze noot mocht willen stellen, dat de opvatting van het BGH alleen geldt voor gebruik, bedoeld in art. 13 A(2) BMW, dan ben ik het daarmede niet eens. De verklaring voor recht onder 1 laat de uitleg duidelijk van toepassing zijn op art. 13A(1) en 13A(2) BMW. M ) Vgl. bv. met artikel 32 BMW. ls ) Vgl. ook nog met HR 3 jan. 1964 NJ 1964, 445 over de situatie dat er openbaarheid in Nederland was tengevolge van advertenties in een buitenlands, ook in Nederland verkrijgbaar tijdschrift. ^) WPNR 5355 en Drion-Martens 'Onrechtmatige Daad'VI, nrs 54 en 55. 13

16 december 1983

vraag, of een bepaalde mededingingshandeling onrechtmatig is in de regel moet worden beantwoord aan de hand van het recht van de markt, waar de belangen van de betrokken concurrenten op elkaar botsen, dat wil in de regel zeggen de markt, waar de betrokken concurrenten met elkaar strijd voeren om de gunst van afnemers of leveranciers." Het zou toch te ver gaan iets hier ontoelaatbaar te verklaren, hetwelk ginds toelaatbaar is. In dat licht moet ook worden bezien, dunkt mij, de overweging van de HR in het Hz-merkenarrest, dat de handelingen in Nederland uitsluitend dienstbaar zijn aan het gebruik dat de HMC maakt van de Hz-merken ter plaatse, waar alleen zij daartoe gerechtigd is. • In het geval dat er naar het recht van het land van export sprake is van een onrechtmatige daad, zijn er omstandigheden denkbaar dat de Nederlandse rechter de in Nederland gevestigde exporteur verbiedt die handelingen in Nederland voor te bereiden. 17 ) Ik treed ten aanzien van deze problematiek hier niet verder in detail. Dat zou te ver voeren. 9. Het Beneluxdepot kan dus slechts in beperkte mate bescherming bieden jegens de derde, die vanuit de Benelux van het merk voorziene waren naar gebieden buiten de Benelux exporteert. Zoals ik hierboven onder 2 heb geschreven, heeft het verrichten van een Beneluxdepot van een export-merk niettemin zin. Bovendien is het nooit uitgesloten dat men in een later stadium besluit het merk ook in de Benelux te voeren. Door het Beneluxdepot kan men het merk effectief voor zich reserveren voor het geval het zover mocht komen. Hierbij doet zich dan echter de problematiek van artikel 5 onder 3 BMW voor, dat een normaal gebruik voorschrijft binnen een bepaalde periode na het depot op straffe van verval van het recht op het merk. Het is sowieso de vraag of het exportmerk niet door art. 5 onder 3 BMW wordt bedreigd. 10. Ik meen dat gebruik in de eis, dat een merk normaal gebruikt moet worden, moet worden verstaan naar de aard van het merkrecht. Iedere handeling die ertoe strekt of ten gevolge heeft dat het merk de betreffende waar onderscheidt, levert dan gebruik op. Het aanbrengen van het merk op het produkt of op de verpakking daarvan is wel de meest essentiële gebruikshandeling. Het aan de afnemers aanbieden van de gemerkte waar, het verkopen en afleveren daarvan zijn ook gebruikshandelingen. 11. De wet schrijft voor dat het gebruik "normaal" is en dat het binnen de Benelux plaatsvindt. Het BGH verklaart beslissend te zijn "of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden". 1 S ) Deze verklaring voor recht sluit aan op de visie van Van Nieuwenhoven Helbach. 19 ) 12. Kijken we dan naar het exportmerk. Wil dit merk niet zonder meer met verval bedreigd worden, dan zal het dus binnen de voorgeschreven periode gebruikt moeten worden binnen de Benelux. Dat gebruik moet 17 ) Zie hieromtrent ook Wichers Hoeth in zijn noot in NJ 1982, 624 onder 8. Zie voorts Pres. Rb. A'dam inzake Mars/Venus BIE 1980, blz. 92. 18 ) Zie het arrest inzake Turmac/ Reynolds van 27 jan. 1981 NJ 1981, 333. Mulder/Van der Kooy besteden in hun artikel in BIE 1982, blz. 196 ook aandacht aan de woorden 'de indruk wekt' in deze definitie. De meen dat die woorden hier moeten worden gelezen in de betekenis van 'doet blijken'. De Franse tekst spreekt van 'qu'il se dégage'.

19

) 0 . c , no513.

16 december 1983


voorts worden getoetst aan de verklaring voor recht onder 1 van het BGH. Het BGH verlangt immers niet slechts gebruikshandelingen binnen de Benelux. Die gebruikshandelingen moeten plaatshebben in het economisch verkeer buiten de onderneming van de gebruiker. Voorts moet dit gebruik duidelijk betrekking hebben op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Ten aanzien van het inbreukmakend gebruik verdedig ik, dat dat in de openbaarheid moet treden. Geldt dat ook voor rechtinstandhoudend gebruik? Van Nieuwenhoven Helbach20) vindt van niet. Enige motivering ontbreekt echter. Het antwoord zal moeten worden gezocht in de ratio van de gebruiksverplichting. Het BGH omschrijft die ratio als volgt: "dat het voorschrift zijn grond vindt in de gedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alléén dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden. " Deze ratio ligt dus ten grondslag aan de wettelijke eis van het normaal gebruik. Het lijkt mij dan ook niet juist, dat het BGH deze ratio eerst bezigt om de eisen, die aan het gebruik gesteld moeten worden te bepalen om daarna te bezien of dat gebruik normaal is. Ik bepleit daarom een integratie van de verklaringen voor recht onder 1 en 2. Die integratie bepleit ik, omdat ik vindt dat ook bij de toetsing aan de eisen van de verklaring voor recht onder 1 moet worden gelet op alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden en op hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt. Hoofdzaak is dat uit alles, in onderling verband in aanmerking genomen, blijkt, dat het gebruik (dat de merkhouder aanvoert ten betoge dat zijn recht in stand werd gehouden) ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden. 13. Brengt voormelde ratio met zich mee dat het normale gebruik binnen de Benelux in de openbaarheid moet treden? Mijn tegenvraag is of normaal gebruik denkbaar is, zonder dat het in de openbaarheid treedt. Ook bij een exportmerk, dat normaal gebruikt wordt, is het gebruik gericht op het vinden van afzet. Op de markt waar men zijn afnemers zoekt, treedt het merk bij normaal gebruik dan ook vanzelfsprekend in de openbaarheid. De önderscheidingsfunctie van het merk impliceert een treden in de openbaarheid en het lijkt mij onmogelijk ten aanzien van normaal gebruik vol te houden, dat dit niet in de openbaarheid behoeft te treden. Daarmede is dan nog niet gezegd dat dit gebruik binnen de Benelux in de openbaarheid moet treden. Verdedigbaar is, dat het gebruik binnen de Benelux moet geschieden, maar dat het in de openbaarheid treden buiten de Benelux kan plaatshebben. De eis van openbaarheid houdt verband met de verlangde seriositeit van het gebruik. Afwezigheid daarvan toont aan, dat het gebruik er niet toe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden. Die afzet kan heel wel buiten de Benelux liggen. Openbaarheid binnen de Benelux zou alleen geëist kunnen worden, indien er tevens een kenbaarheidsvereiste zou gelden, dat wil zeggen dat de belanghebbende kring van handel of industrie door het normale gebruik kan constateren dat dit gedeponeerde merk niet door non usus is vervallen. Het Turmac-arrest biedt geen steun voor dit kenbaarheidsvereiste. Ook het gemeenschappelijk commentaar regeringen wijst niet in die richting. De wet beoogt stellig te bewerkstelligen dat derden geen rekening behoeven te houden met niet in het register ingeschreven merken (art. 12A BMW) zij het met de beperkingen van art. 4 onder 4, 5 en 6 BMW. Het register biedt echter alleen inzage in de ingeschreven

351

rechtspretenties en verschaft geen zekerheid over de waarde van die pretenties. De wetgever heeft volgens mij met de BMW niet beoogd te realiseren, dat belanghebbenden zekerheid hebben over de vraag of een ingeschreven merk hen kan worden tegengehouden. Bovendien is het in ons merkenrecht zo, dat de bekendheid wel de beschermingsomvang van het merk kan beihvloeden, het is geen bestaansvoorwaarde. Onverenigbaar met het kenbaarheidsvereiste lijkt mij ook de speciale bewijslastregeling van art. 5 onder 3 BMW. Zou de wet immers eisen, dat belanghebbenden het gebruik kennen, dan zou voldoende zijn dat de eiser aantoont dat hij ondanks zorgvuldig onderzoek geen sporen van normaal gebruik heeft kunnen vinden. Neen, de rechter kan de merkhouder belasten met het bewijs van het gebruik. Artikel 5 onder 3 BMW is veeleer gegeven om misbruik van een monopolie te voorkomen, hetwelk door de rechter zal moeten worden beoordeeld. Het gaat hier niet om iets dat door derden zelfstandig en aan de hand van hetgeen zij op de markt waarnemen moet kunnen worden beoordeeld. Ik meen dan ook, dat het in de openbaarheid treden van het merkgebruik niet persé in de Benelux hoeft plaats te vinden. 14. Vorenstaande overwegingen overziende ben ik het dus met de opvatting van Van Nieuwenhoven Helbach eens. Hij verlangt dat binnen de Benelux het merk op de waar wordt aangebracht en dat die waar, aldus gemerkt, daar voor de export wordt aangeboden, verkocht en afgeleverd. Dat deze gebruikshandelingen er ook daadwerkelijk toe strekken om onder het merk afzet te verwerven zal moeten blijken doordat deze in het produktieland of in het exportland in de openbaarheid treden. De aard van de waar, zijnde speciaal voor de export bestemd, brengt mede dat het niet nodig is dat het gebruik c.q. merk in de Benelux in de openbaarheid treedt.21) Treden zij nergens in de openbaarheid dan kan daartoe wellicht een geldige reden worden aangevoerd, zij het dat het BGH zeer strenge eisen aan een geldige redejn stelt. 15. Alle schrijvers zijn van oordeel dat een exportmerk in de Benelux gedeponeerdjcan worden zonder bezwaar van art. 5 onder 3 BMWf22) Op Gotzen na zoeken allen het in het feit, dat de in de Benelux verrichte gebruikshandelingen voldoende zijn voor normaal gebruik. Gotzen zoekt het in de geldige reden. Ook in het buitenland erkent men de mogelijkheid een exportmerk in het produktieland in te schrijven, zonder dat het merk met verval wordt bedreigd enkel omdat het gebruik in het land van inschrijving niet in de openbaarheid treedt. Mij dunkt dat aan die heersende rechtsopvatting gewicht moet worden toegekend. De mogelijkheid het merk ook in het produktieland te kunnen inschrijven en beschermen houdt ongetwijfeld (mede) verband met de Merkenovereenkomst van Madrid. Voor het verrichten van een internationale registratie heeft men nodig een inschrijving in het land van oorsprong. Op basis van het Beneluxdepot kan men het merk inschrijven in het exportland (de exportlanden) mits die zijn aangesloten bij het verdrag. Ingevolge artikel 6 onder 3 van de Merkenovereenkomst van Madrid kan men de bescherming, die voortvloeit uit de internationale inschrijving, niet meer inroepen, wanneer het basismerk in het land van oorsprong geen wettehjke bescherming meer geniet in de 5 jaren, die sinds de datum van de internationale inschrijving zijn verlopen. De gebruiks20 )O.c, 21

no514. ) Zie in dit verband ook de conclusie onder 5 van AG22Berger voor het Turmac-arrest. ) Zie onder meer Van Nieuwenhoven Helbach o.c., no 514, Mak-Molijn 'Merkenbescherming in de Benelux', blz. 59, Komen-Verkade 'Het Nieuwe Merkenrecht' no 117 voetnoot 1, Braun, o.c, no 342, Gotzen 'Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht', no 131, blz. 154.

16 december 1983


352

plicht, die inhoudt dat het gemerkte produkt ook in het land van oorsprong moet worden afgezet, zou dus het gebruik van de Merkenovereenkomst voor specifieke exportmerken nagenoeg onmogelijk maken. Daarvoor lijkt mij geen redelijke grond aanwezig. 16. Slotconclusie: het depot van een exportmerk in het produktieland heeft zin. Het biedt echter geen soelaas jegens de concurrent die het merk of een over-

eenstemmend teken gebruikt in het produktieland zonder dat dit gebruik daar in de openbaarheid treedt. De gebruiksverplichting van art. 5 onder 3 BMW bedreigt het exportmerk in het produktieland niet met verval, enkel omdat het er niet toe strekt om in het produktieland afzet te vinden of te behouden. Rotterdam,

augustus 1983.

Jurisprudentie Nr 105. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 9 december 1981.*) President: Mr H. Pos, Raadsheren: Mrs R. van der Veen en W. A. van Deth. Feiten: Grünenthal is houdster van octrooi no 133.073, verleend voor een werkwijze tot bereiding van penicillinen door het silyleren van 6-APA. Grünenthal is daarnaast houdster van octrooi no 134.426, door haar verkregen van een derde en verleend voor een werkwijze tot bereiding van penicillinen door het silyleren van 6-APA met andere silyleringsmiddelen dan die genoemd in octrooi no 133.073. Gema brengt hier te lande amoxycilline, een penicilline, in het verkeer die door haar in Spanje is bereid volgens de werkwijze waarvoor te haren name de Nederlandse octrooiaanvrage no 159.107 is openbaargemaakt. Bij die werkwijze - de Gema-werkwijze - wordt 6-APA gesïlyleerd met een silyleringsmiddel, dat niet in octrooi no 133.073 is vermeld en evenmin in octrooi no 134.426. Gema heeft bifde Octrooiraad een verzoek tot verlening van een dwanglicentie onder octrooi no 133.073 ingediend. Art. 34, leden 4, 5 en 8 Rijksoctrooiwet. Tekst, ratio en geschiedenis van art. 34, leden, 4, 5 en 8 Row brengen mede dat de inbreukrechter zich niet slechts dan van een verbod en een veroordeling tot schadevergoeding mag onthouden, indien "evident" is dat een verzochte dwanglicentie zal worden verleend, maar ook indien een niet te verwaarlozen kans op die verlening bestaat. Ook in dat geval staat immers op grond van art. 30, lid 1 aanhef en art. 33, leden 1 en 2 Row in verband met de terugwerkende kracht van een dwanglicentie, geenszins vast dat de gedaagde zijn handelingen met schending van de uitsluitende rechten van de octrooihouder verricht. Het feit dat met de Gema-werkwijze ook andere penicillinen dan amoxycilline kunnen worden bereid, betekent niet dat het hoogst onzeker is dat bij verlening van octrooi op de aanvrage van Gema, aan Gema een dwanglicentie zal worden verleend, nu de bereiding van amoxycilline een belangrijke technische toepassing is van het octrooi dat op de Gema-aanvrage zou kunnen worden verleend, terwijl amoxycilline ook in commercieel opzicht van belang is. Of de dwanglicentie nodig is in de zin van art. 34, lid 4 Row staat uitsluitend ter beoordeling van de Octrooiraad. Art. 56 jo art. 34, lid 4 Rijksoctrooiwet. De rechter die de beslissing van de Octrooiraad omtrent de verlening van een dwanglicentie afwacht, doet niet anders dan wachten totdat een feit komt vast te staan dat (mede) beslissend is voor de inbreukvraag. Onjuist is de opvatting dat de rechter dusdoende de behandeling van de inbreukprocedure schorst in een geval waarvoor schorsing in art. 56 Row niet is voorzien. *) Na ingesteld cassatieberoep geroyeerd (Red.).

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. De Memorie van Toelichting op de Rijkswet van 12 januari 1977, S 160, zegt de bedoeling van dit voorschrift te willen weergeven door het citeren van het protocol bij het Europees Octrooiverdrag, dat art. 69 van dat verdrag interpreteert, welk artikel met art. 30, lid 2 Row overeenstemt. De opmerking in de Memorie van Toelichting dat de inhoud van het nieuwe lid 2 van art. 30 vrijwel in overeenstemming is met de in het Koninkrijk gevestigde opvatting is niet meer dan een mening van de opstellers van die memorie. Die mening is niet bepalend voor de uitleg van art. 30, lid 2 Row, zodat de juistheid van die mening in het midden kan blijven.J) De in bovengenoemd protocol bedoelde rechtszekerheid van derden is in de eerste plaats de redelijke zekerheid welke een onderneming zich moet kunnen verschaffen omtrent de vraag of zij bij het ondernemen van een bepaalde activiteit al dan niet in botsing zal komen met octrooirechten van anderen. Te dien einde behoort de onderneming met eigen deskundige hulp — en niet in discussie met octrooihouders in/of buiten proces — binnen redelijke tijd die zekerheid te kunnen verkrijgen uit de desbetreffende octrooischriften. Van de zich oriënterende onderneming mag als regel niet worden gevergd dat zij zich ook nog eens verdiept in alle desbetreffende verleningsdossiers. Meergenoemd protocol spreekt over de deskundige die slechts het octrooischrift leest. Niet juist is het soms gebezigde criterium of de beweerdelijk inbreukmakende maatregel voor de normale vakman voor de hand ligt. Het gaat er niet om of de vakman, na lezing van het octrooi, zelf zonder meer op de desbetreffende maatregel zou komen. Zulk een criterium zou herhaaldelijk juist tot een zeer enge beschermingsomvang moeten leiden: als de maatregel, ofschoon zij voor de hand ligt, niet onder de bewoordingen van de conclusies is gebracht, moet men haar wel als buiten het octrooi gestelde materie beschouwen. Waar het wel om gaat is of voor de vakman, die een bepaalde maatregel met het octrooi "vergelijkt", voor de hand ligt dat die maatregel, schoon niet precies vallende onder de letter van de conclusies, een toepassing is van de uitvinding — zo men het anders wil noemen: het wezen van de uitvinding — zoals geoctrooieerd. Ook inventieve varianten van een geoctrooieerde maatregel kunnen, in beginsel, onder het desbetreffende octrooi vallen en niet slechts in geval de variant een toevoeging is aan de geoctrooieerde maatregel. 1. De vennootschap naar Spaans recht Gema S.A. te Barcelona, 2. de besloten vennootschap Pharmon B.V. te Rhoon, 3. de naamloze vennootschap Inpharzam Nederland N.V. te Almere, en 4. de besloten vennootschap Centrafarm B.V. te Etten-Leur, appellanten, incidenteel geïntimeerden, procureur Mr D. den Hertog, mede gepleit door Mr Th. R. Bremer te Amsterdam, tegen

16 december 1983


de vennootschap naar Duits recht Grünenthal GmbH te Stolberg, Bondsrepubliek Duitsland, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur Mr T. Schaper. a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 9 maart 1981 (Mrs L. Erades, L. F. D. ter Kuile en R. Herrmann). Overweegt ten aanzien van het recht: Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende weersproken en voorts op grond van de inhoud der overgelegde producties, voorzover onbetwist, staat tussen partijen het volgende vast. Grünenthal [eiseres, Red. ] is houdster van het Nederlands octrooi no 133.073, haar onder dagtekening 8 februari 1974 verleend voor het bereiden van penicillinen, waarvan de conclusies luiden: " 1 . Werkwijze voor het bereiden van penicillinen door 6-aminopenicillaanzuur in een apolair oplosmiddel met trialkylsilyl-groepen te substitueren, het substitutieprodukt te acyleren en vervolgens de nog aanwezige silylgroep of -groepen af te splitsen, met het kenmerk, dat de substitutie wordt uitgevoerd door 6-aminopenicillaanzuur te laten reageren met een verbinding met de formule R3 = SiX, waarin X waterstof, een halogeenatoom, NHR of N R T en de groepen R alkylgroepen voorstellen. 2. Werkwijze ter bereiding van penicillinen door 6-aminopenicillaanzuur met trialkylsilylgroepen te substitueren, het substitutieprodukt te acyleren en vervolgens de nog aanwezige silylgroep of -groepen af te splitsen, met het kenmerk, dat de substitutie wordt uitgevoerd door 6-aminopenicillaanzuur met een verbinding R3 = SiX volgens conclusie 1 een trialkylaminosilaan of een hexalkyldisilazan als enig oplosmiddel te verwarmen, waarbij indien X een halogeenatoom voorstelt tevens een zuuracceptor wordt toegepast. 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat als silyleringsmiddel een verbinding R3 = SiX, waarin X = waterstof voorstelt wordt toegepast en de substitutie bij aanwezigheid van een edel metaal als katalysator wordt uitgevoerd". Gema fabriceert in Spanje (althans buiten Nederland) amoxycilline volgens een werkwijze van een der conclusies 1, 2 of 3 van haar onder no 159.107 openbaar gemaakte Nederlandse octrooi-aanvrage, waarvan de conclusies luiden: " 1 . Werkwijze ter bereiding van een penicilline- of cefalosporinederivaat, waarbij een 6-aminopenicillaanzuur-, een 7-aminocefalosporanzuur- of een 7-aminodesacetoxycefalosporan-zuurderivaat in reactie wordt gebracht met een silyleringsmiddel, de gevormde silylester in reactie wordt gebracht met een geactiveerd carbonzuurderivaat en het reactieprodukt vervolgens met water of alcoholen wordt vrijgemaakt, met het kenmerk, dat een silyleringsmiddel met de algemene formule 1 wordt toegepast, waarin R, en R2 de betekenis hebben van waterstof, een alkylgroep met 1 —3 koolstofatomen of een arylgroep en waarin R3, R4 en/of R5 alkylgroepen met 1—3 koolstof atomen zijn, terwijl een van hen chloor kan zijn, dat bereid is door omzetting van een 2-oxazolidinon met de algemene formule 2, waarin Rj en R o d e voornoemde betekenissen hebben, met een triaTkylchloorsilaan of een dialkyldichloorsilaan, waarin de alkylgroepen 1 —3 koolstofatomen bevatten. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat als silylerende verbinding 3-trimethylsilyl-2-oxazolidinon wordt toegepast. 3. Werkwijze volgens conclusies 1—2, met het kenmerk, dat de reactie tussen het 6-aminopenicillaanzuur-, 7-aminocefalosporanzuur- of 7-aminodesacetoxycefalosporanzuurderivaat en de silylerende verbinding in aanwezigheid van een tertiair alkylamine bij een temperatuur tussen 20 en 40°C wordt uitgevoerd". Gema brengt deze amoxycilline in Nederland in het

353

verkeer, althans brengt Gema deze stof buiten Nederland in het verkeer met de wetenschap dat deze amoxycilline vervolgens bedrijfsmatig in Nederland (ondermeer door Centrafarm, Inpharzam en Pharmon) in het verkeer wordt gebracht of verder verkocht, afgeleverd of anderszins verhandeld en voor een of ander wordt aangeboden en in voorraad gehouden. Grünenthal legt deze vaststaande feiten aan haar vorderingen ten grondslag alsmede haar hierna zakelijk weer te geven stellingen, dat de werkwijze van Gema gelijk is (althans in wezen gelijk is) aan die van conclusie 1 van haar, Grünenthal's, voormeld octrooi, zodat Gema aldus op dat octrooi (indirect) inbreuk pleegt; dat Centrafarm, Inpharzam en Pharmon eveneens inbreuk op dat octrooi plegen, hetgeen ook geldt voor de afnemers van deze gedaagden, die daartoe door deze gedaagden worden uitgelokt, zodat deze gedaagden zich ook aan indirecte octrooi-inbreuk schuldig maken; dat de gedaagden Van der Eist, Zambon, Licenziati, Sorgdrager alsmede Centrafarmacie en De Peijper aansprakelijk zijn als directeuren respectievelijk directrice (en De Peijper als directeur van die directrice) van de eerdergenoemde gedaagden Centrafarm, Inpharzam en Pharmon. De gedaagden hebben betwist dat de door Gema gevolgde werkwijze waarvoor door Gema een octrooiaanvrage is ingediend een inbreuk zou opleveren op Grünenthal's octrooi no 133.073. De gedaagden voeren voorts, subsidiair, aan — zakelijk weergegeven — dat voor het geval de Gema-werkwijze wel een inbreuk op Grünenthal's octrooi mocht vormen, Gema, zodra op haar voormelde aanvrage octrooi zal zijn verleend, voor de toepassing van het octrooi een licentie van Grünenthal's octrooi nodig heeft; dat, zoals haar, Gema, reeds is gebleken Grünenthal niet bereid zal zijn een zodanige licentie te verlenen, ondanks dat Grünenthal daartoe op grond van artikel 34 lid 4 Rijksoctrooiwet verplicht is; dat zij, Gema, derhalve gebruik zal maken van de in het vijfde l^d van voormeld artikel voorziene mogelijkheid om de Octrooiraad te verzoeken haar de verlangde licentie te verlenen, waartoe zij, Gema, reeds een verzoek heeft ingediend; dat, gelet op de terugwerkende kracht van een dergelijke gedwongen licentie tot aan de dag van indiening van vorenbedoeld verzoek zij, Gema, reeds tot exploitatie van haar uitvinding kan overgaan, ook al heeft Grünenthal een aktie wegens inbreuk ingesteld; dat de rechter zich behoudens bijzondere omstandigheden zal hebben te onthouden van enige uitspraak omtrent de beweerdelijke inbreuk totdat omtrent de verlening van de gedwongen licentie zal zijn beslist. De rechtbank zal eerst ingaan op dit subsidiair voorgedragen verweer. De gedaagden doen hier een beroep op de Memorie van Toelichting op het ontwerp van Wet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet dat geleid heeft tot de Rijkswet 12 januari 1977, Staatsblad 160. In het desbetreffende verzoekschrift van Gema aan de Octrooiraad, bij pleidooi overgelegd, stelt Gema met betrekking tot de onderhavige inbreuk-procedure voor deze rechtbank: "Weliswaar is Gema het niet eens met de stelling dat de werkwijze volgens haar octrooi-aanvrage no 159.107 inbreuk zou maken op het octrooi van Grünenthal, doch voor het geval dat haar standpunt niet zou worden gehonoreerd, zou Gema haar te verwachten octrooi in Nederland niet willen toepassen althans de produkten vervaardigd volgens haar octrooi daar niet kunnen verhandelen " waarna de formulering van haar verzoek luidt "aan haar als houder van de openbaar gemaakte aanvraag no 159.107 de licentie te verlenen welke nodig mocht zijn voor de toepassing van het op deze aanvrage te verlenen octrooi ".

354


De rechtbank vermag niet in te zien dat zij zich onder deze omstandigheden van een uitspraak omtrent de beweerdelijke inbreuk zou hebben te onthouden. Immers ervan uitgaande dat de veronderstelling van de gedaagden dat op Gema's aanvrage octrooi zal worden verleend, juist is, is Gema's verzoek haar een licentie van Grünenthal's octrooi te verlenen afhankelijk van de vraag of bij de toepassing van Gema's octrooi zonder die licentie inbreuk zou worden gemaakt op Grünenthal's octrooi, of met andere woorden of Gema's octrooi ten opzichte van Grünenthal's octrooi een afhankelijk octrooi is. Nu juist deze vraag, die de beschermingsomvang van Grünenthal's octrooi raakt, de inzet vormt van de onderhavige voor deze rechtbank aanhangige procedure, zal de rechtbank hierop een beslissing dienen te geven. Wat de beweerdelijke inbreuk betreft, dient allereerst te worden nagegaan wat het wezen van Grünenthal's uitvinding is. Dienaangaande behelst het octrooischrift van Grünenthal's octrooi no 133 073 het volgende. De uitvinding wordt beschreven als een werkwijze voor het bereiden van penicillinen en hun zouten door 6-aminopenicillaanzüur in een apolair oplosmiddel met trialkylsilylgroepen te substitueren, het substitutieprodukt te acyleren en vervolgens de nog aanwezige silylgroep(en) af te splitsen. Uit de beschrijving volgt voorts, dat in deze werkwijze het vorenomschreven substitueren (verder: het silyleren) een belangrijke trap vormt, daar het gesilyleerde 6-aminopenicillaanzuur veel sneller en in hogere opbrengsten tot penicillinen wordt geacyleerd, dan het zuur zelf. Daarin verschilt dan ook deze werkwijze van enige reeds eerder bekende, in octrooischriften beschreven bereidingsmethodes, volgens welke het acyleren van het zuur zelf, dat in inerte watervrije organische vloeistoffen slecht oplosbaar is, in waterig milieu werd uitgevoerd, met de daaraan verbonden nadelen ondermeer dat op deze wijze enkele voor de acyleringsreactie noodzakelijke verbindingen reeds vóór die reactie door het w^ter werden ontleed en bijprodukten ontstonden, die later niet op eenvoudige wijze van de gewenste produkten konden worden gescheiden. Teneinde de aanwezigheid van water te vermijden was in een Belgisch octrooischrift voorgesteld te werken met een bepaalde suspensie van voormeld zuur in een mengsel van andere stoffen. Ook aan dit voorstel kleefden bezwaren, met name de kans op ongewenste nevenreacties met als resultaat ongewenste nevenprodukten. Zoals bij de pleidooien namens Grünenthal onweersproken is betoogd, zijn de hiervoor bedoelde nadelen en bezwaren een gevolg van het polaire karakter van water en waterige milieus. Blijkens de beschrijving worden door Grünenthal's uitvinding deze nadelen en bezwaren ondervangen door (het navolgende citaat uit de octrooi-aanvrage is ontleend aan het ten processe overgelegde rapport van drs S. Elzas) ". . vergroting van de oplosbaarheid van in niet-apolaire oplosmiddelen onvoldoende oplosbare en voor hydrolytische invloeden gevoelige verbindingen door deze labiele verbindingen met silyleringsmiddelen te laten reageren". Grünenthal is eveneens houdster van octrooi 134.426. Blijkens het ten processe overgelegde octrooischrift is dit octrooi gebaseerd op dezelfde uitvindingsgedachte als Grünenthal's octrooi no 133.073: het gebruik van een omzetting door sïlylering als tussenfase en acylering in een watervrij milieu. Deze twee Grünenthal octrooien zijn van elkaar afgebakend doordat de silyleringsreacties onderling verschillen bij het gebruik van verschillende silyleringsmiddelen, zoals nader in-de octrooischriften omschreven. Wat de onderlinge verhouding van de beide Grünenthal octrooien betreft blijkt uit de geschiedenis van de octrooi-verleningen het volgende. Van de nagenoeg tegelijkertijd ingediende aanvragen voor de octrooien no 133.073 en no 134.426 was oorspronkelijk alleen de aanvrage no 276.275, waarop het eerstbedoelde octrooi is verleend^door Grünenthal ingediend, terwijl de andere

16 december 1983

aanvrage no 276.151 in andere handen was. In de oorspronkelijke aanvrage 276.275 werden octrooi-rechten gevraagd voor — kort gezegd — het silyleren in het algemeen, dus ongeacht van welke naar de toenmalige stand van de techniek (maart 1961) bekende praktisch toepasbare silyleringsmiddelen daarbij werd gebruik gemaakt. De aanvrage no 276.151 is door de oorspronkelijke aanvrager aan Grünenthal overgedragen. Daar de beide aanvragen elkaar gedeeltelijk overlapten, dienden zij van elkaar te worden afgebakend. Toen Grünenthal beide aanvragen in handen had, heeft zij zelf de afbakening aangebracht door een verdeling van de silyleringsmiddelen over de beide aanvragen. Hoewel hierdoor in de aanvragen een beperking werd aangebracht, betekende dit niet dat van de uitvinding van het silyleren in het algemeen een gedeelte werd prijsgegeven; de beide aanvragen tezamen bleven het gehele gebied van de toen in aanmerking komende silyleringsmiddelen bestrijken. Wel heeft deze verdeling van de silyleringsmiddelen over de beide octrooien ten gevolge gehad, dat die middelen in de conclusies expliciet werden aangeduid, zodat deze octrooien zich niet uitstrekken tot andere dan de aldus aangeduide silyleringsmiddelen. Op grond van het vorenoverwogene acht de rechtbank het wezen van Grünenthal's uitvinding hierin gelegen, dat 6-aminopenicillaanzuur (hierna 6-APA) alvorens het te acyleren tot het gewenste eindprodukt 6-acyl-APA, eerst door silyleren wordt omgezet in een substitutieprodukt waardoor de acylering in een watervrij milieu kan plaats vinden. Uit de openbaar gemaakte octrooi-aanvrage no 159.107 van Gema blijkt, dat haar uitvinding betrekking heeft op de bereiding van een penicillinederivaat waarbij eveneens als tussenfase omzetting door silylering plaats vindt. Deze aanvrage verwijst naar voormeld octrooi-schrift 134.426. De gedaagden stellen nu — zakelijk weergegeven - , dat Grünenthal's octrooi no 133.073 niet de silylering in het algemeen (dus met alle denkbare süyleringsmiddelen) omvat, doch zich niet verder uitstrekt dan het silyleren met de in het octrooi-schrift als een beperkte groep gedefinieerde silyleringsmiddelen; dat Gema's octrooi-aanvrage no 159.107 betrekking heeft op silylering met gebruikmaking van een bijzondere wijze van invoering van de trimethylsilylgroep aan 6-APA, namelijk door middel van een oxazolidinonverbinding van de trimethylsilylgroep; dat de Octrooiraad inmiddels tot openbaarmaking van Gema's aanvrage is overgegaan, zodat octrooi-verlening te verwachten is. Dit betoog kan de gedaagden evenwel niet baten. Gema volgt een werkwijze, vergelijkbaar met die van Grünenthal's octrooi no 133.073, met dien verstande dat het door Gema gebruikte silyleringsmiddel is een derivaat van trimethylchloorsilaan, welke verbinding behoort tot de in de conclusie 1 van octrooi no 133.073 genoemde verbindingen met de formule R3 = SiX. Ook al kan dit derivaat zelf niet tot deze groep verbindingen worden gerekend, dit neemt niet weg dat de door Gema gevolgde werkwijze uitgaat van het wezen van Grünenthal's uitvinding, die in octrooi no 133.073 is neergelegd. Dit leidt tot de gevolgtrekking, dat Gema's werkwijze een inbreuk op dit octrooi oplevert. De vordering sub 1 is derhalve in beginsel toewijsbaar, althans voor wat betreft de gedaagden Gema, Centrafarm, Inpharzam en Pharmon. Dat daarnaast ook de overige gedaagden (3) Van der Eist, (5) Zambon, (6) Licenziati, (7) Sorgdrager alsmede (9) Centrapharmacie en (10) De Peijper uit hoofde van hun funktie van directeur (3, 5, 6, 7) respectievelijk directrice (9) respectievelijk directeur van de directie (10) zelf aansprakelijk zouden zijn, valt niet zonder meer in te zien. Met name biedt de enkele mogelijkheid, waarop zijdens Grünenthal tijdens pleidooi is gewezen, dat de genoemde overige gedaagden de aan de eerstgenoemde gedaagden op te leggen verboden en bevelen zouden kunnen omzeilen

16 december 1983


door de gewraakte aktiviteiten in het kader van (een) door (een) andere rechtsperso(o)n(en) gedreven ondernemingten) voort te zetten, daartoe onvoldoende grondslag. De vordering sub 2, de gedaagden te bevelen de door hen verkochte en/of afgeleverde amoxycilline die nog bij hun afnemers voorradig is, terug te nemen, is niet voor toewijzing vatbaar, aangezien de gedaagden daarvoor afhankelijk zouden zijn van de medewerking van hun afnemers, die niet in dit geding zijn opgeroepen. Mitsdien dient te worden beslist als volgt. Rechtdoende: a. Verbiedt de gedaagden Gema S.A., Pharmon B.V., Inpharzam Nederland B.V. en Centrafarm B.V. direct of indirect inbreuk te plegen op het Nederlands octrooi no 133.073 van eiseres op straffe van verbeurte van een dwangsom ten bedrage van f. 100.000,— (. . .) per overtreding of — ter keuze van eiseres — ten bedrage van f. 500,— voor iedere toedieningseenheid waarmee of met betrekking waartoe het verbod wordt overtreden; b. Veroordeelt de sub a. genoemde gedaagden tot betaling aan eiseres van vergoeding van de door eiseres terzake geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke interessen vanaf het tijdstip waarop die schade is geleden, op zijn vroegst echter met ingang van de dag van dagvaarding; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voorzover het betreft de onder a uitgesproken veroordeling; On tzegt het meer of anders gevorderde; Veroordeelt eiseres in de proceskosten voorzover gevallen aan de zijde van de gedaagden Van der Eist, Zambon, Licenziati, Sorgdrager, Directiemaatschappij Centrafarmacie B.V. en De Peijper, tot op deze uitspraak voor ieder hunner begroot op f. 75,— aan verschotten en nihil aan salaris voor de procureur; Veroordeelt de sub a genoemde gedaagden in de overige proceskosten aan de zijde van eiseres tot op deze uitspraak begroot op f. 602,10 aan verschotten en f. 9.600,— aan salaris voor de procureur. Enz. b) Het Hof, enz. Overwegingen ten aanzien van het recht. 1) Grünenthal's octrooi 133.073 betreft werkwijzen voor het bereiden van zekere penicillinen. De rechtbank stelde vast dat partij Gema zulk een penicilline, amoxycilline, in het verkeer brengt in Nederland, althans buiten Nederland met de wetenschap dat die stof vervolgens bedrijfsmatig door onder meer appellanten Centrafarm, Inpharzam en Pharmon in Nederland in het verkeer wordt gebracht of verder verkocht, afgeleverd of anderszins verhandeld en voor een of ander wordt aangeboden en in voorraad gehouden. Deze vaststelling is in hoger beroep niet bestreden. 2) Grünenthal heeft gesteld dat de door Gema c.s. in het verkeer gebrachte — enzovoorts — amoxycilline is bereid volgens een van de werkwijzen omschreven in de conclusies 1, 2 en 3 van de openbaargemaakte Nederlandse octrooiaanvrage 159.107 waarop appellante Gema rechthebbende is. Gema c.s. erkennen dat. 3) Grünenthal heeft voorts gesteld dat de in overweging 2 bedoelde bereidingswijze gelijk, "althans naar het wezen gelijk", is aan de werkwijze van conclusie 1 van • octrooi 133.073. Gema c.s. betwisten dat. Zij beroepen zich er bovendien op dat partij Gema, als houdster van de in overweging 2 genoemde octrooiaanvrage, tot de Octrooiraad een verzoek om een zogenaamde dwanglicentie heeft gericht, te weten het verzoek "de licentie te verlenen welke nodig mocht zijn voor de toepassing van het op deze aanvrage te verlenen octrooi, zulks onder het nederlandse octrooi no 133.073". Als deze dwanglicentie op grond van artikel 34 lid 5 van de Rijksoctrooiwet zou worden verleend — welke verlening moet

355

plaatsvinden indien voor de Gema-werkwijze octrooi wordt verleend en die werkwijze een toepassing zou zijn van Grünenthal's octrooi 133.073 — dan werkt zij krachtens lid 8 van dat artikel terug tot de dag waarop het verzoek is ingeschreven in de openbare registers van de Octrooiraad, Aldus, nog steeds, Gema c.s. 4) Gema c.s. hebben het in overweging 3 genoemde beroep in eerste aanleg gedaan "subsidiair en voorwaardelijk, namelijk voor het geval de octrooien van eiseres de Gema-werkwijze zouden blokkeren". In dat geval, aldus Gema c.s., moet de rechter zich onthouden van — zo verstaat het hof hun standpunt — een dictum houdende veroordeling ter zake van inbreuk op octrooi 133.073 alvorens zekerheid is verkregen omtrent de al of niet verlening van de verzochte dwanglicentie. 5) De rechtbank heeft geoordeeld dat de Gema-werkwijze een inbreuk op octrooi 133.073 oplevert, zij heeft vorenvermeld beroep op de verzochte dwanglicentie terzijde gesteld en zij heeft beslist als hierboven bij de overwegingen ten aanzien van de loop van de procedure is vermeld. 6) De eerste grief van Gema c.s. tegen het bestreden vonnis is gericht tegen de terzijdestelling van voornoemd beroep op de verzochte dwanglicentie; hun tweede, derde en vierde grief betreffen alle de vraag of de Gema-werkwijze een toepassing is van octrooi 133.073. Blijkens de eerste grief wordt het beroep op de verzochte dwanglicentie niet langer onder de in rechtsoverweging 4 vermelde voorwaarde gedaan. Het "subsidiaire" petitum in hoger beroep (tot aanhouding van de beslissing van het hof totdat op het verzoek om dwanglicentie zal zijn beslist) is kennelijk gedaan voor het geval het hof niet aanstonds de vorderingen van Grünenthal afwijst. Zoals hierna zal blijken doet dat geval zich voor. 7) Gezien de overgelegde beslissing d.d. 23 maart 1981 van de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad betreffende de oppositie van Grünenthal tegen de verlening van octrooi op Gema's aanvrage 159.107, is een gerede kans aanwezig flat op die aanvrage octrooi wordt verleend. In dat geval zal de Octrooiraad — in het kader van de dwanglicentieverleningsprocedure — zich moeten uitspreken over de vraag of de Gema-werkwijze een toepassing is van octrooi 133.073. De inbreukrechter moet zich in de onderhavige zaak uitspreken over dezelfde vraag, terwijl de uitspraak van de een niet bindend is voor die van de ander. Uiteraard dient zoveel mogelijk te worden vermeden dat die uitspraken van elkander afwijken. Zoals hierna zal blijken kan het hof zich niet verenigen met de gronden waarop de rechtbank van oordeel is dat de Gema-werkwijze een toepassing is van het Grünenthal octrooi 133.073. Reeds omdat op het verzoek om dwanglicentie eerst over geruime tijd door de Octrooiraad zal worden beslist (aangezien Grünenthal, naar zij heeft medegedeeld, haar oppositie tegen de verlening van octrooi op de Gema-aanvrage 159.107 bij de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad aan de orde zal stellen), acht het hof het efficiënt om, ook bij gegrondheid van de eerste grief, de zaak niet zonder méér aan te houden tot de beslissing van de Octrooiraad omtrent de octrooiverlening c.q. de dwanglicentie, doch om reeds thans de tweede, derde en vierde grief te behandelen en omtrent de vraag of de Gema-werkwijze onder het Grünenthal octrooi 133.073 valt, advies in te winnen van de Octrooiraad op de voet van artikel 57 van de Rijksoctrooiwet, door welke gang van zaken bovendien de kans op afwijkende uitspraken als bovenbedoeld zo veel mogelijk wordt vermeden. 8) Het hof meent de eerste grief reeds thans te moeten behandelen aangezien zij, in geval van gegrondbevinding, een zelfstandige grond voor vernietiging van het bestreden vonnis is en bovendien opdat partijen in dat geval reeds thans zullen weten dat, indien het hof te zijner tijd zou oordelen dat de Gema-werkwijze een toepassing is van het Grünenthal octrooi 133.073 en indien te dien tijde de thans bestaande kans op dwanglicentieverlening

356


nog aanwezig zou zijn, het hof de zaak zal aanhouden tot de beslissing van de Octrooiraad omtrent de dwanglicentie. 9) De eerste grief is gegrond. Gema c.s. stellen niet wanneer het verzoekschrift om dwanglicentie is ingediend en in de registers van de Octrooiraad ingeschreven. Nu partijen reeds in eerste aanleg hebben gedebatteerd over de gevolgen van de indiening van het verzoekschrift in verband met de terugwerkende kracht van een daarop eventueel te verlenen dwanglicentie, neemt het hof aan dat indiening en inschrijving in ieder geval hebben plaatsgehad tussen de datum welke het (in afschrift overgelegde) verzoekschrift draagt, 6 januari 1981, en de pleidooien in eerste aanleg op 19 januari 1981. 10) Anders dan Grünenthal betoogt — met een beroep op de memorie van toelichting betreffende de wijziging van artikel 34 van de Rijksoctrooiwet welke wijziging bij de Rijkswet van 12 januari 1977, S 160, is tot stand gekomen — brengen tekst, ratio en geschiedenis van" artikel 34, leden 4, 5 en 8 mede dat de inbreukrechter zich niet slechts dan van een verbod en een veroordeling tot schadevergoeding mag onthouden indien "evident" is dat een verzochte dwanglicentie zal worden verleend, maar ook in geval, gelijk te deze, een niet te verwaarlozen kans bestaat dat aan de gedaagde dwanglicentie onder het octrooi van de eiser zal worden verleend. Ook in dat laatste geval staat immers, op grond van artikel 30 lid 1 aanhef en artikel 33 leden 1 en 2 van de Rijksoctrooiwet, in verband met de terugwerkende kracht van een dwanglicentie, geenszins vast dat de gedaagde zijn handelingen verricht met schending van de uitsluitende rechten van de octrooihouder. 11) De rechtbank heeft op bladzijde 7 van het vonnis overwogen dat de vraag of (bij octrooiverlening op Gema's aanvrage) dwanglicentie wordt verleend afhangt van de vraag of, zonder licentie, octrooiihbreuk aanwezig is. Dat is juist. Daargelaten of zulks steeds medebrengt dat de inbreukrechter de beschermingsomvang van het octrooi van de eisende partij moet gaan bepalen voordat door de Octrooiraad over de dwanglicentie is beslist, brengt het in ieder geval niet mede dat de rechter, toepassing door de gedaagde(n) van het octrooi van de eisende partij aanwezig oordelend, die toepassing moet verbieden, terwijl, geüjk onder 10 overwogen, geenszins vaststaat dat die toepassing octrooiinbreuk oplevert. 12) Grünenthal heeft nog betoogd (1) dat niet zeker is dat de amoxycilline welke van Gema afkomstig is, werkelijk wordt bereid volgens een werkwijze beschreven in de Gema-octrooiaanvrage 159.107 en of zo'n werkwijze zelfs wel uitvoerbaar is en (2) dat met werkwijzen volgens de Gema-aanvrage ook andere penicillinen dan amoxycilline kunnen worden bereid, welk een en ander medebrengt dat hoogst onzeker is dat aan Gema dwanglicentie wordt verleend. 13) Betoog (1) treft geen doel nu de onderhavige procedure wordt gevoerd uitgaande van de door Grünenthal in haar inleidende dagvaarding vervatte stelling dat Gema's amoxycilline volgens de Gema-octrooiaanvrage is bereid. Betoog (2) treft geen doel omdat, uitgaande van die stelling, de bereiding van amoxycilline een belangrijke technische toepassing is van het octrooi dat op de Gema-aanvrage zou kunnen worden verleend en omdat, reeds blijkens de onderhavige procedure, amoxycilline ook in commercieel opzicht van belang is. Of de dwanglicentie "nodig" is in de zin van artikel 34, lid 4 van de Rijksoctrooiwet staat ter uitsluitende beoordeling van de Octrooiraad, doch gezien het vorenstaande is een gerede kans aanwezig dat hij die vraag bevestigend zal beantwoorden. 14) Onjuist is ook het betoog van Grünenthal dat de rechter, die de beslissing van de Octrooiraad afwacht, in feite de behandeling van de inbreukprocedure schorst, zulks terwijl de Rijksoctrooiwet uitdrukkelijk in artikel 56 aangeeft in welke gevallen de rechter schorsings- •

16 december 1983

bevoegdheid heeft, onder welke gevallen een geval als het onderhavige niet is begrepen. De rechter die in laatstbedoeld geval zijn beslissing aanhoudt totdat de beslissing van de Octrooiraad bekend is, doet echter niet anders dan wachten tot een feit komt vast te staan dat (mede) beslissend is voor de inbreukvraag. 15) Zoals onder 8 overwogen brengt reeds de gegrondheid van de eerste grief mede dat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven voorzover betreffend de periode na de inschrijving van het dwanglicentieverzoek in de registers van de Octrooiraad. 16) De tweede en de derde grief van Gema c.s. richten zich tegen de vaststelling door de rechtbank van de beschermingsomvang van Grünenthal's octrooi 133.073. Die beschermingsomvang is door de rechtbank te ruim vastgesteld omdat de rechtbank dooreen heeft gehaald het "wezen van de uitvinding" en het wezen van de uitvinding zoals deze uiteindelijk is geoctrooieerd; aldus de kern van het betoog van Gema c.s. in het kader waarvan zij een aantal overwegingen van het rechtbankvonnis becritiseren. Het hof zal de beide grieven tezamen behandelen er daar bij van uitgaande dat Gema c.s. door middel van die grieven de vraag wat de beschermingsomvang is van octrooi 133.073 in volle omvang aan het hof heeft willen voorleggen. 17) Het hof kan zich verenigen met het standpunt van beide partijen dat het zogenaamde "wezen" van de uitvinding welke ten grondslag ligt aan octrooi 133.073 door de rechtbank juist is omschreven, aldus: "dat 6-aminopenicillaanzuur (hierna: 6-APA) alvorens het te acyleren" (het hof dit leest als: alvorens het wordt geacyleerd) "tot het gewenste eindprodukt 6-acyl-APA, eerst door süyleren wordt omgezet in een substitutieprodukt waardoor de acylering in een watervrij milieu kan plaatsvinden." 18) Deze uitvinding ligt ook ten grondslag aan het Nederlandse octrooi 134.426 waarop eveneens Grünenthal rechthebbende is en dat voor een deel van de daarbij geoctrooieerde materie een één dag oudere voorrangsdatum heeft dan octrooi 133.073. Beide octrooien zijn van elkaar afgebakend niet doordat één octrooi alle silyleringsmiddelen omvat behalve in het andere octrooi bepaaldelijk aangeduide, maar doordat in ieder van de beide octrooien bepaalde silyleringsmiddelen (door middel van formules) zijn aangeduid. 19) Het hof begrijpt de gedachtengang van de rechtbank aldus, kort samengevat: dat de beide octrooien op dezelfde uitvinding berusten; dat de in die octrooien aangeduide silyleringsmiddelen tezamen alle destijds — ten tijde van de door Grünenthal bewerkstelligde afbakening — "in aanmerking komende" silyleringsmiddelen omvatten; dat Grünenthal met de door haar (nadat zij van zekere Birkhofer de rechten terzake van, later, octrooi 133.073 had verworven) aangebrachte afbakening niets van "de uitvinding" — daarbij kennelijk doelend op de zowel door haar als door Birkhofer gedane "wezenlijke" uitvinding — heeft "prijsgegeven"; dat derhalve andere silyleringsmiddelen dan de in de octrooien genoemde onder de beschermingsomvang van één van de beide octrooien moeten worden gebracht, al naar gelang van de samenstelling van het desbetreffende middel. 20) Met die gedachtengang kan het hof zich niet verenigen. Artikel 30, lid 2 van de Rijksoctrooiwet bepaalt sedert de in rechtsoverweging 10 genoemde Rijkswet van 1977 dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. De memorie van toelichting zegt de bedoeling van deze bepaling te willen weergeven door het citeren — in vertaling — van een protocol bij het Europees Octrooiverdrag, welk protocol — bestanddeel van dat verdrag — artikel 69 van dat verdrag, welk artikel overeenstemt met vorengenoemde wetsbepaling, interpreteert. Het citaat luidt: "De bepaling mag niet aldus worden uitgelegd, als

16 december 1983


zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen alleen zouden mogen dienen om dubbelzinnigheden op te heffen, die de tekst van de conclusies zou kunnen oproepen. Zij mag echter ook niet worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot wat de octrooihouder naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en tekeningen leest, zou hebben willen beschermen. De bepaling beoogt daarentegen tussen deze twee uitersten — wel als Angelsaksische onderscheidenlijk Duitse leer aangeduid — het midden te houden en zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager te geven als rechtszekerheid aan derden". De opmerking in de memorie van toelichting dat het nieuwe lid 2 van artikel 30 van de Rijksoctrooiwet "vrijwel in overeenstemming is met de in het Koninkrijk gevestigde opvatting" (ten tijde van de wetswijziging), is niet meer dan een mening van de opstellers van die memorie. De juistheid van die mening kan in het midden blijven. Zij is niet bepalend voor de uitleg van artikel 30, lid 2 welke bepaling beoogt uitdrukking te geven aan het streven van de landen aangesloten bij het Europees Verdrag over de eenmaking van bepaalde onderdelen van het octrooirecht (het zogenaamde Verdrag van Straatsburg) en bij het Europees Octrooiverdrag, te geraken tot een uniforme maatstaf ter bepaling van de beschermingsomvang van in die landen van kracht zijnde octrooien, terwijl bovendien de Rijksoctrooiwet sedert de inwerkingtreding van de Rijkswet van 13 december 1978, S 706, mede betrekking heeft op Europese octrooien, in de zin van artikel 1 van de Rijksoctrooiwet, en aan die octrooien en aan door de Octrooiraad verleende octrooien een door dezelfde maatstaven — die van genoemd artikel 30, lid 2 — bepaalde beschermingsomvang toekent, welke niet een andere kan zijn dan die volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende protocol. Vermelding verdient dat ter gelegenheid van de wetswijziging van 1977 in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer is voorgesteld om in artikel 30, lid 2 Rijksoctrooiwet ook te verwijzen naar het verleningsdossier doch dat de regering dat voorstel niet heeft willen overnemen. 21) De in bovengenoemd protocol bedoelde rechtszekerheid van derden is in de eerste plaats de redelijke zekerheid welke een industriële- en/of handelsonderneming zich moet kunnen verschaffen omtrent de vraag of zij bij het ondernemen van een bepaalde industriëleen/of handelsactiviteit al dan niet in botsing zou komen met octrooirechten van anderen. Te dien einde behoort de onderneming met eigen deskundige hulp — en niet in discussies met octrooihouders, in of buiten proces — binnen redelijke tijd die zekerheid te kunnen verkrijgen uit de desbetreffende octrooischriften. Te dien einde zal een onderneming, in het bijzonder ook op het gebied van de chemie, zich ter zake van reeds één activiteit niet zelden moeten oriënteren omtrent een groot aantal octrooien op het desbetreffende gebied, welk aantal nog toeneemt indien de activiteit, bijvoorbeeld een chemisch procédé, meer dan één stap heeft terwijl op het gebied van iedere stap octrooilitteratuur bestaat. Van de zich oriënterende onderneming mag als regel niet worden gevergd dat zij zich ook nog eens verdiept in alle desbetreffende verleningsdossiers, welke bovendien dikwijls weinig doorzichtig zijn, bij Europese octrooien veelal in een vreemde taal luiden en ook daarom geen goed inzicht geven omdat zij mondelinge gedachtenwisselingen tussen aanvrager en Octrooiraad, c.q. aanvrager, opposanten en Octrooiraad, niet weergeven. Ook meergenoemd protocol spreekt over de deskundige die slechts het octrooischrift leest. 22) Bij lezing van ieder der octrooien van Grünenthal is duidelijk dat bij ieder octrooi slechts uitsluitende rech-

357

ten zijn verleend voor silylering met de in het desbetreffende octrooi genoemde silyleringsmiddelen; de geoctrooieerde uitvindingen worden mitsdien wezenlijk mede daardoor bepaald. Hieraan doet niet af de mogelijkheid — of zij aanwezig is kan in het midden blijven — dat een deskundige, die beide octrooien leest, tot de gevolgtrekking komt dat Grünenthal heeft gewild uitsluitend rechten te verkrijgen voor alle destijds, nu en straks "in aanmerking komende" silyleringsmiddelen, anders gezegd: conform het wezen alleen van de uitvinding geformuleerd in rechtsoverweging 17 (nog daargelaten hoe de deskundige de octrooien zou moeten lezen als zij niet in één hand zouden zijn). Die wil is in geen van beide octrooien gehonoreerd. Naar GrünenthaPs raadsman bij pleidooi mededeelde is bij de verleningsprocedures door (een gemachtigde van) Grünenthal een fout begaan. Die fout kan echter achteraf niet worden gecorrigeerd, ook niet door de inbreukrechter. 23) De geschiedenis en redenen van de afbakening van de octrooien 133.073 en 134.426 waarvan een en ander uit de verleningsdossiers blijkt en waaraan de rechtbank veel aandacht heeft besteed, zijn mitsdien niet ter zake. (Uit die geschiedenis blijkt overigens dat de aanvrage leidend tot octrooi 133.073 aanvankelijk werkwijzen betrof met welk silyleringsmiddel dan ook en dat zij later is beperkt tot werkwijzen met de thans daarin bepaaldelijk aangeduide silyleringsmiddelen, zodat ook die geschiedenis er niet toe kan leiden aan dat octrooi een beschermingsomvang toe te kennen welke die beperking goeddeels negeert.) 24) Evenmin is ter zake dat de aanvragen in één, Grünenthal's, hand zijn geraakt en dat de octrooien thans in die ene hand zijn. Iedere aanvrage en ieder octrooi betreft een zelfstandig recht dat niet aan de hand van de persoon van de rechthebbende dient te worden geïnterpreteerd; wel dient uiteraard op alle relevante octrooilitteratuur — zo, bij octrooi 133.073, ook op de op bladzijde 3 regels 6/7 genoemde octrooiaanvrage 276.151 leidend tot octrooi 134.426 - te worden gelet. 25) Het hof acht mitsdien ook de tweede en derde grief gegrond, zodat ook deswege het bestreden vonnis niet in stand kan blijven. Dit betekent evenwel niet dat het hof van oordeel is dat de Gema-werkwijze niet valt onder de beschermingsomvang van octrooi 133.073. In het licht van hetgeen op bladzijde 3 regels 6, 7 en 8 van het octrooischrift wordt vermeld, komt ter zake van de beschermingsomvang van dit octrooi geen belang toe aan de omstandigheid dat de in rechtsoverweging 17 geformuleerde uitvinding welke aan het octrooi ten grondslag ligt, wordt vermeld in conclusie 1 vóór de woorden "met het kenmerk". Mede in het licht van die uitvinding moet de zich oriënterende vakman zich afvragen of silylering met een middel dat niet precies beantwoordt aan de formule R3 = SiX valt onder conclusie 1. 26) Het hof zal de Octrooiraad verzoeken'schriftelijk inlichtingen en adviezen te verstrekken over de vraag: of de gemiddelde vakman die de Gema-werkwijze vergelijkt met de werkwijzen geformuleerd in conclusie 1 van octrooi 133.073, bij lezing van het ganse octrooischrift tot het oordeel moet komen dat de Gema-werkwijze een toepassing is van de uitvinding zoals deze bij die conclusie is geoctrooieerd. 27) Uit de vorenstaande vraagstelling volgt dat het hof niet juist acht het soms gebezigde "inbreukcriterium": of de beweerdelijk inbreukmakende maatregel voor de normale vakman voor de hand lag. Het gaat er niet om of de vakman, na lezing van het octrooi, zelf zonder meer op de desbetreffende maatregel zal komen. Zulk een criterium zou herhaaldelijk juist tot een zeer enge beschermingsomvang moeten leiden: als de maatregel, ofschoon zij voor de hand ligt, niet onder de bewoordingen van de conclusies is gebracht, moet men haar wel als buiten het octrooi gestelde materie beschouwen. Waar het wel om gaat, is of voor de vakman die een bepaalde maatregel met het octrooi "vergelijkt",

358


16 december 1983

voor de hand ligt dat die maatregel, schoon niet precies vallend onder de letter van de conclusies, een toepassing is van de uitvinding — zo men het aldus wil noemen: het wezen van de uitvinding — zoals geoctrooieerd. 28) Het voorgaande brengt mede dat niet reeds het enkele feit dat de Gema-werkwijze inventief is — gesteld dat dit zo zou zijn — zonder meer tot gevolg heeft dat zij niet een toepassing is van Grünenthal's octrooi 133.073. Ook inventieve varianten van een geoctrooieerde maatregel, kunnen, in beginsel, onder het desbetreffende octrooi vallen en niet slechts ingeval de variant een toevoeging is aan de geoctrooieerde maatregel. 29) De vierde grief houdt in dat de rechtbank zich ten onrechte niet van deskundige voorlichting heeft voorzien. Blijkens het bovenstaande acht het hof ook deze grief gegrond. 30) De grief in het incidentele hoger beroep van Grünenthal kan voorshands onbesproken blijven.

de zin van art. 52, lid 1 onder Ie Rv. en een uitspraak dat inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht berust niet op zo'n acte in de zin van die bepaling. Hoge Raad: De incidentele vordering van Kluwerpers tot uitvoerbaarverklaring van 's Hofs arrest bij voorraad wordt toegewezen. Een uitspraak als de onderhavige (van het Hof) berust op een authentieke titel in de zin van art. 52, lid 1 onder Ie Rv., zodat de voorlopige tenuitvoerlegging moet worden bevolen. (Hoofdzaak nog niet beslist).

Beslissing. Op het principale hoger beroep vernietigt het hof het bestreden vonnis. In het principale hoger beroep verzoekt het hof de Octrooiraad aan het hof schriftelijk adviezen en inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de beantwoording van de in rechtsoverweging 26 geformuleerde vraag. Het hof houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 14 maart 1980 (Mrs T. Fransen, L. de Bruin en J. H. Nieuwenhuis).

l ) Betekenis van de kamerstukken bij een wet. De stelling van het Hof, dat een passage in de MvT niet meer is dan "een mening van de opstellers" van die memorie, moet wel met enige voorzichtigheid worden genoten. Vooreerst is deze passage, door de voorafgaande behandeling van wetsontwerp met MvT, geworden tot een mening van de regering. Wordt die passage in de Kamerbehandeling niet bestreden (waarvan i.c. niet is gebleken), dan is zij daardoor geworden tot een mening van de wetgever zelf, zij is daarmede zelf nog géén wet maar wel een gezaghebbende interpretatie van de wet. De ingewikkeldheid der moderne wetgeving brengt mede, dat de Kamerstukken van een wet voor de interpretatie niet kunnen worden gemist en dat zij vaak welbewust met dat doel worden opgezet.

Ph. Nr 106. De Hoge Raad der Nederlanden, 14 januari 1983. ("Koken zonder grenzen" met wereldbol/ "Handwerken zonder grenzen" met wereldbol) President: Mr H. E. Ras; Raadsheren: Mrs W. Snijders, S. Royer, A. C. van den Blink en M. J. P. Verburgh. Art. 1, lid 1 jo art. 14 onder A, lid 1 aanhef en sub la Benelux-Merkenwet. Rechtbank: Het merk van Kluwerpers is ondeugdelijk. Vordering afgewezen. Op verzoek van Lekturama nietigheid van het depot uitgesproken. Hof: Het merk van Kluwerpers is wel deugdelijk en heeft onderscheidend vermogen. Vordering toegewezen met dwangsom. Art. 13 onder A, lid 1 aanhef en sub 1 BeneluxMerkenwet. De aanduiding "Koken zonder grenzen"stemt overeen met het merk "Handwerken zonder grenzen ". Art. 52, lid 1 onder 1° Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hof: Uitvoerbaarheid bij voorraad afgewezen. De acte van depot van een merk is geen authentieke titel in '

Lekturama B.V. te Rotterdam, eiseres tot cassatie, verweerster in het incident, advocaat Mr E. Korthals Altes, tegen Kluwerpers B.V. te Utrecht, verweerster in cassatie, eiseres in het incident, advocaat Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper.

Overwegende ten aanzien van het recht: In conventie en in reconventie: 1. Nu Lekturama gevestigd is te Rotterdam, is de rechtbank op grond van artikel 3 7 A van de Eenvormige Benelux Wet op de Warenmerken (BMW) bevoegd van de vordering in conventie kennis te nemen en op grond van artikel 37 C van die Wet van de eis in reconventie. 2. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, voorzover thans van belang, het volgende vast: Kluwerpers is uitgeefster van een tijdschrift, getiteld "Handwerken zonder grenzen". Op 23 april 1979 heeft Kluwerpers in verband hiermee als woord/beeldmerk doen deponeren bij het Benelux-Merkenbureau (onder nummer 629910) de titel "Handwerken zonder grenzen" in combinatie met een wereldbol ter linkerzijde. Dit woord/beeldmerk is afgedrukt op de verschillende afleveringen van het tijdschrift en op het begeleidend reclamemateriaal. In ieder geval later dan de eerste verschijning van "Handwerken zonder grenzen" is Lekturama begonnen met de uitgave van een serie boeken onder de verzameltitel "Koken zonder grenzen". Op het begeleidend reclamemateriaal (briefpapier en het grootste van de als producties bijgevoegde vouwbladen) staat de titel "Koken zonder grenzen" met daaronder: "Uitgeverij Lekturama", terwijl ter linkerzijde is afgebeeld een wereldbol met op het zuidelijk halfrond de tekst "De complete wereld van de kookkunst". 3. Kluwerpers grondt haar vorderingen op deze vaststaande feiten, zich daarbij beroepend, primair op artikel 13 A onder 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW), subsidiair, voor het geval de litigieuze waren van Kluwerpers en Lekturama niet als gelijksoortig zijn te beschouwen, op artikel 13A onder 2 BMW, en meer subsidiair, op de stelling dat het gebruik door Lekturama van de uitdrukking "Koken zonder grenzen", alsmede van de afbeelding van een wereldbol, zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar jegens Kluwerpers een onrechtmatige daad oplevert. Lekturama stelt hier tegenover, dat het door Kluwerpers gedeponeerde woord/beeldmerk ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het depot van dit woord/beeldmerk door Kluwerpers nietig is. Voorts ontkent Lekturama, in verband met het door Kluwerpers gedane beroep op artikel 13 A onder 2 BMW, dat zij de uitdrukking "Koken zonder grenzen" zonder geldige reden gebruikt en dat daardoor schade kan zijn toegebracht aan Kluwerpers. Tenslotte betwist Lekturama dat sprake is van een onrechtmatige daad jegens Kluwerpers. Voorzoveel rechtens vereist, roept

16 december 1983


Lekturama in reconventie de nietigheid van de door Kluwerpers verrichte merkinschrijving in. In conventie: 4. Alvorens te kunnen oordelen over het beroep door Kluwerpers op artikel 13A BMW zowel ten aanzien van het onder 1 als het onder 2 bepaalde, dient de rechtbank te onderzoeken of het door Kluwerpers gedeponeerde woord/beeldmerk "Handwerken zonder grenzen" met ter linkerzijde een wereldbol als merk deugdelijk is. Deze vraag valt uiteen in drie onderdelen, die betrekking hebben op de deugdelijkheid van: a. het woordmerk "Handwerken zonder grenzen"; b. het beeldmerk bestaande uit een wereldbol en c. de combinatie van het woorden het beeldmerk. Zou dit onderzoek in alle onderdelen negatief uitvallen, dan komt aan het beroep door Kluwerpers op artikel 13 A BMW, zowel wat betreft het onder 1 als het onder 2 bepaalde, de grondslag te ontvallen. ad a. De conclusie ten aanzien van het woordmerk "Handwerken zonder grenzen" luidt dat hier sprake is van een ondeugdelijk merk. Immers, het gaat bij de titel "Handwerken zonder grenzen" om een louter beschrijvende aanduiding, die conform artikel 14 A sub 1 a BMW juncto artikel 6 quinquies B onder 2 Verdrag van Parijs tot nietigheid van het merk moet leiden. De titel "Handwerken zonder grenzen" behelst zowel wat betreft het onderdeel "Handwerken" als wat betreft de toevoeging "zonder grenzen" alsook wat betreft de combinatie daarvan slechts een beschrijving van de hoedanigheid van het tijdschrift. Uiteraard geldt dit voor het bestanddeel "Handwerken" dat slechts een indicatie bevat omtrent de onderwerpen die in het tijdschrift aan de orde komen. Maar het wordt niet anders door de toevoeging "zonder grenzen" die toch niet meer is dan een aanduiding van de internationale herkomst van de in het tijdschrift besproken textiele werkvormen. ad b. Naar het oordeel van de rechtbank moet ook de wereldbol, door Kluwerpers opgenomen in het door haar gedeponeerde woord/beeldmerk, als merk ondeugdelijk worden beschouwd. De afbeelding van een wereldbol kan als zodanig slechts fungeren als een onderstreping van het mondiale karakter van de inhoud van het tijdschrift. Weliswaar blijkt bij nauwkeurige bestudering als eigenaardigheid van de door Kluwerpers afgebeelde wereldbol dat het aardoppervlak lijkt te bestaan uit brei- dan wel borduurwerk, maar bij een enigszins globale beschouwing — en daarop komt het te dezen aan — overweegt het herinneringsbeeld van een wereldbol zonder nadere bijzonderheden. Uit een en ander volgt dat de door Kluwerpers gebruikte wereldbol als een louter beschrijvende afbeelding geen deugdelijk beeldmerk oplevert. ad c. Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat ook de combinatie van de onder a. en b. besproken onderdelen als merk ondeugdelijk is. Weliswaar sluit de rechtbank niet uit, dat onderdelen die ieder op zich zelf beschouwd als merk ondeugdelijk zijn, wanneer ze gecombineerd worden tezamen een deugdelijk merk kunnen opleveren, maar dit doet zich hier niet voor. Ook de onderhavige combinatie, zoals hierboven onder de vaststaande feiten omschreven, heeft naar het oordeel van de rechtbank slechts eeniouter beschrijvend karakter. Ze wekt zonder meer geen indrukken of associaties op, die haar een onderscheidend vermogen verlenen. 5. Aangezien het onderzoek naar de deugdelijkheid van het door Kluwerpers gedeponeerde woord/beeldmerk in alle onderdelen negatief is uitgevallen, moet het beroep door Kluwerpers op artikel 13 A BMW zowel wat betreft het onder 1. als het onder 2. bepaalde worden afgewezen. Dit brengt bovendien mee, dat door Lekturama terecht de nietigheid van het depot is ingeroepen. De rechtbank zal daarom de inschrijving van het depot nietig verklaren. Een afzonderlijke vordering acht zij

359

daartoe niet nodig, zodat de reconventie verder kan blijven rusten. 6. Vervolgens dient te worden onderzocht of Lekturama al dan niet onrechtmatig handelt jegens Kluwerpers door het gebruik van de verzameltitel "Koken zonder grenzen" dan wel een wereldbol dan wel een combinatie van beide. Kluwerpers voert ter ondersteuning van haar stelling dat sprake is van een onrechtmatige daad aan, dat het publiek kan menen, dat "Handwerken zonder grenzen" en "Koken zonder grenzen" deel uitmaken van één reeks en afkomstig zijn van één onderneming dan wel van één groep van ondernemingen. 7. De rechtbank verwerpt het beroep op artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, omdat naar haar oordeel op grond van het ontbreken van enig onderscheidend vermogen van voormelde tekst en afbeelding, ieder afzonderlijk dan wel in combinatie, geen plaats is voor een actie uit genoemd artikel terzake van onrechtmatige nabootsing wegens verwarringsgevaar. Overigens is van verwarring reeds daarom geen sprake, omdat Lekturama haar handelsnaam op duidelijk leesbare wijze op het reclamemateriaal heeft afgedrukt. Rechtdoende: In conventie: Ontzegt aan Kluwerpers haar vordering. Verklaart nietig het depot bij het Benelux-Merkenbureau nummer 629910 dd. 23 april 1979 en gelast de doorhaling van de inschrijving van dit nietig verklaarde depot. Veroordeelt Kluwerpers in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lekturama begroot op f 75,— aan verschotten en f 3.000,— aan salaris voor de procureur. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 17 maart 1982 (Mrs P. J. Bijleveld, R. van der Veen en J. Schepe^. Overwegingen ten aanzien van het recht. 1. Het hof is van oordeel dat de titel van een boek, krant, tijdschrift of ander drukwerk, merk kan zijn in de zin van de Benelux merken wet. 2. Wat betreft het merk van Kluwerpers — naar in hoger beroep is gebleken, in het Beneluxmerkenregister ingeschreven onder nummer 358.205 — acht het hof de beide bestanddelen daarvan niet wegens het ontbreken van iedere onderscheidende kracht ondeugdelijk als merk(bestanddeel). De afbeelding van een wereldbol niet, omdat deze zich enigermate van de gebruikelijke afbeeldingen van wereldbollen onderscheidt doordien het oppervlak van de bol een "geborduurde" structuur vertoont, de woorden "Handwerken zonder grenzen" niet, omdat zij weliswaar een belangrijke eigenschap van de waar beschrijven, doch dit niet doen — ook niet rekening houdend met de bekendheid van het televisiespel "Spel zonder grenzen" — op een in de gangbare taal gebruikelijke wijze. A fortiori is het ganse als merk van Kluwerpers ingeschreven teken niet ondeugdelijk als merk. 3. Het merk van Kluwerpers is wel ondeugdelijk als merk voor ieder geschrift dat niet op handwerken betrekking heeft. Het is immers voor zodanige waar misleidend. Voor zodanige waar heeft Kluwerpers geen merkrecht. 4. De aanduiding "Koken zonder grenzen" is een met het merk van Kluwerpers overeenstemmend teken in de zin van artikel 13-A van de Beneluxmerkenwet. Een niet te verwaarlozen deel van het publiek zal immers tengevolge van de gelijkenis tussen de beide tekens menen dat geschriften waarvoor die tekens worden gebezigd dezelfde herkomst hebben of zal beide tekens en dan ook de geschriften waarvoor zij worden gebruikt,

360


anderszins met elkander associëren. De onderhavige waren zijn soortgelijk. 5. Niet is gebleken dat Lekturama in verband met haar uitgaven een afbeelding bezigt of dreigt te gaan bezigen van een wereldbol met een gestructureerd oppervlak als in overweging 2 bedoeld. Het staat Lekturama vrij voor of in verband met haar uitgaven een afbeelding van een andere wereldbol te bezigen (mits niet zodanig geplaatst en bij zodanige tekst dat het publiek de afbeelding met de tekst zal associëren met het merk van Kluwerpers). 6. De grieven van II, III, IV en VII zijn mitsdien gegrond en de vorderingen van Kluwerpers kunnen worden toegewezen als hieronder vermeld. 7. De verzochte uitvoerbaarheid bij voorraad zal het hof afwijzen. Het verzoek is kennelijk gebaseerd op artikel 52 lid 1 onder 1° van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Deze bepaling dwingt de rechter zijn vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren zo het daar bedoelde geval zich voordoet. Die dwang acht het hof hoogst onwenselijk. De tenuitvoerlegging van een vonnis geschiedt weliswaar voor risico van de executant, doch de-executant zal niet zelden dat risico nemen in de wetenschap dat door de tenuitvoerlegging teweeggebrachte schade moeilijk volledig aantoonbaar is — de bewijslast van de schade rust op de geëxecuteerde — en dat de geëxecuteerde de verdere rechtsstrijd zal staken tengevolge van de tenuitvoerlegging en het daarmede verbonden risico grote bedragen aan dwangsom te verbeuren bij voortzetting van de verboden handelingen. Voorts: genoemde bepaling berust op de gedachte dat in het daarin genoemde geval succes van het in te stellen rechtsmiddel bij voorbaat onaannemelijk is. Die gedachte is evenwel onjuist. Het hof vindt in een en ander aanleiding genoemde bepaling eng te interpreteren, aldus (1) dat een acte van depot van een Beneluxmerk, een bewijs van inschrijving ervan of door het Benelux Merkenbureau verstrekte afschriften van die stukken niet zijn "authentieke titels" in de zin van die bepaling en (2) dat een uitspraak dat inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht niet op zo'n acte, bewijs of afschrift "berust" in de zin van die bepaling. Deze enge interpretatie heeft weliswaar als bezwaar dat de niet in kort geding rechtsprekende rechter een veroordeling wegens merkinbreuk niet uitvoerbaar bij voorraad kan verklaren, doch dit bezwaar weegt geringer dan voornoemde bezwaren tegen een verplichte uitvoerbaar bij voorraadverklaring, mede omdat in waarlijk spoedeisende gevallen de merkgerechtigde ook na de uitspraak van bedoelde rechter zich in kort geding kan verzetten tegen voortgaande inbreuken. Beslissing. Het hof vernietigt het bestreden vonnis van 14 maart 1980 van de rechtbank te Rotterdam. Opnieuw rechtdoende in conventie: beveelt het hof geihtimeerde te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de woorden "Koken zonder grenzen", al of niet in combinatie met een wereldbol, voor de waar "boeken, kranten, tijdschriften en overige drukwerken" en daaraan soortgelijke waren; veroordeelt het hof geihtimeerde om voor iedere overtreding van voormeld verbod te voldoen aan appellante ten titel van dwangsom één duizend gulden; wijst het hof het meer of anders gevorderde af. Opnieuw rechtdoende in reconventie: wijst het hof de vordering van geihtimeerde af. In conventie en reconventie: veroordeelt het hof geihtimeerde in de kosten van het geding in beide instantiën, welke kosten, voorzover aan de zijde van appellante gevallen, worden begroot voor de eerste instantie op f 5.550,— en voor het hoger beroep tot de uitspraak van dit arrest op f 9.750,-. Enz.

16 december 1983

c) Conclusie Advocaat-Generaal, 10 december 1982 (Mr A. M. Biegman-Hartogh). Edelhoogachtbaar College, Kluwerpers is eiseres in dit incident waarbij uitvoerbaarheid bij voorraad van 's Hofs arrest wordt verzocht. Stellend dat zij in de Benelux rechthebbende is op het warenmerk bestaande uit de afbeelding van een wereldbol en de woorden "Handwerken zonder grenzen" voor de waar boeken, tijdschriften enz., vorderde zij onder meer een aan Lekturama, verweerster in het incident, op te leggen verbod de woorden "Koken zonder grenzen" met afbeelding van een wereldbol te gebruiken voor soortgelijke waren (zie 's Hofs arrest p. 1/2). De Rechtbank ontzegde aan Kluwerpers haar vordering, maar in hoger beroep heeft het Hof Lekturama bevolen ieder gebruik als voormeld te staken; de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad is door het Hof echter afgewezen. Het Hof is van oordeel (zie r.o. 7 op p. 4/5 van het bestreden arrest) dat de door art. 52 lid 1 onder 1° Rv. op de rechter gelegde dwang om zijn uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren zo het zich in deze bepaling bedoelde geval voordoet, hoogst onwenselijk is, en acht voorts onjuist de gedachte, waarop de bepaling berust, namelijk dat in dit geval succes van het in te stellen rechtsmiddel bij voorbaat onaannemelijk zou zijn. In een en ander vindt het Hof aanleiding art. 52 lid 1 sub 1 Rv. eng te interpreteren, aldus dat (1) een acte van depot van een Beneluxmerk, een inschrijvingsbewijs of door het Benelux Merkenbureau verstrekte afschriften niet zijn "authentieke titels" in de zin van die bepaling en (2) een uitspraak dat inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht niet op zo'n acte, bewijs of afschrift "berust" in de zin van die bepaling. Het door Kluwerpers aangevoerde cassatiemiddel in het incident richt zich met name tegen de sub (1) en (2) vermelde enge interpretatie die het Hof van beide termen in art. 52 Rv. geeft. Lekturama heeft zich ten antwoord in het incident allereerst beroepen op de niet-ontvankelijkheid van de incidentele vordering, aanvoerend dat deze niet, zoals art. 405 Rv. verlangt, "ten dage tot de eerste terechtzitting bepaald" is ingesteld. Dit beroep moet naar mijn mening falen, nu Uw Raad inmiddels op 22 oktober 1982, R.v.d.W. 1982, 183, sub 3.4 heeft beslist dat deze woorden niet in die zin moeten worden verstaan, dat de vordering uitsluitend op de daar genoemde dag kan worden gedaan, maar dat deze bevoegdheid reeds dan kan worden uitgeoefend. En hoewel de met het oog op de invoering van het Nieuw BW ontworpen artikelen 53 en 54 Rv. oorspronkelijk nog de door Lekturama gehuldigde opvatting weergaven, is dit thans anders: in deze bepalingen is, na een vraag van de Vaste Commissie voor Justitie, geschrapt de zinsnede "en wel bij conclusie op de eerste terechtzitting", zie Invoeringswet Boeken 3—6 NBW, eerste gedeelte, bevattende wijziging van (onder meer) het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, no. 16593, resp. nrs. 1/2 p. 2, no. 3 M.v.T. p. 6/7, no. 4 VV p. 3, no. 5 M.v.A. p. 4/5 en no. 6 Nota van Wijziging p. 1. Kluwerpers voert in haar incidentele conclusie aan dat het Hof ten onrechte een akte van depot van een merk (als bedoeld in art. 6A van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, de BMW), een bewijs van inschrijving of door het Benelux Merkenbureau verstrekte afschriften daarvan, niet als authentieke akten aanmerkt. Nu spreekt het Hof, anders dan in het middel wordt aangegeven, niet van authentieke akten, maar van "authentieke titels" in de zin van art. 52 Rv., en het komt mij voor dat beide begrippen niet identiek zijn. Het begrip "authentieke akte" lijkt mij ruimer dan "authentieke titel"; het is een verzamelbegrip dat een verschillende inhoud kan hebben al naar gelang de functie van de akte in een bepaald geval, zoals bijvoor-

16 december 1983


beeld te dienen tot bewijs van een feit in de zin van art. 1905 BW, ofwel als een z.g. executoriale titel in de zin van art. 436/439 Rv., ofwel als (dwingend) bewijs van een bepaald recht (zie Veegens, Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken, 1973 p. 54 e.v.). In art. 52 Rv. gaat het om de laatstgenoemde functie; indien immers dwingend bewijs van het door eiser gestelde recht aanwezig is, zal het succes van een door gedaagde in dit geding in te stellen rechtsmiddel bij voorbaat onaannemelijk zijn. Een dergelijk geval deed zich voor in de arresten: HR 18 aprü 1969 NJ 1969, 327 H.B. (octrooischrift), HR 15 juli 1971 NJ 1971, 488 (testament), HR 18 juli 1979 NJ 1979, 514 (niet betwiste onderhandse akte) en in HR 4 december 1981 NJ 1982, 149 (bij testament verkregen legaat en in hypotheekregister overgeschreven akte van overdracht), zie hieromtrent voorts Star Busmann-Rutten 1972 no. 426 en Van den Dungen (Jansen) aant. 4 en 5 ad art. 53 Rv. Ditzelfde geldt m.i. echter niet voor de stukken waar het in dit geding om gaat. Uit het stelsel van de BMW, met name de artikelen 3, 6, 13 en 14 blijkt, naar ik meen, dat de akte van depot en de andere door het Merkenbureau verstrekte geschriften géén dwingend bewijs kunnen opleveren van het feit dat Kluwerpers gerechtigde is op het litigieuze merk (en op dit punt lijkt mij zelfs redelijkerwijs geen twijfeL mogelijk, zodat ingevolge art. 6 lid 4, aanhef en sub 1 , van het Verdrag van Brussel betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof hierover geen vraag van uitleg aan dit Hof behoeft te worden gesteld). Want weliswaar geldt als voorwaarde voor het ontstaan van merkrecht blijkens art. 3 BMW dat er een (eerste) depot is, maar aangezien het Merkenbureau (behoudens bij niet voldoen aan de gestelde vormvereisten, zie art. 6 BMW) geen inschrijving mag weigeren, bewijzen de door dit Bureau uitgereikte stukken niet dat men een merkrecht heeft; men wordt slechts als rechthebbende beschouwd zolang de rechter niet ingevolge art. 13 BMW het gebruik van het betrokken merk verbiedt, of krachtens art. 14 BMW het depot (en dus het merk) nietig verklaart. Zie hierover A. van Oven, Handelsrecht, 1981 p. 404/405, 406/407 en 423, Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach no. 413, Komen-Verkade, Het nieuwe merkenrecht, 1970 nrs. 10, 11 en 51, Mak-Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1980 p. 29 e.v., W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973 p. 72 e.v., Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet, 1970 p. 27 e.v., 47 en 67/68. Gezien dit stelsel heeft het Hof m.i. terecht geweigerd de akte van depot van een merk en de andere door het Merkenbureau afgegeven geschriften aan te merken als authentieke titels in de zin van art. 52 lid 1 sub 1 Rv. Een soortgelijke redenering kan worden gevolgd t.a.v. de vraag of een uitspraak, dat inbreuk wordt gemaakt op een merk, al dan niet op bedoelde akten "berust". Waar het Merkenbureau lijdelijk is t.a.v. de inschrijvingen in het merkenregister (dat daarom "vuil" wordt genoemd), mag de rechter bij zijn beoordeling van de geldigheid van een merk op die gegevens juist niet afgaan, en men kan dus ook niet zeggen dat zijn uitspraak op die stukken "berust" in de zin van art. 52 Rv. Tenslotte wordt op p. 3 sub 4 van de incidentele vordering nog (subsidiair) geklaagd over 's Hofs motivering. Deze klacht mist, dunkt mij, feitelijke grondslag, nu 's Hofs overwegingen gelden voor tenuitvoerlegging bij voorraad van merkenrechtzaken in het algemeen, en niet slechts voor die in het onderhavige geval. In de nieuw ontworpen artikelen 52—54 Rv. zal de rechter niet meer gebonden zijn aan de beperkingen die in de huidige bepalingen zijn neergelegd, maar een grote mate van vrijheid genieten bij de beslissing om zijn uitspraak al dan niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (zie de boven geciteerde kamerstukken 16593, M.v.A. p. 4). Daarmede zal dan zijn weggenomen het door het

361

Hof zelf tegen zijn uitspraak gevoelde bezwaar dat een veroordeling wegens merkinbreuk (behoudens in kort geding) niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. Uw Raad heeft, als ik goed zie, te dezen geen andere taak dan te toetsen of, gegeven het door het Hof over de zaak zelf besliste, de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad terecht is geweigerd (zie HR 4 januari 1940 NJ 1940, 351 en HR 4 december 1981 R.v.d.W. 1982, 4 en voorts Van den Dungen (Jansen) aant. 1 ad art. 53 en (Veegens) aant. 2 ad art. 405/406). Nu het Hof m.i. op goede gronden heeft beslist dat de litigieuze akten geen authentieke titels zijn in de zin van art. 52 Rv., en dat de uitspraak op deze titels ook niet "berust", terwijl zich geen van de andere in art. 52 of 53 Rv. genoemde gevallen in casu voordoen, meen ik dat de incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van 's Hofs arrest behoort te worden afgewezen. Ik moge in die zin concluderen. Enz. d) De Hoge Raad, enz. 1.(

)

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het Hof heeft Lekturama beroep in cassatie ingesteld, waarna Kluwerpers bij incidentele conclusie, tevens conclusie van antwoord en conclusie houdende incidenteel cassatieberoep, voor zover hier van belang, heeft gevorderd 's Hofs uitspraak, behoudens ten aanzien van de kostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De cassatiedagvaarding en laatstgenoemde conclusie zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Lekturama heeft bij conclusie van antwoord in het incident, tevens conclusie van antwoord in het incidentele cassatieberoep, voor zover hier van belang, geconcludeerd tot afwijzing van de incidentele vordering van Kluwerpers. Partijen Jiebben arrest gevraagd in het incident. De conclusie van de Advocaat-Generaal BiegmanHartogh strekt tot afwijzing van de incidentele vordering. 3. Beoordeling van de incidentele vordering 3.1. Blijkens het arrest waartegen Lekturama beroep in cassatie heeft ingesteld, heeft het Hof Lekturama bevolen "te staken en gestaakt te houden ieder gebruik" van de in het dictum van 's Hofs arrest genoemde woorden voor de daar vermelde waren, zulks op verbeurte van een dwangsom. Het betreft hier een veroordeling op grond van art. 13A, eerste lid, BMW, gegeven in een procedure die in eerste instantie bij een dagvaarding op verkorte termijn is aangebracht. Het Hof heeft de door Kluwerpers gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad afgewezen. Kluwerpers heeft gevorderd dat de Hoge Raad alsnog de voorlopige tenuitvoerlegging van 's Hofs arrest zal gelasten. 3.2. Lekturama heeft in de eerste plaats aangevoerd dat deze vordering niet-ontvankelijk is omdat zij niet is gedaan "ten dage tot de eerste terechtzitting bepaald" (art. 405 Rv.). Dit verweer moet worden verworpen op de gronden vermeld in het arrest van de Hoge Raad van 22 oktober 1982, R.v.d.W. 1982, 183 (NJ 1983, 342, Red.). 3.3 Ten processe staat vast dat de door Kluwerpers in eerste instantie overgelegde akte van depot van het desbetreffende merk heeft te gelden als een akte van depot als bedoeld in artikel 6A, BMW, en dat in het bijzonder de daarop gestempelde verklaring heeft te gelden als een verklaring van het Benelux-Merkenbureau dat het desbetreffende merk op dag en uur, in die verklaring vermeld, bij dat bureau is gedeponeerd. Een zodanige akte moet worden aangemerkt als een authentieke titel in de zin van art. 52, eerste lid, onder 1° Rv. 3.4. Voor de vraag of de voorlopige tenuitvoerlegging van 's Hofs arrest op grond van deze bepaling moet worden gelast, is het volgende van belang.

362


a. Voor het inroepen door de merkhouder van de in art. 13A, eerste lid, bedoelde bescherming is depot van het desbetreffende teken een voorwaarde (art. 12A, eerste lid). Degeen die een dergelijk teken heeft gedeponeerd, geniet de bescherming van art. 13A, eerste lid, zolang het depot niet is nietig verklaard. De betekenis die de akte van depot in het stelsel van de BMW heeft, is derhalve van dien aard dat de omstandigheid dat "het depot ( ) niet de zekerheid (geeft) dat men daardoor een onaantastbaar merkrecht verkregen heeft, noch de zekerheid dat men het gedeponeerde onderscheidingsteken mag blijven gebruiken" — zoals Lekturama op zichzelf terecht heeft betoogd — er niet aan in de weg behoeft te staan een uitspraak als de onderhavige aan te merken als te berusten op een authentieke titel in de zin van art. 52, eerste lid, onder 1° Rv. b. Zou laatstbedoelde bepaling te dezen niet toepasselijk zijn dan brengt zulks mee dat de bodemrechter een bevel als het onderhavige niet uitvoerbaar bij voorraad kan verklaren en dat de merkhouder die niettemin behoefte heeft aan een daarmee overeenstemmende voorziening, slechts de weg openstaat van het kort geding. Het volgen van die weg brengt extra kosten mee en kan leiden tot het naast elkaar lopen van een procedure in het bodemgeschil en in kort geding, in het bijzonder wanneer de merkhouder wiens vordering in het bodemgeschil in eerste instantie is toegewezen, op de grondslag van die uitspraak in kort geding een bij voorraad uitvoerbaar verklaarde veroordeling van zijn tegenpartij verkrijgt, en die tegenpartij alsdan appelleert zowel van de uitspraak in het bodemgeschil als in die van het kort geding. Daarbij kan complicerend werken dat in het kort geding specifieke gezichtspunten een rol kunnen spelen, zoals de spoedeisendheid van de zaak en de vraag hoe de kansen van het appel in de hoofdzaak moeten worden getaxeerd. In verband met laatstbedoelde prognose kan er ook aanleiding zijn om de in art. 14B, aanhef, bedoelde houder van de eerdere inschrijving of de daar bedoelde derde in het kort geding te betrekken, hetgeen eveneens complicerend werkt. De hier aangestipte bezwaren brengen mee dat de weg van het kort geding niet kan gelden als een aanvaardbaar alternatief voor de voorlopige tenuitvoerlegging van de uitspraak van de bodemrechter. c. Wordt art. 52, eerste lid, onder 1° te dezen toepasselijk geacht, dan brengt zulks weliswaar mee dat de voorlopige tenuitvoerlegging "zal" worden bevolen, maar de rechter heeft de bevoegdheid daaraan te verbinden het bevel dat ter zake van de voorlopige tenuitvoerlegging zekerheid zal worden gesteld. 3.5 De in 3.4 onder a, b en c weergegeven gezichtspunten, in onderling verband beschouwd, leiden tot de conclusie dat krachtens een redehjke uitleg van art. 52, eerste lid, onder 1°, moet worden aangenomen dat van een uitspraak als de onderhavige, als berustende op een authentieke titel in de zin van deze bepaling, de voorlopige tenuitvoerlegging moet worden bevolen. De Hoge Raad ziet geen termen voor het bevelen van zekerheidstelling, waar ook niet om is gevraagd. 4. Beslissing De Hoge Raad: verklaart uitvoerbaar bij voorraad, behoudens ten aanzien van de kostenveroordeling, het tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 maart 1982; veroordeelt Lekturama in de kosten op het incident gevallen, aan de zijde van Kluwerpers tot aan deze uitspraak begroot op f 1.000,— voor salaris. Enz.

16 december 1983

Nr 107. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 22 februari 1977. (Lauracycline/Laurabolin) President: Mr R. Ch. Schlingemann; Raadsheren: Mr J. M. A. V. Moons en Mr S. Overwater. Art. 3 en art. 13 onder A, lid 1 Benelux-Merkenwet. Het merk LAURACYCLINE voor antibiotica stemt overeen met het merk LA URABOLIN, gedeponeerd voor geneesmiddelen en veterinaire pharmaceutica. Daaraan doet niet af dat Lauraat de soortaanduiding is van een zoutderivaat van Laurinezuur, noch doet daaraan af de gestelde deskundigheid van het betrokken publiek. Rechtbank voorts: uitvoerige motivering van de aangenomen overeenstemming aan de hand van de criteria van artt. 4bis en 10 van de Merkenwet 1893. Hof voorts: dat LA URABOLIN slech ts gebruikt zou worden voor een veterinair hormoonpreparaat en LAURACYCLINE slechts voor antibiotica voor menselijk gebruik, kan reeds daarom niet tot ontzegging van de vorderingen leiden, nu de bestemming van de merken niet wordt bepaald door het tot nu toe daarvan gemaakte gebruik, maar door de warenomschrijving in de depots. De vennootschap naar Spaans recht Laboratorios Hosbon S.A. te Barcelona, Spanje, appellante, procureur Mr P. B. M. Sévaux, advocaat Mr E. Chr. Kuhn te 's-Gravenhage, tegen Laboratoria Nobilis B. V. te Boxmeer, geihtimeerde, procureur Mr C. M. van Leeuwen, advocaat Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach te 's-Gravenhage. a) Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 november 1975 (Mr W. Dirkse, voorzitter, Mr P. A. L. M. van der Velden, rechter en Prof. Mr F. Molenaar, rechter- plv.) Overwegende ten aanzien van het recht: dat als erkend of onvoldoende weersproken in dit geding vaststaat, dat eiseres [Nobilis Red. ] op 3 mei 1971 ter haren name een onder nummer 028.398 ingeschreven Beneluxdepot heeft verricht, van welk Beaeluxdepot de inschrijving tijdig is vernieuwd, en wel van het merk LAURABOLIN voor de waren: klasse 5 Geneesmiddelen en pharmaceutische producten voor veterinaire doeleinden; dat eiseres bij genoemd Beneluxdepot beroep heeft gedaan op de door haar in de drie Beneluxlanden verkregen rechten; dat de verkrijging van deze rechten stamt uit 1963; dat gedaagde op 4 augustus 1971 te haren name een onder nummer 055.825 ingeschreven Beneluxdepot heeft verricht van het merk. LAURACYCLINE voor de waren: klasse 5 Antibiotiques et préparations antibiotiques, a 1'exclusion des hormones et des préparations contenant des hormones; dat gedaagde bij genoemd Beneluxdepot beroep heeft gedaan op het door haar in België verkregen recht; dat de verkrijging van bedoeld recht van gedaagde stamt uit 1968/1969 en derhalve van jongere datum is dan de rechten van eiseres; dat derhalve ingevolge het bepaalde in de artikelen 29, 13A onder 1 en 14B onder 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, na te noemen B.M.W., de eiseres in beginsereen verbod kan vorderen tegen elk gebruik van het merk van gedaagde en in beginsel de nietigheid kan inroepen van het depot van het merk van gedaagde; dat wil van een verbod zoals een nietigheid als hier bedoeld sprake zijn, ingevolge voorzegde artikelen mede in verband met artikel 3 lid 2 sub a B.M.W. in elk geval

16 december 1983


sprake moet zijn van 'overeenstemmende merken'; dat het begrip 'overeenstemmend merk' in de B.M.W. wordt toegelicht in het gemeenschappelijk commentaar der Regeringen van België, Luxemburg en Nederland bij genoemd artikel 13 en daarvan wordt gezegd, dat: 'de bepalingen onder A onder 1 de bescherming bekrachtigen, die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent'; dat zulks meebrengt, dat voor de vraag of overeenstemming tussen twee merken bestaat gezien moet worden naar artikel 4 bis en artikel 10 van de (oude) merkenwet en de daaraan in rechtspraak en literatuur gegeven uitleg; dat volgens laatstgemeld artikel de nietigheid van de inschrijving van een merk kan worden verzocht, indien het ingeschreven merk 'a. geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een merk, waarop een ander voor dezelfde soort van waren recht h e e f t . . . . dan wel b. zodanig overeenstemt met een merk, waarop een ander recht heeft , dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan'; dat de rechtbank eerst zal onderzoeken of dit laatste het geval is; dat beide merken aanvangen met 'laura' en eindigen met een lettercombinatie, die door een niet onaanzienlijk gedeelte van het publiek zal worden uitgesproken als'ien'; dat 'laura' daarbij bij een niet onaanzienlijk gedeelte van het publiek — ook het deskundig publiek — geen reminiscenties oproept aan een lauraat of aan laurinezuur, doch veeleer doet denken aan een fabrikant die om een of andere reden met 'laura' wil aanduiden, dat produkten van hem afkomstig zijn; dat derhalve — anders dan door gedaagde betoogd — 'laura' wel degelijk onderscheidende kracht bezit, mede nu het van algemene bekendheid is, dat het gebruik van lauraten in pharmaceutische produkten in verhouding tot andere bestanddelen in pharmaceutische produkten van geringe betekenis is; dat door gedaagde is betoogd, dat bescherming van het merk LAURABOLIN, omdat het met LAURA begint, monopoliserend zou werken voor produkten met lauraten, doch zulks niet het geval is daar 'laura' in andere combinaties, hetzij achteraan het woord, hetzij in combinatie met (een gedeelte van) de naam van de fabrikant, hetzij anderszins, nog zeer wel in woordmerken verwerkt kan worden; dat het merk van gedaagde doordat het aanvangt met 'laura' voorts een zelfde ritme vertoont als het merk van eiseres en een uitgang heeft, die op dezelfde wijze kan worden uitgesproken als het merk van eiseres, in staat is bij het publiek de indruk te wekken, dat het hier gaat om merken van eenzelfde fabrikant of eenzelfde serie, zodat — indien ook aan de hierna nog te stellen vereisten is voldaan — bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; dat wil van verwarring omtrent de herkomst der waren sprake zijn, het publiek wel met beide waren in aanmerking moet kunnen komen en tevens tussen die waren een dergelijke gelijksoortigheid moet bestaan, dat het publiek tot de veronderstelling moet kunnen komen, dat beide waren van eenzelfde fabrikant afkomstig zijn; dat onder het publiek voornamelijk moet worden verstaan artsen, veeartsen en apothekers, die immers geneesmiddelen voorschrijven dan wel voorgeschreven geneesmiddelen afleveren en zich zodoende omtrent die geneesmiddelen zullen oriënteren; dat, indien gedaagde, zoals haar vrijstaat, haar merk zou gaan gebruiken voor geneesmiddelen voor veterinaire doeleinden, een in aanraking komen van deze personen met beide merken zeer wel mogelijk is; dat het voorts onder dit publiek met name onder veeartsen denkbaar is, dat het op zoek naar een geneesmiddel voor veterinair gebruik zich tevens zal oriënteren

363

over geneesmiddelen voor menselijk gebruik, waarvan een gelijke of gelijksoortige werking verwacht kan worden uit te gaan; dat derhalve, afgezien van het gebruik door gedaagde van haar merk voor geneesmiddelen voor veterinaire doeleinden en ook afgezien van de omstandigheid, dat de deskundige veelal ook 'particulier' is — ook de dierenarts is wel eens ziek en de dokter heeft vaak een huisdier — een in aanraking komen van het publiek met beide merken, indien beide in de handel zouden zijn gebracht, tot de mogelijkheden behoort; dat voorts het feit, dat — naar van algemene bekendheid is — fabrikanten van pharmaceutische produkten zowel produkten voor menselijk gebruik als voor dierlijk gebruik produceren, meebrengt, dat het publiek zeer wel tot de veronderstelling kan komen, dat beide waren van dezelfde fabrikant afkomstig zijn en aldus bij dit publiek verwarring omtrent de herkomst der waren kan ontstaan; dat ook de deskundigheid van het publiek nog niet meebrengt, dat voorzegde verwarring uitgesloten is; dat ook immers deze deskundigen niet van alle praeparaten uit hun hoofd weten van welke fabrikanten ze afkomstig zijn en voorts kunnen veronderstellen, dat verschillende fabrikanten niettemin tot hetzelfde concern behoren; dat, nu is vastgesteld, dat onder het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst der waren, de vraag of de onderhavige merken in hoofdzaak overeenstemmen buiten beschouwing kan blijven; dat, voorzover uit de artikelen 13 A sub 1 en 14B sub 1 juncto artikel 3 lid 2 B.M.W. zou moeten worden afgeleid, dat — in afwijking van het onder de (oude) merkenwet geldende systeem — bij verwarring omtrent de herkomst der waren tevens gelijksoortigheid der waren zou moeten bestaan, het bestaan van deze gelijksoortigheid in het'onderhavige geval reeds in het voorafgaande impliciet is vastgesteld; dat de rechtbank de gevraagde uitvoerbaarverklaring van het vonnis bij voorraad niet zal toewijzen, nu deze niet op de wet is gegrond; Rechtdoende: In naam der Koningin: Verklaart nietig het te name van gedaagde onder nummer 055.825 ingeschreven Beneluxdepot van het merk LAURACYCLINE en wel voor alle waren, waarvoor het is verricht en spreekt de doorhaling uit van de inschrijving van dat depot in het Beneluxregister; Verbiedt gedaagde op verbeurte van een dwangsom ad f 10.000,— (. ..) voor elke dag, dat gedaagde dit verbod overtreedt het merk LAURACYCLINE te gebruiken of te laten gebruiken in het Beneluxgebied voor de waren antibiotica en antibiotische praeparaten met uitzondering van hormonen en praeparaten, die hormonen bevatten; Wijst het meer of anders gevorderde af; Veroordeelt gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding aan de zijde van de eiseres gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op f 1.364,85; enz. b) Het Hof, enz. Ten aanzien van het recht: 1. O., dat de Rechtbank, na als ten processe vaststaand te hebben aangenomen, dat het recht van geïntimeerde op het merk Laurabolin stamt van oudere datum dan het recht van appellante op het merk Lauracycline en tevens geoordeeld hebbende, dat de waren waarvoor de beide merken zijn ingeschreven gelijksoortig zijn — tegen welke beslissingen geen grieven zijn aangevoerd —, heeft geoordeeld dat het merk van appellante is een met het merk van gerhtimeerde overeenstemmend teken in de betekenis van artikel 13 sub A lidl van de B.M.W. omdat het verwarring schept of kan

364


scheppen bij het publiek omtrent de herkomst der waren; 2. O., dat de beide grieven slechts tegen de laatste beslissing zijn gericht en wel de eerste grief tegen het oordeel dat appellantes merk door de mate van overeenkomst met het merk van geihtimeerde in staat is bij het publiek verwarring te wekken omtrent de herkomst der waren door de indruk te wekken dat het gaat om merken van een zelfde fabrikant of een zelfde serie, en de tweede grief, gelijk in de laatste zin van de memorie van grieven samengevat, tegen het oordeel, dat de bedoelde verwarring mogelijk is omdat het in aanmerking komend publiek met beide waren in aanraking kan komen, waarmede appellante doelt op de verwerping van haar verweer, dat verwarring niet mogeujk is omdat het in aanmerking komend publiek slechts zou bestaan uit een beperkte kring van terzake deskundigen, te weten artsen, veeartsen en pharmaceutici; 3. O., dat het geschil van partijen zich mitsdien beperkt tot de vraag, door geihtimeerde bij antwoord aldus onder woorden gebracht, of het merk Lauracycline conflicteert met geihtimeerdes betere recht op het merk Laurabolin; 4. O., dat bij het thans te verrichten onderzoek van die vraag onder de twee voormelde grieven van appellante opgenomen detailgrieven, gericht tegen onderdelen van de door de Rechtbank aan haar oordeel gegeven motivering, slechts ter sprake zullen komen voorzover zij voor de beslissing relevant kunnen zijn; 5. O., dat appellante de eerste grief adstrueert met de stellingen, dat de uitgang van de beide woordmerken, welke, hetgeen appellante met zovele woorden beaamt, door een niet onaanzienlijk gedeelte van het publiek zal worden uitgesproken als 'ien', in casu 'in' en 'ine', zozeer algemeen goed is, dat daardoor de mate van overeenstemming niet mede kan worden bepaald en voorts het gemeenschappelijk begin 'laura' van de beide woordmerken evenmin medebepalend kan zijn voor de mate van overeenstemming omdat het als aanduiding van het feit, dat in de onder de beide merken verhandelde waren lauraten — zijnde blijkens niet betwiste stelling van geihtimeerde de soortnaam voor zouten van laurinezuur — zijn verwerkt onderscheidende kracht ontbeert; 6. O., dat appellante allereerst in haar beschouwing omtrent de door haar erkende grote gelijkenis van de uitgangen 'in' en 'ine' negeert, dat in feite de uitgangen van de beide woordmerken zijn 'line' en 'line', waardoor haar betoog dat vanwege het 'algemeen goed zijn', wat daarmede ook moge zijn bedoeld, van de uitgangen 'ien', 'in', 'ine', de uitgangen van de litigieuze merken onderscheidende kracht ontberen, langs de feiten heengaat en aldus een slag in de lucht is; 7. O., dat echter, ook afgezien daarvan, appellantes stellingen haar betoog, dat er geen relevante overeenstemming is tussen de beide merken, niet kunnen dragen, vermits, nu appellante niet stelt dat het woorddeel 'Laura' is een soortnaam voor lauraten, doch, zulks in overeenstemming met de stellingen dienaangaande van geihtimeerde, zelve dat woorddeel niet anders aanduidt dan als een 'beschrijvende aanduiding' van de verwerking van lauraten in de onder de merken verhandelde stoffen, waaruit volgt dat dit woorddeel een onder de bescherming van de B.M.W. vallend fantasiewoord is, de vraag of de beide merken in de zin van die Wet overeenstemmen slechts kan worden beantwoord door vergelijking van die merken in hun geheel, waarbij het meer of minder bezitten van onderscheidende kracht van bepaalde onderdelen van die woordmerken, indien gebruikt los van dat geheel, irrelevant is; 8. O., dat appellante - uiteraard - niet stelt, dat de litigieuze merken onderscheidende kracht zouden ontberen en ter ondersteuning van haar eerste grief geen andere stellingen heeft aangevoerd dan sub 5 zijn weergegeven en sub 7 ondeugdelijk bevonden, zodat de

16 december 1983

grief faalt, doch het Hof ten overvloede oordeelt en beslist, dat op grond van hetgeen de Rechtbank in de zeventiende rechtsoverweging met juistheid heeft overwogen appellantes merk zodanig overeenstemt met geihtimeerdes merk, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is, in welk oordeel het Hof uiteraard in het verband van de eerste grief nog buiten beschouwing laat of het zou moeten wijken voor de stellingen van appellante omtrent de speciale aard van het in aanmerking komend publiek, welke in de tweede grief aan de orde komen; 9. O., dat appellante deze tweede grief adstrueert met de navolgende stellingen: a. dat zij haar merk uitsluitend gebruikt voor antibiotica voor menselijk gebruik, uitsluitend verkrijgbaar op doktersrecept, terwijl geihtimeerde haar merk uitsluitend gebruikt voor een hormoonpreparaat voor veterinaire doeleinden, uitsluitend op doktersrecept; b. dat de kleine kring van deskundige afnemers, waarvoor de merken bestemd zijn, niet snel in verwarring zal komen bij het in aanraking komen met deze merken; 10. O., dat deze stellingen reeds daarom niet tot grondslag van de grief en het daarmede beoogde doel, te weten ontzegging van geihtimeerdes vordering, kunnen strekken, omdat de bestemming van de merken niet wordt bepaald door het tot nu toe daarvan gemaakte gebruik doch door de van die merken verrichte depots, welke, naar vaststaat, geen van beide zijn beperkt tot slechts op recept verkrijgbare waren en, wat appellantes merk betreft, evenmin is beperkt tot waren, uitsluitend bestemd voor menselijk gebruik, waaruit volgt dat geenszins vaststaat, dat de kring van afnemers als gevolg van de beperkte aard van de onder de respectieve merken te verhandelen waren behalve tot pharmaceutici beperkt is tot artsen en veeartsen; 11. O., dat het Hof ook overigens, indien er van uit zou moeten worden gegaan dat geen andere afnemers denkbaar zouden zijn dan deskundigen op het gebied van medische wetenschap, de grief ongegrond acht, vermits niet valt in te zien noch te verwachten, dat ook dergelijke deskundigen bij het in aanraking komen van de beide zo zeer op elkander gelijkende merken niet in verwarring zouden komen omtrent de herkomst der daaronder verhandelde waren, vermits die gelijkenis in het algemeen de suggestie opwekt, dat die waren tot een serie behoren en vaneen zelfde fabrikant afkomstig zijn en er geen reden is — en ook geen reden door appellante is aangevoerd — waarom medisch deskundigen niet voor die, op het geheel andere gebied van de herkomst van geneesmiddelen gelegen, suggestie vatbaar zouden zijn; 12. O., dat, waar de beide grieven falen, het vonnis waarvan beroep, wat er ook zij van sommige onderdelen van de motivering van de beslissing, als juist gewezen moet worden bekrachtigd, waaruit volgt dat behandeling van tot hier toe niet explicite besproken klachten van appeËante tegen bepaalde onderdelen van die motivering als zijnde zonder belang achterwege kan blijven; 13. O., dat appellante als de in het ongelijk gestelde partij in de op het hoger beroep gevallen kosten zal worden veroordeeld; Rechtdoende in naam der Koningin: Bekrachtigt het op 21 november 1975 door de Arrondissements-Rechtbank te 's-Hertogenbosch tussen partijen gewezen vonnis; Veroordeelt appellante in de op het hoger beroep gevallen kosten, welke kosten aan de zijde van geihtimeerde tot op heden worden begroot op f 2.805,-. Enz.

16 december 1983


Nr 108. Arrondissementsrechtbank te Almelo, Meervoudige Kamer voor Burgerlijke Zaken, 14 november 1979. (etiket voor sherry) President: Mr J. H. Wreesman; Rechters: Mr G. J. van Dorth en Mr N. A. Cohen (plv.). Art. 4, aanhef en onder 1 en 2 Benelux-Merkenwet. Het feit, dat de Consejo ingevolge art. 1 bis van het Wijnbesluit is aangewezen als autoriteit, welke bewijzen van oorsprong als bedoeld in genoemd artikel mag afgeven, en die bewijzen door de Nederlandse overheid als voorwaarde worden gesteld voor de invoer van wijn onder de naam 'Sherry/Jerez/Xerez', betekent niet, dat erkenning van het exclusieve recht op het door de Consejo gedeponeerde merk tot gevolg zou hebben dat alleen de van dit merk voorziene flessen sherry kunnen doorgaan voor flessen echte Spaanse sherry. Aan gedaagde kan niet worden verboden om op haar flessen sherry te vermelden, dat deze met door de Consejo afgegeven bewijzen ingevoerde sherry bevatten. Slechts een zodanige vormgeving van deze mededeling, dat overeenstemming met het merk van de Consejo ontstaat, is jegens hem onrechtmatig te achten. Daarmede ontvalt de grondslag aan gedaagdes beroep op misleiding van het publiek en strijd met de openbare orde. Art. 4, aanhef en onder 6 aanhef en sub a BeneluxMerkenwet. Nu de Consejo het in 1978 gedeponeerde collectieve merk reeds vanaf 1935 in de Beneluxlanden gebruikt en gedaagde, die van dit gebruik op de hoogte was, de bestreden vermelding veel later is gaan gebruiken, kan gedaagde niet geacht worden die vermelding te goeder trouw te hebben gebruikt en kan zij niet de nietigheid van het depot van de Consejo inroepen op de grond dat het te kwader trouw is verricht. Het zedelijk lichaam met rechtspersoonlijkheid naar Spaans recht Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 'Jerez-Xérès-Sherry' y 'Manzanilla-Sanlucar de Barrameda' te Jerez de la Frontera, Spanje, eiser, procureur Mr J. W. W. Y. de Jong, advocaat Mr A. C. Rueb te 's-Gravenhage, tegen Van Adel Wijnkopers B.V. te Almelo, gedaagde, procureur Mr J. H. van der Veer, advocaat Mr P. A. M. Hendrick te Amsterdam. Overweegt ten aanzien van het Recht: 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen het volgende vast: Eiser is houder van een door hem op 23 mëi 1978 gedeponeerd collectief merk voor sherry, welke merk onder meer is weergegeven in produktie 2a, bij akte d.d. 3 oktober 1979 door eiser in het geding gebracht. Gedaagde brengt op door haar in Nederland in de handel gebrachte flessen sherry op zodanige wijze een tekst aan, dat deze vermelding overeenstemming vertoont met het collectieve merk van de Consejo. 2. Eiser vordert nu, dat de Rechtbank voor recht zal verklaren, dat genoemde vermelding door gedaagde jegens eiser onrechtmatig is, met voorts een verbod aan eiser [lees: gedaagde, Red.] om deze vermelding alsnog te bezigen, als nader omschreven in de hierboven weergegeven dagvaarding. 3. Gedaagde stelt dat eisers depot te kwader trouw is verricht en dat daarom eiser aan dit depot geen recht op het gestelde merk kan ontlenen. Zij concludeert tot deze kwade trouw op grond van de stelling, dat zij de gewraakte vermelding in de drie jaren voorafgaande aan het depot van eiser te goeder trouw en op

365

normale wijze in de Beneluxlanden heeft gebruikt op door haar verkochte flessen sherry, terwijl het depot van eiser zonder haar toestemming is verricht. 4. Eiser heeft onweersproken, en dus als tussen partijen vaststaand te beschouwen, gesteld, dat de Consejo het in 1978 gedeponeerde merk reeds vanaf 1935 in de Beneluxlanden gebruikt en dat gedaagde, die van dit gebruik op de hoogte was, de bestreden vermelding veel later is gaan gebruiken. 5. Sinds 1935 streeft de Consejo ernaar te waarborgen, dat flessen die zijn voorzien van zijn collectieve merk, onversneden Spaanse sherry bevatten. Nadat de Consejo, zoals aan Van Adel bekend, daartoe tientallen jaren genoemd merk had gevoerd, begon Van Adel een overeenstemmende vermelding op haar flessen aan te brengen. Naar het oordeel van de Rechtbank kan gedaagde onder die omstandigheden niet geacht worden die vermelding te gqeder trouw te hebben gebruikt in de zin van artikel 4 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken. Het door Van Adel gestelde leidt dan ook in genen dele tot de conclusie dat de Consejo het depot te kwader trouw heeft verricht. 6. Gedaagde stelt subsidiair, dat het depot misleidend en in strijd met de openbare orde zou zijn als bedoeld in artikel 4 onder 1 en 2 van genoemde wet, en dat de Consejo op die grond geen rechten op het gestelde merk kan doen gelden. Tot deze stelling komt gedaagde, nu de Consejo ingevolge artikel 1 bis van het Wijnbesluit bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 19 november 1954 is aangewezen als autoriteit, welke bewijzen van oorsprong als bedoeld in genoemd artikel 1 bis van het Wijnbesluit mag afgeven, welke bewijzen door de Nederlandse overheid als voorwaarde worden gesteld voor de invoer van wijn onder de naam 'Sherry/ Jerez/Xerez'. Erkenning van eisers exclusieve recht op het gedeponeerde merk, hetwelk slechts wordt gebruikt voor in Spanje gebottelde sherry, zou volgens Van Adel tot gevolg hebben dat alleen de van dit merk voorziene flessen sherry kunnen doorgaan voor flessen echte Spaanse sherry. 7. Nu de Consejo de autoriteit is als hiervoor weergegeven, kan, naar het oordeel van de Rechtbank, niet aan Van Adel worden verboden om op haar flessen sherry te vermelden dat deze met genoemde bewijzen ingevoerde sherry bevatten. Slechts een zodanige vormgeving van deze mededeling, dat overeenstemming met "het merk van de Consejo ontstaat, is jegens eiser onrechtmatig te achten. 8. Met hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 7 is overwogen, valt de aan Van Adels stelling omtrent misleiding van het publiek en strijdigheid met de openbare orde ten grondslag liggende redenering weg, zodat Van Adels stelling faalt en niet tot aantasting van eisers merkenrecht kan leiden. 9. De tussen partijen vaststaande overeenstemming tussen het gedeponeerde merk van de Consejo en de aanduiding die Van Adel op flessen sherry aanbrengt, maken het gebruik van die aanduiding door Van Adel onrechtmatig jegens de Consejo. De Rechtbank zal daarom eisers vordering toewijzen in voege als hieronder te vermelden. 10. Gedaagde dient als overwegend in het ongehjk gestelde partij in de proceskosten te worden verwezen. Rechtdoende in naam der Koningin: 1. Verklaart voor recht, dat verkoop door gedaagde van wijn in flessen voorzien van een met het onder nummer 351.384 geregistreerde merk van eiser overeenstemmend teken onrechtmatig is ten opzichte van eiser, met dien verstande dat de tekst welke tot nog toe door gedaagde werd gebruikt op zichzelve vrijblijft. 2. Veroordeelt gedaagde om zich van de in het dictum onder 1. genoemde gedragingen te onthouden.


366

3. Veroordeelt gedaagde om aan eiser te betalen een dwangsom van f 250,— voor iedere fles ten aanzien waarvan gedaagde in strijd met de onder 2. van het dictum vermelde veroordeling zal handelen. 4. Verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad. 5. Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiser tot aan deze uitspraak begroot op f 1.725,- (. . .) inclusief salaris, verschotten en omzetbelasting. 6. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 109. President Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, 2 oktober 1978. (De Koerier/Leeuwarder Courant samen met de Friese Koerier) Mr W. van den Berg. Art. 13 onder A, lid 1 Benelux-Merkenwet. Bij de als merk gedeponeerde gehele kop van het door eiseres uitgegeven dagblad maken de woorden 'Friese Koerier'slechts deel uit van het grotere ingeschreven geheel, zodat die woorden die elk op zich onderscheidende kracht missen, slechts in samenhang met het daartussen geplaatste vignet tot het onderscheidende karakter van het gehele merk bijdragen. Derhalve kan noch het gebruik van het woord 'koerier' noch de samenvoeging daarvan met het woord 'de', al dan niet in samenhang met het door gedaagde tussen beide woorden geplaatste vignet, worden opgevat als een nabootsing van het ingeschreven merk van eiseres.l) < Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Het gebruik door gedaagde voor haar wekelijkse nieuwsen advertentieblad van een kop met de woorden 'De Koerier', van elkaar gescheiden door een vignet, voorzien van het wapen van Heeren veen, levert jegens eiseres geen onrechtmatige daad op, omdat, hoewel een dagblad zich niet onderscheidt van een wekelijks verschijnend nieuwsen advertentieblad, het gebruik door gedaagde voor haar blad van de door eiseres gewraakte kop geen gevaar voor verwarring oplevert bij het lezende publiek, gegeven de bestaande duidelijke verschillen tussen de koppen en de verdere opmaak van die bladen. Zou ingevolge het spraakgebruik ter plaatse het blad van eiseres nog steeds worden aangeduid als 'de Koerier', dan zou gevaar voor verwarring en onrechtmatigheid wel gegeven zijn, doch van zulk een spraakgebruik waarmede gedaagde rekening zou moeten houden, is niets gebleken.'1)

De besloten vennootschap 'B.V. Friese Pers' te Leeuwarden, eiseres in kort geding, procureur Jhr Mr J. C. Stoop, tegen de besloten vennootschap Tija Media B.V. i.o. te Heerenveen, gedaagde in kort geding, procureur Mr G. M. Bierman, advocaat Mr S. Boekman. Ten aanzien van het recht: Voorzover ter zake thans van belang, is het volgende ten processe komen vast te staan: 1. Eiseres heeft bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven als merk de gehele kop van het door haar uitgegeven dagblad hetgeen, blijkens bericht van de directeur van dat bureau d.d. 6 september 1978 aan de advocaat van gedaagde, moet worden opgevat als te zijn het merk 'Leeuwarder Courant' met als ondertitel de naam 'Friese Koerier'. 2. Gedaagde is kortgeleden binnen het gebied waarin

16 december 1983

eiseres bovengenoemd dagblad verspreidt een nieuwsen advertentieblad gaan verspreiden onder de kop (titel) 'De Koerier' en wel wekelijks door gratis huis aan huis bezorging. 3. Zowel de, alle in het rood gedrukte, woorden 'Friese Koerier' als de titel 'De Koerier' zijn van elkaar gescheiden door een vignet, het eerstbedoelde voorzien van de Friese vlag en het wapen van Friesland, het tweede (thans) voorzien van het wapen van Heerenveen. 4. Bij beide uitgaven wordt het redactioneel gedeelte afgewisseld met advertenties. Eiseres baseert haar Vordering zowel op haar rechten tot bescherming van voormeld merk als op haar recht op bescherming tegen de door gedaagde jegens haar begane onrechtmatige daad. Met betrekking tot eerstbedoelde aanspraak zijn Wij van oordeel, dat eiseres geen bescherming toekomt ingevolge de inschrijving van bovengenoemd merk. Immers, de woorden 'Friese Koerier' maken slechts deel uit van het grotere, ingeschreven, geheel en elk woord op zich mist onderscheidende kracht en draagt slechts in samenhang met het tussen die woorden geplaatste vignet bij tot het onderscheidend karakter van het gehele merk. Noch het gebruik van het woord 'koerier' noch de samenvoeging daarvan met het lidwoord 'de', al dan niet in samenhang met het door gedaagde tussen beide woorden geplaatste vignet, kan, naar Ons voorlopig oordeel, dan ook worden opgevat als een nabootsing van het ingeschreven merk. Wij zullen derhalve nagaan óf gedaagde, door haar uitgave te voorzien van de gewraakte titel, zich jegens eiseres schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad. Wij laten daarbij buiten beschouwing, dat gedaagde aanvankelijk het vignet had voorzien van het Friese wapen, omdat uit het verhandelde ter terechtzitting duidelijk is geworden, dat gedaagde voor de toekomst van een dergelijk vignet geen gebruik meer zal maken. Wij nemen bij het vormen van Ons oordeel allereerst in aanmerking, dat, naar Ons voorlopig oordeel, het karakter van een dagblad als uitgave van nieuws, commentaar en advertenties ten behoeve van het lezend publiek, zich niet onderscheidt van een eenmaal per week verschijnend huis-aan-huisblad, dat gratis wordt verspreid, zoals dat door gedaagde wordt opgemaakt en geredigeerd. Juist die opmaak en redactie, zoals door gedaagde aangevat, bereiken, naar Ons voorlopig oordeel, dat het lezend publiek het voor het verkrijgen van informatie even ernstig zal nemen, als dat met de abonné's van een dagblad het geval pleegt te zijn. Dit brengt mede, dat overwegende eensluidendheid van de benaming van dergelijke, in hetzelfde verspreidingsgebied verschijnende, uitgaven gevaar van verwarring oplevert bij het lezend publiek. Vergelijking van het door eiseres uitgegeven dagblad met het blad van gedaagde, brengt Ons tot het oordeel, dat hier niet of nauwelijks van overeenstemming met elkaar sprake kan zijn. Niet alleen de koppen van beide bladen verschillen duidelijk van elkaar — waarbij in de kop van het dagblad overheerst de vermelding van de woorden 'Leeuwarder Courant', voorafgegaan door het opvallend geplaatste Friese wapen — maar ook het gebruikte lettertype, de indeling der kolommen — van elkaar gescheiden door lijnen — en de opmaak als zodanig — waarbij eiseres in de berichtgeving geen gebruik maakt van de kleur rood — brengen Ons tot dat oordeel. Eiseres noemt echter ook als voor de beoordeling relevante omstandigheid, het — door gedaagde betwiste — feit, dat als gevolg van het sedert de oorlogsjaren '40—'45 tot aan de fusie met eiseres in 1969 in Heerenveen en omgeving gelezen, aanvankelijk iËegale, blad genaamd 'de Koerier' de voortzetting van die krant — dus het dagblad van eiseres — in het spraak-

16 december 1983


gebruik ter plaatse nog steeds wordt aangeduid als 'De Koerier'. In aanmerking genomen de daaromtrent door eiseres in het geding gebrachte verklaringen, achten Wij het niet ondenkbaar dat bedoeld spraakgebruik zich voordoet, maar Wij vermogen niet in te zien, dat dit gebruik — waarin zelfs het sterkste onderscheidend onderdeel van het door eiseres verdedigde merk, het woord 'Friese', is weggevallen — gedaagdes gebruik van hetzelfde woord zou kunnen wraken als een jegens eiseres gepleegde onrechtmatige daad. Voor een dergelijke daad is immers noodzakelijk een verwijtbaar gedrag van gedaagde en Wij zijn voorshands in beginsel van oordeel, dat van een uitgever, die een nieuw advertentie- en nieuwsmedium wil uitbrengen, in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij het spraakgebruik in acht neemt, dat zich wellicht zou kunnen voordoen met betrekking tot de benaming van een concurrerende uitgave, waarin al een aantal jaren niet aan dat gebruik wordt gerefereerd. Wij achten dit laatste het geval, omdat naar Ons oordeel nog duidelijk moet worden onderscheiden tussen het vermelden van een titel, bestaande uit de samenhangende woorden 'Friese' en 'Koerier' en het gebruik van een titel, bestaande uit het op zichzelf staande woord 'Koerier'. Eiseres zou zich alleen over een niet in acht nemen van bedoeld spraakgebruik kunnen beklagen, indien gedaagde ondanks het door eiseres aan gedaagde verschaffen van zeer zwaar wegende gegevens omtrent het bestaan van een dergelijk spraakgebruik in wijde lezerskring, weigerachtig zou bhjven met dat gebruik rekening te houden. Gegevens als hier door Ons bedoeld, zijn ter terechtzitting niet overgelegd. Wij achten de vordering van eiseres niet voor toewijzing vatbaar en zuilen haar, als zijnde de in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van het geding.

367

name is voor aanvullende werking van het gemene recht geen plaats, wanneer het aangevallen teken niet is een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13 onder A BMW, ook al leveren de ten aanzien van dat teken verrichte handelingen gebruik van dat teken ter onderscheiding van waren op en vallen die handelingen als zodanig onder artikel 13 onder A sub 1 BMW. Dat niettemin in het onderhavige geval onrechtmatigheid van het gebruik van het aangevallen teken niet onmogelijk werd geacht, vindt dan ook zijn oorsprong in de door de President in beginsel aanvaarde mogelijkheid dat als gevolg van historische omstandigheden het publiek het eisende merk anders zou opvatten dan het in zijn zuiver merkenrechtelijke werkelijkheid is. v. N. H.

Nr 110. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Derde Kamer B, 26 januari 1977. President: Mr M. Knap; Rechters: Mrs L. C. H. Veger en C. G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp.

Rechtdoende in kort geding in naam der Koningin! Ontzeggen eiseres haar vordering. Veroordelen haar in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak begroot op f 750,—, aan de zijde van gedaagde. Enz. J

) Bescherming(somvang). De overwegingen waarmede de President de als primaire grondslag voor de vordering aangevoerde merkinbreuk heeft verworpen, kunnen licht aanleiding geven tot misverstand. Als immers de President met betrekking tot die grondslag begint met te overwegen 'dat eiseres geen bescherming toekomt ingevolge de inschrijving van bovengenoemd merk' en vervolgens beschouwingen wijdt aan de onderscheidingskracht van de tot dat merk behorende woorden, dan wekt dat op het eerste gezicht de indruk dat de President het merk van eiseres wegens gebrek aan onderscheidend vermogen niet voor bescherming vatbaar heeft geacht. Uit het vervolg blijkt echter dat de President het zo niet heeft bedoeld. Hij heeft het merk van eiseres wel degelijk onderscheidend en door het daarvan verrichte depot beschermd geacht, doch terecht rekening gehouden met het feit, dat de beschermingsomvang van een merk door zijn totaalindruk wordt bepaald en gemeenlijk niet alle van een merk deel uitmakende bestanddelen tot die totaalindruk in gelijke mate bijdragen. 2 ) Aanvullende werking van het gemene recht. Ofschoon artikel 13 onder A BMW er explicite van uitgaat, dat de uit die wet voortvloeiende specifieke merkenrechtelijke bescherming door het gemene recht wordt aangevuld, zijn de mogelijkheden van zodanige aanvulling gering, omdat de bescherming die de BMW als lex specialis biedt, zeer ver gaat. Zie in die zin Verkade, 'Ongeoorloofde Mededinging', blz. 26. Met

(h°t nietigverklaarde depot nr 50937-00) Art. 4, aanhef en lid 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Model door deposant omschreven als 'kop en schotel op voet beide voorzien van een kartelrand en de kop voorzien van een uitgewerkt oor'. Het onderhavige model vertoont slechts ondergeschikte verschillen met reeds in de jaren onmiddellijk aan het depot voorafgaande in het Benelux-gebied bij belanghebbenden bekende vormen van kop en schotel. Volkomen identiciteit met een bestaand voortbrengsel is voor het onthouden van kracht aan een depot niet nodig. Depot nietig verklaard en doorhaling daarvan bevolen. De besloten vennootschap Gebr. Blokker B.V. te Amsterdam, eiseres, procureur Mr G. Verburg, tegen de besloten vennootschap S. de Leeuw B.V. te Amsterdam, gedaagde, procureur Mr G. J. Ribbink. Overwegende ten aanzien van de feiten: Na daartoe door de president van deze Rechtbank op 22 juni 1976 verleende machtiging heeft eiseres Blokker de gedaagde De Leeuw gedagvaard tegen 30 juni 1976 en vervolgens bij conclusie van eis overeenkomstig de dagvaarding voornamelijk gevorderd de nietigverklaring

368


van het door De Leeuw op 22 maart 1976 onder nummer 50937-00 bij het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen verrichte depot van het model van een kop en schotel. Onder overlegging van een kopie van dat depot voert zij daartoe hoofdzakelijk aan dat zij, als belanghebbende, die nietigverklaring vermag te vorderen nu het onderhavig model de nieuwheid mist die in artikel 1 en artikel 4 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen wordt vereist. Ten overvloede stelt zij, dat het model betrekking heeft op het produkt van een fabriek uit het verre oosten en dat de fabrikant het produkt zowel aan eiseres als aan gedaagde aangeboden had vóór gedaagde tot depot overging. Bij conclusie van antwoord heeft De Leeuw die eis bestreden en staande gehouden, dat het hier een volstrekt originele vormgeving betreft en het model wel nieuw is in de zin der wet. Zij stelt dat de combinatie van een kop en schotel op een voet voorzien van kartelranden en met een zogenaamd uitgewerkt oor nooit eerder in de handel was, althans niet binnen de 50 jaar voorafgaande aan het depot. Het onderhavige model wordt binnen de branche als wezenlijk verschillend van andere voortbrengselen van dezelfde soort beschouwd. Zij ontkent bij gebrek aan wetenschap dat de Japanse fabrikant het produkt aan eiseres heeft aangeboden. Vervolgens heeft bij akteverzoek bij pleidooi eiseres 11 produkties, voornamelijk folders en catalogi en twee brieven overgelegd en voorts een aantal door haar getoonde kop en schotel in het geding gebracht. Gedaagde heeft bij aktes bij pleidooi een viertal brieven overgelegd en voorts een kop en schotel van het door haar gedeponeerde model getoond en het betreffende bewijs van inschrijving van het Benelux-Bureau bij haar stukken gevoegd. Overwegende ten aanzien van het recht: Blijkens de overgelegde kopie van de desbetreffende akte van depot onder nummer 50937-00 van 22 maart 1976 en het door het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen afgegeven hierop betrekking hebbende bewijs van inschrijving, hetgeen eveneens is overgelegd, heeft gedaagde De Leeuw op voormelde datum een model gedeponeerd van een kop en schotel, afgebeeld op de bij die akte van depot en bewijs van inschrijving eveneens overgelegde foto. Deposant De Leeuw heeft blijkens de voormelde bescheiden de kenmerkende eigenschappen van dit model als volgt omschreven: 'Kop en schotel op voet, beide mede voorzien van kartelranden en de kop voorzien van een uitgewerkt oor'. Eiseres Blokker, handelaar in huishoudelijke artikelen, die naar zij onbestreden stelt een belanghebbende is als bedoeld in artikel 15 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, nader aan te duiden als de BTMW, roept de nietigheid van dit depot in. Blokker stelt dat het betrokken model niet als nieuw in de zin van de BTMW kan worden aangemerkt. Nu gedaagde gevestigd is en kantoor houdt te Amsterdam, is deze Rechtbank bevoegd het geschil te behandelen (cf. art. 29 BTMW). De te beantwoorden vraag is of op enig tijdstip van de periode van vijftig jaar voorafgaande aan 22 maart 1976 een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont, in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten. Het onderhavige model van een kop en schotel pleegt in uiteenlopende variëteiten in winkels soortgelijk aan die van eiseres te worden verkocht. Dit blijkt genoegzaam uit de door eiseres overgelegde folders en catalogi uit de jaren 1968 tot en met 1975, waarin diverse soortgelijke kop en schotels worden te koop aangeboden. Gezien de bekendheid die de verschil^

16 december 1983

lende uitgevers van deze folders en catalogi hier te lande als winkelier of fabrikant genieten, kan worden aangenomen, dat de in die geschriften aangeboden produkten hier te lande bekendheid genoten. Bij beschouwing van de diverse in deze geschriften afgebeelde kop en schotels, als ook van de in het geding gebrachte exemplaren, blijkt, dat wanneer men het onderhavig model kop en schotel tussen soortgelijke produkten in ogenschouw neemt, dit model bij een eerste aanblik zich niet voor wat betreft vorm en afmetingen duidelijk van die andere produkten onderscheidt. Dat het in dit opzicht in de ogen van het winkelend publiek een eigen plaats inneemt kan niet worden aangenomen. Denkbaar is nochtans dat bij nadere beschouwing in de vormgeving van het onderhavig produkt verschillen in uitvoering met andere soortgelijke produkten zijn aan te wijzen als die van niet ondergeschikte aard vallen aan te merken. De kenmerkende eigenschappen van het onderhavige model zijn door deposant beschreven als: 'Kop en schotel op voet beide mede voorzien van kartelrand en de kop voorzien van een uitgewerkt oor'. Deze kenmerken kunnen alle stuk voor stuk worden teruggevonden in een of meer van de in de overgelegde geschriften afgebeelde of in het geding gebrachte kop en schotels. De nieuwheid zou dus uitsluitend gelegen moeten zijn in een geheel nieuwe combinatie van voormelde kenmerken bij de uitvoering van het onderhavige model. Dit kan evenwel niet worden aangenomen, nu juist een vergelijkbare combinatie van de voormelde kenmerkende eigenschappen in een kop en schotel al eerder in de belanghebbende kring bekend was (b.v. het in de folder a. afgebeelde model silvia dat zowel het dubbel open opengewerkt oor als de geschulpte rand als ook een voet vertoont). Nu mitsdien het onderhavige model slechts ondergeschikte verschillen vertoont met reeds in de jaren onmiddellijk aan het depot voorafgaande, in het Beneluxgebied bij belanghebbenden bekende vormen van kop en schotels, kan de vraag blijven rusten of er toen reeds een aan het nu gedeponeerde model volkomen identiek voortbrengsel viel aan te wijzen, nu de wet immers deze eis niet stelt voor het onthouden van de kracht aan een depot. Blijven rusten kan ook de vraag of — nu het hier blijkbaar betreft een in Japan ontworpen en gefabriceerd produkt — de mogeüjke juistheid van eiseresses stelling dat het onderhavig model haar al bekend was voor het depot plaats vond aan dat depot de kracht zou ontnemen. Nu het onderhavige model niet als nieuw in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen kan worden aangemerkt, moet het depot worden nietig verklaard en de doorhaling daarvan worden bevolen. Bij de gevorderde verklaring voor recht heeft eiseres hiernaast geen belang, terwijl de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad niet berust op de wet. Rechtdoende: Verklaart nietig het depot onder nummer 50937-00 op 22 maart 1976 bij het Beneluxbureau voor tekeningen of modellen verricht en gelast de doorhaling van dit depot. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding tot heden aan de zijde van eiseres begroot op f 1075,— Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

16 december 1983


Nr 111. Arrondissementsrechtbank te Groningen, Eerste Kamer, 23 april 1982. (Vleeswarenunie) President: Mr G. Overdiep; Rechters: Mrs J. A. van Riessen en R. J. C. Wessels. Artt. 2 en 5 Handelsnaamwet en art. 13 onder A Benelux-Merkenwet. Op grond van de afgelegde getuigenverklaringen en een eerder overgelegd verslag van een op 17 november 1974 gehouden vergadering, waarin tot de oprichting van eiseres is besloten, acht de rechtbank bewezen dat gedaagde ten behoeve van eiseres afstand heeft gedaan van de eerder door gedaagde gevoerde handelsnaam Vleeswarenunie, in dier voege dat gedaagde tijdens het bestaan van eiseres geen zelfstandig recht op die naam had en de handelsnaam en het (in 1977 door eiseres gedeponeerde) merk Vleeswarenunie slechts mocht voeren als lid van eiseres. De rechtbank is met eiseres van oordeel, dat afstand doen van een handelsnaam niet kan worden gelijkgesteld met overdracht van een handelsnaam; de rechtbank behoeft derhalve niet in te gaan op de vraag, of aan de vereisten voor overdracht is voldaan.l) Gedaagde, geen lid meer zijnde van eiseres, is niet gerechtigd tot het voeren van de handelsnaam en het merk Vleeswarenunie, zodat de (verbods-)vorderingen van eiseres voor toewijzing vatbaar zijn. Artt. 52 en 53 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad is niet op de wet gegrond. De coöperatieve vereniging Coöperatieve Inkoopvereniging "Vleeswarenunie" U.A. te Beverwijk, eiseres, procureur Jhr Mr H. J. van Vierssen Trip, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap Groothandel Vleeswaren A. Kastelein B.V. te Groningen, gedaagde, procureur Mr T. Bout. a) Tussenvonnis, 1 mei 1981. Overwegende in rechte Tussen partijen is het navolgende komen vast te staan: Eiseres is bij notariële akte van 13 maart 1975 opgericht en stelt zich onder meer ten doel om ten behoeve van haar leden bemiddeling te verlenen bij het inkopen door haar leden van de industrie van vleeswaren, konserven en aanverwante artikelen en het ontwerpen en doen uitvoeren van reklame en reklame-akties door haar leden, een en ander onder de handelsnamen Coöperatieve Inkoopvereniging "Vleeswarenunie" U.A. en Vleeswarenunie. Krachtens een op 9 februari 1977 verricht depot, welk depot onder nummer 341845 in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven, is eiseres in de Benelux exklusief rechthebbende op het gekombineerde woord-beeldmerk "Vleeswarenunie" voor waren in de klassen 29, 30 en 31, daaronder onder meer begrepen vlees en vleesprodukten. Gedaagde, die een van de oprichters van eiseres was, voerde voor de datum van die oprichting voor zijn onderneming mede de handelsnaam Vleeswarenunie en had deze naam als zodanig in het handelsregister ingeschreven, terwijl hij ook na die oprichting van eiseres die handelsnaam nog voert en nog heeft ingeschreven in het handelsregister. Eiseres stelt thans: dat gedaagde kort voor de oprichting van eiseres

369

zich heeft verbonden om van de handelsnaam Vleeswarenunie afstand te doen ten behoeve van eiseres, doch nadien ondanks verzoeken van eiseres heeft geweigerd die handelsnaam te laten doorhalen in het handelsregister en het gebruik van die handelsnaam te beëindigen; dat gedaagde door het teken Vleeswarenunie te blijven gebruiken jegens eiseres wanprestatie pleegt in de uitvoering van die tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, tengevolge waarvan eiseres schade lijdt, althans dreigt te lijden; dat gedaagde door deze handelwijze eveneens jegens eiseres onrechtmatig, althans in strijd met de haar in het maatschappelijk verkeer jegens eiseres betamende zorgvuldigheid, handelt door: a. inbreuk te maken op de genoemde handelsnaam, omdat — gelet op de aard der door partijen gedreven ondernemingen — bij het publiek verwarring dreigt te ontstaan; b. inbreuk te maken op de rechten van eiseres op haar genoemde merk, omdat het door gedaagde gebruikte teken identiek is aan althans sterk overeenstemt met dat merk en wordt gebruikt voor of in verband met waren waarvoor eiseres haar merk deponeerde, terwijl het voorts te kwalificeren is als gebruik dat gedaagde zonder geldige reden in het ekonomisch verkeer maakt onder zodanige omstandigheden, dat eiseres hiervan schade ondervindt. Op grond daarvan vordert eiseres veroordeling van gedaagde om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik te staken van de naam en het meergenoemde woord-beeldmerk Vleeswarenunie in, op of in verband met haar onderneming en de van daaruit verhandelde waren, daaronder begrepen het doen doorhalen van die naam in het handelsregister te Groningen, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 5.000,— voor elke keer of dag dat zij daarmee in strijd handelt, een en ander met veroordeling in de kosten. Gedaagde heeft bestreden, dat zij afstand heeft gedaan van de handelsnaam Vleeswarenunie ten behoeve van eiseres. Daarbij stelt gedaagde, dat afstand doen van een handelsnaam ten behoeve van een ander in feite overdracht van die handelsnaam aan die derde betekent. Omdat overdracht van een handelsnaam alleen mogelijk is in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven en gedaagde haar onderneming niet heeft overgedragen, kan naar de mening van gedaagde van overdracht van de handelsnaam geen sprake zijn geweest. Eiseres heeft voor de juistheid van haar stellingen een beroep gedaan op een verslag van een op 17 november 1974 gehouden vergadering, waarin tot oprichting van eiseres werd besloten. In dat verslag, dat in fotokopie in het geding is gebracht, wordt vermeld: "3. De heer Kastelein, die de naam Vleeswarenunie voert voor zijn bedrijf, doet afstand van deze in het belang van de vereniging. 4. Met algemene stemmen is men akkoord gegaan de naam Vleeswarenunie te voeren." Volgens eiseres blijkt hieruit, dat gedaagde zich jegens haar mede-oprichters verbond om de naam Vleeswarenunie niet meer te gebruiken als eigen handelsnaam en dat gedaagde geen bezwaar had tegen gebruik van deze naam door eiseres. Eiseres meent, dat afstand doen iets geheel anders is dan overdracht en dat, indien al van overdracht sprake zou zijn geweest, het hiervoor onder 4. in het verslag vermelde achterwege had kunnen blijven. Indien aangenomen zou worden, dat hier sprake is van overdracht van een handelsnaam, dan meent eiseres, dat aan de vereisten van artikel 2 Handelsnaamwet is voldaan. De rechtbank is met eiseres van oordeel, dat afstand doen van een handelsnaam niet kan worden gelijkgesteld met overdracht van een handelsnaam. Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd, blijkt in geen enkel opzicht

370


van een bedoeling om de handelsnaam over te dragen, zodat de rechtbank niet behoeft in te gaan op de vraag, of aan de vereisten voor een zodanige overdracht is voldaan. Eiseres stelt als grondslag voor haar vordering, dat gedaagde afstand heeft gedaan van de handelsnaam en verwijst daarbij naar de inhoud van het eerdergenoemde verslag, waarvan de juistheid door gedaagde wordt betwist. Dit verslag, waarin wordt vermeld, dat gedaagde afstand doet van de handelsnaam Vleeswarenunie ten behoeve van eiseres, levert, nu niet is gesteld of gebleken, dat iemand van de op die vergadering aanwezigen tegen de inhoud van dit verslag heeft geprotesteerd, een begin van bewijs op van de juistheid van de stellingen van eiseres. Eiseres zal derhalve in de gelegenheid worden gesteld, overeenkomstig haar desbetreffende aanbod, om nader bewijs van haar stellingen te leveren. De rechtbank zal na de bewijslevering nader op de stellingen van partijen ingaan. Rechtdoende in naam der Koningin! Laat eiseres toe, beveelt haar zonodig ambtshalve, door getuigen te bewijzen, dat gedaagde ten behoeve van eiseres afstand heeft gedaan van de handelsnaam Vleeswarenunie. Bepaalt op eenparig verzoek van partijen, dat dit getuigenverhoor zal worden gehouden ten overstaan van een rechter-commissaris, waartoe bij deze wordt benoemd de vice-president dezer rechtbank Mr J. A. van Riessen, die tot voormeld verhoor zal overgaan op dinsdag 16 juni 1981 te 10.00 uur, in één der zalen van het Paleis van Justitie te Groningen. Bepaalt dat tegen dit vonnis geen hoger beroep kan worden ingesteld dan tegelijk met het eindvonnis. Houdt elke verdere beslissing aan. Enz. b) Eindvonnis. Overwegende in rechte: 1. De rechtbank verwijst hier naar en neemt over hetgeen werd overwogen en beslist in het tussenvonnis van 1 mei 1981, waarbij eiseres werd toegelaten te bewijzen, dat gedaagde ten behoeve van eiseres afstand heeft gedaan van de handelsnaam Vleeswarenunie. 2. Ter uitvoering daarvan heeft eiseres drie getuigen doen horen, terwijl gedaagde in tegengetuigenverhoor één getuige heeft voorgebracht. De getuige Deelen heeft onder meer — zakelijk weergegeven — verklaard: dat hij aanwezig is geweest in het najaar van 1974 op de vergadering, waar tot de oprichting van de coöperatieve inkoopvereniging Vleeswarenunie is besloten; dat ook Kastelein op die vergadering aanwezig was; dat tijdens deze vergadering is afgesproken, dat de coöperatieve vereniging de naam Vleeswarenunie zou gaan voeren, zolang deze vereniging zou bestaan; dat Kastelein daar heeft gezegd, dat hij de naam Vleeswarenunie afstond aan de coöperatieve vereniging; dat de afspraak was, dat, indien de coöperatieve vereniging zou ophouden te bestaan, Kastelein weer aanspraak op de naam Vleeswarenunie zou kunnen maken; dat gedurende het bestaan van de coöperatieve vereniging elk lid, dus ook Kastelein, de naam Vleeswarenunie zou mogen voeren; De getuige Haarsma heeft onder meer verklaard: dat hij vanaf de oprichting in 1974 lid is van de coöperatieve inkoopvereniging Vleeswarenunie en de oprichtingsvergadering heeft bijgewoond; dat in een latere vergadering, die in Groningen is gehouden en waarvan de notulen in de procedure zijn overgelegd, Kastelein heeft gezegd, dat hij de naam Vleeswarenunie afstond aan de coöperatieve vereniging en dat deze van die naam gebruik mocht maken zolang de vereniging bestond; dat Kastelein in zijn hoedanigheid van lid van de vereni-

16 december 1983

ging deze naam ook mocht gebruiken. De getuige Van der Ende heeft daarnaast onder meer verklaard: dat hij vanaf de oprichting van de coöperatieve inkoopvereniging Vleeswarenunie in 1974 sekretaris van de vereniging is geweest tot 1979; dat hij bij de gesprekken, die zijn voorafgegaan aan de oprichting, steeds aanwezig is geweest; dat op een bijeenkomst in Groningen Kastelein heeft verklaard afstand te doen van de handelsnaam Vleeswarenunie in het belang en ten behoeve van de coöperatieve vereniging; dat dit betekende, dat, indien de vereniging werd ontbonden, hij de naam weer terug zou krijgen en dat, zolang de vereniging bestond, hij als lid van de vereniging die naam zou mogen voeren; dat in elk geval duidelijk was, dat Kastelein de naam aan de vereniging had afgestaan en deze niet meer zelfstandig zou voeren, maar alleen als lid van de vereniging. 3. Op grond van deze getuigenverklaringen, in onderlinge samenhang en verband beschouwd, acht de rechtbank eiseres in de bewijslevering geslaagd. Weliswaar heeft de getuige Deelen verklaard, dat ook is gesproken over overdracht van de handelsnaam en hij zich niet meer kan herinneren welke woorden toen precies zijn gebruikt, maar uit zijn verklaring blijkt duidelijk, dat het de bedoeling van partijen was, dat Kastelein zijn recht op het gebruik van die handelsnaam prijsgaf aan eiseres en zelf slechts als lid van eiseres die naam zou mogen voeren. In die zin heeft gedaagde blijkens de getuigenverklaringen afstand van de handelsnaam gedaan, hetgeen ook is weergegeven in de in het tussenvonnis besproken notulen, welke een begin van bewijs opleveren, dat door de drie genoemde getuigenverklaringen tot volledigheid is gebracht. Dit bewijs kan niet worden ontzenuwd door de verklaring van de getuige Joosten, die heeft verklaard, dat het pertinent niet waar is, dat gedaagde afstand heeft gedaan van de handelsnaam. Nog daar gelaten, dat deze verklaring geheel op zichzelf staat, heeft de getuige ook verklaard, dat de naam Vleeswarenunie bij opheffing van de coöperatieve vereniging weer terug moet naar gedaagde, hetgeen er juist op duidt, dat gedurende het bestaan van de vereniging gedaagde geen zelfstandig recht op die naam had. 4. Uit het voorgaande volgt, dat gedaagde de handelsnaam en het merk Vleeswarenunie slechts mag voeren als lid van eiseres. In dit verband heeft eiseres gesteld, dat bij besluit van haar algemene ledenvergadering van 30 mei 1980, gedaagde als lid van eiseres is geroyeerd met ingang van 2 juni 1980, waarbij tevens is vastgesteld, dat gedaagde elk gebruik van de naam en het merk Vleeswarenunie diende te staken. 5. Gedaagde heeft daartegen aangevoerd, dat het genoemde besluit van de ledenvergadering nietig is, omdat het voorstel tot zijn royement niet in stemming had mogen worden gebracht, daar dit niet op de aan de leden toegezonden agenda voorkwam en de op het voorstel betrekking hebbende brief pas op 30 mei 1980 bij haar is bezorgd, toen zij al op weg was naar de ledenvergadering, zodat te dien aanzien niet de termijn van drie dagen, genoemd in artikel 23 van de statuten van eiseres, in acht is genomen. 6. Naar het oordeel der rechtbank moet dit verweer worden verworpen. Weliswaar is de door gedaagde bedoelde, statutair voorgeschreven, termijn niet in acht genomen, maar in artikel 23, lid 2, van de statuten van eiseres wordt voorts bepaald: "Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermeld, kan de vergadering slechts besluiten nemen, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet en buiten bestuur en commissarissen minstens de helft van het bestaande aantal leden aanwezig is." Uit de overgelegde notulen van de vergadering van

16 december 1983

371


30 mei 1980 blijkt, dat geen der aanwezige leden zich tegen behandeling van het voorstel tot royement van gedaagde heeft verzet, terwijl niet is gesteld, dat het vereiste aantal leden niet aanwezig was, zodat het besluit op de door gedaagde aangevoerde grond niet nietig is. Gedaagde heeft nog wel opgemerkt, dat het voor de hand lag, dat zij niet akkoord ging met deze onverhoedse en onbehoorlijke wijze van handelen, maar ook daaruit kan niet worden afgeleid, dat zij zich ter vergadering heeft verzet tegen het nemen van een besluit. Gedaagde heeft voorts nog aangevoerd, dat zij niet in de gelegenheid is geweest om mee te stemmen over het voorstel doch hoewel zulks uit de uitslag van de stemming inderdaad kan worden afgeleid, komt gedaagde op grond daarvan geen beroep op nietigheid van het besluit toe, aangezien de overige 13 aanwezige leden vóór het royement hebben gestemd en het meestemmen van gedaagde op de besluitvorming van geen enkele invloed zou zijn geweest. Hierbij wordt nog opgemerkt, dat gedaagde tot op heden kennelijk geen vordering tot nietigverklaring van dat besluit heeft ingesteld. 7. Dit alles leidt ertoe, dat gedaagde, geen lid meer zijnde van eiseres, niet gerechtigd is tot het voeren van de handelsnaam en het merk Vleeswarenunie, zodat de vorderingen van eiseres voor toewijzing vatbaar zijn, behoudens de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad, welke niet op de wet is gegrond. Als de in het ongelijk gestelde partij zal gedaagde tevens de kosten van het geding dienen te dragen. Rechtdoende in naam der Koningin! Wijzen de vordering met afwijzing van het meer of anders gevorderde als volgt toe. Veroordelen gedaagde om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik te staken van de naam en het bij dagvaarding nader omschreven woord-beeldmerk Vleeswarenunie in, op of in verband met haar onderneming en de van daaruit verhandelde waren. Beveelt gedaagde de handelsnaam Vleeswarenunie voor haar onderneming te doen doorhalen in het Handelsregister te Groningen. Veroordeelt gedaagde voorts tot betaling van een dwangsom van f 5.000,— voor elke keer of dag, dat zij in strijd met voornoemde veroordeling of bevel handelt. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres gevallen en begroot op f 191,21 aan verschotten en op f 2 . 8 0 0 , aan salaris van de procureur. Enz. ') Afstand van een handelsnaam. De Handelsnaamwet gaat uit van het beginsel, dat de handelsnaam niet los van de onderneming overdraagbaar is (wel de onderneming los van de handelsnaam). De vraag kan gesteld worden of dit beginsel in de weg staat aan de rechtsgeldigheid van overeenkomsten, waarbij de rechthebbende op een handelsnaam, anders dan door overdracht, aan een derde rechten tot het gebruik van die handelsnaam verschaft. Vroeger werd die vraag zonder meer met ja beantwoord op grond van het publiek belang. Men zie daarover mijn boek De Handelsnaam, 2e druk, blz. 158—159 en de daar vermelde literatuur alsmede de uitspraken HR 19 december 1927, NJ 1928, 187 m.n. E.M.M. (Lampe) en 24 januari 1936, NJ 1936, 427 m.n. E.M.M. (Blitz): de toestemming van de rechthebbende kan een op grond van art. 3 of 5 HNW verboden handelsnaam niet geoorloofd doen worden. Is dit nu niet meer geldend recht? Men kan het zich afvragen. Uitspraken waarbij de rechter met zoveel woorden van dit vroegere standpunt terugkomt, zijn er bij mijn weten niet, ook niet van lagere rechters. Wat men echter wel ziet, zijn uitspraken waarin de lagere rechter zonder meer uitgaat van de

rechtsgeldigheid van overeenkomsten, waarbij de rechthebbende op de handelsnaam aan een ander — veelal onder bepaalde condities — toestemming tot het gebruik van die handelsnaam verleent. Zie De Handelsnaam, blz. 3 1 - 3 2 , 8 1 - 8 2 en 1 5 8 - 1 6 0 . Zo ook de rechtbank in het onderhavige geval. Het verweer, dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is, is kennelijk wel opgeworpen. De rechtbank omzeilt dit verweer door de overeenkomst te kwalificeren als afstand van de handelsnaam en daaraan de consequentie te verbinden, dat de overeenkomst niet aan de vereisten van art. 2 Hnw behoefde te worden getoetst. Daarmee geeft de rechtbank impliciet aan, overeenkomsten waarbij, anders dan door overdracht, aan een derde een recht op gebruik van de handelsnaam wordt verstrekt, geoorloofd te achten. Het zou aardig zijn geweest, indien de rechtbank dit standpunt nader had gemotiveerd. S.B.

Nr 112. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 18 juni 1982 (RvdW KG 1982, 107). Mr B. Pronk. Artt. 343 e.v., 404 en 420 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De gemotiveerde beslissing van het Hof om het vonnis van de Rechtbank te vernietigen, is een einduitspraak voor wat betreft de rechtskracht van dat vonnis, hetgeen niet anders wordt doordat de enkele beslissing van een hogere rechter tot vernietiging van een vonnis van een lagere rechter geen einduitspraak is ten aanzien van het gevorderde, zodat met cassatie tegen slechts dat deel van de uitspraak kan worden gewacht totyer over het gevorderde een einduitspraak is gedaan. Geen wetsbepaling, ook niet art. 404 Rv., houdt in dat door het instellen van een beroep in cassatie tegen een arrest van een Hof, waarbij een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van een lagere rechter is vernietigd, het vonnis van de lagere rechter van kracht blijft in die zin dat hangende de cassatieprocedure tenuitvoerlegging daarvan mogelijk is. Het bepaalde in art. 420 Rv. brengt mede dat ook wanneer de Hoge Raad of het Hof waarnaar de zaak is verwezen, het vonnis van de lagere rechter geheel zou onderschrijven, de enkele vernietiging van het arrest van het Hof nog niet volstaat om hét vonnis van de eerste rechter weer van kracht te doen zijn. Daartoe moet het vonnis uitdrukkelijk worden bekrachtigd. In dit systeem der wet past niet, dat het enkele instellen van beroep in cassatie zou kunnen bewerkstelligen dat een door een hogere rechter vernietigd vonnis van een lagere rechter toch ten uitvoer gelegd zou kunnen worden. De besloten vennootschap Centrafarm B.V. te Breda, eiseres [in kort geding], procureur Mr W. A. M. J. Meijer, advocaat Mr Th. R. Bremer te Amsterdam, tegen de vennootschap naar Duits recht Grünenthal GmbH te Stolberg, Bondsrepubliek Duitsland, gedaagde [in kort geding], procureur Mr W. G. A. Kousemaker, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage. Ten aanzien van het recht: Overwegende dat ten processe vaststaat: — Aan Centrafarm werd op vordering van Grünenthal bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 9 maart 1981 op straffe van dwangsommen verboden inbreuk te plegen op het Nederlands octrooi nr 133.073 van

372


Grünenthal, hetgeen in de praktijk betekent, dat Centrafarm geen amoxycilline in het verkeer mag brengen; Centrafarm heeft hierop het in het verkeer brengen van amoxycilline gestaakt; — Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft op het mede door Centrafarm tegen vorenvermeld vonnis ingestelde hoger beroep op 9 december 1981 [In dit nummer opgenomen op blz. 352, nr 105, Red. ] arrest gewezen, waarvan het dictum luidt: "Op het principale hoger beroep vernietigt het Hof het bestreden vonnis; In het principale hoger beroep verzoekt het Hof de Octrooiraad aan het Hof schriftelijk adviezen en inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de beantwoording van de in rechtsoverweging 26 geformuleerde vraag; Het Hof houdt iedere verdere beslissing aan;" — Grünenthal heeft bij dagvaarding d.d. 9 maart 1982 beroep in cassatie ingesteld tegen vorenbedoeld arrest; — Grünenthal heeft aangekondigd dat zij, voor wat betreft door .Centrafarm na het uitbrengen van de cassatiedagvaarding in het verkeer gebrachte of in het verkeer te brengen amoxycilline het vonnis van de Rechtbank te Rotterdam d.d. 9 maart 1981 ten uitvoer zal doen leggen voor verbeurde dwangsommen; O. dat Grünenthal zich op het standpunt stelt dat door het beroep in cassatie de werking van het arrest van het Hof in zijn geheel inclusief de vernietiging van het vonnis van de Rechtbank, is geschorst en dat daarom het bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnis van de Rechtbank Rotterdam ook met betrekking tot de opgelegde dwangsommen weer van kracht is. O. dat Wij deze zienswijze voorshands niet vermogen te delen; O. dat Wij vooropstellen, dat naar Ons voorlopig oordeel de gemotiveerde beslissing van het Hof om het vonnis van de Rechtbank te vernietigen — twéé-maal wordt overwogen, dat naar 's Hofs oordeel het beroepen vonnis niet in stand kan blijven — een einduitspraak is voor wat betreft de rechtskracht van het vonnis van de Rechtbank Rotterdam en als zodanig wel te onderscheiden van de overige door het Hof gegeven interlocutoire beslissingen; O. dat dit naar Ons voorlopig oordeel niet anders is doordat de enkele beslissing van een hogere Rechter tot vernietiging van een vonnis van een lagere Rechter geen einduitspraak is ten aanzien van het gevorderde, zodat met cassatie tegen slechts dat deel van de uitspraak kan worden gewacht tot er over het gevorderde een einduitspraak is gedaan; O. dat geen wetsbepaling, ook artikel 404 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet, inhoudt dat door het instellen van beroep in cassatie tegen een arrest van een Hof waarbij een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van een lagere Rechter is vernietigd, het vonnis van de lagere Rechter van kracht blijft in die zin dat hangende de cassatieprocedure tenuitvoerlegging daarvan mogelijk is; O. dat artikel 420 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de Hoge Raad in geval van vernietiging van het beroepen arrest van het Hof het geding zelf afdoet dan wel de zaak verwijst op de wijze als in de volgende artikelen omschreven; O. dat deze wetsbepaling meebrengt, dat, ook wanneer de Hoge Raad, of het Hof waarnaar de zaak is verwezen, het vonnis van de lagere Rechter geheel zou onderschrijven, de enkele vernietiging van het arrest van het Hof nog niet volstaat om het vonnis van de eerste Rechter weer van kracht te doen zijn, doch dat dit vonnis, wil het zijn rechtskracht herkrijgen, uitdrukkelijk moet worden bekrachtigd; O. dat naar Ons voorlopig oordeel in dit systeem der wet niet past dat het enkele instellen van beroep in cassatie zou kunnen bewerkstelligen dat een door

16 december 1983

een hogere Rechter vernietigd vonnis van een lagere Rechter toch ten uitvoer gelegd zou kunnen worden; O. dat de vordering van Centrafarm derhalve toewijsbaar is; O. dat Grünenthal als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding dient te worden verwezen; Rechtdoende in naam der Koningin: In kort geding: Bevelen Grünenthal de executie van het tussen partijen gewezen vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 9 maart 1981 na te laten en eventueel aangevangen executiemaatregelen te schorsen, zulks op straffe van een dwangsom van f. 500.000,— ten profijte van Centrafarm voor iedere dag dat Grünenthal dit bevel niet respecteert; Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Verwijzen Grünenthal in de kosten van het geding, en veroordelen haar mitsdien tot betaling aan Centrafarm van de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op f. 3000,— (. . . ) ; enz.

Nr 113. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 5 januari 1982. Voorzitter: Drs C. R. van der Paardt; Leden: Mr J. de Bruijn en Prof. Dr A. J. Zuithoff (b. lid). Art. 24A, lid 1 Rijksoctrooiwet jo art. 29, lid 3 Octrooireglemen t. Aanvraagster heeft, door in beroep de beschrijving grotendeels ongewijzigd te handhaven, geen rekening gehouden met de eerder in de procedure van de zijde van de Octrooiraad vermelde onduidelijkheid van de stukken. De gemachtigde van aanvraagster heeft ter zitting van de Afdeling van Beroep aangegeven dat bepaalde passages uit de stukken vervallen, doch heeft ook daarbij geen aangepaste stukken ingediend. Aanvraagster heeft hierdoor een behoorlijke bestudering door de Afdeling van Beroep van de stukken voor de zitting, alsmede een vruchtbare discussie ter zitting in hoge mate bemoeilijkt en daarmee gehandeld in strijd met een goede procesgang en bovendien met de vaste jurisprudentie van de Octrooiraad, waarin gesteld wordt dat een aanvraagster in beroep stukken behoort over te leggen, waarvan zij in gemoede overtuigd is, dat zij in beginsel voor openbaarmaking geschikt zijn. Daarnaast zal de aanvrage ook op materiële gronden niet tot openbaarmaking kunnen leiden. (Motivering hier niet opgenomen.) Beschikking nr 15083/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 0000000. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde X; Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvraagster tijdig een memorie van grieven heeft ingediend tegen de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 25 september 1980, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvrage werd besloten; dat aanvraagster haar memorie van grieven, waarvan de inhoud als hier ingelast dient te worden beschouwd, vergezeld heeft doen gaan van nieuwe conclusies, alsmede van een daaraan aangepaste nieuwe beschrijvingsinleiding; enz. dat aanvraagster bij de indiening van haar memorie van grieven heeft volstaan met het medezenden van nieuwe conclusies en enkele nieuwe bladzijden voor de

16 december 1983


beschrijving, terwijl zij de rest van de beschrijving ongewijzigd heeft gehandhaafd, en daardoor, naar het oordeel van de Afdeling van Beroep, geen rekening heeft gehouden met de zowel door de voorbereider in zijn brief van 29 november 1979 als door de Aanvraagaf deling in haar beschikking vermelde onduidelijkheid van de stukken; dat, integendeel, de geldende stukken nog tal van onduidelijkheden en vaagheden bevatten; dat de Afdeling van Beroep daarbij wil wijzen op de foutieve becijfering en terminologie in beschrijving en conclusies, het ontbreken van definities ten aanzien van als essentieel voor de aanvrage genoemde onderdelen en voorts de vele te vage omschrijvingen; dat bijvoorbeeld in conclusie 1 het getal 10 is gebruikt voor het aangeven van "kathodische oppervlakzone" (regels 2—3), "elementen" (regel 10) en "rangschikking" (regel 12), terwijl "kathodische oppervlakzone" eveneens wordt aangegeven met het getal 20 (regel 9); dat het getal 3 op regel 3 van conclusie 1 niet is terug te vinden in de figuren; dat verder in de beschrijving verscheidene voordelen aan de gestelde uitvinding worden toegeschreven, die evengoed gelden voor de bekende werkwijzen (zie bijvoorbeeld de oorspronkelijke blz. 3, regels 2—7, 11 — 18 en 19-20); dat overigens niet duidelijk is wat onder de voor de aanvrage toch essentiële term "rangschikking" zou moeten worden verstaan; dat gemachtigde van aanvraagster, zoals hierboven reeds gemeld, ter zitting nog heeft medegedeeld, dat de uitvoeringsvormen van de figuren 3 en 4 uit de aanvrage vervallen, alsmede het voorbeeld B en daarmede de desbetreffende passages uit de oorspronkelijke stukken, maar dat gemachtigde ook bij die gelegenheid geen aangepaste stukken heeft ingediend; dat aanvraagster hierdoor een behoorlijke bestudering door de Afdeling van Beroep van de stukken voor de zitting, alsmede een vruchtbare discussie ter zitting in hoge mate heeft bemoeilijkt en daarmede heeft gehandeld in strijd met een goede procesgang; dat de Afdeling van Beroep in dit verband verwijst naar de Officiële Mededeling dienaangaande van de Octrooiraad d.d. 2 oktober 1972, nr S 72/434, welke is verschenen in het Bijblad bij De Industriële Eigendom 1972, pag. 219; dat aanvraagster bovendien gehandeld heeft in strijd met de vaste jurisprudentie van de Octrooiraad, waarin gesteld wordt, dat een aanvraagster in beroep stukken behoort over te leggen, waarvan zij in gemoede overtuigd is, dat zij in beginsel voor openbaarmaking geschikt zijn; dat de Afdeling van'Beroep van oordeel is, dat hoewel de aanvrage reeds op bovenstaande formele gronden niet voor openbaarmaking in aanmerking kan komen, de aanvrage ook in materieel opzicht niet tot een openbaarmaking zal kunnen leiden; enz.

Nr 114. Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 19 maart 1981. Voorzitter: Drs J. van der Heide; Leden: Drs G. A. J. Klein Sprokkelhorst en Mr J. W. van der Zanden (plv.). Art. 26, lid 1 Rijksoctrooiwet. Het staat een opposant weliswaar vrij na een zitting van een Afdeling een brief tot die Afdeling te richten. Het is echter in het belang van een goede procesorde, dat een opposant van een zodanige brief niet zelf een afschrift aan de aanvrager zendt.1)

373

Beschikking artikel 25 Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 7409120. De Octrooiraad, Aanvraagaf deling; Gehoord Opposante bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. S. W. van Gennip, vergezeld door Madame M. Lepere; Aanvraagster bij monde van de octrooigemachtigde Drs Th. C. J. Uiterwaal; Gezien de stukken; Overwegende, dat opposante tijdig een bezwaarschrift tegen octrooiverlening voor het onderwerp van de openbaargemaakte aanvrage heeft ingediend; dat aanvraagster daarna een schriftelijk antwoord op het bezwaarschrift van opposante heeft overgelegd; dat vervolgens de gemachtigden van partijen de wederzijdse standpunten van hun lastgeefsters ter zitting van de Afdeling mondeling nader hebben toegelicht en verdedigd; enz. dat opposante vervolgens nog een brief van 22 mei 1979 met een bijlage aan de Afdeling heeft gericht en een afschrift van die brief aan aanvraagster heeft gezonden; dat aanvraagster hierop een brief van 1 augustus 1979 aan de Afdeling heeft gericht; enz. O., dat opposante na de zitting van de Afdeling bij haar genoemde brief van 22 mei 1979 nog een bezwaar tegen octrooiverlening heeft ontleend aan een verslag van vergelijkende proeven, dat zij als bijlage aan die brief had toegevoegd; dat opposante dat bezwaar na het verstrijken van de wettelijke termijn voor het maken van bezwaren heeft aangevoerd en daarom in dat bezwaar niet-ontvankelijk is; dat de Afdeling dat bezwaar niet ambtshalve zal beoordelen, aangezien zij blijkens het vorenstaande reeds op andere gronden geen octrooi kan verlenen; dat de Afdeling hieraan nog wil toevoegen, dat het een opposant weliswaar vrijstaat na een zitting van een Afdeling een brief tot die Afdeling te richten; dat het echter in het belang van een goede procesorde is, dat een opposant van een zodanige brief niet zelf een afschrift aan de aanvrager zendt; dat immers een aanvrager — zoals in het onderhavige geval — zich bij ontvangst van een zodanig afschrift genoopt k?n gevoelen een schriftelijk antwoord op te stellen en aan de Afdeling te zenden; dat een goede procesorde medebrengt, dat eerst de Afdeling onderzoekt of zij het bezwaar van opposante voorlopig gegrond acht en alleen in bevestigend geval een afschrift van de brief van opposant aan aanvrager zendt en deze in de gelegenheid stelt daarop te reageren; dat aldus wordt voorkomen, dat een aanvrager reageert op een bezwaar van een opposant dat de Afdeling ongegrond acht, en aldus overbodig werk verricht, hetgeen hem tijd en geld kost; enz. ) Toezending van een afschrift van ingediende stukken aan een wederpartij Menig advocaat, die deze beschikking leest zal zich verbazen over het feit, dat de octrooigemachtigde, die de belangen van de opposant in een oppositieprocedure behartigde en na de zitting nog een brief aan de Aanvraagafdeling schreef, min of meer verweten wordt, dat hij een kopie van deze brief rechtstreeks aan de gemachtigde van aanvrager deed toekomen. In een geding voor de burgerlijke rechter moet een partij immers van elk schriftelijk stuk, dat hij aan de rechter overlegt, een afschrift aan de tegenpartij zenden. Toch is deze beschikking in overeenstemming met een enkele tientallen jaren geleden gemaakte afspraak tussen de Octrooiraad enerzijds en de Orde van

374


Octrooigemachtigden anderzijds, die inhoudt dat men slechts van vóór de zitting ingediende stukken rechtstreeks een afschrift aan de wederpartij zendt. Na de zitting laat men dit aan de prudentie van de Afdeling over. De gedachte, die aan deze afspraak ten grondslag ligt is, dat na de zitting aangevoerde nieuwe bezwaren tardief zijn, waardoor de opposant in deze bezwaren niet-ontvankelijk is. Wel brengt het niet-lijdelijk zijn van de Afdelingen van de Octrooiraad met zich mede, dat zij alle informatie die zij — onverschillig langs welke weg — hebben ontvangen in overweging moeten nemen alvorens tot een eindoordeel te komen. Indien de betrokken Afdeling van de Octrooiraad na de zitting aangevoerde bezwaren voor haar eindbeschikking niet relevant acht, is zij niet verplicht dit oordeel ter kennis van de opposant te brengen. In dat geval blijkt een eventuele reactie van de aanvrager naar aanleiding van een ontvangen kopie van een na de zitting bij de Octrooiraad ingediend schrijven achteraf overbodig te zijn geweest. Vandaar de aanbeveling geen kopie van een dergelijke brief aan de wederpartij te zenden. Toezending van deze kopie lokt immers een op dat moment niet nodige reactie uit. Overigens zij erop gewezen, dat gebleken is, dat in oppositieprocedures voor de Europese Octrooiraad de gemachtigden van de aanvragers en de opposanten geen kopieën plegen te sturen aan de gemachtigde van de tegenpartij van door hen ingediende stukken. Uiteraard deelt de Europese Octrooiraad de gemachtigde van de houder van een Europees octrooi

16 december 1983

wel mede, dat een bezwaarschrift is ingediend onder toezending van een kopie daarvan. Tevens wordt dan een termijn gesteld binnen welke men schriftelijk op het bezwaarschrift kan reageren. Internationaal is er echter reeds over geklaagd, dat de Europese Octrooiraad een kopie van het ingediende antwoord niet direct aan de opposant toezendt, maar zich eerst over de ingediende bezwaren een oordeel vormt en dit oordeel dan pas enige maanden later tezamen met een kopie van het antwoord-bezwaarschrift schriftelijk aan de gemachtigde van de opposant toezendt. De Europese Octrooiraad wil op deze wijze het zogenaamde "ping-pong"-effect voorkomen, waaronder hij verstaat de neiging van partijen om steeds weer opnieuw schriftelijk te reageren op door de tegenpartij ingediende stukken in de periode dat de Octrooiraad zich een oordeel vormt over het ingediende bezwaarschrift. In sommige gevallen is het oordeel in eerste instantie van de Europese Octrooiraad reeds direct vervat in een eindbeschikking die tegelijk met de kopie van het antwoord op het bezwaarschrift aan de opposant wordt toegezonden. Daartegen kan dan alleen nog beroep worden aangetekend. Een en ander is mogelijk, omdat noch de octrooihouder noch een opposant recht heeft op een zitting, waar de wederzijdse standpunten mondeling kunnen worden toegelicht. L.W.K.

Wetgeving Overeenkomst tussen Nederland en Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië hebben op 22 februari 1982 te Belgrado gesloten een Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen, met een Protocol. De bepalingen van de Overeenkomst en het Protocol zijn op 6 februari 1983 in werking getreden (Trb. 1983, nr 23). Voor de industriële eigendom en het auteursrecht zijn artikel 12 van de Overeenkomst en artikel V. van het Protocol van belang. Overeenkomst, artikel 12 Royalty 's 1. Royalty's afkomstig uit een van de Staten en betaald aan een inwoner van de andere Staat mogen in die andere Staat worden belast. 2. Deze royalty's mogen echter in de Staat waaruit zij afkomstig zijn, overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar de aldus geheven belasting mag 10 percent van het brutobedrag van de royalty's niet overschrijden. 3. De bevoegde autoriteiten van de Staten regelen in onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing van het tweede lid van dit artikel. 4. De uitdrukking "royalty's", zoals gebezigd in dit artikel, betekent vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap — daaronder begrepen bioscoopfilms en films en geluids- en beeld- . banden voor radio of televisie —, van een octrooi, een

fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of voor het récht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap. 5. De bepalingen van het eerste en tweede lid van dit artikel zijn niet van toepassing, indien de genieter van de royalty's, die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waaruit de royalty's afkomstig zijn een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, of in die andere Staat zelfstandig arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn, naar gelang van het geval, de bepalingen van artikel 7 of artikel 14 van deze Overeenkomst van toepassing. 6. Royalty's worden geacht uit een van de Staten afkomstig te zijn, indien zij worden betaald door die Staat zelf, door een staatkundig onderdeel, door een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of door een inwoner van die Staat. 7. Niettegenstaande de bepalingen van het zesde lid van dit artikel worden royalty's geacht afkomstig te zijn uit de Staat waarin degene die de royalty's betaalt — of hij inwoner van een van de Staten is of niet — een vaste inrichting of een vast middelpunt heeft waarvoor de verplichting tot het betalen van de royalty's was aangegaan en ten laste waarvan de royalty's komen. 8. Indien, ten gevolge van een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de genieter of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de betaalde royalty's, gelet op het gebruik, het recht of de

16 december 1983


inlichtingen waarvoor zij worden betaald, hoger is dan het bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de genieter zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van dit artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Protocol, artikel V. Ad Artikelen 10 en 12 Indien aan de bron belasting is geheven die het belastingbedrag dat ingevolge de bepalingen van artikel 10 of 12 mag worden geheven te boven gaat, moeten verzoeken om teruggaaf van het daarboven uitgaande belastingbedrag worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de Staat die de belasting heeft geheven, binnen een tijdvak van vijfjaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven. Tractatenblad 1982, nr 4 1 .

Industriële eigendom. In de memorie van toelichting, hoofdstuk X, Industriële Eigendom, bij het ontwerp van wet tot vaststelling van Hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1984, heeft de Minister van Economische Zaken het volgende medegedeeld (Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1983-1984, 18 100, nr 2, blz. 165): 1. Algemeen Ook de derde zitting van de diplomatieke conferentie tot herziening van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, gehouden in Genève najaar 1982, heeft niet tot een afsluiting van de herzieningswerkzaamheden kunnen leiden. De besprekingen over de bescherming van geografische aanduidingen hebben slechts ten dele tot overeenstemming geleid. Dat was dan vooral toe te schrijven aan belangentegenstellingen tussen markteconomielanden (B-groep), met name tussen Europese en niet-Europese landen van die groep. In de derde zitting kwam ook een herziene tekst over artikel 5A van het verdrag aan de orde. Dit artikel handelt over dwanglicenties en had reeds in de tweede zitting tot overeenstemming — met uitzondering van de Verenigde Staten en met een voorbehoud van enkele andere B-groeplanden — geleid. Het had echter sterke kritiek ondervonden van de Westerse industrie. De herziene tekst van artikel 5A, gecombineerd met een mogelijkheid voor ontwikkelingslanden artikel 5quater (regelen betreffende de invoer van uit

375

werkwijze-octrooien verkregen produkten) niet toe te passen, was voor de B-groep aanvaardbaar, maar stuitte op verzet van — naar aangenomen wordt een kleine minderheid van — de ontwikkelingslanden. Een vierde zitting zal gehouden worden begin 1984. De onderhandelingen zullen daarin op een hopelijk meer vruchtbare wijze worden voortgezet. 2. Octrooien De ontwerpen van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet en tot goedkeuring van het Verdrag van Straatsburg tot eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht en van het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, zullen naar verwachting tegen het eind van dit kalenderjaar worden ingediend. Een wetsontwerp zal in de loop van dit parlementaire jaar worden ingediend betreffende de bescherming van gebruiksmodellen, een nieuwe eenvoudige vorm van bescherming voor voorwerpen. Voorts is op 12 juli 1983 een commissie ingesteld die vóór 1 januari 1985 advies moet uitbrengen over de vraag of, naast het Europees octrooi en na invoering van genoemde gebruiksmodellenbescherming, het huidige in de Rijksoctrooiwet neergelegde systeem van een inhoudelijke toetsing van de octrooiaanvrage, voorafgaand aan de octrooiverlening, in bevredigende mate in de behoeften van het bedrijfsleven en andere bij het octrooisysteem betrokkenen voorziet, dan wel of een gewijzigd systeem meer aangewezen lijkt. 3. Merken De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft eind 1980 ontwerpen gepubliceerd voor een verordening inzake het Gemeenschapsmerk en voor een richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten. Deze beide ontwerpen worden nog steeds bestudeerd door een in het kader van de Raad ingestelde werkgroep. Het Economisch en Sociaal Comité heeft over de ontwerpen advies uitgebracht, het Europees Parlement nog niet. Met betrekking tot de vestigingsplaats van het Europees Merkenbureau, waarvoor naast 's-Gravenhage ook Brussel, Londen, Straatsburg en Venetië kandidaat zijn gesteld, worden de ontwikkelingen nauwlettend in het oog gehouden. Een wetsontwerp tot goedkeuring van een protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, dat ertoe strekt de bescherming van dienstmerken mogelijk te maken op gelijke voet als de bescherming van warenmerken, zal in de aanvang van dit parlementaire jaar aanhangig worden gemaakt. Voorts zijn ambtelijke besprekingen in Beneluxverband gaande over andere wijzigingen die in de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken zouden kunnen worden aangebracht.

Litteratuur Boeken. NEDERLAND. Delft-Baas, Mr M. van, Reclame mag maar er zijn grenzen. (Welke grenzen stellen de Reclame Code Commissie en de Reclameraad?) Recht Reeks. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1982, 329 blz. Prijs f 5 5 , - .

(Besproken door Mevr. Mr L. Dommering-Van Rongen'm.Nederlands Juristenblad 29 oktober 1983 (37) blz. 1200/1.) Diederiks-Verschoor, Prof. Dr J. H. Ph., Responsability for space activities, intellectual property. Voordracht voor het "Colloquium International Institute of Space Law, International Astronautical Federation", 9 - 1 5 oktober 1983, 13 blz. (Wordt t.z.t. gepubliceerd in de "Proceedings"

376


van genoemd "Institute".) Gielen, Mr Ch., Kwekersrecht. Studiepockets privaatrecht, deel 27. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1983, 91 blz. Prijs f 2 9 , - . Groenendijk, Drs M. S. M., Octrooieerbaarheid van m icro-organism en. Doctoraal-scriptie R.U. Leiden, december 1982, 66 blz.*) Mak, Dr W. en Mr H. Molijn, Introduction to Trade Mark Law in the Benelux. Deventer, Kluwer 1982, 139 blz. Prijs f 70,20. [Besproken door H. Brett in European Intellectual Property Review (5) juni 1983 (6) blz. 167/8.] Rutten, Mr L. E. H., Misleidende reclame. (Over de artikelen 1416a, b en c Burgerlijk Wetboek.) Blz. 2 1 8 - 2 2 9 in Mr C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 4, III, Verbintenissenrecht, De verbintenis uit de wet, 1983, zesde druk (Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1983, prijs f 49,50). Schalen, Drs-F. W. J., Franchising, een nieuw perspectief. Kluwer bedrijfswijzers. Deventer, Kluwer, 1983, 110 blz. Prijs f29,50. Kunst en Recht. Voordrachten 28 januari 1983 in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Amsterdam, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1983, 48 blz. Prijs f 7,50. BUITENLAND. Brummert, F. en A. Mosier, Warengleichartigkeit, einschliesslich Dienstleistungsgleichartigkeit (7e druk). Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1983, XLII en 209 blz. Prijs DM 1 8 0 , - . Gall, G., Die europaische Patentanmeldung in Ejage und Antwort. Keulen/Berlijn/Bonn/München, Carl Heymanns Verlag, 1982, V i l l e n 155 blz. [Besproken door J. Pagenberg in IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law, (14) augustus 1983 (4) blz. 573.] Guy, D.'en G. Leigh, The E.E.C, and intellectual property. Londen, Sweet & Maxwell, 1981, 375 blz. [Besproken door H. Ullrich in IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law, (14) augustus 1983 (4) blz. 574/5.] Neubauer, H., Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen aus rechtsvergleichender Sicht. Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1983, XXV en 216 blz. Prijs DM 9 6 , - . Parragh, E., Some remarks on the patent law aspects of space exploration. Voordracht voor het "Colloquium International Institute of Space Law, International Astronautical Federation", 9 - 1 5 oktober 1983, 7 blz. (Wordt t.z.t. gepubliceerd in de "Proceedings" van genoemd "Institute".) *) Deze scriptie kan worden ingezien in de Bibliotheek van de Octrooiraad. {Red.)

16 december 1983

Remiche, B., Le röle du système des brevets dans Ie développement — Le cas dans les pays andins. Parijs, Librairies techniques, 1982, 492 blz. Prijs DM 91,60. [Besproken door P. Schwaiger in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil sept. 1983 (9) blz. 767/8.] Tij d s c h r i f t a r t i k e l e n . NEDERLAND. Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Het Nederlandse omroepbeleid, de vrijheid van expressie en informatie en de medianota. NJB (58) 8 okt. 1983 (34) blz. 1 1 0 7 - 1 1 1 2 . Dubbink, Mr C. W., Als vragen niet vrijstaat maar verplicht is — Uitleggingsvragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof in de cassatieprocedure. Blz. 151—162 in: Een goede procesorde, Opstellen aangeboden aan Mr W. L. Haardt (Deventer, Kluwer, 1983, 336 blz. Prijs f 9 0 , - . ) Kuitenbrouwer, Mr F., Hof [Arnhem] acht kopiëren van computergegevens [lees blijkens artikel zelf: computerprogramma's, software] strafbaar. (Toetssteen voor bruikbaarheid van strafrecht in informatiemaatschappij.) NRC Handelsblad (14) 1 november 1983 (27) blz. 3. Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr E. A. van, Het opinieonderzoek als bewijsmiddel in het mededingingsrecht. Blz. 287—296 in: Een goede procesorde, Opstellen aangeboden aan Mr W. L. Haardt (Deventer, Kluwer, 1983, 336 blz. Prijs f 9 0 , - . ) Verkade, Prof. Mr D. W. F., Merkenrechtelijke ontvankelijkheidsperikelen. Blz. 297 e.v. in: Een goede procesorde, Opstellen aangeboden aan Mr W. L. Haardt. (Deventer, Kluwer, 1983, 336 blz. Prijs f 9 0 , - . ) INTERNATIONAAL Asahina, S., Notes for foreigners filing Japanese patent applications. A.I.P.P.I. Quarterly-Journal of the Japanese Group of A.I.P.P.I. (8) juni 1983 (2) blz. 53-64. Chen, Ruifang, The utility model system and its benefits for China — Some deliberations based on German and Japanese legislation. IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law, (14) augustus 1983 (4) blz. 4 9 3 - 5 0 7 . Falk, M., Zur Art und Umfang des Bereicherungsanspruchs bei Verletzung eines fremden Patents. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (85) sept. 1983 (9) blz. 4 8 8 - 4 9 2 . Haertel, K., Europaisches Patentübereinkommen. Zehn Jahre München diplomatische Konferenz. Amtsblatt des Europdischen Patentamts (6) 21 sept. 1983 (9) blz. 3 6 1 - 3 7 1 .

Verbetering In de Inhoudsopgave vanB.I.E. november 1983 is op blz. 294 onder nr 101, President Rechtbank Amsterdam, 24 maart 1983 een storende fout geslopen: in de eerste regel moet voor "waarschijnlijk" worden gelezen "onwaarschijnlijk".

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 december 1983, 51e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents