Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 september 1997, 65e jaargang, nr. 9 Auteursrecht voorbehouden

313

16 september 1997, 65e jaargang, nr. 9 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. A.A. Quaedvlieg, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser, prof. mr. D.W.F. Verkade en mr. ir. J.H.F. Winckels. Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55. Postbank gironr. 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud en beeldmerken eiseres; Hof: overeenstemming tussen woordmerken Chicken Tonight en Chicken Classic bepaald met criterium van art. 5,l,b Richtlijn).

Uitbreiding redactie. Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Artikelen. Dr. ir. J.J. Hutter, Octrooiering van software: een overzicht van omgekeerde tweede medische indicatie tot octrooiering van cd's. (blz. 315/9).

Nr. 65. Hof Intel Corp. beroep op verwerking

's-Hertogenbosch, 15 april 1996, Talcom Benelux/ (teken iNTAL stemt overeen met merk INTEL; deskundigheid publiek verworpen; geen rechtso.g.v. licentieovereenkomst).

3. Modelrecht. Nr. 66. Hoge Raad, 29 dec. 1995, Soc. JC Decaux/Mediamax (toegepaste maatstaf, nl. onderzoek of Billboard voldoende afstand heeft van Mupi Senior, is zowel auteursrechtelijk als modelrechtelijk juist; aan ontwikkelen nieuwe stijl of mode komt geen auteurs- of modelrecht toe).

Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht.

4. Handelsnaamrecht. Nr. 63. Hof 's-Gravenhage, 12 sept. 1996, F. Hoffmann-La Roche/Organon Teknika e.a. (spoedeisend belang bij stopzetting inbreuk na oppositie-uitspraak tegenover belang bij oordeel in bodemprocedure; omvangrijke en ingewikkelde zaak, mede gezien grote financiële belang, niet vatbaar voor kort geding; bevoegdheid Nederlandse rechter tegenover buitenlandse gedaagden kan in het midden blijven wegens gebrek aan belang; beschermingsomvang "kleine" uitvinding met als resultaat "grote mate" van vernieuwing; NASBA-werkwijze is niet equivalent; kitconclusie toelaatbaar doch beperkt tot uitvoering geoctrooieerde werkwijze; schadebeperkende maatregelen). 2. Merkenrecht. Nr. 64. Hof 's-Gravenhage, 6 maart 1997, Unilever/The Cooking Sauce (Pres.: associatie tussen de etiketten van gedaagden Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

65e jaargang

Nr. 67. Hof 's-Gravenhage, 4 april 1996, Kon. Woudenberg Ameide/Hans Woudenberg {Pres.: algeheel verbod van gebruik "Woudenberg" geweigerd; wel verbod op handelsnaam Bouwen Aannemingsbedrijf Woudenberg; gebruik Hans Woudenberg als handelsnaam toelaatbaar; Hof: spoedeisend karakter verloren gegaan door lang wachten met antwoord incidenteel appel). 5. Auteursrecht. Nr. 68. Hof Amsterdam, 2 febr. 1995, Coöp. Tuinbouw Aankoopver./ I. Grebe h.o.d.n. Avi Originals (Pres.: spoedeisend belang bij voorschot schadevergoeding; Hof: beslag rechtmatig gelegd mede gezien belang bij vernietiging restvoorraad).

Nr. 9

Blz. 313-360

Rijswijk, 16 september 1997

314

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 9

16 september 1997

6. Onrechtmatige daad.

Mededelingen.

Nr. 69. Rechtbank Leuven, 2 aug. 1995, Danone e.a./Unilever Belgium (benamingen Yogood en Yogorine voor margarine in strijd met o.a. Europese regels; suggesties van assimilatie met yoghurt misleidend).

Symposium "Octrooibeleid aan universiteiten, hogescholen en technologische topinstituten" (blz. 360).

Boekbesprekingen. F.W. Mostert (ed.), Famous and Well-known Marks. An International Analysis, Londen, 1997, door prof. mr. D.W.F. Verkade (blz. 359).

UITBREIDING

REDACTIE.

De Redactie is verheugd dat zij wederom is versterkt: mr. ir. J.H.F. Winckels, octrooigemachtigde te Den Haag is toegetreden.

Officiële mededelingen Personeel. Indiensttreding. Mevrouw E.W.M. Wohrmann is met ingang van 1 augustus 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "managementassistente" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 juli 1997, nr. Personeel 97023). Beëindiging van het dienstverband. Aan mevrouw F.H. de Jong-Portier, management-assistente bij het Directiesecretariaat, in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 september 1997 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 juli 1997, nr. Personeel 97021).

Benoeming in vaste dienst. Mevrouw drs. E. Visser, hoofd Bureau Bibliothecaire Informatiediensten in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 augustus 1997 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 augustus 1997, nr. Personeel 97026). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat in het Register van Octrooigemachtigden op 15 juli 1997 zijn ingeschreven mevrouw Lic. I.A.F.M. Baele, mevr. dr. M. van Heuvel, dr. B.W. Swinkels en ir. M.J.M. Wolfs.

16 september 1997


315

Artikelen Octrooiering van software: een overzicht van omgekeerde tweede medische indicatie tot octrooiering van cd's. Dr. ir. J.J. Hutter.*) 1. Inleiding. De grenzen van wat wel en niet octrooieerbaar is op het gebied van computer-gerelateerde uitvindingen zijn niet altijd even scherp en nog steeds in beweging. In 1994 constateerde Hanneman') bijvoorbeeld nog, dat de Duitse manier van het beoordelen van een octrooiaanvrage voor een computergerelateerde uitvinding afweek van de door het EOB gehanteerde richtlijnen, dat het Amerikaanse Patent and Trademark Office (PTO) in conflict was met de Court of Appeal for the Federal Circuit wat betreft octrooieerbaarheid van software, dat het EOB zich in vergelijking met de Verenigde Staten en Japan "in de achterhoede" bevond en dat van de Technische Kamer van Beroep "geen frontverandering te verwachten" viel. Wat Duitsland betreft, stellen Betten en Körber2) in een recent artikel, dat de Duitse wetgever zich ten doel gesteld heeft om het Duitse octrooirecht met het Europees Octrooiverdrag te harmoniseren. Zij komen tot de volgende conclusie: "' Dementsprechend hat der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) seine bisherige Rechtsprechung zuin Patentschutz von Programmbezogenen Erfindungen so gedndert, dass er sich nun im Einklang mit der Praxis der Beschwerdekammern des EPA sieht...". Wat de Verenigde Staten betreft: de tegenstelling tussen het PTO en de Court of Appeal lijkt verdwenen met de "Examination Guidelines for Computer-related Inventions", die op 29 maart 1996 van kracht zijn geworden. Verder heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB ook niet stil gezeten. In 1995 nuanceerde zij naar aanleiding van een octrooiaanvrage van Sohei betreffende een computersysteem voor diverse onafhankelijke typen management de inmiddels klassieke criteria uit haar Vicom-beslissing van 1986 voor octrooieerbaarheid van software-gerelateerde uitvindingen. Zonder van een "frontverandering" te kunnen spreken bestaat wel het algemene gevoel, dat de Soheibeslissing3) een verruiming van de criteria inhoudt. En tenslotte wat Nederland betreft: sinds 1995 heeft Nederland een nieuwe octrooiwet (verder ROW '95 te noemen). Voorheen had de Octrooiraad met betrekking tot softwaregerelateerde uitvindingen een zeer mild regime, dat meer mogelijkheden bood dan het EOB. In de ROW '95 zijn echter met betrekking tot octrooieerbaarheid van software exact dezelfde bewoordingen gekozen als in het Europees octrooiverdrag. De vraag wat dit betekent voor Nederlandse octrooiaanvragen op dit terrein is in de openbare literatuur niet of nauwelijks aan de orde gesteld. Al met al is er dus genoeg reden om de bewegende grenzen van octrooieerbaarheid van software-gerelateerde uitvindingen opnieuw in kaart te brengen. Hieronder wordt ingegaan op de nieuwe situaties onder het Europees Octrooiverdrag (EOV), de ROW '95 en de genoemde Amerikaanse richtlijnen. Waar ik daarbij spreek over "octrooieerbaarheid" bedoel ik "vallend binnen de grenzen van het octrooirecht". (Op andere eisen zoals nieuwheid en inventiviteit ga ik hier niet in.)

*) De auteur is octrooigemachtigde te 's-Gravenhage. ') Dr. ir. H.W. Hanneman, "Allapat en zo - octrooibescherming voor software-gerelateerde uitvindingen". Bijblad Industriële Eigendom, nr. 12, 16 dec. 1994, 383-386. 2 ) J . Betten, A. Körber, "Patentierung von Computersoftware; Bericht Q133 für die Deutsche Landesgruppe", AIPP11996/111, 29-41. 3 ) T 769/92, Official Journal 1995, blz. 525 e.v.

2. Het Europees Octrooiverdrag. Art. 52(2) van het EOV bepaalt onder meer, dat computerprogramma's niet octrooieerbaar zijn. Art. 52(3) bepaalt dat dit alleen betrekking heeft op computerprogramma's "as such ". Laatstgenoemd artikel wordt in het algemeen aldus uitgelegd, dat listings van computerprogramma's (d.w.z. de opeenvolgende regels van het programma in de door de programmeur gekozen computertaal) niet octrooieerbaar zijn. Computer-gerelateerde uitvindingen zijn echter wel degelijk octrooieerbaar, als zij maar aan de overige vereisten van het EOV voldoen. Kort gezegd houden deze overige vereisten in: de uitvinding moet nieuw en inventief zijn en dient te zijn gebaseerd op een technisch probleem. Vooral dit laatste punt is van groot belang bij de beoordeling van computer-gerelateerde uitvindingen. De basis voor deze eis wordt gevormd door de Rules 27(1) en 29(1) EOV. Rule 27(1) bepaalt onder meer, dat een uitvinding betrekking moet hebben op een "technical field" en dat deze een "technical problem" moet oplossen. Rule 29(1) bepaalt onder andere, dat een uitvinding "must be based on technical features which are part of the claims". De mate waarin computer-gerelateerde uitvindingen onder het EOV octrooieerbaar worden geacht is bepaald door jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het EOB. De eerder genoemde Vicom-beslissing4) is reeds veelvuldig besproken, maar voor de volledigheid volgt hier nog kort de essentie van de inhoud. De octrooiaanvrage van Vicom betrof een werkwijze voor de digitale verwerking van afbeeldingen van een type met twee-dimensionale gegevensmatrices. De Examining Division had de aanvrage afgewezen, omdat de ingediende claims alleen waren gericht op de mathematische bewerking van tweedimensionale gegevens-matrices in het algemeen. Octrooiering daarvan zou in strijd zijn met Art. 52(2) dat onder meer bepaalt, dat zuiver wiskundige methoden niet octrooieerbaar zijn. Tijdens de beroepsprocedure voor de Kamer van Beroep werd de reikwijdte van de claims zodanig beperkt, dat de geclaimde werkwijze alleen nog betrekking had op beeldverwerking. Verder veranderde de bewoording van de claims niet. De Kamer van Beroep oordeelde dat beeldverwerking een technisch proces is en dat de werkwijze-claim door de aangebrachte beperking dus niet langer was uitgesloten van octrooiering onder Art. 52(2) EOV. Dat daarbij de nader gepreciseerde mathematische stappen, die met een computer werden uitgerekend, het proces van beeldverwerking exact omschreven, deed hieraan niets af. In dezelfde beslissing bepaalde de Kamer van Beroep, dat ook inrichtingen (computers) die zijn geladen met een computerprogramma waarmee een technisch proces wordt beschreven, meer inhouden dan een computerprogramma "as such" en dus in principe octrooieerbaar zijn in de vorm van inrichtingconclusies. Uit latere jurisprudentie blijkt echter, dat niet elke conclusie gericht op een computer in plaats van een werkwijze aan het verbod van Art. 52(2) kan ontsnappen: als het eigenlijke opgeloste probleem te maken heeft met een van de uitsluitingen van Art. 52(2) dan geldt het bezwaar van Art. 52(2) nog steeds.5) Als bijvoorbeeld het eigenlijke probleem de oplossing van een differentiaalvergelijking is (een mathematisch probleem), dan zal geen octrooi worden verleend op een inrichting ingericht voor het oplossen van deze vergelijking, ondanks dat, strikt genomen, de uitsluitingen van Art. 52(2) niet gelden voor inrichtingen. 4

) T 208/84, Official Journal1981, blz. 14 e.v. ) T 38/86, Official Journal 1990, blz. 384 e.v.

5

316


Deze basisbeslissing staat als een huis tot de dag van vandaag. Vele beslissingen zijn de Vicom-beslissing gevolgd. Zo bepaalde de Kamer van Beroep in een zaak van Koch & Sterzel,'1) dat octrooi kon worden verleend op een Röntgenapparaat, dat was voorzien van een met een computerprogramma geladen computer. Het computerprogramma bestuurde het Röntgen-apparaat zodanig, dat de Röntgen-straling optimaal was en er tegelijkertijd voldoende bescherming werd geboden tegen overbelasting van de Röntgen-buis in het Röntgen-apparaat. De hierdoor bereikte effecten werden als technisch gekwalificeerd, zodat Art. 52(2) niet werd overtreden. Ook als bij een geclaimde uitvinding de interne status van de computer (bijvoorbeeld het vaststellen van een foutconditie) een rol speelt, dan acht het EOB een technisch probleem aanwezig.7) In een interne notitie van A.S. Holzwarth van het EOB wordt meegedeeld, dat EOB-Examiners bij de beoordeling van computer-gerelateerde uitvindingen als volgt te werk moeten gaan.8) Eerst moeten zij het verschil tussen een geclaimde uitvinding en de meest nabij komende stand van de techniek vaststellen en daaruit het objectieve probleem afleiden. Vervolgens moeten zij de geclaimde oplossing analyseren, alsmede de daarvoor noodzakelijke vaardigheden. Alleen als deze vaardigheden uitsluitend in een niet-technisch gebied liggen moet de octrooiaanvrage op basis van Art. 52(2) worden afgewezen. Gebieden die in de notitie als technisch worden omschreven zijn bijvoorbeeld: beeldverwerking, computersimulatie van technische structuren of processen of van neurale netwerken, computerinterfaces voor de relatie mens-machine, training van neurale netwerken en verbeteringen m.b.t. de organisatie van gegevens, zodat gegevensverwerking efficiënter kan geschieden. Op de octrooigemachtigde rust de verantwoordelijkheid om hierop aan te sluiten en bij het opstellen van een octrooiaanvrage op een computer-gerelateerde uitvinding ofwel het technische probleem ofwel het technisch bereikte effect zo expliciet mogelijk te formuleren en de claims daarop te richten. Dit is niet altijd eenvoudig. Er zijn diverse voorbeelden uit de Europese jurisprudentie, waarbij dat niet is gelukt. Zo werd een octrooiaanvrage afgewezen die was gericht op het weergeven van karakters, bijvoorbeeld Arabische karakters, in een bepaalde gewenste vorm, waarbij de weergegeven vorm werd gekozen uit een groep van vooraf bepaalde mogelijke vormen. Hier werd geoordeeld dat het eigenlijke probleem slechts het weergeven van informatie betrof. Er werd met andere woorden een gebrek aan technisch karakter aanwezig geacht.9) Ook sneuvelden diverse octrooiaanvragen op het gebied van tekstverwerking. Zo werd een octrooiaanvrage afgewezen betreffende een werkwijze voor het automatisch maken en opslaan van een uittreksel van een ingevoerd document en een overeenkomstige werkwijze voor het automatisch terugzoeken van een aldus opgeslagen document.'") Ook een octrooiaanvrage gericht op een software-oplossing van een taalkundig probleem m.b.t. het spellen van woorden haalde de eindstreep niet.11) Beide octrooiaanvragen hadden, aldus het EOB, geen betrekking op een technisch probleem. De eerder genoemde Sohei-beslissing'2) van het EOB laat echter zien, dat de Kamers van Beroep bereid zijn om constructief over verdere verruiming van de criteria na te denken. Geclaimd werd een computersysteem voor diverse soorten onafhankelijk management, waaronder tenminste financieel 6

) T 26/86, OfficialJournal 1988, blz. 19 e.v. ) T 115/85, Official Journal 1990, blz. 30 e.v. (zie ook ongepubliceerde uitspraak T 887/92). 8 ) A.S. Holzwarth, "Patentability of Software-Related Inventions under the European Patent Convention", epopat1994enho. 9 ) T 158/88; OfficialJournal 1991, blz. 566 e.v. 10 ) T 22/85; Official Journal 1990, blz. 12 e.v. " ) T 121/85; "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", European Patent Office, 1996, blz. 26. 12 ) Zie voetnoot 3. 7

15 se ptember 1997

management en inventaris-management. Ook werd een werkwijze voor het besturen van een dergelijke computer geclaimd. Elk van de verschillende soorten management was geassocieerd met een eigen bestand. Ieder van de bestanden werd door een eigen, apart gedefinieerde verwerkingseenheid in overeenstemming met eigen regels bestuurd. De Kamer van Beroep oordeelde hier, dat bij de implementatie van de oplossing van het probleem technische overwegingen nodig waren geweest. Dat het gebied van het oorspronkelijke probleem niet-technisch van aard was, namelijk het gebied van zaken-doen, deed daaraan niets af. Ook het feit dat de claims sommige niet-technische maatregelen bevatten deed niet ter zake. De Kamer van Beroep hanteerde in deze beslissing als criterium, dat octrooiering niet is uitgesloten onder Art. 52(2), indien "teclmical considerations concerning particulars of the solution of the problem the invention solves are required in order to carry out that same invention." Dit is een moeilijk grijpbare formulering. J. Betten en A. Körber13) "vertalen" deze formulering als: "..., wenn technische Uberlegangen oder technische Kenntnisse erforderlich sind, urn die Realisierung eines Computerprogramms überhaupt erst zu ermöglichen oder eine "computergerechte Lösung" zu schaffen". Naar mijn smaak sluit deze formulering goed aan bij wat er in de Sohei-zaak is geoctrooieerd: een computer waarvan de structuur in de vorm van noodzakelijke bestanden en bewerkingsregels daarvoor is gedefinieerd, alsmede een werkwijze voor het bedrijven daarvan. Het is verdedigbaar dat de Sohei-beslissing een trendbreuk definieert. Men zou kunnen zeggen, dat onder de oude jurisprudentie van het EOB, van voor de Sohei-beslissing, werkwijze-claims werden toegelaten, die opeenvolgende stappen definiëren die onderdeel uitmaken van een stroomdiagram. Deze opeenvolgende stappen moeten dan wel aan een technisch probleem zijn gerelateerd. Onder de nieuwe jurisprudentie, na de Sohei-beslissing, daarentegen is het ook mogelijk geworden om, als men twijfelt over het technische karakter van een aldus gedefinieerde werkwijze, een computer met een bepaalde software-structuur te definiëren, in de vorm van bepaalde geheugenbestanden en verwerkingsmiddelen werkend volgens bepaalde functioneel omschreven verwerkingsregels. Het definiëren van deze structuur van de computer is dan de vertaling van het oorspronkelijk niet-technische probleem naar een, voor een computer oplosbaar probleem, hetgeen als "technisch" wordt gekwalificeerd. 3. Rijksoctrooiwet 1995. Sinds het eind van de jaren tachtig verleent de Octrooiraad op onder de oude Rijksoctrooiwet ingediende octrooiaanvragen octrooi op computers en op met software uitgevoerde werkwijzen op basis van ruim geformuleerde criteria. Deze criteria zijn door de Octrooiraad wat betreft de computer als "voortbrengsel" vastgelegd in een uitspraak van de Afdeling van Beroep van 12 september 1985.'4) De mogelijkheid van werkwijzeconclusies is vooral vastgelegd in de zogenaamde "streepjescode"-uitspraken. De eerste daarvan is van 11 mei 1987,l5) de tweede van 10 december 1990.16) Omdat de oude Rijksoctrooiwet geen begrippen als "technisch gebied", "technische probleemstelling" of "technische oplossing" kende, kent de Nederlandse jurisprudentie deze begrippen evenmin. Daarom volgt de Nederlandse jurisprudentie een andere lijn dan het EOB bij de beoordeling van 13

) Zie voetnoot 2. ) Bijblad Industriële Eigendom, 1985, nr. 12, blz. 435-437; zie ook: H.W. Hanneman, "Octrooiering van Computerprogramma's als voortbrengsel". Bijblad Industriële Eigendom, 1986, nr. 2, blz. 33-36. 15 ) Bijblad Industriële Eigendom 1987, nr. 7, blz. 174-176; zie ook: H.W. Hanneman, "Streepjescode - De octrooieerbaarheid van computerprogramma's als werkwijzen". Intellectuele Eigendom & Reclamerecht, Afl. 2,1988 (jrg. 4), blz. 21-23. 16 ) Bijblad Industriële Eigendom, 1992, nr. 7, blz. 225-227. 14

16 september 1997


computer-gerelateerde uitvindingen. Kort gezegd is de thans geldende leer uit de jurisprudentie als volgt. In de genoemde beslissing van 12 september 1985 oordeelde de Octrooiraad: een "computerinrichting met een direct adresseerbaar of werkgeheugen waarin een programma is opgeslagen, is als een nieuwe inrichting te beschouwen als het programma nieuw is". Dit oordeel werd door de Octrooiraad ondersteund door het argument, dat er een verschil moet worden gemaakt tussen computerprogramma's "als zodanig", die bijvoorbeeld op magneetband of op papier zijn vastgelegd, die niet direct door een computer kunnen worden geadresseerd, en computerprogramma's die in het werkgeheugen van een computer zijn vastgelegd en dus wel direct adresseerbaar zijn. Magneetbanden of andere dragers van computerprogramma's zijn door de Octrooiraad sindsdien gelijkgesteld aan andere informatiedragers als boeken of grammofoonplaten en zijn derhalve in Nederland niet octrooieerbaar. Dit laatste geldt onder het EOV ook, maar de principiële octrooieerbaarheid van computers als inrichtingen is sindsdien in Nederland ruimer dan onder het EOV, omdat de vereiste van technisch veld of technische probleemstelling niet speelt. Interessant is dat de Octrooiraad in genoemde beslissing van 12 september 1985 expliciet afstand nam van het criterium van het EOV, dat elke uitvinding op een of andere manier een technisch probleem moet hebben opgelost. Nadien werd van leden van de Octrooiraad in de wandelgang wel eens gehoord, dat de Octrooiraad nog steeds wachtte op een octrooiaanvraag gericht op een computerspelletje en dat een dergelijke octrooiaanvrage welwillend zou worden beoordeeld. Juist het feit dat noch in de oude Rijksoctrooiwet, noch in het Reglement het criterium van technische probleemstelling voorkwam, heeft de Octrooiraad gelegenheid gegeven tot een ruime uitleg wat betreft werfcn>yze-conclusies met betrekking tot software-gerelateerde uitvindingen. Voor het toelaten van werkwijze-conclusies greep de Octrooiraad terug op de definitie van werkwijze van de Hoge Raad uit 1950, namelijk "een wijze van menselijk handelen waardoor in de natuur enige verandering wordt gebracht". In de genoemde "streepjescodeuitspraken" oordeelde de Octrooiraad, dat een werkwijze voor het toevoeren van informatie aan een computer, het vervolgens verwerken van de informatie met behulp van de met de juiste software geladen computer en het tenslotte afleveren van de bewerkte informatie een verandering in de natuur inhoudt en dus in beginsel octrooieerbaar is. Voor alle duidelijkheid gaf de Octrooiraad aan, dat een zelfde werkwijze uitgevoerd door de mens niet octrooieerbaar is. Ook in deze op werkwijzeconclusies gerichte beslissingen maakte de Octrooiraad expliciet duidelijk zich er van bewust te zijn, dat het gehanteerde criterium afwijkt van dat van het EOB. Ondanks dat de basisbeslissingen door de Octrooiraad nu zo'n 10 jaar geleden zijn genomen, is het voor de Nederlandse rechter opvallend rustig gebleven. De rechter heeft sindsdien niet één keer de nietigheid van een onder deze ruime criteria verleend Nederlands octrooi hoeven te beoordelen. Waar dit op duidt is moeilijk in te schatten. Is Nederland te onbeduidend voor een dergelijke juridische octrooistrijd? Of zijn de software-producerende bedrijven juist gelukkig met de Nederlandse filosofie en zien ze daarom van juridische strijd voor de rechter af? Wat is er nu precies veranderd sinds de invoering van de ROW'95? Art. 2(2)(c)daarvanbepaaltondermeer, dat computerprogramma's niet octrooieerbaar zijn. Net als in het EOV onder Art. 52(3) bepaalt vervolgens Art. 2(3), dat genoemd Art. 2(2)(c) alleen geldt voor computerprogramma's "als zodanig". Net als de oude Octrooiwet kent echter ook de ROW '95 of het Reglement niet de vereiste van een technische probleemstelling, zoals geformuleerd in de regels 27 en 29 van het EOV. Of de wetgever desondanks toch heeft beoogd dit criterium van het EOV over te nemen en daarmee de thans geldende jurisprudentie van de Octrooiraad verouderd heeft willen maken, is ongewis. In de memorie van toelichting bij Art. 2 ROW '95 staat onder meer:

317

"Bij de uitleg hiervan wordt door het EOB de eis gesteld dat de uitvinding van technische aard is, dat wil zeggen een technische bewerking ten doel heeft (bijvoorbeeld het besturen van een verbrandingsmotor), terwijl de octrooiraad een dergelijke beperking niet hanteert, zodat thans in Nederland in beginsel ook een computer met een boekhoudprogramma of een tekstverwerker octrooieerbaar is. In dit wetsvoorstel is gekozen voor aansluiting bij de criteria van het EOV." Het is opvallend dat de wetgever hier voor een formulering in de tegenwoordige tijd ("... thans in Nederland .... octrooieerbaar is") kiest. Heeft de wetgever hiermee willen suggereren, dat het niet de bedoeling van het nieuwe Art. 2 is om van de jurisprudentie van de Octrooiraad af te wijken en dat thans slechts het verbod op octrooiering van computerprogramma's als zodanig expliciet in de wet is geregeld? Persoonlijk zou ik deze visie sterk willen onderschrijven. Er zijn verschillende argumenten die daarvoor pleiten. Mijn belangrijkste argument betreft rechtsonzekerheid. Nu in de Auteurswet de bescherming van software, d.w.z. de broncode, de listings en stroomdiagrammen daarvan, expliciet is geregeld, zijn de grenzen van auteursrechtbescherming voor software min of meer helder. Van octrooibescherming zijn de grenzen onder het EOV echter niet helder. Het is bijvoorbeeld onzeker of computers met een vertaalprogramma of een tekstverwerkingsprogramma onder de criteria van het EOV octrooieerbaar worden geacht. Dat geldt ook na de Sohei-beslissing nog. Dit is een ongewenste situatie, omdat met octrooien in principe de functionaliteit van computerprogramma's kan worden beschermd, hetgeen een ruimere beschermingsomvang geeft dan het auteursrecht ooit kan bieden. Als ontwikkelaars van managementprogramma's octrooibescherming kunnen genieten, moet dat ook gelden voor ontwikkelaars van vertaalprogramma's, boekhoudprogramma's, enz. Nu bestaat er onder de jurisprudentie van het EOV een grijze zone voor computerprogramma's die wellicht alleen voor auteursrechtbescherming in aanmerking komen, terwijl bescherming van de functionaliteit veel belangrijker is. Een ruimere overlap tussen auteursrecht en octrooirecht is mijns inziens gewenst. Mijn tweede argument is dat harmonisatie op wereldschaal van groot belang is. Zoals hieronder nog zal blijken, zijn de criteria van de Nederlandse jurisprudentie bijvoorbeeld niet ruimer dan die in de Verenigde Staten. Het is zonde om een met de Verenigde Staten vergelijkbare positie op te offeren aan harmonisatie in Europa, zolang Europa nog "achter" ligt. Mijn derde argument heeft ook betrekking op rechtsonzekerheid. Uit de boven besproken Sohei-beslissing van het EOB blijkt m.i. dat de Europese jurisprudentie naar de oude Nederlandse jurisprudentie toegroeit. Als onder de ROW '95 ingediende software-octrooiaanvragen zuiver naar Europese maatstaven zouden worden beoordeeld en als de Europese jurisprudentie binnenkort volledig zou aansluiten bij de ontwikkelde (oude) Nederlandse praktijk, dan ontstaat een juridisch moeilijke situatie. Er zijn dan immers niet-getoetste Nederlandse software-octrooien verleend, waarvan bij juridische procedures de rechter de geldigheid moet vaststellen. Welke criteria moet de rechter dan hanteren? Die van de Europese jurisprudentie op de dag van indiening of op de dag van verlening? En wie zal over de geldigheid moeten adviseren? De Octrooiraad, die geen ervaring met Europese jurisprudentie heeft, of het EOB? Daarbij kan ook nog worden bedacht, dat de Octrooiraad zich ook op andere terreinen ondanks gewenste harmonisatie jarenlang eigenzinnig tegenover jurisprudentie van het EOB heeft opgesteld. Met betrekking tot de "tweede medische indicatie" heeft de Octrooiraad het EOB bijvoorbeeld nooit willen volgen, terwijl het EOB daarin juist ruimhartiger is. Waarom zou Nederland zich nu opeens wel bij de striktere jurisprudentie van het EOB aansluiten? Waarom zou Art. 2(2) ROW '95 niet alleen zó uitgelegd kunnen worden, dat het octrooirecht zich niet zal uitstrekken tot het terrein van het auteursrecht? Gezien de rechtsonzekerheid van sommige na 1 april 1995 in Nederland ingediende software-gerelateerde octrooiaanvragen, zou mijn advies als volgt luiden. Dien softwaregerelateerde uitvindingen altijd zowel nationaal in Nederland

318


in als in Europa met Nederland als designatie. Neem voorlopig aan dat de toestand van "omgekeerde tweede medische indicatie" (d.w.z. in Nederland gelden ruimere criteria dan onder het EOV) hier nog steeds van kracht is. Houd het via registratie verkregen octrooi (net zo lang) in stand, totdat de overeenkomstige Europese octrooiaanvrage is verleend. Mochten de in Nederland geregistreerde rechten ruimer zijn (en duidelijk nieuw zijn), houd dan ook het Nederlandse octrooi van kracht. 4. De nieuwe Amerikaanse Richtlijnen. 4.1 Inleiding. De Amerikaanse Patent Office heeft in 1996 "Examination Guidelines for Computer-related Inventions" opgesteld.17) De status daarvan is hetzelfde als van de Guidelines van het EOB: ze zijn niet bindend voor de organen van de Patent Office, maar ze geven wel richtlijnen die zijn gebaseerd op de meest recente jurisprudentie op dit terrein. De definitie van de grenzen van octrooieerbare en nietoctrooieerbare materie op dit terrein klinkt op zich vertrouwd. Alles wat een zekere "utility" vertegenwoordigt, dat wil zeggen anders is dan abstracte ideeën, concepten, natuurwetten, enz., valt volgens deze nieuwe Guidelines binnen de grenzen van de Amerikaanse octrooiwet. Dit lijkt eender als Art. 52 EOV en Art. 2 ROW '95, maar de uitwerking daarvan leidt soms toch tot andere uitkomsten. 4.2 Functioneel en niet-functioneel beschrijvend materiaal. De "utility" van een uitvinding is zo gedefinieerd, dat deze binnen de "technological arts" moet zijn. In principe behoren computer-related inventions daartoe. In de nieuwe Guidelines wordt software beschrijvend materiaal ("descriptive material") genoemd. Om eventuele octrooieerbaarheid goed te kunnen beoordelen worden twee klassen beschrijvend materiaal gedefinieerd: functioneel en niet-functioneel beschrijvend materiaal. In de context van computer-gerelateerde uitvindingen worden onder functioneel beschrijvend materiaal verstaan: gegevens-structuren en computerprogramma's die functionaliteit vertegenwoordigen, wanneer zij op een door een computer uitleesbare drager zijn aangebracht. Indien dergelijke dragers, bijvoorbeeld magneetbanden of CDROM's, door de computer worden uitgelezen bepalen deze gegevensstructuren of computerprogramma's hoe de computer werkt. De gegevensstructuren en de computerprogramma's (listings) als zodanig worden, net als in Europa en in Nederland, niet octrooieerbaar geacht. Dat geldt echter niet voor dragers van functioneel beschrijvend materiaal: zij worden in de Verenigde Staten in principe wél octrooieerbaar geacht. Een CDROM met een besturingsprogramma voor een computer is bijvoorbeeld als zodanig octrooieerbaar. Dit is een belangrijk verschil met de situatie onder het EOV en de huidige Nederlandse jurisprudentie, waar dragers van software, ongeacht de inhoud daarvan, zelf nooit octrooieerbaar worden geacht. In de praktijk hoeft het verschil echter niet zeer groot te zijn, omdat illegale producenten van dergelijke dragers via de "omweg" van middelijke octrooi-inbreuk toch vaak ook in Europa kunnen worden aangesproken. Naast functioneel beschrijvend materiaal bestaat er volgens de Guidelines ook niet-functioneel beschrijvend materiaal, dat na uitlezing door een computer geen functionele relatie heeft met de wijze waarop de computer werkt. Voorbeelden daarvan zijn muziek, literaire werken, databanken, kunst en fotografie. Net als functioneel beschrijvend materiaal als zodanig is nietfunctioneel beschrijvend materiaal als zodanig niet octrooieerbaar. Maar anders dan bij dragers van functioneel beschrijvend materiaal zijn dragers van niet-functioneel beschrijvend materiaal van octrooiering uitgesloten. Zo wordt een CD met muziek niet plotseling octrooieerbaar, omdat in plaats van de muziek zelf de CD met muziek wordt geclaimd. Bescherming van dergelijke dragers valt onder het auteursrecht. Hier lijken 17 ) "Examination Guidelines for Computer-Related Inventions", gepubliceerd op 28 febr. 1996, 61 Fed. Reg. 7478; van kracht 29 maart 1996; opvraagbaar bij USPTO web site http:// www.uspto.gov.

16 september 1997

er geen verschillen aanwezig te zijn tussen de Amerikaanse, de Europese en de Nederlandse situaties: onder alle drie de octrooistelsels kunnen geen octrooien worden verleend op dragers van dergelijk niet-functioneel beschrijvende materiaal. Wat betreft claims die zijn gericht op een mix van functioneel en niet-functioneel beschrijvend materiaal geldt, dat deze niet automatisch buiten de grenzen van octrooieerbaarheid vallen. Een werkwijze-claim zou bijvoorbeeld de stap kunnen omvatten van het uitlezen van een geheugenmedium, dat slechts muzieknoten omvat, die bij verdere geclaimde werkwijzestappen een bepaalde procesvolgorde bepalen. Net als in Europa bij een mix van technische en niet-technische maatregelen wordt dus het totaal van de geclaimde maatregelen beoordeeld en maakt een gedeelte met niet-functioneel beschrijvend materiaal een claim niet direct niet-octrooieerbaar. 4.3 Werkwijze-conclusies. Is eenmaal vastgesteld dat een claim noch functioneel beschrijvend materiaal als zodanig, noch niet-functioneel beschrijvend materiaal als zodanig of op een drager claimt, dan moet volgens de Guidelines onderscheid worden gemaakt tussen werkwijze-conclusies en inrichting-conclusies. 4.3.1 "Safe harbors" voor werkwijze-conclusies. Wordt een werkwijze geclaimd, dan geldt het volgende: 1. omvat de werkwijze-claim een of meer stappen die na de computerverwerking plaatsvinden waarbij een fysieke transformatie buiten de computer plaatsvindt, dan is de claim octrooieerbaar; 2. omvat de werkwijze-claim de meting van fysieke objecten of activiteiten buiten de computer en worden de aldus verkregen meetgegevens door de computer getransformeerd naar computerdata, dan is de claim ook octrooieerbaar. Deze regels worden in de Guidelines "safe harbors" genoemd. Tot de eerstgenoemde categorie van "safe harbors" behoren alle besturingsprocessen die met een computer worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturen van een robot met een computer. Deze eerste categorie zal ook in Nederland en Europa niet op principiële afwijzing stuiten. Tot de tweede categorie behoren bijvoorbeeld meetwerkwijzen aan het menselijk lichaam, zoals Computerized Axial Tomography ("CAT"), maar ook seismische onderzoekingen waarbij meetgegevens aan de computer worden toegevoerd voor verdere verwerking. Ook deze categorie zal mijns inziens binnen de grenzen van de Nederlandse en Europese jurisprudentie vallen. 4.3.2 Werkwijze-conclusies buiten de "safe harbors". Behoort een claim echter niet tot een van deze twee "safe harbors", dan geldt het criterium, dat de formulering van de claim zodanig moet zijn, dat deze tot een "practical application in the technological arts" moet zijn beperkt. Juist hier kunnen nog belangrijke verschillen met de Nederlandse en Europese jurisprudentie optreden, waar een dergelijk criterium niet wordt gehanteerd. Een voorbeeld waar m.i. geen verschil aanwezig is betreft de situatie waarbij een werkwijze wordt geclaimd die optimaal de gegevensstromen tussen cache-geheugen en een harde schijf zodanig regelt, dat de meest frequent gebruikte gegevens het makkelijkst toegankelijk zijn: voor Europa is in zo'n geval een technisch effect definieerbaar en voor Nederland geldt dat er een verandering in de natuur optreedt. Een voorbeeld waar waarschijnlijk een verschil zou optreden betreft een werkwijze voor het maken van een tekstverwerker door het opslaan van een executeerbaar programma van een tekstverwerkingsapplicatie in een geheugen van een standaard computer en het uitvoeren van het opgeslagen programma teneinde aldus de standaard computer de capaciteit van een tekstverwerker te geven. In Europa zou een dergelijke werkwijze waarschijnlijk sneuvelen, omdat deze geen technisch probleem oplost, maar een standaard computer slechts de capaciteit van een bepaald type tekstverwerker geeft. In Nederland zou m.i. een dergelijke werkwijze verdedigbaar zijn. De werkwijze impliceert namelijk de verandering van een standaard computer naar een tekstverwerkingssysteem, hetgeen als "verandering in de natuur" kan worden uitgelegd. Toch zou in Nederland m.i. de voorkeur worden gegeven aan een inrichtingconclusie gericht op een computer die functioneel de essentiële

16 september 1997


kenmerken van een dergelijk type tekstverwerker claimt. Een dergelijke conclusie zou voldoen aan de definitie, dat een computer geladen met nieuwe software een nieuwe inrichting beschrijft. Tenslotte, indien een werkwijze-conclusie buiten de genoemde "safe harbors" valt, dan kan het zijn dat deze niet meer beschrijft dan het manipuleren van getallen, abstracte ideeën of concepten, of signalen die een van deze grootheden representeren. Dan bestaat er geen enkel verschil tussen Europa, de Verenigde Staten en Nederland. Een dergelijke conclusie zal overal principieel worden afgewezen. 4.4 Inrichting-conclusies. Werkwijze-conclusies kunnen dus ook in de Verenigde Staten wel eens tot problemen leiden. Makkelijker zal het zijn om octrooi op een inrichting-conclusie te verkrijgen, waarvan de werking zuiver functioneel is geclaimd. Maar daar schuilt een grote adder onder het gras. Indien een octrooiaanvrage alleen middelen-plus-functies claimt en de beschrijving geen expliciete, impliciete of inherente hardware voor die middelen beschrijft, dan heeft de octrooiaanvrage volgens de Guidelines geen structuur ("structure") geopenbaard. Dan zal een dergelijke conclusie als een werkwijze-conclusie worden opgevat, waarvoor de boven genoemde regels gelden. Dan kan een principiële afwijzing volgen als daaraan niet is voldaan. Is dergelijke hardware wel expliciet, impliciet of inherent beschreven, dan kan een principiële afwijzing in elk geval niet volgen, omdat een dergelijke inrichting in principe octrooieerbaar is. 5. Samenvatting en conclusie. In Europa blijft voorlopig gehandhaafd, dat een werkwijzeen/of inrichting-conclusie van een computer-gerelateerde uitvinding een oplossing moet zijn van een technisch probleem of gekoppeld moet zijn met een technisch effect. De meest recente jurisprudentie laat zien, dat de Kamers van Beroep van het EOB trachten de definitie van technische probleemstelling ruimer te definiëren, zodat bijvoorbeeld een managementsysteem gebaseerd op een computer met geschikte software octrooieerbaar is. Of tekstverwerkers, vertaalcomputers, enz. momenteel ook octrooieerbaar zijn in Europa is echter niet zeker. Nederland kende onder de oude Rijksoctrooiwet een mild regime met betrekking tot verlening van octrooi op computergerelateerde uitvindingen, zowel wat betreft werkwijze- als

319

inrichting-conclusies. Een technisch effect of technische probleemstelling was niet vereist. De nieuwe Rijksoctrooiwet 1995 volgt echter de bewoordingen van het Europees Octrooiverdrag op dit punt. Of hiermee beoogt is de strengere regels van de Europese jurisprudentie ook voor Nederland van kracht te laten worden, is uit de Memorie van Toelichting niet eenduidig af te leiden. In de Verenigde Staten zijn in 1996 nieuwe Guidelines voor de beoordeling van computer-gerelateerde uitvindingen van kracht geworden. De criteria zijn anders geformuleerd dan zowel in Nederland als in Europa. In de meeste gevallen zullen er echter geen grote verschillen zijn tussen Europa, Nederland en de Verenigde Staten. Ruwweg kan men zeggen dat datgene wat onder de oude Nederlandse Rijksoctrooiwet octrooieerbaar werd geacht ook in de Verenigde Staten octrooieerbaar zal zijn. Een belangrijk verschil is dat in de Verenigde Staten ook dragers, bijvoorbeeld CDROM's, met software octrooieerbaar worden geacht. De software moet dan echter wel een bepaalde functionaliteit hebben, indien de drager door een computer wordt uitgelezen, d.w.z. de software moet meer inhouden dan zuivere gegevens, muziek, enz. Dergelijke dragers zullen in Europa en Nederland alleen bescherming kunnen genieten via het leerstuk van de middelijke octrooi-inbreuk. Ondanks de geconstateerde verschillen groeien de octrooieerbaarheidscriteria voor software-uitvindingen in de genoemdejurisdicties naar elkaar toe. Mijns inziens zou het een goede zaak zijn, als de uiterste grens universeel zo zou worden gedefinieerd, dat de bescherming onder het octrooirecht zich uitstrekt tot de functionaliteit van computerprogramma's en niet tot de expressie (d.w.z. broncode, listings en stroomdiagrammen) van een computerprogramma op een drager (papier, CD-ROM, magneetband), hetgeen het terrein van het auteursrecht is. Dan is de grens van het octrooirecht duidelijk en is er geen grijze zone meer van computer-gerelateerde uitvindingen, waarvoor het octrooirecht bijvoorbeeld in Europa niet geldt en het auteursrecht te zwak is. 's-Gravenhage, 26 juni 1997.**) **) Met dank aan: ir. J.J. Bottema, ir. F.H.J.F. Janssen en mr. J.C.H, van Manen voor hun waardevolle opmerkingen bij een concept-versie van dit artikel.

Jurisprudentie Nr. 63. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 12 september 1996. (Hoffmann-La Roche/Organon Teknika (NASBA)) Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en ir. R.A. Grootoonk. Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (spoedeisend belang en belangenafweging). Moeilijk te ontkennen valt dat HLR na de voor haar gunstige afloop van de oppositieprocedure voor het EOB een spoedeisend belang heeft bij stopzetting op zo kort mogelijke termijn van handelingen waarmee haars inziens inbreuk wordt gemaakt op haar octrooirechten. Tegenover dit belang van HLR staat het belang van Organon dat over een dergelijke ingrijpende maatregel niet in een kort geding procedure maar in een normale procedure wordt geoordeeld en beslist. In een gewone procedure kunnen de geschillen nu eenmaal grondiger worden onderzocht en beoordeeld. Dit belang groeit naarmate meer tijd verstrijkt tussen het tijdstip van aanvang van die activiteiten en het tijdstip waarop de octrooihouder door het uitbrengen van een desbewustheidsexploit, van een dagvaarding of anderszins, aan de vermeende inbreukmaker kenbaar maakt

die activiteiten als inbreukmakend te beschouwen. Dit tijdsverloop versterkt immers bij de vermeende inbreukmaker het vertrouwen dat zijn activiteiten geoorloofd zijn. Het is duidelijk dat onmiddellijke stopzetting van activiteiten waartegen de octrooihouder geruime tijd geen bezwaar heeft gemaakt, buitengewoon schadelijk kan zijn: investeringen die inmiddels zijn gedaan, kunnen hun waarde verliezen en "gezichtsverlies" op de markt is onvermijdelijk, met alle gevolgen van dien. In casu moet het belang van HLR wijken voor dat van Organon. Pas eind augustus 1995 heeft HLR voor het eerst aan Organon te kennen gegeven bezwaren te hebben tegen de vervaardiging en verhandeling van NASBA-kits, waarna dagvaardingen zijn uitgebracht in september 1995, zulks terwijl HLR al sedert 1989 bekend is met het feit dat Organon zich bezighoudt met de NASBA werkwijze en dat Organon de kits sedert mei 1994 verkoopt. HLR had in deze omstandigheden binnen enkele maanden nadat Organon met haar kits op de markt was gekomen, aan Organon tenminste kenbaar moeten maken dat haars inziens van inbreuk sprake was. Weliswaar staat het HLR vrij om eerst de beslissing in de oppositieprocedure af te wachten alvorens tot het treffen van rechtsmaatregelen over te gaan, maar de keuze hiervoor had zij tegelijk met haar mening over de inbreuk aan Organon kenbaar behoren te maken. (Pres.: de octrooihouder die de beslissing in de oppositie afwacht en na

320


afwijzing met bekwame spoed, d.w.z. binnen de ook elders in Europa gehanteerde termijn van circa 6 maanden tegen inbreuk optreedt, heeft een spoedeisend belang.) Art. 289 e.v. Rv. (vatbaarheid voor kort geding). De zaak is zonder meer omvangrijk: dagvaarding 16, conclusie van eis 96, de conclusie van antwoord/eis in reconventie 258, de conclusie van antwoord in reconventie 29 en de pleitaantekeningen resp. 38 en 53 bladzijden, terwijl partijen daarnaast ordners met producties hebben overgelegd. (In hoger beroep zijn daar nog - afgezien van nieuwe producties ruim 500 bladzijden bijgekomen.) De zaak is ook zeer ingewikkeld, zowel wat de technische als de juridische kwesties betreft. Naast de Nederlandse gedaagden zijn acht gedaagden uit acht verschillende jurisdicties gedagvaard. Dat maakt beantwoording van vragen van internationaal privaatrecht onontkoombaar en beoordeling van de inbreukvraag naar het recht van acht verschillende landen onvermijdelijke. Van de gedaagden aan wie voor antwoord een termijn van twee maanden is gegund, worden wel erg grote inspanningen gevergd om de verdediging voor te bereiden en te coördineren. Mede in aanmerking genomen het grote financiële belang van de zaak en consequenties voor de werkgelegenheid bij toewijzing van het gevorderde, leende deze zaak zich niet voor een behandeling in kort geding, ook niet nu partijen na de dagvaarding de gelegenheid hebben gekregen hun standpunten op schrift te stellen. De president had de vorderingen van HLR dan ook moeten afwijzen omdat hij binnen het kader van een behandeling in kort geding zich het voor het geven van een verantwoorde beslissing vereiste inzicht niet voldoende kon verschaffen en de gevolgen van de beslissing onvoldoende kon overzien. Artt. 126 en 127 Rv. j " artt. 6,1 en 16,4 EG Bevoegdheidsen Executieverdrag. De vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse gedaagden kan in het midden blijven. Het gaat hier om een kort geding. Het karakter daarvan brengt met zich mee dat voorop staat welke ordemaatregelen in de gegeven omstandigheden voldoende effectief zijn om (dreigend) onrechtmatig handelen te verijdelen of te beëindigen. De vorderingen van HRL tegen de buitenlandse gedaagden (die geen activiteiten ontplooien buiten hun land van vestiging) zijn erop gericht een einde te maken aan de vermeende inbreuken door deze vennootschappen in hun resp. kinden van vestiging. Ter bereiking van dit doel kan in deze worden volstaan met het opleggen van verboden aan de Nederlandse gedaagden, omdat de bron waaruit de kits afkomstig zijn dan is drooggelegd. HLR mist daarom belang bij de beantwoording van de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is jegens de buitenlandse gedaagden. Verboden tegen de buitenlandse gedaagden zouden wel zinvol zijn indien aannemelijk zou zijn dat de activiteiten van de Nederlandse gedaagden zouden worden overgenomen door een of meer van de buitenlandse gedaagden. (Pres.: het arrest Kalfelis/Schröder staat niet aan bevoegdheid jegens de buitenlandse gedaagden in de weg. Er is een zodanige samenhang tussen de punten van geschil en de gedaagden dat er sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdige beslissingen. Daaraan doet niet af dat verschillende aanspraken niet alle naar hetzelfde recht beoordeeld moeten worden. Het zou anders zijn indien de vordering tegen sommige gedaagden was ingesteld met het enkele doel een van de overige gedaagden af te trekken van de rechter van het land waar die haar woonplaats heeft. Organon heeft in dit kort geding een beroep gedaan op de nietigheid van het octrooi. Het oordeel daarover is voorbehouden aan de buitenlandse rechters voor zover het de buitenlandse delen van het octrooi betreft. Het feit dat voor de vorderingen in conventie een oordeel moet worden gegeven over de geldigheid van het octrooi, staat echter aan de bevoegdheid van de president in kort geding niet in de weg, omdat een voorlopige maatregel tot handhaving van een octrooi geenszins een vordering "ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien " is. Dat in het geval van aangenomen inbreuk in het kader van een belangenafweging een inschatting zal moeten

16 september 1997

worden gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het octrooi overeind blijft, staat daar geheel buiten.) Art. 69 Europees Octrooiverdrag j° art. 30 Riiksoctrooiwet (1910). Het onderhavige geval laat zich karakteriseren als een "kleine" uitvinding met als resultaat een "grote mate " van vernieuwing. Aangenomen wordt wel dat een kleine uitvinding een geringe beschermingsomvang toekomt, terwijl een grote mate van vernieuwing zou moeten leiden tot een ruimere beschermingsomvang. Deze begrippen zijn op zichzelf voor de gemiddelde vakman die met enige zekerheid de beschermingsomvang van een octrooi wenst te voorspellen te abstract en daardoor onwerkzaam, vooral wanneer deze begrippen in tegengestelde richting wijzen, zoals hier. Voor de vakman dient wat de beschermingsomvang betreft maatgevend te zijn de inhoud van de conclusies gelezen (met normale vakkennis) in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Omdat nu in het gehele octrooischrift de vakman niet de geringste aanwijzing aantreft dat ook andere cyclische amplificatiemethoden bij de werkwijze kunnen worden toegepast - integendeel, het octrooischrift maakt duidelijk dat juist de keuze van de specifieke amplificatiemethode volgens conclusie 1 uit een dichte stand der techniek het mogelijk maakt slechts de gezochte sequentie binnen een monster te vermeerderen en vervolgens eenvoudig te detecteren - wordt geoordeeld dat in het onderhavige geval de beschermingomvang niet ruimer is dan dat het cyclisch amplificatieproces met de stappen (a), (b) en (c) zoals vermeld in conclusie 1 een wezenlijk aspect van de geoctrooieerde uitvinding is. De NASBA-werkwijze valt niet onder de letter van conclusie 1 en vormt evenmin een equivalente uitvoeringsvorm. Maar ook al zou het cyclische amplificatieproces volgens NASBA als een equivalente uitvoeringsvorm moeten worden beschouwd, dan valt de NASBA-werkwijze niet binnen de beschermingsomvang van het octrooi. Immers deze werkwijze is nieuw en inventief geoordeeld t.o.v. de werkwijze volgens het onderhavige octrooi, zoals blijkt uit het op de NASBA-werkwijze verleende Europees octrooi, waarin naar de beide octrooien van HLR als stand der techniek is verwezen. De rechtszekerheid zou op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen als geoordeeld zou worden dat na de octrooiaanvrage door inventieve inspanning ter beschikking gekomen equivalente amplificatiemethoden onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, terwijl de uitvinder zelf niet heeft onderkend dat andere cyclische amplificatiemethoden dan de enige in het octrooischrift genoemde, in de geoctrooieerde werkwijze zouden kunnen worden toegepast. Voor wat betreft de kitconclusie ontbreekt in de beschrijving een bespreking van een t.a.v. bekende kits gesteld probleem en van de kenmerken van de onderhavige kit die dat probleem zouden oplossen. Hieruit is de gemiddelde vakman direct duidelijk dat hij te maken heeft een conclusie "ter afronding van de bescherming ". De kitconclusie is dan zo geformuleerd dat daarin slechts de voor het uitvoeren van de werkwijze noodzakelijke kenmerken zijn vermeld. De kit op zichzelf mist aldus inventiviteit omdat het de vakman onmiddellijk duidelijk is welke kemmerken in de kit aanwezig dienen te zijn voor het uitvoeren van de werkwijze. Niettemin worden deze kitconclusies door de octrooiverlendende instantie toelaatbaar geacht, omdat de kit wordt beschouwd als een facet of belichaming van de uitvinding welke in het verschaffen van de nieuwe werkwijze gelegen is; zo is ook bij de kitconclusie aan de eis van inventiviteit voldaan. In zulk een geval is het onjuist de kitconclusie geheel los te koppelen van de werkwijzeconclusies. De kitconclusie 13 dient dan ook, ook al is deze geformuleerd als onafhankelijke conclusie, zo te worden uitgelegd dat de beschermingsomvang niet verder reikt dan kits die geschikt zijn en bestemd zijn voor het uitvoeren van de geoctrooieerde werkwijze. Art. 289 e.v. Rv. (schadebeperkende maatregelen). Het hof vernietigt het door de Pres. in reconventie uitgesproken verbod aan derden te kennen te geven dat naar de mening van HLR de NASBA-kits onder de beschermingsom-

16 september 1997


vang van haar octrooi vallen alsmede de ter beteugeling van het schadelijke gevolg van dergelijke mededelingen bevolen advertentie op grond dat het doen van dergelijke mededelingen door HLR niet voldoende aannemelijk is gemaakt. Overigens is het hof van oordeel dat als HLR haar mening over inbreuk door Organon c.s. aan derden zou kenbaar maken, de zorgvuldigheid meebrengt dat zij daarbij melding maakt van het andersluidende voorlopige oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering. De vrijheid van meningsuiting wordt hierdoor niet aangetast. F. Hoffmann-La Roche AG te Basel, Zwitserland, appellante [in kort geding] in het principaal appel, geïntimeerde in het incidenteel appel, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam. tegen 1. Organon Teknika B.V. te Boxtel, 2. Organon Teknika Nederland B.V, te Boxtel, 3. Organon Teknika N.V. te Turnhout, België, 4. Organon GmbH te Wenen, Oostenrijk, 5. Organon Teknika S.A. te Fresnes, Frankrijk, 6. Organon Teknika Medizinische Produkte GmbH te Eppelheim, Duitsland, 7. Organon Teknika SpA te Rome, Italië, 8. Organon Teknika Ltd. te Cambridge, Verenigd Koninkrijk, 9. Organon Teknika AB te Göteborg, Zweden, 10. Organon Teknika AG te Pfaffikon, Zwitserland, geïntimeerden in het principaal appel, appellanten in het incidenteel appel, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Eindhoven. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 december 1995 (mr. J.H.P.J. Willems). Feitenbestand waarvan wordt uitgegaan. 1. In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan: 1.1. Het probleemgebied waarop het onderhavige octrooi betrekking heeft is van micro-biologische aard. Met name gaat het om de detectie van DNA- of RNA-sequenties die slechts in zeer geringe hoeveelheid voorkomen in te onderzoeken monsters. Deze detectie vindt in beginsel plaats doordat men een korte, gemerkte, nucleïnezuursequentie aan het te onderzoeken monster toevoegt: de zgn. probe. Deze probe is zo geconstrueerd dat hij complementair is aan een deel van de gezochte sequentie. Indien die gezochte sequentie in het monster aanwezig is, zal de probe zich daar door zijn complementariteit aan vasthechten (hybridiseren). Vervolgens wordt nagegaan of er in het monster verbindingen zijn ontstaan van de probe met andere sequenties. Zo ja, dan is aangetoond dat de gezochte sequentie in het monster aanwezig was en kan deze desgewenst ook gekwantificeerd worden. 1.2. Het probleem is dat de beoogde sequentie soms in dermate geringe hoeveelheid in een monster voorkomen dat zij bij de voorheen gebruikte detectiemethoden niet of nauwelijks waren te onderscheiden van achtergrondruis. Dat probleem is opgelost door de beoogde sequenties, althans sequenties die daaraan complementair zijn, eerst exponentieel te vermeerderen alvorens tot detectie over te gaan. Na een dergelijke exponentiële vermeerdering van de beoogde sequentie is detectie mogelijk zonder dat het detectiesignaal nog wordt overstemd door de achtergrondruis. 1.3. Voorts is van belang dat partijen [Hofmann-La Roche, eiseres, en Organon c.s. gedaagden; Red.] (tenminste) twee werkwijzen onderscheiden voor een dergelijke exponentiële vermeerdering van nucleïnezuursequenties, welke twee werkwijzen door partijen worden aangeduid als resp. PCR (Polymerase Chain Reaction) en NASBA (Nucleic Acid SequentieBased Amplification). 1.4. In herinnering wordt verder geroepen dat er in de cel in vivo twee verschillende processen plaatsvinden waarbij nucleïnezuren betrokken zijn: 1. Allereerst is er sprake van verdubbeling (replicatie) van het DNA in het kader van de deling van de cel.

321

2. Op de tweede plaats is er sprake van het aflezen (transcriptie) van het DNA ten behoeve van eiwitvorming. Dit proces vindt juist plaats tijdens het "gewone" bestaan van de cel en buiten de celdelingsfase. Tijdens het proces van replicatie van het DNA worden allereerst de beide strengen waaruit het dubbelstrengige DNA bestaat gescheiden. Op elke streng wordt vervolgens door het enzym DNA-polymerase met behulp van los in de cel aanwezige nucleotiden een complementaire DNA-streng gebouwd. Na afloop van dit proces bevinden zich in de cel twee identieke dubbelstrengige kopieën van het DNA waarvan bij de eigenlijke celdeling een kopie in elke nieuwe cel terecht komt. Iedere kopie bestaat uit één streng "oud" DNA en één nieuw gevormde streng. Het bij dit proces gevormde nucleïnezuur is uitsluitend DNA, dat is opgebouwd uit deoxyribonucleotiden. Tijdens het proces van transcriptie van het DNA vindt alleen zeer lokaal en tijdelijk scheiding van de beide DNAstrengen plaats. Van de tijdelijk en plaatselijk gescheiden DNAstreng wordt door het enzym RNA-polymerase een gedeeltelijke kopie gemaakt in de vorm van RNA. Daartoe heeft het RNA-polymerase een zgn. promotor nodig: een stukje dubbelstrengs DNA met een specifieke base-volgorde. Deze promotor wordt zelf niet mee overgeschreven; het overschrijven begint onmiddellijk achter de promotor-sequence. Het DNA voegt zich na die tijdelijke en plaatselijke ontkoppeling weer samen tot een dubbele helix. Die gevormde enkele streng RNA ("messenger-RNA") begeeft zich uit de celkern naar ribosomen in het celplasma en wordt daar "afgelezen" in het kader van de eiwitsynthese. Daarbij wordt geen nieuw nucleïnezuur vervaardigd maar worden aminozuren aan elkaar gekoppeld tot eiwitmoleculen, zulks in de door het messenger-RNA aangegeven volgorde. Het in de celkern achtergebleven DNA is niet vermeerderd of veranderd. Het bij dit proces gevormde nucleïnezuur is geen DNA maar RNA, dat is opgebouwd uit ribonucleotiden (en dus niet uit deoxyribonucleotiden). 1.5. Schematisch zijn replicatie en transcriptie in de conclusie van antwoord als volgt weergegeven: [zie blz. 322. Red.]


322

cwaniM ONA doubli h*l

RCfLICATlON

REHJCATION

REPLICATlON

S\

n

*\

^4

**•»

%%% ttufittr DNA M R

Replicatie.

I Transcriptie. 1.6. De Polymerase Chain Reaction (hierna: PCR) houdt in - zakelijk weergegeven - dat men een dubbelstrengs nucleïnezuur denatureert, d.w.z. splitst in twee losse strengen. Vervolgens zorgt men dat er een overmaat aanwezig is van twee verschillende zgn. primers; relatief korte stukjes nucleïnezuur die complementair zijn aan het 3' uiteinde van de beide losse strengen. Deze primers zullen zich door hun complementariteit hechten aan dat 3' uiteinden van de strengen. Voorts zorgt men dat er aanwezig is een enzym (DNApolymerase) dat er voor zorgt dat de primers aan hun 3' uiteinden worden verlengd (waarbij de template dus in de 3'-*5' richting wordt gelezen) door aanhechting van de juiste losse nucleotiden (waarvoor eveneens wordt gezorgd). De "oude" streng (waaraan de primer zich had gehecht) dient daarbij als mal (template). Nadat op die wijze de beide losse "oude" strengen zijn verdubbeld en aldus zijn geworden tot twee dubbele strengen kan herhaling van het proces plaatsvinden: de (nieuwe) dubbelstrengige moleculen worden weer gedenatureerd waarna de aldus ontstane losse strengen weer met behulp van primers, DNA-polymerase en losse nucleotiden worden veranderd in dubbelstrengige moleculen. Aldus verdubbelt bij iedere stap het aantal van de nucleïnezuurmoleculen waarop men het oog heeft; de overige nucleïnezuurmoleculen blijven constant in aantal omdat er geen primers aanwezig zijn die hun replicatie op gang zouden kunnen brengen. Beoogt men vermenigvuldiging van een enkelstrengig nucleïnezuur, zoals RNA, dan wordt met behulp van het enzym reverse transcriptase allereerst gezorgd voor een aan dat RNA complementaire DNA streng (cDNA) die met het RNA kan hybridiseren tot een dubbelstrengig molecule, waarop dan vorenbeschreven werkwijze kan worden toegepast. Bij het PCR-procédé wordt, net

16 september 1997

als bij replicatie in vivo, uitsluitend DNA gevormd. Toegepast op een RNA-streng (bij wege van willekeurig voorbeeld: " AC-G-U-A-C)1) levert de PCR-methode op een veelvoud van deze zelfde - A-C-G-U-A-C RNA-moleculen en een even groot aantal van daaraan complementaire 5 G-T-A-C-G-T cDNAmoleculen, waarmee zij zullen zijn gehybridiseerd tot dubbelstrengige moleculen. Bij ieder "ronde" in de reactie (die diverse malen herhaald zal worden) neemt het aantal beoogde moleculen toe met een factor 2. 1.7. De Nucleic Acid Sequence-Based Amplification (verder: NASBA) houdt - eveneens zakelijk weergegeven en zonder af te doen aan de gedetailleerde weergave daarvan in de sub 1.15 geciteerde octrooiconclusie - in dat men uitgaat van één enkelstrengig nucleïnezuur in plaats van een dubbelstrengig molecule. Deze methode bestaat uit de navolgende stappen: I. De enkele RNA-streng wordt allereerst voorzien van een complementaire DNA-streng zodat na hybridisering een dubbelstrengig molecule ontstaat, bestaande uit één streng RNA en één streng cDNA. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het enzym reverse transcriptase en van een primer die complementair is aan het 3'-uiteinde van de gezochte RNA-streng. Dit is dus dezelfde stap die men bij de PCR-methode gebruikt (vgl. pag. 6 regel 23 tot 28) indien men een2 enkelstrengig nucleïnezuur als RNA wenst te vermeerderen. ) II. Vervolgens wordt het RNA-gedeelte - de oorspronkelijk aanwezige streng dus - vernietigd door enzymatische hydrolyse. Daartoe wordt het enzym ribonuclease H3) toegevoegd. Dit enzym laat de cDNA streng onaangetast. Voor ieder oorspronkelijk aanwezige RNA-streng is dus nu (nog slechts) aanwezig één streng cDNA. III. Aan deze cDNA-streng hecht zich een tweede primer (die complementair is aan het 3' uiteinde van deze streng) die is voorzien van een aantal extra bases, vormend het complement voor een promotor-sequentie. IV. Met behulp van DNA-polymerase en met gebruikmaking van deze tweede primer en met de cDNA-streng als template wordt een complementaire DNA-streng gesynthetiseerd. Deze hybridiseert met de cDNA-streng en vormt aldus een dubbelstrengs cDNA/DNA-molecule, voorzien van een functionele promotor. V. Deze van een promotor voorziene (dubbelstrengs) DNAmolecule wordt nu tot uitgangspunt genomen voor een transcriptie: VI. De DNA-streng kan daarbij met behulp van het enzym RNA-polymerase vele malen worden "afgelezen" en "vertaald" in nieuw te vormen RNA-strengen. VII. Deze RNA-strengen zijn complementair aan de oorspronkelijke RNA-streng en hebben dus dezelfde polariteit als de in stappen I en II gevormde (complementaire) cDNAstreng. Op deze RNA-strengen kan dus weer primer 2 aangrijpen: het proces herhaalt zich vanaf stap III. Bij het NASBAprocédé worden dus zowel DNA als RNA moleculen gevormd. 1.8. Toegepast op een RNA-streng (bijvoorbeeld: A-C-GU-A-C) levert de NASBA-mefhode een groot aantal complementaire (enkelstrengige) RNA moleculen op (s G-U-A-C-GU) terwijl de oorspronkelijk aanwezige RNA-streng niet meer aanwezig is. Daarnaast zullen aanwezig zijn dubbelstrengs DNA-moleculen, die hebben gediend als "leesplank" voor het enzym RNA-polymerase. Het betreft dubbelstrengs moleculen die dus niet zonder meer zullen hybridiseren. 1 ) Dubbelstrengs DNA bestaat uit de basenparen AdenineThymine en Guanine-Cytosine (afgekort als resp. A-T en G-C) terwijl RNA bestaat uit de basen Adenine, Uracil, Guanine en Cytosine (resp. afgekort als A, U, G en C). 2 ) Naar blijkt uit de producties 12 (handboek Maniatis e.a. 1982) en 18 (verklaring prof. dr. P. Borst) van Teknika en naar ook niet is weersproken behoorde deze stap op zichzelf tot de stand der techniek. 3 ) Een ribonuclease dat specifiek RNA afbreekt dat onderdeel uitmaakt van RNA/DNA- hybriden maar dat DNA en " l o s " onaangetast laat.

16 september 1997


Bij iedere "ronde" in de reactie, die diverse malen herhaald zal worden, neemt het aantal beoogde moleculen toe met een factor 10 a 12. 1.9. Schematisch weergegeven ziet het NASBA-procédé er als volgt uit:

F19. I NAS8A «mplillcailon priiKtpl*

SV ^3' S V R M A N A - X SmnDNA 3 7 S A A A / 5 * AntittficRNA 3* 5* AmiunM ONA

1.10. Hoffmann-La Roche is rechthebbende op het Europees octrooi 200 362 BI, dat haar op een aanvrage d.d. 27 maart 1986 is verleend met dagtekening 20 januari 1993 voor een "Process for amplifying, detecting, and/or cloning nucleic acid sequences." Er is een beroep gedaan op prioriteit vanaf 28 maart 1985, 25 oktober 1985 en 7 februari 1986. 1.11. Het octrooi is verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. 1.12. Het octrooi bevat 12 werkwijze-conclusies (conclusies 1 t/m 12) en één voortbrengselconclusie (conclusie 13). De hier van belang zijnde conclusies 1, 7 en 13 van het octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst als volgt: " L A process for detecting the presence or absense of at least one specific double-stranded nucleic acid sequense in a sample, or distinguishing between two different double-stranded nucleic acid sequences in said sample, which process comprises first exponentially amplifying the specific sequence or sequences (if present) by the following steps, and then detecting the thus-amplified sequence or sequences (if present): (a) separating the nuleic acid strands in the sample and treating the sample with a molar excess of a pair of oligonucleotide primers for each different specific sequence being detected, one primer for each strand, under hybridizing conditions and in the presence of an inducing agent for polymerization and the different nucleoside triphosphates such that for each of said strands an extension product of the respective primer is synthesized which is complementary to the strand, wherein said primers are selected so that each is substantially complementary to one end of the sequence to be amplified on one of the strands such that the extension products synthesized from one primer, when it is separated from its complement, can serve as a template for synthesis of an extension product of the other primer of the pair; (b) treating the sample resulting from (a) under denaturing conditions to separate the primer extension products from their templates;

323

(c) treating as in (a) the sample resulting from (b) with oligonucleotide primers such that a primer extension product is synthesized using each of the single strands produced in step (b) as a template; and, if desired, (d) repeating steps (b) and (c) at least once; whereby exponential amplification of the nucleic acid sequence or sequences, if present, results thus permitting detection thereof; and, if desired, (e) adding to the product of step (c) or (d) a labelled oligonucleotide probe capable of hybridizing to said sequence to be detected: and (f) determining whether said hybridization has occurred. (...) 7. A process of any one of Claims 1-6, wherein a singlestranded nucleic acid sequence it is desired to detect is first treated under hybridizing conditions with a primer, inducing agent for polymerization and the different nucleoside triphosphates, to form a complementary strand thereto thereby to provide said starting double-stranded nucleic acid sequence and to permit detection of said single-stranded sequence. (...) 13. A kit for the detection of at least one specific nucleic acid sequence in a sample, which kit comprises, in packaged form, a multicontainer unit having: (a) each of two oligonucleotide primers for each different sequence to be detected, wherein (i) if the specific nucleic acid sequence to be detected is single-stranded one primer is substantially complementary to one end of the strand so that an extension product of said one primer formed under hybridizing conditions and in the presence of an inducing agent for polymerization and the different nucleoside triphosphates is substantially complementary to said strand, and the other primer is substantially complementary to one end of said extension product and can be used under hybridizing conditions and in the presence of an inducing agent for polymerization and the different nucleoside triphosphates to synthesize another extension product employing said extension product of said one primer as a template thereby providing a nucleic acid consisting of two strands; or (ii) if the specific nucleic acid sequence to be detected is double-stranded the primers are such that each is substantially complementary to one end of one of the strands and an extension product synthesized from each primer using its complement strand as a template under hybridizing conditions and in the presence of an inducing agent for polymerization and the different nucleoside triphosphates, when separated from its complement, can serve as a template for synthesis of an extension product of the other primer under hybridizing conditions and in the presence of an inducing agent for polymerization and the different nucleoside triphosphates; (b) an agent for polymerization; (c) each of the different nucleoside triphosphates; (d) an oligonucleotide probe capable of hybridizing to said sequence if it is present in said sample; and (e) means for detecting hybrids of said probe and said sequence." 1.13. Tegen de verlening van het octrooi is geopponeerd. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau te Miinchen heeft bij beslissing van 16 maart 1995 het octrooi ongewijzigd in stand gelaten. De termijn voor het instellen van beroep tegen deze beslissing van de Oppositieafdeling is nog niet verstreken. Door Teknika is met het oog op de komende beroepsprocedure een notice of intervention ingediend waarin de herroeping van het octrooi wordt gevraagd. 1.14. Alle Teknika-partijen zijn betrokken bij de vervaardiging en/of assemblage van, de handel in en de marketing en/of distributie van detectiekits welke onder de namen "NASBA HIV-1 RNA QT" resp. "HIV-1 NASBA QL" in het verkeer worden gebracht. Deze kits (verder te noemen: de NASBAkits) dienen ter detectie van nucleïnezuursequenties, afkomstig

324


van het HIV-1 virus. Zij doen dit door de toepassing van de hiervoor bedoelde werkwijze voor de amplificatie en detectie van bapaalde RNA-strengen, door partijen betiteld als de NASBA-methode. Teknika is houder van een voor deze werkwijze verleend Europees octrooi nr. 329.822 BI, met dagtekening 8 juni 1994 oorspronkelijk verleend aan Cangene Corporation voor een "Nucleic acid amplification process". 1.15. Conclusie 1 van dat octrooi beschrijft de daarin geoctrooieerde NASBA-werkwijze als volgt: "a process for the amplification of a specific nucliec acid sequence, at a relatively constant temperature and without serial addition of reagents, comprising the steps of: (A) providing a single reaction medium containing reagents comprising (i) a first oligonucleotide primer, (ii) a second oligonucleotide primer comprising an antisense sequence of a promotor recognized by an RNA polymerase, (iii) a DNA-directed RNA polymerase that recognizes said promotor, (iv) a RNA-directed DNA polymerase, (v) a DNA-directed DNA polymerase, (vi) a ribonuclease that hydrolizes RNA of an RNADNA hybrid without hydrolizing single- or doublestranded RNA or DNA, and (via) ribonucleoside and deoxyribonucleoside triphosphates; then (B) providing in said reaction medium RNA comprising an RNA first template which comprises said specific nucleic acid sequence or a sequence complementary to said specific nucleic acid sequence, under conditions such that a cycle ensues wherein (i) said first oligonucleotide primer hybridizes to said RNA first template, (ii) said RNA-directed DNA polymerase uses said RNA first tamplate to synthesize a DNA second template by extension of said first oligonucleotide primer and thereby forms an RNA-DNA hybrid intermediate, (iii) said ribonuclase hydrolizes RNA which comprises said RNA-DNA hybrid intermediate, (iv) said second oligonucleotide primer hybridizes to said DNA second template, (v) said DNA-directed DNA polymerase uses said second oligonucleotide primer as template to synthesize a functional promotor recognized by said RNA polymerase by extension of said DNA second template; and (vi) said DNA-directed RNA polymerase recognizes said functional promotor and transcribes said DNA second template, thereby providing copies of said RNA first template; and therafter (C) maintaining said conditions for a time sufficiënt to achieve a desired amplification of said specific nucleic acid sequence." 1.16. Over het NASBA-procédé is voor het eerst gepubliceerd na de publikatie van het octrooi van Hoffmann-La Roche. 1.17. Organon Teknika Limited, Organon Teknika S.A. en Organon Teknika Medizinische Produkte GmbH hebben in resp. Engeland, Frankrijk en Duitsland eind oktober/begin november 1995 bodemprocedures aangespannen tegen HoffmannLa Roche, zakelijk weergegeven strekkende tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de NASBA-kits geen inbreuk maken op het octrooi van Hoffmann-LaRoche. In Frankrijk is omstreeks diezelfde tijd een procedure aangespannen tot nietigverklaring van het octrooi. De vorderingen over en weer 2. Hoffmann-La Roche vordert - zakelijk samengevat - een verbod aan alle Teknika-partijen om betrokken te zijn bij handelingen die inbreuk maken op haar genoemde Europese octrooi, zulks in alle landen waarvoor dit is verleend, zulks op straffe van een dwangsom en met andere nevenvorderingen.

16 september 1997

3. Zij legt aan die vorderingen de stelling ten grondslag dat de NASBA-kits vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooi - en met name onder conclusie 13 - zodat Teknika inbreuk maakt op dat octrooi. 4. Teknika voert gemotiveerd verweer. Zij vordert in reconventie (zakelijk weergegeven): - nietigverklaring van het Europees octrooi 0200362 voor alle landen waarvoor dit is verleend, - een verbod aan Hoffmann-La Roche om in de landen waarvoor het octrooi is veleend enige voorlopige maatregel te nemen ter zake van beweerdelijke inbreuk op het octrooi door het NASBA-proces, resp. de NASBA-kits zolang in het betreffende land niet in een bodemprocedure is beslist dat die kits inbreukmakend zijn, - een verbod aan Hoffmann-La Roche om aan potentiële afnemers resp. licentienemers mee te delen dat het NASBA-proces resp. de NASBA-kits inbreuk maken op het octrooi, - een bevel aan Hoffmann -La Roche om telkens als zij meedeelt dat het PCR-proces4) resp. PCR-kits door octrooien zijn beschermd, tegelijkertijd mee te delen dat in kort geding voorlopig is geoordeeld dat het octrooi nietig is, - een bevel aan Hoffmann-La Roche tot het plaatsen van een rectificatieadvertentie, - alles op straffe van dwangsommen, - en tenslotte betaling van door haar gemaakte kosten tot een totaalbedrag van ƒ 677.231,-. Hoffmann-La Roche voert tegen die vorderingen gemotiveerd verweer. Beoordeling. Toepasselijk recht in Nederland. 5. Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat voor wat Nederland betreft de Rijksoctrooiwet 1910 onverkort van toepassing is, zulks ingevolge het bepaalde in artikel 103 Rijksoctrooiwet 1995. Voorts in conventie: 6. De standpunten van partijen over en weer nopen tot beantwoording van de navolgende vragen: I. Is de president bevoegd tot kennisneming van de vorderingen die zijn ingesteld tegen buitenlandse gedaagden? II. Naar welk recht moet worden beoordeeld of een voorziening in kort geding kan worden gegeven? III. Heeft eiseres een spoedeisend belang bij haar vorderingen? IV. Zo ja, vallen de NASBA-kits onder de beschermingsomvang van het octrooi? V. Zo ja, dienen ook die vorderingen te worden toegewezen die feitelijkheden buiten Nederland tot gevolg hebben, ook als een verbod in het buitenland niet bij wege van voorlopige voorziening verkregen zou kunnen worden? VI. Indien vraag IV bevestigend wordt beantwoord: Bestaat er een serieuze niet te verwaarlozen kans dat het octrooi, of althans conclusie 13, zal worden herroepen of nietig zal worden verklaard? ad 1: Bevoegdheid president. 7. Vooropgesteld dient te worden dat de President bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de in Nederland gevestigde gedaagden. Dat in aanmerking genomen is de president ook bevoegd tot kennisneming van de vorderingen tegen de overige gedaagden, zulks op grond van het bepaalde in artikel 6 sub 1 EEX, resp. art. 6 sub 1 EVEX, althans art. 126-7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 8. Teknika heeft zulks betwist onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 27 september 1988, NJ 1990, 425 (JCS) inzake Kalfelis/Schröder. Naar haar mening is er geen sprake van dat - zoals in dat arrest vereist - een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare uitspraken worden gegeven. Teknika heeft in dit verband betoogd dat er geen sprake is van eventueel onverenigbare uitspraken omdat de inbreuk 4

) Waarmee is bedoeld een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van de zgn. Polymerase Chain Reaction, zie hiervoor onder 1.5.

16 september 1997

Bij blad Industriële Eigendom, nr. 9

waarvan Hoffman-La Roche gedaagden sub 3 t/m 10 beticht andere octrooien betreft (immers resp. een Belgisch, Oostenrijks, Frans, Duits, Italiaans, Brits, Zweeds en Zwitsers octrooi) dan het Nederlandse, octrooi waarop gedaagden sub 1 en sub 2 inbreuk zouden maken. 9. Dit betoog wordt verworpen. Het betreft hier een Europees octrooi en dit dient in alle aangesloten landen conform artikel 69 van het EOV en het daarbij behorende protocol op dezelfde wijze te worden uitgelegd. Daarmee zou wel degelijk strijdig zijn de situatie waarin in het ene aangesloten land wel inbreuk aanwezig werd geacht en in het andere aangesloten land niet. Ook al zou Teknika gelijk hebben in haar stelling dat formeel sprake is van afzonderlijke octrooien, dan zou dat nog niet wegnemen dat sprake zou zijn van materieel tegenstrijdige uitspraken. Bovendien behoren naar als onweersproken vast staat - in casu alle gedaagden tot een hetzelfde concern, hetgeen de aanwezige samenhang tussen deze zaken nog eens onderstreept. 10. Teknika heeft ook betoogd dat een Nederlands vonnis in kort geding nimmer tegenstrijdig kan zijn met een buitenlands bodemvonnis nu het kort geding immers een voorlopige voorziening geeft en het bodemvonnis daarentegen de rechtsbetrekking tussen partijen vaststelt. Ook die stelling wordt voorshands niet gevolgd. Hoewel er uiteraard sprake is van een verschil als hiervoor bedoeld tussen een kortgeding vonnis en een bodemvonnis en daarom ook niet gezegd kan worden dat beide procedures "hetzelfde onderwerp" betreffen als bedoeld in art. 21 EEX (vgl. dienaangaande hierna ook rechtsoverweging 24), brengt dat nog niet mee dat er geen sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdige uitspraken. Immers wordt in beide vonnissen een oordeel gegeven aangaande een zelfde punt van geschil. 11. Teknika heeft het ontbreken van voldoende samenhang tussen de vorderingen tegen de verschillende gedaagden ook willen onderbouwen met het argument dat ten aanzien van de octrooi-inbreuken in het buitenland buitenlands recht moet worden toegepast. Er is volgens Teknika dan sprake van "Ansprüche aus unterschiedlichen Rechten(..)" die "(...) darüber hinaus voneinander völlig unabhangig" zijn. Naar voorshands wordt geoordeeld behoeft de enkele omstandigheid dat verschillende aanspraken niet alle naar hetzelfde recht beoordeeld moeten worden, geenszins in de weg te staan aan de conclusie dat de beslissingen inzake deze aanspraken wel degelijk samenhang vertonen en tegenstrijdig kunnen zijn. Dat aanspraken uit een Europees octrooi in de verschillende landen waarvoor het is verleend "völlig unabhangig" van elkaar zijn, zal overigens wel niemand willen volhouden. 12. Ten aanzien van de bevoegdheid van de President op grond van het bepaalde in art. 6 onder 1 van het EEX zou anders geoordeeld kunnen worden - vgl. ook rechtsoverweging 9 van het arrest Kalfelis/Schröder - als de vordering tegen sommige gedaagden was ingesteld met het enkele doel een van de overige gedaagden af te trekken van de rechter van het land waar die haar woonplaats heeft. Daarvan is in casu geenszins gebleken. 13. Nu de President bevoegd is uit hoofde van het bepaalde in de hiervoor genoemde verdragsen wetsbepalingen kan in het midden blijven of daarnaast bevoegdheid bestaat uit hoofde van het bepaalde in art. 5 resp. art. 24 EEX/EVEX, evenals de vraag of een eventuele bevoegdheid welke uitsluitend op die artikelen zou zijn gebaseerd dezelfde omvang zou hebben als de bevoegdheid welke - zoals in het geval van artikel 6 lid 1 EEX/EVEX - in beginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gedaagde(n). 14. Voorts heeft Teknika betoogd dat art. 16 lid 4 EEX aan de bevoegdheid van de President in de weg staat. Zij heeft in dit kort geding een beroep gedaan op de nietigheid van het octrooi. Het oordeel daarover is, naar Teknika (terecht) stelt echter voorbehouden aan de buitenlandse rechters - in elk geval voor zover het de buitenlandse delen van het octrooi betreft. Over de vorderingen in conventie is echter, aldus Teknika, geen oordeel mogelijk zolang niet bekend is of het octrooi in het buitenland in stand blijft. Daaruit trekt Teknika de conclusie dat dit geding - waarin de geldigheid van het

325

octrooi wordt betwist - een geding is als bedoeld in art. 16 lid 4 EEX zodat de President zich ambtshalve onbevoegd zou moeten verklaren. 15. Vooropgesteld wordt dat dit betoog van Teknika moeilijk te rijmen lijkt met de harerzijds ingestelde vordering in reconventie - waar immers van de President wordt gevraagd dat hij het octrooi nietig zal verklaren voor alle landen waarvoor dit is verleend. Ook overigens snijdt het betoog echter geen hout. Dit kort geding strekt er toe - in conventie - een octrooi te doen handhaven bij wege van een voorlopige maatregel. Dat is geenszins een vordering "ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien" zoals bedoeld in art. 16-4 EEX. Dat in geval van aangenomen inbreuk in het kader van een belangenafweging een inschatting zal moeten worden gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het octrooi overeind blijft staat daar geheel buiten. 16. Ook de door Teknika ingeroepen omstandigheid dat een voorlopig oordeel in kort geding tot zodanig ingrijpende maatregelen kan leiden dat een bodemprocedure geen zin meer heeft kan - indien al juist - niet leiden tot een ander oordeel. De vraag of in kort geding al dan niet bepaalde maatregelen moeten worden bevolen staat op zichzelf en heeft niets van doen met de vraag of de President bevoegd is tot kennisneming van een vordering op grond van, bijvoorbeeld, artikel 6 onder 1 van het EEX. 17. De stelling van Teknika, dat Hoffmann-La Roche zich ook voor spoedeisende maatregelen moet wenden tot de rechter die bevoegd is over de nietigheid te oordelen, wordt verworpen nu voorshands wordt geoordeeld dat die stelling noch steun vindt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, noch in het EEX dan wel het EVEX. 18. Teknika heeft er voorts bij de behandeling van de bevoegdheidsvraag op gewezen dat in art. 24 EEX/EVEX de bevoegdheid tot het nemen van voorlopige en bewarende maatregelen wordt toegekend aan de rechter van het land waar die maatregelen moeten worden uitgevoerd. Teknika verbindt daaraan de conclusie - zo begrijpt de President - (pag. 45/47 conclusie van antwoord) dat slechts de plaatselijke rechter bevoegd is tot uitvaardigen van voorlopige maatregelen omdat deze immers het beste in staat is de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevorderde maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd. Voor zover Teknika heeft bedoeld die stelling te betrekken, wordt die verworpen. Er wordt immers aan voorbijgezien dat de door Teknika bedoelde bevoegdheid tot het treffen van voorlopige maatregelen (onder meer blijkens het gebruik van het woord "zelfs" in de tekst van artikel 24 EEX/EVEX) duidelijk is bedoeld als een aanvullende bevoegdheid en niet als een exclusieve. 19. Teknika heeft zich ook beroepen op (overeenkomstige toepassing van) art. 17 lid 2 van het Geschillenprotocol bij het Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat de bevoegdheid van de nationale rechters beperkt tot inbreukmakende handelingen op het gebied van hun staat. Dat beroep gaat echter in casu reeds daarom niet op, omdat die beperking ook volgens de tekst van die bepaling uit het Geschillenprotocol niet zal gelden ingeval de nationale rechter bevoegd is tot kennisneming van een vordering tegen bepaalde gedaagden uit hoofde van het bepaalde in artikel 6 onder 1 EEX. 20. Om diezelfde reden moet het beroep van Teknika op het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake Shevill/Presse Allaince d.d. 7 maart 1995 nr. C-68/93 falen. Ook in dit arrest is immers slechts de bevoegdheid uit hoofde van art. 5 onder 3 EEX aan de orde en niet de bevoegdheid op grond van het bepaalde in art. 6 onder 1 EEX, welke - evenals de hoofdregel van art. 2 EEX - is gebaseerd op de woonplaats van (een der) gedaagde(n). Weliswaar kan aan Teknika worden toegegeven dat uit dat arrest te lezen is dat uitzonderingen op de hoofdregel - de bevoegdheid van het forum rei - beperkt moeten worden uitgelegd, maar dat kan in casu niet leiden tot het aannemen van onbevoegdheid van de President. Immers is bij een op artikel 6 onder 1 EEX/EVEX gebaseerde bevoegdheid, wel degelijk

326


sprake van het forum rei, althans ten aanzien van tenminste een5) van de gedaagden. Voorshands lijken dan ook geen dwingende redenen aanwezig om ook in zo'n geval het verdragsartikel beperkter uit te leggen dan met zijn bewoordingen en strekking overeenkomt. Integendeel: bij een uitleg en toepassing van artikel 6 onder 1 EEX op zo beperkte wijze als door Teknika wordt bepleit, zou daaraan in zaken van industriële eigendom (met zijn veelal slechts territoriaal werkende rechten) vrijwel iedere betekenis worden ontnomen. Een uitleg die aan een bepaling een groot deel van haar werking ontneemt, dient niet te spoedig als juist aangenomen te worden. 21. De suggestie van Teknika, dat de President een prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 6 onder 1 EEX zou moeten stellen aan het Europese Hof van Justitie te Luxemburg, moet stranden op het bepaalde in artikel 2 van het Uitleggingsprotocol bij het EEX. Dat artikel verhindert immers dat de rechter in eerste aanleg dergelijke vragen stelt. 22. Teknika heeft ook nog betoogd dat in casu art. 21 EEX aan de bevoegdheid van de President in de weg zou staan, gezien de omstandigheid dat in verschillende verdragsluitende staten (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) inmiddels vorderingen aanhangig zijn welke hetzelfde onderwerp betreffen zodat de President zich ex art. 21-2 EEX onbevoegd zou moeten verklaren. 23. Dit betoog moet reeds daarop stranden dat de buitenlandse procedures eerst zijn aangespannen na het onderhavige kort geding en de aanhoudingsverplichting van art 21 EEX slechts geldt voor de rechter bij wie de zaak later is aangebracht. 24. Dit betoog wordt bovendien in beginsel verworpen omdat wordt geoordeeld dat geen sprake is van vorderingen die "hetzelfde onderwerp" betreffen als bedoeld in artt. 21 EEX, welke term verdragsautonoom moet worden uitgelegd. (Vgl. ook Kropholler, Europaisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, 1991, pag. 234). Artikel 21 EEX beoogt te voorkomen dat de situatie zich voordoet waarin een beroep op art. 27 lid 3 EEX zou moeten worden gedaan. Dat gevaar is in casu niet aanwezig. Immers zijn de in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanhangige procedure bodemprocedures terwijl het hier gaat om een voorlopige voorziening bij wege van kort geding. Een Nederlands vonnis in kort geding kan echter nimmer "onverenigbaar" (in betekenis welke daaraan in art. 27 EEX moet worden toegekend) zijn met een buitenlands bodemvonnis nu art. 292 Rv. uitdrukkelijk bepaalt dat de beslissing bij voorraad geen nadeel toebrengt aan de zaak ten principale. Voor zover zulks al naar Nederlands recht beoordeeld zou moeten worden valt immers niet in te zien dat die bepaling slechts zou zien op binnen Nederland werkende voorzieningen. 25. Aan Teknika kan worden toegegeven dat aldus een verschil ontstaat tussen het begrip "onverenigbare beslissingen" zoals dat wordt verstaan in het arrest Kalfelis/Schröder (vgl. sub) en het begrip "onverenigbare beslissingen" als bedoeld in art. 27 lid 3 EEX (gelezen in verband met art. 21 EEX). Voorshands wordt dat aanvaardbaar geacht gezien de verschillende ratio's: artikel 6 onder 1 EEX is een bepaling die een extra forum in het leven wil roepen terwijl art. 27 lid 3 EEX een weigeringsgrond inhoudt voor erkenning van uitspraken, op welke erkenning nu juist het gehele verdrag is gericht. 26. Ook de regels van een eerlijk proces brengen in casu niet met zich mee dat de President zich van een beslissing dient te onthouden omdat reeds in het buitenland bodemprocedures aanhangig zijn. Deze bodemprocedures zijn immers aangespannen door Teknika en wel nadat de dagvaardingen in dit kort geding waren uitgebracht. Ervan uitgaande dat de eisende partij soms de keus heeft tussen diverse fora, zou het niet aangaan dat gedaagde hem of haar die keuze zou kunnen ontnemen, en nog wel met terugwerkende kracht, door alsnog een procedure bij een ander forum op te starten. 27. De conclusie moet dus zijn dat het beroep op onbevoegdheid door de gedaagden sub 3 tot en met 10 wordt verworpen. 5

) en in casu zelfs twee.

16 september 1997

28. Los van de bevoegdheidsvraag staat, zoals overwogen, de vraag of tegen alle gedaagden een verbod dient te worden uitgesproken resp. of een uit te spreken verbod zich tot alle gedesigneerde landen dient uit te strekken. Die vragen zullen voor zover nodig afzonderlijk moeten worden onderzocht. ad II: Naar welk recht moet worden beoordeeld of een voorziening in kort geding kan worden gegeven? 29. Teknika heeft onder het kopje "Toepasselijk recht" voorts betoogd dat de vraag of een voorziening in kort geding kan worden gegeven moet worden beschouwd als een vraag van materieel recht - waarop de Iex causae van toepassing is - en niet als een vraag van procesrecht - waarop de lex fori toepasselijk is. 30. Die stelling lijkt te berusten op een verwarring tussen de vraag welke procesregels moeten worden toegepast, de vraag wat materieel kan worden gevorderd (bijv. een verbod of andere sancties in materiële zin) en de vraag welke sancties kunnen worden opgelegd teneinde uitvoering van het vonnis zeker te stellen (sancties in ergere zin). 31. Voorshands wordt dienaangaande als volgt geoordeeld: De eerste vraag moet - zoals ook Teknika zelf stelt - worden beantwoord naar de lex fori. Dit betreft - in casu - de vraag of een kort geding procedure kan worden aangespannen tegen een bepaalde gedaagde over een bepaalde stelling. Deze vraag moet hier naar Nederlands recht worden beantwoord en wel, voor de onderhavige zaak, bevestigend. Immers is de President, naar hiervoor is overwogen, bevoegd tot kennisneming van de zaak en heeft Hoffmann-La Roche, zoals hierna nog zal worden uiteengezet, een spoedeisend belang bij haar vordering. De tweede vraag (wat materieel kan worden gevorderd) moet - naar voorshands wordt geoordeeld en in elk geval voor zaken die vallen onder art. 2 lid 2 EOV - inderdaad worden beantwoord naar de lex causae, in casu het recht van (steeds) de relevante markt. De derde vraag (welke sancties in engere zin kunnen worden opgelegd) behoort weer tot het procesrecht en moet dus weer worden beantwoord aan de hand van de lex fori. Met andere woorden: de vraag of een verbod kan worden opgelegd moet worden beantwoord naar de lex causae, de vraag of dat ook in kort geding kan gebeuren en of daarop een dwangsom kan worden gesteld moet worden beantwoord naar Nederlands recht, immers de lex fori. 32. Aan Teknika kan worden toegegeven dat er op die wijze verschillen kunnen ontstaan of blijven bestaan tussen diverse concurrenten omdat sommigen daarvan niet in een kort geding betrokken zullen kunnen worden en anderen wel. Daar staat echter tegenover dat algehele gelijkheid van procesduur in de verschillende landen niet of niet snel bereikbaar zal blijken zodat algehele gelijkheid binnen de (Europese) markt in elk geval wat dat betreft voorshands een utopie zal blijven. De in de eerste alinea bedoelde ongelijkheid mag dan ook geen reden zijn geen verbod in kort geding uit te spreken tegen die gedaagden jegens wie die bevoegdheid wel bestaat. Ook in dat geval (dus bij weigering van een dergelijk verbod) zou een volledige gelijkstelling van alle concurrenten op de Europese markt immers niet worden bereikt omdat dan - in de visie van Teknika - de effectiviteit van de bescherming van de octrooihouder zou afhangen van de processuele mogelijkheden in het land van vestiging van de pretense inbreukmaker. ad III: Spoedeisend belang ? 33. Teknika heeft betoogd dat Hoffmann-La Roche geen spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening heeft nu de gewraakte kits al vanaf mei 1994 op de markt zijn. HoffmannLa Roche moet voorts sinds 1989 op de hoogte zijn van het algemeen bekende feit dat Teknika de exclusieve licentieneemster was onder de NASBA-octrooien (die zij inmiddels heeft verworven). Hoffmann-La Roche heeft aan Teknika nooit waarschuwingsen/of desbewustheidsexploiten doen uitbrengen doch heeft Teknika pas in september 1995 rauwelijks gedagvaard. Zij heeft dus meer dan een jaar onbenut laten voorbijgaan. 34. Hoffmann-La Roche heeft daartegen aangevoerd dat zij eerst de uitslag van de oppositieprocedure heeft afgewacht en vervolgens, na de uitspraak in oppositie d.d. 16 maart 1995 de

16 september 1997


activiteiten van Teknika in de verschillende gedesigneerde landen heeft onderzocht. Nadat zij tot de conclusie was gekomen dat Teknika inbreuk maakt, heeft haar raadsman op 29 augustus 1995 aan alle gedaagden een waarschuwingsbrief gezonden. Toen die brieven geen effect sorteerden heeft zij besloten tot rechtsmaatregelen in kort geding, waartoe zij op 7 september 1995 een datum heeft aangevraagd. 35. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. Naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 3 februari 1994 (rolnummer 93/960 Kirin Amgen/Boehringer Mannheim) [zie BIE 1995, onder nr. 103, blz. 409 e.v., Red.] heeft beslist, behoudt de octrooihouder die de beslissing in de oppositie afwacht en na afwijzing van de oppositie met bekwame spoed tegen inbreuk optreedt, een spoedeisend belang onafhankelijk van het al in een eerder stadium doen uitgaan van een onthoudingssommatie of desbewustheidsexploit. In dit kader wordt voorts overwogen dat de termijn waarbinnen de octrooihouder tot actie zal dienen over te gaan naar het oordeel van de President in het algemeen de duur van circa zes maanden niet zonder redenen zal mogen overschrijden. Ook elders in Europa wordt die termijn wel gehanteerd. Dat in aanmerking genomen valt moeilijk in te zien dat een spoedeisend belang bij Hoffmann-La Roche zou ontbreken nu de aanvrage om een kort geding dateert van 7 september 1995 en zij dus na de beslissing van de Oppositieafdeling d.d. 16 maart 1995 binnen zes maanden is gaan optreden. Of dat al dan niet rauwelijks is geschied, is voor de vraag of een spoedeisend belang aanwezig is niet relevant. Evenmin is relevant dat Teknika in de oppositieprocedure in eerste aanleg geen partij was. De octrooihouder mag de uitslag van een oppositieprocedure afwachten om inzicht te krijgen in de overlevingskansen van zijn octrooi alvorens kostbare rechtsmaatregelen te nemen. Door wie de oppositie is ingesteld lijkt daarbij voorshands zonder belang. 36. Hoffmann-La Roche kan dus in haar vorderingen in kort geding worden ontvangen. ad IV: Inbreuk? 37. Vooropgesteld wordt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusie waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Het gaat er daarbij om hoe de deskundige vakman het octrooischrift zal lezen. Deze vakman zal bij die lezing in gedachten houden welk probleem het octrooi beoogt op te lossen en op welke wijze daarbij te werk wordt gegaan. 38. De allereerste vraag is of de NASBA-kits vallen onder de letterlijke tekst van conclusie 13 van het octrooi, die verscheidene deelkenmerken noemt. Zulks zal in het voetspoor van partijen voor de achtereenvolgende deelkenmerken worden besproken: 38.1. Er is bij de NASBA-kits sprake van een "kit for the detection of at least one specific nucleic acid sequence in a sample" nu het immers gaat om een kit waarmee wordt beoogd de aanwezigheid van viraal RNA aan te tonen in een serummonster. 38.2. Voorshands wordt geoordeeld dat die kit ook bestaat uit "a multicontainer unit". Immers blijkt uit de door Hoffmann-La Roche overgelegde gebruiksaanwijzing van de NASBA-kits dat de diverse reagentia in verschillende "vials", "tubes" en "bottles" zijn verpakt. Voor zover Teknika heeft willen betogen dat geen sprake is van "unit"s omdat de diverse onderdelen niet bij elkaar in dezelfde dozen zijn verpakt, wordt die stelling verworpen. De onderdelen bestemd voor amplificatie en die bestemd voor detectie worden blijkens de door Hoffmann-La Roche overgelegde producties gezamenlijk en onder één naam aangeboden. Of er sprake is van verpakking in dezelfde doos of niet lijkt octrooirechtelijk irrelevant; de diverse onderdelen behoren functioneel bij elkaar en vormen in zoverre wel degelijk "unit"s, waarbij elke unit meerdere "containers" omvat.

327

38.3. Ook als juist is de stelling van Teknika dat het octrooi, gezien de verleningsgeschiedenis, zo moet worden gelezen dat voor elk afzonderlijk reagens een afzonderlijke container aanwezig moet zijn, dan zou het in andere verpakkingsvorm op de markt brengen nog als een volslagen equivalent moeten worden beschouwd. Nergens blijkt immers uit dat dat enige invloed heeft op de geoctrooieerde vinding en evenmin blijkt dat de octrooihouder zijn bescherming voor deze verpakkingsvormen prijs heeft willen geven. 38.4. Teknika heeft betwist dat de NASBA-kits voorzien in "an agent for polymerization". Het lidwoord "a" moet volgens haar "in het licht van de beschrijving" worden uitgelegd als "uitsluitend" een polymerisation-agent. Zij stelt dat er bij de NASBA-kits niet sprake is van "a" polymerisation-agent maar van twee van dergelijke agentia, gecombineerd met een ribonuclease die juist het resultaat van polymerisatie afbreekt. Voor zover deze niet nader uitgewerkte stelling serieus is bedoeld, wordt deze verworpen: uit de beschrijving is naar het voorlopig oordeel van de President geenszins af te leiden dat "a" zou moeten worden begrepen als "uitsluitend een". Immers had het dan voor de hand gelegen dat de tekst zou spreken over "only a" of zelfs over "only one". Dat er, in elk geval één, polymerisatie-agent in de NASBA-kits aanwezig is lijkt duidelijk nu volgens de overgelegde handleiding zowel reverse transcriptase als RNA-polymerase aanwezig zijn. 38.5. Ook is betwist dat in de NASBA-kits aanwezig zouden zijn "the different nucleoside triphosphates". Zulks echter eveneens ten onrechte. Aan Teknika kan worden toegegeven dat in haar kits niet alleen deoxyribonucleotiden (bestemd voor de bouw van DNA-moluculen) aanwezig zijn doch ook ribonucleotiden, bestemd voor de bouw van RNA-moleculen. Dat ribonucleotiden aanwezig zijn wil echter niet zeggen dat niet, ook, de verschillende deoxyribonucleotiden aanwezig zijn. Met die laatste aanwezigheid is voldaan aan het onderhavige deelkenmerk nu daarin niet te lezen valt dat slechts de verschillende deoxiribonucleotiden aanwezig mogen/moeten zijn. 38.6. Voldaan is ook aan het deelkenmerk, dat een primer aanwezig moet zijn die "substantially complementary" is aan één uiteinde van de gezochte streng. Dit is de primer die in de sub 1.9 weergegeven figuur is bedoeld met "Primer 1". 38.7 Daarnaast eist conclusie 13 nog een "other primer", complementair aan het extensieproduct van de eerste primer (de streng die op zijn beurt complementair is aan de gezochte streng). Ook deze "other primer" is in de NASBA-kits aanwezig. Immers wordt met behulp daarvan, en met het eerste extensieproduct als template, de streng met de promotorsequentie samengesteld. In de sub 1.9 weergegeven figuur is deze primer aangeduid met "Primer 2". 38.8. Ook is voldaan aan het deelkenmerk dat met behulp van die "other primer" en met behulp van het extensieproduct van de eerste primer wordt voorzien in "a nucleic acid consisting of two strands". Met de cDNA-streng als template wordt daarop immers (in de stap hiervoor omschreven in rechtsoverweging 1.7 onder IV) de functionele promotor gevormd. Deze zal, naar moet worden aangenomen, met de cDNA-streng gehybridiseerd blijven, zodat sprake is van vorming van een dubbelstrengig nucleïnezuurmolecule. 38.9 Niet wordt echter voldaan aan het deelkenmerk dat in conclusie 13 wordt genoemd onder (d): "an oligonucleotide probe capable of hybridizing to said sequence (...)". Met de woorden "said sequence" kan in het octrooischrift niets anders zijn bedoeld dan de "one specific nucleic acid sequence in a sample" als vernoemd in de kop van conclusie 1 en ook van conclusie 13. Het gaat dus om een probe die kan hybridiseren met de te ontdekken sequentie. Een dergelijke probe is in de NASBA-kits niet aanwezig. Weliswaar bevatten deze kits een probe maar die probe hybridiseert niet met de gezochte sequentie doch met een sequentie die daarvan juist het spiegelbeeld is. Voor zover in het monster

328


een sequentie aanwezig is met dezelfde basenvolgorde6) en dezelfde polariteit als de oorspronkelijke RNA-sequentie, is dat een DNA-sequentie die deel uitmaakt van de dubbelstrengs "leesplankjes". Daarmee zal de probe echter niet zonder meer kunnen hybridiseren omdat immers geen vrije basen aanwezig zijn, terwijl deze DNA-sequentie bovendien niet is de specifieke (in casu: RNA) sequentie die men beoogt te ontdekken. 39. De conclusie moet dus zijn dat de NASBA-kits niet voldoen aan de letter van conclusie 13 van het octrooi. Dat wil echter nog niet noodzakelijkerwijs zeggen dat ze niet toch kunnen vallen onder de beschermingsomvang van die conclusie. Denkbaar is immers dat sprake zou zijn van octrooirechtelijke equivalentie. 40. Bij de beantwoording van de vraag of de NASBA-kits wellicht toch vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi moet in aanmerking worden genomen dat conclusie 13 niet op zichzelf staat doch één van de "embodiments" is van de in het octrooi geopenbaarde en geclaimde uitvinding, (zie ook blz. 4 regel 45 van het octrooischrift en vgl. ook art. 82 EOV) Met andere woorden: de kits van conclusie 13 zijn, naar Teknika terecht heeft betoogd, slechts de kits waarmee de uitvinding kan worden toegepast. 41. In weerwil van hetgeen door Hoffmann-La Roche is betoogd, wordt voorshands aangenomen dat die uitvinding bestond uit de (toepassing van) de Polymerase Chain Reaction. Weliswaar is de formulering van het octrooischrift dermate ruim dat dit naar de letter niet is beperkt tot de Polymerase Chain Reaction doch in de beschrijving wordt vrijwel nergens melding gemaakt van gebruikmaking van het transcriptiemechanisme doch is bijna uitsluitend sprake van het replicamechanisme. De uitvinding beoogt door herhaalde toepassing van het replicatiemechanisme tot vermeerdering te komen van de beoogde streng en wel door deze steeds te verdubbelen. De enige plaats waar sprake is van transcriptie is aan het slot van voorbeeld 9C van het octrooischrift. Daar wordt (pag. 23 regel 56 tot pag. 24 regel 4) vermeld dat een primer kan worden gebruikt die is voorzien van de sequentie voor de T7 promotor, welke promotor, zo zegt het octrooischrift, "can be used to initiate RNA transcription. T7 polymerase may be added to the 101-bp fragment to produce single-stranded RNA." Hier wordt echter niet gemeld dat transcriptie wordt gebruikt voor de amplificatie van de gezochte sequentie. Integendeel: de genoemde lOlbp sequentie is juist het product van de amplificatie door middel van de polymerase chain reaction, naar blijkt uit de regel 48/49 juncto de regels 32/47 van pagina 23. 42. De vakman die het octrooi leest zal daaruit begrijpen dat wordt beoogd het PCR-procédé te beschermen: - Conclusie 1 van het octrooi is vrijwel een "portret" van de polymerase chain reaction. - De polymerase chain reaction wordt met zoveel woorden genoemd op pagina 6 regel 19 van het octrooischrift. - Op pagina 8 regel 7 wordt uitdrukkelijk gesteld dat het "is necessary to separate the strands of the nucleic acid", hetgeen bij transcriptie niet nodig is. - op pagina 9 regel 5-8 wordt nog eens uiteengezet: "The newly synthesized strand and its complementary nucleic acid strand form a double-stranded molecule which is used in the succeeding steps of the process. In the next step, the strands of the doublestranded molecule are separated using any of the procedures described about to provide single-stranded molecules." - Voorts wordt op pagina 9 regels 13 en 14 weer gezegd: "(...) half) - of the extension product will consist of the specific nucleic acid sequence bounded by the two primers." Ook hieruit lijkt weer te volgen dat is beoogd gebruik te maken van het replicatie-mechanisme en niet van het transcriptie mechanisme. - Hetzelfde blijkt ook weer duidelijk uit de gedetailleerde beschrijving op de pagina's 10 tot en met 12 van het octrooischrift. 6 ) uiteraard met dien verstande dat in plaats van U(racil) steeds A(denine) voorkomt. 7 ) Onderstreping President [Red.].

16 september 1997

- Bovendien zal het de deskundige vakman bekend zijn dat het NASBA-procédé ten tijde van de aanvrage resp. de verlening van het octrooi nog niet was gepubliceerd zodat ook uit dien hoofde niet waarschijnlijk is dat de aanvrager voor dat procédé bescherming beoogde te verkrijgen. 43. In confesso is dat bij de NASBA-kits geen gebruik wordt gemaakt van de Polymerase Chain Reaction doch van de NASBA-methode, zoals die is geoctrooieerd in het sub 1.15 bedoelde octrooi en zoals die hiervoor sub 1.7 is samengevat. Beoordeeld moet dus worden of de NASBA-methode octrooirechtelijk equivalent is te achten aan PCR-methode. Met andere woorden: of de NASBA-methode op in wezen dezelfde wijze en met in wezen dezelfde middelen in wezen hetzelfde resultaat bereikt. 44. De enkele omstandigheid dat ook voor de NASBAmethode een octrooi is verleend wil op zichzelf nog niet zeggen dat die NASBA-methode niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Hoffman-La Roche zou kunnen vallen: denkbaar immers dat sprake zou kunnen zijn van een afhankelijk octrooi. 45. Vóór het aannemen van equivalentie pleit: - dat ook bij de NASBA-methode met behulp van polymerase en met gebruikmaking van een enkele streng nucleïnezuur een daaraan complementaire streng wordt vervaardigd die met de als template gebruikte streng kan hybridiseren. (Zie hiervoor, rechtsoverweging 1.7 stap IV.) - Bovendien kan ook gezegd worden dat zulks niet eenmalig gebeurt: bij elke cyclus van het procédé wordt opnieuw een dubbelstrengs molecule gevormd dat als "leesplankje" dient voor het transcriptie-proces. - Tenslotte moet meewegen dat de PCR-methode (daargelaten of hij op de prioriteitsdatum al dan niet nieuw was in octrooirechtelijke zin) kennelijk een baanbrekende uitvinding is geweest, die een Nobelprijs waardig is gekeurd. Het moet voor de aanvrager moeilijk zijn geweest alle consequenties van een dergelijke uitvinding bij het formuleren van zijn conclusies te voorzien. Wil hem een billijke bescherming toekomen, dan moet daarmee bij de uitleg van de conclusies rekening worden gehouden. 46. Tegen het aannemen van equivalentie pleit het navolgende: - Bij de NASBA-methode wordt als template voor de verdubbeling geen gebruik gemaakt van de gezochte (RNA)streng maar van een daarvan vervaardigde complemantaire (cDNA)kopie. - Ook al wordt meerdere malen een dubbelstrengig molecule gevormd, dat gebeurt niet aansluitend: tussen de beide genesen van dubbelstrengige moleculen zit steeds een fase van transcriptie waarbij een relatief groot aantal complementaire RNAkopieën wordt gevormd. De vraag kan dus worden gesteld of er sprake is van een "polymerase chain*) reaction". - Tussen een tweetal vormingen van dubbelstrengs-moleculen vindt geen denaturering plaats (in de zin van: scheiding van de beide strengen) doch wordt de RNA-helft van het molecule gehydroliseerd. - Het eindproduct bij de NASBA-methode is niet een groot aantal kopieën van de beoogde streng maar een groot aantal moleculen welke complementair zijn aan de gezochte streng, die zelf wordt vernietigd. - De bij de NASBA-methode vervaardigde dubbelstrengige molecule is niet het beoogde eindproduct (eventueel na herhaling van het procédé) doch wordt slechts gebruikt in zijn (biologische)functie van "leesplankje". - Voorts is voor het NASBA-procédé een afzonderlijk octrooi verleend. In elk geval heeft dus de Aanvraagafdeling van het EOB dit procédé inventief geoordeeld ten opzichte van het octrooi van Hoffmann-La-Roche, dat immers onder de stand van de techniek wordt vermeld. Van een inventief geoordeelde werkwijze kan bezwaarlijk worden volgehouden dat die "in wezen" hetzelfde is als een reeds bekende werkwijze. (Vgl. ook Singer, EPÜ Art. 69 Rdn 3 pag. 211 en Benkard, Patentgesetz § 14 Rdn 122) - Last but not least: derden hebben aanspraak op een redelijke 8

) Onderstreping President [Red.].

16 september 1997


rechtszekerheid. Die dreigt in het gedrang te komen als de beschermingsomvang van een octrooi zou worden uitgebreid tot een procédé dat in het octrooi niet wordt geopenbaard en ten tijde van de verlening zelfs nog niet bekend was. 47. Samenvattend wordt voorshands geoordeeld dat sprake is van een wezenlijk andere methode zodat equivalentie niet kan worden aangenomen. Een billijke bescherming van de octrooihouder lijkt het aannemen van equivalentie ook niet te eisen en een redelijke rechtszekerheid van derden lijkt er zich er tegen te verzetten. De conclusie moet dus zijn dat de NASBA-kits naar Nederlands recht voorshands niet inbreukmakend worden geoordeeld. Dat naar het recht van een der andere gedesigneerde landen anders zou moeten worden geoordeeld is niet aannemelijk geworden. De vragen sub V en sub VI behoeven dus thans geen behandeling. 48. In conventie dient Hoffmann-La Roche als de in het ongelijk gesteld partij te worden beschouwd en mitsdien in de kosten te worden veroordeeld. Voorts in reconventie: 49. De President is bevoegd van de reconventionele vorderingen kennis te nemen op grond van het bepaalde in artikel 6 onder 4 van het EEX/EVEX, c.q. op basis van het bepaalde in artikel 250 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 50. De vordering in reconventie valt, na de vermeerdering daarvan, in de navolgende onderdelen uiteen: 1. Een vordering tot nietigverklaring van het octrooi voor alle landen waarvoor het is verleend. 2. Een bevel aan Hoffman-La Roche in geen van de landen waarvoor het octrooi is verleend enige voorlopige maatregel te nemen ter zake van beweerdelijke octrooi-inbreuk door (toepassing van) de NASBA-kits zolang niet in een bodemprocedure (voor het betreffende land) is beslist dat het NASB Aproces resp. de NASBA-kits inbreuk maken op bedoeld octrooi. 3. Een bevel aan Hoffmann-La Roche op geen enkele wijze aan potentiële afnemers resp. licentienemers van het PCR proces en/of PCR-kits en/of het NASB A-proces resp. de NASBAkits mee te delen dat het NASBA-proces en/of de NASBA-kits inbreuk maken op het octrooi. 4. Een bevel aan Hoffmann-La Roche om steeds wanneer zij meedeelt dat het PCR-proces resp. de PCR-kits door octrooien beschermd zijn tegelijkertijd mee te delen dat de President in kort geding als voorlopige mening te kennen heeft gegeven dat het octrooi nietig is, subsidiair dat de kit-claim nietig is. 5. Een bevel aan Hoffmann-La Roche in de eerstkomende uitgave van Clinica een pagina grote advertentie te plaatsen met - zakelijk weergegeven - als inhoud dat Hoffmann-La Roche een kort geding heeft aangespannen teneinde een verbod van de NASBA-kits te verkrijgen in alle gedesigneerde landen doch dat die vordering is afgewezen en dat de President als voorlopige mening heeft gegeven dat het octrooi ongeldig is. 6. Alles op straffe van dwangsommen en met veroordeling van Hoffmann-La Roche in de kosten, waaronder begrepen de buiten rechte gemaakte kosten van deskundige voorlichting. 51. Dienaangaande wordt het volgende overwegen: ad 1: Nietigverklaring? 52. Daargelaten dat de Nederlandse rechter op grond van het bepaalde in art. 16 lid 4 EEX resp. EVEX niet bevoegd is tot kennisneming van deze vordering met betrekking tot octrooien die niet in Nederland zijn geregistreerd, moet deze vordering ook daarop stranden dat in een kort geding niet de mogelijkheid bestaat tot vaststelling van rechtsbetrekkingen tussen partijen. Evenzo bestaat er geen ruimte voor constitutieve vonnissen in de vorm van een nietigverklaring van een octrooi. Ten aanzien van dit onderdeel van de vordering zal de President zich onbevoegd verklaren voor zover het betreft de delen van het Europees octrooi die niet in Nederland zijn geregistreerd en Teknika voor het overige niet ontvankelijk verklaren in dit onderdeel van haar vordering. 53. Voor zover Teknika heeft bedoeld te vorderen dat de President zijn voorlopige mening geeft over de geldigheid van

329

het octrooi diene dat daarvoor in kort geding geen plaats is. Indien sprake zou zijn geweest van octrooi-inbreuk zou weliswaar - alvorens tot oplegging van een verbod zou zijn overgegaan - in het kader van een belangenafweging zijn onderzocht of er sprake was van een serieuze niet te verwaarlozen kans op herroeping of nietigverklaring, maar dat geval doet zich niet voor. Wat Teknika wil is een pseudo "verklaring voor recht". Dat gaat echter de grenzen van een kort geding procedure te buiten, gesteld al dat Teknika daarbij een spoedeisend belang zou hebben. ad 2: Verbod tot het nemen van voorlopige maatregelen ? 54. Op zichzelf is begrijpelijk dat de Teknika-partijen, waarvan sommigen tegen hun wil zijn betrokken in een procedure voor de Nederlandse rechter, als pendant daarvan een maatregel willen zien genomen die voorkomt dat zij over deze zelfde zaak ook nog eens voor een andere rechter zullen moeten procederen. 55. De vraag of Hoffmann-La Roche in enig buitenland kan overgaan tot voorlopige (rechts)maatregelen dient te worden beantwoord aan de hand van steeds dat buitenlandse recht: Teknika ziet het aanspannen van dergelijke buitenlandse rechtsmaatregelen kennelijk als een (dreigend) onrechtmatig handelen door Hoffmann-La Roche. Zowel de vraag of een handeling onrechtmatig moet worden geacht als de vraag of daartegen een verbod kan worden gegeven dient te worden beantwoord naar de lex loei delicti. Teknika heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat het Hoffmann-La Roche volgens de in aanmerking komende rechtsstelsels zou zijn verboden voorlopige maatregelen te vorderen. Bovendien dient de uiterste terughoudendheid te worden betracht in het opwerpen van drempels in de toegang tot de (buitenlandse) rechter. Niet alleen omdat zulks al spoedig in strijd kan komen met de volkenrechtelijke wellevendheid maar ook omdat zulks op gespannen voet lijkt te staan met art. 6 lid 1 van het EVRM nu een dergelijk verbod immers neer zou komen op het belemmeren van de toegang tot de rechter. 56. Aan het verlangen van Teknika kan dus niet tegemoet worden gekomen en ook dit onderdeel van de reconventionele vordering zal dan ook worden afgewezen. ad 3 en 4: Mededelingen door Hoffmann-La Roche onrechtmatig ? 57. Naar voorlopig wordt geoordeeld kan aan Hoffmann-La Roche niet worden verboden mee te delen dat haar kits zijn beschermd door het litigieuze Europees octrooi. Een dergelijke mededeling is immers geenszins in strijd met de feiten. 58. Daarentegen staat het Hoffmann-La Roche naar regels van Nederlands recht niet zonder meer vrij aan derden te kennen te geven dat naar haar mening de NASBA-kits resp. de NASBA-methode vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooi. Wil dan in het handelsverkeer blijven binnen de grenzen van de behoorlijkheid en zorgvuldigheid, dan zal Hoffmann-La Roche daar in het vervolg steeds bij moeten vermelden dat zulks naar het voorlopig oordeel van de President niet het geval is en dat op die grond een verbod in kort geding is geweigerd. In die zin zal het gevorderde verbod worden opgelegd. 59. Dat over deze vraag naar buitenlands recht anders zou moeten worden geoordeeld is niet gesteld of gebleken. Het te geven verbod kan dus voor alle gedesigneerde landen gelden. ad 5: Rectificatie-advertentie? 60. Teknika baseert dit onderdeel van haar vordering op de stelling dat Hoffmann-La Roche potentiële afnemers/ licentienemers van Teknika er op wijst dat de NASBA-kits inbreuk maken op het octrooi van Hoffman-La Roche en dat in kort geding een verbod van deze kits voor alle gedesigneerde landen wordt gevorderd. Teknika acht zulks onrechtmatig en wijst er op dat Hoffmann-La Roche zich op deze wijze een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd verschaft, óók in het geval het in kort geding gevorderde verbod wordt afgewezen. Die ongerechtvaardigde voorsprong bestaat volgens Teknika daarin, dat door Hoffmann-La Roche onrust op de markt wordt veroorzaakt waarbij haar potentiële

330


afnemers/licentienemers zullen worden afgeschrikt om zaken met haar te doen over de NASBA-kits. 61. Teknika heeft ter adstructie van haar stellingen overgelegd een schriftelijke verklaring van M. Siccum. Bovendien heeft zij onweersproken gesteld dat een potentiële licentienemer op het allerlaatste moment (terwijl de datum voor ondertekening van het contract al was vastgesteld) heeft afgezien van het aangaan van de licentieovereenkomst. 62. Hiertegenover heeft Hoffmann-La Roche slechts heel globaal en pas bij repliek in de mondelinge behandeling gesteld dat het haar er niet om te doen is geweest onzekerheid of onrust in de markt te veroorzaken. 63. Dat verweer van Hoffmann-La Roche wordt niet alleen als onvoldoende gemotiveerd doch ook als onvoldoende geloofwaardig beschouwd. Naar ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is gebleken heeft Hoffmann-La Roche immers normaal overleg vrijwel onmogelijk gemaakt. Toen Teknika een schrijven ontving van de raadsman van Hoffmann-La Roche, waarin werd gesteld dat de NASBA-kits inbreukmakend waren, heeft Teknika Hoffmann-La Roche uitgenodigd voor een gesprek dienaangaande. Daarop is zijdens Hoffmann-La Roche slechts gereageerd met het aanvragen van een datum voor dit kort geding, waarna Teknika begrijpelijkerwijs geen basis voor een gesprek meer aanwezig achtte. Deze handelwijze van Hoffmann-La Roche doet voorshands vermoeden dat Hoffmann-La Roche meer gelegen was aan dit kort geding dan aan een gedegen toetsing van de argumenten over en weer. Een dergelijke houding is beter te rijmen met de stellingen van Teknika dan met die van Hoffmann-La Roche. In elk geval geeft een en ander geen enkele aanleiding om bij een afweging van de belangen van partijen over en weer die van Hoffmann-La Roche bijzonder zwaar te laten wegen: nu zij een gedachtenwisseling de facto onmogelijk heeft gemaakt dient het risico voor haar rekening te blijven indien blijkt dat zij het antwoord op de vraag of de NASBA-kits inbreuk maken onjuist heeft ingeschat. 64. Nu aannemelijk is gemaakt dat Hoffmann-La Roche onrust op de markt heeft veroorzaakt door het ventileren van octrooipretenties van een omvang die voorshands onjuist wordt geacht en een behoorlijke concurrentiestrijd vereist dat zij dientengevolge geen ongerechtvaardigd voordeel vermag te genieten, kan de vordering tot het plaatsen van een rectificatieadvertentie worden toegewezen. Immers is niet weersproken dat een dergelijke advertentie een redelijk middel is om de veroorzaakte onrust onder potentiële afnemers weer weg te nemen. Wel zal de gevorderde tekst worden gewijzigd nu de vordering tot nietigverklaring van het octrooi, resp. tot het uitspreken van een voorlopig oordeel over de nietigheid wordt afgewezen. ad 6: Dwangsom ? 65. De dwangsommen zullen worden gematigd in voege als vermeld in het dictum. Kosten. 66. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Teknika aanspraak gemaakt op vergoeding van door haar betaalde kosten, deels bestaande uit de kosten van door haar geraadpleegde binnen- en buitenlandse rechtsgeleerden en octrooigemachtigden en deels bestaande uit kosten van haar eigen octrooiafdeling. Eerstbedoelde kosten belopen volgens haar opgave ƒ 256.231,- en laatstbedoelde kosten ƒ 420.000,zodat zij in totaal vordert ƒ 677.231,-. 67. Voorshands wordt geoordeeld dat deze vordering moet worden beschouwd als een - op zichzelf niet weersproken vermeerdering van eis. Nu deze vermeerderde eis enerzijds niet is onderbouwd met bewijsstukken en anderzijds, begrijpelijkerwijs, slechts globaal betwist is (kunnen worden), acht de President geen termen aanwezig de gevorderde bedragen toe te wijzen. 68. Gelet op de door Teknika als producties overgelegde adviezen, is de President anderzijds van oordeel dat deze kosten, in elk geval ten dele, in redelijkheid zijn gemaakt en daarom in zoverre in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Nu echter niet duidelijk geworden is waarom de bewijsstukken ter zake van deze kosten niet reeds bij de conclu-

16 september 1997

sie van antwoord in conventie/eis in reconventie in het geding gebracht zijn (zodat thans geen onderbouwing van deze kostenvordering aanwezig is) dient dat ontbreken van bewijsstukken in beginsel voor rekening en risico van Teknika te blijven. 69. Dat in aanmerking genomen zal de President ex aequo et bono en bij wege van voorschot een bedrag van ƒ 35.000,toewijzen voor extern gemaakte deskundigenkosten. 70. Nu in de reconventie beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd. Beslissing: De President, recht doende in kort geding,: in conventie: - wijst de vorderingen af; - veroordeelt Hoffmann-La Roche in de kosten van de procedure, tot nu toe aan de zijde van Teknika begroot op ƒ 330,voor verschotten en op ƒ 15.000,- voor salaris voor haar procureur; in reconventie: - verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot nietigverklaring van de in het buitenland geregistreerde delen van het Europees octrooi 200.362 BI; - verklaart Teknika niet ontvankelijk in haar vordering tot nietigverklaring van dit octrooi voorzover dit is verleend voor Nederland. - verbiedt Hoffmann-La Roche aan derden te kennen te geven dat naar haar mening de NASBA-kits resp. de NASBAmethode vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooi, zonder daar steeds bij te vermelden dat zulks naar het voorlopig oordeel van de President in kort geding niet het geval is en dat een verbod in kort geding daarom is geweigerd; - veroordeelt Hoffmann-La Roche tot betaling aan de Teknika-partijen gezamenlijk van een dwangsom van ƒ 25.000,- voor iedere overtreding van dit verbod; - gelast Hoffmann-La Roche in de eerste uitgave van Clinica na de betekening van dit vonnis waarin zulks redelijkerwijs te realiseren is een pagina grote advertentie te plaatsen met uitsluitend de navolgende tekst: "Dear Reader, The President of the District Court of the Hague, Netherlands, has ordered us to inform you as follows. We have started preliminary injunction proceedings before said President asking among others to order Organon Teknika to stop the sale of its NASBA kits for amplification and detection of HIV RNA in Austria, Belgium, Switzerland, Germany, France, United Kingdom, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Sweden and the Netherlands. The President has refused to issue such order because according to the preliminary opinion of the President Organon Teknika's kits "NASBA Hiv-1 RNA QT" and "HIV-1 NASBA QL" do not infringe our European patent 200 362 BI. Hoffmann-La Roche." met bepaling dat de onderstreepte woorden ofwel vet ofwel in rood zullen worden afgedrukt. - veroordeelt Hoffmann-La Roche in geval van niet of niet tijdige nakoming van dit gebod tot betaling van een dwangsom van ƒ 100.000,- voor iedere aflevering van Clinica waarin deze advertentie niet is opgenomen; - beveelt Hoffmann-La Roche aan de gezamenlijke Teknika-partijen te betalen een bedrag ad ƒ 35.000,- bij wege van voorschot ter zake van vergoeding van in redelijkheid gemaakte externe deskundigenkosten; - verklaart het vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - weigert de overige gevraagde voorzieningen - compenseert de proceskosten in reconventie, zulks dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep in het principaal en incidenteel appel 7. Spoedeisend belang

16 september 1997


7.1. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep hebben Organon c.s. bestreden dat HLR een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen. 7.2. Moeilijk te ontkennen valt dat HLR na de voor haar gunstige afloop van de oppositieprocedure voor het Europees Octrooibureau te München een spoedeisend belang heeft bij stopzetting op zo kort mogelijke termijn van handelingen waarmee haars inziens inbreuk wordt gemaakt op haar octrooirechten. 7.3. Tegenover dit belang van HLR om via een voorlopige maatregel in kort geding Organon tot onmiddellijke stopzetting van activiteiten te laten veroordelen, staat het belang van Organon dat over een dergelijke ingrijpende maatregel niet in een kort geding procedure maar in een normale procedure wordt geoordeeld en beslist. In een gewone procedure kunnen de geschilpunten nu eenmaal grondiger worden onderzocht en beoordeeld. Dit belang groeit naarmate meer tijd verstrijkt tussen het tijdstip van aanvang van die activiteiten en het tijdstip waarop de octrooihouder door het uitbrengen van een desbewustheidsexploit, van een dagvaarding of anderszins, aan de vermeende inbreukmaker kenbaar maakt die activiteiten als inbreukmakend te beschouwen. Dit tijdsverloop versterkt immers bij de vermeende inbreukmaker het vertrouwen dat zijn activiteiten geoorloofd zijn. Het is duidelijk dat onmiddellijke stopzetting van activiteiten waartegen de octrooihouder geruime tijd geen bezwaar heeft gemaakt, buitengewoon schadelijk kan zijn: investeringen die inmiddels zijn gedaan, kunnen hun waarde verliezen en "gezichtsverlies" op de markt is onvermijdelijk, met alle gevolgen van dien. 7.4. De vraag of in casu het belang van HLR moet wijken voor dat van Organon? Het antwoord hangt af van de omstandigheden van het geval. Het hof neemt daarbij het volgende in aanmerking. - HLR weerspreekt niet dat zij al sedert 1989 bekend moet zijn met het feit dat Organon zich bezighoudt met de zogenaamde NASBA werkwijze, aanvankelijk als licentiehouder onder de NASBA octrooien, later als rechtsverkrijger van deze octrooien. HLR heeft ruimschoots de tijd gehad om zich een oordeel te vormen over de vraag of de NASBA werkwijze onder het bereik van haar octrooi valt. - HLR weerspreekt evenmin dat zij moet weten dat Organon als sedert mei 1994 kits verkoopt ten aanzien waarvan HLR zich in deze procedure op het standpunt stelt dat daarmee inbreuk op haar octrooirechten wordt gemaakt. - Pas eind augustus 1995 heeft HLR voor het eerst aan Organon te kennen gegeven bezwaren te hebben tegen de vervaardiging en verhandeling van NASBA-kits, waarna dagvaardingen zijn uitgebracht in september 1995. - HLR moest als concurrent van Organon weten dat - zoals door Organon naar voren is gebracht en door HLR niet is weersproken - de vervaardiging en verhandeling van kits als de onderhavige niet onaanzienlijke investeringen en kosten plegen te vergen, en het moeten stopzetten van activiteiten schadelijker is naarmate de periode langer is gedurende welke men de activiteiten heeft kunnen ontplooien. 7.5. Het hof is van oordeel dat in het licht van de zojuist genoemde omstandigheden, HLR binnen enkele maanden nadat Organon met haar kits op de markt was gekomen, aan Organon tenminste kenbaar had moeten maken dat haars inziens van inbreuk sprake was, wilde zij althans voorkomen dat haar spoedeisend belang zou moeten wijken voor het belang van Organon bij een beoordeling van de geschilpunten in een gewone procedure. Weliswaar staat het HLR vrij om eerst de beslissing in de oppositieprocedure af te wachten alvorens tot het treffen van rechtsmaatregelen over te gaan, maar de keuze hiervoor had zij tegelijk met haar mening over de inbreuk aan Organon kenbaar behoren te maken. Nu dit achterwege is gebleven, weegt het spoedeisend belang van HLR minder zwaar dan het belang van Organon. 7.6. Met dit oordeel is de zaak wat de vorderingen van HLR in conventie betreft beslist. Dit geldt ook ten aanzien van het in hoger beroep bij wege van vermeerdering van eis gevorderde. Desalniettemin zal het hof ingaan op de andere weren van Organon, voorzover deze het in conventie gevraagde inbreukverbod betreffen ten overvloede.

331

8. Vatbaarheid voor kort geding 8.1. Organon is voorts van mening dat de gevraagde voorzieningen hadden moeten worden afgewezen omdat de onderhavige zaak te ingewikkeld en te omvangrijk is voor een kort geding. 8.2. De zaak is zonder meer omvangrijk. De omvang van de processtukken in eerste aanleg spreekt in dit opzicht boekdelen: de dagvaarding beslaat 16 bladzijden, de conclusie van eis 96 bladzijden, de conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie 258 bladzijden, de conclusie van antwoord in reconventie 29 bladzijden, en de pleitaantekeningen respectievelijk 38 en 53 bladzijden, terwijl partijen daarnaast ordners met producties hebben overgelegd. (In hoger beroep zijn daar nog - afgezien van nieuwe producties - ruim 500 bladzijden bij gekomen). 8.3. De zaak is zeker ook ingewikkeld, zowel wat de technische als de juridische kwesties betreft. Naast de Nederlandse gedaagden zijn acht gedaagden uit acht verschillende jurisdicties gedagvaard. Dat maakt beantwoording van vragen van internationaal privaatrecht onontkoombaar en beoordeling van de inbreukvraag naar het recht van acht verschillende landen onvermijdelijk. Van de gedaagden aan wie voor antwoord een termijn van twee maanden is gegund, worden wel erg grote inspanningen gevergd om de verdeling voor te bereiden en te coördineren. Mede in aanmerking genomen het grote financiële belang van de zaak - in eerste aanleg sprak Organon over een verlies van meer dan ƒ 200 miljoen - en consequenties voor de werkgelegenheid bij toewijzing van het gevorderde, is het hof van oordeel dat deze zaak zich niet leende voor een behandeling in kort geding, ook niet nu partijen na de dagvaarding de gelegenheid hebben gekregen vóór de mondelinge behandeling hun standpunten op schrift te stellen. Het gevaar is te groot dat de belangen van de gedaagde partijen onvoldoende gewaarborgd worden. Naar het oordeel van het hof had de President de vorderingen van HLR dan ook moeten afwijzen omdat hij binnen het kader van een behandeling in kort geding zich het voor het geven van een verantwoorde beslissing vereiste inzicht niet voldoende kon verschaften en de gevolgen van de beslissing onvoldoende kon overzien. 9. Bevoegdheid 9.1. Grief VI van Organon in het incidenteel appel houdt in dat de President zich ten onrechte bevoegd heeft geacht kennis te nemen van de vorderingen tegen Organon 3 tot en met 10. 9.2. Wat de feiten betreft, stelt het hof het volgende voorop. Op grond van hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds is erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, is niet komen vast te staan dat de afzonderlijke geïntimeerden activiteiten ontplooien buiten de landen waarin zij zijn gevestigd. Wel is komen vast te staan dat de geïntimeerden 1 en 2 de kits vervaardigen waar het in deze procedure om gaat. 9.3. Volgens HLR maken de geïntimeerden ieder in hun land van vestiging inbreuk op haar octrooirechten die hun oorsprong vinden in het aan HLR verleende Europese octrooi. 9.4. Het hof is van oordeel dat de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen Organon 3 tot en met 10 in deze procedure in het midden kan blijven. Het gaat hier om een kort geding. Het karakter van een kort geding procedure brengt mee dat voorop staat welke ordemaatregelen in de gegeven omstandigheden voldoende effectief zijn om (dreigend) onrechtmatig handelen te verijdelen of te beëindigen. De vorderingen van HLR tegen Organon 3 tot en met 10 zijn erop gericht een einde te maken aan de vermeende inbreuken door deze vennootschappen in hun respectievelijke landen van vestiging. Ter bereiking van dit doel kan in dezen worden volstaan met het opleggen van verboden aan Organon 1 en 2. Het effect daarvan zal immers zijn dat Organon 3 tot en met 10 in de respectievelijke landen van vestiging geen - in de visie van HLR - onrechtmatige handelingen meer kunnen verrichten. De bron waaruit de kits afkomstig zijn, is immers drooggelegd. HLR mist daarom belang bij de beantwoording van de vraag of de Nederlandse kort geding rechter bevoegd is van de vorderingen tegen Organon 3 tot en met 10 kennis te nemen.

332

Bijblad

9.5. Deze kwestie zou anders komen te liggen als aannemelijk zou zijn dat een verbod tegen Organon 1 en 2 een slag in de lucht zou zijn omdat de productie van de kits zonder problemen door een of meer van Organon 3 tot en met 10 zou kunnen worden overgenomen van Organon 1 en/of 2. In dat geval zouden verboden tegen Organon 3 tot en met 10 zeker zinvol zijn. HLR heeft weliswaar gezegd dat verplaatsing van activiteiten door Organon 1 en 2 naar een of meer van Organon 3 tot en met 10 zou kunnen plaatsvinden, maar het hof acht niet aannemelijk geworden dat hier sprake is van meer dan een theoretische mogelijkheid, dat wil zeggen van een reëel gevaar dat zulks zal geschieden. 10. Inbreuk 10.1. In de discussie over de inbreuk staan de conclusies 1, 7 en 13 centraal. In de meest eenvoudige vorm, dat wil zeggen met weglating van maatregelen tot technisch handelen die wenselijk maar niet noodzakelijk zijn, en uitgaande van het geval dat in het oorspronkelijke monster slechts één specifieke dubbelstrengige nucleïnezuursequentie aanwezig is die geamplificeerd en gedetecteerd dient te worden, luidt conclusie 1 in de procestaai als volgt: 1. A process for detecting the presence or absence of... one specific doublé-stranded nucleic acid sequence in a sample, ... which process comprises first exponentially amplifying the specific sequence... by the following steps, and then detecting the thus amplified sequence: (a) separating the nucleic acid strands in the sample and treating the sample with a molar excess of a pair of oligonucleotide primers for ... (said, hof) specific sequence being detected, one primer for each strand, under hybridizing conditions and in the presence of an inducing agent for polymerization and the different nucleoside triphosphates such thatfor each of said strands an extension product of the respective primer is synthesized which is complementary to the strand, wherein said primers are selected so that each is substantially complementary to one end of the sequence to be amplified on one of the strands such that the extension product synthesized from one primer, when it is separated from its complement, can serve as a template for synthesis of an extension product of the other primer of the pair; (b) treating the sample resulting from (a) under denaturing conditions to separate the primer extension products from their templates; (c) treating as in (a) the sample resulting from (b) with oligonucleotide primers such that a primer extension product is synthesized using each of the single strands produced in step (b) as a template; whereby exponential amplification of the nucleic acid sequence results thus permitting detection thereof; De conclusies 7 en 13 luiden voorzover thans van belang als volgt: 7. A process of any one of the claims 1-6, wherein a single-stranded nucleic acid sequence which it is desired to defect is ... treated ... to provide said starting double-stranded nucleic acid sequence ... 13. A kit for the detection of.... one specific nucleic acid sequence in a sample .... 10.2. Opmerking verdient hierbij dat conclusie 1 zich uitstrekt over elke wijze van detecteren van de nucleïnezuursequentie. Voorts is de betekenis van conclusie 7 dat ook een enkelstrengige nucleïnezuursequentie in het monster kan worden gedetecteerd, doch deze dient dan eerst te worden omgezet in een dubbelstrengige nucleïnezuursequentie, welke dan als uitgangsmateriaal bij de werkwijze van conclusie 1 dienst doet. Tenslotte verdient nog opmerking dat conclusie 13 als een onafhankelijke conclusie is geredigeerd. 10.3. HLR heeft betoogd (zie de pleitaantekeningen van mr. Hendrick, pag. 10, onder 9): "De uitvindingsgedachte Iaat zich, gezien het voorgaande, omschrijven als het amplificeren van die sequentie-informatie in het mengsel, die daadwerkelijk wordt gezocht teneinde detectie van die sequentie-

Eigendom, nr. 9

16 september 1997

informatie te vergemakkelijken of mogelijk te maken. Geamplificeerd wordt slechts datgene dat men zoekt!" 10.4. Deze stelling houdt in wezen in dat de gemiddelde vakman die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, tot de conclusie komt dat de stappen (a), (b) en (c) van het amplificatieproces als niet wezenlijke aspecten van de geoctrooieerde uitvinding uit conclusie 1 mogen worden weggeïnterpreteerd; met andere woorden, conclusie 1 zou mogen worden verruimd tot een werkwijze voor het detecteren van de aanwezigheid of afwezigheid van een specifieke dubbelstrengige nucleïnezuursequentie, waarbij deze sequentie in het monster eerst exponentieel wordt geamplificeerd (op welke wijze dan ook) en waarbij vervolgens de aldus geamplificeerde sequentie wordt gedetecteerd. 10.5. Thans zal worden nagegaan of het octrooi een dergelijk ruime beschermingsomvang toekomt. 10.6. Naar de letterlijke en op zichzelf duidelijke tekst van conclusie 1 houdt, zo zal de vakman begrijpen, de geoctrooieerde werkwijze het gebruik in van niet elke willekeurige amplificatie, maar van een zeer bepaald cyclisch amplificatieproces, waarbij een cyclus, kort samengevat, bestaat uit de volgende stappen: - start met een dubbelstrengige nucleïnezuursequentie; - scheiden van de dubbelstrengige nucleïnezuursequentie in twee afzonderlijke strengen (denaturering); - hybridiseren van een eerste primer met de (target-sequentie van de) ene afzonderlijke streng en van een tweede primer met de (target-sequentie van de) andere afzonderlijke streng (annealing); - synthese van een eerste verleningsproduct van de eerste primer en van een tweede verleningsproduct van de tweede primer met de target-sequentie als matrijs in de aanwezigheid van specifieke bouwstenen voor de verlengingsproducten en een polymerisatie inducerend middel voor de vorming van twee dubbelstrengige nucleïnezuursequentie (hybriden) (ketenverlenging); na welke stappen elk van de twee verkregen hybriden een volgende cyclus doorlopen van denaturering, annealing en ketenverlenging voor het vormen van vier hybriden ... etc. 10.7. Het zou echter kunnen zijn dat de vakman bij nauwkeurige lezing van het gehele octrooischrift daarin duidelijke aanwijzingen vindt dat ook andere cyclische amplificatiemethoden dan de in conclusie 1 genoemde bij de onderhavige werkwijze kunnen worden toegepast. 10.8. Volgens de beschrijvingsinleiding van het octrooischrift heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vermeerderen en detecteren van bestaande nucleïnezuursequenties in een testmonster, in het bijzonder wanneer deze sequenties in geringe hoeveelheid aanwezig zijn. Geconstateerd wordt dat weinig research is gepleegd op het gebied van het vermeerderen van een target-sequentie tot hoeveelheden die een eenvoudig detecteren met de bestaande methoden mogelijk maken. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende methoden die in de literatuur bekend waren om nucleïnezuren te bereiden. Zo worden enige organisch chemische syntheses van nucleïnezuren besproken, maar deze hebben als nadeel dat daarmee in de praktijk geen grote hoeveelheden nucleïnezuur kunnen worden bereid. Ook waren methoden op basis van kloneren bekend, waarbij uit kleine hoeveelheden van een reeds bestaand uitgangsnucleïnezuur grote hoeveelheden nucleïnezuur worden bereid. Dan wordt vermeld dat de uitvinding enige gelijkenis met deze methoden vertoont, doch dat met de methode volgens de uitvinding niet alle sequentie in het monster worden vermeerderd. Hierna wordt een publicatie in J. Mol. Biol., 56 (1971) 341-361 genoemd afkomstig van de groep van Prof. H.G. Khorana. In dit artikel bespreken de auteurs Kleppe et al: "primer extension reactions using templates corresponding to portions of a tRNA gene, in which reactions the primers are used are complementary to substantial parts of corresponding templates and are extended therealong thereby to provide duplex DNAs. These temp-

16 september 1997


late copying reactions, involving simple primer extension, are termed "repair replication" by the authors. The fïnal paragraph of the article theorises that if duplex DNA denaturation is effected in the presence of appropriate primers, two structures consisting of a tuil length template strand complexed to a primer could be produced upon cooling, and repair replication achieved by adding DNA polymerase. The paragraph suggests that this process could be repeated." 10.9. Het is de vakman direct duidelijk dat de hiervoor beknopt weergegeven stappen van het amplificatiemechanisme volgens conclusie 1 in beginsel reeds uit dit artikel bekend zijn. Met andere woorden, de beschrijvingsinleiding wekt bij de vakman sterk de indruk dat uit de bekende amplificatiemethoden juist die methode is gekozen die in theorie al door Kleppe et al was beschreven en dat die methode derhalve essentieel is voor de uitvinding. Deze indruk wordt nog bevestigd door de daarop volgende passage pag. 4, regels 6-14 waarin beknopt maar duidelijk is aangegeven dat bij de werkwijze volgens de uitvinding het cyclische amplificatieproces zoals bekend uit voornoemde literatuurplaats wordt toegepast, welke proces meer gedetailleerd in conclusie 1 is omschreven. Op de dan volgende bladzijden van het octrooischrift komen de voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding aan de orde. Altijd is sprake van de cyclische amplificatie met de stappen (a), (b) en (c) zoals in conclusie I is omschreven (vergelijk pag. 4, reg. 20-34; pag. 5, reg. 11-28, 40-58). Op pag. 6 wordt voorts op de samenhangende Europese octrooiaanvrage 0.201.184 gewezen, welke werkwijzen betreft voor het amplificeren van nucleïnezuursequenties. De geïnteresseerde vakman die kennis neemt van deze aanvrage zal opmerken dat ook in die aanvrage slechts cyclische amplificatiemethoden zijn beschreven welke de hier bedoelde stappen omvatten. De aansluitende firguurbeschrijving (pag. 6-16) behandelt zeer uitvoerig o.m. welke nucleïnezuren als uitgangsmaterialen kunnen dienen, welke primers, nucleosidetrifosfaten en enzymen als polymerisatiemiddelen worden toegepast, en welke reactie-omstandigheden moeten worden aangehouden, dat alles slechts in het kader van de beoogde amplificatie volgens conclusie 1, welke amplificatie nog eens uiterst gedetailleerd wordt uitgelegd aan de hand van diagrammen in het beschrijvingsgedeelte pag. 7-13. Tot slot volgend de voorbeelden 1-13. Ook in al deze voorbeelden is de bewuste amplificatiemethode met cycli van denaturering, annealing en primerextensie toegepast (zie pag. 17, reg. 19-23; pag. 18, reg. 43-55; pag. 19, reg. 1; pag. 19, reg. 54-57; pag. 20, reg. 12-16; pag. 21, reg. 33-40; pag. 22, reg. 24-25, 35-39; pag. 23, reg. 1-18, 42-49; pag. 24, reg. 5, 14, 38-39; pag. 25, reg. 50; pag. 27, reg. 3-4 en pag. 30, reg. 8-12) met uitzondering van voorbeeld 11 dat in dit opzicht niet relevant is omdat het betrekking heeft op de detectie van een geamplificeerde sequentie met een speciale probe. 10.10. Op grond van het bovenstaande is het niet voor twijfel vatbaar dat de gemiddelde vakman na lezing van conclusie 1 in het licht van de beschrijving en de tekeningen maar tot één conclusie kan komen, namelijk dat het cyclische amplificatieproces met de stappen (a), (b) en (c) zoals vermeld in conclusie 1 een wezenlijk aspect van de geoctrooieerde uitvinding is. 10.11. Door HLR is nog betoogd, dat het octrooi een "pioniersuitvinding" beschermt en dat daarom de beschermingsomvang van het octrooi (zeer) ruim en wel op de wijze zoals door mr. Hendrick in zijn pleitaantekeningen (zie hiervoor) is aangegeven, moet worden getrokken. Organon ontkent dat hier sprake is van een pioniersuitvinding, "omdat het zeer moeilijk blijkt om gezien de stand der techniek (Kleppe) nog een octrooieerbare uitvinding te zien in het werk van Mullis. Dat blijkt niet alleen uit de reactie van de examiner toen hij gewezen werd op de publicatie van Kleppe in 1971 (....) maar ook uit het feit dat de oppositie divisie de oorspronkelijke conclusie van EP 201184 waarin de PCR amplificatie was beschreven niet octrooieerbaar achtte" (zie CvA, pag. 196 e.v.).

333

10.12. Organon kan worden toegegeven dat de weg tot verlening van het octrooi een moeizame is geweest. Volgens het door haar overgelegde verleningsdossier is zelfs de tussenkomst van een Nobel Prijs-winnaar in de persoon van Professor Sir Aaron Klug noodzakelijk geweest om de octrooiverlenende instantie te overtuigen van de inventiviteit van de onderhavige werkwijze. Toch kan niet ontkend worden dat die uitvoeringsvorm van de geoctrooieerde werkwijze, waarbij wordt uitgegaan van de dsDNA als dubbelstrengs nucleïnezuur en welke thans bekend staat als de PCR (Polymerase Chain Reaction)-methode in vakkringen als zeer baanbrekend wordt gezien, waarvoor aan Dr. Kary B. Mullis als een der uitvinders de Nobel Prijs voor Chemie is toegekend. Het hof meent dan ook dat de geoctrooieerde PCR-methode in aanzienlijke mate vernieuwing heeft gebracht. Het onderhavige geval laat zich karakteriseren als een "kleine" uitvinding met als resultaat een: "grote mate" van vernieuwing. Aangenomen wordt wel dat een kleine uitvinding een geringe beschermingsomvang toekomt, terwijl een grote mate van vernieuwing zou moeten leiden tot een ruimere beschermingsomvang. Het hof is van oordeel dat de bedoelde begrippen op zichzelf voor de gemiddelde (technisch gevormde) vakman die met enige zekerheid de beschermingsomvang van een octrooi wenst te voorspellen, te abstract en daardoor onwerkzaam zijn, vooral wanneer deze begrippen in tegengestelde richting wijzen, zoals hier. Voor de vakman dient wat de beschermingsomvang betreft maatgevend te zijn de inhoud van de conclusies gelezen (met normale vakkennis) in het licht van de beschrijving en de tekeningen (art. 69 EOV). Omdat nu in het gehele octrooischrift de vakman niet de geringste aanwijzing aantreft dat ook andere cyclische amplificatiemethoden bij de werkwijze kunnen worden toegepast - integendeel, het octrooischrift maakt duidelijk dat juist de keuze van de specifieke amplificatiemethode volgens conclusie 1 uit een dichte stand der techniek het mogelijk maakt slechts de gezochte sequentie in een monster te vermeerderen en vervolgens eenvoudig te detecteren - wordt geoordeeld dat in het onderhavige geval de beschermingsomvang niet ruimer is dan zoals hierboven is vastgesteld. 10.13. Ter ondersteuning van haar stelling dat de uitvinder nog aan andere amplificatiemethoden heeft gedacht heeft HLR nog twee argumenten naar voren gebracht (zie CvE, pag. 76-77): Ten eerste heeft zij gewezen op conclusie 3 waarin reverse transcriptase is genoemd. Reverse transcriptase wordt in conclusie 3 en in de beschrijving in een opsomming van enzymen genoemd, welke als polymerisatie inducerend middel kunnen fungeren voor de synthese van de primerverlengingsproducten (zie pag. 8, reg. 54 - pag. 9, reg. 4). Reverse transcriptase, welke enzym en ook de polymerisatie-activiteit ervan reeds lang voor de voorrangsdatum van het octrooi waren beschreven (zie prod. 18 van mr. Hoyng, de verklaring van Prof. P. Borst, pag. 1), duidt in deze opsomming dus niet op een ander cyclisch amplificatiemechanisme. Ten tweede heeft HLR gewezen op de voorbeelden 9B en 9D. In voorbeeld 9B worden primers gebruikt met een uit de T7 promotor bestaand verlengstuk van 26 nucleotiden bij een uit negen cycli bestaande amplificatie met denaturering, annealing en ketenverlénging volgens conclusie 1 (vergelijk voorbeeld 9A) waarbij binnen twee uur het relatief zuivere 101 bp fragment van het plasmide pBR322 als amplificatieproduct wordt verkregen (een overeenkomstige werkwijze is vermeld in voorbeeld 9D). Aan het amplificatieproduct (het 101 bp fragment) wordt dan T7 (RNA)polymerase toegevoegd, welk enzym de ingebouwde T7 promotor herkent en hier de transcriptie start van enkelstrengs RNA. Hieruit blijkt dus dat het transcriptieproces, dat ook reeds lang tot de stand der techniek behoorde (prod. 18, verklaring van prof. P. Borst, pag. 2), niet in de cyclische amplificatie volgens conclusie 1 is opgenomen, maar er slechts toe dient het (DNA)-aplificatie product (eenmalig) over te schrijven tot RNA. Ook deze argumenten leiden er niet toe dat de vakman zal begrijpen dat ook nog andere cyclische amplificatiemethoden in het octrooi zouden zijn bedoeld omdat bedoelde maatregelen in het octrooi zijn genoemd in hun hoedanigheid zoals reeds lang uit de stand der techniek bekend was.

334


10.14. Organon is houdster van het Europese octrooi 0.329.822 oorspronkelijk verleend op 8 juni 1994 aan Cangene Corporation. Dit octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor het amplificeren van een specifieke nucletnezuursequentie. Organon c.s. brengen testkits op de markt onder de namen NASBA Hiv-1 RNA QT kit en Qualitative HIV-1 RNA NASBA-kit (CvA, pag. 33). De toepassing van deze kits leidt tot een werkwijze voor het detecteren van de aanwezigheid of afwezigheid van een specifieke nucleïnezuursequentie, waarbij op basis van deze sequentie een cyclische amplificatie volgens het Europese octrooi 0.329.822 wordt uitgevoerd vervolgens de aldus geamplificeerde sequentie wordt gedetecteerd. 10.15. HLR heeft gesteld (zie de pleitaantekeningen van mr. Hendrick, pag. 48 e.v.) dat deze werkwijze inbreuk maakt op conclusie 1 van haar octrooi (zoals ook blijkt uit deze pleitaantekeningen is eigenlijk bedoeld inbreuk op de combinatie van de conclusies 1 en 7). 10.16 In de bijsluiter van de testkit NASBA HIV-1 RNA QT is een figuur opgenomen welke beide partijen als uitgangspunt hanteren bij het verdedigen van hun respectieve standpunten. Uit deze figuur blijkt dat de cyclische amplificatie volgens de NASBA-kits start met een enkelstrengige nucleïnezuursequentie (single stranded RNA, kortweg ssRNA), welke sequentie in een voorfase is verkregen uit het uitgangsmateriaal (target RNA), een eveneens enkelstrengige nucleïnezuursequentie. De cyclische amplificatie van de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi van HLR start met een dubbelstrengige nucleïnezuur(sequentie). Weliswaar kan volgens conclusie 7 uitgegaan worden van een enkelstrengige nucleïnezuursequentie (zoals ssRNA) doch dit dient dan eerst eveneens in een voorfase (op een wijze die op zichzelf bekend is) te worden omgebouwd tot een dubbelstrengige nucleïnezuursequentie (DNA/DNA-hybride, kortweg dsDNA) waarmee dan de cyclische fase wordt ingegaan. Reeds wegens dit verschil in voorfase kan geen sprake zijn van letterlijke inbreuk. De werkwijze die met de kits wordt uitgevoerd, is technisch-inhoudelijk dan ook niet ondergeschikt, doch nevengeschikt aan de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi zoals die conclusie hierboven is uitgelegd aan de hand van de beschrijving en de tekeningen. 10.17. Thans komt aan de orde de vraag of deze nevengeschikte werkwijze kan worden beschouwd als een werkwijze die equivalent is aan de geoctrooieerde werkwijze, dat wil zeggen maatregelen omvat die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van hetzelfde resultaat. 10.18. De cyclische fase van de NASBA-methode zoals weergegeven in de figuur van de bijsluiter omvat de volgende stappen (zoveel mogelijk omschreven in de terminologie van conclusie 1 van het HLR octrooi): - start met een enkelstrengige nucleïnezuursequentie (ssRNA); - hybridiseren van een eerste primer aan de enkelstrengige nucleïnezuursequentie als target-sequentie (ssRNA) (annealing); - synthese van een eerste verlengingsproduct (cDNA) van de primer met de enkelstrengige nucleïnezuursequentie als matrijs (ssRNA-template), waarbij een dubbelstrengige nucleïnezuursequentie (RNA/DNA-hybride) wordt gevormd (ketenverlenging); - scheiden van het verlengingsproduct (cDNA) en de matrijs (RNA), waarbij de matrijs wordt vernietigd (RNA-streng wordt gehydrolyseerd); - hybridiseren van een tweede primer met een promotor aan het eerste verlengingsproduct (cDNA) (annealing); - synthese van een tweede verlengingsproduct (DNA) met als matrijs het eerste verlengingsproduct (cDNA-template), waarbij een dubbelstrengige nucleïnezuursequentie met daarin de promotor (DNA/DNA-hybride) wordt gevormd; - synthese van enkelstrengige nucleïnezuursequenties (ssRNAs) in een aantal dat aanzienlijk meer dan twee bedraagt met het tweede verlengingsproduct als matrijs (DNA-template) (transcriptie), na welke stappen elk van de verkregen enkelstrengige nucleïnezuursequenties (ssRNA-transscripts) een volgende cyclus doorlopen.

16 september 1997

10.19. Vergelijking van de cyclische fase van de NASBAwerkwijze en die volgens het octrooi zoals hiervoor weergegeven onder 10.6. levert een groot aantal verschillen op: het startmateriaal van de cyclus is anders wegens het verschil in voorfase, het aantal stappen in de cyclus bedraagt zes in plaats van drie, de volgorde van de stappen van scheiding, annealing en ketenverlenging verschilt en ook de uitvoering van de stap van scheiding is gewijzigd. Voor wat dit laatste betreft wordt opgemerkt dat bij de scheidingstrap volgens de NASBA-cyclus, waarbij de matrijs (RNA-streng) te gronde gaat, niet voldaan is aan de essentiële voorwaarde van de scheidingstrap volgens de cyclus van de werkwijze volgens het HLR octrooi, namelijk dat deze stap leidt tot twee afzonderlijke strengen (ssDNA), welke beide noodzakelijkerwijs als matrijs in stand moeten blijven om tot de beoogde verdubbeling in de cyclus van het dubbelstrengs uitgangsmateriaal te kunnen komen. Derhalve kan niet worden gezegd dat de cyclische amplificatie volgens de NASBA-werkwijze op in wezen dezelfde wijze als die volgens de werkwijze van het octrooi leidt tot een te detecteren amplificatieproduct. Nu niet is voldaan aan voornoemde wezenlijke voorwaarden van de scheidingstrap volgens de cyclus van de geoctrooieerde werkwijze, kan bovendien evenmin worden volgehouden dat NASBA slechts de transcriptie aan de werkwijze volgens de conclusies 1 en 7 toevoegt (zie de pleitaantekeningen mr. Hendrick, pag. 62 e.v.). 10.20. Voorts wordt er nog op gewezen, dat ook al zou het cyclische amplificatieproces volgens NASBA als een equivalente uitvoeringsvorm moeten worden beschouwd van het amplificatieproces van het HLR octrooi, de NASBA-werkwijze niet valt binnen de beschermingsomvang van het octrooi. Immers de NASBA-werkwijze is nieuw en inventief geoordeeld ten opzichte van de werkwijze volgens het onderhavige octrooi 0.200.362 (en tevens ten opzichte van die volgens het octrooi 0.201.184), zoals blijkt uit het op de NASBA-werkwijze verleende Europese octrooi 0.329.822, waarin naar die beide octrooien als stand der techniek is verwezen. De rechtszekerheid zou op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen als geoordeeld zou worden dat na de octrooiaanvrage door inventieve inspanning ter beschikking gekomen equivalente amplificatiemethoden onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, terwijl de uitvinder zelf niet heeft onderkend dat andere cyclische amplificatiemethoden dan de enige in het octrooischrift genoemde, in de geoctrooieerde werkwijze zouden kunnen worden toegepast. 10.21. Heeft ook conclusie 13 aan haar vordering ten grondslag gelegd. Conclusie 13 heeft een onafhankelijk geformuleerde (niet naar de werkwijzeconclusies 1-12 verwijzende) conclusie die gericht is op een kit voor het detecteren van een specifieke nucleïnezuursequentie in een monster. 10.22. Partijen verschillen van mening over de vraag welke beschermingsomvang conclusie 13 toekomt. Organon c.s. menen dat conclusie 13 slechts kits beschermt die geschikt en bestemd zijn voor het uitvoeren van de geoctrooieerde werkwijze, terwijl HLR meent dat conclusie 13, gezien het onafhankelijke karakter ervan, voor elk kit bescherming verleent die voldoet aan de, in de conclusie weergegeven kenmerken, ongeacht of zulk een kit wel geschikt en/of bestemd is voor het uitvoeren van de werkwijze volgens het octrooi. 10.23. Ook conclusie 13 dient te worden uitgelegd overeenkomstig art. 69 EOV en het bijbehorende protocol. 10.24. De enige passage in de beschrijving van het octrooi (pag. 4, reg. 45- pag. 5, reg. 31) waarin de kit ter sprake komt, vermeldt slechts dat in de kit nog een volgende uitvoeringsvorm van de uitvinding is gelegen, waarna conclusie 13 woordelijk wordt herhaald; een bespreking van een ten aanzien van bekende kits gesteld probleem en van de kenmerken van de onderhavige kit die dat probleem zouden oplossen, ontbreekt in de beschrijving geheel. Hieruit is het de gemiddelde vakman, bijgestaan door zijn octrooigemachtigde, direct duidelijk dat hij te maken heeft met een conclusie "ter afronding van de bescherming". In de octrooiverleningspraktijk is het niet uitzonderlijk dat, toegespitst op het onderhavige vakgebied, aanvragers naast werkwijzeconclusies aan de octrooiverlenende instantie ook conclusies voorleggen die gericht zijn op een kit voor het uit-

16 september 1997


voeren van de bedoelde werkwijze en varianten daarvan ter verkrijging van een door hen noodzakelijk geachte bescherming. De kitconclusie is dan zo geformuleerd dat daarin slechts de voor het uitvoeren van de werkwijze noodzakelijke kenmerken zijn vermeld. De kit op zichzelf mist aldus inventiviteit omdat het de vakman onmiddellijk duidelijk is welke kenmerken in de kit aanwezig dienen te zijn om deze geschikt en bestemd te doen zijn voor het uitvoeren van de werkwijze. Niettemin worden deze kitconclusies door de octrooiverlenende instantie toelaatbaar geacht omdat de kit wordt beschouwd als een facet of belichaming van de uitvinding welke in het verschaffen van de nieuwe werkwijze gelegen is; zo is ook bij de kitconclusie aan de eis van inventiviteit voldaan. In zulk een geval waarin de kitconclusie zijn bestaansrecht ontleent aan de werkwijzeconclusies, is het vanzelfsprekend onjuist de kitconclusie geheel los te koppelen van de werkwijze conclusies. Gezien het gehele octrooischrift dient conclusie 13 dan ook, ook al is deze onafhankelijke conclusie geredigeerd, zo te worden uitgelegd dat de beschermingsomvang niet verder reikt dat kits die geschikt en bestemd zijn voor het uitvoeren van de geoctrooieerde werkwijze. Het voorgaande houdt in dat, ook al zou moeten worden aangenomen dat de NASBA-kits geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkwijze volgens het octrooi van HLR, hetgeen door Organon wordt betwist, deze kits toch niet binnen de beschermingsomvang van conclusie 13 vallen, omdat vaststaat dat zij niet voor het toepassen van die werkwijze bestemd zijn. //. Nietigheid Gelet op het voorlopig oordeel over de afwezigheid van inbreuk, zal het hof niet ingaan op de vraag of het octrooi HLR naar verwachting zal worden nietig verklaard. Deze kwestie is door Organon subsidiair aan de orde gesteld, namelijk voor het geval inbreuk zou worden aangenomen. 12. Overige kwesties in het principaal appel 12.1. Grief XIX volgens welke rechtsoverweging 53 van het vonnis in reconventie van de President niet compleet en niet afdoende geformuleerd zou zijn, kan onbesproken blijven. Ook als de grief zou zijn, zou dit geen gevolg hebben voor enige beslissing van de President. 12.2. Grief XX heeft betrekking op overwegingen die ten grondslag liggen aan het in reconventie aan HLR opgelegde verbod aan derden te kennen te geven dat naar haar mening de NASBA-kits respectievelijk de NASBA-methode onder de beschermingsomvang van haar octrooi vallen, zonder daarbij steeds te vermelden dat zulks naar het voorlopig oordeel van de President in kort geding niet het geval is en dat een verbod in kort geding daarom is geweigerd. 12.3. Deze grief gaat op. Inderdaad is niet voldoende aannemelijk geworden dat HLR aan derden bedoelde mededelingen heeft gedaan. Het vonnis zal daarom worden vernietigd voorzover inhoudende genoemd verbod en de daaraan verbonden dwangsomveroordeling. Overigens is het hof van oordeel dat als HLR haar mening over inbreuk door Organon c.s. aan derden zou kenbaar maken, de zorgvuldigheid meebrengt dat zij daarbij melding maakt van het andersluidende voorlopig oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering. De vrijheid van meningsuiting wordt hierdoor niet aangetast. 12.4. Grief XIX heeft betrekking op de overwegingen van de President die ten grondslag liggen aan het in reconventie aan HLR opgelegde bevel tot plaatsing van een advertentie. 12.5. Deze grief gaat op. Naar het oordeel van het hof is niet voldoende aannemelijk geworden dat HLR zodanige onrust op de markt heeft veroorzaakt dat een ingrijpende maatregel als het plaatsen van een advertentie gerechtvaardigd is. 12.6 Grief XXII heeft betrekking op de overwegingen die ten grondslag liggen aan de beslissing HLR te veroordelen tot betaling van een voorschot op de kosten van externe deskundigen. 12.7. Het hof is van oordeel dat voor toewijzing van het gevorderde voorschot geen plaats is nu een spoedeisend belang zelfs niet is gesteld. In zoverre kan het vonnis niet in stand blijven. 12.8. Grief XXIII heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft geen bespreking.

335

12.9. Het hof zal HLR als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van het pricipaal appel. 13. Voorts in het incidenteel appel 13.1. De grieven behoeven geen afzonderlijke bespreking meer. Een groot aantal grieven betreft door de President als voorshands vaststaand aangemerkte feiten (grieven I t/m V) en overwegingen van de President (grieven VII t/m XIV) die niet hebben geleid tot beslissingen waarmee Organon c.s. het oneens zijn. Grief VI heeft betrekking op overwegingen van de President op het punt van de bevoegdheid. Daarop is het hof ingegaan onder 9. Grief VI betreft tevens de vraag van het spoedeisend belang; deze heeft haar antwoord al gevonden onder 7. De grief met betrekking tot de overweging over de kosten van de externe deskundigen heeft hierboven beantwoording gevonden onder 12.6 en 12.7. Het hof voegt hieraan nog toe deze kosten niet te beschouwen als kosten in de zin van art. 56 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De grieven kunnen gelet op het vorenstaande niet leiden tot vernietiging van het vonnis, waarvan beroep. 13.2. De kosten van het incidenteel appel zal het hof als na te melden compenseren nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld. Beslissing: Het hof: in het principaal en het incidenteel appel: - bekrachtigt het vonnis van de President, voorzover in conventie gewezen; - wijst af bij wijze van vermeerdering van eis in hoger beroep door HLR gevorderde; In het principaal appel: - vernietigt het vonnis, voorzover in reconventie gewezen doch uitsluitend voorzover - HLR op straffe van een dwangsom is verboden aan derden te kennen te geven dat naar haar mening de NASBA-kits respectievelijk de NASBA-methode vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooi, zonder daar steeds bij te vermelden dat zulks naar het voorlopig oordeel van de President in kort geding niet het geval is en dat een verbod in kort geding daarom is geweigerd; - HLR op straffe van een dwangsom is bevolen een advertentie te plaatsen in het tijdschrift Clinica; - HLR is bevolen een voorschot te betalen ter zake van vergoeding van kosten van externe deskundigen; en in zoverre opnieuw rechtdoende; - wijst af de vorderingen van Organon c.s. (met inbegrip van het bij wege van vermeerdering van eis gevorderde); - veroordeelt HLR in de kosten van het principaal appel, tot op deze uitspraak aan de zijde van Organon c.s. begroot op ƒ 20.000,-; in het incidenteel appel: - verwerpt het beroep; - compenseert de kosten van het incidenteel appel aldus dat elke partij de eigen kosten draagt. Enz. Nr. 64. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 6 maart 1997. (Chicken Tonight/Chicken Classic) Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en M.V. Wellink-Volmer. Art. 13 A, lid lb Benelux Merkenwet. Pres.: het groene etiket op de verpakking van gedaagde (CSC) - gelet op de lay out daarvan en in het bijzonder de aanwezigheid van de groene achtergrond, alsmede door het gebruik van nagenoeg hetzelfde lettertype voor de merknaam in combinatie met de foto van eenzelfde soort gerecht - vertoont een zodanige visuele en begripsmatige gelijkenis met de als beeldmerk gedeponeerde etiketten van Unilever, dat de mogelijkheid bestaat dat bij de consument die met het etiket wordt geconfronteerd associaties worden gewekt tussen het etiket van gedaagde en het als beeldmerk gedeponeerde etiket van Unilever. Dat het Unox-vignet op het etiket van gedaagde

336


ontbreekt, maakt dit niet anders. Dit geldt ook voor het rode nieuwe etiket, aan welk oordeel bijdraagt de aanwezigheid van het bestanddeel Chicken in het woordmerk, ook al maakt het woordmerk Chicken Classic geen inbreuk op het woordmerk Chicken Tonight. Anders gezegd: wanneer in een geval als het onderhavige voor een woordmerk wordt gekozen dat - hoezeer ook niet overeenstemmend met een ouder woordmerk - gelijkenis vertoont met dat oudere woordmerk, dan dient bij de keuze van de visuele wijze waarop dat woordmerk wordt gebruikt een wat grotere afstand tot een tevens bestaand ouder beeldmerk te worden genomen. (Tegen dit onderdeel van het vonnis is niet incidenteel geappelleerd: Red.) Hof: zekerheidshalve zal voor het antwoord op de vraag of het woordmerk Chicken Classic overeenstemt met het woordmerk Chicken Tonight het criterium van art. 5 lid 1 aanhef en onder b van de Richtlijn worden gehanteerd. Unilever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar merk Chicken Tonight op het tijdstip dat CSC haar merk Chicken Classic ging gebruiken een bekend en sterk merk voor haar smoorsaus was en nog steeds is. Bovendien heeft Unilever tegelijkertijd met de introductie van haar merk een soortnaam voor een nieuw produkt geïntroduceerd, smoorsaus voor kip. Voorts gebruikten geen van de andere producenten van dergelijke smoorsauzen het woord Chicken in hun merk toen CSC haar merk in gebruik nam. Aan het onderscheidend vermogen van het merk Chicken Tonight doet niet af dat het bestanddeel Chicken verwijst naar de bestemming van de waar. Het merk moet voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in zijn geheel worden beschouwd. Het publiek zal daarom denken dat de smoorsauzen waarvoor het merk Chicken Classic gebruikt wordt, dezelfde herkomst hebben als sauzen waarvoor het bekende merk Chicken Tonight gebruikt wordt, althans een daarmee gelieerde herkomst. Met name acht het hof de mogelijkheid aanwezig dat het publiek zal denken dat Chicken Classic een (nieuw) merk is uit een serie waarvan het bekende merk Chicken Tonight deel uitmaakt óf zal denken te maken te hebben met een B-merk in relatie tot het bekende merk Chicken Tonight als A-merk.

16 september 1997

c. De tot het Unilever-concern behorende onderneming UVG (Unilever Vleesgroep) heeft in september 1993 onder het merk Chicken Tonight, als nieuw produkt, smoorsauzen voor kip geïntroduceerd, in drie smaken: Hawaii, Kerrie en Groenteroom. UVG heeft voor het door haar op de markt gebrachte produkt op grote schaal reclame gemaakt en was eind 1993 met deze sauzen marktleider. d. The Cooking Sauce Company is een onderneming die zich bezig houdt met het distribueren van smoorsauzen, die in haar opdracht in Engeland worden geproduceerd. Zij brengt deze smoorsauzen in Nederland op de markt. Het bedrijf is voornemens de smoorsauzen binnenkort in Engeland en later ook in andere Europese landen op de markt te brengen. e. Begin 1996 is The Cooking Sauce Company in Nederland op de markt gekomen met smoorsauzen voor kip onder het merk Chicken Classic in drie varianten: Kerrie, Mexicaans en Zoetzuur (Hawaii). Zij had die naam in augustus 1995 als merk gedeponeerd. f. Zij is begonnen die sauzen aan te bieden in glazen potten met een etiket als hieronder afgebeeld (hierna: het groene etiket), dat zij in januari 1996 eveneens, als beeldmerk, heeft gedeponeerd:

Unilever N.V. te Rotterdam, appellante [in kort geding], procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. J.A. van Arkel te Rotterdam, tegen The Cooking Sauce Company Limited te Camberly, Surrey, Engeland, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. J. van der Lee. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 juni 1996 (mr. E.J. Numann). Overwegingen ten aanzien van het recht: 1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a. Unilever [eiseres in k.g.: Red.] is rechthebbende op het woordmerk Chicken Tonight, gedeponeerd op 20 december 1991, welk merk is ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage onder nr. 505244 voor waren in de klassen 29 en 30, waaronder sauzen. b. Unilever is voorts rechthebbende op de onderstaande beeldmerken, welke zijn gedeponeerd resp. op 1 maart 1996 en 4 april 1996, onder nr. 866.369 resp. 868.723, bestaande uit de afbeeldingen van een pot voorzien van een etiket met onder meer het woordmerk Chicken Tonight, voor onder meer (kruiden)saus. Bij het depot nr. 866.369 (Kerrie) zijn de kleuren: diverse tinten groen, geel, rood, blauw, zwart, wit en goud, en bij het depot nr. 868.723 (Hawaii) de kleuren: groen, goud, zwart, wit, diverse tinten rood, geel en lila als onderscheidend kenmerk vermeld. De inschrijving van deze beeldmerken heeft nog niet plaatsgevonden.

g. Eind februari 1996 heeft Unilever via advertenties in reclamekranten van supermarkten geconstateerd dat The Cooking Sauce Company onder het merk Chicken Classic smoorsauzen voor kip in potten met het groene etiket op de Nederlandse markt brengt. h. Bij brief van 7 maart 1996 heeft Unilever The Cooking Sauce Company gesommeerd het gebruik van de verpakking voorzien van dat etiket met het merk Chicken Classic te staken. i. The Cooking Sauce Company heeft in een bespreking met Unilever op 11 april 1996 toegezegd het gebruik van het groene etiket te staken en alleen nog de bestaande voorraad uit te verkopen. Zij heeft op dit moment Chicken Classic met een rood etiket in produktie, waarmee zij binnenkort op de markt wil komen. Dit etiket (hierna: het rode etiket) ziet er aldus in vooraanzicht uit:

16 september 1997


2. Unilever vordert - samengevat - The Cooking Sauce Company te verbieden in de Benelux inbreuk te maken op haar merken zoals omschreven onder la en lb, zulks op straffe van een dwangsom. 3. Zij legt aan haar vordering ten grondslag de onder 1 vermelde feiten, alsmede de stelling dat The Cooking Sauce Company inbreuk maakt op het woordmerk Chicken Tonight door gebruik te maken van het met dat merk overeenstemmende teken Chicken Classic voor de waren waarvoor het merk Chicken Tonight is ingeschreven, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen dat teken en het merk van Unilever. The Cooking Sauce Company maakt tevens inbreuk op de als beeldmerk gedeponeerde etiketten van Unilever. Hetzelfde geldt voor het door The Cooking Sauce Company gewijzigde etiket. Unilever stelt dat zij, op grond van het bovenstaande, een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevraagde voorziening. 4. The Cooking Sauce Company heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. Zij betwist het gestelde spoedeisend belang van Unilever bij de gevraagde voorzieningen niet. 5. Voor zover het bepaalde in artikel 37A BeneluxMerkenwet ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu de gestelde rechtsplicht tot respectering van de merkrechten van Unilever (mede) in het arrondissement 's-Gravenhage dient te worden uigevoerd. Bovendien heeft gedaagde de bevoegdheid van de president niet ter discussie gesteld. Inbreuk op het woordmerk? 6. The Cooking Sauce Company heeft aangevoerd dat het woordmerk Chicken Tonight geen, althans een gering onderscheidend vermogen heeft. Het woord Chicken heeft in het geheel geen onderscheidende kracht, het bestanddeel Tonight is nog het meest onderscheidend. Zij stelt dat het woord Chicken beschrijvend is, althans zeer zwak als merkbestanddeel. 7. Vooropgesteld dient te worden dat de woordmerken Chicken Tonight en Chicken Classic beide voor smoorsauzen voor kip worden gebruikt. Voorshands wordt geoordeeld dat het woord Chicken in het merk Chicken Tonight, dat Unilever gebruikt als aanduiding voor smoorsaus voor kip, niet louter beschrijvend is. Gelet op het feit dat bij brede lagen van het koperspubliek bekend is dat chicken het Engelse woord voor kip is en het hier om een voor toepassing bij de bereiding van kip bestemd produkt gaat, moet het woord Chicken in het merk Chicken Tonight als een zwak onderdeel van dit merk worden bestempeld. 8. Beoordeeld dient te worden of het merk Chicken Classic in zijn geheel bezien overeenstemming in de zin van art. 13A BMW vertoont met het merk Chicken Tonight. Naar het voorlopig oordeel van de president ligt bij Chicken Tonight de nadruk op het bestanddeel Tonight en bij Chicken Classic op het bestanddeel Classic en verschillen die meest kenmerkende bestanddelen zodanig, in zowel visueel als auditief als begripsmatig opzicht, dat er onvoldoende aanleiding bestaat voor de vrees dat de merken zullen worden verward, dan wel dat de mogelijkheid van associatie bij het publiek bestaat. Het merk Chicken Classic stemt derhalve niet overeen met het merk

337

Chicken Tonight. Dat de beide merken een zekere gelijkenis vertonen is intussen, naar hierna zal worden overwogen, wel van betekenis. 9. Unilever kan zich dan ook niet verzetten tegen het gebruik van het merk Chicken Classic voor smoorsauzen voor kip door The Cooking Sauce Company. In zoverre dienen de vorderingen te worden afgewezen. Inbreuk op het beeldmerk? 10. Het verweer van The Cooking Sauce Company houdt in dat het beeldmerk van Chicken Tonight geen, althans een slechts zeer gering onderscheidend vermogen heeft. The Cooking Sauce Company heeft op dit moment Chicken Classic met een rood etiket en met een gewijzigd lettertype in produktie en gaat er vanuit dat de discussie over het gebruik van het groene etiket is afgerond. Zij heeft Unilever toegezegd dat gebruik te staken en alleen nog de bestaande voorraad uit te verkopen. Bij vergelijking van het etiket van Unilever en het nieuwe etiket is er volgens The Cooking Sauce Company geen sprake van overeenstemming. Unilever heeft op het etiket van de verpakking boven het merk Chicken Tonight een Unox-vignet geplaatst, waardoor consumenten Chicken Classic nooit zullen aanzien voor Chicken Tonight. Ook de basiskleur van het etiket verschilt. Unilever gebruikt een donkergroene achtergrond, terwijl The Cooking Sauce Company een zwarte achtergrond met een fel rode kleur voor de produktbeschrijving gebruikt. Voorts zijn de letters van het merk anders geschreven en verschillen de potjes qua grootte en zijn de deksels verschillend van kleur, waardoor geen sprake is van gevaar voor associatie of verwarring. 11. Aangezien ter terechtzitting niet aannemelijk is geworden dat het groene etiket niet meer in de handel is, staat allereerst ter beantwoording de vraag of het in r.o. 1 onder f afgebeelde uiterlijk van dat etiket inbreuk maakt op het in r.o. 1 onder b afgebeelde merk van Unilever. Dat dit merk geen onderscheidend vermogen zou hebben, zoals namens The Cooking Sauce Company is betoogd, valt, mede in het licht van de verschillende ter terechtzitting getoonde etiketten van andere producenten van dit produkt, niet staande te houden. 12. Voorshands wordt geoordeeld dat het groene etiket op de verpakking van The Cooking Sauce Company - gelet op de lay out daarvan en in het bijzonder de aanwezigheid van de groene achtergrond, alsmede door het gebruik van nagenoeg hetzelfde lettertype voor de merknaam in combinatie met de foto van eenzelfde soort gerecht - een zodanige visuele en begripsmatige gelijkenis vertoont met de als beeldmerk gedeponeerde etiketten van Unilever, dat de mogelijkheid bestaat dat bij de consument die met het etiket wordt geconfronteerd associaties worden gewekt tussen het etiket van The Cooking Sauce Company en het als beeldmerk gedeponeerde etiket van Unilever. Dat het Unox-vignet op het etiket van de The Cooking Sauce Company ontbreekt, zoals zij heeft gesteld, maakt dit niet anders. 13. Voorshands wordt voorts geoordeeld dat ook bij het rode nieuwe etiket - waarbij de achtergrond van het etiket is gewijzigd in een rode kleur en een wat afwijkend lettertype is gekozen voor de merknaam - sprake is van gevaar voor associatie tussen dat etiket en de beeldmerken van Unilever. Gelet op de grote naamsbekendheid van het Unilever-produkt zullen de rode kleur en het niet fundamenteel gewijzigde lettertype het associatie- of verwarringsgevaar niet wegnemen. Daarbij weegt mede dat de eerder geconstateerde zekere gelijkenis tussen de woordmerken - die beide uit twee woorden bestaan, waarvan Chicken het eerste is en waarvan het tweede woord uit twee lettergrepen bestaat - medebrengt dat het associatie of verwarringsgevaar tussen de beeldmerken, waarvan de woordmerken deel uitmaken, groter is, naarmate de afbeeldingen een grotere gelijkenis vertonen. Anders gezegd: wanneer in een geval als het onderhavige voor een woordmerk wordt gekozen dat - hoezeer ook niet overeenstemmend met een ouder woordmerk - gelijkenis vertoont met dat oudere woordmerk, dan dient bij de keuze van de visuele wijze waarop dat woordmerk wordt gebruikt een wat grotere afstand tot een tevens bestaand ouder beeldmerk in acht te worden genomen. 14. Het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat The Cooking Sauce Company inbreuk heeft gemaakt en maakt op


338

de beeldmerken van Unilever, zodat de vorderingen toewijsbaar zijn. 15. Ambtshalve wordt nog het navolgende overwogen: (...) 16. The Cooking Sauce Company zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten. Beslissing: De President: Verbiedt The Cooking Sauce Company in de Benelux inbreuk te maken op het recht van Unilever op de in r.o. 1 onder b afgebeelde merken en verbiedt The Cooking Sauce Company in het bijzonder voor haar smoorsauzen voor kip gebruik te maken van de eerderbedoelde groene en rode etiketten, of andere met de beeldmerken van Unilever overeenstemmende tekens; Bepaalt dat The Cooking Sauce Company een dwangsom zal verbeuren van ƒ 10.000,- voor iedere keer dat dit verbod of een gedeelte daarvan wordt overtreden, waarbij aanbieding of aflevering van iedere pot of verpakking met een inbreukmakend etiket als een overtreding zal gelden; Bepaalt dat Unilever (tenzij zulks reeds eerder door The Cooking Sauce Company zou zijn gedaan) binnen één jaar nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of The Cooking Sauce Company inbreuk maakt op genoemde merkrechten en dat, indien Unilever zulks nalaat, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; Veroordeelt The Cooking Sauce Company in de kosten van het geding, aan de zijde van Unilever tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.350,- waarin begrepen het griffierecht; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde; enz. b) Het Hof, enz. 5. Bij het bestreden vonnis is onder veroordeling van CSC in de proceskosten de door Unilever ingestelde, op merkinbreuk gebaseerde, vordering aan CSC een inbreukverbod op te leggen (op straffe van een dwangsom) toegewezen met uitzondering van de op inbreuk op haar woordmerk Chicken Tonight gebaseerde vordering van Unilever. De grieven, die het hof gezamenlijk zal behandelen, stellen de vraag aan de orde of CSC met het gebruik van haar merk Chicken Classic voor smoorsauzen voor kip inbreuk maakt op het woordmerk Chicken Tonight van Unilever. Partijen zijn het er over eens dat in hoger beroep het geschil voor zover dit betreft het gebruik van Chicken Classic op etiketten, beperkt is tot het gebruik op de sub 2 genoemde - ten pleidooie op de potten getoonde - nieuwe etiketten van CSC. 6. Partijen verschillen in dit verband van mening over de vraag of Chicken Classic beschouwd kan worden als een met het woordmerk Chicken Tonight overeenstemmend teken, zoals art. 13A lid 1 sub b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken eist voor merkinbreuk in een geval als - daarover bestaat in casu geen geschil - het onderhavige dat het teken in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. Voorwaarde voor merkinbreuk in dat geval is volgens deze bepaling dat door voornoemd gebruik van Chicken Classic de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen Chicken Classic en Chicken Tonight. Twijfel bestaat over de vraag of dit criterium, dat is opgenomen bij de aanpassing van voornoemde Benelux Merkenwet aan de Eerste Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten van 21 december 1988 (Pb. EG 11 februari 1989, L40/1), minder ruim is dan het vóór 1 januari 1996 op grond van de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof geldende criterium. Zekerheidshalve zal het hof het criterium van art. 5 lid 1 aanhef en onder b. van de Richtlijn hanteren en nagaan of van zodanige overeenstemming sprake is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk (Chicken Tonight).

16 september 1997

7. CSC betwist dat Chicken Classic in voornoemde zin overeenstemt met het woordmerk Chicken Tonight. Zij stelt hiertoe dat Chicken Tonight geen, althans een zeer gering, onderscheidend vermogen heeft - naar het hof begrijpt - voor smoorsaus voor kip. 8. Aangaande de onderscheidende kracht van Chicken Tonight als merk voor smoorsaus voor kip stelt Unilever dat eind 1995/begin 1996 - derhalve op het tijdstip dat CSC in Nederland Chicken Classic ging gebruiken - een bekend en sterk merk voor haar smoorsaus was en nog steeds is. Unilever heeft naar het oordeel van het hof deze stelling - in tegenstelling tot CSC de hare - in voldoende mate aannemelijk gemaakt met een beroep op haar - door producties gestaafde en niet weersproken - langdurige, intensieve en kostbare (in 1993 8 vervolgens jaarlijks 1,5 miljoen gulden) reclameactiviteiten voor haar smoorsaus voor kip onder haar merk Chicken Tonight in de vorm van folders, advertenties en tv-reclame (de kipvleugelbeweging), voorts op haar - evenmin weersproken - omzetcijfers (in 1995 5,8 en in 1996 8,3 miljoen potten) voor het onderhavige product en positie als marktleider van dit product. 9. Bij het oordeel onder 8 heeft het hof mede in aanmerking genomen (de sub 4 onder b vermelde feiten) dat Unilever toen zij destijds Chicken Tonight als merk introduceerde voor een nieuw product, terzelfder tijd voor dit product zelf een soortnaam, smoorsaus voor kip, heeft geïntroduceerd en dat Unilever met deze aldus in september 1993 geïntroduceerde saus eind 1993 reeds marktleider was. 10. Voorts is bij het oordeel sub 8 in aanmerking genomen dat behalve Unilever (via UVG) - zoals zij stelt en CSC onvoldoende gemotiveerd betwist - geen van de andere producenten van smoorsauzen voor kip het woord Chicken in hun merk voor die waren gebruikten toen CSC in 1996 met haar merk Chicken Classic in Nederland op de markt kwam. Het door CSC aangevoerde gebruik van Tandoorie Chicken van Mc Cormick voor een kruidenmix doet daaraan niet af, omdat dit geen gebruik als merk is, maar slechts een vermelding, naast het eveneens in het oog springende merk Mc Cormick - zoals getoond ten pleidooie - , van de soortnaam van een bepaald kipgerecht voor de bereiding waarvan de kruidenmix bestemd is. Evenmin leiden de door CSC aangevoerde inschrijvingen van merken met het bestanddeel Chicken tot een ander oordeel, aangezien de enkele beschrijving niet betekent dat de onderhavige merken ook daadwerkelijk in de Benelux gebruikt zijn (of worden) en gebruik niet aannemelijk is geworden. 11. Aan voornoemd oordeel over de bekendheid en sterkte en derhalve over het onderscheidend vermogen van het merk Chicken Tonight doet in casu evenmin af dat - zoals CSC stelt en Unilever betwist - door het bestanddeel Chicken in dat merk verwezen wordt naar de bestemming (voor kip) van de waar (smoorsaus) waarvoor Unilever het merk gebruikt. Zulks, omdat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van Chicken Tonight als merk voor die waar, het merk in zijn geheel moet worden beschouwd en CSC niet stelt en ook niet aannemelijk is (geworden) dat de aanduiding Chicken Tonight beschouwd kan worden als de in de gangbare taal of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijke wijze om voornoemde bestemming aan te geven. Aannemelijk is zelfs dat voordat Chicken Tonight bekendheid verwierf als merk voor smoorsaus voor kip, de mogelijkheid bestond dat het publiek bij confrontatie met het merk Chicken Tonight zou denken met een merk voor een kipgerecht en niet slechts voor de saus voor dit gerecht te maken te hebben. 12. In aanmerking genomen de bekendheid en sterkte en derhalve het niet geringe onderscheidend vermogen van Chicken Tonight als merk voor smoorsauzen voor kip is het hof mede gezien het sub 10, eerste alinea overwogene - voorshands van oordeel dat het woordmerk Chicken Tonight en het door CSC gebruikte merk Chicken Classic overeenstemmend zijn in de zin als vermeld onder 6. Zulks omdat deze merken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, zodanige gelijkenis (in totaalindruk) vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat het publiek dat met Chicken Classic als merk voor smoorsaus voor kip wordt geconfronteerd, zal denken dat de smoorsauzen waarvoor het merk Chicken Classic gebruikt wordt, dezelfde herkomst hebben als de sauzen waar-

16 september 1997

Bij blad Industriële Eigendom, nr. 9

voor het bekende merk Chicken Tonight gebruikt wordt, althans een daarmee gelieerde herkomst. Met name acht het hof de mogelijkheid aanwezig dat het publiek zal denken dat Chicken Classic een (nieuw) merk is uit een serie waarvan het bekende merk Chicken Tonight deel uitmaakt óf zal denken te maken te hebben met een B-merk in relatie tot het bekende merk Chicken Tonight als A-merk. Dit verwarringsgevaar is te meer aannemelijk, nu uit het overgelegde reclamemateriaal en uit de litigieuze etiketten blijkt dat CSC Chicken Classic op een in het oog springende wijze als merk presenteert naast de, zij het minder opvallende, aanduiding van de soortnaam van het product (smoorsaus voor kip) en wel als enig merk zonder daarbij op een aan het publiek opvallende wijze de herkomst (producent) te vermelden. 13. Aangaande voornoemde totaalindruk die elk van beide merken bij het publiek zal achterlaten, overweegt het hof als volgt. Nu ten aanzien van het gebruik door of namens de merkgerechtigden van geen van beide woordmerken door CSC is gesteld, noch - uit de wijze van gebruik in overgelegd reclamemateriaal, op de getoonde potten of anderszins - aannemelijk is geworden dat bij dit gebruik (steeds) de nadruk gelegd is op het tweede bestanddeel van de merken, is het hof voorshands, mede gezien het hiervoor sub 8 tot en met 10 overwogene, van oordeel dat niet gezegd kan worden dat bij Chicken Tonight de nadruk zodanig op het bestanddeel Tonight en bij Chicken Classic op het bestanddeel Classic ligt dat deze bestanddelen als meest kenmerkende gekwalificeerd moeten worden met als gevolg dat van overeenstemming geen sprake zou zijn. 14. De overeenkomsten in de totaalindruk die elk van beide merken zal achterlaten bij het publiek (dat met die merken voor smoorsaus voor kip wordt geconfronteerd), berusten mede op de volgende punten van gelijkenis in beeld, klank en betekenis: a. Beide merken bestaan uit twee - ook onderling - even lange woorden die elk bestaan uit twee lettergrepen en elk afkomstig zijn uit de Engelse taal. b. Beide merken beginnen met hetzelfde woord (Chicken), zijnde het Engelse woord voor kip, zodat bij beide merken op dezelfde wijze het eerste bestanddeel het vlees noemt waarvoor de - zelf geen kip bevattende - saus ter onderscheiding waarvan de merken dienen, primair bestemd is. 15. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat CSC met het onderhavige gebruik van haar merk Chicken Classic inbreuk maakt op het woordmerk Chicken Tonight van Unilever, zodat het hierop gebaseerde gebruiksverbod (met dwangsom) toewijsbaar is. Derhalve zijn de grieven gegrond en kan het vonnis voor zover daarbij dit verbod is afgewezen, niet in stand blijven. CSC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 16. Het hof merkt nog op dat, anders dan CSC betoogt, niet valt in te zien dat toewijzing van voornoemd verbod ertoe leidt dat het woord chicken (in verband met smoorsaus voor kip) gemonopoliseerd wordt ten behoeve van Unilever. Immers, deze toewijzing belemmert CSC niet op de in de gangbare taal normale, tevens commercieel verantwoorde, wijze - ook in de Engelse taal - aan te geven dat haar smoorsaus bestemd is voor (toepassing bij de bereiding van) kip. Hieronder valt uiteraard niet het onderhavige gebruik van chicken als onderdeel van een merk. Evenmin belemmert zo'n verbod CSC chicken te gebruiken als onderdeel van een merk dat niet overeenstemt met Chicken Tonight. Beslissing Het Gerechtshof: - vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij de op inbreuk op haar woordmerk Chicken Tonight gebaseerde vordering van Unilever aan CSC een inbreukverbod (op straffe van een dwangsom) op te leggen, is afgewezen; in zoverre opnieuw rechtdoende: - verbiedt CSC in de Benelux inbreuk te maken op het woordmerk Chicken Tonight van Unilever en in het bijzonder door voor haar smoorsauzen voor kip gebruik te maken van de sub 2 van dit arrest genoemde nieuwe etiketten Chicken Clas-

339

sic of andere met het woordmerk Chicken Tonight overeenstemmende tekens; - bepaalt dat CSC een dwangsom zal verbeuren van ƒ 10.000,- voor iedere keer dat dit verbod wordt overtreden, waarbij aanbieding of aflevering van iedere pot of verpakking met een inbreukmakend etiket als een overtreding geldt; - veroordeelt CSC in de kosten van het hoger beroep welke aan de zijde van Unilever tot aan deze uitspraak worden begroot op ƒ 4.606,60; - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr. 65. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 15 april 1996. (INTEL/iNTAL) Mrs. Ch.W. Mouton, F.F. Langemeijer en A.M.J. van Buchem-Spapens. Art. 13A, lid 1 Benelux Merkenwet. Het teken iNTAL stemt overeen met het merk INTEL omdat tussen beide een zodanige auditieve en visuele gelijkenis bestaat, dat daardoor de mogelijkheid van associatiegevaar bestaat. De stelling dat er geen sprake is van associatiegevaar omdat het publiek dat de onderhavige goederen (computer c.q. computeronderdelen) koopt, deskundig is, wordt verworpen. Het is een feit van algemene bekendheid dat niet iedereen die een computer koopt als deskundig heeft te gelden. Indien al juist is dat de consument zich goed laat voorlichten en dat over computers veel geschreven wordt, dan betekent dat nog niet dat de koper ook in zoverre als deskundig moet worden beschouwd. Computers en computeronderdelen zijn soortgelijke waren omdat het publiek computers en computeronderdelen als verwant zal beschouwen. Art. 6:2 Burgerlijk Wetboek. Beroep op rechtsverwerking, gebaseerd op door Talcom met INTEL gesloten licentieovereenkomst, verworpen, omdat Talcom krachtens die overeenkomst niet verplicht was op de door haar te verhandelen computers behalve het logo "INTEL INSIDE" ook de merknaam iNTAL aan te brengen en het feit dat INTEL uit haar door Talcom toegezonden stukken van de merknaam iNTAL kennis heeft genomen, tegen de achtergrond van het doel van de overeenkomst in beginsel niet betekent dat INTEL het recht om tegen die merknaam op te komen, heeft verwerkt. Mogelijk heeft Talcom gehoopt of verwacht dat tegen haar merk niet (meer) zou worden opgetreden, doch daarbij kan geen sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen, reeds omdat het ingevolge de overeenkomst aan Talcom verboden was een merknaam te gebruiken die verwarring zou kunnen wekken met de naam INTEL. Talcom Benelux B.V. te Geldrop, appellante, procureur mr. R.H. Stam, tegen Intel Corporation te Santa Clara, Californië, Verenigde Staten van Amerika, geïntimeerde, procureur mr. J.E. Benner, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam. a) Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, enkelvoudige kamer, 7 juli 1995 (mr. E.J.C. Adang). Het geschil en de beoordeling daarvan 1. De vordering van eiseres strekt ertoe bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1. Gedaagde met onmiddellijke ingang te verbieden ieder gebruik binnen de Benelux van haar merk iNTAL dan wel enig ander met het merk INTEL van eiseres overeenstemmend teken, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel van ƒ 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit verbod wordt overtreden, zulks ter keuze van eiseres; 2. het depot van het merk iNTAL ten name van gedaagde, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer

340


533681, nietig te verklaren en de doorhaling van de inschrijving van dat depot te bevelen; 3. gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding. Enz. [Post alia] 5. De rechtbank komt tot de volgende bevindingen: 5.1. Eiseres heeft bij conclusie van eis melding gemaakt van de inschrijving van haar merk INTEL INSIDE. Dat haar vordering mede is gebaseerd op deze merkinschrijving blijkt onvoldoende uit die conclusie. Bovendien heeft eiseres bij akte verzoek bij pleidooi in het geding gebracht "de publikatie van de drie inschrijvingen van haar merk INTEL, waarop haar vorderingen zijn gebaseerd". De rechtbank begrijpt uit een en ander dat de vorderingen van eiseres niet zijn gebaseerd op de inschrijving van het merk INTEL INSIDE. 5.2.1. Het door gedaagde gebruikte merk iNTAL en het merk INTEL van eiseres komen auditief sterk met elkaar overeen. Slechts in de op een na laatste klank wijken deze merken van elkaar af. Dit auditieve verschil is zodanig gering dat er gelet op de overigens bestaande auditieve overeenkomst sprake is van een zo grote mate van gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek moet worden geacht niet slechts uit deskundigen te bestaan - dat met het merk iNTAL wordt geconfronteerd associaties tussen de beide merken worden gewekt. Bovendien vertoont ook visueel het door eiseres gedeponeerde, en het depot is in casu relevant, merk INTEL een dusdanige gelijkenis met het door gedaagde, onder meer in het door haar in het geding gebrachte advertentiemateriaal, gebruikte merk iNTAL dat vorenomschreven associatiemogelijkheid bestaat. Dat het merk van eiseres met een hoofdletter begint en het merk van gedaagde met een kleine letter doet aan het bestaan van de visuele gelijkenis niet in relevante mate af. Op grond van het voorgaande moet het merk iNTAL in het kader van de BMW worden aangemerkt als een met het merk INTEL van eiseres overeenstemmend teken. Gegeven die overeenstemming is niet relevant dat op elke iNTAL computer zowel een iNTAL als een INTEL INSIDE sticker is aangebracht. 5.2.2. Het merk iNTAL van gedaagde wordt gebruikt voor computers terwijl daarnaast het merk INTEL van eiseres blijkens de door haar in het geding gebrachte publikaties van haar Benelux inschrijvingen van dat merk is ingeschreven voor een aantal waren uit klasse 9, waaronder computers. Terzake de inschrijving van het merk INTEL voor computers kan worden vastgesteld dat gedaagde gebruik maakt van het merk iNTAL voor waren, waarvoor het merk INTEL van eiseres is ingeschreven. Bovendien zijn computers waarvoor het merk iNTAL wordt gebruikt dusdanig verwant aan de overige waren waarvoor het merk INTEL is ingeschreven dat computers in het kader van de BMW moeten worden aangemerkt als waren welke soortgelijk zijn aan die overige waren, zodat voorts kan worden vastgesteld dat gedaagde gebruik maakt van het merk iNTAL voor waren, soortgelijk aan de waren waarvoor het merk INTEL van eiseres is ingeschreven. 5.2.3. Op grond van het voorgaande kan worden vastgesteld dat er sprake is van een situatie waarin gedaagde gebruik maakt van een met het merk INTEL van eiseres overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven en voor soortgelijke waren. Gegeven de erkende inschrijvingen van het merk INTEL kan eiseres zich in beginsel als uitsluitend gerechtigde zich ingevolge artikel 13 A onder 1 BMW tegen dit gebruik verzetten. 5.3. Tussen partijen staat vast dat gedaagde haar merk iNTAL, dat zoals hiervoor is vastgesteld met het merk INTEL overeenstemt, heeft gedeponeerd nadat eiseres haar merk INTEL reeds had gedeponeerd. Het depot van gedaagde komt derhalve in rangorde na de depots van eiseres zodat eiseres met een beroep op artikel 14B, onder l, BMW in beginsel de nietigheid van het depot van gedaagde kan inroepen. 5.4.1. Het verweer van gedaagde dat de vorderingen van eiseres niettegenstaande het voorgaande moeten worden afgewezen aangezien eiseres moet worden geacht haar rechten om zich tegen het gebruik door gedaagde van het merk iNTAL te verzetten te hebben verwerkt, verwerpt de rechtbank.

16 september 1997

5.4.2. Uit de overeenkomst van 25 september 1992 volgt dat het INTEL INSIDE logo slechts mag worden gebruikt voor "Qualifying Products" die in Attachment " C " zijn genoemd. Dat gedaagde ook is gehouden die "Qualifying Products" op de markt te brengen onder de in Attachment " C " opgenomen "OEM Product Name" en dat zij geen recht op de overeengekomen vergoeding zou hebben indien zij "Qualifying Products" onder een andere naam op de markt zou brengen volgt niet uit die overeenkomst en is door eiseres ook betwist. De voorwaarde dat gedaagde als eigen merk geen "word(s) or design(s) confusingly similar to the Logo" mag gebruiken zou ook niet met een dergelijke verplichting zijn te rijmen. Met eiseres is de rechtbank van oordeel dat aan de "Product Name" van "Qualifying Products" niet meer betekenis kan worden toegekend dan de vaststelling tussen partijen van het produkt waarop de overeenkomst van toepassing is. Dat gedaagde geen recht op vergoedingen zou hebben indien "Qualifying Products" onder een andere naam dan de "Product Name" op de markt zouden worden gebracht, volgt niet uit de overeenkomst. Van enige in het kader van het beroep op rechtsverwerking relevante verplichting of stimulans tot het gebruik van de aanduiding iNTAL in het algemeen en voor de betreffende "Qualifying Products" in het bijzonder is derhalve geen sprake. 5.4.3. De toezending op kwartaalbasis vanaf het derde kwartaal van 1992 door gedaagde aan het tot de organisatie van eiseres behorende Local Intel Inside Programm Office (GB) van verpakkingen, brochure's en foto's vond plaats teneinde te doen vaststellen dat het INTEL INSIDE logo werd gebruikt conform het bepaalde in de overeenkomst en dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van vergoedingen werd voldaan. Met controle op het eigen merkgebruik door gedaagde had die toezending niet van doen, gegeven ook het ontbreken van enige verplichting tot het gebruik van de "Product Name" als merk zoals hiervoor is overwogen. Weliswaar kan worden vastgesteld dat voormeld Office middels de toegezonden stukken van het gebruik van het merk iNTAL kennis heeft kunnen nemen, welke kennisneming aan eiseres kan worden toegerekend aangezien de wijze waarop eiseres de uitvoering van de overeenkomst met gedaagde binnen haar organisatie heeft geregeld aan gedaagde niet kan worden tegengeworpen, en dat tegen het gebruik van dat merk zijdens eiseres geen bezwaar is gemaakt maar zulks impliceert naar het oordeel van de rechtbank - gelet ook op het doel van de toezendingen nog niet dat eiseres moet worden geacht in het gebruik van dat merk te hebben toegestemd. Gegeven het doel waarvoor de verpakkingen, brochure's en foto's werden toegezonden heeft gedaagde aan het uitblijven van bezwaar en uit het toekennen van vergoedingen niet het vertrouwen mogen ontlenen dat eiseres haar merkenrechten niet jegens gedaagde zou uitoefenen. Dat gedaagde door het voortduren van het gebruik van haar merk in een nadeliger positie is gekomen dan wanneer eiseres eerder bescherming van het merk INTEL zou hebben ingeroepen betekent, gegeven voornoemde omstandigheden, niet dat het beroep van eiseres op haar merkenrechten in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou moeten worden geacht. De rechtbank neemt bij dit alles ook in aanmerking dat de periode waarover gedaagde het merk iNTAL voorafgaande van de bezwaren van eiseres heeft gebruikt beperkt is gebleven tot 19 maanden en dat is gesteld noch gebleken dat gedaagde eiseres op enig moment heeft verzocht zich omtrent de toelaatbaarheid van het gebruik van het merk iNTAL uit te laten. 5.5. Op grond van de omstandigheid dat eiseres in de periode van 25 september 1992 tot 26 april 1994 nadrukkelijk kennis heeft gedragen van het gebruik van het merk iNTAL door gedaagde zonder daartegen op enige wijze bezwaar tegen te maken is de rechtbank van oordeel dat eiseres geen aanspraak kan maken op een onmiddellijk verbod van het gebruik van het merk iNTAL maar dat gedaagde een uitlooptermijn dient te worden gegund, welke termijn de rechtbank gelet op de omstandigheden van het geval en de belangen van gedaagde zal stellen op één jaar na betekening van dit vonnis. De gevorderde dwangsom zal aan een maximum worden gebonden als hierna in het dictum vermeld. 5.6. Gegeven de nietigheid van het depot van gedaagde zal doorhaling daarvan worden bevolen.

16 september 1997

Bijblad Industriiele Eigendom, nr. 9

5.7. De rechtbank zal de kosten van deze procedure compenseren als na te melden nu ieder van partijen gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld. Beslissing De rechtbank: Verbiedt gedaagde om ingaande één jaar na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen de Benelux van het merk iNTAL, dan wel van enig ander met het merk INTEL van eiseres overeenstemmend teken, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (tienduizend gulden) voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel ƒ 1.000,- (duizend gulden) voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit verbod wordt overtreden, zulks ter keuze van eiseres, met een maximum van ƒ 250.000,-. Verklaart het depot van het merk iNTAL ten name van gedaagde, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 533681, nietig en beveelt de doorhaling van de inschrijving van dat depot. Compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz. b) Het Hof, enz. 4. De beoordeling 4.1. In hoger beroep wordt uitgegaan van de volgende feiten. a. Intel is houdster van het op 30 augustus 1979, 1 februari 1990 en 13 augustus 1991 voor de Benelux ingeschreven woorden beeldmerk INTEL voor waren, waaronder computers. b. Talcom heeft op 13 augustus 1993 het merk iNTAL voor de Benelux gedeponeerd voor computers. c. Op 25 september 1992 is tussen Intel en Talcom een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst (hierna ook te noemen: licentieovereenkomst) houdt, kort gezegd, in dat de licentienemer Talcom voor het verwerken van door Intel geproduceerde microprocessoren in door Talcom vervaardigde en in een bijlage bij het contract specifiek aangeduide - computers een vergoeding van Intel ontvangt alsmede een gedeeltelijke vergoeding van door Talcom gemaakte advertentiekosten. Enz. [Post alia] 4.3. Talcom heeft tegen dit vonnis zes grieven aangevoerd. Het hof zal deze grieven hierna bespreken. 4.3.1. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van het onderhavige geschil uitgegaan wordt van toepasselijkheid van het Nederlands recht. Het petitum brengt dat met zich mede. In de overeenkomst tussen partijen d.d. 25 september 1992 wordt weliswaar voor wat betreft de uitvoering van die overeenkomst gesproken van toepasselijkheid van het recht van Californië resp. van de V.S., doch uit de wederzijdse stellingen van partijen zoals in de loop van het geding naar voren gekomen, leidt het hof af dat partijen te dezen kennelijk toepassing van Nederlands recht voor ogen heeft gestaan. 4.3.1.1. Voor wat betreft de merkenrechtelijke aspecten van de zaak gaat het hof uit van toepasselijkheid van de BMW, zoals deze is gewijzigd per 1 januari 1996. De in casu relevante bepalingen van deze wet, de artikelen 3, 13, 14 en 37 hebben op de punten waar het in dit geding om gaat, geen relevante veranderingen ondergaan. 4.3.1.2. Ter voldoening aan artikel 37 onder B BMW stelt het hof zijn bevoegdheid vast aan de hand van de vestigingsplaats van Talcom. 4.4. De eerste grief stelt de vraag aan de orde of sprake is van overeenstemming tussen het merk INTEL en het merk iNTAL. Ingevolge artikel 13A lid 1 sub b BMW kan de merkhouder zich verzetten tegen "elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk". Voor overeenstemming

341

in de zin van deze bepaling is voldoende dat het merk en het teken auditief, visueel of begripsmatig een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid van associatie-gevaar bestaat (vgl. BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72; Union). Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat het merk INTEL en het teken iNTAL een auditieve gelijkenis vertonen als bedoeld in het Union-arrest. Het enige verschil is de letter E respectievelijk A in de tweede lettergreep. Bij het gebruik van de woorden INTEL en iNTAL wijkt de klank van deze letters in zo geringe mate af, dat gelet op de verdere gelijkenis van de woorden, de mogelijkheid bestaat dat bij het horen van het woord iNTAL de associatie met het woord INTEL wordt gewekt. Daarnaast vertoont het woord iNTAL, zoals de rechtbank terecht en op goede gronden overweegt, ook visueel een zodanige gelijkenis met het woord INTEL dat daardoor de mogelijkheid van associatiegevaar bestaat. De stelling van Talcom dat er geen sprake is van associatiegevaar omdat het publiek dat de onderhavige goederen (computers c.q. computeronderdelen) koopt, deskundig is, wordt verworpen. Het is een feit van algemene bekendheid dat niet iedereen die een computer koopt als deskundig heeft te gelden. Indien al juist is dat de consument zich goed laat voorlichten en dat over computers veel geschreven wordt, dan betekent dat nog niet dat de koper ook in zoverre als deskundig moet worden beschouwd. 4.4.1. In het kader van haar eerste grief betoogt Talcom voorts dat de waren waarvoor het merk iNTAL wordt gebruikt, te weten computers, niet soortgelijk zijn aan de waren die onder het merk INTEL op de markt worden gebracht, namelijk computeronderdelen, meer specifiek: processoren die in computers worden verwerkt. Vooropgesteld dient te worden dat soortgelijkheid niet wil zeggen dat de waren identiek moeten zijn. Volgens de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745; Polyglot) is voor het vaststellen van het al dan niet soortgelijk zijn van waren beslissend in hoeverre het publiek de waren als naar hun aard - commercieel, technisch of anderszins - verwant met de waren van de merkhouder beschouwt. Naar het oordeel van het hof zal het publiek computers en computeronderdelen als verwant beschouwen, zodat aan het criterium van soortgelijkheid is voldaan. 4.4.2. Het voorgaande betekent dat de eerste grief faalt en dat INTEL zich ingevolge artikel 13A onder 1 BMW in beginsel kan verzetten tegen gebruik van het merk iNTAL en dat zij, nu het merk iNTAL later is gedeponeerd dan het merk INTEL, in beginsel de nietigheid van het depot van Talcom kan inroepen. 4.5. In de tweede grief betoogt Talcom dat de rechtbank ten onrechte haar beroep op rechtsverwerking heeft verworpen. Volgens Talcom heeft Intel haar recht om tegen het gebruik van het merk iNTAL op te komen, verwerkt door het feit dat zij op 25 september 1992 met Talcom de hiervoor genoemde overeenkomst heeft gesloten en door de wijze waarop Intel aan die overeenkomst uitvoering heeft gegeven. Het hof overweegt hieromtrent als volgt. 4.5.1. De overeenkomst van 25 september 1992 houdt, voor zover hier van belang, het volgende in. a. Intel ontwerpt, vervaardigt en verkoopt microprocessoren, die door de "Original Equipment Manufacturer" (in het contract aangeduid als OEM en hierna te noemen; de licentienemer) als Intel CPU's worden ingebouwd in door de licentienemer te vervaardigen en te verkopen computers. b. Intel heeft een logo ontworpen dat de woorden "INTEL INSIDE" bevat. Dit logo mag door de licentienemer gebruikt worden om aan te geven dat in de door de licentienemer vervaardigde computer Intel CPU's zijn gebruikt. Het logo mag echter alleen gebruikt worden in computers die door Intel zijn goedgekeurd (in het contract aangeduid als "Qualifying Products"). c. De door Intel goedgekeurde computers worden vermeld op een addendum bij het contract, het zogeheten "Attachment C". d. De licentienemer mag als merk voor zijn computers geen woord of teken gebruiken dat zo zeer lijkt op het logo dat verwarringsgevaar bestaat.

342


4.5.2. Attachment C noemt als goedgekeurde computers "Intal 486 DX-33" en "Intal 486 DX-50". Voor het gebruik van het logo op goedgekeurde computers ontvangt de licentienemer een vergoeding. Tevens krijgt hij een vergoeding voor advertentiekosten. Een en ander is uitgewerkt in Attachment D. 4.5.3. Talcom heeft ingevolge de overeenkomst van 25 september 1992 regelmatig aan Intel opgave gedaan van de door haar verkochte en van het logo voorziene computers en van de door haar gemaakte advertentiekosten. Intel heeft de vergoedingen waarop Talcom uit dien hoofde aanspraak kon maken, ook telkens uitgekeerd. 4.5.4. Talcom betoogt dat sprake is van rechtsverwerking omdat Intel niet alleen wist dat Talcom de in Attachment C als "Product Name" aangeduide benamingen "Intal 486 DX-50" en "Intal 486 DX-33" voor haar computers gebruikte, doch zelfs aan Talcom de verplichting oplegde om die "Product Name" te gebruiken, aangezien Talcom anders geen recht had op de genoemde vergoedingen. Deze stelling dient te worden verworpen. Noch in het contract noch in een van de daarbij behorende Attachments valt een dergelijke verplichting te lezen. De "Product Name" heeft geen ander doel dan dat in de relatie tussen Intel en de licentienemer vaststaat op welke computers de licentieovereenkomst betrekking heeft. Ten betoge dat er wel een verplichting was om de "Product Name" te gebruiken, heeft Talcom nog gewezen op de brief van Intel d.d. 2 februari 1995 (prod. bij memorie van grieven). De inhoud van deze brief komt erop neer dat Intel aan Talcom mededeelt dat Attachment C kennelijk niet up to date is, aangezien de "Budget Line" en de "Pro Line" er niet op staan. Intel verzoekt Talcom vervolgens een nieuwe Attachment C in te vullen en op te sturen, waarna de door Talcom gevraagde voorziening zal worden behandeld. Het hof deelt de mening van Intel dat uit deze brief nu juist niet blijkt dat Intel aan Talcom de verplichting oplegt om de naam iNTAL c.q. de "Product Name" te gebruiken. Intel vraagt immers niet om de namen "Budget Line" en "Pro Line" te wijzigen in namen waarin het woord iNTAL voorkomt, doch zij biedt Talcom de gelegenheid om naast haar reeds goedgekeurde "iNTAL-computers" ook nieuwe types (en namen) in het Attachment C op te nemen. Het voorgaande voert tot de slotsom dat noch uit laatstgenoemde brief noch uit de overeenkomst van 25 september 1992 noch uit andere gegevens de verplichting om de naam iNTAL te gebruiken valt af te leiden, zodat het door Talcom gedane beroep op rechtsverwerking niet op de onderhavige stellingen kan worden gebaseerd. 4.5.5. Talcom voert voorts aan dat zij vanaf de datum van de overeenkomst brochures en foto's en dergelijke aan het zogeheten "Local Intel Inside Programm Office" (hierna kortheidshalve aan te duiden als Office) heeft gestuurd. Vaststaat dat genoemd Office behoort tot de organisatie van Intel. De brochures en dergelijke werden door Talcom aan het Office gestuurd, teneinde het Office in staat te stellen aan de hand daarvan te controleren of Talcom het logo correct gebruikte en recht had op de eerdergenoemde vergoeding. Het Office heeft, aldus Talcom, nimmer bezwaar gemaakt tegen het gebruik van het merk iNTAL en heeft de aan Talcom toekomende vergoedingen betaald. Het hof stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of deze gang van zaken met zich brengt dat sprake is van rechtsverwerking, uitgangspunt dient te zijn wat partijen met de overeenkomst van 25 september 1992 beoogden. De kernpunten van de overeenkomst zijn dat licentienemers die Intel-processoren in hun computers verwerken, het Intel-logo mogen gebruiken en daar een bepaalde vergoeding voor krijgen. Tegenover het belang van de licentienemer om die vergoeding te verkrijgen staat het belang van Intel dat haar processoren door licentienemers worden verwerkt. Naar uit de overeenkomst ook blijkt wenst Intel wel de kwaliteit van die computers te bewaken alsmede te controleren of het logo goed wordt gebruikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn het dan ook deze punten die voor het Office, dat met die uitvoering is belast, centraal staan. De controle door het Office is met name niet gericht op het beoordelen van de merknaam van de licentienemer. Het feit dat het Office, en daarmee ook Intel, van de merknaam iNTAL kennis heeft genomen, betekent tegen de achtergrond van het doel van de overeenkomst in

16 september 1997

beginsel niet dat Intel het recht om tegen die merknaam op te komen heeft verwerkt. Het hof merkt nog op dat Talcom mogelijk heeft gehoopt of verwacht dat tegen haar merk niet (meer) zou worden opgetreden, doch dat hier geen sprake kan zijn van gerechtvaardigd vertrouwen, reeds omdat het ingevolge de overeenkomst aan Talcom verboden was een merknaam te gebruiken die verwarring zou kunnen wekken met de naam Intel. Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat ook het op de onderhavige stellingen van Talcom gebaseerde beroep op rechtsverwerking niet opgaat. 4.5.6. In het kader van haar tweede grief heeft Talcom nog aangevoerd dat in casu sprake zou zijn van afstand van recht. Ook dit standpunt wordt verworpen, reeds omdat voor afstand van recht een meerzijdige rechtshandeling is vereist en niet is gesteld of gebleken dat aan dit vereiste is voldaan. 4.5.7. Ook de tweede grief faalt derhalve. 4.6. Het voorgaande betekent dat Intel gerechtigd is om tegen het gebruik van de naam iNTAL op te komen. Het beroep dat Intel doet op haar merkrecht is ook niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Gezien de geschetste gang van zaken, waarbij van belang is dat Talcom de naam iNTAL circa 2 jaar heeft gebruikt voordat Intel de onderhavige procedure aanhangig maakte, is naar het oordeel van het hof de rechtbank door het door Intel gevorderde verbod niet onmiddellijk te doen ingaan, doch Talcom een termijn van een jaar te gunnen om haar bedrijfsvoering op dit punt aan te passen Intel genoegzaam tegemoet gekomen. 4.7. De slotsom is dat het beroepen vonnis behoort te worden bekrachtigd. Talcom zal als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze instantie. De overige grieven behoeven, gelet op het hiervoor overwogene, geen afzonderlijke bespreking. 4.8. Aan het door Talcom in hoger beroep gedane algemeen geformuleerde bewijsaanbod wordt als te vaag en/of niet ter zake dienend voorbijgegaan. 5. De beslissing Het hof: Bekrachtigt het tussen partijen in deze zaak gewezen vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 7 juli 1995, waarvan beroep. Veroordeelt Talcom in de kosten van dit hoger beroep aan de zijde van Intel gevallen en tot op heden begroot op ƒ 420,aan verschotten en op ƒ 1.400,- aan salaris van procureur. Enz.

16 september 1997


Nr. 66. Hoge Raad der Nederlanden, 29 december 1995 [NJ 1996, 546, D.W.F.V. en AMl1996, 195 (Quaedvlieg)]. (Mupi Senior) Mrs. W. Snijders, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerk, J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner.

343

model - het in een geval als het onderhavige aankomt op het publiek, bestaande uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig houden. Het Hof heeft tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of- mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Société JC Decaux S.A. te Neuilly, Frankrijk, eiseres tot cassatie, advocaat mr. B.J. van den Broek, tegen Mediamax Buitenreclame B.V. te Amsterdam, verweerster in cassatie, advocaat mr. E J . Dommering. a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15 juli 1993 (mr. H.F.M. Hofhuis).

(Billboard van Mediamax)

(Mupi Senior) Art. 10, 11° Auteurswet 1912 en art. 14 Benelux Tekeningen of Modellenwet. De door het Hof voor de onderhavige toetsing gebezigde maatstaf is zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist, te weten dat - samengevat - onderzocht moet worden of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux. Ook juist is de maatstaf dat - met het oog op de ingeroepen bescherming als

2. De vaststaande feiten 2.1 Decaux exploiteert een bedrijf dat straatmeubilair ontwikkelt en vervaardigt. Zij heeft onder meer een houder voor een reclamebord (verder te noemen: een houder) ontwikkeld. Op 6 oktober 1988 heeft zij het model van een houder genaamd "Mupi Senior" gedeponeerd. Het model staat geregistreerd met nummer 12057 bij het Internationaal Bureau voor de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. 2.2 De houder van Decaux, verder te noemen "Mupi Senior" bestaat uit een frame waarin een rechthoekig reclamebord is opgehangen. Het frame heeft de vorm van een omgekeerde U, met dien verstande dat de hoeken van het frame vrijwel recht zijn. De poten van de U zijn halverwege enigszins geknikt, waardoor het bovenste deel van de U uit het platte vlak naar voren komt. Het frame is gemaakt van buisvormig materiaal. Het reclamebord is aan iedere poot van de U met acht ringen bevestigd. 2.3 Mediamax heeft een houder vervaardigd en op de markt gebracht onder de naam Billboard. 2.4 De houder van Mediamax, verder te noemen "Billboard", bestaat uit een frame, dat is gemaakt van buisvormig materiaal waarin een rechthoekig reclamebord is opgehangen. Het frame heeft de vorm van een omgekeerde U. Het reclamebord is met twee of drie ringen bevestigd in het frame. Het bovenste deel van het frame steekt boven het reclamebord uit en is naar voren gebogen waardoor het uit het platte vlak naar voren komt. Het doet dienst als drager van verlichting ten behoeve van het reclamebord. 3. De beoordeling van het geschil 3.1 Decaux vordert een aan Mediamax op te leggen verbod tot iedere vorm van openbaarmaking van en/of verveelvoudiging van het inbreukmakende Billboard. Decaux voert hiertoe aan dat Mediamax met Billboard inbreuk maakt op de auteursrechten en/of de modelrechten die zij heeft op Mupi Senior. Mediamax heeft zich tegen het gevorderde verweerd. 3.2 Decaux kan zich op een haar toekomend auteursrecht beroepen, nu Mupi Senior een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Mediamax heeft harerzijds het auteursrecht van Decaux niet betwist. Daarnaast kan Decaux een beroep doen op modelbescherming. Zij heeft het model van Mupi Senior gedeponeerd bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van industriële eigendom. 3.3 Voorzover Mediamax de "nieuwheid" van het gedeponeerde model in twijfel heeft getrokken, faalt dit verweer. Mediamax heeft dit verweer volstrekt onvoldoende geadstrueerd. Het verweer gaat ook niet op voor zover daarbij een (ouder) octrooirecht wordt ingeroepen. Decaux heeft haar vordering gebaseerd op auteurs- en modelrechtelijke bescherming van het gehele uiterlijk van Mupi Senior, terwijl het octrooi slechts betrekking heeft op een buisconstructie als technische vinding, die voorts slechts een onderdeel van de houder uitmaakt en niet het totale uiterlijk van de houder bepaalt.

344


3.4 De kern van dit geschil wordt gevormd door (1) de vraag of het door Mediamax vervaardigde Billboard een nabootsing in gewijzigde vorm van Mupi Senior is welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt en (2) de vraag of Billboard slechts ondergeschikte verschillen vertoont met Mupi Senior. 3.5 Beide vragen worden voorshands ontkennend beantwoord. Bij beschouwing van Mupi Senior en Billboard elk in hun geheel valt op dat zij op sommige punten overeenstemming vertonen. De overeenstemming betreft echter in hoofdzaak de "stijl" van Mupi Senior en Billboard, die als zodanig niet voor auteurs- of modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Voorts is de vormgeving van de houders bepaald door de mode. Het kenmerkende van mode is dat de denkbeelden over vorm en schoonheid in de loop van de tijd veranderen. Decaux en Mediamax hebben beide een houder vormgegeven naar de huidige denkbeelden over vorm en schoonheid. Mede daardoor vertonen beide houders overeenkomsten. Niet kan gezegd worden dat Billboard een nabootsing is van Mupi Senior. Mupi Senior en Billboard wijken op een aantal niet onbelangrijke punten van elkaar af, zoals hieronder is weergegeven. Mupi Senior heeft een buisvormig frame dat iets boven het midden van de poten naar voren geknikt is. Mupi Senior staat hoog op de poten. Van Billboard is alleen het deel van het frame dat boven het reclamebord uitsteekt naar voren gebogen. In dit naar voren gebogen frame zijn lampen bevestigd die licht laten vallen op het reclamebord. Billboard staat laag op de poten. De hoeken van Mupi Senior zijn geknikt en tamelijk spits, terwijl de hoeken van Billboard ronder en wijder zijn. Het reclamebord is in de houder Mupi Senior aan beide zijden met acht tegen elkaar aan geplaatste ringen bevestigd. In de houder Billboard is het reclamebord aan beide zijden met meerdere (twee of drie) ringen die ver uit elkaar geplaatst zijn, bevestigd. Te zamen zijn de verschillen tussen Mupi Senior en Billboard ook als de totale indruk van beiden modellen in de beschouwing wordt betrokken zodanig dat er geen gevaar voor verwarring onder het in aanmerking komende publiek bestaat. 3.6 Een en ander leidt tot de conclusie dat Mediamax met haar houder Billboard geen inbreuk maakt op het auteursrecht of het modelrecht dat Decaux heeft op haar houder Mupi Senior. De vorderingen van Decaux worden afgewezen. 3.7 Decaux zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4. De beslissing De fungerend president: 4.1 wijst de vorderingen af; 4.2 veroordeelt Decaux in de kosten van dit geding, aan de zijde van Mediamax tot op heden begroot op ƒ 1.500,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 275,- voor verschotten; 4.3 verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; enz. b) Gerechtshof te Amsterdam, 30 juni 1994 (mrs. F.B. Bakels, L.P. van den Blink en R.H.L. Cornelissen). 2. De grieven De grieven luiden: Grieft Ten onrechte heeft de president de vraag ontkennend beantwoord of het door Mediamax vervaardigde Billboard een nabootsing in gewijzigde vorm is van Mupi Senior welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Grief II Ten onrechte heeft de president de vraag of Billboard slechts ondergeschikte verschillen vertoont met Mupi Senior, ontkennend beantwoord. Grief UI Ten onrechte heeft de president gemeend dat er geen gevaar is voor verwarring onder het in aanmerking komende publiek. Grief IV Ten onrechte heeft de president de vorderingen niet toegewezen en Decaux in de kosten veroordeeld.

16 september 1997

3. Uitgangspunt De tweede overweging van de president is in hoger beroep niet bestreden zodat ook het hof zal uitgaan van de daarin onder 2.1 tot en met 2.4 vermelde feiten. 4. Beoordeling 4.1 De kernvragen in dit hoger beroep, door de eerste twee grieven aan de orde gesteld, zijn deze of het Billboard van Mediamax (wat de auteursrechtelijke grondslag van de vordering betreft) een nabootsing in gewijzigde vorm is van de Mupi Senior van Decaux c.q. of (wat de gestelde modelinbreuk betreft) deze beide producten slechts ondergeschikte verschillen vertonen. 4.2. Het hof vat deze vragen aldus samen dat onderzocht moet worden of Medimax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux. 4.3 Mediamax beantwoordt deze laatste vraag bevestigend. Zij vindt daarbij de president a'an haar zijde. Naar haar mening geven beide partijen op eigen wijze uiting aan een bepaalde, thans heersende mode waarop zij ieder variaties hebben aangebracht. Decaux daarentegen stelt zich op het standpunt dat het Billboard van Mediamax, in zijn geheel genomen, in overwegende mate overeenstemt met haar Mupi Senior en dat, tegenover dit totaalbeeld, de onderlinge verschillen details betreffen en derhalve van ondergeschikt belang zijn. 4.4 Partijen zijn het erover eens dat de beide producten passen in, en een uiting zijn van, een actuele mode of stijl waarin straatmeubilair ontworpen wordt. Decaux claimt dat zij de trend in deze branche gezet heeft en dat haar Mupi Senior een concrete uitwerking van de door haar ontwikkelde trend of mode is. Mediamax heeft, ook binnen deze mode, voldoende alternatieven voor het ontwikkelen van haar Billboard, aldus Decaux, die daaraan toevoegt dat Mediamax binnen deze productgroep een product op de markt brengt dat het dichtst het nieuwe en originele model van trendsetter Decaux benadert. 4.5 Voorop gesteld zij dat aan die vormgeving(selementen) die bepaald word(t)(en) door mode of stijl geen bescherming toekomt en dat ditzelfde geldt voor hetgeen door eisen van functionaliteit wordt voorgeschreven c.q. ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk is. Terecht merkt Mediamax in dit verband op dat een overeenstemming "in hoofdlijnen" tussen de beide producten niet tot de conclusie van inbreuk op auteurs- of modelrecht kan leiden omdat die hoofdlijnen nu juist uitdrukking geven aan de heersende trend of mode. 4.6 De vraag is derhalve of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van de Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. 4.7 Op de navolgende gronden beantwoordt het hof die vraag bevestigend. 4.8 Als zeer markant, direct in het oog springend verschil tussen de producten van partijen valt op dat bij de Mupi Senior het eigenlijke reclamebord vrij of los in de houder is opgehangen doordat de onderkant van het bord zich een stuk boven de basis van de verticale stijlen van de houder bevindt en de bovenkant van het bord een stuk boven de knik in die verticale stijlen - waardoor het bord zich in een losse ophanging gedeeltelijk tussen de verticale stijlen en gedeeltelijk binnen de naar voren gebogen stijlen bevindt -, terwijl bij de Billboard het reclame bord - waarvan de onderkant ongeveer op gelijke hoogte is met de basis van de verticale stijlen van de houder zich geheel tussen die verticale klemmen (en dus onder de knik) ingeklemd bevindt. 4.9 Voorts is er een significant verschil in de wijze waarop de reclameborden aan de onderscheiden houders bevestigd zijn: waar het reclamebord in de houder van de Billboard aan weerszijden door meerdere, ver uit elkaar staande conventionele ringen aan de houder is bevestigd, wordt het reclamebord bij de Mupi Senior aan beide zijden door één, opvallend vormgegeven, uit acht tegen elkaar geplaatste ringen bestaande, constructie aan de houder vastgemaakt. 4.10 Ook is er een opmerkelijk verschil in de hoogte waarop in de verschillende houders de verticale stijlen naar

16 september 1997


voren buigen. Bij de Mupi Senior bevindt de knik zich relatief veel lager dan bij de Billboard zodat de eerstgenoemde houder het naar voren gebogen deel relatief veel groter is dan bij de Billboard; bij deze laatste komt alleen het bovenste gedeelte, zijnde het gedeelte dat boven het reclamebord uitsteekt, naar voren. 4.11 Voor de goede orde merkt het hof hier op dat aannemelijk is dat het naar voren komen van het bovenste gedeelte van de Billboard - hetgeen volgens Decaux een pure en inbreukrhakende imitatie is van haar Mupi Senior -, voorzover dat al niet, zoals Mediamax betoogt, voortvloeit uit de bestaande trend of mode, in ieder geval een gevolg is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid tot doeltreffende belichting van het reclamebord in de houder van de Billboard. 4.12 Ook wat de wijze van belichting betreft is er overigens een duidelijk verschil tussen de houders van partijen. Waar de verlichting in de Mupi Senior is weggewerkt in de bovenste, horizontale stijl van de houder, komt de verlichting bij de Billboard uit twee goed zichtbare vierkante blokken die aan de bovenste, horizontale stijl bevestigd zijn. 4.13 Tenslotte is er nog het goed waarneembare verschil in de hoogte/breedte-verhoudingen van de onderscheiden reclameborden. Tegenover het ongeveer vierkante formaat bij de Mupi Senior, is de breedte van het reclamebord bij de Billboard duidelijk groter dan de hoogte. 4.14 Op grond van alle hiervóór genoemde verschillen, in samenhang beschouwd, zijn de totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend dat van een inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden. De in rechtsoverweging 4.4 vermelde stelling van Decaux dat van alle concurrenten Mediamax degene is die de Mupi Senior het dichtst benadert, kan, ook als zij juist zou zijn, niet tot een ander oordeel leiden omdat te dezen slechts relevant is of Mediamax de Mupi Senior te dicht benaderd heeft en daarvan geen sprake is. Ook het overgelegde rapport van Prof. Ing. A.H. Marinissen doet aan het vooroverwogene geen afbreuk nu het hof de in rechtsoverweging 4.1 gestelde, voor de beoordeling van de vordering op dit punt relevante vragen, ontkennend beantwoordt. 4.15 In het kader van de derde grief overweegt het hof dat partijen, in verband met de gestelde inbreuk op het modelrecht, beschouwingen gewijd hebben aan de mogelijkheid van verwarringsgevaar en, in het kader daarvan, aan het antwoord op de vraag wie in het onderhavige geval als in aanmerking komend publiek beschouwd moet worden. Mèt Mediamax is het hof van oordeel dat dit publiek bestaat uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezighouden en dat het, gelet op de door het hof gesignaleerde verschillen tussen de producten van partijen, onaannemelijk is dat bij dit publiek gevaar voor verwarring te duchten is. 4.16 Decaux heeft tenslotte nog betoogd dat Mediamax, afgezien van de gestelde inbreuken op het auteurs- en modelrecht van Decaux, onrechtmatig handelt door "nodeloos verwarringwekkend handelen", "aanhaken" en "afbreuk doen aan de exclusiviteit en het image van Decaux en haar producten" (zie pleitnota in prima, pagina 7), maar zij heeft in beide instanties nagelaten deze stelling voldoende te onderbouwen en feiten en omstandigheden aan te voeren ter adstructie van die stelling. 4.17 De slotsom is dat de grieven falen en dat het beroepen vonnis bekrachtigd moet worden met verwijzing van Decaux in de kosten van het hoger beroep. 5. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt appellante in de op het hoger beroep gevallen kosten, deze tot op heden aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ 4.550,-. Enz.

345

c) Cassatiemiddelen. Schending van het recht en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als in het dictum van het bestreden arrest, zulks op grond van de in het arrest vermelde beslissingen en overwegingen, en dit ten onrechte om de navolgende (ook in onderling verband in aanmerking te nemen) redenen: 1. De partijen zullen hierna als regel worden aangeduid als "Decaux" en "Mediamax" respectievelijk. 2. De president van de Rechtbank te Utrecht heeft in het vonnis in eerste aanleg in r.ovv. 3.1 t/m 3.3 vastgesteld dat op de Mupi Senior van Decaux auteursrecht en modelrecht rust, welke rechten aan Decaux toekomen. Tegen deze rechtsoverwegingen is geen (incidenteel) appèl ingesteld zodat van de juistheid van deze overwegingen dient te worden uitgegaan. 3. In r.ov. 4.2 vat het Hof de vragen of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende auteursrecht en het haar toekomende modelrecht op de Mupi Senior aldus samen "dat onderzocht moet worden of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux". Deze maatstaf komt ook terug in r.ov. 4.6 terwijl het Hof voorts in r.ov. 4.14 overweegt dat voor de vraag of inbreuk op het aan Decaux toekomende auteursrecht en modelrecht sprake is "slechts relevant is of Mediamax de Mupi Senior te dicht benaderd heeft (...)". De aldus door het Hof geformuleerde maatsta(f)(ven) om vast te stellen of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende auteursrecht en modelrecht ge(eft)(ven) blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans lever(t)(en) een gebrek in de motivering van het arrest op, dat tot nietigheid leidt. 3.1 Voor de beoordeling van de vraag of een bepaald voortbrengsel een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert in de zin van art. 13 Auteurswet, gaat het erom zich - in grote lijnen - een oordeel te vormen omtrent datgene waarin oorspronkelijkheid van het werk waarvan gesteld wordt dat het zou zijn nagebootst, bestaat, althans van datgene waarin het persoonlijk stempel van de maker tot uiting komt. Vervolgens dient men te analyseren of, en in hoeverre, de aspecten die in hun totaliteit de zoeven bedoelde oorspronkelijkheid, althans het persoonlijk stempel van de maker, bepalen, in die totaliteit in het voortbrengsel dat beweerdelijk een nabootsing zou opleveren, terugherkend kunnen worden, in die zin dat het als nabootsing gekwalificeerde voortbrengsel in bepaalde mate, resp. wezenlijke mate, hetzelfde stempel draagt, dat de oorspronkelijkheid uitmaakt van het werk dat nagebootst zou zijn. Voor de vraag of een voortbrengsel een nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert is derhalve niet beslissend of tussen het auteursrechtelijk beschermd werk en het voortbrengsel dat beweerdelijk een nabootsing zou opleveren, "voldoende afstand" bestaat dan wel of het voortbrengsel dat beweerdelijk een nabootsing zou opleveren het auteursrechtelijk werk "te dicht benaderd" heeft. Dat het Hof bij de beoordeling van de vraag of van inbreuk op het aan Decaux toekomende auteursrecht is uitgegaan van (een) onjuiste maatsta(f)(ven) is temeer aannemelijk omdat in het arrest waarvan beroep geen beoordeling heeft plaatsgevonden (althans blijkt uit de motivering niet van een beoordeling) van datgene waarin de oorspronkelijkheid van het werk waarop Decaux zich in deze zaak beroept, zou bestaan; a fortiori heeft geen toetsing plaatsgevonden (althans blijkt uit de motivering wederom niet van een dergelijke toetsing) van het voortbrengsel van Mediamax, aan datgene dat de oorspronkelijkheid van het door Decaux ingeroepen werk uitmaakt. Het hiervoor gestelde is (ook daarom) het geval omdat het Hof in de r.ovv. 4.8 t/m 4.13 van het bestreden arrest een uitvoerige opsomming geeft van elementen waarin de Mupi Senior van Decaux en de Billboard van Mediamax overeenstemmen dan wel verschillen. Dat is daarom van belang omdat deze overwegingen temeer aantonen dat het Hof van (een) onjuiste beoordelingsmaatsta(f)(ven) is uitgegaan. Het is immers zo dat de beoordeling of een bepaald voortbrengsel een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van een auteursrechtelijk

346


beschermd werk oplevert, behoort plaats te vinden naar de hiervoor verdedigde maatstaf, althans aan de hand van een beoordeling van de totaliteit van de elementen die de vormgeving van het betreffende voortbrengsel en van het betreffende werk respectievelijk bepalen. Een wijze van beoordeling waarbij punten van verschil en punten van overeenstemming tussen de twee te vergelijken uitingen van vormgeving worden opgesomd, en waarbij wordt beoordeeld of de punten van overeenstemming of de punten van verschil numeriek en/of kwalitatief de overhand hebben, doet aan de bij toepassing van art. 13 Auteurswet te hanteren maatstaf geen recht wedervaren. 3.2 Het hiervoor gezegde geldt dienovereenkomstig voor de vaststelling in r.ov. 4.14 van het bestreden arrest, die er inhoudelijk op neerkomt dat de totaalindrukken van de produkten van partijen zodanig zouden verschillen dat geen auteursrechtinbreuk aanwezig zou zijn. (Ook) voorzover het Hof hierbij van een andere maatstaf zou zijn uitgegaan dan de in het voorafgaande al bestreden maatstaf, is hier niet de juiste maatstaf toegepast. Voor de juiste beoordelingsmaatstaf is immers doorslaggevend of van datgene wat voor de oorspronkelijkheid c.q. voor datgene waarin het persoonlijk stempel van de maker tot uiting komt, ten aanzien van een "werk" in de zin van de Auteurswet bepalend is, bij het maken van een daarop geïnspireerd voortbrengsel in ontoelaatbare mate gebruik is gemaakt. Daarvoor is niet beslissend (en ook niet noodzakelijkerwijs richtinggevend) of de totaalindrukken van de beide voortbrengselen overeenstemmen of verschillen; waarbij bovendien het Hof, blijkens het hierna in middelonderdeel 3.3 besprokene, ten aanzien van de toelaatbare mate van overeenstemming terzake van "totaalindrukken", ook voor de toepassing van het auteursrecht, een onjuiste maatstaf heeft toegepast. 3.3 Blijkens de r.ovv. 4.14 en 4.15 van het bestreden arrest heeft het Hof bij de beoordeling van de vraag of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende modelrecht, zich laten leiden door de maatstaf of de totaalindrukken die het voortbrengsel van Mediamax en het als model gedeponeerde voortbrengsel van Decaux op het publiek maken, zodanig (weinig) verschillen, dat het publiek die gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren. Daarbij gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting (althans is de motivering van het bestreden arrest op dit punt onbegrijpelijk, althans onvoldoende) door te overwegen dat het publiek dat in deze beoordeling dient te worden betrokken bestaat uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezighouden en dat onaannemelijk is dat bij dit publiek gevaar voor verwarring te duchten is. Voor het bestaan van inbreuk op modelrechten is, in elk geval, voldoende dat ten aanzien van enige relevante sector van het publiek dat met het model en het daarmee beweerdelijk conflicterende produkt in aanraking komt, het gevaar bestaat voor verwarring (daaronder begrepen het leggen van verbanden, waardoor verwantschap tussen de betreffende produkten of hun herkomsten zal worden vermoed), of dat bij een dergelijke sector van het publiek - of althans bij de beperkte kring van het publiek die het Hof in aanmerking heeft genomen - door het zien van het beweerdelijk inbreukmakende produkt, associaties met het model kunnen worden gewekt. In beide opzichten (t.w. ten aanzien van de in aanmerking komende kring van het publiek en ten aanzien van de maatstaf van ontoelaatbaar verwarrings- en associatiegevaar) geeft het bestreden arrest van onjuiste (want te beperkte) rechtsopvatting blijk. Voorzover het Hof bijzondere omstandigheden aanwezig mocht hebben geoordeeld, waardoor in het onderhavige geval een beperktere of een andere maatstaf dan de hiervoor verdedigde gerechtvaardigd zou (kunnnen) zijn, heeft het Hof verzuimd aan te geven dat dat het geval was, en dus ook verzuimd aan te geven aan de hand van welke feiten het Hof het hier veronderstelde oordeel gerechtvaardigd achtte; ook in zoverre zou het bestreden arrest onvoldoende gemotiveerd zijn. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing voorzover het handelen van Mediamax moest worden getoetst aan het gemene recht (de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW). Ook bij toetsing aan die norm gelden niet de beperkte maatstaven waarvan het Hof is uitgegaan, maar een ruimere maat-

16 september 1997

staf, zoals die in het voorafgaande is aangegeven; en ook te dien aanzien biedt het bestreden arrest geen motivering, die een afwijkend oordeel zou (kunnen) rechtvaardigen. Het vorenstaande is tenslotte (zoals in middelonderdeel 3.2 aan het slot al aangestipt) ten aanzien van de in aanmerking te nemen kring van het publiek van overeenkomstige toepassing voor het auteursrecht. 4. Niet alleen heeft het Hof (een) rechtens onjuiste maatsta(f)(ven) gehanteerd om te beoordelen of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende auteursrecht en modelrecht op de Mupi Senior, althans is de motivering van het Hof op deze onderdelen van het bestreden arrest onbegrijpelijk, althans onvoldoende, maar daarnaast is het Hof in het bestreden arrest uitgegaan van een rechtens onjuiste, althans onbegrijpelijke vaststelling van de beschermingsomvang van het auteursrecht en modelrecht. In r.ov. 4.5 overweegt het Hof dat: "aan vormgeving(selementen) die bepaald word(t)(en) door mode of stijl geen bescherming toekomt en dat ditzelfde geldt voor hetgeen door eisen van functionaliteit wordt voorgeschreven c.q. ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk is". Op basis van deze uitgangspunten overweegt het Hof in r.ov. 4.6 dat dient te worden bezien of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van de Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Ten aanzien van de door het Hof gehanteerde maatstaf van "voldoende afstand" wordt verwezen naar hetgeen het Hof hierover eerder is opgemerkt. 4.1 Vooropgesteld dient te worden dat in weerwil van hetgeen het Hof hierover in r.ov. 4.4 opmerkt, partijen, althans Decaux, het er niet over eens zijn (is) dat de beide producten passen in, en een uiting zijn van, een actuele mode of stijl waarin straatmeubilair ontworpen wordt. Decaux heeft in de namens haar ingediende processtukken nimmer te kennen gegeven dat zij de Billboard van Mediamax beschouwde als een (eigen, oorspronkelijke) uiting van de actuele mode of trend, doch slechts dat de Billboard een nabootsing is van, danwei een voortbrengsel dat ondergeschikte verschillen vertoont met de Mupi Senior. De motivering van het Hof is op dit punt dan ook onbegrijpelijk, althans onvoldoende, nu hiervoor geen steun te vinden is in de stellingen van Decaux als verwoord in de namens haar ingediende processtukken. 4.2 De overweging van het Hof in r.ov. 4.5 dat aan vormgeving(selementen) die bepaald word(t)en door mode of stijl geen bescherming toekomt (en de hierop gebaseerde vaststelling in r.ov. 4.6) is rechtens onjuist, althans is onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd, voor zover het Hof hiermee bedoelt dat aan vormgevingselementen (voorzover) die bepaald worden door mode of stijl nimmer bescherming toekomt. Indien in een werk vormgevingselementen voorkomen die bepaald worden door een mode of stijl die door de maker van dit werk zelf ontwikkeld is, vormt de betreffende stijl (of mode) één van de aspecten die mede bepalend zijn (en althans kunnen zijn) voor het persoonlijke stempel van de maker, dat weer de auteursrechtelijke bescherming van het betreffende werk bepaalt. Bij de beoordeling van de vraag of een voortbrengsel waarin (onder meer) elementen van een door de maker van het oorspronkelijke werk ontwikkelde stijl (of mode) zijn overgenomen, als een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van het auteursrechtelijk beschermde werk dient te worden beschouwd, dienen deze elementen derhalve eveneens te worden betrokken. Het feit dat de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk bepaalde elementen in dit werk heeft verwerkt die een uiting zijn van, of terug te voeren zijn op de stijl of mode die door de maker van dit werk zelf is ontwikkeld, doet er niet aan af dat deze elementen mede tot het persoonlijk stempel dat deze maker aan de door hem vervaardigde werken heeft gegeven bijdragen, en als zodanig bij de vraag of van auteursrecht-inbreuk sprake is dienen te worden betrokken indien het specifieke werk, waarin deze elementen voorkomen, wordt nagebootst (mede) door overname van deze

16 september 1997


elementen. Het oordeel van het Hof in de andere zin - te weten dat de in een bepaald werk voorkomende vormgevingselementen, naar moet worden aangenomen: in het algemeen, niet voor bescherming in aanmerking komen voor zover deze elementen ontleend zijn aan een mode of stijl - is mogelijk terug te voeren op de gedachte dat wanneer twee makers van werken ieder voor zich elementen hebben ontleend aan een bepaalde stijl of mode die door geen van beide was ontwikkeld, dergelijke elementen bij de beoordeling van het persoonlijk stempel van de maker ten aanzien van de betreffende werken, en voor de beoordeling van eventuele inbreuken op het auteursrecht terzake daarvan, tot op zekere hoogte buiten beschouwing mogen worden gelaten. Dat geldt echter niet als de betreffende stijl of mode wèl door een van de betrokken makers was ontwikkeld, en die stijl of mode mede bepalend is voor het eigen, persoonlijk karakter van de door die maker vervaardigde werken. Decaux heeft de trend gezet van de stijl of mode waarin straatmeubilair van de in dit geding betrokken soort wordt ontworpen. Zie o.m. Pleitaantekeningen van Decaux in eerste aanleg, p. 6; Memorie van Grieven van Decaux in appel, p. 1 en 3; Pleitaantekeningen in appel, p.1 en p. 13. In r.ov. 4.4 van het bestreden arrest wordt, minstgenomen veronderstellenderwijs, van de juistheid van deze stellingen van Decaux uitgegaan. Voor zover Decaux in de Mupi Senior vormgevingselementen heeft verwerkt die zijn ingegeven door de door Decaux zelf ontwikkelde stijl of mode, dienen deze mede in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van het persoonlijk stempel van de betreffende werken van Decaux, en bij de beoordeling van de vraag of Mediamax, door (onder meer) deze elementen over te nemen in de Billboard, inbreuk heeft gemaakt op het op de Mupi Senior rustende auteursrecht. Ten onrechte overweegt het Hof in r.ov. 4.5 dan ook dat een overeenstemming "in hoofdlijnen" tussen de beide produkten niet tot de conclusie van inbreuk op auteurs-modelrecht kan leiden omdat die hoofdlijnen nu juist uitdrukking geven aan de heersende trend of mode. Voor zover het Hof bescherming heeft onthouden aan "de knik" in de verticale stijlen van de Mupi Senior - als uiting van de door Decaux zelf ontwikkelde stijl - omdat deze, zoals zij in r.ov. 4.11 lijkt te overwegen, zou voortvloeien uit de bestaande trend of mode geeft het Hof ook hierdoor blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is de gegeven motivering op dit punt onbegrijpelijk, althans onvoldoende. Hetgeen hierboven is opgemerkt ten aanzien van de invloed van mode en stijl op de beschermingsomvang van het auteursrecht geldt a fortiori, althans mutatis mutandis, voor de invloed van mode en stijl op de omvang van het in te roepen modelrecht; indien het gedeponeerde model nieuw is, geniet het (met uitzondering van datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van technisch effect) modelrechtbescherming, ongeacht of het model elementen bevat die een uiting zijn van of terug te voeren zijn op een mode of stijl. 4.3 Voor zover r.ovv. 4.5 en 4.6 van het bestreden arrest aldus dienen te worden verstaan dat volgens het Hof aan vormgeving(selementen) die voorgeschreven word(t)(en) door eisen van functionaliteit c.q. die ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk zijn, geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, geven deze overwegingen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is de motivering in deze rechtsoverwegingen onbegrijpelijk, althans onvoldoende. In het auteursrecht ontbreekt een bepaling of rechtsregel die voorschrijft dat vormgevingselementen die bepaald worden door eisen van functionaliteit c.q. die ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk zijn, niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. 4.3.1 In r.ov. 4.11 van het bestreden arrest overweegt het Hof dat "het naar voren komen van het bovenste gedeelte van de Billboard (...) voorzover al niet, zoals Mediamax betoogt, voortvloeit uit de bestaande trend of mode in ieder geval een gevolg is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid tot doeltreffende belichting van het reclamebord in de houder van de Billboard". Voor zover uit deze overweging, mede in verband met de r.ovv. 4.5 en 4.6,

347

moet worden afgeleid dat volgens het Hof (auteursrechtelijke en modelrechtelijke) bescherming aan dit element van de Mupi Senior van Decaux (dat is overgenomen in de Billboard van Mediamax) moet worden onthouden, omdat dit element "een goede mogelijkheid" tot het vervullen van een bepaalde functie biedt, geeft deze opvatting blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is deze onbegrijpelijk, en tegenstrijdig met hetgeen het Hof in r.ovv. 4.5 en 4.6 dienaangaande opmerkt, te weten dat bescherming is uitgesloten van hetgeen door eisen van functionaliteit is voorgeschreven c.q. ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk is. Voor zover in het auteursrecht of het modelrecht al aan bepaalde vormgevingselementen bescherming kan worden onthouden in verband met de functionaliteit van deze elementen, hetgeen Decaux onder verwijzing naar het gestelde in middelonderdeel 4.3 voor wat betreft het auteursrecht in het algemeen bestrijdt, kan bescherming slechts worden onthouden aan die vormgevingselementen die door louter hun te vervullen functie worden bepaald, althans aan die vormgevingselementen ten aanzien waarvan, wil men het bedoelde technische effect bereiken, geen enkele of slechts een zeer geringe variatie mogelijk is (waardoor immers het toestaan van auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming derden effectief zou kunnen beletten om van de voordelen van het betreffende technische effect te profiteren, wat onder omstandigheden buitensporig zou kunnen zijn). Het feit dat de knik in de stijlen van de Mupi Senior, en in navolging daarvan in de stijlen van de Billboard, "het gevolg" is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid om een bepaalde functie te vervullen, is onvoldoende om het oordeel te dragen dat bescherming aan dit element dient te worden onthouden, omdat daarmee immers niet gegeven is dat de betreffende vormgeving onontbeerlijk is (of slechts met geringe variaties moet worden gevolgd) voor de verwezenlijking van het door het Hof bedoelde functionele of technische effect. 4.3.2 Indien het gestelde in r.ov. 4.11, mede in verband met de r.ovv. 4.5 en 4.6, aldus dient te worden verstaan dat het Hof van mening is dat het naar voren komen van (de Mupi Senior en in navolging daarvan) de Billboard louter wordt bepaald door de hierdoor te vervullen functie, althans dit noodzakelijk acht ter verkrijging van het technisch effect, is de motivering op dit punt onbegrijpelijk, althans onvoldoende, omdat het in zodanige mate vanzelfspreekt dat voor het bedoelde functionele/technische aspect (namelijk: ondersteunen van de belichting van het reclamebord) een zeer ruime mate van variatie van de betreffende vormgeving mogelijk is, dat het hier veronderstelde (impliciete) oordeel van het Hof in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk zou zijn. d) Conclusie van de Advocaat Generaal, mr. W.D.H. Asser. 2. Bespreking van het cassatiemiddel 2.1. In r.o. 4.1 heeft het hof de "kernvragen" in appel als volgt geformuleerd: "of het Billboard van Mediamax (wat de auteursrechtelijke grondslag van de vordering betreft) een nabootsing in gewijzigde vorm is van de Mupi Senior van Decaux c.q. of (wat de gestelde modelinbreuk betreft) deze beide producten slechts ondergeschikte verschillen vertonen". 2.2. In r.o. 4.2 vat het hof dan de vragen aldus samen dat het diende te onderzoeken "of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux". Daarmee heeft het hof - ik merk dat meteen op geen afzonderlijk criterium geschapen. 2.3. Onderdeel 3 - de onderdelen 1 en 2 bevatten geen klacht - klaagt nu dat hieruit - en uit twee andere in het onderdeel genoemde passages in het arrest - blijkt dat het hof ten aanzien van de vraag of een voortbrengsel - in casu een model - nabootsing in de zin van art. 13 Auteurswet oplevert van een auteursrechtelijk beschermd werk, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. De klacht wordt voor de beoordeling van de door Decaux gestelde schending van haar auteursrecht uitgewerkt in de subonderdelen 3.1 en 3.2. Het hof had, zo vat ik het betoog in subonderdeel 3.1 samen, eerst moeten vaststellen waarin de oorspronkelijkheid van de Mupi Senior bestaat, althans van datgene waarin het persoonlijke stempel van de


348

maker tot uiting komt en vervolgens moeten analyseren waarin in de Billboard die elementen herkend kunnen worden in dier voege dat de Billboard in bepaalde resp. wezenlijke mate hetzelfde stempel draagt, dat de oorspronkelijkheid uitmaakt van de Mupi Senior. Doorslaggevend is of van datgene wat voor de oorspronkelijkheid c.q. voor datgene waarin het persoonlijk stempel van de maker tot uiting komt, ten aanzien van een "werk" in de zin van de Auteurswet bepalend is, bij het maken van een daarop geïnspireerd voortbrengsel in ontoelaatbare mate gebruik is gemaakt. Of de totaalindrukken van de beide voortbrengselen overeenstemmen of verschillen is daarvoor niet beslissend. Aldus met name subonderdeel 3.2. 2.4. Het komt er dus op neer - zo blijkt ook uit de schriftelijke toelichting van de zijde van Decaux - dat het hof in het bijzonder had moeten nagaan of ten aanzien van de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Mupi Senior de Billboard met de Mupi Senior overeenstemming vertoonde, althans dat het hof bij de afweging van overeenkomsten en verschillen tussen beide voortbrengselen in het bijzonder op die elementen had moeten letten. 2.5. In de schriftelijke toelichting van de kant van Decaux wordt hiertoe de feitenrechter een "schema" voorgeschreven, te weten dat hij eerst dient te inventariseren welke overeenstemmende elementen in beide voortbrengsels zijn te onderkennen, daarop ten aanzien van elk overeenstemmend element dient vast te stellen of het gaat om een auteursrechtelijk beschermd element, vervolgens een inventarisatie moet maken van de tussen de beide voortbrengsels bestaande verschillen en tenslotte de door hem vastgestelde overeenstemmende auteursrechtelijk beschermde elementen moet afwegen tegen de door hem vastgestelde verschillen. 2.6. Ik laat nu maar in het midden of dit wel helemaal spoort met wat er in het cassatiemiddel wordt betoogd - daarin lijkt toch meer het accent te liggen op het onderzoek naar het voorkomen in het van nabootsing betichte voortbrengsel van de auteursrechtelijk beschermde elementen uit het beweerdelijk nagebootste werk. 2.7. Voorts laat ik in het midden of het middel zichzelf niet tegenspreekt waar het in de laatste alinea van subonderdeel 3.1 betoogt dat de beoordeling of een bepaald voortbrengsel een nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert, behoort plaats te vinden "aan de hand van een beoordeling van de totaliteit van de elementen die de vormgeving van het betreffende voortbrengsel en van het betreffende werk respectievelijk bepalen", 1 ) waarmee kennelijk niet meer in het bijzonder wordt gezien op de auteursrechtelijk beschermde elementen. 2.8. Verder laat ik buiten beschouwing of het slot van subonderdeel 3.1 dat verwerpt een wijze van beoordeling waarbij punten van verschil en punten van overeenstemming tussen de twee te vergelijken uitingen van vormgeving worden opgesomd en waarbij wordt beoordeeld of de punten van overeenstemming of de punten van verschil kwalitatief de overhand hebben, niet in tegenspraak is met de in de schriftelijke toelichting verdedigde afweging waarbij de punten van verschil worden betrokken. 2.9. En tenslotte wil ik er op wijzen dat het hof in de tweede alinea van r.o. 4.3 het standpunt van Decaux als volgt weergeeft: "Decaux daarentegen stelt zich op het standpunt dat het Billboard van Mediamax, in zijn geheel genomen, in overwegende mate overeenstemt met haar Mupi Senior en dat, tegenover dit totaalbeeld, de onderlinge verschillen details betreffen en derhalve van ondergeschikt belang zijn". waarmee het hof praktisch letterlijk de memorie van grieven (p. 1) van Decaux citeert.2) Uit de door mij gecursiveerde woorden blijkt dat ook Decaux het totaalbeeld van de beide modellen met elkaar heeft vergeleken en daarop haar stellingname baseert dat Mediamax met de Billboard inbreuk pleegt. Ik begrijp dus niet goed wat zij het hof nu eigenlijk verwijt; 1

) Cursivering van mij, A. ) In deze zin ook de in de pleitnotities van de raadsman van Decaux in appel op p. 6 aangehaalde prof. Marinissen. 2

16 september 1997

daarop zouden de beide middelsubonderdelen reeds behoren af te stuiten. 2.10. Afgezien van dit alles en ingaande op de vragen die de thans besproken middelonderdelen oproepen, zou ik voorop willen stellen dat de Nederlandse wet slechts auteursrechtelijke bescherming verleent aan werken (voortbrengselen) in de zin van art. 1 en 10 Aw.3) 2.11 Dit volgt voor modellen dan meer in het bijzonder uit de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in het Screenoprintsarrest4) heeft gegeven aan art. 21 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), een in zaken als deze beslissende bepaling omdat zij de Beneluxmodelrechtelijke en nationaal-auteursrechtelijke bescherming aan elkaar koppelt en de auteursrechtelijke bescherming van modellen in de drie landen harmoniseert en afbakent.5) 2.12. Of een model een "werk" in auteursrechtelijke zin is, wordt bepaald aan de hand van het ook in het Screenoprintsarrest aanvaarde criterium of het een voortbrengsel is met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.6) 2.13. Het auteursrechtelijk beschermde "werk" zelf zal steeds bestaan uit verschillende elementen en zal steeds verschillende aspecten vertonen die deels wel en deels niet het karakter van het werk in zodanige mate bepalen dat het onder de bescherming van de Auteurswet valt. Ik kan me eerlijk gezegd nauwelijks een voortbrengsel voorstellen waarin niet elementen aanwezig zijn die op zichzelf niet bepalend zijn voor de auteursrechtelijke status van het voortbrengsel. Stijlen, schildertechnieken, materialen, taal, het produceren van bepaalde klanken, ik noem maar een paar voorbeelden - Spoor en Verkade spreken van "objectieve trekken" van het werk7) - die bouwstenen kunnen leveren voor het werk maar op zichzelf genomen het eigene niet aan het werk verschaffen. 2.14. Waar nu Spoor en Verkade8) in hun definiëren van "bewerking" of "nabootsing" in de zin van art. 13 Aw spreken van het overnemen in een ander voortbrengsel van "auteursrechtelijk beschermde trekken" van het werk - het middel lijkt vooral daardoor geïnspireerd te zijn - bedoelen zij, naar ik meen, de elementen die bepalend zijn voor het auteursrechtelijk beschermd zijn van het werk, dat wil zeggen de elementen van de vormgeving die in het bijzonder de uitdrukking vormen van wat - in de woorden van het arrest Van Gelder/Van Rijn9) - de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, die het werk tot een uiting maken met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 2.15. Spreken wij over modellen - producten van industriële vormgeving - dan gaat het meer of in het bijzonder om de elementen in dat model die meebrengen dat de maker aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming van het model, die het model met andere woorden, maken tot "werk" in de hierboven in 2.12 aangegeven auteursrechtelijke zin. 2.16. Wil de rechter kunnen komen tot het oordeel dat een model door een ander is nagebootst in de zin van art. 13 Aw, dan moet uiteraard uit een vergelijking van de beide modellen duidelijk worden dat nu juist de zo-even genoemde elementen 3

) Zie daarover Spoor/Verkade, Auteursrecht, 1993, Hoofdstuk III, met name nr. 34 e.v. over de aard van het werk en nr. 41 e.v. over wat zij de "werktoets" - wat maakt een voortbrengsel tot werk? - noemen. 4 )BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (m.nt. L Wichers Hoeth); AA 1987, p. 717 (m.nt. H. Cohen Jehoram). Zie r.o. 23 van het arrest; Informatierecht/AMI 1987, p. 78 (m.nt. J.H. Spoor). 5 ) Vgl. art. 10 lid 1 onder 11° Auteurswet en daarover o.m. Cohen Jehoram in zijn noot in Ars Aequi onder het Screenoprintsarrest. 6 ) Men vergelijke voor de formulering van het criterium het arrest van de Hoge Raad van 29 november 1985, NJ 1987, 880, in de Screenoprintszaak, r.o. 3.4, tweede alinea, samenvatting van "opvatting A" in de Nederlandse literatuur. Zie Spoor-Verkade, nr. 41 e.v. met verdere gegevens. 7 ) Zie nr. 43. 8 ) A.w., nrs. 104 en 105. 9 ) HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712.

16 september 1997

Bijblad IndustriëliIe Eigendom, nr. 9

in het van inbreuk betichte voortbrengsel voorkomen. Pas dan wordt immers door het van inbreuk betichte model de grens overschreden waarbinnen de auteursrechtelijke bescherming van het nagebootste model geldt. De rechter die nabootsing vaststelt zal dat dan ook in zijn motivering - als verantwoording van het resultaat van zijn te dien aanzien gemaakte afweging - tot uitdrukking (moeten) brengen. Maar op welke wijze de weging precies wordt verricht behoeft niet te worden verantwoord, althans niet als de stellingen van partijen daartoe niet dwingen. 2.17. Het middel overvraagt dan ook m.i. de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten.10) Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name die aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn. 2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulk in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat,") zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak moet blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. Maar dit terzijde. 2.19. Dat de rechter, veronderstellenderwijze uitgaande van de auteursrechtelijke bescherming van het beweerdelijk nagebootste model, eerst nagaat of er überhaupt wel sprake is van een voldoende mate van gelijkenis tussen de beide modellen om auteursrechtelijk relevant te kunnen zijn, is zonder twijfel toegestaan. Men vergelijke in dit verband HR 13 oktober 1989, NJ 1990, 237 (m. nt. D.W.F. Verkade) (Cow Brand). De rechter behoeft dus niet eerst vast te stellen of het beweerdelijk nagebootste werk auteursrechtelijk beschermd is en waarin de oorspronkelijkheid van dat werk is gelegen. 2.20. De vergelijking die de rechter tussen de beide modellen maakt betreft uiteindelijk deze als geheel, ook al let hij daarbij op verschillende elementen en de auteursrechtelijk (mogelijk) relevante in het bijzonder. De vraag is, zo zou ik menen, uiteindelijk of het van inbreuk betichte voortbrengsel in zijn totaliteit zoveel - ook op auteursrechtelijk relevante punten - gelijkenis vertoont met het model waarop auteursrecht wordt geclaimd, dat inbreuk op dat auteursrecht - zo dat bestaat - moet worden aangenomen. 2.21. In de literatuur wordt ook benadrukt dat het gaat om de totale indruk van gebruiksvoorwerpen en dat "atomisering" moet worden vermeden. Zo schrijft Limperg:12) "Het is vaste jurisprudentie in processen over plagiaat van gebruiksvoorwerpen dat men de voorwerpen in kwestie in hun totaalbeeld aanschouwt en vergelijkt. Van plagiaat betichtte gedaagden putten zich vaak uit in het opsommen van een schier eindeloze reeks van verschilpunten tussen hun produkt en dat van de eiser waar

349

zij dan een reeks van punten van overeenstemming tegenover stellen, die natuurlijk altijd veel kleiner uitvalt. Dat gaat om verschillende redenen niet op. (...) Het gaat er niet om de voorwerpen te "atomiseren" doch om deze in hun totaalbeeld of totaalindruk te bezien, waarbij men hoogstens aan een of meer onderdelen aandacht kan besteden voor zover zij bepalend zijn voor de karakteristiek van het voorwerp." 2.22. Martens'-1) sluit zich daarbij aan. Na een opsomming van een aantal rechterlijke uitspraken, waarin anders dan de veelal korte afdoening van de vraag of gelijkenis bestaat, enigszins uitvoeriger beschouwingen worden gevonden, merkt hij samenvattenderwijze op: "Wellicht mag men op grond van deze beschouwingen stellen dat het aankomt op de totaalindruk: deze kan, ondanks verschillen, zozeer gelijk zijn, dat inbreuk moet worden aangenomen; anderzijds kan zij, ondanks overeenkomsten, zozeer verschillen, dat van gelijkenis en dus van inbreuk geen sprake is." 2.23. Bij dit een en ander merk ik op dat deze aanpak, als het om de auteursrechtelijke bescherming van modellen gaat, ook het praktische voordeel heeft dat op het punt van de vergelijkingsmaatstaf geen verschillen bestaan met het modelrecht van de BTMW, dat, door het verband dat in de Memorie van Toelichting op art. 4 wordt gelegd tussen het criterium van de ondergeschikte verschillen in art. 4 en art. 14 en het begrip "overeenstemming in hoofdzaak" ook uitgaat van vergelijking van de totaalindrukken.14) 2.24. Want, hoe men de zaak ook wendt of keert, uiteindelijk zijn hier twee verschillende, door de ene BTMW uitdrukkelijk aangegeven, wegen die naar het zelfde Rome moeten leiden: bescherming van de (commerciële) belangen van degene die het bedreigde model het eerste heeft ontwikkeld.' 5 ) En als men dat bedenkt, is er dan - afgezien van de verschillen tussen de beide regelingen - niet wat voor te zeggen om de rechter die over modelbescherming en -inbreuk heeft te oordelen zoveel mogelijk te voorzien van dezelfde beoordelingsmaatstaven? 2.25. Dit alles vindt m.i. zijn bevestiging in het Screenoprintsarrest, waar het Benelux-Gerechtshof, citerend uit de Memorie van Toelichting op de BTMW' 6 ), overweegt (r.o. 25) dat bij de beoordeling van het kunstzinnig karakter van een model - dat wil dus zeggen: bij de beantwoording of sprake is van een werk van toegepaste kunst - dit in zijn geheel dient te worden beschouwd. Wordt bij de toetsing aan het in dat arrest aanvaarde auteursrechtelijke "werk" criterium dus een beschouwing van het geheel van het desbetreffende model voorgeschreven, dan volgt daaruit m.i. logischerwijze dat ook bij de vraag of sprake is van plagiaat de modellen in kwestie in hun geheel met elkaar worden vergeleken. 2.26. Ik keer terug naar het bestreden arrest. Dat het hof de punten van overeenstemming tussen de Mupi Senior en de Billboard tot uitgangspunten heeft genomen blijkt uit r.o. 3 waarin de door de president vastgelegde feiten worden overgenomen - ik heb ze hierboven weergegeven. Uit die feiten blijken die punten van overeenstemming voldoende duidelijk.

10

)Vgl. ook HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 (m. nt. L Wichers Hoeth) (Heertje/Hollebrand), p. 1053, rechtsonder m.b.t. het slot van middel 4, waar blijkt dat het hof de vrijheid had o m in het bijzonder de aandacht te schenken aan die elementen uit beide werken die niet buiten de auteursrechtelijke bescherming vallen. 11 ) Vgl. HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 (m.nt. L. Wichers Hoeth) (Heertje/Hollebrand): "De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder van de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken". 12 ) Th. Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat, Amsterdam/Brussel, 1971, p. 64.

13 ) S.K. Martens, Ongeoorloofde mededinging in: Onrechtmatige daad (losbladig), VI aant. 27, p. 30a (suppl. 261). 14 ) Zie voor de BTMW Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 522; vgl. ook Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 40, die m.i. impliciet dezelfde maatstaf hanteert waar hij zelfs associatiegevaar als criterium blijkt te aanvaarden als variant op de "overeenstemming in hoofdzaak". Op het associatiegevaar kom ik bij de bespreking van subonderdeel 3.3 van het middel terug. Ook voor het merkenrecht geldt als maatstaf de vergelijking van totaalindrukken, zie Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 973-974 met gegevens. 15 ) Vgl. voor de erkenning dat het auteursrecht kan dienen ter bescherming van commerciële belangen, HR 20 oktober 1995, flvdl/V 1995, 212 C.

16

) P. 49.

350


2.27. Het hof gaat dan verder in r.o. 4.8 in op de punten van verschil. Het heeft daarmee onderzocht in hoeverre de beide voortbrengsels ten opzichte van elkaar verschillen. Na de verschillen te hebben onderzocht heeft het hof in r.o. 4.14 geconcludeerd dat de totaalindrukken van de produkten van partijen zodanig verschillend zijn dat van een inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden, dat wil zeggen dat naar zijn oordeel noch sprake was van nabootsing in de zin van de Auteurswet noch van ondergeschikte verschillen in de zin van de Modellenwet. 2.28. Dat het hof hierbij de indruk van het totaal van beide voorwerpen beslissend heeft geacht is, zoals gezegd, geenszins in strijd met het recht. 2.29. Overigens heeft het hof wel degelijk mede gelet op de verschillende aspecten en elementen die ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming van belang zouden kunnen zijn. Zo wordt in r.o. 4.9 de aandacht gevestigd op de opvallende vormgeving van deringenwaarmee in de Mupi Senior het bord aan de houder is bevestigd, en wordt in r.o. 4.10 en 4.11 het naar voren komen van het bovenste gedeelte van de houder van de Billboard - volgens Decaux "een pure en inbreukmakende imitatie" van de Mupi Senior - onder ogen gezien. 2.30. Verder wil ik er op wijzen dat noch in de feitelijke instanties noch thans van de kant van Decaux wordt aangegeven welke (overige) elementen in haar Mupi Senior in het bijzonder auteursrechtelijke bescherming genieten. In de van haar kant gegeven schriftelijke toelichting wordt onder 19 alleen een aantal elementen genoemd waarin de beide voorwerpen met elkaar zouden overeenstemmen. Zij kan het hof dan ook thans moeilijk verwijten zijn onderzoek daarop niet in het bijzonder te hebben gericht, althans niet in zijn motivering de resultaten van dat onderzoek te hebben verantwoord. 2.31. Op een en ander lopen de klachten van de subonderdelen 3.1 en 3.2 m.i. vast. 2.32. Ik kom nu te spreken over subonderdeel 3.3. Het betreft in de eerste plaats de aanspraak op modelrechtelijke bescherming en keert zich tegen r.o. 4.15 van het bestreden arrest. Daarin overweegt het hof ten aanzien van de in het kader van de mogelijkheid van verwarringsgevaar gerezen vraag wie in het onderhavige geval als in aanmerking komend publiek beschouwd moet worden, dat dit bestaat uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig houden en dat onaannemelijk is dat bij dit publiek gevaar voor verwarring te duchten is. 2.33. Aangaande het in aanmerking komend publiek heeft het Hof, naar ik meen, een juiste maatstaf aangelegd. Uit de Memorie van Toelichting bij art. 4 BTMW blijkt immers dat bij de uitleg van het begrip ondergeschikte verschillen rekening moet worden gehouden met de normen die in de belanghebbende kringen van nijverheid en handel gelden. Van Nieuwenhoven Helbach c.s.17) noemen dat begrijpelijk, "omdat de aard van de branche veelal bepalend is voor de aard en samenstelling van het in aanmerking komende publiek en daarvan weer afhangt of gevaar voor verwarring tussen een als model gedeponeerd en een reeds bekend voortbrengsel in feite te duchten is." 2.34. De juiste strekking van dit officiële commentaar is volgens Verkade'8) dat in de ene branche c.q. de produktgroep kleine verschillen eerder van ondergeschikte betekenis geoordeeld zullen moeten worden, dan in de andere. 2.35. Het is dus niet van belang (zoals Decaux betoogt) dat enige relevante sector van het publiek in verwarring wordt gebracht, maar dat bij de branche (meestal: de afnemers) gevaar voor verwarring te duchten is. 2.36. Gelet op de duidelijkheid in de MvT lijkt mij hier sprake te zijn van een "acte clair" zodat dit punt naar mijn mening kan worden afgezien van het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof. " ) Dorhout MeesA/an Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 522 18 ) Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, nr. 40. Zie ook: A. Braunen J.J. Evrard, Droit des dessins et modeles au Benelux, Brussel 1975, p. 143.

16 september 1997

2.37. Het subonderdeel stelt vervolgens de vraag aan de orde of onder verwarringsgevaar reeds begrepen is associatiegevaar, zoals dat in het merkenrecht is ontwikkeld.'9) 2.38. De meeste schrijvers beantwoorden die vraag ontkennend,20) Verkade2') evenwel bevestigend. Hij vindt dat dit criterium als variant van de "overeenstemming in hoofdzaak" dienstig kan zijn als richtsnoer. Hij staat echter in deze opvatting alleen, waarbij nog opgemerkt dient te worden dat hij toevoegt dat de mogelijkheid van associatie van de uiterlijken nog niet zonder meer modelinbreuk oplevert. In Spoor/Verkade22) wordt geleerd dat het ruimere merkenrechtelijke associatiecriterium niet in het auteursrecht geldt. 2.39. Ik heb mij afgevraagd of op dit punt vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof gesteld moeten worden. Daargelaten of dit achterwege kan blijven omdat duidelijk genoeg zou zijn dat de BTMW onder verwarringsgevaar niet mede associatiegevaar begrijpt, meen ik dat in dit geval om de volgende reden kan worden afgezien van het stellen van prejudiciële vragen. 2.40. Decaux heeft in de feitelijke instanties met geen woord over associatiegevaar gerept. Of associatiegevaar bestaat is echter een grotendeels feitelijke kwestie,23) zodat de feitenrechter niet de bevoegdheid heeft daarnaar ambtshalve een onderzoek in te 24stellen - dat zou overtreding van art. 48 en 176 Rv inhouden ) - en de stelling dat daarvan sprake is of zou kunnen zijn niet voor het eerst in cassatie kan worden geponeerd, omdat zij een feitelijk onderzoek vergt waarvoor in cassatie geen ruimte is. 2.41. Op grond hiervan kan de thans besproken klacht niet tot cassatie leiden zodat een beslissing op dit punt niet noodzakelijk is om arrest te kunnen wijzen en Uw Raad dan ook niet verplicht is - de spoedeisendheid van dit kort geding laat ik buiten beschouwing - prejudiciële vragen te stellen.25) 2.42. Voorzover het subonderdeel in de voorlaatste alinea is gebaseerd op de toetsing aan het gemene recht kan het niet slagen omdat het hof die toetsing nu juist achterwege heeft gelaten omdat het - in cassatie onbestreden - in r.o. 4.16 de stelling van Decaux dat Mediamax onrechtmatig heeft gehandeld als onvoldoende onderbouwd heeft verworpen. 2.43. Tenslotte betoogt het subonderdeel in de laatste alinea dat hetgeen het daarvoor heeft betoogd ten aanzien van de in aanmerking te nemen kring van het publiek van overeenkomstige toepassing is voor het auteursrecht. Als hiermee een klacht wordt bedoeld tegen r.o. 4.15 van het bestreden arrest, kan het subonderdeel in zoverre evenmin slagen, omdat dan miskend wordt dat die rechtsoverweging slechts het modelrecht betreft en het auteursrecht geen verwarringsgevaar als inbreukcriterium kent en bijgevolg in dat verband ook geen behoefte bestaat aan een nadere afbakening van het in aanmerking komende publiek. 2.44. Op grond van een en ander meen ik dat ook subonderdeel 3.3 niet kan slagen. 2.45. Middelonderdeel 4 -- niet nader toegelicht in de schriftelijke toelichting van Decaux - betoogt dat het hof is uitgegaan van een rechtens onjuiste althans onbegrijpelijke vaststelling van de beschermingsomvang van het auteurs- en modelrecht. Het gaat dan blijkbaar met name om wat het hof 19 )BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 (m.nt. L. Wichers Hoeth) (Union). Zie Dorhout MeesA/an Nieuwenhoven Helbach/HuydecoperA/an Nispen, nr. 969. 20 ) Wichers Hoeth, Kort begrip, 1993, p. 103; Dorhout Mees/ Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 521; Limperg, p. 137. 21 ) Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 40. 22 ) Spoor/Verkade, p. 145. 23 ) Vgl. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 40. 24 ) Vgl. recentelijk HR 13 oktober 1995, RvdW 1995, 206 C [NJ 1996,430, m.nt. HER en MS; red.); losbl. Burg. Rechtsvordering, art. 48, aant. 7. 25 ) Zie art. 6 lid 2-4 Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965, Trb. 1965,71 en Trb. 1996,243.

16 september 1997


overweegt in de r.o. 4.4 e.v. Die algemene klacht wordt uitgewerkt in de subonderdelen 4.1 en 4.2. 2.46. Subonderdeel 4.1 klaagt dat in weerwil van hetgeen het Hof hierover in r.o. 4.4 opmerkt, partijen (althans Decaux) het er niet over eens zijn dat de beide produkten passen in, en een uiting zijn van een actuele mode of stijl waarin straatmeubilair ontworpen wordt. Deze vaststelling is onbegrijpelijk, want Decaux heeft zulks nooit gesteld, aldus, kort samengevat, het betoog. 2.47. Deze klacht faalt. Decaux stelt zelf in haar stukken en ook thans in subonderdeel 4.2, met verwijzing bovendien naar vindplaatsen in haar stukken in de feitelijke instanties, dat zij de trend heeft "gezet" van de stijl of mode waarin straatmeubilair van de in dit geding betrokken soort wordt ontworpen, en dat het hof deze "claim" van Decaux ook, aansluitend op de bestreden vaststelling, vermeldt. Nu het onderhavige geding gebaseerd is op de stelling van Decaux dat de Billboard een ontoelaatbare nabootsing van de Mupi Senior is, is geenszins onbegrijpelijk dat het hof de stellingname van Decaux in dit geding aldus heeft opgevat dat ook zij zich op het standpunt stelde dat het model van Mediamax past binnen dezelfde - door Decaux geclaimde - stijl van straatmeubilair. 2.48. Subonderdeel 4.2 stelt, kort samengevat, in de eerste plaats dat het hof in r.o. 4.5, waar het vooropstelt dat aan vormgeving(selementen) die bepaald wordt (worden) door mode of stijl geen bescherming toekomt, van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, voorzover het bedoelt dat aan die vormgeving(selementen) nooit auteursrechtelijke bescherming toekomt. Betoogd wordt dat die bescherming wel toekomt voor zover in een werk vormgevingselementen voorkomen die bepaald worden door een mode of stijl die door de maker van dit werk zelf ontwikkeld is. In casu heeft Decaux de stijl of mode waarin straatmeubilair van de in dit geding betrokken soort wordt ontworpen, zelf ontwikkeld. 2.49. Het hof heeft dit m.i. niet miskend maar slechts vooropgesteld wat in het auteursrecht in het algemeen wordt aangenomen, te weten dat slechts een werk maar niet een bepaalde stijl of mode beschermd wordt - men mag kortom een trendsetter in zijn stijl volgen. 2.50. Dat neemt overigens niet weg dat ook een bepaalde stijl aan het eigen karakter van een bepaald werk kan bijdragen en dus van belang kan zijn voor de vraag of er inbreuk26is. Het onderscheid is subtiel, maar daarom niet onbelangrijk. ) 2.51. Uit het arrest blijkt niet dat het hof dit over het hoofd zou hebben gezien. Integendeel, uit het arrest komt m.i. naar voren dat het hof heeft onderzocht of Mediamax met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen (zie r.o. 4.6) en dat het mede gelet heeft op kenmerken van de beide modellen die mede uit de door Decaux beweerdelijk "gezette" en door Mediamax beweerdelijk gevolgde trend voortvloeien, zoals de omgekeerde U-vorm, het daarbinnen opgehangen bord en de "knik" in de verticale stijlen van de beide modellen. Het hof heeft onderzocht of binnen de gemeenschappelijke stijl waarin aan de concurrerende modellen vorm was gegeven sprake was van inbreuk door de Billboard op het auteursrecht van Decaux op de Mupi Senior. 2.52. Het subonderdeel faalt dus in zoverre. Het subonderdeel klaagt in de voorlaatste alinea van het middel dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven althans een onbegrijpelijk oordeel heeft gegeven, waar het bescherming heeft onthouden aan de "knik" in de verticale stijlen van de Mupi Senior als uiting van de door Decaux zelf ontwikkelde stijl, omdat deze zoals het hof in r.o. 4.11 lijkt te overwegen, zou voortvloeien uit de bestaande trend of mode. 2.53. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat het hof slechts in het midden laat of de "knik" voortvloeit uit de bestaande trend of mode en zijn beslissing dat aan die "knik" geen bescherming toekomt, niet heeft gebaseerd op het oordeel

351

dat dit zo is, maar op wat het vervolgens in r.o. 4.11 overweegt en waarop ik hieronder nog terugkom. 2.54. Aan het slot van subonderdeel 4.2 wordt het eerdere betoog betrokken op het modelrecht. Het hof heeft niet het criterium van de ondergeschikte verschillen en de overeenstemming in hoofdzaak miskend. Wat het overweegt ten aanzien van mode of stijl heeft slechts betrekking op de door Decaux ingeroepen auteursrechtelijke bescherming. Het betoog van het subonderdeel mist dus feitelijke grondslag. 2.55. En voor zover ik dit verkeerd zie in verband met wat het hof overweegt in de tweede alinea van r.o. 4.5, meen ik dat het slechts tot uitdrukking heeft gebracht dat bij de vergelijking van de beide modellen rekening moest worden gehouden met het bestaan van gemeenschappelijke stijlkenmerken. M.i. stond dat niet met de toepassing van genoemde criteria op gespannen voet. 2.56. Overigens speelt de kwestie van stijl, mode of trend in het modelrecht niet de rol die zij speelt in het auteursrecht. Bij het auteursrecht is de afbakening op dit punt nodig omdat het bescherming biedt aan de uiterlijke vormgeving van de geestelijke schepping27) en stijl, mode of trend ook van geestelijke entiteiten, de uiting zijn. Het clair-obscur van Rembrandt, het pointfillé van Seurat, het crescendo-piano subito van Beethoven, de vallende tertsen van Brahms, de oneindige herhaling van een voorstelling van de Droste-doos en de baksteen-ornamentiek van de Amsterdamse School, zij zijn zonder enige twijfel de vruchten van een idee, een concept, maar geen "werk" dat auteursrechtelijke bescherming verdient. De afzonderlijke scheppingen waarin zij zijn toegepast, zijn dat wel voor zover althans zij voor het overige voldoen aan de eisen die gelden voor de erkenning van een voortbrengsel als "werk". Maar het modelrecht beschermt alleen het uiterlijk als zodanig. Een afbakening ten aanzien van de herkomst van het uiterlijk (oorspronkelijkheid of mode) is dan niet nodig. 2.57. Mocht over dit laatste anders moeten worden gedacht dan zou het stellen van een of meer prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over de verhouding tussen het criterium van de ondergeschikte verschillen en overeenstemmende stijlkenmerken geïndiceerd zijn. Ik vond hierover geen rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof. 2.58. Op grond van het voorgaande faalt het gehele subonderdeel 4.2. 2.59. Subonderdeel 4.3 moet falen want, gelijk het hof heeft overwogen, voor het auteursrecht op modellen geldt gelijk28 overigens algemeen in het auteursrecht wordt aangenomen ) - dat een model dat kan worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin, is uitgesloten van bescherming in het geval, zoals het Screenoprintsarrest het uitdrukt, "het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect". Op dit punt heeft het Benelux-Gerechtshof de formulering overgenomen van art. 2 lid 1 BTMW. Er is dus wat de modelrechtelijke en auteursrechtelijke bescherming van modellen betreft geen verschil in criterium op dit punt. 2.60. De subonderdelen 4.3.1 en 4.3.2 keren zich tegen het overwogene in de laatste zinsnede in r.o. 4.11. Het betreft hier evenwel kennelijk naast hetgeen het hof in r.o. 4.10 heeft overwogen aangaande, wat ik kortheidshalve zal noemen, de "knik" in de verticale stijlen van de beide modellen en de vraag of ook op dit punt van nabootsing sprake is, een overweging ten overvloede ("Voor de goede orde"). Daarom kunnen deze onderdelen m.i. niet tot cassatie leiden. 2.61. Mocht sprake zijn van een afzonderlijk dragende overweging dan kunnen de klachten niet tot cassatie leiden omdat in wat het hof in r.o. 4.10, kennelijk uitgaande van de model/auteursrechtelijke bescherming van de Mupi Senior, overweegt met betrekking tot de verschillen tussen de "knik" in de Mupi Senior en die in de Billboard, besloten ligt dat naar zijn oordeel ook op dit punt geen sprake is van nabootsing of

26

) Zie voor een ander Wichers Hoeth, Kort begrip, p. 100; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 103; Gerbrandy, Kort commentaar, 1988, p. 69; Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 1990, p. 46; Spoor/Verkade, nr. 40 met verdere gegevens, en nr. 43.

27

) Spoor/Verkade, nr. 37 met gegevens. ) Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 100; Spoor/Verkade, nr. 43; vgl. Gerbrandy, Kort commentaar, p. 63. 2B

352


van ondergeschikte verschillen. Tegen dit oordeel, dat op het genoemde punt 's hofs oordeel dat van nabootsing van (ondergeschikte geschillen met) de Mupi Senior als geheel geen sprake is, zelfstandig draagt, wordt, anders dan in meer algemene zin in de hierboven reeds besproken en verworpen middelonderdelen, niet opgekomen. 2.62. Overigens wil ik wel opmerken dat wat het hof in r.o. 4.11 overweegt vragen oproept. Het hof oordeelt daar dat de "knik" in de stijlen van de Mupi Senior "in ieder geval een gevolg is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid tot doeltreffende belichting van het reclamebord in de houder van de Billboard". 2.63. In de feitelijke instanties heeft Mediamax aangevoerd29) dat de "knik" in haar Billboard is ingegeven door een louter functioneel vereiste, nl. ter bevestiging van de verlichtingsarmaturen aan de bovenzijde en ook heeft zij betoogd:30) "Naar thans is gebleken, heeft Decaux zoals uit produkties 3A en B blijkt, inmiddels haar reclamebord in die zin feitelijk aangepast dat de naar voren gebogen bovenkant thans ook - naar overigens voor de hand ligt dienst doet als bevestigingspunt voor verlichtingsarmaturen. Daarmee staat om te beginnen vast dat de door Decaux gebezigde constructie eveneens door functionele overwegingen is bepaald. Bovendien blijkt bij vergelijking van de armaturen dat het mogelijk is om binnen een bepaalde vormgeving te variëren. Zie de afbeeldingen A en B in vergelijking met de afbeeldingen C en D van produktie 3. Bij Mediamax/Sicmea wordt de verlichting verzorgd door twee blokvormige, met ringen aan de bovenstijl van het reclamebord bevestigde, "spotlights". Bij Decaux wordt de verlichting verzorgd door twee in de lengte van de bovenstijl van het reclamebord aangebrachte, en daarmee min of meer één geheel vormende, tl-buizen", en voorts") "En tenslotte dient te worden gewezen op het in hoofdzaak functionele aspect van de "bovenbouw" van Mediamax/Sicmea's billboard/panneau publicitaire; die "bovenbouw" is in feite niets anders dan een aan het gebruiksdoel aangepaste versie van het vanouds bekende schilderijenlampje." 2.64. Van de in het eerste citaat genoemde omstandigheid dat de naar voren gebogen bovenkant van Mupi Senior van Decaux thans ook dienst doet als bevestigingspunt voor verlichtingsarmaturen en van de daar verder genoemde feitelijke verschillen in de wijze waarop in de beide modellen de verlichting is aangebracht, is het hof blijkens r.o. 4.12 ook uitgegaan, zonder dat daartegen door Decaux thans wordt opgekomen. 2.65. Maar dat de door Decaux gebezigde constructie door functionele overwegingen zou zijn bepaald valt in de stellingen van Decaux zelf niet te lezen. Zij heeft met name in appel op het punt van de verlichting betoogd:32) " - of de Billboard bruikbaar zou zijn zonder de aan de bovenzijde aangebrachte constructie waaraan de verlichtingselementen zijn bevestigd, doet evident aan het feitelijke uiterlijk niet af; - hoewel Decaux zich uiteraard tegen het overnemen van het idee of concept van het aanbrengen van verlichting in een willekeurig overhangend element in een willekeurig reclamebord niet kan of wil verzetten, zij hier toch opgemerkt dat ook dit concrete element van verlichting op 2 min of meer gelijke plaatsen in het naar voren hellende gedeelte van de U-vormige constructie, door Mediamax/Sicmea klakkeloos is nagevolgd, het29 ) Zie de pleitnotities van mr. Grosheide in eerste aanleg, nr. 10 in fine en nr. 13 in fine; pleitnotities van mr. Grosheide in appel, nr. 7. 30 ) Pleitnotities mr. Grosheide in appel, nr. 8. 31 ) Pleitnotities mr. Grosheide in eerste aanleg, nr. 31 in fine. 32 ) Pleitaantekeningen in appel van mr. Mutsaerts, p. 4 en 6.

16 september 1997

wel(k) wederom bijdraagt tot de inbreuk c.q. onrechtmatigheid; - uiteraard is niet aan de orde de vraag of afneembare bovenzijde van het model Billboard duidelijk functioneel bepaald is; niet de Billboard immers doch het Mupi Senior model is voorwerp van inbreuk", en "haast komisch is het laatste geopperde argument dat luidt: "en tenslotte dient te worden gewezen op het in hoofdzaak functionele aspect van de bovenbouw van de Mediamax/Sicmea Billboard; die bovenbouw is in feite niets anders dan een aan het gebruiksdoel aangepaste versie van het vanouds bekende schilderijlampje". Dit argument kan slechts op de lachspieren werken ware het niet dat het toch serieus bedoeld lijkt (...)." 2.66. Het gaat er mijns inziens inderdaad om of de "knik" in de Mupi Senior van Decaux onder de model- en auteursrechtelijke bescherming valt, want zij beticht Mediamax van inbreuk op dat recht. 2.67. Ik vraag me verder af of de omstandigheid dat degene die een bepaalde vorm van het beschermde model van een ander overneemt en die vorm gebruikt om een technisch effect te bereiken, op zichzelf kan meebrengen dat die vorm in de zin van art. 21 BTMW en het Screenoprintsarrest noodzakelijk is voor het verkrijgen van dat technische effect met als gevolg dat die vorm buiten de model- en auteursrechtelijk bescherming van het eerstgenoemde model valt. Met andere woorden: de vraag kan worden gesteld of de enkele omstandigheid dat Mediamax gebruik maakt van de "knik" in het model van Decaux om daaraan verlichting te bevestigen meebrengt dat die "knik" op zichzelf beschouwd noodzakelijk is voor het verkrijgen van dat technisch effect met als gevolg dat het model van Decaux op dit punt verder bescherming ontbeert. Ware dit zo dan zou de "nabootser" een op zichzelf binnen de bescherming vallende vorm daarbuiten kunnen brengen door die vorm te benutten voor het verkrijgen van een technisch effect omdat in zijn model die vorm voor het verkrijgen van dat technische effect noodzakelijk is. 2.68. Ik betwijfel of dat de implicatie is van art. 21 BTMW en - voor wat betreft het auteursrecht - het Screenoprintsarrest, omdat het gaat om een eigenschap van het beschermde model en dus maatstaf hier moet zijn of in dat model de bewuste vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Dat die vorm (ook in dat model) (later) mede dienstbaar wordt gemaakt voor het verkrijgen van een bepaald technisch effect - in casu een doeltreffende verlichting - brengt toch niet mee dat de bescherming op dat punt dan ophoudt? Daarmee wordt de vorm op zichzelf toch niet een technische vinding die vanwege die eigenschap buiten de reikwijdte van de model- en auteursrechtelijke bescherming valt? Dat zou een door de ontwerper niet beoogde metamorfose zijn. Maar ik wil wel toegeven dat ik het gehele terrein niet goed overzie, reden waarom ik het bij deze opmerkingen laat onder de toevoeging dat het overigens een kwestie is waaromtrent het Benelux-Gerechtshof het laatste woord zou behoren te hebben. 2.69. Het hof stelt aangaande de functionaliteit van de "knik" van de Mupi Senior ten aanzien van de verlichtingsmogelijkheden echter niets met zoveel woorden vast. Dat de "knik" in de Billboard een "goede mogelijkheid" biedt tot doeltreffende verlichting dwingt er niet zonder meer toe aan te nemen dat die "knik" noodzakelijk is voor het verkrijgen van dat technische effect - over de inhoud van dat begrip spreek ik hieronder nog nader -, laat staan dat om dezelfde reden de Mupi Senior op dit punt geen bescherming zou genieten. 2.70. Er kan dus getwijfeld worden of het hof wel blijk heeft gegeven van een juiste rechtsopvatting. Mocht in wat het hof overweegt besloten liggen het oordeel dat (ook) de "knik" in de Mupi Senior noodzakelijk is voor het verkrijgen van het genoemde technische effect - doeltreffende verlichting -, dan vraag ik me af of dat oordeel in het licht van de gedingstukken wel voldoende begrijpelijk is. 2.71. Bij dit alles speelt dan nog onzekerheid over de precieze betekenis van het aan te leggen criterium en daarmee over de vraag of het hof dat criterium heeft miskend. Het is streng: er moet sprake zijn van een kenmerk dat noodzakelijk

16 september 1997


is voor het verkrijgen van een technisch effect. Over de vraag hoe streng dit criterium is bestaat evenwel geen eenstemmigheid in de literatuur. Verkade33) stelt voor om het criterium zo uit te leggen dat indien voor het verkrijgen van hetzelfde technisch effect even goed bruikbare alternatieven realiter beschikbaar zijn, de bewuste vorm niet beschouwd moet worden als noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect. Anderen34) leggen er de nadruk op dat blijkens de Franse tekst ("indispensable") en de Memorie van Toelichting15) pas als de vormgeving onmisbaar is voor het verkrijgen van het technisch effect, de bescherming wijkt. Het zal duidelijk zijn dat Decaux zich met name beriep op het standpunt van Verkade.36) 2.72. Bij deze stand van zaken zou er dus, indien de thans besproken subonderdelen wel aan de orde zouden moeten komen, aanleiding bestaan om het Benelux-Gerechtshof vragen te stellen over de uitleg van het woord "noodzakelijk", te weten of daaronder moet worden verstaan "onmisbaar" of slechts het ontbreken van reëel bestaande alternatieven, met als gevolg dat als die alternatieven er wel zijn, van die noodzakelijkheid geen sprake is. 2.73. Op grond van het eerder gestelde meen ik dat Uw Raad hieraan niet toekomt. Mijn slotsom moet dan zijn dat het middel niet kan slagen, zodat ik de volgende conclusie bereik. 3. Conclusie Deze strekt tot verwerping van het beroep. e) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. (i) Decaux exploiteert een bedrijf dat straatmeubilair ontwikkelt en vervaardigt. Zij heeft onder meer een houder voor een reclamebord ontwikkeld. Op 6 oktober 1988 heeft zij het model van een houder, genaamd "Mupi Senior" gedeponeerd, welk model is geregistreerd bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. (ii) De voormelde houder bestaat uit een frame waarin een rechthoekig reclamebord is opgehangen. Het frame heeft de vorm van een omgekeerde U, waarbij de hoeken van het frame vrijwel recht zijn. De poten van de U zijn halverwege enigszins geknikt, waardoor het bovenste deel van de U uit het platte vlak naar voren komt. Het frame is gemaakt van buisvormig materiaal. Het reclamebord is aan iedere poot van de U met acht ringen bevestigd. (iii) Mediamax heeft een houder vervaardigd en op de markt gebracht onder de naam "Billboard". (iv) De houder van Mediamax bestaat uit een frame, dat is gemaakt van buisvormig materiaal waarin een rechthoekig reclamebord is opgehangen. Het frame heeft de vorm van een omgekeerde U. Het reclamebord is met twee of drie ringen bevestigd in het frame. Het bovenste deel van het frame steekt boven het reclamebord uit en is naar voren gebogen zodat het uit het platte vlak naar voren komt. Het doet dienst als drager van verlichting ten behoeve van het reclamebord. 3.2 Decaux heeft haar hiervoor onder 1 weergegeven vordering gegrond zowel op een haar ter zake van Mupi Senior toekomend auteursrecht als op de bescherming van Mupi Senior als model. De Rechtbank heeft deze vordering afgewezen; het Hof heeft de daartegen in hoger beroep gerichte grieven verworpen. Daarbij heeft het Hof tot uitgangspunt genomen dat het in dit hoger beroep ging om de kernvragen of het Billboard van Mediamax (wat de auteursrechtelijke grondslag van de vordering betreft) een nabootsing in gewijzigde vorm is van de Mupi Senior van Decaux, onderscheidenlijk of (wat de gestelde modelinbreuk betreft) deze beide produkten slechts ondergeschikte verschillen vertonen. Het Hof heeft vervolgens beide 33

) Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 27 e.v. ) Zie Verkade, ibidem, noot 40 en Cohen Jehoram in zijn noot in Ars Aequi onder het Screenoprintsarrest. 35 ) Geciteerd bij Verkade, a.w., nr. 25. 36 ) Pleitaantekeningen van mr. Mutsaerts in eerste aanleg, p. 4-5. 34

353

vragen aldus samengevat dat onderzocht moet worden of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux. Deze laatste vraag is door het Hof na een reeks overwegingen in rov. 4.14 van zijn arrest bevestigend beantwoord in dier voege dat het Hof in die overweging tot de slotsom is gekomen dat - op grond van alle in de voorafgaande overwegingen genoemde verschillen - de totaalindrukken van de produkten van partijen zodanig verschillend zijn dat van een inbreuk op het aan Decaux toekomende auteursrecht of modelrecht niet gesproken kan worden. 3.3 De onderdelen 1 en 2 van het middel bevatten geen klacht. Onderdeel 3 bevat een reeks klachten die er alle op neerkomen dat het Hof in zijn hiervoor samengevatte overwegingen en in het bijzonder ook door uit te gaan van de totaalindrukken van de produkten een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Al deze klachten falen, nu de door het Hof voor de onderhavige toetsing gebezigde maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is. Dit geldt ook voor de in subonderdeel 3.3 bestreden, door het Hof in zijn rov. 4.15 - met het oog op de ingeroepen bescherming als model - gebezigde maatstaf met betrekking tot het publiek dat in aanmerking komt bij de beoordeling van de vraag of ter zake van de beide produkten verwarring bij het publiek te duchten is. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat het in een geval als het onderhavige aankomt op het publiek, bestaande uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig houden. Bij een en ander verdient aantekening dat op de gronden, aangegeven in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 2.23-2.25 en 2.33-2.36, geen redelijke twijfel mogelijk is ter zake van de juistheid van een uitleg van art. 4 BTMW in de zin van hetgeen in de voorgaande alinea's is overwogen. Voor zover het subonderdeel in verband met het gevaar voor verwarring tevens een beroep doet op associatiegevaar, faalt het reeds omdat daarop in de feitelijke instanties geen beroep is gedaan en dit beroep niet voor het eerst in cassatie gedaan kan worden, nu de beoordeling ervan een onderzoek van feitelijke aard zou vergen. Voor zover het subonderdeel rov. 4.15 en het daarin onderzochte verwarringsgevaar betrekt op het auteursrecht, faalt het omdat verwarringsgevaar als onderdeel van de maatstaf voor vergelijking slechts van belang is voor de ingeroepen bescherming als model en rov. 4.15 dan ook alleen daarop betrekking heeft. Voor zover het subonderdeel een en ander betrekt op toetsing van het handelen van Mediamax aan de zorgvuldigheidsnorm, bedoeld in art. 6:162 BW, faalt het omdat deze grondslag in cassatie niet meer aan de orde is, nu het Hof in zijn rov. 4.16 heeft geoordeeld dat Decaux haar desbetreffende stellingen onvoldoende heeft onderbouwd en daartegen in cassatie niet is opgekomen. 3.4 De subonderdelen 4.1 en 4.2 richten zich tegen 's Hofs rov. 4.5 en 4.6. In deze overwegingen heeft het Hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Evenmin is 's Hofs arrest op dit punt onvoldoende gemotiveerd. De klacht dat het Hof ten onrechte ervan is uitgegaan dat beide partijen, althans Decaux van mening zijn dat beide produkten passen in en een uiting zijn van een mode of stijl, komt tevergeefs op tegen een feitelijke en niet onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken. Beide subonderdelen stuiten op het voorgaande af. Subonderdeel 4.3 betreft hetgeen het Hof in de rov. 4.5, 4.6 en 4.11 heeft overwogen ter zake van de eisen van functionaliteit. Ook dit subonderdeel kan niet tot cassatie leiden. In de eerste twee van deze overwegingen worden deze eisen, kennelijk met het oog op het ingeroepen modelrecht, slechts vermeld als aandachtspunt, hetgeen niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. In het licht van de gedingstukken behoefde


354

het Hof in zijn motivering ook niet nader op dit punt in te gaan. Rov. 4.11 bevat blijkens zijn aanhef slechts een opmerking "voor de goede orde", waarvan moet worden aangenomen dat zij 's Hofs beslissing niet draagt. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Decaux in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mediamax begroot op ƒ 577,20 aan verschotten en ƒ 3.000,- voor salaris. Nr. 67. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 4 april 1996. (Woudenberg) Mrs. J.J. Brinkhof, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en E.J. van Sandick. Art. 5 Handelsnaamwet. Pres.: Algeheel verbod van het woord "Woudenberg" wordt geweigerd. Verbod op gebruik van de handelsnaam Bouw- en Aannemersbedrijf Woudenberg is wel toewijsbaar. Gedaagde dient in haar handelsnaam het gebruik van het woord Woudenberg gekoppeld aan de plaatsnaam Vianen te staken. Indien gedaagde het woord "Woudenberg" wil handhaven, dient zij daaraan de roepnaam "Hans " van haar directeur toe te voegen. Om de naam Hans Woudenberg B. V. kort en mede daardoor onderscheidend van de handelsnaam "Koninklijke Woudenberg Ameide B.V." te houden dient gedaagde geen bedrijfsomschrijving in haar handelsnaam op te nemen. Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hof: door na de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het incidenteel appel 21 maanden te laten verstrijken alvorens een memorie van antwoord in het incidenteel appel te nemen, is in beginsel het spoedeisend belang bij de gevraagde verdergaande voorzieningen verloren gegaan. Koninklijke Woudenberg Ameide B.V. te Ameide, appellante [in kort geding], geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. H. Struik te Utrecht, tegen Hans Woudenberg B.V. voorheen h.o.d.n. Bouw- en Aannemersbedrijf Woudenberg Vianen B.V. te Vianen, geïntimeerde [in kort geding], appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel, procureur mr. E. Grabandt, advocaat jhr. mr. Th. Sandberg te Rotterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 15 januari 1993 (mr. A.D. Mijs). Het geschil Eiseres, opgericht in 1934, voert sedert 1989 de handelsnaam Koninklijke Woudenberg Ameide voor haar uit het aannemen en uitvoeren van bouwwerken - veelal restauratiewerk - bestaande werkzaamheden. Daarvoor voerde zij zonder het predicaat Koninklijke de naam Woudenberg Ameide. Krachtens Benelux-inschrijvingen is zij gerechtigd tot het voeren van een gecombineerd woord-/beeldmerk Koninklijke Woudenberg Ameide B. V. met logo, bestaande uit een van lichtrode baksteen gemetseld muurdeel met daarin het Strukton-embleem. Eiseres heeft een landelijk gerenommeerd bedrijf met een personeelsbestand van ongeveer 150 en meerdere vestigingen. Zij behoort tot de Strukton Groep N.V., geheel in handen van de Nederlandse Spoorwegen. Gedaagde, opgericht in 1992, wordt geleid door de 26jarige Johannes Cornelis Woudenberg, enig aandeelhouder en directeur. Deze heeft via de LTS en praktisch werk het aannemersdiploma behaald. Het personeelsbestand - de zelf als timmerman meewerkende directeur inbegrepen - bedraagt 6. Het bedrijf neemt kleinere bouwopdrachten - ook restaura-

16 september 1997

tiewerk - in Vianen en omgeving aan. Als logo voert gedaagde een hoofdletter W. van drie donkerrode bakstenen. Eiseres verwijt gedaagde inbreuk op haar merken handelsnaam alsmede onrechtmatig handelen, waardoor verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. Zij vordert gedaagde te verbieden in de Benelux gebruik te maken van enige naam of aanduiding waarin het woord Woudenberg voorkomt, of van enig ander met de merken of de handelsnaam van eiseres overeenstemmend teken. Bij pleidooi heeft eiseres subsidiair gevorderd gedaagde te verbieden haar huidige handelsnaam te voeren. Gedaagde voert als weren dat de handelsnaam, logo's, werkgebieden, alsmede aard en omvang van de werkzaamheden zodanig verschillen dat bij een - deskundig - publiek geen verwarring te duchten valt. Voorts stelt gedaagde dat het voeren van de familienaam Woudenberg in haar handelsnaam eiseres niet zou hinderen, daar voor eiseres niet de naam Woudenberg, maar de woordcombinatie Koninklijke Woudenberg Ameide B.V. onderscheidend is. Beoordeling van het geschil 1. Zoals partijen haar handelsnamen met logo's extern voeren is er een duidelijke gelijkenis. In het bijzonder de combinatie van de naam "Woudenberg" met de Alblasserwaardse plaatsnamen van resp. "Ameide" en "Vianen" zou op enigerlei relatie kunnen duiden, ook bij een wel deskundig maar niet nader geïnformeerd publiek. Hoewel aan gedaagde kan worden toegegeven dat de kans op verwarring sterk wordt verminderd door het verschil in formaat, capaciteit en werkgebied van de twee bedrijven, is dan ook een voorziening als door eiseres gevorderd in beginsel toewijsbaar. 2. Een algeheel verbod van het woord Woudenberg als primair door eisers gevorderd komt niet in aanmerking. Deze vordering is te algemeen, houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen en bedingt een monopolie op de familienaam Woudenberg, ongeacht het verwarringsvereiste. De logo's van partijen behoeven op zichzelf niet tot verwarring te leiden. Wel wordt de kans daarop versterkt wanneer de logo's gebruikt worden in combinatie met de huidige handelsnamen. 3. De subsidiaire vordering achten Wij wel toewijsbaar. Het gebruik in haar handelsnaam van het woord Woudenberg, gekoppeld aan de plaatsnaam Vianen, dient gedaagde te staken. Indien gedaagde het woord Woudenberg wil handhaven, dient zij daaraan de roepnaam "Hans" van haar directeur toe te voegen. Om de naam Hans Woudenberg B.V. kort en mede daardoor onderscheidend van de handelsnaam van eiseres te houden, dient gedaagde geen bedrijfsomschrijving in haar handelsnaam op te nemen. Uiteraard staat het gedaagde vrij op haar briefpapier en drukwerk de plaats van vestiging en een bednjfsaanduiding te vermelden, echter niet opgenomen in of gekoppeld aan haar handelsnaam. 4. Voor de door eiseres uitgesproken vrees, dat door overname van gedaagde een wellicht veel groter bedrijf onder de naam Woudenberg met haar in concurrentie zou treden, heeft zij geen feitelijke gronden aangevoerd. Bovendien is zij niet ingegaan op gedaagde's aanbod om een eventuele toestemming tot het voeren van de handelsnaam "Hans Woudenberg" slechts te laten gelden zolang J.C. (Hans) Woudenberg aandeelhouder/directeur is. 5. Waar de vordering van eiseres slechts ten dele wordt toegewezen, achten Wij termen aanwezig de proceskosten te compenseren. Beslissing in kort geding Verbieden gedaagde, ingaande drie weken na betekening van dit vonnis, haar huidige handelsnaam te blijven voeren, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere dag dat dit vonnis overtreden zou worden en wel tot een maximum van ƒ 50.000,-. Een andere handelsnaam waarin het woord Woudenberg voorkomt dient te voldoen aan het hierboven sub 3 in de beoordeling van het geschil vermelde. Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Compenseren de kosten van het geding aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Wijzen af hetgeen meer of anders gevorderd is. Enz.

16 september 1997


b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep in het principaal appel 5. Na de betekening door de Koninklijke van het vonnis van de president heeft Hans Woudenberg BV haar handelsnaam gewijzigd conform overweging 3 in het vonnis van de president. 6. Hans Woudenberg BV stelt zich op het standpunt dat het gevorderde niet aan de Koninklijke kan worden toegewezen omdat dit, gelet op de tijd die verstreken is tussen de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in het incidentele appel (23 september 1993) van de zijde van Hans Woudenberg BV en de memorie van antwoord in het incidentele appel (29 juni 1995) van de zijde van de Koninklijke, niet uit hoofde van onverwijlde spoed wordt vereist. 7. Het hof stelt voorop dat het gevorderde in dit kort geding niet kan worden toegewezen dan wanneer dit ten tijde waarop de rechter - in dit geval: de rechter in hoger beroep - beslist, uit hoofde van onverwijlde spoed wordt vereist. Het Hof deelt dus niet de opvatting van de Koninklijke dat de spoedeisendheid behoort te worden beoordeeld naar het ogenblik waarop de vordering wordt ingesteld. 8. Het hof is van oordeel dat in dit geval toewijzing van de vorderingen niet uit onverwijlde spoed wordt vereist. Daarbij heeft het hof het volgende in aanmerking genomen. (i) Door na de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het incidentele appel van de zijde van Hans Woudenberg BV, een periode van 21 maanden te laten verstrijken alvorens een memorie van antwoord in het incidentele appel te nemen, is in beginsel voor de Koninklijke het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen verloren gegaan. (ii) Dit zou anders kunnen zijn als voor dit dralen goede redenen zouden kunnen worden aangevoerd. In dit verband heeft de Koninklijke onweersproken aangevoerd dat partijen in januari 1994 op initiatief van Hans Woudenberg BV in gesprek zijn geraakt over een minnelijke regeling, dat de Koninklijke in februari 1994 een schikkingsvoorstel heeft gedaan, dat Hans Woudenberg BV hierop - na talmen afwijzend heeft gereageerd, dat in oktober 1994 een gesprek is gevoerd tussen partijen en hun raadslieden, dat kort daarna Hans Woudenberg BV een voorstel heeft gedaan waarop de Koninklijke nog in oktober 1994 - met het voorstellen van enige amendementen - in beginsel positief heeft gereageerd, dat de advocaat van Hans Woudenberg BV hierop pas - na aandringen van de kant van de Koninklijke - vier maanden later reageerde, dat een maand later een voorstel van de kant van Hans Woudenberg BV werd gedaan, dat op dit voorstel door de Koninklijke met een tegenvoorstel werd gereageerd dat door Hans Woudenberg BV werd afgewezen, waarna door de Koninklijke op 3 april 1995 werd geconcludeerd dat de schikkingsonderhandelingen waren mislukt. Uit deze feiten leidt het hof af dat het grote tijdsverloop voor een groot deel te wijten is aan Hans Woudenberg BV. Dat neemt echter niet weg dat ook de Koninklijke, zoals zij zelf erkent, soms zeer lang heeft gewacht op inhoudelijke reacties van Hans Woudenberg BV. Naar het oordeel van het hof heeft de Koninklijke te lang gewacht. Wie, zoals de Koninklijke in dit geval, door betekening van het vonnis van de president verlangt dat de wederpartij tot wijziging van haar handelsnaam overgaat, en door het instellen van hoger beroep te kennen geeft uit te zijn op wijziging van de gewijzigde handelsnaam, dient met voortvarendheid in hoger beroep te procederen om de schade die voor de wederpartij onvermijdelijk voortvloeit uit het tweemaal moeten wijzigen van de handelsnaam, zoveel mogelijk te beperken. Daarvan is in dit geval geen sprake geweest. (iii) Het onder (i) overwogene zou ook anders kunnen zijn indien zich gedurende die periode van 21 maanden feiten en omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat de Koninklijke opnieuw een spoedeisend belang zou hebben gekregen bij de gevraagde voorzieningen. Zulke feiten en omstandigheden zijn gesteld noch aannemelijk geworden. De door niets gestaafde stelling dat zich con-

355

crete gevallen van verwarring hebben voorgedaan, kan in deze omstandigheden geen gewicht in de schaal leggen. Dat Woudenberg BV - zoals de Koninklijke aanvoert - haar oude handelsnaam nog steeds gebruikt, is niet aannemelijk geworden. In dit verband merkt het hof op dat de tenaamstelling van het merk van Hans Woudenberg BV bij het Benelux Merkenbureau en de vermelding van de naam Bouw- en aannemersbedrijf Woudenberg Vianen B.V In het Handelsregister - anders dan de Koninklijke lijkt te menen - niet is aan te merken als gebruik van een merk of als het voeren van een handelsnaam, terwijl uit produktie 11 van de Koninklijke - welke produktie een kopie van een niet van Hans Woudenberg BV afkomstig stuk betreft - niet valt af te leiden dat Hans Woudenberg BV de handelsnaam Hans Woudenberg B.V. Bouw- en Aannemersbedrijf te Vianen voert. 9. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de Koninklijke geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van een verbod dat verder strekt dan door de president is opgelegd. De grieven behoeven daarom geen bespreking. Het vonnis zal worden bekrachtigd en de Koninklijke zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. in het voorwaardelijk ingestelde incidenteel appel: 10. De grief is onbegrijpelijk. Hans Woudenberg BV zal om die reden in het incidenteel appel niet-ontvankelijk worden verklaard met veroordeling in de proceskosten. Beslissing Het gerechtshof; in het principaal appel: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt de Koninklijke in de kosten van het hoger beroep tot op deze uitspraak aan de zijde van Hans Woudenberg BV begroot op ƒ 4.550,-; in het incidenteel appel: verklaart Hans Woudenberg BV niet ontvankelijk in het incidenteel appel en veroordeelt haar in de kosten tot op deze uitspraak aan de zijde van de Koninklijke begroot op ƒ 2.100,-. Enz. Nr. 68. Gerechtshof te Amsterdam, 2 februari 1995. (AVI/CTAV) Mrs. H.A.M. Aaftink, M. Coeterier en R.H.L. Cornelissen. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Pres.: eiseres (AVI) heeft spoedeisend belang bij haar vordering tot een voorschot op de schadevergoeding nu zij mede door de inbreukmakende activiteiten van gedaagde (CTAV) en door de daaruit voortvloeiende procedures tegen CTAV in liquiditeitsproblemen is geraakt zodat zij thans belang heeft bij een voorschot teneinde de schadestaatprocedure te financieren. Het enkele feit dat zij gewacht heeft met het beginnen van een schadestaatprocedure, maakt dit niet anders terwijl evenmin door het niet reageren door AVI op CTAV's voorstellen tot minnelijke regeling het spoedeisend karakter aan de vordering is komen te ontvallen. Gelet op de mate van zekerheid waarmee de bodemrechter het thans toegewezen bedrag zal toewijzen, is voorshands geen restitutierisico aannemelijk geworden. Art. 6:96, lid 2 Burgerlijk Wetboek. Hof: dat CTAV zich na het kort gedingvonnis volledig aan het verbod van verdere verhandeling heeft gehouden en de nog aanwezige restvoorraad heeft vernietigd, betekent niet dat het beslag onder de fabrikant nodeloos zou zijn gelegd. Niet alleen kon AVI van een en ander niet zonder meer uitgaan, doch voorts had zij een direct belang bij vernietiging van de nog aanwezige voorraad namaakbloemschikbakjes bij de fabrikant van die bakjes. De rechtmatigheid van het beslag is dus voorshands voldoende aannemelijk. Nu de beslagkosten een rechtstreeks gevolg zijn van de opdracht van CTAV aan de fabrikant de betreffende bakjes na te maken - derhalve van het bewust inbreuk maken door CTAV

356


op de auteursrechten van AVI —, kunnen die kosten aan haar worden toegerekend. Coöperatieve Tuinbouw Aankoopvereniging B.A. te Aalsmeer, appellante [in kort geding], procureur mr. EJ. Arkenbout, tegen Ingrid Grebe, h.o.d.n. Avi Originals te Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. J.J. Bakker. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 10 februari 1994 (mr. M.Y.C. Poelmann). 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. bij vonnis in kort geding van 14 februari 1989 heeft de president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem beslist tussen Avi als eiseres en CTAV als gedaagde - voorzover hier van belang - : Verbiedt gedaagde onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere verdere inbreuk op de auteursrechten van eiseres, met name door het openbaar maken, tentoonstellen, aanbieden, in voorraad hebben, de verkoop en/ of levering van de modellen Cultra 1, 2, 3, 4, 5 en 6; b. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem van 25 september 1990 heeft de rechtbank voor recht verklaard dat CTAV tegenover Avi onrechtmatig heeft gehandeld door bewust inbreuk te maken op haar auteursrecht op de modellen Perplexa 1, 2, 3 en 4 en Little Beauty 1 en 2 en heeft de rechtbank CTAV veroordeeld tot vergoeding van de door Avi als gevolg van de inbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. c. Het vonnis van 25 september 1990 is bij arrest van het Hof te Amsterdam van 29 oktober 1992 bekrachtigd. d. Op 27 november 1993 heeft registeraccountant J.L.M. Mattens te Amsterdam verslag uitgebracht van zijn bevindingen naar aanleiding van de schadeberekening, waarbij is meegedeeld - voorzover hier van belang - : De schadeberekening, opgesteld door Avi Originals, in casu mevrouw I. Grebe, is door mij beoordeeld. Deze schadeberekening is door mij samengevat in de schadestaat, welke is opgenomen in de bijlage (bladzijden 1 tot en met 3), behorende bij deze mededeling. De uitgangspunten voor de schadeberekening zijn ontleend aan de financiële administratie en de daarop gebaseerde balansen en winst- en verliesrekeningen van Avi Originals over de desbetreffende jaren, welke overigens niet door mij zijn gecontroleerd. Op grond van de door mij verrichte werkzaamheden deel ik u mede dat de in de bijlage opgenomen schadestaat, sluitende met een totaal schadebedrag ad ƒ 375.640,35, in overeenstemming is met de gegevens volgens de financiële administratie van Avi Originals. Ten aanzien van de veronderstelling bij de schadeberekening betreffende de duur waarover de schade geleden is, zijnde de jaren 1988, 1989 en 1990, alsmede de over deze jaren mogelijk te behalen omzetaantallen en te realiseren verkoopprijzen, deel ik u mede dat deze veronderstellingen mij aannemelijk voorkomen. e. Tot uitgangspunt voor de schadeberekening heeft Mattens gehanteerd: 2. Uitgangspunten voor de schadeberekening Bij de berekening van de schade is een onderscheid gemaakt tussen: - de modellen 1, 2, 3 en 4; - de modellen "Little Beauty" 5 en 6; - de gevolgschade; - schade uit hoofde van betaalde kosten voor het auteursrechtelijke beslag bij Acryplex te Antwerpen. Voor de modellen 1, 2, 3 en 4 is verondersteld dat de geleden schade voortvloeit uit de minder verkochte aantallen over de jaren 1988, 1989 en 1990, ten opzichte van de gemiddeld per jaar verkochte aantallen over de jaren vóór imitatie, zijnde de jaren 1986 en 1987.

16 september 1997

Voor de modellen "Little Beauty" 5 en 6 is verondersteld dat deze produkten een verkooppotentieel zouden hebben ter grootte van 2 maal de daadwerkelijk gerealiseerde verkoopaantallen over de jaren 1988, 1989 en 1990. Voor de gevolgschade voor de produkten "Minifly", "Butterfly" en "Wing" is verondersteld dat de schade voortvloeit uit de minder verkochte aantallen over de jaren 1988, 1989 en 1990, ten opzichte van het jaar 1987, zijnde het jaar van introductie van deze modellen. f. Op 22 juni 1993 heeft Avi bij deurwaardersexploit aan CTAV aan het kantoor van mr. R.E. Ebbink een staat van kosten betekend. 2. Avi vordert thans - kort weergegeven - veroordeling van CTAV tot betaling van ƒ 75.000,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 juni 1993 tot de dag van de voldoening. Zij stelt daartoe dat zij in de schadestaatprocedure aanspraak kan maken op een schadevergoeding van ƒ 384.022,- vermeerderd met rente, onstoffelijke schade en extra buitengewone kosten. Nu zij door de langdurige procedure in liquiditeitsmoeilijkheden is geraakt, zodanig dat zij niet in staat is de schadestaatprocedure te financieren, heeft zij een spoedeisend belang bij een voorschot van ƒ 75.000,-, aldus Avi. 3. CTAV heeft allereerst het spoedeisende belang van Avi bij de onderhavige vordering bestreden en voorts gewezen op het restitutierisico, zodat voor toewijzing in kort geding reeds op die gronden geen plaats is. Daarnaast heeft CTAV bestreden dat zij aansprakelijk is voor de gestelde schade nu deze schade niet in verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van CTAV berust. Tenslotte heeft CTAV de hoogte van de gevorderde schade bestreden. 4. Anders dan CTAV betoogt, heeft Avi haar spoedeisend belang bij de onderhavige vordering voldoende aannemelijk gemaakt, nu - als niet gemotiveerd weersproken - thans voldoende aannemelijk is geworden dat Avi, mede door de inbreukmakende activiteiten van CTAV en door de daaruit voortvloeiende procedures tegen CTAV in liquiditeitsproblemen is geraakt, zodat zij thans belang heeft bij een voorschot teneinde de schadestaatprocedure te financieren. Het enkele feit dat zij gewacht heeft met het beginnen van een schadestaatprocedure, volgens CTAV is deze procedure nog niet eens rechtsgeldig aangevangen, maakt dit niet anders, terwijl evenmin door het niet reageren door Avi op voorstellen van de zijde van CTAV tot minnelijke regeling, het spoedeisende karakter aan de vordering komt te ontvallen. 5. Uitgangspunt is dat voor toewijzing van een geldvordering in kort geding slechts plaats is indien met grote mate van waarschijnlijkheid vaststaat dat de vordering in een bodemprocedure zal worden toegewezen. 6.1. Naar CTAV terecht heeft aangevoerd is de door Avi op basis van de door de register-accountant gehanteerde berekeningsmethode - opgestelde schadeberekening voor betwisting vatbaar, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat een op basis daarvan berekende schade, die Avi ook in de onderhavige procedure als uitgangspunt hanteert, in een bodemprocedure voor vergoeding in aanmerking zal komen. Deze berekeningswijze gaat er immers allereerst al vanuit dat CTAV van Avi de bakjes zou zijn blijven afnemen over de jaren 1989 en 1990, hetgeen niet zonder meer aannemelijk is, nu daartoe immers bij CTAV geen verplichting bestond. Bovendien gaat Avi er in de berekeningswijze vanuit dat een gemiddelde verkoop over de jaren 1986 en 1987 ook in de daaropvolgende jaren gerealiseerd zou worden, terwijl de juistheid van dit uitgangspunt niet vaststaat en door CTAV gemotiveerd is betwist. 7.1. Voorshands is echter wel voldoende aannemelijk geworden dat Avi schade heeft geleden door de gedragingen van CTAV. Zoals in voormelde vonnissen en in het arrest is overwogen, is door CTAV doelbewust inbreuk gemaakt op de produkten van Avi en zijn de inbreukmakende produkten door Acryplex geproduceerd in opdracht van CTAV. Blijkens de opstelling van de accountant heeft Avi in verband met het door haar gelegde auteursrechtelijke beslag tot een bedrag van ƒ 13.233,35 aan kosten gemaakt, welke kosten door Avi voldoende zijn onderbouwd en van de zijde van CTAV niet gemo-

16 september 1997


tiveerd bestreden. Nu voldoende aannemelijk is geworden dat deze kosten noodzakelijk waren teneinde verder inbreuk te voorkomen, is CTAV aansprakelijk te achten voor deze schade. 7.2. Van de zijde van CTAV is voorts ter terechtzitting verklaard dat zij in totaal over de periode september 1988 tot en met december 1988 ongeveer 30.000 stuks inbreukmakende bakjes bij Acryplex heeft besteld. Nu door Avi blijkens de accountantsverklaring een winstmarge - voor belastingen werd gehanteerd van ongeveer ƒ 1,15 en deze marge van de zijde van CTAV niet gemotiveerd is bestreden, kan er van worden uitgegaan dat in die periode Avi een bedrag van ongeveer ƒ 35.000,- aan winst is misgelopen. Dat CTAV betoogt dat een gedeelte van die bakjes die zij bij Acryplex heeft gekocht niet verkocht is, is in dit verband niet relevant nu immers ook in het geval dat CTAV deze bakjes via Avi had afgenomen, niet verkochte exemplaren niet in mindering waren gekomen van de omzet van Avi. 8.1. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is met grote mate van waarschijnlijkheid komen vast te staan dat in ieder geval tot een bedrag van ƒ 50.000,- door de bodemrechter aan schadevergoeding aan Avi zal worden toegewezen. Dat voor toewijzing van enig bedrag aan Avi in kort geding geen plaats is, zoals CTAV betoogt nu Avi naar eigen stelling in liquiditeitsmoeilijkheden verkeert, wordt gepasseerd nu immers gelet op de mate van zekerheid waarmee de bodemrechter het thans toegewezen bedrag zal toewijzen, voorshands geen restitutierisico aannemelijk is geworden. 8.2. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen is voor toewijzing van hetgeen de ƒ 50.000,- te boven gaat voorshands geen plaats, nu met onvoldoende mate van zekerheid is komen vast te staan dat de bodemrechter meer zal toewijzen. Een en ander met name ook in verband met het aan de zijde van Avi bestaande restitutierisico. 9. Er is, gelet op de betwisting van de rechtsgeldige aanbrenging van de schadestaatprocedure, aanleiding de wettelijke rente te berekenen vanaf de dag der dagvaarding. Bij deze uitslag wordt CTAV belast met de kosten van dit geding. Het bedrag tot voldoening waarvan CTAV zal worden veroordeeld geldt als voorschot op hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn. In reconventie: 10. De - voorwaardelijke - vordering tot zekerheidstelling van het door CTAV in conventie te betalen bedrag is onder de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing vatbaar. Uit hetgeen door Avi ter terechtzitting is verklaard is immers gebleken dat in het geval dat Avi een bankgarantie tot dat bedrag zou moeten verstrekken, zij bij toewijzing van de vordering geen enkel belang meer had, nu Avi het bedrag immers nodig heeft voor het financieren van de schadestaatprocedure, hetgeen niet mogelijk zou zijn in het geval dat zij dat bedrag als zekerheid voor de te geven bankgarantie op haar rekening moet laten staan. Bovendien is gelet op hetgeen hiervoor in conventie is overwogen het restitutierisico voorshands als zodanig gering aan te merken dat dit de gevraagde voorziening onder voormelde omstandigheden niet kan rechtvaardigen. 11. Bij deze uitslag wordt CTAV belast met de proceskosten, tot heden aan de zijde van Avi begroot op nihil. Beslissing: In conventie: 1. Veroordeelt CTAV om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan Avi te voldoen ƒ 50.000,- (vijftigduizend gulden), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 januari 1994 tot aan de dag van voldoening. 2. Veroordeelt CTAV in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Avi begroot op ƒ 1.298,70 aan verschotten, waaronder ƒ 1.200,- wegens vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Wijst het meer of anders gevorderde af. In reconventie: 5. Weigert de gevraagde voorziening. 6. Veroordeelt CTAV in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Avi begroot op nihil. Enz.

357

b) Het Hof, enz. 4.1. Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende. a) Avi produceert o.a. bloemschikbakjes die haar distributeur Dillewijn vanaf 1986 verkocht aan CTAV. b) In juni 1988 heeft Dillewijn de inkoop bij Avi stopgezet omdat CTAV de afname van de bakjes had gestaakt. Naderhand bleek dat CTAV vanaf september 1988 soortgelijke bakjes op de markt bracht die zij had laten maken bij Acryplex in België. c) Nadat Avi in kort geding een verbod had verkregen jegens CTAV verder inbreuk te maken op haar auteursrechten heeft de rechtbank te Haarlem bij vonnis van 25 september 1990 voor recht verklaard dat CTAV tegenover Avi onrechtmatig heeft gehandeld door bewust inbreuk te maken op haar auteursrecht op bepaalde in dat vonnis nader aangegeven modellen en CTAV veroordeeld tot vergoeding van de door Avi als gevolg van de inbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. d) Laatstgenoemd vonnis is bij arrest van dit hof van 29 oktober 1992 bekrachtigd. e) Thans ligt voor de door de president van de rechtbank te Amsterdam in positieve zin beantwoorde vraag, of Avi aanspraak kan maken op een voorschot op de als gevolg van de inbreuk geleden schade. 4.2. In de eerste grief bestrijdt CTAV de overweging van de president dat Avi haar spoedeisend belang bij de vordering tot betaling door CTAV van een voorschot voldoende aannemelijk heeft gemaakt, aan welk oordeel de president mede ten grondslag heeft gelegd dat Avi door de inbreukmakende activiteiten van CTAV in liquiditeitsproblemen is geraakt, waartegen de tweede grief opkomt. 4.3. Beide grieven falen. Reeds bij inleidende dagvaarding heeft Avi gemotiveerd aangetoond dat zij liquiditeitsproblemen heeft en dat derhalve spoedeisend belang aanwezig is. Het hof acht dat aannemelijk temeer daar zulks nog door het volgende wordt bevestigd. Avi heeft bij memorie van antwoord (productie 11) in het geding gebracht een brief van de register accountant J.L.M. Mattens van 14 oktober 1994, waarin deze naar aanleiding van een door hem ingesteld onderzoek tot de conclusie komt dat Avi niet in de gelegenheid was de kosten van een schadestaatprocedure te financieren. Hoewel CTAV bij pleidooi de waarde van deze verklaring in twijfel trekt nu naar Mattens zelf verklaart - geen accountantscontrole is toegepast gaat zij hierbij echter eraan voorbij dat Mattens als reden hiervoor opgeeft dat Avi een eenmansbedrijf is en dat er derhalve door het ontbreken van functiescheiding niet tot een goedkeurend accountantsoordeel kan worden gekomen. 4.4. De omstandigheid dat Avi het tijdsverloop tussen de procedures en de kosten ervan volledig aan zichzelf zou hebben te wijten, zoals CTAV stelt (blz. 6, 2e alinea pleitnota hoger beroep) doch Avi betwist, is voorshands onvoldoende aannemelijk en heeft - mede in verband met het vorenstaande - niet tot gevolg dat over het spoedeisend karakter van de onderhavige procedure anders moet worden geoordeeld. 4.5. In de derde grief betwist CTAV dat er causaal verband bestaat tussen de door haar op auteursrechten van Avi gemaakte inbreuk en de door Avi geclaimde schade, alsmede de toerekenbaarheid van die schade, nu zij niet doelbewust inbreuk op de rechten van Avi heeft gemaakt. Zij merkt in dit verband op dat het hof in zijn arrest van 29 oktober 1992 daarom nog slechts heeft vastgesteld dat CTAV inbreuk heeft gemaakt op rechten van Avi. 4.6. Ook deze grief moet worden verworpen. De rechtbank te Haarlem heeft in haar vonnis van 25 september 1990 voor recht verklaard dat CTAV tegenover Grebe (Avi) onrechtmatig heeft gehandeld door bewust inbreuk te maken op haar auteursrecht. Door dat vonnis te bekrachtigen heeft het hof genoemd oordeel, dat sprake is van een bewuste inbreuk, overgenomen en tot het zijne gemaakt. Voor het overige komt deze grief aan de orde bij de bespreking van de schadeposten. 4.7. De vierde grief betreft de kosten van het door Avi gelegde auteursrechtelijke beslag in België. CTAV bestrijdt niet alleen de noodzaak dit beslag te leggen, doch voorts dat

358


de kosten ervan aan haar kunnen worden toegerekend, alsmede de rechtmatigheid van het beslag. 4.8. Naar het oordeel van het hof is de rechtmatigheid van het beslag ter terechtzitting in hoger beroep voorshands voldoende aannemelijk geworden. 4.9. Dat CTAV zich na het kortgedingvonnis van de president van de rechtbank te Haarlem volledig aan het verbod van verdere verhandeling heeft gehouden en de nog aanwezige restvoorraad heeft vernietigd, betekent niet dat het beslag nodeloos zou zijn gelegd. Niet alleen kon Avi van een en ander niet zonder meer uitgaan, doch had zij een direct belang bij vernietiging van de nog aanwezige voorraad namaakbloemschikbakjes bij de fabrikant van die bakjes. 4.10. Waar voorshands aannemelijk is dat de beslagkosten een rechtstreeks gevolg zijn van de opdracht van CTAV aan Acryplex de betreffende bakjes na te maken, derhalve van het bewust inbreuk maken door CTAV op de auteursrechten van Avi, kan de vierde grief evenmin slagen. 4.11. Bij memorie van antwoord heeft Avi de stukken met betrekking tot het bewuste beslag in België in het geding gebracht. Bij pleidooi is CTAV niet op die stukken ingegaan en heeft niet aangegeven tot welk bedrag die kosten niet redelijk zouden zijn. De totale beslagkosten ad ƒ 13.233,25 komen als voorshands voldoende aannemelijk voor vergoeding in aanmerking. 4.12. In de toelichting op de vijfde grief voert CTAV aan dat de ongeveer 30.000 door haar bij Acryplex bestelde bakjes niet alle inbreukmakend waren, zodat de president tot een onjuiste berekening van de winstderving is gekomen. 4.13. Ter terechtzitting in hoger beroep geeft de procureur van CTAV desgevraagd het percentage van de inbreukmakende bakjes niet kunnen begroten, zij het dat dit, naar hij meedeelde, meer dan 50% was, eerder 70%. Ook de procureur van Avi heeft geen percentage kunnen noemen. De vijfde grief slaagt in zoverre. 4.14. Voorzover CTAV betoogt dat de winstderving bij Avi niet aan haar is te wijten faalt dat. Voorshands is door CTAV onvoldoende aannemelijk gemaakt haar stelling (pleitnota hoger beroep, blz. 11, laatste alinea) dat het niet zo is "dat indien CTAV geen bakjes van Acryplex zou hebben betrokken, zij deze van Avi zou hebben gekocht", dit te minder nu CTAV, naar zij zelf stelt (pleitnota Ie aanleg sub 34) medio 1989 heeft aangeboden weer Avi-bakjes af te nemen. Dit zou weliswaar zijn gebeurd in het kader van een definitieve schikking maar voorshands valt niet aan te nemen dat zij dit aanbod zou hebben gedaan indien zij "niet tevreden was over de kwaliteit en prijs van de Avi-bakjes" (memorie van grieven, blz. 9, 6.2). 4.15. Nu de zesde grief, mede gezien de toelichting daarop, zelfstandige betekenis mist, zal het hof, gezien het gedeeltelijk slagen van de vijfde grief, het door CTAV te betalen voorschot op de schadevergoeding opnieuw vaststellen en dit, ex aequo et bono, bepalen op ƒ 40.000,-. 4.16. In de zevende grief komt CTAV op tegen het afwijzen door de president van haar voorwaardelijke vordering in reconventie. Deze grief kan niet slagen nu de president terecht heeft overwogen dat voorshands geen restitutierisico aannemelijk is geworden in verband met de mate van zekerheid waarmee de bodemrechter het bedrag zal toewijzen, welke overweging (8.1) het hof overneemt en tot de zijne maakt, zij het met betrekking tot een bedrag van ƒ 40.000,-. 4.17. Het gedeeltelijk slagen van de vijfde grief brengt mee dat het vonnis waarvan beroep moet worden vernietigd voor zover daarbij meer is toegewezen dan ƒ 40.000,-. CTAV dient als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het hoger beroep. 5. Beslissing Het hof: - vernietigt het vonnis waarvan beroep voorzover daarbij meer is toegewezen dan ƒ 40.000,- (...); - bekrachtigt dit vonnis voor het overige; - veroordeelt CTAV in de kosten van het geding in hoger beroep tot op deze uitspraak aan de zijde van Avi begroot op ƒ 5.700,-. Enz.

16 september 1997

Nr. 69. Rechtbank van Koophandel te Leuven, 2 augustus 1995. (yoghurt/YOGOOD en YOGORINE) Mr. K. Moens. Artt. 1 en 4 Belgisch Koninklijk Besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk; Artt. 2 en 3 Verordening 1898/87/EEG betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelproducten; Art. 3 Richtlijn 79/112/EEG (Etikettering van levensmiddelen) en corresponderend Belgisch Koninklijk Besluit van 13 november 1986 [Vgl. Ned. Burgerlijk Wetboek art. 6:194]. De benamingen Yogood en Yogorine voor margarine bereid met 10% yoghurt zijn in strijd met bovenvermelde regelingen (zie nader het vonnis). Misleidend zijn voorts allerlei aanduidingen in de publiciteit en op het vlootje (zie nader het vonnis), die een assimilatie met yoghurt suggereren, terwijl er geen yoghurt meer aanwezig is in het aangeboden eindproduct, althans geen yoghurt in de zin van het KB van 18 maart 1980. Niet met de bovenvermelde regelingen in strijd, noch misleidend of in strijd met de eerlijke handelspraktijken, is slechts de vermelding in de ingrediëntenlijst "yoghurt (10%)". 1. Danone N.V. en 2. Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie V.Z.W. beiden te Brussel, eiseressen, advocaten mrs. L. De Gryse en P. Wytinck beiden te Brussel, tegen Unilever Belgium N.V. te Brussel, verweerster, advocaat mr. Th. van Innis te Brussel. Overwegende dat de benaming "yoghurt" in de handel slechts mag worden gebruikt (en moet worden gebruikt) voor "gefermenteerde melk, hoofdzakelijk bekomen door de gelijktijdige werking van Lactobacillus bulgaricus en van Streptococcus thermophilus en waarin de beide specifieke culturen in aanzienlijke hoeveelheid in leven worden gehouden tot levering aan de gebruiker" (artikelen 1 en 4 van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk). Dat enkel deze positiefrechtelijke bepaling kan en moet in aanmerking genomen worden ter beoordeling van het gebruik door verweerster van de benaming "yoghurt", en dat moet worden vastgesteld dat deze wettelijke definitie geen enkele verwijzing bevat (1) noch naar al dan niet voorhanden zijnde therapeutische eigenschappen, ook al blijken deze therapeutische eigenschappen verband te houden met de aanwezigheid in aanzienlijke hoeveelheid van levende bacteriën, (2) noch naar een welbepaalde perceptie van het publiek met betrekking tot de inhoud van het begrip "yoghurt". Overwegende dat verweerster, volgens haar eigen beweringen, "sinds ongeveer één jaar" onder de benaming "Yogood" een zogenaamde "yogorine" op de markt brengt, zijnde een "broodbeleg met beperkte vetgehalte waarin bij de bereiding 10% yoghurt is verwerkt". Dat verweerster erkent dat dit produkt thermisch behandeld is vóór het "in het verkeer" (sic) wordt gebracht en dat op de verpakking in de ingrediëntenlijst melding wordt gemaakt van "yoghurt". Dat zij tevens erkent dat gebruik wordt gemaakt van de vermelding "bereid met yoghurt". Overwegende dat een verwijzing naar andere op de markt aanwezige produkten - al dan niet vervaardigd door eerste eiseres - terzake niet relevant zijn, vermits Wij enkel uitspraak dienen te doen over de aanhangig gemaakte rechtsvorderingen, die tot Onze bevoegdheid behoren. Overwegende dat de ingrediëntenlijst van het litigieuze produkt "Yogood - Yogorine", zoals deze voorkomt op de onderzijde van het vlootje, onder meer vermeldt: "yoghurt (10%)". Dat "yoghurt" een "zuivelprodukt" is in de zin van de Verordening (EEG) nr. 1898/87 van de Raad van 2 juli 1987

16 september 1997


betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelprodukten bij het in de handel brengen (artikel 2 en bijlage). Dat, luidens artikel 3 van deze Verordening, produkten die melk of zuivelprodukten bevatten deze benaming, dit is "yoghurt", enkel mogen gebruiken om een beschrijving te geven van de grondstoffen en een opsomming van de ingrediënten. Dat de vermelding "yoghurt (10%)" in de ingrediëntenlijst derhalve als dusdanig niet strijdig is met deze Verordening, vermits niet kan worden ontkend dat "yoghurt" een ingrediënt is of minstens is geweest (onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd). Overwegende dat het Koninklijk Besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte levensmiddelen verwijst naar de Richtlijn van 18 december 1978 (hierna nader aangeduid) en de tekst ervan, met enkele terzake niet relevante afwijkingen, nagenoeg integraal overneemt. Dat de Richtlijn 79/112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen (...) alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, voor alle levensmiddelen, die bestemd zijn voor de eindverbruiker of daarmee gelijkgestelden, een aantal communautaire bepalingen wenst vast te leggen voor wat de vermelding betreft van bepaalde ingrediënten hetzij in de verkoopbenaming hetzij door een hoeveelheidsaanduiding, ten einde de nationale bepalingen te harmoniëren, de consument voor te lichten en te beschermen en te verbieden dat de koper wordt misleid of dat aan levensmiddelen een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven (zoals blijkt uit de overwegingen bij deze Richtlijn). Dat luidens deze Richtlijn de etikettering de lijst van ingrediënten moet vermelden (artikel 3). Dat onder "ingrediënt" moet worden verstaan "iedere stof", met inbegrip van additieven, die bij de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt en die in het eindprodukt, eventueel in gewijzigde vorm, nog aanwezig is" en die wordt aangeduid met hun specifieke naam (artikel 6). Dat niet kan worden ontkend dat "yoghurt" is gebruikt bij de vervaardiging of bereiding van "Yogood - Yogorine" en dat "yoghurt" in een gewijzigde vorm (met name zonder de reeds vermelde levende bacteriën in een aanzienlijke hoeveelheid) nog aanwezig is in het eindprodukt. Overwegende dat de vermelding "yoghurt (10%)" in de ingrediëntenlijst van "Yogood - Yogorine" om voormelde redenen conform is met de aangehaalde wetsbepalingen en dienvolgens niet als misleidende reclame kan worden aanzien noch als een daad die strijdig is met de eerlijke handelspraktijken. Overwegende dat op de twee kleine, evenals op de twee grote zijvlakken van het vlootje, alsook op het deksel de vermelding "bereid met yoghurt" voorkomt. Dat de benaming "Yogood" nagenoeg een onomatopee is van "yoghurt". Dat de publiciteitsfolder van verweerster een witte balk afbeeldt die de vorm heeft van de inhoud van het vlootje, met daarop de vermelding "Verse Yoghurt". Dat de publiciteitsfolder verder vermeldt "Het geheim van Yogood? Het witte goud van Yoghurt" en "Yoghurt is een buitengewone bron van energie en vitaliteit die slechts goede dingen bevat. Dit kostbare witte goud vind je vanaf nu in een gamma heerlijke produkten: Yogood." en "Als yoghurt margarine ontmoet". Dat in een enquête-formulier onder meer de volgende vraag wordt gesteld: "Yogood Yogorine is bereid met yoghurt. Vindt u dit een voordeel? Vindt u dit een interessante nieuwigheid? Vindt u dit een waarborg voor kwaliteit?". Overwegende dat al deze vermeldingen weliswaar de exclusieve aandacht vestigen op een (miniem) bestanddeel van

359

het aangeboden produkt (met name 10%) en op een niet meer in dezelfde vorm als bij de vervaardiging of bereiding aanwezig bestanddeel, doch als dusdanig niet strijdig zijn met de bepalingen van de reeds geciteerde Richtlijn van de Raad van 18 december 1978 en het Koninklijk Besluit van 13 november 1986, tenzij in de mate dat de etikettering, de wijze van aanbieding en de reclame in de zin van voormelde wetten de koper kunnen misleiden onder meer met betrekking tot de samenstelling, oorsprong of herkomst, of door aan het levensmiddel eigenschappen of effecten toe te schrijven die het niet bezit (artikel 2 van de Richtlijn). Dat de geciteerde vermeldingen op het vlootje, in de publiciteitsfolder en in het enquête-formulier een dusdanige assimilatie met yoghurt suggereren die de normale voorlichting van de consument in die mate misleidt dat het produkt wordt gekocht omwille van de binding met het begrip yoghurt, terwijl er geen yoghurt meer aanwezig is in het aan de eindverbruiker aangeboden produkt, minstens geen yoghurt in de zin van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk. Dat zodoende de indruk wordt gegeven, minstens wordt gesuggereerd dat het betrokken produkt een zuivelprodukt is, terwijl het er geen is, vermits het betrokken zuivelprodukt (met name yoghurt) geen bestanddeel (laat staan essentieel) bestanddeel meer is van het eindprodukt en derhalve als dusdanig ook niet mag worden vernoemd overeenkomstig artikel 2 van de geciteerde Verordening van 2 juli 1987. Dat, zoals reeds gezegd, de vaststelling dat door verhitting van de levende bacteriën alle andere wezenlijke kwaliteiten van yoghurt niet worden aangetast, niet terzake is nu de wettelijke bescherming benaming "yoghurt" daarnaar geen verwijzing bevat, doch enkel naar de aanwezigheid in aanzienlijke hoeveelheid van genoemde levende bacteriën, en nu niet wordt ontkend dat deze levende bacteriën niet meer in aanzienlijke hoeveelheid aanwezig zijn. Dat een verwijzing naar andere produkten evenmin terzake is, vermits een vooralsnog niet bewezen overtreding van de wet door anderen geen rechtvaardigingsgrond voor eigen handelen oplevert. Dat de bewering als zou het publiek yoghurt enkel ervaren vanuit smaakoverwegingen zonder aan het therapeutisch effect ervan te denken niet alleen niet bewezen is, doch evenmin terzake is nu het eventueel therapeutisch effect van yoghurt (althans volgens de wettelijke definitie ervan) geen determinerend criterium blijkt te zijn. Om deze redenen, De dienstdoende Voorzitter, zetelende zoals in kort geding, Alle andere en meer omvattende besluiten verwerpend. Rechtdoende op tegenspraak. Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond in de hierna aangegeven mate. Verbiedt Unilever Belgium N.V. levensmiddelen te verkopen of te koop aan te bieden of op welke wijze ook reclame te maken onder de benaming Yogood of Yogorine of met verwijzing, behoudens in de ingrediëntenlijst, naar yoghurt, voor zover geen yoghurt in het eindprodukt aanwezig is die beantwoordt aan hetgeen is vermeld in artikel 1, 2° van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk, onder verbeurte van een dwangsom van 100.00 Frank per vastgestelde inbreuk vanaf één maand na de betekening van huidig vonnis. Veroordeelt Unilever Belgium N.V. tot de kosten van het geding, in hoofde van eiseressen begroot op 4.146 Frank dagvaardingskosten, 3.300 Frank rolzettingskosten en 7.800 Frank rechtsplegingsvergoeding. Enz.

360


16 september 1997

Boekbesprekingen Frederick W. Mostert (ed.), Famous and Well-known Marks. An International Analysis. Londen e.a., Butterworths, 1997, XL1V + 699 blz.. Een aardige bundel, maar in verhouding tot de prijs niet echt een "must". De houders van famous and well-known marks, voor wie een dubbeltje niet telt, zullen intussen de uitgever verzekeren van een goede afzet. Mostert zelf schrijft in deze bundel het algemeen deel (123 pags.). Na de internationale en supranationale rechtsbronnen is aan de orde de omgrenzing van het "beroemde" resp. "(algemeen) bekende" merk, resp. de merken met een "reputatie" in de zin van Merkenrichtlijn 89/104. De auteur vervolgt met de behandeling van de nietigheidsgronden bij deponering door derden, en de verbodsmogelijkheden bij niet-soortgelijke waren en diensten. En wat de douane er nog aan kan doen. De volgende ca. 25 pagina's zijn voor dr. Ludwig Baeumer van de WIPO, die mededeelt wat de WIPO en haar voorgangers eraan gedaan hebben (Bodenhausen en Ladas worden met ere genoemd), en recenter de WTO (TRIP's). Het dikke boek vervolgt met een 15-tal landenrapporten die op zelfde manier als het deel van Mostert zijn opgezet. Ik noem bij enkele landen de auteursnamen: Argentinië, Australië, Benelux (Gielen), Brazilië, Canada, Volksrepubliek China, Duitsland (BGH-voorzitter Erdmann zelf), Frankrijk (Mathély en De Haas), India, Italië, Japan, Singapore, Ver. Koninkrijk (Morcom), VS (Ehrlich & Lehrman), en Zuid-Afrika. De positieve selectie van deze landen is deels duidelijk. De negatieve selectie van weggelaten landen minder: een of meer Scandinavische landen? Spanje? Een Oosteuropese runner-up als Hongarije, Polen of Slovenië? Een Aziatische runner-up als Maleisië of Indonesië? Een Arabische welvaartstaat? De wél opgenomen landenberichten zijn allemaal duidelijk merkhouder-vriendelijk, en hopelijk redelijk betrouwbaar. Al-

leen voor de Benelux kan ik dit laatste beoordelen en beamen, een enkel foutje daargelaten.') Wat zit er in de overgebleven ca. 200 bladzijden? Verdragsen wetteksten. En voorts een 40-tal bladzijden met (kleuren-) illustraties van niet alleen de beroemde merken (die kennen we wel), maar ook een paar (pretens) inbreukmakende projecten. Dat zijn de aardigste pagina's. Wat doe je (verder) met een boek als dit? Je zet het in de kast. Bij een beetje zaak voor een Benelux-merkhouder in het buitenland vraag je advies aan een goede correspondent in het betrokken land of je verwijst meteen door; maar het staat natuurlijk flitsend als je aan de hand van een fotocopie uit dit boek al voorzichtig positief kunt adviseren. Bij een zaak voor (of misschien tegen) een houder van een famous or well-known mark hier in de Benelux, zijn er ongetwijfeld aardige quotes uit te halen: "in Brazilië vindt Siemsen dat ook". Voor wat het in rechte waard is. Als je lid bent van de Vereniging voor de Industriële Eigendom, en de grijze en roze boekjes van de AIPPI toch al hebt, kan je daar natuurlijk ook mee zwaaien (laatstelijk Question 95 en ook 127). De band van dit ingebonden boek is mooi. De binnen-layout is dat niet: aan het veredelen van de kennelijk op floppy aangeleverde teksten heeft deze uitgever maar weinig gedaan. Dat zullen de auteurs vast met me eens zijn. Als een uitgever er niet méér van maakt, rijst de vraag wat het nut is van de dure boek-uitgave. Zeker over een jaar of 10 bekijken we dan allemaal de tekst en de plaatjes van zo'n bundel opstellen gewoon op Internet. Gelukkig voor Frederick Mostert heeft hij met de zijnen nog goud op snee. En dat gunnen we ze graag, want het was toch weer veel werk. D.W.F. V. 1

) Bij de Jeep-zaak op p. 202 klopt de casus niet helemaal.

Mededelingen Symposium "Octrooibeleid aan universiteiten, hogescholen en technologische topinstituten". Een Symposium onder bovenstaande titel zal op 28 oktober 1997 worden georganiseerd door de Sectie Chemie en Recht van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging in samenwerking met het Bureau voor de Industriële Eigendom/ Octrooiraad. Het Symposium zal o.m. de volgende vragen aan de orde stellen: Moeten Nederlandse universiteiten, hogescholen en topinstituten zich daadwerkelijk bezighouden met het voeren van een actief octrooibeleid, en tot wiens taak behoort het octrooibeleid; wie kan daarbij als rechthebbende op te verwerven octrooirechten worden beschouwd; moet het onderzoek aan genoemde instituten naast kennisoverdracht nog een economisch nut hebben? Het Symposium is bestemd voor hoogleraren, universitaire docenten, promovendi, onderzoekers, tweede fase studenten, leden van Colleges van Bestuur, managers van industriële contract research, octrooigemachtigden en juristen. Dagvoorzitter is mr. H.W. Raven, adviseur van Hoeker Rueb & Doeleman advocaten, voorheen hoofd van de octrooiafdeling van Gist Brocades. Als sprekers zullen optreden: - Mr. R.L.M. Berger, directeur Bureau voor de Industriële Eigendom en Voorzitter van de Octrooiraad; - Ing. D. van Harte, adviseur Bureau I.E.; - Dr. M.C. Janssens, gepromoveerd op het onderwerp kennis-

bescherming; - Ir. E. Pot, hoofd afdeling Patents & Licensing Universiteit van Groningen; - Ir. D. Hoogwater, Hoofd afdeling Externe Zaken Technische Universiteit Delft; - Prof. mr. ir. A. Louët Feisser, Octrooigemachtigde te Amsterdam, Hoogleraar Bescherming Technische kennis en Octrooibeleid Universiteit Twente. Plaats: Grote Zaal van het Europees Octrooi Bureau, Patentlaan 2, Rijswijk. Datum: dinsdag 28 oktober 1997 van 10.30 - 17.00 uur. Kosten: KNCV-leden ƒ 75,-; Studenten ƒ 50,-; overigen ƒ 125,-. Kosten inclusief symposiumbundel, informatiemap octrooien, koffie, lunch. Aanmelding: door overmaking van het inschrijfgeld op Postgiro nr. 3548283 t.n.v. Penningmeester Sectie Chemie en Recht 's-Hertogenbosch onder vermelding: Symposium. Informatie: Ir. A. Blokland, Algemeen Octrooibureau, Postbus 645, 5600 AP Eindhoven; tel.: 040-2433715, fax: 0402434557 of mevr. E. Wohrmann, Bureau I.E., Voorlichting en Marketing, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk; tel.: 0703192019, fax: 070-3900898.

277

18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. A.A. Quaedvlieg, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser en prof. mr. D.W.F. Verkade. Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55. Postbank gironr. 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen.

2. Merkenrecht.

Register van Octrooigemachtigden. - India en recht van voorrang. - Hong Kong en Internationale Verdragen. - Europees Octrooi Verdrag. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. - Schikking van Madrid en Protocol. - Schikking van Den Haag betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen. - Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. - Verdrag van Parijs.

Nr. 57. Benelux Gerechtshof, 16 juni 1995, Linguamatics/St. Polyglot (merk voor ingeschreven waren onderscheidend, voor andere, soortgelijke waren van een ander beschrijvend; recht op verbod van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten; voor soortgelijkheid is niet van belang of merkgebruik schade kan toebrengen).

Artikelen. Prof. mr. J.J. Brinkhof, De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans (blz. 279-284). Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr. 55. Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994. Euro-Agra e.a./C.J.J. de Groot e.a. (combinatie-octrooi; uitvinding te vinden zowel in de woorden vóór als na het kenmerk; desbewustheid ontbreekt; recall niet toewijsbaar; grensoverschrijdend verbod ook voor Spaanse onderneming). Nr. 56. Rechtbank 's-Gravenhage, 19 jan. 1994, Verolme Scheepswerf/Advance Shipdesign (uitleg conclusies met behulp van beschrijving en tekeningen; geen inbreuk; uitbrengen desbewustheidsexploit niet onrechtmatig).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

65e jaargang

Nr. 58. Hof Brussel, 17 mei 1995, Nestlé Belgium/De Witte N.-Sanspareil (in kort geding onderzoek naar geldigheid depot én naar geldigheid merk; kommetje uit aardewerk geschikt als merk; mogelijkheid om onderscheidend vermogen te verwerven dan wel te verliezen). Nr. 59. Rechtbank Rotterdam, 6 maart 1997, Novem Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu/Novem International (gebruik dienstmerk in brochure; voor verbod voor de toekomst wordt nieuwe BMW toegepast; diensten van partijen zijn niet verwant; afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie onvoldoende aannemelijk; geen handelsnaamrechtelijke verwarring). 3. Auteursrecht. Nr. 60. Hof 's-Gravenhage, 7 dec. 1995, Ver. Bemiddeling Onroerend Goed "V.B.O.'VR. Goos h.o.d.n. Unlimited (Pres.: goed idee of bepaalde stijl niet, concrete uitwerking wel auteursrechtelijk beschermd; Hof geen verveelvoudiging ontwerp doch nieuw, oorspronkelijk werk). Nr. 61. Pres. Rechtbank Haarlem, 1 dec. 1992, Vetira-Romance Aerosols/Capitol Corp. (vereisten voor auteursrechtelijke bescherming; geen gezamenlijk auteursrecht; opheffing

Nr. 8

Blz. 277-312

Rijswijk. 18 augustus 1997

278


auteursrechtelijk beslag; zonder depot geen merkbescherming, wel beroep op auteurswet).

18 augustus 1997

Mededelingen. ERA-Cursussen (blz. 312).

Nr. 62. Hof 's-Hertogenbosch, 20 nov. 1995, Van Reeuwijk Beheer e.a./De Salamander Open Haarden (vormen van branderbedden missen oorspronkelijk karakter en zijn in hoofdzaak bepaald door technische eisen; geen slaafse nabootsing).

Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat in het Register van Octrooigemachtigden op 15 juli 1997 zijn ingeschreven mevrouw drs. C.H. Lindenburg, ir. A.B. Blokland en ir. M.B. Plaggenborg. India en recht van voorrang. De regering van India heeft op 3 januari 1995 verklaard dat op grond van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en het bijbehorende TRIPs-Verdrag de bij de Overeenkomst aangesloten landen, waaronder Nederland, worden beschouwd als voorrangsland, voor de toepassing van de Patents Act 1970 van India. India is niet aangesloten bij het Verdrag van Parijs. Hong Kong en Internationale Verdragen. Verdrag van Parijs. De Directeur-Generaal van WIPO heeft van de permanente vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China de volgende mededeling d.d. 6 juni 1997 ontvangen. "The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised in 1967 (hereinafter referred to as the "Convention"), to which the Government of the People's Republic of China deposited its instruments of accession on December 19, 1984, will apply to the Hong Kong Special Administrative Region with effect from 1 July 1997. The Government of the People's Republic of China also makes the following declaration: the Statement made on Article 28 (1) of the Convention by the Government of the People's Republic of China will also apply to the Hong Kong Special Administrative Region. The Government of the People's Republic of China will assume responsibility for the international rights and obligations arising from the application of the Convention to the Hong Kong Special Administrative Region." Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. In verband met de overdracht van de Soevereiniteit over Hong Kong aan China op 1 juli 1997 heeft de permanente vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China op 6 juni 1997 de volgende verklaringen afgelegd: " 1 . The designation of China in any international PCT application filed on or after July 1, 1997, shall also cover the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. 2. The modalities of "entering the national phase" under Article 22 and Article 39 of the PCT as far as international applications filed on or after July 1, 1997, and designating China are concerned, will be communicated to the DirectorGeneral of the World Intellectual Property Organization not later than by the end of the current year (that is, by December 31, 1997)." Schikking van Madrid en Protocol. De Directeur-General van WIPO heeft van de permanente vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China de volgende mededeling d.d. 6 juni 1997, ontvangen:

"With effect from July 1, 1997, the People's Republic of China shall resumé the exercise of sovereignty over Hong Kong. Starting from that date, the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement (hereinafter referred to as the Agreement and its Protocol) and, in particular, the request for territorial extension of the international registration of marks to China will be deferred to be applied to the Hong Kong Special Administrative Region. Possible measures to change this state of affairs are under studies. Once a solution is worked out, all the member States will be notified, in due course, of the measures as to when and how the above-mentioned Agreement and its Protocol will apply to the Hong Kong Special Administrative Region." Europees Octrooi Verdrag. De op 17 december 1991 tot stand gekomen Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de Verlening van Europese Octrooien met Uitvoeringsreglement en Protocollen (Trb. 1995, 198) is op 3 april 1997 bekrachtigd door Spanje, op 9 mei 1997 door Luxemburg en op 20 mei 1997 door Ierland (vgl. BIE 1991, blz. 337/8). De Akte is op 4 juli 1997 in werking getreden. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). Op 11 maart 1997 is Zimbabwe en op 17 maart 1997 is Sierra Leone toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970 {Trb. 1973, 20, laatstelijk 1996, 25). Het Verdrag is voor Zimbabwe op 11 juni 1997 en voor Sierra Leone op 17 juni 1997 in werking getreden. Indonesië is op 5 juni 1997 toegetreden tot het Verdrag onder verklaring van niet-gebondenheid aan art. 59. Het Verdrag treedt voor Indonesië in werking op 5 september 1997. Spanje heeft op 6 juni 1997 meegedeeld de verklaring van niet-gebondenheid aan Hoofdstuk II in te trekken. Schikking van Madrid en Protocol. Tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (Trb. 1970, 186 en 1990, 44) is op 15 januari 1997 toegetreden IJsland en op 13 juni 1997 Slowakije. Zwitserland en Rusland hebben het Protocol bekrachtigd op resp. 1 februari 1997 en 10 maart 1997. IJsland, Zwitserland en Slowakije hebben daarbij verklaringen afgelegd. Het Protocol is voor IJsland op 15 april 1997, voor Zwitserland op 1 mei 1997 en voor Rusland op 10 juni 1997 in werking getreden. Voor Slowakije zal het op 13 september 1997 in werking treden. Sierra Leone is op 17 maart 1997 toegetreden tot de Schikking van Madrid. De Schikking is op 17 juni 1997 voor Sierra Leone in werking getreden.

18 augustus 1997

279

Bijbiad Industriële Eigendom, nr. 8

Schikking van Den Haag betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen. Bulgarije, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Mongolië en Griekenland zijn op resp. 11 december 1996, 18 februari 1997, 12 maart 1997 en 18 maart 1997 toegetreden tot de Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925, betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te 's-Gravenhage in 1960 en nadien aangevuld te Stockholm op 28 september 1979 (Trb. 1996, 307). De Schikking is in werking getreden voor Bulgarije op 11 december 1996, voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op 18 maart 1997, voor Mongolië op 12 april 1997 en voor Griekenland op 18 april 1997.

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juni 1967 {Trb. 1996, 306) is toegetreden op 26 maart 1997 Equatoriaal-Guinea en op 10 april 1997 Papoea-Nieuw-Guinea. Het Verdrag is voor Equatoriaal-Guinea in werking getreden op 26 juni 1997 en voor Papoea-Nieuw-Guinea op 10 juli 1997. Verdrag van Parijs. Op 17 maart 1997 is Sierra Leone toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974, 225 en 1996, 308). Het Verdrag is voor Sierra Leone in werking getreden op 17 juni 1997. Indonesië heeft op 15 juni 1997 de art. 1-12 van de Herziening van Stockholm van 14 juli 1967 bekrachtigd. Deze bepalingen treden voor Indonesië op 5 september 1997 in werking.

Artikelen De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans.*) J.J. Brinkhof. 1. Inleiding Per 1 oktober 1996 is mij op mijn verzoek ontslag verleend als regeringscommissaris voor Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Dit ontslag vormt de aanleiding voor het maken van een tussenbalans. In deze tussenbalans zal ik een overzicht geven van de resultaten van het onderzoek tot dusverre, gevolgd door een evaluatie daarvan. Tot slot zal ik proberen de vraag te beantwoorden of het aanbeveling verdient het werk voort te zetten en, zo dit het geval is, aan te geven op welke wijze dit zou kunnen gebeuren. Alvorens op een en ander in te gaan roep ik in herinnering dat als uitgangspunt niet gekozen is voor een volledige codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek, maar voor een zogenaamde partiële codificatie. In Boek 9 zullen uitsluitend de zuiver vermogensrechtelijke aspecten van de intellectuele eigendom en regels verband houdende met de civielrechtelijke handhaving worden opgenomen. Bij deze opzet blijven naast Boek 9 de afzonderlijke nationale en Beneluxwetten gehandhaafd. Daarin vindt men de administratiefrechtelijke bepalingen, de bepalingen betreffende de verkrijging, inhoud, beschermingsomvang, duur, gronden voor nietigverklaring en verval, en dergelijke. Verder blijven buiten Boek 9 de Europese rechten van de intellectuele eigendom: gemeenschapskwekersrecht, gemeenschapsmerk, alsmede - in de toekomst - gemeenschapsoctrooi, gemeenschaps(sier)model en gemeenschapsgebruiksmodel. Boek 9 zal de regels bevatten betreffende de vermogensrechtelijke aspecten van zowel nationale, Benelux en Europese rechten van de intellectuele eigendom, alsmede de regels verbandhoudende met de handhaving van die rechten. Boek 9 vormt aldus de schakel tussen, en het gemeenschappelijke element van, enerzijds de speciale wetgeving op nationaal of Benelux niveau en anderzijds de Europese regelgeving met betrekking tot gemeenschapsrechten. Processuele aspecten zou*) Dit verslag is op 15 april 1997 door de Ministervan Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gezonden. De begeleidende brief is na het Verslag, op blz. 284, afgedrukt. Red.

den - al dan niet in een afzonderlijke titel - in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering nader geregeld kunnen worden. Bij deze opzet zullen de keuzen en compromissen die op verschillende onderdelen van de rechten van de intellectuele eigendom tot stand zijn gekomen, zo weinig mogelijk aan de orde komen. Het gaat in beginsel om een technisch-juridische operatie. Wat de voorgeschiedenis, de onderwerpen voor Boek 9, de werkwijze en de vertraging betreft, verwijs ik naar Bijlage /.**) 2. Het tot nu toe behaalde resultaat 2.1. Studies Volgens de gekozen opzet is een drietal studies verricht. Hoewel deze studies niet in alle opzichten als afgerond zijn te beschouwen, lijkt het mij goed deze als bijlagen bij deze tussenbalans te voegen. Anderen worden aldus in staat gesteld hun kritisch oordeel te geven en suggesties te doen. Dat zal ongetwijfeld tot bijstelling en verbetering leiden. De studies betreffen de volgende onderwerpen: - overdracht van rechten van de intellectuele eigendom (Bijlage II) - schadevergoeding en winstafdracht (Bijlage III) - recht op en beslag tot afgifte (Bijlage IV). Samengevat leverden zij de volgende resultaten op. 2.1.1. Overdracht Overdraagbaarheid van rechten van intellectuele eigendom In de terminologie van het Burgerlijk Wetboek behoren de rechten van de intellectuele eigendom tot de "andere rechten" als bedoeld in artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze bepaling zijn zij slechts overdraagbaar wanneer de wet dit bepaalt. In dit opzicht bestaat een groot verschil met eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten. Deze zijn in beginsel overdraagbaar: artikel 3:83 lid 1 Burgerlijk Wetboek. **) De in dit verslag genoemde bijlagen l-IV kunnen worden besteld bij: Het Ministerie van Justitie, DirectieWetgeving, t.a.v. mr. E.A. Arkenbout, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag; tel.: 070-3707498; fax: 070-3707932. Red.

280


Niet duidelijk is waarom dit verschil is gemaakt. De wetsgeschiedenis verschaft op dit punt geen enkel inzicht in de beweegredenen. Aannemelijk is dat de wetgever ervan uitging dat de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 een uitputtende regeling zouden vinden. Het bestaan van artikel 3:83 lid 1 Burgerlijk Wetboek maakt het noodzakelijk per recht van intellectuele eigendom te onderzoeken of voor de overdraagbaarheid een wettelijke basis bestaat. Als onder "wet" in artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet alleen wetten in formele zin worden verstaan maar ook verdragen en verordeningen van de Raad van de Europese Unie, zijn overdraagbaar: - auteursrechten (artikel 2 Auteurswet 1912) - naburige rechten (artikel 9 Wet op de naburige rechten) - Nederlandse octrooien (artikel 37 lid 1 Rijksoctrooiwet 1910; artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995) - Gemeenschapsoctrooien (artikelen 38 en 39 Gemeenschapsoctrooiverdrag) - kwekersrechten (artikel 48 lid 1 Zaaizaad- en plantgoedwet) - communautaire kwekersrechten (artikel 23 lid 1 Verordening inzake het communautaire kwekersrecht) - Benelux modelrechten (artikel 13 lid 1 Benelux Tekeningenof Modellenwet) - Benelux merkrechten (artikel 1 IA Benelux Merkenwet) - Gemeenschapsmerken (artikel 17 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk) - handelsnamen (artikel 2 Handelsnaamwet). Voorts zijn overdraagbaar: - aanspraken op Nederlandse octrooien (artikel 37 lid 1 Rijksoctrooiwet 1910; artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995) - Europese octrooiaanvragen (artikel 71 Europees Octrooiverdrag) - aanvragen ingevolge het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (artikel 11 lid 3 Samenwerkingsverdrag in verbinding met artikel 37 lid 1 Rijksoctrooiwet 1910 en artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995) - aanvragen voor Gemeenschapsoctrooien (artikel 44 Gemeenschapsoctrooiverdrag) - aanspraken op verlening van kwekersrechten (artikel 48 lid 1 Zaaizaad- en plantgoedwet) - aanvragen voor communautaire kwekersrechten (artikel 26 in verbinding met artikel 23 Verordening inzake het communautaire kwekersrecht) - nog niet ingeschreven Benelux merkendepots - aanvragen voor een Gemeenschapsmerk (artikel 24 in verbinding met artikel 17 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk). Niet zeker is of overdraagbaar zijn: de nog niet in aanvragen neergelegde: - aanspraken op een Nederlands octrooi - aanspraken op een Europees octrooi - aanspraken op verlening van een Nederlands kwekersrecht - aanspraken op verlening van een communautair kwekersrecht. Aannemelijk is dat nog niet ingeschreven Benelux- en internationale modeldepots wel overdraagbaar zijn. Wijze van levering De levering van registergoederen dient ingevolge het bepaalde in artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek te geschieden door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Levering buiten de in de artikelen 3:89-94 Burgerlijk Wetboek geregelde gevallen geschiedt door een daartoe bestemde akte. Zijn rechten van intellectuele eigendom registergoederen? Artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek omschrijft registergoederen als goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Voor de overdracht van rechten van intellectuele eigendom is inschrijving in daartoe bestemde openbare registers niet noodzakelijk. Inschrijving van de overdracht in registers bewerkstelligt in een aantal gevallen de werking tegenover derden. Wat de vestiging van de rechten betreft, geldt het volgende. In sommige wettelijke regelingen is bepaald dat de verlening inge-

18 augustus 1997

schreven wordt in registers. In het midden kan blijven of dit betekent dat voor de vestiging van die rechten - in de woorden van artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek - inschrijving noodzakelijk is, aangezien in ieder geval - gelet op artikel 8 Kadasterwet - geen sprake is van de in dat artikel bedoelde openbare registers. Uit een en ander kan de conclusie worden getrokken dat rechten van intellectuele eigendom geen registergoederen zijn in de zin van artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek. In de literatuur worden weliswaar in navolging van de Toelichting Meijers op artikel 3.1.1.10 octrooien en rechten op modellen wel als zodanig bestempeld, maar elke fundering daarvoor ontbreekt. Voor levering van deze rechten is geen afzonderlijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Tenzij de bijzondere wetten speciale regels bevatten, is artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek van toepassing volgens welke bepaling de levering geschiedt door een daartoe bestemde akte. Gebleken is dat alle bijzondere wetten wat de wijze van levering betreft speciale regels kennen met uitzondering van de Handelsnaamwet. Voor de levering van de handelsnaam dient artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek in acht te worden genomen. De bepalingen in de Auteurswet 1912 (artikel 2 lid 2), de Wet op de naburige rechten (artikel 9), de Zaaizaad- en plantgoedwet (artikel 48 lid 2) en de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (artikel 14 lid 1) stemmen op dit punt vrijwel letterlijk overeen met artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek. De desbetreffende bepalingen in de Benelux Tekeningen- of Modellenwet (artikel 13 lid 1 onder a) en de Benelux Merkenwet (artikel 11 A onder 1) wijken inhoudelijk niet af van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek, terwijl de Gemeenschapsmerkenverordening (artikel 17 lid 3) een door partijen ondertekende akte verlangt. De bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1910 (artikel 38 lid 1) en de Rijksoctrooiwet 1995 (artikel 65 lid 1) stemmen onderling woordelijk overeen doch wijken af van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek. Zij komen voorts globaal overeen met de bepalingen in het Europees Octrooiverdrag (artikel 72) en het Gemeenschapsoctrooiverdrag (artikel 39 lid 1). Al met al zijn de onderlinge verschillen en de verschillen ten opzichte van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek gering. Steeds is een geschrift vereist. Het enige verschil bestaat in de eisen die aan het geschrift worden gesteld. Artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek verlangt niet meer dan een enkel door de vervreemder ondertekende akte, mits de overdracht door de verkrijger (vormvrij) wordt aanvaard. Andere regelingen vereisen een door partijen getekend geschrift. Weer andere vergen dat het geschrift de verklaringen van de betrokken partijen bevat. De redenen voor de onderlinge verschillen en afwijkingen ten opzichte van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek vindt men nergens uit de doeken gedaan. Er zijn nog andere verschillen. Artikel 2 lid 2 Auteurswet 1912 en artikel 9, vierde volzin, Wet op de naburige rechten bepalen dat de overdracht alleen die bevoegdheden omvat waarvan dit in de akte is vermeld of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit. In het octrooirecht geldt het tegenovergestelde: elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht onbeperkt (artikel 38 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910; artikel 65 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995. De Zaaizaad- en plantgoedwet bevat een identieke bepaling (artikel 48 lid 3 Zaaizaad- en plantgoedwet). Gemeen hebben de verschillende regelingen dat daar waar registers bestaan, een overdracht tegenover derden eerst werkt na inschrijving (artikel 38 lid 3 Rijksoctrooiwet 1910; artikel 65 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995; artikel 39 lid 3 Gemeenschapsoctrooiverdrag; artikel 48 lid 4 Zaaizaad- en plantgoedwet; artikel 23 lid 4 Verordening inzake het communautaire kwekersrecht; artikel 14 lid 3 van de Topografiewet; artikel 13 lid 3 Benelux Tekeningen- of Modellenwet; artikel 1 IC Benelux Merkenwet en artikel 17 lid 6 Gemeenschapsmerkenverordening).

18 augustus 1997


2.1.2. Schadevergoeding en winstafdracht Wat betreft de regeling van schadevergoeding en winstafdracht zijn de afzonderlijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom in twee groepen onder te verdelen: de groep die een eigen regeling van schadevergoeding en winstafdracht bevat, en de groep die hiervoor al dan niet expliciet naar de regeling van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) verwijst. Tot de eerste groep behoren de Rijksoctrooiwet 1910 en de Rijksoctrooiwet 1995, de Topografiewet, (gedeelten van) de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Benelux Merkenwet en het nog niet in werking getreden Protocol bij de Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Tot de tweede groep behoren de Zaaizaad- en plantgoedwet, de Handelsnaamwet, en een gedeelte van de Auteurswet 1912 (portretrecht en vermoedelijk persoonlijkheidsrechten). Geconstateerd is, dat de schadevergoedings- en winstafdrachtregelingen uit de eerste groep onvoldoende zijn afgestemd op het sinds 1992 geldende Burgerlijk Wetboek. Tussen de regelingen in die wetten enerzijds en de regeling van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek anderzijds bestaan dan ook bepaalde verschillen, met name op het punt van de winstafdracht. Die verschillen betreffen het karakter van de regeling van winstafdracht, de voor toewijsbaarheid gestelde (onder andere toerekenings-)vereisten, de mogelijkheden van cumulatie en gedeeltelijke winstafdracht en de rekening- en verantwoordingsplicht. Daarnaast vertonen de wetten op het gebied van de intellectuele eigendom met betrekking tot schadevergoeding en winstafdracht grote onderlinge verschillen. Zo is voor een schadevordering uit hoofde van octrooiinbreuk desbewustheid vereist, terwijl die eis in geen van de andere wetten wordt gesteld. Een ander voorbeeld is, dat schadevergoeding en winstafdracht blijkens de tekst van bijvoorbeeld de Auteurswet 1912 en de Rijksoctrooiwet 1995 naast elkaar kunnen worden gevorderd, terwijl die vorderingen op grond van de Rijksoctrooiwet 1910 en de Topografiewet nu juist uitdrukkelijk eikaars alternatief zijn. Een laatste voorbeeld is, dat voor winstafdracht uit hoofde van de Benelux Merkenwet en het nog niet in werking getreden Protocol bij de Benelux Tekeningen- of Modellenwet kwade trouw vereist is, terwijl die eis in geen van de andere wetten wordt gesteld. 2.1.3. Recht op en beslag tot afgifte Het recht op afgifte is een bijzonder middel tot handhaving van rechten. Het komt in de meeste wetten op het gebied van de intellectuele eigendom voor. Het recht dient ter versterking van de positie van de rechthebbende en geldt als uitbreiding van zijn middelen tot handhaving van zijn recht. In de studie is onderzoek gedaan naar de regeling van het recht op afgifte van voorwerpen waarvan de verhandeling inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom, het recht op afgifte van voorwerpen waarmee inbreuk wordt mogelijk gemaakt en het recht op afgifte van gelden verkregen door inbreuk. Voorts is de regeling van het beslag ter verzekering van dat recht onderzocht. De algemene regels in het Burgerlijk Wetboek en Wetboek van burgerlijke rechtsvordering werken aanvullend. De Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Benelux Merkenwet, de Wet op de naburige rechten en de Topografiewet bevatten een bijzondere regeling. De Rijksoctrooiwet 1995 kent een verwante regeling. De Zaaizaad- en plantgoedwet, de Rijksoctrooiwet 1910 en de Handelsnaamwet kennen een dergelijke regeling niet. Thans is de Goedkeuringswet tot goedkeuring van het Protocol van 28 maart 1995 tot wijziging van de Benelux Tekeningen- of Modellenwet aanhangig, waarin een dergelijk recht op en beslag tot afgifte is geregeld. De studie is uitgevoerd aan de hand van de volgende vragen: - waartoe strekt het recht op afgifte? - aan wie komt het recht op afgifte toe? - op welke zaken heeft het recht op afgifte betrekking? - welke regels inzake beslag zijn van toepassing? - wat is de verhouding met andere beslagen? - zijn internationale regels van toepassing en zo ja welke? - welke overige kwesties zijn er?

281

De strekking van de bijzondere regelingen is min of meer gelijk. De meeste toelichtingen verwijzen naar de noodzaak voor de rechthebbende op efficiënte wijze te kunnen optreden tegen piraterij. De rapporten van de interdepartementale werkgroep piraterij gepubliceerd in 1984 en 1985, hebben een belangrijke rol gespeeld. De oorspronkelijke regeling in de Auteurswet 1912 kende evenwel een ander doel. Daar werden de revindicatie- en beslagmogelijkheid gezien als een noodzakelijk complement van de bestaande strafrechtelijke en schadevergoedingsacties. De regeling in de Auteurswet 1912 (artikel 28) werd evenwel in het kader van piraterijbestrijding in 1989 aangescherpt en fungeerde sindsdien de facto als voorbeeldbepaling voor andere wetten. De regeling in artikel 70 Rijksoctrooiwet 1995 wijkt woordelijk sterk af van de overige regelingen. Dat komt omdat zij is gebaseerd op de tekst van artikel 46 TRIPs-verdrag. De wetgever heeft evenwel aansluiting bedoeld bij de andere regelingen. Terzake van kwekersrechten en handelsnamen is indertijd door de interdepartementale werkgroep geen behoefte vastgesteld aan anti-piraterij maatregelen. De wetten omschrijven het recht op afgifte niet eenduidig. Het is ook niet duidelijk of de gronden waarop de rechter de vordering kan toewijzen, altijd dezelfde zijn. Artikel 13bis Benelux Merkenwet eist bijvoorbeeld kwade trouw, terwijl andere wetten geen bijzondere eisen stellen. Andere terminologische verschillen bestaan terzake van de omschrijving van voorwerpen die inbreuk maken en de voorwerpen waarmee inbreuk wordt mogelijk gemaakt. Die verschillen zijn niet aanstonds verklaarbaar maar kunnen tot praktisch afwijkende uitkomsten leiden. Niet duidelijk is bijvoorbeeld in hoeverre ook administratieve bescheiden onder de regelingen kunnen vallen, welke andere voorwerpen of produktiemiddelen onder het recht op afgifte vallen en welke gelden precies worden bedoeld in de afzonderlijke regelingen. Een ander - meer principieel - verschil komt tot uitdrukking bij de positie van de licentiehouders. Slechts de Rijksoctrooiwet 1910 en de Rijksoctrooiwet 1995 kennen de bevoegdheid tot het instellen van een vordering tot afgifte niet toe aan de licentiehouder. De andere wetten verschillen omtrent het uitgangspunt: geen recht, tenzij contractueel overeengekomen, of juist omgekeerd. Onduidelijkheid bestaat ook terzake van de regeling van samenloop van beslagen. Dat komt met name aan de orde waar rechten kunnen samenlopen, zoals auteursrechten en naburige rechten, of merkrechten en modelrechten. Sommige wetten bevatten (onvolledige) bepalingen, andere in het geheel geen bepalingen. Daargelaten of artikel 46 TRIPs-verdrag directe werking heeft, mag men ervan uitgaan dat de Nederlandse wetgeving op dit punt in overeenstemming is met verdragsrechtelijke verplichtingen. Een uitzondering moet wellicht worden gemaakt voor de Handelsnaamwet. Het Verdrag van Parijs lijkt de plicht op te leggen een regeling te maken omtrent beslag op voorwerpen waarmee inbreuk wordt gemaakt op een handelsnaam. De Handelsnaamwet kent zo'n regeling echter niet. Er zijn nog andere onderlinge verschillen en onduidelijkheden geconstateerd zoals: - sommige wetten lijken de regeling ook op onroerende zaken van toepassing te verklaren; - onduidelijkheid bestaat over de positie van de licentiehouder in een eis in de hoofdzaak procedure ex artikel 700 lid 3 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering; - de begrippen "licentie" en "licentienemer" zijn niet omschreven; - het begrip "ongeoorloofde opname" in de Wet op de naburige rechten lijkt niet goed te zijn omschreven; - de regelingen over het recht op vergoeding als tegenwicht bij afgifte vertonen onderlinge verschillen; - het is de vraag of het recht op afgifte leidt tot verkrijging van eigendom; - onduidelijk is wat de juridische status is van inbreukmakende voorwerpen in een faillissement; - onzeker is of de rechthebbende het recht heeft de zaken ook van derden op te eisen.

282


2.2. Wat nog moet gebeuren Een globale bestudering van de regelingen in de ons omringende landen heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan zijn niet of nauwelijks in de studies verwerkt omdat eerst een enigszins diepgaander onderzoek naar wetgeving, rechtspraak en doctrine wenselijk wordt geoordeeld. 3. Evaluatie 3.1. Beoordeling van de gevonden resultaten 3.1.1. Overdracht Wat de overdraagbaarheid van andere dan de in artikel 3:83 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde rechten betreft, verlangt artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek een wettelijke bepaling. Als gevolg van dit voorschrift is onzeker of bepaalde rechten overdraagbaar zijn. Die onzekerheid zou aanzienlijk geringer zijn als artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet zou bestaan. Behoud van deze bepaling spreekt niet voor zichzelf. Opmerkelijk is dat de wetsgeschiedenis niets onthult over de redenen voor opneming van deze onder het oude Burgerlijk Wetboek niet bestaande bepaling. Schrapping lijkt - in het verband van de rechten van intellectuele eigendom - alleen maar voordelen op te leveren. De suggestie van Van Engelen om lid 1 te herformuleren ("Vermogensrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.") en om lid 3 te schrappen, verdient wat de rechten van de intellectuele eigendom betreft, serieuze overweging. Als men ervan uitgaat dat een aanspraak op octrooi die nog niet in een aanvrage is belichaamd, overdraagbaar is, moet men vaststellen dat artikel 38 lid 1 Rijksoctrooiwet 1910 niet goed aansluit op artikel 37 lid 1 van die wet. Aanpassing is nodig. Hetzelfde geldt voor artikel 65 lid 1 en artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995. Vergelijkbaar is de problematiek bij de Zaaizaad- en plantgoedwet (artikel 48 lid 1 en lid 2). Er is weinig reden de handelsnaam niet vrij overdraagbaar te laten zijn. Wat de wijze van levering betreft zou volstaan kunnen worden met een bepaling inhoudende dat rechten van intellectuele eigendom worden geleverd door een daartoe bestemde akte, tenzij in de bijzondere wetten anders is bepaald. Artikel 2 lid 2 Auteurswet 1912 en artikel 9, vierde volzin, Wet op de naburige rechten scheppen onzekerheid. Wat is bijvoorbeeld rechtens indien een auteur schriftelijk verklaart het volledige auteursrecht over te dragen? Is er dan nog ruimte voor een onderzoek naar "aard of strekking" van de titel? En als de auteur verklaart het auteursrecht over te dragen? Men kan de vraag stellen of het thans nog nodig is deze bepalingen te handhaven. De andere wettelijke regelingen kennen niet een dergelijke beschermingsbepaling. Niet valt in te zien dat een auteur en een uitvoerend kunstenaar per definitie zwakker zijn en meer bescherming behoeven dan bijvoorbeeld een uitvinder of ontwerper. De Rijksoctrooiwet 1910 en de Rijksoctrooiwet 1995 zwijgen over de wijze van levering van een aanspraak op octrooi die nog niet in een aanvrage is neergelegd. Voor al dan niet in een octrooiaanvrage belichaamde aanspraken zou de regel van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek kunnen gelden. (Een en ander geldt ook voor een aanspraak op verlening van kwekersrecht.) Als er wel een octrooiaanvrage is dan is het wenselijk dat in beide wetten de mogelijkheid van inschrijving in de openbare registers van de Octrooiraad wordt genoemd. Wat de levering van octrooien betreft waarvoor de Rijksoctrooiwet 1910 van toepassing is, is er geen reden af te wijken van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor octrooien waarvoor de Rijksoctrooiwet 1995 geldt. Duidelijkheid is gewenst met betrekking tot de vraag hoe een aanspraak op een gemeenschapsoctrooi moet worden overgedragen die nog niet in een aanvrage is belichaamd. 3.1.2. Schadevergoeding en winstafdracht Voor de geconstateerde verschillen is veelal geen duidelijke verklaring te vinden. Sommige bijzonderheden, zoals de desbewustheidseis, zijn wellicht historisch gegroeid. Voor de meeste verschillen is echter geen duidelijke rechtvaardiging

18 augustus 1997

gevonden. Omdat voorts de praktijk niet met het bestaan van die verschillen is gediend, lijkt er alle reden die verschillen waar mogelijk weg te nemen. Het komt wenselijk voor de regeling van schadevergoeding en winstafdracht in beginsel overal identiek te laten zijn. Tot uitgangspunt kan verder worden genomen dat afwijkingen ten opzichte van de algemene regeling van schadevergoeding en winstafdracht van Afdeling 6.1.10 Burgerlijk Wetboek, beperkt blijven tot hetgeen door de bijzondere aard van het recht van de intellectuele eigendom wordt vereist. Gepoogd is een wetsbepaling te ontwerpen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de regeling in het Burgerlijk Wetboek, en waarbij afwijkingen alleen daar worden aangebracht, waar de bijzondere aard van intellectuele eigendomsrechten dit vergt. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de huidige wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom en de gangbare praktijk, in het bijzonder door de aanvullende toepasselijkheid van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek en Afdeling 6.1.10 Burgerlijk Wetboek waar de bijzondere wetten niets bijzonders bepalen. Het karakter van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als een bijzondere vorm van de onrechtmatige daad wordt door deze opzet nog eens benadrukt. Een bepaling, waarbij dit alles in acht wordt genomen, zou als volgt kunnen luiden: / Hij die jegens een ander een handeling verricht in strijd met de Wet, welke handeling hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade welke die ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 2 Indien iemand die op grond van het eerste lid jegens een ander aansprakelijk is, door zijn handeling winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of een gedeelte daarvan. 3 Indien iemand jegens een ander de in het eerste lid bedoelde handelingen heeft gepleegd, wordt die ander vermoed dientengevolge schade te hebben geleden. 4 Schadevergoeding en winstafdracht kunnen slechts cumulatief worden toegewezen jegens hem, die de in het eerste lid bedoelde handelingen opzettelijk heeft gepleegd. De hier voorgestelde tekst is gebaseerd op enkele in de studie gemaakte keuzes, maar is daarnaast mede bedoeld om de regelingen voor schadevergoeding en winstafdracht inhoudelijk ter discussie te stellen. Om die discussie niet nodeloos te compliceren met technisch-juridische problemen verband houdend met het feit dat wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom op ander dan nationaal niveau wordt tot stand gebracht, zijn problemen van die aard vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Bij de voorgestelde tekst past voorts de volgende toelichting. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het in de bepaling gebruikte begrip "Wet" moet worden gedefinieerd als omvattend alle intellectuele eigendomswetten, verdragen en andere regelingen op dit gebied, waarop de bepaling van toepassing zal zijn. Het begrip "handeling" dient zowel een "doen" als een "nalaten" te omvatten. De voorgestelde tekst sluit aan bij het Burgerlijk Wetboek, bij huidige intellectuele eigendomswetten en bij de gangbare praktijk. De bepaling gaat uit van de veronderstelling, dat voor de vestiging van aansprakelijkheid de in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek neergelegde vereisten van toepassing zijn, tenzij de bepaling iets anders voorziet. De bepaling voorziet vervolgens in het vierde lid "iets anders" ten aanzien van de toerekeningsvereisten voor cumulatieve toewijzing van winstafdracht en schadevergoeding. Voor het overige zijn artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek en Afdeling 6.1.10 aanvullend van toepassing. Als aan de voorwaarden voor vestiging van aansprakelijkheid voor schadevergoeding is voldaan, en de schadeplichtigheid eenmaal vaststaat, wordt de hoogte van de schadevergoeding derhalve bepaald aan de hand van Afdeling 6.1.10 Burgerlijk Wetboek. Blijkens het eerste lid komt de bevoegdheid tot het instellen van de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht toe aan degenen, jegens wie in strijd met de Wet is gehandeld:

18 augustus 1997


de houder van het recht en andere daartoe in de verschillende intellectuele eigendomswetten aangewezenen. Het tweede lid neemt tot uitgangspunt dat winstafdracht in beginsel een alternatief is voor schadevergoeding. Ook gedeeltelijke winstafdracht kan onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen. Blijkens het derde lid wordt vermoed dat in geval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht schade wordt geleden. Dit stemt overeen met de uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven (24 december 1993, NJ 1995, 421 met noot van Brunner, inzake Waeyen/Naus). Het vierde lid opent de mogelijkheid van cumulatieve toewijzing en is bedoeld voor de gevallen van piraterij en andere flagrante inbreuken. Voor toewijzing van zowel schadevergoeding als winstafdracht is vereist dat de dader opzettelijk heeft gehandeld. Wanneer "opzet" geacht wordt te hebben bestaan, is ter beoordeling aan de rechter overgelaten. Omstandigheden die bij de beoordeling een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: of het inbreukmakende karakter van de handelingen de dader bekend was of had moeten zijn, gelet op de bekendheid en/of de reputatie van het nagemaakte, de mate waarin wordt aangehaakt en de omvang van de inbreuk. De sanctie is bedoeld ter preventie en bestrijding van piraterij en flagrante inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Toewijzing zal dus beperkt moeten blijven tot die gevallen die vragen om een daadwerkelijk ontmoedigende sanctie. 3.1.3. Recht op en beslag tot afgifte De studie heeft aangetoond dat tussen de verschillende regelingen een aanzienlijk aantal verschillen bestaat. Een groot aantal daarvan is van slechts technisch-juridische aard. Die verschillen lenen zich voor harmonisatie. Het gaat dan vaak om terminologische kwesties waarvoor geen andere verklaring lijkt te bestaan dan dat men met andere bewoordingen hetzelfde heeft willen regelen. Als voorbeelden mogen dienen de vraag aan wie het recht op afgifte toekomt en de omschrijving van de voorwerpen, produktiemiddelen en gelden waarop het recht van toepassing is. Aansluiting kan worden gezocht bij de bestaande terminologie in de ene of de andere wet. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid zou het aanbeveling verdienen te komen tot een duidelijke omschrijving, ook met betrekking tot opeising als eigendom. Zo is de vraag of de Auteurswet thans ook de opeising als eigendom mogelijk maakt van produktiemiddelen. Ook wat het recht op vergoeding bij afgifte betreft is de conclusie dat verschillen bestaan die in feite niet verklaarbaar zijn. Voor andere verschillen geldt dat zij van andere aard zijn. Allereerst zou duidelijk moeten zijn wanneer de rechter de vordering mag toewijzen. Is kwade trouw vereist of is reeds inbreuk voldoende? Een terughoudende toepassing van dit op zich vergaande handhavingsmiddel lijkt de voorkeur te verdienen. Te denken valt ook aan de positie van de licentiehouder die contractueel de mogelijkheid heeft het recht op afgifte te vorderen. Terzake van het uitgangspunt lijkt de regeling die thans vervat is in de Benelux Merkenwet, de Wet bestrijding namaakprodukten en het Protocol bij de Benelux Tekeningenof Modellenwet (geen bevoegdheid, tenzij contractueel overeengekomen) de voorkeur te verdienen. Aangezien de Rijksoctrooiwet 1995 deze mogelijkheid in het geheel niet kent, zou die regeling in de Rijksoctrooiwet moeten worden opgenomen. Hiermee verbonden is de gebrekkige regeling van het portretrecht in de Auteurswet 1912. Bij aanpassing van de artikelen 28 en 29 Auteurswet 1912 is vermoedelijk niet stilgestaan bij de positie van de geportretteerde die een beroep toekomt op artikel 21 Auteurswet 1912 en diens "licentiehouder". Daaraan zou aandacht moeten worden besteed. Een ander punt is dat de Zaaizaad- en plantgoedwet en de Rijksoctrooiwet 1910 niet een recht op afgifte kennen. Hoewel in de praktijk de behoefte aan zo'n recht niet duidelijk naar voren is gekomen, verdient introductie van dit handhavingsmiddel uit het oogpunt van harmonisatie aanbeveling. Nader onderzocht moet worden in hoeverre het Verdrag van Parijs dwingt tot aanpassing van de Handelsnaamwet. De regeling van de samenloop met andere beslagen kent lacunes. Terugvallen op de algemene regels biedt wellicht niet

283

altijd een oplossing, zodat een alomvattende regeling van deze kwestie noodzakelijk lijkt. In 3.1.3 is een aantal "resterende" kwesties genoemd. Een aantal daarvan past wellicht meer in het kader van heroverweging of herziening van algemene regels, zoals de vraag of dit recht tot eigendomsverkrijging kan leiden, faillissementsperikelen en de vraag of, en zo ja, in hoeverre inbreukmakende voorwerpen ook onder derden zijn op te vorderen. Andere punten, zoals genoemd in 3.1.3, zouden in het kader van Boek 9 Burgerlijk Wetboek een regeling kunnen vinden. Voor alle punten geldt dat deze in hoofdzaak een technisch-juridisch karakter dragen. 3.2. Handhaving gekozen opzet? Overziet men wat de studies tot nu toe hebben opgeleverd dan kan men vaststellen dat voor het verbeteren van de gebleken onvolkomenheden met tamelijk bescheiden ingrepen kan worden volstaan. Daar waar de onduidelijkheden het meest manifest zijn en de noodzaak tot aanpassing het grootst is, namelijk op het punt van schadevergoeding en winstafdracht, blijkt op eenvoudige wijze verbetering mogelijk. Bij de gekozen opzet voor een technisch-juridische operatie met terzijdelating van inhoudelijke aspecten, is een en ander geruststellend. Aan de andere kant laat zich de vraag moeilijk onderdrukken hoe een eventueel Boek 9 eruit zal gaan zien. Zal het aantal bepalingen zo groot zijn dat de aanduiding Boek gerechtvaardigd is? Tot nu toe lijkt het er meer op dat volstaan kan worden met tamelijk kleine aanpassingen van het algemene vermogensrecht en de bijzondere wetten. De uitkomsten van de vervolgstudies moeten duidelijk maken of het beeld dat zich nu begint af te tekenen, nog wezenlijk zal veranderen. Bij deze stand van zaken rijst de vraag of met het oog op de zo wenselijke overzichtelijkheid en toegankelijkheid van het recht van de intellectuele eigendom toch niet (heroverwogen zou moeten worden om in een toekomstig Boek 9 naast de resultaten van het huidige onderzoek tevens op te nemen de nationale regelingen op dit gebied. 4. De toekomst van het project Doorgaan? Gelden de argumenten die destijds voor ter hand nemen van het project zijn aangevoerd, nog steeds? Het antwoord kan kort zijn: Ja. De onderlinge afstemming van de regels betreffende de rechten van de intellectuele eigendom is nog niet gerealiseerd en blijft wenselijk. Evenmin heeft afstemming plaatsgevonden van de regels betreffende de rechten van de intellectuele eigendom op het algemene vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht; ook de wenselijkheid hiervan staat buiten kijf. Voor doorgaan pleiten voorts overwegingen die verder gaan dan het vervolmaken van de juridische systematiek en kwaliteit van de regels. Zo heeft het enkele bestaan van een project als Boek 9 het voordeel dat over de in dit boek te regelen kwesties in onderlinge samenhang wordt nagedacht en dat allerlei gerezen of verwachte problemen ten aanzien van rechten van intellectuele eigendom een kader hebben gevonden waarbinnen zij aan de orde kunnen worden gesteld. Nog belangrijker is dat met het project de kiem kan worden gelegd voor de vorming van een groep van samenwerkende ambtenaren van de verschillende betrokken ministeries die zich bezighouden met de coördinatie en onderlinge afstemming van de regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. Op dit terrein komt zowel in Europees als internationaal verband veel regelgeving tot stand en worden vele voorstellen gedaan. Die regelgeving en voorstellen hebben doorgaans grote invloed op handel en bedrijf in Nederland. Nederland kan niet volstaan met het door de ministeries die het aangaat, laten volgen van wat gebeurt. In de eerste plaats kan door de bundeling van krachten worden bereikt dat de kwaliteit van de regelgeving toeneemt. In de tweede plaats is nodig dat het volgen van de internationale ontwikkelingen gecoördineerd geschiedt om te bevorderen dat regels, op de totstandkoming waarvan niet zelden door economisch sterke spelers die

284


bovendien over grote deskundigheid beschikken, grote invloed is uitgeoefend, steeds aan het algemeen belang worden getoetst. De vraag naar steeds sterkere en steeds meer rechten van intellectuele eigendom dient vanuit het algemeen belang kritisch te worden onderzocht. In de derde plaats kan door het gebundeld opbouwen van kennis en ervaring wellicht meer invloed worden uitgeoefend op de totstandkoming van Europese en internationale regelgeving die strookt met het Nederlandse belang en de Nederlandse opvattingen. Het grote economische belang van de rechten van de intellectuele eigendom voor een, in verhouding tot Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, relatief klein land als Nederland vergt bundeling van de schaarse krachten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Eind vorig jaar heeft de regeringscommissaris voor boek 9 van het Burgerlijk Wetboek, de heer prof. mr. J.J. Brinkhof, mij verzocht hem als zodanig ontslag te verlenen omdat hij zijn werk als regeringscommissaris niet meer kon combineren met zijn werkzaamheden als vice-president van het hof te Den Haag en als hoogleraar. Ik heb de Tweede Kamer hiervan al op de hoogte gesteld (kamerstukken II, 1996/97, 25 000 VI, nr. 6, blz. 60). Op mijn verzoek heeft de heer Brinkhof mij verslag uitgebracht van zijn werkzaamheden zodat op basis van zijn verslag een beslissing kan worden genomen over de voortzetting van dit project. Het verslag met de daarbij behorende drie onderzoeksrapporten zend ik u hierbij toe. De heer Brinkhof komt tot de conclusie dat het zinvol is de aangevangen codificatiewerkzaamheden voort te zetten. De onderlinge afstemming van de regels betreffende de rechten van de intellectuele eigendom is nog niet gerealiseerd en blijft wenselijk. Ook de wenselijkheid van afstemming van deze regels op het algemeen vermogensrecht staat naar zijn mening buiten kijf. Voor het verbeteren van de gebleken onvolkomenheden kan met tamelijk bescheiden ingrepen worden volstaan. De heer Brinkhof vraagt zich wel af of de aanduiding van een afzonderlijk Boek 9 gerechtvaardigd is. Hij houdt open dat kan worden volstaan met geringe aanpassingen van het algemene vermogensrecht en de bijzondere wetten.

18 augustus 1997

Met de heer Brinkhof meen ik dat het van belang is dat het intellectuele eigendomsrecht een stevige verankering in het algemene burgerlijk recht vindt. Een duidelijke fundering in het algemene vermogensrecht bevordert de rechtszekerheid en geeft ons een houvast bij de vooral door internationale ontwikkelingen gedomineerde inrichting van het stelsel van rechten van intellectuele eigendom. Uit zijn onderzoek blijkt verder duidelijk dat de onderscheiden wetten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht verschillen kennen die weliswaar historisch verklaarbaar zijn maar geen enkel meer doel dienen en slechts tot ondoorzichtigheid leiden. Een volgende vraag is hoe het project zal worden voortgezet. Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat niet gestreefd wordt naar een volledige codificatie van het intellectuele eigendomsrecht in boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat, zoals ook de opzet van de heer Brinkhof was, om een partiële codificatie en harmonisatie. Ik acht het van belang dat thans op basis van de verrichte studie een ontwerp wordt opgesteld dat in eerste instantie de onderwerpen schadevergoeding en winstafdracht en recht op afgifte kan betreffen. In aansluiting daarop kunnen overige onderwerpen, zoals overdracht, licentie, verpanding en rechtsverwerking, ter hand worden genomen. Mij staat voor ogen dat het departement reeds in een vroeg stadium van het wetgevingsproces overleg pleegt met deskundigen op deze terreinen uit wetenschap en praktijk. Dit overleg kan dan plaatsvinden op basis van door ons opgestelde notities over de algemeen vermogensrechtelijke en de bijzondere regelingen op de onderscheiden gebieden en de gebleken knelpunten. Op basis van deze consultaties kan dan een wetsvoorstel worden voorbereid. Ik meen dat het verslag van de regeringscommissaris en de drie onderzoeksrapporten een goede basis vormen voor de voortzetting van deze codificatiewerkzaamheden. De publicatie van deze rapporten is ook een uitnodiging tot commentaar. Ik streef ernaar dat bij de hier geschetste werkwijze binnen een jaar een wetsvoorstel betreffende de hier genoemde onderwerpen gereed te hebben. De Minister van Justitie.

Jurisprudentie Nr. 55. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 1 december 1994. (brijvoederbak) Mrs. G. Hamaker, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en C. Eskes. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). In aanmerking genomen dat blijkens de beschrijving bij het octrooi van De Groot dit is afgebakend van twee voorpublicaties zal de vakman die de hoofdconclusie van dat octrooi leest, begrijpen dat de omstandigheid dat de hoofdconclusie na de woorden "characterized in " alleen vermeldt "that the casing is manufactured from a round PVC-pipe" het gevolg is daarvan, dat de geoctrooieerde uitvinding een combinatie-octrooi is en dat de geoctrooieerde uitvinding zowel in de woorden vóór als in de woorden na de woorden "met het kenmerk " wordt gevonden. Onjuist is de stelling, dat wanneer de beschrijving vermeldt: "it is surprising that the pigs, who did bite the edges of plastic plates, do not bite the edges of the recess of the PVCpipe" onder "to bite"is te verstaan: hun tanden zetten in, maar niet: afbijten. Tussen partijen staat vast dat het probleem met varkens in de intensieve veeteelt is, dat zij alles stuk bijten wat hun voor de bek komt. Dat weet de vakman uiteraard ook en

zulks in aanmerking genomen zal de vakman die de onderhavige zin uit de beschrijving leest, begrijpen dat met deze woorden is bedoeld dat het verrassende van een brijvoederbak volgens de (gehele) hoofdconclusie is, dat de varkens de randen van de opening van de PVC-pijp, waardoor zij hun kop moeten steken niet afbijten. Art. 43, lid 2 Row. (1910) j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Omtrent de eventuele desbewustheid van Tigsa heeft De Groot niet meer gesteld dan dat hij Tigsa op 21 oktober 1993 op de beurs in Frankfurt van de geoctrooieerde uitvinding op de hoogte heeft gesteld. Dat is, gelet op artikel 43 lid 2 Row. onvoldoende. Bij het ontbreken van desbewustheid is een recall-gebod niet toewijsbaar. De enkele omstandigheid dat met toewijzing van het gebod een onrechtmatige toestand wordt beëindigd, rechtvaardigt dat gebod niet. Art. 3:296 Burgerlijk Wetboek. Onjuist is de stelling dat Tigsa een Spaanse onderneming is, die niet met de Nederlandse rechtssfeer is verbonden en het onder die omstandigheden de Nederlandse rechter niet past haar, als Spaanse onderneming, een verbod te geven voor andere landen dan Nederland. Zij verliest uit het oog dat een

18 augustus 1997


Nederlandse rechter, gelet op de toepasselijke competentiebepaling, bevoegd is de vordering van De Groot tegen Tigsa te beoordelen en dat die vordering mede betrekking heeft op de inbreuk voorzover zijn Europese octrooi is verleend voor andere landen dan Nederland. 1. Euro-Agra V.o.f. te Rijssen, 2. Agmat B.V. te Erp, en 3. Tigsa te Vilafranca del Penedes, Barcelona, Spanje, appellanten [in kort geding], procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen 1. Cornelis Jozef Johannes de Groot te Balgoij, gemeente Wijchen, en 2. Adrianus Wilhelmus Johannes de Groot te Balgoij, gemeente Wijchen, geïntimeerden [in kort geding], procureur jhr. mr. R.E.P. de Ranitz. a) Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 oktober 1993 (mr. J.H.P.J. Willems). Rechtsoverwegingen. 1. In dit kort geding zal van de navolgende feiten worden uitgegaan: 1.1 Eisers [De Groot c.s. Red.] zijn rechthebbenden op het Europees octrooi 0287 611, waarvan de verlening is gepubliceerd op 22 augustus 1990, verder te noemen: het octrooi. 1.2 Het octrooi is verleend voor een brijvoederbak. Gedesigneerd zijn Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. 1.3 Conclusie 1 van het octrooi luidt in de Nederlandse vertaling daarvan: "Brijvoederbak (1) omvattende een kast (2) waarvan het bovenstuk (12) een voorraadreservoir (11) omhult en waarvan het onderstuk (59) een komvortnige eetbak (49) opneemt, waarbij het voorraadreservoir (11) aan zijn onderzijde is afgesloten door afsluitmiddelen (13) die van door een varken te bedienen voerqfgeefmiddelen (18) zijn voorzien, waarbij de kast (2) tussen de afsluitmiddelen (13) en de eetbak (49) ten minste één uitsparing (50) voor het doorlaten van tenminste één kop van een beest heeft en waarbij een door varkens te bedienen vloeistqfafgeeforgaan (57) vloeistof aan de eetbak (49) afgeeft, waarbij de kast (2) vervaardigd is van kunststofmateriaal, met het kenmerk dat de kast vervaardigd is van een ronde PVC-pijp." 1.4 De bij het octrooischrift behorende figuur 1 ziet er uit als volgt:

285

1.5 Gedaagde Tigsa vervaardigt brij voederbakken welke vallen onder de beschermingsom vang van het octrooi. In juli 1993 heeft zij die brij voederbakken getoond op de beurs te Hannover. 1.6 Gedaagden Euro-Agra en Agamat brengen de door Tigsa vervaardigde bakken in Nederland in het verkeer. 2. Eisers vorderen - kort samengevat - een verbod aan ieder van gedaagden inbreuk op het octrooi te maken in Nederland, resp. de landen waarvoor het octrooi is verleend, en een veroordeling van gedaagden binnen vijf dagen na de betekening van het vonnis een volledige lijst te verschaffen van afnemers aan wie zij inbreukmakende brijvoederbakken hebben afgeleverd met vermelding van de geleverde aantallen en, tenslotte, die brij voederbakken van hun afnemers terug te nemen, alles op straffe van dwangsommen. 3. Zij stellen daartoe - zakelijk weergegeven - dat ieder van gedaagden in het Koninkrijk handelingen verricht als bedoeld in art. 30-1 ROW met betrekking tot brijvoederbakken die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Bovendien worden die voederbakken door toedoen van gedaagde Tigsa ook in Duitsland, België en Frankrijk in het verkeer gebracht. Omdat op 9 november 1993 een vakbeurs plaatsvindt te 's-Hertogenbosch hebben zij belang bij een spoedige voorziening bij voorraad. 4. Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Zij hebben niet betwist inbreuk op het octrooi te maken maar zij zijn van mening dat het octrooi waarschijnlijk nietig is. Enerzijds vanwege het ontbreken van uitvindingshoogte, omdat immers het gebruik van PVC voor de hand ligt, en anderzijds omdat ook geen uitkomst op het gebied van de nijverheid wordt verkregen omdat - anders dan het octrooischrift stelt varkens wel degelijk aan PVC-bakken knagen. 5. Gedaagden hebben verzocht om aanhouding teneinde in staat te zijn hun verweer nader te onderbouwen. Eisers hebben hen rauwelijks gedagvaard en er is voor gedaagden onvoldoende tijd geweest de zaak behoorlijk voor te bereiden. Zij zijn bereid zich gedurende enkele weken vrijwillig te onthouden van inbreukmakende handelingen. 6. Eisers hebben bij hun vorderingen volhard, stellend dat zij er belang bij hebben dat er een formeel verbod met een bijbehorende sanctie komt. Beoordeling. 7. Vooropgesteld moet worden dat het octrooi is verleend na een onderzoek vanwege het Europees Octrooi Bureau en dat in confesso is dat gedaagden op dat octrooi inbreuk maken. 8. Voorts is van belang dat door gedaagden (nog) geen materiaal is aangedragen dat door het Europees Octrooi Bureau niet in zijn onderzoek betrokken is. 9. In aanmerking genomen het grote belang dat de octrooihouder heeft bij de mogelijkheid van daadwerkelijke handhaving van zijn rechten, is er dus alle aanleiding verdere inbreuken voorshands te doen stoppen. Eisers hebben er ook belang bij dat een verbod wordt voorzien van een effectieve sanctie als een dwangsom. 10. Anderzijds is bij afweging van de betrokken belangen niet duidelijk dat eisers een dermate dringend belang hebben bij hun overige vorderingen dat er geen ruimte zou zijn om aan gedaagden enkele weken tijd te gunnen hun verweermogelijkheden nader te onderzoeken. Immers is door eisers toegegeven dat er voorafgaand aan de dagvaarding geen schriftelijke sommaties of waarschuwingen aan gedaagden zijn verzonden, laat staan dat er voorafgaand aan de dagvaardingen desbewustheidsexploiten zouden zijn uitgebracht. 11. Dat leidt tot de conclusie dat de behandeling van de zaak moet worden aangehouden tot een later tijdstip doch dat inmiddels eisers moeten kunnen beschikken over een titel waarmee zij verdere inbreuken tot nader order kunnen beletten. 12. Met betrekking tot de voor andere landen gevorderde verboden overweegt de President ambtshalve dat er geen reden is die niet eveneens toe te wijzen nu de inbreuk op zichzelf niet wordt betwist. Het betreft een Europees octrooi dat in alle bij het EOV aangesloten landen op dezelfde wijze moet worden uitgelegd, zodat er geen reden is te veronderstellen dat in andere landen niet eveneens inbreuk zal worden aangenomen.

286


13. De hoogte van de gevorderde dwangsom zal worden gemitigeerd tot het in het dictum te noemen bedrag. Beslissing. De President, recht doende in kort geding,: - verbiedt elk van gedaagden inbreuk te maken op het Europees octrooi 0287611 van eisers in alle landen die in het octrooi schrift zijn gedesigneerd, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 15.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, zulks totdat in dit kort geding een eindvonnis zal zijn gewezen, met dien verstande dat het verbod in elk geval zal vervallen indien dat eindvonnis niet uiterlijk op 31 januari 1994 zal zijn gewezen; - bepaalt dat dit geding zal worden voortgezet op donderdag 2 december 1993 te 10.00 uur; - bepaalt dat hoger beroep van dit vonnis alleen mogelijk zal zijn tegelijk met dat tegen het te wijzen eindvonnis; - houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. b) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 10 december 1993 (mr. J.H.P.J. Willems). Rechtsoverwegingen. 1. De President neemt hier over al hetgeen in het tussenvonnis van 21 oktober 1993 is overwogen en beslist. 2. Zoals eerder overwogen hebben gedaagden niet betwist dat zij voederbakken in het verkeer brengen die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Zij hebben echter gesteld dat een verbod in kort geding achterwege moet blijven omdat het octrooi ten onrechte is verleend. Inmiddels hebben gedaagden in Nederland een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt en in de andere gedesigneerde landen zullen zij dat alsnog doen. Het octrooi zal die nietigheidsprocedures niet overleven omdat de uitvinding niet een uitkomst oplevert op het gebied van de nijverheid, op de prioriteitsdatum niet nieuw was en inventiviteit ontbeert. 3. Eisers hebben dit standpunt gemotiveerd bestreden. Uitkomst? 4. Van een uitkomst op het gebied van de nijverheid als bedoeld in art. 3 lid 1 ROW is sprake indien een praktisch resultaat wordt verkregen of, met andere woorden, als de uitvinding "werkt". Bezien moet dus worden of de uitvinding inderdaad voor het gestelde probleem de oplossing geeft die zij pretendeert. 5. Het probleem, waarvoor de onderhavige uitvinding een oplossing zegt te geven, is te lezen uit het octrooischrift. Daarin wordt melding gemaakt van de tot de stand der techniek behorende voederbakken. Deze bakken hadden volgens het octrooischrift het nadeel, dat zij door de varkens vernield werden doordat de varkens aan de randen beten ('the pigs, who did bite the edges of plastic plates'), door hun niet-ronde vorm niet hygiënisch waren en tenslotte de varkens konden blesseren door hun scherpe en eventueel roestige randen. 6. De uitvinding pretendeert deze bezwaren op te heffen en een hygiënische voederbak te verschaffen met een lange levensduur, die tegen lage kosten te vervaardigen is. Dit alles wordt mogelijk door de voederbak te maken op de in het octrooischrift beschreven wijze, daardoor gekenmerkt dat de bak gemaakt wordt van een ronde PVC-pijp. De gestelde doeleinden worden daardoor dan met name bereikt omdat de varkens niet aan de randen van de opening van de PVC-pijp blijken te bijten, ('the pigs (...) do not bite the edges of the recess of the PVC-pipe ...') 7. Het debat tussen partijen heeft zich voornamelijk toegespitst op de vraag of het inderdaad juist is dat varkens niet aan de randen van de PVC-pijpen bijten. 8. Beide partijen hebben ter zitting een aantal voederbakken getoond, die volgens hun opgaven in gebruik waren geweest gedurende 6 jaren (de door eisers getoonde bakken) resp. 6 maanden (de door gedaagden getoonde voederbakken). Bovendien hebben gedaagden een groot aantal produkties overgelegd ter onderbouwing van hun stelling, dat varkens wel degelijk aan PVC(-pijpen) bijten. 9. Het lijkt voorshands weinig zinvol de schriftelijke produkties uitvoerig en afzonderlijk te bespreken nu de voeder-

18 augustus 1997

bakken zelf zijn getoond. Op alle getoonde voederbakken waren sporen van tanden c.q. van bijten zichtbaar. Daarentegen waren van geen van de getoonde bakken de randen dermate 'beknauwd' dat daaraan stukken ontbraken of deze anderszins een kapotte indruk maakten. Naar het voorlopig oordeel van de President moet het er dus voor worden gehouden, dat er wel aan de bakken wordt gebeten maar dat deze niet (snel) stuk worden gebeten. Naar de letter is dus voor het standpunt van beide partijen iets te zeggen. De doorslag moet geven het antwoord op de vraag wat verstaan moet worden onder 'to bite the edges' in het octrooischrift. 10. Daaronder zal niet verstaan mogen worden dat de uitvinder wilde pretenderen dat varkens hun tanden nooit of te nimmer in de randen van de bak zouden zetten. Genoegzaam is immers uit de overgelegde produkties gebleken dat varkens trachten te bijten in alles wat hun voor de bek komt. 11. Veeleer zal, gezien ook de doelstelling van de uitvinding, de gemiddelde deskundige deze woorden zo begrijpen, dat bedoeld is dat bij PVC-bakken volgens het octrooi de randen door de varkens niet kapot worden gebeten. Dat kapotbijten (onderstr. Pres., lees: cursivering Red.) was het nadeel van de tot de stand der techniek behorende bakken, waarvoor het octrooi een oplossing wil geven. Daarvan is geen sprake indien de varkens eens hun tanden zetten in de PVC-pijp en deze vervolgens met rust laten doch wel indien deze varkens na een eerste kennismaking geen aanleiding zien te stoppen met knauwen. 12. De conclusie moet dus zijn dat niet doorslaggevend is of de bakken sporen van bijten vertonen doch slechts of de bakken worden vernield. Een dergelijke uitleg van de woorden 'to bite the edges' is in overeenstemming met enerzijds een redelijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds met een redelijke rechtszekerheid voor derden. 13. Gezien de ter zitting vertoonde voederbakken moet het er voorshands voor worden gehouden dat de varkens - alle onbegrip van de door gedaagden ingeschakelde chemici ten spijt en (blijkens het octrooi schrift) tot verrassing ook van de eisers zelf - de volgens het octrooischrift aangewende PVCpijpen niet stuk bijten. 14. Volledigheidshalve wordt nog overwogen dat ook uit de talrijke door gedaagden overgelegde producties, waaronder Spaanse notariële akten, niet te lezen is dat volgens het octrooi vervaardigde PVC-voederbakken door varkens werkelijk kapot worden gebeten. De notariële verklaringen spreken, in hun Nederlandse vertaling, immers slechts over sporen van bijten. 15. De stelling van gedaagden, dat de uitvinding niet werkt, wordt dan ook voorshands verworpen. Nieuwheid. 16. Ter ondersteuning van hun betoog, dat de uitvinding op de prioriteitsdatum niet nieuw was, hebben gedaagden slechts aangevoerd dat het op die datum reeds bekend was voederbakken te vervaardigen van PVC-pijpen. Zij hebben daarbij gewezen op voederbakken, vervaardigd van in de lengterichting doorgesneden PVC-pijpen, die vervolgens horizontaal worden gebruikt. 17. Naar het oordeel van de President verliezen gedaagden daarbij echter uit het oog, dat het er niet om gaat of voederbakken van PVC-pijp werden vervaardigd maar om de vraag of voederbakken van PVC-pijp werden vervaardigd, die voldeden aan de conclusie van het octrooi. Dat nu is niet gesteld of gebleken zodat ook deze stelling van gedaagden moet worden verworpen. Inventiviteit. 18. Ter staving van hun bewering dat geen sprake is van uitvindingshoogte hebben gedaagden gesteld dat het gebruik van een ronde buis van PVC-materiaai als voederbak voor varkens op de prioriteitsdatum voor een deskundige op voor de hand liggende wijze voortvloeide uit de stand van de techniek. 19. Dienaangaande moet allereerst voorop worden gesteld dat het octrooi niet beschermt het enkele idee om een ronde buis van PVC-materiaai te gebruiken als voederbak voor varkens. Het octrooi beschermt een bepaalde voederbak als in het octrooischrift omschreven met het specifieke kenmerk dat die bak wordt vervaardigd van een ronde PVC-pijp.

18 augustus 1997


20. Ook al zou daarbij, zoals gedaagden betogen, slechts sprake zijn van combinatie van twee bestaande maatregelen, te weten de voederbak met doseerinrichting uit de Stalko-brochure en de idee van een ronde verticaal geplaatste voederbak uit het Britse octrooi 1.101.645, dan zou dat niet aan octrooiering in de weg staan nu daarbij een onverwacht plus-effect optreedt. Immers is verrassend gebleken dat de varkens van de volgens het octrooi uitgevoerde voederbakken de randen niet stukbijten. Gezien de door gedaagden overgelegde produkties lijkt overigens niet aannemelijk dat dit uitsluitend is vanwege het gebruikte materiaal doch lijkt veeleer aannemelijk dat dit wordt veroorzaakt door een combinatie van het gebruikte materiaal en de daaraan gegeven vorm. 21. Samenvattend moet de conclusie luiden dat niet kan worden aangenomen dat er een redelijke kans bestaat dat het octrooi de nietigheidsactie niet zal overleven, althans niet zal overleven in dusdanige vorm dat de voederbakken van gedaagden vallen onder de beschermingsomvang daarvan. Er is dus geen reden in kort geding geen verbod tot inbreuk te geven. Petitum. 22. Gedaagden hebben ook betoogd dat er geen reden zou zijn voor een grensoverschrijdend verbod, in elk geval niet ten aanzien van gedaagde sub 3, die immers niet in Nederland is gevestigd. 23. Vooropgesteld dient te worden dat hij die jegens een ander verplicht is iets te doen of iets na te laten, daartoe door de rechter op vordering van de gerechtigde wordt veroordeeld, zulks tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling iets anders volgt. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen. 24. In het tussenvonnis van 21 oktober 1993 is reeds overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft. In beginsel moet er dus worden uitgegaan dat de, op zichzelf niet betwiste, inbreuk ook in de andere gedesigneerde landen zal worden aangenomen en dat in andere bij het EOV aangesloten landen eveneens een verbodsvordering zou worden toegewezen. 25. In casu betreft het een Europees octrooi voor een aantal landen, waaronder niet is begrepen Spanje, het land van vestiging van gedaagde sub 3. Ook als de onderhavige vordering echter zou worden ingesteld voor de Spaanse rechter, zou dat inhouden dat van Spaanse rechter een in het buitenland werkend verbod zou moeten worden gevraagd. Nu Spanje niet in het octrooi is aangewezen zou het dan zelfs gaan om een uitsluitend in het buitenland werkend verbod. 26. Tenslotte is van belang dat gedaagde sub 3 voor zover uit de stukken af te leiden valt, bij uitstek de gedaagde is tegen wie een grensoverschrijdend inbreukverbod voor eisers zinvol te achten is. Het is immers deze gedaagde die de inbreukmakende bakken vervaardigt. 27. Deze omstandigheden in aanmerking genomen acht de president onvoldoende reden aanwezig om een uitzondering te maken op de sub 23 geformuleerde hoofdregel. 28. Gedaagden hebben betoogd dat de nevenvorderingen sub 2 en (het zgn terugroep-gebod en de verstrekking van een lijst van afnemers) niet kunnen worden toegewezen omdat deze als een vorm van schadevergoeding te beschouwen zijn en gedaagden pas als 'desbewust' te beschouwen zijn vanaf 30 dagen na de kort geding dagvaarding. Sedertdien hebben gedaagden geen inbreukmakende bakken meer in het verkeer gebracht. 29. Gedaagden verliezen daarbij allereerst uit het oog dat deze vorderingen in elk geval ook de strekking hebben een einde te maken aan het voortduren van een onrechtmatige toestand, te weten de voortdurende inbreuk op eisers' octrooi, en de controle daarop. Bovendien verliezen zij uit het oog dat de eis van 'desbewustheid' slechts geldt in Nederland. 30. De mogelijkheid van het terugroepgebod is in Nederland erkend. Onduidelijk is in hoeverre dit ook in de andere landen, waar inbreuk gesteld wordt (Duitsland, België en Frankrijk), mogelijk is als sequeel van de daar geldende octrooien. De President zal het terugroepgebod daarom beperken tot Nederland.

287

31. Voor wat betreft het gebod tot het verschaffen van een lijst van afnemers geldt hetzelfde, met dien verstande dat voor Duitsland deze mogelijkheid uitdrukkelijk is vastgelegd in § 140b Patentgesetz, zodat toewijzing mogelijk is voor Nederland en Duitsland. 32. Gedaagden hebben voorts betoogd dat een door hen te verschaffen klantenlijst vertrouwelijke marktinformatie aan eisers zou verschaffen, hetgeen niet de bedoeling van zo'n lijst is. De president kan gedaagden na afweging van de betrokken belangen echter in dat betoog niet volgen: tot de mogelijke afnemers van de onderhavige bakken behoren in beginsel alle varkenshouders. De adressen van dergelijke bedrijven zijn voor eenieder zonder overmatige inspanning te verkrijgen zodat niet gezegd kan worden dat het bijzonder vertrouwelijke informatie betreft. 33. Gedaagden hebben tenslotte betoogd dat zij niet kunnen worden veroordeeld tot terugname maar slechts tot het verzoeken aan hun afnemers om terugzending. Eisers hebben zulks begrijpelijkerwijs niet weersproken. De President zal de vordering dan ook dienovereenkomstig opvatten. 34. Gedaagden moeten als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Beslissing. de President, rechtdoende in kort geding: A. Verbiedt ieder van gedaagden inbreuk te maken op het Europees octrooi 0287611 van eisers, in alle landen die in het octrooischrift gedesigneerd, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 15.000,- voor iedere overtreding van dit verbod; B. gebiedt ieder van gedaagden binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers een volledige lijst te verschaffen van afnemers aan wie zij inbreukmakende voederbakken in Nederland en/of in Duitsland hebben afgeleverd, telkens met vermelding van de geleverde aantallen; C. gebiedt ieder van gedaagden binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan ieder van hun afnemers, aan wie in Nederland inbreukmakende voederbakken zijn geleverd, schriftelijk te verzoeken deze bakken op kosten van de betreffende gedaagde aan die gedaagde terug te zenden, zulks onder aanbod van restitutie van de betaalde koopsommen, onder toezending van kopieën van die brieven binnen diezelfde periode aan de raadsman van eisers, en om de vervolgens teruggezonden of aangeboden voederbakken ook daadwerkelijk tegen restitutie van de koopsom terug te nemen; D. veroordeelt ieder van gedaagden tot betaling aan eisers van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke mochten blijven aan de sub B geformuleerde veroordeling te voldoen, resp. van ƒ 1.500,- voor iedere ten onrechte niet vermelde afnemer, en tot betaling van een dwangsom van ƒ 1.500,- voor iedere overtreding van de sub C geformuleerde veroordeling; E. veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eisers begroot op ƒ 627,43 voor verschotten en op ƒ 3.000,- voor salaris voor hun procureur; F. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; G. wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. c) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 4. De Groot is houder van het Europees octrooi no. 0287611. Het is verleend voor, Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. 5. Het Europees octrooi van De Groot betreft een brijvoederbak gemaakt van PVC, bestemd voor varkens. Tussen partijen staat vast dat Tigsa voederbakken in het verkeer brengt die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft Mr. De Ranitz onbestreden aangevoerd dat de voederbakken van Tigsa in het bijzonder vallen onder de conclusies 1, 2, 3, 4 en 9 van het octrooi. In eerste aanleg (en in hoger beroep) hebben partijen de eigen voederbakken getoond. Naar aanleiding daarvan heeft de Pre-

288


sident, in appel onbestreden, overwogen dat op alle getoonde voederbakken sporen van tanden c.q. van bijten zichtbaar waren; doch dat van geen van de getoonde bakken de randen dermate "beknauwd" waren dat daaraan stukken ontbraken of deze anderszins een kapotte indruk maakten. 6. Blijkens de beschrijving bij het octrooi is het onderhavige octrooi afgebakend zowel van een inrichting beschreven in een brochure van Stalko als van een octrooi verleend in het verenigd Koninkrijk. Zulks in aanmerking genomen, zal de vakman die de hoofdconclusie leest, begrijpen dat de omstandigheid dat de hoofdconclusie na de woorden "characterized in" alleen vermeldt "that the casing manufactured from a round PVC-pipe" het gevolg is daarvan, dat de geoctrooieerde uitvinding een combinatie-octrooi is en dat de geoctrooieerde uitvinding zowel in de woorden vóór als in de woorden nd de woorden "met het kenmerk" wordt gevonden. 7. In eerste aanleg heeft Tigsa aangevoerd dat het octrooi van De Groot voor alle landen waarvoor het is verleend, nietig zal worden verklaard, omdat, anders dan de beschrijvingsinleiding vermeldt, varkens in de brijvoederbak van PVC volgens het octrooi wél bijten. De President heeft deze stelling verworpen. In grief I herhaalt Tigsa haar stelling. 8. De beschrijving vermeldt: "It is surprising that the pigs, who did bite the edges of platic plates, do not bite the edges of the recess of the PVC-pipe." De stelling, die Tigsa in haar grief I herhaalt, komt dan ook hierop neer dat onder "to bite" is te verstaan: hun tanden zetten in, maar niet: afbijten. Tussen partijen staat echter vast, dat het probleem met varkens in de intensieve veeteelt is, dat zij alles stukbijten wat hun voor de bek komt. Dat weet de vakman uiteraard ook. Zulks in aanmerking genomen zal de vakman die de onderhavige zin uit de beschrijving leest, begrijpen dat met deze woorden is bedoeld dat het verrassende van een brij voederbak volgens de (gehele) hoofdconclusie is, dat de varkens de randen van de opening van de PVC-pijp, waarvoor zij hun kop moeten steken, niet afbijten. Grief I faalt dan ook. 9. Grief II strekt ten betoge dat de uitvinding volgens het octrooi niet nieuw is. In die grief voert Tigsa aan, dat het octrooi een voederbak van PVC verschaft, doch dat simpele voederbakken van "ronde PVC-pijp" reeds sedert 1970 bekend zijn. Deze grief neemt tot uitgangspunt dat de uitvinding volgens de hoofdconclusie is gelegen in de woorden "that the casing is manufactured from a round PVC-pipe". Dat uitgangspunt is echter (zie hierboven, onder 6) niet juist, zodat de grief faalt. 10. In grief III betoogt Tigsa, dat de uitvinding niet inventief is. De grief gaat, onder a., uit van de (gelet op de verwerping van grief II juiste) premisse dat het octrooi een voederbak overeenkomstig de gehele hoofdconclusie beschermt. Daarvan uitgaande betoogt Tigsa, onder (i) dat het octrooi niet meer biedt dan een combinatie van de voederbak uit de Stalkobrochure en een ronde voederbak uit het Brits octrooi no. 1101645, en dat het "pluseffect" niet optreedt, omdat de varkens wél in de voederbak bijten, en onder (ii) dat het octrooi slechts een combinatie geeft van een voederbak van kunststof met een doseerinrichting bekend uit de Stalkobrochure, en dat daarbij geen effect optreedt dat niet reeds bekend was. Beide stellingen falen reeds daarom, omdat het verrassende van het octrooi is gelegen in de omstandigheid dat varkens de randen van de openingen, waardoor zij hun kop moeten steken, niet stukbijten. Om dezelfde reden faalt ook grief III, onder b. 11. Bij pleidooi heeft Tigsa nog gewezen op de Amerikaanse octrooien no. 3.267.904 en no. 4.554.888. De beschrijving van geen van beide octrooien vermeldt echter, dat varkens voederbakken volgens die octrooien niet stukbijten. Op grond daarvan is thans niet aannemelijk geworden dat er een niet te verwaarlozen kans aanwezig is, dat aan het onderhavige octrooi vanwege die Amerikaanse octrooien inventiviteit zou worden ontzegd. 12. Bij het voorgaande moet nog het volgende in aanmerking worden genomen. De Groot heeft doen betogen dat het verrassende effect dat varkens de randen niet stukbijten mede gelegen is in de omstandigheid dat het eigenlijke voederbakje in de voederbak aan de stijfheid van de randen bijdraagt. En

18 augustus 1997

hij heeft erkend dat op grond hiervan de mogelijkheid niet valt uit te sluiten, dat in een nietigheidsprocedure geoordeeld zou worden, dat de hoofdconclusie te ruim is, omdat het verrassend effect in feite eerst optreedt als gevolg van een van de volgconclusies 2 en/of 3. De Groot heeft in aansluiting daarop terecht betoogd dat zulks geen ander gevolg heeft, dan dat de rechter in een nietigheidsprocedure zal bevinden dat het octrooi dient te worden aangepast in dier voege dat elementen van de volgconclusies 2 en/of 3 in de hoofdconclusie dienen te worden ondergebracht, en dat het aldus aangepaste octrooi in stand zal blijven. Aangezien de voederbakken van Tigsa ook inbreuk maken op die conclusies 2 en 3, brengt de omstandigheid dat het octrooi in de nietigheidsprocedure eventueel slechts aldus aangepast in stand zal blijven, niet mee dat de hoofdconclusie en de conclusies 2 en 3 van het octrooi, tezamen genomen, thans niet aan de vorderingen van De Groot ten grondslag kunnen worden gelegd. 13. In grief IV voert Tigsa aan (a) dat de President in zijn vonnis niet aangeeft of de rechters in andere landen dan Nederland, waarvoor het octrooi is verleend, dezelfde beoordelingscriteria ten aanzien van de opgebrachte nietigheidsargumenten zullen hanteren, (b) dat de President zich afstandelijker had behoren op te stellen ten aanzien van de vraag of de door Tigsa aangevoerde nietigheidsargumenten in andere landen dan Nederland, waarvoor het octrooi van De Groot is verleend, op dezelfde wijze zouden worden ingeschat als de President nu in Nederland heeft gedaan, en (c) dat de President Tigsa het voordeel van de twijfel had behoren te gunnen. De stellingen (b) en (c) falen, omdat, ook indien ervan wordt uitgegaan, dat de Nederlandse rechter in kort geding zich bij het antwoord op de vraag of hij, bij een erkende inbreuk, een verbod moet weigeren voor zover een Europees octrooi is verleend voor andere landen dan Nederland, zich moet laten leiden door het antwoord op de vraag in hoeverre het octrooi in die andere landen aan nietigheid blootstaat, dat antwoord dan op zijn best mede bepaald wordt door de nietigheidsgronden in die andere landen, doch niet tevens door de wijze waarop, gezien die nietigheidsgronden, het nietigheidsmateriaal in die andere landen zou kunnen worden geïnterpreteerd. En ook stelling (a) vermag Tigsa niet te baten, omdat zij omtrent andere, afwijkende nietigheidsgronden niets heeft gesteld. 14. In grief V voert appellante sub 3 aan dat zij, Tigsa, een Spaanse onderneming is, die niet met de Nederlandse rechtssfeer is verbonden, en dat het onder die omstandigheden de Nederlandse rechter niet past haar, als Spaanse onderneming, een verbod te geven voor andere landen dan Nederland. Deze stelling verliest uit het oog, dat de Nederlandse rechter, gelet op de toepasselijke competentie-bepalingen, bevoegd is de vordering van De Groot tegen Tigsa te beoordelen, en dat die vordering mede betrekking heeft op inbreuk, voor zover zijn Europees octrooi is verleend voor andere landen dan Nederland. 15. In zijn vonnis heeft de President Tigsa (kort gezegd) geboden om ieder van hun afnemers, aan wie in Nederland inbreukmakende voederbakken zijn geleverd, schriftelijk te verzoeken deze bakken terug te zenden, zulks onder aanbod van restitutie van de betaalde koopsommen, Grief VI strekt ten betoge dat voor dit gebod geen plaats is, omdat desbewustheid ten aanzien van alle gedaagden pas dertig dagen na de dag van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding in het onderhavige geding is ingetreden. 16. Omtrent de eventuele desbewustheid van Tigsa heeft De Groot niet meer gesteld dan dat hij Tigsa op 21 oktober 1993 op de beurs in Frankfurt van de geoctrooieerde uitvinding op de hoogte heeft gesteld. Dat is, gelet op artikel 43, lid 2, ROW onvoldoende. De enkele omstandigheid dat met toewijzing van het verbod een onrechtmatige toestand wordt beëindigd, rechtvaardigt dat gebod echter niet. Aldus is grief VI gegrond, zodat voor het gebod in het onderhavige geval geen plaats is. 17. De laatste grief van Tigsa, grief VII, mist blijkens haar toelichting, zelfstandige betekenis en behoeft derhalve geen bespreking. 18. Tigsa zal, als overwegend in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

18 augustus 1997


Beslissing Het Gerechtshof: - vernietigt het vonnis waarvan beroep, ten aanzien van het gebod onder C van het dictum; en in zoverre opnieuw recht doende: - wijst de betreffende vordering van geïntimeerden af; - bekrachtigt het vonnis voor het overige; en - veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van geïntimeerden tot de uitspraak van dit arrest worden begroot op ƒ 350,- aan verschotten en ƒ 4.200,- voor salaris. Enz. Nr. 56. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 19 januari 1994.') (Cellulair containerschip) Mrs. G.W.M. Bodewes, P.G.J. de Heij en J.L. Driessen. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) j° art. 69 Europees Octrooiverdrag. De betekenis van "fully laden " in het kenmerk van de conclusie moet worden vastgesteld met behulp van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi. Een vakman zal - beschrijving, conclusies en tekeningen in onderling verband beschouwend - onder "fully laden" verstaan de situatie waarin het maximale aantal containers wordt vervoerd. Art. 43, lid 1 Row. (1910). Gelet op de plaats van de top van de containergeleiders in tekeningen 2 en 4 is duidelijk dat bij belading van de "Atlantic Lady" en de C92 met het maximaal aantal te vervoeren containers aan voormeld deelkenmerk niet wordt voldaan. Voor wat betreft de C85 kan zulks niet worden afgeleid uit de plaats van de top van de containergeleiders. Deze eindigen immers ter hoogte van de top van het sterktegevende dek. Het ontwerp voorziet er echter kennelijk wel in dat het schip met een vijfde en zesde laag containers wordt beladen, zodat de conclusie t.a.v. de C85 niet anders is dan die t.a.v. de "Atlantic Lady"en de C92.

289

tes the level of the uppennost container and the freeboard is increased, the sidewalls thereby providing support for and a weathershield for the uppennost containers, andfurther characterised in that the hold is an open hold having no hatch covers. 1.2. Op 28 en 30 september 1992 heeft ASD aan Verolme respectievelijk Oost Atlantic Lijn B.V. desbewustheidsexploiten doen uitbrengen. ASD stelde (en stelt) zich op het standpunt dat Verolme als producent van het containerschip "Atlantic Lady" en Oost Atlantic Lijn als afnemer en gebruiker van dat schip inbreuk op voormeld octrooi maken. 2. Verolme bestrijdt dat de "Atlantic Lady" inbreuk op het octrooi maakt. Het zelfde geldt, naar zij aanvoert, voor het thans eveneens in de vaart genomen zusterschip (met bouwnummer 1018) en voor de door haar ontworpen containerschepen type C85 en C92. Verolme vordert, zakelijk weergegeven: - een verklaring voor recht dat de "Atlantic Lady", het zusterschip en (het ontwerp van) de schepen C85 en C92 en overeenkomstige typen geen inbreuk maken op het octrooi van ASD; - een verklaring voor recht dat ASD door het uitbrengen van een desbewustheidsexploit aan een afnemer van Verolme onrechtmatig jegens Verolme heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de door Verolme terzake geleden schade; - een gebod aan ASD om aan Oost Atlantic Lijn B.V. mee te delen dat de "Atlantic Lady", het zusterschip en/of overeenkomstige typen schepen geen inbreuk maken op het octrooi en dat het desbewustheidsexploit ten onrechte werd uitgebracht, zulks op straffe van een dwangsom; - een verbod aan ASD om aan derden mededelingen te doen dat voormelde schepen inbreuk maken, zulks eveneens op straffe van een dwangsom; - vergoeding van nader bij staat op te maken schade en veroordeling van ASD in de proceskosten. ASD heeft de vorderingen van Verolme gemotiveerd bestreden. 3. Gehecht aan dit vonnis is een viertal tekeningen [waarvan twee hieronder zijn afgebeeld. Red.] voorstellende: - de bij het octrooischrift behorende figuur 1 (tekening 1);

Art. 43, lid 2 Row. (1910). De schepen van Verolme maken geen inbreuk op het octrooi. Deze conclusie ligt evenwel niet zozeer voor de hand, dat ASD - door gebruik te maken van de haar door de wet gegeven mogelijkheid een desbewustheidsexploit uit te doen brengen aan (een afnemer van) Verolme - jegens Verolme lichtvaardig en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Verolme Scheepswerf (Shipyard) Heusden B.V. te Heusden, eiseres bij dagvaarding op verkorte termijn van 10 februari 1993, procureur mr. R.V. Kist, advocaat mr. J.A.A. Oomens te Rotterdam, tegen Advance Shipdesign Pty Ltd. te Noord Sydney, Autstralië, gedaagde, procureur prof. mr. W.A. Hoyng. Rechtsoverwegingen: 1. Tussen partijen staat - voor zover thans van belang - het navolgende vast. 1.1. ASD is houdster van Europees octrooi 0228419, gedateerd 10 oktober 1990, met betrekking tot een "improved open cellular containership". Conclusie 1 van dit octrooi luidt: "A ship for transporting freight containers, the ship having a huil comprising a container hearing deck which when the ship is laden is located beneath the water line, sidewalls extending upwardly from the said container hearing deck to define a container hold located within the huil, and a strength deck at the top ofeach of the sidewalls; characterised in that the depth of the sidewalls is increased such that when the ship is fully laden the position of the said strength deck approxima.1) In beroep geroyeerd. Red.

- een tekening in doorsnede van de "Atlantic Lady" (tekening 2); - een tekening in doorsnede van het ontwerp van de C85 (tekening 3);

18 augustus 1997


290

c is-qs*

ï« «. f M «

f

LMtuW

i

s s ï

1

3

i t 1 t

MX

5 3 V.

vitvtniaat

ï C

—

.

*g

aa

- een tekening in doorsnede van het ontwerp van de C92 (tekening 4). 4. Aan de hand van deze tekeningen heeft Verolme uitvoerig gemotiveerd waarom haar schepen niet voldoen aan conclusie 1 van het octrooi. Zij heeft er met name op gewezen dat evident is dat haar ontwerpen niet voldoen aan het deel van het kenmerk dat "when the ship is fully laden the position of the said strength deck (door de rechtbank in de aangehechte tekeningen gearceerd) approximates the level of the uppermost container". In haar ontwerpen is, naar zij stelt, integendeel bij volledige belading sprake van meerdere lagen containers boven het sterktegevende dek. De voordelen van het octrooi - het vasthouden van de bovenste lagen containers en het beschermen van die containers tegen golven en buiswater - worden dan ook niet bereikt. Verolme doet niets anders, zo voert zij aan, dan het toepassen van de in het octrooi schrift aangegeven stand van de techniek, het Duitse Gebrauchsmuster 7520130 (daarin ten onrechte vermeld met nummer 2529350). 5. Verolme gaat er aldus vanuit dat de woorden "fully laden" zien op de situatie dat alle in het ontwerp van het schip voorziene containerplaatsen (alle "stelplaatsen") zijn gevuld, met andere woorden de situatie waarin het maximale aantal containers wordt vervoerd. 6. ASD bestrijdt deze uitleg. Zij heeft betoogd dat voor het antwoord op de vraag of het schip "fully laden" is uitgegaan moet worden van het aantal containers dat vervoerd kon worden met een schip, gebouwd volgens de destijds bestaande stand van de techniek, en dat qua lengte en tonnage met de "Atlantic Lady" vergelijkbaar is. Laadt men dat aantal (circa 1018) in de "Atlantic Lady", aldus ASD, dan is de zevende laag containers nog niet geheel gevuld en doet zich dus wel degelijk de situatie voor dat "when the ship is fully laden the position of the said strength deck approximates the level of the uppermost container ". 1. Deze uitleg van het octrooi verwerpt de rechtbank. De betekenis van "fully laden" in conclusie 1 moet worden vastgesteld met behulp van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi (art. 69 Euopees Octrooi Verdrag en het bijbehorend Protocol). Naar het oordeel van de rechtbank zal een vakman - beschrijving, conclusies en tekeningen in onderling verband beschouwend - onder "fully laden" verstaan de situatie waarin het maximale aantal containers wordt vervoerd. In die situatie zal de deskundige herkennen de beschreven ".. practice of carrying three or four tiers of containers on top of the hatch covers .." (kolom I, regels 60/61) en het daarmee ontstane probleem dat deze containers ".. are exposed to the vagaries of the seas and have been, on occasions, lost overboard or the containers have been damaged by sea-water .." (kolom 1, regels 47-51). Dat probleem doet zich uiteraard niet voor

indien de lading in aantal containers wordt beperkt, bij voorbeeld tot het aantal dat in het ruim vervoerd kan worden. 8. Gelet op de plaats van de top van de containergeleiders in tekeningen 2 en 4 is duidelijk dat bij belading van de "Atlantic Lady" en de C92 met het maximaal aantal te vervoeren containers aan voormeld deelkenmerk niet wordt voldaan. Voor wat de C85 betreft kan zulks niet worden afgeleid uit de plaats van de top van de containergeleiders. Deze eindigen immers ter hoogte van de top van het sterktegevende dek. Het ontwerp voorziet er echter kennelijk wel in dat het schip met een vijfde en zesde laag containers boven het sterktegevende dek wordt beladen, zodat de conclusie ten aanzien van de C85 niet anders is dan die ten aanzien van de "Atlantic Lady" en de C92. 9. Reeds gezien het voorgaande moet worden geoordeeld dat voormelde schepen van Verolme geen inbreuk maken op het octrooi. Deze conclusie ligt evenwel niet - zoals door Verolme is betoogd - zozeer voor de hand, dat ASD - door gebruik te maken van de haar door de wet gegeven mogelijkheid een desbewustheidsexploit uit te doen brengen aan (een afnemer van) Verolme - jegens Verolme lichtvaardig en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. 10. Het vooroverwogene leidt tot de slotsom dat de gevorderde verklaring voor recht dat de "Atlantic Lady", het zusterschip en (het ontwerp van) de schepen C85 en C92 en overeenkomstige typen geen inbreuk maken op het octrooi van ASD toewijsbaar is. De gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van de gestelde onrechtmatigheid van het uitbrengen van het desbewustheidsexploit dient te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de overige (neven-)vorderingen, die op de gestelde onrechtmatigheid gebaseerd zijn. Opgemerkt moet nog worden dat de nevenvorderingen evenmin hun grondslag kunnen vinden in dreigend onrechtmatig handelen van ASD. Immers is niet gesteld dat aanleiding is te veronderstellen dat ASD na dit vonnis zodanige mededelingen aan derden zal doen, dat geoordeeld moet worden dat die mededelingen onrechtmatig jegens Verolme zullen zijn. 11. Partijen zijn beide op punten in het ongelijk gesteld. De rechtbank zal de proceskosten daarom compenseren. Beslissing: De rechtbank: verklaart voor recht dat de handelingen, die in het algemeen aan een octrooihouder zijn voorbehouden, in het bijzonder die genoemd in artikel 30 van de Rijksoctrooiwet, ten aanzien van het m.s. "Atlantic Lady", het overeenkomstige zusterschip en/of enig schip van overeenkomstig ontwerp type C85, C92 en overeenkomstige typen geen inbreuk opleveren op Europees octrooi nr. 0288419; wijst af het meer of anders gevorderde; bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen. Enz. Nr. 57. Benelux Gerechtshof, 16 juni 1995 [NJ 1995, 744 en 745 m.nt. D.W.F. V.]. (Polyglot) Mrs. S.K. Martens, F. Hess, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, W.J.M. Davids, D. Holsters, J. D' Haenens en M. Lahousse. Art. 13A, lid 1, 1 Benelux Merkenwet (oud). Indien een woordmerk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten van een ander louter beschrijvend is in die zin dat het een hoedanigheid van die waren of diensten aanduidt, geeft artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW de merkhouder het recht zich ertegen te verzetten dat die ander het als merk ingeschreven woord bezigt op zodanige wijze dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van zijn waren of diensten.

18 augustus 1997


Voor het antwoord op de vraag of waren of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder I, BMW zijn aan te merken, is niet van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouder zich verzet, aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. Linguamatics B.V. te Amsterdam, eiseres tot cassatie, advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, tegen Stichting Polyglot te Broekhuizen, verweerster in cassatie, niet verschenen. a) President Arrondissementsrechtbank 2 april 1992 (mr. E. Groen).

te Amsterdam,

In conventie en in reconventie: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van het volgende: a. Polyglot is een teksten vertaalservicebureau. Vanaf 17 juli 1987 heeft zij de naam Polyglot gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage. b. In het voorjaar 1991 is Linguamatics de naam Polyglot gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen vertaalhulpmiddel voor gebruikers van tekstverwerkingssoftware. De naam Polyglot komt voor in het programma, het bijbehorende handboek en op de verpakkingsdoos. c. Bij brief van 22 mei 1991 heeft Polyglot onder verwijzing naar haar merkrechten Linguamatics verzocht te stoppen met het gebruik van deze naam voor haar software produkt. d. Nadien zijn partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden, zoals de vergoeding en een uit te voeren audit, waarop Lingaumatics toch gebruik zou mogen maken van de naam Polyglot. e. Linguamatics is intussen exemplaren van de softwarepakketten gaan verkopen. f. In brieven van 5 en 31 juli 1991 en 20 september 1992 heeft Polyglot erop gewezen dat Linguamatics de naam niet mocht gebruiken dan nadat er een overeenkomst terzake zou zijn opgesteld en ondertekend. g. Bij brief van 25 november 1991 heeft Linguamatics in het kader van genoemde onderhandelingen aan Polyglot als vergoeding aangeboden ƒ 1,75 per verkocht talenpakket en ƒ 0,45 per verkochte taal. h. Partijen hebben uiteindelijk geen overeenstemming over de voorwaarden voor het gebruik van de naam bereikt. Polyglot heeft bij brief van 7 januari 1992 het volgende aan Linguamatics bericht, voorzover hier van belang: Nu cliënt moet constateren dat geen overeenstemming is te bereiken sommeert hij Uw cliënte beëindiging van het gebruik van de naam Polyglot, en wel met onmiddellijke ingang. Voor het gebruik van de naam gedurende de achterliggende periode is cliënt gerechtigd tot een adequate vergoeding, die te stellen is op de tussen partijen besproken bedragen. Een opgave van de verkochte aantallen zie ik gaarne per omgaande van U tegemoet. i. Bij brief van 15 januari 1992 heeft Polyglot aan Linguamatics een nadere termijn tot 5 februari 1992 gegeven om met het gebruik van de naam te stoppen. j . Linguamatics heeft bij brief van 23 januari 1992 aan Polyglot laten weten het gebruik van de naam te zullen beëindigen. In conventie: 2. Stellende dat Linguamatics het gebruik van de naam niet volledig en effectief heeft gestopt en dat Linguamatics van een vergoeding voor het gebruik tot nu toe niet wil weten, vordert Polyglot in dit geding dat Linguamatics: (a) het gebruik van de naam Polyglot in al haar verschijningsvormen beëindigt; (b) de reeds geleverde voorraden bij haar afnemers terughaalt; en (c) haar accountant opgave laat doen van de verkochte exemplaren en als voorschot op de vergoeding ƒ 10.000,- betaalt.

291

3. ad (a) Uitgangspunt is dat de naam Polyglot merkrechtelijke bescherming verdient. Dat dit niet zo zou zijn heeft Linguamatics niet, althans niet voldoende betwist. Tegen dit onderdeel van de vordering heeft Linguamatics aangevoerd dat zij al is gestopt met het gebruik van de naam. Hiertoe heeft zij een aantal maatregelen genomen. Zo heeft zij bij brief van 5 februari 1992 haar distributeur Blue Circle te Haarlem verzocht het gebruik van de naam stop te zetten en deze te vervangen door de nieuw gekozen en geregistreerde naam Euroglot. Voorts heeft zij op de verpakkingsdozen en het bijgevoegde handboek stickers geplakt met de mededeling dat de naam Polyglot niet meer mag worden gebruikt en dat de nieuwe naam Euroglot is. 4. Dit verweer faalt. Het moge zo zijn dat Linguamatics maatregelen heeft genomen om het gebruik van de naam Polyglot te beëindigen, deze kunnen echter niet als afdoende worden beschouwd. Polyglot behoeft met name geen genoegen te nemen met de stickers die Linguamatics op de verpakking en het handboek zou hebben aangebracht. De stickers dekken de naam Polyglot niet volledig af, terwijl de stickers gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Daar komt nog bij dat in de handboeken de naam Polyglot op bijna ieder bladzijde voorkomt. Een en ander rechtvaardigt toewijzing van de gevraagde stopzetting van het onderhavige naamsgebruik. 5. ad (b) Linguamatics heeft ter terechtzitting verklaard dat Blue Circle te Haarlem de enige distributeur is van het vertaal software pakket. Gelet hierop kan van haar gevergd worden dat zij de reeds geleverde voorraden terughaalt. 6. ad (c) Partijen gingen er bij hun onderhandelingen van uit dat Linguamatics voor het gebruik van de naam Polyglot een vergoeding zou betalen. Het feit dat partijen elkaar uiteindelijk niet hebben kunnen vinden, maakt niet dat Linguamatics opeens in het geheel geen vergoeding meer zou hoeven te betalen voor de periode dat zij daadwerkelijk gebruik maakte van de naam Polyglot voor haar software-pakket. Het komt in dit verband redelijk voor om voorlopig af te rekenen op basis van de tot nu toe verkochte exemplaren, conform de door Linguamatics bij brief van 25 november 1991 aangeboden vergoedingsregeling, zonder daarmee ten principale te beslissen op de vraag of deze bedragen overeenstemmen met hetgeen redelijk en billijk moet worden geacht als vergoeding voor het gemelde gebruik. Gelet op het geringe vertrouwen dat partijen thans nog in elkaar hebben, is een opgave van de verkochte exemplaren door de accountant van Linguamatics voorlopig toereikend. 7. Het bedrag tot voldoening waarvan Linguamatics zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn. In reconventie: 8. Linguamatics legt aan het door haar gevorderde voorschot op schadevergoeding ten grondslag dat zij schade lijdt tengevolge van - het aan Polyglot te wijten - mislukken van de onderhandelingen. Hierdoor is zij gedwongen een nieuwe naam aan haar produkt te geven en de software, de handboeken en de verpakking aan te passen, alsook een nieuwe reclame-campagne te starten, aldus Linguamatics. 9. Nog daargelaten de vraag of schadeplichtigheid aan de zijde van Polyglot moet worden aangenomen, moet de vordering reeds stranden omdat zij onvoldoende is gesubstantieerd. Door Linguamatics is geen enkele nota of offerte overlegd ter ondersteuning van de door haar gestelde schade. In conventie en in reconventie: 10. Bij deze uitslag wordt Linguamatics veroordeeld in de kosten van de procedure. Beslissing: In conventie: 1. Veroordeelt Linguamatics onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van de naam Polyglot in al haar verschijningsvormen te beëindigen.

292


2. Veroordeelt Linguamatics om binnen een week na betekening van dit vonnis de reeds geleverde voorraden bij haar afnemers terug te halen. 3. Veroordeelt Linguamatics om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis een door haar accountant opgestelde opgave te doen van het aantal verkochte exemplaren, uitgesplitst per pakket en per taal, en met Polyglot af te rekenen overeenkomstig de door Linguamatics bij brief van 25 november 1991 aangeboden vergoedingsregeling. 4. Bepaalt dat Linguamatics een dwangsom verbeurt van ƒ 2.500,- voor iedere dag dat zij aan enig onderdeel van de onder 1 tot en met 3 gegeven veroordelingen niet voldoet, met een maximum van totaal ƒ 100.000,-. 5. Wijst af het meer of anders gevorderde, behoudens het hierna onder 7 en 8 bepaalde. In reconventie: 6. Weigert de gevraagde voorziening. In conventie en in reconventie: 7. Veroordeelt Linguamatics in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Polyglot begroot op ƒ 317,75 aan verschotten, waaronder ƒ 250,- wegens vastrecht en op ƒ 800,aan salaris procureur. 8. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b) Gerechtshof te Amsterdam, 3 december 1992 (mrs. D.H. Beukenhorst, L.E. de Brauw-Huydecoper en M.W.E. Koopmann). 2. De grieven De grieven luiden als volgt. Grief 1 Ten onrechte heeft de president het woord "Polyglot" beschouwd als een deugdelijk woordmerk. Grief II Ten onrechte en zonder enige motivering is de president voorbij gegaan aan de vraag, of het gebruik door Linguamatics van het merk "Polyglot" moet worden beschouwd als een gebruik voor de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten dan wel als een gebruik onder zodanige omstandigheden, dat daardoor aan de houder van dat merk schade kan worden toegebracht. Grief III Ten onrechte en zonder enige motivering is de president voorbij gegaan aan de feiten, dat tussen partijen reeds in juni 1991 een rompovereenkomst was bereikt en dat de Stichting tijdens de daarop nog gevolgde - en door toedoen van de Stichting in het honderd gelopen - onderhandelingen de verkoop door Linguamatics van haar product bewust heeft gedoogd. Grief IV Ten onrechte heeft de president een veroordeling uitgesproken om het gebruik van de naam Polyglot te beëindigen en de vrijwillig door Linguamatics ruimschoots voor het uitbrengen de dagvaarding getroffen maatregelen om het gebruik van de naam Polyglot te beëindigen als niet afdoende beschouwd. Grief V Ten onrechte heeft de president (het hof leest:) Linguamatics veroordeeld om met de Stichting af te rekenen overeenkomstig de door Linguamatics bij brief van 25 november 1991 aangeboden vergoedingsregeling. Grief VI Ten onrechte heeft de president een onder de gegeven omstandigheden te korte termijn gesteld en een uitzonderlijk hoge dwangsom opgelegd. 3. Uitgangspunten Geen grief is gericht tegen hetgeen de president in het vonnis onder 1 a tot en met j heeft overwogen, zodat ook het hof van de daarin vermelde feiten zal uitgaan, met dien verstande dat de onder f bedoelde brief van 20 september is gedateerd 20 september 1991. 4. Beoordeling 4.1. Nu het hoger beroep terzake van de reconventionele vordering niet is gehandhaafd, zijn uitsluitend de overwegingen en beslissingen in conventie aan de orde. De in conventie gegeven voorzieningen zijn alle gebaseerd op de stellingen dat

18 augustus 1997

krachtens het merkdepot van 17 juli 1987 een geldig merkrecht door de Stichting is verkregen op het woordmerk Polyglot en dat op dat merk inbreuk is gemaakt door Linguamatics door dit teken te gebruiken voor de door haar op de markt gebrachte vertaalhulpmiddelen voor gebruikers van tekstverwerkingssoftware. Deze in eerste aanleg niet gemotiveerd bestreden stellingen worden thans in de grieven I en II weersproken 4.2. In het kader van grief I betoogt Linguamatics dat het door de Stichting als handelsnaam gebruikte woord "polyglot" een in alle Beneluxtalen normaal woord is, dat wegens het uitsluitend feitelijk beschrijvend karakter daarvan geen deugdelijk merk oplevert. Deze aanduiding, die slechts betekent dat de Stichting vele talen machtig is, kan de Stichting niet voor zich zelf monopoliseren. De aanduiding kan de door de Stichting geleverde diensten niet deugdelijk van soortgelijke diensten onderscheiden. 4.3. Dit betoog kan voorshands niet als juist worden aanvaard. Het teken "polyglot" is geschikt te achten voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten, te weten (onder meer) het als vertaalbureau verzorgen van vertalingen in verschillende talen, welke vertalingen veelal in schriftelijke vorm aan de cliënten zullen worden afgeleverd. Het woord "polyglot" heeft ook in die zin een voldoende onderscheidend vermogen, dat het, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden de vertalingen van de Stichting naar herkomst of daaraan gegeven eigenschappen op zodanige wijze te demonstreren dat het woord de wezenlijke functies van een merk vermag te vervullen. 4.4. Bij het voorgaande wordt, in verband met hetgeen door Linguamatics in dit verband naar voren is gebracht, nog het volgende overwogen. Anders dan Linguamatics stelt, is het - mede tot de gangbare Nederlandse taalschat behorende woord "polyglot" niet slechts een enkele vertaling van de door de Stichting gekozen aanduiding van zich zelf als "teksten vertaalservicebureau". De aan het Groot Woordenboek der Nederlandse taal ontleende betekenissen van het woord "polyglot", te weten "iemand die veel talen kent", "uitgave van een werk, m.n. de bijbel, waarin de tekst in verschillende talen naast elkaar is afgedrukt" en "woordenboek in meer dan twee talen" houden weliswaar enig verband met vertalingen, maar verwijzen eerder naar een eigenschap van een vertaler of naar een door deze gebruikt hulpmiddel dan dat zij een beschrijving geven van de door de vertaler geleverde diensten of het product van zijn werkzaamheid. Het woord "polyglot" heeft ook niet als gebruikelijke betekenis "vertaling" en bij de hiervoor als tweede en derde genoemde betekenissen ligt de nadruk op het feit dat naast elkaar verschillende talen worden afgedrukt, terwijl een vertaling in het algemeen juist niet tezamen met het origineel pleegt te worden gepresenteerd. In de gegeven omstandigheden is het woord "polyglot" dan ook niet te beschouwen als uitsluitend beschrijvend of gebruikelijk voor vertalingen als door de Stichting geleverd en er is dan ook geen sprake van een ongeoorloofd monopoliseren van het woord "polyglot" voor vertalingen. Het merkrecht van de Stichting zal niet kunnen verhinderen dat een meertalig woordenboek of een meertalige bijbel als polyglot wordt aangeduid. Het depot van het woord "polyglot" heeft derhalve naar voorshands moet worden aangenomen een deugdelijk merk in het leven geroepen. Grief I faalt derhalve. 4.5. In grief II wordt, eveneens tevergeefs, aangevoerd dat het gebruik dat Linguamatics van het teken "polyglot" maakt ter aanduiding van haar software-vertaalprogramma's niet kan worden beschouwd als een gebruik voor de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, dan wel als een gebruik onder zodanige omstandigheden, dat daardoor aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. 4.6. Met betrekking tot de primair door de Stichting aan de verbodsvordering ten grondslag gelegde stelling, dat het gebruik van het teken Polyglot is te beschouwen als gebruik in de zin van artikel 13 A onder 1, (in verband met artikel 39) van de Benelux Merkenwet wordt als volgt overwogen. Bij de beoordeling van het verweer dat de door Linguamatics in het verkeer gebrachte waren niet soortgelijk zijn aan de door de

18 augustus 1997


Stichting geleverde diensten, is de door het BeneluxMerkenbureau gehanteerde classificatie van waren en diensten niet van belang. 4.7. Het hof acht de door Linguamatics verhandelde software-vertaalprogramma's soortgelijk aan de door de Stichting verrichte diensten, te weten (onder meer) de vervaardiging van vertalingen, waarbij het gebruik van een dergelijk vertaalprogramma als hulpmiddel bij uitstek in aanmerking komt, hetgeen onder meer wordt bevestigd door het feit dat de Stichting in het kader van de (hierna verder te bespreken) onderhandelingen tussen partijen belangstelling toonde voor afname van de programma's tegen gereduceerd tarief ten behoeve van haar eigen medewerkers. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het in aanmerking komend publiek software zoals door Linguamatics in het verkeer gebracht zal beschouwen als een nevenproduct van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen. Daaraan doet niet af dat er verschil zal bestaan tussen gegadigden voor de software enerzijds en voor de vertalingen anderzijds. 4.8. Ook indien over het voorgaande anders geoordeeld zou moeten worden, dan is het subsidiair gestelde "andere gebruik" in de zin van artikel 13 A onder 2 van de Benelux Merkenwet, waarbij .soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten niet is vereist, voldoende aannemelijk te achten. Gelet op de verwantschap tussen vertalingen en de voor vertalingen te bezigen software, bestrijdt Linguamatics tevergeefs (en onvoldoende gemotiveerd) dat er een mogelijkheid van schade als gevolg van haar gebruik van het teken Polyglot bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van verwarring omtrent de herkomst van de software en vertalingen en mogelijke aantasting van de naam van de Stichting doordat met behulp van de software gemaakte vertalingen bekend worden, die van mindere kwaliteit zijn dan van de Stichting wordt verwacht. Niet is gesteld dat er een geldige reden voor dit gebruik bestond (en de hoe dan ook geëindigde "rompovereenkomst" levert ook geen geldige reden meer op voor voortgezet gebruik). 4.9. Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat de Stichting op grond van het haar toekomende merkrecht in beginsel bevoegd was een verbod te vorderen tot het verder gebruik van het merk Polyglot door Linguamatics. Derhalve behoeft niet verder te worden onderzocht of Linguamatics mogelijk ook inbreuk maakte op de handelsnaam van de Stichting en/of zij in ander opzicht onrechtmatig jegens de Stichting handelde. 4.10. Nadat de Stichting aanvankelijk bij brief van 22 mei 1991 had geëist dat met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het merk door Linguamatics zou worden gestaakt, hebben onderhandelingen tussen partijen plaatsgehad, waarvan het verloop ten dele blijkt uit de overgelegde overvloedige correspondentie tussen partijen en hun raadslieden. Vast staat in ieder geval dat de raadsman van de Stichting bij brief van 15 januari 1992 het laatste aanbod van Linguamatics van 13 januari 1992 verwierp en een procedure in het vooruitzicht stelde, tenzij zou worden overeengekomen dat Linguamatics het gebruik per 5 februari 1992 zou staken. Bij brief van 23 januari 1992 deelde Linguamatics vervolgens mede dat zij niet langer gebruik wenste te maken van de naam Polyglot. 4.11. In het kader van grief UI wordt thans betoogd, dat in juni 1991 tussen partijen reeds een rompovereenkomst was bereikt en dat de Stichting tijdens de daarop nog gevolgde onderhandelingen de verkoop door Linguamatics van haar product bewust heeft gedoogd. De Stichting heeft gemotiveerd weersproken dat tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt. 4.12. Linguamatics doelt kennelijk op de in juni en juli 1991 gevoerde besprekingen en correspondentie, waaruit is af te leiden dat partijen het in beginsel eens waren over de door Linguamatics te betalen vergoeding voor het gebruik van de aanduiding Polyglot. In het midden kan blijven of de aldus bereikte overeenstemming kan worden betiteld als een rompovereenkomst. Het hof acht in ieder geval aannemelijk dat de Stichting het bedoelde gebruik heeft gedoogd in de verwachting dat ook overeenstemming zou worden bereikt over de wijze waarop en op wiens kosten de aantallen door Linguamatics verkochte softwarepakketten zouden worden gecontroleerd, welke overeenstemming tenslotte is uitgebleven.

293

4.13. Toen tenslotte bleek dat partijen het niet eens konden worden over een regeling voor de controle op de naleving van de te sluiten overeenkomst stond het de Stichting vrij overeenkomstig haar aanvankelijke standpunt het gebruik van haar merk te verbieden, met dien verstande dat daarbij in verband met de eisen van de redelijkheid en billijkheid en de omstandigheid dat het gebruik voorlopig gedurende een zekere periode was gedoogd in enige mate met de belangen van Linguamatics rekening moest worden gehouden. 4.14. Het voorgaande brengt mee, dat de door Linguamatics gestelde rompovereenkomst in ieder geval niet in de weg stond aan de vordering van de Stichting tot beëindiging van het verder gebruik van haar merk. Grief III wordt dus tevergeefs voorgesteld. 4.15. Nu voorts vast staat dat een periode van twee maanden was verstreken tussen de aankondiging door Linguamatics dat zij verder afzag van het gebruik van het woord Polyglot en het geding in eerste aanleg, terwijl verder voldoende aannemelijk is gemaakt dat desondanks de naam Polyglot nog werd (en naar Linguamatics ook nu nog volhoudt mocht worden) gebruikt, heeft de president terecht de gevraagde voorzieningen gegeven. De door Linguamatics ter beëindiging van het gebruik getroffen maatregelen zijn door de president terecht onvoldoende geacht, nu Linguamatics klaarblijkelijk geen afdoende maatregelen had getroffen om verdere verspreiding van de softwarepakketten door haar distributeur tegen te gaan. De president heeft niet miskend dat de gevolgen van het voorlopig gedogen van het gebruik ten dele moeilijk ongedaan worden gemaakt. Het gebod tot het terug halen van reeds geleverde voorraden (dat overigens blijkens de overwegingen in het vonnis betrekking had op het terughalen van onverkochte voorraden bij de enige distributeur en niet bij de uiteindelijke afnemers-gebruikers) is te beschouwen als een passende maatregel ter voorkoming van verdere merkinbreuk. Gelet op hetgeen Linguamatics in dit verband naar voren heeft gebracht kan deze maatregel ook niet als onevenredig bezwarend worden beschouwd. Ook grief IV faalt derhalve. 4.16. Ook grief V faalt, omdat de president er terecht van is uitgegaan dat - of nu van een rompovereenkomst kan worden gesproken of niet - het voorlopig gedogen van het gebruik van de aanduiding Polyglot geschiedde onder de voorwaarde van een tegenprestatie. Waar partijen het in juni 1991 reeds eens waren geworden over de betaling van bedragen van ƒ 1.75 per verkocht talenpakket en ƒ 0,45 per verkochte taal en ook in november 1991 nog van die bedragen werd uitgegaan, heeft de president terecht die bedragen als uitgangspunt gehanteerd bij de bepaling van een voorschot op een in de omstandigheden van het geval redelijk te achten vergoeding voor het door de Stichting gedoogde gebruik van het teken Polyglot. 4.17. In grief VI wordt tenslotte tevergeefs opgekomen tegen de in het bestreden vonnis vervatte termijn waarbinnen aan de verschillende veroordelingen moest zijn voldaan. Linguamatics heeft onvoldoende onderbouwd waarom die termijn onjuist zou zijn. Wat betreft de door de accountant op te stellen opgave van het aantal verkochte exemplaren, uitgesplitst per pakket en per taal, valt niet in te zien dat een termijn van 14 dagen na betekening van het vonnis daartoe onvoldoende zou zijn, in aanmerking genomen dat er slechts één distributeur voor Linguamatics werkte. Ook ten aanzien van de hoogte van de dwangsom, die blijkbaar een onvoldoende prikkel vormde voor een tijdige naleving van het vonnis, zijn onvoldoende redenen gebleken om deze anders te bepalen dan de president heeft gedaan. 4.18. Nu de grieven falen zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd met veroordeling van Linguamatics als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep. 5. Beslissing Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, veroordeelt Linguamatics in de kosten van het geding in hoger beroep, deze tot heden aan de zijde van de Stichting begroot op ƒ 4.500,-. Enz.

294


c) Cassatiemiddel. Schending van het recht, althans verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, doordat het Hof in het bestreden arrest, naar de inhoud waarvan thans ter wille van de beknoptheid slechts wordt verwezen, heeft overwogen en beslist zoals daarin is gedaan; en dit ten onrechte om een of maar van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen: 1. De partijen zullen hierna als regel worden aangeduid als "Linguamatics" en "de Stichting" respectievelijk. 2.a. Bij de beoordeling van de (ook in rov. 4.1 van het bestreden arrest vooropgestelde) vraag of het door de Stichting gedeponeerde merk "Polyglot" een zodanig (gebrekkig) onderscheidend vermogen bezit dat daardoor het gebruik, door Linguamatics, van de aanduiding "polyglot" voor haar in de procedure aangeduide produkten, niet als inbreuk op de rechten van de Stichting kon gelden, heeft het Hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven. Linguamatics had immers gesteld, o.a. in de Memorie van Grieven, alinea's 1 en 2 en in de pleitnota van Mr Hardenberg in appel, pagina 7, dat "polyglot" in de gangbare taal betekent: een woordenboek in meer dan twee talen; en dat het produkt dat zij, Linguamatics, met de naam "polyglot" aanduidde ook een woordenboek in meer dan twee talen was (zij het dan een woordenboek dat electronisch was vastgelegd in de vorm van "software" op daartoe geëigende dragers). Het Hof heeft ook in rov. 4.4 vastgesteld dat het woord polyglot (in het Nederlands) o.a. "woordenboek in meer dan twee talen" betekent. Bij aanwezigheid van deze feitelijke uitgangspunten is rechtens niet aan te nemen dat het onderscheidend vermogen van de aanduiding "Polyglot" zodanig is, niet alleen dat die aanduiding als merk voor de diensten van de Stichting kan fungeren, maar óók dat het gebruik door Linguamatics van deze aanduiding voor het hierboven bedoelde inbreuk op de aan het betreffende merk verboden rechten kan opleveren. Het laatstgenoemde gevolg zou immers meebrengen dat de Stichting met een beroep op haar merkrecht derden verhindert "gelijke bestemming van (dezelfde of soortgelijke) waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden" (formulering ontleend aan BGH 19 januari 1981, NJ 1981 294 LWH), terwijl dat laatste blijkens het zojuist geciteerde arrest ontoelaatbaar is. Met het oog hierop geldt dat, ook als zou juist zijn 's Hofs oordeel dat de aanduiding "Polyglot" voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen voor de diensten van de Stichting, het niet geoorloofd is om derden met een beroep op de betreffende merkrechten te verbieden om die aanduiding te gebruiken voor waren die beantwoorden aan wat in de gangbare taal onder die aanduiding wordt begrepen. 2.b. Althans is de hier bestreden beslissing van het Hof onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, nu daaruit niet valt op te maken óf het Hof het sub. 2.a. hiervoor gesignaleerde vraagstuk onder ogen heeft gezien (en veeleer aannemelijk is dat het Hof dat niet heeft gedaan - waardoor tevens gegeven is dat het Hof een wezenlijk deel van het in appel door Linguamatics gevoerde betoog niet naar behoren in zijn overwegingen heeft betrokken); en nu uit 's Hofs arrest althans niets valt af te leiden omtrent het oordeel dat het Hof zich ten aanzien van dit vraagstuk heeft gevormd, laat staan de gronden waarop dat oordeel gebaseerd is. Daardoor ontbreekt in de motivering van de bestreden beslissing, tenminste, een onmisbare schakel. 3.a. Bij de beoordeling van de vraag of de in dit geding betrokken diensten en waren hadden te gelden als "soortgelijk" in de zin van artikel 13A, aanhef an sub 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), in het bijzonder in rov. 4.7 van het bestreden arrest, geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting door de betreffende beslissing (vooral) te baseren op de overweging dat het in aanmerking komende publiek de software zoals door Linguamatics in het verkeer gebracht zal beschouwen als een nevenprodukt van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen. De BMW voorziet in een algemeen en ongeclausuleerd recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik van een met zijn merk overeenstem-

18 augustus 1997

mend teken voor soortgelijke waren of diensten om deze reden, dat de wet er van uitgaat dat dergelijk gebruik van een overeenstemmend teken naar zijn aard zo zeer de verwachting wettigt dat het betreffende gebruik relevant nadeel of bezwaar voor de merkhouder oplevert, dat dat laatste (afwezigheid van relevant nadeel of bezwaar) niet meer nader behoeft te worden onderzocht. Daarom moet de vraag of waren en/of diensten soortgelijk zijn in de zin van deze wetsbepaling, worden onderzocht aan de hand van de maatstaf of de betreffende waren/ diensten van dien aard zijn dat daaraan zonder meer inherent is dat het gebruik van overeenstemmende tekens daarvoor meebrengt dat er (gevaar voor) nadeel of bezwaar aan de zijde van de merkhouder mag worden verondersteld. Het enkele feit dat het in aanmerking komende publiek in een bepaalde context de waren waartegen de merkhouder zijn actie richt zal beschouwen als nevenprodukten van een onderneming als die van de merkhouder, en derhalve als afkomstig van dezelfde bron, brengt niet mee dat nadeel of bezwaar in de hiervoor beoogde betekenis zonder meer aanwezig moet worden verondersteld; terwijl het niet aannemelijk is dat het Hof zich over de vraag of (gevaar voor) dergelijk nadeel of bezwaar moest worden aangenomen, overigens een oordeel heeft gevormd. Daaruit volgt dat het Hof zijn oordeel niet op de juiste maatstaf heeft gebaseerd. 3.b. Voorts is het hier bestreden oordeel van het Hof onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, nu ook hier uit 's Hofs overwegingen niet valt op te maken welke betekenis het Hof in dit verband heeft gehecht aan het feit dat, gegeven 's Hofs vaststelling dat "Polyglot" mede de betekenis heeft van "meertalig woordenboek", het merkrecht van de Stichting niet kan verhinderen dat derden dat woord voor waren die door dat begrip worden bestreken, gebruiken. Zowel in dit opzicht als met betrekking tot het zojuist in middelonderdeel 3a betoogde, is het in de motiveringsklacht van middelonderonderdeel 2b gezegde van overeenkomstige toepassing. 4.a. Het in middelonderdeel 3 betoogde is tevens juist, en ook 's Hofs beoordeling van de mogelijkheid van schade op de voet van artikel 13A, aanhef en sub 2 BMW is onjuist, wanneer moet worden aangenomen dat in de beoordeling van de vraag of de betreffende waren/diensten soortgelijk zijn, en/of dat schade in de zin van artikel 13A, aanhef en sub 2 BMW te vrezen is, (mede) is betrokken het gegeven dat de betreffende waren/diensten i.c. met overeenstemmende tekens worden aangeduid, en zich daarbij tevens de feitelijke omstandigheid voordoet dat het betreffende teken ("polyglot") tenminste voor de waren waartegen de Stichting bezwaar maakte, als in de gangbare taal gebruikelijke aanduiding heeft te gelden. In zo'n geval moet het mogelijke effect van de overeenstemming tussen de betreffende tekens buiten beschouwing worden gelaten omdat het gebruik van een teken als aanduiding voor datgene waarvoor dat teken in de algemene taal gangbaar is, niet door de merkhouder behoort te kunnen worden belemmerd, ook niet via de omwegen van de hiervoor in dit middelonderdeel aangeduide redeneringen; terwijl deze omstandigheid ook een "geldige reden" als bedoeld in artikel 13A, aanhef en sub 2 BMW oplevert, en althans kan opleveren. 4.b. Ook ten aanzien van het in middelonderdeel 4 sub a. besproken gegeven geldt de motiveringsklacht van middelonderdeel 3 sub b. dienovereenkomstig. 5.a. In rovv. 4.12 en 4.13 geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder waar het Hof oordeelt dat in het midden kan blijven of de tussen partijen bereikte overeenstemming kan worden betiteld als een rompovereenkomst. Voor de beoordeling van de rechten en verplichtingen van partijen én van de vraag welke sancties de Stichting redelijkerwijs ten laste van Linguamatics mocht vorderen. is immers wél van (doorslaggevend) belang of de door de overeenstemming van partijen ontstane rechtsverhouding viel aan te merken, of op één lijn viel te stellen met een overeenkomst, dan wel viel aan te merken als een uit vergevorderde onderhandelingen voortvloeiende rechtsverhouding van dien aard dat partijen redelijkerwijs mochten verwachten dat daaruit een overeenkomst zou voortvloeien. Ten aanzien van een dergelijke rechtsverhouding geldt immers dat de rechtsgevolgen daarvan niet (althans in het algemeen, behoudens bij-

18 augustus 1997


zondere, door het Hof niet vastgestelde en/of door partijen niet gestelde omstandigheden) door enkele eenzijdige verandering van standpunt (bijvoorbeeld in de vorm van het instellen van een vordering in kort geding) van één van de partijen kunnen worden beëindigd, maar geldt daarentegen dat een dergelijke rechtsverhouding de partijen blijft binden zolang daarin niet op een van de daartoe rechtens aangewezen wijzen verandering is gebracht. De bestreden beslissing geeft er blijk van dat het Hof wél heeft geoordeeld dat de Stichting zich, zonder dat er op enige rechtens aanvaardbare wijze verandering in de betreffende rechtsverhouding was gebracht, geheel of gedeeltelijk aan de gevolgen daarvan kon onttrekken. Aangezien dat uitgangspunt althans bij aanwezigheid van een "rompovereenkomst" niet kan worden aanvaard, geeft het bestreden oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Bovendien heeft het Hof miskend dat de vraag of een rechtsverhouding als hiervoor bedoeld bestond, danwei had bestaan, van belang is voor de vraag welke sancties de bij die rechtsverhouding betrokken partijen in redelijkheid ten laste van elkaar konden vorderen, ook na beëindiging van de betreffende rechtsverhouding. Daardoor berust ook de benadering die uit de rovv. 4.15, 4.16 en 4.17 blijkt op een onjuiste rechtsopvatting. 5.b. Voorzover het Hof met de uitdrukking "rompovereenkomst" iets anders mocht hebben bedoeld dan de begrippen die zoeven in middelonderdeel 5 sub a. werden gehanteerd, zou het bestreden arrest onvoldoende begrijpelijk zijn gemotiveerd; in de eerste plaats omdat dan onvoldoende kenbaar is welke betekenis het Hof aan het begrip "rompovereenkomst" heeft gehecht (terwijl dat begrip een wezenlijk element van het geschil van partijen vormde); en voorts omdat een dergelijke andere opvatting ten aanzien van dit begrip, welke die andere opvatting ook geweest moge zijn, niet logisch verenigbaar is met wat partijen te dien aanzien hadden gesteld, of althans met wat Linguamatics te dien aanzien had doen stellen, en wat, bij gebreke van vaststellingen van het Hof in andere zin, in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden genomen. Linguamatics verwijst voor haar desbetreffende stellingen naar de Memorie van Grieven, alinea 8 en naar de pleitnota van Mr Hardenberg in appel, pagina's 1 6. d) Conclusie Advocaat-Generaal, mr. L. Strikwerda, 14 januari 1994. 1. In deze zaak, waarin het in hoofdzaak gaat om de beschermingsomvang van een zgn. "zwak" merk, dient in cassatie van de volgende feiten te worden uitgegaan (zie r.o. 3 van het bestreden arrest in verbinding met r.o. 1 van het in eerste aanleg gewezen vonnis): a. Thans verweerster in cassatie (hierna: de Stichting) is een teksten vertaalservicebureau. Vanaf 17 juli 1987 heeft zij de naam Polyglot gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage. b. In het voorjaar 1991 is thans eiseres tot cassatie (hierna: Linguamatics) de naam Polyglot gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen vertaalhulpmiddel voor gebruikers van tekstverwerkingssoftware. De naam Polyglot komt voor in het programma, het bij behorende handboek en op de verpakkingsdoos. c. Bij brief van 22 mei 1991 heeft de Stichting onder verwijzing naar haar merkrechten Linguamatics verzocht te stoppen met het gebruik van deze naam voor haar software produkt. d. Nadien zijn partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden, zoals de vergoeding en een uit te voeren audit, waarop Linguamatics toch gebruik zou mogen maken van de naam Polyglot. e. Linguamatics is intussen exemplaren van de softwarepakketten gaan verkopen. f. In brieven van 5 en 31 juli 1991 en 20 september 1991 heeft de Stichting erop gewezen dat Linguamatics de naam niet mocht gebruiken dan nadat er een overeenkomst terzake zou zijn opgesteld en ondertekend. g. Bij brief van 25 november 1991 heeft Linguamatics in het kader van genoemde onderhandelingen aan de Stichting als

295

vergoeding aangeboden ƒ 1,75 per verkocht talenpakket en ƒ 0,45 per verkochte taal. h. Partijen hebben uiteindelijk geen overeenstemming over de voorwaarden voor het gebruik van de naam bereikt. De Stichting heeft bij brief van 7 januari 1992 het volgende aan Linguamatics bericht, voorzover hier van belang: Nu cliënt moet constateren dat geen overeenstemming is te bereiken sommeert hij Uw cliënte beëindiging van het gebruik van de naam Polyglot, en wel met onmiddellijke ingang. Voor het gebruik van de naam gedurende de achterliggende periode is cliënt gerechtigd tot een adequate vergoeding, die te stellen is op de tussen partijen besproken bedragen. Een opgave van de verkochte aantallen zie ik gaarne per omgaande van u tegemoet. i. Bij brief van 15 januari 1992 heeft de Stichting aan Linguamatics een nadere termijn tot 5 februari 1992 gegeven om met het gebruik van de naam te stoppen. j . Linguamatics heeft bij brief van 23 januari 1992 aan de Stichting laten weten het gebruik van de naam te zullen beëindigen. 2. Stellende dat Linguamatics het gebruik van de naam "Polyglot" niet volledig en effectief heeft gestopt en weigert een vergoeding te betalen voor het gebruik tot dan toe, heeft de Stichting Linguamatics bij exploit van 16 maart 1992 in kort geding gedagvaard voor de President van de Amsterdamse rechtbank en gevorderd, kort gezegd, dat Linguamatics het gebruik van de naam "Polyglot" beëindigt, de reeds geleverde voorraden bij haar afnemers terughaalt, en haar accountant opgave laat doen van de verkochte exemplaren en als voorschot op de vergoeding ƒ 10.000,- betaalt. Ten grondslag aan haar verbodsvordering legde de Stichting dat het gebruik door Linguamatics van het teken "Polyglot" is te beschouwen, primair als gebruik in de zin van art. 13 A onder 1, subsidiair als ander gebruik in de zin van art. 13 A onder 2 van de BeneluxMerkenwet (BMW), telkens in verband met art. 39 van die wet. 3. Voor zover thans in cassatie van belang heeft Linguamatics ter bestrijding van de vorderingen van de Stichting, kort weergegeven, aangevoerd: (i) het woord "Polyglot" kan geen deugdelijk merk opleveren, omdat het uitsluitend een beschrijvend karakter heeft, althans kan de Stichting zich niet verzetten tegen gebruik van het woord "Polyglot" voor een meertalig woordenboek, zoals het produkt van Linguamatics in wezen is; (ii) het gebruik door Linguamatics van het woord "Polyglot" kan niet beschouwd worden als gebruik of ander gebruik in de zin van art. 13 A onder 1, respectievelijk onder 2 van de BMW; (iii) de tussen partijen tot stand gekomen "rompovereenkomst" staat in de weg aan toewijzing van het door de Stichting gevorderde. 4. Bij vonnis van 2 april 1992 heeft de president de vorderingen van de Stichting toegewezen, welk vonnis op het hoger beroep van Linguamatics door het Hof Amsterdam bij arrest van 3 december 1992 is bekrachtigd. Tegen het arrest van het hof is Linguamatics (tijdig) in cassatie gekomen met een uit vijf onderdelen opgebouwd cassatiemiddel. De Stichting is in cassatie niet verschenen. 5. Na onderdeel 1, dat geen klacht bevat, keert onderdeel 2 van het middel zich met rechtsklachten (onder a.) en motiveringsklachten (onder b.) tegen de verwerping door het hof van het onder (i) bedoelde verweer van Linguamatics. Het hof achtte het teken "polyglot" geschikt voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten (r.o. 4.3) en overwoog daarbij onder meer (r.o. 4.4): "Anders dan Linguamatics stelt, is het - mede tot de gangbare Nederlandse taalschat behorende - woord "polyglot" niet slechts een enkele vertaling van de door de Stichting gekozen aanduiding van zich zelf als "teksten vertaalservicebureau". De aan het Groot Woordenboek der Nederlandse taal ontleende betekenissen van het woord "polyglot", te weten "iemand die veel talen kent", "uitgave van een werk, m.n. de bijbel, waarin de tekst in verschillende talen naast elkaar is afgedrukt" en

296


"woordenboek in meer dan twee talen" houden weliswaar enig verband met vertalingen, maar verwijzen eerder naar een eigenschap van een vertaler of naar een door deze gebruikt hulpmiddel dan dat zij een beschrijving geven van de door de vertaler geleverde diensten of het produkt van zijn werkzaamheid. Het woord "polyglot" heeft ook niet als gebruikelijke betekenis "vertaling" en bij de hiervoor als tweede en derde genoemde betekenissen ligt de nadruk op het feit dat naast elkaar verschillende talen worden afgedrukt, terwijl een vertaling in het algemeen juist niet tezamen met het origineel pleegt te worden gepresenteerd. In de gegeven omstandigheden is het woord "polyglot" dan ook niet te beschouwen als uitsluitend beschrijvend of gebruikelijk voor vertalingen als door de Stichting geleverd en er is dan ook geen sprake van een ongeoorloofd monopoliseren van het woord "polyglot" voor vertalingen. Het merkrecht van de Stichting zal niet kunnen verhinderen dat een meertalig woordenboek of een meertalige bijbel als polyglot wordt aangeduid. Het depot van het woord "polyglot" heeft derhalve naar voorshands moet worden aangenomen een deugdelijk merk in het leven geroepen". 6. De eerste rechtsklacht houdt in dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat de aanduiding "polyglot" voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de diensten van de Stichting te kunnen fungeren. 7. De klacht faalt m.i. Het hof heeft als maatstaf gehanteerd, of de aanduiding "polyglot" uitsluitend een feitelijk beschrijvend karakter heeft. Deze maatstaf is juist. Zie BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294 nt. LWH, BIE 1981 145 (Kinder). Zie voorts Van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. Huydecoper en Van Nispen, Dorhout Mees, Nederlandse handels- en faillissementsrecht, II. Industriële eigendom en mededingingsrecht, 8e dr. (1989), nr. 810-812; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nr. 381-389. Toepassing van de maatstaf vergt een waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval. Het oordeel van het hof onttrekt zich dan ook aan verdere toetsing in cassatie. 8. De tweede rechtsklacht strekt ten betoge dat het hof heeft miskend dat, ook al zou de aanduiding "polyglot" voldoende onderscheidend vermogen bezitten om als merk te dienen voor de diensten van de Stichting, het niet geoorloofd is om derden met een beroep op het merkrecht te verbieden om die aanduiding te gebruiken voor waren die beantwoorden aan wat in de gangbare taal onder die aanduiding wordt begrepen. Waar het woord "polyglot", zoals het hof ook heeft vastgesteld, o.a. "woordenboek in meer dan twee talen" betekent en het produkt dat Linguamatics met de naam "polyglot" aanduidde ook een woordenboek in meer dan twee talen was (zij het dan in de vorm van software), heeft het hof onjuist beslist door het gebruik door Linguamatics van de aanduiding "polyglot" als inbreuk op de rechten van de Stichting aan te merken, aldus het middel. 9. Blijkens het slot van r.o. 4.4 is het hof zich bewust geweest van de door het middel bedoelde beperking aan de beschermingsomvang van het merk van de Stichting. Het hof overweegt immers dat "het merkrecht van de Stichting niet (zal) kunnen verhinderen dat een meertalig woordenboek (...) als polyglot wordt aangeduid". Kennelijk heeft het hof echter geoordeeld dat Linguamatics het woord "polyglot" niet enkel gebruikte ter beschrijving van haar produkt, maar als onderscheidingsteken, en dat daarom van de bedoelde beperking aan de bescherming van het merkrecht van de Stichting hier geen sprake kan zijn. 10. Zo begrepen, sluit het oordeel van het hof aan bij HR 19 juni 1942, NJ 1942, 557, BIE 1943, 3 (Permanent), waarin werd overwogen: "dat de omvang van het recht tot uitsluitend gebruik van een merk niet zoover strekt, dat daardoor in het algemeen wordt belet, dat een ander, met een daarvoor gebruikelijk woord, eene hoedanigheid van de door hem verhandelde gelijksoortige waar aanduidt; (...) dat de gerechtigde tot een woordmerk, dat gelijkenis vertoont met een hoedanigheidsaanduiding, deze beper-

18 augustus 1997

king moet dulden, tenzij het aanduiden der hoedanigheid geschiedt op zoodanige wijze, dat zij den indruk wekt als merk te worden gebruikt". Of dit laatste ook geldt onder de BMW is niet zeker. In zijn arrest van 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 nt. LWH, BIE 1983, 63 (Juicy Fruit) heeft het BenGH onder meer overwogen: "dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, één of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend waren dat zij een hoedanigheid van de daarmede aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder; dat mitsdien bij het beantwoorden van de vraag, of in zodanig geval sprake is van een "overeenstemmend teken" in de zin van art. 13 onder A met dat belang van de concurrenten van de merkhouder rekening gehouden moet worden". Mag in "ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid" worden gelezen dat "warenzeichenmassig" gebruik van het woord van de beperking is uitgesloten? Zie daarover Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1091-1097, die menen van wel. Het lijkt mij nodig op dit punt vragen van uitleg van de BMW aan het BenGH te stellen. De behandeling van de bijbehorende motiveringsklachten onder b. van onderdeel 2 zal dan tevens moeten worden aangehouden. 11. Onderdeel 3 bestrijdt het oordeel van het hof met betrekking tot de primaire grondslag van de vorderingen van de Stichting: art. 13 A onder 1 BMW. Het hof zou, in r.o. 4.7, bij de beoordeling van de vraag of de door Linguamatics verhandelde softwarevertaalprogramma's soortgelijk zijn aan de door de Stichting verrichte diensten, een onjuiste maatstaf hebben aangelegd. 12. Het hof heeft als criterium toegepast, of het in aanmerking komend publiek software zoals door Linguamatics in het verkeer gebracht zal beschouwen als een nevenprodukt van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen. Het hof heeft met dit criterium kennelijk aansluiting gezocht bij de opvatting van Van Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w., nr. 987 en 990: "Van geval tot geval wordt nagegaan of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt, dat het in aanmerking komende publiek aan die waren als waren, dus ongeacht de daarvoor gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen". De BMW biedt geen aanknopingspunt voor de beantwoording van de vraag wanneer er van soortgelijkheid sprake is. Ik citeer uit de Gem. MvT bij het Protocol d.d. 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, Trb. 1983, 187, ad art. 39 (afgedrukt in S&J nr. 47, p. 170 e.v. en in het BIE 1984, p. 272 e.v.): "Echter, naar analogie van de oplossing die destijds voor de eenvormige wet op de warenmerken is aanvaard, wordt niet nader aangegeven in welk opzicht een dienst en een waar als soortgelijk kunnen worden beschouwd: iedere definitie in de wet van de soortgelijkheid tussen waren en diensten zou namelijk meer moeilijkheden scheppen dan oplossen. De soortgelijkheid moet uit de omstandigheden van elk afzonderlijk geval worden afgeleid en aan de hand van de handelspraktijk worden beoordeeld. De door de Overeenkomst van Nice ingevoerde internationale classificatie kan niet als criterium voor soortgelijkheid gelden, aangezien deze classificatie slechts voor zuiver administratieve doeleinden werd ingevoerd". Rechtspraak van het BenGH inzake de vraag naar de maatstaf voor soortgelijkheid ontbreekt.

18 augustus 1997


13. Onderdeel 3 betoogt nu, dat bij de vraag of waren/ diensten soortgelijk zijn, onderzocht moet worden of de desbetreffende waren /diensten van dien aard zijn dat daaraan zonder meer inherent is dat het gebruik van overeenstemmende tekens daarvoor meebrengt dat schade voor de merkhouder mag worden verondersteld. Het onderdeel wil derhalve de zekerheid van schade als element in de maatstaf invoeren. 14. De opvatting is niet zonder bezwaar. Art. 13 A onder 1 BMW geeft aan de merkhouder een algemeen en ongeclausuleerd recht - het onderdeel neemt dit ook tot uitgangspunt om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk of van een overeenstemmend teken voor waren (diensten, art. 39), waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (diensten). Anders dan bij art. 13 A onder 2 is de mogelijkheid van schadeberokkening geen voorwaarde. Vgl. Van Nieuwehoven Helbach c.s., a.w., nr. 944 en Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 909. Schade wordt verondersteld. Wanneer nu bij de beoordeling van de vraag of waren/diensten soortgelijk zijn, onderzocht zou moeten worden of uit de soortgelijkheid schade of nadeel voor de merkhouder te verwachten is, wordt de mogelijkheid van schadeberokkening via een achterdeur toch als voorwaarde voor de toepassing van art. 13 A onder 1 ingevoerd. Daar staat echter tegenover dat, indien in een concreet geval kan worden aangetoond dat iedere mogelijkheid van schadeberokkening ontbreekt, beweer kan worden dat aan het verzetsrecht van art. 13 A onder 1 de grond ontvalt. 15. Gelet ook op de verdeeldheid van opvatting in de literatuur over de vraag naar de maatstaf voor soortgelijkheid van waren/diensten in de zin van art. 13 A onder 1 (jo. art. 39) (zie Braun, Précis des marques de produits et de service, 2e dr., 1987, nr. 168-172; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w., nr. 983-990; Arkenbout, Handelsnamen en merken, diss. 1991, p. 104-105 en p. 220-222; Van Empel, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2e dr., 1992, p. 94-95; Gielen/ Wichers Hoeth, a.w., nr. 1140-1144 en nr. 1639-1640), zou ik menen dat ook op dit punt behoefte bestaat aan het oordeel van het BenGH. 16. De behandeling van onderdeel 4, dat voortbouwt op de klachten van onderdeel 2 en 3 in verband met het oordeel van het hof inzake de subsidiaire grondslag van de vorderingen van de Stichting, zal dan tevens moeten worden aangehouden. 17. Onderdeel 5 is gericht tegen r.o. 4.12 en 4.13 van het bestreden arrest, waar het hof het onder (iii) bedoelde verweer van Linguamatics verwerpt. 18. Onder a. wordt tegen dit oordeel van het hof met een rechtsklacht opgekomen: het is onjuist dat het hof in het midden heeft gelaten of het door partijen in de zomer van 1991 bereikte onderhandelingsresultaat betiteld kan worden als een rompovereenkomst of niet, aangezien het, kort gezegd, nogal verschil maakt of partijen in een contractuele of een precontractuele verhouding tot elkaar staan voor de vraag of een van de partijen zijn standpunt zo maar mag veranderen en de rechtsverhouding mag beëindigen en voor de vraag welke sancties partijen in redelijkheid ten laste van elkaar kunnen vorderen. 19. De klacht faalt m.i. "rompovereenkomst" is geen wettelijk begrip. De wet kent wel het begrip "voorovereenkomst" (art. 6:226 BW): de overeenkomst waarbij men zich verplicht een (nadere) overeenkomst aan te gaan, maar dat partijen een zodanige overeenkomst hadden gesloten is niet gesteld. Het hof heeft dan ook kennelijk en niet onbegrijpelijk aangenomen dat partijen, ook na het ontstaan van de "rompovereenkomst", nog steeds in een precontractuele verhouding stonden en dat nog geen contractuele gebondenheid was ontstaan. Door in het midden te laten of de bereikte overeenstemming als een rompovereenkomst kan worden betiteld, heeft het hof derhalve slechts in het midden willen laten hoe ver de precontractuele fase was gevorderd. De klacht mist dan ook feitelijke grondslag. 20. De onder b. geformuleerde motiveringsklacht zal om dezelfde reden moeten falen. 21. De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het BenGH zal verzoeken met betrekking tot de hierboven onder 10. en 15. bedoelde vragen uitspraak te doen over de uitleg van art. 13 A jo. art. 39 BMW, iedere ver-

297

dere uitspraak zal aanhouden, en het geding zal schorsen totdat het BenGH naar aanleiding van het verzoek uitspraak zal hebben gedaan. e) De Hoge Raad, 18 maart 1994 (mrs. E. Korthals Altes, W.H. Heemskerk, J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner). 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) De Stichting is een teksten vertaalservice-bureau. Op 17 juli 1987 heeft zij bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage het woord Polyglot gedeponeerd als merk voor de navolgende diensten: KI 42 Schrijven, redigeren, corrigeren en bewerken van teksten op alle gebied; vertalen van teksten in alle talen. (ii) In het voorjaar van 1991 is Linguamatics het woord Polyglot gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen vertaalprogramma bestemd voor gebruikers van tekstverwerkings-software. Het woord Polyglot komt voor in het programma, het bijbehorende handboek en op de verpakkingsdoos. Als door Linguamatics gesteld en door het Hof in het midden gelaten, moet in cassatie veronderstellenderwijze ervan worden uitgegaan dat dit software-pakket is aan te merken als een meertalig woordenboek. (iii) Bij brief van 22 mei 1991 heeft de Stichting onder verwijzing naar haar merkrecht Linguamatics verzocht het gebruik van het woord Polyglot voor haar software-pakket te staken. Nadien zijn partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden, zoals vergoeding en een uit te voeren audit, waarop Linguamatics toch gebruik zou mogen maken van het woord Polyglot. Linguamatics is intussen exemplaren van haar software-pakket gaan verkopen. (iv) Bij brieven van 5 en 31 juli 1991 en 20 september 1992 heeft de Stichting Linguamatics erop gewezen dat deze het woord Polyglot niet mocht gebruiken dan nadat te dier zake een overeenkomst tussen partijen zou zijn opgesteld en ondertekend. Bij brief van 25 november 1991 heeft Linguamatics in het kader van de onderhandelingen aan de Stichting als vergoeding aangeboden ƒ 1,75 per verkocht software-pakket en ƒ 0,45 per verkochte taal. (v) Partijen hebben uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het gebruik door Linguamatics van het woord Polyglot. Bij brief van 7 januari 1992 heeft de Stichting Linguamatics gesommeerd het gebruik van dat woord met onmiddellijke ingang te staken, maar bij brief van 15 januari 1992 heeft de Stichting daartoe aan Linguamatics een nadere termijn tot 5 februari 1992 gegund. Deze heeft bij brief van 23 januari 1992 aan de Stichting laten weten het gebruik van het woord Polyglot te zullen beëindigen. (vi) Stellende dat krachtens het merkdepot van 17 juli 1987 door de Stichting een geldig merkrecht is verkregen op het woordmerk Polyglot, alsmede dat Linguamatics op dit merkrecht inbreuk maakt door dat teken te gebruiken ter onderscheiding van de door haar op de markt gebrachte softwarepakketten, heeft de Stichting in het huidige geding gevorderd - voor zover thans van belang - Linguamatics te veroordelen om, op straffe van een dwangsom, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis het gebruik van het woord Polyglot in al zijn verschijningsvormen te beëindigen, binnen een week na die betekening de reeds geleverde voorraden softwarepakketten bij haar afnemers terug te halen, en binnen veertien dagen na de betekening een door haar accountant opgestelde opgave te doen van het aantal verkochte software-pakketten, en op basis van deze opgave met de Stichting af te rekenen. (vii) De President heeft deze vorderingen toegewezen bij vonnis van 2 april 1992, dat door het Hof bij zijn in cassatie bestreden arrest is bekrachtigd. 3.2 Het door Linguamatics in het kader van haar eerste appelgrief gevoerde betoog dat het woord Polyglot wegens zijn louter beschrijvend karakter geen deugdelijk merk kan opleveren, heeft het Hof verworpen met de overweging dat dit woord wel geschikt is voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten, te weten (onder meer) het als vertaalbureau verzorgen van vertalingen in verschillende talen, welke vertalingen veelal in schriftelijke vorm aan de cliënten worden

298


afgeleverd, alsmede dat het woord Polyglot ook in die zin een voldoende onderscheidend vermogen heeft dat het, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden de vertalingen van de Stichting naar herkomst of daaraan gegeven eigenschappen op zodanige wijze te demonstreren dat het woord de wezenlijke functies van een merk vermag te vervullen (rov. 4.3). Tegen dit oordeel komt het middel niet op. 3.3 's Hofs in de daarop volgende overweging neergelegde oordeel (rov. 4.4) moet aldus worden verstaan dat het woord Polyglot voor de door de Stichting geleverde vertalingen niet beschrijvend of gebruikelijk is en er dan ook geen sprake is van ongeoorloofd monopoliseren door de Stichting van dat woord voor vertalingen, dat het merkrecht van de Stichting weliswaar niet kan verhinderen dat een meertalig woordenboek als Polyglot wordt aangeduid, maar dat dit merkrecht haar rechtens wèl de mogelijkheid biedt Linguamatics te beletten om, gelijk deze naar 's Hofs - uit rov. 4.9 blijkende - vaststelling doet, dat woord ter onderscheiding van haar softwarepakketten te gebruiken. 3.4 Tegen dit oordeel keert zich onderdeel 2a van het middel met een rechtsklacht, volgens welke - samengevat weergegeven - de omstandigheid dat het onderscheidend vermogen van het woord Polyglot zodanig is dat dit woord als merk voor de diensten van de Stichting kan fungeren, nog niet meebrengt dat het geoorloofd zou zijn om derden met een beroep op het betrokken merkrecht te verbeiden dat woord te gebruiken voor waren welke beantwoorden aan wat daaronder in de gangbare taal is begrepen. 3.5 Aldus stelt het onderdeel een vraag aan de orde, die niet kan worden beantwoord zonder uitlegging van art. 13A, eerste lid onder 1, in samenhang met de art. 1 en 39 BMW. De Hoge Raad zal derhalve de hierna onder 5 sub (1) te formuleren vraag aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen. 3.6 Onderdeel 3a betreft 's Hofs oordeel dat de door Linguamatics verhandelde software-pakketten soortgelijk zijn aan de door de Stichting geleverde vertalingen, ter motivering van welk oordeel het Hof in hoofdzaak heeft overwogen dat het in aanmerking komend publiek software als door Linguamatics in het verkeer gebracht, zal beschouwen als een nevenproduct van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen (rov. 4.7). Het onderdeel, dat het Hof een onjuiste rechtsopvatting verwijt ten aanzien van de vraag of waren en/of diensten soortgelijk zijn in de zin van art. 13A, eerste lid onder 1, BMW, strekt ten betoge dat deze vraag moet worden beantwoord, anders dan het Hof heeft gedaan, aan de hand van de maatstaf of die waren en/of diensten van dien aard zijn dat daaraan zonder meer inherent is dat het gebruik van overeenstemmende tekens daarvoor meebrengt dat er (gevaar voor) nadeel of bezwaar aan de zijde van de merkhouder mag worden verondersteld. Het onderdeel stelt aldus een vraag aan de orde, die niet kan worden beantwoord zonder uitlegging van de laatstgenoemde wetsbepaling in samenhang met art. 39 BMW. De Hoge Raad zal derhalve ook de hierna onder 5 sub (2) te formuleren vraag aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen. 3.7 's Hofs rechtsoverweging 4.4 is, indien verstaan op de wijze als hiervoor onder 3.3 aangeduid, niet onbegrijpelijk. Daarop stuiten de door de onderdelen 2b en 3b aangevoerde motiveringsklachten af. 3.8 Onderdeel 4 is gericht tegen 's Hofs oordeel dat de vorderingen van de Stichting ook toewij sbaar zijn op grond van het door haar subsidiair gesteld "andere gebruik" in de zin van art. 13A, eerste lid onder 2, BMW door Linguamatics van het woord Polyglot (rov. 4.8). Aangezien dit onderdeel niet kan worden behandeld alvorens de hierna onder 5 te formuleren vragen door het BeneluxGerechtshof zijn beantwoord, zal de Hoge Raad die behandeling thans aanhouden. 3.9 Onderdeel 5 komt op tegen de beslissing van het Hof op het in het kader van appelgrief III door Linguamatics gevoerde betoog dat in juni 1991 omtrent gebruikmaking door

18 augustus 1997

haar van het woord Polyglot tegen een aan de Stichting te betalen vergoeding reeds een rompovereenkomst tussen partijen was bereikt, aan de gevolgen waarvan de Stichting zich niet kan onttrekken. Het Hof heeft, ervan uitgaande dat partijen het in beginsel eens waren over de door Linguamatics te betalen vergoeding, en in het midden latende of de aldus bereikte overeenstemming kan worden betiteld als een "rompovereenkomst", aannemelijk geoordeeld dat de Stichting het bedoelde gebruik door Linguamatics heeft gedoogd in de verwachting dat ook overeenstemming zou worden bereikt over de wijze waarop en op wiens kosten de aantallen door Linguamatics verkochte software-pakketten zouden worden gecontroleerd, welke overeenstemming tenslotte is uitgebleven (rov. 4.12). Naar het onderdeel betoogt, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in het middel te laten of de door partijen bereikte overeenstemming als een rompovereenkomst is aan te merken. 's Hofs oordeel moet aldus worden verstaan dat de punten waarop overeenstemming tussen partijen is uitgebleven - te weten op welke wijze zou worden gecontroleerd over hoeveel software-pakketten de door Linguamatics aan de Stichting te betalen vergoeding zou moeten worden berekend, en op wiens kosten die controle zou dienen te geschieden - van zo wezenlijke aard waren voor de overeenkomst die partijen hebben beoogd met elkaar aan te gaan dat, bij gebreke van overeenstemming over deze punten, datgene waarover partijen het volgens 's Hofs vaststelling in beginsel wèl eens waren geworden, ontoereikend is om te kunnen gelden als een partijen bindende overeenkomst. Zulks in aanmerking genomen, behoefde het Hof zich niet erover uit te laten of de door partijen bereikte overeenstemming zich al dan niet laat kwalificeren door middel van de term "rompovereenkomst", welke term overigens geen vaste betekenis heeft. Onderdeel 5a wordt dus tevergeefs voorgesteld, evenals de motiveringsklacht vervat in onderdeel 5b. 4. Omschrijving van de feiten waarop de door het BeneluxGerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast De feiten waarop die uitleg moet worden toegepast, zijn hiervoor onder 3.1 omschreven. 5. Vragen van uitleg van de BMW (1) Indien een merk ten aanzien van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van de waren en/of diensten van een ander louter beschrijvend is, kan de merkhouder zich dan verzetten tegen het gebruik dat deze ander van het merk maakt niet slechts ter omschrijving, maar ook ter onderscheiding van diens waren en/of diensten? (2) Is voor het antwoord op de vraag of waren en/of diensten als soortgelijk in de zin van art. 13A, eerste lid onder 1, BMW zijn aan te merken, van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouder zich verzet, aan deze schade kan worden toegebracht? 6. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz. f) Conclusie Advocaat-Generaal, mr. M.R. Mok, 11 april 1995. /. Korte beschrijving van de zaak 1.1. De Stichting Polyglot, hierna de Stichting, heeft een teksten vertaalservicebureau. Zij heeft in 1987 bij het Benelux-Merkenbureau het woord Polyglot gedeponeerd als merk voor de navolgende diensten: schrijven, redigeren, corrigeren en bewerken van teksten, alsmede vertalen van teksten in alle talen.

18 augustus 1997


1.2. In 1991 in Linguamatics B.V., hierna Linguamatics, het woord Polyglot gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen software-pakket. Het genoemde woord komt voor in dit programma, op de verpakking daarvan en in het bijbehorende handboek. Er kan, aldus het verwijzingsarrest, van worden uitgegaan dat het software-pakket is aan te merken als een meertalig woordenboek. 1.3. In 1991 heeft de Stichting, onder verwijzing naar haar merkrecht, Linguamatics verzocht het gebruik van het woord Polyglot voor het softwarepakket van deze laatste te staken. Partijen hebben onderhandeld over de voorwaarden waaronder Linguamatics het woord Polyglot zou mogen blijven gebruiken, maar zij hebben uiteindelijk geen overeenstemming bereikt. 1.4. Daarop heeft de Stichting op 7 januari 1992 Linguamatics gesommeerd het gebruik van het woord onmiddellijk te staken, maar bij brief van 15 januari 1992 heeft zij Linguamatics alsnog een termijn tot 5 februari 1992 gegund. Op 23 januari 1992 heeft Linguamatics de Stichting laten weten het gebruik van het woord Polyglot te zullen beëindigen. 1.5. Dat laatste is kennelijk niet tot genoegen van de Stichting gebeurd. Deze heeft Linguamatics gedagvaard voor de president van de rechtbank te Amsterdam. Zij heeft onder meer gevorderd dat het Linguamatics zou worden verboden het woord Polyglot te gebruiken. De president heeft de vorderingen toegewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof te Amsterdam die uitspraak bekrachtigd. Daarbij heeft dat Hof overwogen dat het woord Polyglot wel geschikt is voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten. Daartoe behoort het ais vertaalbureau verzorgen van vertalingen in verschillende talen, welke vertalingen veelal in schriftelijke vorm aan de cliënten worden afgeleverd. Volgens het hof heeft het woord Polyglot ook in die zin een voldoende onderscheidend vermogen, dat het (met inachtneming van alle omstandigheden van het geval) geacht kan worden de vertalingen van de Stichting naar herkomst of daaraan gegeven eigenschappen op zodanige wijze te demonstreren dat het woord de wezenlijke functies van een merk kan vervullen. Het oordeelde voorts dat het merkrecht van de Stichting niet kan verhinderen dat een meertalig woordenboek als Polyglot wordt aangeduid, maar dat dit merkrecht haar rechtens wel de mogelijkheid biedt een ander (als Linguamatics) te beletten dat woord ter onderscheiding van diens softwarepakketten te gebruiken. 1.6. Tegen 's Hofs arrest heeft Linguamatics beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft overwogen dat de cassatiemiddelen vragen aan de orde stelden die niet konden worden beantwoord zonder uitlegging van art. 13 A, ten dele in samenhang met art. 39 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Hij heeft daarom aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) vragen gesteld. 2. Het geding voor het BenGH 2.1. De door de Hoge Raad gestelde vragen luiden als volgt: (zie arrest HR. Red.). 2.2. In de procedure voor het BenGH heeft Linguamatics door een advocaat een memorie doen indienen. De partijen hebben hun standpunten niet mondeling doen toelichten. 2.3. In deze conclusie zal ik de gestelde vragen bespreken aan de hand van de thans geldende tekst van de BMW, derhalve zonder rekening te houden (afgezien van een enkele verwijzing) met de daarin op grond van het nog niet in werking getreden Protocol van 2 december 1992') aan te brengen wijzigingen. De ratificatie van dit protocol is in België en Luxemburg nog niet voltooid. Voorts zal ik mijn betoog toespitsen op warenmerken. Weliswaar hebben de vragen ook op dienstmerken betrekking, ') Trb. 1993, 12; bijlage bij IER 1993, afl. 1; in Van Kaam/ Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1994, bijlage 1, p. 161, zijn de geldende en de toekomstige tekst artikelsgewijs naast elkaar afgedrukt.

299

maar gezien art. 39 BMW zullen de antwoorden voor laatstgenoemde merken niet anders luiden dan die voor eerstgenoemde. 3. Vraag I 3.1. Het begrip "onderscheidend vermogen" is als volgt omschreven: "dat een teken geacht kan worden het door artikel 1 der B.M.W. vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het geschikt is om de waar of de waren van de merkhouder van soortgelijke waren te onderscheiden".2) Dit onderscheidend vermogen, zo blijkt uit het vervolg van het geciteerde arrest, kan sterker of zwakker zijn: "dat, als aan die eis is voldaan, de mogelijkheid open blijft dat het ene teken meer onderscheidend vermogen heeft, en derhalve de bedoelde functie beter vervult dan het andere, zulks afhankelijk van de omstandigheden van het geval (...)" 3.2. De formulering van vraag 1 doet vermoeden dat deze 3 vraag betrekking heeft op een "zwak merk" ) d.w.z. een merk met een zwak onderscheidend vermogen.4) Daarover heeft uw Hof in het arrest-Juicy Fruit overwogen: "dat immers een merk van gering onderscheidend vermogen, dat dus zijn functie als vorenbedoeld minder goed vervult dan een merk met meer onderscheidend vermogen, minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen; Overwegende dat bovendien opmerking verdient dat de bescherming welke de wet in artikel 13 onder A van de B.M.W. aan het uitsluitend recht op een merk verbindt, berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van zijn concurrenten;". Op te merken is dat er een verschil is tussen de situatie die in het geciteerde arrest aan het BenGH was voorgelegd, waarin het ging om twee op elkaar gelijkende tekens ("juicy fruit" resp "juicy") en de vraagstelling in de onderhavige zaak, waarin het gaat om één en hetzelfde teken. 3.3. Wat onder het in de vraagstelling voorkomende begrip ("louter") beschrijvend moet worden verstaan, kunnen wij, althans tot op zekere hoogte, leren uit het arrest-Ferrero/Ritter ("Kinder" chocolade).5) Daar is overwogen "dat een aan de gangbare taal ontleend woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd, slechts dan als 'uitsluitend' beschrijvend kan worden beschouwd indien dat woord, gelet op alle omstandigheden van het geval, slechts kan worden aangemerkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden". Het arrest is al wat ouder, het is ook niet onbekritiseerd6) en het is bovendien enigszins toegespitst op de casuspositie die toen aan de orde was ("aanduiding van de bestemming van de waar"), maar het geeft toch een aanknopingspunt. Wat in de geciteerde overweging bedoeld moet zijn is in de literatuur7) als volgt omschreven: 2 ) BenGH 5 oktober 1982, zaak A 81/4 ("Juicy Fruit"), Jur. 1981-1982, p. 20, hier: p. 28. 3 ) Vgl. de conclusie van de a.-g. Strikwerda (sub. 1) bij het verwijzi ngsa rrest. 4 ) Vgl. L. van Bunnen, Aspects actuels du droit des marques dans Ie Marché commun, 1967, § 423 e.v., p. 458 e.v.; A. Braun, Précis des marques de produits et de service, 1987, § 380-384, p. 295 e.v.; Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands handels- en faillissementsrecht, dl. II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, nr. 975, p. 398; E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991, p. 214; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nrs. 397 e.v., p. 160 e.v.; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, WZG § 31, nr. 120, p. 937 e.v. 5 ) BenGH 19 jan. 1981, zaak A 80/3, Jur. 1980-1991, p. 69. 6 ) Vgl. Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 384, p. 154. 7 ) Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 385, p. 154.

300


"Indien een woord dat als merk is gedeponeerd door een ieder als beschrijvend wordt opgevat, dan mag het gebruik van dit woord in beschrijvende zin door een ander niet worden verboden. (...) Als echter niet iedereen, maar slechts een deel van het publiek een dergelijk woord beschrijvend acht en een ander deel niet, dan is het onderscheidend. Het kan dus een merk zijn. Of dan anderen het woord in zijn beschrijvende betekenis mogen gebruiken, heeft het Hof in het Kinde r-arrest niet beslist." 3.4. Een aanvulling kreeg het geciteerde arrest korte tijd later in het al genoemde arrest-Juicy-Fruit.8) In die uitspraak is o.m. overwogen: "dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, één of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend waren dat zij een hoedanigheid van de daarmede aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder; (-•) Overwegende dat een merk als rechtmatig kan worden beschouwd, indien het of de tekens die het merk vormen niet uitsluitend beschrijvend zijn; dat die vraag, wanneer één of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het antwoord afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval; Overwegende dat weliswaar bij de beantwoording van die vraag van belang is welk deel van het in aanmerking komende publiek het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar dat daarbij tenminste evenzeer in aanmerking valt te nemen: of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen; of dat woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduidt; wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd; welke de bekendheid is van het merk;". 3.5. Naar aanleiding van beide9 hierboven geciteerde arresten hebben GielenAVichers Hoeth ) opgemerkt: "Enerzijds moet het recht van de merkhouder ten achter worden gesteld bij dat van de concurrenten om een ieder onderscheidend vermogen missende aanduiding te gebruiken, maar anderzijds komt het ook niet uitsluitend aan op dat gedeelte het publiek dat die aanduiding beschrijvend acht. Nu komt het niet zelden voor dat de (deskundige) concurrenten zeer wel weten dat een bepaalde aanduiding een merk is, maar dat zij dit merk maar al te graag tegenover het (niet-deskundige) publiek als beschrijvend of als soortnaam voorstellen: aspirine, jeep, maizena, cellofaan." w) 3.6. Gebruikt iemand een beschermd merk voor de waren waarvoor dit is ingeschreven of voor soortgelijke waren, dan 8

) T.a.p., p. 29. )A.w., nr. 388, p. 156. ) Zie over beschrijvende merken ook: Van Bunnen, a.w., § 92-102, p. 89 e.v.; Braun, a.w., § 117-123, p. 110 e.v.; Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., nrs. 810-811, p. 322-324; J.H. Spoor, in: Qui bene distinguit bene docet (S. Gerbrandy-bundel), 1991, p. 201 e.v.; L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 1993, p. 125 e.v.; Baumbach-Hefermehl a.w., WZG § 4 , nr. 2 1 , p. 310 e.v. en nr> 26, p. 312 e.v. en § 31, nr. 74, p. 907 e.v. 9

18 augustus 1997

zal dit merk ten opzichte van de waren van derden evenveel of bijna evenveel onderscheidend vermogen hebben als het merk van de rechthebbende. Dat is (voor de gebruiker) juist het aantrekkelijke van zodanig gebruik. Ten opzichte van de waren van de merkhouder zal er geen of nauwelijks onderscheidend vermogen zijn, en dat is juist het bezwaar tegen zulk gebruik. Het oorzakelijk verband tussen het onderscheidend vermogen van een woordmerk en de merkbescherming waarop de rechthebbende aanspraak kan maken, heeft trekken van de verhouding tussen kip en ei. Om merkbescherming te kunnen genieten moet een woordteken onderscheidend vermogen hebben, maar om dit onderscheidend vermogen te behouden, is merkbescherming nodig. Ter verduidelijking van een en ander geef ik enkele voorbeelden. 3.7. De zoeven genoemde aanduiding "aspirine" is een merk. Dat hangt daarmee samen dat het sedert de introductie van het produkt als merk heeft gefunctioneerd. Wie (zonder toestemming) acetylsalicylzuur tabletten met aanduidingen als Aspirin of aspirine in het verkeer brengt moet er rekening mee houden dat de merkhouder zich daartegen zal verzetten. Hetzelfde geldt wanneer derden het woordteken voor geneesmiddelen met een andere samenstelling, maar dezelfde werking zouden gebruiken, en misschien wel voor alle andere geneesmiddelen. Zou een derde, in het Beneluxgebied, het woordteken aspirine gebruiken als aanduiding van een evident niet soortgelijk produkt, bijv. een stofzuiger"), dan geniet de merkhouder niet de bescherming van art. 13. A, onder 1. Zou degene die voor het eerst tabaksprodukt, dat wij nu kennen als "sigaret" onder die aanduiding in het verkeer hebben gebracht en daarvoor merkbescherming hebben verkregen, dan had de aanduiding "sigaret" nu mogelijk een dergelijk status als "aspirine". In feite is "sigaret" een zuivere soortnaam geworden en daardoor is het gebruik daarvan naar zijn aard beschrijvend. Voor dit woord kan daarom geen bescherming worden verkregen, ook niet in vormen als "cigarette" en "Zigarette".12) 3.8. Bij gebruik van een woordteken door een ander dan de merkgerechtigde ter beschrijving van als de beschermde waren, of van daaraan soortgelijke waren, dan zijn als van belang zijnde factoren uit de rechtspraak af te leiden: a. maakt van het ter beschrijving gebruikte teken een woord deel uit dat de hoedanigheid van de waar aangeeft? b. is het teken om de desbetreffende waren te beschrijven? Deze beide factoren zijn ontleend aan het arrest-Juicy Fruit.'^ 3.9. Ik verduidelijk het bovenstaande wederom aan de hand van voorbeelden. Iemand brengt een aan boeken gewijd tijdschrift in het verkeer en noemt dit "Het Boek". Hij laat dit als merk inschrijven. Aannemend dat een boek t.o.v. een tijdschrift als een soortgelijke waar wordt beschouwd, zal de rechthebbende op het merk "Het Boek" niet kunnen verhinderen dat een boek als "boek" wordt aangeduid. Het woord beschrijft een hoedanigheid van de waar en is ook nodig om de waar te beschrijven (het criterium "of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen").'4) Zou een derde echter, in het Beneluxgebied, acetylsalicylzuur, of een produkt met soortgelijke werking, in het verkeer brengen onder een fantasienaam, bijv. "Pijndoder", met de toevoeging: "aspirine-tabletten", of ook: "werkt als aspirine" dan kan de rechthebbende op "aspirine" zich daartegen op grond van art. 13. A, onder 1, verzetten. De bedoelde toevoegingen zijn wel beschrijvend, maar het woord "aspirine" is dat

10

11 ) In het Nederlands lijkt dit ver gezocht, maar in het Frans is het dit minder. 12 ) Anders ligt het waarschijnlijk voor aanduidingen als "papirosa" en Papiroesjka" (Russisch voor sigaret). 13 ) Zie hiervóór, noot 2. 14 ) Zie het citaat uit het arrest-Juicy Fruit in § 3.4.

18 augustus 1997


op zichzelf niet. Het gebruik van dit woord ter beschrijving van de bedoelde waren kan het merkrecht doen verwateren. 3.10. In een casuspositie als die tot de vragen aanleiding heeft gegeven, lijkt mij het belangrijkste punt of het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven, sterk genoeg is en derhalve onder art. 1 BMW valt. Dat kan aan de hand van de daarvoor door het BenGH eerder gegeven criteria worden onderzocht. De hier besproken vraag I gaat echter uit van de veronderstelling dat het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven voldoende onderscheidend vermogen heeft, dus aan de vereisten van art. 1 voldoet. Onder die omstandigheden kan de vraag beantwoord worden aan de hand van de in art. 13. A voorkomende vereisten15) (die ten dele bij de behandeling van vraag 2 aan de orde komen), met inachtneming van de hiervóór, in § 3.8. genoemde criteria. 3.11. Dat brengt mij tot de volgende beantwoording van vraag 1: Het antwoord op vrao° 1 is, indien aan de vereisten van art. 13. A is voldaan, bevestigend, tenzij van het door de ander ter beschrijving gebruikte teken een woord deel uitmaakt dat de hoedanigheid van de waar of dienst aangeeft en dat teken noodzakelijk is om de desbetreffende waren of diensten te beschrijven; 4. Vraag 2 4.1. Het begrip "schade" komt voor in art. 13. A, onder 2. Het was een stukje vernieuwing in het merkenrecht, waarin - bij gebruik van een merk door een ander dan de rechthebbende - tot dan was aangenomen dat schade in zodanig gebruik besloten ligt.16) Dat laatste is nog altijd het uitgangspunt van art. 13. A, onder 1 en dat zal ook na de wijziging van de BMW door het in § 2.3. bedoelde protocol het geval blijven (art. 13 A.l. onder a en b). Het begrip "schade" ("préjudice"), zoals nu voorkomend in art. 13 A, onder 2 zal dan worden omschreven als: voordeel trekken uit of afbreuk doen aan. 4.2. Vraag 2 bewandelt de weg van het huidige art. 13 A, als het ware in omgekeerde richting. Volgens die bepaling behoeft schade niet te worden gesteld en bewezen bij een actie van een merkhouder tegen iemand die van dat merk (of een overeenstemmend teken) gebruik maakt "voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren". Vraag 2 houdt in of voor de beoordeling van het soortgelijk karakter van waren of diensten van belang is of door het gemaakte gebruik aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. Volgens het stelsel van art. 13.A is het antwoord op die vraag m.i. ontkennend. Of de waren waarvoor het gelaakte gebruik is gemaakt soortgelijk zijn aan die van de merkhouder, moet op zich zelf en aan de hand van de daarvoor ontwikkelde criteria17) worden beoordeeld. Is het resultaat dat het om soortgelijke waren gaat, dan wordt schade aan de merkhouder voorondersteld. Deze wettelijke presumptie berust op de gedachte dat, indien een ander dan de merkhouder een beschermd merk gebruikt voor dezelfde waren als die van de merkhouder, of daaraan soortgelijke waren, verwatering van het merk optreedt. Om die reden behoeft in zulk een geval niet te worden onderzocht of door het bedoelde gebruik schade aan de merkhouder kan worden toegebracht. Ook "tegenbewijs"' a ) kan daaraan niet afdoen en heeft dus geen zin. Is daarentegen het resultaat dat het niet om (dezelfde of) soortgelijke waren gaat, dan is nog mogelijk dat er sprake is van "ander gebruik" in de zin van art. 13A, onder 2. 15 ) Vgl. daarover: Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nrs. 907-909, p. 378-379. 16 ) Vgl. Braun, a.w., § 412, p. 326. " ) Vgl. vooral: Wichers Hoeth, Kort begrip, (a.w.), p. 156159, en voorts: Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., nr. 939, p. 378 en nr. 993, p. 408; Arkenbout, a.w., p. 104105; Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1130 e.v., p. 469 e.v. 18 ) Vgl. de conclusie van de a.-g. Strikwerda (sub 14, slot) bij het verwijzingsarrest.

301

Wil de merkhouder zich tegen zodanig ander gebruik verzetten, dan worden zwaardere eisen gesteld dan in die wetsbepaling, onder 1, en tot die eisen behoort dat aan de houder van het merk "schade kan worden toegebracht". Verkeert men nu in een geval waarin een merkhouder zich verzet tegen een bepaald gebruik en waarin iemand (de merkhouder zelf, zijn advocaat of eventueel een rechter) meent dat de vordering van die merkhouder moet worden toegewezen, terwijl niet duidelijk blijkt dat door het bedoelde gebruik schade aan de merkhouder kan worden toegebracht, dan zou dat een reflexwerking op de beantwoording van de vraag naar het soortgelijk karakter kunnen hebben. Door de waren van de pretense inbreukmaker soortgelijk te achten aan die van de merkhouder, blijft immers de vraag of aan de merkhouder schade kan worden toegebracht buiten de deur. Een rechtssubject zal in het geval van een geschil of dreigend geschil geneigd zijn, de feiten voor hem zelf zo gunstig mogelijk te presenteren. Voor een merkhouder of diens adviseur kan daarom het antwoord op vraag 2 bevestigend luiden. Voor de rechter ligt dat anders. Hij behoort de vraag of sprake is van soortgelijke waren uitsluitend aan de hand van de daarvoor bestaande criteria te beantwoorden. Die criteria zijn, althans ten dele, uit de rechtspraak19) af te leiden, en voor zover zij dat niet zijn, kan de rechter nieuwe criteria aan de literatuur ontlenen, ze zelf bedenken, of daarover vragen aan het BenGH stellen. Hoewel dat voor de uitkomst van de procedure bepalend kan zijn, mag hij zich daarbij niet laten leiden door het criterium van de mogelijkheid van (in concreto blijkende) schade. 4.3. Het antwoord op vraag 2 moet naar mijn oordeel dan ook luiden: nee. 5. Conclusie Mijn conclusie luidt dat de door de Hoge Raad gestelde vragen dienen te worden beantwoord als hiervóór, in de paragrafen 3.11. en 4.3., is aangegeven. g) Benelux-Gerechtshof, enz. Met betrekking tot de eerste vraag: 7. Overwegende dat deze vraag blijkens rechtsoverweging 3.5 van het arrest van de Hoge Raad en de samenhang tussen de beide vragen de uitleg van het bepaalde in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, betreft; 8. Overwegende dat het blijkens de door de Hoge Raad gegeven omschrijving van de feiten gaat om het geval dat een voor bepaalde waren of diensten ingeschreven woordmerk ten aanzien van deze waren of diensten wel het vereiste onderscheidend vermogen heeft - dus geschikt is om die waren of diensten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten (vgl. 's Hofs arrest van 5 oktober 1982 in de zaak A 81/4, "Juicy Fruit", Jurisprudentie deel 3, p. 20 e.v.) - maar tevens, door de betekenis of één der betekenissen van het woord dat als merk is ingeschreven, geschikt is om een hoedanigheid van andere, maar aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten aan te duiden; 9. Overwegende dat de Hoge Raad nu kennelijk wenst te vernemen of de merkhouder, indien in een zodanig geval een ander het als merk ingeschreven woord bezigt ter onderscheiding van die andere waren of diensten, zich daartegen overeenkomstig voormelde bepaling kan verzetten; 10. Overwegende dat aldus wordt gevraagd naar de beschermingsomvang van het merk en dat bij het beantwoorden van een dergelijke vraag, naar uit 's Hofs jurisprudentie blijkt, uitgangspunt moet zijn dat de wettelijke regeling berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economische verkeer; 11. Overwegende dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval tegenover elkaar staan het rechtmatig belang dat de merkhouder erbij heeft dat het onderscheidend vermogen van zijn merk niet wordt aangetast doordien zijn teken door een andere deelnemer aan het economisch verkeer wordt gebezigd ter onderscheiding van diens waren of diensten, en het 19

) Zie de rechtspraakvermeldingen in de literatuur, vermeld in de vorige noot.

302


evenzeer rechtmatige belang dat die ander erbij heeft om een hoedanigheid van zijn waren of diensten te kunnen aanduiden met een daartoe geschikt woord; 12. Overwegende dat bij deze afweging evenwel niet in aanmerking komt het belang van die ander om dat woord dat voor zijn waren of diensten geen onderscheidend vermogen heeft, niettemin te bezigen; 13. Overwegende dat daarom de te dezen vereiste afweging hierin resulteert dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval de merkhouder zich niet ertegen kan verzetten dat een ander het woord in het economisch verkeer bezigt om daarmede aan te geven dat zijn waren of diensten de met dat woord aangeduide hoedanigheid bezitten, maar niet behoeft te dulden dat dit aangeven op zodanige wijze geschiedt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van die waren of diensten; Met betrekking tot de tweede vraag: 14. Overwegende dat het bepaalde in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW in tegenstelling tot het bepaalde in dit lid onder 2, het recht van de merkhouder om zich tegen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken te verzetten, niet afhankelijk stelt van de voorwaarden dat dit gebruik schade voor de merkhouder kan veroorzaken; 15. Overwegende dat aldus reeds het systeem van artikel 13A, eerste lid, een aanwijzing vormt dat de feitelijke mogelijkheid van schade voor de merkhouder bij de toepassing van het eerste lid onder 1 geen rol behoort te spelen; 16. Overwegende dat het begrip "soortgelijk" ziet op de aard van de waren of diensten als zodanig; 17. Overwegende dat voor het vaststellen van het al dan niet soortgelijk zijn van de waren of diensten beslissend is in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard - commercieel, technisch of anderszins - verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt; 18. Overwegende dat de mogelijkheid van schade voor de merkhouder dan ook buiten beschouwing behoort te blijven bij de beantwoording van de vraag of waren en/of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, zijn aan te merken; 19. Overwegende dat de tweede vraag mitsdien ontkennend moet worden beantwoord; Ten aanzien van de kosten: 20. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; 21. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; 22. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald op ƒ 2.000,- (exclusief BTW) voor Linguamatics en op nihil voor de Stichting; 23. Gelet op de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok; 24. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 18 maart 1994 gestelde vragen; Verklaart voor recht: A. Ten aanzien van de eerste vraag: 25. Indien een woordmerk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten van een ander louter beschrijvend is in die zin dat het een hoedanigheid van die waren of diensten aanduidt, geeft artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW de merkhouder het recht zich ertegen te verzetten dat die ander het als merk ingeschreven woord bezigt op zodanige wijze dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van zijn waren of diensten;

18 augustus 1997

B. Ten aanzien van de tweede vraag: 26. Voor het antwoord op de vraag of waren of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW zijn aan te merken, is niet van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouder zich verzet, aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. Enz. Nr. 58. Hof van Beroep te Brussel, 17 mei 1995. (kommetjes uit aardewerk (nog) vormmerk?) Mr. G. Londers (alleenzetelend raadsheer). Belgisch Gerechtelijk Wetboek. De kort-geding-rechter dient zich in merkenzaken niet te beperken tot enkel onderzoek van de geldigheid van het depot, doch in zijn onderzoek tevens de geldigheid van het merk te betrekken. Art. 1, lid 1 j " art. 5, 4 (oud) Benelux-Merkenwet. Een verpakking van een product (vleespaté) bestaande uit een kommetje vervaardigd uit aardewerk waarvan de onderen bovenrand beschilderd zijn en waarop over de ganse omtrek terugkerende motieven in dezelfde kleur zijn beschilderd, is ongetwijfeld een teken dat als zodanig als merk geschikt is. Door het gebruik dat ervan gemaakt wordt kan een merk zijn onderscheidend vermogen verwerven dan wel verliezen. Geïntimeerde heeft zelf haar pastei gecommercialiseerd of laten commercialiseren door derden, o.a. appellante, onder verschillende merken en benamingen, zoals Herta en Sanspareil. Onder die omstandigheden herkent het publiek het kommetje niet langer als een verwijzing naar de onderneming van geïntimeerde, nu het product in hetzelfde kommetje door verschillende ondernemingen onder verschillende benamingen wordt aangeboden. Nestlé Belgium NV, appellante [in kort geding], advocaten mr. Th. van Innis en A. Braun, tegen De Witte N. - Sanspareil BVBA, geïntimeerde [in kort geding], advocaten mrs. Mattijs en Van de Velde. /. De feiten Overwegende dat geïntimeerde een fabrikant is van vleeswaren, o.a. vleespastei; dat zij dit laatste product verpakt in een kommetje gemaakt uit beschilderd aardewerk (gres); dat zij dit kommetje op 28 juli 1994 onder nr. 831.311 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau als driedimensionaal beeldmerk bestemd als verpakking voor goederen van klasse 29, nl. vlees en vleeswaren, charcuterie en vleesbereidingen waaronder leverpastei; dat zij dit kommetje op dezelfde datum tevens heeft laten registreren bij de «Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle» te Genève voor gebruik in Frankrijk als verpakking, registratie die op 25 januari 1995 werd bevestigd; Overwegende dat appellante eveneens vleeswaren, o.a. vleespastei, commercialiseert o.a. onder het merk Herta; dat deze leverpastei trouwens tot april/mei 1994, wanneer er een einde kwam aan de handelsbetrekkingen tussen partijen, werd gefabriceerd door geïntimeerde; dat appellante verder vleespastei commercialiseert onder het merk Herta, afkomstig van een ander fabrikant maar tevens verpakt in beschilderde kommetjes vervaardigd uit aardewerk; Overwegende dat bij aangetekend schrijven dd. 19 december 1994, geïntimeerde bij appellante heeft geprotesteerd tegen het gebruik door deze laatste van sterk gelijkende beschilderde kommetjes in aardewerk voor de verpakking van vleespastei gecommercialiseerd onder het merk Herta; dat pogingen om tot een regeling in der minne te komen blijkbaar mislukt zijn en geïntimeerde op 14 februari 1995 tot dagvaarding in kort geding is overgegaan;

18 augustus 1997


dat dezelfde dag geïntimeerde tevens een procedure ten gronde aanhangig heeft gemaakt voor de rechtbank van koophandel te Brussel, dewelke thans nog steeds hangende is; //. In rechte 1. Overwegende dat, in tegenstelling met de procedure in eerste aanleg, appellante thans wel degelijk betwist dat er urgentie aanwezig is, weze het onrechtstreeks door voor te houden dat bij de afweging van de respectievelijke belangen van partijen de balans in haar voordeel overhelt, zodanig dat er noodzaak is om bij hoogdringendheid de gevraagde maatregelen te bevelen; dat zij meer bepaald voorhoudt dat de door geïntimeerde mogelijk geleden schade zich herleidt tot winstderving die desgevallend steeds vatbaar is voor vergoeding, terwijl zij ingevolge de bevolen maatregelen niet alleen zou gehouden worden haar product van de markt te halen maar het opnieuw te introduceren in een nieuwe verpakking hetgeen belangrijke kosten meebrengt; Overwegende dat vooreerst dient opgemerkt dat de belangenafweging, nl. de vergelijking van het nadeel dat de eiser lijdt indien de maatregel niet wordt bevolen met datgene dat de verweerder ondergaat wanneer zulks wel gebeurt, geen uitstaans heeft met de vraag naar de urgentie (Storme, M. en Taelman, R, Het kortgeding: ontwikkelingen en perspectieven, in «Procederen in nieuw België en komend Europa», Storme, M. en Beidaen, A. (ed.), Kluwer, blz. 3 e.v., nrs. 4 en 6 ; Krings, E., Het kort geding naar Belgisch recht, T.P.R., 1991, blz. 1059 e.v., nr. 19). dat dergelijke belangenafweging slechts aan bod komt nadat de kortgedingrechter heeft vastgesteld dat er, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, urgentie aanwezig is en zelfs nadat hij heeft vastgesteld dat de eiser een voldoende schijn van recht aantoont; dat er immers slechts ruimte is voor dergelijke belangenafweging nadat is vastgesteld dat de gevorderde maatregelen maar nuttig gevolg hebben indien zij met spoed werden genomen en dat de aanspraken van de eiser prima facie een voldoende wettelijke basis hebben; dat immers pas in dat stadium het recht of belang van de ene partij kan afgewogen worden tegen dat van de andere; Overwegende dat niet ernstig kan betwist worden dat wanneer de door haar aangevoerde merkinbreuk zou vaststaan, geïntimeerde dreigt een aanzienlijke schade te lijden die, in tegenstelling met wat appellante voorhoudt niet alleen bestaat uit winstderving maar uit het risico dat het merk verwatert en daardoor zijn onderscheidend vermogen verliest dat dikwijls slechts na lange tijd en met grote o.a. financiële inspanningen is tot stand gebracht; dat de dreiging van dergelijke omvangrijke schade volstaat om te besluiten dat er effectief urgentie is; 2. Overwegende dat de rechter in kort geding vermag de ogenschijnlijke rechten van partijen te onderzoeken en op grond van dit onderzoek, zonder de rechtstoestand van partijen definitief en onherroepelijk te wijzigen, de aangepaste maatregelen te bevelen die in de lijn liggen van die rechten; dat, in tegenstelling met wat geïntimeerde voorhoudt, inzake beweerde merkinbreuken het onderzoek van de kortgedingrechter zich geenszins beperkt tot het nagaan of de eiser een bepaald merk heeft gedeponeerd en dat de verweerder een overeenstemmend teken gebruikt, in welk geval hij zonder meer de beweerde merkinbreuk zou moeten verbieden; dat hij in zijn onderzoek naar de rechten van partijen ook de middelen omtrent de regelmatigheid van het merk dient te betrekken; dat m.a.w. uit de loutere vaststelling, enerzijds, dat geïntimeerde het kwestieuze beschilderde kommetje in aardewerk als merk heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en dat dit merk ook effectief werd ingeschreven en, anderzijds dat appellante een quasi identiek kommetje gebruikt om hetzelfde product te verpakken, niet zonder meer kan afgeleid worden dat de vordering van geïntimeerde gegrond is, zoals de eerste rechter ten onrechte stelt; dat er anders over oordelen uiteraard de deur zou open zetten voor tal van misbruiken nu het depot niet het voorwerp uitmaakt van een inhoudelijk vooronderzoek door het Benelux

303

Merkenbureau, zodat bepaalde gebreken van het merk slechts achteraf door de rechter kunnen vastgesteld worden; 3. Overwegende dat vaststaat dat geïntimeerde het beschilderd grès-kommetje als driedimensionaal beeldmerk heeft gedeponeerd als verpakking voor vleeswaren meer bepaald leverpastei en niet wordt betwist dat appellante een quasi identiek kommetje gebruikt om leverpastei te commercialiseren onder de naam Herta; dat derhalve in beginsel aan de voorwaarden is voldaan opdat geïntimeerde op grond van artikel 13.A.1° BMW de bescherming van haar merk zou kunnen afdwingen; Overwegende dat appellante evenwel betwist dat het door geïntimeerde gedeponeerd merk beantwoordt aan de wettelijke definitie van het individueel merk zoals vastgesteld in artikel 1, lid 1 BMW; Overwegende dat naar luid van artikel 1, lid 1 BMW als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden; dat v.g. om als merk in aanmerking te kunnen komen, moet het betrokken teken onderscheidend vermogen hebben; dat het m.a.w. moet gaan om een teken dat kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, hetgeen betekent dat het een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (Benelux Gerechtshof, 19 januari 1981, zaak Kinder, R.W., 1980-81, col. 1825; Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, zaak Burberrys II, R. W., 199192, 742, overweging 18); dat het daarbij volstaat dat het teken als zodanig er zich toe leent het in aanmerking komend publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen zonder dat moet blijken dat een bepaald deel van dit publiek in feite ook doet (Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, hiervoor reeds geciteerd, overweging 26; Brinkhof, J.J., Wat is een merk?, in «Algemene problemen van merkenrecht», Gotzen, F. (ed.), Bruylant, 1994, blz. 33); Overwegende dat, gelet op wat voorafgaat, een verpakking van een product bestaand uit een kommetje vervaardigd uit aardewerk waarvan de onderen bovenrand beschilderd zijn en waarop over de ganse omtrek terugkerende motieven in dezelfde kleur zijn geschilderd, ongetwijfeld een teken is dat als zodanig geschikt is om het in aanmerking komend publiek de band te doen leggen tussen de waren en de onderneming waarvan ze afkomstig zijn; Overwegende dat het onderscheidend vermogen echter een dynamisch concept is, m.a.w. geen constante maar een veranderlijke grootheid is (overweging 19 in het arrest van het Benelux Gerechtshof in de zaak Burberrys II, hierboven geciteerd); dat dit betekent dat een merk, door het gebruik dat er wordt van gemaakt, zijn onderscheidend vermogen kan verwerven dan wel verliezen (Evrard, J.J., Les conditions de validité de la marque, in «Algemene problemen van merkenrecht», Gotzen, F. (ed.), Bruylant, 1994, blz. 35 e.v., nrs. 7 en 8); dat immers een merk zodanig kan gebruikt worden dat het bij het in aanmerking komend publiek niet langer als zodanig wordt herkend; Overwegende dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat geïntimeerde en haar rechtsvoorganger reeds vele jaren pastei produceren dewelke wordt verpakt in de kommetjes vervaardigd uit beschilderd aardewerk; dat zij deze waren evenwel zelf heeft gecommercialiseerd of heeft laten commercialiseren door derden, o.a. appellante, onder verschillende merken en benamingen, o.a. Herla en Sanspareil die worden vermeld op de vacuümverpakking die rond het kommetje met inhoud wordt aangebracht; dat het daarbij onverschillig is of die derden deze waren gewoon bij geïntimeerde hebben aangekocht, dan wel of deze laatste dit product voor rekening en in opdracht van deze derden heeft geproduceerd; dat in die omstandigheden het publiek het kwestieuze kommetje niet langer meer herkent als een verwijzing naar de

304


onderneming van geïntimeerde nu hetzelfde product haar in hetzelfde kommetje door verschillende ondernemingen onder verschillende benamingen wordt aangeboden; dat integendeel dergelijke verpakkingen gepercipieerd wordt door het publiek als een decoratief element, dan wel als een meerwaarde die aan het product wordt gegeven door het te voorzien van een duurzame verpakking die na verbruik van de inhoud nog voor andere doeleinden kan gebruikt worden; dat dit zeker het geval is nu uit de door appellante voorgelegde stukken blijkt dat bereide vleeswaren, zoals pastei, in vele gevallen traditioneel worden verpakt in kommen vervaardigd uit aardewerk in allerlei grootte, vormen en kleuren; dat precies daarom er in dat verband gebruik wordt gemaakt van het woord «terrine» (bijvoorbeeld «Terrine des Ardennes»), nl. een kom van aardewerk waarin sommige gerechten worden bereid en opgediend dan wel een gerecht dat in een dergelijke kom wordt bereid en opgediend (van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 10e uitg., 2481); Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat ogenschijnlijk volgt dat hoewel het beschilderd kommetje in aardewerk dat geïntimeerde als verpakking van de door haar gefabriceerde pastei gebruikt er zich in beginsel toe leent dat het publiek de waar herkent als zijnde afkomstig uit haar onderneming, het gebruik dat zij van dit teken heeft gemaakt meebrengt dat het als merk niet langer onderscheidend vermogen heeft en zij, ondanks het depot, er niet de bescherming kan van opeisen op grond van artikel 13.A.1 0 BMW; dat de vordering van geïntimeerde dan ook als ongegrond dient afgewezen te worden; (...) Om deze redenen, Het Hof, Uitspraak doende na tegenspraak; Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; Ontvangt het hoger beroep en verklaart het deels gegrond; Hervormt de bestreden beschikking, behoudens in zoverre het de vorderingen ontvangt, de tegenvordering als ongegrond afwijst en de kosten begroot; Opnieuw rechtdoende, Verklaart de hoofdvordering ongegrond; Enz. Nr. 59. Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 6 maart 1997. (Novem/Novem) Mrs. A.N. van Zelm van Eldik, A.M.H. Geerars en H. van der Wiel. Art. 5, 3 (oud) j° art. 39 Benelux Merkenwet. Met het gebruik van (een logo met) haar naam in brochures heeft eiseres haar recht op haar dienstmerk in volle omvang behouden. Protocol tot wijziging van de Benelux-Merkenwet (Trb. 1993, 12). Overgangsrecht. Omdat eiseres geen schadevergoeding vraagt, maar alleen een verbod voor de toekomst dient op de vordering de nieuwe BMW als het op die toekomstige handelingen toepasselijke recht te worden toegepast. De eerder gegeven bewijsopdracht dient genuanceerd te worden, doch kon besloten geacht worden in de oude bewijsopdracht. Art. 13A, lid lbj° art. 39 BMW. Afgezien van enkele ondergeschikte raakvlakken, bewegen gedaagden zich op een ander gedeelte van de markt. Eiseres heeft, anders dan gedaagden, geen commerciële achtergrond. De statutaire doelstelling van eiseres is de verbetering van de energievoorziening en het milieu in Nederland, en zo profdeert zij zich ook. De gedaagden daarentegen brengen op commerciële wijze goederen op de (consumenten-)markt, waarbij hooguit zijdelings energievoorziening en milieu aan de orde komen.

18 augustus 1997

Het publiek zal de diensten van partijen niet als verwant beschouwen. Art. 13A, lid lcj° art. 39 BMW. Een "ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken en afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk" van eiseres is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dit klemt te meer, nu "Novem " geen sterk merk Art. 5 Handelsnaamwet. Weliswaar is er wel eens enige verwarring geweest, maar geen rechtens relevante, omdat die verwarring zich relatief bijzonder weinig voordeed en gemakkelijk opgeheven werd. Novem Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV, te Sittard, eiseres, procureur mr. J.C.P. Ekering, advocaat mr. F.W. Udo te Heerlen, tegen Novem International BV, te Rotterdam, en zes andere vennootschappen (Novem Trading International, Novem Energie Savings, Novem Automotive, J.M. Development, Novem Investments, en Novem Trading (USA)), procureur mr. M.A. van Peski, advocaat mr. R.C.K. van Oerle. a) Tussenvonnis 1 juli 1994 (mrs. Van Zelm van Eldik, Santema en Van der Poel). 2. De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwist gebleven inhoud van de overgelegde producties, staat in deze procedure tussen partijen het volgende vast. 2.1. Eiseres is op 18 juni 1976 opgericht en voert sedert april 1988 de naam "Novem" als handelsnaam. Zij is gevestigd te Sittard en heeft nevenvestigingen (kantoren) te Utrecht, Apeldoorn, Assen, Zutphen, Maastricht, Rotterdam en Alkmaar. 2.2. De statutaire doelstelling van eiseres luidt: "De vennootschap heeft primair ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de energievoorziening van Nederland. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het laten realiseren van energiebesparing en brandstofdiversificatie door middel van ontwikkeling van nieuwe opties ter verbetering van de energiesituatie, en het stimuleren van de toepassing van bestaande opties bij specifieke doelgroepen van energieverbruikers in Nederland, een en ander binnen het kader van het algemene energiebeleid en rekening houdend met randvoorwaarden van het milieubeleid. Daarnaast zal de vennootschap zich bezig houden met activiteiten, die de verbetering van het Nederlands milieu tot doel hebben. Dit alles in de ruimste zin en voorts al datgene wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn." 2.3. Eiseres voert in opdracht van de overheid het management van tal van overheidsprogramma's gericht op de ontwikkeling van energie- en milieutechnologie en de totstandkoming van energiebesparing en milieuverbetering. Veel opdrachten worden uitgevoerd voor het Directoraat Generaal voor Energie van het Ministerie voor Economische Zaken. In toenemende mate zijn ook andere departementen opdrachtgever. Eiseres werkt internationaal op veel terreinen samen met andere organisaties. Zij voert werkzaamheden uit voor de Europese Gemeenschap en het Internationaal Energie Agentschap. 2.4. Eiseres is houdster van het (diensten)merk "Novem", ingeschreven onder nummer 450693 bij het Benelux Merkenbureau met werking vanaf 27 september 1988. Het merk is ingeschreven voor: - Klasse 35 Opstellen van statistieken; marktonderzoek en -analyse; bedrijfseconomische adviezen; verzameling en verspreiding van gegevens. - Klasse 36 Advisering omtrent kredieten/subsidies.

18 augustus 1997


- Klasse 42 Bevorderen van en advisering omtrent projecten op het gebied van energie en milieu; programmeren voor elektronische dataverwerking; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs. 2.5. Novem International was voorheen genaamd De Regt Hoortoestellen B.V. Bij notariële akte van 19 december 1989 zijn de statuten gewijzigd en heeft de vennootschap de huidige naam gekregen. Novem International is de moedermaatschappij van de overige gedaagde vennootschappen en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "houdstermaatschappij en exploitatie van patentrechten". 2.6. Novem Trading International is opgericht in juli 1990 en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "internationale marketing van nieuw ontwikkelde produkten meer in het bijzonder consumenten- gebruiksgoederen, deelnemen in, het financieren van, het voeren van beheer." Het belangrijkste produkt van deze vennootschap is de "Novem Sealer", een apparaat om plastic zakjes te sluiten met een zogenaamde papier-tape-sluiting. Daarnaast verkoopt deze vennootschap o.a. onder de naam "Novem Multi Sealer" een apparaat voor het sluiten van vuilniszakken, het bundelen van snoeren en touwen, etc. Ten behoeve van dit produkt levert de vennootschap ook pvc-vrije tape. Voorts verkoopt zij huishoudhandschoenen. 2.7. Novem Energie Savings is opgericht in augustus 1990. De handelsnaam is na het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure gewijzigd in NES B.V. De vennootschap heeft blijkens het handelsregister tot doel: "verwerven en exploiteren van patenten, voor produkten op het gebied van energiebesparing en milieu, deelnemen in andere ondernemingen. 2.8. Novem Automotive is opgericht in mei 1992 en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "groothandel in alle soorten ongeregelde goederen, halffabrikaten, grondstoffen, verstrekken van adviezen en diensten, het verkrijgen van opbrengsten uit de exploitatie van het recht tot gebruik maken van auteursrechten, octrooien." De vennootschap verkoopt produkten in verband met de auto, waaronder de "life hammer", een tasje voor cd's, de "multi memo" en de "caravan-control". 2.9. J.M. Development is opgericht in 1990 en gebruikte aanvankelijk tevens Novem International Services als handelsnaam. Bij notariële akte van 18 januari 1994 is naar statutaire naam gewijzigd in Magma Chemicals International B.V., welke naam zij daarvoor reeds als handelsnaam bezigde. Blijkens het handelsregister heeft de vennootschap tot doel: "groothandel in alle soorten ongeregelde goederen, halffabrikaten, grondstoffen; verstrekken van adviezen en diensten; het verkrijgen van opbrengsten uit exploitatie van het recht tot gebruikmaken van auteursrechten, octrooien." 2.10. Novem Investments is opgericht op 1 oktober 1991 en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "het deelnemen in, het financieren van, het voeren van beheer over andere ondernemingen, het exploiteren van rechten op industriële eigendom, het beleggen van vermogen." 2.11. Novem Trading (USA), in 1990 ingeschreven in het handelsregister, heeft blijkens dit register tot doel: "de internationale marketing van nieuw ontwikkelde produkten, meer in het bijzonder consumenten-gebruiksgoederen, het deelnemen in, het financieren van, voeren van beheer." 3. De grondslag van de vorderingen Eiseres legt aan haar vorderingen, naast voormelde vaststaande feiten, de volgende stellingen ten grondslag. 3.1. Gedaagden handelen elk afzonderlijk en/of tezamen als groep van ondernemingen in strijd met de artikelen 5 en 5A Handelsnaamwet en artikel 13A aanhef sub 1 en 2 van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW), alsmede met artikel 6:162 B.W. 3.2. Dit omdat: a) gedaagden een handelsnaam voeren die tevoren reeds door eiseres rechtmatig gevoerd werd c.q. daarvan slechts in geringe mate afwijkt en verwarring tussen de ondernemingen te vrezen is; b) die handelsnaam het merk "Novem" althans een aanduiding die daarvan slechts in geringe mate afwijkt bevat waarop eiseres recht heeft en verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van produkten en diensten te vrezen is;

305

c) gedaagden het merk gebruiken voor verkoop van produkten en de levering van diensten welke op het terrein liggen waarvoor eiseres het merk heeft gedeponeerd en heeft gebruikt, althans voor soortgelijke waren en diensten althans op een dergelijke wijze en onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres als houdster van het merk schade kan worden toegebracht. (...) 5. De beoordeling 5.1. Gelet op artikel 37 BMW stelt de rechtbank uitdrukkelijk vast dat zij te dezen bevoegd is, nu alle gedaagden gevestigd zijn dan wel kantoor houden te Rotterdam. 5.2. Met hetgeen in deze procedure is aangevoerd als weergegeven onder 3 heeft eiseres in voldoende mate aan haar stelplicht voldaan. Aangezien gedaagden, naar zij ook zelf naar voren brengen, als groep van ondernemingen aan het handelsverkeer deelnemen door allerlei produkten op de markt te brengen en zich daarbij in voorkomend geval ook bedienen van de handelsnaam en het merk Novem, kon eiseres volstaan met dit te stellen zonder dat zij de afzonderlijke activiteiten van de diverse ondernemingen uiteen hoefde te zetten. 5.3. Op door eiseres overgelegde brochure's is op diverse plaatsen een logo met haar naam, waarbij de eerste (hoofdletter schuin is geschreven en tevens als onderstreping is gebruikt, afgedrukt. De kaft van een brochure vermeldt: "Novem energie- en milieuprogramma's". In de tekst van de brochures wordt op diverse plaatsen "Novem" gebruikt. Anders dan gedaagden betogen gaat het hier niet alleen om de handelsnaam maar kan dit gebruik ook gelden als merkgebruik voor de diensten van eiseres, zoals ingeschreven bij het BeneluxMerkenbureau. Nu gedaagden overigens geen feiten of omstandigheden naar voren brengen waaruit het tegendeel tenminste aannemelijk wordt, laat staan te bewijzen aanbieden, zal er dan ook van worden uitgegaan dat eiseres haar recht op het dienstmerk in volle omvang heeft behouden. 5.4. In dit geschil is op zich niet doorslaggevend dat eiseres diensten verleent aan overheid en bedrijfsleven en de Novem Groep produkten voor consumenten op de markt brengt. Bij het toetsen aan de ingeroepen wettelijke normen van de Handelsnaamwet en de BMW gaat het er thans om of: a) de diensten van eiseres en de waren van de Novem Groep soortgelijk zijn; en/of b) de Novem Groep onder zodanige omstandigheden van het merk gebruik maakt, dat aan eiseres schade kan worden toegebracht; en/of c) in verband met de aard der ondernemingen van eiseres enerzijds en van de Novem Groep anderzijds en de plaats waar zij gevestigd zijn en de overige omstandigheden, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is; en/of d) bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren (diensten) te duchten is. 5.5. Ter staving hiervan heeft eiseres met name gewezen op de publiciteit over de zogeheten Antonov-motor, bij de ontwikkeling waarvan de Novem Groep betrokken zou zijn en waarover Volvo Car B.V. zich bij eiseres zou hebben beklaagd, alsmede op een abusievelijk door Capi-Lux Holding aan eiseres gestuurde factuur die voor een van de gedaagden bestemd was. 5.6. Op de grond van de verschafte informatie en gelet op het gemotiveerde verweer van gedaagden, kan de juistheid van het door eiseres gestelde echter niet worden aangenomen. Eiseres, op wie de bewijslast rust, dient daarom nader bewijs te leveren. In afwachting hiervan wordt iedere verdere beslissing aangehouden. Beslissing De rechtbank: draagt eiseres op feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit het onder 5.4. sub a tot en met d blijkt; enz. b) Eindvonnis. 2. De verdere beoordeling. 2.1 Na het wijzen van het tussenvonnis op 1 juli 1994 is op 1 januari 1996 art. 13A BMW gewijzigd. Omdat de eiseres geen schadevergoeding vraagt, maar alleen een verbod voor de toekomst van handelingen door de gedaagden, dient, anders

306


dan de eiseres stelt, op de vordering de nieuwe BMW als het op die toekomstige handelingen toepasselijk recht te worden toegepast. (...) 2.3 De rechtbank dient thans te beoordelen of en zo ja, in hoeverre, de bewijsopdracht gewijzigd dient te worden ten gevolge van de wijziging in art. 13A BMW. 2.4 De bewijsopdracht (a) dat "de diensten van de eiseres en de waren van de Novem Groep soortgelijk zijn" dient onder het nieuwe recht gehandhaafd te worden, omdat zulks ook volgens het nieuwe recht voor de beoordeling van de vordering van belang is. 2.5 De bewijsopdracht (b) dat "de Novem Groep onder zodanige omstandigheden van het merk gebruik maakt, dat aan de eiseres schade kan worden toegebracht" dient onder het nieuwe recht genuanceerd te worden. De eiseres dient onder het nieuwe recht te bewijzen dat door dat merkgebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Nu deze volgens het nieuwe recht geformuleerde bewijsopdracht geacht moet worden te zijn besloten geweest in de oude bewijsopdracht en de eiseres ook geen nader bewijs heeft aangeboden van dit punt, zal de rechtbank geen nieuwe bewijsopdracht geven, maar aan de hand van het thans beschikbare materiaal beoordelen of de eiseres in bewijs geslaagd is. 2.6 De bewijsopdracht (c) dat 'in verband met de aard der ondernemingen van de eiseres enerzijds en van de Novem Groep anderzijds en de plaats waar zij gevestigd zijn en de overige omstandigheden, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is" blijft ongewijzigd, omdat die toegesneden is op art. 5 Handelsnaamwet. 2.7 De bewijsopdracht (d) dat "bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren (diensten) te duchten is" blijft ook ongewijzigd, omdat die toegesneden is op de vordering van de eiseres, die gebaseerd is op art. 5a Handelsnaamwet en op onrechtmatige daad. 2.8 De advocaten van partijen hebben in hun pleidooi op 4 november 1996 de per 1 januari 1996 ingegane wetswijziging en de gevolgen daarvan voor deze zaak besproken. 2.9 Met betrekking tot bewijsopdracht (a) overweegt de rechtbank als volgt. Voor het vaststellen van het al dan niet soortgelijk zijn van de waren of diensten is beslissend in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard commercieel, technisch of anderszins - verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt. De mogelijkheid van schade voor de merkhouder dient hierbij buiten beschouwing te blijven. 2.10 Afgezien van enkele ondergeschikte raakvlakken, bewegen de partijen zich op een ander gedeelte van de markt. De eiseres heeft, anders dan de gedaagden, geen commerciële achtergrond. Zoals in het tussenvonnis sub 2.2 overwogen, is de statutaire doelstelling van de eiseres verbetering van de energievoorziening en het milieu in Nederland. Gezien de stukken en de inhoud van de getuigenverklaringen profileert de eiseres zich ook op geen andere wijze. De gedaagden daarentegen brengen op commerciële wijze goederen op de (consumenten) markt, waarbij hooguit zijdelings energievoorziening en milieu aan de orde komen. Daarom gaat de rechtbank ervan uit dat het publiek de diensten van de eiseres niet beschouwt als verwant met de diensten van de gedaagden. 2.11 Derhalve is de eiseres niet geslaagd in bewijsopdracht (a). 2.12 Met betrekking tot bewijsopdracht (b) overweegt de rechtbank als volgt. 2.13 De rechtbank acht, mede gezien het feit, hierboven sub 2.10 omschreven, dat de partijen zich op een ander gedeelte van de markt bewegen, onvoldoende concreet aannemelijk gemaakt dat de gedaagden door hun merkgebruik ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken en afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van de eiseres. Dit klemt temeer, daar het merk "Novem" geen sterk merk is. 2.14 De eiseres is dus niet geslaagd in bewijsopdracht (b). 2.15 Met betrekking tot bewijsopdracht (c) overweegt de rechtbank als volst.

18 augustus 1997

2.16 Weliswaar is er blijkens de getuigenverklaringen wel eens enige verwarring geweest, maar geen rechtens relevante, omdat die verwarring zich relatief bijzonder weinig voordeed en gemakkelijk opgeheven werd. Mede gezien het hierboven besproken feit dat partijen zich bewegen op een ander gedeelte van de markt, kan uit de bewijsmiddelen niet worden afgeleid dat verwarring bij het publiek te duchten is. 2.17 De eiseres is dus niet geslaagd in de bewijsopdracht (c). 2.18 Met betrekking tot bewijsopdracht (d) overweegt de rechtbank als volgt. 2.19 De eiseres is in deze bewijsopdracht evenmin geslaagd om dezelfde redenen waarom zij niet geslaagd is in de bewijsopdrachten (a), (b) en (c). 3. De kostenveroordeling De eiseres is de in het ongelijk gestelde partij, zodat zij veroordeeld dient te worden in de kosten van het geding. 4. De beslissing De rechtbank: wijst de vordering van de eiseres af; veroordeelt de eiseres in de kosten van het geding, aan de zijde van de gedaagden tot op het wijzen van dit begroot op ƒ 290,- aan verschotten en ƒ 4.970,- aan salaris voor de procureur; enz. Nr. 60. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 7 december 1995. (lay-out "De Vastgoed Adviseur") Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-Van Santen en E.J. van Sandick. Art. 1 j° art. 10 lid 1 in fine Auteurswet 1912. Pres.: Een goed idee of een bepaalde stijl als zodanig worden niet auteursrechtelijk beschermd, maar dat is anders wanneer een bepaalde stijl of styling concreet is uitgewerkt, zoals in dit geval. Art. 13 Aw 1912. Hof: Ook aannemende dat het ontwerp van Goos een 'werk' is in de zin van artikel 1 Aw, vallen bij vergelijking van dat ontwerp met de gewraakte aflevering van het blad zodanige verschillen op, dat die afleveringen zijn te beschouwen als een nieuw, oorspronkelijk werk als bedoeld in artikel 13 Aw en dus niet als verveelvoudiging van het ontwerp. Anders de Pres.: De overeenstemming tussen het schetsontwerp van Goos en het door VBO uitgegeven magazine is wezenlijk en van een eigen, op voldoende originele wijze afwijkend ontwerp van gedaagde is geen sprake. Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed "V.B.O." te 's-Gravenhage, appellante [in kort geding], procureur mr. J.C. Leenders, tegen Roland Goos h.o.d.n. Unlimited te Beverwijk, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. A.M.M, van der Valk. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 september 1994 (mr. B.C. Punt). /. De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 6 september 1994 staat het navolgende tussen partijen vast: - Nadat eiser [R. Goos; Red.], adviseur voor communicatie en pr, eerder een folder voor gedaagde had vervaardigd, heeft hij gedaagde aangeboden haar verenigingsblad De Vastgoed Adviseur te "restylen". Daartoe heeft hij - zoals hij dat zelf uitdrukt - op no cure no pay basis een schetsontwerp vervaardigd voor de opmaak van een zestal pagina's, waarvan er verschillende een min of meer terugkerende inhoud hebben, zoals omslagblad, blad met colofon en inhoudsopgave, woord vooraf van de voorzitter e.d.

18 augustus 1997

Bijblad

riële Eigendom, nr. 8

- Eind 1993 heeft eiser dit ontwerp aan het bestuur van gedaagde aangeboden. Gedaagde heeft eiser echter geen opdracht gegeven haar magazine overeenkomstig het schetsontwerp uit te voeren. - In april 1994 heeft eiser gedaagde aangesproken op het feit dat volgens hem door gedaagde - zonder zijn toestemming gebruik was gemaakt van zijn schetsontwerp voor de februari en maartnummers van haar magazine. 2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer Eiser vordert nadat hij zijn eis heeft gewijzigd - kort gezegd 1. een verbod aan gedaagde om na betekening van dit vonnis verder gebruik te maken van de door eiser vervaardigde ontwerpen voor het magazine "De Vastgoed Adviseur", op straffe van een dwangsom, 2. veroordeling van gedaagde om eiser een bedrag van ƒ 6.000,-, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten te betalen. Daartoe voert eiser het volgende aan: Het is hem gebleken dat gedaagde zijn schetsontwerp niet alleen in de februari- en maartnummers van haar magazine heeft toegepast, maar ook in de daarop volgende nummers, ondanks toezeggingen van gedaagde om van verder gebruik van het schetsontwerp af te zullen zien. Gedaagdes gebruik van zijn ontwerp levert inbreuk op ten aanzien van het hem daarop toekomende auteursrecht, maar ook als dat niet zo zou zijn, handelt gedaagde in ieder geval onrechtmatig jegens hem. Als gevolg daarvan lijdt hij schade: hij derft inkomsten die hij genoten zou hebben als van een auteursrechtelijke inbreuk geen sprake zou zijn geweest. Hij wil daarom als voorschot op die schade een bedrag van ƒ 6.000,- excl. B.T.W. per magazine ontvangen; gelet op het aantal tot nu toe door uitgegeven inbreuk makende magazines bedraagt zijn schade in totaal ƒ 36.000,- excl. B.T.W. Voorts vordert hij dat gedaagde hem de gemaakte buitengerechtelijke kosten vergoedt. Gedaagde heeft hiertegenover als verweer aangevoerd dat er voor de vorderingen van eiser geen rechtsgronden zijn, omdat 1) er tussen partijen geen overeenkomst is gesloten, gedaagde heeft nl. nooit opdracht gegeven aan eiser om de lay-out te vervaardigen, 2) aan eiser geen auteursrecht toekomt op de door hem gebruikte stijl en 3) gedaagde zich weliswaar heeft geïnspireerd op eisers ontwerpen, doch de betreffende bladzijden van haar magazine toch op een voldoende originele wijze heeft vorm gegeven. 3. Beoordeling van het geschil Het verweer van gedaagde sub 1) gaat op: de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen betreffende het vervaardigen van het betrokken schetsontwerp is niet aannemelijk geworden. Veeleer is sprake van een vrijblijvende aanvaarding door gedaagde van een door eiser gedaan aanbod terzake. Het verweer sub 2) dat dit ontwerp niet door het auteursrecht wordt beschermd, faalt naar voorlopig oordeel echter. Op zich zelf is wel juist dat een goed idee of een bepaalde stijl als zodanig niet auteursrechtelijk worden beschermd, doch wanneer een bepaalde stijl of styling concreet is uitgewerkt, zoals in dit geval, is dat anders. Het gaat hier om meer dan alleen maar een idee bijv. het idee om tegels van een bepaalde vorm in te kleuren, het geval kenbaar uit HR 11 december 1981 NJ 1982, 286, waarop gedaagde een beroep doet. De onderhavige ontwerp-schetsen zijn voorts naar voorlopig oordeel voldoende origineel om voor bescherming in aanmerking te komen, ook al zitten daarin diverse op zich zelf wel bekende typografische elementen. Tenslotte faalt naar voorlopig oordeel ook het verweer sub 3) dat de gewraakte nummers van De Vastgoed Adviseur weliswaar zijn geïnspireerd op de door eiser voorgestelde stijl, maar toch op voldoende originele wijze zijn vormgegeven. Bij vergelijking van het door eiser vervaardigde schetsontwerp en het door gedaagde met ingang van februari 1994 uitgegeven magazine vallen de volgende punten van overeenstemming op: - het voorblad met in scftnV/schrift de aandacht verdienende artikelen.

307

- de indeling van de colofon, met tussenkopjes in schrijfschrift. - de bladzijdenummers in het wit in grote zwarte blokken. - de inleiding geheten: woord vooraf van de voorzitter. - het begin van de artikelen met een grote gestileerde letter. - het gebruik van diverse lettertypen in de koppen boven de artikelen. Op sommige punten, met name de lettertypen, is de overeenstemming geen 100% maar is op dezelfde plaats duidelijk een soortgelijk, bijna gelijk lettertype gevolgd. Dat alleen al geeft aan dat er van veel meer sprake is dan van inspiratie. De overeenstemming is wezenlijk en van een eigen, op voldoende originele wijze afwijkend ontwerp van gedaagde is voorshands geen sprake, daarentegen wel van een inbreuk op eisers auteursrecht op zijn ontwerpen. Voorts is niet onaannemelijk dat eiser als gevolg van gedaagdes onrechtmatige gebruik van zijn ontwerp schade lijdt en heeft geleden. Gedaagde heeft wel de omvang van de geleden schade bestreden, maar niet dat er sprake is van schade. Mede in aanmerking genomen dat de incassokosten door eiser niet nodeloos zijn gemaakt, komt het geraden voor om eiser bij wijze van voorschot op zijn schade een bedrag van ƒ 12.500,toe te kennen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van eiser voor toewijzing in aanmerking komen op de wijze als hierna vermeld. Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 4. Beslissing De President: Verbiedt gedaagde om na betekening van dit vonnis verder gebruik te maken van de door eiser vervaardigde ontwerpen voor het magazine "De Vastgoed Adviseur", op straffe van een dwangsom van ƒ 8.000,- per overtreding. Veroordeelt gedaagde om aan eiser tegen behoorlijk bewijs van kwijting bij wijze van voorschot een bedrag van ƒ 12.500,te betalen. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiser begroot op ƒ 1350,-, waarvan ƒ 350,- aan griffierecht. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1. In grief 6 bestrijdt VBO dat Goos een spoedeisend belang bij zijn vordering in dit kort geding heeft. Volgens VBO is het spoedeisend belang niet gesteld en is niet voldaan aan het vereiste dat de vordering zonder twijfel in een bodemprocedure toewijsbaar zal zijn. 2. Deze grief is ongegrond. In de stellingen van Goos in eerste aanleg ligt besloten dat VBO, ondanks toezegging dit niet te doen, het ontwerp van Goos op de maandelijkse uitgaven van het verenigingsblad De Vastgoed Adviseur blijft toepassen en dusdoende steeds opnieuw en op voor Goos schadelijke wijze inbreuk maakt op de auteursrechten van Goos op dat ontwerp. Daarmee is het vereiste spoedeisend belang van Goos bij het door hem gevraagde verbod voldoende gegeven. Of Goos tevens een spoedeisend belang heeft bij het door hem gevorderde voorschot op schadevergoeding, kan mede gelet op hetgeen hieronder ten aanzien van grief 5 wordt overwogen in het midden worden gelaten. 3. De grieven 1 en 2 bestrijden de overweging die de president heeft gewijd aan het, in eerste aanleg door VBO als eerste opgeworpen, verweer dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. Dit verweer is gelet op de grondslag van de vorderingen van Goos (onrechtmatige daad wegens inbreuk op zijn auteursrecht) niet relevant voor de toewijsbaarheid van die vorderingen. De aangevallen overweging is blijkens het vonnis ook niet mede redengevend voor de beslissing van de president. De vraag naar gegrondheid van de grieven kan dan ook als voor de in hoger beroep te nemen beslissing niet van belang in het midden blijven.

308


4. VBO heeft gemotiveerd betwist dat het door Goos gemaakte ontwerp kan worden aangemerkt als "werk" in de zin van artikel 1 Auteurswet 1912 ("Aw.") en (subsidiair) dat met de door Goos gewraakte afleveringen van De Vastgoed Adviseur inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Goos. De president heeft zowel het eerste als het tweede verweer verworpen. Hiertegen richten zich respectievelijk de derde en de vierde grief. 5. De vierde grief treft doel. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het ontwerp van Goos in de vorm van zes "fake" pagina's van De Vastgoed Adviseur een "werk" is in de zin van artikel 1 Aw., vallen bij vergelijking van dat ontwerp met de gewraakte afleveringen van dat blad dusdanige verschillen op, dat die afleveringen naar het voorlopig oordeel van het hof eveneens zijn te beschouwen als een nieuw, oorspronkelijk werk als bedoeld in artikel 13 Aw. en dus niet als een verveelvoudiging van het ontwerp. Doorslaggevend daarbij zijn de volgende typische elementen in het ontwerp, welke in voormelde afleveringen niet zijn overgenomen: het gebruik van een kleine foto op de omslag, van verticale teksten, van verschillende breedtes van de kolommen en het gebruik van drie kolommen. 6. Het voorgaande betekent dat de derde grief en de vijfde grief die betrekking heeft op het door de president toegekende voorschot op schadevergoeding, geen bespreking meer behoeven. 7. Voor zover Goos zijn vordering tot (een voorschot op) schadevergoeding heeft gebaseerd op onrechtmatig handelen van VBO buiten auteursrechtelijke inbreuk, heeft Goos daartoe onvoldoende bijzondere omstandigheden gesteld. 8. De slotsom is dat met vernietiging van het vonnis van de president de vorderingen van Goos alsnog dienen te worden afgewezen. Goos zal als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van beide instanties hebben te dragen. Beslissing: Het Hof: - vernietigt het aangevallen vonnis en, opnieuw rechtdoende, wijst de oorspronkelijke vorderingen van Goos alsnog af; - verwijst Goos in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van VBO begroot op ƒ 1250,- voor de eerste aanleg en ƒ 1585,- voor het hoger beroep. Enz. Nr. 61. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 1 december 1992.1) (insecticide-spuitbus-etiket) Mr. J.J. Matthijse. Art. 1° art. 10, lid 1, in fine Auteurswet 1912. Bij beantwoording van de vraag of een bepaald voortbrengsel voldoet aan de voor auteursrechtelijke bescherming gestelde vereisten, moet dat voortbrengsel in zijn totaliteit worden bezien. In casu wordt die vraag bevestigend beantwoord. Art. 1 j° art. 26 Aw. Er is geen sprake van een gezamenlijk auteursrecht in de zin van art. 26 Aw. Voldoende aannemelijk is, dat het logo door de raadsman van Eurodrugs is vervaardigd, aan wie het auteursrecht derhalve toekwam, dat hij vervolgens aan Capitol heeft overgedragen. Daaraan doet niet af dat een derde in opdracht van Vetira het ontwerp nader heeft gestileerd. Art. 28 Aw j°art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Als uitgangspunt geldt dat het beslag dient te worden opgeheven indien niet voldoende komt vast te staan dat door Vetira inbreuk op het auteursrecht is gemaakt. De bewijslast dienaangaande rust op de beslaglegger Capitol. Het feit dat Vetira bereid is het door haar gebruikte etiket over te plakken met een ander etiket, en dat Capitol in hoofd1

) Na ingesteld beroep is de zaak niet doorgezet. Red.

18 augustus 1997

lijnen haar goedkeuring aan het door Vetira voorgestelde logo verleent, geeft nog geen aanleiding het beslag in het kader van het kort geding op te heffen. Art. 12A Benelux Merkenwet. Artikel 12A BMW staat in de weg aan een beroep in rechte op bescherming van een teken als merk, zonder dat dit als zodanig is gedeponeerd. De gebruiker van een teken dat als merk kan worden beschouwd en dat tevens oorspronkelijk is kan evenwel zeer wel zonder depot de bescherming van de Auteurswet inroepen. Vetira-Romance Aerosols B.V. te Zaandam, gemeente Zaanstad, eiseres [in kort geding], procureur mr. B.A.M. Cordemeijer, advocaat mr D.T.L. Oosterbaan, te Amsterdam, tegen Capitol Corporation PLC te Wembley, Middlesex, Engeland, gedaagde [in kort geding], procureur mr. M.S.M. HerzMeijer, advocaat mr. G.W.J. de Vries te Rotterdam. 2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan: a. Vetira is een onderneming die als één van haar activiteiten heeft het vullen van aerosolspuitbussen voor derden. Daarnaast ontwikkelt, produceert en verkoopt zij zelfstandig aerosol spuitbussen. b. Capitol drijft een onderneming die zich onder andere richt op de produktie en verkoop van insecticiden. Capitol produceert onder meer spuitbussen insectenspray onder de naam "Hatari". Deze activiteit heeft zij in 1991 overgenomen van Eurodrugs Ltd. c. Het etiket van de spuitbussen die door Capitol worden vervaardigd is herkenbaar aan de kleur geel die als ondergrond wordt gebruikt. In het midden van de spuitbus is het zogenaamde "teardrop"-logo afgebeeld waarin - met witte letters geschreven - de naam Hatari staat vermeld. Het logo is rood van kleur met een groenkleurige rand. Boven het logo staat in het rood geschreven "flying insectkil Ier". De cirkels waarin de insecten onderaan de bus zijn afgebeeld hebben de kleuren rood en groen. d. Capitol heeft geconstateerd dat Vetira spuitbussen te koop aanbiedt die qua uiterlijk niet of nauwelijks te onderscheiden zijn van de spuitbussen van Capitol. e. Na op 20 oktober 1992 verkregen presidiaal verlof heeft Capitol op 5 november 1992 ex artikel 28 Auteurswet beslag tot afgifte doen leggen op 135.890 lege en 25.740 gevulde aerosol spuitbussen. De spuitbussen zijn uit het pand van Vetira verwijderd en opgeslagen bij expeditiebedrijf Duiker & Zonen B.V. te Amsterdam. 2.2. De grondslag van de vordering 2.2.1. Vetira vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van het door Capitol op 5 november 1992 gelegde beslag. 2.2.2. Vetira stelt dat het beslag op onjuiste gronden is gelegd en dat zij tengevolge van het beslag niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen. Daartoe voert Vetira het volgende aan: - Het uiterlijk van de Hatari spuitbussen wordt wegens gebrek aan originaliteit auteursrechtelijk niet beschermd. - Vetira ontwikkelt, produceert en verkoopt al jaren zelfstandig aerosolspuitbussen. Omstreeks 1985 is Vetira begonnen met het zelfstandig ontwikkelen en produceren van Hatari insecticide. Het ontwerp en de werktekeningen van de Vetira spuitbussen (waaronder de Hatari spuitbus) zijn in opdracht van Vetira gemaakt door de heer J.J. Sinkeldam van Sinkeldam Studio B.V. Het auteursrecht met betrekking tot het Hatari etiket berust dan ook bij Sinkeldam en komt niet toe aan Capitol. - Indien het auteursrecht met betrekking tot het eivormige embleem bij Baker & Mckenzie berust, is ten aanzien van het totale Hatari-etiket sprake van een gezamenlijk werk en derhalve een gemeenschappelijk auteursrecht in de zin van artikel 26 Auteurswet.

18 augustus 1997


- Voorzover Capitol in het beslagrekest stelt dat zij rechthebbende is met betrekking tot het merk Hatari wordt dit betwist. Vetira heeft op 21 mei 1992 het merk Hatari bij het Benelux Merkenbureau geregistreerd. Derhalve is zij thans rechthebbende op het merk Hatari. - Vetira is subsidiair bereid de spuitbussen met een gewijzigd Hatari-logo over te plakken. 2.3. Het verweer Capitol voert de volgende verweren: - De opdruk van de spuitbussen verdient auteursrechtelijke bescherming als bepaald in artikel 10 sub 11 van de Auteurswet. - Capitol betwist dat aan Sinkeldam Studio B.V. en/of Vetira auteursrecht terzake toekomt. - Vetira heeft in 1985 in opdracht en voor rekening van Eurodrugs Ltd. spuitbussen met de naam Hatari afgevuld en/of geproduceerd. - In 1985 is door Eurodrugs het uiterlijk van de Hatari spuitbus veranderd omdat deze teveel gelijkenis vertoonde met een insecticide spuitbus afkomstig van een andere onderneming. - Het gewijzigde logo zoals dit na 1985 door Eurodrugs werd gebruikt is ontworpen door de toenmalige raadsman van Eurodrugs Ltd., Jonathan Moaks werkzaam als assistant-sollicitor ten kantore van Baker & Mckenzie. Derhalve kwam het auteursrecht van dit logo toe aan Baker & Mckenzie. De auteursrechten met betrekking tot het gewijzigde logo heeft Baker & Mckenzie bij brief van 24 juni 1992 overgedragen aan Capitol. 3. Beoordeling van het geschil Het beslag ex. artikel 28 Auteurswet 3.1. Bij de beoordeling van de vordering van Vetira geldt als uitgangspunt dat het beslag dient te worden opgeheven indien niet voldoende komt vast te staan dat door Vetira inbreuk op het auteursrecht is gemaakt. De stelplicht en de bewijslast ter zake rust op de beslaglegger. Capitol zal derhalve aannemelijk moeten maken dat haar het auteursrecht toekomt. Auteursrechtelijke beschermwaardigheid 3.2. Allereerst dient beoordeeld te worden of het etiket voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, nu Vetira heeft gesteld dat zulks niet het geval is. 3.3. Het standpunt van Vetira waarbij zij de elementen van het etiket - de kleuren, de gestileerde insekten en het teardroplogo - afzonderlijk en geïsoleerd op het originaliteitsgehalte heeft beschouwd, miskent dat bij beantwoording van de vraag of een bepaald voortbrengsel voldoet aan de voor auteursrechtelijke bescherming gestelde vereisten, beoordeeld moet worden of dat voortbrensel in zijn totaliteit bezien even bedoeld eigen karakter bezit. 3.4. Met inachtneming van het voorgaande zijn de onder 2.1. sub c. bedoelde spuitbussen te beschouwen als voortbrengsels met een eigen en oorspronkelijk karakter, die het persoonlijk stempel van de maker dragen en derhalve vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming. 3.5. De spuitbus onderscheidt zich van andere insecticidespuitbussen door de kleurensamenstelling, waarbij de ondergrond geel van kleur is en voor het teardrop-logo en de afgebeelde insekten de kleuren rood en groen zijn gebruikt. Opvallend daarbij is dat voor het opschrift "flying insektkiller" en de cirkels waarin de vliegende insekten zijn afgebeeld de kleur rood is gebruikt en voor het opschrift "crawling insektkiller" en de cirkels waarin de kruipende insekten zijn afgebeeld de kleur groen is gebruikt. Het eigen karakter van de spuitbus wordt daarnaast voornamelijk bepaald door het teardrop-logo dat hoofdzakelijk rood van kleur is met daar omheen een groene omlijning waarin de naam "Hatari" te lezen is. Wie is de auteursrechthebbende? 3.6. Door Vetira is niet betwist dat het door haar gebruikte Hatari etiket, dat zoals hiervoor overwogen vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming, een treffende gelijkenis vertoont met het Hatari etiket dat Capitol gebruikt. 3.7. Het standpunt van Vetira dat het auteursrecht aan haar toebehoort en niet aan Capitol is voorshands niet houdbaar te achten tegenover de stellingen terzake van Capitol.

309

3.8. Voorzover Vetira rechten wil pretenderen op het Hatari etiket door aan te voeren dat dit etiket ontworpen is door Sinkeldam ten behoeve van Vetira, wordt dit gemotiveerd weersproken door de door Capitol in het geding gebrachte akte van dading d.d. 30 juli 1985 waaraan het door de toenmalige raadsman van Eurodrugs ontworpen gewijzigde Hatari logo is gehecht. Uit dit door Capitol overgelegde stuk alsmede uit de onder 2.3. vermelde brief d.d. 24 juni 1992 van Baker & Mckenzie is voldoende aannemelijk geworden dat het "teardrop" logo is ontworpen door de genoemde assistant-sollicitor Moaks, werkzaam ten kantore van Baker & Mckenzie, door welke laatste het auteursrecht is overgedragen aan Capitol. 3.9. De door Vetira overgelegde verklaringen van Sinkeldam en Uittenbogaard en de factuur van Sinkeldam aan Vetira d.d. 15 juli 1986 laten onverlet de mogelijkheid van ontlening aan het Hatari etiket zoals ontworpen door de raadsman van Eurodrugs. 3.10. Evenmin is sprake van een gezamenlijk auteursrecht in de zin van artikel 26 Auteurswet zoals Vetira heeft betoogd. Zoals hiervoor overwogen is voldoende aannemelijk dat het ontwerp betreffende het Hatari logo door de raadsman van Eurodrugs is vervaardigd waardoor het auteursrecht aan hem toekwam. Deze auteursrechten zijn overgedragen aan Capitol. Daaraan doet niet af dat Sinkeldam het ontwerp nader heeft gestileerd en voor verdere produktie heeft gereedgemaakt, hetgeen overigens door Capitol is betwist. Inbreuk 3.11. De thans beschikbare gegevens - een nader onderzoek naar de feiten gaat het kader van dit kort geding te buiten - rechtvaardigen voorshands de conclusie dat Vetira, door het zonder toestemming van Capitol vervaardigen en in het verkeer brengen van spuitbussen met de Hatari opdruk, inbreuk heeft gemaakt op een aan Capitol toekomende auteursrecht op deze opdruk. Merkenrecht 3.12. In het kader van dit kort geding staat de vraag centraal of het door Capitol auteursrechtelijke beslag ex artikel 29 Auteurswet al dan niet terecht is gelegd. Derhalve kan in het midden worden gelaten wie van de partijen rechthebbende is op het merk "Hatari" in de zin van de Benelux Merkenwet (BMW). 3.13. Vetira heeft nog betoogd dat Capitol geen beroep kan doen op auteursrechtelijke bescherming voor een niet-origineel teken als Hatari dat als merk kan worden beschouwd, aangezien art. 12 A BMW zich daartegen verzet. Deze opvatting kan niet worden gevolgd. Voormeld artikel staat in de weg aan een beroep in rechte op bescherming van een teken als merk, zonder dat dit als zodanig is gedeponeerd. De gebruiker van een teken dat als merk kan worden beschouwd kan evenwel zeer wel zonder depot bescherming van de Auteurswet inroepen, voorzover dit teken althans voldoende originaliteit bezit. Aanbod tot wijziging etiket 3.14. Vetira is bereid gebleken het door haar gebruikte Hatari etiket over te plakken met een ander etiket, waarvan zij een voorbeeld in het geding heeft gebracht. Capitol heeft dit aanbod niet aanvaard. Zoals ter terechtzitting is gebleken verleent Capitol in hoofdlijnen haar goedkeuring aan het door Vetira voorgestelde logo. Wellicht kunnen partijen hieromtrent in nader overleg alsnog tot een minnelijke regeling geraken. Een en ander geeft echter geen aanleiding het beslag in het kader van dit kort geding op te heffen. Slotsom en kosten 3.15 Uit het voorgaande volgt dat het beslag niet ten onrechte is gelegd, zodat de vordering niet voor toewijzing vatbaar is. Vetira zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. 4. Beslissingen De fungerend-president, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorziening; 4.2. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 1.500,- aan procureurssalaris. Enz.


310

Nr. 62. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 20 november 1995. (branderbedden) Mrs. C.W. Mouton, F.F. Langemeijer en A.M.J. van Buchem-Spapens. Art. 10, lid 1, 11 Auteurswet 1912. De vormen van de branderbedden hebben geen eigen oorspronkelijk karakter en missen het persoonlijk stempel van de maker. Zij worden in hoofdzaak bepaald door de technische eisen, alsmede door de standaardmaten van de gebruikte poreuze stenen. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Gelet op de verschillen tussen de branderbedden van partijen is van slaafse nabootsing geen sprake.') 1. Van Reeuwijk Beheer te Rijswijk, alsmede haar beherende vennoten: Mathilda Coletta Andrea van Reeuwijk-van Eeden te 's-Gravenhage, en Hendrik Bos te Rijswijk, 2. Helex B.V. te Heemstede, appellanten [in kort geding], procureur mr. W.M.C, van der Eerden, advocaat mr. R. Mulder te Haarlem, tegen De Salamander Open Haarden B.V. te Best, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. J.H.M. Erkens, advocaat mr. C.M. Sanders te Haarlem. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 14 maart 1995 (mr. G.R. André de la Porte). Het geschil 2.1. Van Reeuwijk claimt het auteursrecht op (de vormgeving van) gasblokkenvuren die onder de naam Topper op de markt zijn. Een van de typen gasblokkenvuur is nr. 4813. In 1994 heeft Helex de exclusieve licentie gekregen van Van Reeuwijk om die gasblokkenvuren te vervaardigen en op de markt te brengen. 2.2. Salamander brengt ook gasblokkenvuren op de markt. De vormgeving van (een van) die gasblokkenvuren, genaamd Bigfire, is, zo stellen eiseressen, identiek, althans nagenoeg identiek aan die van voornoemde Topper nr. 4813. Salamander maakt derhalve, zo menen eiseressen, inbreuk op de auteursrechten van Van Reeuwijk en daardoor op het exclusieve licentierecht van Helex, althans handelen onrechtmatig jegens hen waardoor zij schade lijden. 2.3. Eiseressen vorderen na vermindering van eis - kort gezegd - Salamander te verbieden bedoelde Bigfire gasblokkenvuren aan derden aan te prijzen, aan te bieden, te (doen) vervaardigen, te verkopen, in het verkeer te brengen en te leveren; - opgave te doen van de afnemers van bedoelde gasblokkenvuren; - een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen; - Salamander te veroordelen tot betaling van een bedrag van ƒ 10.000,- als voorschot op de schadevergoeding. 2.4. Salamander is - samengevat - van oordeel dat de vormgeving van het gasblokkenvuur Topper 4813 niet auteursrechtelijk beschermd is en dat van slaafse nabootsing geen sprake is. Op het ter zake door Salamander aangevoerde wordt, voorzover nodig, onder de beoordeling nader ingegaan. De beoordeling 3.1. Voor de beantwoording van de vraag of in casu sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Van Reeuwijk en daardoor op het exclusieve licentierecht van Helex, dient allereerst te worden bezien of het onderhavige gasblokkenvuur voor 1 ) Het valt op dat President zowel als Hof inhoudelijk ingaan op de gestelde slaafse nabootsing, om vervolgens te concluderen dat daarvan geen sprake was. Zo te zien hadden zij zich die moeite kunnen besparen, nu de vordering reeds op grond van artikel 14 lid 5 BTMW voor afwijzing gereed lag. Red.

18 augustus 1997

auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarvoor is het navolgende van belang. De functie van een gasblokkenvuur is gasgestookte (bij)verwarming die de schijn van hout(óf kolen)vuur geeft. Een gasblokkenvuur wordt ingebouwd in een open haard of in een gesloten kachel en bestaat in feite uit twee onderdelen, te weten: de technische voorziening (het branderbed) en het decoratieve deel (de stammenset). Het onderhavige geschil is beperkt tot het branderbed. Eenmaal gemonteerd is het branderbed niet zichtbaar; dit is in feite ook een vereiste omdat daardoor de illusie van een houtvuur versterkt wordt. Hierdoor wordt in de hand gewerkt dat bij de vormgeving van het branderbed in hoofdzaak bepalend zullen zijn de eisen die aan een dergelijke constructie worden gesteld en de (standaard)maten van bepaalde componenten (zoals met name de gebruikte poreuze stenen). In casu is zulks ook het geval: het branderbed van de Topper 4813 en dat van de Bigfire is qua vormgeving vrijwel geheel bepaald door de constructie-eisen en de maten van de componenten. Van enige creativiteit en/of originaliteit in de vormgeving is geen sprake. Het gasblokkenvuur draagt dan ook geenszins het persoonlijk stempel van de maker, er is slechts op de meest simpele wijze een gasblokkenvuur met poreuze stenen in een bepaalde maat vervaardigd. Uit het vorenstaande volgt dat voorshands niet aannemelijk is dat het gasblokkenvuur Topper 4813 auteursrechtelijke bescherming geniet zodat van een inbreuk daarop ook geen sprake kan zijn. 3.2. Eiseressen hebben gesteld dat gasblokkenvuren ook op een andere wijze vorm gegeven kunnen worden en hebben ter adstructie daarvan een aantal anders vorm gegeven gasblokkenvuren ter zitting getoond. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken staat echter vast dat de getoonde gasblokkenvuren volgens een geheel ander principe werken dan de gasblokkenvuren met de poreuze stenen als de onderhavige, zodat die stelling van eiseressen niet relevant is. 3.3. Vervolgens dient te worden bezien of er sprake is van slaafse nabootsing door Salamander. Gelet op het vorenoverwogene moet voorshands worden aangenomen dat zulks niet het geval is. Salamander heeft, net als eiseressen, een gasblokkenvuur vervaardigd waarvan de vormgeving in overwegende mate wordt bepaald door de constructie-eisen terwijl er alleen op enkele (niet technisch bepaalde en overigens ook ondergeschikte) punten verschillen zijn tussen beide produkten. Dat het "handvat" aan een van de smalle zijdes van de te vergelijken gasblokkenvuren geen functie heeft en dus zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product weggelaten had kunnen worden, zoals eiseressen stellen, is onvoldoende aannemelijk geworden nu door Salamander is gesteld dat onder dat "handvat" bij zowel de Topper 4813 als de Bigfire een technisch onderdeel geplaatst wordt, hetgeen door eiseressen niet is weersproken. 3.4. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering van eiseressen dient te worden afgewezen. Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De beslissing De president: wijst de vordering van eiseressen af; veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure, aan de zijde van gedaagde tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.850,-. Enz. b) Het Hof, enz. 4. De beoordeling 4.1. In hoger beroep wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Mw. Van Reeuwijk-van Eeden vormde tezamen met haar op 26 februari 1994 overleden echtgenoot Van Reeuwijk de oude v.o.f. Van Reeuwijk. Dit echtpaar heeft vanaf 1978 tot eind februari 1994 door hen ontwikkelde gasblokken onder de merknaam Topper op de markt gebracht. De functie van een gasblokkenvuur is gasgestookte (bij)verwarming, die de schijn van hout(- of kolen)vuur geeft. Een gasblokkenvuur wordt ingebouwd in een open haard of in een gesloten kachel en

18 augustus 1997


bestaat uit een branderbed, stammenset, waakvlamleiding, thermokoppel, spuitstuk en een regelblok. b. Bij overeenkomst d.d. 12 april 1994 heeft de oude v.o.f. Van Reeuwijk met Helex een overeenkomst gesloten, waarbij aan Helex tegen betaling van ƒ 100.000,- en ƒ 20,- per aan een derde verkocht gasblok voor een periode van 10 jaar een licentie werd verleend om de Topper gasblokken te vervaardigen en op de markt te brengen. c. Appellante sub 1, de v.o.f. Van Reeuwijk Beheer, is met ingang van 12 april 1994 in de rechten van de oude v.o.f. Van Reeuwijk getreden. d. Helex verkoopt sedert april 1994 de door haar vervaardigde gasblokken onder de merknaam Topper aan diverse distributeurs in Nederland, waaronder aan Salamander. Onder meer brengt Helex in de handel verschillende modellen gasblokken welke door haar respectievelijk worden aangeduid met de nummers 4813, 3613, 2413, 2424 en 3624. e. Sedert enig tijd brengt ook Salamander verschillende typen gasblokken op de markt onder de naam Bigfire. Deze gasblokken zijn door Salamander voorzien van de typeaanduidingen 750, 570, 400, 730 en 1025 en de branderbedden van deze Bigfire gasblokken zijn in elk geval soortgelijk aan de branderbedden van de voormelde typen gasblokken Topper van Helex. (...). 4.2. Van Reeuwijk stelt zich op het standpunt dat zij het auteursrecht heeft op de vormgeving van de branderbedden van de door haar onder de naam Topper op de markt gebrachte gasblokken, terwijl Helex krachtens de aan haar verleende exclusieve licentie meent dat zij als enige de branderbedden van de Topper gasblokken mag vervaardigen en op de markt brengen. Volgens van Reeuwijk en Helex handelt Salamander jegens hen onrechtmatig omdat de branderbedden van de onder 4.1. sub e genoemde typen Bigfire gasblokken identiek zijn aan de door Helex in de handel gebrachte branderbedden van de onder 4.1. sub d bedoelde typen Topper gasblokken. Voorts zijn van Reeuwijk en Helex van mening dat er met betrekking tot de branderbedden van Salamander sprake is van slaafse nabootsing. 4.3. In eerste aanleg hebben van Reeuwijk en Helex hun vorderingen beperkt tot het branderbed van hun Topper gasblok type 4813 en na hun vorderingen te hebben verminderd te dien aanzien - kort gezegd - geëist: a) op straffe van een dwangsom: - Salamander te verbieden bedoelde Bigfire gasblokkenvuren aan derden aan te prijzen, aan te bieden, te (doen) vervaardigen, te verkopen, in het verkeer te brengen en te leveren; - Salamander te bevelen opgave te doen van de afnemers van bedoelde gasblokkenvuren; b) Salamander te veroordelen tot betaling van een bedrag van ƒ 10.000,- als voorschot op de schadevergoeding. De president heeft deze vorderingen in het beroepen vonnis op de daarin vermelde gronden afgewezen. 4.4. In hoger beroep hebben Van Reeuwijk en Helex hun vorderingen aldus vermeerderd dat zij nu mede ten behoeve van hun andere onder 4.1. sub d genoemde typen gasblokken merk Topper dan voormeld type 4813 een verbod vragen van alle onder 4.1. sub e genoemde typen Bigfire gasblokken en dat zij ook met betrekking tot deze typen gasblokkenvuren een opgave van de afnemers van deze gasblokkenvuren eisen. 4.5. Salamander heeft zich met betrekking tot de toelaatbaarheid van voormelde eisvermeerdering aan het oordeel van het Hof gerefereerd. Het Hof is van oordeel dat deze eisvermeerdering geaccepteerd dient te worden, nu niet kan worden gezegd dat Salamander daardoor in haar verdediging onredelijk wordt bemoeilijkt of dat daardoor het geding onredelijk wordt vertraagd. Uit eigen waarneming door het Hof van de bij pleidooi in hoger beroep getoonde typen branderbedden is het het Hof immers gebleken dat hetgeen qua vormgeving voor het type branderbed no. 4813 geldt ongeveer ook van toepassing is op de andere typen branderbedden, terwijl van een onredelijke vertraging van het geding als gevolg van de eisvermeerdering evenmin sprake is. Het Hof zal derhalve hierna van de vermeerderde eis uitgaan. 4.6. De grieven 1 en 2 komen er op neer dat Salamander voor wat de branderbedden van de onder 4.1. sub e vermelde

311

typen van de Topper gasblokken aangaat wèl inbreuk maakt op een aan Van Reeuwijk en Helex op die branderbedden toekomend auteursrecht, althans dat Salamander de branderbedden van het merk Topper slaafs nabootst. 4.7. Met betrekking tot de wederzijds gebruikte branderbedden, althans van een of meer typen van deze branderbedden, heeft Salamander in het geding gebracht een ongedateerde verklaring van ir M. Schoenmaker van het Octrooibureau Zuid te Eindhoven, alsmede een verklaring d.d. 4 september 1995 van ir P. Brinkgreve, hoofd Stafgroep Constructie en Technologie van de TU te Eindhoven. 4.7.1. Deze verklaringen houden, voorzover van belang, in: a) de verklaring van Schoenmaker: "Hierbij verklaar ik, Ir. M. Schoenmaker (octrooigemachtigde), dat ik de brander van de firma Helex, partij A, (voor zover mij bekend ontworpen door de heer Topper) en de brander van De Salamander B.V., partij B, ter vergelijking onder ogen heb gekregen. Hieronder zullen de door mij geconstateerde verschillen worden aangegeven. 1 a. De brander van partij A bevat twee in elkaar geschoven dozen, in tegenstelling tot de brander van partij B, welke is opgebouwd uit een plaat (onderzijde) en een twee maal omgezette plaat met flenzen, waarbij tussen de twee randen een pakking wordt aangebracht en waarna de twee randen aan elkaar worden geschroefd. 1 b. De brander van partij A is dubbelwandig uitgevoerd en de brander van partij B is enkelwandig. lc. De afdichting bij de brander van partij B is beter dan bij de brander van partij A. ld. De brander van partij A heeft aan de bovenzijde één gat, welke met behulp van een tussenstrip gescheiden wordt in twee ruimten, terwijl bij de brander van partij B voor het omzetten twee (rechthoekige) gaten geponst worden. 2. De hoogte van de ruimte, waarin zich de stenen bevinden, is bij de brander van partij A geringer dan bij de brander van partij B. Hierdoor ontstaat er onder de stenen bij de brander van partij B een grotere gaskamer. 3a. Op de bovenzijde van de doos van de brander, wordt bij partij A een strip gelast, welke eerst op maat wordt gebogen en gesneden/geknipt, terwijl bij de brander van partij B drie losse strippen worden gelast. 3b. Bij partij A wordt de strip aan de binnenzijde gelast en bij partij B aan de buitenzijde. 3c. De strip van partij A is hoger en dunner dan de strip van partij B. 4. De gastoevoer wordt verkregen via een aanvoerpijp, welke bij partij A hoger is dan bij partij B. Tevens bevat de aanvoerpijp bij partij A uitwendige schroefdraad en bij partij B inwendige schroefdraad, waardoor er minder kans op beschadiging van de schroefdraad bestaat." b) de verklaring van Brinkgreve: "Rapport inzake constructieve verschillen tussen de gasblokken van De Salamander Open Haarden B.V. en die van Helex B.V, verder te noemen "Big Fire" respectievelijk "Topper". Beide constructies van de gasblokken gaan uit van poreuze stenen met dezelfde uitwendige maten. Daarnaast zijn er karakteristieke verschillen tussen de modellen te constateren, t.w.: 1. "Big Fire" heeft een "verdeelkamer" waarin de poreuze stenen worden afgekit en verend worden aangedrukt. "Topper" klemt de poreuze stenen "Star" in een dichtgelaste (niet losneembare) constructie. 2. "Big Fire" heeft een losneembare deksel waardoor de stenen kunnen worden vervangen. 3. Door de starre klemming van de poreuze stenen van de "Topper" is de kans op breuk (= gaslek) van deze stenen groter dan bij "Big Fire"." 4.7.2. Van Reeuwijk en Helex hebben de juistheid van deze verklaringen niet, althans niet behoorlijk, bestreden. 4.8. Naast de in voornoemde verklaringen genoemde verschillen is mede van betekenis dat het het Hof uit eigen waarneming van een tweetal typen van de bij pleidooi in hoger

312


beroep getoonde branderbedden van elke partij bekend is, dat de branderbedden van beide partijen bestaan uit langwerpige rechthoekig gezaagde poreuze stenen, die met staal zijn omrand. De branderbedden zijn voorzien van een stalen uitsteeksel dat, op een handvat lijkt. 4.9. Een en ander leidt het Hof tot de beslissing dat de vormen van de branderbedden om de na te noemen redenen geen eigen oorspronkelijk karakter hebben en dat zij het persoonlijk stempel van de maker missen. 4.9.1. De vormen van de branderbedden worden in hoofdzaak bepaald door de technische eisen, die aan een dergelijke constructie worden gesteld, alsmede door de (standaard)maten van de door beide partijen gebruikte poreuze stenen. 4.9.2. De vormen van de branderbedden zijn juist bedoeld om na montage niet te worden gezien; indien dit wel het geval zou zijn, zou dit afbreuk doen aan het doel van gasblokkenvuren, te weten nabootsing van een hout- of kolenvuur. 4.9.3. Voor de aan de branderbedden van beide partijen bevestigde "handvatten" geldt dat deze stalen uitsteeksels functioneel zijn en dat plaatsing van deze uitsteeksels aan de zijkant - en daardoor grotendeels buiten het gezichtsveld voor de hand ligt. 4.9.4. De conclusie is dan ook dat de branderbedden niet zijn aan te merken als werken in de zin van art. 10 lid 1 sub 11 van de Auteurswet 1912, zodat grief I faalt. 4.10. Ook grief II moet worden verworpen. Gelet op de hierboven vermelde verschillen tussen de branderbedden van

18 augustus 1997

beide partijen, is van slaafse nabootsing door Salamander geen sprake. 4.11. Grief III mist na het voorgaande zelfstandige betekenis en faalt daarom evenzeer. 4.12. Voor nadere bewijslevering is in dit kort geding geen plaats. 4.13. De slotsom luidt dat het beroepen vonnis dient te worden bekrachtigd en dat de vorderingen, waarmee Van Reeuwijk en Helex in hoger beroep hun eis hebben vermeerderd, behoren te worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen Van Reeuwijk en Helex in de kosten van deze instantie worden veroordeeld. 5. De Beslissing: Het Hof: Verklaart de door appellanten in hoger beroep gedane eisvermeerdering toelaatbaar. Bekrachtigt het door de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch in deze zaak tussen partijen gewezen kortgedingvonnis d.d. 14 maart 1995, waarvan beroep. Wijst af de vorderingen, waarmee appellanten in hoger beroep hun eis hebben vermeerderd. Veroordeelt appellanten in de kosten van dit hoger beroep en begroot deze kosten tot deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde op ƒ 420,- aan verschotten en op ƒ 4.200,- aan salaris voor de procureur. Enz.

Mededelingen ERA-cursussen. De "Academy of European Law" (ERA) geeft te Trier op 3 en 4 november a.s. de cursus "European Media Law", in de Duitse en Engelse taal en op 13 en 14 november de cursus "Licensing Contracts under European Cartel Law" in de Duitse, Engelse en Franse taal.

Nadere informatie is te verkrijgen bij: Academy of European Law, Dasbachstrasse 10, D-54292 Trier B.R.D.; Tel.: 49-651-147-10-0; Telefax: 49-651-147-10-20.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 september 1997, 65e jaargang, nr. 9 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents