Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 maart 1997, 65e jaargang, nr. 3 Auteursrecht voorbehouden

105

17 maart 1997, 65e jaargang, nr. 3 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. A.A. Quaedvlieg, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser en prof. mr. D.W.F. Verkade. Redactiesecretaris: mr. J.L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,— per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55. Postbank gironr. 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud betreffende de Richtlijn Aanvullende certificaten voor Geneesmiddelen).

Officiële mededelingen. Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken.

Beschermings-

Nr. 11. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 sept. 1996, Vriesendorp & Gaade/Bureau I.E. (octrooibureau heeft zelf geen rechtstreeks belang bij een besluit aangaande betaling van jaartaxen en is niet ontvankelijk in het bezwaar; ten overvloede: tijdig betaalde taxe is niet onverschuldigd betaald indien na de vervaldag het octrooi - met terugwerkende kracht - wegvalt).

1. Octrooirecht. 2. Merkenrecht. Nr. 7. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1994, Fundamentum/ Funderingstechnieken Verstraeten (aanspraak op dwangsommen niet verjaard; de werkwijze van Verstraeten valt niet onder de beschermingsomvang van het octrooi). Nr. 8. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 1 okt. 1993, Kimberly Clark Corp./Mölnlycke Nederland e.a. (octrooi verleend op basis van onvolledige en onjuiste stand van de techniek; de conclusie van het octrooi is niet nieuw althans niet inventief t.o.v. wat in werkelijkheid voorbekend was; gezien de kans op nietigverklaring worden de vorderingen afgewezen). Nr. 9. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 febr. 1996, Kimberly Clark Corp./Vital Disposables e.a. (slips van gedaagden vallen niet onder de letter van het octrooi maar geven met in wezen dezelfde middelen in wezen hetzelfde resultaat en zijn octrooirechtelijk equivalent; uitleg beschermingsomvang niet in strijd met redelijke rechtszekerheid van derden; verbod ook toegewezen voor overige in het Europese octrooi aangewezen landen; terugroepgebod en afgifte geweigerd). Nr. 10. Hof van Justitie E.G., 23 jan. 1997, Biogen/Smithkline Beecham Biologicals (het Hof beantwoordt vragen van uitleg Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

65e jaargang

Nr. 12. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 juli 1995, Concern/ Bureau Welzijnsmarketing/Concern Organisatie Advies (merk en/of handelsnaam mag ten dele bestaan uit de naam van een overkoepelende onderneming; geen monopolisering van woord "concern" in gangbare betekenis; associatiegevaar aanwezig evenals handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar). Nr. 13. Hof Amsterdam, 8 dec. 1994, Kraepelien & Holm/ Schuitema ("zachte bolletjes" is beschrijvend voor dropjes; geen slaafse nabootsing verpakking). Nr. 14. Hof 's-Hertogenbosch, 19 jan. 1993, Mr. J.B.J.G.M. Schijns, curator in faillissement van J. Cabri e.a./L'Oréal e.a. (mede gezien wetenschap bij Van de Ven e.a. omtrent verboden activiteiten van Cabri is er sprake van een georganiseerd verband; in beginsel is ieder geheel aansprakelijk voor de schade; voorschot op schadevergoeding geweigerd). Nr. 15. Pres. Rechtbank Zwolle, 12 jan. 1995, Nuova Faema e.a./M.A.A. Peters h.o.d.n. Horequip (verwijdering van serienummerplaatje en wettelijk vereist controleteken is wijziging van de toestand van de waar).

Nr. 3

Blz. 105-152

Rijswijk, 17 maart 1997

106

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 3

3. Modellenrecht. Nr. 16. Pres. Rechtbank Haarlem, 27 sept. 1994, Secustrip/ Ferdinand Vos Metaalindustrie e.a. (model van Vos maakt geen inbreuk, voorzover het uiterlijk niet afwijkt, is dat nodig voor het technisch effect; teken Secustrip heeft enig onderscheidend vermogen voor beveiligingsmaterialen; geen verwording tot soortnaam; teken "Safety-Strip" stemt niet overeen met woordc.q. beeldmerk Secustrip).

17 maart 1997

certificaat afgegeven; tweede certificaat wel mogelijk indien bij indiening van de tweede aanvraag voor het product niet reeds een certificaat is verkregen; e.e.a. cf. uitleg Europese Commissie en de regeling voor gewasbeschermingsmiddelen). Nr. 20. Beschikking op bezwaarschrift, 11 nov. 1996 (aanvullend beschermingscertificaat geweigerd; uitleg begrippen "product" en "product als geneesmiddel"). Wetgeving.

Nr. 17. Hof Arnhem, 17 okt. 1995, Jade/Auping (uitgaand van totale vormgeving van de kussens is er geen overeenstemming; geen verwarringstichtende nabootsing).

Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (blz. 149-150).

b. Beslissingen Octrooiraad resp. Bureau I.E.

Mededelingen.

Nr. 18. Afd. van Beroep, 25 juni 1996 (herstel geweigerd; verval is niet het gevolg van "een enkele misslag" in een "overigens goed werkend systeem"; geen beroep op herstelbeslissingen in andere landen waar de zorgvuldigheidsnorm afwijkt van de in Nederland - in lijn met de EOB jurisprudentie - toegepaste norm).

European Patent Office reduces fees (blz. 150). VIRA/Grotius (blz. 150).

specialisatie-opleiding

"Informaticarecht"

Literatuur.

Nr. 19. Afd. van Beroep, 24 jan. 1997 (aanvullend beschermingscertificaat geweigerd; voor hetzelfde product is reeds een

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op maandag 31 maart (2e Paasdag) voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom). Personeel. Indiensttreding. Mevrouw ir. A.M.J. Ponssen is met ingang van 1 februari 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "technisch adviseur Industriële Eigendom" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 1997, nr. Personeel 97007). De heer ir. M.W.D. van der Burg is met ingang van 1 februari 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "technisch adviseur Industriële Eigendom" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 1997, nr. Personeel 97006). De heer ir. F.A.T. van Looijengoed is met ingang van 1 februari 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "technisch adviseur Industriële Eigendom" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 1997, nr. Personeel 97005). De heer ir. B.L. van Soest is met ingang van 1 februari 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "technisch adviseur Industriële Eigendom" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 1997, nr. Personeel 97004). Mevrouw C.M.A. Streng is met ingang van 1 februari 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom

aangesteld op deeltijdbasis in de functie van "medewerker octrooiregistratie" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 1997, nr. Personeel 97008). Mevrouw M.W.M, de Vriend is met ingang van 1 februari 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld op deeltijdbasis in de functie van "medewerker octrooiregistratie" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 1997, nr. Personeel 97009). Mevrouw drs. A.E. Heezius is met ingang van 17 februari 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "technisch adviseur Industriële Eigendom" (Besluit van de Minister van Economische Zaken, nr. Personeel 97003). Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer E. Simonis, medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 7 maart 1997 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 september 1996, nr. Personeel 96037). Aan de heer R. Wigchert, bibliotheekmedewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 april 1997 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 december 1997, nr. Personeel 96045). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad deelt mee dat op 14 februari 1997 in het register van Octrooigemachtigden is ingeschreven de heer ir. A.R. Aalbers.

17 maart 1997


107

Jurisprudentie Nr. 7. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 30 november 1994. (funderingspalen II) Mrs. E.J. Numann, A.D. Kiers-Becking en R.W. Holzhauer. Art. 611 g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j° art. 2016 (oud) Burgerlijk Wetboek. De aanspraak op dwangsommen is niet verjaard. Partijen hebben binnen 6 maanden na het uitbrengen van het stuitingsexploit besloten hun executiegeschil aan de rechtbank voor te leggen. Daarna stond het Fundamentum niet meer vrij de volgens haar verbeurde dwangsommen te executeren. Onder deze omstandigheden kan Verstraeten zich niet op de verjaring beroepen. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet j° art. 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag. Wezenlijke kenmerken van de geoctrooieerde uitvinding zijn het ontstaan van een min of meer dikke laag of schil rondom het gehele buislichaam, deel uitmakend van de fundatiepaal, alsmede het leveren van een bijdrage aan het draagvermogen. De verharde laag zorgt bovendien voor bescherming van de buis tegen corrosie. Een werkwijze waarbij slechts voor een deel van de vrije ruimte een verhardende vloeistof wordt geïnjecteerd werd reeds eerder door Verstraeten toegepast en valt niet onder het octrooi, zoals Fundamentum ook heeft erkend. Het is niet komen vast te staan dat Verstraeten fundatiepalen heeft vervaardigd die bestaan uit een buisschacht welke over de gehele lengte is omgeven met een min of meer dikke laag van verhardende vloeistof. Daarentegen is wel komen vast te staan dat de geconcentreerde "schil" geen bijdrage leverde aan het draagvermogen van de palen. Voorts staat vast dat de fundatiepalen van Verstraeten geenszins beschermd (behoeven te) worden tegen corrosie. De door Verstraeten gevolgde werkwijze valt mitsdien niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Fundamentum. Fundamentum B.V. te Ouderkerk a/d IJssel, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. K. Limperg te 's-Gravenhage, tegen Funderingstechnieken Verstraeten B.V. te Oostburg, gedaagde, procureur mr. drs. S.U. Ottevangers. 2. De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld, anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwistte inhoud van overgelegde produkties, staat tussen partijen het volgende vast: 2.1 Eiseres - hierna te noemen: Fundamentum - is rechthebbende op het Europees octrooi nr. 65340 voor een werkwijze welke betrekking heeft op (het injecteren van) een paal, toe te passen bij funderingswerkzaamheden, met gelding voor - onder meer - Nederland, haar verleend op 11 september 1985 (prioriteitsdatum 12 mei 1981 ex NL 8102327); 2.2 De uitvinding is in conclusie 1 van het octrooi als volgt omschreven: 1. Werkwijze voor het vervaardigen van een fundatiepaal (1,2) in de grond bij welke werkwijze een buis (1,2), die aan zijn ondereinde (3) is voorzien van ten minste één schroefblad (14,15) onder axiale belasting in de grond wordt geschroefd, terwijl tegelijkertijd een verhardende vloeistof (zoals grout) door een opening (16,17) van de buiswand nabij het naar beneden gekeerde vlak van het blad (14,15) wordt toegevoerd, welke buis en blad of bladen in de grond achterblijven, gekenmerkt door het vormen van een ruimte (13) van voldoende dikte rondom de buiswand (12) boven het

blad of de bladen voor het toevoeren van verhardende vloeistof naar boven toe in genoemde ruimte (13). 2.3 Bij vonnis van 11 september 1987 is door de president van deze rechtbank in kort geding beslist dat de werkwijze welke gedaagde - verder te noemen: Verstraeten - bij haar werkzaamheden in 1987 toepaste inbreuk op het octrooi opleverde. Bij dat vonnis is Verstraeten verboden inbreuk te plegen op het octrooi van Fundamentum, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 250.000,- bij overtreding van het opgelegde verbod; In hoger beroep heeft het Gerechtshof te Den Haag bij arrest van 22 februari 1990 [zie BIE 1991, nr. 84, blz. 319. Red.] dit vonnis bekrachtigd. Tegen het arrest is geen beroep in cassatie ingesteld en het is mitsdien in kracht van gewijsde gedaan. Vonnis en arrest zijn Verstraeten op 18 april 1990 betekend. 2.4 Verstraeten heeft op of omstreeks 7 mei 1990 en in de periode daarna funderingswerkzaamheden verricht op een bouwprojekt aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam. Fundamentum heeft van de werkzaamheden van Verstraeten door deurwaarder Van Es verschillende processen-verbaal laten opmaken. Daarna entameerde Fundamentum in juli 1990 een voorlopig getuigenverhoor, waarin diverse getuigen zijn gehoord. In december 1990 is de contra-enquête gehouden. 2.5 Fundamentum heeft op 2 november 1990 bij deurwaardersexploit Verstraeten doen aanzeggen dat Verstraeten in de maand mei 1990 dwangsommen heeft verbeurd en haar bevel gedaan om binnen twee dagen na 2 november 1990 het bedrag van ƒ 10.000.000,- aan verbeurde dwangsommen te betalen, onder aanzegging van de wettelijke rente. 3. De vorderingen en de grondslag daarvan 3.1 Fundamentum vordert - zakelijk weergegeven - een verklaring voor recht dat Verstraeten veertig maal inbreuk heeft gemaakt op het Europese octrooi nr. 65430 en mitsdien aan haar ƒ 10.000.000,- aan verbeurde dwangsommen verschuldigd is, benevens veroordeling van Verstraeten om aan haar dat bedrag te betalen, te vermeerderen met wettelijke rente. 3.2 Aan de vorderingen legt Fundamentum ten grondslag de stelling dat Verstraeten door de in de periode van 7 tot 14 mei 1990 gevolgde werkwijze bij het vervaardigen van funderingspalen in strijd heeft gehandeld met het haar bij vonnis van 11 september 1987 opgelegde verbod, doordat zij bij door haar uitgevoerde werkzaamheden aan de Aert van Nesstraat in Rotterdam, ter fundering van de uitbreiding van het kantoorgebouw van Bank Mees & Hope aldaar, een werkwijze heeft toegepast conform het wezen van de uitvinding van Fundamentum, zoals belichaamd in conclusie 1 van het Europees octrooi nr. 65340. Fundamentum baseert zich daarbij onder meer op ter plekke uitgevoerd onderzoek, onder meer bestaande uit een technisch advies, waarnemingen door een deurwaarder, alsmede getuigenverhoren, neergelegd in een aantal processen-verbaal. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat in de week van 7 mei 1990 de geoctooieerde werkwijze werd toegepast voor tenminste veertig palen, hetgeen evenzovele inbreuken oplevert. 4. Het verweer 4.1 Verstraeten voert gemotiveerd verweer. Zij stelt daartoe primair dat de beweerdelijk verbeurde dwangsommen verjaard zijn en betwist, subsidiair dat zij inbreuk op het octrooi van Fundamentum heeft gemaakt. 4.2 Aan het primaire verweer, inhoudende dat de vordering van Fundamentum niet (effectief) gestuit is en daarmee verjaard is, legt Verstraeten het volgende ten grondslag. Dwangsommen verjaren volgens artikel 611g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door verloop van zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd. Fundamentum stelt dat de dwangsommen op of omstreeks 7 mei 1990 zijn verbeurd. Vervolgens is, naar ten processe vaststaat, de verjaring van de beweerdelijk verbeurde dwangsommen bij exploit van 2 november 1990

108


gestuit ex artikel 2016 (oud) BW. Daarna is geen stuitingsexploit meer uitgebracht. Mitsdien is enige dwangsom, zo al verbeurd, verjaard op 2 mei 1991. 4.3 Subsidiair betwist Verstraeten dat zij inbreuk maakt op het octrooi van Fundamentum, aangezien zij een andere dan de geoctrooieerde werkwijze heeft toegepast. Zij maakt fundatiepalen met slechts in de dragende bodemlaag een dik deel. De paal bestaat uit een met beton (verhard grout) gevulde metalen buis. Het dik deel, dat dus slechts in de funderingslaag voorkomt, bestaat uit een integraal met de buis een geheel vormende harde schil van een verhard mengsel van grout en grond. Dit mengsel wordt ter plekke gefabriceerd ("mixed in place"). Daartoe wordt via een leiding naar de onderzijde van de boorpunt grout geïnjecteerd, doch eerst vanaf het moment, dat de punt de dragende (funderings)laag heeft bereikt. Over het eerste deel van de inschroefbewerking werd aanvankelijk slechts met water en later met bentonite geïnjecteerd. Anders dan in de geoctrooieerde werkwijze is dit injecteren met water of met bentonite niet van belang voor het verkrijgen van een paal met het juiste draagvermogen. Dit blijkt uit het feit dat zowel bij het gebruik van water als bij dat van bentonite - eenzelfde diameter buis is gebruikt als bij de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze mogelijk zou zijn geweest. 5. Beoordeling van het geschil 5.1 Met betrekking het beroep door Verstraeten op verjaring is de rechtbank van oordeel dat dit verweer faalt. Naar genoegzaam uit onder meer de correspondentie tussen partijen is komen vast te staan is tussen hen een afspraak gemaakt, inhoudende dat Fundamentum bereid was de executie van de dwangsommen niet voort te zetten totdat over de verschuldigdheid daarvan bij gewijsde in een bodemprocedure zou zijn beslist. Daartegenover was Verstraeten bereid zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie. Door Fundamentum werd — voor de duur van de procedure en ter vermijding van executie - inderdaad een bankgarantie verkregen. Een afspraak hieromtrent was in ieder geval tot stand gekomen voordat de zes maanden na het uitbrengen van het stuitingsexploit op 2 november 1990 verstreken waren. De nadere invulling van die afspraak (in feite slechts met betrekking tot de formulering van de bankgarantie) heeft vervolgens enige tijd gevergd. Partijen hebben echter reeds in een vroeg stadium, in ieder geval binnen zes maanden na het uitbrengen van genoemd stuitingsexploit, in goed overleg besloten hun executiegeschil aan deze rechtbank voor te leggen. Daarna stond het Fundamentum niet meer vrij de volgens haar reeds verbeurde dwangsommen in afwachting van het vonnis in dit geding te executeren. Onder deze omstandigheden kan Verstraeten zich niet in redelijkheid en billijkheid op de verjaring beroepen. Een ander oordeel zou tot de zinloze consequentie leiden dat Fundamentum genoodzaakt zou zijn telkens om de zes maanden een stuitingsexploit houdende bevel tot betaling van de dwangsommen te doen uitbrengen, terwijl ingevolge de tussen partijen tot stand gekomen afspraak Verstraeten daaraan niet zou en ook niet behoefde te voldoen. 5.2 Thans dient derhalve de vraag beantwoord te worden of Verstraeten inbreuk maakt op het octrooi van Fundamentum door de werkwijze welke zij volgt bij het funderen met Tubex Grout Injectiepalen. Het octrooi van Fundamentum betreft een werkwijze voor het maken van een fundatiepaal. Daarbij wordt een buis, die aan het ondereinde is voorzien van een schroefblad, in de grond geschroefd, terwijl tegelijkertijd een verhardende vloeistof zoals grout door een opening nabij het schroefblad wordt toegevoerd. 5.3 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. De rechtbank stelt voorop dat de onderhavige uitvinding wordt gekenmerkt door het vormen van een ruimte rondom de paal en het toevoeren van verhardende vloeistof naar boven toe in de ruimte. Daarbij wordt die verhardende vloeistof vanaf het begin toegevoerd, terwijl de paal

17 maart 1997

de grond in wordt geschroefd. Uit het octrooischrift blijkt dat de vloeistof mede werkt als smeermiddel, ter reductie van wrijving en aldus ter besparing van energie. De ingeschroefde buisschacht wordt omgeven door een "meer of minder dikke laag" van de verhardende vloeistof, welke na uitharding een "mantel uit verhard materiaal" oplevert, waarmee een bijdrage word geleverd aan het "draagvermogen voortvloeiende uit de wrijving ten opzichte van de omgevende grond". Het ontstaan van een meer of minder dikke laag of schil rondom het gehele buislichaam, deel uitmakend van de fundatiepaal, alsmede het leveren van een bijdrage aan het draagvermogen zijn mitsdien wezenlijke kenmerken van de geoctrooieerde uitvinding. De verharde laag zorgt bovendien voor "bescherming van de buis tegen corrosie". 5.4 Uit het onderzoek van Fundamentum is gebleken dat met de werkwijze van Verstraeten een mantel van cementachtig materiaal werd gevormd. Daarbij staat niet vast of het gaat om een "dikke groutschil" zoals Fundamentum betoogt, dan wel een "gebrekkige mantel van kruimelig cementachtig materiaal rond de bovenste delen". De getuigenverklaringen op dit punt zijn tegenstrijdig. Het door Fundamentum overgelegde TNO-rapport geeft weliswaar aan dat de schil een zekere vastheid bezit, doch daaruit blijkt niet of zich rondom de gehele buis een zodanige schil bevond en het geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop die (al dan niet "gebrekkige") schil en die vastheid zijn ontstaan. 5.5 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is Verstraeten overgeschakeld op het gebruik van bentonite als "smeermiddel" voor het doorboren van de bovenste grondlagen. Zij heeft dit gedaan op aanraden van haar raadsman, naar haar zeggen om "nog duidelijker te maken", dat van overtreding van het inbreukverbod geen sprake was. Tussen partijen staat vast dat gebruik van bentonite - als zijnde geen verhardende vloeistof - niet onder het octrooi van Fundamentum valt. Bij toepassing van de geoctrooieerde uitvinding zou gebruik van bentonite (volgens haar: in plaats van water; volgens Fundamentum: inplaats van grout) een verschil moeten opleveren in het draagvermogen van de palen. Vast staat dat Verstraeten, nadat zij was overgeschakeld op bentonite geen andere (dikkere) schroefpalen is gaan gebruiken. De rechtbank acht het derhalve aannemelijk dat het bentonite als vervangend middel voor water heeft gefungeerd, en niet als vervangend middel voor grout. 5.6 Naar het oordeel van de rechtbank staat derhalve niet vast dat in de door Verstraeten gevolgde werkwijze de uitvindingsgedachte van Fundamentum word toegepast. De werkwijze wordt in ieder geval gevolgd wanneer tijdens het in de grond schroeven en over de gehele lengte van de paal grout wordt gepompt. De werkwijze, inhoudende dat grout wordt geïnjecteerd voor een deel van de vrije ruimte (bijvoorbeeld 1/3), terwijl de rest met bentonite (een niet verhardende vloeistof) wordt geïnjecteerd, werd door Verstraeten reeds geruime tijd voor de octrooiverlening toegepast en is door deze rechtbank reeds bij vonnis van 11 september 1987 niet inbreukmakend beschouwd. Namens Fundamentum is bij pleidooi ook erkend dat die werkwijze niet onder het octrooi valt. Het is niet komen vast te staan dat Verstraeten het werk waarover dit geding wordt gevoerd fundatiepalen heeft vervaardigd die bestaan uit een buisschacht welke over de gehele lengte is omgeven met een "meer of minder dikke laag" van verhardende vloeistof. Daarentegen is wel komen vast te staan dat de geconstateerde "schil" geen bijdrage leverde aan het draagvermogen van de palen, aangezien in een latere fase voor hetzelfde werk dezelfde buizen zijn gebruikt zonder een dergelijke "schil". Zulks was het geval nadat is overgeschakeld op bentonite. Voorts staat vast dat de fundatiepalen van Verstraeten geenszins beschermd (behoeven te) worden tegen corrosie. 5.7 De rechtbank komt op grond van het bovenoverwogene tot het oordeel dat de door Verstraeten gevolgde werkwijze niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Fundamentum valt. Er is derhalve geen sprake van inbreuk op het octrooi van Fundamentum. De daarop gebaseerde vordering wordt afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Fundamentum in de proceskosten te worden verwezen.


17 maart 1997

Beslissing: De rechtbank Wijst de vordering af; Veroordeelt Fundamentum in de kosten van het geding, aan de zijde van Verstraeten tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 5.000,- aan griffierecht en op ƒ 20.000,- voor salaris van de procureur. Enz. Nr. 8. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1 oktober 1993.1) (kinderoefenbroek II) Mr. G.W.M. Bodewes. Art. 51, lid 1 onder A Rijksoctrooiwet j° art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nog afgezien van het feit dat (ofschoon daarom was gevraagd) "the relevant background art" niet door de aanvraagster werd opgegeven, werd door de onderzoeksafdeling van het EOB ook genoegen genomen met een onjuiste omschrijving van hetgeen door het Repke-octrooi wordt geopenbaard. De verlening op basis van deze zowel onvolledige als onjuiste stand der techniek is voldoende reden om, ook in dit kort geding, aan te nemen dat de onderzoeksafdeling een relevante passage uit Repke over het hoofd heeft gezien. Er blijft dan nog over de vraag of de claim van het octrooi nog nieuw en inventief is ten opzichte van wat in werkelijkheid voorbekend was. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord: de eveneens tot de stand van de techniek behorende uitvinding Johnson & Johnson tast, zo niet de nieuwheid, dan toch (evenals of samen met Repke) de inventiviteit aan. De kans op nietigverklaring van het octrooi in een bodemprocedure is derhalve zo aanzienlijk dat de vorderingen moeten worden afgewezen. Kimberly Clark Corporation te Neenah, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kort geding], procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. C.A.J. Crul te Amsterdam, tegen 1. Mölnlycke Nederland B.V. te Hoogezand Sappemeer, en 2. Saba Mölnlycke A/S te T0nsberg, Noorwegen, gedaagden [in kort geding], procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam. De feiten 2.a. Kimberly-Clark is houdster van het Europees octrooi 187.728 haar op 4 oktober 1989 verleend voor "disposable underpants, such as child's training pants and the like". b. Conclusie 1 van het octrooi luidt in de Nederlandse vertaling: "Wegwerpbare onderbroek van het type met # een vloeistof doorlatende lichaamszijdige binnenvoering en een voor vloeistof ondoorlaatbare buitendeklaag die een voorpand en een achterpand vormen en een absorberende matras tussen de voering en de deklaag, omvattend, in combinatie: (1) zijnaden die een deel van de zijranddelen van het voor en achterpaneel met elkaar verbinden om een driedimensionale onderbroek te vormen met een paar beenopeningen en een taille-opening; (2) eerste elastische middelen die zich uitstrekken om een beenopening, tweede elastische middelen die zich uitstrekken om de andere beenopening, en derde elastische middelen die zich uitstrekken om de taille-opening; gekenmerkt doordat: de buitendeklaag bestaat uit een binnenlaag van voor vloeistof ondoorlaatbaar plastic materiaal en een buitenlaag van niet-geweven vezelmateriaal zodat de binnenlaag tegenover de absorberende matras ligt en de buitenlaag het buitenvlak van de wegwerpbare onderbroek is"; "i) In beroep geroyeerd. Red.

109

c. In de aangewezen landen Nederland, Frankrijk en Duitsland, werd het octrooi door het tijdig indienen van vertalingen en betalen van taksen gehandhaafd. d. In Engeland heeft Kimberly-Clark een parallel Brits octrooi 2.170.394. e. Blijkens de beschrijving (kolom 1 regels 58 t/m 62) is het Europees octrooi afgebakend tegen een (in het vervolg "Repke" te noemen) Amerikaans octrooi US A-4, 205.679 en wel als volgt: "Cloth training pants are known, for example from US-A-4, 205.679. Although widely used, they have disadvantages, current cloth training pants have very little absorbency and often must be used with exterior rubber or plastic pants." f. Blijkens het verleningsdossier is deze afbakening als volgt tot stand gekomen. - Een afdeling voor het nieuwheidsonderzoek van het Haagse onderdeel van het Europees Octrooi Bureau heeft in het onderzoeksrapport, naast litteratuur omtrent de technische achtergrond, als enige stuk van bijzonder belang, het Repke octrooi genoemd. - De primary Examiner van de behandelende onderzoeksafdeling te München heeft vervolgens van aanvraagster verlangd dat "the document US-A-4, 205.679 should be identified in the description and the relevant background art therein is to be indicated." - De aanvraagster heeft daarop gereageerd met het onder e. weergegeven tekstvoorstel, waarop het octrooi is verleend en gepubliceerd. g. Er werd geen oppositie ingesteld en de termijn daarvoor is verstreken. h. Het Repke-octrooi is verleend voor een "disposable undergarment" en vermeldt in de beschrijving (kolom 15, regels 3 t/m 8) "If a moister [lees: moisture, Red.] banier in the form of a plastic film is incorporated in the panty of the present invention, it is also contemplated that this layer be provided in the interior of the product and that both the inner and outer layers be non-woven fabrics, so that the panty will have a cloth-like appearance and feel." i. De Amerikaanse octrooien 3.563.242 (Hedstrom, voor een "diaper"), 3.595.235 (Jespersen, voor een "multilayer absorbent pad"), 3.809.089 (Hedstrom, wederom voor een "diaper") en 4.282.874 (Mesek, voor een "disposable absorbent article") openbaren ook een vloeistof barrière, die volgens deze octrooien is gesitueerd in het binnenste, of tussen de lagen van het absoberende deel van het voortbrengsel. j . Het Britse Johnson & Johnson octrooi 1.403.603, voor een disposable diaper, tenslotte vermeld in de beschrijving op blz. 1, kolom 2, regel 95 e.v. "... that the impervious backing sheet is dispersed within the interior of the diaper, as a result of the provision of a fibrous outer layer adhered to the backing sheet." en op blz. 2 kolom 1 regel 35 "The resulting diaper not only has a pleasant external feel but also enables a thinner gauge, lest costly, material to be used for the backing sheet, thereby making the diaper less stiff and more comformable. Furthermore, since the moisture impervious layer is disposed within the diaper other costs savings are realised." k. De uitvindingen bedoeld onder h t/m j werden openbaar vóór Kimberly-Clark 187.728. 1. Nadat in mei 1993 Proctor & Gamble in Nederland op de markt was verschenen met oefenbroeken van het merk "Pampers Trainers" heeft Kimberly-Clark haar voor de president van deze rechtbank gedaagd en een inbreukverbod in kort geding gevorderd. Bij vonnis van 3 mei 1993 [BIE 1995, nr. 95, blz. 371; Red.] is die vordering afgewezen op grond van de overweging dat, indien inbreuk zou vaststaan, een verbod tot inbreuk achterwege moet blijven omdat conclusie 1 van het octrooi in het licht van Repke niet nieuw althans onvoldoende inventief is. De president ging er daarbij van uit dat bij de verlening de stand van de techniek onvoldoende in aanmerking werd genomen, doordat over het hoofd werd gezien dat in Repke (passage onder 2h) al een meerlagig wegwerpbroekje

110

17 maart 1997


werd beschreven met het lekker-zacht-gevoel aan de buitenkant. m. Het door Kimberly-Clark daartegen ingesteld hoger beroep werd - evenals een inmiddels door Proctor & Gamble aangespannen bodemprocedure tot nietigverklaring van het octrooi - geroyeerd nadat eind augustus 1993 in de Verenigde Staten een schikking tussen partijen tot stand was gekomen. n. Kimberly-Clark is op de Nederlandse markt met oefenbroeken van het merk "Huggies Pull-Ups" sedert juni 1993 en Mölnlycke - eveneens vanaf juni 1993 - met de oefenbroeken "Libero Up and Go". o. Beide partijen verkopen hun oefenbroeken ook in Frankrijk en Engeland, of staan op het punt dat te gaan doen. Mölnlycke benadert ook de Duitse markt. De vordering en het verweer 3. Kimberly-Clark vordert, uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van gedaagden in de kosten: a. een verbod aan gedaagden om op welke wijze dan ook inbreuk te maken op Europees octrooi 0.187.728 op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke overtreding; b. een bevel aan gedaagden om binnen 8 dager na betekening van het vonnis aan de raadsman van Kimberly-Clark afschrift te geven van een brief aan alle afnemers van inbreukmakende producten met het verzoek om gedaagden in de gelegenheid te stellen die producten tegen vergoeding terug te nemen; c. een bevel aan gedaagden om binnen 8 dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van Kimberly Clark een lijst van afnemers van inbreukmakende producten te geven met vermelding van de aantallen geleverde inbreukmakende producten; d. de bevelen onder b. en c. te geven op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- per dag dat een bevel niet wordt nagekomen. 4. Het verbod en de bevelen worden jegens Mölnlycke (Ned) gevorderd met betrekking tot Nederland en jegens Saba Mölnlycke met betrekking tot Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en (na vermeerdering van eis) Duitsland. 5. Kimberly-Clark stelt dat de Libero Up & Go oefenbroeken van Mölnlycke inbreuk maken op conclusie 1 van het octrooi en heeft dat standpunt ter zitting verduidelijkt. 6. Anticiperend op een nietigheidsverweer op grond van Repke benadrukt Kimberly-Clark dat het gaat om een publicatie uit de relevante stand van de techniek die door de onderzoeksafdeling is beoordeeld zodat de president in kort geding van de geldigheid van het octrooi behoort uit te gaan. 7. Overigens bestrijdt zij dat het nietigheidsverweer doel treft. 8. Gedaagden voeren verweer en concluderen tot afwijzing met veroordeling van Kimberly-Clark in de kosten. 9. Zij bestrijden gemotiveerd de gestelde octrooi-inbreuk. 10. Zij voeren voorts aan dat de onderzoeksafdeling bij de beoordeling van de stand van de techniek niet grondig te werk is gegaan en met name de onder 2 h. bedoelde passage uit Repke over het hoofd heeft gezien, zodat de kort geding rechter zich wel degelijk over de geldigheid mag uitlaten. 11. Subsidiair voeren zij aan dat een inbreukverbod achterwege behoort te blijven omdat aan Mölnlycke een dwanglicentie toekomt op grortd van artikel 34 lid 2 van de Rijksoctrooiwet. 12. Zij bestrijden tenslotte gemotiveerd de mogelijkheid en wenselijkheid van de ten aanzien van het buitenland tegen Saba Mölnlycke gevraagde voorzieningen. De beoordeling 13. Ter vermijding van, eventueel het kader van dit kort geding te buiten gaand, onderzoek omtrent de gestelde inbreuk zal daarvan veronderstellenderwijs worden uitgegaan en de geldigheid van het octrooi worden onderzocht. 14. Daartoe zal eerst moeten worden nagegaan of de onderzoeksafdeling op goede - en niet bij wijze van voorlopig oordeel te passeren - gronden accoord is gegaan met de afbakening tegen Repke als stand van de techniek. 15. Nog ervan afgezien dat (ofschoon daarom was gevraagd) "the relevant background art" niet door de aanvraagster werd opgegeven, werd ook genoegen genomen met "cloth

training pants" als omschrijving van hetgeen door Repke wordt geopenbaard, terwijl het in dat octrooischrift in werkelijkheid gaat om een "disposable undergarment". 16. De verlening op basis van deze, zowel onvolledige als onjuiste vermelding van de stand van de techniek is voldoende reden om, ook in dit kort geding, aan te nemen dat de onderzoeksafdeling de hierboven onder 2h. bedoelde passage uit Repke over het hoofd heeft gezien. 17. Er blijft dan nog over de vraag of de claim van Kimberly-Clark nog nieuw en inventief is ten opzichte van wat in werkelijkheid voorbekend was, bijvoorbeeld uit Repke, te weten een wegwerponderbroek met meerdere lagen waaronder een ondoordringbare, waarvan de buitenkant zacht aanvoelt. 18. Het debat tussen partijen daarover spitst zich toe op de plaats waar volgens Repke zich de moister barrier (plastic film) bevindt, namelijk "in the interior of the product". 19. Het oordeel van de president in de zaak tegen Proctor & Gamble, dat de vakman zal begrijpen dat de plastic film volgens Repke is gelegen tussen de absorberende matras en de buitenlaag wordt door Kimberly-Clark bestreden. 20. Om aan te tonen dat dit voor de vakman niet vanzelf spreekt wijst zij (2 i.) op Hedstrom I en II, Jespersen en Mesek volgens welke publicaties de vochtbarrière steeds op een andere plaats, te weten temidden van het absorberende deel is gesitueerd. 21. In die octrooien wordt blijkens de beschrijvingen echter gestreefd naar het verhinderen van vochtopeenhoping en heeft de barrière (die ook niet steeds ondoordringbaar is) een vochtgeleidende functie die in het octrooi van Kimberly-Clark niet wordt nagestreefd. 22. Het oordeel dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de plastic film in Repke tegen de buitenlaag aanligt kan dus ook in dit geding worden gehandhaafd. 23. Dit geldt nog te meer doordat die voor de hand liggende plaats voor een "impervious backing sheet" in een disposable diaper in Johnson & Johnson (2.j.) wordt beschreven. 24. Ook al zouden - zoals Kimberly-Clark aanvoert en Mölnlycke bestrijdt - de verschillen in vorm en functie tussen een weggooiluier en een oefenbroek zo groot zijn dat de plaats van de "backing sheet" in de luier van Johnson & Johnson niet nieuwheidsschadelijk is voor de geoctrooieerde oefenbroek van Kimberly-Clark, dan tast Johnson & Johnson (evenals of samen) met Repke toch de inventiveit aan. 25. De slotsom is dat de kans op nietigverklaring van het octrooi in een bodemprocedure zo aanzienlijk is dat de inbreukverboden en de overige gevraagde voorzieningen zullen moeten worden geweigerd, met veroordeling van Kimberly-Clark in de kosten. Rechtdoende in kort geding De President: Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt Kimberly-Clark in de kosten, tot op de dag van deze uitspraak aan de zijde van Mölnlycke begroot op ƒ 275,voor griffierecht en ƒ 2.500,- voor procureurssalaris. Enz. Nr. 9. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 februari 1996. (Comforta-slips) Mr. J.H.P.J. Willems. Art. 69 Europees Octrooiverdrag. De Comforta-slips van gedaagde vallen niet onder de letter van conclusie 1 van eiseresses octrooi. Gedaagde heeft evenwel met haar slips op in wezen dezelfde wijze met in wezen dezelfde middelen in wezen hetzelfde resultaat bereikt als in het octrooi wordt geleerd, te weten een eenvoudig en voordelig te vervaardigen slip waarin door het elastiek een min of meer buidelachtige vervorming ontstaat. Dat betekent dat sprake is van octrooirechtelijke equivalentie en dat een billijke bescherming van de octrooihouder met zich brengt dat ook deze slips in beginsel vallen onder de beschermingsom-

17 maart 1997


vang van het octrooi. Dat klemt temeer nu de extra lengte van het elastiek (boven de 60% van de totale sliplengte) geen andere functie heeft dan de slips buiten de letter van het octrooi te doen vallen. Het extra lange elastiek lijkt veeleer disfunctioneel omdat het ervoor zorgt dat ook die delen van de slip, die zich niet in het kruis bevinden maar tegen de buikwand dan wel tegen de rug, zullen rimpelen. Dat lijkt bezwaarlijk voor het draagcomfort (met name ook voor liggende patiënten) en voor de lekdichte afsluiting tegen de huid. Een redelijke rechtszekerheid voor derden verzet zich er niet tegen om slips met een elastiek die langer is dan 60% van de totale sliplengte, onder de beschermingsomvang van het octrooi te doen vallen. Weliswaar noemt het octrooi (naast een ondergrens ook) een bovengrens voor de lengte van de elastisch gemaakte zone, doch de vakman zal bij lezing van het octrooischrift tot de conclusie komen dat daarmee bedoeld is aan te geven in welk gebied het elastiek functioneel is. Hij zal daaruit niet begrijpen dat bedoeld is slips waarin een voor het doel van de uitvinding niet functioneel stuk extra elastiek is aangebracht buiten de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. Art. 3:296 Burgerlijk Wetboek Nu het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de beschermingsomvang in alle landen wordt bepaald aan de hand van het (protocol bij) art. 69 Europees Octrooiverdrag, moet er voorshands van worden uitgegaan dat ook in de overige gedesigneerde landen sprake is van inbreuk, zodat ook voor die landen het gevorderde verbod kan worden toegewezen. President acht geen termen aanwezig voor toewijzing van het gevorderde terugroepgebod; wel wordt bevel toegewezen opgave te doen van de na 4 november 1995 (desbewustheidsdatum in Nederland) verkochte en geleverde slips onder vermelding van de namen en adressen van de afnemers, de hoeveelheden en de prijzen. Dit bevel kan voor Duitsland eveneens worden gegeven op basis van par. 140b (2) Patentgesetz; voor de overige gedesigneerde landen heeft eiseres onvoldoende duidelijk gemaakt dat deze nevenvordering ook naar het recht van die landen toewijsbaar is. Bevel tot afgifte van de nog bij gedaagden aanwezige voorraad inbreukmakende slips niet toegewezen nu de inbreuk ook kan worden beëindigd door deze slips tijdig te verwijderen naar een niet gedesigneerd land; gedaagden wordt termijn van tien dagen gegund om het in voorraad hebben van inbreukmakende produkten te beëindigen. Kimberly-Clark Corporation te Neenah, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kort geding], procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.A.A. Oomens te Rotterdam, tegen 1. Vital Disposables B.V. te Goirle, 2. Vital Medical B.V. te Goirle, gedaagden [in kort geding], procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. H.J.A.M. Dohmen te Dongen. 1. In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan: 1.1. Kimberly-Clark is houdster van het Europees octrooi 0 164 435 BI, haar op een aanvrage d.d. 14 juni 1984 met dagtekening 24 juli 1991 verleend voor een "incontinent garment with elasticized pouch". 1.2. Het octrooi is verleend voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 1.3. Conclusie 12 van het octrooi luidt in de authentieke Engelse tekst: "A disposable, absorbent pad (10, 60) comprising an impervious backsheet (18, 70), a pervious body-side liner (14, 68) joined to said backsheet (18, 70) at their edges, an absorbent liner (16, 66, 74) between the body-side liner (14, 68) and the backsheet (18, 70), elastic portions (32, 34, 62, 64) generally centered at peripheral portions of said pad, the length of the elasticized drea when the elastic is in ex. nded condition being between about 25% and about 60% of the total

111

pad length and the shortening of the total pad length when the elastic relaxes being between about 15% and about 37% of the extended length, said backsheet (18, 70), said body-side liner (14, 68) and said absorbent liner (16, 66, 74) being generally rectangular in shape, wherein said pad width is between about 20% and about 35% of the extended total pad length, and said elasticized portions (32, 34, 62, 64) are arranged on the long edges of the rectangle adjacent the absorbent liner (16, 66, 74) in order to hold the long edges of the absorbent liner (16, 66, 74) higher than the lower center portion, thus forming a pouch (38), when the pad is bent by contraction of the elastic." 1.4. Bij het octrooischrift behoren onder meer de navolgende figuren 1, 2, 4 en 6: '•

''t

FIG. 1

Flö. 6

1.5. Vital brengt onder de merknaam Comforta wegwerponderkledingstukken voor incontinenten (verder ook wel aan te duiden als: slips) in het verkeer. Aanvankelijk gebeurde dat door gedaagde sub 1, tegenwoordig door gedaagde sub 2. 1.6. Naar aanleiding van door Kimberly-Clark gemaakte bezwaren heeft Vital haar slips enkele malen gewijzigd; met name zijn wijzigingen aangebracht in de lengte van de in de zijranden van de slips aangebrachte elastiek. 2. Kimberly-Clark vordert thans - zakelijk samengevat een verbod aan Vital om in alle gedesigneerde landen inbreuk te maken op haar eerdergenoemd octrooi, zulks op straffe van dwangsommen en met andere nevenvorderingen. Zij legt aan die vordering de stelling ten grondslag dat Vital in alle gedesigneerde landen inbreuk maakt op haar octrooi, met name door, onder de naam "Comforta" slips in het verkeer te brengen die vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooi. 3. Vital voert gemotiveerd verweer. 4. Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is. 5. Vital heeft allereerst doen betogen dat de vorderingen moeten worden afgewezen omdat Kimberly-Clark haar in maart 1995 toestemming heeft gegeven de gewraakte slips in het ver-

112


keer te brengen mits bij de publiciteit bepaalde spelregels in acht werden genomen. 6. In aanmerking genomen dat in confesso is dat dit argument in de aan dit geding voorafgaande discussie tussen partijen nooit ter tafel is geweest en dat daarvan op geen enkele wijze mondeling of schriftelijk bewijs is bijgebracht, wordt dit verweer gepasseerd nu deze toestemming door Kimberly-Clark wordt betwist. Dat er sprake is geweest van een dergelijke toestemming lijkt overigens niet bijster aannemelijk omdat er in dat geval immers geen noodzaak voor Vital zou zijn geweest haar slips herhaaldelijk aan te passen teneinde deze buiten de tekst van de octrooiconclusies te doen vallen. 7. Vital betwist niet dat de in het verleden in het verkeer gebrachte Comforta-slips vielen onder de beschermingsomvang van het octrooi doch meent dat, nu zij dat type niet meer in het verkeer brengt, daartegen geen verbod behoeft te worden uitgesproken. 8. Vital stelt dat de thans door haar in het verkeer gebrachte slips niet vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi omdat zij niet voldoen aan een wezenlijk kenmerk van conclusie 1. Vital heeft er in dat verband op gewezen dat met name niet wordt voldaan aan het kenmerk dat - volgens de Nederlandse vertaling van het octrooi - "de lengte van het elastisch gemaakte gebied wanneer het elastiek zich bevindt in de uitgestrekte toestand ligt tussen ongeveer 25% en ongeveer 60% van de totale lengte van de beschermlaag". Zij wijst er op dat bij de thans door gedaagde sub 2 in het verkeer gebrachte slips de elastiek zich uitstrekt over 100% van de beschermlaag. Zij beschouwt daarbij als "beschermlaag" de absorptielaag die in figuur 2 van het octrooi is aangeduid met nummer 16. 9. Vooropgesteld moet worden dat Vital op het verkeerde been lijkt te zijn gezet door af te gaan op de Nederlandse vertaling van het octrooi - die spreekt over een "beschermlaag" - in plaats van op de authentieke Engelse tekst en door bovendien geen acht te slaan op de in de tekst vermelde nummers die verwijzen naar de figuren. Het octrooi formuleert het onderhavige kenmerk aldus dat "the length of the elasticized area when the elastic is in extended condition being between about 25% and about 60% of the total pad length" terwijl onder "pad" blijkens de aanhef van conclusie 1 (met verwijzingsnummer 10) en de hiervoor weergegeven figuren uit het octrooischrift slechts bedoeld kan zijn de gehele slip. 10. Desalniettemin kan aan Vital worden toegegeven dat de "elasticized area" in haar huidige slips zich uitstrekt over 54 van de 73 centimeter, derhalve over 73% van de totale lengte van de slip en dat dit in redelijkheid niet kan worden beschouwd als "about 60% ". De huidige Comforta-slips vallen dus - anders dan de voorgaande modellen die ter zitting zijn getoond - niet onder de letter van conclusie 1. 11. Dat is echter niet zonder meer doorslaggevend. Immers wordt de beschermingsomvang van een Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 12. Naar het voorlopig oordeel van de President heeft Vital met haar slips op in wezen dezelfde wijze met in wezen dezelfde middelen in wezen hetzelfde resultaat bereikt als in het octrooi wordt geleerd, te weten een eenvoudig en voordelig te vervaardigen slip waarin door het elastiek een min of meer buidelachtige vervorming ontstaat. Dat betekent dat sprake is van octrooirechtelijke equivalentie en dat een billijke bescherming van de octrooihouder met zich mee brengt dat ook deze slips in beginsel vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Dat klemt temeer nu ter zitting niet aannemelijk is geworden dat de extra lengte van het elastiek (boven de 60% van de totale sliplengte) enige andere functie zou hebben dan de slips

17 maart 1997

buiten de letter van het octrooi te doen vallen. Het extra lange elastiek lijkt veeleer disfunctioneel omdat het er voor zorgt dat ook die delen van de slip, die zich niet in het kruis bevinden maar tegen de buikwand dan wel tegen de rug, zullen rimpelen. Dat lijkt bezwaarlijk voor het draagcomfort (met name ook voor liggende patiënten) en voor de lekdichte afsluiting tegen de huid. Vital heeft weliswaar ter zitting gesteld dat deze langere elastiek juist voor een betere afsluiting zou zorgen maar dit is op geen enkele wijze onderbouwd of anderszins aannemelijk gemaakt. 13. Onderzocht moet vervolgens worden of een redelijke rechtszekerheid voor derden zich er mogelijk tegen verzet ook slips met een elastiek, die langer is dan 60% van de totale sliplengte, onder de beschermingsomvang van het octrooi te doen vallen. 14. Naar het voorlopig oordeel van de President is daarvan in casu geen sprake: Weliswaar noemt het octrooi (naast een ondergrens ook) een bovengrens voor de lengte van de elastisch gemaakte zone, doch de vakman zal bij lezing van het octrooischrift tot de conclusie komen dat daarmee bedoeld is aan te geven in welk gebied het elastiek functioneel is. Hij zal daaruit niet begrijpen dat bedoeld is slips waarin een voor het doel van de uitvinding niet functioneel stuk extra elastiek is aangebracht buiten de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. 15. De conclusie is dus - voorshands - dat ook de laatste versie van de Comforta-slips onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dus inbreukmakend moeten worden geacht. 16. Een verbod tegen gedaagde sub 2 ligt dus voor toewijzing gereed nu zij erkent Comforta-slips in het verkeer te brengen. Naar voorshands wordt geoordeeld geldt dat echter ook voor gedaagde sub 1. Weliswaar stelt zij dat zij thans geen Comforta-slips meer op de markt brengt doch zij heeft dat kennelijk in het recente verleden nog wel gedaan, gezien ook de omstandigheid dat haar naam staat vermeld op een ter zitting getoonde verpakking Comforta-slips die op 14 februari 1996 bij een apotheek was gekocht. Dat rechtvaardigt een verbod ook jegens haar. 17. Vital heeft ter zitting erkend de Comforta-slips in alle gedesigneerde landen in het verkeer te brengen. Nu het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de beschermingsomvang in alle landen wordt bepaald aan de hand van het ook hiervoor gehanteerde (protocol bij) art. 69 Europees Octrooiverdrag, moet er voorshands van worden uitgegaan dat ook in de overige gedesigneerde landen sprake is van inbreuk, zodat ook voor die landen het gevorderde verbod kan worden toegewezen. 18. Ook gelet op de daarmee gemoeide belangen van de afnemers van Vital, de relatief hoge omzetsnelheid van het product en de waarschijnlijk relatief hoge transportkosten van deze volumineuze goederen, acht de President voorshands echter geen termen aanwezig voor toewijzing van het gevorderde terugroepgebod van inbreukmakende Comforta-slips. 19. Ook in aanmerking genomen dat Vital niet heeft weersproken vanaf in elk geval 4 november 1995 desbewust te zijn geweest heeft Kimberly-Clark vanaf laatstgenoemde datum aanspraak op schadevergoeding dan wel winstafdracht. Bovendien dient zij te kunnen controleren of het inbreukverbod wordt nageleefd, waartoe inzicht nodig lijkt in hetgeen recent in het verkeer is gebracht. In dat kader heeft zij er belang bij dat opgave wordt gedaan van de na 4 november 1995 in Nederland verkochte en geleverde Comforta-slips onder vermelding van de namen en adressen van de afnemers, de hoeveelheden en de prijzen. Het door Vital gestelde belang bij vertrouwelijkheid van de namen en adressen van de afnemers moet wijken voor het belang van Kimberly-Clark bij controle van het te geven inbreukverbod. Bij gebreke van een terugroepgebod zou een dergelijke controle immers nauwelijks mogelijk zijn als geen gegevens bekend zijn omtrent in het recente verleden gepleegde leveringen.

17 maart 1997


20. Voor Duitsland kan dit gebod eveneens worden gegeven op basis van het bepaalde in par. 140b(2) Patentgesetz. Eenvoudigheidshalve zal in het kader van deze voorlopige voorziening het gebod ook voor Duitsland worden beperkt tot verkopen/leveringen na 4 november 1995. 21. Voor de overige gedesigneerde landen heeft KimberlyClark onvoldoende duidelijk gemaakt dat deze nevenvordering ook naar het recht van die landen toewijsbaar is, zodat dit onderdeel van de vordering voor die landen zal worden afgewezen. 22. Kimberly-Clark vordert ook de afgifte van de nog bij gedaagden aanwezige voorraad inbreukmakende slips. Dienaangaande hebben gedaagden slechts gesteld dat vernietiging van die slips meer voor de hand ligt. Wat daarvan zij, afgifte van de slips aan Kimberly-Clark lijkt niet zonder meer voor de hand te liggen nu de inbreuk ook kan worden beëindigd door deze slips tijdig te verwijderen naar een niet gedesigneerd land. Dit onderdeel van de vordering zal dus worden afgewezen en gedaagden zal een termijn van tien dagen worden gegund om het in voorraad hebben van inbreukmakende producten te beëindigen. 23. De dwangsommen zullen worden vastgesteld als in het petitum vermeld. 24. Ambtshalve wordt nog het navolgende overwogen: Op 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden Bijlage IC bij het WTO-verdrag:') de Agreement on TradeRelated Aspects Of Intellectual Property Rights (verder: het TRIPS-verdrag). 30. Gedaagden zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Beslissing: De President, recht doende in kort geding,: - verbiedt ieder van gedaagden om, (uitsluitend voor wat betreft het in voorraad hebben: te rekenen vanaf tien dagen na heden), de inbreukmakende Comforta-slips dan wel andere op het Europees octrooi 0164436 inbreukmakende onderkledingstukken in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië in het verkeer te brengen dan wel daarmee andere bij uitsluiting aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten, zulks op straffe van verbeurte door (ieder van) de betrokken gedaagde(n) van een dwangsom van ƒ 2.500,- voor ieder inbreukmakend stuk onderkleding; - gebiedt ieder van gedaagden binnen vier weken na heden aan de raadsman van Kimberly-Clark een volledige en juiste opgave te doen van alle door haar in Nederland en Duitsland na 4 november 1995 verkochte Comforta-slips, met vermelding van de precieze namen en adressen van de betrokken afnemers, de hoeveelheden en de prijzen, zulks op straffe van verbeurte door (ieder van) de betrokken gedaagde(n) van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag dat die gedaagde in gebreke blijft correct en volledig aan die opgave te voldoen, zulks met een maximum van ƒ 75.000,- per gedaagde; - bepaalt dat Kimberly-Clark (tenzij zulks reeds eerder door gedaagden zou zijn gedaan) binnen vijf jaren nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagden inbreuk maken op haar octrooi en dat, indien Kimberly-Clark zulks nalaat, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; - veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot nu toe aan de zijde van Kimberly-Clark begroot op ƒ 509,60 aan verschotten en op ƒ 2.500,- voor salaris voor haar procureur. - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. 1 ) Tractratenblad 1994, 235, Ned. vertaling: Tractatenblad 1995, 130. *) Dan volgt de door de Haagse President gevolgde standaardclausule in verband met art. 50 lid 6 TRIPS-verdrag (Red.).

113

Nr. 10. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 23 januari 1997. (Biogen/Smithkline) President: J.L. Murray; Rechters: C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch en H. Ragnemalm. Artt. 3c en 8, lid 1 b EEG-Verordening nr. 1768192 (Aanvullend beschermingscertificaat). Het Hof van Justitie te Luxemburg heeft, op haar gestelde vragen van uitleg, de volgende antwoorden gegeven: 1. Where a medicinal product is covered by several basic patents, Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products does not preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent. 2. Regulation No 1768192 does not require the holder of the marketing authorization, to provide the patent holder with a copy of that authorization, referred to inArticle 8(l)(b) of the Regulation. 3. Where the basic patent and the authorization to place the product on the market as a medicinal product are held by different persons and the patent holder is unable to provide a copy of that authorization in accordance with Article 8(l)(b) of Regulation No 1768/92, an application for a certificate must not be refused on that ground alone. Biogen Inc. tegen Smithkline Beecham Biologicals S.A. a) Conclusie van de Advocaat Generaal, mr. N. Fennelly, 3 oktober 1996. 1. The Court is asked here to provide for a situation which was not foreseen by the Community legislator and could not have been foreseen by private parties and was not expressly provided for. The 1992 Council Regulation establishing the supplementary protection certificate for medicinal products took no account of the contingency that the basic patent and the marketing authorization for a medicinal product based upon it should be in different hands. In relation to any one medicinal product, can a certificate be granted for more than one patent? Is the holder of the marketing authorization obliged to furnish a copy to the patent holder so that he can obtain a certificate? Alternatively, must the public authority responsible for granting the authorization furnish a copy to the patent holder or to the public authority responsible for granting the certificate? The Regulation is silent on these points. Legal context (a) The Regulation 2. The system of supplementary protection is established by Council Regulation (EEC) No. 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products (hereinafter 'the Regulation').1) The legal basis of the Regulation is Article 100a of the Treaty establishing the European Community (hereinafter 'the Treaty'). 3. The third and fourth recitals in the preamble to the Regulation state that the period that elapses between the filing of an application for a patent for a new medicinal product and the authorization to place the medicinal product on the market makes the period of effective protection under the patent insufficiënt to cover the investment put into pharmaceutical re-

OJ1992 L 182. p. 1.

114


search, a situation which penalizes such research.2) The sixth recital states that 'a uniform solution at Community level should be provided for, thereby preventing the heterogenious development of national laws leading to further disparities which would be likely to create obstacles to the free movement of medicinal products within the Community and thus directly affect the establishment and the functioning of the internal market'. The seventh recital states that it is necessary that the supplementary protection certificate be granted under the same conditions by each of the Member States, thereby justifying legislation by way of a regulation. The eighth recital envisages that 'the holder of both a patent and a certificate should be able to enjoy an overall maximum of fifteen years of exclusivity from the time the medicinal product in question first obtains authorization to be placed on the market in the Community'. The ninth recital states that 'the protection granted should ... be strictly confined to the product which obtained authorization to be placed on the market as a medicinal product'. 4. Article l(a) of the Regulation defines a 'medicinal product' as 'any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals' or 'which may be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in humans or in animals'.3) A 'product' is defined by Article l(b) as 'the active ingrediënt or combination of active ingredients of a medicinal product'. Article l(c) defines a 'basic patent' as 'a patent which protects a product as defined in (b) as such, a process to obtain a product or an application of a product, and which is designated by its holder for the purpose of the procedure for grant of a [supplementary protection] certificate' (hereinafter 'certificate'). 5. Article 2 of the Regulation states that '[a]ny product protected by a patent in the territory of a Member State and subject, prior to being placed on the market as a medicinal product, to an administrative authorization procedure as laid down in Council Directive 65/65/EEC or Directive 81/851/EEC4) may, under the terms and conditions provided for in this Regulation, be the subject of a certificate'. 6. Article 3 of the Regulation specifies the conditions for obtaining a certificate: ' A certificate shall be granted if, in the Member State in which the application ... is submitted and at the date of that application: (a) the product is protected by a basic patent in force; (b) a valid authorization to place the product on the market as a medicinal product has been granted in accordance with Directive 65/65/EEC or Directive 81/851/EEC, as appropriate: (c) the product has not already been the subject of a certificate; (d) the authorization referred to in (b) is the first authorization to place the product on the market as a medicinal product.' 7. Article 6 of the Regulation states that the certificate shall be granted to the holder of the basic patent or his successor in title. Article 4 of the Regulation, reflecting the ninth recital in the preamble, provides that '[wjithin the limits of the protec2

) The Commission states in its Explanatory Memorandum
17 maart 1997

tion conferred by the basic patent, the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorization to place the corresponding medicinal product on the market and for arty use of the product as a medicinal product that has been authorized before expire of the certificate'. Article 5 of the Regulation states that, subject to Article 4, 'the certificate shall confer the same rights as are conferred by the basic patent, and shall be subject to the same limitations and the same obligations'. 8. Article 8(1) of the Regulation, which is central to the instant case, specifies the content of the application for a certificate. Pursuant to Article 8(l)(a), an application for the grant of a certificate must include, inter alia, '(iv) the number and date of the first authorization to place the product on the market, as referred to in Article 3(b) and, if this authorization is not the first authorization for placing the product on the market in the Community, the number and date of that authorization'. More significantly, the application must also contain, '(b) a copy of the authorization to place the product on the market, as referred to in Article 3(b), in which the product is identified, containing in particular the number and date of the authorization and the summary of the product characteristics listed in Article 4a of Directive 65/65/EEC or Article 5a of Directive 81/851/EEC. (c) if the authorization referred to in (b) is not the first authorization for placing the product on the market as a medicinal product in the Community, information regarding the identity of the product thus authorized and the legal provision under which the authorization procedure took place, together with a copy of the notice publishing the authorization in the appropriate official publication.' 9. Article 10 of the Regulation states, in relevant part: '(1) Where the application for a certificate and the product to which it relates meet the conditions laid down in this Regulation, the authority referred to in Article 9(l) s ) shall grant the certificate. (2) The authority referred to in Article 9(1) shall, subject to paragraph 3, reject the application for a certificate if the application or the product to which it relates does not meet the conditions laid down in this Regulation. (3) Where the application for a certificate does not meet the condition laid down in Article 8, the authority referred to in Article 9(1) shall ask the applicant to rectify the irregularity, or to settle the fee, within a stated time. (4) If the irregularity is not rectified or the fee is not settled under paragraph 3 within the stated time, the authority shall reject the application.' 10. Article 13 of the Regulation provides that a certificate 'shall take effect at the end of the lawful term of the basic patent for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for a basic patent was lodged and the date of the first authorization to place the product on the market in the Community reduced by a period of five years', but its duration 'may not exceed five years from the date on which it takes effect'. 11. A certificate may be granted, under Article 19 of the Regulation, in the case of Belgium, to any product which, on the date of its entry into force (2 January 1993), was protected by a valid basic patent and for which the first authorization to place it on the market as a medicinal product in the Community was obtained after 1 January 1982. (b) The Directive 12. Article 3 of the Directive states that '[n]o proprietary medicinal product may be placed on the market in a Member

5 ) '[T]he competent industrial property office of the Member State which granted the basic patent or on whose behalf it was granted and in which the authorization referred to in Article 3(b) to place the product on the market was obtained, unless the Member State designates another authority for the purpose.'.

17 maart 1997


State unless an authorization has been issued by the competent authority of that Member State'. 13. Article 4(9) of the Directive6) requires applications for the grant of an authorization to place a proprietary medicinal product on the market (hereinafter a 'marketing authorization') to be accompanied by '[a] summary, in accordance with Article 4a, of the product characteristics. Article 4a requires this summary to state the product's name, qualitative and quantitative composition in terms of the active ingredients and constituents of the excipient, pharmaceutical form, pharmacological properties, clinical particulars and pharmaceutical particulars, and sets out in detail the information to be provided under each heading. This information is examined by the competent authorities: Article 4b of the Directive states that, when the marketing authorization is issued, 'the person responsible for placing that product on the market shall be informed, by the competent authorities of the Member State concemed, of the summary of the product characteristics as approved by them'. 14. Article 4(11) of the Directive states that the particulars and documents accompanying an application for a marketing authorization shall include '[a]ny authorization obtained in another Member State or in a third country to place the relevant proprietary product on the market'. 15. Article 4(8) of the Directive7) requires applications for the grant of a marketing authorization for a proprietary medicinal product to be accompanied by the results of physicochemical, biological or microbiological tests, pharmacological and toxicological tests and clinical trials. The provision continues: 'However, and without prejudice to the law relating to the protection of industrial and commercial property: (a) The applicant shall not be required to provide the results of pharmacological and toxicological tests or the results of clinical trials if he can demonstrate: (iii) ... that the proprietary medicinal product is essentially similar to a product which has been authorized within the Community, in accordance with Community provisions in force, for not less that six years and is marketed in the Member State for which the application is made; this period shall be extended to 10 years in the case of high-technology medicinal products within the meaning of Part A in the Annex to Directive 87/22/ EEC8) or of a medicinal product within the meaning of Part B in the Annex to that Directive for which the procedure laid down in Article 2 thereof has been foliowed; furthermore, a Member State may also extend this period to 10 years by a single Decision covering all the products marketed on its territory where it considers this necessary in the interest of public health. Member States are at liberty not to apply the abovementioned six-year period beyond the date of expire of a patent protecting the original product.' However full test and trial results must be presented where the medicinal product in question is intended for a different therapeutic use from that of the medicinal product already authorized or is to be administered differently. 16. Article 12 of the Directive states that '[a]uthorizations to place a proprietary product on the market... shall be published by each Member State in the appropriate official publication'. In practice, the content of the published decision has not been harmonized. Some Member States set out the summary 6 ) As amended by Council Directive 83/570/EEC of 26 October 1983 amending Directive 65/65/EEC, 75/318/EEC and 75/ 319/EEC on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products, OJ 1983 L 332, p. 1. 7 ) As amended by Council Directive 87/21/EEC of 22 December 1986 amending Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products, OJ 1987 L 15, p. 36. 8 ) CU 1987 L 15, p. 38.

115

of product characteristics, while others set out only the name of the applicant and the product, and the authorized dosage. Factual context 17. The plaintiff in the main proceedings, Biogen Inc. (hereinafter 'the plaintiff'), owns two European patents, of 21 December 1979 and 19 November 1985,9) for DNA10) sequences and intermediaries used, through recombinant DNA technology, in the production of antigens of the Hepatitis-B virus. The Institut Pasteur and Institut National de la Santé et de la Recherche (hereinafter 'the French Institutes') have a number of Belgian and European patents in the same field, dating from between 1979 and 1981. These relate to the production of the DNA of the Hepatitis-B virus itself and to procedures for the production of certain types of antigen to the virus. The defendant in the main proceedings, Smithkline Beecham Biologicals S.A. (formerly Smith Kline-RIT S.A., hereinafter 'the defendant'), manufactures and markets a vaccine against HepatitisB, called Engerix-B, of which the active ingrediënt is HBsAG (purified surface antigen of the Hepatitis-B virus). The defendant is licensed by a number of patentees, including the plaintiff and the French Institutes, to use their patented techniques in manufacturing HBsAG. It appears, thus, that Engerix-B is the outcome of the combined application of several of these patents. Pursuant to a licensing agreement of 28 March 1988, the defendant pays the plaintiff royalties for the duration of its patents. The global annual sales of Engerix-B were over US $800 million in 1994. 18. The defendant is, in turn, the holder of four Belgian marketing authorizations for Engerix-B, administered in different forms. The earliest of these, which was granted on 14 November 1986, was the first marketing authorization for the vaccine in the Community.11) The plaintiff applied in Belgium, on 30 June 1993, for a certificate for its two abovementioned patents.12) It requested the defendant, on a number of occasions, to provide it with copies of the relevant marketing authorization, which requests were refused. Pursuant to contractual negotiations, the defendant did, however, provide copies of the relevant authorizations to the French Institutes, which were thereby enabled to procure certificates for two of their patents. The Belgian Ministry of Public Health also refused to supply copies of the relevant authorizations to the plaintiff without the permission of the defendant. 19. On 16 September 1994, the plaintiff commenced an action against the defendant before the Tribunal de Commerce (Commercial Court), Nivelles, alleging that the defendant had discriminated against it (relative to the French Institutes), contrary to Article 93 of the Belgian Law of 14 July 1991 on business practice and on consumer protection and information,13) seeking an order to bring this discriminatory practice to an end and requiring the defendant to provide the plaintiff with certified copies of the relevant marketing authorization. The defendant countered that there could be only one certificate per product, that the plaintiff's patents were of uncertain validity, and that the different treatment of the plaintiff and the French Institutes was financially justified due to the different level of royalties charged by them. 20. The plaintiff sought to obtain certificates in the other Member States of the Community as well. The defendant (or an associated company) resisted everywhere, except in France, where it provided copies of the relevant marketing authorization, and the plaintiff was granted the certificates it sought. The plaintiff succeeded, none the less, in obtaining certificates in Italy, the Netherlands and Sweden, because the national authorities provided copies of the relevant national authorizations. In Sweden, this was done on the basis of constitutional provi9

) B-013 828 and B-182 442, respectively. ) Deoxyribo nucleic acid. 11 ) Marketing authorization No 18 S 354 F 17. 12 ) The plaintiff states that two earlier applications deposited on 23 February 1993 were rejected by the Office of Industrial Property of the Belgian Ministry of Economie Affairs because they did not include copies of the relevant marketing authorization. 13 ) Moniteur Beige Belgisch Staatsblad, 29 August 1991. 10

116


sions on freedom of information. The plaintiff was also granted certificates in Luxembourg, where the authorities accepted a summary of product characteristics in place of a marketing authorization. 21. The Tribunal de Commerce, Nivelles (hereinafter 'the national court') referred four questions to the Court pursuant to Article 177 of the Treaty: '1. In the event that the holder of the basic' patent or his successor in title is a person other than the holder of the authorization to place the medicinal product concemed on the market, is the latter obliged to provide to the patent holder on request, or, where appropriate, several patent holders when they so request, the 'copy' of that authorization which is referred to in Article 8(l)(b) of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products? 2. Where one and the same product is covered by several basic patents belonging to different holders, does Regulation (EEC) No 1768/92 preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent? 3. Regard being had to the wording of Article 6 of Regulation (EEC) No 1768/92, may the holder of the authorization to place the medicinal product on the market refuse to give a holder of a basic patent or his successor in title the copy of that authorization referred to in Article 8(l)(b) of the Regulation and thereby deprive him of the possibility of completing his application for a supplementary protection certificate? 4. May the relevant administrative and/or government authority which granted the authorization to place the product on the market or is the depositary of an original or a copy of the said authorization refuse to supply a copy to the holder of the basic patent or patents concemed or to his successor in title or may it decide, arbitrarily or subject to certain conditions, whether it is advisable to provide or communicate such copy with a view to its being used to support an application for a supplementary protection certificate under the provisions of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992?' Observations 22. The plaintiff and defendant submitted written observations, as did the Commission, the French Republic, the Italian Republic and the Kingdom of Sweden (the latter limiting its observations to the fourth question). The plaintiff, the defendant, the Commission and Italy submitted oral observations at a hearing held on 11 July 1996. 23. The second question should logically be addressed first. All of the parties other than the defendant (and Sweden, which is silent on the point) argue that certificates can be awarded in respect of all of the patents to which a single marketing authorization relates. They say that the text of the Regulation does not require exclusivity, and the possibility of multiple certificates in cases where there is a number of patent holders would be consistent with the objective of supporting all aspects of pharmaceutical research. The defendant argues that the certificate regime aims, primarily, to compensate those responsible for developing and marketing medicinal products for the effort, expense and time devoted to seeking a marketing authorization, rather than uniformly to benefit all pharmaceutical research. It also relies on references to the certificate in the singular throughout the text of the Regulation. 24. As regards the first and third questions, read together, the plaintiff argues that the holder of a marketing authorization should be obliged to supply a copy to all concerned patent holders, as Article 6 of the Regulation states that certificates shall be granted to patent holders. The objectives of the Regulation would otherwise be frustrated, as would Community competition rules against abuse of a dominant position, if the holders of marketing authorizations were able to prevent patent holders from exercising their rights. The investment required to obtain a marketing authorization is separately protected by Article 4(8) of the Directive. The other parties (again, with the excep-

17 maart 1997

tion of Sweden) argue against any such obligation: this would disturb existing contractual relations, is not provided for expressly in the Regulation, and should be resolved by contract. The defendant argues that the marketing authorization constitutes a distinct and tradeable item of property, which is as essential as the patent to the supplementary protection regime. If the holder were not in a position to negotiate contractual terms for the provision of a copy of the marketing authorization to the patent holder, the latter would be in a position to withdraw his license at the end of the patent term or to charge exorbitantly for its extension, contrary to Community competition rules. The defendant points out that the licensing agreement between it and the plaintiff was concluded before even the Commission's proposal for a partially retrospective supplementary protection regime and so did not provide for it. 25. The plaintiff and Italy argue that, as marketing authorizations are issued in the public interest and are not the exclusive property of their holders, and as the right to a certificate is established by law, public authorities must provide copies for the purposes of the Regulation to all patent holders concerned. The purpose of providing a copy of the marketing authorization is to identify the medicinal product in question and its constituents. Precautions can be taken to preserve confidential information while still providing all the information needed for the purposes of the Regulation. France, Sweden and the Commission argue against implying any such obligation from the terms and objectives of the Regulation, although public authorities may be permitted to provide copies if they wish: regard should be had to the applicable national law in this regard. The defendant contends that this question is inadmissible, as the national court failed to explain why it made a reference in relation to the duties of public authorities not represented in the main proceedings. This contention was denied by the plaintiff at the oral hearing. In the alternative, the defendant submits, consistently with its argument that the marketing authorization as such constitutes a distinct property interest for the purposes of the supplementary protection regime, that the provision of copies of the authorization to third parties would unjustly affect income which it would otherwise earn to compensate it for its effort and that this should not be permitted. Analysis 26. As I have already said, it is logical first to address the second question. If that question is answered in the affirmative, with the effect that only one certificate can be granted in each Member State in respect of any medicinal product authorized to be placed on the market, irrespective of the number of patents on which it is based and of the number of patent holders, some means will have to be devised for choosing which among them should obtain a certificate. In such circumstances, the marketing authorization would indeed be, to borrow the defendant's term, a second pole of the supplementary protection regime (the first being the benefiting patent itself), and thus a tradeable property interest: in the case of competition among patent holders to acquire the right to the sole available certificate, the holder of the marketing authorization would be in a position to decide to reserve it for himself, if he himself had a patent the protection of which he wished to prolong, or to contract to supply a copy to one of the other interested patent holders on the best available terms. In the event of a positive response to the second question, it would not assist matters if the competent public authorities were to supply copies of the marketing authorization to all corners, to enable them to apply for certificates. Those authorities would then have to find a different criterion by which to allocate the sole possible certificate. There is no provision in the Regulation for any qualitative preference of some patents over others, according, for example, to their relative importance to the marketed medicinal product; any such process of selection would be difficult, if not impossible. The alternative approach, that of 'first come, first served', is equally unconvincing, not least because it would sit ill with the general principle of legal equality. 27. I will then move on to consider together the first and third questions, which can be combined, and the fourth question. For the reasons just outlined, the respective roles of

17 maart 1997


117

the holder of a marketing authorization and the competent public authorities under the supplementary protection regime are inextricably linked. The second question 28. The text of the Regulation does not afford much direct assistance in answering the second question. However, in my view, it should be answered in the negative. To do otherwise would be too much at variance with the objectives of the Regulation and would have too detrimental an effect on the internal market. 29. The text of the Regulation applies simply to a simple situation, in which basic research, product development, production and marketing are vertically integrated: where the holder of the patent or patents relating to a medicinal product, the marketing of which has been authorized in a Member State, is also the holder of the relevant marketing authorization. The Regulation was evidently drafted on the basis of this 'classic' model. However, the facts of the instant case do not correspond to this model. 30. The concept of 'the product' is central to the legislative scheme. A 'product' is defined in Article l(b) as 'the active ingrediënt or combination of active ingredients of a medicinal product' (emphasis added), indicating that there will be only one 'product' corresponding to any one preventative, therapeutic, diagnostic or other medicinal product. Article l(c) may be thought to assume that, in a case where there are numerous patents, possibly of different kinds (product, process or productapplication patents), these will be held by a single holder, who is in a position to choose between them and to designate one as the 'basic patent' for the purpose of the procedure for grant of a certificate.14) The statement in Article 6, that the certificate shall be granted to 'the holder of the basic patent' (emphasis added), also seems to be framed in the light of an assumption of integration. 31. This assumption becomes more important in Article 3(c) of the Regulation, which requires, as one of the conditions for obtaining a certificate, that 'the product has not already been the subject of a certificate'. As there is only one 'product' corresponding to any one medicinal product, this implies that there can be only one certificate for any one marketing authorization for a medicinal product. It could therefore be argued that Article 3(c) is designed to permit a certificate in respect of only one patent, viz. the basic patent chosen by its holder. This, however, does not appear to be its purpose. In my view, the purpose of the provision is to ensure that the right exclusively to market a medicinal product is not multiply extended over time by obtaining a number of certificates in succession. Otherwise, there could be attempts to bypass the calculation of the period of supplementary protection, including the maximum of five years, which represents a key compromise between a number of competing political, social and economie interests.15) This could occur, in the absence of the condition set out in Article 3(c), if the product - the active ingrediënt or combination of active ingredients - were, in different dosages or forms, the subject (as in the present case) of a number of different marketing authorizations over time, the first of each of which in the Community could act as the basis for calculating a further period of supplementary protection for associated patents. This explains the centrality of the concept of 'the product' in certain parts of the legislative scheme. One product, the composition of which is fixed, can result from many patents and can result in many marketing authorizations in a single Member State. This is because what is essentially the same product may be administered in different ways, or presented in different dosages, each of which must be separately authorized. As the product represents the essential active ingrediënt or combination of active ingredients of any given therapeutic, diagnostic, preventative or other medicinal invention, it

is the fixed point employed to ensure that the patent protection accorded to that invention and its underlying research is supplemented only once. 32. The assumption that for every product, there will be and there need be - only one corresponding basic patent, designated by its holder, thus entailing the award of a single certificate, underlies the approach adopted in Article 3(c) of the Regulation, but is in no way necessary to the achievement of that provision's objective. On the contrary, the award of a number of certificates in respect of a number of patents associated with a single product, all on the basis of the same marketing authorization, and for which the period of supplementary protection is calculated from the date of award of the first such marketing authorization in the Community, would result in the protection derived from every such patent expiring on the same16day. Advocate General Jacobs' statement in Spain v Council ) about the relative periods of supplementary protection of patents in different Member States, all based on the date of first grant in the Community of a marketing authorization for the relevant product, also holds true in respect of a number of patents granted supplementary protection on the basis of a single marketing authorization in one State: 'Suppose the application for patent protection was lodged in 1990 in Member State A, and in 1991 in Member State B, patent protection expiring respectively in 2010 and in 2011. The authorization to market the product is first given in Member State C, in 1998. That leads to the following calculation of the duration of the certificate. In Member State A that duration is eight (1990-1998) minus five years, the certificate taking effect in 2010 and expiring in 2013. In Member State B the duration is seven (1991-1998) minus five years, the certificate taking effect in 2011 and, again, expiring in 2013'. This principle of uniformity is subject to an exception, whether the hypothesis involves one or several Members States. Due to the maximum five-year period of supplementary protection, patents applied for more than ten years before the date on which the first marketing authorization was granted in the Community will expire earlier than those applied for less than ten years before that date. However, this exception does not pose problems as regards the objective of Article 3(c) of the Regulation, as there is no extension of the initial maximum period of supplementary protection. 33. A number of problems would arise if Article 3(c) of the Regulation were interpreted as permitting only one patent to be given the benefit of supplementary protection on the basis of any one product authorized to be marketed as a medicinal product. First of all, contradictions would arise in the text of the Regulation. As was stated above, Article l(c) appears to provide that the holder of a number of patents shall designate one as his basic patent for the purposes of the award of a certificate. Where there is a number of patent holders, this choice cannot take place unless each is free to designate a patent for supplementary protection. If the other legislative conditions were satisfied, each patent holder could then be granted a certificate in respect of his basic patent, in accordance with Article 6 of the Regulation. In my opinion, and as was, indeed, contended by the defendant, the only effective alternative is that the basic patent (or, at least, the basic patent holder) be designated by the holder of the marketing authorization. This, to my mind, is difficult to reconcile with the patent-oriented express terms of Articles l(c) and 6 of the Regulation;17) the issue is discussed further below, in my response to the other questions. 34. More importanfly, the automatic limitation of supplementary protection to one patent per product, irrespective of

'*) This is evident from paragraph 33 of the Explanatory Memorandum. 15 ) See, to this effect, case C-350/92 Spain v Council [1995] ECR1-1985, paragraphs 38 and 39 of the judgment. See also the ninth recital in the preamble to the Regulation and paragraphs 34 to 36 of the Explanatory Memorandum.

nion.

16

) Cited in footnote 15 above, paragraph 44 of his Opi-

17 ) See the Commission's remark in paragraph 37 of the Explanatory Memorandum, relative to the equivalent in the proposal of Article 6 of the Regulation, that the decision as to whether it was opportune to apply for a certificate should be reserved to the patent holder.

118


the manner in which the product was developed, would run contrary to two of the fundamental objectives of the Regulation. The first is that of giving additional protection and incentives to all pharmaceutical research. The second is the goal of greater uniformity of patent protection for the purpose of the internal market. 35. As regards the first objective, the first recital in the preamble to the Regulation states that 'pharmaceutical research plays a decisive role in the continuing improvement of public health'. Article l(c) refers indiscriminately to product, process and product-application patents, indicating that patents arising at any stage in the research which ultimately results in a marketable medicinal product can be designated by their holders for supplementary protection. Moreover, the factual perception which motivated the enactment of the Regulation, that pharmaceutical research suffered from reduced returns due to delays in procuring marketing authorization for medicinal products, is valid for all such research, and would imply that all undertakings engaged in 18such research should be able to benefit from the Regulation. ) 36. Secondly, a limit of one certificate per product would undermine the objective of the Regulation of achieving greater uniformity of patent protection throughout the Community in order to reduce the obstacles to intra-Community trade in medicinal products.19) The sixth recital in the preamble to the Regulation attests to this concern to achieve 'a uniform solution at Community level'. Article 100a of the Treaty is the legal basis of the Regulation because of the significance of the measure to this aspect of the establishment of the internal market. In Spain v Council, the Court adverted to the trend towards the heterogeneous development of national supplementary protection regimes before the adoption of the Regulation, and continued: 'The Council rightly emphasizes that differences in the protection given in the Community to one and the same medicine would give rise to a fragmentation of the market, whereby the medicine would still be protected in some national markets but no longer protected in others. Such differences in protection would mean that the marketing conditions would themselves be different in each of the Member States.'20) 37. The problems posed by such fragmentation are illustrated by the 21 decision in EMI Electrola v Patricia lm- und Export & Others, ) in the related field of copyright protection. Where exclusive rights to market a product persist under the industrial property law of one Member State and where the fact that the product is lawfully marketed in another Member State is due not to an act or the consent of the holder of the industrial property interest or his licensee but to the expire of the protection period provided for by the legislation of the second Member State, Article 36 of the Treaty permits the interest holder in the first Member State to rely on his exclusive rights in order to prohibit the sale in its territory of imports of the product in question from the second Member State. 38. As Advocate General Jacobs pointed out in Spain v Council, the means by which the period of supplementary protection under the Regulation is calculated in each Member State should result, in the case of any given product, in a uniform point of termination, throughout the Community, of the protection of associated patents which are covered by a certi1B ) The fact that the Regulation applies to all levels of pharmaceutical research, without discrimination, and not just those final stages in which a marketable medicinal product is developed, is also evidenced by statements by the Commission to that effect in the Explanatory Memorandum, paragraphs 12 an 29. 19 ) Greater uniformity in patent protection would also assist in harmonizing the conditions of competition in the various Member States. 20 ) Cited in footnote 15 above, paragraph 36 of the judgment. 21 ) Case 341/87 [1989] ECR 79; the case is referred to by Advocate General Jacobs at paragraph 44 of his Opinion in Spain v Council, cited in footnote 15 above.

17 maart 1997

ficate (subject to the caveat outlined above about the effect of the five-year maximum). He continued, that this should lead to the free movement of medicinal products which are subject to patent protection.22) Of course, because patent protection is not fully harmonized or centralized in the Community, obstacles to free movement would remain if equivalent patents associated with a medicinal product were held by different undertakings in different Members States. However, even in a situation in which a number of undertakings hold patents associated with a product, and each such patent is held by the same undertaking throughout the Community, the restriction of supplementary protection to just one patent in each Member State would almost certainly result in the fragmentation of the market. As certificates are awarded on a country-by-country basis, different patent holders could succeed in winning supplementary protection in different Member States, depending, presumably, on the terms they were willing to offer the holder of the marketing authorization or, in the alternative, on the policy of the competent public authorities. 39. In the circumstances just described, the holder of a certificate in respect of patent X in Member State A could then oppose, on the same ground as in EMI Electrola, the import into that Member State of the medicinal product in question from Member State B, where patent Y benefits from supplementary protection and the equivalent of patent X has expired. The fact that the medicinal product is marketed in Member State B by or with the consent of the company which holds a licence for patent X in Member State A could hardly permit the invocation23 of the doctrine of exhaustion against the holder of patent X: ) he could not be deemed to have consented to marketing in a Member State where he does not himself market the medicinal product and where, his patent having expired, he cannot control the use of his invention in that product. As far as he is concerned, the imported medicinal product is a generic copy rather than a parallel import. While the Court warned in EMI Electrola against the use of such disparities in national periods of protection as a means of arbitrary discrimination or as a disguised measure to restrict trade,24) it could prove difficult in practice to detect or prevent the award of certificates, with precisely this end, to different patent holders in different Member States, either by public authorities or through the good25offices of the holder of the relevant marketing authorization. ) Even if not deliberately exploited in order to partition the Community market, it is clear that such a system would result in market fragmentation. 40. The Regulation is a legislative enactment of general application, adopted to achieve certain objectives. The text of the Regulation should be interpreted, as far as possible, to facilitate the achievement of those objectives. Where a provision gives rise to more than one possible interpretation, the alternatives should be examined when the most obvious, literal interpretation fails fully to serve the objective of the Regulation because it is based on partially inaccurate assumptions about 22 ) Spainv Council, cited in footnote 15 above, paragraphs 44 and 45 of his Opinion. 23 ) See, on the doctrine of exhaustion. Case 78/70 Deutsche Grammophon v Metro [1971] £C/?487; Case 15/74 Centrafarm v Sterling Drugf1974] ECR 1147; Case 187/80 Merckv Stephar and Exler [1981] ECR 2063. 24 ) Cited in footnote 21 above, paragraph 13 of the judgment. 25 ) In such circumstances, it would be difficult to accuse the holder of a certificate in Member State A, w h o has been denied one in member State B, and who seeks to protect his surviving rights, of having entered into 'a restrictive agreement between traders', or of a 'concerted practice' or 'coordination' giving rise to a restrictive practice, contrary to Article 85(1) of the Treaty, even if the situation has been manipulated by the holder of the marketing authorization to achieve the partitioning of the market. See Case 51/75 EMI records v CBS United Kingdom [1976] ECR 811, paragraph 27 to 31 of the judgment; see also Case 40/70 Sirena v Eda [1971] ECR 69, paragraph 9 to 11; Joined Cases 56/64 and 58/64 Consten and Grundigv Commission [1966] ECft 299, p. 345.

17 maart 1997


the pattern of economie relations in the field addressed by the Regulation and gives rise to contradictions in the legislative text.26) In my view, Article 3(c) of the Regulation should be read as requiring that the product has not already been the subject of a certificate procured on the basis of a different marketing authorization. This implicit condition, unspoken because of the assumptions which guided the draughtsman, is consistent with the structure of Article 3: paragraphs (b) to (d) would then be interpreted as requiring, in logical progression, that there be a valid marketing authorization in respect of the product, that no other marketing authorization relating to that product have been used as the basis for supplementary protection of its associated patents and that the marketing authorization to be used as the basis of such protection be the first granted in respect of the product in that Member State. Such an interpretation would ensure that the stated purpose of Article 3(c) is achieved, viz. the avoidance of multiple extensions of the period of supplementary protection, while the objectives of the Regulation as a whole could then be pursued without impediment. The holder of any patent associated with the product could designate that patent as a basic patent and, subject to compliance with the conditions prescribed in the Regulation, could be granted a certificate in order to compensate more fully his research activities. 41. I conclude, therefore, that the second question referred by the national court should be answered in the negative. The first, third and fourth questions 42. In my view, the first question referred by the national court should be answered in the negative and the third question, which is effectively its mirror image, should be answered in the affirmative. The fourth question should, subject to qualifications set out below, be answered in the negative. 43. The Regulation is silent on the relationship between the holder of the basic patent and the holder of a related marketing authorization for the Member State in question, due again, I imagine, to the implicit assumption on the part of the draughtsman that they would be concentrated in the hands of a single undertaking. It is, in effect, the legislative failure to advert to the possible divergent ownership of patents and marketing authorizations that creates the problem in the present case. None the less, I would accept the argument that additional obligations should not be imposed on private individuals or bodies by mere implication from the functional needs of legislation which has failed to provide for a unforeseen situation. Thus, in the absence of a contractual obligation to that effect (the parties would have had to be gifted with remarkable prescience to have provided for the event which has arisen under the Regulation), the Regulation should not be interpreted as requiring an undertaking in the position of the defendant to hand over to an undertaking in the position of the plaintiff a copy of the relevant national marketing authorization for the purpose of compliance with Article 8(l)(b). It is impossible even to identify the provision of the Regulation from which such an obligation might be inferred; the most likely contender, Article 6, establishes, at most, the identity of the person who has a right to be granted a certificate by the competent industrial property office and can hardly be interpreted as creating a right to be assisted by private third parties in obtaining any documents which are necessary for that purpose. It would oflfend gravely against the principle of legal certainty if such an obligation of assistance were to be derived simply from the structure and objectives of the Regulation. 44. The invocation by the plaintiff of Community rules against abuse of a dominant position to support its arguments for compulsory provision by its holder of a copy of the marketing authorization can only be relevant, if at all, if an actual copy of the relevant marketing authorization is required for the purpose of an application for a certificate and such a copy is not available from any other source. Demand in the 'market' 26

) See, for example. Case 187/87 Saarland v Minister for /ndusf/y[1988] ECR 5013, paragraph 19 of the judgment; Case 52/77 Cayrol v Riviora [1977] ECR 2261, paragraph 14; Case 292/82 Merck v Hauptzollamt Hamburg-Jonas [1983] ECR 3781, paragraph 12.

119

for such copies would be likely speedily to collapse if they were not necessary, while the holder of the marketing authorization would hardly enjoy a dominant position in supplying that market if copies, or an acceptable substitute, were readily available elsewhere. Moreover, a teleological argument for an obligation on private holders of marketing authorizations to supply copies to patent holders, such as that considered and rejected above, would be further weakened if those two conditions of necessity and non-availability were not satisfied. The import of these remarks will become clearer when I come to deal with the substantive nature of the obligation to produce 'a copy of the authorization' to satisfy Article 8(l)(b) of the Regulation. 45. There is, of course, nothing in the Regulation precluding national rules from requiring the provision of a document such as a marketing authorization by one party to a contract to another, in circumstances such as those of the present case. The national court may decide whether such an obligation exists under Belgian law. It may very well be, however, that the applicability of any such national rules would be equally contingent on satisfaction of those conditions of necessity and of non-availability from alternative sources. I now turn, therefore, to examining these two conditions. 46. The defendant argued, on related grounds, that the applicant for a certificate must have a copy of the pertinent national marketing authorization and that this could be provided only by the holder, on the basis of a contractual arrangement. As the substance of its contentions in respect of the first and third questions touches on the freedom of public authorities to undermine the purported property interest of the holder of a marketing authorization by releasing copies of the authorization to patent holders, or by accepting alternative documents, the issues raised by the fourth question need to be addressed in that context, and the defendant's objection of inadmissibility is, thus, demonstrably ill-founded. In any event, the Court has consistently held in that regard that it is solely for the national courts before which actions are brought, and which must bear the responsibility for the subsequent judicial decision, to determine in the light of the special features of each case both the need for a preliminary ruling in order to enable them to deliver judgment and the relevance of the questions which they submit to the Court. A request from a national court may be rejected only if it is quite obvious that the interpretation of Community law or the examination of the validity of a rule of Community law sought bears no relation Jo the actual 27nature of the case or to the subject-matter of the main action. ) In the instant case, the litigation before the national court might be without object if the public authorities were able, or obliged, to supply a copy of the marketing authorization, or to accept an equivalent substitute. 47. The defendant's contention that the patent and the marketing authorization constitute twin poles and distinct property interests in the scheme of the Regulation is unconvincing, for a number of reasons. First, the certificate is granted to the holder of a basic patent and extends the rights held under the patent. The enjoyment of rights granted by Community law28is not normally placed at the discretion of private third parties. ) Just as I cannot read the Regulation so as to oblige the defendant to assist the plaintiff by furnishing a copy of the marketing authorization, equally there is no provision on which to base the suggested interest of the defendant in the supplementary protection certificate sought by the plaintiff. 48. Secondly, the marketing authorization performs some important but, none the less, merely ancillary functions in the scheme of the Regulation. The first authorization granted in the Community determines the period of supplementary protection; the first granted in a particular Member State determines the time-limit for applications for a certificate (six months after 27 ) See, for example, Case C-186/90 Durighello [1991] ECR I-5773, paragraph 8 and 9 of the judgment; Case C-415/93 Union Royale Beige des Sociétés de Football Association and Othersv Bosmanand Of/jeA-s[1995] ECfll-4921, paragraph 59. 2S ) See, for example, Case 61/81 Commission v United Kingdom [1982] ECA2601, paragraphs 6 to 9 of the judgment.

120

Bijblad

the grant of the authorization);29) the requirement under Article 8(1 )(b) of the Regulation that a copy of that national marketing authorization be provided with the application for a certificate serves the further purpose of identifying the product and of assisting the veriiication of the first two conditions. For that reason, I take the view that it is not necessary to provide a copy of the actual marketing authorization mentioned in that Article, if the information specified therein can be reliably provided from another source - a point upon which I will expand below. 49. Thirdly, a marketing authorization, unlike a patent, need not be exclusive. lts holder enjoys, in many cases, effective exclusivity, but this derives not from the nature of the authorization itself, but from the fact that the person responsible for marketing a medicinal product holds, or has the benefit of exclusive licences under, any applicable patents. The marketing authorization can continue to have effect after the expiry of any associated patent protection, at which point competing producers are free to seek an equivalent authorization; even while patent protection applies, the holder of a marketing authorization may only have a non-exclusive licence under the patent, in which case other licence holders may also apply for a marketing authorization. This type of situation is expressly provided for by Article 4(8)(a)(iii) of the Directive. 50. Fourthly, there is nothing to support the defendant's contention that the Regulation was designed primarily to reward the expense and effort involved in developing marketable medicinal products, rather than pharmaceutical research in general, the results of much of which may require further development before marketing. While it is essential under the scheme of the Regulation that research ultimately result in a marketable medicinal product, the recitals in the preamble to the Regulation (such as the first, second and fourth) speak of pharmaceutical research in general, while Article l(c) of the Regulation suggests that any patent, including one based on the most elementary research, may be designated as a basic patent for the purposes of applying for a certificate.30) 51. Fifthly, I would raise again the objective of avoiding, where possible, the fragmentation of the Community market in medicinal products. While the Regulation cannot entirely remedy this problem, it should not be interpreted so as to create new means of raising obstacles to free movement of such products. If the holder of marketing authorizations for a medicinal product in a number of Member States were in a position to determine whether undertakings which held any relevant patents in those countries could obtain certificates and could adopt a different approach in each country dependent on the terms offered, partitioning of the market could ensue even if more than one certificate could, in principle, be granted in respect of the product in each Member State. 52. Finally, I would reject the defendant's arguments that it could be unfairly penalized, by virtue of Article 4 of the Regulation, if it did not have a degree of control over the award of certificates. Because the protection conferred by a certificate is stated to be limited to the medicinal product governed by the marketing authorization, the defendant contended that other vaccines against Hepatitis-B could be devised and authorized, with an active ingrediënt slightly different from Engerix-B but none the less using technology covered by patents such as those of the plaintiff, which would fall outside the scope of the certificate. Thus, it would lose its rights exclusively to market vaccines based on those patents, but would be the only undertaking obliged to pay royalties to the holder of the certificate. 29 ) Article 7(1) of the Regulation, read in conjunction with Article 3(b) and (d); see further paragraph 35 of the Explanatory Memorandum. 30 ) The Commission remarked, furthermore, in paragraph 2 of the Explanatory Memorandum, that, while the obtaining of a marketing authorization requires considerable scientific, technical and financial efforts, it was primarily the everlengthening delays involved in the procedure which resulted in an effective diminution of the period of protection under a patent - delays which affect all patent holders.

iele Eigendom, nr. 3

17 maart 1997

53. If the defendant were correct, a variant of this problem would arise even if the certificate and the marketing authorization were held by the same undertaking. Other undertakings could develop slightly different products which, once authorized, they could market without regard to the supplementary period of protection accorded by the certificate. Although this danger may be more apparent than real (because of the fiveyear maximum period of supplementary protection, the delay involved in obtaining an authorization in most cases and the protection afforded by Article 4(8)(a)(iii) of the Directive), such a situation, whereby the extension of patent protection under the certificate would lose much of its useful effect, would be inconsistent with the objectives of the Regulation. This potential problem could be countered by permitting the holder of a patent either to acquire new certificates in respect of new products which rely on its invention and which are authorized to be marketed as medicinal products, or to extend the protection of an existing certificate to other such new products. It is nowhere stated that a patent can be the subject of only one certificate, or of a certificate only in respect of one medicinal product, as the same patent may be used for widely differing medicinal products (as well as for very similar, competing ones, as in the present hypothesis). 54. However, of these two possibilities, only the second would be consistent with the objective of Article 3(c) of the Regulation: a certificate the material scope of which had been extended by reference to other medicinal products authorized before its expiry would retain its original temporal scope, determined by reference to the date of the first authorization in the Community to market the product initially relied upon in the application for the certificate. Thus, no undue extra advantage would accrue to the holder of the certificate. Furthermore, permitting the material extension of the certificate to other authorized medicinal products would reflect and expand the policy underlying the provision in Article 4 of the Regulation for the extension of the protection of the certificate to any further use of the initial product as a medicinal product that has been authorized before the expiry of the certificate. While such a development would reduce the central role in the legislative scheme, as set out above, of the concept of the product, it would better secure the benefits of the Regulation for the holder of the marketing authorization for the product in relation to which the certificate was first granted, against the competition of fast-followers. Thus, just as every product should be able to give rise, where necessary, to certificates in relation to a number of associated patents in different hands, the material scope of every certificate should be capable of extension to uses of the related patent in a number of different products. In such circumstances, it would be contrary to the interest of the person responsible for marketing the original medicinal product if the holder of marketing authorizations (including that for a later, similar medicinal product) were able to obstruct the obtaining or extension of a certificate. 55. The defendant also submitted an argument, based on the partially retrospective terms of the Regulation, that its interests could be severely prejudiced if the Court did not accept that the holder of a marketing authorization should have a privileged position under the supplementary protection regime. It contended that, if the plaintiff patent holder secured a certificate, it would possess, at the end of the existing period of patent protection, when the licensing agreement was due to expire, greatly increased bargaining power.31) It could either deny a further licence to the defendant, thus causing its factories, distribution networks and so on to lie idle, or, in the light of that bleak alternative and the established position of Engerix-B on the market, charge an exorbitant royalty for a new licence. The Regulation, it concluded, should be interpre31

) It its, of course for the national court to interpret the terms of the original licensing agreement. It appears from the order for reference that the national court concluded that the provision for prolongation of a patent in the 1988 licensing agreement does not apply to the period of supplementary protection under a certificate.

17 maart 1997


ted in order to avoid placing the plaintiff in a dominant position which it might be able to abuse. 56. I do not accept this argument. First of all, the evidence before the Court is not sufficiënt to establish that the plaintiff's bargaining power would be greatly enhanced relative to that of the defendant if a certificate were granted. For example, the plaintiff would have little choice but to licence its patent to the defendant, if it wished to draw any benefit from its period of supplementary protection under the certificate and if no other company had a marketing authorization for a product involving the patent. Secondly, and importantly, if, upon grant of a certificate, a sufficiently narrow product market were found to exist - a market for Hepatitis-B antigens, for example - on which the plaintiff enjoyed a dominant position, established remedies exist under the Community competition rules to forestall or rectify an abuse of that position. If, on the other hand, the behaviour of the holder of a certificate were found not to constitute an abuse of a dominant 32position, within the meaning of that term in Community law, ) the interpretation of the Regulation which permitted the grant of that certificate could hardly be reproached. 57. If, in the light of the foregoing, the holder of a national marketing authorization for a medicinal product is not entitled effectively to control the application for certificates by patent holders, public authorities must, at the very least, be free, as a matter of Community law, to provide copies of the marketing authorization to the patent holder for the purpose of the application.33) France, Sweden and the Commission argue that whether they do so should depend upon national rules relating to such disclosures, as the matter is not provided for in the Regulation. I do not agree. First, however, I will examine whether the provision of such a copy of the marketing certificate is necessary for the grant of a certificate. 58. As I have already briefly outlined, the purpose of the requirement that a copy of the marketing authorization be contained in an application for a certificate is to assist in the identification of the product and in verifying compliance with Article 3(b) and (d) of the Regulation: that it is the first such authorization for the marketing of the product in that Member State (which i's important in determining the time-limit for application) and, where applicable, that it is the first such authorization in the Community (the date of which will determine the period of supplementary protection under the certificate). These functions are evident from the stated requirement in Article 8(l)(b) of the Regulation that the copy of the authorization supplied should identify the product and should contain 'in particular the number and date of the authorization and the summary of the product characteristics listed in Article 4a of Directive 65/65/EEC or Article 5a of Directive 81/851/ EEC'.34) 59. For that reason, it is my view that the requirement that a copy of the national marketing authorization be produced is not a further substantive condition of award of a certificate; it establishes, rather, a requirement that the applicant be able to show compliance with the actual substantive conditions, set out, chiefly, in Article 3 of the Regulation. A copy of the marketing authorization probably constitutes the easiest means of proof. However, if an applicant who does not possess a copy of the marketing authorization can none the less provide the information specified from a reliable source, which is the real 32 ) The behaviour would presumably have to fail within one of the exceptions, identified in Case 238/87 Volvo v Veng [1988] ECfl 6211,to the general rule that the exercise of exclusive industrial property rights does not constitute, in itself, an abuse of a dominant position. For an elaboration of these exceptions, see Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P RTE and ITPM Commission [1995] ECR I-743. On the charging of patent licence fees greaty in excess of the norm, see also Case T-30/89 Hiltiv Commission [1991] ECR 11-1439. 33 ) The exercise of such a freedom might remain subject to certain conditions, imposed, for example, by the need to protect confidential information, discussed further below. 34 ) See also paragraph 48 of the Explanatory Memorandum.

121

purpose of Article 8(l)(b) of the Regulation, a certificate should not be refused. The competent public authority will, in any event, be in a position to verify that information by reference to information held by the body responsible for granting marketing authorizations. In those circumstances, the conditions referred to in Article 10(1) of the Regulation should be deemed to be satisfied, and the certificate should be granted as a matter of right. 60. I would reject a contrary textual argument made by the defendant. It pointed out that Article 8(l)(b) of the Regulation refers to a copy of the marketing authorization, while Article 8(l)(c) requires only that the applicant provide a copy of the notice publishing the authorization in the appropriate official publication, together with information regarding the identity of the product thus authorized, in cases where the first authorization in the Community was granted in a Member State other than that in which the application is being made. This distinction is all the more important, it contends, because the initial Commission proposal referred to a copy of the authorization in both cases.35) According to the defendant, the amendment was thus introduced by the Council to preserve the position of the holder of the marketing authorization in the Member State of application and the reason given by the Commission in the Explanatory Memorandum is no longer valid. Furthermore, the fact that the information required will normally be in the public domain shows, in its view, that the requirement of a copy of the marketing authorization itself had a greater purpose, that of making the award of the certificate dependent on the patent holder's actual possession of the authorization or on its contractual relations with the holder of the authorization. 61.1 do not find this argument convincing. The fact that the Council amended the equivalent of paragraph (c) of Article 8(1) of the present Regulation before enactment of the proposal need not in itself determine the interpretation of paragraph (b). Furthermore, the objective of paragraph (b) in the original proposal, viz. the obtaining of information about the identity of the product in question, was reinforced by the Council, which added the requirement that a summary of product characteristics be included.36) The requirement in Article 8(l)(c) that a copy of the notice of the authorization in the appropriate official publication of another Member State be provided, rather than a copy of the authorization itself, probably reflects a realization on the part of the Council that such an authorization to market the product in a different country would not necessarily be held by the applicant patent holder. The fact that it failed to realize that the same might be true within a single Member State should not be held, on its own, to raise a simple procedural requirement into a substantive condition for obtaining a certificate, any more than the requirement in Article 4(11) of the Directive that applications for a marketing authorization include '[a]ny [marketing] authorization obtained in another Member State or in a third country' should be construed as precluding grant of an authorization where such foreign authorizations are held by undertakings other than the applicant. 62. The evidence before the Court suggests that a patent holder will normally be able to supply the information required by Article 8(l)(b) of the Regulation from sources in the public domain. Both of the parties to the main proceedings seem to accept, either expressly or implicitly, that all of the pertinent information in the instant case is available to the plaintiff. This, of course, is a matter of fact for the competent national industrial property office and, in the case of a dispute, the national court to decide. Thus, in order to answer in full the fourth question referred by the national court, and to provide for all possible circumstances, I will now turn to the residual issue of those cases, if any, where the necessary information is not publicly available. In such cases, it is my view that the relevant public authorities should assist the applicant. The public body responsible for awarding marketing authorizations should either supply a copy of the authorization to the appli35

) Article 6(3)(b), (c) and (e) of the Commission proposal. ) This was originally a separate requirement, under Article 6(3)(c) of the Commission proposal. 36

122


cant or directly to the competent industrial property office of the Member State in question, depending on practical considerations and on the need to protect confidential information.37) While no such obligation is directly provided for in the Regulation, leaving the matter to be determined by national rules would lead to inconsistent application of the Regulation as between the different Member States. This would lead to fragmentation of the Community market in medicinal products, for the same reasons already outlined more than once above. It would also be inconsistent with the fact that the certificate, although awarded by national authorities to supplement the varying national systems of patent protection, is established by virtue of Community law. In the words of the seventh recital in the preamble to the Regulation, the certificate is to be granted 'under the same conditions, by each of the Member States at the38 request of the holder of a national or European patent'. ) 63. The Commission envisaged, in its Explanatory Memorandum, that the administration of the supplementary protection regime might require coordination between national health and industrial property authorities.39) No significant additional burden would be imposed in practice by such coordination in exceptional cases. Furthermore, Article 10(3) of the Regulation provides for a degree of flexibility on the part of the competent national industrial property office, to ensure that applications are not needlessly obstructed by procedural difficulties. In these circumstances, I consider that it would be contrary to the objective and scheme of the Regulation if patent holders were prevented from availing of their rights to supplementary protection, where all substantive conditions are satisfied, simply because they are not part of a vertically integrated pharmaceutical undertaking which also markets medicinal products and because they are unable to produce published evidence of information already in possession of the authorities of the Member State in question. The right accorded to patent holders by Article 6 of the Regulation would otherwise be deprived of its useful effect in such circumstances.40) In my view, the duty of the Member States to implement the Regulation includes an obligation to ensure that such applicants are facilitated to enjoy the rights conferred by it.41) 37 ) Article 12(4) of Council Regulation (EEC) No 2309/93 of 22 July 1993 laying down Community procedures for authorization and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, OJ 1993 L 214, p. 1, provides a precedent for such precautions. It states that '[ulpon request from any interested person, the Agency shall make available the assessment report of the medicinal product by the Committee for Proprietary Medicinal Products and the reasons for its opinion in favpur of granting authorization, after deletion of any information of a commercially confidential nature'. The need for such measures would be reduced, of course, if documents were provided directly by one public body to another. 3B ) See also paragraph 9 of the Explanatory Memorandum. 39 ) Paragraph 16. 40 ) See, for example, the remarks of Advocate General Van Gerven in Case 362/89 D'Urso and Others [1991] ECR1-4105, paragraphs 33 and 34 of his Opinion, that the useful effect of Council Directive 77/187/EEC on the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings would be undermined if third parties could determine who benefited from it. Advocate General Mischo concluded, in Case 22/86 Rindone v Allgemeine Ortskrankenkasse Bad UrachMünsingen [1987] ECR 1339, p. 1354, that the need to give useful effect to Council Regulation (EEC) No 574/72 required Member State authorities, in certain circumstances, to accept the conclusions of an examining doctor in the country of residence of a worker regarding his incapacity for work, even if their own national rules did not impose such an obligation. 41 ) See Article 5 of the Treaty, as applied, for example, in Case 93/71 Leonesio v Italian Ministry for Agriculture and Foresfry[1972] ECR 287, paragraph 21 of the judgment.

17 maart 1997

Conclusion 64. In the light of the foregoing analysis, I would answer the question referred by the national court as follows: (1) Where a medicinal product is covered by several patents held by different undertakings, Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products does not preclude the grant of a supplementary protection certificate in respect of a basic patent designated by each patent holder. (2) Where the holder of a basic patent is a person other than the holder of the authorization to place the medicinal product concerned on the market, the latter is not obliged, as a matter of Community law, to provide to the patent holder on request, for the purpose of an application for a supplementary protection certificate, the copy of that authorization referred to in Article 8(l)(b) of Council Regulation (EEC) No 1768/92. (3) The competent national industrial property office shall deern Article 8(l)(b) of Council Regulation (EEC) No 1768/92 to have been complied with where an applicant for a supplementary protection certificate who is unable to produce a copy of the authorization to place the medicinal product concerned on the market provides with his application, from a reliable source, the information which is specified in that provision. (4) Where the applicant for a supplementary protection certificate is unable to produce a copy of the authorization to place the medicinal product concerned on the market and the information which is specified in Article 8(l)(b) of Regulation (EEC) No 1768/92 is not in the public domain, the national public body responsible for the grant of the authorization to place the medicinal product on the market must provide a copy of that authorization, or, in the alternative, of the information in question, either to the applicant or to the competent national industrial property office, as the case may be. Whether the relevant material is provided to the applicant or directly to the competent industrial property office, and the manner in which it is provided, will depend on considerations of practicality and on the need to safeguard confidential information. b) Het Hof van Justitie; enz. 1 By judgment of 2 June 1995, received at the Court on 12 June 1995, the Tribunal de Commerce (Commercial Court), Nivelles, referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty four questions on the interpretation of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary certificate for medicinal products (OJ 1992 L 182, p. 1, hereinafter "the Regulation"). 2 Those questions were raised in proceedings between Biogen Inc. ('Biogen') and Smithkline Beecham Biologicals SA ('SKB') concerning SKB's refusal to provide Biogen with copies of the Belgian marketing authorizations for a recombinant vaccine against Hepatitis-B, called 'Engerix-B', to enable it to complete an application for a supplementary protection certificate. 3 Biogen holds two European patents, of 21 December 1979 and 19 November 1985, relating to medical products or, more specifically, sequences and DNA intermediaries, used in the production of vaccines against Hepatitis-B. 4 SKB produces and markets Engerix-B in a number of forms, varying in presentation and/or indications, the active ingrediënt of which is 'HBsAG' (purified surface antigen of the Hepatitis-B virus). It does pursuant to patent licences granted to it by the patent holders (or their successors in title). According to the findings of the national court, Engerix-B is the outcome of the combined application of several patents held, in particular, by Biogen and the Institut Pasteur. 5 Under a licensing agreement dated 28 March 1988, SKB pays Biogen royalties for the duration of its patents.

17 maart 1997


6 SKB holds four Belgian marketing authorizations for Engerix-B. The earliest of these, which was granted on 14 November 1986, was the first marketing authorization for the vaccine in the Community. 7 On 30 June 1993, Biogen applied to the Office de la Propriété Industrielle du Ministère des Affaires Economiques (Industrial Property Office of the Ministry of Economie Affaire) in Belgium for supplementary protection certificates for its two European patents. Since those applications had to include copies of the marketing authorizations for Engerix-B, Biogen repeatedly asked SKB to provide such copies, which it refused to do. SKB did, however, send a copy of its first marketing authorization to the Institut Pasteur, with which it had entered into its first licensing agreement, and which was thus able to obtain a certificate for its patent. 8 The Belgian Ministry of Public Health also refused to provide Biogen with copies of the marketing authorizations without the consent of SKB. 9 Biogen therefore brought an action against SKB before the Tribunal de Commerce, Nivelles, on 16 September 1994, seeking a ruling that, by refusing to provide it with certified copies of its marketing authorizations for the Engerix-B vaccine, whilst providing them to the Institut Pasteur, SKB had discriminated against it, contrary to fair business practice within the meaning of Article 93 of the Belgian Law of 14 July 1991 on business practice and consumer information and protection. Biogen therefore seeks an order requiring SKB to bring the alleged discriminatory practice to an end to provide it with certified copies of the relevant marketing authorization, with periodic penalty payments in the event of failure to do so. 10 SKB considers that, on the basis of the Regulation, it is entitled to provide only one certificate per product, that Biogen's patent were of uncertain validity, and that the different treatment of Biogen and the Institut Pasteur is financially justified by the different levels of royalties charged. 11 It appears from the third and fourth recitals in the preamble to the Regulation that, prior to its adoption, the period of effective protection under a patent was insufficiënt to cover the investment put into the pharmaceutical research. The Regulation seeks to make up for that inadequacy by creating a supplementary protection certificate for medicinal products. 12 Article 1 of the Regulation, which defines certain terms, provides that: '(a) "medicinal product" means any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any substance or combination of substances which be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in humans or in animals; (b) "products" means the active ingrediënt or combination of active ingredients of a medicinal product; (c) "basic patent" means a patent which protects a product as defined in (b) as such, a process to obtain a product or an application of a product, and which is designated by its holder for the purpose of the procedure for grant of a certificate; (d) "certificate" means the supplementary protection certificate.' 13 Under Article 2 of the Regulation, any product protected by a patent in a Member State may be the subject of a certificate, under the terms and conditions provided for therein. 14 Article 3, which lays down the conditions for obtaining a certificate, provides that a certificate is to granted if, in the Member State in which the application is submitted and at the date of that application, (a) the product is protected by a basic in force, (b) a valid authorization to place the product on the market as a medicinal product has been granted in accordance with Directive 65/65/EEC or Directive 81/851/EEC, as appropriate, (c) the product has not already been the subject of a certificate, and (d) the authorization referred to in (b) is the first authorization to place the product on the market as a medicinal product. 15 Article 5 of the Regulation provides that the certificate

123

is to confer the same rights as conferred by the basic patent and to be subject to the same limitations and the same obligations. 16 Article 6 provides that the certificate is to granted to the holder of the basic patent or his successor in title. 17 Article 8(1) specifies the content of the application for a certificate. Under Article 8(l)(a)(iv), a request for the grant of a certificate must state, in particular, 'the number and date of the first authorization to place the products on the market, as referred to in Article 3(b) and, if this authorization is not the first authorization for placing the product on the market in the Community, the number and date of that authorization'. Under Article 8(l)(b) and (c), the application must also contain: '(b) a copy of the authorization to place the product on the market, as referred to in Article 3(b), in which the product is identified, containing in particular the number and date of the authorization and the summary of the product characteristics listed in Article 4a of Directive 65/65/EEC or Article 5a of Directive 81/851/EEC; (c) if the authorization referred to in (b) is not the first authorization for placing the product on the market as a medicinal product in the Community, information regarding the identity of the product thus authorized and the legal provision under which the authorization procedure took place, together with a copy of the notice publishing the authorization in the appropriate official publication.' 18 Finally, Article 13(1) of the Regulation provides that the certificate is to take effect at the end of the lawful term of the basic patent for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for a basic patent was lodged and the date of the first authorization to place the product on the market in the Community reduced by a period of five years. 19 The Tribunal de Commerce considered that the dispute raised a question of interpretation of Regulation No 1768/92 and therefore stayed the proceedings and sought a preliminary ruling from the Court on the following question: '1. In the event that the holder of the basic patent or his successor in title is a person other than the holder of the authorization to place the medicinal product concerned on the market, is the latter obliged to provide to the patent holder on request, or, where appropriate, several patent holders when they so request, the "copy" of that authorization which is referred to in Article 8(l)(b) of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products? 2. Where one and the same product is covered by several basic patents belonging to different holders, does Regulation No 1768/92 preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent? 3. Regard being had to the wording of Article 6 of Regulation No 1768/92, may the holder of the authorization to place the medicinal product on the market refuse to give a holder of a basic patent or his successor in title the copy of that authorization referred to in Article 8(l)(b) of the Regulation and thereby deprive him of the possibility of completing his application for a supplementary protection certificate? 4. May the relevant administrative and/or government authority which granted the authorization to place the product on the market or is the depositary of an original or a copy of the said authorization refuse to supply a copy to the holder of the basic patent or patents concerned or to his successor in title or may it decide, arbitrarily or subject to certain conditions, whether it is advisable to provide or communicate such copy with a view to its being used to support an application for a supplementary protection certificate under the provisions of Council Regulation No 1768/92 of 18 June 1992 (OJ 1992 L 182, p. 1)?' The second question 20 By its second question, which falls to be considered

124


first, the national court wishes in substance to ascertain whether, where a medicinal product is covered by several basic patents, the Regulation precludes the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent. 21 Biogen, the French and Italian Governments and the Commission all consider that the Regulation does not, in a situation such as that in the main proceedings, preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent. 22 Biogen submits in particular that, having regard to the aim pursued by the Regulation, namely to improve protection to cover investment in pharmaceutical research, it is inconceivable that, where a medicinal product is covered by a number of basic patents held by different patentees, the research undertaken by one or another of those basic patent holders should be excluded from protection under the supplementary protection certificate system if, as is the case in the main proceedings, the various lines of research have each separately given rise to patented innovations. 23 The Italian Government and the Commission stress that Article 3 of the Regulation, which prohibits renewal of protection for the same product, that is to say in relation to a single patent, nevertheless does not preclude the grant of two certificates (one for each basic patent), even if they relate to the same medicinal product. 24 In the French Government's submission, to interpret Article 3(c) of the Regulation as reserving the right to a supplementary protection certificate to the first patent holder who applies for one would result in an arbitrary choice of the beneficiary of the extension of the period of protection among companies which, in accordance with the aims and subjectmatter of the Regulation, are all equally entitled to such protection. 25 SKB, however, considers that, under the system established, only one certificate may be granted for each product - that is to say, each identical active ingrediënt - even where the product in question in based on several patents. It considers that the aim of the Regulation is not to reward all basic patent holders but, much more generally, to safeguard and encourage the development of medicinal products in Europe and more particularly in the Community. Such development of new medicinal products is in fact largely due to the research and investment undertaken by those who have finally obtained marketing authorization. The aim sought by the Regulation is fully achieved if the holder of the marketing authorization is prepared to cooperate with the holder of the individual patent, with whom he negotiates terms of coorporation, involving the provision of a copy of the marketing authorization enabling that patent holder to obtain a supplementary protection certificate. 26 It must be borne in mind in that regard that the third and fourth recitals in the preamble give a reason for the adoption of the Regulation the insufficiënt duration of the effective protection under the patent to cover the investment put into the pharmaceutical research. The Regulation thus seeks to make up for that insufficiency by creating a supplementary protection certificate for medicinal products, which may be obtained by the holder of a national or European patent under the same conditions in each Member State. 27 Article 6 of the Regulation confirms that the certificate is to be granted to the holder of the basic patent or his successor in title. Article l(c) mentions the basic patents which may be designated for the purpose of the procedure for the grant of a certificate, namely those which protect a product as such, a process to obtain a product or an application of a product. The Regulation thus seeks to confer supplementary protection on the holder of such patents, without instituting any preferential ranking amongst them. 28 Consequently, where a product is protected by a number of basic patents in force, which may belong to a number of patent holders, each of those patents may be designated for the purpose of the procedure for the grant of a certificate. Under Article 3(c) of the Regulation, however, only one certificate may be granted for each basic patent.

17 maart 1997

29 Furthermore, as is clear from Article 13 of the Regulation, the duration of such certificates is to be calculated uniformly on the basis of the date of the first authorization to place the product on the market in the Community. 30 The answer to the second question must therefore be that, where a medicinal product is covered by several basic patents, the Regulation does not preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent. The third and fourth questions 31 By its third and fourth questions, which fall to the considered together, the national court wishes to ascertain in substance whether the Regulation requires the holder of the marketing authorization to provide the patent holder with a copy of that authorization, referred to in Article 8(1 )(b) of the Regulation. 32 Biogen submits that when a basic patent holder asks the holder of the marketing authorization to provide him with a certified copy of that authorization in order that he may comply with the requirements relating to the submission of an application for a supplementary protection certificate, that request may not be refused. The holder of the marketing authorization may not obstruct the exercise of the right referred to in Article 6 of the Regulation. 33 SKB, the French and Italian Governments and the Commission all consider that the Regulation does not impose any specific obligation on the holder of the marketing authorization to provide the patent holder applying for the certificate with a copy of that authorization. 34 SKB stresses in particular that in the scheme of the certificate, the marketing authorization has the value of a separate right attaching to the medicinal product and forms an essential element in the new protection arrangements set up by the Regulation. It is therefore for the holder of that authorization to decide freely to whom and on what terms to provide copies thereof. An interpretation of the Regulation which imposed on the holder of the authorization obligations in favour of a patent holder which, as in the present case, the parties could not take into account when entering into their licensing agreements (on 28 March 1988), would seriously undermine legal certainty. 35 The French and Italian Governments and the Commission consider that there can be no obligation, other than contractual, on the holder of the marketing authorization to communicate the document unless it is expressly provided for by the legislation in issue. That legislation, however, makes no such provision. The solution to the problem raised must therefore be sought in the contractual relationship between the patent holder and the holder of the authorization. 36 In that regard, it need merely be noted that, whilst under Article 8(l)(b) of the Regulation an application for a certificate must contain a copy of the marketing authorization for the medicinal product, there is nothing in the Regulation requiring the holder of that authorization to provide the basic patent holder with a copy of it. Exercise of the right to obtain a certificate referred to in Article 6 of the Regulation is in no way dependent on a discretionary act on the part of the holder of the marketing authorization. 37 The Regulation does not, however, in the circumstances at issue in the main proceedings, preclude such an obligation from being deemed to be inherent in the contractual relationship between the parties. 38 The answer to the first and third questions must therefore be that the Regulation does not require the holder of the marketing authorization to provide the patent holder with a copy of that authorization, referred to in Article 8(1 )(b) of the Regulation. The fourth question 39 In the light of the scheme and objectives of the Regulation, the fourth question must be understood, in order to provide the national court with a helpful answer, as seeking in substance to ascertain whether, where the basic patent and the marketing authorization are held by different persons and the patent holder is unable to provide a copy of the authorization in accordance with Article 8(l)(b) of the Regulation, an application for a certificate must be refused on that ground alone.

17 maart 1997


40 Biogen and the Italian Government submit that the administrative authority which issued the marketing authorization cannot simply refuse to provide a copy thereof to a basic patent holder who requests one in order to use it in support of an application for a certificate. 41 Biogen observes in particular that, since it must be for the basic patent holder alone to decide whether to apply for a certificate, the administrative authority may not rely on grounds other than the fact that the marketing authorization is confidential as regards the patent holder. If the marketing authorization were to be precluded, on account of any hypothetical confidentiality, from being communicated to the basic patent holder, there are other possible ways of reconciling the need to protect the confidentiality of the authorization with the achievement of the aims of the Regulation. The administrative authority having in its possession a certified copy of the authorization could, for example, ether provide the basic patent holder with a copy in which any quantitative information is concealed, since such information is not necessary to identify the medicinal product to which the application for a certificate relates, or forward the certified copy of the authorization directly to the authority responsible for dealing with applications for certificates rather than through the intermediary of the basic patent holder. The confidential nature of the information contained in the marketing authorization would thus be respected. 42 In the submission of SKB, the French and Swedish Governments and the Commission, the Regulation does not provide for any obligation on the part an administrative authority to provide the patent holder with a copy of the authorization. 43 SKB submits in particular that if the administration were permitted to provide a third party holding a basic patent with that document, without any legal basis, the holder of the authorization would be definitively and wrongfully deprived, without consideration or justification, of income which he is entitled to expect in return for the effort and cost incurred with a view to obtaining the authorization. 44 In that regard, it must be borne in mind that the purpose of the requirement imposed by Article 8(l)(b) of the Regulation to include a copy of the marketing authorization with the application for a supplementary protection certificate is to identify the product and verify that the time-limit for submitting an application and, where applicable, the duration of the supplementary protection are observed. It is therefore a formal requirement whose purpose is to demonstrate the existence of an authorization to place the product on the market as a medicinal product. 45 Where the basic patent and the marketing authorization are held by different persons and the patent holder is unable to provide the competent national authorities with a copy of that authorization, granted by the authorities of a Member State, in accordance with Article 8(l)(b) of the Regulation, the application for a certificate must not be refused on that ground alone. By simple cooperation, the national authority granting the certificate can obtain a copy of the marketing authorization from the national authority which issued it (see, to that effect, Case C-201/94 The Queen v Medicines Control Agency ex parte Smith and Nephew [1996] ECR 1-0000, paragraph 28). If that were not the case, the entitlement to the certificate conferred by Article of the Regulation on the basic patent holder would be rendered nugatory. 46 With regard to SKB's arguments, it must, moreover, be pointed out that under Article 5 of the Regulation the certificate confers the same rights as conferred by the basic patent and is subject to the same limitations and the same obligations. 47 The answer to the fourth question must therefore be that, where the basic patent and the authorization to place the product on the market as a medicinal product are held by different persons and the patent holder is unable to provide a copy of that authorization in accordance with Article 8(l)(b) of the Regulation, the application for a certificate must not be refused on that ground alone. Costs 48 The costs incurred by the French, Italian and Swedish Governments and the Commission of the European Communi-

125

ties, which have submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. On those grounds, The Court (Sixth Chamber), in answer to the question referred to it by the Tribunal de Commerce, Nivelles, by judgment of 2 June 1995, hereby rules: 1. Where a medicinal product is covered by several basic patents, Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products does not preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent. 2. Regulation No 1768/92 does not require the holder of the marketing authorization to provide the patent holder with a copy of that authorization, referred to in Article 8(l)(b) of the Regulation. 3. Where the basic patent and the authorization to place the product on the market as a medicinal product are held by different persons and the patent holder is unable to provide a copy of that authorization in accordance with Article 8(1 )(b) of Regulation No 1768/92, an application for a certificate must not be refused on that ground alone. Nr. 11. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, derde kamer voor bestuursrechtelijke zaken, 2 september 1996. Mr. J.H.P.J. Willems. Art. 1:2, lid 1 en art. Ij" art. 8:1 Algemene Wet Bestuursrecht. Tegen een besluit kan onder de Awb bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, d.w.z. degeen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bij besluiten (van het Bureau I.E.) aangaande (termijnbetaling van verschuldigde jaartaxen heeft de octrooihoudster een rechtstreeks belang en niet eiseres (het octrooibureau) die slechts als tussenpersoon heeft gefungeerd bij de betaling van de jaartaxe. Dit wordt niet anders in geval op basis van beleid de jaartaxe (door het octrooibureau) niet aan de octrooihoudster wordt doorbelast. Verweerster (het Bureau I.E.) had het bezwaarschrift van eiseres (het octrooibureau) niet ontvankelijk moeten verklaren. Het bestreden besluit wordt vernietigd en het bezwaarschrift wordt alsnog niet ontvankelijk verklaard. Art. 6:203 Burgerlijk Wetboek en art. 61, lid 1 Rijksoctrooiwet 1995. Ten overvloede: Indien een octrooihouder per de vervaldatum (voor taxe betaling) de wil tot handhaving van het octrooi te kennen heeft gegeven, heeft hij daardoor zijn rechtspositie bepaald en is hij per de vervaldatum de taxe verschuldigd geworden. Het als gevolg van een later voorval (niet-indienen van de vertaling van het Europese octrooi) wegvallen van het octrooi brengt niet mee dat de taxe op de vervaldatum niet verschuldigd was. Van een onverschuldigde betaling kan geen sprake zijn. Octrooibureau Vriesendorp & Gaade te 's-Gravenhage, eiseres, en de Deense rechtspersoon Kem-en-Tec A/S, octrooihoudster, tegen Het Bureau voor de Industriële Eigendom, verweerder. a) Beschikking Bureau voor de Industriële Eigendom, 17 november 1995 (mr. J. de Bruijn). Het Bureau voor de Industriële Eigendom Overwegende: dat het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau) bij beschikking d.d. 17 juli 1995 het verzoek van

126


Octrooibureau Vriesendorp en Gaade (hierna: verzoeker) om terugbetaling van de eerste jaartaxe voor het Europees octrooi 0473699 heeft afgewezen op grond van de omstandigheid dat het verzoek eerst is gedaan na de verschuldigingsdag van 31 mei 1995, nl. op 11 juli 1995; dat verzoeker vervolgens tijdig een bezwaarschrift tegen de even genoemde beschikking heeft ingediend; dat de inhoud van het bezwaarschrift als hier ingelast moet worden beschouwd; dat het Bureau overeenkomstig art. 7:2 Awb verzoeker heeft gehoord in de persoon van mr. G.L. Kooy, op 4 oktober 1995; Overwegende dienaangaande: dat verzoeker in het bezwaarschrift, zoals nadien mondeling toegelicht, heeft gesteld dat de houder van het onderhavige Europese octrooi heeft besloten het octrooi in Nederland niet geldig te maken, door niet tijdig, d.w.z. niet uiterlijk op 26 juli 1995 een Nederlandse vertaling van het octrooi bij het Bureau in te dienen, hetgeen op grond van de Rijksoctrooiwet 1995, art. 52, lid 4 tot gevolg heeft, dat het Europese octrooi geacht wordt van de aanvang af niet de in art. 49 van deze wet bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad; dat volgens verzoeker het onderhavige Europese octrooi bijgevolg in Nederland nooit rechtsgevolgen heeft gehad en niet aan het Nederlandse recht onderworpen is geweest; dat dientengevolge art. 61 van de Rijksoctrooiwet 1995, op grond waarvan de eerste jaartaxe is betaald, nimmer van toepassing is geweest op het Europese octrooi, aldus verzoeker, en dus de betaling van de vorengenoemde jaartaxe onverschuldigd is geschied; dat verzoeker voorts het bezwaar heeft aangevoerd, dat de bestreden beschikking onvoldoende is gemotiveerd, nu niet duidelijk is aangegeven, waarom de datum van 31 mei 1995 doorslaggevend was en waarom het Bureau tot deze beschikking is gekomen; dat het Bureau t.a.v. de gestelde onvoldoende motivering er op wijst, dat nu juist de onderhavige bezwaarschrift-procedure dient om tegen een onvoldoende gemotiveerde beschikking op te komen; dat voorts het Bureau van oordeel is, dat de betaling van de eerste jaartaxe voor het Europese octrooi i.c. niet onverschuldigd is verricht; dat de verlening van het onderhavige octrooi op 26 april 1995 is gepubliceerd, hetgeen betekende, dat het octrooi vanaf die dag rechtskracht had voor Nederland en voorts meebracht, dat om het octrooi in stand te houden uiterlijk op 31 mei 1995 de eerste jaartaxe moest worden betaald; dat de eerste jaartaxe tijdig namens de octrooihouder is betaald, waarbij de rechtsgrond voor deze betaling gelegen is in het besluit van de octrooihouder om met in achtneming van art. 61, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 het octrooi voor Nederland in stand te houden; dat vervolgens de octrooihouder kennelijk heeft besloten de vereiste vertaling voor Nederland niet in te dienen, hetgeen op grond van art. 52, lid 4 onder a van de Rijksoctrooiwet 1995 meebrengt dat het octrooi geacht wordt van de aanvang af (d.w.z. vanaf de verleningsdatum) niet de in art. 49 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad; dat het Bureau er met nadruk op wijst, dat waar vorengenoemde artikel slechts spreekt van de in art. 49 bedoelde rechtsgevolgen, niet kan worden gesteld dat van het octrooi geen enkel rechtsgevolg heeft gehad; dat het Bureau in verband hiermede wijst op de bepalingen van artt. 50 en 75, leden 5 en 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 waaruit blijkt dat herroeping resp. nietigverklaring van een octrooi niet alle rechtsgevolgen aan het octrooi ontneemt; dat met name de reeds verschuldigde en betaalde jaartaxen in vorenbedoelde gevallen niet als onverschuldigd worden gerestitueerd, omdat evenals in casu de rechtsgrond voor de betaling van de jaartaxe onveranderd is gelegen in het besluit van de octrooihouder om op de verschuldigdheidsdatum het octrooi in stand te houden; dat het Bureau constateert, dat de door verzoeker gesuggereerde fictie, dat het onderhavige octrooi nooit voor Nederland is verleend niet strookt met hiervoor aangehaalde wetsbepalingen;

17 maart 1997

dat het vorenstaande meebrengt dat de beschikking van het Bureau van 17 juli 1995 waarbij terugbetaling van de eerste jaartaxe werd geweigerd moet worden bekrachtigd; enz. b) De Rechtbank, enz. 3. Feiten. In het door verweerder bijgehouden octrooiregister is ten name van de octrooihoudster een Europees octrooi ingeschreven. Dit octrooi is geregistreerd onder nummer 0473699. Bij brief van 11 juli 1995 heeft eiseres verweerder medegedeeld dat de octrooihoudster alsnog heeft besloten genoemd octrooi in Nederland niet geldig te maken, dat op 31 mei 1995 door eiseres namens de octrooihoudster de eerste jaartaxe is voldaan, dat, aangezien het octrooi door het achterwege blijven van de geldigmaking in Nederland geacht zal worden nooit van kracht te zijn geweest en dat de jaartaxe dan ook onverschuldigd is betaald. In verband hiermee verzoekt eiseres verweerder om formeel een beslissing te nemen ten aanzien van het al dan niet overgaan tot terugbetaling van de taxe. Bij brief van 17 juli 1995 heeft verweerder eiseres medegedeeld dat niet kan worden overgegaan tot terugbetaling van de reeds betaalde jaartaxe, op de grond dat het verzoek om restitutie is gedaan na de verschuldigingsdag, zijnde 31 mei 1995, en het besluit van een houder het octrooi niet geldig te maken voor Nederland geen reden is voor restitutie. Tegen dit besluit is door eiseres bij brief van 24 augustus 1995 een bezwaarschrift ingediend. Terzake van haar bezwaar is eiseres gehoord op 4 oktober 1995. Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder eiseresses bezwaar ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is door eiseres beroep ingesteld. Bij brief van 7 februari 1996 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. Ter zitting is door eiseresses vertegenwoordiger - zakelijk weergegeven — verklaard dat hij in zijn hoedanigheid van advocaat als gemachtigde van de octrooihoudster kon optreden. De rechtbank heeft de octrooihoudster vervolgens op de voet van artikel 8:26 eerste lid Awb in de gelegenheid gesteld als partij aan het geding deel te nemen. 4. Bewijsmiddelen. De gedingstukken en het verhandelde ter openbare zitting. 5. Motivering. De rechtbank zal vooreerst ambtshalve aandacht besteden aan het volgende formele punt. Ingevolge artikel 7:1 juncto artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een besluit bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende. Gelet op het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb dient onder belanghebbende te worden verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Op grond van artikel 61, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) is de octrooihouder voor de instandhouding van zijn octrooi een bepaalde jaartaxe verschuldigd. In het onderhavige geval heeft eiseres namens de octrooihoudster de verschuldigde jaartaxe voldaan. Dit betekent dat eiseres in dezen niet haar eigen belangen, maar die van de octrooihoudster heeft behartigd. Het is immers de octrooihoudster die er belang bij heeft dat de jaartaxe (tijdig) wordt voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit hieruit voort dat bij besluiten aangaande de (terug)betaling van verschuldigde jaartaxen de octrooihoudster een rechtstreeks belang heeft. Anders ligt dit voor eiseres; nu eiseres slechts als tussenpersoon heeft gefungeerd bij de betaling van de jaartaxe en het desbetreffende bedrag in rekening kan brengen aan de octrooihoudster, kan naar het oordeelvan de rechtbank niet worden gezegd dat eiseres een rechtstreeks belang heeft bij besluiten als hiervoor bedoeld. Dit wordt naar het oordeel van de rechtbank niet anders door het feit dat eiseres, zoals door haar vertegenwoordiger ter zitting is verklaard, in dit geval op basis van beleid de betaalde jaartaxe niet aan de octrooihoudster doorbelast. De rechtbank overweegt hierbij dat de omstandigheid dat eiseres een beleid voert, waarbij in gevallen als het onderhavige niet wordt doorbelast, niet kan leiden tot het oordeel dat eiseres bij besluiten aangaande (terug)betaling van jaartaxen een rechtstreeks belang heeft. Tenslotte is ook van belang dat eiseres het bezwaarschrift niet heeft ingediend namens de octrooihoudster.

17 maart 1997


Gelet op het vorenstaande kan eiseres bij het besluit in primo van 17 juli 1995 niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt. Derhalve had verweerder het door eiseres ingediende bezwaarschrift nietontvankelijk moeten verklaren. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 24 januari 1995, nr. H01.94.0048, gepubliceerd in RAwb 1995/58, onder meer overwogen dat het voor de ontvankelijkheid van het beroep niet van belang is of het bezwaarschrift ontvankelijk is, maar dat de rechtbank wel dient te onderzoeken of het betrokken bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing op bezwaarschrift tot een juist oordeel over de ontvankelijkheid van de bezwaren is gekomen. Nu eiseres bij het bestreden besluit wel als belanghebbende in de zin van de Awb kan worden aangemerkt - bij dit besluit is immers op het door eiseres ingediende bezwaarschrift beslist - en ook aan de overige ontvankelijkheidsvereisten voor het instellen van beroep heeft voldaan, kan eiseres in het onderhavige beroep worden ontvangen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt echter wel dat verweerder tot een onjuist oordeel over de ontvankelijkheid van eiseresses bezwaarschrift is gekomen. De rechtbank ziet hierin aanleiding het bestreden besluit te vernietigen en eiseresses bezwaarschrift met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb alsnog niet-ontvankelijk te verklaren. Hoewel de rechtbank op bovenstaande gronden niet toekomt aan het geschilpunt dat partijen materieel verdeeld houdt, overweegt de rechtbank ten overvloede als volgt: Anders dan namens de octrooihoudster is gesteld, brengt het, als gevolg van een later voorval, wegvallen van het octrooi niet met zich mee dat de taxe op de vervaldatum niet verschuldigd was. Van onverschuldigde betaling kan dan ook geen sprake zijn. Aan een octrooihouder komt een wilsrecht toe om te bepalen of hij het octrooi gedurende (nog) een jaar zal handhaven of niet. Indien een octrooihouder per vervaldatum de wil tot handhaving van het octrooi te kennen heeft gegeven, heeft hij daardoor zijn rechtspositie bepaald. In casu betekent dat dat hij de taxe per vervaldatum verschuldigd is geworden. Daarin kan hij geen wijziging brengen door na die vervaldatum zijn wil te wijzigen. Uit de tijdige betaling van de jaartaxen en het niet vóór de vervaldatum terugvragen daarvan heeft verweerder de conclusie mogen trekken dat de octrooihoudster in casu haar wil had bepaald in die zin dat zij tot handhaving van het octrooi had besloten. Daaruit volgt dat het ook geenszins onredelijk te achten is dat verweerder wel tot terugbetaling zou zijn overgegaan indien vóór de vervaldatum om terugbetaling zou zijn verzocht. Immers valt niet in te zien waarom het de octrooihouder niet zou zijn toegestaan zijn wil nog te wijzigen zolang de formele verschuldigdheid van de taxen nog niet is ingetreden. Uit het voorgaande volgt dat het ten aanzien van eiseres genomen besluit dient te worden vernietigd, waarbij eiseres alsnog met toepassing van art. 8:72 lid 4 Awb niet ontvankelijk wordt verklaard in het door haar ingediende bezwaar. 6. Beslissing. De Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Recht doende! Verklaart het beroep van eiseres gegrond. Vernietigt het bestreden besluit. Verklaart het bezwaar van eiseres tegen verweerders besluit van 17 juli 1995 alsnog niet-ontvankelijk. Bepaalt dat de Staat der Nederlanden (het ministerie van Economische Zaken) als rechtspersoon aan eiseres het door haar betaalde griffierecht zal vergoeden. 7. Rechtsmiddel. Tegen deze uitspraak staat voor partijen binnen zes weken na de datum van verzending daarvan hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in artikel 6:13, juncto artikel 6:24 Awb. Enz.

127

Nr. 12. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 11 juli 1995. (Concern/Bureau Welzijnsmarketing/Concern Organisatie Advies) Mr. E.J. Numann. Art. 1 Benelux Merkenwet. Art. 1 Handelsnaamwet. Geen rechtsregel schrijft voor dat een merk en/of een handelsnaam niet ten dele zou mogen bestaan uit de naam van een overkoepelende onderneming waartoe de rechthebbende behoort. Het is vanzelfsprekend niet mogelijk het woord "concern" met behulp van merk- of handelsnaamrechten te monopoliseren voor het gebruik ter aanduiding van wat naar gangbaar spraakgebruik onder een concern wordt verstaan, doch daarvan is in dit geval geen sprake. De naam "Concern" wekt, in verband met het overige gedeelte van de naam van eiseres in de eerste plaats associaties met het Engelstalige begrip "concern " in de betekenis van "zorg, bezorgdheid". Die gedachte heeft bij de keuze voor die naam ook voorop gestaan. Dat tevens een verband kan worden gelegd met een economisch conglomeraat van een aantal ondernemingen is van bijkomende betekenis, nog daargelaten dat bij een aantal ondernemingen van de aard en omvang als die waartoe eiseres behoort, naar gangbaar spraakgebruik niet van een concern sprake is. In eerstbedoelde zin heeft het merk "Concern " stellig onderscheidend vermogen en is de naam - overigens: bij eiseres als onderdeel van een langere naam - toelaatbaar als handelsnaam. Art. 13 A, lid 1,1 BMW (oud). Het teken "Concern Organisatie Advies" vertoont zowel audititef als visueel als begripsmatig een zodanige gelijkenis met eiseresses merk Concern dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met de naam van gedaagde, associaties ontstaan met het merk van eiseres. Dat geldt evenzeer indien in aanmerking wordt genomen dat eiseres haar merk in de regel gebruikt in combinatie met de woorden "Bureau Welzijnsmarketing", gelet op de geringe onderscheidende kracht van die toevoeging, alsmede in aanmerking genomen de toevoeging "Organisatie Advies" aan gedaagdes naam. Voorshands wordt geoordeeld dat zelfs het gevaar van regelrechte verwarring alleszins reëel is. Art. 5 Hnw. Eiseres kan zich ook op grond van haar recht op de handelsnaam Concern/Bureau Welzijnsmarketing verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam Concern Organisatie Advies. De omstandigheid dat partijen in verschillende steden zijn gevestigd doet aan het verwarringsgevaar niet af nu zij beide landelijk werkzaam zijn en in landelijk verschijnende periodieken adverteren. Art. 5, 4 BMW (oud) en art. 1 Hnw. De stelling van gedaagde dat het merk (resp. de handelsnaam) Concern zijn oorspronkelijke onderscheidende vermogen zou hebben verloren doordat eiseres heeft nagelaten op te treden tegen een reeks van ondernemingen die in hun merken of handelsnamen het woord "concern" voeren, miskent dat in al die gevallen dat onderdeel louter de in het Nederlands gebruikelijke betekenis heeft en de merken en handelsnamen bovendien voor andere goederen en diensten, resp. voor andersoortige ondernemingen worden gebruikt. De Maatschap Concern/Bureau Welzijnsmarketing te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.W. Knipscheer te Amsterdam, tegen Concern Organisatie Advies B.V. te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur mr. B.J. Tideman.

128


1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a. Eiseres is een sedert vijftien jaar bestaande onderneming die zich bezig houdt met organisatieadviezen aan organisaties in de non-profitsector; b. Eiseres voert sedert 1988 haar naam Concern/Bureau Welzijnsmarketing als handelsnaam; c. Eiseres is rechthebbende op het woordmerk Concern, dat zij op 10 februari 1989 bij het Benelux-Merkenbureau heeft gedeponeerd en dat aldaar is ingeschreven onder meer voor de diensten "Marktbewerking, -onderzoek en -analyse; management en marketingadvisering". d. Gedaagde, in mei 1995 opgericht, drijft een sedert november 1994 bestaande onderneming die organisatie-onderzoek en organisatie-adviezen verstrekt onder haar naam Concern Organisatie-Advies. 2. Eiseres legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagde met het gebruik van evenbedoelde aanduiding inbreuk maakt zowel op eiseresses merk als op haar handelsnaam. Gedaagde voert gemotiveerd verweer, dat hierna aan de orde komt. 3. Voor zover de vorderingen op merkenrechtelijke grondslag berusten, is de president ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet bevoegd daarvan kennis te nemen, nu gedaagde in het arrondissement 's-Gravenhage gevestigd is. 4. Gedaagde voert vooreerst aan dat eiseres de naam Concern slechts gebruikt om aan te duiden dat zij deel uitmaakt van een aantal zich met die naam tooiende economisch met elkaar verbonden ondernemingen - door eiseres in de van haar uitgaande stukken ook betiteld als "netwerk"— en aldus geen normaal gebruik maakt van haar merk en de aanduiding om die reden ook niet gebruikt als haar eigen handelsnaam. 5. Dit verweer faalt. Ook al zou het zo zijn dat eiseres de naam Concern uitsluitend op de door gedaagde bedoelde wijze gebruikt - de overgelegde Nieuwsbrieven en briefpapier wijzen daar niet op -, dan staat dat geenszins in de weg aan het oordeel dat het woord deel uitmaakt van zowel haar (dienst)merk als haar handelsnaam. Geen rechtsregel schrijft immers voor dat een merk en/of een handelsnaam niet ten dele mogen bestaan uit de naam van een overkoepelende onderneming waartoe de rechthebbende behoort. 6. Gedaagde betoogt voorts dat het woord "concern" een algemeen gebruikelijke aanduiding vormt, derhalve geen onderscheidend vermogen bezit en daarom niet kan dienen als merk of als handelsnaam. 7. Ook dit verweer kan gedaagde niet baten. Weliswaar is juist dat het vanzelfsprekend niet mogelijk is het woord "concern" met behulp van merk- of handelsnaamrechten te monopoliseren voor het gebruik ter aanduiding wat naar gangbaar spraakgebruik onder een concern wordt verstaan, doch daarvan is in dit geval ook geen sprake. De naam Concern wekt, in verband met het overige gedeelte van de naam van eiseres, in de eerste plaats associaties met het Engelstalige begrip concern in de betekenis van "zorg, bezorgdheid". Die gedachte heeft bij de keuze voor die naam ook voorop gestaan, naar namens eiseres ter zitting is bevestigd. Dat tevens een verband kan worden gelegd met een economisch conglomeraat van een aantal ondernemingen is van bijkomende betekenis, nog daargelaten dat bij een aantal ondernemingen van de aard en omvang als die waartoe eiseres behoort, naar gangbaar spraakgebruik niet van een concern sprake is. In de eerstbedoelde zin heeft het merk Concern stellig onderscheidend vermogen en is de naam overigens: bij eiseres als onderdeel van een langere naam toelaatbaar als handelsnaam. 8. De stelling van gedaagde dat het merk (resp. de handelsnaam) Concern zijn oorspronkelijke onderscheidend vermogen zou hebben verloren doordat eiseres heeft nagelaten op te treden tegen de door gedaagde opgesomde reeks van ondernemingen die in hun merken of handelsnamen het woord "concern" voeren, miskent dat in al die gevallen dat onderdeel louter de in het Nederlands gebruikelijke betekenis heeft en de merken en handelsnamen bovendien voor andere goederen en diensten, resp. voor andersoortige ondernemingen worden gebruikt.

17 maart 1997

9. Gedaagde voert ten verwere voorts aan dat haar naam Concern Organisatie Advies niet met het merk van eiseres overeenstemt, onderscheidenlijk dat die (handels)naam zozeer afwijkt van de handelsnaam van eiseres dat verwarring tussen de beide ondernemingen uitgesloten is. 10. In aanmerking genomen hetgeen reeds werd overwogen aangaande het niet (louter) beschrijvend karakter van het woord Concern, wordt voorshands geoordeeld dat het teken Concern Organisatie Advies zowel auditief als visueel als begripsmatig een zodanige gelijkenis vertoont met eiseresses merk Concern dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met de naam van gedaagde, associaties ontstaan met het merk van eiseres. Dat geldt evenzeer indien in aanmerking wordt genomen dat eiseres haar merk in de regel gebruikt in combinatie met de woorden "Bureau Welzijnsmarketing", gelet op de geringe onderscheidende kracht van die toevoeging, alsmede in aanmerking genomen de toevoeging "Organisatie Advies" aan gedaagdes naam. Voorshands wordt geoordeeld dat zelfs het gevaar van regelrechte verwarring alleszins reëel is. Dat de wijze waarop partijen in typografische uitingen hun ondernemingen en diensten aan het publiek presenteren duidelijk verschillen, doet aan het vorenstaande niet af, nu het publiek ook anders dan door middel van briefpapier, advertenties en dergelijke met de namen van de ondernemingen en diensten van partijen in aanraking zal komen. 11. Merk en teken worden voorts voor dezelfde, althans soortgelijke diensten gebruikt. Anders dan gedaagde betoogt, richt ook zij zich blijkens de door haarzelf en de door eiseres overgelegde documentatie met haar organisatie-advieswerk immers primair op dienstverlenende organisaties binnen de overheid, non-profitsector en zakelijke dienstverlening. Een en ander brengt mede dat eiseres zich op grond van art. 13A onder 1, resp. 2 BMW kan verzetten tegen het gebruik van het teken Concern Organisatie Advies voor diensten op het gebied van organisatie-adviezen aan non-profitorganisaties, onderscheidenlijk tegen het gebruik van die naam ter aanduiding van een onderneming op dat gebied. 12. Het onder 10 en 11 met betrekking tot de beweerde merkinbreuk overwogene leidt tot het voorlopig oordeel dat eiseres zich ook op grond van haar recht op de handelsnaam Concern/Bureau Welzijnsmarketing tegen het gebruik van de handelsnaam Concern Organisatie Advies kan verzetten. Daarbij wordt overwogen dat de omstandigheid dat partijen in verschillende steden zijn gevestigd aan het verwarringsgevaar niet afdoet, nu zij beide landelijk werkzaam zijn en in landelijk verschijnende periodieken adverteren. 13. Dit alles leidt tot de slotsom dat het gebruik door gedaagde van haar naam ter aanduiding van haar onderneming en van haar diensten inbreuk maakt op het merk en de handelsnaam van eiseres. Dat gedwongen wijziging van haar naam voor gedaagde ernstige consequenties heeft, staat er zonder meer niet aan in de weg dat eiseres haar rechten in dit kort geding afdwingt. Ook een afweging van de over en weer in het geding zijnde belangen doet dat niet, nu het belang van eiseres bij het handhaven van haar rechten een verbod als gevorderd alleszins rechtvaardigt. Waarom eiseres misbruik van haar rechten zou maken, valt dan ook njet in te zien. Dat zij tegen andere gebruikers van de naam Concern niet optreedt, kan tot dat oordeel niet bijdragen, gelet op hetgeen daaromtrent in r.o. 8 is overwogen. Wel zal gedaagde enig respijt worden gegund om haar naam aan te passen. Een dwangsom van na te noemen omvang komt toereikend voor. Voorts bestaat aanleiding tot toekenning van een voorschot op schadevergoeding, nu het terzake gevorderde slechts ziet op de gemaakte kosten van (buitengerechtelijke) rechtsbijstand, die veroorzaakt zijn door de weigering van gedaagde aan de haar gezonden sommatie te voldoen. 14. De vorderingen zijn mitsdien, in voege als na te melden, toewijsbaar. Als de in het ongelijk gestelde partij dient gedaagde in de proceskosten te worden verwezen.

17 maart 1997


Beslissing: De president Beveelt gedaagde ingaande 1 september 1995 ieder gebruik te staken en gestaakt te houden van de aanduiding Concern Organisatie Advies, dan wel van enig ander teken dat overeenstemt met het merk Concern of dat verwarringwekkend gelijkt op de handelsnaam Concern/Bureau Welzijnsmarketing, zulks voor organisatie-adviezen aan non-profitorganisaties (of soortgelijke diensten), onderscheidenlijk ter aanduiding van een onderneming die zodanige diensten verleent; Bepaalt dat gedaagde een dwangsom zal verbeuren van ƒ 5.000,- voor iedere overtreding van dit bevel en voor iedere dag dat een dergelijke overtreding mocht voortduren; Beveelt gedaagde om aan eiseres, bij wijze van voorschot op de vergoeding van schade, te betalen de som van ƒ 1.800,-. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.350,-, het griffierecht daarin begrepen. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. Nr. 13. Gerechtshof te Amsterdam, 8 december 1994. (zachte bolletjes) Mrs. H.A.M. Aaftink, P.C. Kop en F.B. Bakels.

(Verpakking van Schuitema)

(Verpakking van Kraepelien)

Art. 1, lid 1 Benelux Merkenwet (oud). De aanduiding "zachte bolletjes" voor de onderhavige dropjes is uitsluitend van beschrijvende aard en mist onderscheidend vermogen. De drop die door Kraepelien (merkhoudster) op de markt wordt gebracht is zacht en min of meer bolvormig. Hetzelfde moet worden gezegd met betrekking tot de drop die door verschillende andere leveranciers met dezelfde aanduiding in het verkeer wordt gebracht. Al enkele jaren voordat Kraepelien het woordmerk "zachte bolletjes " in het Beneluxmerkenregister heeft doen inschrijven, is door derden soortgelijke drop met die aanduiding op de markt gebracht. Ook indien wordt gelet op de combinatie van de aanduiding "zachte bolletjes" en de verpakking, is onvoldoende onderscheidend vermogen aanwezig. De "zachte bolletjes" van vele andere leveranciers zitten in een verpakking die gelijkt op de verpakking van die drop van Kraepelien. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek (slaafse nabootsing). Niet aannemelijk is dat juist het op de markt brengen door Schuitema van de onderhavige drop in de gebruikte verpakking verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek zou doen ontstaan, nu vele andere fabrikanten "zachte bolletjes" in

129

het verkeer brengen in een verpakking die gelijkt op de verpakking van die drop door Kraepelien. Het Hof komt niet tot een ander oordeel indien mede wordt gelet op de "totaalindruk bij het wellicht minder kritische publiek". Kraepelien & Holm/Limecon B.V. te Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf, appellante [in kort geding], procureur mr. G.E. de Zeeuw, tegen Schuitema N.V. te Amersfoort, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. H.J.M. Harmeling. a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 5 juli 1994 (mr. H.F.M. Hofhuis). 2. De vaststaande feiten 2.1. Kraepelien is producente van onder andere verschillende dropsoorten. Zij is houdster van het woordmerk "zachte bolletjes", welk merk op 12 mei 1992 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven onder nummer 512087 voor de klassen 5 en 30. 2.2. De dropsoort "zachte bolletjes" van Kraepelien wordt onder die naam onder meer verkocht in supermarkten van Edah. Het betreft zachte, zoete, min of meer bolvormige dropjes. 2.3. Schuitema is onder meer exploitant van de supermarktketen C-1000. In die supermarkten worden soortgelijke dropjes verkocht als die van Kraepelien, eveneens onder de naam "zachte bolletjes". 2.4. Bij brief van 19 mei 1994 aan Schuitema heeft (de gemachtigde van) Kraepelien gesteld dat Schuitema inbreuk maakt op haar, Kraepeliens, merk "zachte bolletjes", en vervolgens heeft zij Schuitema gesommeerd onmiddellijk alle inbreukmakende verpakkingen uit de schappen van de supermarkten van C-1000 te verwijderen. 2.5. Bij brief van 25 mei 1994 heeft de besloten vennootschap Trade Service Nederland B.V., de inkooporganisatie van Schuitema, aan (de gemachtigde van) Kraepelien onder meer als volgt medegedeeld: "(...) Wij kwamen in het bezit van uw schrijven van d.d. 19 mei 1994. Ter beantwoording hiervan delen wij u mede dat wij het produkt Kwaliteitsmerk Smik Smak zachte bolletjes niet als een inbreukmakende verpakking ten opzichte van de zachte bolletjes van Kraepelien & Holm kunnen zien. Zachte bolletjes is een zeer generieke benaming voor dit type drop, hetgeen ook als eigen merk van Spar sinds lange tijd wordt gevoerd. (...)" 2.6. Bij faxbericht van 9 juni 1994 aan Trade Service Nederland B.V. heeft de besloten vennootschap Kiene Goedhart B.V., een dropproducent, als volgt medegedeeld: "Hierbij delen wij u mede dat het produkt 'Zachte Bolletjes' sinds september 1990 aan verschillende private label afnemers wordt geleverd. Om een optimale produkt-identifikatie bij de consument te realiseren is derhalve gekozen voor de soortnaam 'Zachte Bolletjes'. (...)" 3. Het geschil van partijen en de beoordeling ervan 3.1. Nu Schuitema is gevestigd in het arrondissement Utrecht, is de president van deze rechtbank ingevolge artikel 37 van de Benelux merkenwet (BMW) bevoegd om van de vordering kennis te nemen. 3.2. Kraepelien stelt - zakelijk weergegeven - dat zij rechthebbende is op het woordmerk "zachte bolletjes". Voorts stelt zij dat het door haar gedeponeerde merk geen zuiver beschrijvend teken is en dat het voldoende onderscheidend vermogen bezit, mede in verband met de door haar aangebrachte kleurschakering op de verpakking. Vervolgens stelt zij dat Schuitema op het merkrecht inbreuk maakt door dropjes op de markt te brengen met het teken "zachte bolletjes" en bovendien door de verpakking (nagenoeg) dezelfde kleurstelling te geven als die van haar, Kraepelien.


130

Op deze gronden vordert zij dat het Schuitema wordt verboden inbreuk op de aan haar toekomende rechten aangaande het woordmerk "zachte bolletjes" te maken. 3.3. Schuitema heeft - kort gezegd - het volgende verweer gevoerd: a. het depot van het teken van Kraepelien leidt niet tot een rechtmatig merk; b. de kleuren rood, wit, blauw en zwart zijn gebruikelijk voor verpakkingen van drop; c. de aanduiding "zachte bolletjes" is een in de markt gebruikelijke produktaanduiding voor zoete, zachte drop in de vorm van bolletjes, welke aanduiding Kraepelien niet mag monopoliseren; d. de aanduiding "zachte bolletjes" mist onderscheidend vermogen en houdt slechts een beschrijvende verwijzing in naar de soort en hoedanigheid van de desbetreffende dropsoort; e. het teken "zachte bolletjes" is een reeds langer bestaande soortnaam voor het type drop waar het in dit kort geding om gaat; f. zij heeft de verpakking van Kraepelien niet (onrechtmatig) nagebootst. 3.4 Blijkens de formulering van het petitum, dat strekt tot het staken van inbreuk op het woordmerk van Kraepelien, ligt aan de eigenlijke vordering uitsluitend de gestelde inbreuk op een aan Kraepelien toekomend merkrecht ten grondslag. De advocaat van Kraepelien heeft dit desgevraagd ter zitting bevestigd. Hieruit volgt dat voorbijgegaan kan worden aan de stellingen van partijen over de verpakkingen van hun hier besproken produkten. Aan de vordering zelve ligt niet de stelling ten grondslag dat Schuitema, onafhankelijk van een mogelijke inbreuk op enig merkrecht van Kraepelien, jegens laatstgenoemde onrechtmatig handelt. 3.5. Voor het slagen van het beroep van Kraepelien op een haar toekomend merkrecht is nodig dat het door haar merk gedeponeerde teken - te weten: de enkele aanduiding "zachte bolletjes" voor de dropjes in kwestie - onderscheidend vermogen heeft. 3.6. Aan deze eis is hier niet voldaan. De bedoelde aanduiding voor dropjes is louter van beschrijvende aard. Het gaat immers om zachte, vrijwel ronde, dropjes. Illustratief is enerzijds dat Kiene Goedhart B.V. al in 1990 drop van deze soort onder deze zelfde, op de verpakking vermelde, naam aan diverse afnemers heeft geleverd, en anderzijds dat (Schuitema heeft aangetoond dat) diverse andere leveranciers drop van deze samenstelling en vorm onder identiek dezelfde naam, "zachte bolletjes", in het verkeer brengen. Aan een en ander doet niet af dat de bewuste dropjes ook op andere wijzen zouden kunnen worden beschreven. 3.7. reeds op grond van het voorgaande dient de vordering te worden afgewezen. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, zijn niet gesteld of aannemelijk geworden. 3.8. Kraepelien zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4. De beslissing De president: 4.1. weigert de gevraagde voorzieningen; enz. b) Het Hof, enz. 4.1. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Kraepelien voert, zakelijk weergegeven, het volgende aan. Zij verkoopt drop onder de merknaam "zachte bolletjes". Die drop is niet rond; "zachte bolletjes" kan niet als een soortnaam worden beschouwd. Het gaat hier evenmin om een uitsluitend beschrijvend merk. Derden worden door het gebruik door Kraepelien van het merk niet belet hun soortgelijke produkten onder de daarvoor gebruikelijke aanduiding te verkopen. Voor zover merk en verpakking van de drop, afzonderlijk beschouwd, onvoldoende onderscheidend vermogen zouden hebben, hetgeen Kraepelien ontkent, dan geldt dat zeker niet voor de combinatie van merk en verpakking. Voorts stelt Kraepelien dat Schuitema te dezen onrechtmatig handelt doordat

17 maart 1997

sprake is van "oneerlijke mededinging, slaafse nabootsing, aanleunen etc", nu gevaar voor verwarring ontstaat doordat het uiterlijk, de verpakking, van de produkten van Kraepelien en Schuitema soortgelijk is en dezelfde (merk)naam wordt gebruikt. 4.2 Tijdens de zitting in hoger beroep hebben beide partijen de drop met de verpakking getoond zoals die op de markt wordt gebracht. Schuitema heeft bovendien een aantal soorten drop met verpakking van andere fabrikanten getoond en voorts enige andere produkten met verpakking zoals die door haar op de markt worden gebracht laten zien. De overwegingen en de beslissing van het hof zijn mede op de waarneming van al het getoonde gebaseerd. 4.3. Kraepelien is houdster van het woordmerk "zachte bolletjes"; de dropsoort "zachte bolletjes" van Kraepelien wordt onder die naam onder meer in supermarkten van Edah verkocht. Het betreft zachte, zoete, min of meer bolvormige dropjes. In de supermarkten van C-1000 (Schuitema) worden soortgelijke dropjes verkocht als die van Kraepelien, eveneens onder de naam "zachte bolletjes". 4.4. Met de president is het hof van oordeel dat de aanduiding "zachte bolletjes" voor de onderhavige dropjes uitsluitend van beschrijvende aard is en onderscheidend vermogen mist. Zoals hierboven onder 4.2. is aangegeven, heeft het hof de drop en de verpakking waargenomen. De drop die door Kraepelien op de markt wordt gebracht is zacht en min of meer bolvormig. Hetzelfde moet worden gezegd met betrekking tot de drop die door verschillende andere leveranciers met dezelfde aanduiding in het verkeer wordt gebracht. Kraepelien heeft bovendien onvoldoende de stelling van Schuitema bestreden dat al enkele jaren voordat Kraepelien het woordmerk "zachte bolletjes" in het Benelux Merkenregister heeft doen inschrijven, door derden soortgelijke drop met die aanduiding op de markt werd gebracht, zodat voorshands van de juistheid van die stelling van Schuitema moet worden uitgegaan. 4.5. Ook indien, zoals Kraepelien betoogt, wordt gelet op de combinatie van de aanduiding "zachte bolletjes" en de verpakking, is het oordeel gerechtvaardigd dat onvoldoende onderscheidend vermogen aanwezig is. De "zachte bolletjes" van vele andere leveranciers zitten in een verpakking die gelijkt op de verpakking van die drop van Kraepelien. 4.6. Dat, zoals Kraepelien in hoger beroep betoogt, sprake zou zijn van onrechtmatig handelen door Schuitema jegens Kraepelien, kan niet worden aanvaard. Er is onvoldoende aannemelijk geworden dat het handelen van Schuitema een vorm van oneerlijke mededinging, slaafse nabootsing, dan wel aanleunen oplevert. Evenmin is inbreuk op de door Kraepelien vermelde - maar als zodanig door niets gestaafde - handelsnaam "zachte bolletjes" aannemelijk geworden. Dat juist het op de markt brengen door Schuitema van de onderhavige drop in de gebruikte verpakking verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek zou doen ontstaan, is niet aannemelijk. Ook hier is van belang hetgeen hierboven is overwogen omtrent het door vele andere fabrikanten in het verkeer brengen van "zachte bolletjes" in een verpakking die gelijkt op de verpakking van die drop door Kraepelien. Het hof komt niet tot een ander oordeel, indien zoals Kraepelien aanvoert, mede wordt gelet op de "totaal-indruk bij het wellicht minder kritische publiek". Hetgeen Kraepelien voor het overige, gemotiveerd weersproken door Schuitema, aanvoert, stuit af op het vorenstaande. 4.7. De voorgaande overwegingen brengen mee dat de grieven falen. Het vonnis dient te worden bekrachtigd. Kraepelien wordt als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het hoger beroep. 5. Beslissing Het hof: bekrachtigt het bestreden vonnis, veroordeelt Kraepelien in de kosten van het appel tot heden aan de zijde van Schuitema begroot op ƒ 4.620,-. Enz.

17 maart 1997


Nr. 14. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 19 januari 1993. (Marquis de Cabri) Mrs. J.J.M, van Benthem, E.A.M, van der Kallen en A.H.Q. Goossens. Art. 13 A, lid 1 Benelux Merkenwet (oud) en art. 13 Auteurswet 1912. Gezien de grote hoeveelheden valse verpakkingen, flesjes en parfums, die door de Economische Controledienst in beslag zijn genomen, is niet aannemelijk dat Venlo Press en Van de Laar niet op de hoogte zijn geweest van de verboden activiteiten van Cabri. Gelet op de inbreuken op de exclusieve rechten van L 'Oréal c.s., de aangenomen wetenschap van Van de Ven en Van de Laar daaromtrent en het feit, dat de activiteiten van Cabri, Van de Ven en Van de Laar op elkaar waren afgestemd om die namaakproducten in het verkeer te brengen, is er sprake van een georganiseerd verband. Het inbreukverbod is ook jegens hen terecht opgelegd. In beginsel zijn zij ieder voor zich geheel aansprakelijk voor de schade. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en art. 3:296 Burgerlijk Wetboek Geen voorschot op schadevergoeding toegekend. In dit geding zijn te weinig aanknopingspunten geboden om te komen tot een verantwoorde inschatting van de geleden of nog te lijden schade. Voorkomen moet worden dat het opleggen van een voorschot op schadevergoeding in feite neerkomt op het opleggen van een boete. Daarenboven is uit niets gebleken welk spoedeisend belang L'Oréal c.s. thans bij een dergelijke voorziening hebben. 1. Mr. J.B.J.G.M. Schijns q.q., curator in het faillissement van Jan Cabri te Blerick, gemeente Venlo, 2. Venlo Press B.V. te Venlo, 3. Marcus Leonardus Gerardus Marie van de Ven te Venlo, en 4. Gesina Alouisa Antonius van de Laar te Velden, gemeente Arcen en Velden, appellanten [in kort geding], procureur mr. H.H.M, van Dijk, tegen 1. L'Oréal S.A. te Parijs, Frankrijk, 2. Jean Cacharel S.A. te Parijs, Frankrijk, en 3. Prestige & Collections Nederland B.V. te Weesp, geïntimeerden [in kort geding], procureur mr. J.H.M.Erkens, advocaat mr. G. van der Wal te Brussel. a) President Arrondissementsrechtbank te Roermond, 7 februari 1991 (mr. G.A.T. Wind). Het voorlopig oordeel van de president van de rechtbank in elk van de drie zaken De exclusieve rechten van eiseressen, [merken auteursrechten, Red.] zijn door gedaagden [Cabri c.s. Red.] niet weersproken en staan mitsdien vast. Cabri heeft de gestelde inbreuk op de exclusieve rechten van eiseressen erkend, doch heeft bestreden dat zulks is geschied in georganiseerd verband met Venlo Press, Van de Ven en Van de Laar. Door de inval van Justitie op 27 november 1990 is in de visie van Cabri aan zijn activiteiten een einde gekomen. Venlo Press, Van de Ven en Van de Laar hebben aangevoerd dat zij niet op de hoogte waren van de door Cabri gepleegde inbreuken en zij hebben zich bereid verklaard terstond hun activiteiten te staken. Uit deze verklaringen volgt in ieder geval dat de gestelde overtredingen van de merken auteursrechten van eiseressen door Cabri vaststaan. Ook het gebruik van de aanduidingen "Notre version de ...." gevolgd door een van de merken van eiseressen levert inbreuk op, op de merkrechten van eiseressen. Venlo Press, Van de Ven en Van de Laar hebben niet weersproken dat zij aan die activiteiten van Cabri hun medewerking hebben verleend. Gezien de grote hoeveelheden valse verpak-

131

kingen, flesjes en parfums die door de Economische Controle Dienst in beslag zijn genomen, is niet aannemelijk dat zij niet op de hoogte zijn geweest van de verboden activiteiten van Cabri. De directeur van Venlo Press heeft zulks ook aangegeven in zijn verklaring tegenover de verslaggever van het Dagblad voor Noord-Limburg. Betreffende publikatie is in het geding gebracht. Van de Laar heeft in opdracht van Cabri verpakkingswerkzaamheden verricht en had zich, gelet op de omvang van de activiteiten van Cabri en de publiciteit die de laatste jaren aan dit verschijnsel is gegeven, met name in Venlo en omstreken, dienen te realiseren dat van namaak van wereldwijd bekende parfums en eau de toilettes sprake was. Op grond van het voorgaande is er voldoende aanleiding het in alle drie de zaken sub 1 en 2 gevorderde verbod tot verdere inbreuk toe te wijzen tegen alle gedaagden. Zij behoeven van deze veroordeling geen enkel nadeel te ondervinden, indien zij - zoals zij ter terechtzitting hebben verklaard - zich van iedere verdere inbreuk zullen onthouden. Ten aanzien van het gevorderde voorschot op schadevergoeding overwegen Wij dat meer dan voldoende aannemelijk is geworden, dat eiseressen door het gezamenlijk inbreukmakend handelen van gedaagden schade hebben geleden. Gelet op de grote aantallen in beslag genomen parfums en verpakkingen, het daaromtrent gestelde in het overgelegde kranteartikel alsmede de aannemelijk geworden reflex-schade kan worden aangenomen dat de toegebrachte schade een bedrag van ƒ 50.000,- in elk van de drie zaken zeker te boven zal gaan. Toewijzing van een voorschot op de schadevergoeding is derhalve op zijn plaats, tegen alle gedaagden, nu zij ieder - in onderlinge taakverdeling - een deel van de inbreukmakende handelingen voor hun rekening hebben genomen, zodat ieder van hen dientengevolge ten volle voor de daardoor berokkende schade aansprakelijk is. Dat een van de gedaagden mogelijk geen verhaal zal bieden doet daar niet aan af. Dat eiseressen buitengerechtelijke kosten hebben moeten maken om het onderhavige geding met succes aanhangig te maken is eveneens aannemelijk. Een voorschot op deze kosten van ƒ 5.000,- in elk van de drie zaken komt Ons redelijk voor. Het sub 4 gevorderde achten Wij evenzeer toewijsbaar, zij het dat Wij daarbij zullen bepalen, dat zulks dient te geschieden, nadat de beslagen op de administratie en de boekhoudkundige bescheiden zijn opgeheven. De dwangsom zullen Wij daarbij maximeren tot een bedrag van ƒ 500.000,-. Gedaagden moeten als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van eiseressen. Beslissing In elk van de drie zaken De president van de rechtbank: 1. Verbiedt ieder der gedaagden, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, direct of indirect, inbreuk te maken op de in het lichaam van de aangehechte dagvaarding vermelde merkrechten van eiseressen, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 100.000,- of, zulks naar keuze van eiseressen, van ƒ 1.000,- per produkt waarmee dit verbod wordt overtreden. 2. Verbiedt ieder der gedaagden, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, direct of indirect, inbreuk te maken op de in het lichaam van de aangehechte dagvaarding vermelde auteursrechten van eiseressen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,- of zulks naar keuze van eiseressen van ƒ 1.000,- per produkt waarmee dit verbod wordt overtreden. 3. Beveelt gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, aan de advocaat van eiseressen te betalen een bedrag van ƒ 5.000,- als voorschot op de buitengerechtelijke kosten en een bedrag van ƒ 50.000,- als voorschot op de schadevergoeding. 4. Beveelt gedaagden, ieder voorzover hij/zij daarmee bekend is op grond van zijn/haar aandeel in de inbreukmakende handelingen, om binnen 6 dagen nadat de beslagen op de administratie en boekhoudkundige bescheiden van gedaagden zullen zijn opgeheven, aan de advocaat van eiseressen ter hand te stellen een accurate en complete lijst van:

132


a. 1. het aantal geproduceerde vervalsingen; 2. het aantal geproduceerde produkten voorzien van het opschrift "Notre version de ...." gevolgd door een van de merken van eiseressen; 3. het aantal geproduceerde verpakkingen van de hiervoor sub 1 en 2 genoemde produkten; een en ander als in dit geding bedoeld; b. het aantal aan derden geleverde produkten genoemd sub a; c. de namen en adressen van afnemers van de produkten genoemd sub a; zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag voor iedere dag dat de weigerachtige gedaagde geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, dit tot een maximum van ƒ 500.000,-. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Veroordeelt gedaagden in de proceskosten van dit kort geding aan de zijde van eiseressen, tot heden vastgesteld op ƒ 3.727,95, te weten ƒ 977,95 aan exploitkosten, ƒ 7 5 0 - aan griffierechten (3 x ƒ 250,-) en ƒ 2.000,- salaris voor de raadsman. Enz. b) Het Hof, enz. 4. De beoordeling; Nu geïntimeerde sub 2 geen grieven heeft aangevoerd tegen voormeld vonnis, dient zij niet ontvankelijk te worden verklaard in haar hoger beroep tegen voormeld vonnis. Daar Jan Cabri in staat van faillissement is verklaard en de vordering hiervoor sub 1 onder 3 strekt tot voldoening uit de boedel van dat faillissement, is het geding ten aanzien van die vordering van rechtswege geschorst. Dit betekent dat de grieven 2 en 3 van mr. Schijns q.q. die zich richten tegen de toewijzing bij voormeld vonnis van die vordering thans geen behandeling meer behoeven. Met betrekking tot die vordering, voorzover gericht tegen appellanten sub 3 en 4 alsmede de overige vorderingen overweegt het Hof als volgt: In dit kort geding kan voorshands van het navolgende worden uitgegaan: 1. Op 27 november 1990 heeft de ECD in samenwerking met functionarissen van de politie invallen gedaan bij alle appellanten; 2. Bij die gelegenheid werd namaak-parfum/namaak-eau de toilette e.d. van wereldbekende merken, waaronder die van L'Oréal c.s., inbeslaggenomen alsmede verpakkingen daarvoor, die veel gelijkenis vertoonden met de originele verpakkingen voor de parfum/eau de toilette van die wereldmerken; 3. Jan Cabri organiseerde de handel in die namaakparfum/ namaak eau de toilette e.d., en maakte daardoor ondermeer inbreuk op de merken auteursrechten van L'Oréal c.s., welk handelen daardoor tevens als onrechtmatig tegenover L'Oréal c.s. is aan te merken; 4. In opdracht van Jan Cabri heeft Venlo Press B.V. waarvan Van de Ven directeur is, bedoelde verpakkingen vervaardigd; 5. Venlo Press B.V. is een klein marginaal bedrijf, dat zelf niet beschikt over drukcapaciteit, zodat zij de drukwerkzaamheden door andere bedrijven moet laten uitvoeren; 6. Van de Laar, die in het terzake opgemaakt procesverbaal door de zoon van Jan Cabri wordt aangeduid als zijn tante, was in loondienst van Jan Cabri en heeft in het kader van die dienstbetrekking verpakkingswerkzaamheden verricht met betrekking tot bedoelde namaak L'Oréal c.s.-produkten; 7. Van de Laar verrichtte die werkzaamheden in een garage naast haar huis; in die garage werden honderden flessen met namaakgeuren aangetroffen; in een schuur op dat adres werd apparatuur aangetroffen om die flessen te bedrukken; in die schuur en ook in een aldaar staande caravan werden hoeveelheden verpakkingsmateriaal, voorzien van merknamen van geïntimeerden aangetroffen. De grieven 1 en 2 van Van de Ven en Van de Laar, strekken ten betoge, dat zij niets wisten van de verboden activiteiten van Jan Cabri, dat er voor wat hen betreft geen sprake is

17 maart 1997

van een georganiseerd verband en dat Van de Ven niet verplicht is na te gaan of door haar opdrachtgever de exclusieve rechten van anderen worden gerespecteerd. Het Hof acht het volstrekt onaannemelijk, dat Van de Laar, in loondienst werkzaam voor Cabri, die het produkt Marquis de Cabri op de markt brengt, zomaar, zonder achterdocht, in opdracht van Cabri op haar adres in een garage en of schuur in aanzienlijke mate verpakkingswerkzaamheden zou hebben verricht voor parfums van wereldbekende merken van L'Oréal c.s.. Evenzeer is onaannemelijk, dat Venlo Press B.V. waarvan Van de Ven enig directeur is en dat niet eens in staat is zelf drukwerkzaamheden uit te voeren, van Cabri de opdracht zou hebben gekregen om verpakkingen ten behoeve van echte L'Oréal c.s.-produkten te vervaardigen; het is toch volstrekt ongerijmd, dat het bedrijf van L'Oréal c.s. met een wereldfaam Cabri zou inschakelen om haar produkten (in een garage) van verpakkingen te voorzien, zoals Van de Ven suggereert, en dat voor de fabricage van het verpakkingsmateriaal het marginale bedrijf van Van de Ven zou worden ingeschakeld. Gelet hierop en op de vaststaande feiten moet er voorshands van worden uitgegaan dat Van de Laar en Van de Ven hebben geweten althans hadden kunnen en moeten weten, dat hun werkzaamheden in opdracht van Cabri in relatie stonden met de handel van Cabri in produkten, die naar buiten toe in strijd met de waarheid de indruk moesten wekken echte L'Oréal c.s.-produkten te zijn. Mochten zij, in het licht van voormelde omstandigheden hebben verkozen niet uitdrukkelijk inlichtingen te vragen met betrekking tot die verpakkingen en/of parfums bij Cabri teneinde er zekerheid over te verkrijgen of het hier een zuivere zaak betrof, dan hebben zij zich minstgenomen bloot gesteld aan de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans, dat zij door hun activiteiten Cabri behulpzaam waren bij illegale praktijken. Mitsdien is de in grief 1 van Van de Ven en Van de Laar aangevallen overweging van de President volstrekt juist en zelfs nog aan de voorzichtige kant; deze grief faalt dan ook. Het feit, dat wellicht Van de Ven en Van de Laar, zoals zij stellen niets hebben geweten van de publiciteit aangaande de kennelijk door de President bedoelde handel in namaakmerkprodukten, doet niet af aan de wetenschap van Van de Ven en Van de Laar die het Hof in het voorgaande aannemelijk heeft geacht; mitsdien leidt grief 2 van Van de Ven en Van de Laar niet tot vernietiging van het beroepen vonnis. Gelet op de inbreuken op de exclusieve rechten van L'Oréal c.s., de aangenomen wetenschap van Van de Ven en Van de Laar daaromtrent en het feit, dat de activiteiten van Jan Cabri, Van de Ven en Van de Laar op elkaar waren afgestemd om die namaakprodukten in het verkeer te brengen, is er ook sprake van een georganiseerd verband. Aannemelijk is, dat de handel in namaak-merkartikelen als de onderhavige schade toebrengt aan L'Oréal c.s. en op grond van het georganiseerd verband, waarin appellanten zijn opgetreden, zijn zij in beginsel ook ieder voor zich geheel aansprakelijk voor die schade. Voorzover de grieven 3 en 4 van Van de Ven en Van de Laar tegen dat oordeel van de President opkomen, zijn zij te vergeefs voorgedragen. Deze grieven en grief 1 van mr. Schijns q.q. slagen evenmin, voorzover daarin wordt betoogd, dat door de inval van de ECD de handel in namaakprodukten is geëindigd en dat appellanten reeds voor het kort geding hebben aangeboden zich van inbreuk op de exclusieve rechten van L'Oréal c.s. te onthouden zulks op straffe van een dwangsom. Een dergelijk aanbod is al eens eerder door Jan Cabri gedaan doch het heeft hem niet verhinderd weer kort na dat aanbod door te gaan met zijn illegale praktijken, zoals blijkt uit een aan deze zaak verwante procedure bekend bij dit Hof onder rolnummer 229/91. Bovendien kan L'Oréal c.s. er belang bij hebben zich te dezer zake een executoriale titel tegen appellanten te verschaffen en in kort geding een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten te vorderen.

17 maart 1997


Dergelijke kosten, noodzakelijk om de exclusieve rechten van L'Oréal c.s. te handhaven, zijn een duidelijk uitvloeisel van de onrechtmatige inbreuken van appellanten. Alleszins aannemelijk is, dat hiermede een bedrag van ƒ 5.000,- is gemoeid en dat bedrag is dan ook terecht toegewezen. Ook in zoverre zijn de grieven van Van de Ven en Van de Laar tevergeefs voorgedragen. De grieven 3 en 4 van Van de Ven en Van de Laar keren zich evenwel terecht tegen de toewijzing van de gevorderde schadevergoeding. Natuurlijk brengt op zich de handel in namaak-merkartikelen schade toe aan de fabrikant van het nagebootste artikel. In dit geding zijn echter te weinig aanknopingspunten geboden om te komen tot ,een verantwoorde inschatting van de geleden of nog te lijden schade; voorkomen moet worden, dat het opleggen van een voorschot op schadevergoeding in feite neerkomt op het opleggen van een boete. Daarenboven is uit niets gebleken welk spoedeisend belang L'Oréal c.s. thans bij een dergelijke voorziening heeft. Waar slechts dit onderdeel van bedoelde grieven slaagt, en derhalve de vordering in prima terecht voor het grootste deel is toegewezen, heeft de President terecht Cabri c.s. veroordeeld in de kosten van het geding, zodat ook grief 5 van Van de Ven en Van de Laar faalt. Het Hof zal het vonnis, waarvan beroep, vernietigen voor wat betreft de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding bij wege van voorschot ten bedrage van ƒ 50.000,- en die vordering afwijzen, onder bekrachtiging van het vonnis voor al het overige. Nu Cabri c.s. ook in hoger beroep voor het grootste deel in het ongelijk zullen worden gesteld zullen zij ook in deze instantie worden veroordeeld in de kosten van het geding. 5. De beslissing: Het Hof: verklaart appellante sub 2 niet ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het vonnis waarvan beroep; verklaart het geding ten aanzien van de vordering vermeld onder 1 sub 3 voorzover gericht tegen appellant sub 1 geschorst; vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voorzover daarbij appellanten sub 3 en 4 werden veroordeeld om aan L'Oréal c.s. bij wege van voorschot op de schadevergoeding een bedrag van ƒ 50.000,- te betalen en opnieuw rechtdoende wijst deze vordering af; bekrachtigt het vonnis voor al het overige; veroordeelt Cabri c.s. in de kosten van het geding aan de zijde van L'Oréal c.s. tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 300,voor verschotten en op ƒ 1.400,- voor salaris procureur. Enz. Nr. 15. President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 12 januari 1995. (Faema/Peters) Mr. E.A. Maan. Art. 13 A, lid 3 Benelux Merkenwet (oud). Kopers van Faema-apparaten waarvan het serienummerplaatje is verwijderd, kunnen geen aanspraak meer maken op garantie. De zich op de stoomketels van de apparaten bevindende, door gedaagde verwijderde goedkeuringstekens zijn wettelijk verplicht. Voor de goede naam en faam van het merk is het van groot belang dat de serienummerplaatjes en controletekens op het apparaat aanwezig zijn, te meer nu het in casu een produkt betreft waaraan door de afnemers in het algemeen hoge eisen qua kwaliteit en service worden gesteld. Een verwijdering van het serienummerplaatje en het controleteken moet dan ook als een wijziging van de toestand van de waren worden aangemerkt.

133

1. Nuova Faema S.p.A. te Milaan, Italië, 2. Deac Nederland B.V. te Pijnacker, eiser [in kort geding], procureur mr. J.A. van Wijmen, advocaat mr. C.M. van der Burg te Zoetermeer, tegen M.A.A. Peters h.o.d.n. Horequip te Giethoorn, gedaagde [in kort geding], procureur mr. W. van Goor, advocaat mr. Y. van Maarwijck te Meppel. Motivering 1. Vaststaande feiten: 1.1. Faema is producent van koffie- c.q. espresso-apparatuur en de daarbij behorende aanvullende c.q. ondersteunende produkten. Het woorden beeldmerk Faema is door Faema internationaal geregistreerd. 1.2. Faema en Deac hebben op 18 juni 1993 een overeenkomst gesloten, waarbij Deac van Faema het alleenverkooprecht van de Faema-produkten in Nederland heeft verkregen. 1.3. Peters drijft sedert 1 mei 1989 een eenmanszaak onder de naam "Horequip", en houdt zich bezig met de groothandel in horeca-apparatuur. Op 1 mei 1993 hebben Horequip en Deac een wederverkopersovereenkomst gesloten. Op 1 januari 1994 hebben Horequip en Deac een agentenovereenkomst gesloten met als werkgebied de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De samenwerking tussen Horequip en Deac is op verzoek van Peters per 26 september 1994 beëindigd. 1.4. Peters heeft na 26 september 1994, zonder daartoe verkregen toestemming van hetzij Faema hetzij Deac, Faemaapparatuur waarvan de serienummerplaatjes zijn verwijderd binnen Nederland verhandeld. 1.5. Een medewerker van Horequip gebruikte, zonder daartoe verkregen toestemming van Faema en Deac, visitekaartjes waarop het woorden beeldmerk van Faema is vemeld. 1.6. In het vakblad voor de horeca "Missets Horeca" nummer 47 d.d. 25 november 1994, is - onder meer - vermeld: (...) Sinds kort importeert Horequip te Giethoorn de Faema espressomachines rechtstreeks uit Italië. Om dit te vieren komt Horequip met de volgende aktie: koopt men bij Horequip een Faema tweegroeps espressomachine, dan krijgt de klant zijn eigen gewicht in koffiebonen gratis. 1.7. Ondanks sommatie en beslaglegging blijft Peters weigerachtig zijn handelwijze staken. 2. Standpunt Faema en Deac: 2.1. Peters maakt inbreuk op het merkrecht van Faema door, zonder daartoe verkregen toestemming van Faema en Deac, Faema-produkten te verkopen waarvan de serienummerplaatjes zijn verwijderd. Hij benadeelt daarmee eventuele afnemers, nu door het verwijderen van de plaatjes de fabriekgarantie-aanspraken vervallen, hetgeen voorts afbreuk doet aan de goede naam en faam van Faema en Deac. Daar komt nog bij dat de goedkeuringstekens van de stoomketels van de apparaten zijn verwijderd. Aldus handelt Peters onrechtmatig jegens Faema en Deac. 2.2. Peters handelt voorts onrechtmatig jegens Faema en Deac, nu Peters de bij Deac als wederverkoper c.q. agent opgedane kennis en ervaring heeft misbruikt. Na verbreking van de relatie met Faema en Deac heeft Peters stelselmatig relaties van Deac benaderd teneinde Faemaapparatuur ten verkoop aan te bieden. Peters heeft daarbij misbruik gemaakt van het aan hem bekende adressenbestand van Deac. Daarnaast doet hij, door onder meer gebruik te maken van de visitekaartjes als hiervoor vermeld onder 1.5. en de advertentie als hiervoor vermeld in 1.6., zich tegenover zijn handelsrelaties voor als exclusief importeur en distributeur van Faema, welke handelwijze eveneens onrechtmatig jegens Faema en Deac is. 2.3. Bovendien handelt Peters onrechtmatig jegens Faema en Deac door dë Faema-apparatuur, die buiten de officiële handelskanalen is verkregen, onder de gebruikelijke marktprij-

134


zen op de Nederlandse markt te brengen, waardoor de bedrijfsvoering van Deac wordt ondermijnd en verwatering van het merk Faema optreedt. 2.4. Door de onrechtmatige handelwijze van Peters lijden Faema en Deac schade. 3. Standpunt Peters: 3.1. Peters stelt zich op het standpunt dat hij op geen enkele wijze jegens Faema en/of Deac onrechtmatig handelt. Uit de tussen Faema en Deac gesloten overeenkomst blijkt niet dat Deac een exclusief importeurschap voor Nederland heeft verkregen. Het staat Peters vrij om de door hem in Europa aangekochte Faema-apparaten tegen een lagere dan de door Deac vastgestelde verkoopprijs in Nederland op de markt te brengen. 3.2. De omstandigheid dat Peters het serienummerplaatje van de apparaten verwijdert, levert geen schending van het merkrecht van Faema op, nu deze verwijdering geen enkele invloed heeft op de aard en het gebruik van het produkt. Peters verwijdert de serienummers enkel en alleen teneinde te voorkomen dat Faema en/of Deac de herkomst van de apparaten achterhalen. Peters heeft de aanduiding Faema niet van de apparaten verwijderd. 3.3. Peters betwist dat hij zich voordoet als zijnde alleenverkoper, exclusief importeur of exclusief distributeur. Een dergelijke hoedanigheid is niet op de ten processe bedoelde visitekaartjes en in de advertentie vermeld. 3.4. Peters betwist voorts dat hij stelselmatig cliënten van Deac afhandig heeft gemaakt en gebruik heeft gemaakt van bij Deac opgedane kennis en ervaring. Hij heeft slechts zeer korte tijd een handelsrelatie met Deac gehad en heeft aldaar zeer weinig kennis verkregen. De (potentiële) afnemers van Peters zijn geen door hem stelselmatig benaderde cliënten uit het klantenbestand van Deac. 4. Beoordeling van het geschil: 4.1. De spoedeisendheid van de zaak vloeit uit het gestelde voort en is in voldoende mate gebleken. 4.2. Allereerst zal worden beoordeeld of Peters door de verkoop van de ten processe bedoelde Faema-apparaten inbreuk maakt op het merkenrecht van Faema dan wel onrechtmatig jegens haar en/of Deac handelt. Genoegzaam gebleken is dat de ten processe bedoelde apparaten - al dan niet indirect - door de producent, tevens merkhouder, in het verkeer zijn gebracht. In een dergelijke situatie heeft de merkhouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 13A, derde lid, van de Benelux-Merkenwet (BMW) niet het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor die waren, mits de toestand van de waren niet gewijzigd is. 4.3. Vraag die derhalve thans beantwoord dient te worden, is of in casu sprake is van wijziging van de toestand van de waren als bedoeld in voormeld artikel. Vaststaat dat Peters de zich op de apparaten bevindende serienummers heeft verwijderd. Voorts is tijdens de behandeling van het onderhavige kort geding namens Faema en Deac naar voren gebracht dat de zich op de stoomketel van het apparaat bevindende goedkeuringstekens door Peters zijn verwijderd, hetgeen door hem niet is weersproken, zodat voorshands moet worden aangenomen dat deze tekens eveneens op de door Peters ter verkoop aangeboden apparaten ontbreken. Onvoldoende weersproken is gesteld dat kopers van de ten processe bedoelde Faema-apparaten waarvan het serienummerplaatje is verwijderd geen aanspraak meer kunnen maken op garantie, hetgeen ook uit de door Faema en Deac bij de pleitnota overgelegde produktie 18 kan worden afgeleid. Bovendien is tijdens de behandeling van het onderhavige kort geding van de zijde van Faema en Deac - onweersproken - naar voren gebracht, dat de op de stoomketels bevindende goedkeuringstekens wettelijk verplicht zijn. Faema en Deac hebben, gelet op het hiervoor vermelde en mede op grond van de bij de pleitnota als produktie 15 overgelegde brief, voorshands genoegzaam aannemelijk gemaakt, dat voor de goede naam en faam van het merk het van groot belang is dat serienummerplaatjes en controletekens op het apparaat aanwezig zijn. Dit geldt temeer nu het in casu een produkt betreft waaraan door de afnemers in het algemeen hoge eisen aan de kwaliteit en service worden gesteld.

17 maart 1997

Gelet op het hiervoor overwogene en alle omstandigheden in aanmerking nemend, moet een verwijdering als hiervoor bedoeld in de gegeven omstandigheden dan ook als een wijziging van de toestand van de waren als hiervoor bedoeld worden aangemerkt. Faema kan zich derhalve met succes verzetten tegen het gebruik van het merk door Peters. Het onder 1. gevorderde zal daarom worden toegewezen zoals in het dictum vermeld. De sub 1. gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. 4.4. Het sub 2. gevorderde is niet voor toewijzing vatbaar, nu voorshands op geen enkele wijze aannemelijk is geworden dat Peters zich gepresenteerd heeft als alleenverkoper, exclusief importeur en/of exclusief distributeur van Faema. De hiervoor onder 2.2. weergegeven stelling van Faema en Deac treft geen doel, nu noch uit het visitekaartje noch uit de publicatie blijkt dat Peters zich jegens derden in één van de door Faema en Deac bedoelde hoedanigheden heeft geprofileerd. 4.5. Het algemeen distributieverbod, zoals door Faema en Deac onder 3. gevorderd, is eveneens niet voor toewijzing vatbaar. Immers, gelet op het vrije handelsverkeer binnen Europa staat het een ieder in beginsel vrij de op rechtmatige wijze verkregen produkten in Nederland in het verkeer te brengen. Onder omstandigheden is een dergelijk verbod wel mogelijk, doch die omstandigheden zijn niet gesteld, zodat er vooralsnog geen gronden zijn die een dergelijk verbod zouden kunnen rechtvaardigen. Dit neemt echter niet weg dat het - gelet op het onder 4.3. overwogene - Peters niet vrij staat de Faemaapparaten zonder serienummer- en controleplaatje in het verkeer te brengen. 4.6. Ook het onder 4. gevorderde dient te worden afgewezen, nu onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat Peters stelselmatig cliënten van Deac heeft benaderd dan wel andere activiteiten heeft ontplooid teneinde cliënten van Deac afhandig te maken. 4.7. Dat - zoals door Faema en Deac nog is aangevoerd Peters zich zodanig op de markt presenteert dat de bedrijfsvoering van Deac volledig wordt ondermijnd en dat verwatering van de merknaam Faema optreedt, is nu Faema en Deac ter zake in concreto onvoldoende hebben gesteld, niet aannemelijk geworden. 4.8. Peters zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. Beslissing 1. Peters wordt verboden het gebruik van de merknaam c.q. het teken Faema en bijbehorend logo op Faema-apparaten voor zover de toestand daarvan is gewijzigd als bedoeld in rechtsoverweging 4.3. van dit vonnis, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere overtreding, alsmede op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag, voor iedere dag, of deel daarvan, dat de overtreding van het vonnis voortduurt, met een maximum van ƒ 500.000,-. 2. Peters wordt veroordeeld in de kosten van dit geding. Deze kosten worden, voor zover tot op heden aan de zijde van Faema en Deac gevallen, bepaald op ƒ 441,71 voor verschotten en ƒ 1.500,- voor procureurssalaris. 3. Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. 4. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Enz.

17 maart 1997


Nr. 16. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 27 september 1994. (Secustrip/Safety Strip) Mr. C A . Terwee-van Hilten. Artt. 2, lid 1 en 14, lid 1 Benelux Tekeningen- of Modellenwet. De vorm van het door Vos thans uitsluitend op de markt gebrachte type model wijkt op alle punten, waar geen noodzaak tot een bepaalde vorm bestaat, maximaal af van het modeldepot Secustrip. Voorzover het uiterlijk van dat type niet afwijkt, is dit noodzakelijk voor het verkrijgen van het beoogde technische effect. Derhalve geen inbreuk. Artt. 5 en 6 BTMW j° artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het beperkte toetsingskader van dit kort geding leent zich niet voor een uitputtend onderzoek van de vraag of Vos fictief ontwerper van het door Secustrip gedeponeerde model is. Art. 1, lid 1 Benelux Merkenwet (oud). Het teken Secustrip mist niet ieder onderscheidend vermogen voor beveiligingsmaterialen. De samenvoeging Secustrip is niet dermate algemeen en voor de hand liggend dat deze aanduiding ieder individualiserend vermogen mist en niet voor exclusief gebruik door Secustrip is te monopoliseren. Het tegendeel kan niet worden aangenomen op grond van de overgelegde lijst van Beneluxmerken met daarop meer dan 100 verschillende merkinschrijvingen waarin de aanduiding "secu " of "security" voorkomt. Art. 5,4 BMW (oud). Verlies van het onderscheidend vermogen van een merk en verwording tot soortnaam kan alleen optreden bij langdurig gebruik van een woordmerk als soortnaam, terwijl de merkhouder heeft nagelaten dit gebruik te bestrijden. De enkele omstandigheid dat volgens de bedrijfsbrochure van 1990 van Secustrip "gewerkt wordt op het Maggi-effect, waarbij voor beveiligingsstrips spontaan .... Secustrip wordt genoemd" kan te dien aanzien niet beslissend zijn. Art. 13 A, lid 1,1 BMW (oud). Hoewel zowel in het woord- c.q. beeldmerk Secustrip als in het door Vos gebruikte teken Safety Strip c.q. het Safety Striplogo het woord "strip" voorkomt, geeft het totaal van het door Secustrip gebruikte woord- resp. beeldmerk een dermate andere indruk dan het door Vos gebruikte teken resp. logo dat niet van overeenstemmende tekens kan worden gesproken. Het verschil tussen het door Vos gebruikte logo en het beeldmerk van Secustrip wordt nog eens benadrukt door de in de praktijk gevolgde schrijfwijze en vormgeving. Ook de verschillen in de respectieve verpakkingen zijn zodanig groot dat er door de wijze van verpakking geen reëel gevaar voor associatie kan ontstaan. Secustrip B.V. te Nieuw-Vennep, eiseres [in kort geding], procureur mr. M.S.M. Herz-Meijer, advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam, tegen 1. Ferdinand Vos Metaalindustrie B.V., 2. Pressmetaal B.V., beide te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer, gedaagden [in kort geding], procureur mr. R.E. Gerritsen, 3. Mennema B.V. te Ridderkerk, gedaagde [in kort geding], procureur mr. S.M. Gaasbeek-Wielinga, advocaat mr. M.J.C. Deriks te Rotterdam. 2. Het geschil van partijen 2.1 De vaststaande feiten In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan. a. Vos houdt zich blijkens de gegevens op de print van de "Landelijke KVK Online" bezig met het fabriceren van en de handel in metalen producten en halffabricaten, onder meer ten

135

behoeve van de meubel- en metaalindustrie. Pressmetaal is een groothandel die zich toelegt op het verhandelen van ijzerwaren, gereedschappen en tuinartikelen en heeft in dit kader distributiecontracten met de producenten van de desbetreffende artikelen. b. In 1987 heeft Jeroen Kolsteeg, een van de twee broers Kolsteeg door wie Secustrip later zou worden geleid, een metalen - binnendraaiend - beveiligingsprofiel ook wel "binnendraaier" genoemd ontworpen, bestaande uit twee smalle delen ter lengte van een deur, die zodanig worden bevestigd aan deur en deurpost, dat, als de deur dicht zit, er niet of nauwelijks meer een koevoet tussen gewrongen kan worden. In de loop van 1988 werd ook een "buitendraaiend" profiel ("buitendraaier"), voor met name achterdeuren, ontwikkeld. c. Secustrip en Vos zijn in 1987 gaan samenwerken om de beveiligingsprofielen, ook wel anti-inbraakstrips of beveiligingsstrips genoemd, op de markt te brengen. Vos heeft sedert 1988 daartoe anti-inbraakstrips gefabriceerd of laten fabriceren, die door Secustrip werden gedistribueerd. De samenwerking is begin 1993 geëindigd. d. Sedert 1988 brengt Secustrip via Mennema antiinbraakstrips op de markt. De zakelijke relatie duurt voort tot op heden. Mennema brengt sedert 1994 naast de antiinbraakstrips van Secustrip ook anti-inbraakstrips - waaronder binnendraaiers - op de markt onder de naam Safety Strip. Mennema maakt tevens gebruik van een Safety Strip Logo. Volgens "IJzeren Feiten" d.d. 29 april 1994 is er: "nu naast Secustrip BV een tweede fabrikant op de markt, die een veiligheidsstrip fabriceert voor deuren raambeveiliging. Deze strip heet Safety-strip. De verkoop voor Nederland is in handen gegeven van Mennema BV." e. Op 10 november respectievelijk 10 december 1987 heeft Secustrip het teken Secustrip als woorden beeldmerk gedeponeerd, welk depot is ingeschreven onder nummer 435995 respectievelijk nummer 436877 voor waren in de klassen 6, 19 en 20 waaronder beveiligingsmaterialen. Secustrip heeft in november 1987 Nederlands octrooi aangevraagd voor onder meer de onder b. genoemde binnendraaier. Van de in de octrooiaanvrage geschetste zeven varianten op het model zijn er op 22 december 1987 vijf als model gedeponeerd. f. Vervolgens heeft Secustrip eind 1988 op een aantal modellen eveneens Europees octrooi aangevraagd, welk octrooi op 1 juni 1992 werd verleend. g. Het thans in het geding zijnde model - een ontwerp voor een tweede binnendraaiend profiel als alternatief voor de onder b. genoemde eerste binnendraaier - heeft Secustrip op 6 maart 1992 als model gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor Tekeningen en Modellen; het depot is ingeschreven onder nummer 22384-00. Op 3 september 1992 is vervolgens een internationaal depot gedaan bij de World Intellectual Property Organization (WIPO). Het model wordt in de handel gebracht onder de naam "Secustrip Special". Op 13 januari 1994 heeft Secustrip aan Vos een desbewustheidsexploit uitgebracht. h. Vos heeft bij dagvaarding d.d. 30 juni 1994 ex artikel 5 BTMW gevorderd dat Secustrip het onder g. genoemd modeldepot over zal dragen aan Secustrip, [lees: Vos; Red.] welke vordering bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis d.d. 2 augustus 1994 bij verstek is toegewezen. i. Secustrip is bij dagvaarding d.d. 25 augustus 1994 tegen het op 2 augustus 1994 gewezen vonnis in verzet gekomen. Tussen partijen in de verzetprocedure is afgesproken dat verdere executie achterwege zal blijven tot de uitspraak in dit kort geding. j . Bij brief van 31 augustus 1994 heeft mr. ir. A. Louët Feisser, octrooigemachtigde te Amsterdam, namens Vos aan het Benelux Merkenbureau/Modellenbureau een verzoek tot inschrijving van een vordering tot opeising (van model depot, depotnummer 67447-00, volgnummer van de inschrijving 22384-00) als bedoeld in art. 5, eerste lid, van de BTMW, gericht. k. Een rapport d.d. 12 september 1994 van meergenoemde Louët Feisser houdt onder meer in: "(...) De beveiligingsstrippen van Vos.


136

Omdat de dagvaarding van Secustrip niet aangeeft om welke beveiligingsstrippen van Vos het gaat, heb ik nagegaan welke beveilingingsstrippen voor naar binnen draaiende deuren Vos heeft geleverd. Daarbij zijn twee typen beveiligingsstrip naar voren gekomen, die hierna zullen worden aangeduid met type I en type II. De dwarsdoorsneden van !"»• gedeponeerde model (president: no 2238400) en van b ;iligingsstrippen type I en type II zien er als volgt uit:

i—f.

model

a>^6

type I

type II

[Post Alia] 3. Beoordeling van het geschil 3.1 Gelet op het bepaalde in artikel 29 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) alsmede artikel 6 lid 1 EEX is de president bevoegd over de vordering, voor zover deze is gebaseerd op de BTMW, te oordelen nu twee van de gedaagden binnen het rechtsgebied van het arrondissement Haarlem zijn gevestigd. Uit dit laatste volgt dat de president, voor zover de vordering is gebaseerd op de Benelux -Merkenwet (BMW) ook ingevolge het bepaalde in de artikelen 37 A BMW en 6 lid 1 EEX bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. 3.2 Gedaagde sub 3, Mennema, heeft Secustrip eind juni 1994 toegezegd een tussen haar medegedaagden, Vos en Pressmetaal, en Secustrip in kort geding gedane uitspraak te zullen respecteren. Nu Secustrip zich naar aanleiding van het op dit punt door Mennema gevoerde verweer niet nader heeft uitgelaten over haar belang bij haar vordering jegens Mennema bestaat reeds daarom geen aanleiding ten aanzien van Mennema voorzieningen als gevraagd te treffen. Inbreuk op de modelrechten van eiseres? 3.3 Secustrip stelt dat zij krachtens depot bij en inschrijving daarvan door het Beneluxbureau voor Tekeningen of Modellen houdster is van het uitsluitend recht op het model van de onder 2.1 sub g. genoemde Secustrip Special. Het model is afgebeeld onder 2.1 k. Volgens Secustrip heeft de opeisingsactie van Vos in de verzetprocedure geen serieuze kans van slagen. Vos voert hiertegen aan dat het modelrecht Secustrip niet toekomt en dat de opeising terecht is. 3.4 Partijen zijn het er over eens dat J. Koene, (mededirecteur van Vos, ontwerper is van het omstreden model. Secustrip stelt zich op het standpunt dat Vos evenwel niet als ontwerper in de zin van artikel 6 lid 1 en 2 BTMW kan worden aangemerkt, immers Koene is geen werknemer van Vos en heeft evenmin ontworpen in de uitoefening van zijn functie; Koene heeft het model voorts op bestelling van Secustrip ontworpen. Vos voert daartegen aan dat Koene werknemer is in arbeidsrechtelijke zin en op de loonlijst van Vos staat en zich met name bezig houdt met innovatie van producten waaronder de anti-inbraakstrips. Vos bestrijdt onder verwijzing naar de feitelijke gang van zaken dat het model op bestelling van Secustrip is ontworpen. 3.5 De "echte" ontwerper is Vos in ieder geval niet. Dat Vos ook niet als fictief ontwerper kan worden beschouwd zoals Secustrip meent kan, gelet op de hetgeen Vos in dit verband heeft aangevoerd, op voorhand in dit geding - zonder nader onderzoek- niet worden aangenomen. Gelet op de door Vos in het geding gebrachte verklaringen en het verhandelde ter zitting is niet terstond onaannemelijk dat Koene een werknemer is die het model in de uitoefening van zijn functie heeft ontworpen. Dat het gedeponeerde model door Secustrip is besteld is uit de thans voorliggende stukken niet, althans niet met zekerheid, op te maken.

17 maart 1997

3.6 Voor het geval Vos zou kunnen worden beschouwd als fictief ontwerper die niet op bestelling heeft gewerkt is volgens Secustrip het depot verricht met toestemming, althans impliciete toestemming van Vos, die dit bestrijdt. Van uitdrukkelijke toestemming is niet gebleken. De "circumstantial evidence" die Secustrip aanvoert ter adstructie van de gestelde impliciete toestemming is tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan onvoldoende om thans een zodanig vergaande conclusie te kunnen trekken. 3.7 In de aanhangige bodemprocedure zal nader onderzoek naar de juistheid van het over en weer betoogde, zoals besproken onder 3.4 t/m 3.6, wellicht duidelijkheid geven. Het beperkte toetsingskader van dit kort geding leent zich niet voor een uitputtend onderzoek naar alle relevante punten. Gelet echter op de eerdergenoemde door Vos overgelegde, hoezeer ook eenzijdige, verklaringen kan voorshands niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen dat de bodemrechter het verzet van Secustrip gegrond zal verklaren. In ieder geval is hetgeen thans ter tafel ligt met betrekking tot het depot onvoldoende om te komen tot het op deze grond geven van voorzieningen die op het door Secustrip bepleite standpunt vooruitlopen. 3.8 Echter het antwoord op de vraag of het depot toekomt aan Secustrip dan wel aan Vos is in dit geding niet van doorslaggevende betekenis. Ook indien er van wordt uit gegaan dat het depot niet aantastbaar zal blijken is er in aanmerking genomen het onder 2.1 sub k. gedeeltelijk geciteerde, door Secustrip onvoldoende gemotiveerd bestreden rapport geen grond voor toewijzing van de gevraagde voorzieningen. 3.9 Tussen partijen is onbetwist dat Secustrip bij de door haar in dit geding aan Vos verweten modelinbreuk uitsluitend het oog heeft op het in dat rapport als type II beschreven model. Vos brengt thans - onbetwist - uitsluitend type II op de markt. Blijkens genoemd, ter zitting aan de hand van de modellen door de opsteller nog toegelicht, rapport, wijkt de vorm van type II op alle punten, waar geen technische noodzaak tot een bepaalde vorm bestaat, maximaal af van het modeldepot. Voorzover het uiterlijk van type II niet afwijkt is dit noodzakelijk voor het verkrijgen van het beoogde technisch effect. Deze conclusie komt bij beschouwing van de modellen voor als overtuigend. 3.10 Nu derhalve geldt dat type II zoals hiervoor aangegeven geen relevante gelijkenis in de zin van de BTMW vertoont met het door Secustrip gedeponeerde model kan Secustrip zich thans - gelet op het bepaalde in de artikelen 14 lid 1 en 2 lid 1 BTMW - niet met recht en reden beroepen op bescherming ingevolge de BTMW. Inbreuk op de merkrechten van eiseres? 3.11 Het verweer van Vos dat het teken Secustrip ieder onderscheidend vermogen mist gaat niet op. De samenvoeging Secustrip is niet dermate algemeen en voor de hand liggend dat deze aanduiding ieder individualiserend vermogen mist en niet voor exclusief gebruik door Secustrip is te monopoliseren. De door Vos overgelegde lijst van Benelux-Merken met daarop meer dan 100 verschillende merkinschrijvingen waarin de aanduiding "secu" of "security" voorkomt kan niet dienen ter ondersteuning van haar standpunt. 3.12 Naar heersende rechtsopvatting voorts kan verlies van het onderscheidend vermogen van een merk en verwording tot soortnaam alleen optreden bij langdurig gebruik van een woordmerk als soortnaam, terwijl de merkhouder heeft nagelaten dit gebruik te bestrijden. Dat het teken "Secustrip" tot soortnaam is geworden, is door Secustrip weersproken. De enkele omstandigheid dat volgens de bedrijfsbrochure van 1990 van Secustrip - waar Vos naar verwijst - "gewerkt wordt op het Maggi-effect, waarbij voor beveiligingsstrip spontaan Secustrip wordt genoemd", kan niet beslissend zijn voor de juistheid van het door Vos ingenomen standpunt. 3.13 Voor de beoordeling van de vraag of het door Vos gebruikte teken Safety Strip c.q. het Safety Strip-Iogo als met het woord- c.q. beeldmerk van Secustrip overeenstemmende tekens als bedoeld in artikel 13A BMW moeten worden aangemerkt geldt de in de jurisprudentie geformuleerde maatstaf dat er sprake is van overeenstemming wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval - iemand die gecon-

17 maart 1997


fronteerd wordt met de respectieve tekens elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, een associatief verband tussen de tekens veronderstelt door de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis. 3.14 Hoewel in beide tekens het woord strip voorkomt geeft het totaal van het door Secustrip gebruikte woord respectievelijk beeldmerk een dermate andere indruk dan het door Vos gebruikte teken respectievelijk logo dat niet van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13 A BMW kan worden gesproken. Auditief is er onvoldoende gelijkenis tussen de uitgesproken klankbeelden van het woordmerk en het teken om associatie aanwezig te achten. Hieraan doet niet af dat merk en teken zoals Secustrip stelt de klemtoon op de eerste lettergreep gemeen hebben. Doordat de door Vos gebruikte tekens uit twee losse woorden bestaan onderscheiden deze zich ook visueel van het woorden beeldmerk van Secustrip. Voorts wordt het verschil tussen het door Vos gebruikte logo en het beeldmerk van Secustrip nog eens benadrukt door de in de praktijk gevolgde schrijfwijze en vormgeving. Ook de verschillen in de respectieve verpakkingen (Secustrip vierkantige en Safety Strip driekantige verpakking) zijn zodanig groot dat er door de wijze van verpakking geen reëel gevaar voor associatie kan ontstaan. 3.15 Gemeten naar de onder 3.13 vermelde maatstaf zijn de door Vos gebruikte tekens niet met het woordmerk c.q. beeldmerk van Secustrip overeenstemmende tekens. In zoverre kan de gestelde merkinbreuk niet worden aangenomen. 3.16 Voorzover Secustrip aan haar vorderingen ten grondslag legt dat sprake is van merkinbreuk door in reclamemateriaal zonder noodzaak de Secustrip Special te vergelijken met de Safety Strip voor wat betreft de prijzen (hetgeen in de visie van Secustrip verwarring wekt en, door het gebruik van seriematige artikelnummering voor beide producten, ook misleidend is) geldt het volgende. Het door Secustrip in dit verband genoemde, als productie 14 overgelegde overzicht is - onbetwist - niet van Vos afkomstig en niet door haar gebruikt. Het overzicht is - eveneens onbetwist - uitsluitend voor intem gebruik van Mennema en bestemd om de verkopers van Mennema te informeren omtrent de voor potentiële afnemers relevante gegevens. Nog daargelaten dat in het overzicht geen sprake is van een exact gebruik van het woord en/of beeldmerk van Secustrip levert het betreffende gebruik dan ook geen inbreuk op als bedoeld in artikel 13A aanhef en sub 2 BMW. Ongeoorloofde mededinging? 3.17 De stelling dat het gebruik van het onder 3.16 genoemde promotiemateriaal een daad van ongeoorloofde mededinging is, moet evenzeer van de hand worden gewezen. Ook hier heeft Secustrip met name het oog op productie 14, waarvoor het in 3.16 overwogene geldt met betrekking tot herkomst en toepassing. Het - beschijvende en niet meer dan objectief prijsvergelijkende - overzicht is zonder meer onvoldoende om de stellingen van Secustrip te onderschrijven. 3.18 Het voorgaande voert tot de slotsom dat de gevraagde voorzieningen moeten worden afgewezen. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. 4. Beslissing De president: 4.1 Weigert de gevraagde voorzieningen. 4.2 Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden sub 1. en 2. begroot op ƒ 330,- aan verschotten en op ƒ 1.500,- aan procureurssalaris, en aan de zijde van gedaagde sub 3. begroot op ƒ 330,aan verschotten en op ƒ 1.500,- aan procureurssalaris. 4.3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

137

Nr. 17. Gerechtshof te Arnhem, 17 oktober 1995. (kussen-model) Mrs. L.R. van der Weij, A.P.M. Houtman en D.J.J. den Hartog.

(Gedeponeerd model)

(Kussen van Auping)

Art. 14, lid 1 Benelux Tekeningen- of Modellenwet. Bij de beantwoording van de vraag of het kussen van Auping hetzelfde uiterlijk vertoont als de als model gedeponeerde Silvana-kussens danwei daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont, moet worden uitgegaan van de totale vormgeving van de kussens. Alsdan moet worden vastgesteld dat het uiterlijk van het Auping-kussen duidelijk verschilt van de beide Silvana-kussens. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Onrechtmatig handelen bestaande uit verwarringstichtend nabootsen wordt niet aannemelijk geacht omdat er geen sprake is van in het oog springende gelijkenis tussen de onderhavige kussens en die kussens bovendien voorzien zijn van een aangenaaid label waarop Silvana resp. Auping is vermeld. Het feit dat Auping zich alle know-how omtrent het model en het procédé van het Silvana Support kussen heeft eigen gemaakt door zich bij haar bezoeken aan Jade in het kader van een eventuele commerciële samenwerking uitvoerig omtrent de ontwikkeling van het Silvana Support kussen te laten voorlichten, betekent nog niet dat Auping daarom onrechtmatig heeft gehandeld jegens Jade door het onderhavige - voldoende verschillende kussen op de markt te brengen, nu door Jade niet is gesteld dat zij bij het verstrekken van die informatie heeft kenbaar gemaakt dat het ging om know-how die niet zonder haar toestemming zou mogen worden gebruikt en evenmin dat Auping gebruik heeft gemaakt van kennis die niet reeds uit eenvoudig onderzoek van het Silvana Support kussen zou kunnen worden verkregen. In prijsbederf, hierin bestaande dat Auping het kussen gratis aanbiedt bij haar matrassen, kan geen onrechtmatigheid zijn gelegen nu tussen dit kussen en de Silvana-kussens voldoende verschillen bestaan. Art. 2, lid 1 BTMW. Pres. Rb.: Het doel, een hoofdkussen te produceren dat een gezonde nachtrust bevordert, wordt gerealiseerd door verschillende materialen op verschillende plaatsen in het hoofdkussen aan te brengen. Om die materialen op de juiste plaats te kunnen houden moet het kussen in kamers worden verdeeld, hetgeen slechts mogelijk is door middel van zichtbare stiksels, die derhalve noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. Jade B.V. te Deventer, appellante [in kort geding], procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. M.C.E. Eikenboom te Rotterdam, tegen Koninklijke Auping B.V. te Deventer, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. P.C. Plochg, advocaat mr. R. Laret te 's-Gravenhage.

138


a) President Rechtbank te Zwolle, 9 februari 1995 (mr. E.A. Maan). Motivering 1. Vaststaande feiten: 1.1. Het model van het door eiseres [Jade B.V.: Red.] geproduceerde hoofdkussen met de merknaam Silvana Support - welk kussen ten doel heeft een gezonde slaaphouding te bevorderen - is op 30 januari 1984 onder nummer 12054 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor Tekeningen of Modellen. Het depot is telkens tijdig vernieuwd. 1.2. Het bewijs van inschrijving d.d. 6 juni 1984 vermeldt als kenmerkende eigenschappen van het model: Hoofdkussen bestaande uit vier verschillende Kamers, gescheiden door zichtbare stiksels. De Kamer over de volle breedte van het hoofdkussen heeft ingestikte hoeken. (...) 1.3. Gedaagde produceert en verkoopt eveneens hoofdkussens die ten doel hebben een goede slaaphouding te bevorderen. Die hoofdkussens zijn ook onderverdeeld in kamers gescheiden door zichtbare stiksels en met aan één zijde ingestikte hoeken. 1.4. Ondanks sommatie blijft gedaagde weigerachtig het vervaardigen en in de handel brengen van de hoofdkussens te staken. 2. Standpunt eiseres: 2.1. Gedaagde maakt inbreuk op het modelrecht van eiseres door een hoofdkussen te vervaardigen en in de handel te brengen dat hetzelfde uiterlijk vertoont, althans slechts onderschikte verschillen vertoont, met het door eiseres gedeponeerde model van het door haar geproduceerde hoofdkussen. Eiseres kan zich dan ook op grond van het bepaalde in artikel 14, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) daartegen verzetten. 2.2. Gedaagde handelt voorts onrechtmatig jegens eiseres, nu zij, naast de nabootsing door gedaagde - die gevaar voor verwarring bij een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek veroorzaakt -, als voormalig afnemer van eiseres zonder enige eigen inspanning gebruikmakend van de van eiseres verkregen know-how winst poogt te behalen, en daarnaast voorts prijsbesef pleegt, waardoor eiseres schade lijdt. 3. Standpunt gedaagde: 3.1. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat zij geen inbreuk maakt op het modelrecht van eiseres. Het met zichtbare stiksels aanbrengen van kamers is een techniek die noodzakelijk is voor het vervaardigen van hoofdkussens die een gezonde slaaphouding bevorderen en die op grond van artikel 2, eerste lid, BTMW door een modeldepot niet beschermd kan worden. Dit geldt eveneens voor de op de hoofdkussens ingestikte hoeken, die noodzakelijk zijn om een hoofdkussen met een zekere dikte te kunnen bekleden en de vulling op de juiste plaats te houden. 3.2. Eiseres kan zich voorts niet verzetten tegen het vervaardigen van de hoofdkussens door gedaagde, nu de door gedaagde vervaardigde hoofdkussens meer dan ondergeschikte verschillen vertonen met het door eiseres gedeponeerde model. 3.3. Gedaagde betwist dat zij onrechtmatig jegens eiseres handelt. Weliswaar heeft zij in het kader van onderhandelingen met eiseres gesproken, maar zij heeft tijdens die besprekingen geen specifieke kennis verkregen die haar een voorsprong verschafte bij de produktie van haar eigen hoofdkussen. Van prijsbesef is evenmin sprake nu de door gedaagde in de handel gebrachte hoofdkussens de prijs van de hoofdkussens van eiseres ruim overtreft. 4. Beoordeling van het geschil: 4.1. De spoedeisendheid van de zaak vloeit uit het gestelde voort en is in voldoende mate gebleken. 4.2. Allereerst zal worden beoordeeld of gedaagde met haar handelwijze een inbreuk maakt op het modelrecht van eiseres. Ingevolge het bepaalde in artikel 2, eerste lid, BTMW is van bescherming uit hoofde van die wet uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

17 maart 1997

Zowel eiseres als gedaagde stellen zich ten doel een hoofdkussen te produceren dat een gezonde nachtrust bevordert. Een dergelijk doel wordt, zoals onbetwist is gesteld, gerealiseerd door verschillende materialen of materialen van een verschillende dichtheid op verschillende plaatsen in het hoofdkussen aan te brengen. Teneinde voormelde materialen op de juiste plaats te kunnen houden, zal het verdelen van het hoofdkussen in kamers moeten geschieden, hetgeen slechts mogelijk is door middel van zichtbaar stiksel. Voorshands moet er dan ook van worden uitgegaan, dat het verdelen van het hoofdkussen in kamers met zichtbare stiksels noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect als bedoeld in voormeld artikellid, zodat BTMW eiseres terzake geen bescherming biedt. Dit geldt eveneens ten aanzien van de ingestikte hoeken, nu eiseres onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, dat - naar gedaagde stelt - die hoeken noodzakelijk zijn om bij een hoofdkussen van de dikte als door gedaagde vervaardigd de vulling goed te kunnen bekleden en op de juiste plaats te houden. 4.3. Thans dient te worden bezien of eiseres zich op grond van het bepaalde in artikel 14, eerste lid, BTMW, met succes kan verzetten tegen het door gedaagde vervaardigen en in de handel brengen van het hoofdkussen. De vraag die in dit verband dient te worden beantwoord is of het hoofdkussen van gedaagde hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van het hoofdkussen van eiseres danwei daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. 4.4. De in rechtsoverweging 4.3. geformuleerde vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Op grond van de tijdens de behandeling van het onderhavige kort geding getoonde hoofdkussens is genoegzaam gebleken dat geen sprake is van een in hoofdzaak overeenstemmend uiterlijk. Niet alleen ontbreken de in rechtsoverweging 1.2. vermelde kenmerkende eigenschappen van het gedeponeerde model bij het door gedaagde vervaardigde hoofdkussen, maar ook overigens vertoont het door gedaagde vervaardigde hoofdkussen weinig gelijkenis en derhalve meer dan ondergeschikte verschillen - met het gedeponeerde model. Het door eiseres vervaardigde hoofdkussen, waarvan de dikte over het gehele kussen gelijk is, heeft drie verticale kamers met daaronder een horizontale kamer over de volle breedte van welke laatstvermelde kamer de hoeken zijn ingestikt en de aan het hoofdkussen aangebrachte bies achterwege is gelaten. Het door gedaagde geproduceerde hoofdkussen heeft vijf kamers en de door stiksel begrensde kamers zijn geheel anders gevormd dan die van het gedeponeerde model. De twee verticale kamers lopen over de volle lengte en aan de bovenzijde rond weg. Tussen deze twee verticale kamers liggen drie kleine horizontale kamers die van hoogte verschillen met de verticale kamers. Het hoofdkussen van gedaagde is aan alle zijden afgezet met een bies, het heeft geen kamer over de volle breedte en de ingestikte hoeken bevinden zich dan ook niet op de plaats als vermeld in het bewijs van inschrijving van het model. 4.5. Mede gelet op het in rechtsoverweging 4.4. vermelde is geenszins aannemelijk geworden dat het publiek op enigerlei wijze de hoofdkussens met elkaar zou kunnen verwarren, danwei dat het zou menen dat de produkten dezelfde herkomst(bron) zouden hebben. Ook overigens is niet aannemelijk geworden dat van bijkomende omstandigheden sprake is op grond waarvan de handelwijze van gedaagde als onrechtmatig zou moeten worden aangemerkt. De omstandigheid dat gedaagde in het kader van besprekingen met eiseres omtrent een eventueel door eiseres voor gedaagde te produceren hoofdkussen know-how zou hebben verkregen omtrent het model en het procédé - wat daar ook van zij -, kan op zich zelf niet de conclusie rechtvaardigen dat gedaagde onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld. Dat van prijsbesef van de zijde van gedaagde sprake zou zijn, is, nu gedaagde onbetwist heeft gesteld dat de prijs van de door haar in de handel gebrachte hoofdkussens de prijs van de hoofdkussens van eiseres ruimschoots overschrijdt en het zogenaamde aktiekussen van gedaagde een volledig ander hoofdkussen betreft dan de ten processe bedoelde hoofdkussens, op geen enkele wijze aannemelijk geworden. 4.6. Al het hiervoor overwogene leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorziening dient te worden geweigerd en dat

17 maart 1997


eiseres als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding dient te worden veroordeeld. Beslissing 1. De gevraagde voorziening wordt geweigerd. 2. Eiseres wordt veroordeeld in de kosten van dit geding. Deze kosten worden, voor zover tot op heden aan de zijde van gedaagde gevallen, bepaald op ƒ 330,- voor verschotten en ƒ 1.500,- voor procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. De vaststaande feiten De grieven zijn niet gericht tegen de door de president onder 1.1 tot en met 1.4 als vaststaand aangenomen feiten, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan. Daaraan wordt in verband met de wijziging van eis in hoger beroep toegevoegd dat Jade, naast het model van het hoofdkussen Silvana Support, óók een model van een hoofdkussen Silvana Fitness heeft gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen en wel op 16 september 1987 onder nummer 16137. Laatstbedoeld hoofdkussen is aan alle zijden voorzien van een bies en heeft aan de onderzijde rechte/ingestikte/vierkante hoeken. Dit hoofdkussen bestaat - in tegenstelling tot het hoofdkussen Silvana Support - niet uit verschillende kamers. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 1. Blijkens de eerste grief wenst Jade de zaak in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof zal daarom de zaak geheel opnieuw behandelen, zodat niet op elke grief afzonderlijk behoeft te worden ingegaan. 2. Jade stelt dat het onderhavige hoodkussen van Auping inbreuk maakt op haar modelrechten met betrekking tot zowel het hoofdkussen Silvana Support alsook met betrekking tot het hoofdkussen Silvana Fitness. 3. Volgens Jade levert een vergelijking van haar hoofdkussen Silvana Support met dat van Auping veel punten van overeenstemming op en weinig onderlinge afwijkingen, zodat de gelijkenis van de hoofdkussens als geheel frappant is. Jade wijst daarbij op de volgende kenmerkende eigenschappen van het Silvana Support model: a) verdeling in vier verschillende kamers, b) gescheiden door zichtbaar stiksel, c) aan de onderzijde voorzien van ingestikte/rechte/vierkante hoeken, d) aan de zijkanten voorzien van een bies. Voor het Auping hoofdkussen gelden, aldus Jade, dezelfde kenmerkende eigenschappen, zij het met de volgende verschillen: - het bestaat uit vijf (in plaats van vier) kamers, - het heeft gebogen (in plaats van rechte) zichbare stiksels, waardoor de kamer aan de bovenzijde daardoor bij het hoofdkussen van Auping een trapeziumachtige vorm heeft. Ten aanzien van deze verschillen stelt Jade dat het feit dat het kussen van Auping uit vijf kamers bestaat en dat van Jade slechts uit vier kamers, niet zonder meer de beslissing kan dragen dat het kussen van Auping daardoor voldoende afwijkt van het kussen van Jade. Ten aanzien van het verschil in zichtbare stiksels en de trapeziumachtige vorm stelt Jade dat dit wellicht wiskundig enig gewicht in de schaal legt, doch optisch nauwelijks. 4. De modelinbreuk van het Auping kussen op het Silvana Fitness kussen bestaat volgens Jade hierin dat zij beide aan de onderzijde voorzien zijn van ingestikte/rechte/vierkante hoeken alsmede aan de zijkanten voorzien zijn van een bies. 5. Auping betwist dat haar kussen hetzelfde uiterlijk vertoont als de door Jade gedeponeerde modellen respectievelijk daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Auping voert aan dat de door Jade gehanteerde vergelijking onjuist is, omdat die enkel gericht is op door Jade als kenmerkend aangewezen elementen van de kussens, terwijl het uitsluitend moet gaan om de vergelijking van de modellen in hun geheel en niet als opstelsom van onderdelen. Bovendien acht Auping het onjuist dat Jade technisch bepaalde punten, zoals het gecompartimeerd zijn van de onderhavige kussens en de toepassing van ingestikte rechte hoeken, tracht te monopoliseren.

139

Volgens Auping is kenmerkend voor het Silvana Support kussen van Jade dat van de zichtbare stiksels: - twee evenwijdig verlopen aan de korte kant van het kussen, - één evenwijdig verloop aan de lange kant van het kussen, - de eerstbedoelde stiksels eindigen bij het laatstbedoelde stiksel. Door dit specifieke verloop van de stiksels ontstaat, aldus Auping, een op zichzelf kenmerkend uiterlijk van het door Jade gedeponeerde model, welk kenmerkend uiterlijk echter volstrekt afwijkt van het door Auping in het verkeer gebrachte kussen, niet alleen vanwege het aantal compartimenten maar ook vanwege de vormgeving daarvan. 6. Het hof is na bezichtiging van de ter griffie gedeponeerde kussens voorshands van oordeel dat het kussen van Auping op méér dan ondergeschikte punten afwijkt van de Silvana kussens van Jade. Bij die vergelijking moet, zoals Auping terecht heeft aangevoerd, worden uitgegaan van de totale vormgeving van de kussens. Alsdan moet worden vastgesteld dat het uiterlijk van het Auping kussen duidelijk verschil van de beide Silvana kussens. Ten opzichte van het Silvana Support kussen bestaat het verschil hierin dat het Auping kussen een geheel andere verdeling in compartimenten heeft en dat ook de vorm van de compartimenten verschillend is. Daardoor ontstaat een vormgeving van het kussen die duidelijk afwijkt van het Silvana Support kussen, ondanks de overeenkomsten op onderdelen. Het Auping kussen heeft twee grote compartimenten vertikaal langs de beide zijkanten waarvan het stiksel tot tweederde van onderen recht evenwijdig loopt aan de zijkant en vervolgens schuin in de richting van de bovenhoek gaat, met het gevolg dat van de drie tussengelegen compartimenten de twee onderste vierkant zijn en de bovenste de vorm heeft van een omgekeerd trapezium. Het Silvana Support kussen daarentegen bestaat uit één groot compartiment horizontaal langs de gehele onderkant (de nekrol) en verder uit drie rechthoekige compartimenten loodrecht daarop. Ten opzichte van het Silvana Fitness kussen bestaat het verschil hierin dat dit kussen niet verdeeld is in compartimenten, zodat de totale vormgeving ervan reeds daardoor duidelijk afwijkt van het Auping kussen. Daaraan doet onvoldoende af dat bij beide kussens de onderste hoeken ingestikt/recht/vierkant zijn en dat de kussens aan de zijkanten voorzien zijn van een bies. 7. Op grond van het voorgaande moet al beslist worden dat Jade geen beroep kan doen op haar modelrechten. De vraag of de zichtbare stiksels en de ingestikte/vierkante hoeken wel of niet noodzakelijk zijn voor het technisch effect behoeft mitsdien geen beantwoording. 8. Jade heeft haar vorderingen voorts gebaseerd op onrechtmatig handelen van Auping, bestaande uit verwarringwekkend nabootsen, toeëigening van know-how van Jade en prijsbederf. 9. Het hof verwerpt de in dit verband door Jade aangevoerde stellingen. In de eerste plaats is het hof, zoals blijkt uit hetgeen onder 6 is overwogen, voorshands van oordeel dat geen sprake is van in het oog springende gelijkenis tussen de onderhavige drie kussens. Daarbij overweegt het hof voorts dat verwarring omtrent de herkomst - ook daarom - niet aannemelijk is, omdat de kussens voorzien zijn van een aangenaaid label waarop Silvana resp. Auping is vermeld. In de tweede plaats volgt uit de stelling van Jade dat Auping zich alle knowhow omtrent het model en het procédé van het Silvana Support kussen heeft eigen gemaakt door zich bij haar bezoeken aan Jade in het kader van een eventuele commerciële samenwerking uitvoerig te laten voorlichten omtrent de ontwikkeling van het Silvana Support kussen, nog niet dat Auping daarom onrechtmatig heeft gehandeld jegens Jade door het onderhavige - voldoende verschillende - kussen op de markt te brengen. Jade heeft niet gesteld dat zij bij het verstrekken van die informatie heeft kenbaar gemaakt dat het ging om know-how die niet zonder haar toestemming zou mogen worden gebruikt. Voorts is van belang dat Jade niet (concreet) heeft gesteld dat Auping gebruik heeft gemaakt van kennis die niet reeds uit eenvoudig onderzoek van het Silvana Support kussen zou kunnen worden verkregen. Ten aanzien het gestelde prijsbederf, hierin bestaande dat Auping het kussen gratis aanbiedt bij haar matrassen, geldt, nu voldoende verschillen tussen dit kussen en

140


de Silvana kussens bestaan, dat hierin geen onrechtmatigheid kan zijn gelegen. Slotsom Het hoger beroep is ongegrond. Het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd, met veroordeling van Jade als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in hoger beroep. Beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Jade in de proceskosten in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Auping begroot op ƒ 1820,-. Enz. Nr. 18. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 25 juni 1996. Dr. S. de Vries, mr. ir. R.A. Grootoonk en mevr. mr. C. Eskes. Art. 17A, lid 1 Rijksoctrooiwet (1910). Verval van octrooi door niet betaling van de jaartakse, tengevolge van verwarring over de vraag wie verantwoordelijk was voor de betaling. Herstel geweigerd. Er is geen sprake van een "enkele misslag" (isolated mistake) binnen een "overigens goed werkend systeem"; in de loop van 1993 hebben een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden die, zowel voor verzoekster als voor het octrooibureau, aanleiding hadden moeten zijn na te gaan bij wie de verantwoordelijkheid voor de betaling van de taksen lag. Een vraagteken wordt gezet bij het "goed werkend systeem", nu herinneringsbrieven van de Octrooiraad via het Nederlandse domicilieadres zijn doorgezonden naar een adres in München alwaar het spoor dood liep. Beroep op herstel-beslissingen in andere landen kan evenmin baten. In de genoemde landen wordt een andere toetsing toegepast voor wat de zorgvuldigheidsnorm betreft dan in Nederland, waar volgens constante jurisprudentie - en in lijn met de jurisprudentie van het EOB — de zorgvuldigheidsnorm niet alleen geldt voor octrooiaanvragers en octrooihouders maar ook voor de door hen ingeschakelde octrooigemachtigden. Beschikking nr. 17017/artikel 24A Rijksoctrooiwet (1910) inzake Europees NL octrooi nr. 0.000.000. Overwegende: dat verzoekster bij een tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Bijzondere Afdeling van 10 maart 1995, waarbij het verzoekschrift ongegrond werd verklaard en besloten werd tot afwijzing van het met betrekking tot het Europese octrooi nr. 0.000.000 ingediende verzoek tot herstel in de vorige toestand; dat de gemachtigde van verzoekster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 1995 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd, onder het overleggen van een pleitnota; dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd; O.: dat verzoekster in haar verzoekschrift het volgende naar voren heeft gebracht: " 1 . De V. Group (hierna aan te duiden als V), had oorspronkelijk contact met het kantoor F..., ... (hierna aan te duiden als F.) als octrooigemachtigde terzake van het onderhavige octrooi evenals de andere Industriële eigendomszaken van V. Het werk van V. werd bij F. behandeld door één van de partners, de heer R.L. S. 2. F. vond in december 1992 dat het vanwege een belangenconflict de firma V. niet langer kon vertegenwoordigen. Als gevolg daarvan koos V. een ander leidend octrooibureau in Washington D.C., Cu (hierna aan te duiden als Cu.) voor het vertegenwoordigen van

17 maart 1997

V. in octrooizaken. Teneinde de overdracht op gang te brengen vond op 8 december 1992 een bespreking plaats ten kantore van F. Bij deze bespreking waren aanwezig de heer R.L. S. van F., de heer W.T. S. en de heer W.K. W. van Cu., de heer A. H. en Dr. M. P. van V. en de heer E. G., een Europees octrooigemachtigde uit Parijs. 3. V. verkeerde in de veronderstelling dat Cu. de verantwoordelijkheid zou overnemen voor alle octrooizaken van V., zoals F. voorheen verantwoordelijk was geweest voor al hun octrooizaken. V. ontving een brief van Cu. gedateerd 22 december 1992 waarin bevestigd werd dat Cu. zou "undertake to represent V. Group in connection with their general patent matters, including patent prosecution both domestic and foreign as well as related opinion, licensing and relating litigation". V. nam aan dat de woorden "general patent matters" betekenden dat Cu. de verantwoordelijkheid zou overnemen voor alle octrooizaken van V., hetgeen ook hun interpretatie was van hetgeen besproken was op de bespreking op 8 december. Dit was ook wat zij wensten. Aan de andere kant had Cu. echter begrepen dat zij alleen de verantwoordelijkheid over zouden moeten nemen voor aan aantal zaken die specifiek besproken waren met hen op de bespreking op 8 december 1992. Dit hield onder meer in het fungeren als tussenpersoon tussen V. en hun Europees octrooigemachtigde, de heer E. G., samenhangend met opposities die ingediend waren tegen het Europees octrooi 0.000.000. Dit octrooi was verleend in ... 1991 en in ... 1992 was er oppositie aanhangig. De heer E. G. was recent aangezocht door V. om hen in de oppositie te vertegenwoordigen. Andere zaken die specifiek besproken waren tijdens de bespreking op 8 december 1992 waren de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de overeenkomstige Japanse octrooi-aanvragen en een bepaalde rechtszaak die hangend was in de Verenigde Staten. 4. In de tijd dat F. verantwoordelijk was voor de octrooizaken van V. werd de betaling van de jaarlijkse taksen ten behoeve van V. uitgevoerd door een gespecialiseerde onderneming, C.P. ... (hierna aan te duiden als C.P.). De negende jaartakse die in ... 1992 betaald moest worden, was overal tijdig betaald via C.P.. 5. Kort na de bespreking op 8 december 1992 werd een aantal documenten die betrekking hadden op V. door F. naar Cu. gestuurd. Dit omvatte onder andere documenten betrekking hebbend op alle V. zaken die voorheen behandeld werden door F., waaronder dossiers voor de behandeling van de Europese octrooiaanvrage, de overeenkomstige Amerikaanse, Japanse en Australische octrooiaanvragen, de Europese oppositie, en de rechtszaak in de Verenigde Staten die hier geen betrekking op had. Er werden geen aparte dossiers betrekking hebbend op nationale octrooien (zoals de Nederlandse octrooien) verkregen op basis van het Europese octrooi 0.000.000, overgedragen van F. naar Cu., aangezien F. geen afzonderlijke dossiers voor dergelijke zaken aanhield. Bovendien werden kort na de bespreking diverse brieven gestuurd naar de heer A. H. van V. door de heer R.L. S. van F., en kopieën van deze brieven werden door de heer R.L. S. aan de heer W.T. S. van Cu. gestuurd. Eén van deze brieven was gedateerd 5 januari 1993 en wees V. op de noodzaak jaartaksen te betalen voor het in stand houden van het Europese octrooi in de diverse aangewezen staten en daarin werd gesuggereerd dat de heer A. H. contact op zou moeten nemen met de heer W.T. S om te bepalen wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor het betalen van de jaartaksen. In de brief werd aangegeven dat dit zou kunnen gebeuren via een gespecialiseerde firma, via Cu. of via de heer E. G. Een kopie van die brief is door de heer R.L. S. aan de heer W.T. S. gestuurd. 6. Het voorgestelde overleg vond echter nooit plaats. V. nam de vraag ten aanzien van de betalingen van jaartaksen niet op met de heer W.T. S. of met iemand van

17 maart 1997


Cu., omdat V. reeds van mening was dat Cu. de verantwoordelijkheid had overgenomen voor al hun octrooizaken, alsmede de betaling van jaartaksen en V. verkeerde derhalve in de veronderstelling dat Cu. de noodzakelijke akties zou ondernemen voor het in stand houden van de octrooien. De heer W.T. S. nam echter aan dat V. de geldende afspraken voor de betaling van jaartaksen continueerde, aangezien V. geen contact opnam met iemand bij Cu. ten aanzien van de betalingen van de jaartaksen in reactie op de brief van de heer R.L. S. van 5 januari 1993. 7. Op 25 januari 1993 zond de heer R.L. S. een intern memorandum aan de Administratieve Afdeling van F., waarbij hij hen informeerde dat F. niet langer V. vertegenwoordigde en dat derhalve alle vermeldingen van V. zaken uit het administratieve systeem verwijderd konden worden. Als gevolg daarvan informeerde de Administratieve Afdeling van F. op 12 mei (later door verzoekster gecorrigeerd tot 12 maart) 1993 C.P. dat de V. zaken overgedragen waren en dat F. derhalve niet in staat was C.P. instructies te geven met betrekking tot de tiende jaartaksen die in ... 1993 betaald moesten worden. Er werd van deze actie echter geen informatie gegeven door F. aan V. 8. Midden november 1993 ontving de heer R.L. S. van F. enige correspondentie van de heer E. G. met betrekking tot de tiende jaartakse die op dat moment reeds in de boetetermijn liep. In de correspondentie was vermeld dat het Europese octrooi zou vervallen als geen betaling geschiedde vóór 1993. De heer R.L. S. besprak deze correspondentie telefonisch met de heer A. H. van V.. De heer A. H. gaf aan dat de heer R.L. S. de correspondentie op zou moeten sturen aan de heer W.T. S. van Cu.. Dit was in overeenstemming met de veronderstelling van V. dat Cu. zorg zou dragen voor de betalingen van de jaartaksen. Derhalve werd de correspondentie doorgestuurd naar Cu. ter attentie van de heer W.T. S. met een brief van de heer R.L. S. van 22 november 1993. In zijn brief gaf de heer R.L. S. expliciet aan dat hij op verzoek van de heer A. H. correspondentie doorstuurde met betrekking tot de kennelijke noodzaak jaartaksen te betalen die betrekking hadden op de Europese octrooien. Hij herinnerde daarbij de heer W.T. S. er aan dat alle zaken overgedragen waren aan Cu. vanwege een belangenconflict. De heer R.L. S. gaf verder aan dat hij geloofde dat Cu. voor deze zaken zou zorgen maar dat hij aannam dat de heer W.T. S. contact op zou nemen met de heer A. H. met betrekking tot eventuele aanvullende actie die nodig was. Van de datum van ontvangst van de brief van de heer R.L. S. van 5 januari 1993 tot het telefoongesprek van de heer R.L. S. in midden november 1993 heeft V. geen informatie, brieven of herinneringen ontvangen ten aanzien van de tiende jaartakse. 9. Volgens de informatie die verschaft is door Cu. is het systeem bij Cu. zodanig dat alle correspondentie met betrekking tot de betaling van jaartaksen in andere landen dan de Verenigde Staten direct naar hun Internationale Afdeling verstuurd wordt ongeacht of er een naam van een medewerker of partner van de firma genoemd is.JDe brief van 22 november 1993 zou derhalve naar de Internationale Afdeling gegaan zijn bij Cu., maar volgens Cu. was deze brief nooit door hen ontvangen. De heer W.T. S. merkt op dat een uitgebreide recherche bij Cu. geen enkel spoor van de brief heeft opgeleverd. De heer W.T. S. vermeldt verder dat als die correspondentie ter zijner attentie was gekomen hij onmiddellijk de noodzakelijke actie zou hebben ondernomen. Aangezien V. de heer R.L. S. had geïnstrueerd de correspondentie naar Cu. op te sturen, was V. van mening dat de noodzakelijke actie door Cu. genomen zou worden."; dat verzoekster heeft gesteld dat blijkens het bovenstaande het verval van het octrooi door het niet-betalen van de jaartaksen is voortgevloeid uit een niet te voorziene samenloop

141

van omstandigheden, waarbij de noodzakelijke zorgvuldigheid door de belanghebbenden in acht is genomen; dat de Bijzondere Afdeling het verzoek tot herstel in de vorige toestand heeft afgewezen op - kort weergegeven - de volgende gronden: - verzoekster mocht er in het onderhavige geval terecht van uitgaan, dat Cu. de verantwoordelijkheid voor al haar octrooizaken had overgenomen, zoals ook F. daarvoor verantwoordelijk was geweest voor alle octrooizaken van verzoekster, met inbegrip van de taksebetalingen. Nu Cu. in de brief van 22 december 1992 bevestigt de vertegenwoordiging van verzoekster op zich te zullen nemen met betrekking tot "their general patent matters" houdt dit vanzelfsprekend ook het instandhouden van de octrooiaanvragen c.q. octrooien in door het tijdig betalen van de daarvoor verschuldigde taksen. Als de heer W.T. S. (van Cu.) uit de bespreking van 8 december 1992 begrepen had dat zijn bureau alleen de verantwoordelijkheid zou moeten overnemen voor een aantal specifieke zaken, had het op zijn weg gelegen dit schriftelijk aan verzoekster te bevestigen en had hij niet mogen volstaan met het routinematig verzenden van een standaardbrief; - op 5 januari 1993 heeft de heer R.L. S. (van F.) aan de heer A. H. (van V.) een brief geschreven van de volgende inhoud: "As you are aware, once the V. application in Europe was granted, a number of patents were issued in the various designated countries. The payment of fees to keep these applications alive can be paid either through foreign associates or through a separate service. For your reference, we are enclosing a letter from Mr. B. dated October 21, 1992 identifying the names and addresses of the representatives of the national parts of the patents. We suggest that you consult with W.T. S. to determine who should be responsible for paying the annuity fees as they become due. The possibilities include an annuity service, Cu., or Mr E. G." en vervolgens op dezelfde dag nog een brief van de volgende inhoud: "Recently, the annuity payments for the issued European patent, the pending European divisional application, and the issued Australian patent have been handled through C. R, adress in lts phone number is (...) ....... and the responsible person for these annuities is C. M.. Based upon their and our records, the next annuities in each of those applications is next due on or before 1993. You and Terry may or may not decide to continue to use CR. In any event, kindly advise C.P. of your decision concerning the responsibility for docketing and paying these annuities." Van beide brieven is een kopie aan de heer W.T. S. toegezonden. Noch de heer A. H., noch de heer W.T. S. heeft op deze brieven actie genomen: de heer A. H. niet omdat hij in de mening verkeerde dat Cu. de verantwoordelijkheid had overgenomen voor al de octrooizaken van V, waaronder de betaling van de jaartaksen, de heer W.T. S. niet omdat hij aannam dat verzoekster V. de geldende afspraken voor de betaling van jaartaksen continueerde, aangezien verzoekster in reactie op de vermelde brieven van de heer R.L. S. geen contact met haar (Cu.) opnam; - naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling is de heer W.T. S. in dit opzicht als verantwoordelijke gemachtigde te kort geschoten, daar hij gezien het belang van de taksebetalingen niet in het stilzwijgen van zijn cliënte had mogen berusten doch zelf actie had moeten ondernemen, door over deze kwestie met zijn cliënte en eventueel ook met de heer R.L. S. contact op te nemen. Dit spreekt te meer nu tijdens de bespreking van 8 december 1992 de kwestie van de taksebetalingen niet aan de orde is geweest; dat verzoekster in haar memorie van grieven en vervolgens ter zitting het standpunt van de Bijzondere Afdeling heeft bestreden dat in deze zaak de vereiste zorgvuldigheid niet in

142


acht is genomen, en meer in het bijzonder dat de heer W.T. S. in zorgvuldigheid te kort is geschoten; dat verzoekster als feitelijke oorzaak van de problemen, welke hebben geleid tot het verval van het onderhavige octrooi, heeft gewezen op de verwarring welke is opgetreden naar aanleiding van de bespreking op 8 december 1992 over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de octrooiportefeuille van de V. Group; dat op deze bijeenkomst namelijk door geen van de partijen het onderwerp van de taksebetalingen aan de orde is gesteld, waarna de heer A. H. (V. Group) aannam dat dit automatisch overgenomen zou worden door Cu., terwijl de heer W.T. S. (Cu.) aannam dat de heer A. H. kennelijk de afspraken over taksebetalingen continueerde; dat in verband met dit laatste nog is opgemerkt dat het heel erg gebruikelijk en zelfs bijna regel is, dat bedrijven in de Verenigde Staten van Amerika taksebetalingen via computerbureaus laten lopen; dat aldus ieder van de betrokkenen van mening was dat iemand anders de verantwoordelijkheid had voor de betaling van de taksen en dit ook aan niemand direct viel te verwijten, omdat - zoals blijkt uit de diverse stukken en argumenten die reeds zijn ingediend - ieder deze veronderstelling redelijkerwijs kon maken; dat de hierboven geschetste verwarring naar de mening van verzoekster eveneens ten grondslag lag aan de reactie van betrokkenen op de brieven, welke de heer R.L. S. op 5 januari 1993 aan de heer A.H. heeft geschreven, en waarvan afschrift is gezonden aan de heer W.T. S.: omdat de heer A. H. niet van zich liet horen nam de heer W.T. S. aan dat de gemaakte afspraken voor de betaling van jaartaksen nog steeds golden, terwijl de heer A. H. ervan uitging dat alle verantwoordelijkheid voor zijn octrooizaken was overgenomen door het kantoor van de heer W.T. S., waaronder ook de betaling van de jaartaksen; dat verzoekster van mening is dat artikel 17A van de Rijksoctrooiwet nu juist bedoeld is om in dit soort zaken, waar niemand iets aan heeft kunnen doen door een samenloop van onvoorziene omstandigheden, de zware sanctie van verval op het niet tijdig uitvoeren van een handeling te verzachten; dat verzoekster tenslotte heeft gewezen op het feit dat het gevraagde herstel in een aantal andere landen is toegestaan; O. dienaangaande: dat de Afdeling van Beroep wil uitgaan van het feit dat de bijeenkomst van 8 december 1992 een verwarrende situatie heeft opgeleverd, en dat deze verwarring niet is opgeheven door de na deze bijeenkomst verzonden (standaard)brief van Cu. van 22 december 1992; dat bepleit is dat, na de onstane verwarring in december 1992, slechts sprake is geweest van een enkele misslag, een "isolated mistake", binnen een overigens goed werkend systeem, en daarmee deze misslag een verontschuldigbare is; dat de Afdeling van Beroep deze zienswijze niet kan delen, omdat in de loop van 1993 een aantal gebeurtenissen heeft plaatsgevonden die, zowel voor verzoekster (de heer A. H.) als voor het betreffende octrooibureau (de heer W.T. S.), toch als signaal hadden moeten fungeren en daarmee tot enige nadere actie hadden moeten leiden; dat de Afdeling van Beroep in dit verband aan de volgende gebeurtenissen denkt: - de heer R.L. S. (van F.), die aanwezig was bij de meergenoemde bijeenkomst op 8 december 1992, schrijft op 5 januari 1993 twee brieven aan de heer A. H. (met kopie aan de heer W.T. S.), waarin hij de verschillende mogelijkheden van taksebetaling voor het betreffende Europese V.-octrooi bespreekt. Hij zegt daarbij onder meer: "We suggest that you consult with W.T. S. to determine who should be responsible for paying the annuity fees as they become due" en " you and W.T. S. may or may not decide to continue to use CR". Hieruit had toch zowel voor de heer A. H. als voor de heer W.T. S. duidelijk kunnen zijn, dat op zijn minst voor de heer R.L. S. - hoewel bij de bijeenkomst in december 1992 aanwezig nog geenszins vaststond wie verantwoordelijk voor de taksebetalingen was;

17 maart 1997

- de taak van het octrooibureau Cu. hield onder meer in het fungeren als tussenpersoon tussen V. en hun Europese octrooigemachtigde, de heer E. G. (eveneens aanwezig bij de bijeenkomst in december 1992). In de loop van 1993 heeft de heer E. G. een aantal "tax-reminders" gestuurd aan V. Group c/o Cu.. Ook hierop werd niet gereageerd; - ten slotte ontvangt de heer R.L. S. (van F.) in midden november een dringende reminder van de heer E. G. (die van de overdracht van F. naar Cu. op de hoogte is), waarin wordt vermeld dat het Europese octrooi zou vervallen als geen betaling geschiedde vóór 30 november 1993. De heer R.L. S. bespreekt de situatie telefonisch met de heer A. H. Op diens verzoek wordt de betreffende brief doorgezonden aan de heer W.T. S.. De heer A. H. zelf ging niet tot enige nadere actie over, hoewel hem uit de situatie toch duidelijk had kunnen zijn dat de verantwoordelijkheid voor de taksebetaling urgent opheldering behoefde; dat de Afdeling van Beroep van oordeel is dat de hierboven geschetste situaties voor zowel de heer W.T. S. als de heer A. H. even zovele aanleidingen hadden moeten zijn om contact met de ander op te nemen om na te gaan of de verantwoordelijkheid voor de taksebetalingen ook werkelijk bij de ander berustte, zoals elk van hen meende; dat voor de heer A. H. een duidelijk belang bestond bij het voortbestaan van het onderhavige octrooi, nu hij (als advocaat) deel uitmaakte van een driemansschap dat de V. Group vormde, en deze V. Group gezamelijk het beheer voerde over het onderhavige octrooi waartoe zij een licentie aan een derde had gegeven; dat verzoekster zich er nog op beroepen heeft dat een persoon of firma die niet ervaren is in octrooizaken, zoals i.c. verzoekster, zorgvuldig handelt wanneer hij/zij een als goed bekend staand octrooibureau inschakelt; dat de Afdeling van Beroep opmerkt dat in het onderhavige geval al een hapering is opgetreden bij dit "inschakelen", aangezien partijen in verwarring verkeerden over de vraag of de zorg voor de betaling van taksen wel of niet was overgedragen; dat er vervolgens, zoals reeds uiteengezet, bij de verdere afhandeling naar het oordeel van de Afdeling van Beroep geen sprake was van een enkele misslag binnen een overigens goed werkend systeem, daar zowel de heer W.T. S. als de heer A. H. een aantal gelegenheden voorbij heeft laten gaan zonder even bij de ander na te checken bij wie nu de verantwoordelijkheid voor de betaling van de taksen lag; dat ten slotte het de Afdeling van Beroep is opgevallen dat, zoals in de pleitnota van 1994 op blz. 3 is uiteengezet, de herinneringsbrieven van de Octrooiraad via P. (het Nederlandse domicilie-adres) naar EPAS (European Patent Annuity Services) in München werden gestuurd, alwaar het spoor dood liep, en de Afdeling met deze gang van zaken een vraagteken zet bij het gestelde "overigens goed werkend systeem"; dat het bovenstaande er toe leidt dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet aan het in artikel 17A van de Rijksoctrooiwet neergelegde vereiste van zorgvuldigheid is voldaan, en aldus het gevraagde herstel in de vorige toestand niet kan worden verleend; dat de Afdeling van Beroep hierna nog zal ingaan op een aantal door verzoekster overgelegde herstel-beslissingen, zoals deze in andere landen genomen zijn: Oostenrijk (besluit van het Österreichisches Patentamt van 1994): hier wordt op een op 1 augustus 1994 ingediend verzoek tot herstel zonder nadere motivering positief beslist; Duitsland (besluit van het Deutsches Patentamt van 1994): de octrooihouder valt niets te verwijten, fouten door (medewerkers van) het ingeschakelde octrooibureau worden de octrooihouder niet aangerekend, het herstel wordt toegestaan; Frankrijk (besluit van het Institut National de la Propriété Industrielle van 1994): ook hier wordt alleen gekeken of de octrooihouder enige blaam treft, waarbij de volgende norm wordt gehanteerd: "Constitue une excuse légitime tout empêchement, tout fait accidentel ou plus généralement toute cause qui

17 maart 1997


n'est imputable ni a la volonté du breveté, ni a sa faute ou a sa négligence"; herstel toegestaan; Engeland (besluit van de Principal Examiner, acting for the Comptroller van 1995): de Principal Examiner is "satisfied that the proprietors had taken reasonable care to see that the renewal fee was paid, as required bij section 28 (3)"; herstel toegestaan; dat blijkens deze beslissingen in de genoemde landen een andere toetsing voor wat het in artikel 17A van de Rijksoctrooiwet neergelegde zorgvuldigheidsvereiste betreft wordt toegepast dan in Nederland, waar - volgens inmiddels constante jurisprudentie - de zorgvuldigheidsnorm van artikel 17A niet alleen geldt voor octrooiaanvragers en octrooihouders zelf, maar ook voor de door hen ingeschakelde octrooigemachtigde(n) (hetgeen overigens in lijn is met de jurisprudentie van het Europees Octrooibureau inzake art. 122 EOV, vgl. Singer: The European Patent Convention, Revised English Edition by Raph Lunzer 1995 pag. 701 onder 122.10); dat daarmee een nadere vergelijking van de voornoemde buitenlandse uitspraken en het onderhavige geval niet goed mogelijk is, gezien dit verschil in uitgangspunt; dat overigens, zoals hierboven reeds uiteengezet, het inschakelen van een als goed bekend staand octrooibureau de octrooihouder naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid, wanneer hij signalen krijgt dat de gemaakte afspraken onvoldoende duidelijk zijn; dat het beroep niet gegrond zal worden verklaard en de beschikking van de Bijzondere Afdeling zal worden bevestigd. Enz. Nr. 19. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 24 januari 1997. Mr. W. Neervoort, drs. J.A.H. Arwert en mr. ir. R.A. Grootoonk. Art. 1, bj° artt. 3 en 4 EEG-Verordening nr. 1768192 (Aanvullend beschermingscertificaat). Certificaat geweigerd, nu er geen sprake is van een nieuw "product" (in de zin van art. 1 onder b van de Verordening) en voor hetzelfde product reeds een certificaat is afgegeven. Langs andere weg is echter wel het verlenen van een tweede certificaat onder omstandigheden mogelijk, op grond van een letterlijke uitleg van art. 3 onder c van de Verordening, (nl. indien bij het indienen van de - tweede - aanvraag "voor het product niet eerder een certificaat is verkregen"^. Deze mogelijkheid werd tijdens een door de Europese Commissie belegde bijeenkomst op 3 februari 1995 te Brussel aanvaardbaar geacht, en is vervolgens tot regel verheven in de tekst van de inmiddels van kracht geworden Verordening (EG) Nr. 1610196 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen [zie B.I.E. 1996, blz. 390 ev.]. Beschikking nr. l/Art. 24A Row. inzake certificaataanvrage nr. 930001. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde drs. F.J. Wiegerink, vergezeld van de heren H.B. Dawson en mr. drs. G.F. Landolt; Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvraagster bij een tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Bijzondere Afdeling van 19 mei 1993, waarbij de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen met indieningsnummer 930001 werd afgewezen; dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 28 maart 1994 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd, onder het overleggen van een pleitnota (met bijlagen); dat aanvraagster bij brief van 11 april 1994 nog documenten heeft toegezonden betreffende de in Italië en Frankrijk ver-

143

leende aanvullende beschermingscertificaten met betrekking tot hetzelfde product als waarvan in de onderhavige aanvraag sprake is; dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd; dat de Bijzondere Afdeling haar weigering om het gevraagde certificaat af te geven heeft gegrond op - onder meer de volgende overwegingen: - aanvraagster heeft als eerste vergunning voor het in Nederland in de handel brengen van het product als geneesmiddel aangemerkt de vergunning RVG 14351, welke per 21 juni 1991 door het College ter beoordeling van geneesmiddelen werd ingeschreven in het register van farmaceutische spécialités; - de Bijzondere Afdeling stelt echter vast dat het genoemde College reeds per 1 maart 1989 onder RVG 11645 een leuproreline-acetaat als werkzaam bestanddeel bevattend geneesmiddel heeft ingeschreven in het register van farmaceutische spécialités; - de Bijzondere Afdeling kan niet meegaan met de opvatting van aanvraagster dat het product waarvoor zij een aanvullend beschermingscertificaat verlangt niet is leuprorelineacetaat als zodanig, maar leuproreline-acetaat depot, zodat de vergunning RVG 14351 als de eerste vergunning in Nederland moet worden beschouwd. De onderhavige aanvraag voldoet daarom niet aan art. 3, onder d van de EEG-Verordening nr. 1768/92 (hierna te noemen de Verordening) en moet daarom, gelet op art. 10, lid 2 van de Verordening, worden afgewezen; - de Bijzondere Afdeling wijst er voorts nog op dat blijkens De Industriële Eigendom van 3 mei 1993, blz. 1355, inmiddels een tweede aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is ingediend met betrekking tot het product leuproreline-acetaat, en dat volgens art. 3, onder c van de Verordening in een bepaalde lid-staat voor een bepaald product maar eenmaal een certificaat kan worden verkregen; - de Bijzondere Afdeling is van oordeel dat het voor Nederland geldende Europese octrooi 0052510 niet als basisoctrooi mag worden beschouwd; dat aanvraagster in haar memorie van grieven nogmaals uitvoerig heeft bepleit om leuproreline depot als een ander "product" in de zin van de Verordening te zien dan leuproreline; dat aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep nog het verzoek naar voren heeft gebracht om, indien de Afdeling tot een voorlopig negatieve beoordeling van de aanvraag mocht komen, de behandeling van de onderhavige aanvraag te willen opschorten teneinde vragen van uitleg van de Verordening voor te leggen aan het Hof van Justitie te Luxemburg; dat de Afdeling van Beroep op 2 augustus 1994 een brief aan aanvraagster heeft toegezonden, waarvan de eerste twee alinea's als volgt luidden: "Ter zitting van de Afdeling van Beroep van 28 maart jl. verzocht U de behandeling van de onderhavige certificaataanvrage te willen opschorten, indien de Afdeling tot een voorlopig negatieve beoordeling van de aanvrage mocht komen, opdat een vraag (vragen) van uitleg van de onderhavige EEG-Verordening voorgelegd zou(den) kunnen worden aan het Hof van Justitie te Luxemburg, in het kader van art. 177 van het EGVerdrag. Inmiddels is U meegedeeld dat de Afdeling kan instemmen met het voorleggen van een vraag (vragen) van uitleg aan genoemd Hof. Tevens is daarbij, op Uw verzoek, aan aanvraagster overgelaten een eerste opzet voor het formuleren van de vra(a)g(en) te maken. Ik zegde U toe een beschouwing van de Afdeling van Beroep toe te zenden omtrent het geschil dat partijen verdeeld houdt, met een voorlopig oordeel van de Afdeling. Deze beschouwing vindt U hieronder."; dat aanvraagster in reactie hierop bij brief van 2 februari 1996 het volgende - kort weergegeven - naar voren heeft gebracht: - in Engeland is op de overeenkomstige aanvraag op 08 november 1995 door het Patent Office het aanvullend

144


beschermingscertificaat SPC/GB93/0001 verleend. In twee vergelijkbare gevallen is eveneens een certificaat verleend, te weten: - in Duitsland is door het Deutsches Patentamt op 24 november 1993 een certificaat verleend voor "eine ein Cyclosporin enthaltende pharmazeutische Zusammensetzung", onder de toevoeging "in den Grenzen des DE-Grundpatents 29 07 460"; - in Zweden is door de Zweedse Octrooiraad op 23 oktober 1995 een certificaat SPC 9490138-6 verleend, op een aanvrage die overeenkomt met de Nederlandse certificaataanvrage 950012, welke volgens gemachtigde betrekking heeft op "timolol in gelrite"; - de Afdeling van Beroep is verplicht op het verzoek van aanvraagster tot verwijzen naar het Europese Hof van Justitie over te gaan, tenzij het een zogenaamde "acte clair" of "acte éclaré" betreft. Van een "acte éclaré" is geen sprake, daar het Hof zich niet eerder over een gelijkende zaak heeft uitgelaten. Van een "acte clair" is evenmin sprake, alleen al gezien de hierboven gereleveerde gevallen, waarin certificaten zijn verleend onder omstandigheden die sterk lijken op, of zelfs gelijk zijn aan het onderhavige geval. Ten aanzien van het vraagstuk van "acte clair" is niet relevant hetgeen is neergelegd in het verslag van de Europese Commissie, opgemaakt naar aanleiding van een door deze commissie belegde bijeenkomst in Brussel op 03 februari 1995, waarbij vragen van uitleg van de Verordening aan de orde zijn geweest, en waar de betrokken landen werden vertegenwoordigd door personen die belast zijn met toepassing van de Verordening; - nogmaals wordt bepleit het in de onderhavige aanvraag verlangde certificaat te verlenen, waarbij tevens wordt ingegaan op de inhoud van het basisoctrooi, het EU(NL)octrooi EP-B2-0052510; - aanvraagster wijst nog, aan de hand van bijlage Annex I, op de mogelijkheid dat voor een zelfde product twee certificaten worden verleend: als namelijk, op de dag van indiening van een certificaataanvraag, nog geen certificaat voor dit product was verleend, dan voldoet de aanvraag aan het vereiste van art. 3, onder c van de Verordening en is deze eventueel tweede aanvraag "admissible". Annex I wijst in dit verband op het eerdergenoemde verslag van de Europese Commissie naar aanleiding van de bijeenkomst in Brussel, en het daarbij gegeven antwoord op de "first question" onder § 4 "Procedure Questions". Voorts wordt gewezen op de tekst van art. 3, lid 2 van de voorgestelde nieuwe EU-Verordening betreffende de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbestrijdingsmiddelen; - tenslotte wordt bijgesloten een voorstel voor aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen vragen; dat aanvraagster vervolgens bij brief van 24 juni 1996 heeft toegezonden een kopie van het besluit van de Duitse Octrooiraad van 21 juni 1996, waarbij een certificaat is afgegeven op de certificaataanvraag 19375001, die overeen komt met de onderhavige Nederlandse aanvraag; O. dienaangaande; dat in het onderhavige geval de vraag aan de orde is of de werkzame stof (of de samenstelling van werkzame stoffen) van het geneesmiddel "Lucrin Depot" een andere is dan die van het geneesmiddel "Lucrin"; dat het College ter beoordeling van geneesmiddelen voor "Lucrin" per 1 maart 1989 de marktvergunning RVG 11645 en voor "Lucrin Depot" per 21 januari 1991 de marktvergunning RVG 14351 heeft ingeschreven in het register van farmaceutische specialité's; dat het College in beide vergunningen "Ieuprorelini acetas" als werkzame stof (actieve ingrediënt) aanwijst, ongeacht de in de geneesmiddelen aanwezige hulpstoffen; dat de vergunningen RVG 11645 en RVG 14351 volgens het College dus betrekking hebben op dezelfde werkzame stof; dat de Afdeling van Beroep geen reden ziet om aan het oordeel van het terzake deskundige College te twijfelen; dat nog dient te worden nagegaan of in de definitie van "produkt" in art. 1 sub b van de Verordening het begrip "werkzame stof (of samenstelling van werkzame stoffen) van een geneesmiddel" een andere betekenis heeft dan de gangbare die

17 maart 1997

het College daaraan toekent, bijvoorbeeld in die zin dat bij de uitleg van het begrip "werkzame stof' wel rekening moet worden gehouden met in het geneesmiddel aanwezige hulpstoffen (van welke aard ook); dat dit naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet het geval is omdat in art. 1 onder b van de Verordening (en overigens in de gehele tekst daarvan) elke indicatie ten aanzien van hulpstoffen ontbreekt en voorts omdat in art. 8 sub b is aangegeven dat in de marktvergunning "het product is geïdentificeerd", waarmee slechts bedoeld kan zijn het product in de zin van de werkzame stof zoals vastgesteld door de marktvergunning verlenende medische autoriteit; dat nog wordt gewezen op de Verordening (EG) Nr. 1610/96 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen {BIE 1996, p. 390/3) en wel op art. 1 daarvan, dat ten opzichte van art. 1 van de Verordening (EEG) Nr. 1768/92 aanzienlijk is uitgebreid en waarin de meest recente ontwikkelingen en inzichten zijn neergelegd ten aanzien van de begrippen "stoffen" (2.), "werkzame stoffen" (3.), "preparaten" (4.) en "product" (8.); dat, in onderling verband en samenhang beschouwd, daaruit blijkt dat onder werkzame stof (definitie 3.) wordt verstaan de stof die op enigerlei wijze een bepaalde (fytosanitaire) werking heeft, dat in preparaten (definitie 4.) onderscheid wordt gemaakt tussen werkzame stoffen en overige (hulp)stoffen en dat onder product (definitie 8.) enkel de werkzame stof volgens definitie 3. wordt verstaan en niet tevens de overige stoffen volgens definitie 4., een en ander geheel in overeenstemming met de gangbare opvattingen zoals die in de voorlopige beschouwing van de Afdeling van Beroep wat betreft geneesmiddelen zijn medegedeeld bij brief van 1 augustus 1994, p.1-4; dat gezien het bovenstaande de Afdeling van Beroep van oordeel is dat de werkzame stof (het product) van het geneesmiddel "Lucrin Depot" dezelfde is als die van het geneesmiddel "Lucrin" en dat de vergunning RVG 14351 niet de eerste vergunning voor het in Nederland in de handel brengen van leuproreline-acetaat als geneesmiddel is, zoals art.3 onder d eist, doch de vergunning RVG 11645; dat aanvraagster het bezwaar van de Bijzondere Afdeling, dat de aanvrage niet voldoet aan art.3 sub d kan wegnemen door alsnog een beroep te doen op de marktvergunning RVG 11645; dat dan de vraag aan de orde komt of art.3 onder c) van de Verordening niet aan de verlening van een certificaat op de onderhavige aanvraag in de weg staat; dat immers op 30 augustus 1993, op de aanvraag 930015, ingediend op 23 februari 1993, een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen is verleend aan Takeda Chemical Industries, Ltd. te Osaka, Japan voor het product: Leuprorelini Acetas, waarbij dit certificaat is gebaseerd op het Nederlands octrooi Nr. 179.289; dat op dit certificaat ten name van Takeda is vermeld: "De eerste vergunning voor het in de handel brengen van het produkt als geneesmiddel is afgegeven: in Nederland op 8 februari 1989 onder RVG 11645 en voor de EEG in Frankrijk op 16 augustus 1988 onder nr. 331 291.2; dat de Afdeling van Beroep terzijde opmerkt dat het College ter beoordeling van geneesmiddelen bij brief van 14 april 1993 de Bijzondere Afdeling heeft bevestigd dat RVG 11645 de eerst afgegeven registratie is voor Leuprorelini acetas in Nederland, terwijl nu zowel Syntex blijkens de onderhavige aanvraag als Takeda hebben gesteld dat de Franse vergunning nr. 331 291.2 de eerst afgegeven registratie is voor Leuprorelini Acetas in de EEG, de Afdeling van Beroep van de juistheid hiervan zal uitgaan; dat aanvraagster heeft gewezen op de mogelijkheid dat onder omstandigheden voor eenzelfde product verscheidene certificaten verleend kunnen worden; dat deze mogelijkheid in strijd is met het systeem zoals bij letterlijke lezing van de Verordening (EEG) Nr. 1768/92 naar voren komt, namelijk dat voor één product slechts één aanvullend beschermingscertificaat dient te worden afgegeven; dat aan deze mogelijkheid door de opstellers van de Verordening ook niet is gedacht, nu in de Memorie van Toelichting

17 maart 1997


bij de Verordening [Com(90)101 def.-SYN 225, Brussel, 11 april 1990, Nederlandse tekst] aanwijzingen in die richting ontbreken; dat op deze mogelijkheid (kunstgreep) die door de letterlijke tekst van de Verordening niet wordt uitgesloten, voor het eerst is gewezen in het artikel "Patent Term Restoration in Europe: Taking advantage of the Supplementary Protection Certificate" van de auteurs Robert Lelkes, Alexa von Uexküll en Paul Tauchner in Patent World, December 1992/January 1993, p.17, rechter kolom, reg.46 - p.18, rechter kolom, reg.23; dat met deze mogelijkheid het al dan niet verlenen van meer dan een certificaat voor eenzelfde product mede afhankelijk wordt van een mate van toeval, bijvoorbeeld de tijd die verstrijkt tussen het indienen van de eerste aanvraag voor het bedoelde product en de afgifte van het certificaat op die aanvraag, zodat niet is uitgesloten dat per land in de Gemeenschap het rechtsregime ten aanzien van hetzelfde product verschilt omdat in het ene land slechts één certificaat en in het andere land twee of meer certificaten voor datzelfde product zijn afgegeven (vgl. ook Schennen, GRUR Int. 1996 Heft 2, p.105, rechts - p.106, links); dat desalniettemin de vertegenwoordiger van de Europese Commissie tijdens een bijeenkomst te Brussel op 3 februari 1995 deze mogelijkheid toelaatbaar heeft geacht, overigens zondere nadere argumentatie, waarbij geen enkele lidstaat een afwijkend standpunt naar voren heeft gebracht (zie het verslag van deze vergadering van 24 februari 1993, Franse tekst, onder "4. Questions de procédure", p.7-8); dat bij het tot stand komen van de Verordening (EG) Nr. 1610/96 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen de genoemde mogelijkheid tot regel is verheven (zie art. 3, lid 2, Verordening (EG) Nr. 1610/96); dat overweging (17) van de Verordening (EG) Nr. 1610/96 stelt dat de bepaling van art. 3, lid 2 van deze Verordening eveneens geldt, mutatis mutandis, voor de interpretatie van met name (ook) art. 3 van de Verordening (EEG) Nr. 1768/92 van de Raad; dat op het moment van indienen van de aanvraag 930015 op naam van Takeda Chemical Industries, Ltd. (gebaseerd op het Nederlandse octrooi 179.289 van Takeda) de onderhavige aanvraag 930001 ten name van Syntex (USA) Inc. (gebaseerd op het Europese octrooi 0052510 van Syntex) reeds aanhangig was; dat aldus naar het oordeel van de Afdeling van Beroep is voldaan aan art. 3 lid 2 laatste zin van de Verordening Nr. 1610/96 en dat daarmee art.3 onder c van de onderhavige Verordening geen belemmering meer vormt voor de afgifte van een certificaat aan Syntex; dat thans aan de orde komt de vraag of het Europese octrooi 0052510 wel als basisoctrooi kan worden beschouwd voor het product leuproreline-acetaat, welke vraag de Bijzondere Afdeling ontkennend heeft beantwoord (zie zijn beschikking p.4, reg.28 - p.6, reg.10); dat tegen het, door Syntex bij haar certificaataanvraag ingeroepen basisoctrooi EP 0052510 BI oppositie is gevoerd, waarbij het octrooi in gewijzigde vorm in stand is gebleven, gezien de publicatie op 19 oktober 1994 van een nieuw Europees octrooi EP 0052510 B2, welk nieuw octrooi thans kan worden beschouwd als te zijn ingeroepen als basisoctrooi; dat art.3 onder a van de onderhavige Verordening als één van de voorwaarden noemt dat "het produkt wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi"; dat blijkens de in art.1 onder b gegeven definitie als "produkt" moet worden beschouwd "de werkzame stof (of de samenstelling van werkzame stoffen) van een geneesmiddel"; dat gezien deze definitie op het eerste gezicht lijkt, dat art.3 onder a eist dat de werkzame stof, in casu leuproreline-acetaat, als stof in het basisoctrooi dient te zijn beschermd; dat dit naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet juist is, gezien de in art.1 onder c gegeven definitie van een basisoctrooi, als zijnde een octrooi waardoor een onder b omschreven product als zodanig dan wel een werkwijze voor de verkrijging van een product of een toepassing van een product beschermd wordt en dat door de houder ervan aangewe-

145

zen wordt met het oog op de procedure voor de verkrijging van een certificaat; dat de Afdeling van Beroep dan ook zal onderzoeken of het Europese octrooi 0052510 B2 in deze zin kan worden erkend als basisoctrooi; dat uit conclusie 1 van het Europese octrooi blijkt dat dit octrooi een farmaceutische samenstelling betreft waarin een groep van werkzame stoffen, polypeptiden, is toegepast; dat onderzocht dient te worden of leuproreline-acetaat tot de genoemde groep van polypeptiden behoort; dat leuproreline-acetaat niet met zoveel woorden in het octrooi wordt genoemd, doch dat dit ook niet nodig is gezien Afdeling van Beroep 24 januari 1994 ("Paroxetine"), BIE 1994, p.373/4; dat conclusie 8 van het octrooi een voorkeur aangeeft voor een polypeptide dat een analogon is van natuurlijk LH-RH dat volgens de beschrijving (p.5, reg.1-5) de volgende sequentie heeft: (pyro)Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dat conclusie 10 aangeeft dat in deze sequentie in de 6-positie Gly kan worden vervangen door D-Leu (zie ook de beschrijving p.3, reg.6-9); dat in conclusie 12 wordt aangegeven dat de sequentie (volgens conclusie 10) gemodificeerd kan worden tot een nonapeptide met op de positie 10 een alkylaminegroep, welke blijkens de beschrijving de -NHEt-groep kan zijn (zie de beschrijving p.3, reg.12-13 en p.6, reg.15-16); dat men aldus bij een geschikte invulling in de gegeven sequentie van de aangeduide betekenissen tot de formule van leuproreline komt; dat in het octrooi ook de farmaceutisch aanvaardbare zouten van de bedoelde polypeptiden worden vermeld (zie conclusie 12 en de beschrijving p.6, reg.27-29), waarbij in de Europese octrooiaanvrage EP-A- 21234 welke deel uitmaakt van de beschrijving van het onderhavige octrooi, melding wordt gemaakt van, in het bijzonder, het acetaat-additiezout; dat derhalve zowel leuproreline als leuproreline-acetaat (welke verbindingen overigens op zichzelf reeds bekend zijn, bijvoorbeeld uit het Nederlands octrooi 179.289 van Takeda) tot de genoemde groep van polypeptiden behoort, welke peptiden in het basisoctrooi in de geclaimde samenstelling worden toegepast; dat daarmee EP 0052150 B2 als basisoctrooi kan gelden en voldaan is aan art.3 onder a van de Verordening; dat op grond van het bovenstaande voldaan is aan alle voorwaarden die art.3 van de Verordening stelt aan de verkrijging van een certificaat; dat de Afdeling van Beroep een en ander bij brief van 31 juli 1996 aan aanvraagster heeft medegedeeld, waarbij nog het volgende is opgemerkt: - Syntex dient zich in haar aanvraag alsnog te beroepen op de vergunning RVG 11645 (voor Leuprorelini acetas). - Syntex dient aan te wijzen als basisoctrooi het EU (NL)octrooi EP-B2-0052510, dat betrekking heeft op "Microinkapseling van in water oplosbare polypeptiden". De wijzigingen in het aanvraagformulier komen er dan als volgt uit te zien: Vak nr. III

Octrooinummer Verleningsdatum Oppositiebesluit Titel van de uitvinding

: 0052510 B2 : 27 augustus 1986 : 19 oktober 1994 : Micro-inkapseling van in water oplosbare polypeptiden.

Vak nr.IV

Nummer eerste vergunning in Nederland: RVG 11645 Afgiftedatum eerste vergunning in Nederland: 08 maart 1989

146 Vak nr.VI

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 3 Chemische aanduiding van het product: (Pyr)Glu-His-Tip-Ser-Tyr-D-Leu-Arg-ProNHC2H5CH3COOH Wettelijke bepaling vergunningsprocedure: Code de La Santé publique (2C partie).

17 maart 1997

Nr. 20. Bureau voor de Industriële Eigendom, 11 november 1996. Drs. J.A.H. Arwert, mr. ir. R.A. Grootoonk en mevr. mr. C. Eskes.

- Voor wat de duur van een aldus te verlenen certificaat betreft zal er geen verschil zijn met een certificaat, als gevraagd in de voorliggende aanvraag: er is immers een beroep gedaan op een eerste vergunning 331 2912.2 in Frankrijk van 16 augustus 1988 als eerste vergunning in de EG voor Leuprorelini acetas. - De Afdeling van Beroep stelt zich voor in een te verlenen certificaat als omschrijving van de actieve stof op te nemen "Leuprorelini acetas"; dat aanvraagster hierop bij brief van 12 september 1996 heeft doen weten dat het voorstel om langs de omschreven weg tot certificaat-verlening te komen voor haar in beginsel aanvaardbaar was. dat aanvraagster echter de chemische aanduiding van het product niet helemaal juist achtte en deze naar haar mening de volgende moest zijn:

Art. 3, d EEG-Verordening nr. 1768/92 j° art. 6:4 Algemene Wet Bestuursrecht (Aanvullend Beschermingscertificaat). Wederom uitleg van de in de Verordening gegeven definitie van "product". De door aanvraagster bepleite verschillende uitleg van "product" (art. 3, onder b) en "product als geneesmiddel" (art. 3, onder d) wordt door het Bureau l.E. niet aanvaard (zie ookAvB 21-2-1996, BIE 7996, p. 217), zulks ondanks het beroep dat door aanvraagster gedaan is op de overwegingen 1 t/m 8, voorafgaand aan de tekst van de Verordening, die de indruk wekken dat het binnen een ruim kader de innoverende industrie mogelijk wordt gemaakt voor elk geoctrooieerd geneesmiddel een certificaat te verkrijgen. Certificaat geweigerd.

(Pyr)Glu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-ProNHC2Hs.CH3C00H.

Het geding 1. Het bezwaar van aanvraagster richt zich tegen de beschikking van het Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau l.E.) van 19 april 1996, waarbij besloten werd het op aanvraag 950024 verlangde aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen niet af te geven. Aanvraagster heeft daartoe tijdig een bezwaarschrift ingediend. Een hoorzitting heeft plaatsgevonden op 11 september 1996, waarbij aanvraagster is gehoord bij monde van haar octrooigemachtigde dr. P.M. Breepoel, vergezeld van dr. ir. M. Verhage. Bij deze gelegenheid is een pleitnota overgelegd. De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd. Beoordeling van het bezwaar 2. De afwijzende beslissing d.d. 19 april 1996 is gegeven op - kort weergegeven - de volgende gronden: Het product waarop de certificaataanvraag betrekking heeft is de verbinding calcitriol. Aanvraagster heeft als eerste vergunning voor het in Nederland in de handel brengen van het product als geneesmiddel aangewezen de vergunning RVG 16330 voor het geneesmiddel Silkis, welke vergunning per 10 juli 1995 is ingeschreven in het register van farmaceutische spécialités. Het Bureau (behandelend ambtenaar dr. S. de Vries) stelt echter vast dat voor een calcitriol als enig werkzaam bestanddeel bevattend geneesmiddel al voor 10 juli 1995 vergunningen in Nederland zijn afgegeven, en wel de vergunningen RVG 08285 en RVG 08286 voor de geneesmiddelen Rocaltrol "Roche" capsules 0,25 g respectievelijk Rocaltrol "Roche" capsules 0,50 g, welke vergunningen per 13 mei 1980 zijn ingeschreven in het register van farmaceutische spécialités. Het Bureau is derhalve van mening dat de onderhavige aanvraag niet voldoet aan het vereiste van artikel 3, aanhef en onder d van de EEG-Verordening nr. 1768/92 (nader te noemen de Verordening). 3. Aanvraagster heeft hiertegen ingebracht dat bij Silkis sprake is van een ander geneesmiddel dan Rocaltrol, met een andere therapeutische werking, nu Rocaltrol anders dan Silkis niet werkzaam is tegen psoriasis en Rocaltrol vast is terwijl Silkis vloeibaar is. Aanvraagster voegt hieraan toe dat de ontwikkeling van Rocaltrol op geen enkele manier heeft bijgedragen tot enige reductie in tijd en/of kosten van het onderzoek naar en de ontwikkeling van Silkis. Naar de mening van aanvraagster houdt de Verordening ook rekening met een situatie als de onderhavige, indien men aan de begrippen "werkzame stof" in artikel 1, aanhef en onder b en aan het begrip "product als geneesmiddel" in artikel 3, aanhef en onder b respectievelijk d van de Verordening de volgende inhoud geeft: - werkzame stof: de delen "werkzame" en "stof" dienen separaat opgevat te worden, van dezelfde werkzame stof mag alleen gesproken worden als zowel de stof als de in het geneesmiddel uitgeoefende werkzaamheid van die stof dezelfde zijn; - product als geneesmiddel: hierbij zijn de delen niet separaat op te vatten, omdat een werkzame stof alleen als genees-

dat de Afdeling van Beroep deze correctie een juiste acht, en zij de chemische aanduiding van het product in overeenkomstige zin heeft gewijzigd; dat echter bij nader inzien de Afdeling van Beroep het juister acht als productomschrijving te kiezen "Leuproreline, in het bijzonder leuproreline-acetaat", nu déze werkzame stof en het azijnzure additiezout daarvan beide tot de materie behoren van het basisoctrooi (vgl. art.4 van de Verordening) en gezien de door de Afdeling van Beroep aanvaarde ruime uitleg van het begrip "produkt" (vgl. Afdeling van Beroep 12 juli 1995 ("Lisinoprilum"), BIE 1995, p.280/2); dat tenslotte nog wordt opgemerkt dat aan het verzoek van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 28 maart 1994 om de behandeling van de onderhavige aanvraag op te schorten, indien de Afdeling van Beroep tot een negatieve beoordeling mocht komen, opdat vragen van uitleg van de Verordening voorgelegd zouden kunnen worden aan het Hof van Justitie te Luxemburg, in het kader van art. 177 van het EEG-Verdrag, de grond is ontvallen nu een afwijzing van de aanvraag achterwege blijft; dat thans tot verlening van het gevraagde certificaat kan worden overgegaan; dat het bovenstaande meebrengt dat de beschikking van de Bijzondere Afdeling niet in stand kan blijven. Beschikkende: Vernietigt de beschikking van de Bijzondere Afdeling van 19 mei 1993, waarvan beroep. Besluit tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat, gericht op "Leuproreline, in het bijzonder leuproreline-acetaat", met vermelding van 08 maart 1989 als afgiftedatum van de eerste vergunning in Nederland.

Beschikking op bezwaarschrift/art. 6:4 Awb inz. certificaataanvrage 950024.

17 maart 1997


middel bruikbaar is wanneer zij in een voor het genezen van een bepaalde ziekte of kwaal geschikte toedieningsvorm is gebracht, en de werking van het geneesmiddel dus mede bepalend is voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel. 4. Het Bureau kan zich niet verenigen met deze door aanvraagster aangegeven uitleg van de begrippen "werkzame stof" en "product als geneesmiddel", op nader in haar beschikking aangegeven gronden. Het Bureau komt dan ook tot zijn - hierboven reeds genoemde - eindoordeel dat de door aanvraagster aangewezen vergunning RVG 16330 niet de eerste vergunning is voor het in Nederland als geneesmiddel in de handel brengen van calcitriol, en dat daarom de aanvraag niet voldoet aan artikel 3, aanhef en onder d van de Verordening en daarmee, gelet op artikel 10, tweede lid, niet in aanmerking komt voor het afgeven van een certificaat; 5. Aanvraagster heeft in haar bezwaarschrift tegen deze opvatting van het Bureau bezwaar gemaakt. Aanvraagster heeft daarbij nog eens het verschil benadrukt tussen de farmaceutische vorm van het geneesmiddel Silkis - zijnde een zalf, die 3 g werkzaam bestanddeel per gram totale massa bevat - en van het geneesmiddel Rocaltrol, dat wordt toegediend in vaste vorm, namelijk als capsules die respectievelijk 0,25 en 0,50 g calcitriol bevatten; voorts verschillen hun therapeutische indicaties. Nu de werkzaamheden van de producten in de respectieve geneesmiddelen verschillen, kan volgens aanvraagster geen sprake zijn van identieke producten. Voorts heeft aanvraagster zich verzet tegen de haars inziens restrictieve betekenis die het Bureau toekent aan het begrip "vergunning". Anders dan het Bureau, meent aanvraagster namelijk dat in de vergunning - in casu RVG 16630 - "samenvatting van de kenmerken van het product" een integraal onderdeel uitmaakt van de vergunning; deze samenvatting bevat in ieder geval een aanduiding van de therapeutische indicaties. De vergunning geeft derhalve, aldus aanvraagster, wel degelijk een koppeling weer van de werkzame stof en de aard van de werkzaamheid daarvan, en het aanvullend beschermingscertificaat heeft dus ook betrekking op een stof gekoppeld aan haar wijze van werkzaamheid. 6. Het Bureau heeft in het bezwaarschrift van aanvraagster en in het namens haar ter zitting gehouden pleidooi geen nieuwe argumenten kunnen ontwaren, die ook niet reeds door de behandelend ambtenaar in eerste instantie zijn beoordeeld. Bij haar heroverweging komt het Bureau tot de slotsom dat het zich geheel kan verenigen met de argumenten en het eindoordeel van deze behandelend ambtenaar, zoals neergelegd in de beschikking van 19 april 1996. Zulks houdt in dat deze beschikking, waarbij de afgifte van het verlangde aanvullend beschermingscertificaat werd geweigerd, zal worden bevestigd. 7.1. Voorzover het Bureau hieronder nog ingaat op het gevoerde pleidooi, moet dit worden opgevat als een aanvulling op de in de beschikking in eerste instantie gegeven argumentatie. De Verordening (zie de pleitnotitie pag. 2). De gemachtigde van aanvraagster heeft ter zitting naar voren gebracht: "De invoering van aanvullende beschermingscertificaten is gebaseerd op een (destijds) EEG-Verordening, welke onder meer de volgende overwegingen tot deze invoering bevat: — dat geneesmiddelen, met name die welke het resultaat van een langdurig en kostbaar onderzoek zijn, in de Gemeenschap en in Europa slechts verder kunnen worden ontwikkeld als zij onder een gunstige regeling vallen die voldoende bescherming biedt om een dergelijk onderzoek aan te moedigen; - dat de periode die verloopt tussen de indiening van een aanvraag voor octrooi op een nieuw geneesmiddel en de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel momenteel de door het octrooi verleende effectieve bescherming terugbrengt tot een periode die ontoereikend is om de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven;

147

- dat het derhalve nodig is voor geneesmiddelen waarvan het in de handel brengen is toegestaan, te voorzien in een aanvullend beschermingscertificaat dat de houder van een nationaal of een Europees octrooi in elke Lid-Staat op dezelfde voorwaarden kan verkrijgen; dat een verordening dan ook het aangewezen rechtsinstrument is; Deze overwegingen geven naar de mening van mijn cliënte het kader aan waarbinnen de onderhavige certificaataanvrage, en de afwijzing daarvan, beoordeeld dienen te worden. Het gaat om het in redelijkheid beschermen van nieuwe farmaceutische producten, om het de innoverende farmaceutische industrie mogelijk te maken de enorme investeringen die bij de ontwikkeling van zo'n nieuw product zijn gedaan, terug te verdienen. Het zal u duidelijk zijn dat het geneesmiddel Silkis, waarvan (zoals reeds eerder gemeld) de ontwikkeling ongeveer 13 jaar geduurd heeft, valt in deze categorie van geneesmiddelen, waarvan beoogd wordt de ontwikkelingsinvesteringen middels deze verordening te stimuleren. Het zij voor de duidelijkheid vermeld dat bij de ontwikkeling en registratie van Silkis op geen enkele wijze geprofiteerd kon worden van gegevens betreffende werkzaamheid, veiligheid, effectiviteit, etc. die ten behoeve van de voorgaande registratie van Rocaltrol aan de autoriteiten zijn overgelegd." 7.2. De door aanvraagster geciteerde overwegingen wekken inderdaad de indruk dat het binnen een zeer ruim kader de innoverende industrie mogelijk wordt gemaakt voor elk geoctrooieerd geneesmiddel een aanvullend beschermingscertficaat te verkrijgen. Deze indruk moet echter worden gecorrigeerd, zoals blijkt uit de negende overweging: "dat er niettemin rekening moet worden gehouden met alle belangen die op het spel staan in een zo complexe en gevoelige sector als de farmaceutische sector; dat met het oog hierop het certificaat niet voor een langere periode dan vijfjaar zou mogen worden afgegeven; dat de aldus verleende bescherming bovendien strikt beperkt moet zijn tot het product dat valt onder de vergunning voor het als geneesmiddel in de handel brengen;" Uit deze overweging volgt dat er een scherp onderscheid dient te worden gemaakt tussen het geneesmiddel en het product en dat slechts het product en niet het geneesmiddel voorwerp van certificaatbescherming kan zijn. Bijgevolg is het zeer wel mogelijk dat een geneesmiddel, ook al is het geoctrooieerd en heeft het een lange registratieprocedure doorlopen toch niet in aanmerking komt voor een verlengde bescherming, bijvoorbeeld omdat voor het product uit dat geneesmiddel reeds eerder een certificaat is verleend. 7.3. Dit houdt in dat het door gemachtigde aangevoerde argument dat het redelijk is voor het geneesmiddel Silkis een certificaat te verlenen omdat dit geneesmiddel geoctrooieerd is en een lange ontwikkelingstijd en registratieprocedure heeft gekend, niet voldoende is. 8.1. Het begrip "product" in de Verordening (zie de pleitnotitie pag. 3). Aanvraagster is van mening dat in de definitie van artikel 1, onder b van de Verordening de woorden "werkzame" en "stof" zelfstandige en onafhankelijke variabelen vertegenwoordigen en dat, wanneer de werkzaamheden van de actieve verbindingen in twee vergelijkbare geneesmiddelen essentieel verschillen er geen sprake is van identieke producten. Naar het Bureau begrijpt komt het standpunt van aanvraagster op het volgende neer: de actieve verbinding zowel in het geneesmiddel Rocaltrol als in het geneesmiddel Silkis is calcitriol, doch deze actieve verbinding is in Rocaltrol aanwezig als vaste stof en in Silkis als opgeloste stof. De fysische (farmaceutische) vorm waarin de actieve verbinding verkeert, maakt deel uit van de definitie werkzame stof in artikel 1 onder b van de Verordening, omdat de therapeutische werking van calcitriol in het ene geval essentieel verschilt van die in het andere geval. Op deze wijze is er in de fysische vorm van de werkzame stoffen als het ware een afbakening te vinden, zodat men te maken heeft met twee producten in de zin van de Verordening. Dientengevolge - zo

148


voegt het Bureau er aan toe - zou dan het bezwaar dat niet voldaan is aan artikel 3 onder d zijn opgeheven omdat de door aanvraagster ingeroepen vergunning RVG 16330 dan als eerste vergunning zou kunnen gelden. 8.2. In eerste instantie heeft de behandelend ambtenaar reeds uiteengezet dat deze uitleg van het begrip "product" in strijd is met wat gebruikelijk is in de vakwereld en dat, nu uit de tekst van de Verordening niet blijkt dat een andere dan de gebruikelijke betekenis is bedoeld, deze uitleg in strijd is met de Verordening zelf (zie de beschikking pagina 3, regels 7-25). 8.3. Hieraan wordt nog het volgende toegevoegd: In de toelichting bij de Verordening [zie Com(90) 101 final-SYN 255, Brussel, Engelse tekst, 11 April 1990, nr. 28 op pagina 16] is ten aanzien van het begrip "product" in artikel 1 o.m. vermeld: "For the purposes of the certificate, which lies at the interface of the two systems, the term "product" has been chosen as a common denominator. The exact meaning given to it is defined in Article 1, which is based on the definition of a medicinal product laid down [in] Directive 65/65/EEC. However, the qualifier "active" is added to the term "substance" in order to include the concept of an "active ingrediënt"or "active substance " used in patent law. Consequently, the term "product" is not understood to mean a proprietary medicinal product or a medicinal product in the wider sense, but in the narrower sense of product used in patent law which, when applied to the chemical and pharmaceutical field, means the active ingrediënt." 8.4. Hieruit volgt dat men voor het begrip "active ingrediënt" of "werkzame stof" dient aan te haken bij wat in het octrooirecht gebruikelijk is (waarbij met "het octrooirecht" het Europese octrooirecht bedoeld zal zijn). De vraag die dan moet worden gesteld luidt: valt onder het begrip "werkzame stof" octrooirechtelijk gezien ook de fysische vorm van de werkzame stof? 8.5. Dat dit niet het geval is, kan aan de hand van een voorbeeld, toegespitst op het onderhavige geval, als volgt worden toegelicht. Een eerste uitvinder heeft gevonden dat de (nieuwe) verbinding calcitriol werkzaam is tegen o.m. renale osteodystrofie wanneer calcitriol in vaste vorm in oraal in te nemen capsules aanwezig is. Hiermee is de stof calcitriol als zodanig openbaar toegankelijk gemaakt ongeacht de fysische vorm en ook ongeacht de therapeutische indicatie. Vanaf dat moment is voor calcitriol als stof geen (absolute) bescherming meer mogelijk, derhalve ook niet voor de tweede uitvinder die bijvoorbeeld heeft gevonden dat calcitriol in opgeloste vorm in een zalf werkzaam is tegen psoriasis. Immers ook voor dit calcitriol is de nieuwheid weggenomen door - het is dezelfde werkzame stof als - het reeds bekende calcitriol. Onverlet blijft uiteraard dat de uitvinder van de zogenaamde "tweede medische indicatie" eventueel bescherming kan verkrijgen in de vorm van preparaat- en/of toepassings-conclusies. 8.6. Kortom, ook op grond van deze analyse wordt geoordeeld dat het voorwerp van bescherming van het gevraagde certificaat calcitriol per se is, dus onafhankelijk van de fysische vorm en/of de therapeutische indicatie. Slechts deze uitleg leidt ertoe dat een passende overeenkomst wordt verkregen tussen het voorwerp van bescherming van het certificaat en het basisoctrooi. Artikel 4 van de Verordening eist dat de bescherming van het certificaat binnen de bescherming van het basisoctrooi dient te blijven. Stel dat in het hiervoor gegeven voorbeeld de eerste uitvinder een basisoctrooi heeft verkregen met een conclusie gericht op het (nieuwe) calcitriol. Voor calcitriol heeft hij dan absolute stofbescherming verkegen. Overigens ook in het geval dat calcitriol niet nieuw is, doch niet bekend is dat calcitriol tegen osteodystrofie werkzaam is, verkrijgt de eerste uitvinder rechten voor calcitriol en wel voor alle medische indicaties, zie T 128/82, OJ EPO 4/1994, 164. Er bestaat dan ook geen reden om hem in het certificaat, dat toch beoogt de octrooibescherming voor calcitriol te verlengen, slechts rechten te verlenen voor calcitriol in een bepaalde fysische vorm en/of voor een bepaalde therapeutische indicatie. Daaraan doet niet af dat artikel 4 niet ieder gebruik van calcitriol

17 maart 1997

mede beschermt maar slechts ieder gebruik waarvoor voor het einde van het certificaat een vergunning is verkregen. 8.7. Terzijde wordt opgemerkt dat met het bovenstaande niet gezegd is dat voor het verkrijgen van een certificaat de werkzame stof octrooirechtelijk nieuw moet zijn; de hypothetische casus is slechts gegeven als hulpmiddel om vast te stellen of men te maken heeft met andere of dezelfde werkzame stoffen (produkten). 9.1. Het begrip vergunning in de Verordening (zie de pleitnotitie pagina 3). Aanvraagster is voorts van mening dat de vergunning wel degelijk een koppeling weergeeft van de werkzame stof en de aard van de werkzaamheid ervan, en dat het begrip "vergunning" in de Verordening dus ook betrekking heeft op een actieve verbinding gekoppeld aan haar wijze van werkzaamheid. 9.2. Voorzover aanvraagster hiermee wil betogen dat op grond van de marktvergunning aan de definitie van het begrip "product" in artikel 1 onder b van de Verordening de therapeutische indicatie moet worden toegevoegd, wordt dit op grond van wat hiervoor is gezegd onjuist geacht. Bovendien, dat de vergunning uitdrukkelijk gekoppeld is aan de geregistreerde indicatie moge belangrijk zijn voor de vraag welke vergunninghouder voor welke indicatie het product op de markt mag brengen, dit speelt geen rol bij het vaststellen van het product dat voorwerp van bescherming van het certficaat dient te zijn. Immers in artikel 8 onder b van de Verordening is vermeld dat in het afschrift van de vergunning het produkt is geïdentificeerd. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat met deze term in artikel 8 onder b ook maar iets anders bedoeld wordt dan wat met dezelfde term in artikel 1 onder b wordt gedefinieerd. Dus ook bij de identificatie van het product in de martkvergunning spelen de fysische vorm en/of de indicatie geen rol. Dat ook de medische autoriteiten daar altijd al vanuit zijn gegaan blijkt uit alle door het College ter beoordeling van geneesmiddelen verleende vergunningen, zo ook uit die welke in deze procedure zijn genoemd; zowel in de vergunningen voor Rocaltrol (RVG 08285 en 08286) als in de vergunning voor Silkis (RVG 16330) is als werkzaam bestanddeel calcitriolum als zodanig aangegeven. 9.3. Voorzover aanvraagster heeft willen betogen dat op grond van de (gehele) vergunning aan het begrip "product" in artikel 3 onder b van de Verordening de specifieke therapeutische indicatie moet worden toegevoegd, omdat aldaar sprake is van het "product als geneesmiddel" zodat ook in dat geval het bezwaar wordt opgeheven dat de vergunning RVG 16330 niet de eerste vergunning is in de zin van artikel 3 onder d, wordt ook dit niet juist geacht en wel om de redenen zoals uitvoerig toegelicht in de beschikking in eerste instantie, pagina 4, regels 1-32. 10. Eerdere beslissing (zie pleitnotitie pagina 4). Voor wat betreft de opmerking van aanvraagster dat de onderhavige zaak in zoverre verschilt van de eerdere beslissing van de Octrooiraad, Afdeling van Beroep, d.d. 21 februari 1996 inzake "Budesonidum", dat thans de therapeutische werkingen van de vergeleken therapeutische vormen van calcitriol verschillend en niet uitwisselbaar zijn, wordt nogmaals, met nadruk, gewezen op de toelichting bij de Verordening, paragraaf 35: "It occurs very often that one and the same product is successfully granted several authorizations to be placed on the market, namely each time a modification is made affecting the pharmaceutical form, dose, composition, indications, etc. In such a case, only the first authorization for the product to be placed on the market in the Member State in which the application is presented is taken into account for the purposes of the proposal for a Regulation, ..." Uit deze paragraaf blijkt dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen gevallen waarin de therapeutische indicaties van de v e r geleken vormen van een product een weinig of in belangrijke mate verschillen. De onderhavige zaak is dan ook geheel vergelijkbaar met de zaak "Budesonidum". 11. Conclusie (zie pleitnotitie pagina 4). Het Bureau blijft bij zijn mening dat niet is voldaan aan arti-

17 maart 1997


kei 3, aanhef en onder d van de Verordening (in de pleitnotitie lijkt abusievelijk artikel 3 onder c te zijn vermeld). 12. Volledigheidshalve worden nog de volgende punten aangestipt: - In eerste instantie is overwogen (zie de brief van de behandelend ambtenaar d.d. 30 november 1995) dat het op artikel 3 onder d gegronde bezwaar in beginsel kon worden weggenomen door het alsnog inroepen van de eerste vergunning voor het in Nederland in de handel brengen van calcitriol als geneesmiddel. Dit wordt juist geacht, doch in dit geval kan het aanvraagster niet baten, omdat, ten eerste de aanvraag dan niet langer voldoet aan de vereisten ingevolge artikel 7 en ten tweede de Verordening niet van toepassing is op geneesmiddelen waarvoor de registratie plaats vond voor 1 januari 1985 (zie Hof 's-Gravenhage, B.I.E. 1995, p. 122). - Tijdens de laatste hoorzitting is de vraag gesteld hoe het staat met de verlening van certificaten in de andere landen dan

149

Nederland die op het basisoctrooi EP 0129003 zijn aangetekend. Gemachtigde antwoordde dat aldaar de aanvraagprocedures nog niet waren afgelopen. In dit verband wil het Bureau ambtshalve nog wijzen op het boek "Die Verlangerung der Patentlaufzeit fur Arzneimittel im gemeinsamen Markt/von Detlef Schennen - 1. Aufl., Rechtsstand: Marz 1993 - Köln: Bundesanzeiger, 1993, pagina 53 onder punt 5, waarin een opinie wordt gegeven wat in de Bondsrepubliek Duitsland te gelden heeft voor het verkrijgen van een certificaat voor een "tweede medische indicatie", zoals ook het geval is in de onderhavige zaak. Voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk wordt nog gewezen op CIPA (1994) 457 en CIPA (1996) 284, waarin beknopt de, in beroep bevestigde, beslissing van de Comptroller is gegeven in de Britse "Budesonide"-zaak.

Wetgeving Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken; Brussel, 7 augustus 1996. Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, Bezield door de wens hun wetgeving inzake de merken aan te passen aan het Verdrag inzake het merkenrecht (Genève, 27 oktober 1994), aan het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994) en voorts aan verordening (EG) Nr. 3295/94 (Pb EG L341) van de Raad tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden. Zijn de volgende bepalingen overeengekomen, Artikel I De eenvormige Beneluxwet op de merken wordt gewijzigd als volgt: A Artikel 3, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: Na de woorden "de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken vastgestelde rechten van voorrang" wordt opgenomen: of het recht van voorrang voortvloeiend uit het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie,. B Na artikel 4, onderdeel 6, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 6 door een puntkomma, een nieuw onderdeel 7 toegevoegd, luidende: 7. het depot van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of het depot van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spriritualiën die niet deze geografische oorsprong hebben, tenzij dit depot te goeder trouw is gedaan voordat: a. de onderhavige bepaling in werking is getreden; of b. de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd. C Artikel 6, onder A, wordt gewijzigd als volgt: 1. In het eerste lid wordt de tweede zin vervangen door: Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en de datum van depot wordt vastgesteld. 2. In het tweede lid wordt de zinsnede "geeft de instantie die het depot ontvangen heeft, hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant" vervangen door: "wordt de deposant

hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld" en wordt de zinsnede "stelt hem in de gelegenheid" vervangen door: wordt hij in de gelegenheid gesteld. 3. Het vierde lid komt te luiden als volgt: 4. Wanneer het depot geschiedt bij een nationale dienst zendt deze het Benelux-depot door aan het BeneluxMerkenbureau, hetzij onverwijld na ontvangst van het depot, hetzij nadat is vastgesteld dat het depot voldoet aan de gestelde vereisten. D Artikel 6, onder B, komt te luiden als volgt: Het Benelux-Merkenbureau verricht met betrekking tot het depot een onderzoek naar eerdere inschrijvingen overeenkomstig het bij uitvoeringsreglement bepaalde, tenzij de deposant een bewijsstuk kan overleggen dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen is aangevraagd of verricht binnen drie maanden voorafgaand aan het depot. In het laatste geval wordt een bij uitvoeringsreglement vastgesteld bedrag in mindering gebracht op het in onderdeel A, eerste lid, bedoelde recht. E Artikel 6, onder D, wordt gewijzigd als volgt: Na de woorden "Het op artikel 4 van het Verdrag van Parijs" wordt opgenomen: of op het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie. F Artikel 6bis, eerste lid, onder b, wordt gewijzigd als volgt: De woorden "artikel 4, onder 1 en 2 " worden vervangen door: artikel 4, onder 1, 2 en 7. G Artikel 6ter wordt gewijzigd als volgt: Na de eerste zin wordt opgenomen: In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid. H Artikel 11, onder D, wordt gewijzigd als volgt: De woorden "derde en vierde lid" worden vervangen door: vierde en vijfde lid. I Artikel 13, onder A, wordt gewijzigd als volgt: Onder vernummering van de leden drie, vier, vijf, zes, zeven en acht tot onderscheidenlijk vier, vijf, zes, zeven, acht en negen, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 3. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht tevens verzetten tegen het plaatsen onder een schorsingsregeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a), van Verordening (EG)

150


nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994, van nagemaakte goederen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a) van genoemde verordening. J Artikel 14, onderdeel A, onder l.c. wordt gewijzigd als volgt: De woorden "artikel 4, onder 1 en 2 van deze wet" worden vervangen door: artikel 4, onder 1, 2 en 7 van deze wet. K Artikel 39, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt: Na de woorden "in artikel 4 van het Verdrag van Parijs" wordt opgenomen: of voortvloeiend uit het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie. Artikel II Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd Verdrag.

17 maart 1997

Artikel IV Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. GEDAAN te Brussel op 7 augustus 1996 in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. Voor het Koninkrijk België, (w.g.) E. DERYCKE Voor het Groothertogdom Luxemburg, (w.g.) J.F. POOS Voor het Koninkrijk der Nederlanden, (w.g.) G. STRASSER Trb. 1996, 225 (uitgegeven 28 augustus 1996).

Artikel III Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

Mededelingen European Patent reduces fees by DEM 140 million per year. At the suggestion of the President of the European Patent Office (EPO), the Administrative Council of the European Patent Organisation has made the first big cut in the EPO's fees since it was set up in 1977: from 1 July 1997, the grant of a European patent will cost applicants 20% less in EPO fees. Altogether, the reductions total DEM 140 million per year. This unique step in the history of patents is the Organisation's own contribution to promoting innovation in Europe, and its response to calls worldwide for lower patent costs. It also futher advances the European patent system's goal of easing the financial burden on applicants and making European patents more attractive especially for independent inventors and small and medium-sized forms. The fee reduction means that for the average European patent application, claiming protection in 8 member states, only DEM 1 950 will have to be paid to the EPO at the start of the procedure, compared with DEM 5 300 at present. This is a cut of over 60%. Particularly important is the reduction in the designation fee currently payable for each of the 18 EPO member states the applicant wants his European patent to cover. This is coming down from DEM 350 to DEM 150, and will not be due until the EPO has searched the application and given the applicant a good idea of his prospects of a patent. This will encourage designation of many more states than at present. The EPO fee reduction is a first major step towards reasonable patent costs in Europe. But all the other expenses incur-

red by inventors and business in acquiring and enforcing their European patents need to be reviewed and further reduced. This applies particularly to the high cost of translating these patents into up to ten languages, wich currently accounts for nearly 40% of the total outlay. A proposal for a substantial cut has already been submitted to the Organisation's Administrative Council, for discussion in March 1997. Munich, 9 December 1996. VIRA/Grotius specialisatie-opleiding "Informaticarecht". In de periode april - december 1997 organiseert de Stichting Grotius Academie in samenwerking met de Vereniging Informaticarecht Advocaten een praktijkgerichte specialisatieopleiding "Informaticarecht" met als hoofddocenten prof. mr. F.W. Grosheide en mr. A.P. Meijboom. De opleiding start op 24 april met een tweedaags arrangement; vervolgens wordt om de veertien dagen een bijeenkomst gehouden. De stof wordt mede behandeld aan de hand van te voren door de deelnemers gemaakt en ingeleverd huiswerk. Deelname aan het afsluitend examen is facultatief. Kosten: ± f 6.300,- inclusief de studiemap, conferentieoord en de maaltijden, excl. boeken. Inlichtingen: Uitgebreide informatie en brochures zijn te verkrijgen bij de Stichting Grotius Academie, p/a Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, tel.: 024-3612492/3611851, fax: 024-3615949.


17 maart 1997

151

Literatuur Boeken NEDERLAND Antons, Chr., Urheberrecht und Gewerblicher Rechtsschutz in Indonesien. Proefschrift, UvA, 1995. [Bibliotheek Octrooiraad]. Engelen, mr. Th.C.J.A. van, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrecht. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1994, XXII en 507 blz. Prijs ƒ 100,[besproken door mr. J.J.C. Kabel in NJB (78) 14 juli 1995 (27) blz. 1008-1010]. Fikkers, mevr. mr. H.A.G., Recht van reclame. Deventer, Kluwer, 1992, XI en 328 blz. Prijs ƒ 7 5 , [besproken door mr. J.E. Fesevur in WPNR (125) 3 dec. 1994 (6159) blz. 817-820]. Jongen, H.D.J., en A.P. Meijboom (red.), Copyright Software Protection in the EC. Computer/Law Series 12. Deventer, Kluwer, 1993, 250 blz. Prijs ƒ 150,[besproken door C. Prins in Computerrecht 1995 (1) blz. 46/7]. Meijboom, A.P. (red), en H.D.J. Jongen, Copyright Software Protection in the EC. Computer/Law Series 12. Deventer, Kluwer, 1993, 250 blz. Prijs ƒ 150,[besproken door C. Prins in Computerrecht 1995 (1) blz. 46/7].

Fernand De Visscher, Quelques réflexions sur l'exlusion de Veffet technique en droit des dessins et mode les. André Elvinger, La protection de la dénomination sociale en droit luxembourgeois. Bernard Francq, Le droit relatif a la concurrence deloyale aujourd'hui: un droit a trois dimensions. Geoffroy Gaulthier, Le droit de suite sur les ventes d'objets d'art en France. Florent Gevers, L'imbroglio dans la confusion. Le conflit entre les appellations d'origine et les marques. Charles Gielen et Jean-J. Ervard, L 'étendue territoriale des jugements prononcés par les tribunaux des pays du Benelux en matière des marques. Geert Glas, La saisie-description en matière de brevets d'invention en Belgique. Theo Limperg, Who's afraid of Red, Yellow and Blue? Libres propos sur la restauration d'un tableau. Benoït Michaux, Le législateur beige reconnait a son tour Marie-Angèle Perot-Morel, Perspectives nouvelles d'une protection communautaire des dessins et modèles industriels. Maria Pozniak-Niedzielska, L'imitation des produits comme acte de concurrence deloyale en droit polonais. John Richardson, Harmonisation ou rapprochement des droits intellectuels aux Etats Unis avec les législations d'autres pays développés. Louis van Bunnen, L 'épuisement «communautaire» : Quelle portee donner au projet de modification de la loi Benelux? Thierry van Innis, Les nouvelles compétences du Bureau Benelux des marques. E.A. van Nieuwenhoven-Helbach, Dienstmerkproblemen.] Tijdschriftartikelen

BUITENLAND NATIONAAL Bastian, E.-M., H.-P. Gotting, R. Knaak & D. Stauder, Der Marken- verletzungsprozess in ausgewahlten Landern der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. (Schriftenreihe Max Planck Inst. Vol. 90). München, Carl Heymans Verlag, 1993, 424 blz. [besproken door prof. mr. J.J. Brinkhof in IIC 1996, blz. 140]. Gotzen, E, (ed.), Algemene problemen van het merkenrecht. Reeks over intellectuele rechten nr. 7. Brussel, Bruylant, 1994. Pantuliano, M. e.a., Multinational Patent Litigation. Londen, FT Law & Tax, 1996. Visscher, F. de, (red.), Jura vigilantibus, Antoine Braun, les droits intellectuels, Ie barreau. Brussel, Maison Larcier, 1994, 447 blz. Prijs Bfrs 3600,-. [Een eerbetoon aan maïtre Antoine Braun, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Over onderwerpen van intellectuele eigendom bevat het de volgende bijdragen: Ernesto Aracama-Zorraquin, Le Mercosur et la propriété industrielle. Friedrich-Karl Beier, L' «industrial design» entre deux chaises? Th.R. Bremer, Langage et signe. Taal en tekens (marques descriptives). Mare Chomé, Les effets du droit depriorité selon l'article 4 de la Convention d'Union de Paris. Robert Collin, Droit C.E.E. et droits intellectuels. Aimé De Caluwé, Propriété industrielle, droits intellectuels antiquités juridiques. Ludovic De Gryse, Quelques propos sur Varbitrage en matière de brevets d'invention.

Bremer, Th.R., Codificatie van het recht van intellectuele eigendom. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1995(9-10) blz. 240/3. Buijdens, M., La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle. BMM-bulletin (XXI) dec. 1995(3) blz. 5-14. Cohen Jehoram, mr. T., en mr. W.J.M. Diekman, De directe werking van TRIPs. Informatierecht/AMI (20) aug. - sept. 1996 blz. 127/136. Considine, J.A.F., The main changes in the New Benelux Trade Mark Act. BMM-bulletin (XXII) juni/juli 1996 (1) blz. 9-11. Engelen, mr. Th.C.J.A. van, 20 jaar Benelux Modelrecht. IER (11) dec. 1995 (6) blz. 197/203. Grosheide, F.W., Ter inleiding: Intellectuele eigendom pari passu met het nieuwe BW? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1995(9-10) blz. 214-220. Kabel, mr. J.J.C., Het gesprek: anderen over intellectuele eigendom. IER (11) april 1995 (2) blz. 42/8. Klos, mr. S.A., Schuld en boete in het intellectueel eigendomsrecht tussen vergewissing en risico. BMM-bulletin (XXI) dec. 1995 (3) blz. 22-35. Krikke, mr. drs. J.I., Auteursrecht in de maat.


152

Informatierecht/AMI (14) juni/juli 1995 (6) blz. 103. Peeperkorn, D., Het auteursrecht als deel van het vermogensrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1995(9-10) blz. 235/9. Posner, B., The Proposal of an EU design. IER (11) aug. 1995 (4) blz. 121/8. Quaedvlieg, A.A., Intellectuele-eigendomslicenties in "Boek 9 Fw". Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1995(9-10) blz. 226/234. Santos Gil, A.B.E. dos, De interne en externe eenheid van het intellectuele-eigendomsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1995(9-10) blz. 221/5. Soetenhorst, W.J., Boek 9 BW, de doeloverdrachtsleer en het contractenrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1995(9-10) blz. 244/7. Straelen-Bosma, mevr. mr. J. van, Naar een Europees gebruiksmodel. IER (11) okt. 1995 (5) blz. 162/6. Strowel, A., Quelle codification pour la propriété intellectuelle? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1995(9—10) blz. 248/252. Visser, J.C. de, Een merk voor een collectief - altijd een collectief merk? BMM-bulletin (XXI) nov. 1995 (2) blz. 6-12. Vondelen, mr. B.S.P.M. van, Verpanden van merken door leasecontructie achterhaald? IER (11) dec. 1995 (6) blz. 204/210. Wien, mr. H., Uitvindersland in Europees verband. De Hoge Raad over de moderne beschermingsomvang van octrooien. NJB (78) 4 aug. 1995 (28) blz. 1035/9. INTERNATIONAAL Antill, J., en M. Burdon, The new technology transfer block exemption - A whiter shade of grey? Patent World maart 1996 (80) blz. 14-21. Adrian, J., Technikentwicklung und Patentrecht. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (86) nov. 1995 (11) blz. 329-338. Archer Jr., G. L., Development in US Patent Case Law. IIC (27) apr. 1996 (2) blz. 240/6. Aüz Castro, M., Prior Use as Prior Art and Evidence Thereof 11C (27) apr. 1996 (2) blz. 190-202.

17 maart 1997

Berthet, A., en R. Frediani, The Community Trademark: An instruction Manual. Trademark World april 1995 (76) blz. 20-22. Bertrams, Mevr. mr. H., The Cross-border prohibitory injunction in Dutch Patent Law. IIC (26) okt. 1995 (5) blz. 618-636. Bock, Chr., Das EU-Markenrecht im internationalen Umfeld. Schweizerische Mitteilungen iiber Immaterialguterrecht (SMI) 1995 (2) blz. 191-205. Bogsch, A., Summary history of the Patent Cooperation Treaty (1966-1995). Industrial Property and Copyright (1) nov. 1995 (11) blz. 412/9. Boff, J., EPC translations. European Intellectual Property Review (17) juli 1995 (7) blz. 319-321. Bossung, O., The Return of European Patent Law to the European Union. IIC (27) juni 1996 (3) blz. 287-315. Braendli, P., The Future of the European Patent System. IIC (26) dec. 1995 (6) blz. 813-828. Brinkhof, prof. mr. J.J., The Revocation of European Patents. IIC (27) apr. 1996 (2) blz. 225-235. Brinkhof, prof. mr. J.J., en mevr. mr. M.-H.D.B. Schutjens, Revocation of European Patents - A Study of the Statutory provisions and legal practise in the Netherlands and Germany. IIC (27) jan. 1996 (1) blz. 1-25. Burchfield, K.J., U.S. Gatt legislation changes Patent Term. Journal of the Patent and Trademark Office Society (79) maart 1995 (3) blz. 222-230. Casado Cervino, A., en B. Cerro Prada, The EC and the doctrine of origin. Remarks on Ideal Standard. Trademark World aug. 1995 (79) blz. 28-34. Chambers, S.A., Exhaustion Doctrine in Biotechnology. IDEA The Journal of Law and Technology (35) 1995 (3) blz. 289-330. Commission issues Green Paper on protection of Utility Models. World Intellectual Property Report (9) sept. 1995 (9) blz. 254. Conrad, A., The protection of geographical indications in the Trips-agreement. The Trademark Reporter (86) jan./febr. 1996 (1) blz. 11-46. Cost of Patenting in Europe. Patent World juni/juli 1995 (73) blz. 26-30.

Bardehle, H., Ende oder Fortgang der Patentharmonisierung. Mitteilungen der deutschen Patentenanwalte (86) april 1995 (4) blz. 113/7.

Cottier, Th., Das Problem der Parallelimporte im Freihandelabkommen Schweiz - EG und im Recht der WTO - GATT. Schweizerische Mitteilungen iiber Immaterial güterrecht 1995 (1) blz. 37-62.

Barton, J.H., Patent Scope in biotechnology. IIC (26) okt. 1995 (5) blz. 605-617.

Cramer, J., Markenpolitik im Bankenmarkt. Markenartikel (57) jan. 1995 (1) blz. 7-11.

Beier, F.K., The Development of Trademark Law in the Last Twenty-Five Years. IIC (26) dec. 1995 (6) blz. 769-781.

Ebbink, mr. R., The Performance of Biotech Patents in the National Courts in Europe. Patent World sept. 1995 (75) blz. 23-28.

Berrier Jr., E.F., Global Patent Costs must be reduced. 1DEA (36) 1996 (4) blz. 473-512.

- , Patent Enforcement in Europe: 1995 Developments. Patent World febr. 1996 (79) blz. 17-20.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 maart 1997, 65e jaargang, nr. 3 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents