Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 januari 1993, 61e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

1

18 januari 1993, 61e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Mr H.J.G. Pieters is uit de redactie getreden. Officiële mededelingen. Mr R.L.M. Berger benoemd tot Voorzitter van de Octrooiraad. - Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. - Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. - Register van Octrooigemachtigden. - Nederlands examen resp. proeve voor octrooigemachtigde. Artikelen.

afweging, met veroordeling gedaagden tot storten van zekerheid). 2. Merkenrecht. Nr 3. President Rechtbank Rotterdam, 19 december 1990, Electro Beheer/Fame Music e.a. (gebruik van voorvoegsel "mega" expansief gegroeid; megastore wordt een soortnaam; merk Megastore heeft te weinig onderscheidend vermogen, mede door toedoen eiseres).

Prof. Mr J.J. Brinkhof, Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg in 1991 (blz. 4-6).

Nr 4. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 januari 1992, Candoe Creations/Laboratoires France-Parfum (vernieuwde merk Escapade vervallen door niet-gebruik gedurende 5 jaren; belang bij inroepen verval).

Jurisprudentie.

3. Auteursrecht.

Rechterlijke uitspraken.

Nr 5. Hoge Raad, 26 juni 1992, H.M.S. Damave/Trouw/ Kwartet (afdrukken illustratie uit boek bij boekbespreking in beginsel toelaatbaar tenzij de afbeelding in overwegende mate de functie van versiering van dagblad of tijdschrift verkrijgt) (met noot Ste.).

1. Octrooirecht. Nr 1. Hof Arnhem, 20 augustus 1991, DSM Resins e.a./Redland Bouwprodukten e.a. (groepsvrijstelling voor octrooilicentie-overeenkomsten ook van toepassing op twee bij twee met elkaar verbonden ondernemingen; geen misbruik van machtspositie; wanprestatie door leveren IMC-poeder). Nr 2. President Rechtbank Roermond, 3 april 1986, W.A.J. Berkers/General Electro Music Benelux e.a. (artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag beletten niet een verbod op import uit Italië o.g.v. een Nederlands octrooi; bevoegdheid President; verbod geweigerd o.g.v. belangenBijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

61e jaargang

4. Onrechtmatige daad. Nr 6. Hoge Raad, 14 februari 1992, J.A. Beele Handelmaatschappij e.a./Electrische Verbindingen Europa e.a. (stelsel BTMW brengt niet mee dat op art. 1401 gebaseerde bescherming in tijdsduur moet worden beperkt; Hof: bij technische produkten geen monopolie voor maatvoeringen die niet het uiterlijk van het produkt betreffen).

Nr 1

Blz. 1-36

Rijswijk, 18 januari 1993

2

Bijblad Industriële Eigendom, nr 1

18 januari 1993

Nr 7. Hof 's-Gravenhage, 14 september 1989, Thermocet/P.C. Citroen Bedrijfsmachine Import (verwarring tussen de "world dryer" en de SP 88 aannemelijk; bescherming beperkt tot 15 jaar na 1 januari 1975).

en P.A.C.E. van der Kooij, Zwolle, 1991, door Prof. Mr J.J. Brinkhof (blz. 33/5).

Boekbesprekingen.

Ars Aequi Libri, Jurisprudentie en annotaties, Intellectuele eigendom, Ars Aequi 1954 .... 1992 (4e druk), Nijmegen, 1992, door Prof. Mr J.J. Brinkhof (blz. 36).

A. van Oven, Handelsrecht. Mededingingsrecht, 2e druk, F.J.W. Löwensteyn in samenwerking met SJ.A. Mulder

Boekaankondigingen.

Litteratuur.

Mr H.J.G. Pieters is lit de redactie getreden. Het zal de lezers van het onderhavige eerste nummer van de 61e jaargang van het Bijblad bij De Industriële Eigendom opvallen dat in de vermelding van de samenstelling van de redactie, zoals deze in de kop van ieder nummer pleegt voor te komen, ditmaal de naam van Mr H.J.G. Pieters ontbreekt. Dit is niet te wijten aan een omissie, maar het gevolg van het besluit van Mr Pieters om zich uit de redactie van het Bijblad terug te trekken. Uiteraard moeten de overige redactieleden dit door hen zeer betreurde besluit respecteren, maar zij willen niet verhelen dat zij niet alleen de inbreng van Mr Pieters in

de discussies tijdens de redactievergaderingen maar ook de uit zijn publikaties in het Bijblad blijkende grote kennis van en inzicht in de wetgevingstechnische en beleidsmatige aspecten van de ontwikkeling van het recht van de intellectuele eigendom node zullen missen. De redactie heeft inmiddels van Mr Pieters afscheid genomen. Aan de bij die gelegenheid tot uiting gebrachte betuigingen van dank voor de inspanningen die Mr Pieters zich ten behoeve van het Bijblad heeft getroost, wil zij gaarne haar beste wensen voor zijn toekomst toevoegen.

Officiële mededelingen Mr R.L.M. Berger benoemd tot Voorzitter van de Octrooiraad. Met ingang van 1 januari 1993 is de heer Mr R.L.M. Berger benoemd tot Voorzitter van de Octrooiraad. De heer Berger (1938) is sinds 1964 werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken, achtereenvolgens bij het Directoraat Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen, de Directie Financiering en Deelnemingen en het Directoraat Generaal voor Industrie, waar hij tot 1 januari 1993 de functie van directeur Proces- en Lichte Industrie vervulde. Ultimo 1992 heeft de heer Mr M.A.J. Engels zijn functie als Voorzitter van de Octrooiraad neergelegd. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 9 april 1993 (Goede Vrijdag), vrijdag 30 april 1993 (Koninginnedag), woensdag 5 mei 1993 (Bevrijdingsdag) en vrijdag 21 mei 1993 gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom). Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Drs J.E. Vos is te rekenen van 1 november 1992 voor een periode van vijfjaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 20 november 1992, nr 92.010.754).

Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijvingen van de heer Ir F. Gerzon, wegens overlijden, en van de heer Ir P.A. Davids, op zijn verzoek, op 22 oktober 1992 respectievelijk op 15 december 1992 in bovengenoemd register zijn doorgehaald. Voorts maakt hij bekend dat de heer Ir J. de Vries op 9 december 1992 en de heer Drs R.M. Matthezing op 18 december 1992 in bovengenoemd register zijn ingeschreven. Nederlands examen resp. proeve voor octrooigemachtigde. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij beschikking van 10 december 1992, nummer POI/ 92094909, gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid resp. artikel 4a, eerste en vijfde lid van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1991, 409) besloten: 1. te bepalen dat in 1993 zowel in de periode maart t/m mei (schriftelijk en mondeling) als in september/oktober (mondeling) op nader door de Voorzitter van de Commissie aan te wijzen data een examen voor octrooigemachtigde als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Octrooigemachtigdenreglement alsmede een proeve als bedoeld in artikel 4a van dit reglement wordt afgenomen in het gebouw van de Octrooiraad aan de Patentlaan 2 te Rijswijk; 2. te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie die bedoeld examen en bedoelde proeve zal afnemen: Mr W. Neervoort, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie: Mr J. de Bruijn, Lid van de Octrooiraad; en tot leden van de Commissie: Ir H.F.M. Beckers, Octrooigemachtigde te Eindhoven; Ir G.F. van der Beek, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Ir P.L. van den Bogert, Lid van de Octrooiraad; Prof. Mr J.J. Brinkhof, Vice-president van het Gerechtshof te 's-Gravenhage; Bijzonder Hoogleraar

18 januari 1993


Recht van de Industriële Eigendom aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; Mr Ir R.A. Grootoonk, Lid van de Octrooiraad; Ir L.W. Kooy, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Prof. Mr M.M. Mendel, Hoogleraar Handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden; Ir G. Oostrom, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; Drs J.C.H. Perizonius, Buitengewoon lid van de Octrooiraad; Mevr. Mr Y.G. Prins-Blei Weissmann, Auteur te Bussum; Mevr. Mr M. Reinsma, Raadadviseur in dienst van het Ministerie van Justitie; Ir Th.A.H.J. Smulders, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Mr Ir J.H.F, de Vries, Octrooigemachtigde te Amsterdam; 3. als secretaris aan de Commissie toe te voegen: Mr J.L. Driessen, Plaatsvervangend lid van de Octrooiraad; 4. te bepalen dat zij die aan een examen of een proeve willen deelnemen, zich vóór 1 maart respectievelijk 1 augustus 1993 schriftelijk moeten aanmelden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (ZH), en daarbij, voorzover van toepassing, moeten vermelden in welke gedeelten van de examenstof zij geëxamineerd willen worden; 5. te bepalen dat bij aanmelding een bewijs moet worden overgelegd dat een bedrag van ƒ 100,verschuldigd voor deelneming aan een examen of een proeve, is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op Postbank gironr 17300 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk; 6. te bepalen dat kandidaten die door een vorige Commissie tot deelneming aan een examen resp. proeve zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 1993 te houden examen. Toelichting Blijkens bovenstaande beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken zal het in 1993 tweemaal mogelijk zijn deel te nemen aan een examen voor octrooigemachtigde. Daarbij zal niet worden afgeweken van de regeling, zoals die in de laatste jaren reeds gold; ook in 1993 zal het schriftelijke gedeelte van het examen éénmaal worden gehouden (in maart), en het mondelinge gedeelte tweemaal (in april/mei en september/oktober). Het schriftelijke gedeelte van het examen wordt gehouden op 24 en 26 maart; de mondelinge examens in Burgerlijk Recht en Handelsrecht resp. in het Recht van de Industriële Eigendom worden afgenomen in de week van 26 april 1993. Het tweede mondelinge examen zal worden afgenomen in de tweede helft van september 1993. De exacte data worden nog bekendgemaakt. Kandidaten die aan het examen resp. de proeve wensen deel te nemen, dienen zich schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie vóór 1 maart, resp. 1 augustus onder vermelding van de gedeelten van de examenstof waarin zij geëxamineerd

willen worden en onder opgave van: naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn). Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der resp. de bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid resp. artikel 4a, tweede lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen resp. de proeve verschuldigde examengeld ten bedrage van ƒ 100,- is betaald. Het examen in maart-mei bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte Burgerlijk Recht en Handelsrecht, en een mondeling gedeelte Recht van de Industriële Eigendom; het examen in september/oktober bestaat uit de beide mondelinge gedeelten. Kandidaten die zich voor een examen opgeven staat het vrij te bepalen of zij aan één, twee of alle drie onderdelen willen meedoen; zij dienen dit bij de aanmelding voor het examen op te geven. Ieder onderdeel dat met goed gevolg is afgelegd zal geldig blijven gedurende de twee er op volgende kalenderjaren. Dit houdt in dat een in 1993 met goed gevolg afgelegd onderdeel geldig blijft tot en met het laatste examen in 1995, een in 1994 met goed gevolg afgelegd onderdeel tot en met het laatste examen in 1996, etc. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit twee opgaven, een algemene en een specifieke. Voor de kandidaat die voor de ene opgave een voldoende en voor de andere een onvoldoende behaalt, blijft de voldoende tot en met het eerstvolgende schriftelijke examen staan, zodat hij, wanneer hij het examen (beide opgaven) overdoet, alleen voor de andere opgave een voldoende behoeft te behalen om hiervoor geslaagd te zijn. Als hij de tweede keer opnieuw een voldoende en een onvoldoende behaalt, en wel voor dezelfde opgaven als tevoren, blijft ook deze (nieuwe) voldoende weer staan; behaalt hij echter twee onvoldoendes dan vervalt de eerder verkregen voldoende en moet hij opnieuw voor beide opgaven een voldoende behalen. Nadat een kandidaat voor beide opgaven of wel tijdens één examen, of wel tijdens twee opeenvolgende (schriftelijke) examens een voldoende heeft behaald blijft dit resultaat, zoals hierboven reeds gezegd, gedurende de twee erop volgende kalenderjaren geldig. Voor iedere deelneming aan een examen moet het volle examengeld worden betaald. Voor informatie betreffende het afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt verwezen naar de toelichting op de wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1991, 409) [zie B.l.E. 1991, blz. 305/8]. Tenslotte wijst de Examencommissie op de vrijstellingsregeling voor degenen, die (onderdelen van) het Europees bekwaamheidsexamen met goed gevolg hebben afgelegd, gepubliceerd in B.l.E. 1992, blz. 206. N.B.: Voor de exameneisen wordt verwezen naar de mededelingen in B.l.E. 1989, blz. 171 en B.l.E. 1992, blz. 206.

18 januari 1993


4

Artikelen Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg in 1991. J.J. Brinkhof. 1. In 1991 verscheen in het Bijblad (pp. 172-176) een overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg te Den Haag in 1990. Ik schreef dat het mij nuttig voorkwam om van jaar tot jaar gegevens te verzamelen en te rubriceren teneinde ontwikkelingen te kunnen vaststellen. Op dit moment is 1992 al bijna verstreken. Ik heb geaarzeld of het niet de voorkeur verdiende nog even te wachten en dan gelijktijdig een overzicht te geven over 1991 en 1992. Dat zou echter tot uitstel leiden. En bij uitstel ligt het gevaar van afstel op de loer. 2. Korte gedingen 2.1. Cijfers en toelichting In 1991 bedroeg het aantal in kort geding behandelde zaken 27. De volgende tabel laat de ontwikkeling zien over de afgelopen jaren. Aantallen korte gedingen 1983

2

1984

2

1985

1

1986

4

1987

3

1988

18

1989

33

1990

27

1991

27

Van die 27 zaken die tot een terechtzitting in kort geding hebben geleid, zijn er drie geëindigd door een schikking en werd één zaak na de behandeling ervan aangehouden. Verder werd in twee gevallen een tussenvonnis gewezen waarin aan de Octrooiraad advies werd gevraagd. Eén procedure had betrekking op het afleggen van rekening en verantwoording in verband met een eerdere veroordeling in een bodemprocedure tot afdracht van winst. Twee procedures betroffen executiegeschillen. In de ene zaak was in een eerder geding een inbreukverbod uitgesproken en stond in het executiegeschil de vraag centraal of een andere uitvoering dan die welke tijdens het eerste kort geding aan de orde was geweest, onder het verbod viel. In de andere zaak ging het erom of de tijdens het eerdere kort geding tot stand gekomen dading volledig was nagekomen. Drie korte gedingen hadden betrekking op een conflict tussen een werkgever en diens voormalige werknemer over - onder meer - een nog niet ter inzage gelegde octrooiaanvrage van de echtgenote van de werknemer. De werkgever meende aanspraak op octrooi te hebben. Hij vermoedde namelijk dat de aanvrage een voortbrengsel betrof dat was uitgevonden door de voormalige werknemer tijdens de dienstbetrekking waarvan - in de woorden van Artikel 10, lid 1 van de Rijksoctrooiwet - de aard meebracht dat de werknemer zijn bijzondere kennis moest aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking zou hebben. Na aftrek van deze twaalf zaken blijven er vijftien over waarin een

inbreukverbod werd gevraagd. Slechts in drie gevallen werd het verbod afgewezen, terwijl in de twaalf overige gevallen - waaronder twee verstekzaken - het gevorderde inbreukverbod werd uitgesproken. Een vergelijking met de voorafgaande jaren geeft het volgende beeld te zien. verbod gevraagd

verbod toegewezen

1988

17

13

1989

26

17

1990

18

12

1991

15

12

De inbreukverboden werden voorzien van de volgende nevenveroordelingen: - dwangsom: in alle twaalf zaken; - veroordeling tot het terugnemen van inbreukmakende produkten: in vijf zaken; - veroordeling tot het verschaffen van een lijst van afnemers en andere gegevens: in negen zaken; - veroordeling tot in bewaring geven van inbreukmakende produkten: in één zaak. Wat de afgewezen inbreukverboden betreft kan het volgende worden opgemerkt. In één geval werd geen spoedeisend belang aangenomen. In een ander geval werd de kans van slagen van een oppositieprocedure in München, gelet op een tweetal Amerikaanse octrooischriften waarvan niet bleek dat zij tijdens de verleningsprocedure door het Europees Octrooibureau waren beoordeeld, zo groot geacht dat voor een verbod geen plaats was. In het derde geval werd niet aannemelijk geacht dat de gedaagde partij het geoctrooieerde voortbrengsel vervaardigde, terwijl evenmin indirecte octrooiinbreuk werd aangenomen. Over de verhouding tussen Nederlandse en Europese octrooien kan ik zeggen dat in de negentien zaken die overblijven na aftrek van: de aangehouden zaak, de drie geschikte zaken, de drie zaken over de octrooiaanvrage en de zaak over de rekening en verantwoording, tien Nederlandse en een even groot aantal Europese octrooien ter discussie stonden. 2.2. Commentaar a. Het aantal korte gedingen lijkt zich te stabiliseren. b. De gevallen waarin een advies van deskundigen wordt ingewonnen, blijft klein. In het vorige overzicht heb ik al opgemerkt dat dit niet betekent dat er geen inbreng van deskundigen is. In veel gevallen leggen partijen rapporten over van hun octrooigemachtigden. Vaak vergezellen de octrooigemachtigden de partijen op de zitting, verduidelijken zij ter zitting hun rapport, beantwoorden zij vragen van de rechter en reageren zij op opmerkingen van technische aard van de zijde van de wederpartij. c. Het succes van de verbodsactie is hoog. d. Het verweer dat het octrooi op grond waarvan het inbreukverbod wordt gevraagd, een oppositie- of nietigheidsprocedure niet zal overleven, werd in vijf van de vijftien zaken gevoerd: twee keer werd aangevoerd dat oppositie zou slagen en drie keer dat een nietigheidsactie tot nietigverklaring van het octrooi zou leiden. Slechts in één geval trof het verweer doel en werd het verbod niet uitgesproken.


18 januari 1993

2.3. Speciale gevallen Inbreukverbod ten aanzien van buitenlandse octrooien. In de zaak Interlas') overwoog de Hoge Raad: Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte opvatting ... vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter - zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling - de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. Daarna lag het voor de hand dat octrooihouders zouden proberen in kort geding niet alleen een verbod uitgesproken te krijgen wegens inbreuk op een Nederlands octrooi maar ook op corresponderende buitenlandse octrooien. Aldus geschiedde. Voor ontladingslampen heeft Philips behalve in Nederland octrooien in Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, India, Italië, Japan, Mexico, Oostenrijk, Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. Toen zij in Nederland geconfronteerd werd met importen van lampen die onder de beschermingsomvang van haar octrooien vielen, vroeg zij een verbod van inbreuk op zowel haar Nederlandse als haar buitenlandse octrooien. Na te hebben onderzocht of inbreuken in de genoemde landen hadden plaatsgevonden of dreigden plaats te vinden, sprak de president een verbod uit voor Nederland, Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland, Australië, België en Hongarije. Aangenomen werd dat het uitspreken van inbreukverboden in al die landen tot de wettelijke mogelijkheden behoort.2) 3. Bodemzaken 3.1. Cijfers en toelichting Het aantal vonnissen in bodemzaken in 1991 bedroeg 21. Vanaf 1984 is de volgende ontwikkeling te signaleren. Vonnissen in bodemzaken

4. Korte gedingen en bodemprocedures 4.1. Cijfers De volgende tabel toont het totaal aantal korte gedingen en vonnissen in bodemprocedures vanaf 1984. Korte gedingen en vonnissen in bodemzaken 1984

6

1984

4

1983

7

1985

6

1986

12

1986

8

1987

12

1987

9

1988

22

1988

4

1989

40

1989

7

1990

39

1990

12

1991

48

1991

21

1 ) HR 24 november 1989, B.I.E. 1991, p. 86 e.v.; NJ 1992, 404 met noot van D.W.F. Verkade. Over dit arrest: J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, B.I.E. 1991, p. 66-69. Zie de kritische reactie hierop van W.A. Hoyng, Vier procesrechtelijke wensen. Schoordijkbundel (In het nu, wat worden zal), Deventer 1991, p. 111 e.v. 2

In acht zaken was zowel inbreuk als nietigheid aan de orde. In vier zaken werd uitsluitend de nietigverklaring van een octrooi gevorderd. In zes zaken ging de discussie alleen over de vraag of inbreuk werd gemaakt, terwijl in de resterende drie zaken de strijd ging over de vraag wie aanspraak kon maken op octrooi. In vier gevallen had de nietigheidsactie succes. Vier Nederlandse octrooien werden nietigverklaard. Daarbij verdient opmerking dat in drie van de vier gevallen de nietigheid werd uitgesproken zonder dat daaraan een bericht van deskundigen was voorafgegaan. In tien zaken werd een tussenvonnis gewezen. In drie daarvan werden partijen uitgenodigd zich uit te laten over te benoemen deskundigen en in twee zaken werd advies gevraagd aan de Octrooiraad. Slechts drie keer betrof het geschil een Europees octrooi centraal; in de achttien andere gevallen was het een Nederlands octrooi. 3.2. Commentaar a. Kan er bij de korte gedingen wellicht gesproken worden van een stabilisatie, ten aanzien van de bodemprocedures is er een opmerkelijke stijging te constateren. Of deze eenmalig is of structureel, zullen de cijfers over de volgende jaren moeten uitwijzen. b. In het vorige overzicht schreef ik dat er wat de inbreukvorderingen betreft een uitgesproken voorkeur bestaat voor het kort geding en dat het aantal inbreukvorderingen in bodemprocedures van geringe omvang is. Voor 1991 gaat dit niet op. In maar liefst veertien bodemprocedures werd een inbreukverbod gevorderd. 3.3. Speciale gevallen Nietigverklaring zonder inschakeling van deskundigen. Zoals gezegd werd in drie gevallen een Nederlands octrooi door de rechtbank nietig verklaard zonder dat de rechtbank daarover tevoren een advies van deskundigen had ingewonnen. In één geval werd door de octrooihouder erkend dat aan de eis van nieuwheid niet was voldaan. In de twee andere gevallen ontbrak naar het oordeel van de rechtbank de vereiste inventiviteit in het licht van Amerikaanse octrooien die tijdens de verleningsprocedure niet aan de orde waren geweest.

) President Rechtbank B.I.E 1 9 9 2 , p. 323.

's-Gravenhage,

30

december

1991,

4.2. Commentaar Het behoeft geen betoog: het aantal octrooizaken is de laatste jaren flink toegenomen. Gespreid over het jaar is er bijna elke week een kort geding of een vonnis in een bodemprocedure. Wanneer men bedenkt dat in veertien van de eenentwintig zaken aan het vonnis pleidooien zijn voorafgegaan, zal het duidelijk zijn dat de behandeling van een octrooizaak voor de rechtbank geen incidentele aangelegenheid is maar een regelmatig terugkerend


6

verschijnsel waaraan nogal wat tijd besteed moet worden. 5. Slot Het internationale karakter van de octrooirechtspraak wordt niet alleen bepaald door het feit dat regelmatig een Europees octrooi ter discussie staat. Het heeft dit karakter ook doordat over corresponderende octrooien in het buitenland vergelijkbare procedures zijn of worden gevoerd. Aannemelijk is dat de rechters zorgvuldig naar de beslissingen van hun buitenlandse collega's zullen kijken. Het internationale karakter blijkt verder uit de procespartijen. Voor de korte gedingen wordt dit laatste geïllustreerd door de volgende tabel.

18 januari 1993 Buitenlanders in korte gedingen als eiser

gedaagde

1988

11

4

1989

15

7

1990

10

11

1991

8

6

Bij de bodemprocedures is het beeld niet anders. Kijkt men naar de eenentwintig vonnissen dan ziet onder de eisers acht keer een buitenlandse partij en onder de gedaagden zes maal. In drie gevallen stond een buitenlandse eiser tegenover een buitenlandse gedaagde. 's-Gravenhage, 22 november 1992.

Jurisprudentie Nr 1. Gerechtshof te Arnhem, 20 augustus 1991. (IMC-concept) Mrs R.C. van Houten, A.P.M. Houtman en D.W.F. Verkade. Art. 85, leden 1 en 3 E.E.G.-Verdrag en E.E.G.-Verordening nr 2349/84 van 23 juli 1984 (groepsvrijstelling octrooilicentie-overeenkomsten). In art. 1 van de Verordening wordt art. 85 lid 1 van het Verdrag overeenkomstig art. 85 lid 3 buiten toepassing verklaard voor octrooilicentie-overeenkomsten waaraan slechts twee ondernemingen deelnemen. Daaronder valt ook de onderhavige situatie van twee bij twee met elkaar verbonden ondernemingen. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat Redland door de overeenkomst met DSM Resins aan beperkingen is onderworpen die strijdig zijn met art. 3, sub 3,5,7 en 11a van de Verordening. Evenmin is aannemelijk geworden dat Redland, hoewel daartoe door de overeenkomst niet gedwongen, zichzelf beperkingen oplegt, waardoor zij in strijd komt met genoemde leden van art. 3 van de Verordening. Zolang de Commissie van de EG niet heeft vastgesteld dat in het onderhavige geval de licentie-overeenkomst gevolgen heeft die onverenigbaar zijn met art. 85 E.E.G.-Verdrag en mitsdien de Commissie geen gebruik heeft gemaakt van de haar in art. 9 van de Verordening gegeven bevoegdheid de krachtens de Verordening geldende vrijstelling in te trekken, moet ervan worden uitgegaan dat de onderhavige licentie-overeenkomst onder de groepsvrijstelling valt. Art. 86 E.E.G.-Verdrag. De door Redland en Decostone vervaardigde spoelbakken op basis van het IMC-concept maken deel uit van de markt van spoelbakken van topkwaliteit, waartoe niet alleen behoren de spoelbakken van luxe kunststof, maar ook die van luxe geëmailleerd staal en luxe keramiek. In die markt heeft Decostone een aandeel van 20 - 25%. Onvoldoende is aannemelijk gemaakt dat Redland en Decostone een machtspositie innemen op die markt en daarvan misbruik maken.

Art. 33 Rijksoctrooiwet en art. 1374 (oud) Burgerlijk Wetboek. Het IMC-poeder voor sanitaire toepassingen ("bouwmaterialen") en de daarop betrekking hebbende know-how en technische bijstand zijn zodanig specifiek ten opzichte van de andere types IMC-poeder en de toepassingsmogelijkheden daarvan dat, gelet op het feit dat DSM aan Redland het exclusieve recht heeft verleend volgens de "IMC-conceptie" "bouwmaterialen" te vervaardigen en te verhandelen, moet worden aangenomen dat DSM jegens Redland wanprestatie pleegt, als zij IMC-poeder, know-how en technische bijstand levert die de afnemers in staat stellen daarmee "bouwmaterialen " te vervaardigen en te verhandelen. Art. 1374 (oud) B.W. Het betoog van DSM en Synres dat zij niet meer gehouden zijn de aan Redland verleende exclusiviteit te handhaven zolang Redland zelf wanprestatie pleegt, wordt verworpen. Onvoldoende is aannemelijk gemaakt dat Redland de licentie niet zo goed mogelijk exploiteert. De niet nakoming van de in art. 8 van de licentie-overeenkomst neergelegde inventarisatieplicht is niet alleen aan Redland te verwijten. Pres.: Een beroep op de exceptio non adimpleti contractus gaat reeds hierom niet op omdat DSM niet beoogt door opschorting van haar eigen verplichtingen Redland tot nakoming van de hare te bewegen, maar het doel van DSM is om zich van haar contractsverplichtingen te bevrijden. Dit kan DSM alleen bereiken door in een bodemprocedure de ontbinding van de overeenkomst te bewerkstelligen. Art. 1401 (oud) B.W. Nu is aangenomen dat DSM wanprestatie pleegt jegens Redland moet haar handelen jegens Decostone als onrechtmatig worden geoordeeld, nu DSM weet dat Decostone hiervan schade ondervindt. Om dezelfde reden moet de handelwijze van Synres als onrechtmatig jegens zowel Redland als Decostone worden geoordeeld. 1. DSM Resins B.V. te Zwolle, en 2. Synres Almoco B.V. te Rotterdam, appellanten [in kort geding], procureur Mr B. Peek, advocaat Mr I.G.F. Cath te 's-Gravenhage, tegen

18 januari 1993


1. Redland Bouwprodukten B.V. (voorheen geheten Redland Bredero B.V.) te Eindhoven, en 2. Decostone B.V. te Heerlen, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr J.M. Bosnak, advocaten Mrs E.H. Hoogenraad te Rotterdam en M.G. Wezenbeek-Geuke te Brussel. a) President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 30 mei 1990 (Mr DJ. van Dijk). 1. Vaststaande feiten: 1.1. Eind 1984 is Decostone [eiseres sub 2; Red.] tot die tijd deel uitmakend van het DSM-concern, overgenomen door de rechtsvoorgangster van Redland [eiseres sub 1; Red.]. Decostone houdt zich bezig met de produktie en verhandeling van kunststofprodukten, waaronder met name spoelbakken. DSM is houdster van, althans heeft zeggenschap over diverse octrooien, met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van het zogenaamde Inmould-Coating-Concept. Dit concept houdt in dat IMC-poeder middels een speciale bereidingswijze wordt toegevoegd aan een substraat, waardoor een kunststof wordt verkregen met een chemisch gebonden veel hardere toplaag, hetgeen een oppervlakteveredeling oplevert. Van de produkten die volgens dit IMC-concept worden vervaardigd, zijn momenteel vooral keukenspoelbakken voor inbouw interessant, zulks vanwege de hoge kwaliteit van deze produkten, die zich daardoor onderscheiden van dezelfde soort produkten van ander (kunststof) materiaal. Het IMC-poeder wordt geproduceerd door Synres, een volle dochtervennootschap van DSM. 1.2. Op 4 februari 1986 is tussen DSM en Redland, toen nog Redland Bredero B.V. geheten, met betrekking tot het IMC-concept een licentie-overeenkomst gesloten, waarvan de considerans, voorzover hier van belang, het volgende inhoudt: Ondergetekenden : DSM Resins BV, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen "DSM Resins" & Redland Bredero BV, gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen "Redland Bredero" Overwegende: - dat binnen concernverband van Naamloze Vennootschap DSM gevestigd te Heerlen, hierna te noemen "DSM" tussen Decostone en Synres Internationaal BV, behorend tot de Divisie Harsen van DSM, een overeenkomst is gesloten, in werking getreden op 1 januari 1983, ter zake van Inmould-coatingpoeder ("IMC"), en later aangevuld door een interne richtlijn d.d. 12 juni 1984; - dat DSM mede optredend namens DSM Resins, te ener zijde, en Redland Bredero (voorheen: Redland-Braas-Bredero (RBB)BV, gevestigd te Utrecht), te anderer zijde, op 19 december 1984 een overeenkomst hebben gesloten, waarbij onder meer aandacht is geschonken aan een nader uit te werken regeling welke in de plaats zal komen van de bestaande afspraken; - dat de betreffende passages uit de overeenkomst van 19 december 1984 luiden als volgt: "Exclusiviteit. DSM heeft ten aanzien van het toekomstig gebruik door Decostone van de relevante octrooien in eerste instantie de volgende keuzemogelijkheden ontwikkeld: a. exclusieve worldwide licentie voor toepassing in de produktie van bouwmaterialen alsmede een niet-exclusieve licentie voor andere toepassingen van de huidige octrooipositie, vernieuwingen en verbeteringen in de IMC-conceptie daarin niet begrepen; b. exclusieve licentie voor toepassingen in de produktie van bouwmaterialen, beperkt tot een aantal gebieden als hoedanig worden genoemd

Europa, Afrika en KJein-Azië, van de huidige octrooipositie, latere vernieuwingen en verbeteringen in de "IMC-conceptie" daarin begrepen; zulks voor een periode van 10 jaar, met verlengingsmogelijkheid, onder nader overeen te komen voorwaarden behoudens terzake geldende wettelijke beperkingen wat de tijdsduur betreft, en met gehoudenheid de reeds verleende licenties te respecteren. Partijen zijn overeengekomen dat RBB, in principe gekozen hebbende voor optie a., met de Divisie Harsen van DSM overleg zal plegen omtrent deze en andere alternatieven, als hoedanig RBB denkt aan een worldwide exclusiviteit voor bouwmaterialen van de octrooien met inbegrip van latere vernieuwingen en verbeteringen van de IMC-conceptie. Een uiteindelijke regeling zal in de plaats komen van de thans bestaande afspraken tussen Decostone en de Divisie Harsen; dat DSM Resins eigenaar is van, respektievelijk zeggenschap heeft over de benodigde octrooien voorde "IMC-conceptie"; dat partijen thans uitvoering wensen te geven aan een nadere uitwerking van de aangehaalde passages; dat daartoe tevens en tegelijkertijd een werkovereenkomst zal worden gesloten tussen Synres Almoco BV, een 100% dochteronderneming van DSM Resins, gevestigd te Hoek van Holland (hierna: "Synres Almoco") en Decostone BV, een 100% dochteronderneming van Redland Bredero gevestigd te Brunssum (hierna: "Decostone")." De overeenkomst bevat - eveneens voor zover hier van belang - de volgende passages: Artikel 1. Begripsbepalingen In deze overeenkomst betekent: a. "Bouwmaterialen": Sanitairtoepassingen in vaste en losse sanitaire voorzieningen waarvan met name te noemen: bad, badkuip, douchebak, wasbak, bidet, fonteintje, kastje onder wasbak, (hang)kastjes ten behoeve van toiletartikelen/medicijnen, toiletpot, urinoir, accessoires (bijvoorbeeld: closetrolhouder, toiletborstelstandaard, spiegelrand, zeepbakje); Keukentoepassingen in vaste keukenvoorzieningen, waarvan met name te noemen: spoelbakken, kookplaten, aanrechtbladen, keukenkastjes, behuizing inbouwapparatuur voor de keuken. De apparatuur zelf, zoals ijskasten en (af)wasmachines wordt niet als bouwmateriaal aangemerkt. Dak- wand- plafond- trap- en vloertoepassingen waarvan met name te noemen: dak- plafond- trapwand- en vloerafwerkingen, binnen en buiten, goten, plinten, raamdorpels, raamkozijnen, vensterbanken, deuren. Geluidwerende wandtoepassingen langs bijvoorbeeld wegen en bebouwingen. Andere toepassingen, welke volgens het NL-SFB classificatiesysteem (Nederlandse SFB-commissie, uitgave Bouwcentrum, Rotterdam) als bouwmaterialen kunnen worden aangemerkt en ten aanzien waarvan Redland Bredero verzoekt om toevoeging aan de exclusiviteitspositie zoals neergelegd in artikel 2.a, indien zulks geschiedt, vóórdat DSM Resins/Synres Almoco zich jegens een derde verbonden heeft t.a.v. de betreffende toepassing voor die derde, of met die derde in serieuze onderhandelingen daaromtrent verkeert, respektievelijk vóórdat DSM Resins/Synres Almoco zulke toepassing zelf ter hand genomen heeft of daartoe heeft besloten. In voorkomend geval zal Decostone in beginsel binnen een periode van 12 maanden tot daadwerkelijke toepassing overgaan. Indien zulks niet het geval zal zijn en Redland Bredero/ Decostone aan het eind van genoemde periode ook niet aannemelijk maakt daartoe binnen betrekkelijk

Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 korte termijn te zullen kunnen overgaan, komt de verkregen exclusiviteit met betrekking tot de betreffende toepassing op verzoek van DSM Resins wederom te vervallen. b. "Decostone know-how": de kennis en kunde op het gebied van "IMC-poeder" en de algemene toepassingsmogelijkheden daarvan, zoals die ontwikkeld en aanwezig zijn, respektievelijk ontwikkeld zullen worden gedurende de looptijd van deze overeenkomst bij Decostone, al dan niet geoctrooieerd en voor zover niet afkomstig van DSM Resins of uit het DSM-concern in het algemeen. Uitgezonderd zijn kennis en kunde met betrekking tot perstechniek. c. "DSM Resins know-how": de kennis en kunde op het gebied van "IMC-poeder" en de algemene toepassingsmogelijkheden daarvan, die welke voor Decostone van belang kunnen zijn in het bijzonder, zoals die ontwikkeld en aanwezig zijn, respektievelijk ontwikkeld zullen worden gedurende de looptijd van deze overeenkomst binnen het DSM-concern, bij DSM Resins en Synres Almoco in het bijzonder, al dan niet geoctrooieerd en voor zover niet afkomstig van Decostone. Uitgezonderd is produktiemethode van "IMC-poeder". d. "IMC-conceptie": de toepassing c.q. de toepassingsmogelijkheden van "IMC-poeder" in de ruimste zin, zoals die ontwikkeld zijn, c.q. ontwikkeld zal worden binnen het DSM-concern, respektievelijk in opdracht vanuit het DSM-concern. e. "IMC-poeder": de grondstof zoals nader gespecificeerd in bijlage 1, en inclusief latere vernieuwingen en verbeteringen. f. "Octrooien": de voor de "IMC-conceptie" relevante octrooien, respektievelijk octrooi-aanvragen. Artikel 2. Licentie DSM Resins en Redland Bredero zullen samenwerken op het gebied van de "IMC-conceptie". Daartoe verleent DSM Resins, ten deze mede optredend voor en namens Stamicarbon BV, gevestigd te Geleen, aan Redland Bredero, ten behoeve van Decostone, de volgende licentie: a. het recht om, ook met uitsluiting van DSM Resins zelf, exclusief volgens de "IMC-conceptie" "bouwmaterialen" te vervaardigen en deze te verhandelen. Dit recht omvat een exclusieve licentie onder de "octrooien" en onder de gedurende de looptijd van de overeenkomst te verlenen octrooien, alsmede een exclusief recht op de "DSM Resins-know-how", ten behoeve van de toepassing "bouwmaterialen". De exclusiviteit tot vervaardiging als hier bedoeld is geografisch onbegrensd (wereldwijd) en in de tijd begrensd tot ultimo 1994; vanaf 1 januari 1995 gaat het hier omschreven exclusieve recht over in een niet-exclusief recht. Het voorgaande geldt eveneens voor het verhandelen van "bouwmaterialen". b. het niet-exclusieve recht om volgens de "IMC-conceptie" produkten anders dan "bouwmaterialen" te vervaardigen en te verhandelen. Het niet-exclusieve recht tot vervaardiging en verhandeling als hier bedoeld is geografisch alsook in toepassingen en in de tijd onbegrensd, met uitzondering van: - produktie en verkoop van plastic products, niet zijnde "bouwmaterialen" in Finland, tot ultimo 1986 of zoveel langer als door Synres Almoco met haar bestaande kontraktpartner Kymi Kymmene Oy op grond van de bestaande overeenkomst ter zake zal worden overeengekomen. - produktie van badkuipen (primer toepassing) en

18 januari 1993

coverslabs in Frankrijk, tot juli 1985 zoals door Synres Almoco met haar bestaande kontraktpartner Stradour SA op grond van de bestaande overeenkomst ter zake werd overeengekomen. - produktie en verkoop van omhulsels voor kantoormachines; toepassingen in de automobielindustrie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, tot augustus 1987 of zoveel langer als door Synres Almoco met haar bestaande kontraktpartner BTR Permali RP Limited op grond van de bestaande overeenkomst ter zake zal worden overeengekomen. Artikel 3. Sublicenties 3.1. Redland Bredero heeft het niet overdraagbare recht sublicenties te verlenen voor zowel de vervaardiging van "bouwmaterialen" volgens de "IMC-conceptie" als de verhandeling daarvan, voor zover het betreft de vervaardiging met voorafgaande toestemming van DSM Resins, welke niet op onredelijke gronden aan Redland Bredero onthouden zal worden. Redland Bredero staat er jegens DSM Resins voor in, dat overeenkomsten met sublicentienemers geen bepalingen zullen bevatten in strijd met de onderhavige overeenkomst, alsmede dat in bedoelde overeenkomsten een geheimhoudingsverplichting zal worden vastgelegd welke inhoudelijk niet minder restrictief zal zijn dan de regeling vervat in artikel 11. Omtrent het verlenen of beëindigen van een sublicentie zal Redland Bredero DSM Resins binnen 30 dagen na verlening c a . beëindiging informeren. Redland Bredero heeft niet het recht om sublicenties te verlenen voor vervaardiging van produkten anders dan "bouwmaterialen", volgens de "IMCconceptie". Sublicenties met betrekking tot de verhandeling van hiergenoemde produkten zijn uitdrukkelijk toegestaan. 3.2. Hetgeen onder 3.1. gesteld is ten aanzien van sublicentiëring geldt mutatis mutandis voor het door Redland Bredero door derden doen vervaardigen van de daar genoemde produkten. Artikel 4. Vergoeding Bij de overname van Decostone door Redland Bredero werd impliciet overeengekomen dat de eigendom van de octrooirechten, tot dan berustend bij Decostone, binnen het DSM-concern zal blijven. De vergoeding voor de in deze overeenkomst omschreven licentierechten maakt deel uit van de overnamesom die krachtens de in de considerans genoemde overeenkomst van 19 december 1984 door Redland Bredero aan DSM verschuldigd is. Artikel 5. Grondstoffen 5.1. Redland Bredero zal zoveel mogelijk bewerkstelligen dat Decostone alle voor de vervaardiging door haar van Decostone-compounds en eindprodukten benodigde "IMC-poeder", harsen en eventuele andere grondstoffen zal afnemen van DSM Resins, c.q. van met DSM Resins gelieerde ondernemingen. Redland Bredero zal zoveel mogelijk bevorderen dat haar licentienemers eveneens "IMC-poeder", harsen en eventuele andere grondstoffen betrekken van DSM Resins, c.q. van met DSM Resins gelieerde ondernemingen. Artikel 6. Uitwisseling "know-how" 6.1. Ter ondersteuning van Redland Bredero/ Decostone zal DSM Resins alle "DSM Resins know-how" waarover zij beschikt of zal beschikken en welke redelijkerwijs (mede) toepasbaar kan worden geacht voor de produktie van "bouwmaterialen", aan Redland Bredero-Decostone ter beschikking stellen. Omgekeerd zal Redland Bredero bevorderen dat alle relevante "Decostoneknow-how" waarover Decostone beschikt of zal beschikken en welke redelijkerwijze geacht mag

18 januari 1993


worden te kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het "IMC-poeder" aan DSM Resins ter beschikking wordt gesteld. Voorzover dat redelijkerwijze verlangd kan worden, zal het ter beschikking stellen van wederzijdse know-how schriftelijk geschieden. Zowel DSM Resins/Synres Almoco als Redland Bredero/Decostone blijven eigenaar van de door hen gedane vindingen. 6.2. Het in artikel 6.1 bepaalde geldt ten aanzien van know-how welke van derden buiten concernverband is verkregen alleen voor zover zulks is toegestaan. Partijen zullen in voorkomend geval binnen redelijke grenzen pogingen aanwenden om te bewerkstelligen dat een eventuele geheimhoudingsverplichting en/of verplichting van non-use opgelegd door een derde, in hun verhouding geen werking zal hebben en ter beschikking stellen van de hierbedoelde know-how zal zijn toegestaan. Artikel 8. Exclusiviteitspositie Per ultimo 1989 of zoveel eerder als redelijkerwijze mogelijk, zal worden geïnventariseerd in hoeverre Redland Bredero/Decostone gebruik gemaakt heeft c.q. binnen dan afzienbare tijd redelijkerwijze geacht mag worden gebruik te zullen maken van haar exclusiviteitspositie. Op verzoek van DSM Resins zal zo'n inventarisatie ook na 1989 kunnen worden gemaakt. Voor zover Redland Bredero/ Decostone zal blijken geen redelijk belang te hebben bij de handhaving van een exclusiviteit voor een of meer "bouwmaterialen", terwijl DSM Resins een redelijk belang zal blijken te hebben bij omzetting van de exclusieve positie in een niet-exclusieve met betrekking tot die betreffende "bouwmaterialen", zal Redland Bredero/Decostone haar exclusieve positie ter zake prijs geven. Handhaving respektievelijk omzetting van de exclusieve positie op uitsluitend defensieve gronden wordt in dit verband niet als "redelijk belang" beschouwd. Artikel 9. Octrooipositie DSM Resins staat ervoor in en draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke kosten in verband met de instandhouding c.q. verlening van de "octrooien" tijdig zullen worden voldaan. DSM Resins zal in het algemeen doen wat redelijkerwijze in haar vermogen ligt om te bewerkstelligen dat de "octrooien" wereldwijd in stand blijven, zonder dat op dit punt een garantie kan worden gegeven. Artikel 10. Bestaande overeenkomsten met derden De bestaande overeenkomsten van Decostone met: Bena Benthor SA en Franke Roestvrijstaal Nederland BV/Franke Holding AG, zoals bekend bij DSM Resins, zullen worden gerespekteerd. Artikel 14. Werkovereenkomst Partijen zullen erop toezien, dat een nadere, adequate uitvoering wordt gegeven aan het vorenstaande. In dit kader wordt een werkovereenkomst tussen Synres Almoco en Decostone aangegaan welke tezamen met de onderhavige overeenkomst in de plaats treedt van de bestaande afspraken. Artikel 15. Looptijd De looptijd is gelijk aan die van het langst lopende der "octrooien". Tussentijdse beëindiging door één der partijen is slechts mogelijk in geval van faillissement van de andere partij of ingeval van aanmerkelijke wanprestatie van de andere partij (daaronder begrepen met deze partij verbonden ondernemingen), indien partijen niet binnen redelijke termijn tot een voor beide aanvaardbare oplossing geraken. De onder deze overeenkomst verkregen rechten tot toepassing van de "DSM Resins know-how", alsmede de licentie onder alsdan verleende octrooien zullen met uitzondering van de exclusieve positie in Redland Bredero ter zake, na afloop van deze overeenkomst blijven

gehandhaafd. 1.3. De hiervóór in artikel 14 bedoelde, tussen Synres en Decostone, op 4 februari 1986 gesloten werkovereenkomst bevat - voor zover hier van belang - het volgende: Artikel 1 Partijen aanvaarden en respekteren de overeenkomst d.d. 4 februari 1986 tussen DSM Resins BV en Redland Bredero BV. Artikel 2 Decostone zal alle voor de vervaardiging door haar van Decostone-compounds en eindprodukten benodigde "IMC-poeder" afnemen van Synres Almoco, indien en voor zover deze bereid en in staat is "IMC-poeder" te leveren. Decostone zal zoveel mogelijk bevorderen dat eventuele (sub-)licentienemers eveneens "IMC-poeder" betrekken van Synres Almoco. Synres Almoco verklaart zich uitdrukkelijk bereid binnen de redelijke mogelijkheden "IMC-poeder" in de gewenste hoeveelheid te leveren aan Decostone. In het jaar 1986 zal tenminste 200 ton "IMC-poeder" door Decostone worden afgenomen en door Synres Almoco ten behoeve van Decostone worden geproduceerd. Artikel 6 Deze overeenkomst treedt in de plaats van de bestaande afspraken tussen c.q. de bestaande richtlijnen voor Synres Almoco en Decostone. 1.4. Decostone heeft in 1986 ruim 115.000 kg IMC-poeder van Synres betrokken. In de daarna volgende jaren is de afname teruggelopen tot, in 1989, ruim 102.000 kg IMC-poeder. Sinds 1987 bestaat er geen minimum-afnameverplichting van het poeder voor Decostone. 1.5. Synres levert IMC-poeder aan derden, t.w. de Duitse ondernemingen BWR Bizerba Werkstoffsysteme und Fahrzeugbau GmbH te Rastatt en KKI KunststoffProduktiongesellschaft mbH te Berlijn en de Spaanse onderneming Fabriles te Madrid, welke ondernemingen het poeder onder meer aanwenden voor de vervaardiging van keukenspoelbakken volgens IMC concept. 1.6. Tot op heden is nog geen uitvoering gegeven aan het inventarisatievoorschrift als bedoeld in artikel 8 van de overeenkomst tussen DSM en de rechtsvoorganger van Redland. Partijen zijn hierover wel in onderhandeling (geweest). 2. Standpunt van eiseressen 2.1. Onderdeel van de overname-overeenkomst van Decostone door de rechtsvoorgangster van Redland was de afspraak dat Decostone van DSM een exclusieve wereldwijde licentie zou krijgen op de octrooien van DSM voor de produktie van bouwmaterialen volgens het IMC-concept. De uiteindelijke overeenkomst is na langdurig onderhandelen en eerdere verschillende versies op 4 februari 1986 ondertekend. Met name is, aldus eiseressen, langdurig gesproken omtrent het definiëren van de op te nemen term "bouwprodukties". Uiteindelijk is gekozen voor de formulering van het in de bouw gebruikelijke classificatie-systeem. Partijen waren zich er daarbij van bewust dat deze omschrijving in de praktijk waarschijnlijk te ruim zou blijken te zijn. In dit kader is dan ook de inventarisatieregeling in het kontrakt opgenomen. Na enkele jaren zou aldus bezien kunnen worden in hoeverre Decostone van de exclusiviteitspositie gebruik gemaakt had of nog gebruik zou maken dan wel of het aantal produkten zou kunnen of moeten worden beperkt. Eiseressen zijn bereid aan de inventarisatie mee te werken, doch niet op de wijze welke DSM voorstaat. Nu omtrent de wijze van inventariseren niets in de overeenkomst is geregeld en er van de zijde van DSM ook niet is gesommeerd om tot inventarisatie over te gaan, kan er geen sprake zijn van wanpresteren van eiseressen op dit punt. 2.2. Volgens eiseressen maken gedaagden inbreuk op

10


haar exclusiviteitspositie doordat zij, gedaagden, IMCpoeder aan derden leveren en know-how met betrekking tot het IMC-concept overdragen, welke poeder c.q. welke know-how wordt gebruikt voor de vervaardiging van bouwprodukten en in het bijzonder keukenspoelbakken. Door deze inbreuk op de exclusiviteitspositie plegen gedaagden wanprestatie. 2.3. Er is geen sprake van het braak laten liggen van de markt door Redland en/of Decostone. De afzet door Decostone van met IMC-produkten vervaardigde bouwmaterialen is groeiende. Door de technologische ontwikkeling is het produktieproces bij Decostone verfijnd, hetgeen minder afgekeurde produkten tot gevolg heeft, terwijl de manier van aanbrengen van de toplaag door een bijzondere geautomatiseerde werkwijze een minder gebruik van de door het IMC-concept verkregen kunststof toelaat. Dit alles leidt ertoe dat hoewel de afzet van de produkten toeneemt, de afname door Decostone van IMC-poeder niet dezelfde stijgende lijn vertoont. Nu ondanks de langdurige en evenwichtige onderhandelingen destijds door DSM een exclusiviteit is gegeven zonder een minimum-afname van het poeder te bedingen, handelt volgens eiseressen DSM ook in strijd met de goede trouw door kennelijk tegenvallende afzet van het IMC-poeder te wijten aan het door Decostone braak laten liggen van de markt. De reeds in de tijd dat Decostone nog tot het DSM-concern behoorde bestaande exclusieve kontrakten met de firma's Franke en Bene Benthor met betrekking tot belangrijke delen van de markt (met name GrootBrittannië, West-Duitsland en Frankrijk) zijn onlangs, of worden binnenkort opengebroken in die zin dat de exclusiviteit daaraan wordt ontnomen. Ook dit zal van positieve invloed zijn op de afzet van IMC-produkten. 2.4. Decostone maakt geen louter defensief gebruik van haar exclusiviteitspositie. Nog daargelaten het feit dat uit niets blijkt dat Decostone uit is op defensief gebruik, is een beoordeling op dit punt eerst aan de orde nadat de inventarisatie als bedoeld in artikel 8 van de hoofdovereenkomst heeft plaatsgevonden. Nu deze inventarisatie nog - niet gereed is, is thans de tijd nog niet gekomen om ten aanzien van een mogelijk louter defensief gebruik aan de zijde van Decostone een oordeel te vellen. 2.5. Gedaagden veroorzaken door het inbreuk plegen op de exclusiviteitspositie en het doen van onjuiste mededelingen aan derden schade voor eiseressen. Door de verwarring welke door dit handelen van gedaagden is ontstaan, stagneren de onderhandelingen tussen Decostone en potentiële afnemers. Gelet hierop is de gevorderde publikatie in drie vakbladen alleszins gerechtvaardigd. 2.6. Volgens eiseressen zijn de tussen partijen gesloten overeenkomsten van 4 februari 1986 niet in strijd met het Europees Verdrag, en met name niet met artikel 85 van dit Verdrag, omdat deze overeenkomsten vallen onder de vrijstellingsverordening voor octrooi-licentie-overeenkomsten (Verordening (EEG) nr. 2349/84 van de Europese Commissie van 23 juli 1984) verder ook de verordening te noemen, en de Verordening voor know-how-licentie-overeenkomsten (Verordening (EEG) nr. 556/89 van de Europese Commissie van 30 november 1988). Op grond van de definitie van de vrijstelling is deze van toepassing op octrooilicentie-overeenkomsten en op gemengde overeenkomsten inzake octrooilicentie en mededeling van technische kennis, die één of meer van de in artikel 1 van de verordening opgesomde verplichtingen inhouden, hetgeen in casu het geval is. Ook aan de voorwaarden dat de licentienemer zelf de produkten onder licentie produceert of door een met hem verbonden onderneming laat produceren, wordt ten deze uitdrukkelijk voldaan. Voorts stellen eiseressen dat, gelet op de uitspraak van Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap d.d. 8 juni 1982, JUR 1982, 2065, een exclusieve licentie niet onverenigbaar is met het in artikel 85 lid 1

18 januari 1993

van het verdrag opgenomen kartelverbod wanneer die licentie betrekking heeft op de invoering en bescherming van nieuwe technologie in het kontraktgebied, gezien de betekenis van het verrichte onderzoek en het risiko dat aan de fabrikage en de afzet van een produkt is verbonden, dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij de gebruikers nog geen bekendheid geniet. Deze omstandigheden zijn, menen eiseressen, juist in de onderhavige zaak van toepassing, gezien de investeringen van Decostone in de ontwikkeling van de IMC-know-how en de onzekere toekomst van het verwerkingsproces ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. 2.7. Er wordt niet gehandeld in strijd met artikel 3 lid 3 van de verordening. Van leveringsweigering als bedoeld in lid 11 van artikel 3 van de verordening is volgens eiseressen evenmin sprake. Dit blijkt met name alleen al uit het feit dat Decostone de exclusiviteitsafspraken uit de kontrakten met Franke en Bene Benthor heeft weten te verwijderen, waardoor de markt vergroot zal worden. 2.8. Eiseressen voeren voorts aan dat zij geen machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan bezitten, welke ertoe zou leiden dat zij sublicenties weigeren te verlenen, noch ook anderszins misbruik van die positie maken, en welke machtspositie volgens artikel 86 van het verdrag onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden is, voorzover de handel tussen de Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed. Noch het bewegen van Decostone op de relevante (geografische) markt noch het afwijzen van sublicentieverzoeken op zich wijst op ongeoorloofd marktgedrag. 2.9. Volgens eiseressen is het, tenslotte, niet aan DSM zich thans te beroepen op strijdigheid met het EEG-recht, nu de tekst van de onderhavige overeenkomsten in overwegende mate door DSM zelf is opgesteld. 3. Standpunt van gedaagden 3.1. De bepalingen van de overeenkomsten d.d. 4 februari 1986 tussen DSM/Redland en Synres/Decostone zijn te zamen in de plaats gekomen van alle eerder in verband met de onderhavige octrooilicentie tussen partijen gemaakte afspraken. Die eerdere afspraken spelen bij de beoordeling van deze zaak dan ook geen rol. Er bestaat evenmin direkt oorzakelijk verband tussen de afstoting van Decostone door het DSM-concern en het exclusieve karakter van de licentieverlening aan Decostone met betrekking tot het IMC-concept. 3.2. Uit vele marktsignalen en een sterk tegenvallende afname door Decostone van het IMC-poeder van Synres blijkt dat Decostone sinds 1986 uitsluitend een defensief gebruik maakt van de verleende exclusieve licentierechten, welke stelling steun vindt in de weigering van eiseressen mee te werken aan de in artikel 8 van de hoofdovereenkomst bedoelde inventarisatie. Voorts is de markt voor desbetreffende produkten niet onaanzienlijk gegroeid, doch daartegenover staat een afname door Decostone van het IMC-poeder en wel zodanig dat thans slechts 6% van de wereldmarkt door haar wordt bediend. 3.3. Voorzoveel door gedaagden al inbreuk wordt gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen, is dit een rechtstreeks gevolg van eigen wanprestatie, bestaande in het ondanks talloze verzoeken en aanmaningen weigeren aan de marktvraag te voldoen. Artikel 8 van de hoofdovereenkomst bedreigt juist zulk defensief gebruik met de vaststelling dat daaraan geen redelijk belang kan worden ontleend, en bij gebreke van een redelijk belang de exclusiviteit vervalt. Gedaagden zijn dan ook van mening dat zij onder de gegeven omstandigheden haar verplichtingen uit de overeenkomsten met eiseressen niet gehouden zijn na te komen. 3.4. De vraag naar door Decostone geproduceerde IMC-produkten is aanzienlijk groter dan het aanbod. Niettegenstaande het feit dat Decostone hiervan op de hoogte is, houdt zij iedere produktie-uitbreiding dan wel het verlenen van sublicenties stelstelmatig af. Het gevolg is dat potentiële afnemers/sublicentienemers bij Deco-

18 januari 1993

Bijblad

stone afhaken en naar vervangende produkten gaan speuren, zodat het nog slechts een kwestie van tijd zal zijn totdat de markt voor gelijkwaardige, en goedkopere alternatieven heeft gezorgd. Daarmee heeft het octrooi van DSM zijn waarde dan verloren. Voorts lokt de wijze van marktbewerking door eiseressen inbreuk op de exclusiviteit uit, zoals gebleken is uit het feit dat door Synres aan derden ten behoeve van toepassingen in de automobielbranche geleverd IMCpoeder door die derden thans ook gebruikt wordt bij het produceren van bouwmaterialen. 3.5. Gedaagden betwisten dat zij in de markt bekend gemaakt zouden hebben dat er feitelijk inbreuken voorkomen op de exclusieve positie van Decostone of dat zij, gedaagden, die exclusieve positie stelselmatig ondergraven. Voor toewijzing van het gevorderde publikatiegebod is, zo stellen gedaagden, ook overigens geen relevante grondslag gesteld of gebleken. 3.6. Gedaagden stellen dat zij, gelet op de toepasselijke Europese mededingingsregels niet anders zullen kunnen doen dan ingaan op direkte leveringsverzoeken van potentiële afnemers van op basis van het IMC-concept geproduceerd poeder. De overeenkomst tussen DSM en Redland is namelijk op grond van het bepaalde in artikel 85 lid 2 van het Europees Verdrag van rechtswege nietig en kan derhalve geen grondslag vormen voor het gevorderde. Het betreft hier, aldus DSM, mede daarom een verboden en nietige exclusiviteit, omdat Redland/Decostone vanwege het gesloten karakter van de exclusieve licentie, een wereldwijde gebiedsbescherming genieten. De nietigheid van een dergelijke exclusiviteit vloeit voort uit de uitspraak van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschap d.d. 8 mei 1982, JUR 1982, 2015,r.o.53-67. 3.7. De onderhavige licentie-overeenkomst valt niet onder de vrijstelling van Verordening (EEG) nr. 2349/84 van de Europese Commissie van 23 juli 1984, omdat deze overeenkomst niet aan de in die verordening opgesomde voorwaarden voldoet. 3.8. Indien de overeenkomst in stand zou blijven, zou dat betekenen dat DSM partij is bij een overeenkomst welke door de marktgedragingen van de wederpartij buiten de termen van groepsvrijstelling volgens genoemde Verordening 2349/84 valt, hetgeen het gevolg kan hebben dat de Europese Commissie besluit tot het opleggen van een boete aan DSM. 3.9. Voorts stellen gedaagden dat eiseressen misbruik maken van hun machtspositie, hetwelk volgens het bepaalde in artikel 86 van het Europees Verdrag verboden is. Dit machtsmisbruik krachtens artikel 86 van het verdrag onderstreept de nietigheid van de exclusiviteit in verband met artikel 85 van het verdrag. 3.10. DSM is tenslotte van mening dat de Verordening voor know-how-licentie-overeenkomst en (Verordening (EEG) nr. 556/89 van de Europese Commissie d.d. 30 november 1988) met betrekking tot de onderhavige problematiek toepassing mist. 4. Beoordeling van het geschil 4.1. De spoedeisendheid van de zaak vloeit voort uit de aard van de vordering. 4.2. Voor de beoordeling van het geschil is het in de eerste plaats van belang vast te stellen dat, zoals tussen partijen overigens in confesso is, op de onderhavige zaak de artikelen 85 en 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van toepassing zijn. Gelet op het feit dat deze Europese regelgeving in rangorde vóór die van het commune, Nederlandse recht is gesteld, komt het mij geraden voor de overeenkomst tussen DSM en Redland eerst aan het verdrag te toetsen alvorens in te gaan op de wederzijdse standpunten van partijen met betrekking tot vermeende wanprestatie. 4.3. Ingevolge artikel 85 lid 1 van het Verdrag zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden welke de handel

Eigendom, nr 1

II

tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Buiten kijf is dat de overeenkomst tussen DSM en Redland in de zin van dit artikellid een met de gemeenschappelijke markt onverenigbare overeenkomst is, gelet op de beperkingen welke de octrooilicentie uit de aard der zaak voor die markt met zich brengt. Evenwel biedt het derde lid van gemeld artikel de mogelijkheid dat er vrijstelling van de bepalingen van het eerste lid wordt gegeven, waartoe de Europese Commissie ondermeer de Verordening van 23 juli 1984 nr. 2349/84 heeft uitgevaardigd. Op deze vrijstellingsverordening beroept Redland zich voor wat betreft de landen van de Gemeenschap, met uitzondering van Luxemburg, Griekenland, Portugal, Denemarken en Ierland, in welke laatste landen geen octrooien, c.q. toepassingsoctrooien bestaan, voorshands met recht. In artikel 1 van die vordering [lees: verordening; Red.] wordt immers artikel 85 lid 1 van het Verdrag overeenkomstig artikel 85 lid 3 onder de in de verordening genoemde voorwaarden buiten toepassing verklaard voor octrooilicentie-overeenkomsten waaraan slechts twee ondernemingen deelnemen, waaronder ook valt de onderhavige situatie van twee bij twee met elkaar verbonden ondernemingen, en die één of meer van de in de verordening opgesomde verplichtingen inhouden. Met betrekking tot de hiervoor bedoelde 5 landen twisten partijen over de toepasselijkheid van de verordening 556/89. Wat daar verder van zij, de markt in deze landen is op dit moment voor beide landen nauwelijks interessant en de handelingen die partijen elkaar verwijten en de vorderingen van Redland betreffen de overige EEG-landen en wel met name, Groot-Brittannië, West-Duitsland, Frankrijk en Spanje. Om deze reden zal aan deze kwestie in dit vonnis verder geen aandacht worden besteed. 4.4. Anders dan DSM heeft aangevoerd is de uitzondering van artikel 3 lid 3 van deze verordening ten deze niet van toepassing omdat niet voldoende aannemelijk is geworden dat Redland als gevolg van de ingevolge de artikelen 1 en 2 van de verordening nu juist wel toegestane kontraktsbepalingen, door deze overeenkomst op een wijze die in strijd is met de bepalingen van artikel 3 lid 3 wordt beperkt in konkurrentie te treden. Hetgeen DSM dienaangaande heeft aangevoerd wordt derhalve van de hand gewezen. Al evenmin wordt Redland door de overeenkomst met betrekking tot de hoeveelheden te vervaardigen of te verkopen goederen of met betrekking tot het aantal exploitatiedaden aan beperkingen onderworpen, zodat strijd met artikel 3 lid 5 evenmin aanwezig is. Ook beperkt de overeenkomst Redland niet ten aanzien van de clientèle welke zij kan bestrijken, terwijl de overige in lid 7 van artikel 3 genoemde beperkingen al evenmin uit de overeenkomst voortvloeien. Tenslotte is, in dit verband, Redland uit hoofde van de overeenkomst niet in strijd met artikel 3 lid 1 la gehouden om zonder gerechtvaardigde reden te weigeren te voldoen aan verzoeken van in onderscheiden gebieden gevestigde gebruikers of wederverkopers. Al evenmin is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat Redland, hoewel daartoe door de overeenkomst niet gedwongen, zichzelf beperkingen oplegt, waardoor zij in strijd komt met genoemde leden van artikel 3 van de verordening. Met name is tegenover de uitdrukkelijke betwisting door Redland niet aannemelijk geworden dat zij zich voor wat betreft de verkoop zelf beperkingen oplegt en dat zij zonder gerechtvaardigde reden bepaalde verzoeken tot levering naast zich neerlegt. Onvoldoende weersproken staat immers vast dat het produktieproces van de potentiële afnemer grote investeringen vergt waar veel tijd mee gemoeid is, hetgeen er enerzijds toe leidt dat niet iedere belangstellende ook daadwerkelijk tot produktie wil overgaan en anderzijds dat Redland gelet op de door haar gelopen risico's

12


kritisch mag en moet zijn ten aanzien van nieuwe afnemers. Daar komt bij dat het haar tot voor kort in een aantal landen niet vrijstond om aan anderen te leveren dan aan Franke en Bene Benthor. Voor zover zulks al geen gerechtvaardigde reden is in de zin van artikel 1 la kan, nu deze exclusiviteit is verdwenen, dat thans in elk geval niet meer tot de konklusie leiden dat wordt gehandeld in strijd met deze bepaling. Voorshands is al evenmin aannemelijk dat zich één van de in artikel 9 van de verordening omschreven situaties voordoet op grond waarvan de commissie een vrijstelling kan intrekken. Immers is er, gezien ook de eigen stellingen van DSM, wel degelijk sprake van daadwerkelijke konkurrentie in de zin van lid 2 van artikel 9, terwijl artikel 8 van de overeenkomst, waarover hierna meer, voorziet in het in lid 3 bedoelde geval en overtreding van lid 5a evenmin aannemelijk is geworden. 4.5. Voorzover DSM nog betoogt dat toewijzing van de vordering van Redland zou betekenen dat de kans bestaat dat de Europese Commissie de geldende vrijstelling intrekt, wordt deze stelling verworpen omdat gelet op het voorgaande geenszins vaststaat dat de Commissie van deze bevoegdheid gebruik zal maken. Hetzelfde geldt met betrekking tot de bevoegdheid van de Commissie tot het opleggen van boetes, zoals geregeld in artikel 15 van de Verordening. 4.6. Rest thans de vraag of de gedragingen van Redland en Decostone zodanig zijn dat deze op grond van artikel 86 van het Verdrag onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn, voorzover de handel tussen Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed. Dit is het geval als misbruik gemaakt wordt van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een deel daarvan. Voorshands is mij echter door DSM onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een zodanig misbruik van een machtspositie door Redland en Decostone wordt gemaakt. Tegenover de betwisting van Redland en Decostone heeft DSM onvoldoende feitelijk aangetoond dat er sprake is van een ongemotiveerd en stelselmatig misbruik van het octrooilicentierecht bij het bewerken door Redland en Decostone van de relevante (geografische) markt. Met name is daarbij door Redland gemotiveerd aangevoerd dat allerminst sprake is van een positie, welke Decostone in staat stelt onafhankelijk haar gedrag te bepalen, welke stelling door DSM niet deugdelijk is weerlegd. 4.7. Het vorenstaande brengt mij tot het voorlopig oordeel dat toetsing van de overeenkomsten tussen partijen aan de artikelen 85 en 86 van het Verdrag geen nietigheid van die overeenkomsten met zich brengt. 4.8. Komt thans de vraag aan de orde of DSM/Synres de aan de vordering van Redland en Decostone ten grondslag gelegde wanprestatie plegen. Die vraag moet naar mijn mening bevestigend beantwoord worden, mede gelet op de eigen stellingen van DSM en Synres. Daartegenover voeren zij wel een aantal rechtvaardigingsgronden voor hun handelen aan, erop neerkomend dat hun handelen een rechtstreeks gevolg zou zijn van het wanpresteren aan de zijde van Redland en Decostone. Dit wanpresteren zou bestaan in het door eiseressen weigeren te voldoen aan de marktvraag alsmede het weigeren uitvoering te geven aan de inventarisatie als bedoeld in artikel 8 van de hoofdovereenkomst, hetgeen tot gevolg zou hebben dat DSM en Synres van haar kant niet gehouden zijn de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Dit verweer gaat naar mijn mening evenwel niet op. Immers is onvoldoende komen vast te staan dat door Redland wanprestatie is gepleegd. Tegenover hetgeen DSM op dit punt heeft aangevoerd heeft Redland voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de markt in met name keukenspoelbakken stelselmatig bewerkt en haar aandeel daarin nog steeds uitbreidt zodat van louter defensief gebruik van de octrooien geen sprake is. Ook al zouden partijen er derhalve in zijn geslaagd om tot een afgeronde inventari-

18 januari 1993

satie te komen in de zin van artikel 8 van de overeenkomst, dan staat voorshands wel vast dat de exclusiviteit met betrekking tot keukenspoelbakken in elk geval zou zijn gehandhaafd. De gewraakte leveranties zouden ook dan in strijd zijn met de partijen overeenkomst. Los daarvan is onvoldoende komen vast te staan dat Redland niet bereid is om tot een dergelijke inventarisatie te komen zodat, nu er van een fatale termijn noch van ingebrekestelling sprake is, van wanprestatie op dit punt niet kan worden gesproken. Daar komt bij dat het DSM niet vrijstaat, bijzondere omstandigheden daargelaten, waarvan in casu geen sprake is, om zich zonder meer aan haar verplichtingen te onttrekken en in strijd met de overeenkomst aan derden IMC-poeder en know-how op dit punt te leveren, ook al zou vaststaan dat Redland de hare niet volledig nakomt. Een beroep op de exceptio non adimpleti contractus gaat reeds hierom niet op omdat DSM niet beoogt door opschorting van haar eigen verplichtingen Redland tot nakoming van de hare te bewegen, maar het doel van DSM is om zich van haar kontraktsverplichtingen te bevrijden. Dit kan DSM alleen bereiken door in een bodemprocedure de ontbinding van de overeenkomst te bewerkstelligen. Tot die tijd zal zij de aan Redland verleende exclusiviteit niet door leveringen aan derden mogen ondergraven. DSM pleegt derhalve wanprestatie jegens Redland terwijl haar handelen tegenover Decostone als onrechtmatig moet worden geoordeeld, nu DSM weet dat Decostone hiervan schade ondervindt. Om dezelfde reden moet de handelwijze van Synres als onrechtmatig jegens zowel Redland als Decostone worden geoordeeld. 4.9. Nu uit de houding van beide gedaagden valt op te maken dat zij de gewraakte leveranties van het IMC-poeder en de know-how op dit punt aan derden, terwijl zij weten dat dit poeder gebruikt wordt voor doeleinden met betrekking tot welke de exclusiviteit aan eiseressen toekomt, wensen voort te zetten, bestaat er alle reden voor een voorlopige maatregel om aan deze situatie een einde te maken. De vordering van eiseressen als onder a. van het petitum omschreven, is dan ook toewijsbaar als na te melden, met dien verstande dat de dwangsom zal worden gelimiteerd. 4.10. Het onder b. gevorderde zal worden afgewezen. Immers eiseressen hebben tegenover de betwisting dienaangaande door gedaagden onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden mededelingen (laten) doen of op enigerlei wijze (laten) suggereren dat de exclusiviteitspositie met eiseressen beëindigd is of op korte termijn zal eindigen. Voorts is weliswaar hiervoor uitgemaakt dat de handelingen van gedaagden waar het betreft het aan derden leveren van IMC-poeder een inbreuk op de exclusiviteit van eiseressen betekent, doch het hierna uit te spreken verbod tot het doen van die leveranties met de daaraan verbonden dwangsom moet als een voor eiseressen voldoende zekerheid worden beschouwd dat aan dit handelen een einde komt. Bovendien staat het eiseressen vrij om betrokken derden van de inhoud van dit vonnis op de hoogte te brengen, zodat zij geen enkel belang heeft bij de gevraagde publikatie. 4.11. Omdat het gevorderde voor wat betreft het verbod tot het doen van de gewraakte leveranties het zwaartepunt van het geschil uitmaakt en gedaagden op dit punt in het ongelijk worden gesteld, zullen zij in de kosten van de procedure worden verwezen. Beslissing: Gedaagden worden tezamen als ook ieder voor zich met onmiddellijke ingang verboden enige leverantie te (laten) doen of enige know-how te (laten) overdragen of technische bijstand te (laten) leveren met betrekking tot het IMC-poeder aan derden, waaronder de vennootschap naar vreemd recht, BWR Bizerba Werkstoffsysteme und Fahrzeugbau GmbH (BWR) te Rastatt, New Techno te Madrid en K.KI Kunststoff-Produktien-Gesellschaft mbH

18 januari 1993


te Berlijn, die in strijd is met de tussen partijen, althans haar rechtsvoorgangster op 4 februari 1986 gesloten exclusieve licentie-overeenkomst voor de in die overeenkomst gedefinieerde bouwprodukten, en/of in strijd is met de bij die overeenkomst als aanhangsel aangehechte samenwerkingsovereenkomst, zulks op straffe van verbeurte ten gunste van eiseressen van een dwangsom van ƒ 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, met een maximum van ƒ 20.000.000,-. Tot zover is dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Gedaagden worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Deze kosten worden, voor zover tot op heden aan de zijde van eiseressen gevallen, bepaald op ƒ 337,60 voor verschotten en ƒ 1.100,- voor prokureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 1. Bij pleidooi in hoger beroep hebben DSM en Synres aangevoerd dat Redland in haar vordering in eerste instantie niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Zij stellen dat Redland haar aandelen in Decostone verkocht heeft aan het management van Decostone en haar aktiviteiten in Nederland gestaakt heeft, zodat Redland geen zelfstandig belang meer heeft bij de uitkomst van deze procedure. Het hof verwerpt dit verweer. Redland is de wederpartij van DSM bij de overeenkomst waarbij aan Redland, ten behoeve van Decostone, een wereldwijde exclusieve licentie is verleend om volgens de IMC-conceptie "bouwmaterialen" te vervaardigen en te verhandelen. Nakoming van deze licentie-overeenkomst kan derhalve alleen door Redland, ten behoeve van Decostone, gevorderd worden. Nu het in deze procedure gaat om nakoming, heeft Redland wel degelijk belang bij haar vordering. 2. De eerste grief strekt ten betoge dat aan Redland geen beroep op de groepsvrijstelling voor octrooilicentieovereenkomsten (Verordening EEG nr 2349/84 van de Commissie) toekomt, omdat niet is voldaan aan een aantal voorwaarden genoemd in artikel 3 Verordening 2349/84. 3. DSM wijst in de eerste plaats op sub 3 van bedoeld artikel 3, in het bijzonder het laatste gedeelte daarvan, luidende: "onverminderd de verplichting van de licentienemer de uitvinding onder licentie zo goed mogelijk te exploiteren." DSM betoogt dat deze bepaling inhoudt dat de bescherming van de groepsvrijstelling automatisch en van rechtswege vervalt, als de licentienemer niet aan deze exploitatieplicht voldoet. Volgens DSM heeft Redland de gelicentieerde uitvinding niet "zo goed mogelijk" geëxploiteerd. 4. Het hof verwerpt dit onderdeel van de grief. Het bepaalde in artikel 3 sub 3 Verordening 2349/84 heeft blijkens de overwegingen 19 en 21 van de considerans van die Verordening de bedoeling om aan te geven welke beperkingen niet in de octrooilicentie-overeenkomst mogen voorkomen, opdat deze overeenkomst voor de groepsvrijstelling in aanmerking komt. Zo heeft het laatste gedeelte van artikel 3 sub 3 slechts de betekenis dat de licentiegever, die niet aan de licentienemer een eerder vermelde concurrentiebeperking mag opleggen, wèl in de overeenkomst mag verlangen van de licentienemer dat deze de uitvinding onder licentie zo goed mogelijk exploiteert. Er is dus geen sprake van een door de Verordening voorgeschreven inspanningsverplichting voor de licentienemer. Redland en Decostone hebben vervolgens gedetailleerd, en ondersteund door produkties, de stelling van DSM en Synres betwist dat zij niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting, in het bijzonder dat zij - de groeimogelijkheden van de markt onvoldoende

13

hebben uitgebaat, - zichzelf de handen gebonden hebben (gehouden) door handhaving van de exclusiviteitsrelaties met Franke en Bene Benthor, - inadequaat hebben gereageerd op talloze verzoeken van (potentiële) afnemers of licentienemers. Gelet op dit gemotiveerde verweer moet in dit kort geding, waarin voor een grondig onderzoek - eventueel via bewijslevering of deskundigenonderzoek - naar de juistheid van de wederzijdse standpunten geen plaats is, voorshands worden aangenomen dat DSM en Synres hun voormelde stellingen onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt. 5. DSM wijst vervolgens op artikel 3 sub 5 Verordening 2349/84 en stelt dat Redland zichzelf beperkingen heeft opgelegd ten aanzien van de exploitatie door niet in te gaan op verzoeken van (potentiële) gebruikers om produktie- en/of verkooprechten te verkrijgen. 6. Voor dit onderdeel van de eerste grief geldt hetzelfde als in rechtsoverweging 4 is overwogen. Ook hier gaat het erom dat de licentie-overeenkomst niet in aanmerking komt voor de groepsvrijstelling als de overeenkomst de in artikel 3 sub 5 bedoelde beperkingen bevat, te weten ten aanzien van de hoeveelheid onder licentie vervaardigde of verkochte produkten of ten aanzien van het aantal exploitatiedaden. In casu bevat de overeenkomst tussen DSM en Redland die beperkingen niet. Voorts betwisten Redland en Decostone gemotiveerd de in rechtsoverweging 5 genoemde stelling van DSM. Ook hier geldt dat in het kader van dit kort geding de juistheid van de wederzijdse standpunten niet kan worden vastgelegd, zodat voorshands moet worden aangenomen dat DSM en Synres hun betreffende stelling onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt. 7. Ook het beroep dat DSM en Synres doen op onderdeel 11 van artikel 3 Verordening 2349/84 kan hun niet baten. Dit onderdeel ziet op beperkingen die hetzelfde gevolg hebben als exportverboden. Hiervan is in de onderhavige zaak geen sprake, omdat aan Decostone, via Redland, één (wereldwijd) licentiegebied is verleend. 8. De grieven 2 en 3 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij bestrijden het oordeel van de president [in r.o. 4.4 en 4.5; Red.] dat het voorshands al evenmin aannemelijk is dat zich één van de in artikel 9 Verordening 2349/84 omschreven situaties voordoet op grond waarvan de Commissie een vrijstelling kan intrekking, zodat het dan ook geenszins vaststaat dat de Commissie van deze bevoegdheid gebruik zal maken. 9. Wat er van een eventuele toepassing van artikel 9 in de door DSM bedoelde zin ook zij, zolang de Commissie niet heeft vastgesteld dat in het onderhavige geval de licentie-overeenkomst gevolgen heeft die onverenigbaar zijn met artikel 85 EEG-Verdrag en mitsdien de Commissie geen gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid de krachtens Verordening 2349/84 geldende vrijstelling in te trekken (en nu, zoals in het voorgaande is overwogen, geen sprake is van niet-toepasselijkheid van de groepsvrijstelling krachtens artikel 3 Verordening 2349/84), moet ervan worden uitgegaan dat de onderhavige licentie-overeenkomst onder de groepsvrijstelling valt. DSM en Synres hebben niet gesteld dat de Commissie de onderhavige licentie-overeenkomst voor wat betreft haar gevolgen aan een onderzoek heeft onderworpen c.q. gaat onderwerpen en hebben ook geen stappen ondernomen om zulks te bevorderen. Het enkele feit dat naar de mening van DSM en Synres de Commissie gronden zou hebben voor intrekking van de vrijstelling is onvoldoende. Beide grieven zijn derhalve vergeefs voorgedragen. 10. Aan de vierde gneflegt DSM ten grondslag dat de president [in r.o. 4.6; Red.] heeft nagelaten de relevante markt vast te stellen. Volgens DSM is dat de markt voor "spoelbakken conform het IMC-concept", waarin Redland een absoluut monopolie bezit waarvan zij misbruik maakt door:

14


- ongemotiveerd, althans niet op geldige of redelijke gronden, te weigeren op leveringsverzoeken in te gaan; - zulks met het oogmerk de produktie en de afzet kunstmatig laag en daarmee de prijs kunstmatig hoog te houden; - het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, te weten systematische en consistente uitsluiting van grote groepen afnemers die hiermede ernstige schade wordt berokkend; - met als gevolg beperkingen van de technische ontwikkeling ten nadele van gebruikers; - even zovele systematische en consistente leveringswei-' geringen ten opzichte van deze afnemers. 11. Naar het voorlopig oordeel van het hof dient als relevante markt te worden aangemerkt, gelet op het feit dat de spoelbakken op basis van het IMC-concept produkten vertegenwoordigen van hoge kwaliteit en verhoudingsgewijs kostbaar zijn, de markt van spoelbakken van topkwaliteit waartoe niet alleen behoren de spoelbakken van luxe kunststof, maar ook die van luxe geëmailleerd staal en luxe keramiek. Volgens door Redland overgelegde en door DSM niet weersproken cijfers beslaat dit luxe segment van de markt circa 1 miljoen spoelbakken per jaar, waarin Decostone een marktaandeel heeft van 20-25%. Nu DSM uitgaat van een te beperkte opvatting over de relevante markt en verder niet heeft aangegeven hoeveel (concurrerende) producenten er zijn in de relevante markt en over welke marktaandelen zij beschikken, heeft DSM haar stelling dat Redland en Decostone een machtspositie innemen op de relevante markt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Ten aanzien van het gestelde misbruik dat Redland en Decostone van hun positie zouden hebben gemaakt, geldt weer dat zij dit gemotiveerd hebben betwist en dat in het kader van dit kort geding geen plaats is voor het door bewijslevering of deskundigenonderzoek doen vaststellen van de juistheid van de wederzijdse standpunten. De grief faalt derhalve. 12. De vijfde grief is gericht tegen het oordeel van de president dat DSM en Synres, mede gelet op hun eigen stellingen, wanprestatie plegen. DSM voert aan dat zij buiten de toepassing "bouwmaterialen" volledig vrij is IMC-poeder te leveren. Zij voegt hieraan toe dat voor het IMC-poeder geen technisch onderscheid kan worden gemaakt tussen IMC-poeder specifiek geschikt voor "bouwmaterialen" dan wel voor andere toepassingen. Voorts, aldus DSM, is de "DSM Resins know-how" en de technische assistentie die DSM aan afnemers verleent om het geleverde poeder te verwerken universeel toepasbaar, dus ook voor "bouwmaterialen". Als een en ander ertoe leidt, zo vervolgt DSM, dat afnemers zich gaan bewegen naar het terrein van "bouwmaterialen" in de zin van de licentie-overeenkomst, dan levert dit nog geen wanprestatie op van DSM jegens Redland, maar hooguit inbreuk door dergelijke afnemers voor deze toepassing op de eigen octrooien van DSM. Voor het optreden tegen deze eventuele inbreuken door de afnemer bevat artikel 9 van de licentie-overeenkomst een voorziening. Alsdan zal DSM op verzoek van Redland alle bijstand verlenen welke redelijkerwijze van haar kan worden gevergd om de belangen van Redland welke voortvloeien uit de licentie-overeenkomst veilig te stellen. Volgens DSM vloeit uit de licentie-overeenkomst niet voort dat zij verplicht zou zijn, zelfs in het geval DSM tegen toepassing van het geleverde materiaal en kennis in de "bouwmaterialen" zou hebben gewaarschuwd, of dit zelfs zou hebben verboden, in geval van overtreding door deze afnemer, deze van verdere levering van grondstoffen en/of know-how uit te sluiten. 13. Redland en Decostone bestrijden gemotiveerd de (overigens niet onderbouwde) stelling van DSM dat het IMC-poeder en de know-how voor bouwmaterialen identiek zijn aan het poeder en know-how benodigd voor andere toepassingen. Aan de hand van een brochure van

18 januari 1993

Synres over het IMC-poeder laten zij zien dat Synres speciale produkten heeft voor drie verschillende toepassingsgebieden: - general purpose interior - heavy duty exterior - primers for automobile applications. Voor de drie verschillende typen poeders hanteert Synres ook verschillende typenummers: voor sanitair poeder (general purpose interior) PMC 1201, voor weerbestendige coating (heavy duty exterior) PMC 1501 en voor automobielprimer PMC 1221. Redland en Decostone geven verder gedetailleerd aan welke verschillen er zijn in de drie typen IMC-poeder (zie pleitnota mr. Hoogenraad in hoger beroep p. 35-37). Zij voegen daaraan toe dat daarom ook de know-how en technische bijstand specifiek is per poeder en bijbehorende produktkategorie. 14. Het hof acht het voorshands voldoende aannemelijk dat het IMC-poeder voor sanitaire toepassingen ("bouwmaterialen") en de daarop betrekking hebbende know-how en technische bijstand zodanig specifiek zijn ten opzichte van de andere typen IMC-poeder en de toepassingsmogelijkheden daarvan dat, gelet op het feit dat DSM aan Redland het exclusieve recht heeft verleend volgens de "lMC-conceptie" "bouwmaterialen" te vervaardigen en te verhandelen, moet worden aangenomen dat DSM jegens Redland wanprestatie pleegt, als zij IMC-poeder, know-how en technische bijstand levert die de afnemers in staat stellen daarmee "bouwmaterialen" te vervaardigen en te verhandelen. Dat DSM zulks doet is door Redland en Decostone aannemelijk gemaakt. In verband met de houding die DSM inneemt, namelijk dat het IMC-poeder ongeacht de toepassingsmogelijkheid steeds identiek is en dat de know-how en technische bijstand universeel zijn - welke houding niet te rijmen is met de exclusieve licentie die aan Redland is verleend blijft in elk geval de ernstige dreiging bestaan dat DSM wanprestatie jegens Redland pleegt. De grief moet derhalve worden verworpen. 15. De grieven 6 t/m 10 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij komen erop neer dat DSM en Synres niet gebonden zijn aan de aan Redland verleende exclusiviteit zolang Redland zelf wanprestatie pleegt. Die wanprestatie bestaat volgens DSM hierin dat Redland de in artikel 8 van de licentie-overeenkomst neergelegde verplichting tot inventarisatie vóór eind 1989 niet is nagekomen. Voorts, aldus DSM, pleegt Redland wanprestatie door de licentie-overeenkomst niet te goeder trouw uit te voeren, nu zij de licentie niet zo goed mogelijk exploiteert. 16. Het hof verwerpt dit laatste punt op dezelfde grond als in rechtsoverweging 4 slot. Het hof verwerpt eveneens de stelling van DSM dat Redland wanprestatie pleegt voor niet nakoming van de in artikel 8 van de licentie-overeenkomst neergelegde inventarisatieplicht. Naar het voorlopig oordeel van het hof volgt - anders dan DSM beoogt - uit de tekst van artikel 8 niet (dwingend) dat het tijdstip van ultimo 1989 bedoeld is als een fatale termijn, zodat geen ingebrekestelling nodig zou zijn. Het enkele gebruik van het woord "zal" in de eerste volzin van artikel 8 is ten deze niet beslissend, omdat het taalkundig gezien ook gebruikt kan zijn om aan te duiden dat het gaat om een toekomstige gebeurtenis. Dat dit laatste zelfs meer voor de hand ligt, kan worden opgemaakt uit het gebruik van het woord "zal" in de tweede en derde volzin van artikel 8, waar het duidelijk geen imperatieve betekenis heeft, maar betrekking heeft op de toekomst. Voorzover het betoog van DSM inhoudt dat het in elk geval de bedoeling van partijen was om het tijdstip van ultimo 1989 tQt een fatale termijn te bestempelen, hetgeen Redland betwist, is in het kader van dit kort geding geen plaats voor een bewijslevering op dit punt. 17. Het hof verwerpt ook de (subsidiaire) stelling van DSM dat uit de door haar overgelegde produkties (de produkties 4, 5, 6 en 7 in eerste aanleg en de produkties 3

18 januari 1993


en 4 in hoger beroep) blijkt dat door DSM aan de eis van ingebrekestelling ruimschoots is voldaan. In bedoelde stukken is geen aanmaning te lezen in de zin van een aanzegging dat Redland in verzuim zal zijn als zij niet vóór ultimo 1989 de door DSM gewenste gegevens heeft verstrekt. 18. DSM heeft in haar betoog over de fatale termijn gesteld dat de inventarisatieplicht een resultaatsverbintenis is en dat uit de overgelegde stukken blijkt dat Redland aan de inventarisatie niet heeft willen meewerken. Het hof kan ook hierin DSM niet volgen. Uit de overgelegde stukken, in het bijzonder de bijlage bij de brief van DSM aan Redland d.d. 28 november 1989, blijkt dat DSM in het kader van de inventarisatie uitgebreide en zeer gedetailleerde gegevens verlangde, waarvan Redland vond dat die (deels) betrekking hadden op vertrouwelijke gegevens van Decostone. Redland stelde zich op het standpunt dat die gegevens redelijkerwijze niet van haar verlangd konden worden en dat partijen het dus eerst eens moesten worden over de omvang en de wijze van inventarisatie. Kortom, over de te verstrekken gegevens is tussen partijen verschil van mening ontstaan, waarbij beide partijen op hun standpunten zijn blijven staan. Naar het voorlopig oordeel van het hof gaat het te ver thans hieraan de conclusie te verbinden dat Redland niet heeft willen meewerken aan de inventarisatie. Dat hangt af van het antwoord op de vraag of de door DSM genoemde gegevens redelijkerwijze in het kader van de inventarisatie konden worden verlangd van Redland. Die vraag laat zich in het kader van dit kort geding niet beantwoorden, waarbij het hof aantekent dat het zijn eerste indruk is dat de vragen wel erg ver gaan. 19. Uit het voorgaande volgt dat voorshands ervan moet worden uitgegaan dat Redland de beweerde wanprestatie niet heeft gepleegd. Alsdan faalt het betoog van DSM en Synres dat zij niet meer gehouden zouden zijn de aan Redland verleende exclusiviteit te handhaven. De grieven 6 t/m 10 zijn derhalve vergeefs voorgedragen. 20. Ook de elfde grief faalt. Nu op basis van hetgeen hiervoor is overwogen moet worden aangenomen dat DSM wanprestatie pleegt jegens Redland, heeft de president terecht overwogen [aan het slot van r.o. 4.8; Red.] dat het handelen van DSM onrechtmatig tegenover Decostone moet worden geoordeeld, omdat DSM weet dat Decostone hiervan schade ondervindt, en dat om dezelfde reden de handelwijze van Synres als onrechtmatig jegens zowel Redland als Decostone moet worden beschouwd. Immers, dat de inbreuk op de exclusiviteit schade berokkent aan Redland en Decostone lijdt geen twijfel. In dit verband hebben Redland en Decostone aangevoerd dat enkele belangrijke nieuwe afnemers aarzelen contracten af te sluiten met Decostone, omdat zij niet weten of de exclusiviteit van Redland en Decostone een luchtkasteel is. 21. De twaalfde grief mist zelfstandige betekenis en behoeft na het voorgaande geen bespreking. 22. De dertiende grief houdt in dat het verbod zoals dat door de president is geformuleerd, te ruim is. Het zou DSM geen enkele andere mogelijkheid meer openlaten dan iedere aflevering van "IMC-poeders" en/of "DSM-Resins know-how" aan de afnemer te staken teneinde niet het risico te lopen dat de afnemer hiervan een "verboden" gebruik zal maken in weerwil van waarschuwingen en/of (contractueel) opgelegde verboden door DSM. 23. Het hof verwerpt de grief. Het verbod behelst niets anders dan dat DSM en Synres ten aanzien van de aan Redland verleende exclusiviteit de licentie-overeenkomst moeten nakomen waartoe DSM zichzelf (en indirect de met haar gelieerde vennootschap Synres) verplicht heeft. Slotsom Nu de grieven falen, dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd, met veroordeling van DSM en Synres als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten

15

van het geding in hoger beroep. Beslissing Het hof, rechtdoende in kort geding: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt DSM en Synres in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Redland en Decostone begroot op ƒ3900,-. Enz.

Nr 2. President Arrondissementsrechtbank te Roermond, 3 april 1986. Mr G.A.T. Wind. Artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag. Het enkele feit dat Berkers in Italië geen procedure is gestart om GEM Italië te verbieden inbreuk te maken op zijn Italiaanse (Europese) octrooi, betekent niet dat hij de produktie van de inbreukmakende produkten stilzwijgend accepteert. De artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag staan er niet aan in de weg importen vanuit Italië naar Nederland te verbieden op grond van het Nederlandse (Europese) octrooi. Artt. 5 en 6 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken (EEX) j° artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet op de omstandigheden dat de vermeende octrooiinbreuk door GEM Italië in Nederland plaatsvindt, dat GEM Italië tezamen met een Nederlandse vennootschap wordt gedagvaard en dat de president in kort geding een ruimere bevoegdheid is toegemeten dan de bodemrechter, acht de president zich bevoegd kennis te nemen van de vordering tegen GEM Italië. Artt. 289 e.v. Rv. De president, die voorshands van oordeel is dat gedaagden octrooiinbreuk plegen, spreekt op grond van een belangenafweging geen verbod uit. Hij oordeelt dat zijn voorlopig oordeel over de inbreuk door de bodemrechter getoetst dient te worden. De gedaagden worden veroordeeld een bedrag van f 50.000,- op een geblokkeerde rekening te storten als zekerheid voor eventuele aanspraken van de octrooihouder. De octrooihouder dient op straffe van verval binnen twee maanden na de uitspraak een bodemprocedure aanhangig te maken. Wilhelmus Anthonius Joseph Berkers te Deurne, eiser [in kort geding], procureur Mr R.J. van Boven jr, advocaat Mr J.M.L.F. Keijser te 's-Gravenhage, tegen 1. General Electro Music Benelux B.V. te Weert en 2. GEM General Electro Music Industry S.p.A. te Mondaino, Italië, gedaagden [in kort geding], advocaat Mr W.A. Hoyng te 's-Gravenhage. Het voorlopig oordeel van de president van de rechtbank Spoedeisend belang Niet weersproken is dat eiser, toen hij bemerkte dat er sprake kon zijn van inbreuk op zijn ten processe bedoelde octrooi, terstond aan GEM Benelux middels een bewustheidsexploit alsmede een schrijven aan GEM Italië van deze mogelijke inbreuk mededeling heeft gedaan. Op 17 juli 1984 is aan GEM Italië het aanbod gedaan om het onderhavige octrooi te kopen voor een bedrag van ƒ 150.000,-, welk aanbod werd geweigerd. Tot en met het eerste halfjaar 1985 heeft er vervolgens correspondentie plaatsgevonden tussen eiser en GEM Duitsland, GEM Benelux en GEM Italië, waarna een kort geding in Nederland werd aangekondigd tegen juli 1985. Niet weersproken is dat hierop op verzoek van gedaagden de termijn voor het aanspannen van een kort geding werd

16

Bijblad

verlengd. Onder genoemde omstandigheden en op grond van het feit dat zaken als de onderhavige naar hun aard steeds spoedeisend zijn, zijn Wij van oordeel dat het spoedeisende belang van eiser genoegzaam is aangetoond. Het verweer van gedaagden op dit punt moet derhalve worden verworpen. De bevoegdheid ten aanzien van GEM Italië Ingevolge artikel 2 van het EEG-executieverdrag van 27 september 1968 worden zij, die woonplaats hebben op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die Staat. De artikelen 5 en 6 van genoemd verdrag bevatten daarnaast een opsomming van gevallen waarin de verweerder kan worden gedagvaard op het grondgebied van een ander verdragsluitend land dan dat van zijn woonplaats. Wij achten in casu artikel 5 lid 3 van belang. Het Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 30 november 1976 onder meer overwogen, dat de zin van de uitdrukking "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan" in de samenhang van het verdrag onduidelijk is, wanneer de gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt, heeft plaatsgevonden in een andere Staat dan die waar de schade is ingetreden. Het Hof van Justitie komt tot de conclusie, dat de eiser de keuze heeft zijn vordering in te stellen hetzij ter plaatse van het intreden der schade, hetzij ter plaatse van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt. Artikel 6 lid 1 van het EEG-executieverdrag bepaalt voorts, dat er in het geval dat er meer dan een verweerder is, een verweerder ook kan worden opgeroepen voor het gerecht van de woonplaats van een hunner. Gelet op genoemde artikelen 5 en 6, alsmede het feit dat de president in kort geding een ruimere bevoegdheid is toegemeten dan de rechter in een bodemprocedure, achten Wij Ons bevoegd kennis te nemen van de vordering tegen GEM Italië. Het gestelde ten aanzien van de artikelen 30-36 van het EEG-executieverdrag Gedaagden voeren aan dat het niet optreden tegen de produktie in Italië van de onderhavige muziekinstrumenten betekent, dat die produktie door Berkers werd toegelaten en dat hij dan niet hetzelfde Europese octrooi (Nederlands deel) kan inroepen om importen naar Nederland vanuit Italië van die met stilzwijgende instemming geproduceerde produkten te weren. Een en ander zou in strijd zijn met de artikelen 30-36 van het EEG-executieverdrag. Wij delen deze mening van gedaagden niet. Niet weersproken is dat Berkers reeds vanaf de constatering van de vermeende inbreuk protesteert zowel tegen het produceren van de onderhavige orgels in Italië als tegen het invoeren en op de markt brengen in Nederland van deze apparaten. Het enkele feit dat Berkers in Italië (zoals hij aanvoert op grond van kostenoverwegingen) geen procedure is gestart, betekent nog niet dat hij die produktie stilzwijgend accepteert. De door gedaagden aangehaalde uitspraak van het Hof van Justitie betrof een geval waarin produkten rechtmatig door de octrooihouder zelf of met diens toestemming op de markt waren gebracht, waarvan hier in casu naar Ons oordeel geen sprake is. Dit verweer van gedaagden moet dan ook worden verworpen. Het geschil Eiser heeft middels een uitvoerige demonstratie van een aantal orgels van gedaagden, alsmede een tweetal overgelegde deskundigenrapporten, aangevoerd dat gedaagden inbreuk maken op zijn geoctrooieerde uitvinding nr 0017298 voor een "chord performing apparatus for an electronic organ". Als bekend mag worden verondersteld, dat bespeling van een (electronisch) orgel met twee handen plaatsvindt en dat deze handen zich, binnen de in het muziekstuk

Eigendom, nr 1

18 januari 1993

gegeven maatverdeling en in het door de speler gekozen tempo, onafhankelijk van elkaar met het indrukken van toetsen bezig houden. Daarbij geeft in de regel de rechterhand de melodie weer en is de begeleiding van die melodie toevertrouwd aan de linkerhand door het ten gehore brengen van met de melodie en ook onderling samenklinkende tonen, accoorden genaamd. Bij een vereenvoudigde weergave van een muziekstuk kan in het algemeen iedere melodie door niet meer dan drie a vier verschillende tooncombinaties (accoordsoorten) afdoende van een ondersteuning worden voorzien. Ter bepaling en accentuering van de voor een muziekstuk geldende maatverdeling en van het door de speler gekozen tempo kent het electronisch orgel een zogenaamde ritme-sectie, door middel waarvan de maatverdeling (4 tellen per maat bijvoorbeeld) in een door de speler in te stellen tempo hoorbaar kan worden gemaakt. Het wordt door beginnende orgelspelers als zeer moeilijk ervaren, dat beide handen zich onafhankelijk van elkaar over het toetsenbord moeten bewegen en dat van de linkerhand meerdere vingers tegelijk moeten worden gebruikt om een samenklank, een accoord, te vormen. Vandaar dat in de meeste electronische orgels reeds een voorziening was aangebracht door middel waarvan de linkerhand door het indrukken van één toets, dus door gebruikmaken van één vinger, een accoord - een samenklank van meerdere tonen derhalve - tot klinken kan worden gebracht. De uitvinding van Berkers houdt in dat, onder meer door toevoeging van een electronisch geheugen, de twee gegevens voor de accoordvorming (accoordtoon en accoordsoort) voor een heel muziekstuk tevoren en afzonderlijk kunnen worden vastgelegd in overeenstemming met het ritme van dat te spelen muziekstuk. Anders gezegd, de speler kan aan de hand van de gegevens van de muziekpartituur tevoren, in het door hem gekozen tempo, de begeleidingsaccoorden van een te spelen muziekstuk in het geheugen opnemen, waarna hij kan volstaan met slechts de melodie, in het door hem gekozen - eventueel afwijkende - tempo, te spelen terwijl de begeleidende accoorden door het geheugen worden gereproduceerd, eveneens en uiteraard conform het ingestelde tempo. Verschillen in tempo bij het programmeren en het afspelen brengen geen verschillen in toonhoogte teweeg. Zelfstandige begeleiding door de linkerhand is daarmede overbodig geworden en geheel door het voorgeprogrammeerde electronische geheugen overgenomen. Een en ander is Ons op de orgels van gedaagden gedemonstreerd. Technisch verstaan wordt hierbij uitgegaan van twee afzonderlijke besturingseenheden, welke direct verbonden zijn met twee afzonderlijke stuuringangen van de accoordvormer. De uitgangen van de besturingseenheden worden afgetast en bestuurd in het ritme van de melodie. Gedaagden stellen zich op het standpunt, dat de door hen geproduceerde en in de handel gebrachte orgels geen inbreuk maken op het octrooi van Berkers. Hun apparaten verschillen op essentiële punten van de geoctrooieerde uitvinding, te weten: - Er worden slechts tonen (aangeslagen toetsen) opgeslagen. - Accoordsoorten worden niet opgeslagen. Er zijn geen tweede besturingseenheden die worden afgetast en bestuurd, die zijn verbonden met de tweede stuuringangen van de accoordvormer voor het bepalen van de accoordsoort. Wij zijn van oordeel dat gedaagden dit verweer niet aannemelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats verdraagt de stelling "er worden slechts tonen (en tooncombinaties, dus accoorden) opgeslagen" niet met hetgeen in de handleiding "GEM" Musicorder op pagina 17 wordt vermeld onder Omschrijving 2. "door hetgeen u opgenomen heeft sneller in tempo te laten afspelen dan het opgenomen is, zult

18 januari 1993

Bijblad

u geen verandering van geluid of toonhoogte constateren, zoals dat wel gebeurt bij hedendaagse recorders; 3. de Musicorder produceert geen geluid of neemt geen geluid op, maar werkt direct op de toetsen van uw orgel, waardoor men ook te allen tijde van registratie kan veranderen;" ad 2. Wanneer slechts tonen worden opgeslagen zal verschil in opname en weergave tempo altijd in een toonhoogteverschil resulteren. ad 3. Dit vormt een rechtstreekse weerspreking van gedaagdes eerste stelling. Het meest kenmerkende van de onderhavige uitvinding is naar Ons oordeel dat - kort gezegd - de periodieke opwekking van de accoorden geschiedt in overeenstemming met het ritme van de melodie, zulks in plaats van het voormalige eenvingersysteem, waarbij de toetsindruk de accoord reproductie bepaalde. Gedaagden hebben niet weersproken, dat ook het door hen gebruikte geheugen gekoppeld is aan een ritme-sectie. Dit wordt mede geïllustreerd door de reeds genoemde handleiding "GEM" Musicorder pag. 17 onder de werking: "De Musicorder ontvangt stroom van het orgel en werkt samen met de klok van het ritme. Daarom is het belangrijk dat DRUM ON ingeschakeld moet zijn, wanneer u de Musicorder wilt gebruiken Indien u op wilt nemen zonder ritme-geluid, kunt u het volume van de drum zacht zetten..." Ook dit is Ons duidelijk geworden uit de uitgevoerde demonstraties. Wij zijn dan ook voorshands van oordeel, dat in de door gedaagden op de markt gebrachte muziekinstrumenten inbreuk wordt gemaakt op de geoctrooieerde uitvinding van Berkers. In casu staan evenwel volstrekt onevenredige belangen op het spel. Berkers produceert zelf geen muziekinstrumenten, doch voert een handel in dergelijke apparatuur. Het merkwaardige daarbij is, dat Berkers de orgels van gedaagden waarvan hij beweert dat deze inbreuk maken op zijn octrooi, in zijn eigen zaak verkoopt. Berkers is niet ongenegen zijn uitvinding reglementair te doen toepassen door gedaagden en heeft daartoe een aanbod gedaan en verklaart ook verder daaromtrent te willen onderhandelen. Gedaagden daarentegen leveren op grote schaal de onderhavige orgels binnen de EEG. Bij toewijzing van de gevraagde maatregelen (zo deze al in deze vorm toewijsbaar zijn) zouden gedaagden een zeer aanzienlijke schade oplopen, hetgeen als gevolg van een voorlopige maatregelen in casu niet verantwoord lijkt. Gelet op deze wederzijdse belangenafweging, zijn Wij van oordeel dat Ons voorlopig oordeel door de bodemrechter dient te worden getoetst, waarbij tevens de mogelijkheid van een deskundigenonderzoek aanwezig is. Wij zullen derhalve bepalen, dat Berkers binnen twee maanden na de uitspraak van dit vonnis een bodemprocedure aanhangig zal moeten maken, waarbij Wij als voorlopige maatregel zullen bevelen, dat gedaagden als zekerheid voor de eventuele aanspraken van Berkers een bedrag van ƒ50.000,- zullen dienen te storten op een geblokkeerde rekening ten name van de beide raadslieden van partijen. Gezien de omstandigheden van het geval zien Wij aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren. Beslissing De president van de rechtbank: Beveelt gedaagden, tot zekerheid voor de honorering van eventuele aanspraken van Berkers uit hoofde van door gedaagde(n) gemaakte inbreuk op zijn octrooirecht, een bedrag van ƒ 50.000,- (...) te storten op een geblokkeerde rekening ten name van de beide raadslieden van partijen, zulks op straffe van verval indien Berkers niet

Eigendom, nr 1

17

binnen twee maanden na de uitspraak van dit vonnis een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt, teneinde zijn stellingen met betrekking tot octrooiinbreuk door gedaagden door de bodemrechter getoetst te zien. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Compenseert de proceskosten in dier voege, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr 3. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 19 december 1990. (Megastore) Mr L.F.D. ter Kuile. Art. 1 j " art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet. Blijkens het rapport van de taaldeskundige heeft in Nederland het gebruik van het voorvoegsel mega met name na 1984 een expansieve groei doorgemaakt, niet in de laatste plaats te danken aan de opkomst van de computer en de ontwikkeling van de zgn. "Turbo-taal". Het woord megastore wordt naar analogie van b.v. drugstore een soortnaam, zonder de bijgedachte aan een merknaam. Het merk Megastore komt niet zoveel onderscheidend vermogen toe dat gedaagden een daarmee overeenstemmend teken in de gegeven omstandigheden en op de gegeven wijze niet mochten gebruiken. Aan het gebruik van Megastore in beschrijvende zin heeft eiseres zelf in reclamecampagnes haar steentje bijgedragen. Electro Beheer B.V. te Apeldoorn, eiseres [in kort geding], procureur Mr F. Waardenburg, advocaat Mr R.D. Vriesendorp te 's-Gravenhage, tegen 1. Fame Music B.V. te Amsterdam, 2. Free Record Shop Holding N.V. te Capelle aan den IJssel en 3. Johannes Arie Breukhoven te Wassenaar, gedaagden [in kort geding], procureur Mr F.A. Tromp, advocaat Mr S. Krawczyk te Rotterdam. 2. De feiten. Eiseres is houdster van het Benelux warenmerk Megastore, het Benelux dienstmerk Megastore, het Benelux warenmerk Megapool en het Benelux dienstmerk Megapool, respectievelijk gedeponeerd op 20 november 1987, 18 mei 1988, 20 november 1987 en 24 april 1988. Op 15 september 1989 heeft eiseres het depot aangevuld met het depot van het beeldmerk Megapool. Alle depots zijn onder meer geschied in de warenklassen voor T.V., videoen hifï-apparatuur en de dienstklassen voor publiciteit en reclame-activiteiten. Eiseres gebruikt haar merken Megapool en Megastore in verband met haar verkoop op tal van plaatsen in Nederland, onder andere in Amsterdam en directe omgeving. Op 21 november 1990 heeft gedaagde 1 aan de Kalverstraat te Amsterdam een winkel voor de verkoop van geluid- en beelddragers (een grammofoonplatenwinkel) geopend. Gedaagde 3 is directeur van gedaagde 1 alsmede directeur van gedaagde 2. Gedaagde 2 heeft zoals de raadsman van gedaagden stelt - gedaagde 1 "gelanceerd". Ter gelegenheid van de opening van haar winkel heeft gedaagde 1 uitnodigingen rondgezonden, waarin onder meer stond vermeld: "EINDELIJK... Een echte MEGA STORE in Nederland." Teneinde personeel voor haar winkel te werven verscheen op 26 oktober 1990 in het dagblad Het Parool een personeelsadvertentie waarin onder meer stond vermeld: " FAME Music, de eerste megastore in de Benelux " 3. Het geschil. Eiseres vordert in dit kort geding dat gedaagden wordt verboden gebruik te maken van het teken Megastore

18

18 januari 1993


alsmede hen elke andere inbreuk op de merken Megapool en Megastore te verbieden. Zij grondt haar vordering op de stelling, dat het gebruik van het teken Megastore door gedaagden inbreuk maakt op de rechten van eiseres op haar merken, nu het door gedaagde 1 gebruikte teken Megastore identiek is aan het anterieure merk Megastore van eiseres en daarnaast ook nog overeenstemt met het anterieure merk Megapool van eiseres. Ter onderbouwing van die stelling voert eiseres bovenvermelde feiten met betrekking tot de door gedaagde 1 rondgezonden uitnodiging en gepubliceerde personeelsadvertentie aan en wijst zij op de omstandigheid dat in recentelijk gepubliceerde artikelen in dagen weekbladen journalisten gebruik maken van het teken Megastore in de context van de opening van de winkel van gedaagde 1, alsmede dat in een op 13 november 1990 uitgezonden radio-interview door gedaagde 3 over de door gedaagde 1 te openen winkel werd gesproken als over "de eerste Megastore van Nederland." Naar de stelling van eiseres zijn gedaagden doende om aan het woord Megastore de beschrijvende aanduiding van een grote winkel te geven ("turbo-taal" voor een super- supermarkt). Gedaagden nebben de vordering gemotiveerd weersproken. De kern van het verweer is, dat zij menen dat het woord megastore een in hun branche (de platenbranche) internationaal gebruikte soortnaam is voor grammofoonplaten- annex entertainmentwinkels van uitzonderlijke grootte en dat zij die soortnaam vrij moeten kunnen gebruiken om daarmee de winkel van gedaagde 1 en gelijksoortige winkels aan te duiden. 4. De beoordeling. Bij de beoordeling gaan Wij er als vaststaand vanuit, dat gedaagden tot het moment van de behandeling van dit kort geding het teken Megastore niet als merk of onderscheidingsteken hebben gebruikt op door hen verkochte of verhandelde goederen. Onderhavig geschil, zoals dit na de vermindering van eis aan Ons is gepresenteerd, spitst zich dan ook toe op de vraag of het merk Megastore zoveel onderscheidend vermogen toekomt, dat gedaagden een daarmede overeenstemmend teken in de gegeven omstandigheden en op de gegeven wijze niet mochten gebruiken of bezigen. Blijkens het rapport van prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, d.d. 4 december 1990 heeft in Nederland het gebruik van het voorvoegsel mega (al sinds ruim een eeuw een bekend voorvoegsel in woorden als megaphoon) met name vanaf 1984 een expansieve groei doorgemaakt, niet in de laatste plaats te danken aan de opkomst van de computer en de ontwikkeling van de zgn. "Turbo-taal". Zo is de reeks versterkers "super" en "hyper" uitgebreid met "mega". Het woord megastore wordt naar analogie van b.v. drugstore een soortnaam, zonder de bijgedachte aan een merknaam. Tegen die achtergrond, gelet op de door gedaagden overgelegde verklaringen uit de grammofoonplatenbranche en de wijze waarop het litigieuze teken in de door gedaagde 1 rondgezonden uitnodigingen en door haar geplaatste personeelsadvertentie is gebruikt, is naar Ons voorlopig oordeel voorshands voldoende aannemelijk, dat gedaagden met het tot nu toe bekende gebruik door hen van het teken megastore een (grammofoonplatenwinkel van zeer grote omvang hebben aangeduid en moet binnen het kader van de thans gegeven feiten en omstandigheden eerder gestelde vraag naar Ons voorlopig oordeel dan ook negatief worden beantwoord, immers eiseres kan het gebruik van een soortnaam niet monopoliseren. Hierbij speelt in niet onbelangrijke mate mee, dat naar Ons voorlopig oordeel ook eiseres zelf inmiddels aan het door gedaagden gebezigd woordgebruik haar steentje heeft bijgedragen. In de reclamefolder, door eiseres uitgegeven naar aanleiding van de opening van haar winkel in Elden in oktober 1990 (mitsdien vóór de opening van de

winkel van gedaagde sub 1) wordt nagenoeg uitsluitend gesproken over "Megapool" en, minder in het oog vallend, onder toevoeging van het lidwoord de over "de Megastore" en staat, naast afdrukken van situatieschetsen welke kennelijk bedoeld zijn om de omvang van de winkel aan te geven, onder meer vermeld: - "Werkelijk uniek te noemen, de nieuwe Megastore van Megapool. In de Megastore, opgezet volgens buitenlands concept, met meer dan 2300 m2 winkelruimte "; - "In de Megastore te Elden is er een schepje bovenop gedaan. Op 170 m2 treft u "; - "De reden om naast de normale binnenstadswinkels een "Megastore" te beginnen "; - "In onze Megapool Megastore van 2300 m2 "; - "Onze leveranciers die dit soort vestigingen in het buitenland heel goed kenden, ". In een reclamefolder met betrekking tot de zgn. Megapool credit card vermeldt eiseres onder meer: "De nieuwste winkel met meer dan 5000 produkten op 2300 m2 biedt u een ongekende grote keus. Geen gewone Megapool-winkel dus. Vandaar de naam Megastore". Wij zullen het door eiseres gevorderde verbod in dit stadium dan ook niet toewijzen. 5. De beslissing. De president, rechtdoende in kort geding: Weigert de gevorderde voorzieningen; Veroordeelt eiseres in de kosten van dit kort geding tot op heden aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ 250,aan voorschotten en ƒ 1.000,- aan salaris voor de procureur. Enz.

Nr 4. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 januari 1992. (Escape/Escapade) Mrs J.J. Brinkhof, H.M.A. de Groot en H.R. Furstner. Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet. Het beroep op vervallenverklaring van het onder nummer R187.511 internationaal ingeschreven merk wegens niet normaal gebruik binnen drie jaren volgend op het depot daarvan buiten beschouwing gelaten, omdat de genoemde inschrijving blijkens de letter R niet een nieuwe (eerste) inschrijving betreft, doch een vernieuwing. Op grond van negen overgelegde verklaringen van bedrijven en personen die ieder als bij uitstek bekend met onder andere de cosmetica- en parfumbranche c.q. de daarin gevoerde merken beschouwd kunnen worden, aangenomen dat gedurende vijf aaneensluitende jaren voorafgaande aan de dagvaarding zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van het merk van gedaagde, nu de verklaringen er alle op neerkomen dat de ondertekenaars nooit van het merk van gedaagde hebben gehoord en gedaagde met betrekking tot het gebruik van haar merk in de Benelux slechts beroep heeft gedaan op een enkele te Cannes door een Belgische vennootschap gedane bestelling, welke niet is uitgevoerd. Art. 14 onder Cj° art. 5, aanhef en onder 3 BMW. Eiseres heeft belang om het verval van het merkrecht van gedaagde in te roepen, omdat dit belang gelegen is in (de uitsluiting van) het risico dat zij op enig moment in de toekomst geconfronteerd zou worden met een op het door gedaagde gepretendeerde recht op het merk Escapade gebaseerde actie ter bestrijding van het door eiseres voorgenomen gebruik van het merk Escape voor dezelfde soort van waren. Candoe Creations Ltd. te New York, New York, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur Jhr Mr D J . de Brauw, advocaat Mr M. Kupperman te Amster-

18 januari 1993


dam, tegen Laboratoires France-Parfum S.A. te Nanterre, Frankrijk, gedaagde, procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr G.J. Kemper te Amsterdam. 2. De vaststaande feiten Tussen partijen staat het navolgende vast. - Gedaagde is houdster van de internationale inschrijving van het merk "Escapade" voor de Benelux onder het nummer R187.511, de dato 15 september 1975 gedeponeerd voor waren uit de warenklassen 3 (onder andere cosmetica, parfums) en 21 (onder andere toiletartikelen). - Eiseres is houdster van het Benelux-depot nr. 754954 de dato 13 november 1975 betreffende het merk "Escape", gedeponeerd voor waren van de warenklassen 3, 18 en 25 (onder andere cosmetica en parfum). - Eiseres is voornemens een nieuwe lijn van parfums en cosmetica onder het merk "Escape" op, onder andere, de markt van de Benelux te introduceren. 3. De vorderingen en de grondslag daarvan Eiseres heeft, kort gezegd, gevorderd primair de vervallen verklaring van het recht op het merk "Escapade" voor de Benelux met bevel tot doorhaling van de inschrijving daarvan in zoverre, althans zodanige vervallen verklaring van het recht op dat merk met bevel tot doorhaling van de inschrijving daarvan (slechts) voor die waren waarvoor zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen de Benelux, alsmede subsidiair een verklaring voor recht dat eiseres door gebruik in de Benelux van het merk "Escape" voor de waren waarvoor dit merk is gedeponeerd geen inbreuk maakt op de rechten van gedaagde met betrekking tot haar hiervoor genoemde merk in de Benelux. Eiseres heeft aan haar vorderingen tot vervallen verklaring en bevel tot doorhaling onder meer ten grondslag gelegd dat gedurende drie jaar te rekenen vanaf de dag van depot, althans gedurende vijf aaneensluitende jaren voorafgaande aan de datum van dagvaarding geen normaal gebruik is gemaakt van het merk "Escapade", althans niet voor alle waren waarvoor dat merk is gedeponeerd, terwijl voor dit niet-gebruik geen geldige reden bestaat of heeft bestaan. Aan haar subsidiaire vordering tot een verklaring voor recht heeft eiseres onder meer ten grondslag gelegd dat de beide merken van partijen geen met elkaar overeenstemmende tekens zijn. 4. Het verweer Gedaagde stelt zich op het standpunt dat de dagvaarding nietig is, (ook) omdat deze innerlijk tegenstrijdig is. Eiseres is volgens gedaagde voorts geen belanghebbende in de zin van de Benelux Merkenwet (BMW) en dient om die reden niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen. In elk geval dienen de vorderingen te worden afgewezen omdat gedaagde in elk geval in de vijf jaren voorafgaand aan de dagvaarding wel degelijk gebruik van haar merk "Escapade" voor de waren waarvoor dat is ingeschreven heeft gemaakt, althans, voor het geval dat gebruik geen "deugdelijk" gebruik zou zijn, voor het niet-gebruik in die periode een geldige reden bestond. De merken "Escape" en "Escapade" zijn volgens gedaagde wel degelijk met elkaar overeenstemmende tekens. 5. Bevoegdheid Nu noch gedaagde, noch eiseres woon- of verblijfplaats heeft binnen de Benelux, is deze Rechtbank op grond van artikel 37 sub A, derde alinea (slot) BMW bevoegd tot kennisneming van de vorderingen. 6. Beoordeling excepties en geschil a. Ten aanzien van het verzoek van eiseres om de naam van eiseres in de processtukken te lezen als Candoe Creations Ltd. en het naar aanleiding daarvan door gedaagde gedane beroep op nietigheid van de dagvaarding, c.q. het daartegen door gedaagde gedane verzet overweegt de Rechtbank als volgt.

19

Gegeven het feit dat gedaagde op de dagvaarding is verschenen, verwerpt de Rechtbank het beroep op nietigheid aangezien het gebrek niet van dien aard is dat gedaagde daardoor in zijn verdediging is benadeeld. Waar gedaagde voorts geen rechtens relevant belang bij haar verzet tegen dit verzoek van eiseres heeft gesteld, dat aan honorering daarvan in de weg zou staan, dient het verzet van gedaagde tegen dit verzoek te worden gepasseerd en dient voor Candoe Creations Inc. in de processtukken Candoe Creations Ltd. te worden gelezen. b. Ook de door gedaagde opgeworpen exceptie van nietigheid van de dagvaarding wegens innerlijke tegenstrijdigheid daarvan dient te worden verworpen. Het feit dat in de dagvaarding een primair en een subsidiair standpunt wordt ingenomen, maakt deze niet innerlijk tegenstrijdig. De primaire vordering is gebaseerd op door eiseres gesteld niet-gebruik van het merk van gedaagde, terwijl de subsidiaire vordering van een verklaring voor recht is gebaseerd op het uitgangspunt dat de merken van partijen geen met elkaar overeenstemmende tekens zijn. Deze stellingen zijn zeer wel naast elkaar bestaanbaar. Het door eiseres sub 5 van de dagvaarding gestelde belang bij haar vorderingen (vrees voor een onterechte verbodsactie) is ook met geen van die stellingen in strijd. cl. Eiseres heeft het door haar gestelde belang bij pleidooi nader toegelicht: haar belang bij haar vorderingen is gelegen in (de uitsluiting van) het risico dat eiseres op enig moment in de toekomst geconfronteerd zou worden met een, op het door gedaagde gepretendeerde recht op het merk "Escapade" gebaseerde actie van gedaagde, strekkende tot een verbod van het gebruik van het merk "Escape" en daaruit voor eiseres voortvloeiende onzekerheden. Reeds blijkens het namens gedaagde ook tegen de subsidiaire vordering sub c van het petitum gevoerde verweer bestaat dat risico inderdaad en dat maakt dat eiseres wel degelijk belanghebbende is in de zin van de BMW. c2. Of eiseres, zoals gedaagde bij pleidooi nog heeft aangevoerd, voornemens zou zijn om rechten met betrekking tot het gebruik van haar merk "Escape" aan anderen in licentie te geven, is in dit verband niet relevant, nu niet betwist is dat eiseres thans zelf de rechthebbende is met betrekking tot het door haar gedeponeerde merk. dl. Thans komt de Rechtbank toe aan de beoordeling van de primaire vordering van eiseres. Eieseres heeft daaraan allereerst ten grondslag gelegd dat gedurende de drie jaren volgend op het depot de dato 15 september 1975 van het merk van gedaagde daarvan geen, althans geen normaal gebruik binnen de Benelux is gemaakt. De Rechtbank moet ten aanzien van deze grondslag vaststellen dat eiseres en gedaagde er ten onrechte van uitgaan dat de internationale inschrijving onder nummer Rl 87.511 een nieuwe (eerste) inschrijving betreft. Het is de Rechtbank gebleken dat de genoemde inschrijving een vernieuwing betreft (: de letter R staat voor Renouvellement van een eerder ingeschreven depot van het merk "Escapade"). De stellingen van eiseres en het verweer van gedaagde betrekking hebbend op het niet-gebruik na het depot na 15 september 1975 moeten dan ook buiten beschouwing worden gelaten. d2. Voorts heeft eiseres aangevoerd dat gedurende vijf aaneensluitende jaren voorafgaande aan de datum van dagvaarding geen normaal gebruik is gemaakt van het merk van gedaagde, terwijl voor dit niet-gebruik geen geldige reden bestaat. Ter adstructie van die stelling heeft eiseres negen verklaringen overgelegd van bedrijven en personen die ieder als bij uitstek bekend met onder andere de cosmetica- en parfumbranche c.q. de daarin gevoerde merken beschouwd kunnen worden. Die verklaringen komen er alle op neer dat de ondertekenaars nooit van het merk "Escapade" hebben gehoord. Daartegenover heeft gedaagde gesteld dat het merk in de genoemde periode daadwerkelijk is gebruikt voor het


20

verhandelen van producten. Gedaagde wijst daarbij op allerlei activiteiten die met betrekking tot het merk zouden hebben plaatsgevonden, zoals bestelling en aflevering van flessen en verpakkingen en verspreiding van folders in het jaar 1990. Niet gesteld of gebleken is echter dat deze activiteiten (ook) in de Benelux zijn ontplooid en reeds daarom moet de Rechtbank aan deze stellingen voorbijgaan. Met betrekking tot een gebruik van het merk in de Benelux heeft gedaagde slechts aangevoerd dat de Belgische vennootschap Bubbe S.A. 6.000 flacons, voorzien van het merk "Escapade" heeft besteld op 23 oktober 1990 op een symposium te Cannes. Die bestelling is echter niet uitgevoerd omdat de diverse toeleveranciers in gebreke zijn gebleven om tijdig aan hun verplichtingen te voldoen, zodat de levering van het product niet voor de datum van dagvaarding kon plaatsvinden. Verdere bestellingen zijn niet uitgelokt. Aldus moet als vaststaand worden aangenomen, mede gezien de bovengenoemde negen door eiseres overgelegde verklaringen van bedrijven en personen, dat in de vijf jaren voorafgaand aan de datum van dagvaarding van het merk "Escapade" geen normaal gebruik is gemaakt van dat merk binnen de Benelux, terwijl evenmin sprake is van een geldige reden voor dat niet-gebruik, aangezien het in gebreke blijven van toeleveranciers tot het gewone ondernemersrisico behoort en aan gedaagde moet worden toegerekend. Nu ingevolge artikel 14 sub C van de BMW reeds op grond daarvan de vervallen verklaring van het merkrecht voor de Benelux kan worden ingeroepen, dient de primaire vordering van eiseres in voege als hierna vermeld te worden toegewezen. e. Dat maakt dat de subsidiaire vorderingen en daartegen gerichte verweren geen bespreking behoeven. f. Gedaagde behoort als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure aan de zijde van eiseres te worden beoordeeld. Tot de kosten van deze procedure behoren niet de eventuele kosten van doorhaling. Rechtdoende: spreekt uit de vervallenverklaring voor de Benelux van het recht op het onder nummer Rl 87.511 in het internationale register ingeschreven merk; beveelt de doorhaling van die inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau; gelast het Benelux Merkenbureau deze vervallenverklaring mee te delen aan het Internationaal Bureau; veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak begroot op ƒ 2.110,-; wijst af het anders of meer gevorderde. Enz.

Nr 5. Hoge Raad der Nederlanden, 26 juni 1992.

oorspronkelijk werk" wanneer die illustratie los van het boek, maar in de hiervoor weergegeven samenhang met de boekbespreking wordt afgedrukt. Een afwijkend formaat of een afwijkende omlijning is in deze situatie in beginsel niet vereist?) Henriëtte Maria Sophia Damave te Amsterdam, eiseres tot cassatie, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, tegen Trouw/Kwartet B.V. te Amsterdam, verweerster in cassatie, advocaat Mr S. de Wit. a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, enkelvoudige kamer, 22 maart 1989 (Mr C L . Kuijper-Keijzer). Gronden van de beslissing. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede blijkens overgelegde en in zoverre niet bestreden bescheiden staat in dit geding in elk geval het volgende vast: a- Trouw heeft als uitgeefster van het dagblad "Trouw" op 30 april 1986 in deze krant een bespreking gepubliceerd van het boek "De groeipijnen van Adriaan Mole". b- Dit boek is geïllustreerd met tekeningen van Damave met onder andere onderstaande tekening op bladzijde 91:

c- Trouw heeft bij bovenbedoelde boekbespreking onder vermelding van de woorden "met zeer aparte tekeningen van Henriëtte Damave" onderstaande tekening gepubliceerd: g^ïsSa^Ë^Ë^^^^^: Illustratie uit'De groeipijnen van . Adriaan Mole' van de hand tan Henriëtte Dama-

(Damave/Trouw) Mrs W. Snijders, A.R. Bloembergen, H.L.J. Roelvink, W.J.M. Davids en J.H. Nieuwenhuis. Art. 15a, tweede lid Auteurswet 1912. Het afdrukken van een illustratie uit het besproken boek bij een boekbespreking in een dagblad of tijdschrift levert in beginsel een toelaatbaar citaat op, mits de afbeelding samen met de tekst van de bespreking redelijkerwijs kan worden beschouwd als één geheel dat ertoe strekt om aan de lezer een indruk van het betreffende boek te geven. Het verband tussen tekst en afbeelding moet voldoende duidelijk zijn, bijv. door plaatsing en onderschrift daarvan. De opneming zal de grenzen van een toelaatbaar citaat te buiten gaan, wanneer op de afbeelding een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat dagblad of tijdschrift verkrijgt. Bij een boekillustratie bestaat reeds voldoende "duidelijk verschil met het

18 januari 1993

lefcoek, lint Hen een dijk alge slot wat

a.Jn groeipijnen van Adrlaaa.» 'Fontein,met « e r aparte teke-& Het Isundltsoort tinnen dat laar- Mole'.door SueTowrtsend. :.- ".TOngen van Henriëtte Dama-H je merkt-dat niet een puber .»«_ « . • » n i » hn»k hnu-.ht orerat "veï begint met ten telegram1! - maar eenjolwawene » heelt.

') Zie de noot aan het slot van het arrest blz. 24; Red.

18 januari 1993


2 Damave vordert nu een verklaring voor recht dat Trouw in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in de Auteurswet door het publiceren in haar dagblad van 30 april 1986 van een door haar gemaakte tekening, en voorts de veroordeling van Trouw aan haar ƒ 6.000, = te betalen althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, met veroordeling van Trouw in de kosten van het geding. Damave baseert haar vorderingen op het haar toekomende auteursrecht op de door haar vervaardigde tekeningen. 3 Trouw voert een aantal verweren: a- zij erkent niet dat Damave auteursrechthebbende is; b- het artikel in haar dagblad is een aankondiging/ beoordeling van een boek dat in zijn geheel als een werk moet worden beschouwd; c- er is geen verwarring mogelijk tussen de krantepublicatie en de pagina in het boek waarop de tekening is afgedrukt; d- de door Damave gevorderde schadevergoeding is buiten proporties. 4 In verband met haar eerste verweer vraagt Trouw in feite aan Damave te bewijzen dat zij (nog) rechthebbende is. Dit standpunt is onjuist en wel op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Auteurswet. Immers Damave is voor in het boek als maker van omslag en tekeningen aangeduid en dus zou Trouw dienen te bewijzen dat zij geen rechthebbende is. Trouw heeft nagelaten dit specifiek te bewijzen aan te bieden zodat er voor een dergelijke bewijsopdracht geen plaats is. 5 Het hierboven onder 3b- genoemde verweer dat het besproken boek in zijn geheel als een werk moet worden beschouwd kan op zichzelf juist zijn in die zin dat het een verzamelwerk is waarop auteursrecht rust. Ingevolge artikel 10-6° (en artikel 5 lid 1) doet dit evenwel niet af aan het afzonderlijke auteursrecht op de oorspronkelijke werken die van een verzamelwerk deel uit maken. 6 De vraag die dan ook thans beoordeeld moet worden is of de krantepublicatie mede is te beschouwen als een aankondiging/beoordeling van het oorspronkelijke werk, de tekening van Damave, en of met betrekking van die publicatie is voldaan aan de voorwaarden van artikel 15a lid 2 van de Auteurswet, waarop Damave zich beroept. 7 Terecht stelt Trouw dat er in de publicatie ook ten aanzien van de tekening sprake was van een aankondiging en, zij het kort, ook van een beoordeling. 8 Beslissend voor het geschil is dan ook de overblijvende vraag of is voldaan aan de voorwaarde gesteld in artikel 15a van voornoemde wet dat de tekening zoals deze is gepubliceerd een duidelijk verschil vertoont met het oorspronkelijke werk. Ook dat is het geval. Niet alleen verschillen de afbeeldingen zoals hierboven onder lb- en lc- weergegeven aanzienlijk in grootte, bovendien is de tekening in de krantepublicatie aan de bovenzijde voorzien van een zwart kader en voorts omgrensd door de tekst van het artikel, terwijl bij de wijze waarop de tekening in het boek is gepubliceerd juist de grote omringende delen wit essentieel zijn. 9 Nu Trouw bij haar publicatie heeft voldaan aan eerder genoemde voorwaarden leidt dit tot de volgende Beslissing. De rechtbank: - wijst het gevorderde af; - veroordeelt Damave in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Trouw begroot op ƒ 1.358,15. Enz. b) Gerechtshof te Amsterdam, 6 december 1990 (Mrs W.D.C, ter Haar, J.P.G. Poell en M.E. van ZandwijkHillebrands). 4. Bespreking van de grieven. 4.1 De grieven betreffen alle de vraag of Trouw zich

21

bij publicatie van de litigieuze illustratie mag beroepen op artikel 15a van de Auteurswet. Zij zullen, nu Damave in de toelichting die zij per grief geeft geen strikt onderscheid tussen de diverse onderdelen van dit artikel handhaaft, gelijktijdig worden behandeld. 4.2 Het artikel in het dagblad "Trouw" is door de rechtbank anders dan Damave meent, terecht (mede) beschouwd als een aankondiging, als bedoeld in het eerste lid van voormeld artikel, van het werk van Damave, bestaande uit vijf illustraties bij het boek "De groeipijnen van Adriaan Mole". Dit volgt uit de zinsnede in genoemd dagblad "met zeer aparte tekeningen van Henriëtte Damave" en uit de publicatie daarin van één van de tekeningen zelf met de afzonderlijke toevoeging "Illustratie uit "De groeipijnen van Adriaan Mole" van de hand van Henriëtte Damave". De aandacht van het publiek wordt aldus duidelijk (mede) op het illustratiewerk van Damave gevestigd. Daarbij is door de kwalificatie "zeer apart" ook sprake van een - zij het summiere beoordeling. 4.3 De publicatie van de onderhavige tekening is voorts als toelaatbaar citaat te beschouwen nu deze een inhoudelijk verband heeft met het betoog, waarbij de tekening is afgedrukt. Anders dan Damave meent behoort tot dit betoog de gehele boekbespreking, en niet alleen de zinsneden die direct betrekking hebben op haar illustratiewerk. Immers, dit werk is speciaal vervaardigd bij de geschreven tekst van "De groeipijnen van Adriaan Mole" en maakt daarvan een onderdeel uit. Het vereiste verband tussen de tekening en de tekst is derhalve zeker aanwezig. De verhouding tussen de tekst en de tekening, die qua volume (blijkens een bij conclusie van antwoord overgelegde en niet bestreden copie) ongeveer 1/4 van het volume van het artikel als geheel beslaat, is niet disproportioneel. 4.4 Het citeren is, gelet op het voorgaande, ook in overeenstemming met hetgeen in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, terwijl het afdrukken van één van vijf illustraties uit het boek door het bespreken van dit boek is gerechtvaardigd. 4.5 Rest tenslotte de vraag of de tekening, zoals gepubliceerd, door haar grootte of door de werkwijze volgens welke zij is vervaardigd een duidelijk verschil toont met het oorspronkelijk werk, zoals artikel 15a tweede lid van de Auteurswet bij overname van een werk in zijn geheel vereist. De grootte verschilt in casu enigszins doch voor de normaal oplettende toeschouwer zonder meetinstrument niet aanzienlijk (afmetingen in het boek 10,5 bij 10,4 centimeter, afmetingen in de krant 11,3 bij 11,1 centimeter). Voldoende is echter, in samenhang met het - geringe verschil in grootte, dat de afdruk in "Trouw" aan de bovenzijde en rechts opzij is voorzien van een zwarte rand en voor het overige is omgeven door tekst, zulks terwijl de tekening in het boek is omgrensd door grote delen wit. Anders dan Damave meent, valt een en ander onder de werkwijze volgens welke het werk is vervaardigd. Ten overvloede overweegt het hof dat vorenbedoeld verschil nog temeer geldt, nu, gelijk Damave bij conclusie van repliek heeft opgemerkt, het gebruikte krantenpapier een mindere kwaliteit heeft dan het papier in het boek. 4.6 Het bovenstaande brengt mee dat geen van de grieven doel treft. 5. Slotsom. De verwerping der grieven leidt ertoe dat het vonnis van de rechtbank onder aanvulling van gronden moet worden bekrachtigd, met veroordeling van Damave als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep. 6. Beslissing. Het hof: - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; - veroordeelt Damave in de kosten van het geding in hoger beroep tot heden aan de zijde van Trouw begroot


22

op ƒ 1.650,-. Enz. c) Cassatiemiddelen. 2a. Anders dan het Hof in rovv. 4.2.-4.4. tot uitgangspunt lijkt te nemen, is voor de geoorloofdheid van een citaat in de zin van art. 15a (en in het bijzonder het tweede lid van art. 15a) van de Auteurswet (AW) niet bepalend, en althans niet voldoende, dat er een inhoudelijk verband bestaat tussen het betoog waarbij of waarin het citaat is geplaatst; en anders dan het Hof in rov. 4.3. lijkt te hebben aangenomen, is voor de geoorloofdheid van een citaat als bedoeld in art. 15a, tweede lid AW irrelevant de verhouding tussen tekst en tekening indien, zoals o.a. uit de betreffende rovv. blijkt, "de tekst" een boekbespreking is van een boek waarin de "geciteerde" afbeelding voorkomt, en indien van de gehele boekbespreking slechts bepaalde (korte) zinsneden betrekking hebben op het illustratiewerk waarvan de geciteerde afbeelding deel uitmaakt, 's Hofs onderhavige beslissingen geven dan ook blijk van een onjuiste rechtsopvatting. b. Ten rechte had het Hof immers behoren te beoordelen of de door Trouw afgedrukte afbeelding van een door Damave gemaakte tekening een zodanig ondergeschikt deel van de betreffende tekst vormde, dat de door opneming in de tekst tot stand gebrachte verveelvoudiging redelijkerwijs niet meer als een vorm van exploitatie van het betreffende (teken)werk kan worden beschouwd. De beoordeling aan de hand van dit criterium kan niet (slechts) plaatsvinden door vast te stellen dat er inhoudelijk verband bestaat tussen het betoog waarbij of waarin de betreffende tekening is afgebeeld en die tekening; terwijl ook de vaststelling dat de verhouding tussen de tekst en de tekening (danwei het "volume" daarvan, waarmee het Hof blijkens rov. 4.3. bedoelt: de plaatsruimte die tekst en afbeelding respectievelijk in beslag nemen) niet disproportioneel is, niet kan dienen en zeker niet alléén voldoende is - om de gevolgtrekking te rechtvaardigen dat de "geciteerde" tekening in die mate ondergeschikt is aan de tekst, dat de betreffende verveelvoudiging redelijkerwijs niet als een vorm van exploitatie van de betreffende tekening kan worden beschouwd; wat in versterkte mate het geval is wanneer de betreffende vaststelling (zoals blijkens 's Hofs rov. 4.3. hier het geval is) ziet op een tekst waarin een gehele boekbespreking vervat is, terwijl slechts bepaalde (korte) zinsneden uit de tekst direct betrekking hebben op het illustratiewerk waarvan de "geciteerde" tekening deel uitmaakt. 3a. In rechtstreeks verband met het in middelonderdeel 2 betoogde, maar ook afgezien daarvan, geldt voorts het volgende: het Hof heeft ten onrechte niet geoordeeld, dat de tekening van Damave die Trouw in het in geding zijnde artikel heeft gereproduceerd, niet slechts de functie heeft van ondersteuning of toelichting van of bij de tekst van het in Trouw geplaatste artikel (of van of bij die passages uit het artikel die op Damave's illustratiewerk betrekking hadden), maar dat die tekening tevens, en althans in relevante mate, diende ter versiering en verfraaiing van de betreffende publikatie (en dus ter verhoging van de aantrekkelijkheid van de betreffende publikatie in Trouw). Het Hof heeft althans ten onrechte nagelaten te onderzoeken of het zojuist gezegde het geval was, hoewel Damave zich daar (o.a. in de inleidende dagvaarding, alinea 4 en in de conclusie van repliek alinea 5; en in appel in de memorie van grieven, slot van de toelichting bij grief I en toelichting bij grief II) uitdrukkelijk op had beroepen. Indien de afbeelding die in een bepaalde aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling wordt overgenomen niet in overwegende mate de functie heeft van ondersteuning van of toelichting bij het betoogde, maar daarentegen in overwegende mate of minstens in een meer dan verwaarloosbare mate dient om de betreffende publikatie te verfraaien, te verlevendigen of anderszins aantrekkelijker

18 januari 1993

te maken, kan niet gezegd worden dat de betreffende verveelvoudiging in zoverre beantwoordt aan wat naar regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, danwei beantwoordt aan de maatstaf dat (met name) de omvang van het citaat door het te bereiken doel gerechtvaardigd moet zijn. Het in dit middelonderdeel betoogde is althans het geval wanneer het betreffende citaat niet (tevens) noodzakelijk, of in hoge mate dienstig is voor de ondersteuning of toelichting van het overige betoog - wat i.c. niet gesteld was, en (dan ook) door het Hof niet is vastgesteld. Daarnaast kan van een onder de hiervoor in dit middelonderdeel besproken omstandigheden verveelvoudigde afbeelding, niet worden gezegd dat de betreffende verveelvoudiging redelijkerwijs niet meer als een vorm van exploitatie van het betreffende tekenwerk kan worden beschouwd, of behoeft althans de beslissing in andere zin, in het licht van het in dit middelonderdeel aangevoerde, een nadere motivering die in het bestreden arrest ontbreekt. b. Het hiervóór in dit middelonderdeel sub a gestelde brengt mee dat het Hof er in de row. 4.3. en 4.4. blijk van heeft gegeven dat het van een onjuiste rechtsopvatting uitging; en dat het Hof althans het bestreden arrest onvoldoende heeft gemotiveerd door niet te beslissen op de in middelonderdeel 3 sub a hiervoor aangeduide stellingen van Damave. Op dezelfde wijze als in middelonderdeel 2 hiervoor gedaan, kan worden geconstateerd dat de vaststellingen van het Hof in rov. 4.3. ten aanzien van het verband tussen het betoog in Trouw's publikatie en de gereproduceerde tekening van Damave, en ten aanzien van de respectieve "volumes" van tekst en gereproduceerde tekening, geen dragende gronden (kunnen) opleveren om aan het in middelonderdeel 3a hiervoor bedoelde betoog van Damave voorbij te gaan of om dat betoog te verwerpen; en dat dus ook de juridische gevolgtrekkingen die het Hof in rov. 4.4. aan de in rov. 4.3. gedane vaststellingen verbindt op een onjuiste rechtsopvatting (moeten) berusten, of althans een deugdelijk gefundeerde motivering ontberen. 4. In het licht van de terughoudendheid die bij de beoordeling van de in art. 15a AW geregelde "citeervrijheid" past (en die nader door het in art. 15a, tweede lid AW gebruikte woord "duidelijk" wordt geaccentueerd) kan ook niet als toereikend gelden, hetgeen het Hof in rov. 4.5. heeft overwogen met betrekking tot de toepassing, op het onderhavige geval, van de in art. 15a tweede lid AW neergelegde clausulering, dat de "geciteerde" afbeelding een duidelijk verschil moet vertonen met het oorspronkelijke werk. Bijvoorbeeld wanneer men als werkhypothese aanneemt (zoals in cassatie minstgenomen veronderstellenderwijs mag worden aangenomen), het door Damave op de in middelonderdeel 3a hiervoor aangeduide plaatsen gestelde feit dat de door Trouw bij het in geding zijnde artikel overgenomen illustratie van Damave in overwegende mate, of althans in relevante mate, diende ter versiering en verfraaiing van Trouw's publikatie, kan het feit dat de betreffende illustratie (die volgens 's Hofs vaststelling qua grootte slechts weinig van het origineel afweek) aan de bovenzijde en rechts opzij in een kader was geplaatst en voor het overige door de tekst van de betreffende publikatie was omgeven (terwijl de oorspronkelijke tekening is omgrensd door grote delen wit) niet opleveren dat aan het criterium van art. 15a lid 2 AW (slot) is voldaan, en kunnen deze feiten althans geen begrijpelijke motivering voor de betreffende beslissing opleveren; terwijl hetzelfde geldt voor 's Hofs vaststelling met betrekking tot de kwaliteit van het gebruikte papier. De woorden aan het slot van art. 15a lid 2 AW beogen, voor het in dat artikellid geregelde geval, een nadere restrictie van het recht om auteursrechtelijk beschermd materiaal te citeren. Aan die strekking komt niet, of komt onvoldoende tegemoet 's Hofs hier bestreden waardering, die erop neerkomt dat een dagblad van de aantrekkelijkheidsver-

18 januari 1993


hogende functie van een illustratie bij een aankondiging, beoordeling e.d., zou mogen profiteren door die illustratie met slechts geringe wijziging van het oorspronkelijke formaat te plaatsen, niet in het oorspronkelijke kader, maar in de bij een dagblad gebruikelijke inkadering van lijnenkaders en tekst van kranteartikelen; en door de illustratie af te drukken op krantenpapier in plaats van op een van de papiersoorten die voor andere publikaties plegen te worden gebruikt. De juistheid van 's Hofs onderhavige oordeel zou immers meebrengen dat overneming van illustraties in dagbladen naar de aard der dingen steeds, of althans zeer veelvuldig, zou beantwoorden aan het in art. 15a lid 2, slot, AW neergelegde beperkende criterium (omdat zich bij publikaties in dagbladen zeer veelvuldig de door het Hof in rov. 4.5. vastgestelde combinatie van omstandigheden voordoet); waardoor de functie van een nadere beperking van het "citeerrecht" die met de bepaling van art. 15a tweede lid (slot) AW wordt beoogd, op het gebied van het overnemen in dagbladen in onaanvaardbare mate zou worden ondergraven. Enz. d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr L. Strikwerda, 8 mei 1992. 6. Na onderdeel 1, dat geen klacht bevat, verwijt onderdeel 2 onder a het hof ten onrechte tot uitgangspunt te hebben genomen dat voor de geoorloofdheid van een citaat in de zin van art. 15a AW bepalend, althans voldoende, is dat er een inhoudelijk verband bestaat tussen het citaat en het betoog waarbij of waarin het citaat is geplaatst. 7. Het komt mij voor dat deze klacht op een verkeerde lezing van het bestreden arrest berust. Blijkens r.o. 4.3 tot en met 4.5 heeft het hof niet beslist dat reeds de enkele omstandigheid dat tussen tekening en tekst een inhoudelijk verband bestaat het beeldcitaat geoorloofd maakt. Uit r.o. 4.3 slot, r.o. 4.4 en r.o. 4.5 blijkt dat het hof aan die geoorloofdheid een aantal nadere eisen stelt, zodat deze hierboven onder 4. geparafraseerd zijn weergegeven. De klacht mist derhalve feitelijke grondslag en moet daarom falen. 8. Voorts bevat onderdeel 2 onder a de klacht dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat er een relevante verhouding is tussen tekst en citaat, nu - kort gezegd die tekst vrijwel uitsluitend over het boek en niet over het illustratiewerk gaat. 9. Als ik het goed zie, richt deze klacht zich tegen de passage in r.o. 4.3 van het bestreden arrest welke luidt: "Anders dan Damave meent behoort tot dit betoog de gehele boekbespreking, en niet alleen de zinsneden die direct betrekking hebben op haar illustratiewerk. Immers, dit werk is speciaal vervaardigd bij de geschreven tekst van "De groeipijnen van Adriaan Mole" en maakt daarvan een onderdeel uit. Het vereiste verband tussen de tekening en de tekst is derhalve zeker aanwezig". Dit oordeel berust op feitelijke waarderingen en kan derhalve in cassatie op juistheid niet worden getoetst. Het getuigt ook niet van een onjuiste opvatting van het begrip "citeren" als bedoeld in art. 15a AW: als er verband is tussen de overneming en de context, is er sprake van citeren. Vlg. Verkade-Spoor, Auteursrecht (1985), p. 158 en Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 3e dr. (1990), p. 110. Het oordeel van het hof is ook niet onbegrijpelijk. De klacht zal daarom moeten falen. 10. Onderdeel 2 onder b is klaarblijkelijk geënt op HR 22 juni 1990, NJ 1991, 268, met noot van J.H. Spoor (zie voorts E.J. Dommering, Informatierecht/AMI 1990, p. 202 en H. Cohen Jehoram, AA 1991, p. 672) en betoogt dat het hof bij de beoordeling van de geoorloofdheid van het citaat als criterium had behoren aan te leggen of de door Trouw afgedrukte afbeelding van de door Damave gemaakte tekening een zodanig ondergeschikt deel van de

23

betreffende tekst vormde, dat de door opneming in de tekst tot stand gebrachte verveelvoudiging redelijkerwijs niet meer als een vorm van exploitatie van het betreffende werk kan worden beschouwd. [nr 11. ontbreekt; Red.] 12. Dat het hof deze maatstaf (die blijkens r.o. 3.4 van het genoemde arrest van de Hoge Raad ook geldt bij de toepassing van de nieuwe regeling van het citeerrecht in art. 15a AW) niet met zoveel woorden noemt, is niet beslissend. Waar het op aankomt is of het oordeel van het hof voldoet aan die maatstaf. 13. Dit laatste is naar mijn mening het geval. Uit de omstandigheden waarop het hof zijn oordeel heeft gegrond, volgt immers dat de afbeelding van de tekening bij het artikel in "Trouw" geen zelfstandige exploitatiefunctie heeft. Het hof heeft vastgesteld dat de afbeelding een inhoudelijk verband heeft met het betoog waarbij de tekening is afgedrukt, dat de verhouding tussen de tekst en de tekening niet disproportioneel is, en dat de tekening, zoals afgedrukt, door met name de lay-out en het papier waarop het is gedrukt, een duidelijk verschil vertoont met het oorspronkelijke werk. Daarin ligt besloten dat het beeldcitaat niet min of meer los aan het betoog is toegevoegd, maar aan dat betoog ondergeschikt is, en dat het beeldcitaat als reproductie voldoende afstand houdt van het origineel. Dat 's hofs oordeel het beeldcitaat onder deze omstandigheden als een toelaatbaar citaat is aan te merken, getuigt m.i. niet van een onjuiste rechtsopvatting en, meer bepaald, niet van een miskenning van de eis dat de reproduktie een zodanig ondergeschikt onderdeel van de tekst moet vormen dat de door de opneming in die tekst tot stand gebrachte verveelvoudiging redelijkerwijs niet meer als een vorm van exploitatie van het betreffende kunstwerk kan worden beschouwd. Voor verdere toetsing in cassatie is geen ruimte, aangezien het oordeel van het hof sterk verweven is met waarderingen van feitelijke aard. De klacht van onderdeel 2 onder b moet dan ook naar mijn mening falen. 14. Onderdeel 3 verdedigt de opvatting dat een beeldcitaat ontoelaatbaar is, indien het citaat niet slechts de functie heeft van ondersteuning of toelichting van de tekst, maar tevens, althans in relevante mate, dient ter verfraaiing van de betreffende publicatie. Door dit laatste gezichtspunt in zijn oordeel niet te betrekken zou het hof het recht hebben geschonden en voorts, nu Damave heeft gesteld dat het beeldcitaat in de publicatie (mede) ter verfraaiing van die publicatie diende, zijn motiveringsplicht hebben geschonden door op die stellingen van Damave niet te beslissen. 15. De door het onderdeel verdedigde opvatting gaat m.i. te ver. Bij aanvaarding van deze opvatting is er vrijwel geen ruimte meer voor het (geoorloofd) citeren van een werk van beeldende kunst, aangezien in de meeste gevallen het citaat van het kunstwerk tevens leidt tot verfraaiing van de publicatie waarin het beeldcitaat is opgenomen. Ik zou daarom menen dat het beeldcitaat pas zijn geoorloofd karakter verliest, indien het uitsluitend of in hoofdzaak dient tot verfraaiing van de publicatie waarin het is opgenomen. Vgl. Verkade-Spoor, a.w., p. 158 en Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1988), p. 224. Waar het in de eerste plaats op aankomt is of het beeldcitaat redelijkerwijs niet als een vorm van exploitatie van het werk kan worden beschouwd. Criterium daarbij is of het beeldcitaat een ondergeschikt onderdeel van de tekst vormt. Met dit criterium laat zich de geoorloofde illustratie van de tekst scheiden van het gebruik van beeldmateriaal uitsluitend of in hoofdzaak om de exploitatie van de eigen tekst ten koste van de belangen van de auteur lucratiever te doen zijn (vlg. E.J. Dommering, Informatierecht/Ami 1990, p. 205 r.k. slot). Daarnaast is aan een zelfstandig verfraaiingscriterium geen behoefte, zou ik menen. 16. Waar het hof heeft vastgesteld dat de reproductie van de tekening van Damave een inhoudelijk verband

24


heeft met het betoog waarbij de tekening is afgedrukt ("het vereiste verband tussen de tekening en de tekst is zeker aanwezig", r.o. 4.3), ligt daarin besloten dat het beeldcitaat niet uitsluitend of in hoofdzaak ter verfraaiing van de publicatie diende. Gelet op hetgeen hierboven onder 15 is opgemerkt, getuigt 's hofs oordeel m.i. dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting en is dit oordeel, ook zonder nadere motivering, voldoende begrijpelijk tegenover de stellingen van Damave. Onderdeel 3 acht ik daarom, zowel in zijn rechtsklacht als in zijn motiveringsklacht, ongegrond. 17. Onderdeel 4 keert zich tegen het oordeel van het hof dat de tekening van Damave, zoals in "Trouw" afgebeeld, een duidelijk verschil vertoont met het oorspronkelijke werk. 18. Ook dit onderdeel is naar mijn mening tevergeefs voorgesteld. Het hof heeft verschillen vastgesteld in met name de lay-out en het papier waarop de afbeelding is gedrukt. Door aan deze aspecten bij de toepassing van art. 15a lid 2 AW betekenis te hechten, heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Vgl. Verkade-Spoor, a.w., p. 162; Gerbrandy, a.w., p. 227. Het oordeel van het hof kan, feitelijk als het is, voor het overige in cassatie niet worden getoetst. Het is ook niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. 19. Het middel in al zijn onderdelen ongegrond bevindend, concludeer ik tot verwerping van het beroep. e) De Hoge Raad, enz. 3.3 Bij de beoordeling van de vraag of in dit geval van een toelaatbaar citaat sprake is, moet ervan worden uitgegaan dat het hier gaat om een citaat van een geheel werk als bedoeld in art. 15a, tweede lid, in verbinding met art. 10, eerste lid, onder 6°, Auteurswet en dat voldaan is aan de eisen van art. 15a, eerste lid, aanhef en onder 1°, 3° en 4°. Dit brengt mee dat voor die beoordeling hier nog slechts van belang is: a of voldaan is aan de maatstaf van art. 15a, eerste lid onder 2°, nl. of het citeren in overeenstemming was met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd was en de omvang van het citaat door het te bereiken doel wordt gerechtvaardigd. b of het gaat om een zodanige verveelvoudiging - als bedoeld ia art. 15 a, tweede lid - dat deze door haar grootte en door de werkwijze volgens welke zij is vervaardigd een duidelijk verschil met het oorspronkelijke werk vertoont. Bij die beoordeling dient voorts in aanmerking te worden genomen dat art. 15a blijkens zijn voorgeschiedenis voor wat betreft de daarin uitgewerkte begrenzing van het citeerrecht, tot strekking heeft dat de opneming als citaat niet wezenlijk afbreuk mag doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbenden ter zake van de exploitatie van het betreffende werk; verg. voor het aan het huidige art. 15a voorafgaande recht HR 22 juni 1990, NJ1991, 268. Voor wat betreft het hier aan de orde zijnde geval van een citaat, bestaande in het afdrukken van een illustratie uit het besproken boek bij een boekbespreking in een dagblad of tijdschrift, moet in het licht van de hiervoor weergegeven eisen - die voor de toepassing op een dergelijk geval concretisering behoeven - het volgende worden aangenomen. Een dergelijke opneming levert in beginsel een toelaatbaar citaat op, mits de afbeelding samen met de tekst van de bespreking redelijkerwijs kan worden beschouwd als één geheel dat ertoe strekt om aan de lezer een indruk van het betreffende boek te geven. Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, kan mede van belang zijn of in de geschreven tekst ook de illustraties van het boek ter sprake komen, maar in het algemeen zal dit niet beslissend zijn, aangenomen dat het verband tussen tekst en afbeelding, bijv. door plaatsing en onderschrift daarvan, voldoende duidelijk is. De

18 januari 1993

opneming zal evenwel de grenzen van een toelaatbaar citaat te buiten gaan, wanneer op de afbeelding, bijv. door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst of door de wijze van opmaak van het dagblad of tijdschrift, een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat dagblad of tijdschrift verkrijgt. Bij een boekillustratie bestaat reeds voldoende "duidelijk verschil met het oorspronkelijke werk" in de zin van art. 15a, tweede lid, wanneer die illustratie los van het boek, maar in de hiervoor weergegeven samenhang met de boekbespreking in het dagblad of tijdschrift wordt afgedrukt. Een afwijkend formaat of een afwijkende omlijning is in deze situatie in beginsel niet vereist. 3.4 In het licht van de hiervoor in 3.3 voor gevallen als het onderhavige ontwikkelde maatstaf laten de feiten in deze zaak geen andere conclusie toe dan dat de voormelde afbeelding een toelaatbaar citaat oplevert. De afbeelding vormt onmiskenbaar één, op informatie van de lezer gericht geheel met de bespreking van het boek, waarin ook de illustraties ter sprake komen. Van een nadruk op de afbeelding die haar als citaat ontoelaatbaar zou maken, is onmiskenbaar geen sprake. Alle klachten van het middel stuiten hierop af. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Damave in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Trouw begroot op ƒ457,20 aan verschotten en ƒ2.500,- voor salaris. Enz. 1

) Citaatrecht. De HR verwijst in het onderhavige arrest naar zijn eerdere arrest van 22 juni 1990, AU 1991, 268 (Malmberg/Beeldrecht). Die uitspraak werd gewezen m.b.t. art. 16 (oud) Aw., maar algemeen werd aangenomen dat die uitspraak tevens geldt voor art. 15a Aw. Dat wordt in het onderhavige arrest bevestigd. Art. 15a Aw. laat het citeren uit een werk van letterkunde. wetenschap of kunst toe in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling. Aan de wetsgeschiedenis ontleende de HR in 1990 de in het algemeen aan dit citaatrecht te stellen begrenzing dat de opneming van het werk niet wezenlijk afbreuk mag doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbende ter zake van de exploitatie door openbaarmaking of verveelvoudiging van het betreffende werk. Ik versta dit exploitatiecriterium in die zin dat de HR het van de aard van het citaat en de wijze waarop dat in concreto plaats heeft laat afhangen of de "aanhaler" met de openbaarmaking en verveelvoudiging redelijkerwijs moet worden geacht het geciteerde werk te exploiteren. Ik leid dat af uit het feit dat de HR in de Malmberg-zaak, het exploitatiecriterium concretiserend, uitgaat van de verhouding tussen tekst en citaat: vormen de reprodukties van de kunstwerken een zodanig ondergeschikt onderdeel van de tekst dat de door de opneming in die tekst tot stand gebrachte verveelvoudiging redelijkerwijs niet meer als een vorm van exploitatie van die werken kan worden beschouwd. Ook in de onderhavige zaak gaat het om de vraag of Trouw met de verveelvoudiging redelijkerwijs geacht moet worden de tekening van Damave te exploiteren. Damave vond dat dat het geval was omdat er in de tekst nauwelijks een verband met haar tekening(en) werd gelegd, terwijl de tekening een prominente plaats in de boekbespreking innam. Daarmee had Damave specifiek het oog op de in de Malmberg-zaak aangegeven toets: de proportie tussen werk en tekst. De HR past die toets ook in dit geval toe in die zin dat hij oordeelt dat er sprake is van een ontoelaatbaar citaat, wanneer op de afbeelding, bijv. door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst of door de wijze van opmaak van het dagblad of tijdschrift een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat dagblad of tijdschrift verkrijgt. Belangrijk zijn de woorden "in overwegende mate", omdat dit inhoudt dat niet voldoende is dat de afbeelding mede de functie van versiering verkrijgt. Een dergelijke nadruk zal er zijn wanneer er geen enkel verband is tussen de tekst en de tekening.

18 januari 1993


25

volgende feiten en omstandigheden van belang die als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en voorts blijkens overgelegde en in zoverre niet betwiste bescheiden, vaststaan. a. Op 16 februari 1957 is aan Nils Brattberg te Karlskrona, Zweden, in Nederland een octrooi verleend (nr 84538) voor een drukdichte doorvoer voor een aantal door een opening in een wand gaande leidingen. Eiseres sub 2 [Lycab A.B.; Red.], vroeger geheten A.B. Lyckeaborgs Brak, was licentiehoudster. b. De MCT-kabeldoorvoeringen van eiseressen zijn toepassingen van dit octrooi. c. Deze MCT-kabeldoorvoeringen worden sedert 1963 in Nederland op de markt gebracht. Vanaf 1973 brengt eiseres sub 1 [Beele; Red.] als alleen-importeur van eiseres sub 2 voor Nederland deze kabeldoorvoeringen in de handel. d. Het onder a. genoemde octrooi is geëindigd op 16 februari 1975. e. Bij vonnis van 8 juni 1979 heeft de president van deze rechtbank de besloten vennootschap B.V. Industrie Ste. Diensten Groep (IDG), die sinds het najaar van 1978 de SVT-kabeldoorvoeringen in Nederland in de handel bracht, na geoordeeld te hebben dat deze doorvoeringen slaafse nabootsingen vormden van de MCT-kabeldoorNr 6. Hoge Raad der Nederlanden, 14 februari 1992. voeringen, IDG verboden de SVT-kabeldoorvoeringen in Nederland in de handel te (doen) brengen. (Beele/Elcon) f. Bij arrest van 9 december 1982 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage genoemd vonnis van de president Mrs W. Snijders, A.R. Bloembergen, H.L.J. Roelvink, bekrachtigd. W.J.M. Davids en W.H. Heemskerk. g. De arrondissementsrechtbank te Alkmaar heeft in haar d.d. 2 juni 1983, gewezen tussen IDG en Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek j " art. 14, vijfde lid eiseresvonnis sub 1, geoordeeld, dat SVT-doorlaten overeenBenelux Tekeningen- en Modellenwet. komend met de doorlaat die indertijd is getoond aan de De opvatting van het Hof die - samengevat - inhoudt van deze rechtbank en waarop diens vonnis van dat het stelsel van de BTMW meebrengt dat de op art. 1401 president 8 juni 1979 gevolgd, een ongeoorloofde slaafse (oud) B.W. gebaseerde bescherming tegen - verwarringwek-nabootsing zijn is van de MCT-doorlaten. kende en onnodige - slaafse nabootsing in tijdsduur moet h. In hoger beroep heeft het gerechtshof te worden beperkt, kan niet als juist worden aanvaard, zulks op Amsterdam in zijn arrest d.d. 19 februari 1987 onder meer gronden vervat in HR 31 mei 1991, B.I.E. 1992, blz. 50 overwogen dat voldoende vaststaat "dat de destijds aan (raamuitzetters). de president voorgelegde SVT-doorlaat nagenoeg identiek Hof voorts: Bij "technische" produkten als de onderaan de MCT-doorlaat" en voorts, "dat door de havige dient een ondernemer niet op grond van art. 1401 was gewraakte nabootsing bij het publiek verwarring kan (oud) B.W. een monopolie te kunnen opeisen voor bepaalde ontstaan omtrent de herkomst van het product". Het Hof maatvoeringen welke niet uitsluitend het uiterlijk van het liet IDG toe feiten en omstandigheden te bewijzen produkt betreffen, ook al is het mogelijk produkten met waaruit de juistheid van de stelling volgt dat redelijkerandere maatvoeringen te maken welke even deugdelijk en wijze van haar niet verlangd kan worden dat zij, met het bruikbaar zijn als die waarvoor zo'n monopolie wordt oog op voorkoming van het verwarringsgevaar, een gewenst, daar het de concurrentie behoort vrij te staan de doorlaat op de markt brengt met vuistukken van een desbetreffende techniek, welke niet (meer) is geoctrooieerd,andere kleur dan rood. in volle omvang toe te passen en te leveren aan afnemers die 5. Voor de beoordeling is voorts nog het volgende van de desbetreffende maten verlangen. De grieven tegen de afwijzing van de vordering SVT te verbieden onderdelen te belang. 5.1. Eiseressen hebben ter zitting getoond een verhandelen van de MCT kabeldoorvoeringen zijn gegrond, SVT-kabeldoorvoering die zij in maart j.1. bij gedaagde omdat SVT niet aannemelijk heeft kunnen maken dat die onderdelen in dezelfde kleur als die van de MCT kabeldoor- sub 1 hebben doen kopen. Zij hebben gesteld dat deze doorvoering identiek is aan die welke is getoond tijdens voeringen moeten zijn uitgevoerd. de kort gedingprocedure in 1979 (zie hierboven onder 4a [lees: 4e?; Red.]) en de procedure te Alkmaar (zie hier1. J.A. Beele Handelmaatschappij B.V. te Hoorn, en boven onder 4g). 2. Lycab A.B. te Karlskrona, Zweden, eiseressen tot 5.2. Gedaagden hebben een en ander niet betwist. Zij cassatie [in kort geding], advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydevoeren evenwel aan dat "sinds enige tijd" in Nederland coper, passtukken van een andere kleur worden verhandeld. Een tegen voorbeeld van een passtuk is ter zitting getoond. 1. Electrische Verbindingen Europa B.V., h.o.d.n. Eiseressen zijn er hierdoor niet van overtuigd geraakt dat Eicon B.V., te 's-Gravenzande, gedaagden in Nederland uitsluitend kabeldoorvoeringen 2. Brandschutz und Service Vertriebsgesellschaft mbH op de markt brengen in de nieuwe kleur. te Seevetal, Duitsland, en 5.3. Wat daarvan zij: partijen zijn het er over eens dat 3. System & Verfahrenstechnik Verwaltungsgesellhet om proceseconomische redenen wenselijk is dat in schaft mbH te Seevetal, Duitsland, verweersters in deze procedure een oordeel wordt gegeven over de kabelcassatie [in kort geding], advocaat Mr H. Ferment. doorvoeringen van gedaagden in beide kleuren, kortheidshalve aangeduid als oude en nieuwe kleur. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Graven6. Beoordeling van de SVT-kabeldoorvoering in de hage, 11 december 1987 (Mr J.J. Brinkhof). oude kleur. 6.1. Is deze kabeldoorvoering te beschouwen als een 4. Voor de beoordeling van het geschil zijn de slaafse navolging van de MCT-kabeldoorvoering? Is dat verband echter "voldoende duidelijk", aldus de HR, dan behoeven verder geen eisen te worden gesteld aan de mate waarin in de tekst aandacht wordt besteed aan de tekening. Naar mijn mening ligt de onderhavige uitspraak dan ook in één lijn met de eerdere uitspraak in de zaak Malmberg niettegenstaande de door Spoor in zijn noot in NJ 1991, 268 geuite kritiek. Ik geloof dat Spoor het exploitatiecriterium van de HR ten onrechte parafraseert als een eis dat citaten de exploitatie van de geciteerde werken niet wezenlijk mogen schaden. In die parafrase wordt m.i. miskend dat het erom gaat of degene die citeert eigenlijk de geciteerde werken exploiteert; is dat het geval dan is het geen citeren meer maar exploiteren en daarvoor is de toestemming van de rechthebbende vereist. Niet van belang is daarom of de exploitatie door de "aanhaler" plaatsvindt op een voor de rechthebbende toegankelijke exploitatiemarkt (contra Dommering in AM11990, p. 205). Of er sprake is van een exploitatie i.p.v. citeren wordt geabstraheerd van de bedoeling van degene die citeert, doordat het afhangt van de verhouding en het verband tussen citaat en tekst. Is die ondergeschiktheid er niet c.q. die nadruk er wel, dan wordt de aanhaler geacht te exploiteren.

26


6.1.1. Overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1953 (NJ 1954, 90) [B.I.E. 1953, nr55, blz. 113; Red.] is de hoofdregel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven en dat het - tenzij door een ander aan wetten op het terrein van de intellectuele eigendom te ontlenen rechten daaraan in de weg staan - niet is verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruikmaken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan; nabootsing is alleen dan ongeoorloofd indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. 6.1.2. Op grond van de beschouwing van de ter zitting getoonde MCT- en SVT-kabeldoorvoering wordt voorshands geoordeeld, dat de overeenkomsten in vorm, maat, afmeting en constructie zo groot zijn en de verschillen in kleur, in vorm van de ankerplaten, in maataanduiding en in uiterlijk van de aandrukschroefinrichting zo gering, dat bij het publiek verwarring is te duchten. Dat het gemiddelde publiek dat met kabeldoorvoeringen te maken heeft, zó deskundig is dat het de kabeldoorvoeringen van eiseressen niet zal verwarren met die van gedaagden, is niet aannemelijk. Bij het zojuist gegeven oordeel over het gevaar voor verwarring wordt in aanmerking genomen dat de MCT-kabeldoorvoering onderscheidend vermogen heeft nu gedaagden niet aannemelijk hebben weten te maken dat op de Nederlandse markt kabeldoorvoeringen worden verhandeld die weinig verschillen van die van eiseressen. 6.1.3. Eiseressen hebben delen van hier te lande door een concurrent verhandelde zogenaamde CSD-kabeldoorvoeringen ter zitting getoond en deze tezamen met een daarop betrekking hebbende prospectus in het geding gebracht. Beschouwing van die delen en kennisneming van de prospectus laten de gevolgtrekking toe dat eiseressen er in zijn geslaagd voorshands voldoende aannemelijk te maken dat er wel degelijk mogelijkheden voor gedaagden zijn om zonder aan de bruikbaarheid of deugdelijkheid afbreuk te doen, de verwarring te vermijden. Zo verschillen o.a. de kleuren, de vormen en de afmetingen van de CSD-kabeldoorvoering van die van eiseressen. Van belang hierbij is dat van bij het publiek bestaande wensen hierin bestaande dat op vrijwel alle punten de oplossingen van de MCT-kabeldoorvoering worden gevolgd, niet is gebleken. In tegengestelde richting wijst het bestaan van de CSD-kabeldoorvoering. 6.1.4. De conclusie moet zijn dat de SVT-kabeldoorvoering een nabootsing is van de MCT-kabeldoorvoering, dat door het in Nederland op de markt brengen van de SVT-kabeldoorvoering verwarring kan worden gesticht en dat aannemelijk wordt geacht dat deze verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. Overigens wordt hiermee niet gezegd dat gedaagden gehouden zouden zijn op alle punten waarop verwarring vermijdbaar is, een andere oplossing te kiezen. Geoordeeld wordt slechts dat zij zich thans onvoldoende hebben ingespannen om nodeloos verwarring te voorkomen. 6.2. Gedaagden voeren verder aan dat, zo er al sprake is van slaafse nabootsing, eiseressen daartegen thans niet meer kunnen optreden. Zij wijzen er op dat voorwerpen die onder de werking van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) vallen, slechts gedurende maximaal 15 jaar bescherming genieten. Het MCT-systeem geniet echter al zeker 30 jaar bescherming tegen slaafse nabootsing. Uit de beschermingsduur van de BTMW blijkt, aldus gedaagden, dat de wetgever als

18 januari 1993

vertolker van maatschappelijke opvattingen, vindt dat slaafse nabootsing na 15 jaar niet meer onrechtmatig is en niet meer onzorgvuldig is jegens de nagevolgde. 6.3. Hierover wordt het volgende overwogen. 6.3.1. Artikel 25 BTMW bepaalt dat tekeningen of modellen, die voor het in werking treden van de BTMW op welke wijze dan ook krachten de nationale wetgeving worden beschermd, deze bescherming ook verder in dat land blijven genieten. 6.3.2. Daaruit blijkt dat de wetgever er voor heeft gekozen dat ten aanzien van modellen die bij de in werking treding van de BTMW bestonden, het oude, nationale beschermingsregime zou worden gecontinueerd. Voor Nederland betekent dit de bescherming op grond van artikel 1401 BW. 6.3.3. De bescherming op basis van artikel 1401 BW is niet in tijd gelimiteerd. Daarvan was de wetgever zich terdege bewust toen de BTMW werd ontworpen. In de Gemeenschappelijke Toelichting op het BTMWwetsontwerp is namelijk te lezen dat één van de bezwaren verbonden aan de bescherming op basis van artikel 1401 BW, is dat die bescherming onbepaald lang kan voortduren. Om o.m. dit bezwaar te ondervangen werd juist het wetsvoorstel gedaan. 6.3.4. De conclusie is dat dit verweer van gedaagden niet opgaat, waarbij aantekening verdient dat tot nu toe in jurisprudentie noch literatuur gebleken is van een streven naar limitering in de tijd van de bescherming ex artikel 1401 BW. Kennelijk wordt het stichten van nodeloze verwarring te allen tijde onrechtmatig geoordeeld. Zo kan er op worden gewezen dat de president van deze rechtbank in 1979, het gerechtshof te 's-Gravenhage in 1982, de arrondissementsrechtbank te Alkmaar in 1983 en het gerechtshof te Amsterdam in 1987 er impliciet van lijken uit te gaan dat bescherming tegen slaafse navolging niet beperkt van duur is. Buiten beschouwing kan blijven of juist is wat gedaagden betogen, n.1. dat in geval van bescherming krachtens de BTMW, na afloop van de beschermingsduur niet meer tegen een complete nabootsing kan worden opgetreden. 7. Beoordeling van de SVT-kabeldoorvoering in de nieuwe kleur. 7.1. Volgens gedaagden verschilt de SVT-kabeldoorvoering behalve in kleur ook nog in een ander opzicht van die in de oude kleur: het zij-profiel van de passtukken heeft een wijziging ondergaan. 7.2. De vraag of door deze wijzigingen niet langer gesproken kan worden van slaafse navolging van de MCT-kabeldoorvoering, wordt - met inachtneming van het overwogene in rechtsoverweging 6.1.1. - ontkennend beantwoord. De wijziging in de kleur is nauwelijks merkbaar en het verschil met de kleur van de MCT-kabeldoorvoering is nog steeds zo miniem dat het publiek de nieuwe kleur nog altijd zal opvatten als gelijk aan de kleur van de MCT-doorvoering dan wel als een variant daarvan. Ook de verandering van het zij-profiel is zo onbetekenend dat het publiek niet daardoor - en evenmin tezamen met de andere verschillen (zie rechtsoverweging 6.1.2.) - de producten niet langer met elkaar zal verwarren. 7.3. Ten aanzien van de nieuwe kleur geldt het overwogene in 6.3.1. t/m 6.3.4. onverkort. 8. Uit het vorenstaande vloeit voort dat het gevorderde verbod ten aanzien van de SVT-kabeldoorvoeringen zowel in de oude als in de nieuwe kleur toewijsbaar is. 9. Tot nu toe is gesproken over de MCT- en SVT-kabeldoorvoeringen in haar geheel beschouwd. De vorderingen van eiseressen hebben echter ook betrekking op onderdelen van de kabeldoorvoeringen. Gedaagden maken er bezwaar tegen dat aan haar met betrekking tot de onderdelen de vrijheid van handelen zou worden ontnomen. Het punt van de onderdelen verdient daarom afzonderlijke bespreking. 9.1. Feitelijk uitgangspunt is dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat op de Nederlandse markt -

18 januari 1993


afgezien van de SVT-kabeldoorvoering - kabeldoorvoeringen van verschillende makelij worden verhandeld waarvan de onderdelen qua vorm en afmetingen gelijk zijn aan die van de MCT-kabeldoorvoering. Gedaagden poneren dit wel maar hebben het na betwisting door eiseressen niet op enigerlei wijze weten te staven. Tot nu toe is evenwel slechts gebleken dat op die markt worden verhandeld de MCT- en de CSD-kabeldoorvoering. Zoals in 6.1.3. is overwogen, vertonen deze kabeldoorvoeringen onderlinge verschillen. Dat geldt eveneens voor de onderdelen die dan ook niet onderling uitwisselbaar zijn. 9.2. Nu niet is gebleken dat de onderdelen met betrekking waartoe gedaagden vrijheid van handelen verlangen op de Nederlandse markt een andere functie kunnen vervullen dan als onderdeel in de MCT-kabeldoorvoering, is de vraag die hier beantwoording behoeft, of het aan gedaagden vrij staat onderdelen op de Nederlandse markt te verhandelen die bestemd zijn voor de MCT-kabeldoorvoering. 9.3. Voor het antwoord op die vraag is enerzijds van belang dat de functie van de onderdelen op de Nederlandse markt uitsluitend wordt bepaald door het bestaan aldaar van de MCT-kabeldoorvoering, die op grond van artikel 1401 BW bescherming geniet tegen slaafse nabootsing. 9.4. Anderzijds moet worden bedacht dat het bij slaafse navolging met name gaat om het uiterlijk en niet zo zeer om de functie, aangezien deze laatste over het algemeen op de bruikbaarheid en deugdelijkheid betrekking heeft. 9.5. Wat het uiterlijk van de onderdelen betreft, dient aan het zojuist overwogene nog dit te worden toegevoegd. Aan de ene kant is het zo dat het tegen nabootsing beschermde uiterlijk van de MCT-kabeldoorvoering wezenlijk bepaald wordt door dat van de onderdelen, hetgeen een argument zou kunnen zijn voor bescherming van de onderdelen; aan de andere kant kan men er niet om heen dat de onderdelen, afzonderlijk beschouwd, onderscheidend vermogen missen, hetgeen pleit tegen het toekennen van zo'n bescherming. 9.6. Tenslotte is van belang dat de MCT-kabeldoorvoering niet meer octrooirechtelijk beschermd is. 9.7. Afweging van de aan het vorenstaande te ontlenen argumenten pro en contra bescherming van de onderdelen van de MCT-kabeldoorvoering leidt tot het voorlopig oordeel dat de vrijheid van handel en bedrijf teveel in het gedrang zou komen, wanneer aan eiseressen bescherming tegen nabootsing van die onderdelen zou worden toegekend. 9.8. Conclusie: Het gevorderde verbod zal voor wat betreft de onderdelen, worden afgewezen. 10. De vordering van eiseressen voorzover betrekking hebbend op het fabriceren en doen fabriceren van SVT-kabeldoorvoeringen, is niet voor toewijzing vatbaar omdat die handelingen niet als onrechtmatig zijn aan te merken. 11. Van de zijde van gedaagden is onweersproken naar voren gebracht dat gedaagde sub 3 niets met het SVT-kabeldoorvoersysteem te maken heeft. Dit heeft tot gevolg dat de vordering tegen gedaagde sub 3 zal moeten worden afgewezen. 12. Eiseressen zullen, wat het geding met betrekking tot gedaagde sub 3 betreft, als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden sub 1 en 2 zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Verbiedt de gedaagden sub 1 en 2, te rekenen vanaf twee dagen na de betekening van dit vonnis: Het in Nederland aanbieden en/of doen aanbieden door middel van prospecti, advertenties of andere reclame-uitingen en/of het in de handel brengen of doen brengen in Nederland van de ten processe bedoelde

27

SVT-kabeldoorvoeringen, die een slaafse nabootsing vormen van de MCT-kabeldoorvoeringen, zoals die door eiseressen worden vervaardigd en/of in de handel worden gebracht. 2. Veroordeelt de gedaagden sub 1 en 2 aan eiseressen te betalen een dwangsom van ƒ 5.000,- voor elke kabeldoorvoeringseenheid die zij of één van hen in strijd met het onder 1 genoemde verbod in Nederland aanbieden of doen aanbieden, in de handel brengen en/of in de handel doen brengen. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Wijst af het ten opzichte van de gedaagden sub 1 en 2 meer of anders gevorderde. 5. Wijst af de vordering tegen gedaagde sub 3. 6. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding voor zover betrekking hebbend op gedaagde sub 3, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde sub 3 begroot op nihil. 7. Veroordeelt gedaagden sub 1 en 2 in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ 1602,80. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 29 maart 1990 (Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en J.A.M, van Angeren). Beoordeling van het hoger beroep In het principaal - en in het incidenteel appel 1. Nu daartegen geen grief gericht is, gaat het hof uit van de feiten door de president als vaststaand aangemerkt en vermeld onder 4 van het bestreden vonnis. Partijen hebben het hof bij pleidooi getoond delen van de SVT kabeldoorvoering genoemd in dat vonnis onder 5.1. Hetgeen daar is overwogen en beslist heeft SVT ook in hoger beroep niet betwist. Voorts zijn aan het hof getoond de MCT kabeldoorvoering en SVT passtukken in de "oude" en "nieuwe" kleur. 2. Grief III in het incidenteel appel stelt de vraag aan de orde of de door SVT in Nederland verhandelde kabeldoorvoeringen een onrechtmatige, slaafse nabootsing vormen van de tevoren, reeds vóór 1 januari 1975, in Nederland verhandelde MCT kabeldoorvoeringen. 3. De president heeft in het bestreden vonnis onder 6.1.2 overwogen dat tussen de MCT en SVT kabeldoorvoeringen de punten van overeenkomst zo groot zijn en die van verschil zo gering, dat verwarring bij het publiek te duchten is. Hij oordeelde niet aannemelijk dat het gemiddelde publiek zo deskundig is dat het niet in verwarring zal raken. Voorts heeft de president in aanmerking genomen dat de MCT kabeldoorvoering onderscheidend vermogen toekomt. Dit laatste oordeel is in hoger beroep niet (voldoende) betwist, zodat ook het hof daarvan uitgaat. 4. SVT stelt dat geenszins aannemelijk is dat verwarring gesticht kan worden door het in Nederland op de markt brengen van haar kabeldoorvoeringen en subsidiair, zo dat gevaar bestaat - dat zij haar producten niet verder kan doen afwijken van die van MCT zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, met name te verstaan als uitwisselbaarheid van onderdelen. Zij stelt voorts dat de afnemers van MCT belang hebben bij die uitwisselbaarheid. 5. Op grond van de bezichtiging van de kabeldoorvoeringen ter terechtzitting in hoger beroep en van de overgelegde producties, verenigt het hof zich met het oordeel van de president in het bestreden vonnis onder 6.2.1 en met de gronden waarop dat berust. Gezien de aard van het geding, bestaat geen aanleiding tot verdere bewijslevering, zodat het bewijsaanbod van SVT gepasseerd wordt. 6. Nu voorshands aannemelijk is geworden dat in de huidige uitvoering tussen de kabeldoorvoering van SVT en MCT gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is, dient te worden nagegaan of SVT zonder aan

28


de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar producten afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dat na te laten verwarring sticht of vergroot, dan wel of opgaat hetgeen SVT, hiervoor onder 4, subsidiair stelde. 7. SVT heeft - als uitgangspunt - voorop gesteld dat het in een geval als het onderhavige aan ieder vrijstaat kabeldoorvoeringen of onderdelen daarvoor te produceren en te verhandelen, die uitwisselbaar zijn met die van MCT, een en ander voorzover dusdoende geen onnodige verwarring te duchten valt bij het publiek. Uit die vrijheid volgt de vrijheid voor SVT om dezelfde maatvoering als van het MCT-systeem toe te passen ter bereiking van die uitwisselbaarheid. Hiervan uitgaande bestaan ten aanzien van de vorm slechts geringe variatie mogelijkheden, aldus SVT. 8. Genoemd uitgangspunt is niet onjuist: bij "technische" producten als de onderhavige dient een ondernemer niet op grond van artikel 1401 B.W. een monopolie te kunnen opeisen voor bepaalde maatvoeringen welke niet uitsluitend het uiterlijk van het product betreffen, ook al is het mogelijk producten met andere maatvoeringen te maken welke even deugdelijk en bruikbaar zijn als die waarvoor zo'n monopolie wordt gewenst, daar het de concurrentie behoort vrij te staan de desbetreffende techniek, welke niet (meer) is geoctrooieerd, in volle omvang toe te passen en te leveren aan afnemers die de desbetreffende maten verlangen. 9. Desalniettemin leidt de grief niet tot vernietiging van het vonnis. Het uiterlijk van de SVT kabeldoorvoeringen wijkt wel op enkele punten af van dat van de MCT producten maar SVT had haar producten en de onderdelen ervan gemakkelijk een duidelijk eigen gezicht kunnen geven en aldus verwarringsgevaar kunnen voorkomen of verkleinen door haar producten en onderdelen, zoals de passtukken, een kleur te geven welke duidelijk afwijkt van de kleur van de MCT producten. 10. Wat betreft door SVT te leveren onderdelen voor vervanging van MCT-onderdelen, in het bijzonder passtukken, heeft SVT aangevoerd dat afnemers niet snel geneigd zullen zijn vervangingsstukken van een geheel andere kleur te bestellen; zo'n kleur zou een "psychologische" barrière opwerpen. Gesteld al dat zulk een barrière te dezen relevant zou kunnen zijn, het bestaan ervan is niet aannemelijk geworden. Opmerking verdient dat SVT niet heeft gesteld dat afnemers aan een andere kleur dan die van MCT ook andere technische eigenschappen dan die van MCT-onderdelen zouden toeschrijven en dat is ook niet aannemelijk nu GSD [CSD?;.JR«/.]-passtukken in blauw en zwart op de markt zijn (in ander maatvoering) welke kennelijk even deugdelijk zijn als MCT passtukken. 11. In het voorgaande ligt besloten dat gegrond zijn de grieven II tot en met IV in het principale hoger beroep waarin MCT erover klaagt dat de president niet heeft toegewezen haar vordering SVT te verbieden onderdelen van haar kabeldoorvoeringen te verhandelen. Nochtans kan die vordering nu niet meer worden toegewezen wegens hetgeen hierna wordt overwogen. 12. SVT heeft - naar aanleiding van grief II in het incidenteel appel - aangevoerd dat een bescherming tegen slaafse nabootsing in casu maximaal 15 jaren bedraagt en dat die termijn in ieder geval per 1 januari 1990 is afgelopen, zodat een eventueel aan SVT op te leggen verbod in de tijd niet verder kan reiken. SVT stelt dat opvattingen over hetgeen - in de zin van artikel 1401 BW - in het maatschappelijk verkeer betaamt, zich kunnen wijzigen en dat artikel 14 lid 5 van de te dezen niet toepasselijke B.T.M.W., die opvattingen beïnvloedt. Dit artikel maakt duidelijk dat een onder de B.T.M.W. beschermd model na 15 jaren alle bescherming verliest en geheel of in onderdelen slaafs mag worden nagevolgd. Hieruit blijkt, aldus SVT, dat heden ten dage een bescherming van 15 jaren voldoende geacht wordt voor een niet ingevolge een bijzondere wet beschermd model.

18 januari 1993

De bescherming van de MCT kabeldoorvoering c.q. van haar onderdelen tegen slaafse nabootsing duurt mitsdien niet langer dan 15 jaren na de invoering van de B.T.M.W. op 1 januari 1975, die deze opvatting vastlegde. 13. Het hof is voorshands van oordeel dat moeilijk anders kan worden aangenomen dan dat de B.T.M.W., voorzover de duur van de bescherming van een model betreffend, de neerslag is van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm welke ten tijde van de invoering van die wet de heersende was, terwijl niet is gebleken dat die norm thans niet meer de heersende is. Dit leidt ertoe dat de grief in zoverre slaagt en dat het verbod beperkt moet worden tot 1 januari 1990. 14. Grief I in het principaal appel betreft de geïntimeerde sub 3, de moeder van geïntimeerde sub 2. Hoewel in hoger beroep niet bestreden wordt dat banden bestaan tussen moeder en dochter - de directie van beide vennootschappen is dezelfde -, is voorshands niet aannemelijk geworden dat de moeder reële bemoeienis heeft gehad of dat die te duchten is met de hier aan de orde zijnde gedragingen, zodat de vordering ten aanzien van de moeder niet behoort te worden toegewezen. 15. Voor een verbod aan SVT tot (doen) fabriceren op zichzelf heeft de president terecht geen aanleiding gezien, zodat het principaal appel in zoverre ongegrond is. 16. Ten aanzien van de proceskosten - in het principaal appel - dient MCT ten aanzien van de geïntimeerde sub 3 in beide instanties te gelden als de in het ongelijk gestelde partij, zodat bekrachtiging op dit punt van de beslissing in eerste aanleg moet volgen en veroordeling van MCT zal plaatsvinden in de kosten van het hoger beroep. MCT heeft ten aanzien van de geïntimeerden sub 1 en 2 te gelden als de grotendeels in het gelijk gestelde partij, zodat de kosten veroordeling in eerste aanleg bekrachtigd wordt, terwijl de geïntimeerden sub 1 en 2 in hoger beroep in de kosten zullen worden verwezen. In het incidenteel appel zijn partijen over en weer deels in het ongelijk gesteld, zodat aanleiding bestaat die kosten te compenseren. Beslissing (in kort geding) Het Gerechtshof - vernietigt het vonnis van de president van de rechtbank te 's-Gravenhage van 11 februari [lees: december; Red.] 1987, voorzover daarbij onder 4 werd afgewezen de vordering van MCT met betrekking tot de ten processe bedoelde onderdelen van de SVT kabeldoorvoering; - bekrachtigt dat vonnis voor wat betreft de beslissingen onder 1, 2 en 3 met dien verstande dat het onder 1 gegeven verbod is vervallen op 1 januari 1990; - bekrachtigt dat vonnis voor het overige; - veroordeelt - in het principaal appel - MCT in de kosten van dat appel voorzover die betrekking hebben op de geïntimeerde sub 3, veroordeelt de geïntimeerden sub 1 en 2 in die kosten voorzover betrekking hebbend op MCT, en begroot die kosten, tot op de uitspraak van dit arrest, aan de zijde van geïntimeerde sub 3 op ƒ 3.850,respectievelijk aan de zijde van MCT op ƒ 3.962,- en - in het incidenteel appel - compenseert de kosten van het appel aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz. c) Cassatiemiddelen. Schending van het recht, althans verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid tot gevolg heeft, doordat het Hof in het bestreden arrest, naar de inhoud waarvan thans om der wille van de beknoptheid wordt verwezen, heeft overwogen en beslist zoals daarbij is gedaan; en dit ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen: la. De rechtsopvatting van het Hof zoals onder andere blijkend uit de rovv. 12 en 13 van het bestreden arrest is onjuist. Bij de beoordeling van deze rechtsopvatting is mede dit van belang dat (blijkens de vaststel-

18 januari 1993

Bijblad

lingen van het Hof in rov. 2 van het bestreden arrest) de voortbrengselen waarop de aanspraken van de eiseressen tot cassatie in deze procedure gebaseerd waren, namelijk door een bepaalde uiterlijke vormgeving gekenmerkte zgn. kabeldoorvoeringen, al vóór 1 januari 1975 in Nederland werden verhandeld. Daaruit volgt - en is kennelijk door het Hof tot uitgangspunt genomen - dat de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) niet op de actie terzake van nabootsing van de betreffende voortbrengselen (de actie waarom het in de onderhavige procedure gaat) van toepassing is, maar dat daarentegen krachtens art. 25 BTMW de bescherming van de betreffende voortbrengselen terzake van nabootsing onderworpen is gebleven aan het recht van het Beneluxland (i.c. Nederland) dat vóór de inwerkingtreding van de BTMW op de betreffende materie van toepassing was. b. Bij deze stand van zaken is, anders dan door het Hof voor juist gehouden, niet aanvaardbaar dat naar Nederlands recht voor de bescherming van voortbrengselen als de onderhavige tegen nabootsing, een maximale duur of termijn zou gelden van 15 jaar, i.c. ingaande op 1 januari 1975. Vooreerst valt immers niet in te zien dat het gegeven waarop de bescherming van voortbrengselen als de onderhavige tegen nabootsing naar het vóór 1 januari 1975 in Nederland geldende recht berustte (namelijk, kort samengevat: het zonder noodzaak teweegbrengen van verwarring(sgevaar) door het bezigen van een overeenstemmend uiterlijk) wèl laakbaar, of althans onrechtmatig zou zijn gedurende de beperkte, door het Hof i.c. voor juist gehouden periode, maar niet meer nadien. Het zonder noodzaak teweegbrengen van verwarring(sgevaar) is immers, althans naar Nederlands recht, in het algemeen als onrechtmatig aan te merken, en de onrechtmatigheid van de betreffende handelwijze wordt door enkel tijdsverloop niet minder, of in elk geval niet weggenomen. Voorts brengt de opvatting van het Hof mee dat de in de BTMW tot uitdrukking gebrachte rechtsopvatting wèl wijziging zou brengen in de tot dan toe naar Nederlands nationaal recht geldende vorm van bescherming voor voorzieningen als in deze procedure aan de orde, tegen nabootsing; hetgeen onverenigbaar is met de in artikel 25 BTMW neergelegde regel dat voor produkten die vóór de inwerkingtreding van de BTMW reeds krachtens het recht van (een van) de Beneluxlanden werden beschermd, de ingevolge het betreffende nationale recht geldende bescherming ongewijzigd blijft behouden. c. Het vorenstaande brengt mee dat het Hof bij het bestreden arrest ten onrechte heeft aangenomen dat de in eerste aanleg gegeven bescherming moest worden beperkt tot 1 januari 1990. 2. Althans heeft het Hof geen feiten vastgesteld die, met het oog op de in middelonderdeel 1 hiervoor aangeduide rechtsregels, de met die rechtsregels onverenigbare uitkomst waartoe het Hof met betrekking tot de duur van de aan de in dit geding omstreden kabeldoorvoeringen te verlenen bescherming is gekomen, zouden kunnen rechtvaardigen. Voorzover zou moeten worden aangenomen dat het Hof wèl heeft geoordeeld dat er omstandigheden in het geding waren die een rechtvaardiging als zoeven bedoeld zouden kunnen opleveren, is het bestreden arrest onvoldoende gemotiveerd, omdat noch de bedoelde omstandigheden noch de gedachtengang die het Hof (mogelijk) op basis van die omstandigheden heeft gevolgd, daaruit kenbaar zijn. 3.A. Rov. 14 van het bestreden arrest berust op een verkeerde rechtsopvatting, en is althans onvoldoende begrijpelijk. Het gaat in deze rechtsoverweging om de vraag of de vorderingen van de eiseressen tot cassatie (welke vorderingen in het bijzonder een verbod van verder onrechtmatig handelen beoogden) ook toewijsbaar waren tegen (destijds) geïntimeerde sub 3. Van deze geïntimeerde hadden de eiseressen tot cassatie in de Memorie van Grieven op pagina's 3 en 4 inhoudelijk doen stellen, voorzover thans van belang:

Eigendom, nr 1

29

a. dat zij in verhouding tot de toenmalige geïntimeerde sub 2 als moedermaatschappij tot dochtermaatschappij stond; b. dat de betreffende moedermaatschappij en dochtermaatschappij één gemeenschappelijk directie hadden en één gemeenschappelijk kantooradres; c. dat de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij dezelfde in het Handelsregister ingeschreven doelomschrijving hadden, althans voorzover omvattend "Erarbeitung techn. Problemlösungen und Systemen, deren Herstellung und Vertrieb sowie deren verfahrenstechnischen Anwendungen"; d. dat zij, de toenmalige geïntimeerde sub 3, een gemeenschappelijke catalogus met de toenmalige geïntimeerde sub 2 (de dochtermaatschappij) had uitgegeven, waarin aan de tussen partijen in geding zijnde kabeldoorvoeringen soortgelijke produkten werden aangeboden; en waarbij de geïntimeerde sub 3 zich aandiende als de producente van gespecialiseerde kabeldoorvoeringssystemen (d.w.z. van produkten, (soort)gelijk aan de in geding zijnde produkten); e. dat de toenmalige geïntimeerde sub 2 en de toenmalige geïntimeerde sub 3 het dus geheel in eigen hand hadden, via welke van beide ondernemingen zij .... kabeldoorvoeringen op de markt brengen. B. Bij Memorie van Antwoord hebben de huidige verweersters in cassatie daartegenover doen stellen - dat de geïntimeerde sub 3 (daar aangeduid als gedaagde sub 3), behalve dat zij moedermaatschappij was van de gedaagde sub 2, niets met kabeldoorvoeringen te maken had, wat volgens de Memorie van Antwoord onweersproken zou zijn (in het licht van het zojuist sub 3A onder b, c en d gestelde kan intussen niet anders worden vastgesteld dan dat de eiseressen tot cassatie in de appel-instantie wèl gemotiveerd het tegendeel hadden betoogd); - dat de aanwezigheid van een relatie van moedermaatschappij/dochtermaatschappij, de aanwezigheid van een zekere (personele) unie, van eenzelfde kantooradres, en vermelding van de moeder in de brochure van de dochter niet betekent dat de vordering ook tegen de geïntimeerde sub 3 behoort te worden toegewezen; - dat geïntimeerde sub 3 zich nimmer met de verweten handelingen heeft beziggehouden. Verder is ten aanzien van dit aspect van de zaak in de appel-instantie niets meer betoogd of gesteld. C. Voor de toewijsbaarheid van een verbod van toekomstig onrechtmatig handelen is voldoende dat gegronde vrees bestaat dat de betrokkene in de toekomst onrechtmatig zal handelen; èn is met name niet vereist dat de betrokkene reeds onrechtmatig gehandeld heeft. In de zojuist sub 3A gerubriceerde stellingen beriepen de eiseressen tot cassatie zich erop - en in die stellingen ligt minstgenomen een voldoende duidelijk beroep daarop besloten - dat ten aanzien van de geïntimeerde sub 3 de gegronde vrees bestond dat zij zich in de toekomst onrechtmatig jegens de eiseressen tot cassatie zou gedragen. In de zojuist geparafraseerde stellingen die de verweersters in cassatie bij Memorie van Antwoord hiertegen hebben ingebracht ligt niet méér besloten dan de klaarblijkelijk onjuiste constatering dat de eiseressen tot cassatie in de appel-instantie niet zouden hebben gesteld dat de geïntimeerde sub 3 iets met kabeldoorvoersystemen te maken had; voorts de erkenning (althans: niet-betwisting) van de verschillende sub 3A onder a-e hiervoor geparafraseerde stellingen van de eiseressen tot cassatie (zij het met de toevoeging dat die stellingen niet betekenen dat de vorderingen tegen de geïntimeerde sub 3 toewijsbaar waren); en tenslotte het betoog dat de geïntimeerde sub 3 (uiteraard: tot dan toe) zich nimmer met de verweten handelingen had beziggehouden. De eiseressen tot cassatie leggen er de nadruk op dat de verschillende feitelijke stellingen die zij ter ondersteuning van het betoog dat er gegronde vrees voor toekomstig onrecht-

30


matig handelen zou bestaan, en die in onderdeel 3A onder a-e hiervoor zijn aangeduid, door de verweersters in cassatie in de appel-instantie niet inhoudelijk zijn betwist. D. Tegen deze achtergrond geeft de uit rov. 14 van het Hof blijkende beslissing van een onjuiste rechtsopvatting blijk, namelijk van de rechtsopvatting dat voor toewijzing van een verbod van toekomstig onrechtmatig handelen al moet zijn gebleken van eerder onrechtmatig handelen van de betrokkene, en dat de aanwezigheid van omstandigheden die de vrees van toekomstig onrechtmatig handelen (kunnen) rechtvaardigen daarvoor niet voldoende is. Althans is het bestreden oordeel op dit punt onvoldoende gemotiveerd, nu het Hof bij de aanwezigheid van de zwaarwegende omstandigheden hiervoor sub 3A onder a-e geparafraseerd (waarvan de inhoudelijke juistheid door de verweersters in cassatie in de appel-instantie niet betwist was) niet kon volstaan met de niet nader geadstrueerde vaststelling dat niet was aannemelijk geworden dat bemoeienis van de moeder met de hier aan de orde zijnde gedragingen te duchten is; nu dat niet nader geadstrueerde oordeel bij de aanwezigheid van de betreffende omstandigheden al te zeer ongerijmd is, en daardoor onduidelijk blijft welke gedachtengang het Hof tot het hier bestreden oordeel heeft geleid en/of welke rechtsopvatting het Hof daarbij voor ogen kan hebben gestaan. d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr W.D.H. Asser, 13 december 1991. 2. Bespreking van het cassatiemiddel 2.1. De onderdelen 1 en 2 van het middel bestrijden 's hofs in r.o. 13 gemotiveerde beslissing dat het verbod beperkt moet worden tot 1 januari 1990. Het hof kwam hiertoe omdat het - kort samengevat - met Eicon es van oordeel was dat Beele es geen bescherming konden claimen op grond van art. 1401 BW na verloop van 15 jaar na de invoering van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) op 1 januari 1975. Daartoe overwoog het hof in r.o. 13: "Het hof is voorshands van oordeel dat moeilijk anders kan worden aangenomen dan dat de B.T.M.W., voorzover de duur van de bescherming van een model betreffend, de neerslag is van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm welke ten tijde van de invoering van die wet de heersende was, terwijl niet is gebleken dat die norm thans niet meer de heersende is". 2.2. In een recent arrest') heeft Uw Raad beperking van de bescherming krachtens art. 1401 BW in tijdsduur afgewezen. Onder meer werd daartoe overwogen:2) "dat niet aan stelsel of geschiedenis van de BMTW een argument valt te ontlenen om aan te nemen dat, anders dan vóór de in werking treding van de BTMW het geval was, de op grond van art. 1401 verleende of te verlenen bescherming van een model tegen slaafse nabootsing thans in tijdsduur moet worden beperkt". 2.3. Niettegenstaande de pogingen die van de kant van Eicon es thans worden ondernomen Uw Raad te overtuigen van de onjuistheid van zijn beslissing, op welke pogingen ik verder niet inga omdat zij naar mijn mening voldoende beantwoording hebben gevonden in de toelichting en repliek van mr Huydecoper, meen ik dat op grond van genoemde zeer recente rechtspraak de conclusie moet zijn dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 2.4. Onderdeel 1 is dus gegrond, terwijl onderdeel 2 geen bespreking behoeft. ') HR 31 mei 1991, RvdW\$9\, 141 [B.I.E. 1992, nr 15, blz. 50, m.nt. Ste.; Red.], herhaald in HR 7 juni 1991, RvdW 1991, 151 [B.I.E. 1992, nr 16, blz. 6 1 ; Red.], beide met conclusies van de A-G Strikwerda. 2 ) Zie r.o. 3.8, laatste alinea (p. 591, r.k.).

18 januari 1993

2.5. Onderdeel 3 keert zich tegen r.o. 14 van het bestreden arrest, waarin het hof overweegt: "Grief I in het principaal appel betreft de geïntimeerde sub 3, de moeder van geïntimeerde sub 2. Hoewel in hoger beroep niet bestreden wordt dat banden bestaan tussen moeder en dochter - de directie van beide vennootschappen is dezelfde -, is voorshands niet aannemelijk geworden dat de moeder reële bemoeienis heeft gehad of dat die te duchten is met de hier aan de orde zijnde gedragingen, zodat de vordering ten aanzien van de moeder niet behoort te worden toegewezen". 2.6. Uit het gebruik van het woord "of" tussen "bemoeienis heeft gehad" en "dat die te duchten is" blijkt in ieder geval dat het hof voor toewijzing van het verbod jegens de (thans) verweerster in cassatie sub 3 - SVT niet is uitgegaan van de eis dat daarvoor nodig is dat ook SVT onrechtmatig jegens Beele es moet hebben gehandeld. Inzoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag. 2.7. Het hof heeft geoordeeld dat voorshands niet aannemelijk is dat bemoeienis van SVT met de "hier aan de orde zijnde gedragingen", waarmee het hof klaarblijkelijk bedoelt: het onrechtmatig handelen waarop het verbod betrekking heeft, te duchten is. 2.8. Kennelijk heeft het hof het door Beele es in dit opzicht gestelde - waarnaar het middelonderdeel verwijst - niet voldoende geoordeeld om het tegendeel aannemelijk te doen zijn, waartoe het kennelijk mee heeft laten wegen - hetgeen het mocht - dat voorshands niet aannemelijk was geworden dat SVT ("de moeder") "reële bemoeienis heeft gehad" met genoemde gedragingen. 2.9. Dat is een feitelijk oordeel dat ik in het licht van dat gestelde en van hetgeen Eicon es daartegenover in appel hadden aangevoerd, niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd acht, waarbij ik in aanmerking neem dat het hier een kort geding betreft. 2.10. Op grond hiervan meen ik dat dit middelonderdeel faalt. 2.11. De gegrondbevinding van onderdeel 1 leidt er toe dat het arrest niet geheel in stand kan blijven. Ik meen dat, gelet op de art. 420 en 421 Rv, Uw Raad de zaak zelf kan afdoen. Het arrest dient dan te worden vernietigd voorzover niet alsnog het door de president toegewezen en door het hof bekrachtigde verbod en de daaraan verbonden dwangsom zijn uitgebreid tot onderdelen van de onder dat verbod vallende SVT-kabeldoorvoeringen en voorzover dat verbod in duur is beperkt. Tot die onderdelen dienen de door het hof bekrachtigde beslissingen van de president onder 1, 2 en 3 van het dictum van diens vonnis te worden uitgebreid. Voor het overige dient het beroep te worden verworpen. 2.12. Het oude recht is en blijft in deze zaak van toepassing, zie art. 74 lid 4 Overgangswet NBW. 3. Conclusie Deze strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 29 maart 1990, in voege als hierboven onder 2.10 aangegeven, en voor het overige tot verwerping van het beroep. e) Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 Onderdeel 1 bestrijdt de uit de rov. 12 en 13 blijkende rechtsopvatting van het Hof, die het Hof heeft geleid tot de conclusie dat het verbod beperkt moet worden tot het tijdvlak eindigend op 1 januari 1990. Bij de beoordeling hiervan moet ervan worden uitgegaan dat de M.C.T.-kabeldoorvoeringen waarop Beele c.s. hun aanspraken in dit geding baseren, reeds vóór 1 januari 1975 in Nederland werden verhandeld, zoals door het Hof vastgesteld in zijn rov. 1 en 2. Het onderdeel is gegrond. De opvatting van het Hof die - samengevat - inhoudt dat het stelsel van de BTMW meebrengt dat de op art. 1401 (oud) BW gebaseerde

18 januari 1993


bescherming tegen - verwarringwekkende en onnodige slaafse nabootsing in tijdsduur moet worden beperkt, kan niet als juist worden aanvaard, zulks op de gronden vervat in HR 31 mei 1991, RvdW 1991, 141. Het slagen van het onderdeel heeft tot gevolg dat ook de slotzin van rov. 11, die van de voormelde onjuist bevonden rechtsopvatting uitgaat, wordt aangetast in dier voege dat hetgeen het Hof in zijn rov. 12 en 13 heeft overwogen niet in de weg staat aan toewijzing van de vordering van Beele c.s. met betrekking tot de onderdelen van de S.V.T.-kabeldoorvoeringen. 3.2 Onderdeel 2, dat subsidiair is voorgesteld, behoeft geen bespreking. 3.3 Onderdeel 3 keert zich tegen rov. 14, waarin het Hof heeft overwogen dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat het moederbedrijf (verweerster in cassatie sub 3) met de aan Eicon c.s. verweten gedragingen reële bemoeienis heeft gehad of dat die te duchten is. De onder 3D hiertegen aangevoerde rechtsklacht mist feitelijke grondslag, daar uit de bewoordingen van het Hof blijkt dat het Hof niet is uitgegaan van de in de klacht omschreven rechtsopvatting. Het bestreden oordeel is voorts in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd, zodat ook de motiveringsklacht faalt. 3.4 De gegrondheid van onderdeel 1 brengt mede dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven. De Hoge Raad kan de zaak niet zelf afdoen omdat het aan de feitenrechter is te bepalen welke dwangsom moet worden verbonden aan het alsnog tegen Eicon en Brandschutz toe te wijzen verbod met betrekking tot de onderdelen van de ten processe bedoelde S.V.T.-kabeldoorvoeringen. 4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 29 maart 1990; verwijst het geding naar dit Hof ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Eicon en Brandschutz in de kosten van het geding in cassatie, tot deze uitspraak aan de zijde van Beele es. begroot op ƒ 602,85 aan verschotten en ƒ 3.000,- voor salaris; veroordeelt Beele c.s. in de kosten van het geding in cassatie voor zover gevallen aan de zijde van System & Verfahrenstechnik Verwaltungsgesellschaft m.b.H., tot deze uitspraak begroot op ƒ 1.000,-. Enz.

Nr 7. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 14 september 1989.') (Thermocet/Citroen) Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en J.A.M, van Angeren. Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek j " art. 14, vijfde lid Benelux Tekeningen- en Modellenwet. De "world dryer" van Thermocet onderscheidt zich van de op de Nederlandse markt voorkomende handendrogers in het bijzonder door de vorm van de omkapping. De exploitanten van de lokaliteiten waar deze drogers hangen bezitten ook veelal geen bijzondere deskundigheid en zullen mede hierdoor minder oplettend zijn dan deskundigen. Zij zullen afgaan op een enigszins oppervlakkig herinneringsbeeld, waarbij het totaalbeeld van belang is. Voorts dient te worden bedacht dat niet uitzonderlijk is dat produkten van eenzelfde fabrikant onder verschillende merken en/of langs verschillende handelskanalen worden aangeboden. In casu is bij vergelijking van de drogers aannemelijk geworden dat, niettegenstaande verschillen, gevaar voor verwarring tussen de "world dryer" en de SP 88 bij een niet te verwaarlozen ) Cassatieberoep ingetrokken; Red.

31

deel van het in aanmerking komende publiek dreigt, aldus dat het ene produkt voor het andere wordt aangezien en aldus dat wordt gemeend dat, zo men zich de verschillen realiseert, de produkten dezelfde herkomst hebben of dat de herkomstbronnen met elkaar een vennootschappelijke band hebben. De bescherming duurt maximaal 15 jaar na 1 januari 1975 - de datum van in werking treding van de BTMW voort en dus tot maximaal 1 januari 1990. Er kan moeilijk anders van worden uitgegaan dan dat de BTMW, voorzover de duur van de bescherming van een model betreffend, de neerslag is van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm welke ten tijde van de invoering van die wet de heersende was, terwijl niet is gebleken dat die norm thans niet meer de heersende is. [Deze visie is verworpen door HR 31.05.1991, B.I.E. 1992, blz. 50 inzake "raamuitzetters" en HR 14.02.1992 inzake Beele/Elcon, in dit nummer, nr6, blz. 25; Red.]. Art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet. Indien Citroen de omkappingen van de "world dryer" drogers zou vervangen door gemerkte omkappingen van de SP 88, zou Citroen handelen in strijd met rechten op het merk of de handelsnaam World Dryer. Thermocet B.V. te Hengelo, appellante in het principaal appel, geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel [in kort geding], procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr Th.CJ.A. van Engelen te Amsterdam, tegen P.C. Citroen Bedrijfsmachine Import B.V. te 's-Gravenhage, geïntimeerde in het principaal appel, appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel [in kort geding], procureur Mr H. Ferment. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 juli 1988 (Mr R.R. Portheine). De feiten Op grond van het behandelde ter terechtzitting van 13 juli 1988, alsmede op grond van de bij gelegenheid van die terechtzitting overgelegde stukken, moet voorshands het navolgende als tussen partijen vaststaand worden beschouwd: - de vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) World Dryer Corporation, Division of Specialty Equipment Companies Inc. (nader aan te duiden als World Dryer) fabriceert en distribueert haar- en handendroogmachines, waaronder een handendroogmachine die onder de naam World Dryer onder meer op de Nederlandse markt wordt gebracht. - gedaagde (nader aan te duiden als Citroen) heeft de produkten van World Dryer gedurende een periode van 25 jaar gedistribueerd, aanvankelijk op basis van een direkte relatie met World Dryer en sinds de zeventiger jaren als sub-distributeur voor Europa. - sedert 1985 is eiseres (nader aan te duiden als Thermocet) exclusief distributeur van World Dryer terzake van de handendroger waar het in dit geding om gaat, zijnde World Dryer model A-48. - World Dryer heeft haar pretense intellectuele eigendomsrechten op dat model overgedragen aan Thermocet. - aanvankelijk is Citroen handendrogers van Thermocet blijven betrekken, maar sedert enkele maanden koopt Citroen niet meer bij Thermocet. - Citroen brengt nu onder de naam Softmat of Citroen handendrogers op (onder andere) de Nederlandse markt; ook importeert Citroen handendrogers die voorzien zijn van de naam Mistral. - ondanks sommatie is Citroen niet bereid de handel in voormelde handendrogers te staken. De vordering, de gronden daarvan en het verweer Aanvankelijk verweet Thermocet Citroen schending van haar auteursrechten en baseerde daarop een deel van haar vordering. Die grondslag en dat deel van haar

32

Bijblad

riële Eigendom, nr 1

vordering heeft zij terug genomen. Zij stelt nu nog - kort gezegd - dat Citroen drogers verhandelt die zonder noodzaak zodanig op het World Dryer-model lijken dat daardoor verwarring wordt gewekt en vordert dat Citroen bevolen wordt daarmee op straffe van een dwangsom op te houden. Citroen bestrijdt niet dat er enige gelijkenis bestaat tussen de droger van World Dryer en het model dat onder de naam Sofmat of Citroen wordt verhandeld, maar zij acht die niet verwarringwekkend. Zij voert daarbij aan dat tal van apparaten een vorm hebben die op die van de World Dryer gelijkt, zodat dat laatste apparaat slechts een gering onderscheidend vermogen heeft. Bovendien is door de fabrikant van het model Sofmat/Citroen alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarring te voorkomen of tegen te gaan. A fortiori geldt dit alles voor het model dat onder de naam Mistral wordt verhandeld, want dat lijkt nog veel minder op het model van World Dryer. Beoordeling van het geschil De vraag, die in dit geding aan de orde is, is of de door Citroen verhandelde drogers een onrechtmatige nabootsing vormen van het World Dryer-model. Partijen zijn het er over eens dat nabootsing onrechtmatig is, indien de "nabootser", zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en hij door dit na te laten verwarring sticht, en voorts dat van verwarring stichten slechts sprake kan zijn als het "nagebootste" product een zeker onderscheidend vermogen bezit. Ten aanzien van het bestaan van dit onderscheidend vermogen verschillen partijen van mening en ter ondersteuning van hun standpunt hebben zij ter zitting een aantal exemplaren van handendrogers' van diverse modellen getoond en afbeeldingen van dergelijke apparaten overgelegd. Op grond van wat wij aldus hebben waargenomen, achten wij niet aannemelijk geworden dat het World Dryer-model voldoende onderscheidend vermogen heeft in die zin dat het zich aanmerkelijk onderscheidt van de meeste andere op de markt zijnde modellen van handendrogers. Daarmee ontbreekt een van de voorwaarden voor een succesvol beroep op onrechtmatige nabootsing, zodat de vordering dient te worden afgewezen. Hetgeen partijen verder nog hebben aangevoerd kan daarom onbesproken blijven. Thermocet zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Een en ander leidt tot de volgende beslissingen. Beslissingen De President: Wijst de vordering af. Veroordeelt Thermocet in de kosten van dit geding, welke tot op deze uitspraak aan de zijde van Citroen worden begroot op ƒ 950,-. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De grieven stellen de vraag aan de orde of de door Citroen sedert 1987 verhandelde drogers - SP 88 en Mistral - een onrechtmatige nabootsing vormen van de reeds vóór 1 januari 1975 in Nederland verhandelde [World Dryer, hierna W.D.; Red.] W.D. Thermocet stelt dat de W.D. een eigen plaats op de desbetreffende Nederlandse markt inneemt, dat dit model onderscheidend vermogen heeft, ja zelfs een eigen oorspronkelijk karakter en dat het zich aanzienlijk onderscheidt van de producten van concurrenten. Dienaangaande zegt zij: "De plaatsing, vorm en kleur van de zilveren blaasmond, de plaatsing, vorm en kleur van de zilveren startknop, met daarboven de inspringing en een over de breedte van het model zich uitstrekkende strip met het merk en de instruktie-aanwijzingen, de witte kleur, alsmede de vormgeving van de omkapping vormen tezamen een combinatie van

18 januari 1993

elementen, welke gekenmerkt wordt door een eigen oorspronkelijk karakter." Voorts stelt Thermocet dat de SP 88 en de Mistral zonder noodzaak zodanig gelijken op de W.D. dat daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaat. Voorts wijst Thermocet erop dat Citroen als distributeur jarenlang de W.D. gevoerd heeft en dat de omkapping - van de SP 88 - qua maatvoering (volkomen) gelijk is aan die van de W.D. 3. Met elkaar dienen te worden vergeleken de op de Nederlandse markt voorkomende handendrogers en niet slechts, zoals Citroen betoogt, drogers met een over 360° zijwaarts verdraaibare blaasmond, die ook wel als haardrogers gebruikt kunnen worden. De W.D. wordt immers, blijkens de overgelegde documentatie, met name aanbevolen als handendroger in toiletruimten (t.w. in "schools, restaurants and businesses" waar "the most sanitary washroom facilities possible" moeten bestaan en waar "people roll up their sleeves"). 4. De eerste vraag is of de W.D. naar zijn uiterlijke verschijning een eigen plaats op de Nederlandse markt inneemt. Op grond van de bezichtiging van de getoonde modellen en na beschouwing van de overgelegde afbeeldingen van modellen, voorzover op de Nederlandse markt gevoerd, die kennelijk tezamen een representatieve selectie vormen van wat op de Nederlandse markt voorhanden is, acht het hof aannemelijk geworden dat de W.D. zich onderscheidt van de andere drogers op die markt in het bijzonder door de vorm van de omkapping. 5. Bij de bepaling van beschermingsomvang van de W.D. dient er mede rekening te worden gehouden dat de witte kleur (van de omkapping) en chróomkleur (van blaasmond en knop) bij zeer vele sanitaire artikelen, ook handendrogers, voorkomen. Bij zeer vele van die artikelen is de bak, pot, omkapping, in wit uitgevoerd en de (bedienings)organen, zoals kraan, handle, knop, sproeier, in chroom. Aan die kleuren(combinatie) op zich komt dus geen enkele onderscheidende kracht toe. Tevens is van belang dat de genoemde verdraaibaarheid van de blaasmond een technische hoedanigheid is welke, wil zij volledig benutbaar zijn, plaatsing op het front noodzakelijk maakt, zodat die plaatsing door het publiek niet als onderscheidend zal worden opgevat. 6. Bij de beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat tussen de W.D. enerzijds en de SP 88 en/of Mistral anderzijds dient te worden bedacht dat, ook wanneer de exploitanten van de localiteiten waar deze drogers hangen als het te dezen in aanmerking komend publiek beschouwd zouden moeten worden en zelfs wanneer zij bij de aanschaf nauwkeuriger zouden kijken dan het publiek dat in toiletruimten van die handendrogers gebruikt maakt, die exploitanten, wat betreft die handendrogers, zelf veelal geen bijzondere deskundigheid bezitten en mede hierdoor minder oplettend dan deskundigen zullen zijn, zodat te hunnen aanzien verwarring eerder mogelijk is dan Citroen meent. Zij zullen afgaan op een enigszins oppervlakkig herinneringsbeeld, waarbij het totaalbeeld van belang is. Voorts dient te worden bedacht dat niet uitzonderlijk is dat producten van eenzelfde fabrikant onder verschillende merken en/of langs verschillende handelskanalen worden aangeboden. Zo is de W.D. gedurende enige tijd zowel door Thermocet als door Citroen in Nederland verhandeld. 7. Bij vergelijking van de W.D. en de SP 88 dient te worden vastgesteld dat de vorm van de omkapping, de vorm van de tuit en de plaatsing van de groot gevormde startknop, alsmede de plaats van het bedieningsvoorschrift, die telkens dominant op het voorvlak van de kast aanwezig zijn, tezamen zodanig zijn dat aannemelijk geworden is dat, niettegenstaande verschillen, gevaar voor verwarring tussen de W.D. en de SP 88 bij een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek dreigt, aldus dat het ene product voor het andere wordt aangezien en aldus dat wordt gemeend dat, zo men zich verschillen realiseert, de producten dezelfde herkomst hebben of dat de herkomstbronnen met elkaar

18 januari 1993


een vennootschappelijke of contractuele band hebben. Geenszins aannemelijk is geworden dat enige noodzaak bestaat een handendroger uiterlijk zo uit te voeren dat deze zodanig gelijkt op de W.D. als de SP 88 doet. 8. Bij vergelijking van de W.D. en de Mistral acht het hof enig verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk geworden; daarvoor is de vorm van de omkapping van de beide apparaten te zeer verschillend. Dit, dominerende, verschil overheerst de gelijkenis van blaasmond en bedieningsknop. 9. De grieven slagen voorzover daarvan blijkt uit het voorgaande. Het bestreden vonnis dient derhalve wat betreft de SP 88 te worden vernietigd. In het voorwaardelijk incidenteel appel. 10. Grief 2 stelt de vraag aan de orde hoe lang de bescherming tegen slaafse nabootsing zich in dit geval uitstrekt. Citroen stelt dat opvattingen over hetgeen - in de zin van art. 1401 BW - in het maatschappelijk verkeer betaamt, zich kunnen wijzigen en dat het, te dezen niet toepasselijke, art. 14 lid 5 BTMW die opvattingen beïnvloedt zo dat de duur van de bescherming toekomend aan een model als de W.D. thans op maximaal 15 jaar na verschijning is te stellen. Nu de W.D. al veel langer op de markt is, concludeert Citroen dat dit model thans geen bescherming meer toekomt althans dat die bescherming maximaal 15 jaar na 1 januari 1975 - de datum van in werking treding van de BTMW - voortduurt en dus tot maximaal 1 januari 1990. 11. Het hof oordeelt het laatste juist: er kan moeilijk anders van worden uitgegaan dan dat de BTMW, voorzover de duur van de bescherming van een model betreffend, de neerslag is van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm welke ten tijde van de invoering van die wet de heersende was, terwijl niet is gebleken dat die norm thans niet meer de heersende is. 12. Wel rijst nog de vraag of in casu het betreffende SP 88 te geven verbod zich ook over de tijd na 1 januari 1990 moet uitstrekken (a) omdat Thermocet destijds exclusief distributeur van de W.D. was of (b) omdat, volgens Thermocet, de W.D. een oorspronkelijk karakter in de zin van de Auteurswet heeft of (c) omdat de omkapping van de SP 88, nadat een rooster wordt verplaatst, past op het binnenwerk van de W.D. 13. Wat betreft (a) is van belang dat het distributeurschap destijds op normale wijze is beëindigd. Het enkele feit van het geëindigde distributeurschap brengt niet mee dat Citroen handelingen moeten worden verboden welke anderen vrijelijk mogen verrichten. Aangaande (b) geldt dat, nu Thermocet haar vordering niet (meer) baseert op haar toekomende auteursrechten, zij die rechten niet "langs een omweg" toch in feite geldend kan maken. Met

33

betrekking tot (c) diene dat, eenmaal aangenomen dat een model mag worden nagevolgd, bezwaarlijk kan worden aangenomen dat die navolging slechts zou mogen geschieden in een andere maat dan die van het nagevolgde model (gesteld dit zou altijd slechts in één maat zijn verhandeld), zodat het model toch nog een zekere bescherming zou genieten na de (maximale) periode van vijftien jaar. Indien, zoals Thermocet stelt, maar Citroen ontkent en niet is komen vast te staan, Citroen de omkappingen van W.D. drogers zou vervangen door gemerkte omkappingen van de SP 88, zou citroen handelen in strijd met rechten op het merk of de handelsnaam World Dryer. 14. Grief 1 mist zelfstandige betekenis. In het principaal en in het voorwaardelijk incidenteel appel. 15. Nu Thermocet haar vordering wat betreft de SP 88 (Sofmat) grotendeels toegewezen ziet maar wat betreft de Mistral afgewezen en partijen derhalve over en weer deels in het ongelijk gesteld worden, bestaan termen de kosten in eerste aanleg en in het principaal appel te compenseren. Het voorwaardelijk incidenteel appel acht het hof nodeloos ingesteld, zodat Citroen in de kosten daarvan zal worden veroordeeld. Citroen had haar op dit punt voor het eerst in appel gevoerde betoog kunnen inkleden als (aanvullend) verweer in het principaal appel. Beslissing (in kort geding) Het hof: - vernietigt het vonnis van 20 juli 1988 van de president van de rechtbank te 's-Gravenhage voorzover daarbij werd afgewezen de vordering van Thermocet met betrekking tot de door Citroen verhandelde SP 88 (Sofmat) en voorzover betreft de kosten; en in zoverre opnieuw rechtdoende: - beveelt Citroen met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest tot 1 januari 1990 te staken en gestaakt te houden het (doen) verhandelen van de SP 88 (Sofmat); - bepaalt dat Citroen voor iedere dag cq. iedere keer, zulks ter keuze van Thermocet, dat Citroen dat bevel of gedeelte daarvan niet opvolgt, zij een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) verbeurt ten behoeve van Thermocet; - verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - compenseert de proceskosten in eerste aanleg en in het principaal appel aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt en veroordeelt Citroen in de kosten gevallen op het voorwaardelijk incidenteel appel, die aan de zijde van Thermocet begroot worden op ƒ 1.800,-; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Boekbesprekingen A. van Oven, Handelsrecht. Mededingingsrecht, tweede laten verschijnen. In 1989 verscheen de tweede druk van herziene druk door F.J.W. Löwensteyn in samenhet deel Algemene Inleiding en Ondernemingsrecht en in werking met S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooij. 1991 het hier te bespreken deel. De tweede druk van het Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 188 blz. Prijs ƒ49,-. Mededingingsrecht is een coproduktie van F.J.W. Löwensteyn, S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooij. In het voorwoord bij deze druk is te lezen welke auteur de 1. In 1981 verscheen het boek "Handelsrecht, leerboek verschillende hoofdstukken of onderdelen daarvan voor ten gebruike bij universitaire en daarmee overeenstemzijn rekening heeft genomen. mende studie", van de hand van A. van Oven, met medewerking van Monica V. Bruining-Volmer. Het boek 2. De didactische opzet en de methodiek zijn gehandbestond naast een inleiding uit vier gedeelten: ondernehaafd; ik citeer: de grote lijnen van het betoog in de mingsrecht, (handels)verkeersrecht, mededingingsrecht en "grote letters", de nadere uiteenzetting in de "kleine faillissementsrecht. Vanwege het feit dat ondernemingsletters", vermelding van rechtspraak slechts voorzover zij recht, handelsverkeersrecht en mededingingsrecht zich in als hoogtepunt of keerpunt in de rechtsontwikkeling kan verschillende tempi ontwikkelen, werd het wenselijk worden beschouwd. Met het oog op degene voor wie het geoordeeld om de tweede druk in afzonderlijke delen te boek bestemd is: de student in de juridische basisop-

34


leiding en soortgelijke studies, is ervoor gekozen de student eerst "een enkelvoudig beeld van de materie te schetsen, met welke beeld voor ogen hij de discussie tussen de auteurs met meer vrucht kan volgen" en niet de student "van stonde af aan te werpen in de maalstroom van die discussie." 3. Het eerste, korte, hoofdstuk gaat over de aard en inhoud van het mededingingsrecht. Voorop wordt gesteld dat onze economie berust op een "stelsel van vrije ondernemingsgewijze produktie, dat wil zeggen een stelsel waarin de produktie, de distributie en de dienstverlening door middel van zelfstandige ondernemingen die met elkaar in vrije concurrentie treden" en dat ook ons recht van deze grondgedachten uitgaat. De vrijheid van ondernemen en mededinging wordt door vijf categorieën van normen begrensd: publiekrechtelijke normen ter bescherming van het algemeen belang, normen van consumentenrecht, het recht inzake onoirbare concurrentie, het recht inzake industriële en intellectuele eigendom en de door de ondernemers zelf in het leven geroepen mededingingsregelingen en machtsposities. 4. Het tweede, eveneens korte, hoofdstuk is gewijd aan de beperking van de mededinging door ondernemers: mededingingsafspraken en economische machtsposities, en aan het publiekrechtelijk mededingingsrecht. Aan de orde komen de verschillende typen van mededingingsafspraken en de mogelijkheden van de overheid om tegen concurrentiebeperkingen op te treden. Aandacht wordt geschonken aan de Wet economische mededinging (WEM) volgens welke een mededingingsregeling geoorloofd en geldig is zolang zij niet op grond van strijd met het algemeen belang onverbindend is verklaard (misbruikstelsel), en het voor de praktijk veel belangrijkere EEG-Verdrag dat het verbodsstelsel hanteert: mededingingsbeperkingen zijn verboden voorzover van dat verbod geen ontheffing is verleend. 5. De onoirbare concurrentie wordt besproken in hoofdstuk III. Dit is om twee redenen opmerkelijk. In de eerste plaats omdat in de eerste druk dit onderwerp behandeld werd na de rechten van de industriële eigendom en in de tweede plaats omdat in dit opzicht wordt afgeweken van hetgeen thans gebruikelijk is. De bewerker heeft hier een boodschap. Hij is het niet eens met de opvatting van Van Oven dat het recht van de industriële eigendom de buitenwettelijke rechtsvorming in die zin beïnvloedt dat het in bepaalde gevallen ongeschreven recht genereert. Van de zogenaamde positieve reflexwerking van het recht van de industriële eigendom moet hij kennelijk niets hebben. Het benadrukken van het uitzonderingskarakter van de industriële en intellectuele eigendom ten opzichte van de concurrentievrijheid lijkt mij juist. Aan de andere kant valt mijns inziens niet te ontkennen dat van het industrieel eigendomsrecht een zekere (positieve) invloed uitgaat op ongeschreven normen. Men kan hier denken aan het Holland Nautic-Decca arrest (27 juni 1986, NJ 1987, 191) en het Elvis Presley arrest (HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701). Het eerste arrest wordt ook door de bewerker genoemd. Hij vermeldt echter niet dat de Hoge Raad het blijkens dit arrest niet uitgesloten acht dat in bepaalde omstandigheden aan prestaties die op één lijn gesteld kunnen worden met prestaties die toekenning van een recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen, bescherming wordt toegekend op basis van het gemene recht. Het Elvis Presley arrest geeft hiervan een voorbeeld. Los hiervan acht ik het gewenst om in een voor het onderwijs bestemd boek eerst aandacht te schenken aan de bijzondere wetten. Het leerstuk van de slaafse nabootsing van produkten is beter te begrijpen nadat men enige kennis heeft opgedaan van het octrooien modellenrecht. Nog een kleinigheid. De auteur spreekt consequent over "geledeerde". Wellicht wil hij met deze (uit Van Dale niet kenbare) spelling de niet-latinist helpen. Het resultaat is echter averecht. Slechts de student die Latijn in het

|

18 januari 1993

pakket had, zal de term verstaan. De schrijver legt ook een zekere voorkeur aan de dag voor het gebruik van de woorden "jus in causa positum". Ik vraag mij af hoe een student deze woorden zal verstaan. 6. Het octrooirecht wordt besproken in het vijfde hoofdstuk. Ik ben er niet enthousiast over. Wat er staat is bijna altijd wel waar, maar toch vrees ik dat de lezer geen juist beeld krijgt van het huidige octrooirecht. Mijn grootste bezwaar is dat het te Nederlands is: de Nederlandse wet vormt het uitgangspunt. Min of meer terloops worden weliswaar verdragen genoemd, maar de samenhang, de betekenis en de invloed op de Nederlandse wet komen niet aan de orde. De student leert niet dat de belangrijkste bepalingen in de Rijksoctrooiwet hun basis vinden in verdragen. Dat Nederlandse octrooien steeds minder worden aangevraagd, zal hem niet duidelijk zijn en dat tegenwoordig verreweg de meeste in Nederland geldende octrooien krachtens het Europese octrooiverdrag in München zijn verleend, wordt hem niet verteld. Naar mijn mening had dit hoofdstuk herschreven moeten worden. Misschien was dan ook het woord "onrechtmatiglijk" geschrapt en zou het gebruik van het begrip "uitvinding als zodanig" heroverwogen zijn. Het had ook geen kwaad gekund als iets gezegd was over de plannen voor een nieuwe octrooiwet. Té Nederlands is de uiteenzetting over de technische beschermingsomvang. Daar wordt onder meer verkondigd dat de rechtspraak van de Hoge Raad dat de octrooiconclusies verstaan moeten worden in het licht van de beschrijving, bevestiging heeft gevonden in het door de wetswijziging van 1977 ingevoerde tweede lid van artikel 30. Hier wordt een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Lid 2 van artikel 30 is ingevoerd ter uitvoering van het Verdrag van Straatsburg. Het stemt overeen met artikel 69, lid 1 van het Europees octrooiverdrag terwijl de in de memorie van toelichting neergelegde bedoeling van deze bepaling vrijwel letterlijk ontleend is aan het Protocol over de uitleg van artikel 69 dat deel uitmaakt van dit verdrag. Dit Protocol dat voor de uitleg van artikel 30, lid 2 van belang is, blijft ten onrechte onvermeld. Gelet op de overwegingen die de Hoge Raad in het Meyn/Stork arrest (27 januari 1989, NJ 1989, 506) wijdt aan het Protocol, lijkt mij voor betwisting vatbaar de opvatting van de bewerker dat dit rechtscollege met dit arrest de leer van het wezen van de uitvinding uitdrukkelijk in stand heeft gehouden. Het belang van de rechtszekerheid voor derden bij de uitleg van een octrooi, heeft bij de Hoge Raad - wellicht nog onvoldoende - ingang gevonden. De kritiek geldt niet nummer 34 over het octrooirecht in het licht van het EEG-Verdrag. Wel kan de vraag worden gesteld of ten aanzien van elk afzonderlijk recht van industriële eigendom de relatie tot het EEG-recht onderzocht moet worden. Is het niet overzichtelijker om daaraan een enkele beschouwing te wijden? Helaas zijn de nummers 35 en 36 over het octrooi als vermogensbestanddeel ten dele achterhaald door de inwerkingtreding op 1 januari 1992 van de wijzigingswet 1986 die aanpassingen inhoudt in verband met de invoering van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek. 7. Het hoofdstuk over het modellenrecht (hoofdstuk 7) geeft een beknopt en duidelijk overzicht. De terminologie in het inleidende nummer 46 acht ik echter minder geslaagd. Daar is te lezen dat onder het verzamelbegrip modellen vallen dessins of patronen, alsmede de uiterlijke vorm van gebruiksvoorwerpen "een en ander voor zover aan bedoelde tekeningen of modellen een zekere originaliteit inherent is waardoor het zich van soortgelijke produkten onderscheidt". Mij lijkt het beter de term originaliteit te hanteren in verband met de Auteurswet 1912; voor modelbescherming krachtens de Benelux Modellenwet is originaliteit immers geen vereiste. Ik vraag mij af of het ter vermijding van misverstanden niet de voorkeur verdient om de term modellenrecht te reserveren

18 januari 1993


voor het recht dat zijn basis vindt in de Benelux Modellenwet. Ook had vermeld kunnen worden dat het wetsontwerp inzake gebruiksmodellen inmiddels een plaats in de ijskast heeft gekregen. 8. De eerste nummers in het hoofdstuk over het merkenrecht lijden aan hetzelfde euvel als het inleidende nummer in het hoofdstuk over het modellenrecht. In de beschouwingen is niet duidelijk of tot uitgangspunt is genomen het positieve merkenrecht of een min of meer abstract merkenrecht dat onder andere geconcretiseerd is in de Benelux Merkenwet (BMW) en de oude Merkenwet van 1893. Of een dergelijk abstract merkenrecht bestaat en zo ja, of het zinvol is daaraan aandacht te besteden kan in het midden blijven; voor een studieboek lijkt het mij zonder meer beter het huidige wettelijk kader voorop te stellen. Doet men dat niet dan is gevaar voor verwarring aanwezig. Zo zal menig student zich bij de vermelding van jurisprudentie van vóór de BMW afvragen wat de relevantie daarvan is voor de BMW. Als het gaat om de uitleg van begrippen uit de BMW lijken verwijzingen naar Nederlandse rechtspraak van vóór de BMW alleen dan gerechtvaardigd wanneer het de bedoeling van de Beneluxwetgever is geweest die Nederlandse jurisprudentie te codificeren. Onjuist acht ik het wanneer (p. 131) wordt opgemerkt dat een beslissing van de Hoge Raad uit de tijd van vóór de BMW haar gezag heeft behouden en dat dit bevestiging vindt in het Gemeenschappelijk Commentaar. Naar mijn mening is het andersom: het is toch zo dat slechts krachtens het Gemeenschappelijk Commentaar de uitspraak van de Hoge Raad nog betekenis heeft? Overigens bestaat tegen verwijzing naar "oude" jurisprudentie uiteraard geen bezwaar indien een vergelijking wordt gemaakt tussen het Benelux merkenrecht en het oude Nederlandse merkenrecht of indien overgangsrecht aan de orde is. Terecht wordt voorop gesteld dat merken onderscheidingstekens zijn, dat wil zeggen middelen ter onderscheiding van bepaalde objecten of werkzaamheden. Enige moeite heb ik met wat daarop volgt, namelijk dat uit het doel waartoe het warenmerk dient, de meest essentiële "eigenschap" (is hier "vereiste" bedoeld?) voortvloeit, te weten dat het geschikt is om de van een bepaalde onderneming afkomstige waren van andere waren te onderscheiden. Dit zou "te allen overvloede" tot uiting komen in art. 1 BMW. In die bepaling is echter niets te lezen over een relatie tussen het merk en een bepaalde onderneming. Vindt de zogenaamde herkomstfunctie van merken wel een basis in de BMW? Niet te ontkennen valt dat in de rechtspraak van het BenGH gesproken wordt over "de herkomst van de waar", "identiteit van de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming" (9 februari 1977, NJ1978, 415; B.I.E. 1977, 195) en "identiteit van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming" (19 januari 1981, NJ 1981, 294; B.I.E. 1981, 145). Toch meen ik dat er een subtiel verschil is. In de formulering in het studieboek lijkt het accent te

35

vallen op de herkomst en in de arresten van het BenGH op de identiteit. Wellicht is echter de wens liever niet meer over de herkomstfunctie te spreken, wel de vader van deze gedachte. De paragraaf over merkinbreuk is over het algemeen helder geschreven. Na de weergave van de "formule" van het Union-arrest (BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72; B.I.E. 1984, nr40) met betrekking tot de vraag wanneer van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wordt gesproken over "verwarring bij het publiek". Dit lijkt mij minder nauwkeurig. Of er overeenstemming is wordt (mede) bepaald door associatiegevaar. Gevaar voor associatie is echter niet hetzelfde als verwarringsgevaar. Dat hier sprake is van een onnauwkeurigheid en niet van een eenmalige verschrijving, blijkt uit de hardnekkigheid waarmee in het kader van de vraag of er overeenstemming is, over verwarring bij het publiek wordt gesproken, (zie p. 120, 124, 140 en 142). Ook op de overige paragrafen valt weinig aan te merken. Slechts één niet zo belangrijke opmerking: gesteld wordt dat nietigheid van een merk in reconventie kan worden ingeroepen, "dus met name bij wijze van verweer tegen een inbreukactie". Hier lijkt sprake van een contaminatie: als een beroep op nietigheid ook bij wijze van verweer kan worden ingeroepen betekent dit dat geen vordering in reconventie behoeft te worden ingesteld. De Hoge Raad is deze laatste opvatting toegedaan blijkens zijn arrest van 2 maart 1990, NJ 1991, 148; B.I.E. 1990, 199. Dezelfde vergissing wordt gemaakt waar gesproken wordt over het beroep op verval van een merk; verweer en reconventie worden door elkaar gehaald. Minder juist vindt ik het dat weliswaar aandacht wordt geschonken aan het merkenrecht in het licht van het EEG-Verdrag, doch dat de student niets te horen krijgt over de harmonisatie van het merkenrecht en over het gemeenschapsmerk. 9. Het handelsnaamrecht komt ter sprake in hoofdstuk IV. Het kwekersrecht en het recht betreffende chips worden in het boek niet besproken. Het boek bevat tenslotte een trefwoordenregister, een rechtspraakregister en een wetsartikelenregister. 10. In de bespreking wordt wellicht teveel ruimte ingenomen door kritische opmerkingen. Uiteraard bevat het boek ook vele goede en duidelijke uiteenzettingen. Het boek als geheel is mij echter niet meegevallen. Van de dynamiek die zo karakteristiek is voor het recht van de industriële eigendom, is helaas te weinig bespeurbaar. En is die dynamiek niet een van de aantrekkelijkste aspecten van het recht van de intellectuele eigendom? Ook de botsing van tegenstrijdige belangen - bescherming tegenover vrijheid - komt nauwelijks aan de orde. Het boek zou wat mij betreft best wat opwindender mogen zijn. Den Haag, 22 september 1992. Br.

36


18 januari 1993

Boekaankondigingen Ars Aequi Libri, Jurisprudentie en annotaties, Intellectuele eigendom, Ars Aequi 1954 ... 1992 (4e druk). Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1992, 366 blz. Prijs ƒ 36,60. Vier jaar na de derde druk is de vierde druk verschenen van deze handzame bundel met jurisprudentie en annotaties op het gebied van de intellectuele eigendom in de ruimste zin van het woord. Wat het auteursrecht betreft is er een uitbreiding van het aantal uitspraken met ruim 50%. Van de elf nieuw opgenomen uitspraken zijn er zes van de Hoge Raad (waaronder Stemra/Free Record Shop, Vondelpark, Elvis Presley en Grote Van Dale), drie van het Hof van Justitie van de EG (Warner Brothers, EMI Electrola en Tournier/SACEM), één van het Amsterdamse Gerechtshof en één van het Suprème Court of the USA. Met het laatste wordt het internationale karakter van het auteursrecht onderstreept. Het is duidelijk dat de lezers van Ars Aequi van de jurisprudentiële ontwikkelingen op het gebied van het auteursrecht goed op de hoogte worden gehouden. Ten opzichte van de vorige druk zijn er geen nieuwe arresten opgenomen die betrekking hebben op het recht van de industriële eigendom. Dat wil niet zeggen dat er in

de afgelopen vier jaren op dit terrein geen belangrijke arresten zijn gewezen. Wat het octrooirecht betreft kan men denken aan het Meyn/Stork arrest van de Hoge Raad, wat het merkenrecht betreft aan de arresten Superconfex/Burberrys en Prince van het Benelux Gerechtshof en het Droste/Baronie arrest van de Hoge Raad, wat het modellenrecht betreft aan het al genoemde Prince arrest, en wat de ongeoorloofde mededinging betreft aan de arresten Monte/Kwikform en Borsumij/Stenman van de Hoge Raad. Het ontbreken van deze arresten duidt erop dat Ars Aequi de jurisprudentie betreffende de industriële eigendom minder goed bijhoudt. Waarom dit zo is, weet ik niet. Het is wel jammer voor de vele studenten die in het recht van de industriële eigendom geïnteresseerd zijn. De bundel is overigens niet alleen nuttig voor studenten. Vanwege de instructieve annotaties kunnen ook de practici er hun voordeel mee doen. Den Haag, 6 september 1992. Br.

Litteratuur

Tijdschriftartikelen INTERNATIONAAL Poth, H., Die "Stützung" des Patentanspruchs nach Art. 84 EPÜ. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (82) dec. 1991 (12) blz. 225-235. Quarda, G., The role of Online and CD-Rom within the frame work of the European Patent Information Policy. World Patent Information (14) febr. 1992 (1) blz. 8-12.

Rupprecht, K., Identitatsbereich und Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters - ein Volkslied. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (82) dec. 1991 (12) blz. 235/8. Saaristo, S., Corporate Signs - Nightmare or Dream? Trademark World maart 1992 (45) blz. 27/9. Turner, D., Trademarks, retention of title clauses and Trademark World mei 1992 (47) blz. 38/9.

Vukmir, M., The Roots of Anglo-American Intellectual Reiterer, ML, Der Schutz geistiger Eigentumsrechte in der Property Law in Roman Law. GATT-Uruguay-Runde (Schluss). Idea (32) 1992 (2) blz. 123-154. Österreichische Blatterfür gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (40) juli/aug. 1991 (4) blz. 145-151. Wegner, H.C., Filing Patents for Evolutionary Inventions abroad: Pitfalls under the Paris Convention. J7C(23) april 1992 (2) blz. 184-195. Roberts, J.H., The role of the scientifically and technologically literate attorney in the application of preventive law to low entropy corporate decision making and White, A., EC's life-plus-70 Copyright Proposal will long-range planning. provide uniformity in Community. Idea (32) 1992 (2) blz. 155-178. World Intellectual Property Report (6) mei 1992 (5) blz. 141/2. Rohnke, Chr., A unified Intellectual Property Law for a unified Germany. Würtenberger, G., Interlocutory infunctions as a remedy Patent World maart 1992 (40) blz. 16/9. against patent infringement in Germany. Patent World april 1992 (41) blz. 28-31.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 januari 1993, 61e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents