De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud. 18 december 1996, 64e jaargang, nr. 12 Auteursrecht voorbehouden

397

18 december 1996, 64e jaargang, nr. 12 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: mr. S. Boekman, prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman, prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser en prof. mr. D.W.F. Verkade. Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55. Postbank gironr. 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud auteursrechtelijk werk; geen modelbescherming bij ontbrekend depot).

Officiële Mededelingen. Sluiting Bureau Industriële Eigendom. - Personeel. - Orde van Octrooigemachtigden. - Register van Octrooigemachtigden. Beëindiging faillissement. - Nederlands examen, resp. proeve voor octrooigemachtigde. Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr. 109. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 mei 1995, Sandoz/ Stephar (invoer en aanbieden geneesmiddelen voor registratie voorbehouden aan octrooihouder; verbod teneinde onrechtmatig verkregen voorsprong teniet te doen; niet-erkenning octrooiinbreuk voldoende grond voor gevraagd bevel). Nr. 110. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 sept. 1995, Wiedenmann/Redexim (bevoegdheid president; beschermingsomvang octrooi beperkt; waarschuwing t.a.v. inbreuk onrechtmatig). Nr. 111. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 13 aug. 1993, Smith Kline & French Laboratories/Pharmon e.a. (inbreuk door registratie-aanvrage tijdens looptijd octrooi; onrechtmatig verkregen voorsprong; profiteren door licentienemers verboden).

Nr. 113. Pres. Rechtbank Amsterdam, 27 jan. 1994, Natuurlijk Gezond/Uitgeverij The Reader's Digest ("Natuurlijk Gezond" is niet zuiver beschrijvend voor o.m. tijdschriften; gebruik in België grond voor verbod in Nederland; ondeelbaarheidsbeginsel; merkinbreuk door gebruik van "Natuurlijk Gezond" als boektitel aangenomen; voorschot schadevergoeding toegewezen; terughaalbevel/afnemerslijst geweigerd). Nr. 114. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 juni 1995, Hillenaar Outdoor Advertising/John van der Burg Indoor Media (teken "Schoolboards" heeft onderscheidend vermogen; na verbreking samenwerking zijn beide partijen bevoegd tot gebruik; beide merkdepots te kwader trouw verricht). Nr. 115. Hof Amsterdam, 22 dec. 1994, Bedrijfswagens Serry en Koole B.S.K./Mercedes-Benz e.a. (gebruik van o.m. "Mercedes Ster Service" suggereert een band tussen B.S.K. en Mercedes en is gebruik in de zin van 13A 2 BMW; mogelijkheid van schade aangenomen; merk "Mercedes" op reclamebord is o.g.v. 13A derde lid toegestaan; schadevordering afgewezen). Nr. 116. Rechtbank Amsterdam, 5 april 1995, Expresso Fashion/Jerryco (dading behelst staken ieder gebruik van het merk Tendenza, ook in advertentie voor waren die voortaan anders zullen worden aangeduid; redelijkheid en billijkheid verzetten zich niet tegen beroep op boetebeding).

2. Merkenrecht. 3. Modellenrecht. Nr. 112. Hof 's-Gravenhage, 5 okt. 1995, Guerlain/Eastwick Trading (bolvorm voor opmaakpoeder Les Météorites niet onderscheidend en door publiek niet als merk beschouwd; geen

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

64e jaargang

Nr. 117. Pres. Rechtbank Utrecht, 29 juni 1993, Erdi Las- en Constructiebedrijf/Verenigde V.T.N. Bedrijven (bekend voortbrengsel met nieuwe toepassing voldoet aan nieuwheidseis; Nr. 12

Blz. 397^36

Rijswijk, 18 december 1996

398

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 12

uiterlijk van Erdi-piramide niet bepaald door gebruiksfunctie verkeersobstakel; V.T.N.-verkeersobstakel heeft overeenstemmend uiterlijk).

18 december 1996

te leggen; echter aard van kort geding brengt belangenafweging mee, waardoor de rechter van een verbod kan afzien, ook zonder uitvoerige motivering; Pres.: vergelijkende reclame mag, mits niet misleidend en niet denigrerend).

4. Onrechtmatige daad. Wetgeving. Nr. 118. Hoge Raad, 15 dec. 1995, Procter & Gamble/ Kimberley-Clark Benelux (bij vaststelling van verplichting bepaalde handelingen na te laten, dient de rechter een verbod op

Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, 7 aug. 1996 (blz. 436).

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Register van Octrooigemachtigden.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 27 december 1996, donderdag 2 januari 1997 en vrijdag 3 januari 1997 voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom).

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van ir. H.G. Leonhardt in het register is doorgehaald wegens zijn overlijden op 13 september 1996. Voorts zijn op eigen verzoek doorgehaald de inschrijvingen van resp. ir. A. Bliek op 24 oktober 1996; ir. C. Weening op 15 november 1996 en dr. C. van de Westeringh op 19 november 1996.

Personeel. Beëindiging faillissement. Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer O.H.P. Wijnberger, medewerker bij de afdeling Geautomatiseerde Informatiesystemen, in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1996 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 oktober 1996, nr. Personeel 96040). Orde van Octrooigemachtigden. Met ingang van 25 oktober 1996 is de samenstelling van het Bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden als volgt:

Onder verwijzing naar de mededeling in B.I.E. 1996, blz. 190, maakt de Voorzitter van de Octrooiraad bekend dat bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 6 november 1996 het faillissement van octrooigemachtigde ir. G.J.M. Verhees, (Brabants Octrooibureau), is opgeheven. De schorsing van ir. Verhees in de uitoefening van het recht als gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden is van rechtswege op genoemde datum geëindigd. Het einde van de schorsing is aangetekend in het Octrooigemachtigdenregister. Nederlands examen resp. proeve voor octrooigemachtigde.

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden:

dr. ir. H.W.A.M. Hanneman dr. R. Jorritsma mr. ir. F.A. Dietz dr. ir. H.W. Prins ir. H.V. Mertens mr. dr. J.H. Kan dr. J.L. van der Veer

Met ingang van 25 oktober 1996 is de samenstelling van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden als volgt: Voorzitter: Secretaris: Leden:

Plaatsvervangende leden:

ir. J.J.H. Van kan mr. drs. S.U. Ottevangers drs. A. Kupecz A.J.M. Dries ir. F.J. Smit ir. A. Ferguson drs. F. Barendregt J.W. Rongen dr. P.M. Breepoel dr. E.R.A. Matulewicz

Het Secretariaat van de Orde van Octrooigemachtigden en de Raad van Toezicht is gevestigd in het gebouw van de Octrooiraad, Patentlaan 2, Rijswijk (kamer 02-128), tel. 0703905578, fax 070-3905171. Correspondentieadres: Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk.

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij beschikking van 13 november 1996, nummer POI/96066558, gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid resp. artikel 4a, eerste en vijfde lid van het Octrooigemachtigdenreglement (Sfb.1991, 409) besloten: 1. te bepalen dat in 1997 zowel in de periode van maart t/m mei (schriftelijk en mondeling) als in september/oktober (mondeling) op nader door de Voorzitter van de Commissie aan te wijzen data een examen voor octrooigemachtigde als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een proeve als bedoeld in artikel 4a van dit reglement wordt afgenomen in het gebouw van de Octrooiraad aan de Patentlaan 2 te Rijswijk; 2. te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie die bedoeld examen respectievelijk proeve zal afnemen: mr. W. Neervoort, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie: mr. J. de Bruijn, Lid van de Octrooiraad; en tot leden van de Commissie: ir. H.F.M. Beckers, Octrooigemachtigde te Eindhoven; ir. L.Th.M. Crouzen, Lid van de Octrooiraad; mr. ir. R.A. Grootoonk, Lid van de Octrooiraad; mevr. drs H.L.P. Joppe, Octrooigemachtigde te Vlaardingen; prof. mr. ir. A.A.A. Louët Feisser, octrooigemachtigde te Amsterdam, hoogleraar "Bescherming technische kennis en Octrooibeleid" aan de Technische Universiteit Twente; prof. mr. M.M. Mendel, Hoogleraar Handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden; mr. H. Molijn, Adviseur Merkenrecht te Rotterdam; ir. G. Oostrom, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; drs. J.C.H. Perizonius, Buitengewoon lid van de Octrooiraad;

18 december 1996


mevr. mr. Y.G. Prins-Blei Weissmann, Auteur te Bussum; mevr. mr. H.W.B, thoe Schwartzenberg, Docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Afdeling burgerlijk procesrecht; ir. Th.A.HJ. Smulders, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; mr. ir. J.H.F, de Vries, Octrooigemachtigde te Amsterdam; 3. als secretaris aan de Commissie toe te voegen: mr. J.L. Driessen, Lid van de Octrooiraad; 4. te bepalen dat zij die aan een examen of een proeve willen deelnemen, zich vóór 1 maart respectievelijk 1 augustus 1997 schriftelijk moeten aanmelden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk, en daarbij, voorzover van toepassing, moeten vermelden in welke gedeelten van de examenstof zij geëxamineerd willen worden; 5. te bepalen dat bij aanmelding een bewijs moet worden overgelegd dat een bedrag van ƒ 175,- verschuldigd voor deelneming aan een examen of een proeve, is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op Postbank gironr. 17300 of ABN-AMRO Bank rekeningnr. 40.45.00.714 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk; 6. te bepalen dat kandidaten die door een vorige Commissie tot deelneming aan een examen zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 1997 te houden examen. Toelichting Blijkens bovenstaande beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken zal het in 1997 wederom tweemaal mogelijk zijn deel te nemen aan een examen voor octrooigemachtigde. Daarbij zal niet worden afgeweken van de regeling, zoals die in de laatste jaren reeds gold; ook in 1997 zal het schriftelijke gedeelte van het examen éénmaal worden gehouden (in maart), en het mondelinge gedeelte tweemaal (in mei en september/oktober). Het schriftelijke gedeelte van het examen wordt gehouden op 25 en 27 maart; de mondelinge examens in het Burgerlijk Recht en Handelsrecht resp. in het Recht van de Industriële Eigendom worden de eerste keer afgenomen in mei 1997. Het tweede mondelinge examen zal worden afgenomen in september/oktober 1997. De exacte data worden nog bekendgemaakt. Kandidaten die aan het examen resp. de proeve wensen deel te nemen, dienen zich schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie vóór 1 maart, resp. 1 augustus onder vermelding van de gedeelten van het examen waarin zij geëxamineerd willen worden en onder opgave van: naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn). Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der resp. de bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid

399

resp. artikel 4a, tweede lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen resp. de proeve verschuldigde examengeld ten bedrage van ƒ 175,- is betaald. Het examen in april/mei bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte Burgerlijk Recht en Handelsrecht, en een mondeling gedeelte Recht van de Industriële Eigendom; het examen in september/oktober bestaat uit de beide mondelinge gedeelten. Kandidaten die zich voor een examen opgeven staat het vrij te bepalen of zij aan één, twee of alle drie onderdelen willen meedoen, met dien verstande dat deelname aan het schriftelijk gedeelte slechts mogelijk is na, of tegelijk met (in mei) het afleggen van het mondeling examen recht van de Industriële Eigendom. Een voldoende resultaat voor een mondeling onderdeel van het examen blijft gedurende de drie er op volgende kalenderjaren geldig. Een in 1997 behaalde voldoende voor een mondeling onderdeel blijft derhalve geldig tot eind 2000. [Zie ook B.I.E. 1993, blz. 134]. Een voldoende resultaat voor het schriftelijk onderdeel zal geldig blijven gedurende de twee er op volgende kalenderjaren. Dit houdt in dat een in 1997 met goed gevolg afgelegd schriftelijk geldig blijft tot eind 1999. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit twee opgaven, een algemene (de eerste dag) en een specifieke (de tweede dag). Voor de kandidaat die voor de ene opgave een voldoende en voor de andere een onvoldoende behaalt, blijft de voldoende tot en met het eerstvolgende schriftelijke examen staan, zodat hij, wanneer hij het examen {beide opgaven) overdoet, alleen voor de andere opgave een voldoende behoeft te behalen om hiervoor geslaagd te zijn. Als hij de tweede keer opnieuw een voldoende en een onvoldoende behaalt, en wel voor dezelfde opgaven als tevoren, blijft ook deze (nieuwe) voldoende weer staan; behaalt hij echter twee onvoldoendes dan vervalt de eerder verkregen voldoende en moet hij opnieuw voor beide opgaven een voldoende behalen. Nadat een kandidaat voor beide opgaven of wel tijdens één examen, of wel tijdens twee opeenvolgende (schriftelijke) examens een voldoende heeft behaald blijft dit resultaat, zoals hierboven reeds gezegd, gedurende de twee erop volgende kalenderjaren geldig. Voor iedere deelneming aan een examen moet het volle examengeld worden betaald. Voor informatie betreffende het afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt verwezen naar de toelichting op de wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1991, 409) [zie B.I.E. 1991, blz. 305/8]. Tenslotte wijst de Examencommissie op de vrijstellingsregeling voor degenen, die (onderdelen van) het Europees bekwaamheidsexamen met goed gevolg hebben afgelegd, gepubliceerd in B.I.E. 1992, blz. 206. Voor de exameneisen wordt verwezen naar de mededelingen in B.I.E. 1989, blz. 171 en B.I.E. 1992, blz. 206.

400


18 december 1996

Jurisprudentie Nr. 109. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 22 mei 1995. (Lamisil) Mr. E.J. Numann. Art. 30, lid 1 Rijksoctrooiwet (1910). In het licht van HR 18 december 1992, NJ 1993, 735, BIE 1993, nr. 81 valt niet staande te houden dat de invoer en aanbieding van geneesmiddelen voor de registratie, hoezeer ook van een slechts beperkt aantal tabletten (monsters), niet als aan de octrooihouder voorbehouden handelingen zijn aan te merken. Stephar heeft de prijzen van haar produkt opgegeven ter vermelding in de Taxe van de KNMP. In die vermelding, bestemd voor apothekers en zorgverzekeraars, is een aanbod als bedoeld in art. 30 lid 1 gelegen, ook als vermelding slechts zou zijn gedaan met het oog op aflevering zodra zulks octrooirechtelijk geoorloofd zou zijn. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j° art. 43 Row. (1910) en art. 6:103 Burgerlijk Wetboek. Nu Stephar haar registratie door octrooiinbreuk heeft verkregen kan Sandoz er bij wijze van voorziening bij voorraad aanspraak op maken dat aan Stephar voor een periode nadat het haar in beginsel zou vrijstaan uit Spanje geïmporteerde lamisiltabletten hier te lande op de markt te brengen, een verbod wordt opgelegd om zulks te doen teneinde te beletten dat Stephar ten nadele van Sandoz voordeel geniet van de door haar gepleegde octrooiinbreuk. De onrechtmatig verkregen voorsprong kan op passende wijze worden tenietgedaan door die periode te bepalen op de tijd die in redelijkheid geacht kan worden gemoeid te zijn geweest met de aanvraagprocedure van de registratie. Gelet op de in art. 23 lid 8 Besluit registratie geneesmiddelen vermelde termijn en de door Stephar genoemde voorbereidingstijd, zou uitgaande van 7 oktober 1995 als vroegste datum waarop het Stephar ingevolge art. 47 van het Toetredingsverdrag is toegestaan lamisiltabletten uit Spanje in te voeren, het "moratorium" tot een datum in december 1995 behoren te gelden. Art. 47, lid 2 Toetredingsverdrag van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschap. De President ziet geen grond voor de, door de bewoordingen zeker niet geïndiceerde, uitleg, inhoudende dat de bedoelde termijn eerst eindigt aan het eind van het derde kalenderjaar na het moment waarop de octrooieerbaarheid van farmaceutische produkten in Spanje is ingevoerd. Art. 3:303 j " art. 3:296 B.W. De omstandigheid dat Stephar in de aan dit geding voorafgegane correspondentie niet heeft willen erkennen octrooiinbreuk te hebben gepleegd, levert voldoende grond op voor het gevraagd bevel.') Sandoz A.G. te Bazel, Zwitserland, eiseres [in kort geding], procureur mr. G.L. Kooy, tegen Stephar B.V. te Krimpen a/d IJssel, gedaagde [in kort geding], procureur mr. R. Kossen, advocaat mr. K.M. van 't Veer-Vervoort te Spijkenisse.

^ In deze zin ook Van Nispen, diss. nr. 110 en AM11996, blz. 142 r.k. (sub 3); anders D.W.F. Verkade, noot (sub 8) onder HR 23 februari 1990, NJ 1990, 663 en noot onder HR 1 dec. 1995, NJ 1996, 510 (Red.).

1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a. Sandoz is rechthebbende op de Europese octrooien 0 000 896 en 0 024 587, haar op resp. 13 oktober 1982 en 14 november 1984 verleend onder meer voor Nederland, voor resp. "Propenylamines, processes for their production and pharmaceutical compositions" en "Propenylamines, processes for their production, pharmaceutical compositions containing them and their use as pharmaceuticals", hierna ook: de octrooien. b. Sandoz brengt onder meer in Nederland een geneesmiddel in tabletvorm in het verkeer onder het merk Lamisil. Dat geneesmiddel bevat de werkzame stof terbinafine hydrochloride, welke stof valt onder de beschermingsomvang van de octrooien. c. Stephar, een groothandel in farmaceutische produkten, is voornemens hier te lande uit Spanje afkomstige, door middel van parallelimport in te voeren Lamisil-tabletten op de markt te brengen, die evenzeer de door de octrooien beschermde werkzame stof bevatten. Vooruitlopend daarop heeft zij van het College ter beoordeling van geneesmiddelen op 18 oktober 1994 (onder nr. RVG 18320/14842) inschrijving verkregen voor door haar uit Spanje (parallel)geïmporteerde tabletten Lamisil 250 mg. d. Per 1 januari 1995 is de door Stephar te importeren Lamisil met evenvermeld RVG-nummer opgenomen in Bijlage 6 van de Regeling pharmaceutische hulp 1993, waarmede het middel voor vergoeding ingevolge de AWBZ in aanmerking komt. e. De door Stephar te importeren Lamisil met evenvermeld RVG-nummer en bijbehorende prijzen komt voorts sedert enige maanden voor in de maandelijks door de KNMP aan ziektekostenverzekeraars en apothekers toegezonden "Taxe". f. In spanje waren tot 7 oktober 1992 (onder meer) farmaceutische produkten niet vatbaar voor octrooibescherming. Met het oog daarop is in het Toetredingsverdrag van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschap in art. 47, eerste lid, bepaald - onder meer en kort gezegd - dat de houder van een octrooi in een der toenmalige Lid-Staten op een farmaceutisch produkt welke octrooi dateert uit de tijd dat het produkt in Spanje niet octrooieerbaar was, zich op grond van zijn octrooirecht kan verzetten tegen parallelimport van het produkt in een (andere) Lid-Staat waar zijn octrooi geldt, ook indien het produkt voor de eerste maal door hemzelf of met zijn instemming in Spanje in het verkeer is gebracht. Het tweede Lid bepaalt: 2. Op dit recht kan tot het einde van het derde jaar na de invoering door Spanje van de octrooieerbaarheid van deze produkten een beroep worden gedaan voor de in lid 1 bedoelde produkten. 2. Sandoz vordert in dit kort geding - na eiswijziging en kort gezegd - jegens Stephar een verbod om parallel geïmporteerde Lamisil eerder dan 1 januari 1997 op de Nederlandse markt te brengen, een bevel de vermelding in de KNMP-taxe te doen schrappen tot en met de uitgave van december 1995 [na de eiswijziging zal bedoeld zijn: 1996 -pres.], een verbod tot verdere octrooiinbreuk, een bevel een advertentie te laten opnemen in het Pharmaceutisch Weekblad, benevens bevelen strekkende tot opgave van aantallen geïmporteerde Lamisil en terugroeping van geleverde Lamisil, alles met nevenvorderingen. De president begrijpt dat Sandoz haar vordering sub h. betreffende de "overzichten" zoals die met het oog op dit geding aan de president waren toegezonden niet handhaaft, nu zij heeft erkend dat dergelijke overzichten nimmer aan anderen gezonden zijn geweest. 3. Sandoz stelt daartoe dat zowel de invoer door Stephar en de terbeschikkingstelling aan het in r.o. 1 onder c. bedoelde College van door haar uit Spanje geïmporteerde Lamisiltabletten, als het doen opnemen van dat geneesmiddel in de resp. in r.o. [lees: 1; Red.) onder d. en e. bedoelde Bijlage 6 en KNMP-Taxe een inbreuk op haar octrooien heeft opgeleverd.

18 december 1996


De termijn gedurende welke zij Stephar wil doen verbieden de uit Spanje parallel-geïmporteerde Lamisil hier te lande in het verkeer te brengen doet zij steunen enerzijds op de voorsprong die Stephar zich heeft verschaft door voortijdig, immers met inbreuk op de octrooien, een verzoek tot registratie van haar Lamisil te doen, anderzijds op haar uitleg van art. 47 lid 2 van het Toetredingsverdrag van Spanje en Portugal tot de EG, welke hierna aan de orde zal komen. 4. Stephar voert gemotiveerd verweer, dat hierna behandeling zal vinden. 5. Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) bepaalde onverkort van toepassing is. 6. Stephar betwist allereerst dat de in r.o. 1 onder c. bedoelde registratie is verkregen met behulp van inbreukmakende handelingen. Zij stelt dat voor de registratie slechts 'een zeer beperkt aantal tabletten in de originele, Spaanse verpakking' aan het College aangeboden behoefde te worden. 7. In het licht van HR 18 december 1992 (NJ 1993-735, BIE 1993-81) valt evenwel niet staande te houden dat de invoer en aanbieding voor dat doel, hoezeer ook van een slechts beperkt aantal tabletten (monsters), niet als aan de octrooihouder voorbehouden handelingen als bedoel in art. 30 ROW zijn aan te merken. 8. Onder deze omstandigheden kan Sandoz er bij wijze van voorziening bij voorraad aanspraak op maken dat aan Stephar voor een periode nadat het haar in beginsel zou vrijstaan uit Spanje geïmporteerde Lamisil-tabletten hier te lande op de markt te brengen, een verbod wordt opgelegd om zulks te doen, teneinde te beletten dat Stephar ten nadele van Sandoz voordeel geniet van de door haar gepleegde octrooiinbreuk. De onrechtmatig verkregen voorsprong kan op passende wijze worden tenietgedaan door die periode te bepalen op de tijd die in redelijkheid geacht kan worden gemoeid te zijn geweest met de aanvraagprocedure van de registratie. Gelet op de in art. 23 lid 8 Besluit registratie geneesmiddelen vermelde termijn en de door Stephar genoemde voorbereidingstijd, zou, uitgaande van 7 oktober 1995 als vroegste datum waarop het Stephar, ingevolge art. 47 van het Toetredingsverdrag, is toegestaan Lamisiltabletten uit Spanje in te voeren, het "moratorium" tot een datum in december 1995 behoren te gelden. Waar Stephar zich bij haar brief van 10 april 1995 aan de raadsman van Sandoz zonder voorbehoud bereid heeft verklaard niet eerder tot verhandeling te zullen overgaan dan 2 januari 1996, kan zij daaraan worden gehouden. 9. Sandoz heeft ter terechtzitting haar eis onder (a) evenwel zodanig gewijzigd dat het verbod gevorderd wordt niet tot 1 januari 1996, doch tot 1 januari 1997. Die wijziging heeft zij toegelicht met een verwijzing naar de bewoordingen van art. 47 lid 2 Toetredingsverdrag, die aanleiding zouden geven tot een uitleg, inhoudende dat de daar bedoelde termijn eerst eindigt aan het eind van het derde kalenderjaar na het moment waarop de octrooieerbaarheid in Spanje is ingevoerd. Voorshands ziet de president geen grond voor deze, door de bewoordingen zeker niet geïndiceerde uitleg. Bovendien heeft Sandoz niet duidelijk gemaakt waarom zij als einddatum van het moratorium dan niet 1 april 1996 heeft gevorderd, doch 1 januari 1997. 10. Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de vordering onder (a), zoals deze oorspronkelijk luidde, toewijsbaar is. De omstandigheid dat Stephar in de aan dit geding voorafgegane correspondentie niet heeft willen erkennen octrooiinbreuk te hebben gepleegd, levert voldoende grond op voor het gevraagde bevel. 11. Stephar heeft aangevoerd dat de opneming van haar uit Spanje te importeren Lamisil in Bijlage 6 van de Regeling pharmaceutische hulp 1993 heeft plaatsgevonden op de enkele grond dat zij daarvoor een RVG-registratie had verkregen en zonder dat zij daarom heeft verzocht of daaraan heeft medegewerkt. Weliswaar is dit door Sandoz tegengesproken met de stelling dat opneming in die bijlage slechts op verzoek geschiedt, doch blijkens art. 16 lid 8 van de Regeling farmaceutische hulp 1993 is dat laatste niet het geval. Waar evenwel van

401

enig verzoek terzake van Stephar niet is gebleken en handhaving van de vermelding - die zonder haar naam is geschied geen noemenswaardig effect heeft zolang het middel niet verkrijgbaar is, zal te dier zake geen voorziening worden gegeven. 12. Dat is anders met de vermelding van de door Stephar in te voeren Lamisil in de Taxe van de KNMP. Stephar heeft erkend dat zij daartoe in elk geval in zoverre haar medewerking heeft verleend dat zij de prijzen van het middel heeft opgegeven. Anders dan Stephar heeft doen aanvoeren acht de president in die vermelding, bestemd voor apothekers en zorgverzekeraars, een aanbod als bedoeld in art. 30 lid 1 ROW gelegen, ook als de vermelding slechts zou zijn gedaan met het oog op aflevering zodra zulks octrooirechtelijk geoorloofd zal zijn. Aan Stephar zal daarom worden bevolen - overeenkomstig haar aanbod ter terechtzitting - de vermelding in de eerstmogelijke editie van de Taxe daaruit te doen verwijderen. 13. Voor toewijzing van de vorderingen onder b., c. en d. bestaat geen aanleiding, nu Sandoz, tegenover de door middel van een accountantsverklaring gesteunde stelling van Stephar dat zij - behalve de ten behoeve van de registratie aan het College verstrekte monsters - tot dusverre geen Lamisil-tabletten vanuit Spanje heeft geïmporteerd of afgeleverd, het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt. 14. Een verbod tot verdere octrooiinbreuken, zoals gevorderd onder f., wordt wel op zijn plaats geoordeeld, nu de vastgestelde inbreuk berust op een kennelijk weloverwogen strategie van Stephar en zij het inbreukmakende karakter van haar handelwijze bij het verkrijgen van de geneesmiddelenregistratie buiten rechte niet heeft willen erkennen. Voor een bevel tot het doen plaatsen van een advertentie als gevorderd onder i. bestaat thans geen aanleiding, nu zonder meer niet valt in te zien dat de te treffen voorzieningen niet afdoende zullen zijn om verdere octrooiinbreuken te verhinderen. 15. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Stephar in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing: De president Verbiedt Stephar om uit Spanje parallel geïmporteerde Lamisil-tabletten eerder op de Nederlandse markt aan te bieden en/of af te leveren dan 1 januari 1996, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 250,- per tablet waarmede dit verbod mocht worden overtreden; Beveelt Stephar om te bewerkstelligen dat in de edities van de 'KNMP-Taxe' tot en met december 1996 [lees: 1995? Red.] zo spoedig mogelijk geen vermelding van de van haar afkomstige Lamisil-tabletten meer zal voorkomen, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 100.000,- indien Stephar dit bevel mocht overtreden; Verbiedt Stephar iedere verdere inbreuk hier te lande op de Europese octrooien 0 000 896 en 0 024 587, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag dat Stephar dit verbod mocht overtreden of - ter keuze van Sandoz - van ƒ 250,- per tablet waarmede dit verbod mocht worden overtreden; Veroordeelt Stephar in de kosten van het geding, aan de zijde van Sandoz tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.350,-, waarin begrepen het griffierecht; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

402

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 12 Nr. 110. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 september 1995. (verticale draineerkanalen-machine) Mr. J.H.P.J. Willems.

Art. 54, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). De president te 's-Gravenhage is bevoegd omdat een ander dan de octrooihouder vastgesteld wil zien - voor zover dat in het kader van een kort geding mogelijk is - dat bepaalde handelingen niet in strijd zijn met een octrooi. Art. 30, lid 2 Row. (1910). Uit het octrooischrift zal de vakman ontlenen dat het er met name om gaat of de beide stangen op het moment van indringen van de pennen in de bodem deel uitmaken van een parallellogram. Hij vindt dat bevestigd in figuur 3 van het octrooischrift. In casu is er dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat die vakman, die immers begrijpt dat een parallellogram moet worden gevormd, "parallel" anders dan zuiver letterlijk zal opvatten. Vorming van een parallellogram is bij de Wiedenmann-nieuw machine onmogelijk. Anders dan Redexim wil is er geen enkele aanleiding de beschermingsomvang uit te breiden tot alle machines die gebruik maken van een "passieve werking". Niet alleen is daarvoor geen enkele indicatie in het octrooi te vinden, maar bovendien wordt de in het octrooi gemaakte stap voorwaarts betrekkelijk gering geacht. De redelijke rechtszekerheid voor derden zou in het gedrang komen bij die uitleg, terwijl een billijke bescherming voor de octrooihouder een dergelijke uitleg ook niet vergt. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Nu de Wiedenmann-nieuw machine niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi is het onrechtmatig dat Redexim de (potentiële) afnemers van Wiedenmann heeft aangeschreven met de waarschuwing dat met de verhandeling van de Wiedenmann machine inbreuk op haar octrooi wordt gemaakt.

18 december 1996

in the second rod (11) whereby said rod may increase in length when the pin or pins (15) are loaded but résumés its original length under the influence of the spring biassed portion after the load has been removed." 1.4. Bij het octrooischrift behoren een aantal figuren waarvan de figuren 2 en 3 er uitzien als volgt: FIG.2 FIG.3

1.5. Wiedenmann bracht in het verleden in het verkeer een inrichting voor het aanbrengen van verticale draineerkanalen (tussen partijen bekend als: "de Wiedenmann-oud") die er, voor zover van belang, schematisch uitzag als volgt:

Wiedenmann GmbH te Ulm, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie [in kort geding], procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. J.A. van Arkel te Rotterdam, tegen Redexim B.V. te Zeist, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur jhr. mr. R.E.P. de Ranitz, advocaat mevr. mr. L.A.C. Beukers te 's-Gravenhage. Rechtsoverwegingen. 1. In dit geding zal van het volgende worden uitgegaan: 1.1. Redexim is rechthebbende op het onder meer voor Nederland verleende Europese octrooi 037.595 BI voor een "apparatus for the provision of vertical drain channels in grass, fields, meadows etc". 1.2. Het octrooi is verleend met dagtekening 25 mei 1983, zulks na een aanvrage d.d. 20 februari 1981, waarbij een beroep is gedaan op prioriteit vanaf 10 maart 1980. 1.3. Conclusie 1 van het octrooi luidt in de authentieke Engelse tekst: "Apparatus for the provision of substantially vertical drain channels in grass-fields, turfs, meadows etc. comprising one or more sets of pin shaped elements driven by a rotary shaft journalled in the apparatus frame and provided mutually adjacent in the longitudinal direction of the shaft, each set comprising one or more pins (15) pivotably connected at their end (4) remote from the penetrating end of the pins to an end of a first rod (5) pivotably connected at its other end (8) in the apparatus frame, characterized in that a second rod (11) extending substantially parallel to the first rod (5) is pivotably connected with one end (12) to a point of the pin element (15) below the pivot point (4) of the pin and is pivotably connected at its other end (10) in the apparatus frame, a spring biased portion (16) being included

1.6. Deze Wiedenmann-oud is door het Landgericht Düsseldorf en het Oberlandesgericht Düsseldorf bij beslissingen van resp. 6 oktober 1992 en 25 november 1993 inbreukmakend geoordeeld op het octrooi. 1.7. Sedert begin 1995 brengt Wiedenmann in Nederland in het verkeer een gemodificeerde inrichting (tussen partijen bekend als: "de Wiedenmann-nieuw"), die er voor zover van belang schematisch uitziet als volgt:

„Ha

1.8. In juni 1995 heeft de procureur van Redexim aan een tweetal afnemers van de importeur van Wiedenmann desbe-

18 december 1996


wustheidsexploiten doen betekenen en deze afnemers tevens brieven geschreven met de navolgende tekst: "Mijne Heren, Bijgesloten zend ik U in kopie het desbewustheidsexploit met aangehecht octrooi, zoals dat één dezer dagen door de deurwaarder aan u zal worden betekend. Cliënte heeft informatie ontvangen dat U handelt in de zogenaamde "Wiedenmann" machine. Redexim B.V. heeft op basis van haar Europese octrooi in Duitsland met succes haar octrooi tegen Wiedenmann ingeroepen en de procedure zowel in eerste aanleg als in Hoger Beroep gewonnen. Door verhandeling van de Wiedenmann machine maakt U op Uw beurt eveneens inbreuk op het te betekenen Europese octrooi. Bij gebreke aan een bevredigende en tijdige reactie Uwerzijds acht cliënte zich vrij zonder nadere waarschuwing rechtsmaatregelen in te leiden. Inmiddels blijven de rechten van cliënte gereserveerd. Hoogachtend,". 2. Wiedenmann vordert thans jegens Redexim - zakelijk samengevat - een gebod tot het verzenden van een rectificatie en een verbod jegens potentiële afnemers uitlatingen te doen die de indruk kunnen wekken dat de Wiedenmann-nieuw machine inbreuk maakt op het Europese octrooi van Redexim, zulks op straffe van een dwangsom. 3. Zij legt aan die vordering ten grondslag de stelling dat dergelijke uitlatingen onrechtmatig jegens haar zijn omdat de Wiedenmann-nieuw machine niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. 4. Redexim voert gemotiveerd verweer. Zij betwist de relatieve bevoegdheid van de President, beroept zich op verschoonbare dwaling en stelt dat de Wiedenmann-nieuw machine wel degelijk valt onder de beschermingsomvang van haar octrooi, zodat haar uitlatingen rechtmatig waren. 5. Redexim vordert harerzijds in reconventie een verbod aan Wiedenmann om inbreuk te maken op haar Europees octrooi, naar de President begrijpt: in Nederland. Wiedenmann voert in reconventie gemotiveerd verweer. 6. Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in artikel 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet van 1910 onverkort van toepassing is. 7. De stellingen van partijen nopen voorts tot beantwoording van de navolgende vragen: a) is de President bevoegd tot kennisneming van de onderhavige vordering? b) zo ja, valt de Wiedenmann-nieuw onder de beschermingsomvang van het Europees octrooi 037 595 BI? c) zo neen, zijn de uitlatingen van Redexim onrechtmatig? ad a: Bevoegdheid President. 8. Redexim heeft de bevoegdheid van de President bestreden en gesteld dat het hier geen procedure betreft als bedoeld in artikel 54 Rijksoctrooiwet 1910 doch een gewone procedure op grond van een beweerde onrechtmatige daad zodat bevoegd is de President van de vestigingsplaats van Redexim. 9. Dat verweer wordt verworpen. Daarbij kan nog worden daargelaten dat de bevoegdheid van de Haagse President reeds voortvloeit uit het bepaalde in art. 5 sub 3 van het te dezen toepasselijke EEX nu de gewraakte brieven zijn geschreven vanuit 's-Gravenhage. Anders dan Redexim meent is de onderhavige procedure er immers een waarin een ander dan de octrooihouder wil zien vastgesteld - voor zover dat in het kader van een kort geding mogelijk is - dat bepaalde handelingen niet in strijd zijn met een octrooi, een en ander als bedoeld in artikel 54 lid 2 slot van de Rijksoctrooiwet 1910. ad b: Valt de Wiedenmann-nieuw machine onder het octrooi? 10. Vooropgesteld wordt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdrags-

403

artikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 11. Het debat tussen partijen spitst zich op dit onderdeel toe op de vraag of de Wiedenmann-nieuw machine het kenmerk vertoont van "a second rod (...) extending substantially parallel to the first rod". 12. Wiedenmann heeft betoogd dat dit niet het geval is omdat in haar nieuwe machine de tweede staaf op hetzelfde punt aan het frame is bevestigd als de eerste staaf (die de pen draagt) zodat beide staven niet parallel kunnen lopen doch een driehoek vormen. Redexim heeft het tegendeel betoogd en bepleit dat - gelet op het "wezen van de uitvinding" — de beide stangen wel degelijk "substantially parallel" lopen, althans dat "substantially parallel" hier moet worden begrepen als "substantially horizontal". 13. Tussen partijen is in confesso dat de toestand van de stangen moet worden beoordeeld op het moment dat de pennen het maaiveld raken. Dat blijkt overigens ook uit het octrooischrift waarin in kolom 3 regels 54-60 wordt gezegd: "it appears from fi. 3 that when thepins enter the soil,*) the rods 5 and 11 with the parts 7, 9 on the one hand and 14 on the other hand substantially constitute a parallelogram, so that the pins carry out substantially a translatory movement in this portion of the movement of the connecting rod-crank-mechanism." 14. Dat in aanmerking genomen blijkt uit de hiervoor sub 1.7 weergegeven tekening reeds dat de Wiedenmann-nieuw machine in elk geval niet valt onder de letter van de octrooiconclusie, nu duidelijk geen sprake is van stangen die letterlijk "substantially parallel" lopen. De stangen lopen immers in het geheel niet parallel. 15. Aan gedaagde kan worden toegegeven dat het bij de uitleg van octrooischriften niet aankomt op de letterlijke betekenis van een term maar veeleer op de wijze waarop die term door de gemiddelde vakman bij lezing van het octrooischrift zal worden opgevat. 16. Deze vakman zal daarbij in gedachten hebben welk probleem de octrooihouder met zijn vinding heeft willen oplossen, resp. welk doel hij daarmee heeft willen bereiken. 17. In casu wil het octrooi een inrichting verschaffen die zorg draagt voor drainage-openingen in een grasmat zonder die grasmat al te veel te beschadigen en zonder de grond ter plaatse van de wanden van de gaten te verdichten. Het octrooi wil dat bereiken door de pennen in hoofdzaak in de indrijfrichting in de grond te drijven. Dit door er voor te zorgen dat op het moment dat de pennen in de bodem dringen, het draaipunt van de pennen vrijwel niet in tangentiale richting beweegt. Op het moment dat de pen de grond gaat verlaten moet daarentegen de tangentiale snelheidscomponent toenemen. Dit zorgt er - samen met een verende inrichting - voor dat de pen zal zwenken om het punt ter hoogte van het maaiveldoppervlak. (Het octrooischrift spreekt kennelijk abusievelijk over een draaien om het "lower point"). Door die zwenking zal het ondergrondse deel van de pen het gat aan de onderzijde sterk verbreden zonder noemenswaardige verbreding van het boveneinde van het gat. 18. Het gaat er dus om een beweging van de pennen te realiseren zodanig dat het draaipunt van de pen op het moment van indringen in de grond vrijwel niet in tangentiale richting beweegt doch daarna wel tangentieel gaat bewegen. 19. Zoals blijkt uit het hiervoor sub 13 gegeven citaat uit het octrooischrift en zoals ook is vastgesteld door het Landgericht Düsseldorf in zijn beslissing van 6 oktober 1992 (pag. 22) zal de vakman aan het octrooischrift ontlenen dat het er met name om gaat of de beide stangen op het moment van indringen van de pennen in de bodem deel uitmaken van een parallellogram. Hij vindt dat bevestigd in figuur 3 van het octrooischrift. In casu is er dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat die vakman, die immers begrijpt dat er een parallellogram moet worden gevormd, "parallel" anders dan zuiver letterlijk zal opvatten. Vorming van een parallellogram is bij de Wiedenmann-nieuw machine onmogelijk. M Onderstreping President [hier cursief; Red.].

404


20. Anders dan Redexim wil is er geen enkele aanleiding de beschermingsomvang van haar octrooi uit te breiden tot alle machines die gebruik maken van een "passieve werking" (waaronder dan zou moeten worden verstaan iedere machine waarbij de kanteling van de pennen in de grond uitsluitend plaatsvindt ten gevolge van het voortrijden van de inrichting zonder dat daarbij vanuit de inrichting actief roterende krachten op de pennen worden uitgeoefend). Niet alleen is daarvoor in het octrooischrift geen enkele indicatie te vinden maar bovendien wordt de in het octrooi gemaakte stap voorwaarts betrekkelijk gering geacht. De redelijke rechtszekerheid voor derden zou in het gedrang komen bij de door Redexim voorgestane uitleg terwijl een billijke bescherming voor de octrooihouder een dergelijke uitleg ook niet vergt. 21. De conclusie is dan ook dat voorshands wordt geoordeeld dat de Wiedenmann-nieuw niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. ad c: Uitlatingen onrechtmatig? 22. Het vorenstaande in aanmerking genomen wordt voorshands onrechtmatig geoordeeld dat Redexim de (potentiële) afnemers van Wiedenmann heeft aangeschreven zoals is weergegeven sub 1.8. Dat Redexim wellicht heeft gemeend dat Wiedenmann nog steeds Wiedenmann-oud machines in het verkeer bracht kan haar niet baten. Voorshands wordt geoordeeld dat een normale zorgvuldigheid met zich mee had gebracht dat Redexim zich dan allereerst had gewend tot Wiedenmann of haar importeur om zich daarover duidelijkheid te verschaffen. De vraag of het betekenen van desbewustheidsexploiten zonder nadere toelichting al dan niet rechtmatig was kan in dit geding in het midden blijven nu dienaangaande geen voorzieningen worden gevorderd. Conclusie. 23. Nu voorshands wordt geoordeeld dat de Wiedenmannnieuw machine niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi en dat daarom de zijdens Redexim geschreven brieven onrechtmatig moeten worden geacht, zijn de vorderingen in conventie toewijsbaar als in het dictum vervat en moet de vordering in reconventie worden afgewezen. Redexim moet zowel in conventie als in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing. De President, recht doende in kort geding,: A. gebiedt Redexim binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan een ieder aan wie een mededeling is gedaan (soortgelijk) als hiervoor sub 1.8 weergegeven, althans aan wie is meegedeeld dat de Wiedenmann-nieuw machine valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Redexim een brief te schrijven met alleen de navolgende inhoud: "Wij hebben U onlangs, al dan niet via onze raadsman, jhr mr R.E.R de Ranitz, benaderd naar aanleiding van de door ons ontvangen informatie dat U voornemens zou zijn de zogenaamde Wiedenmann machine te verhandelen c.q. te gaan verhandelen, dan wel te (gaan) gebruiken. Daarbij hebben wij U meegedeeld dat wij met succes in twee instanties tegen Wiedenmann in Duitsland wegens inbreuk op ons Europees octrooi 037.595 zijn opgetreden en dat U derhalve eveneens inbreuk maakt c.q. zult maken op ons genoemd octrooi. Bij vonnis d.d. 4 september 1995 heeft de president van de Haagse rechtbank in een door Wiedenmann aangespannen kort geding beslist dat naar zijn voorlopig oordeel de Wiedenmann machine conform de constructie die is afgebeeld op de aan deze brief gehechte tekening geen inbreuk maakt op ons genoemde Europees octrooi. Bij datzelfde vonnis heeft de President ons tevens bevolen U zijn beslissing mede te delen. Dat doen wij bij deze. Hoogachtend, Redexim B.V."

18 december 1996

B. verbiedt Redexim jegens potentiële afnemers van Wiedenmann uitlatingen te doen die de indruk kunnen wekken dat de Wiedenmann-nieuw machine inbreuk zou maken op het Europees octrooi 037.595, zonder daarbij tevens te vermelden dat in dit vonnis voorshands anders is beslist; C. veroordeelt Redexim tot betaling aan Wiedenmann van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere dag of iedere keer dat Redexim de hiervoor gegeven geen verboden niet of niet volledig nakomt; D. veroordeelt Redexim in de kosten van dit geding, tot nu toe aan de zijde van Wiedenmann begroot op ƒ 433,85 voor verschotten en op ƒ 3.500,- voor salaris voor haar procureur; E. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; F. wijst het meer of anders gevorderde af; in reconventie: G. wijst de vordering af; H. veroordeelt Redexim in de kosten van het geding in reconventie, tot nu toe aan de zijde van Wiedenmann begroot op nihil. Enz. Nr. 111. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 13 augustus 1993.1) (SKF/Pharmon en Sudco) Mr. J.H.P.J. Willems. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. De door Lepharma ingediende registratie-aanvragen voor cimetidine hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van het octrooi van SKF en zijn gepaard gegaan met inbreuken op dat octrooi De op die aanvragen verkregen registraties zijn dus verkregen als resultaat van onrechtmatige daden van Lepharma jegens SKF als houdster van dat octrooi. Gedaagden hebben een aantal van die door Lepharma verkregen registraties van Lepharma gekocht en zijn voornemens die te gebruiken na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi van SKF. Aldus profiteren zij van de onrechtmatige handelwijze van Lepharma, in elk geval voor zover zij zich daardoor een voorsprong verschaffen die zij niet zouden hebben gehad indien Lepharma dat octrooi zou hebben gerespecteerd. Dit is in beginsel onrechtmatig jegens eiseres, ook al is niet gesteld of gebleken dat gedaagden de octrooi-inbreuken waarvan zij profijt willen trekken hebben bevorderd. Gedaagden hebben er rekening mee moeten houden dat zij 'besmette' registraties zouden verkrijgen. Niet goed valt in te zien waarom het daaraan verbonden, voorzienbare, commerciële risico niet op hun schouders zou moeten rusten. Bij het vaststellen van de door gedaagden verworven voorsprong moet niet zozeer worden gelet op de vraag hoe groot die voorsprong zou zijn indien de registratieprocedure bij het College geheel conform de voorschriften zou zijn verlopen, maar is veeleer van belang hoelang een dergelijke registratie in de economische werkelijkheid van alledag duurt. Dat is tenslotte de voorsprong die gedaagden zich in werkelijkheid hebben verschaft. Die is in redelijkheid op 14 maanden te stellen. Smith Kline & French Laboratories Limited te Welwyn Garden City, Verenigd Koninkrijk, eiseres bij dagvaardingen van 6 en 7 juli 1993 [in kort geding], gedaagde in het incident, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, tegen 1. Pharmon B.V. te Rhoon, en 2. Sudco B.V. te Landgraaf, gedaagden [in kort geding] eisers in het incident tot splitsing, procureur mr. R. Kossen, mr. H. Stodel te Dordrecht. Rechtsoverwegingen. Feiten waarvan wordt uitgegaan. 1. In dit geding zal van de navolgende feiten worden uitgegaan:

en aan die brief een kopie te hechten van de sub 1.7 weergegeven tekening; ') In beroep geschikt. Red.

18 december 1996


1.1 Aan SKF is op haar aanvraag van 9 maart 1972 op 18 maart 1980 verleend het Nederlands octrooi 162073 voor, samengevat, (een werkwijze voor het bereiden van) geneesmiddelen met histamine-receptor blokkerende activiteit. 1.2 Aan SKF is voorts op haar aanvraag van 4 september 1973 op 19 juni 1991 verleend het Nederlands octrooi 187240 voor, samengevat, (een werkwijze voor het bereiden van) een geneesmiddel met histamine-H2-receptor antagonistische werking. In de conclusie van dit octrooi wordt met name geclaimd de toepassing van een cyaanguanidine of een zout daarvan waarbij als cyaanguanidine wordt toegepast: N-cyaanN'-methyl-N"-{2-[(4-methyl-5-imidazolyl)-methylthio]ethyl}-guanidine met de in het octrooischrift weergegeven formule 3. 1.3 De sub 1.2 bedoelde stof staat beter bekend onder de naam cimetidine en wordt door SKF succesvol op de Nederlandse markt gebracht onder de merknaam Tagamet. Tussen partijen is in confesso dat cimetidine ook viel onder de beschermingsomvang van het, ruimer geformuleerde, sub 1.1 bedoelde octrooi 162073. 1.4 Door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (verder: het College) zijn aan de besloten vennootschap Lepharma B.V. te Landgraaf op haar aanvragen d.d. 24 oktober 1980 en 29 februari 1984 de navolgende registraties voor cimetidineprodukten verleend: a. op 7 oktober 1982 nr RVG 55427 (tabletten 200 mg) b. op 15 oktober 1984 nr RVG 56030 (tabletten 400 mg) c. op 15 oktober 1984 nr RVG 56029 (tabletten 200 mg) d. op 16 september 1987 nr RVG 56705 (tabletten 400 mg) e. op 17 februari 1988 nr RVG 57066 (tabletten 800 mg) 1.5 de sub 1.4 onder a en b bedoelde registraties zijn door Lepharma B.V. op 1 mei 1986 verkocht en overgedragen aan Pharmon. De sub 1.4 onder c, d en e bedoelde registraties zijn door Lepharma B.V. op 1 december 1987 en 17 mei 1988 verkocht en overgedragen aan Sudco, met wie Lepharma in elk geval in het verleden concernbindingen had. 1.6 De geldingsduur van het octrooi 162073 is op 9 maart 1992 verstreken. 1.7 De geldingsduur van het op 19 juni 1991 verleende octrooi 187240 zal verstrijken op 4 september 1993. De vorderingen en het verweer. 2. Pharmon en Sudco vorderen in het incident dat zal worden overgegaan tot splitsing van de tegen hen gerichte vorderingen, omdat tussen hen alleen deze samenhang bestaat dat zij zaken met elkaar doen en dat zij in het onderhavige geval van dezelfde verkoper hun registraties hebben gekocht. Een concern- of ander hiërarchisch verband bestaat tussen hen niet. SKF heeft zich in het incident gerefereerd. 3. SKF vordert in de hoofdzaak thans - kort samengevat een verbod aan gedaagden op straffe van een dwangsom cimetidine op de Nederlandse markt aan te bieden of af te leveren vóór 5 november 1994 en een verbod aan gedaagden, eveneens op straffe van een dwangsom, de registraties voor cimetidine vóór diezelfde datum aan een derde over te dragen. 4. Zij stelt daartoe dat deze registraties alleen tot stand hebben kunnen komen door inbreuk op een van beide of beide octrooien; dat gedaagden, indien deze octrooien zouden zijn gerespecteerd, eerst na 4 september 1993 registratie voor cimetidine hadden kunnen gaan aanvragen, met welke registratie vervolgens 14 maanden gemoeid zouden zijn geweest. Gedaagden dreigen zich door (gebruik te gaan maken van) deze octrooi-inbreuk(en) dus een ongerechtvaardigde voorsprong te verschaffen van 14 maanden. 5. Pharmon en Sudco hebben in de hoofdzaak gemotiveerd verweer gevoerd. Beoordeling. in het incident: 6. Het verzoek tot splitsing wordt afgewezen. Niet is gebleken dat gedaagden bij dat verzoek enig reëel belang hebben. Anderzijds loopt hun verweer voor het overgrote deel parallel zodat een gevoegde behandeling van de tegen hen gerichte vorderingen om redenen van doelmatigheid gerechtvaardigd is. Zulks temeer nu eiseres ter zitting steeds heeft aangegeven welke verwijten zij aan welke van de beide gedaagden maakt. in de hoofdzaak:

405

7. Vooropgesteld moet worden dat de door Lepharma ingediende registratieaanvragen voor cimetidine hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van het octrooi 162073 en gepaard zijn gegaan met inbreuken op dat octrooi. Deze inbreuken bestonden uit de vervaardiging van cimetidine en het verstrekken van monsters daarvan aan het College. De op die aanvragen verkregen registraties zijn dus verkregen als resultaat van onrechtmatige daden van Lepharma jegens SKF als houdster van dat octrooi. Dit is door gedaagden ter zitting ook erkend. 8. Aan gedaagden kan worden toegegeven dat niet is gebleken dat zij door de verwerving van de eerderbedoelde registraties voor cimetidine onrechtmatig hebben gehandeld. Dat wordt echter ook niet door eiseres gesteld. Eiseres stelt slechts dat gedaagden onrechtmatig dreigen te gaan handelen door van deze registraties gebruik te gaan maken. Gedaagden hebben niet betwist dat zij van plan zijn die registraties na 4 september 1993 te gaan gebruiken. 9. Indien gedaagden van die registraties gebruik gaan maken, profiteren zij van de sub 7 bedoelde onrechtmatige handelwijze van Lepharma, in elk geval voor zover zij zich daardoor een voorsprong verschaffen die zij niet zouden hebben gehad indien Lepharma dat octrooi zou hebben gerespecteerd. Is dit onrechtmatig jegens eiseres? 10. Ook in aanmerking genomen dat de onrechtmatige daden van Lepharma bestonden uit inbreuken op een aan SKF toekomen absoluut recht van intellectuele eigendom, moet die vraag in beginsel bevestigend worden beantwoord. 11. Immers overwoog de HR reeds in zijn arrest van 18 februari 1949 (inz. Staat/Bonda, NJ 1949, 357, BIE 1949 nr 20 p. 42) dat de in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van de rechtmatige belangen van de octrooihouder in acht te nemen zorgvuldigheid "in ieder geval zo ver ga dat men er zich van onthoude om ...willens en wetens profijt te trekken van octrooi-inbreuk door anderen en deze te bevorderen." (cursivering President) 12. In dat arrest betrof het een beweerde inbreuk door de afnemers van gedaagde Bonda. Met betrekking tot dergelijke inbreuken door afnemers (de zgn. indirecte octrooi-inbreuk) heeft inmiddels de wetgever met ingang van 1 december 1987 in art. 44A ROW een nadere regeling getroffen. In het onderhavige geval betreft het echter inbreuken die niet door een afnemer maar door een voorganger van gedaagden zijn gepleegd. Dergelijke inbreuken vallen niet onder de regeling van art. 44A ROW zodat eerdergenoemd arrest dienaangaande zijn betekenis niet heeft verloren. 13. Niet is gesteld of gebleken dat gedaagden de octrooiinbreuken door Lepharma, waarvan zij profijt willen trekken, ook hebben bevorderd. Gezien de hiervoor geciteerde overweging uit HR 18-2-1949 moet worden onderzocht of dat verschil maakt voor de beoordeling van de zaak. 14. Naar het voorlopig oordeel van de President is dat niet het geval. 15. Daarbij wordt enerzijds in aanmerking genomen dat bij een inbreuk als de onderhavige de middelen die de ROW zelf aan de octrooihouder geeft in feite te kort schieten ter bestrijding van de inbreuk(maker) zelf; een omstandigheid waaraan de HR in vorenbedoeld arrest eveneens gewicht toekende. De verkregen registratie kan immers door SKF niet ongedaan worden gemaakt en overdracht van een dergelijke registratie is kennelijk vrij eenvoudig. Indien door oprekking van de zorgvuldigheidsnorm geen actie uit onrechtmatige daad mogelijk zou zijn tegen de opvolgers van de inbreukmaker, zou de positie van de octrooihouder op onaanvaardbare wijze kunnen worden uitgehold. Bovendien kan anderzijds ook niet worden gezegd dat de vrijheid, die handel en verkeer voor hun normale ontwikkeling behoeven, wordt beperkt door het verlangen dat men zich onthoudt van het willens en wetens profijt trekken van octrooi-inbreuk door anderen, ook al heeft men die inbreuk niet zelf bevorderd. 16. Gedaagden voeren een aantal argumenten aan waarom in het onderhavige geval desalniettemin geen sprake zou zijn van onrechtmatig handelen hunnerzijds. 17. De stelling van gedaagden, dat er naast de regeling van de ROW geen plaats is voor een beroep door SKF op aanvul-

406


lende bescherming door het commune recht, is hiervoor sub 11 tot en met 15 al weerlegd. 18. Voorts hebben gedaagden aangevoerd dat zij, toen zij de onderhavige registraties van Lepharma verkregen (op 1 mei 1986, 1 december 1987 en 17 mei 1988) er niet op bedacht behoefden te zijn dat die registraties waren verkregen ten gevolge van een octrooi-inbreuk door Lepharma. De HR heeft immers pas op 18 december 1992 (RvdW 1993, 14 inz. Medicopharma en Pharbita/ICI) beslist dat het vervaardigen van geneesmiddelen en het ter beschikking stellen van monsters daarvan aan het College niet valt onder de zgn. onderzoeksexceptie als verwoord in artikel 30 lid 3 ROW en dat een en ander dus octrooi-inbreuk oplevert. 19. Naar het voorlopig oordeel van de President doet voor de vraag of gedaagden willens en wetens profiteren van de onrechtmatige daden van Lepharma B.V. niet zozeer ter zake wat gedaagden hebben geweten toen zij de registraties verwierven. Door het enkele verwerven van de, toen nog niet bruikbare, registraties profiteerden zij immers (nog) niet van de gepleegde octrooi-inbreuken. Het gaat er veeleer om dat zij nu van die onrechtmatige daden op de hoogte zijn. Als zij daarvan na 4 september 1993 zouden gaan profiteren door onder de onrechtmatig verkregen registraties cimetidine te gaan afleveren, zou dat profiteren alsdan dus willens en wetens geschieden. 20. Ten overvloede diene overigens nog dat niet is betwist de stelling van SKF, dat gedaagden ten tijde van de overname van de registraties van haar octrooi voor cimetidine op de hoogte waren. Bovendien was op zichzelf ook vóór het arrest van de HR van 18 december 1992 niet onaannemelijk dat eerderbedoelde vervaardiging en ter beschikking stelling van monsters octrooi-inbreuk opleverden. Voorwerp van discussie was immers slechts de vraag, of voor deze handelingen misschien een beroep kon worden gedaan op de uitzonderingsbepaling van art. 30 lid 3 ROW. Gedaagden hebben er rekening mee moeten houden dat deze uitzonderingsbepaling restrictief geïnterpreteerd zou moeten worden. Gedaagden hebben er dus ook rekening mee moeten houden dat zij "besmette" registraties zouden verkrijgen. Niet goed valt in te zien waarom het daaraan verbonden, voorzienbare, commerciële risico niet op hun schouders zou moeten rusten. 21. Voorts hebben gedaagden aangevoerd dat slechts inbreuk is gemaakt op het octrooi 162073, welk octrooi reeds meer dan veertien maanden is verlopen. Door de inbreuk op dat octrooi hebben zij zich dus geen voorsprong verschaft en op het octrooi 187240 is geen inbreuk gemaakt omdat dit ten tijde van de registratieaanvragen nog niet bestond en de aanvraag daartoe toen zelfs nog niet was gepubliceerd. 22. Voorshands kan de President gedaagden ook in dit betoog niet volgen. Gedaagden zien er immers aan voorbij dat het niet gaat om de vraag of octrooi-inbreuk wordt gepleegd maar om de vraag of zij van een dergelijke - oude - inbreuk willens en wetens mogen gaan profiteren. In dat verband is niet zonder meer beslissend of het geschonden octrooi zelf nog bestaat. 23. Indien geen inbreuk zou zijn gemaakt op het octrooi 162073, had na het verstrijken van de duur daarvan nog steeds geen registratie voor cimetidine kunnen worden aangevraagd zonder dat jegens SKF onrechtmatig werd gehandeld. Immers was ten tijde van het verstrijken van de geldigheidsduur van octrooi 162073 inmiddels octrooi 187240 verleend, dat eveneens de stof cimetidine beschermt. Anders gezegd: de onder het octrooi 162073 verkregen onrechtmatige voorsprong bleef ook onder de werking van het octrooi 187240 als onrechtmatige voorsprong voortbestaan. Anders dan gedaagden stellen is het niet zo dat SKF nog "honing tracht te zuigen" uit een verlopen octrooi. Eiseres kan daarentegen nog steeds met recht proberen de gevolgen te redresseren van onrecht dat zij tijdens de looptijd van het octrooi 162073 heeft ondervonden. De bevoegdheid daartoe is niet tegelijk met het octrooi vervallen, zeker niet nu de bescherming van cimetidine nadien - zij het krachtens een ander octrooi - nog doorliep. Anderzijds valt, gezien ook hetgeen hiervoor sub 20 slot is overwogen, niet in te zien waarom gedaagden ten gevolge van een gepleegde inbreuk op een octrooi in een gunstigere positie zouden moe-

18 december 1996

ten verkeren dan waarin zij zouden hebben verkeerd zonder (te profiteren van) octrooi-inbreuk. 24. Pharmon heeft zich er nog op beroepen dat de toenmalige raadsman van SKF haar bij brief van 14 mei 1986, slechts, heeft gesommeerd om zich gedurende de looptijd van octrooi 162073 te onthouden van bereiding en verhandeling van cimetidineproducten, dit nadat deze raadsman had vernomen dat Pharmon de onderhavige registraties van Lepharma had verkregen. Zij verbindt hieraan de conclusie dat SKF dan nu niet meer kan komen met de verder strekkende vordering van onthouding tot 5 november 1994. 25. Nu niet is gesteld of gebleken dat deze brief iets anders betrof dan een sommatie om eiseresses octrooi te respecteren en met name niet dat bijv. een dading tussen partijen zou zijn getroffen waarbij nauwkeurig de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd, gaat die conclusie van Pharmon te ver. 26. Gedaagden hebben voorts betoogd dat het hen na afloop van de octrooirechtelijke bescherming van cimetidine geheel vrij staat het tot dan geoctrooieerde product te gaan vervaardigen. (Vgl. HR 1-12-1989 BIE 1991 nr 68). Het gaat hier echter niet om de vraag of gedaagden na 4 september 1993 cimetidine mogen gaan vervaardigen. Dat wordt door SKF niet betwist. Het gaat hier - het zij herhaald - om de vraag of gedaagden willens en wetens profijt mogen trekken van (de resultaten van) een inbreuk die op het octrooi is gemaakt vóór de afloop daarvan. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord nu alle daartegen door gedaagden aangevoerde stellingen zijn verworpen. 27. Tenslotte hebben gedaagden betwist dat de door hen verworven voorsprong veertien maanden zou bedragen. Zij hebben er in dat kader op gewezen dat het College ingevolge het bepaalde in artikel 8 Besluit Registratie Geneesmiddelen d.d. 8 september 1977 (Stb 537) gehouden is binnen 120 dagen een beslissing op een aanvrage tot registratie te geven. Naar hun mening zou die termijn dan ook moeten worden aangehouden bij een eventueel verbod, ook al erkennen zij dat die termijn door het College in de praktijk veelal niet wordt gehaald. 28. Naar voorshands wordt geoordeeld moet bij het vaststellen van de door gedaagden verworven voorsprong niet zozeer worden gelet op de vraag hoe groot die voorsprong zou zijn indien de registratieprocedure bij het College geheel conform de voorschriften zou verlopen, maar is veeleer van belang hoe lang een dergelijke registratie in de economische werkelijkheid van alledag duurt. Dat is tenslotte de voorsprong die gedaagden zich in werkelijkheid hebben verschaft. Daarbij wordt voorshands van belang geacht dat volgens de eigen gegevens van gedaagden als vermeld sub 1.4 en 1.5 de behandeling van de onderhavige registratieaanvragen termijnen van 7'/2 tot 48 maanden in beslag heeft genomen. Het gemiddelde van de twee eerste - tevens: kortste - termijnen beliep ruim 15 maanden. Ook als in aanmerking wordt genomen dat, naar ter zitting is gesteld, het College inmiddels zijn achterstand aan het inlopen is zodat momenteel de behandelingsduur van registratie-aanvragen wellicht wat korter is geworden, moet voorshands met eiseres worden geoordeeld dat de door gedaagden ten onrechte verkregen voorsprong in redelijkheid op 14 maanden is te stellen. 29. Naar uit het vorenstaande blijkt dreigen gedaagden zich onrechtmatig jegens SKF te gaan gedragen door gebruik te gaan maken van de onrechtmatig verkregen voorsprong in de vorm van de litigieuze cimetidine-registraties. Dat rechtvaardigt de verboden als gevorderd, waarbij de dwangsommen zullen worden vastgesteld als in het dictum vermeld. 30. Gedaagden moeten, als de in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de proceskosten. Beslissing: de President, recht doende in kort geding,: in het incident: - wijst de vordering tot splitsing af; in de hoofdzaak: - verbiedt gedaagden, ieder voor zich, cimetidine in welke toedieningsvorm dan ook op de Nederlandse markt aan te bieden of af te leveren vóór 5 november 1994, zulks op straffe van

18 december 1996


een dwangsom van ƒ 25.000,- per aanbieding respectievelijk van ƒ 5 0 - per gram afgeleverd cimetidine-produkt; - verbiedt gedaagden, ieder voor zich, de verkregen of nog te verkrijgen registraties voor cimetidineproducten vóór 5 november 1994 aan een derde over te dragen of in gebruik te geven, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag; — veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van SKF begroot op ƒ 491,41 voor verschotten en op ƒ 3.000,- voor salaris voor haar procureur; enz. Nr. 112. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 5 oktober 1995. (Les Météorites) Mrs. J.F. van Nieuwkuyk, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en M.V. Wellink-Volmer. Art. 1 j° art. 14 onder A Benelux Merkenwet (oud). Voordat Guerlain haar vormmerk deponeerde, werden door diverse ondernemingen onder verschillende merken opmaakpoeders in de vorm van bolletjes op de markt gebracht. Gelet op dit gegeven is het genoegzaam aannemelijk dat de bodemrechter, indien de nietigheid van het depot wordt ingeroepen, zal oordelen dat de bolvorm voor opmaakpoeder ten tijde van het merkdepot onderscheidend vermogen miste. Het is genoegzaam aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek niet zal menen dat poeder in bolvorm afkomstig is uit één bepaalde onderneming. Gelet voorts op het feit dat gesteld noch gebleken is dat Guerlain de bolvorm voor opmaakpoeder als zodanig als merk heeft gepresenteerd bij het publiek, is het niet aannemelijk dat het publiek de bolvorm voor opmaakpoeder als merk beschouwt. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat Guerlain steeds de poederbolletjes naast haar woordmerk Guerlain onder een apart woordmerk "les Météorites" op de markt heeft gebracht. De opvatting van Guerlain dat het onderscheidend vermogen van de bolvorm beoordeeld moet worden naar het tijdstip waarop zij die bolvorm voor het eerst gebruikte, vindt geen steun in de wet. Art. 10 Auteurswet 1912. De enkele bolvorm van het produkt, afgezien van het totale beeld van het produkt van Guerlain, kan niet beschouwd worden als een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Art. 14, lid 5 Benelux Tekeningen of Modellenwet. Guerlain heeft geen depot verricht o.g.v. de BTMW, zodat haar volgens art. 14 lid 5 van die wet geen bescherming toekomt. Afgezien daarvan handelt Eastwick niet onrechtmatig, aangezien het uiterlijk van de bolletjes van Guerlain door het verschil in kleur zodanig afwijkt van het uiterlijk van de bolletjes van Eastwick, dat de aanwezigheid van verwarringsgevaar niet aannemelijk is. Guerlain S.A. te Parijs, Frankrijk, appellante [in kort geding], incidenteel geïntimeerde, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. E.M. Polak te Amsterdam, tegen Eastwick Trading B.V. te Bussum, geïntimeerde, incidenteel appellante [in kort geding], procureur mr. E.J. Daalder, advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Amsterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 29 november 1991 (mr. L.F.D. ter Kuile). 2. De vaststaande feiten Guerlain [eiseres. Red.} vervaardigt en verhandelt sedert september 1987 in de Benelux opmaakpoeder in de vorm van veelkleurige bolletjes onder het merk "Les météorites". Zij heeft op 21 december 1990 bij het Benelux Merkenbureau de vorm van de poederbolletjes als vormmerk gedeponeerd. Sinds juli 1989 respectievelijk mei 1990 verkopen ook de Body Shop

407

winkels, in de Benelux geëxploiteerd door gedaagde sub 2, een tweetal varianten poederbolletjes onder het merk Colourings van Barbara Daly, genaamd Brush on Bronze en Brush on Rosé. 3. De vorderingen van eiseres. Stellende bij de gevraagde voorzieningen een spoedeisend belang te hebben vordert eiseres - kort gezegd - gedaagden te gelasten het gebruik van het onderhavige vormmerk te staken en de aanwezige voorraden poederbolletjes uit de handel te (doen) nemen, met nevenvorderingen. 4. De stellingen van eiseres. Aan voormelde vorderingen legt eiseres naast bovenstaande vaststaande feiten de navolgende stellingen ten grondslag. 4.1. Gedaagden maken door hun handelwijze inbreuk op het exclusieve merkrecht van eiseres. Tegen de verweren dienaangaande van gedaagden stelt eiseres dat artikel 1 lid 2 van de Eenvormige Benelux Wet op de Merken (BMW) niet in de weg staat aan de merkenrechtelijke bescherming die haar poederbolletjes genieten: het vormmerk wordt niet door de aard van de waar bepaald, de vorm is niet van wezenlijke waarde en beïnvloedt de functionaliteit van het product geenszins. Evenmin is het depot te kwader trouw verricht, nu eiseres als eerste deze vorm in 1987 op de markt heeft gebracht. Het vormmerk verliest haar onderscheidend vermogen, dat zij in ieder geval in 1987 had, niet, alleen omdat concurrenten die vorm daarna gingen nabootsen. Niet de depotdatum (21 december 1990) is van belang bij de vaststelling of het merk onderscheidend vermogen heeft, maar het eerste gebruik te goeder trouw (1987). 4.2. Tevens vormt het verveelvoudigen en openbaar maken van deze van originaliteit getuigende poederbolletjes een inbreuk op het auteursrecht van eiseres. 4.3. Tenslotte handelen gedaagden onrechtmatig jegens eiseres door nodeloos verwarring te stichten en misbruik te maken van de door eiseres verworven good-will. 5. Het verweer van gedaagde. 5.1. Gedaagden betwisten het spoedeisend belang van eiseres bij haar vorderingen. Zij voeren hiertoe aan dat zowel de poederbolletjes van eiseres als die van gedaagde en van 11 andere ondernemingen door één en dezelfde Italiaanse fabrikant, "Intercos", worden vervaardigd en dat eiseres hier steeds van op de hoogte is geweest en er vóór 3 september 1991 nooit bezwaar tegen heeft gemaakt, hoewel de poederbolletjes van The Body Shop sinds juli 1989 op de markt zijn. 5.2. Het vormmerk, zoals door eiseres gedeponeerd, betreft het patroon, dat een aantal poederbolletjes gezamenlijk vormen. Dit vormmerk is op grond van artikel 1 lid 2 BMW uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming. Het patroon van de bolletjes wordt immers bepaald door de aard van de waar. Tevens beïnvloedt het patroon van de bolletjes de wezenlijke waarde van de waar, terwijl het gebruik van de bolletjes een technisch voordeel oplevert. 5.3. Nu eiseres wist van het gebruik van de vorm door gedaagden sinds juli 1989 is haar depot d.d. 21 december 1990 te kwader trouw verricht. 5.4. Het patroon van de bolletjes mist het voor een merkenrechtelijke bescherming noodzakelijke onderscheidend vermogen. Evenmin fungeert het feitelijk als herkenningsteken voor de produkten van eiseres, gelet op de vele anderen die zich op deze markt van dezelfde vorm bedienen. 5.5. Het door eiseres geclaimde auteursrecht op het uiterlijk van de poederbolletjes dient haar ontzegd te worden, nu de vorm van één enkel poederbolletje of meerdere tesamen geen "voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter" is. 5.6. Sinds op 1 januari 1975 de Benelux Tekeningen- en Modellenwet in werking getreden is, kan met betrekking tot "nodeloos verwarringsgevaar" slechts op grond van die wet geageerd worden. Ook van misbruik of profijt van de goodwill van eiseres kan in casu geen sprake zijn. 6. De beoordeling. 6.1. Ingevolge uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen in deze zijn Wij in overeenstemming met artikel 37 onder A van de BMW bevoegd van de onderhavige vorderingen van eiseres kennis te nemen.

408


6.2. Ten aanzien van het spoedeisend belang van eiseres bij haar vorderingen overwegen Wij het volgende. Eiseres heeft erop gewezen dat zij er belang bij heeft de schade die zij lijdt doordat de markt overspoeld wordt met imitaties van haar poederbolletjes, te beperken. Gedaagde voert aan, dat eiseres ervan op de hoogte moet zijn geweest dat de poederbolletjes van The Body Shop al 2V2 jaar op de markt waren en dat zij desondanks pas in december 1990 tot deponering van haar vormmerk is overgegaan, waarna zij eerst op 3 september 1991 bezwaar heeft gemaakt tegen de verkoop van het produkt door The Body Shop. Dit verweer wordt gepasseerd, nu eiseres heeft ontkend op de hoogte te zijn geweest van de activiteiten van The Body Shop, voorafgaande aan de deponering in december 1990, en het tegendeel niet voldoende aannemelijk is geworden. Uit het voorgaande blijkt dat eiseres een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. 6.3. Het depot toont als merk enkelkleurige bolletjes van onderling gelijke grootte, waarbij een beperkt aantal kleuren over een groter aantal bolletjes is verdeeld. Aan poeder in bolvorm kan niet een zodanig onderscheidend karakter worden toegekend, dat deze waar aan die vorm naar herkomst valt te onderscheiden. Zo al van een onderscheidend vermogen sprake is, ligt dat in de combinatie van de verpakking en de inhoud: het doosje met de daarop langs de rand van het deksel aangebrachte decoratie en de kleurstelling van de onder het doorzichtig deksel zichtbare bolletjes (een soort mozaïek-effect). Dus dient naar Ons voorlopig oordeel gelet op artikel 1 lid 1 BMW aan eiseres bescherming op grond van die wet te worden onthouden. 6.4. Voorzover eiseres auteursrecht toekomt op haar produkt, betreft dit recht de hiervoor beschreven combinatie van verpakking en inhoud. De produkten van de gedaagden maken op dat recht geen inbreuk. Eiseres kan niet met succes een auteursrecht claimen op het "uiterlijk van de bolletjes" bij gebreke van originaliteit. 6.5. Van een onrechtmatige vorm van nabootsing door de gedaagden van eiseresses produkt kan evenmin worden gesproken, reeds omdat de bolvorm voor een produkt als poeder niet valt te monopoliseren. 6.6. De produkten van de gedaagden, poeder in bolvorm verpakt in een doosje, ondersheiden zich van die van eiseres door afwijking in kleur (alle bolletjes in een doosje zijn van eenzelfde kleur) en in het uiterlijk van de verpakking. Gedaagden veroorzaken dan ook geen nodeloos verwarringsgevaar. Het vorenstaande leidt tot Ons voorlopig oordeel, dat gedaagde niet in strijd handelt met artikel 13 onder A BMW noch anderszins onrechtmatig jegens eiseres handelt, zodat de onderhavige vordering zal worden afgewezen. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure. Rechtdoende in kort geding: Weigeren de gevraagde voorzieningen. Veroordelen eiseres in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ 250,aan verschotten en ƒ 1.200,- aan salaris voor de procureur. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 2. Tussen partijen staat het volgende vast: a) Guerlain brengt sinds 1987 opmaakpoeder in de vorm van bolletjes in de Benelux op de markt onder het woordmerk "Les Météorites", naast het woordmerk Guerlain; de bolletjes, die elk uit één kleur bestaan, hebben verschillende pastelkleuren. In elk doosje zijn steeds dezelfde kleuren voor de bolletjes gebruikt. b) Guerlain heeft op 21 december 1990 in de Benelux een vormmerk gedeponeerd voor cosmetische producten, warenklasse 3 (registratienummer 493124); c) de inschrijving van het depot toont als merk een aantal bolletjes; d) Eastwick brengt sinds 1989 onder het merk Colourings van Barbara Daly eveneens opmaakpoeder in bolletjesvorm in

18 december 1996

de Benelux op de markt; alle bolletjes in een doosje hebben dezelfde kleur. e) voordat Guerlain haar vormmerk deponeerde werden door diverse ondernemingen onder verschillende merken opmaakpoeders in de vorm van bolletjes op de markt gebracht. Revlon heeft poederbolletjes op grote schaal in de Benelux op de markt gebracht onder het merk "Ultima II" en Hema poederbolletjes in België onder haar eigen merk (pleitnota eerste aanleg blz. 14 onder 22 en 37). 3. Eastwick verweert zich tegen de vorderingen onder meer door te stellen dat aan Guerlain geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, omdat de bolvorm voor opmaakpoeder onderscheidend vermogen mist. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 2 sub e is overwogen, acht het hof genoegzaam aannemelijk dat de bodemrechter, indien de nietigheid van het depot wordt ingeroepen, zal oordelen dat de bolvorm voor opmaakpoeder ten tijde van het merkdepot onderscheidend vermogen miste. Immers in aanmerking genomen dat de diverse ondernemingen die opmaakpoeder in bolletjesvorm vóór het merkdepot van Guerlain op de markt brachten vele en belangrijke verkooppunten hebben, acht het hof genoegzaam aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek niet zal menen dat poeder in bolvorm afkomstig is van één bepaalde onderneming. Gelet voorts op het feit dat gesteld noch gebleken is dat Guerlain de bolvorm voor opmaakpoeder als zodanig als merk heeft gepresenteerd bij het publiek, acht het hof het niet aannemelijk dat het publiek de bolvorm voor opmaakpoeder als merk beschouwt. Het hof heeft hierbij mede in aanmerking genomen dat Guerlain steeds de poederbolletjes naast haar woordmerk Guerlain onder een apart woordmerk "Les Météorites" op de markt heeft gebracht. Guerlain heeft nog wel opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van de bolvorm beoordeeld moet worden naar het tijdstip waarop zij die bolvorm voor het eerst gebruikte, maar deze opvatting vindt geen steun in het recht. 4. Grief V richt zich tegen het oordeel van de president dat Guerlain geen auteursrecht op het uiterlijk van de bolletjes toekomt. Deze grief kan, wat daar ook van zij, niet tot vernietiging van het aangevallen vonnis leiden. Zelfs indien ervan uitgegaan moet worden dat het uiterlijk van het product van Guerlain voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen, dan nog maakt Eastwick geen inbreuk op dat auteursrecht. Het door auteursrecht beschermde uiterlijk van het product van Guerlain zou dan immers bestaan uit het totaalbeeld van het product van Guerlain, te weten opmaakpoeder in de vorm van bolletjes, uitgevoerd in diverse zachte pasteltinten, terwijl het uiterlijk van het product van Eastwick bestaande uit opmaakpoeder in de vorm van bolletjes uitgevoerd in één kleur, daarvan aanzienlijk verschilt, zoals het hof ter zitting, alwaar de bolletjes zijn getoond, heeft waargenomen. De enkele bolvorm van het product, afgezien van het totale beeld van het product van Guerlain, kan niet beschouwd worden als een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. 5. Grief VI richt zich tegen het oordeel van de president dat Eastwick zich niet schuldig maakt aan onrechtmatige nabootsing. Ook deze grief faalt. Guerlain heeft immers geen depot verricht op grond van de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zodat haar volgens artikel 14 lid 5 van die wet geen bescherming toekomt. Afgezien van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Eastwick niet onrechtmatig handelt, aangezien het uiterlijk van de bolletjes van Guerlain door het verschil in kleur zodanig afwijkt van het uiterlijk van de bolletjes van Eastwick, dat de aanwezigheid van verwarringsgevaar niet aannemelijk is. 6. Het bovenstaande betekent dat het vonnis moet worden bekrachtigd en dat de overige grieven in het principaal appel en de incidentele grief geen behandeling meer behoeven. Guerlain zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het aangevallen vonnis en veroordeelt Guerlain in de kosten van het hoger beroep, welke

18 december 1996


409

kosten tot aan de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Eastwick worden begroot op ƒ 4.500,-. Enz.

Ook voor afgifte van een lijst met namen van afnemers is, gezien het vertrouwelijke karakter van een dergelijke lijst, geen plaats.

Nr. 113. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 27 januari 1994.

De Vereniging Natuurlijk Gezond te Kortenberg, België, eiseres [in kort geding], procureur mr. A. Vrisekoop, advocaat mr. G.W. van de Groep te Amersfoort, tegen Uitgeversmaatschappij The Reader's Digest N.V. te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], procureur mr. Th.C.J.A. van Engelen.

(Natuurlijk Gezond) Mr. M.Y.C. Poelmann. Art. 1 Benelux Merkenwet (oud). "Natuurlijk Gezond" voor onder meer tijdschriften, boeken, periodieken en andere drukwerken, is als merk te beschouwen. Weliswaar zijn de beide componenten "Natuurlijk" en "Gezond" ieder afzonderlijk zuiver beschrijvend, maar door de ongebruikelijke combinatie van deze beide componenten waardoor het woord "natuurlijk een dubbele betekenis en daarmee een meerwaarde heeft, is een teken met een eigen karakter ontstaan dat niet als zuiver beschrijvend is aan te merken en voldoende onderscheidend vermogen bezit. Slechts titels van individuele boeken, films of gedichten kunnen geen merk zijn, omdat zij niet dienen om de waar aan te duiden als afkomstig van een bepaalde onderneming, maar dit geldt in beginsel niet voor de titels van periodiek verschijnende tijdschriften, Art. 13 onder A, eerste lid, BMW (oud). Het verweer dat de merkhouder het merk slechts beperkt in België - gebruikt en het thans vragen van een verbod dat uitsluitend in Nederland haar werking heeft, het kader van de BMW te buiten gaat, kan niet slagen. Deze uitleg is in strijd met het ondeelbaarheidsbeginsel van het Beneluxmerkenrecht. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, BMW (oud). Voldoende aannemelijk dat Readers Digest door het gebruik van het teken "Natuurlijk Gezond" als titel van een boek inbreuk maakt op het merkrecht van eiser. Merk en teken zijn immers identiek, terwijl men zich in beide gevallen richt tot hetzelfde segment van de markt, namelijk tot degenen die geïnteresseerd zijn in alternatieve geneeswijze, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken van Reader 's Digest wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Voorzover Reader 's Digest aanvoert dat zij het teken niet gebruikt als merk maar als titel van een boek dat slechts de inhoud van het boek beschrijft, leidt dit niet tot een ander oordeel, nu een dergelijk gebruik valt onder het gebruik bedoeld in de wetsbepaling. Voldoende aannemelijk dat de merkhoudster, naast het verlies van de exclusiviteit van het merk, schade wordt toegebracht, nu te verwachten is dat de verspreiding van het door haar uit te geven boek onder dezelfde titel bemoeilijkt zal worden. Art. 13 onder A, tweede lid, BMW (oud) en art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor toewijzing van schadevergoeding in kort geding is slechts plaats indien met grote mate van waarschijnlijkheid vaststaat dat de bodemrechter deze zal toewijzen. Ten aanzien van de gevorderde ƒ 17,50 per boek gebaseerd op de gestelde winst per boek, is dit niet het geval nu de opvattingen omtrent winstafdracht in het merkenrecht nog niet zijn uitgekristalliseerd. Wel is aannemelijk dat de bodemrechter Reader's Digest zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding. En redelijk voorschot daarop wordt begroot op ƒ 10.000,-. Schade ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is tegenover de betwisting niet nader onderbouwd zodat voor toewijzing daarvan thans geen plaats is. Art. 3:296 Burgerlijk Wetboek. Voor toewijzing van de vordering om Reader's Digest te gelasten alle door haar verspreide boeken terug te nemen, en alle afnemers van de inhoud van het vonnis in kennis te stellen, is gelet op het feit dat deze boeken zich thans bij de consument en dus niet meer in de handel bevinden, geen plaats.

Gronden van de beslissing: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. De vereniging heeft onder meer tot doel het bevorderen van een gezonde levenswijze en in het bijzonder van natuurlijke middelen en methoden om de gezondheid te behouden of te herstellen, een en ander in de meest brede zin van het woord. b. Op 30 november 1988 heeft D. Borloo onder nummer 459776 een Benelux depot verricht voor het woordmerk Natuurlijk Gezond, voor onder meer tijdschriften, boeken, periodieken en andere drukwerken, welk merkrecht op 2 maart 1990 door Borloo aan de vereniging is overgedragen. c. De vereniging geeft sedert september 1987 een tijdschrift uit onder de titel Natuurlijk Gezond, een kwartaalblad dat onder meer wordt verspreid via apothekers in België. d. Reader's Digest, een uitgever die boeken in hoofdzaak verspreidt door middel van direct marketing, heeft een boek uitgegeven onder de titel Natuurlijk Gezond, met als ondertitel "verantwoord alternatief genezen". Dit boek is begin januari 1994 door haar in omloop gebracht en inmiddels op grote schaal uitgeleverd aan de consument. e. Bij brief van 14 januari 1994 heeft de vereniging Reader's Digest gesommeerd het gebruik van het teken Natuurlijk Gezond te staken, aan welke sommatie Reader's Digest geen gehoor heeft gegeven. f. De vereniging heeft een boek in concept-vorm gereed dat zij in 1994 onder de titel Natuurlijk Gezond zou uitbrengen. 2. De vereniging vordert thans - zakelijk weergegeven veroordeling van Reader's Digest om het gebruik van het teken Natuurlijk Gezond te staken op verbeurte van een dwangsom. Voorts vordert de vereniging dat Reader's Digest wordt gelast om haar afnemers van de inbreuk in kennis te stellen, te bewerkstelligen dat alle door haar verspreide boeken worden geretourneerd en aan de vereniging een lijst met namen en adressen te verschaffen van degenen aan wie het boek is uitgeleverd. Daarnaast vordert de vereniging betaling door Reader's Digest als voorschot op een schadevergoeding ƒ 17,50 - een begroting van de door Reader's Digest te maken winst per exemplaar dat door Reader's Digest in het verkeer is gebracht, betaling van ƒ 10.000,- als voorschot op een schadevergoeding en betaling van ƒ 1.000,- terzake van vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. 3. De vereniging stelt daartoe dat Reader's Digest door het in het verkeer brengen van het boek met daarop het teken Natuurlijk Gezond inbreuk maakt op haar merk Natuurlijk Gezond, waardoor zij schade heeft. 4. Reader's Digest heeft allereerst bestreden dat Natuurlijk Gezond als merk is te beschouwen in de zin van artikel 1 van de Benelux Merkenwet (BMW). Daarnaast heeft Reader's Digest aangevoerd dat de vereniging het merk slechts in België voert en thans een verbod vraagt voor de Nederlandse markt, hetgeen niet in overeenstemming is met de BMW. Verder heeft Reader's Digest betwist dat zij inbreuk heeft gemaakt op het aan de vereniging toekomend merkrecht. Tenslotte heeft Reader's Digest aangevoerd dat de vereniging bij toewijzing van de vorderingen geen redelijk belang heeft. 5.1. Anders dan Reader's Digest betoogt is Natuurlijk Gezond voorshands als merk als bedoeld in artikel 1 BMW te beschouwen. Weliswaar kan aan Reader's Digest worden toegegeven dat de beide componenten "Natuurlijk" en "Gezond" ieder afzonderlijk zuiver beschrijvend zijn, maar door de ongebruikelijke combinatie van deze beide componenten waardoor het woord "natuurlijk" een dubbele betekenis en daarmee een

410


meerwaarde heeft, is een teken met een eigen karakter ontstaan dat niet als zuiver beschrijvend is aan te merken en voldoende onderscheidend vermogen bezit. Door de wijze van gebruik van het merk Natuurlijk Gezond op de door de vereniging uitgegeven periodieken, is naar Ons voorlopig oordeel voorts voldaan aan het vereiste dat het teken moet worden gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de waren waarvoor ze zijn gedeponeerd. 5.2. Voorzover Reader's Digest betoogt dat als Natuurlijk Gezond al als merk kan worden aangemerkt, het door het sterk beschrijvende karakter niet als merk mag worden aangemerkt, omdat zij daarmee ieder ander gebruik van dergelijke beschrijvende aanduidingen kan monopoliseren, kan zij daarin niet worden gevolgd. Nog afgezien van de vraag of de BMW een dergelijke eis stelt, is door het gebruik van Natuurlijk Gezond niet ieder gebruik van de afzonderlijke componenten uitgesloten, doch in beginsel uitsluitend deze specifieke combinatie. Dat de vereniging ook nog een ander merk, Nature & Santé, heeft gedeponeerd, maakt dit niet anders. 5.3. Ook het betoog van Reader's Digest dat titels niet voor merkenrechtelijke bescherming als bedoeld in de BMW in aanmerking komen, wordt verworpen. Slechts titels van individuele boeken, films of gedichten kunnen geen merk zijn, omdat zij niet dienen om de waar aan te duiden als afkomstig van een bepaalde onderneming, maar dit geldt in beginsel niet voor de titels van periodiek verschijnende tijdschriften. Nu bovendien Natuurlijk Gezond als titel van het periodiek verschijnende blad nog verwijst naar de naam van de vereniging, dient Natuurlijk Gezond als merk te worden beschouwd. 6. Ook het verweer van Reader's Digest dat de vereniging het merk slechts beperkt - in België - gebruikt en door thans een verbod te vragen dat uitsluitend in Nederland haar werking heeft, het kader van de BMW te buiten gaat, kan niet slagen. Deze door Reader's Digest gehanteerde uitleg is immers in strijd met het ondeelbaarheidsbeginsel van het Beneluxmerkenrecht, op basis waarvan in artikel 36 BMW is bepaald dat de wet zijn werking heeft binnen het gebied van de Benelux. 7. Het verweer van Reader's Digest dat er door de wijze van gebruik van het teken geen inbreuk wordt gemaakt op het merk van de vereniging wordt eveneens verworpen. Onder de gegeven omstandigheden is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat Reader's Digest door het gebruik van haar teken inbreuk maakt op het merkrecht van de vereniging als bedoeld in artikel 13A sub 2 BMW. Merk en teken zijn immers identiek, terwijl men zich in beide gevallen tot hetzelfde segment van de markt richt, namelijk tot degenen die geïnteresseerd zijn in alternatieve geneeswijze, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Voorzover Reader's Digest nog aanvoert dat zij het teken niet gebruikt als merk, maar als titel van een boek dat slechts de inhoud van het boek beschrijft, leidt dit niet tot een ander oordeel, nu een dergelijk gebruik valt onder het gebruik als bedoeld in artikel 13A BMW. 8. Met betrekking tot de schade als bedoeld in artikel 13A sub 2 BMW heeft te gelden dat voorshands voldoende aannemelijk is dat de vereniging, naast het verlies van de exclusiviteit van het merk, schade wordt toegebracht nu te verwachten is dat de verspreiding van het door haar uit te geven boek onder dezelfde titel bemoeilijkt zal worden. 9. Gelet op het voorgaande is de vordering van de vereniging om het verder gebruik van het teken door Reader's Digest te staken als na te melden toewijsbaar. Voor toewijzing van de vordering om Reader's Digest te gelasten alle door haar verspreide boeken terug te nemen, en alle afnemers van de inhoud van het vonnis in kennis te stellen, is gelet op het feit dat deze boeken zich thans bij de consument en dus niet meer in de handel bevinden geen plaats. Niet gemotiveerd weersproken is immers dat het boek inmiddels rechtstreeks aan ongeveer 40.000 consumenten is uitgeleverd. Ook voor afgifte van een lijst met namen van afnemers is, gezien het vertrouwelijke karakter van een dergelijke lijst geen plaats. Een en ander dient zich op te lossen in een schadevergoeding. 10.1. Met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding geldt als uitgangspunt dat voor toewijzing daarvan in kort

18 december 1996

geding slechts plaats is indien met grote mate van waarschijnlijkheid vaststaat dat de bodemrechter deze zal toewijzen. Ten aanzien van de gevorderde ƒ 17,50 per boek gebaseerd op de gestelde winst per boek, is dit niet het geval nu de opvattingen omtrent winstafdracht in het merkenrecht nog niet zijn uitgekristalliseerd. Bovendien is tegenover de betwisting van de zijde van Reader's Digest niet aannemelijk geworden dat de winst per boek het door de vereniging genoemde bedrag bedraagt, noch dat die winst in zijn geheel zou moeten worden toegerekend aan het gebruik van het merk door Reader's Digest, zodat voor toewijzing van dit gedeelte van de vordering thans geen plaats is. 10.2. Gelet op de feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, is voorshands echter wel met de voldoende mate van zekerheid aannemelijk geworden dat de bodemrechter Reader's Digest zal veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. Een redelijk voorschot daarop wordt door Ons thans begroot op ƒ 10.000,-. Voor het overige heeft de vereniging de door haar gestelde schade aan buitengerechtelijke incassokosten tegenover de betwisting van de zijde van Reader's Digest niet nader onderbouwd, zodat voor toewijzing daarvan in het kader van de onderhavige procedure geen plaats is. 11. Het bedrag tot voldoening waarvan Reader's Digest zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn. 12. Bij deze uitslag wordt Reader's Digest als grotendeels in het ongelijk gestelde partij belast met de gedingkosten. Beslissing: 1. Veroordeelt Reader's Digest om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het gebruik in het economische verkeer van het teken Natuurlijk Gezond te staken, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag voor iedere dag dat Reader's Digest in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, tot een maximum van ƒ 500.000,-. 2. Veroordeelt Reader's Digest tot voldoening aan de vereniging van ƒ 10.000,- (...). 3. Veroordeelt Reader's Digest in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van de vereniging begroot op ƒ 372,40 aan verschotten, waaronder ƒ 290,- wegens vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur. 4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

18 december 1996


Nr. 114. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 27 juni 1995. (Schoolboards) Mr. E.J. Numann. Art. 1 Benelux Merkenwet (oud). Het teken "Schoolboards" voor de dienst: verhuur van advertentieruimte voor publicitaire doeleinden op middelbare scholen, bezit het voor merkenrechtelijke bescherming vereiste onderscheidend vermogen; het is niet als een louter beschrijvend, doch als een verwijzend teken aan te merken. Art. 4 aanhef en onder 6 aanhef en sub a BMW (oud). Nu partijen tijdens hun samenwerking gelijkelijk bevoegd waren tot de aanduiding "Schoolboards" en bij de beëindiging van hun samenwerking daarover niets hebben bepaald, wordt voorshands geoordeeld dat elk van partijen na verbreking van de samenwerking tot het gebruik bevoegd is gebleven, zodat voor beide merkdepots geldt dat zij te kwader trouw zijn verricht. De vorderingen met betrekking tot het gebruik van het merk in conventie en in reconventie worden daarom afgewezen. Hillenaar Outdoor Advertising B.V., eiseres in conventie, verweerster in reconventie [in kort geding], procureur mr. E.N. Muller, tegen 1. V.o.f. John van der Burg Indoor Media B.V. i.o. te 's-Gravenhage, 2. John van der Burg te 's-Gravenhage, 3. Antonius Maria Overklift Vaupel Klein te 's-Gravenhage, 4. Johan Siegfried van Zunderd te 's-Gravenhage, gedaagden in conventie, eisers in reconventie [in kort geding], en tegen 5. John van der Burg Media en Design Partners B.V, tussenkomende partij, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur mr. J. Ekelmans jr. 1. De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zittingen van 12 april 1995 en 14 juni 1995 staat het navolgende tussen partijen vast: a. Hillenaar Outdoor Advertising B.V, hierna te noemen Hillenaar - opgericht in 1991 -, is een media-exploitatiebureau dat zich bezig houdt met de verkoop van reclameboodschappen via abri's en billboards. b. John van der Burg, hierna te noemen Van der Burg, biedt vanuit verscheidene ondernemingen - eerst als eenmanszaak, later vanuit John van der Burg Media en Design Partners B.V, hierna te noemen Van der Burg B.V, en tenslotte ook vanuit John van der Burg Indoor Media i.o. - sedert circa 1989 aan scholen informatiepanelen aan, waarop reclame staat vermeld, eerst voor (hoofdzakelijk) ideële, later ook voor commerciële doelen. Gedaagden in conventie, eisers in reconventie, zullen tezamen met de tussenkomende partij, worden aangeduid als Van der Burg c.s.. c. Partijen hebben vanaf 1991 tot eind 1994 samengewerkt. Gedurende deze samenwerking gebruikten beide partijen de aanduiding "Schoolboards". Na het verbreken van de samenwerking zijn partijen naast elkaar gebruik blijven maken van de naam "Schoolboards". d. Hillenaar heeft op 7 april 1994 bij het BeneluxMerkenbureau het woordmerk School Boards gedeponeerd voor de dienst: verhuur van advertentieruimte voor publicitaire doeleinden op middelbare scholen. e. Bij brief van 18 januari 1995 heeft Hillenaar Van der Burg c.s. gesommeerd het gebruik van het merk "Schoolboards" te staken. f. Op 6 maart 1995 heeft Van der Burg c.s. Schoolboards als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor dezelfde dienst als Hillenaar haar depot heeft verricht. 2. De vorderingen in conventie en in reconventie, de gronden daarvoor en het verweer

411

Hillenaar vordert — na wijziging van eis — in conventie: Van der Burg c.s. te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het gebruik te staken en gestaakt te houden van het woord c.q. merk "Schoolboards" danwei een samenstel van woorden waarin dat woord voorkomt danwei enige benaming die sterk op het woord "Schoolboards" gelijkt, alles voor de waar, zijnde advertentieruimte voor publicitaire doeleinden op middelbare scholen, bestaande uit een drietal borden, te weten een informatiebord en een tweetal affichehouders of voor soortgelijke waren, met een soortgelijk verbod voor het gebruik van het reclamemateriaal en de goodwill van eiseres, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom. Zij voert hiertoe het volgende aan: Hillenaar is de exclusief rechthebbende op de naam "Schoolboards". Deze naam, die zij op 7 april 1994 als merk heeft gedeponeerd, is bedacht door een door Hillenaar ingeschakeld reclamebureau (Netto Reclameburo). Hillenaar heeft vele tienduizenden guldens geïnvesteerd in het bekend maken van deze naam. Van der Burg B.V. mocht de naam, hangende de samenwerking tussen partijen, gebruiken. Nadat partijen eind 1994 hun samenwerking hadden beëindigd is de toestemming aan Van der Burg c.s. om de naam te gebruiken komen te vervallen. Hillenaar heeft echter moeten bemerken dat Van der Burg c.s. bij hun zaken gebruik blijven maken van de aan eiseres toekomende merknaam "Schoolboards", alsmede van fotomateriaal en reclameteksten die in opdracht en voor rekening van Hillenaar zijn vervaardigd. Gebleken is dat de adverteerders en gebruikers in de markt in verwarring raken door het feit dat verschillende ondernemingen zich van dezelfde merknaam bedienen. De goede naam van Hillenaar loopt daarbij gevaar. Van der Burg c.s. profiteren van de goede naam van Hillenaar (goodwill) en van de investeringen die Hillenaar heeft gedaan ter verkrijging van naamsbekendheid van het merk "Schoolboards". Hillenaar heeft mitsdien een spoedeisend belang bij de door haar gevraagde voorzieningen. Van der Burg c.s. voeren hiertegen aan dat door het depot van Hillenaar geen merkrecht is verkregen, aangezien het teken "Schoolboards" het voor merkrechtelijke bescherming vereiste onderscheidend vermogen mist en bovendien sprake is van een depot te kwader trouw. Er is derhalve geen plaats voor een verbod tot het gebruik van de naam "Schoolboards". Zo al plaats zou zijn voor een dergelijk verbod, dan zou dit verbod juist gericht moeten worden tegen Hillenaar en niet tegen Van der Burg c.s., op grond van het feit dat de naam "Schoolboards" al in 1989 - ruim voordat de samenwerking tussen partijen tot stand kwam - is bedacht en geïntroduceerd door Van der Burg. Met betrekking tot het gebruik van het reclamemateriaal stellen Van der Burg c.s. allereerst dat het door hen gebruikte reclamemateriaal niet identiek is aan dat van Hillenaar. Voorts stellen zij dat het onvermijdelijk is dat de produktinformatie van Van der Burg c.s. en die van Hillenaar gelijkenis vertonen, aangezien zij immers in elk geval sedert oktober 1992 naast elkaar scholen en adverteerders hebben benaderd en bewerkt. Bovendien wijst Van der Burg c.s. erop dat de samenwerking - naar ook blijkt uit een schrijven van Hillenaar aan Van der Burg c.s. dd. 23 oktober 1992 - mede inhield dat zij van het propagandamateriaal van Hillenaar gebruik mocht maken. Hillenaar, die slechts van de creativiteit van Van der Burg heeft geprofiteerd, kan niet van Van der Burg c.s. verlangen om - nu de samenwerking is beëindigd - van het concept of de daarbij bekende voorwaarden afstand te doen. Met betrekking tot het gebruik van de goodwill stellen Van der Burg c.s. dat goodwill als zodanig niet beschermd wordt, dat goodwill een zodanig vaag en onvatbaar begrip is dat een veroordeling om daarvan geen gebruik te maken rechtens onmogelijk is en dat de goodwill bovendien is opgebouwd door Van der Burg c.s. zelf. Van der Burg c.s. vorderen in reconventie: Hillenaar te veroordelen: a. zich vanaf een door de President te bepalen tijdstip te onthouden van het gebruik van het merk "Schoolboards" voor de waar, zijnde advertentieruimte voor publicitaire doeleinden op middelbare scholen, bestaande uit een drietal borden, te

412


weten een informatiebord en een tweetal affichehouders of voor soortgelijke waren; b. zorg te dragen voor overdracht aan Van der Burg c.s. of een door deze aangewezen derde van de in de brief van 29 december 1994 aan Hillenaar aangegeven contracten. 3. Beoordeling van het geschil 3.1. Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet is de president bevoegd kennis te nemen van de op merkrecht steunende vorderingen, nu alle partijen in het arrondissement 's-Gravenhage gevestigd, onderscheidenlijk woonachtig zijn. 3.2. Allereerst komt de vraag aan de orde of het teken "Schoolboards" het voor merkrechtelijke bescherming vereiste onderscheidend vermogen bezit. Naar het voorlopig oordeel van de president is dit wel het geval. Ook indien juist is dat het woord in de Engelse taal mede wordt gebruikt voor wat in het Nederlands een "schoolbord" heet, kan het binnen de Benelux toch niet gelden als een generieke aanduiding. Het is derhalve niet als een louter beschrijvend, doch als een verwijzend teken aan te merken. Dat het intussen een vrij zwak merk is - doordat vermoedelijk velen het merk als een Engelstalige aanduiding voor "een in een school aangebracht bord" zullen opvatten - is in dit geding niet van belang. 3.3. Vervolgens moet beoordeeld worden of sprake is van een depot te kwader trouw zijdens Hillenaar, omdat zij ten tijde van het depot zou hebben geweten dat Van der Burg c.s. hetzelfde (of een overeenstemmend) teken voor dezelfde diensten te goeder trouw en op normale wijze gebruikte. 3.4. Vast is komen te staan dat partijen enige jaren lang hebben samengewerkt en dat zij gedurende deze samenwerking ter aanduiding van hun diensten beiden de naam "Schoolboards" mochten gebruiken en ook hebben gebruikt. Partijen hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd omtrent de herkomst van de naam en het tijdstip waarop die voor het eerst werd gebruikt. Ter ondersteuning van haar stellingen hieromtrent heeft Hillenaar een schriftelijke verklaring overgelegd van 14 februari 1995 van de heer H.P. Netto, directeur van Netto Reclameburo, waarin deze stelt naar aanleiding van een medio januari 1991 van Hillenaar gekregen opdracht, te hebben voorgesteld de naam "Schoolboards" in te voeren. Netto heeft ter zitting van 14 juni 1995, waar hij als informant is gehoord, een verklaring van gelijke strekking afgelegd. Ter ondersteuning van hun stellingen hebben Van der Burg c.s. een drietal schriftelijke verklaringen overgelegd van B. Antoniesse, G. Rappange en P. Buenting, die verklaren dat Van der Burg c.s. al vóór 1991 actief was met het produkt en de naam "Schoolboards". Uit de overgelegde stukken valt omtrent de herkomst van de naam en het tijdstip waarop deze voor het eerst werd gebruikt niets met voldoende zekerheid af te leiden. Geoordeeld wordt dat aldus in dit kort geding noch de juistheid van de stelling van Hillenaar, noch die van Van der Burg c.s. voorshands is komen vast te staan. 3.5. Bij deze stand van zaken is het volgende van belang. Tijdens hun samenwerking, enkele jaren lang, waren partijen gelijkelijk bevoegd tot het gebruik van de aanduiding "Schoolboards". Partijen hebben hun samenwerking eind 1994 beëindigd en hebben daarbij kennelijk geen enkele aandacht geschonken aan de vraag wat tussen hen zou gelden met betrekking tot het verdere gebruik van de naam. Nu partijen dienaangaande niets zijn overeengekomen en zelfs geen van hen de ander destijds heeft verboden zich van de naam te blijven bedienen, wordt voorshands geoordeeld dat elk van partijen na de verbreking van de samenwerking tot het gebruik bevoegd is gebleven, zodat voor beide merkdepots geldt dat zij hebben plaatsgevonden onder omstandigheden als in art. 4 lid 6 onder a. BMW bedoeld - te kwader trouw dus zijn verricht - hetgeen tot gevolg heeft dat aannemelijk is dat tot dusverre geen van partijen het uitsluitend recht op het merk School Boards, resp. Schoolboards heeft verkregen. 3.6. Dat voorlopig oordeel brengt mede dat de vorderingen, zowel in conventie als in reconventie, voor zover deze betrekking hebben op het gebruik van het merk, zullen worden afgewezen. De vordering van Hillenaar terzake van de goodwill deelt hetzelfde lot. Nog daargelaten de vaagheid van een verbod als verzocht, is niet duidelijk geworden om welke good-

18 december 1996

will het Hillenaar te doen is, buiten die welke aan het merk is verbonden. 3.7. Tot het gevraagde verbod tot gebruik van het door Hillenaar bedoelde reclamemateriaal bestaat in dit stadium geen aanleiding, nu het Van der Burg c.s., blijkens de brief van Hillenaar dd. 23 oktober 1992, vrij stond het materiaal van Hillenaar te gebruiken, ook over die bevoegdheid afspraken tussen partijen bij hun uiteengaan zijn uitgebleven en Van der Burg c.s. ter zitting heeft toegezegd op korte termijn zorg te dragen dat niet langer van de foto van Hillenaar gebruik wordt gemaakt. De door Hillenaar gewraakte tekst van het door Van der Burg c.s. gebruikte materiaal wijkt voorts voldoende van die van Hillenaar af om voorshands niet als een inbreuk op diens auteursrecht te worden aangemerkt. 3.8. Ook de vordering in reconventie tot overdracht van scholen is niet toewijsbaar. Nog daargelaten of het aanbod, dat Hillenaar in haar brief van 17 mei 1993 had gedaan, op 29 december 1994 nog kon worden aanvaard, heeft Van der Burg c.s. niet aangegeven welk spoedeisend belang zij bij een voorziening bij voorraad terzake heeft. 3.9. Al het vorenstaande brengt mede dat de vorderingen, zowel in conventie als in reconventie, dienen te worden afgewezen. In die uitkomst wordt aanleiding gevonden de proceskosten tussen partijen te compenseren. 4. Beslissing in conventie en in reconventie: De President Wijst de vorderingen af; Bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten zal dragen. Enz. Nr. 115. Gerechtshof Amsterdam, 22 december 1994. (Mercedes-Benz/BSK) Mrs. L. Frijda, D.H.N. Peeperkorn en G.J. Visser. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet (oud). Zodra de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop BSK de Mercedes-merken, voor de aankondigingen dat zij Mercedessen verder verhandelt, gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de Mercedes-merken daarbij in belangrijke mate worden gebezigd om reclame te maken voor de onderneming van BSK als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie, zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen BSK en Mercedes, doet zich gebruik van het merk voor in de zin van artikel 13A eerste lid onder 2 BMW (oud). Wil BSK in uitingen als het briefpapier en bedrijfsauto's die indruk bij het publiek voorkomen, dan zal zij afstand moeten scheppen tussen haar gebruik van de Mercedes-merken en de (kwaliteit van) haar onderneming. Zij zal — bij voorbeeld door tekstkeus, lettertype en lay-out - tot uitdrukking moeten brengen dat het gebruik van de Mercedes-merken (slechts) de verkoop van Mercedessen door haar onderneming betreft. In dit geval is die afstand reeds daardoor niet bewaard doordat BSK op haar briefpapier en bedrijfswagens de woorden "Mercedes Ster Service" dan wel "Mercedes Ster-Service" heeft gebruikt. Dat suggereert een band tussen BSK en de dealerorganisatie van Mercedes. Daaraan doet niet af dat BSK geen gebruik heeft gemaakt van de "Mercedes-ster" of dat de woorden "Mercedes Ster Service" een duidelijk verband leggen met de handel van BSK in Mercedessen. Niet valt in te zien waarom BSK niet op een andere wijze tot uitdrukking kan brengen dat zij (ook) aan Mercedessen service verleent. Uit de overige stellingen van BSK laat zich evenmin afleiden dat zij de Mercedesmerken niet zonder geldige reden gebruikt Ook is het aannemelijk dat Mercedes door dit — door haar niet gecontroleerd — merkgebruik schade kan lijden met name waar het betreft de reputatie en goodwill van haar merken en hun reclame-functie.

18 december 1996


Art. 13 onder A, derde lid BMW (oud). BSK gebruikt het merk Mercedes op het verplaatsbare reclamebord op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat dit merkgebruik betrekking heeft op door BSK te koop of ter leasing aangeboden Mercedessen. Er wordt niet een bepaalde kwaliteitssuggestie gewekt noch wordt (anderszins) gesuggereerd dat BSK een bijzondere relatie onderhoudt met Mercedes of haar dealer-organisatie. Hier gaat het om door artikel 13'A lid 3 toegestaan "gebruik voor waren". Art. 13 onder A, tweede lid BMW (oud). De vordering van Mercedes tot schadevergoeding kan uitsluitend betreffen schade die kan worden toegerekend aan (a) de reclame in het postkantoor te Hilversum en (b) het gebruik van de woorden "Mercedes Ster Service"op het briefpapier en op de bedrijfswagens van BSK, terwijl (c) BSK vóór 13 november 1991 op de gevel van haar bedrijfspand in grote letters de aanduiding Ster Occasions heeft gevoerd. Ook wanneer wordt aangenomen dat Mercedes (enige) schade heeft geleden en wordt onderkend dat het naar haar aard moeilijk is om schade in de door Mercedes gestelde zin zichtbaar te maken, bieden de enkele stellingen van Mercedes niet voldoende aanknopingspunten om de vermogensschade van Mercedes-Benz AG en/of Mercedes-Benz Nederland BV als gevolg van de voornoemde feiten te begroten. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de door Mercedes gestelde schade zich naar haar aard niet (op eenvoudige wijze) laat onderscheiden van de schade die Mercedes (en haar dealerorganisatie) wellicht lijden door het BSK wel toegestane verder verhandelen van Mercedessen. Het door Mercedes gestelde bedrag laat zich ook niet intuïtief als redelijk herkennen. B.V. Bedrijfswagens Serry en Koole B.S.K. te Hilversum, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. J. van Santbrink, tegen 1. Mercedes-Benz A.G. te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, 2. Mercedes-Benz Nederland B.V. te Utrecht, geïntimeerden, incidenteel appellanten, procureur mr. B.J.H. Crans, advocaat mr. J.A. van Arkel te Rotterdam. a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 25 maart 1992 (mrs. M.Y.C. Poelman, W.M. van den Bergh en E.M. Groen). Gronden van de beslissing. 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast: a. Eiseres sub 1 is krachtens bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven depots uitsluitend rechthebbende op: (i) het woordmerk Mercedes-Benz (R 321.168); (ii) het woordmerk Mercedes (R 292.123); (iii) het figuurmerk, bestaande uit een driepuntige ster in cirkel, bij het in aanmerking komende publiek bekend als de "Mercedes-ster" (R 194.821); (iv) het beeldmerk Ster Occasions, bestaande uit een driehoekige vlag met daarin de woorden Ster Occasions en de afbeelding van de Mercedes-ster (R 375.720), zulks wat ieder van die merken betreft voor een omvangrijke reeks van waren, waaronder met name automobielen alsmede onderdelen en toebehoren daarvan. b. BSK, thans nog Mitsubishi en Steyr-dealer, was van 15 september 1976 tot 15 september 1989 officieel Mercedes Benz bedrijfswagen-dealer. Aldus behoorde zij tot de door eiseres sub 1 opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie. Per laatstgenoemde datum is het dealerschap van BSK overgegaan naar de evenals BSK aan de Nieuwe Havenweg te Hilversum gevestigde onderneming Mercedes Benz Bedrijfswagens Pordon. c. Sedert 15 september 1989 heeft BSK in het kader van haar bedrijfsuitoefening:

413

(i) op haar briefpapier en bedrijfswagens de aanduiding Mercedes Ster Service dan wel Mercedes Ster-Service vermeld; (ii) op een verplaatsbaar reclamebord onder meer vermeld: BSK Bedrijfswagens Serry-Koole B.V. Nieuwe Havenweg 85 Hilversum 035-217505 MITSUBISHI MERCEDES STEYR NIEUW en GEBRUIKT LEASING (iii) tot een niet nader aangeduid tijdstip voor het uitbrengen van hogergenoemde dagvaarding op haar pand de in grote letters geschilderde aanduiding Ster Occasions aanwezig gehad. Op bedoeld tijdstip heeft BSK het woord "Ster" daaruit laten vervallen. (iv) op een reclamebord, waarop de Mercedes-ster stond afgebeeld, in het hoofdpostkantoor van Hilversum onder meer vermeld: "BSK Mercedes-Benz Bedrijfswagendealer - De enige officiële bedrijfswagendealer voor Gooi- en Vechtstreek." Kort na (te weten: binnen acht dagen) 16 oktober 1991 heeft BSK deze reclame verwijderd. 2. Mercedes vordert: a) BSK te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten genoemd onder l.a. sub (i) t/m (iv), en voorts, in de bewoordingen van de dagvaarding: b) gedaagde voorts te verbieden op enige wijze voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf gebruik te maken van een of meer vorenomschreven merken van eiseres sub 1 of daarmede overeenstemmende tekens of van enig ander teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk kan worden gewekt ofwel als zou gedaagde deel uitmaken van de door eiseressen opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie voor onder de voormelde merken door eiseres sub 1 hier te lande in het verkeer gebrachte automobielen ofwel als zou gedaagde dezelfde service bieden als bij voormelde dealerorganisatie aangesloten ondernemingen, welke onjuiste indruk met name wordt gewekt door in "aangezien 10" omschreven handelingen ieder op zich en/of tezamen; c) gedaagde te veroordelen om aan eiseres sub 1 en eiseres sub 2 ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ 25.000,- (...) voor elke dag of elke keer, zulks ter keuze van eiseres, waarop zij ten opzichte van eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 in strijd met het sub a) danwei het sub b) gevorderde verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen; d) gedaagde te veroordelen tot betaling van schadevergoeding ad ƒ 5.000,- dan wel het bedrag dat in goede justitie door de Rechtbank wordt vastgesteld; e) gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding aan de zijde van eiseressen. 3.1. Zij stelt daartoe in de eerste plaats dat BSK, door te handelen als omschreven onder l.c. (i) t/m (iv), zich jegens eiseres sub 1 schuldig maakt aan merkinbreuk door zonder toestemming op zodanige wijze gebruik te maken van de merken van Mercedes, althans van daarmee overeenstemmende tekens, dat aan eiseres sub 1 schade wordt toegebracht. 3.2. Bedoelde schade bestaat erin dat dat merkgebruik niet plaatsvindt onder controle van Mercedes, tengevolge waarvan het niet is omkleed met voldoende waarborgen om de merken de betekenis welke zij in de ogen van het publiek als drager van reputatie en goodwill hebben, te doen behouden. 3.3. In de tweede plaats betoogt Mercedes dat BSK onrechtmatig handelt - wat eiseres sub 1 betreft ook afgezien van de gestelde merkinbreuk - omdat zij bij het publiek de onjuiste indruk wekt dat zij dezelfde service zou kunnen bieden als bij de Mercedes-dealerorganisatie aangesloten ondernemingen. Aldus wordt het publiek misleid, althans in verwarring gebracht. 3.4. De geleden schade stelt Mercedes, als niet exact en dus slechts ex aequo et bono te begroten, op ƒ 5.000,-. 4. Het verweer van BSK is tweeërlei. Zij betoogt dat zij zich met haar handelwijze niet schuldig maakt aan enige schending van woord- of beeldmerken van Mercedes, noch aan enige daaruit voortvloeiende onrechtmatige handeling. Voorts

414


betwist zij dat zij door haar activiteiten schade aan Mercedes berokkent. 5. Het verweer faalt ten aanzien van drie van de vijf gestelde inbreuken. Ad l.c. (i). De vermelding door BSK van "Mercedes Ster Service" op haar briefpapier en bedrijfswagens komt neer op gebruik van het merk "Mercedes" zonder geldige reden en op een wijze, die bij het publiek suggereert dat er een band bestaat tussen BSK en de dealerorganisatie van Mercedes. Aldus is sprake van gebruik van het merk in de zin van artikel 13 A lid 1 aanhef en onder 2 BMW ten aanzien van eiseres sub 1, welk gebruik ten opzichte van gedaagde sub 2 onrechtmatig is te achten. Aangenomen moet worden dat zodanig gebruik aan Mercedes schade heeft toegebracht, nu bij het publiek tevens verwachtingen kunnen worden gewekt, waardoor de reputatie van Mercedes en/of haar dealerorganisatie in diskrediet kan raken en het merk Mercedes kan verwateren. Ad l.c. (ii). Aan BSK kan niet het recht worden ontzegd om originele Mercedes-automobielen, nieuw of gebruikt, als zodanig, dus gebruik makend van het woordmerk Mercedes, ten verkoop aan te bieden op de onderhavige, door Mercedes gewraakte, wijze. Het feit dat BSK dealer is voor Mitsubishi en Steyr en zich als zodanig afficheert, brengt zonder meer niet mee dat zij middels het reclamebord de indruk wekt ook met Mercedes een speciale band te hebben. Om tot een zodanige samenhang te kunnen concluderen heeft Mercedes onvoldoende gesteld, en is overigens ook onvoldoende gebleken. Aan Mercedes kan worden toegegeven dat - zoals zij het omschrijft - de kans bestaat dat het publiek, afkomend op de naam Mercedes, met een Mitsubishi of Steyr naar huis gaat, maar dat is nu eenmaal het gevolg van het feit dat er meerdere automerken op de (tweedehands) markt verkrijgbaar zijn waarvoor aldus reclame mag worden gemaakt. Ad l.c. (Ui). Als onderdeel van het ruimere beeldmerk als beschreven onder l.a. (iv) zijn de woorden Ster Occasions onvoldoende onderscheidend om zonder meer tot inbreuk op bedoeld merk of onrechtmatig handelen anderszins te kunnen concluderen. Ad l.c. (iv en v). Het gewraakte reclamebord levert merkinbreuk en onrechtmatig handelen overeenkomstig hetgeen werd overwogen ten aanzien van l.c. (i) op. Daaraan doet niet af dat BSK de reclame voor het uitbrengen van de dagvaarding heeft verwijderd. 6. Gelet op de stellingname van BSK is er aanleiding haar te verbieden als na te melden. 7. Als gevorderd is aan schadevergoeding een bedrag ex aequo et bono te begroten op ƒ 5.000,- toewijsbaar. 8. BSK zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Mercedes worden veroordeeld. Beslissing. De rechtbank: - verbiedt BSK inbreuk te maken op de merkrechten van eiseres sub 1 als in dit vonnis omschreven onder l.a. (i) t/m (iv), met name door op haar briefpapier en/of bedrijfswagen(s) te vermelden Mercedes Ster Service en/of door zich bekend te maken als Mercedes (-Benz Bedrijfswagen)dealer en het gebruik van de afbeelding van de Mercedes-ster; - veroordeelt BSK om aan eiseressen te betalen ƒ 25.000,(...) voor elk handelen in strijd met eerdergenoemd verbod na betekening van dit vonnis; - veroordeelt BSK om aan eiseressen te betalen ƒ 5.000,( • • • ) ;

zijde -

veroordeelt BSK in de proceskosten, tot op heden aan de van eiseressen begroot op ƒ 2.514,11; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

b) Het Hof, enz. 4. Behandeling van de grieven 4.1. Mercedes-Benz AG is gerechtigd tot de woordmerken Mercedes-Benz en Mercedes, tot een figuurmerk dat bestaat uit een driepuntige ster in een cirkel (de "Mercedes-ster") en tot

18 december 1996

het beeldmerk Ster Occasions dat bestaat uit een driehoekige vlag met daarin de woorden Ster Occasions en de afbeelding van de "Mercedes-ster". Deze merken zullen in het navolgende eenvoudigheidshalve ook worden aangeduid als de Mercedes-merken. 4.2. BSK was tot 15 september 1989 officieel MercedesBenz bedrijfswagen-dealer. 4.3. Mercedes heeft BSK gedagvaard terzake van inbreuk op haar merken en ongeoorloofde mededinging. Daartoe heeft zij aangevoerd dat BSK - na het einde van het dealerschap die merken of daarmee overeenstemmende tekens heeft gebruikt in een viertal van haar afkomstige reclame-uitingen. In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank Mercedes ten aanzien van twee van deze uitingen in het gelijk gesteld maar ten aanzien van de derde en vierde niet. Blijkens de over en weer opgeworpen grieven kan geen van de partijen zich met het vonnis verenigen. 4.4. Nadat BSK tijdig van het vonnis van 25 maart 1992 in beroep was gekomen, hebben partijen in onderling overleg met het dienen van grieven en antwoord gewacht totdat het BeneluxGerechtshof bij arrest van 20 december 1993 (NJ '94, 638) had geantwoord op door de Hoge Raad bij arrest van 15 mei 1992 (NJ '92, 525) in de procedure van Daimler-Benz A.G. en Mercedes Benz Nederland B.V. tegen J.J. Haze en zoon B.V. c.s. aan genoemd hof gestelde vragen van uitleg van artikel 13A van de Benelux-Merkenwet (BMW). 4.5. Grief II in het principaal appèl betreft een reclamebord in het hoofdpostkantoor te Hilversum dat BSK, naar zij stelt, na het einde van haar dealerschap over het hoofd heeft gezien en abusievelijk niet heeft verwijderd. BSK betwist niet dat de reclame-uitingen op dit bord inbreuk maken op de merkrechten van Mercedes. Zij beroept er zich echter op dat zij dit bord reeds voor het uitbrengen van de dagvaarding had verwijderd. Dat baat BSK echter niet. Het hof verenigt zich met de door de grief aangevallen overweging van het vonnis zodat de grief faalt. 4.6. In haar toelichting op deze grief brengt BSK - voor het eerst - een andere van haar afkomstige reclame-uiting, aan een lantaarnpaal, ter sprake. Over die uiting heeft de rechtbank niet geoordeeld. Naar Mercedes heeft bevestigd, speelt zij in dit geding geen rol. Het hof behoeft zich over deze uiting derhalve niet uit te spreken. 4.7. Grief III in het incidenteel appèl richt zich tegen wat de rechtbank heeft overwogen over het gebruik door BSK van de woorden Ster Occasions, naar Mercedes heeft gesteld op de gevel van het bedrijfspand van BSK. BSK heeft aangevoerd dat zij reeds lang voordat de dagvaarding werd uitgebracht bij een schilderbeurt van de gevel van dat pand het woord Ster had verwijderd, zodat daar nu nog uitsluitend Occasions op staat. Dit is voor Mercedes, die dat verwijderen niet bestrijdt, reden geweest bij de pleidooien aan het hof mee te delen dat zij geen behoefte heeft aan een beslissing op deze grief, daarbij overigens haar bezwaren tegen de door de grief aangevallen overweging (rechtsoverweging 5 ad l.c. (iii) van het vonnis) uitdrukkelijk handhavend. BSK heeft niet te kennen gegeven daartegen bezwaar te hebben. Het hof zal aldus ook deze grief onbesproken laten. 4.8. Resteren twee reclame-uitingen van BSK. In de eerste plaats het gebruik dat zij van de woorden "Mercedes Ster Service" maakt op haar briefpapier en op haar bedrij fswagen(s). Voorts het gebruik door BSK van het woord Mercedes op een verplaatsbaar reclamebord. Op dit gebruik heeft grief I in het principaal appèl respectievelijk hebben grieven 1 en II in het incidenteel appèl betrekking (zie rechtsoverweging 5 ad l.c. (i) en ad l.c. (ii) van het vonnis). 4.9. BSK bestrijdt dat zij door deze reclame-uitingen inbreuk maakt op de merkrechten van Mercedes. Zij voert aan dat deze uitingen ertoe strekken om aan het publiek aan te kondigen dat zij Mercedessen verder verhandelt. Dat is haar, zo stelt BSK, op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 3 BMW toegestaan, althans handelt zij daarbij niet in strijd met het bepaalde in artikel 13A eerste lid aanhef en onder 2" BMW. 4.10. Blijkens het hiervoor in 4.4. genoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof moet het hof bij het vinden van een ant-

18 december 1996


woord op de vraag of Mercedes zich tegen deze reclameuitingen van BSK kan verzetten de wederzijds betrokken belangen afwegen. Enerzijds gaat het daarbij om het belang van BSK om te kunnen aankondigen dat zij Mercedessen verder verhandelt, anderzijds om het belang van Mercedes, als merkhouder, dat BSK de Mercedes-merken niet gebruikt om daarmee reclame te maken voor haar eigen onderneming en op die manier voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en goodwill van de Mercedes-merken met alle daaraan voor de reclame-functie van die merken inherente gevaren. 4.11. Getoetst aan de BMW, dient te worden vastgesteld of de aankondiging moet worden beschouwd als een door artikel 13A eerste lid aanhef en onder 1° BMW in verband met artikel 13A derde lid BMW toegestaan gebruik van het merk voor waren dan wel als ander gebruik van het merk in de zin van artikel 13A eerste lid aanhef en onder 2° BMW. 4.12. Blijkens het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993 is het eerste het geval - en gaat het dus om toegestaan gebruik - indien en voor zover BSK die aankondiging doet op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat het gebruik van de Mercedes-merken betrekking heeft op door BSK verhandelde of aangeboden Mercedessen die door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden. Daarbij is onverschillig of het gaat om geïndividualiseerde Mercedessen of om Mercedessen in het algemeen. Zodra evenwel de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop BSK de Mercedes-merken voor die aankondigingen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de Mercedes-merken daarbij in belangrijke mate worden gebezigd om reclame te maken voor de onderneming van BSK als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie, zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen BSK en Mercedes, doet het tweede geval zich voor. Dan dient te worden onderzocht of het gaat om gebruik zonder geldige reden onder zodanige omstandigheden dat aan Mercedes schade kan worden toegebracht. 4.13. Het omslagpunt is dus in ieder geval bereikt zodra de gerede kans bestaat dat het publiek door de wijze waarop BSK in haar reclame-uitingen van de Mercedes-merken gebruik maakt, de indruk krijgt dat BSK kwaliteit kan leveren doordat zij een bijzondere relatie met Mercedes heeft. 4.14. Aan de hand van deze uitgangspunten dient in de eerste plaats het gebruik van de Mercedes-merken op het briefpapier en op bedrijfsauto's van BSK te worden beoordeeld. Deze "dragers" staan meer in een rechtstreeks verband met de onderneming van BSK dan met de verkoop van automobielen. Bij gebruik van de Mercedes-merken op het briefpapier van BSK en op haar bedrijfsauto's ligt voor het publiek een verband tussen die merken en de onderneming van BSK derhalve meer voor de hand dan een verband tussen die merken en de verkoop van Mercedessen. Wil BSK in deze uitingen die indruk bij het publiek voorkomen, dan zal zij afstand moeten scheppen tussen haar gebruik van de Mercedes-merken en (de kwaliteit van) haar onderneming. Zij zal - bij voorbeeld door tekstkeus, lettertype en lay-out - tot uitdrukking moeten brengen dat het gebruik van de Mercedes-merken (slechts) de verkoop van Mercedessen door haar onderneming betreft. 4.15. In dit geval heeft BSK die afstand reeds niet bewaard doordat zij op haar briefpapier en bedrijfswagens de woorden "Mercedes Ster Service" dan wel "Mercedes Ster-Service" heeft gebruikt. Dat suggereert, zoals de rechtbank heeft overwogen, een band tussen BSK en de dealer-organisatie van Mercedes. Dit gebruik moet derhalve worden aangemerkt als "ander gebruik" van de Mercedes-merken in de zin van artikel 13A eerste lid aanhef en onder 1° BMW. 4.16. Daaraan doet niet af dat, zoals BSK heeft aangevoerd, zij in deze uitingen geen gebruik heeft gemaakt van de "Mercedes-ster". Evenmin doet hieraan af dat de woorden "Mercedes Ster Service" een duidelijk verband leggen met de handel van BSK in Mercedessen. Voor zover zij daarmee betoogt dat zij de Mercedes-merken niet zonder geldige reden gebruikt, gaat dat reeds hierom niet op, omdat niet valt in te zien waarom BSK niet op een andere wijze tot uitdrukking kan brengen dat zij (ook) aan Mercedessen service verleent. 4.17. Uit de overige stellingen van BSK laat zich evenmin afleiden dat BSK de Mercedes-merken niet zonder geldige

415

reden gebruikt. Ook is het aannemelijk dat Mercedes door dit - door haar niet gecontroleerd - merkgebruik schade kan lijden met name waar het betreft de reputatie en goodwill van haar merken en hun reclame-functie. Het hof verenigt zich dan ook met de conclusie van de rechtbank dat het merkgebruik door BSK dat hier aan de orde is, onrechtmatig is. Op deze gronden - en wat er verder zij van de aangevallen overweging - faalt grief I in het principaal appèl. 4.18. In de tweede plaats gaat het om het gebruik dat BSK van het woordmerk Mercedes heeft gemaakt op een verplaatsbaar reclamebord. Dit vermeldt, naar de rechtbank heeft vastgesteld, onder meer: BSK Bedrijfswagens Serry-Koole B.V. Nieuwe Havenweg 85 Hilversum 035-217505 MITSUBISHI MERCEDES STEYR NIEUW en GEBRUIKT LEASING 4.19. Mercedes stelt dat het gebruik van het merk Mercedes op dit reclamebord als een vorm van "ander gebruik" van haar merk moet worden beschouwd omdat dit gebruik niet in voldoende duidelijk verband staat tot de door BSK te koop aangeboden auto's. Deze stelling miskent dat, naar algemeen bekend, het plaatsen van losse borden bij een winkel, kraam of bedrijfspand een van ouds bekende vorm van reclame is voor de door de betreffende ondernemer (daar) verkochte waar. Er is geen reden te veronderstellen dat het publiek een dergelijk verband in dit geval niet zal leggen. 4.20. Naar het oordeel van het hof gebruikt BSK op dit reclamebord het merk Mercedes op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat dit merkgebruik betrekking heeft op door BSK te koop of ter leasing aangeboden Mercedessen. Er wordt niet een bepaalde kwaliteitssuggestie gewekt noch wordt (anderszins) gesuggereerd dat BSK een bijzondere relatie onderhoudt met Mercedes of haar dealerorganisatie. 4.21. Mercedes heeft de stelling opgeworpen dat het publiek, geïnteresseerden in bedrijfswagens, bij het zien van dit bord zal veronderstellen dat BSK een speciale band heeft met de drie op het bord vermelde merken en niet met andere merken, temeer waar BSK van Mitsubishi en Steyr (wèl) dealer is en ook het beeldmerk van deze auto's afbeeldt. Deze niet met feiten onderbouwde stelling laat niet de conclusie toe dat er een gerede kans is dat door dit gebruik van het merk Mercedes bij het publiek de hiervoor in 4.12 omschreven indruk wordt gewekt. Het hof verenigt zich met wat de rechtbank daarover heeft overwogen. 4.22. Mercedes heeft aangevoerd dat dit reclamebord op één lijn staat met gevelreclame. Op grond van wat hiervoor in 4.19 is overwogen, gaat die stelling niet op. 4.23. Derhalve is het hof van oordeel dat het bij het gebruik door BSK van het merk Mercedes op het onderhavige verplaatsbare reclamebord gaat om door artikel 13A lid 3 BMW toegestaan "gebruik voor waren". 4.24. Wat verder in dit geding aan feiten of omstandigheden is gesteld of gebleken - met name met betrekking tot de beschermingsomvang die aan de Mercedes-merken toekomt leidt niet tot een ander oordeel. Ook grieven I en II in het incidenteel appèl falen. 4.25. Mercedes-Benz AG en Mercedes-Benz Nederland BV hebben gesteld dat zij door het welbewust inbreuk maken op de merkrechten c.q. het anderszins onrechtmatig handelen van BSK schade hebben geleden welke schade niet exact is te bepalen doch in redelijkheid kan worden vastgesteld op ƒ 5.000,-. De rechtbank heeft dit bedrag toegewezen. Daartegen richt zich grief Hl in het principaal appèl. 4.26. De vordering van Mercedes kan, op grond van het vorenoverwogene, uitsluitend betreffen schade die kan worden toegerekend aan (a) de reclame in het postkantoor te Hilversum en (b) het gebruik van de woorden "Mercedes Ster Service" op het briefpapier en op de bedrijfswagen(s) van BSK. (In de dagvaarding spreekt Mercedes van (een) bedrijfswagen etc, BSK spreekt van twee bedrijfswagens.) Nu grief III in het incidenteel appèl onbehandeld is gebleven, zal het hof er in het navolgende tevens van uitgaan (c) dat BSK tot een niet nader

416


aangeduid tijdstip vóór 13 november 1991, op de gevel van haar bedrijfspand in grote letters de aanduiding Ster Occasions heeft gevoerd. 4.27. Mercedes heeft aangevoerd dat haar schade onder meer bestaat uit het navolgende: - het (onrechtmatig) merkgebruik door BSK heeft niet onder controle van Mercedes plaatsgevonden. Daardoor hebben die merken aan waarde ingeboet, immers zijn zij gebruikt zonder de waarborgen die Mercedes voor gebruik van haar merken door anderen nodig acht teneinde hun betekenis in de ogen van het publiek als drager van reputatie en goodwill te behouden (alinea 11 van de inleidende dagvaarding en rechtsoverweging 3.2 van het vonnis), - voorts en ook afgezien van de merkinbreuken, heeft BSK onrechtmatig gehandeld omdat zij daardoor onvermijdelijk bij een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk heeft gewekt dat zij dezelfde service zou kunnen bieden als bij haar dealerorganisatie aangesloten ondernemingen en aldus bij het publiek valse verwachtingen heeft gewekt ten aanzien van de service en/of reparatie van Mercedessen door BSK, door welke valse verwachtingen het publiek wordt misleid of in verwarring wordt gebracht (alinea 12 van de inleidende dagvaarding en rechtsoverweging 3.3. van het vonnis), - "concurrentieschade" doordat BSK met gebruikmaking van de Mercedes-merken potentiële klanten bij ondernemingen behorende tot de dealer-organisatie van Mercedes heeft weggelokt (alinea 8 memorie van antwoord). 4.28. Ook wanneer wordt aangenomen dat Mercedes (enige) schade heeft geleden en wordt onderkend dat het naar haar aard moeilijk is om schade in de door Mercedes gestelde zin zichtbaar te maken, bieden deze enkele stellingen van Mercedes niet voldoende aanknopingspunten om de vermogensschade van Mercedes-Benz AG en/of Mercedes-Benz Nederland BV als gevolg van de hiervoor in 4.26 omschreven feiten te begroten. 4.29. Ten overvloede zij overwogen dat, zou dat anders zijn, het volgende in aanmerking moet worden genomen. De door Mercedes gestelde schade als gevolg van het ontbreken van controle op het merkgebruik en "concurrentieschade" laten zich naar hun aard niet (op eenvoudige wijze) onderscheiden van de schade die Mercedes (en haar dealer-organisatie) wellicht lijden door het BSK wèl toegestane verder verhandelen van Mercedessen. Het gebruik van de woorden "Mercedes Ster Service" door BSK is weliswaar misleidend en verwarrend - het kan de indruk wekken dat BSK eenzelfde service kan bieden als een Mercedes-dealer - maar ook de dientengevolge mogelijk ontstane schade laat zich (kwantitatief) niet (op eenvoudige) wijze onderscheiden van het effect dat het eerst kort tevoren geëindigde dealerschap (nog) op gebruikers van Mercedes-bedrijfswagens kan hebben behouden. Voorts kan gelden dat deze gebruikers een klantenkring vormen die, naar mag worden aangenomen, beroepshalve op de hoogte is van de mogelijkheden in de regio tot onderhoud van die bedrijfswagens. 4.30. Tegen deze achtergrond - en de betrekkelijk beperkte omvang naar plaats, tijd en betekenis van de geïncrimineerde reclame-uitingen - laat het gestelde bedrag van ƒ 5.000,- zich zonder nadere gegevens evenmin (bij benadering) verklaren. Het laat zich ook niet intuïtief als redelijk herkennen. 4.31. Mercedes heeft geen andere feiten of omstandigheden aangevoerd noch is daarvan anderszins gebleken, op grond waarvan de schade (tot het door haar gevorderde bedrag) kan worden begroot. De grief slaagt. 4.32. Grief TV in het incidenteel appèl faalt. Hoewel juist is dat de rechtbank niet heeft beslist op het onderdeel van het petitum dat voorwerp van deze grief is, acht het hof geen termen aanwezig om BSK naast het reeds door de rechtbank opgelegde verbod - dat door het falen van principale grief I zal worden bekrachtigd - nog een verbod op te leggen van zo algemene en weinig omschreven omvang als in dit onderdeel gevorderd. De - betrekkelijk beperkte - onrechtmatige gedragingen van BSK bieden daartoe niet voldoende grond. Evenmin is gebleken van feiten of omstandigheden die doen vrezen dat BSK zich in de toekomst op zodanige wijze onrechtmatig

18 december 1996

jegens Mercedes-Benz AG en/of Mercedes-Benz Nederland BV zal gedragen, dat dit niet met het wèl opgelegde verbod kan worden gekeerd. Mercedes heeft derhalve niet (voldoende) belang bij dit onderdeel van de vordering. 4.33. Grief TV in het principaal appèl faalt. Zoals ook uit het haar door de rechtbank opgelegde verbod blijkt, is BSK door de rechtbank in overwegende mate in het ongelijk gesteld. 4.34. De algemene en tegen het dictum van het vonnis gerichte grief V in het principaal appèl heeft uitsluitend succes voor wat betreft de door de rechtbank uitgesproken veroordeling tot het betalen van een schadevergoeding van ƒ 5.000,—. Dat onderdeel van het dictum zal alsnog worden afgewezen. Voor het overige zal het vonnis waarvan beroep echter worden bekrachtigd en faalt de grief. 4.35. Voor zover de grief in het bijzonder inhoudt dat BSK klaagt over de hoogte van de haar door de rechtbank opgelegde dwangsom, geldt dat zij niet (voldoende) heeft aangevoerd om de dwangsom op een lager bedrag te bepalen. 5. Slotsom 5.1. In het principaal appèl slaagt grief III. In zoverre zal het vonnis worden vernietigd. De overige grieven falen. Dat leidt tot bekrachtiging van het vonnis voor het overige. 5.2. Ook in hoger beroep is BSK - ondanks het succes van haar grief III - in overwegende mate in het ongelijk gesteld. Zij zal de kosten van het principaal appèl dienen te dragen. 5.3. De incidentele grieven falen alle. De kosten van het incidenteel appèl komen ten laste van Mercedes. 6. Beslissing 6. Het hof: In het principaal appèl 6.1. vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover BSK daarbij is veroordeeld geïntimeerden ƒ 5.000,- (...) te betalen, en in zoverre opnieuw rechtdoende, 6.2. wijst dit onderdeel van het gevorderde af, 6.3. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, 6.4. veroordeelt BSK in de kosten van het principaal appèl, aan de zijde van Mercedes tot aan dit arrest begroot op ƒ 4.500-, In het incidenteel appèl 6.5. verwerpt de grieven, 6.6. veroordeelt Mercedes in de kosten van het incidenteel appèl, aan de zijde van BSK tot aan dit arrest begroot op ƒ 2.100-, 6.7. verklaart de in 6.4. en 6.6. uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

18 december 1996


Nr. 116. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, enkelvoudige kamer, 5 april 1995. (Tendenza/Tendenz) Mr. A.M.R. Smolders. Art. 7:901 Burgerlijk Wetboek. Uit de tekst van de door gedaagde Jerryco B. V. geplaatste advertentie blijkt dat het merk Tendenza daarin voorkomt als een aanduiding van waren die voortaan in de Benelux anders zullen worden aangeduid. De overeenkomst van dading door gedaagde met eiseres als rechthebbende op het merk Tendenz aangegaan, behelst het staken van "ieder gebruik" van dat merk, zodat ook de aanduiding in de advertentie moet worden geacht hieronder te zijn begrepen. Noch uit de tekst noch uit de kennelijke bedoeling van de overeenkomst valt af te leiden dat met "ieder gebruik" slechts is bedoeld de verkoop van kledingstukken onder het merk Tendenza, zoals gedaagde meent.

417

dag dat een overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Expresso Fashion B.V. om schadevergoeding te vorderen. Linea B Modevertriebs GmbH en Jerryco B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de boete als genoemd in deze bepaling, met dien verstande dat de één betalend en de ander zal zijn gekweten." d. Op 27 januari 1993 is de Confectie Courant, een modevakblad voor detaillisten, 23e seizoen nr. 1, verschenen, waarin een advertentie voorkwam van gedaagde, met de volgende inhoud:

Artt. 6:2 en 6:91 BW. Redelijkheid en billijkheid verzetten zich niet tegen een beroep van eiseres op het boetebeding. De overeenkomst van dading was het gevolg van een door eiseres gestelde en door gedaagde op zichzelf niet weersproken merkinbreuk. Partijen zijn bij het aangaan van de overeenkomst van dading bijgestaan door raadslieden, zodat er van mag worden uitgegaan dat ook gedaagde de reikwijdte van de afspraken, zo zij deze al niet kende, op zijn minst had kunnen kennen. Het is dan ook voor risico van gedaagde dat zij in de overeenkomst van dading geen voorbehoud heeft gemaakt voor de op dat moment al verstrekte opdracht tot plaatsing van de advertentie. Expresso Fashion B.V. te Amsterdam, eiseres, procureur mr. S. R. Reuling, tegen Jerryco B.V. te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. J.A. Schaap. 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast. a. Eiseres, een confectiebedrijf, brengt jaarlijks collecties kleding op de markt onder het eigen label "Tendenz". Eiseres heeft het merk "Tendenz" op 4 november 1983 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau als woordmerk voor onder meer kledingstukken en heeft dit merk sedertdien onafgebroken op normale wijze gebruikt. b. Gedaagde heeft van 10 augustus tot en met 15 september 1992 blouses afkomstig van Linea B Modevertriebs GmbH, die zij vertegenwoordigde, in Nederland op de markt gebracht onder het - in Duitsland door Linea B al geruime tijd gevoerde - label "Tendenza". Na sommatie door eiseres om het gebruik van dit merk te staken, heeft gedaagde hieraan gehoor gegeven. c. Tussen partijen zijn met betrekking tot de door eiseres gestelde inbreuk op haar merkrecht onderhandelingen gevoerd, die hebben geleid tot een overeenkomst van dading, die met ingang van 12 januari 1993 van kracht werd en waarvan de tekst, voorzover relevant, luidt: "... dat Linea B Modevertriebs GmbH en Jerryco B.V. hebben besloten af te zien van ieder gebruik van het merk Tendenza in de Benelux, met inbegrip van het gebruik voor het uitverkopen van reeds bestelde orders." "... dat Linea B Modevertriebs GmbH en Jerryco B.V. het gebruik van het merk Tendenza in de Benelux niet alleen hebben gestaakt, maar ook gestaakt zullen houden." "Bij overtreding van de afspraak als boven weergegeven verbeuren Linea B Modevertriebs GmbH en Jerryco B.V. aan Expresso Fashion B.V. een direct opeisbare boete van ƒ 10.000,- per overtreding of, dit ter keuze van Expresso Fashion B.V., ƒ 2.000,- voor iedere

2. Eiseres vordert de veroordeling van gedaagde tot betaling aan haar van de in de dadingsovereenkomst genoemde boete van ƒ 10.000,- vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 27 januari 1993 tot aan de dag van voldoening, alsmede tot betaling aan haar van buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van ƒ 5.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 30 maart 1993 tot aan de dag van voldoening, met veroordeling van gedaagde in de kosten van de procedure. 3. Eiseres stelt daartoe allereerst de woorden "ieder gebruik" in de dadingsovereenkomst niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn en dat daaronder ook is begrepen gebruik van het merk Tendenza in een advertentie als hiervoor weergegeven onder l.d. Bovendien verwijzen de voormelde woorden naar de inhoud van het begrip "elk gebruik" in artikel 13A aanhef en onder 1 van de Benelux Merken Wet (BMW), dat een zeer ruime inhoud heeft en waaronder het gewraakte gebruik door gedaagde zeker valt. 4. Gedaagde betwist dat zij door plaatsing van de advertentie de afspraken in de overeenkomst van dading niet is nagekomen. Zij voert daartoe aan: a. de opdracht tot het plaatsen van de advertentie is al gegeven op 10 november 1992; de definitieve tekst ervan is begin januari 1993 doorgegeven; het annuleren van de advertentie was slechts mogelijk tot 6 januari 1993 en het kan niet zo zijn dat gedaagde boete is verschuldigd voor handelingen die vóór

418

18 december 1996


12 januari 1993 zijn verricht; de boeteclausule heeft geen terugwerkende kracht; b. met de term "gebruik" in de overeenkomst is bedoeld de verkoop van kledingstukken onder het merk Tendenza, niet een gebruik als gedaagde daarvan in de advertentie heeft gemaakt; onjuist is, dat partijen de bedoeling hebben gehad aan te sluiten bij de betekenis van de term "elk gebruik" in artikel 13A aanhef en onder 1 BMW; c. de uitleg die eiseres aan de overeenkomst geeft, strookt niet met de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval en leidt tot een onbillijk resultaat; de inbreuk op het merkrecht is niet bewust gemaakt, terwijl gedaagde na het bekend worden van de merkrechten van eiseres direct het gebruik heeft gestaakt; met de advertentie werd uitvoering gegeven aan de wijziging van het merk in de Benelux; gedaagde dacht daarmee juist goed te doen. 5. Uit de tekst van de advertentie blijkt, dat het merk Tendenza daarin voorkomt als een aanduiding van waren die voortaan in de Benelux anders zullen worden aangeduid. De overeenkomst van dading behelst het staken van "ieder gebruik" van het merk, zodat ook de aanduiding in de advertentie moet worden geacht hieronder te zijn begrepen. Noch uit de tekst noch uit de kennelijke bedoeling van de overeenkomst valt af te leiden, dat met "ieder gebruik" slechts is bedoeld de verkoop van kledingstukken onder het merk Tendenza, zoals gedaagde meent. Nu gedaagde voor het overige geen concrete aanknopingspunten heeft geboden voor een andere uitleg van de overeenkomst, is er geen aanleiding haar tot tegenbewijs op dit punt toe te laten. Het verweer onder 4.b baat gedaagde dus niet. 6. Evenmin is er aanleiding voor de conclusie, dat redelijkheid en billijkheid zich tegen een beroep van eiseres op het boetebeding verzetten. De overeenkomst van dading was het gevolg van een door eiseres gestelde en door gedaagde op zichzelf niet weersproken merkinbreuk. Partijen zijn - gedaagde heeft dit erkend - bij het aangaan van de overeenkomst van dading bijgestaan door raadslieden, zodat ervan mag worden uitgegaan dat ook gedaagde de reikwijdte van de afspraken, zo zij deze al niet kende, op z'n minst had kunnen kennen. Het is dan ook voor risico van gedaagde, dat zij in de overeenkomst van dading geen voorbehoud heeft gemaakt voor - uitgaande van haar standpunt - de op dat moment al verstrekte opdracht tot plaatsing van de advertentie. Bij een en ander speelt mee, dat eiseres enig belang bij het bestrijden van de advertentie niet kan worden ontzegd, nu daarin met de mogelijkheid voor verwarring tussen beide merken geen rekening is gehouden. Dit betekent dat de verweren onder 4.a en c. gedaagde evenmin kunnen baten. 7. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat gedaagde de afspraak als omschreven in de overeenkomst van dading heeft overtreden, zodat zij de op overtreding gestelde boete van ƒ 10.000- verschuldigd is. 8. Met betrekking tot de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten heeft gedaagde niet betwist dat eiseres via haar advocaat in eerste instantie heeft getracht de zaak buiten rechte af te doen, in welk verband een briefwisseling heeft plaatsgevonden, zodat vaststaat dat kosten zijn gemaakt waarvoor gedaagde aansprakelijk is. Het verweer van gedaagde tegen de hoogte van die kosten treft in zoverre doel, dat de kosten zullen worden gematigd aan de hand van het incassotarief van de Nederlands Orde van Advocaten, hetgeen neerkomt op ƒ 1.325,-. De vordering is derhalve toewijsbaar tot een bedrag van ƒ 11.325,-. Tegen de ingangsdatum van de wettelijke rente is geen verweer gevoerd, zodat de wettelijke rente toewijsbaar is overeenkomstig de vordering. 9. Gedaagde zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van eiseres gevallen. Beslissing: De rechtbank: - veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van ƒ 10.000,- (...) vermeerderd met de wettelijke rente daarover

vanaf 27 januari 1993, alsmede van ƒ 1.325,— (...), vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 30 maart 1993; - veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 1.681,79; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. Nr. 117. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 29 juni 1993.1) (Erdi-piramide)

(gedeponeerd model) Mr. H.F.M. Hofhuis. Artt. 1 en 4 Benelux Tekeningen- of Modellenwet. Wanneer een bekend voortbrengsel een nieuwe toepassing krijgt, kan dat een voortbrengsel opleveren dat voldoet aan het nieuwheidsvereiste van de BTMW. Doordat in de Erdi-piramide de in het verkeer alom bekende vorm van de waarschuwingsdriehoek is verwerkt, is een nieuw voortbrengsel met een andere gebruiksfunctie ontstaan. Art. 2, lid 1 BTMW. De BTMW biedt geen bescherming wanneer het uiterlijk van een voorwerp geheel wordt bepaald door de gebruiksfunctie en als er voor het voorwerp met deze gebruiksfunctie geen andere vorm mogelijk is. Dit geldt niet voor de Erdipiramide omdat het mogelijk is een verkeersobstakel te ontwerpen met dezelfde gebruiksfunctie als de Erdi-piramide, maar met een ander uiterlijk dan de Erdi-piramide. Art. 14 lid 1 BTMW. Wanneer de Erdi-piramide en het verkeersobstakel van VTN met elkaar worden vergeleken valt op dat het voorvlak van de Erdi-piramide een driehoek is, terwijl het voorvlak van het verkeersobstakel van VTN een trapezium is met zodanig lange opstaande zijden en een zo korte bovenste zijde dat het bijna een driehoek is. Nu de Erdi-piramide en het verkeersobstakel van VTN een in hoofdzaak overeenstemmend uiterlijk hebben, terwijl beide dezelfde gebruiksfunctie hebben, moet geoordeeld worden dat VTN met haar verkeersobstakel inbreuk maakt op het door Erdi gedeponeerde model. Erdi Las- en Constructiebedrijf B.V. te Zaanstad, eiseres [in kort geding], procureur mr. G.J. Bilderbeek, advocaat mr. N. Pesman te Zaandam, tegen Verenigde V.T.N. Bedrijven B.V. te Culemborg, gedaagde [in kort geding], procureur mr. C.C. Oberman, advocaat mr. B.J. Tideman te Den Haag. 2. De vaststaande feiten 2.1 Erdi heeft op 11 oktober 1989 bij het Beneluxbureau voor Tekeningen en Modellen het model gedeponeerd van een driedimensionaal verkeersobstakel, waarvan grondvlak en één zijvlak gelijk van vorm zijn. Het model is geregistreerd met depotnummer 19423-00. 2.2 De parkeerdriehoek van Erdi (verder te noemen de Erdi-piramide) is een 50 centimeter hoge stalen piramide. De :

) In beroep geroyeerd. Red.

18 december 1996


drie zijvlakken van de piramide zijn wit met een gekleurde (bijvoorbeeld rode of groene) rand. De piramide is bedoeld om midden op de rijbaan te worden geplaatst met één zijde in de richting van het tegemoetkomende verkeer. De piramide kan gekanteld naadloos in het wegdek verzinken. Zij wordt gebruikt om als rijbaanobstakel het verkeer selectief tegen te houden. De Erdi-piramide wordt onder meer in Zaanstad, Zwolle, Harderwijk en Rotterdam toegepast. 2.3 VTN heeft een verkeersobstakel ontwikkeld dat een onzuivere piramide vormt. Het voorvlak heeft de vorm van een trapezium en is wit met een rode rand. De zijvlakken lopen uit op een bollende achterzijde waarop het woord "Stop" staat. Het verkeersobstakel van VTN kan naadloos in het wegdek verzinken en kan gebruikt worden om als rijbaanobstakel het verkeer selectief tegen te houden. 2.4 Erdi en VTN begeven zich op dezelfde markt. 3. Beoordeling van het geschil 3.1 Erdi heeft, kort gezegd, gesteld dat VTN inbreuk maakt op haar uitsluitende recht ten aanzien van de Erdi-piramide. VTN heeft zich tegen het gevorderde verweerd. Op het verweer van VTN zal hieronder ingegaan worden. 3.2 VTN heeft het verweer gevoerd dat de Erdi-piramide niet voldoet aan het nieuwheidsvereiste van de artikelen 1 en 4 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, verder te noemen de BTMW, daar de zijvlakken van de piramide bestaan uit witte driehoeken met een rode rand en zulke driehoeken in het verkeer reeds bekend zijn als gevaarsborden. VTN stelt dat om die reden het uitsluitende recht van Erdi gerelativeerd moet worden. Hieromtrent wordt overwogen dat een bekend voortbrengsel wanneer het een nieuwe toepassing krijgt, een voortbrengsel kan opleveren dat voldoet aan het nieuwheidsvereiste van de BTMW. In deze zaak is de in het verkeer alom bekende vorm van de waarschuwingsdriehoek verwerkt in de Erdi-piramide. Daardoor is een nieuw voortbrengsel met een andere gebruiksfunctie ontstaan, zodat de Erdi-piramide voldoet aan het nieuwheidsvereiste van de BTMW. 3.3 VTN heeft voorts als verweer gevoerd dat het uitsluitende recht van Erdi gerelativeerd moet worden omdat het uiterlijk van de Erdi-piramide, met name de spitse driehoekige vorm en de waarschuwende uitstraling van de rood-witte driehoek, noodzakelijk is voor de gebruiksfunctie. Ook dit verweer van Erdi [lees: VTN. Red.] gaat niet op. De BTMW biedt geen bescherming wanneer het uiterlijk van een voorwerp geheel wordt bepaald door de gebruiksfunctie en als er voor het voorwerp met deze gebruiksfunctie geen andere vorm mogelijk is. Dit geldt echter niet voor de Erdi-piramide. Het is mogelijk een verkeersobstakel te ontwerpen met dezelfde gebruiksfunctie als de Erdi-piramide, maar met een ander uiterlijk dan de Erdi-piramide. 3.4 Hoofdpunt in dit geschil is de vraag of de Erdi-piramide en het verkeersobstakel van VTN een in hoofdzaak overeenstemmend uiterlijk vertonen. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Wanneer de Erdi-piramide en het verkeersobstakel van VTN met elkaar worden vergeleken, valt op dat het voorvlak van de Erdi-piramide een driehoek is terwijl het voorvlak van het verkeersobstakel van VTN een trapezium is met zodanig lange opstaande zijden en een zo korte bovenste zijde dat het bijna een driehoek is. Het voorvlak van de driehoek van VTN maakt, door de vrijwel verwaarloosbare korte bovenste zijde, van een afstand de totale indruk van een driehoek. Dit is te meer pregnant omdat het voorvlak lijkt op de eerder genoemde waarschuwingsdriehoek, die een bekende vorm heeft en daarmee appelleert aan de herinnering van de verkeersdeelnemer, zodat een vluchtig beeld genoeg is om de verkeersdeelnemer te herinneren aan de driehoek. Nu de Erdi-piramide en het verkeersobstakel van VTN een in hoofdzaak overeenstemmend uiterlijk hebben, terwijl beide dezelfde gebruiksfunctie hebben, moet geoordeeld worden dat VTN met haar verkeersobstakel inbreuk maakt op het uitsluitende recht van Erdi op het door haar, Erdi, gedeponeerde model. 3.5 Gelet op het onder 3.4 overwogene zal VTN worden verboden om haar verkeersobstakel te vervaardigen, te verkopen, te koop aan te bieden en te gebruiken en zal VTN worden veroordeeld tot het afgeven aan Erdi van de exemplaren

419

die zij nog in voorraad heeft en het doen van opgave aan Erdi van het aantal door haar verkochte of reeds geïnstalleerde inbreukmakende produkten alsmede van de bij haar bestelde en nog niet afgeleverde produkten. 3.6 Het door Erdi onder 1 van de dagvaarding gevorderde, dat ertoe strekt om VTN vanaf de dag van de betekening van dit vonnis te verbieden nog verkeersobstakels in voorraad te hebben, wordt afgewezen, nu het geen voldoende zelfstandige betekenis heeft naast hetgeen overigens wordt gevorderd en toegewezen. VTN zal veroordeeld worden om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis de exemplaren die zij in voorraad heeft, af te geven. 3.7 Het door Erdi onder 2b van de dagvaarding gevorderde wordt afgewezen. Voorzover VTN inmiddels haar verkeersobstakels heeft verkocht of geïnstalleerd, zullen deze eigendom zijn geworden van een ander en kan VTN er niet meer over beschikken. 3.8 VTN zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4. De beslissing De fungerend president: 4.1 verbiedt VTN terstond na de betekening van dit vonnis het onderhavige inbreukmakende verkeersobstakel te vervaardigen, te verkopen, te koop aan te bieden en te gebruiken, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag dat zij hiermee in gebreke blijft; 4.2 gebiedt VTN om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis de onder haar controle zijnde voorraad inbreukmakende produkten aan de advocaat van Erdi af te geven, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag dat zij hiermee in gebreke blijft; 4.3 gebiedt VTN om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van Erdi een door een registeraccountant gecontroleerde opgave te doen van het aantal door haar verkochte en/of geïnstalleerde inbreukmakende produkten alsmede van de hoeveelheid bij haar, VTN, bestelde en nog niet afgeleverde produkten, een en ander op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag dat zij hiermee in gebreke blijft; 4.4 veroordeelt VTN in de kosten van dit geding, aan de zijde van Erdi tot op heden begroot op ƒ 1.500,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 344,35 voor verschotten; 4.5 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 4.6 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

420


18 december 1996

Nr. 118. Hoge Raad der Nederlanden, 15 december 1995. (NJ 1996, 509, D.W.F. V.).

van het kort geding brengt voorts mee dat ter zake geen uitvoerige motivering is vereist.

(luier-reclame)

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet (oud). Pres.: Vergelijkende reclame is toegestaan mits daarin uitsluitend wezenlijke, relevante, controleerbare en op een billijke wijze geselecteerde kenmerken, van concurrerende goederen of diensten met elkaar worden vergeleken, deze niet misleidend en niet denigrerend is. Nu niet aan deze eisen is voldaan, is aannemelijk dat door het gebruik door K-C van P&G's merken aan P&G schade wordt toegebracht, terwijl een geldige reden ontbreekt.

Mrs. W. Snijders, F.H.J. Mijnssen, E. Korthals Altes, P. Neleman en W.H. Heemskerk. Art. 3:296, lid 1 j " art. 6:194 e.v. Burgerlijk Wetboek en art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Pres.: K-C heeft erkend dat de afgebeelde foto een Pamper Baby Dry (Maxi Boy) is. Aangezien dit indertijd de meest verkochte luier in Nederlands was, is aannemelijk dat het publiek de reclame vooral op Pampers zal betrekken. K-C heeft op geen enkele wijze aangetoond dat Pampers, eerder dan Huggies, een lekkage zouden vertonen; K-C heeft in de TV-reclame door het tonen van een gefingeerd meetapparaat de consument misleid; de daarmee uitgevoerde test is ten opzichte van Pampers denigrerend omdat de wijzer wijst in de richting van "nat", hoewel de Pampers in vergelijking met Huggies zeker niet als "nat" zal zijn te bestempelen; de tabel waarin de verkoopresultaten in 7 landen worden vergeleken met als conclusie "in de nek aan nek race tegen Pampers winnen we in zes van de zeven landen" is hoogst misleidend nu partijen in 14 landen eikaars concurrenten zijn en Pampers in de 7 niet genoemde landen marktleider is. Deze visuele en tekstuele boodschappen zijn onjuist, misleidend en denigrerend. Verbod daarvan, alsmede van de steeds terugkerende pay-off: "De reden om van luier te verwisselen", aangezien K-C anders ten gevolge van nawerking van de verboden claims blijft profiteren van het effect van de daarin verboden beweringen. Hof: De wederzijdse grieven falen. Het verwijt dat K-C treft, is dat zij welbewust — immers tegen beter weten in - de consument een onjuist beeld geeft, zowel letterlijk als figuurlijk. Daarom is de door de President bevolen rectificatie op de TV door middel van een gedurende 45 seconden te projecteren tekst niet buiten proportie. Terecht heeft de President de door hem opgelegde verboden geabstraheerd van de gekozen vorm en mede uitgestrekt tot reclame-uitingen van gelijke strekking als die welke door hem misleidend zijn geacht. Dat zodanig verbod te ruim zou zijn en te onbepaald valt niet in te zien. In casu is de claim "de meest droge luier " of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen onvoldoende gerechtvaardigd en aldus ontoelaatbaar. Het Hof acht echter termen aanwezig om zich in het kader van dit kort geding tot deze overwegingen te beperken. De door de President gelaste rectificatie moet immers worden beschouwd als een maatregel van zodanig ingrijpende aard, dat het Hof van oordeel is dat daarmee in het onderhavige geval kon en kan worden volstaan. Vonnis vernietigd ten aanzien van het daarin uitgesproken verbod terzake van de mededeling "De reden om van luier te verwisselen. " HR: De rechter die heeft vastgesteld dat de verwerende partij verplicht is bepaalde gedragingen na te laten, is ingevolge art. 3:296, lid 1 BW gehouden aan deze partij een desbetreffend verbod op te leggen, behoudens de in dat artikel bedoelde, zich hier niet voordoende uitzonderingen. Art 6:196 lid 1 brengt in deze regel geen verandering, nu de vermelding in dit lid van de mogelijkheid om een verbod op te leggen geen zelfstandige betekenis heeft. De aard van het kort geding brengt evenwel een belangenafweging mee waarbij enerzijds onder meer het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel en de ingrijpendheid van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen, en anderzijds de omvang van de schade die voor de eiser dreigt indien een verbod zou uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, neemt niet weg dat de kort geding rechter van een verbod kan afzien, bijvoorbeeld in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen. De aard

Procter & Gamble Benelux N.V. te Brussel, eiseres tot cassatie [in kort geding], advocaat mr. C.JJ.C. van Nispen, tegen Kimberly-Clark Benelux Operations B.V. te Amsterdam, verweerster in cassatie [in kort geding], advocaat mr. PJ.M. von Schmidt auf Altenstadt. a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 24 februari 1994 (mr. J. Mendlik). 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: 3.1. Tussen partijen staat als niet, althans als niet voldoende gemotiveerd weersproken, alsook voor zover blijkende uit de overgelegde en niet betwiste produkties, het navolgende vast: - P&G [eiseres; Red.] is op de Nederlandse markt aanbieder van de luier "Pampers". - K-C heeft onlangs luiers op de Nederlandse markt geïntroduceerd onder de merknaam "Huggies". - K-C is bij de introductie van Huggies een grootscheepse reclame-campagne gaan voeren, waarbij zij gebruik heeft gemaakt van: • advertenties in detailhandelsbladen, waaronder Food Trade, Food Personality, Distrifood en de Levensmiddelenkrant, • Sales-organiser, • luierlekkage-demonstraties, • luierwring-demonstraties op winkelvloer (voor detailhandelaren), • verpakking, • persmap (met proefexemplaren), onder meer verspreid onder special-interest bladen (waaronder Prénatal Magazine), • produkt-informatiefolder, • T.V.-reclamefilm, • gepersonaliseerde brieven aan moeders met bijgevoegd produktinformatieleafiet en vriendinnenkaart, • tijdschriftadvertenties. Een aantal van voormelde reclame-uitingen is in de dagvaarding beschreven en ter zitting getoond. - Op 5 februari 1994 heeft om 20.00 uur een uitzending plaatsgevonden in de zendtijd van RTL-4 van de "Ron's jong geluk show", een spelprogramma gepresenteerd door Ron Brandsteder, waarbij koppels die net hun eerste kind hebben gekregen een jaar lang gratis Huggies kunnen winnen. In dat geval vindt een zogenaamde "in-program-advertising" van Huggies plaats, waarbij een afbeelding van het assortiment van Huggies wordt vertoond en door middel van een voice-over de tekst wordt uitgesproken: "Jullie krijgen een jaar lang de droogste luier aller tijden, helemaal gratis, Huggies ultradun van Kleenex, met nieuwe Huggies van Kleenex blijft ieder kind absoluut helemaal droog". Voorts heeft Brandsteder bij de prijsuitreiking de mededeling gedaan "de droogste luiers aller tijden". 3.2. P&G legt aan haar vordering tegen K-C ten grondslag dat door K-C, verspreid over de reclame-uitingen, de navolgende claims worden gemaakt: dat Huggies luiers ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers: - minder vaak lekken, - droger zijn, - (bijna) half zo dik of (tot) 50% dunner zijn,

18 december 1996


- extra/meer absorberend zijn, als gevolg waarvan Huggies de beste luier ter wereld zou zijn en een "reden om van luier te verwisselen". P&G stelt zich op het standpunt dat deze claims ten opzichte van de luier Pampers van P&G onjuist zijn en dat K-C door hiermede op indringende en agressieve wijze reclame te maken voor haar produkt zich schuldig zou maken aan misleidende reclame, terwijl K-C bovendien zou handelen in strijd met de zorgvuldigheid die zij jegens P&G in acht had dienen te nemen. Voorts zou K-C jegens haar onrechtmatig handelen door inbreuk te maken op de aan P&G toekomende merkrechten uit hoofde van haar Benelux Depots. Als gevolg van het handelen van K-C zou P&G schade hebben geleden, mede doordat de voor P&G beschikbare schapruimte er door zou zijn verminderd.

421

3.3. K-C heeft aangevoerd dat zij haar verweer nauwelijks deugdelijk heeft kunnen voorbereiden, gezien de korte termijn waarop zij in rechte is betrokken, de hoeveelheid van de door P&G in het geding gebrachte produkties en het late tijdstip waarop zij deze produkties heeft ontvangen. Van K-C kan echter in alle redelijkheid worden verlangd dat zij, alvorens een grootscheepse reclamecampagne te starten, beschikt over voldoende bewijsmateriaal ter staving van de daarin vermelde claims. In dit licht bezien kan niet worden gezegd dat zij op enigerlei wijze in haar verdediging zou zijn geschaad. 3.4. Ad lekkage: In de diverse detailhandelsbladen is de navolgende advertentie geplaatst:

De

concurrentie aat nat.

KUtnex Hunfiej ultradunnt luien.

De concurrentie

vuclt

nattigheid.

Een krachtige televisiecampagne en

W;mi J e luiers vnn liel grootste merk in

opvallende

de Vcrenigiie Staten

Nederlandse moeders ervan overtuigen:

njn

nu ruik

in

luien.

Ze licl|icn lekken voorkomen, lijn droger en bijna Kalf 211 dik als gewone luiers. Hucgics tijn in een complete range verkrijgbaar. Eu omdat ze d u n n e r lijn, nemen re ininiler schapruimte in. Dut betekent voor u meer winst.

tullen

alle

Hiisc

Nederland verkrijgbaar. Klccncx* Hiiggtcs* uUr.idimnc

print-uitingen

—

D e reden o m van luier te verwisselen.

[TT?**

422


Hierop is duidelijk zichtbaar dat bij de "gewone luier" een plas vocht buiten de luier is terechtgekomen, dit in tegenstelling tot bij de Huggies luier. Ook in de sales-organiser, de produkt informatie-folder en persmap beweert K-C dat Huggies baby's beter tegen lekkende luiers beschermen. Volgens P&G zal de lezer van de advertentie "de concurrentie" en de anonieme luier (mede) betrekken op Pampers. Op de Nederlandse markt van wegwerpluiers bestaat immers slechts een beperkt aantal aanbieders, waarvan P&G met Pampers, welke luier bij het publiek een grote naamsbekendheid heeft, een zeer groot marktaandeel heeft. De stelling van K-C dat zij - met uitzondering van de sales-organiser - geen individueel vergelijkende reclame heeft toegepast, kan haar niet baten. K-C heeft immers erkend dat de op de foto afgebeelde "gewone" luier daadwerkelijk een Pamper Baby Dry (Maxi Boy) is. Aangezien deze luier, naar onweersproken is gebleven, ten tijde van de introductie van het produkt van K-C de meest verkochte luier in Nederland was, is vereenzelving door het publiek van "de concurrentie" met P&G aannemelijk, hetgeen tevens geldt voor "gewone luier" met vooral Pampers in de overige reclame-uitingen. P&G ontkent dat de Pampers-luier meer vocht-lekkage zou toelaten dan Huggies-luiers. De afgebeelde proef zou naar haar mening misleidend zijn om de navolgende redenen: De luier is schuin geplaatst en er is in één keer 200 ml vocht op gegoten, zodat het vocht onvoldoende gelegenheid heeft gehad om in de luierkern te worden geabsorbeerd. Op de afgebeelde "proef" wordt het vocht bij de Huggies-luier ongeveer in het midden van de luier gegoten en bij de Pampers-luier dichter bij de zijkant waar de lekkage zou zijn opgetreden. Voorts is 200 ml vocht veel meer dan een gemiddelde urinelozing van een baby. Bovendien zou de hoeveelheid vocht die op de foto reeds uit de maatglazen is geschonken veel kleiner zijn dan 200 ml en zou een Pampers-luier, ook onder de omstandigheden van de proef, geen lekkage vertonen en zeker geen hoeveelheid als op de foto is getoond. Naar de mening van P&G is voor de vraag of zich lekkage zal voordoen mede en vooral bepalend hoe goed de lekrand op het lichaam aansluit. Die aansluiting zou bij Pampers beter zijn dan bij Huggies. K-C heeft hiertegen aangevoerd dat de demonstratietest, zoals afgebeeld, uitsluitend wordt uitgevoerd om de werking van de anti-lekranden aan de binnenkant van de Huggies-luier te demonstreren. De opstaande zijkant van de buitenlaag bij Pampers, die bij die luier het lekken moet tegengaan, zou derhalve niet relevant zijn. Als dit al de achterliggende bedoeling van K-C bij de test zou zijn geweest, dan is zulks volstrekt zonder belang omdat dit niet uit het reclame-materiaal, waarin het uitsluitend om al of niet lekken van de luier als zodanig gaat, blijkt. Bij de ter zitting getoonde demonstratie-film viel op dat de vloeistof niet bij beide luiers op dezelfde plaats is gegoten. Ter terechtzitting heeft K-C voormelde demonstratietest uitgevoerd doch hierbij op aanwijzingen van de president de vloeistof op dezelfde plaats van beide luiers doen uitgieten, eenmaal terwijl de luiers vlak lagen en eenmaal terwijl de luiers schuin werden gehouden. Het resultaat daarvan was dat de Pampers, nadat het vocht was uitgegoten, evenmin als de Huggies enige vorm van lekkage vertoonden. Tegenover de gemotiveerde betwisting van P&G heeft K-C dus op geen enkele wijze aangetoond dat Pampers, eerder dan Huggies, een lekkage zouden vertonen. Bovendien heeft K-C erkend dat er geen rekening is gehouden met de in het najaar 1993 door P&G op de markt gebrachte Pampers Ultrathin met lekrandjes. 3.5. Ad "droger" en "droogste": K-C maakt in de reclame-uitingen melding dat Kleenex Huggies ultradunne luiers droger zijn dan gewone luiers. In de T.V.-reclamefilm wordt gezegd: "(...) en ongelofelijk, ze houden uw baby's huidje droger dan alle andere luiers." (...) "Nieuw. Kleenex Huggies, de droogste luier aller tijden" en "een prestatie van het droogste niveau".

18 december 1996

Voorts wordt er een proef getoond waarbij op twee luiers (een Huggies-luier en een anonieme luier) een blauwe vloeistof wordt gegoten waarna met een meetapparaat de droogc.q. natheid van de luier wordt gemeten. De schaal op het meetapparaat loopt van links "nat" naar rechts "droog". P&G is van mening dat met betrekking tot het meten van de droogheid van de luier de dagboekstudie de beste methode is (praktijkmethode waarbij moeders wordt gevraagd een dagboek bij te houden met betrekking tot haar waarnemingen bij elke verschoning. De groep moeders wordt verdeeld in twee helften, waarbij de ene helft gedurende een bepaalde periode luier A gebruikt en de andere groep luier B). Zij stelt dat blijkens de door haar uitgevoerde studie Pampers (met name Pampers Baby Dry) een voordeel heeft ten opzichte van Huggies. Ook in de door TNO uitgevoerde re-wet-test (methode waarbij de luier wordt bevochtigd en op de luier een gewicht wordt geplaatst ter grootte van de bij die luiermaat behorende baby. Vervolgens wordt het gewicht weggenomen, op de luier een vloeipapier gelegd en het gewicht teruggeplaatst. Door middel van weging wordt tenslotte gemeten hoeveel vocht door het vloeipapier is opgenomen) zou Pampers beter zijn dan Huggies, met uitzondering van de Boy. Ook de door haar uitgevoerde TEWL praktijktest (daarbij wordt indirect gemeten hoeveel vocht door de babyhuid wordt afgegeven) op 2 x 119 baby's test heeft geen statistisch significante verschillen opgeleverd tussen Pampers Baby Dry (fractioneel in het voordeel) en Huggies. De door K-C gehanteerde TEWL-armbandtest (waarbij een (deel van) een luier om een blote onderarm van een volwassen vrouw is bevestigd en vervolgens bevochtigd) zou zich volgens haar aanmerkelijk van de praktijkomstandigheden verwijderen, terwijl de door K-C gedane gebruikerstest onbetrouwbaar zou zijn omdat de deelnemers reeds hadden meegewerkt aan een concept-test en derhalve beïnvloed waren door de voorafgaande reclame. Ook de door K-C uitgevoerde conductometrie (het plaatsten van twee elektrische polen op een voorwerp waarvan men de vochtigheid wil meten) waarbij de gevonden waarden zijn 1 voor Huggies en 60 a 70 voor alle andere luiers is volgens P&G geen juiste methode, aangezien aldus bij luiers met een enkele topsheet het vocht wordt gemeten dat daaronder in cellulose en AGM-korrels opgesloten is, maar wel elektriciteit blijft geleiden, hoewel de droogheid van de topsheet niet beïnvloed wordt. Volgens K-C is de TEWL-test de enige methode die de resultaten van de overige toegepaste test kan meten en is het standpunt van P&G dat deze test niet langer de beste "overall"test is om de droogheid te meten des te ongeloofwaardiger omdat zij zelf altijd heeft beweerd dat de TEWL-test de meest zorgvuldige test is om de droogheid te meten. In deze kort geding-procedure is niet vast te stellen welke van de door partijen toegepaste testmethoden ter bepaling van de droogheid van de luier de meest zorgvuldige methode is. In het kader van een reclame-campagne met betrekking tot het produkt luiers, is een slogan als "de meest droge luier" of iets van gelijke strekking, ook al zou deze claim niet in absolute zin bewijsbaar zijn, niet dermate misleidend en onrechtmatig te achten, dat zij daarom verboden zou moeten worden. Dit soort superlatieven hoort tot de in de reclamewereld gebruikelijke overdrijving, die de consument, zolang het bij losse kreten blijft, met de nodige scepsis tegemoet zal treden. Wel kan worden gezegd, dat K-C in de T.V.-reclame door het tonen van een gefingeerd meetapparaat de consument heeft misleid. Hiermede wordt namelijk op quasi-wetenschappelijke wijze getoond en daarmede gepretendeerd dat de claim "droogste" een objectief vastgesteld gegeven is. Volgens K-C is de "moisture meter test" slechts een visualisering van het verschil in droogheid tussen een gewone luier en een Huggies Ultrathin. De stelling van K-C dat niet gesuggereerd wordt dat een gewone anonieme luier nat is, maar dat deze luier relatief minder droog is dan een Huggies, wordt als onjuist gepasseerd. De "moisture meter" geeft immers geen inzicht in de gehanteerde vochtigheidsschaal en de wijzer voor de anonieme luier wijst in de richting van "nat".

18 december 1996


P&G stelt dan ook terecht dat deze "Moisture meter test" ten opzichte van Pampers denigrerend is, omdat, zo al een verschil in droogheid zou kunnen worden vastgesteld ten gunste van een andere luier, dit nooit meer kan bedragen dan een klein verschil tussen iets meer of iets minder droog en de Pampers in vergelijking met Huggies zeker niet als "nat" zal zijn te bestempelen. 3.6. Ad "dunner": In de reclame-uitingen claimt K-C dat Huggies de dunste luier is, zoals: in voormelde advertentie: "Kleenex Huggies ultradunne luiers (...) bijna half zo dik als gewone luiers. (...) En omdat ze dunner zijn nemen ze minder schapruimte in." op de voor- en achterzijde van de verpakking: "tot 50% dunner dan gewone luiers". en in de T.V.-reclamefilm: "bijna half zo dik als gewone dikke luiers." Volgens P&G zijn Huggies slechts ongeveer 30% dunner dan Pampers Baby Dry en (nagenoeg) even dik of dun als Pampers Ultrathin. Doordat K-C bij de door haar gehanteerde meetmethode uit het dikste punt van Pampers een cirkel heeft geknipt hoewel de luier op andere punten aanmerkelijk minder dik is, terwijl bovendien de dikte is gemeten nadat de schijfjes onder druk waren samengeperst, zou de uitkomst van de methode misleidend zijn. K-C stelt zich op het standpunt dat de claim gerechtvaardigd is, aangezien uit de testresultaten blijkt dat Huggies 42% tot 50,28% dunner zijn dan Baby Dry respectievelijk Pampers Phases. Voorts ontkent zij niet dat Huggies nagenoeg even dik of dun zijn als Pampers Ultrathin. Het moge zo zijn dat K-C onder "gewone luiers" niet verstaat Pampers Ultrathin, doch zulks is uit de door haar geuite claim niet af te leiden. Het is veeleer aannemelijk dat het publiek daartoe alle overige, door de concurrentie op de markt gebrachte luiers zal rekenen, waaronder Pampers Ultrathin, die pas in het najaar van 1993 op de markt zijn gebracht door P&G. Blijkens de ter terechtzitting ter vergelijking overgelegde Huggies Ultrathin en Pampers Baby Dry is Huggies Ultrathin weliswaar waarneembaar dunner dan laatstgenoemde, doch niet in die mate dat zulks voormelde claim rechtvaardigt. Weliswaar valt een verschil in dikte van een gering(er) percentage onder de claim "tot 50%", doch aannemelijk is dat de consument een verschil zal veronderstellen van omstreeks 50%. Hoewel de claim in zijn algemeenheid zodanig overdreven is, dat deze uit de overige reclame-uitingen, waaronder de verpakking, dient te worden geschrapt, wordt zij niet zo ernstig misleidend geoordeeld dat dit op zich K-C tot rectificatie zou nopen. Het past evenwel om in rectificaties die toch zullen moeten plaatsvinden ook hieraan enige aandacht te besteden. 3.7. Ad absorptie: K-C claimt, zoals - onder meer - op de verpakking van Huggies Ultrathin staat, dat Huggies Ultra dun zijn, "maar toch extra absorberend voor betere bescherming tegen lekkage. Revolutionair absorberend materiaal neemt meer vocht op dan gewone luiers." P&G stelt dat deze claim misleidend is, aangezien niet alleen de totale hoeveelheid absorberend materiaal van belang is, maar tevens de wijze waarop dit materiaal over de luier is verdeeld, de distributie-eigenschappen van de luier en de bereikbaarheid van het aanwezige absorptiemateriaal. Onder absorptie dient te worden verstaan het opnemen van vocht. Doordat K-C stelt dat het absorptie-vermogen een betere bescherming biedt tegen lekkage zal de consument deze claim echter niet zo beperkt uitleggen maar de claim tevens betrekken op het vermogen van de luier als geheel om urine vast te houden na absorptie. Nu K-C niet aannemelijk heeft gemaakt dat Huggies minder lekkage geven dan Pampers is reeds hierom de claim misleidend te achten. De vraag of het door K-C in Huggies gebruikte, nieuwe, absorberende materiaal (Super Absorbent Material) als "revolutionair" mag worden bestempeld kan in het midden worden gelaten, nu niet aannemelijk is dat deze

423

claim de consument meer in zijn koopgedrag zal beïnvloeden dan de doorgaans gebruikte reclame-uitingen. 3.8. Ad claim in Sales-organiser: K-C claimt dat Huggies world-wide succes heeft. Ter illustratie van die stelling heeft zij een overzicht gegeven van het marktaandeel Huggies (en Pampers) in de USA, geïllustreerd met een tabel, een overzicht van produktinnovaties van Huggies en Pampers gedurende de periode 1984—1992 en voorts heeft zij de navolgende tabel geplaatst:

SUCCES VAN HUGGIES* WORLDWIDE (YTD 1993 % VOLUME)

|

ICCPhaM

&C.

Pamngra

USA

34

ZG

ntl

CANADA

33

42

nrZ

AUSTRALIË

64

11

NIEUW ZEELAND

19

15

nrl nrl

MEXICO

62 50

15 13

nrl

KOREA PH1LL1TIINEN

54

29

nrl

nrl

In de nek aan nek race tegen Pampers winnen we in 6 van de 7 landen.

Volgens P&G geeft K-C een vertekend beeld, doordat K-C, indien zij marktaandeel-percentages noemt voor Huggies daarmee alle door K-C op de betreffende markt verkochte luiermerken bedoelt, inclusief zgn. zindelijkheidstrainingsbroekjes, terwijl de door P&G verkochte luiermerken niet samengevoegd zijn opgenomen. Zou dat wel gebeuren, dan zou het marktaandeelpercentage van P&G 43% bedragen tegen 34,1% van Huggies, zodat de claim dat Huggies in tien jaar nr. 1 was op de wegwerpluiermarkt onjuist is. Volgens K-C is het door haar vermelde percentage 34 alleen toegeschreven aan het merk Huggies. In deze procedure valt niet uit te maken welke berekeningsmethode de juiste is. Waar K-C echter heeft erkend dat zij en P&G met betrekking tot Huggies en Pampers niet in genoemde 7 landen, maar in 14 landen eikaars concurrenten zijn, terwijl in de 7 niet-genoemde landen Pampers marktleider is, is zulks voldoende grond om de tabel als hoogst misleidend te oordelen. Zulks geldt te meer door de expliciete vermelding "in de nek aan nek race tegen Pampers winnen we in 6 van de 7 landen." De omstandigheid dat voormelde 7 landen 91% van het marktaandeel van P&G vertegenwoordigen doet hieraan niet af. Indien K-C een overzicht "worldwide" geeft, dient zij daarin ook de voor haar minder relevante landen aan te geven of tenminste alleen de landen waar als geheel de meeste wegwerpIuiers verkocht worden doch ook dit is niet het geval gebleken. Niet gezegd kan worden dat het overzicht van K-C betreffende produktinnovaties 1984-1992 inzake Huggies en Pampers misleidend is omdat de produktinnovaties van P&G die vóór 1984 zijn doorgevoerd niet in het overzicht zijn betrokken. K-C behoeft naar redelijkheid geen produktinnovaties van haar concurrent te vermelden voor jaren waarin zij niet op de markt aanwezig was. Wel stelt P&G terecht dat K-C mede de door P&G Benelux op de markt gebrachte luiers in haar overzicht had dienen te betrekken alsmede de na 1992 doorgevoerde innovaties. In dit licht bezien is het overzicht derhalve jegens P&G toch als misleidend te achten. Gezien al hetgeen hiervoor is overwogen is de claim van K-C "Huggies * beter dan Pampers * de beste luier ter wereld." dan ook in die combinatie jegens P&G als onrechtmatig te oordelen. De stelling van P&G dat de claims van K-C met betrekking tot pasvorm/comfort voor wat betreft elastische been- en taillerandjes, handige plakstrips en gebruiksgemak onjuist zijn om-

424


dat Huggies geen voordeel heeft op Pampers kan in het midden blijven, nu deze claim niet van voldoende belang wordt geacht om in wezenlijke mate de koopmotivatie van de consument te beïnvloeden. 3.9. K-C heeft tenslotte nog aangevoerd dat voormelde advertentie uitsluitend in de periode 17 december 1993 tot 15 januari 1994 in een zestal vakbladen voor de detailhandel is geplaatst alsmede dat de sales-organiser uitsluitend is bestemd voor deze doelgroep, en dat deze doelgroep als meer deskundig mag worden beschouwd dan de gemiddelde consument. Voorshands is niet aannemelijk te achten dat inkopers de door K-C gestelde claims en conclusies zullen onderkennen en op hun merites weten te beoordelen, zo zij zich daar al in zullen verdiepen. Ook de korte tijdsduur waarin de advertentie is geplaatst is irrelevant, aangezien aannemelijk is dat zij, ondanks dat, toch een groot bereik heeft gehad. De onder 3.4 afgebeelde advertentie in de detailhandelsbladen is ten opzichte van Pampers denigrerend door de combinatie van de foto's met de tekst: "de concurrentie gaat nat" en "de concurrent voelt nattigheid". Het moge zo zijn dat deze teksten dubbelzinnig en humoristisch zijn bedoeld, aldus wordt de consument desalniettemin de indruk gegeven dat Pampers kletsnatte dan wel aanzienlijk lekkende luiers zijn, terwijl voormelde teksten de betekenis hebben dat de concurrentie het onderspit zal delven tegenover Huggies en dat de concurrent zich daarvan bewust is. 3.10. De overige door K-C aangevoerde gegevens ter rechtvaardiging van de door haar gepositioneerde claims, zoals een concept-gebruikerstest en een consument preferentietest zijn als te vaag en te subjectief niet bruikbaar. 3.11. Gezien al hetgeen hiervoor is overwogen, kan worden gezegd dat K-C haar produkt Huggies té voordelig presenteert, en zich daarbij op onjuiste, misleidende en denigrerende wijze afzet tegen haar belangrijkste concurrent Pampers. Deze onjuiste, misleidende en denigrerende visuele en tekstuele boodschappen zijn telkens voorzien van de vetgedrukte pay-off "De reden om van luier te verwisselen", welke tekst tevens is te vinden onderaan elke bladzijde van de Persmap en van de Sales-Organiser. In aanmerking nemende dat deze "pay off" een negatief koopadvies inhoudt met betrekking tot andere luiers en telkens wordt gekoppeld aan (onrechtmatige) claims, heeft P&G recht en belang bij een verbod van deze "pay off", aangezien anders K-C ten gevolge van nawerking van de verboden claims blijft profiteren van het effect van de daarin gedane beweringen. 3.12. Gezien hetgeen hiervoor is overwogen kan worden geconcludeerd dat K-C heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek, met name met het bepaalde in de letters a, f, en j , zodat zij zich heeft schuldig gemaakt aan misleidende reclame. Mitsdien kan de vordering worden toegewezen als na te melden, waarbij wordt opgemerkt dat de vordering de verpakkingen bij haar wederverkopers terug te halen als te vergaand zal worden afgewezen. Wel dient K-C deze verpakking te wijzigen, waarbij haar enige tijd zal worden gegund om de nodige maatregelen te kunnen treffen. Voorts zullen de gevraagde dwangsommen worden gematigd en aan een maximum gebonden, zulks als hierna in het dictum vermeld. 3.13. P&G Company is houdster en P&G Benelux is licentiehoudster van de navolgende Benelux merkregistraties, alle ingeschreven voor o.a. de klassen 16 (papieren luiers) en 25 (luiers): De woordmerken: Pampers, Pampers Baby Dry, Pampers Phases, Phases, Pampers Junior, Junior, Pampers Trainers, Trainers, Luvs, en beeldmerken betreffende merkregistraties van verpakkingen van Pampers. Door in de Sales-Organiser de merken Pampers, Luvs, Pampers Phases, Pampers Baby Dry, Junior, Pampers Trainers te noemen alsmede een afbeelding van een verpakking van Pampers Phases te plaatsen, heeft K-C naar de mening van P&G inbreuk gemaakt op haar merkrechten. Ingevolge artikel 13A lid 1, aanhef en sub 2, van de Benelux Merkenwet kan de merkhouder zich verzetten tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch ver-

18 december 1996

keer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden teweeggebracht. Voorop wordt gesteld dat vergelijkende reclame is toegestaan, mits daarin uitsluitend wezenlijke, relevante, controleerbare en op een billijke wijze geselecteerde kenmerken van concurrerende goederen of diensten met elkaar worden vergeleken, deze niet misleidend is en zich niet denigrerend over een concurrent en diens merken/goederen uitlaat. Gezien hetgeen hierboven ten aanzien (van de misleidendheid) van de claims is overwogen is aan deze eisen niet voldaan en is deze vermelding door K-C geschied onder zodanige omstandigheden in het economisch verkeer dat aannemelijk is dat aan P&G schade is toegebracht, terwijl K-C voor dat gebruik geen geldige reden heeft. Het moge zo zijn dat K-C ook andere luiermerken dan Pampers heeft vermeld, doch deze vermelding is in vergelijking tot Pampers te verwaarlozen. De vordering van P&G kan mitsdien worden toegewezen, met dien verstande dat het verbod niet geldt met betrekking tot de door K-C gebruikte aanduidingen "junior" en "ultrathin". Deze aanduidingen hebben immers geen onderscheidend vermogen. 3.14. Aan de tegen Brandsteder ingestelde vordering heeft P&G ten grondslag gelegd dat hij door zijn hiervoor geciteerde mededeling in de show - mede gezien de in-program-reclame van Huggies - zijn medewerking heeft verleend aan het openbaar (laten) maken van een misleidende mededeling. Bovendien zou de omstandigheid dat Brandsteder een mededeling doet ten gunste van een bepaald produkt indruk op de kijkers maken en geschikt zijn om te vercommercialiseren. Brandsteder heeft onbetwist gesteld dat niet hij maar "Joop van den Ende T.V.-Produkties B.V.", die de "Ron's Jong Geluk Show" produceert, bepaalt wat er in de show gebeurt alsmede verantwoordelijk is voor de beslissing of bepaalde reclame-uitingen, zoals de onderhavige in-program-advertising van Huggies, in het programma worden toegelaten en voorts dat hij de producer er niet toe kan dwingen in een onder haar verantwoordelijkheid geproduceerd programma een door hem persoonlijk uitgesproken dan wel ondertekende rectificatie op te nemen. Om deze reden reeds dient de vordering van P&G tegen Brandsteder te worden afgewezen. Bovendien rechtvaardigt de gewraakte uitlating, die ook weer niet meer bevat dan een gratuit superlatief, op zich reeds geen rectificatie. 4. De kosten: In 9988/KG ZA 94-84 K-C dient als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding. In 10069IKG ZA 94-86 In aanmerking genomen dat P&G de partijen RTL-4, IPN en Brandsteder rauwelijks heeft gedagvaard, terwijl zij voorts ten opzichte van Brandsteder in het ongelijk is gesteld, dient zij te worden verwezen in de kosten van het geding. 5. De beslissing in kort geding: In 9988/KG ZA 94-84 De President A. verbiedt K-C om omtrent Huggies een misleidende mededeling openbaar te (laten) maken, en meer in het bijzonder één of meer van de navolgende claims/mededelingen en/of demonstraties: i. dat Huggies luiers ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers: a. minder vaak lekken, b. (bijna) half zo dik of (tot) 50% dunner zijn, c. extra/meer absorberend zijn, ii. de in §§ 16, 18, 20, 22, 27, 28 en 29 van de dagvaarding vermelde citaten, iii. de in § 4 van de dagvaarding beschreven voorstellingen van een luierlekkage-test/demonstratie, iv. de mededeling "De reden om van luier te verwisselen". en/of andere mededelingen of suggesties van dergelijke strekking, behalve ten aanzien van verpakkingen, op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- per dag dat enige overtreding van

18 december 1996


dit verbod plaatsvindt of voortduurt, danwei ƒ 10.000,- per reclame-uiting waarmee K-C in strijd met dit verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen, met een maximum van ƒ 1.000.000,- aan te verbeuren dwangsommen, B. veroordeelt K-C binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis rectificaties openbaar te doen maken, van de navolgende inhoud en op navolgende wijze: I in de bladen Distrifood, Levensmiddelenkrant, Food Personality en Food Trade en in alle verdere detailhandelsbladen en tijdschriften waarin de sub 4 van de dagvaarding bedoelde advertentie, of enige daarmee overeenstemming vertonende advertentie is verschenen, in dezelfde grootte als die van de in die bladen opgenomen advertenties en (met uitzondering van Food Personality) op de achterpagina, of, indien in verband met de zogenaamde 'iead time" van een van de vorenbedoelde bladen de hiervoor vermelde rectificatie niet binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis mogelijk is, in het eerstvolgende nummer van het blad waarin de rectificatie kan worden geplaatst, van de navolgende inhoud: "Rectificatie Huggies reclame" "Enige tijd geleden hebben wij advertenties geplaatst waarin wij hebben beweerd dat Huggies luiers ten opzichte van "gewone" luiers minder zouden lekken en bijna half zo dik zouden zijn. Voorts hebben wij beweerd dat een en ander de reden zou zijn om van luier te verwisselen ten gunste van Huggies. Deze beweringen zijn door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble Benelux N.V., de fabrikant van Pampers. Kimberly-Clark Benelux Operations B.V." een en ander in (nagenoeg en relatief) de vetheid, de lettergrootte en de lay-out als die van de oorspronkelijke advertenties, en met het bevel aan K-C zich daarbij te onthouden van i enigerlei toevoeging in woord of beeld binnen het voorgeschreven oppervlak, en ii enigerlei begeleidend commentaar, II op de televisie in de zendtijd van de Stichting Etherreclame op Nederland 1 in het blok rond het journaal van 20.00 uur, op Nederland 2 in het blok rond het journaal van 18.00 uur, alsmede op Nederland 3 in het blok rond het journaal van 22.00 uur, indien in de periode tot de dag dat voor K-C het hiervoor vermelde verbod ingaat, zij een TV-reclamefilm voor Huggies heeft doen uitzenden op RTL-4: in het blok rond het journaal van 19.00 uur, en indien zij zulks heeft doen uitzenden op RTL-5 in het blok rond het journaal van 23.00 uur, gedurende 45 seconden in beeld en in gesproken tekst: "Rectificatie Huggies reclame" "Dit is een rectificatie door Huggies van eerder uitgezonden reclamefilms. Daarin is beweerd dat Huggies bijna half zo dik als gewone dikke luiers zouden zijn, terwijl wij voorts een quasi-test hebben laten zien waaruit zou moeten blijken dat Huggies droger zouden zijn dan alle andere luiers. Voormelde bewering en test zijn door de president van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble N.V., de fabrikant van Pampers. (Alleen in beeld:) Kimberley-Clark Benelux Operations B.V." I en II op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag dat K-C hiermee in gebreke mocht blijven, met een maximum van ƒ 1.000.000,- aan te verbeuren dwangsommen, C. veroordeelt K-C om binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis aan alle redacties van de special interest bladen en tijdschriften als bedoeld sub 2(f) van de dagvaarding, alle ontvangers van de produkt-informatiefolder als bedoeld sub 2(g) van de dagvaarding alsmede alle ontvangers van gepersonaliseerde brieven als bedoeld sub 2(i) van de dagvaarding een schriftelijke rectificatie te doen toekomen, met dien verstande dat per geadresseerde slechts één rectificatie behoeft te worden verstuurd ingeval van overlapping, van de navolgende inhoud

425

en in een aantal, tenminste gelijk aan het aantal reclameuitingen dat door of vanwege K-C aan die geadresseerde is verstrekt: "Rectificatie Huggies-reclame Enige tijd geleden hebben wij u in verband met Huggies luiers een Sales-organiser/brief/persmap/reclamemateriaal verstrekt, waarin wij hebben beweerd dat Huggies ten opzichte van "gewone" luiers - minder zouden lekken - bijna half zo dik zouden zijn Voorts hebben wij gesuggereerd dat er daarom reden zou zijn om van luier te verwisselen ten gunste van Huggies. Deze beweringen en suggesties zijn door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble Benelux N.V., de fabrikant van Pampers. Hierbij verzoeken wij u deze rectificatie te verspreiden onder degenen onder wie u genoemd materiaal hebt verspreid of die door ons bij uw bedrijf gehouden luierlekkage-demonstraties hebben bijgewoond, c.q. deze rectificatie beschikbaar te stellen op gelijke wijze en gedurende gelijke periode als u genoemd materiaal beschikbaar hebt gesteld. Kimberly-Clark Benelux Operations B.V." zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag dat K-C hiermee in gebreke mocht blijven, met een maximum van ƒ 250.000,- aan te verbeuren dwangsommen. D. verbiedt K-C om na verloop van 10 weken na betekening van dit vonnis aan wederverkopers verpakkingen met verboden claims/mededelingen aan te bieden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- per verpakking, met een maximum van ƒ 1.000.000,-, gelast K-C om binnen 20 dagen na betekening van dit vonnis, alle reclame-uitingen door haar verspreid onder - detaillisten bedoeld sub 2(b), (c) en (d) van de dagvaarding, - de redacties van special-interest bladen en tijdschriften bedoeld sub 2 (f) van de dagvaarding, - de ontvangers van de produkt-informatiefolders bedoeld sub 2(g) van de dagvaarding, - de ontvangers van de gepersonaliseerde brieven bedoeld sub 2(i) van de dagvaarding, voor zover nog bij hen aanwezig schriftelijk terug te vragen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- per dag dat K-C hiermede in gebreke blijkt, met een maximum van ƒ 100.000,-, beveelt K-C binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan mr. de Graauw vertrouwelijk te verschaffen een lijst houdende alle namen en adressen van (i) de detaillisten bedoeld sub 2(b), (c), en (d) van de dagvaarding; (ii) de redacties van special-interest bladen en tijdschriften bedoeld sub 2(f) van de dagvaarding; (iii) de ontvangers van de produktinformatiefolders bedoeld sub 2(g) van de dagvaarding; (iv) de ontvangers van de gepersonaliseerde brieven bedoeld sub s(i) van de dagvaarding, (iv) de detaillisten waarmee K-C afspraken heeft gemaakt wat betreft de voor Huggies beschikbare schapruimte, zulks ter controle door P&G of K-C aan de hiervoor genoemde bevelen heeft voldaan, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- per dag dat K-C in gebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen, met een maximum van ƒ 100.000,- aan te verbeuren dwangsommen, verbiedt K-C iedere verdere inbreuk op de merkrechten van P&G als aangegeven in sub 30 van de dagvaarding, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- per dag dat enige overtreding van dit verbod plaatsvindt of voortduurt, of ƒ 10.000,- per reclame-uiting waarmee K-C in strijd met dit bevel mocht handelen, met een maximum van ƒ 500.000,- aan te verbeuren dwangsommen, verwijst K-C in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan P&G te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 8.613,01, verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, weigert het meer of anders gevorderde, In 10069IKG TA 94-86 weigert de gevorderde voorziening,

426


verwijst P&G in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan RTL-4, IPN en Brandsteder te betalen de aan hun zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 4.275,- aan de zijde van RTL-4 en IPN, en ƒ 4.275,- aan de zijde van Brandsteder, verklaart dit vonnis voor wat betreft voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 21 september 1994, rolnr. KG 337/94/BR (mrs. B. Wachter, G. de Wilde en H. Beekhuis). 3. De gronden van het hoger beroep [ingesteld door Kimberley-Clark, Red.} De grieven luiden: Grief I Ten onrechte heeft de President in r.o. 3.4. (blz. 5) overwogen: "De stelling van K-C dat zij - met uitzondering van de sales-organiser - geen individueel vergelijkende reclame heeft toegepast, kan haar niet baten. K-C heeft immers erkend dat de op de foto afgebeelde "gewone" luier daadwerkelijk een Pamper Baby Dry (Maxi Boy) is. Aangezien deze luier, na onweersproken is gebleven, ten tijde van de introductie van het produkt van K-C de meest verkochte luier in Nederland was, is vereenzelviging door het publiek van "de concurrentie" met P&G aannemelijk, hetgeen tevens geldt voor "gewone luier" met vooral Pampers in de overige reclame-uitingen." Grief II Ten onrechte heeft de President in r.o. 3.6 alinea 7, 8 en 9 overwogen: "Het moge zo zijn dat K-C onder gewone luiers niet verstaat Pampers Ultra Thin, doch zulks is uit de door haar geuite claim niet af te leiden. Het is veeleer aannemelijk dat het publiek daartoe alle overige door de concurrentie op de markt gebrachte luiers zal rekenen, waaronder Pampers Ultra Thin, die pas in het najaar 1993 op de markt zijn gebracht door P&G. Blijkens de ter terechtzitting ter vergelijking overgelegde Huggies Ultra Thin en Pampers Baby Dry is Huggies Ultra Thin weliswaar waarneembaar dunner dan laatstgenoemde, doch niet in die mate dat zulks voormelde claim rechtvaardigt. Weliswaar valt een verschil in dikte van een gering(er) percentage onder de claim tot 50%, doch aannemelijk is dat de consument een verschil zal veronderstellen van omstreeks 50%. Hoewel de claim in zijn algemeenheid zodanig overdreven is dat deze uit de overige reclame-uitingen, waaronder de verpakking dient te worden geschrapt, wordt zij niet zo ernstig misleidend geoordeeld dat dit op zich K-C tot rectificatie zou nopen. Het past evenwel om in rectificatie die toch zullen moeten plaatsvinden ook hieraan enige aandacht te besteden." Grief III Ten onrechte heeft de President in onderdeel A van het dictum terzake van K-C's claims dat Huggies minder vaak lekken en dat Huggies extra/meer absorberend zijn een verbod gegeven dat luidt: "A Verbiedt K-C om omtrent Huggies een misleidende mededeling openbaar te (laten) maken en meer in het bijzonder één of meer van de navolgende claims/mededelingen en/of demonstraties: ii dat Huggies luiers ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers: a. minder vaak lekken; c. extra/meer absorberend zijn; en of andere mededelingen of suggesties van dergelijke strekking (...)" GriefIV Ten onrechte heeft de president overwogen in r.o. 3.9 (blz. 11): "Ook de korte tijdsduur waarin de advertentie is geplaatst is irrelevant, aangezien aannemelijk is dat zij, ondanks dat, toch een groot bereik heeft gehad." en "Het moge zo zijn dat deze teksten dubbelzinnig en humoristisch zijn bedoeld, aldus wordt de consument desalniettemin de indruk gegeven dat Pampers kletsnatte, danwei aanzienlijk lekkende luiers zijn, terwijl vermelde teksten de betekenis hebben dat de concurrentie het onderspit zal delven tegenover Huggies

18 december 1996

en dat de concurrentie zich daarvan bewust is." (onderstrepingen procureur) [cursiveringen: Red.] Voorts heeft de President in r.o. 3.11 ten onrechte overwogen: "gezien al hetgeen hiervoor is overwogen, kan worden gezegd dat K-C haar produkt Huggies te voordelig presenteert, en zich daarbij op onjuiste, misleidende en denigrerende wijze afzet tegen haar belangrijkste concurrent Pampers." en "In aanmerking nemende dat deze "pay off" een negatief koopadvies inhoudt met betrekking tot andere luiers en telkens wordt gekoppeld aan (onrechtmatige) claims, heeft P&G recht en belang bij een verbod van deze "pay off", aangezien anders K-C ten gevolge van nawerking van de verboden claims blijft profiteren van het effect van de daarin gedane beweringen." Grief V Ten onrechte heeft de President een rectificatie bevolen als onder B sub III van het dictum vermeld, te weten: "B. veroordeelt K-C binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis rectificaties openbaar te doen maken, van de navolgende inhoud en de navolgende wijze: (...) II. op de televisie in de zendtijd van de Stichting Ether-reclame op Nederland 1 in het blok rond het journaal van 20.00 uur, op Nederland 2 in het blok rond het journaal van 18.00 uur, alsmede op Nederland 3 in het blok rond het journaal van 22.00 uur, indien in de periode tot de dag dat voor K-C het hiervoor vermelde verbod ingaat, zij een t.v.-reclamefilm voor Huggies heeft doen uitzenden op RTL-4, in het blok rond het journaal van 19.00 uur, en indien zij zulks heeft doen uitzenden op RTL-5, in het blok rond het journaal van 23.00 uur, gedurende 45 seconden in beeld en in gesproken tekst: "Rectificatie Huggies-reclame" "Dit is een rectificatie door Huggies van eerder uitgezonden reclamefilms. Daarin is beweerd dat Huggies bijna half zo dik als gewone dikke luiers zouden zijn, terwijl wij voorts een quasi-test hebben laten zien waaruit zou moeten blijken dat Huggies droger zouden zijn dan alle andere luiers. Voormelde bewering en test zijn door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble N.V., de fabrikant van Pampers." (alleen in beeld) "Kimberley-Clark Benelux Operations B.V." Grief VI Ten onrechte formuleert de president in het Dictum van het Vonnis onder A. een algemeen verbod alsmede een in algemene termen gesteld verbod om geen misleidende mededeling openbaar te (laten) maken en/of mededelingen of suggesties te doen die een soortgelijke strekking hebben als een aantal specifieke verboden. "De president A. verbiedt K-C om omtrent Huggies een misleidende mededeling openbaar te (laten) maken en meer in het bijzonder één of meer van de navolgende claims/mededelingen en/of demonstraties: (i) dat Huggies luiers ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers: a. minder vaak lekken; b. (bijna) half zo dik of (tot) 50% dunner zijn; c. extra/meer absorberend zijn; (ii) de in §§ 16, 18, 20, 22, 27, 28 en 29 van dagvaarding vermelde citaten; (iii) de in § 4 van de dagvaarding beschreven voorstellingen van een luierlekkage-test-demonstratie; (iv) de mededeling "De reden om van luier te verwisselen". en of andere mededelingen of suggesties van dergelijke strekking behalve ten aanzien van verpakkingen, op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- per dag dat enige overtreding van dit verbod plaatsvindt of voortduurt, dan wel ƒ 10.000,- per reclame-uiting waarmee K-C in strijd met dit verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen, met een maximum van ƒ 1.000.000,- aan te verbeuren dwangsommen." Grief VII Ten onrechte heeft de President overwogen: "Gezien hetgeen hiervoor is overwogen kan worden geconclu-

18 december 1996


deerd dat K-C heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6:149 BW, met name met het bepaalde in de letters a, f en j , zodat zij zich heeft schuldig gemaakt aan misleidende reclame. Mitsdien kan de vordering worden toegewezen als nader te melden." 4. De beoordeling van de grieven 4.1. Het Hof zal eerst de grieven 1 en IV, die een zekere samenhang bezitten, beoordelen. 4.2. Ad grief I De grief is gericht tegen het oordeel van de President dat het publiek in de vergelijking van Huggies met "gewone luiers", "gewone luiers" zal vereenzelvigen met Pampers. Voorts keert de grief zich tegen het elders in het vonnis terugkerende (impliciete) oordeel, waarbij de ten opzichte van Huggies gemaakte vergelijkingen alleen op de produkten van P&G worden betrokken. Partijen zijn het erover eens dat het marktaandeel van Pampers ten tijde van de introductie van Huggies ca. 48% bedroeg. Dit marktaandeel was als volgt samengesteld: Pampers Baby Dry inclusief Pampers Ultra Thin ca. 30%. Pampers Phases (zonder Baby Dry laag) ca. 18%. Gezien het totale marktaandeel van Pampers, waaraan de President in de bestreden overweging refereert, is vereenzelviging door het publiek van "gewone luiers" met Pampers wellicht te sterk uitgedrukt. Daarbij dient evenwel een kanttekening te worden geplaatst. Het gaat in deze procedure om een aantal reclame-uitingen met een gevarieerd bereik, afhankelijk van de gebruikte media. De President spreekt in het vonnis over "het publiek". Daarbij past een verfijning; het gaat om het "relevante publiek" dat wil zeggen de huidige en toekomstige kopers van wegwerpluiers. De bekendheid van die doelgroep met het merk Pampers kan - mede als gevolg van de reclame-inspanningen van P&G - niet gelijk worden gesteld met het marktaandeel van P&G. In de markt van wegwerp-luiers zullen de diverse merken niet alle dezelfde media gebruiken. De zogenaamde huismerken maken geen gebruik van massa-media zoals TV. Als gevolg hiervan is niet alleen denkbaar maar zelfs plausibel dat de "vereenzelviging" waaraan de President refereert — als gevolg van de media-inzet van K-C en P&G enerzijds en de media-inzet van de overige merken anderzijds - procentueel in (aanzienlijk) hogere mate is opgetreden dan K-C op grond van het marktaandeel van Pampers van ca. 48% betoogt. Ten deze relevant onderzoek is in de procedure niet overgelegd. Onder de aantekening dat de door de President bedoelde vereenzelviging enige relativering vereist, wordt grief I verworpen. 4.3. Ad grief IV 4.3.1. De grief is gericht tegen een viertal overwegingen sub 3.9 en 3.11 van het vonnis. Kort weergegeven gaat het om twee bezwaren: a. Ten onrechte heeft de President de invloed van de advertenties geplaatst in zes vakbladen voor de detailhandel betrokken op de reclame voor de consument; b. Ten onrechte heeft de President op zich toegelaten uitingen verboden en doen rectificeren op grond van "nawerking". 4.3.2. Onderdeel (a) van de grief faalt. Hoewel reclame gericht tot de detailhandel in beginsel niet kan worden gelijkgesteld aan reclame gericht tot de consument, zal reclame aan de detailhandel onder omstandigheden geacht moeten worden indirect tot de consument gericht te zijn. Zulks is in het bijzonder het geval, wanneer reclame aan de detailhandel nu juist beoogt deze ertoe te brengen zich jegens de consument zodanig te uiten dat de consument de betreffende produkten eerder zal gaan kopen. Dergelijke uitingen kunnen, onder meer, inhouden de door de detaillist in de winkelschappen gevoerde reclame, de vergroting door de detaillist van het aantal schappen waarin een produkt wordt aangeboden, alsmede mondelinge uitingen door de detaillist jegens consumenten. In het onderhavige geval acht het Hof het aannemelijk dat van zodanige omstandigheden sprake was en dat als gevolg daarvan de misleidende uitingen van K-C jegens de detailhandel het publiek hebben bereikt. 4.3.3. Ook onderdeel (b) van deze grief faalt. In dit onderdeel gaat het om de door K-C gebruikte "pay-off", te omschrijven als het concluderend slot van de reclameboodschap,

427

te weten "de reden om van luier te wisselen". Hoewel normaal gesproken het gebruik van deze pay-off toelaatbaar geacht moet worden, is zulks in het onderhavige geval niet het geval nu de pay-off door K-C werd aangewend om de door haar gedane misleidende uitingen te versterken. In dat licht is aan K-C terecht het verbod opgelegd om de pay-off te gebruiken. 4.4. Ad grief II 4.4.1. Deze grief richt zich tegen het oordeel van de President dat het K-C niet is toegestaan ten aanzien van Huggies de navolgende mededelingen te doen: - "Bijna half zo dik als een gewone luier" - "Tot 50% dunner dan gewone luiers" - "Bijna half zo dik als gewone dikke luiers". De grief strekt tot vernietiging van de terzake bevolen rectificaties. 4.4.2. K-C heeft in verband met grief II verwezen naar produktie N, waaruit zou blijken dat Huggies gemiddeld ten opzichte van de produkten die feitelijk (in volume) op de markt zijn, 43% dunner is. Uit de produktie N is deze conclusie naar het voorlopig oordeel van het Hof niet te trekken. In de eerste plaats is het zo dat daarin niet wordt gesproken over andere merken dan die van P&G en K-C. Het percentage van 43% lijkt daarom uitsluitend betrekking te hebben op P&G. De in de produktie N vermelde percentages zijn — naar het Hof aanneemt - ontleend aan het TNO-rapport nr. PK 94.1054 d.d. 20 juni 1994. In dit rapport, door K-C overgelegd als produktie Q, wordt op pagina 7 het volgende vermeld: "Metingen op uitgekozen en uitgesneden plaatsen heeft de voorkeur boven metingen aan gehele luiers in opgevouwen toestand. Om onvergelijkbare effecten van interne spanningen in de luiers of bijvoorbeeld ten gevolge van verschillende manieren van opvouwen in het pak, te voorkomen, verdient het voorkeur metingen aan uitsneden te verrichten in plaats van aan de hele luier. Ten aanzien van het meten op andere plaatsen dan op de absorptiezone kan gesteld worden dat het goed aanduiden daarvan nog een praktisch probleem kan opleveren, omdat luiers van verschillende merken zeer verschillend van opbouw kunnen zijn, juist buiten de absorptiezone. Dit zal het bijzonder moeilijk maken een eenduidige, eerlijke definitie op te stellen voor de locatie waar gemeten moet worden en de interpretatie daarvan." Het citaat stelt buiten twijfel dat de dunheidsclaims van K-C ten hoogste betrekking kunnen hebben op de absorptiezone en in geen geval op de gehele luier. Het gevolg daarvan is dat de dunheidsclaims door de consument betrokken zullen worden op de gehele luier. De juistheid van die dunheidsclaims is door K-C in geen geval aannemelijk gemaakt. Grief II dient op grond van het voorgaande te worden verworpen. Het Hof verenigt zich met de door de President terzake bevolen rectificaties. Daarbij dient te worden benadrukt dat het Hof om andere redenen tot dit oordeel komt dan door de president aan zijn beslissing ten grondslag gelegd. 4.5. Ad grief III Deze grief strekt tot vernietiging van het opgelegde verbod ten aanzien van de lek- en absorptieclaims van Huggies. Terecht heeft P&G aangevoerd dat de President in het opgelegde verbod niet alvast voorzieningen behoefde te geven voor het geval zich nieuwe feiten en omstandigheden zouden voordoen, die het verbod niet langer geldig zouden doen zijn. Grief III wordt verworpen. 4.6. Ad grief V 4.6.1. De grief strekt tot afwijzing van alle aspecten van het oordeel van de President ten aanzien van de door hem bevolen rectificatie op de televisie van een reclamespot van 45 seconden voor Huggies. De rectificatie, gedurende 45 seconden in beeld, had in gesproken tekst de volgende inhoud: "Rectificatie Huggies reclame" Dit is een rectificatie door Huggies van eerder uitgezonden reclamefilms. Daarin is beweerd dat Huggies bijna half zo dik als gewone luiers zouden zijn, terwijl wij voorts een quasi-test hebben laten zien waaruit zou moeten blijken dat Huggies droger zouden zijn dan alle andere luiers. Voormelde bewering en test zijn door de President van

428


de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble N.V., de fabrikant van Pampers. (Alleen in beeld) Kimberley-Clark Benelux Operations B.V." 4.6.2. K-C heeft — samengevat - haar grief als volgt toegelicht. (a) Het gaat hier om de eerste gedwongen rectificatie via de TV. Deze TV-rectificatie gaat veel verder dan hetgeen door het onrechtmatig geachte handelen wordt gerechtvaardigd. De rectificaties en de duur van de uitzending - 45 seconden stilstaande tekst op de televisie - zijn disproportioneel. (b) De dunheidsclaims rechtvaardigen de rectificatie niet, aangezien de eventuele bezwaren tegen de dunheidsclaims ook volgens de President op zich niet tot rectificatie nopen. (c) De door de rectificatie bestreden gevolgtrekking dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers is juist. Aan het feit dat de getoonde test geen echte test is komt daardoor veel minder belang toe. 4.6.3. Het Hof zal eerst ingaan op de claims van K-C dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers. Uit het vonnis van de President kan worden geconcludeerd dat de rectificatie op de TV achterwege zou zijn gebleven indien de juistheid van de droogteclaim zou zijn aangetoond. Bovendien is daarbij sprake van een absolute claim, een voordeel van Huggies boven alle andere merken. Dat deze absolute claim op de TV is gevisualiseerd via gefingeerde testapparatuur acht het Hof op zichzelf niet misleidend of onrechtmatig. Die vrijheid heeft K-C, zij het binnen zekere grenzen. Die grenzen kunnen overschreden worden indien verschillen worden gesuggereerd die de consument misleiden. 4.6.4. Ten bewijze van de gegrondheid van haar superioriteitsclaim op het gebied van droogheid beroept K-C zich op de resultaten van de TEWL-test. Deze test, waarbij TEWL staat voor Trans Epidermal Waterloss, is door TNO in een laboratorium uitgevoerd op de huid van de onderarm van volwassenen. Huggies heeft daarbij een significant beter - in dit verband droger - resultaat bereikt dan Pampers. Op grond daarvan acht K-C haar claim dat haar produkt Huggies "droger" is dan dat van haar concurrenten, waaronder Pampers, gerechtvaardigd. K-C voert aan dat de TEWL-test bij voorkeur in een laboratoriumsituatie dient te worden uitgevoerd en niet in de dagelijkse praktijk, omdat in het laatste geval teveel variabelen een rol gaan spelen. In een laboratoriumsituatie - aldus K-C - kunnen allerlei variabelen beter worden gedicteerd en gecontroleerd. In dit verband heeft K-C als produktie 0 een brief van 28 juni 1994 van de dermatoloog Dr. P.J. Coenraads in het geding gebracht. In deze in het Engels gestelde brief benadrukt Coenraads dat zijn uitgebreide ervaring met TEWL-tests hem doet concluderen dat een test op baby-billetjes een aantal oncontroleerbare variabelen inhouden, namelijk: - temperatuur - hoeveelheid urine in de luier - tijdstip van de dag - beweging van het kind - leeftijd van het kind - gedrag - kleding - slaaphouding - ureum concentratie in de urine. Deze variabelen, aldus Coenraads, beïnvloeden de resultaten en kunnen een objectieve vergelijking tussen luiers verhinderen. Niet ten onrechte heeft P&G aangevoerd dat bedoelde variabelen ("uncontrolable factors" in voormelde brief van Coenraads) zich in de praktijk van alledag wèl voordoen en variëren. Dit heeft naar het voorlopig oordeel van het Hof tot gevolg dat de TEWL-test, voor zover daarin deze variabelen uitgesloten of gestandaardiseerd worden, niet concludent geacht kan worden voor het rechtvaardigen van uitspraken c.q. claims die nadrukkelijk betrekking hebben op de dagelijkse praktijk. Niet kan worden uitgesloten dat verschillen die significant zijn in de TEWL-test zoals uitgevoerd door TNO in de praktijk wegvallen onder invloed van variabelen die in deze test zijn uitgesloten. Dit wegvallen van verschillen wordt door

18 december 1996

K-C zelf min of meer bevestigd. Waar K-C refereert aan het feit dat P&G is overgestapt van TEWL-testen in laboratoriumverband op TEWL-testen in de praktijksituatie, stelt zij: "De reden waarom P&G dit heeft gedaan ligt voor de hand. Door de testen uit te doen voeren in de babykamer en door de moeder zelf (in plaats van een gecontroleerde situatie in een laboratorium), komen er zoveel variabelen in de testresultaten dat significante verschillen tussen de ene luier en de andere luier niet meer aantoonbaar zijn." 4.6.5. Indien - om wat voor redenen dan ook - in de praktijk geen significante verschillen in de droogheid van luiers aantoonbaar zijn, zoals K-C zelf aangeeft, is een op de praktijk betrekking hebbende claim die erop neerkomt dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers onjuist en misleidend. Dit geldt eens te meer, indien zoals in de TV-spot voor Huggies is gebeurd, een in de praktijk niet aantoonbaar verschil niettemin wordt benadrukt en gedramatiseerd via gefingeerde testapparatuur waarbij een groot verschil wordt aangegeven. Het verwijt dat K-C treft, is dat zij welbewust - immers tegen beter weten in - de consument een onjuist beeld geeft zowel letterlijk als figuurlijk. Om die reden acht het Hof de door de President bevolen rectificatie op de TV door middel van een gedurende 45 seconden te projecteren tekst van bovenaangehaalde inhoud niet buiten proportie. Dit houdt in dat grief V geen doel treft. 4.7. Ad grief VI 4.7.1. De grief is gericht tegen het algemene door de President aan K-C opgedragen verbod om misleidende mededelingen openbaar te maken en andere mededelingen of suggesties te doen van een strekking als in het dictum van het vonnis sub A (i) tot en met (iv) bedoeld. 4.7.2. Wanneer zoals in dit geval een claim, een mededeling en/of een demonstratie misleidend geoordeeld wordt, is niet alleen de min of meer toevallige bewoording, visualisatie en/of presentatie van de reclame-boodschap in het geding maar ook de inhoudelijke strekking van die boodschap. Juist in de reclame dient de boodschap over te komen. Terecht heeft de President de door hem opgelegde verboden geabstraheerd van de gekozen vorm en mede uitgestrekt tot reclame-uitingen van gelijke strekking als die welke door hem misleidend zijn geacht. Dat zodanig verbod te ruim zou zijn en te onbepaald valt niet in te zien. Indien een reclame-thema misleidend wordt geacht, zal hetzelfde gelden voor een variatie op datzelfde thema. Het moge zo zijn dat zulks een bron kan vormen van toekomstige executiegeschillen, zoals K-C heeft aangevoerd, dat neemt niet weg dat K-C dit voor een zeer groot deel in eigen hand heeft. Indien geen sprake is van misleiding heeft K-C geen reden tot bezorgdheid. 4.8. Ad grief VII 4.8.1. Grief VII mist zelfstandige betekenis en behoeft daardoor geen nadere bespreking. 4.9. Overige overwegingen Waar de grieven geen doel treffen, dient het vonnis waarvan beroep bekrachtigd te worden. Als de in het ongelijk gestelde partij zal K-C verwezen worden in de kosten van de procedure in hoger beroep. 5. Beslissing Het Hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover tussen partijen gewezen, ten aanzien van het in dat vonnis uitgesproken verbod sub A. iv terzake de mededeling "De reden om van luier te verwisselen." Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover tussen partijen gewezen, voor het overige. Veroordeelt K-C in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van P&G begroot op ƒ 2.800,-. Enz. [In dit arrest is door partijen berust. Red.]

18 december 1996


c) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 21 september 1994, rolnr. KG 262/94/BR (mrs. B. Wachter, G. de Wilde en H. Beekhuis). 3. De gronden van het hoger beroep [ingesteld door Procter & Gamble, Red.] In het principaal appèl De grieven luiden: Algemene grief Ten onrechte heeft de President de vorderingen van P&G niet ten volle toegewezen. Grief I Ten onrechte heeft de President in rov. 3.5 overwogen, en mede op die grond de desbetreffende vorderingen van P&G afgewezen: "In deze kort geding procedure is niet vast te stellen welke van de door partijen toegepaste testmethoden ter bepaling van de droogheid van de luier de meest zorgvuldige methode is." Grief II Ten onrechte heeft de President in rov. 3.5 overwogen, en mede op die grond de desbetreffende vorderingen van P&G afgewezen: "In het kader van een reclame-campagne met betrekking tot het produkt luiers, is een slogan als "de meest droge luier" of iets van gelijke strekking, ook al zou deze claim niet in absolute zin bewijsbaar zijn, niet dermate misleidend en onrechtmatig te achten, dat zij daarom verboden zou moeten worden. Dit soort superlatieven hoort tot de in de reclamewereld gebruikelijke overdrijving, die de consument, zolang het bij losse kreten blijft, met de nodige scepsis tegemoet zal treden". In het incidenteel appèl De grieven luiden: Enz. [zie r.o. 4.1. hieronder. Red.] 4. De beoordeling van de grieven AA. In het incidenteel appèl De grieven in het incidenteel appèl zijn eveneens door K-C ingesteld in de zaak onder rolnummer KG 337/94/BR waarin heden arrest is gewezen, in afschrift gehecht aan het arrest in de onderhavige zaak. De inhoud van het arrest KG 337/94/BR, met name de overweging sub 4.1. tot en met 4.9., wordt beschouwd als hier te zijn ingelast en overgenomen. Dit betekent dat de grieven geen doel treffen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal K-C verwezen worden in de kosten van het incidenteel appèl. 4.2. In het principaal appèl 4.2.1. Ad algemene grief Gelet op de omvang van het dossier in eerste aanleg respectievelijk die van de 17 pagina's tellende grieven, waarin een groot aantal onderscheiden onderdelen aan de orde wordt gesteld, valt niet na te gaan tegen welke onderdelen van het bestreden vonnis de grief gericht is. De grief wordt mitsdien verworpen. 4.2.2. Ad grief I 4.2.2.1. De President heeft overwogen dat in het bestek van dit kort geding niet is vast te stellen welke van de door partijen toegepaste testmethoden ter bepaling van de droogheid van de luier de meest zorgvuldige is. P&G voert aan dat deze overweging - daargelaten of zij juist is - niet had mogen leiden tot afwijzing van haar betreffende vorderingen doch tot toewijzing daarvan. Te dien aanzien wordt het volgende overwogen. Gezien het ingrijpende karakter van de "betreffende" vorderingen van P&G ligt het voor de hand dat toewijzing daarvan in een situatie waarin niet duidelijk is of de claim van Huggies op het gebied van droogheid al dan niet juist is een groot risico inhoudt. Mocht de claim juist zijn dan zou toewijzing van de vorderingen van P&G zeer ingrijpende gevolgen hebben gehad voor K-C en zulks ten onrechte. Dat de President - de juistheid van de claim in het midden latend - het risico van een onjuiste en uit haar aard irreparabele beslissing niet heeft willen nemen, acht het Hof terecht. 4.2.2.2. Het Hof verwerpt grief I. De door P&G aangevochten overweging acht het Hof juist en wordt derhalve onderschreven. Het Hof voegt daaraan het volgende toe. Op grond van het over en weer gestelde moet aangenomen worden, dat er verschillende methoden zijn om de droogheid van luiers te

429

testen. In het onderhavige geval is door K-C de zgn. TEWLtest - in een laboratorium uitgevoerd - toegepast. K-C heeft onweersproken gesteld, dat ook P&G zich in het recente verleden van deze test bediend heeft. In een als produktie J-b bij memorie van antwoord in het principaal appèl overgelegd schrijven van P&G merkt deze laatste op "We believe the most accurate way to measure a diaper's ability to keep baby's skin dry is the Trans-Epidermal Water Loss (TEWL) test". Voorts blijkt uit het als produktie J bij de zojuist genoemde memorie overgelegde TNÓ-rapport, dat de introductie van zgn. superabsorberende polymeren het drooghoudend vermogen in zoverre bij topkwaltiteit luiers, welke beide partijen op de markt brengen, verhoogd is, dat verschillen in genoemd vermogen tussen dergelijke luiers "zeer klein zijn geworden". Mede op grond hiervan kan niet gezegd worden, dat de door K-C toegepaste testmethode de toets der kritiek niet zou kunnen doorstaan resp. dat geenszins uitgesloten geacht kan worden, dat hier sprake is van de meest zorgvuldige methode. 4.2.3. Ad grief II 4.2.3.1. De grief is gericht tegen de overweging in het bestreden vonnis dat een slogan als "de meest droge luier" of iets dergelijks, zoal niet in absolute zin bewijsbaar, niet dermate misleidend en onrechtmatig is te achten, dat zij om die reden verboden dient te worden, nu dit soort van superlatieven behoort tot de in de reclame gebruikelijke overdrijving, die de consument, zolang het bij losse kreten blijft, met de nodige scepsis tegemoet zal treden. De aantrekkelijke vorm van deze overweging wint het van de inhoud. Het moge zo zijn dat de consument reclame koppelt aan overdrijving, een claim van superioriteit ten opzichte van de gezamenlijke concurrentie kan niet gelijkgesteld worden aan een "losse kreet" of een "slogan". Waar K-C de consument belooft dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers, meent zij wat zij zegt zonder enige restrictie. Daarbij beroept K-C zich op de resultaten van de TEWL-test als uitgevoerd door TNO. Te dien aanzien verwijst het Hof naar zijn overwegingen sub 4.6.4. en 4.6.5. van het aan de beslissing in deze zaak gevoegde arrest tussen partijen gewezen onder rolnummer 337/94, die als hier ingelast moeten worden beschouwd. 4.2.3.2. In de TEWL-test zijn een aantal variabelen die in de praktijk een rol c.q. kunnen spelen bewust buiten het onderzoek gelaten. Als gevolg daarvan kan de TEWL-test niet zonder meer dienen als bewijs van superioriteit op het gebied van droogheid in de dagelijkse praktijk. Indien en voor zover K-C in haar reclame voor Huggies tot uitdrukking brengt dat een Huggie de meest droge luier is in alledaags gebruik treedt K-C buiten de beperking die verbonden is aan de TEWL-test als door TNO uitgevoerd. Zonder de band met de TEWL-test is de claim "de meest droge luier" of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen onvoldoende gerechtvaardigd en aldus ontoelaatbaar. Het Hof acht echter termen aanwezig om zich in het kader van dit kort geding tot de voorgaande overwegingen te beperken. De door de President gelaste rectificatie van de TV-spot voor Huggies, welke mede betrekking had op de visualisatie van de claim dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers, moet immers beschouwd worden als een maatregel van zodanig ingrijpende aard, dat het Hof van oordeel is dat daarmee in het onderhavige geval kon en kan worden volstaan. Grief II treft geen doel. 4.2.4. Ad wijzigingen!aanvullingen van eis Het Hof acht het - mede gelet op de beslissing in de zaak onder rolnummer 337/94 waarnaar reeds is verwezen - niet opportuun om verder te gaan dan de President in diens vonnis waarvan beroep. Ook overigens geven de betreffende wijzigingen/aanvullingen daartoe geen of onvoldoende aanleiding. 4.2.5. Als de in het principaal appèl in het ongelijk gestelde partij zal P&G verwezen worden in de kosten daarvan. 4.3. In het incidenteel appèl voorts Waar de grieven in het incidenteel appèl door K-C eveneens zijn ingesteld in de zaak onder rolnummer 337/94 en te dien aanzien naar de overwegingen en beslissing in die zaak is verwezen zullen de kosten van de procedure in het incidenteel appèl begroot worden op nihil.

430


5. Beslissing Op het principaal appèl: Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover tussen partijen gewezen. Veroordeelt P&G in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van K-C begroot op ƒ 2.800,-. Op het incidenteel appèl: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, en veroordeelt K-C in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van P&C begroot op nihil. Enz. d) Cassatiemiddel. Schending van het recht, inz. art. 3:296 en 6:196 BW en 289 Rv. en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld en hier als herhaald en ingelast te beschouwen, inz. (o.v. 4.2.3.2): "Indien en voor zover K-C in haar reclame voor Huggies tot uitdrukking brengt dat een Huggie de meest droge luier is in alledaags gebruik treedt K-C buiten de beperking die verbonden is aan de TEWL-test als door TNO uitgevoerd. Zonder de band met de TEWL-test is de claim "de meest droge luier" of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen onvoldoende gerechtvaardigd en aldus ontoelaatbaar. Het Hof acht echter termen aanwezig om zich in het kader van dit kort geding tot de voorgaande overwegingen te beperken. De door de President gelaste rectificatie van de TV-spot voor Huggies, welke mede betrekking had op de visualisatie van de claim dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers, moet immers beschouwd worden als een maatregel van zodanig ingrijpende aard, dat het Hof van oordeel is dat daarmee in het onderhavige geval kon en kan worden volstaan" en op die grond de verlangde voorziening "K-C te verbieden om omtrent Huggies een misleidende mededeling openbaar te (laten) maken, en meer in het bijzonder om één van de volgende claims/mededelingen (...) te (laten) maken/doen: (i) dat Huggies luiers ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers (a) droger zijn (...) en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking" "subsidiair" "K-C te verbieden om omtrent Huggies mededelingen en claims/demonstraties/afbeeldingen en/of suggesties te (laten) doen, die niet slechts betreffen het (laten) doen van losse mededelingen betreffende de droogheid van Huggies" althans een minder verstrekkende voorziening te weigeren, ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. 1. Het Hof heeft zonder voorbehoud de claim "de meest droge luier" of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen, zonder de band met de TEWL-test, onvoldoende gerechtvaardigd en aldus ontoelaatbaar geoordeeld. Het Hof heeft ook overwogen (zie ov. 4.2.3.1. juncto ov. 4.6.5 van zijn arrest van dezelfde datum onder rolnr. KG 337/94/BR) dat het verwijt dat verweerster in cassatie (hierna: K-C) treft, is dat zij welbewust - immers tegen beter weten in - de consument een onjuist beeld geeft zowel letterlijk als figuurlijk. Het is rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk althans onvoldoende gemotiveerd dat het Hof zulks aan K-C niettemin niet heeft verboden. Het Hof heeft aldus miskend dat hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten - tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt - daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde moet worden veroordeeld. Indien het Hof heeft bedoeld dat één van de in art. 3:296 lid 1 BW aangegeven uitzonderingen in casu van toepassing is, is zijn arrest rechtens onjuist althans onvoldoende gemotiveerd, nu uit 's Hofs beslissing niet duidelijk is welke uitzondering dat zou zijn. 2. Indien het Hof heeft gemeend dat art. 6:196 lid 1 BW, voorzover inhoudende dat, indien iemand door het openbaar maken of laten openbaar maken van een in art. 6:194 BW omschreven mededeling aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, de rechter hem op vordering

18 december 1996

van die ander het openbaar maken of laten openbaar maken van zodanige mededeling kan verbieden, aan de hoofdregel van art. 3:296 BW afdoet, dan wel een uitzondering vormt als in die bepaling aangegeven, is 's Hofs beslissing rechtens onjuist. In elk geval, voor zover 's Hofs beslissing niet onjuist zou zijn, is zij onvoldoende gemotiveerd. Onder meer is niet begrijpelijk waarom de door de President gelaste rectificatie van de TV-spot voor Huggies, welke mede betrekking had op de visualisatie van de claim dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers, moet worden beschouwd als een maatregel van zodanig ingrijpende aard dat daarmee in het onderhavige geval kon en kan worden volstaan, nu de door de President gelaste rectificatie van de TV-spot eiseresse tot cassatie (hierna: P&G) geenszins waarborgt dat K-C zich in de toekomst zal onthouden van het doen van de ontoelaatbaar geachte mededeling (of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen) - waardoor ook het effect van de rectificatie zou worden aangetast - en ook niet begrijpelijk is waarom die rectificatie van zodanig ingrijpende aard zou zijn dat een verbod van die mededeling (of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen) te ver zou gaan. 3. Indien het Hof heeft gemeend dat de omstandigheid dat het recht sprak in kort geding grond kan opleveren om de verlangde voorziening te weigeren is zijn oordeel rechtens onjuist, te meer nu het Hof oordeelde in hoger beroep. In elk geval voor zover 's Hofs beslissing niet onjuist zou zijn, is zij onvoldoende gemotiveerd, onder meer nu niet duidelijk is welk belang van K-C zo zwaarwegend is geacht dat aan P&G de verlangde voorziening is geweigerd. 4. Indien het Hof van oordeel is geweest dat de verlangde voorziening (ook in haar subsidiaire vorm) als te vergaand niet kon worden toegewezen, had het moeten nagaan of een minder verstrekkende voorziening op haar plaats zou zijn en laatstbedoelde voorziening moeten toewijzen. Ten onrechte heeft het dit nagelaten. Indien het Hof dit wel is nagegaan maar het aannemelijk heeft geoordeeld dat in hetgeen gevorderd was een vordering tot het treffen van die minder verstrekkende voorziening niet besloten lag, is zulks zonder nadere redengeving niet begrijpelijk, althans niet of onvoldoende gemotiveerd. e) Conclusie van de Advocaat-Generaal, mr. J.B.M. Vranken, 27 oktober 1995. Het geschil in cassatie 1. De onderhavige zaak heeft betrekking op een in de literatuur sterk omstreden en in de rechtspraak nog niet (duidelijk) besliste kwestie, te weten of een kort geding-rechter die constateert dat een gedraging ten aanzien waarvan een verbod wordt gevorderd, onrechtmatig is in de zin van art. 6:194 BW (misleidende reclame), niettemin bevoegd is geen verbod op te leggen. 2. Aan de orde is de betekenis en de onderlinge verhouding van art. 3:296 BW, inhoudende: "Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.", en art. 6:196 lid 1 BW: "Indien iemand door het openbaar maken of laten openbaar maken van een in artikel 194 omschreven mededeling aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, kan de rechter hem op vordering van die ander niet alleen het openbaar maken of laten openbaar maken van zodanige mededeling verbieden, maar ook hem veroordelen tot het op een door de rechter aangegeven wijze openbaar maken of laten openbaar maken van een rectificatie van die mededeling." Relevante feiten en procesverloop 3. Het geschil betreft de strijd tussen Pampers en Huggies over de kwaliteit van luiers. Pampers wordt op de Nederlandse markt gebracht door P&G. Eind 1993 heeft K-C de Huggies op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Hierbij heeft K-C een grootscheepse reclame-campagne gevoerd door middel

18 december 1996


van onder meer advertenties in detailhandelsbladen en in tijdschriften voor het grote publiek, demonstraties, persmappen, produktieinformatiefolders, gepersonaliseerde brieven aan moeders en een TV-reclamefllm. Zie de opsomming in r.o. 3.1 van het vonnis in kort geding. 4. P&G heeft K-C in kort geding gedagvaard en gesteld dat K-C in de reclame-uitingen claimt dat Huggies ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers a. minder vaak lekken; b. droger zijn; c. (bijna) half zo dik of (tot) 50% dunner zijn; d. extra/meer absorberend zijn, als gevolg waarvan Huggies de beste luiers ter wereld zouden zijn en "een reden om van luier te verwisselen". 5. Volgens P&G zijn deze claims ten opzichte van Pampers onjuist en maakt K-C zich deswege schuldig aan misleidende reclame, handelt zij in strijd met de zorgvuldigheid en pleegt zij bovendien merkinbreuk. Stellende als gevolg hiervan schade te hebben geleden, vordert P&G - kort gezegd - op straffe van dwangsommen een reeks van verboden, een rectificatie in de bladen en tijdschriften waarin was geadverteerd, en een rectificatie op de televisie. In cassatie kan onbesproken blijven dat in de eerste aanleg, ten dele door voeging van zaken, ook nog andere personen en vennootschappen waren betrokken. 6. De president heeft geoordeeld dat K-C zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW, met name sub a, f en j , alsmede aan merkinbreuk. Hij heeft de vorderingen van P&G grotendeels toegewezen. Beide partijen hebben ieder voor zich appel ingesteld. K-C heeft bovendien - op inhoudelijk dezelfde gronden als in haar eigen appel - incidenteel geappelleerd in het hoger beroep van P&G. In beide zaken heeft het hof het hoger beroep verworpen en het vonnis van de president bekrachtigd. De onderhavige cassatie betreft het arrest dat is gewezen op het appel van P&G. 7. Het gaat in deze cassatie nog slechts om een vordering die niet is toegewezen, te weten een verbod om in het openbaar te beweren dat Huggies droger zijn dan Pampers. De president heeft hieromtrent overwogen dat in het onderhavige kort geding niet is "Vast te stellen welke van de door partijen toegepaste testmethoden ter bepaling van de droogheid van de luier de meest zorgvuldig methode is. In het kader van een reclame-campagne met betrekking tot het produkt luiers, is een slogan als "de meest droge luier" of iets van gelijke strekking, ook al zou deze claim niet in absolute zin bewijsbaar zijn, niet dermate misleidend en onrechtmatig te achten, dat zij daarom verboden zou moeten worden. Dit soort superlatieven hoort tot de in de reclamewereld gebruikelijke overdrijving, die de consument, zolang het bij losse kreten blijft, met de nodige scepsis tegemoet zal treden. Wel kan worden gezegd, dat K-C in de T.V.-reclame door het tonen van een gefingeerd meetapparaat de consument heeft misleid. Hiermede wordt namelijk op quasi-wetenschappelijke wijze getoond en daarmede gepretendeerd dat de claim "droogste" een objectief vastgesteld gegeven is." 8. Derhalve heeft de president K-C niet verboden in reclame-uitingen te beweren dat Huggies de droogste luiers zijn. Vergelijk het in r.o. 5 sub A geformuleerde verbod, waarin niet over de droogte van de luiers wordt gesproken. Evenmin behoeft K-C deze bewering voor zover die was opgenomen in reeds geplaatste advertenties, te rectificeren. Zie de tekst van de in r.o. 5 sub B onder I geformuleerde rectificatie. Alleen in verbinding met de "moisture meter-test" in de TV-reclamefilm heeft de president de bewering misleidend geoordeeld en heeft hij een rectificatie op de TV gelast. De rectificatie luidde (r.o. 5 sub B onder II): "Rectificatie Huggies reclame" Dit is een rectificatie door Huggies van eerder uitgezonden reclamefilms. Daarin is beweerd dat Huggies bijna half zo dik als gewone luiers zouden zijn, terwijl wij voorts een quasi-test hebben laten zien waaruit zou moeten blijken dat Huggies droger zijn dan alle andere

431

luiers. Voormelde bewering en test zijn door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble N.V., de fabrikant van Pampers." (Alleen in beeld:) Kimberly-Clark Benelux Operations B.V." 9. P&G heeft in grief II - grief I behandel ik bij de bespreking van de motiveringsklachten van de onderdelen 2 en 3 van het cassatiemiddel (hierna, nr. 27 e.v.) - het oordeel van de president bestreden dat de slogan "de meest droge luier" een superlatief is dat behoort tot de in de reclamewereld gebruikelijke overdrijving en door de consument, zolang het bij losse kreten blijft, sceptisch wordt bejegend. Ten onrechte, aldus de grief, heeft de president om die reden de slogan, zo al in absolute zin niet bewijsbaar, niet dermate misleidend en onrechtmatig geoordeeld dat hij verboden zou moeten worden. 10. Het hof overweegt over deze grief in r.o. 4.2.3.1 en 4.2.3.2 als volgt: er is geen sprake van "losse kreten" of een "slogan". Waar K-C de consument belooft dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers, meent zij wat zij zegt zonder enige restrictie. Daarbij beroept K-C zich op de resultaten van de zgn. Trans Epidermal Water Loss (TEWL)-test. Dienaangaande heeft het hof echter in de door K-C ingestelde appelprocedure al overwogen - en het hof verwijst hiernaar en neemt het over - dat de TEWL-test niet zonder meer als bewijs van superioriteit kan dienen op het gebied van "droogheid" in de dagelijkse praktijk. Indien en voorzover K-C derhalve in haar reclame voor Huggies tot uitdrukking brengt dat Huggies de droogste luier is in het alledaags gebruik, treedt zij buiten de grenzen van de TEWL-test. Zonder de band met de TEWL-test is, aldus het oordeel van het hof, de claim "de meest droge luier" of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen, onvoldoende gerechtvaardigd en aldus ontoelaatbaar. 11. Het hof vervolgt dan: "Het Hof acht echter termen aanwezig om zich in het kader van dit kort geding tot de voorgaande overwegingen te beperken. De door de President gelaste rectificatie van de TV-spot voor Huggies, welke mede betrekking had op de visualisatie van de claim dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers, moet immers beschouwd worden als een maatregel van zodanig ingrijpende aard, dat het Hof van oordeel is dat daarmee in het onderhavige geval kon en kan worden volstaan. Grief II treft geen doel." 12. Het is met name deze overweging die P&G in cassatie bestrijdt met een in vier onderdelen uiteenvallend middel. Het beroep is tijdig ingesteld. K-C heeft tot verwerping geconcludeerd. De zaak is door de advocaten van partijen schriftelijk toegelicht. Bespreking van het cassatiemiddel. Onderdelen 1-3 (rechts/dachten) 13. Onderdeel 1 acht onjuist dat hoewel het hof heeft geoordeeld dat zonder de band met de TEWL-test de claim "de meest droge luier" ontoelaatbaar is, het geen verbod heeft opgelegd. Daartoe verwijst het onderdeel mede naar de overwegingen die het hof heeft ontleend aan zijn arrest, gewezen in de zaak waarin K-C geappelleerd heeft. Het hof heeft daarin uitgesproken dat K-C het verwijt treft dat zij welbewust - immers tegen beter weten in - de consument een onjuist beeld heeft gegeven zowel letterlijk als figuurlijk. Volgens het onderdeel heeft het hof art. 3:296 BW miskend, althans is zijn beslissing onjuist indien het heeft bedoeld dat zich één van de daarin genoemde uitzonderingen voordoet. Onderdeel 2 voegt hieraan toe dat indien het hof heeft gemeend dat art. 6:196 lid 1 BW afdoet aan dan wel een uitzondering vormt op art. 3:296 BW, zo'n oordeel rechtens onjuist is. Ook de omstandigheid dat het hof recht deed in kort geding is geen reden om het gevorderde verbod te weigeren, temeer niet, aldus onderdeel 3, nu het hof oordeelde in hoger beroep. 14. Het cassatiemiddel is zodanig geformuleerd dat het de Hoge Raad de gelegenheid biedt zich duidelijk uit te spreken over zowel de betekenis als de onderlinge verhouding van art. 6:196 lid 1 BW en art. 3:296 BW in kort geding: heeft de rechter, gegeven de onrechtmatigheid, een discretionaire be-

432


voegdheid bij het opleggen van een verbod? Gelet op het omstreden karakter van de materie, geef ik de Hoge Raad in overweging zich ten principale uit te spreken. 15. Ik begin met art. 6:196 lid 1 BW. De bepaling is ontleend aan art. 1416c lid 1 (oud) BW, dat was ingevoerd bij wet van 6 juni 1980, Stb. 304 houdende regelen omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame. De regeling is op 14 juli 1980 in werking getreden. Bij de totstandkoming ervan is reeds rekening gehouden met de op dat moment circulerende stukken voor een EG-richtlijn over misleidende reclame. In deze zin onder meer Verkade, Misleidende reclame, Mon. nieuw BW-B 49, 1992, p. 24 en Holzhauer, Ontoelaatbare reclame, 1994, p. 99-100. De "op dat moment circulerende stukken" waren het Voorstel voor de Richtlijn (Pb 1978, nr. C 70/4) en de adviezen van het Economisch en Sociaal Comité en van het Europese Parlement (Pb 1979, nr. C 171/43 resp. Pb 1979, nr. C 140/24). 16. De Europese Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame is op 10 september 1984 tot stand gekomen (Pb L 250/ 17). Art. 4 houdt in dat de lid-staten er voor moeten zorgen dat rechterlijke of bestuurlijke instanties de bevoegdheid krijgen om indien zij dit - rekening houdend met alle belangen die op het spel staan en met het algemeen belang - nodig oordelen, een bevel tot staking van de misleidende reclame op te leggen. Kortom: een bevoegdheid, geen verplichting. Hetzelfde is bepaald voor een bevel tot rectificatie. Wel teken ik aan dat uit art. 7 Richtlijn volgt dat de lid-staten een verdergaande bescherming in hun wetgeving kunnen opnemen. Voorts moeten de lid-staten er voor zorgen dat de sancties kunnen worden opgelegd in een versnelde procedure, hetzij definitief, hetzij voorlopig. 17. Art. 1416c lid 1 (oud) BW spreekt over "kan". Dat duidt op een discretionaire bevoegdheid van de rechter. Toch is de parlementaire geschiedenis in dit opzicht niet helemaal duidelijk. Alleen ten aanzien van het bevel tot rectificatie staat vast dat, ook indien aan de voorwaarden van de bepaling is voldaan, de rechter niet verplicht is om rectificatie te bevelen. Expliciet in deze zin MvT (Tweede Kamer 13.611, nr. 3), p. 14, 2e alinea: de rechter kan het bevel weigeren indien de omstandigheden van het geval hem daartoe aanleiding geven. Zie in dezelfde zin over het huidige art. 6:196 lid 1 BW - dat een ongewijzigde voortzetting is van art. 1416c lid 1 (oud) BW - onder meer Verkade, t.a.p., 1992, p. 62; Holzhauer, t.a.p., 1994, p. 63 en Onrechtmatige Daad (Van Nispen), ad art. 6:196, aant. 4. 18. Ten aanzien van het verbod is onzeker(der) of de bepaling voorziet in een discretionaire bevoegdheid. Op p. 7 van de MvT lees ik: "Op grond van het ontworpen art. 1416c kan de rechter — naar mag worden verwacht in de regel de rechter in kort geding wegens de wenselijkheid van een snelle maatregel - aan ieder die door een misleidende mededeling aan een ander schade toebrengt of dreigt toe te brengen niet alleen een verbod opleggen ...". (curs. toegev. JBMV) Ik wijs ook op p. 15 van de MvA in een passage over de bewijslastverdeling: "Wordt in kort geding een verbod gevraagd van bepaalde, volgens de eiser onjuiste en daardoor misleidende mededelingen, en kan de gedaagde de juistheid van deze mededelingen niet op korte termijn aannemelijk maken, dan zal de president, de belangen van partijen tegen elkaar afwegende, voorshands tot het opleggen van een verbod kunnen komen (Hoge Raad 21 april 1978, RvdW 1978, nr. 52 1 )". 19. Hier staat tegenover dat art. 1416c (oud) BW vooral ontworpen is om in zaken betreffende misleidende reclame de mogelijkheid van een bevel tot rectificatie buiten twijfel te stellen (lid 1) en om de weg vrij te maken voor een collectieve belangenbehartiging, die toen in het algemene recht minder ') NJ 1979, 194 (Pfizer/Meditec) [BIE 1978, nr. 40, blz. 212, Red.].

18 december 1996

ontwikkeld was dan thans (lid 2).2) "Aan de mogelijkheid van het opleggen van een verbod, die in het huidige recht reeds algemeen wordt aanvaard, is daarnaast uitdrukkelijk herinnerd ter inleiding van het tweede lid, dat immers ook op beide hier bedoelde vorderingen betrekking heeft." (p. 14 MvT, Ie alinea). 20. Asser-Rutten III, 1983, p. 226 jo p. 128 legt hetgeen in de MvT over het verbod gezegd is, uit als een verwijzing naar wat reeds op grond van art. 1401 (oud) BW gold: een verbod van onrechtmatig handelen in de toekomst. In de opvolgende drukken van Asser-Hartkamp III, 1986, nr. 253 jo 118/119; 1990, nr. 253 jo 118, 118f en 119; 1994, nr. 253 jo 118, 118f en 119 is dit standpunt onveranderd gebleven. Of hiermee bedoeld wordt dat ten aanzien van het opleggen van een verbod art. 1416c lid 1 (oud) BW - thans art. 6:196 lid 1 BW identiek is met (of zo men wil, overbodig is naast) wat reeds naar oud recht in het algemeen gold - en dat in zoverre niet afwijkt van het huidige art. 3:296 BW - , kan ik er echter niet met zekerheid uit afleiden. Ook Verkade, t.a.p., p. 61 laat ruimte voor enige twijfel waar hij zegt dat hoewel art. 6:196 spreekt van een rechterlijke bevoegdheid om een verbod op te leggen, in gevallen dat de onrechtmatigheid niet betwist wordt als regel een verbod zal volgen. De twijfel ziet vooral op de betekenis van het "als regel". Bedoelt hij daarmee dat onder omstandigheden een belangenafweging kan plaatsvinden of heeft hij alleen het oog op gebrek aan belang (art. 3:303 BW), rechtsverwerking, misbruik van (proces)recht, de wet, een rechtshandeling of de aard van de verplichting (art. 3:296 BW), zwaarwegende maatschappelijke belangen (art. 6:168 BW) en/of de redelijkheid en billijkheid van art. 6:2 lid 2 en art. 6:248 lid 2 BW, waarover de opvolgende drukken van Asser-Hartkamp, t.a.p., nr. 119? Uitgesprokener is Onrechtmatige Daad (Van Nispen), ad art. 6:196, aant. 3, die stelt dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest af te wijken van de hoofdregel van art. 3:296 BW ingevolge welke de rechter verplicht is een verbod op te leggen bij (dreigend) onrechtmatig handelen. 21. Uit het voorgaande volgt dat ik de bedoelingen van de wetgever ten aanzien van het verbod minder aanduiding vind dan Van Nispen. De overname van art. 1416a e.v. (oud) BW in het huidige BW heeft hierin geen verbetering gebracht, omdat de bepalingen nauwelijks gewijzigd zijn en niet opnieuw zijn toegelicht (PG Inv. wet boek 6, p. 1400-1402 jo 1860-1861). Desondanks ben ik geneigd om in dit opzicht art. 6:196 lid 1 BW niet anders uit te leggen dan art. 3:296 BW. Doorslaggevend is voor mij behalve hetgeen ik onder 19 en 20 vermeld heb over de inbedding van de verbodsvordering in het algemene recht, het argument dat ik geen reden kan bedenken waarom iemand die onrechtmatig heeft gehandeld door zich schuldig te maken aan misleidende reclame, wat betreft de mogelijkheid om door een verbod te worden getroffen anders moet worden bejegend dan iemand die een andere onrechtmatige daad pleegt. 22. Dit brengt mij op art. 3:296 BW. In de rechtspraak is aanvaard dat de rechter in een bodemprocedure verplicht is bij onrechtmatigheid desgevorderd een verbod uit te spreken. Ik verwijs kortheidshalve naar HR 28 juni 1985, NJ 1986, 356 (Claas/Van Tongeren) waarin dit met zoveel woorden voor het oude recht is uitgesproken: indien eenmaal de onrechtmatigheid van de gedraging ter zake waarvan een verbod wordt gevraagd, vaststaat, is dat verbod in beginsel3) zonder meer toewijsbaar en niet meer afhankelijk van een nadere belangen2

) Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs, 1995, p. 383-385 geeft aan dat de collectieve actiebevoegdheid ook in de BRD, Oostenrijk en Zwitserland sterk op de voorgrond stond. 3 ) De Hoge Raad geeft niet aan welke uitzonderingen hem voor ogen staan, maar dit zullen dezelfde zijn die ik hierboven in nr. 20 noemde: gebrek aan belang (art. 3:303 BW), rechtsverwerking, misbruik van (proces)recht, de wet, een rechtshandeling of de aard van de verplichting (art. 3:296 BW), zwaarwegende maatschappelijke belangen (art. 6:168 BW) en/ of de redelijkheid en billijkheid van art. 6:2 lid 2 en art. 6:248 lid 2 BW.

18 december 1996


afweging. Zie eveneens HR 24 november 1989, NJ 1992, nr. 404 (r.o. 4.2.4). 23. De literatuur staat op hetzelfde standpunt. Zie voor het oude recht in deze zin reeds Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, nr. 175 en 176 jo nr. 198 (met in nr. 174 de tot dan afwijkende opvattingen). Zie voorts AsserHartkamp, III, 1994, nr. 119; Jongbloed, Reële executie in het privaatrecht, 1987, p. 12 en 282-283; Vermogensrecht (Jongbloed), ad art. 3:296, aant. 4 m.b.t. het oude recht en aant. 5 voor het huidige recht; Van Nispen, Sancties in het vermogensrecht, Mon. nieuw BW, A-ll, 1988, nr. 6 en 16. 24. In het genoemde arrest van 1985 heeft de Hoge Raad zijn beslissing besloten met de zinsnede: "waarbij aantekening verdient dat hier niet om een k.g. gaat". Asser-Hartkamp III, 1994 leidt hieruit af dat de Hoge Raad kennelijk aanneemt dat de kort geding-rechter, in tegenstelling tot zijn collega bodemrechter, de bevoegdheid heeft om ondanks gebleken onrechtmatigheid geen verbod op te leggen. In dezelfde zin E. Korthals Altes, Belangenafweging en doelmatigheidsoverwegingen in kort geding, in: Kort geding en toetsing, 1985, p. 3-4; Schenk-Blaauw, Het kort geding. Algemeen Deel, 1992, p. 1116; Bijzonder Deel, 1995, p. 142. Een andere opvatting verdedigden onder meer Meijers-Vermeulen, Het kort geding, 1967, p. 104-106 (zij het dat p. 119 hiermee niet strookt); Van Rossem-Cleveringa, Verklaring, ad art. 289, aant. 11, p. 778; Van Nispen in zijn dissertatie, t.a.p., 1978, nr. 209 jo 216 en 222-224. Juist op dit punt is Van Nispen bestreden door zijn recensenten Schenk en Pels Rijcken in resp. RM Themis 1979, p. 315 e.v. en WPNR 5595 (1982), p. 89 e.v. Uit zijn latere publicaties blijkt dat hij onverkort aan zijn standpunt vasthoudt, ook na het arrest van 1985: zie onder meer zijn Mon. nieuw BW, A-ll, t.a.p., 1988, nr. 16 (p. 35-36), alsmede zijn overzicht in Onrechtmatige Daad II (oud), nr. 261.4. 25. Ik zou mij willen aansluiten bij degenen die de rechter in kort geding discretionaire bevoegdheid toekennen. Het oordeel van de kort geding-rechter over - om bij het onderhavige geval te blijven - de onrechtmatigheid van een bepaalde gedraging is altijd voorlopig. Weliswaar zal hij zijn beslissing zoveel mogelijk afstemmen op wat hij verwacht dat in de bodemprocedure beslist zal worden, maar de feiten op basis waarvan hij dit moet doen, kunnen zeer onvolledig zijn. Voorts zal veelal de tijd ontbreken voor een grondig onderzoek van de juridische aspecten van de zaak. Daarnaast geldt dat ook andere factoren dan de verwachting wat de bodemrechter zal beslissen, van belang kunnen zijn. Van de kort geding-rechter wordt een ordemaatregel gevraagd, dit wil zeggen een voorlopige voorziening in een op dat moment feitelijk en/of juridisch nog niet volledig tot klaarheid gebracht geschil. Daarmee verdraagt zich m.i. niet de in het cassatiemiddel verdedigde strakke koppeling van een voorlopig oordeel over de materiële rechtsverhouding - als gezegd slechts één van de relevante factoren, zij het, zo voeg ik toe, vaak een zeer belangrijke - en een verbod of bevel. Ik vind dit ook hèt grote verschil met een bodemprocedure: daarin staat de materiële rechtsverhouding centraal. Over deze materiële verhouding wordt definitief beslist. Luidt de beslissing dat de ene partij jegens de andere onrechtmatig heeft gehandeld, dan past daarbij ook in beginsel een verbod of bevel. Er is immers geen sprake van een ordemaatregel, maar van een rechtsmaatregel: de benadeelde krijgt wat hem rechtens toekomt. In kort geding staat dit "rechtens toekomen" nu juist niet vast. Bij de te treffen voorlopige voorziening moet hiermee rekening worden gehouden en dat verwijst al gauw (mede) naar de wederzijdse belangen van partijen. Dit strookt ook met de maatstaf die in art. 289 Rv is neergelegd: gelet op de belangen van partijen. Vergelijk eveneens de bevoegdheid van de kort geding-rechter uit hoofde van art. 291 Rv die in een bodemprocedure ondenkbaar zou zijn. 26. Samenvattend: ook los van de vraag of HR 28 juni 1985, NJ 1986, 356 (Claas/Van Tongeren) dit al inhoudt, meen ik dat de kort geding-rechter in beginsel de bevoegdheid niet ontzegd kan worden om geen verbod uit te spreken hoewel er naar zijn voorlopig oordeel onrechtmatig is gehandeld. Zijn vrijheid reikt verder dan de uitzonderingen die in een bodemprocedure bestaan (hiervoor noot 3). Ten aanzien van misleidende reclame is dit niet anders. Zie ook hetgeen ik hiervoor

433

in nr. 18 heb geciteerd uit de wetsgeschiedenis: dat wijst er op dat ook de wetgever van een discretionaire bevoegdheid van de rechter in kort geding is uitgegaan. Voor zover de onderdelen 1-3 van een andere rechtsopvatting uitgaan en niet reeds afstuiten op feitelijke grondslag missende veronderstellingen, falen ze derhalve. Onderdelen 2 en 3 (motiveringsklachten) 27. Iets anders is dat indien de kort geding-rechter gebruik maakt van zijn bevoegdheid om ondanks geconstateerde onrechtmatigheid geen verbod op te leggen, hij deze beslissing deugdelijk zal moeten motiveren. Met deugdelijk bedoel ik dat de motivering er blijk van moet geven dat ook in kort geding als uitgangspunt heeft te gelden dat de partij jegens wie onrechtmatig is of wordt gehandeld - ik blijf bij dit voorbeeld —, er recht op heeft dat deze onrechtmatigheid verboden wordt en dat het niet-verbieden gerechtvaardigd dient te worden. Dit betekent dat indien afgeweken word van het uitgangspunt, hogere motiveringseisen gelden dan in kort geding veelal gebruikelijk zijn. Veelal, niet altijd. Zie voor andere voorbeelden van hogere motiveringseisen in kort geding HR 22 januari 1982, NJ 1983, 505 (geldsommen); HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801 (belediging); HR 19 april 1991, NJ 1991, 629 (dwangsommen); HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 [BIE 1994, nr. 77, blz. 286. Red.] (octrooi-inbreuken). De reden voor deze verscherpte motiveringsplicht in een geval als het onderhavige is niet gelegen in het feit dat het een geschil betreft over misleidende reclame dat meestal in kort geding wordt uitgevochten, en evenmin dat er zwaarwegende belangen op het spel staan: dat is geen bijzonderheid bij misleidende reclame. De reden is dat niemand rechtens gehouden kan worden te moeten leven in een situatie van (dreigend) onrechtmatig handelen. 28. Wel teken ik aan dat ik er bij het voorgaande steeds van ben uitgegaan dat de kort geding-rechter, hoe zeer hij ook altijd slechts voorlopig kan oordelen, de onrechtmatigheid zonder (veel) aarzelen constateert. Dat is lang niet altijd het geval. In de aard van het kort geding ligt besloten de mogelijkheid dat de materiële rechtsverhouding onduidelijk blijft. In zo'n geval kan vanwege de ernst en onherroepelijkheid van de gevolgen het niet opleggen van een verbod gerechtvaardigd zijn. Ook anderszins kan dit gerechtvaardigd zijn, maar het voert te ver om de varianten die zich hierbij kunnen voordoen in deze conclusie breed te categoriseren. 29. Ik beperk mij tot het onderhavige geval. Als eerste wil ik proberen vast te stellen wat het hof wel en niet ontoelaatbaar heeft geacht, met andere woorden waarop het verbod dat het hof volgens P&G onvoldoende gemotiveerd heeft afgewezen, betrekking zou moeten hebben. Echt duidelijk is het arrest van het hof hierover niet. Ik loop de stukken na. 30. P&G heeft gevorderd K-C te verbieden in het openbaar te beweren dat Huggies droger zijn dan andere luiers c.q. dan Pampers. Beide partijen hebben zich op verschillende testmethoden beroepen, maar de president heeft geoordeeld dat in dit kort geding niet is vast te stellen welke methode de meest zorgvuldige is. Dientengevolge heeft hij - aldus ook de interpretatie door het hof van het vonnis van de president (r.o. 4.2.2.1 slot) - de juistheid van de claim van K-C dat Huggies de meest droge luier is in het midden gelaten. Daarop aansluitend heeft hij het risico van een onjuiste en naar haar aard onherstelbare beslissing vanwege de ingrijpende gevolgen niet willen nemen en het gevorderde verbod afgewezen. 31. P&G heeft hiertegen in grief I van haar appel aangevoerd dat op de adverteerder de last rust de juistheid van de door hem gestelde of gesuggereerde feiten te bewijzen en dat dit, wanneer hem dat niet lukt, voor zijn risico komt: de feiten zijn dan misleidend en het gevorderde verbod moet worden toegewezen. Het hof heeft de grief verworpen. Het heeft zich geschaard achter het oordeel van de president (r.o. 4.2.2.2) en daaraan nog toegevoegd dat P&G zich in het verleden ook bediend heeft van de TEWL-test waarop K-C zich thans beroept, alsook dat uit onderzoek is gebleken dat luiers van topkwaliteit elkaar in drooghoudend vermogen niet of nauwelijks ontlopen. Mede hieruit leidt het hof af dat niet gezegd kan

434


worden dat de TEWL-test niet de meest zorgvuldige methode is. 32. Ik kan dit niet anders uitleggen dan dat ook naar het oordeel van het hof K-C best gelijk kan hebben met haar slogan "de meest droge luier" en dat het daarom evenals de president de juistheid van de slogan in het midden heeft gelaten en geen verbod heeft opgelegd. Kortom: hiervan uitgaande lijkt het er op dat volgens het hof K-C vrijelijk mag adverteren met de claim "de meest droge luier". 33. Toch (b)lijkt deze conclusie, gelet op hetgeen het hof vervolgens overweegt omtrent grief II, onjuist. Zie hierboven nr. 9 en 10 waarin ik deze grief en de beslissing van het hof hierop heb weergegeven. Ik begrijp deze overwegingen, waarin tevens verwezen wordt naar r.o. 4.6.4. en 4.6.5. van het arrest met K-C als appellante, aldus dat de TEWL-test waarop K-C zich ter staving van de juistheid van haar claim "de meest droge luier" heeft beroepen, niet zonder meer als bewijs kan dienen voor de superioriteit van Huggies in de dagelijkse praktijk. M.i. impliceert dit een gedeeltelijke gegrondbevinding van grief I, maar dat is niet gebeurd. 34. Het voorgaande zou er op kunnen wijzen dat het hof van oordeel is dat het K-C niet vrij staat de slogan "de meest droge luier in de dagelijkse praktijk" te hanteren, maar wel "sec", dit wil zeggen zonder de toevoeging "in de dagelijkse praktijk". Toch ben ik hiervan niet zeker, omdat de zin in r.o. 4.2.3.2 "(I)ndien en voorzover K-C in haar reclame voor Huggies tot uitdrukking brengt dat een Huggie de meest droge luier is in alledaags gebruik treedt K-C buiten de beperking die verbonden is aan de TEWL-test als door TNO uitgevoerd." er op zou kunnen duiden dat het hof van oordeel is dat de slogan "sec" (vrijwel) altijd mede omvat "het alledaags gebruik". Kortom, in deze lezing van het arrest mag K-C (vrijwel) nooit beweren dat Huggies de meest droge luier is. 35. Op de hiervoor geciteerde zin volgt echter de zin: "Zonder de band met de TEWL-test is de claim "de meest droge luier" of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen onvoldoende gerechtvaardigd en aldus ontoelaatbaar." De overweging lijkt in te houden dat mèt de band met de TEWL-test de claim wèl gerechtvaardigd is. Toch denk ik niet dat het hof dit bedoeld heeft. M.i. bedoelt het hof dat K-C wellicht zou kunnen betogen dat uit de TEWL-test blijkt dat Huggies de meest droge luiers zijn, maar dat dit toch weer niet kan omdat een dergelijke bewering (vrijwel) altijd de suggestie inhoudt dat dit ook in de dagelijkse praktijk het geval is, en dat vindt nu juist geen steun in de TEWL-test. Kortom, behoudens voor zover die suggestie niet wordt gewekt (indien al mogelijk), dan wel door op dit punt in de reclame uitdrukkelijk een voorbehoud te maken (en dat zal niemand doen, want dat is anti-reclame), is in deze interpretatie van het arrest van het hof, de slogan "de meest droge luier" ontoelaatbaar. 36. Uit de nrs. 33-35 volgt waarom ik het niet helemaal duidelijk vind of het hof de claim "de meest droge luier" sec ontoelaatbaar heeft geacht dan wel slechts met de toevoeging of suggestie "in de alledaagse praktijk". 37. Het hof heeft noch voor het een noch voor het ander een verbod opgelegd. Zijn argument hiervoor is dat de door de president gelaste rectificatie van de TV-spot mede betrekking had op de visualisatie van de claim door de "moisture meter test" en dat het hof dit heeft beschouwd als een maatregel van zodanig ingrijpende aard dat daarmee in het onderhavige geval kon worden volstaan (r.o. 4.2.3.2, hiervoor onder 11 geciteerd). 38. Het cassatiemiddel voert hiertegen in onderdeel 2 aan dat de TV-rectificatie geenszins waarborgt dat K-C zich in de toekomst zal onthouden van het doen van ontoelaatbare mededelingen, waardoor ook het effect van de rectificatie wordt aangetast, terwijl voorts niet begrijpelijk is waarom de rectificatie van zodanig ingrijpende aard is dat een verbod te ver zou gaan. 39. Bij de beoordeling van deze klacht staat voorop dat de test waarop de rectificatie betrekking heeft, de "moisture meter test" is en dat de ontoelaatbaarheid van de claim "de meest droge luier" door het hof uitsluitend is getoetst aan de TEWL-

18 december 1996

test. Voorts staat voorop dat de "moisture meter test" alleen in de reclamefilm op TV is gebruikt, niet in de advertenties in periodieken of in het andere schriftelijk reclamemateriaal. Om deze reden is vanzelfsprekend ook de rectificatie waarop het hof doelt, alleen op TV uitgezonden: in de periodieken en anderszins viel op dit punt immers niets te rectificeren. 40. Onderdeel 2 wijst er terecht op dat een rechterlijk verbod een ander doel dient dan een rectificatie. Een rectificatie is gericht op herstel van iets uit het verleden, terwijl een verbod rechtstreeks het gedrag van de veroordeelde partij in de toekomst betreft en dit aan banden legt. Anders gezegd: een rectificatie waarborgt in genen dele dat een partij zich in de toekomst zal onthouden van het doen van de ontoelaatbaar geoordeelde reclame. Met name dwingt een rectificatie minder tot terughoudendheid bij het uitproberen van nieuwe varianten dan een verbod met dwangsom. 41. In het onderhavige geval heeft het hof het gebruik door K-C van de claim "de droogste luier" hetzij sec hetzij met de toevoeging of suggestie "in de dagelijkse praktijk", voorshands, maar wel zonder veel aarzelen onrechtmatig geoordeeld. Ik kan niet inzien waarom in zo'n situatie kan worden volstaan met een rectificatie zoals het hof heeft geoordeeld. Natuurlijk is een rectificatie op TV ingrijpend, maar K-C heeft dat geheel over zichzelf afgeroepen. Bovendien en vooral echter is er het belang van P&G om gevrijwaard te blijven van misleidende reclame ten koste van haar produkten. In het oordeel van het hof wordt dit belang m.i. niet voldoende beschermd, althans wordt niet duidelijk waarom het moet wijken voor andere belangen (aan de zijde van K-C) en welke belangen dit zijn. K-C kan zonder druk van dwangsommen experimenteren met nieuwe formuleringen, niet alleen in advertenties in schriftelijke vorm, maar ook op TV: uit de stukken blijkt dat er al sprake is van een nieuw, omstreden reclamefilmpje. 42. In het licht hiervan en gegeven - ik herhaal het - dat het hof zonder veel aarzelen de claim voor zover niet gesteund door de TEWL-test misleidend heeft genoemd, meen ik dat zijn beslissing om te kunnen volstaan met een rectificatie op TV, niet voldoende gemotiveerd is. Dit geldt ongeacht hoe de ontoelaatbaarheid van de claim begrepen moet worden. In alle varianten die het hof mogelijk bedoelt, kan de motivering niet door de beugel. De klacht daarover in onderdeel 2 acht ik derhalve gegrond. Hetzelfde geldt voor onderdeel 3 voor zover daarin wordt betoogd dat in het arrest van het hof niet duidelijk is welk zwaarwegend belang van K-C aan toewijzing van de verbodsvordering in de weg heeft gestaan. Onderdeel 4 43. Onderdeel 4 is bij gegrondbevinding van de motiveringsklachten van de onderdelen 2 en 3 in zoverre van belang dat wanneer geoordeeld moet worden dat het petitum niet zodanig is geformuleerd en niet zodanig is uit te leggen dat het een verbod mogelijk maakt dat aansluit op wat in de claim "de meest droge luier" onrechtmatig is, reeds op die grond het cassatieberoep moet worden verworpen en de motiveringsklachten van de onderdelen 2 en 3 niet behandeld zouden behoeven te worden. Ik meen dat deze situatie zich niet voordoet. 44. P&G heeft in appel gevorderd: "A. I. K-C te verbieden om omtrent Huggies een misleidende mededeling openbaar te (laten) maken, en meer in het bijzonder om één van de volgende claims/ mededelingen/afbeeldingen/demonstraties te (laten) maken/doen: (i) dat Huggies luiers ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers (a) droger zijn;

«."V ••••

(iv) .... en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking, Subsidiair (alleen voor wat betreft A I (i) sub (a)...: K-C te verbieden om omtrent Huggies mededelingen en claims/demonstraties/afbeeldingen en/of suggesties te (laten) doen, die niet slechts betreffen het (laten) doen

18 december 1996


van losse mededelingen betreffende de droogheid van Huggies;" 45. De formulering van deze verbodsvordering verhindert niet een beslissing na cassatie en verwijzing, waarin de claim "de droogste luier" met de toevoeging of suggestie "in de dagelijkse praktijk" wordt verboden. HR 29 oktober 1993, NJ 1994, 107 - zie ook reeds HR 14 februari 1946, NJ 1947, 155 en HR 5 november 1982, NJ 1984, 125 - verplicht de rechter om een minder verstrekkende voorziening toe te wijzen indien de gevorderde voorziening als te vergaand moet worden afgewezen, mits hij aannemelijk oordeelt dat het mindere in het meerdere besloten ligt. Partijen kunnen dit gemakkelijk zelf bewerkstelligen door het toevoegen van een zinsnede in de trant van: "althans een zodanig verbod als de rechter in goede justitie zal vermenen te behoren". In casu ontbreekt deze zinsnede, maar nergens blijkt uit dat P&G zich heeft willen beperken tot het geformuleerde primaire en subsidiaire verbod. Ik zou dat ook te vergaand vinden, omdat vaak niet precies te voorzien zal zijn, zeker niet in kort geding, hoe de zaak zich zal ontwikkelen: wat zal de rechter al of niet onrechtmatig oordelen en welke belangen spelen er mee die wellicht een minder vergaande voorziening nodig maken? Voorts zal het meer dan eens voorkomen dat de rechter het verbod niet in de formulering van eiser wil opleggen, maar wel in andere bewoordingen. Kortom, enige soepelheid is gewenst en dat is ook wat mijns inziens de achtergrond vormt van de geciteerde rechtspraak. Ik meen derhalve dat zich hier niet de situatie voordoet dat de rechter iets anders zou moeten toewijzen dan wat gevorderd is. Evenmin zal een dergelijk verbod een ontoelaatbare verrassing zijn voor K-C. Daarvoor ligt het te dicht bij het debat van partijen over de TEWL-test. Bovendien zal K-C na verwijzing nog voldoende gelegenheid hebben om haar standpunt kenbaar te maken. Pas dan speelt de kwestie: het hof heeft immers het verbod niet afgewezen op de grond dat de vordering van P&G in dit opzicht te ruim of te vergaand was, maar omdat de rectificatie op de TV al voldoende werd geoordeeld. 46. Mocht de Hoge Raad, anders dan ik, de motiveringsklachten van de onderdelen 2 en 3 ongegrond oordelen, dan zal ook onderdeel 4 falen. In de beslissing van het hof moet dan geacht worden besloten te liggen dat met de rectificatie op de TV kon worden volstaan. Voor andere voorzieningen was en is dan geen plaats, mitsdien ook niet voor een minder verstrekkend verbod dan P&G heeft gevorderd. De conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. f) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. (i) P&G is op de Nederlandse markt aanbieder van de luier "Pampers". K-C heeft luiers op de Nederlandse markt geïntroduceerd onder de naam "Huggies". (ii) K-C heeft bij deze introductie een grootscheepse reclamecampagne gevoerd, waarbij zij gebruik heeft gemaakt van advertenties in vele bladen, van ïuierlekkagedemonstraties en van een TV-reclamespot. (iii) K-C heeft zich ter zake van haar pretentie dat haar luier de meest droge is, beroepen op de resultaten van de TEWL-armbandtest, die is uitgevoerd door TNO en waarbij een (deel van) een luier om een blote onderarm van een volwassen vrouw wordt bevestigd en vervolgens wordt bevochtigd. (iv) De President heeft in eerste aanleg onder meer een rectificatie van de TV-spot bevolen van de volgende inhoud: "Rectificatie Huggies reclame Dit is een rectificatie door Huggies van eerder uitgezonden reclamefilms. Daarin is beweerd dat Huggies bijna half zo dik als gewone dikke luiers zouden zijn, terwijl wij voorts een quasi-test hebben laten zien waaruit zou moeten blijken dat Huggies droger zouden zijn dan alle andere luiers. Voormelde bewering en test zijn door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble N.V., de fabrikant van Pampers."

435

3.2 Het middel richt zich uitsluitend tegen rov. 4.2.3.2 van het Hof en de daarop gegronde afwijzing van het in het middel vermelde verbod. Deze overweging luidt: "Indien en voor zover K-C in haar reclame voor Huggies tot uitdrukking brengt dat een Huggie de meest droge luier is in alledaags gebruik, treedt K-C buiten de beperking die verbonden is aan de TEWL-test als door TNO uitgevoerd. Zonder de band met de TEWL-test is de claim "de meest droge luier" of variaties op dit thema die op hetzelfde neerkomen, onvoldoende gerechtvaardigd en aldus ontoelaatbaar. Het Hof acht echter termen aanwezig om zich in het kader van dit kort geding tot de voorgaande overwegingen te beperken. De door de President gelaste rectificatie van de TV-spot voor Huggies, welke mede betrekking had op de visualisatie van de claim dat Huggies droger zijn dan alle andere luiers, moet immers beschouwd worden als een maatregel van zodanig ingrijpende aard, dat het Hof van oordeel is dat daarmee in het onderhavige geval kon en kan worden volstaan." Het middel betoogt, kort gezegd, dat het Hof, nu het de mededelingen van K-C "ontoelaatbaar" heeft geacht, gehouden was het door P&G verlangde verbod toe te wijzen. De door P&G op het punt van dit verbod verlangde voorziening hield in: ".... K-C te verbieden om omtrent Huggies een misleidende mededeling openbaar te (laten) maken, en meer in het bijzonder om één van de volgende claims/mededelingen (....) te (laten) maken/doen: (i) dat Huggies luiers ten opzichte van gewone luiers c.q. ten opzichte van Pampers (a) droger zijn (...) en of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking, subsidiair K-C te verbieden om omtrent Huggies mededelingen en claims/demonstraties/afbeeldingen en/of suggesties te (laten) doen, die niet slechts betreffen het (laten) doen van losse mededelingen betreffende de droogheid van Huggies." 3.3 Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat ingevolge art. 3:296 lid 1 BW de rechter die heeft vastgesteld dat de verwerende partij verplicht is bepaalde gedragingen na te laten, gehouden is aan deze partij een desbetreffende verbod op te leggen, behoudend de in dat artikel bedoelde, zich hier niet voordoende uitzonderingen. Indien, zoals hier, tevens art. 6:196 lid 1 van toepassing is, brengt dit in deze regel geen verandering, nu de vermelding in dit lid van de mogelijkheid om een verbod op te leggen geen zelfstandige betekenis heeft, doch moet worden beschouwd als een inleiding tot de in dat lid aan de rechter toegekende bevoegdheid om al of niet in combinatie met een verbod een rectificatie te bevelen, alsook tot de zowel voor het verbod als voor de rectificatie geldende leden 2 en 3 van dit artikel. De onderdelen 1 en 2 van het middel gaan in zoverre van een juiste rechtsopvatting uit. Dit brengt mee dat het in dit geding aankomt op de in onderdeel 3 van het middel aan de orde gestelde vraag of de hiervoor geformuleerde regel op dezelfde wijze dient te worden toegepast, wanneer het verbod wordt gevorderd bij wijze van onmiddellijke voorziening bij voorraad in een kort geding. 3.4 De aard van het kort geding brengt mee dat, zo naar het voorlopig oordeel van de kort geding rechter, de verwerende partij verplicht is bepaalde gedragingen na te laten — bijv. ingeval hij die gedragingen onrechtmatig en dus ontoelaatbaar acht, terwijl die gedragingen of soortgelijke gedragingen dreigen te worden voortgezet -, toewijzing van een te dier zake gevorderd verbod afhankelijk is van een belangenafweging waarbij onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die, mede in verband met de vrees voor herhaling, voor de eiser dreigt, indien een verbod zou uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging, zo de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, neemt niet weg dat de kort geding rechter in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien, bijv. in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser

436


voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen. De aard van het kort geding brengt voorts mee dat ter zake van een en ander geen uitvoerige motivering is vereist en dat, zo de kort geding rechter op de laatstbedoelde grond meent dat een verbod achterwege kan blijven, hij in de regel kan volstaan met aan te duiden op welke grond hij van oordeel is dat voorlopig reeds voldoende aan de belangen van de eiser recht is gedaan. Dit in beginsel sterk met de feiten verweven oordeel kan in cassatie in de regel slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. 3.5 Het voorgaande brengt mee dat het middel faalt. 's Hofs voormelde overweging moet aldus worden verstaan dat het Hof in het licht van de hiervoor weergegeven, reeds door de President bevolen rectificatie en van de belangen die aan beide zijden waren betrokken bij het al of niet uitspreken van een verbod als door P&G verlangd, onvoldoende reden heeft gezien om op zijn voorlopig oordeel omtrent de ontoelaatbaarheid van de mededelingen van K-C een zodanig verbod te gronden, waarbij opmerking verdient dat de aard van een in algemene bewoordingen vervat verbod als hier aan de orde is, meebrengt dat de praktische gevolgen daarvan aan-,

18 december 1996

zienlijk moeilijker zijn te overzien dan die van een concrete rectificatie als door de President was bevolen. Aldus verstaan geeft 's Hofs voormelde overweging geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde de daarin besloten liggende gedachtengang ook geen nadere motivering. Evenmin kan worden gezegd dat 's Hofs oordeel in de gegeven omstandigheden onbegrijpelijk is. Daaraan doet niet af dat een rectificatie in beginsel ertoe strekt in het verleden reeds gedane mededelingen te corrigeren, terwijl een verbod zich tegen toekomstige mededelingen of gedragingen richt. Een voldoende indringende rectificatie kan immers ook het effect aan latere onjuiste mededelingen geheel of grotendeels ontnemen en de veroordeelde bewegen in de toekomst van dergelijke mededelingen af te zien, zoals het Hof kennelijk heeft geoordeeld dat hier voorshands mag worden aangenomen. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt P&G in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van K-C begroot op ƒ 577,20 aan verschotten en ƒ 3.000,- voor salaris. Enz.

Wetgeving Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benelux' Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, Bezield door de wens hun wetgeving inzake de tekeningen en modellen aan te passen aan het verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994) en aan Verordening (EG) nr. 3295/94 (PbEG L341) van de Raad tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden. Zijn de volgende bepalingen overeengekomen: Artikel I De eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zoals deze wet komt te luiden nadat het Protocol houdende de wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 28 maart 1995 in werking is getreden, wordt gewijzigd als volgt: A

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: Na de woorden "Onverminderd het in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom vastgestelde recht van voorrang" wordt opgenomen: of het recht van voorrang voortvloeiend uit het verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie,. B Artikel 8, onder 4, wordt gewijzigd als volgt: Na de woorden: "Het op artikel 4 van het Verdrag van Parijs" wordt opgenomen: of op het verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie. C Artikel 13, onder 4, wordt gewijzigd als volgt: De woorden "artikel 14, onder 2 en 3 " worden telkens vervangen door: artikel 14, onder 3 en 4. D Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: 1. In onderdeel 1 wordt na het woord "invoer," opgenomen: uitvoer,. 2. Onder vernummering van de onderdelen twee, drie, vier, vijf, zes en zeven tot onderscheidenlijk drie, vier, vijf, zes, zeven en acht wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

inzake tekeningen of modellen; Brussel, 7 augustus 1996. 2. Op grond van zijn uitsluitend recht kan de houder zich tevens verzetten tegen het plaatsen onder een schorsingsregeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a), van Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994, van door piraterij verkregen goederen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b) van genoemde verordening. Artikel II Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd Verdrag. Artikel III Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België. Artikel IV Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging, of indien voormeld Protocol van 28 maart 1995 op die dag nog niet inwerking is getreden, op de dag dat het Protocol van 28 maart 1995 in werking treedt. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. GEDAAN te Brussel, op 7 augustus 1996 in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. Het Koninkrijk België, (w.g.) E. DERYCKE Het Groothertogdom Luxemburg, (w.g.) J.F. POOS Het Koninkrijk der Nederlanden, (w.g.) G. STRASSER Trb 1996, 226 (uitgegeven 28 augustus 1996).

De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud. 18 december 1996, 64e jaargang, nr. 12 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents