Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

313

17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud merken van Histor dat gevaar voor verwarring aannemelijk is).

Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 85. President Rechtbank *s-Gravenhage, 14 april 1993, Wiva Verpakkingen/Van Egmond Mechanisch Transport (geen inbreuk, nu de Septobox wel de eerste twee kenmerkende maatregelen van het octrooi toepast maar, gezien de ter zitting getoonde Septoboxen, geen gebruik wordt gemaakt van de derde kenmerkende maatregel; hierna geen aanleiding meer gedaagde toe te laten tot het bewijs dat spoedeisend belang bij eiser ontbreekt). Nr 86. Hof 's-Gravenhage, 13 juli 1993, H.G.J. Peeters/ Atmos (Isolux-constructie maakt geen inbreuk, omdat geoctrooieerde gootconstructie als specifiek moet worden aangemerkt, en niet mag worden verruimd tot elke goot die is verkregen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken). 2. Merkenrecht.

Nr 88. President Rechtbank Rotterdam, 7 augustus 1992, I. Arbeid Uurwerken/Seiko Nederland e.a. (horloge van eiseres - houdster van het merk OLYMPIC - voert de aanduiding OLYMPIC, horloge van gedaagde de aanduiding SEIKO en daaronder, minder prominent, de toevoeging "olympic"; gebruik van deze (beschrijvende) toevoeging gerechtvaardigd door de bijzondere omstandigheid dat gedaagde bevoegd is zich publiekelijk als officieel sponsor van de Olympische Spelen 1992 te afficheren) (met noot Ste.). Nr 89. President Rechtbank 's-Gravenhage, 21 februari 1994, Stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP/Nederlandse Pers Associatie (NPA) - Netherlands Press Association (vervallenverklaring te verwachten van gedaagdes recht op het dienst(woord)merk NPA; overeenstemming aangenomen tussen merk "ANP" en teken "NPA"; niet aannemelijk dat gedaagde de afkorting NPA slechts ter aanduiding van haar onderneming gebruikt; gebruik van de (handels)naam "Netherlands Press Association" in het verleden levert geen geldige reden op voor het gebruik nu van de niet eerder gehanteerde afkorting NPA als handelsnaam). 3. Modellenrecht.

Nr 87. President Rechtbank Amsterdam, 6 augustus 1992, Sigma Coatings/Wickes (diverse Histormerken bezitten voldoende sterk onderscheidend vermogen om de relatief alledaagse en veelvuldig te gebruiken waar van eiseres (verfwaren) te onderscheiden; tekens van Master stemmen op zoveel punten, juist ook in totaalbeeld, overeen met

Nr 90. Hof 's-Gravenhage, 22 april 1993, Van der Bend/Haarlems Allergenen Laboratorium e.a. (niet aannemelijk dat vierkante vorm van de testkamers noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect; het bestaan van octrooien (die betrekking zouden

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

NrlO

62e jaargang

Blz. 313-348

Rijswijk, 17 oktober 1994

Bijblad Industriële Eigendom, nr 10

314

hebben op vierkante diagnostische testkamertjes als de onderhavige twee modellen) in landen als de V.S. en Canada op zichzelf onvoldoende om bekendheid in de Benelux aan te nemen; uiterlijk van produkt van HAL en van gedeponeerde model stemmen in hoofdzaak overeen).

17 oktober 1994

Nr 93. Hof Amsterdam, 12 december 1991, Stichting Konsumenten Kontakt/Korff Nederland (bewijslast t.a.v. de juistheid van een advertentie rust op de adverteerder; „advertorial" is niet op zich misleidend, mits blijkt dat het een advertentie is; van rectificatie kan thans nog voldoende effect worden verwacht).

4. Handelsnaamrecht. Nr 91. Hof Amsterdam, 30 september 1993, Maxis en Makro Zelfbedieningsgroothandel/P. Karsten Beheer (geen verwarring te duchten bij gebruik van handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, alsook van namen MAXA AMSTERDAM en MAXA NEDERLAND enerzijds, en van door Makro eerder gevoerde handelsnamen MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, MAKRO AMSTERDAM en MAKRO NEDERLAND anderzijds; aannemelijk dat het op waren door middel van een (prijs)sticker aangebrachte teken MAXIS opgevat zal worden als merk en als handelsnaam van Maxis; het teken MAXA stemt overeen met het merk MAXIS). 5. Onrechtmatige daad. Nr 92. Rechtbank Amsterdam, 10 maart 1993, Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) e.a./Edition "Die Marke" e.a. (misleidende reclame door de onjuiste indruk in circulaire dat het een vorm van merkregistratie met rechtskracht tegen derden betreft; eiseressen zijn rechtspersonen als bedoeld in 6:196 B.W.; geen schending auteursrecht door overname deel circulaire in waarschuwingsbrief) (met noot S.B.).

6. Kwekersrecht. Nr 94. President Rechtbank 's-Gravenhage, 24 december 1991, Kwekerij De Adelaar e.a./Fides Beheer e.a. (President niet onbevoegd; artt. 85 en 86 E.E.G.-Verdrag laten weliswaar bestaan en verdediging van kwekersrechten onverlet, maar dit geldt niet voor iedere wijze van uitvoering van die rechten; in casu leiden maatregelen van gedaagden tot beperking van mededinging, prijsverhoging van teeltmateriaal en nadeel voor zowel kleine vermeerderaars als telers, en kunnen aldus de handel tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloeden). Wetgeving. Verordening (EEG) Nr 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen (blz. 343/8). Mededelingen. Programma CIER-lezingen 1994-1995 (blz. 348).

Officiële mededelingen Personeel. Indiensttreding. De heer E. Koning is met ingang van 1 september 1994 als medewerker-binderij in tijdelijke dienst voor één jaar aangesteld bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 september 1994, nr Personeel 94024). Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer Drs I.A.N. Vermeulen, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de

Industriële Eigendom, is met ingang van 1 oktober 1994 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 augustus 1994, nr Personeel 94026). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ir H.J.A. Brookhuis op zijn verzoek op 21 september 1994 in bovengenoemd Register is ingeschreven.

17 oktober 1994


315

Jurisprudentie Nr 85. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 april 1993. (afvalcontainer) Mr H.J. van den Hul.

opstaande wanddelen (4) zijn aangebracht en de afdichtingsmiddelen een aparte strook van vervormbaar materiaal (12) in de bodem van de groef (6) is, waarbij de afstand van het eerste aanslagvlak tot de bodem van de groef of kanaal (6) kleiner is dan de som van de dikte van de deformeerbare strook (12) en de afstand van het tweede aanslagvlak tot de bovenrand van de opstaande wanddelen (4)." - de figuren 1 en 2 van het octrooischrift zijn afgebeeld [hieronder; Red.]...;

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. De Septobox past de eerste twee kenmerkende maatreelen van het octrooi toe; bij de ter zitting getoonde Septof oxen worden bij "permanente vergrendeling" echter de beide aanslagvlakken niet tegen elkaar gedrukt, waarschijnlijk omdat slechts een dunne strook vervormbaar materiaal is aangebracht, zodat dus geen gebruik wordt gemaakt van de derde kenmerkende maatregel. Het gaat te ver om op grond van de enkele mogelijkheid een dikkere strook vervormbaar materiaal in de groef aan te brengen aan te nemen dat met de vooromschreven Septoboxen indirecte inbreuk wordt gepleegd, hetgeen overigens ook niet door eiseres is gesteld. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Indien al niet aannemelijk moet worden geacht dat eiseres (aanzienlijk) meer dan een jaar heeft stilgezeten nadat zij op de hoogte kwam van de Septobox, zou er althans aanleiding zijn om gedaagde toe te laten tot het bewijs dat eiseres reeds in juni 1990 kennis droeg van de Septobox. Gelet op het oordeel over de beschermingsomvang is daarvoor evenwel geen aanleiding. Wiva Verpakkingen B.V. te Oosterhout, eiseres [in kort geding], procureur Prof. Mr W.A. Hoyng, octrooigemachtigde Ir P.N. Hoorweg, tegen Van Egmond Mechanisch Transport B.V. te Nijkerk, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A.A.M. van der Valk, advocaat Prof. MrCh. Gielen te Amsterdam, octrooigemachtigde Mr Ir J.H.F, de Vries. 2. De feiten In dit geding wordt van de volgende feiten uitgegaan: - Wiva is rechthebbende op Europees octrooi 0168877 voor een "container with locking cover", haar verleend op 19 juni 1989 en onder meer geldig in Nederland; - conclusie 1 van het octrooi luidt in de overgelegde Nederlandse vertaling als volgt: "Vat, in het bijzonder voor het opslaan van gevoelige produkten, bijvoorbeeld besmet afval, zoals ziekenhuisafval, welk vat (1) een bodemdeel (3) heeft, waarbij de door de bovenrand van de wanddelen begrensde open bovenzijde door een deksel (5) afsluitbaar is, waarvan het randdeel door de bovenrand van de opstaande wanddelen is gedragen, welk randdeel van het deksel een groef of kanaal (6) met dichtingsmiddelen (7, 12) heeft voor het opnemen van de bovenranden van de opstaande wanddelen (4), en waarbij het randdeel en de bovenranden zijn voorzien van integrale vergrendelmiddelen (9-11) voor het vergrendelen van het deksel (5) op het vat (1), waarbij het ene van de middelen is gevormd door flexibele lippen, elk waarvan is voorzien van een eerste aanslagvlak, waarbij het andere van de vergrendelmiddelen is gevormd door een uitstekende ribbe (10) voorzien van openingen (11) voor het opnemen van de flexibele lippen (9) en een tweede aanslagvlak waartegen het eerste aanslagvlak komt te liggen als het deksel (5) op het vat is vergrendeld, met het kenmerk, dat de openingen (11) op afstand van de

- Van Egmond brengt - kort gezegd - in Nederland een afvalcontainer onder het merk Septobox in het verkeer. De Septobox is afgebeeld [zie blz. 316; Red.]...;


316

Z^SERTOBOX® sluiting

wm^:

'«'ïfel

m?-

ïllia

- Wiva heeft in november 1992 een desbewustheidsexploit aan Van Egmond doen betekenen. 3. De vorderingen, de grondslag en het verweer 3.1 Wiva vordert - zakelijk weergegeven 1. een verbod aan Van Egmond inbreuk te maken op Europees octrooi 0168877 in de landen waarvoor het is verleend; 2. een bevel aan Van Egmond alle inbreukmakende containers welke zich nog onder haar afnemers in Nederland bevinden, terug te nemen en Wiva daarvan deugdelijk bewijs te verschaffen; 3. een bevel aan Van Egmond aan Wiva een lijst van afnemers in Nederland van de inbreukmakende containers te verschaffen; 4. veroordeling Van Egmond in de kosten van dit kort geding. 3.2 Wiva grondt haar vorderingen op de stelling dat Van Egmond door het in het verkeer brengen van haar Septobox inbreuk maakt op het Europese octrooi 0168877 van Wiva. 3.3 Van Egmond voert het volgende aan als verweer: a. Wiva heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen nu zij bij het uitbrengen van het desbewustheidsexploit reeds bijna 2V4 jaar met de beweerde inbreuk bekend was; b. de Septobox valt niet binnen de (beperkte) beschermingsomvang van het octrooi van Wiva, zodat Van Egmond daarop geen inbreuk maakt. 4. Beoordeling van de vorderingen 4.1 Eerst zal worden ingegaan op de vraag of de Septobox valt binnen de beschermingsomvang van het Wiva octrooi. 4.2 Van Egmond stelt dat de permanente vergrendeling van de Septobox geschiedt door de over elkaar grijpende randen van deksel en wand, hetgeen reeds lang bekende stand van de techniek is ("Tupperware sluiting"). De nokken met de gaten zijn slechts een extra zekerheid die voor elke deskundige voor de hand ligt, gesteld voor het probleem dat de definitieve vergrendeling niet onder alle omstandigheden zekerheid biedt. 4.3 Op zichzelf is dit verweer onvoldoende om aan te nemen dat niet van inbreuk sprake is. Hetgeen Van Egmond stelt houdt in dat de "permanente" vergrendeling volgens de stand van de techniek onder omstandigheden (zoals gooi- en smijtwerk bij transport) niet volledig is,

17 oktober 1994

zodat onder die omstandigheden een "meer permanente", d.w.z. wel volledig betrouwbare afsluiting noodzakelijk is. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de leer van het Wiva octrooi dan is onder die omstandigheden van inbreuk sprake. 4.4 Aangenomen wordt dat de deskundige de nokken die zich bevinden in de (flexibele) bovenrand van de opstaande wanddelen zal beschouwen als flexibele lippen in de zin van het octrooi. Noch conclusie 1, noch de beschrijving sluiten bovendien uit dat de flexibele lippen (anders dan in het in fig. 1 van het octrooischrift getoonde uitvoeringsvoorbeeld) zich bevinden op de opstaande wanddelen en de openingen in de rand van het deksel. Wel dient hierbij in de derde kenmerkende maatregel voor "eerste aanslagvlak" te worden gelezen "tweede aanslagvlak" en vice versa. De deskundige lezer zal dit zonder meer begrijpen indien hij, net als Van Egmond, begrijpt dat het er in feite slechts om gaat dat de vervormbare strook in de vergrendelde toestand is vervormd (pleitnotitie mr. ir. De Vries, pag. 1). In het midden wordt gelaten of Wiva met haar specifieke formulering van de derde kenmerkende maatregel afstand heeft willen doen van de bescherming van de omgekeerde situatie. Erg aannemelijk is dat niet. 4.5 De Septobox voldoet derhalve aan de kop van conclusie 1 en past de eerste twee kenmerkende maatregelen toe: de openingen zijn aangebracht op afstand van de opstaande wanddelen en het afdichtingsmiddel is een aparte strook van vervormbaar materiaal. Blijft de vraag of ook is voldaan aan het derde onderdeel. 4.6 Zoals gezegd gaat het er bij de derde maatregel om dat de vervormbare strook in de vergrendelde toestand is vervormd en wel omdat de (verticale) afstand tussen het zich aan de deksel bevindende aanslagvlak en de bodem van de groef te klein is om zowel het gedeelte van het opstaande wanddeel vanaf het aanslagvlak tot de bovenrand van het wanddeel als de vervormbare strook toe te laten. De resulterende vervorming van de strook wekt hierin een op de bodem van de groef werkende tegenkracht op die het aanslagvlak op het deksel tegen het aanslagvlak zich bevindende op het wanddeel drukt en zo een permanente vergrendeling teweegbrengt. 4.7 Bij de ter zitting getoonde Septoboxen waren onder normale omstandigheden bij "permanente vergrendeling" de beide aanslagvlakken niet tegen elkaar gedrukt, maar bevond zich daartussen een afstand van bijna 1 mm. Onder die omstandigheden wordt dus geen gebruik gemaakt van de derde maatregel van de octrooiconclusie. De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in het feit dat slechts een dunne strook van vervormbaar materiaal is aangebracht (hetgeen bij de overgelegde en nader onderzochte Septobox duidelijk zichtbaar is). Bij gegeven dikte van de vervormbare strook zal ook onder "niet normale" omstandigheden geen gebruik worden gemaakt van de derde kenmerkende maatregel omdat de beide daarin gedefinieerde afstanden vaste grootheden zijn. Het gaat te ver om op grond van de enkele mogelijkheid een dikkere strook vervormbaar materiaal in de groef aan te brengen aan te nemen dat met de vooromschreven Septoboxen indirecte inbreuk wordt gemaakt, hetgeen overigens ook niet door Wiva is gesteld. Terzijde wordt nog opgemerkt dat bij de onderzochte Septobox de adhesie van de vervormbare strook (een hot melt siliconen pasta) aan de bovenrand van het opstaande wanddeel een belangrijke bijdrage lijkt te leveren aan de vergrendeling. 4.8 De conclusie luidt dat niet aannemelijk is gemaakt dat de Septobox valt binnen de beschermingsomvang van het Wiva octrooi, zodat het gevorderde inbreukverbod met de nevenvorderingen dient te worden afgewezen. 4.9 Ten aanzien van het verweer van Van Egmond dat een spoedeisend belang ontbreekt wordt nog het volgende overwogen. Van Egmond stelt dat de Septobox door haar directeur Versluis in juni 1990 op de Interhospital Messe te

17 oktober 1994


Düsseldorf is getoond aan de verkoopleider van Wiva, de heer Van den Heuvel. Vervolgens is de Septobox op andere beurzen getoond, onder andere de Medica in maart 1991. De Septobox is in de loop van 1990 in Nederland op de markt gebracht en kende in 1991 een omzet van ƒ311.000,-. Tussen partijen is in confesso dat Wiva vóór november 1992 Van Egmond niet op de gestelde octrooiinbreuk heeft gewezen. Gelet op de rechtspraak van de President in octrooizaken moet, zo de gestelde feiten juist zijn, worden aangenomen dat in casu, mede gelet op de wederzijdse belangen, de gevraagde voorzieningen wegens het ontbreken van spoedeisendheid zouden worden geweigerd. Ter zitting heeft de heer Versluis de gestelde feiten bevestigd, terwijl de heer Van den Heuvel heeft verklaard in juni 1990 slechts een container te hebben gezien zonder nokken en zonder openingen. Zo op grond van het bovenstaande al niet aannemelijk zou worden geacht dat Wiva (aanzienlijk) meer dan een jaar heeft stilgezeten nadat zij op de hoogte kwam van de Septobox, dan zou er in casu aanleiding zijn Van Egmond toe te laten nader te bewijzen dat Wiva reeds in juni 1990 kennis droeg van de Septobox als bovenbedoeld. Gelet op hetgeen hierboven onder 4.8 werd overwogen is hiervoor thans geen aanleiding. 4.10 Wiva zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden verwezen. 5. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt Wiva in de kosten, tot op deze uitspraak aan de kant van Van Egmond begroot op ƒ275,- aan verschotten en ƒ 2500,- voor salaris. Enz.

Nr 86. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 13 juli 1993. (ventilatieluik) Mrs J.F. van Nieuwkuyk, G. Hamaker en R.A. Grootoonk. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet en art. 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag. De uitvinding is gelegen in de combinatie van twee maatregelen, waarbij de tweede maatregel berust op de gedachte dat men de gewenste goot als gevolg van de toepassing van de U-vormige profielen óók kan vormen door het been aan de bovenzijde van de lamelle in de richting van het midden van de lamelle te verlengen. Het (ruimere) inzicht dat men een goot kan verkrijgen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken is in het onderhavige octrooi niet geoctrooieerd. Omdat de gootconstructie als specifiek moet worden aangemerkt, en niet mag worden verruimd tot elke goot die is verkregen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken, moet worden geconstateerd dat in de Jsolux-constructie is gekozen voor een andere gootconstructie. Deze is ook principieel anders, omdat zij helpt bereiken dat wind en regen nauwelijks nog in de U-vormige dwarsorganen tussen de deksels kunnen binnendringen. Geen inbreuk aangenomen. Hubertus Gerardus Jacobus Peeters te Milsbeek, appellant, procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr J.A. van Arkel te Rotterdam, tegen Atmos B.V. te Uden, geïntimeerde, procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam.

317

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 26 februari 1992 (Mrs J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en R.C.D.E. Hasekamp). Overwegingen ten aanzien van het recht In conventie en in reconventie 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overlegde producties, staat tussen partijen het navolgende vast. 1.1. Peeters [gedaagde in conventie, eiser in reconventie; Red.] is houder van het voor Nederland geldende Europese octrooi 0168901 (hieronder ook kortweg "het octrooi" genoemd), dat betrekking heeft op een ventilatieluik. 1.2. De conclusies van dit octrooi luiden in de Nederlandse vertaling als volgt: "1. Ventilatieluik omvattende een op het dak of aan de gevel van een bouwwerk te monteren raamwerk (1) waarvan de opening door in hoofdzaak U-vormige met de benen daarvan naar buiten gekeerde, dwarsorganen (2, 3, 4) in een aantal vakken (5) is verdeeld, en elk vak door een afzonderlijk scharnierbaar deksel (7) afsluitbaar is, en de bovenrand (14) van elk vak voorzien is van een verende elastische pakking, die samenwerkt met een bijbehorend deksel en waarbij de deksels aan dezelfde zijde van de vakken liggen, met het kenmerk, dat het bovenvlak (10) van elk der deksels (7) een afzonderlijke lamelle is, en dat ten minste de aangrenzende evenwijdig met een dwarsorgaan (2, 3, 4) verlopende rand van de deksels een geprofileerd langsprofiel (8) is bestaande uit een U-vormig deel (16) waarbij aan de binnenzijde van de benen (17, 18) flexibele materiaalstroken (19, 21; 20, 22) zijn bevestigd voor het afdichtend vastklemmen van de tussen de beide benen (17, 18) van een U-vormig deel (16) aan te brengen lamelle (10), waarbij aan het ene, aan de buitenzijde van het raamwerk (1) gelegen been (18) een ten opzichte van zijn bovenvlak verlengd gedeelte (27) is aangevormd door (bedoeld zal zijn: "voor", rechtbank) het tezamen met de flexibele materiaalstrook (20) en met de aangebrachte lamelle (10) vormen van een goot (29). 2. Ventilatieluik volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat ten minste de flexibele materiaalstrook (20) bevestigd aan de zijde van het ene been (18) een tot buiten het U-vormige deel (16) stekende afdichtrand (28) bezit, die klemmend rust tegen de aangebrachte lamelle (10) en tegen het ene been (18), waarbij dan deze afdichtrand (29) tezamen met het verlengde gedeelte (27) de goot (29) vormt. 3. Ventilatieluik volgens conclusies 1 en 2, met het kenmerk, dat elk langsprofiel (6) binnen zijn U-vormige deel (16) is voorzien van een op de bodem (23) daarvan aangebrachte richel (24) die als aanslag dient voor de vast te klemmen lamelle (10), en van de afvoergoot (25) voor het afvoeren van eventueel condenswater, waarbij een der wanden van deze afvoergoot wordt gevormd door de bodem (23), terwijl de andere wand daarvan wordt gevormd door het ten opzichte van een der benen uitstekende materiaalstrook (19, 21) van het Uvormige deel (16)". Van dit octrooischrift maken deel uit twee figuren, welke hierna zijn opgenomen (...) [alleen fïg. 2 is overgenomen; Red.].

318


1.3. Atmos brengt onder de naam "Isolux" ventilatieluiken in de handel. De constructie van deze ventilatieluiken is weergegeven in een schets, gevoegd bij een door Atmos overlegd rapport van de octrooigemachtigde Ir. B.M.C. Voncken, welke hierna als figuur 3 is opgenomen

Isolux

2. Atmos vordert in conventie - zakelijk weergegeven - een verklaring voor recht dat de constructie van deze "Isolux" ventilatieluiken niet valt onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi 0168901 en een verbod aan Peeters om zijn rechten uit dit octrooi uit te oefenen jegens Atmos, op straffe van een dwangsom, met een veroordeling van Peeters in de proceskosten. 3. Peeters voert tegen deze vordering gemotiveerd verweer en stelt daartoe dat de Isolux-constructie binnen de beschermingsomvang van het genoemde octrooi valt. 4. Peeters vordert in reconventie - zakelijk weergegeven - een verklaring voor recht dat de Isoluxconstructie onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi 0168901 valt, alsmede een verbod aan Atmos om inbreuk te maken op dit Europese octrooi, onder verbeurte van een dwangsom, alsmede veroordeling van Atmos in de proceskosten. 5. Atmos verzet zich tegen toewijzing van de vordering in reconventie. 6. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 6.1. Er bestaan twee verschillen tussen de constructie volgens het Europese octrooi 0168901 en de Isoluxconstructie. In de eerste plaats het feit dat er volgens het octrooi twee stroken flexibel materiaal toegepast worden tussen de lamellen en de U-vormige langsprofielen (te weten aan zowel de boven- als de onderzijde van de lamellen), terwijl in de Isolux-constructie één strook flexibel materiaal wordt toegepast (aan de bovenzijde van de lamellen). In de tweede plaats zijn de vorm en plaatsing van de waterafvoergoot in beide constructies verschillend, namelijk aan de buitenzijde van de lamellen volgens het octrooi, en naast de lamellen bij de Isoluxconstructie. Partijen verschillen hierover niet van mening. 6.2. De vraag die partijen verdeeld houdt is of deze verschillen essentieel zijn. 6.3. Voor de beantwoording van die vraag dient het

17 oktober 1994

octrooi te worden uitgelegd. Voor een Europees octrooi dient dit te geschieden aan de hand van artikel 69 lid I van het Europees Octrooiverdrag (EOV). Krachtens dit artikel wordt het uitsluitend recht bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij niettemin de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Dit is nader uitgewerkt in het Protocol van uitleg bij deze verdragsbepaling. 6.4. De beschrijving van het octrooi van Peeters leert dat de uitvinding volgens het octrooi een ventilatieluik betreft, door U-vormige dwarsorganen verdeeld in een aantal vakken, waarbij elk vak afsluitbaar is door een deksel. Bij de ventilatieluiken volgens de in het octrooischrift als uitgangspunt voor de stand der techniek genomen Franse octrooiaanvrage 2.497.855 (in de Nederlandse vertaling van het Europese octrooi 0168901 is ten onrechte sprake van "het Franse octrooischrift 2.497.855") worden de deksels als één geheel vervaardigd volgens de spuitgietmethode. Een eerste nadeel hiervan is dat voor (vrijwel) elke materiaalsoort en/of iedere afmeting van de deksels een andere matrijs nodig is, wat deze methode kostbaar maakt. Dit bezwaar wordt in de constructie volgens de uitvinding ondervangen door het bovenvlak van elk deksel te vervaardigen uit een afzonderlijke, desgewenst op eenvoudige wijze op maat te maken lamelle, terwijl de evenwijdig aan de dwarsorganen verlopende rand van de deksels bestaat uit een U-vormig langsprofiel. Atmos maakt in de Isolux-constructie eveneens gebruik van een afzonderlijke lamelle en een U-vormig langsprofiel voor elk deksel. 6.5. Een tweede nadeel van de constructie volgens de Franse octrooiaanvrage 2.497.855 betreft de wijze van waterafvoer. Wanneer door regen of sneeuw een laag water op de buitenzijde van het (gesloten) deksel is gevormd, zal bij het openen van het deksel dit water naar de laagste zijde stromen, dat wil zeggen in de richting van het ventilatieluik, en daarbij eventueel in de daaronder gelegen ruimte terecht komen. Dit bezwaar wordt in de constructie volgens de uitvinding ondervangen doordat aan de binnenzijde van de beide benen van het U-vormig langsprofiel flexibele materiaalstroken zijn bevestigd voor het afdichtend vastklemmen van de tussen die benen aan te brengen lamelle, waarbij aan het ene, aan de buitenzijde van het raamwerk gelegen been (18) een ten opzichte van zijn bovenvlak verlengd gedeelte (27) is aangevormd voor het tezamen met de flexibele matenaalstrook (20) en met de aangebrachte lamelle (10) vormen van een goot (29). Dit nadeel wordt bij de Isolux-constructie op een andere wijze opgeheven, en wel door een combinatie van de twee in rechtsoverweging 6.1. aangegeven maatregelen. 6.6. In de eerste plaats wordt bij de Isolux-constructie slechts één strook flexibel materiaal toegepast en wel aan de buitenzijde van het deksel (figuur 3, letter S). Daarmee valt de constructie niet onder de letterlijke tekst van conclusie 1 van het octrooi van Peeters. Dit verschil acht de rechtbank echter niet wezenlijk. Naar uit de beschrijving van het octrooischrift blijkt (bladzijde 4, regels 5-12 van de Nederlandse vertaling) heeft de flexibele strook aan de binnenzijde van de lamelle (fïg. 2, verwijzingscijfer 19) slechts een essentiële functie in samenhang met de in conclusie 3 beschreven voorkeursuitvoering, waarbij deze strook (19) met de bodem (23) van het U-vormig profiel een goot vormt voor het afvoeren van eventueel condenswater. 6.7. In de tweede plaats wordt bij de Isoluxconstructie de waterafvoergoot (G) niet gevormd door het aan de buitenzijde gelegen vlak van de lamelle tezamen met het verlengde bovenvlak van het aan de buitenzijde gelegen been van het U-vormig dwarsprofiel, maar door de "bodem" (B) van dat profiel en een daaraan evenwijdig plaatdeel (P) dat op dezelfde plaats als het binnenste been (B2) aan het langsprofiel is bevestigd. De

17 oktober 1994


goot (G) is daardoor in hoofdzaak naast de lamelle gelegen. Ook in dit opzicht valt de Isolux-constructie niet onder de letterlijke tekst van conclusie 1 van het octrooi. 6.8. Dit laatstgenoemde verschil wordt door de rechtbank wezenlijk geacht. Naar het oordeel van de rechtbank gaat het bij de uitvinding volgens het octrooi om een combinatie van de in de rechtsoverwegingen 6.4 en 6.5 beschreven oplossingen. Het toepassen van losse lamellen bij ventilatieluiken in plaats van integrale geêxtrudeerde deksels (zie rechtsoverweging 6.4) ligt op zichzelf voor de hand. Het is een feit van algemene bekendheid dat een constructie bestaande uit lamellen en langsprofielen reeds algemeen gebruikelijk is in bijvoorbeeld de glasruiten-industrie. Deze voor de hand liggende constructie kan derhalve niet wezenlijk zijn voor de uitvinding volgens het octrooi. Ook de algemene gedachte om de langsprofielen voor de waterafvoer te gebruiken ligt op zichzelf voor de hand. In feite is er geen andere mogelijkheid om een voorziening voor de waterafvoer te treffen dan onder gebruikmaking van de langsprofielen. De uitvinding volgens het octrooi berust naar het oordeel van de rechtbank op het inzicht het (bovenste been van het) langsprofiel in combinatie met het bovenvlak van de lamelle te gebruiken als goot voor de waterafvoer (zie rechtsoverweging 6.5). Daarmee beperkt de uitvinding zich tot constructies waarbij het water langs de bovenzijde van het deksel wordt afgevoerd. Doordat daartoe alleen verlenging van het aan de buitenzijde van de lamelle gelegen been nodig is, wordt een eenvoudige oplossing verkregen. Bij de Isolux-constructie wordt het (regen)water niet langs het oppervlak van de lamelle afgevoerd, doch (in hoofdzaak) door een goot, gelegen naast de lamelle. Hiertoe is een extra plaatdeel (P) nodig, waardoor een minder eenvoudige constructie van het U-profiel wordt verkregen. Die constructie vormt naar het oordeel van de rechtbank een wezenlijk andere oplossing voor het probleem van de waterafvoer. De door Atmos gekozen oplossing is - naar zij stelt ontleend aan de zogenaamde "klep op klep"-constructie en tracht de voordelen van die constructie te verenigen met de voordelen van de "vierzijdige klepoplegging", waarop het octrooi gebaseerd is. Zo wordt met de Isoluxconstructie tevens bereikt, dat wind en regen minder vat op de constructie hebben dan bij de constructie volgens het octrooi het geval is. Dat een dergelijk bijkomend voordeel te bereiken is door de waterafvoer zoveel mogelijk naast de lamellen te doen plaatsvinden in plaats van over de lamellen, is in het octrooi niet te lezen. 6.9. De conclusie uit het bovenstaande luidt dat de in rechtsoverweging 6.2 gestelde vraag of verschillen tussen de constructie volgens het octrooi van Peeters en de Isolux-constructie van Atmos essentieel zijn, bevestigend moet worden beantwoord. Met de Isolux-constructie maakt Atmos dus geen inbreuk op het octrooi. Dit houdt in dat de vordering in conventie zal worden toegewezen, met veroordeling van Peeters als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in conventie. 6.10. Gelet op het bovenstaande zal de vordering in reconventie worden afgewezen, met veroordeling van Peeters als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in reconventie. Beslissing De rechtbank: In conventie: - Verklaart voor recht dat de Isolux-constructie niet valt onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi 0168901; - Verbiedt Peeters zijn rechten uit het Europese octrooi 0168901 uit te oefenen jegens Atmos, haar toeleveranciers en/of haar afnemers voorzover het betreft de Isolux-

319

constructie, zolang niet bij rechterlijk gewijsde mocht zijn uitgemaakt dat die constructie wel onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi 0168901 van Peeters valt, op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,voor iedere overtreding van dit verbod; - Veroordeelt Peeters in de kosten van dit geding in conventie, tot op deze uitspraak aan de kant van Atmos begroot op ƒ2208,70; - Verklaart dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad. In reconventie: - Wijst de vorderingen af; - Veroordeelt Peeters in de kosten van dit geding in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de kant van Atmos begroot op ƒ 930,-. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 3. Het hof gaat uit van hetgeen de rechtbank in overweging 1 van haar vonnis heeft overwogen. Dit betekent tevens dat het hof (met verwijzing naar hetgeen hierna onder 13 wordt overwogen) voorshands alleen acht slaat op de (tekening van de) Isolux-constructie, zoals die bij conclusie van eis door Atmos is overgelegd en door de rechtbank op blz. 2c van haar vonnis is weergegeven. 4. Vast staat voorts dat er tussen de constructie van ventilatieluiken volgens het onderhavige Europese octrooi van Peeters en de bij conclusie van eis overgelegde Isolux-constructie twee verschillen bestaan. Het eerste verschil is daarin gelegen dat er volgens het octrooi twee stroken flexibel materiaal toegepast worden tussen de lamelle en de U-vormige langsprofielen (één aan de bovenzijde van de lamelle en één aan de onderzijde van de lamelle), terwijl in de Isolux-constructie slechts één strook flexibel materiaal wordt toegepast (en wel aan de bovenzijde van de lamelle). En in de tweede plaats zijn de vorm en plaatsing van de waterafvoergoot verschillend. Het is op dit moment voldoende om met betrekking tot dit verschil op te merken dat de goot in de constructie volgens de hoofdconclusie van het octrooi wordt verkregen door verlenging van het been aan de bovenzijde van de lamelle, terwijl die goot in de Isolux-constructie een min of meer L-vormig profiel heeft, waarvan het korte been aansluit op de onderzijde van het langsprofiel, dat de lamelle omklemt, en waarvan het lange been is gepositioneerd aan de achterzijde van dat profiel, en wel zo dat het zich tot boven het denkbeeldige verlengde van de lamelle uitstrekt. 5. Grief III strekt ten betoge dat het octrooi de vakman, als eerste stap leert, dat de afvoergoot volgens het octrooi wordt gevormd door het met elkaar laten samenwerken van lamelle en langsprofiel, en in aansluiting daarop voert Peeters aan (i) dat deze eerste stap ook bij de Isolux-constructie wordt toegepast (grief IV) en (ii) dat de goot in die constructie "in hoofdzaak" boven de lamelle is gelegen (memorie van grieven, onder 6, en grief II). Door aldus te stellen kiest Peeters voor een uitleg van zijn octrooi, waarin het hof hem niet kan volgen. 6. Uitgangspunt voor de uitleg van het onderhavige (Europese) octrooi dient te zijn artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag, krachtens welke bepaling het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Daarvan uitgaande verdient in de eerste plaats opmerking dat conclusie 1 van het octrooi een combinatie van kenmerken openbaart, welke combinatie, kort gezegd, bestaat uit (a) een voor elk deksel afzonderlijke lamelle die is geklemd in (ten minste) twee U-vormige langsprofielen met flexibele materiaalstroken tussen de binnenzijden van de beide benen van elk langsprofiel en de lamelle, en uit (b) een verlengd gedeelte aan het bovenste been van het langsprofiel, zó dat het verlengde been, de flexibele strook aan de bovenzijde van de lamelle, en de

320


lamelle tezamen een goot vormen, die (als gevolg van de verlenging van het been) geheel boven de (eigenlijke) lamelle is gelegen. In de beschrijving van het octrooi wordt benadrukt dat deze vorming van de goot "specifiek" is. Weliswaar wijst de beschrijving op de mogelijkheid de goot te vergroten door die verlenging "buitenwaarts" te buigen, doch ook wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, blijft de goot geheel boven de (eigenlijke) lamelle gelegen. Gesteld noch gebleken is dat de in het octrooischrift opgenomen tekeningen enig bijzonder licht op de conclusie(s) werpen: figuur 2 toont bovenal dat conclusie 1 een zogenaamde "portretconclusie" is. 7. Tussen maatregel (a) enerzijds en maatregel (b) anderzijds bestaat in beginsel technisch geen noodzakelijk verband: maatregel (a) voorziet in een zodanig gewijzigde constructie van de deksels, dat afgezien kan worden van de vele specifieke matrijzen die bij de vervaardiging van de deksels volgens de Franse octrooiaanvrage 2.497.855 (van welke aanvrage in de beschrijving van het onderhavige Europese octrooi wordt uitgegaan) nodig waren en dat nu voor een groot aantal verschillende dekseldikten ongeacht materiaalsoort volstaan kan worden met éën enkele matrijs, terwijl maatregel (b) een voorziening biedt om het op een deksel liggende water af te voeren. 8. De rechtbank heeft in haar vonnis terecht van algemene bekendheid geoordeeld dat een constructie bestaande uit een lamelle met langsprofielen algemeen gebruikelijk is in bijvoorbeeld de glasruiten-industrie. Hierbij dient te worden bedacht dat de bekende van lichtdoorlatend materiaal vervaardigde ventilatieluiken volgens de Franse octrooiaanvrage 2.497.855 in gevels van bouwwerken kunnen worden aangebracht, en dan tevens als ruit fungeren. De onder 6 beschreven maatregel (a) was derhalve op het onderhavige vakgebied bekend. 9. Voorts refereert de Franse octrooiaanvrage 2.497.855 aan een ventilatieluik bekend uit de oudere Nederlandse octrooiaanvrage 7612477, waarbij de deksels van het luik aan de scharnierzijde een opstaande rand hebben. Die opstaande rand fungeert in samenhang met het bijbehorende deksel als waterkering en dus als goot. In deze bekende constructie wordt de afvoergoot dus gevormd door het met elkaar samenwerken van het deksel en het randgedeelte daarvan aan de scharnierzijde. 10. Het onder 6-9 overwogene leidt het hof tot de conclusie dat, voor zover het de hoofdconclusie betreft, de uitvinding van het onderhavige Europese octrooi is gelegen in de combinatie van de in overweging 6 beschreven twee maatregelen, en dat daarbij de tweede maatregel berust op de gedachte dat men de gewenste goot als gevolg van de toepassing van de U-vormige profielen oók kan vormen door het been aan de bovenzijde van de lamelle in de richting van het midden van de lamelle te verlengen. Grief III stuit hier op af: het (ruimere) inzicht dat men een goot kan verkrijgen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken is in het onderhavige Europese octrooi van Peetere niet geoctrooieerd. 11. Omdat de in de conclusie van het onderhavige Europese octrooi opgenomen goot-constructie als specifiek moet worden aangemerkt, en niet mag worden verruimd tot elke goot die is verkregen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken, moet worden geconstateerd dat Atmos in haar Isolux-constructie voor een andere gootconstructie heeft gekozen door de goot te vormen met behulp van een min of meer L-vormig profiel, waarvan het korte been aansluit op de onderzijde van het langsprofiel, dat de lamelle omklemt, en waarvan het lange been is gepositioneerd aan de achterzijde van dat profiel, en wel zo dat het zich (slechts) boven het (denkbeeldige) verlengde van de lamelle uitstrekt. Deze andere constructie is ook principieel anders, en wel omdat bedoeld L-vormig profiel (gelijk Mr. Steinhauser in eerste aanleg, pleitnota, blz. 14/15, heeft gesteld) helpt bereiken dat wind en regen nauwelijks nog in de

17 oktober 1994

U-vormige dwarsorganen tussen de deksels (in de gesloten stand van het ventilatieluik) kunnen binnendringen. (Deze laatste stelling wordt in de memorie van grieven, onder 10, weliswaar bestreden met het argument dat het water niet voor het grootste deel naast de lamellen wordt afgevoerd, doch dat argument is ondeugdelijk: het voordeel, waar Mr. Steinhauser op doelt, manifesteert zich in het bijzonder tijdens of na een regenbui, wanneer de deksels van het ventilatieluik dicht zijn.) 12. Van geen belang is dat de Isolux-constructie mede gebruik maakt van het inzicht dat men een deksel kan vormen door een losse lamelle en (ten minste) twee U-vormige langsprofielen. Evenmin is van belang of de wijze waarop de lamelle in de Isolux-constructie (met slechts één flexibele strook aan de bovenzijde van de lamelle) wordt geklemd een wijze van klemming is, welke gelijkwaardig is aan de wijze waarop de lamelle volgens het octrooi (met twee flexibele stroken, één aan de bovenzijde en één aan de onderzijde van de lamelle) in de (U-vormige) langsprofielen is geklemd. De omstandigheid dat de in overweging 6 vermelde kenmerken in het onderhavige Europese octrooi van Peetere niet in op elkaar voortbouwende conclusies, zijn vervat, doch als combinatie in de eerste conclusie van dat octrooi zijn ondergebracht, brengt - in samenhang met hetgeen in overweging 8 is overwogen - mee dat de Isolux-constructie doordat daarin voor de in overweging 6 genoemde maatregel (b) een principieel andere oplossing is gekozen dan die welke specifiek in het octrooi is voorzien, in zijn geheel buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. 13. In het bijzonder grief VI vraagt aandacht voor de tekening die Atmos bij pleidooi in eerste aanleg heeft overgelegd. Blijkens die tekening staat (of stond) Atmos nog een variatie voor ogen, waarbij het lange been van het in de Isolux-constructie opgenomen L-vormig profiel aan de bovenzijde zó is omgebogen, dat het uiteinde daarvan zich (mede) uitstrekt boven de (eigenlijke) lamelle. Hierbij rijst in de eerste plaats de vraag, in hoeverre de vorderingen van partijen mede op een constructie overeenkomstig die tekening betrekking hebben: aan de oorspronkelijke vorderingen van Atmos (in conventie) ligt een constructie overeenkomstig die tekening niet ten grondslag, en Atmos heeft haar vorderingen in hoger beroep ook niet alsnog tot die tekening uitgebreid: zij deelt mede (memorie van antwoord, onder 10) dat de definitieve uitvoeringsvorm van de Isoluxconstructie inmiddels vaststaat en verwijst daarbij naar de bij de memorie van antwoord overgelegde productie 1, waarin het uiteinde van het lange been van het L-vormig profiel zich juist niet tot boven de eigenlijke lamelle uitstrekt; bovendien concludeert Atmos (simpelweg) tot bekrachtiging van het vonnis. Uit het procesdossier in eerste aanleg, zoals door partijen (en in het bijzonder Peetere) aan het hof overgelegd, blijkt niet dat Peetere aan zijn vorderingen in eerste aanleg ten grondslag heeft gelegd dat Atmos voornemens is een constructie toe te passen overeenkomstig die (blijkbaar bij pleidooi overgelegde) tekening. En in de memorie van grieven is een daartoe strekkende stelling al evenmin opgenomen, terwijl Peetere zijn vordering in hoger beroep (ten aanzien van het vonnis, voor zover in reconventie gewezen) beperkt heeft gehouden tot een vordering tot vernietiging van het vonnis en toewijzing van "de reconventionele vordering", welke vorderingen echter slechts betrekking hadden op de Isolux-constructie, zoals die op blz. 2c van het vonnis is weergegeven. Het hof concludeert hieruit dat een constructie volgens bedoelde bij pleidooi in eerste aanleg door Atmos overgelegde tekening niet in de rechtstrijd van partijen is betrokken, zodat het hof zich van een oordeel over een eventuele constructie volgens die tekening dient te onthouden. 14. Gelet op het voorgaande behoeven de grieven van Peetere geen verdere bespreking en dient het vonnis, waarvan beroep, te worden bekrachtigd. Enz.

17 oktober 1994


Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Peeters in de kosten van het hoger beroep, welke kosten tot de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Atmos worden begroot op ƒ 350,- aan griffierecht en ƒ 4.200,- voor salaris. Enz.

321

d. Sigma heeft Wickes tevergeefs gesommeerd inbreuk op haar merken te staken. 2. Sigma vordert - kort gezegd - het staken van inbreuk op haar merkrechten, en het anderszins jegens haar onrechtmatig handelen van Wickes, alsmede een verbod tot reclame voor verf onder het teken Master, steeds op straffe van een dwangsom. Voorts vordert Sigma een voorschot op schadevergoeding. 3. Wickes erkent de gelijkenis tussen de uitmonstering van de Masterverf en de Histormerken. Daarmee is tevens Nr 87. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 6 augustus 1992. erkend dat de tekens van Master op zoveel punten (vooral op het oog, maar ook op het oor en in de geest van de waarnemer) juist ook in totaalbeeld overeenstemmen met (Histor/Master) de merken van Histor, bij beschouwing van merken en tekens elk in hun geheel en in onderling verband, dat het Mr J.C. van Dijk. gevaar voor verwarring bij het grote publiek dat dergelijke verf koopt, aannemelijk is. Als bijzondere omstandigheid Art. 1 Benelux Merkenwet. De diverse Histormerken, zoals ook feitelijk door eiseres die dit associatiegevaar temeer mogelijk maakt, geldt dat gebruikt, bezitten voldoende sterk onderscheidend vermogen Wickes de kleuren en andere toevoegingen van Sigma aan om de relatief alledaagse en veelvuldig te gebruiken waar de merken mede heeft nagevolgd. Nu gevaar voor van eiseres (verfwaren) te onderscheiden. Deze merken zijn verwarring aannemelijk is, ligt daarin besloten dat het publiek merken en tekens met elkaar associeert. ook niet te eenvoudig om tot merk te dienen. Zij bezitten voldoende individualiteit. Zij worden niet bepaald door de 4. De merken zijn beoordeeld zoals deze zijn gedepoaard van de verfwaar; het betreft geen technisch-functionele neerd door de merkhouder. Bij beoordeling van de tekens vorm die voor verfwaar onontbeerlijk is. Evenmin beïnvloe- is enkel uitgegaan van wat door Wickes als tekens ter den de Histormerken de wezenlijke waarde van de waar. onderscheiding van zijn Masterwaren in feite wordt gebruikt. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. 5. Tevergeefs betoogt Wickes dat de Histormerken zo zwak zijn dat dezen geen bescherming toekomt. De Het gaat vooral om de vraag waar merk en teken overeenstemmen en niet waar deze verschillen. De namen diverse Histormerken, zoals ook feitelijk door Sigma "Histor" en "Master" stemmen sterk overeen. Bij het TV-spel gebruikt, bezitten voldoende sterk onderscheidend vermogen, als bedoeld in artikel 14A sub 1 onder a van de Lingo zou men drie roze stippen winnen voor de goede Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), om de letters op de juiste plaats. relatief alledaagse en veelvuldig te gebruiken waar van Met de erkenning van de gelijkenis tussen de uitmonHistor te onderscheiden. Sigma heeft bij de stukken stering van de Masterverf en de Histormerken is tevens erkend dat de tekens van Master op zoveel punten (vooral op gewaarmerkte afschriften gevoegd uit het register van Benelux-depots. De Histormerken zijn tussen partijen het oog, maar ook op het oor en in de geest van de waarnemer) juist ook in totaalbeeld overeenstemmen met de onbetwist en behoeven daarom geen beschrijving. Naar merken van Histor, bij beschouwing van merken en tekens rechtsoordeel op voorhand, zijn deze merken niet te elk in hun geheel en in onderling verband, dat het gevaar eenvoudig om tot merk te dienen. Zij bezitten, anders dan voor verwarring bij het grote publiek dat dergelijke verf Wickes betoogt, voldoende individualiteit. De Historkoopt, aannemelijk is. Als bijzondere omstandigheid die dit merken worden niet bepaald door de aard van de associatiegevaar temeer mogelijk maakt, geldt dat gedaagde verfwaar. Het betreft geen technisch-functionele vorm die voor verfwaar onontbeerlijk is. Evenmin ontberen de de kleuren en andere toevoegingen van eiseres aan de merken mede heeft nagevolgd. Nu gevaar voor verwarring Histormerken bescherming omdat zij de wezenlijke aannemelijk is, ligt daarin besloten dat het publiek merken waarde van de waar beïnvloeden. De merken zijn niet zo gebruikelijk dat zij niet onderscheidend kunnen werken. en tekens met elkaar associeert. De merken zijn beoordeeld zoals deze zijn gedeponeerd 6. Het gaat vooral om de vraag waar merk en teken door de merkhouder. Bij beoordeling van de tekens is enkel overeenstemmen en niet, zoals Wickes betoogt, waar deze uitgegaan van wat door gedaagde als tekens ter onderverschillen. De namen "Histor" en "Master" stemmen scheiding van zijn waren in feite wordt gebruikt. sterk overeen. Bij het TV-spel "Lingo" zou men drie roze stippen winnen voor de goede letters op de juiste plaats. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 7. Op grond van het bovenstaande is aannemelijk dat Voorschot ad f25.000- op de schadevergoeding toege- door Wickes onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van tekens die met de diverse merken van Histor overeenwezen. stemmen, voor (onbetwist) dezelfde waren, als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Wickes brengt immers Sigma Coatings B.V. te Uithoorn, eiseres [in kort tekens aan op waren van een ander merk dan Histor, geding], procureur Mr P.A.M. Hendrick, terwijl die tekens inbreuk maken op de exclusieve rechten tegen van Sigma. Het is onbetwist dat Sigma hierdoor de Wickes B.V. te Breda, gedaagde [in kort geding], gestelde schade lijdt. gemachtigde Mr R.A. de Jonge te Utrecht. 8. Sigma heeft, nu de norm gesteld onder 1 van 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende onderdeel A van artikel 13 BMW is geschonden door feiten: Wickes, recht en belang bij na te melden voorziening. Het a. Partijen verhandelen ieder verf in blikken. Sigma verbod tot iedere inbreuk impliceert het verbod tot verder verkoopt onder de merken van "Histor", Wickes onder de onrechtmatig handelen op dit punt alsmede een verbod tekens van "Master". tot promotie van Master-producten, zodat geen bijzondere b. Sigma is houdster van de Benelux-merken die zijn andere voorzieningen voor onrechtmatig handelen op die ingeschreven onder de nummers 500.065 (beeldmerk punten zijn vereist. Eventueel (dreigend) anderszins Histor), 498.658 (blokband), 498.657 (beeldmerk levend onrechtmatig handelen van Wickes, is niet door Sigma wit), 500.064 (beeldmerk Histor exterieur), 032.787 gesteld. De dwangsom wordt gesteld op maximaal 10 (woordmerk Histor) en 500.066 (logo Histor). miljoen gulden. c. Wickes verhandelt Masterverf in uitmonsteringen 9. Het gevraagde voorschot op schadevergoeding als die gelijken op die van Sigma. bedoeld in artikel 13 onder A BMW is niet betwist, en kan dus worden toegewezen. Het bedrag tot voldoening

322


waarvan Wickes zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn. 10. Wickes wordt, als de m het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding. Beslissing: 1. Gebiedt Wickes inbreuk op de merkrechten van Sigma te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- voor elke overtreding, met een maximum van ƒ 10.000.000,-. 2. Veroordeelt Wickes aan Sigma te voldoen een bedrag van ƒ 25.000,- (...). 3. Veroordeelt Wickes in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van Sigma begroot op ƒ407,95 aan verschotten, waaronder ƒ300,- aan vastrecht, en op ƒ 800,- salaris procureur. 4. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 5. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz.

17 oktober 1994

aan de merkhouder toe te brengen schade}) I. Arbeid Uurwerken B.V. te Amsterdam, eiseres pn kort geding], procureur Mr W. Haagman, advocaat Mr R.E. Jonen te Amsterdam, tegen 1. Seiko Nederland B.V. te Rotterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr F.A. Tromp, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam, en 2. Vereniging The International Olympic Committee te Lausanne, Zwitserland, en 3. Vereniging Het Nederlands Olympisch Comité te Arnhem, requiranten tot voeging, procureur Mr F. Waardenburg, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper te 's-Gravenhage.

2. De vaststaande feiten. In dit kort geding wordt uitgegaan van de volgende feiten. 2.1 Arbeid is krachtens depot in de Benelux rechthebbende op het merk "olympic", ingeschreven onder nummer 022025 (beeldmerk) en 022026 (woordmerk) voor waren in onder andere de categorieën 9 en 14, zijnde Nr 88. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, dames- en herenhorloges en overige uurwerken. Arbeid 7 augustus 1992. brengt deze uurwerken sedert 1956 in de handel. (Olympic) 2.2 Het I.O.C. is de organisatie die voor de om de vier jaren plaatsvindende Olympische Spelen verantwoordelijk is; het N.O.C, is de Nederlandse ("dochterorganisatie Mr T. Fransen. die in het bijzonder betrokken is bij de Nederlandse Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. deelneming aan Olympische Spelen. De behoefte aan een onmiddellijke voorziening gaat niet 2.3 Seiko brengt onder de naam "seiko" eveneens zonder meer verloren door de omstandigheid dat eiseres met uurwerken in de handel en is door het I.O.C. benoemd tot het vragen van die voorziening heeft gewacht. Partijen exclusief en officieel tijdwaarnemer tijdens de Olymmoeten met elkaar kunnen onderhandelen zonder dat het pische Spelen van 1992 in Barcelona en bevoegd dit recht wordt prijsgegeven om de president in kort geding te wereldkundig te maken en in het kader daarvan adiëren. Bovendien hebben een aantal winkeliers nog promotie-aktiviteiten te ontplooien. horloges als ten processe bedoeld in voorraad en bieden die Ter gelegenheid van deze Olympische Spelen heeft ten verkoop aan. De mogelijkheid dat daaruit schade Seiko in een gelimiteerde oplage een serie sport-horloges ontstaat is op zich al voldoende om een zaak spoedeisend te uitgebracht: de "Seiko Olympic Collection 1992". De maken. horloges zijn voorzien van een olympische gravure en verpakt in een olympische geschenkendoos: op de wijzerplaat van de horloges staat onder het merk "seiko" de Art. 4, aanhef en onder 2 Benelux Merkenwet. Eiseres heeft een rechtscheppend depot verricht van het aanduiding "olympic" en daaronder weer "Chronograph" of "World Timer". De koper ontvangt een certificaat merk OLYMPIC. Van misleiding in de zin van artikel 4 waarop vermeld staat dat het gaat om een horloge uit een onder 2 BMW is geen sprake. Daaraan doet niet af dat gelimiteerde oplage, speciaal gemaakt voor de Olymeiseres tevens een beeldmerk heeft gedeponeerd waarop mede vijf olympische ringen staan afgebeeld. Bovendien is er pische Spelen. geen nietigheidsactie ingesteld. 3. De inzet van dit kort geding. 3.1 Stellende een spoedeisend belang te hebben bij de Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. gevraagde voorziening vordert Arbeid - samengevat - dat Het horloge van eiseres voert in kapitalen de aanduiding Seiko op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt OLYMPIC en het horloge van gedaagde in kapitalen de geboden: aanduiding SEIKO en daaronder minder prominent de a. elk gebruik van het merk "olympic" te staken; toevoeging "olympic", waarmee de wijzerplaat van het b. het vonnis waarin Seiko wordt geboden het gebruik horloge van gedaagde op dit onderdeel weliswaar in van het merk "olympic" te staken in zowel de vakbladen beschrijvende zin overeenstemt met die van eiseres maar niet als in de week- en dagbladen te publiceren; in zodanige mate dat het horloge van gedaagde zich aldus c. haar afnemers te berichten dat de geleverde niet in voldoende mate onderscheidt van dat van eiseres. horloges inbreuk maken op de exclusieve rechten van Mede gelet op de inhoud van de rondom de horloges Arbeid, tevens met verzoek die horloges aan Seiko te gevoerde publiciteit, het tijdelijke karakter van gedaagdes retourneren; verkoopactie en de gelimiteerde oplage van de horloges, is d. aan Arbeid een lijst met afnemers toe te zenden. komen vast te staan dat gedaagde de aanduiding "olympic" 3.2 Arbeid legt aan haar vorderingen in essentie de ook niet gebruikt om zich daarmee te onderscheiden van het stellingen ten grondslag: horloge van eiseres, doch slechts om daarmee uit te dragen (a) dat Seiko door gebruik te maken van het woord dat zij sponsor is van de Olympische Spelen 1992 en door "olympic" inbreuk maakt op de bij uitsluiting aan Arbeid het I.O.C. is aangewezen als de officiële tijdwaarnemer van toekomende merkrechten, immers wordt het merk door die Spelen.1) Seiko, zonder toestemming van Arbeid, gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor het merk door Arbeid is ingeschreven en wordt gebruikt, althans maakt Seiko Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Het gebruik van de toevoeging "olympic" wordt gerecht- zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik vaardigd door de bijzondere omstandigheid, dat gedaagde van het merk onder zodanige omstandigheden dat aan Arbeid schade kan worden en wordt toegebracht; bevoegd is zich publiekelijk als officieel sponsor van de Olympische Spelen 1992 te afficheren, waardoor van haar in 1 redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij zich van dat ) Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 324; gebruik onthoudt, ondanks de door dat gebruik mogelijk Red.

17 oktober 1994


(b) dat Arbeid van het inbreukmakend gedrag van Seiko schade ondervindt omdat de onderscheidende kracht van het merk van Arbeid wordt aangetast; immers het voor de Seiko horloges in dit geval kenmerkende deel ("olympic") is identiek aan de merknaam waaronder Arbeid haar produkten op de markt brengt; (c) dat Seiko zich niet kan beroepen op het van het I.O.C. verkregen recht om als exclusief en officieel tijdwaarnemer promotie-aktiviteiten te ontplooien omdat het I.O.C. (en met haar het N.O.C.) niet het recht heeft de ten processe bedoelde horloges in de handel te brengen en zij derhalve aan derden niet meer rechten kan overdragen dan zij zelf heeft. 4. Het verweer van Seiko, het I.O.C. en het N.O.C. Door Seiko en/of het I.O.C. en/of het N.O.C, zijn de volgende verweren gevoerd. 4.1 Arbeid heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen: in de eerste plaats omdat Arbeid te lang gewacht heeft met het instellen van haar vordering en in de tweede plaats omdat de actie voorbij is en enkele winkels de horloges nog slechts mondjesmaat in voorraad hebben terwijl andere winkels inmiddels zijn uitverkocht; de groothandel heeft geen horloges meer in voorraad. 4.2 Het merk waarop Arbeid zich beroept kan misleiding teweegbrengen en dus aan nietigverklaring blootstaan als bedoeld in artikel 4 aanhef en sub 2 jo. art. 14A aanhef en sub lc van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna: BMW). Immers kan het merk van Arbeid de suggestie wekken dat (ook) deze produkten van Arbeid op basis van sponsoring of van enige andere relatie tot hét I.O.C, het N.O.C, of de Olympische Spelen in het verkeer worden gebracht. Arbeid werkt dit bovendien in de hand door in reclame-uitingen gebruik te maken van het symbool van de olympische ringen, op welk gebruik zij geen recht heeft. Daarom mag voorshands in dit tekort geding niet worden uitgegaan van geldigheid van het woordmerk "olympic" waarop Arbeid zich beroept. 4.3 Het merkenrecht berust op een afweging van - aan de ene kant - de gerechtvaardigde behoefte van ondernemers om hun produkten of diensten door een onderscheidingsteken ten opzichte van de produkten en diensten van anderen te individualiseren en - aan de andere kant - de gerechtvaardigde behoefte van andere ondernemers om vrij te kunnen beschikken over het scala van aanduidingen en refererende mededelingen die bij het aanbieden van produkten of diensten gebruikt kunnen worden en waarop concurrenten geen monopolierechten mogen claimen. In dit geval: door het woord "olympic" te kiezen belet Arbeid Seiko om op rechtmatige wijze tot uitdrukking te brengen dat Seiko in tegenstelling tot Arbeid wèl officiële betrekkingen met de Olympische Spelen onderhoudt. 4.4 Het bepaalde in artikel 13 A aanhef en onder 1. van de BMW moet worden gezien als "gebruik ter onderscheiding van waren en diensten" en is thans derhalve niet van toepassing omdat Seiko de aanduiding "olympic" niet gebruikt ter onderscheiding van haar waren van die van anderen, maar als verwijzing naar de Olympische Spelen. 4.5 Het bepaalde in artikel 13A aanhef en onder 2. van de BMW betreft ieder ander gebruik, zonder geldige reden, onder omstandigheden die schade kunnen opleveren voor de merkhouder en is thans evenmin van toepassing. Voorzover Arbeid inderdaad schade lijdt beroept Seiko zich op het feit dat zij door het I.O.C. is aangewezen als de officiële tijdwaarnemer van de Olympische Spelen van 1992 te Barcelona en bevoegd is dit uit te dragen. Seiko doet dit door op een bescheiden plaats op de wijzerplaat van haar horloges het woord "olympic" te gebruiken. 5. De beoordeling. 5.1 Gelet op artikel 37 BMW wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de President van deze rechtbank bevoegd is van het geschil kennis te nemen daar Seiko is gevestigd

323

binnen het arrondissement Rotterdam. 5.2 Het verweer dat Arbeid geen spoedeisend belang heeft omdat zij te lang zou hebben gewacht en dat de aktie inmiddels voorbij is, wordt verworpen. De behoefte aan een onmiddellijke voorziening gaat niet zonder meer verloren door de omstandigheid dat Arbeid met het vragen van die voorziening heeft gewacht. Partijen moeten met elkaar kunnen onderhandelen zonder dat het recht wordt prijsgegeven om de president in kort geding te adiëren. Door Arbeid is onweersproken gesteld dat zij geprobeerd heeft om met Seiko in minnelijk overleg tot een oplossing te geraken, zodat wij van de juistheid van die stelling uitgaan. De bereidwillige houding van Arbeid mag er niet toe leiden dat zij thans het slachtoffer wordt van haar eigen welwillendheid. Bovendien is ter terechtzitting aannemelijk geworden, dat een aantal winkeliers nog horloges als ten processe bedoeld in voorraad hebben en ten verkoop aanbieden. De mogelijkheid dat uit de verkoop schade ontstaat voor Arbeid is op zich al voldoende om een zaak spoedeisend te maken. 5.3 Anders dan gedaagden stellen (zie 4.2) gaan Wij ervan uit dat Arbeid voor wat betreft de (woord)merknaam "olympic" een rechtscheppend depot heeft verricht. Van misleiding in de zin van artikel 4 sub 2 BMW is naar Ons voorlopig oordeel geen sprake. Bovendien hebben noch Seiko noch andere belanghebbenden (waaronder gedaagden) een nietigheidsaktie op grond van artikel 14A sub 1 sub a (of c) BMW, waaraan geen termijn is verbonden, ingesteld. Mede gelet hierop gaat het in dit kort geding te ver om de geldigheid van het onder nr. 022026 gedeponeerde woordmerk olympic" in twijfel te trekken. Daaraan doet niet af dat Arbeid onder nr. 022025 een beeldmerk heeft gedeponeerd waarop mede vijf olympische ringen staan afgebeeld. 5.4 In dit kort geding staat daarom thans centraal de vraag of het gebruik door Seiko van de met het merk van Arbeid ("Olympic") overeenstemmende aanduiding "olympic" valt onder "het gebruik" voor waren als bedoeld in artikel 13A sub 1 BMW dan wel onder "elk ander gebruik" als bedoeld in artikel 13A sub 2 BMW. 5.5 Artikel 13A aanhef en sub 1 BMW. Beschouwing van de horloges van partijen leert dat het horloge van Arbeid in kapitalen de aanduiding "OLYMPIC" voert en het horloge van Seiko in kapitalen de aanduiding "SEIKO" en daaronder minder prominent de toevoeging "olympic", waarmee de wijzerplaat van het horloge van Seiko op dit onderdeel weliswaar in beschrijvende zin overeenstemt met die van Arbeid maar naar Ons voorlopig oordeel niet in zodanige mate dat het horloge van Seiko zich aldus niet in voldoende mate onderscheidt van dat van Arbeid. Arbeid kan zich derhalve niet met vrucht beroepen op artikel 13A aanhef en sub 1 BMW. 5.6 Mede gelet op de inhoud van de rondom de horloges gevoerde publiciteit, het tijdelijke karakter van Seiko s verkoopaktie en de gelimiteerde oplage van de horloges is komen vast te staan dat Seiko de aanduiding "olympic" ook niet gebruikt om zich daarmee te onderscheiden van het horloge van Arbeid doch slechts om daarmee uit te dragen dat zij sponsor is van de Olympische Spelen 1992 en door het I.O.C. is aangewezen als de officiële tijdwaarnemer van die Spelen. 5.7 Artikel 13A aanhef en sub 2 BMW. Bij de toepassing van het tweede onderdeel spelen de volgende elementen een rol: dat "bij ander gebruik" schade aannemelijk is, tenzij de aangesprokene kan aantonen dat zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke aan dat gebruik het in beginsel onrechtmatig karakter ontnemen, en dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij zich niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder

324


toegebrachte schade - van dat gebruik onthoudt. 5.8 Arbeid heeft ten betoge dat de mogelijkheid van schade bestaat in het bijzonder aangevoerd, dat het onderscheidend vermogen wordt aangetast. Die mogelijkheid is niet geheel denkbeeldig te achten. Daar tegenover staat dat Seiko naar Ons voorlopig oordeel aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de toevoeging "olympic" wordt gerechtvaardigd door een zodanig bijzondere omstandigheid, dat van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij zich van dat gebruik onthoudt, ondanks de door dat gebruik mogelijk aan de merkhouder toe te brengen schade. De bijzondere omstandigheid en noodzaak als hiervoor bedoeld is daarin gelegen dat Seiko, een internationaal vermaard fabrikant van horloges en andere tijdmeetinstrumenten, als officieel sponsor van de Olympische Spelen 1992 optreedt en bevoegd is zich publiekelijk als zodanig en als officieel tijdwaarnemer van die Olympische Spelen te afficheren, hetgeen naar Ons voorlopig oordeel het gebruik van het woord "olympic" op de horloges, die Seiko in een beperkte oplage in het kader van de Olympische Spelen ten verkoop aanbiedt, rechtvaardigt. Daarbij hebben wij tevens in aanmerking genomen dat de aanduiding "olympic" op de wijzerplaat minder prominent staat afgebeeld dan de merknaam "seiko" en de aanduiding ook overigens - naar is gebleken in de door Seiko verspreide folders, alsmede in de ter zitting getoonde Ster-spot en andere reclamemateriaal - in een naar de Olympische Spelen 1992 verwijzende context en steeds in samenhang met de merknaam "seiko" wordt gebruikt. 5.9 Uit het hiervoor overwogene volgt, dat de vorderingen van Arbeid zullen worden afgewezen. Arbeid zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. 6. De beslissing. De President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam rechtdoende in kort geding: Wijst af de vordering van Arbeid. Veroordeelt Arbeid in de kosten van dit kort geding, tot op heden aan de zijde van Seiko begroot op ƒ 250,- aan verschotten en op ƒ 1.200,- aan salaris voor de procureur en aan de zijde van het I.O.C. en het N.O.C, in totaal begroot op ƒ250,- aan verschotten en op ƒ 1.200,- aan salaris voor de procureur. Enz. ') Onderscheiden, misleiden en beschrijven. Tegen de tijd dat de Olympische Spelen worden gehouden, brengt men net als wanneer de WK-voetbal plaatsvinden, produkten in het verkeer die op de een of andere wijze naar die spelen verwijzen. Daarbij zal men ook gebruik maken van het woord "olympisch" of het Engelse "olympic". Dat gegeven op zich betekent niet dat niemand een merkrecht op OLYMPIC kan vestigen, bijvoorbeeld omdat het misleidend zou zijn. Daar staat tegenover, dat degene die een merkrecht op dat woord heeft gevestigd, zich niet kan verzetten tegen een gebruik van het woord in de betekenis die het heeft, dus in beschrijvende of toespelende zin. Dat beginsel vinden we in het Juicy Fruit arrest van het BenGH (B.I.E. 1983, p. 63) tot uitdrukking gebracht, maar ook in artikel 2 BMW, dat het de drager van een naam toestaat die naam te gebruiken ondanks het bestaan van een daarmee overeenstemmend merk, mits niet als merk. In de onderhavige zaak diende mitsdien te worden onderzocht of Seiko "olympic" als merk gebruikte. Neen, vond de rechter. Daarover kun je echter van mening verschillen. Uit het vonnis blijkt immers, dat Seiko "olympic" in kleinere letters direct onder haar in grote letters afgebeelde merk SEIKO had vermeld. Verdedigbaar is dat zij daarmede het merk

17 oktober 1994

SEIKO OLYMPIC gebruikt. Er zou duidelijk slechts sprake zijn geweest van een gebruik in beschrijvende zin, wanneer een aanduiding als "olympic sponsor" o.i.d. ware gebruikt. Het lijkt een gelukkiger oplossing in dit soort gevallen de overeenstemming van de hand te wijzen, zoals de president - eigenlijk ten overvloede - deed. De wijze waarop hij de overeenstemming beoordeelt, is echter niet juist. Hij vergelijkt de beide wijzerplaten met elkaar, in plaats van het gebruik dat Seiko maakt van het teken OLYMPIC te vergelijken met het merk, zoals het gedeponeerd is. Voor wat betreft de toetsing aan artikel 13A, lid 1 onder 2 meent de president dat Seiko een geldige reden heeft. Het is de vraag of die benadering spoort met het zware "onoverkomelijke noodzaak"-criterium van het BenGH (Klarein, B.I.E. 1975, p. 183). Hij kwalificeert die onoverkomelijke noodzaak als een "bijzondere omstandigheid". Het lijkt mij niet vol te houden dat er voor Seiko een noodzaak is op deze wijze mede te delen dat zij sponsor is. Ook hier zal de oplossing gezocht moeten worden in de afwezigheid van overeenstemming. Ste.

Nr 89. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 februari 1994. (ANP/NPA) Mr E.J. Numann. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j° art. 13 onder A Benelux Merkenwet. Omdat in hoge mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat in een hoofdprocedure de vervallenverklaring van gedaagdes recht op het merk NPA zal worden uitgesproken met doorhaling van het depot daarvan, zal in dit kort geding verder aan het bestaan van dat depot worden voorbijgegaan. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Niet aannemelijk is dat gedaagde de afkorting NPA slechts ter aanduiding van haar onderneming gebruikt. Het mag als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat persbureaus en andere organisaties die nieuwsvoorziening verzorgen, zoals gedaagde, hun berichten op de telex-, fax- en computernetwerken vergezeld doen gaan van hun, veelal afgekorte naam, die dan niet slechts de nieuwsbron - en daarmede de betreffende onderneming aanduidt, doch tevens de door die onderneming geleverde dienst onderscheidt. Een aanwijzing daarvoor vormt ook het feit dat gedaagde aanleiding heeft gevonden NPA als dienstmerk te deponeren. Gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk ANP, vertonen dit merk en het teken NPA elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met de afkorting NPA associaties worden gewekt met het merk ANP. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Het gebruik van de (handels)naam "Netherlands Press Association" in het verleden levert geen geldige reden op voor het gebruik nu van de niet eerder gehanteerde afkorting NPA als handelsnaam. Stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP te 's-Gravenhage, eiseres [in kort geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te

17 oktober 1994


Amsterdam, tegen Coöperatieve Vereniging Gemeenschappelijke Pers Dienst/Netherlands Press Association W.A., thans geheten: Nederlandse Pers Associatie (NPA)/Netherlands Press Association W.A. te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R. Laret. 1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a. Eiseres is opgericht in 1934 en is sedertdien werkzaam als persbureau dat als zodanig diensten verleent op het gebied van nieuwsvoorziening ten behoeve van de pers en van andere media, dat sedert tientallen jaren belast is met de redaktie, produktie en presentatie van de nieuwsbulletins op de Nederlandse radio, bekend als de "Radionieuwsdienst ANP" en dat daarnaast aanverwante diensten verricht in de vorm van nieuwstelefoonlijnen, Teletekst-nieuwspagina's en foto- en grafiekendiensten. Eiseres geniet, in het bijzonder onder de haar handelsnaam "ANP", hier te lande vanouds grote bekendheid en een zeer goede reputatie. b. Eiseres is gerechtigde tot enkele Benelux-depots van dienst(woord)merken, waaronder "ANP-NIEUWSTELEFOON", "ANP-SPORTLIJN" en "RADIONIEUWSDIENST VERZORGD DOOR HET ANP", welke dateren van 1987 (met een beroep op verkregen recht, teruggaande tot 1986, resp. 1976). Op 22 december 1993 heeft eiseres voorts bij het Benelux-Merkenbureau een depot verricht van het dienst(woord)merk "ANP" voor - kort gezegd - onafhankelijke nieuwsdiensten d.m.v. tekst, beeld en geluid, alsmede het uitzenden van radio- en televisieprogramma's en het maken van fotografische werken. c. Gedaagde is in 1936 als vereniging opgericht onder de naam "GEMEENSCHAPPELIJKE PERSDIENST" als samenwerkingsverband van dagbladuitgevers, met als taak het verzorgen van de nieuwsvoorziening voor de leden. In 1985 heeft gedaagde haar rechtsvorm omgezet in een coöperatieve vereniging W.A. en haar statutaire naam gewijzigd in "COÖPERATIEVE VERENIGING GEMEENSCHAPPELIJKE PERSDIENST/NETHERLANDS PRESS ASSOCIATION W.A.". d. Op 14 januari 1987 heeft gedaagde bij het Benelux-Merkenbureau het dienst(woord)merk "NPA" gedeponeerd voor (onder meer) het vergaren en distribueren van berichten en voor persagentschappen. Bij dat depot is, op de voet van het bepaalde in art. 41 Benelux-Merkenwet (BMW), een beroep gedaan op een verkregen recht sedert 1936. Eiseres heeft intussen gedaagde voor deze rechtbank gedagvaard (dan wel zal dit op korte termijn doen) terzake van vervallenverklaring van het evenbedoelde merkrecht ingevolge art. 5 sub 3 BMW en doorhaling van de inschrijving. e. Eind 1992 werd het voornemen bekend van gedaagde en de "Stichting Pers Unie" - eveneens een samenwerkingsverband van dagbladen - om tot een samengaan te geraken. Aan dat voornemen is uitvoering gegeven doordat de Persunie per 1 januari 1994 is opgehouden te bestaan en is opgegaan in gedaagde. Bij die gelegenheid heeft gedaagde haar naam gewijzigd in "NEDERLANDSE PERS ASSOCIATIE (NPA)/ NETHERLANDS PRESS ASSOCIATION". f. Gedaagde heeft zich, in elk geval tot 1985, bij gebruik van een afkorting altijd aangeduid als "GPD". Thans bedient zij zich van de afkorting "NPA". 2. Tegen dit laatste - het gebruik van de afgekorte aanduiding "NPA" - keert eiseres zich in dit kort geding. Zij doet haar vordering steunen zowel (met een beroep op haar handelsnaam "ANP") op art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) als (met een beroep op haar recht op het dienstmerk "ANP") op art. 5a Hnw en art. 13A BMW en voert daartoe aan - voor wat betreft de ingeroepen handelsnaam - dat de door gedaagde gevoerde handelsnaam "NPA" slechts in geringe mate afwijkt van

325

haar handelsnaam en merk "ANP" en dat als gevolg daarvan verwarring bij het publiek te duchten is. Aan haar op art. 13 A BMW gebaseerde vordering legt eiseres de stelling ten grondslag dat het door gedaagde gebruikte teken "NPA" overeenstemt met haar merk "ANP" en wordt gebruikt ter onderscheiding van de diensten waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven, resp. door gedaagde wordt gebruikt onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres daardoor schade kan worden toegebracht. Bij dit alles acht eiseres gedaagdes merkinschrijving, bedoeld in r.o. 1 onder d., zonder betekenis, gelet op de door haar ingestelde vordering tot vervallenverklaring van dat merkrecht en doorhaling der inschrijving. 3. Gedaagde voert gemotiveerd verweer, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. Dat eiseres een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen heeft is door gedaagde niet betwist en volgt ook uit de aard van het gevorderde. De bevoegdheid van de president van deze rechtbank volgt uit het bepaalde in art. 37A BMW. 4. Vooropgesteld moet worden dat gedaagde de stelling van eiseres dat zij zich ook na haar naamswijziging van 1985 in afgekorte vorm als "GPD" is blijven aanduiden en de afkorting "NPA" eerst sedert de fusie tussen GPD en SPU is gaan gebruiken, niet weersproken heeft. Gedaagde heeft in dit verband slechts aangevoerd dat zij reeds tientallen jaren, ook in Nederland, mede de naam "Netherlands Press Association" voert, doch niet dat de toenmalige, alom als "GPD" bekend staande Gemeenschappelijke Persdienst zich ook van de afkorting "NPA" bediende. Van hantering van die afkorting binnen het Benelux-gebied is ook niet gebleken; integendeel vermeldt gedaagdes briefpapier, zoals zij dat drie maanden geleden nog gebruikte (prod. 2 eiseres), slechts de afkorting "GPD". Dat brengt mede dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat in de in r.o. 1 onder d. bedoelde procedure de vervallenverklaring van gedaagdes recht op het merk "NPA" zal worden uitgesproken met doorhaling van het depot daarvan. In dit kort geding zal daarom verder aan het bestaan van dat depot worden voorbijgegaan. 5. Allereerst zal de merkenrechtelijke grondslag van de vordering worden onderzocht. Afgezien van de (hierna te bespreken) vraag of "ANP" en "NPA" overeenstemmende tekens in de zin van art. 13A BMW zijn, is daarvoor van belang of gedaagde de gewraakte afkorting slechts als handelsnaam gebruikt, zoals zij stelt, of mede ter onderscheiding van haar diensten, zoals eiseres betoogt. In het laatste geval kan eiseres zich immers - aangenomen dat de tekens overeenstemmend geoordeeld moeten worden - ingevolge art. 13A onder 1 BMW zonder meer tegen zodanig gebruik verzetten, terwijl haar dat recht blijkens art. 13A sub 2 BMW tegen handelsnaamgebruik slechts toekomt indien het bestreden gebruik plaatsvindt zonder geldige reden, in het economisch verkeer en onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres schade kan worden toegebracht. 6. Dat gedaagde de afkorting "NPA" slechts ter aanduiding van haar onderneming gebruikt is niet aannemelijk. Het mag als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat persbureaus en andere organisaties die nieuwsvoorziening verzorgen, zoals gedaagde, hun berichten op de telex-, fax- en computernetwerken vergezeld doen gaan van hun, veelal afgekorte, naam, die dan niet slechts de nieuwsbron - en daarmede de betreffende onderneming - aanduidt, doch tevens de door die onderneming geleverde dienst onderscheidt. Een aanwijzing daarvoor vormt ook het feit dat gedaagde aanleiding heeft gevonden "NPA" als dienstmerk te deponeren. Indien overeenstemming van de tekens aanwezig geoordeeld moet worden, dient gedaagde het gebruik van het teken "NPA" ter onderscheiding van haar diensten derhalve in elk geval te staken. 7. Tegen het gebruik van "NPA" als handelsnaam kan

326


eiseres zich op grond van haar merkrecht slechts verzetten indien aan de aan het slot van r.o. 5 genoemde voorwaarden is voldaan. Gedaagde heeft niet willen bestrijden dat bedoeld gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer. Wel betwist zij zonder geldige reden te handelen, waartoe zij zich erop beroept dat zij reeds tientallen jaren, ook in Nederland, zonder bezwaar van welke zijde ook, (mede) de benaming "Netherlands Press Association" voert en dat "NPA" daarvan de logische afkorting is. 8. Dat betoog kan gedaagde niet baten, aangezien het gebruik van de (handels)naam "Netherlands Press Association" in het verleden geen geldige reden oplevert voor het gebruik van de niet eerder gehanteerde afkorting "NPA" thans, al was het slechts omdat aan gedaagde andere mogelijkheden tot afkorting van haar handelsnaam ten dienste staan, die in elk geval niet geacht kunnen worden overeen te stemmen met het merk van eiseres, zoals (het namens eiseres gesuggereerde) "NEPA", of bijvoorbeeld "NEPAS". 9. De vraag of het gebruik van de handelsnaam "NPA" door gedaagde onder zodanige omstandigheden plaatsvindt dat eiseres schade kan worden toegebracht, lost zich op in de hierna te bespreken kwestie van de overeenstemming der tekens. Indien overeenstemming tussen eiseresses merk en gedaagdes handelsnaam moet worden aangenomen (bij gelijksoortigheid van de geleverde diensten), behoeft het immers geen nader betoog dat het gebruik van die alsdan als verwarringwekkend te bestempelen handelsnaam schadelijk voor eiseres kan zijn. Het voeren van die handelsnaam is gedaagde in dat geval ook ingevolge art. 5a Hnw niet toegestaan. Dat de diensten ter onderscheiding waarvan eiseres haar merk gebruikt voor een deel - nieuwsvoorziening aan dagbladen - dezelfde, althans soortgelijk zijn aan de diensten die gedaagde levert, is in dit geding niet bestreden. 10. Het vorenoverwogene brengt mede dat voor de toewijsbaarheid van de (merkenrechtelijke) vordering van eiseres beslissend is of het merk "ANP" en het teken "NPA" overeenstemmend zijn in de zin van de BMW. De daarvoor te hanteren maatstaf is of, mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk "ANP", dit merk en het teken "NPA", elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met de afkorting "NPA" associaties worden gewekt met het merk "ANP". 11. Naar het voorlopig oordeel van de president is dat het geval. Het gaat hier niet om twee volgens de normale (taal)morfologische regels uit dezelfde letters gevormde woorden, doch om twee afkortingen die uit dezelfde drie letters zijn opgebouwd (waarvan de combinatie NP in die volgorde in beide afkortingen voorkomt). Het is een algemene ervaringsregel dat bij het (visueel of auditief) waarnemen van afkortingen geringe met andere afkortingen bestaande verschillen minder gemakkelijk worden opgemerkt - waardoor bij het reproduceren daarvan ook eerder vergissingen worden gemaakt - dan in het geval van normaal uitspreekbare (d.w.z. naar de regels der morfologie gevormde) woorden. Aan gedaagde kan worden toegegeven dat een verschillende aanvangsletter dat associatiegevaar kan verminderen, doch daar staat in het onderhavige geval tegenover dat de aanduiding "ANP" hier te lande zeer grote bekendheid geniet en naar namens gedaagde ook is betoogd - onmiddellijk met eiseres en haar nieuwsvoorziening in verband wordt gebracht, zodat het een zeer grote onderscheidende kracht bezit. 12. Gedaagdes stelling dat het in aanmerking komende publiek - afgezien van incidentele leveranciers van meubilair en dergelijke om wier associaties eiseres zich ook wel niet zal bekommeren - slechts bestaat uit haar

17 oktober 1994

eigen leden en potentiële nieuwsbronnen en daarmede uit "welingelichte" personen, die voldoende op de hoogte zijn van de bestaande persbureaus om niet aan de gevreesde associatie ten prooi te vallen, gaat niet op. Die veronderstelling wordt reeds gelogenstraft door tenminste twee van de door eiseres aangetoonde gevallen van verwarring (prod. 9 en 10), waarbij een voor gedaagde bestemde en haar naam, resp. "NPA" dragende envelop voorzien was van een adres (postbusnummer) van eiseres, welke zendingen afkomstig waren van onderscheidenlijk de Provinciale Zeeuwse Courant (lid van gedaagde zelf) en de NOS. Bovendien kan niet staande worden gehouden dat het relevante publiek uitsluitend uit de door gedaagde genoemde categorieën van deskundigen bestaat, aangezien toch ook met zekere regelmaat burgers van buiten de perswereld - besturen van allerlei instellingen en organisaties bijvoorbeeld - persberichten willen doen uitgaan naar het ANP en dan, niet of minder goed op de hoogte dan de in de perswereld ingevoerden, het slachtoffer van een vergissing kunnen worden. Tenslotte behoren ook de lezers van kranten die bij hun berichtgeving de bron plegen te vermelden tot het relevante publiek: regelmatige confrontatie van die lezers met vermelding van de nieuwsbron NPA zal afbreuk doen aan de onderscheidende kracht van het merk ANP. Gedaagde heeft er ook nog op gewezen dat aan associatie in de weg staat dat bij de afkorting ANP het lidwoord "het" behoort en bij NPA het lidwoord "de". Nog afgezien daarvan dat er niet op kan worden vertrouwd dat het taalgebruik van anderen in dit opzicht steeds correct zal zijn (getuige bijvoorbeeld het lot van het tegenwoordig dikwijls als "het NRC" aangeduide dagblad), werpt dit argument geen gewicht in de schaal, nu afkortingen van persbureaus als herkomstaanduiding van nieuwsberichten in de regel juist zonder lidwoord worden gebezigd (zoals de door eiseres als prod. 6 overgelegde kranteberichten ook laten zien). 13. Al het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat gedaagde met het voeren van de handelsnaam en van het merk "NPA" binnen de Benelux inbreuk maakt op eiseresses uitsluitende recht op haar merk "ANP". Het leidt voorts tot het oordeel dat gedaagde met het voeren van die handelsnaam mede inbreuk maakt op het recht van eiseres op haar handelsnaam "ANP", nu eerstgenoemde slechts in geringe mate afwijkt van laatstgenoemde, beide partijen landelijk werkzaam zijn en, zoals reeds werd overwogen, door het gebruik van die naam bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van eiseres en gedaagde te duchten valt. 14. Het gevraagde verbod is derhalve, invoege als na te melden, toewijsbaar, zij het dat gedaagde enig respijt zal worden gegund. Als de in het ongelijk gestelde partij dient gedaagde in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing: De President Verbiedt gedaagde ingaande vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen het Benelux-gebied als handelsnaam dan wel als merk van de aanduiding "NPA", dan wel van enige andere met het merk "ANP" van eiseres overeenstemmende aanduiding, dan wel van een andere niet of slechts in geringe mate van eiseresses handelsnaam "ANP" afwijkende handelsnaam; Bepaalt dat gedaagde een dwangsom zal verbeuren van ƒ 20.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel van ƒ5.000,- voor iedere dag dat gedaagde dit verbod mocht overtreden, zulks ter keuze van eiseres; Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.790,-; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

17 oktober 1994


327

tekeningen of modellen (BTMW) aan de woonplaats van gedaagde sub 2. (testkamers) 4.2 HAL heeft onweersproken gesteld dat het litigieuze testmateriaal door haar in de handel wordt gebracht. Mrs J.J. Brinkhof, R.A. Grootoonk en Gedaagde sub 1 is slechts de holding en heeft niets met M. Wellink-Volmer. het in het verkeer brengen van testmateriaal van doen. De vorderingen voorzover gericht tegen gedaagde sub Art. 2 onder 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. 1 zullen daarom worden afgewezen met veroordeling van Van der Bend in de kosten van gedaagde sub 1, begroot Niet aannemelijk geacht dat de vierkante vorm van de op nihil. testkamers die deel uitmaken van het als model gedeponeerde diagnostisch testmateriaal noodzakelijk is voor het 4.3 Vervolgens stelt HAL dat de door Van der Bend verkrijgen van een technisch effect, nu blijkt dat met elke verrichte depots nietig zijn op grond van art. 2 lid 1 niet ronde ("patchtest"-) vorm hetzelfde resultaat kan BTMW omdat de vierkante vorm van de testkamers worden bereikt als met de vierkante. noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Art. 4, aanhef en onder 1, aanhef en sub a BTMW. Dit verweer slaagt. Zelfs als de door HAL ingeroepen, in landen als de V.S. In de door Van der Bend overgelegde brochure "Van en Canada verleende octrooien betrekking zouden hebben op der Bend square chambers" staat ondermeer te lezen: vierkante diagnostische testkamertjes als de onderhavige "Deze nieuwe patch test chamber combineert alle twee modellen of daarmee slechts ondergeschikte verschillen voordelen van de chamber-technieken: zouden vertonen, is het bestaan van die octrooien in die VIERKANTE VORM. Dit is één van de differenlanden op zichzelf onvoldoende om bekendheid in de tieel diagnostische kenmerken, die bij contactallerBenelux aannemelijk te oordelen. Hetzelfde geldt voor de gisch onderzoek een "delayed-type" allergische overige door HAL overgelegde bescheiden: zie nader het reactie onderscheiden van een toxische reactie. arrest. Gezien de gemotiveerde betwisting door Van der Bend van de feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van BETERE AFDRUK OP DE HUID. gebruik van diagnostische testkamertjes met de vierkante vorm zonder en square chambers geeft een betere indicatie via de met hechtpleister in de Benelux voor de depotdata, had het afdruk op de huid na verwijderen van de patchop de weg van HAL gelegen bescheiden over te leggen die testers." die bekendheid alsnog aannemelijk konden maken. In de door HAL overgelegde brochure van de zelfde naam heet het: Art. 14 onder 1 BTMW. "The new test chamber combines all the advantages Voor de vraag of slechts sprake is van ondergeschikte of chamber technique with a square application verschillen is van belang dat het produkt van HAL en het area for the allergen. This makes it easier to diffeprodukt waarvan het uiterlijk door Van der Bend als model rentiate between allergie test reactions and toxic gedeponeerd is, dezelfde gebruiksfunctie hebben. reactions, since an allergie reaction often results in Het feit dat het uiterlijk van het produkt van HAL en het a more diffuse, circular skin infiltration, while a door Van der Bend gedeponeerde model in hoofdzaak toxic reaction causes local tissue damage that overeenstemmen, omdat deze elk in zijn geheel beschouwd, corresponds to the shape of the test chamber". zoveel gelijkenis vertonen dat daardoor, mede gezien Hieruit blijkt dat de karakteristieke kenmerken van de voornoemde identieke gebruiksfunctie, het publiek de modellen van Van der Bend, en met name de vierkante bedoelde produkten gemakkelijk met elkaar zal kunnen vorm, ook naar de woorden van Van der Bend zelf verwarren, is voldoende om aan te nemen dat het produkt noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch van HAL een uiterlijk vertoont dat met het door Van der effect. Niet gezegd kan worden dat de gekozen vorm Bend gedeponeerde model slechts ondergeschikte verschillen (uitsluitend) dient om het produkt van Van der Bend zich vertoont. De door HAL genoemde punten van verschil te laten onderscheiden van de produkten van anderen kunnen daaraan niet afdoen omdat deze van zo ondergedoor middel van de onderscheidende kracht van het schikte betekenis zijn in het totaalbeeld dat het model en het uiterlijk van zijn produkt. uiterlijk van het produkt van HAL elk bij het publiek zal Weliswaar stelt van der Bend dat ook met andere achterlaten, dat deze worden overheerst door de punten van vormen dan de vierkante hetzelfde technisch effect kan overeenstemming daarin. Daarbij komt dat de door HAL worden bereikt, maar de president is met HAL van genoemde verschillen in grootte van de pleister en die van de oordeel dat deze vormen (gedacht kan worden aan kamertjes reeds irrelevant zijn omdat uit het inschrijvings- veelhoeken anders dan het vierkant) daartoe minder bewijs van het gedeponeerde model - en daar gaat het om - geschikt zijn. blijkt dat (bepaalde) afmetingen niet (als kenmerkende 4.4 De conclusie luidt dat de depots van Van der Bend eigenschap) zijn vermeld. reeds op de hier aangevoerde grond een eventuele nietigheidsactie niet zullen overleven. Het verweer van nietnieuwheid van de gedeponeerde modellen kan dus buiten Van der Bend B.V. te Brielle, appellante [in kort beschouwing blijven. geding], procureur Mr S. de Wit, advocaat Mr R.H. Stam Eveneens kan buiten beschouwing blijven of het te 's-Gravenhage, produkt van HAL inbreuk maakt op het (in dit geval tegen uitsluitend relevante) depot van 5 juli 1988 of daar mee 1. Haarlems Allergenen Laboratorium B.V. te Haarmeer dan ondergeschikte verschillen vertoont. lem, en 2. HAL Allergenen Laboratorium B.V. te Haarlem, 4.5 De door Van der Bend gevraagde voorzieningen geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr E. Kars, dienen dus te worden geweigerd, met veroordeling van advocaat Mr E. Bongers te Haarlem. Van der Bend in de kosten van deze procedure. Nr 90. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 22 april 1993.

a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 26 augustus 1991 (Mr H.J. van den Hul). 4. Beoordeling van het geschil 4.1 De President ontleent zijn bevoegdheid op grond van artikel 29 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake

Beslissing De president, rechtdoende in kort geding: Verleent het gevraagde verstek tegen gedaagde sub 2. Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt Van der Bend in de kosten van deze procedure, aan de zijde van gedaagden tot op deze

328


uitspraak begroot op nihil en aan de zijde van verweerster op ƒ 950,-. Enz.

17 oktober 1994

4.3 1.1

b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 3. Nu Van der Bend geen grief richt, noch bezwaar maakt tegen de afwijzing door de President van haar vordering jegens geïntimeerde sub 1, is het hof met laatstgenoemde van oordeel dat zij ten onrechte in het onderhavige hoger beroep is gedagvaard. Derhalve zal Van der Bend niet ontvankelijk worden verklaard in haar appel jegens en veroordeeld worden in de proceskosten van geïntimeerde sub 1, welke op nihil begroot worden. 4. Onder de feiten - sub 2 van het vonnis - staat vermeld dat Van der Bend rechthebbende (onder meer) in de Benelux is (onder andere) op een model (voor het uiterlijk van diagnostisch testmateriaal) gedeponeerd op 31 augustus 1984 onder nr. DM/004149. Uit het - in beide instanties - overgelegde inschrijvingsbewijs van dit depot blijkt dat het hier gaat om een internationaal depot dat zich juist niet uitstrekt tot de Benelux, maar waarbij een beroep gedaan is op prioriteit gegrond op het Benelux-depot d.d. 12 maart 1984, nr. 58803-01, van welk depot ook een inschrijvingsbewijs is overgelegd. Nu in het vonnis sub 2 staat dat Van der Bend op grond van eerstgenoemd modeldepot rechthebbende in de Benelux is en dat HAL in de Benelux testmateriaal op de markt brengt, kan de President - en ook Van der Bend in haar inleidende dagvaarding - geen ander depot bedoeld hebben dan het ook uit 1984 daterende Benelux-depot en berust de vermelding van een ander(e) dag, maand en nummer op een vergissing. Deze visie blijkt ook uit de op dit punt onweersproken pleitnotities in eerste instantie (bv. sub 6, 17, 18, 19, 20 en 23) van de zijde van Van der Bend en uit de - onweersproken - bevestiging van deze visie ten pleidooie in hoger beroep van diezelfde zijde. 4.1 Gezien het feit dat voornoemd beroep op prioriteit voor het internationale depot gebaseerd is op het Benelux-depot, gaat het hof er van uit dat de in het vonnis sub 2 m.b.t. het internationale depot weergegeven tekeningen, van welke partijen bovendien steeds - naast die van na te noemen modeldepot van 1988 - zijn uitgegaan, ook een weergave zijn van het model waarvoor het onderhavige Benelux-depot is verricht. 4.2 In aanmerking genomen het sub 4 en 4.1 overwogene en het niet bestreden zijn in hoger beroep van de sub 2 van het vonnis weergegeven feiten, gaat het hof van het volgende uit: a) Van der Bend is in de Benelux rechthebbende op modellen voor het uiterlijk van diagnostisch testmateriaal, resp. berustend op het Benelux-depot d.d. 12 maart 1984, nr. 58803-01 en op het - naar het hof begrijpt - internationale depot d.d. 5 juli 1988, nr. DM/011293, volgens wederom resp. - de sub 4.3 weergegeven tekeningen; b) HAL brengt in de Benelux diagnostisch testmateriaal op de markt; c) in alle gevallen gaat het - kort gezegd - om rijen van vijf vierkante testkamers voor het testen van reacties op contactallergenen; bij het model uit 1988 en het product van HAL zijn twee rijen van vijf kamers naast elkaar aangebracht op een hechtpleister.

ra

1.2

t«5S°a'

1.3 -»i

I^TS:

5. Met grief 1 en 2 bestrijdt Van der Bend het oordeel van de President dat het verweer van HAL slaagt dat de door Van der Bend verrichte depots nietig zijn op grond van art. 2 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW), omdat de voor de modellen van Van der Bend kenmerkende vierkante vorm (van de testkamers) noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. 5.1 Van der Bend heeft ook reeds in eerste instantie zie sub 4.3, laatste alinea van het vonnis - de bewering van HAL dat de vierkante vorm van de testkamers noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, c.q. het vergemakkelijken (in sommige gevallen) van het onderscheid tussen een allergische en een toxische reactie, gemotiveerd bestreden (o.a.) met haar stelling dat ook met andere vormen dan de vierkante, bv. drie-, zes- of achthoekige, voornoemd technisch effect kan worden verkregen. Ten pleidooie in hoger beroep heeft Van der Bend als realiter beschikbaar alternatief bovendien een rechthoek genoemd. Ondanks deze bestrijding heeft HAL, hoewel zulks mede gezien grief 1 op haar weg lag, haar voornoemde eigen bewering, alsook haar bewering dat de alternatieve vormen minder geschikt zijn, niet aannemelijk gemaakt. Met name heeft zij bv. niet een verklaring of publicatie van een deskundige overgelegd waarin gewezen wordt op economische, technische of andere nadelen bij de uitvoering of toepassing van de door Van der Bend genoemde alternatieve vormen. 5.2 Van der Bend daarentegen heeft in hoger beroep haar stelling wel aannemelijk gemaakt door de (als productie overgelegde) brief d.d. 1.3.'93 met een verklaring afkomstig van twee hoogleraren van de afdeling dermatologie, c.q. contactallergie, van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven, alwaar de onderhavige huidallergietests worden uitgevoerd. Uit deze brief blijkt onweersproken dat met elke niet ronde ('patchtest'-)vorm hetzelfde resultaat kan worden bereikt als met de vierkante. Alsdan is er reeds daarom geen noodzaak om de testkamers wél die vierkante vorm (als uiterlijk) te geven. Ter adstruering van haar stelling heeft Van der Bend voorts ten pleidooie getoond de op p. 8 van haar pleitnotities weergegeven - niet weersproken - testresultaten bij gebruik van vierkante, driehoekige, ronde en rechthoekige vormen (voor het - van elk testkamertje deel uitmakende - filtreerpapier waarop de verschillende stoffen worden aangebracht). 5.3 Uit het sub 5 tot en met 5.2 overwogene vloeit voort dat niet aannemelijk is geworden, dat de vierkante vorm van de testkamers noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Nu HAL hierop de nietigheid op grond van art. 2 lid 1 BTMW heeft

17 oktober 1994


gebaseerd, ontbreekt een reële mogelijkheid dat de onderhavige depots reeds op die grond een eventuele nietigheidsactie niet zullen overleven en slagen derhalve de grieven. 6. Het slagen van de grieven betekent echter niet reeds dat de sub 1 genoemde vordering van Van der Bend toewijsbaar is. HAL heeft nog andere weren aangevoerd waaraan de President destijds niet toe is gekomen en die nu wel bespreking behoeven. 7. HAL heeft ook betoogd dat de onderhavige depots nietig zijn op grond van art. 4 lid 1 sub a BTMW, omdat - volgens haar - reeds in de zestiger jaren diagnostische testkamertjes als de onderhavige bekend waren binnen de belanghebbende kring in de Benelux. 7.1 Om die bekendheid in de Benelux vóór 12 maart 1984 voor wat betreft de vierkante testkamertjes zonder pleister en vóór 5 juli '88 voor wat betreft deze kamertjes op hechtpleister aannemelijk te maken heeft HAL reeds in eerste instantie, onder overlegging van de betreffende octrooischriften, gewezen op drie (aanvragen voor) octrooien omstreeks 1960 in Canada en de V(erenigde) S(taten van Amerika). Zelfs als deze octrooien betrekking zouden hebben op vierkante diagnostische testkamertjes als de onderhavige twee modellen of daarmee slechts ondergeschikte verschillen zouden vertonen - Van der Bend betwist dit - is het bestaan van drie octrooien, c.q. octrooischriften, in landen als de V.S. en Canada - zoals Van der Bend terecht aanvoert - op zichzelf onvoldoende om bekendheid in de Benelux (in de zin van art. 4 lid 1 sub a BTMW) aannemelijk te oordelen. 7.2 Ook door de overige door HAL hiertoe reeds in eerste instantie overgelegde bescheiden, de in dit verband vage - deels door Van der Bend betwiste - verklaringen van H.P. Grolle en J. Gerber, beiden werkzaam voor het Duitse bedrijf Imtradex Service, en de brochures van diagnostisch testmateriaal (TRUE Test, Curatest en Finn Chamber) van twee Duitse bedrijven en een Fins bedrijf, is voornoemde bekendheid in de Benelux niet aannemelijk geworden. Dat, zoals Gerber verklaart, de vierkante vorm van de testkamertjes alsook het principe van twee rijen van die kamertjes op een pleister geen vinding is van Van der Bend, is irrelevant voor het nieuwheidsvereiste. De vage bewering van Gerber dat beide kenmerken reeds in de zestiger en zeventiger jaren bekend geworden zijn op basis van Amerikaanse en Finse patentaanvragen, zegt niets over feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring in de Benelux. Dit geldt ook voor de, eveneens vage, bewering van Grolle dat hij reeds in 1978 in de V.S. epikutaan testkamertjes in vierkante vorm onder ogen heeft gekregen. De beweringen over het in 1985 in Duitsland op pleister zetten van de Van der Bend-kamertjes en die over het tonen door Gerber aan Van der Bend van een dergelijk product in aanwezigheid van een (niet met name genoemde) derde eind mei '88 te Heidelberg op een 'Tagung* - indien al waar - zijn eveneens onvoldoende om tot die bekendheid te leiden, nu hieruit bv. niet blijkt dat zulke producten vóór 5 juli '88 in de Benelux op de markt zijn gebracht of aangeboden of anderszins bekendheid hebben verkregen in de belanghebbende kring in de Benelux. 7.3 Ook de brochures maken die bekendheid niet aannemelijk, reeds niet omdat uit die brochures blijkt, zoals ten pleidooie ook onweersproken door Van der Bend is gesteld, dat de TRUE Test geen betrekking heeft op (test)kamertjes en de overige tests slechts testkamers met een ronde vorm betreffen. Derhalve is voor die bekendheid ook irrelevant of - zoals door HAL is betoogd - één of meer van deze (drie) tests al vóór de depotdata op een dermatologisch wereldcongres of een tentoonstelling aan de orde zijn geweest, of op de markt zijn gebracht. Ten pleidooie in hoger beroep heeft HAL nog gewezen op - niet door haar overgelegde - publicaties, genoemd in de reeds in eerste instantie overgelegde

329

folder van Van der Bend. Echter, deze publicaties kunnen evenmin tot de voor de nietigheid van de depots vereiste bekendheid leiden, nu Van der Bend onweersproken heeft gesteld dat deze publicaties slechts de nadelen van de bestaande ronde vorm bespreken en geen betrekking hebben op testkamertjes met een vierkante vorm. 7.4 Gezien de gemotiveerde betwisting door Van der Bend (ook) reeds in eerste instantie van de feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van diagnostische testkamertjes met een vierkante vorm zonder en met hechtpleister in de Benelux vóór de depotdata, had het op de weg van HAL gelegen bescheiden over te leggen - zoals vóór die data in de Benelux verbreide publicaties over dergelijk testmateriaal of verklaringen van de zijde van handelaren in diagnostisch testmateriaal in de Benelux en/of van dermatologen aldaar - die die bekendheid alsnog aannemelijk konden maken. Nu zij dit niet gedaan heeft, gaat het hof er van uit dat de onderhavige modellen ten tijde van de depots geen nieuwheid ontbeerden, zodat ook het sub 7 genoemde verweer van HAL tegen de vordering van Van der Bend niet slaagt. 8. Volgens art. 14 lid 1 BTMW kan Van der Bend zich op grond van elk van haar onderhavige modelrechten slechts verzetten tegen inbreuk op het betreffende model als het product van HAL hetzelfde uiterlijk vertoont als het door Van der Bend gedeponeerde model of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Van der Bend heeft het verweer van HAL dat zulks niet het geval is, gemotiveerd bestreden. Het hof oordeelt hierover als volgt. 8.1 Nu het in 1988 door Van der Bend gedeponeerde model door de aanwezigheid van de hechtpleister meer gelijkenis vertoont met het uiterlijk van het product van HAL dan het in 1984 gedeponeerde model, zal het hof zich bij de vergelijking met het (uiterlijk van) het product van HAL beperken tot dit model. Derhalve kan in het midden blijven of, zoals HAL betoogt, de President in overweging 4.4 van het vonnis die beperking reeds heeft aangebracht en/of het hof hieraan gebonden is, omdat Van der Bend hiertegen geen grief gericht heeft. 8.2 Voor de vraag of slechts sprake is van ondergeschikte verschillen is van belang dat - zoals onweersproken door Van der Bend is gesteld en voorts blijkt uit het sub 4.2 onder c) overwogene - het product van HAL en het product waarvan het uiterlijk door Van der Bend in 1988 als model gedeponeerd is, dezelfde gebruiksfunctie hebben. 8.3 Het hof is van oordeel dat het uiterlijk van het ten pleidooi getoonde - product van HAL en het door Van der Bend in 1988 gedeponeerde model, als afgebeeld op p. 4, in hoofdzaak overeenstemmen, omdat deze elk in zijn geheel beschouwd, zoveel gelijkenis vertonen dat daardoor, mede gezien voornoemde identieke gebruiksfunctie, het publiek de sub 8.2 genoemde producten gemakkelijk met elkaar zal kunnen verwarren. Zulks is voldoende om aan te nemen dat het product van HAL een uiterlijk vertoont dat met het door Van der Bend in 1988 gedeponeerde model slechts ondergeschikte verschillen vertoont. 8.4 Wat de punten van overeenstemming betreft heeft Van der Bend, behalve op de karakteristieke vierkante vorm van de testkamertjes en de twee rijen van vijf van die kamertjes naast elkaar op een hechtpleister, ook onweersproken gewezen op de omstandigheid dat die kamertjes geen scherpe randen vertonen. Het hof voegt daar uit eigen waarneming nog de rechthoekige vorm van de hechtpleisters aan toe. Voorts heeft het hof bij het beoordelen van de overeenstemming in aanmerking genomen dat HAL niet (voldoende gemotiveerd) betwist heeft de stelling van Van der Bend dat van de op de markt zijnde tests voor huidallergie Van der Bend de enige is met vierkantgevormde testkamertjes. Dat de vierkante vorm voor het onderhavige model een karakteristiek kenmerk is, is reeds door de President sub 4.3, één na laatste alinea, van het vonnis

330


vastgesteld en in hoger beroep niet bestreden. 8.5 Aan het sub 8.3 genoemde oordeel kunnen de door HAL ten pleidooie (pleitnotities sub 5) genoemde punten van verschil met het model van 1988 niet afdoen, omdat deze het verwarringsgevaar bij het publiek niet weg kunnen nemen. Dit komt omdat deze verschillen - een verbindingsstukje tussen de kamertjes bij het model van Van der Bend en de afdeklaag bij de pleister van HAL van zó ondergeschikte betekenis zijn in het totaalbeeld dat het model en dat het uiterlijk van het product van HAL elk bij het publiek zal achterlaten, dat deze worden overheerst door de punten van overeenstemming daarin, nu deze laatste ook de karakteristieke kenmerken, als genoemd sub 4.2 onder c) en sub 8.4 en als afgebeeld op p. 4, omvatten. De door HAL genoemde verschillen in grootte van de pleister en die van de kamertjes zijn reeds irrelevant, omdat uit het inschrijvingsbewijs van het door Van der Bend gedeponeerde model - en daar gaat het om - blijkt dat (bepaalde) afmetingen niet (als kenmerkende eigenschap) zijn vermeld. 9. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat de sub 1 genoemde - op modelinbreuk gebaseerde - vordering van Van der Bend toewijsbaar is. Derhalve zal het door Van der Bend bestreden vonnis voor zover gewezen tussen haar en HAL worden vernietigd. HAL zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van beide instanties worden verwezen. Beslissing Het Gerechtshof: - verklaart Van der Bend niet ontvankelijk in haar appel jegens geïntimeerde sub 1 en veroordeelt Van der Bend in de kosten van het hoger beroep van geïntimeerde sub 1, welke tot aan deze uitspraak worden begroot op nihil; - vernietigt het vonnis van de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 26 augustus 1991 voor zover gewezen tussen Van der Bend en HAL; - beveelt HAL in de Benelux de vervaardiging, verkoop, te koop aanbieding, verhuur, te huur aanbieding, tentoonstelling, levering en het gebruik dan wel het in voorraad hebben van een model, respectievelijk uiterlijke vorm van diagnostisch testmateriaal dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het door Van der Bend gedeponeerde model, dat berust op haar internationale depot d.d. 5 juli 1988, nr. DM/011293, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden; - beveelt HAL binnen 10 dagen na het wijzen van dit arrest voornoemd testmateriaal bij haar afnemers terug te halen; - beveelt HAL een dwangsom te betalen van ƒ5.000,voor elke keer of elke dag dat in strijd met enig verbod of bevel als vermeld wordt gehandeld; - verklaart voornoemde bevelen uitvoerbaar bij voorraad; - veroordeelt HAL in de kosten van beide instanties, welke aan de zijde van Van der Bend tot aan deze uitspraak worden begroot op ƒ 6.435,35. Enz.

17 oktober 1994

beschrijvende bestanddelen "zelfbedieningsgroothandel", respectievelijk "Amsterdam" en "Nederland" vormen de woorden MAXA respectievelijk MAKRO de kenmerkende bestanddelen van de handelsnamen, in die zin dat vooral deze woorden ertoe dienen de ondernemingen te individualiseren en zij verschillen zowel auditief als visueel in overwegende mate. De aard van de ondernemingen en hun plaats van vestiging leidt niet tot een ander oordeel. Artt. 1 en 5, aanhef en onder 4 Benelux Merkenwet. Het Hof acht het voldoende aannemelijk dat het bij Maxis winkelende publiek het op waren (die geen merkprodukten van anderen zijn) door middel van een (prijs)sticker prominent aangebrachte teken MAXIS zal opvatten als een teken dat ertoe dient deze waren te onderscheiden als afkomstig van Maxis en derhalve als merk. Daaraan doet niet af dat het publiek dit aldus afgebeelde teken tevens zal kunnen opvatten als een aanduiding van de handelsnaam van Maxis. Juist in het geval dat merk en handelsnaam gelijkluidend) zijn, is het mogelijk dat het teken tot zowel het een als het ander dient. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMWj" art. 5a Hnw. De lettertekens MAX(I) hebben door de daarin besloten, voor de hand liggende verwijzing naar iets wat groot of het grootste is, niet een zodanig onderscheidend vermogen dat ieder gebruik van (een samenstelling met) deze tekens in merk of handelsnaam reeds doet neigen naar de conclusie dat er sprake is van overeenstemmende tekens; nochtans dient het teken MAXA te worden beschouwd als een met het merk MAXIS overeenstemmend teken, omdat het daarvan te weinig onderscheidend is en auditief visueel en begripsmatig een grote gelijkenis vertoont. 1. Maxis B.V. te Utrecht, en 2. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV. te Amsterdam, appellanten [in kort geding], procureur Mr P.V. Eijsvoogel, advocaat Mr S. de Wit te 's-Gravenhage, tegen P. Karsten Beheer B.V. te Oosterblokker, gemeente Drechterland, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr A.J. Bakhuijsen. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 8 juli 1993 (Mr M.Y.C. Poelmann).

Gronden van de beslissing in de gevoegde zaken: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Makro exploiteert reeds jaren een keten van zelfbedieningsgroothandels onder de naam MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL. b. Maxis exploiteert reeds jaren een keten van zelfbedieningswarenhuizen onder de naam MAXIS. c. Maxis heeft in 1972 het woordmerk MAXIS gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor een groot aantal waren (klassen 1 tot en met 34), waaronder levensmiddelen. d. Karsten [gedaagde in beide, gevoegde, zaken; Red.] is voornemens binnenkort een zelfbedieningsgroothandel voor levensmiddelen onder de naam MAXA te openen in Nr 91. Gerechtshof te Amsterdam, 30 september 1993. onder andere Amsterdam, nabij de vestiging aldaar van Makro. In deze vestiging zal zich onder meer een vershal (MAKRO en MAXIS/MAXA) bevinden waarin gespecialiseerde groothandelsleveranMrs L. Frijda, P.C. Kop en D.H.M. Peeperkorn. ciers onder eigen naam hun waren zullen aanbieden. Toegang zullen alleen hebben vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen, voorzien van een pasje van Art. 5 Handelsnaamwet. De handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOT- Maxa en een legitimatiebewijs. HANDEL, evenals de namen MAXA AMSTERDAM en e. In de door Karsten verspreide folders en brochures MAXA NEDERLAND, wijkt niet in zo geringe mate af van wordt deze vestiging aangeduid met de naam MAXA, de door Makro eerder gevoerde handelsnamen MAKRO gevolgd door ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL. ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, MAKRO AMf. Op 27 augustus 1992 is het woordmerk MAXA bij STERDAM en MAKRO NEDERLAND, dat bij het publiek het Benelux Merkenbureau gedeponeerd voor de klassen verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Naast de 3, 29, 30, 31, 32, 33. Dit betreft, met uitzondering van

17 oktober 1994


klasse 3, levensmiddelen en dranken. In de zaak met rolnummer KG 93/1724P: 2. Makro vordert thans een bevel aan Karsten het gebruik van de handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL voor een groothandel in Nederland te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom als in de dagvaarding omschreven. Zij stelt daartoe dat door het voeren van de handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL bij het publiek verwarring te duchten valt tussen de ondernemingen van Makro onder de naam MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL en die van Karsten onder de naam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL. 3. Karsten heeft ter afwering van de vordering aangevoerd dat het woord "zelfbedieningsgroothandel" geen deel zal uitmaken van de handelsnaam. Deze zal luiden MAXA NEDERLAND B.V. of kortweg MAXA. Ten aanzien van het gebruik van het woord "zelfbedieningsgroothandel" in combinatie met het woord MAXA stelt zij dat dit woord beschrijvend van aard is en slechts wordt gebruikt om aan te geven wat de ondernemingsactiviteit is. Zij wijst er daarbij op dat dit woord bij meerdere zelfbedieningsgroothandels deel uitmaakt van de handelsnaam. 4. Dit verweer slaagt. Met Karsten zijn Wij van oordeel dat het woord "zelfbedieningsgroothandel" beschrijvend van aard is en op zich genomen onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Als het bepalend bestanddeel van de handelsnaam MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL moet het woord MAKRO beschouwd worden. De woorden MAKRO en MAXA zijn zo verschillend dat naar Ons voorlopig oordeel zelfs m combinatie met het woord "zelfbedieningsgroothandel" verwarring bij het publiek niet te duchten valt. 5. De vordering wordt derhalve afgewezen met veroordeling van Makro in de kosten van deze procedure. In de zaak met rolnummer KG 93/1723P: 6. Maxis vordert een bevel aan Karsten het gebruik van de naam respectievelijk het teken MAXA voor een zelfbedieningsgroothandel in Nederland te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom. Zij stelt hiertoe: - dat Karsten door het gebruik van het teken MAXA voor soortgelijke waren als waarvoor MAXIS haar merk heeft gedeponeerd direct dan wel indirect inbreuk maakt op het merk MAXIS; - dat Karsten door het gebruik van de naam MAXA onrechtmatig jegens haar handelt, omdat deze naam verwarring bij het publiek kan veroorzaken tussen haar onderneming onder de naam MAXIS en die van Karsten onder de naam MAXA. 7. Allereerst moet beoordeeld worden of MAXA moet worden beschouwd als een met MAXIS overeenstemmend teken en of, zoals MAXIS heeft betoogd en Karsten betwist, de twee woorden auditief zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken MAXA wordt geconfronteerd associaties met het merk MAXIS worden gewekt. 8. Beide woorden bestaan uit twee lettergrepen, waarbij de eerste lettergreep wordt gevormd door de letters M A X. De tweede lettergreep is geheel verschillend. Bij MAXIS wordt die gevormd door de letters I S, hetgeen een gesloten lettergreep oplevert, en bij MAXA door de letter A, hetgeen een open lettergreep oplevert. Dit geeft aan de toehoorder een verschillend klankbeeld. Naar Ons voorlopig oordeel is er dan ook tussen het merk MAXIS en het teken MAXA wel enige auditieve overeenstemming, doch niet een zodanige dat, mede gelet op het in aanmerking komende publiek, van associatiegevaar gesproken kan worden. 9. Voorts is, anders dan MAXIS stelt, de lettercombinatie MAX niet zodanig bijzonder en weinig voorkomend (denk aan maximum, maximaal), dat het enkele feit dat deze lettercombinatie deel uitmaakt van de naam MAXIS

331

meebrengt dat alleen al op die grond tot overeenstemming moet worden geconcludeerd. 10. Ook kan niet worden gezegd dat de handelsnaam MAXA inbreuk maakt op de handelsnaam MAXIS, nu die beide namen niet zodanig gelijkluidend zijn dat daardoor verwarringsgevaar bij het publiek kan ontstaan. Hierbij speelt een rol dat beide ondernemingen zich ieder tot een geheel ander publiek richten: Maxis tot de consument voor een groot aantal waren, waarvan de levensmiddelen en dranken slechts een onderdeel uitmaken en MAXA tot bedrijven en instellingen die uitsluitend met pasje en legitimatiebewijs toegang hebben en alleen voor levensmiddelen en dranken. 11. De vordering wordt derhalve afgewezen met veroordeling van Maxis in de proceskosten. Beslissing: in de zaak met rolnummer KG 93/1723: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Maxis in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Karsten begroot op ƒ275,wegens vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur. 3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. in de zaak met rolnummer KG 93/1724: 4. Weigert de gevraagde voorziening. 5. Veroordeelt Makro in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Karsten begroot op ƒ275,wegens vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur. 6. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b) Het Hof, enz. 4.4. Grief I richt zich tegen de afwijzing van de vordering van Makro. Deze vordering is gegrond op het eerder rechtmatig gebruik door Makro van de handelsnaam MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, in hoger beroep aangevuld met MAKRO AMSTERDAM en MAKRO NEDERLAND. 4.5. Karsten heeft bestreden dat zij de handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL voert. De juistheid van dit verweer kan in het midden blijven. Het hof zal er echter in het navolgende bij wijze van veronderstelling van uitgaan dat Karsten voor haar onderneming een zodanige handelsnaam voert. 4.6. Blijkens de toelichting houdt de grief allereerst in dat de president ten onrechte de handelsnamen van partijen niet in hun geheel heeft vergeleken maar uitsluitend het bestanddeel MAXA met MAKRO, daarbij het bestanddeel "zelfbedieningsgroothandel" negerend. Bovendien heeft de president, aldus Makro, dit gedaan omdat laatstgenoemd woord beschrijvend is. Ook dit acht Makro niet juist omdat, zo stelt zij, het bij de beoordeling van de vraag of een handelsnaam onrechtmatig wordt gebruikt niet van belang is of die naam of onderdelen ervan beschrijvend zijn maar slechts of door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. 4.7. Zowel het een als het ander gaat niet op. Dat blijkt uit de laatste zin van rechtsoverweging 4 van het vonnis. De president heeft de beide handelsnamen in hun geheel vergeleken. Daarbij heeft zij wel onderscheiden tussen het bepalend en het beschrijvend deel van die namen. Zij heeft die delen echter niet gescheiden ("geknipt", zoals Makro het ten pleidooie uitdrukte) om vervolgens uitsluitend de bepalende delen te vergelijken. 4.8. Voorts kan het beschrijvend karakter van een (bestanddeel van een) handelsnaam wel degelijk van belang zijn voor de beoordeling van de vraag of bij het publiek gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. 4.9. Naar het oordeel van het hof is het bestanddeel "zelfbedieningsgroothandel" - evenals de geografische aanduidingen "Amsterdam" en "Nederland" - beschrijvend. Het voegt de kenmerken van de activiteiten van de ondernemingen van partijen - een zelfbedieningswinkel

332


gericht op de detaillist - samen tot een woord dat kan worden opgevat als soortnaam. In dit verband is aan het hof opgevallen dat Makro (evenals Maxis) zelf in de dagvaarding in prima (en opnieuw in het nieuwe, hierboven in 1.5. weergegeven petitum van haar vordering) het woord zelfbedieningsgroothandel als soortnaam gebruikt. 4.10. De kern van de grief is dat, anders dan de president oordeelde, de handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, evenals MAXA AMSTERDAM en MAXA NEDERLAND, in zo geringe mate afwijkt van de door Makro eerder gevoerde handelsnaam MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, MAKRO AMSTERDAM en MAKRO NEDERLAND, dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. 4.11. Naast de beschrijvende bestanddelen "zelfbedieningsgroothandel" respectievelijk "Amsterdam" en "Nederland" vormen de woorden MAXA respectievelijk MAKRO de kenmerkende bestanddelen van de handelsnamen, in die zin dat vooral deze woorden ertoe dienen de ondernemingen te individualiseren. De woorden MAXA en MAKRO verschillen zowel auditief als visueel in overwegende mate. Deze verschillen onderscheiden de handelsnamen van partijen, ook wanneer deze in hun geheel worden waargenomen, in zodanige mate dat het hof het voorshands niet aannemelijk acht dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Karsten en Makro te duchten is. 4.12. Wanneer het hof bij het bovenstaande de aard van de ondernemingen van partijen betrekt alsmede hun plaats van vestiging, leidt dat niet tot een ander oordeel. Wat de aard van de ondernemingen betreft, gaat het hier weliswaar om zelfbedienings(groot)handels die zich richten op hetzelfde segment van het publiek en hetzelfde assortiment voeren, maar juist dit type zelfbedieningswinkels pleegt in zijn handelsnaam te verwijzen naar het grootschalig karakter van zijn activiteiten. Door het gebruik van de woorden MAXA respectievelijk MAKRO bestaat er voor het publiek in voldoende mate verschil in de aanduiding van die grootschaligheid. 4.13. Wat de plaats van vestiging van de ondernemingen betreft, geldt in de eerste plaats dat de ondernemingsactiviteiten van Makro het gehele land bestrijken, zodat het (enkele) feit dat MAXA zich evenals MAKRO te Amsterdam heeft gevestigd (en zich ook op andere plaatsen wil vestigen waar reeds MAKRO-vestigingen zijn), niet met zich brengt dat daardoor (eerder) gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten. Evenmin kent het hof - in verband met dat verwarringsgevaar betekenis toe aan het feit op zich, dat MAXA zich te Amsterdam in de onmiddellijke nabijheid van MAKRO heeft gevestigd. Beide ondernemingen richten zich vooral op het auto-gebruikend publiek en zijn (met het oog op dat publiek) grootschalig. Een locatie nabij de open afritten van autowegen en aan de rand van een stad, in een industriegebied ligt dan voor de hand. 4.14. Ook de door Makro gestelde bijzondere omstandigheden - in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen hiervoor is overwogen - brengen het hof niet tot een ander oordeel. Het gaat daarbij, zakelijk, om de volgende stellingen (...): Karsten heeft haar zelfbedieningsgroothandel gevestigd naast (in feite aan weerszijden van) net hoofdkantoor van Makro, Karsten spreekt van "de" MAXA'S zoals men ook spreekt van "de" MAKRO'S, Karsten heeft op haar routebeschrijving naar de MAXA-groothandel de ligging van de MAKRO aangegeven als herkenningspunt, Karsten richt zich op de klantenkring van Makro en zij laat niet na zulks uitdrukkelijk te vermelden, de tekst op de pasjes die toegang moet geven tot de MAXA is gelijk aan die op het pasje van de MAKRO en Karsten verspreidt evenals Makro tweewekelijks een folder voor haar winkel. 4.15. Het gaat hier in hoofdzaak om activiteiten waarbij Karsten aanhaakt bij activiteiten van Makro.

17 oktober 1994

Karsten zet zich echter ook tegen die activiteiten af, met name door vergelijking van haar MAXA('s) met de MAKRO('s). Voorts geldt dat men een klantenkring nu eenmaal niet kan monopoliseren en dat het tweewekelijks verzenden van een folder niet iets bijzonders is. De tekst op de achterkant van de pasjes heeft niet of nauwelijks eigen karakter, de vormgeving van de voorkant is volkomen verschillend. Het aanduiden van een winkel of onderneming met "de", tenslotte, behoort tot het gewone Nederlandse taalgebruik. 4.16. Het hof verenigt zich derhalve met het oordeel van de president. Grief I faalt. Op dezelfde gronden faalt de algemene grief III voor zover deze betrekking heeft op het hoger beroep van Makro. 4.17. Grief II richt zich tegen de afwijzing van de vordering van Maxis. Daarbij geldt dat Maxis deze in de eerste instantie heeft gegrond zowel op inbreuk op haar rechten op het merk MAXIS als op haar eerder gebruik van de naam MAXIS als handelsnaam. Desgevraagd heeft Maxis bij de pleidooien in hoger beroep echter doen mededelen dat zij niet heeft bedoeld enige grief te richten tegen de afwijzing van haar vordering ook voor zover deze is gegrond op haar recht op de handelsnaam MAXIS (rechtsoverweging 10 van het beroepen vonnis). Aan het hof staat derhalve uitsluitend ter beoordeling of Karsten door het gebruik van het teken MAXA inbreuk maakt op merkrechten van Maxis. 4.18. Karsten heeft aangevoerd dat niet is gebleken dat Maxis het teken MAXIS, zoals zij stelt, al meer dan twintig jaar als merk gebruikt, dat Maxis het teken MAXIS uitsluitend gebruikt voor de aanduiding van haar onderneming (...) en dat Maxis geen waren onder het merk MAXIS verhandelt maar (nagenoeg uitsluitend) waren afkomstig van derden (...). In dit verband heeft zij bestreden dat het gebruik van het teken MAXIS op de door Maxis ten pleidooie getoonde waren te beschouwen is als merkgebruik. 4.19. Wat dit laatste betreft, heeft Maxis bij gelegenheid van de pleidooien aan het hof een aantal artikelen uit haar assortiment getoond die waren voorzien van een (prijs)sticker waarop het beeldmerk MAXIS prominent staat afgebeeld. Het gaat daarbij om merkprodukten van anderen alsmede om waren - getoond werden voedselprodukten - die niet waren voorzien van enig ander teken dan die sticker. 4.20. In ieder geval waar het gaat om waren die niet als het merkprodukt van een ander kunnen worden beschouwd, in het bijzonder om de verder niet van een merk voorziene voedselprodukten die Maxis ten verkoop aanbiedt, acht het hof het voorshands voldoende aannemelijk dat het bij Maxis winkelend publiek het op deze waren door middel van een (prijs)sticker prominent aangebrachte teken MAXIS zal opvatten als een teken dat ertoe dient deze waren te onderscheiden als afkomstig van Maxis en derhalve als merk. 4.21. Daaraan doet niet af dat het publiek dit aldus afgebeelde teken tevens zal kunnen opvatten als een aanduiding van de handelsnaam van Maxis. Juist in het geval dat merk en handelsnaam gelijk(luidend) zijn, is het immers mogelijk dat het teken tot zowel het een als het ander dient. 4.22. Ook overigens heeft Karsten niet voldoende gesteld om een beroep op verval van het merkrecht van Maxis wegens niet-gebruik te schragen. Nu, naar onbetwist vast staat, Maxis in 1972 het woordmerk MAXIS bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd voor een groot aantal waren (klassen 1 tot en met 34), dient het hof derhalve op grond van dit depot van het merkrecht van Maxis uit te gaan. 4.23. Aan de orde is thans de vraag of het door Karsten gebruikte MAXA een met MAXIS overeenstemmend teken is. Bij het antwoord op deze vraag stelt het hof voorop dat de lettertekens MAX(I) door de daarin besloten, voor de hand liggende verwijzing naar iets wat groot of het grootste is (maximum, maximaal) niet een

17 oktober 1994

333


zodanig onderscheidend vermogen hebben dat ieder gebruik van (een samenstelling met) deze tekens in een merk of handelsnaam de balans reeds doet neigen naar de conclusie dat er sprake is van overeenstemmende tekens. Zoals in 4.12. reeds aan de orde was, geldt dit te meer in het geval van gebruik in een sector als de onderhavige, te weten grootschalige zelfbedieningswinkels, waarbij het verhandelen van waren in de klassen voor welke partijen hun onderscheidingstekens hebben gedeponeerd, een belangrijke activiteit is. 4.24. Dit in aanmerking nemend, dient het teken MAXA nochtans naar het voorlopig oordeel van het hof te worden beschouwd als een met het merk MAXIS overeenstemmend teken. MAXA is immers te weinig onderscheidend van MAXIS. In beide gevallen gaat het om een teken dat uit twee lettergrepen bestaat. Auditief en visueel bestaat tussen de eerste lettergrepen volkomen overeenstemming. De klemtoon valt in beide gevallen ook op deze eerste lettergreep. De verbinding tussen beide lettergrepen wordt gevormd door de zowel visueel als auditief opvallende letter respectievelijk klank X. Auditief opent de tweede lettergreep in beide gevallen met de dezelfde klank S. Auditief en visueel wordt het verschil tussen beide tekens derhalve gevormd door de laatste klanken respectievelijk letter(s). Visueel is dat verschil gering en ook auditief is het weinig opvallend doordat beide klanken geen klemtoon hebben. Het andere visuele en auditieve verschil tussen de tekens is dat MAXA, anders dan MAXIS, een herhaling van de letter respectievelijk klank A bevat. Begripsmatig tenslotte, roept MAXA evenals MAXIS in de eerste plaats een associatie op met iets groots of grootschaligs. 4.25. Karsten heeft benadrukt dat zij haar produkten uitsluitend aanbiedt aan detaillisten (professionele wederverkopers) terwijl Maxis zich richt op de consument. Karsten miskent daarbij echter dat ook die detaillisten op hun beurt consument zijn en derhalve tevens behoren tot het publiek tot hetwelk Maxis zich richt. 4.26. Op deze gronden concludeert het hof dat het teken MAXA, in zijn geheel beschouwd, met het merk MAXIS een zodanige gelijkenis vertoont - auditief, visueel en begripsmatig, ook bezien vanuit (het in 4.25. bedoelde segment van) het publiek - dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken MAXA wordt geconfronteerd associaties met het merk MAXIS worden gewekt. Het hof acht de in 4.24. genoemde visuele en auditieve verschillen tussen MAXA en MAXIS niet voldoende om dat associatiegevaar te neutraliseren. Derhalve is MAXA een met MAXIS overeenstemmend teken. Dat betekent dat Karsten door het teken MAXA te gebruiken in beginsel inbreuk maakt op het recht van MAXIS als merkhouder. Grief II heeft succes. 4.27. Nu Karsten het teken MAXA in augustus 1992 als warenmerk heeft doen deponeren, bestaat het gevaar dat Karsten het teken ook voor waren gebruikt of zal gebruiken. Reeds op deze grond heeft Maxis recht en belang bij het door haar gevorderde verbod op het gebruik door Karsten van het teken MAXA. Daaraan doet niet af dat Karsten, zoals zij stelt, het teken MAXA (thans) niet voor waren gebruikt. 4.28. Maxis vordert blijkens haar, in hoger beroep gehandhaafd, petitum tevens een verbod van Karsten om het teken MAXA als handelsnaam voor een zelfbedieningsgroothandel te gebruiken. Uit hoofde van het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet is op grond van hetgeen hierboven is overwogen ook deze vordering voor toewijzing vatbaar. De handelsnaam MAXA wijkt immers in zo geringe mate van het merk MAXIS af, dat dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de door Karsten in haar MAXA-winkels verhandelde waren is te duchten. 4.29. De vraag of Maxis in zoverre aan haar stelplicht heeft voldaan dat dit verbod ook kan worden geschoeid op het bepaalde in artikel 13A lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken behoeft geen beantwoording.

Datzelfde geldt voor de vraag welke rechten Maxis kan ontlenen aan het door haar op 23 december 1992 verrichte depot van het dienstmerk MAXIS. 4.30. Voor zover grief III zich richt tegen de weigering van de door Maxis gevorderde voorziening, slaagt ook deze grief. 4.31. Hoewel Karsten geen verweer heeft gevoerd tegen de vordering van Maxis dat Karsten bij overtreding reeds onmiddellijk na betekening dwangsommen zal verbeuren, zal het hof ambtshalve de betrokken belangen van partijen afwegen. Het hof acht het dan aangewezen om Karsten een periode van dertig dagen te vergunnen om aan het arrest te voldoen zonder dreiging van het verbeuren van dwangsommen en om het bedrag van de door Karsten bij overtreding van het haar opgelegde bevel te verbeuren dwangsommen te beperken tot twee miljoen gulden. 4.32. Wat de proceskosten betreft, dient Makro te worden veroordeeld in de kosten van het door haar vergeefs ingestelde hoger beroep. Karsten wordt jegens Maxis in het ongelijk gesteld zodat zij de kosten van Maxis in de beide instanties dient te dragen. 5. Beslissing Het hof: 5.1. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover gewezen tussen Makro en Karsten, 5.2. veroordeelt Makro in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Karsten tot op de dag van dit arrest begroot op ƒ 1.975,-, 5.3. verklaart de onder 5.2. uitgesproken veroordeling uitvoerbaar bij voorraad, 5.4. vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover gewezen tussen Maxis en Karsten, en in zoverre opnieuw rechtdoende: 5.5. beveelt Karsten het gebruik van de naam en het teken MAXA voor een zelfbedieningsgroothandel in Nederland te staken en gestaakt te houden, 5.6. veroordeelt Karsten tot betaling aan Maxis van een dwangsom van ƒ 50.000,- (...) per keer en/of dag dat Karsten na 30 (...) dagen na betekening van dit arrest in strijd met het onder 5.5. bedoelde bevel handelt, zulks tot ten hoogste ƒ 2.000.000,- (...), 5.7. verklaart de onder 5.5. en 5.6. uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad, 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde, 5.9. veroordeelt Karsten in de kosten van beide instanties, tot aan de dag van dit arrest aan de zijde van Maxis begroot op ƒ 1.080,- voor de eerste instantie en op ƒ 2.220,- voor het geding in hoger beroep. Enz.

Nr 92. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 10 maart 1993. (misleidende reclame) Mrs W. Tonkens-Gerkema, H.A.G. Splinter-van Kan en J.H.M, van Erp. Art. 6:194 Burgerlijk Wetboek. De offertes van SES zijn naar vorm, inhoud en strekking aan te merken als gestandaardiseerde aanbiedingen ofwel circulaires. Het enkele feit dat de vermelding van de gegevens van het gedeponeerde merk per aangeschreven merkhouder verschilt, doet aan het gestandaardiseerde karakter van de offerte van SES niet af. Nu deze circulaires worden verzonden aan elke ondernemer die recentelijk bij het Benelux Merken Bureau een merk heeft doen inschrijven en de aangeschreven merkhouders door SES als groep worden benaderd, is aan het vereiste dat de betreffende mededelingen openbaar moeten zijn gemaakt, voldaan. De circulaires zijn misleidend omdat SES door de

334


inhoud en aankleding van haar circulaire als geheel en de aanduiding van haar gids als "Europaisches Standard Verzeichnis für Patente und Marken/Registrature europeen pour Ie protection des droits de brevets et des marques/ Standard European Registration for the protection of patents and trade marks" bij de aangeschreven ondernemers de onjuiste indruk vestigt dat het gaat om een vorm van Europese merkenregistratie met rechtskracht tegen derden. Art. 6:196B.W. Eiseressen stellen onweersproken dat BMM optreedt als vereniging die tot doel heeft de belangen van haar leden, waaronder merkagenten en merkhouders, te behartigen, en Gevers en Markgraaf als merkagenten die de registratie van merken ook in het buitenland verzorgen en door de verwarring die het optreden van SES veroorzaakt schade in hun goede naam kunnen lijden; hiermee staat vast dat BMM, Gevers en Markgraaf rechtspersonen zijn als bedoeld in art. 6:196 B.W., aan wie volgens dat artikel de vordering tot het verbieden van misleidende reclame jegens merkhouders in Nederland toekomt. Daarnhouwer, als partij die door de misleidende reclame schade heeft geleden, komt die vordering niet toe wegens gebrek aan belang bij dit verbod. Zij heeft wel recht op schadevergoeding. Art. 6:162 B.W. De rechtbank acht het niet onrechtmatig dat Markgraaf, om te voorkomen dat haar goodwill en haar relaties schade zouden lijden, zich tegenover haar relaties van het SES-aanbod heeft gedistantieerd en haar relaties daarvoor heeft gewaarschuwd. Art. 1 Auteurswet 1912. Het overnemen in die waarschuwingsbrief van de circulaire van SES kan in dat verband geen rechtens relevante schending van haar auteursrecht opleveren?) 1. Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) te 's-Gravenhage, 2. Bureau Gevers N.V. te Brussel, België, 3. Markgraaf B.V. te Amsterdam, en 4. Elizabeth Margaretha Daarnhouwer te Amsterdam, eiseressen, Markgraaf tevens verweerster in reconventie, procureur Mr P.J.M. Steinhauser, tegen 1. Edition "Die Marke" te Wenen, Oostenrijk, gedaagde, niet verschenen, en 2. SES Verzeichnis A.G. te Bern, Zwitserland, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie tegen Markgraaf, procureur Mr R.A. Beers-Bassant. In de zaak tegen SES. In conventie en in reconventie: 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden danwei volgend uit de in zoverre niet betwiste inhoud van de bewijsstukken, is tussen partijen het volgende komen vast te staan: a. SES schrijft sinds 1990 ondernemers aan die recent een merk hebben gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, met een offerte waarin de officiële publicatie in het Benelux Merkenblad van het depot van het merk van de geadresseerde ondernemer is afgedrukt. De brief bestaat verder uit een vaste tekst, een door de geadresseerde in te vullen en aan SES te retourneren inschrijfformulier en een acceptgiro voor 1.476 Zwitserse franken (Sfr.) ten name van SES; b. de vaste tekst [althans het Engelstalige deel; Red.] van de offerte luidt: SES AG Standard European Registration for the protection of patents and trade marks Ostermundigenstrasse 75, Postfach 211 1

) Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 336; Red.

17 oktober 1994

3000 Bern 32 Telefon 031 418406 Postcheck 30-5359-9 Schweizenscher Bankverein, Bern 90-217.000.0 Subscription in the Standard European Registration for the protection of patents and trade marks. By Payment of the mentioned amount you are entitled to the registration with the lay-out of the text as indicated in the Standard European Registration for the protection of patents and trade marks. It is recommended that, together with your registration your information re. telephone, telex and telefax, be included. You are requested to return your information to the address mentioned. SES Verzeichnis AG P.O. Box 211 3000 Bern 32 Reg.Nr.: Name/Nom: Tel.: Telex: Telefax: Ort und Datum/Lieu et date/Place and date: Unterschrift/Signature: c. tot augustus 1991 bevatte elke offerte van SES in het kader van de gekopieerde publicatie betreffende het merk in het Benelux Merkenblad ook de gegevens van de voor de ondernemer optredende merkengemachtigde. Sindsdien heeft SES die gegevens in haar offertes weggelaten; d. sinds augustus 1991 zijn de offertes van SES op de achterzijde voorzien van de volgende tekst [alleen het Engelstalige deel van de tekst is hier opgenomen; Red.]: The SES Register provides current, factual information for firms, buying agents and government departments throughout the world. It lists all sources of officially recognized patents, trademarks and companies under such protection, thus facilitating contact for transactions or obtaining products and services. The SES Register is sent to 135 countries to promote the products and services world-wide. The next issue, Edition 1992/93, will be published by the end of 1992. All subscribers will be enlisted twice without any additional charges. e. in maart 1992 heeft SES de eerste editie van haar publicatie in het verkeer gebracht onder de namen: "SES Register for Patents and Trademarks; SES Verzeichnis für Patente und Marken; SES Registre pour Brevets et Marques, 1991-1992 Edition". De Engelse versie van het voorwoord luidt - voorzover van belang - : SES Standard European Registration for the protection of Patents and Trademarks The SES Register contains extracts of Patents and Trademarks and is sent to 135 countries to promote the products and services world-wide. Distribution 1. All subscribers. 2. To all Governments throughout the world, for the attention of the foreign trade ministries. 3. To all international Swiss Chambers of Commerce throughout the world. 4. All World Trade Clubs. The next issue, Edition 1992/93, will be published by the end of 1992. All subscribers will be reenlisted free of charge. 1. Distribution, including list of countries 9 2. Times around the world 16

17 oktober 1994


3. Abbreviations used 17 4. Offïcially recognized Patents 19 5. Offïcially recognized Trademarks 95 6. Various addresses 155 This Register provides current, factual information for firms, buying agents and government departments throughout the world. It lists all sources of offïcially recognized patents, trade marks and companies under such protection, thus facilitating contact for transactions or obtaining products and services. f. als houder van een pas gedeponeerd merk heeft ook Daarnhouwer de voormelde offerte van SES ontvangen, het inschrijfformulier opgestuurd en op 29 mei 1991 Sfr. 1.476,- aan SES betaald. Zij schrijft aan Markgraaf op 14 juni 1991: "Helaas is het genoemde bedrag door mij overgeschreven vóór mij duidelijk werd dat het hier niet ging om een aan de firma Markgraaf gelieerde firma belast met internationale inschrijvingen"; g. Markgraaf heeft aan haar relaties de volgende brief gezonden: WAARSCHUWING Het is mogelijk dat u binnenkort een betalingsverzoek ontvangt van de Zwitserse firma SES AG van Edition Die Marke uit Wenen volgens onderstaande voorbeelden. De suggestie wordt gewekt als zou uw merk door betaling worden opgenomen in een officieel Europees register, waardoor bescherming zou worden verkregen. Dit is echter allerminst het geval! Het gaat om privé-registers die geen enkele bescherming bieden en wij raden u ten sterkste af hierop in te gaan. Wij verzoeken u dergelijke aanbiedingen naar ons te sturen, opdat wij deze kunnen gebruiken ter ondersteuning van de gerechtelijke stappen die intussen tegen deze misleidende acties zijn ondernomen. MARKGRAAF B.V. In conventie: 2. Eiseressen vorderen ieder der gedaagden met onmiddellijke ingang te verbieden houders van inschrijvingen in het Benelux Merkenregister een aanbod te doen tot inschrijving in een register, welk aanbod geschikt is om bij de houders van inschrijvingen een onjuiste indruk te vestigen ten aanzien van de aard van de aangeboden diensten van gedaagden, op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- per overtreding van dit verbod alsmede SES te veroordelen tot betaling aan Daarnhouwer van een bedrag van Sfr. 1.476,-, met veroordeling van ieder der gedaagden in de kosten van dit geding. 3. Eiseressen stellen daartoe allereerst dat de offertes van SES misleidend zijn doordat daarmee bij ondernemers die recent een merk hebben gedeponeerd de suggestie wordt gewekt dat SES tegen betaling van het op de acceptgiro aangegeven bedrag zal zorgdragen voor inschrijving van dat merk in een officieel register en dat met die inschrijving het merk in de gehele Europese Gemeenschap wordt beschermd. Volgens eiseressen maakt SES zich hiermee schuldig aan misleidende reclame als bedoeld in de - grotendeels overeenstemmende - artikelen 1416a oud BW en 6:194 BW. 4. In het kader van het door haar opgeworpen bevoegdheidsincident heeft SES betoogd dat alle ingestelde vorderingen door het Zwitserse recht worden beheerst, stellende dat alle handelingen van SES in Zwitserland plaatsvinden en voor alle verbintenissen uit overeenkomst de karakteristieke prestatie wordt verricht in Zwitserland. Voor het geval SES dit betoog (waarop zij na afwijzing van het bevoegdheidsincident niet meer is teruggekomen) ook in de hoofdzaak als verweer heeft willen handhaven, wordt het voor wat betreft de grondslag van misleidende reclame door de rechtbank verworpen. De offertes van SES zijn immers gericht tot merkhouders in Nederland en bedoeld om deze merk-

335

houders ertoe te brengen op haar aanbod in te gaan. Eventuele misleiding van Nederlandse merkhouders vindt dan ook in Nederland plaats, zodat de vraag of van misleidende reclame sprake is, naar Nederlands recht moet worden beantwoord. 5. SES bestrijdt dat haar offertes misleidende reclame opleveren. SES voert daartoe in de eerste plaats aan dat haar offertes persoonlijk aan de merkhouder zijn gericht en een persoonlijk, niet openbaar aanbod bevatten zodat zij niet kunnen worden aangemerkt als "mededelingen in het openbaar", als voor toepassing van de regeling betreffende misleidende reclame wordt vereist. 6. Dit verweer faalt. De offertes van SES zijn naar vorm, inhoud en strekking aan te merken als gestandaardiseerde aanbiedingen ofwel circulaires. Het enkele feit dat de vermelding van de gegevens van het gedeponeerde merk per aangeschreven merkhouder verschilt doet aan het gestandaardiseerde karakter van de offerte van SES niet af. Nu deze circulaires worden verzonden aan elke ondernemer die recentelijk bij het Benelux Merken Bureau een merk heeft doen inschrijven en de aangeschreven merkhouders door SES derhalve als groep worden benaderd, is aan het vereiste dat de betreffende mededelingen openbaar moeten zijn gemaakt, voldaan. 7. In de tweede plaats betwist SES dat haar circulaires misleidend zijn. In haar gids worden de patenten en merken vermeld van de ondernemers die daarvoor hebben ingetekend en betaald. Dat het daarbij gaat om een onverplichte melding in een door SES uitgegeven gids moet, aldus SES, voor de aangeschreven ondernemers duidelijk zijn. De door haar gebruikte Duitse, Franse en Engelse terminologie is volgens SES niet voor misverstand vatbaar, zeker niet sinds augustus 1991. Sindsdien is immers de vermelding van de merkenbureaus in de circulaire weggelaten en wordt op de achterzijde meer specifieke informatie omtrent de uitgave van SES gegeven. Misverstanden die toch gerezen mochten zijn, kunnen niet als representatief voor de aangeschreven ondernemers worden opgevat. Eventuele onduidelijkheden over de door SES aangeboden diensten kunnen worden weggenomen door bij haar nadere inlichtingen in te winnen. In slechts enkele gevallen is haar om informatie gevraagd, die prompt is gegeven, aldus SES. 8. Ook dit verweer gaat niet op. Door inhoud en inkleding van haar circulaire als geheel en aanduiding van haar gids als "Europaisches Standard Verzeichnis für Patente und Marken/Registrature europeen pour Ie protection des droits de brevets et des marques/Standard European Registration for the protection of patents and trade marks" vestigt SES bij de geadresseerde ondernemer de onjuiste indruk dat haar aanbod inhoudt het verzorgen van een permanente Europese registratie van zijn merk, met rechtskracht jegens derden. Die indruk wordt versterkt door de aanwezigheid in de circulaire van de officiële publicatie in het Benelux Merkenblad en de verwijzing daarnaar in het aanbod van SES ("By payment of the mentioned amount you are entitled to the registration with the lay-out of the text as indicated in the Standard European Registration for the protection of patents and trade marks"). 9. De wijzigingen die SES sinds augustus 1991 in de tekst van de circulaire heeft aangebracht brengen in dit oordeel geen verandering. Ook zonder vermelding van het merkenbureau bij de gegevens van de aangeschreven merkhouder vestigt SES met haar circulaire bij de aangeschreven ondernemers de onjuiste indruk dat het gaat om een vorm van Europese merkenregistratie met rechtskracht jegens derden. De verklaring op de achterzijde van de circulaire geeft wel de beperkte doelstelling van het register aan ("thus facilitating contact for transactions or obtaining products and services") en het niet-permanente karakter ervan, maar doordat op de voorzijde niet naar de

336


tekst op de achterzijde wordt verwezen en door het gebruik van de hiervoor aangehaalde termen een andere indruk wordt gewekt is deze verklaring niet toereikend om het onjuiste beeld dat op de voorzijde is gewekt omtrent de inhoud van het aanbod van SES, te corrigeren. Pas uit het voorwoord in de eerste door SES uitgegeven gids blijkt dat haar aanbod niet meer inhield dan vermelding van het merk in een jaarlijks uit te geven gids die wordt verspreid onder de intekenaren, de ministeries van handel en industrie, Zwitserse internationale kamers van koophandel en wereldhandelsclubs. 10. Eïseressen stellen verder dat zij optreden als respectievelijk vereniging die tot doel heeft de belangen van haar leden, waaronder merkagenten en merkhouders, te behartigen (BMM), als merkagenten die de registratie van merken ook in het buitenland verzorgen en door de verwarring die het optreden van SES veroorzaakt schade in hun goede naam kunnen lijden (Gevers en Markgraaf) en als partij die door de misleidende mededelingen van SES schade heeft geleden (Daarnhouwer). Nu SES deze stellingen niet heeft weersproken kan hiervan in rechte worden uitgegaan. Hiermee staat vast dat BMM, Gevers en Markgraaf rechtspersonen zijn als bedoeld in art. 6:196 BW, aan wie volgens dat artikel de vordering tot het verbieden van misleidende reclame jegens merkhouders in Nederland toekomt, zodat hun daartoe strekkende vordering zal worden toegewezen. Dat Daarnhouwer bij dit verbod enig belang zou hebben is gesteld noch gebleken. SES heeft echter terecht aangevoerd dat het gevorderde verbod te algemeen is geformuleerd. De rechtbank zal het verbod daarom in de hierna te noemen meer beperkte vorm toewijzen. Het verweer van SES dat eiseressen bij een veroordeling geen belang hebben daar deze niet kan worden tenuitvoergelegd faalt, nu - zoals eiseressen terecht hebben opgemerkt - het verdrag van Lugano tenuitvoerlegging wel degelijk mogelijk maakt. 11. Daarnhouwer heeft nog gevorderd de veroordeling van SES tot terugbetaling aan haar van Sfr. 1.476,-. Als partij die door SES is misleid kan Daarnhouwer aanspraak maken op vergoeding van de door haar als gevolg van dit onrechtmatig handelen van SES geleden schade, welke schade gelijk is aan het bedrag dat Daarnhouwer aan SES heeft betaald voor de aangeboden maar niet verkregen Europese registratie van haar merk. 12. Uit het voorgaande blijkt dat alle vorderingen op de grondslag van misleidende reclame toewijsbaar zijn, zodat de overige door eiseressen aan haar vorderingen ten grondslag gelegde gronden geen behandeling behoeven. Als in het ongelijk gestelde partij zal SES in de gedingkosten worden veroordeeld. In reconventie: 13. SES vordert dat Markgraaf met onmiddellijke ingang zal worden verboden zich in negatieve zin over SES en/of over de door SES uit te geven gids uit te laten, alsmede Markgraaf te gelasten een door SES goedgekeurde rectificatie te zenden aan al de relaties aan wie zij de waarschuwingsbrief heeft verzonden, beide op straffe van een dwangsom. SES stelt daartoe dat Markgraaf jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door de hiervoor onder l.g genoemde brief aan haar relaties te versturen zonder zich eerst tot SES te wenden om nadere inlichtingen. SES acht de brief van Markgraaf onjuist en krenkend en - door integrale overname van haar offerte - inbreuk makend op SES' auteursrecht daarop. Door de brief van Markgraaf heeft zij, stelt SES verder, schade geleden, omdat naar verwachting minder acceptaties zijn verkregen dan zonder deze waarschuwing het geval zou zijn. 14. In conventie is reeds beslist dat de circulaire van SES misleidende reclame oplevert en dat het - mede door Markgraaf gevorderde verbod aan SES om deze circulaires onder Nederlandse merkhouders te verspreiden, toewijsbaar is. Uit de door Markgraaf overgelegde brieven is voldoende gebleken dat de circulaire van

17 oktober 1994

SES bij de relaties van Markgraaf in het algemeen en meer in het bijzonder wanneer daarin de naam van Markgraaf als merkengemachtigde was vermeld, verwarring heeft gewekt en dat vragen zijn gerezen omtrent de rol van Markgraaf in dit geheel. De rechtbank acht niet onrechtmatig dat Markgraaf, om te voorkomen dat haar goodwill en haar relaties schade zouden lijden, zich tegenover haar relaties van het SES-aanbod heeft gedistantieerd en haar relaties daarvoor heeft gewaarschuwd. Het overnemen in die waarschuwingsbrief van de circulaire van SES kan in dat verband geen rechtens relevante schending van haar auteursrecht opleveren. De vordering in reconventie zal dan ook worden afgewezen, met veroordeling van SES in de kosten. In de zaak tegen Die Marke. 15. Eiseressen vorderen op gelijke gronden als tegen SES een zelfde verbod jegens Die Marke, waarbij ook hier van een belang van Daarnhouwer bij dit verbod niet is gebleken. De vordering van BMM, Gevers en Markgraaf tegen Die Marke is, als niet weersproken en niet ongegrond of onrechtmatig, toewijsbaar, met veroordeling van Die Marke in de proceskosten. Beslissing. De rechtbank: in conventie: in de zaken van BMM, Gevers en Markgraaf tegen SES en Die Marke: - verbiedt ieder der gedaagden om houders van inschrijvingen in het Benelux Merkenregister een zodanig aanbod te doen tot vermelding van hun inschrijving in de gidsen van gedaagden dat daarbij de onjuiste indruk wordt gewekt dat de inschrijving geschiedt in een Europees register en meebrengt dat het merk bescherming in Europa verkrijgt, op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) per overtreding van dit verbod; en in de zaak van Daarnhouwer tegen SES: - veroordeelt SES om aan Daarnhouwer te betalen een bedrag van Zw.fr. 1.476,-, of de tegenwaarde daarvan in Nederlands courant; in beide zaken: - veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ 2.618,25; in reconventie: - wijst de vordering af; - verwijst SES in de kosten in reconventie, aan de zijde van Markgraaf begroot op ƒ 1.065,-; in alle zaken: - verklaart dit vonnis voor wat de daarbij uitgesproken veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad; - wijst hèt meer of anders gevorderde af. Enz. x

) "Fair use in het auteursrecht?" Ziehier een voorbeeld van een geval waarin het auteursrecht moet wijken voor een belang dat door de rechter hoger wordt geoordeeld. Een dergelijke beperking van het auteursrecht is onder andere bepleit door Verkade en Spoor (nr 137 van de tweede druk) met een verwijzing naar de Amerikaanse Copyright Act die "fair use" onder bepaalde omstandigheden toelaat. De Auteurswet zelf geeft hiervoor geen aanknopingspunt, maar men zou zich, zoals ook Verkade en Spoor suggereren wellicht op art. 10 EVRM kunnen baseren of op misbruik van recht door de auteursgerechtigde. S.B.


17 oktober 1994

Nr 93. Gerechtshof te Amsterdam, 12 december 1991. (anti-rimpel-crème) Mrs H.F. van den Haak, J.A. Vermeulen en M.W.E. Koopmann. Art. 1416b (oud) Burgerlijk Wetboek. Op de adverteerder rust de last om te bewijzen dat hetgeen zij in haar advertentie heeft gesteld juist is. De overgelegde documentatie is daartoe niet toereikend (anders: de Pres.). De voor de reclame-uitingen gekozen en in zwang geraakte vorm van 'advertorial' is op zich genomen niet zodanig misleidend dat deze niet toelaatbaar geacht zou moeten worden, mits althans naar behoren wordt aangegeven dat het een advertentie of ingezonden mededeling is. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In het algemeen zal verder verloop van tijd een rectificatie minder opportuun maken. In casu kon en kan van een rectificatie echter nog voldoende effect worden verwacht. Stichting Konsumenten Kontakt te 's-Gravenhage, appellante, tevens incidenteel geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr A. Volders, advocaat Mr E.L. Dommering te 's-Gravenhage, tegen Korff Nederland B.V. te Amsterdam, geïntimeerde, tevens incidenteel appellante [in kort geding], procureur Mr N.D.R. Nefkens. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 1 augustus 1991 (Mr B.J. Asscher). 2. Korff [gedaagde in eerste aanleg; Red.] brengt twee cosmetische crèmes op de markt, onder de naam Anti Age Retard en Anti Age Super, die de stof retinol bevatten. Retinol is een vitamine A-alcohol en heeft volgens Korff een verjongend effekt op de huid. Korff is in het voorjaar van 1989 een reclame-campagne gestart ten behoeve van de retinol-houdende crèmes. Zij heeft in dat verband over een periode van twee jaar - de laatste advertentie is in april 1991 verschenen - met enige regelmaat in diverse landelijke dagbladen advertenties doen plaatsten als weergegeven onder stelling 4 van de dagvaarding. 3. Konsumenten Kontakt acht die reclame-uitingen misleidend in de zin van artikel 1416a lid 1 sub a en sub f BW alsook misleidend qua vormgeving. De advertenties van Korff beschouwt zij als een aantasting van haar belangen en de belangen van de consument. De misleiding bestaat volgens Konsumenten Kontakt uit drie aspekten, namelijk de geclaimde rimpelbestrijdende werking van de crèmes, de verwijzing naar quasi wetenschappelijke rapporten en de suggestieve vorm van "advertorial" waarin de advertenties zijn gegoten. 4. Nader uitgewerkt behelzen de grieven van Konsumenten Kontakt dat de reclame-uitingen van Korff in strijd met de waarheid suggereren dat de daarin genoemde Anti Age Retard en Anti Age Super crème: - een belangrijke vermindering van het aantal rimpels teweegbrengen; - een duidelijk zichtbare doeltreffendheid bij het bestrijden van rimpels gemeen hebben; - werkelijk bijzonder doeltreffende preparaten zijn die het aantal rimpels en de diepte daarvan zichtbaar doen verminderen; - eigenschappen bezitten die rimpelvorming aanmerkelijk doen afnemen; - een zichtbaar resultaat binnen enkele maanden hebben terwijl de Anti Age Super een nog krachtiger werking heeft. 5. Tevens wordt, aldus Konsumenten Kontakt, door Korff in strijd met de waarheid gesuggereerd dat hier sprake is van een sensationele ontdekking.

337

6. Konsumenten Kontakt baseert zich hoofdzakelijk op het rapport van de door haar als deskundige ingeschakelde dermatoloog dr A.C. de Groot, werkzaam in het Carolus Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch. De Groot komt tot de conclusie dat geen van de documenten waarop Korff zich beroept in wetenschappelijke kring op enige erkenning kunnen rekenen. Tevens concludeert hij dat geen van de door Korff aangeleverde papieren bewijst of zelfs maar aannemelijk maakt dat de anti-age retard produkten dan wel vitamine A-alcohol of afgeleiden daarvan in staat zijn verouderingsverschijnselen van de huid, zoals rimpels, tegen te gaan of te voorkomen. Konsumenten Kontakt heeft erop gewezen dat de bewijslast dienaangaande bij Korff ligt. 7. Konsumenten Kontakt vordert thans, samengevat, Korff te verbieden misleidende mededelingen te doen met betrekking tot de werking en de eigenschappen van de Anti Age Retard en Anti Age Super crème en zich te onthouden van quasi wetenschappelijke verwijzingen en van het adverteren in de vorm van advertorials en/of informercials. Voorts vordert Konsumenten Kontakt in dat verband een rectificatie. 8. Korff acht de advertenties niet misleidend. Naar haar mening heeft zij inmiddels - ook in de talrijke procedures ten overstaan van de Reclame Code Commissie voldoende aangetoond dat haar produkten goed werken tegen rimpels en een herstellende werking bezitten. Zij heeft zich met name beroepen op het rapport van S. Bonazzi e.a. van 3 juni 1989 en het rapport van het Alfred Marchonini Institut van 28 september 1990. 9. Deze rapporten lijken de beweringen van Korff op voorhand inderdaad voldoende te onderbouwen. De wetenschappelijke waarde van die rapporten is door Ons in redelijkheid niet te beoordelen. In ieder geval laten de conclusies zich in dit stadium niet ontkrachten door een enkele, hoe waardevolle rapportage ook van een door Konsumenten Kontakt ingeschakelde deskundige. Een nader onderzoek door een onafhankelijk deskundige achten Wij noodzakelijk. Dit geding leent zich daartoe echter niet. 10. De omstandigheid dat de door Korff in haar advertenties genoemde kliniek niet in Hamburg is gevestigd doch in een plaats daar vlakbij is op zichzelf onvoldoende als basis voor een verbod als gevorderd. Bovendien heeft Korff vrijwillig toegezegd haar advertenties in dat opzicht aan te passen. 11. Resteert de vorm waarin door Korff wordt geadverteerd. Konsumenten Kontakt meent dat de opmaak van de advertenties de schijn van een objectieve berichtgeving wekt waardoor verwarring ontstaat voor de consument. 12. Aangenomen moet worden dat boven de aangevochten advertenties steeds vermeld staat "ingezonden mededeling" of "advertentie". Dat is immers gebruikelijk en ook de bedoeling van Korff. Door die aanhef van de advertenties moet het de consument duidelijk zijn dat het bericht geen redactioneel artikel is, maar een reclame-uiting. De verwarring die eventueel zou kunnen ontstaan door de opmaak en het gebruikte lettertype wordt daardoor redelijkerwijze voorkomen. Het feit dat de koptekst in het verleden door het publicerende medium in een enkel geval is weggelaten dan wel kennelijk abusievelijk is weggevallen mag Korff in dit verband niet worden tegengeworpen. De wijze van adverteren van Korff achten Wij derhalve niet onrechtmatig. 13. De voorziening wordt op voormelde gronden geweigerd. Konsumenten Kontakt moet de proceskosten dragen. Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Konsumenten Kontakt in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Korff begroot op ƒ250,- aan vastrecht en op ƒ1.100,- aan salaris procureur. Enz.

338


b) Het Hof, enz. 3. Waarvan het hof uitgaat Daar geen grief is gericht tegen de rechtsoverwegingen 1 en 2 van de president, waarin deze feiten aanduidt waarvan hij bij de beoordeling van het geschil van partyen is uitgegaan, zal het hof eveneens van die feiten uitgaan. 4. Gronden van de beslissing 4.1. Het hof zal eerst de grief in het incidenteel hoger beroep behandelen, omdat deze de ontvankelijkheid van (een deel van) de vorderingen van KK betreft. 4.1.1. Korff betoogt in hoger beroep, zoals zij ook in eerste instantie heeft betoogd, dat KK, die haar vorderingen eerst ruim drie maanden nadat op 6 april 1991 de laatste advertentie was geplaatst heeft ingesteld, haar belang bij rectificatie had verloren, gelet op de inmiddels verlopen tijdsduur. Een rectificatie heeft, aldus Korff, alleen zin indien deze kort na de gewraakte mededeling wordt geplaatst. In hoger beroep betoogt Korff voorts, zonder dat overigens de grief en de conclusie in hoger beroep daarop aansluiten, dat KK toen zij drie maanden na de laatste advertentie het kort geding instelde (ook) geen spoedeisend belang had bij de vordering (sub I a, b, en c) tot verbod van de advertentie, nu in die vorderirfg over een groot deel van de inhoud van de advertentie wordt geklaagd waarvan Korff reeds aan KK had toegezegd dat zij deze zou wijzigen. 4.1.2. In het algemeen zal wel gelden dat verder verloop van tijd een rectificatie minder opportuun maakt omdat een steeds groter deel van het publiek de gewraakte mededeling inmiddels wel vergeten zal zijn. Echter, in aanmerking nemend dat advertenties met de gewraakte strekking in een periode van drie maanden tot aan 26 april 1991 frequent waren geplaatst, alsmede dat naar uit een overgelegde advertentie valt op te maken het wel enkele maanden kan duren voor het gebruik van het middel zichtbaar resultaat oplevert, is het hof van oordeel dat van een rectificatie met een strekking als door KK gevorderd nog voldoende effect verwacht kon worden om een bevel daartoe te rechtvaardigen. Dat is ook thans nog zo, nu Korff in oktober 1991 wederom een - door KK gewraakte - advertentie betreffende haar huidcrèmes, zij het in wat minder suggestieve vorm dan voorheen, heeft doen plaatsen. Daarmede is tevens gegeven dat KK nog steeds een spoedeisend belang heeft bij een voorziening in kort geding. 4.1.3. De grief in het incidenteel hoger beroep faalt derhalve. 4.2.1. De grieven in het principaal hoger beroep hebben de strekking het geschil van partijen in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen; zij behoeven geen afzonderlijke behandeling. 4.2.2. In haar, in de vorm van zogenaamde advertorials gegoten, advertenties suggereert Korff dat de in die advertenties genoemde crèmes Anti-Age Retard en Anti-Age Super, die retinol bevatten, - een belangrijke vermindering van het aantal rimpels teweegbrengen; - een duidelijk zichtbare doeltreffendheid bij het bestrijden van rimpels gemeen hebben; - werkelijk bijzonder doeltreffende preparaten zijn die het aantal rimpels en de diepte ervan zichtbaar verminderen; - eigenschappen bezitten dierimpelvormingaanmerkelijk doen afnemen; verder suggereert Korff dat: - er sprake is van een sensationele ontdekking van een rimpelbestrijdende Retinol-crème als gevolg van research van twee in de advertentie genoemde onderzoekers; - een experimenteel dermatologische kliniek te Hamburg de hiervoor genoemde werking heeft aangetoond; - dermatologische onderzoeken in Amerika en Europa hebben bevestigd dat de wetenschap nu werkelijk op het punt staat de strijd tegen derimpelste winnen.

17 oktober 1994

4.2.3. Korff heeft laten weten dat zij ingevolge de beslissing van het College van Beroep van 17 oktober 1990 in haar advertenties de onderstreepte gedeelten van de vermeldingen dat het middel een belangrijke vermindering van (de diepte van) rimpels bewerkstelligt en dat het middel een duidelijke zichtbare doeltreffendheid heeft zal weglaten en voorts niet meer zal vermelden dat de bewuste kliniek te Hamburg gevestigd is, maar wel bij Hamburg. 4.2.4. Volgens KK zijn de advertenties van Korff (ook in de aangepaste vorm conform het in 4.2.3 vermelde) misleidend in de zin van artikel 1416a lid 1 aanhef en sub a en sub f BW, en wel omdat de geclaimde rimpelbestrijdende werking van de crèmes niet is aangetoond en zeker niet dat de crèmes de verjonging van de huid bevorderen, althans de verouderingsverschijnselen van de huid tegengaan, tot stilstand brengen, dan wel vertragen, zoals wordt gesuggereerd, alsmede omdat wordt verwezen naar (slechts) quasi-wetenschappelijke rapporten; bovendien is volgens KK eveneens de gekozen vorm van de advertenties, die van 'advertorial', misleidend. 4.2.5. Korff bestrijdt dat haar advertenties misleidend zijn. Dat de crèmes en retinol de werking hebben die in de advertenties eraan wordt toegeschreven blijkt volgens Korff uit enige onderzoeksverslagen die zijn overgelegd, te weten een onderzoeksverslag van Bonazzi en anderen, gepubliceerd in juni 1989 (betreffende de werking van retinol), een verslag van Xienta Institute for skin research van augustus 1989 en verslagen van het AlfredMarchonini-Institut te Reinbek (bij Hamburg) van 9 april 1987, 12 januari 1989 en 21 september 1989, alsmede uit enige overgelegde artikelen. 4.2.6. Op verzoek van KK zijn de verslagen en artikelen beoordeeld door Dr A.C. de Groot, dermatoloog te 's-Hertogenbosch en Prof. Dr B.J. Vermeer, dermatoloog te Leiden. 4.2.7. Kennisneming van de inhoud van de overgelegde onderzoeksverslagen en artikelen, alsmede van de overgelegde notities van genoemde dermatologen leidt het hof tot het oordeel dat Korff voorshands de juistheid van haar pretenties dat in wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat retinol als werkzaam bestanddeel van haar crèmes een vermindering van het aantal rimpels en de diepte ervan teweegbrengt, de veroudering van de huid vertraagt, dan wel tot stilstand brengt, ja zelfs tot verjonging van de huid kan leiden, niet aannemelijk heeft gemaakt. De onderzoeken betreffende de werking van retinol, respectievelijk de retinol-bevattende crèmes, waarvan verslagen zijn overgelegd, verdienen naar Nederlandse maatstaven, die het hof wil aanleggen nu op die onderzoeken in Nederland een beroep wordt gedaan tot aanprijzing van op de Nederlandse markt af te zetten waren, niet de qualificatie wetenschappelijk; daarvoor waren die onderzoeken, gelet op de methode van onderzoek te eenvoudig van opzet. Met name is niet een methode van dubbel blind onderzoek gevolgd; voorts is bij de gevolgde methode niet of onvoldoende onderzocht - naar het hof voorshands op gezag van voornoemde dermatologen aanneemt - of en in hoeverre de verminderde zichtbaarheid vanrimpels,voorzover geconstateerd, niet reeds het gevolg was van werking van de onderzochte crème op zich genomen, dus zonder het bestanddeel retinol. Aan dit oordeel van het hof kan niet afdoen de inhoud van de door Korff overgelegde brief van Gabriel J. Letizia aan Dr. Barbara De Munari van 25 oktober 1991, waarin de schrijver meedeelt dat hij het er niet mee eens is dat een niet dubbel blind onderzoek niet wetenschappelijk zou kunnen zijn. Overigens blijkt uit deze brief dat het door Letizia verricht onderzoek, waarop Korff in haar advertentie van 5 oktober 1991 een beroep doet, door de beperkte opzet ervan evenmin de qualificatie wetenschappelijk verdient. 4.2.8. Ingevolge het bepaalde in artikel 1416b BW rust op Korff de last om te bewijzen dat hetgeen zij in haar

17 oktober 1994


advertenties omtrent (een bestanddeel) van haar crèmes heeft gesteld juist is. Gelet op de thans door Korff overgelegde documentatie neemt het hof aan dat zij er niet in zal slagen in een bodemprocedure dat bewijs te leveren, althans niet met de documentatie die zij aan het hof heeft overgelegd. De in dit geding aangevochten reclame-uitingen van Korff houdt het hof derhalve voorshands voor misleidend; mitsdien is een verbod van verdere reclame-uitingen van (soort-)gelijke strekking gerechtvaardigd. 4.2.9. Anders dan KK is het hof van oordeel dat de voor de reclame-uitingen gekozen en in zwang geraakte vorm van 'advertoriaï' op zich genomen niet zodanig misleidend of verwarringwekkend is dat deze niet toelaatbaar geacht zou moeten worden, ook al zijn het gebruikte lettertype en de opmaak (nagenoeg) identiek aan die welke voor redactionele artikelen worden gebruikt, mits, zoals hier behoudens één uitzondering het geval was, althans naar behoren wordt aangegeven dat het een advertentie of ingezonden mededeling is. Immers, die aanduidingen moeten voldoende geacht worden om de lezer erop te attenderen dat een adverteerder aan het woord is. 4.2.10. Samenvattend, is het hof van oordeel dat de vorderingen van KK tot een verbod van advertenties met voormelde misleidende inhoud en/of strekking, alsmede een bevel tot rectificatie, beide als na te melden, toewijsbaar zijn. 4.2.11. Het principaal hoger beroep slaagt derhalve; nu het hof tot een ander oordeel komt dan de president zal het hof diens vonnis vernietigen en opnieuw recht doen. Korff dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding in beide instanties te dragen, die van het principaal en het incidenteel hoger beroep voegt het hof samen. 5. De beslissing Het hof: rechtdoende op het principaal hoger beroep: 1. Vernietigt het vonnis waarvan beroep; opnieuw rechtdoende: 2. Verbiedt Korff Nederland B.V. na betekening van dit arrest mededelingen openbaar te maken of te doen maken waarin wordt bericht of de suggestie wordt gewekt dat de (indirect) van haar afkomstige cosmetica-producten met het bestanddeel Retinol, in het bijzonder de crèmes "Anti-Age Retard" en "Anti-Age Super" in staat zouden zijn om verouderingsverschijnselen van de huid, zoals rimpels, tegen te gaan ofte voorkomen; 3. Beveelt Korff Nederland B.V. om binnen tien dagen na de dag van betekening van dit arrest in de dagbladen waarin in 1991 advertenties of ingezonden mededelingen zijn geplaatst waarin is bericht over de rimpelbestrijdende en -voorkomende werking van de hiervoor onder 2 genoemde crèmes, op haar kosten een rectificatie te (doen) plaatsen op ongeveer dezelfde plaats en van ongeveer dezelfde grootte als bedoelde advertenties/ingezonden mededelingen, met de volgende inhoud: "(advertentie) of (ingezonden mededeling) RECTIFICATIE Amsterdam, In een aantal advertenties en ingezonden mededelingen, die inmiddels zijn gepubliceerd onder koppen als "Rimpels en Retinol", "Te koop: Eeuwige Jeugd", "Verklaren de oorlog aan rimpels", "De test van eeuwige jeugd", "De eeuwige jeugd, een vervulbare droom?" en "Nieuwe resultaten in strijd van Amerikaanse wetenschappers tegen rimpels", wordt gesuggereerd dat de in apotheken verkrijgbare cosmetische crèmes van Korff "Anti-Age Retard" en "Anti-Age Super" in staat zijn om ouderdomsverschijnselen van de huid, zoals rimpels, tegen te gaan, in het bijzonder door de werking van het

339

bestanddeel Retinol en dat dit in wetenschappelijk onderzoek zou zijn vastgesteld. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 12 december 1991 deze advertenties misleidend geacht, omdat de door ons aangeprezen werking van die crèmes onvoldoende is aangetoond en evenmin dat in wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat retinol (-alcohol) die werking heeft. Korff Nederland B.V."; 4. Bepaalt dat Korff B.V. een aan Stichting Konsumenten Kontakt te betalen dwangsom van ƒ25.000,verbeurt voor iedere overtreding van voormeld verbod en voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan voormeld bevel te voldoen, telkens met een maximum van ƒ 400.000,-; 5. Verklaart dit arrest voor wat betreft voormeld verbod en voormeld bevel uitvoerbaar bij voorraad; 6. Wijst het meer of anders gevorderde af; rechtdoende op het incidenteel hoger beroep: 7. Wijst dit hoger beroep af; enz.

Nr 94. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 24 december 1991. (teeltmateriaal voor chrysanten) Mr J.J. Brinkhof. Art. 43 j" art. 42 Zaaizaad- en Plantgoedwet. Nu eisers niet vorderen dat hun de in art. 42 ZPW bedoelde licenties verleend worden, is de in art. 43 geregelde exclusieve bevoegdheid van de Raad voor het Kwekersrecht niet aan de orde. De President is derhalve niet onbevoegd om van de vordering kennis te nemen. Art. 85, lid 1 E.E.G.-Verdrag. Weliswaar worden het bestaan en de verdediging van kwekersrechten door de artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag onverlet gelaten, maar dat geldt niet voor iedere wijze van uitoefening van die rechten. Uit de tijdstippen van aankondiging van het gewijzigde beleid, de ingangsdatum daarvan, de gelijkenis voor wat betreft de inhoud van het beleid, de gehanteerde argumentatie en de overgelegde verklaringen, blijkt dat er sprake is van onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen gedaagden sub 1 en 3. Bovendien staat vast dat er overeenkomsten met betrekking tot de licentieverlening en de uitoefening van kwekersrechten bestaan tussen alle gedaagden. Deze overeenkomsten dan wel onderling afgestemde feitelijke gedragingen betreffen de verhoging van royalties, beperkingen ten aanzien van de licentiëring van nieuwe rassen en het in beginsel niet verlenen van licenties aan nieuwe zelf stekkers. Gelet op het feit dat meer dan 90% van de in Nederland geproduceerde chrysanten behoren tot kwekersrechtelijk beschermde rassen, de prominente betekenis van jonge rassen, het feit dat 75% van de verkochte chrysanten behoort tot rassen waarvan gedaagden sub 1 en 3 kwekersrechthouder zijn, de dominante positie van gedaagden, en het grote belang voor vermeerderaars om alle, en met name jonge rassen te kunnen aanbieden, leiden deze maatregelen tot een beperking van de mededinging, een prijsverhoging van teeltmateriaal en nadeel voor zowel de kleine vermeerderaars als de telers, en kunnen die maatregelen de handel tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloeden. 1. V.o.f. Fa. Kwekerij De Adelaar te Kwintsheul en 50 anderen, eisers [in kort geding], procureur Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat Mr E.H. Pijnacker Hordijk te Brussel, tegen 1. Fides Beheer B.V. te Maasland, 2. Fides Holland B.V. te Maasland, gedaagden sub 1

340


en 2 [in kort geding], procureur Mr G.J. Schuurman, en 3. Chrysanthemum Breeders Association N.V. te Willemstad, Curacao, gedaagde sub 3 [in kort geding], procureur Mr A.H.J. Wolf. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. De eisers sub 1 tot en met 50, hierna ook te noemen: de telers, zijn ondernemers die hun bedrijf geheel of voor een belangrijk deel hebben ingericht op de teelt van chrysanten, bestemd voor de consument. Voor het overgrote deel worden deze chrysanten via de bloemenveilingen verkocht en verder gedistribueerd. b. Eiseres sub 51 [de vereniging: Federatie van Nederlandse Tuinbouwstudiegroepen; Red.] is een belangenorganisatie waarin onder andere de overgrote meerderheid van de Nederlandse telers van chrysanten is vertegenwoordigd. c. Op de markt voor chrysanten nemen Nederlandse producenten een vooraanstaande plaats in. Van de op de markt binnen de EEG aan consumenten geleverde chrysanten is ongeveer de helft afkomstig van Nederlandse producenten. De afzet van chrysanten via de Nederlandse veilingen bedroeg in de jaren 1989 en 1990 ruimschoots meer dan 1 miljard stuks, waarmee een veilingomzet van meer dan ƒ500.000.000,- per jaar gemoeid was. In die jaren werd telkens voor ongeveer ƒ390.000.000,- (veilingomzet) aan chrysanten geëxporteerd naar andere EEG-landen. d. Van de vraag naar chrysanten wordt een zeer aanzienlijk deel gevormd door de vraag naar bloemen van nieuwe, binnen de afgelopen vijf jaar geïntroduceerde rassen. e. De telers zijn in sterke mate afhankelijk van de beschikbaarheid, in optimale aantallen en in een optimale kwaliteit, van teeltmateriaal voor chrysanten van nieuwe rassen, en in het bijzonder van rassen die binnen de afgelopen vijfjaar tot ontwikkeling zijn gekomen. f. Telers van chrysanten telen hun produkten op basis van teeltmateriaal, bestaande uit stekken. De meeste chrysantentelers kopen dergelijke stekken bij professionele vermeerderingsbedrijven, hierna ook te noemen: vermeerderaars. De telers bepalen welke chrysantenrassen zij in teelt nemen en bestellen daarvoor tijdig het teeltmateriaal bij de vermeerderaars, die vervolgens de vermeerdering van stekken ter hand nemen om de telers overeenkomstig hun bestellingen te kunnen beleveren. g. Aangezien het overgrote deel van de chrysantenproduktie betrekking heeft op nieuwe rassen, ten aanzien waarvan kwekersrechtelijke bescherming bestaat, behoeven de vermeerderaars voor de onder f. genoemde activiteiten licenties van de houders van de betreffende kwekersrechten, hierna ook genoemd: de kwekersrechthouders. Tot op heden zijn deze licenties steeds verleend tegen afdracht van een royalty van 1,5 cent per stek. h. Er zijn in Nederland 13 vermeerderingsbedrijven. Daaronder bevindt zich één zeer groot vermeerderingsbedrijf, te weten gedaagde sub 2, dat tot hetzelfde concern als gedaagde sub 1 behoort, hierna ook gezamenlijk aan te duiden als: Fides. Voorts zijn er drie zeer grote vermeerderaars: de oprichters/aandeelhouders van de gedaagde sub 3, hierna ook aan te duiden als CBA. Deze vier vermeerderaars tezamen hebben op de Nederlandse markt voor teeltmateriaal een marktaandeel van circa 46%. Dan is er nog een groot vermeerderingsbedrijf: Lyraflor, met een aandeel van circa 17%. Daarnaast zijn er 8 kleine vermeerderaars. Tenslotte vermeerdert een klein aantal telers teeltmateriaal in het eigen bedrijf. Zij worden zelfstekkers genoemd. Wanneer zij teeltmateriaal van rassen waarop kwekersrecht rast vermeerderen, behoeven zij licenties van de kwekersrechthouders. Deze licenties plachten tot op heden steeds te worden verleend tegen afdracht van een royalty van 1,5 cent per stek. i. Van de kwekersrechten voor nieuwe rassen is circa 65% (berekend naar aantallen geproduceerde chrysanten)

17 oktober 1994

in handen van gedaagde sub 1 en circa 15% in handen van CBA althans verstrekken gedaagde sub 1 en CBA licenties voor de betreffende rassen. j . Vermeerderaars en zelfstekkers behoeven licenties van gedaagde sub 1 en CBA omdat zij anders slechts een beperkt deel van het assortiment aan chrysantenrassen kunnen vermeerderen. k. Telers geven er de voorkeur aan de stekken bij een zo beperkt mogelijk aantal vermeerderaars te bestellen, zulks in verband met kwantumkortingen en met het oog op de verdere serviceverlening. De Nederlandse telers zijn voor de aanvoer van teeltmateriaal vrijwel geheel aangewezen op de Nederlandse veraieerderaars. 1. Op 19 maart 1991 heeft CBA een brief verstuurd aan de licentienemers. Daarin deelde zij mee dat de bestaande licentiecontracten per 31 december 1991 werden opgezegd. Voorts kondigde zij aan dat het beleid ten aanzien van de licentieverlening gewijzigd zou worden op de volgende punten: (i) de licentievergoeding van ƒ 15,- per 1000 stekken wordt met ingang van 1 januari 1992 verhoogd tot ƒ 20,- per 1000 stekken; (ii) de nieuwe CBA-rassen krijgen een gefaseerd uitgiftebeleid; er wordt een tijdstip gekozen op enige tijd na verlening van het kwekersrecht; (iii) aan zelfstekkers die na 1 januari 1991 met het zelfstekken gestart zijn of willen starten worden geen licenties verleend. m. Op 27 maart 1991 heeft gedaagde sub 1 een brief verstuurd aan haar licentienemers. Daarin deelde zij mee dat de bestaande licentiecontracten per 31 december 1991 worden opgezegd. Zij kondigde voorts aan de licentievergoedingen voor bestaande rassen te verhogen van ƒ 15,per 1000 naar ƒ20,- per 1000 stekken, en dat in de nieuwe contracten een gefaseerd uitgiftebeleid zal worden opgenomen, inhoudende dat nieuwe rassen pas twee jaar na verlening van het kwekersrecht in licentie zullen worden aangeboden, terwijl de licentievergoeding voor die rassen ƒ 25,- per 1000 stekken zal bedragen. In een van de bijlagen is vermeld dat voor zelfstekkers een restrictief uitgiftebeleid zal gelden, terwijl met nieuwe zelfstekkers geen licentie-overeenkomsten zullen worden afgesloten. n. Namens verschillende belanghebbenden uit de kring van vermeerderaars en telers is tegen de onder 1. en m. vermelde voorgenomen beleidswijzigingen in de licentiepolitiek geprotesteerd. In reactie hierop heeft CBA laten weten de nieuwe licentiepolitiek te handhaven, terwijl gedaagde sub 1 heeft laten weten de aangekondigde licentiepolitiek - onder andere - in zoverre te wijzigen, dat voor nieuwe rassen na de verlening van het kwekersrecht (gewoonlijk twee jaar na de introductie van het nieuwe ras op de markt) alsnog licentie aan alle vermeerderaars zou worden verleend. 2. Eisers stellen dat de door gedaagde sub 1 en CBA aangekondigde nieuwe licentiepolitiek een gevolg is van daaraan voorafgaande afspraken, dus van overeenkomsten tussen ondernemingen. Mocht dat niet het geval zijn dan berust volgens eisers de door CBA en gedaagde sub 1 aangekondigde licentiepolitiek op een onderling afgestemde feitelijke gedraging als bedoeld in art. 85 van het EEG-Verdrag. Eisers nemen het standpunt in dat de nieuwe licentiepolitiek ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt en vervalst, en dat daardoor de handel tussen de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed. Een dergelijke overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging is op grond van art. 85, lid 1 EEG-Verdrag verboden en op grond van art. 85, lid 2 EEG-Verdrag van rechtswege nietig. Subsidiair betogen eisers dat Fides en CBA, elk afzonderlijk, althans Fides en CBA tezamen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan, waardoor de handel

17 oktober 1994


tussen Lid-Staten ongunstig kan worden beïnvloed. Eisers voeren verder aan dat de telers aanmerkelijk nadeel dreigen te ondervinden van de met de artikelen 85 en 86 EEG-Verdrag strijdige handelwijze van Fides en CBA. In dit verband noemen zij ook de regeling met betrekking tot mutanten in de (bijgestelde) licentieovereenkomsten, die erop gericht is om gedaagde sub 1 en CBA uitsluitende rechten te waarborgen terzake van de door telers gevonden mutanten van de door gedaagde sub 1 en CBA in licentie uitgegeven rassen, alsmede de aangekondigde politiek dat er geen licenties meer verleend zullen worden aan zelfstekkers die teeltmateriaal aan derden leveren. 3. Eisers vorderen gedaagden ieder afzonderlijk op straffe van een dwangsom te gebieden om iedere handelwijze achterwege te laten die strekt tot uitvoering of ondersteuning van één of meer van de volgende maatregelen: (i) verhoging van de royalties die de betreffende gedaagde thans gewoon is voor de licentiëring van chrysantenrassen in rekening te brengen en/of, (ii) enige weigering om aan enige professionele teler of vermeerderaar van chrysantenrassen die zich bereid verklaart om de gangbare voor licentiëring geldende voorwaarden na te leven, licentie te verlenen voor de vermeerdering van enig chrysantenras ten aanzien waarvan de betreffende gedaagde kwekersrecht heeft aangevraagd of verkregen, (ui) hantering van licentievoorwaarden die ertoe strekken dat aan de betreffende gedaagde voor door telers gevonden mutanten van aan de betreffende gedaagde voorbehouden rassen, enig exclusief recht, en subsidiair: enig ruimer recht dan een niet-exclusieve licentie tot vermeerdering van het betreffende (gemuteerde) ras, wordt toegekend. Eisers wijzen erop dat de telers aanmerkelijk nadeel dreigen te ondervinden en op grond daarvan belang hebben bij het gevorderde verbod, en dat het belang van eiseres 51 besloten ligt in haar statutaire doelstelling en haar daadwerkelijke werkzaamheden. 4. Gedaagden verzetten zich tegen toewijzing van het gevorderde. 5. De vordering en het verweer nopen ertoe aandacht te schenken aan de volgende kwesties: (i) bevoegdheid (h) ontvankelijkheid van de eisers sub 1 t/m 50 (iii) ontvankelijkheid van eiseres sub 51 (iv) overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedragingen (v) verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging (vi) ongunstige beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten (vii) rechtvaardiging (viii) kwekersrecht 5.1. ad (i): bevoegdheid 5.1.1. CBA is van mening dat de President in kort geding niet bevoegd is het geschil te beoordelen. 5.1.2. Deze mening baseert CBA hierop dat de vordering ertoe strekt haar en de gedaagde sub 1 te dwingen de in art. 42 Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) neergelegde verplichting na te komen om de licenties te verlenen welke in het belang van de voorziening van de markt met teeltmateriaal tegen redelijke voorwaarden noodzakelijk zijn. Een dergelijke vordering dient overeenkomstig het bepaalde in art. 43 ZPW aan de Raad voor het Kwekersrecht te worden voorgelegd, zodat de President niet bevoegd is. Aldus CBA. 5.1.3. De mening van CBA komt onjuist voor. Uit de dagvaarding en het petitum blijkt duidelijk dat eisers niet vorderen gedaagden te veroordelen tot nakoming van de verplichting zoals geformuleerd in art. 42 ZPW, maar hen te verbieden uitvoering te geven aan volgens eisers krachtens art. 85 EEG-Verdrag verboden overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen

341

dan wel misbruik te maken van machtsposities hetgeen art. 86 EEG-Verdrag verbiedt. De President in kort geding is bevoegd van een dergelijke vordering kennis te nemen. 5.2. ad (ii): ontvankelijkheid van de eisers sub 1 tot en met 50 5.2.1. CBA betoogt dat de eisers sub 1 tot en met 50 niet-ontvankelijk zijn omdat a) met hen geen licentieovereenkomsten zijn afgesloten, b) deze eisers geen vermeerderaars zijn en c) CBA zich niet op de markt begeeft waarop vermeerderaars en telers zich wel begeven. 5.2.2. Dit betoog van CBA wordt niet onderschreven. Wat de punten a) en b) betreft lijkt CBA er wederom van uit te gaan dat de eisers sub 1 tot en met 50 vorderen dat dwanglicenties aan hen worden verleend. Hierboven onder 5.1.3. is overwogen dat dit niet het geval is. Voorzover CBA wil aanvoeren dat de eisers sub 1 tot en met 50 geen belang hebben bij het gevorderde, is dit onjuist. Niet bestreden is dat deze eisers tengevolge van de aangekondigde verhoging van de royalyies een substantieel financieel nadeel zullen ondervinden. Evenmin is weersproken dat zij door de aangekondigde wijziging van het licentie-beleid beperkt zullen worden in hun mogelijkheden teeltmateriaal te kopen. Daarmee staat het belang van de eisers sub 1 tot en met 50 bij de gevraagde voorziening vast. Het kan zijn dat CBA met punt c bedoelt aan te geven dat de artikelen 85 en 86 EEG-Verdrag toepassing missen. Daarop zal hieronder in de rechtsoverwegingen 5.4. tot en met 5.8. nader worden ingegaan. 5.2.3. Conclusie: de eisers sub 1 tot en met 50 zijn ontvankelijk. 5.3. ad (iii): ontvankelijkheid van eiseres sub 51 5.3.1. Eiseres sub 51 stelt zich blijkens haar statuten ten doel "het bevorderen van de teelttechnische belangen van de Nederlandse groente- en siergewassentelers en al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt". Dit doel tracht zij te bereiken door: "a. het zijn van een overkoepelende organisatie van in Nederland gevestigde Tuinbouwstudiegroepen, die de teelttechnische belangen van hun leden behartigen; b. samenwerking en/of overleg met de drie Centrale Landbouworganisaties ... c. het bevorderen van - het onderzoek ten behoeve van de groente- en siergewassenteelt; - de teelttechnische en technisch-economische voorlichting aan de Nederlandse groente- en siergewassentelers; d. alle andere middelen welke tot het beoogde doel kunnen leiden." 5.3.2. Geoordeeld wordt dat uit deze statutaire bepalingen niet valt af te leiden dat het tot de taak van eiseres sub 51 behoort in rechte op te komen voor de bedrijfs-economische belangen van de telers die met de vordering worden nagestreefd. 5.3.3. Evenmin is gebleken van enige betrokkenheid van eiseres sub 51 bij de totstandkoming van de litigieuze licentie-overeenkomsten. 5.3.4. Voorts is gesteld noch gebleken dat het gewraakte handelen van gedaagden jegens eiseres sub 51 onrechtmatig is. 5.3.5. Conclusie: eiseres sub 51 zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. 5.4. ad (iv): overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedragingen 5.4.1. De gedaagden sub 1 en 3 ontkennen dat er wat de aangekondigde wijziging van de licentie-politiek sprake is geweest van een overeenkomst tussen hen. 5.4.2. Daargelaten kan worden of de gedaagden sub 1 en 3 een overeenkomst hebben gesloten in de strikte zin van het woord. Uit de tijdstippen van de aankondiging

342


van het gewijzigde beleid (rechtsoverweging 1 onder 1. en m.), uit de gekozen ingangsdatum van het nieuwe beleid, uit de gelijkenis tussen de inhoud van het beleid, uit de gehanteerde argumentatie en uit de overgelegde verklaringen (produkties 17a, b en c; 18a, b en c van eisers) in onderling verband en samenhang beschouwd, moet worden afgeleid dat gedaagden sub 1 en 3 het beleid ten aanzien van licenties hebben gecoördineerd. Het moet derhalve uitgesloten worden geacht dat deze gedaagden onafhankelijk van elkaar en zonder afstemming op elkaar tot het nieuwe beleid hebben besloten. 5.4.3. Er is nog meer. Naast een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen de gedaagde sub 1 en CBA, waarvan in 5.4.2. sprake was, is deels erkend (pleitaantekeningen mr. Wolf, nr. 28) en deels onvoldoende weersproken - en derhalve als vaststaand aan te merken - dat overeenkomsten zijn gesloten althans feitelijke gedragingen zijn afgestemd tussen de gedaagde sub 1 en CBA als kwekersrechthouders enerzijds en de gedaagden sub 2, de drie grote vermeerderaars die de oprichters/aandeelhouders zijn van CBA en de grote vermeerderaar Lyraflor als vermeerderaars anderzijds. Deze overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen betreffen de uitwerking van de overeenkomst of afgestemde feitelijke gedragingen tussen gedaagde sub 1 en CBA en bestaan hieruit dat de gedaagde sub 1 ten aanzien van nieuwe rassen tot aan de verlening van het kwekersrecht slechts aan de gedaagde sub 2, de aandeelhouders van CBA en Lyraflor licenties verleent voor de vermeerdering van teeltmateriaal en dat CBA tot twee jaar na de verlening van het kwekersrecht dergelijke licenties slechts verleent aan haar drie aandeelhouders, gedaagde sub 2 en Lyraflor, waarbij tegelijk aan de acht overige vermeerderaars contractueel verboden zal worden dergelijke rassen te vermeerderen vóór de verlening van het kwekersrecht. 5.4.4. Eisers stellen ook nog een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging aan de orde ten aanzien van mutanten. Gedaagde sub 1 heeft echter onweersproken gesteld dat haar beleid in dit opzicht geen verandering zal ondergaan. CBA zal in de nieuwe contracten een regeling opnemen gelijk aan die van de gedaagde sub 1. Dat op dit punt gesproken kan worden van een afspraak tussen de gedaagde sub 1 en CBA of van een onderling afgestemde feitelijke gedraging is niet aannemelijk geworden. 5.5. ad (v): verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging 5.5.1. In rechtsoverweging 5.4. is overwogen dat overeenkomsten, althans onderling afgestemde gedragingen bestaan betreffende: - verhoging van royalties; - beperkingen ten aanzien van de licentiëring van nieuwe rassen; - het in beginsel niet verlenen van licenties aan nieuwe zelfstekkers. 5.5.2. Bij de beoordeling van de vraag of deze overeenkomsten ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, zal in aanmerking worden genomen: a.- de niet weersproken stelling van eisers dat 90% of meer van de in Nederland geproduceerde chrysanten tot rassen behoort waarvoor kwekersrechtelijke bescherming bestaat; b.- hetgeen vermeld is in rechtsoverweging 1 onder d: kort gezegd, de prominente betekenis van jonge rassen; c - de niet weersproken stelling van eisers dat in 1990 en 1991 ongeveer 75% van de verkochte chrysanten behoorde tot rassen ten aanzien waarvan de gedaagde sub 1 en CBA kwekersrechthouders zijn; d.- de dominante positie van de gedaagde sub 1 en CBA wat de kwekersrechten met betrekking tot jonge rassen betreft, zoals blijkt uit hetgeen in rechtsoverweging 1 onder i. is vermeld;

17 oktober 1994

e.- de dominante positie onder de vermeerderaars van de gedaagde sub 2, de aandeelhouders van CBA en Lyraflor; f.- het grote belang voor vermeerderaars om alle rassen, doch met name jonge rassen, te kunnen aanbieden; telers zullen zich van vermeerderaars afwenden die niet teeltmateriaal van alle gevraagde rassen kunnen aanbieden. 5.5.3. In aanmerking genomen hetgeen in rechtsoverweging 5.5.2. is geformuleerd wordt geoordeeld, dat de in reentsoverweging 5.5.1. genoemde maatregelen tot een beperking van de mededinging leiden. De verhoging van de royalties zal onvermijdelijk een prijsverhoging van teeltmateriaal tot gevolg hebben. De beperking van de licentiëring van nieuwe rassen versterkt de positie van de met de gedaagde sub I verbonden gedaagde sub 2 en die van de aandeelhouders van CBA, alsmede die van de vijfde grote vermeerderaar: Lyraflor, aan wie door zowel gedaagde sub 1 als CBA licenties zullen worden verleend. De overige, relatief kleine, vermeerderaars zullen een achterstand oplopen: zij kunnen niet hetzelfde pakket aanbieden als de grote vermeerderaars; naar verwachting zullen de telers zich ook wat de andere rassen betreft van hen gaan afwenden. Het resultaat zal zijn dat het aantal vermeerderaars zal afnemen, hetgeen de mededinging beperkt. Zowel de kleine vermeerderaars als de telers zullen van deze maatregel derhalve nadeel ondervinden. De maatregel met betrekking tot de zelfstekkers tenslotte snijdt een concurrentiemogelijkheid van de telers af en versterkt de positie van de grote vermeerderaars. 5.5.4. Fides heeft inmiddels aangekondigd dat de kleine vermeerderaars zogenaamde onbewortelde stekken van de nieuwe rassen zullen kunnen betrekken die door hen beworteld en verkocht kunnen worden. Door deze bijstelling van het beleid worden echter de - wat de mededinging betreft - negatieve effecten van de in rechtsoverweging 5.5.1. genoemde maatregelen niet volledig weggenomen. Niet betwist is door de gedaagden dat het bewortelen een arbeidsintensieve en dus kostbare aangelegenheid is. Te verwachten is dat de kleine vermeerderaars de door hen bewortelde stekken van nieuwe rassen niet voor dezelfde prijs aan telers zullen kunnen aanbieden als de grote vermeerderaars. 5.6. ad (vi): ongunstige beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten 5.6.1. Fides betwist dat er sprake kan zijn van ongunstige beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten. Zij wijst er in dit verband op dat alle betrokkenen, zowel eisers als gedaagden Nederlandse bedrijven zijn, terwijl de gewraakte maatregelen geen betrekking hebben op de im- of export. 5.6.2. Geoordeeld wordt dat Fides over het hoofd ziet dat art. 85 EEG-Verdrag niet alleen marktverdeling en inen uitvoerbeperkingen in welke vorm dan ook verbiedt, maar ook iedere soort van concurrentiebeperking door middel van overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen binnen de gemeenschappelijke markt indien althans de effecten van een dergelijke concurrentiebeperking merkbaar zijn en niet tot eén Lid-Staat beperkt zijn. 5.6.3. Gelet op: - het feit dat van de vraag naar chrysanten een zeer aanzienlijk deel gevormd wordt door de vraag naar bloemen van nieuwe, binnen de afgelopen vijf jaar geïntroduceerde rassen (rechtsoverweging 1 onder d.); - de afhankelijkheid van telers van de beschikbaarheid van teeltmateriaal voor chrysanten van nieuwe, binnen de afgelopen vijf jaar geïntroduceerde rassen (rechtsoverweging 1 onder e.); - het feit dat, berekend naar de aantallen geproduceerde chrysanten, van de kwekersrechten voor nieuwe rassen, met inbegrip van de rassen die in de loop van de afgelopen vijf jaar gangbaar zijn geworden, circa 65% in handen is van de gedaagde sub 1 en circa 15% in handen

17 oktober 1994


van CBA, althans dat de gedaagde sub 1 en CBA licenties voor die rassen verstrekken (rechtsoverweging 1 onder i.); - de vooraanstaande positie van Nederlandse producenten op de markt voor chrysanten: van de op de markt binnen de EEG aan consumenten geleverde chrysanten is de helft afkomstig van Nederlandse producenten (rechtsoverweging 1 onder c); wordt geoordeeld dat de maatregelen genoemd in rechtsoverweging 5.5.1. de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden. 5.6.4. CBA's beroep op de zogenaamde "de minimis"-bekendmaking moet falen gezien de dominante positie van de gedaagde sub 1 en CBA waar het gaat om de kwekersrechten (rechtsoverweging 1 onder i.) en de sterke positie van de gedaagde sub 2 en de aandeelhouders van CBA op de markt waar de vermeerderaars zich bewegen (rechtsoverweging 1 onder h.). Hoe CBA kan volhouden dat hoogstens sprake is van een "bagatelkartel", is niet duidelijk. 5.7. ad (vii): rechtvaardiging 5.7.1. Gedaagden voeren ter rechtvaardiging van de litigieuze maatregelen het volgende aan. De verhogingen van de royalties zijn noodzakelijk om de gestegen uitgaven voor ontwikkeling en onderzoek te kunnen bekostigen. De beperkingen in het licentiebeleid ten aanzien van nieuwe rassen zijn nodig om problemen die zich in de beginperiode na de introductie van de nieuwe rassen voordoen, beter het hoofd te kunnen bieden. En aan nieuwe zelfstekkers zullen geen licenties worden verleend ter bescherming van de "eigen" vermeerderaars en om de toch al moeilijke controle op de naleving van de licentievoorwaarden niet nog meer te compliceren. 5.7.2. Of het een individuele kwekersrechthouder op deze gronden is toegestaan de litigieuze maatregelen te nemen, kan in het midden blijven. Die gronden vormen geen rechtvaardiging voor het gewraakte en ter beoordeling staande samenstel van overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen van de kwekersrechthouders en de daarmee nauw verbonden grote vermeerderaars, te weten de gedaagde sub 2 en de aandeelhouders van CBA. 5.8. ad (viii): kwekersrecht 5.8.1. In het verweer van gedaagde sub 1 en CBA lijkt de opvatting besloten te liggen dat aan eisers geen beroep toekomt op de artikelen 85 en 86 EEG-Verdrag omdat zij, dat wil zeggen de gedaagde sub 1 en CBA, kwekersrechthouders zijn aan wie het vrijstaat om teeltmateriaal van beschermde rassen als eerste in het verkeer te brengen en om licenties te verlenen aan wie zij willen. 5.8.2. Het is waar dat het bestaan en de verdediging van kwekersrechten door de artikelen 85 en 86 EEG-Verdrag onverlet worden gelaten, maar dat geldt niet voor iedere wijze van uitoefening van die rechten. 5.8.3. Geoordeeld wordt dat niet buiten het bereik van de artikelen 85 en 86 EEG-Verdrag vallen de overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen van de gedaagde sub 1 en CBA als kwekersrechthouders in samenhang met de overeenkomsten of onderling

343

afgestemde feitelijke gedragingen tussen de gedaagde sub 1 en CBA enerzijds en de gedaagde sub 2 en de aandeelhouders van CBA anderzijds, zoals deze tot uitdrukking zijn gekomen in de maatregelen die kort aangeduid zijn in rechtsoverweging 5.5.1. 6. Slotsom en kostenveroordeling 6.1. In het vorenstaande is aangenomen dat sprake is van overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen zowel tussen de gedaagde sub 1 en CBA als tussen hen enerzijds en gedaagde sub 2 en de aandeelhouders van CBA anderzijds, welke overeenkomsten of gedragingen verboden en nietig zijn en waarvoor een rechtvaardiging ontbreekt. Daaruit vloeit voort dat de vordering van de eisers sub 1 tot en met 50 als na te melden toewijsbaar is. Op de subsidiaire grondslag behoeft niet meer te worden ingegaan. 6.2. Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing De President: 1. Gebiedt de gedaagden, ieder afzonderlijk, om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere handelwijze achterwege te laten die strekt tot uitvoering of ondersteuning van één of meer van de navolgende overeengekomen of onderling afgestemde maatregelen: a. verhoging van de royalties die de betreffende gedaagde thans gewoon is voor de licentiëring van chrysantenrassen in rekening te brengen en/of b. enige weigering om aan enige professionele teler of vermeerderaar van chrysantenrassen die zich bereid verklaart om de gangbare voor licentiëring geldende voorwaarden na te leven, licentie te verlenen voor de vermeerdering van enig chrysantenras ten aanzien waarvan de betreffende gedaagde kwekersrechten heeft aangevraagd of verkregen. 2. Veroordeelt de gedaagden, ieder afzonderlijk, om ten gunste van de gezamenlijke eisers sub 1 tot en met 50 een dwangsom te betalen van ƒ 50.000,- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen dat de betreffende gedaagde het onder 1. geformuleerde bevel in enig opzicht niet, niet behoorlijk of niet volledig mocht nakomen, met bepaling dat iedere gedaagde in totaal niet meer aan dwangsommen zal verbeuren van ƒ 5.000.000,-. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Wijst af het door eisers sub 1 tot en met 50 meer of anders gevorderde. 5. Veroordeelt de gedaagden in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van de eisers sub 1 tot en met 50 begroot op ƒ 4.000,-. 6. Verklaart eiseres sub 51 niet ontvankelijk in haar vordering. 7. Veroordeelt eiseres sub 51 in de kosten van het geding tussen haar en de gedaagden tot op deze uitspraak aan de zijde van de gedaagden begroot op nihil. Enz.

Wetgeving Verordening (EEG) Nr 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen. Gezien het voorstel van de Commissie,1) De Raad van de Europese Gemeenschappen, Gezien het advies van het Europese Parlement,2) Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 1 ) PB nr. C 30 van 6.2.1991, blz. 9, en PB nr. C 69 43 en 113, van 18.3.1992, blz. 15. 2

) PB nr. C 326 van 16.12.1991, blz. 35.

344


Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,3) Overwegende dat de produktie en de distributie van landbouwprodukten en levensmiddelen in de economie van de Gemeenschap een belangrijke plaats innemen; O. dat in het kader van de heroriëntering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de diversificatie van de landbouwproduktie moet worden bevorderd om op de markt een beter evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken; dat de bevordering van produktie en afzet van produkten met bepaalde kenmerken voor het platteland, en met name voor probleem- of voor afgelegen gebieden, een belangrijke troef kan worden, enerzijds doordat het inkomen van de landbouwers erdoor wordt verbeterd en anderzijds doordat wordt voorkomen dat de bevolking uit die gebieden wegtrekt; O. dat in de afgelopen jaren is geconstateerd dat de consumenten geneigd zijn om voor hun eten en drinken kwaliteit boven kwantiteit te doen prevaleren; dat dit verlangen naar specifieke produkten onder meer leidt tot een steeds toenemende vraag naar landbouwprodukten of levensmiddelen waarvan de geografische oorsprong vaststaat; O. dat, gezien de verscheidenheid van de produkten in de handel en de overvloedige informatie die erover wordt verstrekt, de consument om beter zijn keuze te kunnen bepalen, juist over de oorsprong van het produkt duidelijk en bondig moet worden geïnformeerd; O. dat bij de etikettering van landbouwprodukten en levensmiddelen algemene communautaire voorschriften in acht moeten worden genomen en met name Richtlijn 79/112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame4); dat, voor landbouwprodukten en levensmiddelen die uit een bepaald gebied afkomstig zijn gezien de specificiteit ervan, bijzondere aanvullende bepalingen dienen te worden vastgesteld; O. dat sommige Lid-Staten zijn overgegaan tot de invoering van "gecontroleerde benamingen van oorsprong" om landbouwprodukten of levensmiddelen die aan hun geografische oorsprong herkenbaar zijn te beschermen; dat het gebruik van deze benamingen zich heeft ontwikkeld, tot tevredenheid van de producenten, daar dezen in ruil voor een reële kwaliteitsverbetering een betere prijs ontvangen, en tot tevredenheid van de consumenten, die over kwalitatief hoogstaande produkten met garanties ten aanzien van de produktiemethode en de oorsprong beschikken; O. dat de gebruiken met betrekking tot de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de LidStaten thans nog uiteenlopen; dat een communautaire benadering moet worden overwogen; dat immers met een communautair kader in de vorm van een beschermingsregeling het gebruik van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen verder zou kunnen worden ontwikkeld, aangezien een dergelijk kader, dank zij een meer uniforme aanpak, aan producenten van produkten met dergelijke vermeldingen gelijke mededingingsvoorwaarden garandeert en deze produkten voor de consumenten geloofwaardiger maakt; O. dat het dienstig is dat met de voorgenomen regeling geen afbreuk wordt gedaan aan de reeds bestaande communautaire wetgeving voor wijn en gedistilleerde dranken, waarin is beoogd in een hoger beschermingsniveau te voorzien; O. dat deze verordening slechts geldt voor landbouwrodukten en levensmiddelen waarvoor er een verband estaat tussen de kenmerken van het produkt en de

C

3

) PB nr. C 269 van 14.10.1991, blz. 62. ) PB nr. L 33 van 8.2.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/72/EEG {PB nr. L 42 van 15.2.1991, blz. 27). 4

17 oktober 1994

geografische oorsprong ervan; dat het toepassingsgebied van deze verordening echter zo nodig tot andere produkten kan worden uitgebreid; O. dat het, gezien de bestaande praktijk, wenselijk is twee verschillende niveaus van geografische referenties vast te stellen, namelijk beschermde geografische aanduidingen en beschermde oorsprongsbenamingen; O. dat landbouwprodukten of levensmiddelen met een beschermde geografische aanduiding of een beschermde oorsprongsbenaming moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, die in een produktdossier zijn opgenomen; O. dat, om in elke Lid-Staat te worden beschermd, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen op communautair niveau moeten worden geregistreerd; dat door inschrijving in een register eveneens de informatie van het bedrijfsleven en van de consumenten kan worden gewaarborgd; O. dat de registratieprocedure iedere individueel en rechtstreeks betrokken persoon de gelegenheid moet bieden om met inschakeling van de Lid-Staat zijn rechten te doen gelden door bij de Commissie bezwaar aan te tekenen; O. dat het dienstig is procedures vast te stellen om of wel het produktdossier na registratie aan de stand van de technologische kennis te kunnen aanpassen of wel een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming van een landbouwprodukt of een levensmiddel uit het register te kunnen schrappen wanneer dit produkt of levensmiddel niet langer in overeenstemming is met het produktdossier op grond waarvan de geografische aanduiding of oorsprongsbenaming is toegekend; O. dat het dienstig is handelsverkeer mogelijk te maken met derde landen die gelijkwaardige garanties inzake de toekenning van en het toezicht op geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen op hun grondgebied kunnen bieden; 0. dat in een procedure moet worden voorzien waarbij in een daartoe op te richten regelgevend comité een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht, heeft de volgende verordening vastgesteld: Artikel 1 1. In deze verordening worden de voorschriften vastgesteld voor de bescherming van de oorsprongsbenamingen en de geografische aanduidingen van de voor menselijke voeding bestemde landbouwprodukten die vermem staan in bijlage II van het Verdrag en van de levensmiddelen die vermeld staan in bijlage I bij deze verordening alsmede van de landbouwprodukten die vermeld staan in bijlage II bij deze verordening. Deze verordening is niet van toepassing op produkten van de wijnbouwsector noch op gedistilleerde dranken. Bijlage I kan volgens de procedure van artikel 15 worden gewijzigd. 2. Deze verordening geldt onverminderd andere bijzondere communautaire bepalingen. 3. Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure 5 op het gebied van normen en technische voorschriften ) is niet van toepassing op de oorsprongsbenamingen en de geografische aanduidingen waarvoor deze verordening geldt. Artikel 2 1. De communautaire bescherming van oorsprongsbenamingen en van geografische aanduidingen van produkten wordt verkregen overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. 2. In deze verordening wordt verstaan onder: a) "oorsprongsbenaming": de naam van een streek, s ) PB nr. L 109 van 26.4.1983, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 90/230/EEG (PB nr. L 128 van 18.5.1990, blz. 15).

17 oktober 1994


345

van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwprodukt of levensmiddel: - dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land en - waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven en waarvan de produktie, de verwerking en de bereiding in het geografische gebied geschieden; b) "geografische aanduiding": de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwprodukt of levensmiddel: - dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land en - waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven en waarvan de produktie en/of de verwerking en/of de bereiding in het bepaalde geografische gebied geschieden. 3. Als oorsprongsbenamingen worden eveneens beschouwd, bepaalde, al dan niet geografische, traditionele benamingen, indien zij een landbouwprodukt of levensmiddel van oorsprong uit een streek of bepaalde plaats aanduiden dat aan de voorwaarden van lid 2, onder a), tweede streepje, voldoet. 4. In afwijking van lid 2, onder a), worden bepaalde geografische benamingen van produkten waarvan de grondstoffen afkomstig zijn uit een geografisch gebied dat groter is dan of verschillend is van het verwerkingsgebied, gelijkgesteld met oorsprongsbenamingen, mits: - het produktiegebied van de grondstof afgebakend is en - er bijzondere voorwaarden aan de produktie van de grondstoffen zijn verbonden en - er een controleregeling bestaat die de naleving van deze voorwaarden waarborgt. 5. In de zin van lid 4 worden alleen levende dieren, vlees en melk als grondstoffen beschouwd. Het gebruik van andere grondstoffen kan worden toegestaan volgens de procedure van artikel 15. 6. Om voor de afwijking van lid 4 in aanmerking te komen, moeten de betrokken benamingen of wel reeds erkend zijn als oorsprongsbenaming die nationale bescherming van de betrokken Lid-Staat geniet, of wel, indien een dergelijke regeling niet bestaat, hebben bewezen een traditioneel karakter te hebben alsmede uitzonderlijke faam en bekendheid te genieten. 7. Om voor de afwijking van lid 4 in aanmerking te komen, moeten de registratieaanvragen binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening worden ingediend.

2. Een naam kan niet als oorsprongsbenaming of als geografische aanduiding worden geregistreerd indien hij strijdig is met de naam van een planten- of dierenras en het publiek daardoor zou kunnen worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het produkt. 3. Vóór de inwerkingtreding van deze verordening gaat de Raad, die op voorstel van de Commissie met ekwalificeerde meerderheid van stemmen daarover esluit, over tot de opstelling en de bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van een indicatieve lijst van de namen van landbouwprodukten en levensmiddelen die binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen en krachtens lid 1 als soortnamen worden beschouwd en uit dien hoofde niet behoeven te worden geregistreerd op grond van deze verordening.

Artikel 4 1. Om voor een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA) in aanmerking te komen, moet een produkt in overeenstemming zijn met een produktdossier. 2. Het produktdossier omvat ten minste: a) de naam van het landbouwprodukt of het levensmiddel, inclusief de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding; b) de beschrijving van het landbouwprodukt of het levensmiddel, inclusief in voorkomend geval de grondstoffen en de belangrijkste fysische, chemische, microbiologische en/of organoleptische kenmerken van het produkt of het levensmiddel; c) de afbakening van het geografische gebied en, in voorkomend geval, de gegevens waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2, lid 4; d) de gegevens waaruit blijkt dat het landbouwprodukt of het levensmiddel afkomstig is uit het geografische gebied, in de zin van artikel 2, lid 2, onder a) of onder b), al naar gelang van het geval; e) de beschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van het produkt en, in voorkomend geval, de authentieke en onveranderlijke plaatselijke werkwijzen; f) de gegevens die het verband bewijzen met het geografische milieu of de geografische oorsprong in de zin van artikel 2, lid 2, onder a) of b), al naar gelang van het geval; g) de verwijzingen naar de in artikel 10 bedoelde controlestructuur/structuren; h) de specifieke gegevens inzake etikettering die verband houden met de vermelding "BOB" of "BGA", al naar gelang van het geval, of de gelijkwaardige nationale traditionele vermeldingen; i) de eventuele eisen waaraan krachtens communautaire en/of nationale bepalingen moet worden voldaan.

Artikel 3 1. Benamingen die soortnamen zijn geworden, kunnen niet worden geregistreerd. In de zin van deze verordening wordt onder een benaming die een soortnaam is geworden, verstaan de naam van een landbouwprodukt of een levensmiddel, die weliswaar verband houdt met de plaats of streek waar dit produkt of dit levensmiddel oorspronkelijk werd geproduceerd of in de handel gebracht, doch de gangbare naam is geworden van een produkt of een levensmiddel. Om vast te stellen of een naam al dan niet een soortnaam is geworden, wordt rekening gehouden met alle factoren, in het bijzonder: - de bestaande situatie in de Lid-Staat waar de naam zijn oorsprong heeft en in het traditionele verbruiksgebied, - de situatie in andere Lid-Staten, - de relevante nationale of communautaire wetgeving. Indien aan het slot van de procedure als bedoeld in de artikelen 6 en 7, een registratieaanvraag wordt afgewezen omdat een benaming een soortnaam is geworden, maakt de Commissie deze beslissing bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5 1. Alleen groeperingen of, onder bepaalde volgens de procedure van artikel 15 vast te stellen voorwaarden, natuurlijke of rechtspersonen zijn gerechtigd een registratieaanvraag in te dienen. Onder "groepering" wordt in dit artikel verstaan elke organisatie, ongeacht haar rechtsvorm of samenstelling, van bij hetzelfde landbouwprodukt of hetzelfde levensmiddel betrokken producenten en/of verwerkers. Andere betrokken partijen mogen van de groepering deel uitmaken. 2. Een groepering, of een natuurlijke of rechtspersoon, kan slechts een registratieaanvraag indienen voor landbouwprodukten of levensmiddelen die door haar/hem worden geproduceerd of verkregen in de zin van artikel 2, lid 2, onder a) of onder b). 3. De registratieaanvraag omvat met name het in artikel 4 bedoelde produktdossier. 4. De registratieaanvraag wordt ingediend bij de Lid-Staat waarin het geografische gebied gelegen is. 5. De Lid-Staat gaat na of de aanvraag gerechtvaardigd is en zendt de aanvraag, alsmede het in artikel 4

f

346


bedoelde produktdossier en de andere documenten waarop zijn besluit gebaseerd is, naar de Commissie indien hij van mening is dat aan de eisen van deze verordening is voldaan. Indien de aanvraag betrekking heeft op een benaming die ook een in een andere Lid-Staat gelegen gebied aanduidt, wordt de betrokken Lid-Staat geraadpleegd alvorens er een besluit genomen wordt. 6. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan de bepalingen van dit artikel te voldoen. Artikel 6 1. Binnen een periode van zes maanden gaat de Commissie door middel van een formeel onderzoek na of de aanvraag alle in artikel 4 genoemde gegevens bevat. De Commissie stelt de betrokken Lid-Staat op de hoogte van haar bevindingen. 2. Indien de Commissie, rekening houdend met de bepalingen van lid 1, tot de conclusie is gekomen dat de benaming voor bescherming in aanmerking komt, maakt zij de naam en het adres van de aanvrager, de naam van het produkt, de belangrijkste gegevens uit de aanvraag, de verwijzingen naar de nationale bepalingen betreffende de bereiding, produktie of vervaardiging en, zo nodig, de overwegingen waarop zij haar oordeel baseert, bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 3. Indien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7, wordt de benaming ingeschreven in een door de Commissie bijgehouden "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen", dat de namen van de betrokken groeperingen en controle-instanties bevat. 4. De Commissie maakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend: - de in het register ingeschreven benamingen; - de overeenkomstig de artikelen 9 en 11 in het register aangebrachte wijzigingen. 5. Indien de Commissie, rekening houdend met het in lid 1 bedoelde onderzoek, tot de conclusie is gekomen dat de benaming niet voor bescherming in aanmerking komt, besluit zij volgens de procedure van artikel 15 om niet over te gaan tot de in lid 2 bedoelde bekendmaking. Alvorens over te gaan tot de in de leden 2 en 4 bedoelde bekendmakingen en de in lid 3 bedoelde registratie kan de Commissie het in artikel 15 bedoelde comité om advies vragen. Artikel 7 1. Binnen zes maanden na de datum van de in artikel 6, lid 2, bedoelde bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen kan elke Lid-Staat tegen de registratie bezwaar aantekenen. 2. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten dragen er zorg voor dat alle personen die kunnen aantonen een wettig economisch belang te hebben, gemachtigd zijn om van de ingediende aanvraag kennis te nemen. Daarnaast en in overeenstemming met de bestaande situatie in de Lid-Staten kunnen zij andere partijen die een wettig belang hebben, inzage verlenen. 3. Iedere wettig betrokken natuurlijke of rechtspersoon kan tegen de overwogen registratie bezwaar aantekenen middels toezending van een naar behoren gegronde verklaring aan de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat waar hij verblijf houdt of is gevestigd. De bevoegde autoriteit treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze opmerkingen of deze bezwaren binnen de vereiste termijnen in overweging worden genomen. 4. Om ontvankelijk te zijn moet in ieder bezwaarschrift: - of wel worden aangetoond dat aan de in artikel 2 bedoelde voorwaarden niet is voldaan; - of wel worden aangetoond dat met de registratie van de voorgestelde naam schade wordt toegebracht aan een

17 oktober 1994

bestaande, geheel of gedeeltelijk homonieme benaming, of aan een bestaand merk, dan wel aan bestaande produkten die op het tijdstip van bekendmaking van deze verordening in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen legaal op de markt zijn; - of wel nadere gegevens worden aangedragen op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat de naam waarvoor registratie wordt aangevraagd, een soortnaam is. 5. Indien een bezwaar ontvankelijk is in de zin van lid 4, verzoekt de Commissie de betrokken Lid-Staten om binnen een termijn van drie maanden overeenkomstig hun interne procedures met elkaar tot een akkoord te komen. a) Indien een akkoord wordt bereikt, brengen deze Lid-Staten alle onderdelen van dit akkoord, alsmede het standpunt van de aanvrager en van de opposant, ter kennis van de Commissie. Indien de uit hoofde van artikel 5 ontvangen gegevens niet zijn gewijzigd, volgt de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4. In het tegenovergestelde geval leidt zij opnieuw de procedure van artikel 7 in. b) Indien geen akkoord wordt bereikt, neemt de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 15 een besluit en houdt daarbij rekening met de loyale en traditionele gebruiken en met de werkelijke risico's van verwarring. Indien wordt besloten tot registratie, volgt de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4. Artikel 8 De vermeldingen "BOB", "BGA" of de gelijkwaardige nationale traditionele vermeldingen mogen alleen voorkomen op landbouwprodukten en levensmiddelen die aan de vereisten van deze verordening voldoen. Artikel 9 De betrokken Lid-Staat kan om wijziging van het produktdossier verzoeken, in het bijzonder om met ontwikkelingen in de wetenschappelijke en technische kennis rekening te houden of het geografische gebied opnieuw af te bakenen. De procedure van artikel 6 is van overeenkomstige toepassing. De Commissie kan echter volgens de procedure van artikel 15 besluiten de procedure van artikel 6 niet toe te passen wanneer de wijziging gering is. Artikel 10 1. De Lid-Staten zorgen ervoor dat uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening de controlestructuren in het leven zijn geroepen die tot taak hebben te waarborgen dat landbouwprodukten en levensmiddelen met een beschermde benaming aan de eisen van het produktdossier beantwoorden. 2. Een controlestructuur kan een of meer controlediensten en/of particuliere organisaties omvatten, die daartoe door de Lid-Staat zijn aangewezen, respectievelijk erkend. De Lid-Staten zenden de Commissie lijsten van de diensten en/of erkende organisaties en hun respectieve bevoegdheden. De Commissie maakt deze gegevens bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 3. De aangewezen controlediensten en/of de particuliere organisaties moeten voldoende waarborgen bieden inzake objectiviteit en onpartijdigheid jegens elke producent of verwerker die aan hun controle wordt onderworpen, en voortdurend de nodige deskundigen en middelen beschikbaar hebben om landbouwprodukten en levensmiddelen met een beschermde benaming te controleren. Indien een controlestructuur een gedeelte van de controles laat uitvoeren door een derde organisatie, moet die organisatie dezelfde waarborgen bieden. In dat geval echter blijven de aangewezen controlediensten en/of erkende particuliere organisaties jegens de betrokken Lid-Staat verantwoordelijk voor alle controles. Vanaf 1 januari 1998 moeten particuliere organisaties,

17 oktober 1994


om in het kader van deze verordening door de Lid-Staten te worden erkend, voldoen aan de vereisten van norm EN 45011 van 26 juni 1989. 4. Indien de aangewezen controlediensten en/of particuliere organisaties van een Lid-Staat constateren dat een landbouwprodukt of levensmiddel met een beschermde benaming uit die Lid-Staat niet aan de eisen van het produktdossier beantwoordt, nemen zij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de bepalingen van deze verordening wordt voldaan. Zij stellen de Lid-Staat in kennis van de bij de uitoefening van hun controles getroffen maatregelen. De betrokken partijen moeten van alle genomen besluiten in kennis worden gesteld. 5. Een Lid-Staat moet de erkenning van een controle-organisatie intrekken indien niet meer aan de in de leden 2 en 3 bedoelde voorwaarden wordt voldaan. Hij deelt dit mee aan de Commissie, die een herziene lijst van erkende organisaties bekendmaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 6. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een producent die aan de bepalingen van deze verordening voldoet, toegang heeft tot het controlesysteem. 7. De kosten verbonden aan de in deze verordening bedoelde controles komen voor rekening van de producenten die de beschermde benaming gebruiken. Artikel 11 1. Elke Lid-Staat kan aanvoeren dat niet wordt voldaan aan een voorwaarde vermeld in het produktdossier van een landbouwprodukt of levensmiddel waarvoor een beschermde benaming geldt. 2. De in lid 1 bedoelde Lid-Staat legt zijn opmerkingen aan de betrokken Lid-Staat voor. De betrokken Lid-Staat onderzoekt de klacht en stelt de andere Lid-Staat op de hoogte van zijn bevindingen en van de genomen maatregelen. 3. Indien zich herhaaldelijk onregelmatigheden voordoen en de betrokken Lid-Staten niet tot overeenstemming kunnen komen, dient een naar behoren gestaafde klacht te worden gericht aan de Commissie. 4. De Commissie onderzoekt de klacht door de betrokken Lid-Staten te raadplegen. In voorkomend geval neemt de Commissie de nodige maatregelen na overleg met het comité van artikel 15. Deze maatregelen kunnen de nietigverklaring van de registratie behelzen. Artikel 12 1. Onverminderd de bepalingen van internationale overeenkomsten kan een landbouwprodukt of een levensmiddel uit een derde land voor toepassing van deze verordening in aanmerking komen, mits: - het derde land garanties kan bieden die gelijk zijn aan of gelijkwaardig zijn met die welke in artikel 4 worden bedoeld; - in het derde land controleregelingen bestaan welke gelijkwaardig zijn met die welke in artikel 10 zijn vastgesteld; - het derde land bereid is de overeenkomstige landbouwprodukten of levensmiddelen uit de Gemeenschap een bescherming te bieden welke gelijkwaardig is met die in de Gemeenschap. 2. Indien een beschermde benaming van een derde land een homoniem is van een beschermde benaming uit de Gemeenschap, wordt voor de aanvaarding van de registratie naar behoren rekening gehouden met de lokale en traditionele gebruiken en met het reële gevaar voor verwarring. Dergelijke benamingen mogen slechts worden gebruikt indien het land van oorsprong van het produkt duidelijk en goed leesbaar op het etiket wordt vermeld. Artikel 13 1. Geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen: a) elk rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik door de

347

handel van een geregistreerde benaming voor produkten die niet onder de registratie vallen, voor zover deze produkten vergelijkbaar zijn met de onder deze benaming geregistreerde produkten of voor zover het gebruik van de benaming betekent dat wordt geprofiteerd van de reputatie van deze beschermde benaming; b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het produkt is aangegeven of indien de beschermde benaming is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", en dergelijke; c) elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het produkt op de binnen-of buitenverpakking, in reclamemateriaal of documenten betreffende het betrokken produkt, alsmede het gebruik van een recipiënt die tot misverstanden over de oorsprong van het produkt aanleiding kan geven; d) elke andere praktijk die het publiek ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het produkt kan misleiden. Indien een geregistreerde benaming de naam omvat van een landbouwprodukt of levensmiddel die als soortnaam wordt beschouwd, wordt het gebruik van die soortnaam op dat landbouwprodukt of levensmiddel niet beschouwd als strijdig met het bepaalde onder a) of b). 2. De Lid-Staten mogen evenwel de nationale maatregelen handhaven waarmee het gebruik van de in lid 1, onder b), genoemde uitdrukkingen gedurende een tot maximaal vijf jaar beperkte periode na de datum van bekendmaking van deze verordening wordt toegestaan, op voorwaarde dat: - de produkten wettelijk onder vermelding van deze uitdrukking in de handel zijn gebracht gedurende ten minste vijf jaar voor de datum van bekendmaking van deze verordening; - uit de etikettering van de produkten duidelijk de werkelijke oorsprong ervan blijkt. Deze uitzondering mag er evenwel niet toe leiden dat de produkten vrijelijk in de handel worden gebracht op het grondgebied van een Lid-Staat waarvoor deze uitdrukkingen verboden waren. 3. Beschermde benamingen mogen geen soortnamen worden. Artikel 14 1. Wanneer een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding overeenkomstig de bepalingen van deze verordening is geregistreerd, wordt de aanvraag tot registratie van een merk dat overeenkomt met een van de in artikel 13 vermelde situaties en dat hetzelfde type produkt betreft, afgewezen, mits de aanvraag tot registratie van het merk wordt ingediend na de in artikel 6, lid 2, bedoelde datum van bekendmaking. Merken die in strijd met deze bepalingen zijn geregistreerd, vervallen. Dit lid geldt eveneens wanneer de aanvraag tot registratie van een merk wordt ingediend vóór de datum van bekendmaking van de registratieaanvraag bedoeld in artikel 6, lid 2, mits deze bekendmaking geschiedt vóór de registratie van het merk. 2. Met inachtneming van het Gemeenschapsrecht kan een merk dat overeenkomt met een van de in artikel 13 vermelde situaties en dat te goeder trouw is geregistreerd vóór de datum van indiening van het verzoek om registratie van de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding, ondanks de registratie van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding verder worden gebruikt wanneer er geen gronden voor nietigheid of vervallenverklaring, respectievelijk bedoeld in Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der


348

Lid-Staten,6) artikel 3, lid 1, onder c) en onder g), en in artikel 12, lid 2, onder b), van toepassing zijn op het merk. 3. Een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding wordt niet geregistreerd indien de registratie, rekening houdend met de faam en bekendheid van een merk en met de tijd dat het reeds in gebruik is, de consument kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van het produkt. Artikel 15 De Commissie wordt bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen al naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel. De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het comité. Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Indien de Raad, na verloop van drie maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad, geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

17 oktober 1994

Commissie mee, welke van hun wettelijk beschermde benamingen of, in de Lid-Staten waar geen beschermingssysteem bestaat, welke van hun door het gebruik algemeen gangbaar geworden benamingen zij krachtens deze verordening willen laten registreren. 2. De Commissie registreert volgens de procedure van artikel 15 de in lid 1 bedoelde benamingen die overeenkomen met de eisen van de artikelen 2 en 4. Artikel 7 is niet van toepassing. Soortnamen worden evenwel niet geregistreerd. 3. De Lid-Staten kunnen de nationale bescherming van de overeenkomstig lid 1 meegedeelde benamingen handhaven totdat een besluit over de registratie is genomen. Artikel 18 Deze verordening treedt in werking twaalf maanden na haar bekendmaking in het fublikatiehlad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Gedaan te Brussel, 14 juli 1992. Voor de Raad De Voorzitter J. GUMMER BIJLAGE I Levensmiddelen bedoeld in artikel 1, lid 1 -

Bier Natuurlijk mineraalwater en bronwater Dranken op basis van plantenextracten Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren - Natuurlijke gommen en harsen BIJLAGE II

Artikel 16 De wijze van toepassing van deze verordening wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 15. Artikel 17 1. Binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening delen de Lid-Staten de

Landbouwprodukten bedoeld in artikel 1, lid 1 - Hooi - Etherische oliën

Mededelingen Programma CIER-lezingen 1994-1995. Het programma van CIER-lezingen voor het seizoen 1994-1995 ziet er als volgt uit: Woensdag 12 oktober 1994: Mr H. Sakkers, Philips Interactive Media International Counsel te Londen, over: "Auteursrecht en interactieve media". Woensdag 23 november 1994: Mr Severin de Wit, advocaat te 's-Gravenhage, over: "Hoe internationaal is ons octrooirecht?". Woensdag 8 februari 1995: Cor Smit, muziekuitgever, over: "Aspecten van het muziekuitgeverscontract". Woensdag 19 april 1995: Drs J. Fieret, plv. hoofd 6

) PB nr. L 40 van 11.2.1989, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Beschikking 92/1 O/EEG (PB nr. L 6 van 11.1.1992. blz. 35).

"asset management" ABN/AMRO, over: "Waardering van intellectuele eigendomsrechten op de balans". Woensdag 21 juni 1995: Mevr. Mr M.D.B. Schutjens, advocaat te 's-Gravenhage, over: "Octrooirecht en geneesmiddelen". Plaats: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2A, 3512 EN Utrecht. De lezingen beginnen om 16.00 uur en zijn voor belangstellenden vrij toegankelijk. Na afloop is er een borrel. Aanmelding telefonisch bij: Mevr. J. Borlée of Mevr. E. Oosting, tel.nr 030-537207.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents