De Industriële. Bijblad bij. Eigendom. Inhoud 38? 18 december 1995, 63e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

38?

18 december 1995, 63e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële

Bijblad bij

Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Dr J. H. J. den Hartog, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs-f 105,- pet jaar niet inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55.. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank reknr 40.45.00.714.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonra (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. - Verdrag van Parijs. Artikelen. Mr R. Laret, Het waarmerk van de octrooigemachtigden nader bezien (blz. 391/4). Ir L.C. de Bruijn, Mr Ir J.H.F. Winckels, Mr Ir J.H.F. de Vries en Ir A. Ferguson, Nederlandse vertalingen van Europese octrooien (blz. 394 - 400). Mr R.W. Holzhauer LL.M., De taal meester. Reactie op beide voorgaande artikelen (blz. 400/1).

in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof; inbreuk verbod i.v.m. kans op herroeping of nietigverklaring hoort alleen dan achterwege te blijven als aannemelijk is dat het octrooi ten gevolge van fouten van de Oppositie-afdeling of van het niet in aanmerking nemen van belangrijk materiaal, in stand is gebleven; beschermen van patiëntenbelangen behoort niet te geschieden door octrooiinbreuk; Hof: ook na eerst afwachten van beslissing in oppositie blijft spoedeisend belang aanwezig; onderzoek naar tweede medische indicatie valt onder de exceptie van art. 30, lid 3 Row). 2. Auteursrecht Nr 104. President Rechtbank Arnhem, 24 januari 1995, Microsoft Corporation e.a./T.M.C. Automatisering (computerprogramma's MS-Dos en Windows zijn werken in de zin van art. 10 Auteurswet; veroordeling tot winstafdracht) (met noot. S.B.).

Jurisprudentie. 3. Onrechtmatige daad. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 102. Hof van Justitie E.G. te Luxemburg, 18 februari 1992, Commissie/Italiaanse Republiek (verlening van een dwanglicentie wanneer een octrooi wordt geëxploiteerd door import uit een Lid-Staat i.p.v. nationale produktie, dient binnenlandse produktie te bevorderen, en belemmert het intracommunautaire handelsverkeer, Italië is de verplichting krachtens art. 30 E.E.G.-Verdrag niet nagekomen). Nr 103. Hoge Raad, 21 april 1995, Boehringer Mannheim csj Kirin Amgen (oordeel dat instemming met opschorting executie niet gelijk staat aan toestemming voor verhandeling is niet T»::K1-,,4 Tn/4»c»n?li» Rio>>nHnfn (TK 1 P \

f^e

iaaroano

Nr 105. President Rechtbank Breda, 1 juni 1993, Proctor & Gamble/Kortman Intradal (stelling dat artsen etc een kritischer publiek vormen en daarom het tot hen gerichte wetenschappelijk getinte materiaal - te onderkennen - onjuistheden zou mogen bevatten is onjuist). Nr 106. President Rechtbank Breda, 29 juli 1993, Kortman Intradal/Proctor & Gamble (de geplaatste rectificaties zijn geen behoorlijke voldoening aan het veroordelend vonnis; naleving van een vonnis behoort correct en te goeder trouw te geschieden; afwachten van resultaat onderhandelingen met mogelijkheid dat termijn van vonnis wordt overschreden, komt voor risico van Kortman) (met noot C.V.N.).

Nr 12

Blz. 389-436

Rijswijk, 18 december 1995

390

18 december 1995

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12

4. Kwekersrecht Nr 107. President Rechtbank Amsterdam, 5 januari 1995, De Ruiter's Nieuwe Rozen e.a./Gebr. Van der Knaap e.a. (beslag op Elan-roos door houder kwekersrecht; Elan-roos is identiek aan roos eiseressen; verkopen van rozen onder beslag is onrechtmatig). b. Beslissingen van de Octrooiraad

van zijn fouten kunnen leren; i.c. schoot echter het systeem te kon). Wetgeving. Beschikking van de (Eur.) Raad van 29-06-1995 inzake uitbreiding van de rechtsbescherming van topografiën van halfgeleiderprodukten tot personen uit de Verenigde Staten van Amerika (blz. 436).

Nr 108. Afdeling van Beroep, 21 augustus 1995, (herstelprocedure; zorgvuldigheid is een dynamisch begrip, men moet

Officiële mededelingen Personeel. Benoeming tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad. De heerIrA.A.M. Bexkens, ingenieur-voorbereider in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 augustus 1995 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 1 september 1995, nr 95.O06533). Indiensttreding. Mevrouw M.L. Jones is met ingang van 1 oktober 1995 als secretarieel medewerkster bij het Secretariaat van de Raad van het Bureau voor de Industriële Eigendom in tijdelijke dienst aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 1995, nr Personeel 95040). Mevrouw Drs E. Visser, is met ingang van 1 november 1995 als Hoofd Bureau Bibliothecaire Informatiediensten van het Bureau voor de Industriële Eigendom in tijdelijke dienst aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 november 1995, nr Personeel 95041). Benoeming in vaste dienst. De heer J. Taal, chef Bureau Comptabiliteit en Kas in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom is met ingang van 15 november 1995 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 november 1995, nr Personeel 95043).

Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van de heer Mr Ir H.G.J. de Boer, in verband met zijn overlijden, op 8 november 1995 in bovengenoemd Register is doorgehaald, en dat op 23 november 1995 de heer Ir GJ. Baas op zijn verzoek in het Register is ingeschreven. Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juli 1967, is op 16 augustus 1995 toegetreden Saint Kitts and Nevis. Het Verdrag is voor deze staat op 10 november 1995 in werking getreden. (Intellectual Property 1995, blz. 297). Verdrag van Parus. Tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974, 225 en 1980, 31) is toegetreden Costa Rica op 28 juli 1995. Het Verdrag is voor Costa Rica op 31 oktober 1995 in werking getreden. (Intellectual Property 1995, blz. 297).

18 december 1995


391

Artikelen Het waarmerk van de octrooigemachtigden nader bezien. Mr R. Laret. 1.1 In BIE 1995 nr3 wijdt Mr R. W. Holzhauer LL.M. enige kritische beschouwingen aan artikel 29P ROW.1) Dit wetsartikel bevat het voorschrift dat degene aan wie een Europees octrooi is verleend, binnen een krachtens het artikel gestelde termijn, een vertaling van de tekst van het octrooischrift aan de Octrooiraad moet doen toekomen. In zijn artikel gaat het Holzhauer zowel omtrent de wenselijkheid van het voorschrift als zodanig, als om de eveneens in het wetsartikel vervatte bepaling dat de vertaling moet zijn gewaarmerkt door een octrooigemachtigde die als zodanig is toegelaten op de voet van art. 18A ROW. 1.2 In hetzelfde nummer van BIE werd gepubliceerd een op dezelfde materie betrekking hebbende (als ik het goed zie mede door de steller van het zojuist genoemde artikel als rechter-plaatsvervanger gegeven) beschikking van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.2) In deze beschikking stelt de Rechtbank zich op het zelfde standpunt als Holzhauer verdedigt, zulks op grond van overeenkomstige argumenten. 1.3 Zowel Holzhauer als de Rechtbank zijn van oordeel dat als octrooigemachtigde in de zin van art. 29P ROW mogen (moeten) worden beschouwd al degenen die bevoegd zijn als gemachtigde bij de Octrooiraad op te treden. Die bevoegdheid wordt geregeld door art. 18A ROW en op grond van dit artikel gegeven uitvoeringsbepalingen. Volgens de regels die op de voet van art. 18A ROW zijn gegeven komt de bevoegdheid toe aan (a) degenen die zijn ingeschreven in het register bedoeld in artikel 3 van het Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor de Octrooiraad en (b) zij die als advocaat zijn ingeschreven bij één der rechterlijke colleges hier te lande. De in de beschikking van de Rechtbank en het artikel van Holzhauer ontwikkelde argumenten hebben mij niet overtuigd. Waarom deze argumenten mij niet hebben overtuigd vindt de lezer in hetgeen hierna volgt. 1.4 Ik stel daarbij voorop dat ik niet zal ingaan op de vraag of het voorschrift dat tot het verschaffen van een vertaling van een Europees octrooi verplicht, al dan niet zou moeten worden gehandhaafd. Ik merk slechts op dat, zoals ook Holzhauer signaleert,3) in (nagenoeg) alle bij het EOV aangesloten landen de eis van een vertaling wordt gesteld en dat het derhalve alleen al uit een oogpunt van handhaving van het gelijkheidsbeginsel wenselijk lijkt het voorschrift te handhaven. Slechts terloops zal ik ingaan op de vraag of het niet toekennen aan advocaten van de bevoegdheid tot het waarmerken van de in artt. 29P ROW en 52 ROW 1995 bedoelde vertalingen als juist moet worden beschouwd. Indien, zoals ik hierna hoop aan te tonen, de wetgever heeft beoogd dat recht bij uitsluiting toe te kennen aan de hiervoor onder (a) aangeduide personen, zal wetswijziging noodzakelijk zijn om in die situatie wijziging te brengen. 1.5 De argumenten die Holzhauer voor het door hem verdedigde standpunt aanvoert kunnen in drie groepen worden onderscheiden, te weten - De ROW gebruikt de begrippen •gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' door elkaar en bevat geen (eigen) definitie van het begrip 'octrooigemachtigde'; de definitie in de algemene maatregel van bestuur (te weten het als Octrooigemachtigdenreglement aangeduide bij Koninklijk Besluit van 5 mei 1936 1

) Mr R.W. Holzhauer LLM., Vertalen, Waarmerken en Octrooirecht, Bijblad IE 1995/p. 68. 2 ) Arr.Rb. 's-Gravenhage 1 december 1994, B/E1995/nr26, p. 98 (Koomen/Octrooiraad). 3 ) Holzhauer, ta.p. p. 70 r.k. noot 13.

Stb. 642 vastgestelde reglement) kan systematisch niet strekken ter vastlegging van de betekenis van de wettelijke term. • - De geschiedenis van art. 29P ROW geeft geen steun aan de opvatting dat als tot waarmerking bevoegde octrooigemachtigden niet ook advocaten zouden kunnen gelden; ook de ROW 1995 bevat geen definitie van het begrip 'octrooigemachtigde'. - Advocaten bezitten dezelfde deskundigheid als octrooigemachtigden tot het waarmerken van de te dezen verlangde vertalingen. 2.1 Gebruikt de ROW de termen 'gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' door elkaar? Zoals Holzhauer zelf constateert komt het begrip 'octrooigemachtigde' in de ROW slechts eenmaal voor, te weten in art. 29P. In een dergelijke situatie lijkt voor de term 'door elkaar gebruiken' een wel uiterst smalle basis aanwezig. Toch zal moeten worden erkend dat art. 29P ROW spreekt van een 'octrooigemachtigde toegelaten op de voet van art. 18A ROW', terwijl dat artikel 18AROW slechts spreekt van het optreden 'als gemachtigde' bij de Octrooiraad. Is dan niet toch de octrooigemachtigde van art 29P de gemachtigde in art 18A en mitsdien (ook) de advocaat die immers eveneens als zodanig tot optreden voor de Octrooiraad bevoegd is? Mij dunkt van niet Ook al spreekt art 18A ROW uitsluitend van gemachtigden, het wetsartikel is tevens de grondslag voor de regels omtrent de toelating als zodanig. Die toelating betreft, zoals wij zagen, enerzijds octrooigemachtigden en anderzijds advocaten. Beide bezitten de bevoegdheid als gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden 'op de voet van' art 18A ROW. Een reden om in art 29P ROW voor 'octrooigemachtigde' te lezen 'gemachtigde' levert dit een en ander niet op. In het ook door Holzhauer genoemde artikel van Van Sandick4) schrijft deze doelend op advocaten: '(let wel op het woord gemachtigde, zij zijn geen octrooigemachtigde; dat is slechts categorie a; in zoverre was het woord octrooibezorger voor de categorie a minder verwarrend)'. Voor zijn uitleg van art. 29P ROW en zijn stelling dat de wet de termen 'gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' door elkaar gebruikt, zodat die termen ook als onderling verwisselbaar mogen worden beschouwd, beroept Holzhauer zich ook op de tekst van art 18A ROW voorzover daarin wordt gesproken van 'voorschriften inzake de uitoefening van het beroep van gemachtigde'. Aldus gebruikt ziet het begrip volgens Holzhauer uitsluitend op de categorie a, de in het register van octrooigemachtigden ingeschreven gemachtigde. Derhalve zou de wetgever van art 18A ROW zelf de beide begrippen 'gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' onderling verwisselbaar hebben gemaakt. Mij dunkt dat Holzhauer hier eenzelfde redenering volgt als hij eerder als niet aanvaardbaar verwierp: de uitleg van een wettelijk begrip door (een definitie voorkomend in) een algemene maatregel van bestuur. De wetgever verlangt in art 18A ROW het stellen van regels inzake de uitoefening van het beroep van gemachtigde en het uitoefenen van toezicht op dat beroep; de lagere wetgever geeft in het Koninklijk Besluit een regeling waarbij inzake de uitoefening van het beroep van gemachtigde wordt bepaald dat zowel octrooigemachtigden (als in het Besluit gedefinieerd) dat beroep zullen kunnen uitoefenen als advocaten. Vervolgens geeft bet Besluit een gedetailleerde regeling omtrent het toezicht op de uitoefening van het beroep van gemachtigde door de eerstgenoemde categorie. 4

) J. J. C. van Sandick, Het Nieuwe Octrooigemachtigdenreglement, NJB 1936/no. 23 p. 499 e.v.

392


Het Koninklijk Besluit voorziet aldus niet uitdrukkelijk in het toezicht op de uitoefening van het beroep van gemachtigde door advocaten.5) Echter: dat toezicht is elders afdoende geregeld;6) een herhaling van dan wel een uitdrukkkelijke verwijzing naar die bepalingen in de onderhavige regelgeving zal uit dien hoofde overbodig zijn geoordeeld. Een argument dat de wetgever in art. 18A ROW de begrippen 'gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' door elkaar heeft gebruikt en aldus onderling verwisselbaar heeft gemaakt levert dit alles naar mijn mening niet op. 2.2 De ROW bevat geen eigen definitie van het begrip 'octrooigemachtigde'. Een dergelijke begripsomschrijving komt uitsluitend voor in het hiervoor reeds genoemde Koninklijk Besluit van 5 mei 1936. Het is echter niet noodzakelijk dat ieder in een wettelijke regeling gebruikt begrip in die zelfde regeling wordt gedefinieerd; een dergelijke definitie is uitsluitend noodzakelijk als het gebruikte begrip niet al van elders een voldoende gedefinieerde inhoud bezit of indien het begrip van de betrokken regeling in een van de normale afwijkende betekenis wordt gebruikt. Een voorbeeld van het gebruik van een niet gedefinieerd begrip als hiervoor bedoeld levert art. 43 lid 2 ROW dat een deurwaardersexploit voorschrijft teneinde een onweerlegbaar vermoeden van desbewuste octrooi-inbreuk in het leven te roepen. Het begrip 'deurwaarder' wordt echter als zodanig in de ROW niet gedefinieerd. Sterker nog: het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering maakt op vele plaatsen melding van verrichtingen die door een deurwaarder moeten worden verricht7) zonder dat ergens in het Wetboek een definitie voorkomt die ons leert wat een deurwaarder is. Zelfs aan het deurwaardersregleroent8) zelf ontbreekt een dergelijke definitie. Toch zal niemand willen volhouden dat het begrip 'deurwaarder'een vaste en duidelijke betekenis ontbeert. Aldus mag worden geconstateerd dat ook het begrip 'octrooigemachtigde' als voorkomend in art. 29P ROW een vaste en duidelijke inhoud kan hebben die kan voortvloeien ook uit andere bronnen dan een definitie in de wet zelve. Indien een dergelijke vaste en duidelijke begripsinhoud bestaat dient het in de wet gebruikte begrip ook als zodanig te worden verstaan. 2 3 Aldus zal niet alleen de geschiedenis van art. 29P ROW moeten worden bezien om de draagwijdte vast te stellen van dat wetsartikel en van de daarin gebruikte begrippen, doch ook als geschiedenis van die begrippen zelf, in casu van de benaming 'octrooigemachtigde'. Een octrooigemachtigdenreglement kennen wij als sedert 19129) ter uitvoering van de toen in art. 29 aanhef en sub g Ow 1910 gegeven bepaling dat bij algemene maatregel van bestuur zouden worden geregeld de voorwaarden van toelating als gemachtigde van de aanvrager of de opposant. In de tekst van 1912 verleende het reglement de bevoegdheid tot vertegenwoordiging als gemachtigde aan (a) hen die als octrooibezorger bij de Octrooiraad zijn ingeschreven en (b) advocaten.10) s

) Het Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor de Octrooiraad (Octrooigemachtigdenreglement Stb. 1912 no. 106) kende een koppeling als hier bedoeld wel in die zin dat art. 8 lid 5 van dat reglement de Raad van Toezicht voor de gemachtigden in octrooiaangelegenheden voorschreef aanwijzingen, dat een advocaat zich bij de behandeling van octrooiaangelegenheden in strijd met zijn plicht of op onwaardige wijze gedraagt of had gedragen, ter kennis te brengen van de voor die advocaat bevoegde Raad van Toezicht, die op zijn beurt de eerstgenoemde Raad diende in te lichten omtrent de uitkomsten van zijn onderzoek. •) Zie: Advocatenwet (Wet van 23 juni 1952 Stb. 365 en sedertdien herhaaldelijk gewijzigd) m.n. artt. 46 e.v. 7 ) Art 1 Rv: Elke regtsingang vangt aan met eene dagvaarding door eenen deurwaarder, die tot het exploiteren in de plaats bevoegd is. B ) Koninklijk Besluit van 23 november 1934, nr 598, sedertdien herhaaldelijk gewijzigd. B ) Koninklijk Besluit 18 maart 1912, Stb. 106, genoemd bij Drucker Handboek voor de Studie van het Nederlandsche Octrooirecht, 's-Gravenhage 1924, no. 578, p. 541. 10 ) Drucker, t.a.p., no. 580, p. 542.

18 december 1995

Bij de hernieuwde vaststelling van het reglement in 1936 verdween de term octrooibezorger: gesproken werd nog uitsluitend van octrooigemachtigden en advocaten. Octrooigemachtigden waren echter, gelijk voorheen de octrooibezorgers, slechts diegenen die ingevolge blijk van bekwaamheid waren ingeschreven in een daartoe speciaal door de Octrooiraad bijgehouden register. Opmerking verdient in dit verband dat Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal bij de omschrijving van het begrip octrooigemachtigde verwijst naar octrooibezorger ('(tegenw.) naam voor wat vroeger octrooibezorger werd genoemd, z. ald.'). De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat naar vaststaand taalgebruik onder 'octrooigemachtigde' moet worden verstaan degene die in het octrooigemachtigdenregister staat ingeschreven. Toen de wetgever in 1978 door toevoeging van art. 29P het begrip 'octrooigemachtigde' in de wet invoerde in verband met het voorschrift dat vertalingen van Europese octrooien zouden moeten worden gewaarmerkt had genoemd begrip aldus een vaste en duidelijke inhoud. Enigerlei discussie omtrent de inhoud van het begrip kan in de parlementaire behandeling van het wetsontwerp niet worden gevonden.11) De gedachtenwisseling in het parlement betreft, voorzover voor ons onderwerp van belang, uitsluitend de technische kwaliteiten die in de aan te leveren vertalingen zullen moeten zijn vertegenwoordigd; voor de verlangde 'in technisch en juridisch opzicht [ ] getrouwe weergave van het origineel [ ] is [ ] de octrooigemachtigde bij uitstek gekwalificeerd', zo zegt de nota naar aanleiding van het eindverslag naar aanleiding van (onder meer) de vraag of het niet wenselijk werd geacht de in het wetsontwerp bedoelde vertalingen niet alleen door een octrooigemachtigde maar ook door beëdigde vertalers te doen ondertekenen. Aan de wetsgeschiedenis valt derhalve geen argument te ontlenen dat beoogd werd het begrip 'octrooigemachtigde' een andere inhoud te geven dan het normale spraakgebruik daaraan had toegekend. 2.4 Afzonderlijke aandacht verdient in dit verband de geschiedenis van de totstandkoming van de ROW 1995. Het is juist dat (ook) deze wet geen definitie van het begrip 'octrooigemachtigde' bevat. Anders dan in 1978 echter is bij de parlementaire behandeling van het tot de ROW 1995 leidende ontwerp wel degelijk aan de hier besproken materie aandacht geschonken. In de eerste plaats was zulks het geval bij de discussie die heeft geleid tot de huidige tekst van art. 82 ROW 1995. In dat artikel wordt voorzien in wat wel wordt genoemd, het pleitrecht van de octrooigemachtigden. De oorsponkelijk door de Regering voorgestelde tekst12^ heeft, zoals bekend, geleid tot een indringende gedachtenwisseling, waarbij zowel de Orde van Octrooigemachtigden als de Orde van Advocaten van hun mening hebben doen blijken. Uiteindelijk kwam, met. instemming van belanghebbende kringen, de thans in art. 82 ROW 1995 voorkomende tekst tot stand: de octrooigemachtige heeft het recht bij de behandeling ter terechtzitting het woord te voeren. Het lijdt geen twijfel dat tijdens de gehele discussie, voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het artikel, het begrip octrooigemachtigde is gebruikt in de betekenis van persoon ingeschreven in het bij de Octrooiraad gehouden register van octrooigemachtigden. Het artikel kan ook geen betrekking hebben op al degenen die bevoegd zijn voor de Octrooiraad als gemachtigde op te treden; in dat geval immers zou het artikel (mede) er op zijn gericht advocaten het recht te verschaffen in octrooigeschülen ter terechtzitting het woord te voeren, een recht dat advocaten reeds aan art. 21 Rv ontlenen. Duidelijkheid omtrent de bedoelingen van de wetgever geeft echter in het bijzonder de discussie rond een van de amendementen die door het kamerlid van Erp bij de behandeling van wetsontwerp TK 21604 werden ingediend.13) Het amendement beoogde aan artikel 1 van de wet toe te voegen een definitie van het begrip 'octrooigernachtigde'. In een op 18 maart 1994 verzonden brief aan de Voorzitter van de Tweede " ) Zie TK 15.038. ) TK22.604, (no. 2), art. 80 ("... mogen octrooigemachtigden de zaken namens partijen bepleiten"). 13 ) TK 22.604, stuknr 24 onder I. 12

18 december 1995


Kamer neemt de Staatssecretaris van Economische Zaken14) ten aanzien van dit amendement het standpunt in 'dat aan een definitie van het begrip octrooigemachtigde geen behoefte bestaat'. De Staatssecretaris vestigt de aandacht op de nota van wijziging waarmede dit begrip in het wetsontwerp is opgenomen; in dat stuk is aangegeven dat hiermede bedoeld is degene die in het register van octrooigemachtigden is ingeschreven. Daaraan voegt de Staatssecretaris toe: 'over de inhoud van dit begrip kan derhalve geen misverstand bestaan'. Het amendement is vervolgens ingetrokken. Ook al komt derhalve in de ROW 1995 een definitie van het begrip 'octrooigemachtigde' niet voor, toch zal de hiervoor weergegeven geschiedenis van de totstandkoming van de wet (en in het bijzonder de uit de wetsgeschiedenis blijkende redenen voor het niet opnemen van een definitie op dit punt) tot geen andere gevolgtrekking kunnen leiden dan dat de wetgever uitdrukkelijk heeft beoogd de uit art. 52 ROW 1995 voortvloeiende bevoegdheid bij uitsluiting toe te kennen aan personen die in het register van octrooigemachtigden zijn ingeschreven. Een uitleg van het wetsartikel in een ruimere zin als zou met octrooigemachtigde zijn bedoeld iedere gemachtigde volgens art. 22 van de wet lijkt alsdan niet langer mogelijk. Holzhauer bespreekt in dit verband nog de ontstaansgeschiedenis van de huidige tekst van art. 52 ROW 1995. ,s ) Het is juist dat de oorspronkelijke tekst van het artikel in samenhang met art 22 van het ontwerp in de opvatting van (leden van) de Tweede Kamer onvoldoende duidelijk was. Dienovereenkomstig is vervolgens bij nota van wijziging het begrip 'octrooigemachtigde' in eerstgenoemd artikel ingevoerd. Daarbij is overigens tezelfdertijd voor de betekenis van dit begrip uitdrukkelijk verwezen naar art. 2 van het Octrooigemachtigdenreglement: octrooigemachtigde is degene die is ingeschreven in het register van octrooigemachtigden. Zoals hiervoor al opgemerkt wordt in het vervolg van het wetgevingsproces nogmaals uitdrukkelijk herhaald welke betekenis aan het woord 'octrooigemachtigde' moet worden toegekend. De Tweede Kamer (en vervolgens de Eerste Kamer) accepteren deze klaarblijkelijk met hun opvatting overeenstemmende uitleg. Daarmede is voor een interpretatie waarbij 'octrooigemachtigde' gelijk wordt gesteld aan 'gemachtigde' geen plaats meer. Overigens: voor de door Holzhauer verdedigde uitleg van art. 52 ROW 1995 was de oorspronkelijke tekst volstrekt duidelijk en afdoende. Die tekst immers gaf iedere gemachtigde de bevoegdheid tot waarmerking als door de betreffende bepaling verlangd. 2.5 Maar waarom zijn advocaten dan wel als voldoende deskundig aangemerkt om octrooiaanvragen op te stellen, in te dienen en bij de Octrooiraad (en het Europees Octrooibureau) te behandelen, doch niet om vertalingen van aldus verkregen octrooien te waarmerken? Zoals uit het voorgaande volgt luidt het eerste antwoord op deze vraag: omdat de wetgever die keuze aldus heeft gemaakt. Ook als die keuze inconsequent zou moeten worden genoemd, is het niet minder de keuze van de wetgever die aldus valt te respecteren. Daarnaast is echter wel degelijk een reden aan te wijzen voor de beslissing van de wetgever: bij het Europees Octrooi Bureau ingediende aanvragen tot octrooi zijn onderworpen aan de beoordeling van technische deskundigen die er op toezien dat de uitvinding waarvoor een octrooi wordt verleend op technisch juiste wijze in het octrooischrift wordt weergegeven. De vertalingen van het octrooi waarop art. 29P ROW en art. 52 ROW 1995 betrekking hebben zijn aan een dergelijke technische controle vanwege de octrooiverlenende instantie niet onderworpen en nemen aldus een eigen plaats in. In dit verband merkt Holzhauer nog op16) dat uit de wettekst niet valt te lezen welke vertalingen de Octrooiraad wel dient te controleren en welke niet Het gaat er echter veeleer om dat vertalingen, in tegenstelling tot octrooiaanvragen, aan geen enkele technische controle vanwege de octrooiverlenende instantie zijn onderworpen en dat derhalve, in ieder geval in de opvatting van de wetgever, een andere M

) TK 22.604, stuknr 30. ) Holzhauer t.a.p. p. 70 r.k. 16 ) Holzhauert.a.p. p. 72 l.k. 15

393

•waarborg diende te worden gegeven dat de vertalingen in technisch en juridisch opzicht een getrouwe weergave van het origineel zijn. Bij de beoordeling van de vraag of hier van een inconsequente keuze van de wetgever sprake is zal voorts niet buiten aanmerking kunnen blijven dat de toelating van advocaten als gemachtigden in octrooizaken van den beginne af aan omstreden is geweest. In het hiervoor reeds genoemde artikel signaleert Van Sandick het bestaan van deze bezwaren. Hij voegt daar overigens aan toe dat hij de draagwijdte van die bezwaren niet al te groot acht: 'Degenen van hen die zich met octrooizaken zullen inlaten zullen gemeenlijk toch uitsluitend geraadpleegd worden over juridische kwesties en hieromtrent voor de Octrooiraad optreden; het is zeer goed dat juridische vaklieden hiervoor toegelaten zijn'. Dat is ook sedert 1936 in de praktijk gebleken: het optreden van advocaten als gemachtigden voor de Octrooiraad is - zo werd mij bij navraag medegedeeld - beperkt gebleven (buiten de behandeling van specifieke juridische problemen tijdens een verlenings- of oppositieprocedure) tot enkele zeer uitzonderlijke gevallen. Om nu echter met Holzhauer aan het gegeven dat aan advocaten de bevoegdheid werd verleend om voor de Octrooiraad als gemachtigde op te treden de conclusie te verbinden dat advocaten als technische deskundigen moeten worden beschouwd die derhalve alle op het gebied van de techniek liggende verrichtingen moeten (kunnen) verrichten gaat veel te vee Niet voor niets steunen advocaten die octrooizaken behandelen, ook in de behandeling van die zaken voor rechterlijke colleges, op de technische informatie en ondersteuning die hen door octrooigemachtigden wordt verleend en niet zonder reden is in de ROW 1995 art 82 opgenomen in een formulering die recht doet aan juist die samenwerking van de technische en de juridische deskundige. Holzhauer verwijst nog naar art 134 lid 7 EOV waaraan hij de conclusie verbindt dat ook het Verdrag uitgaat van een gelijke bevoegdheid tussen beide beroepsgroepen.17) Ook tegen deze conclusie lijkt bezwaar gerechtvaardigd: het EOV laat als gemachtigde bij het EOB toe een ieder die volgens zijn eigen nationale regels in zijn eigen land bevoegd is als gemachtigde op te treden. Voorzover het EOV derhalve octrooigemachtigden en advocaten met elkaar gelijk stelt is dat uitsluitend omdat zij volgens de Nederlandse wetgeving gelijke bevoegdheden bezitten. Enig aanvullend argument kan in dit een en ander niet worden gevonden. 3.1 Zie ik het goed dan kan de door Holzhauer gevolgde redenering als volgt kort worden weergegeven: In art. 29P ROW wordt met octrooigemachtigde bedoeld een ieder die bevoegd is als gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden. Derhalve mag ook art 52 ROW 1995 zo worden gelezen dat met octrooigemachtigde wordt bedoeld de persoon die gerechtigd is voor de Octrooiraad als gemachtigde op te treden. Een dergelijke uitleg is in overeenstemming met de praktijk waar niet alleen octrooigemachtigden maar ook advocaten octrooiaanvragen voor de verlenende instanties (kunnen) behandelen. De door Holzhauer ontwikkelde redenering berust aldus op een uitgangspunt dat reeds niet houdbaar is: in 1978 had het begrip octrooigemachtige een duidelijke en vastomlijnde betekenis, zoals tot uiting komend in (bijvoorbeeld) de naam van de Orde van Octrooigemachtigden, en in die zin moet dat begrip in de wet worden verstaan nu geen aanwijzing voor enige andere door de wetgever gewilde betekenis van het begrip voorligt A fortiori geldt deze uitleg van de ROW 1995 waar de verleningsgeschiedenis op diverse plaatsen uitdrukkelijk duidelijk maakt welke betekenis aan hét onderhavige begrip moet worden toegekend. 3.2 Inconsequent is een dergelijke wettelijke regeling wellicht, echter in het licht van de van oudsher in de praktijk gebleken werkverdeling tussen advocaten en octrooigemachtigden geenszins in die mate dat het door Holzhauer als karakteristiek voor die regelgeving gebruikte 'bizar'gerechtvaardigd voorkomt Bedacht moge worden dat ook in de door Holzhauer voorgestane wetsuitleg een uitvinder zelf een octrooiaanvrage in Nederland en in Europa kan indienen, de voor laatstbedoelde aanvrage noodzakelijke vertalingen kan vervaardigen, doch ') Holzhauer ta.p. p. 64 r.k.

394


vervolgens de vertaling van het door hem verkregen Europese octrooi zal moeten doen waarmerken teneinde aan de eisen van de wet te voldoen. 3.3 Tenslotte nog dit: art. 29P ROW en art. 52 ROW 1995 vereisen een door een octrooigemachtigde gewaarmerkte vertaling en verbinden aan het ontbreken daarvan de consequentie van verlies van het uitsluitend recht. De door Holzhauer opgeworpen vraag of iedere gemachtigde tot het waarmerken van een vertaling bevoegd is wordt uiteindelijk slechts beslist in een procedure waarin het verval van het recht wordt ingeroepen op grond van het ontbreken van een deugdelijk gewaar-

18 december 1995

merkte vertaling. De omstandigheid dat de Octrooiraad resp. het Bureau voor de industriële eigendom van de ontvangst van de vertaling aantekening doet in het octrooiregister zal daaraan, gezien de uitdrukkelijke tekst van de wet niet kunnen afdoen. Mij dunkt dat de onzekerheid die het doen waarmerken van een vertaling door een ander dan een in het register van octrooigemachtigden ingeschreven persoon zou moeten worden vermeden. 's-Gravenhage, 22 augustus 1995.

Nederlandse vertalingen van Europese octrooien. Ir L. C. de Bruijn, Mr Ir J. H. E de 1 Inleiding In zijn artikel 'Vertalen, waarmerken en octrooirecht' {BIE 1995/3, blz. 68-73) heeft Mr R.W. Holzhauer LL.M. ernstige kritiek geuit op de wettelijke regeling met betrekking tot de vereisten voor geldigmaking van een Europees octrooi in Nederland. Volgens die regeling dient degene, aan wie een Europees octrooi is verleend, binnen een bepaalde termijn een door een octrooigemachtigde gewaarmerkte vertaling in het Nederlands van dat octrooi bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (voorheen Octrooiraad, hierna te noemen Bureau) te hebben ingediend, om te voorkomen dat dat Europees octrooi van de aanvang af geen rechtsgevolgen in Nederland zou hebben. Het artikel van Mr Holzhauer lijkt een voortzetting te zijn van de discussies naar aanleiding van een rechtsgeding met betrekking tot de weigering door het Bureau van een door een advocaat - niet-octrooigemachtigde - ingediende vertaling van een Europees octrooi. Over de betreffende procedure is in hetzelfde nummer van BIE gepubliceerd, zie blz. 98-99. In die procedure heeft de Rechtbank van Den Haag, waarbij Mr Holzhauer als een van de rechters optrad, in een overweging ten overvloede geoordeeld dat, althans voor wat betreft de vraag wie een rechtsgeldige vertaling kan verzorgen, de begrippen 'gemachtigde' (Art. 18A Rijksoctrooiwet, Art. 22 Rijksoctrooiwet 1995, hierna respectievelijk te noemen ROW en ROW 1995) en 'octrooigemachtigde' (Art. 29P ROW, Art. 52 ROW 1995) als synoniem moeten worden opgevat. Het betoog van Mr Holzhauer komt op het volgende neer: 1. De kosten van het Europese octrooisysteem zouden gehalveerd kunnen worden indien er nationaal geen vertalingen zouden worden geëist De kosten per jaar van het vertaaivereiste zouden gelijk zijn aan de kosten van het Europese Octrooibureau zelf. Voor Nederland zou dit er op neer komen dat, uitgaande van 42.000 verleende Europese octrooien per jaar - dat zijn ongeveer 25.000 Europese octrooien die in Nederland worden geldiggemaakt - zo'n 100 miljoen gulden besteed wordt aan vertalers/waarmerkers en navenante kosten met zich meebrengt voor de gebruikers. 2. Het vereiste van een Nederlandse vertaling, gewaarmerkt door een octrooigemachtigde, zou negatieve gevolgen hebben voor de zgn. kleinere gebruiker van het octrooisysteem. Het belang van het MKB zou slecht zijn gediend bij een - al dan niet door belangengroepen gestuurd - overheidsbeleid dat hen vanwege hoge vertaalkosten de toegang tot het Europees octrooisysteem belemmert en daarmee verdergaande Europese integratie in de weg staat 3. De Nederlandse vertalingen zouden geen nut hebben. Het zou geenszins vaststaan dat intensief gebruik van Nederlandse vertalingen wordt gemaakt. Bovendien zijn vertalingen niet bruikbaar voor zoeksystemen, daar die niet met de Nederlandse taal werken. 4. De waarmerkplicht zou geen nut hebben en slechts op grond van een lobby van octrooigemachtigden in de wet zijn gekomen om de financiële belangen van een nationale beroepsgroep af te schennen. 5. De waarmerkplicht zou in strijd zijn met het Europees Octrooiverdrag danwei met Artikel 59 van het EEG-verdrag.

r Ir J. H. F. Winckels, es en Ir A. Ferguson. 6. Er zou niet kunnen worden ingezien waarom advocaten wel voldoende deskundigheid zouden bezitten om octrooiaanvragen te verzorgen en op te treden in procedures voor het Bureau en het Europees Octrooibureau, maar niet voldoende deskundig zouden zijn om een vertaling van een Europees octrooischrift te waarmerken, aan de tot standkoming van de precieze tekst waarvan zij zelf mogelijk hebben bijgedragen. Deze stellingen zullen in het onderstaande weerlegd worden door enkele leden van de betrokken beroepsgroep, de octrooigemachtigden, die tijdens genoemd rechtsgeding aan de zijlijn stond. 1. Halvering van de kosten van het Europees octrooisysteem? Mr Holzhauer stelt in zijn inleiding dat het Europees systeem alom gecompliceerd, tijdrovend en duur wordt gevonden (en in die factoren mede de ratio van een nationaal octrooisysteem zou liggen) en dat de kosten van het Europees systeem gehalveerd zouden kunnen worden indien er nationaal geen vertalingen zouden worden geëist. Is het Europees systeem wel zo gecompliceerd, tijdrovend en duur? Wanneer men stelt dat een Europees octrooi te duur is, dan is het de vraag waarmee men de vergelijking maakt. Wanneer vergeleken wordt met de kosten van het alternatief (zie ook hieronder), de nationale routes, dan is een Europees octrooi gewoonlijk aanzienlijk goedkoper. Dat hebben aanvragers voor octrooi ook ingezien, want nog steeds volgt men in groten getale de Europese route. Wanneer vergeleken wordt met de kosten die men er eigenlijk voor zou willen maken, dan zullen de kosten van een Europees octrooi al gauw te hoog zijn. Wanneer men een vergelijking maakt van de officiële taksen die aan het EOB betaald moeten worden met die welke betaald moeten worden voor het verkrijgen van een octrooi in een van de beide andere economische bolwerken, de VS en Japan, dan blijkt men in die landen aanmerkelijk goedkoper uit te zijn. In de recente studie1) van het EOB is een vergelijking gemaakt voor de totale, tot aan verlening te betalen taksen tussen een Europees octrooi, 17 nationale octrooien, een Amerikaans octrooi en een Japans octrooi, echter zonder jaartaksen (tot aan de verlening en na de verlening). De totalen komen respectievelijk neer op 12540 DM (incl. 5600 DM landentakse), 17280 DM, 1789 DM en 3304 DM. Een Europees octrooi lijkt dan relatief duur voor de gebruiker (van welke nationaliteit dan ook), maar dat ligt in die vergelijking nog niet eens aan het vereiste van een vertaling, noch aan de verplichting tot de betaling van jaartaksen tot aan de verlening (die in de VS en Japan niet bestaat), en al helemaal niet aan de kosten voor een octrooigemachtigde, die in de VS en Japan juist beduidend hoger zijn. Maken de vertalingen een Europees octrooi duur en vormen die vertalingen wel zo'n grote kostenpost? Uit de hierboven genoemde studie1) blijkt dat de kosten met betrekking tot de geldigmaking van Europese octrooien, ') Cost of patenting in Europe, studie EOB, januari 1995.

18 december 1995


dat wil zeggen officiële geldigmakingstaksen, vertegenwoordigingskosten en vertaalkosten, ongeveer 430 min DM bedragen, oftewel circa 12% van de totale kosten, die gemoeid zijn met het verwerven en instandhouden van octrooibescherming in de Verdragsstaten van het Europees Octrooiverdrag. Dat is wezenlijk minder dan de door Mr Holzhauer geciteerde kostenpost van 1 miljard gulden of de gesuggereerde, mogelijk te besparen helft. In dezelfde studie wordt een vergelijking gepresenteerd tussen de kosten die door Franse, Britse of Duitse bedrijven werden opgegeven voor enerzijds een Europees octrooi voor Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland en anderzijds drie nationale octrooien voor die landen. Uit die vergelijking valt op te maken dat een Europees octrooi (nog steeds) voordeliger is voor drie of meer landen. Dit blijkt hoofdzakelijk het gevolg te zijn van het feit dat met de Europese verleningsprocedure twee (nationale) octrooigemachtigden kunnen worden uitgespaard. Men zou derhalve kunnen stellen, dat het Europees octrooisysteem met zijn centrale verleningsprocedure voor de meeste gevallen wel geleid heeft tot een aanzienlijke besparing op de octrooiverwervingskosten. Het kostenverschil is echter niet zo groot als wel verwacht zou mogen worden. Het blijkt namelijk dat de aan het EOB te betalen taksen (tot aan verlening) niet lager zijn dan de som van de anders aan de drie nationale octrooiraden te betalen taksen, maar ongeveer het drievoudige (9550 DM tegen 3250 DM) daarvan!1) Tot de tot de verlening van octrooi aan het EOB te betalen taksen behoren een indieningstakse (600 DM), een takse voor het onderzoek naar de stand van de techniek (1900 DM), een takse voor de daadwerkelijke beoordeling op octrooieerbaarheid (2800 DM), een jaarlijkse instandhoudingstakse (voor het derde en volgende levensjaar, oplopend van 750 DM tot 2000 DM) een druktakse (100 DM), een verleningstakse (1400 DM) en voor elk aangewezen land een aanwijzingstakse (350 DM). Indien alle 16 verdragsstaten worden aangewezen komt de laatste post neer op 5600 DM; welk bedrag te beschouwen is als zuivere administratiekosten, want er staat geen bijzondere inspanning van de zijde van het EOB tegenover. Tot de na de octrooiverlening te maken kosten behoren de vertaalkosten (voor een gemiddelde werktuigbouwkundige zaak van 9 blz. gemiddeld 2000 DM: voor max. 10 talen; Scandinavische landen relatief duur, Nederland relatief goedkoop) de kosten van de formele handelingen voor het geldigmaken (gem. 1200 DM) en de kosten van instandhouding van het octrooi (jaarlijks, progressief tarief, vanaf gem. 500 DM tot 2000 DM), die voor de ene helft ten goede komen aan het EOB en voor de andere helft aan de betreffende nationale octrooiraad. Zou men de kosten van een Europees octrooi willen verminderen, dan zijn er vele kostenposten die in aanmerking zouden kunnen komen voor verlaging. Zo zouden de volgende taksen die in hoofdzaak een administratief doel hebben, gereduceerd kunnen worden: de aanwijzingstakse, de jaartakse tot verlening en de jaartakse na verlening. In de genoemde studie van het EOB wordt echter enkel de mogelijkheid van reductie van de aanwijzingstakse onderkend en wordt verder slechts naar een externe mogelijkheid voor kostenreductie gezocht. Deze werd gevonden in de kosten van octrooigemachtigden en van de vertalingen. De kosten van vertalingen zouden overigens al aanzienlijk gereduceerd kunnen worden indien aanvragers, al dan niet op uitnodiging van het EOB, de (soms lijvige, wel 100 pagina's lange) beschrijvingen tijdig ontdoen van onnodige ballast, zoals uitgebreide besprekingen van niet meer relevante stand der techniek en niet meer onder de conclusies vallende uitvoeringsvormen. Veel octrooischriften zouden daardoor niet alleen aanmerkelijk korter maar ook aanzienlijk duidelijker worden. Hierbij kan verwezen worden naar de Nederlandse praktijk, waarin het Bureau altijd heeft gestreefd naar beknopte, duidelijke octrooischriften. 2. Belemmering Nederlandse MKB? De redenering van Mr Holzhauer dat het Nederlandse MKB vanwege de Nederlandse vertaal- en waarmerkkosten de toe-

395

gang tot het Europees octrooisysteem wordt belemmerd kan niet gevolgd worden. Aangetoond kan worden dat met het in Nederland vertalen van Europese octrooien in 1993 een bedrag van circa 25 a 30 miljoen gulden was gemoeid. Dat is aanzienlijk minder dan de door Mr Holzhauer genoemde 100 miljoen gulden. Die 25 a 30 miljoen gulden is overigens een bedrag dat in hoofdzaak door buitenlandse aanvragers/octrooihouders wordt betaald en slechts voor een klein deel voor rekening komt van Nederlandse aanvragers/octrooihouders. Voor het geldigmaken van een Europees octrooi in Nederland (en België) heeft een Nederlandse particulier of een tot het Nederlandse MKB behorend bedrijf doorgaans slechts geringe kosten te maken. De reden is dat men vaak reeds beschikt over een Nederlandse tekst, nl. die van de eerste, Nederlandse octrooiaanvrage en/of die van de Europese octrooiaanvrage zoals die {in het Nederlands - vanwege reductie op de indieningstakse) ingediend is bij het Europees Octrooibureau. Het Nederlandse MKB heeft baat bij de Nederlandse vertalingen, omdat deze het MKB in staat stellen in het Nederlands van de inhoud en beschermingsomvang van Europese octrooien kennis te nemen zonder dat dit voor het MKB tot extra kosten leidt of een drempel vormt. Door van de grotendeels aan buitenlanders verleende Europese octrooien, voorzover deze voor Nederland gelden, een Nederlandse vertaling te eisen, wordt het octrooisysteem voor het MKB juist toegankelijker zonder dat dat met hoge kosten voor het MKB gepaard gaat. . De kosten die het Nederlandse MKB moet maken voor vertalingen van Europese octrooien (dus doorgaans in andere landen) zijn ten opzichte van research- en ontwikkelingskosten en octrooiaanvraag- en verleningskosten en taksen niet hoog. Het Nederlandse MKB laat zijn Europese octrooien gewoonlijk in 4 a 5 landen geldig maken. Dit aantal wordt mede bepaald door de ligging van Nederland en door het beeld dat men heeft omtrent de werkelijke betekenis van eventuele octrooibescherming in een Verdragsstaat, zoals de mogelijkheden die men zal hebben om inbreuk te constateren en daartegen op te treden. Het is daarenboven zeker geen automatisme om, wanneer men reeds beschikt over een Duitse tekst (in verband met een geldigmaking in de Bondsrepubliek), het betreffende Europees octrooi ook geldig te maken in Oostenrijk en/of Zwitserland, hoewel daarvoor geen vertaalkosten gemaakt zouden moeten worden, of dichter bij huis, wanneer men een Nederlandse tekst bezit, het octrooi geldig te maken in België. Voor de toegang tot het Europees systeem spelen, zo leert de praktijk, de veel later te maken geldigmakingskosten echter geen doorslaggevende rol. Bij indiening van een Europese octrooiaanvrage staat voorop dat men met één enkele octrooiaanvrage een claim kan uitzetten voor een reeks landen, die voor de aanvrager een (potentieel) afzetgebied of concurrentiegebied vormen, waarbij defensieve effecten een rol kunnen spelen. 3. Hebben Nederlandse vertalingen van Europese octrooien wel nut? Mr Holzhauer voert twee argumenten aan tegen het eisen van een Nederlandse vertaling: ten eerste zou het geenszins vaststaan dat intensief gebruik wordt gemaakt van Nederlandse vertalingen en ten tweede werken zoeksystemen niet met de Nederlandse taal. Zijn eerste stelling, dat van de Nederlandse vertalingen geen intensief gebruik wordt gemaakt, onderbouwt Mr Holzhauer door Mr Van Benthem te citeren, die heeft geschreven dat er praktisch nooit gebruik van wordt gemaakt2) Recente navraag bij de bureaus van octrooigemachtigden leerde dat door deze bureaus in opdracht van cliënten in 1994 alleen al ruim 1600 vertalingen zijn besteld. Bovendien worden Nederlandse vertalingen van Europese octrooien bij inbreuken nietigheidsprocedures altijd door advocaten besteld en zijn er nogal wat bedrijven en instellingen die direkt Nederlandse vertalingen van Europese octrooien (dus niet via 2

) J . B. van Benthem, Das europaïsche Patentsystem und die europaïsche Integration, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte, 1993.

396


een octrooigemachtigde) bij het Bureau bestellen. Verder zullen octrooigemachtigdenbureaus uit eigen dossiers kunnen putten indien een vermeende inbreukmaker op de octrooirechten van een cliënt moet worden gewezen, waarbij een Nederlandstalige tekst communicatiebevorderend werkt Een schatting van tenminste 2000 ingeziene, gelezen of bestelde vertalingen per jaar is niet onredelijk. Het aantal geraadpleegde vertalingen van Europese octrooischriften zou waarschijnlijk veel hoger liggen, indien de toegankelijkheid daarvan gelijk zou zijn aan die van de Europese octrooischriften zelf of de door het Bureau uitgegeven Nederlandse octrooischriften. Aanvankelijk werden vertalingen wel op de leeszaal van het Bureau in stellingen een paar weken ter beschikking gesteld en daarna op microfilm gezet en op aanvraag beschikbaar gesteld. In 1992 is dat systeem, vermoedelijk wegens ruimtegebrek, veranderd, en diende de geïnteresseerde eerst een microfilmnummer op te zoeken en daarmee naar een andere afdeling te gaan om de betreffende film op te vragen om zo de vertaling te kunnen inzien. In 1993 is het systeem wederom gewijzigd: thans dient men een verzoek in bij een afdeling om een vertaling in te mogen zien, waama men na 1 a 1,5 uur het betreffende dossier kan inzien. Een kopie van de vertaling kan daarna echter - sinds kort - pas verkregen worden na daarvoor weer een bestelling te hebben gedaan. Indien de vertalingen van de voor Nederland geldende Europese octrooien uitgegeven zouden worden, zoals in andere Verdragsstaten zoals Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Spanje het geval is, zouden zij zonder enige twijfel veel meer geraadpleegd worden. Publicatie van aan nationale octrooiraden verschafte vertalingen om derden voldoende (en tijdig) te informeren werd bijvoorbeeld reeds door Van Empel als een vanzelfsprekendheid beschouwd.3) Ingeval men bovengenoemd geschat aantal van 2000 gelezen en geleverde vertalingen laag zou vinden, moet er op gewezen worden dat men dat getal in relatie zou moeten zien tot het aantal voor Nederland geldende Europese octrooien dat daadwerkelijk gelezen wordt Het is altijd zo geweest dat veel octrooien nooit gelezen worden, maar dat is nooit aanleiding geweest het octrooisysteem af te schaffea Met zijn tweede stelling, doelt Mr Holzhauer - gezien zijn voetnoot 16 - kennelijk op elektronische zoeksystemen van het EOB, waarin onderzoeken in de drie officiële talen van het EOB kunnen worden uitgevoerd. De EOB-zoeksystemen zijn echter (nog) niet toegankelijk voor derden. Het is onduidelijk waarom dit een argument tegen het eisen van een Nederlandse vertaling zou zijn. Deze derden staan vele andere zoeksystemen (bijvoorbeeld WPIndex) ter beschikking, die uitsluitend met de Engelse taal werken (een enkel systeem werkt met Duits, zoals PATOS en PATDPA), hetgeen evenmin een argument kan zijn om alle gebruikers van octrooisystemen in de wereld te verplichten hun, na publicatie in die zoeksystemen op te nemen octrooiaanvragen uitsluitend in de Engelse taal in te dienen. In die zoeksystemen zijn overigens gegevens, zoals uittreksels, van octrooiaanvragen van vele landen opgenomen, zoals die van Noorwegen. De niet-EOB procestaai heeft daar niet aan in de weg gestaan. Het nut van vertalingen behoeft echter niet louter afgemeten te worden aan de frequentie - voorzover geregistreerd waarmee zij geraadpleegd worden. De vertaling van een Europees octrooi biedt de derde de mogelijkheid kennis te nemen van de uitsluitende rechten die een ander heeft verkregen en die hem in zijn vrijheid van handelen kunnen beperken. Of de vertalingen ook alle daadwerkelijk gelezen worden doet niet ter zake; het gaat daar om een principe. Wat er ook beweerd moge worden over de gemiddelde talenkennis van de Nederlander, maar weinigen zullen de Engelse, Franse èn Duitse taal even goed beheersen als de Nederlandse taal, nog daargelaten dat technisch Engels, Frans en Duits nog geheel eigen problemen met zich brengt, laat staan de octrooitechnische varianten van die talen. Wil men van elke derde eisen dat hij ook de via het EOB verleende Nederlandse octrooien respecteert, dan moet men die derde toch op zijn minst de mogelijkheid geven 3

) Van Empel, 77ie Granting ofEuropean Patente, 1975. blz. 314, nr 681.

18 december 1995

om datgene, dat moet worden gerespecteerd, te kunnen begrijpen, hetgeen, in zijn algemeenheid, alleen maar mogelijk is bij het voorhanden laten zijn van een voor hem toegankelijke octrooibeschrijving, dus een Nederlandse vertaling van een in de Engelse, Franse of Duitse taal gesteld, voor Nederland geldend Europees octrooischrift. Het verplicht stellen van een vertaling op het moment dat de octrooihouder een vermeende inbreukmaker aanspreekt, zoals dat geregeld is voor het geval een octrooiaanvrager een derde alvast opmerkzaam wil maken op zijn Europese octrooiaanvrage (er dient dan een vertaling van de conclusies te worden verschaft), zou dezelfde bezwaren oproepen als het geheel afschaffen van de vertaalplicht Immers, de vertaling van het reeds gevestigde uitsluitende recht komt dan pas ter kennis van de derde op een moment dat hij niet zelf gekozen heeft en hij voor zijn bedrijf reeds de nodige investeringen en marktinspanningen heeft verricht. Dit zou derhalve een onaanvaardbare vergroting van het bedrijfsrisico voor die derde met zich mee brengen. Het beperken van de vertaalplicht tot de conclusies van het Europees octrooi is evenmin een bruikbaar alternatief. De conclusies geven op zeer beknopte, abstracte wijze de verleende uitsluitende rechten weer. Net zoals men dat zal doen bij de bestudering van een wet, waarbij men al gauw de Memorie van Toelichting zal raadplegen, zal men bij de raadpleging van de conclusies van een octrooi de beschrijving raadplegen om die conclusies voldoende te kunnen begrijpen en te interpreteren bij het streven de beschermingsomvang van een Europees octrooi te bepalen. Zulks wordt aangegeven in het EOV zelf, zie Art 69. Het zou niet alleen fair maar ook economisch zijn om die (vertaal)kosten voor rekening te laten komen van de octrooihouder- tenslotte initiator van het anderen beperkende recht -, als tegenprestatie voor het hem gegunde uitsluitende nationale recht. Dit is dan ook een van de uitgangspunten geweest voor het Europees Octrooiverdrag, zie Van Empel,4) die stelt 'But even if each and every Contracting State made ruil use of these various options (zoals de mogelijkheid tot het verplicht stellen van een vertaling), it still could not be claimed that the result is unfair to the patentee'. Van Empel vervolgt dan nog met 'there can't be any doubt that it is perfectly proper for any State to require a claim to a patent monopoly for its territory to be drawn up in its own language'. Dat een voor Nederland geldend Europees octrooi voor een Nederlander in zijn eigen taal ter beschikking moet staan, is bovendien - bij gebreke aan een Nederlandse vertaling van de eerste openbaring van de uitvinding, de Europese octrooiaanvrage - inherent aan de ene .hoofdreden van het bestaan van het octrooisysteem, namelijk er voor te zorgen dat een uitvinding aan velen bekend wordt gemaakt, teneinde de technische ontwikkeling van het land te bevorderen, in ruil waarvoor de uitvinder/aanvrager beloond wordt met een tijdelijk monopolie. (De andere hoofdreden is het opwekken tot het doen van uitvindingen: zie onder meer Telders.5) Van een openbaring aan velen kan niet gesproken worden indien de geïnteresseerde een Franse, Duitse of Engelse tekst voor zich krijgt die hij, vanwege zijn ontoereikende kennis van de betreffende officiële taal van het EOB en de octrooitaai, niet of met veel moeite, danwei met inschakeling van een deskundige zoals de octrooigemachtigde, kan lezen. De balans zou dan te ver doorslaan in het voordeel van de octrooihouder. Elke derde zou immers kosten dienen te maken om een beter zicht te verkrijgen op de in het Europese octrooidocument voorgestelde technische ontwikkeling. Overigens is het vanaf het invoeren van een octrooiwet in Nederland altijd vanzelfsprekend geweest dat octrooien in het Nederlands zijn gesteld. Het criterium dat een octrooi door de bewoners van een land in hun eigen taal moet kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd, is wereldwijd geaccepteerd. Men zou zich dan ook niet kunnen voorstellen dat in de Rijksoctrooiwet 1995 zou zijn geregeld dat de onder die wet verleende octrooien in het Nederlands, Frans, Duits of Engels 4 s

) Van Empel, supra, blz. 316, nr 685. ) Telders, Nederlandsen Octrooirecht, 1946. blz. 2,3.

18 december 1995


kunnen zijn gesteld. Integendeel, de Rijksoctrooiwet 1995 kent juist de bepaling dat octrooiaanvragen weliswaar in een vreemde taal mogen worden ingediend, maar dat daarna - op straffe van verval van de octrooiaanvrage - wel een Nederlandse vertaling moet worden ingediend. Daarnaast moet worden opgemerkt, dat het vragen van een vertaling van een Europees octrooischrift in feite niets anders is dan een voortzetting van het regime dat sedert het begin van deze eeuw in Nederland heerst en dat ook in de Rijksoctrooiwet 1995 wordt voortgezet. Betreft het immers nationaal verleende Nederlandse octrooien dan heeft de eis dat deze in de Nederlandse taal moeten zijn gesteld nimmer ter discussie gestaan. Waarom dat vereiste voor octrooien verleend door het EOB, die net zozeer geldig zijn voor Nederland als nationaal verleende octrooien, niet meer zou moeten gelden, is volstrekt onduidelijk. Een verder doel van de vertaling van een Europees octrooischrift is eventuele opposanten uit landen met een andere taal dan Engels, Frans of Duits als officiële taal in eenzelfde positie te brengen als eventuele opposanten die Engels, Frans of Duits wel als officiële taal kennen.6) De termijn voor het indienen van een vertaling is dan ook gesteld op drie maanden na verleningsdatum, terwijl de oppositietermijn zich over negen maanden vanaf die datum uitstrekt. Uit het voorgaande volgt dat Nederlandse vertalingen van Europese octrooien wel degelijk gebruikt worden. Dit gebruik zou kunnen worden vergroot door de Nederlandse vertalingen aan de buitenlandse tekst te hechten en niet slechts op film of in een afzonderlijk te bestellen kopie ter beschikking te stellen. Nederlandse vertalingen vergroten de toegankelijkheid van Europese octrooien. Zij verschaffen de derde informatie over nieuwe technische ontwikkelingen in zijn eigen taal en bovendien over de exclusieve rechten van een ander. Overigens zij opgemerkt dat niet alleen octrooischriften worden vertaald; ook EG richtlijnen en verdere uit Brussel afkomstige stukken evenals arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen worden vertaald om, naar mag worden aangenomen, precies dezelfde redenen als in het bovenstaande besproken. Voorts valt een parallel te trekken met het taalgebruik ter voorlichting van de consument in de EU. In een resolutie7) stelt het Europees parlement dat de doeltreffendheid van de consumentenvoorlichting het best gegarandeerd wordt wanneer de voorlichting gebeurt in de taal van de consument en dringt er vervolgens bij de EC op aan er van uit te gaan dat het de opdracht van de communautaire wetgever is elk van de lidstaten te verplichten de voorlichting tenminste te garanderen in zijn officiële taal of talen. Is men het er derhalve over eens dat (vaak simpele) informatie over een produkt in de landstaal verschaft moet worden, dan zou het vreemd zijn dat informatie over een voor een derde ingrijpend octrooirecht zijnde een uitsluitend recht - niet in die landstaal ter beschikking gesteld behoeft te worden. 4. Is de waarmerkplicht overbodig? Mr Holzhauer stelt dat de waarmerkplicht feitelijk en inhoudelijk overbodig zou zijn. Parallel daaraan suggereert Mr Holzhauer dat de rechtsgevolgen van waarmerking verwaarloosbaar zijn, omdat de Nederlandse tekst niet authentiek is, zodat het stellen van een extra kwaliteitseis niet voor de hand ligt, en die tekst bovendien nog verbeterd kan worden. Hierbij wordt echter volledig voorbij gegaan aan het feit dat de derde, die kennis wil (of moet) nemen van het uitsluitende recht van de octrooihouder, baat heeft bij althans enige vorm van waarborg dat de door hem geraadpleegde tekst zo getrouw mogelijk de door het EOB verleende Franse, Duitse of Engelse octrooitekst weergeeft. Mr Holzhauer lijkt ook hier hoofdzakelijk oog te hebben voor de (vermeende) belangen van de octrooihouder. In alle Verdragsstaten behalve Nederland, België en Duitsland geldt dat de vertaling van het octrooischrift de authentieke tekst vormt, voor het geval de vertaling tot een meer beperkte bescherming leidt dan de tekst van het verleende octrooi (art 6 7

) Van Empel, supra, blz. 175,176, nr374. ) Resolutie Europees Parlement dd 22 april 1994.

397

70 (3) EOV). Is dat het geval, dan mag de vertaling gecorrigeerd worden. De betreffende staten hebben echter alle gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het EOV onder art. 70 (4b) biedt, door de bepaling op te nemen dat in dergelijke gevallen de te goeder trouw handelende derde, die in de periode tussen de indieningen van beide vertalingen begonnen is met het gebruik maken van de beschermde uitvinding, daarmee voort mag gaan zonder enige verplichting zijnerzijds. In die landen is het derhalve voor de octrooihouder zaak te zorgen voor een correcte vertaling. In Nederland is die bepaling niet in de wet opgenomen. Voor de octrooihouder zou er daarom geen sanctie bestaan op het indienen van een vertaling die geen juiste weergave is van het verleende octrooi. Men hoeft geen louter negatief mensbeeld te hebben om te voorzien dat, bij het ontbreken van een negatief gevolg voor de octrooihouder, de vertalingen in het kader van de kostenminimalisatie als stiefkind behandeld zouden worden. De derde zou dan niet meer weten of hij zou mogen vertrouwen op een vertaling van een Europees octrooi. De lasten van andermans uitsluitende rechten zouden dan eenzijdig op zijn schouders terecht komen. Terecht is er tijdens de behandeling van het wetsontwerp van de Rijksoctrooiwet 1995 geen punt gemaakt van de eis van de waarmerking op zich. Door het stellen van de waarmerkingseis waarborgt de wetgever dat een derde met een redelijke zekerheid op de juistheid van de vertaling kan afgaan. Gemeend wordt dat de wetgever door te kiezen voor de waarmerkingseis een evenwichtige keuze heeft gedaan tussen enerzijds het waarborgen van een juiste vertaling en anderzijds het voorkomen van het verlies van rechten van de octrooihouder ten gevolge van eventuele fouten in de vertaling, welke vertaling immers niet beoordeeld is door een octrooiverlenende instantie. 5. Is de waarmerking van vertalingen in strijd met het EG-Verdrag dan wel met het Europees Octrooiverdrag? Mr Holzhauer meent dat de waarmerkplicht, zoals die verplicht is gesteld in de oude Rijksoctrooiwet (ROW) en de nieuwe Rijksoctrooiwet (ROW 1995), in strijd zou zijn met Artikel 59 EG-Verdrag, dat beoogt een vrij verkeer van diensten te bewerkstelligen. In dit verband wijst Mr Holzhauer op de zaak Sager-Dennemeyer.8) De waarmerkplicht volgens Artikel 29P ROW respectievelijk Artikel 52 ROW 1995 belemmert echter op geen enkele wijze het vrije verkeer van diensten. Bij besluit van 8 juli 1991 tot wijziging van het octrooigemachtigden-reglement (OGR) zijn degenen die in een andere lidstaat van de EG reeds een afgeronde beroepsopleiding voor het beroep van octrooigemachtigde hebben gevolgd, na het met goed gevolg afleggen van een proeve van bekwaamheid volgens artikel 4a OGR, toegelaten, zulks ter uitvoering van richtlijn EEG nr. 89/48.9) Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn rechtspraak inzake het vrije verkeer van diensten nimmer beoogd te tornen aan de wettelijke dienstverrichtingsmonopolies die in de lidstaten bestaan voor tal van diensten van beroepsbeoefenaren zoals artsen, notarissen, accountants, advocaten en ook octrooigemachtigden. Slechts in randgevallen waarin het stellen van bijzondere beroepskwalificaties kennelijk overbodig is, komt het beginsel van het vrije verkeer van diensten aan de orde. In de zaak Sager/Dennemeyer achtte het Hof de toepassing van beroepskwalificatie-eisen niet gerechtvaardigd omdat de dienstvernchtingen in kwestie - betalingen van jaartaxen - in wezen eenvoudig van aard zijn en geen bijzondere beroepskwalificatie vereisen. Zie hierover ook de Ranitz.10) In het geval van het waarmerken van een vertaling van een Europees octrooi gaat het echter geenszins om een (administratieve) handeling op zich. Door de vertaling te waarmerken met zijn handtekening stelt de octrooigemachtigde dat de betreffende vertaling getrouw is aan de authentieke, verleende tekst, 8

) Hof van Justitie EG 25 juli 1991, NJ 1994, 224 IB.I.E. 1994, nr. 46, blz. 174, Red.]. 9 ) Staatsblad 1991, nr 409. 10 ) De Ranitz, IER 1995, blz. 84, 85.

398


hetgeen wat anders is dan het op tijd verrichten van een betaling. Elke vergelijking met de zaak Sager/Dennemeyer gaat dan ook mank. De basisprincipes van het EOV zijn neergelegd in de Preambule en de eerste vier artikelen.11) Het bijzondere karakter van het Europese systeem blijkt uit de tweede overweging van de Preambule en de artikelen 2 en 3: een eenvormige verleningsprocedure en bepaalde eenvormige regels voor aldus verleende octrooien. Het verlenen geschiedt derhalve volgens eenvormige regels. Is het octrooi echter verleend, dan valt het niet meer onder het regime van de eenvormige regels. Art. 2 (2) EOV bepaalt immers dat een Europees octrooi, wanneer verleend, hetzelfde effect zal hebben en onder dezelfde regels zal vallen als een door een nationale octrooiraad verleend octrooi. Het is mede daarom dat Van Empel een verleend Europees octrooi kenschetst als een 'bundie patent'. Mr Holzhauer stelt nu dat het stellen van aanvullende eisen niet in overeenstemming zou zijn met het doel van het EOV, aangezien immers één van de kemaspecten van het rationaliseren van de procedure erin zou zijn gelegen dat men in de Verdragsstaten rechtsbescherming kan krijgen zonder dat in elke staat een nationale gemachtigde behoeft te worden ingeschakeld. Hiermee wordt de doelstelling van het EOV, zoals die hier zojuist is besproken, echter uit zijn verband gehaald. Het streven naar een centrale verleningsprocedure is wat anders dan het voorop stellen van het besparen op kosten van gemachtigden. Het EOV heeft natuurlijk wel een grote invloed gehad op de werkzaamheden van de octrooigemachtigden in nagenoeg alle Verdragsstaten, omdat voor de verleningsprocedure volstaan kan worden met één gemachtigde, waarvoor de meeste aanvragers voor octrooi een Duitse (i.v.m. vestigingsplaats EOB) of een Britse (i.v.m. taal) octrooigemachtigde kiezen. Daarbij gaat het echter om een gevolg van het inwerking treden van het EOV en niet om een oogmerk van het EOV. Art. 2 (2) EOV eindigt met de woorden 'voor zover dit Verdrag niet anders bepaalt'. Een dergelijke bepaling met betrekking tot waarmerking, die in principe na de verlening van het octrooi plaatsvindt ontbreekt. Waarmerking valt derhalve onder de nationale wet. Het eerste lid van art 65 EOV biedt de lidstaten de mogelijkheid een vertaling in een officiële taal van de betrokken lidstaat te eisen. In de loop der jaren hebben - met uitzondering van Luxemburg en Monaco - alle Verdragsstaten een vertaling verplicht gesteld. Hierdoor waarborgt immers elke lidstaat dat men in de eigen taal kennis kan nemen van de in die lidstaat geldende octrooirechten. Het tweede lid van artikel 65 EOV opent met 'elke verdragsluitende staat die voorschriften heeft gegeven krachtens het eerste lid'. Hieruit blijkt niet dat Artikel 65 EOV de mogelijkheid uitsluit dat aanvullende eisen aan de vertaling worden gesteld. Verdragsstaten waarin wel om een vertaling maar waar niet om een waarmerking wordt gevraagd zijn: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Zwitserland.12) De Nederlandse wetgever heeft, evenals vele andere wetgevers van Verdragsstaten (zoals Zweden, Portugal, Griekenland, Spanje, Italië), wel gekozen voor het stellen van aanvullende eisen zoals een waarmerking van de vertaling, teneinde het indienen van een correcte vertaling te waarborgen. Er kan hierbij verwezen worden naar de Memorie van Toelichting van de wet waarmee het vertalings- en waarmerkingsvereiste werd ingevoerd:13) 'Naar opvatting van de lidstaten houdt deze bepaling (Art. 65 EOV) tevens in dat eisen gesteld kunnen worden ten aanzien van de vorm en de kwaliteit (in casu de waarmerking door een octrooigemachtigde) van deze vertaling.' Dat in deze zeven Verdragsstaten een vorm van waarmerking vereist is houdt mogelijk verband met het feit dat geen van de drie procestalen van het EOB in die staten een officiële taal is. In Denemarken is geen waarmerking vereist, doch wordt de ingediende vertaling gecontroleerd door de Deense " ) Van Empel, supra, blz. 24-26, nr 53-58. " ) National Law Relating to EPC, EOB 1994. " ) Bijlagen handelingen TK 1977-1978, 15038 (R1098), nr3.

18 december 1995

octrooiraad. Worden bij die controle onjuistheden geconstateerd, dan moeten die worden gecorrigeerd door een Deense gemachtigde, zodat in feite kan worden gesteld dat de Deense octrooiraad de waarmerking verzorgt. Van de Verdragsstaten waar een van de procestalen van het EOB een officiële taal is kent het Verenigd Koninkrijk ook een waarmerkplicht voor vertalingen. Het is dan ook niet waar dat de wetgever op dit punt een verkeerde voorstelling van zaken zou geven, zoals Mr Holzhauer, op grond van zijn bewering dat slechts Italië naast Nederland waarmerking zou eisen, stelt. Integendeel, niet minder dan bovengenoemde zeven Verdragsstaten stellen een dergelijke eis. In dit verband wordt nog verwezen naar Cronauer.14) Cronauer rekent Artikel 65 EOV tot de categorie regelingen die een uitwerking in het nationale recht toelaat. Opmerkelijk is voorts dat de ten aanzien van het EOV gezaghebbende auteur R. Singer die bij de opstelling van het EOV nauw betrokken was, constateert dat er lidstaten zijn die aan de vertaling als bedoeld in Artikel 65 EOV voorwaarden stellen, maar daarbij niet stelt dat het EOV dit niet toelaat.13) 6. Waarmerking door een octrooigemachtigde • Volgens Artikel 29P ROW respectievelijk Artikel 52 ROW 1995 moet de vertaling zijn gewaarmerkt door een octrooigemachtigde, die als zodanig is toegelaten op de voet van Artikel 18A ROW respectievelijk Artikel 22 ROW 1995. In Artikel 18A is vastgelegd dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden vastgesteld betreffende de toelating als gemachtigde bij de Octrooiraad, alsmede voorschriften inzake de uitoefening van het beroep van gemachtigde en het toezicht op de wijze van uitoefening van dat beroep. Op grond van het feit dat in Artikel 18A alleen over gemachtigde wordt gesproken, betoogt Mr Holzhauer dat geen onderscheid bestaat tussen de begrippen gemachtigde en octrooigemachtigde, waaraan Mr Holzhauer nog wel een nieuw begrip, 'registergemachtigde' meent te moeten toevoegen. Het betoog van Mr Holzhauer komt daardoor nogal gekunsteld over. Het in Artikel 18A bedoelde Octrooigemachtigdenreglement (OGR) is glashelder. In Artikel 1 OGR is vermeld dat als gemachtigde voor de Octrooiraad alleen kunnen optreden: a) zij, die zijn ingeschreven in het in Artikel 3 bedoelde register en b) zij, die als advocaat zijn ingeschreven bij één der rechterlijke colleges hier te lande. Vervolgens wordt in Artikel 2 aangegeven dat onder octrooigemachtigde wordt verstaan: een ieder, die is ingeschreven in het in Artikel 3 bedoelde register. Dit register is het volgens Artikel 3 bij de Octrooiraad gehouden register van octrooigemachtigden. Hieruit is volstrekt duidelijk dat als gesproken wordt van 'octrooigemachtigden' men daaronder niet advocaten zal mogen begrijpen. Octrooigemachtigden en advocaten zijn beiden bevoegd voor de Octrooiraad op te treden op grond van Artikel 1 OGR. Ten onrechte stelt Mr Holzhauer echter dat de kring van personen die bevoegd is de vertaling te waarmerken wordt bepaald door Artikel 18A ROW. Die kring van personen wordt nu juist bepaald door Artikel 29P ROW respectievelijk Artikel 52ROW1995: een octrooigemachtigde, die als zodanig is toegelaten op de voet van Artikel 18A. Hoewel Art. 18A ROW en Art. 22 ROW 1995 niet expliciet de octrooigemachtigde noemen is de betekenis van dit begrip indirect in de wet opgenomen, via de verwijzing naar het OGR, dat het enige uitvoeringsreglement op dit punt vormt Een discussie over het ontbreken van een directe definitie van het begrip 'octrooigemachtigde' doet dan ook gekunsteld aan, temeer daar de bedoeling die de wetgever met dit begrip heeft gehad duidelijk was en is. Uit de wetsgeschiedenis van Artikel 29P ROW en in het bijzonder de wetsgeschiedenis van Artikel 52 ROW 199516)17) komt naar voren dat de wetgever door het " ) Cronauer, Das Recht auf das Patent im europaïschen Patentöbereinkommen, 1988. 1S ) Singer, Europaïsches Patentöbereinkommen, 1989, blz. 188 is ) Bijlagen handelingen EK 1993-1994. 22.604 (R1435), nr 338d, blz. 9. " ) Bijlagen handelingen TK 1991-1992,22604 (R1435) nr 3, blz. 28.

18 december 1995


invoeren van de waarmerking door een octrooigemachtigde een waarborg heeft willen scheppen, dat de vertaling van een Europees octrooi in technisch en juridisch opzicht een getrouwe weergave van het origineel is; hij achtte daartoe de octrooigemachtigde bij uitstek gekwalificeerd. De regering heeft er in dit verband op gewezen dat de vertaling inhoudelijk niet meer de toets van de technische leden van de Octrooiraad ondergaat. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp van de ROW 1995 is een discussiepunt geweest of de vertalingen van Europese octrooischriften gewaarmerkt zouden kunnen worden door beëdigde vertalers. De wetgever heeft deze mogelijkheid, hoewel dus onderkend, echter afgewezen, om bovengenoemde reden. Vanaf het van kracht worden van de Rijksoctrooiwet in 1910 tot aan het invoeren van het Europees Octrooiverdrag in 1978 was het in opdracht van buitenlandse aanvragers maken van Nederlandse vertalingen van in het Frans, Duits of Engels gestelde octrooiaanvraagteksten, voorafgaande aan indiening van een octrooiaanvrage bij het Bureau, een belangrijke taak van de Nederlandse octrooigemachtigde. De octrooigemachtigden hebben zo in de loop der jaren specialistische kennis verworven over allerlei technische sub-taaltjes die in verschillende technieken bestaan. Zij zijn in staat de juiste Nederlandse vertalingen te maken op het gebied van bouwkunde, offsetdrukmachines, textiel, biochemie, aan apparaten gelieerde software en vele andere technische gebieden waarin men in het dagelijks spraakgebruik ongebruikelijke woorden bezigt. Deze vertalingen werden uitsluitend door octrooigemachtigdenbureaus gemaakt. Het lag dan ook voor de hand dat bij aanpassing van de Rijksoctrooiwet aan het Europees Octrooiverdrag in de zeventiger jaren octrooigemachtigden een rol zouden spelen bij het in het Nederlands vertalen van Europese octrooien en het bewaken van de kwaliteit van die vertalingen. Men was het er over eens dat beëdigde vertalers de vereiste kennis misten om Franse, Duitse en Engelse teksten, die op het gehele technische en wetenschappelijk gebied zijn gericht, adequaat in het Nederlands te vertalen. Nederlandse octrooigemachtigden hebben in de loop van de jaren geïnvesteerd in kennis en voorzieningen om de uitdrukkingsvaardigheid op velerlei technische gebieden op peil te houden. In dit kader dient te worden gewezen op de kwalificaties waarover in het algemeen iemand dient te beschikken alvorens op te kunnen treden als octrooigemachtigde: a) de graad van doctorandus wis- en natuurkunde of van ingenieur, of een soortgelijke kwalificatie, b) het bewijs dat hij met goed gevolg het octrooigemachtigdenexamen heeft afgelegd, en c) het bewijs dat hij gedurende ten minste drie jaren in Nederland octrooiaanvragen heeft behandeld ten kantore van een octrooigemachtigde (Art. 3 en 4 OGR). Beëdigde vertalers en advocaten voldoen duidelijk niet aan deze kwalificaties. Mr Holzhauer merkt nog op dat advocaten zich toch bezighouden met dienstverlening inzake octrooien. Hoewel advocaten een gelijke bevoegdheid hebben als gemachtigden op te treden voor de Octrooiraad, wordt van deze bevoegdheid door advocaten echter in het algemeen geen gebruik gemaakt De dienstverlening inzake octrooien waarmee zich slechts een zeer klein aantal gespecialiseerde advocaten bezighoudt, betreft nagenoeg uitsluitend de hoofdzakelijk juridische dienstverlening, in het bijzonder het optreden in inbreuken nietigheidsprocedures. Men houdt zich daarbij verre van de materiële aspecten van octrooiverlening. Dit is thans het geval en was reeds in de begintijd van de Rijksoctrooiwet het geval. In het eveneens door Mr Holzhauer genoemde artikel van J.C. van Sandick,18) wordt als verklaring voor het feit dat alle advocaten zonder meer als (octrooi)gemachtigde zijn toegelaten gesteld: 'Degenen van hen, die zich met octrooizaken zullen inlaten, zullen gemeenlijk toch uitsluitend geraadpleegd worden over juridische kwesties en hieromtrent eventueel voor de octrooiraad optreden; het is goed dat juridische vaklieden hiervoor toegelaten zijn.' Van Sandick - zelf advocaat - vervolgt dan met de veronderstelling te uiten dat advocaten zich wel niet met het octrooibezorgersvak zullen bemoeien. Voorts wijst hij er nog op dat advocaten niet gebonden zijn aan het ') Van Sandick, NJB1936, blz. 499-502.

399

OGR. Tenslotte wijst Van Sandick er nog op dat het bestaan van twee categorieën gemachtigden, octrooigemachtigden en advocaten, nauw samenhangt met het dualistisch karakter van het octrooirecht: een mixtum compositum van recht en techniek. Mr Koomen, die betrokken was bij de zaak waarover Mr Holzhauer als rechter mede heeft beslist, vormt op deze regel een uitzondering; een uitzondering die het gevolg is van de bijzondere omstandigheid dat wijlen haar vader Ir J. Koomen als octrooigemachtigde het bureau leidde dat Mr Koomen thans als advocate voortzet. In het betoog van Mr Holzhauer speelt tenslotte Artikel 134 lid 7 EOV een centrale rol, omdat Mr Holzhauer op grond van dit artikel stelt dat het EOV uitgaat van een gelijke bevoegdheid tussen advocaten en octrooigemachtigden. Deze stelling is in zijn algemeenheid echter onjuist Volgens Artikel 134 lid 7 EOV kan de vertegenwoordiging door een advocaat die bevoegd is in een van de Verdragsstaten praktijk te houden uitsluitend plaatsvinden, voor zover hij in die staat bevoegd is op te treden als gemachtigde op het gebied van octrooien van uitvinding. Het voorgaande leidt dan ook tot een nog niet aan de orde gestelde vraag ten principale: is het wel juist dat advocaten en octrooigemachtigden een gelijke bevoegdheid hebben op te treden in procedures voor de Octrooiraad en daardoor in procedures voor het EOB? Immers, aan de octrooigemachtigde worden terecht strenge eisen gesteld ten aanzien van technische deskundigheid, juridische kennis van het relevante rechtsgebied en praktische vaardigheid in het verzorgen van octrooiaanvragen, het voeren van oppositieprocedures en dergelijke. Het behoeft geen betoog dat advocaten op althans enige van deze terreinen in bet algemeen niet voldoende deskundigheid bezitten. Dat het door octrooigemachtigden waarmerken van vertalingen terug te voeren is op een lobby van de belanghebbende beroepsgroep en slechts het afschermen van de (financiële) belangen van die groep dient, is een op zijn zacht gezegd boude stelling van Mr Holzhauer. Door de auteurs wordt niet ontkend dat er enige financiële belangen voor de beroepsgroep van octrooigemachtigden gemoeid zijn bij het vereiste van (gewaarmerkte) vertalingen van Europese octrooischriften. Er is echter meer aan de hand dan Mr Holzhauer meent te moeten stellen 'lobby, slechts dienend het afschermen van de (financiële) belangen van de beroepsgroep'. . Van oudsher werden vertalingen van uit het buitenland afkomstige aanvragen, die bij de Octrooiraad moesten worden ingediend, verzorgd door octrooigemachtigden. Deze praktijk werd voortgezet bij de Europese octrooien vanwege het bijzondere karakter van dergelijke vertalingen en dé specialisatie van de octrooigemachtigde, die een waarborg voor kwaliteit vormde. Zoals verwacht werd het EOV een groot succes en daalde het aantal direct in Nederland ingediende octrooiaanvragen drastisch. Zozeer zelfs, dat de officiële inhoudelijke beoordeling van octrooiaanvragen op octrooieerbaarheid afgeschaft werd - met de Rijksoctrooiwet 1995 - , omdat men bij het Bureau niet verwachtte voor het lage aantal te beoordelen octrooiaanvragen voldoende expertise voor alle gebieden van de techniek ter beschikking te kunnen houden. Door het EOV trad voor veel octrooigemachtigden een verschuiving in de werkzaamheden op. De waarmerkplicht stelde de octrooigemachtigden echter in staat om de in het verleden opgebouwde, erkende expertise met betrekking tot octrooitaai op een hoog peil te houden. Bij het wegvallen van de vertaalwerkzaamheden zou het aantal zelfstandig gevestigde octrooigemachtigden in Nederland verminderen. Dat zou niet alleen niet in het belang zijn van de octrooigemachtigden zelf, maar ook zou het algemeen belang daarmee geschaad zijn, omdat bij het afnemen van het (toch al geringe) aantal zelfstandig gevestigde octrooigemachtigden tevens een vermindering van de binnen de Orde van octrooigemachtigden aanwezige - onafhankelijke —specifiek vaktechnische deskundigheid onvermijdelijk zou zijn. Dat zou noch in het belang van het MKB noch in het belang van de grootindustrie zijn.

400


Conclusies De kosten samenhangend met het vertalen van een Europees octrooi zijn lang niet zo overheersend in de kosten van octrooiverkrijging als wel wordt gesuggereerd, in het bijzonder door Mr Holzhauer. Dit geldt nog meer voor de kosten van een octrooigemachtigde. Met de invoering in 1978 van het centrale Europese octrooiverleningssysteem is reeds aanzienlijk bespaard op de kosten van octrooigemachtigden, verhoudingsgewijs veel meer dan op officiële taksen. Het vereiste van een Nederlandse vertaling van Europese octrooien kan nauwelijks een belemmering zijn voor het Nederlandse MKB. Nederlandse aanvragers voor Europees octrooi beschikken doorgaans reeds over een Nederlandse tekst van hun octrooi, terwijl in Nederland geldig gemaakte Europese octrooien van derden toegankelijker zijn gemaakt dan zij zouden zijn in de vorm waarin zij verleend zijn (Engels, Frans of Duits). Het is een illusie te veronderstellen dat de Nederlander, die rekening moet houden met de uitsluitende rechten voortvloeiend uit een ander's Europees octrooi, de (octrooitechnische) taal waarin dat octrooi verleend is voldoende machtig zou zijn. Er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van de vertalingen van Europese octrooien. Het gebruik van die vertalingen zou echter veel intensiever zijn, indien de wijze van beschikbaarstellen door het Bureau meer in overeenstemming zou zijn met die van de verleende Europese octrooien zelf of met die van door het Bureau verleende Nederlandse octrooien. De waarmerkplicht biedt de derde, die kennis wil of moet nemen van een uitsluitend recht van een ander, een waarborg dat de door hem geraadpleegde vertaling een getrouwe, objectieve weergave is van de verleende octrooirechten.

18 december 1995

De waarmerking van vertalingen van Europese octrooien is geenszins in strijd met verdragen als het EG-verdrag en het EOV. De waarmerking is niet een eenvoudige administratieve handeling, zodat een vergelijking met Sager/Dennemeyer8) mank gaat. Iedere EG-ingezetene kan octrooigemachtigde en aldus tot waarmerking gerechtigd worden, in overeenstemming met de betreffende EG-richtlijn. Het Europees Octrooiverdrag sluit niet uit dat de aanvullende eis van waarmerking gesteld wordt. Dit wordt ondersteund door het feit dat vele Verdragsstaten een of andere vorm van waarmerking eisen. De wetgever heeft met het door de octrooigemachtigde laten verrichten van de waarmerking van vertalingen van Europese octrooien willen waarborgen, dat de vertaling in technisch èn juridisch opzicht een getrouwe weergave is van het octrooi zoals dat verleend is. Octrooigemachtigden zijn specifiek opgeleide deskundigen die volledig begrip hebben van de vaak zo eigen octrooitaai, op welk technisch gebied dan ook, en kunnen door hun deskundigheid vertalingen verzorgen die de tekst van het verleende Europese octrooi in zowel taalkundig als technisch-juridisch opzicht juist weergeven. Dat ook advocaten zich (kunnen) bezighouden met dienstverlening inzake octrooien is een historisch gegeven, dat echter niet inhoudt dat hun deskundigheid inzake de meer materiële kant van octrooien, in het bijzonder het (opstellen van) aanvragen en geldigmaken (vertalen) van octrooien op één lijn gesteld kan worden met die van de specifiek daarvoor opgeleide specialisten, de octrooigemachtigden. 's-Gravenhage, augustus 1995.

De taal meester. Reactie van R.W. Holzhauer. 1. Beide hiervoor geplaatste reacties op mijn artikel zijn duidelijk en luid. Zij zetten alle argumenten terzake vóór vertaalplicht en waarmerkplicht door octrooigemachtigden waartegen ik mij afzet, nog eens helder en onderbouwd op een rijtje. De conclusie van De Bruin es geeft daarvan een getrouwe weergave, die geen waarmerking behoeft. 2. Aan mijn regelgevingstechnische argumenten (een belangrijk deel van de bijdrage van Laret en het zesde onderdeel van De Bruin es) meen ik niets te hoeven toevoegen of terugnemen. Ik moet wel toegeven dat ik het respect van Laret voor keuzes van regelgevers mis, indien deze inconsequent of inefficiënt zijn. Evenmin ben ik erg gevoelig voor het beroep door De Bruin es op principes en het voortzetten van een regime dat sedert het begin van deze eeuw in Nederland heerst. Ik ben daarentegen allergisch voor onbedoelde gevolgen van (wettelijke) regels en recht, zeker als er aanwijzingen bestaan dat die regels zelfs averechts werken. Zonder systematisch empirisch onderzoek te hebben gedaan - ik hoop daar nog eens aan toe te komen — zijn die er voldoende. Gebruik van het octrooistelsel ondervindt door het bestaan van vertaal- en waarmerkplichten m.i. meer nadelen dan voordelen. 3. Het eerste argument van De Bruin es ten aanzien van de best wel meevallende kosten van het (Europees) octrooisysteem wordt tegengesproken door Rainer Osterwalder (EOB) in GRURInt 1995, blz. 579-587; zijn artikel is gebaseerd op een uitvoeriger onderzoek naar het gebruik van het octrooisysteem in Europa "Nützung des Patentschützes in Europa" EPOscript Vol. 3: één reden van het MKB om weinig gebruik te maken van dat systeem om aldus innovatie te beschermen is gelegen in de hoge kosten van octrooien. "Hoog" wordt dan bijvoorbeeld afgemeten naar de ratio waarin octrooien worden aangevraagd door Europese in vergelijking met Amerikaanse of Japanse innoverende ondernemingen. Ook op het punt van technologietransfer staat Europa in de min: wat betreft speerpunttechnologie (die takken van industrie met de sterkste groei) verliezen Europese ondernemingen marktaandeel aan de I Amerikaanse en Japanse concurrentie. Aldus Osterwalder (o.c. I

blz. 580). Een andere reden waarom de Europese industrie in het kader van vertalingen in het nadeel verkeert ten opzichte van Amerikaanse en Japanse octrooigebruikers is gelegen in het grotere percentage aangewezen landen (het EOBjaarverslag 1994 noemt 8,8 voor de Europese industrie tegenover 8,0 voor Amerikaanse en 4,8 voor Japanse aanvragen). Dat de kosten best wel meevallen wordt ook weerproken door het standpunt van het VNO/NCW in haar brief aan de Tweede Kamer waarin zij pleit voor het afschaffen van de vertaalplicht (waarover Winckels, De Ingenieur, 1995, nr. 12 van 5 juli 1995, blz. 11). Den Hartog geeft overigens aan dat de vertaaikosten bij octrooiverlening inclusief het indienen bij nationale octrooiraden (8 landen) 25-30 duizend gulden bedragen, hetgeen 50% van de kosten voor octrooiverwerving is (&e Ingenieur, 1995, nr. 16 van 11 oktober 1995, blz. 37; Den Hartog reageert hierin op de genoemde bijdrage van Winckels). De kosten voor een Gemeenschapsoctrooi worden gemiddeld geschat op ƒ 55.000,-, waarvan ƒ 22.000,- vertaalkosten (bij het huidige aantal landen). 4. Ten tweede beargumenteren De Bruin es dat het Nederlandse MKB baat heeft bij Nederlandse vertalingen van octrooischriften als informatiebron en ter bepaling van haar rechtspositie. Daartegenover stelt Den Hartog (o.c.) dat het bepalen van de octrooipositie en het vergaren van relevante informatie niet zozeer op basis van verleende octrooien als wel op basis van ter inzage gelegde aanvragen geschiedt dan wel moet geschieden. Dat is een feitelijk gegeven, vanwege het informatiegehalte van die aanvragen; immers, lang niet alle aanvragen worden verleend, en verlening duurt enige jaren; Letten op aanvragen is meteen ook een gebruikers-aanbeveling: niet alleen verleende octrooien beïnvloeden die rechtspositie, maar evenzeer aanvragen die mogelijk over enige jaren tot een verlening leiden. Ik kom hierop onder punt 8 nog terug. 5. Het derde argument over het nut van de vertaling vermag mij evenmin te overtuigen: de gedachte dat uitsluitend de Nederlandse tekst tot toegankelijkheid leidt bij geïnteresseerde potentiële gebruikers vind ik bepaald niet sterk. Veel informa-

18 december 1995


tie (bijv. in allerlei hoger onderwijs) is slechts in de Engelse taal toegankelijk. Mijn stelling is dat in het algemeen geïnteresseerden talig genoeg zullen zijn om de technische inhoud van documentatie in het Engels, Duits of Frans te begrijpen. Ik vind dat meer een kwestie van empirie dan van principe. De vergelijking van De Bruin es over andere in Europa vertaalde geschriften zie ik meer als tegenstelling dan als parallel: potentiële gebruikers van het octrooisysteem zijn naar mijn inschatting op het punt van informatie vergaring veel deskundiger dan burgers c.q. consumenten, terwijl bovendien - zoals gezegd voor hun belangrijke octrooi-informatie in de fasen vóór verlening (en dus normaliter niet vertaald) bestaat. Steunend op door het EOB gedaan onderzoek acht ik mij bevestigd in mijn gedachten over het slechts beperkt raadplegen van de vertalingen. Hoewel de gegevens met veel onzekerheid worden gepresenteerd (deels gebaseerd op schattingen, deels op niet geheel duidelijke meet-criteria en deels mogelijk beïnvloed door belanghebbenden) en dus zeker niet als gehele waarheid mogen worden opgevat, concludeert het EOB dat het raadplegingspercentage gebaseerd op het totale aantal vertalingen per ultimo 1994 ligt tussen 0,001% (!) en ongeveer 10% in de meeste aangesloten landen, met uitschieters naar Spanje (16%) en Griekenland (29%) (de gegevens komen uit het hieronder te bespreken EOB-rapport met nr. CA/PL 10/95. Annex blz. 2). 6. Het vierde en vijfde argument acht ik in mijn artikel afdoende besproken en weerlegd. Wel ben ik fout in het aantal landen dat een waarmerkplicht stelt, zij het wellicht niet op het punt van de persoon van de waarmerker (indien de indiener zelf mag waarmerken wordt daarmee - lijkt mij - een ander doel gediend dan het soort waarborg waar De Bruin es over spreken). (Ook) In dit verband zullen wij wel van mening blijven verschillen of de regeling van exclusief waarmerken door een octrooigemachtigde te maken heeft met "de vorm en de kwaliteit" van de vertaling. Ik vind van niet en constateer dus een probleem. De Bruin es vinden van wel en zien dus geen probleem. Evenzo blijven wij van mening verschillen over de rol van octrooigemachtigden als belangengroep. Een "zeer terughoudende rekensom" van Den Hartog (o.c.) leert ons dat vertalen, waarmerken en deponeren "ten minste zo'n ƒ 200.000,- per (particuliere) gemachtigde per jaar" oplevert. Het zal wel niet waar zijn, althans er niet toe doen. Hm, zei Tom Poes. 7. Ik ben het met Osterwalder eens wanneer hij er op wijst dat lagere octrooieringskosten niet alle zullen leiden tot efficiëntere industriële en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook tot meer gebruik van het octrooisysteem. Daarmee wordt een veel groter belang gediend dan een eigenbelang van het EOB, namelijk een betere economische positionering van Europese innovaties en daarmee een versterking van de concurrentiekracht van de Europese industrie (o.c. blz. 580). Het zijn n.m.m. deze laatste belangen die voor het VNO/NCW centraal staan en waaraan ook het MKB zich zou moeten spiegelen (Den Hartog, o.c. blz. 37). 8. Ook het EOB zelf denkt na over de vertaling en waarmerking. Het huidige gebruik van art. 65 EOV is "unduly expensive and apparantly used only infrequently". Op verzoek van de Committee on Patent Law (april 1995) heeft het EOB een hernieuwd voorstel gedaan terzake van een zgn. "package solution for the translation/validation issue" (CA/PL 10/95, voortbouwend op CA/PL 4/95 en 8/95). Het voorstel behelst drie elementen. Kern is 1) een verbeterde samenvatting van de aanvrage met bijbehorende vertaling in de taal van het aangewezen land. Hierin klinkt het besef door dat gebruik van het octrooisysteem ais informatiebron beter gediend is met makkelijke toegankelijkheid van de samenvattingen in de aanvraagfase dan met vertaling van het verleende octrooi, die gewoonlijk pas jaren na publikatie van de aanvrage beschikbaar komt

401

In het kader van de vaststelling van de rechtspositie van derden bevat het voorstel voorts 2) de regeling dat de conclusies na verlening worden vertaald, en 3) vertaling van het gehele octrooi (slechts) ingeval van een optreden in rechte. Het EOB schat het voordeel dat verbonden is aan het voorstel op 80% van 800 miljoen DM (in mijn artikel in BIE 1995, nr. 3 noemde ik een bedrag van 1 miljard), waar tegenover kosten van 7 a 28 miljoen per jaar komen te staan (CA/PL 10/95 blz. 11). 9. De gemachtigden worden in het voorstel overigens geenszins vergeten: vanuit de gedachte dat thans veel verleende octrooien geen gelding krijgen doordat de vertaal-/ waarmerkfase niet wordt ingezet gaat daardoor veel vertaalwerk verloren (er lijkt gemiddeld tussen de 20 en 50% "verloren" te gaan!). In de kleinere landen (Denemarken, Griekenland, Portugal) die niet een officiële taal hebben, worden vertalingen ingediend voor ongeveer de helft van alle Europese verleningen die het betreffende land aanwijzen. Het getal voor de overige landen ligt tussen 75 en 90%; CA/PL. 10/95 Annex 1. In het voorstel dienen alle samenvattingen van aanvragen te worden vertaald, hetgeen stellig werk zal opleveren. Naar ik hoop zal dit vertaalwerk in concurrentie met andere vertaalmogelijkheden gedaan worden. 10. Naar aanleiding van de goedkeuring van het Gemeenschapsoctrooiverdrag (TK 23.953) was de talenkwestie één van de punten die in discussie werd gebracht. Tijdens de mondelinge behandeling d.d. 7 september 1995 (TK 100ste verg. blz. 6069-6104) is door de Tweede Kamer in een kamerbreed gesteunde motie van mevr. Voüte-Droste (nr. 7) geconstateerd dat het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien de octrooiaanvrager verplicht het gehele octrooischrift te vertalen in alle officiële talen van de Verdragssluitende Staten in de Europese Unie, alsook dat deze verplichting zal leiden tot zeer hoge vertaalkosten voor het bedrijfsleven. Vervolgens spreekt de Kamer als haar oordeel uit dat zulks zal leiden tot een zeer beperkt gebruik van het Gemeenschapsoctrooi en dat zulks op gespannen voet staat met de opzet van het Akkoord. De regering wordt verzocht bij de lidstaten van de Europese Unie te bevorderen dat het vertaalprobleem wordt opgelost door de mogelijkheid te bieden slechts de conclusies en/of samenvatting van het octrooischrift in alle officiële talen van de landen van de Unie te vertalen. De weg naar implementatie van dit verdrag lijkt nog lang en vol met beren. Implementatie van het talen-voorstel zal tot een wetswijziging leiden op het punt van vertaalplicht, waarbij het waarmerken door de zijdeur kan worden afgvoerd. 11. Het zal duidelijk zijn dat naarmate de vertaalkosten stijgen (denk aan de mogelijkheid dat het aantal aangesloten landen rond het jaar 2000 bijv. 30 zal bedragen) het risico bestaat dat ondernemingen een (nog) beperkter aanwijzingsbeleid zullen gaan voeren, waarbij octrooibescherming verloren gaat in het bijzonder in landen met een andere dan een officiële taal. Hieruit vloeien belangrijke — averechtse - gevolgen voort op het punt van technologietransfer en industriële ontwikkeling in de Europese economische ruimte (CA/PL 10/95). 12. Het vasthouden aan de Nederlandse taal voor het bepalen van rechtsposities zoals onder meer door De Bruin es wordt voorgestaan is n.m.m. evenzeer gedoemd te verdwijnen als het vasthouden aan de Nederlandse gulden als enig wettig betaalmiddel. Dat hangt samen met de toenemende internationalisering van rechtsposities, zoals de ontwikkeling van (intellectuele eigendoms) Gemeenschapsrechten. Het is - denk ik — in het algemeen lastig om één uniform recht te creëren in vele talen. Babel blijft bijzonder. Let's make things better! Rotterdam, 14 november 1995.

402


18 december 1995

Jurisprudentie Nr 102. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 februari 1992. (Commissie/Italiaanse Republiek) President: O. Due; Kamerpresidenten: Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler en F. Grévisse; Rechters: P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodriguez Iglesias, M. Diez de Velasco, M. Zuleeg en J.L. Murray. Artt. 30 en 36 EEG-Verdrag; Art 5 sub A, lid 2 Unieverdrag van Parijs; art 34, lid 2 Rijksoctrooiwet 1910 en art 57 Rijksoctrooiwet 1995. Ook al kan de sanctie op het niet of onvoldoende exploiteren van een octrooi worden gezien als een noodzakelijke tegenhanger van de door het octrooi verleende territoriale exclusiviteit, er is geen enkele met het specifieke voorwerp van het octrooi verband houdende reden die de in de bestreden bepalingen besloten liggende discriminatie kan rechtvaardigen tussen exploitatie van het octrooi door middel van produktie op het nationale grondgebied en exploitatie door middel van invoer uit andere Lid-Staten. Die discriminatie berust in feite niet op specifieke vereisten van de industriële en commerciële eigendom doch op het streven van de nationale wetgever de binnenlandse produktie te bevorderen. Een dergelijke beweegreden, die op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap, zoals neergelegd in — met name - artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen, Door het mogelijk te maken dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op een nieuw plantenras niet wordt geëxploiteerd door produktie op het nationale grondgebied, maar door invoer uit andere Lid-Staten, is de Italiaanse Republiek de krachtens art. 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. Commissie van de Europese Gemeenschappen, tegen Italiaanse Republiek. a) Conclusie van de Advocaat-Generaal, W. van Gerven, 13 december 1991. 1. Het Hof dient zich in voorliggende zaken uit te spreken over de vraag of sommige bepalingen van de Italiaanse respectievelijk de Britse wetgeving in verband met het verlenen van dwanglicenties verenigbaar zijn met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag. In zaak C-235/89 maakt de Commissie op de eerste plaats bezwaar tegen sommige bepalingen, in het bijzonder de artikelen 52, 53 en 54, van het koninklijk besluit nr. 1127 van 29 juni 1939,1) zoals gewijzigd bij presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968,2) in zover die "voorzien in de verlening van dwanglicenties voor het geval de houder van een octrooi op een industriële uitvinding dit octrooi niet in de vorm van produktie op het nationale grondgebied exploiteert". Verder maakt de Commissie bezwaar tegen artikel 14 van het presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975,3) in zover het de voornoemde bepalingen inzake dwanglicenties in verband met octrooien op industriële uitvindingen ook op octrooien voor nieuwe plantenrassentoepasselijkheeft verklaard. ') GURInr. 189 van U.8.1939. ') GURInr. 193 van 31.7.1968. 3 ) GURInr. 109 van 26.4.1976.

In zaak C-30/90 maakt de Commissie bezwaar tegen sommige bepalingen, in het bijzonder Section 48 (3), van de Patents Act 1977, in zover die bepalen "dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi in het Verenigd Koninkrijk niet in die mate wordt toegepast als redelijkerwijs mogelijk is, of wanneer de vraag naar het geoctrooieerde produkt in het Verenigd Koninkrijk in aanzienlijke mate wordt gedekt door de invoer". Aangezien het voorwerp van beide beroepen in wezen hetzelfde is en de middelen en argumenten van partijen en interveniënten in ruime mate samenvallen, is deze conclusie gemeenschappelijk voor beide zaken al heeft het Hof ze niet gevoegd. Situering 2. Voor het rechtskader, het procesverloop en de middelen en argumenten van partijen en interveniënten verwijs ik naar de rapporten ter terechtzitting. Op volgende punten wens ik echter in het bijzonder de aandacht te vestigen. De Commissie maakt geen bezwaar tegen dwanglicentieregelingen in het algemeen. Zij aanvaardt dat de Lid-Staten in een regeling voorzien die toelaat een dwanglicentie aan een derde te verlenen wanneer de geoctrooieerde uitvinding op het nationale grondgebied niet of niet in voldoende mate wordt "toegepast" of "geëxploiteerd", althans wanneer hiermee bedoeld wordt dat aan de binnenlandse behoeften aan het door het octrooi beschermde produkt niet of niet in voldoende mate door produktie of invoer (uit andere Lid-Staten) is voldaan. Het bezwaar van de Commissie keert zich dus uitsluitend tegen de Italiaanse of Britse wetsbepalingen voorzover die niet erkennen dat het voldoen aan de binnenlandse vraag door middel van invoer van uit andere Lid-Staten afkomstige produkten als "toepassing" of "exploitatie" van de uitvinding kan worden aangemerkt', of nog: voorzover die bepalingen tot gevolg hebben dat de octrooihouder het verlenen van een dwanglicentie aan een derde alleen dan kan vermijden wanneer bet door het octrooi beschermde produkt op het grondgebied van de octrooiverlenende Lid-Staat wordt vervaardigd. 3. Het standpunt van de Commissie in voorliggende zaken sluit aan bij de bepalingen van het Gemeenschapsoctrooiverdrag.4) Wat het verlenen van dwanglicenties op een Gemeenschapsoctrooi betreft, bepaalt artikel 46 van dit Verdrag wat volgt: "Gedwongen licenties op een Gemeenschapsoctrooi wegens niet of onvoldoende toepassing kunnen niet worden verleend, indien het voortbrengsel dat door het octrooi is beschermd en in een Verdragsluitende Staat is vervaardigd, op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat waarvoor zulk een licentie is gevraagd, in voldoende hoeveelheid in het verkeer wordt gebracht om aan de behoeften op het grondgebied van laatstgenoemde Staat te voldoen. Deze bepaling is niet van toepassing op gedwongen licenties die in het algemeen belang worden verleend." *) Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt, gehecht als bijlage bij het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien gedaan te Luxemburg op 15 december 1989 {PB 1989, L401. blz. 1). Kortheidshalve verwijs ik in deze conclusie alleen naar de bepalingen van dit verdrag en niet naar de eensluitende, zij het anders genummerde, bepalingen van het op 15 december 1975 te Luxemburg ondertekende Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag) {PB 1976, L 17, blz. 1). Wanneer het voornoemde Akkoord van 15 december 1989 in werking treedt komt het in de plaats van dit laatste verdrag dat zelf nooit in werking is getreden aangezien het niet door alle Lid-Staten werd geratificeerd.

18 december 1995


Luidens artikel 77 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag is het hiervoor geciteerde artikel 46 eveneens van toepassing op de verlening van gedwongen licenties wegens niet of onvoldoende exploitatie van een nationaal octrooi. Het Gemeenschapsoctrooiverdrag is nog niet in werking getreden. Bovendien biedt artikel 83 van dit verdrag aan de ondertekenende staten de mogelijkheid om de artikelen 46 en 77 op hun grondgebied niet van toepassing te verklaren op Gemeenschapsoctrooien en evenmin op Europese octrooien die voor, of nationale octrooien die door, deze staat zijn verleend.5) Dit voorbehoud geldt uiterlijk tot het tiende jaar na inwerkingtreding van het Akkoord betreffende gemeenschapsoctrooien (waaraan het Gemeenschapsoctrooiverdrag gehecht is), welke periode door de Raad met ten hoogste vijf jaar kan worden verlengd. Het geldt echter niet meer nadat een gemeenschappelijke regeling voor het verlenen van dwanglicenties van kracht is geworden. Bij de ondertekening van het voornoemde Akkoord hebben de regeringen van de Lid-Staten immers een resolutie goedgekeurd waarin ze besluiten zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het Akkoord maatregelen te treffen om het Akkoord aan te vullen met een dergelijke gemeenschappelijke regeling voor het verlenen van dwanglicenties.6) De betwiste regelingen komen onder het verbod van artikel 30 EEG-Verdrag 4. Met de Commissie ben ik het eens dat de betwiste regelingen maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen uitmaken, in zover zij in het verlenen van een dwanglicentie voorzien wanneer aan de binnenlandse behoeften niet of niet in voldoende mate is voldaan door op het nationaal grondgebied vervaardigde produkten. Dergelijke regelingen zijn immers discriminerend ten aanzien van uit andere Lid-Staten ingevoerde produkten doordat zij importeurs slechter behandelen dan op het eigen grondgebied gevestigde producenten. Deze zienswijze vindt steun in de rechtspraak van het Hof, meer bepaaldelijk in het arrest in de zaak Allen & Hanburys.7) De aan het Hof gestelde prejudiciële vragen in die zaak vonden hun oorsprong in een geschil tussen de houder van een Brits octrooi op een farmaceutisch produkt voorzien van de aantekening "licences ofright"en een vennootschap die voornemens was om, zonder een "licence of right" (d.i. een licentie van rechtswege) te hebben verkregen, in het Verenigd Koninkrijk eenzelfde produkt in te voeren dat in Italië was vervaardigd door een onderneming die geen financiële of contractuele banden had met de Britse octrooihouder. Ingevolge de bepalingen van de Patents Act 1977, met name Section 46 daarvan, bracht de aantekening "licences of right" mee dat eenieder van rechtswege aanspraak kon maken op een licentie op het octrooi, onder voorwaarden die ofwel bij overeenkomst ofwel - bij gebreke van overeenkomst - door de "Comptroller General of Patents" werden vastgesteld. Een van die voorwaarden kon zijn dat de licentienemer het geoctrooieerde produkt niet mocht invoeren. Een onderneming die het produkt naar Groot-Brittannië importeerde, kon er bijgevolg niet zeker van zijn een licentie te verkrijgen, waar die zekerheid wel bestond voor een in Groot-Brittannië gevestigde producent. Bovendien kon in inbreukprocedures geen rechterlijk bevel of verbod worden uitgevaardigd tegen iemand die het produkt zonder toestemming van de octrooihouder in het binnenland vervaardigde wanneer hij zich ertoe bereid verklaarde onder de hiervoor aangeduide voorwaarden een licentie te nemen, ter6 ) Onder Europese octrooien die voor een verdragsluitende staat zijn verleend, worden octrooien verstaan die verleend worden op grond van één enkele octrooiaanvraag, voor alle of sommige verdragsluitende staten dan wel voor een enkele van deze staten, overeenkomstig het op 5 oktober 1973 te München ondertekende en op 7 oktober 1977 in werking getreden Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien. e ) PB 1989, L 401. blz. 58. 7 ) Arrest van 3 maart 1988 (zaak 434/85, Jurispr. 1988, blz. 1245).

403

wijl dergelijk bevel of verbod wel kon worden uitgevaardigd tegen een inbreukpleger die het produkt uit een andere Lidstaat importeerde. Ten slotte mocht de schadevergoeding waartoe een onderneming kon worden veroordeeld die het produkt zonder toestemming van de octrooihouder in het binnenland vervaardigde, niet meer bedragen dan het dubbele van het bedrag dat zij als licentienemer had moeten betalen, een maximum dat niet gold voor een onderneming die door uivoer inbreuk maakte op het uitsluitend recht. 5. Uit het antwoord van het Hof op de haar in de zaakAllen & Hanburys voorgelegde prejudiciële vragen komt duidelijk naar voren dat het Hof deze regelingen als discriminerend beschouwt ten aanzien van ingevoerde produkten en derhalve van oordeel is dat ze in elk geval door artikel 30 EEGVerdrag zijn verboden. Dit is zozeer het geval dat het Hof het nauwelijks nodig acht zulks te motiveren en integendeel, in het antwoord op de eerste prejudiciële vraag, onmiddellijk nagaat of de vastgestelde discriminerende regelingen kunnen verantwoord worden op grond van artikel 36 EEG-Verdrag, waarbij het (in r.o. 22) tot de conclusie komt dat: "in de door de nationale rechter beschreven omstandigheden, een rechterlijk verbod tegen een importeur die inbreuk maakt op een octrooi, een door artikel 36 van het Verdrag verboden willekeurige discriminatie vormt en niet kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom". Dat het Hof de voornoemde regelingen discriminerend acht blijkt eveneens uit het antwoord op de vierde vraag waarin bij het onderzoek of de nationale regeling kon gerechtvaardigd worden op grond van dwingende vereisten in verband met de bescherming van de consumenten en de eerlijkheid van de. handelstransacties, (in r.o. 34) wordt gesteld dat: "de nationale wettelijke regeling inzake "licences of right" niet zonder onderscheid van toepassing is op in het binnenland gevestigde fabrikanten enerzijds en importeurs anderzijds." Op grond van die vaststelling concludeerde het Hof, onder verwijzing naar het arrest Commissie/Ierland,8) dat er geen sprake kon zijn van rechtvaardiging van de discriminatoir geachte nationale regelingen uit hoofde van dwingende vereisten. 6. De regelingen in voorliggende zaken vertonen vanzelfsprekend verschillen met deze die door het Hof in het arrest Allen & Hanburys werden onderzocht. In die zaak ging het om "licenties van rechtswege" waarop eenieder aanspraak kan maken van zodra bepaalde voorwaarden vervuld zijn, waaronder desgevallend de verplichting in het binnenland te produceren; hier gaat het daarentegen om "dwanglicenties" die bij een onvoldoende binnenlandse produktie van het beschermde produkt kunnen worden verleend aan ondernemingen die bereid zijn dat produkt in de betrokken Lid-Staat te vervaardigen. In de zaak Allen & Hanburys was de betrokken nationale regeling nadelig voor ondernemingen die voor invoer van het geoctrooieerde produkt een licentie wensten te verkrijgen en voor ondernemingen die op het octrooi inbreuk maakten door invoer vanuit het buitenland; in voorliggende zaken gaat het om nationale regelingen die nadelig zijn voor de octrooihouder die parallelle octrooien heeft in verschillende Lid-Staten en die vanuit de Lid-Staat waar hij het produkt vervaardigt, dit produkt naar de betrokken Lid-Staat uitvoert. Deze verschillen nemen mijns inziens niet weg dat het in al deze zaken gaat om nationale regelingen die het ondernemingen onmogelijk of moeilijker maken om produkten vanuit een Lid-Staat naar een andere Lid-Staat te importeren, dan wel hun rechtspositie in de betrokken Lid-Staat verminderen in vergelijking met ondernemingen die bereid zijn het door het octrooi beschermde produkt in het binnenland te vervaardigen. 7. In de zaak Allen & Hanburys heeft het Hof duidelijk te kennen gegeven dat nationale regelingen welke importeurs van produkten benadelen ten einde de binnenlandse produktie te bevorderen, in strijd zijn met de artikelen 30 en 36 EEGB ) Arrest van 17 juni 1981 (zaak 113/80, Jurispr. 1981. blz. 1625).

404


Verdrag. Welnu, ook de voorliggende regelingen zijn er op gericht, zoals door Italië9) en het Verenigd Koninkrijk10) wordt toegegeven, ondernemingen (in dit geval de octrooihouder zelf) ertoe aan te zetten het door het octrooi beschermde produkt op het grondgebied van de reglementerende Lid-Staat te produceren of te laten produceren liever dan het vanuit andere Lid-Staten in te voeren, en dit opdat de reglementerende LidStaat, inzake investeringen en werkgelegenheid, een maximaal voordeel uit de octrooiverlening zou halen. Kenmerkend voor voorliggende regelingen is daarenboven dat zij de rechtspositie verminderen van de octrooihouder die de markt van de betrokken Lid-Staat met ingevoerde in plaats van met ter plaatse vervaardigde produkten bevoorraadt. In het geval van een octrooihouder die produkten importeert worden diens rechten immers wezenlijk aangetast, aangezien hij bij een hem opgelegde dwanglicentie slechts aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Naar het Hof in de zaak Volvo11) in verband met een ander industrieel eigendomsrecht (daar ging het om een recht op een model) heeft verklaard, zij het in een andere context dan deze van een dwanglicentie, wordt aan de houder van een uitsluitend recht de essentie van dat recht ontzegd, wanneer hij verplicht wordt aan derden, zelfs tegen billijke royalty's, een licentie te verlenen. Die essentie bestaat er immers in derden te beletten, produkten die onder het uitsluitend recht komen, zonder zijn toestemming te vervaardigen, te verkopen of in te voeren (r.o. 8). Een dergelijke penalisering van de octrooihouder die de betrokken markt via invoer uit een andere Lid-Staat wil bevoorraden, vergeleken met een octrooihouder die dat wil doen via vervaardiging van de produkten op die markt, houdt een minstens even ernstige discriminatie van de import in als deze die in de zaak Allen & Hanburys ter sprake kwam. De voorliggende nationale regelingen zijn dan ook evenzeer aan te merken als maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen welke door artikel 30 EEG-Verdrag verboden zijn en welke, zoals hierna zal blijken, niet kunnen gerechtvaardigd worden uit hoofde van artikel 36 EEG-Verdrag en evenmin uit anderen hoofde buiten het toepassingsgebied van artikel 30 vallen. Weerlegging van de verweermiddelen 1. De betwiste regelingen zouden onder de uitsluitende bevoegdheid van de Lid-Staten vallen 8. Italië en het Verenigd Koninkrijk, daarin gesteund door Spanje en Portugal, betogen dat de regels inzake het verlenen van dwanglicenties onder de uitsluitende bevoegdheid van de Lid-Staten vallen. Dergelijke bepalingen zouden daarom niet onder het verbod van artikel 30 EEG-Verdrag komen. Anders dan Italië werkt het Verenigd Koninkrijk dit verweermiddel nader uit met een beroep op artikel 222 EEGVerdrag en de rechtspraak van het Hof. Het gaat uit van de veronderstelling dat de voorwaarden waaronder een dwanglicentie kan worden verleend, deel uitmaken van een door artikel 222 EEG-Verdrag beoogde eigendomsregeling. Het beroept zich daartoe op rechtsoverweging 7 van het arrest Centrafarm,12) waarin het Hof stelde, dat: "ook al raakt het Verdrag niet aan het bestaan van de rechten die in de wetgeving van een Lid-Staat inzake de industriële en commerciële eigendom zijn erkend, de uitoefening dier rechten naar gelang der omstandigheden niettemin door de verboden van het Verdrag kan worden geraakt" evenals op de herhaaldelijk in de rechtspraak van het Hof voorkomende overweging dat: 9 ) Zie in het bijzonder blz. 8 van de nota van het Ministerie van Industrie, Handel en Ambacht, als bijlage gevoegd bij het antwoord van de Italiaanse permanente vertegenwoordiging op de ingebrekestelling van de Commissie. 10 ) Zie in het bijzonder punt 7.2 van het verweerschrift. " ) Arrest van 5 oktober 1988 (zaak 238/87, Volvo, Jurispr. 1988. blz. 6211). 12 ) Arrest van 3 1 oktober 1974 (zaak 15/74, Jurispr. 1974, blz. 1147) [zie ook B.I.E. 1974. nr 5. blz. 117, Red.].

18 december 1995

"bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht, zolang het recht binnen de Gemeenschap niet eenvormig is gemaakt of de nationale wettelijke regelingen niet zijn geharmoniseerd, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop [bescherming wordt verleend], door de nationale rechtsregels worden bepaald".13) Het Verenigd Koninkrijk is van oordeel dat het exclusieve recht van de octrooihouder om het door het octrooi beschermde produkt in het binnenland te vervaardigen onlosmakelijk verbonden is met de verplichting dit produkt in het binnenland te produceren. Zoals de verplichting een vergoeding te betalen voor het verleende octrooi zou ook deze verplichting te beschouwen zijn als een "voorwaarde waaronder bescherming wordt verleend" en dus onderdeel zijn van een (industriële) eigendomsregeling in de zin van artikel 222 EEG-Verdrag. 9. Dit verweermiddel berust op de veronderstelling dat een regeling welke binnen het toepassingsgebied valt van artikel 222 EEG-Verdrag, op zich niet met de bepalingen van het vrije goederenverkeer, onverenigbaar kan worden verklaard. Dit is een verkeerde veronderstelling, zoals hierna zal blijken. Luidens artikel 222 EEG-Verdrag laat dit Verdrag "de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet". Het Hof heeft zich slechts in een beperkt aantal anesten over de draagwijdte van die bepaling uitgesproken. Meestal, zoals in het recente arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie,14) ging het dan nog om uitspraken in verband met de stelling dat overheidsondememingen op gelijke voet met privéondernemingen moeten worden behandeld. Eén arrest, namelijk het arrest Fearon,15) lijkt mij niettemin bijzonder relevant voor de beoordeling van het door het Verenigd Koninkrijk aangevoerde middel. In de zaak Fearon ging het er namelijk om te weten of het een Lid-Staat, gelet op het in artikel 52 EEG-Verdrag voorziene recht van vestiging, verboden is de uitoefening van een overheidsbevoegdheid tot onteigening van landbouwgronden, afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat de aandeelhouders van een rechtspersoon die eigenaar is van de gronden, gedurende een bepaalde periode niet op de te onteigenen gronden of in de nabijheid daarvan hebben gewoond. In die zaak had de Commissie opgemerkt dat een onteigeningsregeling deel uitmaakt van de regeling van het eigendomsrecht en dat artikel 222 EEG-Verdrag op zich zou volstaan om de vraag ontkennend te beantwoorden aangezien een dergelijke eigedomsregeling, ingevolge dat artikel, door (in casu artikel 52 van) het Verdrag onverlet wordt gelaten. Het Hof heeft deze opvatting niet aanvaard en overwoog in rechtsoverweging 7: "Ook al raakt artikel 222 EEG-Verdrag dus niet aan het recht van de Lid-Staten om een stelsel van onteigening ten algemenen nutte in te voeren, toch blijft op een dergelijk stelsel het fundamentele, aan de verdragsbepalingen betreffende het recht van vestiging ten grondslag liggende non-discriminatiebeginsel van toepassing." Wat het Hof in de zaak Fearon met betrekking tot het vrije vestigingsrecht heeft verklaard geldt evenzeer met betrekking tot het vrij verkeer van goederen. Met andere woorden, al laat artikel 222 EEG-Verdrag de bevoegdheid van een Lid-Staat onverlet om het eigendomsrecht binnen zijn territorium te regelen, dan nog moet die Lid-Staat erop toezien dat de regeling die op grond van die bevoegdheid is genomen, niet in strijd komt met de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer van goederen en in het bijzonder niet in strijd is met het daaraan ten grondslag liggende non-discriminatiebeginsel (zij het dat ook niet discriminerende handelsbeperkingen onder het venbod van artikel 30 EEG-Verdrag vallen). Meer algemeen kan trouwens worden gesteld dat een Lid-Staat in de uitoefening van " ) Arrest van 30 juni 1988. zaak 35/87, Thetford, Jurispr. 1988, blz. 3585, r.o. 12. Het Verenigd Koninkrijk verwijst naar nog twee andere arresten: dat v a n 14 september 1982 (zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853) [zie ook B.I.E. 1983, nr 1, blz. 9, Red.] en dat van 24 januari 1989 (zaak 341/87, EMI Electrola, Jurispr. 1989, blz. 79). u ) Zaak C-305/89, Jurispr. 1991, blz. 1-1603. 1S ) Arrest van 6 november 1984 (zaak 182/83, Jurispr. 1984, blz. 3677).

18 december 1995


de bevoegdheden die hem zijn verbleven, niet eenzijdig maatregelen mag nemen die het Verdrag verbiedt.16) De stelling dat een regeling waarop artikel 222 EEGVerdrag van toepassing is, reeds op zichzelf verenigbaar is met de bepalingen van het vrije goederenverkeer, kan dan ook niet worden aanvaard. Of een nationale maatregel die onderdeel is van een eigendomsregeling in de zin van artikel 222 EEGVerdrag - in casu, zo wordt door het Verenigd Koninkrijk beweerd, de verplichting een door een octrooi beschermd produkt in het binnenland te produceren - verenigbaar is met voornoemde verdragsbepalingen, zal derhalve voor elke concrete nationale maatregel afzonderlijk moeten worden onderzocht. Uit het hiervoor (nrs. 4-7) doorgevoerde onderzoek is gebleken dat de voornoemde verplichting wel degelijk in strijd is met artikel 30 EEG-Verdrag. 2. De betwiste regelingen zouden geen invoerbeperkend effect hebben en bijna niet worden toegepast 10. Italië en het Verenigd Koninkrijk, daarin gesteund door Spanje en Portugal, werpen op dat het verlenen van een dwanglicentie de invoer van het door het octrooi beschermde produkt niet uitsluit. Italië voegt hieraan toe dat die maatregel uitsluitend tot gevolg heeft dat de octrooihouder zijn exclusiviteitsrecht op de binnenlandse markt verliest en daarop de concurrentie van de door de dwanglicentiehouder vervaardigde produkten moet ondergaan. Overeenkomstig de in het arrest Dassonville17) gebruikte termen is iedere handelsregeling van de Lid-Staten die de handel tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen te beschouwen. Dit is uiteraard zo voor een regeling die de invoer van produkten uit andere Lid-Staten in vergelijking met nationale produkten discrimineert. Het ligt voor de hand dat het verlenen van een dwanglicentie aan een nationale producent in elk geval de import uit andere Lid-Staten, in het bijzonder uit de Lid-Staat waarin de octrooihouder het beschermde produkt vervaardigt, van het betrokken produkt zal verminderen. Een nationale maatregel die in een dergelijke dwanglicentie voorziet, zal derhalve van nature uit de handel tussen de Lid-Staten belemmeren wanneer op grond daarvan aan een nationale producent een licentie wordt verleend. Maar ook als (nog) geen dwanglicentie is verleend, kan alleen het bestaan van de mogelijkheid dat een derde een dwanglicentie zou verkrijgen, de octrooihouder er reeds toe aanzetten ofwel het betrokken produkt zelf in de reglementerende Lid-Staat te vervaardigen, daarbij verzakend aan een produktieplaats in een andere Lid-Staat die nochtans om economische redenen de voorkeur zou hebben gehad, ofwel een fabricagelicentie te verlenen aan een derde - eventueel een derde die reeds een dwanglicentie heeft gevraagd maar nog niet bekomen - onder contractuele voorwaarden die de octrooihouder zonder dreiging van een eventuele dwanglicentie niet zou hebben aanvaard. In de laatstbedoelde hypotheses heeft de betrokken nationale regeling tot gevolg dat de markt van de reglementerende Lid-Staat niet langer met ingevoerde maar met binnenlandse produkten wordt bevoorraad en leidt zij tot een afremming van de vrije intracommunautaire handel. De Commissie wijst er in dit verband terecht op dat het Hof in het arrest "Buy Irish",18) een Iers overheidsprogramma in strijd met artikel 30 EEGVerdrag heeft geacht aangezien het "ertoe strekt het handelsverkeer tussen Lid-Staten af te remmen door de aankoop van ie

) Zie het arrest van 4 oktober 1991 in zaak C-246/89. Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jurispr. 1991, blz. I-4585, r.o. 12, in verband met de bevoegdheid van de Lid-Staten inzake de registratie van vaartuigen. Zie ook de arresten van 7 juni 1988, zaak 57/86, Griekenland/Commissie, Jurispr. 1988, blz. 2855, r.o. 9, en van 21 juni 1988, zaak 127/87, Commissie/ Griekenland, Jurispr. 1988, blz. 3333, r.o. 7, in verband met de bevoegdheden van de Lid-Staten op monetair gebied. " ) Arrest van 11 juli 1974 (zaak 8/74, Jurispr. 1974, blz. 837). 1S ) Arrest van 24 november 1982 (zaak 249/81, Commissie/ Ierland, Jurispr. 1982, blz. 4005).

405

binnenlandse produkten aan te moedigen bij wege van een reclamecampagne op nationale schaal" (r.o. 29). Ook de voorliggende regelingen strekken ertoe de binnenlandse produktie te bevoordelen ten koste van de invoer uit andere Lid-Staten. 11. Wat voorafgaat laat ook toe de bewering van het Verenigd Koninkrijk, daarin gesteund door Spanje, te weerleggen dat dwanglicenties slechts zeer zelden worden verleend. Vooreerst wijs ik er in het algemeen op dat het feit dat een nationale regeling in de praktijk maar zelden wordt toegepast, voor het Hof niet volstaat om de inbreuk op het gemeenschapsrecht ongedaan te maken.19) Maar ook als dwanglicenties zelden of niet worden verleend, geldt nog, zoals hiervoor aangemerkt, dat nationale regelingen die in de mogelijkheid van een dwanglicentie voorzien, het goederenverkeer tussen de Lid-Staten kunnen belemmeren doordat zij de octrooihouder ertoe kunnen bewegen zelf een produktie-eenheid in de reglementerende Lid-Staat op te zetten, dan wel aan een derde een licentie te verstrekken onder voorwaarden die de octrooihouder zonder die regelingen niet zou hebben aanvaard. 3. De betwiste regelingen zouden gerechtvaardigd zijn uit hoofde van artikel 36 EEG-Verdrag 12. Voor het geval het Hof zou menen dat de Britse regeling onder de werkingssfeer van artikel 30 EEG-Verdrag valt, betoogt het Verenigd Koninkrijk dat die regeling uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom gerechtvaardigd is. Het is vaste rechtspraak van het Hof (voor het laatst in het arrest HAG, r.o. 12)20) dat: "waar een artikel 36 een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het afwijkingen van de vrijheid van goederenverkeer slechts gedoogt voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen". Volgens even vaststaande rechtspraak van het Hof (voor het laatst in r.o. 11 van het arrest Allen & Hanburys,21) met verwijzing naar het arrest van Merck22) omvat het specifieke voorwerp van het octrooi: "het uitsluitend recht van de octrooihouder om een uitvinding hetzij rechtstreeks, hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van produkten van nijverheid, alsmede het recht om zicht tegen inbreuken te verzetten". Voorts heeft het Hof in het arrest Pharmon23) (r.o. 25) ïn verband met een verlening van dwanglicentie onderstreept dat: "(d)oor een dergelijke maatregel (...) de octrooihouder (...) de bevoegdheid (wordt) ontnomen om vrijelijk te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt". Zoals hiervoor (nr. 7) reeds aangemerkt, heeft het Hof er bovendien in het arrest Volvo24) (r.o. 8), weliswaar in een andere context dan die van dwanglicentieverlening en in verband met modellenbescherming, op gewezen: "dat, wanneer de houder van een beschermd model wordt verplicht om derden, zelfs tegen billijke royalty's, een licentie te verlenen voor de levering van produkten waarin het model is verwerkt, hem de essentie van zijn uitsluitend recht wordt ontzegd (...)" In het licht van die rechtspraak kan ik niet inzien hoe een nationale regeling die de octrooihouder onder bepaalde omstandigheden een belangrijk gedeelte van de hem door het octrooi gegeven bescherming ontneemt, zou kunnen gerecht" ) Arrest van 7 februari 1984 (zaak 166/82, Commissie/' Italië. Jurispr. 1984, blz. 459, r.o. 24). 20 ) Arrest van 17 oktober 1990 (zaak C-10/89. Jurispr. 1990, blz. 1-3711) [zie ook B.I.E. 1991, nr 4, blz. 116, Red.}. 21 ) Geciteerd in voetnoot 8. 22 ) Arrest van 14 juli 1981 (zaak 187/80, Jurispr. 1981. blz. 2063). [zie ook B.I.E. 1982, nr 7, blz. 169, Red.]. 23 ) Arrest van 9 juli 1985 (zaak 19/84, Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281). [zie ook B.I.E. 1986, nr 6, blz. 174, Red.l 2 *) Geciteerd in voetnoot 12.

406


vaardigd worden uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Bovendien, zelfs indien de rechtvaardigingsgrond van artikel 36 EEG-Verdrag zou kunnen ingeroepen worden, dan mag de betrokken nationale regeling volgens de tweede zin van het artikel nog geen middel zijn tot •willekeurige discriminatie. In het arrest Allen & Hanbury's (r.o. 22) heeft het Hof evenwel in verband met de door de Britse wetgeving inzake licenties van rechtswege aan importeurs opgelegde beperkingen (hiervoor, nr. 5) gesteld dat dergelijke beperkingen "een door artikel 36 van het Verdrag verboden willekeurige discriminatie vorm(en)". Dit verweermiddel van het Verenigd Koninkrijk moet dan ook worden verworpen.25) 4. De houding van de Commissie zou het vrije goederenverkeer niet ten goede komen 13. Italië, daarin gesteund door Spanje, merkt op dat het betoog van de Commissie er niet op gericht is het vrije goederenverkeer binnen de gemeenschappelijke markt te waarborgen. Volgens Italië strekt het er veeleer toe de rechten van de octrooihouder te beschermen. Spanje voegt daaraan toe dat de betwiste regelingen de mededinging tussen ingevoerde produkten en door de dwanglicentiehouder in het binnenland vervaardigde produkten bevordert. Die mededinging zou in het belang van de consumenten zijn wier bescherming een dwingend vereiste is dat een beperking van het vrije goederenverkeer rechtvaardigt. In dat verband moet worden opgemerkt dat het beroep van de Commissie er alleen toe strekt een verschil in rechtspositie russen een octrooihouder die goederen in de betrokken Lidstaat vervaardigt, en een octrooihouder die goederen vanuit een andere Lid-Staat invoert, en derhalve een discriminatie tussen binnenlandse en ingevoerde produkten, te doen verdwijnen. Het doen verdwijnen van een dergelijke discriminatie is uiteraard in overeenstemming met de doelstelling die aan het vrije goederenverkeer tussen Lid-Staten ten grondslag ligt, met name de versmelting van de nationale markt in één gemeenschappelijke markt De bewering dat de betwiste regelingen de mededinging tussen binnenlandse en ingevoerde produkten bevorderen en daarom de consumenten beter beschermen, kan niet worden aanvaard nu de toepasselijke regelingen in de betrokken LidStaten de consumenten evenmin beschermen tegen de exclusieve rechten van een octrooihouder die het octrooiprodukt in het binnenland vervaardigt Dit toont aan dat de betwiste regelingen niet de bevordering van de mededinging en de bescherming van de consument op het oog hebben maar integendeel het aanzwengelen van investeringen en tewerkstelling in het binnenland beogen. Bovendien voeren zij een discriminatie in tussen octrooihouders die in het binnenland produceren en zij die vanuit een andere Lid-Staat octrooiprodukten importeren. Het in de Cassis de Dijon-rechtspraak erkende dwingende vereiste met betrekking tot de bescherming van de consument kan ook om die reden niet worden ingeroepen, aangezien dit vereiste volgens die rechtspraak alleen een rechtvaardigingsgrond kan opleveren indien de betrokken regeling zonder onderscheid op binnenlandse en ingevoerde produkten toepasselijk is. 5. De betwiste regelingen zouden in overeenstemming zijn met het Verdrag van Parijs 14. Volgens Italië zijn de betwiste bepalingen in overeenstemming met het Verdrag van Parijs,26) meer bepaaldelijk met artikel 5, sub A, lid 2, dat als volgt luidt: 2S ) Ik kan hier in het midden laten, aangezien dit punt hier niet in geding staat of het verlenen van een dwanglicentie uit hoofde van een andere in artikel 36, eerste zin, EEG-Verdrag aangeduide grond kan worden gerechtvaardigd, bij voorbeeld om redenen van landsverdediging uit hoofde van de in artikel 36 (jo. artikel 223) EEG-Verdrag genoemde "bescherming van de openbare veiligheid". In dat verband herinner ik eraan dat artikel 46, tweede zin, van het.Gemeenschapsoctrooiverdrag, de in de eerste zin voorziene regel niet van toepassing verklaart op dwanglicenties "die in het algemeen belang worden verleend". 3< ) Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële

18 december 1995

"Elk der landen van de Unie zal de bevoegdheid hebben wettelijke maatregelen te treffen, die voorzien in de verlening van gedwongen licenties, om de misbruiken te voorkomen, die zouden kunnen voortvloeien uit de uitoefening van het uitsluitend recht, door het octrooi toegekend, het achterwege laten van toepassing." Aan de ondertekenende staten wordt aldus de bevoegdheid gelaten tot verlening van een dwanglicentie bij niet-toepassing van een octrooi, wanneer dit als een misbruik van octrooirecht kan worden aangemerkt. Het verdrag duidt echter niet aan wat onder "toepassing" moet worden begrepen en houdt zeker geen verplichting in om daaronder de vervaardiging van het octrooiprodukt in eigen land te verstaan. Onder misbruik in de zin van het verdrag kan immers de situatie worden verstaan waarin de door het octrooi beschermde produkten aan de bevolking van een land worden onthouden. Een dergelijk misbruik ligt niet voor wanneer het produkt in voldoende mate naar het betrokken land wordt geïmporteerd. Gelet op artikel 5 EEG-Verdrag en artikel 234, tweede alinea, eerste zin, EEGVerdrag, dat daarvan een bijzondere toepassing is, rust op de Lid-Staten die ook het Verdrag van Parijs hebben onderschreven, de verplichting om de hun door artikel 5, sub A, lid 2, van dat verdrag gelaten bevoegdheid te interpreteren in overeenstemming met artikel 30 EEG-Verdrag en onder "toepassing" derhalve ook de invoer van octrooiprodukten uit een andere Lid-Staat te verstaan. Bovendien verwijst de Commissie terecht naar de vaste rechtspraak van het Hof met betrekking tot artikel 234, eerste alinea, EEG-Verdrag. Zo heeft het Hof, in het arrest Conegate27) (r.o. 25) verklaard dat: "artikel 234 ten doel (heeft) te verzekeren dat de toepassing van het Verdrag geen invloed heeft op de eerbiediging van de rechten van derde landen, voortvloeiende uit een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag met een Lid-Staat gesloten overeenkomst, noch op de nakoming door die Lid-Staat van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Op overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag zijn gesloten, kan mitsdien geen beroep worden gedaan in betrekkingen tussen Lid-Staten, ter rechtvaardiging van beperkingen in de intracommunautaire handel." Aangezien het Verdrag van Parijs vóór de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag is gesloten en alle Lid-Staten het hebben geratificeerd, kunnen de bepalingen van dit verdrag dan ook geen beperkingen van de handel tussen Lid-Staten rechtvaardigen. Ook om die reden moet het aan het Verdrag van Parijs ontleende argument worden verworpen. 6. Het Gemeenschapsoctrooiverdrag zou de stelling van de Commissie weerleggen 15. Italië en het Verenigd Koninkrijk, daarin gesteund door Portugal en Spanje, beroepen zich op het Gemeenschapsoctrooiverdrag om de bezwaren van de Commissie af te wijzen. In dit middel meen ik twee argumenten te kunnen onderscheiden. Een eerste vooral door Spanje nader uitgewerkt argument is gesteund op de artikelen 77 en 83 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag Zoals hiervoor (nr. 3) reeds aangeduid verklaart artikel 77 de bepaling van artikel 46 van overeenkomstige toepassing op het verlenen van dwanglicenties wegens niet of onvoldoende exploitatie van een nationaal octrooi. Artikel 46 verbiedt dwanglicenties op een gemeenschapsoctrooi te verlenen wanneer het door het octrooi beschermde produkt vanuit een andere verdragsluitende staat in voldoende maté wordt ingevoerd naar de Lid-Staat waarvoor een dwanglicentie wordt gevraagd. Artikel 77, zo luidt de redenering van Spanje, zou overbodig zijn indien het verlenen van dwanglieigendom van 20 maart 1883, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 [UNTS. vol. 828, nr. 11851, blz.306). 27 ) Arrest van 11 maart 1986 (zaak 121/85, Jurispr. 1986. blz. 1007). Zie ook de arresten van 10 juli 1991 van het Gerecht van eerste aanleg in de zaken T-69/89, RTE [Jurispr. 1991, blz. II-485, r.o. 102-104), T-70/89, BBC {Jurispr. 1991, blz. II-535, r.o. 76-78) en T-76/89, ITP [Jurispr. 1991, blz. 11-575. r.o. 75-77).

18 december 1995


centies wegens niet- of onvoldoende toepassing reeds door artikel 30 van het EEG-Verdrag zou verboden zijn. Daarenboven biedt artikel 83 de ondertekenende staten de mogelijkheid om artikel 77 gedurende een bepaalde periode niet toe te passen. Deze bepaling zou in strijd zijn met het EEG-Verdrag indien de stelling van de Commissie gegrond is. Dit argument moet mijns inziens worden verworpen. Artikel 2, lid 1, van het op 15 december 1989 in Luxemburg ondertekende Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien bepaalt uitdrukkelijk: "Geen bepaling van het onderhavige Akkoord kan worden ingeroepen om toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap te beletten."28) De negende considerans van het voornoemde Akkoord preciseert dit als volgt: "Overwegende dat het van wezenlijk belang is dat de toepassing van dit Akkoord niet mag indruisen tegen de toepassing van de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in staat moet kunnen zijn de eenheid van rechtsorde van de Gemeenschap te waarborgen." Daaruit volgt dat het Gemeenschapsoctrooiverdrag in het licht van het EEG-Verdrag moet worden uitgelegd en niet omgekeerd. De omstandigheid dat de door de Commissie verdedigde uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag tot gevolg zou hebben dat sommige bepalingen van het Gemeenschapsoctrooiverdrag overbodig, ja zelfs ongeldig zijn, is op zich niet beslissend om deze uitlegging van de hand te wijzen. 16. Het tweede vooral door het Verenigd Koninkrijk nader uitgewerkte argument beklemtoont de belangrijke verschillen tussen de nationale dwanglicentieregelingen, waarvan het Gemeenschapsoctrooiverdrag de harmonisering in het vooruitzicht stelt. Zonder dergelijke voorafgaande harmonisering kan het door de Commissie beoogde doel niet worden bereikt en zal het instellen van enkele procedures op grond van artikel 169 EEG-Verdrag alleen maar nieuwe dispariteiten in het leven roepen. Ook dit verweer kan niet overtuigen. Sinds het einde van de overgangsperiode heeft artikel 30 EEG-Verdrag rechtstreekse werking en zijn maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen, precies bij ontbreken van harmonisering, uit den boze. Ik zie trouwens niet in hoe de handel tussen Lid-Staten nadelig kan worden beïnvloed door de opheffing van de verplichting op het grondgebied van de octrooiverlenende Lid-Staat te produceren. Deze opheffing voegt geen dispariteit aan de niet-geharmoniseerde nationale wetgevingen toe maar neemt er integendeel één weg. Overigens blijkt uit het schriftelijk antwoord van de Commissie op een vraag van het Hof, dat het beleid van de Commissie erop gericht is in alle Lid-Staten tot een regeling te komen waarin geen dwanglicenties kunnen worden verleend wegens het uitblijven van een binnenlandse produktie. Het Verenigd Koninkrijk heeft tenslotte de opportuniteit van de ingestelde niet-nakomingsprocedure in twijfel getrokken. In dat verband volstaat het erop te wijzen dat de Commissie, in het door artikel 169 EEG-Verdrag ingestelde stelsel, over een beoordelingsbevoegdheid beschikt om een dergelijke procedure te beginnen en dat het niet aan het Hof toekomt de opportuniteit van het gebruik van die bevoegdheid te beoordelen.») Enz.

28

) Wat het in 1975 eveneens te Luxemburg ondertekende Gemeenschapsoctrooiverdrag betreft, zie de soortgelijke bepaling in artikel 93 van dat verdrag. a9 ) Zie arrest van 27 november 1990, in zaak C-200/88, Commissie/Griekenland, Jurispr. 1990, blz. I-4299, r.o. 9.

40T

b) Het Hof van Justitie, enz. 1. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hofop 27 juli 1989, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 169 EEG-Verdrag het Hof verzocht vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door te bepalen dat dwanglicenties worden verleend wanneer de houder van een octrooi op een industrële uitvinding of op nieuwe plantenrassen dit octrooi niet door produktie op Italiaans grondgebied exploiteert, de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. 2. In Italië is het octrooi op industriële uitvindingen met name geregeld in koninklijk besluit nr. 1127 van 29 juni 1939 (GURI nr. 189 van 14.8.1939), zoals gewijzigd bij presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968 (GURI nr, 193 van 31 juli 1968). 3. Artikel 52 van genoemd koninklijk besluit nr. 1127/39 bepaalt: "De industriële uitvinding waarvoor octrooi is verleend, moet op het grondgebied van de Staat in voldoende mate worden toegepast om aan de in het land bestaande behoeften te voldoen." Artikel 53 van het besluit preciseert: "De invoer of verkoop op het grondgebied van de Staat van in het buitenland vervaardigde produkten wordt niet als exploitatie van de uitvinding beschouwd." 4.. De gevolgen van het niet exploiteren op het nationale grondgebied van de geoctrooieerde uitvinding worden geregeld door de artikelen 54, 54 bis en 54 ter van koninklijkbesluit nr. 1127/39, zoals gewijzigd bij genoemd presidentieel decreet nr. 849/68. Artikel 54, eerste alinea, luidt als volgt: "Indien na afloop van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de verlening van het octrooi, of van vier jaar te rekenen vanaf het depot van de octrooiaanvraag indien deze laatste termijn later afloopt dan de eerste, de octrooihouder of zijn rechtverkrijgende de geoctrooieerde uitvinding noch rechtstreeks noch door licentieverlening aan derden op het grondgebied van de Staat heeft geëxploiteerd, dan wel die uitvinding in onvoldoende mate heeft geëxploiteerd om aan de in het land bestaande behoeften te voldoen, kan aan een ieder die daarom vraagt, een dwanglicentie worden verleend voor het nietuitsluitend gebruik van de betrokken uitvinding." 5. Octrooien op nieuwe plantenrassen zijn geregeld in presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975 (GURI nr. 109 van 26.4.1976), zoals gewijzigd bij wet nr. 620 van 14 oktober 1985. Artikel 14 van dit decreet luidt als volgt: "Voor zover verenigbaar met de bepalingen van dit decreet, zijn de bepalingen van presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968 betreffende dwanglicenties, zoals nadien gewijzigd, tevens van toepassing op octrooien op nieuwe plantenrassen. Er is sprake van achterwege laten, opschorten of verminderen van de exploitatie als bedoeld in artikel 1 van genoemd decreet, wanneer de octrooihouder of diens rechtverkrijgende aan de gebruikers van het geoctrooieerde plantenras noch rechtstreeks noch door licentieverlening aan derden op het grondgebied van de staat voldoende teeltmateriaal ter beschikking stelt om aan de behoeften van de nationale economie te voldoen." 6. Van oordeel dat die nationale bepalingen zijn te beschouwen als maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag, heeft de Commissie het onderhavige beroep wegens nietnakoming ingesteld.

7. (4

Het voorwerp van het beroep^ 8. De Commissie preciseert in haar verzoekschrift, dat zrj geen principiële bezwaren heeft tegen de aan de octrooihouder opgelegde verplichting het octrooi te exploiteren en aan de binnenlandse vraag naar het geoctrooieerde produkt te voldoen, noch tegen de bevoegdheid van de instanties van een Lid-Staat een dwanglicentie te verlenen wanneer met aan die verplichting wordt voldaan. Haar bezwaren richten zich uitsluitend tegen het feit dat voornoemde bepalingen van de Italiaanse regeling onderscheid maken tussen de vervaardiging van het geoctrooieerde produkt op het nationale grondgebied en de invoer van het produkt uit een andere Lid-Staat, en tegen het feit dat de invoer ongunstiger wordt behandeld als gevolg

408


van de voorwaarden waaronder de bevoegde instanties een dwanglicentie kunnen verlenen wanneer het octrooi door middel van invoer wordt geëxploiteerd. Hiermee is het voorwerp van het beroep, waarover het Hof zich heeft uit te spreken, duidelijk afgebakend. 9. De Commissie wijst tevens op de onverenigbaarheid met artikel 30 EEG-Verdrag van nationale bepalingen die de uitoefening van door een dwanglicentie verleende rechten tot het nationale grondgebied beperken. Het gaat hierbij echter om een afzonderlijke grief en aangezien deze in de conclusies van het verzoekschrift ontbreekt, zal het Hof ze in de onderhavige procedure buiten beschouwing laten. De gegrondheid van het beroep 10. Volgens de Commissie begunstigen de in geding zijnde nationale bepalingen de binnenlandse produktie door exploitatie van het octrooi door middel van invoer daarbij ten achter te stellen. Dergelijke bepalingen, die de octrooihouder ertoe aanzetten, in het binnenland te produceren in plaats van uit andere Lid-Staten in te voeren, zijn maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen. Waar het Hof heeft erkend, dat een door de autoriteiten van een Lid-Staat georganiseerde reclamecampagne ter bevordering van de nationale produktie reeds als een maatregel van gelijke werking is te beschouwen (arrest van 24 november 1982, zaak 249/81, Commissie/Ierland, Jurispr. 1982, blz. 4005), zou het de in geding zijnde bepalingen, gezien de vergaande juridische consequenties die de verlening van een dwanglicentie meebrengt, zeker onverenigbaar met het EEG-Verdrag moeten verklaren. Die bepalingen kunnen niet worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 36 EEG-Verdrag, aangezien zij niet tot doel nebben de bescherming van de industriële en commerciële eigendom te verzekeren, doch integendeel beogen de met die eigendom gepaard gaande rechten te beperken. Bovendien staat het doel van de gewraakte regeling, te weten bevordering van de binnenlandse produktie, haaks op de doelstellingen van het Verdrag. En ten slotte zijn de getroffen maatregelen hoe dan ook onevenredig aan dat doel. 11. De Italiaanse Republiek als verweerster en het Koninkrijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Portugese Republiek als interveniënten concluderen tot verwerping van het beroep en voeren daartoe verscheidene argumenten aan. h de eerste plaats, zo stellen zij, behoren de voorwaarden waaronder op het gebied van de industriële en commerciële eigendom een stelsel van dwanglicenties kan worden ingevoerd, overeenkomstig de artikelen 222 en 36 EEG-Verdrag tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale wetgever. In de tweede plaats zijn de gewraakte bepalingen in overeenstemming met artikel 5 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (hierna: "Verdrag van Parijs"). In de derde plaats hebben de gewraakte bepalingen geen belemmering of beperking van de invoer tot gevolg. In de vierde plaats gaat het de Commissie niet om de waarborging van het vrije goederenverkeer, doch om versterking van de rechten van de octrooihouder, zulks met miskenning van de vereisten van een_ vrije mededinging tussen de marktdeelnemers in de verschillende Lid-Staten. In de vijfde plaats zijn de bezwaren van de Commissie tegen de betrokken bepalingen in hoofdzaak van academisch belang, aangezien deze bepalingen in de praktijk zelden worden toegepast In de zesde plaats kan het doel dat de Commissie met het onderhavige beroep beoogt, slechts worden bereikt wanneer de wettelijke regelingen van alle LidStaten van gemeenschapswege zijn geharmoniseerd. En ten slotte impliceert de redenering van de Commissie, dat sommige bepalingen van het op 15 december 1975 te Luxemburg ondertekende Gemeenschapsoctrooiverdrag (hierna: "eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag") en van het op 15 december 1989 te Luxemburg ondertekende Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (hierna: "tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag") moeten worden geacht in strijd te zijn met het EEG-Verdrag. 12. Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht zijn de bepalingen betreffende octrooien in het kader van de Gemeenschap nog niet eengemaakt, terwijl ook de desbetreffende wet-

18 december 1995

telijke regelingen nog niet zijn geharmoniseerd. Het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat tot doel had een gemeenschapsoctrooi in het leven te roepen en een communautaire regeling voor nationale octrooien tot stand te brengen, is niet in werking getreden omdat het niet door alle Lid-Staten is geratificeerd. Voor het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat in de plaats van het eerste moet komen, lopen de ratificatieprocedures nog. 13. In deze omstandigheden is het vaststellen van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop octrooibescherming wordt verleend, een taak van de nationale wetgever. 14. De bepalingen van het EEG-Verdrag, inzonderheid artikel 222, volgens hetwelk het Verdrag de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet laat, kunnen evenwel niet aldus worden uitgelegd, dat zij op het gebied van de industriële en commerciële eigendom de nationale wetgever de bevoegdheid laten, maatregelen te nemen die op gespannen voet staan met het in het EEG-Verdrag neergelegde beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt. 15. In de eerste plaats zijn de invoerverboden en -beperkingen die hun rechtvaardiging vinden in bescherming van de industriële en commerciële eigendom, volgens artikel 36 EEG-Verdrag enkel geoorloofd onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de LidStaten vormen. 16. Voorts is het vaste rechtspraak van het Hof, dat artikel 36 afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt slechts toelaat, voor zover die afwijkingen gerechtvaardigd zijn om de rechten te waarborgen welke het specifieke voorwerp van die eigendom vormen (arrest van 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG, Jurispr. 1990, blz. 1-3711, r.o. 12). 17. In het geval van octrooien bestaat het specifieke voorwerp van de industriële eigendom met name in het uitsluitend recht van de octrooihouder een uitvinding hetzij rechtstreeks, hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van produkten van nijverheid, alsmede in het recht zich tegen inbreuken te verzetten (arrest van 3 maart 1988, zaak 434/85, Allen & Hanburys, Jurispr. 1988, blz 1245, r.o. 11). Het specifieke voorwerp van octrooien op nieuwe plantenrassen is van overeenkomstige aard. 18. Aan de hand van bovenstaande beginselen moet worden nagegaan, of de in geding zijnde nationale bepalingen verenigbaar zijn met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag. 19. Krachtens die nationale bepalingen kan het aan een octrooi verbonden uitsluitend recht door verlening van een dwanglicentie worden beperkt, wanneer de uitvinding of het plantenras waarop octrooi is verleend, niet door produktie in het binnenland wordt geëxploiteerd. 20. De octrooihouder die niet het risico wenst te lopen dat hij zijn uitsluitend recht verliest, en die van mening is dat dat verlies niet zou worden gecompenseerd door de billijke vergoeding die de licentiehouder ingevolge artikel 54 bis, tweede alinea, van koninklijk besluit nr. 1127/39 verschuldigd is, wordt er aldus toe aangezet, het geoctrooieerde produkt op het grondgebied van de octrooiverlenende staat te produceren in plaats van het uit andere Lid-Staten in te voeren. 21. Ongeacht het aantal dwanglicenties dat wordt verleend, kunnen dergelijke bepalingen de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks , daadwerkelijk of potentieel belemmeren. 22 Bovendien, aldus ook de advocaat-generaal in punt 10 van zijn conclusie, leidt de toepassing van dergelijke bepalingen, voor zover op grond daarvan een dwanglicentie wordt verleend aan een binnenlandse producent, hoe dan ook tot een vermindering van de invoer van het geoctrooieerde produkt uit andere Lid-Staten en daarmee tot een ongunstige beïnvloeding van het intracommunautaire handelsverkeer. 23. In zoverre zijn dergelijke bepalingen te beschouwen als maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de 2in van artikel 30 EEG-Verdrag (arrest van

18 december 1995

409


11 juli 1974, zaak 8/74, Dassonville, Jurispr. 1974, blz. 837, r.o. 5). 24. Ook al kan de sanctie op het niet of onvoldoende exploiteren van een octrooi worden gezien als een noodzakelijke tegenhanger van de door het octrooi verleende territoriale exclusiviteit, er is geen enkele met het specifieke voorwerp van het octrooi verband houdende reden die de in de bestreden bepalingen besloten liggende discriminatie kan rechtvaardigen tussen exploitatie van het octrooi door middel van produktie op het nationale grondgebied en exploitatie door middel van invoer uit andere Lid-Staten. 25. Die discriminatie berust in feite niet op specifieke vereisten van de industriële en commerciële eigendom, doch, zoals de Italiaanse Republiek overigens erkent, op het streven van de nationale wetgever de binnenlandse produktie te bevorderen. 26. Een dergelijke beweegreden, die op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap, zoals neergelegd in - met name - artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen. 27. Noch artikel 5 van het Verdrag van Parijs, volgens hetwelk de verdragsluitende staten enkel dwanglicenties kunnen verlenen om misbruiken te voorkomen waartoe de uitoefening van het aan het octrooi verbonden uitsluitend recht zou kunnen leiden - zoals het ongebruikt laten van het octrooi —, noch het streven de mededinging tussen de verschillende marktdeelnemers te bevorderen door de uitsluitende rechten van octrooihouders te beperken, kan hoe dan ook een rechtvaardiging opleveren voor maatregelen die wegens hun discriminerend karakter in strijd zijn met het EEG-Verdrag. 28. Ook de staten die de twee Gemeenschapsoctrooiverdragen hebben ondertekend, waren zich daarvan bewust. Ingevolge artikel 82 van het eerste en artikel 77 van het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag zijn immers de bepalingen die met betrekking tot de gemeenschapsoctrooien de verlening van dwanglicenties op het grondgebied van een Lid-Staat uitsluiten wanneer de behoeften van die staat worden gedekt door de invoer van het produkt uit een andere Lid-Staat, van overeenkomstige toepassing op nationale octrooien. Volgens artikel 89 van het eerste en artikel 83 van het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag kunnen de Lid-Staten weliswaar in bepaalde omstandigheden voorbehouden maken met betrekking tot de toepassing van voornoemde bepalingen, maar het is niet uitgesloten dat die voorbehouden onverenigbaar blijken te zijn met artikel 30 EEG-Verdrag zoals uitgelegd door het Hof. Met die mogelijkheid is echter rekening gehouden: artikel 93 van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag en artikel 2, lid 1, van het Akkoord van Luxemburg van 15 december 1989 bepalen met zoveel woorden, dat geen bepaling van het verdrag respectievelijk het Akkoord kan worden ingeroepen om toepassing van een bepaling van het EEG-Verdrag te beletten. 29. Mitsdien moet worden vastgesteld dat de Italiaanse Republiek, door het mogelijk te maken dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op een nieuw plantenras niet wordt geëxploiteerd door produktie op het nationale grondgebied maar door invoer uit andere Lid-Staten, de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. Enz.

Nr 103. Hoge Raad der Nederlanden, 21 april 1995. (Erythropoietine) Mrs S.K. Martens, H.L.J. Roelvink, P. Neleman, J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner. Artt. 30 en 36 EG-Verdrag. Het bestreden oordeel dat instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk staat met toestemming voor verhandeling van het litigieuze produkt, geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent hetgeen in de rechtspraak van het EG-Hof van Justitie wordt bedoeld met "toestemming" van de octrooihouder voor het in een Lid-Staat in het verkeer brengen van door diens octrooirecht beschermde produkten. De hier van belang zijnde arresten van het Hof van Justitie wettigen niet de conclusie dat art. 36 EG-Verdrag naar het oordeel van het Hof van Justitie het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover "een ieder"met dezelfde "gestrengheid"handhaaft. Art. 43 j " art 51 Rijksoctrooiwet 1910. Niet onjuist is de door het hof gehanteerde maatstaf dat een inbreukverbod alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositie-afdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of— wanneer het om nieuw materiaal gaat - heeft kunnen slaan dat te verwachten is dat, waren de fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven. Art. 289 e.v. Wetboek v. Burgerlijke Rechtsvordering. Hof: Een octrooihouder, die stelt met inbreuk op zijn rechten te worden geconfronteerd, heeft een spoedeisend belang bij beëindiging van de inbreuk. Binnen de oppositietermijn kreeg Kirin Amgen te maken met een zestal opposities. Wie zoals KirinAmgen de beslissing in de oppositie afwacht en na afwijzing daarvan met bekwame spoed tegen inbreuk optreedt, behoudt een spoedeisend belang onafhankelijk van het al in een eerder stadium doen uitgaan van een onthoudingssommatie of desbewustheidsexploü. Het optreden van Kirin Amgen in het buitenland heeft geen betekenis voor het antwoord op de vraag of zij in Nederland een spoedeisend belang heeft Art. 30, lid 3 Row. 1910. Hof: De onderzoeken in het Academisch Ziekenhuis te Nijmegen, het Nederlands Kankerinstituut te Amsterdam, het Ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort en de Daniël Den Hoed Kliniek te Rotterdam hebben on(voldoende) weersproken ten doel een tweede en volgende medische indicatie te vinden en zijn derhalve gericht op enig de strekking van de Row. verwezenlijkend doel Dergelijk onderzoek valt onder de exceptie van art 30 lid 3, waartegen Kirin Amgen zich niet kan verzetten. Artt. 34 Row. 1910 en 289 Rv. Het beschermen van belangen van derden zoals patiënten behoort niet te geschieden door middel van het toelaten van octrooiinbreuk; het Hof heeft dit belang dan ook terecht niet in de belangenafweging betrokken.') 1. Boehringer Mannheim GmbH te Mannheim, Duitsland, en 2. Boehringer Mannheim B.V. te Almere, eiseressen tot cassatie [in kort geding], advocaat Mr R.S. Meijer, tegen 1

) Ov. 3.7 in 's Hogen Raads arrest is zeer kort. Het valt vooralsnog niet aan te nemen dat het college hiermee ook een beroep op art. 6:168 BW in kort geding heeft willen uitsluiten; zie hiervoor losbladige Onrechtmatige Daad, aant 11 op art. 168 [Red.).

410


Kirin Amgen Inc. te Thousand Oaks, Californië, Verenigde Staten van Amerika, verweerster in cassatie [in kort geding], advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 24 mei 1993 (Mr H.J. van den Hul). De vorderingen, de grondslag en het verweer Kirin-Amgen vordert - kort gezegd - een inbreukverbod met nevenvorderingen. Zij grondt die vorderingen op de onder 2 weergegeven feiten. Boehnnger voert gemotiveerd verweer. Beoordeling van de vorderingen Na grondige overweging van de wederzijdse standpunten en na afweging van alle in aanmerking komende belangen is de President van oordeel dat de gevraagde voorzieningen in kort geding dienen te worden geweigerd. De President is buiten staat dit oordeel binnen een redelijk te achten termijn nader te motiveren. Kirin-Amgen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden verwezen. 5. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt Kirin-Amgen in de kosten van dit kort geding, tot op deze uitspraak aan de kant van Boehringer begroot op ƒ 550,- aan griffierecht en ƒ 7500,- voor salaris procureur. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 3 februari 1994 (Mrs JJ. Brinkhof, G. Hamaker en R.A. Grootoonk). Het geding 1. In eerste aanleg heeft Kirin Amgen - zakelijk weergegeven -gevorderd de thans geïntimeerden - hierna tezamen aangeduid als Boehringer - op straffe van dwangsommen: (i) te verbieden inbreuk te maken op Europees octrooi 0.148.605, voorzover dit octrooi op Nederland betrekking heeft; (ii) te bevelen aan Kirin Amgen een schriftelijke opgave met vermelding van alle afnemers aan wie zij in Nederland produkten heeft afgeleverd, aangeboden en verkocht waarop genoemd Europees octrooi van toepassing is, met vermelding van de data en de hoeveelheden; (iii) te bevelen aan de afnemers een brief te sturen waarin het arrest wordt meegedeeld en waarin die afnemers worden verzocht de voorraden te retourneren onder aanbieding van vergoeding van de kosten van aanschaf en verzending. 2. Bij vonnis van 24 mei 1993 heeft de president van de rechtbank te 's-Gravenhage de gevraagde voorzieningen geweigerd. 3. Kirin Amgen is van dit vonnis in hoger beroep gekomen. Bij memorie van grieven heeft zij drie grieven tegen het vonnis aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis en tot toewijzing alsnog van haar vorderingen. Bij memorie van antwoord heeft Boehringer verweer gevoerd en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis. 4. Partijen hebben hun standpunten ter zitting van 9 december 1993 doen bepleiten, Kirin Amgen door haar procureur en Boehringer door haar advocaat. De pleiters hebben hun pleitaantekeningen met de daarbij behorende produkties bij de stukken gevoegd. Beoordeling van het hoger beroep 5. Door de grieven wordt het geschil in volle omvang aan het oordeel van het bof onderworpen. 6. Het hof gaat uit van de volgende feiten: a. Kirin Amgen is houdster van Europees octrooi 0.148.605. De titel van het octrooi luidt: Production of erythropoietin. De verlening van het octrooi is op 25 juli 1990 gepubliceerd. Het octrooi is onder andere verleend voor Nederland. De aanvrage is ingediend op 12 december 1984. Er is een beroep op prioriteit gedaan. De prioriteitsstukken dateren uit 13 december 1983,21 februari 1984,28 september 1984 en 30 november 1984. b. De conclusies van het octrooi omvatten onder andere:

18 december 1995

- DNA reeksen die coderen voor erythropoietine (hierna te noemen EPO), daaronder begrepen menselijk EPO; - plasmiden of vectoren waarin DNA reeksen als hiervoor aangeduid zijn opgenomen; - gastheercellen die met DNA sequenties of plasmiden of vectoren als eerder aangeduid zijn getransformeerd of getransfecteerd, en waarin EPO tot expressie komt; - polypeptiden, gekenmerkt doordat zij door prokaryotïsche of eukaryotische expressie van een exogene DNA reeks als eerder aangeduid zijn geproduceerd; - werkwijzen voor de bereiding van EPO met toepassing van de DNA reeksen, plasmiden en vectoren en gastheercellijnen als eerder aangeduid; - farmaceutische samenstellingen waarin de eerder aangeduide polypeptiden zijn opgenomen, en in het bijzonder: EPO, op de eerder aangeduide wijze vervaardigd, hierna aangeduid rEPO. c. Tegen de verlening van het octrooi is door zes opposanten oppositie ingesteld. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft in haar beslissing van 25 november 1992 de opposities afgewezen. Deze beslissing is in schriftelijke vorm uitgegeven op 20 januari 1993. d. Geïntimeerde sub 1 produceert een farmaceutisch preparaat dat als werkzaam bestanddeel humaan EPO bevat, ver' kregen door toepassing van eukaryotische gastheercellen welke getransformeerd of getransfecteerd zijn met de DNA reeksen en plasmiden of vectoren. Het produkt wordt onder de merknaam Recormon op de markt gebracht Geïntimeerde sub 1 levert het produkt aan geïntimeerde sub 2 die het in Nederland verkoopt 7. Kirin Amgen legt aan haar vorderingen ten grondslag dat geïntimeerde sub 1 door het in Nederland in het verkeer brengen van genoemd produkt en geïntimeerde sub 2 door het in Nederland verkopen van het produkt inbreuk maken op haar rechten uit het octrooi. 8. Boehringer voert tegen toewijzing van de vorderingen de volgende verweren aan: - Kirin Amgen dient niet-ontvankelijk te worden verklaard. Boehringer betoogt dat Kirin Amgen geen spoedeisend belang heeft, dat de zaak zonder groot of onherstelbaar nadeel uitstel gedoogt en dat de zaak niet vatbaar is om in kort geding genoegzaam te worden toegelicht; - Het Europees recht staat aan toewijzing van de vorderingen in de weg; - Er bestaat een meer dan redelijke kans dat het octrooi in beroep zal worden herroepen en/of dat het octrooi zal worden nietigverklaard; - Boehringer maakt geen inbreuk; - Aan Boehringer komt een beroep toe op de onderzoeksexceptie; - Een afweging van belangen moet tot afwijzing van de vorderingen leiden. 9. Het hof zal deze verweren achtereenvolgens beoordelen. Niet-ontvankelijkheid 10. Het hof stelt voorop dat een octrooihouder die stelt met inbreuk op zijn rechten te worden geconfronteerd, een spoedeisend belang heeft bij beëindiging van de inbreuk. Boehringer bestrijdt dit ook niet Zij is echter van mening dat het spoedeisend belang in dit geval voor Kirin Amgen verloren is gegaan omdat Boehringer al sinds 1990 met het litigieuze produkt op de Nederlandse markt is en Kirin Amgen daartegen al die tijd op geen enkele wijze is opgetreden. Het hof deelt die mening met Binnen de oppositietermijn, die op 25 april 1990 afliep, kreeg Kirin Amgen te maken met een zestal opposities. Wie zoals Kirin Amgen de beslissing in de oppositie afwacht en na afwijzing van de oppositie met bekwame spoed tegen inbreuk optreedt, behoudt een spoedeisend belang onafhankelijk van het al in een eerder stadium doen uitgaan van een onthoudingssommatie of desbewustheidsexploit Het hof is verder van oordeel dat de argumenten die Boehringer in dit verband meent te kunnen ontlenen aan de wijze van optreden van. Kirin Amgen in het buitenland, onbesproken kunnen blijven omdat zij geen betekenis hebben voor het antwoord op de vraag of Kirin Amgen in Nederland een spoedeisend belang heeft om tegen schending van haar octrooi op te treden.

18 december 1995


11. Anders dan Boehringer is het hof van oordeel dat de onderhavige zaak in kort geding genoegzaam - al vergt het veel tijd - kan worden toegelicht. Met moeten wachten op de uitkomst van de ongetwijfeld langdurige bodemprocedure zou Kirin Amgen zonder twijfel groot nadeel leiden, in aanmerking genomen dat het verlies van een marktpositie niet eenvoudig door schadevergoeding achteraf te compenseren is. 12. Uit een en ander volgt dat Kirin Amgen ontvankelijk is in haar vorderingen. Europeesrechtelijke bezwaren 13. Boehringer stelt zich op het standpunt dat Kirin Amgen door het instellen van de onderhavige vorderingen haar octrooirechten op een met het EEG-Verdrag strijdige wijze handhaaft. Als feitelijke grondslag voor deze stelling voert zij aan dat Kirin Amgen in Nederland in kort geding een uitvoerbaar bij voorraad te verklaren verbod vraagt terwijl zij in 1991 in Duitsland en Zwitserland - al dan niet via haar licentienemer Ortho Pharmaceutical Corporation of de Zwitserse sublicentiehouder-distributeur Cilag - bodemprocedures tegen Boehringer is begonnen en in Duitsland, na een voor haar gunstig vonnis, heeft ingestemd met opschorting van de executie van het vonnis tot de behandeling van de zaak in hoger beroep. 14. Het hof deelt dit standpunt niet. Het hof neemt het volgende in aanmerking. - Gesteld noch gebleken is dat Kirin Amgen in Nederland andere ondernemingen die dezelfde of vergelijkbare handelingen verrichten als Boehringer, ongemoeid laat. - Vast staat dat Kirin Amgen in Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Frankrijk haar octrooi tracht te handhaven door het nemen van rechtsmaatregelen. - Het hof laat in het midden of gedragingen van Kirin Amgen in Zwitserland relevant zijn voor de hier aan de orde zijnde vraag van EEG-rechL Het hof merkt - wellicht ten overvloede - op dat de instemming van Kirin Amgen met de opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voonaad verklaard vonnis niet gelijk staat met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt. Daarvoor bestaat te minder aanleiding nu Kirin Amgen — die onweersproken heeft aangevoerd vonnissen tegen twee andere ondernemingen in Duitsland ten uitvoer te leggen - voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze instemming verband houdt met problemen die te maken hebben met de Duitse hereniging. Gelet op een en ander, kan, naar het voorlopig oordeel van het hof, niet worden gezegd dat wegens de door Boehringer genoemde gedragingen van Kirin Amgen, haar licentienemer en Zwitserse sublicentiehouderdistributeur, het gevraagde inbreukverbod is aan te merken als een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten. In het licht van een en ander kan evenmin het vragen van een inbreukverbod bestempeld worden als het maken van misbruik van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan. 15. Boehringer heeft voorts nog een beroep gedaan op artikel 85 van het EEG-Verdrag. Gelet op het feit dat Kirin Amgen - al dan niet door middel van haar licentiehouder of sublicentiehouder-distributeur - in alle Lid-Staten waar zij met inbreuken op haar octrooi wordt geconfronteerd, rechtsmaatregelen treft, moet het hof vaststellen dat overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarbij Kirin Amgen, haar licentiehouder en sublicentiehouder-distributeur betrokken zijn en die de handel de Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, niet aannemelijk zijn geworden. Het instemmen met de opschorting van de executie van een vonnis tot de behandeling in hoger beroep kan men niet als een dergelijke door artikel 85 EEG-Verdrag verboden handeling beschouwen. Herroeping en nietigverklaring 16. Het hof stelt in dit verband het volgende voorop. Na de verlening van het octrooi is door zes opposanten bij het Europees Octrooibureau oppositie ingesteld tegen de verlening van het octrooi van Kinn Amgen. Desondanks is het octrooi in de oppositieprocedure door de Oppositieafdeling in stand gelaten. Op grond hiervan is het hof van oordeel, dat een

4tr

inbreukverbod alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of— wanneer het om nieuw materiaal gaat - heeft kunnen slaan dat te verwachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand wasgebleven. Nu de oppositieafdeling het octrooi in stand heeft gelaten, is ontoereikend een betoog dat erop neerkomt dat over de weerlegging van de argumenten of over de waardering van de feiten en omstandigheden door de Oppositieafdeling anders kan worden geoordeeld. 17. Vanuit het zojuist besproken gezichtspunt zal het hof overgaan tot de bespreking van de door Boehringer aangevoerde herroepings- en nietigheidsgronden. Onvoldoende openbaarmaking (Art 83'EGV) 18. Het hof stelt vast dat de vraag of sprake is van "sum~ciency of disclosure" in de oppositieprocedure uitvoerig aan dr orde is geweest. Het zou de beoordeling vergemakkelijkt hebben indien Boehringer precies had aangegeven waar - naar haar opvatting - de Oppostieafdeling fouten heeft gemaakt en welke relevante nieuwe stukken een nieuw licht op de zaak. werpen. Boehringer heeft dit evenwel nagelaten. Zij heeft dezelfde argumenten aangevoerd als in de oppositieprocedure. 19. Boehringer heeft zich beroepen op "verklaringen van diverse wetenschappers van naam, waarin wordt uiteengezet dat en waarom geen van de in het octrooi gegeven voorbeelden redelijkerwijze kan worden nagewerkt, en dat en waarom in het octrooi geen enkele weg wordt aangegeven waarlangs men de uitvinding redelijkerwijze in praktijk zou kunnen brengen. 20. De Oppositieafdeling heeft van die verklaringen kennis genomen en deze gemotiveerd van onvoldoende gewicht geacht Boehringer heeft het hof er voorshands niet van kunnen overtuigen dat de Oppositieafdeling daarbij fouten heeft gemaakt. 21. Nieuw materiaal is door Boehringer ui de onderhavige rocedure niet aangevoerd. Zij heeft wel beroep gedaan op aar produktie 11, in de oppositieprocedure aangeduid als P257 op Annex II J. Deze produktie betreft een "Erweitertes Rechtsgutachten" van de hand van prof. Straus en dr. Moufang. Blijkens de "Minutes" van de mondelinge behandeling. voor de Oppositieafdeling (p. 3) heeft de Oppositieafdeling dit te Iaat ingediende advies buiten beschouwing gelaten "as their content was not considered as being essential to the decision." Kirin Amgen heeft over dit stuk opgemerkt dat het geen nieuwe argumenten bevat. Boehringer heeft dit niet weersproken. Uit het door Kirin Amgen bij pleidooi overgelegde beroepschrift van Boehringer gericht tegen de beslissing van de Oppositieafdeling, blijkt dat zij zelf van mening is dat het advies "kleine neuen Tatsachen einführt". Gelet op een en ander zal het hof deze produktie verder terzijde laten. Niet Nieuwheid 22. Ook de vraag of de geoctrooieerde uitvinding aan het nieuwheidsvereiste voldoet, is tijdens de Opposmeprocedure uitgebreid aan de orde geweest. 23. Boehringer betoogt in dit verband dat rEPO identiek is aan, althans niet te onderscheiden is van het vóór de voorrangsdata bekende EPO dat uit urine is geïsoleerd, hierna aangeduid als uEPO, en dat daarom aan het vereiste van nieuwheid niet is voldaan. 24. De Oppositieafdeling heeft dit betoog gemotiveerd verworpen. Dat zij hierbij wezenlijke fouten heeft gemaakt, beeft Boehringer niet aannemelijk weten te maken, ook niet met behulp van haar produktie 12, de verklaring van de Fukuda waarvan de Oppositieafdeling geen kennis heeft genomen. In die verklaring vindt men wel kritiek op door de Oppostieafdeling besproken publikaties, maar blijft een aantal door deOppositieafdeling aangenomen verschillen tussen rEPO en uEPO onbesproken. Niet inventief 25. Boehringer voert — in hoger beroep voor het eerst—aan dat de uitvinding niet inventief is.

E

412


26. De kwestie of de uitvinding aan het vereiste van inventiviteit voldoet, is tijdens de Oppositieprocedure grondig aan de orde geweest. Het hof vermag voorshands niet in te zien dat de door de Oppositieafdeling gevolgde wijze van redeneren en het resultaat daarvan in beroep geen stand zullen houden. Inbreuk 27. Boehringer neemt het standpunt in dat zij geen inbreuk maakt op de rechten van Kirin Amgen. Het in Recormon aanwezege rEPO verschilt niet van uEPO, terwijl het octrooi juist is verleend voor de bereiding van rEPO dat verschilt van uEPO, aldus Boehringer. 28. Hierboven is al overwogen dat Boehringer niet aannemelijk heeft weten te maken dat geen verschil bestaat tussen rEPO en uEPO. Daarmee is het verweer van de baan. Indien juist zou zijn dat rEPO niet verschilt van uEPO, baat dit Boehringer niet: de werkwijzeconclusie 29 zou onaangetast blijven, hetgeen meebrengt dat Kirin Amgen zich kan verzetten tegen het in of voor het bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren en verhandelen van het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze. Conclusie 32 beschermt farmaceutische preparaten waarvan het werkzame bestanddeel is verkregen door toepassing van de werkwijze van conclusie 29. Door het vervaardigen en in het verkeer brengen van Recormon met daarin EPO, dat verkregen is door toepassing van DNA recombinant technologie, wordt aldus inbreuk gemaakt op de rechten van Kirin Amgen. Daarbij tekent het hof aan dat geen aanleiding bestaat aan te nemen dat Kirin Amgen in dit opzicht afstand heeft gedaan van bescherming van rEPO dat identiek is aan uEPO. 29. Boehringer heeft verdedigd dat haar rEPO is verkregen door expressie van het voor rEPO coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een cDNA-bank. Dit doet echter niet terzake omdat Kirin Amgen blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voor het gen onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen. 30. Uit het voorgaande vloeit voort dat Boehringer door het vervaardigen en verhandelen van Recormon inbreuk maakt op de rechten van Kirin Amgen uit haar octrooi. Onderzoeksexceptie 31. Boehringer doet met betrekking tot een aantal klinische onderzoeken een beroep op de onderzoeksexceptie van artikel 30, lid 3 Rijksoctrooiwet (ROW). Het betreft onderzoeken in het Academisch Ziekenhuis te Nijmegen, het Nederlands Kankerinstituut te Amsterdam, het ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort en de Daniël Den Hoed Kliniek te Rotterdam. Zij voert aan dat deze onderzoeken worden verricht ter realisering van een tweede (en volgende) medische indicatie. 32. Kirin Amgen heeft niet (voldoende) weersproken dat deze onderzoeken ten doel hebben een tweede (en volgende) medische indicatie te vinden. Daarvan uitgaande moet worden vastgesteld dat de onderzoeken gericht zijn op enig de strekking van de Rijksoctrooiwet verwezenlijkend doel. Dergelijk ondezoek valt onder het bereik van de onderzoeksexceptie van artikel 30, lid 3 ROW. Kirin Amgen kan zich hiertegen niet verzetten. Belangenafweging 33. Boehringer heeft tenslotte aangevoerd dat een afweging van belangen ertoe moet leiden dat de vorderingen van Kirin Amgen worden afgewezen. 34. Hierboven is aannemelijk geacht dat Boehringer, behoudens waar het de eerder genoemde klinische onderzoeken betreft, inbreuk maakt op de rechten van Kirin Amgen uit haar octrooi. Als octrooihouder heeft Kirin Amgen belang bij handhaving van die rechten door middel van een inbreukverbod. De financiële belangen die Boehringer heeft bij het uitblijven van een inbreukverbod, wegen minder zwaar dan het belang van Kirin Amgen bij handhaving van haar octrooi. Petitum 35. Uitgaande al het voorgaande vloeit voort dat de grieven doel treffen en het vonnis niet in stand kan blijven. Het gevraagde inbreukverbod is toewijsbaar. Opgemerkt wordt dat de hierboven genoemde klinische onderzoeken te Nijmegen, Amsterdam, Amersfoort en Rotterdam geen inbreuk opleveren.

18 december 1995

36. Met het oog op het feit dat Kirin Amgen een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde onderneming is, zal het hof de uitvoerbaarverklaring bij voorraad afhankelijk stellen van een zekerheidsstelling. 37. Naar het oordeel van het hof zijn er onvoldoende termen aanwezig om het gevraagde bevel tot het verstrekken van een lijst van afnemers en van een opgave van gegevens over de leveranties, alsmede het gevraagde bevel tot het terugvragen van Recormon bij de afnemers, toe te wijzen. 38. Boehringer zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing Het gerechtshof: 1. vernietigt het vonnis waarvan beroep; en opnieuw rechtdoende: 2. verbiedt geïntimeerden, ieder afzonderlijk, iedere betrokkenheid bij handelingen die inbreuk maken op Europees octrooi 0.148.605, voorzover dit octrooi op Nederland betrekking heeft; 3. veroordeelt geïntimeerden, ieder afzonderlijk, om aan Kirin Amgen een dwangsom te betalen van ƒ 50.000,- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen dat het aan de betreffende geïnterneerde toe te rekenen valt dat het verbod niet wordt nagekomen; 4. verklaart het arrest uitvoerbaar bij voorraad onder de voorwaarde dat Kirin Amgen ten behoeve van de geïntimeerden zekerheid stelt tot een bedrag van ƒ 5.000.000,-, met de bepaling dat aan deze verplichting tot zekerheidstelling een einde komt wanneer de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau tot het oordeel komt dat het octrooi niet wordt herroepen; 5. wijst af het meer of anders gevorderde; 6. veroordeelt Boehringer in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Kinn Amgen begroot op ƒ 20.000,-. Enz. c) Cassatiemiddelen. 1.1 Rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd, is 's Hofs oordeel in r.o. 14 (gelezen mede in samenhang met r.o. 13) dat de instemming van Kirin Amgen met de opschorting van de executie van het vonnis van het Landgericht Düsseldorf van 26 mei 1992, waarbij naar Duits recht voor Duitsland inbreuk door Boehringer op het Europees octrooi 0.148.605 ten name van Kirin Amgen is vastgesteld, "niet gelijk staat met toestemming" door Kirin Amgen "voor de verhandeling van het litigieuze produkt" (onderstrepingen toegevoegd). Zulks is immers niet te rijmen met de in feitelijke instantie(s) door Kirin Amgen niet bestreden stelling van Boehringer dat Kirin Amgen - krachtens bedoelde instemming, vastgelegd in de beschikking van 4 november 1993 van het Oberlandesgericht Düsseldorf- (vooralsnog) aan Boehringer "toestaat" om het litigieuze produkt van Boehringer in Duitsland te blijven vervaardigen en te verhandelen (zie onder meer de pleitnota's Boehringer in eerste instantie, § 1.1; 2.8; 2.14; 3.12, en in appel § 3.4 en 10.2). 1.2 Althans heeft het Hof (mede in het licht van de hierna geformuleerde gemeenschapsrechtelijke klachten) onvoldoende inzicht gegeven in het door hem gehanteerde, hierboven bedoelde onderscheid tussen instemming met opschorting van de executie respectievelijk toestemming voor de verhandeling van het litigieuze product in Duitsland door Boehringer. Zulks geldt temeer nu (1) door Kirin Amgen niet is gesteld of aannemelijk gemaakt dat Boehringer dit produkt - op grond van die instemming van Kirin Amgen - feitelijk niet zou verhandelen danwei rechtens niet zou mogen verhandelen in Duitsland, en (2) de mogelijke ratio van die instemming (problemen i.v.m. de Duitse hereniging) - anders dan het Hof kennelijk meent - niet, althans niet zonder meer, afdoet aan de gestelde feitelijke en door Kirin Amgen toegestane verhandeling van het litigieuze product door Boehringer. 2.1 Rechtens onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd zijn de blijkens r.o. 14 (in samenhang met r.o. 13) door

18 december 1995


het Hof aangelegde maatstaven inzake de strekking c.q. toepassing van de artikelen 30-36 EEG-Verdrag ("Verdrag"). Artikel 30 Verdrag voorziet in het grondbeginsel van de gemeenschappelijke markt dat invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn verboden. Ingevolge artikel 36 Verdrag vormt artikel 30 Verdrag evenwel geen beletsel voor verboden of beperkingen van de invoer uit hoofde van de bescherming van de Industriële en commerciële eigendom, althans voorzoveel deze verboden of beperkingen zijn gerechtvaardigd ter vrijwaring van het specifieke voorwerp van deze eigendom. De gerechtigde tot een in de ene Lid-Staat wettelijk beschermd recht van Industriële en commerciële eigendom kan zich derhalve niet op de wettelijke regeling van die Staat beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere LidStaat door hemzelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen (hierna: "toestemmingsregel"). Bovendien dient de nationale rechter in het kader van het bepaalde in artikel 36, tweede zin, Verdrag na te gaan of de uitoefening van rechten van Industriële en commerciële eigendom in een gegeven geval een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten kan vormen, waarbij de nationale rechter met name moet vaststellen of de rechthebbende de betrokken rechten inderdaad "met dezelfde gestrengheid handhaaft" tegenover een ieder die daarop inbreuk maakt, ongeacht diens nationaliteit (hierna: "gestrengheids-regel"). 2.2 Inzake de toestemmings-regel heeft het Hof overwogen dat deze toepassing zou missen, aangezien "instemming met de opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis" niet "gelijk staat" met "toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt". Dit oordeel ontbeert niet alleen feitelijke grondslag (zie onderdeel 1.1 hierboven), maar berust ook op een naar gemeenschapsrecht onjuiste, althans niet relevante, althans onvoldoende duidelijke maatstaf. De toestemmingsregel moet immers worden beoordeeld aan de hand van de (in casu positief te beantwoorden) vraag of het betrokken produkt in een andere Lid-Staat rechtmatig en met vrijelijke gegeven toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht. 2.3 Eveneens naar gemeenschapsrecht onjuist, althans niet relevant, is het oordeel van het Hof dat voor toepassing van de toestemmings-regel "te minder" aanleiding bestaat, nu Kirin Amgen "voldoende aannemelijk" heeft gemaakt dat deze "instemming" verband houdt met "problemen die te maken hebben met de Duitse hereniging". Voor de toepassing van de toestemmingsregel is immers uitsluitend bovenvermelde vraag van belang, althans niet de (beweeg-)redenen, welke aan een dergelijke "instemming" ten grondslag hebben gelegen. 2.4 Inzake de gestrengheids-regel heeft het Hof overwogen dat deze toepassing zou missen, aangezien gesteld noch gebleken zou zijn dat Kirin Amgen in Nederland andere inbreukmakers dan Boehringer "ongemoeid" zou laten, alsmede dat vaststaat dat Kirin Amgen in Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Frankrijk haar octrooi "tracht te handhaven door het nemen van rechtsmaatregelen". Zoals blijkt uit de "instemming" van Kirin Amgen met de opschorting van de executie van het Duitse vonnis en het op grond hiervan toestaan dat Boehringer in Duitsland het litigieuze produkt produceert en verhandelt, is aldus - in ieder geval wat betreft Duitsland door het Hof een naar gemeenschapsrecht onbegrijpelijk oordeel gegeven, althans een onjuiste maatstaf aangelegd. Het door de rechthebbende met dezelfde gestrengheid tegenover een ieder handhaven van de betrokken rechten betreft niet alleen het aanhangig maken van de nodige rechtsvorderingen, maar ook, indien een titel tegen de betrokken inbreukmaker is verkregen, de daadwerkelijke tenuitvoerlegging hiervan jegens de betrokken inbreukmaker. 3.1 Rechtens onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is het oordeel van het Hof in r.o. 14 (mede gelezen in verband met r.o. 13 en bovenvermelde klachten) dat "[Gjelet op één en ander" naar het voorlopig oordeel van het Hof niet kan worden gezegd dat "wegens de door Boehringer genoemde gedragingen van Kirin Amgen, haar licentienemer en Zwitserse sublicentiehouder-distributeur, het gevraagde inbreukvebod is aan te merken als een middel tot willekeurige discrimi-

413

natie of een verkapte beperking van handel tussen de LidStaten", alsmede in r.o. 15 dat naar gemeenschapsrecht, met name artikel 85 Verdrag, verboden overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen Kirin Amgen, haar licentiehouder (Ortho) en haar sublicentie-distributeur (Cilag) niet "aannemelijk zijn geworden". Onafhankelijk van de bovenvermelde toestemmings- en gestrengheidsregels geldt naar de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie als - in dit verband door de rechter afzonderlijk te onderzoeken - zelfstandige eis van gemeenschapsrecht dat, ook wanneer de betrokken rechten aan verschillende rechthebbenden behoren, op deze rechten geen beroep kan wordea gedaan, wanneer de uitoefening van deze rechten het voorwerp, het middel of het gevolg is van een naar gemeenschapsrecht, meer in het bijzonder artikel 85 Verdrag, verboden mededingingsregeling. Een dergelijke verboden mededingingsregeling versterkt immers het marktafscheidend effect van een beroep op rechten van Industriële en commerciële eigendom, inhaerent aan de territoriale werking hiervan. Voor de beoordeling van een beroep op de hierbedoelde rechten is de rechter derhalve verplicht een onderzoek uit te voeren, zonodig met behulp van de Commissie van de Europese Gemeenschappen die beschikt over de onderzoeksbevoegdheden en -middelen, naar het eventuele bestaan van een dergelijke verboden mededingingsregeling, waarbij niet kan worden volstaan met het enkele oordeel dat zulks niet aannemelijk is geworden. 3.2 Althans had het Hof zowel feitelijk als rechtens, zonodig door het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, naar eventuele bestaan en inhoud van een dergelijke verboden mededingingsregeling een (nader) onderzoek moeten instellen, met name ook in verband met de vraag welke rechtsgevolgen toepassing van deze toets van gemeenschapsrecht zou (kunnen) hebben voor het beroep van Kirin Amgen jegens Boehringer op zijn rechten in Nederland en van de resultaten hiervan in zijn beslissing op controleerbare wijze rekenschap moeten afleggen. 4.1 Naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt het enkele bestaan en uitoefening van een recht van intellectuele eigendom geen misbruik van een machtspostitie in de zin van artikel 86 Verdrag. Dit kan anders worden, indien de wijze van uitoefening van een dergelijk recht "gezien de omstandigheden van het geval" een onderneming tot gedragingen brengt die misbruik opleveren. Onbegrijpelijk, althans niet relevant, is derhalve het oordeel van het Hof in r.o. 14 (mede gelezen in verband met r.o. 13 en bovenvermelde klachten) dat het "vragen van een inbreukverbod" niet kan worden bestempeld als het maken van misbruik van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk onderdeel daarvan, aangezien het door Boehringer gestelde misbruik geen betrekking heeft op het vragen door Kirin Amgen van een inbreukverbod, maar op het beroep van Kirin Amgen in Nederland op haar rechten jegens produkten, welke door Boehringer in Duitsland door instemming van Kirin Amgen met de opschorting van de executie van het verkregen verbod mogen worden vervaardigd en verhandeld. 4.2 Althans had het Hof zowel feitelijk als rechtens, zonodig door het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, naar de gemeenschapsrechtelijk relevante vraag een (nader) onderzoek moeten instellen, met name ook in verband met de vraag of, en zo ja welke, rechtsgevolgen toepassing van deze toets van gemeenschapsrecht zou (kunnen) hebben voor het beroep van Kirin Amgen jegens Boehringer op zijn rechten in Nederland en van de resultaten hiervan in zijn beslissing op controleerbare wijze rekenschap moeten afleggen. 5.1 Rechtens onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is het oordeel van het Hof in r.o. 15 (mede gelezen in verband met r.o. 14 en bovenvermelde klachten) dat het "instemmen met de opschorting van de executie van een vonnis tot de behandeling in hoger beroep" niet als een dergelijke door artikel 85 Verdrag "verboden handeling" kan worden beschouwd. Artikel 85 Verdrag ziet op verboden mededingingsbeperkende overeenkomsten tussen ondernemingen, niet op eenzijdige handelingen (of gedragingen) van ondernemingen; evenwel, naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vallen dergelijke eenzijdige gedragingen van een onderneming

414


binnen de sfeer van de contractuele betrekkingen van deze onderneming en daarmee het verbod van artikel 85 Verdrag, indien de door deze onderneming (in casu Kirin Amgen als rechthebbende) gevoerde politiek (in casu volgens r.o. 15 het "instemmen met de opschorting van de executie van een vonnis tot de behandeling in hoger beroep") door deze contractanten (in casu volgens r.o. 15 "haar licentiehouder en sublicentiehouder") uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt aanvaard. Met het oordeel dat dit "instemmen" niet als "een dergelijke" door artikel 85 Verdrag "verboden handeling" kan worden beschouwd, heeft het Hof derhalve een naar gemeenschapsrecht onjuiste maatstaf aangelegd. 5.2 Althans had het Hof zowel feitelijk als rechtens, zonodig door het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, een (nader) onderzoek moeten instellen, met name naar de vraag of van een dergelijke uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding sprake is geweest en zo ja welke rechtsgevolgen zulks zou (kunnen) hebben voor het beroep van Kirin Amgen jegens Boehringer op zijn rechten in Nederland en van de resultaten hiervan in zijn beslissing op controleerbare wijze rekenschap moeten afleggen. 6. In r.o. 16 en de ook uitdrukkelijk beoogde en blijkende doorwerking ervan in de daarop volgende overwegingen is het Hof van een rechtens onjuist criterium uitgegaan voor de beoordeling van het door Boehringer gevoerde verweer terzake van de gronden voor vernietiging en/of herroeping van het octrooi van Kirin Amgen. Immers, zeker in kort geding, pleegt en behoort het criterium voor de afwijzing van een gevorderd inbreuk-verbod te zijn of de gronden van het verweer een meer dan verwaarloosbare kans op vernietiging en/of herroeping opleveren. Blijkens r.o. 16 (e.v.) heeft het Hof echter een te zwaar gewicht toegekend aan het feit dat de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau in eerste aanleg de tegen dit octrooi ingestelde opposities heeft verworpen, door op die grond van Boehringer te verlangen aannemelijk te maken "dat de Oppostieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of- wanneer het om nieuw materiaal gaat - heeft kunnen slaan dat te Verwachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven". Dat dit een zwaarder dan het rechtens gebruikelijke en geëigende criterium is, blijkt mede uit het vervolg van r.o. 16 omdat het Hof op voorhand ontoereikend oordeelt "een betoog dat erop neerkomt dat over de weerlegging van de argumenten of over de waardering van de feiten en omstandigheden door de Oppositieafdeling anders kan worden geoordeeld", 's Hofs hier bestreden uitgangspunt impliceert immers, zoals ook uit de toepassing ervan in o.a. r.o. 20 en 24 blijkt, dat Boehringer als verweerder het Hof ervan moest overtuigen dat de Oppositieafdeling in objectieve zin beslissende fouten heeft gemaakt of voor haar oordeel beslissend afwijkend materiaal niet correct heeft willen c.q. kunnen verdisconteren, en dat het aannemelijk maken van de geenszins verwaarloosbare kans dat bij de oppositie in appel tot een andere waardering van argumenten, feiten en omstandigheden en dus ook tot een gegrondbevinding van de oppositie zal worden gekomen, Boehringer op voorhand bij het Hof niet zou kunnen baten. Ook uit de andere overwegingen (o.a. r.o. 18 en 21) blijkt dat het Hof aan de door de Oppositieafdeling reeds beoordeelde en verworpen argumenten van Boehringer - zonder dat zij aantoont dat de Oppositieafdeling daarbij een "fout" heeft gemaakt - geen belang heeft toegekend. Aldus heeft het Hof echter miskend dat ook de aldus herhaalde - steeds gemotiveerde en gedocumenteerde - argumenten van Boehringer, indien daarvan een andere waardering in de appel-oppositie denkbaar is, kunnen gelden als een beroep op fouten met een meer dan verwaarloosbare kans op herstel in appel. 's Hofs voormelde uitgangspunt is bovendien in strijd met de schorsende werking die art. 106 EOV aan een zodanig hoger beroep toekent, op welke bepaling Boehringer zich bovendien zowel in prima als voor het Hof heeft beroepen. 7. Ook met toepassing van het hierboven sub 6 bestreden criterium is onbegrijpelijk waarom het Hof bij de behandeling van het verweer van onvoldoende openbaarmaking c.q. nawerkbaarheid, geen (kenbaar) gewicht heeft toegekend aan het I

18 december 1995

bij de Oppositieafdeling nog niet aangevoerde beroep op het in die zin nieuwe materiaal van de Amerikaanse Product Licence Application van Amgen, waaruit blijkt dat Kirin Amgen bij de Europese octrooiprocedure in dit verband wezenlijke informatie niet heeft gepubliceerd (Pleitnota in appel, pag. 57 m.b.t de "linker"). 8. Boehringer heeft steeds gesteld dat haar recombinante EPO verkregen is via de cDNA-methode. Dit is door Boehringer zowel in eerste als in tweede instantie uitgelegd en door Kirin Amgen nimmer bestreden. Het Hof heeft zulks in r.o. 29 miskend. Immers, het voor recombinant EPO coderende gen kan niet uit een cDNA-bank zijn geïsoleerd omdat een cDNAbank geen genen bevat maar cDNA. Zulks ontkracht 's Hofs beantwoording van de inbreukvraag omdat het octrooi in de beschrijving niet aangeeft hoe de cDNA-methode werkt. Zie o.a. paragraaf 8.7 van de pleitnota in appel. In de tweede volzin van r.o. 29 gaat het Hof er vanuit dat Kirin Amgen blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voor het gen dat voor rEPO codeert, onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het gen wordt verkregen. In die visie van het Hof kan echter van inbreuk geen sprake zijn omdat cDNAgeen gen is. 9. Bij zijn behandeling in r.o. 34 van het beroep van Boehringer op een te maken belangenafweging heeft het Hof uitsluitend in aanmerking genomen het belang van Kirin Amgen bij de handhaving van haar rechten middels een inbreukverbod en de financiële belangen van Boehringer bij het uitblijven van zo'n verbod. Aldus oordelend heeft het Hof echter miskend dat door Boehringer in beide instanties een uitdrukkelijk en gemotiveerd beroep is gedaan op het belang van (bijzondere groepen) patiënten bij het verkrijgbaar blijven van haar product Recormon (vgl. o.a. Pleitnota in prima § 2.10; 2.16; 9.5; MvA § 18 en appelpleitnota pag. 122). Het had daaraan niet zonder enige motivering voorbij mogen gaan. Enz. d) Conclusie van de Procureur-Generaal, Mr T. Koopmans, 3 maart 1995. 1. In deze zaak boezemt de omvang van de overlegde dossiers meer schrik in dan gerechtvaardigd wordt door de emst van de problemen die in dit stadium van het geding nog aan de orde zijn. In het aangevallen arrest heeft het hof, in kort geding, een door verweerster in casssatie, de Californische vennootschap Kirin Amgen, aanhangig gemaakte verbodsactie toegewezen ter zake van octrooiinbreuk door eiseressen tot cassatie, de Duitse onderneming Boehringer Mannheim en haar Nederlandse dochteronderneming. Slechts onderdeel 8 van het cassatiemiddel betwist rechtstreeks de door het hof vastgestelde inbreuk; de overige onderdelen beperken zich tot het in stelling brengen van verschillende soorten argumenten, o.a. van Europeesrechtelijke en procesrechtelijke aard, tegen de redenering die het hof daartoe heeft gevolgd. 2. Kirin Amgen is houdster van een Europees octrooi ter zake van een geneesmiddel dat de produktie van rode bloedlichaampjes in het menselijk lichaam bevordert. Dat is voor bepaalde patiënten, bv. nierpatiënten, van grote betekenis. Het geneesmiddel bestaat uit polypeptiden die door DNArecombinant-technologie worden verkregen en die dezelfde eigenschappen hebben als bepaalde natuurlijke - dwz. in het menselijk lichaam reeds aanwezige - eiwitstoffen, de zg. erythropoietine of EPO. Het middel wordt in Nederland onder de naam Eprex op de markt gebracht (in Duitsland heet het anders). Vöör de voorrangsdatum van het octrooi werd EPO wel uit menselijke urine geïsoleerd (uEPO, in tegenstelling tot recombinant verkregen rEPO). Zie voor de DNA-recombinanttechnologie: Grote WmJder Prins, dl. 7 (9e dr. 1991) p. 426427. Tegen de verlening van het octrooi hebben zes opposanten, waaronder Boehringer, bij het Europees Octrooibureau bezwaar gemaakt De Oppositie-afdeling van het Bureau heeft, na zich uitvoerig te hebben laten voorlichten, het octrooi in stand gelaten. Tegen die beslissing heeft Boehringer beroep ingesteld bij de Europese kamer van beroep die, voor zover uit de stukken blijkt, daarop nog niet heeft beslist Kirin Amgen

18 december 1995

Bijblad

heeft, na de voor haar gunstige beslissing van de Oppositieafdeling, inbreukacties aanhangig gemaakt in Duitsland, Zwitserland, België, Nederland, Frankrijk en Italië. 3. Boehringer brengt, als licentiehoudster van de Amerikaanse onderneming Genetics Institute (door Kirin Amgen gezien als belangrijkste concurrent) een geneesmiddel op de markt, o.a. in Duitland en Nederland, onder de naam Recormon, dat eveneens steunt op recombinante vervaardiging van EPO. Zij voert aan dat er verschillende methoden bestaan om door middel van deze techniek tot de vervaardiging van EPO te komen, en dat de door haar (of haar licentiegeefster) gebezigde methode niet dezelfde is als die van Kirin Amgen. Dit verweer is door Boehringer voor het hof gebracht in de vorm van twee, niet geheel met elkaarrijmende,stellingen. Zij betoogde in de eerste plaats dat het octrooi van Kirin Amgen niet aan de nieuwheidseis voldoet omdat rEPO in niets te onderscheiden zou zijn van het eerder reeds bekende EPO dat uit urine werd geïsoleerd. Hierop antwoordt het hof (r.o. 24) dat het, met de Oppositie-afdeling, niet aannemlijk acht dat geen verschillen zouden bestaan tussen rEPO en uEPO. De tweede stelling van Boehringer was dat het in Recormon aanwezige rEPO niet verschilt van uEPO, terwijl het octrooi juist aan Kirin Amgen is verleend voor de bereiding van rEPO dat wèl verschilt van uEPO. Het hof verwerpt deze stelling (r.o. 28) omdat het oordeelt dat, zelfs al zou het in Recormon aanwezige rEPO niet verschillen van uEPO, het octrooi in elk geval toepasselijk is op geneesmiddelen met EPO verkregen door gebruikmaking van DNA-recombinant-technologie. 4. De onderdelen 1-5 van het cassatiemiddel verwijten het hof regels van Europees gemeenschaprecht te hebben miskend. Deze onderdelen steunen vrijwel over de hele linie op de - niet direct voor de hand liggende - gedachte dat Kirin Amgen "toestemming" zou hebben verleend aan Boehringer om Recormon op de markt te brengen. Deze gedachte moet gezien worden tegen de volgende achtergrond. Het Hof van Justitie EG heeft, bij de afgrenzing van de vrijheid van goederenverkeer binnen de Gemeenschap tegenover de territoriaal bepaalde bescherming van rechten van intellectuele eigendom, van de aanvang af op het standpunt gestaan dat de uitputtingsregel (als b.v. neergelegd in art 30 lid 4 Rijksoctrooiwet) niet per lidstaat maar voor de gehele Gemeenschap moet worden toegepast. Dat heeft tot gevolg dat de octrooihouder zich niet op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen invoer of verhandeling van produkten die door hemzelf in een andere lidstaat in het verkeer zijn gebracht. Met het geval dat hijzelf produkten elders in het verkeer brengt wordt gelijkgesteld het geval dat de produkten "met zijn toestemming" op de markt worden gebracht, bv. door een licentiehouder. In het onderhavige geval heeft Kirin Amgen, althans haar licentiehouder, van een Duits Landgericht een verbod aan Boehringer verkregen om, in strijd met het octrooi van Kirin Amgen, Recormon in de handel te brengen. Toen Boehringer tegen dit vonnis in hoger beroep ging heeft Kirin Amgen ingestemd met opschorting van de executie (het vonnis was uitvoerbaar bij voorraad) tot de behandeling van de zaak in hoger beroep. In die "instemming" zou nu de "toestemming" (in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie) gelegen zijn. 5. Deze ingenieuze constructie houdt geen steek. De eerste reden is de volgende. Hoewel de cassatierechter tot taak heeft de regel te handhaven dat de octrooihouder zijn uitsluitend recht niet kan inroepen tegen de verhandeling van produkten die met zijn toestemming in een andere lidstaat in het verkeer zijn gebracht, is de vraag of een zodanige toestemming gegeven is, c.q. uit de omstandigheden van het geval kan worden afgeleid, een feitelijke vraag. I.c. heeft het hof zulk een toestemming niet aanwezig geacht, er daarbij op wijzend dat Kirin Amgen ook buiten Duitsland haar octrooi tracht te handhaven door het nemen van rechtsmaatregelen en dat zij vonnissen tegen twee andere ondernemingen in Duitsland heeft verkregen die zij wèl ten uitvoer heeft gelegd; in de zaakBoehringer zou dat niet zijn geschied wegens problemen verband houdend met de Duitse hereniging (r.o. 14). Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

iele Eigendom, nr 12

415

In de tweede plaats wijs ik erop dat in de jurisprudentie van het Hof van Justitie niet de flauwste aanwijzing te vinden is voor een oprekken van het begrip toestemming in de door Boehringer voorgestane zin. Integendeel, in zaak 35/87, Thetford, Jur. 1988 p. 3585 (NJ 1990 no. 321), waar gesteld was dat de octrooihouder zich niet op zijn uitsluitend recht kon beroepen omdat zijn nationale wetgeving (de Britse) slechts een "relatieve nieuwheidseis" hanteerde, liet het Hof merken daarin geen probleem van gemeenschapsrecht te kunnen ontwaren. Het hof bracht daarbij in herinnering dat aan de octrooihouder het recht toekomt om zich te verzetten tegen invoer en verhandeling van produkten uit andere lidstaten die onder dwanglicentie zijn vervaardigd, en het voegde daaraan toe: "A fortiori dient dit te gelden in een geval als het onderhavige, waarin de octrooihouder geen licentie heeft verleend voor het land waar de produkten worden vervaardigd" (r.o. 24). Toestemming en licentie liggen in die denkwijze kennelijk dicht bij elkaar. Dat blijkt ook uit een recent arrest van het Hof van Justitie op het terrein van het merkenrecht: zaak C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik en Danziger, Jur. 1994 p. 1-2789 [BJ£. 1995, nr. 39, blz. 142. Red.]. Het Hof brengt daarin in herinnering dat het "zogeheten uitputtingsbeginsel" ook effect sorteert als de merkgerechtigden in de importstaat en in de exportstaat verschillende personen zijn die economisch met elkaar zijn verbonden. Het arrest vervolgt dan (r.o. 34): "Verscheidene situaties zijn denkbaar: de produkten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordiger." De relatie tussen Kirin Amgen en Boehringer staat toch wel erg ver af van de hier onder het oog geziene situaties. 6. Onderdeel 1 en de subonderdelen 2.2 en 2.3 stuiten hierop af. Ik wijs er nog op dat in de schriftelijke toelichting steun voor het oprekken van het toestemmingsbegrip wordt gezocht in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, maar dat dit geschiedt door het buiten verband citeren van zinsneden uit arresten. Zo hield de met nadruk geciteerde overweging dat de ondernemer vrij kan beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt, maar dan ook de consequenties van zijn keuze moet aanvaarden voor het vrij verkeer van goederen, verband met een situatie waarin de octrooihouder een door het octrooi beschermd geneesmiddel zelf op de markt had gebracht in Italië, waar destijds geen octrooi op geneesmiddelen kon worden verleend. Zie zaak 187/80, Merck, Jur. 1981 p. 2063 (NJ 1982 no. 488) [BJ.E. 1982, nr7, blz. 169 Red.]. De subonderdelen 2.1 en 2.4 formuleren nog een communautaire "gestrengheidsregel", die ik voor het eerst in dit cassatiemiddel heb aangetroffen. Deze "regel" gaat terug op een overweging in een al wat ouder arrest van het Hof van Justitie, zaak 119/75, Terrapin Overseas, Jur. 1976 p. 1039 (NJ 1977 no. 159) [BJ.E. 1976, nr 12, blz. 335, Red]. In die overweging was de vraag aan de orde of de handhaving van het uitsluitend recht, in principe geoorloofd krachtens art. 36, eerste zin, EG-Verdrag, niet een "willekeurige discriminatie" opleverde in de zin van art. 36, tweede zin, van het Verdrag. Het Hof oordeelde dat de nationale rechter daartoe moet onderzoeken of de octrooihouder zijn recht tegenover alle inbreukmakers, ongeacht hun nationaliteit, wel met dezelfde gestrengheid handhaaft. In het onderhavige geval constateert het gerechtshof (r.o. 14) dat andere inbreukmakers dan Boehringer eveneens door Kirin Amgen worden aangepakt, en dat het tegen Boehringer gevraagde inbreukverbod daarom niet kanworden aangemerkt als een middel tot willekeurige discriminatie. Daarmee geeft het Hof een voldoende motivering voor zijn oordeel dat de uitzonderingsregel van art 36, tweede zin, EG-Verdrag niet van toepassing is. Het daar eveneens genoemde geval van "verkapte beperking van de handel" tussen de lidstaten ziet niet op uitoefening van absolute rechten, maar op protectionistische overheidsmaatregelen die in de vorm gegoten worden van door art 36, eerste zin, toegelaten beperkingen op het goederenverkeer, bv. van maatregelen ter handhaving van de gezondheid van mens of dien zie zaak 40/82, Commissie c. Verenigd Koninkrijk ("Newcastle disease"), Jur. 1982 p. 2793.

416


De onderdelen 1 en 2 falen daarom in hun geheel. 7. Over de onderdelen 3-5 meen ik kort te kunnen zijn. Zij voeren strijd aan met de artikelen 85 en 86 EG-Verdrag. Ten aanzien van art. 85 oordeelt het gerechtshof dat het voorlopig niet-tenuitvoerleggen van één tegen een inbreukmaker verkregen vonnis geen concurrentievijandig handelen is in de zin van deze bepaling; dat oordeel is juist. Ik voeg toe dat het simpele bestaan van een octrooilicentie nog niet wijst op concurrentiebeperkende afspraken; zie zaak 258/78, Nungesser, Jur. 1982 p. 2065 (NJ 1984 no. 606; en met noot D.W.F. Verkade in SEW 1983 p. 679) [B.I.E. 1984, nr 1, blz. 2S,Red.]; voorts Van Gerven-Maresceau-Stuyk, Kartelrecht II (Zwolle 1986), no. 216; zie ook no. 204-211 en 215; Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht dl. II (8e dr. 1989) no. 468-477. Over de inhoud van de overeenkomsten tussen Kirin Amgen en haar licentiehouders is door Boehnnger niets gesteld, evenmin trouwens als over het optreden van Kirin Amgen en haar licentiehouders op de geneesmiddelenmarkt (behalve dan weer het voorlopig niet tenuitvoerleggen van dat ene vonnis). Ten aanzien van art. 86 stelt het middel, mede blijkens de schriftelijke toelichting, uitsluitend de vraag aan de orde of "misbruik" is gemaakt van een machtspositie. Wil art. 86 toepasselijk zijn, dan moet echter eerst vaststaan dat de betrokken onderneming een "machtspositie" inneemt op de gemeenschappelijke markt. Volgens de jurisprudentie neemt de houder van een uitsluitend recht niet reeds zulk een machtspositie in "uit hoofde van het feit dat hij zijn uitsluitend recht tot verbreiding van de beschermde voortbrengselen uitoefent": zaak. 78/70, Deutsche Grammophon, Jur. 1971 p. 487 [B.I.E. 1971, nr 68, blz. 240, Red.]. Meer is door Boehringer echter niet gesteld. Gegevens over marktaandelen zijn bv. niet naar voren gebracht. Het middel betoogt ook nog dat het Hof verplicht was om - ambsthalve, begrijp ik - een onderzoek in te stellen naar eventuele schendingen van de mededingingsregels van het Verdrag, zo nodig met behulp van de EG-Commissie, die over de vereiste onderzoeksbevoegdheden beschikt. Dit betoog berust op een onjuiste gedachtengang. De burgerlijke rechter kan slechts tot onderzoek overgaan, binnen het daartoe geschapen wettelijke raam, wanneer voor onderzoek vatbare feiten door een van beide partijen zijn gesteld, niet wanneer met niet verder uitgewerkte kwalificaties wordt volstaan. Zie art. 176 lid 1 Rv. Het had Boehringer vrijgestaan een klacht bij de EGCommissie in te dienen ter zake van kartelinbreuken of misbruik van machtspositie door Kirin Amgen; zie Van GervenMaresceau-Stuyk, a.w. no. 368-369. Uit de stukken blijkt niet dat dit is geschied. Ook de onderdelen 3-5 falen derhalve. 8. Het middel poogt nog de uitspraak te verkrijgen dat de zaak het gerechtshof aanleiding had dienen te geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (subonderd. 3.2, 4.2, 5.2). Het blijft echter in gebreke aan te geven welke vraag over de uitlegging van het Verdrag dan wel gesteld had moeten worden. Feitelijke waarderingen behoren, in de werkverdeling waar art. 177 EG-verdrag op steunt, tot het terrein van de nationale rechter. Het stond het gerechtshof overigens vrij om al dan niet prejudiciële vragen te stellen. Dat geldt ook voor de cassatierechter, nu de verplichte verwijzing ingevolge art. 177, al. 3, EG-verdrag niet van toepassing is in kort geding: gevoegde zaken 35-36/82, Morson en Jhanjan, Jur. 1982 p. 3723 (NJ 1983 no. 350). Zoals uit het voorgaande volgt bestaat in het onderhavige geval niet de minste reden voor verwijzing. De Europeesrechtelijke argumentatie van het middel is, om het in één van de andere talen van de Gemeenschap te zeggen, "too clever by half". 9. Onderdeel 6 verzet zich tegen de beoordelingsmarge die het gerechtshof zichzelf toekent. Het gerechtshof leidt nl. (in r.o. 16) uit de omstandigheid dat het octrooi door de Oppositieafdeling in stand is gelaten, af dat een inbreukverbod "alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositie-afdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen

18 december 1995

acht heeft geslagen of - wanneer het om nieuw materiaal gaat - heeft kunnen slaan, dat te verwachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven". Deze overweging is met name van belang omdat Boehringer zich in deze procedure - op een enkele, door het hof uitdrukkelijk besproken, uitzondering na (zie r.o. 21) - beroepen heeft op hetzelfde materiaal dat door de Oppositie-afdeling reeds in haar beschouwingen was betrokken. Het onderdeel voert aan dat het hof aldus een onjuiste maatstaf toepast. 10. De door het hof gehanteerde maatstaf is in overeenstemming met de jurisprudentie. Indien ter afwering van een inbreukvordering in kort geding een beroep wordt gedaan op nietigheid van het octrooi, zal de kort-gedingrechter hebben na te gaan of "een serieuze, niet te verwaarlozen, kans op nietigverklaring bestaat, terwijl bij de in kort geding nodige belangenafweging voorts andere omstandigheden een rol kunnen spelen, zoals het stadium waarin een eventueel aanhangige bodemprocedure verkeert, de resterende looptijd van het octrooi, de marktsituatie, de financiële positie van partijen". Aldus Hof Den Haag 5 apr. 1990 BIE 1990 no. 100; zie ook JJ. Brinkhof BIE 1991 p. 172. Zie voorts Hof Den Haag 11 apr. 1991 BIE 1993 no. 28 (onder d)\ Pres. Den Haag 28 aug. 1990 BIE 1992 no. 78; Pres. Den Haag 15 mei 1991 BIE 1992 no. 53. Nu de kort-gedingrechter zich zal hebben te richten naar de waarschijnlijke uitslag van de bodemprocedure, is voor een volledig nieuw en zelfstandig onderzoek geen plaats. Zie ook, in vreemdelingenzaken, HR 8 mei 1992 NJ 1992 no. 708; concl. mr Mok bij HR 2 apr. 1993 NJ 1993 no. 600. Dat het hof, in verband met een nietigheidsverweer met betrekking tot Europese octrooien, voorlopig als bodemprocedure beschouwt de oppositie- en beroepsprocedure voor de daartoe speciaal geschapen Europese organen, lijkt mij juist. Nu de oppositieprocedure voor de octrooihouder gunstig verlopen is, en hij pas daarna tot inbreukacties is overgegaan, mag hij inderdaad op de geldigheid van zijn octrooi vertrouwen zolang voor de kortgedingrechter niet geheel nieuwe feiten of omstandigheden worden aangevoerd of duidelijke fouten van de Oppositieafdeling aannemelijk worden gemaakt. Daarbij valt te bedenken dat als regel de vereiste deskundigheid bij de Oppositieafdeling eerder te verwachten is dan bij de kort-gedingrechter. Dat, zoals het middel aanvoert, art. 106 Europees Octrooi Verdrag schorsende werking toekent aan het beroep is m.i. niet van belang voor beoordeling van het nietigheidsverweer. Zie nog voor de samenhang tussen kort geding en bodemprocedure in het algemeen: W. Schenk, Het kort geding (4e dr. 1984) p. 107; R.C. Gisolf, Kort geding en rechter (Zwolle 1993) no. 3.2.2. Het gerechtshof heeft daarom een juiste maatstaf toegepast, zodat onderdeel 6 van het middel faalt. 11. Onderdeel 7 betreft nieuw materiaal dat door de Oppositie-afdeling buiten beschouwing zou zijn gelaten. Volgens de vaststellingen van het hof (r.o. 21) gaat het om een "erweitertes Rechtsgutachten" van twee deskundigen dat te laat was ingediend en bovendien door de Oppositie-afdeling werd beschouwd als "not... essential to the decision". Het hof stelt verder vast dat Boehringer zelf heeft erkend dat het advies geen nieuwe feiten introduceert. De beslissing van het hof om het advies verder terzijde te laten is daarmee voldoende gemotiveerd. Het onderdeel verwijst evenwel ook naar Kirin Amgen's "product license application", genoemd tijdens het pleidooi in appel (pleitnota mr Hendrick p. 57). Bij die gelegenheid is echter niet gesteld dat het om nieuw materiaal zou gaan. Het middel schijnt te willen betogen dat het materiaal in zo verre nieuw is dat er nieuwe gegevens uit zouden blijken met betrekking tot het verweer van onvoldoende openbaarmaking van de vinding, in verband met de zg. nawerkbaarheid van het bereidingsprocédé. Dit probleem, blijkens de stukken door tal van stellingen en documenten aan de orde gesteld, is door de Oppositie-afdeling echter uitvoerig onderzocht, op een wijze die het hof de overtuiging heeft gegeven dat daarbij geen fouten zijn gemaakt (zie r.o. 18-20).

18 december 1995


Ook onderdeel 7 faalt daarom. 12. Onderdeel 8 bestrijdt r.o. 29. Die overweging betreft de stelling van Boehringer dat zij, met toepassing van DNArecombinant technologie, een andere methode voor het isoleren van EPO zou bezigen dan Kirin Amgen. Het hof brengt het hier aan de orde zijnde verweer van Boehringer als volgt onder woorden dat het rEPO door Boehringer verkregen zou zijn "door expressie van het voor rEPO coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een een cDNA-bank" (cDNA staat voor: complementair DNA, waar DNA-cloons van worden afgeleid). Dat verweer doet, aldus het hof, niet ter zake nu Kirin Amgen blijkens conclusie 1 van het octrooi rechten heeft verkregen voor het gen, onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen. Het onderdeel betoogt dat dit niet klopt; het voor recombinant EPO coderende gen kan nl. niet uit een cDNA-bank zijn geïsoleerd omdat een cDNA-bank in het geheel geen genen bevat. 13. Deze kritiek is op zichzelf gerechtvaardigd: het hof drukt zich, biologisch gezien, niet goed uit. De raadslieden van partijen hadden uitgelegd dat het gen ook de niet-coderende onderdelen van de DNA-sequenties bevat, de zg. introns, terwijl het cDNA geen introns inhoudt. Zie pleitnota mr Huydecoper in appel, p. 23; pleitnota mr Hendrick in appel, p. 11 en p. 15. Dat neemt echter niet weg dat het oordeel van het hof met betrekking tot de irrelevantie van Boehringer's verweer juist is. Blijkens zijn verwijzing naar conclusie 1 van het octrooi staat het hof op het standpunt dat het DNA dat voor de produktie van Recormon wordt gebruikt onder de conclusies van het octrooi valt, al worden de niet-coderende sequenties bij de bereiding weggelaten. Dat het hof die gedachtengang volgt, blijkt ook uit de overweging (in r.o. 28) dat het vervaardigen en in het verkeer brengen van Recormon met daarin EPO verkregen toepassing van DNA-recombinant-technologie, inbreuk maakt op het uitsluitend recht van Kirin Amgen. In die gedachtengang staat het hof overigens niet alleen: hij wordt bv. ook gevolgd in het vonnis van het Landgericht Düsseldorf van 26 mei 1992, gewezen tussen Kirin Amgen's Duitse licentiehouder en Boehringer (prod. 5 Kirin Amgen in eerste aanleg); zie r.o. H-l-d (p. 39). Ook onderdeel 8 kan daarom niet tot cassatie leiden, omdat de terecht gewraakte onjuistheid van 's Hofs terminologie niet de geldigheid aantast van de door het hof gevolgde redenering. 14. Onderdeel 9 betwist de overwegingen van het hof onder het hoofd "belangenafweging" (r.o. 33-34). Een afweging van belangen zou er volgens Boehringer toe moeten leiden, aldus het hof, dat de vorderingen van Kirin Amgen afgewezen worden. Het hof oordeelt evenwel dat Kirin Amgen als octrooihouder belang heeft bij handhaving van haar uitsluitend recht door middel van een inbreukverbod. "De financiële belangen die Boehringer heeft bij het uitblijven van een inbreukverbod", zo vervolgt het hof, wegen minder zwaar dan het belang van Kirin Amgen bij handhaving van haar octrooi. Het middel verwijt het hof de belangen van Boehringer beperkt te hebben tot financiële belangen, met verwaarlozing van het belang van bepaalde groepen patiënten bij het verkrijgbaar blijven van Recormon. Ook deze klacht gaat niet op. In de eerste plaats niet, omdat de belangenafweging in kort geding ter beoordeling staat van de feitenrechter. In de tweede plaats niet, omdat het gestelde patiëntenbelang neerkomt op een beroep op de volksgezondheid. Het belang van de volksgezondheid kan de wetgever aanleiding geven bijzondere regels te stellen omtrent octrooien op geneesmiddelen, bv. door de mogelijkheid van dwanglicenties te openen indien een vinding ten nadele van de volksgezondheid niet wordt geëxploiteerd; verg. ook art 34, lid 1-2, RijksoctrooiweL Dat belang kan niet beschermd worden door octrooiinbreuk. 15. Ik concludeer tot verwerping van het beroep.

417

e) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Kirin Amgen is houdster van het Europese octrooi 0.148.605 (hiema: het octrooi), dat haar is verleend voor "Production of erythropoietin". De verlening van het octrooi is op 25 juli 1990 gepubliceerd. Het octrooi is onder andere verleend voor Nederland. De aanvrage is ingediend op 12 december 1984. Kirin Amgen heeft een beroep op prioriteit gedaan; de prioriteitsstukken dateren van 13 december 1983,21 februari 1984, 28 september 1984 en 30 november 1984. (ii) De in het geding gebrachte Nederlandse vertaling van het octrooischrift vermeldt aan het begin van de beschrijving van de geoctrooieerde uitvinding onder het hoofd "Achtergrond" dat de uitvinding in het algemeeen betrekking heeft op "de manipulatie van genetische materialen, en meer in het bijzonder op recombinantprocedures die de produktie mogelijk maken van polypeptiden die de primaire structuurconformatie geheel of gedeeltelijk bezitten". De conclusies van het octrooi betreffen, globaal samengevat: - DNA reeksen die coderen voor erythropoietine (hierna: EPO), daaronder begrepen menselijk EPO (hierna: hEPOX - plasmiden of vectoren waarin dergelijke DNA reeksen zijn opgenomen; - gastheercellen die met DNA sequenties of plasmiden of vectoren als hiervoor aangeduid zijn getransformeerd of getransfecteerd, en waarin EPO tot expressie komt; - polypeptiden, gekenmerkt doordat zij door prokaryotische of eukaryotische expressie van een exogene DNA reeks als eerder aangeduid zijn geproduceerd; - werkwijzen voor de bereiding van EPO met toepassing van DNA reeksen, plasmiden en vectoren en gastheercellijnen als vorenbedoeld; - farmaceutische samenstellingen waarin polypeptiden als vorenbedoeld zijn opgenomen, en in het bjzonder EPO, op de hiervoor aangeduide wijze vervaardigd, hierna aangeduid als rEPO. (iü) De conclusies 1, 2, 29 en 32 van het octrooi luiden ia de Nederlandse vertaling als volgt: "1. DNA reeks voor gebruik bij het waarborgen van expressie in een prokaryotische of eukaryotische gastheercel van een polypeptideprodukt dat tenminste een gedeelte bezit van de primaire structuurconformatie van die van eythropoietine om het bezit mogelijk te maken van de biologische eigenschap om beenmergcellen de produktie van recticulocyten en rode bloedcellen te laten verhogen en de hemoglobinesynthese of ijzeropname te verhogen, welke DNA reeks wordt gekozen uit de groep, bestaande uit: (a) de in de tabellen V en VI uiteengezette DNA reeksen of hun complementaire strengen; (b) DNA reeksen die onder stringente omstandigheden hybridiseren tot de proteïne coderende gebieden van de DNA reeksen die in (a) zijn omschreven of fragmenten daarvan; en (c) DNA reeksen die, wanneer er geen degeneratie van de genetische code zou plaatsvinden, zouden hybridiseren tot de in (a) en (b) bepaalde DNA reeksen." "2. DNA reeks volgens conclusie 1 die menselijk erythropoietine codeert". "29. Werkwijze ter bereiding van een polypeptide dat tenminste een gedeelte van de primaire structuurconformatie van een erythropoietine bezit om het bezit mogelijk te maken van de biologische eigenschap ont beenmergcellen de produktie van recticulocyten en rode bloedcellen te laten verhogen en de hemoglobinesynthese of ijzeropname te verhogen welke werkwijze wordt gekenmerkt door het kweken onder geschikte voedingsomstandigheden van een prokaryotische of eukaryotische gastheercel die is getransformeerd of getransfecteerd met een DNA reeks volgens elk der conclusies 1, 2, 3, 6,7 en 8 op een wijze die het mogelijk maakt dat de gastheercel dit polypeptide tot expressie kan brengen, en eventueel het gewenste polypeptidepro-

418


dukt van de expressie van de DNA reeks te isoleren." "32. Farmaceutische samenstelling omvattende een polypeptide dat is geproduceerd volgens de werkwijze van conclusie 29, 30 of 31 en een farmaceutisch aanvaardbaar verdunningsmiddel, toevoegsel of drager." (iv) Tegen de verlening van het octrooi is door zes opposanten, waaronder Boehringer GmbH, oppositie ingesteld. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft in haar beslissing van 25 november 1992, in schriftelijke vorm uitgegegeven op 20 januari 1993, de opposities afgewezen. Boehringer GmbH heeft tegen deze afwijzende beslissing hoger beroep ingesteld. (v) Boehringer GmbH produceert een farmaceutisch preparaat dat als werkzaam bestanddeel hEPO bevat, verkregen door toepassing van recombinant DNA technieken. Het produkt wordt onder de naam Recormon op de markt gebracht. Boehringer GmbH levert het produkt aan Boehringer BV, die het in Nederland verkoopt. (vi) Bij vonnis van 26 mei 1992 heeft het Landgericht Düsseldorf op vordering van Ortho Pharmaceutical Corporation (licentiehoudster van Kirin Amgen) aan Boehringer GmbH verboden inbreuk op het octrooi te maken door, kort gezegd, in Duitsland het farmaceutisch preparaat Recormon te produceren en/of in het verkeer te brengen. Het Landgericht heeft zijn beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard. (vii) Boehringer GmbH is van dit vonnis in hoger beroep gegaan bij het Oberlandesgericht Düsseldorf. Ortho Parmaceutical Corporation heeft aanvankelijk de executie van het vonnis aangehouden tot 31 december 1992, maar heeft blijkens een beschikking van het Oberlandesgericht van 4 november 1992 vervolgens ingestemd met een opschorting van de executie tot de mondelinge behandeling van het hoger beroep, welke nadien werd vastgesteld op 21 april 1994. (viii) Kirin Amgen heeft ook in Zwitserland, Italië, België en Frankrijk rechtsmaatregelen genomen ter handhaving van het octrooi. 3.2 Kirin Amgen stelt zich op het standpunt dat Boehringer door het in Nederland in het verkeer brengen van Recormon inbreuk maakt op het octrooi, voor zover dit op Nederland betrekking heeft, en vordert in dit bij dagvaarding van 23 maart 1993 begonnen kort geding een verbod van inbreukmakende handelingen. Boehringer heeft tegen de vordering een aantal verweren gevoerd. Het Hof heeft deze verweren ongegrond bevonden en de vordering toegewezen. Hiertegen richt zich het middel. 33.1 Onder het hoofd "Europeesrechtelijke bezwaren" heeft het Hof in rov. 13-15 van zijn arrest de door Boehringer op regels van Europees Gemeenschapsrecht gebaseerde verweren verworpen. De in die overwegingen vervatte oordelen van het Hof worden bestreden door de onderdelen 1 tot en met 5 van het middel. Deze onderdelen nemen tot uitgangspunt dat Kirin Amgen, door in te stemmen met de opschorting van de executie van voormeld door het Landgericht Düsseldorf opgelegd verbod, toestemming heeft gegeven voor het in Duitsland in het verkeer brengen van Recormon. Deze toestemming zou meebrengen dat regels van Europees gemeenschapsrecht, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, eraan in de weg staan dat Kirin Amgen zich op grond van haar octrooirecht verzet tegen het in Nederland op de markt brengen van Recormon. Dat uitgangspunt is door het Hof verworpen. Naar 's Hofs oordeel (rov. 14, voorlaatste alinea) staat instemming met opschorting vna de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt. Dit oordeel wordt bestreden door onderdeel 1 van het middel. Het onderdeel faalt. Het bestreden oordeel geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent hetgeen in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende de verhouding tussen enerzijds art. 30, anderzijds art. 36 van het EG-Verdrag, wordt bedoeld met "toestemming" van de octrooihouder voor het in een Lid-Staat in het verkeer brengen van door diens octrooirecht beschermde produkten. Voor het overige kan dat oordeel in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst aangezien het berust op een aan het Hof als feitenrechter voorbehouden waardering van de feiten.

18 december 1995

3.3.2 Uit het vorenoverwogene volgt dat ook subonderdeel 2.1, voor zover dit ervan uitgaat dat sprake is van "toestemming" in voormelde zin, alsook de subonderdelen 2.2. en 2.3 niet tot cassatie kunnen leiden. Subonderdeel 2.1 betoogt voor het overige dat het Hof heeft miskend dat de nationale rechter bij de beoordeling van de vraag of de uitoefening van rechten van industriële eigendom een "middel tot willekeurige discriminatie" of een "verkapte beperking van de handel tussen Lidstaten" kan vormen, moet vaststellen of de rechthebbende die rechten "met dezelfde gestrengheid handhaaft" tegenover een ieder die inbreuk maakt, ongeacht diens nationaliteit. Subonderdeel 2.4 betoogt nader dat het Hof aan de instemming van Kirin Amgen met opschorting van de executie van het door het Landgericht Düsseldorf opgelegde verbod de gevolgtrekking had moeten verbinden dat Kirin Amgen haar octrooirecht niet met dezelfde "gestrengheid" handhaaft tegenover een ieder; handhaven, aldus dit betoog, betreft niet alleen het aanhangig maken van de nodige rechtsvorderingen, maar ook het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van een verkregen titel. Deze betogen falen omdat de hier van belang zijnde arresten van het Hof van Jusitie, bezien in hun onderling verband, niet de conclusie wettigen dat art. 36 EG-Verdrag naar het oordeel van het Hof van Justitie het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts dat zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover "een ieder" met dezelfde "gestrengheid" handhaaft. In het midden kan blijven of het in een inbreukprocedure voorlopig - hangende hoger beroep bewilligen in opschorting van de executie van een in eerste aanleg verkregen en bij voorraad uitvoerbaar verbod, zou moeten worden gezien als een niet of minder "gestreng handhaven" van het octrooi. 3.3.3 Uit het voorgaande volgt dat onderdeel 3 faalt voor zover het voortbouwt op de voorgaande onderdelen. Voorts klaagt het onderdeel onder 3.1 dat het Hof ten onrechte heeft nagelaten te onderzoeken of de wijze waarop Kirin Amgen haar octrooirecht uitoefent, het voorwerp, het middel of het gevolg is van een krachtens art. 85 EG-Verdrag verboden mededingingsregeling. Onderdeel 5 bevat onder 5.1 een soortgelijke klacht. Deze klachten missen doel. Het Hof heeft geoordeeld (rov. 15) "dat overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarbij Kirin Amgen, haar licentiehouder en sublicentiehouder-distributeur betrokken zijn en die de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, niet aannemelijk zijn geworden". Het Hof heeft dit oordeel hierop gebaseerd dat Kirin Amgen - al dan niet door middel van haar licentiehouder of sublicentiehouder-distributeur in alle Lid-Staten waar zij met inbreuken op haar octrooi wordt geconfronteerd, rechtsmaatregelen treft. Nu Boehringer blijkens de gedingstukken niets heeft gesteld over de inhoud van de overeenkomsten tussen Kirin Amgen en haar licentiehouders, noch ook over het optreden van Kirin Amgen en haar licentiehouders op de geneesmiddelenmarkt, was het Hof niet gehouden tot een nader onderzoek omtrent het beweerde bestaan van een door art. 85 verboden mededingingsregeling. Met juistheid heeft het Hof in dit verband geoordeeld dat het instemmen met de opschorting van de executie van een vonnis tot de behandeling in hoger beroep niet als een dergelijke regeling kan worden beschouwd. 3.3.4 Onderdeel 4 heeft betrekking op art. 86 EG-Verdrag en is gericht tegen 's Hofs oordeel (rov. 14, slot) dat het vragen van een inbreukverbod niet kan worden bestempeld als het maken van misbruik van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan. Subonderdeel 4.1 acht dit oordeel onbegrijpelijk omdat het door Boehringer gestelde misbruik "geen betrekking heeft op het vragen door Kirin Amgen van een inbreukverbod, maar op het beroep van Kirin Amgen in Nederland op haar rechten jegens produkten, welke door Boehringer in Duitsland door instemming van Kirin Amgen met de opschorting van de executie verkregen verbod mogen worden vervaardigd en verhandeld". De klacht faalt Ook indien het Hof de stelling van Boehringer had moeten opvatten overeenkomstig het voorgaande

18 december 1995


citaat uit subonderdeel 4.1, zou dit het Hof geen aanleiding hebben behoren te geven tot een nader onderzoek, nu hetgeen door Boehringer in de feitelijke instanties ter adstructie van haar beroep op art. 86 is gesteld, volstrekt onvoldoende is om daaruit te kunnen afleiden dat de handelwijze van Kirin Amgen misbruik van een machtspositie als bedoeld in art. 86 oplevert. Opmerking verdient nog dat, anders dan het subonderdeel klaarblijkelijk veronderstelt, uit het enkele instemmen met opschorting van executie niet volgt dat het vervaardigen en verhandelen van het produkt in strijd met het niet ten uitvoer gelegde verbod geoorloofd is. 3.3.5 De subonderdelen 3.2, 4.2 en 5.2 bevatten nog de klachten dat het Hof ten onrechte heeft nagelaten een nader onderzoek in te stellen, zo nodig door het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Het lag op de weg van Boehringer, de feiten en omstandigheden te stellen die zouden kunnen leiden tot de conclusie dat Kirin Amgen handelt in strijd met art. 85 of art. 86. Het Hof was ook niet verplicht op de voet van art. 177 EG-Verdrag prejudiciële vragen te stellen, nog daargelaten dat het middel niet aangeeft welke vragen van uitleg beantwoording zouden behoeven. 3.4 Onderdeel 6 richt rechtsklachten tegen rov. 16 van het bestreden arrest, waarin het Hof uit de omstandigheid dat het octrooi door de Oppositieafdeling in stand is gelaten, afleidt dat een inbreukverbod "alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of - wanneer het om nieuw materiaal gaat - heeft kunnen slaan dat te verwachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, hét octrooi niet in stand was gebleven". De klachten zijn tevergeefs voorgedragen. Nog daargelaten dat zij uitgaan van een te strakke regel die dan ook in de rechtspraak niet is aanvaard, is de door het Hof gehanteerde maatstaf niet onjuist. In het algemeen geldt dat de in kort geding beslissende rechter zich heeft te richten naar de waarschijnlijke uitkomst van de bodemprocedure. Het Hof heef kennelijk naar aanleiding van het door Boehringer gevoerde nietigheidsverweer voorlopig met een bodemprocedure op één lijn gesteld de oppositie- en beroepsprocedure voor de door het Europees Octrooiverdrag in het leven geroepen organen; dit stond het Hof vrij. Daarvan uitgaande kon het Hof zonder miskenning van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen dan achterwege behoorde te blijven als - kort gezegd - aannemelijk zou worden gemaakt dat een gerede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden. Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat het Hof een andere maatstaf heeft aangelegd, mist het feitelijke grondslag. Ook voor zover het onderdeel zich keert tegen 's Hofs rov. 18 en 21 miskent het dat het Hof, voormelde maatstaf toepassende, klaarblijkelijk en begrijpelijk heeft geoordeeld dat het enkele herhalen van reeds door de Oppositieafdeling beoordeelde en verworpen argumenten onvoldoende was, óók al was "denkbaar" dat deze argumenten in hoger beroep anders zouden worden gewaardeerd: het Hof heeft de enkele mogelijkheid van een andere beoordeling kennelijk en begrijpelijk onvoldoende geacht en ten minste aannemelijkheid daarvan verlangd. Tenslotte betoogt het onderdeel dat 's Hofs bestreden uitgangspunt in stijd is met de schorsende werking die krachtens art. 106 van het Europees Octrooiverdrag aan het beroep tegen de beslissing van de Oppositieafdeling toekomt Dit betoog is onjuist Dat die beslissing als zodanig schorsende werking heeft, betekent niet dat aan de daaraan ten grondslag liggende oordelen omtrent de aangevoerde nietigheidsgronden geen betekenis zou mogen worden toegekend in het kader van een kort geding. 3.5 Onderdeel 7 is gericht tegen 's Hofs rov. 18-21 betreffende het verweer van onvoldoende openbaarmaking, en klaagt dat niet begrijpelijk is waarom het Hof bij de behandeling van dit verweer geen (kenbaar) gewicht heeft toegekend aan het

419

nog niet bij de Oppositieafdeling maar wel bij het Hof door Boehringer blijkens haar pleitaantekeningen (blz. 57) gedane beroep op "het in die zin nieuwe materiaal van de Amerikaanse Licence Application van Amgen, waaruit blijkt dat Kirin Amgen bij de Europese octrooiprocedure in dit verband wezenlijke informatie niet heeft gepubliceerd". De klacht faalt reeds omdat uit die pleitaantekeningen niet blijkt dat Boehringer toen heeft gesteld dat het om nieuw materiaal ging. 3.6 Onderdeel 8 is gericht tegen 's Hofs rov. 29. Het Hof vermeldt hierin dat Boehringer de stelling heeft verdedigd dat het in Recormon aanwezige, door DNA recombinant technologie verkregen EPO (rEPO) "is verkregen door expressie van het voor rEPO coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een cDNA-bank". Het Hof oordeelt vervolgens dat dit niet ter zake doet "omdat Kirin Amgen blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voor het gen onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen". Het onderdeel betoogt dat het Hof aldus heeft miskend dat het voor rEPO coderende gen niet uit een cDNA (complementair DNA) bank kan zijn geïsoleerd, omdat een cDNA bank geen genen bevat maar cDNA. Dit betoog is op zichzelf juist. Zoals blijkens de gedingstukken (onder andere paragraaf 28 van de pleitnotities van Kirin Amgen in appel) tussen partijen vaststaat, bestaat het cDNA dat voor de produktie van Recormon wordt toegepast, alleen uit de coderende sequenties en ontbreken daarin de niet tot die sequenties behorende "introns", die wel deel van het gen uitmaken. De onjuistheid of ongebruïkelijkheid van de door het Hof gekozen terminologie kan evenwel niet tot cassatie leiden, omdat het Hof, zoals valt af te leiden uit zijn verwijzing naar conclusie 1 van het octrooi in de tweede zin van rov. 29, kennelijk van oordeel is dat het cDNA dat door Boehringer bij de bereiding van Recormon wordt gebezigd, onder die conclusie valt, ongeacht de wijze waarop het wordt verkregen. Daarvan uitgaande, kon het Hof zonder schending van enige rechtsregel oordelen dat de bedoelde stelling niet relevant is. De in de schriftelijke toelichting in cassatie door Boehringer onder 8.5 en 8.6 aangevoerde klachten zijn niet in onderdeel 8 van het middel vervat en moeten dus buiten beschouwing blijven. 3.7 Onderdeel 9 strekt ten betoge dat het Hof in rov. 34 (belangenafweging) in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten is door niet in te gaan op het door Boehringer in beide instanties gedane beroep op het belang van (bijzondere groepen) patiënten bij het verkrijgbaar blijven van Recormon. Het onderdeel faalt reeds omdat het beschermen van belangen van derden zoals patiënten niet behoort te geschieden door middel van het toelaten van octrooiinbreuk; het Hof heeft dit belang dan ook terecht niet in de belangenafweging betrokken. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Boehringer GmbH en Boehringer BV fn de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Kirin Amgen begroot op ƒ 5073) aan verschotten en ƒ 3.O00,- voor salaris. Enz.

420


Nr 104. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 24 januari 1995. (MS-Dos en Windows) MrA.G. Pos. Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 12 "Auteurswet 1912. De computerprogramma's MS-Dos en Windows, waarvan voldoende aannemelijk is dat zij een oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, kunnen worden aangemerkt als werken in de zin van art. 10 Aw. Door de verkoop van computers waarbij die programma's, zonder toestemming van Microsoft, reeds op de harde schijf waren geïnstalleerd, heeft T.M.C. inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Microsoft. Art 27a Aw. Naast een verbod en de gebruikelijke nevenver- en geboden (waaronder afgifte ter vernietiging van de bij T.M.C. aanwezige computerprogramma's. en/of handleidingen ex art. 28 Aw) veroordeelt de president in kort geding T.M.C. tot afdracht binnen dertig dagen van de winst die zij ten gevolge van de door haar gepleegde auteursrechtinbreuk heeft genoten (zonder dwangsom) en - met dwangsom - tot het afleggen binnen dezelfde termijn van rekening en verantwoording met betrekking tot die winst.1) 1. Microsoft Corporation te Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika, en 2. Microsoft B.V. te Hoofddorp, eiseressen [in kort geding], procureur Mr B. Peek, advocaat Mr J. Lensink te Amsterdam, tegen T.M.C Automatisering B.V. te Arnhem, gedaagde [in kort geding], verschenen in persoon van haar directeur M.W. van Santé. 2. De feiten Op grond van de stellingen van de partijen en de inhoud van de overgelegde produkties - alles voorzover niet, althans onvoldoende, gemotiveerd weersproken - staat voorshands het navolgende vast. 2.1 Microsoft produceert computerprogramma's, waaronder "MS-Dos" en "Windows" in verschillende versies en talen, en verkoopt en levert deze aan distributeurs en dealers. 2.2 T.M.C. drijft een onderneming op het terrein van automatisering en telecommunicatie. Zij heeft winkels in Arnhem en Nijmegen alwaar zij onder andere personal computers verkoopt. T.M.C, handelt ook ondeT de naam Telemarc. 2.3 Op 29 september 1994 heeft de heer A.S.M. Crooymans (verder: Crooymans) van onderzoeksbureau "De Verlichting" op verzoek van Microsoft een computersysteem (48666, 4 mB intern geheugen, 260 mB harde schijf, kleurenmonitor, local bus) gekocht bij de T.M.C-vestiging aan de Hertogstraat 86 te Nijmegen. Deze personal computer heeft Crooymans later die dag opgehaald en meegenomen tegen betaling van ƒ 2.489,-. Bij nader onderzoek bleek dat op de harde schijf van de gekochte computer de programma"s MSDos 6.2 en Windows 3.11 waren geïnstalleerd. Bij deze programma "s waren geen diskettes of handboeken geleverd. 2.4 Op 29 september 1994 heeft de heer M.M.H. Brand verder: Brand) op verzoek van Microsoft een computer (486/ 16, 260 mB harde schijf en kleurenmonitor) gekocht bij de T.M.C-vestiging aan dé Hertogstraat 86 te Nijmegen. Deze personal computer heeft Brand enkele dagen later aldaar afgehaald en betaald. Bij nader onderzoek, in aanwezigheid van Crooymans, bleek dat op de harde schijf van de gekochte computer de programma"s MS-Dos 6.2 en Windows 3.11 waren geïnstalleerd. Bij deze programma"s waren geen diskettes, licenties of handboeken geleverd. 2.5 De advocaat van Microsoft heeft T.M.C. bij aangetekend verzonden brieven van 17 oktober 1994, 14 november

S

') Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 421. Red.

18 december 1995

1994 en 28 november 1994 gesommeerd om - kort gezegd haar op het auteursrecht van Microsoft inbreukmakende activiteiten te staken, Microsoft inzicht te verschaffen in de verspreiding van de door T.M.C, in het verkeer gebrachte illegale kopieën van de programma's MS-Dos en Windows en de door Microsoft geleden schade te vergoeden. 3. Het geschil 3.1 Microsoft heeft gesteld dat T.M.C. een onrechtmatige daad jegens haar heeft gepleegd door zonder toestemming van Microsoft de computerprogramma"s MS-Dos en Windows te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door een kopie van deze programma"s op de harde schijf van door T.M.C verhandelde computers te installeren en/of deze onrechtmatig op de harde schijf van computers geïnstalleerde programma's te verhandelen. Hiermee heeft T.M.C, aldus Microsoft, inbreuk gemaakt op het auteursrecht dat Microsoft heeft op bovengenoemde programma's. Microsoft heeft gesteld hierdoor schade te hebben geleden. Microsoft heeft daarom gevorderd zoals weergegeven onder punt 1 tot en met 11 van het petitum van de dagvaarding. Een fotokopie van deze dagvaarding is aan dit vonnis gehecht. 3.2 T.M.C. heeft de stellingen van Microsoft weersproken. 4. De beoordeling van het geschil . 4.1 Het antwoord op de vraag of de computerprogramma's MS-Dos en Windows werken zijn in de zin van artikel 10, eerste lid, onder 12 van de Auteurswet, is geen onderwerp van geschil tussen de partijen. Voldoende aannemelijk is geworden, dat de beide programma's een oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Zij kunnen worden aangemerkt als werken in de zin van voornoemd artikel van de Auteurswet 4.2 Tevens is voldoende aannemelijk geworden, dat Microsoft Corporation als de rechthebbende op de beide programma's dient te worden aangemerkt. Op grond van artikel 2 juncto artikel 3 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, zijn de werken waarop Microsoft Corporation de rechthebbende is in Nederland auteursrechtelijk beschermd. Microsoft B.V. heeft voorts de exclusieve licentie om de computerprogramma's van Microsoft Corporation in Nederland te doen vervaardigen en in het verkeer te brengen. 4.3 T.M.C, heeft als verweer gevoerd dat zij uit principe geen illegaal gekopieerde software in huis heeft en dat zij haar personeel uitdrukkelijk de opdracht heeft gegeven geen software te kopiëren. Aan de andere kant heeft T.M.C, de mogelijkheid niet volledig uitgesloten dat er wel eens een enkele keer een computer door haar is verkocht, waarbij de programma's MS-Dos en Windows reeds op de harde schijf waren geïnstalleerd. Dat zou dan bijvoorbeeld om een computer kunnen gaan waarvoor een eerdere order was geannuleerd of om een tweedehands computer. Om hier achter te komen zou navraag dienen te worden gedaan bij de personeelsleden van T.M.C. 4.4 Voorshands moet er van worden uitgegaan, vooral gelet op de verklaringen van Crooymans en Brand, dat T.M.C. inderdaad computers heeft verkocht waarbij de programma's MS-Dos en Windows, zonder toestemming van Microsoft, reeds op de harde schijf waren geïnstalleerd. Hiermee heeft T.M.C. inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Microsoft. Ondanks het verweer van T.M.C bestaat dan voldoende grond voor de vrees dat in de toekomst weer inbreuken zullen plaatsvinden om een verbod op zulke inbreuken, zoals gevorderd, te rechtvaardigen. Ook de overige vorderingen, die deels strekken tot vaststelling van de omvang van de gemaakte inbreuk en de dientengevolge door T.M.C behaalde winst en deels tot afgifte en vernietiging van de inbreukmakende programma's, zijn in beginsel voor toewijzing vatbaar. 4.5 Nu T.M.C zelf heeft aangegeven dat het wellicht bij een enkel incidenteel geval van inbreuk is gebleven en er op dit moment geen enkel beeld is van het aantal illegaal verveelvoudigde en/of openbaargemaakte programma's, bestaat er vooralsnog onvoldoende aanleiding het gevorderde voorschot op schadevergoeding van ƒ 10.000,- toe te wijzen. Dit deel van de vordering zal daarom worden afgewezen. Voorts bestaat aanleiding de gevorderde dwangsom te matigen en aan een

18 december 1995


maximum te binden, een en ander zoals na te melden. Aan het bevel tot afdracht van de winst zal geen dwangsom worden verbonden in verband met het bepaalde in artikel 611a, eerste lid (slot) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De gevorderde vergoeding voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand zijn door T.M.C, niet weersproken en komen de president niet onredelijk voor. Zij zal worden toegewezen. 4.6 T.M.C, zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden veroordeeld. 5. De beslissing De president, recht doende in kort geding, 5.1 verbiedt T.M.C., met ingang van de datum van betekening van dit vonnis, iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de computerprogramma's MS-Dos en Windows, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de aan Microsoft toekomende auteursrechten, of die anderszins onrechtmatig is jegens Microsoft; 5.2 veroordeelt T.M.C. om, ingeval zij na de betekening van dit vonnis bovenstaand verbod overtreedt, aan Microsoft een dwangsom te betalen ten bedrage van ƒ 5.000,-, per overtreding of per dag, zulks naar keuze van Microsoft, echter tot een maximum van ƒ 100.000,-; 5.3 veroordeelt T.M.C. om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van Microsoft schriftelijk opgave te doen van de volgende gegevens: a. het aantal bij T.M.C aanwezige computerprogramma's en/of handleidingen en/of sjablonen die inbreuk maken op de aan Microsoft toekomende auteursrechten; b. de wijze waarop T.M.C, de voornoemde inbreukmakende computerprogramma"s en/of handleidingen en/of sjablonen heeft verkregen en, indien deze programma"s niet intern zijn gekopieerd, c. de namen en adressen van de personen en/of bedrijven van wie T.M.C, deze inbreukmakende computers en/of handleidingen en/of sjablonen heeft betrokken, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsmiddelen; 5.4 veroordeelt T.M.C, om binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis de bij T.M.C aanwezige computerprogramma's en/of handleiding en/of sjablonen die inbreuk maken op de aan Microsoft toekomende auteursrechten aan de advocaat van Microsoft ter vernietiging dan wel ter onbruikbaarmaking af te geven, alsmede deze, voorzover voorkomend op een harde schijf van een bij T.M.C, aanwezige personal computer, binnen dezelfde termijn op kosten van T.M.C. te wissen in de aanwezigheid van een deurwaarder en een door deze aan te wijzen informatica-deskundige; 5.5 veroordeelt T.M.C. om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van Microsoft op te geven aan welke afnemers (zowel zakelijk als privé) T.M.C, personal computers met daarop onrechtmatig geïnstalleerde MS-Dos en Windows heeft verkocht en/of geleverd, onder vermelding van de naam en het adres met opgave van de aantallen per afnemer en onder overlegging van facturen of andere bewijsstukken; 5.6 veroordeelt T.M.C, om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis aan al haar afnemers van personal computers met onrechtmatig geïnstalleerde MS-Dos en Windows de hierna opgenomen brief te verzenden, met gelijktijdige verzending van een kopie van die brief aan de advocaat van Microsoft: "Geachte dames/heren, Bij vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Amhem van 24 januari 1995 is vastgesteld, dat wij inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van Microsoft Corporation door zonder haar toestemming programma's (MS-Dos en Windows) te installeren op de harde schijf van bij ons gekochte personal computers. Binnen veertien dagen na heden kunt u kosteloos bij ons een legale versie verkrijgen van de programma's die bij u illegaal worden geïnstalleerd. Hoogachtend,

421

T.M.C. Automatisering B.V., Steenstraat 102, Arnhem"; 5.7 veroordeelt T.M.C, om binnen dertig dagen na de betekening van dit vonnis a) aan de advocaat van Microsoft rekening en verantwoording af te leggen van de winst die T.M.C, ten gevolge van de door haar gepleegde auteursrechtinbreuk heeft genoten, en b) deze winst binnen dezelfde termijn af te dragen aan de advocaat van Microsoft; 5.8 veroordeelt T.M.C, om, ingeval zij na de betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan een van de onder 5.3 tot en met 5.7 onder a genoemde veroordelingen te voldoen, aan Microsoft een dwangsom te betalen ten bedrage van ƒ 1.000,- per dag of geval, zulks ter keuze van Microsoft, van overtreding, echter tot een maximum van ƒ 100.000,-; 5.9 veroordeelt T.M.C, aan Microsoft te betalen de door Microsoft gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen de kosten van informaticadeskundigen, voorlopig begroot op ƒ 7.5O0,- te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening; 5.10 veroordeelt T.M.C, in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Microsoft begroot op ƒ 531,74 aan verschotten en op ƒ 800,- aan salaris van de procureur; 5.11 verkaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.12 weigert het meer of anders gevorderde, enz. ') Winstafdracht in kort geding? Winstafdracht is een nieuwe figuur in ons recht, (Re in verschillende wetsartikelen op verschillende wijze wordt gehanteerd. De Auteurswet gaat daarin wel het verst: art. 27a lid 1 bepaalt zonder enige restrictie: "Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt; wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk gemaakte winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen". Soortgelijke bepalingen, maar dan wel met enige restricties vindt met o.m. in de Rijksoctrooiwet 1995 (art. 70 lid 4) de (nog steeds toekomstige BMW (Art. 13 A lid 4) en de toekomstige BTMW (art. 14 lid 3). Zulk een nieuwe figuur roept een heleboel vragen op en niet de minste is wel hoe die af te dragen winst moet worden berekend. In een ander verband, namelijk ten aanzien van de winstafdracht als bedoeld in art. 6:104 BW, wordt in de parlementaire geschiedenis (Pari. Gesch. Inv. Wet boek 6, p.1269) gesproken van "netto winst" en vindt men te dien aanzien het volgende: "Deze winst kan worden geschat aan de hand van boekenonderzoek en goed koopmansgebruik.... Een dergelijke schatting, waarbij ook met een evenredig deel van de kosten en verschuldigde belastingen rekening zal moeten worden gehouden, is niet steeds eenvoudig...." Nu is dit veeleer een instructie voor de rechter dan voor de inbreukmaker, maar toch komt het mij voor dat de hier genoemde spaarzame maatstaven ook voor de rekening en verantwoording van de inbreukmaker dienen te gelden. Dat betekent dat de door de inbreukmaker af te leggen rekening en verantwoording ook niet eenvoudig is en aanleiding kan - en stellig zal - geven tot geschillen, geschillen waarin de rechter uiteindelijk zal moeten beslissen over de aan te leggen maatstaven. Een dergelijke materie leent zich naar mijn mening niet voor een veroordeling in kort geding en zeker niet voor een veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording onder de dreiging met een dwangsom (wat als wel een soort rekening en verantwoording wordt afgelegd, maar niet de later als juist bestempelde rekening en verantwoording?). Dat is eenvoudigweg vragen om excecutiegeschillen. Wel zou ik menen, dat - evenals bij niet onmiddelijk te begroten schadevergoeding - een voorschot op de af te dragen winst, indien eiser daarbij een spoedeisend belang heeft, in kort geding zou kunnen worden toegewezen, maar

18 december 1995


sommige brieven handmatige aantekeningen bevatten. Terugkijkend moet worden vastgesteld dat deze grote aantallen er toe hebben bijgedragen dat niet zeker was dat elke individuele aantekening werd opgemerkt en verder verwerkt. MDC heeft tengevolge daarvan haar systeem gewijzigd en vanaf oktober 1992 geen afzonderlijke brieven meer gehanteerd, maar zogenaamde lijsten. Op deze manier is de papierstroom van MDC naar Octrooiraad, en terug, aanzienlijk gereduceerd, en daarmee ook het risico dat een handgeschreven aantekening van de Octrooiraad ten onrechte niet wordt opgemerkt. Daarnaast heeft MDC een afzonderlijke kwitantieverificatie-procedure ingesteld om aldus te kunnen vaststellen of kwitanties ontbreken, waama MDC de zaak verder kan controleren, en met name kan nagaan of aantekeningen van de Octrooiraad geplaatst op de lijsten van MDC wellicht niet zijn opgemerkt. Als MDC de mededeling ontvangt dat een bepaald octrooi wegens niet-betaling van de jaarcijns is vervallen, onderzoekt MDC eerst of zij ter zake verantwoordelijk is; zo ja, dan wordt de zaak verder onderzocht en worden zonodig verdere stappen genomen. Is dat niet het geval dan wordt de cliënt van MDC van het verval op de hoogte gesteld. De kwitanties worden aan de hand van een zogenaamde masterlijst gecontroleerd, en geregistreerd in een computersysteem. In het verleden geschiedde deze controle handmatig, dat wil zeggen middels een zeer arbeidsintensief systeem, waardoor het kon gebeuren dat verificatie pas na enige tijd plaatsvond. Nu een en ander middels een computersysteem gebeurt is het mogelijk geworden dat verificatie binnen de 6-maands boeteperiode geschiedt, zodat bij gebleken onregelmatigheden alsnog betaling binnen deze periode kan plaatsvinden; dat verzoekster ten aanzien van de gang van zaken in het onderhavige geval nog het volgende heeft toegevoegd: - de in eerste instantie gedane mededeling dat MDC de aantekening "not granted for the Netherlands" louter voor kennisgeving heeft aangenomen, heeft kennelijk tot een misverstand geleid: niet was bedoeld dat MDC de handgeschreven aantekening wel had gelezen en vervolgens genegeerd, maar dat MDC de bewuste aantekening niet heeft gelezen. Zoals gezegd is aan de hand van het onderhavige geval geconstateerd dat het gehanteerde systeem van MDC niet meer betrouwbaar kon worden genoemd, hetgeen tot wijziging van het syteem heeft geleid; - ondanks het zojuist gestelde had het hierboven beschreven syteem van de controle van de kwitanties tot een signalering moeten leiden. Nader onderzoek heeft aangetoond dat in dit geval ten onrechte in het systeem was aangetekend dat de kwitantie wel was ontvangen. Dit werd ontdekt nadat bij de opdracht tot betaling van de zesde jaarcijns de aantekening van de Octrooiraad werd gesignaleerd en nader werd onderzocht; - verzoekster heeft, voor wat de aan haar Nederlandse domicilie-adres verzonden advieslijst en rappellijst, niet kunnen vaststellen dat zij deze ooit heeft ontvangen. Hierbij zij aangetekend dat deze lijsten andere lijnen van communicatie volgen dan de lijsten van de jaarcijnzen indien via MDC wordt betaald. In het licht van de geconstateerde problemen heeft MDC haar cliënten nu uitdrukkelijk verzocht om toezending van dergelijke advies- en rappellijsten aan MDC, opdat zij (MDC) haar activiteiten aan de hand van deze lijsten nog extra kan controleren; - gezien het bovenstaande heeft zowel verzoekster zelf als MDC de nodige zorgvuldigheid betracht;

435

O. dienaangaande: dat verzoekster, voor wat betreft de reactie van MDC op de door de Octrooiraad gestelde aantekening "Not granted for the Netherlands" op de teruggezonden betalingsopdracht, in beroep een eerder gegeven lezing kennelijk heeft willen corrigeren, doch de Afdeling van Beroep voor de thans gegeven lezing dat MDC de bewuste aantekening niet gelezen heeft, ia de overgelegde stukken geen nader houvast vindt; dat, hoe dit ook zij, vaststaat dat aan de bewuste aantekening onvoldoende aandacht is geschonken in die zin dat geen contact is opgenomen met de opdrachtgeefster; dat vervolgens, gezien de door MDC in gevallen als de onderhavige toegepaste standaard-procedure, bij de controle van de kwitanties had moeten blijken dat in dit geval geen kwitantie was ontvangen, doch deze controle geen waarschuwing heeft opgeleverd, omdat - naar verzoekster heeft meegedeeld - ten onrechte in het systeem was aangetekend dat de kwitantie wel was ontvangen; dat signalering van het onderhavige misverstand ook nog plaats had kunnen vinden via de door de Octrooiraad verzonden advies- en rappellijst, maar verzoekster - naar eigen mededeling - niet heeft kunnen vaststellen dat deze lijsten op het Nederlandse domicilie-adres zijn ontvangen; dat verzoekster hieraan heeft toegevoegd dat advies- en rappellijsten (indien via MDC werd betaald) toentertijd een andere lijn van communicatie volgden dan de lijsten van de jaarcijnzen, en dat de in de onderhavige zaak ondervonden moeilijkheden aanleiding voor MDC zijn geweest haar cliënten te verzoeken deze advies- en rappellijsten in het vervolg aan haar (MDC) toe te zenden; dat de Afdeling van Beroep opmerkt dat het verzenden van advies- en rappellijsten is ingesteld om te vermijden dat enigerlei verzuim, begaan door een aanvrager of ten kantore van een gemachtigde, "fataal" zou zijn, in die zin dat het verzuim niet binnen de boetetermijn van 6 maanden bemerkt en vervolgens hersteld zou kunnen worden; dat de Afdeling van Beroep daarom verzoeksters argument; dat men in de tijd dat het onderhavige verzuim zich heeft voorgedaan ten kantore van MDC niet zodanig kon werken dat nog binnen de genoemde boetetermijn een mogelijk verzuim kon worden hersteld, niet kan aanvaarden, daar alsdan in de ogen van de Afdeling ofwel de organisatie binnen het kantoor onvoldoende was, ofwel het personeel op dit punt onvoldoende voor haar taak was berekend; dat de gemachtigde van verzoekster ter zitting van de Afdeling van Beroep nog heeft bepleit het begrip "zorgvuldigheid" niet als een statisch, maar als een dynamisch begrip te zien, in die zin dat men toch de mogelijkheid moet hebben om van zijn fouten te (kunnen) leren; dat de Afdeling van Beroep deze stelling in zijn algemeenheid kan beamen, maar zulks niet wegneemt dat in het onderhavige geval geen sprake was van (een) menselijke fout(en) binnen een overigens zorgvuldig opgezet systeem, maar het systeem zelf blaam treft, zeker waar het betreft het niet (of nauwelijks) in het systeem betrekken van de door de nationale verlenende instantie verzonden advies- en rappellijsten en voorts voorzover binnen het bestaande controlesysteem niet voldoende was afgestemd op het verlopen van de "fatale" termijn van 6 maanden na de vervaldag; dat derhalve het beroep niet gegrond is en de beschikking van de Bijzondere Afdeling dient te worden bevestigd; enz.

436


18 december 1995

Wetgeving BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 29-06-1995 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit de Verenigde Staten van Amerika De Raad van de Europese Unie, gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gelet op Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten,1) inzonderheid op artikel 3, lid 7, gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende dat het recht op bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten in de Gemeenschap geldt voor de personen die krachtens artikel 3, leden 1 tot en met 5, van Richtlijn 87/54/EEG hiervoor in aanmerking komen; o. dat het recht op bescherming bij beschikking van de Raad kan worden toegekend aan personen die geen bescherming genieten op grond van die bepalingen; o. dat zoveel mogelijk door de Gemeenschap als geheel tot uitbreiding van de bescherming dient te worden besloten; o. dat deze bescherming sinds 7 november 1987 bij opeenvolgende beschikkingen van de Raad op tijdelijke basis tot de Verenigde Staten van Amerika is uitgebreid,2) zulks laatstelijk bij Beschikking 94/373/EG; o. dat die beschikking tot en met 1 juli 1995 van kracht is; o. dat de Verenigde Staten van Amerika over passende wetgeving inzake de bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten beschikken en dat de president van de Verenigde Staten op 23 maart 1995 heeft geproclameerd dat de uitbreiding van deze bescherming tot personen uit de Lidstaten van de Gemeenschap na 1 juli 1995 behouden blijft; o. dat de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die deel uitmaakt van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde, zoals in de Slotakte van Marrakesh van 15 april 1994 neergelegd, de Leden de verplichting oplegt bescherming te bieden aan de topografieën van geïntegreerde schakelingen in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en met die van het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen; o. dat deze Overeenkomst evenals de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, waarvan ze een bijlage vormt, op 1 januari 1995 in de Gemeenschap in werking is getreden; dat de geïndustrialiseerde landen die partij zijn bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, vanaf de inwerkingtreding van de laatstgenoemde Overeenkomst over een termijn van een jaar beschikken om de bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom toe te passen;

o. dat Beschikking 94/824/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit een lid van de Wereldhandelsorganisatie,3) op 1 januari 1996 van toepassing wordt; dat de Verenigde Staten van Amerika lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie; o. dat, nu de door de Amerikaanse wetgeving ingestelde bescherming tot personen uit de Lid-Staten van de Gemeenschap is uitgebreid, het recht op bescherming uit hoofde van Richtlijn 87/54/EEG met ingang van 2 juli 1995 en totdat Beschikking 94/824/EG op 1 januari 1996 van toepassing wordt, tot natuurlijke personen en rechtspersonen uit de Verenigde Staten van Amerika dient te worden uitgebreid, heeft de volgende Beschikking vastgesteld: Artikel 1 De Lid-Staten breiden het recht op bescherming uit hoofde van Richtlijn 87/54/EEG als volgt uit: a) natuurlijke personen die onderdaan van de Verenigde Staten van Amerika zijn of hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika hebben, worden behandeld als waren zij onderdaan van een Lid-Staat; b) vennootschappen en andere rechtspersonen uit de Verenigde Staten van Amerika die daadwerkelijk een industriële of commerciële vestiging in dat land hebben, worden behandeld als hadden zij daadwerkelijk een industriële of commerciële vestiging op het grondgebied van een Lid-Staat Artikel 2 Deze beschikking is van toepassing met ingang van 2 juli 1995. De Lid-Staten breiden het recht op rechtsbescherming uit hoofde van deze beschikking tot en met 1 januari 1996 tot de in artikel 1 bedoelde personen uit. Alle op grond van de Beschikkingen 87/532/EEG, 90/511/ EEG, 93/16/EEG, 94/4/EG en 94/373/EG of op grond van de onderhavige beschikking verkregen uitsluitende rechten behouden hun rechtsgevolgen gedurende de in Richtlijn 87/54/ EEG vastgestelde periode. Artikel 3 Deze beschikking is tot de Lid-Staten gericht. Gedaan te Luxemburg, 29 juni 1995.

n

) PBnr. L 24 van 27.01.1987, blz. 36. ) Beschikking 87/532/EEG (PB nr. L 313 van 04.11.1987, blz. 22); Beschikking 90/511/EEG (PB nr. L 285 van 17.10.1990, blz. 31); Beschikking-93/16/EEG (PBnr. L11 van 19.01.1993, blz. 20); Beschikking 94/4/EG (PB nr. L 16 van 08.01.1994, blz. 23); Beschikking 94/373/EG (PB nr. L170 van 05.07.1994, blz. 34).

Voor de Raad

2

De Voorzitter J. Barrot 3

) PB nr. L 349 van 31.12.1994, blz. 201.

422


meer liever niet. Vgl. over deze problematiek punt 3 van de noot van Prof. Mr C.JJ.C. van Nispen onder Rechtbank Zwolle, 28 juni 1989, B.I.E. 1993, blz. 83. S.B. Nr 105. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 1 juni 1993. (Rectificatie NeutraJrtciame I) Mr J. Mendlik. Art 6:194 Burgerlijk Wetboek Gedaagde kan zich er niet op beroepen dat in dit verband (produktintroductie van wasmiddel door massale marktbewerking} artsen, apothekers en inkopers een kritischer publiek zouden zijn dan consumenten en dat daarom het tot dezen gerichte wetenschappelijk getinte materiaal (door hen te onderkennen) onjuistheden zou mogen bevatten. Gedaagde stelt zelf in haar zgn. saks-organizer de consument te willen overtuigen via advies van de medische sector. De stelling van eiseres dat gedaagdes claim met betrekking tot de pH-waarde van haar wasmiddel ongegrond is, kan in het midden blijven nu deze claim niet van voldoende belang wordt geacht om in wezenlijke mate de koopmotivatie van de consumenten te beïnvloeden. Gedaagdes stelling dat het grote publiek zich laat leiden door in algemene bewoordingen geuite produktclaims en veel minder of nauwelijks door de "kleine lettertjes" kan niet slaen; ook de minder opvallende teksten hebben immers hun etekenis.

f

Procter & Gamble Benelux N.V. te Brussel, België, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur Mr E.P. Elink Schuurman, advocaat Mr P.C. de Graauw te Amsterdam, tegen Kortman Intradal B.V. te Veenendaal, eiseres in conventie, verweerster in reconventie [in kort geding], procureur Mr E.C.M. Wagemakers, advocaat Mr PJ.M. Steinhauser te Amsterdam. 2. Het geschil: Eiseres, verder te noemen P&G, vordert een zestal voorzieningen om tegen te gaan dat gedaagde, verder te noemen Kortman, zich schuldig maakt aan misleidende reclame als bedoeld in artikel 6:194 BW (in het bijzonder sub a, b, f, i en j) alsmede handelt in strijd met de zorgvuldigheid welke zij jegens P&G als andere aanbieder van wasmiddelen in acht had dienen te nemen. Kortman heeft de vorderingen bestreden. 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: 3.1. Tussen partijen staat als niet, althans als niet voldoende gemotiveerd weersproken, alsook voor zover blijkende uit de overgelegde en niet betwiste produkties, het navolgende vast: - P&G en Kortman zijn elk aanbieder van wasmiddelen in Nederland. P&G brengt in Nederland de hoofdwasmiddelen Dash, Dreft, Ariêl en Vizir op de markt, Kortman Dobbelman en Bio-Tex. - Kortman heeft op de Nederlandse markt een nieuw wasmiddel geïntroduceerd onder de merknaam "Neutral". - Op de voorzijde van de verpakking van Neutral staat:

Neutral Hoofdwasmiddel & Ontwikkeld te samen werking met Nederlandse dermatologen

Voor tic gevoelige huid Zonder toevoeging van: parfum optisch-wit kleurstoffen Dermatologisch getest 2 kg

18 december 1995

Effectief schoon op 30', 40* en 60', zonder toevoegingen

18 december 1995


423

Op de achterzijde staat:

Neutral s

ft Ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse dermatologen DekhreretisiniarlxidemeJdet

Wasmiddelen kunnen huidIrrilatlcscn allergleCn venxjrwken, wit zich kan uilen In blpuurbceld:

IVrgelijkehtiidirritaticsen allergieën kunnen liet pevolp 7ijii vai* a) IngrediCnicn die op het waspoed achtert>lijven,»iMs parfum en -onaangename kruk, uptl5elic witmakers, •eenpepriVVekkr ci« droge hukt. b)cvctiun:lv. tuiwn tc.MltU ivvK - rode plekken of bultks op de huid achtergebleven wasmiddelrest ca

IlüUfUWitStltldtltl

zondet toevoegingen Detmitolöglscli '•••'•

g e l e s t , •.•:•;-...

Efffettltfsthoöhop

Milieu ltiformadé

IXnvskcAstma-Allerpiformtnd Om deze priiMcmcn wiverl mogelijk ie voorkomen Is. in samenwerking met Nederlandse dermatologen en allergolopen. Neutral*! loof d wxsmlddel imt w|kkvld.tint lic kuroop ongewenste reactie* lot wn minimum beperkt

f.entral'* I lnofdu asmliliM Ls ern wasmiddel Tuinder toevoeging v a " parfum. npitsvitt-wlintlddeleii en kleursiofren.d:it helpt hl| het voorkomen van huldirrlialiesen allergieën. NeuiraflsikTlwIveuittTniaiep^chlkt vrx>rhct wassen van lijfgoed. Iwhy klcertjex. heddepoetl (had Jhanddoeki-n en alle overige süurtcn textiel dlc In aanraking komen met de huid. Neutral* huofdwssmkUlel is dermatologisch getest hl| Nederlandse universiteiten. Ncuira.l^lx-vsi uitsluitend }>r(>fKlsn>f fen waarvan hekend fedat zl| vla uw wasgoed gecn.of uiterst zelden, gevwllglieldsreactles kunnen vcroor/;iken. Met Neutral" Mourilw*.mkklellK|xrklu de kans o|>huldirrflatlestn allcruJeCii lot een niliiliiiuindXtrtwtolonw.lnMidcrztxk.aprll 19921 Neutrat*1! tmfthvasniiddel Ix-vat d
Aan McmraP I luiM wasmiddel 7Ï]II geen parfum, optisvhe- wit middelen en kleurstoffen tcx'gevoegd. Neutral'"Is pel leel fosfaatvrij. IX' wxiaetlevc Ingrediënten zi jn vc illedig hiolt igix h af hreckrKiar.er Is peen sulfaat toegevoegd. IX* verpakkIng bestaat v«Kir HU'V.uit kringlooppapier.

- Kortman is bij de introductie van Neutral een grootscheepse reclame-campagne gaan voeren, waarbij zij gebruik heeft gemaakt van: . T.V.-reclamefilm . Sales-organiser . tijdschriftadvertenties in diverse toonaangevende damesbladen en in special interestbladen, waaronder "Kinderen" en "Ouders en Nu". . inleg-folder in voornoemde special interestbladen . mailing aan huisartsen, longartsen en apothekers (de oude versie van deze zogenaamde "artsenfolder" wordt door P&G aangeduid als "consumentenfolder") . artsenrekfolder . bezoeken en voorlichting aan dermatologen, allergologen, kraamcentra, verloskundigen en consultatiebureaux . presentaties bij opleidingsinstituten van voornoemde beroepen . informatie-leaflets Neutral gevoegd bij Sanex douchegel en Zwitsal Bijdehandjes. . demonstraties op de winkelvloer. Een aantal van voormelde reclame-uitingen is in de dagvaarding beschreven en ter zitting getoond. 3.2. P&G legt aan haar vordering ten grondslag dat door Kortman, verspeid over de reclame-uitingen, de navolgende tien claims, - waarvan de eerste vijf met elkaar samenhangen - worden gemaakt: I Door het dragen van kleding, gewassen met een ander wasmiddel dan Neutral, zouden veelvuldig huidirritaties, huidallergieën of jeuk optreden. II Het gebruik van Neutral zou die problemen in vergaande mate voorkomen. III De juistheid van de claims I en II zou blijken uit:

- een onderzoek, aangeduid als "R+M Research januari 1992 N=737", respectievelijk - dermatologische testen en een consumententest, ook wel aangeduid als "produkttest". IV De ingrediënten voor Neutral zijn geselecteerd met behulp van medische en statistische gegevens van de dermatologische afdeling van een Nederlandse universiteit V Het beweerde voordeel van Neutral berust onder meer op de afwezigheid van parfums, kleurstoffen en optische witmakers. VI De pH-waarde van het wasgoed en van het wasmiddel zou een rol spelen ten aanzien van het ontstaan van huidklachten tengevolge van het dragen van een met een wasmiddel gewassen kleding, met de suggestie dat deze pH-waarde bij Neutral beter zou zijn dan bij andere wasmiddelen. VII Neutral bevat - als poederwasmiddel - geen conserveringsmiddelen, zulks in tegenstelling tot vloeibare wasmiddelen, waarbij de suggestie is i dat aan alle vloeibare wasmiddelen conserveringsmiddelen zijn toegevoegd ii dat de aanwezigheid van conserveringsmiddelen een ongunstige rol zou spelen ter zake van huidklachten. VIII Bij gebruik van Neutral zou, door de snelle en volledige oplosbaarheid van Neutral, de kans kleiner zijn dan bij andere wasmiddelen, dat wasmiddelresten achterblijven op de kleding, met als gevolg dat de kans op huidproblemen bij Neutral eveneens kleiner zou zijn dan bij andere wasmiddelen. K Andere wasmiddelen leiden door stuivend poeder en parfum - dit laatste blijkbaar bedoeld als onderdeel van het poeder en ook voorzover het op de kleding achter-

424


blijft - tot irritatie bij Cara-patiënten. Nu Neutral in tegenstelling tot de andere wasmiddelen een zogenaamde "low-dusting"-formule heeft en geen parfum bevat, zou Neutral in tegenstelling tot andere wasmiddelen, uitkomst bieden voor deze patiënten. X De uitkomsten van zowel laboratoriumtesten als praktij ktesten tonen aan dat Neutral zowel op hoge als op lage temperaturen een goed wasresultaat geeft. Neutral is hierin vergelijkbaar met andere vooraanstaande wasmiddelen (of: Neutral doet qua wasprestatie niet onder voor de gangbare hoofdwasmiddelen, integendeel) P&G stelt zich op het standpunt dat deze claims in het algemeen, dan wel in ieder geval ten opzichte van de wasmiddelen van P&G onjuist zijn, en dat Kortman door op indringende en agressieve wijze reclame hiermede te maken voor haar produkt zich schuldig zou maken aan misleidende reclame, terwijl Kortman bovendien zou handelen in strijd met de zorgvuldigheid welke zij jegens P&G in acht had dienen te nemen, als gevolg waarvan P&G schade lijdt. 3.3. Volgens Kortman heeft P&G alle door haar gebezigde reclameuitingen bijeen verzameld en daaruit de hiervoor vermelde claims gedestilleerd. P&G zou daarbij uit het oog hebben verloren dat deze reclame-uitingen niet alle tot hetzelfde publiek zijn gericht en dat niet aan iedere afzonderlijke lezersgroep dezelfde boodschap wordt overgebracht. Dit verweer wordt verworpen. Bij een produktintroduktie door middel van massale marktbewerking als waarvan hier sprake is, is het uiteindelijke doel het produkt door de consument te doen kopen, hetgeen nagestreefd wordt door middel van directe en indirecte beïnvloeding, die bedoeld zijn versterkend op elkaar te werken. De directe weg is die van televisiereclame, advertenties in periodieken, displays, consumentenfolders, wervende verpakking e.d., de indirecte die via artsenmailings, voorlichting aan tussenhandel enz.. Per definitie zal ieder van deze reclame-uitingen zo veel mogelijk zijn afgestemd op degene tot wie deze direct gericht is en daarbij beogen die betrokkene te overtuigen, zodat Kortman zich er niet op kan beroepen dat in dit verband artsen, apothekers en inkopers een kritischer publiek zouden zijn dan consumenten en dat daarom het tot dezen gerichte wetenschappelijk getinte materiaal (door hen te onderkennen) onjuistheden zou mogen bevatten. Kortman stelt in dit verband zelf in haar sales-organiser de consument te willen overtuigen via advies van de medische sector. Relevante voorbeelden van directe publieksbenadering zijn: - de televisiereclamefilm, die beelden toont van 8 zich over de kleding heen krabbende vrouwen, mannen en kinderen met als begeleidende tekst "Last van jeuk of huidirritaties? Dan kan het zijn dat uw huid gevoelig is voor toevoegingen in wasmiddelen, zoals parfum en kleurstoffen. Daarom is er nu Neutral hoofdwasmiddel. Onwikkeld in samenwerking met dermatologen." - de hiervoren reeds afgebeelde verpakking en - de hiema afgebeelde consumentenleaflet: (...) - de artsenrekfolder, die een foto toont van een zich op zijn hemd krabbende man, met als tekst "Neutral hoofdwasmiddel, voor de gevoelige huid" Indirecte benadering heeft plaatsgevonden via: - een tweetal artsenmailings met onder meer als tekst "Om vast te stellen in welke mate huidproblemen zich voordoen, werd een reeks oriënterende gesprekken gehouden met een aantal deskundigen uit de medische sector, waaronder dermatologen, kinderartsen en allergologen. Daaruit is het volgende naar voren gekomen: - Een groeiend aantal mensen heeft last van allergieën, huidproblemen en huidirritaties, wat zich uit in o.a.: a. ernstige huidklachten, zoals: * contactdermatitis * contacteczeem * dauwworm b. en minder ernstige huidklachten, zoals: * een droge en gevoelige huid

18 december 1995

* een geïrriteerde huid * huiduitslag * jeuk" "Ook het gebruik van wasmiddelen kan bij een behoorlijke groep mensen gaan leiden tot klachten als huidirritaties, contactallergieën en andere problemen. Dergelijke klachten komen tegenwoordig veelvuldig voor. De problemen die ontstaan door het gebruik van wasmiddelen kunnen het gevolg zijn van: * achtergebleven wasmiddelresten * kalkopbouw op het wasgoed * substantieve ingrediënten, zoals parfum en optische witmakers. Beruchte stoffen in dit opzicht zijn: * parfums * conserveringsmiddelen * kleurstoffen (metaalionen) * optisch wit * amino-verbindingen" "Om ook vanuit de praktijk informatie te verkrijgen over de huidveiligheid van Neutral Hoofdwasmiddel is Neutral uitgeprobeerd door zo'n 200 huishoudingen, die naar verwachting erg gevoelig zouden zijn voor huidklachten door het gebruik van wasmiddelen. Binnen deze testgroep waren de volgende groepen vertegenwoordigd: - Personen, die reeds last ondervonden van huidirritaties en huidallergieën ten gevolge van wasmiddelen. - Personen met algemene huidproblemen, zoals een droge, gevoelige of geïrriteerde huid. - Gezinnen met baby's en peuters, die vaak een tere en zeer gevoelige huid hebben en zodoende ook ontvankelijk zijn voor huidproblemen ten gevolge van wasmiddelen. De uitkomsten van de consumententest bevestigen de uitkomsten van de dermatologische testen, namelijk dat men bij het gebruik van Neutral minder last ondervindt van huidirritaties dan bij de wasmiddelen die men gewoonlijk gebruikt. Mensen met last van huidirritatie bij wasmiddelen: 93% minder last bij gebruik van Neutral Bron: Consumentenonderzoek Neutral, maart-april 1992, R+M Research Heerlen" "Neutral is een effectief hoofdwasmiddel dat door de zorgvuldig gekozen samenstelling de kans op huidirritaties en huidallergieën tot een minimum beperkt. Neutral is derhalve geschikt voor: - Personen die reeds last ondervinden van huidirritaties of huidallergieën, zoals patiënten met contactdermatitis of contacteczeem (contactallergische reacties), baby's of peuters met dauwworm en mogelijk psoriasispatiënten. - Personen met lichtere huidklachten zoals een droge en gevoelige huid, die ter preventie van verdere huidproblemen, een huidveilig wasmiddel zouden kunnen gebruiken. - Gezinnen met baby's en peuters, die vaak een tere en zeer gevoelige huid hebben, en daardoor vatbaar zijn voor huidklachten ten gevolge van wasmiddelen.". - de sales-organiser, die behalve vorenweergegeven staafdiagram [niet afgebeeld; Red.] o.m. als tekst bevat "Gevoeligheidsreacties bij wasmiddelen * Klachten bij wasmiddelen kunnen betrekking hebben op: irritaties van de huid: irritaties van de luchtwegen - onaangename jeuk - benauwdheid • een geprikkelde en - niesbuien droge huid • rode plekken op bultjes - tranende ogen * Oorzaken overgevoeligheidsreacties: - achtergebleven wasmiddelresten (o.a. door fosfaatvrije wasmiddelen) - opbouw van kalk op het textiel (door veelvuldig onderdoseren in Nederland) - parfums - optisch wit (in alle hoofdwasmiddelen) - pH-waarde van het wasgoed

18 december 1995


- stuivend poeder (mensen met Cara)". 3.4 Ad claim I en II: Ten onrechte betwist Kortman deze claims gelegd te hebben. Het moge zo zijn, dat Kortman deze pretenties niet met dezelfde bewoordingen opgevoerd heeft, doch uit vorenstaande citaten blijkt overduidelijk dat Kortman tenminste suggereert, dat Neutral in tegenstelling tot de andere op het moment van de introductie van Neutral bekende hoofdwasmiddelen geen huidirritaties veroorzaakt, althans dit in aanzienlijk mindere mate doet. In iedere reclame-uiting benadrukt Kortman immers dat wasmiddelresten op wasgoed achterblijven en tot irritaties kunnen leiden tengevolge van bepaalde toevoegingen en dat er "daarom" nu Neutral is. Volgens de tekst op de verpakking zouden huidirritaties en allergieën onder andere het gevolg kunnen zijn van ingrediënten die op het wasgoed achterblijven, zoals parfum en optische witmakers en dat Neutral een wasmiddel is zonder toevoeging van parfum, optische witmakers en kleurstoffen "dat helpt bij het voorkomen van huidirritaties en allergieën.". P&G heeft ter onderbouwing van haar betwisting van de juistheid van deze claims onweersproken aangevoerd, dat zij zowel haar wasmiddelen als de ingrediënten waaruit deze bestaan uitvoerig test alvorens deze op de markt te brengen en in de gevallen waarin desalniettemin haar klachten bereiken over gevolgen van haar wasmiddelen voor de huid van gebruikers zij steeds dermatologisch onderzoek van de reclamanten aangeboden heeft en heeft doen uitvoeren met als resultaat dat nimmer een relatie tussen het wasmiddel en de klacht geconstateerd is. Uit de onjuistheid van claim I volgt volgens P&G die van claim II omdat Neutral geen niet-bestaande problemen in welke mate dan ook kan helpen voorkomen. Onder deze omstandigheden is het aan Kortman om haar pretenties waar of tenminste aannemelijk te maken en daarvoor bedient Kortman zich van claim III. Ad claim III: De stelling van Kortman dat deze claim niet relevant is omdat claims I en II niet zouden bestaan kan, gelet op het vorenoverwogene, niet slagen. Terecht stelt P&G dat de door Kortman ingeroepen onderzoeken niet tot de door Kortman daaruit getrokken conclusies leiden. Het zogenaamde R+M rapport, dat gebaseerd is op een enquête onder huisvrouwen, had ten doel Kortman in staat te stellen haar introduktiebeleid ten aanzien van Neutral nader vorm en inhoud te geven en was dus niet zozeer gericht op het verzamelen van objectieve gegevens als wel van de bij de ondervraagden bestaande ideeën en gewekte of te wekken verwachtingen. Dit blijkt uit het feit dat volgens de bijlagen bij dat rapport een van de eerste vragen die gesteld werd luidde: "Heeft er binnen uw huishouding wel eens iemand last van allergische reacties of (huid)irritaties door het gebruik van (bepaalde) hoofdwasmiddelen?" zonder dat enige controlevraag volgt om vast te stellen waar het gesuggereerde causale verband op berust. Zo is de gehele enquête opgezet vanuit de suggestie aan de ondervraagden dat hun eventuele huidklachten of allergieën wel te wijten zouden zijn aan het gebruik van bepaalde wasmiddelen en dat dit verholpen zou kunnen worden door Neutral te gaan gebruiken om vervolgens te registreren in hoeverre deze suggesties gevolgd worden. Dit moge een effectieve methode zijn om te testen of een marketingsbenadering zal aanslaan, maar hier kan nimmer bewijs voor de juistheid van het gesuggereerde uit geput worden. Kortman stelt weliswaar dat consumenten zeer wel in staat zouden zijn om zelf de oorzaak van hun eigen (lichamelijke) klachten aan te wijzen, maar dat idee is op niets gebaseerd en weinig aannemelijk. De dermatologische onderzoeken, waar Kortman zich op beroept, vermogen reeds daarom haar claims niet te ondersteunen, omdat uit het daarvan opgemaakte rapport niet blijkt of het als wasmiddel Neutral geteste produkt geheel dezelfde samenstelling had als het uiteindelijk op de markt gebrachte. Twijfel daarover is gerechtvaardigd omdat de einddatum van die onderzoeken 1.5.1992 was en in het R+M rapport van 11.6.1992 nog sprake was van 2 verschillende recepturen van

425

Neutral, die beide onder huisvrouwen zijn uitgezet, en bovendien Kortman claimt in haar reclameboodschappen, dat Neutral in samenwerking met Nederlandse dermatologen is ontwikkeld, zodat rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid, dat het dermatologisch geteste produkt nog niet het eindprodukt was. P&G acht de uitgevoerde im'tatietests bovendien niet representatief omdat bij de gebezigde pleisterproeven het wasmiddel in een soort vochtig microklimaat direct op de huid wordt aangebracht, hetgeen tot heel andere effecten kan leiden dan mogelijk na het wassen, spoelen en drogen in kledingstukken achtergebleven resten van (bepaalde bestanddelen van) het wasmiddel. Kortman stelt hier wel tegenover dat bij de handwas het wasmiddel ook direct vochtig met de huid in aanraking komt, doch hieraan kan worden voorbijgegaan omdat in de reclameuitingen telkens duidelijk wordt bedoeld op in gewassen kleding achtergebleven resten, die de klachten zouden kunnen veroorzaken. De relevantie van deze aspecten leent zich niet goed voor beoordeling in dit kort geding, doch op basis van de door P&G overgelegde brieven van de hoogleraren dermatologie De Greef en Dooms-Goossens, Stolz en van Joost, die geen van alle verband hebben gezien tussen klachten van dermatologische aard en wasmiddelresiduen in kleding enerzijds en het ontbreken van eigen conclusies door de dermatologen aan het verrichte onderzoek in het rapport waar Kortman zich op beroept anderzijds, moet geconstateerd worden, dat Kortman deze claim niet aannemelijk heeft kunnen maken. Het hiervoor overgenomen staafdiagram, voorkomend in de artsenmailing en de sales-organiser, is bovendien hoogst misleidend te oordelen, zoals P&G terecht heeft aangevoerd. Getest zijn nl. in totaal 6 wasmiddelen, waaronder Omo, dat op de 400 uitgevoerde tests 15 irritatiereacties gaf en Neutral 14, m.a.w. een volstrekt toevallig en te verwaarlozen verschil, terwijl Ariel van P&G 18 reacties gaf. Niet alleen heeft Kortman door de wijze van indexering in het staafdiagram visueel de verschillen fors uitgemeten maar daarbij het wasmiddel Omo als enige weggelaten. Met betrekking tot de allergietesten zijn 5 stoffen getest op "preëxistente contactallergieën (artsenmailing). P&G merkt derhalve de uiting "helpt bij het voorkomen van allergieën" terecht als onjuist aan, omdat men middels de test alleen heeft kunnen vaststellen of de proefpersonen reeds een allergie voor het geteste materiaal bezaten. Nu bovendien slechts ingrediënten van Neutral zijn getest, kan Kortman geen vergelijking maken met andere wasmiddelen ("Ook wasmiddelen kunnen allergieën (...) veroorzaken. (...) Daarom is er nu Neutral Hoofdwasmiddel."). Kortman heeft derhalve ook op dit aspect niet aannemelijk gemaakt, dat de conclusies die zij uit de onderzoekresultaten heeft getrokken en die zij als reclameuiting heeft gebruikt, tevens de conclusies zijn geweest van de testers. Het verweer van Kortman dat het dermatologisch onderzoek niet of nauwelijks in consumenten-uitingen voorkomt, kan niet slagen. Kortman verwijst in haar reclame-uitingen en op de verpakking expliciet naar de omstandigheid dat Neutral dermatologisch is getest. Dat daarbij de omschrijving van de test niet wordt gegeven doet hier niet aan af. Bovendien is de omschrijving van de test wel gegeven in de sales-organiser en de artsen-folder en staat Kortman voor ogen de consument via de medische sector te overtuigen. Dat inkopers en artsen de verschillen tussen de claims die de resultaten van het onderzoek begeleiden en de feitelijke wetenschappelijke conclusies van het onderzoek zullen onderkennen en op haar merites weten te beoordelen, zo zij zich daar al in zullen verdiepen, i s voorts niet aannemelijk te achten. Ad Claim IV P&G stelt dat deze claim tendentieus zou zijn aangezien de als geselecteerd genoemde stoffen ook grotendeels voorkomen in andere wasmiddelen en de zuiver geteste stoffen kunnen afwijken van de ingekochte stoffen. Door termen te gebruiken als: "speciaal ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande dermatologen", "zorgvuldige selectie van ingrediënten" of "met behulp van medische en statistische gegevens van de dermatologische afdeling van

426


een Nederlandse universiteit werden die waspoederingrediënten geselecteerd waarvan bekend is dat zij niet of nauwelijks allergische of irriterende reacties veroorzaken", suggereert Kortman dat er een omstandig keuze-proces zou hebben plaatsgevonden, terwijl van niets anders gebleken is dan van één beperkte vergelijkende test in enige fase van de ontwikkeling tussen Neutral en 5 andere wasmiddelen en een niet-vergelijkende test op basis van enkele ingrediënten van Neutral bij een aantal proefpersonen. Dat deze claim voor wat betreft de voor consumenten bestemde uitingen uitsluitend voorkomt in de artsenrekfolder doet hieraan niet af, gezien de verwachte aanwezigheid van Neutral in 3.600 wachtkamers. Belangrijker in dit verband is echter dat op de verpakking staat "Met Neutral Hoofdwasmiddel beperkt u de kans op huidirritaties en allergieën tot een minimum (Dermatologisch onderzoek, april 1992) terwijl, zoals reeds gezien, het van dat onderzoek opgemaakte rapport zulk een conclusie niet behelst noch kan dragen. Ad Claim V De claim als zodanig wordt door Kortman ontkend, omdat Kortman in de reclame-uitingen niet het woord "voordeel" heeft gebruikt. P&G stelt de parfums in al haar wasmiddelen op allergie te hebben getest, terwijl onbetwist is gesteld dat tevens veel parfums met betrekking tot allergieën geheel veilig zijn bevonden. Aangezien optische witmakers een allergie-reactie van 0 vertonen, de poederwasmiddelen van P&G geen kleurstoffen bevatten, en de kleurstoffen in vloeibare wasmiddelen geheel uitspoelbaar zijn en voldoen aan het bepaalde in de beschikking ingevolge Stoffenbesluit Cosmetica, claimt Kortman volgens P&G in ieder geval ten opzichte van haar wasmiddelen ten onrechte een superioriteit. Op de verpakking is vermeld "Neutral Hoofdwasmiddel is een wasmiddel zonder toevoeging van parfum, optische witmiddelen en kleurstoffen, dat helpt bij het voorkomen van huidirritaties en huidallergieën.". In iedere door Kortman gehanteerde reclame-uiting heeft zij verband gelegd tussen voormelde toevoegingen en huidreacties. Aldus suggereert Kortman wel degelijk dat haar wasmiddel door de afwezigheid van voormelde toevoegingen met betrekking tot huidreacties beter is dan andere wasmiddelen, waaronder die van P&G. Dat zij daarbij niet expliciet het woord "voordeel" gebruikt doet daar niet aan af. Onbetwist is dat veel parfums met betrekking tot allergie geheel veilig zijn bevonden (de Sanex-produkten van Kortman bevatten ook parfum). Voor wat betreft optische witmakers, deze zijn getest met allergiereactie 0. Sedert begin jaren '70 wordt er door de industrie geen gebruik meer gemaakt van onveilige witmakers. Kortman heeft, door deze stof toch als beruchte stof te vermelden het idee dat optische witmakers huidreacties kunnen veroorzaken, weer leven ingeblazen. Weliswaar hoeft Kortman in haar reclame-uitingen niet te stellen dat bedoelde toevoegingen in wasmiddelen van P&G geen huidklachten veroorzaken, maar door in het algemeen te suggereren dat deze toevoegingen de kans op huidreacties vergroten en dat men daarom over zou móeten gaan van het tot dusver gebruikt wasmiddel op Neutral, handelt zij jegens P&G onrechtmatig. Ad Claim VI Op bladzijde 10 van de sales-organiser alsmede op pagina 3 van de consumentenfolder staat vermeld dat de pH-waarde van het wasmiddel een rol kan spelen bij het ontstaan van eventuele klachten. P&G stellen dat deze claim ongegrond is, aangezien de pH-waarde slechts een rol kan spelen bij oplossingen en Neutral opgelost in water zich niet relevant zou onderscheiden van een ander wasmiddel opgelost in water. Deze stelling kan in het midden blijven, nu deze claim niet van voldoende belang wordt geacht om in wezenlijke mate de koopmotivatie van de consumenten te beïnvloeden. Ad Claim VII Bladzijde 5 van de Artsenfolder vermeldt: "Een poedervormig wasmiddel verkreeg de voorkeur omdat hieraan geen conserveringsmiddelen behoefden te worden toegevoegd.".

18 december 1995

Aangezien behalve de poederwasmiddelen van P&G, ook haar vloeibare wasmiddelen geen conserveringsmiddel bevatten, suggereert Kortman ten onrechte een voordeel ten opzichte van de vloeibare wasmiddelen van P&G. Ad Claim VIII Zowel in de sales-organiser (bladzijde 1), als in de artsenrekfolder vermeldt Kortman dat door de snelle en volledige oplosbaarheid van Neutral in het water de kans dat wasmiddelresten in het textiel achterblijven zeer gering is. In de artsenfolder staat: (pagina 3) "De problematiek bij het gebruik van wasmiddelen wordt nog eens versterkt door: De opkomst van compactere wasmiddelen en een vervanging van fosfaten, met als gevolg een minder goede oplosbaarheid dan bij de klassieke waspoeders, waardoor er wasmiddelresten achterblijven." (pagina 5) "Het vaak in waspoeders voorkomende natriumaluminiumsilicaat (NAS) werd achterwege gelaten om een betere uitspoelbaarheid (en een verminderde kans op huidproblemen) te bewerkstelligen. Het percentage onoplosbaar NAS zou in gewone wasmid. delen 25% bedragen. P&G voeren terecht aan dat de oplosbaarheid geen indicatie geeft voor de vraag of de betreffende stof op het wasgoed achterblijft (zoals bij wasverzachter). Voorts heeft Kortman zich niet verweerd tegen de stelling van P&G dat de test is uitgevoerd bij zacht water en dat bij hard water de builder van Neutral niet goed zou werken. Kortman stelt dat NAS bindt tot 50% meer van LAS, dat blijkens de tweede DIN Safety sheet kan irriteren. NAS is echter reeds in het verleden getest waarbij het geen irriterende werking of allergie inducerend vermogen bleek te hebben, terwijl de DIN Safety Sheets de veiligheid van fabrieksmedewerkers bij de produktie betreffen, hetgeen een volstrekt andersoortig risico inhoudt dan blootstelling aan resten in gewassen kleding. Ad Claim IX In de artsenfolder, de artsenrekfolder en sales-organiser gaat Kortman in op klachten bij Cara-patiënten - Artsenfolder: "Daarnaast spelen (...) er bij Cara-patiënten de wervelende waspoeder-stofdeeltjes een niet onbelangrijke rol bij het ontstaan van eventuele klachten." "Bij de samenstelling van Neutral werd tevens rekening gehouden met mogelijke inhalatieproblemen bij Carapatiënten. Naar verwachting zal Neutral voor deze groep uitkomst kunnen bieden, want Neutral is namelijk "lowdusting" en bevat geen parfum. Om dit te kunnen aantonen loopt er een test bij enkele leden van de Astma patiëntenvereniging. De uitkomsten hiervan komen op korte termijn beschikbaar." "Tevens is Neutral vanwege de "low-dusting" formulering en de afwezigheid van parfums ook geschikt voor: Cara-patiënten, die bij het gebruik van gewone wasmiddelen last kunnen ondervinden van inhalatieproblemen of irritaties van de luchtwegen." - Artsenrekfolder Onder de kop "Allergieën en huidirritaties bij wasmiddelen: "Bij mensen met gevoelige luchtwegen kunnen ook klachten als benauwdheid of irritaties van de luchtwegen ontstaan. Dergelijke reacties kunnen het gevolg zijn van bepaalde toevoegingen aan wasmiddelen, zoals parfum (...) die bedoeld zijn om op het wasgoed achter te blijven. - Consumentenleaflet: "Doordat het Neutral poeder niet stuift en geen parfums bevat, is Neutral ook geschikt voor mensen met snel geïrriteerde luchtwegen." - Sales-organiser: "Gevoeligheidsreacties bij wasmiddelen * klachten bij wasmiddelen kunnen betrekking hebben op:

18 december 1995


irritaties van de luchtwegen: - benauwdheid - niesbuien - tianende ogen" "Enquête-uitkomsten * 56% van de Cara-patiënten heeft last van overgevoeligheidsreacties bij wasmiddelen. (Bron: Enquête i.s.m. VBBA, mei/juni 1992, n=416) * Praktijktest uitkomsten (o.b.v. Ie uitkomsten) Praktijktest uitkomsten (o.b.v. eerste uitkomsten) 86% van de Cara-patiënten heeft geen/minder last van overgevoeligheidsreacties bij gebruik Neutral (basis: respectievelijk met Cara overgevoelig voor wasmiddelen) (bron: praktijktest Ls.m. VBBA, augustus/september 1992, n=100) (...) Kortom, Neutral biedt uitkomst, door onder andere: - zorgvuldig gekozen samenstelling - "low-dusting"-formulering - afwezigheid van parfum.". Kortman is van mening nergens te hebben gesteld dat andere wasmiddelen leiden tot irritatie en dat Neutral een uitkomst zou bieden. Uit de geciteerde passages kan worden afgeleid dat Neutral, doordat het in tegenstelling tot andere hoofdwasmiddelen niet of beduidend minder zou stuiven, en geen parfum bevat, geschikt zou zijn voor cara-patiënten, waarmee zij de suggestie wekt dat die andere hoofdwasmiddelen wel irriteren (bovendien geeft Kortman op pagina 8 van de artsenfolder te kennen dat Neutral vanwege voornoemde redenen geschikt is voor "Cara-patiënten, die bij het gebruik van gewone wasmiddelen last kunnen ondervinden van inhalatieproblemen of irritaties van de luchtwegen). Deze suggestie wordt nog versterkt door op de verpakking te verwijzen naar het Deens astmafonds. Door in de reclame-uitingen te vermelden "Doordat het Neutral poeder niet stuift en geen parfums bevat, is Neutral ook geschikt voor mensen met snel geïrriteerde luchtwegen, suggereert zij wel degelijk een uitkomst te bieden. Kortman heeft niet aannemelijk gemaakt dat andere wasmiddelen in die mate meer stuiven dan Neutral, dat mensen met gevoelige luchtwegen daardoor meer last van irritaties zouden krijgen. Ad Claim X Dat het wasmiddel Neutral eenzelfde dan wel een nagenoeg daarmee overeenkomende wasprestatie zou leveren als de overige bestaande wasmiddelen is niet gebleken. De consument zal echter, gezien de hoeveelheid reclames op dit terrein, met betrekking tot claims over wasprestaties sceptischer zijn dan ten opzichte van de overige claims. 3.5. De overige door Kortman aangevoerde gegevens ter rechtvaardiging van haar diverse claims, zoals nog een (Zwitsal-) produkttest en brieven met tevredenheidsbetuigingen zijn daartoe als te vaag en te subjectief niet bruikbaar. 3.6. Gezien hetgeen hiervoor is overwogen kan worden geconcludeerd, dat Kortman heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek, met name het bepaalde in de letters a,b, f, en j , zodat zij zich heeft schuldig gemaakt aan misleidende reclame, en kan de vordering mitsdien worden toegewezen als na te melden, waarbij aan Kortman enige tijd zal worden gegund om de nodige maatregelen te kunnen nemen. Daaraan doet niet af kan dat het concern waartoe P&G behoort in de Verenigde Staten van Amerika een produkt "Cheerfree" op de markt heeft gebracht, waarin zij een verband zou leggen tussen de afwezigheid van kleurstoffen en parfums enerzijds en huidvriendelijkheid anderzijds, nu dit de moedervennootschap van P&G betreft, hetgeen P&G Benelux niet kan worden toegerekend en voor de Verenigde Staten niet dezelfde normen hoeven te gelden als hier. Ook de stelling dat het grote publiek zich Iaat leiden door in algemene bewoordingen geuite produktclaims en veel minder of nauwelijks door de "kleine lettertjes" kan niet slagen. Ook de minder opvallende teksten hebben immers hun betekenis. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan na te melden maxima gebonden.

427

4. De kosten: Kortman dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding. 5. De beslissing in kort geding: De President verbiedt Kortman om na het verstrijken van 14 dagen na betekening van deze uitspraak nog in enigerlei reclame-uiting een van de in de dagvaarding omschreven claims, met uitzondering van claim VI en claim X, daaronder mede begrepen de in de §§ 21 en 22 der dagvaarding vermelde citaten, te maken en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking te doen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,— per dag dat enige overtreding van dit verbod plaatsvindt of voortduurt, met een maximum van ƒ 1.000.000,- aan te verbeuren dwangsommen; veroordeelt Kortman om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis rectificaties openbaar te doen maken van de navolgende inhoud en op de navolgende wijze: - in dezelfde bladen als waarin advertenties of inlegfolders betreffende Neutral zijn gepubliceerd, en op dezelfde grootte als die advertenties of inlegfolders; "Rectificatie Neutral-Reclame" Enige tijd geleden hebben wij advertenties geplaatst waarin wij de suggestie hebben gewekt dat het dragen van kleding gewassen met andere wasmiddelen dan Neutral huidallergieën, huidirritaties of jeuk zou veroorzaken, en dat Neutral in dat opzicht beter zou zijn. Deze suggestie is door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble Benelux N.V., de fabrikant van Dash, Ariel, Dreft en Vizir. Kortman Inradal B.V.** - op de televisie in de zendtijd van de Stichting Etherreclame in het blok rond het journaal van 20.00 uur, alsmede van RTL-4 in het blok rond het journaal van 1930 uur, gedurende 30 seconden, in beeld en in gesproken tekst: "Dit is een rectificatie door Neutral van eerder uitgezonden reclamefilms. Daarin hebben wij de suggestie gewekt dat het dragen van kleding gewassen met andere wasmiddelen dan Neutral huidallergieën, huidirritaties of jeuk zou veroorzaken, en dat Neutral in dat opzicht beter zou zijn. Deze suggestie is door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble Benelux N.V., de fabrikant van Dash, Ariel, Dreft en Vizir." (Alleen in beeld) Kortman Intradal B.V. zulks op straffe van een dwansom van ƒ 25.000,- per dag dat Kortman hiermee in gebreke mocht blijven, met een maximum van ƒ 500.000,- aan te verbeuren dwangsommen; beveelt Kortman - binnen 20 dagen na betekening van dit vonnis alle verpakkingen van Neutral waarop een of meer van de in de §§ 21 en 22 van de dagvaarding geciteerde teksten voorkomen, die door haar afnemers-wederverkopers in voorraad worden gehouden, terug te vragen tegen aanbieding van schadeloosstelling van de hiermee gepaard gaande kosten; - aan mr. De Graauw vertrouwelijk ter controle te verschaffen een volledige lijst met namen en adressen van die afnemers-wederverkopers, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag dat Kortman hiermee in gebreke mocht blijven, met een maximum van ƒ 25.000,- aan te verbeuren dwangsommen; veroordeelt Kortman om binnen 20 dagen na betekening van dit vonnis aan ieder aan wie zij sales-organisers, mailings, folders en reclamemateriaal heeft verstrekt in enkelvoud een schriftelijke rectificatie te doen toekomen van de navolgende inhoud:

428


"Enige tijd geleden hebben wij u in verband met het wasmiddel Neutral een Sales-organiser/een mailing/ reclamemateriaal verstrekt, waarin wij de suggestie hebben gewekt dat het dragen van kleding gewassen met ander wasmiddelen dan Neutral huidallergieën, huidirritaties of jeuk zou veroorzaken, en dat Neutral in dat opzicht beter zou zijn. Deze suggestie is door de President van de Anondissemenstsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Procter & Gamble Benelux N.V., de fabrikant van Dash, Ariel, Dreft en Vizir. Hierbij verzoeken wij u deze rectificatie te verspreiden onder degenen onder wie u genoemd matriaal hebt verspreid of die door ons bij/via uw instelling gehouden presentaties hebben bijgewoond of voorlichting hebben gekregen, c.q. deze rectificatie beschik' baar te stellen op gelijke wijze en gedurende gelijke periode als u genoemd materiaal beschikbaar hebt gesteld. Kortman Intradal B.V." zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag dat Kortman hiermee in gebreke mocht blijven, met een maximum van ƒ 50.000,- aan te verbeuren dwangsommen; voor zover nog aanwezig bij degenen aan wie kortman voormelde sales-organisers, mailings, folders en reclamemateriaal heeft verstrekt, deze terug te vragen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000.- per overtreding van dit gebod, met een maximum van ƒ 50.000,- aan te verbeuren dwangsommen; beveelt Kortman binnen 30 dagen na dit vonnis aan mr. De Graauw vertrouwelijk te verschaffen een lijst houdende alle namen en adressen van (i) alle detaillisten bedoeld sub 2(c) van de dagvaarding; (ii) van huisartsen, longartsen en apothekers bedoeld sub 2(e) van de dagvaarding; (iii) van de dermatologen, allergologen, kraamcentra, verloskundigen en consultatiebureaux bedoeld sub 2(j) van de dagvaarding; alsmede (iv) de opleidingsinstituten bedoeld sub 2(k) van de dagvaarding, zulks ter controle door P&G of Kortman aan de hiervoor genoemde bevelen heeft gedaan; zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- per dag dat Kortman in gebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen, met een maximum van ƒ 25.000,- aan te verbeuren dwangsommen; verwijst Kortman in de kosten van dit geding en veroordeelt haar aan P&G te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 10.476,75,-; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; weigert het meer of anders gevorderde. Enz. Nr 106. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 29 juli 1993. (Rectificatie Neutralreclame II) Mr J. Mendlik. Art. 6:196, lid 1 Burgerlijk Wetboek Ook afgezien van de gebezigde lettergrootte, welke in geen verhouding staat tot de in de oorspronkelijke advertentie gebezigde grootte, zijn de geplaatste rectificaties geen behoorlijke voldoening aan hetgeen waartoe Kortman bij vonnis was veroordeeld, nu zij binnen het voor rectificaties voorgeschreven formaat tevens een afbeelding van een stapel wasgoed en een aanvullende, wervende, tekst heeft geplaatst. De omstandigheid dat in het vonnis de lay-out, het lettertype en dergelijke niet zijn omschreven betekent niet dat Kortman daardoor de vrijheid zou hebben het aan rectificaties te wijden oppervlak voor andere doeleinden te gaan besteden. Alleszins aannemelijk is dat de consument bij het zien van de (betekenisloze) afbeelding van het wasgoed de daarnaast staande kleine lettertjes zal overslaan en zal doorbladeren, waardoor de geplaatste rectificatie niét zal worden gelezen.

18 december 1995

Dit geldt temeer, nu niet door middel van grote letters is aangeduid dat het een rectificatie betreft. De naleving van een bij vonnis opgelegd gebod behoort correct en te goeder trouw te geschieden; ook zonder een uitdrukkelijk daarop gericht verbod is het vanzelfsprekend dat aan een bevel tot rectificatie niet naar behoren en dus niet wordt voldaan als aan die rectificatie aansluitend - en nota bene ook nog binnen de ruimte die aan de rectificatie besteed zou moeten worden - nadere mededelingen worden toegevoegd die de inhoud van de rectificatie afzwakken of zelfs ontkrachten. Art. 611 d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Door het verloop van de onderhandelingen af te wachten alvorens maatregelen te treffen voor de te plaatsen rectificaties, zonder zich te verzekeren van de instemming daarmede van P&G, heeft Kortman - gezien de tijd die aanlevering van litho's nu eenmaal met zich brengt - het risico genomen dat de in het vonnis bepaalde termijn van 14 dagen na betekening zou worden overschreden, welk risico voor haar rekening dient te komen.1) Kortman Intradal B.V. te Veenendaal, eiseres in conventie, 'verweerster in reconventie [in kort geding], procureur Mr E.C.M. Wagemakers, advocaat Mr PJ.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Proctor & Gamble Benelux N.V. te Brussel, België, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur Mr E.P. Elink Schuurman, advocaat Mr P.C de Graauw te Amsterdam. 2. Het geschil: in conventie: Kortman Intradal, verder te noemen Kortman, vordert - na wijziging van eis - bij wege van onverwijlde maatregel Proctor & Gamble, verder te noemen P&G, te verbieden over te gaan tot executie op welke wijze dan ook, waaronder met name begrepen het invorderen van (beweerdelijk) verbeurde dwangsommen, van het vonnis tussen partijen gewezen op 1 juni 1993, voor zover het betreft het daarin gegeven verbod en de veroordeling tot het doen plaatsen van rectificaties, zulks naar aanleiding van de door Kortman aan de geplaatste rectificaties verrichte toevoeging en/of het niet tijding doen plaatsen van rectificaties, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ 500.000,- per overtreding of per dag dat de overtreding voortduurt. P&G heeft de vordering betwist. In reconventie: P&G vordert - na wijziging van eis - bij wege van onverwijlde maatregel Kortman te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis rectificaties openbaar te doen maken in de bladen Distrifood, Levensmiddelenkrant, Libelle en Margriet, een en ander als in de conclusie van eis in reconventie vermeld. Kortman heeft de vordering betwist 3. De voorlopige beoordeling en de gronde daarvoor: In conventie én in reconventie: lussen partijen staat als niet, althans als niet voldoende gemotiveerd weersproken het navolgende vast: - Bij vonnis in kort geding d.d. 1 juni 1993 is Kortman onder meer - veroordeeld om binnen 14 dagen na de betekening van het vonnis rectificaties openbaar te doen maken in dezelfde bladen als waarin advertenties of inlegfolders betreffende Neutral zijn gepubliceerd, en op dezelfde grootte als die advertenties of inlegfolders, waarvan de tekst luidt: "Rectificatie Neutral-Reclame" Enige tijd geleden hebben wij advertenties geplaatst waarin wij de suggestie hebben gewekt dat het dragen van kleding gewassen met andere wasmiddelen dan Neutral huidallergieën, huidirritaties of jeuk zou veroorzaken, en dat Neutral in dat opzicht beter zou zijn. Deze suggestie is door de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda misleidend geoordeeld en on') Zie de noot aan het slot van het vonnis; blz. 431. Red.

18 december 1995


rechtmatig tegenover Proctor & Gamble Benelux N.V. de fabrikant van Dash, Ariel, Dreft en Vizir. Kortman Intradal B.V." zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- per dag dat Kortman hiermee in gebreke mocht blijven, met een maximum van ƒ 500.000,- aan te verbeuren dwangsommen. Voorts is Kortman bij genoemd vonnis verboden om na het verstrijken van 14 dagen na betekening van het vonnis nog in enigerlei reclame-uiting een van de in de dagvaarding omschreven claims, met uitzondering van claim VI en claim X, daaronder mede begTepen de in de §§ 21 en 22 der dagvaarding vermelde citaten, te maken en/ofandere mededelingen of suggesties van gelijke strekking te doen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- per dag dat enige overtreding van dit verbod plaatsvindt of voortduurt, met een maximum van ƒ 1.000.000,- aan te verbeuren dwangsommen. - Het vonnis is op 18 juni 1993 aan Kortman betekend. - Partijen hebben d.d. 28 juni 1993 een minnelijke regeling getroffen, waarbij P&G - onder meer - heeft afgezien van het gebod tot terughalen van de verpakking en van rectificatie op de televisie, en Kortman - onder meer - heeft afgezien van het instellen van appel en van een bodemprocedure. - Kortman heeft in de bladen Distrifood d.d. 28 juni 1993, Levensmiddelenkrant d.d. 26 juni 1993, Libelle d.d. 2 juli 1993 en Margriet d.d. 2 juli 1993, de navolgende (dan wel een soortgelijke) rectificatie geplaatst:

[Onderstaande tekst was in de rectificatie naast de bovenstaande afbeelding afgedrukt. Red].

"Rectificatie Neutral Reclame Enige tijd geleden hebben wij advertenties geplaatst waarin wij de suggestie hebben gewekt dat het dragen van kleding gewassen met andere wasmiddelen dan Neutral huidallergieën, huidirritaties of jeuk zou veroorzaken en dat Neutral in dat opzicht beter zou zijn. Deze suggestie is door de President van de Arrondissements-rechtbankte Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Proctor & Gamble Benelux N.V., de fabrikant van Dash, Ariël, Dreft en Vizir. Kortman Intradal B.V." Gezien de vele positieve reacties van Neutral gebruiksters, hebben we besloten zo snel mogelijk aanvullend wetenschappelijk onderzoek in gang

429

te zetten, om de Neutral reclame-boodschap juridisch te kunnen bewijzen. Het produkt zelf blijft ondertussen gewoon verkrijgbaar. - In de te verschijnen bladen "Flair" d.d. 21 juli 1993, "Kinderen" en "Ouders van Nu" d.d. 13 augustus 1993 en "De Limburger Nr. 1." d.d. 31 augustus wordt voormelde rectificatie geplaatst zonder de eronder geplaatste tekst en zonder afbeelding van de stapel wasgoed. In conventie: P&G stelt zich op het standpunt dat Kortman door de bevolen rectificatie met afbeelding en de eronder geplaatste tekst te publiceren in "Margriet", "Libelle", "Distrifood" en "Levensmiddelenkrant", alsmede door na veertien dagen na betekening van het vonnis de nadien gewijzigde rectificatie te publiceren in "Flair" en "De Limburger" (P&G aanvaardt de late rectificaties in "Kinderen" en "Ouders van Nu"), geen behoorlijke nakoming heeft gegeven aan hetgeen waartoe zij bij vonnis d.d. 1 juni 1993 was veroordeeld, terwijl zij door het plaatsen van de toegevoegde tekst tevens het haar opgelegde verbod als hiervóór vermeld zou hebben overtreden. P&C zou derhalve aanspraak kunnen maken op de in haar visie verbeurde dwangsommen. Terzake de te laat gepubliceerde rectificaties in "Flair" en "De Limburger Nr. 1" beroept Kortman zich op overmacht omdat partijen na vonniswijzing met elkaar over een regeling onderhandelden en zij na het bereiken van de dading direct ruimte in de bladen ter zake de te plaatsen rectificaties zou hebben gereserveerd. Dit beroep kan niet slagen. Kortman kon voor "Flair" d.d. 14 juli 1993 uiterlijk tot en met 14 juni 1993 litho's aanleveren en voor "Flair" d.d. 7 juli 1993 uiterlijk tot en met 7 juni 1993, terwijl voor "De Limburger nr. 1" d.d. 29 juni 1993 uiterlijk tot 6 juni 1993 kon worden aangeleverd. Het moge zo zijn dat partijen na vonniswijzing met betrekking tot de executie van het vonnis met elkaar in onderhandeling zijn getreden en dat P&G het vonnis eerst op 18 juni 1993 aan Kortman heeft doen betekenen; door het verloop van de onderhandelingen af te wachten alvorens maatregelen te treffen voor de te plaatsen rectificaties, zonder zich te verzekeren van de instemming daarmede van P&G, heeft Kortman - gezien de tijd die de aanlevering van litho's nu eenmaal met zich brengt — het risico.genomen dat de in het vonnis bepaalde termijn van 14 dagen na betekening van het vonnis zou worden overschreden, welk risico voor haar rekening dient te komen. P&G stelt zich derhalve terecht op het standpunt dat Kortman de haar ter zake opgelegde dwangsommen heeft verbeurd. Voorts ontkent Kortman dat zij het bepaalde in voormeld vonnis zou hebben overtreden aangezien de bevolen rectificatie-tekst duidelijk en leesbaar en op een oppervlak van het formaat als bevolen zou zijn afgedrukt en zij aldus aan het bepaalde in het vonnis zou hebben voldaan. Zij is dan ook van oordeel dat door de dreiging van executie van het vonnis sprake zou zijn van een dreigende onrechtmatige daad van de zijde van P&G jegens haar. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat het formaat van de geplaatste rectificatie identiek zou zijn aan dat van de advertenties ter rectificatie waarvan zij is bestemd. Dat het oppervlak van de tekst van de rectificatie niet het gehele oppervlak van de rectificatie-advertentie zou bestrijken doet daaraan volgens haar niet af. Bovendien zou de oppervlakte van de rectificatietekst tenminste evenredig zijn aan de oppervlakte van de misleidend geoordeelde tekst en zou in het vonnis geen specificatie van het lettertype, de grootte van de letter, spaü'ëring, lay-out en dergelijke zijn vermeld, noch zou zulks door P&G gevorderd zijn. Kortman is bovendien van mening dat voor de te plaatsen rectificaties uitgegaan moet worden van de wijze waarop destijds is geadverteerd. Aangezien de advertenties destijds niet uit enkel tekst bestonden doch voor een (groot) deel uit foto's, is zij van oordeel dat rectificatie op overeenkomstige wijze kan plaatsvinden. Afgezien van de gebezigde lettergrootte, welke in geen verhouding staat tot de in de oorspronkelijke advertentie gebe-

430


zigde grootte, zijn de in "Margriet", "Libelle", "Distrifood" en "Levensmiddelenkrant", geplaatste rectificaties geen behoorlijke voldoening aan hetgeen waartoe Kortman bij vonnis was veroordeeld, nu zij binnen het voor rectificaties voorgeschreven formaat tevens een afbeelding van een stapel wasgoed en een aanvullende, wervende, tekst heeft geplaatst. De omstandigheid dat in het vonnis de lay-out, het lettertype, en dergelijke niet zijn omschreven betekent niet dat Kortman daardoor de vrijheid zou hebben het aan de rectificaties te wijden oppervlak voor andere doeleinden te gaan besteden. Kortman heeft bovendien zelf gesteld dat de afbeelding van de stapel wasgoed een middel is om de aandacht van de consument te vangen. Alleszins aannemelijk is, dat de consument bij het zien van de (betekenisloze) afbeelding van het wasgoed de daarnaast staande kleine lettertjes zal overslaan en zal doorbladeren, waardoor de geplaatste rectificatie niet zal worden gelezen. Dit geldt temeer, nu niet door middel van grote letters is aangeduid dat het een rectificatie betreft Indien de consument de rectificatie wel leest, zal ook de door Kortman eronder geplaatste tekst worden gelezen. Ten aanzien van deze tekst stelt Kortman zich op het standpunt dat door het vonnis de vrijheid van Kortman om gelijktijdig met de rectificaties mededelingen te doen niet zou zijn beperkt. De tekst zou in haar visie in ieder geval niet onder het haar opgelegde verbod vallen, aangezien de tekst niet is aan te merken als een toevoeging aan de rectificatie, nu de tekst niet in de rectificatietekst zelf is geplaatst en daarvan duidelijk zou zijn gescheiden, noch een andere mededeling of suggestie met een gelijke strekking als de verboden claims zou betreffen. Bovendien zou deze tekst geen afbreuk doen aan de inhoud c.q. strekking van de daarboven geplaatste rectificatie doch juist een herhaling van de rectificatie impliceren en zou de inhoud van de tekst op zich juist zijn. Dit standpunt is onbegrijpelijk en volstrekt onjuist. Ook de naleving van een bij vonnis opgelegd gebod behoort correct en te goeder trouw te geschieden en de redenering van Kortman dat alles wat daarnaast niet uitdrukkelijk verboden is daarom dus geoorloofd zou zijn moet worden verworpen. Ook zonder uitdrukkelijk daarop gericht verbod is het vanzelfsprekend dat aan een bevel tot rectificatie niet naar behoren en dus niet wordt voldaan als aan die rectificatie aansluitend - en nota bene ook nog binnen de ruimte die aan de rectificatie besteed zou moeten worden -nadere mededelingen worden toegevoegd die de inhoud van de rectificatie afzwakken of zelfs ontkrachten, zoals in casu. Door direct onder de rectificatie te vermelden dat zo snel mogelijk aanvullend wetenschappelijk onderzoek in gang wordt gezet om de Neutral reklame-boodschap juridisch te kunnen bewijzen, suggereert Kortman nogmaals dat andere wasmiddelen - waaronder de wasmiddelen van P&G - huidallergiën, huidirritaties of jeuk zouden veroorzaken, welke suggestie bij voormeld vonnis reeds misleidend is geoordeeld. De bedoeling van de begeleidende tekst kan derhalve niet anders zijn geweest dan afbreuk te doen aan de inhoud van de rectificatie. Door deze wijze van rectificeren is mitsdien enerzijds niet aan het opgelegde gebod voldaan en anderzijds gehandeld in strijd met het bij vonnis opgelegde verbod. Gezien hetgeen hiervoor is overwogen dient de vordering in conventie te worden geweigerd. Overigens geldt dat partijen terecht van oordeel zijn dat de aan Kortman opgelegde dwangsom bij overtreding van voormeld verbod van "ƒ 25.000,- per dag dat enige overtreding van dit verbod plaatvindt of voortduurt, met een maximum van ƒ 1.000.000,- aan te verbeuren dwangsommen", dient te worden verstaan in die zin dat de dwangsom ingeval van publikatie in bladen slechts éénmaal wordt verbeurd per editie van een blad waarin de verboden publikatie verschijnt. In reconventie: P&G legt aan haar vordering ten grondslag belang te hebben bij een alsnog correct uit te voeren rectificatie door Kortman. De stelling van Kortman dat door de gewijzigde rectificaties in "Flair", "Kinderen", "Ouders van Nu" en "De Limburger Nr. 1." reeds dezelfde doelgroep zou zijn bereikt als die van de bladen waarin thans door P&G nieuwe rectificaties

18 december 1995

wordt gevorderd wordt verworpen. Aangezien Kortman immers in "Margriet", "Libelle", "Distrifood" en "Levensmiddelenkrant" heeft gesuggereerd dat de Neutral-reklameboodschap nog steeds bestaat maar dat het juridisch bewijs ervan nog moet worden geleverd en dat de rechtsstnjd die tot rectificatie heeft geleid nog steeds open is, heeft P&G recht en belang bij nieuwe rectificaties, waarbij een tekst wordt geplaatst dat de onder de eerdere rectificaties geplaatste mededeling ook misleidend en onrechtmatig is geoordeeld. Gezien al hetgeen hiervoor - ook in conventie - is overwogen kan de vordering in reconventie worden toegewezen, terwijl het vonnis d.d. 1 juni 1993 onverminderd van toepassing blijft. Hierbij zij geconstateerd dat de gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften als gevorderd noodzakelijk zijn gebleken door de wijze waarop Kortman gemeend heeft aan het eerste vonnis te kunnen voldoen. De gevraagde dwangsommen zullen echter deels worden gematigd en aan een maximum gebonden, zulks als hierna in het dictum vermeld. 4. De kosten: In conventie en in reconventie: Kortman dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding. 5. De beslissing in kort geding: In conventie: De President weigert de gevorderde voorziening, verwijst Kortman in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan P&G te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 2.275,-, Verklaart dit vonnis voor wat betreft voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, In reconventie: De President 1. veroordeelt Kortman om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis rectificaties te plaatsen van de navolgende inhoud en op de navolgende wijze ter openbaarmaking in de eerstmogelijke edities: - In de bladen Ditsrifood, Levensmiddelenkrant, Libelle en Margriet - op dezelfde grootte als die van de in die bladen respectievelijk opgenomen advertenties of inlegfolders, bedoeld in het vonnis d.d. 1 juni 1993 (rolnummer KG 214/93) "Rectificatie Neutral-Reclame Herplaatsing Enige tijd geleden hebben wij advertenties geplaatst waarin wij de suggestie hebben gewekt dat het dragen van kleding gewassen met andere wasmiddelen dan Neutral huidallergiën, huidirritaties of jeuk zou veroorzaken, en dat Neutral in dat opzicht beter zou zijn. Deze suggestie is door de President van de Arrondissements-rechtbank te Breda misleidend geoordeeld en onrechtmatig tegenover Proctor & Gamble Benelux N.V., de fabrikant van Dash, Ariel, Dreft en Vizir. Kortman Intradal B.V. Wij hebben besloten af te zien van hoger beroep tegen bovenbedoeld vonnis. Deze rectificatie wordt hierbij herplaatst op bevel van voornoemde President, onder meer omdat wij aan een eerdere publikatie een mededeling hadden toegevoegd over bewijs ten aanzien van die suggestie dat wij ons voorstelden alsnog te verkrijgen: ook die mededeling is door deze President intussen misleidend en onrechtmatig geoordeeld. Kortman Intradal B.V." - een en ander in (nagenoeg) de lay-out die als bijlage bij dit vonnis en daarvan deel uitmakend is gevoegd, voor respectievelijk (i) de Levensmiddelenkrant fii) de inlegfolder, en (iii) de overige reclame-uitingen in de bladen - in het lettertype dat bij het betreffende blad gebruikelijk is - in bladen Margriet en Libelle de kopregel in corps 30, in de Levenmiddelenkrant in corps 70, Bold

18 december 1995


- in de bladen Margriet en Libelle daaropvolgende twee volzinnen en de ondertekening "Kortman Intradal B.V." (in italic) in corps 13xh met een interlinie van 28 (in de Levensmiddelenkrant corps 16 met een interlinie van 32), en het volgende gedeelte van de rectificatie in corps 12 met een interlinie van 16; (in de Levensmiddelenkrant: corps 14 met een interlinie van 18), met de ondertekening "Kortman Intradal B.V." (in italic) - met op de voor- en achterzijde van de inlegfolders de tekst "Rectificatie Neutral-reclame: Zie binnenzijde" in (nagenoeg) de lay-out die als voormelde bijlage bij dit vonnis is gevoegd, in corps 26 Bold met een interlinie van 32, - met aan de binnenzijde van de inlegfolders de eerste twee volzinnen en de ondertekening "Kortman Intradal BV." (ondertekening in italic) in corps 16 met een interlinie van 32 en het volgende gedeelte van de rectificatie in corps 14 met een interlinie van 18 met het bevel aan Kortman zich daarbij te onthouden van (i) met enigerlei toevoeging in woord of beeld binnen het voorgeschreven oppervlak (ii) enigerlei begeleidend commentaar zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- per dag dat Kortman hiermee in gebreke mocht blijven, met een maximum van ƒ 1.000.000,- aan te verbeuren dwangsommen 2. verbiedt Kortman na twee dagen na betekening van dit vonnis in enigerlei reclame-uiting (a) een van de in de dagvaarding d.d. 7 mei 1993 omschreven claims, met uitzondering van claim VI en claim X, daaronder mede begrepen de in de §§ 21 en 22 der voormelde dagvaarding vermelde citaten, te maken en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking te doen, (b) mededelingen of suggesties te doen omtrent enig bewijs dat Kortman meent te hebben verkregen, of enig onderzoek dat zij te dien einde in gang heeft gezet of overweegt in gang te zetten, met betrekking tot een van de in het vonnis d.d. 1 juni 1993 verboden claims, tenzij en nadat de overlegprocedure van artikel 8.4 van de door partijen d.d. 28 juni 1993 ondertekende overeenkomst volledig is doorlopen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- per overtreding van een van deze verboden of per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van ƒ 5.000.000,aan te verbeuren dwangsommen, verwijst Kortman in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan P&G te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 1.000,-, verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, weigert het meer of anders gevorderde. Enz. ^ Nakoming vonnis en betekening. 1. Bij zijn vonnis van 1 juni 1993 legde de President op vordering van P&G aan Kortman enkele rectificaties op, te publiceren binnen veertien dagen na betekening van dat vonnis in een aantal bladen en via de televisie. De betekening geschiedde op 18 juni 1993 zodat de gestelde termijn op 1 juli 1993 afliep. Op 28 juni 1993 kwamen partijen een minnelijke regeling overeen waarbij P8iG afstand deed van haar aanspraak uit het bevel tot rectificatie via de televisie. Aan enkele resterende rectificatiebevelen werd niet op tijd voldaan en P&G maakte deswege aanspraak op verbeurde dwangsommen. De vraag rees of Kortman niet eerst, alvorens de nodige opdrachten tot rectificatie te geven, (a) de betekening en (b) het verloop van de onderhandelingen over de minnelijke regeling had mogen afwachten. 2. De President overweegt dat Kortman voor één blad uiterlijk tot en met 14 juni 1993 litho's kon aanleveren en voor een ander blad uiterlijk tot en met 6 juni 1993. Kennelijk gaat hij ervan uit dat Kortman niet mocht afwachten of P&G tot betekening zou overgaan. Dit is niet onverenigbaar met hetgeen HR 27 april 1979, NJ1980, 169 (WHH) heeft beslist (met betrekking tot een bevel om direct een beslag door te halen): vonnissen werken in beginsel van rechtswege, hetgeen meebrengt dat de verplichting om aan het vonnis te voldoen voor de veroordeelde ingaat op

431

het tijdstip van het uitspreken van het vonnis. Daaraan doet niet af dat de dwangsom pas wordt verbeurd indien de nakoming uitblijft na de betekening van het vonnis. Uit een en ander vloeit voort - aldus nog steeds de Hoge Raad - dat de rechter die te beoordelen krijgt, of de executie van de dwangsommen ook over de eerste dagen nade betekening toelaatbaar is, vrij is in zijn oordeel te betrekken of en in welke mate de veroordeelde in de o m standigheden van het geval reeds vóór de betekening de nodige voorbereidingen had kunnen en moeten treffen om tijdig aan de veroordeling te kunnen voldoen. De President wijdt in casu geen overweging aan de o m standigheden van het geval vóór de betekening. Het komt mij voor dat de eventuele omstandigheid dat partijen met elkaar over een regeling onderhandelden een voorname factor moet zijn om van Kortman nog niet te vergen de voor rectificatie vereiste litho's aan de betrokken bladen aan te leveren. 3. In Vademecum Burgerlijk Procesrecht, Algemeen deel, 46.7.2, heb ik al de vraag opgeworpen of het standpunt van de Hoge Raad in zijn arrest van 1979 redelijk is. Voor gedaagde ontstaat immers pas door de betekening de zekerheid dat hij de schade op eiser kan verhalen indien het presidiale vonnis achteraf onjuist blijkt te zijn gewezen. Onlangs is E. Gras mij bijgevallen in zijn dissertatie Kracht en gezag van gewijsde, UvA 1994, blz. 188195; Gras ontwikkelt ook theoretische bezwaren tegen de leer van het arrest. Aansluitend merk ik nog op dat in het algemeen en zeker als het gaat om het al dan niet verbeuren van dwangsommen, een duidelijke regel de voorkeur verdient boven een rechterlijke afweging van "de omstandigheden van het geval". In concreto zou Kortman in de visie van de President direct na het vonnis dd. 1 juni 1993 het nodige hebben moeten doen om de - naar valt aan te nemen - vrij kostbare rectificaties tijdig te doen plaatsvinden. Alleen als P&G nadien zou betekenen zou Kortman haar aansprakelijk kunnen stellen voor de kosten indien het presidiale vonnis achteraf onjuist zou blijken te zijn gewezen. Ik kan de redelijkheid hiervan niet inzien. 4. Wèl diende Kortman direct na de betekening dd. 18 juni 1993 m.i. het nodige te doen om de rectificaties tijdig te doen plaatsvinden. Door die betekening was zij verzekerd van P&G's aansprakelijkheid ingeval zij ten principale alsnog gelijk zou krijgen. Zij kon dus niet het verloop van de onderhandelingen over de minnelijke regeling afwachten, uiteraard tenzij zij van P&G had bedongen dat haar verplichtingen tot nakoming van de rectificatiebevelen voorshands zouden worden opgeschort. C.V.W.

432

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12 Nr 107. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 5 januari 1995. (Ruimeva-rozen) Mr M.Y.C. Poelmann.

Art. 40 Zaaizaad- en Plantgoedwet j" art. 6:162 Burgerlijk Wetboek en art. 494 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Eiseresse sub 1 heeft als houdster van de kwekersrechten inzake het rozenras Ruimeva, waarvan de rozen in het handelsverkeer bekend zijn onder de naam Madeion, onder gedaagden, die rozen in de handel brengen onder de naam Elan, conservatoir beslag tot afgifte/levering doen leggen op een groot aantal rozenplanten. Er van uitgaande dat op grond van de drie overgelegde rapporten in onderling verband en samenhang bezien voorshands voldoende aannemelijk is geworden, dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door gedaagden verhandelde roos Elan identiek is aan de door eiseressen geleverde roos Madeion, is het verkopen van de rozen onder het door eiseressen gelegde beslag onrechtmatig en de vordering die er op gericht is een dergelijke handelwijze te voorkomen, toewijsbaar. Art 494, lid2Rv. bepaalt immers dat het beslag op de vruchten of beplantingen komt te rusten, zodra deze zijn afgescheiden, welke situatie zich in het onderhavige geval voordoet Door eiseressen bij het conservatoir beslag als bewaarder aangewezen, zijn gedaagden verplicht inzage te verschaffen in datgene wat zij als bewaarder met de in beslag genomen goederen hebben gedaan. 1. De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. te Hazerswoude, en 2. De Ruiter's New Roses International B.V. te Hazerswoude, eiseressen [in kort geding], procureur Mr P.W.M. Steenbergen, tegen 1. Vo.f. Gebr. Van der Knaap te De Kwakel, 2. Wilhelmus Christianus van der Knaap te De Kwakel, 3. Jacobus Amoldus van der Knaap te De Kwakel, 4. Catherina Anna Maria van der Knaap-van Bruggen te De Kwakel, en 5. Maria Comelia van der Knaap-Bos te De Kwakel, gedaagden [in kort geding], procureur Mr Th.P.C. Stuyt. Gronden van de beslissing: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Eiseres sub 1 is houdster van de kwekersrechten inzake het rozenras Ruimeva en is exclusief gerechtigde voor Nederland met betrekking tot de op grond van het kwekersrecht toekomende handelingen. b. Voornoemde roos is in het handelsverkeer bekend onder de naam Madeion, welke naam door De Ruiter es. als merknaam is ingeschreven in het Benelux Merkenregister. c. Eiseres sub 2 brengt als de door eiseres sub 1 exclusief gemachtigde de Madeion in het verkeer en geeft licenties aan derden met betrekking tot de Madelon. d. Op 8 november 1993 heeft de deurwaarder onder Van der Knaap es. conservatoir beslag tot afgifte/levering gelegd op: "260rijenplanten en/of plantenmateriaal van het rozenras "Madelon Ruimeva", zijnde 260 x 230 stuks is 59.800 rozenplanten en 146 rijen van voormeld rozenras, zijnde 146 x 230 stuks is 33.580 rozenplanten;" e. Van der Knaap es. zijn als bewaarders van de inbeslaggenomen rozen aangewezen. f. Van der Knaap e s . brengen rozen op de markt, eerst onder de naam Madelon, later onder de naam Elan. g. Uit een door de Rijksuniversiteit Gent uitgevoerd onderzoek in mei 1992 blijkt - voorzover hier van belang -: "Meer dan waarschijnlijk zijn de cv(s) Madelon en Elan identisch of minstens genetisch ter zeerste verwant (...) Misschien is het dan toch wenselijk dat op het zelfde moment "geoogste" bloemen (van dezelfde grootte en hetzelfde ontwikkelingsstadium!) van beide bloemtypes nogmaals onderzocht worden."

18 december 1995

h. Uit een door de Rijksuniversiteit Gent uitgevoerd onderzoek in september 1992 wordt de conclusie getrokken dat de Madelon en de Elan als identisch moeten worden aangemerkt i. Op 8 oktober 1993 zijn door de deurwaarder op de veiling te Aalsmeer aangekochte rozen van het soort Elan en van het merk Madelon verzegeld en vervolgens naar het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRODLO) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij te Wageningen overgebracht. j . In haar rapport van 1 juli 1994 heeft het CPRO-DLO geconcludeerd dat de door haar onderzochte partijen van Elan niet onderscheidbaar zijn van het ras Ruimeva. k. op 13 december 1994 is door de deurwaarder geconstateerd dat in de kassen van Van der Knaap es. het rozengewas zoals eerder in beslag genomen nog steeds in tact is en dat alle planten nog aanwezig zijn en dat er door Van der Knaap e s . nog steeds rozen worden geoogst en veilingklaar gemaakt worden. 1. De advocaten van beide partijen hebben een gezamenlijke rekening geopend bij de Rabobank te Aalsmeer, waarop door Van der Knaap e s . een aantal malen de opbrengst van de verkoop van rozen is gestort. 2. De Ruiter es. vorderen thans - zakelijk weergegeven — dat Van der Knaap e s . hun handelingen in strijd met het gelegde beslag staken, op verbeurte van een dwangsom. Voorts vorderen De Ruiter e s . inzage in de hoeveelheid rozenstruiken van het merk Madelon die Van der Knaap es. de afgelopen jaren op hun bedrijf aanwezig hebben gehad, de hoeveelheid struiken die zij hebben gerooid, de hoeveelheid rozen die zij verkocht hebben en de opbrengst daarvan, alsmede inzicht in het saldo van de gezamelijke rekening van de raadslieden van partijen. Voorts vorderen De Ruiter e s . betalingen door Van der Knaap e s . van de verschuldigde licentievergoeding, althans een voorschot daarop van ƒ 100.000,-. Daarnaast vorderen De Ruiter e s . uitbetaling van het saldo op de rekening van de raadslieden van partijen. Tenslotte vorderen De Ruiter e s . betaling door Van der Knaap e s . van de schade. De Ruiter es. stellen daartoe dat Van der Knaap es., zonder dat zij daartoe door De Ruiter e s . zijn gerechtigd, rozen verhandelen die identiek zijn aan de Madelon en aldus onrechtmatig handelen. Ondanks het door De Ruiter es. gelegde beslag op de rozenstruiken, blijven Van der Knaap e s . deze rozen onder het beslag uit verkopen. Zij weigeren voorts een licentievergoeding aan De Ruiter es. te betalen. Teneinde inzicht te verkrijgen in de handelswijze van Van der Knaap e s . hebben zij belang bij inzage zoals gevorderd, aldus De Ruiter es. Bovendien betogen De Ruiter es. dat zij door de gedragingen van Van der Knaap e s . genoodzaakt zijn zeer veel kosten te maken, waaronder de kosten van de verschillende onderzoeken, welke kosten door Van der Knaap es. moeten worden gedragen. 3. Van der Knaap e s . betwisten allereerst dat de door haar gekweekte rozen Elan identiek zijn aan de door De Ruiter c.s. verhandelde rozen Madelon. Voor een voorschot op de licentievergoeding is dan ook geen enkele grond, aldus Van der Knaap es. Voorts betwisten Van der Knaap c.s. dat zij in strijd handelen met het gelegde beslag. De inmiddels uitgeteefde rozen staan ter beschikking van De Ruiter es. Verder betogen Van der Knaap e s . dat zij gerechtigd zijn de rozen onder het beslag uit te verkopen, nu slechts op de struiken door De Ruiter e s . beslag is gelegd en de vruchten daar niet onder vallen. Voor het verschaffen van inzagen zoals gevorderd is geen enkele aanleiding omdat de gegevens gedeeltelijk al bij De Ruiter e s . bekend zijn en voor het overige niet te verschaffen zijn, aldus Van der Knaap e s . Tenslotte betwisten Van der Knaap e s . de noodzaak van de gemaakte kosten. 4. Uitgangspunt is dat op grond van de drie overgelegde rapporten in onderling verband en samenhang bezien voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat in een bodem

18 december 1995


procedure zal worden geoordeeld dat de door Van der Knaap es. verhandelde roos Elan identiek is aan de door De Ruiter es. gekweekte roos Madelon. Het verweer van Van der Knaap es. dat zij op geen enkele wijze bij de rapporten zijn betrokken, doet hieraan niet af. Kan op basis van de manier waarop de Gentse Universiteit de rozen heeft verkregen aan de uitkomst van de rapporten van de Gentse Universiteit wellicht nog enige twijfel worden toegekend, gelet op de zorgvuldige wijze waarop de rozen aan het onderzoeksbureau CPRO-DLO zijn aangeleverd en de wijze waarop het rapport van dit bureau tot stand is gekomen en het feit dat dit rapport de bevindingen van de Universiteit van Gent volledig bevestigen, is een dergelijke conclusie alleszins gerechtvaardigd. Daarbij verdient nog opmerking dat Van der Knaap es. hun betoog dat er sprake is van verschillende rozen op geen enkele wijze, bijvoorbeeld door een tegenonderzoek, hebben onderbouwd. 5. Anders dan Van der Knaap es. hebben aangevoerd, is het verkopen van de rozen onder het door De Ruiter e s . gelegde beslag onrechtmatig, zodat de vordering die er op gericht is een dergelijke handelswijze te voorkomen, toewijsbaar is. Artikel 494 lid 2 Rv. bepaalt immers dat het beslag op de vruchten of beplantingen komt te rusten zodra deze zijn afgescheiden, welke situatie zich in het onderhavige geval voordoet. De aan deze voorziening verbonden dwangsom wordt als na te melden gematigd. 6. Nu in dit geding voorshands voldoende aannemelijk is dat de rozen die bij Van der Knaap es. staan identiek zijn aan de Madelon waarop De Ruiter e s . rechten hebben, is voorshands eveneens voldoende aannemelijk dat De Ruiter es. aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding voor het in strijd met deze rechten verhandelen van deze rozen. Voorts staat in dit geding vast dat door de deurwaarder in ieder geval 93.380 rozenstruiken in beslag zijn genomen. Nu bovendien van de zijde van Van der Knaap es. niet gemotiveerd bestreden is dat De Ruiter e s . aan derden een licentievergoeding van ƒ 130 per rozenstruik in rekening brengen, is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat de bodemrechter in ieder geval een schadevergoeding van ƒ 120.000,- aan De Ruiter es. zal toewijzen, terzake van gemiste licentievergoeding. Voor een hoger voorschot is in dit geding voorshands geen plaats. Voor beantwoording van de vraag of de overige door De Ruiter es. opgevoerde posten toewijsbaar zijn en of er meer dan de in beslag genomen rozen bij Van der Knaap es. aanwezig zijn geweest, is, tegenover de betwisting van de zijde van Van der Knaap es., een nader onderzoek noodzakelijk, waartoe de onderhavige procedure zich niet leent. Voorts valt thans met onvoldoende mate van zekerheid te beoordelen of de door De Ruiter es. gevorderde rentepost in een bodemprocedure zal worden toegewezen. Het bedrag tot voldoening waarvan Van der Knaap es. zullen worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zullen blijken verschuldigd te zijn. 7. De Ruiter es. hebben bij het conservatoir beslag tot afgifte Van der Knaap e s . aangewezen als bewaarder. In beginsel rust op de bewaarder de plicht inzage te verschaffen van datgene wat hij als bewaarder met de in beslag genomen goederen heeft gedaan. De vordering van De Ruiter es. onder punt 2 van het petitum van de dagvaarding - die daar feitelijk op gericht is - is dan ook toewijsbaar, met dien verstande dat na te melden termijn waarbinnen de gegevens moeten worden verschaft redelijk voorkomt. Voor verstrekken van gegevens over verkopen voordat het beslag gelegd is, is voorshands geen grond. 8. Voor uitbetaling van het saldo op de rekening die op naam van de raadslieden van partijen staat is voorshands geen plaats. Van de zijde van Van der Knaap es. is immers aangevoerd - en van de zijde van De Ruiter es. is dit niet betwist dat uitbetaling van dit saldo niet eerder zou plaatsvinden dan op het moment dat in de hoofdzaak in hoogste instantie zal zijn beslist Van feiten of omstandigheden die tot het oordeel zouden moeten leiden dat nadat deze overeenkomst tussen partijen haar gelding heeft verloren het saldo op die rekening volledig aan De Ruiter es. zou moeten toevallen, is voorshands niet gebleken. De enkele omstandigheid dat Van der Knaap e s .

433

kennelijk geen gevolg meer geven aan deze afspraak, is daartoe onvoldoende. Voor het verschaffen van inzicht in het saldo van deze rekening is evenmin plaats, nu van de zijde van de raadsman van Van der Knaap e s . ter terechtzitting is verklaard dat de procureur van De Ruiter e s . inzage daarin kan verkrijgen en voorshands niet aannemelijk is dat hij deze toezegging niet gestand zal doen, zodat de Ruiter e s . geen belang hebben bij een veroordeling terzake. 9. De vordering van De Ruiter e s . tot betaling door Vander Knaap e s . van schade en kosten zoals onder 6. van het petitum gevorderd en ter terechtzitting nader toegelicht is niet toewijsbaar. Voorzover deze kosten direct betrekking hebben op de onderhavige procedure worden zij geacht te vallen onder de kosten als bedoeld in artikel 56 Rv. Voor vergoeding van de overige kosten van De Ruiter e s . is thans, tegenover de betwisting van de zijde van Van der Knaap es., onvoldoende aanleiding. 10. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde voorzieningen derhalve als volgt toewijsbaar. Bij deze uitslag worden Van der Knaap e s . als grotendeels in het ongelijk gestelde partij belast met de gedingkosten. Voor BTW over de exploitkosten is geen plaats nu gesteld noch gebleken is dat BTW voor De Ruiter e s . geen verreken. post is. Beslissing: 1. Veroordeelt Van der Knaap e s . elk handelen in strijd met het door De Ruiter es. gelegde beslag te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor elke handeling in strijd met het gelegde beslag. 2. Veroordeelt Van der Knaap e s . om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan De Ruiter e s . inzage te verschaffen inzake: - de hoeveelheid rozenstruiken van het ras Ruimeva en het merk Madelon/Elan, die zij in de afgelopen jaren op hun bedrijf aanwezig hebben gehad; - de verschillende data dat gedeelten van de op hun bedrijf aanwezige Madelon/Elan-rozenstruiken zijn gerooid, alsmede de gerooide aantallen; - de hoeveelheid Madelon/EIan-rozen die zij vanaf het tijdstip van beslag via de veiling dan wel anderszins hebben verkocht; - de opbrengst die zij door middel van deze handel in de Madelon/EIan-rozen hebben verkregen. 3. Veroordeelt Van der Knaap e s . tot betaling aan De Ruiter es. van ƒ 120.000,- (...), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 december 1994 tot aan de dag van voldoening. 4. Veroordeelt Van der Knaap e s . ieder voor het geheel in kosten van dit geding, met dien verstande dat indien de één betaalt de anderen zullen zijn bevrijd, tot heden aan de zijde van De Ruiter e s . begroot op ƒ 573,70 aan verschotten, waaronder ƒ 350,— wegens vastrecht en op ƒ 1300,- aan salaris procureur. 5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 6. Wijst het meer of ander gevorderde af. Enz.

434

Bijblad Industriële Eigendom, nr 12 Nr 108. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 21 augustus 1995.

Mr W. Neervoort, Ir G. Oostrom en mevr. Mr C. Eskes. Art. 17A, lid 1 Row (oud). In zijn algemeenheid is juist dat "zorgvuldigheid" niet als een statisch maar als een dynamisch begrip moet worden gezien, in die zin dat men de mogelijkheid moet hebben van zijn fouten te kunnen leren, In het onderhavige geval is echter geen sprake van (een) menselijke fout(en) binnen een overigens zorgvuldig opgezet systeem, het systeem zelf treft ook blaam, zeker waar het betreft het niet (of nauwelijks) in het systeem betrekken van de door de nationale verlenende instantie verzonden advies- en rappellijsten en voorts voor zover binnen het bestaande systeem niet voldoende was afgestemd op het verlopen van de "fatale" termijn 6 maanden na de vervaldag. Beschikking nr 16996/Artikel 24A Row. inzake Europees octrooi nr 0136628. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord verzoekster-appellante bij monde van de gemachtigde Mr G.L. Kooy; Gezien de stukken: Overwegende, dat verzoekster bij een tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Bijzondere Afdeling van 30 juni 1994, waarbij besloten werd tot afwijzing van het inzake het Europese (NL) octrooi nummer 136628 ingediende verzoek tot herstel in de vorige toestand; dat de inhoud van de memorie van grieven als hier ingelast dient te worden beschouwd; dat de gemachtigde van verzoekster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 10 februari 1995 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd; O., dat verzoekster in haar verzoekschrift het volgende naar voren heeft gebracht: "1. Ten aanzien van bovengenoemd Europees (NL) octrooi is niet in acht genomen de termijn zoals bedoeld in artikel 35, lid 2, juncto artikel 49 R.O.W. ondanks het feit dat alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid is betracht. Het octrooi is per 1 april 1993 vervallen. 2. Het ging in casu om de vijfde jaarcijns. Betaling van de jaarscijnzen voor bovengenoemd octrooi werd verzorgd door Master Data Center, Southfield, Verenigde Staten van Amerika. Instructies aan Master Data waren afkomstig van Foley & Lardner, Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika. Bij de opdrachtenlijst die Master Data Center (verder ook MDQ had ontvangen was het octrooinummer voor Nederland verkeerd vermeld (163628 in plaats van 136628). De ervaring leert dat dit soort omdraaiingen van twee cijfers, ook daar waar degene die de lijst opmaakt zeer zorgvuldig te werk gaat, voorkomt. 3. MDC zond in september 1992 de Nederlandse Octrooiraad een check met het verzoek deze te gebruiken voor verschuldigde cijns voor het octrooi 163628. De Nederlandse Octrooiraad zond de stukken terug met de vermelding "Not granted for the Netherlands". 4. MDC heeft deze mededeling voor kennisgeving aangenomen. Mede in het licht van de grote aantallen cijnzen die door MDC wereldwijd verwerkt worden is het bepaald niet ongebruikelijk dat, waar het Europa betreft, MDC opdracht krijgt om cijnzen te betalen voor alle gedesigneerde landen terwijl toch in één of meer van de gedesigneerde landen het octrooi niet is voortgezet dan wel is ingetrokken. 5. In 1993 kreeg MDC opnieuw opdracht om voor Europees (NL) octrooi 163628 de verschuldigde jaarcijns te betalen. Het door de Octrooiraad geretourneerde exemplaar van de advieslijst verzonden door MDC bevatte een aantal aantekeningen. In 1993 werd niet zoals

18 december 1995

in 1992 vermeld dat het octrooi niet "granted for the Netherlands" was; met de hand was het nummeT gecorrigeerd in het juiste nummer, maar tevens was vermeld dat het octrooi op grond van artikel 49 R.O.W. was vervallen. Pas op dat moment realiseerde MDC zich dat er sprake was van een onjuist nummer. Men stelde nader onderzoek in en stelde vast dat het onjuiste nummer ook in 1992 al was gebruikt maar dat op dat moment de Octrooiraad het nummer niet had gecorrigeerd maar slechts had medegedeeld dat octrooi 163628 niet gold voor Nederland. Er volgde nadere correspondentie rechtstreeks met de Octrooiraad waarbij de mogelijkheid van een verzoek op de grond van artikel 17A R.O.W. ter sprake kwam. MDC heeft zich vervolgens tot de Nederlandse octrooigemachtigde gewend waarbij nader de vraag aan de orde kwam of een verzoek tot herstel in de vorige toestand überhaupt kans van slagen zou hebben gezien artikel 17A, lid 2 R.O.W. met name gezien de beslissing van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad de dato 12 november 1984 (B.I.E. 1985, pagina 375). Nader onderzoek leerde dat de Octrooiraad in twee zeer recente beslissingen (4 november 1993 en 27 oktober 1993) heeft besloten dat de Octrooiraad herstel van verlies van rechten als gevolg van het niet tijdig verrichten van de betaling die na de vervaldag is toegelaten in beginsel op dit moment toch mogelijk acht."; dat de Bijzondere Afdeling het verzoek tot herstel in de vorige toestand heeft afgewezen op - kort weergegeven - de volgende gronden: - de Bijzondere Afdeling neemt aan dat de door de Octrooiraad teruggezonden betalingsopdracht met daarop de bewuste mededeling "Not granted for the Netherlands" uiterlijk eind oktober/begin november 1992 door MDC moet zijn ontvangen. Bij een zorgvuldige lezing van deze opdracht zou het MDC opgevallen zijn dat er i.c. van een vergissing sprake moest zijn, aangezien deze mededeling in duidelijke tegenspraak is met de opdracht tot betaling van de vijfde jaartaks voor de instandhouding van het octrooi. De Bijzondere Afdeling acht het onzorgvuldig dat MDC de op de betalingsopdracht gestelde mededeling louter voor kennisgeving heeft aangenomen. Het had toch op de weg van MDC gelegen van een dergelijke mededeling op korte termijn zijn opdrachtgeefster, te weten het Amerikaanse ocrooigemachtigdenkantoor van Foley & Lardner op de hoogte te stellen en daaromtrent om opheldering te vragen, in welk geval nog tijdige betaling (met boete) van de jaartaks over 1992 voor het Europees (NL) octrooi met het juiste nummer 0136628 had kunnen plaatsvinden; - het onderhavige verzuim is kennelijk ook niet aan het licht gekomen bij de afrekening van de taksen door MDC roet zijn opdrachtgeefster, en evenmin via de toezending door de Octrooiraad van de advieslijst en rappellijst aan het Nederlandse domicilie-adres van verzoekster, te weten Polyresearch Service B.V. te Rijswijk; - de Bijzondere Afdeling komt tot de conclusie dat in het onderhavige geval, en in het bijzonder door MDC, niet de nodige zorgvuldigheid is betracht; dat verzoekster in haar memorie van grieven allereerst heeft uiteengezet welke algemene procedure, in gevallen als de onderhavige, bij MDC wordt gevolgd, welke procedure - in hoofdlijnen - de volgende is: MDC zendt betalingsopdrachten rechtstreeks aan de Octrooiraad, de Octrooiraad retourneert stukken via het Nederlandse domicilie-adres van MDC, zijnde ABN/AMRO bank, Patentlaan 2 te Rijswijk, dat deze stukken doorstuurt naar MDC. Bij ontvangst van de kwitanties wordt het gehele pakket gecontroleerd; kennelijke onregelmatigheden worden gesignaleerd en verder onderzocht Eventuele opmerkingen van de Octrooiraad dragen tot signalering bij. Opgemerkt moet worden dat voor oktober 1992 betalingsopdrachten aan de Octrooiraad door MDC werden verschaft in de vorm van één vel per octrooihouder, hetgeen in de praktijk neerkomt op honderden brieven per kwartaal. De brieven werden door de Octrooiraad afgestempeld geretourneerd, waarbij

De Industriële. Bijblad bij. Eigendom. Inhoud 38? 18 december 1995, 63e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents