Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 september 1993, 61e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

269

16 september 1993, 61e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactiesecretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van hel jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Admihistratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud behorende ondernemingen; teken Pinokkio stemt met merk Pinoccio overeen; geen handelsnaaminbreuk).

Officiële mededelingen. Personeel. - Herbenoeming buitengewoon lid Octrooiraad. - Register van Octrooigemachtigden. - Santa Lucia toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. - Europees Octrooi Verdrag - Rectificatie. Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 70. President Rechtbank 's-Gravenhage, 4 december 1992, H.D. Voskamp/Haproma (vordering mede namens licentiehouders is zonder betekenis; gerechtvaardigde grond voor stilzitten eiser, nu eiser de nietigheidsactie wilde afwachten). Nr 71. President Rechtbank 's-Gravenhage, 15 januari 1993, PM Soft-Electronic Systems/B.H. Kraay, h.o.d.n. M.E.S.S. (horen van getuigen in kort geding). 2. Merkenrecht. Nr 72. Hof Brussel, 26 juni 1990, M & B/Landscaping (dienstmerk "Landscaping" niet uitsluitend beschrijvend, doch geen teken dat de diensten van de merkhoudster kan identificeren). Nr 73. Hof Leeuwarden, 10 februari 1993, Pinoccio Nederland e.a./G. Gromme (dienstmerk "Pinoccio" heeft onderscheidend vermogen; gebruik individueel merk voor diensten van meerdere tot de Pinoccio-organisatie Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

61e jaargang

Nr 74. Rechtbank Breda, 22 maart 1988, Boch/Inkoopcombinatie Samen Sterk (Boerenbont-motief geschikt als onderscheidingsteken; woord Boerenbont is géén soortaanduiding en heeft onderscheidend vermogen; geen beïnvloeding van de wezenlijke waarde van de waar; gebruik voor soortgelijke waren nu deze in dezelfde warenklassen voorkomen en veelal in deze zelfde winkels worden verkocht; gebruik van Boerenbont-motief als onderscheidingsteken) (met noten Br.). Nr 75. Rechtbank Arnhem, 17 januari 1992, Stop Shop Retail/Industrias de Fibras Textiles e.a. (merk van gedaagde uit 1970 vervallen wegens niet normaal gebruik; geen overeenstemming tussen de merken van eiseres uit 1977 en 1985 en de tot 1985 gedeponeerde merken van gedaagde; wel overeenstemming tussen de woordmerken "Stop" van gedaagde met het merk "Stop Shop" van eiseres; geen overeenstemming met de merken Lamers Stop etc. van gedaagde; enkele inschrijving in het handelsregister is onvoldoende om van voeren als handelsnaam te spreken; geen rechtsverwerking door stilzitten gedurende 4 jaren; merkoverdracht aan eiseres tijdens de procedure). Nr 76. President Rechtbank Groningen, 2 december 1991, Pinoccio Nederland e.a./H.T.E. Lulofs ("Pinokkio" stemt overeen met het dienstmerk "Pinoccio"; verleende handelsnaamlicenties zijn geldig; verwarring is aannemelijk).

Nr 9

Blz. 269-300

Rijswijk, 16 september 1993

Bijblad Industriële Eigendom, nr 9

270

Nr 77. President Rechtbank Breda, 17 december 1991, Empresa Cubana del Tabaco h.o.d.n. Cubatabaco/W. Pronk Import e.a. (ompakken van Montechristo sigaren in nagemaakt van merken voorzien kistje niet toelaatbaar, ook niet indien er sprake is van parallelimport; opgave Zwitserse leverancier geweigerd; opgave lijst van afnemers toegewezen; recall-bevel). Nr 78. President Rechtbank Breda, 12 februari 1992, W. Pronk Import/Empresa Cubana del Tabaco h.o.d.n. Cubatabaco (executiegeschil; terughalen van alleen de inbreukmakende kistjes voldoet aan recall-bevel; gezien mogelijk ontbreken van effect aan recall-bevel, bevel tot hernieuwde recall gegeven) (met noot J.H.S.).

16 september 1993

van handelsnamen CSFB en CFB gezien het relevante publiek en gezien ontbreken grote bekendheid in het buitenland en bijgevolg enige bekendheid in Nederland; CSFB en CFB zijn geen overeenstemmende merken). 4. Auteursrecht. Nr 80. President Rechtbank Amsterdam, 3 mei 1990, M. de Vries/Hema (treffende gelijkenis tussen foto eiseres en tekening van gedaagde; tekening is geen nieuw oorspronkelijk werk; voorschot schade; géén immateriële schadevergoeding). Mededelingen. Ledenvergadering Vereniging voor Auteursrecht (blz. 300).

3. Handelsnaamrecht. Nr 79. Hof 's-Hertogenbosch, 7 april 1992, Financiere Credit Suisse First Boston e.a./Compagnie Financiere du Benelux (Nederland) h.o.d.n. CFB Nederland (gebruik van een logo is niet zonder meer het voeren daarvan als handelsnaam; geen verwarring te duchten door gebruik

Extension of European Patents to Slovenia (blz. 300).

Officiële mededelingen Personeel.

Register van Octrooigemachtigden.

Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer Drs J. van der Heide, lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 september 1993 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 19 mei 1993, nr 93.004086). Aan de heer J.H.J. Verhoeven, archiefmedewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 september 1993 eervol ontslag verleend.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van de heer Ir G. ter Meer op zijn verzoek op 27 juli 1993 in bovengenoemd Register is doorgehaald.

Benoeming tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad. De heer Ing. D.M.A. Koning, ingenieur-voorbereider in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 juli 1993 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 2 juli 1993, nr 93.005440). Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Drs T.A.C. Kradolfer, gedetacheerd bij de Octrooiraad in de funktie van ingenieur-voorbereider, is te rekenen van 1 juni 1993 voor een periode van vijfjaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 2 juli 1993, nr 93.005442). De heer Drs J. van der Heide is met ingang van 1 september 1993 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 19 mei 1993, nr 93.004086). Herbenoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Prof. Dr Ir P. Walstra is te rekenen van 1 juli 1993 voor een periode van vijf jaren herbenoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 2 juli 1993, nr 93.005441).

Santa Lucia toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Op 21 mei 1993 is Santa Lucia toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juli 1967, herzien op 2 oktober 1979. Het Verdrag is voor Santa Lucia in werking getreden op 21 augustus 1993. Europees Octrooi Verdrag. De Bondsrepubliek Duitsland heeft de op 17 december 1991 tot stand gekomen Akte van herziening van art. 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese Octrooien, met Uitvoeringsreglement en Protocollen bekrachtigd [verg. B.I.E. 1991, blz. 337/8] op 25 juni 1993. De Akte is nog niet in werking getreden. (Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken). Rectificatie. In de publikatie van het arrest d.d. 22 december 1992 van het Hof te Arnhem, Bijblad I.E. , 16 augustus 1993, nr 64, blz. 243 zijn abusievelijk de advocaten van partijen verwisseld: Mr Gielen is in deze procedure opgetreden voor Reynolds Aluminium Holland en Mr de Wit is opgetreden voor Renault.


16 september 1993

271

Jurisprudentie Nr 70. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 december 1992. (metselprofiel) Mr H.J. van den Hul. Art. 43, lid 4 Rijksoctrooiwet. De in de kop van de dagvaarding opgenomen vermelding dat de daarbij ingestelde vordering tot inbreukverbod met nevenvorderingen mede is ingesteld namens de licentiehouders van eiser zonder betekenis geacht, omdat eiser desgevraagd geen volmachten van de licentienemers heeft getoond. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ofschoon eiser reeds lang voor 19 oktober 1989 bekend was met het feit dat gedaagde de onderhavige metselprofielen vervaardigde en in het verkeer bracht, althans ruim twee jaar heeft stilgezeten na het uitbrengen van het desbewustheidsexploit van 6 augustus 1990 c.q. de inleidende dagvaarding voor de bodemprocedure, kan niet gezegd worden dat eiser zonder gerechtvaardigde grond heeft stilgezeten nu aan gedaagde bekend was dat eiser in april 1991 eerst het resultaat van een door derden tegen zijn octrooi ingestelde nietigheidsactie wilde afwachten. Daarmede ging het belang van eiser bij een onverwijlde voorziening niet verloren, hetgeen niet anders wordt doordat de nietigheidsactie eindigde via een schikking nu eiser daarna met voldoende voortvarendheid gedaagde heeft gesommeerd en gedagvaard. Het stilzitten van eiser betekent niet dat aan gedaagde een termijn moet worden gegund om op andere niet inbreukmakende activiteiten om te schakelen omdat uit haar eigen stellingen blijkt dat gedaagde ervan op de hoogte was dat eiser slechts de uitkomst van de nietigheidsactie wilde afwachten en gedaagde dus al veel eerder stappen had kunnen nemen om haar bedrijf in een andere richting te sturen. Dat zij dit blijkbaar niet heeft gedaan behoort voor haar risico te komen. Mede gelet op het feit dat reeds een desbewustheidsexploit is uitgebracht, brengt een afweging van de wederzijdse belangen mee dat aan gedaagde wel een korte termijn kan worden gegund, welke termijn de eventuele schadeplichtigheid van gedaagde onverlet laat. Voor bewaren van de door gedaagde gehouden voorraad door een derde is naast het inbreukverbod in kort geding geen aanleiding, nu gedaagde heeft gesteld dat zij de metselprofielen wil ontmantelen en de onderdelen hergebruiken. Hein Douwines Voskamp te Almelo, eiser fin kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr W.A.J. Hoorneman te Utrecht, tegen Haproma B.V. te Harderwijk, gedaagde [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr Th.CJ.A. van Engelen te Amsterdam. 2. De feiten In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: - Voskamp is houder van het Nederlandse octrooi 181593, hem op 19 oktober 1989 verleend voor een "Kokervormig metselprofiel". De aanvrage is ingediend op 7 februari 1980; - de conclusie van het octrooi luidt: Kokervormig metselprofiel met een rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan ten minste twee aangrenzende wanden voorzien zijn van spijkerbaar materiaal voor het onder gebruikmaking van

verbindingsorganen aanhechten van schoormiddelen, met het kenmerk, dat het profielstuk in elk van ten minste twee aangrenzende langswanden is voorzien van ten minste één venster, en dat het spijkerbaar materiaal binnen in het profielstuk ter plaatse van genoemde vensters is aangebracht; - Haproma vervaardigt en verhandelt kokervormige metselprofielen; - op 6 augustus 1990 heeft Voskamp een desbewustheidsexploit aan Haproma doen betekenen; - op 2 april 1991 is Voskamp tegen Haproma de bovengenoemde bodemprocedure (rolnummer 91/5918) begonnen. Daarin vordert hij in conventie onder meer een inbreukverbod en schadevergoeding. In reconventie heeft Haproma een vordering ingesteld tot nietigverklaring van het octrooi van Voskamp; - in of omstreeks april 1991 hebben A.J.L.M. Bekkers, directeur van Alpro Vught B.V. te Vught en aanvrager op 2 maart 1981 van een Nederlands octrooi voor een "metselprofiel", dan wel Alpro een vordering ingesteld tegen Voskamp tot nietigverklaring van het octrooi van Voskamp; - in april 1992 heeft Voskamp met onder meer Alpro een licentieovereenkomst gesloten en is de procedure van Bekkers c.q. Alpro tegen Voskamp geroyeerd; - op 1 juni 1992 heeft Voskamp Haproma gesommeerd haar inbreukmakende handelingen te staken. 3. De vorderingen, de grondslag en het verweer Voskamp vordert - zakelijk weergegeven - een inbreukverbod met nevenvorderingen. Voskamp grondt zijn vordering op de stelling dat Haproma met haar metselprofielen inbreuk maakt op zijn octrooi. Haproma voert gemotiveerd verweer. 4. Beoordeling van de vorderingen 4.1 Voskamp vermeldt in de kop van de dagvaarding dat hij zijn vorderingen instelt mede namens de licentienemers H.J. Voskamp en Zonen B.V. te Almelo, Alpro Vught B.V. te Vught en Hakron Nunspeet B.V. te Nunspeet. Desgevraagd door Haproma heeft Voskamp geen volmachten van de licentienemers getoond, zodat de vermelding in de dagvaarding zonder betekenis is. 4.2 Haproma heeft ter zitting van 2 november 1992 twee gronden van verweer aangevoerd: het ontbreekt Voskamp aan spoedeisend belang en er is een grote kans dat het octrooi nietig zal worden verklaard wegens het ontbreken van nieuwheid. Ter zitting van 20 november 1992 heeft Haproma het nietigheidsverweer voor dit kort geding ingetrokken (het wordt in de bodemprocedure uitdrukkelijk gehandhaafd). Haproma betwist niet dat zij met haar metselprofielen inbreuk maakt op de rechten van Voskamp. Daarmee staat na het bovenstaande vast dat een inbreukverbod toewijsbaar is indien een spoedeisend belang aanwezig wordt geacht. 4.3 Haproma stelt dat het Voskamp aan een spoedeisend belang ontbreekt, nu hij reeds lang voor 19 oktober 1989 bekend was met de omstandigheid dat Haproma de onderhavige metselprofielen vervaardigde en in het verkeer bracht, althans ruim twee jaar heeft stilgezeten na het uitbrengen van het desbewustheidsexploit van 6 augustus 1990 c.q. de inleidende dagvaarding voor de bodemprocedure. Haproma erkent echter (pleitnota 2-11 sub 1.7) dat de bodemprocedure in onderling overleg tussen partijen niet verder is doorgezet, in afwachting van de uitkomst van de procedure tussen Voskamp en Bekkers c.q. Alpro. Hieruit kan worden afgeleid dat Voskamp in april 1991 eerst het resultaat van de nietigheidsactie van Bekkers c.q. Alpro

272


wilde afwachten, alvorens tot maatregelen tegen Haproma over te gaan, en dat dit aan Haproma bekend was. Niet gezegd kan worden dat Voskamp zonder gerechtvaardigde grond heeft stilgezeten. Daarmee ging zijn belang bij een onverwijlde voorziening niet verloren. Dit wordt niet anders doordat de nietigheidsactie eindigde via een schikking, gevolgd door royement van de procedure. Nadat bedoelde minnelijke regeling tot stand was gekomen heeft Voskamp met voldoende voortvarendheid gehandeld door Haproma op 1 juni 1992 te sommeren en op 5 augustus 1992 te dagvaarden. De conclusie luidt dat Voskamp een voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Het verweer van Haproma op dit punt wordt verworpen. 4.4 Subsidiair heeft Haproma nog gesteld dat het stilzitten van Voskamp in elk geval behoort mee te brengen dat aan Haproma een termijn wordt gegund om op andere, niet-inbreukmakende activiteiten om te schakelen. Niet aannemelijk is echter dat Haproma er na het uitbrengen van het desbewustheidsexploit, althans na het uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure, van mocht uitgaan dat Voskamp geen bezwaar had tegen haar inbreukmakende activiteiten en haar in de toekomst met rust zou laten. Uit haar eigen stellingen blijkt dat zij er van op de hoogte was dat Voskamp slechts de uitkomst van de nietigheidsactie wilde afwachten. Haproma had dus al veel eerder stappen kunnen ondernemen om haar bedrijf in een andere richting te sturen. Dat geldt zeker na de sommatie van 1 juni 1992. Dat zij dit blijkbaar niet heeft gedaan behoort voor haar risico te komen. Mede gelet op het feit dat reeds een desbewustheidsexploit is uitgebracht brengt een afweging van de wederzijdse belangen mee dat aan Haproma wel een korte termijn kan worden gegund. Die termijn laat de eventuele schadeplichtigheid van Haproma onverlet. In het verlengde van de termijn ligt het afwijzen van het zogenaamde recallgebod. 4.5 Ten aanzien van de nevenvorderingen wordt, mede gelet op het verweer terzake van Haproma, nog het volgende overwogen. Voor bewaring van de door Haproma gehouden voorraad door een derde is naast het inbreukverbod in kort geding geen aanleiding, nu Haproma heeft gesteld dat zij de metselprofielen wil ontmantelen en de onderdelen hergebruiken. Het gebod tot het noemen van leveranciers zal worden afgewezen nu Voskamp niet heeft weersproken dat Haproma zelf alle metselprofielen heeft vervaardigd. 4.6 Haproma zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. 5. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: a. gebiedt Haproma om uiterlijk vier weken na de dagtekening van dit vonnis iedere directe of indirecte inbreuk op het Nederlandse octrooi 181593, in het bijzonder door het voorradig hebben, het vervaardigen, het verkopen en afleveren van kokervormige metselprofielen, te staken en gestaakt te houden; b. gebiedt Haproma uiterlijk vier weken na dit vonnis een lijst toe te zenden aan de advocaat van Voskamp met de namen en adressen van degenen aan wie zij kokervormige metselprofielen heeft afgeleverd of doen afleveren, met vermelding van de data en de hoeveelheden van deze leveringen vanaf 6 september 1990; c. gebiedt Haproma uiterlijk vier weken na dit vonnis opgave te doen aan de advocaat van Voskamp van de hoeveelheid kokervormige metselprofielen die zij in voorraad heeft; d. veroordeelt Haproma tot betaling van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke overtreding van enig verbod of bevel, dan wel voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Voskamp, een en ander met een maximum van ƒ 200.000,-;

16 september 1993

e. veroordeelt Haproma in de kosten van dit kort geding, tot op deze uitspraak aan de kant van Voskamp begroot op ƒ250,- voor verschotten en ƒ2500,- voor salaris. f. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; g. wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr 71. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 januari 1993. (verpakkingsmachine) Mr H.J. van den Hul. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Tot het horen van getuigen in kort geding zal in het algemeen niet snel worden overgegaan. Verwijzing naar een bodemprocedure en/of het houden van een voorlopig getuigenverhoor zal meestal de voorkeur verdienen, doch in het onderhavige geval ligt dat anders omdat het horen van een beperkt aantal getuigen over de vraag of in de door gedaagde geleverde machine gebruik werd gemaakt van een zogenaamd lamellenpakket (platen 16a-16e volgens de octrooiconclusie) of een daarmee overeenstemmende constructie tot een snelle oplossing van het onderhavige geschil kan leiden. Na gehouden getuigenverhoor onvoldoende feitelijke grondslag voor de vorderingen van eiseres aanwezig geacht. PM Soft-Electronic Systems B.V. te Arum, eiseres [in kort geding], procureur Mr E. Grabandt, advocaat Mr T.F.W. Overdijk te Amsterdam, tegen Berend Hendrik Kraay, h.o.d.n. M.E.S.S., te Ermelo, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R.M. Schutte, advocaat Mr P.J. Graafstal te Ermelo. a) Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 10 november 1992 (Mr H.J. van den Hul). 2. De feiten In dit geding zal van het volgende worden uitgegaan: - eiseres is krachtens akte van overdracht d.d. 31 januari 1992 rechthebbende op onder meer het Europese octrooi 285243 voor "A device in a machine handling package units", waarin een tiental landen zijn aangewezen, waaronder Nederland. De akte is op 25 september 1992 ingeschreven in de registers van de Octrooiraad; - bij dezelfde akte zijn aan eiseres overgedragen alle tekeningen, handboeken en software en alle overige documentatie met betrekking tot de Allpac, een door de verkoper van het octrooi, Boekei Food Processing Machines B.V. (hierna: Boekei) vervaardigde verpakkingsmachine; - gedaagde is een voormalig medewerker van Boekei. Hij heeft na de datum van overdracht van het octrooi in Korea reparaties/aanpassingen uitgevoerd aan door Boekei geleverde Allpac machines en heeft één verpakkingsmachine aan een klant in Korea geleverd. 3. De vorderingen, de grondslag en het verweer Eiseres vordert na vermeerdering van eis ter zitting zakelijk weergegeven - een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder een bevel aan gedaagde zich te onthouden van het gebruiken van bedrijfsgegevens die door Boekei aan eiseres zijn verkocht; afgifte van alle documentatie betreffende de Allpac waarover hij beschikt, rekening en verantwoording ten aanzien van de genoten winst en afdracht daarvan aan eiseres, een en ander op straffe van dwangsommen. Eiseres grondt haar vorderingen op haar bovenvermelde octrooirechten en op de stelling dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door zich bij zijn aktivi-

16 september 1993


teken te bedienen van tekeningen en bedrijfsgegevens die door Boekei aan eiseres zijn overgedragen. Gedaagde voert gemotiveerd verweer. 4. Beoordeling van het geschil Tussen partijen is met name in geschil of de door gedaagde geassembleerde en verkochte machine valt binnen de berschermingsomvang van het octrooi. Eiseres meent dat de machine letterlijk onder de octrooiconclusie valt. Gedaagde stelt dat in zijn machine een geheel nieuw principe wordt toegepast en niet de uitvinding. Eiseres heeft een aantal feiten aangevoerd waarop zij haar stelling doet steunen, maar erkent dat grotendeels sprake is van "circumstantial evidence". Zij meent echter op relatief eenvoudige wijze in staat te zijn haar stelling aannemelijk te maken en biedt daartoe bewijs door middel van getuigen aan. Gedaagde heeft geen bezwaar tegen het horen van getuigen in kort geding, mits hij in staat wordt gesteld getuigen in contra-enquête te doen horen. Tot het horen van getuigen in kort geding zal in het algemeen niet snel worden overgegaan. Verwijzing naar een bodemprocedure en/of het houden van een voorlopig getuigenverhoor zal meestal de voorkeur verdienen. In het onderhavige geval ligt dat anders. Met partijen is de President van oordeel dat het horen van een beperkt aantal getuigen over de vraag of in de door gedaagde geleverde machine gebruik werd gemaakt van een zogenaamd lamellenpakket (platen 16a-16e volgens de octrooiconclusie) of een daarmee overeenstemmende constructie tot een snelle oplossing van het onderhavige geschil kan leiden. De President zal eiseres derhalve tot getuigenbewijs toelaten. Hij gaat er van uit dat de contraenquête aansluitend zal plaatsvinden. Beslissing in kort geding De President: Laat eiseres toe tot het bewijs van haar stelling dat gedaagde in de door hem geleverde machine een zogenaamd lamellenpakket (platen 16a-16e) als bedoeld in de conclusie van het Europese octrooi 285243, of een daarmee overeenstemmende constructie heeft toegepast. Enz. b) De President, enz. 2. De bewijslevering Bij voormeld vonnis werd eiseres toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat gedaagde in de door hem geleverde machine een zogenaamd lamellenpakket (platen 16a- 16e) als bedoeld in de conclusie van het Europese octrooi 285243, of een daarmee overeenstemmende constructie heeft toegepast. Eiseres heeft twee getuigen doen horen: de heer R.E. Laarman, technisch inkoper van NAM te Amsterdam (van wie het proces-verbaal ten onrechte vermeld "partijgetuige") en gedaagde B.H. Kraay. Bij conclusie na enquête erkent eiseres niet in het bewijs te zijn geslaagd. Op de getuigenverklaringen behoeft derhalve niet te worden ingegaan. Evenmin behoeft te worden ingegaan op mogelijke onjuistheden in de verklaring van de getuige Kraay of op discrepanties tussen de verklaringen van Kraay en Laarman. Die kunnen de conclusie dat eiseres niet in het bewijs is geslaagd niet aantasten en er evenmin toe leiden dat de bewijslast alsnog wordt gelegd bij gedaagde. 3. Beoordeling van de vorderingen eiseres is niet geslaagd in het bewijs van haar stelling dat met de door gedaagde (aan een klant in Korea) geleverde machine inbreuk werd gemaakt op haar octrooirechten. Evenmin is (voldoende) aannemelijk geworden dat van de dreigende octrooiinbreuk door gedaagde sprake is. Hetzelfde geldt voor het gestelde gebruik door, respectievelijk bezit van gedaagde van tekeningen en andere bedrijfsgegevens die door Boekei aan eiseres zijn overgedragen.

273

Voor geen van de vorderingen van eiseres is dus een voldoende feitelijke grondslag aanwezig, zodat de gevraagde voorzieningen dienen te worden geweigerd. 4. De proceskosten Er is onvoldoende aanleiding in te gaan op het verzoek van eiseres tot compensatie van de kosten. Nu eiseres de in het ongelijk gestelde partij is dient zij in de kosten van dit kort geding te worden veroordeeld. 5. Beslissing in kort geding De President: Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt eiseres in de kosten, tot op deze uitspraak aan de kant van gedaagde begroot op ƒ 250,- aan griffierechten en ƒ 2400,- aan salaris. Verklaart dit vonnis voor wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr 72. Hof van Beroep te Brussel, 26 juni 1990. (Landscaping) Mr L. Van Orshoven. Art. 1 Benelux Merkenwet. Het dienstmerk "Landscaping" van de N.V. Landscaping welke onder meer tot doel heeft het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van parken en tuinen, is niet uitsluitend beschrijvend in de zin dat het gebruik ervan derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke diensten op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Art. 39 j " art. 1, eerste lid BMW. Gelet op de omstandigheden dat in de praktijk de benamingen "landscape" en "landscaping" in het Engels overvloedig worden gebruikt om de aanleg en het onderhoud van tuinen en binnenhuisbeplantingen aan te duiden, en dat het Engels in België meer en meer wordt gekend en gebruikt en inzonderheid in het zakenleven en nog meer bepaald in de publiciteit stevig ingeburgerd geraakt, lijkt prima facie niet zo evident dat de benaming "Landscaping" in België kan worden beschouwd als een teken dat de diensten van de merkhoudster als afkomstig van haar welbepaalde onderneming kan identificeren. Er is daarom geen reden om bij voorraad een verbod uit te spreken. B.V.B.A. M & B te Brussel, België, appellante [in kort geding], advocaten Mrs D. Buysschaert en Ph. Peters te Brussel, tegen N.V. Landscaping te Stabroek, België, geïntimeerde [in kort geding], advocaat Mr P. Goossens te Antwerpen. a) Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 4 juli 1989 (Mr G. Bogaerts). Voor het overige: Verweerster [M & B; Red.] werpt de ongeldigheid van het merk en de kwade trouw van het depot op. Deze ongeldigheid zou voortspruiten uit het feit dat het teken "Landscaping" louter beschrijvend van aard zou zijn en dus van ieder onderscheidend vermogen gespeend. Het komt ons voor dat het woord "Landscaping" een vreemd woord is dat nog niet dusdanig in onze samenleving is ingeburgerd dat het zou kunnen gelden als een gebruikelijke en algemeen aanvaarde term voor tuin of parkaanleg; in die voorwaarden kan de uitdrukking waar zij in ons taalgebied zowel als in het Frans of Duitstalige taalgebied niet volstrekt noodzakelijk is om met nauwkeurigheid de bedrijvigheid van de partijen te beschrijven niet beschouwd worden als veralgemeend en dus van onderscheidend vermogen gespeend. In die voorwaarden

274


bestaat er, naar onze voorlopige mening, een voldoende schijn van goed recht opdat wij het door eiseres ingeroepen depot als rechtmatig zouden kunnen beschouwen. Anderzijds zijn naar wij menen geen voldoende tekenen van kwade trouw zoals deze dient uitgelegd aan de hand van de bepalingen van art. 4-6 B.M.W. opdat wij prima-facie uit dien hoofde de aanspraken die eiseres mag putten uit haar depot kunnen verwerpen. Immers zijn er geen voldoende gevallen van gebruik, in het Nederlands, het Frans of het Duits, bekend van het woord "Landscaping" vóór eiseres het depot verrichtte; er dient op gewezen dat al de documentatie welke verweerster voorlegt, op ene uitzondering na van het gebruik van het woord "Plantscaping" in een advertentie voor het aanwerven van een tuinarchitect, in het Engels is gesteld waar "Landscaping" wel een gebruikelijk woord is om een bepaalde bedrijvigheid aan te duiden. Dat het eenmalig gebruik van "Plantscaping" niet van aard is een vermoeden te doen ontstaan van voorkennis vanwege eiseres en van kwade trouw bij het verrichten van het depot. Indien zulke kwade trouw toch bestond zal het dan nog de bodemrechter staan deze vast te stellen en de nietigheid van het depot uit te spreken. Inmiddels en t.o.v. de voorlopige maatregel die wij vermogen te treffen komt het ons voor dat bij afwegen der wederzijdse belangen het nadeel dat eiseres zou ondergaan door verder gebruik vanwege verweerster van de tekens "Landscaping" en "Plantscaping" verre datgene overtreft dat verweerster zou ondergaan door een voorlopig verbod deze woorden te gebruiken. Er bestaan dus voldoende redenen om de maatregel toe te staan, nochtans met de hiernabepaalde beperkingen. Om deze redenen: Wij, Georges Bogaerts, Ondervoorzitter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw ter openbare en buitengewone terechtzitting inzake kort geding (vakantiekamer), ter vervanging van de waarnemende voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door Mevrouw Giels Anny, e.a. Klerk-griffier, Gelet op artikel 4 en volgenden van de Wet van 15 juni 1935 alhier toegepast. Wijzende op tegenspraak en gelet op de dringende noodzaak. Leggen verweerster verbod op nog gebruik te maken van de woorden "LANDSCAPING" of "PLANTSCAPING" en zulks voor een tijdperk van drie maanden te rekenen van onze huidige beschikking; Zeggen dat ons verbod nochtans zal blijven effect sorteren tot aan de definitieve uitspraak van de bodemrechter indien deze geadieerd wordt binnen de hoger bepaalde termijn of indien hij reeds geadieerd werd. Zeggen dat verweerster een dwangsom van 100.000 fr. zal verbeuren per eenmalige inbreuk op ons bevel, zulks vanaf de betekening ervan. Op de tegenvordering; Wijzen deze om de hierboven uiteengezette redenen die ieder tergend en roekeloos karakter van de vordering uitsluiten af. Enz. b) Het Hof, enz. Over de geldigheid van het merk Overwegende dat appellante het onderscheidend vermogen van het merk in de zin van artikelen 1 en 14A Benelux Merkenwet aanvecht; O. dat de beperking, voortvloeiend uit de behoefte aan vrijheid van derden om beschrijvende tekens te gebruiken, opgelegd door art. 14A.l.a Benelux Merkenwet onder verwijzing naar art. 6 quinquies, B, 2 ° van het Parijse Unieverdrag en het onderscheidend vermogen, opgelegd door art. 1, eerste lid Benelux Merkenwet als geldigheidsvereiste van het werk los van elkaar en in

16 september 1993

die volgorde moeten worden beoordeeld (Benelux-Gerechtshof, 19 januari 1981, R.W. 1980-81, 1825 [B.I.E. 1981, nr32, blz. 145, V.d.Z.; Red]; Eeckman, P., Intellectuele en industriële eigendom: recente ontwikkeling in België en Europa, T.P.R. 1986, 247 e.v., inz. blz. 249); 1. O. dat het zonder meer duidelijk is dat litigieuze benaming niet uitsluitend beschrijvend is in die zin dat het gebruik ervan derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke diensten op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden (art. 6 quinquies, B, 2 ° van het Parijse Unieverdrag waarheen wordt verwezen door art. 14A.l.a Benelux Merkenwet en zoals het wordt geïnterpreteerd door Benelux-Gerechtshof 19 januari 1981, R.W. 1980-81, 1825 en 5 oktober 1982, R.W. 1982-83, 1299 [B.I.E. 1983, nr 24, blz. 63; Red.]); 2. O. dat, naar luid van artikelen 1, eerste lid en 39 Benelux Merkenwet als individuele merken worden beschouwd alle tekens die dienen om diensten van een onderneming te onderscheiden; O. dat het door artikel 1, eerste lid vereist onderscheidend vermogen ervoor moet zorgen dat de identiteit van de (dienst of diensten) waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd (Benelux-Gerechtshof, 9 februari 1977, R.W. 1977-78, 1169 [B.I.E. 1977, nr59, blz. 195; Red.]; 9 maart 1977, R.W. 1977-78, 1183 [B.I.E. 1977, nr60, blz. 203; Red]; 19 januari 1981, R.W. 1980-81, 1825); O. dat de benaming "Landscaping", die van het Nederlands "landschap" afkomstig is (The new Penguin English Dictionary, ed. 1986, Tw. Landscape 1), bij ons weliswaar op het eerste gehoor het idee van een eerder ongerept natuurtafereel oproept; dat het woord "landschap" niettemin ook de betekenis heeft van een stuk natuur waarin de mens heeft ingegrepen (zie van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse Taal, ed. 1976, Tw. landschap en de samenstellingen daarvan zoals landschapsarchitectuur, -bouw, -plan, -verzorging, -vorming); O. dat het Engelse werkwoord "to landscape", waarvan de benaming "landscaping" het tegenwoordig deelwoord is, de betekenis heeft van verfraaien van of ingrijpen in de natuur, tevens het ontwerpen en aanleggen van tuinen (The new Penguin English Dictionary, ed. 1986, Tw. Landscape 2 en Landscape gardener); O. dat in de praktijk de benamingen "landscape" en "landscaping" evenals de termen "Plantscape" en "Plantscaping" in het Engels overvloedig worden gebruikt om de aanleg en het onderhoud van tuinen en binnenhuisbeplantingen aan te duiden; dat zulks inzonderheid blijkt uit het door appellante overgelegde uittreksel uit het tijdschrift "Interior Landscape Industry" van mei 1989 luidens hetwelk een groot aantal in tuinaanleg een binnenhuisbeplanting gespecialiseerde boeken deze benamingen in hun titel zelf aanwenden; O. dat de Engelse taal in ons land meer en meer wordt gekend en gebruikt; dat zij inzonderheid in het zakenleven en nog meer bepaald in de publiciteit stevig ingeburgerd geraakt; O. dat dan ook prima facie niet zo evident lijkt dat de benaming "Landscaping" bij ons nog kan worden beschouwd als een teken dat de diensten van geïntimeerde als afkomstig van haar welbepaalde onderneming kan identificeren; dat er derhalve geen reden is om bij voorraad een zo verstrekkende maatregel te treffen als deze die door geïntimeerde wordt gevorderd; Over het rechtverkrijgend karakter van het depot O. dat appellante voorhoudt dat geïntimeerde geen recht op het merk kan verkrijgen ingevolge kwade trouw in de zin van art. 4, 6, a Benelux Merkenwet; O. dat, gelet op hetgeen voorafgaat, niet meer moet worden onderzocht of het depot te kwader trouw werd verricht; O. dat het echter van nu af aan opvalt dat partijen

16 september 1993


nalaten te preciseren en te bewijzen op welke datum de genaamde Stockmans, aandeelhouder van geïntimeerde, uit dienst van appellante is getreden en op welke datum hij enige activiteit bij geïntimeerde heeft opgenomen; Over de tegenvordering O. dat appellante niet aantoont dat het geding een tergend en roekeloos karakter zou dragen; Om deze redenen, Het hof, rechtdoende op tegenspraak; Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik van talen in gerechtszaken; Ontvangt het hoger beroep, verklaart het gedeeltelijk gegrond; Bevestigt het bestreden vonnis voor zover het de tegenvordering ongegrond heeft verklaard; Doet het voor het overige teniet en, opnieuw wijzende, verklaart de hoofdvordering eveneens ongegrond; Veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van beide instanties, begroot voor appellante op 10.100 fr. en voor geïntimeerde op 14.069 fr. Enz.

Nr 73. Gerechtshof te Leeuwarden, 10 februari 1993. (Pinoccio/Pinokkio II) Mrs A.E. du Perron, F.B. Falkena en J.W. Brakenhoff. Art. 1 Benelux Merkenwet. Het teken "Pinoccio" heeft voor diensten uit klasse 42 (het restaurant-bedrijf) onderscheidend vermogen. Dat dit merk, in het kader van een franchising-organisatie, mede dienstbaar wordt gemaakt aan de waarborging van de gemeenschappelijke kwaliteitskenmerken van door de tot de Pinoccio-organisatie behorende ondernemingen aangeboden (produkten en) diensten en wordt gebruikt als hulpmiddel bij schaalvergroting door middel van reclame staat aan inschrijving en handhaving daarvan als individueel merk niet in de weg (anders de president). Ook is niet juist dat het merk Pinoccio niet als individueel merk zou gelden omdat het de diensten niet individualiseert naar de herkomst uit een bepaalde onderneming, maar uit meerdere, tot de Pinoccio-organisatie behorende ondernemingen; het is alleszins geoorloofd en verre van uitzonderlijk dat door (een stelsel van) merklicenties het individuele merk van een merkhouder wordt gebruikt voor diensten of waren welke niet uit de onderneming van de merkhouder afkomstig zijn, maar uit één of meer zelfstandig opererende andere ondernemingen. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Het aan het merk "Pinoccio" voor het Nederlandse publiek auditief geheel en visueel vrijwel geheel gelijke teken "Pinokkio" is een met dat merk overeenstemmend teken. Als het gebruik van een overeenstemmend teken als handelsnaam zich niet wezenlijk onderscheidt van het gebruik dat van dat teken als dienstmerk zou worden gemaakt, kan de merkhouder zich daartegen op grond van art. 13A 1 (dus zonder de beperkingen van art. 13A 2) verzetten. Overigens zou de vordering ook op grond van 13A 2 toewijsbaar zijn (geen geldige reden, wel mogelijkheid van schade). Art. 5 Handelsnaamwet en art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Wegens het ontbreken van verwarringsgevaar ter plaatse waar geïntimeerde zijn bedrijf uitoefent, zijn de vorderingen voor zover gebaseerd op de Handelsnaamwet dan wel op onrechtmatige daad door de president terecht afgewezen.

275

1. Pinoccio Nederland B.V. te Oosterbeek, 2. P.C. Kolff, h.o.d.n. Pinoccio, te Arnhem, 3. V.o.f. Relo, h.o.d.n. Pinoccio, te Nijmegen, 4. A.F.R.M. Willems, h.o.d.n. Pinoccio, te Nederhorst Den Berg, 5. Vito Horeca B.V., h.o.d.n. Pinoccio, te Arnhem, 6. V.o.f. Marlo, h.o.d.n. Pinoccio, te Tiel, 7. Paulo B.V., h.o.d.n. Pinoccio, te Enschede, en 8. V.o.f. Kobre, h.o.d.n. Pinoccio, te Apeldoorn, appellanten [in kort geding], procureur Mr J. de Goede, advocaat Mr P.M. Gunning te Arnhem, tegen Georgio Gromme te Leeuwarden, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr O.C. Struif. a) President Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, 13 december 1991 (Mr W. van den Berg). Vaststaande feiten : 1. Als gesteld en erkend dan wel als niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de niet betwiste inhoud van produkties, staan tussen partijen de volgende feiten vast: a. Horewa BV exploiteerde sinds begin 1981 een Italiaans restaurant te Arnhem onder.de naam Pinoccio. Sinds 1983 exploiteerde Horewa BV ook in Amsterdam filialen onder de naam Pinoccio. Na verzelfstandiging van die bedrijven is een franchise-keten opgezet, welke door eiseres sub 1., verder ook te noemen Pinoccio Nederland BV, als franchise-gever van Horewa BV is overgenomen en op basis van franchise-overeenkomsten nog verder zal worden uitgebouwd. De Pinoccio-keten wordt gevormd door zelfstandige horecabedrijven, alle Italiaanse restaurants of pizzeria's, die allemaal handelen onder de naam Pinoccio. b. In juli 1987 heeft Pinoccio Nederland BV het woordmerk Pinoccio gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau te Den Haag voor klasse 42 (horecadiensten, restaurantbedrijf)c. In maart 1989 heeft Pinoccio Nederland BV het beeldmerk Pinoccio gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau te Den Haag voor klasse 42 (horeca-diensten, restaurantbedrijf). d. Op 8 juni 1990 is aan de Nieuweburen 135 te Leeuwarden gevestigd pizzeria Pinokkio. e. Eind 1990 is Gromme eigenaar geworden van pizzeria Pinokkio. f. Pizzeria Pinokkio is een afhaalrestaurant van Italiaanse gerechten. Pizzeria Pinokkio verzorgt ook bezorgingen van Italiaanse gerechten aan huis. Het standpunt van de Pinoccio-keten: 2. De Pinoccio-keten baseert haar vordering op bovenstaande vaststaande feiten en stelt, samengevat, dat Gromme inbreuk maakt op het door Pinoccio Nederland BV gedeponeerde en merkenrechtelijk beschermde merk Pinoccio. Gromme gebruikt het teken Pinokkio verder ook als handelsnaam. Bovendien handelt Gromme onrechtmatig jegens de Pinoccio-keten. Het standpunt van Gromme: 3. Gromme stelt, samengevat, dat een spoedeisend belang ontbreekt. Gromme stelt voorts dat merkenrechtelijke bescherming aan het beelden woordmerk Pinocchio niet toekomen omdat het merk en het teken Pinoccio elk onderscheidend vermogen missen en er bovendien geen sprake is van een overeenstemmend teken. Voorzover de Pinoccio-keten zich beroept op bescherming uit hoofde van de Handelsnaamwet (HNW) is daarvoor geen plaats nu, gelet op de verschillende vestigingsplaatsen van de ondernemingen die behoren tot de Pinoccio-keten en die van Gromme, geen verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten. Van een onrechtmatig handelen door Gromme is evenmin sprake. Beoordeling van het geschil: 4. Wij kunnen het verststrekkende verweer van Gromme dat een spoedeisend belang ontbreekt, niet

276


volgen. In de gestelde inbreuk op merkenrechten achten Wij een voldoende spoedeisend belang gelegen. In het algemeen is handhaving van een absoluut recht als het merkenrecht met een actie tegen inbreuk daarop, uit haar aard spoedeisend. Een merkhouder behoeft immers niet te dulden dat op zijn merkrechten inbreuk wordt gemaakt. 5. Merken zijn onderscheidingsmiddelen waarmee produkten of diensten ten opzichte van concurrerende produkten of diensten kunnen worden geïndividualiseerd. Blijkens haar stellingen beroept de Pinoccio-keten zich op het door Pinoccio Nederland BV gedeponeerde merk teneinde de gemeenschappelijke (kwaliteits)kenmerken van door de tot de Pinoccio-keten behorende ondernemingen aangeboden produkten en diensten te waarborgen en te onderscheiden van die van hun concurrenten alsmede om als hulpmiddel te dienen bij schaalvergroting door middel van reclame. De Pinoccio-keten legt aan haar vordering derhalve primair ten grondslag een door Pinoccio Nederland BV gedeponeerd collectief merk Pinoccio. Daargelaten dat ingevolge art. 26, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) het recht om ter bescherming van een collectief recht in rechte op te treden uitsluitend toekomt aan de houder van dat merk, moet een collectief merk ingevolge art. 19, eerste lid, BMW bij het depot onder meer expliciet als zodanig worden aangeduid. Uit de door de Pinoccio-keten ter terechtzitting overgelegde kopieën uit het Benelux-register blijkt daarvan voorshands niet. De door Ons bij het Benelux Merkenbureau te Den Haag verkregen informatie heeft bevestigd dat door Pinoccio Nederland BV inderdaad geen collectief merk (klasse 11) maar een individueel merk (klasse 42) is gedeponeerd. Hieruit volgt naar Ons voorlopig oordeel dat het door Pinoccio Nederland BV gedeponeerde merk Pinoccio reeds op die grond als collectief merk geen merkenrechtelijke bescherming geniet uit hoofde van de BMW. 6. Voorzover Pinoccio Nederland BV een individueel merk heeft gedeponeerd, overwegen Wij voorshands het volgende. Ingevolge art. 1 BMW worden als merk beschouwd alle tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden van andere waren. Gesteld noch gebleken is evenwel dat het merk Pinoccio de waar individualiseert naar gelang van de herkomst van een bepaalde onderneming. Gelijk hierboven reeds is overwogen, beroept de Pinoccio-keten zich daarentegen juist op het door Pinoccio Nederland BV gedeponeerde merk teneinde de gemeenschappelijke (kwaliteitskenmerken van door de tot de Pinoccio-keten behorende ondernemingen aangeboden produkten en diensten te waarborgen en te onderscheiden van die van hun concurrenten alsmede om als hulpmiddel te dienen bij schaalvergroting door middel van reclame, derhalve een collectief merk. 7. Subsidiair legt de Pinoccio-keten aan haar vordering ten grondslag art. 5 Handelsnaamwet (HNW). De Pinoccio-keten stelt zich op het standpunt dat Gromme de handelsnaam Pinokkio voert terwijl vóór 8 juni 1990 de daarvan slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam Pinoccio reeds door een aantal van hen rechtmatig werd gevoerd, ten gevolge waarvan bij het publiek verwarring te duchten is tussen de van de Pinoccio-keten deel uitmakende ondernemingen en de onderneming van Gromme. Nu Gromme niet heeft betwist dat de Pinoccio-keten, althans een aantal van hen, de handelsnaam Pinoccio reeds vóór 8 juni 1990 rechtmatig hebben gevoerd, nemen Wij dat voorshands als vaststaand tussen partijen aan. Ingevolge art. 5 HNW zou de handelsnaam Pinokkio dan mogelijk als een verboden handelsnaam moeten worden aangemerkt wanneer daardoor verwarringsgevaar bestaat, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de bedrijfstak en de plaats van vestiging van de verschillende ondernemingen. Naar Ons voorlopig oordeel is van een dergelijk verwarringsgevaar onder de gegeven omstandigheden evenwel geen sprake. Daargelaten dat het door Gromme

16 september 1993

in combinatie met de handelsnaam gebezigde teken Pinokkio niet geheel gelijk is aan het door de Pinoccio-keten gebruikte teken Pinoccio en de beide tekens in hun geheel bezien naar Ons voorlopig oordeel door het publiek op het eerste oog reeds zijn te onderscheiden, achten Wij daarbij voorshands met name van belang dat de Pinoccio-keten als horeca-ondernemingen geen activiteiten ontplooien in het noorden des lands. Gesteld noch gebleken is voorts dat de Pinoccio-keten zal worden uitgebreid met een onderneming in het noorden des lands. Het voeren van een handelsnaam ergens in Nederland schept naar Ons voorlopig oordeel geenszins zonder meer het recht die naam waar dan ook in Nederland te voeren. Gelet op de aard van de door de Pinoccio-keten gevoerde ondernemingen, kan naar Ons voorlopig oordeel niet worden gezegd dat haar werkingssfeer zich over geheel Nederland uitstrekt. Voorzover overigens te zijner tijd mogelijk wel verwarring bij het publiek zal worden veroorzaakt doordat de Pinoccio-keten haar aktiviteiten op enigerlei wijze ook uitbreidt tot het noorden des lands, dan zal Gromme naar Ons voorlopig oordeel de handelsnaam Pinokkio jegens de bewuste, alsdan van de Pinoccio-keten deel uitmakende, onderneming rechtmatig voeren. Het eventuele verwarringsgevaar zal dan immers worden veroorzaakt door die van de Pinoccio-keten deel uitmakende onderneming. 8. Meer subsidiair stelt de Pinoccio-keten dat Gromme onrechtmatig handelt door te profiteren van de goodwill van hun ondernemingen en daarmee de handelsnaam Pinoccio doet verwateren. Uit het vorenoverwogene volgt echter reeds dat Gromme naar Ons voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens de Pinoccio-keten heeft gehandeld of zal handelen door het enkele gebruik van de handelsnaam Pinokkio. Uitgangspunt is immers dat een eenmaal rechtmatig gevoerde handelsnaam niet door latere omstandigheden onrechtmatig kan worden. Gelet op het verhandelde ter terechtzitting achten Wij het voorshands bovendien niet aannemelijk dat de rechter ten gronde zal oordelen dat Gromme, gelijk de Pinoccio-keten zonder enige nadere onderbouwing heeft gesteld, bij de inspanningen van de Pinoccio-keten heeft aangehaakt teneinde profijt te trekken van hun goodwill. 9. Gelet op het vorenoverwogene zullen Wij de vordering afwijzen en de Pinoccio-keten, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de proceskosten. Beslissing: De President: Wijst het gevorderde af; Veroordeelt eiseressen in de proceskosten van Gromme, tot aan de uitspraak aan de zijde van Gromme begroot op ƒ 1.250,-, het salaris van zijn procureur daarin begrepen. Enz. b) Het Hof, enz. De beoordeling van de grieven 1. Tegen de weergave van de vaststaande feiten in rechtsoverweging 1 van het beroepen vonnis is geen grief ontwikkeld, zodat ook in hoger beroep van die feiten zal worden uitgegaan, zij het met inachtneming van hetgeen hierna sub 15 zal worden overwogen. 2. Appellanten hebben opgegeven dat met betrekking tot de merkenrechtelijke problematiek slechts appellante sub 1 optreedt en dat voor het overige mede de andere appellanten optreden. Aldus moeten de grieven I t/m V worden geacht te zijn aangevoerd door appellante sub 1 en dienen de overige grieven als mede door de overige appellanten opgeworpen te worden beschouwd. Bij de bespreking van de grieven zal hiermee rekening worden gehouden. 3. Op de verwerping van zijn verweer, dat de zaak niet

16 september 1993


spoedeisend was, is Gromme in hoger beroep niet teruggekomen, zodat het hof aanneemt dat hij dit verweer heeft laten vallen. Overigens onderschrijft het hof het oordeel van de president dienaangaande. 4. Daarentegen heeft Gromme in hoger beroep uitdrukkelijk volhard bij zijn - door de president impliciet verworpen - verweer dat het door appellante sub 1 als dienstmerk gedeponeerde teken "Pinoccio" geen onderscheidend vermogen zou hebben. Omdat het de verste strekking heeft zal het hof dit verweer voorafgaand aan de grieven behandelen. 5. Ook het hof verwerpt dit verweer. De omstandigheid dat Pinoccio de naam is van de zeer bekende figuur uit de (kinderverhalen van de Italiaanse schrijver Collodi, maakt op zich het woord "Pinoccio" niet ongeschikt om te dienen als teken ter onderscheiding van de horecadiensten (waaronder tevens te begrijpen de in klasse 42 bedoelde diensten terzake van het restaurant-bedrijf) van de ene horeca-ondernemer van die van een andere. De relatie tussen de figuur Pinocchio en de (Italiaanse) keuken is niet dermate vanzelfsprekend dat het publiek niet zou (kunnen) begrijpen dat een horecaondernemer, die zijn diensten onder het teken Pinoccio verleent, zulks doet ter onderscheiding van zijn diensten van die van zijn concurrent(en) en dat hij aldus het teken "Pinoccio" als dienstmerk gebruikt. 6. Dit zou anders kunnen zijn, indien het teken "Pinoccio" zeer veelvuldig ook door anderen, waaronder horeca-ondernemers, zou worden gebruikt, maar Gromme heeft zijn stelling van die strekking op geen enkele wijze onderbouwd, hetgeen eenvoudig zou zijn geweest indien zij juist was. Het hof gaat daarom in het kader van dit kort geding aan die stelling voorbij. Dat het teken "Pinokkio" in Leeuwarden slechts met Gromme wordt geassocieerd en niet met appellante sub 1 en/of haar franchisees, doet merkenrechtelijke, niet ter zake, waar vast staat dat het depot van het dienstmerk "Pinoccio" anterieur is aan het gebruik door Gromme en diens (rechts)voorganger van het teken "Pinokkio". 7. Het hof gaat daarom in het navolgende ervan uit dat het teken "Pinoccio" voor diensten uit klasse 42 onderscheidend vermogen heeft. Nu het door appellante sub 1 tevens gedeponeerde beeldmerk slechts zijdelings ter sprake is gekomen en dit voor de vorderingen van appellanten geen rol speelt, laat het hof dit beeldmerk verder buiten beschouwing. Met betrekking tot de grieven I, II en III: 8. Deze grieven komen voor gezamenlijke behandeling in aanmerking, omdat zij zich alle richten tegen de overweging van de president dat appellante sub 1 aan haar vordering primair een collectief merk ten grondslag heeft gelegd, dat echter niet overeenkomstig het bepaalde in art. 19 BMW (Eenvormige Beneluxwet op de Merken) uitdrukkelijk als zodanig is gedeponeerd en daarom geen merkenrechtelijke bescherming geniet. 9. Deze grieven zijn terecht voorgedragen. Uit niets blijkt dat appellante sub 1 aan haar merkenrechtelijke vordering iets anders ten grondslag heeft willen leggen dan het op haar verzoek ingeschreven individuele dienstmerk "Pinoccio", ter onderscheiding van door haar c.q. door haar franchisees/licentiehouders verleende diensten van (soort)gelijke diensten van andere ondernemingen. 10. Dat dit merk, in het kader van een franchising-organisatie, mede dienstbaar wordt gemaakt aan de waarborging van de gemeenschappelijke kwaliteitsmerken van door de tot Pinoccio-organisatie behorende ondernemingen aangeboden (produkten en) diensten en wordt gebruikt als hulpmiddel bij schaalvergroting door middel van reclame, staat aan inschrijving en handhaving daarvan als individueel merk niet in de weg. Integendeel, zowel het bewaken van de kwaliteit van de onder een merk verrichte diensten (c.q. in het verkeer gebrachte produkten) ter verhoging van het in dat merk gestelde vertrouwen als het gebruik van dat merk in

277

reclame ter verhoging van de bekendheid van het merk en de daaronder verleende diensten, zijn functies die zich ook met een individueel merk laten rijmen, waarbij het niet ter zake doet of dat merk door de merkhouder zelf dan wel door diens licentiehouders wordt gebruikt. 11. Ook een aldus gebruikt merk dient ter onderscheiding van de diensten c.q. waren van de ene onderneming van die van andere en dient niet, zoals collectieve merken beogen te doen, tot het onderscheiden van diensten c.q. waren met vooraf bepaalde kenmerken van andere diensten c.q. waren. Uit de stellingen van appellante sub 1 volgt geenszins dat het dienstmerk "Pinoccio" anders dan als een individueel merk wordt gebruikt of dat het merk dient ter onderscheiding van diensten met vooraf bepaalde kenmerken. 12. De vraag of het, zoals appellante sub 1 heeft gesteld, uitsluitend van de inschrijving afhangt of een merk als individueel of als collectief merk moet worden aangemerkt, en de daarmede samenhangende vraag of aan een individueel merk bescherming kan worden onthouden indien het de facto als (quasijcollectief merk wordt gebruikt, hoewel aan het bepaalde in Hoofdstuk II BMW niet is voldaan, kunnen derhalve onbesproken blijven. Met betrekking tot de grieven IV en V: 13. Grief IV richt zich tegen rechtsoverweging 4 van het beroepen vonnis, welke overweging het hof aldus verstaat, dat het merk Pinoccio niet als individueel merk kan gelden, omdat het de waren (bedoeld zal zijn: de diensten) niet individualiseert naar de herkomst uit een bepaalde onderneming, maar uit meerdere, tot de Pinoccio-organisatie behorende, ondernemingen. 14. Dit oordeel wordt door grief IV terecht bestreden, omdat het - nog afgezien van de betekenis van de herkomstfunctie van een merk in het algemeen - alleszins geoorloofd en, naar het hof uit rechtsliteratuur en rechtspraak bekend is, verre van uitzonderlijk is dat door (een stelsel van) merklicenties het individuele merk van een merkhouder wordt gebruikt voor diensten of waren welke niet uit de onderneming van de merkhouder afkomstig zijn, maar van één of meer zelfstandig opererende andere ondernemingen. Aldus treft ook grief V doel. 15. Hoewel de door de president als vaststaand geformuleerde feiten hieromtrent geen uitsluitsel geven, gaat het hof er bij gebreke van betwisting van uit dat appellante sub 1 het bewuste dienstmerk, zo niet ook zelf, in ieder geval door haar franchisees als licentiehouders heeft gebruikt c.q. doen gebruiken voor diensten waarvoor dat merk ingeschreven. Zulks is door appellante sub 1 kennelijk aan de vijfde grief ten grondslag gelegd, terwijl ook Gromme daarvan, blijkens de laatste alinea van zijn beschouwingen ten aanzien van die grief, is uitgegaan. 16. Ook overigens oordeelt het hof de op het dienstmerk "Pinoccio" gebaseerde vordering van appellante sub 1 ex art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en 1 BMW (art. 13, A,l BMW) toewijsbaar: (a) Het aan het merk "Pinoccio" voor het Nederlandse publiek auditief geheel en visueel vrijwel geheel gelijke teken "Pinokkio" is een met dat merk overeenstemmend teken; mede in verband met de herkenning van merk en teken als de naam van de eerdergemelde figuur Pinocchio, zal het publiek aan het verschil in spelling geen betekenis toekennen. (b) De dienstverlening terzake van in een restaurant of pizzeria ter plaatse genuttigde gerechten, waaronder pizza's, is gelijksoortig aan de dienstverlening welke verband houdt met het afhalen en/of bezorgen van pizza's en andere gerechten. Nog afgezien van andere, voor de hand liggende, punten van overeenstemming, kan voor dit kort geding op grond van algemene ervaringsregelen worden vastgesteld dat beide soorten dienstverlening vrijwel steeds samen gaan en beide in dezelfde (soort) onderneming worden verricht. (c) De invoering van een voor het Benelux-gebied

278


geldend dienstmerk brengt mede dat de merkhouder zich op grond van art. 13,A,1 BMW (dus zonder de beperkingen van art. 13,A,2 BMW) moet kunnen verzetten tegen het posterieur gebruik van een overeenstemmend teken als handelsnaam, mits dit gebruik zich - zoals te dezen - niet wezenlijk onderscheidt van het gebruik dat van dat teken als dienstmerk zou worden gemaakt. 17. Overigens zou de vordering ook op de subsidiaire grondslag van art. 13,A,2 BMW toewijsbaar zijn, omdat: - Gromme en zijn (rechts)voorganger door raadpleging van het merkenregister met de inschrijving van het dienstmerk van appellante sub 1 bekend had kunnen zijn, terwijl ook overigens van het bestaan van een "geldige reden" voor het gebruik van de handelsnaam "Pinokkio" niet is gebleken; - het gebruik van het teken "Pinokkio" door Gromme afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van het dienstmerk "Pinoccio" als teken ter onderscheiding van de diensten van de tot de Pinoccio-organisatie behorende restaurants/pizzeria's en aldus aan appellante sub 1 schade kan toebrengen. 18. De op haar merkrecht gebaseerde vordering van appellante sub 1 kan dus worden toegewezen, zodat het beroepen vonnis zal worden vernietigd. Met betrekking tot grief VI: 19. Bij deze grief komen appellanten ertegen op dat de president geen verwarringsgevaar aanwezig heeft geacht in de zin van art. 5 Handelsnaamwet. 20. Het hof onderschrijft evenwel het oordeel van de president dat zodanig verwarringsgevaar niet voor de hand ligt, omdat geen van de appellanten in de noordelijke provincies activiteiten ontplooit, terwijl ook anderszins niet is gebleken dat het teken "Pinoccio" als handelsnaam van appellante sub 1 en/of franchisees in de noordelijke provincies enige bekendheid geniet. Diegene van appellanten die haar bedrijf het dichtst bij Leeuwarden uitoefent, is in Apeldoorn gevestigd. 21. Anders dan appellanten ingang willen doen vinden, kan, op grond van algemene ervaringsregels, voor dit kort geding worden aangenomen dat een pizzeria of Italiaans restaurant, waar de gerechten ter plaatse worden genuttigd of afgehaald, dan wel slechts plaatselijk bezorgd, veelal slechts plaatselijke en hooguit regionale bekendheid zal genieten. Feiten of omstandigheden waaruit zou volgen dat zich te dezen een uitzondering voordoet, zijn noch gesteld noch gebleken. Een dergelijke uitzondering wordt niet gevormd door het beweerde voornemen ook in de Noordelijke provincies franchisees van de Pinoccio-organisatie te vestigen, hetgeen nog te meer klemt waar op geen enkele wijze is gebleken dat ten tijde van de vestiging van "Pinokkio" met een dergelijk voornemen rekening diende te worden gehouden. 22. Beschermenswaardige bekendheid van de handelsnaam "Pinocchio" is er dus niet. De grief faalt. Met betrekking tot grief VII: 23. Appellanten hebben aan hun vordering uit onrechtmatige daad ten grondslag gelegd dat Gromme profiteert van de goodwill van appellanten, dat hij parasiteert op hun inspanningen en dat hij de handelsnaam van appellanten verwatert. Op grond van het met betrekking tot grief VI overwogene, onderschrijft het hof evenwel het oordeel van de president dat voorshands niet aannemelijk is dat daarvan sprake is. Het ontbreken van (beschermenswaardige) bekendheid ter plaatse waar Gromme zijn onderneming uitoefent, maakt het aan Gromme verweten profiteren en parasiteren moeilijk voorstelbaar, terwijl het "verwateren", zo al aanwezig of te verwachten, niet verder gaat dan inherent is aan de omstandigheden dat iemand anders voor een zelfde soort onderneming (vrijwel) dezelfde handelsnaam gebruikt zonder nochtans met het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet in strijd te komen. Met betrekking tot grief VIII: 24. Deze grief mist zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen behandeling.

16 september 1993

De slotsom: 25. De op het merkenrecht gebaseerde vordering van appellante sub 1 is in na te melden voege toewijsbaar. De vorderingen van appellanten voorzover gebaseerd op de Handelsnaamwet dan wel op onrechtmatige daad zijn terecht door de president afgewezen. 26. Aangezien appellante sub 1 grotendeels als de in het gelijk gestelde partij is aan te merken, doch de overige appellanten op alle punten in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof Gromme veroordelen in twee/derde gedeelte van de kosten van het geding aan de zijde van appellanten gevallen in eerste aanleg en in hoger beroep en voorts bepalen dat partijen overigens de eigen kosten zullen dragen. De beslissing Het gerechtshof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover daarbij het door de appellanten 2 t/m 8 gevorderde is afgewezen; vernietigt het vonnis waarvan beroep voor het overige en in zoverre opnieuw rechtdoende: beveelt Gromme het gebruik van het woord "Pinokkio" of enig ander met het dienstmerk "Pinoccio" overeenstemmend teken voor horeca-diensten of soortgelijke diensten als waarvoor appellante sub 1 haar merk no 151130 heeft gedeponeerd met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat Gromme voor iedere dag dat hij in gebreke is aan voormeld bevel te voldoen aan appellante sub 1 een dwangsom van ƒ 5.000,- zal verbeuren, met bepaling dat boven een bedrag van ƒ 150.000,- geen dwangsommen zullen worden verbeurd; veroordeelt Gromme in twee/derde gedeelte van de kosten van het geding aan de zijde van appellanten gevallen in eerste aanleg en in hoger beroep en begroot dit deel van deze kosten; in eerste aanleg: op ƒ212,10 aan verschotten en ƒ 833,33 aan salaris; in hoger beroep: op ƒ247,66 aan verschotten en ƒ 933,33 aan salaris; bepaalt dat ieder der partijen voor het overige de eigen kosten in beide instanties zal dragen; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 74. Arrondissementsrechtbank te Breda, 22 maart 1988. (Boerenbont) Mrs A.H.Q. Goossens, G.J.E. Poerink en H.C. Streefkerk. Art. I, eerste lid 2 Benelux Merkenwet. Het Boerenbont-motief is door zijn kleuren, vormgeving en eenvoud zeer herkenbaar en geëigend om als onderscheidingsteken te dienen, zodat het de waren waarvoor het als merkteken moet dienen genoegzaam als afkomstig van een bepaalde onderneming vermag te demonstreren. Hieraan doet niet af het door Samen Sterk gestelde kunstzinnige of decoratieve karakter van het Boerenbont-motief, noch het feit dat dit motief wellicht vatbaar is voor auteursrechten. Het woord Boerenbont duidt niet de soort van een waar aan, maar heeft louter betrekking op het op deze waar aangebrachte bloemen bladmotief. Het woord heeft hetzelfde onderscheidend vermogen als het bloemen bladmotief. Het woord is - letterlijk - de "vertaling" van het visuele motief en dient dan ook op dezelfde voet behandeld te worden. Art. 1, tweede lid BMW. Van het Boerenbont-motief kan niet worden gezegd dat het de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt aangezien

6 september 1993


279

de nummers 378996 resp. 397387). e. Op 5 september 1984 deponeerde Boch het Boerenbont-motief als (beeld-)merk voor de warenklassen 8, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26 en 29 (ingeschreven onder nummer 399001), alsmede het woord BOERENBONT in gestileerde letters als (woord-)merk voor dezelfde warenklassen (ingeschreven onder nummer 400442). De vordering van Boch in conventie tot nietigverklaring van de depots van Samen Sterk. 3.3. Boch baseert haar vordering tot nietigverklaring van de hierboven onder d. bedoelde depots van Samen Sterk primair op artikel 14B sub 2 juncto artikel 4 sub 6 BMW (depot te kwader trouw) en subsidiair op artikel 14A sub lc juncto artikel 4 sub 2 (misleiding van het publiek). Boch stelt dat de depots van Samen Sterk te kwader trouw zijn verricht, aangezien Samen Sterk wist of behoorde te weten dat Boch binnen de laatste drie jaren vóór de depots het (vrijwel identieke) Boerenbont-motief als merk danwei als teken, voor soortgelijke waren te Art. 4, aanhef en onder 6 BMW. De stelling dat het voorgebruik van Boch niet dezelfde of goeder.trouw en op normale wijze in het Benelux-gebied heeft gebruikt. soortgelijke waren betrof als waarvoor Samen Sterk het Samen Sterk betwist in de eerste plaats dat Boch het merk gebruikte, gaat niet op nu Boch onweersproken heeft Boerenbont-motief als merk heeft gebruikt, ten onrechte gesteld dat zij al produkten verkocht in dezelfde warenevenwei. klassen als waarvoor Samen Sterk haar depots heeft Uit het feit, dat Boch het Boerenbont-motief heeft verricht. Bovendien gebruiken beide partijen het Boerentoegepast op een steeds grotere verscheidenheid aan bont-motief voor artikelen voor huishoudelijk gebruik, die produkten (zie hierboven sub b), alsmede uit de manier veelal ook in dezelfde (afdelingen van) winkels verkocht waarop Boch reclame maakte voor haar produkten (zie de plegen te worden, zodat ook uit dien hoofde sprake is van produkties bij de conclusie van antwoord in reconventie soortgelijke waren.2) en bij de conclusie van dupliek in conventie), blijkt afdoende dat zij het Boerenbont-motief niet slechts als Artt. 1 en 5, aanhef en onder 3 BMW. versiering gebruikte maar als onderscheidingsteken voor Uit het feit dat Boch het Boerenbont-motief heeft eigen handelswaar. toegepast op een steeds grotere verscheidenheid aan De vraag of het Boerenbont-motief daartoe ook produkten, alsmede uit de manier waarop Boch reclame geschikt is, komt hieronder nog aan de orde. maakte voor haar produkten, blijkt afdoende dat zij het Vervolgens heeft Samen Sterk gesteld dat het voorgeBoerenbont-motief niet slechts als versiering gebruikte maar bruik van Boch niet dezelfde of soortgelijke waren betrof als onderscheidingsteken voor eigen handelswaar. als waarvoor Samen Sterk het merk gebruikte. Ook deze stelling gaat niet op, nu Boch onweerBoch N.V. te La Louvière, België, eiseres in conventie, sproken gesteld heeft dat zij al produkten verkocht in gedaagde in reconventie, procureur Mr J.M. Houben, dezelfde warenklassen als waarvoor Samen Sterk haar advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, depots heeft verricht. tegen Bovendien gebruiken beide partijen het BoerenB.V. Inkoopcombinatie Samen Sterk te Breda, bont-motief voor artikelen voor huishoudelijk gebruik, die gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur veelal ook in dezelfde (afdelingen van) winkels verkocht Mr R.A.H. Post. plegen te worden, zodat ook uit dien hoofde sprake is van soortgelijke waren. 3. De beoordeling en de gronden daarvoor: De bewering van Samen Sterk dat zij niet wist dat 3.1. Krachtens artikel 37 Benelux Merken Wet (BMW) Boch het merk ook voor niet-aardewerk artikelen is deze Rechtbank bevoegd het onderhavige geding te gebruikte, acht de Rechtbank niet geloofwaardig. Samen berechten, aangezien de vestigingsplaats van gedaagde tot Sterk is een grote inkoopcombinatie die, zo zij al niet op Haar arrondissement behoort. de hoogte was van het merkgebruik door Boch voor deze 3.2. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans artikelen, daarmee in ieder geval bekend behoorde te zijn niet voldoende gemotiveerd betwist, staat het volgende op grond van de presentatie van Boch in vakbladen en op vast: (jaar)beurzen. a. Vanaf 1969 gebruikt Boch het bloemen bladmotief Nu het voorgebruik van Boch te goeder trouw is in de kleuren rood, geel, blauw en groen (verder te geweest, immers niet is voorafgegaan door merkgebruik noemen: het Boerenbont-motief) voor door haar gefabrivan Samen Sterk, en nu tevens vaststaat dat Boch geen ceerde huishoudelijke produkten. toestemming voor het depot aan Samen Sterk heeft b. Deze produkten betroffen aanvankelijk aardewerk gegeven, dient de vordering tot nietigverklaring en artikelen zoals borden, schalen, kopjes, bekers, potten en doorhaling van de door Samen Sterk verrichte depots, als dergelijke. zijnde te kwader trouw verricht, te worden toegewezen. In de loop van de jaren 70 is het assortiment uitgeDe door Boch tevens gestelde uit de depots van Samen breid met o.a. uurwerken, pannen, dienbladen, placemats, Sterk voortvloeiende misleiding van het publiek kan dan servetten en dergelijke, alles eveneens voorzien van het ook in het midden gelaten worden. Boerenbont-motief. De vordering van Samen Sterk in reconventie tot nietigc. Vanaf 1980 is Samen Sterk niet-aardewerk verklaring van de depots van Boch. produkten gaan verkopen, eveneens voorzien van het 3.4. In reconventie, alsmede tot verweer in conventie, (vrijwel identieke) Boerenbont-motief. heeft Samen Sterk gesteld dat het depot van Boch met d. Op 19 februari 1982 deponeerde Samen Sterk het betrekking tot het Boerenbont-motief als beeldmerk nietig Boerenbont-motief als merk voor de warenklassen 14, 20 verklaard behoort te worden op grond van: en 21 en op 23 maart 1984 voor de warenklassen 16, 24 en a. overeenstemming met eerdere door Samen Sterk 26 (ingeschreven in het Benelux Merken Register onder verrichte merkdepots; b. depot te kwader trouw door Boch; ')2) Zie de noten aan het slot van het vonnis blz. 281. Red. iet aan de gebruikswaarde van de huishoudelijke artikelen ip zichzelf niets wezenlijks toevoegt. Blijkens tekst en '.trekking geldt de hier aan de orde zijnde uitzondering üechts voor (drie-dimensionale) vormen en niet voor twee-dimensionale) tekeningen. De strekking van deze bepaling moet immers daarin gezocht worden, dat de vetgever een monopoliepositie ten aanzien van de vorm, die eerder gaat dan de aan een beperkte tijdsduur gebonden bescherming op grond van auteurs- of modellenrecht, onwenselijk heeft geacht indien deze vorm de wezenlijke waarde van de zaak beïnvloedt. Indien het echter om een tekening op de waar gaat, is een monopoliepositie ten aanzien daarvan op grond van'een mogelijkerwijs "eeuwigdurend" merkrecht niet bezwaarlijk, omdat de waar zelf ook zonder de betreffende tekening dezelfde wezenlijke (gebruiks-)waarde behoudt en dan ook door anderen op dezelfde voet in het economisch verkeer gebruikt kan worden zonder dat merkteken!)

280


c. onbruikbaarheid van het Boerenbont-motief als merk. De Rechtbank zal deze grondslagen achtereenvolgens bespreken. Ad. a. Nu de merkdepots van Samen Sterk in conventie nietig verklaard worden, ontvalt deze grondslag aan de reconventionele vordering van Samen Sterk. Ad. b. Samen Sterk stelt dat de depots van Boch in september 1984 te kwader trouw zijn verricht, nu Boch wist van het voorgebruik te goeder trouw door Samen Sterk van hetzelfde merk in de periode van drie jaren voorafgaande aan de depots van Boch. Deze stelling gaat evenwel niet op. Aangezien Samen Sterk wist, althans behoorde te weten, dat Boch reeds vóór Samen Sterk het Boerenbont-motief als merk gebruikte voor soortgelijke waren (zie hetgeen daaromtrent hierboven in conventie sub 3.3 is overwogen), kan het merkgebruik door Samen Sterk niet aangemerkt worden als te goeder trouw. Het feit dat Boch het merk toen nog niet gedeponeerd had, is daarbij - uiteraard irrelevant. 3.5. Ad. c. Samen Sterk stelt dat het Boerenbont-motief niet als merk in de zin van artikel 1 BMW kan dienen, in de eerste plaats omdat het onderscheidend vermogen zou missen (artikel 1 lid 1 BMW), en in de tweede plaats omdat het motief de wezenlijke waarde van de waar zou beïnvloeden (artikel 1 lid 2 BMW). Het eerste argument gaat niet op. Het Boerenbont-motief is door zijn kleuren, vormgeving en eenvoud juist zeer herkenbaar en geëigend om als onderscheidingsteken te dienen, zodat het de waren waarvoor het als merkteken moet dienen genoegzaam als afkomstig van een bepaalde onderneming vermag te demonstreren. Dit oordeel vindt ook bevestiging in de uitkomsten van het door de Nv van het Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) in 1984 gehouden onderzoek, dat door Boch is overgelegd. Hieruit blijkt dat 70% van de ondervraagde consumenten vermoedt dat de artikelen met het Boerenbont-motief uit één fabriek of een samenwerkingsverband komen. Aan een en ander doet niet af het door Samen Sterk gestelde kunstzinnige of decoratieve karakter van het Boerenbont-motief, noch het feit dat het Boerenbont-motief wellicht vatbaar is voor (inmiddels vervallen) auteursrechten. Ook het tweede argument is onjuist. Nog afgezien van het feit dat van het Boerenbont-motief al niet gezegd kan worden dat het "de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt", aangezien het aan de gebruikswaarde van de hier aan de orde zijnde huishoudelijk artikelen op zichzelf niets wezenlijks toevoegt, geldt de in artikel 1 lid 2 van BMW vermelde uitzondering blijkens zijn tekst en strekking slechts voor (drie-dimensionale) vormen en niet voor (twee-dimensionale) tekeningen. De strekking van deze bepaling moet immers (voorzover hier relevant) daarin gezocht worden, dat de wetgever een monopoliepositie ten aanzien van de vorm, die verder gaat dan de aan een beperkte tijdsduur gebonden bescherming op grond van auteurs- of modellenrecht, onwenselijk heeft geacht indien deze vorm de wezenlijke waarde van de zaak beïnvloedt. Indien het echter - zoals in casu - slechts om een tekening op de waar gaat, is een monopoliepositie ten aanzien daarvan op grond van een mogelijkerwijs "eeuwigdurend" merkrecht niet bezwaarlijk, omdat de waar zelf ook zonder de betreffende tekening dezelfde wezenlijke (gebruiks-) waarde behoudt en dan ook door anderen op dezelfde voet in het economisch verkeer gebruikt kan worden zonder dat merkteken. 3.6. In reconventie heeft Samen Sterk eveneens nietigverklaring van het depot van Boch met betrekking tot het woordmerk Boerenbont gevorderd, omdat het een soortnaam of beschrijvende aanduiding is voor aardewerk voorzien van het bloemen bladmotief. Ook deze vordering dient te worden afgewezen.

16 september 1993

Het woord BOERENBONT duidt niet de soort van een waar aan (zoals servies, aardewerk, of huishoudelijke artikelen), maar heeft louter betrekking op het op deze waar aangebrachte bloemen bladmotief (zodat men spreekt van Boerenbont-servies, Boerenbont-aardewerk, etc). Aldus heeft het woord hetzelfde onderscheidende vermogen als het bloemen bladmotief. Het woord is letterlijk - de "vertaling" van het visuele motief en dient dan ook op dezelfde voet behandeld te worden. Het depot met betrekking tot dit woordmerk is dan ook evenzeer rechtsgeldig. De vordering van Boch in conventie tot verbod van merkinbreuk door Samen Sterk. 3.7. Voorzover Samen Sterk zich tegen de vordering van Boch in conventie tot verbod van merkinbreuk (artikel 13A BMW) verweert met een beroep op nietigheid van de depots van Boch, dient dat verweer op dezelfde gronden verworpen te worden als de hierboven besproken (op identieke gronden berustende) reconventionele vordering van Samen Sterk. Daarnaast heeft Samen Sterk nog als verweer aangevoerd dat zij geen merkinbreuk pleegt, omdat zij het Boerenbont-motief slechts gebruikt voor niet-aardewerk artikelen. Hierboven (sub 3.3) is evenwel reeds vastgesteld dat beide partijen het Boerenbont-motief gebruiken voor soortgelijke waren, zodat Boch als exclusief rechthebbende op het merk het recht heeft zich te verzetten tegen elk gebruik van het merk voor deze waren door Samen Sterk. Het door Samen Sterk te berde gebrachte argument, dat geen verwarring bij het publiek valt te duchten, omdat Boch op haar produkten tevens haar fabrieksmerk afbeeldt, snijdt geen hout, omdat gevaar voor verwarring immers geen vereiste voor het aannemen van merkinbreuk is. De vordering tot verbod van merkinbreuk dient dan ook te worden toegewezen, zulks - zoals tevens gevorderd - op verbeurte van een direkt opeisbare dwangsom van ƒ25.000,- voor elke keer of dag dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld. De vordering van Boch in conventie tot vergoeding van schade. 3.8. Nu aannemelijk is dat Boch door de merkinbreuk van Samen Sterk schade heeft geleden, is ook de vordering sub c voor toewijzing vatbaar, zulks echter met dien verstande dat ingevolgde artikel 12A lid 4 BMW slechts schadevergoeding kan worden toegekend voor feiten die na het depot van Boch op 5 september 1984 zijn voorgevallen. Voor zover Boch tevens vergoeding van schade wenst, ontstaan vóór deze datum en veroorzaakt door onrechtmatig handelen door Samen Sterk, is zo'n vergoeding niet toewijsbaar, nu Samen Sterk bij conclusie van antwoord gemotiveerd het plegen van een onrechtmatige daad heeft betwist, op welke betwisting Boch nadien niet meer heeft gereageerd, hoewel dit in het kader van een behoorlijke procesvoering wel noodzakelijk was. Voor zover de vordering tot schadevergoeding mede gebaseerd is op onrechtmatig handelen van Samen Sterk, geldt evenzeer dat ingevolge genoemd artikel slechts schadevergoeding kan worden toegekend voor feiten die na het depot van Boch op 5 september 1984 zijn voorgevallen. Aangezien na die datum de merkinbreuk door Samen Sterk reeds vaststaat (zie 3.7.), is een onderzoek naar het onrechtmatig karakter van het handelen van Samen Sterk overbodig. 3.9. Voor wat betreft de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad, overweegt de rechtbank nog dat deze op grond van het bepaalde in artikel 52 Rechtsvordering alleen toewijsbaar is voor wat betreft het gevorderde verbod met dwangsommen. Daarenboven zullen de te verbeuren dwangsommen aan een maximum worden gebonden in voege als na te melden. 4. De kosten: Samen Sterk dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding,

16 september 1993


281

Nr 75. Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 17 januari 1991.

zowel in conventie als in reconventie. 5. De beslissing: De rechtbank in conventie: a. Verklaart nietig de ten name van B.V. Inkoopcombinatie SAMEN STERK verrichte depots, ingeschreven in het Benelux Merken Register onder de nummers 378996 en 397387 en beveelt de doorhaling van deze inschrijvingen, b. Gelast de B.V. Inkoopcombinatie SAMEN STERK elk gebruik van het woordmerk BOERENBONT en van het Boerenbont-beeldmerk van BOCH B.V. (ingeschreven in het Benelux Merken Register onder nummer 400442, respectievelijk 399001), althans van daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, zulks op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van ƒ 25.000,- (...) voor elke keer of dag dat in strijd met dit gebod wordt gehandeld, waarbij het maximum der te verbeuren dwangsommen wordt bepaald op ƒ 10.000.000,-(...), c. Veroordeelt de B.V. Inkoopcombinatie SAMEN STERK om aan BOCH N.V. schadevergoeding te betalen als gevolg van haar inbreukmakende handelingen vanaf 5 september 1984, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening. Verklaart dit vonnis voor zover het de beslissing onder b. betreft uitvoerbaar bij voorraad en wijst de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad voor het overige af, in reconventie: Wijst de vordering van B.V. Inkoopcombinatie SAMEN STERK af, in conventie en in reconventie: Verwijst de B.V. Inkoopcombinatie SAMEN STERK in de kosten van dit geding en veroordeelt haar te dier zake aan BOCH N.V. te betalen een bedrag tot aan deze uitspraak begroot op ƒ4.058,15. Enz. ") Vormmerk. Bijna vier jaar later oordeelde het BenGH in dezelfde zin: 16 december 1991, B.I.B. 1992, nr99 (p. 379) m.nt. J.H.S.; /VJ1992, 596 m.nt. D.W.F. V. **) Soortgelijkheid van waren. Het eerste argument staat op gespannen voet met het bepaalde in art. 13 onder C BMW luidende dat met de administratieve, voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren. Is het tweede argument wel doorslaggevend? In dezelfde afdelingen van winkels worden vaak produkten verkocht waaraan het publiek niet dezelfde herkomst zal toekennen. En om het laatste gaat het.

Br.

(Stop Shop) Mrs A.W. Steeg, C.N. Schoute-Dijkstra en J.W.P. Verheugt. Art. 5, aanhef en onder 3 j° art. 14 Benelux Merkenwet. Gedaagde is houdster van een van 1970 daterend Benelux-merk, waarin het woord "stop" voorkomt. Eiseres vordert bij dagvaarding van september 1989 de vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik van dit merk. De door eiseres overgelegde statistische gegevens betreffende de uit Spanje afkomstige breigarens in de jaren 1970 t/m 1975 vormen een aanwijzing voor niet-normaal gebruik, waartegen gedaagde, niettegenstaande het bepaalde in art. 5 sub 3, laatste volzin BMW, onvoldoende verweer heeft gevoerd. De over de jaren 1977 en 1978 overgelegde facturen hebben betrekking op gebruik na het in art. 5 sub 3 BMW bedoelde tijdvak. Volgt vervallenverklaring van het 1970-merk. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Tussen het 1977-merk van eiseres en de tot en met 1985 gedeponeerde merken van gedaagde is van overeenstemming geen sprake. Er bestaan op zich wel punten van gelijkenis. De punten van verschil zijn evenwel overheersend (zie overweging 5.9.). Tussen het 1985-merk van eiseres en de voordien gedeponeerde merken van gedaagde bestaat evenmin overeenstemming. Er wordt wel overeenstemming aangenomen t.a.v. de woordmerken STOP van gedaagde met name omdat de tot het niet-aannemen van overeenstemming in aanzienlijke mate bijdragende figuratieve elementen nu geheel ontbreken. Bovendien kan aan het weinig onderscheidend onderdeel "Shop" in het 1985-merk van eiseres wel enige maar niet veel zelfstandige betekenis worden toegekend, althans niet dusdanig dat daarin een grond kan worden gezien om juist associaties met dit merk van gedaagde weg te nemen. Het ontbreken van figuratieve elementen bij de andere woordmerken van gedaagde Lanas Stop, Stop Renard en Stop Durban leidt niet tot de conclusie dat deze merken overeenstemmen. De begripsmatige nadruk ligt voor het publiek op het woord Stop in het merk Stop Shop. De in dat merk aanwezige allitteratie ontbreekt in de merken van gedaagde. De delen Lanas, Renard en Durban bezitten onderscheidingskracht. De wel overeenstemmende woordmerken Stop van gedaagde worden gebruikt voor sokken en panties welke als species van het genus kleding zijn te beschouwen. Er is dus sprake van soortgelijkheid. Artt. 1 en 5 Handelsnaamwet. De enkele inschrijving in het Handelsregister is niet voldoende om van een (inbreukmakend) voeren als handelsnaam te kunnen spreken. De plaatsing van borden op de gevel van het bedrijfspand met daarop het teken Lanas Stop behoeft nog niet zonder meer als gebruik als handelsnaam te gelden. Het is immers een meer voorkomend verschijnsel dat ook op fabrieks- of handelspanden met merknaam wordt geadverteerd. Bij de vraag of een teken als handelsnaam wordt gevoerd, is bijv. ook van belang of dat teken op briefpapier of facturen vermeld staat, met welke tekst de telefoon wordt aangenomen, hoe de onderneming in de telefoon- of gouden gids vermeld staat, wat er op visitekaartjes staat en hoe overigens de onderneming bij het publiek bekend staat. Art. 3:13 Burgerlijk Wetboek. Een enkel "stilzitten", zelfs gedurende 4 jaren, geldt zonder bijkomende omstandigheden niet als rechtsverwerking. Art. 11 onder C BMW. Toen eiseres dagvaardde stonden de merken niet op haar

282


naam. Tijdens de procedure heeft zij de merken aan zich laten overdragen en de overdracht in het register aangetekend. Artikel 11C stelt geen enkele beperking aan de tegenwerping van zo'n overdracht aan de tegenpartij. Vanaf de inschrijving van dat depot is dit mogelijk. Analogie met artikel 12A derde zin BMW. Op merkinbreuken vóór de datum van inschrijving van de overdracht kan eiseres zich niet beroepen. Stop Shop Retail B.V. te Doetinchem, eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, procureur Mr A.W.J.Th. Marres, advocaat Mr F.J.P. Delissen te Nijmegen, tegen 1. Industrias de Fibras Textiles S.A. te Logrono, Spanje, en 2. Infitex Nederland B.V. te Amsterdam, gedaagden in conventie, eiseressen in voorwaardelijke reconventie, procureur Mr J.M. Bosnak, advocaat Mr R.J. Vies te Amsterdam. a) Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 14 juni 1990 (Mrs A.W. Steeg, C.N. SchouteDijkstra en J.W.P. Verheugt). 3. Feiten: 3.1. Stop Shop voert voor een aantal ondernemingen, voornamelijk in het midden en het oosten van Nederland gelegen winkels, sedert 1973 de handelsnaam 'Stop Shop'. Een aantal andere winkels staat tot Stop Shop in relatie in een zogenaamd 'franchise-verband', waarbij de eigenaren van die andere winkels in velerlei opzicht contractueel verbonden zijn met de organisaties van Stop Shop, en waarbij onder meer door Stop Shop toestemming is verleend om de handelsnaam Stop Shop te gebruiken. In de winkels wordt voornamelijk vrijetijdskleding alsmede worden accessoires (zoals plastic draagtassen) aangeboden. 3.2. Een deel van de kleding die in de Stop Shop winkels wordt aangeboden draagt, middels opdrukken of anderszins (onder meer) het merk Stop Shop. Op 12 april 1977 is, door Stop Shop (in de warenklasse 25, kledingstukken) het woord/beeldmerk Stop Shop Free Time Fashion, alsmede, op 30 oktober 1985 door Stop Shop (in de warenklassen 16, plastic draagtasjes, 18, accessoires van leder voor de kledingindustrie, en 25, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) gedeponeerd het woordmerk Stop-Shop. Het gedeponeerde woord/beeldmerk is weergegeven op bijlage I bij dit vonnis. 3.3. Infitex, een in Spanje gevestigde onderneming verder te noemen: Infitex-Spanje - fabriceert en verhandelt (onder meer) breiwol en garens. Zij is houdster van een op 29 september 1970 ingeschreven internationaal merkdepot Stop Industrias de Fibras Textiles, S.A. Infitex, alsmede een op 15 december 1973 ingeschreven internationaal beeldmerk zoals weergegeven op bijlage II bij dit vonnis, beide met werking onder andere in de Benelux. In mei 1985 heeft Infitex-Spanje een Nederlandse dochteronderneming opgericht - gedaagde sub 2, verder te noemen: Infitex-Nederland - die sedert oktober 1985 vanuit haar vestiging in Veenendaal de distributie in Nederland van de Infitex-produkten voor haar rekening neemt. De produkten van Infitex worden in geheel Nederland verkocht. Thans onderzoekt Infitex-Nederland de mogelijkheid ook sokken en panties op de Benelux-markt aan te bieden. 3.4. Infitex-Spanje heeft vanaf 1985 tientallen merken doen inschrijven in het Benelux-merkenregister. Vanaf 1987 zijn er ook enige merken gedeponeerd niet slechts in de klasse 23 (breigarens), maar (tevens) in de klassen 3 (bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën; etherische oliën; kosmetische middelen; haarlotions; tandreinigingsmiddelen), 22 (touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken, voorzover niet

16 september 1993

begrepen in andere klassen, vulmateriaal, uitgezonderd van rubber of plastic, ruwe vezelige textielmaterialen), 24 (weefsels en textielprodukten, voorzover niet begrepen in andere klassen, dekens en tafellakens), 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels), 26 (kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen) en 27 (tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal). 4. Bevoegdheid: 4.1. Voorzover de vordering in conventie zowel als die in reconventie zijn gebaseerd op de Benelux Merkenwet, is deze rechtbank, gezien art. 37A en C van die wet, bevoegd het onderhavige geschil te berechten, aangezien zowel de vestigingsplaats van Infitex-Nederland als de vestigingsplaats van Stop Shop zich in het arrondissement Arnhem bevinden. 5. Beoordeling van het over en weer gevorderde: 5.1. Blijkens de overgelegde produkties is Stop Shop B.V., gevestigd te Doetinchem (op overigens verschillende adressen) houdster van zowel het in 1977 gedeponeerde woord/beeldmerk Stop Shop Free Time Fashion als het in 1985 gedeponeerd woordmerk Stop-Shop. Eiseres is evenwel Stop Shop Retail B.V., eveneens gevestigd te Doetinchem. Volgens art. 13A jo.. art. 11D BMW is slechts de merkhouder bevoegd, op grond van zijn uitsluitend merkrecht, zich te verzetten tegen merkinbreuk. Op die grond dient dus eerst vast te komen staan dat aan Stop Shop volgens de bepalingen van art. 11 BMW, het recht op het merk rechtsgeldig is overgedragen. Met name is daarbij van belang dat van een eventuele overdracht een akte is opgemaakt en dat deze akte in het merkenregister is ingeschreven als bedoeld in artikel 1 IC BMW. 5.2. Aan de hierboven omschreven voorwaarde is evenwel niet voldaan. Stop Shop heeft omstandig uiteengezet dat er in de loop der jaren volgend op het depot in 1977, uit 'fiscale motieven' sprake is geweest van overgang van verschillende vermogensbestanddelen (de ondernemingen) naar nieuw opgerichte besloten vennootschappen, en van verscheidene naamswijzigingen en overdracht van de merkrechten aan Stop Shop zelf. Ook is overgelegd een kopie van een faxbericht van het merkenbureau Markgraaf, inhoudende een bevestiging van een verzoek tot mutatie van enkele in het merkenregister opgenomen gegevens waaronder inschrijving van overdracht van de beide merken op naam van Stop Shop. Deze mutaties zouden, blijkens de bevestiging, door het Benelux Merkenbureau op 5 februari 1990 gedagtekend worden. Mede blijkens deze bevestiging diende echter nog aan nadere formaliteitseisen te worden voldaan. Deze bestonden met name hierin dat ondertekening van de volmachten, alsmede de akte(n) van overdracht zou plaatsvinden, kennelijk als voorwaarde voor definitieve inschrijving van bovenbedoelde mutatieverzoeken. Gezien het voorgaande zal Stop Shop moeten bewijzen dat zij, zoals zij stelt, overeenkomstig de bepalingen van art. 11 BMW rechthebbende is (geworden) op hiervoor bedoelde merken, oorspronkelijk gedeponeerd in 1977 (Stop Shop Free Time Fashion) en in 1985 (Stop-Shop). De rechtbank zal haar in de gelegenheid stellen stukken waaruit blijkt dat zij aan het bovenstaande heeft voldaan in het geding te brengen en zal te dier zake de zaak naar de rol verwijzen. In geval Stop Shop niet zou slagen in het haar opgedragen bewijs moeten haar op merkinbreuk gebaseerde vorderingen worden ontzegd. De rechtbank zal hierna, vooruitlopend op een voor Stop Shop gunstige uitkomst van het opgedragen bewijs, de zaak verder inhoudelijk beoordelen. 5.3. Thans komt aan de orde de vraag aan wie uitsluitende - merken handelsnaamrechten toekomen waarna beoordeeld moet worden of en in hoeverre beantwoording daarvan aanleiding geeft tot toewijzing van het over en weer gevorderde. Indien wordt verondersteld dat in conventie tot toewijzing van de vorderingen gebaseerd op merken

16 september 1993


landelsnaaminbreuk (kort gezegd, het onder 2.B.1 tot en net B.7, alsmede onder C gevorderde in conventie) zou worden beslist, dan dient, strikt genomen, eerst de vordering in (voorwaardelijke) reconventie aan de orde te tomen, daar deze immers gericht is op aantasting van de geldigheid van de depots waarop Stop Shop zich in conventie beroept. Behandeling van deze vordering in voorwaardelijke reconventie dient echter weer, logischerwijs, te volgen op de vordering in conventie ander 2.A, die immers de geldigheid van het merkrecht waarop Infitex-Spanje zich beroept, betreft. Stop Shop verzoekt daarin immers de vervallenverklaring van het recht op het (internationaal gedeponeerde) merk 'Stop Industrias de Fibras Textiles S.A. Infitex' (verder: het 1970-merk) voor de waren in de klasse 23 (garens en draden voor textielgebruik) uit te spreken, wegens het ontbreken van 'enig normaal gebruik' van het merk als bedoeld in art. 5 sub 3 jo. art. 14C BMW. De rechtbank zal eerst het 'merkengeschil' (of beter, zoals zal blijken, de tientallen merkengeschillen) behandelen, alvorens toe te komen aan het handelsnaamgeschil. 5.4. Van enig normaal gebruik van een merk is sprake als, volgens het arrest van het Benelux Gerechtshof van 27 januari 1981 ( NJ 1981, 333) [B.I.E. 1981, blz. 151; Red.], 'het desbetreffende teken gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. De vraag of enig gebruik als 'normaal gebruik' kan worden beschouwd, moet worden beantwoord door in onderling verband in aanmerking te nemen alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, zoals: de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de waar en de aard van de onderneming; beslissend is, of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruik en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden.' Door Stop Shop zijn produkties overgelegd (nrs. 21 en 22, de CBS-statistieken) waaruit blijkt dat, ten opzichte van de totale omzet op de Nederlandse en Benelux-markt, het aandeel van uit Spanje afkomstige breigarens in de jaren 1970 tot en met 1975 varieerde van 0,1 tot 1%. Zelfs als deze hoeveelheden breigarens slechts van Infitex afkomstig waren, dan nog ligt hierin een aanwijzing voor niet-normaal gebruik. Tegen deze aanwijzing, waaruit niet-gebruik overigens niet zonder meer behoeft voort te vloeien, hebben Infitex c.s., niettegenstaande het bepaalde in art. 5 sub 3, laatste volzin BMW, onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd. Immers zij hebben uit de periode 1970-1975 slechts één brief (van de Belgische onderneming Thant) overgelegd, waarin deze als potentiële klant een uitnodiging doet een contractuele band aan te gaan met de Spaanse onderneming. Ook hebben zij overgelegd een retour-brief waarin de Belgische onderneming wordt geïnformeerd over de wijze waarop uit Spanje een catalogus van Infitex-Spanje kan worden verkregen. Niet is gesteld of gebleken bijvoorbeeld dat uit die contacten bestellingen zijn voortgevloeid. 5.5. Tevens hebben Infitex c.s. uit de periode 1977-1978 facturen overgelegd met betrekking tot bestellingen van partijen breigarens. Nog daargelaten of enkel uit de overgelegde facturen al mag blijken van enig normaal gebruik van het 1970-merk (het betreft leveringen van verschillende partijen aan de Nederlandse onderneming Blokker ter waarde van in totaal enige tienduizenden guldens), valt dit gebruik in ieder geval na het in art. 5 sub 3 BMW bedoelde tijdvak. Daarbij kan nog in het midden blijven of dat tijdvak nu de drie jaren betreft

283

volgend op het depot dan wel een ononderbroken tijdvak van vijfjaren. De rechtbank zal derhalve op grond van het voorgaande op vordering van Stop Shop, die onweersproken als belanghebbende in de zin van artikel 14C BMW geldt, de vervallenverklaring van het recht op het merk 'Stop Industrias de Fibras Textiles S.A. Infitex' uitspreken en dientengevolge aan het Benelux Merkenbureau de doorhaling bevelen van de inschrijving van de akte van het depot nr. 371930 ten name van Infitex-Spanje. 5.6. Ervan uitgaande dat Stop Shop gerechtigd is tot het in 1977 door Stop Shop gedeponeerde woord/ beeldmerk 'Stop Shop Free Time Fashion' (verder: het 1977-merk), dient te worden bezien of er, zoals Stop Shop stelt, sprake is van - kort gezegd - merkinbreuk en er mitsdien grond is voor toewijzing van het onder 2.B.1 tot en met B.7 gevorderde in conventie. Met andere woorden, maken Infitex c.s. gebruik van het merk van Stop Shop of van overeenstemmende tekens voor waren, waarvoor het merk van Stop Shop is ingeschreven of voor soortgelijke waren, danwei maakt Infitex-Nederland een 'ander' gebruik van het merk van Stop Shop of van overeenstemmende tekens zonder geldige reden in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, één en ander zoals neergelegd in art. 13A BMW. 5.7. Als eerste punt dient aan de orde te komen of de vanaf 1985 gedeponeerde Infitex-merken (waarvan er sommige kennelijk al vóór 1985 zijn gebruikt) overeenstemmen met het 1977-merk. Het criterium ter bepaling van overeenstemming is dat "van overeenstemming tussen merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt." (vgl. BenGh 20 mei 1983, NJ 1984, 72) [B.I.E. 1984, blz. 137 (D.W.F. V.);: Red.). In casu dient de overeenstemmingsvraag in eerste instantie betrokken te worden op de door Infitex-Spanje tot vóór het in 1985 door Stop Shop verrichte depot van het woordmerk Stop Shop (verder te noemen: 1985-depot) gedeponeerde merken (vgl. de produkties van Infitex es. nr. 1.3, Stop Zafiro, tot en met 1.21, Crucero), alle in de klasse 23 (breigarens), om redenen die hieronder zullen worden uiteengezet. 5.8. Er is geen reden om er niet van uit te gaan dat de door Infitex-Spanje gedeponeerde merken in de praktijk worden gebruikt zoals ze zijn gedeponeerd, met inbegrip van de bij de respectievelijke depots vermelde kleuren(-patronen). Deze Infitex-merken zijn alle woord/ beeldmerken. Het gaat om merken waarin niet alleen woorden of letters voorkomen maar waarin ofwel de woorden of letters op een min of meer bijzondere wijze zijn vormgegeven, ofwel (ook) een figuratief element is verwerkt, zoals een toren, bloemen, of een schip. De depots zijn overwegend verricht voor merken waarin het woord 'Stop' (overigens altijd op dezelfde, en herkenbare en karakteristieke wijze vormgegeven) voorkomt, gevolgd door een nadere aanduiding (een fantasie-aanduiding of een (quasi-) typeaanduiding). In sommige gevallen is het merk tevens getooid met het 'beeldmerkmet-de-krul-en-stippen' (zoals overigens reeds internationaal gedeponeerd door Infitex-Spanje in 1973), al dan niet vergezeld door een volgende vermelding van het woord Stop. In sommige gevallen is er slechts sprake van een fantasie- of andere aanduiding (vergelijk Royal Mohair, Mohair Tweed, Da Vinci, Nylgorina). 5.9. De rechtbank is van oordeel dat van overeenstemming tussen het 1977-merk van Stop Shop en de tot

284


en met 1985 gedeponeerde merken van Infitex geen sprake is. Er bestaan op zich wel punten van gelijkenis, zoals het woord Stop (dat zowel in het merk van Stop Shop als in veel van Infitex' merken voorkomt), de bijzondere (meer overigens onderling geheel afwijkende) vormgeving van de eerste letter van het woord Stop, en (in sommige gevallen) de visuele overeenkomst dat zowel in het eerste als in het tweede woord van de respectievelijke merken een 'o' voorkomt (die echter in de Infitex-merken veelal als een 'oo' als in 'Barcelona' wordt uitgesproken). De punten van verschil zijn evenwel overheersend. Het figuratieve element in het 1977-merk van Stop Shop, maar ook in de Infitex-merken, speelt een belangrijke rol. In het 1977-merk van Stop Shop bestaat dat figuratieve element uit de 'waaier-vorm', de bijzondere typografie van de trouwens even lange woorden Stop en Shop, de plaatsing van die woorden ten opzichte van elkaar, alsmede de (plaats van de), immers weinig zeggende, toevoeging 'Free Time Fashion'. Dat figuratieve element is zeer afwijkend van de verschillende varianten van het figuratieve element in de merken van Infitex, zoals het meerdere malen terugkerende 'beeldmerk-met-de-krul-en-stippen' (dat tevens een gedeponeerde kleurstelling heeft) en in een aantal Infitex-merken een pregnante plaats inneemt. Er is ook duidelijk verschil met de afbeeldingen, typografie van de letters, indeling en bijzondere kleurstelling van de afzonderlijke Infitex-woord/beeldmerken. In sommige van de Infitex-merken komt het woord Stop trouwens in het geheel niet voor. In het 1977-merk komt de bijzondere vormgeving van de 'S' twee keer voor (en voor verschillende woorden), tegen (meestal) één keer in de Infitex-merken. De allitteratie in het 1977-merk (waarin de letters s, o en p twee keer voorkomen) wordt niet aangetroffen in de Infitex-merken. Bovendien is de 'zeggingskracht' van het woord Stop in de Infitex-merken zowel in auditief als in begripsmatig opzicht verschillend van die van het 1977-merk van Stop Shop. Samengevat staan bij deze overeenstemmingsvraag vooral de verschillen in figuratieve elementen het aannemen van overeenstemming in de weg. Overigens staat op zich vast dat het merk zoals dat door Stop Shop is gedeponeerd, normaal is gebruikt; het feit dat het merk ook wel eens (ook vóór 1985) is gebruikt zonder alle figuratieve elementen, doet aan die vaststelling niet af. 5.10. Gebruik (en overeenkomstige depots) van andere, nieuwe merken door één van beide partijen kan in die situatie van 'merkenrechtelijke coëxistentie' verandering brengen. In oktober 1985 heeft Stop Shop een tweede merkdepot verricht, voor alleen een woordmerk: Stop-Shop (verder: het 1985-merk); vanaf november 1985 heeft Infitex nog tientallen merkdepots verricht. Eerst wordt nu beoordeeld of er tussen het 1985-merk van Stop Shop en de daarvóór gedeponeerde merken van Infitex overeenstemming bestaat. 5.11. De rechtbank is van oordeel dat tussen het 1985-merk van Stop Shop en de voordien gedeponeerde Infitex-merken evenmin overeenstemming bestaat. Ter motivering van dat oordeel kunnen de hierboven aangehaalde gronden om geen overeenstemming tussen het 1977-merk van Stop Shop en de Infitex-merken aan te nemen, als hier herhaald worden beschouwd. Het figuratieve element in de Infitex-merken, de allitteratie in het Stop Shop-merk, alsmede het verschil in 'zeggingskracht' met betrekking tot het woord Stop in beide merken dragen het meest bij in dit oordeel. In het 1985-merk kan voorts nog gewezen worden op het, in dit woordmerk naar voren springende, punt dat het om twee even lange en typografisch in beginsel gelijke uitgevoerde woorden gaat. Overigens moet worden erkend dat de 'afstand' tussen het 1985-merk en de Infitex-merken iets minder groot is (juist vanwege de neutrale deponeringsvorm) dan tussen het 1977-merk en de Infitex-merken. Echter, met het

16 september 1993^

niet-aannemen van overeenstemming vervalt nu elke grond voor toewijzing van de vordering in de voorwaardelijke reconventie. 5.12. Het volgende punt dat ter beoordeling van dé rechtbank staat, is de vraag naar overeenstemming tussen de twee Stop Shop-merken enerzijds en de na oktober 1985 gedeponeerde Infitex-merken anderzijds (vergelijk: de produkties 1.22, Stop Calcetines, Stop Austral, etc, tot en met 1.62, het internationale merkdepot Stop, van Infitex es.). De hier bedoelde Infitex-merken vertonen in feite gezamenlijk zowel als ieder afzonderlijk hetzelfde stramien als hierboven onder rechtsoverweging 5.9. en 5.11. omschreven. Kortom, ook ten aanzien van dit punt van beoordeling komt de rechtbank tot de conclusie dat er van overeenstemming in het algemeen geen sprake is, met echter enige nadere overwegingen omtrent enkele Infitex-merken. a. Het depot van het Stop-'beeldmerkmet-de-krul-en-stippen' d.d. 26 november 1987 (produktie 1.49 bijlage III bij dit vonnis), gedeponeerd voor een' aantal andere klassen dan de 'gebruikelijke' klasse 23. Dat dit merk voor andere warenklassen is gedeponeerd, doet uiteraard aan de overeenstemmingskwestie niets af. Ten aanzien van dit merk wordt geen overeenstemming aangenomen op de gronden als hiervoor uiteengezet. b. Het depot van alleen het woordmerk Stop d.d. 24' augustus 1988 (produktie 1.56), gedeponeerd voor eem aantal andere klassen dan de 'gebruikelijke' klasse 23. Tèo aanzien van dit merk kan, naar het oordeel van de rechtbank, wèl overeenstemming worden aangenomen met het 1985-merk van Stop Shop, met name omdat de hiervoor omschreven en tot het niet-aannemen va» overeenstemming in aanzienlijke mate bijdragende figuratieve elementen nu geheel ontbreken. Bovendien kan aan het weinig onderscheidende onderdeel 'Shop' in het 1985-merk wel enige maar niet veel zelfstandige betekenis worden toegekend, althans niet dusdanig dat daarin een; grond kan worden gezien om juist associaties met dit Infitex-merk weg te nemen. Hierbij wordt echter aangetekend dat niet is gebleken dat dit merk in de praktijk (heel) anders wordt gebruikt dan het gedeponeerd is, namelijk in een 'neutrale' typografie. Bij het publiek kan hierdoor toch eenvoudig een associatie worden gelegd, met name in begripsmatige zin, die nu niet door visuele verschillen wordt weggenomen. Voordat echter geoordeeld kan worden dat gebruik van dit Infitex-merk inbreuk betekent op de merkrechten van Stop Shop, dient eerst nog de kwestie van de (soort-)gelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd, respectievelijk gebruikt, aan de orde te komen (zie onder rechtsoverweging 5.14.)^ Overigens is van overeenstemming tussen het 1977-merk en dit Infitex-merk geen sprake, waarvoor kan worden verwezen naar rechtsoverweging 5.9. c. Het depot van alleen het woordmerk Lanas Stop,, waarvan de akte van depot is opgemaakt op 3 mei Ï9891 (produktie 1.61), gedeponeerd voor een aantal andere klassen dan de 'gebruikelijke' klasse 23. Dit merk kan naar het oordeel van de rechtbank niet overeenstemmend geacht worden met de Stop Shop-merken. Ten aanzien van de niet-gelijkenis met het 1977-merk kan worden verwezen naar rechtsoverweging 5.9. Ten aanzien van de niet-gelijkenis met het 1985-merk moet er op worden gewezen dat juist de verschillende en tegengestelde plaats die het woord Stop in deze merken inneemt, aan dit oordeel bijdraagt. Daarnaast speelt mee de omstandigheid dat het woord 'Lanas' in de Spaanse taal uitsluitend beschrijvend is (voor 'garens' of voor 'wol'), maar voor het publiek in de Benelux deze betekenis van dat woord door de bank genomen niet duidelijk is, en het woord Lanas qua betekenis niet minder onderscheidingskracht heeft dan het woord Stop in dit Infitex-merk. Voor datzelfde publiek ligt echter begripsmatig in het 1985-merk van Stop Shop de nadruk op het woord Stop (het woord Shop heeft een slechts verwijzende betekenis

16 september 1993


als de plaats waar de produkten van de Stop Shop kunnen worden verkregen); in het Infitex-merk ligt de nadruk op beide woorden, terwijl daarin bovendien weer genoemde allitteratie ontbreekt. d. De depots van alleen de woordmerken Stop Renard en Stop Durban: de datum van depot van het eerste merk is 22 juni 1988 (produktie 1.53); de akte van depot van het tweede merk is opgemaakt op 1 mei 1989 (produktie 1.62). Beide merken zijn gedeponeerd in de warenklasse 23. Deze merken kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet overeenstemmend geacht worden met het 1977-merk van Stop Shop (waarbij wordt verwezen naar rechtsoverweging 5.9.) of met het 1985-merk van Stop Shop. Dit laatste oordeel wordt ook gedragen door de reeds hierboven onder c. omschreven redengeving: de begripsmatige nadruk die voor het publiek ligt op het woord Stop in het merk Stop Shop, anderzijds de in dat merk aanwezige allitteratie, alsmede het bestaan van twee onderscheidingskracht bezittende delen van de merken (Stop) Renard en (Stop) Durban. e. Het internationale depot van alleen het woordmerk Stop d.d. 24 juli 1989 (produktie 23 van Stop Shop), gedeponeerd voor warenklasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels). Hier acht de rechtbank wèl overeenstemming aanwezig met het 1985-merk van Stop Shop, gelijk hierboven onder b. overwogen is. Ook geldt echter dat pas van inbreuk op de merkrechten van Stop Shop sprake is, indien de waren waarvoor de merken gedeponeerd zijn, respectievelijk zijn gebruikt, als (soort-)gelijk zijn te beschouwen (zie onder rechtsoverweging 5.14.). 5.13. Ten aanzien van de twee hiervoor omschreven (gedeponeerde) Stop-woordmerken van Infitex dient, na de bevestigend beantwoorde overeenstemmingsvraag de vraag naar die van de al-dan-niet (soort-)gelijkheid van waren aan de orden te komen, althans voor wat betreft de waren waarvoor Stop Shop haar 1985-merk heeft gedeponeerd (klasse 16, plastic draagtasjes; 18, accessoires van leder voor de kledingindustrie; 25, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) én gebruikt, en de waren waarvoor Infitex haar Stop-merken bezigt of zal gaan bezigen. Nagegaan moet worden of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan, dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt, dat het in aanmerking komende publiek aan die waren als waren, dus ongeacht de daarvoor gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen. Daarvoor is, blijkens art. 13B BMW, in ieder geval niet de warenklassenindeling beslissend. 5.14. Niet is gebleken dat Infitex c.s. onder een Stop-merk, zoals op dit punt van de procedure nog aan de orde, de produkten zoals die waarvoor de merken door Infitex-Spanje zijn gedeponeerd in andere klassen dan de gebruikelijke klasse 23, (reeds) hebben verhandeld of aangeboden. Wel is gebleken dat Infitex es. de Benelux-markt onderzoeken voor de eventuele afzet van sokken en panties, alsmede dat hier voor promotiedoeleinden van breigarens één of meerdere Infitex-merken zijn gebruikt in verband met (gebreide) truien. Dat Infitex sokken en panties onder een Stop-merk gaat aanbieden is een reële veronderstelling, ook gezien het feit dat zij dat niet expliciet heeft ontkend, dan wel desgevraagd niet heeft toegezegd zo'n merk in de toekomst niet voor sokken of panties te gaan gebruiken (hetgeen dan op haar weg had gelegen). Het feit dat Infitex-Spanje recent merkdepots heeft verricht in andere klassen dan de 'gebruikelijke' klasse 23, ondersteunt deze stelling, die in feite neerkomt op een voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Bovendien verhandelt Infitex dergelijke waren in het buitenland (mede) onder een Stop-merk (blijkens één van de produkties van Stop Shop. In die zin is dan ook sprake van een reële dreiging van merkinbreuk, mits wordt vastgesteld dat sokken en panties (soort)-gelijk (ex art. 13A lid I sub 1 BMW) zijn aan de waren waarvoor Stop Shop haar 1985-merk heeft gedeponeerd (en gebruikt).

2855

Naar het oordeel van de rechtbank is beslissend dat sokken en panties, als species van het genus, als kleding zijn te beschouwen, terwijl het kledingstukken betreft die ook door jongeren worden gedragen (dezelfde groep van jongeren aan wie de Stop Shop-kleding wordt aangeboden), en die ook wel in winkels verwant aan die vam Stop Shop worden aangeboden. Er is dus sprake vam soortgelijkheid ten aanzien van sokken en panties. Va» een reële dreiging bestaande in de verhandeling of het aanbieden van andere (soortgelijke dan wel niet soortgelijke) waren, onder één van de twee hiervoor onder 5.13L bedoelde Infitex-merken is vooralsnog geen spraken Daarvoor is het enkele verrichten van merkdepots niet een voldoende aanwijzing. 5.15. Ten aanzien van één of meerdere Infitex-merkens voor gebreide truien (die volgens bovengenoemd! criterium volgens de rechtbank zonder meer als soortgelijk aan de waren van Stop Shop zijn te beschouwen) moet nog het volgende worden opgemerkt. Tot nu toe is niet gesteld of gebleken dat dergelijke truien ter verkoop» worden aangeboden of verhandeld onder een van de twee onderhavige Stop-merken, dat wil zeggen worden gebruikt in de zin van art. 13A lid 1 sub 1 BMW. 'Gebruik" betekent daar immers 'gebruik ter onderscheiding varo waren'. Door Infitex worden deze truien gebruikt 'slechts?" ter verkoopondersteuning, waarbij de truien dienen afe 'voorbeeld' van wat eventueel met de Infitex-breigarens; kan worden vervaardigd. Wèl zou in een dergelijk gevai sprake kunnen zijn van 'ander gebruik' in de zin van artt 13A lid 1 sub 2 BMW, ware het niet dat op geen enkelfe wijze is aangetoond dat Infitex één van de twee onderhavige Stop-merken voor deze (gebreide) truiens voornemens is te gaan gebruiken. 5.16. Voorts maakt Stop Shop bezwaar tegen gebruik van het teken Lanas Stop voor of in verband met de onderneming van Infitex-Nederland. Daarbij beroept zij zich op (oudere) merken handelsnaamrechten. Zï| baseert haar vordering in conventie (voorzover omschreven in het petitum onder B.3 en C) allereerst op.' de stelling dat Infitex-Nederland door gebruik van tó teken Lanas Stop op, voor of in verband met haar onderneming gebruik maakt van Stop Shop's merk of van een daarmee overeenstemmend teken in het economisch verkeer zonder geldige reden en onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kam worden toegebracht als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub 2 BMW. Gezien het hierboven onder rechtsoverweging 5.12. onder c. gestelde, stuit deze stelling reeds af op het ontbreken van overeenstemming tussen de in het geding; zijnde tekens. Verder is, zoals hierna onder 5,17, wordt overwogen, in het geheel niets gebleken omtrent enig gebruik of enig voornemen tot gebruik van het woord! Stop als handelsnaam of als ander teken in verband met de onderneming van Infitex anders dan als merk. 5.17 Vervolgens meent Stop Shop da« Infitex-Nederland een handelsnaam voert die reeds eerder en rechtmatig door haar, Stop Shop, werd gevoerd,. althans van die handelsnaam slecht in een zo geringe mate afwijkt, dat, mede gezien de aard van beide ondernemingen en de plaats van vestiging, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen valt te duchten, één en ander zoals neergelegd in art. 5 Handelsnaamwet. Het is echter de vraag of Infitex-Nederland het teken Lanas Stop als handelsnaam voert, hetgeen immers een voorwaarde is voor toepassing van de norm neergelegd in art. 5 HNW. De enkele inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is immers niet voldoende om van een voeren als handelsnaam te kunnen spreken. Dat geldt ook voor vermelding van dat teken in de overgelegde (kopieën van) advertenties waar telkens ook de naam 'Infitex-Nederland' werd genoemd. In een advertentie van Infitex-Nederland waarin een vertegenwoordiger wordt uitgenodigd te solliciteren, is duidelijk slechts Infitex-Nederland als handelsnaam gebruikt als de onderneming die Lanas Stop-produkten verhandelt

286


Bovendien zal gebruik van het teken Lanas Stop door het voor deze ondernemingen in aanmerking te nemen publiek, dat geacht mag worden toch wat oplettender en meer deskundig te zijn, niet snel als gebruik als handelsnaam worden opgevat. Gebruik van het teken Lanas Stop in de redactionele kolommen van een vakblad kan toch moeilijk op het conto van Infitex worden geschreven wanneer een dergelijk gebruik als dubbelzinnig wordt opgevat. Zelfs de plaatsing van borden op de gevel van het bedrijfspand in Veenendaal met daarop het teken Lanas Stop, behoeft nog niet zonder meer als gebruik als handelsnaam te gelden. Het is immers een meer voorkomend verschijnsel dat producenten (of handelaren) van merkartikelen ook op fabrieks- of handelspanden met merknamen adverteren, met welk verschijnsel het publiek niet onbekend is. Bij de vraag of een teken als handelsnaam wordt gevoerd, is bijvoorbeeld ook van belang of dat teken op briefpapier of facturen vermeld staat, met welke tekst de telefoon wordt aangenomen, hoe de onderneming in de telefoon- of Gouden Gids vermeld staat, wat er op visite-kaartjes van vertegenwoordigers staat, en hoe overigens de onderneming bij het publiek bekend staat. Van dit alles is ten processe niets gebleken. 5.18. Aangenomen dat het teken Lanas Stop als (tweede) handelsnaam wordt gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat tussen de handelsnamen Stop Shop en Lanas Stop geen gevaar voor verwarring bestaat. Voor de motivering van dat oordeel kan deels worden verwezen naar rechtsoverweging 5.12. onder c. Indien tussen bovengenoemde tekens in merkenrechtelijke zin al geen 'overeenstemming' (ex art. 13A BMW) bestaat, dan is het niet voorstelbaar dat er (in handelsnamenrechtelijke zin) wèl een dusdanig geringe afwijking bestaat dat, gelet op de overige in art. 5 HNW genoemde omstandigheden, verwarring is te duchten; algemeen wordt immers aangenomen dat 'overeenstemming' méér vormen van gelijkenis omvat dan alleen die, die tot gevaar voor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen leiden; om die reden behoeft de rechtbank ook niet in te gaan op de toepassing van art. 5a HNW op het onderhavige geschil. Tenslotte is in het geheel niet gesteld noch aannemelijk gemaakt dat Infitex-Nederland als handelsnaam het enkele woord Stop als handelsnaam voert, of gaat voeren voor haar onderneming. Gezien het vorenstaande zal er dus geen aanleiding bestaan het gevorderde onder 2.B.3 en C in conventie en voorzover gericht tegen het voeren van een aanduiding op, voor of in verband met de onderneming van Infitex-Nederland, toe te wijzen. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat in het onderhavige geval ook andere factoren gevaar voor verwarring tegengaan. Immers, ook de aard van de ondernemingen (Stop Shop is een detailhandelsketen, Infitex een (groot-)handelsmaatschappij) verschilt aanzienlijk. Tenslotte zal ook het in aanmerking te nemen publiek (bij Stop Shop deels het consumerend, niet-deskundig publiek, dat slechts oppervlakkig de aanduidingen beziet, maar als zodanig niet met de handelsnaam Lanas Stop/Infitex wordt geconfronteerd; bij Lanas Stop/Infitex en deels bij Stop Shop een wei-deskundig zakelijk ingesteld publiek, afkomstig uit de professionele detailhandel en textielbranche, dat zich eerder van verschillen tussen ondernemingsaanduidingen bewust is) deels verschillen, deels de afwijkingen tussen beide namen wel opmerken. 5.19. Infitex es. beroepen zich ten slotte op rechtsverwerking, daar Stop Shop pas vier jaar na de depots van de pretens inbreukmakende merken ageert (daar althans veel eerder van op de hoogte had kunnen zijn), en zevenen-een-halve maand heeft gewacht met het instellen van een actie in rechte na haar eerste sommatie aan haar. De rechtbank verwerpt dit verweer. Een enkel 'stilzitten', zelfs gedurende een periode van vier jaar geldt zonder gestelde bijkomende omstandigheden niet als rechtsver-

16 september 19933

werking, te meer niet nu Stop Shop terecht opkomt tegero de dreiging van merkinbreuk. 6. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. 7. Hoger beroep van dit tussenvonnis zal worde» uitgesloten als hierna te iroMerc. 8. De beslissing: De rechtbank, rechtdoende: in conventie 8.1. Stelt Stop Shop in de gelegenheid stukken m het; geding te brengen, waaruit blijkt dat zij conform dfe1 bepalingen van art. 11 BMW rechthebbende is (geworden) op de merken Stop Shop Free Time Fashion, oorspronkelijk gedeponeerd in 1977 en Stop-Shop, oorspronkeEjJi; gedeponeerd in 1985 en verwijst daartoe de zaak naar dk rol van 4 weken na heden. Enz. b) De Rechtbank, enz. 2.3. Bij akte heeft Stop Shop gewaarmerkte afschrifter* uit het register van Benelux-Depots van 9 juli 1990 mïms geding gebracht. Daaruit blijkt dat Stop Shop (Retail) op> die laatste datum gold als deposant van het op 12 april! 1977 gedeponeerde woord-/bee!dmerk Stop Shop en varo het op 30 oktober 1985 gedeponeerde woordmerifc Stop-Shop. 2.4. Volgens Infitex c.s. heeft de rechtbank in haar bewijsopdracht bedoeld dat Stop Shop rechthebbende zou zijn geworden ten tijde van het initiëren van dezer procedure. Stop Shop was tot en met het tussenvonnisgeen rechthebbende en zou daarom niet geslaagd zijn ihi het haar opgedragen bewijs. Infitex c.s. voegen daaraaro toe dat een niet-ontvankelijkverklaring dient te wordero uitgesproken wanneer de door een eiser gestelde feiten de daarop steunende vordering niet rechtvaardigen. 2.5. Volgens Stop Shop zijn de uittreksels wel gedateerd 9 juli 1990, maar zijn de mutaties in fietf Benelux-Merkenregister per 5 februari 1990 aangetekend!. De akte van overdracht betreffende beide merken is op 5 februari 1990 naar Markgraaf gezonden. Depots van de uittreksels van deze akten zijn in het Benelux-Merkenregister ingeschreven. 2.6. Het beroep van Infitex c.s. op de niet-ontvantelijkheid van Stop Shop in haar vorderingen faalt naar Heft oordeel van de rechtbank reeds omdat zich hier niet eero discrepantie tussen de stellingen en vorderingen van Stop> Shop voordoet maar de vraag of de stellingen van Stop? Shop (dat zij rechthebbende is op deze merken) feitelijjèc juist, dat wil zeggen bewezen, zijn. 2.7. Zoals reeds in het tussenvonnis onder 5.2. was overwogen bleek mede uit het faxbericht van Markgraaf van 5 februari 1990 dat er toen nog aan een aantal daar genoemde formaliteitseisen moest worden voldaan. Stop Shop stelt wel maar heeft niet bewezen (door overlegging van een inschrijving per 5 februari 1990 in het Benelux-Merkenregister) dat inschrijving van het depot als bedoeld in artikel 1IC BMW op die datum heeft plaatsgevonden. Nu de uittreksels uit het Benelux-Merkenregister van 9 juli 1990 geen enkeFe aanwijzing opleveren voor een andere inschrijving van de overdracht dan 9 juli 1990 kan naar het oordeel van dte rechtbank slechts die datum gelden ais de inschrijving van het depot van een uittreksel der akte waaruit van die overdracht blijkt. Overdracht op een eerdere datum kar» Stop Shop naar het oordeel van de rechtbank ingevolge artikel 1 IC BMW niet met vrucht aan Infitex es. tegenv werpen. 2.8. Zoals in rechtsoverweging 5.2. en de beslissing onder 8.1. van het tussenvonnis tot uitdrukking is gebracht moet de bewijsopdracht worden beschouwd! tegen de achtergrond van artikel 11(C) BMW. Infitex. es;.. hebben de vraag aan de orde gesteld of de pretense merkhouder een tijdens het geding en zelfs na eera, daartoe strekkend, tussenvonnis gedane inschrijving van een depot van een akte tot overdracht van het merk aam

16 september 1993

287


hem tegenover zijn tegenpartij kan inroepen. Artikel 11C BMW stelt naar het oordeel van de rechtbank geen enkele beperking aan de tegenwerping door de pretense merkhouder van een eenmaal verrichte inschrijving van zo'n overdracht tegenover de tegenpartij. Vanaf de inschrijving van dat depot is dit mogelijk. Artikel 12A, derde zin BMW staat zelfs uitdrukkelijk toe om tijdens het geding hetzij een merk alsnog te deponeren hetzij de inschrijving ervan te vernieuwen. Met name het alsnog deponeren is een verder strekkende bevoegdheid dan de inschrijving van de overdracht van een merk. Artikel 1 IC BMW regelt de minder ver strekkende inschrijving van de overdracht van een merk. Gelet op het voorgaande bestaat er geen grond om de werking van dit laatste artikel verder te beperken dan artikel 12A, derde zin BMW verlangt. Zou dat wel gebeuren dan is het niet denkbeeldig dat de pretense merkhouder een verder beperkende interpretatie van artikel 1 IC BMW min of meer zou kunnen omzeilen door het aan hem overgedragen merk alsnog op de voet van artikel 12A, derde zin BMW te deponeren. Tegen deze achtergrond bezien heeft Stop Shop in die zin alsnog voldaan aan haar bewijsopdracht. 2.9. Door de overdracht heeft Stop Shop wèl de werkelijkheid alsnog aangepast aan haar stellingen. Een goede procesorde kan zich tegen een dergelijke gang van zaken verzetten. In dit geval doet zich die situatie niet voor omdat Infitex es. haar verdediging aanvankelijk hebben gevoerd op basis van de juistheid van het merkhouderschap van Stop Shop en eerst bij pleidooi in cumulatie met de andere verweren ook nog dat merkhouderschap hebben betwist. Infitex es. hebben bij akte na de uitvoering van de bewijsopdracht door Stop Shop overigens op geen enkele wijze een beroep gedaan op een benadeling in haar verdediging. 2.10. Op merkinbreuken vóór 9 juli 1990 kan Stop Shop zich ingevolge artikel 1 IC BMW niet beroepen. Haar vorderingen in het tussenvonnis onder 2.1.B.5 tot en met 7 zijn gebaseerd op vóór 9 juli 1990 gelegen transacties/merkinbreuken en moeten reeds daarom worden afgewezen. De overige vorderingen van partijen worden hierna toe-, respectievelijk afgewezen op basis van hetgeen daaromtrent in het tussenvonnis is overwogen. De dwangsom wordt aan een maximum gebonden. 2.11. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad onder 3.6. berust op de authentieke titel in de zin van artikel 52 lid 1 aanhef en sub 1 Rv., namelijk het depot in het Benelux-Merkenregister van 30 oktober 1985 onder nummer 412986. 2.12. In conventie worden partijen over en weer op enige punten in het ongelijk gesteld. Daarom vindt daar proceskostencompensatie plaats. In de voorwaardelijke reconventie worden Infitex es. in het ongelijk gesteld en daarom in de proceskosten veroordeeld. 3. De beslissing. De rechtbank, rechtdoende: In conventie. 3.1. Verklaart vervallen het recht op het merk "Stop Industrias de Fibras Textiles S.A. Infitex", voor de waren in de klasse 23 (garens en draden voor textielgebruik) ten name van Industrias en beveelt de doorhaling van inschrijving nummer 371930 in het register van het Benelux-Merkenbureau. 3.2. Verklaart voor recht dat Industrias en Infitex zowel ieder voor zich als tezamen door het verhandelen in de Benelux van sokken en panties onder het woord(-merk) "Stop", een en ander zoals omschreven in het tussenvonnis van 14 juni 1990 onder 5.12.b. en e., inbreuk maken op het woordmerkrecht "Stop-Shop" van Stop Shop, gedeponeerd op 30 oktober 1985 in het Benelux-Merkenregister onder nummer 412986, omdat dit een gebruik oplevert van dat merk of van enig daarmee overeenstemmend teken voor de waren, waarvoor dat merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren.

3.3. Verbiedt Industrias en Infitex zowel ieder voor zich als tezamen om door het verhandelen in de Benelux van sokken en panties onder het woord(-merk) "Stop?*' inbreuk te maken op het hiervoor onder 3.2. bedoelde; woordmerkrecht van Stop Shop. 3.4. Bepaalt dat Industrias en/of Infitex elk afzonv derlijk aan Stop Shop een onmiddellijk opeisbare1 dwangsom verbeurtZ-en ten bedrage van ƒ 100.000,- (...); voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding door dédesbetreffende partij van het verbod als bedoeld onder 3.3. en voor iedere volgende dag of gedeelte daarvan dac Industrias en/of Infitex nalatig mochten blijven gevolg tegeven aan het verbod als bedoeld onder 3.3. 3.5. Bepaalt dat door Industrias en Infitex ieder geern dwangsom meer verbeurd wordt boven een voor iedetr geldend maximum van ƒ 5.000.000,- (...). 3.6. Verklaart de beslissing onder 3.3. uitvoerbaar bif voorraad. 3.7. Wijst het meer of anders gevorderde af. 3.8. Compenseert de proceskosten aldus dat iedëiruani partijen de eigen proceskosten draagt. In voorwaardelijke reconventie. 3.9. Wijst het gevorderde af. 3.10. Veroordeelt Industrias en Infitex in de proces^ kosten aan de zijde van Stop Shop gevallen en tot aair deze uitspraak begroot op ƒ 930,- wegens salaris ere nffiü wegens verschotten. Enz.

Nr 76. President Arrondissementsrechtbank te Groningen^. 2 december 1991. (Pinoccio/Pïnokkio I) Mr P.P. Lampe. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub I Benelux Merken wet. Het woord Pinokkio lijkt sterk op het dienstmeek PINOCCIO (voor horecadiensten en restaurantbedrijf) em wordt door gedaagde mede gebruikt als teken ter onderscheiding van de in zijn restaurant geleverde dienstens er is< dus sprake van gebruik van een met het merk van eiseress sub I overeenstemmend teken in de zin van art. 13 sub A lid' 1 BMW. Voor een actie uit art. 13 sub A lid 1 BMW ziss schade niet vereist. Art. 5 Handelsnaamwet j° art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Eiseres sub 1 heeft in het kader van dk> franchise-overeenkomsten die zij met de andere eisers Heefe afgesloten, aan die andere eisers het recht tot gebruik vam de handelsnaam Pinoccio verleend. Dit komt neer op hm verlenen van handelsnaamlicenties. Deze licenties zqjm,. hoewel de Handelsnaamwet daarin niet voorziet, naar voorlopig oordeel geldig, omdat de Handelsnaamwet iezm niet uitdrukkelijk verbiedt en de praktijk daar duidelijk behoefte aan heeft. Verwarringsgevaar wegens de gelijkenis van de woorden Pinoccio en Pinokkio aangenomen; dm Italianen die woorden verschillend zouden uitspreken doet (bij deze in Nederland gelegen restaurants) niet terzake. 1. Pinoccio Nederland B.V. te Oosterbeek, 2. P.C. Kolff, h.o.d.n. Pinoccio, te Arnhem* eat é anderen, eisers [in kort geding], procureur Mr XÜL lïla% advocaat Mr P.M. Gunning te Arnhem, tegen H.T.E. Lulofs te Bellingwolde, gedaagde prt famt. geding], procureur Mr E. Maas. Vaststaande feiten In dit kort geding kan op grond van de overgdSegïfe produkties en de onweersproken mededelingen) \saw

288


partijen van de volgende feiten worden uitgegaan: Eiseres sub 1 heeft op grond van een akte van depot bij het Benelux-Merkenbureau sedert 5 februari 1987 het uitsluitend recht op het dienstmerk "Pinoccio" voor klasse 42 (horecadiensten en restaurantbedrijf). Eiseres sub 1 is franchise-gever in een franchise-organisatie, waarbij de overige eisers zijn aangesloten. Alle franchise-nemers gebruiken het dienstmerk en de handelsnaam "Pinoccio". Zij doen dat in combinatie met toevoegingen zoals: "Ristorante", Pizzeria", "Rembrandtplein" en "Korenmarkt". Gedaagde exploiteert sinds 1990, eerst in het kader van een vennootschap onder firma, thans in de vorm van een besloten vennootschap in oprichting, in Winschoten een Italiaans restaurant onder de handelsnaam "Pizzeria Ristorante Pinokkio". Hij heeft die benaming niet als dienstmerk gedeponeerd. Die aanduiding wordt ook gebruikt op de menu's, de facturen, de servetten enz. Eiseres sub 1 heeft gedaagde in juli 1991 schriftelijk gesommeerd om zijn inbreuk op het dienstmerk en de handelsnaam Pinoccio te staken. Daarna is door de raadslieden van partijen gecorrespondeerd. Nadat gedaagde aan een nadere sommatie geen gevolg had gegeven, is het onderhavige kort geding aangespannen. Standpunten van partijen Allereerst wordt door eiseres sub 1 gesteld, dat gedaagde inbreuk maakt op haar dienstmerk en aldus in strijd komt met het bepaalde in artikel 13 A lid 1, althans 13 A lid 2, van de Benelux Merkenwet. Subsidiair stellen de gezamenlijke eisers zich op het standpunt, dat gedaagde inbreuk maakt op hun handelsnaam. Daarnaast stellen de gezamenlijke eisers, dat gedaagde door het gebruik van de aanduiding "Pinokkio" voor zijn restaurant op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de reeds door eisers gevoerde naam "Pinoccio". Gedaagde voert tegen de vordering, voorzover gebaseerd op inbreuk op het merkenrecht van eiseres sub 1, kort samengevat het volgende aan: 1. Gedaagde is niet op de juiste wijze gedagvaard. Het is niet juist dat hij, zoals in de dagvaarding wordt gesteld, handelt onder de naam Pizzeria Pinokkio. Hij exploiteert Pizzeria Ristorante Pinokkio in het kader van een besloten vennootschap in oprichting. Eiseres sub 1 is daarom niet-ontvankelijk in haar vorderingen. 2. Het beroep op art. 13 BMW faalt, omdat het depot nietig is, omdat het merk Pinoccio ten eerste onvoldoende onderscheidend vermogen heeft (het onderscheidend vermogen wordt verkregen door de toevoegingen "Pizzeria", "Ristorante", "Rembrandtplein", "Korenmarkt" e.d.) en ten tweede lijdt aan een gebrek aan individualiteit (in het register van het Benelux-Merkenbureau zijn door anderen dan eiseres sub 1 de merken Pinoccio, Pinocchio en Piniokkio ingeschreven). 3. Gedaagde maakt geen inbreuk op het merkenrecht van eiseres sub 1. De spelling van Pinokkio verschilt van die van Pinoccio en Pinokkio wordt ook anders uitgesproken. Bovendien wordt Pinokkio uitsluitend gebruikt in combinatie met de woorden "Pizzeria Ristorante". 4. Eiseres sub 1 lijdt geen schade doordat gedaagde in het verre Winschoten een klein restaurant onder de naam Pizzeria Ristorante Pinokkio exploiteert. 5. Het spoedeisend belang, nodig voor een voorziening in kort geding, ontbreekt. Tegen de vordering, voorzover gebaseerd op inbreuk op de handelsnaam, althans onrechtmatige daad, voert gedaagde kort samengevat aan: 1. Eisers zijn niet-ontvankelijk, omdat gedaagde niet op de juiste wijze is gedagvaard (zie hierboven sub 1.). 2. Eisers en gedaagde voeren vanwege de toevoegingen aan het woord Pinoccio resp. Pinokkio allen verschillende handelsnamen, ten aanzien waarvan geen verwarringsgevaar bestaat. 3. Tussen Pinoccio en Pinokkio kan geen verwarring optreden.

16 september 1993'

4. Pinoccio en Pinokkio hebben geen onderscheidend vermogen. 5. Eisers hebben geen spoedeisend belang bij de döon hen gevraagde voorziening, want in een bodemprocedure;. gebaseerd op de handelsnaamwet, kan snel een uitspraak verkregen worden. Beoordeling van het geschil Een besloten vennootschap in oprichting is geens rechtspersoon. De exploitatie van Pizzeria Ristorante Pinokkio in Winschoten moet dus aan gedaagde persoonlijk worden toegerekend. Terecht is dus gedaagde op zijn eigen naam Harry Lulofs gedagvaard. Het beroep van gedaagde op niet-ontvankelijkheid van eisers gaat niet op. De president begrijpt de vorderingen aldus, dat uitsluitend door eiseres sub 1 een vordering is ingesteld, die gebaseerd is op inbreuk van het merkenrecht van eiseres sub 1, en dat daarnaast een vordering door de gezamenlijke eisers is ingesteld, welke gebaseerd is op> inbreuk op de handelsnaam Pinoccio, althans op onrechtmatige daad. Ten aanzien van eerstbedoelde vordering wordt het volgende overwogen: De benaming Pinoccio heeft naar voorlopig oordeel als dienstmerk voldoende onderscheidend vermogen. Een> vordering tot nietigverklaring van het merk op grond dat dit onderscheidend vermogen ontbreekt, lijkt kanslbosv Het feit dat derden merken hebben gedeponeerd, waarvarn de spelling niet of nauwelijks verschilt van het merk vara eiseres sub 1, kan gedaagde niet baten, want die merken zijn blijkens de door gedaagde overgelegde opgave van het Benelux Merkenbureau niet gedeponeerd voor soortgelijke diensten als die, waarvoor eiseres sub 1 haar merfi deponeerde. Van collisie is dus geen sprake. Het verweerr sub 2. van gedaagde tegen de merkinbreuk gaat dan ook niet op. Ook verweer 3. faalt. Het woord Pinokkio lijkt sterk op Pinoccio en zal bij het publiek dezelfde associaties oproepen. Daaraan doet niet af, dat de spelling iets; afwijkt en dat Italianen de beide woorden verschillend uitspreken. Het geschreven woord Pinokkio wordt door gedaagde mede gebruikt als teken ter onderscheiding vara de in zijn restaurant geleverde diensten en het wordt dius> (mede) gebruikt als dienstmerk. Er is dus sprake vara gebruik van een met het merk van eiseres sub 1' overeerestemmend teken in de zin van artikel 13 sub A lid! I BMW. Het verweer sub 4. is evenmin gegrond. Schade is voor een actie uit artikel 13 sub A lid 1 BMW niet vereist. Ten slotte faalt ook verweer 5. Eiseres sub 1 heeft belang bij haar vordering omdat haar franchise-organïsatie er van te lijden kan krijgen als ook niet-leden vare die organisatie zich van het dienstmerk Pinoccio of vaw een overeenstemmend teken gaan bedienen. Exclusiviteit! van het gezamenlijk te gebruiken dienstmerk is doorslaggevend voor de aantrekkelijkheid van de franchise-organisatie voor leden en aspirant-leden. Eiseres sub 1 heeft weliswaar enige tijd voorbij laten gaan alvorens zij na haar eerste sommatie in juni 1991 tot dagvaarding overging, maar gelet op het feit dat intussen schriftelijk overleg tussen de raadslieden heeft plaatsgevonden, kan niet gezegd worden dat de vordering tardief is ingesteld. Het voor een voorziening in kort geding noodzakelijke spoedeisende belang is in voldoende mate aanwezig. Met betrekking tot de vordering, gebaseerd op inbreuk op de handelsnaam, wordt het volgende overwogen: Eiseres sub 1 heeft in het kader van de franchise-overeenkomsten die zij met de andere eisers heeft afgesloten, aan die andere eisers het recht tol gebruik van de handelsnaam Pinoccio verleend. Dit komt neer op het verlenen van handelsnaamlicenties. Deze licenties zijn, hoewel de Handelsnaamwet daarin rriet voorziet, naar voorlopig oordeel geldig, omdat de Handelsnaamwet deze niet uitdrukkelijk verbiedt en de praktijk daar duidelijk behoefte aan heeft.

16 september 1993


Het sub I. beroep van gedaagde op niet-ontvankelijkheid van eisers is reeds bij de bespreking van de op het merkenrecht van eiseres sub 1 gebaseerde vordering aan de orde gekomen en verworpen. Het sub 2. omschreven verweer dat vanwege de toevoegingen aan de woorden Pinoccio en Pinokkio sprake is van verschillende handelsnamen, ten aanzien waarvan geen verwarringsgevaar bestaat, wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel is juist Pinokkio het onderscheidende element in de door gedaagde gebruikte handelsnaam Pizzeria Ristorante Pinokkio en geldt dat mm eveneens voor het woord Pinoccio in de door eisers voor hun restaurants gebruikte aanduidingen. Door de gelijkenis van de woorden Pinoccio en Pinokkio zal wel degelijk verwarringsgevaar kunnen ontstaan. Daaraan doet niet af, dat Pinoccio in oorsprong een figuur uit een Italiaanse roman is en Italianen de woorden Pinoccio en Pinokkio verschillend zouden uitspreken. Voor Nederlanders geldt dat niet en die zullen naar alle waarschijnlijkheid het merendeel van de clientèle van de restaurants uitmaken. Ook verweer 3. (tussen Pinoccio en Pinokkio kan geen verwarring optreden) wordt, gelet op het bovenstaande, verworpen. Datzelfde geldt voor verweer 4. Het woord Pinoccio heeft naar voorlopig oordeel voor Italiaanse restaurants wel degelijk onderscheidend vermogen. Ten slotte wordt ook verweer 5. verworpen. Niet aannemelijk is, dat in de procedure ex artikel 6 van de Handelsnaamwet in een geval als het onderhavige, waarin door de wederpartij verweer wordt gevoerd, voldoende snel einduitspraak zal worden gedaan. Aannemelijk is, dat die einduitspraak in ieder geval meer dan vier weken op zich zal laten wachten. De subsidiaire grondslag voor de vordering van de gezamenlijke eisers, onrechtmatige daad, komt niet aan bod en kan onbesproken blijven. Het vorenstaande leidt tot de slotsom, dat de vordering van eisers toewijsbaar is, en wel op de wijze als in het dictum onder 1. zal worden geformuleerd. Gedaagde zal om aan de veroordeling te voldoen maatregelen moeten treffen, waarvoor hij enige tijd nodig heeft. Eiseres sub 1 kan van haar kant wel enig uitstel lijden. Aan gedaagde wordt een termijn van vier weken gegund om aan de veroordeling te voldoen. Er is aanleiding om de gevorderde dwangsom te matigen en deze aan een maximum te binden. Gedaagde wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Beslissing De president, rechtdoende in kort geding: 1. Beveelt gedaagde om vanaf vier weken na betekening van dit vonnis het dienstmerk en de handelsnaam Pinoccio en/of enig met het merk en de handelsnaam Pinoccio overeenstemmend teken, waaronder begrepen het woord Pinokkio, niet meer te gebruiken voor de aanduiding van de door gedaagde gedreven onderneming en/of voor de onderscheiding van de door gedaagde te verrichten horecadiensten. 2. Bepaalt, dat gedaagde aan eisers een dwangsom zal verbeuren van ƒ. 1.000,- (...) voor iedere dag dat hij in gebreke is met het voldoen aan het sub I. omschreven bevel, met dien verstande dat in totaal niet meer dan ƒ. 50.000,- (...) aan dwangsommen verbeurd zal kunnen worden. 3. Verklaart deze uitspraak tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Veroordeelt gedaagde in de op deze uitspraak gevallen proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op ƒ. 355,65 aan verschotten, vermeerderd met de eventueel niet voor verrekening vatbare omzetbelasting en op ƒ. 1.000,- aan salaris van de procureur. 5. Wijst af het meer of anders gevorderde, enz.

289

Nr 77. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 17 december 1991. (Montecristo sigaren I) Mr J. Mendlik. Art. 13 onder A, derde lid Benelux Merkenwet. De hoofdregel van art. 13A, derde lid BMW houdt in dat gedaagden de van eiseres afkomstige Montecristo sigaren in de Benelux slechts in het verkeer mogen brengen in de toestand waarin eiseres deze zelf in het verkeer heeft gebracht, derhalve in een merkloze verpakking en slechts voorzien van het sigarenbandje met het woordmerk Montecristo. Het staat gedaagden niet vrij zonder uitdrukkelijke toestemming van eiseres de sigaren om te pakken in het 25-stuks kistje dat gedaagde zelf heeft laten namaken en heeft voorzien van de merken. De door gedaagden in het geding gebrachte telexen bewijzen in geen enkel opzicht dat Sauberli toestemming had om Montecristo sigaren nrs 3 en 4 om te pakken in eigen kistjes met de merken van eiseres en deze bovendien nog te voorzien van een nagemaakt garantiezegel. Art. 13 onder A, derde lid BMW j° art. 36 E.E.G.Verdrag. Ook wanneer sprake zou zijn van parallelimport van sigaren in buikverpakking vanuit Engeland naar de Benelux zou het oordeel over de geoorloofdheid van het ompakken gelet op de overwegingen van het arrest van het Europese Hof van 23 mei 1978 (Hoffmann La Roche vs Centrafarm) - niet anders luiden dan hier overwogen. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Eiseres kan niet op basis van de BMW van Sauberli eisen dat zij opgeeft wie haar in Zwitserland sigaren leveren. Gedaagden moeten aan eiseres opgave doen van de namen en adressen van hun afnemers/niet-consumenten in de Benelux aan wie zij sedert 1 januari 1989 hebben geleverd, aan ieder van die afnemers schriftelijk mededelen dat de kistjes Montecristo sigaren nrs 3 en 4 uit de handel genomen moeten worden en aanbieden de nog aanwezige kistjes tegen restitutie van de kosten terug te nemen. Empresa Cubana del Tabaco, h.o.d.n. Cubatabaco, te Havana, Cuba, eiseres [in kort geding], procureur Mr E.P. Elink Schuurman, advocaat Jhr Mr R.E.P. de Ranitz te 's-Gravenhage, tegen 1. W. Pronk Import B.V. te Amsterdam en 2. SSuberli Tabakswaren Import A.G. te Baseï, Zwitserland, gedaagden [in kort geding], procureur Mr E.C.M. Wagemakers, advocaten Mrs C.A.J. Crul en R.E. Ebbink te Amsterdam. 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: Eiseres heeft onweersproken gesteld en aangetoond dat de volgens haar inbreukmakende kistjes sigaren in Breda worden verkocht. Waar aldus de in het geding zijnde verbintenis in dit arrondissement is ontstaan is de President ingevolge artikel 37 van de Beneluxwet op de Merken ten deze bevoegd. De navolgende feiten staan als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans niet gemotiveerd weersproken, dan wel als blijkend uit in zoverre niet weersproken produkties, ten processe vast: - Eiseres, een Cubaans staatsbedrijf en enig exporteur van Havana sigaren, is sedert 1971 rechthebbende op de vorenvermelde merken, voor zover ten deze relevant ingeschreven in de klasse 34 voor sigaren; - Eiseres brengt, met gebruikmaking van die merken, Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 in het verkeer, voor zover ten deze relevant per 25-stuks verpakt in houten kistjes. Op de zijkanten is het woordmerk Montecristo aange-

290


bracht, op de deksel het woord/beeldmerk Montecristo Habana en het kistje kan slechts worden geopend door verbreking van een Cubaans staatsgarantiezegel voor exportsigaren. Het woord/beeldmerk bestaat uit een driehoek, gevormd door smalle vlakken, met daarin de woorden "Monte Cristo Habana" en siermotieven in en op de punten van de driehoek. Op de ten processe bedoelde kistjes zijn de vlakken uitgevoerd in een rode kleur en zijn de siermotieven goudkleurig; - De gedaagden behoren beiden tot het Zwitserse Davidoff concern. Pronk is importeur van Davidoff voor Nederland en Sauberli levert aan Pronk; - Tot in de loop van 1988 hebben eiseres en Davidoff nauw samengewerkt. Na het verbreken van de relatie heeft eiseres de levering van Havana sigaren aan Davidoff en de tot het concern behorende importeurs stilgelegd. Davidoff heeft zich daarna toegelegd op de import van sigaren uit de Dominicaanse republiek; - Pronk, met als leverancier Sauberli, brengt in Nederland sigaren in het verkeer, per 25-stuks verpakt in een houten kistje, dat op een aantal detailpunten na identiek is aan de hiervoren omschreven Montecristo kistjes van eiseres. Het kistje is verzegeld met een nagenoeg identiek Cubaans garantiezegel. Om de - niet afzonderlijk verpakte - sigaren is eenzelfde sigarenbandje met het woordmerk Montecristo aangebracht als door eiseres wordt gebruikt; - Eiseres heeft in de tijd dat zij aan Davidoff leverde Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 in buikverpakking (onbewerkte kistjes met 100 sigaren en/of in aluminiumfolie verpakte bundels) geleverd. Davidoff had toestemming om die sigaren voor de Europese markt om te pakken in kartonnen doosjes met twee, drie of vijf stuks, voorzien van de Montecristo merken, welke doosjes Davidoff liet vervaardigen. Die doosjes werden niet voorzien van het staatsgarantiezegel. Eiseres stelt, zakelijk weergegeven, dat de door gedaagden onder het merk Montecristo in het verkeer gebrachte sigaren en de kistjes waarin deze zijn verpakt, niet van haar afkomstig zijn, en nader bij pleidooi, voor het geval er wel sprake zou zijn van echte van haar afkomstige Montecristo sigaren, dat die sigaren door gedaagden worden omgepakt in niet van eiseres afkomstige kistjes, hetgeen eveneens merkinbreuk oplevert, daar gedaagden daarvoor geen toestemming hebben gekregen. Gedaagden voeren als verweer aan, zakelijk weergegeven, dat Davidoff in de tijd dat eiseres aan haar leverde, van eiseres toestemming had gekregen om de Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 ook om te pakken in de 25-stuks kistjes, die Davidoff zelf liet vervaardigen. Ook het garantiezegel liet Davidoff met toestemming van eiseres in Europa namaken. Toen de relatie eindigde beschikte Sauberli, naar gedaagden stellen, nog over grote voorraden in buikverpakking geleverde Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 en deze sigaren is zij op dezelfde wijze in het verkeer blijven brengen. Sauberli heeft na 1988 ook in Engeland originele, van eiseres afkomstige Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 in buikverpakking gekocht, die op dezelfde wijze worden omgepakt. In deze, op de Beneluxwet op de Merken gebaseerde zaak, is aan de orde de verkoop van sigaren in de Benelux onder de Montecristo merken van eiseres - in het bijzonder op het hiervoren omschreven kistje - na invoer door Sauberli vanuit Zwitserland, derhalve vanuit een niet-E.G. Lidstaat. In zoverre is het niet relevant dat Sauberli Montecristo sigaren in buikverpakking bij de Engelse importeur van eiseres heeft gekocht, daar ook het in de Benelux op de markt brengen van die, in Zwitserland omgepakte, sigaren alleen getoetst dient te worden aan artikel 13A sub 3 BMW. Slechts volledigheidshalve wordt in dit verband overwogen dat, ook wanneer er sprake zou zijn van rechtstreekse parallelimport van sigaren in buikverpakking vanuit Engeland naar de Benelux, het oordeel over de geoorloofdheid van het ompakken - gelet op de overwegingen van het arrest

16 september 1993

van het Europese Hof van 23 mei 1978 (Hoffmann La Roche vs. Centrafarm) [B.I.E. 1979, nr 10, blz. 60; Red.] niet anders zou luiden dan hierna overwogen. De hoofdregel van art. 13A sub 3 BMW is dat eiseres zich niet tegen het gebruik van het merk kan verzetten met betrekking tot sigaren die eiseres in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd. Wanneer juist is dat de in het gewraakte kistje verpakte sigaren originele, van eiseres afkomstige Montecristo sigaren zijn, dan betekent dit dat gedaagden die sigaren in de Benelux slechts in het verkeer mogen brengen in de toestand waarin eiseres deze zelf in het verkeer heeft gebracht, derhalve in een merkloze verpakking en slechts voorzien van het sigarenbandje met het woordmerk Montecristo. De sigaren waar het feitelijk om gaat zijn door eiseres niet in het verkeer gebracht in het vorenomschreven kistje met het woordmerk en het woord/beeldmerk, zodat het gedaagden niet vrijstaat om zonder uitdrukkelijke toestemming van eiseres de sigaren om te pakken in het kistje dat Sauberli zelf heeft laten namaken en heeft voorzien van de merken. Ook wanneer juist zou zijn dat Sauberli in de tijd dat zij sigaren in buikverpakking rechtstreeks van eiseres betrok toestemming had om die sigaren in het eigen kistje om te pakken, dan moet het er toch voor gehouden worden dat die toestemming slechts gold zolang de relatie met eiseres duurde en mogelijk voor uitverkoop van haar nog aanwezige voorraad ten tijde van het eindigen van de relatie. Het ompakken van de in 1989 in Engeland gekochte sigaren in buikverpakking levert dus zonder meer merkinbreuk op. Gedaagden hebben echter in het geheel niet aangetoond of zelfs maar aannemelijk gemaakt dat Sauberli tijdens de duur van de zakelijke relatie van Davidoff met eiseres toestemming had tot het ompakken van de Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 in het litigieuze 25-stuks kistje. De door gedaagden als produktie 10 in het geding gebrachte telexen, waarmee gedaagden hebben willen aantonen dat zij toestemming tot ompakking hadden, hebben, naar ter terechtzitting is gebleken, grotendeels betrekking op Montecristo A sigaren. Die sigaren werden in 1985/1986 door eiseres in een zeer luxueuze bruingelakte platte doos in het verkeer gebracht. Het enige dat uit de bedoelde telexen kan worden afgeleid is dat Sauberli in 1985 een partij van de Montecristo A sigaren geleverd had gekregen, niet in de "usual luxury boxes" (telex van Sauberli d.d. 21/12/1985) doch in "errados" (onbewerkte merkloze kistjes) die volgens eiseres ook waren besteld. Eiseres kon niet onmiddellijk voldoen aan het verzoek van Sauberli om lege luxueuze kistjes te leveren om die Montecristo A sigaren in om te pakken en deze kwestie eindigde - voorzover uit de in het geding gebrachte telexen blijkt - met een eenzijdige mededeling van Sauberli dat zij zelf luxueuze kistjes voor die Montecristo A sigaren had laten maken. Hier wordt in het midden gelaten hoe het verder met het ompakken van die Montecristo A sigaren is gegaan. De telexen bewijzen echter in geen enkele opzicht dat Sauberli toestemming had om Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 om te pakken in eigen kistjes met de merken van eiseres en deze bovendien nog te voorzien van een nagemaakt garantiezegei. De uit enkele van die telexen blijkende omstandigheid dat eiseres in die tijd ook Montecristo's 3 en 4 in buikverpakking met korting aan Sauberli leverde bewijst niets, omdat Sauberli wel toestemming had om die sigaren voor de Europese markt om te pakken in kleine kartonnen doosjes (zonder garantiezegel) van enkele stuks. Gedaagden hebben niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat zij vóór de relatie met eiseres eindigde, de nagemaakte kistjes met 25-stuks Montecristo 3 of 4 in de Benelux of elders in het verkeer hebben gebracht. Gedaagden hebben ook niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat Sauberli ooit toestemming van eiseres of van de regering van Cuba heeft gekregen om het staatsgaran-

16 september 1993


tiezegel na te maken. Er is geen reden om in dit verband meer waarde te hechten aan de door gedaagden in het geding gebrachte beëdigde verklaring van een lid van de raad van bestuur van Davidoff dan aan de - ten overstaan van een notaris afgelegde - verklaring van de exCommercial Deputy Director van eiseres, Mendoza Gil. De verklaring van Mendoza Gil houdt in dat vertrouwde importeurs wanneer zij die nodig hadden, van eiseres originele garantiezegels kregen om zelf aan te brengen, en niet valt in te zien waarom Sauberli, indien zij toen reeds met toestemming van eiseres de Montecristo's 3 en 4 ompakte in het eigen nagemaakte kistje, geen originele garantiezegels van eiseres zou hebben kunnen krijgen in plaats van - naar zij stelt met toestemming van eiseres de voor eiseres riskante weg van voor het Gouvernement van Cuba geheim te houden namaak te volgen. Op grond van al het voorgaande moet worden geoordeeld dat gedaagden, door zonder toestemming van eiseres in de Benelux sigaren in het verkeer te brengen in een niet van eiseres afkomstige verpakking, waarop de beschermde merken van eiseres voorkomen, inbreuk maken op de rechten van eiseres op haar merken. Dit is, waar het betreft inbreuk op de absolute rechten van eiseres, reeds voldoende voor het geven van voorzieningen in kort geding om die inbreuk tegen te gaan. Ten overvloede wordt hieraan toegevoegd dat het spoedeisend belang van eiseres bij de door haar gevraagde voorzieningen bij voorraad ook daarin is gelegen dat eiseres geen zekerheid kan hebben en jegens de afnemers niet kan waarborgen dat de kistjes van gedaagden zijn gevuld met originele, van eiseres afkomstige Montecristo sigaren. Gedaagden hebben niet aangetoond dat Sauberli, toen de relatie met eiseres in 1988 eindigde, nog over een zo grote voorraad Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 beschikt dat zij - naast de verkoop daarvan in de enkele-stuks verpakkingen - nog steeds voldoende voorraad heeft om de litigieuze 25-stuks kistjes uit die voorraad te vullen, aannemende dat juist is - naar gedaagden stellen en eiseres betwist - dat zij na 1988 regelmatig uit die voorraad de 25-stuks kistjes zijn blijven vullen en verkopen. Eiseres heeft cijfermatige gegevens verstrekt over de aantallen Montecristo's nrs. 3 en 4 in buikverpakking die zij in de jaren voorafgaande aan het verbreken van de relatie aan Sauberli heeft geleverd en de aantallen die in Zwitserland worden verkocht. Gedaagden hebben dit niet gemotiveerd weersproken. De relatief kleine partij Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 die Sauberli in 1989 in Engeland heeft gekocht lijkt in dit verband niet wezenlijk relevant. Gedaagden hebben overigens niet aangetoond dat zij na 1988 steeds de nagemaakte 25-stuks kistjes hebben verkocht. Indien dit niet het geval is geweest, zouden zij theoretisch nog over een restvoorraad kunnen beschikken, doch dan blijft onverklaard waarom zij die restvoorraad jarenlang opgeslagen hebben gehouden, met alle kosten van dien. Tenslotte kan eiseres reden hebben om te twijfelen aan de herkomst van zowel de sigaren als het kistje, omdat gedaagden blijkens een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam eerder kistjes met Cohiba-sigaren - een zeer duur merk van eiseres - in het verkeer hebben gebracht. Gedaagden verdedigden toen dat dit regelmatige parallelimport via Spanje was, ondanks het feit dat - naar blijkt uit de overwegingen van het Hof - het kistje duidelijk was nagemaakt van het originele kistje van eiseres. De vordering sub 1. is toewijsbaar, met dien verstande dat het verbod beperkt zal worden tot de litigieuze 25-stuks kistjes, en zich niet uitstrekt tot de sigaren met het bandje met het woordmerk. De door eiseres in het geding gebrachte verklaring van F.W. Harkema is niet voldoende om in het kader van dit kort geding reeds aan te nemen dat de door gedaagden in het verkeer gebrachte sigaren met het Montecristo bandje geen echte Montecristo's zijn.

291

Sauberli heeft zich over de herkomst van de sigaren uitgelaten en verder geldt dat eiseres niet op basis van de Benelux Merkenwet van Sauberli kan eisen dat zij opgeeft wie haar in Zwitserland sigaren leveren. De leverancier van Pronk is Sauberli. De door Sauberli aan Pronk geleverde aantallen zullen hierna nog aan de orde komen. De vordering sub 2. zal daarom worden afgewezen. De vorderingen sub 3., 4. en 5. zullen in beperkte zin worden toegewezen, daarop neerkomend dat gedaagden aan eiseres opgave moeten doen van de namen en adressen van hun afnemers/niet consumenten in de Benelux aan wie zij sedert 1 januari 1989 hebben geleverd met vermelding van de aantallen kistjes die zij aan ieder hebben geleverd. Voor Sauberli betekent dit dat zij ook exact moet opgeven wat zij aan Pronk heeft geleverd. Gedaagden zullen voorts wordt veroordeeld om aan ieder van die vorenbedoelde afnemers schriftelijk mede te delen dat de door hen geleverde kistjes Montecristo sigaren nrs. 3 en 4 uit de handel genomen moeten worden en aanbieden de nog aanwezige kistjes - al dan niet reeds aangebroken - tegen restitutie van de kosten terug te nemen. De vordering tot betaling van een voorschot op de door eiseres geleden schade is niet toewijsbaar, reeds daarom niet omdat ieder inzicht in de omvang van de schade ontbreekt. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum vermeld. 4. De kosten: Gedaagden dienen als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen, met dien verstande dat de verhoogde griffierechten als gevolg van de niet toegewezen geldvordering voor rekening van eiseres dienen te blijven. 5. De beslissing in kort geding: De President Verbiedt ieder van de gedaagden inbreuk te maken op de ten processe bedoelde merken van eiseres dóór kistjes met 25-stuks sigaren, voorzien van het woord/beeldmerk Monte Cristo Habana en/of het woordmerk Montecristo met de aanduiding no. 3 of no. 4, of met die merken overeenstemmende tekens, in de Benelux in het verkeer te brengen, zulks, het vonnis betekend zijnde, op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor ieder kistje waarmee dit verbod wordt overtreden, te verbeuren door degene die het aangaat; Veroordeelt ieder van gedaagden om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis ieder voor zich aan de procureur van eiseres af te geven een lijst met namen en adressen van diegenen - niet zijnde consumenten - aan wie zij sedert 1 januari 1989 de inbreukmakende kistjes hebben geleverd, met vermelding van de geleverde aantallen kistjes, op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere afnemer ten aanzien van wie dit verbod niet of niet volledig wordt nagekomen, te verbeuren door de gedaagde die het aangaat; Veroordeelt gedaagden om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis ieder voor zich aan hun vorenbedoelde afnemers, niet zijnde consumenten, schriftelijk mede te delen dat de door hen geleverde kistjes met Montecristo sigaren nrs. 3 en/of 4 uit de handel genomen moeten worden en die afnemers aan te bieden de nog aanwezige kistjes, al dan niet reeds aangebroken, terug te nemen tegen vergoeding van de kosten, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor ieder afnemer ten aanzien van wie deze veroordeling niet of niet volledig wordt nagekomen, te verbeuren door de gedaagde die het aangaat; Verstaat dat ieder van de gedaagden krachtens dit vonnis ten hoogste ƒ500.000,- aan dwangsommen kan verbeuren; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Verwijst gedaagden in de kosten van het geding als vorenoverwogen en veroordeelt hen aan eiseres te betalen

292


16 september 1993

voor ieder kistje waarmee dit verbod wordt overtreden, te verbeuren door degene die het aangaat; Veroordeelt ieder van gedaagden om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis ieder voor zich aan de procureur van eiseres af te geven een lijst met namen en adressen van diegenen - niet zijnde consumenten - aan wie zij sedert 1 januari 1989 de inbreukmakende kistjes hebben geleverd, met Nr 78. President Arrondissementsrechtbank te Breda, vermelding van de geleverde aantallen kistjes, op 12 februari 1992. straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere afnemer ten aanzien van wie dit verbod niet (Montecristo sigaren II) of niet volledig wordt nagekomen, te verbeuren door de gedaagde die het aangaat; Mr E.A. Maan. Veroordeelt gedaagden om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis ieder voor zich aan hun Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. vorenbedoelde afnemers, niet zijnde consumenten, Executiegeschil. Het verbod van de president (zie B.I.E. schriftelijk mede te delen dat de door hen 1993, nr 77, hiervoor) had alleen betrekking op de sigarengeleverde kistjes met Montecristo sigaren nrs. 3 kistjes, niet op de sigaren met het bandje met het en/of 4 uit de handel genomen moeten worden en woordmerk 'Montecristo', aangezien onvoldoende was die afnemers aan te bieden de nog aanwezige aangetoond dat de sigaren geen echte Montecristo's zijn. kistjes, al dan niet reeds aangebroken, terug te Pronk kon zich daarom op het standpunt stellen dat zij aan nemen tegen vergoeding van de kosten, zulks op het vonnis voldeed door aan te bieden alleen de inbreukmastraffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor kende kistjes terug te nemen en in het vage te laten of dit iedere afnemer ten aanzien van wie deze verooraanbod mede inhield een aanbod tot terugname van de deling niet of niet volledig wordt nagekomen, te inhoud. Staking van de tenuitvoerlegging van het vonnis verbeuren door de gedaagde die het aangaat;" bevolen. Hoewel Pronk aan de essentie van het vonnis heeft - Pronk heeft ter voldoening aan dit vonnis aan haar voldaan, moet toch worden geconstateerd dat zij dit op afnemers/niet consumenten op 30 december 1991 een zodanige wijze heeft gedaan dat bij haar afnemers brief gezonden van de navolgende inhoud: onzekerheid kan zijn ontstaan, waardoor de bevolen recall "Geachte relatie, mogelijk niet het beoogde effect heeft gehad. Wanneer de Wij hebben u enige tijd geleden uit Cuba afkomrecall van produkten wordt bevolen omdat de verpakking stige Montecristo No. 3 en/of No. 4 sigaren inbreuk maakt op de merkrechten van een derde, zal de geleverd in kistjes van 25 stuks. rechtsverhouding tussen de verkoper en zijn afnemer als Wellicht vertonen sommige van deze kistjes aan de regel meebrengen dat de verkoper het gehele geleverde onderkant enkel de woorden "Hecho en Cuba". De produkt - verpakking en inhoud - tegen restitutie van de President van de Rechtbank te Breda heeft bij koopprijs en terugzendkosten terugneemt, ook al is losse vonnis van 17 december j.1. geoordeeld dat de verkoop van de inhoud krachtens het vonnis waarin de recall Montecristo-merken op die kistjes zonder werd verboden niet bevolen. Bevel tot hernieuwe recall.') toestemming van Cubatabaco zijn aangebracht. Daarom zijn wij verplicht die kistjes uit de handel W. Pronk Import B.V. te Amsterdam, eiseres in te nemen. conventie, verweerster in reconventie [in kort geding], Wij bieden u hierbij aan de nog bij u aanwezige procureur Mr P.C.M. Wagemakers, advocaat Mr C.A.J. kistjes met enkel "Hecho en Cuba" op de Crul te Amsterdam, onderkant, al dan niet reeds aangebroken, terug te tegen nemen tegen vergoeding van de kosten. Het vonnis betreft uitsluitend die kistjes en uitdrukkelijk niet Empresa Cubana del Tabaco, h.o.d.n. Cubatabaco, te Havana, Cuba, gedaagde in conventie, eiseres in reconde zich in die kistjes bevindende Montecristo ventie [in kort geding], procureur Mr E.P. Elink sigaren. Schuurman, advocaat Mr J.M. Heikens te 's-Gravenhage. Een dezer dagen zal een medewerker van ons contact met u opnemen om deze zaak vlekkeloos af 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: te handelen. in conventie: Wij hebben tegen dit kort gedingvonnis hoger Aan het geschil liggen de navolgende feiten ten beroep aangetekend." grondslag: - Pronk heeft voorts aan Cubatabaco een lijst van - Cubatabaco is krachtens inschrijving bij het Benelux afnemers met vermelding van de aan ieder geleverde Merkenbureau rechthebbende op het woord/beeldmerk aantallen kistjes Montecristo sigaren afgegeven. Die lijst "Monte Cristo Habana" en het woordmerk Montecristo, bevat een opgave van 63 afnemers, met een totaal van onder andere voor sigaren; rond 600 aan die afnemers geleverde kistjes sigaren; - Bij op 17 december 1991 in kort geding tegen Pronk en - Blijkens produktie 6 van Cubatabaco heeft Pronk voor de medegedaagde in die zaak, Sauberli Tabakswaren of op 23 januari 1992 aan Cubatabaco opgegeven dat II Import A.G., gevestigd te Basel, Zwitserland, gewezen afnemers totaal 35 kistjes hebben geretourneerd; vonnis heeft de President van deze Rechtbank de navol- Cubatabaco heeft het vorenbedoelde vonnis op 20 gende uitspraak gedaan: december 1991 aan Pronk doen betekenen. Bij deurwaar"Verbiedt ieder van de gedaagden inbreuk te dersexploit d.d. 4 februari 1992 heeft zij Pronk doen maken op de ten processe bedoelde merken van aanzeggen dat Pronk ƒ 190.000,- aan dwangsommen heeft eiseres door kistjes met 25-stuks sigaren, voorzien verbeurd en bevel gedaan tot betaling van dat bedrag met van het woord/beeldmerk Monte Cristo Habana aanzegging dat bij niet-voldoening tot beslaglegging op de en/of het woordmerk Montecristo met de roerende en onroerende goederen van Pronk zal worden aanduiding no. 3 of no. 4, of met die merken overgegaan. overeenstemmende tekens, in de Benelux in het Kernpunt van het geschil in conventie is de vraag of verkeer te brengen, zulks, het vonnis betekend Pronk dwangsommen heeft verbeurd, nu zij in strijd met zijnde, op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,de letterlijke tekst van het dictum van het vonnis van 17 december 1991 haar afnemers niet heeft medegedeeld dat de door haar geleverde kistjes met Montecristo sigaren ') Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 294. Red. de aan haar zijde gevallen kosten, in zoverre tot op heden begroot op ƒ 3.615,52; Compenseert de proceskosten voor het overige; Weigert het meer of anders gevorderde. Enz.

16 september 1993


nrs. 3 en/of 4 uit de handel genomen moeten worden en die afnemers niet heeft aangeboden de nog aanwezige kistjes - met inhoud - al dan niet reeds aangebroken, terug te nemen tegen vergoeding van de kosten, doch heeft volstaan met een aanbod tot terugname van de kistjes. Het standpunt van Pronk, daarop neerkomende dat de strekking van het vonnis van 17 december 1991 is dat alleen de 25-stuks-kistjes inbreukmakend zijn op de rechten van de Cubatabaco is juist. Wel wordt in het vonnis uitvoerig gemotiveerd overwogen dat Cubatabaco reden kan hebben om te twijfelen aan de herkomst van de sigaren, ook al zijn die voorzien van een bandje met het Montecristo woordmerk, doch het eindoordeel van de President is dat in het kader van dat kort geding onvoldoende is aangetoond dat de door Sauberli en Pronk in het verkeer gebrachte sigaren geen echte Montecristo's zijn. Om die reden overwoog de President dat het verbod tot het gebruik van de merken van Cubatabaco beperkt zal worden tot alleen de litigieuze 25-stuks-kistjes en zich niet uitstrekt tot de sigaren met het bandje met het woordmerk. Gelet op die overwegingen kon Pronk zich op het standpunt stellen dat zij aan het vonnis voldeed door aan te bieden alleen de inbreukmakende kistjes terug te nemen, en - althans in de brief van 30 december 1991 - in het vage te laten of dit aanbod tot terugname mede inhield een aanbod tot terugname van de inhoud. Het verwijt van Cubatabaco dat Pronk niet meer heeft gedaan dan het schrijven van de brief van 30 december 1991 kan het verhaal van dwangsommen niet rechtvaardigen, daar het vonnis niet inhoudt dat Pronk op straffe van dwangsommen meer moest doen om de inbreukmakende kistjes uit de handel te nemen dan het schrijven van de in het vonnis bedoelde brief aan haar afnemers en het afgeven van een lijst met namen en adressen van haar afnemers met vermelding van de aantallen geleverde kistjes. Ook het feit dat Pronk aan afnemers echte, van Cubatabaco afkomstige lege kistjes heeft geleverd om de sigaren uit de inbreukmakende kistjes in om te pakken brengt niet mee dat Pronk dwangsommen heeft verbeurd. Pronk heeft erkend dat zij bij een aantal afnemers ca. elf aangebroken inbreukmakende kistjes heeft omgeruild tegen lege, van Cubatabaco afkomstige kistjes. Het is niet uitgesloten dat in een procedure waarin dit handelen onderwerp van geschil is, zal worden geoordeeld dat dit merkinbreuk oplevert. Dit handelen is echter niet te brengen onder het in het vonnis van 17 december 1991 gegeven verbod tot het in het verkeer brengen van de nagemaakte kistjes, zodat Cubatabaco door dit handelen geen dwangsommen kan hebben verbeurd. Het gevraagde verbod tot tenuitvoering van het vonnis van 17 december 1991 is derhalve toewijsbaar in die zin dat aan Cubatabaco zal worden bevolen de tenuitvoerlegging van dat vonnis voor wat betreft het verhaal van dwangsommen te staken en gestaakt te houden voor zover de aangevangen tenuitvoerlegging is gebaseerd op het verzenden van de brief van 30 december 1991 aan de door Pronk opgegeven afnemers of op het hiervoren bedoelde omruilen van de kistjes. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum vermeld. in reconventie: De voorwaarde waaronder de vordering in reconventie is ingesteld is vervuld. Als het hiervoren overwogene dient, voorzover in reconventie relevant, als hier herhaald en overgenomen te worden beschouwd. Hoewel, gelijk in conventie overwogen, Pronk door het schrijven van de brief van 30 december 1991 aan de essentie van het vonnis van 17 december 1991 heeft voldaan, moet toch worden geconstateerd dat zij dit op zodanige wijze heeft gedaan dat er bij haar afnemers onzekerheid kan zijn ontstaan, waardoor de door de

293

President in het vonnis van 17 december 1991 bedoelde recall mogelijk niet het beoogde effect heeft gehad. Wanneer in een zaak als de onderhavige aan een verkoper de recall wordt bevolen van produkten omdat de verpakking inbreuk maakt op de merkrechten van een derde, zal de rechtsverhouding tussen de verkoper en zijn afnemer als regel meebrengen dat de verkoper het gehele geleverde produkt - verpakking en inhoud - tegen restitutie van de koopprijs en terugzendkosten terugneemt, ook al is losse verkoop van de inhoud krachtens het vonnis waarin de recall werd bevolen niet verboden. In dit licht moet de schijnbare discrepantie tussen de overwegingen van het vonnis en de bewoordingen van het dictum worden gezien. Pronk had aan haar afnemers gesloten, zelfs verzegelde kistjes met 25 stuks Montecristo sigaren geleverd, en het ligt in de rede dat de President er van uit is gegaan dat Pronk zou aanbieden die kistjes in de staat waarin zij deze geleverd had, terug te nemen. De bepaling dat Pronk ook aangebroken kistjes moest terugroepen zal daardoor ingegeven zijn dat dure sigaren als de Montecristo's ook wel per stuk worden verkocht uit het oorspronkelijke kistje van de fabrikant, waardoor bij de klant het vertrouwen wordt gewekt dat de sigaar echt van die fabrikant afkomstig is. De brief van Pronk van 30 december 1991 kan zo worden uitgelegd dat Pronk slechts bereid was de al dan niet aangebroken kistjes terug te nemen, doch dat de afnemers de inhoud - losse sigaren - zouden moeten behouden. Het is zeer wel denkbaar dat er afnemers zijn die er niet voor voelden om de sigaren uit de kistjes te halen om die los, zonder de veronderstelde waarborg van echtheid die uitgaat van het kistje met de merken van Cubatabaco, te proberen te verkopen, en dat zij om die reden de al dan niet aangebroken kistjes niet hebben willen teruggegeven. Dit kan zeer wel de reden zijn waarom slechts een gering percentage van de afnemers aan de recall heeft meegewerkt. Uit de stellingen van Pronk over het bezoek van haar vertegenwoordigers aan haar afnemers valt niet af te leiden dat dezen de vereiste duidelijkheid hebben geschapen. Veeleer valt uit die stellingen af te leiden dat de vertegenwoordigers er slechts op uit zijn gestuurd om alleen de kistjes terug te halen en dat afnemers die er niet voor voelden om alleen de kistjes terug te geven, al te gemakkelijk in het bezit van die nagemaakte kistjes werden gelaten. Pronk is niet bereid gebleken om de verslagen van haar vertegenwoordigers over hun bezoeken aan de afnemers over te leggen, waardoor haar stelling dat zij meer heeft gedaan dan door het vonnis werd vereist oncontroleerbaar is. Op grond van de ter beschikking staande gegevens moet dan worden geconstateerd dat Pronk, door de wijze waarop zij aan het bevel tot recall heeft voldaan, heeft getracht de nadelige gevolgen van het gewezen kort gedingvonnis wegens merkinbreuk af te wentelen op haar afnemers, waardoor zij afnemers ervan kan hebben weerhouden om aan het uit de handel nemen van de inbreukmakende kistjes mee te werken. Dat Pronk inderdaad alleen de kistjes en niet de inhoud wilde terugnemen blijkt tenslotte duidelijk uit haar brief aan haar relaties van 27 januari 1992, waarin dit met zoveel woorden wordt gesteld en zelfs wordt gesuggereerd dat de afnemers geen risico lopen wanneer zij doorgaan de inbreukmakende kistjes te verkopen. Dat die brief een reactie is op een brief van de Belgische importeur van Cubatabaco waarin ook een onjuiste uitleg aan het vonnis van 17 december 1991 wordt gegeven, disculpeert Pronk niet. Pronk heeft door te handelen als zij deed, de mogelijkheid laten bestaan dat de door haar in het verkeer gebrachte inbreukmakende kistjes in de handel bleven. Cubatabaco heeft er daarom recht en belang bij dat Pronk het nadeel dat zij door dit handelen lijdt of kan lijden herstelt, door aan haar afnemers een brief te

294


zenden waarin zij op ondubbelzinnige wijze aanbiedt de inbreukmakende kistjes met inhoud terug te nemen, met slechts de toevoeging dat zij desgewenst de sigaren kunnen behouden. Het bevel tot afgifte van een lijst van afnemers diende daartoe dat Cubatabaco kon controleren of Pronk aan het bevel tot recall had voldaan en of de afnemers inderdaad de verkoop van of vanuit de inbreukmakende kistjes hadden gestaakt. Gezien de wijze waarop Pronk heeft gemeend uitvoering te kunnen geven aan het bevel tot recall heeft Cubatabaco er thans belang bij adequaat geïnformeerd te worden over het resultaat van de recall. Pronk zal daarom worden bevolen om op de wijze als in het dictum vermeld daarover verslag te doen. 4. De kosten: In conventie dient Cubatabaco als in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden verwezen en in reconventie dient Pronk in de kosten te worden verwezen. 5. De beslissing in kort geding: in conventie: De President Beveelt Cubatabaco de tenuitvoerlegging van het op 17 december 1992 tussen partijen gewezen vonnis te staken en gestaakt te houden voorzover de tenuitvoerlegging is gebaseerd op de wijze waarop Pronk in haar brief d.d. 30 december 1991 aan haar afnemers heeft aangeboden de inbreukmakende kistjes terug te nemen of voorzover de tenuitvoerlegging is gebaseerd op het omruilen van de inbreukmakende kistjes tegen van Cubatabaco afkomstige kistjes, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere overtreding van dit bevel en voor iedere dag dat die tenuitvoerlegging voortduurt tot een maximum aan te verbeuren dwangsommen van ƒ 250.000,-; Verwijst Cubatabaco in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan Pronk te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 2.343,73; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Weigert het meer of anders gevorderde. in reconventie: De President Beveelt Pronk om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis aan al haar afnemers/niet consumenten, aan wie zij sedert 1 januari 1989 Montecristo-sigaren nrs. 3 en/of 4 in de inbreukmakende 25-stuks verpakking heeft geleverd de navolgende briefte sturen: "Geachte relatie, Op 30 december 1991 schreven wij U dat de President van de Rechtbank te Breda ons had bevolen de 25-stuks-kistjes van Montecristo-sigaren nrs. 3 en 4 uit de handel te nemen, omdat daarop zonder toestemming de merken van Cubatabaco zijn aangebracht, en boden wij U aan de nog aanwezige kistjes terug te nemen. Bij vonnis van 12 februari 1992 heeft de President ons bevolen deze aanvullende brief te schrijven. Het is juist dat het vonnis van 17 december 1992 inhoudt dat alleen die 25-stuks-kistjes wegens merkinbreuk uit de handel genomen moeten worden. Ons aanbod om alleen de kistjes terug te nemen (en niet de sigaren) kan voor U een belemmering zijn geweest om de kistjes terug te geven. Wij bieden u daarom bij deze uitdrukkelijk aan de door ons geleverde kistjes, al dan niet reeds aangebroken, met inhoud terug te nemen tegen vergoeding van de U in rekening gebrachte inkoopprijs en de verzendkosten. Desgewenst kunt U wel alleen de kistjes, tegen vergoeding van de verzendkosten terugsturen en de sigaren behouden om los te verkopen. Zoals wij U eerder schreven zijn de gewraakte 25-stuks-kistjes daaraan herkenbaar dat op de onderkant van die kistjes alleen de woorden

16 september 1993

"Hecho en Cuba" voorkomen. Op de eigen kistjes van Cubatabaco komen een uitgebreidere tekst en een gestileerd tabaksblad voor. getekend: W. Pronk Import B.V." Beveelt Pronk om binnen dertig dagen na de betekening van dit vonnis aan de raadsman van Cubatabaco een verklaring van haar en haar vertegenwoordigers te doen toekomen waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van het resultaat van de totale recall, inhoudend: a. het aantal bij de afnemers aanwezige volle en aangebroken kistjes op of omstreeks 30 december 1991; b. het aantal geretourneerde volle kistjes, het aantal geretourneerde aangebroken kistjes met het totale aantal daarbij geretourneerde sigaren, het aantal geretourneerde lege kistjes en het aantal vernietigde kistjes; c. het aantal nog bij de afnemers aanwezige volle kistjes en het aantal nog aanwezige aangebroken kistjes met het totale aantal nog aanwezige sigaren. Verwijst Pronk in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan Cubatabaco te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 1.500,-; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; enz. *) Effectieve recall. Een bevel tot recall is een gebruikelijke maatregel bij merkinbreuk. Het is echter de vraag of deze maatregel wel steeds het gewenste effect sorteert. Afnemers kunnen zo hun redenen hebben om er ongaarne aan mee te werken. Deze zaak biedt daarvan een sprekend, zij het wellicht nogal uitzonderlijk voorbeeld. Ook in andere, meer geijkte gevallen doet men er goed aan, niet op voorhand te vertrouwen op de bereidwilligheid van de afnemers (gewoonlijk detaillisten) om de produkten terug te sturen. De kern van het probleem is dat die medewerking de detaillist niets oplevert - hij krijgt alleen de kosten terug, niet eens een vergoeding voor zijn moeite - terwijl bij verkoop nog aan het produkt te verdienen valt. Natuurlijk pleegt hij dan wel merkinbreuk, maar niet iederen beschouwt dat zozeer als een doodzonde dat reeds de enkele categorische imperatief hem daarvan vermag te weerhouden; ook niet als die imperatief is vervat in een op last van de president verzonden brief met een op juridische gronden zó doorwrochte tekst dat geen copywriter er meer iets mee kan of wil aanvangen. Ook in het onderhavige geval valt te betwijfelen of de nieuwe brief de detaillisten alsnog in het gareel zal hebben gebracht. Hoe lossen we dat op? De theoretisch geijkte benadering is de onwillige detaillist zelf aan te pakken. Daarbij stuit men evenwei op een aantal problemen. Het is duur en het rendement is gering, vooral als er (zoals in casu) veel afnemers zijn die elk weinig hebben gekocht. Ook kan de ontvangst van een recall-brief voor de winkelier het signaal zijn om de voorraad juist onmiddellijk in de verkoop te gooien, zodat de merkhouder achter het net vist als hij er niet als de kippen bij is. (Er zou dan ook iets voor te zeggen zijn om gedaagde eerst een lijst van afnemers te laten verschaffen, vóór hij tot recall overgaat.) Maar het belangrijkste probleem is dat de merkhouder er vaak weinig voor voelt om de detaillisten, die nu juist zijn produkt moeten verkopen, tegen zich in het harnas te jagen. Wellicht kan dit laatste enigszins ondervangen worden door niet de merkhouder zelf, maar een organisatie zoals de Stichting Namaakbestrijding te laten optreden, zodat de detailhandel er van doordrongen raakt dat het negeren van recall-brieven serieuze risico's kan inhouden, zonder dat ze haar onvrede rechtstreeks op èên bepaalde merkhouder zal projecteren. Men zou evenwel ook een andere benadering kunnen overwegen, en proberen het voor de detaillisten aantrekkelijker te maken om te voldoen aan het verzoek tot terugzending. Per slot van rekening leert de psychologie dat belonen een effectiever middel is om gewenst gedrag tot stand te brengen dan straffen. Daartoe zou de inbreukmaker (die dus wel gestraft wordt, maar die heeft het er dan ook naar gemaakt) veroordeeld kunnen worden om de detaillist niet slechts de aankoopprijs en de kosten van terugzending te vergoeden, maar bovendien een aanvullende vergoeding. Per slot van rekening heeft de detaillist ook kosten gemaakt voor het bestellen, in voorraad houden, administratie e.d., en derft hij winst doordat hij het produkt niet kan verkopen. Dat alles is trouwens schade die het gevolg is van het onrechtmatig


16 september 1993

handelen van de leverancier, en die dan ook reeds op grond van artikel 6:96 B.W. voor vergoeding in aanmerking komt. Het lijkt overigens overdreven om deze schade op voorhand te stellen op het bedrag van de publieksprijs, want de detaillist had nog maar moeten afwachten of hij alles inderdaad (tegen de volle prijs) zou hebben kunnen verkopen, en in één keer alles terugsturen is minder werk dan de artikelen stuk voor stuk verkopen. Bovendien derft hij niet de volle omzet, aangezien sommige klanten nu wel iets anders van hem zullen kopen. Maar de gangbare vergoeding van niet meer dan inkoopprijs plus verzendkosten is toch eigenlijk wel erg schriel. Het zou interessant zijn om eens te kijken of bij een aldus aangeklede recall niet heel wat meer volle sigarenkistjes in hoog tempo terugkomen. J.H.S.

Nr 79. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 7 april 1992. (CSFB/CFB) Mrs JJ.M. van Benthem, A.H.Q. Goossens en J.M. Houben. Art. 1 Handelsnaamwet. Het gebruik van een logo bij het zich manifesteren van een onderneming aan het publiek is niet zonder meer het voeren van dat logo als handelsnaam, d.w.z. een naam die men wil gebruiken als aanduiding van zijn onderneming ten opzichte van het beoogde publiek en die men als zodanig in het handelsverkeer (mede) wil zien gebruikt. Uit de overgelegde stukken (zie daarvoor nader het arrest) valt de conclusie te trekken dat onvoldoende is aangetoond, dat appellanten hier in Nederland de afkorting CSFB al of niet in combinatie met Nederland als handelsnaam hebben gevoerd. Art. 5 Hnw. Voor een bescherming van een handelsnaam CSFB in Nederland op grond dat de ondernemingen van appellanten in het buitenland zodanige bekendheid zouden genieten dat verwarring omtrent de ondernemingen van partijen zou kunnen ontstaan bij confrontatie van het publiek met de handelsnaam CFB is naar 's Hofs voorlopig oordeel geen goede grond aanwezig nu van een grote bekendheid van de handelsnaam CSFB in het buitenland en bijgevolg van enige bekendheid van die handelsnaam in Nederland geen sprake kan zijn. Evenmin is genoegzaam aangetoond dat er een reëel gevaar bestaat voor verwarring bij het relevante publiek tussen de ondernemingen van partijen door het gebruik van de beide lettercombinaties CSFB en CFB. Het publiek waartoe appellanten zich richten bestaat uit bedrijven, met name grote beleggers en financiële instellingen en grote bedrijven. Dit publiek mag geacht worden meer alert te zijn op het verschil tussen de lettercombinaties en de ondernemingen die ze gebruiken dan een gemiddeld publiek, terwijl voorts het terrein van bedrijvigheid van partijen sterk verschilt. Voorzover gesteld kan worden dat CFB zich bezighoudt met onroerend goed is dit slechts in naam hetzelfde als de bedrijvigheid van Credit Suisse die voorzover het onroerend goed betreft zich slechts bezighoudt met het tot stand brengen van de financiering van zeer grote onroerend goed projecten in internationaal verband. Art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet. Een merk slechts bestaande uit een lettercombinatie gevormd door de beginletters van de volledige naam, zoals CSFB, is in beginsel geen sterk merk en het zal gauw te ver gaan om een andere lettercombinatie die enkele, maar niet alle, letters met dat merk gemeen heeft als inbreukmakend aan te merken. De merken CSFB en CFB zijn geen overeenstemmende merken omdat de letter S in het merk CSFB

295

essentieel is en zeker auditief het verschil tussen CSFB en CFB onmiddellijk opvalt, terwijl er visueel naast het ontbreken van de letter "S" in het merk van geïntimeerde nog meerdere andere duidelijke verschillen bestaan zoals in aantal letters, de verhouding tussen de lengte van de lettercombinatie tot de hoogte van de letters bij de wijze van weergave van de letters. 1. Financiere Credit Suisse First Boston te Zug, Zwitserland, en 2. Credit Suisse First Boston Nederland N.V. te Amsterdam, appellanten [in kort geding], procureur Mr G.D. Noordijk, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam, tegen Compagnie Financiere du Benelux (Nederland) B.V., h.o.d.n. CFB Nederland, te Breda, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr W.M.C, van der Eerden, advocaat Mr H.J. Smit te Rotterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 20 november 1990 (Mr J. Mendlik). 3. De feiten: De navolgende feiten staan als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans niet gemotiveerd weersproken, dan wel als blijkend uit in zoverre niet weersproken produkties, ten processe vast: - Gedaagde, voorheen genaamd Philippson & Co. Nederland B.V. een dochteronderneming van de op Curacao gevestigde Compagnie Financiere du Benelux N.V., heeft met ingang van 1 juli 1990 haar naam gewijzigd in Compagnie Financiere du Benelux Nederland B.V. In het Handelsregister is aangetekend dat de overige handelsnaam is CFB Nederland. De bedrijfsomschrijving luidt: het exploiteren van terreinen, gebouwen en inrichtingen, het doen bouwen, kopen en verkopen, vervreemden en verwerven van alle soorten onroerende goederen in binnen- en buitenland; - Gedaagde heeft op 28 juni 1990 in het Financieel Dagblad een advertentie geplaatst, waarin zij mededeling doet van vorenvermelde naamswijziging. In de advertentie is het hierna af te beelden logo opgenomen:

- Eiseres sub 1. heeft, na kennisneming van die advertentie, op 17 augustus 1990 onderstaand woord/ beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd in de klasse 16 voor boeken, tijdschriften, circulaires en drukwerken en in de klasse 36 voor verzekeringen en financiën:

CSFB

296


- Gedaagde heeft op 31 augustus 1990 onderstaand woord/beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd in de klasse 36 voor aan- en verkoop van onroerend goed, bemiddeling bij en financiering van onroerend goed verrichtingen, beheer van onroerend goed, bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed, beheer van vermogen belegd in onroerend goed:

. CFB . 4. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: Ten aanzien van de vordering betreffende de handelsnaam: Gedaagde heeft als verweer tegen die vordering aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat eiseressen de handelsnaam CSFB niet voeren en - zo dit al het geval is - dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar gezien het auditieve en visuele verschil tussen de namen CFB en CSFB, terwijl gedaagde zich ook richt tot een ander publiek dan eiseressen. Vooropgesteld wordt dat de vordering van eiseressen betreffende de handelsnaam moet worden getoetst aan de Nederlandse Handelsnaamwet. Het mogelijke gebruik van de handelsnaam CFB door gedaagde in het buitenland moet derhalve buiten beschouwing worden gelaten. Eiseressen hebben niet aangetoond dat de eiseres sub 2. de naam "CSFB" of "CSFB Nederland" als handelsnaam voert. Gesteld noch gebleken is dat de eiseres sub 2. die handelsnaam in het handelsregister heeft ingeschreven en op haar postpapier komt die naam niet voor. Gedaagde heeft onweersproken gesteld dat eiseres sub 2. niet onder de naam CSFB in de telefoongids voorkomt en dat de telefoon beantwoord wordt met: "Credit Suisse First Boston", en niet met de afkorting CSFB. Gedaagde heeft vanaf juli 1990 de knipselservice Vas Diaz laten nagaan of eiseressen in de financiële pers worden aangehaald als CSFB. Gedaagde heeft een aantal knipsels in het geding gebracht waarin melding wordt gemaakt van "Credit Suisse First Boston" of "CS First Boston". De afkorting CSFB wordt nergens gebruikt. Eiseressen hebben niet gesteld en nog minder aangetoond of aannemelijk gemaakt dat ze in de financiële pers worden aangeduid als CSFB. De enige produktie van eiseressen, daterend van vóór de aankondiging door gedaagde van haar nieuwe handelsnaam, die (mogelijk) in Nederland is verspreid, is een brochure gericht op de aandelenmarkt waarboven de afkorting CSFB staat. Dit moet echter worden gezien als gebruik van een logo en niet het gebruik van die letters als handelsnaam. Blijft de vraag of eiseres sub 1. op grond van de bekendheid van de handelsnaam CSFB in het buitenland in Nederland aanspraak kan maken op bescherming van die handelsnaam. Daarvan zou sprake kunnen zijn wanneer de handelsnaam CSFB, hoewel hier te lande niet gevoerd, desondanks een zodanige bekendheid geniet dat bij het publiek, wanneer dat wordt geconfronteerd met de handelsnaam CFB, verwarring kan ontstaan. Eiseres sub 1. geniet in de financiële wereld ongetwijfeld grote bekendheid onder haar volledige naam Credit Suisse First Boston. Haar opsomming van grote onroerend goed projecten in binnen- en buitenland waarin zij participeert is voor de onderhavige zaak echter slechts van belang indien en voorzover eiseres sub 1. daarin deelneemt onder de naam CSFB.

16 september 1993

Eiseres sub 1. heeft niet aangetoond dat zij of enige dochter van haar bij die projecten betrokken is onder de handelsnaam CSFB. Eiseressen hebben in het geding gebracht een aantal produkties van "The Real Estate Group". De handelsnaam CSFB komt daarin niet voor, slechts wordt vermeld "CS First Boston", zelfs met een ander logo dan het hiervoren afgebeelde CSFB logo. Juist voor wat betreft die grote onroerend goed projecten kan er geredelijk van uit worden gegaan dat de relaties van eiseres sub 1. bij deze projecten bij uitstek deskundigen zijn in de financiële wereld. Voorzover eiseres sub 1. bij die door haar gestelde participaties al de afkorting CSFB gebruikt (hetgeen niet is gebleken), zullen die relaties de betekenis van die afkorting kennen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat bij die relaties wanneer zij al geconfronteerd zouden worden met de handelsnaam CFB van gedaagde - de gedachte zal opkomen dat dit een met eiseres sub 1. gelieerde onderneming is, daar immers het ontbreken van de letter "S", die staat voor het in de naam van eiseres sub I. essentiële woord "Suisse" hen onmiddellijk zal doen begrijpen dat CFB met eiseres sub 1. niets uitstaande heeft. Gelijk vorenoverwogen heeft eiseres sub I. in Nederland geen dochtermaatschappij die de afkorting CSFB in haar handelsnaam voert. Eiseres sub 1. heeft ook verder niet aannemelijk gemaakt dat de afkorting CSFB hier te lande algemeen bekend is als haar handelsnaam en nog minder dat zij of een in het buitenland gevestigde dochtermaatschappij zich onder die naam daadwerkelijk richt tot het Nederlandse publiek. Gedaagde heeft tenslotte gesteld dat zij zich, anders dan eiseressen, niet direkt richt tot beleggers doch slechts een beheerfunctie vervuld met betrekking tot (onder meer) het vastgoed-fonds van Vastned. Gelet op dit alles kan niet bij voorbaat worden geoordeeld dat gedaagde inbreuk maakt op een door eiseressen gevoerde handelsnaam CSFB, zodat de door eiseressen gevraagde voorziening bij voorraad betrekking hebbend op de handelsnaam moet worden geweigerd. Ten aanzien van de vordering gebaseerd op het merkenrecht: Gedaagde is gevestigd in het arrondissement Breda, zodat de President ingevolge artikel 37 BMW bevoegd is van deze vordering kennis te nemen. Gelijk onder de feiten gesteld heeft eiseres sub 1. het woord/beeldmerk gedeponeerd nadat zij kennis had gekregen van de door gedaagde geplaatste advertentie in het Financieel Dagblad. Met betrekking tot die inschrijving van eiseres sub 1. is van toepassing artikel 4 sub 6 aanhef en onder a. BMW. Gedaagde heeft gesteld dat zij te goeder trouw was toen zij in de advertentie van 28 juni 1990 haar logo als dienstmerk gebruikte en eiseressen hebben het tegendeel niet aangetoond of aannemelijk gemaakt. Gelijk vorenoverwogen hebben eiseressen slechts één mogelijk in Nederland verspreide produktie in het geding gebracht, daterend van vóór 28 juni 1990, waarop het logo CSFB voorkomt. Mogelijk is ook het jaarverslag van eiseres sub 1. in Nederland in beperkte kring verspreid. Omtrent gebruik elders in de Benelux is niets gesteld of gebleken. Eiseressen hebben niet gesteld en noch minder aangetoond of aannemelijk gemaakt dat gedaagde de vorenvermelde publicaties kende of behoorde te kennen, zodat voorshands van de goede trouw van gedaagde moet worden uitgegaan. Voorzover eiseres sub 1. met haar stelling, dat het logo CSFB "nu" in alle landen waar de groep werkzaam is als dienstmerk is gedeponeerd, zich beroept op artikel 13 sub 5 [ lees: 4 sub 5?; Red. ] BMW moet dit beroep worden gepasseerd. De stelling wekt de indruk dat die inschrijvingen ook pas zijn gedaan nadat gedaagde de advertentie met haar logo had geplaatst. Wat daar verder van zij, de in het geheel niet onderbouwde stelling omtrent merkinschrijvingen buiten de Benelux is in ieder geval veel te vaag om te kunnen hoordelen of eiseres sub 1. op

16 september 1993


grond van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs een beter recht heeft dan gedaagde. Voor het geval al het vorenstaande anders zou zijn, zal tenslotte worden onderzocht of het merk CFB van gedaagde zodanig overeenstemt met het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde merk van eiseres sub 1. c.q. met de wijze waarop zij het merk CSFB buiten de Benelux gebruikt, dat associatiegevaar c.q. verwarringsgevaar aanwezig is. Voorzover ten processe gebleken heeft gedaagde het logo CFB tegen een grijze achtergrond alleen gebruikt in de advertentie in het Financieel Dagblad. Op haar postpapier is het merk afgedrukt zoals het is gedeponeerd, te weten in zwarte, althans donkerkleurige letter "CFB" met daaronder een balk en vier punten. Daarom zal er van uit worden gegaan dat gedaagde haar merk nog slechts gebruikt zoals zij het heeft gedeponeerd. Het totaalbeeld van het door eiseres sub 1. bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde merk - witte, althans lichte letters tegen een zwarte, althans donkere achtergrond - is duidelijk anders dan het door gedaagde gedeponeerde merk. Eiseres sub 1. gebruikt het merk CSFB echter ook zonder de rechthoekige donkere achtergrond in alleen zwarte of gekleurde letters. Mede in verband met het beroep op de algemene bekendheid van dit merk door gebruik buiten de Benelux zal daarom ook worden onderzocht of en zo ja in hoeverre het merk van gedaagde met dit merk CSFB overeenstemt. Een merk, slechts bestaande uit een lettercombinatie gevormd door de beginletters van de volledige naam, zoals CSFB, is in beginsel geen sterk merk en het zal gauw te ver gaan om een andere lettercombinatie, die enkele, maar niet alle, letters met dat merk gemeen heeft als inbreukmakend aan te merken. Dat het merk CSFB in de Benelux is ingeburgerd kan niet worden aangenomen. De letter "S" in het merk van eiseres sub 1. is essentieel en zeker auditief valt het verschil tussen CSFB en CFB onmiddellijk op. Visueel zijn er, naast het ontbreken van de letter "S" in het merk van gedaagde nog meerdere andere duidelijke verschillen. De overeenstemming tussen beide merken als woord/ beeldmerk bestaat daaruit dat in beide merken op één lijn naast elkaar geplaatste letters voorkomen, die typografisch waarschijnlijk tot hetzelfde lettertype worden gerekend. Daarmee houdt de overeenstemming echter op. Eiseres heeft vier letters, gedaagde drie. De letters van gedaagde zijn bovendien smaller, waardoor de verhouding tussen de lengte van de lettercombinatie tot de hoogte van de letters duidelijk anders wordt. Eiseres sub 1. gebruikt dichte forse letters, terwijl de letters van gedaagde worden gevormd door twee dunne lijnen met daarbinnen een witte uitsparing. Sterk bepalend voor het totaalbeeld van het merk van gedaagde is de lange balk met de vier punten, die in het merk van eiseres sub 1 geen tegenhanger heeft. Doordat die balk aan beide zijden voorbij de daarboven geplaatste letters uitsteekt zijn de smalle "ijle" letters van gedaagde veel minder dominant dan de forse letters van eiseres sub 1. Gelet op dit alles kan niet bij voorbaat worden uitgesloten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat, ondanks enige punten van overeenkomst, het totaalbeeld van het merk van gedaagde toch zo wezenlijk anders is dan het totaalbeeld van het merk van eiseres sub 1, dat associatiegevaar c.q. verwarringsgevaar niet te duchten is. Derhalve is ook de vordering gebaseerd op het merkenrecht niet toewijsbaar. 4. De kosten: Eiseressen dienen als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen. 5. De beslissing in kort geding:

297

De President Weigert de gevraagde voorziening bij voorraad; Verwijst eiseressen in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan gedaagde te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 2.250,-. Enz. b) Het Hof, enz. De gestelde inbreuk op de handelsnaam. A. Naar 's Hofs voorlopig oordeel hebben appellanten, hierna gezamenlijk aan te duiden als Credit Suisse, onvoldoende overtuigend aangetoond, dat zij het logo CSFB al of niet in combinatie met het woord "Nederland" voeren als haar handelsnaam. Het gebruik van een logo bij het zich manifesteren van een onderneming aan het publiek is niet zonder meer het voeren van dat logo als handelsnaam, dat wil zeggen als naam die men wil gebruiken als aanduiding van zijn onderneming ten opzichte van het beoogde publiek en die men als zodanig in het handelsverkeer (mede) wil zien gebruikt. De zijdens CFB overgelegde kranteknipsels wijzen erop dat Credit Suisse pleegt te worden aangeduid als Credit Suisse First Boston en niet met de afkorting CSFB. Daaraan doen niet af de kranteknipsels waarin in verband met het ontslag van één harer directeuren Credit Suisse ook wordt aangeduid met CSFB, doch dan steeds als een kennelijk slechts door de pers aangebrachte afkorting naast de volledige naam Credit Suisse First Boston. Vast staat ook, dat de afkorting CSFB niet als handelsnaam is ingeschreven in het handelsregister, niet voorkomt in het telefoonboek, noch in het zogeheten bankboekje en ook niet bij de Nederlandse Bank is geregistreerd. Voorts is onweersproken gesteld dat bij het aannemen van de telefoon Credit Suisse zich niet meldt of laat melden als "CSFB", maar met Credit Suisse of Credit Suisse First Boston; en dat de afkorting op de naamplaat op de voorgevel van haar gebouw niet voorkomt. Ook de overige producties van Credit Suisse hebben het Hof niet ervan overtuigd dat zij in Nederland de afkorting CSFB voert als handelsnaam. Credit Suisse heeft ook nog postpapier overgelegd van andere, buitenlandse dochterondernemingen, waarop voorkomt het logo CSFB, kennelijk als aanduiding van het concern, geheten Financière Credit Suisse - First Boston Group, waarvan de eerste appellante en CS First Boston inc. gevestigd te New York de leiders zijn. Dit valt niet zonder meer aan te merken als een gebruik door de appellanten van dat logo als haar handelsnaam. Met juistheid heeft de President het gebruik van de afkorting CSFB op de overgelegde brochures (waarvan slechts één exemplaar volledig en in origineel) aangemerkt als het gebruik van een logo zonder meer terwijl op de achterzijde van die brochure, althans voor zover valt na te gaan op het originele exemplaar, weer voluit de naam van Credit Suisse wordt genoemd. Het Hof voegt daaraan toe dat mutatis mutandis hetzelfde geldt voor het overgelegde geconsolideerd jaarverslag van de groep, voor de in fotocopie overgelegde reclamefolder onder de titel Leadership in the International Capital Market en voor de andere in copie overgelegde geschriften onder de naam CSFB Research of CSFB Economics. Mogelijk zou hier gesproken kunnen worden van een gebruik van dat logo als dienstmerk voor diensten als: aandelen-emissies, verkenningen van aandelenmarkten en berichtgeving over effecten en kapitaalmarkten. Uit niets blijkt overigens dat bedoelde brochures en folders zijn verspreid in Nederland. Voorts is nog overgelegd als productie 7 een brochure over "The real estate group". Deze "group" komt evenwel niet voor in het groepsschema in voormeld geconsolideerd jaarverslag en is mogelijk een dochteronderneming alleen van CS First Boston in New York. Het is dan ook

298


niet onwaarschijnlijk dat de in die brochure tweemaal voorkomende afkorting CSFB niet wordt gebezigd ter aanduiding van één der appellanten doch ter aanduiding van alleen CS First Boston of een andere eigen dochter. Ook van deze brochure tenslotte staat niet vast dat zij in Nederland is verspreid. In hoger beroep zijn nog overgelegd bij memorie van grieven als producties 3 en 4 twee prospectussen, respectievelijk CSFB Nederland Pass Through I B.V. en CSFB Nederland Pass Through II met het onderkopje (CSFB Nederland B.V.). Beide prospectussen betreffen een grootschalige uitgifte van opties met betrekking tot respectievelijk aandelen Heineken N.V. en Verenigde Machinefabrieken Stork N.V. Ogenschijnlijk zijn de prospectussen beide bestemd voor verspreiding buiten Nederland. De lange namen beginnend met de afkorting CSFB zijn wellicht op zichzelf te beschouwen als handelsnaam doch het gebruik van deze lange namen kan moeilijk worden gezien als een gebruik van de handelsnaam CSFB. In ieder geval is te onduidelijk of hier sprake is van een gebruik in Nederland. De conclusie uit het vorenstaande is dan ook dat onvoldoende is aangetoond dat appellanten hier in Nederland de afkorting CSFB al of niet in combinatie met Nederland als handelsnaam hebben gevoerd. Voor een bescherming van een handelsnaam CSFB in Nederland op grond dat de ondernemingen van Credit Suisse in het buitenland een zodanige bekendheid zouden genieten dat verwarring omtrent de ondernemingen van partijen zou kunnen ontstaan bij confrontatie van het publiek met de handelsnaam CFB is naar 's Hofs voorlopig oordeel geen goede grond aanwezig, aangenomen al dat van een gebruik als handelsnaam door Credit Suisse in het buitenland sprake zou zijn. Op grond van de overgelegde producties kan echter van een grote bekendheid van de handelsnaam CSFB in het buitenland en bijgevolg van enige bekendheid van die handelsnaam in Nederland geen sprake zijn. Het gebruik als logo van de afkorting CSFB is gelijk voormeld zonder meer nog niet op te vatten als een gebruik als handelsnaam. B. Naar 's Hofs voorlopig oordeel is evenmin genoegzaam aangetoond dat er een reëel gevaar bestaat voor verwarring bij het relevante publiek tussen de ondernemingen van partijen door het gebruik van de beide lettercombinaties CSFB en CFB. Het publiek waartoe Credit Suisse zich richt bestaat uit bedrijven, met name grote beleggers en financiële instellingen en grote bedrijven. Dit publiek mag geacht worden meer alert te zijn op het verschil tussen de lettercombinaties en de ondernemingen die ze gebruiken dan een gemiddeld publiek. Het terrein van bedrijvigheid van partijen verschilt sterk. Voor zover gesteld kan worden, dat CFB zich bezighoudt met onroerend goed is dit slechts in naam hetzelfde als de bedrijvigheid van Credit Suisse, die voor zover het onroerend goed betreft zich slechts bezighoudt met het totstandbrengen van de financiering van zeer grote onroerend-goed-projecten in internationaal verband, waarvoor als voorbeelden kunnen dienen de projecten aangeduid in het overgelegde prospectus van de Real Estate Group van CS First Boston. Credit Suisse heeft onvoldoende bestreden: dat CFB een beheersfunctie heeft, met name beheert de onroerend goed portefeuilles van de fondsen Vastned en Immocorp terwijl deze fondsen zelf zich onder eigen naam richten tot beleggers; dat de contacten van CFB bestaan uit die met 1.500 eigenaren, huurders en nutsinstellingen inzake exploitatie, bouw, beheer, koop en verkoop van winkelpanden, bij elkaar circa 300 projecten; dat in feite CFB zich niet richt tot het publiek met advertenties, brochures, folders, campagnes, mailing en dergelijke; dat haar contacten gaan via correspondentie, gesprekken en telefoon.

16 september 1993

Credit Suisse heeft nog betoogd, dat, nu beide ondernemingen zich richten op de "financiële wereld" met name de grote beleggers, terwijl in financiële kringen CSFB een begrip is, CFB spoedig met CSFB verward zal worden. Daargelaten dat naar 's Hofs voorlopig oordeel niet CSFB doch Credit Suisse een begrip zou zijn in financiële kringen, heeft Credit Suisse ten processe niet weersproken dat sedert de introductie van de handelsnaam CFB niet één keer is geconstateerd dat verwarring was ontstaan tussen CFB en Credit Suisse; dat CFB nog nooit telefoon of post heeft ontvangen of is benaderd vanuit de veronderstelling dat zij iets te maken zou hebben met Credit Suisse in Amsterdam. Tenslotte is verwarringsgevaar ook daarom niet aanwezig te achten nu de presentatie van de beide lettercombinaties door de desbetreffende logo's in vele opzichten duidelijke verschillen vertoont waarvoor het Hof verwijst naar de weergave daarvan in het vonnis. De beweerde merkinbreuk. De merken CSFB en CFB zoals weergegeven in het vonnis waarvan beroep zijn niet overeenstemmend. Het Hof neemt als juist over de overweging van de President omtrent de eventuele aanwezigheid van associatiegevaar dan wel verwarringsgevaar, met dien verstande dat het Hof niet overneemt dat de letters van de beide logo's "typografisch waarschijnlijk tot het zelfde lettertype behoren". Ook het Hof is voorshands van oordeel dat CFB met haar merk geen inbreuk maakt op het merk CSFB. Nu uit al het vorenstaande volgt dat de gestelde inbreuken op handelsnaam respectievelijk merk van Crediet Suisse voorshands door het Hof niet aanwezig geacht worden, dient het gevraagde verbod van het gebruik van de handelsnamen CFB Nederland en CFB te worden afgewezen. De grieven kunnen voorzover hiervoor nog niet behandeld, als van geen belang verder buiten behandeling blijven en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd, terwijl appellanten als de in het ongelijk gestelde partijen moeten worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Uitspraak. Het Gerechtshof: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 300,- aan verschotten en ƒ 4.500,aan salaris voor de procureur. Enz.

16 september 1993


299

1. Tot uitgangspunt dient: a. De Vries is van beroep fotografe/ontwerpster en vervaardigt reeds vanaf 1984 een serie foto's, welke exclusief onder de naam "The Teddies" door Uitgeverij (Let's dance teds) Art Unlimited te Amsterdam in de vorm van ansichtkaarten, dubbele kaarten, verjaardagskalenders en Mr U.W. Bentinck. affiches worden uitgegeven. b. Het auteursrecht op deze foto's berust bij De Vries en aan Art Unlimited is door haar een exclusieve licentie tot uitgave verleend. c. Tot genoemde foto's behoort ook de foto getiteld "Let's dance teds", waarop door De Vries gegroepeerde teddybeertjes staan afgebeeld tegen een achtergrond van slingers, confetti en ballonnen. Deze foto staat afgebeeld op een ansichtkaart, een affiche en het omslag van een verjaardagskalender. d. Hema verkoopt sinds enige maanden in al haar filialen in Nederland partybags, uitnodigingskaarten met enveloppen en inpakpapier, waarop feestvierende beertjes in getekende vorm staan afgebeeld. e. Na daartoe door de raadsvrouw van De Vries te zijn gesommeerd, heeft Hema met ingang van 26 februari 1990 voormelde artikelen uit de verkoop genomen. 2. De Vries vordert een verbod tot verspreiding van genoemde artikelen van Hema, afgifte van de inbreukmakende artikelen aan haar en een schadevergoeding van (prentbriefkaart Let's dance teds) ƒ 15.000,-. Zij stelt daartoe dat de afbeeldingen op de door Hema in de handel gebrachte artikelen, gelet op de wijze van groepering, de identieke houdingen en gelaatsuitdrukkingen van de individuele beertjes, de nagenoeg overeenstemmende kleding en het decor, een dermate treffende gelijkenis met de foto van De Vries vertonen, dat deze afbeeldingen zijn te beschouwen als een bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 van de Auteurswet. De Vries heeft voor een dergelijke verveelvoudiging geen toestemming verleend en Hema maakt derhalve inbreuk op het auteursrecht van De Vries. 3. Hema bestrijdt dat er sprake is van een vrijwel getrouwe nabootsing en stelt zich op het standpunt dat het ontwerp op haar artikelen een nieuw oorspronkelijk werk is. Er zijn, volgens Hema, diverse, zeer in het oog springende verschillen met het ontwerp van De Vries. 4. Dit standpunt is onjuist. Nauwkeurige vergelijking van de foto van De Vries met de afbeelding op de Hema-artikelen leidt tot de conclusie dat er sprake is van een treffende gelijkenis. De (kadokaartje van Hema) contouren van de gefotografeerde beertjes komen exact Art. 13 Auteurswet 1912. overeen met die van de getekende beertjes en ook hun kleding en de accessoires zijn nagenoeg hetzelfde. Slechts Nauwkeurige vergelijking van eiseresses foto met de op ondergeschikte punten zijn verschillen waarneembaar. afbeelding op gedaagdes artikelen leidt tot de conclusie dat Het enkele feit dat Hema voor haar artikelen gebruik er sprake is van een treffende gelijkenis. Het enkele feit dat maakt van een tekening - en niet van een foto - is niet gedaagde voor haar artikelen gebruik maakt van een voldoende voor het ontstaan van een nieuw oorsprontekening - en niet van een foto - is niet voldoende voor het kelijk werk. Het auteursrecht op een werk ziet ook op het ontstaan van een nieuw oorspronkelijk werk. zonder toestemming bewerken van het ontwerp, in dit geval een foto. Art. 28, tweede lid Aw. 1912. Gelet op de aarde van de inbreukmakende artikelen 5. Nu De Vries geen toestemming heeft gegeven voor (partybags) is voor toewijzing van een vergoeding aan het verveelvuldigen en openbaar maken van de foto aan gedaagde geen plaats. Hema en er geen sprake is van een nieuw oorspronkelijk werk, heeft Hema inbreuk gemaakt op het auteursrecht Art. 28, vijfde lid Aw. 1912 en art. 289 Wetboek van van De Vries. Burgerlijke Rechtsvordering. 6. Het voorgaande brengt mee dat het verbod tot Totale schadebedrag (met inbegrip van de buitengerech- verspreiding voor toewijzing vatbaar is, evenwel met dien telijke kosten ex aequo et bono vastgesteld op f7.500,-) verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden toegekend als voorschot op het ten gronde door gedaagde gematigd als na te melden. aan eiseres verschuldigde. Voor toekenning van (een Ook de vordering tot afgifte zal worden toegewezen, voorschot op) vergoeding van immateriële schade is in dit waarbij eveneens de gevorderde dwangsom zal worden geval geen plaats. gematigd. Gelet op de aard van de inbreukmakende artikelen is voor toewijzing van een vergoeding aan Hema Mirja de Vries te Amsterdam, eiseres [in kort geding], geen plaats. procureur Mr C. van Boxtel, 7. Aangenomen moet worden dat De Vries door tegen voormeld handelen van Hema schade heeft geleden, Hema B.V. te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], bestaande uit gederfde inkomsten en advocatenkosten. procureur Mr H.G.J.E. Plagge. Het totale schadebedrag zal ex aequo et bono worden Nr 80. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 3 mei 1990.

300


vastgesteld op ƒ 7.500,-, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten. Dit bedrag geldt als voorschot op het ten gronde door Hema aan De Vries verschuldigde. Voor toekenning van (een voorschot op) vergoeding van immateriële schade is in dit geval geen plaats. 8. De kosten komen bij deze uitslag ten laste van Hema. Beslissing: 1. Verbiedt Hema haar partybags, uitnodigingskaarten met enveloppen en inpakpapier, voorzien van feestvierende beertjes te verspreiden, op verbeurte van een dwangsom van ƒ500,- voor elk exemplaar dat in strijd met dit verbod wordt verspreid, c.q. te koop wordt aangeboden.

16 september 1993

2. Beveelt Hema binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis alle exemplaren die zij nog van de inbreukmakende artikelen onder zich houdt aan De Vries af te geven, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor elke dag dat Hema in gebreke blijft aan deze verplichting te voldoen, tot een maximum van ƒ 50.000,-. 3. Veroordeelt Hema tot betaling aan De Vries van ƒ 7.500,-(...). 4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5. Veroordeelt Hema in de kosten van het geding, tot deze uitspraak aan de zijde van De Vries begroot op ƒ350,65 aan verschotten, waarvan ƒ250,- wegens vastrecht en op ƒ 700,- aan procureurssalaris. 6. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Mededelingen Ledenvergadering Vereniging voor Auteursrecht. Op vrijdag 29 oktober 1993, aanvang 14.00 uur vindt een ledenvergadering van de Vereniging voor Auteursrecht plaats ten kantore van Reed Elsevier Nederland, Van de Sande Bakhuyzenstraat 4 te Amsterdam. Onderwerpen op deze VvA-studiemiddag zullen zijn: Electrocopying en de invloed van deze nieuwe reproduktietechniek op de verhoudingen tussen auteur, producent en gebruiker; De rol van de bibliotheek als (secundair) exploitant van informatie; Een demonstratie van de nieuwe mogelijkheden van 'document-delivery'; De positie van de uitgever in een verschuivende informatietechnologie. Sprekers zijn onder meer Charles Clark van de International Publishers Association, Dr Thomas Dreier van het Max-Planck-Institut en vertegenwoordigers uit de wereld van auteursrecht. Extension of European patents to Stovenia. It will soon be possible for European patents to be extended to Slovenia, even though Slovenia is not a member of the European Patent Organisation. As a step towards closer co-operation in the field of patents, the President of the European Patent Office (EPO), Dr h.c. Paul Braendli, and the Slovenian Minister

of Science and Technology, Dr Rado Bohinc, have signed an agreement in Ljubljana permitting the effects of patents granted by the EPO in Munich to be extended to Slovenia. Shortly after achieving independence in 1991, Slovenia set up a fully operational patent office and passed a Iaw on intellectuel property along the lines of existing European patent legislation. The law formed the basis for the new extension agreement which will enter into force in 1994. The agreement will provide applicants with a simple and inexpensive way of obtaining patent protection in Slovenia by means of a European patent application filed with the EPO. This extension agreement can be seen as a prototype which will not only be attractive to industry, but also interest countries lacking the resources to run their own examining patent office. The smaller states of central and eastern Europe in particular could benefit in this way from the European Patent Convention (EPC) without being members of the European Patent Organisation. Slovenia is already taking steps to integrate itself into the European economie area, and hopes one day to accede to the EPC. It has now become the first European country to adopt the patent extension system. Latvia and Lithuania would like to introducé the system too, and the EPO expects negotiations with these two countries to be brought to a succesful conclusion in the near future. (Persbericht EOB, München, 2 juli 1993).

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 september 1993, 61e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents