Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 september 1987, 55e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

209

16 september 1987, 55e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J . G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaariegister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 40 30 40. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 40 30 40.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Necrologie. In Memoriam G. C. A. Ter Morshuizen, door Drs J. C. H. Perizonius (blz. 210/1). Artikelen. Professor Mr W. H. Drucker, 20 juli 1987 - 12 juli 1933 (voorwoord Redactie), (blz. 211/2). Mr S. Boekman, W. H. Drucker als stukjesschrijver (blz. 212/3). Prof. Mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach, De 'grote Drucker' (blz. 213/4). Prof. Mr D. W. F. Verkade, W. H. Druckers 'Kort Begrip' (blz. 214/5). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken.

omtrent de vraag wat deze bescherming en rechtszekerheid bij een octrooi voor vaccins meebrengen en of het begrip serotype ter afbakening van de bescherming voldoende duidelijk is, is voorlichting door deskundigen nodig, doch daartoe is in het kort geding geen plaats; gevraagde voorziening geweigerd). 2. Merkenrecht. Nr 54. President Rechtbank Haarlem, 10 april 1987, Homburg B.V./Nestlé Nederland B.V. e.a. (de vleesprodukten van Homburg en de kruidenmix en sauspoeder van Maggi zijn soortgelijk, nu deze niet alleen gebruiksverwant zijn, maar tevens in dezelfde winkels verkocht worden; de aanduiding 'Maggi HomeBurger' levert geen inbreuk op het woorden beeldmerk 'Homburg' op, omdat het daarmede geen associaties oproept, mede in aanmerking genomen de gelijkenis en het verband in betekenis tussen de woorden hamburger en HomeBurger). Nr 55. Hof 's-Gravenhage 5 februari 1986, Daimler-Benz A.G./Automobielbedrijf De Gruijter en De Jong B.V. (geen geldige reden voor het gebruik van de aanduiding 'Gespecialiseerd in Mercedes'; De Gruijter kan heel wel op andere wijze mededelen dat haar bedrijf wat betreft Mercedes-automobielen beter is toegerust dan wat betreft andere automobielen).

1. Octrooirecht. Nr 53. Hof Amsterdam, 16 april 1987, Gist Brocades N.V./ Duphar B.V. (de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies gelezen in het licht van de verdere octrooistukken, waarbij zowel een redelijke bescherming van de aanvragers, als een redelijke rechtszekerheid voor derden in het oog moet worden gehouden;

Nr 56. Rechtbank Utrecht, 18 februari 1987, Duphar B.V./ Forbo Tapijt B.V. (de merken Casoron en Casolon stemmen overeen; het merk Casolon voor kunstgras maakt inbreuk op het merk Casoron voor pesticiden; verbod tot ieder gebruik van het merk Casolon; uit de inbreuk volgt niet zonder meer dat de inschrijving van Casolon nietig is, er is geen misleiding als bedoeld in art. 4, sub 2 BMW).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr9

55e jaargang

Blz. 209-240

Rijswijk, 16 september 1987

210

Bijblad Industriële Eigendom, nr 9

3. Modellenrecht. Nr 57. Hof Arnhem, 10 februari 1987, Zeiss Ikon A.G./P. J. Dullaert h.o.d.n. Dulimex (bij de vraag of Zeiss-Ikon t.a.v. de door Dulimex nagebootste, niet door intellectuele eigendomsrechten beschermde, sloten en sleutels bescherming toekomt past terughoudendheid; gevaar voor verwarring is niet voldoende aannemelijk; het eerst bij pleidooien in beroep inroepen van auteursrecht is in strijd met de goede procesorde). 4. Onrechtmatige daad. Nr 58. Hof 's-Gravenhage, 19 december 1985, Ten Bosch Pers B.V./Sijthoff Pers B.V. (door onder de omstandigheden van het geval, vanuit haar economische machtspositie, de wederpartij bewust van de markt te drukken gebruikmakend van de dumping methode, handelt Sijthoff Pers onrechtmatig jegens Ten Bosch).

16 september 1987

vraagster verschafte, theoretisch aanvaardbare gegevens in beginsel voldoende geacht, doch indien het effect door een opposant kan worden ontzenuwd, ontstaat tevens gegronde twijfel aan de gepretendeerde uitvinding; een aanvrager kan dan geen beroep doen op het voordeel van de twijfel en zal veeleer die twijfel moeten wegnemen). Nr 60. Bijzondere Afdeling, 27 januari 1987 (bij het boeken van de beroepstermijn is door de gemachtigde uitgegaan van de datum op de voorzijde van de beschikking - 30 maart i.p.v. de datum waarop de beschikking blijkens het slot is gedaan - 20 maart -, dientengevolge is de mem. v. grieven wegens te late indiening geweigerd; de aanvrage wordt hersteld in de vorige toestand). Wetgeving. Rijkswet van 29 mei 1987 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (blz. 234/40).

b. Beschikkingen van de Octrooiraad.

Mededeling.

Nr 59. Afdeling van Beroep, 17 februari 1987 (wanneer de waardering van een uitvinding afhangt van de aannemelijkheid van een gepretendeerd effect, worden de door aan-

Dienstmerk als marketing instrument (blz. 240). Litteratuur.

Officiële mededelingen Personeel. Indiensttreding. De heer M. R. P. Hagendoorn is met ingang van 1 augustus 1987 als medewerker in tijdelijke dienst bij Het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 augustus 1987, nr Personeel 87043). Beëindiging van dienstverband. Aan de heer H. J. M. Dahlmans, administratief medewer-

ker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 17 augustus 1987 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 juli 1987, nr Personeel 87035). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Drs. P. H. M. van Bokhoven op zijn verzoek op 26 augustus 1987 in bovengenoemd Register is ingeschreven.

Necrologie In Memoriam G. C. A. Ter Morshuizen Op 19 augustus overleed, toch nog onverwacht, de heer G. C. A. Ter Morshuizen, tot voor kort hoofd van de Administratieve Dienst van de Octrooiraad. Geboren in 1922 te 's-Gravenhage, behaalde de heer Ter Morshuizen in 1942 zijn diploma Gymnasium fS. Na werkzaam te zijn geweest bij de Dienst van Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, begon hij in 1949 zijn carrière bij de Octrooiraad als boekhouder, werd in 1960 plv. hoofd van de Administratieve Dienst en op 1 juli 1964 hoofd van deze dienst; deze functie vervulde hij tot midden 1986, toen hij om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. In de periode dat de heer Ter Morshuizen de leiding van de Administratieve Dienst had, is er op het gebied van de industriële eigendom zeer veel gebeurd, waardoor de werkzaamheden voor de administratie van de Octrooiraad sterk werden beïnvloed. Ik behoef voor wat octrooien betreft, maar te wijzen op de wetswijziging van 1963, waarbij het systeem van uitgesteld vooronderzoek werd ingevoerd, de

oprichting van het Europees Octrooibureau en het toetreden van Nederland tot het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien, beter bekend als PCT. Hiernaast waren er de ontwikkelingen binnen de Benelux op het gebied van merken en tekeningen en modellen en ten slotte, in het specifieke gebied van de heer Ter Morshuizen, de stormachtige ontwikkeling van mechanisering en automatisering van de administratie en van reproduktie- en microfilmtechniek. De heer Ter Morshuizen leverde essentiële bijdragen bij de ontwikkeling van de voor de administratie op te zetten procedures, en in het bijzonder op het gebied van de automatisering bij de Octrooiraad was hij de drijvende kracht die de hele ontwikkeling vanflexowritersen ponskaarten tot aan een IBM-computer begeleidde. Voor zijn verdiensten werd hij dan ook in 1969 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 1983 bij bevordering tot Officier in deze Orde; tevens was hij Officier in de Kroonorde van België en Officier in de Orde van Verdienste van het Groothertogdom Luxemburg.

16 september 1987


In zijn functie van hoofd van de administratie moest de heer Ter Morshuizen vaak beslissingen nemen die verband hielden met in de Octrooiwet neergelegde bepalingen; hier heb ik de heer Ter Morshuizen leren kennen als iemand die, nog net binnen de vastgelegde regels handelend, in staat was door een zeer soepele hantering van de bepalingen octrooiaanvragers en hun gemachtigden zoveel mogelijk ter wille te zijn. Ook in de contacten met de mensen binnen de Octrooiraadorganisatie was deze soepelheid aanwezig: hij speelde geen mensen tegen elkaar uit, maar was openstaand voor een ieders opinie. Ook bij de automatisering van de werkzaamheden vond hij het zeer belangrijk dat dit niet ten koste van het personeel ging. Hoewel dit niet vaak door hem werd uitgesproken, zal zijn religieuze achtergrond wezenlijk zijn geweest bij het bepalen

211

van zijn houding tegenover de velen met wie hij ambtelijk te maken had en in deze ambtelijke contacten speelde ook een persoonlijk contact vaak mee, zoals ik herhaaldelijk heb mogen ondervinden onder het gemeenschappelijk genot van een sigaartje. Het was dan ook terecht dat bij de Eucharistieviering die aan zijn begrafenis vooraf ging, gesproken werd over sociaal-voelend en medemenselijkheid. Zijn vrouw, die hem vooral in de laatste maanden van zijn leven hier op aarde zo opofferend verpleegd heeft, en zijn kinderen wensen wij veel sterkte toe en wellicht kan hierbij het weten dat zeer velen aan de heer Ter Morshuizen de beste herinneringen hebben, hun enige steun geven. J. C. H. Perizonius.

Artikel Professor Mr V. H. Drucker 20 juli 1887 12 juli 1933. Het is deze zomer honderd jaar geleden dat Professor Mr W. H. Drucker is geboren. Drucker die één van de oprichters en oorspronkelijke redacteuren van ons Bijblad is geweest en die - in de woorden van het na zijn overlijden in het Bijblad van augustus 1933 gepubliceerde "In Memoriam" een "baanbreker" is geweest voor het Nederlandse octrooirecht en ook overigens voor het recht betreffende de industriële eigendom. De huidige redactie vindt dat reden voor een terugblik en besteedt daarom in dit nummer aandacht

aan het werk van deze eminente jurist, met name aan zijn publicaties op het terrein van de industriële eigendom. Daarbij maakt de redactie dankbaar gebruik van door haar vroegere mede-redacteur, Mr J. W. van der Zanden, verzamelde gegevens. W. H. Drucker is op 20 juli 1887 geboren als zoon van de latere Leidse hoogleraar, Mr H. L. Drucker. Hij heeft in Leiden gestudeerd en is in 1908 lid geworden van het dispuut van zijn vader, Iuri Sacrum. In 1912 is hij niet alleen getrouwd maar ook gepromoveerd en wel op de Onrechtmatige Daad. Zijn proefschrift droeg als ondertitel: "De regeling van fkt Duitsche Burgerlijk Wetboek getoetst aan de praktijk en vergeleken met het Fransche en Engelsche recht, in het bijzonder in verband met de benadeelingen in den economischen strijd." Het is een werk van 384 bladzijden, voor die jaren een ongebruikelijke omvang van een proefschrift, een werk dat reeds in de titel een aantal van zijn toekomstige aandachtgebieden noemt: het buitenlandse recht (terug te vinden in zijn latere overzichten van het Engelse en het Duitse recht in het Rechtsgeleerd Magazijn), het economische leven (dat zijn werk aan de Handelshogeschool te Rotterdam voor hem zo aantrekkelijk maakte), zijn belangstelling voor de praktijk (die men in al zijn publicaties bespeurt) en - natuurlijk - zijn belangstelling voor het terrein van de onrechtmatige daad. Van 28 september 1917 tot zijn overlijden op 12 juli 1933 is Drucker hoogleraar geweest aan de Nederlandse Handelshogeschool (thans opgegaan in de Erasmus Universiteit Rotterdam) met een zeer ruime leeropdracht: het burgerlijk recht en de hoofdbeginselen der burgerlijke rechtsvordering, het handelsrecht en het faillissementsrecht, het internationaal privaatrecht. In 1918 is hij zijn vader opgevolgd als redacteur van het juridische tijdschrift Rechtsgeleerd Magazijn (thans na samenvoeging met het tijdschrift Themis het Rechtsgeleerd Magazijn Themis) en ook nadat hij, in verband met zijn slechte gezondheid, in 1924 als redacteur van dit tijdschrift was afgetreden, heeft hij daarin nog vele bijdragen geschreven. In het Bijblad heeft hij in de korte tijd sinds de oprichting van het blad tot zijn overlijden naast een aantal annotaties niet minder dan zes hoofdartikelen geschreven. De toenmalige redactie schreef daarover in het "In Memoriam": "Hoewel het oorspronkelijk niet in de bedoeling lag om in elk nummer een verhandeling over een onderwerp van octrooiof merkenrecht op te nemen, vooral ook omdat aan de mogelijkheid om dit te doen werd getwijfeld, is dit tot nu toe I steeds mogelijk gebleken en wel voornamelijk dank zij zijn

212


vaardigheid en kennis". Na zijn overlijden is dit niveau in het Bijblad niet steeds gehandhaafd; hij was inderdaad, zoals zijn mederedacteuren indertijd schreven "een onvervangbare redacteur". Wat zijn verdere publicaties betreft noemen wij naast zijn proefschrift twee boeken, het "Handboek voor de studie van het Nederlandsche Octrooirecht', gepubliceerd in 1924 en het "Kort Begrip van het recht betreffende den Industrieele» Eigendom" in 1929 en voorts in 1925 een pre-advies voor de Nederlandse Juristenvereniging over het onderwerp "Is het wenselijk onze burgerlijke wetgeving aan te vullen met be-

16 september 1987

palingen omtrent stichtingen?" Voorts schreef hij naast zijn bijdragen in Rechtsgeleerd Magazijn en Bijblad onder meer artikelen in het WPNR en in Economisch Statistische Berichten, waarbij naast zijn belangstelling voor de industriële eigendom ook die voor de naamloze vennootschap opvalt. Ondanks zijn slechte gezondheid en zijn vroeg verscheiden is W. H. Drucker een man van uitzonderlijke productiviteit geweest op verschillende juridische gebieden, en één van de grote Nederlandse juristen op het terrein van de industriële eigendom. Het is de moeite waard dit niet te vergeten. De Redactie.

W. H. Drucker als stukjesschrijver. Mr S. Boekman. Van een man die in de korte periode dat hij deel uitmaakte van de redactie van het Bijblad - het eerste nummer verscheen in januari 1933 en Druckeris in juli 1933 overledennaast een aantal annotaties liefst zes artikelen voor dat blad wist te produceren, mag men verwachten dat hij ook elders wel eens een stukje heeft doen verschijnen. En zo is het ook. Naast zijn grotere werken - zijn in 1912 verschenen proefschrift over de onrechtmatige daad, zijn in 1924 verschenen handboek over het octrooirecht, zijn preadvies over de stichtingen voor de Nederlandse Juristenvereniging in 1925 en niet te vergeten zijn in 1929 verschenen Kort Begrip - en naast een aantal als hoogleraar of rector magnificus te Rotterdam uitgesproken redes, vond ik artikelen van zijn hand ook in het WPNR, Economisch-Statistische Berichten, het Rechtsgeleerd Magazijn (RM) en in de bundel Rechtsgeleerde Opstellen van het dispuut Iuri Sacrum. Artikelen van allerlei aard en omvang: boekbesprekingen, kleine berichtjes van de soort die men tegenwoordig aanduidt als O en M, overzichten van Engelse en Duitse wetgeving en meer van dit soort voor een redacteur of medewerker aan een blad min of meer verplichte nummers, maar ook een niet gering aantal artikelen van grotere omvang. Alles wat ik van hem heb gelezen is helder geschreven, interessant en een opmerkelijk groot deel is ook nu nog bij de tijd. Ik pik er iets uit en laat onbesproken wat hij heeft geschreven over de naamloze vennootschap (géén regentendom, daarom moeten aandeelhouders de directeur te allen tijde kunnen ontslaan), over octrooirecht (ook zijn interessante artikel in WPNR 2424 e.v. Enige opmerkingen betreffende nietigverklaring en opeisching van octrooien en zijn twee artikelen in het Bijblad: Octrooien voor uitvindingen op landbouwgebied en Het schuldvereischte van art. 43 Octrooiwet; ik laat het octrooirecht aan Helbach) en zijn artikelen over de onrechtmatige daad in het RM die indrukwekkend zijn - met name zijn twee uitvoerige artikelen over burenrecht (hoeveel hinder moet ik mij van mijn nabuur laten welgevallen?) - maar inmiddels toch echt wel verouderd. Wat houd ik dan over? Wel, in de eerste plaats zijn stukjes over de handelsnaam; daarin heb ik Drucker voor het eerst leren kennen. Al in zijn inaugurele rede in 1917 De wettelijke bescherming van het bedrijf pleit Drucker voor een goede regeling van "het recht op den naam" een regeling die hij op dat moment nog wil verbinden aan die van het handelsregister. Als het Ontwerp van wet op de handelsnaam in 1918 verschijnt, verschijnt korte tijd nadien Druckers commentaar Een paar opmerkingen betreffende het Ontwerp Firmarecht in RM 1918, blz. 323 e.v.. Ook daar pleit hij nog voor een register van handelsnamen, een gedachte die hij later heeft laten vallen maar die bepaald niet onzinnig was en blijk geeft van een vooruitziende blik als men bedenkt hoe heden ten dage beginnende ondernemers gehinderd worden door de onmogelijkheid een compleet overzicht te krijgen van alle bestaande handelsnamen. Ik noem dan verder zijn bespreking van De Handelsnaamwet van Greup in het WPNR 3235 en zijn artikel Molengraaffen de Industrieele

eigendom in het Molengraaff nummer van het RM 1931, in welk artikel ook de handelsnaam (tegen de achtergrond van de algemene actie van art. 1401 BW) het belangrijkste onderwerp van bespreking is. In deze artikelen zet Drucker glashelder en overtuigend uiteen dat en waarom er geen grond is voor de opvatting van Molengraaff - en in het kielzog van Molengraaff, van de wetgever en van Greup dat een uitsluitend recht op de handelsnaam niet behoort te worden erkend, omdat - want dat was de redenatie - dat tot gevolg zou hebben dat de drager van een naam aan ieder ander het gebruik van die naam zou kunnen verbieden, ook als er geen sprake zou zijn van bijv. verwarring. Wat Drucker daarover zegt heb ik in mijn boek over de handelsnaam geciteerd, omdat ik niet zou weten hoe het beter te stellen: "Ieder recht heeft zijn beperkingen en ik zie de beperking van art. 5 Handelsnaamwet niet als meer essentieel dan het beginsel van de Merkenwet, dat het recht op het uitsluitend gebruik van een merk beperkt tot het gebruik voor een bepaald soort van waren" (RM 1931, blz. 317). Bovendien toont Drucker in diezelfde artikelen - eveneens overtuigend - aan "dat door de bepalingen van het Ontwerp, in weerwil van het betoog in de Memorie van Toelichting, het uitsluitend recht op den handelsnaam wordt erkend" (RM 1918, blz. 328). Voor wie in de handelsnaam geïnteresseerd is, zijn deze artikelen nog altijd van belang. Van belang waren indertijd ook zijn artikelen over het merkrecht, maar dat recht is langzamerhand ingrijpend veranderd. Daarom zijn zijn opmerkingen over art. 20 van de oude Merkenwet (het vereiste van overgang van de onderneming voor een rechtsgeldige overdracht van het merk) in RM 1930 nu niet meer van belang, evenmin als zijn artikel in RM 1924. Misleidende merken, dat zijn merken die nu vallen onder art. 13 A2 BMW, nl. merken die gebruikt worden voor waren niet van dezelfde soort (en die dus onder de toenmalige tekst van de Merkenwet niet bestreden konden worden) terwijl ze de houder van het oudere merk wel benadelen; overigens blijkt ook hier Druckers vooruitziende blik doordat hij dit probleem toen al signaleerde. Zijn artikel De zin van het merk in BIE 1933, blz. 82, dat de overeenstemming van merken en de daarbij te hanteren maatstaven onderzoekt, blijft, dacht ik van belang, al is het gebaseerd op de rechtspraak van die tijd; zo ook zijn beide artikelen over ondeugdelijke tekens en de mogelijkheid die tekens als merken te erkennen op grond van langdurig gebruik, in BIE februari en mei 1933. Maar ietwat verouderd zijn deze stukjes wel. Nog altijd relevant is daarentegen zijn artikel over het muziekauteursrecht in de eerdergenoemde bundel van Iuri Sacrum. Het gaat daar om daderschap en schuld bij uitvoeringen van muziek: whodunit. Het probleem bestaat nog steeds (zie bijv. Verkade en Spoor no. 237) al heeft BUMA kans gezien het via de sluiproute van contracten met zaalhouders te omzeilen. Het gaat erom wie de muziekauteur in geval van uitvoering van zijn werk kan aanspreken: de concertgever, de dirigent, degeen die daadwerkelijk de muziek speelt (maar misschien het repertoire niet heeft uit-

16 september 1987


gekozen)? De methode die Drucker in dit artikel volgt vind ik belangwekkend: hij legt verband met daderschap en schuld in de leer van de onrechtmatige daad (zijn theme song) en gebruikt die leer om daaruit redeneringen af te leiden die uitsluitend ten doel hebben om te komen tot het zijns inziens enige practische en voor de auteur bevredigende resultaat: de concertgever moet kunnen worden aangesproken. Dus de dogmatiek in dienst van de praktijk, eigenlijk een methode als van een advocaat, maar wat voor een advocaat! Ik denk dat het deze wijze van omgaan met het recht is die mij in Drucker zo aanspreekt. De praktijk staat bij hem voorop en zijn visie op het recht wordt in belangrijke mate door de (eisen van de) praktijk bepaald. Ik vond een m.i. kenmerkend citaat in een recensie in RM 1923 van een proefschrift over Crediet en bankhypotheek van A. F. Visser: "De aantrekkelijke zijde van dit proefschrift wordt vooral gevonden in den opzet daarvan. Van de abstracte redenering zijn wij gekomen tot de waarneming van hetgeen voorvalt in de rechtzaal. In vele gevallen moet het ook daarbij niet blijven en behoort van de waarneming van de rechtspraktijk nog te worden gegaan naar de waarneming van hetgeen voorvalt in het verkeer". Laat ik tot slot nog noemen zijn artikel in RM 1925 Bescherming van Wetenschappelijke Eigendom, waarin Drucker kritisch onderzoekt in hoeverre voor verwezenlijking vat-

213

baar zijn de voorstellen van enkele buitenlandse rechtsgeleerden, met name Ruffini, om aan de wetenschappelijke ontdekker een recht op beloning toe te kennen jegens degene die van zijn wetenschappelijke arbeid gebruik maakt en daarmee wellicht veel geld verdient. Het gaat dus om een onderwerp dat, iets ruimer gezien, ook nu nog - of misschien nu weer - actueel is, nl. de vraag of wie van andermans prestatie profiteert - ook als die prestatie niet door auteursrecht of octrooirecht beschermd wordt - niet op grond van billijkheidsoverwegingen in bepaalde gevallen verplicht is voor die prestatie een vergoeding te betalen. De benadering van Drucker is niet op voorhand negatief maar wel voorzichtig kritisch. Hij toetst aan de grondbeginselen van het recht van de industriële eigendom die hij in zijn artikel helder uiteen zet; hij signaleert de praktische problemen waartoe de erkenning van een zodanig recht kan leiden, met name als men het afzet tegen de eisen van bepaaldheid van het octrooirecht en de daarvoor geldende beperkte termijnen; hij waarschuwt voor het gevaar van billijkheidsargumenten in het algemeen; en komt uiteindelijk tot de slotsom - niet zo verbazingwekkend - dat de materie verdere bestudering en uitwerking behoeft. De oplossing reikt hij dus niet aan, wel de weg waarlangs men het probleem moet benaderen. Dat is zijn grote verdienste. Heemstede, 20 juli 1987.

De 'grote Drucker'. Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach. Bezint men zich op de betekenis, die Drucker voor de ontwikkeling van het recht van de industriële eigendom hier te lande heeft gehad, dan gaan de gedachten allereerst uit naar zijn 'Handboek van het Nederlandsche Octrooirecht', zijn magnum opus en dan ook terecht niet enkel ter onderscheiding van zijn later verschenen beknopte 'Kort Begrip van het recht betreffende den Industrieelen Eigendom''m. vakkringen bekend als de 'grote Drucker'. In dit, oorspronkelijk in twee delen verschenen werk, waarvan het eerste deel in 1922 en het tweede ruim 2 jaar later het licht zag, heeft Drucker niet alleen het hier te lande na een lang octrooiloos tijdperk opnieuw ingevoerde octrooirecht, als vastgelegd in de wet van 7 november 1910, volledig beschreven, maar het tevens vergeleken met het toen in de belangrijkste industrielanden - Duitsland, Frankrijk, Engeland en (de Verenigde Staten van) Amerika - geldend recht. Deze, mede diepgaande kennis van dat buitenlandse octrooirecht vergende benaderingswijze laat zich verklaren door het feit, dat toen Drucker zich aan de beschrijving van het Nederlandse octrooirecht zette, de wettelijke regeling daarvan nog zo jong was, dat zich hier te lande in de literatuur en rechtspraak nog geen duidelijke opvattingen hadden kunnen ontwikkelen. Daardoor was hij wel min of meer gedwongen om zijn ideeën over het hier te lande geldende octrooirecht te toetsen aan de opvattingen die in andere landen, die niet zoals ons land een langdurig octrooiloos tijdperk hadden gekend, in de loop der jaren tot ontwikkeling waren gekomen. Trouwens ook het feit dat de wetgever zelf bij het ontwerpen van de wet van 1910 mede aan de rechtsontwikkeling elders, zoals met name in Duitsland, aandacht had geschonken, droeg aan de keuze van die benaderingswijze bij. Zeer tekenend in dit verband zijn de woorden die Telders, auteur van het andere, maar niet op rechtsvergelijking gebaseerde, Nederlandse standaardwerk over het octrooirecht in het voorwoord van de eerste druk van zijn handboek aan het boek van Drucker heeft gewijd. Terecht schreef hij daar: 'Het eerste groote Nederlandsche werk over octrooirecht, geschreven toen de praktijk de kinderschoenen nog nauwelijks was ontwassen, had een andere taak te vervullen en moest dus ook anders van opzet en uitvoering zijn, dan een boek, dat verschijnt op een ogenblik dat het Nederlandsche oc-

trooirecht ook in de praktijk reeds tot volle ontplooiing is gekomen. Drucker's handboek moest nog pedagogisch zijn...' Een rechtsvergelijkende benadering dus, maar niet een benadering waarbij op het buitenlandse recht wordt blindgestaard. Het is een van de vele verdiensten van Drucker's werk, dat daarin het eigen karakter van het Nederlandse recht nimmer uit het oog is verloren. Een sprekend voorbeeld daarvan vormt de passage op blz. 288, waarin Drucker in no 236 de vraag aan de orde stelt of de cassatierechter vermag te beoordelen of een octrooi door de lagere rechter op de juiste wijze is uitgelegd. Na vermeld te hebben dat zulks in Engeland en ook in Duitsland en Frankrijk wordt aangenomen, stelt hij daar tegenover de opvatting van de H. R. omtrent de uitlegging van contracten en van documenten in het algemeen en acht hij daarmede in overeenstemming om de uitlegging van octrooien aan de lagere rechter over te laten. Zoals bekend, is hij daarin door de H. R. gevolgd - voor het eerst bij zijn arresten van 7 november 1930, NJ 1931 blz. 740 en 20 november 1931, M1931 blz. 1593 m.n. E. M. M. - , en dit voorbeeld spreekt te duidelijker als men bedenkt dat Telders in 1931 met klem de tegengestelde opvatting had verkondigd. Overigens zijn de gevallen, waarin Telders zich in zijn latere handboek van de opvattingen van Drucker heeft gedistantieerd allerminst talrijk. De frequentie van het 'aldus ook Drucker' is groot, die van 'anders Drucker' gering, en niet zelden komt het voor dat Telders het boek van Drucker met instemming aanhaalt, zo bijvoorbeeld t.a.v. het begrip 'werkwijze' (inwerking op de natuur, niet op de menselijke geest) of de betekenis van het in art. 2 Ow.(oud) tweemaal voorkomende woord 'kunnen'. Beter bewijs voor de voortreffelijke hoedanigheden van Drucker's handboek valt moeilijk te leveren. Van die hoedanigheden verdient er tenslotte nog één afzonderlijke vermelding. Het is de in het boek gevolgde betoogtrant, met name tot uiting komende in de aard en de helderheid van de daarin ontwikkelde gedachten. Wanneer men, om nog eens een voorbeeld te nemen, leest wat Drucker op blz. 320 e.v. schrijft over wat hij noemt de middelen tot bescherming van het absolute recht van de octrooihouder,

214


dan wordt men getroffen door zijn vooruitziende blik en door het moderne karakter van zijn ideeën terzake. Hij had toen reeds een open oog voor de gebrekkige remedie die de schadevordering aan de octrooihouder biedt en voor het belang van een met deugdelijke waarborgen omklede verbodsvordering en besefte ook toen reeds het nut van het zg. declaratoir van geen inbreuk. Inderdaad kan, zoals Telders in zijn reeds eerder geciteerde voorwoord bij de eerste druk

16 september 1987

van zijn handboek schreef 'over de onschatbare diensten, die Drucker's Handboek van het Nederlandsche Octrooirecht aan de ontwikkeling van het octrooirecht in Nederland heeft bewezen geen verschil van mening bestaan'. Ook nu nog is het niet alleen een genoegen zijn boek te lezen maar kan men daarvan voor de praktijk veel vruchten plukken. 's-Gravenhage, 20 juli 1987.

W. H. Druckers "Kort Begrip". Prof. Mr D. W. F. Verkade. 1. Bij een terugblik op het werk van W. H. Drucker behoort een herlezing van zijn Kort Begrip van het recht betreffende den industrieelen eigendom uit 1929. Dit is immers één van de beide boeken die hij op dit gebied schreef en het Kort ! Begrip van thans Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth is het boek waarin de beoefenaren van het rechtsgebied de naam van W. H. Drucker nog regelmatig tegenkomen. De eerste druk van 1929 is de enige die Drucker zelf verzorgde. Toen het boek aan een tweede druk toekwam, was hij reeds lang overleden. Bodenhausen werd uitgenodigd de herziening op zich te nemen, wat leidde tot een tweede druk in 1949, en een derde in 1954. Vanaf de vierde druk is het boek bewerkt door Wichers Hoeth (1966,5e druk 1976,6e druk 1984). 2. Toen Druckers Kort Begrip in 1929 verscheen waren handboeken en overzichtsliteratuur op dit gebied nog zeldzaam. Op octrooigebied was er het handboek van Drucker zelf (1924). Een up to date handboek op het gebied van het merkenrecht ontbrak (het laatste was een dissertatie van Groenman van 1909); de Handelsnaamwet van 1921 was een nog vrijwel onbeschreven blad; en over de ongeoorloofde mededinging was na Aalberses dissertatie van ^897 en de NJV-debatten van 1903 niets van betekenis meer verschenen, ook niet na het Lindenbaum/Cohen-arrest van 1919. Wat de overzichtswerken betreft waarin de industriële eigendom behoorlijk behandeld werd, was er alleen Molengraaffs Leidraad (eerste deel; 5e druk 1923). De behandeling in de Leidraad is echter summier, en eerlijk gezegd vind ik deze (ook in latere drukken) wat dit onderwerp betreft nogal stroef en niet erg inspirerend geschreven. Kortom: de tijd was rijp voor een boek als het Kort Begrip, en Druckers werk voorzag op voortreffelijke wijze in deze behoefte, in een 160-tal pagina's voor de somma van f4,70 ingenaaid en f5,75 gebonden. 3. Na een periode van een halve eeuw is er van de oorspronkelijke tekst van Kort Begrip niet veel meer overgebleven. De door Drucker gekozen indeling staat echter nog steeds overeind. En ook het karakter van het boek (een beknopte, maar ook weer niet al te korte, praktisch getoonzette en accurate inleiding, met veel rechtspraakverwijzingen) is zes drukken lang dezelfde gebleven, in Druckers toonzetting. Dat is bij bewerkingen van andere boeken wel eens anders geweest.') 4. Druckers Kort Begrip, eerste druk2) behandelde, na een algemene inleiding van 4 pagina's, de Parijse Conventie, het octrooirecht, het modellenrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht, en de oneerlijke mededinging. Het auteursrecht is door Wichers Hoeth in de 4e druk toegevoegd. In 1929 lag dat nog te ver van de "industriële" eigendom af, hoewel juist Drucker als hoogleraar in het burgerlijk recht te Rotterdam misschien gemakkelijker dan anderen de brug ') Ik wijs, overigens zonder enige bijbedoeling, ter vergelijking bijv. naar Gebrandy's tweede druk (1973; 344 pagina's) van Pfeffers Kort Commentaar op de Auteurswet 1912 (1940; 131 pag.). 2 ) Voor zover de druk hierna niet meer genoemd wordt, is Druckers eerste druk bedoeld.

naar wat de "intellectuele" eigendom zou worden, had kunnen slaan. Ook het kwekersrecht ontbreekt in de eerste druk: daar was in 1929 nog geen zicht op. 5. Opmerkelijk is de aanwezigheid, al in 1929, van een - kort - hoofdstuk modellenrecht, door Drucker op blz. 50 fraai aangeduid als "een provincie met een tweeslachtig karakter" binnen het gebied van de industriële eigendom, "enerzijds verwant met het octrooirecht, anderzijds met het auteursrecht". De worstelingen binnen deze "provincie" en op de grenzen daarvan worden door Drucker, onder verwijzing naar buitenlandse ervaringen, scherp aangegeven: Wanneer kan vatbaarheid voor auteursrecht aangenomen worden? Gaat het auteursrecht in zijn bescherming niet te ver? Is bij een lage drempel het ontbreken van een register niet een bezwaar? En, wat gebruiksmodellen betreft, is het octrooirecht voor kleine technische vernieuwingen niet te omslachtig en te duur? Vragen die ook een halve eeuw later nog actueel zijn. 6. Ik ga niet het gehele boek van Drucker 58 jaar later nog eens bespreken. Over het octrooirechtelijk hoofdstuk zal ik niets zeggen, dan dat het door Drucker kort gehouden werd (38 blz.), onder verwijzing naar zijn dikke Handboek van 1924. Op dat Handboek blikt Helbach in deze zelfde iJ/f-aflevering terug. Over het handelsnaamrecht was Drucker ook kort (12 blz.). De wet van 1921 was nog vrij nieuw. Ik merk op dat Drucker met reden, gelet op de wetteksten van de Handelsnaamwet 1921 en de Merkenwet 1893, op blz. 131 vraagtekens plaatste bij de veel engere beschermingsomvang die de rechter aan handelsnamen placht toe te kennen, vergeleken met de merkbescherming. Ik wil wel iets zeggen over de hoofdstukken over merkenrecht (69 blz.) en de oneerlijke mededinging (18 blz.). Hoewel Drucker zijn boek weinig pretenties meegaf, toont hij zich ook hier, naast een voortreffelijk inleider en uitlegger, meer dan eens een kritische geest die er moderne opvattingen op na houdt: dit laatste naar hedendaagse, en eens te meer naar 1929-maatstaven. 7. Uit Druckers merkenrechtelijk hoofdstuk put ik het volgende. - Drucker is in 1929 al zo ver dat hij het merk niet alleen ziet als herkomstteken, maar daarnaast de nadruk legt op de functie als "naam" in de zin van individualiseringsmiddel (blz. 54-55). Ook de reclamefunctie wordt door hem onderkend (o.a. blz. 82). Een en ander werkt door in zijn beschouwingen over datgene wat merk kan zijn, en over de beschermingsomvang. - Ruimhartig toont Drucker zich waar het gaat om merkenrechtelijke bescherming van verpakkingen (etiketten, bedrukkingen van dozen e.d.; blz. 56-58). Voor zover de taalkundige betekenis van het woord merk grenzen zou stellen, bepleit hij alle ruimte voor Ausstattungsschutz naar Duits voorbeeld. De BMW zou hem hierin in 1971 volgen (art. 1; vgl. ook art. 12, B). - Drucker ergert zich kennelijk aan de rechterlijke afwijzing als merk van woorden waarin een toespeling besloten ligt "op de waar, haar hoedanigheid, bestemming, prijs of iets dergelijks" (blz. 67 e.v.; blz. 105 e.v.). Hij ziet hierin geen beletsel voor merkrecht, mits het beschrijvend karakter maar

16 september 1987


meegewogen wordt bij de beschermingso/nvang. Kortom: Drucker is pleitbezorger, 50 jaar tevoren, van de leer zoals die door het Benelux-Gerechtshof zou worden aanvaard in de arresten "Kinder" van 1981 en "Juicy Fruit" van 1982. - Een behoefte aan bescherming van collectieve merken wordt door Drucker onderkend (blz. 83). Ook met bescherming van dienstmerken "zou het recht wel gediend zijn" aldus Drucker (blz. 81), die tegelijkertijd aanduidt dat de grens tussen het voortbrengen van produkten en dienstverlening vaak eerder gradueel dan principieel is (wasserij; kleermaker). - Over het meest verkieslijke stelsel van rechtsverkrijging neemt Drucker geen standpunt in. Ik wijs intussen graag op zijn verrassend heldere beschouwing over "gebruiks"- resp. registerstelsels en alle mogelijke tussenvormen die daarbij kunnen bestaan, en rechtsvergelijkend bezien ook daadwerkelijk bestaan (blz. 84-85). Ook de BMW koos voor een gemengd stelsel (vgl. artt. 3 en 4,6°, a BMW). - Drucker wenst zich niet neer te leggen bij de leer van het "eens merk, altijd merk", en wil de mogelijkheid dat een merk vervalt bij verwording tot soortnaam openhouden (blz. 121; thans art. 5,4° BMW). - Drucker onderkent het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen inbreukmakend gebruik en rechtscheppend of rechtsinstandhoudend gebruik. Blijkens de toepassing van art. 4,6°, art. 5,3° en art. 13 BMW moet dit onderscheid ook thans in het oog gehouden worden. - Tegen de achtergrond van de door hem onderkende functies van het merk is Drucker al in 1929 voorstander van bescherming van het merk in geval van overeenstemming ook zonder verwarringsgevaar, bijv. in het geval van toevoeging van de eigen naam aan het aangevallen, overigens overeenstemmende teken (blz. 96). Anderzijds acht hij refererend resp. vergelijkend gebruik van merken niét inbreukmakend (blz. 97; nog niet beslist door het Benelux-Gerechtshof onder toepassing van het "geldige reden"-begrip van art. 13,A,2° BMW). - Met betrekking tot de vraag of twee merken nu werkelijk incompatibel moeten worden geoordeeld of niet, schrijft Drucker op blz 107 met een understatement dat "de ervaring leert, dat beslissingen (...) niet met wiskundige zekerheid kunnen worden gegeven". In dezelfde alinea zegt hij: "strikt genomen mag alleen met objectieve factoren worden gerekend". Toch onderkent hij openlijk - in afwijking van mij bekende verdere Nederlandse merkenrechtelijke literatuur dat wanneer bij vergelijking blijkt dat "iemand er blijkbaar op uit is geweest, een merk te scheppen met juist zooveel overeenstemming, dat het hem kan doen profiteeren van de reputatie van een bekend ander merk en juist zooveel verschil als hij noodig acht om het verwijt van nabootsing te ontgaan, (...) deze waarneming zeker [kan] medewerken tot de overtuiging, dat er inbreuk op het oudere merk is". Als motiveringscriterium komt men een overweging als deze in de rechtspraak zelden of nooit meer tegen, en de wet - ook de BMW - laat zulks naar het lijkt ook niet toe. Toch komt het mij voor dat een rechterlijke overtuiging in deze of gene richting met betrekking tot de goede trouw van de gedaagde, gelijk Drucker aanduidt, in de praktijk een belangrijke rol speelt. Dat lijkt vrijwel onontkoombaar in gevallen die objectief bezien grensgevallen zijn, en het lijkt mij dat het niet alleen onvermijdelijk, maar ook juist is om daarmee rekening te houden. De ars aequi et boni brengt zulks mede. - Uiterst praktisch waren de niet als compleet geclaimde, maar naar mijn indruk toch vergaand complete overzichten van compatibel resp. incompatibel geachte merken (blz. 108-117). Het is begrijpelijk dat de latere bewerkers van Kort Begrip hierin hebben moeten kappen, en sinds wetswijzigingen, waarbij andere inbreukcriteria gingen gelden, is de precedentwaarde van oudere rechterlijke uitspraken ook deels verminderd. En toch... Ik ben dol op zulke lijsten, en ik betreur het dat zij sinds 1933 met redelijke volledigheid alleen maar, en dan nog niet-cumulatief, te halen zijn uit de registers van het BIE. - Drucker schreef in 1929 ook al over nationale en internationale uitputtingvan het merkrecht, mede in verband met

215

verticale-prijsbindingskwesties (blz. 98-100 en 152-153). Drucker bepleitte het moderne standpunt van de internationale uitputting als aanvaard door HR in één van de Grundig-arresten van 1956 en zoals neergelegd in art. 13A, derde lid BMW. Met een praktische geest wijst Drucker nog op de mogelijkheid van manipulatie met rechtspersonen, maar hij is daarop niet 100% gerust. Ook hier zou de geschiedenis hem, in elk geval in EEG-verband, gelijk geven. 8. Ook uit Druckers beschouwingen in het hoofdstuk over de oneerlijke mededinging wil ik nog enkele bloemen plukken. - Drucker onderkent natuurlijk dat dit een gebied is waarvan een uitputtend overzicht niet te geven is, en waarbinnen subrubriceringen eerder een illustratieve functie hebben dan dat zij voor alle gevallen oplossingen kunnen aanreiken (blz. 137). Dat blijkt ook bijv. op blzz. 151-152 waar de auteur, die in 1929 nog niet toe is aan een rubriek "produktnabootsing" wijst op een "gedachte dat het niet aangaat zich meester te maken van de vruchten van eens anders arbeid". Hij vervolgt: "Het is zeker niet mogelijk, deze gedachte als algemeenen regel te aanvaarden, maar toch trekt het de aandacht dat in later tijd verschillende beslissingen op het gebied van de oneerlijke mededinging voorkomen, waaraan deze gedachte en geen andere ten grondslag is gelegd." Men gevoelt de voorboden van worstelingen in de rechtspraak die leidden tot HR-arresten als Hyster Karry Krane (1953), Cascade (1965), Leesportefeuille (1961) en Decca (1986). Drucker geeft een aardig voorbeeld uit de Duitse rechtspraak: "Waar fabrikant X met groote kosten een catalogus met afbeeldingen en beschrijvingen had vervaardigd, meende men dat het niet aanging dat Y aankondigde dat men ook bij hem volgens die catalogus kon bestellen." De auteur koppelt terug naar de inleiding van Kort Begrip, waar hij schrijft dat de bijzondere regelingen geen uitzonderingen op, maar toepassingen van een algemeen beginsel zijn. - Lezenswaardig zijn nog steeds Druckers overwegingen op blz. 138-141 over het vóór en tegen resp. het (beperkte) nut van een algemene wettelijke regeling van de ongeoorloofde mededinging. - In het onderdeel over misleiding valt op dat wat wij kennen als de zgn. "paradox van Houwing"3) in feite reeds op blz. 146 in het boek van 1929 omschreven staat. - Op blz. 153 beschrijft Drucker het toen vrij nieuwe verschijnsel van juridisch optreden tegen outsiders/prijsbrekers. Zonder een standpunt in te nemen wijst hij op de mogelijkheid van de constructie die de HR in het Kolynosarrest van 1937 tot de zijne zou maken. 9. Druckers Kort Begrip van 1929 was een fraai boek: overzichtelijk, helder en met kennelijk enthousiasme geschreven, en dat tijdens een zware ziekte waarover de schrijver op blz. 3 rept. De opvattingen zijn, zeker voor die tijd, modern. Hoewel die niet allemaal van Drucker zelf afkomstig zijn, werden ze door hem welsprekend verwoord en verdedigd, hetgeen zeker zijn invloed op de latere rechtsontwikkeling heeft gehad. Drucker las veel buitenlandse rechtspraak en literatuur, waaruit hij in zijn geschriften, en ook in Kort Begrip herhaaldelijk put, met name waar de Nederlandse ervaring in wetgeving, rechtspraak en literatuur nog tekort schoot. Bovenal heeft Drucker met het Kort Begrip gezorgd voor een vrijwel ideaal inleidend boek op dit gebied voor gevorderde studenten én voor advocaten, rechters en andere juristen, een boek waaraan grote behoefte bestond en waardoor de kwaliteit van de rechtsbeoefening stellig zeer zal hebben gewonnen. Die kwaliteit heeft, 58 jaar later, het boek nog steeds in zijn inmiddels 6e druk, die qua opzet Druckers stempel is blijven dragen. Nijmegen, juli 1987.

3 ) Vermeld in diens rede De onwaarheid in het privaatrecht, Rotterdam 1948.


216

16 september 1987

Jurisprudentie Nr 53. Gerechtshof te Amsterdam, vierde kamer, 16 april 1987. (Bronchitis vaccins voor pluimvee) President: Mr J.H.F.J. Cremers; Raadsheren: Mrs J.A. Vermeulen en L. Wichers Hoeth. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Bij de beantwoording van de vraag ofhet Europees octrooi van Gist-Brocades enkel strekt ter bescherming van vaccins, afgeleid van de gedeponeerde virusstammen, danwei onder de bescherming van dat octrooi ook valt een vaccin afgeleid van virusstammen, die tot hetzelfde serotype behoren als de gedeponeerde virusstammen, moet er van worden uitgegaan dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusie(s) van het octrooi, gelezen in het licht van de verdere octrooi-stukken, waarbij zowel een redelijke bescherming voor de aanvrager van het octrooi, als een redelijke rechtszekerheid voor derden in het oog dient te worden gehouden. De letterlijke tekst van de conclusies 1 en 2 van het octrooi wijst het meest in de richting van de uitleg van Duphar, volgens welke het octrooi enkel ziet op bescherming van vaccins, afgeleid van de gedeponeerde virusstammen en het begrip serotype ter afbakening van de bescherming onvoldoende duidelijk en dus ondeugdelijk is, terwijl de beschrijving van het octrooi meer steun biedt voor het standpunt van Gist-Brocades, dat het octrooi ook vaccins, afgeleid van virusstammen van hetzelfde serotype als de gedeponeerde stammen dekt, omdat het begrip serotype voldoende duidelijk is en de bescherming van microbiologische vindingen door taxonomische kenmerken wordt bepaald. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zonder nadere voorlichting door deskundigen o.m. omtrent de vraag wat bij een octrooi voor vaccins een redelijke bescherming voor de aanvrager en een redelijke rechtszekerheid voor derden meebrengen en of het begrip serotype ter afbakening voldoende duidelijk is, kan een verantwoorde beslissing niet worden bereikt, doch daartoe is in het kort geding geen plaats, in aanmerking genomen dat het gaat om vragen ten aanzien waarvan de kort-geding-rechter, gezien hun principiële aard en hun verstrekkende bedrijfseconomische repercussies, terughoudendheid past en anderzijds de hoofdprocedure voor de gespecialiseerde octrooirechter zich in een vergevorderd stadium bevindt. Ook een afweging der wederzijdse belangen als door de President in r.o. 3.16 van zijn vonnis verricht, dwingt tot weigering van de gevraagde voorzieningen. De naamloze vennootschap Gist-Brocades N.V. te Delft, appellante, procureur Mr B.H.J. Crans, advocaat Mr T. Schaper te Den Haag, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duphar B.V. te Weesp, geïntimeerde procureur en advocaat Mr Th.R. Bremer. a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 12 december 1986. (Mr H.F. van den Haak). 2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten: Als gesteld en erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het navolgende vast: a. Gist-Brocades [eiseres Red.] en Duphar zijn beide ondernemingen die zich onder andere toeleggen op de ontwik-

keling, vervaardiging en verkoop van vaccins ten behoeve van de pluimveeteelt. b. Gist-Brocades is sinds 24 augustus 1983 onder andere in Nederland rechthebbende op een Europees octrooi nummer 0.030.063, verleend door het Europees Octrooi Bureau te München, dat betrekking heeft op al dan niet gecombineerde infectieuze bronchitis vaccins voor pluimvee, de werkwijze voor het bereiden van dergelijke vaccins, de werkwijze voor het voorkomen van de infectieuze bronchitis en infectieuze bronchitis virusstammen. Blijkens een overgelegde Nederlandse vertaling is het octrooi verleend op basis van de navolgende conclusies: 1. Infectieuze bronchitis vaccins voor pluimvee, met het kenmerk, dat deze afgeleid zijn van tenminste één virusstam van een nieuw serotype van de infectieuze bronchitis virussen, aangeduid door de interne aanduidingen Utrecht. 101, Utrecht. 102, Drente.201, Limburg.501, Limburg.502, Brabant.801, Limburg.536, Overijssel.728 en Utrecht. 121, welke gedeponeerd zijn bij Czechoslovak National Collection of Type Cultures van het Institute of Hygiëne and Epidemiology in Praag onder de resp. nummers CNCTC A 07/80, CNCTC A 08/80, CNCTC A 09/80, CNCTC A 010/80, CNCTC A 011/80, CNCTC A 016/80, CNCTC A 014/80, CNCTC A 015/80 en CNCTC A 013/80 en bij de Collection Nationale de Cultures de Microorganismes d'Institut Pasteur, Parijs onder de respectievelijke nummers 1-111, 1-112, 1-113, 1-109, I-HO, 1-132,1-134,1-135 en 1-133. 2. Infectieuze bronchitis vaccins vlg. conclusie 1, met het kenmerk dat deze zijn afgeleid van tenminste één virusstam van een nieuw serotype van de infectieuze bronchitis virussen aangeduid door de interne aanduidingen Utrecht. 101, Limburg.536 en Overijssel.728, gedeponeerd bij de Czechoslovak National Collection of Type Cultures van het Institute of Hygiëne and Epidemiology in Praag onder CNCTC A 07/80, CNCTC A 014/80 en CNCTC A 015/80 en bij de Collection Nationale d'Institut Pasteur, Parijs onder de no's. 1-111, 1-134 en 1-135. Enz. c. Tegen voormelde octrooiverlening is geen oppositie ingesteld. d. Duphar vervaardigt en brengt op de markt infectieuze bronchitis vaccins voor pluimvee onder de namen salsbury IB D1466, salsbury IB D274, salsbury i-IB3 en salsbury i-ND + IB3. e. Bij aangetekend schrijven d.d. 7 december 1984 heeft Gist-Brocades aan Duphar kenbaar gemaakt dat het op de markt aanbieden en verhandelen van hogergenoemde salsbury-producten in strijd is met de rechten van Gist-Brocades op haar Europees octrooinummer 0.030.063. f. Bij schrijven d.d. 14 juli 1986 heeft Gist-Brocades zich tegenover Duphar onder andere op het standpunt gesteld dat ook het zogenaamde "Utrecht-project" van Duphar valt onder haar octrooi-pretenties. g. Bij dagvaarding d.d. 6 augustus 1986 heeft Duphar tegen Gist-Brocades een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. In deze procedure vordert Duphar - zakelijk weergegeven een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt op het Europees octrooinummer 0.030.063, alsmede-voorwaardelijk - de (gedeeltelijke) nietigverklaring van dit Europees octrooinummer 0.030.063. Gist-Brocades heeft inmiddels geconcludeerd voor antwoord. 2.2. De grondslag van de vordering van eiseres: 2.2.1. Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven vaststaande feiten legt Gist-Brocades, stellende dat zij bij de gevraagde voorzieningen een spoedeisend belang heeft, aan haar vordering - naar de kern weergegeven - ten grondslag dat Duphar direct en indirect inbreuk maakt op het haar

16 september 1987


toebehorende en onder 2.1.1.b. bedoelde octrooi. 2.2.2. Zij voert daartoe nader aan dat Duphar zonder haar toestemming onder het octrooi vallende virusstammen gebruikt, met het vervaardigen en in het verkeer brengen van haar vaccins van de salsbury-reeks op het octrooi inbreuk maakt, alsmede een of meer van de onder het octrooi vallende werkwijzen toepast. 2.3. Het verweer van gedaagde: 2.3.1. Duphar heeft als verweer tegen de gevraagde voorzieningen - zakelijk weergegeven - onder meer het volgende aangevoerd: - Noch direct, noch indirect wordt inbreuk gemaakt op het octrooi, nu de door Duphar gebruikte stammen niet dezelfde zijn als de door Gist-Brocades gedeponeerde stammen, terwijl Gist-Brocades slechts door middel van een - door Duphar bestreden - zogenaamde effect interpretatie van het octrooi tot de door haar gestelde inbreuk komt. - Aan een inbreukverbod staat reeds in de weg de onzekerheid van de uitkomst van de door Duphar geëntameerde inbreuk- en nietigheidsprocedure bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, waarbij zowel het gebrek aan nieuwheid, uitvindingshoogte en "enabling disclosure" door Duphar beargumenteerd worden aangevallen. - Het betreft hier een kansrijke nietigheidsvordering, waardoor de President in elk geval de onderhavige vordering, op grond van artikel 56 lid 3 RO W zal moeten schorsen. - Het belang van Gist-Brocades dat in wezen slechts is gericht op het verkrijgen van een (royalty) vergoeding, valt in het niet bij het belang van Duphar om te voorkomen dat haar productie van vaccins wordt stilgelegd. - Gezien de tot nu toe door partijen aan deze zaak bestede tijd, bestaat thans geen onmiddellijke noodzaak voor de gevorderde voorziening. - In elk geval heeft Duphar recht op een zogenaamde dwang-licentie, nu in casu sprake is van een afhankelijk AKZO-octooi. Beoordeling van het geschil Ter beantwoording van de vraag of het octrooi van GistBrocades bescherming biedt tegen het vervaardigen en verhandelen door Duphar van vaccins uit de onder 2.l.l.d. genoemde "salsbury-reeks", die - naar ter zitting is gebleken - zijn gebaseerd op de virusstammen D274 en Dl466, alsmede van vaccins gebaseerd op de daarmee serologisch verwante stammen D207 en D212, dient eerst te worden vastgesteld waarin het wezen van de door Gist-Brocades geoctrooieerde uitvinding bestaat. Dit wezen valt af te leiden uit de conclusies van het octrooischrift in samenhang met de daaraan in het octrooischrift voorafgaande toelichting van de uitvinding. 3.2. Dienaangaande behelst het octrooischrift van GistBrocades in de eerste plaats een werkwijze voor de bereiding van vaccins tegen infectieuze bronchitis bij pluimvee. Kenmerkend voor deze vaccins is dat zij zijn afgeleid van tenminste één virusstam van een nieuw serotype van enige nader in het octrooi aangeduide infectieuze bronchitis virussen. Het octrooischrift stelt hieromtrent in de toelichting dat verrassenderwijze als resultaat van omvangrijke onderzoekingen een aantal nieuwe infectieuze bronchitis virussen werden verkregen .... die afwijkend kunnen worden beschouwd van de tot nu toe meest toegepaste infectieuze bronchitis virussen van het zogenaamde H-type.... terwijl de (voorbeelden van) deze hogergenoemde nieuwe virussen intern worden aangeduid met de benamingen als Utrecht 101 (U.101) etcetera. Voorts staat in de schriftuur vermeld dat de nieuwe infectieuze bronchitis virustypen niet alleen qua antigeniciteit significant verschillend zijn ten opzichte van het tot nu toe voornamelijk toegepaste H-virus, maar ook ten opzichte van elkaar significant verschillende eigenschappen vertonen, terwijl die - beschreven - eigenschappen van de nieuwe virustypen de gevonden virusstammen bijzonder geschikt maken voor de bereiding van zowel geïnactiveerde als levende pluimveevaccins. Dit ten behoeve van een efficiëntere bestrijding van infectieuze bronchitis, vooral in gebieden of landen waar naast infectieuze bron-

217

chitis virussen van het zogenaamde H-type de beschreven afwijkende serotypen volgens de uitvinding voorkomen. 3.3. Als wezenlijk voor de uitvinding mag in ieder geval worden beschouwd het isoleren van enige nieuwe in het octrooi genoemde virusstammen die, terwijl zij ook onderling significant verschillende eigenschappen vertonen, een sterk immuniserende werking hebben tegen verschillende optredende (met name antigene) variaties van het infectieuze bronchitis virus en die met name afwijkend zijn van de in de huidige stand van de techniek bekende virusstam van het zogenaamde H-type. 3.4. Een door beide partijen gesignaleerd taalkundig en mogelijk ook wezenlijk probleem bij de uitleg van wat met name de beschermingsomvang van het octrooi behelst (hetgeen overigens mede van invloed is voor het bepalen van het wezen van dit octrooi) ligt echter in de vraag of de beschrijving van het octrooi er uitsluitsel over geeft of met de conclusies 1. en 2. bedoeld is vaccins te beschermen afgeleid van alleen de met name genoemde virussen of vaccins afgeleid van virusstammen behorende tot nieuwe serotypen van de infectieuze bronchitis virussen, die gekarakteriseerd worden door de met name in die conclusies genoemde stammen. 3.5. Beide partijen hebben ter zitting in ieder geval gewezen op de dubbelzinnigheid van de tekst hieromtrent in de conclusies 1. en 2.. Deze vraag is door Gist-Brocades in de onderhandelingsfase reeds in de laatste zin positief beantwoord op grond van een passage uit een rapport van die octrooigemachtigde ir. L. W. Kooy - uitgebracht ten behoeve van Gist-Brocades -, welke passage ter zitting overigens door Duphar is overgelegd als bijlage van een aan haar in die onderhandelingsfase gerichte brief van Gist-Brocades d.d. 29 maart 1985. 3.6. Zakelijk samengevat baseert Kooy in de twee ter zitting overgelegde pagina's van het rapport zijn ruime uitleg van het octrooi op de zeer specifieke activiteit van de vaccins afgeleid bijvoorbeeld van de stammen uit conclusie 2. tegenover de virussen waarvan zij zijn afgeleid, terwijl zij niet werkzaam zijn tegen andere virussen. Kooy concludeert dat uit het octrooi valt op te maken dat verschillende met name genoemde stammen als karakteristiek kunnen worden beschouwd voor evenzovele nieuwe serotypen en zegt op grond daarvan van mening te zijn dat de conclusies 1. en 2. niet alleen vaccins van de met name genoemde stammen omvatten, doch ook vaccins die zijn afgeleid van andere virusstammen, die dezelfde activiteit vertonen als de stammen waarop de in het octrooischrift vermelde tabellen betrekking hebben, hetgeen zou impliceren dat een vaccin afgeleid van een virusstam, die onafhankelijk van een in het octrooi genoemde stam is geïsoleerd maar nagenoeg even werkzaam is tegen een infectie veroorzaakt door die stam, onder de bescherming van het octrooi valt. Dit - wel te verstaan - omdat de virusstam waarvan het vaccin is afgeleid behoort tot hetzelfde serotype. Een zelfde redenering past Kooy toe op de conclusies 8. en 9. van het octrooi, waaronder mede zouden vallen niet met name genoemde virusstammen, die in de vorm van vaccins die ervan zijn afgeleid actief zijn tegen infecties veroorzaakt door de met name genoemde stammen. 3.7. Duphar heeft zich sterk verzet tegen een dergelijke uitleg van het octrooischrift, welke "effect-interpretatie" zij niet toepasbaar acht bij octrooiëring van microbiologische processen, nu in tegenstelling met vindingen op gebied van de chemie een eindprodukt van een microbiologisch proces als levende materie niet precies definieerbaar is. 3.8. De President is vooralsnog van oordeel dat de dubbelzinnigheid van'de formulering van de conclusies 1. en 2. van het octrooischrift - in ieder geval naar de letter - onvoldoende genoegzaam wordt opgehelderd door de daaraan voorafgaande toelichting, waaraan enigszins - ook door Gist-Brocades geduid - onnauwkeurig woordgebruik mede debet is, zodat slechts bij het wezen van het octrooi te rade kan worden gegaan. 3.9. De door Gist-Brocades voorgestane zienswijze bij uitleg van het octrooi naar het wezen ervan zou wellicht doel kunnen treffen wanneer mag worden aangenomen dat de

218


beschermingsomvang van microbiologische vindingen door taxonomische kenmerken wordt bepaald, tegen de achtergrond dat een enkele bescherming van de gedeponeerde stam bescherming van de vinding geheel illusoir zou maken. (zie hierover bijvoorbeeld J. D. Tak, BIE 1960, nummer 11, pagina 147) 3.10. Denkbaar is evenwel ook - zoals Duphar betoogt dat een aanspraak op een dergelijke ruime bescherming ondubbelzinnig duidelijk moet worden gemaakt in conclusies en toelichting van het octrooi. 3.11. De President acht zich onvoldoende gekwalificeerd om zonder deskundige voorlichting tot de door Gist-Brocades voorgestane uitleg van het octrooi te komen. Van belang voor de uitleg van het octrooi is met name de betekenis die moet worden toegekend aan begrippen als "serotype" en "serologische verwantschap", waarover hieronder nader. Het gaat hier om vragen van principiële aard, waarvoor de President het kort-gedingkader in casu evenwel niet geëigend acht. 3.12. Doch ook al zou de ruime uitleg van het octrooischrift worden aangehangen, dan zou de serologische verwantschap van de zogenaamde "Doornstammen" van Duphar met de gedeponeerde stammen van Gist-Brocades een essentieel gegeven voor de gestelde inbreuk moeten vormen, terwijl juist in het kader van de inbreukvraag Duphar hiertegen gemotiveerd verweer heeft gevoerd. 3.13. Naar aanleiding van de ten bewijze van deze inbreuk door Gist-Brocades verstrekte onderzoekstabellen in verband met die serologische verwantschap heeft Duphar ter zitting een rapportage geproduceerd van ir. J. A. R. Keus. De conclusie van Keus in zijn rapport is dat de tabellen 1. en 2., als verstrekt door Gist-Brocades, ofwel: a. geen enkele mogelijkheid geven voor analyse van de mate van serologische verwantschap op grond van de onderling inconsistente tabellen ofwel: b. als de tabellen toch bruikbaar geacht worden, juist de serologische verschillen tussen Dl466 respectievelijk D274 (Duphar) enerzijds en U-101 respectievelijk 0728;(Gist-Brocades) anderzijds ondubbelzinnig aantonen en onderstrepen. Keus wijst daarbij op nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld de "finger printing"-techniek, waarmee genetische verschillen (mutaties) tussen Gist-Brocades en Duphar stammen kunnen worden gelokaliseerd en aangetoond. 3.14. Alleen al op grond van mogelijke identificatieproblemen ten aanzien van "serotypen" en "serologische verwantschap", acht de President thans onvoldoende eenduidig te interpreteren materiaal voorhanden om tot inbreuk te concluderen. De betekenis van tests is immers van directe betekenis voor de inbreukvraag, omdat de omstreden inbreuk nu juist berust op de gestelde serologische verwantschap. Het aansprekende betoog van de raadsman van GistBrocades vermag hier niet aan af te doen. Op de hoger deskundige aangegeven grond acht de President ook hier een nadere voorlichting voorshands niet opportuun. Dit oordeel steunt mede op het navolgende. 3.15. In een afweging van de in het geding zijnde belangen acht de President voorts nog een tweede dragend gedeelte aanwezig in de motivering, die uiteindelijk zal leiden tot een weigering van de gevraagde voorzieningen. 3.16. Uit ter zitting overgelegde - onweersproken - correspondentie blijkt dat partijen al sinds begin januari 1985 met elkaar in serieuze onderhandeling zijn teneinde tot een vergelijk te komen. Uit deze correspondentie blijkt eveneens dat ook Gist-Brocades in beginsel een oplossing nastreeft waarbij Duphar van haar geoctrooieerde vinding gebruik mag maken tegen een vergoeding op royalty-basis. Dit voornemen, in relatie tot de onzekerheid omtrent de inbreukvraag, afgezet tegen het belang van Duphar dat niet de productie van de betreffende vaccins geheel wordt stilgelegd met alle schadelijke gevolgen van dien, staat eveneens aan een voorziening in de weg. Het moge duidelijk zijn dat naderhand een afwikkeling op basis van een vergoeding - na de mogelijke uitkomst in een bodemprocedure - tussen partijen als de onderhavige, concerns die blijk geven op onder-

16 september 1987

delen ook samen te werken, tot de reële mogelijkheden behoort. In zoverre klemt ook het argument van Duphar dat een spoedeisend belang thans bij een voorziening voor GistBrocades ontbreekt. Conclusie en kosten: 3.17. Een en ander leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd. Gist-Brocades zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van dit geding. 4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.2. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op deze uitspraak begroot op f250 aan verschotten en f1500 aan salaris voor de procureur. Enz. b) Het Hof, etc. 2. Grieven. De grieven luiden: Grief I Ten onrechte heeft de president in het vonnis onder 3.8. overwogen vooralsnog van oordeel te zijn dat slechts bij het wezen van het octrooi te rade kan worden gegaan omdat de dubbelzinnigheid van de conclusies 1 en 2 naar de letter onvoldoende genoegzaam wordt opgehelderd door de toelichting (waaraan volgens de president enigszins - ook door Gist-Brocades geduid - onnauwkeurig woordgebruik mede debet zou zijn) en ten onrechte heeft de president mede op die grond de vorderingen van Gist-Brocades afgewezen. Grief II Ten onrechte heeft de president in het vonnis onder 3.9. t/m 3.11. ook de vraag naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding op de daar genoemde gronden onbeslist gelaten en mede daarom de vorderingen van GistBrocades afgewezen. Grief III Ten onrechte heeft de president in het vonnis sub 3.12. t/m 3.14. overwogen dat hij op de daar genoemde gronden onvoldoende eenduidig te interpreteren materiaal voorhanden acht om tot inbreuk te concluderen en ten onrechte heeft de president mede op die grond de vorderingen van Gist-Brocades afgewezen. Grief IV Ten onrechte heeft de president in het vonnis onder 3.15. en 3.16. als "tweede dragend gedeelte" van de motivering voor de weigering van de gevraagde voorzieningen aangevoerd een afweging van belangen en ten onrechte laat de president daarbij de belangen van Duphar zwaarder wegen dan die van Gist-Brocades. 3. Feiten. Geen grief is gericht tegen overweging 2.1 van het vonnis, zodat de daarin onder a tot en met g opgesomde feiten ook in hoger beroep tot uitgangspunt dienen. 4. Beoordeling van het hoger beroep. 4.1. Het hof verenigt zich met de beslissing van de president en de daarvoor door hem gegeven gronden. 4.2. Partijen verschillen van mening over de beschermingsomvang van het onderhavige Europees octrooi van Gist-Brocades. 4.3. Volgens Duphar strekt het octrooi uitsluitend ter bescherming van vaccins afgeleid van de gedeponeerde virusstammen, terwijl volgens Gist-Brocades ook onder de bescherming vallen vaccins afgeleid van virusstammen die tot hetzelfde serotype behoren als de gedeponeerde virusstammen. Duphar meent dat in strijd met de octrooistukken een eenvoudig octrooi voor een virusstam wordt opgeblazen tot de bescherming voor een geheel gebied en bovendien dat het begrip serotype voor de afbakening van dat gebied onvoldoende duidelijk is. Gist-Brocades daarentegen stelt dat het begrip areotype naar internationaal gehanteerde maatstaven, waarnaar het octrooi verwijst, voldoende duidelijk is en dat de bescherming van microbiologische vindingen door taxonomische kenmerken wordt bepaald omdat een enkele

16 september 1987


bescherming van (een) gedeponeerde stam(men) de bescherming van de vinding illusoir zou maken. 4.4. Het hof gaat ervan uit, maar kennelijk ook partijen doen, dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusie(s) van het octrooi, gelezen in het licht van de verdere octrooistukken, waarbij zowel een redelijke bescherming voor de aanvrager van het octrooi als een redelijke rechtszekerheid voor derden in het oog dient te worden gehouden. 4.5. De letterlijke tekst van de conclusies 1 en 2 van het octrooi wijst het meest in de richting van de uitleg van Duphar volgens welke het octrooi enkel ziet op bescherming van vaccins afgeleid van de gedeponeerde virusstammen. De beschrijving daarentegen biedt meer steun voor het standpunt van Gist-Brocades. 4.6. Zonder nadere voorlichting door deskundigen, onder meer omtrent de vraag wat bij octrooien voor vaccins als de onderhavige een redelijke bescherming voor de aanvrager en een redelijke rechtszekerheid voor derden meebrengen en omtrent de vraag of het begrip serotype in de door Gist-Brocades bedoelde zin voldoende duidelijk is om een octrooi als het onderhavige af te bakenen, is het hof niet in staat om op een verantwoorde wijze tot een beslissing te komen. Voor zodanige voorlichting door deskundigen is in dit kort geding echter geen plaats. Enerzijds betreft het immers octrooirechtelijke vragen van zeer principiële aard met verstrekkende bedrijfseconomische repercussies, omtrent welke vragen de kort-gedingrechter terughoudendheid past, en anderzijds bevindt de hoofdprocedure voor de gespecialiseerde octrooirechter zich in een vergevorderd stadium. 4.7. Nu onvoldoende vaststaat dat Duphar inbreuk maakt op het octrooi van Gist-Brocades komen de door deze gevraagde voorzieningen niet voor toewijzing in aanmerking. Overigens heeft de president terecht bij de bestaande onzekerheid ook een afweging van de belangen van partijen in zijn overwegingen betrokken. 4.8. Uit het voorgaande volgt dat de grieven niet tot vernietiging van het vonnis leiden, zodat dit moet worden bekrachtigd. Gist-Brocades dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het hoger beroep.

219

productgroepen zonder merkaanduiding verschillen in herkomst zal toeschrijven. Het gebruik door Maggi van de aanduiding "Maggi HomeBurger" op de verpakking van haar producten levert geen inbreuk op het woorden beeldmerk Homburg" op, omdat de aanduiding "Maggi HomeBurger" als gevolg van de prominente uitvoering van het Maggi-embleem, de geringe betekenis van de kleur blauw als achtergrond van de verpakking en het feit, dat het woord "HomeBurger" uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met de afbeelding van een ham- hot- ofshoarmaburger, daarmede geen visuele associaties oproept en ook de auditieve en begripsmatige verwantschap te gering is om associaties op te roepen, mede in aanmerking genomen de gelijkenis en het verband in betekenis tussen de woorden hamburger en HomeBurger. Het oordeel omtrent het ontbreken van overeenstemming wordt ondersteund geacht door het resultaat van het in opdracht van Nestlé uitgevoerde marktonderzoek. De op dat onderzoek uitgeoefende kritiek wordt ongegrond geacht. De besloten vennootschap Homburg B.V. te Cuijk, eiseres in [kort geding], procureur Mr H. K. Garvelink, advocaat Mr S. de Wit te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam, 2. de vennootschap naar Zwitsers recht Maggi S. A. te Kempttal, Zwitserland, procureur Mr A. van Dijk, advocaat Mr E. Nuyten te Amsterdam en 3. J. van Ackooy h.o.d.n. "Garant Versmarkt" Van Ackooy te Bennebroek, niet verschenen, allen gedaagden [in kort geding].

2. Het geschil van partgen 2.1. De vaststaande feiten: Als gesteld en erkend, danwei niet of onvoldoende weersproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast: a. Homburg is een bedrijf dat zich toelegt op de productie en verkoop van vers vlees, vleeswaren en vleesconserven. Zij verhandelt haar producten onder de aanduiding "Hom5. Beslissing. burg". Zij heeft zowel het woordmerk als het beeldmerk Het hof: Homburg in de Benelux gedeponeerd voor de warenklasse 1. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 29 (onder meer vlees en vleesproducten) en heeft daarbij 2. veroordeelt Gist-Brocades in de kosten van het hoger gebruik geclaimd vanaf 1954 (Nederland) en 1956 (België, beroep, aan de zijde van Duphar tot heden begroot op Luxemburg). f3.850,-. Enz. b. Maggi is onder meer houdster van de verpakkingsmerken Maggi HomeBurger mix en Maggi HomeBurger sausmix en het woordmerk HomeBurger, welke merken onder meer zijn gedeponeerd voor de voormelde warenklasse 29. Nestlé brengt onder deze merkaanduidingen op basis van licentie in de Benelux een tweetal producten op de markt: Nr 54. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, een kruidenmix, bestemd voor het zelf - met vers gehakt 10 april 1987. (thuis) toebereiden van hamburgers, in een drietal varianten, en een mix bestemd voor de vervaardiging van een over deze (Homburg/HomeBurger) hamburgers uit te gieten saus. c. Nestlé c.s. begeleiden evenbedoelde commerciële actiMr H. F. van den Haak. viteiten met reclame-uitingen op de televisie en in tijdschrifArt. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet. ten. d. Gedaagde sub 3., hierna ook te noemen "Van AcWaren zijn soortgelijk indien daartussen zodanige punten van verwantschap bestaan, dat met inachtneming van de be- kooy", is (één van de) wederverkopers) van de door Maggi staande handelsgebruiken te verwachten valt, dat het in aan- op de markt gebrachte producten in het Arrondissement Haarlem. merking komende publiek aan de waren als waren - dus ongeacht de daarvoor gevoerde merken - dezelfde herkomst 2.2. De grondslag van Homburgs vordering: zal toekennen. Naar deze maatstaf beoordeeld, zijn de vlees2.2.1. Homburg stelt dat Nestlé c.s. inbreuk maken op producten van Homburg, waaronder hamburgers niet uit de haar merkrechten door: toon zouden vallen, en de voor combinatie met vlees bestemde - het gebruik als merk van een overeenstemmend teken producten kruidenmix en sauspoeder van Maggi soortgelijk, HomeBurger voor soortgelijke waren als waarvoor Homnu deze waren niet alleen gebruiksverwant zijn, maar tevens burg haar Homburg-merk heeft gedeponeerd; in dezelfde winkels worden verkocht. Het feit dat volgens - het gebruik van de verpakking HomeBurger mix en overgelegde onderzoekrapporten 10 resp. 11 procent van de HomeBurger sausmix; respondenten uit zichzelf verklaart dat Maggi geen en Hom- het verspreiden van "HomeBurger news", een vier burg alleen vleesproducten verkoopt, doet daaraan niet af, pagina's tellende advertentie die door Nestlé c.s. is geplaatst omdat daaruit niet valt af te leiden, dat het publiek aan beide in diverse damesbladen.

220


Gebruik als merk: 2.2.2. Homburg benadrukt dat zij zich niet verzet tegen ieder gebruik van het teken HomeBurger door Nestlé c.s., maar tegen het gebruik als merk. Homburg heeft geen bezwaar tegen het gebruik van het teken als soortnaam ("Maggi sausmix voor HomeBurgers"). Zodra het echter als merk wordt gepresenteerd ontstaat volgens Homburg associatiegevaar en is er sprake van merkinbreuk in vorenbedoelde zin. Soortgelijke waren: 2.2.3. Ter adstructie van haar stelling dat de onder het merk Homburg en het teken HomeBurger verhandelde waren soortgelijk zijn in de zin van artikel 13a lid 1 sub 1. van de Benelux Merkenwet voert Homburg het volgende aan: - Nestlé c.s. erkent zélf dat van soortgelijkheid sprake is nu haar advocaat in een aan de merkgemachtigde van Homburg gericht schrijven d.d. 16 oktober 1986 stelt dat Nestlé c.s. het gewraakte teken alleen gebruikt voor "complementaire producten"; - uit de reclamecampagne van Nestlé c.s. blijkt de zeer nauwe relatie tussen de producten van Homburg enerzijds en die van Nestlé anderzijds; - ook de feitelijke constellatie waarin beide producten worden verkocht biedt redenen om verwantschap aan te nemen. Overeenstemmende tekens: 2.2.4. Ter adstructie van de stelling dat het gewraakte teken in merkenrechtelijke zin overeenstemt met het merk Homburg beroept Homburg zich met name op een visuele associatiemogelijkheid. Deze is volgens haar om de volgende redenen aanwezig: - Homburg is een bekend merk en heeft daarom een grote onderscheidende kracht. Bij conflict tussen tekens waarvan tenminste één een bekend merk is zal visuele waarneming van het jongere/minder bekende teken al spoedig appelleren aan een ongerechtvaardigd bekendheidsgevoel ten aanzien van het bekende merk; - op de verpakkingen van de Maggi HomeButger mix/ sausmix neemt de aanduiding HomeBurger een prominente plaats in: de aanduiding fungeert telkens als merk; - de visuele gelijkenis van de in het geding zijnde verpakkingen wordt vergroot door het gebruik van een blauwe achtergrond voor de HomeBurger mix/sausmixverpakkingen. Dit terwijl de kenmerkende kleuren van Maggi niet blauw zijn, maar rood en geel. Door deze kleurstelling passen de gewraakte verpakkingen zelfs niet in de "range" van Maggi-producten. Schade: 2.2.5. Voor zover zou moeten worden geoordeeld dat de waren die onder de litigieuze merken op de markt worden gebracht niet soortgelijk zijn stelt Homburg zich op het standpunt dat zij van het gebruik van het teken HomeBurger schade kan ondervinden. Zij beroept zich in dit verband onder meer op het risico van verwatering van het Homburgmerk. 2.3. Het verweer van Nestlé c.s.: 2.3.1. Nestlé c.s. betwisten de gestelde merkinbreuk op de volgende gronden. Gebruik als merk? 2.3.2. Nestlé c.s. stellen voorop dat het bij de beoordeling van de over en weer ingenomen standpunten gaat om de vraag of het totale door Nestlé c.s. gebruikte teken, met inbegrip van haar hoofdmerk, als overeenstemmend teken is aan te merken. Nestlé c.s. betwisten niet dat zij het teken HomeBurger in een merkfiguratie gebruiken, maar stellen dat dit gebruik uitsluitend plaatsvindt in combinatie met het (hoofdmerk) Maggi. Zij hebben de in dit verband reeds voorafgaand aan de zitting gedane toezegging, inhoudend dat het gebruik van het teken HomeBurger ook in de toekomst slechts plaats zal vinden met de aanduiding Maggi, uitdrukkelijk herhaald. Soortgelijke waren ? 2.3.3. Nestlé c.s. bestrijden dat de litigieuze producten in merkenrechtelijke zin als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd. Zij stellen dat het in casu gaat om duidelijke

16 september 1987

ongelijksoortige producten, namelijk in blik verpakte (natte) vleeswaren enerzijds en juist niet in blik verpakte droge producten - geen vlees - anderzijds. Weliswaar zijn beide soorten producten bestemd voor de consumenten en worden beide soorten in de supermarkt en bij de kruidenier aangeboden, maar uit overgelegde foto's van winkelsituaties blijkt volgens Nestlé c.s. dat Homburg producten een geheel andere plaats in het winkelassortiment innemen dan de producten die onder de aanduiding Maggi HomeBurger op de markt worden gebracht. Nestlé c.s. hebben zich in dit verband ook beroepen op een tweetal overgelegde onderzoeksrapporten, in februari 1987 opgesteld door het Centrum voor Marketing Analyses én Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek te Amsterdam, waaruit volgens hen blijkt dat de consument de betreffende producten heel duidelijk als andersoortig aanvoelt. In dit verband hebben zij Homburg (nogmaals) aangeboden de warenlijst van het litigieuze verpakkingsmerk zodanig te beperken dat daaronder niet vallen vlees en vleesproducten. Overeenstemmende tekens? 2.3.4. Nestlé c.s. stellen dat een vergelijking van het teken Maggi HomeBurger, zoals zij dit gebruiken, met het merk Homburg tot de conclusie moet voeren dat enig reëel associatiegevaar niet aanwezig is. Zij adstrueren dit als volgt: - bij een visuele waarneming van de Maggi HomeBurger verpakkingen is het eerste wat in het oog springt het overbekende Maggi-merk (de druppel). Verder wordt onmiskenbaar gerefereerd aan het vanuit de Verenigde Staten "overgewaaide" product, de hamburger. De achtergrond van de verpakking, blauwe stof met witte sterren en de op de verpakking voorkomende rood/witte strepen zijn een duidelijke toespeling op de vlag van de Verenigde Staten. - bij een auditieve vergelijking moet er rekening mee worden gehouden dat in de presentatie van de onder het gewraakte teken op de markt gebrachte producten ook steeds het merk Maggi wordt gebruikt. Bovendien is het woord HomeBurger bijna beschrijvend: zowel qua klank als qua betekenis bestaat er direct verband met het woord hamburger. De toegepaste woordspeling heeft betrekking op de bereiding van een hamburger thuis; - ook begripsmatig wordt aangeknoopt bij het begrip hamburger. Deze conclusies worden volgens Nestlé c.s. bevestigd door de resultaten van een in opdracht van Nestlé uitgevoerd marktonderzoek - hogergenoemde onderzoeksrapporten - waaruit onder meer blijkt dat 81% van de respondenten, geconfronteerd met de Maggi HomeBurger verpakking, deze toeschreef aan Maggi en slechts 1% in de veronderstelling bleek te verkeren dat het een product van Homburg betrof. Schade? 2.3.5. Nestlé betwist tenslotte dat het gebruik van de gewraakte aanduiding plaatsvindt onder zodanige omstandigheden dat Homburg schade zou kunnen worden toegebracht. 3. Beoordeling van het geschil Toepasselijk recht: 3.1. Nu de vordering van Homburg is gebaseerd op onrechtmatig handelen - (beweerderlijke) inbreuk op een subjectief recht van Homburg - en dit handelen (mede) in de Nederlandse rechtssfeer plaatsvindt is op het onderhavige geschil ook ten opzichte van Maggi Nederlands recht van toepassing. Relatieve competentie: 3.2. Op grond van het feit dat de gestelde merkinbreuk mede plaatsvindt in het arrondissment Haarlem verklaart de President zich, gelet op het bepaalde in artikel 27A van de Benelux merkenwet, uitdrukkelijk bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. De vordering voor zover gericht tegen Nestlé c.s. Onderdeel 1. van de vordering: Gebruik als merk?

16 september 1987


3.3. Gelet op de door partijen in dit verband over en weer ingenomen standpunten (2.2.2./2.3.2.) is bij de beantwoording van de vraag of Nestlé c.s. zich schuldig maken aan inbreuk op de merkrechten van Homburg uitgangspunt dat Nestlé c.s. het gewraakte teken gebruiken als merk in de zin van artikel 1 van de Benelux Merkenwet, maar uitsluitend in combinatie met hun hoofdmerk Maggi. Dit uitgangspunt wordt ondersteund door visuele waarneming van de ter terechtzitting getoonde mix/sausmix verpakkingen en de door Nestlé c.s. gebruikte reclame-uitingen. Soortgelijke waren? 3.4. De eerste vraag die ter beantwoording voorligt is of Nestlé c.s. de aanduiding Maggi HomeBurger gebruiken voor waren, soortgelijk aan de waren die onder het merk Homburg in het verkeer worden gebracht. Daarvan is sprake indien tussen de betrokken waren zodanige punten van verwantschap bestaan, dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die waren als waren - dus ongeacht de daarvoor gevoerde merken - dezelfde herkomst zal toekennen. 3.5. Tussen partijen staat vast dat het door Homburg onder het Homburg-merk in het verkeer gebrachte productassortiment in hoofdzaak bestaat uit (natte) vleesproducten. Homburg brengt (op dit moment) geen hamburgers in het verkeer, maar heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid opengehouden dit in de toekomst wèl te gaan doen. Hamburgers zouden in het Homburg-assortiment ook niet "uit de toon vallen". Nestlé c.s. brengen onder de gewraakte aanduiding een kruidenmix en een sauspoeder in het verkeer die als producten op zichzelf beschouwd van het Homburgassortiment verschillen, maar wèl - ook in de voor deze producten gebruikte reclame-uitingen - duidelijk naar vleesproducten) verwijzen: - de mixen worden gebruikt bij de bereiding en de versiering van hamburgers; - in de ter terechtzitting getoonde televisie-reclamespot is de bereiding van hamburgers een dominant element, evenals in de overgelegde tijdschriftreclame; - op de verpakking van de mixen is een hamburger (respectievelijk shoarmaburger en hotburger) afgebeeld. 3.6. De President is op grond van een en ander van oordeel dat op zichzelf bezien reeds kan worden gesproken van verwantschap van de litigieuze Maggi-producten met het Homburgassortiment. Daar komt bij dat tussen partijen vaststaat dat de betreffende producten in dezelfde winkels worden verkocht. Nestlé c.s. heeft zich weliswaar beroepen op de met foto's geadstrueerde feitelijke scheiding van de Maggi- en Homburgproducten in de verkoopsituatie, maar heeft tegenover de betwisting door Homburg niet aannemelijk gemaakt dat de getoonde scheiding wordt gehanteerd in alle winkels waar de betrokken producten worden verkocht. 3.7. Ook het door Nestlé c.s. gedane beroep op de overgelegde onderzoeksrapporten faalt. Uit de omstandigheid dat 10 respectievelijk 11% van de respondenten (uit zichzelf) verklaart dat Maggi respectievelijk Homburg geen respectievelijk alleen vleesproducten verkoopt vloeit niet voort dat het in aanmerking komende publiek aan de beide productgroepen zonder merkaanduiding verschillen in herkomst zal toekennen. In het midden kan blijven hoe de door Nestlé c.s. aangehaalde passage uit de brief van Homburgs advocaat moet worden opgevat. Het voorgaande biedt voldoende grond om aan te nemen dat in casu van soortgelijke waren sprake is, hetgeen betekent dat de gestelde merkinbreuk moet worden beoordeeld aan de hand van artikel 13 A lid 1, aanhef en sub 1 van de Benelux Merkenwet. Overeenstemmende tekens? 3.8. Ter beantwoording van de vraag of Nestlé c.s. door het in 3.3. omschreven gebruik van de aanduiding Maggi HomeBurger op de verpakking van de door hen in het verkeer gebrachte producten en in de ter terechtzitting getoonde reclame-uitingen inbreuk maakt op de merkrechten van Homburg geldt derhalve als maatstaf dat van overeenstemming tussen Homburgs merk en het door Nestlé c.s. gebruikte teken sprake is wanneer - mede gezien de bijzon-

221

derheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van Homburgs merk - merk en teken, beide in hun geheel en in onderling verband beschouwd, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associatie tussen het teken en het merk wordt opgewekt. 3.9. Visuele waarneming en vergelijking van de in het geding zijnde producten en de getoonde reclame-uitingen leidt tot de constatering dat: a. Nestlé c.s. terecht aanvoeren dat het Maggi-embleem (de in rood en geel uitgevoerde druppel met het woord Maggi) op de Maggi HomeBurger verpakking in het oog springend is. Dit embleem is aan de voorzijde van de verpakking precies in het midden aangebracht; b. Homburg terecht aanvoert dat de achtergrond van deze verpakking evenals de verpakking van Homburg is uitgevoerd in blauw. Daar staat echter tegenover dat niet het blauwe maar het gele gedeelte van de Maggi HomeBurger verpakking domineert en dat de blauwe achtergrond op deze verpakking inderdaad wat weg heeft van de vlag van de Verenigde Staten; c. het woord HomeBurger uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met een afbeelding van een ham-, hot- of shoarmaburger (waarover bij de sausmixverpakkingen saus wordt uitgegoten). De President is op grond van deze constateringen van oordeel dat de aanduiding Maggi HomeBurger op het visuele vlak niet geschikt is om associaties met het Homburgmerk op te roepen. 3.10. Ook de auditieve en begripsmatige verwantschap van de in het geding zijnde merken/tekens is niet zodanig dat gevaar voor associatie bestaat. Nestlé c.s. hebben terecht aangevoerd dat in de televisie-reclamespot een direct auditief verband wordt gelegd met het Maggi-merk. Bovendien liggen de woorden HomeBurger en hamburger qua klank dicht tegen elkaar aan, hetgeen het associatief effect van het gebruik van de hiervoor - 3.8. sub c. - bedoelde "burger"afbeelding versterkt. Begripsmatig beschouwd ligt de betekenis van het woord HomeBurger, een speciale, thuis gemaakte variant van de hamburger, voor de hand. Aan die betekenis wordt in de door Nestlé c.s. gebruikte reclameuitingen op niet mis te verstane wijze geappelleerd. 3.11. De President is op grond van het voorgaande van oordeel dat van merkinbreuk als in 3.8. omschreven geen sprake is. Dit oordeel wordt ondersteund door de resultaten van het in opdracht van Nestlé uitgevoerde marktonderzoek zoals die blijken uit de meergenoemde rapporten. Deze resultaten ontnemen ook de grond aan Homburgs stelling dat de aanduiding Maggi HomeBurgers zal appelleren aan een ongerechtvaardigd bekendheidsgevoel ten aanzien van het Homburg-merk. Homburg heeft de concludentie van die resultaten voor de in het onderhavige geding aan de orde zijnde vraagstelling weliswaar bestreden, waarbij zij zich met name heeft beroepen op een in haar opdracht door het Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk en Economisch Onderzoek te Bussum opgesteld commentaar d.d. 23 maart 1987, maar de President is van de kritiek die door dit Instituut op de bij voormeld marktonderzoek gebruikte methode wordt gegeven niet onder de indruk. Aan Homburg kan worden toegegeven dat de communicatieprocessen die tussen de producent en de consument via het gebruik van merken en verpakkingen plaatsvindt zich kenmerken door complexiteit, en dat de waarde van onderzoeken als hier aan de orde toeneemt naar mate de gekozen onderzoeksopzet de realiteit dichter benadert. Het komt de President echter onaannemelijk voor dat de bekritiseerde methode - het op straat steekproefsgewijs selecteren van vrouwelijke voorbijgangers voor een interview in een nabije zaal of bus, waaromtrent de commentatoren overigens zélf opmerken dat deze "zeer gebruikelijk is" - de realiteit zoveel geweld aandoet dat aan de resultaten van het onderzoek, die zeer duidelijk pleiten tegen het aannemen van associatiegevaar als vorenbedoeld, geen enkele waarde mag worden toegekend. Daarbij komt nog dat het Homburg vrij stond om een zelfde

222


type onderzoek te laten verrichten met gebruik van een methode die in haar ogen wel verantwoord kan worden geacht. 3.12. Een en ander voert tot de slotsom dat onderdeel 1 van de vordering voor zover gericht tegen Nestlé c.s. niet voor toewijzing vatbaar is. Onderdeel 2 van de vordering: 3.13. Blijkens de ter terechtzitting gegeven toelichting op dit onderdeel van de vordering verzet Homburg zich (afgezien van haar bezwaren tegen het gebruik van het woord HomeBurger, waarover reeds is beslist) met-name tegen de in blauw uitgevoerde achtergrond van de Maggi HomeBurger verpakkingen. Het betreft daarbij niet alleen de sausmix, maar ook de (kruiden-)mixverpakking. Het onderdeel zal dienovereenkomstig worden opgevat en beoordeeld. 3.14. De President is op grond van zijn in 3.9 sub a. en b. weergegeven constateringen van oordeel dat Homburgs verzet als vorenomschreven merkenrechtelijk gezien geen stand kan houden. Ook dit oordeel vindt steun in meergenoemde onderzoeksresultaten. 3.15. Ook onderdeel 2 van de vordering voor zover gericht tegen Nestlé c.s. is derhalve niet voor toewijzing vatbaar.

16 september 1987

des-automobielen " of "voor levering van en reparatie aan alle automerken, speciaal Mercedes" (mits een en ander zodanig zou geschieden dat niet de indruk van dealerschap wordt gewekt) [ten dele anders: Rechtbank]. Daimler-Benz A.G. te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland en Mercedes-Benz Nederland B.V. te Utrecht, appellanten, procureur Mr J.A. van Arkel, tegen Automobielbedrijf De Gruyter en De Jong B.V. te Bergambacht, geïntimeerde, procureur Mr H.A. Zanoli, advocaat Mr G.J. Burgert te Rotterdam. a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 23 maart 1984. (Mrs Ch.B. Boot, D. Roemers en F.J.W.M. van Dooren).

Overweegt ten aanzien van het recht: 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd betwist staat tussen partijen het volgende vast: a. Daimler-Benz [eiseres sub 1 Red.] heeft binnen het Benelux-gebied uitsluitende rechten op het woordmerk "Mercedes-Benz" en op het figuurmerk, bestaande uit een driepuntige ster in een cirkel, verder aan te duiden als de De vordering voor zover gericht tegen Van Ackooy: Mercedes-ster, zulks voor een reeks van waren waaronder 3.16. Nu aan de wettelijk voorgeschreven termijnen en met name automobielen. formaliteiten is voldaan zal tegen Van Ackooy verstek worden verleend. b. Daimler-Benz heeft in elk der landen, waarin zij haar automobielen onder voormelde merken in de handel brengt, 3.17. Uit het voorgaande volgt dat het Nestlé c.s. vrij staat een dealerorganisatie opgezet en brengt haar voor afzet de litigieuze producten in de Maggi HomeBurger verpakbestemde automobielen aldaar door tussenkomst van bij die kingen op de markt te brengen. Onder die omstandigheden organisatie aangesloten dealers in de handel. Deze dealermaken wederverkopers als Van Ackooy zich a fortiori niet organisatie is in Nederland opgezet in samenwerking met aan merkinbreuk schuldig door deze producten in de litiMercedes Benz Nederland, die voor de leiding, de instandgieuze verpakking (verder) te verhandelen. houding en de controle van die organisatie zorg draagt. c. De bij genoemde dealerorganisatie aangesloten onderSlotsom en kosten: nemingen ontvangen regelmatig van eiseressen voorlichting, 3.18. De slotsom van een en ander is dat de gevraagde instructies en bijscholing, waartegenover deze onderneminvoorzieningen tegen alle gedaagden moeten worden geweigen zich hebben verplicht tot service- en garantieverlening gerd, met veroordeling van Homburg in de kosten van het volgens door eiseressen gestelde normen. geding. d. De bij voormelde dealerorganisatie aangesloten ondernemingen hebben van Daimler-Benz door tussenkomst 4. Beslissingen van Mercedes Benz Nederland toestemming verkregen hun De President, rechtdoende in kort geding: aansluiting bij de dealerorganisatie kenbaar te maken door 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; gebruikmaking van de merken ten aanzien waarvan Daim4.2. Veroordeelt Homburg in de kosten van het geding, ler-Benz rechthebbende is, een en ander met inachtneming tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Nestlé van door eiseressen te stellen regels. c.s. begroot op f250,- aan verschotten en f1500,- aan procureurssalaris en aan de zijde van Van Ackooy begroot op e. De Gruyter is niet aangesloten bij de door Daimlernihil. Enz. Benz hier te lande opgezette dealer-organisatie; f. De Gruyter heeft in advertenties een of meer navolgende elementen gebruikt: - de Mercedes-ster; - de termen "Gespecialiseerd in Mercedes-Benz" en "Gespecialiseerd in Mercedes"; Nr 56. Gerechtshof te 's-Gravenhage, derde kamer, - de term "Ster-occasions". 5 februari 1986. 2. Nu door De Gruyter wordt erkend, dat zij door het gebruik in advertenties van de Mercedes-ster en van de (Gespecialiseerd in Mercedes) termen "Gespecialiseerd in Mercedes-Benz" en "Ster-occasions" merkinbreuk heeft gepleegd onderscheidenlijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen, kan de rechtPresident: Mr R. van der Veen; bank zich beperken tot overwegingen omtrent de vorderinRaadsheren: Mrs W.A. van Deth en gen van eiseressen, voor zover deze betrekking hebben op W. Jonkers. het gebruik in advertenties van de term "Gespecialiseerd in Mercedes". Art. 13 onder A, lid 1, aanhefen sub 2 Benelux-Merkenwet. Het gebruik van de term "Gespecialiseerd in Mercedes" is 3. Eiseressen stellen, dat het gebruik van de term "Geaan De Gruyter niet toegestaan; zij heeft daarvoor geen gelspecialiseerd in Mercedes" in advertenties merkinbreuk jedige reden. "Gespecialiseerd" is slechts degene die op ieder gens Daimler-Benz inhoudt als bedoeld in artikel 13A, aanmoment over alle meest recente gegevens en kennis beschikt hef en sub 2, Benelus Merkenwet (BMW), aangezien De of kan beschikken (zoals dealers). Dat De Gruyter niet in Gruyter aldus zonder geldige reden in het economisch vervoornoemde zin gespecialeerd is, is door haar onvoldoende keer gebruik maakt van het merk of een overeenstemmend weersproken. De Gruyter kan heel wel op andere wijze aan het teken onder zodanige omstandigheden dat aan Daimlerpubliek mededelen dat haar bedrijf wat betreft MercedesBenz schade kan worden toegebracht. automobielen beter is toegerust dan wat betreft andere autoVoorts stellen eiseressen dat, voor zover het gebruik van mobielen, bijvoorbeeld: "wij leggen ons speciaal toe op verde term "Gespecialiseerd in Mercedes" geen merkinbreuk koop, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruike Merce- zou opleveren, dat gebruik als een daad van oneerlijke me-

16 september 1987


dedinging onrechtmatig is zowel jegens Daimler-Benz als jegens Mercedes Benz Nederland, omdat De Gruyter daardoor ten onrechte de indruk wekt deel uit te maken van de door eiseressen opgezette dealer-organisatie. 4. De Gruyter verweert zich hiertegen stellende, dat zij met de term "Gespecialiseerd in Mercedes" slechts gebruik maakt van het merk, ten aanzien waarvan Daimler-Benz rechthebbende is, voor waren die door Daimler-Benz of haar licentiehouder in het verkeer zijn gebracht, terwijl de toestand van de waren niet is gewijzigd. Zij stelt dat DaimlerBenz zich hiertegen niet met succes kan verzetten, gelet op het bepaalde in artikel 13A tweede volzin juncto artikel 13 A aanhef en sub 1 BMW. De Gruyter stelt in dit verband, dat zij echte Mercedessen, zowel nieuwe als gebruikte, en echte Mereedes-onderdelen verkoopt, die zij betrekt van bedrijven die wel van de dealerorganistie van Daimler-Benz deel uitmaken, en voorts dat zij in het bezit is van informatiemateriaal van eiseressen dat bestemd is voor Mercedes-dealers. De Gruyter voert voorts nog aan, dat specialisatie in de handel en reparatie van automobielen niet voorbehouden is aan officiële dealers. Waar de door Daimler-Benz vervaardigde automobielen nu eenmaal met "Mercedes" worden aangeduid, kan zij zich niet van het gebruik van deze term onthouden, indien zij haar specialisatie aan derden kenbaar wil maken. 5. De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende. a. In de eerste plaats stelt de rechtbank op grond van artikel 37 BMW uitdrukkelijk vast dat zij bevoegd is van de zaak kennis te nemen, nu De Gruyter gevestigd is binnen het arrondissement Rotterdam. b. De rechtbank is met eiseressen van oordeel, dat de handelwijze van eDe Gruyter merkgebruik als bedoeld in artikel 13 A sub 2 inhoudt, en niet merkgebruik als bedoeld in dat artikel sub le, aangezien de term "Gespecialiseerd in Mercedes" in de advertenties van De Gruyter niet, zoals De Gruyter volhoudt, strekt ter onderscheiding van de door De Gruyter verhandelde automobielen, maar ter aanduiding van bijzondere eigenschappen van De Gruyter's bedrijf. De rechtbank is van oordeel, dat het voor De Gruyter noodzakelijk is zich te bedienen van een term als "Gespecialiseerd in Mercedes" om aan derden kennis te kunnen geven van het feit, dat haar bedrijf ten aanzien van automobielen van dit merk beter is toegerust dan ten aanzien van andere merken. Of er sprake is van een toelaatbaar merkgebruik hangt af van de wijze waarop deze term in de advertenties is opgenomen. Van een toelaatbaar merkgebruik is sprake, indien de gewraakte term op een zodanige wijze in de advertentie is opgenomen, dat daardoor niet de indruk wordt gewekt, dat De Gruyter deel uitmaakt van de dealer-organisatie van Daimler-Benz, bijvoorbeeld indien in de advertentie tevens is vermeld dat ook andere merken worden verkocht en gerepareerd. Van een ontoelaatbaar merkgebruik is in elk geval sprake, indien de gewraakte term in opvallende typografie is afgedrukt en/of is vergezeld van het beeldmerk van Daimler-Benz of de afbeelding van een Mercedes-automobiel. Er is immers geen onontkoombare noodzaak voor De Gruyter om aldus gebruik te maken van het merk ten aanzien waarvan Daimler-Benz rechthebbende is, zodat De Gruyter zich voor een zodanig merkgebruik niet kan beroepen op een geldige reden. Van de door partijen overgelegde afschriften van advertenties acht de rechtbank slechts die welke De Gruyter als produktie 5 bij haar conclusie van antwoord heeft gevoegd, toelaatbaar. c. Voor zover het gebruik van de term "Gespecialiseerd in Mercedes" door De Gruyter geen merkinbreuk inhoudt, is er naar het oordeel van de rechtbank evenmin sprake van een onrechtmatige handelwijze jegens eiseressen. Het gebruik van deze term op de wijze die hierboven onder b als toelaatbaar merkgebruik is aangeduid, wekt immers niet de indruk dat De Gruyter deel uitmaakt van de dealer-organisatie van eiseressen. Voorts hebben eiseressen naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende aannemelijk gemaakt hun stelling dat De Gruyter niet gespecialiseerd is in Mercedes-Benz-auto-

223

mobielen. Eiseressen hebben immers niet ontkend, dat De Gruyter regelmatig zowel nieuwe als gebruikte Mercedesautomobielen te koop aanbiedt, terwijl zij evenmin hebben kunnen weerleggen De Gruyter's stelling dat hij over dezelfde brochures beschikt als de Mercedes-dealers. d. Het verweer van De Gruyter dat eiseressen geen belang zouden hebben bij hun vorderingen, nu De Gruyter sinds maart 1983 geen merkinbreuken meer heeft gepleegd, wijst de rechtbank af, aangezien De Gruyter in de afgelopen jaren herhaaldelijk merkinbreuk heeft gepleegd, ook nadat zij had toegezegd geen advertenties meer te zullen plaatsen welke inbreuk zouden maken op de rechten van DaimlerBenz als merkhouder. e. Met betrekking tot de gevorderde dwangsom overweegt de rechtbank, dat deze haar, gelet op het bereik van de door De Gruyter geplaatste advertenties, onnodig hoog voorkomt. De rechtbank zal de dwangsom bepalen op ƒ5.000,- per keer. 6. Nu De Gruyter voor het merendeel in het ongelijk moet worden gesteld, dient zij te worden veroordeeld in de kosten van het geding. Rechtdoende: 1. Verklaart voor recht, dat De Gruyter inbreuk maakt op de rechten van Daimler-Benz en onrechtmatig handelt jegens Daimler-Benz en Mercedes Benz Nederland door in advertenties één of meer van de navolgende elementen te gebruiken: le) de Mercedes-ster; 2e) de term "Gespecialiseerd in Mercedes-Benz"; 3e) de term "Gespecialiseerd in Mercedes"; 4e) de term "Ster-occasions"; met dien verstande dat het gebruik van de onder 3e) vermelde term slechts inbreukmakend onderscheidenlijk onrechtmatig is, indien dit op zodanige wijze geschiedt, dat daardoor de indruk wordt gewekt dat De Gruyter deel uitmaakt van de dealer-organisatie van Daimler-Benz. 2. Verbiedt De Gruyter in van haar uitgaande advertenties of andere aankondigingen, dan wel op enige andere wijze voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf zich aan te kondigen als "Gespecialiseerd in Mercedes-Benz", of de aanduiding "Steroccasions" te gebruiken, of gebruik te maken van de merken van Daimler-Benz of een daarmee overeenstemmend teken of van enig ander teken of enige andere uiting, waardoor bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk wordt gewekt als zou gedaagde deel uitmaken van of anderszins speciale betrekkingen onderhouden met de door eiseressen opgezette en in stand gehouden dealer-organisatie, voor onder de bedoelde merken door Daimler-Benz hier te lande in het verkeer gebrachte automobielen. 3. Veroordeelt De Gruyter om aan Daimler-Benz ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ5.000,- voor elke keer, dat zij ten opzichte van Daimler-Benz en/of Mercedes Benz Nederland in strijd met het onder 2 gegeven verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen. 4. Veroordeelt De Gruyter öm aan ieder van eiseressen te vergoeden de door de betrokken eiseres als gevolg van vorenomschreven inbreukmakende of anderszins onrechtmatige handelingen geleden schade en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente van het aldus vast te stellen bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot die der voldoening. 5. Verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad evenwel met uitzondering van de onder 1 gegeven verklaring voor recht. 6. Wijst af het meer of anders gevorderde. 7. Veroordeelt De Gruyter in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseressen gevallen en tot op deze uitspraak begroot op f256,20 voor verschotten en f 1860,- voor salaris van de procureur. Enz.

224


b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1. Volgens de eerste grief heeft de Rechtbank ten onrechte overwogen dat het voor geïntimeerde noodzakelijk is zich te bedienen van een term als "gespecialiseerd in Mercedes" om aan derden kennis te geven van het feit dat haar bedrijf ten aanzien van automobielen van dat merk beter is toegerust dan ten aanzien van andere merken. De tweede grief bevat de klacht dat de Rechtbank ten onrechte genoemde term slechts als merkinbreuk dan wel anderszins onrechtmatig beschouwt indien die term zodanig wordt gebezigd dat de indruk wordt gewekt dat geïntimeerde deel uitmaakt van de dealer-organisatie van appellanten. 2. De grieven gaan er mede van uit dat het bedrijf van geïntimeerde wat betreft Mercedes automobielen beter is toegerust dan wat betreft andere automobielen. Appellanten hebben voorts niet, of onvoldoende, weersproken dat geïntimeerde reeds geruime tijd nieuwe en gebruikte Mercedes automobielen verkoopt, onderhoudt en repareert en dat zij bij onderhoud en reparatie originele Mercedes onderdelen aanbrengt zomede dat zij "een aanzienlijke kring vaste Mercedes-klanten" heeft (conclusie van antwoord, bladzijde 3 bovenaan). 3. Blijkens de toelichting op de grieven mag de term "gespecialiseerd in Mercedes" daarom niet door geïntimeerde worden gebezigd omdat zij niet beschikt over dezelfde kennis omtrent Mercedes-automobielen als tot het dealernet van appellanten behorende bedrijven die regelmatig door appellanten van de meest recente gegevens en kennis worden voorzien, zoals geïllustreerd in paragraaf 3 van de memorie van grieven en in de daar genoemde stukken zomede op de bladzijden 3-5 van de pleitnota in hoger beroep van Mr Van Arkel. "Gespecialiseerd" is, aldus appellanten, slechts degene die op ieder moment over alle meest recente gegevens en kennis beschikt of kan beschikken (zoals dealers). 4. Dat geïntimeerde niet gespecialiseerd is in voornoemde zin is door haar onvoldoende weersproken. \ 5. Bij de beoordeling van de grieven is uitgangspunt dat het een garagebedrijf als dat van geïntimeerde - het Hof verwijst naar overweging 2 - vrijstaat bij zijn werving er op te wijzen dat het zich bezig houdt met verkoop van nieuwe en gebruikte Mercedesautomobielen en met onderhoud en reparatie ervan. Ook valt niet in te zien waarom zulk een bedrijf merkinbreuk zou plegen of anderszins onrechtmatig zou handelen indien het bij zijn werving een zin zou bezigen als: "Wij leggen ons speciaal toe op verkoop, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte Mercedesautomobielen" of - het Hof parafraseert hier een zin voorkomend in de produktie genoemd aan het slot van overweging 5-b van het bestreden vonnis - "Voor levering van en reparatie aan alle automerken, speciaal Mercedes" (mits een en ander zodanig zou geschieden dat niet de indruk van dealerschap wordt gewekt). 6. In de beide tussen aanhalingstekens geplaatste zinnen heeft het woord "speciaal" de betekenis van "in het bijzonder". In de door geïntimeerde gebezigde term "gespecialiseerd in Mercedes" is het woord "gespecialiseerd" (evenals dat met het woord "specialist" het geval is) voor een niet te verwaarlozen deel van het Nederlandse publiek echter de aanduiding dat de betrokkene is gespecialiseerd (specialist is) in de betekenis als weergegeven aan het slot van overwegigng 3. 7. Derhalve en gezien de in overweging 5 geschetste mogelijkheden, heeft geïntimeerde niet een voldoende geldige reden, in de zin van artikel 13 A-2 van de Benelux Merkenwet, voor het gebruik van het merk(bestanddeel) "Mercedes" in de term "gespecialiseerd in Mercedes". Door dat gebruik kan voor de merkgerechtigde, appellante DaimlerBenz A.G., schade ontstaan bijvoorbeeld doordat een Mercedes niet optimaal wordt gerepareerd - het Hof verwijst naar overweging 4 - hetgeen de klant kan ervaren als een tekortkoming van het produkt. 8. Voldoende aannemelijk is dat in gevallen als laatstelijk

16 september 1987

genoemd eveneens schade door appellante Mercedes-Benz Nederland B. V. wordt geleden zodat het gebruik van de voor een deel van het publiek misleidende term "gespecialiseerd in Mercedes" jegens haar onrechtmatig is op grond van artikel 1416a van het Burgerlijk Wetboek. 9. De grieven zijn dus gegrond zodat de door de Rechtbank afgewezen vorderingen alsnog moeten worden toegewezen. Beslissing Het Hof: vernietigt het bestreden vonnis voorzover daarbij zijn afgewezen de vorderingen van appellanten betreffende het gebruik van de term "gespecialiseerd in Mercedes"; verklaart voor recht dat geïntimeerde inbreuk maakt op de rechten van appellante Daimler-Benz A.G. op het merk • Mercedes-Benz en onrechtmatig handelt jegens appellante Mercedes-Benz Nederland B.V. door voornoemde term te gebruiken voor of in verband met haar bedrijf; verbiedt geïntimeerde het gebruik van die term voor of in verband met haar bedrijf; veroordeelt geïntimeerde om aan ieder van de appellanten te voldoen een dwangsom van ƒ2.500,— voor iedere overtreding van dat verbod; veroordeelt geïntimeerde om aan appellanten te vergoeden de door hen geleden en te lijden schade als gevolg van het gebruik van voornoemde term, die schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; verklaart dit arrest, voorzover gewezen tussen appellante Daimler-Benz A.G. en geïntimeerde, uitvoerbaar bij voorraad wat betreft voormeld verbod en voormelde veroordelingen; veroordeelt geïntimeerde in de kosten van het hoger beroep; begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van appellanten tot de uitspraak van dit arrest op ƒ3.100,— (...). Enz. Nr 56. Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tweede meervoudige kamer, 18 februari 1987. (Casoron/Casolon) President: Mr H.J. Scheppen; Rechters: Mrs J.C. Kranenburg en E.P.J. Myjer. Art. 13 onderA, lid 1, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. De merken Casoron en Casolon stemmen overeen. Het voeren van het merk Casolon voor het product kunstgras door gedaagde maakt inbreuk op het merk Casoron (voor pesticiden met inbegrip van fungiciden en herbiciden) van eiseres. Plaatselijke overheden en sportverenigingen zijn voor beide partijen (potentiële) afnemers. Bij deze afnemers kan op zijn minst de gedachte postvatten dat er tussen beide merken verband bestaat, zodat de kans op schade voor eiseres aanwezig is. Zodra immers het product van gedaagde in ongunstige zin bekend zou worden, zou dit (kunnen) leiden tot aantasting van het merk van eiseres. Een verbod tot ieder gebruik van het merk Casolon is toewijsbaar aangezien het voeren van dat merk voor andere bedekkingsmaterialen dan kunstgras op dezelfde voet onrechtmatig is jegens eisers. Art. 4 aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. Uit de vaststelling dat gedaagde door het voeren van het merk Casolon voor kunstgras en andere bedekkingsmaterialen inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres, volgt niet zonder meer dat de inschrijving van het merk Casolon nietig is op grond van art. 4 sub 2 BMW. Hoewel een scherp onderscheid tussen verwarring en misleiding niet valt te geven, is voor misleiding meer vereist dan voor verwarring. Aangezien de nietigheid van een merk op grond van art. 4 sub 2 BMW ex tune werkt, dient de beoordeling of gebruik van het merk Casolon tot misleiding van het publiek kan leiden, plaats te

16 september 1987


vinden naar het moment van inschrijving. Nu het ten deze niet gaat om een onjuiste indruk, die door het merkteken zelf zou kunnen worden gewekt, het voorts niet gaat om identieke merktekens en uit de inschrijving van het merk Casolon niet zonder meer volgt, dat de beide merken zich op dezelfde branche (zullen) richten kan in dit geval van misleiding als bedoeld in art. 4 sub 2 BMW niet worden gesproken. De besloten vennootschap Duphar B.V. te Weesp, eiseres, procureur Mr J.J.M. Schlicher, advocaat Jhr Mr J.A. Stoop te 's-Gravenhage, tegen De besloten vennootschap Forbo Tapijt B.V. te Soest, gedaagde, procureur Mr B.J. van Heyst. 2. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend althans niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de inhoud van overgelegde produkties, het volgende vast: a. In het Beneluxmerkenregister staat ten name van eiseres ingeschreven het woordmerk 'casoron' voor 'pesticiden met inbegrip van fungiciden en herbiciden'. Deze inschrijving berust op een handhavingsdepot als bedoeld in artikel 30 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, verder te noemen BMW. De inschrijving is geschied voor klasse 5, waartoe onder meer behoren middelen ter verdelging van onkruid. b. Ten name van gedaagde staat in het Beneluxmerkenregister ingeschreven het woordmerk 'casolon' voor de klassen 19 en 27 en wel als volgt: 'KL 19 Bedekkingsmateriaal voor sportvelden, sportterreinen, speelvelden, sporthallen en dergelijke uit kunststoffen. KL 27 Bedekkingsmateriaal voor sportterreinen, sportvelden, sporthallen, speelvelden en dergelijke uit kunstgras; vloerbedekkingen.' Op deze inschrijving is een internationale merkinschrijving gebaseerd ten name van gedaagde voor de landen West-Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. c. De inschrijving van het merk Casoron is van oudere datum dan het merk Casolon. d. Eiseres heeft bij brieven van 9 september 1985 en 26 februari 1986 gedaagde verzocht het gebruik van het merk Casolon te staken en de desbetreffende merkinschrijvingen te doen doorhalen. Gedaagde heeft aan dit verzoek geen gevolg gegeven. 3. Eiseres vordert in de eerste plaats - althans zo verstaat de rechtbank - een verklaring voor recht, dat gedaagde met het voeren van het merk Casolon voor haar kunstgrasprodukt inbreuk maakt op haar merkrecht. Daartoe baseert eiseres zich op artikel 13 A sub 2 BMW. Krachtens deze bepaling kan een merkhouder (naast verzet tegen elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren) zich verzetten tegen elk ander gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Gedaagde heeft bestreden, dat in dit geval van met elkaar overeenstemmende merktekens kan worden gesproken. De rechtbank verwerpt dit verweer. De woorden Casoron en Casolon hebben geen (lees: een, red) gelijk aantal letters (7); de woorden verschillen slechts één letter (een medeklinker) in het midden van het woord; de vijfde letter is bij het ene woord een 'r' en bij het andere woord een '1'; op welke lettergreep bij het uitspreken van de woorden de klemtoon ook wordt gelegd, het onderscheid in klank dat door deze letters wordt teweeggebracht, is zeer gering. Aangezien voorts beide merktekens geen zelfstandige betekenis hebben, doch aan de fantasie zijn ontleend, is de gelijkenis van de tekens auditief, visueel en begripsmatig reeds van zodanige aard, dat de tekens als overeenstemmend dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 13 A BMW. Daaraan doet niet af, dat eiseres - gelijk door gedaagde betoogd in schriftelijke stukken achter het woord Casoron de hoofdletter G vermeldt. De letter G wijst er op, dat het produkt in korrelvorm (granulaat) geleverd wordt. Het onderscheidend

225

vermogen is - mede gelet op het doel van de toevoeging van weinig betekenis. Van meer betekenis zou het zijn, indien algemeen gesproken zou worden van het merk Casoron G (met de klemtoon op de G). Eiseres heeft dit betwist en gedaagde heeft een dergelijk gebruik onvoldoende aannemelijk gemaakt en evenmin aangeboden zulks te bewijzen. Gedaagde heeft voorts betoogd, dat het merk Casoron slechts vage bekendheid geniet, doch - daargelaten de juistheid van die stelling - die omstandigheid is voor de vraag naar het overeenstemmende karakter van de merktekens niet van belang. 4. Gedaagde heeft bij conclusie van antwoord betwist, dat eiseres door het gebruik dat gedaagde maakt van het merk Casolon schade kan lijden, aangezien de merken volgens gedaagde in een volstrekt verschillende handelsbranche worden gebruikt en zodanig, dat de onderscheidene consumenten elkaar nimmer zullen ontmoeten. Volgens gedaagde is op grond daarvan verwarring, laat staan misleiding, van het publiek volstrekt uitgesloten. Gedaagde heeft echter bij gelegenheid van het pleidooi niet bestreden, dat plaatselijke overheden en sportverenigingen voor beide partijen (potentiële) afnemers zijn. De rechtbank is van oordeel, dat bij deze afnemers op zijn minst de gedachte kan postvatten, dat er tussen beide merken verband bestaat, zodat de kans op schade voor eiseres aanwezig is. Zodra immers het produkt van gedaagde in ongunstige zin bekend zou worden, zou dit (kunnen) leiden tot aantasting van het merk van eiseres. Gedaagde heeft gesteld, dat zij voor het voeren van het merk Casolon in het economisch verkeer een geldige reden heeft, doch hetgeen zij voor die stelling heeft aangevoerd (onder meer het verrichte onderzoek in 1982 door Markgraaf op "merkenrechtelijke haalbaarheid", de inmiddels ontplooide activiteiten op de nationale en internationale kunstgrasmarkt en de daarmee gepaard gaande investeringen) kan niet de conclusie dragen, dat er van een geldige reden als bedoeld in artikel 13 A sub 2 BMW sprake is. 5. Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat het voeren van het merk Casolon voor het produkt kunstgras, waarvoor door gedaagde merkinschrijving is verzocht en verkregen, inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres en mitsdien jegens eiseres onrechtmatig is. De door eiseres gevraagde - aan de gedaagde op te leggen - geboden (petitum sub 2 en 3) betreffen niet alleen het produkt kunstgras, doch alle andere produkten van gedaagde onder het merk Casolon. De rechtbank zal het petitum sub 2 en 3 toewijzen zoals geformuleerd, aangezien daartegen door gedaagde geen zelfstandig verweer is gevoerd en bovendien het voeren van het merk Casolon voor andere bedekkingsmaterialen dan kunstgras op dezelfde voet onrechtmatig is jegens eiseres. 6. De door eiseres gevorderde nietigverklaring van het depot van het merk Casolon is gebaseerd op artikel 14 A sub c jo artikel 4 sub 2 BMW, hetgeen in casu betekent, dat moet zijn voldaan aan de eis, dat het gebruik van het merk Casolon, ingeschreven voor de waren als hiervoor vermeld in rechtsoverweging 2, tot misleiding van het publiek kan leiden. De rechtbank stelt voorop, dat uit de vaststelling, dat gedaagde door het voeren van het merk Casolon voor kunstgras en andere bedekkingsmaterialen inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres, niet zonder meer volgt, dat de inschrijving van het merk Casolon nietig is op grond van artikel 4 sub 2 BMW. Een merkteken kan, hetzij uit zichzelf, hetzij in verband met gehele of gedeeltelijke overeenstemming met een ander merk, geschikt zijn om bij potentiële afnemers een onjuiste indruk te wekken omtrent voor het afnemen van het produkt relevante faktoren, zoals samenstelling en herkomst. Hoewel een scherp onderscheid tussen verwarring en misleiding niet valt te geven, is voor misleiding meer vereist dan voor verwarring. Voor de vraag, of in een concreet geval sprake is van misleiding dan wel van verwarring, is dan ook van belang de mate waarin het merkteken geschikt is om een onjuiste indruk als hiervoor bedoeld te geven. Aangezien de nietigheid van een merk op grond van artikel 4 sub 2 BMW ex tune werkt, dient de beoordeling of gebruik van het merk Casolon tot misleiding van het publiek kan leiden, plaats te vinden naar het moment

226


van inschrijving. Nu het ten deze niet gaat om een onjuiste indruk, die door het merkteken zelf zou kunnen worden gewekt, het voorts niet gaat om identieke merktekens en uit de inschrijving van het merk Casolon niet zonder meer volgt, dat de beide merken zich op dezelfde branche (zullen) richten kan in dit geval van misleiding als bedoeld in artikel 4 sub 2 BMW niet worden gesproken. Dit onderdeel van de vordering wordt derhalve afgewezen. 7. De rechtbank zal het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren, voor zover het betreft de onderdelen 2 en 3, aangezien het vonnis berust op een authentieke titel. Het onderdeel 1 (de verklaring voor recht) leent zich uit de aard van de gegeven beslissing niet voor een uitvoerbaarverklaring bij voorraad. 8. De rechtbank zal gedaagde als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordelen.

16 september 1987

Artt. 48 en 134 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het eerst bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep gedaan beroep op auteursrecht is in strijd met de regelen van een goede procesorde en wordt door het Hof gepasseerd. De vennootschap naar vreemd recht Zeiss Ikon Aktiengesellschaft, gevestigd te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, appellante [in kort geding], procureur Mr B. A. J. M. Peek, advocaat Mr H. J. M. Boukema te Amsterdam, tegen Petrus Jozef Dullaert, handelende onder de naam Dulimex, wonende te Epe, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr M. J. Th. van Herpt, advocaat Mr N. D. J. Kooij te Apeldoorn. a) President Rechtbank Zutphen 24 juni 1986 (Mr J. J. van Oostveen).

ten aanzien van het recht: 1. In deze procedure staat het volgende tussen partijen vast: - Eiseres [Zeiss Ikon. Red.] heeft in 1972 onder het merk "Zeiss Ikon" een type deurslot op de markt gebracht, dat onder meer wordt gekenmerkt door twee ronde pennen (de zogenaamde schoten), die een gemonteerd slot bij uitgeschoven toestand de deur 'op slot doen' en die weer ingeschoven kunnen worden, één en ander door middel van een sleutel, bestaande uit een ronde pen met aan drie zijden een zogenaamde baard en een rond, plat bovenstuk met inkeping. Op deze sleutel komt een meanderrand met Grieks motief voor, welke eiseres als merk heeft ingeschreven in het Benelux Merkenregister. - Gedaagde heeft een deurslot met bijbehorende sleutel onder het merk "DX", op de markt gebracht. Het deurslot is qua uiterlijke verschijningsvorm vrijwel identiek aan dat van eiseres. De bijbehorende sleutel verschilt in zoverre van de bij het slot van eiseres behorende sleutel dat daarop de meanderrand met Grieks motief niet voorkomt. 2. Eiseres vordert ten principale - samengevat — gedaagde ieder gebruik van een op haar slot en sleutel als voormeld gelijkend slot en sleutel te verbieden, alsmede ieder gebruik van een met haar merk als voorbeeld overeenstemmend teken. 3. Eiseres heeft haar vordering gebaseerd op de vaststaande feiten en daarnaast nog aangevoerd, dat gedaagde naast het "DX"-slot (en sleutel) een aan bovengenoemd slot en sleutel identiek slot en sleutel (met meanderrand en Grieks motief) onder het merk "Solex" in het verkeer brengt. Met haar slot en sleutel was zij als eerste op de markt en haar produkten bezitten onderscheidend vermogen. Gedaagdes slot en sleutel (zowel "DX" als "Solex") zijn onnodige, slaafse nabootsingen van haar slot en sleutel. Zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van gedaagdes slot Nr 57. Gerechtshof te Arnhem 10 februari 1987 en sleutel afbreuk te doen, had gedaagde van de dóór haar (Zeiss-Ikon-slot/DX-slot) , gebezigde vormgeving kunnen afwijken. Gedaagdes produkten scheppen verwarring bij het publiek en doen door Raadsheren: Mrs K. E. Smilde-Nienhuis, voorzitter, de inferieure kwaliteit van het slot afbreuk aan de reputatie J. A. J. Spoor en P. C. J. Goossen. van haar slot. Met betrekking tot de "Solex-sleutel" is er bovendien sprake van merkinbreuk. Gedaagde handelt alArt. 14, lid 5 Benelux Tekeningen en Modellenwet j . art. dus onrechtmatig jegens haar. Zij heeft een spoedeisend 1401 Burgerlijk Wetboek. Bij de vraag ofZeiss-Ikon bescherming toekomt ten aanzien belang bij de gevraagde voorzieningen. van de van haar door Dulimex nagebootste sloten en sleutels, 4. Gedaagde heeft primair ten verwere aangevoerd, dat past-nu deze, mede bij gebreke aan een modeldepot, niet door eiseres geen spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorintellectuele eigendomsrechten zijn beschermd - terughou- zieningen nu de betreffende sloten en sleutels al gedurende dendheid. 50 jaar door diverse producenten op de markt, worden geHet kopend publiek zal bij deze 'low-interest'-produkten zich bracht. Voorts heeft gedaagde onder meer aangevoerd, dat vooral laten leiden door prijs en doelmatigheid. Het zal geen eiseres niet als eerste met het litigieuze type deurslot en associatief verband leggen tussen het DX-slot van Dulimex en sleutel op de markt is gekomen. Omstreeks 1960 heeft Yale al een dergelijk type slot en sleutel op de markt gebracht. het slot van Zeiss-Ikon, laat staan menen te doen te hebben met een slot van Zeiss-Ikon. Daarbij is nog van belang dat de Het litigieuze slot en sleutel ontbeert onderscheidend vermogen. Verwarring bij het publiek is uitgesloten. Zij heeft sloten van Dulimex van een duidelijk opschrift zijn voorzien. Ook overigens zijn er verschillen (zie nader het arrest) en de het slot en de sleutel onder het merk "Solex" al geruime tijd prijs verschilt aanzienlijk. Al met al is gevaar voor verwarring niet meer in haar assortiment, zulks overeenkomstig haar toezegging jegens eiseres in september 1984. Van onrechtniet voldoende aannemelijk geworden.

Rechtdoende: 1. Verklaart voor recht, dat het voeren van het merk Casolon voor kunstgras door gedaagde inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres en onrechtmatig is jegens eiseres. 2. Veroordeelt gedaagde om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere directe of indirecte inbreuk op het aan eiseres toekomende merk Casoron, in het Beneluxmerkenregister ingeschreven onder nr. 019465, in het bijzonder door met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de aanduiding Casolon te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een aan-eiseres te verbeuren dwangsom van f5.000 voor elke keer, dat gedaagde na betekening van dit vonnis in strijd hiermee handelt. 3. Gelast gedaagde de reeds in het verkeer gebrachte produkten, voor zover zichtbaar voorzien van het merk Casolon, van dat merk te ontdoen en al het reclame-, promotieen foldermateriaal, dat het merk Casolon draagt terug te nemen of althans definitief aan het verkeer te onttrekken, een en ander binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een aan eiseres te verbeuren^wangsom van f 1.000 voor elke dag, dat gedaagde in gebreke blijft aan deze last te voldoen. 4. Verklaart de hiervoor sub 2 en 3 vermelde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad. 5. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. 6. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op f 1.860 voor salaris van de procureur en op f325,65 voor verschotten. Enz.

16 september 1987


matig handelen harerzijds is dan ook geen sprake. 5. De vraag naar het spoedeisend belang dient beantwoord te worden aan de hand van de stellingen in de inleidende dagvaarding, welke stellingen-zoals nader toegelicht ter terechtzitting - genoegzaam zijn om de conclusie te wettigen dat eiseres een spoedeisend belang heeft bij gevorderde voorzieningen, nu het hier immers betreft een geval van beweerdelijke oneerlijke concurrentie, terzake waarvan een voorziening naar zijn aard spoedeisend is. Dit onderdeel van het verweer wordt derhalve verworpen. 6. Met betrekking tot de zaak zelve wordt voorlopig oordelende als volgt overwogen. Nu eiseres haar "Zeiss Ikon"slot en sleutel niet heeft kunnen deponeren overeenkomstig de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen kan het gestelde nabootsen van de produkten van eiseres door gedaagde zonder meer niet als onrechtmatig worden aangemerkt. Niet aannemelijk is dat gedaagde door met het "DX" slot en sleutel op de markt te komen zodanige verwarring schept dat dit ten opzichte van eiseres als onrechtmatig moet worden beschouwd. Het "Zeiss Ikon"-slot en sleutel onderscheidt zich in haar uiterlijke verschijningsvorm niet zodanig van andere niet van eiseres afkomstige sloten en sleutels (zoals ter terechtzitting is gebleken aan de hand van door partijen overgelegde folders en foto's waarop dergelijke produkten staan afgebeeld, alsmede van dóór hen getoonde exemplaren) dat gezegd kan worden dat de produkten van eiseres als voormeld op de markt een eigen plaats innemen. Dit brengt met zich dat gedaagde voorshands niet geacht wordt onrechtmatig jegens eiseres te handelen door met het "DX"-slot en sleutel op de markt te komen. Met betrekking tot het voorheen door gedaagde verhandelde slot en sleutel onder het merk "Solex" wordt overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat gedaagde dit thans nog doet, nu eiseres tegenover de stelling van gedaagde dat hij het litigieuze slot en sleutel sinds desbetreffende afspraak tussen partijen in september 1984 (behoudens een enkele maal waar het een voor die tijd verkochte, doch in verband met het faillissement van een van haar afnemers nadien teruggenomen partij van 18 stuks betrof welke door hem wederverkocht zijn begin 1985) haar stelling niet genoegzaam nader heeft geadstrueerd. Dit brengt met zich dat, nu gesteld noch gebleken is dat gedaagde thans nog sleutels in het verkeer brengt met een maenderrand met Grieks motief, niet gezegd kan worden dat gedaagde inbreuk maakt dan wel dreigt te maken op het merkrecht van eiseres als door haar gesteld. Het vorenoverwogene brengt met zich dat de gevraagde voorzieningen dienen te worden geweigerd, met veroordeling van eiseres als in het ongelijk gesteld in de kosten van het geding. Rechtdoende in kort geding: Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f250 aan verschotten en f 1.100 aan salaris aan de procureur. Enz. b) Het Hof, enz. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Appellante heeft de navolgende grieven tegen het vonnis van 24 juni 1986 aangevoerd: I. Ten onrechte overweegt de president in het vonnis a quo in rechtsoverweging 6-: "Nu eiseres haar "Zeiss Ikon"-slot en sleutel niet heeft kunnen deponeren overeenkomstig de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen kan het gestelde nabootsen van de produkten van eiseres door gedaagde zonder meer niet als onrechtmatig worden aangemerkt;" II. Ten onrechte overweegt de president in het vonnis a quo in rechtsoverweging 6: "Niet aannemelijk is dat gedaagde door met het "DX" slot en sleutel op de markt te komen zodanige verwarring schept dat dit ten opzichte van eiseres als onrechtmatig moet worden beschouwd;"

227

III. Ten onrechte overweegt de president in het vonnis a quo in rechtsoverweging 6: "Het "Zeiss-Ikon"-slot en sleutel onderscheidt zich in haar uiterlijke verschijningsvorm niet zodanig van andere niet van eiseres afkomstige sloten en sleutels (zoals ter terechtzitting is gebleken aan de hand van door partijen overgelegde folders en foto's waarop dergelijke produkten staan afgebeeld, alsmede van door hen getoonde exemplaren) dat gezegd kan worden dat de produkten van eiseres als voormeld op de markt een eigen plaats innemen;" IV. Ten onrechte overweegt de president in het vonnis a quo in rechtsoverweging 6: "Dit brengt mee dat gedaagde voorshands niet geacht wordt onrechtmatig jegens eiseres te handelen door met het "DX"-slot en sleutel op de markt te komen;" V. Ten onrechte overweegt de president in het vonnis a quo in rechtsoverweging 6 dat geïntimeerde het Solex slot niet meer verhandelt; VI. Ten onrechte overweegt de president in het vonnis a quo in rechtsoverweging 6: "Het vorenoverwogene brengt met zich dat de gevraagde voorzieningen dienen te worden geweigerd, met veroordeling van eiseres als in het ongelijk gesteld in de kosten van het geding". 2. Als enerzijds gesteld, mede aan de hand van produkties, en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken, staat in dit geding het navolgende vast: - Zeiss Ikon brengt al sedert voor 1975 bijzet-deursloten als ten processe bedoeld, welke in de Bondsrepubliek zijn gefabriceerd, op de Nederlandse markt; - Dulimex heeft nadien een in Taiwan gefabriceerd (vrijwel) identiek bijzet-deurslot onder dé naam Solex op de Nederlandse markt gebracht; - Nadat zij in september 1984 met Zeiss Ikon had afgesproken dat niet meer te zullen doen, heeft Dulimex een door dezelfde fabrikant in Taiwan gefabriceerd bijzet-deurslot genaamd DX tegen een aanzienlijk lagere handelsprijs op de Nederlandse markt gebracht dat qua uiterlijke konstruktie en maatgeving grote gelijkenis vertoont met bovengenoemde sloten; - Zeiss Ikon heeft geen oktrooi op haar bijzet-deurslot, heeft daarvoor geen bijzondere modelrechtelijke bescherming en heeft alleen de randversiering - door haar aangeduid als "meander-rand" - op de kop van de sleutel van haar slot als beeldmerk en ingeschreven in het Benelux-Merkenregister. 3. Bij gelegenheid van de pleidooien voor het hof heeft Zeiss Ikon voor het eerst aangevoerd dat Dulimex met de verhandeling van haar bijzet-deursloten in Nederland inbreuk maakt op het auteursrecht van Zeiss Ikon met betrekking tot haar bijzet-deurslot. Dulimex heeft zich tegen dat beroep op auteursrecht verzet, aanvoerende dat dit in een te laat stadium van de procedure is gedaan en dat zij daardoor in haar verdediging benadeeld wordt. Inderdaad, is dit eerst bij gelegenheid van de pleidooien voor het hof voorgedragen beroep op auteursrecht in strijd met de regelen van een goede procesorde gedaan en dient dit terzijde te worden gelaten nu de wederpartij Dulimex daarop niet meer voldoende heeft kunnen reageren, nog daargelaten dat Zeiss Ikon onvoldoende heeft aangegeven waarom haar bijzet-deurslot als werk, waarop auteursrecht bestaat, kan worden aangemerkt. 4. Het hof acht met de president - mede gehoord geïntimeerde in persoon bij gelegenheid van de pleidooien voor dit hof- aannemelijk dat in het kader van de bovenbedoelde afspraak tussen partijen Dulimex in ieder geval sedert begin 1985 haar Solex-sloten hier te lande niet meer heeft verhandeld. Voor voorzieningen in kort geding met betrekking tot deze sloten, zoals door Zeiss Ikon gevorderd, acht het hof dan ook geen termen aanwezig. 5. Bij de verhandeling van de Solex-sloten waarvan de sleutels van een "meander-rand" waren voorzien, heeft Dulimex ongetwijfeld een het slot van Zeiss Ikon nagebootst produkt op de Nederlandse markt gebracht. Gelet op de


228

uiterlijke konstruktie en de vrijwel gelijke maatgeving van het DX-slot, dat door dezelfde fabrikant in Taiwan als die van het Solex-slot is gefabriceerd, acht het hof voorshands aannemelijk dat ook het DX-slot een nabootsing is van het slot van Zeiss Ikon. 6. Door de grieven wordt de vraag aan de orde gesteld of, anders dan de president heeft geoordeeld, Dulimex door het verhandelen van de DX-sloten zich tegenover Zeiss Ikon aan onrechtmatige nabootsing schuldig maakt. Bij de beoordeling van die vraag is, nu een bescherming van intellectuele eigendomsrechten (afgezien van de mogelijke merkenrechtelijke bescherming van de "meander-rand", welke op het DX-slot niet is aangebracht) ontbreekt, terughoudendheid op zijn plaats. 7. Vooropgesteld moet worden dat, zoals Zeiss Ikon ook zelfheeft betoogd, sloten "low-interest" produkten zijn. Het kopend publiek toont weinig belangstelling voor de herkomst van deze produkten en zal zich vooral laten leiden door prijs en doelmatigheid daarvan. Niet valt in te zien dat dit niet ook zou gelden voor de Zeiss Ikon bijzet-deursloten. Bijzondere omstandigheden dienaangaande zijn voorshands niet gebleken. Het kopend publiek zal - naar het voorlopig oordeel van het hof - bij het zien van het DX bijzet-deurslot van Dulimex geen associatief verband leggen met het slot van Zeiss Ikon, laat staan menen met dat slot - onder een door Zeiss Ikon gebezigde andere merknaam gekonfronteerd te worden. Daarbij is nog van belang dat de sleutels van de DX sloten duidelijk onderscheidend zijn voorzien van het opschrift DX en dat de voor- en sluitplaten van de bijzetsloten eveneens duidelijk onderscheidend van dat opschrift zijn voorzien. Ook de kop van de sleutels, welke laatste Zeiss Ikon overigens qua vorm afgezien van de "meander-rand" en konstruktie op zichzelf niet kenmerkend acht, heeft Dulimex anders uitgevoerd, namelijk grotendeels glad en zonder versiering in plaats van geribbeld en voorzien van een "meander-rand". Het metalen oppervlak van het slot zelf doet enigszins anders aan. Bovendien heeft Dulimex de DX sloten verpakt in doosjes voorzien van eerf-deksel met een qua kleurstelling, naamgeving en opdruk volstrekt afwijkende verschijningsvorm. De prijs verschilt aanzienlijk. Al met al is gevaar voor verwarring niet voldoende aannemelijk geworden. De door de grieven opgeworpen vraag moet voorshands dan ook ontkennend worden beantwoord. 8. Uit het bovenstaande vloeit voort dat de grieven geen doel kunnen treffen en dat het vonnis onder wijziging van gronden moet worden bekrachtigd. Zeiss Ikon zal de kosten van het hoger beroep als de daar in het ongelijk gestelde partij hebben te dragen. Rechtdoende in hoger beroep in kort geding: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep onder wijziging van gronden. Veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot heden begroot op f3.850,-. Enz.

16 september 1987

verschijnende dagbladen (avondbladen), gaat nagenoeg gelijktijdig ertoe over om op maandagochtend in Den Haag gratis te verspreiden een sportkatem, dat tevens deel uitmaakt van de maandagavondeditie van de Haagsche Courant. Pres. en Hof: Aannemelijk is dat de handelwijze van Sijthoff Pers geen ander doel heeft om de potentiële concurrent "van de markt te drukken" enfinancieelop de knieën te dwingen. Dat het om een in de branche gebruikelijke wervingsactie van Sijthoff Pers zou gaan, is niet aannemelijk, en dan nog zou zulks in casu geen rechtvaardiging vormen. Door onder de omstandigheden van het geval, vanuit haar economische machtspositie, de wederpartij bewust "van de markt te drukken ", gebruikmakend van de dumping-methode, handelt Sijthoff Pers onrechtmatig.jegens Ten Bosch Pers. Art. 1401 B Wf. art. 24 Wet Economische Mededinging. Het Hof onderschrijft het oordeel van de President dat de mogelijkheid van overheidsoptreden op basis van de Wet Economische Mededinging niet uitsluit dat bij de burgerlijke rechter een spoedvoorziening wordt gevraagd. Bevel om de verspreiding van het sportkatem van de Haagsche Courant om niet, dan wel tegen een lagere dan in redelijkheid verdedigbare kostprijs te staken. Art. 1401 BWf.7 Grondwet. Het gaat in casu eerder om de vrijheid van mededinging dan om de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van drukpers vindt onder meer haar begrenzingen in hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens eens anders persoon of goed. Art. 1401 BW f. art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nadat Ten Bosch Pers de uitgave van haar weekblad heeft gestaakt, is de ratio voor een gecontinueerd bevel jegens Sijthoff Pers om niet beneden een in redelijkheid verdedigbare kostprijs haar sportkatem te verspreiden, komen te vervallen. Het Hofbeperkt (achteraf) de looptijd van de door de President uitgesproken veroordeling tot de datum, waarop Ten Bosch Pers de uitgave van haar weekblad heeft gestaakt. Maar, zo voegt het Hof hieraan toe, als Ten Bosch Pers toch weer met haar weekblad op de markt zou komen, zou Sijthoff Pers opnieuw een onrechtmatige daad plegen indien zij de gewraakte handelwijze zou hervatten, en Ten Bosch Pers kan dan opnieuw een voorziening daartegen verkrijgen. (Een bodemgeschil, aangespannen door Ten Bosch Pers, onder meer ter verkrijging van schadevergoeding, is na een schikking tussen partijen geroyeerd. Red.). De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ten Bosch Pers B.V., gevestigd te s'-Gravenhage, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr R. Laret, tegen De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sijthoff Pers B.V., gevestigd te Rijswijk, appellante [in kort geding], procureur Mr H.P. Utermark, a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 september 1984 (Mr R. R. Portheine).

Nr 58. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 19 december 1985. (Ten Bosch Pers / Sijthoff Pers) Fungerend president: Mr C.H.M. Jansen; Raadsheren: Mrs L.S.C. Heijning-Plate en J.W. Meijer (pl.v.). Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Dumping. Ten Bosch Pers start de uitgave van een nieuw weekblad "Haags Weekblad/ Weekend Sport", verschijnend op maandagochtenden afl. Sijthoff Pers, uitgeefster van de enige twee in Den Haag

1. De feiten Blijkens de stukken en het behandelde ter terechtzitting van 21 september 1984 staat voorshands het volgende tussen partijen vast: - Eiseres (Ten Bosch Pers. Red) is uitgeefster van een nieuw weekblad, geheten "Haags Weekblad/Weekend Sport". Dit blad is op 17 september 1984 voor het eerst verschenen. Het wordt verspreid via losse verkoop op een groot aantal verkooppunten in Den Haag en omgeving voor de prijs van f 1,- per nummer. De inhoud zal - zo is het plan in hoofdzaak bestaan uit nieuws en in het bijzonder sportnieuws uit het weekeinde uit de regio Den Haag. Het verschijnt op maandagmorgen. - Gedaagde is uitgeefster van de enige twee in Den Haag

16 september 1987


verschijnende dagbladen, het Binnenhof en de Haagsche Courant. Dit zijn - de zaterdag-editie van de Haagsche Courant daargelaten - avondbladen. De maandag-editie pleegt van oudsher een katern te omvatten dat geheel aan de sport is gewijd. Gedaagde is ook nog uitgeefster van plaatselijke regionale huis aan huis-bladen. - Met ingang van 10 september 1984 is gedaagde er toe overgegaan het sportkatern van de Haagsche Courant een grotere omvang te geven en gedeeltelijk in kleurendruk uit te voeren. Voorts wordt daarin in veel grotere mate dan voorheen aandacht besteed aan de plaatselijke amateursport. Dit katern, hoewel eigenlijk een onderdeel van het maandag verschijnende avondblad, wordt sinds 10 september 1984 reeds 's ochtends en vervolgens ook 's middags afzonderlijk verspreid. Het is gratis beschikbaar op die verkooppunten waar de Haagsche Courant verkrijgbaar pleegt te zijn en wordt voorts op de stations en andere drukke punten in de stad uitgedeeld. Het draagt de naam Haagsche Courant Sport of Haagsche Courant Sport Extra. - Hoe lang deze actie zal duren, staat nog niet vast. Gedaagde noemt desgevraagd een periode van maximaal zes maanden. 2. De vordering, de grondslag daarvan en het verweer Eiseres vordert, kort gezegd, een bevel aan gedaagde om de verdere verspreiding om niet dan wel beneden de kostprijs van het sportkatern onmiddellijk te staken, op straffe van een dwangsom. De redenering, die zij daaraan ten grondslag legt, komt zakelijk weergegeven hier op neer dat het er gedaagde bij haar boven geschetste handelwijze slechts om gaat de uitgave van eiseres van de markt te drukken. Eiseres meent dat hier sprake is van onrechtmatige concurrentie, waarbij in haar ogen de economische machtspositie van gedaagde ook een rol speelt. Zij stelt door het optreden van gedaagde ernstige schade te lijden. Gedaagde betwist dat zij onrechtmatig handelt. Zij stelt dat de recente maatregelen ten aanzien van het sportkatern de uitvoering vormen van al lang bestaande, geleidelijk verder uitgewerkte plannen, die stammen uit een periode dat van de voorgenomen uitgave van eiseres nog niets bekend was en dat zij (dus) niet tegen de uitgave van eiseres zijn gericht. Het gratis verschaffen van de sportbijlage gedurende enige tijd moet beschouwd worden als een wervingsactie voor de Haagsche Courant, zoals die in de branche gebruikelijk is. Bovendien meent gedaagde dat er voor de gevraagde voorziening geen ruimte is, nu eiseres aan de betrokken minister kan vragen om een prijsvoorschrift op basis van de Wet Economische Mededinging. Voorts voert zij aan dat een voorziening als gevraagd in strijd zou zijn met de in de grondwet vastgelegde vrijheid van drukpers en ten slotte wijst zij op praktische problemen bij het vaststellen van de "kostprijs", waaronder gedaagde haar uitgave volgens de vordering niet beschikbaar zou mogen stellen. 3. Beoordeling van het geschil Het is duidelijk dat eiseres van de handelwijze van gedaagde geduchte schade ondervindt, zodat zij voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening. Voorshands menen wij dat er geen twijfel aan kan bestaan dat het complex van maatregelen, door gedaagde ten aanzien van haar sportbijlage genomen, er op gericht is het bestaan van het weekblad van eiseres onmogelijk te maken. Wij willen aannemen dat gedaagde - zoals zij aanvoert - al geruime tijd stappen tot het aantrekkelijker maken en ook het zelfstandig maken van die sportbijlage overweegt, maar de omstandigheid dat juist op nagenoeg het zelfde tijdstip, waarop eiseres met haar in hoofdzaak aan de regionale sport gewijde weekblad op maandag-ochtend gaat uitkomen, gedaagde een verfraaide en vergrote sportbijlage met sterk verruimde aandacht voor de regionale sport uitbrengt en dan bovendien gratis op maandagmorgen gaat uitdelen, terwijl het toch gaat om een bijlage van een avondblad, dwingt tot de conclusie dat dit initiatief op dit tijdstip geen ander doel heeft dan de potentiële concurrent - zoals deze het uitdrukt - "van de markt te drukken".

229

Nu staat het een ondernemer in beginsel vrij om te trachten een zo groot mogelijk deel van een markt in handen te krijgen door het beconcurreren van zijn collega's, bijvoorbeeld door het overbieden in kwaliteit of kwantiteit of door het onderbieden in prijs. Deze vrijheid van handelen heeft echter, zoals elke andere, haar grenzen. Een van die grenzen is dat het handelen niet onrechtmatig jegens een ander mag zijn, dat wil in dit geval zeggen: niet in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover de concurrent in acht behoort te worden genomen. Die grens wordt naar ons oordeel overschreden, wanneer - zoals hier concurrerende goederen op aanzienlijke schaal gratis worden uitgedeeld met geen ander doel dan om de concurrent financieel op de knieën te dwingen. Wij voegen daaraan toe dat het zelfde ook geldt, ingeval die goederen met dat doel in de handel worden gebracht tegen een economisch onverantwoord lage prijs. Met eiseres achten wij de handelwijze van gedaagde dus onrechtmatig. (Wij achten ook niet aannemelijk gemaakt dat het hier zou gaan om een in de branche gebruikelijke wervingsactie, waarbij in het midden kan blijven of zulks het onrechtmatige karakter aan die handelwijze zou ontnemen). Gedaagde meent echter - naar wij verstaan - dat er niettemin op verschillende gronden voor de gevraagde voorziening geen ruimte zou zijn. Zij wijst daartoe in de eerste plaats op de "Wet economische mededinging." Deze wet voorziet er onder meer in dat de daarin bedoelde ministers in zekere omstandigheden prijsvoorschriften kunnen geven en dus een minimumprijs kunnen vaststellen. Dat kan zelfs bij wijze van voorlopige maatregel. Die bevoegdheid hebben de ministers echter slechts "indien naar hun oordeel een economische machtspositie bestaat, welke met het algemeen belang strijdige gevolgen heeft." Dat sluit echter niet uit dat de ene burger bij de burgerlijke rechter opkomt tegen een door de andere burger tegenover hem gepleegde onrechtmatige daad als boven aangegeven en dus evenmin dat hij daarentegen in kort geding een spoedvoorziening vraagt. In de tweede plaats beroept gedaagde zich op artikel 7 van de grondwet. Nu bepaalt dat artikel wel dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, maar voegt daar onmiddellijk aan toe: "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet." Een van de begrenzingen die de wet stelt, is dat - zoals hierboven besproken - ieder zich heeft te onthouden van handelingen die strijdig zijn met wat in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van persoon of goed van een ander betaamt. Afgezien daarvan strekt de gevorderde voorziening er ook niet toe dat de vrijheid van gedaagde om haar sportbijlage te verspreiden wordt aangetast, doch gaat het er slechts om dat dat niet gratis of beneden kostprijs gebeurt. Ten slotte voorziet gedaagde executiemoeilijkheden bij een verbod om beneden kostprijs te verkopen. Wij zijn het met gedaagde eens dat het niet eenvoudig en wellicht tijdrovend zal kunnen blijken om de werkelijke kostprijs vast te stellen. Waar gedaagde met nagenoeg onmiddellijke ingang de door ons te geven voorziening zal moeten naleven, vinden wij aanleiding het verbod te beperken tot een verspreiding om niet dan wel beneden een in redelijkheid verdedigbaar te achten kostprijs. Al deze overwegingen leiden ons tot de volgende beslissingen, waarbij gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld. 4. Beslissingen De President: Gebiedt gedaagde onverwijld na betekening van dit vonnis de verspreiding van haar edities Haagsche Courant Sport c.q. Haagsche Courant Sport Extra om niet dan wel tegen een prijs beneden een in redelijkheid verdedigbaar te achten kostprijs te staken. Bepaalt dat gedaagde voor iedere overtreding van dit verbod aan eiseres een dwangsom van f 100000,- verbeurt. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoer-

230


baar bij voorraad. Wijst af het anders of meer gevorderde. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ1306,60. Enz. b) Het Hof, enz. Ten aanzien van het recht: 1 Aangezien appellante, behoudens de zo dadelijk bij grief I te bespreken punten, tegen de feitelijke vaststellingen in het vonnis van de president, zoals in dat vonnis onder 1 vermeld, geen grieven heeft aangevoerd, behoren de aldus vastgestelde feiten in zoverre ook thans als juist te worden aanvaard, weshalve het hof daarvan uitgaat. 2 Daaraan moet, voor de duidelijkheid, nog worden toegevoegd dat in september 1984 appellante haar sportkatern niet alleen gratis afzonderlijk op maandagmorgen verspreidde, maar ook 's avonds als onderdeel van haar avondblad, welk avondblad uiteraard niet gratis was, immers door haar abonnees werd betaald. 3 Volgens grief I heeft de president bij de feitelijke vaststellingen, hierboven vermeld, ten onrechte aangenomen dat appellante "uitgeefster" zou zijn van "de enige twee in Den Haag verschijnende dagbladen" en dat voorts het sportkatern van appellante sinds 10 september 1984 ook 's middags afzonderlijk zou zijn verspreid. 4 Ter toelichting heeft appellante, wat het eerste betreft, erop gewezen dat zijzelf (slechts) uitgeefster is van de Haagsche Courant en daarnaast nog beschikt over dochtervennootschappen die enkele andere dagbladen uitgeven, zoals bijvoorbeeld het Binnenhof, de Leidse Courant en het Rotterdams Nieuwsblad, en over dochtervennootschappen die, onder meer in de regio Den Haag, huis-aan-huis-bladen uitgeven en dat de Haagsche Courant en het Binnenhof in diezelfde regio bovendien nog concurrentie hebben van een aantal landelijke dagbladen, waarbij kennelijk gedacht wordt aan kranten zoals De Telegraaf, het Algemeen Dagblad, De Volkskrant en Trouw. En wat het laatste betreft heeft appellante volstaan met een ontkenning van de afzonderlijke verspreiding van haar sportkatern op maandagmiddag. 5 Dit laatste punt kan gevoeglijk in het midden blijven nu het onrechtmatigheidsoordeel van de president, zoals hieronder nog zal blijken, daardoor niet werd beïnvloed. En wat het eerste punt betreft, heeft de president kennelijk bedoeld vast te stellen, dat appellante hetzij rechtstreeks hetzij indirekt uitgeefster is vari de enige twee dagbladen die in Den Haag verschijnen, aan de juistheid van welke vaststelling niet kan afdoen dat ook elders verschijnende kranten in Den Haag op de markt komen. Grief I kan dus niet tot vernietiging van het vonnis leiden. 6 In grief IIIworden twee andere feitelijke vaststellingen bestreden, te weten allereerst de vaststelling dat het complex van maatregelen, door appellante ten aanzien van haar sportbijlage genomen, erop gericht was het bestaan van het weekblad van geïntimeerde onmogelijk te maken, en voorts de daarmee verband houdende vaststelling dat de omstandigheid dat appellante - kort gezegd - de sportbijlage van haar avondblad, verfraaid en vergroot en sterk aangevuld met regionaal sportnieuws, gratis op maandagmorgen is gaan verspreiden, terwijl nagenoeg in diezelfde tijd geïntimeerde, eveneens op maandagmorgen, een hoofdzakelijk aan regionaal sportnieuws gewijd weekblad zou gaan lanceren, tot de conclusie dwingt dat appellante met dit initiatief op dit tijdstip geen ander doel heeft gehad dan geïntimeerde • als potentiële concurrent "van de markt te drukken", welke beide vaststellingen appellante onjuist acht. 7 Ter toelichting heeft appellante opgemerkt, dat aan haar handelwijze in september 1984 een lange voorgeschiedenis voorafging, dat zij reeds in 1980 was begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid van maatregelen ter bevordering van de afzet van haar krant, dat daarbij de aandacht zich met name had geconcentreerd op de sportbijlage van deze krant, dat niet alleen de uitvoering van die bijlage en haar aanvulling met regionaal sportnieuws maar

16 september 1987

ook de mogelijkheid van vervroegde verkoop als losse sportkrant in overweging was genomen, dat de plannen tot verbetering van die bijlage in de loop van 1984 tot volle wasdom waren gekomen, dat vervolgens ook de plannen tot uitgifte van het weekblad van geïntimeerde bekend zijn geworden, dat appellante zich hierdoor niet heeft laten weerhouden om haar eigen plannen tot uitvoering te brengen, dat het voor de hand lag om dit in september 1984 te doen, dat toen immers de vakantieperiode voorbij was en het sportseizoen een aanvang nam en dat tenslotte het gratis verspreiden van kranten of bijlagen als actie tot werving van abonnees in de dagbladenbranche gebruikelijk is. 8 Vooropgesteld dat, wat dit laatste betreft, niet aannemelijk is geworden dat appellante een in haar branche gebruikelijke "wervingsactie" heeft gevoerd - geïntimeerde heeft het weersproken en het lijkt ook niet erg waarschijnlijk - is het hof van oordeel dat de overige door appellante aangevoerde omstandigheden niet in de weg staan aan de vaststelling van de president dat appellante, door uitgerekend in een tijd waarin, naar zij wist, geïntimeerde haar nieuwe weekblad zou gaan lanceren, de sportbijlage van haar avondblad, verfraaid en vergroot en sterk aangevuld met het regionale sportnieuws waarmee ook geïntimeerde van plan was te komen, gratis op maandagmorgen te gaan verspreiden, geen ander doel kan hebben gehad dan geïntimeerde als potentiële concurrent "van de markt te drukken" en dat voor de vaststelling van de president dat appellante aldus het bestaan van het weekblad van geïntimeerde onmogelijk heeft willen maken hetzelfde geldt. Het hof onderschrijft deze beide vaststellingen en de gronden waarop zij berusten. Derhalve faalt grief III. 9 Grief II bestrijdt het oordeel van de president dat geïntimeerde van de handelwijze van appellante "geduchte schade" ondervond. 10 Appellante heeft deze grief zowel bij conclusie als bij pleidooi uitvoerig toegelicht. Kort samengevat komt haar betoog hierop neer dat de uitgifte van het weekblad van geïntimeerde in verband met onvoldoende levensvatbaarheid reeds enkele weken na het vonnis van de president is gestaakt en dat de handelwijze van appellante daarmee niets had te maken. 11 Ook deze grief faalt. Aangezien immers appellante, toen het vonnis van de president werd uitgesproken en betekend, haar "wervingsactie" inmiddels reeds drie weken had gevoerd, ligt het eerder voor de hand aan te nemen dat het echec van geïntimeerde daaraan was te wijten dan, omgekeerd, ervan uit te gaan dat dit echec moet worden toegeschreven aan onvoldoende levensvatbaarheid van het weekblad van geïntimeerde. Dat voorts het staken van de uitgifte van dat weekblad zeer veel schade voor geïntimeerde betekende, behoeft geen betoog als men de investeringen die met zo'n uitgifte gepaard gaan in aanmerking neemt, weshalve de schade die destijds werd ondervonden - en trouwens ook in de toekomst viel te vrezen - inderdaad "geducht" was. 12 In grief F wordt het onrechtmatigheidsoordeel van de president bestreden. Appellante is hierop, ook bij pleidooi, uitvoerig ingegaan. Volgens appellante heeft de president haar vrijheid van handelen te veel ingeperkt en heeft hij een veel te strenge zorgvuldigheidsnorm toegepast. Met name gaat het haars inziens te ver om aan te nemen dat de grens van het toelaatbare zou zijn overschreden wanneer - zoals in casu door de president werd vastgesteld - "concurrerende goederen op aanzienlijke schaal gratis worden uitgedeeld met geen ander doel dan om de concurrent financieel op de knieën te dwingen". 13 Daargelaten of deze maatstaf in zijn algemeenheid moet worden aanvaard, is het hof van oordeel dat appellante, door onder de bovengeschetste omstandigheden vanuit haar economische machtspositie een nieuwkomer als geïntimeerde bewust "van de markt te drukken", daarbij gebruikmakend van een dumping-methode, tegenover geïntimeerde een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Dit klemt nog te meer nu appellante, ook afgezien van haar economische machtspositie op het onderhavige terrein, ten opzichte van geïntimeerde een sterk economisch overwicht had.

16 september 1987


14 Aangezien het hof, zoals hieronder nog zal blijken, de veroordeling van appellante in tijd zal beperken - geïntimeerde heeft namelijk de uitgifte van haar weekblad inmiddels gestaakt - kan hier verder in het midden blijven of appellante haar "wervingsactie" uitsluitend behoort na te laten tegenover geïntimeerde als nieuwkomer dan wel, meer algemeen, tegenover geïntimeerde als concurrent. 15 Uit het bovenstaande volgt dat het vonnis van de president ook tegen grief V bestand is. 16 Bij grief VI wordt geklaagd dat de president ten onrechte niet aannemelijk heeft geacht "dat het hier zou gaan om een in de branche gebruikelijke wervingsactie" en ten onrechte niet is toegekomen aan de - overigens op zichzelf ook al onjuiste - vraag of een dergelijk branche-gebruik het onrechtmatig karakter aan die "wervingsactie" zou ontnemen. 17 Hierboven bleek reeds dat ook het hof niet aannemelijk acht dat appellante een in haar branche gebruikelijke "wervingsactie" heeft gevoerd. Zou overigens zo'n "wervingsactie" gebruikelijk zijn geweest, dan zou een dergelijk gebruik onder de bovengeschetste omstandigheden een misbruik hebben opgeleverd, zodat het onderhavige verweer ook daarom faalt. Derhalve behoort grief VI eveneens te worden verworpen. 18 Grief I Fbestrijdt de verwerping van het verweer inzake de Wet economische mededinging. Appellante ziet deze wet als een "lex specialis" en meent dat geïntimeerde reeds daarom niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard althans dat de vordering van geïntimeerde, getoetst aan de strenge normen van genoemde wet, had moeten worden afgewezen. 19 Het hof onderschrijft het oordeel van de president dat genoemde wet niet uitsluit dat bij de burgerlijke rechter over een onrechtmatige daad als de onderhavige wordt geklaagd en daartegen een spoedvoorziening wordt gevraagd. Derhalve faalt ook deze grief. 20 Grief VII bestrijdt de verwerping van het beroep op artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting). Appellante meent dat de president in het bijzonder heeft miskend dat de vrijheid van meningsuiting mede een "verspreidingsrecht" omvat: De vrijheid namelijk om te bepalen, op welke wijze de verspreiding van het gedrukte woord wordt verwezenlijkt, daaronder begrepen de plaats waar dat gebeurt en de vraag of daarbij een tegenprestatie moet worden verlangd. 21 Nog daargelaten dat hier uit het oog wordt verloren dat, als dit betoog zou opgaan, appellante bevoegd zou zijn om, met een beroep op haar "verspreidingsrecht", elke verspreiding van een weekkrant van geïntimeerde onmogelijk te maken, daarmee derhalve het "verspreidingsrecht" van geïntimeerde in de kiem smorend, gaat het in casu eerder om de vrijheid van mededinging dan om de vrijheid van meningsuiting: in de onderhavige zaak, waarin rechtstreeks uitsluitend commerciële belangen spelen, is een beroep op deze laatste vrijheid nauwelijks ter zake. In elk geval is het hof van oordeel dat de vrijheid van meningsuiting niet in de weg staat aan een veroordeling als die welke de president heeft uitgesproken indien deze veroordeling gebaseerd is op het plegen van een onrechtmatige daad. En dat dit laatste zich hier voordoet werd hierboven reeds overwogen. Derhalve faalt ook grief VII. 22 Grief VIII is gericht tegen de beslissing van de president dat appellante, behalve de verspreiding om niet, ook de verspreiding "beneden een in redelijkheid verdedigbaar te achten kostprijs" moet staken. Appellante vindt dit criterium te vaag en stelt dat hier, mede gezien de "zeer aanzienlijke" dwangsom die in casu werd opgelegd, executieverschillen zijn te verwachten. 23 Het hof is, mèt de president, van oordeel dat de hier gewraakte formulering - "beneden een in redelijkheid verdedigbaar te achten kostprijs" - voldoende marge laat en tegelijkertijd duidelijk genoeg is om de onderlinge rechtsposities van partijen zonder onnodige risico's voor executiegeschillen in het kader van een ordemaatregel deugdelijk af te grenzen. Een uitsluitend tot "verspreiding om niet" beperk-

231

te veroordeling zou in een zaak als de onderhavige ook weinig zin hebben. De president heeft derhalve op dit punt een juiste beslissing genomen zodat de onderhavige grief eveneens faalt. 24 Grief IX is tegen de dwangsombepaling gericht. Appellante wenst ofwel dat haar in het geheel geen dwangsom wordt opgelegd ofwel dat de formulering van de dwangsombepaling wordt verduidelijkt. Ten aanzien van dit laatste refereert appellante zich aan het oordeel van het hof. 25 Deze grief acht het hof in zoverre gegrond dat hier inderdaad enige verduidelijking gewenst is. Het hof zal derhalve de dwangsombepaling, overeenkomstig de kennelijke bedoeling van de president, opnieuw formuleren. 26 Grief X is een samenvattende grief, gericht tegen het grotendeels toewijzen van de vordering van geïntimeerde en tegen de veroordeling van appellante in de kosten van het geding, en is blijkens de toelichting bedoeld om het geschil in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen en om te bewerkstelligen dat de veroordeling van appellante in tijd wordt beperkt. 27 Aangezien bij pleidooi is gebleken dat geïntimeerde vanaf 15 oktober 1984 de uitgifte van haar weekblad heeft gestaakt en dat de kans op terugkeer uiterst gering is - partijen hebben ook afgesproken dat vanaf genoemde datum geen dwangsommen meer verschuldigd zijn - zal het hof de veroordeling van appellante tot 15 oktober 1984 beperken. 28 Het spreekt wel vanzelf dat, als geïntimeerde toch weer zou terugkeren en opnieuw met haar weekblad op de markt zou komen, appellante opnieuw een onrechtmatige daad zou plegen indien zij andermaal tot "wervingsacties" als die welke thans zijn gewraakt zou overgaan en dat geïntimeerde in een dergelijk geval dus opnieuw een kort geding tegen appellante zou kunnen aanspannen. 29 Het gebod dat in casu werd opgelegd en dat blijkens het bovenstaande voor een beperkte tijd door het hof wordt gehandhaafd zal, overeenkomstig de kennelijke bedoeling van de president, nog iets nader worden verduidelijkt. 30 Een en ander brengt met zich mee dat het vonnis waarvan beroep in voege als hieronder vermeld moet worden bekrachtigd, met verdere voorzieningen als in het dictum omschreven, en dat voorts appellante, als de grotendeels in het ongelijk gestelde procespartij, in de kosten van dit hoger beroep moet worden veroordeeld. Rechtdoende in hoger beroep in kort geding; Bekrachtigt het door de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage in de onderhavige zaak tussen partijen gewezen vonnis d.d. 28 september 1984, voorzover inhoudende een gebod aan appellante om onverwijld na betekening van dat vonnis de verspreiding van haar edities Haagsche Courant Sport c.q. Haagsche Courant Sport Extra om niet dan wel tegen een prijs beneden een in redelijkheid verdedigbaar te achten kostprijs te staken, echter met dien verstande dat dit gebod niet langer dan tot 15 oktober 1984 gelding heeft. Verstaat dat dit gebod zodanig moet worden begrepen dat hierdoor uitsluitend de verspreiding op maandagmorgen van het maandagse sportkatern van de Haagsche Courant als afzonderlijke sporteditie wordt getroffen. Bekrachtigt voormeld vonnis, voorzover daarbij aan appellante een dwangsom van ƒ100.000,- ten behoeve van geïntimeerde werd opgelegd, met dien verstande dat deze dwangsom geacht moet worden verschuldigd te zijn voor iedere maandagmorgen waarop appellante het hierboven vermelde gebod heeft overtreden. Bekrachtigt voormeld vonnis ten aanzien van de uitvoerbaar verklaring bij voorraad, de afwijzing van het anders of meer gevorderde en de veroordeling van appellante in de kosten van het geding. Vernietigt dat vonnis voor het overige en wijst ook in zoverre het anders of meer gevorderde af. Veroordeelt appellante in de kosten van dit hoger beroep en begroot deze kosten tot op heden aan de zijde van geïntimeerde op ƒ3.850,-. Enz.

232


16 september 1987

zijn, te minder daar het verrichten van dit soort proeven en de rapportage daarvan gewoonlijk vele maanden in beslag neemt; dat aanvraagster in evengenoemde brief bovendien heeft Voorzitter: Mr W. Neervoort; bestreden, dat de feitelijke gegevens, die thans reeds voor Leden: Drs J.A.H. Arwert en Mr Drs R.C.D.E. Hasekamp. handen zijn, zouden nopen tot het doen van nadere proeven, in welk verband aanvraagster het volgende heeft opgemerkt; Artt. 2A en 22B, lid 1 Rijksoctrooiwet. "Blijkens de overweging vermeld op blz. 9, regels 24 en De onderhavige samenstelling betreft een uitvinding indien volgende van de tussenbeschikking, gaat U er van uit dat in het gestelde effect wordt aangetoond. De proevenverslagen de rapporten van aanvraagster en opposante sprake is van van aanvraagster kunnen niet dienen om het gestelde effect identiek uitgevoerde proeven. Ik meen dat dit uit de rapporvan de onderhavige samenstelling aan te "tonen, omdat de ten niet blijkt. identiek uitgevoerde proeven van opposante resultaten tonen Er kunnen verschillen zijn geweest in bijv. de elektrodedie lijnrecht tegenover die van aanvraagster staan. Een onaf- afstand en de vorm van de elektroden, wat invloed heeft op hankelijke deskundige zal een door partijen in overleg op te de absolute waarden die worden gemeten. Wat de chloorstellen proevenschema moeten uitvoeren; de kosten zullen overspanning betreft, merk U zelf reeds op, (tussenbeschikmoeten worden gedragen door de in het ongelijk te stellen king blz. 9, regel 6) dat de waarden vermeld in aanvraagsters partij. proevenverslag (hoewel verschillend van die vermeld in de Aanvraagster weigert in te gaan op dit voorstel en wijst aanvrage) niet onaannemelijk voorkomen. Gezien deze sidaarbij op mogelijke verschillen tussen haarproeven en die van tuatie, dient mijns inziens aan aanvraagster in elk geval het opposante. De stelling van aanvraagster, dat in geval van voorrecht van de twijfel te worden gegeven." twijfel het voordeel daarvan aan de aanvrager dient te worden gegeven, kan in zijn algemeenheid niet worden onderschreven. O. dienaangaande: Wanneer de waardering van een uitvinding afhangt van de dat aanvraagster in haar brief d.d. 9 oktober 1986 wijst op vraag of een gepretendeerd effect aannemelijk kan worden mogelijke verschillen tusen de proeven volgens haar proegemaakt, worden de door de aanvrager verschafte, theoretisch venverslag d.d. 8 juli 1981 en die volgens het proevenverslag aanvaardbare gegevens in beginsel als voldoende bewijsmate- van opposante d.d. 7 februari 1984, welke een verklaring riaal geaccepteerd. Echter, indien het gepretendeerde effect zouden kunnen geven voor de verschillen in de gemeten door een opposant - op theoretische gronden, of wel proefon- absolute waarden; dervindelijk - kan worden ontzenuwd, ontstaat niet alleen dat aanvraagster daarbij bij wijze van voorbeeld wijst op gegronde twijfel aan het effect maar i.c. tevens aan de gepre- verschillen in elektrode-afstand en de vorm van de elektrotendeerde uitvinding. Onder zodanige omstandigheden kan den, doch niet exact aangeeft waarin die verschillen in casu een aanvrager geen beroep doen op het voordeel van de twijfel zouden bestaan, noch waarom ze tot verschillen in de gemeen zal hij veeleer moeten pogen die twijfel weg te nemen. ten absolute waarden zouden leiden; Verlening van octrooi wordt geweigerd. dat verschillen in de gemeten absolute waarden naar het oordeel van de Afdeling van Beroep, zoals reeds is overwoBeschikking nr 586Ibis/artikel 27 Rijksoctrooiwet ingen in de tussenbeschikking, evenmin kunnen worden afgezake octrooiaanvrage nr 7203739. ^ leid uit de voorliggende proevenverslagen; dat aanvraagster verder in haar brief d.d. 9 oktober 1986 De Octrooiraad, Afdeling van Beroep: zich op het standpunt stelt dat in geval van twijfel het voorGezien de stukken, waaronder de tussenbeschikking van deel daarvan aan de aanvrager dient te worden gegeven; deze Afdeling d.d. 12 juni 1986; dat de Afdeling van Beroep het standpunt van aanvraagOverwegende, dat de Afdeling van Beroep in evengester in zijn algemeenheid niet kan onderschrijven en er diennoemde tussenbeschikking heeft overwogen, dat in de keuze aangaande op wijst, dat wanneer de waardering van een van de samenstelling van de bekleding van de elektrode uitvinding afhangt van de vraag of een gepretendeerd effect volgens de onderhavige aanvrage alleen een uitvinding kan aannemelijk wordt gemaakt, de daartoe door de aanvrager worden gewaardeerd, indien daardoor, in tegenstelling tot verschafte, theoretisch aanvaardbare gegevens door de Ocwat het Duitse "Offenlegungsschrift" 1.814.576 suggereert, trooiraad, ook al mocht deze overigens het optreden van het een betere hechting van de bekleding wordt verkregen dan effect betwijfelen, toch in beginsel als voldoende bewijsmahet geval is bij de tot dan toe bekende elektroden; teriaal worden geaccepteerd; dat de Afdeling van Beroep verder heeft overwogen, dat dat het gepretendeerde effect door een opposant echter desbetreffende proevenverslagen zijn overgelegd door aankan worden ontzenuwd, ofwel op theoretische gronden ofvraagster en door opposante, welke - hoewel identiek uitwel op proefondervindelijke; gevoerd - resultaten tonen die lijnrecht tegenover elkaar dat dit laatste in casu is gebeurd waardoor niet alleen staan, terwijl geen van beide proevenverslagen onaannemegegronde twijfel is ontstaan aan het door aanvraagster gelijke gegevens verschaft; pretendeerde effect, maar - waar uitgangspunt is, zoals in dat een en ander de Afdeling van Beroep aanleiding heeft de tussenbeschikking is vastgesteld, dat de Afdeling van gegeven partijen uit te nodigen om in gemeenschappelijk Beroep in het onderwerp van de aanvrage alleen een uitvinoverleg een proevenschema op te stellen, waarbij de Afdeding kan waarderen als dat effect aannemelijk is - tevens ling van Beroep heeft aangegeven, dat de betreffende proeaan de door haar gepretendeerde uitvinding; ven op kosten van de in het ongelijk te stellen partij zouden dat onder zodanige omstandigheden een aanvrager geen moeten worden verricht door een in onderling overleg en bij beroep kan doen op het voordeel van de twijfel en veeleer uitblijven daarvan door de Afdeling van Beroep op verzoek moet worden gepoogd de twijfel weg te nemen; van een der partijen aan te wijzen deskundige; dat de Afdeling van Beroep partijen daarom in haar tusdat opposante hierop bij brief d.d. 8 augustus 1986 heeft senbeschikking heeft gesuggereerd, om deze twijfel weg te medegedeeld bereid te zijn op het voorstel van de Afdeling nemen door het doen verrichten van proeven door een obvan Beroep in te gaan om proeven door een onafhankelijke jectieve deskundige, door partijen in onderling overleg aan deskundige te laten uitvoeren, en daarbij als expert te wijzen, op basis van een door partijen eveneens in onderProf.Dr.E. Barendrecht, hoogleraar in de Elektrochemie aan ling overleg op te stellen, proevenschema; de T.H. Eindhoven, heeft genoemd; dat de Afdeling van Beroep het daarbij in de rede vond dat aanvraagster in reactie op de tussenbeschikking van liggen de kosten van het verrichten van nadere proeven ten de Afdeling van Beroep bij brief d.d. 9 oktober 1986 heeft laste te brengen van die partij die haar pretenties niet kan medegedeeld, dat de kosten die de nadere proeven mogelijk waarmaken; meebrengen zo hoog zijn, dat ze - voor een octrooi waarvan dat aanvraagster, in tegenstelling tot opposante, echter de levensduur op 31 maart 1992 afloopt - niet verantwoord heeft medegedeeld deze suggestie niet te willen volgen en Nr 59. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 17 februari 1987.

16 september 1987


van mening te zijn dat de Afdeling van Beroep een beslissing dient te nemen op grond van de beschikbare gegevens; dat dit de Afdeling van Beroep noopt, waar aanvraagster ook op geen enkele andere wijze de gerezen twijfel heeft weten weg te nemen, de verlening van octrooi voor het onderwerp van de aanvrage wegens gebrek aan inventiviteit te weigeren; enz.

233

zoek gegrond is, d.w.z. voldaan is aan de eis, die artikel 17A van de Rijksoctrooiwet voor de inwilliging van een dergelijk verzoek stelt, namelijk dat alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid is betracht; dat verzoekster dienaangaande in haar verzoekschrift respectievelijk in haar brief van 8 augustus 1986 o.a. het volgende naar voren heeft gebracht: "Met een Eindbeschikking heeft de Aanvraagafdeling besloten de onderhavige aanvrage niet openbaar te maken. Deze Eindbeschikking is, volgens de bewoordingen van pag. 7 daarvan gedaan op 20 maart 1986, zodat de beroepstermijn volgens Art. 24A R.O.W. op 20 juni 1986 afliep. Nr 60. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, Door gemachtigde van aanvraagster is pas op 30 juni 1986 27 januari 1987. een Memorie van Grieven ingediend, doordat gemachtigde er vanuit gegaan was, dat de Eindbeschikking gedateerd was Mr J. de Bruijn. op 30 maart 1986, zodat de termijn op 30 juni 1986 zou aflopen. Deze termijn was namelijk door de daarvoor verArt. 24Af art. 17A Rijksoctrooiwet. antwoordelijke personen op de administratie op de EindbeEen afwijzende beschikking van een Aanvraagafdeling is volgens de bewoordingen aan het slot daarvan, gedaan op 20 schikking genoteerd en in het termijnbestand geboekt. Ten maart 1986, zodat de beroepstermijn op 20 juni 1986 afliep. aanzien van de oorzaak van het ontstaan van de vergissing wil ik nog het volgende opmerken. De betreffende EindbeBij het boeken van de beroepstermijn is ten kantore van de schikking was op de voorzijde voorzien van de datum 30 gemachtigde uitgegaan van de datum van 30 maart 1986 op de voorzijde van beschikking; dientengevolge is de memorie maart 1986, terwijl aan het eind de datum 20 maart 1986 van grieven eerst op 30 juni 1986 ingediend, en wegens de te vermeld was. Uit jarenlange ervaring van de administratie was gebleken dat deze data altijd met elkaar overeenstemlate indiening door de Octrooiraad geweigerd. men, zodat men er terecht op meende te mogen vertrouwen Bijzondere Afdeling: De aanvrage wordt hersteld in de vorige toestand: de gemachtigde heeft de nodige maatregelen dat de datum op de voorzijde, na de vermelding "Rijswijk", getroffen om fouten te voorkomen; het met de controle belaste de datum van de beschikking was, geboekt is, waardoor rechtsverlies ontstaan is, zodat de gemachtigde die de zaak personeel is voor zijn taak berekend en heeft deze reeds jaren nauwgezet vervuld; er is geen aanwijzing dat zorgeloos is behandelde er dan ook op mocht vertrouwen, dat alle redelijkerwijs te verwachten voorzorgen genomen waren en dat gehandeld. de door op de Eindbeschikking vermelde termijn correct Er wordt echter op gewezen, datjuist ook bij routinematige was; controlewerkzaamheden oplettendheid geboden blijft en zeker dat gemachtigde zich derhalve op het standpunt heeft niet zonder meer mag worden vertrouwd op de juistheid van gesteld, dat bij het vaststellen van de betreffende termijn de betreffende gegevens. voor het indienen van de memorie van grieven alle geboden zorgvuldigheid in acht is genomen, zodat de kennelijk opBeschikking op grond van artikel 17A Rijksoctrooiwet getreden vergissing verschoonbaar is en voor herstel in aaninzake octrooiaanvrage nr 7414002. merking komt; dat de Bijzondere Afdeling voorop wil stellen, dat verDe Octrooiraad, Bijzondere Afdeling; zoekster zelve te dezer zake geen enkele onzorgvuldigheid Gezien de stukken; valt te verwijten; Gemachtigde van verzoekster behoorlijk opgeroepen, dat het onderzoek van de Bijzondere Afdeling aangaande doch in overleg met de Bijzondere Afdeling niet verschenen; de betrachte zorgvuldigheid zich i.c. alleen zal richten op de Overwegende: handelingen van de Nederlandse gemachtigde van verzoekdat verzoekster met betrekking tot de Nederlandse ocster; trooiaanvrage 7414002 niet de daartoe in artikel 24A van de dat de Bijzondere Afdeling hierbij aantekent, dat de door Rijksoctrooiwet gestelde termijn voor het indienen van een een gemachtigde te betrachten zorgvuldigheid meebrengt, memorie van grieven in acht heeft genomen, hetgeen geleid dat hij erop toeziet dat op zijn kantoor de administratieve heeft tot verlies van het rechtsmiddel van beroep; werkzaamheden, als waarvan hier sprake is, worden verricht dat verzoekster op 9 juli 1986 een verzoekschrift heeft door medewerkers die voor hun taak berekend zijn; ingediend tot herstel in de vorige toestand, als bedoeld in dat de door een gemachtigde te betrachten zorgvuldigheid artikel 17A van de Rijksoctrooiwet; bovendien meebrengt, dat door hem de nodige maatregelen dat verzoekster in aansluiting aan haar verzoekschrift en worden getroffen opdat fouten, die zelfs nauwgezet werkend conform telefonisch verzoek van de Bijzondere Afdeling bij personeel onder omstandigheden kan maken, zo mogelijk brief d.d. 8 augustus 1986 nog enige additionele informatie worden voorkomen; heeft verschaft; dat zo desondanks door het personeel van gemachtigde dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingetoch fouten worden gemaakt, deze fouten - in het kader van last dient te worden beschouwd; de beoordeling van de door artikel 17A van de RijksoctrooiO. dienaangaande: wet vereiste zorgvuldigheid - slechts aan de gemachtigde dat de Bijzondere Afdeling vooropstelt, dat het verzoek kunnen worden toegerekend, indien het personeel zorgeloos tot herstel in de vorige toestand geacht mag worden tijdig te heeft gehandeld, d.w.z. anders dan van personeel, dat de zijn ingediend in de zin van artikel 17 A van de Rijksoctrooidesbetreffende werkzaamheden verricht, mag worden verwet; wacht; dat verzoekster op 1 juli 1986 door de Octrooiraad teledat de Bijzondere Afdeling nu van oordeel is, dat op fonisch op de hoogte is gesteld van het niet tijdig indienen grond van hetgeen in het verzoekschrift en in de brief van 8 van de memorie van grieven, waarna de Octrooiraad de augustus 1986 is gesteld, de gemachtigde door het toepassen betreffende stukken bij brief d.d. 7 juli 1986 als niet ingevan een dubbele controle op het vaststellen en boeken van schreven aan de verzoekster heeft geretourneerd; de termijnen, de nodige maatregelen heeft getroffen om dat derhalve het verzoekschrift, dat op 9 juli 1986 bij de fouten te voorkomen; Octrooiraad werd ontvangen, naar het voorschrift van artidat de Bijzondere Afdeling voorts wil aannemen, dat de kel 17a, derde lid van de Rijksoctrooiwet zo spoedig mogebeide met deze controle belaste personen voor hun taak lijk is ingediend; berekend zijn en deze reeds jaren nauwgezet hebben verdat verzoekster dan ook in haar verzoek formeel ontvanvuld; kelijk is; dat de Bijzondere Afdeling geen aanwijzing heeft, dat dat de Bijzondere Afdeling verder zal nagaan of het ver-

234


deze personen zorgeloos hebben gehandeld; dat de Bijzondere Afdeling er overigens in dit verband wel op wil wijzen, dat juist ook bij routinematige controle werkzaamheden, zoals in het onderhavige geval, oplettendheid van de met de controle belaste personeelsleden geboden blijft, en men zeker niet zonder meer mag vertrouwen op de juistheid van de betreffende gegevens; dat de Bijzondere Afdeling, gegeven de omstandigheden, van oordeel is, dat door de Nederlandse gemachtigde van

16 september 1987

verzoekster i.c. de benodigde zorgvuldigheid in acht is genomen; dat de Bijzondere Afdeling het verzoek om herstel in de vorige toestand dan ook kan inwilligen; dat de Bijzondere Afdeling dit herstel in de vorige toestand evenwel afhankelijk maakt van de betaling van de instandhoudingstaks, welke vervallen is na het verstrijken van de termijn, waarvan herstel is verzocht; enz.

Wetgeving Rijkswet van 29 mei 1987 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet.1) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Rijksoctrooiwet (Stb. 1979, 61) te wijzigen ter aanpassing aan het op 15 december 1975 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag betreffende het Europees Octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag) (Trb. 1976, 103) en, voor zover nog nodig, aan het op 27 november 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Trb. 1964, 173) en voorts in die rijkswet enige andere wijzigingen aan te brengen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel I De Rijksoctrooiwet (Stb. 1979, 61) wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. na de begripsomschrijving van "Europees Octrooiverdrag" wordt een nieuwe begripsomschrijving ingevoegd, luidende: Gemeenschapsoctrooiverdrag: het op 15 december 1975 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Trb. 1976,103);; 2. de begripsomschrijving van "Europees octrooi" wordt gelezen: Europees octrooi: een krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooi, voor zover dat voor het Koninkrijk is verleend, niet zijnde een Gemeenschapsoctrooi;; 3. na de begripsomschrijving van "Europees octrooi" worden twee nieuwe begripsomschrijvingen ingevoegd, luidende: Gemeenschapsoctrooi: een octrooi als bedoeld in artikel 2 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag; Europese octrooiaanvrage: een Europese octrooiaanvrage als bedoeld in het Europees Octrooiverdrag;; 4. de begripsomschrijving van "internationale aanvrage" wordt gelezen: internationale aanvrage: een ingevolge het Samenwerkingsverdrag ingediende aanvrage, waarin het Koninkrijk is aangewezen en waaruit blijkt, dat de aanvrager voor het Koninkrijk een overeenkomstig deze Rijkswet verleend octrooi wenst te verkrijgen. ') In een volgende aflevering zal in een artikel deze wetswijziging worden toegelicht. Red.

B Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. het derde lid wordt gelezen: 3. Tot de stand van de techniek behoort tevens de inhoud van eerder ingediende octrooiaanvragen, die op of na de in het tweede lid bedoelde dag ingediende octrooiaanvragen, die op of na de in het tweede lid bedoelde dag overeenkomstig artikel 22C ter inzage worden gelegd of, indien die terinzagelegging nog niet had plaatsgevonden, overeenkomstig artikel 25 worden openbaar gemaakt.; 2. in het vierde lid vervallen na "Europese octrooiaanvragen" de woorden: "als bedoeld in het Europees Octrooiverdrag" en wordt in plaats van "artikel 158, eerste en tweede lid, van dat Verdrag" gelezen: "artikel 158, eerste en tweede lid, van het Europees Octrooiverdrag". C In artikel 8A, eerste lid, wordt in plaats van "22A, vijfde lid," gelezen: 22A, zesde lid,. D In artikel 17A, vijfde lid, vervalt de tweede volzin. E Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt: 1. in het eerste lid, tweede volzin, wordt na "verschoning" gelezen: in de gevallen, bedoeld in artikel 188, tweede en vierde lid, van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.; 2. in het eerste lid wordt de derde volzin vervangen door: De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten. De Octrooiraad en zijn afdelingen kunnen hun de verplichting tot geheimhouding opleggen.; 3. na het tweede lid worden twee nieuwe leden opgenomen, luidende: 3. Als centrale instantie, belast met het ontvangen van rogatoire commissies van het Europees Octrooibureau, bedoeld in regel 99 van het bij het Europees Octrooiverdrag behorende Uitvoeringsreglement, wordt voor Nederland aangewezen de Voorzitter van de Octrooiraad. 4. Als instanties, bevoegd tot de uitvoering van de in het derde lid bedoelde rogatoire commissies, worden aangewezen de Octrooiraad en zijn afdelingen. Het eerste en tweede lid zijn bij die uitvoering van toepassing. F In artikel 18A vervalt de derde volzin. G Artikel 19C wordt gelezen: Artikel 19C. De Octrooiraad treedt op als aangewezen bureau in de zin van artikel 2, onder (xiii), van het Samenwerkingsverdrag, indien de aanvrager ingevolge Hoofdstuk I van dat Verdrag het Koninkrijk heeft aangewezen en uit de aanvrage blijkt, dat hij voor het Koninkrijk een overeenkomstig deze Rijkswet verleend octrooi wenst te verkrijgen.

16 september 1987


H Artikel 22A wordt gewijzigd als volgt: 1. in het eerste lid wordt na onderdeel a een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: b. de naam en de woonplaats vermelden van degene, die de uitvinding heeft gedaan, tenzij deze heeft verklaard op vermelding als uitvinder in het octrooi geen prijs te stellen;; 2. in het eerste lid wordt de aanduiding van de onderdelen b, c onderscheidenlijk d gewijzigd in c, d onderscheidenlijk e; 3. in het eerste lid wordt na onderdeel e (nieuw), met vervanging van de punt achter dat onderdeel door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: f. vergezeld zijn van een uittreksel.; 4. na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. Het uittreksel is alleen bedoeld als technische informatie ; het kan in het bijzonder niet dienen voor de uitlegging van de omvang van de gevraagde bescherming en voor de toepassing van artikel 2, derde lid, en artikel 51, tweede lid.; 5. het tweede tot en met vijfde lid worden vernummerd tot onderscheidenlijk derde tot en met zesde lid; 6. in het derde lid (nieuw) wordt in plaats van "de bijbehorende beschrijving van de uitvinding en tekeningen" gelezen: de beschrijving van de uitvinding, tekeningen en het uittreksel,; 7. in het vierde lid (nieuw) wordt de eerste volzin gelezen: Ter zake van de aanvrage moet voorts een bij algemene maatregel van Rijksbestuur te bepalen bedrag worden betaald voor iedere bladzijde van de beschrijving, tekeningen en het uittreksel, zoals deze met inachtneming van de in het eerste en derde lid bedoelde voorschriften zijn ingericht. I In artikel 22B wordt na het eerste lid, met vernummering van het tweede lid tot derde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. In het geval dat een uitvinding betreffende een microbiologische werkwijze of een door een dergelijke werkwijze verkregen voortbrengsel het gebruik omvat van een microorganisme dat niet openbaar toegankelijk is en dat niet zodanig kan worden beschreven dat de uitvinding door een deskundige kan worden toegepast, wordt de beschrijving, voor zover deze dat micro-organisme betreft, nochtans aangemerkt van zodanige aard te zijn dat de uitvinding door een deskundige aan de hand daarvan kan worden toegepast, indien een cultuur van het micro-organisme uiterlijk op de dag van indiening van de aanvrage is gedeponeerd bij een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instelling en indien voorts voldaan is aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorschriften inzake identificatie en beschikbaarheid van het micro-organisme. J Artikel 22C wordt als volgt gewijzigd: 1. in het eerste lid wordt in plaats van "met de bijbehorende beschrijving en tekeningen" gelezen: met de beschrijving , tekeningen en het uittreksel; 2. in het eerste lid vervalt: en de andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bijbehorende bescheiden. K In artikel 22D, tweede lid, wordt in plaats van "artikel 221, tweede of negende lid," gelezen: artikel 221, tweede of tiende lid,. L Artikel 22F wordt als volgt gewijzigd: 1. voor de bestaande tekst wordt het cijfer 1 geplaatst; 2. de tweede volzin van de bestaande tekst wordt gelezen: De Octrooiraad deelt deze gegevens mede aan de aanvrager, voor zover zij niet van deze afkomstig zijn.; 3. na de bestaande tekst wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

235

2. Indien de in artikel 22A, eerste lid, onder b, bedoelde vermelding van de uitvinder onjuist is, of door een ander dan de uitvinder is verklaard dat op vermelding als uitvinder in het octrooi geen prijs wordt gesteld, kunnen de aanvrager en de uitvinder gezamenlijk de Octrooiraad schriftelijk verzoeken ter zake de nodige verbeteringen aan te brengen. Het verzoek kan gedaan worden uiterlijk totdat de in artikel 25, eerste lid, gestelde voorwaarden voor openbaarmaking zijn vervuld en dient in voorkomend geval vergezeld te zijn van de schriftelijke toestemming van de ten onrechte als uitvinder aangemerkte persoon. M Artikel 22G wordt als volgt gewijzigd: 1. in het derde lid, derde volzin, vervalt: stelt de aanvrager in de gelegenheid van het verzoekschrift kennis te nemen en; 2. het zesde lid vervalt. N Artikel 221 wordt als volgt gewijzigd: 1. aan het vierde lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van Rijksbestuur kan worden bepaald in welke gevallen geen bedrag verschuldigd is of betaalde bedragen worden teruggegeven.; 2. in het zesde lid, tweede volzin, vervalt: en voegt het bij de ter inzage gelegde aanvrage; 3. na het zesde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 7. De aanvrager is verplicht op verzoek van de Octrooiraad binnen een door deze te stellen termijn een opgave te doen van de dagen waarop en de landen waarin door hem een octrooiaanvrage voor dezelfde uitvinding werd ingediend, de Octrooiraad schriftelijk te machtigen in deze landen omtrent die aanvragen inlichtingen in te winnen en de bezwaren mede te delen welke, voor zover hem bekend, in die landen tegen zijn aanvrage zijn gerezen.; 4. het zevende tot en met negende lid worden vernummerd tot onderscheidenlijk achtste tot en met tiende lid; 5. in het negende lid (nieuw), derde volzin, vervalt: en voegt een afschrift daarvan bij de ter inzage gelegde aanvrage; 6. in het tiende lid (nieuw), laatste volzin, wordt in plaats van "vijfde, zesde, zevende en achtste lid" gelezen: vierde lid, tweede volzin, en het vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid; 7. het tiende lid (oud) vervalt. O Artikel 22J wordt als volgt gewijzigd: 1. in het eerste lid wordt in plaats van "artikel 221, achtste lid," gelezen: artikel 221, negende lid,; 2. in het eerste lid vervalt:, nadat een afschrift van die mededeling bij de ter inzage gelegde aanvrage is gevoegd,. P Artikel 22K wordt als volgt gewijzigd: 1. in het tweede lid wordt in plaats van "artikel 221, eerste, tweede of negende lid," gelezen: artikel 221, eerste, tweede of tiende lid, en in plaats van "de in het achtste lid van dat artikel bedoelde" gelezen: de in het negende lid van dat artikel bedoelde; 2. in het vierde lid wordt in plaats van "de in het achtste lid van artikel 221 bedoelde" gelezen: de in artikel 221, negende lid, bedoelde. Q Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats van "de in het vierde lid bedoelde behandeling" gelezen: de in het eerste lid bedoelde behandeling; 2. in het eerste lid, tweede volzin, wordt in plaats van "artikel 221, zevende lid," gelezen: artikel 221, zevende en achtste lid,; I 3. het tweede lid vervalt;

236


4. het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot onderscheidenlijk tweede tot en met zesde lid; 5. in het zesde lid (nieuw), vierde volzin, wordt in plaats van "Het vijfde lid" gelezen: Het vierde lid. R In artikel 24A, tweede lid, wordt in plaats van "artikel 23, zevende lid," gelezen: artikel 23, zesde lid,. Artikel 24B vervalt. Artikel 25, tweede lid, wordt gelezen: 2. Tegelijk met de verschijning van het blad, waarin het besluit tot openbaarmaking is vermeld, geeft de Octrooiraad de bij de aanvrage behorende beschrijving en tekeningen uit in de vorm waarin tot openbaarmaking is besloten. U ' Artikel 26, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. in de derde volzin vervalt: stelt de aanvrager in de gelegenheid van die geschriften kennis te nemen en; 2. in de vierde volzin wordt in plaats van "stelt de aanvraagafdeling mede degene, die als de uitvinder is vermeld, in de gelegenheid van het verzoekschrift kennis te nemen en beslist zij niet dan na ook hem gehoord, althans behoorlijk opgeroepen te hebben" gelezen: beslist de aanvraagafdeling niet dan na ook degene, die als de uitvinder is vermeld, gehoord, althans behoorlijk opgeroepen te hebben. In artikel 27, eerste lid, vervalt de tweede volzin. W In artikel 28, tweede lid, tweede volzin, vervalt: en voegt hij deze bescheiden, te zamen met het besluit tot octrooiverlening en alle ter zake van de aanvrage na openbaarmaking gewisselde bescheiden, bij de ter inzage gelegde aanvrage. X Na artikel 28 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 28A. 1. Na de terinzagelegging van de aanvrage of, indien deze eerder plaatsvindt, na de openbaarmaking overeenkomstig artikel 25 van de aanvrage kan een ieder desverlangd kennis nemen van alle op de aanvrage of het daarop verleende octrooi betrekking hebbende stukken die de Octrooiraad hebben bereikt of die de raad aan de aanvrager of aan derden heeft doen uitgaan in het kader van de bepalingen van deze Rijkswet. 2. Van stukken als in het eerste lid bedoeld, die betrekking hebben op een aanvrage die nog niet ter inzage is gelegd, kan alleen met toestemming van de aanvrager kennis worden genomen. Zonder toestemming van de aanvrager kan daarvan nochtans kennis worden genomen, indien de betrokkene aantoont dat de aanvrager zich tegenover hem heeft beroepen op zijn aanvrage. Het in de vorige volzinnen bepaalde geldt niet ten aanzien van de in afdeling III van dit hoofdstuk bedoelde octrooiaanvragen. 3. Geen kennis kan worden genomen van de verklaring, bedoeld in artikel 22A, eerste lid, onder b. In artikel 29, onderdeel e, vervalt:, alsmede de terinzagelegging van bescheiden krachtens artikel 22F, 22G, 221,22J, 25 of 28. In artikel 291, eerste lid, wordt in plaats van "22A, vijfde lid," gelezen: 22A, zesde lid,. AA Artikel 29K wordt als volgt gewijzigd:

16 september 1987

1. in het eerste lid wordt in plaats van "22A, vijfde lid," gelezen: 22A, zesde lid,; 2. in het vierde lid wordt in plaats van "artikel 22A, derde en vierde lid," gelezen: artikel 22A, vierde en vijfde lid.; 3. in het vijfde lid, eerste volzin, wordt in plaats van "artikel 22A, derde en vierde lid," gelezen: artikel 22A, vierde en vijfde lid,; 4. in het vijfde lid vervalt de tweede volzin; 5. in het zesde lid wordt in plaats van "negende lid" onderscheidenlijk "achtste lid" telkens gelezen: tiende lid onderscheidenlijk negende lid. AB In artikel 29L, derde lid, wordt in plaats van "22A, vijfde lid," gelezen: 22A, zesde lid,. AC Het opschrift van hoofdstuk IIA wordt gelezen: Bepalingen betreffende Europese octrooien en Gemeenschapsoctrooien. AD Aan het eerste lid van artikel 29M wordt een volzin toegevoegd, luidende: Gemeenschapsoctrooien zijn vanaf die dag in Nederland slechts aan dat recht onderworpen, voor zover dat uit het Gemeenschapsoctrooiverdrag volgt. AE In artikel 290, tweede volzin, vervallen de woorden: bij aangetekend schrijven. AF Artikel 29P wordt als volgt gewijzigd: 1. in het derde lid wordt in plaats van ", maakt daarvan melding in het in dat lid bedoelde blad en legt de vertaling bij het Bureau voor de industriële eigendom ter inzage" gelezen: en maakt daarvan melding in het in dat lid bedoelde blad; 2. na het zevende lid wordt een nieuw lid opgenomen, luidende: 8. Artikel 28A, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op stukken betreffende het Europees octrooi. AG Na artikel 29P worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 290. Artikel 17A vindt overeenkomstige toepassing, indien de houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest de bij artikel 290 gestelde termijn of een krachtens artikel 29P gestelde termijn in acht te nemen. Artikel 29B. 1. De houder van een Gemeenschapsoctrooi kan, met inachtneming van artikel 88, tweede, derde, vierde en zevende lid, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, de uit dat octrooi voortvloeiende rechten in Nederland eerst uitoefenen nadat hij van het octrooischrift, met uitzondering van de conclusies, een vertaling in het Nederlands bij het Europees Octrooibureau heeft ingediend. 2. Een ieder kan desverlangd kennis nemen van afschriften van vertalingen als in het eerste lid bedoeld, welke de Octrooiraad ingevolge het Gemeenschapsoctrooiverdrag door het Europees Octrooibureau zijn toegezonden. AH Na hoofdstuk HA wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende: HOOFDSTUK IIB Beperking van octrooien Artikel 29S. 1. De octrooihouder kan de Octrooiraad schriftelijk verzoeken het octrooi te beperken in de vorm van een wijziging van de conclusies, het overige deel van de beschrijving of de tekeningen.

16 september 1987


2. Indien er personen zijn, die krachtens in de openbare registers van de Octrooiraad ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen het octrooi betreffende hebben ingesteld, dient bij het verzoek een verklaring te worden overgelegd, dat zij tot de beperking toestemming hebben verleend. 3. Het verzoekschrift, dat door de octrooihouder of zijn schriftelijk gemachtigde moet zijn ondertekend, moet nauwkeurig en duidelijk de gewenste beperking aangeven. De gemachtigde vertegenwoordigt de octrooihouder gedurende de gehele behandeling van het verzoek behoudens vervanging of herroeping. Indien de octrooihouder niet in het Koninkrijk woont, is hij verplicht in Nederland domicilie te kiezen bij een gemachtigde. Bij de indiening van het verzoekschrift moet een bij algemene maatregel van Rijksbestuur te bepalen bedrag worden betaald. Artikel 29T. Een beperking is alleen toelaatbaar indien: a. het onderwerp van het octrooi in de gewijzigde vorm octrooieerbaar is volgens de artikelen IA, 2, 2A, 3 en 5 of, indien het een Europees octrooi betreft, de artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag waarbij, in voorkomend geval, de inhoud van de in artikel 51, tweede lid, bedoelde octrooiaanvragen mede begrepen wordt onder de in artikel 54, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag bedoelde stand van de techniek, b. het octrooischrift in de gewijzigde vorm een beschrijving van de uitvinding' bevat, die voldoet aan het bij en krachtens artikel 22B bepaalde, en c. het onderwerp van het octrooi in de gewijzigde vorm wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage, en door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage indien het octrooi is verleend op een afgesplitste aanvrage dan wel op een nieuwe Europese octrooiaanvrage die is ingediend overeenkomstig artikel 61 van het Europees Octrooiverdrag. Artikel 29U. Het verzoek wordt behandeld door een bijzondere afdeling, die eerst beslist na de verzoeker te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Artikel 29V. 1. Alvorens een beslissing houdende inwilliging van een verzoek te nemen, kan de afdeling van de octrooihouder de overlegging verlangen van een gewijzigde beschrijving en gewijzigde tekeningen en, indien het een Europees octrooischrift betreft, bovendien van een gewijzigde vertaling in het Nederlands. De stukken moeten voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen vormvoorschriften. 2. De beslissing van de afdeling is met redenen omkleed. Een beslissing houdende inwilliging van het verzoek tot beperking stelt tevens vast hoe het octrooi in de beperkte vorm luidt. Van de beslissing wordt de verzoeker onverwijld kennis gegeven. Ten aanzien van de beslissing is artikel 24A, eerste lid, derde lid, eerste volzin, en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. De leden, die deel hebben uitgemaakt van de bijzondere afdeling, mogen geen deel uitmaken van de in artikel 24A bedoelde afdeling van beroep. 3. De behandeling van het verzoek wordt aangehouden of geschorst, indien na indiening van het verzoek een dagvaarding betreffende een rechtsvordering tot nietigverklaring, vaststelling van een verlies van rechtsgevolg of opeising van het octrooi als bedoeld in onderscheidenlijk de artikelen 51, 52 en 53 in de openbare registers van de Octrooiraad is ingeschreven, en wel totdat een ten aanzien van zo'n vordering gegeven beslissing onherroepelijk is geworden of het geding op andere wijze is beëindigd, een en ander tenzij degene, die de rechtsvordering heeft ingesteld, toestemming heeft gegeven de behandeling van het verzoek voort te zetten ; de toestemming kan niet worden herroepen. De behandeling van het verzoek tot beperking van een Europees octrooi wordt aangehouden zolang tegen dit octrooi oppositie kan worden ingesteld of zolang een ingestelde oppositieprocedure niet is afgesloten. Artikel 29W. 1. Indien tegen een beslissing ter zake van beperking geen beroep meer openstaat, in beroep is beslist of van het recht van beroep afstand is gedaan, doet de Octrooiraad van de beslissing onverwijld aantekening in het in artikel 25, eerste lid, bedoelde register en maakt daarvan

237

melding in het in die bepaling bedoelde blad. De raad draagt er onverwijld zorg voor, dat uit exemplaren van het desbetreffende octrooischrift, bedoeld in artikel 28, tweede lid, komt te blijken, wanneer het octrooi is beperkt en wat de beperking inhoudt. 2. Met ingang van de dag na die, waarop de beslissing van de afdeling houdende inwilliging van het verzoek tot beperking onherroepelijk is geworden, bepaalt het octrooi in zijn beperkte vorm de verdere rechtsgevolgen ervan. Artikel 29X. 1. Een verzoek, ertoe strekkende een Europees octrooi te beperken, kan ook door anderen dan de octrooihouder aan de Octrooiraad worden gedaan, doch uitsluitend met het oog op de inhoud van octrooiaanvragen als bedoeld in artikel 51, tweede lid. Eveneens kan aan de raad worden verzocht te verklaren, dat het aanbrengen van een toelaatbare beperking in zulk een geval niet mogelijk is. 2. Het verzoek moet met redenen zijn omkleed, Artikel 29S, eerste en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 3. De artikelen 29T, 29V, eerste en derde lid, en 29W zijn van toepassing. 4. Het verzoek wordt behandeld door een bijzondere afdeling, die eerst beslist na de verzoeker en de octrooihouder te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Artikel 29S, derde lid, derde volzin, is van toepassing, zodra en zolang de octrooihouder aan de procedure deelneemt. 5. De beslissing van de afdeling is met redenen omkleed. Een beslissing houdende inwilliging van het verzoek tot beperking stelt tevens vast hoe het octrooi in de beperkte vorm luidt en wordt alleen genomen, indien de octrooihouder daarmee instemt. Indien de afdeling van oordeel is, dat het verzoek tot beperking behoort te worden ingewilligd, doch de octrooihouder niet met de beperking instemt, alsmede indien de afdeling van oordeel is dat het aanbrengen van een toelaatbare beperking van het octrooi niet mogelijk is, stelt de afdeling dit in haar beslissing vast. 6. Van de beslissing wordt de verzoeker en de octrooihouder onverwijld kennis gegeven. Ten aanzien van de beslissing is aAikel 27, eerste lid, en tweede lid, eerste volzin, van overeenkomstige toepassing. De leden, die deel hebben uitgemaakt van de bijzondere afdeling, mogen geen deel uitmaken van de afdeling van beroep. AI Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het eerste lid wordt in de onderdelen a en b telkens in plaats van "dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben" gelezen: dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben; 2. aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het uitsluitend recht strekt zich evenmin uit tot de bereiding voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift van geneesmiddelen in apotheken, noch tot handelingen betreffende de aldus bereide geneesmiddelen; 3. in het vierde lid, eerste volzin, wordt in plaats van: "dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben" gelezen: dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. AJ Artikel 30A wordt als volgt gewijzigd: 1. in het eerste lid wordt in plaats van "geen rechtsgevolgen" gelezen: niet de in de artikelen 30,43B en 44Abedoelde rechtsgevolgen; , 2. in het tweede lid, onder a, wordt in plaats van "een beslissing ter zake van inbreuk of van handelingen als bedoeld in artikel 43B" gelezen: een beslissing ter zake van handelingen in strijd met het in artikel 30 bedoelde uitsluitend recht van de octrooihouder of van handelingen als bedoeld in de artikelen 43B en 44A. AK In artikel 31 vervalt, met vervanging van de puntkomma

238


na onderdeel c door een punt, onderdeel d. AL Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het tweede lid wordt in plaats van "delfstoffen als in artikel 44bis bedoeld" gelezen: natuurlijke rijkdommen als in artikel 44B bedoeld; 2. na het vijfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 6. Voor de toepassing van dit artikel op Gemeenschapsoctrooien, ingevolge artikel 38 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, wordt telkens in plaats van "een Europees octrooi" gelezen: een Gemeenschapsoctrooi. AM Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd: 1. het derde lid vervalt; het bestaande vierde lid wordt vernummerd tot derde lid; 2. in het derde lid (nieuw) wordt in plaats van "artikel 51, zesde lid," gelezen: artikel 51, achtste lid,. AN Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het derde lid wordt in plaats van "delfstoffen als in artikel 44bis bedoeld" gelezen: natuurlijke rijkdommen als in artikel 44B bedoeld; 2. in het zesde lid, tweede volzin, vervalt: stelt de wederpartij in de gelegenheid van het verzoek kennis te nemen en; 3. na het negende lid worden twee nieuwe leden opgenomen, luidende: 10. Voor de toepassing van dit artikel op Gemeenschapsoctrooien, ingevolge de artikelen 46-48 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, wordt telkens in plaats van "een Europees octrooi" gelezen: een Gemeenschapsoctrooi; in het zevende lid wordt in plaats van "de in artikel 47 bedoelde termijn" gelezen: de in artikel 63 van het Europees Octrooiverdrag bedoelde termijn. 11. De houder van een Gemeenschapsoctrooi is verplicht voor procedures voor de Octrooiraad uit hoofde van dit artikel domicilie te kiezen in Nederland. AO Aan artikel 34A wordt na het tweede lid een nieuw lid toegevoegd, luidende: 3. Voor de toepassing van dit artikel op Gemeenschapsoctrooien, ingevolge artikel 46 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, wordt in het eerste lid in plaats van "handelingen, waartoe de houder van een door Ons aan te wijzen octrooi ingevolge artikel 30 uitsluitend gerechtigd is," gelezen: handelingen, die de houder van een door Ons aan te wijzen octrooi derden kan verbieden te verrichten ingevolge artikel 29 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag. AP In artikel 39, tweede lid, wordt in plaats van "en tegen zulke handelingen, onbevoegdelijk verricht" gelezen: en tegen zulke handelingen alsmede handelingen als bedoeld in artikel 44A, eerste en tweede lid, die onbevoegdelijk zijn verricht; aan het slot wordt in plaats van "een licentie" gelezen: een licentie of toestemming als bedoeld in artikel 44A, tweede lid,. AQ Aan artikel 43A, tweede lid, wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: De octrooihouder kan een zelfde vergoeding vorderen van hem, die na de openbaarmaking ten dienste van zijn bedrijf voortbrengselen, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder a of b, heeft gebruikt die in het in het eerste lid genoemde tijdvak in zijn bedrijf zijn vervaardigd. AR Artikel 43B wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het tweede lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: De octrooihouder kan een zelfde vergoe-

16 september 1987

ding vorderen van hem, die na bedoelde publikatie ten dienste van zijn bedrijf voortbrengselen als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder a of b, heeft gebruikt die in het in het eerste lid genoemde tijdvak in zijn bedrijf zijn vervaardigd.; 2. na het vijfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 6. Het derde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vorderingen tot betaling van een redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag. AS Na artikel 44 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 44A. 1. De octrooihouder kan dezelfde vorderingen als hem ten dienste staan bij de handhaving van zijn octrooi instellen tegen iedere derde, die, in het Koninkrijk of, als het een Europees octrooi betreft, in Nederland, in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen dan hen, die krachtens de artikelen 32-34B tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn, aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in het Koninkrijk of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland, een en ander mits die derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. 2. Het eerste lid geldt niet, indien het aanbieden of leveren geschiedt met toestemming van de octrooihouder. Dat lid geldt evenmin, indien de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de derde degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in artikel 30, eerste lid, vermelde handelingen. 3. Artikel 43, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. AT Artikel 44bis wordt vernummerd tot artikel 44B; het wordt als volgt gewijzigd: 1. in het eerste lid wordt in plaats van "de artikelen 30-44" gelezen: de artikelen 30-44A; 2. in het eerste lid wordt in plaats van "delfstoffen" gelezen: natuurlijke rijkdommen; 3. het tweede lid wordt gelezen: 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder natuurlijke rijkdommen verstaan: de minerale en andere niet-levende rijkdommen van de zeebedding en de ondergrond, alsmede levende organismen die tot de sedentaire soort behoren, dat wel zeggen organismen die ten tijde dat ze geoogst kunnen worden, hetzij zich onbeweeglijk op of onder de zeebedding bevinden, hetzij zich niet kunnen verplaatsen dan in voortdurend fysiek contact met de zeebedding of de ongegrond. AU Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd: 1. het eerste lid wordt gelezen: 1. Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover: a. het octrooi ingevolge de artikelen IA, 2,2A, 3 of 5 dan wel, indien het een Europees Octrooiverdrag betreft, ingevolge de artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend; b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die, in voorkomend geval met toepassing van artikel 22B, tweede lid, zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen; c. het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage, of door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage indien het octrooi is verleend op een afgesplitste aanvrage dan wel op een nieuwe Europese octrooiaanvrage die is ingediend overeenkomstig artikel 61 van het Europees Octrooiverdrag; d. na openbaarmaking of na octrooiverlening uitbreiding

16 september 1987


van de beschermingsomvang is opgetreden, of e. de houder van het octrooi geen aanspraak daarop had hetzij krachtens de bepalingen van hoofdstuk I van deze Rijkswet hetzij, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens artikel 60, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag. ; 2. in het tweede lid wordt in plaats van 'overeenkomstig artikel 22C of 25, tweede lid, ter inzage zijn gelegd" gelezen: overeenkomstig artikel 22C ter inzage zijn gelegd of, indien die terinzagelegging nog niet heeft plaatsgevonden, overeenkomstig artikel 25 zijn openbaar gemaakt; 3. het derde lid wordt gelezen: 3. De rechtsvordering tot nietigverklaring komt in de onder a-d genoemde gevallen toe aan een ieder en in het onder e genoemde geval aan degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft. Indien laatstgenoemde zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, komt de rechtsvordering tot nietigverklaring ook toe aan licentiehouders en pandhouders.; 4. het vijfde lid wordt gelezen: 5. Een octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 30, 43A, 43 B en 44A bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard.; 5. na het vijfde lid worden, met vernummering van het zesde en zevende lid tot onderscheidenlijk achtste en negende lid, twee nieuwe leden ingevoegd, luidende: 6. De terugwerkende kracht van de nietigheid heeft geen invloed op: a. een beslissing ter zake van handelingen in strijd met het in artikel 30 bedoelde uitsluitend recht van de octrooihouder of van handelingen als bedoeld in de artikelen 43 A, 43 B en 44A, die voor de nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd; b. een voor de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze voor de nietigverklaring is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen, en wel in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is. 7. Voor de toepassing van het in het zesde lid, onder b, bepaalde wordt onder het sluiten van een overeenkomst mede verstaan het ontstaan van een licentie op een andere in artikel 33, tweede lid, 34A of 34B aangegeven wijze.; 6. het achtste lid (nieuw) wordt gelezen: 8. Ingeval een octrooi wordt nietig verklaard op grond van het eerste lid, onder e, en degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft, zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, worden licenties, die te goeder trouw van het nietigverklaarde octrooi waren verkregen vóór de inschrijving der dagvaarding, geldig tegenover het bestaande octrooi, doch verkrijgt de houder daarvan overeenkomstig artikel 33, derde lid, recht op de voor de licenties verschuldigde vergoeding. De houder van het nietigverklaarde octrooi, die bij zijn aanvrage te goeder trouw was of die het octrooi vóór de inschrijving der dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft in dat geval ten aanzien van het bestaande octrooi bevoegd tot toepassing van de uitvinding op de voet als omschreven in artikel 32. AV Artikel 52 wordt als vofgt gewijzigd: 1. in het eerste lid wordt telkens in plaats van "een Europees octrooi" en "het Europees octrooi" gelezen: "een Europes octrooi of een Gemeenschapsoctrooi", onderscheidenlijk "het Europees octrooi of het Gemeenschapsoctrooi"; 2. in de aanhef van het eerste lid wordt in plaats van de woorden "geen rechtsgevolgen meer" gelezen: niet meer de in artikel 30, 43A en 44A bedoelde rechtsgevolgen; 3. in het tweede lid wordt in plaats van "het Europees octrooi" gelezen: het Europees octrooi of het Gemeenschapsoctrooi;

239

4. het vierde lid wordt gelezen: 4. Artikel 51, vierde lid, achtste lid, eerste volzin, en negende lid, zijn van overeenkomstige toepassing. AW Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het vierde lid wordt in plaats van "artikel 33, vierde lid," gelezen: artikel 33, derde lid,; 2. in het zevende lid wordt in plaats van "vijf jaren" gelezen: twee jaren. AX Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het eerste lid wordt na "de artikelen 51, 52 en 53," ingevoegd: voor alle vorderingen tot opeising van Europese octrooiaanvragen,; 2. na het eerste lid wordt, met vernummering van het tweede lid tot derde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. De arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de president van die rechtbank in kort geding zijn in eerste aanleg in Nederland uitsluitend bevoegd voor alle vorderingen als bedoeld in de artikelen 43,43A, 43B en 44A, alsmede voor alle vorderingen welke worden ingesteld door een ander dan de octrooihouder ten einde te doen vaststellen dat bepaalde door hem verrichte handelingen niet strijdig zijn met een octrooi. AY Artikel 56, eerste lid, wordt gelezen: 1. Van alle andere geschillen dan in de beide voorgaande artikelen bedoeld wordt kennis genomen door de rechter die daartoe volgens de algemene regeling der rechtspraak bevoegd is. AZ In artikel 57, tweede lid, wordt in plaats van "de artikelen 222-236 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering" gelezen: de artikelen 215-219 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Artikel II Op aanvragen om octrooi, die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel H en S, blijven de artikelen 22A, eerste lid, en 24B van de Rijksoctrooiwet, zoals die luidden voor dat tijdstip, van toepassing. Artikel III Artikel 22B, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet is niet van toepassing ten aanzien van uitvindingen waarvoor de aanvrage om octrooi is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel 1. Artikel IV Op stukken betreffende aanvragen, die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel X, zijn ingetrokken of vervallen, of ten aanzien waarvan vóór genoemd tijdstip een beslissing omtrent de verlening van octrooi op de aanvrage onherroepelijk is geworden, is artikel 28A van de Rijksoctrooiwet slechts van toepassing voor zover die stukken op grond van de vóór dat tijdstip luidende bepalingen van die wet ter inzage zijn gelegd. Artikel V Artikel 33 van de Rijksoctrooiwet, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel AL, onderdeel 1, blijft van toepassing ten aanzien van licenties, die hun ontstaan ontlenen aan overeenkomsten, gesloten voor eerderbedoeld tijdstip. Artikel VI 1. Artikel 51, eerste en derde lid, van de Rijksoctrooiwet, zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel AT, onder 1 en 3, blijft van toepassing ten aanzien van octrooien, die vóór dat tijdstip zijn verleend,


240

alsmede ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening vóór dat tijdstip is gepubliceerd. 2. In afwijking van artikel 51, vijfde lid, van de Rijksoctrooiwet, zoals dit komt te luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel AT, onder 4, wordt een octrooi dat wordt nietig verklaard, doch dat is verleend vóór bedoeld tijdstip of waarvan, als het een Europees octrooi betreft, de vermelding van de verlening vóór dat tijdstip is gepubliceerd, te rekenen van bedoeld tijdstip af geacht geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 30, 43A, 43B en 44A van de Rijksoctrooiwet bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad, naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard. Artikel VII Artikel 53, zevende lid, van de Rijksoctrooiwet, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel AV, onder 2, blijft van toepassing ten aanzien van octrooien, die vóór dat tijdstip zijn verleend, alsmede ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening vóór dat tijdstip is gepubliceerd. Artikel VIII Artikel 54 van de Rijksoctrooiwet, zoals dit komt te luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel AW, is niet van toepassing op vorderingen tot opeising van Europese octrooiaanvragen en vorderingen als in het tweede lid van dat artikel bedoeld, die reeds op dat tijdstip aanhangig waren.

16 september 1987

Artikel IX Deze rijkswet is verbindend voor het gehele Koninkrijk. Artikel X De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, alsmede in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's-Gravenhage, 29 mei 1987 Beatrix De Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis De Minister van Justitie, F. Korthals Altes Uitgegeven de zevende juli 1987 De Minister van Justitie, F. Korthals Altes Staatsblad 1987, 316.

Mededeling Dienstenmerk als marketing instrument. Op dinsdag 20 oktober 1987 van 13.30 tot 17.30 uur organiseert de Kamer van Koophandel te Rotterdam een seminar over het 'nieuwe' marketinginstrument: het dienstenmerk. De bijeenkomst is met name bestemd voor alle ondernemers en uitoefenaren van het vrije beroep die zich met dienstverlening bezig houden. Gedurende dit seminar zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik (en de bescherming) van dienstenmerken aan de orde komen, mede aan de hand van cases en beeldmateriaal.

De inleiders zijn: 1. Mr K. Limperg: 'Diensten 'merkbaar' beter'; 2. De heer J. Zwiers: 'Wat een naam kan doen'; 3. Mr W. F. P. Goossen: 'Leren werken met merken'. Er bestaat uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen en na afloop wordt een syllabus met documentatie uitgereikt. De kosten bedragen ƒ75,00 per persoon. Nadere inlichtingen over deelneming en aanmelding: Marja van Stuyvenberg: 010 - 4 05 77 77.

Litteratuur Tijdschriftartikelen INTERNATIONAAL Becker, S. A., Legal protection of semiconductor mask works in the United States. Computer Law Journal (Manhattan Beach) (VI) 1986 (4) blz. 589-605. Beier, F. K., Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz. GR UR Int. mei 1987 (5) blz. 285/6. Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz. Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik und des Max-Planck-Instituts für auslandisches und internationales Patent-Urheber- und Wettbewerbsrecht vom 15. bis 17. Januar 1987

im Europaischen Patentamt, München. GRUR Z/rt. mei 1987 (5). Brinks, H. L., en U. Fritze, Einstweilige Verfügungen in Patentverletzungssachen in den USA und Deutschland. GRUR Int. maart 1987 (3) blz. 133-140. VERBETERING In het Bijblad van 17 augustus 1987, nr 8, is de noot van Mr P. J. M. Steinhauser onder nr 49 Benelux-Gerechtshof, 22 mei 1987; in de inhoudsopgave ten onrechte toegeschreven aan Prof Mr D. W. E. Verkade. Bovendien zijn in de noot zelf op blz. 201, 2e kolom, regel 16 van onder, de woorden "niet slechts" bij het corrigeren van de drukproef helaas niet verwijderd.

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 september 1987, 55e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents