Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 september 1985, 53e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

319

16 september 1985, 53e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr J. J. Brinkhof, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Mr P. J. M. Steinhauser, Prof. Mr D. W. F . Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerker: Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 8 0 , - per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Mr Drs W. M. J. C. Phaf t Kort voor het ter perse gaan van deze aflevering bereikte ons het droeve bericht, dat Mr Drs W. M. J. C. Phaf, redacteur van het Bijblad, op 31 augustus jl. op de leeftijd van 75 jaar is overleden.

Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen.

rechten van de merkhouder) (met noten v. N.H.).

Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.

3. Modellenrecht.

Artikelen.

Nr 42. President Rechtbank Zwolle, 31 oktober 1983, L. J. Martens/Hakron-Nunspeet (de gedeponeerde vormgeving is onmisbaar voor een beter technisch effect en ontbeert derhalve modelbescherming; verbod op merkin breuk door gebruik van de merkaanduiding Haproma; het merkdepot is waarschijnlijk niet te kwader trouw verricht; gedaagde is geen derde gebruiker te goeder trouw van het merk gezien de contractuele verhouding tot eiser).

Jhr. Mr J. A. Stoop, Verslag van de vergadering van het Comité Exécutif van AIPPI (blz. 3 2 0 - 3 3 0 ) . Prof. Mr D. W. F. Verkade, Counterfeiting (blz. 3 3 0 - 3 3 4 ) . Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken. 4. Handelsnaamrecht.

1. Octrooirecht. Nr 40. Hoge Raad, 11 mei 1984, C. van der Lely/Frank Poot {Hof: beoordeelt het wezen van de geoctrooieerde uitvinding niet slechts aan de hand van de conclusie van het octrooischrift en de beschrijving, doch mede aan de hand van de stellingen van aanvraagster, zoals die blijken uit het verleningsdossier).

N r 4 3 . Hoge Raad, 19 april 1985, Consulair/Air Holland (beroep op handelsnaam bescherming ook voor de naam waaronder een onderneming naar buiten treedt terwijl zij nog slechts voorbereidingen treft voor regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer; een verzoek o.g.v. art. 6 Hnw is slechts toewijsbaar indien de te wijzigen naam een handelsnaam is in de zin van de handelsnaamwet).

2. Merkenrecht. b. Beschikking van de Octrooiraad. Nr 4 1 . Hof van Beroep Antwerpen, 9 november 1983, Topkring-Ceniko/Intermeubel (het woordmerk Intermeubel bezit onderscheidend vermogen; nietigheid van een depot op grond van eerder gebruik van het merk als firmanaam of uithangbord kan alleen worden gevorderd door de betrokken firma's zelf; art. 13A, lid 1 sub 1 B.M.W. is van toepassing, omdat "intermeubel" op onrechtmatige wijze wordt gebruikt als handelsnaam om onder deze handelsnaam gelijksoortige waren op de markt te brengen in strijd met eerdere

Nr 44. Afdeling van Beroep, 29 augustus 1984 (het gebruik van de wettelijke bevoegdheid tot gedeeltelijke openbaarmaking van een aanvrage is alleen dan wenselijk indien de desbetreffende Afdeling mag aannemen dat een aanvrager althans subsidiair met een gedeeltelijke openbaarmaking genoegen zal nemen; een verpakkingsconclusie is aanvaardbaar) (met noot v.N.H.).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr9

53e jaargang

Litteratuur. Blz. 3 1 9 - 3 5 0

Rijswijk, 16 september 1985

16 september 1985

Bijblad Industriële Eigendom, nr 9

320

Officiële mededelingen Personeel. Beëindiging van dienstverband. Aan de heer Ir W. J. Thijsse, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 september 1985 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 2 juli 1985, nr 37). Aan de heer Drs J. J. Courtens, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, sedert 10 september 1980 met buitengewoonverlof zonder behoud van bezoldiging in verband met het vervullen van een functie bij het Europees Octrooibureau, is op zijn verzoek met ingang van 10 september 1985 eervol ontslag verleend (Koninklijk Besluit van 15 juli 1985, nr 92). Benoemd in vaste dienst. De heer W. T. Tsiang, administratief medewerker

in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus 1985 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 juli 1985, nr Personeel 85043). Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Ir W. J. Thijsse is met ingang van 1 september 1985 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 2 juli 1985, nr 37). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heren Drs A. H. J. M. Sikken, Ir H. Bakker en Ing. A. Visser op hun verzoek in bovengenoemd register zijn ingeschreven op 25 juli 1985, respectievelijk op 14 augustus 1985 en op 15 augustus 1985.

Artikelen Verslag van de vergadering van het Comité Exécutif van AIPPI. Jhr Mr J. A. Stoop.

O AIPPI

Om de driejaar pleegt de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) een congres te organiseren. Haar laatste congres Werd in de maand mei van het jaar 1983 te Parijs gehouden en stond in het teken van het honderdjarig bestaan van het Unieverdrag van Parijs. Het volgende congres zal in Londen plaatsvinden en wel van 8 tot 13 juni 1986. Aan deze congressen kunnen alle leden van de vereniging (en dat zijn er een kleine 6.000) deelnemen. Tussen de congressen door pleegt het Comité Exécutif nog eenmaal afzonderlijk bijeen te komen. Dit Comité Exécutif is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging en bestaat uit de voorzitter van de vereniging1), de leden van het "Bureau" (het bestuur van de vereniging)2), de ereleden, de voorzitters van de nationale en regionale groepen, de voorzitter van de programma-commissie, de uitgever en de assistent-uitgever en tenslotte de gedelegeerden, die de leden van de nationale en regionale groepen vertegenwoordigen. Het aantal gedelegeerden, dat een nationale groep mag afvaardigen is afhankelijk van het aantal leden, dat de betrokken groep telt. Het

ledental van de Nederlandse groep van de AIPPI, de Vereniging voor Industriële Eigendom, ligt tussen de 200 en 250, zodat Nederland naast de voorzitter van de groep (Mr T. Schaper) zeven gedelegeerden naar de vergaderingen van het Comité Exécutif mag afvaardigen. In de jongste vergadering van het Comité Exécutif bestond de Nederlandse delegatie uit Ir G. F. van der Beek, Mr Ch. Gielen, Ir J. S. W. van Gennip, Ir P. N. Hoorweg, Ir L. W. Kooy, Mr T. Schaper en de schrijver van dit opstel. Helaas moest Drs H. Flaraman, die ook als gedelegeerde was aangewezen, wegens ziekte verstek laten gaan. Ook Ir J. E. M. Galama, die zich bereid had verklaard de plaats van Drs Flamman in te nemen, moest op het laatst van deelneming afzien. Deze vergadering werd op uitnodiging van de

') Deze wordt door het Comité Exécutif benoemd op voorstel van de nationale (of regionale) groep, waar het eerstvolgende congres zal plaatsvinden. Dikwijls wordt als zodanig een vooraanstaand industrieel uit het betrokken land aangewezen. Op het Conges te Parijs werd op voorstel van de Britse groep de oud-voorzitter van het Engelse Patent Office, Edward Armitage, tot voorzitter benoemd. 2 ) Volgens de nieuwe — op het congres te Parijs aanvaarde — statuten bestaat het Bureau uit: a) een Président exécutif, welke functie vervuld wordt door de voorzitter van de nationale of regionale groep waar het eerstvolgende congres zal worden gehouden; thans dus de Engelsman Donald Vincent; b) een Vice-Président exécutif, zijnde de voorzitter

van de nationale of regionale groep, waar het daarop volgende congres zal worden gehouden, thans dus Mr T. Schaper, omdat de Nederlandse groep het Congres van 1989 te Amsterdam zal organiseren; c) de Secretaris-Generaal, thans de Zwitser Dr Alfred Briner; d) de Rapporteur-Generaal, nu de Fransman Geoffroy Gaultier; e) de Penningmeester, sinds vele jaren al de Amerikaan Gabriel M. Frayne; en de assistenten van de sub c), d) en e) genoemde functionarissen — telkens van dezelfde nationaliteit als degene die zij assisteren — t.w. achtereenvolgens Martin J. Lutz, Thierry Mollet-Viéville en H. Dieter Hoinkes.

l

Rio 85

16 september 1985

Bij blad Industriële Eigendom, nr 9

Braziliaanse groep van 10 tot en met 18 mei 1985 in het zo prachtig gelegen Rio de Janeiro gehouden. Het was er toen herfst, hetgeen gezien de aangename temperatuur van rond 23° Celsius overdag en 20° 's nachts een maar relatief begrip is. Alle bijeenkomsten vonden plaats in het aan het einde van het Copacabanastrand gelegen hotel Rio Palace. Hierdoor was het mogelijk voor of na de zittingen een verfrissende duik in de woeste branding van de Atlantische Oceaan te nemen. Ruim tweehonderd leden uit 37 verschillende landen namen aan de beraadslagingen deel. Bij de sociale evenementen groeide ons aantal dankzij de medegekomen echtgenoten tot een kleine 350. Er is op deze vergadering hard gewerkt en veel bereikt. Niet minder dan acht "Questions" stonden op het programma, terwijl op speciaal verzoek van de Braziliaanse groep ook nog een (zij het kort) symposium werd gehouden over "Patents and licenses as means to transfer research results from laboratories to industrial application"3). Question 53 - Know-How Het programmapunt met het laagste Questionnummer, t.w. 53, betreft de Know-How. Deze vraag werd voor het eerst in 1974 aan de orde gesteld in de vergadering van het Comité Exécutif te Melbourne en negen jaar later in het Congres te Parijs opnieuw besproken. Toen was de formulering van de vraag al gepreciseerd tot "Influence of Laws on Restraint of Trade or Transfer of Technology on Know-How Agreements". Hierover werd toen de volgende resolutie aanvaard: The AIPPI A: Reaffirms the Melbourne resolution of 1974 to the effect that know-how is a transmissible economie asset belonging to an enterprise which develops or properly acquires it and which should be protected by law to prevent improper acquisition, use or disclosure; and affirms that excessive regulations and inflexible control of know-how agreements risk discouraging the owners of know-how to transfer it to third parties. In Rio de Janeiro werden twee deelpunten nader besproken zonder dat hierover nog afzonderlijke rapporten van de nationale groepen waren ingewonnen. Behandeld werden: a) Mixed contracts pertaining to patents and to know-how, en b) The consequences of the disclosure of knowhow by this parties. De discussie leverde weinig problemen op, zodat het Comité Exécutif op voorstel van de betrokken werkgroep (unaniem) de volgende resolutie kon aannemen: A. Considering its Paris Resolution of 1983 on Question 53; Having further studied the consequence of disclosure of know-how by third parties-as well as mixed patent—know-how agreements; B. Recognizing that transfer of know-how provided the party benefiting from" the contract with a technological advance, and that that party has an acquired advantage; thus, the fact that other parties might subsequently have access to the same items of knowledge does not result in the acquired advantage being lost. 3 ) De vereniging kent drie officiële talen: Frans, Engels en Duits. In dit verslag zal ik zoveel mogelijk de Engelse versie van de programmapunten en de genomen resoluties vermelden.

321

C. Reaffirms the Paris Resolution and D. Resolves 1. that continuation of know-how agreements should not be effected by laws on restraint of trade or transfer of technology due to the legitimate disclosure of the know-how by a third party, except in cases where secrecy of the know-how disclosed is of the essence in the agreement; 2. that the foregoing shall apply mutatis mutandis to mixed agreements when the patent has lost its legal effect; and 3.'that since know-how agreements are of sui generis character, patent and know-how terms of a mixed agreement should be treated separately according to the respective legal character of patents and know-how. Question 57 - Computerprogramma's Ook vraagpunt 57, dat de bescherming van computerprogramma's4) behandelt, werd voor het eerst in de vergadering van het Comité Exécutif te Melbourne, dus in 1974, op de agenda geplaatst. Verdere rapporten over dit onderwerp werden aan het Congres te San Francisco (1975) aangeboden. Voor de toen aangenomen resolutie zij verwezen naar B.I.E. 1975, blz. 137. Ook op het Congres van München (1978) kwam het onderwerp — zij het kort — ter sprake. De AIPPI sprak haar waardering uit voor het inmiddels gepubliceerde WIPO-ontwerp voor "Model provisions" en besloot andermaal het onderwerp niet van de AlPPI-agenda af te voeren. De van 6 tot 9 november 1983 in Athene bijeengekomen Presidentenvergadering nam de draad weer op en besloot het vraagstuk van de bescherming van computerprogramma's naast de reeds in Parijs vastgestelde onderwerpen aan de agenda voor Rio de Janeiro toe te voegen. Hierbij kon worden uitgegaan van door de nationale groepen beantwoorde vragenlijsten (zie Annuaire 1984 III) en vervolgens door hen ingediende rapporten (zie Annuaire 1984 IV). Het Nederlandse rapport was van de hand van Mr H. R. Furstner, Ir J. E. M. Galama, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Drs J. E. Vos. Waar de pogingen om voor computerprogramma's een bescherming sui generis tot stand te brengen tot dusver niet tot enig tastbaar resultaat hadden geleid, kreeg de mogelijkheid van bescherming door middel van het auteursrecht weer meer aandacht. Dit was dan ook de rode draad, die door de hierna te citeren uitvoerige resolutie loopt. Men zal zien dat behalve aan de bescherming van de computerprogramma's ook aandacht is geschonken aan de bescherming van de zg. geïntegreerde schakelingen (chips) als zodanig. De aldus in twee onderdelen gesplitste resolutie luidt: T.a.v. de computerprogramma's: AIPPI takes note of the increasing tendency to protect computer software by the existing copyright systems. AIPPI has therefor studied the problems which arise by applying these systems of copyright protection to computer software, and more especially to computer programs. 1. Elements of Computer Software Computer software comprises: — functional analysis of the given problem; — detailed operational specifications; — the program itself, which can be in the form of "source code" or in the-form of "object code"; — auxiliary documentation, facilitating comprehension and use of the program. AIPPI is of the opinion that, except for algorithms per se, and for the functional analysis in so far as it 4 ) Zie over dit onderwerp ook het november 1983 nummer van B.I.E.

322


is only an abstract idea, all these elements of computer software may be protected by the national and international copyright systems. However, they only benefit from this protection if they satisfy conditions imposed by the national copyright laws, and notably if they possess a certain degree of originality. But as a result of these national requirements, a certain number of programs are not protected by the copyright laws. AIPPI is of the opinion that unpublished computer software should be able to benefit from this protection. 2. Nature of the right According to the rules of the international Conventions (Art. IV bis Universal Copyright Convention (the UCC), Art. 8 et seq. Berne Convention), AIPPI is of the opinion that the author or proprietor or successor in title of a program benefits from an exclusive right to authorize use of his program: this being a simple right to prevent copying. This right does not prohibit the independent creation of a program; it can be compared to the anglosaxon "copyright" rather than to the "author's right". On the other hand, the author or proprietor or successor in title has the right to decide and to determine the conditions in which the program can be divulged. 3. Scope of protection; prohibited acts a) In accordance with copyright principles: — Copying of a program is prohibited. The identity of two programs leads to the presumption that the second program has been copied from the first. Proof that the second program has been created independently from the first can be established by any available means, particularly when the first program has not been published. — Copying is equally prohibited whether in an identical or substantial manner. b) AIPPI is of the opinion that according to the Berne Convention and to Art. IVbis of the UCC a program is an adaptation or an improvement of an earlier program so long as essential features of the earlier program are still recognizable in the adapted or improved program. Use and exploitation of the adapted or improved program remains dependent upon the rights of the author or proprietor of the original program. AIPPI however, is of the opinion that the author or proprieter of a program should not be entitled to prohibit adaptation or improvement of his program by a user, who has received the software legitimately for his own needs. c) AIPPI is of the opinion that: the rules of Article V (2) of the UCC on compulsory licences for translations of works in a foreign language do not apply to programs. Indeed, the notion of "translation" as traditionally understood in this international convention does not seem to be applicable to the different operations involving programs. If the possibility of compiling a source code into an object code, or vice versa, or if the possibility of rewriting a program written in one language (for example BASIC) into another language (for example PASCAL) is considered to be a translation within the meaning of the UCC, such a compulsory licence risks ruining the fundamental interests of authors and proprietors of computer programs. d) i) Any kind of use or copying of a program (including storing, storage, loading, and running) whatever the means or media used, must have been authorized by the author or his successor in title. These forms or means of use or copying should

16 september 1985

be capable of being freely agreed upon by contract. The user of a program must always be allowed to make copies for safety reasons (back-up copies). ii) The scope of protection conferred on the author or proprietor of a program afforded by the international copyright treaties is not certain. AIPPI believes that the national legislations should ensure the grant of this scope of protection for the benefit of the author or proprietor of a program, as they have the ability to do according to the international conventions. 4. Moral rights "Droit Moral" Unlike the UCC, Art. 6 bis of the Berne Convention requires the member countries (which notably exclude the United States and the USSR) to safeguard certain moral rights of the author, even if the author has assigned all his patrimonial rights. There are two kinds of moral rights: i) the right to claim authorship of the work ("paternity") ii) the right to oppose any modification prejudicial to his honor or reputation. i) Having regard to the peculiar nature of software, and in particular of programs, which differ from other literary and scientific works, the paternity right should be regulated along the following lines: a) the author should retain the right to prevent false attribution of paternity. It must also be possible to invoke these authorship rights against third parties. b) However the paternity right should not carry with it the right to require that the name of the author or authors must appear on every sample of the software. ii) AIPPI notes that there is little likelihood that modifications of software and especially of programs would be capable of prejudicing the honor and reputation of its author. Consequently, AIPPI is of the opinion that there is no need to modify Art. 6bis of the Berne Convention which can only be applicable in exceptional cases, where the provision would then be justified. In these circumstances the application of Art. 6bis (second sentence) does not seem to constitute an obstacle to effective software protection. 5. Duration AIPPI notes that Art. 7.1 of the Berne Convention sets the duration of protection as the lifetime of the author plus fifty years after his death. AIPPI is of the opinion that such a duration is not very appropriate in the field of computer software, and that it might be necessary to provide a shorter duration. One possible solution would be to adopt in the Berne Convention a rule similar to that of Art. 7.4, which already provides a reduced term of protection for other works such as photographs and works of applied art. 6. Formalities Taking into account that contrary to the UCC, Art. 5 (2) of the Berne Convention requires its member countries (notably excluding the United States and USSR) to grant protection without any formalities, AIPPI accepts that a program should be protected as of its creation. The author or proprietor then has to prove by any available means the date of creation and contents of his program. AIPPI notes that despite certain practical difficulties, deposit of the program, even if optional and non-official, could facifitate proof of the creation of the program. Conclusion In conclusion AIPPI notes that the application of the national or international legislations in the field of copyright seems to allow inexpensive and

16 september 1985


immediate protection of programs, which is necessary to safeguard the interests of the authors of computer programs. But, AIPPI considers that the study of the consequences of the application of these legislations to computer programs has shown the necessity to clarify and to adapt the national copyright laws and the two international copyright conventions. AIPPI is of the opinion that while an adequate interpretation of copyright laws continues to provide for protection of computer programs it is necessary to improve the conditions for protection of computer software, perhaps by way of a special regime or specific rules, and that these conditions will be specified by further experience and technical evolution in this field. Consequently, AIPPI decides to continue the study, without excluding the possibility of setting up a specific system, (notably one that excludes author's right (droit d'auteur)), of — the protection of computer programs — the protection of the other elements of computer software. M.b.t. de geïntegreerde schakelingen: 1) The study envisaged by AIPPI covers the protection of integrated circuit products (as such, whether they contain software or not). This study should be carried out as a separate matter from the study of the protection of computer software. 2) AIPPI acknowledges the financial and commercial importance of integrated circuits and the relative ease of copying them, and therefore is of the opinion that adequate protection must be sought for. 3) Patent protection dóes not seem to be sufficiënt, because the creation of an integrated circuit does not always involve inventive activity. Because of their functional and utilitarian character, integrated circuits and their means of manufacture seem not to be capable of being sufficiently protected by copyright or by designs and models. Protection by contract or the rules against unfair competition appear not to be sufficiënt to prevent certain uses of integrated circuits and their means of manufacture. Under these circumstances, integrated circuits should be protected in a more complete manner by other existing or future regimes, such as perhaps: — by a specific new regime? — by a utility model regime? Must an integrated circuit possess certain quaüties before benefiting from this protection? And must these rights be more limited as to their scope and duration? 4) AIPPI reaffirms (a) its traditional will for collaboration on research into the best systems for protection and for the establishment of uniform international relations between the greatest possible number of countries, and (b) its adherence to the fundamental principle of equal treatment for foreigners as for nationals. Question 73 — Tekening- en Modelbescherming Een ander onderwerp, dat zich in het grensgebied van het auteursrecht en de bescherming sui generis bevindt en dikwijls ook van beide wallen kan eten — met alle voor- en nadelen daarvan — is de bescherming van de tekeningen en modellen. Het voorstel dit onderwerp onder de titel "Juridical and Economie Importance of the Protection of Designs and Models" als vraagpunt 73 op de agenda van de AIPPI op te nemen, werd in het Congres van Buenos Aires (1980) aangenomen.

323

De eerste oriënterende bespreking vond tijdens de vergadering van het Comité Exécutif te Moskou (19-24 april 1982) plaats. In Parijs stond het punt weer op de agenda. Voor de volledige tekst van de toen aangenomen resolutie zij verwezen naar Annuaire 1984/1. Herhaald zij hier dat men de twee volgende punten nader wilde bestuderen: 1. How to correct the inconveniences of the application of the rules of copyright to industrial designs and models in countries where dual protection is available: in particular, how to resolve the question of technical drawings and three dimensional articles produced from such drawings. 2. How to improve international arrangements for protection of industrial designs and models, in particular by modification of the Hague Convention or by initiation of a new international Convention or by regional protection systems. Hierover hebben 24 landen rapporten ingediend, te vinden in Annuaire 1984/IV. Het namens de Nederlandse Groep uitgebrachte rapport was van de hand van Prof. Dr H. Cohen Jehoram en Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper. Ook hier had de werkgroep, die de in Rio te nemen resolutie moest voorbereiden, haar taak serieus aangepakt, zodat de debatten in de volle vergadering weinig nieuws opleverden en de volgende resolutie bijna unaniem (er waren slechts twee onthoudingen) kon worden aanvaard: I. AIPPI, being aware of the advantages but also the inconveniences that the doublé protection of designs and models by copyright law and by the specific law can cause, considers it desirable that the countries which recognise doublé protection without imposing on the copyright protection a requirement of a certain individual quality, should arrange this protection in the following way: 1 — the legislation for copyright protection should\)rovide a special system for industrial designs and models, defined as industrial articles considered in a broad sense, that is to say including in particular objects of artistic craftmanship. 2 — the protection of copyright law should be given to these works for a reduced period, which could be fixed at 25 years. 3 — the protection based on the specific design law should be arranged in such a way that the duration does not exceed the protection given by copyright law. 4 — the transfer of copyright should automatically include the transfer of rights arising under the specific laws and vice versa. Similarly the grant of a licence of the copyright should automatically include a grant of a licence of the rights arising under the specific law, and vice versa. These two statements do not affect the "droit moral". II. AIPPI, having studied the question raised by certain countries concerning the relation between the protection of technical drawings and that of three-dimensional articles made according to those drawings: 1 — states that the difficulties, which have arisen in certain countries, flow from circumstances in which jurisprudence applies copyright to the protection of purely functional articles made according to technical drawings and that this question should be resolved at the national level. 2 — recalls that in accordance with the resolution passed at the Paris Congress (1983), designs, whose characteristics are dictated exclusively by technical needs should not be protected by the specific law of designs and models; protection by other juridical systems is possible (e.g. laws against unfair competition).

324


3 — makes the following recommendation: A technical drawing may be protected in itself by national copyright law as regards reproduction in two dimensions if it complies with the general requirements of such law. But the protection of a technical drawing should not of itself permit the prevention of the manufacture of the article corresponding to such drawing, because such an extension of the protection could create conflicts with the general conditions for protection under the laws relating to patents, utility models and registered designs. III. AIPPI confirms the need to improve the protection of industrial designs and models at international level and puts forward the following conclusions: 1 — it has been said before that the extension and improvement of the international protection of designs and models would be greatly enhanced by a harmonisation of the systems of national protection. AIPPI refers on this point to the resolution passed by the Congress, which proposed a statute for protection of designs and models. 2 — there would be room for the adaptation of the Hague Arrangement in its most recent version (Act of 1960, coming into effect in 1984) with a view to increasing the number of members. This improvement, which could be effected by modification of the Arrangement itself or of its rules of procedure, should be studied in the following directions: a) augmentation (to 18 months for example) of the time within which the countries having provisions for examination can communicate their refusal of protection for applications published in the bulletin of OMPI; (b) the possibility of formally rectifying certain errors before publication; (c) the lowering of the fees, the amount qf which is a deterrent to use of the Arrangement. 3 — Independently of the Hague Arrangement, interested countries are invited to examine the possibilities of working out a regional Convention established on lines analogous to those of the European Patent. IV. The study which has been made of the Question has made it possible to identify a great number of the problems which result from the existence of different means and juridical systems for the protection of industrial designs and models and has also led to the conclusion that it is necessary to pursue in a much more fundamental way the study of all aspects of the matter and in particular the study of all possible systems of protection with a view to determining the most appropriate means of protecting industrial designs and models. Therefore the Executive Committee of AIPPI charges the Bureau and the Programme Committee with arranging the means by which this study may proceed. Question 80 —Merken Consumentenbescherming De reden dat de AIPPI het onderwerp Trademarks and Consumer Protection destijds tot vraagpunt 80 had verheven, was gelegen in het feit, dat de WIPO zich onder de wijdere noemer "The role of industrial property in the protection of consumers" met dit vraagstuk was gaan bezighouden. Kort gezegd stelt WIPO zich op het standpunt dat de consument — en met name wordt dan aan de consument in de ontwikkelingslanden gedacht — bescherming tegen misleiding en bedrog nodig heeft en dat de industriële eigendomsrechten en vooral hun praktische toepassing daarbij een belangrijke rol, zowel in positieve als in negatieve zin, kunnen spelen. Zie het WIPO-memorandum COPR/ 111/1.

16 september 1985

Bij dit initiatief kon de AIPPI niet achterblijven, terwijl zij voorts een nuttige bijsturingspolitiek zou kunnen voeren. Het onderwerp kwam voor het eerst ter sprake tijdens het Congres van Parijs. Vier en twintig nationale groepen hadden rapporten ingediend, zulks n.a.v. bepaalde door het Bureau der AIPPI gestelde vragen. Het namens de Nederlandse Groep ingediende rapport was opgesteld door Mrs W. F. P. Goosen, G. L. Kooy en schrijver dezes. In de in Parijs aanvaarde resolutie werd er reeds op gewezen dat hoezeer de consumenten ér recht op hebben niet misleid te worden, zij nog geen recht op het merk zelf kunnen doen gelden. Het zou te ver voeren de toen aanvaarde resolutie hier te herhalen; verwezen zij naar Annuaire 1984/1. Besloten werd twee specifieke punten nader te bestuderen en wel enerzijds de gevolgen van overdracht of licentiëring van merken en anderzijds de verhouding tussen het merkrecht en de etiketteringsvoorschriften. Hiertoe werd het onderwerp op de agenda van de Rio-vergadering geplaatst, zij het ook dat van de nationale groepen geen verdere rapporten werden verwacht. In Rio de Janeiro werd de voorbereidende werkgroep verrast met een panklare ontwerp-resolutie van Prof. Dr F.-K. Beier (Bondsrepubliek Duitsland) en de Fransman Alain Thrierr, welke in de eerste helft veel leek (weg) te geven om in de tweede helft een groot deel weer terug te nemen. Tijd voor een wat evenwichtiger resolutie werd de werkgroep niet gegund. Het Comité Exécutif heeft de werkgroep echter teruggefloten, zodat uiteindelijk de volgende — ook voor de Nederlandse delegatie aanvaardbare — resolutie uit de bus kwam: "Having stated that, by reason of its nature and its economie and legal functions, a trademark is the property of the enterprise which applies and uses it and that consumers can therefore claim no direct right to the trademark, the AIPPI, in the resolution which it adopted in Paris in 1984 (Annual 1984/1, P. 163), emphasized that trademarks must not be misused to the detriment of consumers and decided to continue the study on the following problems'. i. Which actions and sanctions are in general appropriate to counter a possible deception of consumers in relation to the transfer or licensing of trademarks? ii. To what extent is there a conflict between the right of an enterprise to decide whether and how to use a trademark which is basic to trademark law and the provisions in the field of marketing and labelling of goods or services, and if so, how can such be reconciled? A. TRANSFER OF TRADEMARKS AND GRANTING OF LICENCES I. The AIPPI recalls that the transfer and granting of trademark licences corresponds to economie need on the part of the trademark owner and that this is generally accepted in the various legal systems and that these transfers and granting of licences must not be subject to exceedingly restrictive or rigid terms. II. The AIPPI points out that if following such a transaction the transferee or licensee uses the trademark in a misleading way; it is not the trademark itself which is the cause of deception but rather the conditions of its use. Therefore, as AIPPI has already stated in its resolution adopted in Paris sanctions directed against the trademark itself, especially cancellation of the trademark, are in case of misleading use of a trademark in general not appropriate. The interests of the consuming public can be sufficiently protected by actions prohibiting the misleading use which are based on general provisions of law and/or on special provi-

16 september 1985


325

sions for the protection of consumers or against unfair competition. III. The AIPPI is of the opinion: a) that, in case of misleading use of a trademark by a transferee, or by a licensee or a related enterprise, neither the nullity of the trademark transfer or the trademark licence nor forfeiture of the trademark nor in general its cancellation from the register would constitute an appropriate sanction of trademark law against such misleading use. b) that, it should not be required by law that the product of the licensee must necessarily have the same characteristics, including quality, as those of the licensor, but that as far as licenses are concerned, it is generally in the interest of the trademark owner and the consuming public that the trademark owner imposes quality standards on the licensee and provides for an adequate control. IV. Furthermore, the AIPPI considers that the following measures are not appropriate: a) Validity of the granting of the licence being made subject to its entry in the Trademark Register. b) Examination of licence agreements by the Trademark Office as to the question of their misleading the consuming public. c) An obligation, in every case, for the licensee to include, on the products, a notice stating that the trademark is used under licence.

particular mark or include rules which impose the choice of a particular mark. c) encourage the degeneration of existing trademarks into generic terms by way of mandatory provisions as to the use of "designations which are usual in the trade". d) diminish the role of the trademark in such a way that it lessens its capacity of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of another. e) change the economie value of the trademark in such a way that proprietary rights are substantially affected. This could in some jurisdiction have an impact on the proprietors constitutional rights. V. The AIPPI considers therefore, that the question of informative labelling of goods must be reviewed by the national legislature in every case in two ways: — Does the labelling, having regard to the nature of the goods considered, provide information which is required by the consumer? — Do the rules of labelling unjustifiably threaten the freedom of companies to choose and use a trademark? Finally, the AIPPI stresses that a policy depreciating trademarks has adverse consequences for the consumer for which trademarks are indispensible to make an easy and clear choice in the market place.

B. RELA TIONSHIP BETWEEN "INFORMA TIVE LABELLING "* OF PRODUCTS AND TRADEMARK LA W I. The AIPPI has observed that in the field of food products, pharmaceuticals, cosmetics and common use goods, for instance, more and more, legal provisions are being set up to make mandatory informative labelling on the characteristics of the product or its area of use, which are included on the labels, tagging or packaging of the product. . . (informative labelling). II. The AIPPI recognizes that the use of informative labelling — in so far as it is limited to information which is necessary for the consumer and is easy to comprehend — can make the market more transparent and can thus be valuable aid for the consumer when the time comes to choose. Moreover, in many sectors, trademark proprietors already voluntarily provide such information. III. However, the AIPPI hereby states that such a regulation must not obstruct the fundamental principle of trademark law which is that the adoption of a trademark is optional. As it currently stands, trademark legislation only confers a right to use a mark; it does not entail any overall obligation whatsoever to affix a trademark on the goods. In free market economy countries at any rate, the decision whether or not to mark goods and the way this is done should be left to the initiative of each enterprise (Annual 1984/1, p. 164). IV. The AIPPI particularly points out that if the national legislature makes informative labelling obligatory for the benefit of consumers, such regulation should preferably not: a) be instituted within the framework of trademark law, as this law only concerns the right to apply the trademark. b) in any case include an overall obligation to distinguish goods or services by the affixing of a

Question 82 — Biotechnologische Uitvindingen Dit vraagpunt, genaamd Octrooibescherming voor biotechnologische uitvindingen, is te beschouwen als de opvolger van vraagpunt 56, dat beperkt was tot de bescherming van micro-organismen. Het Congres van Parijs had op voorstel van de programmacommissie deze vraag in haar nieuwe formulering op de agenda van Rio geplaatst. Daartoe werden de nationale groepen uitgenodigd een rapport in te dienen. Vier en twintig* groepen gaven hieraan gehoor (zie Annuaires 1984/IV en 1985/1), waaronder de Nederlandse groep, die een rapport indiende, opgesteld door een Commissie, voorgezeten door Drs J. C. H. Perizonius en verder bestaande uit Ir J. S. W. van Gennip, Mr W. A. Hoyng en Drs P. Mars. Hoofdvragen waren nu in de eerste plaats of een industrieel gebruik van levende organismen vatbaar is voor octrooibescherming en zo ja onder welke voorwaarden en in de tweede plaats of levende organismen als zodanig geoctrooieerd kunnen worden. Uiteraard is dit een geladen onderwerp met vele ethische aspecten. Gelukkig heeft de vergadering uiteindelijk de juiste afbakening weten te vinden tussen de ethiek en de maatschappelijke en economische behoeften van de huidige maatschappij en kon zij — na soms principiële debatten — bij de slotstemming zelfs met unanimiteit tot de volgende resolutie komen: AIPPI notes that — an inconsistency exists between the actual laws which are based upon the general principle that a living organism per se can not be the subject matter of a patent, and the State of science which nowadays makes it possible to describe and repeat procedures for the modification of a living organism — patent protection for particular biotechnical inventions exists in most states — processes involving Ihe industrial use of living organisms are generally patentable — micro-organisms per se and other biological materials, including plants, per se, are patentable in many states — plants and even animals are also protectable in some states by special rights. AIPPI Recognizes that the development of new tech-

*) Informative labelling or the marking of products must not be confused with the identification of a product or its packaging with distinctive signs (trademarks, tradenames).

326


niques has made biotechnology of great economie importance and observes that, to encourage the development of these new techniques, there is a great desire to protect biotechnological inventions by patents and to harmonize the patent practices of different countries. AIPPI Also recognizes that the application of new techniques in biotechnology could give rise to serious moral or ethical problems, and considers that those problems should be primarily regulated by laws especially dealing with these issues to which the patent laws of nearly all countries refer in excluding from patentability inventions contrary to morals or public order. AIPPI Is of the opinion that biotechnological inventions should be protected by the application of the existing principles of patent law and that the creation of a special body of law is not necessary. Accordingly subject matter in the field of biotechnology should be patentable if it meets the usual criteria for patentability. In particular: — there is no reason to consider an organism, be it a microorganism, plant or animal, as not being patentable subject matter merely because it is living or merely because its genes have not been modified, — other biological material, e.g. plasmids, enzymes e t c , should be considered patentable subject matter, — a process for obtaining or using a living organism or other biological material, should be considered patentable subject matter, — no reason exists to exclude from patent protection, biotechnological inventions relating to any particular field of industrial application, for example food, medicines or chemical products, <. — although protection of plant varieties under laws conforming to the UPOV convention presents a valuable system of protection and should continue, it is essential that techniques newly applied and products obtained thereby in the field of the development of new plants, and capable of meeting the patentability requirements, should become generally eligible for patent protection, and therefore, prohibition of doublé protection should not be maintained or provided for, — if a written description is sufficiënt to make the living organism, or other biological material, available to a person skilied in the art, then deposit should not be required, but nevertheless, deposit should always be considered as completing the requirement of sufficiënt disclosure particularly in relation to the repeatability of the invention, recognising that practical problems in relation to some organisms will have to be solved, — since the release of deposited material could be abused, the conclusions of AIPPI at the congresses of San Francisco and Munich in relation to micro organisms, namely that a) a microorganism should not be accessible to the public until an enforceable right exists, b) release should be for research only, c) the organism should not be passed on to third parties, d) the organism should not be exported from the country of release and e) in the event of violation of the undertaking, the burden of proof should be upon the receiver of the organism, should be applicable to organisms, and other biological material, in general. — no reason exists to limit the scope of protection of patents for biotechnological inventions.

16 september 1985

AIPPI Considers that the application of these principles and the harmonisation of patent practice along the lines of these principles will encourage the development of biotechnology and allow patent practice to develop in parallel with scientific advancement. Question 83 — Gebruïksm o dellen Overeenkomstig het voorstel van de programmacommissie had het Comité Exécutif in Parijs besloten onder nummer 83 een nieuw vraagpunt aan het werkprogramma toe te voegen, genaamd "Legal and Economie Significance of Protection by Utility Models" en dit in de vergadering van Rio dB Janeiro te bespreken. Ook in Nederland staat dit onderwerp midden in de belangstelling gezien het bij het Ministerie van Economische Zaken in voorbereiding zijnde voorstel Gebruiksmodellenwet. Twee en twintig nationale groepen, waaronder de Nederlandse, hebben de uitvoerige door de AIPPI opgestelde vragenlijst beantwoord (zie Annuaires 1984/ IV en 1985/11). Wellicht is dit het programmapunt geweest waar het meest over werd gedebatteerd, waar althans de meningen het meest over uiteen liepen. Dipl. Ing. H. Bardehle (Bondsrepubliek Duitsland), die als voorzitter van de betrokken werkgroep optrad, heeft het dan ook niet altijd even gemakkelijk gehad. Is er wel behoefte aan een gebruiksmodellenbescherming? Sommigen zien er een additioneel voordeel in dat het een toekomstig octrooihouder van dienst kan zijn om de periode tot de octrooiverlening te overbruggen. Anderen zien er vooral voor de ontwikkelingslanden een groot voordeel in. De Zweden kondigden aan zich van stemming te zullen onthouden. Als het octrooisysteem niet perfect is zal dat verbeterd moeten worden, maar men moet niet trachten d.m.v. een gebruiksmödelbescherming de gaten te dichten. Een ander meningsverschil betrof de vraag of chemische uitvindingen van de modelbescherming moeten worden uitgesloten. Is het een klein octrooi of gaat het uitsluitend om vorm bescherming? Weer anderen bepleitten niet alle chemische uitvindingen, maar wel die op het gebied van de farmacie en de levensmiddelen buiten de modellendeur te houden. Kortom: Een eensgezind standpunt was niet in zicht. Voeg daarbij nog de controverse, ruwweg gezegd tussen Japan, dat een volledig vooronderzoek naar de geldigheid van het depot voorstaat en de meeste andere landen, voor wie het vooronderzoek zich tot de naleving van de voorgeschreven formaliteiten moet beperken, dan wordt het duidelijk dat over dit programmapunt geen vérstrekkende resolutie kon worden aanvaard. Hoofdzakelijk hield deze in, dat de zaak nader moet worden bestudeerd. Begrijpelijk is dan ook dat — zoals straks nog zal worden gememoreerd — dit onderwerp in het a.s. Congres van Londen op de agenda zal worden geplaatst. Met name wil men dan aandacht schenken aan de — ik zou haast zeggen Japanse — vraag of naar de geldigheid van het depot een ambtelijk vooronderzoek moet worden ingesteld of niet. De in Rio aanvaarde resolutie luidt: AIPPI, having taken note of the Working Committee's report I. Looks favourable on the examination of the question of setting up a utility model system for the following reasons: 1. Utility models can encourage inventors to protect technical developments with a lesser inventive step than that necessary for a patent and to obtain protection both at a lower cost and more quickly. Consequently,

16 september 1985


they are of particular interest to small and middlesized industries and can promote technical development in developing countries. 2. Utüity models can fill a gap in the protection for inventions which occurs when the requirements relating to inventive step for patents mean that certain inventions which do not comply with those requirements cannot be protected. Moreover, this form of protection prevents the patent system from being devalued by being applied to minor technical inventions. And it prevents other types of Industrial Property, such as designs and copyright, from being distorted away from their main objectives, in order to protect articles which are really technical (not artistic). 3. And when a utüity model is applied for at the same time as a patent, it may if national law so permits give the inventor protection during the prosecution time of the patent application when the latter gives no effective protection. This has a particular advantage when the patent application has been published so that the invention has been revealed to competitors. II. AIPPI appreciates the difficulties involved in relation to setting up a new system of protection by utüity models, and that any utüity model system which is set up must benefit society as a whole. III. And decides to continue its study on the basis of the reports of the National Groups, the Summary Report and its discussions during its meeting. Question 85 — Gemeenschapsmerk De pogingen van de Europese Commissie om bij wege van een verordening van de Raad een gemeenschapsmerk tot stand te brengen worden door de AIPPI nauwlettend gevolgd en onder de paraplu van Question 85 (Development of Trademark Laws) besproken. Zoals bekend werd op 31 augustus 1984 een gewijzigd voorstel voor de betrokken verordening gepubliceerd (No. C 230/1 Com(84) 470 Final). Dit vormde voor de speciale AlPPI-commissie, die zich met het gemeenschapsmerk bezighoudt en onder voorzitterschap van Prof. Dr F.-K. Beier staat, aanleiding een nieuw rapport uit te brengen, dat nu aan het Comité Exécutif werd voorgelegd. Het zou te ver voeren dit rapport hier te herhalen of ook maar gedeeltelijk te bespreken. Daarvoor is het rapport ook veel te gedetailleerd. Evenals Molijn in zijn bijdrage "Het Gemeenschapsmerk" in het zojuist verschenen Helbach-nummer van het Bijblad heeft de AIPPI met genoegen geconstateerd dat het gewijzigde ontwerp voor de verordening t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp van 25 november 1980 wezenlijke verbeteringen bevat, maar heeft zij t.a.v. een aantal punten nog de nodige wensen en wijzigingsvoorsteüen. Vier punten die de AlPPI-commissie speciaal aan het hart gingen wil ik hier toch even noemen. In de eerste plaats de vraag of ook niet-ingeschreven merken als oppositiegrond kunnen worden aangevoerd. Aanvankelijk was de AIPPI hier tegen, maar onder druk van een aantal nationale groepen (m.n. Engeland, Ierland en Denemarken) heeft zij dit standpunt herzien. Ook de z.g. "common law rights" zuUen grondslag voor een oppositie kunnen vormen, maar om te verhinderen dat de oppositieprocedure hierdoor al te gecompliceerd zou worden doet de AIPPI enige practische voorsteüen aan de hand. Het tweede punt betreft de merkenrecherche. De AIPPI blijft tegenstander van een verplichte ambtelijke recherche naar de toelaatbaarheid van ter inschrijving aangeboden merken. Er is echter geen reden zich tegen een vrijwillige recherche door de nationale merkenbureaus te verzetten.

327

In de derde plaats noem ik de rechterlijke bevoegdheid. Wanneer men al aanvaardt dat een verbod tot inbreuk op een gemeenschapsmerk, dat door een nationale rechter wordt uitgesproken, zijn werking in de hele Gemeenschap heeft, moet dit dan ook voor een verbod in kort geding gelden? De AIPPI heeft terzake geen eensluidend standpunt. Tenslotte is er het taalprobleem. Moeten alle gemeenschapstalen gelijke rechten krijgen? Mogen de warenomschrijvingen in elk dier talen opgegeven worden? De AIPPI zou voorstander van een gemengd systeem zijn: de aanvraagformulieren zouden in al deze talen opgesteld moeten zijn; voor de warenomschrijving ware één der proceduretalen aan te bevelen, terwijl de AIPPI als proceduretalen de talen Frans, Engels en Duits zou wülen aanwijzen met tenslotte nog een aanbeveling om het onderlinge verkeer in het merkenbureau tot één dezer proceduretalen te beperken. Deze oplossing kwam de AIPPI als de meest redelijke voor. Uiteraard was het niet te vermijden dat een Spanjaard bepleitte toch vooral het Spaans als officiële taal niet te vergeten. Question 88 — Internationale merkenregistratie Een van tevoren niet aangekondigd nieuw punt op de agenda was Question 88 "International Registration of Marks". Sinds 1891 kennen wij de Schikking van Madrid waarbij nu 27 (maar niet altijd de belangrijkste) landen zijn aangesloten, t.w. naast de 26 in B.I.E. 1985, blz. 19—20, genoemde landen ook de Mongoolse Volksrepubliek (het vroegere Buiten-Mongolië). Voorts zal met ingang van 1 augustus 1985 ook Bulgarije toetreden. Belangrijke industrielanden zoals de Verenigde Staten, Engeland, Japan en de Scandinavische landen doen hier echter niet aan mee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat naar oplossingen gezocht werd om in deze lacune te voorzien. Daarnaast streeft de Europese Commissie er naar een Gemeenschapsmerk tot stand te brengen. Ondertussen zijn de landen, die aangesloten zijn bij de Schikking van Madrid niet dezelfde als de landen, die zelfs m.i.v. 1 januari 1986 tot de EEG zuUen behoren. Landen, die wel tot de EEG behoren, maar niet bij de Schikking van Madrid zijn aangesloten, zijn Engeland, Ierland en Denemarken. Omgekeerd behoren bijv. Oostenrijk en Zwitserland wel bij Madrid, maar niet bij de EEG. Voorts kennen wij het Trademark Registration Treaty (TRT) van 12 juni 1973, dat nooit van de grond is gekomen. Wat is de onderlinge relatie van deze drie instituten? Ik mag niet van Verdragen spreken, omdat de Europese Commissie het Gemeenschapsmerk niet door middel van een verdrag, maar krachtens een Verordening tot stand wü brengen. Is het mogelijk tussen deze instituten een brug te slaan? De AIPPI heeft deze problematiek achtereenvolgens besproken in de vergaderingen van haar Raad van Presidenten van 6 tot 9 november 1983 in Athene (zie Annuaire 1984/III) en van 6 tot 8 december 1984 in Müaan (zie Annuaire 1985/11), zulks aan de hand van rapporten van Prof. F.-K. Beier (Bondsrepubliek Duitsland) en de Fransman A. Thrierr. Het vraagstuk was ook daarom actueel omdat de WIPO van 11 tot 14 februari 1985 in Genève een bijeenkomst van het Committee of Experts on the International Registration of Marks had belegd. Hieraan was door 42 staten, 4 intergouvernementele én 20 niet-gouvernementele organisaties deelgenomen. Uiteraard waren de vertegenwoordigers van de Madridlanden hierbij in de minderheid. Als bezwaren tegen de Schikking van Madrid kwamen toen o.m. naar voren: a) de eis dat een internationale inschrijving aUeen

328


op basis van een voorafgaande nationale inschrijving (dus niet reeds op basis van een voorafgaand nationaal depot) kan worden verkregen; b) het beginsel van de afhankelijkheid, ook wel genoemd het leerstuk van de "central attack": slaagt men erin de basisinschrijving nietig te verklaren, dan vervalt daarmede tevens de internationale inschrijving, althans voorzover de rechtsvordering tot nietigverklaring van de basisinschrijving binnen vijf jaar na de internationale inschrijving werd ingesteld (art. 7 lid 3); vroeger gold deze bepaling zelfs gedurende de gehele levensduur van de internationale inschrijving', c) de termijn van één jaar binnen welke de nationale merkenbureaus de eventuele weigering van de internationale inschrijving bekend moeten maken (art. 5 lid 2); d) het taalprobleem: de Schikking van Madrid erkent alleen de Franse taal. Voornamelijk op deze gronden meende het Committee of Experts dat men beter kon trachten een nieuw verdrag te sluiten dan de Schikking van Madrid te verbeteren. Ook de AlPPI-werkgroep, die zich met vraag 88 bezighield leek die richting uit te gaan. Dit schoot een aantal delegaties uit landen, die tot de Schikking van Madrid behoren, in het verkeerde keelgat. Namens de nationale groepen van België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Portugal en Spanje werd dan ook bij wege van amendement de volgende resolutie voorgesteld 5 ): Le Comité Exécutif, après avoir observé ce qui suit: 1/ L'OMPI envisage aujourd'hui: a) de proposer a 1'assemblée des Etats membres de 1'Arrangement de Madrid, en septembre 1985, la signature d'un Protocole qui réglerait le problème d'un lien entre 1'Arrangement de Madrid et la marque communautaire, b) de ne pas proposer de révision de 1'Arrangement de Madrid, c) de proposer un nouveau traite qui aurait un contenu tel qu'il pourrait emporter 1'adhésion du plus grand nombre de pays possible, aussi bien ceux qui sont membres de 1'Arrangement de Madrid que ceux qui ne le sont pas. 2/ Le Traite TRT a été jusqu'ici un échec. 3/ L'Arrangement de Madrid fonctionne bien et donne pour 1'essentiel satisfaction aux ressortissants de ses pays membres, y compris ceux qui pratiquent un examen complet, tant en ce qui concerne la forme que le fond. 4/ Les milieux intéresses des pays membres de FArrangement de Madrid, conscients des problèmes que posera 1'institution de la marque communautaire entre huit Etats membres de 1'Arrangement de Madrid et quatre Etats tiers a eet Arrangement, sont devenus favorables a 1'idée d'une révision de FArrangement propre a entrainer 1'adhesion de ces Etats. formule les propositions suivantes: 1/ Il faut envisager en priorité une révision de FArrangement de Madrid en vue: — d'établir un lien entre FArrangement de Madrid et la marque communautaire, — de rendre FArrangement de Madrid acceptable aux pays tiers qui souhaitent faire bénéficier leurs ressortissants d'un enregistrement international de leurs marques, — étant observé que le problème du hen avec la marque communautaire serait grandement s ) Zoals het die-hard Madrid-landen betaamt was het ontwerp voor deze resolutie alleen in de Franse taal beschikbaar.

16 september 1985

facilité par 1'adhésion a FArrangement de Madrid du Royaume Uni, FIrlande, le Danemark et la Grèce. Ce n'est que dans le cas oü Fon ne pourrait aboutir a une révision de FArrangement de Madrid que Fon devrait envisager 1'institution d'un nouveau traite. 2/ L'AIPPI doit entreprendre sans tarder Fétude des amendements a FArrangement de Madrid propres a entrainer 1'adhésion de pays tiers. A eet égard, il semblerait que les modifications suivantes ne devraient pas rencontrer d'obstacles majeurs: — L'enregistrement international pourrait avoir pour base, au lieu d'un enregistrement au pays d'origine, une demande d'enregistrement qui aurait, le cas échéant, déja subi un examen sur les motifs absolus de refus et pourvu que cette demande aboutisse a un enregistrement. — Le délai donné aux pays membres pour notifier le refus provisoire, qui est aujourd'hui d'un an, pourrait être augmenté. — La question des taxes pourrait être revue. — Une deuxième langue pourrait être introduite. En revanche, la question de la dépendance limitée dans le temps devrait faire Fobjet d'un examen plus approfondi. L'étude de ces cinq points permettrait du même coup, dans le cas oü Fon n'aboutirait pas a une révision de FArrangement de Madrid, ajeter les bases d'un nouveau traite, incluant les modifications mais ne s'éloignant pas pour le reste des dispositions de FArrangement de Madrid. 3/ Un effort doit être entrepris pour renseigner les ressortissants des pays non membres de FArrangement de Madrid sur la fa§on dont il fonctionne effectivement. Dit initiatief bleef niet zonder resultaat. Naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep een geheel gewijzigde resolutie uitgewerkt, die uiteindelijk met grote meerderheid door de vergadering werd aanvaard. De tekst daarvan (nu ook in het Engels gedistribueerd) luidt: THE EXECUTIVE COMMITTEE 1. Takes note of the work done in the WIPO Committee of Experts on international registration of marks devising a new system to provide for an international registration which has a chance of being found acceptable to more countries than the 27 which have presently adhered to the Madrid Agreement; 2. Further takes note that there are several different ways of achieving such system, for example, — a modification of the Madrid Agreement, — a new treaty which would be a "variant" of the Madrid Agreement, and which would be linked to it, — a revival of the TRT, which up to now has been a failure and that of these alternatives an important number of national groups of countries presently adhering to Madrid are strongly of the opinion that the first one should be considered first; 3. Believes that any system should be linked to the Community Trademark System; 4. Believes it possible that any such system would be attractive to more countries if, a) the international registration could be based, not upon a home registration, but upon an application which might already have been subjected to an examination of the absolute grounds of refusal, and provided that this application matures into a registration,

16 september 1985


b) the time limit granted to member countries for notifying a provisional refusal, which is now one year, could be extended, c) the subject of fees could be reviewed, d) a second language could be introduced. 5. Believes that the subject of limited time dependency (central attack) should be studied further. 6. Believes that if the above conditions could be fulfilled such a system should have a good chance of acceptance by countries with examining trademark system s who are not at present prepared to join the Madrid Agreement as it stands. 7. Instructs the Q 88 Committee to continue to study the detailed implications of such a system and possible solutions to the question. Question 89 —Harmonisatie van Wetgeving Hekkesluiter van de Questions was vraag 89 "Harmonisatie van wetgeving op het gebied van de industriële eigendom". Ter bestudering van dit onderwerp werd een Speciale Commissie in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van zeven verschillende landen, t.w. Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Japan, Nederland en de Verenigde Staten. Voorzitter is de Fransman M. Santarelli, terwijl Nederland in deze commissie vertegenwoordigd wordt door Mr J. B. van Benthem. Desgewenst kan de commissie rechtstreeks contact opnemen met de WIPO, die het vraagstuk van de harmonisatie eveneens op haar programma heeft staan. In de middagzitting van 14 mei zette de heer Santarelli uiteen wat de commissie van plan is. Eerst wil zij haar aandacht op de octrooiwetgeving richten. Hiervoor is al een lijst van 18 punten opgesteld, die voor harmonisatie in aanmerking komen. Voor plaatsing op deze lijst moet aan drie criteria zijn voldaan: a) het onderwerp moet van reëel belang zijn voor de gebruikers van octrooien, b) er moet rekening gehouden worden met de toekomstige noodzaak voor de nationale Octrooiraden om octrooiaanvragen in de computer op te slaan, terwijl tenslotte c) een redelijk vooruitzicht moet bestaan dat men tot resultaat zal kunnen komen. De opsomming van de te harmoniseren onderwerpen wekte de indruk dat de meeste vragen die bij octrooiverlening kunnen rijzen aan de orde zullen komen. Het was inderdaad een ambitieus programma dat de heer Santarelli ons schetste. Zelf voorziet hij dan ook dat de commissie een lang leven beschoren zal zijn. Het is maar te hopen dat zij ook succes zal kunnen boeken. Conclusie t.a.v. het werkprogramma Wanneer wij de lijst van behandelde onderwerpen en daarbij genomen resoluties overzien, kan geconstateerd worden dat op deze vergadering van het Comité Exécutif veel en nuttig werk is verricht. Ook de Rapporteur-Général Geoffrey Gaultier heeft dit onderstreept. Voor een belangrijk deel is dit resultaat te danken aan de gedegen voorbereiding door de betrokken werkgroepen. Is een vergadering van (alleen) het Comité Exécutif als regel al vruchtbaarder dan die van het grote Congres, obk in de eerstbedoelde vergadering ligt het accent op het voorbereidende werk van de betrokken werkgroep. In Rio kwam dit zeer duidelijk tot uiting. De vergaderingen van het Comité Exécutif waren niet erg opwindend en deden aan de door de werkgroepen voorbereide resoluties doorgaans weinig toe of af. Dit wijst er op dat de werkgroepen zich serieus van hun taak hebben gekweten en resulteerde in het algemeen weliswaar in langere, maar daarnaast bepaald inhoudsvollere resoluties dan wij vroeger zo vaak hebben gezien.

329

Toekomstig programma Zoals in het begin van dit verslag al vermeld, wordt het eerstvolgende congres in Londen gehouden. Dat we in de organisatie daarvan alle vertrouwen kunnen stellen werd ons overtuigend gedemonstreerd, toen de Engelse deelnemers zich tijdens een der sociale evenementen tot op het hemd uitkleedden om ons — als waren zij gesponsorde voetbalspelers — duidelijk te maken dat AIPPI LONDON CONGRESS 8 - 1 3 JUNE 1986 hun (bijna) op het lijf geschreven staat. Wat alsdan ter tafel zal komen werd door de voorzitter van de programmacommissie Prof. Dr F.-K. Beier uit de doeken gedaan. Zijn voorstel werd echter niet integraal aanvaard. Na stemming werd het volgende programma vastgesteld: Question 57: Computer software, i.h.b. de integrated circuits. Question 83: Gebruiksmodellen. Met name komt de controverse met de Japanse opvatting ter sprake. Question 86: Counterfeiting (Piraterie de Marques). Dit onderwerp wordt door GATT, EEG, WIPO en IKK besproken. AIPPI mag hier zeker niet achterblijven. Question 88: Internationale merkenregistratie. Question 90: Obtaining of evidence of infringement of industrial property rights. Terecht stelde Beier voor het programma tot vijf punten te beperken. Daarom moest hij — op aandrang van de vergadering — Question 82 ten gunste van Question 90 opgeven. De vergadering van Rio had (nogmaals) bewezen dat een zeker aantal programmapunten niet overschreden moet worden. Maar is het verstandig dan in workshops voor de overige onderwerpen te voorzien? Beier noemde hiervoor al de topics: a) Character Merchandising, b) een nog nader aan te wijzen octrooirechtelijk onderwerp en c) de bescherming van technische tekeningen. Kijken wij nog verder in de toekomst dan zien wij dat voor 1988 een vergadering van het Comité Exécutif in Melbourne is gepland, dit in afwachting en ter voorbereiding van het Congres te Amsterdam van 1989! Sociaal programma Na dit lange verhaal over het zakelijke gedeelte van de bijeenkomst blijft er nog maar weinig ruimte voor het "sociale gebeuren" over. De ontvangst, die de Braziliaanse groep ons onder de stuwende leiding van haar voorzitter Peter D. Siemsen heeft bereid, was majestueus. Het begon al na de openingszitting op zondag 12 mei, die door gitaarmuziek van Turibio Santos werd opgeluisterd. De traditie wü dat de nationale AlPPI-groep van het gastland aansluitend aan de openingszitting een ontvangst aanbiedt, die bij ons als "aangeklede borrel' zou worden aangeduid. Zo begon het ook in Rio, zij het dat de aankleding ietwat schaars leek. Toen echter gingen de deuren naar de vergaderzaal weer open en bleek deze inmiddels tot een van rijke buffetten voorziene dinerzaal te zijn omgetoverd. Maandagavond waren wij bij de Braziliaanse Orde van Octrooigemachtigden te gast voor een "Churrasco". De Engelse uitnodiging sprak van een "Barbecue", maar wellicht kwam de Duitse vertaling "Spiessbratenessen" nog het dichtst bij de werkelijkheid. Wij zaten binnen aan lange tafels. De obers draafden af en aan met driekwart meter lange spiesen, waarvan zij met vlijmscherpe messen rakelings langs onze oren allerlei soorten vlees afsneden. De volgende avond waren wij voor het diner te gast deels bij Braziliaanse AlPPI-leden thuis, deels in een fraaie villa, waar de high society bruiloften en partijen

330


gevierd worden. Ook deze festijnen duurden tot diep in de nacht. Woensdagavond waren wij uitgenodigd voor een concert van het Orquestra Sinfönica Brasileira. Ik zal nooit vergeten hoe wij ons — in stemmige kledij — een weg moesten banen tussen allerlei bedelaars en andere zielige figuren om het Operagebouw binnen te komen. Een nare ervaring. Uitgevoerd werd de tweede symphonie van Gustav Manier (De Opstanding) voor orkest, koor (Coral do Instituto Israelita Brasileiro) en als solisten de sopraan Margaret Cüsack en de contra-alt Jane Struss. Het meest bijzonder was de dirigent: Gilberto Kaplan, een New Yorks beleggingsanalist en hoofdredacteur van The Institutional Investor, die reeds vele malen als amateur verschillende befaamde orkesten heeft gedirigeerd. De beperking die hij zich oplegt is echter, dat hij nooit iets anders dan Mahler's tweede symphonie dirigeert. Maar hiervan is hij dan ook helemaal bezeten en — naar algemeen erkend wordt — een der beste vertolkers. In aansluiting aan dit indrukwekkende concert was er voor ons nog een "champagne" ontvangst, welke ons even deed vergeten dat Brazilië eens tot de Schikking van Madrid betreffende de bestrijding van valse aanduidingen van herkomst toegetreden is. Donderdag was de excursiedag. Na het symposium over "Patents and Licenses as means to transfer research results from laboratories to industrial application" begaven wij ons per bus en aansluitende kabelbaan naar de 704 m hoge Corcovado (= gebochelde) berg met het geenszins fraaie, maar wel van overal zichtbare en indrukwekkende 38 meter hoge Christusbeeld, "the landmark" van Rio de Janeiro.

16 september 1985

Helaas was het weer te heiig om het prachtige uitzicht over de stad, haar baaien, het Ipanema- en het Copacabana-strand goed tot zijn recht te doen komen. Van Corcovado ging de reis verder naar het Tijuca-bos (even buiten de stad) om met een late lunch in de Costa Brava Club aan een der vele stranden te eindigen. Het slotbanket op vrijdagavond, waarvoor we de smoking moesten medenemen (een onzer had zijn smokingdasje vergeten, hetgeen hem op een huurprijs — lees boete — van f 60,— kwam te staan), was in de jachtclub van Rio aangericht. Hoe gezegend is toch het land waar men straffeloos lang van te voren openluchtfestijnen kan organiseren! Als speciale attractie was er een wervelende Samba-show. Na een demonstratie van verschillende Samba-instrumenten kwam er een prachtige costuumshow van de winnende Samba-scholen van het laatste carnaval. Zagen we de dansnummers aanvankelijk op een afstand aan de overzijde van het zwembad, aan het einde van het diner kwamen de danseressen naar ons toe om ons ten dans te noden. Het werd een fraaie hospartij. De stemming was opperbest, ook bij de fotografen die veel verdienden aan hun foto's en misschien nog iets extra's om bepaalde foto's aan het verkeer te onttrekken. Onze herinnering aan deze bijeenkomst in Rio zal niet snel vervagen. Nogmaals dank aan de Braziliaanse gastheren en hun charmante voorzitter Peter Siemsen! 's-Gravenhage, 2 juli 1985.

Counterfeiting.

)

Prof. Mr D. W. F. Verkade. 1. Counterfeiting is het onderwerp waarover mij gevraagd is het woord te voeren. De invulling mocht ik zelf bepalen. Als ik daarmee begin, is de eerste vraag waarom het onderwerp die Engelse titel moet dragen. Hebben we daarvoor niet een goed Nederlands woord? Kennelijk is het begrip "slaafse nabootsing" niet dekkend voor het begrip counterfeiting, en ik heb mij afgevraagd waaróm dat het geval is. Ik denk dat het begrip slaafse nabootsing inderdaad verwaterd, afgesleten is. Op zichzelf is dat verheugend. Wat is namelijk het geval? Al vóór de oorlog werd er gestreden voor een bescherming van produkten, buiten de octrooien auteurswet om, tegen de volstrekt slaafse nabootsing: die zou onzorgvuldig en dus onrechtmatig moeten heten. Aan die reeds vooroorlogse wens zijn namen als Hijman, Pfeffer en Bodenhausen verbonden. Welnu, zo'n bescherming kwam er in de jaren '50, met het Hyster Krane-arrest als mijlpaal. Werd in die jurisprudentie van bescherming weliswaar uitgesloten datgene wat bepalend was voor de bruikbaarheid of deugdelijkheid van het produkt, voor het overige ging de bescherming verder dan alleen maar die tegen de volstrekt identieke kopie. Reeds een "nodeloos verwarringwekkende" gelijkenis was voldoende om een onrechtmatige daad aan te nemen. Het leerstuk bleef bekend als dat van de slaafse nabootsing, hoewel, op zichzelf verheugend, de bescherming in belangrijke opzichten verder ging. Daardoor is deze terminologie verwaterd. 1 ) Voordracht, gehouden op het Symposium Intellectuele Eigendom in Slot Zeist op 6 maart 1985. De tekst is op enkele punten aangepast, met name op onderdelen die samengingen met visuele aspecten van de voordracht.

Waar het onze organisatoren vooral om gaat, en mij dus ook, is de "super-slaafse" nabootsing. Wij hebben daar volgens mij wel een ander geschikt woord voor. Men kan gewoon spreken van vervalsing. Namaken met het oogmerk om iets voor echt te laten doorgaan, dat is vervalsing. Er is overigens nog een reden om te spreken over counterfeiting, of vervalsing, en niet over slaafse nabootsing. Die is, dat bij dat laatste begrip vooral gedacht wordt aan het uiterlijk van produkten: flessen, meubels, huishoudelijke apparaten, schoenen, textiel enz. Maar counterfeiting ziet ook op bijvoorbeeld het exact namaken van boeken en geluidsdragers, of het namaken van bijvoorbeeld geneesmiddelen en vooral ook het exact namaken van merken. 2. Terugblikkend over de rechtsontwikkeling van zeg de laatste twintig, dertig jaar, misschien wat langer, is er iets opvallends aan de hand, zowel in het auteursrecht, in het octrooirecht als in het merkenrecht: in de van oudsher aanwezige wettelijke beschermingsstelsels dus. Wat? Dit: de literatuur, de doctrine, heeft zich decennia lang bekommerd over de beschermingsom vang van deze rechten, en daarover is in de rechtspraak veel gestreden. Ik noem een paar willekeurige voorbeelden, met vele, vele aan te vullen. In het auteursrecht bijvoorbeeld de vraag of ook een parodie als auteursrechtinbreuk verboden kan worden, of het opplakken van rechtmatig gekochte kalenderplaten op spaanplaat. Juridisch interessante vragen van beschermingsomvang. In het octrooirecht idem dito: de vraag hoe ruim een octrooi moet worden uitgelegd, of de vraag in hoeverre het bevorderen van octrooi-inbreuk, tevens tot octrooi-inbreuk, of anders als een onrechtmatige daad moet worden bestempeld. In het merkenrecht hebben we ook zo het een en ander gehad. Kan het gebruik van een overeenstemmend

16 september 1985


teken voor een schoonmaakmiddel inbreuk maken op het merk voor een gedistilleerde drank? (Claeryn/ Klarein). Kan een kleur op zichzelf merk zijn? (Camping Gaz). Wanneer is er overeenstemming? Bij verwarring of reeds bij associatie? (Unionzaak). Hoe ver gaat de beschermingsomvang van een beschrijvende aanduiding? (Juicy Fruit). Mag een sexwinkelier zijn sexshop Mon Chéri noemen, of maakt hij dan inbreuk op het bonbonmerk? En hoe zit dat als hij de artikelen in de etalage omringt met eerlijk gekochte bonbondozen van dat merk? Of de clientèle nog op zo'n bonbonnetje trakteert, als extraatje? Is dat merkinbreuk? Allemaal wild interessante juridische vragen, veel interessanter kennelijk, althans jarenlang, dan counterfeiting. Deze zo volkomen mogelijke namaak, de vervalsing, was en is natuurlijk zo verboden als wat. Wat was daar nu voor juridische aardigheid aan te beleven? Wat viel daarover nog te schrijven of te rapporteren? Niets, inderdaad, voor zover het gangbare juridische instrumentarium genoegzaam was om daartegen op te treden. Maar in dit uur, moeten wij het daar wèl over hebben. Sinds een paar jaar leeft dat onderwerp in belanghebbende kringen ten zeerste, want counterfeiting, het vervalsen, is wanstaltig opgerukt en steeds meer in crimineel geschoolde handen terecht gekomen. Vergelijk het met de handel in hard drugs. Die is ook zo verboden als wat, maar deze handel hééft plaats, zeker in Nederland. Ieder jaar vindt de politie, juichend, weer een recordpartij die in beslag genomen wordt, maar als je niet stoned bent voel je aan dat bij de door de politie niét achterhaalde partijen óók wel weer een record zal zijn geboekt. Ook bij counterfeiting gaat het veelal om sluikhandel via obscure adressen, waarbij de vervalsers van merken en produkten het nog een stuk gemakkelijker hebben dan de drughandelaren, want de aandacht van douane, politie en justitie is daarop nog niet zó sterk gericht. Wij kennen wel de steeds beter afgerichte hasjhonden, gisteren zag ik zelfs een hasjvarken in de krant, maar counterfeiting is voor een hond, laat staan een mens, niet zo gemakkelijk te ruiken. 3. Wij moeten ons vandaag de dag dus iets minder druk maken over die bonbons in de sexshop en dat soort randverschijnselen, maar de schijnwerper ten volle richten op betere bestrijding van de echte, harde inbreuk, door harde criminele figuren. De omvang ervan heeft, internationaal, gigantische vormen aangenomen. Al decennia lang is er counterfeiting met grammofoonplaten en muziekcassettes. De produktsoorten waarbij produkten merkenvervalsing op grote schaal is voorgekomen, zijn in de jaren '80 langzamerhand ontelbaar. Aan een rapport van A.I.M., de actieve Association Internationale des Industries de Produits de Marque, ontleen ik harde voorbeelden, die ik hier en daar aanvul met eigen wetenschap over grootschalige gevallen: — namaak van textiel, bijvoorbeeld spijkergoed van Levi Strauss en een groot deel van het Lacoste-assortiment, — horloges, bijvoorbeeld Rolex en Cartier, — aardewerk, — computersoftware en óók computerhardware, — luxe huishoudartikelen, — gereedschappen, — brillen, — tabaksartikelen, — wasmiddelen, — tandenborstels, — auto- en vliegtuigonderdelen (hele auto's en vliegtuigen nog niet), — medische hulpmiddelen en instrumenten. Velen uwer weten nog wel meer voorbeelden. Zoals u uit de krant hebt kunnen lezen, vorige week, schatte A.I.M.-Voorzitter David Carlisle bij de Brusselse hearing de omvang van de counterfeiting-handel

331

worldwide op 4 a 9 miljard dollar per jaar. 4. De herkomst van de vervalsingen is — niet zozeer juridisch-bewijsrechtelijk, als wel in grote trekken — bekend. Het gaat vooral om Verre-Oosten-landen, maar niet alleen. Ook in sommige Zuidamerikaanse en Afrikaanse landen zijn piraten actief geworden of aan het worden. In het Midden-Oosten zit het ook niet overal lekker. In Europa is er ook een land dat zich moet schamen, nog steeds: dat is het land van herkomst van de maffia, die in counterfeiting zeer geïnteresseerd heet te zijn. 5. Het noemen van namen is gevaarlijk en ietwat betwistbaar: veel van die landen zullen het ontkennen of bagatelliseren. Hier en daar — bijvoorbeeld in Taiwan — toont men inderdaad wetgeving die counterfeiting, althans export daarvan, moet tegengaan of zelfs meer. Tussen 1 januari 1982 en 31 juli 1984 zou inderdaad in Taiwan zo'n 100 keer gevangenisstraf, plus 22 keer boete zijn uitgedeeld voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Maar ik weet weer niet of die werkelijk ten uitvoer is gelegd en, zo ja, hoe luxueus. 6. Toch zult u mij de genoemde en andere counterfeiting-landen minder hard horen vallen dan sommigen van u misschien zouden verwachten. Ik zeg ronduit en ietwat provocerend dat ik mij goed kan indenken dat ontwikkelingslanden — landen waar een nationale industrie in ontwikkeling is — volkenrechtelijk niet, en naar mijn mening moreel moeilijk gehouden kunnen worden om buitenlandse industriële eigendom te beschermen. Zelfs niet op reciprociteitsbasis, want als je zelf haast niets te beschermen hebt, dan krijg je haast niets terug. Ik denk dat de situatie in de bedoelde landen erg vergelijkbaar is met die in Nederland, een eeuw geleden. Toen waren wij hier óók nog een ontwikkelingsland, de industriële revolutie is hier later op gang gekomen dan elders. En wat kunnen wij lezen in het boek van Heerding, Geschiedenis der N. V. Philips' Gloeilanipenfabrieken, deel I, 's-Gravenhage 1980? 2 ) Dit: het ontbreken van octrooiwetgeving aan het einde van de vorige eeuw in Nederland, heeft de vooruitgang van de nijverheid in Nederland — en de opkomst van Philips — ten zeerste bevorderd, terwijl omgekeerd de ondernemers in Engeland duur hebben moeten betalen voor het bestaan van de octrooiwetgeving, met de octrooien in Amerikaanse handen (Edison). Ook voor Nederland heeft gegolden dat een internationale octrooibescherming op reciprociteitsbasis pas interessant werd toen de nationale research goed op gang kwam. Voor een land als Japan heeft dat gegolden, en met de Taiwanchinezen zal dat ook wel zo gaan. Werden wij trouwens niet ooit de Chinezen van Europa genoemd? Dat doet er niet aan af dat ik de export vanuit die landen, resp. de import naar landen waar de produkten of de merken wèl beschermd zijn, wèl een onfatsoenlijke, onrechtmatige, ja, soms criminele zaak acht. Of het nu gaat om heroïne uit Thailand naar Nederland, of counterfeiting uit Taiwan naar Nederland; dat moet althans in Nederland of al bij de Nederlandse grens, en liever nog éérder kunnen worden gekeerd. Maar ook wat dit betreft moeten wij ervoor oppassen, ons al te zeer nationaal-chauvinistisch op te stellen. De mensen uit het Verre Oosten die hun counterfeiting naar een land als Nederland exporteren, mogen moreel en/of juridisch laakbaar handelen, maar zij hebben in Nederland importeurs, die kennelijk gretig afnemen. Soms zelfs Nederlandse opdrachtgevers, mensen die de counterfeiting daar bestellen. Zo ken ik er wel een paar, en dat zijn zelfs wel eens gerenommeerde handelsondernemingen. Geen selectieve Chinezenwoede 2 ) Ik ontleen het navolgende indirect aan de bespreking van het boek door Ir Th. Schatborn in BIE 1981, p. 198.

332


dus, want bij dit alles speelt niet alleen, misschien zelfs niet in de eerste plaats, een tegenstelling tussen een braaf land als Nederland, en een onbemind land als Taiwan of Korea. Hier speelt ook een belangentegenstelling tussen enerzijds de westerse industrie en anderzijds de even westerse handelsondernemingen, waarbij het een zeer politieke, economisch-politieke vraag is — en dat zowel in nationaal verband, in EEG-verband, en in nog wijdere verbanden — in hoeverre de westerse industrie beschermd moet worden tegen de westerse handelaren die inkopen in lage-lonen-landen. Zulks ook buiten het verschijnsel counterfeiting om: invoerrechten, anti-dumpingsmaatregelen. Want Japan bijvoorbeeld kan onze industrie al zwaar beconcurreren zonder het middel van counterfeiting, dankzij eigen research en eigen, zéér sterke merken. 7. In het tweede deel van mijn verhaal, kom ik tot een wat meer praktische benadering. Daarbij ga ik er vandaag vanuit dat counterfeiting op zichzelf, materieelrechtelijk, afdoende verboden is door de wetgeving van de landen die het aangaat. Door merkenwetten, auteurswetten, octrooiwetten en siermodellenwetten. Het probleem zit — net als bij de verdovende middelen — veeleer in de ontdekkings- en handhavingsmiddelen en sancties, ten einde niet achter het net te hoeven vissen. 8. Gezegd moet worden dat tal van overheden een bereidwillig oor tonen om aan die verbetering van handhaving mee te werken: zulks zowel op nationaal niveau, in elk geval in Nederland, als op EEG-niveau. Als ik naar GATT en de WIPO kijk, constateer ik dat ook daar over het probleem gesproken wordt, véél gepraat, maar ik verwacht niet gauw wezenlijke bijdragen uit die hoeken. Dat bij westelijke nationale overheden en de EEG duidelijk de politieke wil aanwezig is om er wat aan te doen, heeft te maken met de kolossale omvang van de schade, en de treffende cases die kunnen worderi gepresenteerd. Ook met het politiek denderende argument, dat counterfeits van bijvoorbeeld auto- en vliegtuigonderdelen, en van medische instrumenten zoals pacemakers, en van farmaceutica bijvoorbeeld, kwalitatief zodanig slecht zijn, of kunnen zijn, dat er grote ongelukken kunnen gebeuren. Dat is natuurlijk politiek een zeer goed argument. De ontwikkelingslanden stellen echter daartegenover dat de exporteurs uit de ontwikkelde landen er ook niet wars van zijn om nu juist hun weliswaar échte, maar inferieure, of nog niet goed geteste waren naar de ontwikkelingslanden af te zetten. Over bijvoorbeeld farmaceutica wordt die klacht gehoord. Daartegen zouden in een GATT-regeling dan ook waarborgen moeten worden opgenomen, en daar voelen de ontwikkelde landen weer niet zoveel voor. Dat is één van de verklaringen voor de impasses, bij de GATT en de WIPO. 9. Wat kan er in eigen land of in EEG-verband intussen verbeterd worden? Ons Ministerie van Justitie is druk doende, en wü daarbij goed luisteren naar de belanghebbende kringen, kortom naar de organisatoren van deze studiedag en nog een paar. De werkgroep Piraterij, ofwel de werkgroep Lukacs heeft in mei 1984 haar eerste rapport laten verschijnen.'3) Dit gaat over de piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken: vooral audio, video, computerspelletjes en computerprogrammatuur. Goede voorstellen, vind ik, ik ben zeer ingenomen met het rapport. Ik ga niet alle 25 aanbevelingen met u doorlopen, daar ontbreekt de tijd voor. Ik haal er enkele "springende" uit.

3 ) Piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage z.j. (1984; ISBN 90.12.047.28.5).

16 september 1985

Ik noem: 1. Toekenning van de zelfstandige groepsverbodsaktie van organisaties. Dit naar het voorbeeld dat wij bij misleidende reklame al kennen. Deze groepsaktie staat inmiddels, bij vervroeging, al in art. 29a van wetsontwerp 16.740, dat thans in de Eerste Kamer ligt. Overigens liet al menige rechtbank-president zo'n groepsaktie toe, voor de Stichting Video Veilig of voor de Nederlandse Bioscoop Bond. Als voorstander van zoveel mogelijk snelle privaatrechtelijke aktie, vind ik dit voor de piraterij bestrijding een zeer gelukkige zaak. Eén vuist maken en in één geding een verbod krijgen tegen een handelaar, met dwangsom ten behoeve van vele belanghebbenden die gedupeerd kunnen worden. Ik complimenteer tussendoor de Stichting Video Veilig met haar streven om in zo nodig honderden korte gedingen het videotheekwezen te saneren. 2. Een verruiming van de beslagmogelijkheden ex art. 28 Auteurswet. Het rapport-Lukacs wil het beslag mede toekennen aan een licentienemer. Verder zullen mede beslagen kunnen worden de hele kas, voor zover aannemelijk is dat de inhoud daarvan mede door auteursrechtinbreuk is verkregen (denk aan de videotheek) en belangrijker nog, de produktiemiddelen, zoals de video-reproduktie-apparatuur. 3. Een schadevergoedingsaktie voor de licentienemer en een afgifte van winstaktie voor de auteursrechthebbende en de licentienemer, net zoals in de Rijksoctrooiwet. 4. De strafsancties. Belangrijker dan zekere boeteverhogingen, is een beter geredigeerd artikel 32 tegen wederverkopers en importeurs, resp. voorraadhouders. Belangrijk is vooral ook de voorgenomen wetswijziging, waarbij op beroepsmatige inbreukmakers de dwangmiddelen volgens art. 67 (lid 1 sub d) Wetboek van Strafvordering kunnen worden toegepast. Het zal hierbij, wegens cellengebrek, niet in de eerste plaats om voorlopige hechtenis gaan, maar wel, een korte inverzekeringstelling, aanhouding buiten heterdaad, en vooral huiszoeking ter inbeslagneming. Daartoe werd nu ook al wel het helingsartikel toegepast (416 Wetboek van Strafrecht), maar dat is een wat moeizame en gewrongen constructie. 4 ) 5. Een aan wederverkopers op te leggen administratieverplichting, hoofdzakelijk bedoeld om namen van toeleveranciers boven tafel te kunnen krijgen. Het lijken mij evenzovele verbeteringen, al kan ik mij nog enige verdere verbeteringen voorstellen. Daarover straks nog iets. 10. Het zojuist genoemde Lukacs-rapport is een interimrapport. Er komt nog een eindrapport. Dat zal in het bijzonder gaan over versterking van handhavingsmiddelen en sancties terzake van de industriële eigendom. Zó moeilijk zal de afwerking daarvan, dunkt mij, met het voorbeeld van het interim-rapport er naast, niet meer behoeven te zijn. Als ik dezelfde vijf punten even naloop, komen wij op het volgende. De groepsaktie kan hier op soortgelijke wijze worden ingevoerd. Misschien doen de organiserende verenigingen van vandaag, in samenwerking met bijvoorbeeld de Stichting Het Merkartikel, er goed aan om alvast eens aan de oprichting van een desbetreffende Stichting of Vereniging te denken, a la Video Veilig. De Stichting tot Bestrijding van merken-, modellen- en octrooipiraterij, de Stimemo. Beslagmogelijkheden a la art. 28 Auteurswet kunnen ook worden ingevoerd in geval van octrooi-, model- en merkinbreuk. Voor geoctrooieerde en door modelrecht beschermde voortbrengselen lijkt mij dat art. 28 vrijwel gekopieerd zal kunnen worden. Bij de merkinbreuk ligt het wat ingewikkelder. Zolang het Benelux-hof zich 4 ) Vgl. HR 2 maart 1982, NJ 1982, 446 m.n. A.C. 'tH.

16 september 1985


daarover nog niet uitgelaten heeft, weten wij bijvoorbeeld nog niet of het loutere vervaardigen — met toch de mogelijkheid van een bestemming naar een exportland — als merkinbreuk te beschouwen valt. Helbach heeft daar op deze plaats vorig jaar voor gepleit; maar ik heb mij toen enige bedenkingen gepermitteerd, in het belang van juist bona fide multinationale bedrijven. Niettemin zou de beslagmogelijkheid gewenst zijn ten aanzien van gemerkte waren, die op de Nederlandse c.q. Benelux-markt in het verkeer worden gebracht, of kennelijk daartoe bestemd zijn. Er zal dan misschien nog wel een bepaling moeten komen, waarbij de merkenpiraat de spullen merkloos kan ferag-krijgen, na merkverwij dering op zijn kosten. Maar iets dergelijks kennen wij ook al in art. 28 Auteurswet. Intussen is bekend dat het beslag ex art. 28 Auteurswet toch ook nu al vaak met succes kan worden toegepast in gevallen van slaafse nabootsing van produkten. Bij modellen en slaafse produktnabootsing, is de aanwezigheid van auteursrechtelijke bescherming vrijwel altijd op zijn minst verdedigbaar, en dat geldt ook bij merkinbreuk, zodra het om een beeldmerk gaat, of een gekombineerd woord-beeld-merk, een logo. Welnu, dan kan er met een beroep op auteursrecht-in-hetbeslag-rekest, als de President van de Rechtbank het niet tegenhoudt, beslagen worden. Er zal dan wel een opheffings-kort geding komen, en misschien vindt de President dan de auteursrechtelijke bescherming te kwestieus om het beslag te handhaven. Geen nood: in hetzelfde opheffings-kort geding eist de beslaglegger in reconventie een verbod, dan mede gebaseerd op de harde grondslag van merk- of modelinbreuk of slaafse nabootsing, en dat verbod zal hij dan krijgen. Per saldo heeft hij dan toch de tijdwinst van het auteursrechtelijk beslag. De eventuele formele opheffing daarvan, en een kostenveroordeling terzake van dat beslag, zal hem niet zoveel deren. Dit over de al bestaande, en uit te breiden, beslaglegging bij octrooien modelinbreuk en slaafse nabootsing. Schadevergoedingsakties voor licentienemers hebben we al in de Beneluxwetten. Afgifte van winst niet. 't Zou kunnen, maar dat vereist een Beneluxwetswijziging bij protocol; niet zo snel te realiseren dus. Het heeft mijns inziens ook niet de hoogste prioriteit. Wat de strafsancties betreft, kennen we al de strafbepalingen van art. 45 Rijksoctrooiwet en, wat de merkinbreuk betreft, art. 337 Strafwetboek. Zij zouden misschien nog iets gestroomlijnd kunnen worden, en ook hier zouden uiteraard de strafvorderlijke dwangmiddelen toepassing kunnen gaan vinden. Dat zou ook mogen gebeuren bij modelinbreuk, waartoe misschien art. 328èw nieuw leven zou kunnen worden ingeblazen. Overigens kan ik u melden dat niet zo heel lang geleden bij mijn weten voor het eerst sinds mensenheugenis straf, ja zelfs gevangenisstraf, nog sterker: onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd. De Rechtbank Amsterdam veroordeelde enige heren tot een aantal weken nor, in een geval van een zeer omvangrijke piraterij van Jordan-tandenborstels, nagemaakt in Korea. Ik moet er wel bij zeggen dat de betrokkenen in dezelfde vonnissen mede veroordeeld werden wegens steunfraude. Ook de administratieverplichting zou kunnen worden doorgetrokken. 11. Tot zover een aantal mijns inziens logische doortrekkingen van het eerste Lukacs-rapport naar het tweede. Toch heb ik nog wel enige verdere wensen althans suggesties, zowel wat het auteursrecht betreft, als wat betreft de industriële eigendom. 12. Mijn eerste wens is het eenvoudigst gezegd, maar het moeilijkst uit te werken — het is een heel principiële kwestie. Het is overigens een heel oude wens van me: de invoering van de mogelijkheid van punitive damages.

333

In vroeger jaren heb ik het bepleit voor underdog-groepen als individuele consumenten, voor wie de procedeer-drempel vaak te hoog ligt in verhouding tot het belang: om het belang groter te maken kunnen punitive damages dienen, en daarmee meer service- en schikkingsbereidheid bij de ondernemer bewerkstelligen. Vandaag zijn de houders van intellectuele eigendomsrechten de underdogs. Vandaag pleit ik voor hèn, in koor met de Vereniging voor Auteursrecht. Ik besef echter dat er zo vele koren van belanghebbenden kunnen zijn die met even goede argumenten hetzelfde kunnen wensen, en dat er dus wel een breed samengestelde Staatscommissie voor zal moeten komen — zodat dit niet spoedig te realiseren zal zijn. Overigens kennen we in de wet al precedenten: met name in het arbeidsrecht.5) 13. Mijn tweede wens is iets minder ingrijpend, zij het ook niet zo eenvoudig. Het gaat om een verdere vervolmaking van het beslagrecht. Een aantal mogelijke uitbreidingen is al aan de orde geweest. Wij zitten echter nog wel eens met het probleem dat een partij counterfeit wordt aangetroffen op een adres, bij iemand, die zich in pseudoniemen hult, terwijl deugdelijke handelsregisterinschrijvingen ontbreken. Tegen wie moet het civiele beslagrequest en moet de vanwaardeverklaringsprocedure zich dan richten? Het werken met een foto, zoals in krakerszaken wel gebeurd is, vind ik niet zo'n dol alternatief, en het is thans nogal onzeker. Bovendien heb je misschien al gauw een onschuldig personeelslid te pakken, waar je ook niet mee opschiet (al laat art. 726 jo. art. 439 Rv. jo. art. 629 BW jo. art. 28 Aw beslagen vanwaardeverklaringsprocedure jegens iedere feitelijke houder toe). 6 ) Heb ik enige pretenties op het gebied van de intellectuele eigendomswetgeving, op het gebied van het commune procesrecht durf ik die allerminst te hebben, dus het volgende breng ik met schroom naar voren. Maar, zo vraag ik mij af, waarom kan de wet niet zó veranderd worden dat het beslag gelegd kan worden — met gelijktijdige sequestratie, opslag, op een neutraal adres — tegen een of meer anonieme gerequestreerden? Het zou een doortrekking zijn van de figuur van het burgemeestertje: de dagvaarding van de wél bekende gedaagde die echter niet thuis geeft, en waarbij de dagvaarding dan bij de burgemeester kan worden uitgebracht. Bij het beslag zou de regeling zó kunnen zijn, dat in nader omschreven anonimiteitsgevallen c.q. ontbreken van handelsregisterinschrijvingen, ten gemeentehuize het beslag wordt aangeplakt. Wie meent dat het beslag te zijnen nadele, ten onrechte is gelegd, moet dan maar binnen een bepaalde tijd naar het gemeentehuis wandelen en vervolgens een opheffingskort-geding beginnen. Dan zal hij of zij in elk geval uit de anonimiteit moeten treden: en zich aan deugdelijke civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging moeten blootstellen! Ik geef u de summiere gedachte; er zitten haken en ogen aan; maar ik zou wensen dat dit punt bij de beraadslaging over het eindrapportLukacs wordt meegenomen. 14. Mijn derde wens betreft de kwestie van het noemen van de voorman, degene bij wie men heeft ingekocht. Het rapport-Lukacs stelt voor een administratieverplichting, branchegewijs op te leggen, en de betrokken branchegenoten zouden dan de namen van hun verkopers deugdelijk moeten registreren. Kennelijk zal daarvan dan inzage aan de politie moeten worden gegeven, en die zal zo nodig verder moeten speuren. We kennen iets dergelijks al in art. 5

) Vgl. art. 1639o jo. art. 1639r BW (wettelijke schadeloosstelling, die gevorderd kan worden, ook indien de werkelijk geleden schade lager, resp. niet aantoonbaar zou zijn). 6 ) Art. 726, lid 2 Rv. is geen afwijking van art. 629 BW;vgl.HR 2 januari 1947,NJ 1948, 113.

334


437 e.v. Wetboek van Strafrecht voor opkopers van gebruikte voorwerpen, die hun verkopers in een doorlopend register moeten opschrijven. Bij mijn weten zijn het bepalingen die volstrekt niet worden nageleefd en gehandhaafd. Op de niet-naleving van zo'n administratieverplichting kan natuurlijk ook geen zware straf gesteld worden. Wat ik er graag bij zou willen hebben is een civielrechtelijke bepaling, volgens welke de rechter kan bevelen dat de bronnen voor zover bekend moeten worden geopenbaard op straffe van een dwangsom. Te zamen met de administratieverplichting, maar ook los daarvan, is dat een flink middel. We zien het de civiele rechter al wel eens doen, in de7afgelopen jaargang van het Bijblad twee vonnissen'. ) Als de veroordeelde het écht niet weet, verbeurt hij natuurlijk geen dwangsom. Maar als hij doet alsof hij het niet weet en het blijkt dat hij meer wist, is het kassa. Gecombineerd met een (voorlopig) getuigenverhoor van personeelsleden of vervoerders kan dat heel interessant zijn. Als gezegd, een enkele rechter doet het nu al wel eens, maar voor een wetsbepaling geldt dacht ik een zelfde redengeving die de wetgever aanleiding heeft gegeven om in de misleidende reklame-artikelen wettelijk te bepalen dat de bewijslast kan worden omgedraaid, en dat een rectificatie bevolen kan worden.8) Facultatief, niet dwingend. Maar met zo'n facultatieve bepaling heeft de rechter een steuntje in de rug. Ik weet dat Asser-Rutten hiertegen dogmatische bezwaren heeft, maar ik ben er tóch voor. 15. Het vierde punt is de medewerking van de douane en/of diensten als de Economische Controledienst bij het vinden van counterfeit-partijen of signaleren van vermoedelijke counterfeit-partijen die het land binnenkomen. Hier moet, zo snel mogelijk, een mechanisme ontwikkeld worden dat naar tenminste twee kanten snijdt. Enerzijds: snelle melding van binnenkomende (vermoedelijke) counterfeit-partijen door de douane (die containers toch op verdovende midddelen, wapens en andere contrabande moet nakijken) aan de belanghebbenden of aan hun samenwerkingsorgaan: ook daarvoor kan de "Stimemo" dienen. Opdat een snel civielrechtelijk beslag gelegd kan worden. Anderzijds: het voordeel, voor de overheid, dat aldus slechts zeer goedkope informatie behoeft te worden verstrekt, terwijl de kosten van het anti-counterfeiting-gebeuren overigens door de belanghebbenden zelf gedragen worden. Dat past helemaal in de deregulerings-/privatiseringslijn. Ook hierover zou ik graag zo veel mogelijk terugvinden in het eindrapport van de Commissie-Lukacs. Intussen begrijp ik dat dit een zaak is die, voor wat betreft de betrokken Westeuropese landen, alleen maar in EEG-verband geregeld kan worden. Het doet mij dan ook buitengewoon veel genoegen, dat ik - toen ik deze voordracht voorbereidde en een dikke map met nog te lezen papieren opsloeg — stukken aantrof, waaruit blijkt dat in elk geval dit idee verre van nieuw is. Er wordt over gesproken in het verband van de Customs Cooperation Council/Conseil de Cooperation Douaniere. Niet minder belangrijk: ook de Europese Commissie ziet dit als een aangewezen middel. Daarvan getuigt het op 5 januari 1985 ingediende voorstel voor een verordening van de Raad voor Maatregelen ter ontmoediging van de handel in counter feit.9) Vrij vers van de pers dus. Houders van industriële eigendomsrechten

7 ) Pres. Rb. Rotterdam 18 juni 1982,BIE 1984, no 27, blz. 85; Pres. Rb. Amsterdam 27 mei 1982, BIE 1984, no 79, blz. 244. §) Vgl. art. 14165 lid 1 resp. art. 1416c lid 1 BW. 9)Pb. 22 januari 1985,nrC20.

16 september 1985

hebben nog wel eens wat te mopperen op de Europese Commissie, maar dit is een fraai voorstel. De hoofdpunten ervan zijn de volgende: 1. merkhouders kunnen verwachte import van counterfeit bij de douane melden 2. eventueel moeten zij financiële zekerheid stellen om de douane te vrijwaren voor aansprakelijkheid bij een gebleken onterecht bevriezen van de import-partij 3. de douane houdt verdachte partijen op, en informeert de houder van het industriële eigendomsrecht 4. dat gebeurt gedurende maximaal (zeg) 10 dagen, waarbinnen de zaak door de rechthebbende aan een rechter moet zijn voorgedragen 5. doet deze dat, dan blijft de zaak bevroren tot de definitieve rechterlijke uitspraak 6. de douane-instanties in de EEG zullen een lijn trekken 7. counterfeits kunnen aan de exporteur of importeur ontnomen worden door confiscatie of anderszins. Ik hoop ten zeerste dat het zo spoedig mogelijk tot afkondiging en doorvoering van een zodanige EEGVerordening mag komen. 16. Toch zijn we er nog niet helemaal, met name niet wat betreft de merkenpiraterij. Wat zijn daarin recente ontwikkelingen, van piratenzijde. Waar mogelijk (en bij textiele produkten bijvoorbeeld is dat vergaand mogelijk) wordt de handel als volgt georganiseerd. De merkloze namaak wordt gewoon per container verstuurd. Daarin zitten geen merkin breuken dus. Misschien wel modehnbreuken, soms, maar als dat al zo is, is dat niet zo opvallend. De merken, losse innaai- of opstrijk- of opplaketiketjes, gaan separaat, los. Daarvan gaan er wel zo'n 10.000 in een handtas. Die wordt zelden of niet gecontroleerd. En de reiziger wordt op een goede dag benaderd door een "anonieme" man die wel — zeg — een gulden per merkje wil betalen, om ze vervolgens anoniem te bezorgen bij de man die inmiddels de merkloze artikelen heeft ontvangen. 10.000 merkjes, 10.000 gulden; leuke (bij-)verdienste op één Verre-Oostenvlucht. En tamelijk ongevaarlijk. Die merkjes zijn in Verre-Oostenlanden, waar ze niet beschermd zijn, gewoon los op de markt te koop. Als souvenir of als gimmick, zogenaamd. Voor de dochter of zoon thuis. Ik heb het eergisteren bij mijn dochter van elf uitgetest. Ik gaf haar maandag 10 merkjes mee naar school voor vriendinnen, als die dat leuk vonden. Maandagmiddag kwam ze bedelen om nog eens tien, of liever twintig. Ze was getapter dan ooit. Alle meisjes én jongens uit haar klas liepen haar achterna voor zo'n merkje om op wat voor shirt dan ook te plakken. De jongens die haar vroeger schopten, waren nu aan het slijmen — zo citeer ik haar letterlijk. Dus kan de eventueel betrapte reiziger, zelfs met honderden of duizenden merkjes in de koffer, zeggen dat hij alleen maar zijn kinderen of neefjes en hun schoolgenoten een plezier wil doen, en dat hij ze "eerlijk" op de markt in bijv. Manilla gekocht heeft. Dat leidt tot mijn laatste, hier geuite wens. De douane, die — al is het maar steekproefsgewijs — koffers en handtassen opent, moge ook op deze losse merken letten, en de voorgenomen EEG-Verordening moge ook op dit soort gevallen toegepast worden. Intussen zouden scheepvaart- en luchtvaartmaatschappijen — nu al — uitdrukkelijk hun personeel moeten verbieden om merken aldus mee te nemen; en zij zouden daarop dezelfde arbeidsrechtelijke sancties moeten stellen, die zij ongetwijfeld gesteld nebben en toepassen op smokkelarij door personeelsleden. Wellicht zouden organisaties van belanghebbende kringen, en liever nog de betrokken ministers, hierop met veel klem bij de betrokken maatschappijen kunnen aandringen.

16 september 1985


335

Jurisprudentie Nr 40. Hoge Raad der Nederlanden. 11 mei 1984. President: Mr H. Drion; Raadsheren: Mrs S. Royer, A. C. van den Blink, A. R. Bloem bergen en S. Boekman. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Het Hof beoordeelt het wezen van de geoctrooieerde uitvinding niet slechts aan de hand van de conclusie van het octrooischrift en de beschrijving, doch mede aan de hand van stellingen van aanvraagster, zoals die blijken uit het verleningsdossier (zie rechtsoverwegingen 4 t/m 7 van het arrest). C. van der Lely N.V. te Maasland, eiseres tot cassatie [in kort geding J, advocaat Mr J. A. van Ark el tegen Frank Poot B.V. te Maasland, verweerster in cassatie [in kort geding], advocaat Mr G. L. Kooy. a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 4 juni 1981 (Mr F. J. M. Nivard). Ten aanzien van het recht: 1. Tussen partijen staat het navolgende vast: a. eiseres [Van der -Lely, Red. ] is houdster van het Nederlandse octrooi np. 156.295, verleend onder dagtekening van 18 augustus 1978 voor een grondbewerkingsmachine, van welk octrooi de conclusie luidt: "Grondbewerkingsmachine voorzien van een aantal in een zich dwars op de voortbewegingsrichting uitstrekkende rij gelegen, om opwaarts gerichte assen draaibare, in een gestel aangebrachte rotors, die zijn voorzien van zich naar beneden uitstrekkende bewerkingsorganen en met behulp van een aandrijving vanaf de aftakas aandrijfbaar zijn waarbij tijdens het bedrijf naast elkaar gelegen rotors in tegengestelde zin draaien en de bewerkingsorganen van deze rotors overlappende stroken grond bewerken, met het kenmerk, dat achter de van tanden voorziene rotors een zich over de gehele werkbreedte van de machine uitstrekkende rol aanwezig is, die met behulp van aan zijn einden aangebrachte, ieder voor zich in hoogterichting verstelbare armen tijdens het bedrijf onbeweegbaar met het de bewerkingsorganen ondersteunende gestel is verbonden." b. eiseres is bij uitsluiting gerechtigd grondbewerkingsmachines, die vallen onder de beschermingsomvang van het Nederlands octrooi no. 156.295 in Nederland in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben; c. gedaagde Poot biedt grondbewerkingsmachines — eggen met rol, die in de folders van gedaagde Breviglieri worden aangeduid als Trident Rotary Harrows — bedrijfsmatig ten verkoop aan in Nederland; d. de sub l.c. bedoelde Trident Rotary Harrows worden niet door eiseres'zelf of met haar goedvinden door derden in Nederland of elders in het verkeer gebracht. 2. Eiseres vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: a. ieder der gedaagden te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi no. 156.295 en met name ieder der gedaagden te verbieden om grondbewerkingsmachines, die voldoen aan de inhoud van de conclusie van het Nederlandse octrooischrift no. 156.295 in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengjai of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren ÖT'anderszins te verhandelen, dan wel voor

een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben; b. ieder der gedaagden te veroordelen om aan eiseres een dwangsom te betalen van f 75.000,—, voor ieder voortbrengsel ten aanzien waarvan in enig opzicht door de betreffende gedaagde in strijd is gehandeld met het in sub a. gevorderde verbod; c. ieder der gedaagden te gebieden binnen achttien dagen na de datum van het te wijzen vonnis de op het Nederlandse octrooi no. 156.295 inbreukmakende grondbewerkingsmachines, die na de openbaarmakingsdatum van de octrooiaanvrage, waarop voormeld octrooi is verleend — 17 april 1978 — in Nederland in het verkeer zijn gebracht, van hun afnemers in Nederland terug te nemen en binnen diezelfde termijn aan eiseresses procureur ter controle te verschaffen een volledige lijst met namen en adressen van al hun afnemers van die inbreukmakende grondbewerkingsmachines op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 5.000,— (vijfduizend gulden) voor iedere dag c.q. voor iedere afnemer zulks ter keuze van eiseres, ten aanzien waarvan de desbetreffende gedaagde de nakoming van deze geboden heeft verzuimd; d. gedaagden, niet uitvoerbaar bij voorraad, hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van eiseres gevallen. 3. De vorderingen van eiseres zijn gebaseerd op de sub 1. vermelde vaststaande feiten en voorts op de stellingen: a. dat de Trident Rotary Harrows onder de beschermingsomvang vallen van het Nederlandse octrooi no. 156.295; b. dat gedaagde Breviglieri dergelijke machines bedrijfsmatig ten verkoop aanbiedt in Nederland en wel aan gedaagde Poot; c. dat gedaagden door het ten verkoop aanbieden van die machines in Nederland inbreuk maken op de uitsluitende rechten, die aan eiseres in Nederland toekomen onder het Nederlandse octrooi no. 156.295. 4. Gedaagden hebben tenverwere aangevoerd: a. er is te dezen geen plaats voor een behandeling in kort geding, aangezien eiseres reeds een procedure op verkorte termijn terzake van octrooi-inbreuk aanhangig heeft gemaakt tegen gedaagden; b. tegen het "Nederlandse octrooi no. 156.295 is een nietigheidsaktie aanhangig gemaakt; c. gedaagde Breviglieri maakt geen inbreuk op het door eiseres beweerde octrooirecht. Immers gedaagde Breviglieri biedt binnen Nederland geen Trident Rotary Harrows te koop aan en brengt deze ook niet in Nederland in het verkeer. De in Nederland in de handel zijnde machines worden door gedaagde Poot in Italië gekocht, waarna gedaagde Poot ook zelf het transport naar Nederland verzorgt; d. de Trident Rotary Harrows vallen niet onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi no. 156.295. 5. De sub 4. a en 4. b vermelde verweren kunnen gedaagden niet baten. Daargelaten dat de op verkorte termijn aanhangig gemaakte octrooi-inbreukprocedure een ander octrooi betreft, gelijk gedaagden zelf hebben erkend, ontneemt het aanhangig maken van een dergelijke procedure op verkorte termijn aan eiseres nog niet het recht te dagvaarden in kort geding. Octrooi-inbreuk kan zeker bij machines als waarvan hier sprake is, gelet op de relatief beperkte afzetmogelijkheden, dermate ernstige nadelige gevolgen hebben voor de octrooi-gerechtigde, dat een onmiddellijke voorziening in afwachting van een beslissing in het geding ten gronde, ook al kan deze op betrekkelijk korte termijn verwacht worden, gewenst is.

336


Ook de aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure staat zonder meer niet in de weg aan een voorziening in kort geding. Het octrooi blijft geldig zolang de nietigheid daarvan niet is uitgesproken. Uiteraard laat dit onverlet de mogelijkheid om in een kort geding in bepaalde gevallen rekening te houden met een bij voorbaat te verwachten nietigheid, doch in dit kort geding hebben gedaagden niets gesteld op grond waarvan op voorhand reeds nagenoeg zeker moet worden geacht dat een nietig verklaring zal volgen. 6. Op grond van de thans ter beschikking staande gegevens is niet genoegzaam aannemelijk geworden, dat gedaagde Breviglieri zelf Trident Rotary Harrow binnen Nederland ten verkoop aanbiedt dan wel in het verkeer brengt, gelijk eiseres haar verwijt. Derhalve moet de vordering tegen gedaagde Breviglieri, die op die stelling is gebaseerd, ontzegd worden. 7. Kernvraag in dit geding is of de Trident Rotary Harrows onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi no. 156.295 van eiseres vallen. De onderhavige Trident machines zijn, zoals in de conclusie van voormeld octrooi staat omschreven, grondbewerkingsmachines voorzien van een aantal in een zich dwars op de voortbewegingsrichting uitstrekkende rij gelegen, om opwaarts gerichte assen draaibare, in een gestel aangebrachte rotors, die zijn voorzien t van zich naar beneden uitstrekkende bewerkingsorganen en met behulp van een aandrijving vanaf de aftakas aandrijfbaar zijn waarbij tijdens het bedrijf naast elkaar gelegen rotors in tegengestelde zin draaien. Nu voegt de conclusie van dit octrooi daar onmiddellijk aan toe, dat de bewerkingsorganen van de rotors overlappende stroken grond bewerken. Gedaagden betwisten dat zulks bij de Trident machines het geval is, omdat — aldus gedaagden — bij alle Trident-typen de afstand van de hartlijn van de opwaartsgerichte as van een rotor tot de buitenzijde van elk van de aan deze rotor bevestigde bewerkingsorganen kleiner is d%n de helft van de afstand tussen de hartlijnen van de opwaarts gerichte assen van twee naast elkaar gelegen rotors, hetgeen — aldus andermaal gedaagden — betekent, dat de banen die de bewerkingsorganen van twee naast elkaar gelegen rotors in de grond afleggen niet elkaar kunnen overlappen. In het octrooi staat onder de conclusie niet, dat het kenmerkende is, dat de banen van de bewerkingsorganen elkaar overlappen, doch slechts dat door deze bewerkingsorganen overlappende stroken grond worden bewerkt. Het is voorshands onaannemelijk, dat de werking van de bewerkingsorganen beperkt blijft tot precies dat stuk grond, waardoor deze bewerkingsorganen zich bewegen. Veeleer moet ervan uitgegaan worden, dat die bewerkingsorganen een stuk grond rondom de plaats waar dit orgaan zich in de grond bevindt omwoelen en bewerken, omdat anders bij gebruik van de onderhavige machines zonder enige twijfel een deel van het te bewerken terrein onbewerkt zou blijven. Dit deel van het verweer van gedaagden moet derhalve verworpen worden, zodat thans nog te bezien is of de Trident Rotary Harrows in strijd zijn met het kenmerk, dat in het Nederlandse octrooi no. 156.295 wordt omschreven als: "dat achter de van tanden voorziene rotors een zich over de gehele werkbreedte van de machine uitstrekkende rol aanwezig is, die met behulp van aan zijn einden aangebrachte, ieder voor zich in hoogterichting verstelbare armen tijdens het bedrijf onbeweegbaar met het de bewerkingsorganen ondersteunende gestel is verbonden." Ten aanzien van de Trident T.20 en T.40 hebben gedaagden in feite niet bestreden dat deze typen in strijd zijn met voormeld kenmerk van het genoemde Nederlandse octrooi en overigens blijkt het voorshands ook onvoldoende over de te dien aanzien ter terechtzitting in kort geding verstrekte gegevens.

16 september 1985

Ten aanzien van de Trident T.30 hebben gedaagden betoogd, dat de rol in hoogte verstelbaar is door middel van een centrale spindel, welke naar de bestuurder van de tractor reikt, hetgeen — aldus gedaagden — inhoudt dat de armen van de rol niet ieder voor zich in hoogte verstelbaar zijn, terwijl door de genoemde opstelling de rol tijdens het in bedrijf zijn van de machine kan worden versteld en dus niet onbeweegbaar is verbonden met het de bewerkingsorganen ondersteunend gestel. Ook dit verweer moet worden verworpen. Het is weinig aannemelijk, dat de hoogte van de rol zonder meer kan worden gewijzigd met behulp van de centrale spindel als de machine in bedrijf is, omdat op de zijkanten van het gestel metalen klemmen zijn aangebracht, die de armen van de rol vastklemmen. Aangezien voor het goede functioneren van de rol juist noodzakelijk is dat deze op de grond drukt en niet bij iedere ongelijkheid van de grond min of meer "opwipt" ligt het voor de hand dat de klemmen op het gestel mede tot doel hebben de rol zo onbeweeglijk mogelijk naar beneden te houden. Partijen twisten in dit kader ook nog over de betekenis van "ieder voor zich in hoogterichting verstelbare armen". Uit deze formulering kan voorshands niet gelezen worden, dat het een kenmerk van de beschreven machine is, dat de armen beslist op verschillende hoogte ingesteld moeten kunnen worden, gelijk gedaagden kennelijk menen. 8. Gelet op al het vorenoverwogene moet voorshands geoordeeld worden, dat de Trident Rotary Harrows Typen T.20, T.30 en T.40 vallen onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi no. 156.295, zodat de vordering van eiseres tegen gedaagde Poot in principe toewijsbaar is. Voor een bevel om reeds in het verkeer gebrachte machines terug te nemen is thans geen reden, al ware het slechts omdat afnemers — voorzover op basis van de thans beschikbare gegevens valt te beoordelen — niet verplicht kunnen worden door hen gekochte en aan hen geleverde machines terug te geven. Derhalve behoeft gedaagde Poot ook geen lijst van haar afnemers over te leggen, aangezien eiseres deze lijst slechts wenst te bezitten — naar uit haar stelllingen moeten worden gelezen — om te controleren of de door gedaagde Poot geleverde machines zijn teruggenomen. Rechtdoende in kort geding: Verbiedt gedaagde sub 2 inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi no. 156.295 en met name om grondbewerkingsmachines, die voldoen aan de inhoud van de conclusie van dat octrooi, in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderzins te verhandelen dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben. Veroordeelt gedaagde sub 2 om ten titel van dwangsom aan eiseres te betalen een bedrag groot f 75.000,— voor iedere overtreding van het voormelde verbod. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Ontzegt het meer of anders gevorderde. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit kort geding voor zover gevoerd tegen gedaagde sub 1 en tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde sub 1 begroot op f 1.500,— aan salaris voor de procureur. Veroordeelt gedaagde sub 2 in de kosten van dit kort geding voor zover tegen haar gevoerd en aan die zijde van eiseres tot op deze uitspraak begroot op f 145,65 aan verschotten en f 2.500,— aan salaris voor de procureur. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 4 mei 1983 (Mrs H. Pos, S. J. M. van Delden-van den Belt en Chr. H. M. Jansen).

16 september 1985


Bij deurwaardersexploit d.d. 18 juni 1981 is (alleen) Poot van dit vonnis in hoger beroep gekomen, met dagvaarding van Van der Lely ter terechtzitting van dit hof, waarna Poot een memorie van grieven heeft genomen en daarin drie grieven heeft aangevoerd, welke grieven vervolgens door Van der Lely bij antwoord zijn bestreden, zulks onder bijvoeging van nadere produkties. Hierop hebben partijen de zaak voor het hof doen bepleiten, in beide gevallen door de procureur, hebbende Van der Lely ter gelegenheid van haar pleidooi nog bij akte een produktie in het geding gebracht. Tenslotte hebben partijen, onder overlegging van de stukken, waaronder ook die van de eerste aanleg en voorts de pleitnotities van beide instanties die hier als ingevoegd zijn te beschouwen, arrest gevraagd. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Datgene wat de President in punt 1 van zijn vonnis als vaststaand aannam, zal ook in hoger beroep als vaststaand worden aangenomen, nu geen partijen daartegen opkwam. 2. De aangevoerde grieven zijn zodanig ruim geformuleerd, dat in casu de vraag of de door appellante verhandelde Trident-machines, types T 20, T 30 en T 40, onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, in al haar onderdelen aan het oordeel van het hof is onderworpen, weshalve het hof deze vraag, zij het voorlopig, in volle omvang zal onderzoeken. 3. Voor het antwoord op bedoelde vraag is de aan het octrooi ten grondslag liggende uitvindingsgedachte beslissend. Daarom zal thans allereerst het wezen van de geoctrooieerde uitvinding moeten worden vastgesteld. 4. Dienaangaande is van belang dat blijkens het octrooischrift de uitvinding betrekking heeft op een grondbewerkingsmachine die zowel op lichte als op zware gronden in staat is een zaaibed te bereiden dat landbouwkundig aan praktisch alle moderne eisen voldoet. Aangezien een oude constructie, bekend uit de Nederlandse octrooiaanvraag 6410908 en neerkomende op een gestel met roterende messen die, deels in tegengestelde richting draaiend, overlappende stroken grond bewerkten, wat dit betreft niet voldeed, bedoelt de uitvinding die constructie te verbeteren. Blijkens het octrooischrift wordt deze verbetering bereikt door in plaats van genoemde messen een stel tanden te gebruiken en door achter de machine over haar gehele werkbreedte een rol te bevestigen, zodanig dat deze rol met behulp van een tweetal aan weerskanten aangebrachte armen, welke ieder voor zich in hoogterichting verstelbaar zijn, tijdens het bedrijf onbeweegbaar met het gestel is verbonden, hetgeen tot gevolg heeft dat de tanden op een bepaalde werkdiepte kunnen worden ingesteld en dat er een ideale samenwerking tussen die tanden en de rol ontstaat, waardoor een homogene verkruimeling van de bewerkte aarde kan worden verkregen en voorts die aarde over de gehele breedte gelijkelijk wordt verdeeld en bovendien nog wordt aangedrukt (geëffend). Genoemde verstelmogelijkheid van de aan weerskanten aangebrachte armen is, gelet op de inhoud van het zogenaamde verleningsdossier, bedoeld om de machine telkens te kunnen aanpassen aan de speciale eisen van de verschillende gewassen met betrekking tot het zaaibed. 5. Uit het verleningsdossier blijkt dat het onbeweegbaar bevestigen van een verstelbare rol over de gehele werkbreedte van de machine een bekend gegeven was — Zwitsers octrooischrift 428.295 en Amerikaans octrooischrift 2.996.948 — en dat de Octrooiraad een combinatie van dit gegeven met de hierboven bedoelde messen-constructie "niet inventief" en "niet octrooieerbaar" achtte (brief Octrooiraad d.d. 3 september 1975) zodat geïntimeerde, ter verkrijging van het octrooi, haar uitvinding moest verduidelijken door met nadruk voorop te stellen dat in plaats van die mes-

337

sen-constructie een tanden-constructie werd gebruikt en door daarbij bovendien de eerdergenoemde samenwerking tussen tanden en rol uitvoerig te beschrijven en toe te lichten (brief gemachtigde d.d. 24 mei 1977). 6. Dit betekent allereerst dat het gebruik van tanden in plaats van messen essentieel is. Blijkens het octrooischrift heeft een messen-constructie het nadeel dat, als het zware gronden betreft, de uitgesneden grondmoten onder natte omstandigheden aan hun oppervlak worden samengeperst en versmeerd, hetgeen tot gevolg heeft dat in die grondmoten de poriën worden dichtgedrukt en dat de natuurlijke breuklijnen, gevormd door worm- en wortelgangen, verdwijnen en daardoor die grondmoten dikwijls vrijwel onverkruimeld in de bewerkte strook aarde achterblijven, welk een en ander de machine vooral voor de wat zwaardere gronden minder geschikt maakt. Het hierin gelegen nadeel wordt, mede in verband met de zo dadelijk te bespreken andere eigenschappen, door de tanden-constructie opgeheven. 7. Het gebruik van de onbeweegbaar bevestigde maar tegelijkertijd ook verstelbare rol, hierboven breder omschreven, is eveneens essentieel. Daarbij behoort de eigenschap volgens welke de rol tijdens het bedrijf onbeweegbaar met het gestel van de roterende tanden moet zijn verbonden, gelet op de inhoud van het verleningsdossier, te worden beschouwd als een eigenschap die voor eerdergenoemde samenwerking tussen tanden en rol van beslissend belang is, terwijl de eigenschap volgens welke die rol aan twee uiteinden in hoogterichting verstelbaar moet zijn, zoals hierboven reeds tot uitdrukking kwam, van belang is om de machine aan de speciale eisen van de verschillende gewassen met betrekking tot het zaaibed te kunnen aanpassen. 8. Door beide partijen wordt blijkbaar, evenals trouwens door de President, aangenomen dat ook de eigenschap van het bewerken van overlappende stroken grond essentieel is. Dit lijkt echter op zijn minst betwijfelb^ar. Het octrooischrift gaat hiervan weliswaar uit — waarbij overigens op blz. 1, regel 9 en verder, ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de Nederlandse octrooi-aanvrage 6410908 eveneens daarvan uitging — maar stelt het niet als uitvindingsgedachte centraal. Het is eerder als uitvindingsgedachte aan een ander octrooischrift ten grondslag gelegd, te weten octrooischrift no. 137.376, en geïntimeerde heeft het daarin belichaamde octrooi niet als geschonden aangevoerd. De kwestie van de overlappende stroken grond kan hieronder derhalve gevoegelijk buiten beschouwing blijven. 9. Blijkens de gekleurde folder, als produktie 6 door geïntimeerde overgelegd, zijn de gewraakte Tridentmachines zowel met messen als met tanden uitgevoerd: men kan kiezen tussen "cylindrical tines" en "blade-type tines" (in het Frans "dents cylindriques ou a couteaux" en in het Duits "zylinderförmige oder messerartige Zinken"). Gelet op het hierboven sub 6 gestelde, behoort derhalve te worden aangenomen dat, voorzover appellante haar machines met messen uitrust, het hof dit niet kan verbieden. 10. Wat voorts de T 20 betreft, is het hof voorlopig van oordeel dat, nu blijkens het hierboven sub 7 gestelde een wezenlijk kenmerk van de geoctrooieerde uitvinding daarin is gelegen, dat de rol van de machine in hoogterichting op allerlei standen kan worden vastgezet, en bij de T 20 deze eigenschap ontbreekt, dit type in het geheel niet kan worden verboden. 11. De rol van de T 40 is daarentegen aan beide uiteinden met behulp van twee schroeven zodanig in hoogterichting te verstellen en is bovendien ook zo onbeweegbaar aan het gestel te bevestigen, dat hiervoor een wezenlijk kenmerk van het onderhavige octrooi lijkt te zijn toegepast, weshalve een verbod van dit type, voorzover het althans de met tanden uitgeruste machines betreft (zie boven sub 9), gerechtvaardigd voorkomt.

338


12. De T 30 houdt, wat de hier van belang zijnde eigenschappen betreft, ongeveer het midden tussen de T 20 en de T 40. Met behulp van een centrale schroefspindel kan men de rol van de machine weliswaar zodanig in hoogterichting verstellen, dat allerlei standen mogelijk zijn, maar voor het vastzetten op deze standen moet men bovendien nog aan beide uiteinden van de rol, op de armen waarmee die rol aan het gestel is bevestigd, een tweetal metalen klemmen met moeren vastdraaien. Dit laatste lijkt in de praktijk met behulp van een Engelse sleutel zeker mogelijk. Zo gezien — en de constructie van de T 30 moet naar het oordeel van het hof, anders dan appellante heeft gesteld, voorlopig inderdaad zo worden gezien — lijkt ook bij de T 30 een wezenlijk kenmerk van het onderhavige octrooi te zijn toegepast, weshalve een verbod van dit type, voorzover het althans de met tanden uitgeruste machines betreft (zie boven sub 9), eveneens gerechtvaardigd voorkomt. 13. Samenvattend zal het hof, met vernietiging van het vonnis van de President, de T 20 geheel vrij laten en voorts de.T 30 en de T 40 alleen verbieden voorzover zij met tanden zijn uitgerust. 14. Wat de proceskosten betreft acht het hof termen aanwezig die kosten te compenseren in verband met het feit dat, zoals hierboven is gebleken, partijen over en weer op enige punten in het ongelijk worden gesteld. Rechtdoende in hoger beroep in kort geding: Vernietigt het door de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam in de onderhavige zaak gewezen en op 4 juni 1981 uitgesproken vonnis waarvan beroep, voorzover het de procedure tussen geïntimeerde en appellante betreft, en in plaats daarvan opnieuw beslissende: Verbiedt appellante de hierboven bedoelde Tridentmachines van de types T 30 en T 40, voor zover zij met tanden zijn uitgerust, in of voor haar bedril' te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben. Veroordeelt appeËante om voor elke overtreding van dit verbod aan geïntimeerde een dwangsom van f 7 5 . 0 0 0 , - te betalen. Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Ontzegt het meer of anders gevorderde. Compenseert zowel in eerste aanleg als in hoger beroep de proceskosten in dier voege dat partijen ieder haar eigen kosten dragen. Enz. c) De Hoge Raad heeft het arrest van Gerechtshof 's-Gravenhage vernietigd en het vonnis van de President Rechtbank Rotterdam dd. 4 juni 1981 bekrachtigd bij arrest d.d. 11 mei 1984; vergelijk NJ 1984, 591 .[Red. J

Nr 41. Hof van Beroep te Antwerpen, Vierde Kamer, 9 november 1983. (Intermeubel) Voorzitter: J. Spaas; Raadsheren: A. Vandeplas en J. P. Frère. Art. 1, lid 1 Benelux-Merkenwet. Het woordmerk Intermeubel is noch noodzakelijk, noch louter beschrijvend, noch gebruikelijk als teken voor meubelen en bezit onderscheidend vermogen. Wel bezit het woord "meubel" terzake geen onderscheidend vermogen, maar de samenstelling "Inter-

16 september 1985

meubel" wel, omdat het de samenvoeging is van het voorzetsel "inter" met "meubel" die het merkteken onderscheidt van de soortnaam en behulpzaam kan zijn om het produkt een speciaal karakter te geven, dat het onderscheidt van dat van andere firma's. Art. 4, aanhef en onder 6, aanhef en sub b BeneluxMerkenwet. De nietigheid van een depot op de grond, dat het merk, waarop het betrekking heeft, niet nieuw is, immers reeds vroeger door een óf meer derden is gebruikt als firmanaam of uithangbord, kan alleen door de betrokken firma's zelf worden gevorderd en dan nog binnen de termijnen door de wet bepaald}) Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BeneluxMerkenwet. Dit artikel is eveneens van toepassing om het gebruik als handelsnaam te verbieden wanneer de waren onder deze benaming toebehorende aan de rechthebbende verkocht worden. In het onderhavige geval wordt het merkteken "Intermeubel" op onrechtmatige wijze gebruikt als handelsnaam om onder deze handelsnaam gelijksoortige waren op de markt te brengen in strijd met de eerder verkregen rechten van de merkhouder.2) De Vennootschap naar nederlands recht TopkringCeniko N.V. te Hoevelaken, eiseres, advocaat Th. van Innis te Brussel, tegen De Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermeubel te Rumst, verweerster, advocaat J. Van Peborgh te Mechelen. a) Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 8 mei 1981 (L. Schaerlaekens, F. Donckerwolcke en H. Le Page). Gelet op de dagvaarding betekend op 19 juni 1979, die er toe strekt het verder gebruik van het teken "Intermeubel" te verbieden en een veroordeling tot 50.000 fr. te bekomen te vermeerderen met intresten en kosten. Overwegende, dat aanlegster [Topkring, Red.] houdster is van het Beneluxmerk "Intermeubel" en verweerster ditzelfde merk gebruikt als maatschappelijke betiteling, handelsnaam en uithangbord voor haar handelszaak te Rumst. O. dat de formeelrechterlijke geldigheid van dit merk niet betwist wordt, maar verweerster wel de materieelrechtelijke geldigheid betwist daar dit merk ieder onderscheidingsvermogen zou missen. O., dat het onderscheidend vermogen ruim geïnterpreteerd wordt, zoals de kleurarresten aantonen. O., dat van het merk in kwestie niet kan gezegd worden dat het noodzakelijk, gebruikelijk of beschrijvend is, daar het niet alleen bestaat uit de soortnaam "meubel" maar een voor deze soortnaam ongebruikelijk voorvoegsel "Inter" werd toegevoegd. O., dat dit merk aldus van aard is om de meubelen van aanlegster te onderscheiden van andere meubelen en derhalve voor bescherming in aanmerking komt. O., dat daardoor ook de tegeneis tot nietigverklaring van het merk vervalt. O., dat de bewering dat het merk door onbruik zou vervallen zijn niet in het minst bewezen wordt door verweerster, die nochtans dit middel opwerpt, en zelfs de beweerde periode van onbruik niet opgeeft. O., dat wegens het feit dat aanlegster haar activiteit hoofdzakelijk, zo niet geheel, in Nederland uitoefent, de schade in concreto niet vaststaat. O., dat aanlegster in haar laatste besluiten een dwangsom van 500.000 fr. per dag overtreding vordert. O., dat weliswaar het bedrag van een dwangsom in wanverhouding moet zijn om haar afschrikwekkend

16 september 1985


karakter te behouden, maar in dit geval een dwangsom van 50.000 fr. per dag overtreding daartoe volstaat. Om deze redenen, De Rechtbank, Gelet op de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek, Na alle verdere en tegenstrijdige besluiten verworpen te hebben, Legt aan verweerster verbod op het teken "Intermeubel" nog verder te gebruiken, hetzij als merk, maatschappelijke betiteling, handelsnaam of uithangbord. Veroordeelt verweerster tot een dwangsom van 50.000 fr. per dag overtreding, te beginnen vanaf de 31 e dag na de betekening van dit vonnis. Wijst het meer gevorderde als ongegrond af; Wijst eveneens de tegeneis als ongegrond af; Veroordeelt verweerster tot de kosten van geding in hoofde van aanlegster begroot op ... (3.128 fr.) dagvaardingskosten en .. . (3.300 fr.) rechtplegingsvergoeding. Enz. b) Het Hof enz. Overwegende dat appellante tegen de geldigheid van het merk "Intermeubel" aanvoert dat het niet nieuw is, met andere woorden dat het teken vroeger door een derde gebruikt werd voor dezelfde of voor soortgelijke waren; dat zij alzo aanhaalt dat "vaststaat dat minstens drie handelszaken gespecialiseerd in verkoop van meubelen en aanverwante produkten sedert geruime tijd en tevens binnen de laatste drie jaar vóór het depot een identiek of in hoofdzaak overeenstemmend teken hebben gebruikt als firmanaam en uithangbord, meer bepaald de handelszaken Intermeubel gevestigd te Gelmen, Intermeubles gevestigd te Waver en de N.V. Intermeubla te Mechelen"; O., dat appellante gerust kan beweren dat het voor haar "vaststaat" dat deze firma's deze tekens of merken gebruikten, maar dat evenwel dergelijke beweringen waarvan niet het minste bewijs wordt bijgebracht niet volstaan om de overtuiging van het Hof weg te dragen; dat anderzijds de nieuwheid of originaliteit van een merkteken niet louter afhangt van het gebruik van datzelfde merkteken door twee andere firma's en van het gebruik van een daarop gelijkend merkteken door nog twee andere firma's; O., dat appellante ten onrechte de nietigheid van het depot vordert op grond van de bewering dat andere firma's het merkteken reeds eerder in gebruik hadden als firmanaam of uithangbord; dat deze nietigheid alleen door de betrokken firma's zelf zou kunnen gevorderd worden en dan nog binnen de termijnen door de wet bepaald; dat appellante niet voor deze derden kan optreden om de nietigheid te vorderen zodat deze eis dient te worden afgewezen; O., dat appellante aanvoert dat het merkteken geen onderscheidend vermogen bezit, m.a.w. dat het aan originaliteit mangelt; dat terzake het woord meubel geen onderscheidend vermogen bezit, maar dat de samenstelling "intermeubel" wel degelijk als herkenningsteken van een firma kan beschouwd worden; dat het de samenvoeging is van het voorzetsel "inter" met "meubel" die het merkteken onderscheidt van de soortnaam en die ongetwijfeld behulpzaam kan zijn om het produkt een speciaal karakter te geven dat het onderscheidt van dat van andere firma's; O., dat appellante aanvoert dat een soortnaam of een teken dat verwijst naar de aard van het produkt niet kan aangenomen worden voor merkbescherming, hetgeen wellicht niemand betwijfelen zal, maar dat het in casu niet om een soortnaam gaat, doch wel

339

om het merkteken "intermeubel" dat hoegenaamd geen soortnaam is, ook al komt er een soortnaam voor in het merkteken; O., dat het merkteken "intermeubel", zelfs al houdt het de soortnaam meubel in, noch noodzakelijk, noch louter beschrijvend, noch gebruikelijk is als teken voor meubelen; dat appellante weliswaar beweert dat "intermeubel" "niet meer of minder dan de aanduiding van een meubelzaak is" maar dat deze bewering niet steunt op een gebruik of een traditie in de meubelhandel en als loutere fantasterij dient te worden afgewezen; O., dat de eis van appellante gesteund op het gemis aan onderscheidend vermogen van het gedeponeerde merkteken en strekkende tot de nietigheid van het depot als ongegrond dient te worden afgewezen daar het merkteken "intermeubel" wel dergelijk het vereiste onderscheidend karakter bezit luidens artikel 1 van de Benelux-M erken wet; O., dat appellante aanvoert dat geïntimeerde niet het bewijs bijbrengt dat het betrokken merkteken niet in onbruik is geraakt; dat voor zover appellante beweert dat het merkteken niet gebruikt werd in een periode méér dan zes jaar vóór het instellenpvan deze vordering op 20 maart 1981 zij dit bewijs 7 .lf dient te leveren, hetgeen ze in onderhavig geval niet heeft gedaan; dat voor zover appellante beweert dat het merkteken in onbruik geraakt is gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar door het Hof het bewijs kan gevraagd worden aan geïntimeerde; dat geïntimeerde aan de hand van haar catalogus echter niet alleen heeft aangetoond dat ze intermeubel gebruikt als label, maar dat ze een magazine "intermeubel" uitgeeft waarin haar specifieke modellen onder dit merk worden beschreven en aanbevolen; dat er bovendien afspraken gemaakt zijn met exclusieve "intermeubel-adviseurs" in vijfentwintig Nederlandse steden; dat aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld •dat er voldoende bewijs is geleverd dat het merkteken "intermeubel" wel degelijk gebruikt wordt door geïntimeerde; O., dat geïntimeerde zich verzet tegen het gebruik van haar merkteken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of soortgelijke waren op grond van artikel 13 A 1; dat dit artikel eveneens van toepassing is om het gebruik als handelsnaam te verbieden wanneer de waren onder deze benaming toebehorende aan geïntimeerde verkocht worden; dat appellante ten onrechte aanvoert dat de vordering op een verkeerde rechtsgrond werd ingesteld en ongegrond is; dat de bepalingen onder A 1 bescherming verlenen van het merk in het raam van de Benelux-Merkeriwet en dat de bepalingen onder A 2 elk onrechtmatig gebruik dat schade toebrengt beogen als het maar in het economisch verkeer en zonder geldige reden geschiedt; dat in het onderhavige geval het merkteken "intermeubel" op onrechtmatige wijze gebruikt werd als handelsnaam om onder deze handelsnaam gelijksoortige waren op de markt te brengen in strijd met de eerder verkregen rechten van geïntimeerde; dat de vordering wel degelijk op grond van artikel 13 A 1 kon worden toegelaten en dat deze vordering ook gegrond is; O., dat geïntimeerde in haar incidenteel beroep een schadevergoeding van 50.000-F vordert; dat de aantasting van de naam, het verlies aan cliënteel, het gevaar voor verwarring niet alleen kan worden begroot op grond van een aantoonbaar verlies aan cliënteel of een vermindering van omzet, maar dat dergelijke schade ook ex aequo et bono kan worden begroot; dat geïntimeerde een schadevergoeding van 50.000-F vordert, maar dat een bedrag van 10.000-F billijk en gepast voorkomt, rekening houdend met de duur van het misbruik, de vestigingsplaats van appellante en de omzet van haar bedrijf; O., dat rekening dient gehouden te worden met de

340

16 september 1985


moeilijkheden die het opgelegde verbod voor appellante zullen meebrengen en dat bijgevolg een termijn van drie maanden vanaf het ogenblik dat huidig arrest is betekend dient te worden toegekend om de dwangsom toe te passen; Om die redenen, Het Hof, Na erover beraadslaagd te hebben; Rechtdoende op tegenspraak; Alle andere en strijdige conclusies verwerpende; Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en grotendeels ongegrond; bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis met deze wijziging dat het aan appellante opgelegde verbod pas ingaat drie maanden nadat onderhavig arrest betekend is en zegt dat de opgelegde dwangsom slechts vanaf deze dag van toepassing zal worden; Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk en ten dele gegrond: veroordeelt appellante om aan geïntimeerde te betalen een schadevergoeding van 10.000-Frank (...), te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf 19 juni 1979. Veroordeelt appellante tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde begroot op 5.000-F rechtsplegingsvergoeding. Enz. ) Niet-nieuwheid van een merk als nietigheidsgrond. Indien een merk vóór zijn depot reeds door een of meer anderen voor of in verband met dezelfde of soortgelijke waren in het Beneluxgebied is gebruikt, hangen de rechtsgevolgen van de daaruit resulterende niet-nieuwheid van dat merk af van de duur en de omvang van het daarvan gemaakte gebruik. Deze kunnen van dien aard zijn, dat aan het merk op het tijdstip van zijn depot onderscheidend vermogen niet meer toekomt en in dat geval staat krachtens aró 14 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BMW aan iedere belanghebbende de mogelijkheid open om de nietigheid van het depot in te roepen. Heeft het door derden van het merk voor zijn depot gemaakte gebruik daaraan de onderscheidingskracht (nog) niet ontnomen, dan kan onder omstandigheden krachtens art. 14 onder B, aanhef sub 2 BMW met een beroep op art. 4, aanhef en onder 6 BMW de nietigheid van het depot worden ingeroepen. Dat beroep komt dan echter niet enkel aan de eerdere gebruiker zelf toe, maar ook aan andere belanghebbenden, indien zij er voor zorgen dat (een van) de oudere gebruiker(s) aan het geding deelneemt (nemen). 2 ) Ouder merk versus jongere handelsnaam. Het Hof heeft in het gebruik van de handelsnaam Intermeubel een aantasting gezien van de bescherming, die het oudere merk Intermeubel aan het voorschrift van art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BMW kan ontlenen. Blijkens de door S. Boekman, De Handelsnaam. 2e druk, blz. 115 onderaan, vermelde rechtspraak staat het Hof in die opvatting niet alleen. Zoals door Boekman t.a.p. onder verwijzing naar andere schrijvers uiteengezet, verdient deze opvatting echter geen navolging. Het door het Hof voor zijn opvatting aangevoerde argument, dat het merkteken Intermeubel op onrechtmatige wijze gebruikt werd als handelsnaam om onder deze handelsnaam gelijksoortige waren op de markt te brengen, overtuigt ook geenszins. Het in art. 13 onder A, lid 1 aanhef en sub 1 BMW bedoelde "gebruik voor waren" ziet volgens de formulering van het BGH in zijn arrest van 9-7-1984, B.I.E. 1985, nr 20, blz. 59\RvdW 84, 129; N.J. 1985, 101 (L.W.H.), op het zich bedienen van een teken met betrekking tot de eigen waren en daarvan is bij het gebruik van een teken als handelsnaam geen sprake, ook al houdt de onderneming waarvoor het

teken als handelsnaam wordt gebruikt, zich bezig met de vervaardiging van en handel in bepaalde waren. v.N.H.

Nr. 42. President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 31 oktober 1983. (Haproma metselprofiel) Mr F. C. Fliek Art. 2 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. De nieuwe gedeponeerde vormgeving voor een metselprofiel is onmisbaar voor het verkrijgen van een beter technisch effect en ontbeert derhalve de bescherming uit hoofde van de BTMW. Art. 4, aanhef en sub 6 Benelux-Merkenwet. De vordering tot verbod van inbreuk op het merkrecht van eiser door gebruik van de kenmerkende merkaanduiding "Haproma", is toewijsbaar; het is niet waarschijnlijk dat eisers depot zal worden aangemerkt als te kwader trouw verricht: gedaagde kan ten opzichte van eiser niet gelden als derde die een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikte, omdat eiser en gedaagde beiden in hun op contractuele basis samenhangende onderneming gebruik maakten van het merk; bovendien moet gedaagde geacht worden tot de inschrijving van het merk door eiser toestemming te hebben verleend. Lambertus Josephus Martens te Harderwijk, eiser [in kort geding], procureur Mr C. M. G. Vermeulen, advocaat Mr G. P. C. Janssen te Amsterdam, tegen De besloten vennootschap Hakron-Nunspeet B.V. te Nunspeet, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R. K. E. Buysrogge, advocaat Mr F. V. B. M. Mutsaerts te Utrecht. Ten aanzien van het recht: 1. Uit het enerzijds gestelde anderzijds erkende dan wel niet-weersprokene, alsmede uit de niet-betwiste inhoud van overgelegde produkties, kan het navolgende worden vastgesteld. Eiser [L. J. Martens, Red. ] heeft ten behoeve van de bouwwereld een nieuw soort metselprofiel ontwikkeld, bestaande uit een vierkant kokervormig aluminium profiel om een gelijkvormige houten klos met gaten in de vier zijden van het profiel ter bevestiging van schoorlatten en/of metseldraden. Een zodanig metselprofiel wordt gebruikt door de metselaar om zijn lagen op af te schrijven en zijn metseldraad op te steken. Hij heeft het uiterlijk van dat metselprofiel als model gedeponeerd op 17 juni 1982 bij het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen onder nr 0988800. Op 27 juli 1982 is ten verzoeke van eiser bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 384423 voor waren in de klasse 19, bouwmaterialen, geregistreerd het individueel merk: HET HAPROMA METSELPROFIEL. Op 23 december 1982 is ten verzoeke van Betomax Kunststoff- und Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG. bij het Benelux-Merkenbureau geregistreerd voor klasse 6, bouwmaterialen van aluminium, het individueel merk HAPROMA. Eiser heeft in 1981 vorenbedoeld metselprofiel ontwikkeld en is omtrent het in de handel brengen daarvan in kontakt getreden met gedaagde. Eiser verleende aan gedaagde het alleenverkooprecht. Aan de door eiser te produceren en door gedaagde te verkopen metselprofielen werd het woordmerk "het Haproma metsel-

16 september 1985


profiel" meegegeven. Het kenmerkend bestanddeel "HAPROMA" is volgens eiser afgeleid van "Harderwijks profiel Martens" en volgens gedaagde van "Hakron profiel Martens". Begin 1983 heeft gedaagde jegens eiser te kennen gegeven dat zij goedkopere aluminium metselprofielen elders zou gaan betrekken voor de verkoop, wanneer eiser zijn prijs zou verhogen. Sedert april 1983 brengt gedaagde aluminium metselprofielen afkomstig van de Duitse firma "Betomax" in de handel, die qua uiterlijk en vormgeving nagenoeg identiek zijn aan die welke eiser produceert. Gedaagde doet zulks onder gebruikmaking van het woordmerk "HAPROMA". 2.1. Eiser is van mening dat gedaagde zich jegens hem schuldig maakt aan wanprestatie. Hij stelt daartoe dat gedaagde zich eind 1981 — bij het verkrijgen van het alleenverkooprecht — verplichtte geen andere profielen, niet-afkomstig van eiser, te verhandelen. Tengevolge van die wanprestatie lijdt eiser schade. 2.2. Eiser beschouwt het in de handel brengen van een nagenoeg identiek aluminium metselprofiel, nietafkomstig van eiser en zonder diens toestemming, als een inbreuk op de hem ingevolge de "Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen" — verder aan te duiden als E.B.T.M. — toekomende modelbescherming. 2.3. Stellende gerechtigd te zijn tot het woordmerk "HET HAPROMA METSELPROFIEL", waarvan het woord "Haproma" het kenmerkend bestanddeel vormt, welk merk in rangorde eerder is geregistreerd dan het door gedaagde gedeponeerde merk "HAPROMA", beschouwt eiser het gebruik door gedaagde van het woordmerk "Haproma" voor niet van eiser afkomstige nagenoeg identieke metselprofielen als een inbreuk op zijn exclusieve merkrecht als voorzien in artikel 13 A van de "Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken" — verder aan te duiden als E.B.M.W. - . 3.1. Gedaagde ontkent zich tegenover eiser verplicht te hebben geen andere profielen dan die afkomstig van eiser te verhandelen. Het door haar in de handel brengen van de van Betomax afkomstige metselprofielen acht zij niet in strijd met enige contractuele verplichting jegens eiser. 3.2. Gedaagde meent dat het modeldepot door eiser nietig is, aangezien verschillende foto's zijn gebruikt, waarbij twee waarop het profiel is voorzien van een — niet tot het model behorende (van Hakron afkomstige) — stelknop. Gedaagde vecht de nieuwheid van het door eiser ontwikkelde metselprofiel aan en betwist dat aan dat profiel de bescherming van de E.B.T.M, toekomt. Zij beroept zich daartoe op artikel 2, bepalende dat van de bescherming uit hoofde van deze wet is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. 3.3. Met betrekking tot de door eiser gestelde merkinbreuk door gebruik van het woord "HAPROMA" voor door gedaagde in de handel gebrachte aluminium metselprofielen, die niet van eiser afkomstig zijn, stelt gedaagde dat zij zich als gerechtigde tot die naam beschouwt. Haar directeur, H. van 't Slot, zou die naam bedacht hebben en gedaagde zou die naam als merk gebruikt hebben bij de verkoop van de naamloos en merkloos aan haar door eiser geleverde aluminium profielen. Zij beschouwt het door eiser verrichte depot op 27 juli 1982 als te kwader trouw en is voornemens de nietigverklaring respectievelijk doorhaling van de merkinschrijving door Martens te vorderen. 4.1. Partijen hebben hetgeen zij zijn overeengekomen met betrekking tot het in de handel brengen door gedaagde van door eiser geproduceerde aluminium metselprofielen niet schriftelijk vastgelegd. Eiser heeft niet aannemelijk kunnen maken dat gedaagde bij die overeenkomst zich verplicht heeft geen andere profie-

341

len dan die afkomstig van eiser te verhandelen. Het enkele feit dat gedaagde als enige de door eiser ontwikkelde profielen in de handel zou mogen brengen brengt niet zonder meer met zich dat het gedaagde niet toegestaan was andere profielen dan die afkomstig van eiser te verhandelen. Voor een verdere uitdieping van de contractuele relatie tussen partijen op dit punt is in kort geding geen plaats. Voor zover gebaseerd op wanprestatie van gedaagde is voor een toewijzing van het gevorderde geen plaats. 4.2. Naar mijn voorlopig oordeel is de door eiser ontwikkelde vormgeving voor een metselprofiel, voor welke vormgeving via een depot op grond van de E.B.T.M. bescherming is gezocht, (vrijwel) uitsluitend ingegeven door voor het verkrijgen van het gewenste technisch effekt onmisbare eigenschappen van zodanig profiel. De vorm móet voor het beoogde rechthoekig zijn; met meest geëigend is een (nagenoeg) vierkante vorm. Met betrekking tot de vervaardiging van die profielen van aluminium heeft eiser aangevoerd dat zulks grote voordelen biedt. Hij stelt: "uiteraard zijn deze profielen konstant aan weersinvloeden blootgesteld. De problemen, welke de traditionele houten profielen met zich meebrachten, kromtrekking, verrotting etc. zijn thans tot nihil beperkt. Het huidige profiel is veel veiliger en duurzamer, waardoor ook relatief goedkoop. Door een bijzondere constructie via speciaal ingefraisde sponningen, waardoor een houten klos in het profiel ingebracht kan worden, heeft Martens een modelprofiel ontwikkeld, dat toch op de traditionele wijze gebruikt kan worden. Ondanks de aluminium uitvoering blijft men in staat, dankzij de constructie van de in te brengen houten klos, te stellen en te spijkeren zoals mogelijk was bij de klassieke profielen". Ook volgens eiser ligt derhalve de nadruk op de technische verbetering ten opzichte van de klassieke houten profielen; met andere woorden de nieuwe vormgeving is onmisbaar voor het verkrijgen van een beter technisch effect. Eisers visie dat de door hem tot stand gebrachte vormgeving hooguit nuttig voor het verkrijgen van (een beter) technisch effect is, maar zeker niet onmisbaar, kan ik voorshands niet delen. De vorm van een metselprofiel is wezenlijk bepaald door het doel waarvoor het gebruikt moet worden. Het door eiser ontwikkelde profiel verandert niets aan het wezen van de vormgeving van tevoren gebruikelijke houten profielen. Voorshands moet ik aannemen dat de door eiser gekozen vorm niet door een andere kan worden vervangen, waarbij hetzelfde technisch effect zou kunnen worden bereikt. Terecht is gedaagde derhalve van mening dat op grond van artikel 2 lid 1 van de E.B.T.M. aan eiser geen bescherming uit hoofde van die wet toekomt. 4.3. Door het depot op 27 juli 1982 van het woordmerk "HET HAPROMA METSELPROFIEL" heeft eiser in beginsel het uitsluitend recht op dat merk verkregen. Daaraan vermag niet af te doen gedaagdes bewering dat hij, en wel uitsluitend te zijnen behoeve, die merknaam heeft bedacht. Ik merk op dat die stelling voorshands in strijd lijkt met het vaststaande feit dat produktie en verkoop van het aluminium metselprofiel berustte op een overeenkomst tussen partijen volgens welke eiser het produkt zou ontwikkelen en produceren en gedaagde dat produkt in de handel zou brengen. Hoezeer partijen van mening verschillen over de herkomst van de samenstellende lettergrepen van de merknaam, eenstemmigheid is er over de betekenis van de slotlettergreep, die verwijst naar de inbreng van eiser. Naar mijn voorlopig oordeel zal een door gedaagde in te stellen vordering strekkende tot nietigverklaring, c.q. doorhaling van het door eiser geregistreerde merk op grond van artikel 4 aanhef lid 6 van de E.B.M.W. niet slagen. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat eisers depot zal

342


worden aangemerkt als te kwader trouw verricht. Ten tijde van de registratie van het merk ten verzoeke van eiser kon gedaagde jegens eiser niet worden aangemerkt als een derde, die in de zin van artikel 4 aanhef lid 6 sub a van de E.B.W.M, binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikte. Eiser én gedaagde maakten in hun op kontraktuele basis samenhangende onderneming gebruik van de voor het door eiser ontwikkelde aluminium profiel gekozen merknaam. Naar mij uit informatie van gedaagdes direkteur bij de behandeling van de zaak gebleken is, heeft deze er bij eiser op aangedrongen maatregelen te nemen ter bescherming van zijn produkt tegen inbreuk door anderen. Dat heeft geleid tot o.m. depot van de merknaam. Dat leidt mij tot de voorlopige slotsom dat — ook al zou gedaagde als medegerechtigde tot het merk als derde in de zin van voormeld artikel moeten gelden — hem de daarop te gronden vordering tot nietigverklaring c.q. doorhaling van het merk ontvalt, nu hij geacht moet worden tot de'inschrijving van dat merk door eiser zijn toestemming te hebben verleend. 5. Het door eiser sub 2 van zijn petitum gevorderde is toewijsbaar. Zijn spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening vloeit uit de aard van het gevorderde voort; eiser hoeft niet te dulden dat op zijn merkrechten inbreuk wordt gemaakt. De gevorderde dwangsom is toewijsbaar, zij het ook dat een gematigd bedrag ad f 5.000,— (. . .) per overtreding voldoende moet worden geacht om gedaagde van verdere inbreuk af te houden. 6. Nu de vordering van eiser deels wel en deels niet voor toewijzing vatbaar is, acht ik termen aanwezig de kosten van de procedure gedeeltelijk te kompenseren en gedaagde voor het overige in de kosten te veroordelen, een en ander als in het dictum te vermeldep. Op grond van het vooroverwogene Rechtdoende in kort geding: wordt gedaagde bevolen onmiddellijk de inbreuk op het merkrecht van eiser — door gebruik te maken van de kenmerkende merkaanduiding "HAPROMA" — te staken en gestaakt te houden; wordt gedaagde veroordeeld om aan eiser ten titel van dwangsom te betalen de som van f 5.000,— (. . .) voor iedere overtreding van voormeld bevel; wordt dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard; wordt verstaan dat gedaagde, behalve de aan haar zijde gevallen kosten, de helft van de aan eisers zijde gevallen kosten zal dragen en dat eiser de helft van de aan zijn zijde gevallen kosten behoudt; worden de aan de zijde van eiser gevallen kosten tot aan deze uitspraak bepaald op f 1.331,80 in totaal waarin begrepen f 1.100,— als salaris procureur. wordt het meer of anders gevorderde afgewezen; enz.

Nr 43. Hoge Raad der Nederlanden, 19 april 1985. (Air Holland) President: Mr S. Royer; Raadsheren: Mrs A. C. van den Blink, C. Th. Hermans, A. R. Bloembergen en S. Boekman. Art. 1 Handelsnaamwet. De strekking van de Handelsnaamwet, die mede beoogt nabootsing van handelsnamen tegen te gaan, verzet er zich tegen de bescherming van die wet te ont-

16 september 1985

houden aan de naam waaronder een onderneming naar buiten treedt in het stadium van haar bestaan, waarin zij nog slechts doende is de voor regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer noodzakelijke voorbereidingen te treffen en zich onder die naam aandient bij degenen, overheid, banken, leveranciers, met wie zij daartoe in contact moet treden. Art. 6 Handelsnaamwet. Een verzoek op grond van art. 6 Hnw is slechts toewijsbaar indien de naam waarvan wijziging wordt verzocht, een handelsnaam is in de zin van de Hnw. Consulair International Transportation Consultants B.V. te Aerdenhout, verzoekster tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat Mr J. Y. Groeneveld, tegen Air Holland N.V. te Willemstad, Curacao, verweerster in cassatie, voorwaardelijk incidenteel verzoekster, advokaat Mr P. S. Kamminga. a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Derde Kamer, 16 mei 1984 (Mrs E. W. de Kruijf, J. M. Vrakking en M. L. Tan). Gronden van de beschikking. 1. Air Holland N.V. [Verweerster in eerste aanleg, Red.] is tijdig in beroep gekomen van de beschikking van de Kantonrechter. 2. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken staat tussen partijen het volgende vast: a. Consulair, die een onderneming drijft die zich bezig houdt met ondersteunende activiteiten voor het toerisme, heeft in 1979 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een vergunning gevraagd voor het uitvoeren van vluchten in ongeregeld luchtvervoer (zg. chartervervoer), welke vergunning op 29 september 1983 is verleend. Consulair heeft nog geen daadwerkelijk luchtvervoer verzorgd. b. Vanaf 1980 is er een aantal interviews gepubliceerd in verschillende Nederlandse dagen weekbladen, waarin John Block, die blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en omstreken directeur van Consulair is, melding maakt van het voornemen om een nieuwe Nederlandse chartermaatschappij op te richten onder de naam "Air Holland". c. Air Holland N.V. is op 20 november 1981 opgericht op de Nederlandse Antillen. Zij heeft zich in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curacao laten inschrijven, waarbij zij heeft opgegeven als bedrijf uit te oefenen het privévliegbedrijf inclusief het geven van vlieglessen en alles wat daarmee verband houdt. Air Holland N.V. heeft sedert 1 september 1982 een adres in Nederland. 3. Air Holland N.V. heeft haar primaire grief, dat zij niet behoorlijk is opgeroepen, zodat de zaak naar de Kantonrechter dient te worden terugverwezen, bij de behandeling in raadkamer ingetrokken, zodat daarop niet meer behoeft te worden beslist. 4. Air Holland N.V. heeft voorts de volgende grieven tegen die beschikking aangevoerd: Grief I. De Kantonrechter is er ten onrechte van uitgegaan dat Consulair sedert ultimo 1980 als luchtvaartonderneming de handelsnaam Air Holland voert. Grief II. Niet duidelijk is de overweging van de Kantonrechter dat voor een luchtvaartmaatschappij de aanduiding "Holland" in de handelsnaam niet onderscheidend zou zijn en de aanduiding "Air" wel. 5. De Kantonrechter heeft het navolgende overwogen:

16 september 1985


Gerequestreerde voert blijkens een overgelegd uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland dd. 31 oktober 1983, sedert 1 september 1982 een handelsnaam Air Holland NV., gelijk aan die verzoekster als luchtvaartonderneming is gaan dragen, zodat, waar de aard van gerequestreerdes zaak gelijk is aan die van de verzoekster, en gelet op de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring tussen die handelszaken is te duchten; Gerequestreerde handelt derhalve in strijd met artikel 5 van de Handelsnaam wet, waar verzoekster de voormelde handelsnaam blijkens de aan het verzoekschrift gehechte produkties, reeds voert sedert ultimo 1980. De in de door beide gevoerde handelsnaam is niet de landsnaam Holland maar wel "Air" onderscheidend te achten. Het verzoek is mitsdien voor inwilliging vatbaar, in voege als hierna omschreven. 6. Uitgangspunt bij de beoordeling van de stellingen van partijen dient te zijn dat op de voet van artikel 1 van de Handelsnaamwet slechts de handelsnaam waaronder een onderneming wordt gedreven, bescherming geniet. Daarbij zal er sprake dienen te zijn van regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer. Consulair heeft in dit verband aangevoerd dat zij in verband met de door haar gedreven onderneming de handelsnaam Air Holland voert. Nu echter vaststaat dat Consulair het luchtvervoer nog niet daadwerkelijk uitoefent, noch enige andere regelmatige bedrijfsmatige activiteiten verricht, voldoet zij niet aan het hiervoor gegeven criterium, zodat zij zich ten aanzien van haar gebruik van de naam Air Holland niet kan beroepen op de bescherming van die wet. Aan het voorgaande doet niet af dat Block voornoemd bij gelegenheid van de verschillende interviews en bij schriftelijke contacten met touroperators en hét ministerie van verkeer en waterstaat regelmatig de naam "Air Holland" heeft genoemd. Deze uitlatingen kunnen immers niet gelden als het regelmatig bedrijfsmatig ontplooien van activiteiten in het handelsverkeer. De beschikking van de Kantonrechter kan op grond dat de Kantonrechter Consulair niet ontvankelijk had dienen te verklaren niet in stand blijven. 7. Bij dit alles zal het duidelijk zijn dat op Air Holland N.V., van wie eveneens vaststaat dat zij geen openlijke bedrijfsmatige activiteiten heeft uitgeoefend, het hiervoor overwogene eveneens van toepassing is. Ook zij kan niet geacht worden een handelsnaam te voeren in de zin van de Handelsnaamwet. Beschikking. De rechtbank: — vernietigt de beschikking van de Kantonrechter te Hilversum waarvan beroep; — verklaart Consulair niet ontvankelijk in haar verzoek. Enz. b) Principaal cassatiemiddel. 1. De Rechtbank heeft in strijd met de regels omtrent stelplicht en bewijslast en verdere regels van een goede procesorde zelfs bij een weinig formele en summiere procedure als de onderhavige in acht te nemen, de uitvoerige stellingen van "Consulair" omtrent haar commerciële activiteiten als weergegeven onder (3) van het inleidende verzoekschrift zonder enige afdoende motivering slechts zeer ten dele als vaststaand aangenomen c.q. zo zij omtrent enig onderdeel van die stellingen twijfelde daaromtrent geen bewijs opgedragen, het reeds in het inleidend verzoekschrift door "Consulair" aangeboden getuigenbewijs ter zitting in hoger beroep herhaald volstrekt negerend. 2. Door enerzijds als vaststaand aan te nemen dat "Consulair" een onderneming drijft die zich bezig houdt met ondersteunende activiteiten voor het toerisme (r.o.v. 2) en anderzijds dat "Consulair" het luchtvervoer

343

nog niet daadwerkelijk uitoefent, noch enige andere regelmatige bedrijfsmatige activiteiten verricht (r.o.v. 6 cursivering door verzoekster) is de Rechtbank van onderling strijdige uitgangspunten uitgegaan, terwijl zij tevens een verkeerd criterium heeft geïntroduceerd en aan haar beslissing ten grondslag gelegd. Krachtens de hier van belang zijnde bepalingen van de Handelsnaamwet, in het bijzonder art. 1 van die wet, was immers slechts de vraag of "Consulair" een onderneming was in de zin van die wet en of zij, zo dit het geval was, de naam Air Holland als handelsnaam voerde. 3. Door de grief van "AH" — door de Rechtbank weergegeven als grief I — te lezen als zij deed d.w.z. niet gericht tegen de impliciet aan het oordeel van de Kantonrechter ten grondslag liggende vaststelling dat "Consulair" een onderneming was met allerlei commerciële activiteiten, doch slechts gericht tegen de vaststelling dat "Consulair" als luchtvaartonderneming de handelsnaam Air Holland sedert 1980 voerde, was in appel de vraag of "Consulair" een onderneming was deelnemend aan het handelsverkeer met regelmatige bedrijfsmatige activiteiten niet (langer) aan de orde. De Rechtbank heeft derhalve de grenzen van het hoger beroep als door het beroepschrift getrokken, overschreden. Zij is zelfs zover gegaan om op grond van de door haar bij de mondelinge behandeling niet geopperde stelling — zodat "Consulair" zich daartegen in de feitelijke instanties niet heeft kunnen verdedigen — dat . "Consulair" geen andere regelmatige bedrijfsmatige activiteiten zou verrichten (welke stelling "AH" niet had verdedigd) "Consulair" niet ontvankelijk te verklaren. Aldus oordelend heeft de Rechtbank nieuwe, door partijen niet gestelde feiten aan haar oordeel ten grondslag gelegd, waarmee zij de grenzen van een behoorlijke handelsnaamwetprocedure overschreed. 4. De Rechtbank heeft veronachtzaamd dat "Consulair" in het inleidend verzoekschrift had gesteld — en onbetwist is gebleven, terwijl de Rechtbank daarnaar ook geen nader onderzoek heeft ingesteld, zodat in cassatie hiervan mag worden uitgegaan — dat de bedrijfsactiviteiten van "Consulair" ten behoeve van het toerisme mede op het luchtvervoer waren gericht en dat zij door het verkrijgen van een optie op 2 Boeing 757—200 vliegtuigen (in de brief van Boeing Commercial Airplane Company van 30 november 1981 aan Air Holland t.a.v. John Block, managing director, in cassatie kenbaar door de verwijzing in de beschikking van de Kantonrechter naar het aan die beschikking gehechte inleidend verzoekschrift waarbij deze brief is overgelegd) en door het aanvragen van een vergunning voor chartervervoer in 1979, was begonnen haar activiteiten tot het zelf door de lucht vervoeren van passagiers uit te breiden. Bij een juiste toepassing van het door de Rechtbank gehanteerde art. 1 van de Handelsnaamwet had de Rechtbank op grond van de door haar in r.o.v. 2 vastgestelde omstandigheden: a. dat Consulair een onderneming dreef (hetgeen deelname aan het economisch verkeer en regelmatige bedrijfsactiviteiten implicieert); b. dat die activiteiten op ondersteuning van het toerisme gericht waren (waarmee niet anders bedoeld kan zijn dan bedrijfsmatig activiteiten gericht op het toerisme doch zonder dat de onderneming zelf toeristen vervoerde); c. dat Consulair in 1979 door de vergunning aan te vragen en een statutenwijziging voor te bereiden besloten heeft haar activiteiten uit te breiden tot het door de lucht vervoeren van toeristen, welk besluit evenwel i.v.m. de lange wachttijd voor de vergunning werd verleend én de administratief-rechtelijke verwikkelingen (nog) niet heeft geleid tot het daadwerkelijk door de lucht vervoeren van toeristen; d. dat Consulair op zijn laatst in 1980 zich mede is gaan bedienen van de handelsnaam Air Holland; moeten beslissen dat Consulair haar onderneming mede

344


onder de naam Air Holland dreef. Reeds het oogmerk om in georganiseerd verband materieel voordeel te verwerven is immers voldoende om het bestaan van een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet aan te nemen (H.R. 24 december 1976, B.I.E. 1977, 72). Enz. c) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr J. K. Franx, 17 januari 1985. 1. De feiten en het verloop van de procedure. Bij inleidend rekest aan de kantonrechter te Hilversum verzocht partij Consulair de wederpartij, Air Holland N.V., te veroordelen haar handelsnaam (Air Holland N.V.) te wijzigen. De kantonrechter heeft bij beschikking dd. 30 november 1983 met inwilliging van het verzoek wijziging van de handelsnaam Air Holland N.V. bevolen in dier voege dat het woord "Air" daaruit verdwijnt. De kantonrechter was van oordeel dat Air Holland N.V. handelt in strijd met art. 5 Handelsnaamwet. Air Holland N.V. kwam in hoger beroep. De rechtbank te Amsterdam heeft vervolgens bij beschikking van 16 mei 1984 de beschikking van de kantonrechter vernietigd en Consulair niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek. Met betrekking tot de feiten in deze zaak heeft de rechtbank overwogen: "2. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken staat tussen partijen het volgende vast: a. Consulair, die een onderneming drijft die zich bezig houdt met ondersteunende activiteiten voor het toerisme, heeft in 1979 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een vergunning gevraagd voor het uitvoeren van vluchten in ongeregeld luchtvervoer (zg. chartervervoer), welke vergunning op 29 september 1983 is verleend. Consulair heeft nog geen daadwerkelijk luchtvervoer verzorgd. b. Vanaf 1980 is er een aantal interviews gepubliceerd in verschillende Nederlandse dagen weekbladen, waarin John Block, die blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en omstreken directeur van Consulair is, melding maakt van het voornemen om een nieuwe Nederlandse chartermaatschappij op te richten onder de naam "Air Holland". c. Air Holland N.V. is op 20 november 1981 opgericht op de Nederlandse Antillen. Zij heeft zich in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curacao laten inschrijven, waarbij zij heeft opgegeven als bedrijf uit te oefenen het privévliegbedrijf inclusief het geven van vlieglessen en alles wat daarmee verband houdt. Air Holland N.V. heeft sedert 1 september 1982 een adres in Nederland." Consulair heeft zich in cassatie voorzien en voert tegen de beschikking van de rechtbank een middel aan, bestaande uit de onderdelen 1 tot en met 4. Air Holland N.V. heeft voorwaardelijk, nl. voor zover een of meer onderdelen van het middel van Consulair tot vernietiging van de bestreden beschikking zou leiden, incidenteel cassatieberoep ingesteld en in dat kader een middel, gericht tegen r.o. 7 van de beschikking van de rechtbank, aangevoerd. 2. Het principale cassatiemiddel bestrijdt r.o. 6 van de rechtbankbeschikking, luidende: "6. Uitgangspunt bij de beoordeling van de stellingen van partijen dient te zijn dat op de voet van artikel 1 van de Handelsnaamwet slechts de handelsnaam waaronder een onderneming wordt gedreven, bescherming geniet. Daarbij zal er sprake dienen te zijn van regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer. Consulair heeft in dit verband aangevoerd dat zij in verband met de door haar gedreven onderneming de handelsnaam Air Holland voert. Nu echter vaststaat dat Consulair het luchtvervoer nog niet daadwerkelijk uitoefent, noch enige andere

16 september 1985

regelmatige bedrijfsmatige activiteiten verricht, voldoet zij niet aan het hiervoor gegeven criterium, zodat zij zich ten aanzien van haar gebruik van de naam Air Holland niet kan beroepen op de bescherming van die wet. Aan het voorgaande doet niet af dat Block voornoemd bij gelegenheid van de verschillende interviews en bij schriftelijke contacten met touroperators en het ministerie van verkeer en waterstaat regelmatig de naam "Air Holland" heeft genoemd. Deze uitlatingen kunnen immers niet gelden als het regelmatig bedrijfsmatig ontplooien van activiteiten in het handelsverkeer. De beschikking van de kantonrechter kan op grond dat de Kantonrechter Consulair niet ontvankelijk had dienen te verklaren niet in stand blijven." Klaarblijkelijk was de rechtbank van oordeel dat het in r.o. 6 overwogene de gegrondheid meebracht van appèlgrief I, die in r.o. 4 als volgt is geformuleerd: "Grief I. De Kantonrechter is er ten onrechte van uitgegaan dat Consulair sedert ultimo 1980 als luchtvaartonderneming de handelsnaam Air Holland voert." De rechtbank brengt in r.o. 6 tot uiting dat Consulair geen onderneming heeft gedreven in de zin van art. 1 Handelsnaamwet en daarom de handelsnaam Air Holland niet als onderneming heeft gevoerd als bedoeld in art. 5 van die wet. Op grond van het vorenstaande ben ik van mening dat onderdeel 3 geen succes kan hebben. De rechtbank heeft in appèlgrief I mede de klacht gelezen dat de kantonrechter ten onrechte heeft aangenomen dat Consulair als onderneming de handelsnaam Air Holland voerde. Die grief, zoals door de rechtbank kennelijk opgevat, beperkte het debat in hoger beroep niet tot de vraag of Consulair optrad als luchtvaartonderneming — met als onbestreden uitgangspunt dat Consulair in ieder geval een "onderneming" was. Deze lezing in appèlgrief I is feitelijk van aard en in het licht van het "verweerschrift in hoger beroep" (waarmee is bedoeld: het appelrekest) van Air Holland N.V., met name het op p. 3 onder nr 4 betoogde, niet onbegrijpelijk. Derhalve is de rechtbank niet getreden buiten de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep en kan onderdeel 3 niet tot cassatie leiden. 3. Aan de hand van welk criterium moet worden beslist of iemand een onderneming drijft in de zin van art. 1 Handelsnaamwet, en een handelsnaam voert als bedoeld in art. 5? De rechtbank heeft in r.o. 6 als noodzakelijke voorwaarde voor het drijven van een onderneming (art. 1) aangehouden het verrichten van regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer. Het begrip "onderneming" is in de Handelsnaamwet geïntroduceerd bij de wijzigingswet van 30 juni 1954, Stb. 334. Het verving het begrip "zaak". Een inhoudelijke wijziging werd daarmee niet beoogd: "Voor wat betreft het begrip "onderneming", dit heeft in het ontwerp dezelfde betekenis als het begrip "zaak" thans in de Handelsnaamwet en in de Handelsregisterwet heeft. Wat er zij van de betekenis van het begrip "onderneming" in andere wetten voor de hier genoemde twee wetten kan voortgebouwd worden op de met betrekking tot het daarin tot dusver voorkomende begrip "zaak" reeds bestaande jurisprudentie.", zoals de "Nota naar aanleiding van het verslag" (kamerstuk nr 2600/5) stelde. Noch de tekst van de wet noch de wetsgeschiedenis bevatten een definitie van het begrip "onderneming" ("zaak") in de zin van de Handelsnaamwet. Ik moge ten deze verwijzen naar S. Boekman, "De handelsnaam"(2e druk, 1977), p. 13 e.v. De rechtspraak stelt een dubbele eis: winstoogmerk (HR 10 oktober 1940,JV7 1941, 197 m. nt. EMM) en bedrijf. Genoemd

16 september 1985


arrest van 1940 leidt het winstoogmerk af uit het kenmerk van "onderneming, waarin enig bedrijf, door wie ook, wordt uitgeoefend". Beroepsuitoefening is niet voldoende voor handelsnaamwetbescherming, er moet sprake zijn van bedrijfsmatige activiteiten. Zie Boekman p. 17—19 en in haar noot onder Pres.Rb. Utrecht 6 februari 1974, B.I.E. 1976 p. 14-15. HR 24 december \976, B.I.E. 1977 nr 72 (S.B.), NJ 1978, 431 (B.W.) overwoog: "O. ten aanzien van de middelen I, II en III: dat de Handelsnaamwet, bescherming verlenende aan de handelsnaam, blijkens artikel I onder handelsnaam verstaat de naam waaronder een onderneming wordt gedreven; dat Tandem het verweer heeft gevoerd dat Tendum alle kenmerken van een onderneming mist; dat de Rechtbank geen onjuiste maatstaf heeft toegepast door dit verweer te verwerpen onder meer op de grond dat de Handelsnaamwet het bestaan van een onderneming reeds aanneemt indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is; dat de Rechtbank zich derhalve niet behoefde te verdiepen in de vraag of Tendum wel een economische eenheid vormde en of er wel een akte van vennootschap was, terwijl zij evenmin behoefde in te gaan op het verweer dat Tendum niet in het. Handelsregister was ingeschreven, daar een dergelijke inschrijving, ook indien verplicht, evenmin als de inschrijving van de handelsnaam zelve, voorwaarde is voor de bescherming van de handelsnaam die de Handelsnaamwet verleent; dat het aanwezig zijn van het georganiseerd verband als bovenbedoeld onder de vastgestelde omstandigheden berust op een feitelijk oordeel dat geen nadere motivering behoefde". Let men alleen op het hier geciteerde tweede en derde "dat" (inzake het verweer en de verwerping daarvan door de rechtbank), dan valt daarin niet meer te lezen dan de beslissing dat het oogmerk, in georganiseerd verband, om materiaal voordeel te behalen, een kenmerk is van het begrip "onderneming" in de zin van de Handelsnaamwet. Maar uit hetgeen de Hoge Raad daar als conclusie (" derhalve ") meteen op doet volgen, blijkt dat de beslissing van de rechtbank is gesanctioneerd en dat is beslist dat dat oogmerk, in georganiseerd verband, enz. voldoende kenmerkend is om te kunnen spreken van een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Zo is de beschikking van de Hoge Raad ook opgevat door Van Nieuwenhoven Helbach, "Industriële eigendom en mededingingsrecht" (1983) nr 886, en door Boekman, in haar B.I.E.-noot en in "De handelsnaam", p. 21 noot 16, beide in de kritische sleutel. Boekman acht dat criterium te ruim. Zij beschouwt als essentialia voor een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet ( "De handelsnaam", p. 20—21): een ondernemer met een duidelijke juridische structuur, wiens activiteiten minstgenomen bestaan uit deelname aan het economisch verkeer en wel zodanig, dat hij in beginsel in een concurrentiepositie kan komen. Voor het bestaan van een onderneming acht Boekman de uitdrukkelijke eis van winstoogmerk niet nodig; voldoende en noodzakelijk is dat de activiteiten zich richten op het produceren van een economisch goed (goederen of diensten tegen betaling) en dat men zich daartoe richt tot een publiek. Het lijkt erop dat Rechtbank 's-Gravenhage 16 juni 1980, B.I.E. 1981, p. 164, aansluiting heeft gezocht aan de hier weergegeven opvatting van Boekman; zie met name r.o. 2 op p. 167 links. Afrondend attendeer ik op de reeds genoemde noot van Boekman in B.I.E. 1976 p. 14—15, met een voorstel voor een toekomstige definitie voor "eventuele randgevallen". Wachter heeft in zijn NJ-noot onder de beschikking van 24 december 1976, sub 2, opgemerkt dat in de formulering van de Hoge Raad node het element "bedrijfsmatig" wordt gemist. Hij wijst o.m. op maatschappen die

345

niet bedrijfsmatig optreden maar wel onder het criterium van de Hoge Raad vallen. Dit kenmerk van "bedrijfsmatige exploitatie" komt wel voor in HR 14 november 1975, NJ 1977, 207 (B.W.), echter niet als inzet van de rechtsstrijd in cassatie maar als onbestreden beslissing van de appèlrechter. Van Nieuwenhoven Helbach, "Industriële eigendom en mededingingsrecht" (1983), geeft als standpunt van de rechtspraak dat een (bedrijf en een) onderneming in de zin van art. 1 Handelsnaamwet aanwezig is, indien bepaalde activiteiten met regelmaat in het openbaar worden verricht ten einde daarmee winst te behalen (nr 883). Hij uit kritiek op het criterium winstoogmerk (nrs 884, 885) en verdedigt, tegen Boekman, HR 24 december 1976 met een verwijzing naar HR 2 april 1982,NJ 1983, 429 m.nt. B.W. (nr 886). A. van Oven, "Handelsrecht'(1981), nr 5, behandelt het begrip "onderneming" uitvoerig. Hij wijst op de variërende betekenissen van de begrippen "bedrijf" en "onderneming" al naar gelang van de wetten waarin zij worden gebruikt. Die beide begrippen zijn, met het "beroep", te beschouwen als concentrische cirkels, waarbij "beroep" de ruimste en "onderneming" de kleinste cirkel is. A-planimetrisch gezegd: "bedrij P is minder ruim dan "beroep" en "onderneming" is minder ruim dan "bedrijf". Een onderneming is aanwezig wanneer in georganiseerd verband met winstoogmerk met zekere regelmaat en zelfstandig, openlijk en in een bepaalde hoedanigheid wordt opgetreden. Wat er nu precies van dat alles zij, in haar thans bestreden beschikking heeft de rechtbank zich, als ik het goed zie, niet begeven in een definitie van het begrip "onderneming", maar volstaan met een vermelding van een noodzakelijke voorwaarde: het verrichten van regelmatige bedrijfsmatige activiteiten. Overziet men nu de vorenstaande gegevens uit de wetsgeschiedenis), de rechtspraak en de Eteratuur, dan moet m.i. de slotsom zijn dat de rechtbank door het stellen van die voorwaarde (eis) hef*echt (artt. 1 en 5 Handelsnaamwet) niet heeft geschonden. Mitsdien faalt de klacht in onderdeel,2dat de rechtbank "een verkeerd criterium heeft geïntroduceerd en aan haar beslissing ten grondslag gelegd". Deze klacht geeft trouwens niet aan waarom het criterium van de "regelmatige bedrijfsmatige activiteiten" onjuist zou zijn. 4. Naar mijn mening kan ook de eerste klacht van onderdeel 2 niet slagen. De rechtbank is m.i. niet van onderling tegenstrijdige uitgangspunten uitgegaan. De feitelijke vaststelling in r.o. 2 sub a, dat Consulair "een onderneming drijft" enz., is slechts bedoeld als verwijzing naar het uittreksel uit het handelsregister dat Consulair als bijlage I bij haar inleidend verzoekschrift in eerste aanleg heeft geproduceerd. Dat blijkt uit het in dat verzoekschrift onder 3 gestelde, waarin een samenvatting wordt gegeven van activiteiten van Consulair met een verwijzing naar genoemd uittreksel, van welke samenvatting de rechtbank in r.o. 2a de essentie overneemt. Daarmee bedoelt de rechtbank m.i. niet tevens te beslissen dat Consulair die activiteiten ook realiter verricht. 5. In r.o. 6 oordeelt de rechtbank dat Consulair niet "enige regelmatige bedrijfsmatige activiteiten verricht". Dat oordeel wordt bestreden door de onderdelen 1 en 4 van het cassatiemiddel. Vooropgesteld zij dat het hier aangevallen oordeel van de rechtbank'een feitelijk karakter heeft. Denkbaar is echter dat de rechtbank daarbij is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, met name inzake het begrip "drijven van een onderneming" als bedoeld in art. 1 Handelsnaamwet. Naar mijn mening heeft de rechtbank ten deze onvoldoende inzicht in haar gedachtengang verstrekt. In haar inleidend rekest heeft Ccmsulair, onder 3, een aantal feiten en omstandigheden gesteld waaraan zij de gevolgtrekking verbonden wil zien dat zij een luchtvaart-

346


onderneming drijft, sinds 1979 of 1980. Die stellingen zijn in de eerste instantie door de toen niet verschenen Air Holland N.V. niet bestreden. In haar appèlrekest heeft laatstgenoemde, als gezegd in deze conclusie onder nr 2, met name in grief I bestreden dat Consulair een onderneming dreef. Maar die bestrijding is nauwelijks met feitelijke stellingen onderbouwd; gewezen wordt slechts op het uittreksel uit het handelsregister en op het nog niet uitgevoerde voornemen tot statutenwijziging. Over de stellingen op p. 2, onder nr 3, van het inleidend verzoekschrift, inzake de verdere activiteiten van Consulair, heeft Air Holland N.V. zich niet uitgelaten, De rechtbank deed dat evenmin en maakt niet duidelijk of zij die stellingen — bijv. op grond van het verhandelde ter terechtzitting — niet als feitelijk juist aanvaardt, dan wel onvoldoende acht als juridische grondslag voor het standpunt dat Consulair een onderneming drijft in de zin van de Handelsnaamwet — en, in het laatste geval, waarom de in die stellingen beschreven activiteiten geen "regelmatige bedrijfsmatige activiteiten" zouden zijn. Het komt mij voor dat iemand die een vergunning aanvraagt en zijn statutenwijziging voorbereidt en voorts contacten opneemt met potentiële opdrachtgevers en publiciteit zoekt, een en ander zoals gesteld door Consulair, wèl gezegd kan worden een "onderneming te drijven" in de zin van de Handelsnaamwet, t.w. een luchtvaartonderneming. Maar — nogmaals — of de rechtbank er ook zo over dacht blijft in het duister. Naar mijn mening lijdt de bestreden beschikking daarom aan een fataal motiveringsgebrek, zoals betoogd in onderdeel 4. 6. Hier rijst echter de vraag of er ten deze een motiveringsplicht op de rechtbank rustte. HR 6 september 1962, NJ 1962, 360 overwoog "dat de wet te dezen niet tot redengeving verplicht". Boekman, "De handelsnaam " (1977), p. 145, vermeldt oudere uitspraken in dezelfde zin en spreekt in dit verband van vaste rechtspraak. Haar slotsom i&: "Zolang de algemene regeling van art. 429a niet is ingevoerd, blijft deze rechtspraak voor de handelsnaamprocedure van kracht". De door mij geciteerde overweging van HR 6 september 1962 past in de "klassieke" opvatting dat voor beschikkingen geen motiveringseisen gelden, ten zij de wet het tegendeel voorschrijft. Zie Funke in de losbladige "Burgerlijke rechtsvordering", aant. 25 op art. 429k, en, recentelijk: E. M. Wesseling-Van Gent, WPNR 1984 nr 5720, p. 732, onder nr 13. Naar mijn bescheiden mening kan deze, klassieke opvatting in het licht van moderne inzichten en van de duidelijke verscherping van door uw Raad gestelde motiveringseisen (vgl. N. J. Polak, NJB 1981, p . 200) niet langer worden aanvaard, althans niet in die zin dat de rechter geen inzicht zou behoeven te verschaffen in zijn gedachtengang die hem tot de beslissing heeft gebracht. Er is geen goede grond meer aan te geven ten deze verschil te maken tussen vonnissen, onderworpen aan art. 121 Grondwet, art. 20 Wet R.O. en art. 59, lid 1 onder 3°, Rv. en beschikkingen. Art. 429k, lid 2, Rv. brengt zulks tot uiting. De motiveringseis dient in beginsel ook te worden gesteld aan beschikkingen die niet worden beheerst door titel 12 van Boek I Rv., althans in gevaËen waarin sprake is van een procedure op tegenspraak gevoerd die zich naar haar aard niet laat onderscheiden van een (contentieus) dagvaardingsproces, zoals de onderhavige procedure ex art. 6 Handelsnaamwet. Trouwens, ik zie in een dergelijke procedure geen enkele zichzelf respecterende appèlrechter volstaan met een dictum: "Verwerpt het beroep" — en nog minder: "Vernietigt de beroepen beschikking" — zonder zulks enigerlei wijze te hebben gemotiveerd. Aldus ook Boekman, "De handelsnaam"{1911) p. 145: "In werkelijkheid komt een ongemotiveerde beschikking in een handelsnaamzaak niet voor". De motiveringseis van art. 429k lid 2 is niet zo maar

16 september 1985

een van de regels van titel 12 Boek I, het is een fundamentele basisregel, hoeksteen van een goede procesorde. Het is daarom, naar mijn opvatting, onjuist om de aanvaarding van het algemene motiveringsbeginsel afhankelijk te stellen van het ingrijpen van de wetgever die er misschien eens toe zal overgaan titel 12 van toepassing te verklaren op handelsnaamwetprocedures. Er heeft zich, grotendeels buiten de wet om, een ontwikkeling voorgedaan op het stuk van motivering van rechterlijke beslissingen die niet mag stilstaan bij de poort van de Handelsnaamwet. Dat brengt nog niet mee dat in handelsnaamwetzaken een extra sterk accent op de motivering moet komen te liggen, zoals " bij een voor alle betrokkenen zo belangrijke beslissing " omtrent voogdij wijziging (HR 23 mei 1980, NJ 1980, 520). Maar wel lijkt me nu de tijd rijp voor aanvaarding van een normale cassatiecontrole op motivering van handelsnaam beslissingen. Is het voorbarig om een voorbode daarvan te zien in HR 24 december 1976, NJ 1978, 4 3 1 , overwegende inzake een feitelijk oordeel dat dat geen nadere (cursivering door mij, F.) motivering behoefde? Zie in de door mij voorgestane zin: Wachter in zijn noot onder HR 8 november 1914, NJ 1976, 220, die (sub 2) voor wat de aan de motivering te stellen eisen betreft, elk principieel verschil tussen vonnis en beschikking verwerpt; N. J. Polak, NJB 1981, p. 201; Boekman in 1983 in deHaardt-bundel, p. 37—38; en de conclusie van mijn ambtgenote Biegman-Hartogh, nr 6739, d.d. 3 december 1984, sub 9, verwijzend naar HR 18 januari 1980, NJ 1980, 472 (WHH) en B.I.E. 16 september 1983, p. 253, S.B. Een en ander zo zijnde acht ik onderdeel 4 van het principale middel gegrond. De bestreden beschikking van de rechtbank zal niet in stand kunnen blijven. Onderdeel 1 van dat middel kan m.i. onbesproken blijven. 7. Op grond van de door mij bereikte slotsom inzake onderdeel 4 van het principale middel dient ook het voorwaardelijk ingestelde incidentele middel te worden besproken. Het komt mij voor dat dat middel — al aangenomen dat Air Holland N.V. er belang bij heeft — geen succes kan hebben. Naar mijn mening heeft de rechtbank zich op het standpunt gesteld dat Air Holland N.V. de feitelijke stellingen van Consulair inzake de activiteiten van Air Holland N.V. niet heeft betwist, zodat de rechtbank die in r.o. 7 zonder meer samenvattend kon overnemen. Ik moge verwijzen naar het incidentele verweerschrift van Consulair en verder volstaan met het geven van mijn mening, dat de rechtbank haar feitelijke beslissing in r.o. 7 niet nader behoefde te motiveren. 8. Ik concludeer dat de Hoge Raad in het principale beroep de bestreden beschikking van de Amsterdamse rechtbank zal vernietigen en de zaak zal verwijzen naar het gerechtshof te Amsterdam, en het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep zal verwerpen. Enz. d) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1. In cassatie gaat het in deze zaak nog slechts om de vraag of Consulair gerechtigd is met toepassing van art. 6 Handelsnaamwet wijziging te verzoeken van de naam van Air Holland N.V. Consulair had in haar oorspronkelijk verzoekschrift als grond voor haar verzoek onder meer gesteld: dat zij een onderneming is die zich bezighoudt met ondersteunende activiteiten (adviezen, vertegenwoordiging, inkoop van voertuigen en vaartuigen) voor het toerisme, waartoe ook het luchtvervoer behoort; dat zij zich in 1979 heeft gewend tot de Minister van Verkeer en Waterstaat om een vergunning ingevolge art. 16 Luchtvaartwet te verkrijgen voor chartervervoer, waarbij zij een conceptstatutenwijziging heeft overgelegd, die ertoe strekte

16 september 1985

347


haar doelomschrijving te wijzigen en met zoveel woorden te richten op het door de lucht vervoeren van passagiers, bagage en vracht; dat zij zich sinds op zijn laatst 1980 met het oog op de aangevraagde vergunning is gaan gedragen als luchtvaartonderneming onder de handelsnaam AIR HOLLAND, die zij tot haar statutaire naam zou maken zodra de vergunning zou zijn verleend, en dat zij deze handelsnaam gebruikte onder meer in mondelinge en schriftelijke contacten met haar potentiële opdrachtgevers, de touroperators (Neckermann enz.), met Verkeer en Waterstaat, met de pers en met de Boeing vliegtuigfabrieken; dat de aangevraagde vergunning haar ten slotte "na een lange lijdensweg" op 29 september 1983 is verleend. Consulair heeft voorts gesteld dat Air Holland N.V. sedert 1 september 1982 in Nederland gevestigd is en de handelsnaam AIR HOLLAND in Nederland voert voor het bedrijf lijndienst en chartermaatschappij zonder dat bedrijf daadwerkelijk uit te oefenen. 3.2. De Kantonrechter heeft het verzoek grotendeels ingewilligd op grond van zijn oordeel, dat Air Holland N.V. handelt in strijd met art. 5 HNW, omdat zij sedert 1 september 1982 de handelsnaam AIR HOLLAND voert "gelijk aan die welke verzoekster als luchtvaartonderneming is gaan dragen" en verwarring tussen die handelszaken te duchten is. Tegen deze beschikking heeft Air Holland N.V., die in eerste instantie niet was verschenen en derhalve geen verweer had gevoerd, hoger beroep ingesteld en — voor zover in cassatie van belang — aangevoerd de door de Rechtbank als volgt weergegeven grief: "De Kantonrechter is er ten onrechte van uitgegaan dat Consulair sedert ultimo 1980 als luchtvaartonderneming de handelsnaam AIR HOLLAND voert". 3.3. Naar aanleiding van deze grief heeft de Rechtbank de stellingen van partijen opnieuw beoordeeld en, met vernietiging van de beschikking van de Kantonrechter, Consulair niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek. Daarbij heeft de Rechtbank vooropgesteld dat "op de voet van art. 1 van de Handelsnaamwet slechts de handelsnaam waaronder een onderneming wordt gedreven bescherming geniet" en dat er daarbij sprake zal dienen te zijn van "regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer". Op grond van de overweging dat "Consulair het luchtvervoer nog niet daadwerkelijk uitoefent, noch enige andere regelmatige bedrijfsmatige activiteiten verricht" oordeelt de Rechtbank dat Consulair niet voldoet aan het eerder gegeven criterium en derhalve zich ten aanzien van het gebruik van de naam AIR HOLLAND niet kan beroepen op de bescherming van de Handelsnaamwet. De Rechtbank oordeelt voorts dat ook Air Holland N.V. niet geacht kan worden een handelsnaam te voeren in de zin van de Handelsnaamwet omdat ook zij "geen openlijke bedrijfsmatige activiteiten heeft uitgeoefend". 3.4. Het middel in het principale beroep richt zich in alle onderdelen tegen het eerstgenoemde oordeel van de Rechtbank. In dat oordeel, volgens hetwelk eerst dan sprake is van "de naam waaronder een onderneming wordt gedreven" wanneer de naam wordt gebezigd ter aanduiding van "regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer", ligt — nu de Rechtbank veronderstellenderwijs is uitgegaan van de juistheid van de hiervoor onder 3.1. weergegeven stellingen van Consulair — besloten dat een naam waaronder een onderneming, die nog slechts doende is de voor zulke regelmatige bedrijfsmatige activiteiten noodzakelijke voorbereidingen te treffen, zich aandient bij degenen met wie zij daartoe in contact moet treden — overheid, banken, leveranciers, toekomstige afnemers — niet als handelsnaam kan worden aangemerkt. De strekking van de Handelsnaamwet, die mede beoogt nabootsing van handelsnamen tegen te gaan, verzet zich er evenwel tegen aan de naam waaronder een onderneming in dit

stadium van haar bestaan naar buiten treedt, de bescherming van die wet te onthouden. Voor zover de onderdelen 2 en 4 van het middel aanvoeren dat de Rechtbank heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de Handelsnaamwet en met name van art. 1 van die wet, treffen zij dus doel. 3.5. De gegrondheid van het middel kan evenwel niet tot cassatie leiden, omdat de Rechtbank mede heeft geoordeeld — welk oordeel in het principaal beroep niet is bestreden — dat ook Air Holland N.V. niet geacht kan worden een handelsnaam te voeren. Die beslissing staat toewijzing van het verzoek in de weg, nu een verzoek op grond van art. 6 HNW slechts toewrjsbaar is indien de naam waarvan wijziging wordt verzocht een handelsnaam is in de zin van de Handelsnaamwet. 3.6. Het vorenoverwogene brengt mee, dat het middel in het incidenteel beroep, dat is ingesteld onder voorwaarde dat het middel in het principaal beroep tot vernietiging van de bestreden beschikking zou leiden, geen behandeling behoeft. 4. Beslissing De Hoge Raad verwerpt het principaal beroep. Enz.

Nr 44. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 29 augustus 1984. Voorzitter: Drs J. A. H. Arwert; Leden: Mr J. de Bruijn en Mr Drs R. C. D. E. Hasekamp. Art. 24, lid 1 i.v.m. art. IA Rijksoctrooiwet. Het gebruik van de wettelijke bevoegdheid tot gedeeltelijke openbaarmaking van een aanvrage is alleen dan^wenselijk, indien de desbetreffende Afdeling van de Octrooiraad mag aannemen dat een aanvrager althans subsidiair met een gedeeltelijke openbaarmaking genoegen zal nemen. I.c. had de Aanvraagafdeling voldoende reden om aan te nemen dat aanvraagster daarmee geen genoegen zou nemen en stond het haar derhalve vrij de aanvrage in haar geheel af te wijzen.1) Art. IA Rijksoctrooiwet. Verpakkingsconclusie. Een verpakkingsconclusie — gericht op een tot één geheel verenigde verpakking van twee afzonderlijke verpakkingen van op elkaar afgestemde hoeveelheden van de componenten in kwestie, zodat duidelijk tot uitdrukking komt dat het niet gaat om twee los van elkaar verkrijgbare verpakkingen — is aanvaardbaar, omdat deze een adequate belichaming vormt van de uitvinding en een goede afronding van de gevraagde uitsluitende rechten. Deze conclusie is niet triviaal, waaraan niet afdoet, dat de handeling van het gescheiden verpakken van twee componenten, die snel met elkaar reageren, op zichzelf niets bijzonders inhoudt. Beschikking nr 15399/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 7405214, welke inmiddels is openbaargemaakt onder nr 176438. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Drs C. H. J. van Soest. Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvraagster tijdig door het indienen van een memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 18 juni 1981, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvrage werd besloten;

348


dat de inhoud van de memorie van grieven van aanvraagster als hier ingelast dient te worden beschouwd; dat gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep het standpunt van zijn lastgeefster nader mondeling heeft toegelicht en verdedigd; O. dienaangaande: dat de door de Aanvraagafdeling beoordeelde en door aanvraagster in beroep aanvankelijk ongewijzigd gehandhaafde, verlangde uitsluitende rechten zijn omschreven in de conclusies 1 t/m 9, die bij brief van 6 mei 1981 werden ingediend, en van welke conclusies de inhoud als hier ingelast dient te worden beschouwd; dat de Aanvraagafdeling er in haar beschikking in de eerste plaats op heeft gewezen, dat door aanvraagster bij monde van haar gemachtigde ter zitting van de Aanvraagafdeling is gesteld, dat de algemene tendens van de toevoeging van boor aan de mengsels volgens de aanvrage is, dat gunstige eigenschappen worden verkregen ten opzichte van soortgelijke mengsels, die geen boor bevatten; dat de Aanvraagafdeling zich hiermede, blijkens haar beschikking heeft kunnen verenigen; dat de Aanvraagafdeling vervolgens heeft overwogen, dat aanvraagster de conclusies, ingediend bij brief van 11 februari 1977 en bij brief van 15 januari 1980, heeft willen beperken tot de conclusies 1 en 12; dat bij de bij brief van 6 mei 1981 nieuw ingediende conclusies echter tevens volgconclusies zijn opgenomen, aldus de Aanvraagafdeling, waarin hoeveelheden worden vermeld waarvan uit de proeven blijkt, dat ten opzichte van mengsels die geen boor bevatten, geen effect verkregen wordt; enz. dat de Aanvraagafdeling ten slotte conclusie 9 triviaal heeft geacht, omdat de twee genoemde componenten snel met elkaar reageren; enz. < dat de Afdeling van Beroep vooropstelt, dat zij de beschikking van de Aanvraagafdeling zó leest, dat deze bereid was tot een verlening van octrooi op de werkwijze volgens conclusie 1 van de onderhavige aanvrage, gezien de gunstige eigenschappen van de verkregen mengsels, die boor bevatten; dat de Afdeling van Beroep deze visie van de Aanvraagafdeling deelt en derhalve met haar van oordeel is, dat de werkwijze volgens conclusie 1 van de onderhavige aanvrage op een octrooieerbare uitvinding berust, dit in het bijzonder vanwege het effect van het boorgehalte op de gebruiksduur van de toegepaste vormzandmengsels — zie Tabel A van de beschrijving; dat aanvraagster in dit verband betoogd heeft dat, gegeven het feit, dat de Aanvraagafdeling de werkwijze volgens conclusie 1 octrooieerbaar achtte, de Aanvraagafdeling tenminste tot gedeeltelijke openbaarmaking van de aanvrage had moeten beslissen; dat de Afdeling van Beroep er evenwel op wijst, dat het volgens de jurisprudentie van de Octrooiraad alleen dan wenselijk is, dat een Afdeling van de Octrooiraad van haar wettelijke bevoegdheid tot gedeeltelijke openbaarmaking van,een octrooiaanvrage gebruik maakt, wanneer die Afdeling mag aannemen, dat een aanvrager althans subsidiair genoegen zal nemen met een gedeeltelijke openbaarmaking van de aanvrage (vergelijk Afdeling van Beroep 19 februari 1969, B.I.E. 1970, pag. 128 e.v.); dat echter in het onderhavige geval naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de Aanvraagafdeling voldoende reden had om ervan uit te gaan, dat aanvraagster geen genoegen zou nemen met een gedeeltelijke openbaarmaking van de aanvrage, op basis van alleen de conclusies 1 en 8, en afwijzing van de overige volgconclusies; dat aanvraagster immers deze volgconclusies

16 september 1985

zowel in haar brief van 15 januari 1980 in antwoord op de brief van de Aanvraagafdeling van 2 juli 1979 (model 15), als in haar brief van 6 mei 1981 naar aanleiding van de mondelinge behandeling van de aanvrage door de Aanvraagafdeling, uitdrukkelijk heeft verdedigd; dat het naar het oordeel van de Afdeling van Beroep, de Aanvraagafdeling derhalve vrij stond de aanvrage i.c. in haar geheel af te wijzen; dat de Afdeling van Beroep thans nader op de materiële kant van de volgconclusies zal ingaan; enz. dat de Afdeling van Beroep voorts in het bijzonder ten aanzien van conclusie 9 van de aanvrage nog wil opmerken, dat zij deze aanvaardbaar acht, vanwege het feit dat zij in het onderhavige geval een adequate belichaming van de uitvinding vormt en een goede afronding van de gevraagde uitsluitende rechten; dat deze conclusie in dit opzicht niet als triviaal kan worden aangemerkt, waaraan niet afdoet, dat de handeling van het geschieden verpakken van twee componenten, die snel met elkaar reageren, op zichzelf niets bijzonders inhoudt; dat overigens de Octrooiraad reeds eerder conclusies van dit type heeft openbaargemaakt, zoals bijv. moge blijken uit de Nederlandse octrooien 133.646 en 168.268; dat de Afdeling van Beroep, aanvraagster bij brief van 16 mei 1983 van een en ander op de hoogte heeft gesteld, waarbij de Afdeling van Beroep de meegezonden beschrijving en conclusies reeds voor het grootste gedeelte in een door haar voor openbaarmaking geschikt geachte vorm heeft gebracht; dat de Afdeling van Beroep in haar evengenoemde brief echter nog heeft aangegeven, dat de formulering van de geldende conclusie 9 van de aanvrage zou moeten worden herzien, met dien verstande, dat deze conclusie gericht moet worden op een tot één geheel verenigde verpakking van twee afzonderlijke verpakkingen van op elkaar afgestelde hoeveelheden van de componenten in kwestie, zodat duidelijk tot uitdrukking komt, dat het niet gaat om twee los van elkaar verkrijgbare verpakkingen; enz. *) Gedeeltelijke openbaarmaking. Door in art. IA ROW te bepalen, dat aan hem, die een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze heeft uitgevonden, op zijn aanvrage octrooi wordt verleend, heeft de wetgever aan de aanvrager een aanspraak op octrooi toegekend, die rechtens afdwingbaar is, indien en voor zover aan de formele en materiële vereisten voor octrooiverlening is voldaan. Zulks betekent dat, indien de aanvrage wel formeel in orde is en ook alle procedureregels in acht zijn genomen, maar de inhoud van de aanvrage ten dele niet aan de materiële vereisten voor octrooiverlening voldoet, de aanvrager slechts recht heeft op verlening van octrooi voor dat gedeelte van de inhoud van zijn aanvrage, dat aan de bedoelde materiële vereisten wel voldoet. Tegenover dat recht van de aanvrager op gehele of gedeeltelijke verlening van octrooi op zijn aanvrage behoort uiteraard ten laste van de Octrooiraad als de met octrooiverlening belaste instantie een dienovereenkomstige verplichting tot octrooiverlening te bestaan. Die verplichting heeft de wetgever dan ook eveneens in de wet vastgelegd. Waar volgens het systeem van de wet octrooiverlening eerst kan plaatsvinden nadat de aanvrage in de vorm, waarin zij naar de mening van de Octrooiraad daartoe in aanmerking komt, is openbaargemaakt ten einde derden in staat te stellen tegen verlening van octrooi op de aanvrage in die vorm bezwaar te maken, moest de wetgever aan die verplichting in tweeërlei vorm gestalte geven. In de eerste plaats moest hij ervoor zorgen, dat


16 september 1985

een aanvrage, waarvan de inhoud bij toetsing aan de materiële vereisten voor octrooiverlening voor gehele of gedeeltelijke openbaarmaking in aanmerking blijkt te komen, ook daadwerkelijk in die vorm — dus geheel of ten dele — openbaargemaakt wordt. Dat heeft de wetgever in de artt. 24, lid 1 en 25 ROW gedaan. Daarnaast moest de wetgever aan de gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van de aanvrage de verlening van octrooi op de aanvrage in de openbaargemaakte vorm verbinden voor het geval derden tegen die verlening geen bezwaar zouden maken of door derden wel gemaakte bezwaren ongegrond zouden worden bevonden. Daarin heeft de wetgever in art. 26 ROW voorzien. Het is duidelijk, dat in dit wettelijke kader de opvatting, die de Afd. v. Ber. in de hierboven gepubliceerde beslissing omtrent haar octrooiverlenende taak heeft gehuldigd, niet past. Door te spreken van haar wettelijke bevoegdheid tot gedeeltelijke openbaarmaking — zoals gezegd de eerste fase in de daadwerkelijke octrooiverlening — miskent zij het karakter van de openbaarmakingshandeling. Uiteraard is de Afd. v. Ber., evenals de Aanvraagafdeling, bevoegd om te beoordelen of de inhoud van de aanvrage voor gehele of gedeeltelijke octrooiverlening in aanmerking komt. Zij is echter tevens tot die beoordeling verplicht. En als die beoordeling ten gunste van de aanvrager uitvalt, is zij eveneens verplicht tot gehele of gedeeltelijke openbaarmaking en, behoudens gegronde bezwaren van derden, tot gehele of gedeeltelijke octrooiverlening te besluiten. Een en ander wordt niet weerlegd, doch integendeel bevestigd door de eerdere beslissing van de Afd. v. Ber. van 19 februari 1969,B.I.E. 1970, no 46, blz. 128, waarnaar de Afd. v. Ber. in haar onderhavige beslissing heeft verwezen. In het bij die beslissing berechte geval heeft de Afd. v. Ber. de door aanvrager geponeerde stelling "dat een Aanvraagafdeling die van oordeel is dat een aanvrage voor gedeeltelijke octrooiverlening in aanmerking komt, verplicht is tot gedeeltelijke openbaarmaking van de aanvrage te besluiten" onderschreven door te overwegen dat " . . . . de Octrooiwet in art. 1 (van de toen geldende wetstekst: vNH) vooropstelt dat octrooi wordt verleend op aanvrage en dit inhoudt, dat geen openbaarmaking of octrooiverlening plaatsvindt voor zover aanvrager verklaart daarop geen prijs te stellen". Daarmede is immers gezegd dat in die gevallen, waarin de materiële vereisten voor octrooi-

349

verlening gedeeltelijke openbaarmaking of octrooiverlening toelaten, het de aanvrager is die bepaalt of openbaarmaking, resp. octrooiverlening in die beperkte vorm ook daadwerkelijk behoort te volgen. Alleen wanneer de aanvrager blijk geeft op gedeeltelijke openbaarmaking of octrooiverlening géén prijs te stellen, mag de Octrooiraad de openbaarmaking van, of de verlening van octrooi op, de aanvrage in volle omvang weigeren. Dan immers geeft de aanvrager zijn aanspraak op gedeeltelijke octrooiverlening prijs en is de Octrooiraad van zijn dienovereenkomstige verplichting tot octrooiverlening ontslagen. Een zodanige situatie deed zich in het bij de beslissing van 1969 verrichte geval voor, doordat de aanvrager aan de Aanvraagafdeling uitdrukkelijk en zonder voorbehoud had verklaard met de stukken in de daaraan door de Aanvraagafdeling gegeven, op gedeeltelijke openbaarmaking toegespitste vorm niet akkoord te kunnen gaan. In het licht van dit alles behoeft het nauwelijks betoog, dat het niet aangaat om enkel op grond van het feit, dat de aanvrager alle conclusies van zijn aanvrage verdedigt, aan te nemen dat de aanvrager met gedeeltelijke openbaarmaking van zijn aanvrage geen genoegen neemt. Door op het meerdere te insisteren, geeft men het mindere niet prijs; afstand van recht mag niet worden verondersteld, doch slechts bij uitzondering worden aangenomen. Zie in dit verband de m.i. juiste beslissing van de Afd. v. Ber. van 11 mei 1960, B.I.E. 1960, nr 42, blz. 131. Tot slot nog een opmerking omtrent de tekst van art. 24, lid 1 ROW. Als men daar leest dat, indien de Aanvraagafdeling van oordeel is, dat de aanvrage niet voor gehele of gedeeltelijke octrooiverlening in aanmerking komt, "zij tot niet-openbaarmaking besluit", dan zou men op het eerste gezicht geneigd zijn te denken, dat ook, indien de aanvrage voor gedeeltelijke octrooiverlening in aanmerking komt, de openbaarmaking geheel moet worden geweigerd. Dat die gedachte onjuist zou zijn, leren de stukken betreffende de Wijzigingswet van 15 januari 1921, Stb. 15, omdat daaruit blijkt, dat de wetgever toen gedeeltelijke openbaarmaking bewust in de wet heeft geïntroduceerd. Zie voor die stukken de bewerking van de Rijksoctrooiwet door Mr R. van der Veen in de elfde druk van de Editie Schuurman en Jordens, No 73, blz. 94. e.v. v.N.H.

Litteratuur Boeken.

BUITENLAND. NEDERLAND.

Bentvelsen, Drs C. W., en Mr T. P. J. N. van Rijn, Europese mededingingsregels, Wetgeving en Jurisprudentie. (Serie Schuurman & Jordens deel 12A-I.) Zwolle, Tjeek Willink, 1985. Prijs f 54,50. Stichting Reclame Code, Jaarverslag 1984 Stichting Reclame Code, Reclame Code Commissie, College van Beroep. Amsterdam, St. Reclame Code, Westermarkt 2, 1016 DK, Amsterdam, tel. 020 - 257690/257721. Prof. Mr D. W. F. Verkade m.m.v. mr J. H. Spoor, Bescherming van het uiterlijk van produkten. Deventer, Kluwer, 1985, XXI en 281 blz. Prijs f 78,50. [besproken door J. Stuyk in Rechtskundig Weekblad 1984-1985, blz. 3000/3.]

Beier, F.-K., K. Haertel en G. Schricker (eds.), Europaisches Patentübereinkommen Münchner Gemeinschaftskommentar. Keulen, Carl Heymans, 1984. [besproken door B. H. Geissler in IIC (16) april 1985 (2) blz. 2 6 1 - 2 7 2 ; zie tevens BIE 1984, blz. 305 enBIE 1985, blz. 46/7.] Beier, F. K. en J. Straus, Der Schutz wissenschaftUcher Forschungsergebnisse. Weinheim, Verlag Chemie, 1984, VIII en 116 blz. [besproken door W. R. Cornish in IIC (16) april 1985 (2) blz. 276/7.] Bochnovic, J., The inventive step. lts evolution in Canada, the United Kingdom and the United States. Weinheim, Verlag Chemie, 1982, X en 90 blz. [besproken door J. Kroher in IIC (16) april 1985 (2) blz. 272/3.]


350

Lahore, J., G. Dworkin en Y. Smyth, Information Technology: the Challenge to Copyright. Londen, Sweet & Maxwell, 1984, VII en 116 blz. Prijs £ 12,-. [besproken door J. Phillips in European Intellectual Property Review (7) maart 1985 (3) blz. 88.] Lasok, K. P. E., The European Court of Justice. Londen, Butterworths, 1984, 437 blz. Prijs £47,50. [besproken door A. Durand in European IntellectualProperty Review (7) maart 1985 (3) blz. 87/8.] Marcellin, Y., La procédure frangaise de délivrance des brevet s d'invention. Rosny-sous-Bois, Ed. Cedat, 1983, 559 blz. [besproken in Revue de droit intellectuelle — L'Ingenieur-Conseil (75) maart/april 1985 (3/4) blz. 128.] Schickedanz, W., Nationale und internationale Geschmacksmusteranmeldung. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft, 1985, XII en 348 blz. Prijs DM 138,-. Storme, Prof. Dr Mr (Ed.), Inleiding tot het computergebruik en zijn toepassingsproblemen in het recht. (Reeks Informatica en Recht nr. 3.) Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 62 blz. Prijs: Bfrs. 480. Vandenberghe, G., Partijenaansprakelijkheid bij software contracten. (Een rechtsvergelijkend onderzoek.) Deurne, Kluwer, 1984, 146 blz. [besproken in Revue de droit intellectuelle — L 'Ingenieur-Conseil (75) maart/april 1985 (3/4) blz. 130/1.]

Tijdschriftartikelen. INTERNATIONAAL

^

Cabanellas, Jr., G., Jurisdiction Rules under International Transfer of Technology Regulations. IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law, (16) jan. 1985 (1) blz. 19-45. Donkers, H. Ch., EC Policy — Where licensing stands. LESNouvelles (XIX) sept. 1984 (9), blz. 136141. Duncan, A. H., Le depot des demandes de brevet sous forme numérique: ses conséquences pour le praticien et ses répercusions sur le plan juridique. LaPropriété industrielle (100) dec. 1984 (12) blz. 456-462. Francq, B., Quelques traits de la nouvelle loi beige sur les brevets d'invention. Revue de droit intellectuel - L 'ingenieur-Conseil (74) okt-nov. 1984 (10-11) blz. 283-298. Hein, W., Der U.S. Semiconductorchip Protection Act von 1984. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Intemationaler Teil febr. 1985 (2) blz. 81/2. Heng, Wu, La promotion, la recompense et la protection des inventions et des créations en Chine. LaPropriété industrielle (101) febr. 1985 (2) blz. 85/7. Hüni, A., Bemerkungen zur Einführung einer internationalen Schonfrist. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Intemationaler Teil maait 1985 (3) blz. 167/8.

16 september 1985

Jianxin, Reu, La Loi sur les brevets et les échanges économiques et techniques de la République populaire de Chine avec 1'étranger. LaPropriété industrielle (101) maart 1985 (3) blz. 135-142. Kloss, D. M., Copyright and the Conflict of Laws. European Intellectuel Property Review (7) jan. 1985(1) blz. 15/8. Knott, H., Start Small, grow with licensing. LESNouvelles (XIX) sept. 1984 (9) blz. 120-123. Kunyi, Huang, Le Reglement d'exécution de la Loi sur les brevets de la République populaire de Chine. LaPropriété industrielle (101) maart 1985 (3) blz. 132/4. Ladd, D., Securing the future of copyright: A humanist endeavor. IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law, (16) jan. 1985 (1) blz. 76-83. —, Die Sorge um die Zukunft des Urheberrechts als humanistischer Auftrag. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Intemationaler Teil febr. 1985 (2) blz. 77-80. Lange, P., Die Natur des Züchterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung zur patentfahigen Erfindung. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Intemationaler Teil febr. 1985 (2) blz. 88-94. Lint, K. van, Le régime international des dessins et modèles industriels. Revue de droit intellectuel — L 'Ingenieur-Conseil (75) jan.-febr. 1985 (1-2) blz. 7-12. Lourie, A. D., Patent term restoration. Journal of the Patent Office Society (Arlington) (66) okt. 1984(10) blz. 526-550. Mars, Drs P., Licensing, a marketing tooi. LESNouvelles (XIX) sept. 1984 (9), blz. 117— 119. Meister, Dr H., Zur Politik des Datenschutzes. Markenartikel (47) april 1985 (4) blz. 171/3. Mills, D. M., Les brevets et 1'exploitation des techniques transferées dans les pays en dévelopement (d'Afrique, notamment). LaPropriété industrielle (101) maart 1985 (3) blz. 143-150. Reinelt, M., Lizenzinformation und Lizenzmarkt. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (87) maart 1985 (3) blz. 173/9. Savignon, F., Die Natur des Schutzes der Erfindungspatente und seine Anwendung auf lebende Materie. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Intemationaler Teil febr. 1985 (2) blz. 83/8. Schricker, G., en P. Katzenberger, Die urheberrechtliche Leerkassettenvergütung. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (87) febr. 1985 (2) blz. 87-111. Trolier, A., Gedanken zur Bedeutung des Leistungsschutzes im Entwurf für ein neues schweizerisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Intemationaler Teil febr. 1985 (2) blz. 94/9. Ubertazzi, L. C, Copyright and the Free Movement of Goods. IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law, (16) jan. 1985 (1) blz. 46-75. Williams, J. N. en, D. L. Feigenbaum, Drafting computer software license. LESNouvelles (XIX) sept. 1984 (9), blz. 151/3.

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 september 1985, 53e jaargang, nr 9 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents