De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 18 juni 1984, 52e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

157

18 juni 1984, 52e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet en Mr L. Wichers Hoeth.

.Verschijnt de 16e, 17e óf 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering i kazen in een klooster door monniken werden vervaardigd) (met noot V.d.Z.).

Officiële mededelingen. Personeel. - VVO en VBO ingediend door derden. Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Necrologie. In Memoriam Drs C. M. van Battum, door Drs J. A. H. Arwert(blz. 159). Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken.

1. Octrooirecht. Nr 47. Hof 's-Gravenhage, 16 februari 1983, Spanset Inter/F. E. van der Ree B.V. e.a. (inbreuk op octrooi aangenomen; vraag of een in de conclusie voorkomend kenmerk mag worden weggeihterpreteerd in het midden gelaten, omdat bij lezing van het octrooischrift blijkt welke betekenis aan dat kenmerk moet worden toegekend). 2. Merkenrecht. Nr 48. Hof van Beroep Brussel, 19 februari 1981, Jacky/Abbaye de Notre-Dame d'Orval e.a. (de abdijen verlangen niet dat haar een uitsluitend recht op de naam "Trappisten" als merk wordt verleend en behoefden die naam dus niet als merk te deponeren; verbod aan Jacky kaas te verkopen in een verpakking die de vermelding "trappistenkaas" draagt en kloosters of monniken afbeeldt op een wijze, die ten onrechte suggereert dat de Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

52e jaargang

Nr 49. Hof 's-Gravenhage, 8 juni 1983, Centrafarm/ Pfizer (het opnieuw aanbrengen van een merk op de verpakking van de waar is gebruik voor waren als bedoeld in art. 13A, lid 1 sub 1; de stelling dat art. 13A, lid 3 niet een uitwerking is van lid 1 sub 1, doch van lid 1 sub 2, is strijdig met bewoordingen en strekking van art. 13A; het verzet van Pfizer tegen het door Centrafarm ompakken van de waar in een nieuwe buitenverpakking met daarop Pfizers merk, is gerechtvaardigd in de zin van art. 36, eerste zin E.E.G.-Verdrag; uitoefening van dat recht levert slechts een verboden, verkapte beperking van de handel tussen leden-staten op, indien dit geschiedt in het kader van en ter versterking van een afzetsysteem, dat op zichzelf is gericht op kunstmatige afscherming van de markten van leden-staten). Nr 50. Hof 's-Hertogenbosch, 26 oktober 1982, Seven Up e.a./Mineral and Softdrinks Enterprises {Pres.: Thums Up en Seven Up zijn overeenstemmende tekens; Hof: gebruik van het merk Thums Up door geihtimeerde in de Benelux is niet gegeven door het produktieproces of vervoer van met blikjes gevulde containers o.m. omdat het merk daarbij niet voor derden waarneembaar is, noch door de overdracht van de containers aan de vervoerders, noch door fabricage van de blikjes; voornemen tot gebruik van het merk Thums Up in de Benelux is voorts niet gegeven doordat een aantal, klaarblijkelijk gestolen blikjes is aangetroffen bij een detaillist, noch doordat een Benelux-depot van het merk is verricht; de vraag of geihtimeerde door export van blikjes Thums Up onrechtmatig handelt, hangt er in de eerste plaats van af of en in hoeverre de merken van appellante in de betrokken export-landen zijn beschermd). Nr 6

Blz. 1 5 7 - 1 8 0

Rijswijk, 18 juni 1984

158

Bijblad Industriële Eigendom, nr 6

3. Auteursrecht. Nr 51. Hoge Raad, 28 oktober 1983, Hakbijl/Giele (het is niet onbegrijpelijk dat het Hof, na eerst geoordeeld te hebben dat de "dynamite-lamp" geen voorwerp van auteursrecht kan zijn, daarna heeft geoordeeld dat de "dynaniite-lamp" geen nabootsing is van de oliebollamp) (zie afbeelding). Nr 52. President Rechtbank Middelburg, 8 maart 1983, X e.a./Den Boer Middelburg Uitgevers (het belang van de geportretteerde om zich tegen publikatie te verzetten moet, in aanmerking nemende dat terechtstaan ter zake van een misdrijf in het algemeen als onterend wordt beschouwd, gemeenlijk hoger worden aangeslagen dan het belang van de pers om tot publikatie over te gaan, ook al is de dag na de terechtzitting in een landelijk ochtendblad een tekening gepubliceerd, waarop beide eisers als verdachten herkenbaar zijn). 4. Onrechtmatige daad. Nr 53. Hof Amsterdam, 28 juli 1983, Algemene Olie Handel (A.O.H.)/Romi (de Benelux-Merkenwet is niet van belang bij beweerde onrechtmatigheid met betrekking tot een buiten het Benelux-gebied gebruikt merk;

18 juni 1984

aannemelijk is dat de Libanese rechter zal oordelen dat A.O.H, zich in Libanon schuldig maakt aan inbreuk op het aldaar gedeponeerde merk van Romi, hetgeen meebrengt dat A.O.H, in Nederland onrechtmatig handelt). b. Beschikking van de Octrooiraad. Nr 54. Afdeling van Beroep, 18 januari 1984 (een specifieke stand van de techniek mag niet te baat worden genomen om de inhoud van een ouder recht nader te duiden; een niet eerder onderkend effect is niet synoniem aan een verrassend of bijzonder effect). Mededeling. Software-bescherming stelt specifieke eisen; juridisch seminar te Amsterdam (blz. 178). Boekbespreking. Rupert Schreiner, Die Dienstleistungsmarke — Typus, Rechtsschutz und Funktion, Keulen, 1983, besproken door Mr W. L. Haardt (blz. 178-180). Litteratuur.

Officiële mededelingen Personeel. Benoeming tot lid van de Octrooiraad. De heer Ing. K. A. B. Tubbing, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is te rekenen van 1 maart i984 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 14 april 1984, nr 27). Benoemd in vaste dienst. De heer T. J. Stoop, administratief medewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juni 1984 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 1984, nr Personeel 84041). Mevrouw H. C. T. Valkenaars-van Ette, administratief medewerkster op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 mei 1984 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 april 1984, nr Personeel 84036). In dienst getreden. De heer R. van Aalst is met ingang van 1 mei 1984 als bibliotheekmedewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 mei 1984, nr Personeel 84039). Beëindiging van dienstverband. Aan mevrouw M. K. Botter, chef bureau Administratie Aanvragenbehandeling in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 juni 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 21 februari 1984, nr Personeel 84019). Aan mevrouw A. M. Brandes-van Duijn, sectiechef Administratie en Secretariaat van de afdeling Bibliotheek en Documentatie in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 juni 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 maart 1984, nr Personeel 84024).

Aan mevrouw X. H. M. van der Zwan-Tummers, sectiechef Leeszaal en Cataloguskamer van de afdeling Bibliotheek en Documentatie in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 4 juni 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 mei 1984, nr Personeel 84040). VVO en VBO ingediend door derden. Uit besprekingen in de commissie octrooiverleningsprocedure (ook wel Commissie groot octrooi genoemd) is naar voren gekomen, dat een van de bezwaren van de procedure die wordt gevolgd wanneer derden een VVO of VBO indienen (art. 22 I, lid 2 en art. 22 J, lid 1, Rijksoctrooiwet), het lange tijdsverloop van deze procedure is, mede op grond van de achterstanden bij de Octrooiraad. Met de genoemde commissie meent de Octrooiraad dat dit bezwaar, voor zover mogelijk, moet worden opgeheven. Aangezien derden door indiening van een VVO of VBO er kennelijk een praktisch belang bij hebben inzicht in de octrooieerbaarheid van de betreffende aanvrage te verkrijgen, moet hun dit inzicht zo spoedig mogelijk verschaft worden. De Octrooiraad heeft daarom besloten VVO's en VBO's die door derden zijn ingediend of zullen worden ingediend met voorrang in behandeling te nemen en af te werken; een daartoe strekkend verzoek is aan de leden van de Octrooiraad gedaan. Deze nieuwe spoedprocedure, waarvoor de administratie onlangs instructies heeft gekregen die vergelijkbaar zijn met die voor de gebruikelijke spoedprocedure, zal een dezer dagen worden ingevoerd. Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Krachtens de beschikking van de Minister van Economische Zaken van 22 november 1983, no 83/013268, gepubliceerd in Bijblad bij De Industriële Eigendom van 16 december 1983, blz. 347, wordt in oktober 1984 een examen voor octrooigemachtigde gehouden. Blijkens de toelichting bij genoemde beschikking zal

18 juni 1984


bij dat examen slechts in twee van de drie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten: Burgerlijk- en Handelsrecht benevens het Recht van de Industriële Eigendom. Het examen zal plaatshebben op 17 oktober 1984 (en zo nodig ook op 18 oktober 1984). Kandidaten dienen zich vóór 1 september 1984 schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patentlaan 2, Rijswijk, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoon-

159

nummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel in het Burgerlijk- en Handelsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen. Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van f 100,- is betaald.

Necrologie In Memoriam Drs C. M. van Battum. Op 11 april overleed op 74-jarige leeftijd Drs C. M. van Battum, oud-lid van de Octrooiraad. Nadat Van Battum in juli 1938 aan de Rijksuniversiteit te Leiden het doctoraal examen chemie had afgelegd, was hij, totdat hij op 1 november 1945 bij de Octrooiraad in dienst trad, werkzaam bij de Rijksvezeldienst en later bij het Vezelinstituut TNO. Hier legde hij reeds de grondslag voor de zeer grote kennis, die hij op het gebied van voornamelijk textielbewerking zou gaan verwerven. Na op 1 januari 1956 te zijn benoemd tot plaatsvervangend lid, werd hij op 1 november 1962 benoemd tot lid van de Octrooiraad, waarna hij in 1966 Dr Bloemen opvolgde als vast lid van de Afdeling van Beroep. Vooral in deze functie, die hij bekleedde tot zijn pensionering op 1 januari 1975, leverde hij, vooral dank zij zijn juiste taxatie van de waarde die aanvragen al of niet hebben in combinatie met zijn vakkennis op velerlei gebied, een grote bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de jurisprudentie inzake octrooiaanvragen op het gebied der chemie, getuige de gepubliceerde beslissingen van Afdelingen van Beroep, waar Van Battum deel van uitmaakte. Zonder al te zeer in details te willen treden, meen ik dat het meest kenmerkende in Van Battum was een sterk ontwikkeld gevoel voor stijl, correctheid, orde en duidelijkheid, echter gepaard aan een zodanige gemoedelijkheid en een enigszins Engels

aandoend gevoel voor humor, dat hij een aangenaam mens was om mee om te gaan. Dit kwam op velerlei gebied tot uiting, zowel in de wijze van aanpak van octrooiaanvragen, als in zijn contacten met collega's. Bewonderenswaardig was de wijze, waarop hij in de vijftiger jaren de documentatie op zijn vakgebied wist te reorganiseren tot een logisch en uitstekend hanteerbaar systeem. Een genoegen was het, en leerzaam, stukken te lezen die door hem in grammaticaal en stilistisch feilloos Nederlands waren geschreven in zijn evenwichtige en zonder moeite leesbare handschrift. Evenzeer was het een genoegen, een gesprek met hem te hebben, hetzij binnen het kader van het werk, hetzij daarbuiten; dit laatste in het bijzonder. Immers, groot was niet alleen zijn vakkennis, maar ook zijn kennis van de literatuur en de ( cultuurhistorie. Bovendien was hij een meester in het brengen van een goed verhaal: hij was een geboren verteller. Voeg daarbij de warme belangstelling, die hij toonde voor het wel en wee van allen in zijn omgeving, dan is het duideüjk, dat ieder, die het genoegen heeft gesmaakt Van Battum nader te leren kennen, dit als een verrijking heeft ervaren. Wij zullen dan ook de beste herinneringen aan hem bewaren. Drs J. A. H. Arwert.

Jurisprudentie Nr 47. Gerechtshof te 's-Gravenhage, derde kamer, 16 februari 1983. President: Mr R. van der Veen; Raadsheren: Mrs S. J. M. van Delden-van den Belt en J. Schepel. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Inbreuk op octrooi 160.539, verleend voor een strop in de vorm van een eindloze lus, aangenomen. Vraag of een in de conclusie voorkomend, kenmerk mag worden "wegge'ihterpreteerd" in het midden gelaten, omdat bij lezing van het octrooischrift blijkt welke betekenis aan dat kenmerk moet worden toegekend. De vennootschap naar Zwitsers recht Spanset Inter A.G. te Bazel, Zwitserland, appellante [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr J. A. A. Oomens te Rotterdam, tegen

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technisch Handelsbureau F. E. van der Ree B.V. te Maastricht, en 2. De vennootschap naar Zwitsers recht Arova Lenzburg A.G. te Lenzburg, Zwitserland, geihtimeerden [in kort geding], procureur Mr G. L. Kooy. a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 14 januari 1981 (MrT. Fransen). Overweegt ten aanzien van het recht: Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de produkties, staat tussen partijen het volgende vast: — Eiseres [Spanset, Red.] is houdster van het Nederlandse octrooi, nummer 160539, terzake van een strop in de vorm van een eindloze lus. De conclusie van het octrooischrift omschrijft één van de eigenschappen van

160


deze strop, die samengesteld is uit een kern en een, deze kern in zijn geheel omvattende, omhulling als volgt: " . . . met het kenmerk, dat de omhulling is uitgevoerd als een los om de kern liggende naadloze buis . . . " . — Gedaagden vervaardigen en verhandelen hijslussen, hijsbanden c.q. stroppen waarvan de omhulling geweven wordt volgens het hierna beschreven basisprincipe (tek. I);

18 juni 1984

of — door de inslag zelf, doordat deze bij het keren zichzelf aan de "overkant" oppakt, (tek. III) inslag

inslag

A en B: punten waar de inslag zichzelf oppakt hulpdraad

ketting

Tek. III

Tek. I \ ketting waar omheen inslag keert De in de tekening horizontaal lopende inslag slaat zich door de verticaal lopende kettingen heen door beurtelings boven een ketting langs en onder een ketting door te gaan. Als de inslag één keer rond is, keert de inslag om de laatste ketting en gaat op bovenomschreven wijze maar nu in tegenovergestelde richting weer terug en keert vervolgens weer, na de hele cirkel wederom te hebben afgelegd, om dezelfde ketting, deze keer dus komend vanaf de andere kant, enz. (A, B, C en D zijn keerpunten). Zo vormt de inslag telkens cirkels, om en om in tegengestelde richting gaand, welke met elkaar op het keerpunt verbonden worden door de ketting waaromheen gekeerd wordt. Gedaagden passen op dit basisprincipe verschillende variaties toe door de verbinding (in bovenstaande beschrijving gevormd door één ketting) op verschillende manieren tot stand te brengen. Zo kan deze verbinding bijvoorbeeld ook gevormd worden — door twee kettingen, doordat de inslag telkens, om en om uit tegenovergestelde richting komend, keert om één ketting verder (vanuit zijn richting gezien) dan die waaromheen de inslag de laatste keer, vanaf de andere kant komend, keerde (tek. II). inslag

hulpdraad

kettingen die verbinding vormen Tek. II

De verschillende methoden kunnen — ter versteviging — gecombineerd worden met het aanbrengen van een hulpdraad (in de tekeningen: ). Ook is het mogelijk combinaties te maken van de verschillende methoden. Eiseres baseert haar vordering op bovengenoemde feiten, stellende dat gedaagden inbreuk maken op haar octrooi door hijslussen, hijsbanden c.q. stroppen te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen althans te verhandelen, welke de in dat octrooi belichaamde uitvindingen bevatten. Eiseres stelt daartoe met name dat de stroppen van gedaagden voorzien zijn van een omhulling die bestaat uit een naadloze buis, welke gedaagden vervaardigen door te weven als bovenomschreven. Dat deze manier van weven een naadloos weefsel oplevert wordt volgens eiseres bevestigd door de definitie die Van Dale's groot woordenboek der Nederlandse taal geeft voor een naadloos weefsel: "weefsel waarbij de kanten wegvallen doordat de schietspoel beurtelings door de boven- en onderketting gaat". Het keren van de inslag om de ketting vormt volgens eiseres slechts een patroon in het weefsel en geen naad. Gedaagden stellen daartegenover dat het weefsel waarvan de omhulling van hun stroppen wordt gemaakt wél een naad bevat en dat deze stroppen op dit punt dan ook afwijken van de stroppen als in het octrooi beschreven. Immers wordt er een naad gevormd op de plaats waar de inslag, om en om uit tegengestelde richting komend, keert, doordat de beide delen van het weefsel op die plaats bijeen gehouden worden door de ketting waaromheen de inslag keert. Een naad is immers "elke aansluiting tussen twee delen van hetzelfde of verschillend materiaal" (Technische encyclopedie Winkler Prins) en hoe deze aansluiting tot stand komt is daarvoor volgens gedaagden niet relevant. Naar ons voorlopig oordeel is in het weefsel van gedaagden inderdaad een naad aanwezig. Door de heen en terug cirkelende beweging van de inslag vormt de inslag ter hoogte van de keerpunten als het ware twee tegenover elkaar liggende kanten die bijeen gehouden worden door de ketting, waaromheen de inslag vanuit tegenover elkaar liggende richtingen keert. Deze beweging van de inslag verschilt daarin van de in genoemde Van Dale beschreven beweging van de schietspoel (voor het verkrijgen van een naadloos weefsel) dat de inslag, die weliswaar beurtelings door de boven- en onderketting gaat, telkens na het afleggen van de cirkel keert, waardoor twee tegenover elkaar liggende kanten gevormd worden. Nu deze kanten bijeengehouden worden

18 juni 1984

161


door de ketting (of door welke variant daarop ook), is hier sprake van een naad. De vordering van eiseres dient derhalve afgewezen te worden. Rechtdoende: Wijzen eiseresses vordering af en veroordelen haar in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagden tot op deze uitspraak begroot op nihil aan verschotten en f 1.250,— aan salaris voor de procureur. Enz.

ieder zinnig technisch begrip, ook op het gebied van de textieltechniek). 7. Het vorenstaande brengt mede dat de eerste grief, zoals toegelicht in de laatste alinea van bladzijde 6, doorlopend bovenaan bladzijde 7, van de memorie van grieven, gegrond is. De vordering van Spanset kan als volgt worden toegewezen. Beslissing: Het Hof vernietigt het bestreden vonnis van de President van de Rechtbank te Rotterdam, gewezen op 14 januari 1981.

b) Het Hof, enz. Overwegingen ten aanzien van de feiten en van het recht: 1. De enige conclusie van octrooi 160539 luidt: "Strop in de vorm van een eindloze lus, samengesteld uit een kern en een deze kern in zijn geheel omgevende omhulling, voor toepassing als verbindingselement tussen een hefinrichting of andere overlaadinrichting en hiermede te laden of te ontladen goederen, waarbij de kern bestaat uit een of meer, elk een aantal windingen omvattende draadwikkels, met het kenmerk, dat de omhulling is uitgevoerd als een los om de kern liggende naadloze buis met een, in de onbelaste toestand van de strop grotere lengte dan de kern." 2. Partijen zijn het erover eens dat de stroppen merk REMA, model S-5 SWL 2000, welke Van der Ree en Arova in het verkeer brengen en verhandelen, geheel voldoen aan de letter van de geciteerde conclusie, met uitzondering echter van het kenmerk dat de buis naadloos moet zijn. Volgens Van der Ree en Arova is de buis van de REMA-stroppen niet naadloos en maken zij daarom geen octrooiinbreuk. 3. Lezing van het ganse octrooischrift maakt niet duidelijk (en Spanset heeft tijdens de procedure evenmin duidelijk gemaakt) waartoe, naast het kenmerk dat de buis los om de kern moet liggen, tevens als kenmerk is opgenomen dat de buis naadloos moet zijn. Voor de oplossing welke het octrooi zegt te geven voor de problemen welke, volgens het octrooischrift, de daarin genoemde stand van de techniek opleverde, is het naadloos zijn op zich zelf onwezenlijk. 4. Partijen hebben onder meer gediscussieerd over de vraag of laatstgenoemd kenmerk mag worden "weggeihterpreteerd*. Het antwoord op die vraag kan in het midden blijven. 5. Bij lezing van het octrooischrift is duidelijk dat de aanvrager een onderscheid heeft gemaakt tussen (1) een strop welke is vervaardigd volgens een werkwijze waarbij eerst een band om de kern wordt gelegd en vervolgens de langsranden van de band met elkander worden verenigd door een langsnaad, zodat aldus een buis ontstaat, en (2) een strop verkregen volgens een werkwijze waarbij eerst een buis wordt vervaardigd waarin vervolgens de kern wordt aangebracht. Waar wordt gezegd dat de buis naadloos is, wordt kennehjk bedoeld een buis welke op andere wijze is verkregen dan door larigswanden van een band met elkander te verenigen. Laatstbedoelde buis is dus als regel aan te merken als een naadloze buis, dat wil zeggen: een naadloze buis in de zin van het octrooi. ("Als regel" omdat het Hof niet kan overzien of er voor stroppen bruikbare buizen denkbaar zijn, op bedoelde andere wijze verkregen maar waarvan de kwalificatie naadloos onverenigbaar zou zijn met ieder zinnig technisch begrip). Wel geldt — het gaat ten dezen niet om een werkwijzeoctrooi, maar om een octrooi voor een voortbrengsel — dat aan de buis kenbaar moet zijn dat deze op bedoelde andere wijze is verkregen. 6. De buizen van de REMA-stroppen zijn, naar daaraan kenbaar is, op bedoelde andere wijze vervaardigd (terwijl niet kan worden gezegd dat de kwalificatie naadloos, in de zin van het octrooi, onverenigbaar is met

Opnieuw rechtdoende: Verbiedt het Hof ieder der geihtimeerden in Nederland in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben, stroppen welke de bij octrooi 160539 geoctrooieerde uitvinding belichamen; Veroordeelt het Hof ieder der geihtimeerden om aan appellante ten titel van dwangsom te voldoen . . . (f 1.000,—) voor iedere strop waarmede de desbetreffende geihtimeerde voormeld verbod mocht overtreden, met dien verstande dat voor ieder niet een bepaald aantal stroppen betreffende aanbod de dwangsom . . . (f 10.000,-) is; Verklaart het Hof dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Veroordeelt het Hof geihtimeerden in de kosten van het geding in beide instanties — voor zover die kosten aan appellante moeten worden voldaan is ieder der geihtimeerden voor het geheel aansprakelijk — welke kosten, voor zover tot de uitspraak van dit arrest gevallen aan de zijde van appellante, worden begroot op . . . (f 2.500,—) voor de eerste instantie en op . . . (f 3.600,—) voor het hoger beroep. Enz.

Nr 48. Hof van Beroep te Brussel, 6e kamer, 19 februari 1981. (trappistenkaas) Voorzitter: A. Caron; Raadsheren: L. Slachmuylder en F. Van Malderen. De abdijen van trappisten willen beletten, dat de N. V. Jacky onder meer het woord "trappisten "gebruikt voor kaas die niet met instemming van een trappistenklooster is vervaardigd. Art. 12 onder A Benelux-Merkenwet. De abdijen verlangen niet, dat haar een uitsluitend recht op de naam "Trappisten " als merk wordt verleend én behoefden die naam dus niet als merk te deponeren om de onderhavige vordering in te stellen. Art. 20, aanhef en 1° Belgische wet betreffende de handelspraktijken. In de omgangstaal in België verwijst trappistenkaas niet naar een bepaalde soort kaas, maar naar kaas vervaardigd in een trappistenklooster; trappist is dus geen soortnaam voor kaas. De benaming "trappistenkaas" mag enkel worden verleend aan de kaas vervaardigd in een trappistenklooster of met de medewerking van trappisten. Het gebruik van die benaming voor andere kaas levert gevaar voor misleiding nopens de herkomst op. Ook de door de N. V. Jacky gebruikte afbeeldingen van kloosters en/of monniken kunnen het publiek misleiden aangaande de herkomst van haar kaas:

162

Bij blad Industriële Eigendom, nr 6

die afbeeldingen suggereren immers, dat die kaas in een klooster of door een monnik werd vervaardigd, hetgeen niet met de waarheid strookt. Ook de subsidiair voorgestelde benaming "Paterskaas" is niet "voldoeninggevend".1) Verbod kaas te verkopen of te koop aan te bieden in een verpakking die of met een etiket dat de vermelding "trappistenkaas" of "fromage de trappiste" draagt en kloostergebouwen of monniken afbeeldt op een wijze die suggereert dat de kazen in een klooster door monniken werden vervaardigd. Geen misbruik van recht, gelet op de persoonlijkheid van partijen. De abdijen hebben niet lang stilgezeten en daarom vormt haar vordering geen misbruik van recht. N.V. Jacky te Antwerpen, appellante, vertegenwoordigd door Mr J. M. Nelissen te Brussel, tegen 1. V.Z.W,D. [Vereniging zonder winstgevend doel, Red. ] Abbaye de Notre-Dame d'Orval te Villers-devant-Orval, 2. V.Z.W.D. Abbaye de Notre-Dame de Scourmont te Forges, 3. V.Z.W.D. Abdij ter Trappisten van Westmalle 4. V.Z.W.D. Abbaye de Notre-Dame de St-Rémy te Rochefort en 5. V.Z.W.D. De Sint-Sixtus Abdij te Westvleteren, geihtimeerden, vertegenwoordigd door Mr L. Van Bunnen te Brussel. a) Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 12 mei 1978 (I. Verougstraete). 1. Nopens de vordering en de feiten: <, Overwegende dat de vordering ertoe strekt: — verweerster te horen veroordelen op te houden kaas te verkopen of te koop aan te bieden in een verpakking of met een etiket welke de melding draagt: "trapistes" of "trappisten" en/of doet geloven dat de kaas vervaardigd wordt met instemming van een trappistenklooster; — verweerster te horen verbieden op de etiketten van kaas abdijtorens, monniken en dgl. af te beelden die van aard zijn te doen geloven dat de kaas in een klooster werd gefabriceerd; — publikatie te horen bevelen van ons vonnis; O. dat eiseressen gesticht werden om de materiële activiteit — door de regel van de Cisterciënsenorde opgelegd — van bepaalde kloostergemeenschappen van die orde vlot en economisch rendabel te laten verkopen; dat de V. Z. W.'s o.m. kaas produceren en verkopen, meestal met smaak Saint Paulin (zoals in Chimay of Orval), doch ook platte kaas (Rochefort), Gouda (WestmaËe) en Cheddar (Orval); Dat de verpakkingen van de verkochte kaas alluderen op het feit dat de kaas door trappisten werd vervaardigd, wat trouwens overeenstemt met de werkelijkheid; O. dat de N.V. Jacky — belangrijke producent van zuivelprodukten — een St Paulinkaas produceert en verkoopt onder een etiket waarop volgende elementen voorkomen: "Fromage de trappiste 45+ Trappistenkaas Le Bigard Milkana H.R. Antwerpen "; Dat op het etiket een trappistenpater glimlachend in het ijle kijkt, terwijl twee koeien rond hem grazen in een weiland dat een landelijk klooster omringt; dat verweerster in conclusie verklaart dat zij aan de consument duidelijk heeft willen maken dat de kaas *) Zie de noot onder het arrest. [Red.]

18 juni 1984

vervaardigd werd volgens een formule die oorspronkelijk werd ontwikkeld door monniken van de Cisterciënsenorde maar thans gemeengoed is of geworden is; 2. Nopens de toelaatbaarheid, bevoegdheid en Rechtsverwirkung: O. dat verweerster voorhoudt dat eiseressen het bewijs niet leveren dat zij hun ledenlijst ter griffie van de bevoegde rechtbanken hebben neergelegd en dat, zolang zij dit niet gedaan hebben, het geding zou moeten geschorst worden; O. dat het bewijs dat de ledenlijst niet werd neergelegd berust bij degene die de exceptie opwerpt; dat verweerster dit bewijs niet levert-; dat tot bewijs van het tegendeel vermoed moet worden dat de lijst behoorlijk werd neergelegd; O. dat verweerster daarenboven meent dat de vordering die in feite gesteund zou zijn op een merk, niet toelaatbaar is op grond van art. 12 A B.M.W.; O. dat art. 12 A B.M.W. bepaalt dat "niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij het op regelmatige wijze werd gedeponeerd"; [letterlijk luidt het genoemde voorschrift: " tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd en zo nodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen", Red.]. Dat wij moeten oordelen of in casu de bescherming van een merk in de zin van art. 1 B.M.W. wordt ingeroepen; Dat het merk "trappist" of enig ander gelijkaardig merk niet wordt ingeroepen; dat de vordering alleen stoelt op de beweerde misleiding betreffende de hoedanigheid van degene die de kaas vervaardigde (trappistenpaters) en de plaats waar deze kaas werd gemaakt (een klooster in het algemeen); Dat eiseressen niet verlangen dat hun een uitsluitend recht zou verleend worden op de naam "Trappisten" noch op enige vermelding, dat de kaas door paters trappisten werd geproduceerd in een welbepaald klooster; dat zij slechts verlangen dat een derde niet zou beweren of suggereren dat zijn kaas trappistenkaas is, in een klooster geproduceerd, waar dit niet met de werkelijkheid overeenstemt; Dat dergelijke vordering toelaatbaar is op grond van art. 12 B.M.W.; Dat verweerster ten onrechte gewag maakt van het feit dat een derde (een N.V. Brasserie d'Orval) het woord "trappiste" neergelegd heeft als merk; dat dit feit onverschillig is voor het huidig geding waarin geen enkele eiseres enig recht op een merk inroept; O. dat een der eiseressen (V. Z. W. Abbaye de Notre-Dame d'Orval) een merk heeft gedeponeerd (Trappistes-Orval, met een vis) voor zuivelprodukten w.o. kaas; dat wij ons hiervoor niet onbevoegd moeten verklaren op grond van art. 56 W.H.P. of art. 13 A 1 B.M.W.; Dat het voorwerp van de vordering er niet toe strekt een daad van namaking te verbieden; dat eiseressen geen uitsluitende rechten inroepen noch op het woord "Trappiste" of "Trappisten" of enige gelijkaardige benaming doch aan verweerster slechts verwijten het publiek te hebben misleid nopens aard en herkomst van de produkten door een omschrijving van hun produkt die niet met de werkelijkheid overeenstemt; O. ten slotte dat verweerster opwerpt, dat zij reeds jaren kaas verkoopt onder de litigieuze vorm zodat een echte "Rechtsverwirkung" zou zijn ontstaan; dat m.a.w. eiseressen geen belang meer zouden hebben de vordering in te leiden of althans stilzwijgend zouden verzaakt hebben aan enige reactie tegen het gebruik van het woord "trappist" om kaas te beschrijven; O. dat jarenlang vreedzaam en openbaar gebruik door een onderneming van een bepaalde presentatie en omschrijving van een produkt zonder protest

18 juni 1984


vanwege een onderneming die een gelijkaardige presentatie en omschrijving heeft voor haar produkten, bepaalde rechten verleent aan de eerstgenoemde onderneming; dat lang stilzitten voor gevolg kan hebben dat vreedzame marktrelaties ontstaan zijn die een partij niet zonder geldige reden mag storen zonder zich schuldig te maken aan rechtsmisbruik; Dat dit in casu niet het geval was; dat nog in 1971 eiseressen protesteerden tegen het gebruik door verweerster van de litigieuze etiketten; dat het verloop van enkele jaren na deze protestbrieven, gelet op de persoonlijkheid van de betrokken partijen, niet kan geconstrueerd worden als een stilzwijgende afstand of als een tolerantie van een bepaald gedrag met het gevolg dat er vreedzame marktrelaties ontstonden; 3. Ten gronde: O. dat verweerster voorhoudt dat de benaming trappistenkaas (fromage de trappiste) een soortnaam is geworden, gebruikt om een bepaalde kaassoort te kwalificeren (St Paulin of port salut); dat iedereen — en verweerster in het bijzonder — het recht zou hebben om op St Paulinkaas de soortnaam trappistenkaas te vermelden; O. dat wat een soortnaam is geworden ook vrij mag gebruikt worden om produkten te beschrijven; dat om te oordelen of een woord een soortnaam is geworden, de rechter de vraag moet beantwoorden of voor de doorsnee consument het woord wel een produkt suggereert meer dan de herkomst van dit produkt; dat dit moet beoordeeld worden behoudens andersluidende regelen van internationaal recht in functie van de doorsnee consument op de markt waar de beweerde misleiding plaats greep, in casu aldus de Belgisch-Luxemburgse markt; O. dat uit de citaten aangehaald door verweerster wellicht kan afgeleid worden, dat voor een Oostenrijkse of zelfs Franse consument trappistenkaas bijna automatisch een port salut suggereert; Dat nochtans zelfs in die landen niet volledig zeker is dat de consument bijna automatisch aan dezelfde kaassoort zal denken, indien hem wordt gevraagd wat trappistenkaas is; Dat bv. de Larousse gastronomique Trappistes omschrijft als port salut, doch ook preciseert dat er verschillende varianten zijn; dat Cuisine d e A a Z het omschrijft als "port salut, fabriqué avec des laits de vache et brebis"; dat Modern Dairy Products een lijst geeft van half zachte kazen en hierbij onderscheid maakt bij deze soorten tussen diegene die zijn "ripened by bacteria and surface micro-organisms: Limburger, Port du Salut, Trappist"; dat in de nationale en internationale weten verdragsteksten in Europa trappistenkaas als soortnaam nergens voorkomt; Dat in de omgangstaal in België trappistenkaas niet verwijst naar een bepaalde soort kaas maar wel naar kaas vervaardigd in trappistenkloosters; dat in de populaire naslagwerken die in België door de doorsnee consument worden geraadpleegd het begrip "trappistenkaas" onbekend is; dat aldus trappist geen soortnaam is voor kaas; O. dat derhalve onrechtmatig is het woord trappist te gebruiken voor een kaassoort indien men geen enkele band heeft met een trappistenklooster of genoemde trappisten niet in dienst heeft bij het vervaardigen van de kaas; Dat even onrechtmatig is op de verpakking of etiketten een trappist af te beelden naast zijn klooster (en grazende koeien) wanneer men dit produkt nooit heeft laten vervaardigen in een klooster en men tegelijkertijd de band met een klooster beklemtoont door de vermelding dat de kaas een trappistenkaas is; Dat deze vermeldingen en afbeeldingen van aard zijn het publiek te misleiden nopens de aard en herkomst van het produkt en aldus verboden zijn (K.B. 15 decem-

163

ber 1932, art. 8); dat verweerster haar praktijk zal staken; O. dat eiseressen verlangen dat wij de publikatie van ons vonnis zouden bevelen; dat gelet op het feit dat eiseressen jarenlang niet meer reageerden tegen het onrechtmatig optreden van verweerster, een publikatiemaatregel thans weinig opportuun voorkomt; Om deze redenen: Wij, Ivan Verougstraete, Rechter, Kamervoorzitter, zetelend zoals in Kort Geding, inzake Vorderingen tot Staking, ter vervanging van de wettelijk belette waarnemende voorzitter, en bijgestaan door Roger Beuckelaers, griffier, Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Verklaren de vordering toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond; Zeggen dat verweerster zal ophouden kaas te verkopen of te koop aan te bieden in een verpakking of met een etiket die de melding trappistenkaas of fromage de trappiste dragen en die kloostergebouwen of monniken afbeelden op een wijze die suggereert dat de kazen in een klooster door monniken werden vervaardigd; Veroordelen verweerster tot de kosten, heden vereffend wat haar betreft op duizend negenhonderd frank en wat eiseressen betreft op vijfduizend vijf en veertig frank; Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal. Enz. b) Het Hof, enz. Overwegende dat appellante de eerste rechter ten grieve duidt, uitspraak doende over een vordering voorzien bij artikel 55 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, de vordering van geihtimeerden toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond te hebben verklaard en, meer bepaald, haar de staking te hebben bevolen van de verkoop van kaas "in een verpakking of met een etiket die de melding trappistenkaas of fromage de trappiste dragen en die kloostergebouwen of monniken afbeelden op een wijze die suggereert dat de kazen door monniken werden vervaardigd"; O. dat de vordering stoelt op artikel 20, l°der wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken; dat aan appellante wordt verweten in haar handelspubliciteit gegevens te hebben ingeschakeld waardoor het publiek zou kunnen worden misleid aangaande de oorsprong van het produkt; Wat de toelaatbaarheid van de vordering betreft. O. dat appellante, verwijzende naar de Eenvormige Beneluxwet gevoegd bij het op 19 maart 1962 te Brussel gesloten Benelux-verdrag inzake de warenmerken, goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969, stelt dat krachtens artikel 12A van de Eenvormige Beneluxwet "niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen voor een teken dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd en zo nodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen"; O. dat appellante verwarring schept tussen, eensdeels, het merk als teken dienend ter onderscheiding van de industriële of commerciële herkomst van het produkt en, anderdeels, de hoedanigheid van diegene die de kaas vervaardigde (trappistenpaters) en de plaats waar deze kaas wordt gemaakt (een klooster); O. dat de eerste rechter de exceptie heeft afgewezen op grond van overwegingen die het Hof bijtreedt; dat de benamingen "trappisten" of "trappistenkaas — fromage de trappistes" als dusdanig geen individuele merken uitmaken maar collectieve benamingen van een

164


religieuze orde en, bij uitbreiding, de oorsprong aanduiden van de produkten die deze kloosterlingen vervaardigen gaande van kazen tot bier en gisttabletten; dat de bij de huidige vordering gevraagde bescherming aldus niet gegrond is op het merkkarakter van de benaming trappisten maar wel op zijn aard van oorsprongsaanduiding; dat artikel 12A van de Eenvormige Beneluxwet aldus niet van toepassing is; O. dat appellante anderzijds een ander middel van onontvankelijkheid meent te vinden in artikel 13 der wet op de handelspraktijken, blijkens hetwelk alleen aan geografische namen de bescherming wordt verleend waarvan benamingen van oorsprong kunnen gemeten; dat ze benadrukt dat ze nooit de benaming "trappist" heeft gebruikt in combinatie met een plaats van vestiging van een abdij; O. dat dit middel niet kan worden aanvaard, daar geihtimeerden geenszins de bescherming inroepen van de in artikel 13 der wet van de handelspraktijken beschermende benaming van oorsprong doch enkel een einde willen steËen aan een misleidende aanduiding van herkomst in de ruime zin van het woord; dat bijaldien sommige abdijen de benaming "trappisten" gebruiken gekoppeld met de plaatsnaam waar ze zijn gevestigd, zij niettemin hun recht op respect voor de herkomstaanduiding geschonden zien door de handelingen van derden die de benaming "trappistenkaas" gebruiken zelfs indien dit gebeurt zonder verband te maken met een welbepaalde abdij; Wat de hoedanigheid van sommige geihtimeerden betreft. O. dat appellante voor het eerst in hoger beroep een nieuwe exceptie opwerpt; dat zij aan de V. Z. W. de Sint-Sixtus Abdij te Westvleteren en de V. Z. W. Abbaye de Notre-Dame de Saint-Rémy te Rochefort, welke hun handelsactiviteit zouden hebben gestaakt, de vereiste hoedanigheid van handelaar ontkent om de staking te vorderen van daden die, luidens artikel 54 van de wet op de handelspraktijken de beroepsbelangen van een of meerdere handelaars of ambachtslui schaadt; O. dat het middel in feite faalt omdat de vordering niet op artikel 54 maar op artikel 20, 1° der wet van 14 juli 1971 stoelt; Wat betreft het rechtmatig belang. O. dat appellante stelt dat geihtimeerden "door zich te verzetten tegen het gebruik door derden van de benaming trappistenkaas, door zich de exclusiviteit op die benaming toe te eigenen met het oog op het instandhouden in hun voordeel van een op zich zelf onrechtmatige handelspraktijk en, daardoor geen rechtmatig belang nastreven zodat, om die reden ook, de vordering niet toelaatbaar zou zijn"; O. dat appellante met name als onrechtmatig bestempelt het feit dat een winkelier gevestigd te Westvleteren in de nabijheid van de Sint-Sixtus Abdij kaas verkoopt onder de verpakking "Paterskaas-Abdij Sint-Sixtus", terwijl deze kaas in werkelijkheid werd vervaardigd in de zuivelfabriek Elvapo; dat dit middel in feite faalt omdat het niet is bewezen dat geihtimeerden, meer bepaald de V. Z. W. Sint-Sixtus Abdij, medeplichtig zouden geweest zijn aan dergelijke onrechtmatige handelingen, met andere woorden dat die praktijken met hun medewerking of goedkeuring zouden gesteld geweest zijn; O. dat appellante tot staving van haar exceptie zich eveneens beroept op de tussen een handelsvennootschap en de V. Z. W. Sint-Sixtus Abdij op 21 oktober 1977 gesloten overeenkomst waarbij aan eerstgenoemde toelating wordt verleend de benaming "Sint-Sixtus Abdij" te gebruiken; dat dit argument niet overtuigend aandoet, omdat het aangehaalde feit geen uitstaans heeft met het voorwerp van de huidige vordering; dat die overeenkomst inderdaad noch het gebruik van de

18 juni 1984

benaming "trappist" noch dit van "trappistenkaas" toelaat, zodat hiervan niet kan worden afgeleid dat geihtimeerden zouden pogen profijt te halen uit de exploitatie door derden van de naam van hun religieuze orde; O. dat geihtimeerden, integendeel, een rechtmatig moreel belang hebben om aan derden te doen verbieden de naam of de symbolen van hun religieuze orde zonder hun toestemming te gebruiken; dat dit moreel belang volstaat voor het instellen van de vordering aanleunend op artikel 20, 1° der wet betreffende de handelspraktijken; Wat de grond van het geschil betreft. O. dat appellante stelt, dat trappistenkaas een soortnaam is die door alle zuivelfabrieken mag worden gebruikt; dat ze tot staving daarvan argumenten heeft ontwikkeld en menigvuldige citaten heeft aangehaald die de eerste rechter oordeelkundig heeft ontleed en weerlegd zodat het Hof naar die motivering van de bestreden beslissing verwijst; dat het feit dat de smaak van trappistenkaas lijkt op die van de onder de soortnaam "port salut" gekende kaas in hoofde van appellante niet het recht heeft doen ontstaan aan de door haar vervaardigde "port salut" de benaming van "trappistenkaas" te geven; dat immers tussen de soortnaam "port salut" en de benaming "trappistenkaas" een onderscheid te maken is bestaande uit de herkomst, meer bepaald uit het feit dat de benaming "trappistenkaas" enkel mag worden verleend aan de kaas vervaardigd in een trappistenklooster of met de medewerking van trappisten; O. dat het feit dat de abdijen van Orval en van WestmaËe aan een kaassoort "port salut" de benaming "trappistenkaas" hebben gegeven, niet in strijd is met hogerstaande vaststellingen en overwegingen, aangezien het gaat om een eigen fabrikaat van die abdijen zodat de benaming volkomen met de herkomst overeenstemt; O. dat een generisch karakter van de benaming "trappistenkaas" evenmin kan worden afgeleid van het feit dat sommige zuivelfabrieken van die benaming onrechtmatig gebruik hebben gemaakt, zoals het Hof van Beroep te Brussel het reeds heeft gezegd in het arrest van de 2de kamer, gewezen op 22 november 1979, betreffende het geschil tussen geihtimeerden en de zuivelfabriek Luxlait; [Ingénieur-Conseil 1980, blz. 94 (Red.).] O. dat evenmin rechtsverwerking of tenietgaan van rechten door eigen toedoen van de gerechtigde, terzake kan vastgesteld worden; dat boven de overweging dat van geihtimeerden niet kan worden geëist dat zij bestendig processen zouden inspannen tegen alle overtreders, ten dezen de eerste rechter terecht heeft benadrukt dat geihtimeerden meermaals en onder meer in 1971 tegen de handelingen van appellante protest hebben aangetekend zodat geen bewijs is geleverd van een jarenlang vreedzaam en openbaar gebruik van een bepaalde presentatie en benaming; O. dat het gebruik van de benaming "trappistenkaas" wel gevaar voor misleiding nopens de herkomst oplevert; dat het bewijs van enig bedrieglijk opzet niet is vereist om de staking van de bij artikel 20, 1° verboden handelspubliciteit te bevelen; O. dat appellante eveneens stelt, dat het enkel feit dat in de handelspubliciteit wordt verwezen naar abdijen of kloosters, in het algemeen geen onderscheidend vermogen meer heeft en slechts misleidend zou kunnen beschouwd worden, wanneer de vermeldingen en afbeeldingen, hetzij afzonderlijk beschouwd hetzij aan elkaar verbonden, concreet genoeg zijn om te doen denken dat paters daadwerkelijk betrokken zijn bij de exploitatie van de handelszaak; dat appellante voorhoudt dat zulks niet kan gezegd worden van de illustratie die op de verpakking van haar kaas voorkomt; O. dat de afbeeldingen, op de verpakking gebruikt

18 juni 1984

door appellante voor de verkoop van kaas "port salut" van kloostergebouwen en/of monniken, gegevens uitmaken waardoor het publiek zou kunnen misleid worden aangaande de herkomst van bedoeld produkt; dat die afbeeldingen immers suggereren dat het produkt in een klooster of door een monnik — ten dezen door een trappist — werd vervaardigd, hetgeen niet met de waarheid strookt; O. dat, om dezelfde redenen, het door appellante, in ondergeschikte orde, geformuleerde voorstel op de verpakking van haar produkt de benaming "trappistenkaas" te vervangen door de benaming "Paterskaas" niet als voldoeninggevend voorkomt; Om deze redenen, Het Hof, Rechtdoend op tegenspraak; Gelet op artikel 24 der wet van 15 juni 1935; Ontvangt het hoger beroep, verklaart het niet gegrond en wijst het af; Bevestigt de bestreden beslissing; Veroordeelt appellante tot de kosten van hoger beroep vereffend voor deze laatste op 7.025 F en voor geihtimeerden op 4.400 F. Enz. l )Art. 20, aanhef en onder 1 van de Belgische Wet betreffende de Handelspraktijken en het Nederlandse art. 1416a Burgerlijk Wetboek. Het Hof overweegt, dat de vordering van de Abdijen stoelt op art. 20, 1° der wet betreffende de handelspraktijken [Belgisch Staatsblad 30 juli 1971 ]. Afdeling V van die wet begint als volgt:

AFDELING V. HANDELSPUBLICITEIT 19. Voor de toepassing van deze wet wordt onder handelspubliciteit beschouwd elke informatie die wordt verspreid met de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoeling de verkoop van een produkt of een dienst bij het publiek te bevorderen, ongeacht de plaats of het gebruikte communicatiemedium. 20. Is verboden elke handelspubliciteit: 1° die gegevens bevat waardoor het publiek misleid zou kunnen worden aangaande de identiteit, de aard, de samenstelling, de oorsprong, de kwantiteiten of de kenmerken van een produkt; onder kenmerken dienen te worden verstaan de voordelen van een produkt, inzonderheid uit het oogpunt van eigenschappen, van gebruiksmogelijkheden, van de voorwaarden waaronder het kan worden gekocht, en van de diensten die met de aankoop gepaard gaan; 2° die vergelijkingen inhoudt, die bedrieglijk of afbrekend zijn of die het zonder noodzaak mogelijk maken een of meer andere handelaars te identificeren; 3° die gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan met een andere handelaar of ambachtsman, zijn produkten of zijn werkzaamheid; 4° die een daad in de hand werkt, welke luidens artikel 55 van deze wet moet worden beschouwd als een tekortkoming aan de daarin aangeduide bepalingen of welke in toepassing van de artikels 60 tot 63 van deze wet werd erkend als een inbreuk. 21. Enz. Met de aangehaalde Belgische wettelijke bepaling is — voor zover hier van belang — vergelijkbaar artikel 1416a van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, dat sinds 14 juli 1980 onder meer bepaalt: "Hij die omtrent goederen die door hem in de uitoefening van een bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt , handelt onrechtmatig, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van: b. de herkomst i. de identiteit

165


van degene door wie, onder

wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd {Staatsblad 1980, nr 304, met aanvulling in Staatsblad van 21 augustus 1980 = Bijblad I.E. 1980, blz. 138 en 183.) V.d.Z.

Nr 49. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 8 juni 1983. (Vibramycin) President: Mr H. Pos; Raadsheren: Mrs S. J. M. van Delden-van den Belt en P. Neleman. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BeneluxMerkenwet. Het opnieuw aanbrengen van een merk op de verpakking van de waar is een gebruik van dat merk op de verpakking van die waar en mitsdien een gebruik voor waren als bedoeld in art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BMW en niet een "ander"gebruik in de zin van hetzelfde artikel lid 1 onder 2. Art. 13 onder A, lid 3 Benelux-Merkenwet. De stelling, dat het derde lid van art. 13 A een uitwerking is niet van het eerste lid onder 1, doch van het eerste lid onder 2 is strijdig met de bewoordingen en de strekking van art. 13 A. De strekking van art. 13 A, lid 3, is dat, indien is voldaan aan de voorwaarde dat de toestand der waren niet is gewijzigd, de merkgerechtigde zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk, bestaande in het verder verhandelen van de waren, die hij onder zijn merk eenmaal in het verkeer heeft gebracht. Op het aanbrengen door een derde van het merk van de gerechtigde op een nieuwe (buitenjverpakking voor de waren, is art. 13 A, lid 3 niet van toepassing. Art. 36 E.E.G.-Verdrag. Nu het belang waarvoor Pfizer bescherming vraagt, tot het specifieke voorwerp van haar merkrecht behoort, is het verzet door Pfizer tegen het door Centrafarm van het merk van Pfizer gemaakte gebruik (het ompakken van de waar in een nieuwe buitenverpakking en het aanbrengen van Pfizer's merk op die nieuwe verpakking) gerechtvaardigd in de zin van art. 36, eerste zin van het Verdrag. Wil niettemin de uitoefening van dat recht een door de tweede zin van hetzelfde artikel verboden, verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten opleveren, dan is daarvan sprake, indien de uitoefening van het merkrecht plaatsvindt in het kader van en strekt tot versterking van een afzetsysteem, dat ook op zichzelf is gericht op een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten. In dat geval bestaat tussen de rechtsuitoefening door Pfizer en haar afzetsysteem een verband, dat in casu niet aanwezig is nu Centrafarm zelf gesteld heeft dat zij krachtens het Nederlandse geneesmiddelenrecht tot ompakking verplicht was. Daaruit volgt immers, dat Centrafarm, hoe ook het afzetsysteem van Pfizer was ingericht, moest ompakken, hetgeen impliceert dat tussen de rechtsuitoefening door Pfizer en haar afzetsysteem geen verband bestaat. Artt. 4 en 13 E.E.G.-Richtlijn 65/65. Onjuist is het betoog van Centrafarm dat, nu zij de produkten van Pfizer ompakte, omdat zij daartoe verplicht was, zij op grond van de artt. 4 en 13 van de Richtlijn 65/65 verplicht was het merk van de

166


fabrikant op die nieuwe verpakking aan te brengen en nationale wettelijke regelingen aan die verplichting niet kunnen afdoen. Art. 4 van die Richtlijn heeft geen betrekking op vermeldingen op de verpakking terwijl in art. 13 als alternatief voor de vermelding van een merk, de vermelding van de naam van de fabrikant wordt gegeven. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrafarm B.V. te Rotterdam, appellante, incidenteel geihtimeerde, procureur Mr H. Petten, advocaat Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman te Rotterdam, tegen de vennootschap naar vreemd recht Pfizer Inc. te Brooklyn, Verenigde Staten van Amerika, geihtimeerde, incidenteel appellante, procureur Jhr Mr G. Hooft Graafland, advocaat Mr P. J. M. Steinhauser te Rotterdam. a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 25 juni 1979.(Mrs L. Erades, T. Fransen en L. R. van der Weij). Overwegende ten aanzien van het recht: 1. De ingestelde vordering is gebaseerd op het bepaalde in de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (nader ook te noemen de BMW). Nu gedaagde te Rotterdam is gevestigd, is de rechtbank bevoegd van de vordering kennis te nemen. 2. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de inhoud van de produkties het volgende vast: — Pfizer is houdster van het merk Vibramycin voor farmaceutische en veterinaire preparaten (klasse 5), in België verkregen sedert 16 maart 1960, in Nederland sedert 1967 en in Luxemburg sedert 18 mei 1966, welke verkregen rechten werden gehandhaafd krachtens depot bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, geregistreerd onder nummer 074.862; — Pfizer gebruikt haar merk in de Benelux normaal, casu quo doet het aldaar normaal gebruiken, voor het door haar vervaardigde farmaceutische preparaat doxycycline; — Centrafarm betrekt in originele verpakking doxycycline die door of met toestemming van Pfizer in het Verenigd Koninkrijk en Italië onder het merk Vibramycin respectievelijk Vibramycina in het verkeer is gebracht, en brengt deze doxycycline — die in originele toestand verpakt is in een enkelvoudige verpakking respectievelijk in blisters met een buitenverpakking — vervolgens in Nederland in het verkeer na de doxycycline te hebben ontdaan van de verpakking respectievelijk de buitenverpakking en daarna te hebben voorzien van een andere (buiten)verpakking waarop aangebracht het merk Vibramycin. 3. Het uitgangspunt van Pfizer bij het instellen van de onderhavige vordering is dat zij zich op grond van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1, BMW kan verzetten tegen het aanbrengen door Centrafarm van het merk Vibramycin op door Centrafarm rechtmatig verkregen van Pfizer afkomstige doxycycline of de verpakking daarvan. 4. Het uitgangspunt van Pfizer is juist. Het aanbrengen van een nieuwe verpakking casu quo buitenverpakking voorzien van het merk Vibramycin levert op "gebruik van het merk" als bedoeld in voornoemde bepaling. 5. Een beroep op het derde lid van artikel 13 onder A BMW baat Centrafarm niet, nu deze bepaling slechts het oog heeft op gebruik van het merk door derden overeenkomstig het gebruik dat de houder van het merk maakte, zodat, waar Centrafarm het merkgebruik door Pfizer niet slechts heeft herhaald maar het merk

18 juni 1984

door het aan te brengen op de nieuwe verpakking casu quo buitenverpakking op een eigen wijze heeft gebruikt, de bepaling op het onderhavige geval niet van toepassing is. 6. Centrafarm stelt dat het door Pfizer nagestreefde verbod incompatibel is met het bepaalde in artikel 36 van het EEG-Verdrag. Zij stelt met name dat het belang waarvoor Pfizer bescherming vraagt niet behoort tot het specifieke voorwerp van haar merkrecht. Uit de ter zake van belang zijnde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen leidt de rechtbank af dat volgens het Hof: a. tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort het recht van de merkger'echtigde op te komen tegen ieder gebruik van het merk dat aan de herkomstgarantie ervan afbreuk zou kunnen doen; b. daaruit voortvloeit dat het volgens artikel 36, eerste volzin, van het EEG-Verdrag gerechtvaardigd is dat de gerechtigde tot een in één of meer Lid-Staten beschermd merk het recht wordt toegekend zich er tegen te verzetten dat de importeur van een in één of meer (andere) Lid-Staten onder dat merk verhandelde waar na ompakking en zonder toestemming van de merkgerechtigde het merk op de nieuwe verpakking van de geimporteerde waar aanbrengt. Het onderhavige geval kenmerkt zich door twee bijzonderheden: 1. voor zover de doxycycline in blisters is verpakt, vervangt Centrafarm — met handhaving van de blisterverpakking — slechts de buitenverpakking, 2. in de Benelux is Pfizer evenals in het Verenigd Koninkrijk, gerechtigd tot het merk Vibramycin, in Italië tot het merk Vibramycina en in Frankrijk tot het merk Vibramycine. Ad. 1. De rechtbank is van oordeel dat ook de onder 1 weergegeven handelwijze van Centrafarm beschouwd moet worden als "ompakken" gelijk hierboven onder b bedoeld. Ad 2. De rechtbank is van oordeel dat voor de toepassing van de hierboven onder b geformuleerde regel de merken Vibramycin, Vibramycina en Vibramycine — gelet op de geringe en blijkbaar met verschillen in taaieigen samenhangende onderlinge verschillen — vereenzelvigd mogen worden. Een en ander betekent dat van incompatibiliteit als door Centrafarm gesteld geen sprake is. 7. Aan de orde komt vervolgens de vraag of de uitoefening door Pfizer van haar merkrecht als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van meergenoemd verdrag is te beschouwen. WU zulks het geval zijn dan moet — onder meer — komen vast te staan dat de wijze waarop Pfizer haar merkrecht gebruikt, haar afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten bijdraagt. Centrafarm wijst er allereerst op dat het Nederlandse geneesmiddelenrecht —waarbij met name gedacht moet worden aan het Besluit registratie geneesmiddelen (Staatsblad 1977, 537) en het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Staatsblad 1977, 538) — haar dwingt de door haar geimporteerde doxycycline om te pakken (onder ompakken valt dan in casu mede te begrijpen van een andere buitenverpakking voorzien). Zij gaat er daarbij van uit dat de wetgever de hem door artikel 36, eerste volzin, van het EEG-Verdrag op het gebied van de volksgezondheid gelaten bevoegdheid niet te buiten is gegaan. De rechtbank wil met Centrafarm aannemen, dat zij door het hiervoor als laatste genoemde Besluit direct of indirect gedwongen wordt de door haar ingevoerde doxycycline om te pakken. Het enkele feit echter dat Pfizer haar merkrecht uitoefent terwijl Centrafarm aldus tot ompakken gedwongen is, brengt niet mee dat de kunstmatige afscherming van de

18 juni 1984


markten der Lid-Staten, waartoe die uitoefening zal bijdragen, gezegd mag worden verband te houden met het afzetsysteem van Pfizer. Centrafarm heeft vervolgens ter sprake gebracht de verschillen in verpakkingsgrootte in de diverse Lid-Staten. Wil het bestaan dier verschillen van belang zijn voor de beantwoording van de vraag aan het begin dezer rechtsoverweging gesteld, dan zal tenminste vereist zijn dat de bij de uitoefening door Pfizer van haar merkrecht optredende afscherming der markten op enigerlei wijze is toe te rekenen aan het hanteren door Pfizer van bedoelde verschillen in verpakkingsgrootte. Een verband tussen een en ander als bedoeld ziet de rechtbank echter niet. Centrafarm is gedwongen de door haar geïmporteerde doxycycline om te pakken dan wel van een andere buitenverpakking te voorzien ongeacht verschillen in verpakkingsgrootte. Indien dan uitoefening door Pfizer van haar merkrecht afscherming der markten tot gevolg heeft, moet zodanige afscherming in verband worden gebracht niet met verschillen in verpakkingsgrootte doch met de omstandigheid dat Centrafarm gedwongen is tot ompakken of aanbrengen van een andere buitenverpakking. Voor zover Centrafarm heeft willen stellen dat het hanteren door Pfizer van verschillende merken — Vibramycin, Vibramycina, Vibramycine — in verschillende Lid-Staten gezien moet worden als een gedragslijn in het kader van een op kunstmatige opsplitsing der markten gericht handelssysteem, wordt die stelling — die overigens in tegenspraak is met de eigen stelling van Centrafarm dat de verschillen uitsluitend verband houden met eisen van fonetiek of uitspraak — onvoldoende door feiten geschraagd. 8. Centrafarm heeft zich er bij conclusie van antwoord op beroepen dat de Richtlijn van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap van 26 januari 1965 (65/65 EEG) haar verplicht op de verpakking van door haar in Nederland als farmaceutische specialiteit in het verkeer te brengen originele doxycycline — onder meer — het merk van de fabrikant te vermelden. Het beroep van Centrafarm op het in de Richtlijn — met name artikel 4 en/of 13 daarvan — bepaalde gaat niet op, omdat het bestaan van een verplichting als door Centrafarm gesteld in geen geval kan afdoen aan de bevoegdheid van Pfizer binnen het kader van artikel 36 van het EEG-Verdrag haar merkrecht uit te oefenen. 9. Het bovenoverwogene brengt mee dat hetgeen Pfizer vordert — voor zover het niet subsidiair is gevorderd — toewijsbaar is. Rechtdoende: Verklaart voor recht dat het aanbrengen van het merk Vibramycin van Pfizer, of een daarmee overeenstemmend teken, op de door Centrafarm rechtmatig verkregen van Pfizer afkomstige waar of de verpakking van die waar onrechtmatig is jegens Pfizer. Verbiedt Centrafarm het merk Vibramycin van Pfizer onrechtmatig te gebruiken als hiervoor bedoeld, en veroordeelt Centrafarm aan Pfizer ten titel van dwangsom de somma van f 10.000,— (. . .) te voldoen voor iedere overtreding van dit verbod. Verklaart te dezer zake het vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt Centrafarm aan Pfizer te vergoeden de door Pfizer ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Centrafarm geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Veroordeelt Centrafarm in de proceskosten, voor zover aan de zijde van Pfizer gevallen tot op heden begroot op f 147,75 aan verschotten en f 2.730,aan procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz.

167

Overwegende ten aanzien van het recht: • 1) Nu partijen in hoger beroep hebben doen zeggen dat er tussen haar geen verschil van mening bestaat over de aan het geschil ten grondslag liggende feiten, en zij geen grieven hebben aangevoerd tegen hetgeen de rechtbank te dien aanzien in rechtsoverweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zal het Hof bij de beoordeling van het hoger beroep van deze feiten uitgaan. 2) Grief I wan Centrafarm komt, zakelijk weergegeven, hierop neer, dat de rechtbank ten onrechte de handelwijze van Centrafarm ongeoorloofd heeft geacht op grond van artikel 13 A, eerste lid onder 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (verder aan te halen als: BMW), in stede van deze handelwijze te toetsen aan artikel 13 A, eerste lid onder 2, van die wet. 3) Deze grief stuit reeds hierop af, dat het in het onderhavige geval blijkens de vaststaande feiten gaat om een gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven — waaronder valt te begrijpen een gebruik op de verpakking van de waren — als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid onder 1, van de BMW, en niet om een "ander gebruik" waarop artikel 13 A, eerste lid onder 2, het oog heeft. De door Centrafarm ter adstructie van haar standpunt verdedigde uitleg van artikel 13 A van de BMW dat het derde lid van dit artikel, dat een regeling bevat voor de gegeven situatie — het verder verhandelen van waren die Pfizer onder haar merk in het verkeer heeft gebracht —, een uitwerking is niet van het eerste lid onder 1, doch van het eerste lid onder 2 van dat artikel, moet als strijdig met de bewoordingen en de strekking van artikel 13 A worden verworpen. 4) Grief II is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat in het onderhavige geval artikel 13 A, derde lid, van de BMW niet van toepassing is. 5) Deze grief faalt. De strekking van artikel 13 A, derde lid,Van de BMW is, dat, indien voldaan is aan de voorwaarde dat de toestand der waren niet is gewijzigd, de merkgerechtigde zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk bestaande in het verder verhandelen van de waren die hij onder zijn merk eenmaal in het verkeer heeft gebracht. Het verwijt van Pfizer richt zich echter niet tegen dit gebruik — door de rechtbank omschreven als het herhalen door Centrafarm van het merkgebruik door Pfizer — maar tegen een evenzeer tot haar exclusieve bevoegdheid behorend gebruik van andere aard dat Centrafarm van haar merk Vibramycin maakt, te weten het aanbrengen daarvan door Centrafarm op de nieuwe (buiten)verpakking. Terecht heeft de rechtbank geoordeeld, dat op dit gebruik — door haar aangeduid als een gebruik op een eigen wijze — het derde lid van artikel 13 A B.M.W. niet van toepassing is. 6) In grief III bestrijdt Centrafarm het oordeel van de rechtbank dat met het oog op het bepaalde in artikel 36, tweede zin, van het EEG-Verdrag een verband moet bestaan tussen de uitoefening door Pfizer van haar merkrecht en haar afzetsysteem. 7) Bij de beoordeling van deze grief stelt het Hof voorop, dat Centrafarm in hoger beroep niet heeft bestreden het oordeel van de rechtbank dat het belang waarvoor Pfizer bescherming vraagt, tot het specifieke voorwerp van haar merkrecht behoort. Dit brengt mede dat het recht van Pfizer zich te verzetten tegen het gebruik dat Centrafarm in het onderhavige geval van het merk van Pfizer maakt, gerechtvaardigd is in de zin van artikel 36, eerste zin, van het EEG-Verdrag. Wil niettemin de uitoefening van dit recht een, door artikel 36, tweede zin, van het EEG-Verdrag verboden, verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten opleveren, dan zal het afzetsysteem van de merkgerechtigde mede in de beschouwingen

168

18 juni 1984


moeten worden betrokken, en wel in die zin, dat van zodanige verkapte beperking sprake is, indien de uitoefening van het merkrecht plaatsvindt in het kader van en strekt tot versterking van een afzetsysteem, dat ook op zichzelf is gericht op een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten. Hieruit vloeit voort, dat de rechtbank door als vereiste te stellen dat tussen de uitoefening van het merkrecht door Pfizer en haar afzetsysteem een verband moet bestaan zoals in het vonnis is bedoeld, een juist criterium heeft gehanteerd, zodat deze grief tevergeefs wordt voorgesteld. 8) Voor zover Centrafarm in deze grief mede bedoeld zou hebben erover te klagen dat de rechtbank, zo een verband tussen de uitoefening van het merkrecht en het afzetsysteem van de merkgerechtigde vereist zou zijn, ten onrechte heeft geoordeeld, dat in het onderhavige geval dit verband niet aanwezig was, verdient opmerking, dat Centrafarm zich zo in eerste aanleg als in hoger beroep op het standpunt heeft gesteld, dat het Nederlandse geneesmiddelenrecht — het Besluit registratie geneesmiddelen en het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten — haar verplichtte tot ompakking. Uit dit standpunt en de daarop gegeven toelichting kan moeilijk iets anders worden afgeleid dan dat Centrafarm volgens haar eigen stellingen ingevolge deze besluiten in ieder geval, hoe ook het afzetsysteem van Pfizer zou zijn ingericht, moest ompakken. Dit brengt dan mee, dat,' indien Pfizer zich ertegen verzet dat bij dit ompakken haar merk door Centrafarm op de nieuwe verpakking wordt aangebracht, inderdaad niet gezegd kan worden, dat tussen deze uitoefening van het merkrecht en het afzetsysteem van Pfizer een verband als bovenbedoeld bestaat. 9) In grief IV voert Centrafarm aan, dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen, dat het door haar gedane beroep op de EEG-Richtlijn 65/65 niet opgaat. 10) Met haar beroep op deze Richtlijn heeft Centrafarm betoogd, dat, nu zij de produkten van Pfizer ompakte — zulks omdat er volgens haar ingevolge het Besluit registratie geneesmiddelen en het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten een verplichting daartoe bestond — zij op grond van de artikelen 4 en 13 van die Richtlijn verplicht was het merk van de fabrikant op de nieuwe verpakking aan te brengen, en dat nationale wettelijke regelingen, zoals de BMW, aan deze verplichting niet kunnen afdoen. Deze grief kan reeds daarom niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden, omdat artikel 4 van de Richtlijn geen betrekking heeft op vermeldingen op de verpakking en omdat artikel 13 blijkens zijn tekst geenszins dwingt tot het vermelden van een merk, daar immers als alternatief daarvoor de mogelijkheid wordt gegeven de naam van de fabrikant te vermelden. 11) Grief V, inhoudende dat, voor het geval de voorgaande grieven geheel of gedeeltelijk gegrond worden bevonden en Centrafarm derhalve het recht heeft het merk Vibramycin op de nieuwe verpakking aan te brengen, ditzelfde ook moet gelden voor zover op de voormalige verpakking van Pfizer het Frans/ Belgische merk Vibramcycine of het Italiaanse merk Vibramycina voorkwam, behoeft blijkens het vorenoverwogene geen afzonderlijke behandeling. 12) Het incidenteel appel van Pfizer is blijkens de toelichting op de enige door haar daarin aangevoerde grief slechts ingesteld, voor het geval het Hof op grond van de volgens Centrafarm bestaande verplichting tot ompakken tot een gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vorderingen van Pfizer zou komen. Het Hof zal derhalve, gelet op hetgeen is overwogen naar aanleiding van de door Centrafarm voorgedragen grieven, het incidenteel hoger beroep buiten behandeling laten.

13) Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd met veroordeling van Centrafarm als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep. Rechtdoende in hoger beroep: Bekrachtigt het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 25 juni 1979. Veroordeelt Centrafarm in de kosten van het hoger beroep, welke, voor zover aan de zijde van Pfizer gevallen, tot op deze uitspraak worden begroot op in totaal f 6.675,-(. . .). Enz.

Nr 50. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 26 oktober 1982.») (Thums Up/Seven Up) President: Mr V. A. D. M. van Haren; Raadsheren: Mrs C. H. Govaerts en W. Smulders. Art. 13 onder A, lid 1 jo art. 1 Benelux-Merkenwet ("overeenstemming"). President: Thums Up roept zodanige associaties op met het zeer bekende merk Seven Up (waarvan het woord Up een kenmerkend, onderscheidende kracht bezittend bestanddeel vormt) dat de aanduiding Thums Up (voor geheel gelijksoortige waren) als een overeenstemmend teken moet worden beschouwd. (Door het Hof niet beslist.) Art. 13 onder A, lid 1 Benelux-Merkenwet ("gebruik"). Gebruik van het merk Thums Up in de Benelux door geihtimeerde is niet gegeven — door het produktieproces, beginnende met de vervaardiging van blikjes en eindigend met het laden van gevulde blikjes in een container, nu tijdens dit proces het merk voor derden niet waarneembaar is en niet in de openbaarheid komt; — noch door het vervoer van de containers naar de haven van Rotterdam; zulks niet alleen omdat ook tijdens dat vervoer het merk niet voor derden waarneembaar is, doch ook omdat geihtimeerde met dat vervoer niets van doen heeft daar het wordt geregeld door degene die de blikjes elders importeert; — noch door de overdracht van de met de blikjes gevulde containers aan de vervoerder, nu die overdracht geschiedt met geen ander doel en geen ander effect dan dat ze buiten het Benelux-gebied hun plaats van bestemming kunnen bereiken; — noch door de fabricage van de blikjes door de desbetreffende fabrikant, omdat het in deze zaak niet gaat om merkgebruik voor verpakkingsartikelen doch om gebruik voor in blikjes verpakte drank (van uitlokking van "merkgebruik" door geihtimeerde is derhalve geen sprake). Een voornemen tot het gebruik van het merk Thums Up door geihtimeerde in de Benelux is voorts niet gegeven — doordat een aantal blikjes bij een detaillist te Bemelen is aangetroffen; mede nu de blikjes, naast Arabische tekens, uitsluitend Engelstalige opschriften hebben, is aannemelijk geihtimeerdes verklaring dat het hier gaat om een partij bij haar gestolen blikjes; l ) Vgl. ook Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2 december 1981 (Frico), cass. verw. HR 17 december 1982, NJ 1983, 232 met noot L. W. H., B.I.E. 1983, nr 81, blz. 241. Zie voorts het artikel van Mr P. J. M. Steinhauser, Merkgebruik en export, B.I.E. 1982, blz. 348-352. [Red.]

18 juni 1984


— noch doordatgeihtimeerde een Benelux-depot van haar merk heeft verricht; zulks kan zeer wel zijn verklaring vinden in de door geihtimeerde gestelde omstandigheid dat voor merkregistratie in een aantal exportlanden, met name in Saoedie-Arabiè', vereist wordt dat er een inschrijving bestaat in het land waar de aanvrager zijn domicilie heeft. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek; internationaal privaatrecht. Of geihtimeerde door blikjes Thums Up te exporteren onrechtmatig handelt, hangt in de eerste plaats af van het antwoord op de vraag of, en zo ja in hoeverre de wetgeving van de betrokken export-landen de merken van appellante beschermt. Het kortgeding leent zich niet voor een onderzoek hiernaar; de stellingen van appellanten bieden voor zo'n onderzoek ook onvoldoende aanknopingspunt. Art. 14 Benelux-Merkenwet jo art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De eis (in kortgeding) tot doorhaling van hetBenelux-Merk Thums Up, op straffe van een dwangsom, komt niet voor toewijzing in aanmerking, nu de B.M. W. een speciale procedure kent om de doorhaling te bewerkstelligen, en het (spoedeisend?) belang bij een doorhaling onvoldoende is geadstrueerd. 1. De vennootschap naar vreemd recht The Seven Up Company te St. Louis, Missouri, Verenigde Staten van Noord-Amerika, en 2. De besloten vennootschap Seven Up Nederland B.V. te Bussum, appellanten, procureur Mr H. J. W. Swane, advocaat Mr W. A. Hoyng te 's-Gravenhage, tegen de besloten vennootschap Mineral and Softdrinks Enterprises B.V. te Heerlen, geihtimeerde, procureur Mr J. L. Brens, advocaat Mr G. L. Kooy te 's-Gravenhage. a) President Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 17 juli 1981 (Mr P. G. H. Paulussen). Overwegende ten aanzien van het recht: (1) Als door eiseressen (Seven Up, Red.) bij dagvaarding gesteld en door gedaagde erkend dan wel niet of niet langer gemotiveerd ontkend kan ten processe als vaststaand worden aangenomen: 1. dat eiseres sub 1 rechthebbende is in de Benelux o.a. met betrekking tot de navolgende merken: a) het woordmerk Seven Up krachtens handhavingsdepot d.d. 3 maart 1971, welk depot onder nummer 009802 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven (gebruik vanaf 1952). b) het beeldmerk, bestaande uit een etiket uitgevoerd in de kleuren wit (de letters), rood en groen (de achtergrond) met daarop afgedrukt 7Up krachtens depot d.d. 13 november 1979 welk depot onder nummer 361902 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven; 2. dat eiseres sub 2 onder de onder 1 bedoelde merken lemon en lime drink verkoopt in de Benelux en op de lemon en lime drink markt in de Benelux en in Nederland veruit het grootste marktaandeel heeft; 3. dat eiseres sub 1 merkrechten voor de merken Up en Seven Up bezit in de navolgende landen: Argentinië, Afghanistan, Algerije,. Angola, Oostenrijk, Antigua, Barbados, Australië, Bermuda, Bangla Desh, Belize, Brunei, Bolivia, Brazilië, Botswana, Congo, Canada, Columbia, Costa Rica, Cyprus, Chili, Cuba, Tsjechoslowakije, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Ethiopië, Fidji Eilanden, Finland, Frankrijk, Gambia, Groot-Brittannië, Griekenland, Oost-Duitsland, Guatemala, West-Duitsland, Guernsey, Honduras, Iran, Indonesië, India, Irak, Italië, Jersey, Hong Kong, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Japan, Jamaica, Jordanië, Kenia, Koeweit, Libanon, Liechten-

169

stein, Lesotho, Liberia, Luxemburg, Laos, Libië, Maleisië, Mali, Marokko, Nederlandse Antillen, Nigeria, Nicaragua, Noorwegen, Nieuw-Guinea, Nepal, NieuwZeeland, Panama, Peru, Portugal, Filippijnen, Pakistan, Paraguay, Guinea, Rusland, Swaziland, Sierra Leone, Singapore, San Salvador, Suriname, Somalië, Spanje, Porto Rico, Zimbabwe, Roemenië, Zuid-Afrika, St. Lucia, Saoedi-Arabië, Soedan, St. Vincent, Zweden, Syrië, Zwitserland, Tonga, Trrnidad, Tanger, Thailand, Timor, Tunesië, Transkei, Turkije, Taiwan, Tanzania, Uganda, Uruguay, Verenigde Staten, Venezuela, Venda, Zuid-West-Afrika, Zambia, Vietnam en Cambodja; 5. dat eiseressen onlangs hebben moeten bemerken dat gedaagde lemon en lime drink fabriceert en verkoopt in blikjes welke zijn uitgevoerd in wit (letter), rood en groen (achtergrond) en voorzien zijn van de aanduiding Thums Up terwijl de litigieuze blikjes bovendien het opschrift "no. 1 from Holland" dragen; (2) Eiseressen vorderen dat Wij gedaagde zullen verbieden met ingang van 8 dagen na de betekening van dit vonnis in de Benelux en in de landen genoemd onder aangezien 3 van de dagvaarding voor de verkoop van lemon en lime drink gebruik te maken van a. het merk Thums Up of een ander met het merk Seven Up overeenstemmend teken b. van de onder het 5 e aangezien weergegeven door gedaagde op het ogenblik gebruikte verpakking, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,— voor elke overtreding van deze verboden of een van deze verboden; gedaagde zullen verbieden met ingang van 8 dagen na de betekening van dit vonnis bij de export van lemon en lime drink naar de in aangezien 3 van de in de dagvaarding genoemde landen, gebruik te maken van a. het merk Thums Up of een ander met het merk Seven Up overeenstemmend teken b. van de onder het 5e aangezien weergegeven door gedaagde op het ogenblik gebruikte verpakking, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,—per overtreding van deze verboden of een van deze verboden; gedaagde zullen bevelen aan afnemers in de onder 3 weergegeven landen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis een brief te schrijven met uitsluitend de navolgende inhoud: "dear sirs, This is to inform you that the President of the District Court at Maastricht, The Netherlands, has ordered us to stop the sale of our Thums Up lemon and lime drink in your country and most other countries of the world because the sale of the Thums Up product is unfair competition towards the Seven Up Company; We request you to send back the Thums Up products which you have in stock. It goes without saying that we will pay back the purchase price of the products and also the costs of transportation. yours sincerely" op straffe van een dwangsom van f 5.000,— voor iedere dag of maal dat gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit verbod in gebreke blijft; gedaagde zullen bevelen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan eiseressen ter controle een lijst te overhandigen waarin de adressen van haar afnemers in de onder het 3 e aangezien van de dagvaarding genoemde landen staan vermeld, alles op straffe van een dwangsom van f 5.000,— voor elke dag of elke maal dat gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit verbod in gebreke blijft; (3) Eiseressen hebben daartoe in verband met het vorenaangehaalde, als vaststaande aangenomen, feiten voorts gesteld, 6. dat gedaagde door dè handelwijze onder 5 handelt in strijd met de merkrechten welke eiseres sub 1 in de Benelux geniet;

170


7. dat immers gedaagde voor geüjke waren gebruik maakt van tekens (te weten Thums Up en de aankleding van haar blikjes) welke overeenstemmen met de merken van eiseres sub 1 en/of aangezien gedaagde zonder geldige reden in het economische verkeer van met de merken van eiseres sub 1 overeenstemmende tekens gebruik maakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht; 8. dat gedaagde bovendien door de handelwijze onder 7 onrechtmatig handelt jegens eiseressen, waar verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren; geprofiteerd wordt van de reputatie van het wereldberoemde merk Seven Up en afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van de merken van eiseres sub 1; 9. dat de mededeling "no. 1 from Holland" onwaar althans misleidend is en mitsdien onrechtmatig jegens eiseressen; 10. dat eisers hebben bemerkt dat gedaagde het litigieuze produkt eveneens exporteert althans dreigt te exporteren onder meer naar India, Pakistan, SaoediArabië, Tanzania, Singapore en Libanon; 11. dat de verkoop van de litigieuze produkten in de onder 3 van de dagvaarding genoemde landen — in al welke landen eiseres sub 1 haar produkt Seven Up verhandelt en in al welke landen eiseresses merken en produkt grote bekendheid hebben verworven — aldaar inbreuk maakt op de merkrechten van eiseres sub 1 en onrechtmatig is jegens eiseressen; 12. dat deze merkinbreuken casu quo dit onrechtmatig handelen door gedaagde worden gepleegd, althans dreigen te worden gepleegd door verkoop in die landen althans door gedaagde worden uitgelokt althans dreigen te worden uitgelokt, door derden door export vanuit Nederland daartoe in staat te stellen; 13. dat het onder 12 bedoelde uitlokken eveneens een onrechtmatige daad jegens eiseressen oplevert; 14. dat eiseressen spoedeisend belang hebben; (4) Naar aanleiding van deze door gedaagde bestreden vordering stellen Wij voorop dat naar Ons voorlopig oordeel de door gedaagde gebezigde aanduiding Thums Up bij het daarvoor in aanmerking komende publiek zodanige associaties oproept met het, zoals niet betwist is, zeer bekende merk Seven Up van eiseres sub 1 — waarbij Wij in aanmerking nemen dat het woord Up een kenmerkend, onderscheidende kracht bezittend bestanddeel van dit woordmerk vormt en het hier geheel gelijksoortige waren betreft — dat de aanduiding Thums Up ten opzichte van het merk Seven Up beschouwd moet worden als een overeenstemmend teken als bedoeld in artikel 13 Benelux Merken wet; (5) Het andersluidende verweer van gedaagde wordt door Ons mitsdien verworpen; (6) Wij achten de vordering, voor zover gebaseerd op de Benelux Merkenwet, niettemin ongegrond; (7) Tegenover de gemotiveerde betwisting zijdens gedaagde hebben eiseressen niet aangetoond of zelfs maar aannemelijk gemaakt dat gedaagde het ten processe bedoelde, door haar gefabriceerde produkt in de Beneluxlanden in de handel brengt of zulks voornemens is te doen; (8) Gedaagde heeft in dit verband voorts niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken gesteld — en ten processe kan derhalve voorshands als vaststaande worden aangenomen — dat de ten processe bedoelde blikjes uitsluitend bestemd zijn voor de export en momenteel nog alleen voor Libanon en Saoedi-Arabië, dat deze blikjes door eigen personeel van gedaagde op afgesloten terrein ingeladen worden in gesloten containers op de buitenzijde waarvan zich geen enkele aanduiding bevindt met betrekking tot het merk Thums Up en het uiterlijk van het blikje, dat deze containers worden verzegeld en per spoor naar Rotterdam vervoerd en vervolgens aldaar verscheept, bij welk een en ander niets van de inhoud van de containers valt waar te nemen;

18 juni 1984

(9) Naar Ons voorlopig oordeel heeft gedaagde terecht gesteld dat op grond van voormelde feiten, blijkens welke het merk Thums Up niet op enige wijze in de openbaarheid komt, zij niet gezegd kan worden dat merk te gebruiken in de zin van artikel 13 Benelux Merkenwet en zij zich derhalve jegens eiseressen niet aan merkenrechtelijke inbreuk schuldig maakt; (10) Naar Ons voorlopig oordeel is de vordering eveneens ongegrond voor zover gebaseerd op onrechtmatig handelen van gedaagde. Dit onrechtmatig handelen bestaat volgens eiseressen hierin dat gedaagde de ten processe bedoelde produkten vanuit haar fabriek in Nederland exporteert, althans dreigt te exporteren onder meer naar India, Pakistan, Saoedi-Arabië, Tanzania, Singapore en Libanon, waar het door haar in het verkeer brengen van die produkten geschiedt in strijd met de rechten van eiseres sub 1 aldaar op het merk Seven Up; (11) Blijkens het eerder overwogene staat in ieder geval vast, dat gedaagde haar produkten thans exporteert naar Saoedi-Arabië en Libanon. (12) Zij heeft voorts erkend te overwegen ook naar andere, bij dagvaarding genoemde, landen te gaan exporteren; (13) Wij achten onvoldoende aanknopingspunten aanwezig om, zoals eiseressen willen, de vraag, of het gebruik van het merk Thums Up in laatstgenoemde landen in strijd is met de rechten van eiseressen, te beantwoorden met toepassing van Nederlands recht, waarbij Wij met name erop wijzen dat eiseres sub 1 — de gerechtigde op het merk Seven Up in meergenoemde landen — wier belangen met die van gedaagde aldaar in conflict komen, een vennootschap is naar vreemd recht; (14) Tegenover de betwisting zijdens gedaagde achten Wij voorshands onvoldoende gronden aanwezig voor de juistheid van de stelling van eiseressen dat ook volgens het in bovengenoemde landen geldende recht het gebruik van het merk Thums Up inbreuk maakt op de rechten van eiseres sub 1. (15) Voor een nader onderzoek dienaangaande achten Wij in het kader van dit kort geding geen plaats; De beslissing luidt derhalve: Rechtdoende in kort geding: "In naam der Koningin!" Wijzen de vordering van eiseressen af; Veroordelen eiseressen in de kosten van het geding, deze aan zijde van gedaagde begroot op f 1.250,—. Enz. b) Het Hof, enz. Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Bij de beoordeling van de in het principaal appel voorgedragen grieven zal het Hof er veronderstellenderwijs van uit gaan dat de aanduiding Thums Up ten opzichte van het merk Seven Up beschouwd moet worden als een overeenstemmend teken als bedoeld in artikel 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW), gelijk de President heeft aangenomen. 2.1. De eerste grief'is gericht tegen de rechtsoverwegingen (6) tot en met (9) van het vonnis. Appellanten houden vol dat geihtimeerde het merk Thums Up binnen het Benelux-gebied gebruikt of dreigt te gaan gebruiken in de zin van artikel 13 BMW doordat zij (a) haar produkt onder dat merk in de Benelux-landen in de handel brengt of voornemens is in de handel te brengen en (b) de blikjes Thums Up hier te lande door een verpakkingsfabriek laat vervaardigen en ze in haar eigen bedrijf afvult, waarna zij de afgevulde blikjes op haar fabrieksterrein laadt in merkloze containers, die per spoor naar Rotterdam worden vervoerd om aldaar met een overzeese bestemming te worden verscheept. 2.2. Wat het eerste punt (a) betreft hebben appellanten gesteld dat in september 1981 een winkelier te Bemelen een groot aantal blikjes Thums Up voor de verkoop in voorraad heeft gehad - bij gelegenheid van

18 juni 1984


de voor het Hof gehouden pleidooien heeft hun raadsman een aldaar gekocht blikje getoond — en dat uit het feit, dat geihtimeerde haar merk in de Benelux heeft gedeponeerd, is af te leiden dat zij voornemens is het binnen het Benelux-gebied voor haar waar te gebruiken. 2.3. Geihtimeerde heeft ontkend die blikjes binnen het Benelux-gebied in de handel te hebben gebracht of daartoe voornemens te zijn. Zij stelde dat de in Bemelen aangetroffen blikjes afkomstig moeten zijn geweest van een grote partij blikjes limonade die in de maanden juli, augustus 1981 deels uit haar fabriek en deels uit een container zijn ontvreemd. En wat het Benelux-depot betreft voerde zij aan dat de enige reden daarvoor was dat in een aantal landen, met name in Saoedi-Arabië, bij de indiening van een merkaanvrage vereist is dat wordt aangetoond dat er een inschrijving bestaat in het land waar de aanvrager zijn domicilie heeft. 2.4. Het uit de winkel in Bemelen afkomstige blikje draagt, naast Arabische lettertekens, uitsluitend in de Engelse taal gestelde opschriften. Die blikjes waren om die reden ongeschikt en kennelijk ook niet bestemd om in een Benelux-land in de handel te worden gebracht. In dit licht gezien is de verklaring die geihtimeerde heeft gegeven van de aanwezigheid van dergelijke blikjes in Bemelen niet onaannemelijk en kan uit dat feit zonder meer niet worden afgeleid dat geihtimeerde ze binnen het gebied van de Benelux in de handel heeft gebracht of op het punt staat dat te doen, in aanmerking genomen dat appellanten de door geihtimeerde gestelde diefstal niet hebben ontkend. 2.5. Dat geihtimeerde haar merk in het Benelux-gebied heeft gedeponeerd kan zeer wel in het door geihtimeerde opgegeven doel zijn verklaring vinden, zodat ook daaruit niet kan worden afgeleid dat geihtimeerde voornemens is haar waren onder het merk Thums Up in het Benelux-gebied in de handel te brengen. 2.6. Wat de voor export naar het Midden-Oosten bestemde blikjes betreft zal het Hof van het door appellanten gestelde (b) uitgaan en moet dus onder ogen worden gezien de vraag of wat appellanten hebben gesteld is aan te merken als gebruik in de zin van artikel 13 BMW van het merk Thums Up door geihtimeerde. 2.7. Het produktieproces, beginnende met de vervaardiging van de blikjes en eindigend met het laden van de gevulde blikjes in een container, speelt zich geheel af in de beslotenheid van de blikfabriek en van de fabriek van geihtimeerde. Tijdens dat proces is het op de blikjes aangebrachte merk voor derden niet waarneembaar en komt het niet in de openbaarheid. Van geihtimeerde kan om die reden niet gezegd worden dat zij in die fase het merk Thums Up gebruikt in de zin van artikel 13 BMW. 2.8. Van het daarop volgende vervoer van de met die blikjes gevulde containers van het terrein van geihtimeerde naar de haven van Rotterdam kan dat evenmin gezegd worden; niet alleen omdat ook tijdens dat vervoer het op de blikjes aangebrachte merk voor derden niet waarneembaar is, doch ook omdat volgens de stellingen van appellanten geihtimeerde met dat vervoer niets van doen heeft daar het wordt geregeld door degene die de blikjes elders importeert. 2.9. Appellanten hebben nog betoogd dat de overdracht van de met die blikjes gevulde containers door geihtimeerde aan de vervoerder op zichzelf reeds als een gebruik van dat merk in eerdergenoemde zin is aan te merken. Doch ook dat gaat niet op aangezien die overdracht geschiedt met geen ander doel en met geen ander effect dan dat ze hun buiten het Benelux-gebied gelegen plaats van bestemming kunnen bereiken. 2.10. De eerste grief faalt derhalve. 3.1. In de toelichting bij hun tweede grief hebben appellanten betoogd dat geihtimeerde jegens hen onrechtmatig handelt door het uitlokken van merkinbreuk op tweeërlei wijze.

171

(1) Appellanten hebben hun woorden beeldmerk ook gedeponeerd voor verpakkingen, waaronder blikjes. Door blikjes voorzien van een teken overeenstemmend met het merk Seven Up bij een derde hier te lande te bestellen, te laten fabriceren en aan haar te doen leveren, lokt geihtimeerde merkinbreuk van die derde in de zin van artikel 13 A sub 1 dan wel in die van artikel 13 A sub 2 uit. (2) Door de Thums Up blikjes te exporteren naar landen — waaronder Saoedi-Arabië en Libanon — waar appellante sub 1 merkrechten heeft, lokt geihtimeerde inbreuk aldaar op die rechten uit. 3.2. Het eerste gaat niet op omdat het in deze zaak niet gaat om merkgebruik voor verpakkingsartikelen doch om gebruik van het merk voor in blikjes verpakte drank. De vraag of het tweede uitlokking van merkinbreuk oplevert komt bij de behandeling van de vierde grief aan de orde. 3.3. In de toelichting bij hun tweede grief hebben appellanten voorts betoogd dat het onrechtmatig gedrag van geihtimeerde mede gelegen is in het feit dat Nederlanders die tijdelijk verblijven in een land waarheen blikjes Thums Up vanuit Nederland worden geëxporteerd, alsook buitenlanders die in zo'n land tijdelijk verbüjven en afkomstig zijn uit landen alwaar Seven Up een beschermd merk is, door de confrontatie met Thums Up beide merken zullen associëren waardoor in de Benelux respectievelijk in de landen van herkomst van die vreemdelingen de "uniqueness" van Seven Up wordt aangetast. 3.4. Ook dit betoog houdt geen steek. Of geihtimeerde door blikjes Thums Up te exporteren naar landen buiten het Benelux-gebied onrechtmatig handelt, hangt niet af van de samenstelling van het publiek dat het merk Thums Up in de landen waarheen blikjes met dat merk worden geëxporteerd onder ogen kan krijgen, doch in de eerste plaats van het antwoord op ae vraag of, en zo ja in hoeverre, appellante sub 1 in elk van die landen aanspraak kan maken op merkenrechtelijke bescherming. Van land tot land zou moeten worden nagegaan hoever naar het aldaar geldende recht de bescherming van het merk Seven Up reikt en of volgens dat recht het gebruik van het merk Thums Up voor waren soortgelijk als die welke onder het merk Seven Up worden verkocht inbreuk maakt op de rechten van appellante sub 1. De stellingen van appellanten bieden voor zulk een onderzoek echter geen enkel aanknopingspunt. 4. De derde grief is gericht tegen de 12e rechtsoverweging van het vonnis. Zij faalt omdat het Hof de bestreden overweging juist acht. Daaraan doet niet af dat, zoals appellanten stellen, er sprake is van een Nederlandse rechter, een Nederlandse gedaagde en .een Nederlandse eiseres. 5.1. Ook de vierde grief, gericht tegen de 13e 'rechtsoverweging van het vonnis, stuit af op 's Hofs oordeel dat de President terecht aldus heeft beslist. De verwijzing door appellanten naar in eerste aanleg overgelegde produkties en hun opmerking dat Libanon is toegetreden tot het verdrag van Parijs brengen daarin geen verandering. 5.2. Aangezien van de in de toelichting bij grief II gestelde uitlokking van inbreuk op het merkenrecht van appellante sub 1 in Saoedi-Arabië en in Libanon slechts sprake kan zijn indien naar het aldaar geldende recht van zodanige inbreuk sprake is en een onderzoek daarnaar valt buiten het kader van dit kort geding, moet ook die grondslag van de vordering als ondeugdelijk worden verworpen. 6.1. Appellanten hebben in hoger beroep aan hun oorspronkelijke eis toegevoegd dat het Hof de geihtimeerde zal bevelen de inschrijving van het Beneluxmerk Thums Up door te halen op straffe van een dwangsom. Zij stelden dat geihtimeerde haar merk heeft gedepo-

172

18 juni 1984


neerd onder de uitdrukkelijke toezegging het niet binnen de Benelux te gebruiken, waardoor het merk zal vervallen, en dat die inschrijving verwatering van het merk van appellanten in de hand werkt en tot aantasting van de "uniqueness" van het merk Seven Up [leidt?, Red.]. 6.2. Die eis komt voor toewijzing niet in aanmerking omdat de BMW een speciale administratieve procedure kent die tot doorhaling van zulk een inschrijving kan leiden en bovendien omdat onaannemelijk is dat appellanten van de inschrijving de nadelen zullen ondervinden die zij vrezen zodat hun belang bij doorhaling ervan onvoldoende is geadstrueerd. 7. Aangezien geen van de grieven van appellanten tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep kan leiden, komt het incidenteel appel niet aan de orde en moet dat vonnis worden bekrachtigd, met verwijzing van de appellanten als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep; Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; Wijst de eis van appellanten voor zover die in hoger beroep is vermeerderd af; Veroordeelt hen in de aan de zijde van geintimeerde gevallen kosten van het geding in hoger beroep, welke kosten tot heden worden begroot op f 3.315,—. Enz.

Nr 51. Hoge Raad der Nederlanden, 28 oktober 1983 (NJ. 1984,184 (L. W.H.)). President: Mr H. E. Ras; Raadsheren: Mrs W. L. Haardt, S. K. Martens,

na eerst geoordeeld te hebben dat de "dynamite-lamp" geen voorwerp van auteursrecht kan zijn, daarna heeft geoordeeld dat de "dynamite-lamp"geen nabootsing is van de oliebol-lamp. J. Hakbijl B.V. te Lelystad (gemeente Zuidelijke IJsselmeerpolders), eiseres tot cassatie [in kort geding], advocaat Mr A. H. Vermeulen, tegen Handelsmaatschappij Giele B.V. te 's-Graveland, verweerster in cassatie [in kort geding], advocaat Mr C. D. van Boeschoten.

Nr 52. President Arrondissementsrechtbank te Middelburg, 8 maart 1983. Mr G. R. André de la Porte. Artt. 21 en 30 Auteurswet 1912. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Publikatie in een boek van een foto van een strafzitting, waarin eisers als verdachten terecht stonden. Het belang van de geportretteerde om zich tegen publikatie van het portret te verzetten moet, in aanmerking nemende dat terechtstaan ter zake van een misdrijf in het algemeen als onterend wordt beschouwd, gemeenlijk hoger worden aangeslagen dan het belang van de pers om tot publikatie over te gaan. Daaraan kan niet afdoen dat de dag na de terechtzitting in een landelijk ochtendblad een tekening is gepubliceerd, waarop de beide eisers duidelijk als verdachten herkenbaar zijn (zie verder het vonnis). Ook het onderschrift van de foto is jegens beide eisers onzorgvuldig. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Veroordeling van gedaagde om alle exemplaren van het boek waarin de foto met bijschrift staat afgedrukt, uit de handel te nemen, en alle door haar aan wederverkopers en detaillisten geleverde exemplaren met deze foto en bijschrift terug te nemen. Verbod tot verdere publikatie en verspreiding op straffe van een dwangsom. 1. X te Arnemuiden, en 2. Y te Vlissingen, eisers [in kort geding], procureur Mr K. P. T. G. Flos, tegen Den Boer Middelburg Uitgevers B.V. te Middelburg, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A. Minderhoud.

Artt. 10, lid 1 en 13 Auteurswet 1912; art. 13 onder A, lid 1 aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet; art. 1401 Burgerlijk Wetboek. President: De door Hakbijl geproduceerde en op de markt gebrachte "oliebol"-lampjes verdienen auteursrechtelijke bescherming;ze zijn als een origineel produkt aan te merken. Bovendien is de vorm van de "oliebol"als vormmerk gedeponeerd en ingeschreven. Aan de "dynamite-lamp" van Giele komt auteursrechtelijke bescherming niet toe; daaraan moet originaliteit en nieuwheid worden ontzegd. Zij is een nabootsingvan de "oliebol". Hof: Geen grief is aangevoerd tegen het oordeel dat de "oliebol"auteursrechtelijke bescherming toekomt. Ook het Hof kent aan de "dynamite-lamp" geen auteursrechtelijke bescherming toe. Wel is het Hof van oordeel dat de dynamite-lamp door haar schuine stand duidelijk afwijkt van de oliebol-lamp. Zij is geen nabootsing in gewijzigde vorm van de "oliebol" en zij stemt merkenrechtelijk daarmee niet overeen. Hoge Raad: Het is niet onbegrijpelijk dat het Hof,

1. Het verloop van het proces. 1.1. Eisers hebben gedaagde, hierna te noemen de Uitgeverij, in kort geding gedagvaard en daarbij gevorderd — kort samengevat — dat de Uitgeverij bevolen zal worden alle exemplaren van de publikatie "Zeeland in 1982" waarin een foto voorkomt van een strafzitting waar zij als verdachten aanwezig waren, uit de handel te nemen en van de detaillisten terug te nemen, een en ander binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis en op straffe van een dwangsom van f 25.000,00 per overtreding. De vordering is namens eisers toegelicht door Mr Flos, die de onderhavige publikatie en pleitnotities heeft overgelegd. Namens de Uitgeverij heeft Mr Minderhoud de vordering bestreden. Ook hij heeft pleitnotities en enige andere stukken in het geding gebracht. 2. De feiten. 2.1. Op 26 maart 1982 hebben eisers samen met vijftien andere vishandelaren voor de Middelburgse rechtbank terechtgestaan ter zake van "visfraude". Zij zijn van het door de rechtbank gewezen vonnis in hoger

18 juni 1984


beroep gekomen. De behandeling in hoger beroep heeft nog niet plaatsgevonden. 2.2. De Uitgeverij heeft recent een publikatie uitgegeven, getiteld "Zeeland in 1982". Dit is een boek met foto's uit het afgelopen jaar, voorzien van bijschriften. 2.3. In dit fotoboek staat een foto van de hiervoor onder 2.1. bedoelde terechtzitting, waarop onder anderen de beide eisers, van opzij gefotografeerd, duidelijk herkenbaar zijn. Bij deze foto behoort de volgende tekst: "VISFRAUDE. In maart stonden 17 verdachten van visfraude voor de Middelburgse rechter. De hoofdverdachte, J. S. uit Tholen, kreeg vier maanden gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 gulden. Vader S. moest ook 40.000 gulden betalen. De "zwartevishandelaren" opereerden vijfjaar lang buiten de vismijn om." 3. Het geschil. 3.1. Eisers stellen dat de Uitgeverij door het publiceren van de foto hen als verdachten heeft bekend gemaakt en dat de openbaarmaking van hun portretten een inbreuk maakt op hun persoonlijke levenssfeer. Zij achten bij de Uitgeverij geen redelijk belang voor de publikatie aanwezig en zij zijn van oordeel dat de Uitgeverij door de publikatie in strijd gehandeld heeft met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover de geportretteerde bestaat. 3.2. Bij de behandeling van het kort geding hebben eisers hieraan nog toegevoegd, dat de foto zichtbaar de spanning bij diverse afgebeelde personen weergeeft en daarmee een al te indringende aard heeft, dat de bijbehorende tekst onnauwkeurig is en ten onrechte suggereert dat de beide eisers vijf jaar lang buiten de vismijn om gehandeld hebben, en dat de voorzitter van de strafkamer destijds alleen toestemming heeft verleend foto's te maken onder de voorwaarde dat de identiteit van de verdachten niet aan de openbaarheid zou worden prijsgegeven. De in de krant op de dag na de terechtzitting gepubliceerde foto voldoet aan deze voorwaarde omdat de verdachten van achteren gefotografeerd zijn en als persoon onherkenbaar zijn. 3.3. De Uitgeverij stelt hier tegenover het volgende. Het gaat hier om nieuws, verslaggeving van een openbare gebeurtenis. De pers heeft de taak informatie te verschaffen, waaronder behoort berichtgeving over rechtszaken. Verslaggeving omtrent de rechtspleging is een publieke zaak. Het is voor de uitgever een onmogelijke zaak een dergelijk fotoboek uit te brengen indien voor iedere foto de toestemming gevraagd zou moeten worden van de personen die daarop voorkomen. De uitgever moet dus zelf de bij artikel 21 Auteurswet bedoelde afweging maken. Daarvoor is van belang dat de foto is gemaakt in opdracht van ANP-foto, dat voor het maken van deze foto toestemming is verkregen van de voorzitter van de strafkamer en dat de uitgever onder deze omstandigheden ervan mag uitgaan dat de voorzitter daarbij heeft afgewogen het belang van de openbaarheid van de rechtspleging enerzijds en het belang van de verdachten anderzijds. Dat de voorzitter daarbij beperkende bepalingen zou hebben gemaakt is de Uitgeverij niet bekend. Bovendien is in de Telegraaf van de dag na de terechtzitting een zeer goed gelijkende tekening geplaatst van eën aantal van de verdachten zonder dat deze daartegen hebben geprotesteerd. Ook de beide eisers zijn op die tekening duidelijk herkenbaar. Gezien al deze omstandigheden meent de Uitgeverij dat zij in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat de foto kon en zelfs juist wel moest worden gepubliceerd. Indien achteraf anders geoordeeld mocht worden had de Uitgeverij in ieder geval in de genoemde omstandigheden een deugdelijke rechtvaardigingsgrond. 4. De beoordeling van het geschil. 4.1. Het betreft hier een foto die niet in opdracht van eisers gemaakt is. Krachtens artikel 21 Auteurswet is openbaarmaking van deze foto niet geoorloofd voor

173

zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet. Onderzocht moet worden of dat hier het geval is. 4.2. Indien men als verdachte, van misdrijf beschuldigd, voor de rechtbank moet verschijnen heeft men in het algemeen een redelijk belang zich te verzetten tegen publikatie van zijn portret, hetzij getekend of gefotografeerd. Hoezeer in het algemeen de strafzitting openbaar is en het publiek dus kan zien wie de verdachte is, deze openbaarheid dient alleen als publieke verantwoording van de strafrechtelijke behandeling en niet om de hele bevolking de gelegenheid te bieden de strafzitting bij te wonen. De openbaarheid is voldoende verzekerd door toegankelijkheid van de zitting voor de pers en een — in beginsel niet geselecteerd — deel van het belangstellend publiek en het is noch theoretisch noodzakelijk noch praktisch gewenst de eis te stellen dat ieder de zitting moet kunnen bijwonen. Publikatie van het portret van een verdachte betekent dus steeds verspreiding van het feit dat deze persoon als verdachte heeft terechtgestaan in een ruimere kring dan die van de personen die ter terechtzitting aanwezig waren. Het belang van de geportretteerde om zich tegen publikatie van het portret te verzetten moet dan ook, in aanmerking nemende dat terechtstaan ter zake van misdrijf in het algemeen als onterend wordt beschouwd, gemeenlijk hoger worden aangeslagen dan het belang van de pers om tot publikatie over te gaan. 4.3. Daaraan kan niet afdoen dat de dag na de terechtzitting in een landelijk ochtendblad een tekening is gepubliceerd, waarop de beide eisers duidelijk als verdachten herkenbaar zijn. Dat zij hiertegen geen maatregelen genomen hebben ontneemt hen niet het recht maatregelen te nemen tegen publikatie van hun foto in een fotoboek als het onderhavige. Het is trouwens de vraag welke maatregelen zij hadden kunnen nemen. Maatregelen na de publikatie waren zinloos en zij hadden dus tijdens de zitting bedacht moeten zijn op publikatie, terwijl juist de spanning van de terechtzitting denkbaar maakt dat hun aandacht naar andere zaken is uitgegaan dan een mogelijke publikatie van hun portret, als zij al waargenomen hebben dat zij uitgetekend werden. Voorts verdient de aandacht dat publikatie van een portret in een dagblad veelal andere gevolgen heeft dan publikatie in een fotoboek. Het dagblad wordt meestal weggegooid en de inhoud is na enige dagen vergeten, terwijl het fotoboek in de kast gezet wordt en wellicht zo nu en dan opnieuw bekeken. De confrontatie met eisers als verdachten zal zich dus waarschijnlijk veel vaker herhalen dan in het geval van publikatie van een portret in een dagblad. 4.4. In het onderhavige geval verdient bovendien de aandacht dat het hier een zaak betreft, waar 17 verdachten terechtstonden, van wie kennelijk sommigen als hoofddaders zijn beschouwd en anderen in mindere mate laakbaar zouden hebben gehandeld. In het bijschrift bij de foto worden alleen de initialen van twee hoofddaders vermeld — niet eisers — en wordt tevens aangegeven dat "de zwarte-vishandelaren vijfjaar lang buiten de vismijn om opereerden". Hierdoor wordt de indruk gewekt dat ook de andere 15 daders, onder wie eisers, in soortgelijke ernstige mate medeschuldig zouden zijn geweest en ook gedurende vijfjaar buiten de vismijn gehandeld zouden hebben, terwijl door eisers hoger beroep is ingesteld en bovendien de mogelijkheid bestaat — over nadere gegevens beschik ik niet — dat eisers in lichtere mate bij de fraude betrokken zijn geweest. Ook het onderschrift is dus ten opzichte van de beide eisers onzorgvuldig. 4.5. Of de voorzitter van de strafkamer toestemming heeft verleend tot het maken van de foto en zo ja, of hij daarbij voorwaarden heeft gesteld, is niet van belang. Bij de beoordeling óf hij al dan niet toestemming zal verlenen dient de voorzitter immers zich te laten leiden door het belang van de gang van zaken ter

174

18 juni 1984


terechtzitting; het is niet, in ieder geval niet primair, zijn taak te waken voor inbreuken op de privacy van de aanwezigen. Indien toestemming tot het maken van foto's is verleend impliceert dit dus niet dat de voorzitter een afweging van belangen heeft gemaakt, waarbij het belang van de verdachte zich tegen publikatie te verzetten is betrokken. Ook al zou dit anders zijn, dan kan toch deze toestemming nimmer een verdachte het recht ontnemen een beroep op artikel 21 Auteurswet te doen, noch degene die wil publiceren ontlasten van zijn taak die voorgenomen publikatie aan, deze wetsbepaling te toetsen. 4.6. Het maken van foto's is overigens in het algemeen voor de gang van de terechtzitting storend, immers de fotograaf loopt rond, staat, of richt in ieder geval zo nu en dan zijn toestel in de richting van bepaalde personen, hetgeen afleidend kan zijn. Daarmee stoort hij de gang van zaken ter zitting gemakkelijker dan een tekenaar, die stil op zijn plaats blijft zitten en continu bezig is. Vandaar dat bij strafzittingen eerder aan tekenaars dan aan fotografen wordt toegestaan hun werk te verrichten. Dit betekent niet dat publikatie van getekende portretten ook eerder mogelijk is dan publikatie van foto's. De verdachte heeft in beide gevallen het recht zich tegen publikatie te verzetten. 4.7. De beide eisers maken dus terecht bezwaar tegen de publikatie van hun foto met bijschrift in "Zeeland in 1982". Zij hebben belang bij hun vordering dat de Uitgeverij alle exemplaren van dit boek, voor zover zij daarover kan beschikken en voor zover daarin de onderhavige foto met bijschrift voorkomt, uit de handel neemt. Het is technisch eenvoudig mogelijk de bladzijde waarop de foto voorkomt te verwijderen en het boek kan dus zonder deze bladzijde of met deze bladzn'de, maar dan op een zodanige wijze dat de portretten van de eisers onherkenbaar zijn gemaakt, in de handel blijven. De Uitgeverij kan ook bevolen worden de aan detaillisten en wederverkopers geleverde<,exemplaren terug te nemen — uiteraard voor zover mogelijk — en ook een verbod van verdere publikatie van de foto komt zinvol voor. De gevorderde dwangsom zal ik stellen op f 2.500,00 per overtreding en voor het overige zal ik de formulering van het gevorderde enigszins wijzigen. 5. De beslissing. De president, rechtdoende in kort geding, veroordeelt gedaagde alle exemplaren van de publikatie "Zeeland in 1982", waarin de onderhavige foto met bijschrift staat afgedrukt, uit de handel te nemen en aÜe door haar aan wederverkopers en detaillisten geleverde exemplaren met deze foto en bijschrift terug te nemen, zulks binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis. Hij verbiedt gedaagde voorts deze publikatie met foto en tekst na betekening van dit vonnis te verspreiden en in de handel te brengen. Hij bepaalt dat gedaagde een dwangsom van f 2.500,00 verbeurt bij overtreding van vorenstaande bevelen. Hij verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Hij ontzegt het meer of anders gevorderde. Hij veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van eisers vastgesteld op f 1.000,00 voor procureurssalaris en f 120,00 voor verschotten. Enz.

Nr 53. Gerechtshof te Amsterdam, Vakantiekamer, 28 juli 1983. (Alzarah/Flower) President: Mr A. Cohen Tervaert; Raadsheren: Mrs L. C. H. Veger en J. G. L. M. Bijnen. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Wanneer het gaat om beweerde onrechtmatigheid met betrekking tot een buiten het Benelux-ge bied gebruikt merk, is de B.M. W. niet van belang. Gelet op de punten van overeenstemming is voorshands aannemelijk, dat de Libanese rechter zal oordelen, dat appellante door het gebruik van haar blikken zich in Libanon schuldig maakt aan inbreuk op het daar te lande gedeponeerde merk van geihtimeerde. Dit brengt dan weer mede, dat appellante ook in Nederland onrechtmatig handelt door welbewust merkinbreuk in Libanon te bevorderen. De vordering van een verbod tot verhandeling van surrogaat boter in enige andere verpakking waarvan appellante weet of redelijkerwijze behoort te weten, dat die inbreuk maakt op geihtimeerdes rechten, is te vaag omschreven om voor toewijzing in aanmerking te komen. Pres.: Degene die in Nederland produkten fabriceert, verpakt, uitvoert en elders verhandelt, terwijl hij zich ervan bewust is of redelijkerwijze moet zijn, dat hij of zijn afnemers, in het land waar deze produkten op de markt worden gebracht, inbreuk maakt op het merkrecht van een ander, dan wel die ander daar oneerlijke mededinging aandoet, handelt in Nederland in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid. Hetzelfde geldt voor degene, die de voor die produkten gebruikte verpakking met kennis van zaken fabriceert. De vennootschap onder firma Algemene Olie Handel (A.O.H.) te Utrecht, principaal appellante, incidenteel geihtimeerde [in kort geding], procureur Mr P. de Jonge, advocaat Mr F. V. B. M. Mutsaerts te Utrecht, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Rotterdamse Margarine Industrie Romi B.V. te Vlaardingen, principaal geihtimeerde, incidenteel appellante [in kort geding], procureur Mr O. Hammerstein, advocaat Mr R. E. P. de Ranitz te 's-Gravenhage. a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 20 april 1983 (Mr L. Schuman). Overwegen ten aanzien van het recht: 1. Nu gedaagden [A.O.H, en Plametha, Red. ] geen bezwaar hebben gemaakt tegen de onder de feiten opgenomen vermeerdering van eis, zullen Wij op de aldus gewijzigde eis recht doen. 2. De stellingen door ROMI aan haar vordering ten grondslag gelegd, voldoen aan hetgeen ingevolge artikel 289 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het instellen van een vordering in kort geding is vereist, waarmee de spoedeisendheid van de zaak en Onze bevoegdheid zijn gegeven. 3. Als gesteld en erkend, dan wel niet (voldoende gemotiveerd) weersproken en ten dele door de overgelegde bescheiden gestaafd, staat, voor zover van belang in het kader van dit kort geding, tussen partijen het volgende vast: a. ROMI vervaardigt hier te lande surrogaat boter; b. dit produkt wordt, verpakt onder andere in blikken met een inhoud van 5 LBS, in Libanon op de markt gebracht onder het merk "FLOWER", welk merk in de Benelux en in Libanon is geregistreerd; c. in mei 1982 ervoer ROMI dat een andere fabrikant

18 juni 1984


in Libanon surrogaat boter, in ongeveer gelijke blikken verpakt, onder het merk "FLOWER* op de markt bracht. Na onderzoek bleek dat AOH deze boter produceerde en naar Libanon exporteerde en dat Plametha de blikken vervaardigde; d. na aanschrijven door ROMI verklaarden AOH bij brief van 24 juni 1982 en Plametha bij brief van 28 juni 1982 de export en produktie van goederen onder het merk "FLOWER" te zullen staken; e. hierna bracht AOH in Libanon surrogaat boter, verpakt in blikken, op de markt onder het merk "ALZAHRA", hetgeen arabisch is voor bloem. De blikken werden door Plametha vervaardigd; f. ROMI is inmiddels in Libanon een procedure wegens merkinbreuk begonnen, maar door de situatie in dat land kan een definitieve uitspraak nog enkele maanden op zich laten wachten; g. AOH zal vanaf medio april de surrogaat boter gaan verhandelen onder de naam "ALNADRA". 4. ROMI vordert thans — zakelijk weergegeven — primair: AOH te verbieden onrechtmatig jegens ROMI te handelen meer in het bijzonder door te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van ROMI in Libanon, alsmede om Plametha te verbieden jegens ROMI onrechtmatig te handelen door te verbieden de verpakking te vervaardigen en/of in het verkeer te brengen;en subsidiair: AOH te verbieden de produkten te verhandelen in Libanon in de litigieuze verpakking of enige verpakking waarvan zij weet, of redelijkerwijze behoort te weten, dat die bij het publiek verwarring sticht met de verpakking van ROMI, alsmede Plametha te verbieden verpakkingen te vervaardigen en/of in het verkeer te brengen voor zoveel zij weet dat met die verpakking bij het publiek in Libanon verwarring met de verpakking van ROMI wordt gesticht; en meer subsidiair: AOH te bevelen zich te houden aan haar toezegging haar verpakking grondig te wijzigen, alsmede Plametha te bevelen zich te houden aan haar toezegging de verpakking niet meer te leveren. 5. ROMI baseert haar primaire vordering op de stelling, dat AOH in Nederland onrechtmatig jegens haar handelt, door surrogaat boter te vervaardigen, verpakken en verzenden en dan vervolgens in Libanon met dat produkt inbreuk te maken op het door ROMI aldaar gedeponeerde merk. 6. Wil deze vordering toewijsbaar zijn, dan zal, met een redelijke mate van zekerheid aannemelijk dienen te worden, dat de Libanese rechter, op basis van Libanees merkenrecht, zal oordelen dat AOH inderdaad inbreuk maakt op het merkrecht van ROMI. 7. Het door ROMI gedeponeerde merk, waarvan de originele inschrijving door ROMI in het geding is gebracht, betreft de afbeelding van een bloem, met daarboven in Latijnse letters het woord FLOWER. De thans door AOH op de markt gebrachte surrogaat boter wordt aangeboden onder een merk, dat een bloem bevat, met daarboven in Latijnse letters het woord ALZAHRA, welk woord toch duidelijk verschilt van FLOWER. 8. Naar Ons voorlopig oordeel is derhalve niet voldoende aannemelijk geworden dat de Libanese rechter zal concluderen dat AOH inbreuk maakt op het merkrecht van ROMI, zodat de primaire vordering niet kan worden toegewezen. 9. ROMI baseert haar subsidiaire vordering op de stelling, dat AOH hier in Nederland onrechtmatig jegens haar handelt, door zich in Libanon bewust schuldig te maken aan oneerlijke mededinging, althans door anderen in Libanon aan te zetten tot oneerlijke concurrentie. 10. Naar Libanees recht, zoals blijkt uit een Franse vertaling van een decreet no 2385 van 17 januari 1924 (in het geding gebracht door ROMI), wordt onder oneerlijke mededinging verstaan iedere daad, waaraan één van de elementen die toepassing van de strafsancties op het merkenrecht mogelijk maken, ontbreekt en iedere daad

175

waarover de gerechten de vrije beoordeling hebben en dié de gerechten als oneerlijke mededinging voorkomt. 11. In genoemd decreet wordt voorts nog bepaald, dat de gerechten, bij de beoordeling van namaak, het standpunt van het kopend publiek moeten innemen en meer rekening moeten houden met de algehele overeenstemming dan met de detailverschillen tussen het merk en het namaakmerk. 12. Bij beschouwing blijkt de overeenkomst tussen de beide getoonde verpakkingen Ons zo groot, dat de kans op verwarring door het kopend publiek zeer reëel moet worden geacht. Met name nu FLOWER en ALZAHRA in Arabische letters gelijk wordt geschreven en ook in die letters op beide verpakkingen is vermeld, kan voor het Arabische publiek de verwarring nog vergroot worden. 13. Ook overigens is de door AOH gevoerde verpakking in kleur, opmaak en lettertype zeer overeenstemmend met de verpakking van het ROMI produkt, terwijl slechts minieme verschillen te ontdekken zijn. 14. Op grond van het bovenstaande is naar Ons voorlopig oordeel voldoende aannemelijk geworden dat de Libanese rechter, als hij al niet zal oordelen dat AOH met de door haar gevoerde verpakking inbreuk pleegt op het door ROMI gevoerde merk, dan toch in ieder geval de handelwijze van AOH als oneerlijke mededinging jegens ROMI zal beschouwen. 15. AOH heeft daartegen aangevoerd dat de vorderingen van ROMI in Nederland niet toewijsbaar zijn, aangezien in ieder geval in Nederland niet onrechtmatig jegens ROMI wordt gehandeld, nu de produkten in Nederland niet in het economisch verkeer worden gebracht. 16. Dienaangaande zijn Wij van oordeel dat degene die in Nederland produkten fabriceert, verpakt, uitvoert en elders verhandelt, terwijl hij zich ervan bewust is of redelijkerwijze moet zijn dat hij, of zijn afnemer, in het land waar deze produkten op de markt worden gebracht, inbreuk maakt op het merkrecht van een ander, dan wel die ander daar oneerlijke mededinging aandoet, in Nederland handelt in strijd met de zorgvuldigheid welke men in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens een ander. 17. In dit verband heeft AOH niet weersproken dat zij, in ieder geval na 24 juni 1982 op de hoogte was van het door ROMI onder andere in Libanon gedeponeerde merk en van de door ROMI gebruikte verpakking. In verband daarmee moet zij zich ervan bewust zijn geweest, dat ook met de daarna onder het merk ALZAHRA op de markt gebrachte surrogaat boter, geleverd tegen een veel lagere prijs, jegens ROMI oneerlijke mededinging werd gepleegd in Libanon. Desondanks heeft AOH het gebruik van dit misleidende merk voortgezet en is in Nederland doorgegaan met het produceren, verpakken en verzenden van deze blikken surrogaat boter voorzien van dit merk. 18. Derhalve handelt AOH naar Ons oordeel ook in Nederland onrechtmatig jegens ROMI, door hier produkten te vervaardigen en te verzenden, waarmee, naar zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, elders inbreuk wordt gemaakt op rechten van ROMI of jegens ROMI elders onrechtmatig wordt gehandeld. 19. Ook Plametha is in ieder geval sinds juni 1982 op de hoogte van de hierboven vermelde feiten en omstandigheden in Libanon met betrekking tot de door haar gefabriceerde verpakking, en handelt jegens ROMI onrechtmatig door desondanks die verpakking aan AOH te blijven leveren. 20. Uit al het vorenoverwogene vloeit voort, dat de subsidiaire vordering van ROMI tegen AOH en Plametha toewijsbaar is, in voege als hierna te melden. 21. Ten slotte zullen Wij AOH en Plametha, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure veroordelen.

176


Rechtdoende! Verbieden gedaagde sub 1 surrogaat boter te verhandelen of te doen verhandelen in Libanon in de litigieuze verpakking of in enige andere verpakking waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die bij het publiek verwarring sticht met de verpakking van eiseres. Verbieden gedaagde sub 2 verpakkingen te vervaardigen en/of in het verkeer te brengen waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die bij het publiek in Libanon verwarring stichten met de verpakking van eiseres. . Veroordelen ieder der gedaagden om aan eiseres te betalen ten titel van dwangsom f 10.000,— (. . .) voor ieder produkt waarmee de betreffende gedaagde geheel of gedeeltelijk in gebreke is te voldoen aan deze veroordeling. Enz. b) Het Hof, enz. Ten aanzien van het recht 1. Onbestreden is rechtsoverweging 3 van voormeld vonnis. Ook het Hof gaat derhalve van de daarin vermelde feiten uit. 2. Voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep heeft A.O.H, betoogd dat ROMI in Libanon de surrogaat boter niet verhandelt in blikken overeenkomstig het daar te lande gedeponeerde merk doch in blikken met een brede blauwe band aan de onderzijde en met twee rode vierkantjes waarin de naam ROMI is vermeld aan 'de bovenzijde, een en ander als afgebeeld op de foto die als produktie 4 bij akte in hoger beroep in het geding is gebracht. 3. ROMI heeft zulks ontkend en harerzijds aangevoerd dat in de door A.O.H, bedoelde blikken met blauwe [band, Red. ] plantaardig botersurrogaat wordt verpakt en dat van dit voor Cyprus, Koeweit en SaoediArabië bestemde produkt eenmaal per abuis een container naar Libanon is doorgeleverd. ^ 4. Tegen deze gemotiveerde betwisting heeft A.O.H. haar desbetreffende stelling niet aannemelijk gemaakt. 5. Ter gelegenheid van de voor het Hof gehouden pleidooien heeft A.O.H, doen betogen dat grief II in het principaal appel er niet toe strekt dat de President onbevoegd wordt verklaard van de vordering kennis te nemen wegens het onbreken van een forum doch dat deze grief de klacht bevat dat de President ROMI in haar vordering niet had mogen ontvangen omdat haar hier te lande geen bescherming toekomt op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (B.M.W.). 6. De grief is ongegrond. ROMI heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd merkinbreuk in Libanon subsidiair het stichten van verwarring volgens het daar geldend recht. Zij beroept zich op haar in Libanon — onbetwist — rechtsgeldig gedeponeerd merk. Omdat het hier gaat om beweerde onrechtmatigheid met betrekking tot een buiten het Benelux-gebied gebruikt merk is de B.M.W. niet van belang. 7. A.O.H, heeft bij pleidooi in hoger beroep nog betoogd dat zij slechts toeleverancier is van Libanese handelaren, zodat, wanneer al aangenomen zou moeten worden dat het in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde blikken in Libanon merkinbreuk daar te lande zou opleveren of voor het publiek aldaar verwarringstichtend zou zijn, aan haar geen onrechtmatig handelen kan worden tegengeworpen. 8. Dit betoog wordt door het Hof verworpen. Het in het verkeer brengen van de bewuste blikken met door A.O.H, vervaardigde boter is, zoals de President terecht heeft geoordeeld, aan A.O.H, toe te rekenen. Zij heeft immers niet bestreden dat zij de blikken heeft geleverd op de wijze en in de omstandigheden als in rechtsoverweging 17 van het vonnis is aangegeven. Mitsdien handelt A.O.H, onrechtmatig indien het verhandelen van de blikken in Libanon aldaar onrechtmatig wordt bevonden.

18 juni 1984

9. De vraag of door het in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde blikken in Libanon merkinbreuk wordt gepleegd op ROMI's daar te lande gedeponeerd merk moet naar 's Hofs oordeel beoordeeld worden naar het daar geldend recht. 10. Volgens artikel 107 van het Libanees Decreet nr 2385 van 17 januari 1924 betreffende de bescherming van industriële en commerciële eigendom en rechten dient de rechter, ter beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk, uit het gezichtspunt van de consument de beide merken te vergelijken en dan meer te letten op de punten van algehele (globale) overeenstemming dan op détailverschillen. 11. Op deze wijze de aan het Hof getoonde blikken met elkaar vergelijkend merkt het Hof op dat alle blikken dezelfde vorm en afmetingen hebben en blijkens het opschrift dezelfde waar bevatten. Het van A.O.H, afkomstige blik met het merk "Flower" vermeldt niet de tekst "produced by . . ." maar is overigens identiek aan het blik van ROMI. Het "Alzarah"-blik lijkt op het eerste gezicht sprekend op het "Flower"-bük van ROMI. Slechts de bloem heeft een wat donkerder rode kleur en het woord Flower is vervangen door Alzarah. Dit woord is geschreven met gerekte Latijnse hoofdletters identiek aan het Latijnse lettertype waarmee het woord Flower is geschreven op de blikken van ROMI. De kleuren, de afbeelding van de bloem, de vlakverdeling door 3 horizontale lijnen en in het algemeen de lay-out zijn identiek aan die van het "Flower"-blik van ROMI. 12. Gelet op deze punten van overeenstemming is voorshands aannemelijk dat de Libanese rechter zal oordelen dat A.O.H, door het gebruik van het "Flower"en "Alzarah"-blik zich in Libanon schuldig maakt aan inbreuk op het daar te lande gedeponeerde woord/ beeldmerk van ROMI. 13. Dit brengt dan weer mee dat A.O.H, ook in Nederland onrechtmatig jegens ROMI handelt door welbewust merkinbreuk in Libanon te bevorderen. 14. Uit het overwogene volgt dat de grieven in het incidenteel appel gegrond zijn, de grieven I, IV, V en VI in het principaal appel ongegrond zijn, de primaire vordering met inachtneming van het navolgende aan ROMI dient te worden toegewezen en A.O.H, bij behandeling van grief III geen belang meer heeft. 15. Behalve een verbod om de surrogaat boter in de "Flower"- en "Alzarah"-blikken te verhandelen of te doen verhandelen heeft ROMI tevens een verbod gevraagd tot verhandeling van surrogaat boter in enige andere verpakking waarvan A.O.H, weet of redelijkerwijze behoort te weten dat die inbreuk maakt op ROMI's rechten. 16. Deze vordering is echter te vaag omschreven om voor toewijzing in aanmerking te komen. 17. Met betrekking tot het aan het Hof getoonde "Elnadra"-blik is het Hof voorshands van oordeel dat hiermee in Libanon eveneens merkinbreuk dreigt te worden gepleegd of anderszins onrechtmatig tegenover ROMI dreigt te worden gehandeld. Het betreffende blik verschilt niet duidelijk in opmaak en kleur van het "Flower"-blik van ROMI, in het bijzonder niet wat betreft de afbeelding van de bloem, het model van de Latijnse letters en de Arabische belettering. Verwarring bij het publiek is dan ook te duchten. 18. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld vindt het Hof termen om de kosten van de eerste aanleg en die van het incidenteel appel te compenseren aldus dat iedere partij met de eigen kosten belast blijft. 19. De kosten op het principaal appel gevallen dient A.O.H, te dragen. Beslissingen

18 juni 1984


Het Hof: In het principaal appel: verwerpt het beroep; verwijst appellante (A.O.H.) in de kosten op het beroep gevallen, aan de zijde van geihtimeerde (ROMI) tot deze uitspraak begroot op f 3.750,— (.. .); In het incidenteel appel: vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan 's Hofs oordeel onderworpen; verbiedt de geihtimeerde (A.O.H.) surrogaat boter in de onder de rechtsoverwegingen 11 en 17 van dit arrest omschreven blikken te verhandelen of te doen verhandelen in Libanon; veroordeelt de geihtimeerde (A.O.H.) na betekening van dit arrest aan de appellante (ROMI) een dwangsom te betalen van f 10.000,— (. . .) voor iedere keer dat zij in strijd handelt met voornoemde verboden; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; compenseert de kosten van het geding in beide instanties aldus dat iedere partij met de eigen kosten belast blijft; ontzegt ROMI het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 54. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 18 januari 1984. Voorzitter: Drs J. C. H. Perizonius; Leden: Drs J. van der Heide en Mr W. Neervoort. Art. 2, lid 3 jo art. 2A, lid 2 Rijksoctrooiwet. Aanvraagafdeling: De gevraagde werkwijze wordt geheel geanticipeerd door de inhoud van een oudere, niet voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvrage, gelezen in het licht van hetgeen een voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvrage leert ter oplossing van hetzelfde probleem. De aanwezigheid van een niet eerder onderkend effect is niet relevant en het gestelde effect is overigens niet bijzonder. Afdeling van Beroep: Een specifieke stand van de techniek mag niet te baat worden genomen om de inhoud van een ouder recht nader te duiden. De inhoud van het oudere recht moet worden gelezen, zoals een gemiddelde deskundige uit hoofde van zijn aan de algemene stand der techniek ontleende actieve vakkennis haar zal begrijpen. Een niet eerder onderkend effect is niet synoniem met een verrassend of bijzonder effect, en is in casu wel aanwezig. Beschikking nr 15.279/Rijksoctrooiwet art. 24A inzake octrooiaanvrage nr 75.00980, inmiddels openbaargemaakt onder nr 174.956. a) Tussenbeschikking dd. 21 juli 1983. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep. Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Drs C. H. J. van Soest; Gezien de stukken; Overwegende, dat aanvraagster tijdig in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 19 november 1981, waarbij is besloten tot niet openbaarmaking van de aanvrage; enz. O., dat het bij de beoordeling van de octrooieerbaarheid van de onderhavige aanvrage gaat om de vraag in hoeverre de werkwijze waarvoor uitsluitende rechten worden gevraagd, geanticipeerd wordt door de inhoud van de niet voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaan-

177

vrage 7403381 van oudere rang, waarbij de vraag of er sprake is van een niet eerder onderkend effect tevens een rol speelt; dat de Aanvraagafdeling voorop heeft gesteld dat aanvraagster uitsluitende rechten vraagt voor een werkwijze ter bereiding van reinigingsmiddelen met de in het voornoemde oudere recht beschreven samenstelling, waarbij men de toegepaste niet-ionogene oppervlakactieve stof aan het niet in water oplosbare silicaat laat adsorberen; dat de Aanvraagafdeling van oordeel was, dat deze werkwijze geheel wordt geanticipeerd door de inhoud van het oudere recht, waartoe de Aanvraagafdeling de passage op blz. 19 regels 27—33 van de Nederlandse octrooiaanvrage 7403381, met een beroep op hetgeen de Nederlandse octrooiaanvrage 7201725 leert ter oplossing van hetzelfde probleem, zodanig verstaat, dat evidenterwijze niet eerst het in water niet oplosbare silicaat met de overige bestanddelen van het reinigingsmiddel wordt gemengd, omdat daardoor het adsorberend vermogen voortijdig wordt verminderd; dat de Aanvraagafdeling de eventuele aanwezigheid van een niet eerder onderkend effect slechts relevant acht wanneer een keuze is gemaakt, maar daarin geen mogelijkheid ziet een collisie bezwaar weg te nemen dat gegrond is op de overweging dat de gevraagde werkwijze letterlijk wordt beschreven in het oudere recht; dat de Aanvraagafdeling overigens het gestelde effect niet bijzonder acht, maar een rechtstreeks gevolg van de keuze van het gebruikte zeoliet, wat het onderwerp vormt van de oudere colliderende aanvrage; enz. O. dienaangaande: dat de door aanvraagster in beroep ontwikkelde grieven de Afdeling van Beroep ervan hebben overtuigd dat aanvraagster in overwegende mate tegenover de Aanvraagafdeling in het gelijk moet worden gesteld.; dat aanvraagster er terecht op heeft gewezen dat de Nederlandse octrooiaanvrage 7201725 als specifieke stand van "Ae techniek niet mag worden te baat genomen om aan de hand daarvan de inhoud van het oudere recht nader te duiden, aangezien die inhoud moet worden gelezen zoals een gemiddelde deskundige uit hoofde van zijn aan de algemene stand der techniek ontleende actieve vakkennis haar zal begrijpen; enz. dat tenslotte de Afdeling van Beroep met aanvraagster van oordeel is dat een niet eerder onderkend effect niet synoniem met verrassend of bijzonder effect mag worden gesteld, en in casu aanwezig is doordat de in de Nederlandse octrooiaanvrage 7403381 beschreven aluminiumsilicaten wel kunnen worden beladen met nietionogene oppervlakte-actieve stoffen zonder hun activiteit te verliezen en bovendien nog de verdere voordelen meebrengen die blijken uit het overgelegde proevenverslag; dat de hierbovenstaande overwegingen de'Afdeling van Beroep aanleiding geven aanvraagster in de gelegenheid te stellen de aanvrage alsnog in een voor openbaarmaking geschikte vorm te brengen door de noodzakelijke beperking aan te brengen; Beschikkende: Stelt aanvraagster in de gelegenheid binnen drie maanden na de dagtekening van deze tussenbeschikking de aanvrage te beperken overeenkomstig de daarvoor gegeven suggestie; Houdt de beschikking voor het overige aan. Enz. b) Eindbeschikking. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gezien de stukken waaronder de tussenbeschikking van de Afdeling van Beroep dd. 21 juli 1983; Overwegende, dat de Afdeling van Beroep bij genoemde tussenbeschikking aanvraagster in de gelegen-

178


heid heeft gesteld de aanvrage in een voor openbaarmaking geschikte vorm te brengen; dat aanvraagster van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt en bij brief van 8 september 1983 een nieuwe beschrijving met conclusies heeft ingediend, herzien

18 juni 1984

overeenkomstig de in de tussenbeschikking gegeven suggesties van de Afdeling; dat hiermee tot openbaarmaking van de aanvrage kan worden besloten; enz.

Mededeling Software-bescherming stelt specifieke eisen. De Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) organiseert op vrijdag 29 juni 1984 in het Mariott Hotel, Stadhouderskade 21 te Amsterdam, een internationaal seminar met als thema juridische bescherming van computer software tegen misbruik door onbevoegden. Inleiders zijn A. Hutt, hoofd juridische zaken Honeywell Information Services, die zal spreken over de behoefte aan juridische bescherming; N. Wallace, vicepresident van het Europese Octrooi Bureau, over octrooibescherming voor computerprogramma's; Dr J.

Spoor, advocaat te Amsterdam en wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de V.U. te Amsterdam, over auteursrechtelijke aspecten en Prof. G. Vandenberghe, buitengewoon hoogleraar aan de V.U. te Amsterdam, over alternatieven voor software bescherming. Kosten bedragen f 225,- incl. koffie, thee en lunch (AUA-leden f 200,-). Aanmelding en informatie Mr Th. Groenewald, De Lairessestraat 133, 1075 HJ Amsterdam, telefoon 641681.

Boekbespreking Rupert Schreiner, Die Dienstleistungsmarke - Typus, Rechtsschutz und Funktion. Max-Planck-Institut für auslandisches und internationales Patent-, Urheberund Wettbewerbsrecht, Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz, Band 60. Keulen, Berlijn, Bonn, München, Carl Heyinanns Verlag, 1983, 470 blz. Prijs DM 119,-. 1. Op 1 april 1979 is in de Bondsrepubliek Duitsland het "Gesetz über die Eintragung von Dienstleistungsmarken" in werking getreden. Daarmede werd geen afzonderlijke regeling voor de dienstmerken ingevoerd. Deze merken werden onderworpen aan het bestaande regime voor de "Warenzeichen"; de daarop betrekking hebbende wetgeving werd slechts op ondergeschikte punten voor dat doel aangepast. Het is een methode die ook elders is toegepast, bijv. in de Verenigde Staten van Amerika (1946), in Italië (1959) en in Frankrijk (1964), en die weldra ook in de Benelux-landen zal worden gevolgd: het daartoe strekkende Protocol tot wijziging van de Benelux-Merkenwet is op 10 november 1983 te Brussel ondertekend en wacht op ratificatie. Ook het merkenrecht dat de Commissie der Europese Gemeenschappen in Brussel voor de Lid-Staten voor ogen zweeft, gaat van een gelijke regeling van de merken voor waren en die voor diensten uit. Toch zijn er verschillen, en het hier besproken boek, verschenen als Band 60 in de "Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz" van het Max-Planck-Institut te München, heeft ten doel deze verschillen bloot te leggen en te onderzoeken of werkelijk de wetgeving, en in het bijzonder de uiterst gedetailleerde en verfijnde rechtspraak die zich met betrekking tot de warenmerken heeft gevormd, geheel ongewijzigd op de dienstmerken kan worden toegepast, en welke nieuwe problemen er door de gelijkstelling kunnen rijzen. De schrijver, Diplom-Kaufmann Dr jur. Rupert Schreiner, aan genoemd instituut verbonden, heeft zich van die taak gekweten met een, zelfs voor dat instituut verbluffende degelijkheid en grondigheid. Hij heeft zich daarbij ook rechtsvergelijkend georiënteerd, waar het hem dienstig scheen, en wel in de drie bovengenoemde landen, de U.S.A., Italië en Frankrijk, omdat men daar

reeds ervaring had met het nu in Duitsland ingevoerde systeem. Zijn tekst beslaat, afgezien van een eraan voorafgaande, 27 bladzijden tellende literatuurlijst en van een 15 bladzijden tellend aanhangsel met resultaten van een gehouden enquête, 454 bladzijden, aan de voet waarvan men niet minder dan 2112 noten vindt! Het is duidelijk dat degene die een dergelijk in omvang en diepgang ontzagwekkend werk voor een Nederlandse lezerskring mag recenseren, zich beperkingen moet opleggen. Hij doet het beste die aspecten te belichten die hem, ook met het oog op het komende Nederlandse, of liever het komende Benelux-recht, hebben getroffen, en een oordeel te geven over de vraag, of het boek voor de Nederlandse lezer van belang kan zijn. 2. Allereerst moge echter toch nog een overzicht volgen van de behandelde onderwerpen aan de hand van de inhoudsopgave. Na een korte inleiding over het doel van het boek wordt dit verdeeld in vier hoofdstukken, getiteld resp.: 1) Grundlagen, 2) Typen der Dienstleistungsmarke, 3) Recht und Rechtsschutz der Dienstleistungsmarke, en 4) Funktion der Dienstleistungsmarke. Wie in de praktijk met merken, en in het bijzonder met dienstmerken te maken heeft, wordt van deze indeling niet veel wijzer. Ze is ook niet erg gelukkig in zoverre zij de schrijver heeft genoopt in herhalingen te vervallen en dezelfde problemen meer dan één keer, telkens weer onder andere benadering te behandelen. Maar gelukkig brengt een onderverdeling hem die wil vinden wat hij zoekt, uitkomst. 3. Zo vindt men in het eerste hoofdstuk allereerst de voorgeschiedenis van de wetswijziging, en dan treft ons "enerzijds de op dogmatische overwegingen gegronde afwijzende houding van het Bundesgerichtshof tegenover de bescherming van dienstmerken en hun inschrijving voor "hulpwaren", anderzijds de vooruitstrevende visie van Eduard Reimer, reeds vóór de tweede wereldoorlog, in de eerste druk van zijn befaamde "Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht" neergelegd, en later verwezenlijkt toen hij na de oorlog de eerste President van het Bundespatentamt was geworden.

18 juni 1984


Voorts vindt men in dat eerste hoofdstuk een schets van het recht van de drie bovengenoemde landen, waarop in de latere hoofdstukken telkens wordt teruggekomen, en een waardering van de economische betekenis van het dienstmerk tegen de achtergrond van de zo gestegen omvang van de dienstverlenende sector — in aandeel van het bruto nationaal produkt én in aantal aldaar werkzame personen — ten opzichte van de traditionele sectoren van industrie en handel. Dit economisch georiënteerde gedeelte eindigt met een knappe beschrijving van het verschijnsel "franchising", van zoveel betekenis in bijvoorbeeld het hotel- en restaurantbedrijf, en in dat der auto-verhuurondernemingen: zoals bekend speelt de dienstmerken-licentie daar een grote rol. Terloops lezen wij hier dat het franchising systeem buiten Noord-Ameriica van alle West-Europese landen in Nederland het meest is ingeburgerd. In het eerste hoofdstuk wordt tenslotte ook de plaats besproken die het merkenrecht, in het bijzonder het recht van de dienstmerken, in het hele rechtssysteem inneemt, ook ten opzichte van het recht op de naam, de handelsnaam, en het recht van de oneerlijke mededinging in het algemeen. 4. Aan het tweede hoofdstuk, over de "Typus" van het dienstmerk, moge ik hier voorbijgaan: het gaat zeer diep in op de aard van het merkrecht, in het bijzonder zoals dit zich nu is gaan uitstrekken tot het merk dat betrekking heeft op een dienstverlening. Voor de fijnproever! 5. Van meer praktisch belang en veel concreter vond ik het derde hoofdstuk, de hoofdmoot van het boek (blz. 175—413): het geeft een zeer gedetailleerde beschrijving van het geldende Duitse merkenrecht, telkens bij ieder onderdeel betrokken op de dienstmerken. Overtuigend acht ik het betoog van de schrijver, bij zijn behandeling van de absolute beletselen voor de inschrijving, dat ten aanzien van het onderscheidend vermogen van dienstmerken geen concessies mogen worden gedaan ten opzichte van de eisen die dienaangaande aan de warenmerken worden gesteld. Het zal voor vele bedrijven verleidelijk zijn eenvoudig hun handelsnaam als dienstmerk te gebruiken ook als die in onderscheidend vermogen te kort schiet. Op merkenrechtelijke bescherming kan dan echter geen beroep worden gedaan, tenzij er — landelijke — "Verkehrsdurchsetzung" (inburgering) plaats heeft, wat echter bij meer plaatsgebonden dienstverlenende bedrijven niet zo vaak zal voorkomen. Een plaatselijk hotel "Zur Post" kan het dus wel vergeten die naam als dienstmerk in de hele Bondsrepubliek beschermd te krijgen. In sommige gevallen zou echter volgens de schrijver toevoeging van de plaatsnaam kunnen dienen om het vereiste onderscheidend vermogen te verkrijgen. Bij de bespreking der relatieve beletselen komen uiteraard de drie hoofdaspecten van de inbreukvraag aan de orde: (1) prioriteit, (2) gelijksoortigheid van de waren (en dus nu ook van de diensten), en (3) overeenstemming der merken. Interessant is, wat de prioriteit van dienstmerken betreft, de overgangsregeling die een zekere bescherming geeft aan vóór de peildatum (1 april 1979) reeds gebezigde dienstmerken tegenover jongere, doch vóór die peildatum ingeschreven warenmerken. Wat de gelijksoortigheid der diensten betreft, stelt de schrijver de volgende definitie voor (blz. 251): "Dienstleistungen sind untereinander — bei unterstellten identischen Kennzeichen — als gleichartig anzusehen, wenn sie nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, vor allem nach der Art ihrer Nutzenstiftung (Ophelimitat)*) sowie hinsichtlich der Geschaftsbetriebe, die üblicherweise solche Dienstleistungen erbringen, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass für den Durchschnittsnachfrager der Schluss nahe-

179

liegt, die Dienstleistungen entstammten demselben Unternehmen." En' na een lange worsteling met deze nieuwe dimensie van het probleem stelt bij voor de gelijksoortigheid van waren enerzijds en diensten anderzijds als definitie voor (blz. 260): "Waren und Dienstleistungen sind gleichartig im Sinne des Markenrechts, wenn nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und unter Berücksichtigung aller ökonomischen Berührungspunkte, insbesondere im Hinblick auf ihre funktionale Beziehung zueinander und dem Umstand, dass sowohl Ware als auch Dienstleistung nach den Branchegepflogenheiten üblicherweise vom selben Geschaftsbetrieb erbracht werden, bei identischen Marken für die beteiligten Durchschnittsabnehmer der Schluss naheliegt, dass die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen vom selben Unternehmen angeboten werden." Zeer uitvoerig wordt tenslotte de overeenstemmingsvraag besproken, met alle daarbij behorende problemen. Dit aËes met overvloedige aanhaling van rechtspraak en literatuur, en ook — zij het in de beperkte omvang als voren aangegeven — rechtsvergelijkend. Tamelijk kort is de schrijver in dit derde hoofdstuk over de rechten die de merkhouder aan zijn inschrijving kan ontlenen, maar weer zeer uitvoerig over de "Benutzungszwang", de gevolgen dus van niet-gebruik. Hij pleit voor de stelling dat de hoge eisen die in Duitsland plegen te worden gesteld aan de gebruikshandelingen die verval van het warenmerk moeten voorkomen, niet in die mate gelden voor dienstmerken: hun aard zou meebrengen dat onder omstandigheden het maken van reclame voor de te leveren diensten voldoende is. Het derde hoofdstuk wordt vervolgd met een afdeling over de overdracht van het merk (in Duitsland nog steeds gebonden aan de overdracht van het bedrijf) en de licentie (in Duitsland nog steeds niet in de wet geregeld), met, daaraan aansluitend, een excursie naar het "franchising". Het hoofdstuk eindigt dan met een beschouwing over de bescherming van het dienstmerk in het komende Gemeenschaps-recht. 6. Het vierde en laatste hoofdstuk is weer meer theoretisch van aard. Als ik de schrijver goed begrijp, wil hij geen keuze maken uit de verscheidene functies die aan het merk worden toegeschreven: "die Unterscheidungs-, die Herkunfts-, die Qualitats- oder die Werbefunktion" (blz. 448). Dat lijkt mij juist: daarover twisten doet mij denken aan de ruzie tussen twee figuren uit een verhaal van P. G. Wodehouse over de vraag, of de ramp die San Francisco in 1906 trof, een "earthquake" dan wel een "fire" was. Voor de schrijver is vooral van belang dat het merk een communicatiefunctie heeft tussen de merkhouder en de markt, in het bijzonder zijn afnemers. En ik citeer weer een cursief gedrukte zin (blz. 452/ 453): ') Wie de verklaring van dit moeilijke woord zoekt i.i de Winkler Prins onder de letter O, vindt niets. Mijn mede-lid van de redactie, Mr Van der Zanden, die altijd stug doorbladert, kon mij helpen: onder de letter P vjndt men een verhaal over de Italiaanse econoom en socioloog Pareto (1848 — 1923). Men leest daar dat deze man op het gebied van de consumptietheorie afstand nam van de term nut. Als basis van de waarde van een goed zag hij niet de nuttigheid (zoals die door de aanhangers van de grensnutschool werd omschreven), maar de voorkeur van de consument of gebruiker. Pareto verving dan ook de (objectieve) term marginaal nut of grensnut door de (meer subjectieve) term "ophelimiteit" (het Griekse "ophelimos" is: voordelig; nuttig, bevorderlijk). W.L. H.

180


"Es kommt daher im Einzelfall nicht darauf an, ob mit der Marke Werbebotschaften oder Herkunftskennzeichnungen vermittelt werden. Entscheidend ist, dass die über eine Markenkennung bestehende kommunikative Beziehung zwischen Unternehmen und Verbraucher vor Unterbrechungen und Störungen geschützt wird." En in dat kader speelt misschien bij dienstmerken de "Werbefunktion" een grotere rol dan bij de warenmerken. 7. In het bovenstaande kwam reeds tot uiting wat mij bij lezing van het boek in het bijzonder heeft getroffen. Rest nog het antwoord op de vraag of het boek voor de Nederlandse lezer van belang is. Het goede antwoord luidt, zoals zo dikwijls: ja en neen! Neen, als men een directe en concrete oplossing wil vinden voor alle problemen die straks zullen rijzen als de Benelux-Merkenwet ook de dienstmerken gaat beschermen. Want teleurstellend voor de Nederlandse lezer is dat het Benelux-merkenrecht in dit toch zo uitvoerig

18 juni 1984

gedocumenteerde boek wordt doodgezwegen, en van daaruit zal men toch die problemen moeten aanpakken. Dit is niet bedoeld als een verwijt aan de schrijver, die nu eenmaal zijn keus moest maken en die liet vallen op rechtsstelsels wier Merkenwet het dienstmerk al beschermen. Ja, luidt het antwoord, als men een theoretisch diepgaande en toch van vele praktische verwijzingen naar literatuur en rechtspraak voorziene verhandeling wil lezen over het Duitse merkrecht in het algemeen en het dienstmerk in dat recht in het bijzonder. Maar dan constateert men wel, hoezeer dat recht zich nog op menig punt in een dogmatisch keurslijf bevindt, waaruit het Benelux-merkenrecht zich al lang heeft weten te bevrijden. En dat mag dan de Nederlandse lezer van dit bijzondere boek nog een extra voldoening geven! Den Haag, januari 1984. W.L. H.

Litteratuur Boeken. NEDERLAND. Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Kernpunten van intellectuele eigendom en mediarecht. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Wülink, 1983, 242 blz. Prijs f 57,50. [Besproken door Mr F. Kuitenbrouwer 'm^NRC Handelsblad (14) 18 februari 1984 (120) Zaterdags Bijvoegsel, blz. 7.] Lingen, Mr N. van, Auteursrecht in hoofdlijnen. Alphen a/d Rijn, Tjeenk Wülink, 1983, 219 blz. Prijs f 48,50. (Tweede druk.) [Besproken door Mr F. Kuitenbrouwer in NRCHandelsblad (14) 18 februari 1984(120) Zaterdags Bijvoegsel, blz. 7.] BUITENLAND. Blanco White, T. A., Patents for Inventions. (5e druk.) Londen, Sweet & Maxwell, 1983. Prijs £ 3 5 , - . [Besproken door B. C. Reid in European IntellectualProperty Review (5) dec. 1983 (12) blz. 351.] Boeters, H. D., Handbuch Chemiepatent. Anmeldung, Erteilung und Schutzwirkung europaischer und deutscher Patente. Heidelberg, C. F. Muller Juristischer Verlag, 1984, XX en 236 blz. Cabinet Plasseraud, Entreprise et propriété industrielle; cent ans après la signature de la Convention d'Union de Paris. Parijs, Europrotection, 1983, 183 blz. [Besproken in Propriété Industrielle-bulletin documentaire 15 febr. 1984 (340) blz. IV-27/8.] Campbell, C. (ed.), Data Processing and the law. Londen, Sweet and Maxwell, 1984, VIII en 246 blz. Prijs £ 2 0 , - . Canenblas Jr, G., Antitrust and direct regulation of international transfer of technology transactions. (HC studies Vol. 7.) Weinheim, Verlag Chemie, 1983,168 blz. Prijs DM 6 8 , - . Dietz, A. (Hrsg.), Das Patentrecht der südosteuropaischen Staaten. (Bulgarije, Joegoslavië, Roemenië en Hongarije).

München, Verlag Chemie, 1984, 116 blz. Prijs DM 5 8 , - . Fowlston, B., Successful licensing; The key to business success. Oxford, Waterlow Publishers, 1984, 200 blz. Prijs £ 8,50. Gall, G., Die europaische Patentanmeldung in Frage und Antwort. Keulen, Berlijn, München, Carl Heymanns Verlag, 1982, VIII en 155 blz. [Besproken door J. Pagenberg in Gewerblicher Rechtsschutz und UrheberrechtInternationaler Teilen. 1984 (1) blz. 58/9.] Gevaert, H., Preventie in computer contracten. Brugge, Die Keure, 1984. Hecke, G. van, L. Remouchamps en F. Gotzen, Wetboek intellectuele rechten. (Reeks Tweetalige Wetboeken Story-Scientia.) Gent, E. Story-Scientia, 1983, 700 blz. (losbladig). Prijs Bfrs 2 8 5 0 , - . Holmes, W. C , Intellectual Property and Antitrust Law. New York, Clark Boardman, 1983, losbladig. Prijs $ 8 5 , - . Reid, B. C , A practical introduction to Trade Marks. Oxford, Waterlow Publishers, 1984,192 blz. Prijs £ 14,50. Remer, D., Legal Care for your Software. Londen/Reading, Addison-Wesley Microbooks, 1982, 248 blz. Prijs £ 11,95. [Besproken door J. Phillips in European Intellectual Property Review (5) dec. 1983 (12) blz. 351.] Scheuchzer, A., Nouveauté et activité inventive en droit europeen des brevets. Lausanne, Imprimeries Réunies S.A., 1981, XXIV en 470 blz. [Besproken door J. Pagenberg in IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) jan. 1984(1) blz. 107/8.] Schwarze, J. (Hrsg.), Der Europaische Gerichtshof als Vergassungsgericht und Rechtsschutzinstanz. (Schriftenreihe des Arbeitskreises Europaische Integration e.v. Band 20). Baden-Baden, Nomos, 255 blz. Prijs DM 56,—.

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 18 juni 1984, 52e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents