Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van dit nummer. 17 april 1978, 46ste jaargang nr 4 Auteursrecht voorbehouden

57

17 april 1978, 46ste jaargang nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Mr J. W. van der Zanden. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet, Dr J. K. Kramer, Drs C. H. J. van Soest, Dr H. P. Teunissen, Mr D. W. F. Verkade, Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 65,- met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f 70,-; een afzonderlijk nummer f 7 , - ; het jaarregister afzonderlijk f 10,-. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van dit nummer Officiële mededelingen.

3. Auteursrecht

Personeel. Afscheid van Drs F. Oliemans (blz. 58). Afscheid van Ir L. J. van den Berg (blz. 58). Necrologie. In memoriam Mr A. C. J. Stork, door Mr E. van Weel (blz. 59). Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken.

Nr 13. President Rechtbank Amsterdam, 12 mei 1977, Chaumière/C en A (geen auteursrecht, omdat de japonmodellen van eiseres geen duidelijk kunstzinnig karakter en geen sprekend persoonlijk stempel dragen, maar kennelijk aan andere creaties zijn ontleend en dus niet oorspronkelijk zijn; eiseres heeft haar japonmodellen eerst op een beurs te Parijs getoond en pas daarna gedeponeerd; dit depot is nietig) (met noot Ph.). b. Beschikking van de Octrooiraad.

1. Octrooirecht: geen. 2. Merkenrecht. Nr 10. Hof Amsterdam, 28 oktober 1976, Cóte d'Or/ Rowntree (het woord 'bonbonbloc' roept geen andere gedachte op dan een enigszins groot stuk chocolade met bonbonvuËing en kan dus geen merk zijn; het gebruik door Rowntree van het woord 'bonbonbloc' voor haar produkt is niet onrechtmatig wegens het afbreuk doen aan het bedrijfsdebiet van Cöte d'Or). Nr 11. President Rechtbank 's-Gravenhage, 29 juli 1977, Lacharte/Van Bauwel (de bij een bevestigingsdepot ingediende opgave van verkregen rechten kan niet worden verbeterd of aangevuld met een verkregen recht voor een land dat in de oorspronkelijke opgave niet voorkwam) (met noten Ph.).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 12. President Rechtbank Utrecht, 14 december 1977, Stemra/Boogaard (inbreuk op auteursrecht door zonder toestemming van de rechthebbende zgn. 'witte' grammofoonplaten in de handel te brengen).

46ste jaargang

Nr 14. Afdeling van Beroep, 15 december 1977 (ook litteratuur in talen die in Nederland niet algemeen worden gesproken en verstaan, zoals het Japans, moet de Octrooiraad in aanmerking nemen bij de beoordeling van de vraag of het onderwerp van een octrooiaanvrage nieuw is en op een octrooieerbare uitvinding berust) (met noot). Mededeling. Het gemeenschapsoctrooi en de inbreukprocedure (blz. 68). Tijdschriftbespreking. La Propriété Industrielle 1911, door Mr D. W. F. Verkade (blz. 68-72). Litteratuur. Nr 4

Blz. 57-72

Rijswijk, 17 april 1978

58

Bijblad Industriële Eigendom, nr 4

17 april 1978

Officiële mededelingen Personeel. Benoemd tot lid van de Octrooiraad. De heren Ir P. J. Baak en Ir A. E. Dolfin, beiden hoofdingenieur voor bijzondere diensten in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, zijn met ingang van 1 maart 1978 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 22 februari 1978, nr 43). Bevorderd. De heer J. van der Laan, schrijver in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 maart 1978 bevorderd tot schrijver A (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 1978, Pers./3). Benoemd in vaste dienst. De heer Ir E. P. de Haan, hoofdingenieur op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 januari 1978 benoemd in vaste dienst (Koninklijk besluit van 4 februari 1978, nr 109). Mevrouw H. M. Toledo, schrijver A op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom is met ingang van 1 april 1978 benoemd in vaste dienst (beschikkingvan de Ministervan Economische Zaken van 14 maart 1978, Pers./6). Beëindiging van dienstverband. Aan de heer ing. K. J. van Beemen, administrateur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 april 197E eervol ontslag verleend (Koninklijk besluit van 26 januari 1978, nr 30). Aan mevrouw M. J. Quapp, administratief ambtenaar B Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 mei 1978 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 7 februari 1978, Pers./4). Aan mejuffrouw C. G. Veenis, administratief ambtenaar C 2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 maart 1978 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 1 december 1977,nrPers./79). Verlening van buitengewoon verlof. Aan de heer J. M. Daudey, administratief hoofdambtenaar A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 april 1978 buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging verleend voor de duur van vijf jaar in verband met indiensttreding bij het Europees Octrooibureau (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 1978, nr 78/02022 Dir. Personeel).

Afscheid van Drs F. Oliemans. Aan de heer Drs F. Oliemans, technisch lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 maart 1978 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen, belangrijke diensten.

Op maandag 20 februari 1978 heeft Drs Oliemans afscheid genomen van het personeel van de Octrooiraad. Ter gelegenheid daarvan werd hij toegesproken door Drs J. C. H. Perizonius, een van de ondervoorzittersvan de Octrooiraad, die zijn enthousiasme voor het werk, zijn behulpzaamheid en zijn prettige samenwerking met hoog en laag prees. Drs Perizonius schonk Drs Oliemans namens diens collegae en medewerkers enige boekwerken, nameüjk: 'Danmarks Natur' onder redactie van Prof. dr. phil. Tyge W. Böcher c.s., twaalf delen, 1975; Bob Haak, 'Rembrandt, His Life, His Work, His Time', 1969 en 'The International Cyclopedia of Music and Musicians' onder redactie van Oscar Thompson, 1 975, tiende druk. Drs Oliemans gaf in zijn antwoord een geestig overzicht van zijn loopbaan bij de Octrooiraad van 1954 tot 1978. Hij adviseerde de jongeren octrooiaanvragen zeer nauwkeurig te behandelen en voor de niet chemisch onderlegde typisten en zetters duidelijk te schrijven. Hij dankte Drs Perizonius voor diens waarderende woorden en allen voor hun aanwezigheid en de prachtige boeken. Daarna hebben de vele aanwezigen persoonlijk afscheid van Drs Oliemans genomen. Namens de Orde van Octrooigemachtigden werd Drs Oliemans een boekenbon gegeven. Afscheid van Ir L. J. van den Berg. Aan de heer Ir L. J. van den Berg, technisch lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 maart 1978 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen, belangrijke diensten. Op dinsdag 28 februari 1978 heeft de heer Van den Berg afscheid genomen. Deze plechtigheid droeg een sober karakter, omdat enige dagen tevoren een collegalid van de Octrooiraad was overleden. Daarom werd de heer Van den Berg met vrouw en eigen en aangetrouwde kinderen door de Voorzitter van de Octrooiraad op diens kamer toegesproken, in aanwezigheid van de ondervoorzitters en een vertegenwoordiger van de Orde van Octrooigemachtigden. Ir Dekker releveerde onder meer, dat Ir Van den Berg 38 jaar bij de Octrooiraad werkzaam is geweest, waarvan twintig jaar als lid. Ir Van den Berg heeft de stormachtige ontwikkeling van de televisie meegemaakt, met inbegrip van de opkomst van de kleurentelevisie en de registratie van televisiesignalen. Ir Van den Berg was doorkneed op het gebied van de televisie, hechtte aan werk van goede kwaliteit en was zeer behulpzaam voor zijn collega's. Hij heeft ook zijn didactische gaven bewezen bij het opleiden van collega's en octrooigemachtigden. Ir Dekker overhandigde hem namens zijn collegae en medewerkers als bewijs van hun waardering een tekenmachine en een boek met de namen van de gevers. Daarna werd namens de Orde van Octrooigemachtigden het woord gevoerd door Ir W. F. Cammel. Deze roemde de behulpzaamheid van Ir Van den Berg en diens streven naar een goed geformuleerd, 'wel doortimmerd' octrooi. Als blijk van erkentelijkheid van de octrooigemachtigden schonk hij Ir Van den Berg het boekwerk '12 maanden tuinieren' (Reader's Digest N.V., 1976). Ir Van den Berg dankte de sprekers voor hun waarderende woorden en de prachtige cadeaus. Daarna verplaatste het gezelschap zich naar het restaurant van de Octrooiraad, waar de vele aanwezigen persoonlijk afscheid van Ir Van den Berg hebben genomen.

17 april 1978


59

Necrologie In memoriam Mr A. C. J. Stork. Op 25 februarij.1. overleed na een langdurige ziekte Mr A. C. J. Stork, lid van de Octrooiraad. Abraham Carel Jan Stork werd 21 maart 1913 te Leeuwarden geboren. Hij doorliep het gymnasium te Bussum, studeerde rechten te Leiden en begon zijn maatschappelijk leven in 1938 als jurist verbonden aan het secretariaat van de K.L.M. In het jaar daarop, opgeroepen in militaire dienst tijdens de mobilisatie, trof hem daar een van de grootste tegenslagen van zijn leven; hij kreeg t.b.c. en kuurde in verschillende sanatoria tot 1943 toe. Toen kon hij zijn normale leven hervatten — zij het dan ook met een blijvende lichamelijke handicap. Tot eind 1945 was hij werkzaam als advokaat. In oktober van dat jaar trad hij in dienst bij de Octrooiraad, waar hij de eerste jaren de functies vervulde van secretaris van de Octrooiraad en secretaris van de uitgebreide Aanvraagaf delingen en van de Afdelingen van Beroep. In 1954 volgde zijn benoeming tot plv. lid van de Octrooiraad en in 1962 tot lid van de Octrooiraad. Stork toonde zich een bekwaam en praktisch jurist, wars van formaliteiten, met een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid en een uitstekend begrip voor de taak van de jurist in de octrooiverleningsprocedure. Hij verstond in hoge mate de kunst de vaak ingewikkelde, in de voor een jurist moeilijk te doorgronden technische taal gestelde problemen opnieuw te formuleren in een voor ieder begrijpelijke taal. De door hem geredigeerde beschikkingen — het waren er vele honderden — zijn voorbeelden van helderheid. Deze laatste eigenschap maakte hem bij uitstek geschikt voor de opleiding zowel van de nieuw aangestelde juristen als van aankomende octrooigemachtigden. Bij de. Octrooiraad werd hij de kern van de groep juristen, die hij steeds met raad en daad bijstond. Het secretariaat van de meervoudige Afdelingen werd op bekwame wijze door hem geleid. Bij alle Europese en andere internationale aktiviteiten en niet te vergeten te legislatieve taken van de Octrooiraad, benadrukte hij altijd de voorrang voor wat hij het gewone werk van de Octrooiraad-juristen noemde, het afhandelen van de wachtende aanvragen.

Bij de leiding van Afdelingsvergaderingen toonde hij zijn in het oog springende kwaliteiten als magistraat —, in zijn korte duidelijke interventies beperkte hij zich tot wat hij zag als de taak van de jurist in de verleningsprocedure. De debatten in de raadkamer leidde hij op bekwame wijze. Hij deed dit alles in een zeer persoonlijke, geheel eigen stijl. Het bijzondere van Stork was echter misschien nog meer gelegen in zijn begrip voor de problemen van zijn medemensen. Geheel ongewild is hij in de loop van de jaren de vertrouwensman geworden voor zeer velen bij de Octrooiraad die ambtelijke of persoonlijke moeilijkheden hadden. Zijn buitengewone gaven van hoofd en hart leidden daar als het ware van zelf toe; hij verstond als geen ander de kunst van luisteren naar anderen. Zijn grote belangstelling voor de levensproblemen van anderen maakte hem de aangewezen persoon om namens de Octrooiraad zitting te hebben in het bestuur van het Sociaal Fonds van het Ministerie van Economische Zaken. Een functie die hij jaren lang uitstekend vervuld heeft. Dezelfde eigenschappen maakten hem geschikt voor zijn bestuursfuncties in de Vereniging van Hogere Ambtenaren bij de Octrooiraad en in de Algemene Personeels Vereniging. De laatste jaren van zijn leven werd hij in toenemende mate geplaagd door zijn slechte gezondheid. Toch bleef hij, indien enigszins mogelijk, zijn werk verrichten — soms op de Octrooiraad soms thuis — en verzette zo ongemerkt grote hoeveelheden werk. Hij bleef geïnteresseerd en volledig op de hoogte van wat zich op de Octrooiraad afspeelde. De laatste maanden van zijn leven had hij vrijwel alleen per telefoon contact met ons, zijn collega's; geduldig en berustend onderging hij, in volledig besef, zijn lange lijden. Niet wetend hoe lang hij nog zou leven wUde hij op het moment dat hij 65 jaar zou zijn geworden afscheid nemen van allen met wie hij in zijn loopbaan had samengewerkt binnen en buiten de Octrooiraad. Hij vroeg ons een brief op te stellen die dan verzonden zou kunnen worden. Zijn dood heeft dit alles verhinderd. De Octrooiraad verliest in hem een uitnemend lid, zijn collega's een vriend zoals zij er weinigen hebben gehad. Mr E. van Weel.

Jurisprudentie Nr 10. Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 28 oktober 1976. (bonbonbloc) President: Mr J. N. van Veen; Raden: Mrs S. Gerbrandy en H. L. Wedeven. Cöte d'Or, die het woord 'bonbonbloc'als merk heeft doen inschrijven, en haar dochteronderneming, die een chocoladeproduct onder de naam 'bonbonbloc' op de markt brengt, verzetten zich tegen het op de markt brengen door Mackintosh van een tablet chocolade, dat tien verschillende bonbons bevat, onder de naam 'Mackintosh's bonbonbloc'. President: Art. 1, lid 1 i.v.m. art. 14 onder A, lid 1, aanhef en sub la Benelux Merkenwet.

Het beroep van Mackintosh op de nietigheid van het depot van het teken 'bonbonbloc'gehonoreerd, omdat het woord 'bonbonbloc' de grootte en hoedanigheid van het product aangeeft en niet geschikt is om als merk voor artikelen als de onderhavige te dienen. Voor nadere motivering zie vonnis. Cöte d'Or kan aan het depot geen uitsluitende rechten op een merk ontlenen en Mackintosh pleegt door het gebruik van de aanduiding 'bonbonbloc' voor haar artikelen geen merkinbreuk. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Ook van onrechtmatig handelen jegens eiseressen kan geen sprake zijn, daar deze een woord dat dient ter aanduiding van de soort, de hoedanigheid en/of de hoeveelheid van het product of dat gebruikelijk is geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel, niet kunnen monopoliseren. De gevraagde voorzieningen geweigerd.

60


Hof: Art. 1, lid 1 i.v.m. art. 14 onder A, lid 1, aanhef en sub la Benelux Merkenwet. In haar algemeenheid zou onjuist zijn de stelling dat 'bonbonbloc' slechts dan ondeugdelijk zou zijn als merk, indien dat woord de soort, de hoedanigheid en/'of hoeveelheid van de waar zó nauwkeurig en uitputtend aan- •• geeft, dat iedere verdere inlichting overbodig is, en voor het publiek niets meer te raden overblijft. Afgaande op het woorddeel 'bonbon' mag het Nederlandse publiek verwachten te ontvangen: chocolade met bonbonvulling. Het woorddeel 'bonbon' bevat dus slechts een voor iedere Nederlander duidelijke (zij het niet uitputtende) aanduiding van soort en hoedanigheid van de waar. Tussen partijen staat vast, dat het publiek bij chocoladeprodukten onder 'bloc' (in welke vorm ook geschreven) verstaat: een stuk chocolade groter dan een chocoladereep. Het woorddeel geeft dus slechts op voor ieder duidelijke wijze de hoeveelheid aan. Ook het woord 'bonbonbloc' in zijn geheel beschouwd vermag geen andere gedachte op te roepen dan aan een enigszins groot stuk chocolade met bonbonvulling. Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. [Impliciet:] Ook in kort geding mag een verweerder de exceptie opwerpen, dat het merkdepot waarop de eisende partij zich beroept nietig is omdat het gedeponeerde merk voldoende onderscheidende kracht als zodanig mist. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Het gebruik door Rowntree Mackintosh van het woord 'bonbonbloc' voor haar produkt is niet onrechtmatig wegens het afbreuk doen aan het bedrijfsdebiet van Cóte d'Or (zie voor motivering het arrest). Volgt bekrachtiging. De vennootschap naar Belgisch recht Cóte d'£)r S.A. te Anderlecht, België, c.s., appellanten [in kort geding], procureur Mr D. Voerman, advocaat Mr E. Chr. Kuhn, tegen Rowntree Mackintosh B.V. te Boesingheliede gemtimeerde [in kort geding], procureur Mr W. Kingma. a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 10 mei 1976 (Mr L. H. graaf Schimmelpenninck). Wij, president enz. Overwegende ten aanzien van het recht: Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of onvoldoende weersproken en voor een deel gestaafd door overgelegde produkties is komen vast te staan: — dat eiseres sub 1 [Cóte d'Or RedS het woord 'bonbonbloc' als merk ter onderscheiding van onder meer chocoladeprodukten, chocola en suikerwerken heeft doen inschrijven in de daartoe bestemde registers van het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage, welke inschrijving is geschied onder no. 314.824 op 21 maart 1973; — dat eiseres sub 2, een dochteronderneming van eiseres sub 1, voor en namens laatstgenoemde een chocoladeprodukt, te weten een tablet melkchocolade, gevormd door een aantal aan elkaar vastzittende repen gevuld met notencrème, op de markt brengt onder de naam 'bonbonbloc'; — dat gedaagde een chocoladeprodukt op de Nederlandse markt heeft gebracht, althans voornemens is dit te gaan doen, onder de naam 'Mackintosh's bonbonbloc', welk produkt bestaat uit een tablet chocolade, dat tien verschillende bonbons bevat. Eiseressen vorderen in hoofdzaak dat Wij gedaagde zullen verbieden de aanduiding 'bonbonbloc' te gebruiken ter onderscheiding van produkten, welke niet van eiseresseh afkomstig zijn. Voorts wordt gevorderd dat Wij ge-

17 april 1978

daagde zullen bevelen het door haar verspreide reclamemateriaal en ander drukwerk, waarop de aanduiding 'bonbonbloc' voorkomt, alsmede reeds geleverde produkten, voorzien van die aanduiding, terug te nemen. Aan hun vorderingen leggen eiseressen de stelling ten grondslag, dat gedaagde door het gebruik van het woord 'bonbonbloc' voor haar produkt, onrechtmatig jegens eiseressen handelt door op onrechtmatige wijze te profiteren van de goodwill, welke eiseressen voor dat woord hebben opgebouwd, en voorts dat gedaagde inbreuk maakt op het recht van eiseres sub 1 op het merk 'bonbonbloc'. Gedaagde betwist dat zij inbreuk maakt op een aan eiseres sub 1 toekomend recht op een merk en ontkent, dat zij onrechtmatig jegens eiseressen handelt. Allereerst dient de door gedaagde aan de orde gestelde vraag te worden beantwoord, of de nietigheid van het depot van het teken 'bonbonbloc' kan worden ingeroepen op grond van artikel 14 A, aanhef en sub 1 a, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken. Naar Ons voorlopig oordeel geeft het woord 'bonbonbloc' de grootte en de hoedanighied van het produkt aan en is het niet geschikt om als merk voor artikelen als het onderhavige te dienen, zodat de nietigheid van het betreffende depot kan worden ingeroepen. Het woord 'blok' is gebruikelijk als aanduiding van chocoladetabletten van een groter model dan de gewone chocoladereep. Het wordt ook door andere fabrikanten, waaronder Verkade, voor dergelijke grote chocoladerepen gebruikt. Het doet weinig terzake, of het woord met een 'K' (Verkade), met 'CK' (Lekkerland) of een 'C' (Cóte d'Or en Mackintosh) wordt geschreven. De toevoeging van het woord 'bonbon' maakt het voor het publiek duidelijk, dat het produkt een bonbonvulling, althans een bonbonsmaak, heeft. Wij komen dan ook tot de slotsom dat eiseres sub 1 aan het depot geen uitsluitende rechten op een merk ontleent, en dat gedaagde door het gebruik van de aanduiding 'bonbonbloc' voor haar artikelen geen merkinbreuk pleegt. Eiseressen stellen dat zij grote bedragen hebben geïnvesteerd om goodwill op te bouwen voor het woord 'bonbonbloc'. Wat daarvan zij, eiseressen hebben daarmee met het exclusieve recht verworven dat woord voor hun produkten te gebruiken. Aldus zouden eiseressen immers een woord, dat dient ter aanduiding van de soort, de hoedanigheid en/of de hoeveelheid van het produkt of dat gebruikelijk is geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel, kunnen monopoliseren, hetgeen de wetgever blijkens artikel 14 A, aanhef en sub 1, van voormelde wet nu juist niet heeft gewild. De opvatting, dat gedaagde door het gebruik van het woord 'bonbonbloc' voor haar produkt onrechtmatig jegens eiseressen handelt, achten Wij derhalve onjuist. Op grond van het vorenoverwogene moet worden beslist als volgt. Rechtdoende in kort geding: Weigeren de gevraagde voorzieningen; Verwijzen eiseressen in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 450,— aan procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De door de President als vaststaand aangenomen feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het Hof daarvan heeft uit te gaan. 3. De eerste grief houdt zakelijk in, dat de President ten onrechte en op onjuiste gronden heeft beslist, dat de aanduiding BONBONBLOC onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen ter onderscheiding van met name een chocoladeprodukt als het in dit geding bedoelde produkt van Cóte d'Or. 4. Allereerst verwijt in dit verband de grief aan de

17 april 1978


President dat hij de aanduiding BONBONBLOC heeft 'uiteengerafeld' in de twee samenstellende delen en dat hij heeft verzuimd, dit woord in zijn geheel in de overwegingen te betrekken. 5. Dit verwijt is reeds aanstonds inzoverre onjuist dat de President, alvorens aandacht te wijden aan 'bonbon' en 'bloc' afzonderlijk, een overweging gewijd heeft aan het door Cóte d'Or als merk genoemde woord als geheel. 6. In laatstbedoelde overweging heeft de President, bij de beoordeling van de vraag of de aanduiding BONBONBLOC voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te dienen, kennelijk — blijkens de door hem gekozen formulering — als maatstaf gebezigd of dit woord voor een ieder duidelijk slechts soort, hoedanigheid en/of hoeveelheid van de waar aangeeft; een vraag welke de President dan bevestigend beantwoordt. 7. Deze maatstaf is juist en wordt ook door het Hof aangelegd. 8. Bij de toepassing van deze regel op het onderhavige geval gaat het Hof er verder van uit, dat in haar algemeenheid onjuist zou zijn de stelling dat BONBONBLOC slechts dan ondeugdelijk zou zijn als merk, indien door dat woord de soort, de hoedanigheid en/of hoeveelheid van de waar zo nauwkeurig en uitputtend wordt aangegeven dat iedere verdere inlichting overbodig is en voor het publiek niets meer te raden overblijft. 9. Het betreft hier een chocoladeprodukt, met name chocolade, gevuld met iefs anders, bij Cóte d'Or notencrème. 10. Naar Nederlands spraakgebruik bestaat een bonbon uit chocolade, gevuld met iets anders dan chocolade dan wel met chocolade van andere hoedanigheid (b.v. vloeibare). 11. Afgaande op het woorddeel 'bonbon' mag het Nederlandse publiek dus verwachten te ontvangen: chocolade met bonbonvulling en daaruit bestaat dan ook inderdaad de waar van Cóte d'Or. Het woorddeel 'bonbon' bevat dus slechts een voor iedere Nederlander duidelijke (zij het niet uitputtende) aanduiding van soort en hoedanigheid van de waar. 12. Tussen partijen staat voorts vast dat het publiek bij chocoladeproducten onder 'blok' (in welke vorm ook geschreven) verstaat: een stuk chocolade, groter dan een chocoladereep en ook die aanduiding is toepasselijk op de waar van Cóte d'Or, geeft dus slechts op voor ieder duidelijke wijze de hoeveelheid aan. 13. Nog heeft Cóte d'Or betoogd dat het woord BONBONBLOC in zijn geheel beschouwd niet eerder op deze wijze voor deze waren is gebruikt en dat het woord door de welluidende klank — drie lettergrepen, beginnende met B en met als hoofdbestanddeeel de korte O — onderscheidend vermogen zou krijgen. 14. Dit alles vermag Cóte d'Or echter niet te baten, nu het woord als geheel beschouwd naar 's Hofs voorlopig oordeel geen andere gedachte vermag op te roepen dan aan een enigszins groot stuk chocolade met bonbonvulling en aan dat woord iedere speelse of associaties oproepende wending die gedachten zou kunnen oproepen aan iets anders dan soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de waar, vreemd is. 15. Voorts voert Cóte d'Or aan dat naar Nederlands spraakgebruik onder 'bonbon' — wat het formaat betreft wojdt verstaan een lekkernij die klein is en die men in één hap kan consumeren, terwijl haar produkt niet bestaat uit bonbons in die betekenis.. 16. Ook dit argument kan Cóte d'Or niet baten omdat — mede in verband met het overwogene onder 8 — het woord als geheel toch geen andere gedachte vermag op te wekken dan aan chocolade met bonbonvulling (ongeacht waaruit de vulling moge bestaan en welke vorm en afmeting de omkledende chocolade moge hebben). 17. Derhalve is de eerste grief ongegrond. 18. De tweede grief luidt als volgt: Bij zijn hiervoor met Grief I aangevallen overweging laat de President ten onrechte buiten beschouwing de vraag, of een Kort Geding-procedure zich leent voor het

61

opwerpen van een exceptie er op neerkomende dat het merkendepót, waarop eiseressen zich in hun vordering in Kort Geding beroepen nietig is omdat het gedeponeerde merk voldoende onderscheidende kracht als zodanig mist. 19. Blijkens de toelichting, bij pleidooi gegeven, is het niet de strekking van deze grief., te betogen dat de exceptie van ondeugdelijkheid van een merk in een kort geding niet kan worden opgeworpen en dat eerst de weg van artikel 14 BMW (nietigheidsprocedure) moet worden bewandeld, doch dat de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer zou hebben meegebracht dat Rowntree, alvorens een aanvang te maken met de introductie van haar waar in Nederland onder de aanduiding 'BONBONBLOC', minst genomen het oordeel zou hebben afgewacht van de rechter in een — door Rowntree aan te spannen — nietigheidsprocedure, welke gedragslijn tevens zou hebben mogelijk gemaakt dat partijen in onderhandeling traden en dat Cóte d'Or niet op korte termijn zou zijn geconfronteerd met een gelijkmatig concurrerend produkt op de Nederlandse markt en met schade, geleden op zeer intensieve en dure reclame. Aldus verstaan beklaagt deze grief er zich over dat de President geen oneerlijke concurrentie aanwezig heeft geacht, zodat dit betoog moet worden behandeld tegelijk met de derde grief. 20. De derde grief luidt zakelijk: Ten onrechte komt de President tot de conclusie, onjuist te achten de opvatting dat Rowntree door het gebruik van het woord BONBONBLOC voor haar produkt onrechtmatig handelt jegens Cóte d'Or. 21. Bij de beoordeling van de in de grieven II en III vervatte betogen dient voorop te staan, dat Rowntree op de markt brengt (althans voornemens is te brengen) een waar die bestaat uit een aantal bonbons in de zin als bedoeld onder 15., op een laag chocolade aaneengesmolten, dat de naam die zij aan dit produkt geeft niet anders doet dan de waar naar aard en omvang (op juiste en met het taalgebruik overeenkomende wijze) omschrijven en dat zij in het gebruik van zodanige aanduiding van haar waar in beginsel vrij moet blijven, waaraan niet kan afdoen dat Cóte d'Or voor een soortgelijke waar die aanduiding eerder heeft gebruik, aangezien door zodanig eerder gebruik een aanduiding als voormeld niet mag worden gemonopoliseerd. 22. Cóte d'Or stelt echter een aantal (op zichzelf onbetwiste) feiten waaruit zij (zo moet het Hof aannemen) wil zien afgeleid dat in het onderhavige geval anders moet worden geoordeeld. Als zodanig worden vermeld: (a) Cóte d'Or was tevoren de eerste en enige ter wereld die deze aanduiding in verband met een chocoladeprodukt gebruikte; (b) het product van Rowntree is in Engeland onder het merk 'Dairy Box' op de markt en afgezien van een poging om profijt te trekken van de reclame van Cóte d'Or in Nederland was er voor eerstgenoemde geen reden om het produkt in Nederland onder andere naam te introduceren; (c) Nimmer heeft Rowntree Cóte d'Or op de hoogte gebracht van haar voornemen om de aanduiding BONBONBLOC te gaan gebruiken (dit argument wordt vooral ontwikkeld in grief II); (d) (eveneens uitgewerkt in grief II): Nimmer heeft Rowntree gebruik gemaakt van de mogelijkheid een nietigheidsprocedure in te stellen als bedoeld in artikel 14 BMW; (e) Rowntree neemt zonder waarschuwing klakkeloos een aanduiding over die als merk stond ingeschreven; (f) aldus maakt Rowntree de dure reclame van Cóte d'Or grotendeels waardeloos; (g) zulks terwijl de bekendheid van Cóte d'Or en haar merk BONBONBLOC op de Nederlandse markt groeiende was, zij het dat het gebruik in Nederland nog te kort had geduurd om BONBONBLOC - gesteld dit ware slechts een soortnaam — als merk te doen inburgeren. 23. Ondanks de onduidelijkheid in de strekking van dit betoog en zijn onderdelen meent het Hof de argumenten (b) en (e) aldus te moeten opvatten, dat volgens Cóte d'Or de mogelijkheid voor Rowntree had open gestaan

62


om hetzij een voor de Nederlandse markt bruikbare fantasienaam te kiezen, hetzij een soortnaam die niet gelijkt op de reeds in gebruik zijnde aanduiding BONBONBLOC en dat zij, door dit na te laten, onrechtmatig schade berokkent aan Cöte d'Or, waarbij is op te merken dat Cote d'Or in geen der dingtalen spreekt over door Rowntree gestichte of te stichten verwarring tussen haar eigen waren en die van Cöte d'Or, zodat het Hof er van heeft uit te gaan gaan dat zodanige verwarring niet te duchten is, in aanmerking genomen ook dat de waren van Rowntree, indien verpakt, mede worden onderscheiden door het merk MACKINTOSH van laatstgenoemde en, van de verpakking ontdaan, generlei gelijkenis vertonen met de produkten van Cóte d'Or, gelijk aan het Hof bij bezichtiging gebleken is. 24. Te dezer zake heeft Rowntree bij pleidooi in hoger beroep doen opmerken, dat zij haar Britse merk voor gebruik op de Nederlandse markt ongeschikt achtte; dat zij een marktonderzoek heeft ingesteld hetwelk als resultaat opleverde dat het woord 'bonbonblok' een aanduiding was die het publiek waaraan haar produkt getoond werd eigener beweging bezigde voor dit in Nederland nieuwe produkt; dat het aldus zinvol en doelmatig voorkwam, dit woord te gebruiken, waaraan het bestaan van een ondeugdelijk merk niet kon afdoen. 25. Daaruit volgt dat Rowntree een aanwijsbaar eigen belang had, haar waar, een 'blok' van aaneengesmolten 'bonbons', aan te duiden met het naar Nederlands taaieigen daartoe meest geschikte woord; dit doende pleegde zij geen onrechtmatige daad jegens Cote d'Or, mede gezien het fantasieloze karakter van het woord dat deze laatste voor haar eigen waren bezigde. 26. De overige onder 22, vermelde argumenten komen er zakelijk op neer dat Rowntree, door een gelijke aanduiding voor vergelijkbare waar te bezigen, aan het bedrijfsdebiet van Cöte d'Or afbreuk doet; doch dit is niet zonder meer onrechtmatig en de argumenten (a), (c), (d), (f) en (g) brengen noch afzonderlijk noch tezamen mede dat de handelswijze van Rowntree jegens Cöte d'Or onrechtmatig wordt. 27. Derhalve falen ook de grieven II en III e,n moet het beroepen vonnis worden bekrachtigd. Rechtdoende: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; Verwijst de appellanten in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot op heden begroot op f. 2.000,- (TWEEDUIZEND GULDEN). Enz.

Nr 11. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 juli 1977. (HEGOR) (Mr R. R. Portheinej Art. 32 Uitvoeringsreglement Benelux-Merkenwet. De bij een bevestigingsdepot als bedoeld in art. 30 der Benelux-Merkenwet ingediende opgave van verkregen rechten kan niet bij wege van verbetering of aanvulling worden gewijzigd in die zin, dat alsnog een verkregen recht wordt opgegeven voor een land dat in de oorspronkelijke opgave niet voorkwam. 1)2) De vennootschap naar Frans recht Laboratoires Lacharte S.A. te Parijs, eiseres [in kort geding], procureur Mr E. Chr. Kuhn, tegen Dr L. J. M. van Bauwel, zo voor hem in privé als in diens hoedanigheid van Directeur van het BeneluxMerkenbureau te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach. Wij, President, enz.

17 april 1978

Ten aanzien van het recht: 1. Overwegende dat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet althans niet voldoende weersproken tussen partijen ten processe vaststaat: a. dat op 8 mei 1959 door eiseres een internationaal depot van het merk HEGOR werd verricht onder nummer 219.857, welk depot zich mede uitstrekte over de drie Benelux-staten en als zodanig werd geregistreerd in de daarvoor in aanmerking komende registers in België en Luxemburg, doch welk internationaal depot op grond van artikel 4 bis van de oude Nederlandse Merkenwet door het Bureau van de Industriële Eigendom afdeling Merkenbureau binnen de daarvoor gestelde termijn voorlopig voor inschrijving hier te lande werd geweigerd; b. dat op 1 juni 1966 eiseres bij het Bureau voor de Industriële Eigendom te 's-Gravenhage een aanvrage heeft ingediend voor nationale registratie van het merk HEGOR voor de waren parfumerieën, schoonheidsmiddelen, etherische oliën, cosmetische middelen, haarverzorgingspreparaten, shampoo's, vetten, tandreinigingsmiddelen, zepen, bleek-, was-, reinigings-, ontvlekkings- en schuurmiddelen, farmaceutische produkten, veterinaire produkten, chemische produkten voor de hygiëne, diëtische voedingsmiddelen, pleisters, verbandmiddelen, materialen voor het plomberen van tanden en voor het maken van tandafdrukken, desinfectiemiddelen en preparaten voor verdelging van onkruid en ongedierte, welke aanvrage na het door de wet voorgeschreven onderzoek op 12 juli 1966 werd ingeschreven; dat inmiddels door eiseres de door het Bureau voor de Industriële Eigendom tegen de erkenning van haar internationale merkenregistratie van dit merk aangevoerde bezwaren uit de weg waren geruimd, doch de termijn om alsnog tot inschrijving van dit depot hier te lande te geraken was verstreken; c. dat eiseres, nadat per 1 januari 1971 de Beneluxwet op de warenmerken in werking was getreden, aan haar merkengemachtigde het internationaal merkenbureau Van der Graaf & Co. te Amsterdam opdracht heeft gegeven voor voormeld merk HEGOR een bevestigingsdepot ex. artikel 30 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te verrichten ter handhaving van de door haar verkregen rechten op voormeld merk; d. dat op 27 augustus 1971 eerdergenoemde merkengemachtigde van eiseres het vereiste handhavingsdepöt van het merk HEGOR voor voormelde waren heeft verricht, welk depot het nummer 051.528 verkreeg en bij welk depot in de rubriek met betrekking tot het tijdstip der feiten die het verkregen recht hebben doen ontstaan slechts voor België en Luxemburg werd opgegeven 8 mei 1959, terwijl voor Nederland niets werd opgegeven, en bij welk depot in de rubriek betreffende de in de drie Beneluxlanden tevoren bestaan hebbende nationale en internationale depots slechts vermeld werden eiseresses internationaal depot 219.875 dd. 18 mei 1959 en een Belgisch depot 159.937 dd. 12 juli 1966, welke laatstbedoelde onjuiste vermelding op een later tijdstip alsnog verbeterd werd in Nederland met vermelding van hetzelfde nummer, omdat het hier in feite ging om het Nederlandse nationaal depot 159.937; 2. O. dat eiseres thans haar vorderingen stoelt op artikel 32 lid 7 van het Uitvoeringsreglement behorend bij de Eenvormige Benelux-wet op de warenmerken; 3. O. dat gedaagde de vorderingen van eiseres gemotiveerd heeft weersproken; 4. O. dat gedaagde heeft gesteld de ontvankelijkheid van eiseres in haar vorderingen twijfelachtig te achten, op hetwelk Wij hieronder voor zoveel nodig zullen ingaan; 5. O. dat gedaagde ten aanzien van de materiële vorderingen het navolgende naar voren heeft gebracht: dat artikel 32 lid 7 van voormeld Uitvoeringsreglement — voor zover van belang — luidt: 'De houders van

17 april 1978


depots bedoeld in dit artikel kunnen de vermeldingen, bedoeld in het eerste lid onder a en b, verbeteren of aanvullen en desgewenst bewijsstukken toevoegen'; dat artikel 32 lid 1 — voorzover van belang — luidt: 'Het Benelux-depót, bedoeld in artikel 30 van de eenvormige wet, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 1 en 2 onder b, c en e. Voorts moet(en) het of de Beneluxland(en), waar een verkregen recht bestaat, worden aangeduid. Indien de opgave van de waren niet gelijk is voor de landen waarvoor het verkregen recht is ingeroepen, dient de deposant afzonderlijke opgaven in te dienen. Bovendien moeten de volgende gegevens worden vermeld: a. de aard en het tijdstip van de feiten, die het verkregen recht hebben doen ontstaan; b. indien eerdere depots of inschrijvingen zijn verricht: dagtekening en nummer daarvan;' dat voormelde verbetering of aanvulling slechts kan geschieden ten aanzien van de hierboven onder a. en b. vermelde punten en niet kan betekenen een aanvulling in de zin van een vermeerdering met een ten tijde van het verrichten van het in artikel 30 bedoelde depot geheel niet gepretendeerd verkregen recht; 6. O. dat Wij voorshands het standpunt van gedaagde delen; 7. O. dat toch artikel 32 van voormeld reglement — voorzover hier van belang — ondubbelzinnig van tekst is; dat de tweede zin van lid 1 van voormeld artikel luidt: 'Voorts moet(en) het of de Beneluxland(en), waar een verkregen recht bestaat worden aangeduid.'; dat de vierde zin van voormeld lid van voormeld artikel — voor zover hier van belang — luidt: 'Bovendien moeten de volgende gegevens worden vermeld: a. de aard en het tijdstip van de feiten, die het verkregen recht hebben doen ontstaan; b. indien eerdere depots of inschrijvingen zijn verricht: dagtekening en nummer daarvan;'; dat lid 7 van voormeld artikel limitatief bepaalt dat verbetering en aanvulling kan plaatsvinden ten aanzien van de hiervoor onder a en b vermelde punten, derhalve niet ten aanzien van de tweede zinsnede van lid 1 van voormeld artikel; dat mitsdien de vorderingen van eiseres behoren te worden afgewezen; 8. O. dat Wij, nu gezien het vorenstaande de vorderingen van eiseres zullen worden afgewezen, niet verder zullen ingaan op de al dan niet ontvankelijkheid van eiseres in haar vorderingen, aangezien Wij van oordeel zijn, dat het niet in overeenstemming is met de aard van het kort geding om het vraagstuk hoe het BeneluxMerkenbureau in rechte dient te worden betrokken ten gronde uit te zoeken indien daartoe in verband met de te nemen beslissing geen noodzaak bestaat; 9. O. dat Wij eiseres als de in het ongelijk gestelde partij zuilen verwijzen in de kosten van dit geding; Rechtdoende: Wijzen de vorderingen af. Veroordelen eiseres in de kosten van dit geding, welke voor zover gevallen aan de zijde van gedaagde tot op deze uitspraak worden begroot op f 520,— (vijfhonderdtwintig gulden). Enz. ' ) Verbetering of aanvulling van de opgave van verkregen rechten bij een bevestigingsdepot ingevolge de BeneluxMerkenwet. 1. Bij een bevestigingsdepot als hier bedoeld moet a. worden opgegeven in welke landen een verkregen recht bestaat, b. worden vermeld, welke feiten het verkregen recht staven en welke eerdere inschrijvingen zijn verricht. Punt b. mag later worden verbeterd. Nu was Nederland niet opgegeven als land van verkregen recht, maar wel was

63

een eerdere inschrijving vermeld, aanvankelijk bij vergissing als Belgische inschrijving, later naar waarheid verbeterd in Nederlandse inschrijving. Hoewel hieraan niet uitdrukkelijk aandacht is besteed, heeft de President kennelijk aangenomen, dat bedoelde verbetering van b., gesteld dat zij op zichzelf toelaatbaar was, toch niet het gebrek in a. kon opheffen. 2. De uitspraak geeft de indruk — en de tekst van artikel 32, lid 7, geeft daaraan duidelijk voet — dat elke verbetering of aanvulling van de opgave toelaatbaar is, mits niet een tevoren niet opgegeven verkregen recht ten tonele wordt gevoerd. Men kan zich afvragen, of dit niet te ver gaat: zou het b.v. toelaatbaar zijn de opgave van een verkregen recht gegrond op een feit uit 1960 te wijzigen door alsnog een feit uit 1950 te vermelden? Zo ja, dan ligt hier een bron van onzekerheid voor derden. Ph.

Nr 12. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 14 december 1977. (witte grammofoonplaten) (Mr L. Schuman) Art. 1 Auteurswet. 1. Inbreuk op auteursrecht door het zonder toestemming van de rechthebbenden in de handel brengen van zg. 'witte'grammofoonplaten. 2. Ook al heeft Boogaard op 14 oktober 1977 (vóór de dagvaarding) zijn onderneming ondergebracht in één (of meer) besloten vennootschap (pen) en al zou hij niet voornemens zijn in de toekomst buiten vennootschapsverband nog ondernemersactiviteiten te ontplooien, dit biedt onvoldoende garantie dat hij de gewraakte handelingen in de toekomst niet zal herhalen, — terwijl bovendien de door Stemra gevorderde verboden zodanig zijn geredigeerd), dat ook ondernemersactiviteiten van Boogaard door middel van zijn vennootschap (pen) hieronder begrepen kunnen worden geacht. Toewijzing van de vordering met matiging der gevorderde dwangsom. Stemra, Stichting tot uitoefening en handhaving van de mechanische reproduktierechten der auteurs te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr M. Nuyten, advocaat Mr E. A. P. Engels, tegen Willem Boogaard te Utrecht, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J. P. Bleijerveld. Wij, vice-president enz. Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat eiseres — hierna ook bij afkorting te noemen Stemra — de gedaagde in kort geding heeft doen dagvaarden en te dienende dage, 1 december 1977, van eis heeft geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploit van dagvaarding, luidende: aangezien eiseres onder meer tot doel heeft de uitoefening en handhaving zonder winstbejag voor eiseres zelve van het mechanisch reproductierecht ten behoeve van: a. aangeslotenen of contractanten; b. leden of aangeslotenen van soortgelijke buitenlandse organisaties of instellingen tot uitoefening en handhaving van mechanisch reproductierecht; c. erfgenamen en legatarissen van auteurs en uitgevers; d. bijzondere contractanten; aangezien eiseres ingevolge vele overeenkomsten gesloten met de personen en instellingen genoemd in het voorgaande aangezien belast is met de uitoefening en handhaving van het mechanisch reproductierecht met

64


betrekking tot vrijwel het gehele auteursrechtelijk beschermde muzikale repertoire in de wereld, met de daarbij. behorende teksten, hierna te noemen 'Stemra-repertoire'; aangezien onder mechanisch reproductierecht-ten deze wordt verstaan dat gedeelte van het auteursrecht, dat betrekking heeft op de verveelvoudiging van werken, door vastlegging van deze werken op geluidsdragers, alsmede het in het verkeer brengen van dergelijke geluidsdragers; aangezien de gedaagde uitoefent een importen groothandelbedrij f in grammofoonplaten en/of voorbespeelde geluidsbanden; aangezien het eiseres gebleken is, dat gedaagde meermalen in het verleden geluidsdragers heeft verspreid, waarop Stemra-repertoire was vastgelegd, zonder dat gedaagde daarvan de benodigde toestemming van eiseres of enige derde daartoe gerechtigde had verkregen; aangezien het hier onder meer betreft de navolgende langspeelgrammofoonplaten: enz. aangezien alle voornoemde grammofoonplaten zijn zogenaamde 'witte platen', hetgeen betekent, dat op deze platen opnamen zijn vastgelegd overgenomen van opnamen vervaardigd en uitgebracht door andere grammofoonplaten producenten zonder toestemming van deze, dan wel op deze grammofoonplaten zijn vastgelegd opnamen van live-uitvoeringen (dat wil zeggen uitvoeringen voor een publiek of voor radio- of televisie gegeven) zonder toestemming van de betrokken uitvoerende kunstenaars; aangezien van algemene bekendheid is en gedaagde weet althans kan en hoort te weten, dat voor de vastlegging van werken op dergelijke 'witte platen' en de verspreiding van dergelijke grammofoonplaten nimmer toestemming pleegt te worden gevraagd van — en verleend door de auteursrechthebbenden met betrekking tot de werken waarvan uitvoeringen op de betrokken grammofoonplaten zijn vastgelegd; aangezien het feit, dat gedaagde wist, dat de door hem verhandelde grammofoonplaten 'witte platen' waren, onder meer blijkt uit de omstandigheid, dat in voorkomende gevallen op besteüijsten en/of andere bescheiden afkomstig van gedaagde de aanduiding 'wit' voorkomt in verband met bepaalde grammofoonplaten en overigens voor degenen, die ingevoerd zijn in de grammofoonplatenbranche zoals gedaagde — het feit dat voor grammofoonplaten geen auteursrechten zijn voldaan, veelal volstrekt duidelijk en kenbaar is op grond van de herkomst en kwaliteit van dergelijke grammofoonplaten en de hoezen, de op de grammofoonplatenlabels en hoezen gegeven informatie en de prijs, waarvoor dergelijke grammofoonplaten worden aangeboden; aangezien ook, indien gedaagde geen wetenschap zou hebben gehad van het feit — hetgeen uitdrukkelijk wèl het geval is geweest — dat hij door de verhandeling van onder meer de voornoemde grammofoonplaten inbreuken pleegde op de auteursrechten met betrekking tot de op deze grammofoonplaten vastgelegde werken, eiseres gerechtigd zou zijn in kort geding te vorderen, dat het gedaagde verboden wordt verdere inbreuken te plegen, daar voor de toewijsbaarheid van een zodanige vordering geen schuld aan de zijde van de gedaagde vereist is; aangezien eiseres, waar verdere inbreuken op de door eiseres gehandhaafde auteursrechten door gedaagde te vrezen zijn, recht en spoedeisend belang heeft te vorderen, dat het gedaagde verboden wordt om verdere inbreuken te plegen op eiseresses auteursrechten door verspreiding van geluidsdragers zonder de vereiste toestemming van wege de auteurs van de op de geluidsdragers vastgelegde composities in Nederland en andere landen behorend tot eiseresses contractsgebied, met welke term aangeduid wil zijn, dat eiseres het recht tot export naar - en verspreiding in deze landen vanuit Nederland uitoefent en handhaafd ten behoeve van de in de betrokken landen bestaande rechthebbende auteursrechtorganisaties uit kracht van tussen deze zusterinstellingen en eiseres gesloten overeenkomsten;

17 april 1978

Mitsdien: het U E.A. Heer President behage om de. gedaagde bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut te verbieden om enige inbreuk te plegen op de door eiseres uitgeoefende en gehandhaafde auteursrechten en met name de gedaagde te verbieden om zonder voorafgaande toestemming van eiseres of enige derde daartoe gerechtigde geluidsdragers waarop werken behorend tot het Stemra-repertoire zijn vastgelegd, in Nederland te (doen) importen en/of te (doen) verspreiden en/of in het verkeer te (doen) brengen (daaronder begrepen het daartoe opdracht geven, het daartoe in voorraad hebben van dergelijke geluidsdragers, het daaraan medewerking of daarbij bemiddeling verlenen of daarbij in enigerlei ander opzicht betrokken zijn) en voorts de gedaagde te verbieden om dergelijke geluidsdragers zonder de vereiste voorafgaande toestemming van eiser of enige daartoe derde gerechtigde vanuit Nederland te (doen) exporteren naar — en/of in het verkeer te (doen) brengen in enig land behorende tot het contractsgebied van eiseres als vooromschreven (daaronder begrepen het daartoe opdracht geven, het daartoe in voorraad hebben van dergelijke geluidsdragers, het daaraan medewerking of daarbij bemiddeling verlenen of daarbij in enigerlei ander opzicht betrokken zijn) een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom door de gedaagde van een direct opeisbare boete van f 10.000,— per geluidsdrager voor iedere overtreding van de op te leggen verboden, met veroordeling van de gedaagde in de kosten van het geding. Enz. Ten aanzien van het recht: O. dat de spoedeisendheid van de zaak, door Boogaard overigens niet betwist, uit het gestelde en gevorderde genoegzaam aannemlijk is geworden; O. dat als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken tussen partijen vaststaat dat Boogaard, die een importen groothandelbedrijf in grammofoonplaten en/of voorbespeelde geluidsbanden uitoefende, in het verleden onder meer de bij dagvaarding onder de zesde met het woord 'aangezien' aanvangende alinea vermelde grammofoonplaten heeft verhandeld en aldus verspreid, waarop muziekwerken waren vastgelegd welke vallen onder de bescherming van het aan Stemra toevertrouwde auteursrecht (mechanisch reproduktierecht); O. dat Stemra, stellende dat Boogaard tot die verspreiding niet de benodigde toestemming van haar of enige derde daartoe gerechtigde had verkregen en derhalve door die verspreiding inbreuk op de desbetreffende auteursrechten pleegde, thans vordert — kort gezegd — dat gedaagde zulks op straffe van een dwangsom zal worden verboden; O. dat Boogaard tegende onderhavige vordering als meest verstrekkende verweer heeft aangevoerd dat hij weliswaar tot 14 oktober 1977 zijn onderneming onder de naam 'Boogaard Grammofoonplaten' in de vorm van een eenmansbedrijf heeft uitgeoefend, doch sedert die datum deze onderneming heeft ondergebracht in één (of meer) besloten vennootschap(pen), terwijl hij niet voornemens is in de toekomst buiten vennootschapsverband nog ondernemersactiviteiten te ontplooien, zodat Stemra geen belang heeft bij het door haar gevraagde verbod tegen Boogaard persoonlijk; O. dat Wij echter met Stemra van oordeel zijn, dat Boogaard daarmee onvoldoende garantie heeft geboden dat de gewraakte handelingen door hem in de toekomst niet zullen worden herhaald, terwijl bovendien de door Stemra gevorderde verboden zodanig zijn geredigeerd, dat ook ondernemersactiviteiten van Boogaard door middel van zijn vennootschap(pen) hieronder begrepen kunnen worden geacht; . O. dat Boogaard voorts het verweer heeft gevoerd dat hij voor de verspreiding van de ten processe bedoelde grammofoonplaten, die door een leverancier in Duitsland uit Engeland werden geïmporteerd, wél auteursrechtelijke toestemming van de daartoe gerechtigde derde — door

17 april 1978

65


betaling van zogenaamde royalties — heeft verkregen, ten bewijze waarvan Boogaard een aantal zegels heeft overgelegd; O. dat Stemra daartegen onweersproken heeft aangevoerd, dat de door Boogaard bedoelde zegels — indien al echt — afkomstig zijn van haar Engelse zusterorganisatie, die dergelijke zegels nimmer verstrekt voor zogenaamde 'witte platen' als waar het hier om gaat (hetgeen betekent dat op deze platen uitvoeringen van muziekwerken zijn vastgelegd zonder de benodigde toestemming, hetzij overgenomen van opnamen vervaardigd en uitgebracht door andere grammofoonplaten-producenten, dan wel opnamen van zogenaamde live-uitvoeringen; O. dat Stemra er bovendien terecht op heeft gewezen, dat Boogaard niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat de door hem overgelegde zegels nu juist betrekking hebben op de litigieuze platen en niet op andere, 'legale' platen: O. dat dan ook onvoldoende aannemelijk is geworden, dat gedaagde toestemming voor de verspreiding van de litigieuze platen van de daartoe gerechtigde had verkregen, zodat het hierop betrekking hebbende verweer eveneens moet worden verworpen; O. dat uit het vorenstaande voortvloeit dat de vordering in beginsel toewijsbaar is, waaraan niet afdoet het ter zitting door Boogaard gedane aanbod om verdere inbreuken op auteursrechten van Stemra in de toekomst te zullen nalaten, nu eiseres daartegenover onweersproken heeft gesteld, dat Boogaard reeds eenmaal eerder heeft verklaard inbreuken op auteursrechten te zullen staken, welke toezegging hij echter blijkens het onderhavige geding niet gestand heeft gedaan; O. dat de vordering, die voor het overige niet is weersproken, kan worden toegewezen met dien verstande dat Wij termen aanwezig achten de gevorderde dwangsom te matigen tot een hierna in het dictum te melden bedrag en dat Wij de gevorderde uitvoerbaarheid op de minuut zullen afwijzen, hebbende eiseres hierbij onvoldoende belang, daar zij terstond na de uitspraak over een grosse van dit vonnis zal kunnen beschikken; O. dat gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure dient te worden veroordeeld; Rechtdoende in naam der Koningin! Verbieden gedaagde om enige inbreuk te plegen op de door eiseres uitgeoefende en gehandhaafde auteursrechten en — verbieden gedaagde met name om zonder voorafgaande toestemming van eiseres, of enige derde daartoe gerechtigde, geluidsdragers waarop werken behorend tot het Stemra-repertoire zijn vastgelegd, in Nederland te (doen) importeren en/of te (doen) verspreiden en/of in het verkeer te (doen) brengen (daaronder begrepen het daartoe opdracht geven, het daartoe in voorraad hebben van dergelijke geluidsdragers, het daaraan medewerking of daarbij bemiddeling verlenen of daarbij in enigerlei ander opzicht betrokken zijn) — en verbieden gedaagde voorts om dergelijke geluidsdragers zonder de vereiste voorafgaande toestemming van eiseres of enige derde daartoe gerechtigde, vanuit Nederland te (doen) exporteren naar — en/of in het verkeer te (doen) brengen in enig land behorende tot het contractsgebied van eiseres omvattende die landen met betrekking tot welke eiseres het recht tot export respectievelijk verspreiding vanuit Nederland uitoefent en handhaaft ten behoeve van de in de betrokken landen bestaande rechthebbende auteursrechtorganisaties uit kracht van tussen deze zusterinstellingen en eiseres gesloten overeenkomsten (daaronder begrepen het daartoe opdracht geven het daartoe in voorraad hebben van dergelijke geluidsdragers, het daaraan medewerking of daarbij bemiddeling verlenen of daarbij in enigerlei ander opzicht betrokken zijn), een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom door de gedaagde van een direct opeisbare boete van f 1.000,— (zegge: éénduizend gulden) per geluidsdrager

voor iedere overtreding van de hierboven opgelegde verboden. Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijzen af het meer of anders gevorderde. Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van eiseres begroot op f 500,— (vijfhonderd gulden) voor salaris van haar procureur en op f 85,90 (vijfentachtig gulden en negentig cent) voor verschotten. Enz.

Nr 13. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 12 mei 1977. (japonmodellen) (Mr W. J. Borgerhoff Mulder) Art. 10, lid 1, aanhef en onder 10 Auteurswet en art. 21, lid 2, Benelux Tekeningen- of Modellenwet (BTMW). Bij de japonmodellen van eiseres is geen sprake van een duidelijk kunstzinnig karakter en een sprekend persoonlijk stempel, zijnde deze modellen kennelijk ontleend aan andere creaties en dus niet oorspronkelijk. Aan eiseres komt mitsdien geen auteursrecht toe.1) Art. 4, lid 1, aanhef en onder a BTMW. De door eiseres gedeponeerde japonmodellen zijn identiek met enkele maanden tevoren op een beurs getoonde modellen. Zij zijn dus niet nieuw, zodat het depot nietig is. Art. 14, lid 5 BTMW en art. 1401 Burgerlijk Wetboek. De gewraakte handelwijze van gedaagde bestaat uitsluitend in inbreuk op een beweerd modelrecht, zodat het beroep op art. 1401 B. W. faalt. De vennootschap naar Frans recht 'La Chaumière aux Tricots S. A.' te Parijs, eiseres [in kort geding], procureur Mr J. H. B. Rottinghuis, tegen de commanditaire vennootschap 'C en A Nederland CV.' te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr Th. R. Bremer. Wij, President, enz. Overwegende ten aanzien van het recht: Tussen partijen is het navolgende komen vast te staan: La Chaumière (verder ook LC), een Franse vennootschap gevestigd te Parijs, voert een middelgroot bedrijf waarin zij modellen van japonnen ontwerpt, de breipatronen en jacquards van die japonnen alsmede de materialen breit en verft. De collectie japonnen van LC is gespecialiseerd en klein, zij richt haar afzet hoofdzakelijk op boutiques. LC exporteert via haar alleenvertegenwoordiger de heer D. Strater haar japonnen naar Nederland, alwaar haar marktaandeel op jaarbasis ongeveer 30.000 japonnen bedraagt. In haar wintercollectie 76/77 heeft LC de japon zoals omschreven onder punt 2 der dagvaarding in Nederland op de markt gebracht. Nadat was gebleken dat C & A een (vrijwel) identieke japon in haar filialen verkocht, hebben partijen ha onderling overleg omstreeks eind februari/begin maart 1977 een regeling getroffen waarbij C & A zich verplichtte de litigieuse japon uit de verkoop te nemen, als schadevergoeding de kosten van enige advertenties in de maandbladen Avenue en Elegance te betalen, alsmede zich verbond alle moeite te doen om te voorkomen, dat zich ongewenste gelijkenissen met modellen van LC weer zouden voordoen.

66

17 april 1978


LC heeft haar voorjaars/zomercollectie 1977 geshowd op de pret-a-porter-kledingbeurs te Parijs op 25 oktober 1976. De modellen van deze collectie, heeft LC op 12 januari 1977 gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen te 's-Gravenhage (depotnummers 02415-01 t/m 02415-16). Eind maart/begin april 1977 bleek, dat C & A een japon in haar filialen ten verkoop aanbood welke qua jacquard en model — ondanks ondergeschikte wijzigingen — gelijkenis vertoonde met de hiervoren sub 2 der dagvaarding genoemde japon, alsmede een japon die gelijkenis vertoonde althans slechts op ondergeschikte punten verschilde met de door LC gedeponeerde japon met depotnummer 2415-6, zoals omschreven in punten 7-a en 7-b der dagvaarding. Na protest hiertegen zijdens LC bij C & A heeft zij C & A op 20 april 1977 gedagvaard in kort geding. Nadat C & A in de showroom van de heer Strater de litigieuse beweerdelijke nabootsingen en de japonnen van LChad bekeken, heeft zij bij brief van 28 april 1977 aan LC meegedeeld, dat zij onder voorbehoud van rechten ten aanzien van juridische stellingname de beide japonnen uit de handel heeft genomen. LC stelt thans dat het model van de sub 2 der dagvaarding omschreven japon nieuw en oorspronkelijk is en van duidelijk kunstzinnige aard, zodat het model een werk is van toegepaste kunst in de zin van artikel 10 sub 10 Auteurswet 1 9 1 2 e n C & A door verkoop van de sub 7-a der dagvaarding genoemde japon daar inbreuk op maakt, terwijl C & A door verkoop van de sub 7-b der dagvaarding genoemde japon het modelrecht casu quo auteursrecht van LC op die japon aantast. Op grond van een en ander vordert LC om C & A te veroordelen om zich te onhouden van verdere inbreuk op het auteursrecht van de sub 7-a der dagvaarding genoemde japon en de modelrechten van de door LC gedeponeerde voorjaars/zomercollectie 1977, op straffe van een dwangsom, met bepaling dat de belangrijkste overwegingen van het vonnis zullen worden gepubliceerd in het dagblad 'De Telegraaf. ^ Ter afwering van de vordering heeft C & A zich er allereerst op beroepen, dat zij in het kader van de hiervoren genoemde regeling tussen partijen van februari/ maart 1977 na het bekijken van de modellen in de showroom van de heer Strater de litigieuse japonnen terstond uit de verkoop heeft genomen, zodat LC ten onrechte dit kort geding heeft aangespannen. Onder de gegeven omstandigheden zijn Wij echter van oordeel dat zulks op zichzelf aan een spoedeisend belang bij de onderhavige vordering voor LC in deze niet in de weg staat. De vraag die partijen verder verdeeld houdt is of LC terecht een beroep op de bescherming van de Auteurswet 1912 of de Eenvormige Benelux wet inzake tekeningen of modellen (BTMW) doet. C & A heeft hieromtrent naar voren gebracht, dat de sub 2 der dagvaarding omschreven japon geen werk is van toegepaste kunst in de zin van artikel 10 lid 10 van de Auteurswet 1912 en het model van de japon een duidelijk kunstzinnig karakter in de zin van artikel 21 BTMW mist, zodat van auteursrechtelijke bescherming volgens haar geen sprake is. Met gedaagde zijn Wij gelet op de Ons getoonde litigieuse modellen voorshands van oordeel dat in casu geen sprake is van een duidelijk kunstzinnig karakter en een sprekend persoonlijk stempel, zijnde deze modellen kennelijk ontleend aan oudere creaties en dus niet oorspronkelijk. Aan LC komt mitsdien geen auteursrecht toe in deze. Voor wat voorts het depot betreft van de modellen als in de dagvaarding bedoeld op 12 januari 1977, hieraan kan LC Ons inziens geen bescherming ontlenen in deze, nu in confesso is dat de litigieuse modellen identiek zijn met modellen van LC welke vóór januari 1977 in de belanghebbende kring van nijverheid en handel in het Benelux-gebied feitelijk bekendheid hebben genoten,

namelijk door het showen zijdens LC van de modellen op de beurs van 25 oktober 1976 te Parijs. Bedoelde modellen waren toen dus niet nieuw, zodat C & A zich terecht op de nietigheid van het depot beroept. Waar voorts op dezelfde gronden als hiervoor overwogen met betrekking tot de japon sub 7-a van de dagvaarding, voor de onderhavige sub 7-b bedoelde japonnen aan LC geen auteursrechtelijke bescherming toekomt en tenslotte ook het subsidiair beroep van LC op artikel 1401 Burgerlijk Wetboek faalt in verband met het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW, nu de gewraakte handelwijze van C & A — zoal onrechtmatig — toch slechts inbreuk op het model van eiseres inhoudt, zullen de gevraagde voorzieningen dienen te worden geweigerd. Rechtdoende: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van gedaagde gevallen en begroot op f 520,— (vijfhonderdtwintig gulden) aan salaris procureur. Enz. 1

) Auteursrechtbescherming

voor modellen.

Blijkens art. 21, lid 2 BTMW kan een model slechts dan auteursrechtbescherming genieten, indien het een duidelijk kunstzinnig karakter heeft. Aan deze verdragsbepaling kan de nationale Auteurswet — gesteld al dat men daarin iets anders kan lezen — niet afdoen. Wordt voor een model auteursrechtbescherming gevorderd, dan zal de rechter dus eerst moeten beoordelen, of een duidelijk kunstzinnig karakter aanwezig is. Zo neen, dan kan van auteursrechtbescherming geen sprake zijn. Zo ja, dan moet vervolgens worden nagegaan, of het model aan de criteria der Auteurswet voldoet, waarbij het 'sprekend persoonlijk stempel' aan de orde kan komen. In het vonnis is deze problematiek niet helemaal uit de verf gekomen, al is het dictum geheel overeenkomstig de BTMW. Ph.

Nr 14. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 15 december 1977. Voorzitter: Drs H. W. Thierens; Leden: Drs C. R. van der Paardt en Mr W. Neervoort. Artt. 1 en 2 (oud) Rijksoctrooiwet. Ook litteratuur in talen die in Nederland niet algemeen worden gesproken en verstaan, zoals het Japans, moet de Octrooiraad in aanmerking nemen bij de beoordeling van de vraag of het onderwerp van een octrooiaanvrage nieuw is en op een octrooieerbare uitvinding berust.l) Het is niet van belang dat een in het Japans gestelde publikatie die in Japan op ruime schaal werd verspreid, in geen enkele Nederlandse bibliotheek aanwezig was. Beschikking nr 253 l/art. 27 inzake octrooiaanvrage nr 70.08252. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gezien de stukken; Gehoord opposante II-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Mevrouw Drs H. M. R. ArbouwVan der Veen, vergezeld door Ir J. A. van der Veken en Dr P. Deufel; en aanvrager-geihtimeerde bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. A. C. Kroesen; enz. Overwegende dienaangaande: dat de tweede opposante haar bezwaren tegen octrooiverlening die zij aan de twee genoemde Japanse tijdschriftartikelen heeft ontleend, voor het eerst in haar memorie van grieven heeft aangevoerd;

17 april 1978


dat de tweede opposante die bezwaren derhalve na het verstrijken van de wettelijke termijn voor het maken van bezwaren heeft aangevoerd en daarom in die bezwaren niet kan worden ontvangen; dat de Afdeling van Beroep die bezwaren echter wel ambtshalve heeft beoordeeld; Overwegende nu eerst omtrent de vraag of de inhoud van een Japans tijdschriftartikel van openbare bekendheid kan zijn: dat de Afdeling van Beroep aanvrager niet kan volgen in zijn stelling, dat een artikel dat in de Japanse taal is geschreven en in een Japans tijdschrift is gepubliceerd, voor een deskundige ontoegankelijk is en daarom niet van voldoende openbare bekendheid kan zijn; dat immers de wetgever bij het ontwerpen van de Octrooiwet het volgende heeft overwogen: 'De in de Zwitsersche wet gestelde eisch, dat de uitvinding in Zwitserland bekend moet zijn, schijnt te streng. De betrekkelijk geringe omvang van onze industrie en van ons land maken het mogelijk, dat in groote industrielanden in deskundige kringen bekende uitvindingen hier niet zo dadelijk bekend worden. Het kan geen nut hebben hier te octrooieeren, wat in het buitenland voor niet-nieuw moet worden gehouden en dus allicht voor octrooi onvatbaar is'. 'Het voortbrengsel, de werkwijze of de verbetering moet, op welke wijze dan ook, Van openbare bekendheid kunnen zijn, d.w.z. de voorwaarden voor de openbare bekendheid moeten aanwezig zijn, en deze bekendheid moet van zoodanigen aard zijn, dat een deskundige ten gevolge daarvan het voortbrengsel kan vervaardigen of de werkwijze of de verbetering kan toepassen'. (Memorie van toelichting op het ontwerp van wet dat heeft geleid tot de Octrooiwet 1910, 'Staatsblad' nr 313, 'Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal', zitting 1904-1905-797, nr 3, blz. 38 en 39); dat hieruit blijkt, dat de wetgever niet heeft gewild, dat in Nederland zou worden geoctrooieerd hetgeen in het buitenland reeds bekend was en, als gevolg van publikatie vóór het tijdstip van indiening c.q. voorrang van de Nederlandse octrooiaanvrage, van voldoende openbare bekendheid kon zijn om door een deskundige te kunnen worden toegepast; dat de Afdeling van Beroep daarom van oordeel is dat ook litteratuur in talen die in Nederland niet algemeen worden gesproken en verstaan, moet worden betrokken bij de beoordeling van de vraag of het onderwerp van een octrooiaanvrage nieuw is en op een octrooieerbare uitvinding berust; dat tot zodanige talen zeker ook behoort de voertaal van een zo belangrijk geworden, groot industrieland als Japan, waarvan de technische ontwikkeling niet alleen op gespecialiseerde vakgebieden, maar in het algemeen nauwlettend pleegt te worden gevolgd door de gemiddelde vakman in Nederland; dat het hierbij voor een deskundige immers mogelijk is zich door in Japan gevestigde contactpersonen in een voor hem begrijpelijke taal op de hoogte te laten houden van de inhoud van Japanse publikaties op een bepaald gebied van de techniek; dat de Afdeling van Beroep het daarom voor de vraag of een in het Japans gestelde publikatie voor een deskundige van openbare bekendheid heeft kunnen zijn, niet van belang acht, dat die p'ublikatie, die in Japan op ruime schaal werd verspreid, in geen enkele Nederlandse bibliotheek aanwezig was; dat reeds in het jaar 1930 een Aanvraagafdeling van de Octrooiraad met een Japans octrooischrift heeft rekening gehouden bij de beoordeling van octrooiaanvrage 41.955 (zie Mr J. J. de Reede in zijn bijdrage aan het 'Gedenkboek Octrooiraad 1912-1937', blz. 142-143); dat een Bijzondere Aanvraagafdeling van de Octrooiraad deze gedragslijn heeft bevestigd in een rapport dat zij op 7 juni 1960 heeft uitgebracht aan de Rechtbank

67

te 's-Gravenhage, die zich hierbij heeft aangesloten blijkens haar vonnis van 11 oktober 1960, 'Bijblad bij De Industriële Eigendom' 1961, nr 26, blz. 72; dat aan deze jurisprudentie geen afbreuk wordt gedaan door de opmerking van de Bijzondere Aanvraagafdeling in haar rapport aan de Rechtbank in het destijds beoordeelde geval dat er voor een deskundige die geen Japans kent, reden te meer bestond om kennis te nemen van het Japanse octrooischrift 100.698, aangezien in het tijdschrift 'Chemical Abstracts' het onderwerp van het Japanse octrooischrift was vermeld; dat de Afdeling van Beroep, gelet op het vorenstaande, de inhoud van de genoemde Japanse tijdschriftartikelen rekent tot de bekende stand van de techniek, die zij in aanmerking moet nemen bij de beoordeling van de vraag of het onderwerp van de aanvrage nieuw is en op een octrooieerbare uitvinding berust; dat het hierna niet meer van belang is, immers aanvrager niet zal vermogen te baten, nader in te gaan op jurisprudentie over publikaties in andere talen dan het Japans, waaronder de door aanvrager geciteerde beslissingen over publikaties in het Deens, het Pools en het Spaans; enz. (Het vorenstaande wordt met toestemming van aanvrager gepubliceerd (.Red.)). ' ) Litteratuur in een taal die in Nederland niet algemeen wordt verstaan. De Octrooiraad moet onder meer beoordelen, of het onderwerp van een octrooiaanvrage nieuw is en op een octrooieerbare uitvinding berust. Daarbij betrekt hij al vele jaren ook litteratuur in talen die in Nederland niet algemeen worden verstaan. Dat blijkt uit de publikaties die in de hiervoor opgenomen beschikking zijn aangehaald en verder uit de volgende beschikkingen: Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 30 april 1940, Bijblad bij De Industriële Eigendom 1940, blz. 119 (met noot B.M. Telders) (Hongaarse octrooiaanvrage); Afdeling van Beroep, 29 januari 1954, Bijblad I.E. 1954, nr 20, blz. 35 (Russische octrooilitteratuur); Afdelirtg van Beroep, 6 juni 1966, Bijblad I. E. 1966, nr 49, blz. 155 (Spaans octrooischrift); Aanvraagafdeling, 25 mei 1935, Bijblad I. E. 1936, blz: 11 (Braziliaanse octrooiaanvrage, dus gepubliceerd in het Portugees); Aanvraagafdeling, 14 april 1937, Bijblad I.E. 1942, nr 37, blz. 49 (Deense octrooiaanvrage); Aanvraagafdeling, 1 maart 1938, Bijblad I. E. 1942, nr 38, blz. 49 (Italiaans octrooischrift); Aanvraagafdeling, 19 juli 1938, Bijblad I.E. 1942, nr 39, blz. 50 (Mexicaans octrooischrift, dus gepubliceerd in het Spaans) en Aanvraagafdeling, 4 oktober 1938, Bijblad I.E. 1942, nr 40, blz. 50 (Tsjechisch octrooischrift). In dit verband zijn de volgende beschikkingen van minder belang: a) Aanvraagafdeling, 30 december 1929, inzake octrooiaanvrage nr 37.368 (genoemd door De Reede, t.a.p.). In die beschikking is een Noorse publikatie van belang geacht, omdat Noorwegen een zeer belangrijke plaats inneemt onder de landen die titaanpigment produceren. b) Afdeling van Beroep, 15 april 1935, Bijblad I.E. 1935, blz. 70: een ter inzage gelegde Deense octrooiaanvrage geeft openbare bekendheid, omdat Denemarken t.a.v. de ontwikkeling van de zuivelindustrie een vooraanstaande plaats inneemt. c) Aanvraagafdeling, 26 juni 1941, Bijblad I.E. 1942, nr 137, blz. 172: betreft weliswaar een tijdschriftartikel in de Russischje taal, maar dit artikel bevat een samenvatting in het Frans en is ook vermeld in een inhoudsopgave in het Duits. d) Afdeling van Beroep, 7 september 1950, Bijblad I.E. 1950, nr 70, blz. 143; elke mogelijke twijfel aan de anticiperende kracht van een in de Russische taal gesteld

68


artikel wordt uit de weg geruimd, wanneer het is verschenen in een tijdschrift waarvan regelmatig referaten in Westerse tijdschriften verschijnen, te meer enz. e) Afdeling van Beroep, 24 november 1951, Bijblad I.E. 1952, nr 12, blz. 10. Die beschikking betreft weliswaar een Russisch, d.w.z. in Rusland uitgegeven tijdschrift, maar dit tijdschrift blijkt in het Engels te verschijnen.

17 april 1978

Niet van belang is in dit verband: Hof's-Gravenhage, 3 november 1949, Bijblad I.E. 1950, nr 1, blz. 6: niet 'openbaar bekend' in de zin van de Octrooiwet is een artikel in een Deens medisch weekblad dat niet tot de technische vaklitteratuur kan worden gerekend. Red.

Mededeling Het gemeenschapsoctrooi en de inbreukprocedure.' 1. Aan het einde van de dynamische fase waarin het octrooirecht thans verkeert, wacht ons de invoering van het 'gemeenschapsoctrooi' na inwerkingtreding van het Verdrag van Luxemburg. Dat Verdrag mist een sluitstuk, dat nog wel in de bijbehorende resoluties is genoemd: een regeling der inbreukprocedure en, daarmee samenhangend, centralisatie van nationale rechtspraak; voorts één regeling van voorgebruik en van gedwongen licentie. Bijna alles is hier nog nationaal gelaten: zie artt. 36, 38 en 46 t/m 48. Een aanzet voor een verdragsregeling is er wel: zie artt. 29 t/m 32, 34, 68 e.v. en 78. Zie ook art. 69 van het Verdrag van München. Heel belangrijk dat men het al eens kon worden over de opsomming der verboden handelingen in art. 29 en de indirecte octrooiinbreuk in art. 30. De taak dit sluitstuk te ontwerpen is toevertrouwd aan Werkgroep III van het Interim-Comité, dat in 1977 al drie maal vergaderde. 2. Over twee fundamentele problemen, (a) harmonisatie dan wel schepping van gemeenschapsrecht, en (b) berechting door nationale dan wel door een gemeenschapsrechter, kwamen drie opvattingen naar voren: — de Franse, pleitende voor een geïntegreerd* rechtsbedeling volgens gemeenschapsrecht vanaf de eerste aanleg. Zij vond alleen steun bij Nederland; overgrote meerderheid wilde berechting in eerste aanleg door nationale rechter niet loslaten; — de Nederlandse, pleitende — om aan laatstbedoelde wens tegemoet te komen en toch het probleem te ontgaan van toepassing van uiteenlopend recht in eerste aanleg en in appèl op dezelfde procedure — voor een systeem waarbij de behandeling door de nationale rechter slechts leidt tot een voorlopige voorziening die moet wijken voor een afwijkende uitspraak van de gemeenschapsrechter, zoals een voorziening van een president in kort geding moet wijken voor een uitspraak in het bodemgeschil. Ook deze opvatting vond geen steun; — de Britse, die de inbreukprocedure tot de einduitspraak bij de nationale rechter wil laten, met inbegrip van daarbij rijzende vragen inzake geldigheid van het octrooi die door de verdragen reeds naar gemeenschapsinstanties 1 Over dit onderwerp heeft Mr W. L. Haardt op 29 november 1977 een voordracht gehouden voor de Vereniging voor Industriële Eigendom. Hier wordt de samenvatting gepubliceerd die de spreker voor de notulen van de genoemde vergadering heeft gemaakt. (Red.)

zijn verwezen; echter wel met verwijzing naar de gemeenschapsrechter van vragen inzake de beschermingsomvang en van de vraag of de voor de nationale rechter bewezen en door hem vastgestelde feiten inbreuk opleveren. Deze opvatting zal noodgedwongen de basis zijn voor de verdere discussie. 3. Met betrekking tot de centralisatie van nationale rechtspraak werd een enquête bij de Lid-Staten gehouden die moedgevend was. Italië verschafte nog geen gegevens. In de andere landen bleek óf reeds een ver gaande mate van centralisatie voor inbreukprocedures op nationale octrooien te bestaan óf wel een bereidheid die door te voeren voor het gemeenschapsoctrooi. Nederland overweegt alle inbreukprocedures — zoals reeds de nietigheidsacties — bij de Haagse rechtbank te concentreren. 4. Onderwerpen waarvan harmonisatie wenselijk wordt geacht en zal worden bestudeerd, zijn: — de vraag wie als eiser in een procedure kan optreden; Ook de licentiehouder? Alleen de exclusieve? — de vereisten voor een beroep op voorgebruik, c.q. persoonlijk bezit; territoriale uitbreiding van basis en werkingssfeer van zulk een beroep. — het stellen van een termijn voor het aanhangig maken van een inbreukactie, van bijv. 5 jaar, zoals in vele landen voorgeschreven. — kwesties samenhangende met het door de rechter uit te spreken verbod van verdere inbreuk; sancties op overtreding; schuldvereiste? — kwesties samenhangende met de door de rechter uit te spreken veroordeling tot schadevergoeding: is het schuldvereiste, anders bij vervaardigen dan bijv. bij verkopen? Is een schadestaatprocedure toegestaan eventueel voor een andere rechter? Welke criteria gelden voor de bepaling van de omvang van de schade? Winstderving, licentiederving of 'Verletzergewinn'? Hoe staat het met de vergoeding voor 'verwatering' van het octrooi? ' — kwesties samenhangend met de bewijslevering; 'voorlopige' bewijsmiddelen als 'saisie-description' en voorlopig deskundigenbericht; 'toelaatbaarheid van bepaalde personen als getuigen; affidavits. Van de eerste drie onderwerpen ligt het bereiken van overeenstemming in het verschiet; moeilijker ligt het bij de laatste drie, vooral het laatste daarvan. 5. Een voorlopige conclusie mag zijn dat ambitieuze plannen voor één uniforme inbreukprocedure, zelfs alleen in appèl te voeren naar gemeenschapsrecht voor een gemeenschapsrechter, weinig kans maken. Ook het bereiken van minder verstrekkende oplossingen is nog een werk van lange adem.

Tijdschriftbespreking La Propriété Industrielle 1977 1. OMPI; Unions internationales Uit de officiële mededelingen in Prop. Ind. 1977

betreffende de activiteiten van de OMPI en de ontwikkelingen in andere samenwerkingsverbanden volgt hieronder een kleine selectie. Vanzelfsprekend wordt enige aandacht (op p. 270)

17 april 1978


gegeven aan de inwerkingtreding van het PCT per 24 januari 1978 tussen de Duitse Bondsrepubliek, GrootBrittannië, de Verenigde Staten, Zwitserland en negen Afrikaanse ontwikkelingslanden. De OMPI verwacht dat vóór 1 juni 1978 onder meer nog partij zullen worden Frankrijk, de Sowjet-Unie en Zweden, terwijl Japan en Oostenrijk ook niet lang op zich zullen laten wachten. Voor de inwerkingtreding van hoofdstuk II van het PCT (internationale voorlopige beoordeling) is nog de ongeclausuleerde toetreding van een 'groot' land vereist; de Verenigde Staten en Zwitserland hebben het voorbehoud van art. 63, lid 3 gemaakt. Naar verwachting zullen vanaf 1 juni 1978 PCT-octrooiaanvragen kunnen worden gedaan: dezelfde datum is, als bekend, voorzien voor de ontvankelijkheid van octrooiaanvragen ingevolge de Europese Octrooiconventie I. Aan de inwerkingtreding van die Conventie (op 7 oktober 1977) wordt in Prop. Ind. 1977 (op p. 288) vanzelfsprekend ook enige aandacht gewijd. Over de voorbereiding van de herziening van het Unieverdrag van Parijs worden mededelingen gedaan op p. 22 en p. 176 (zie ook p. 24 van jaargang 1978). Het Comité Préparatoire heeft inmiddels reeds overeenstemming bereikt over enkele teksten die op de diplomatieke conferentie ter tafel zullen liggen. Er zijn concepten voor een nieuw art. 5A over de exploitatieplicht en dwanglicentiëring (met de bevoegdheid voor met name ontwikkelingslanden om strengere eisen te stellen); voor een nieuw art. \2bis over inlichtingenverkeer tussen octrooiverlenende instanties; en voor een artikel waarin een intentieverklaring wordt neergelegd m.b.t. ontwikkelingssamenwerking in het kader van de Unie. Het Comité Préparatoire zal in 1978 nog zeker twee keer bijeenkomen; de datum voor de diplomatieke conferentie staat nog niet vast. Op 28 april 1977 is te Boedapest gesloten het Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen in verband met octrooiverlening. De teksten van het verdrag en het uitvoeringsreglement zijn onder nr (Traites multilatéraux) 2-004 gepubliceerd in het meinummer; op p. 135 in dat nummer is ook een korte toelichting opgenomen. Blijkens de vertegenwoordiging op de diplomatieke conferentie bestaat voor het verdrag veel belangstelling van de zijde van zowel westerse als oostblok-landen. De UPOV mocht zich het afgelopen jaar verheugen in vrijwel een verdubbeling van haar leden-staten: naast de Bondsrepubliek, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Zweden zijn toegetreden België (eind 1976), Italië en Zwitserland (medio 1977) en Zuid-Afrika (eind 1977). De aanvullende akte van 1972 is per 12 februari 1978 tussen alle lid-staten, behalve Groot-Brittannië, van kracht geworden. 2. Algemene problemen. A.

Computersoftware Sinds 1971 wordt in OMPI-verband gestudeerd op de bescherming van computersoftware. Na een verkennende bijeenkomst van regeringsexperts in 1971 kwamen in 1974 t/m 1977 vier keer 'experts non-gouvernementaux' bijeen. Werd de bijeenkomst van 1976 in een weinig opgewekte stemming afgesloten, in 1977 zijn deze experts het (met elkaar en het OMPI-bureau) min of meer eens geworden over een model-wet voor een sui ^ercera-beschermingsstelsel. De tekst van die model-wet, met een inleiding en een artikelsgewijs commentaar, vindt men op p. 271. De regeling is op auteursrechtelijke leest geschoeid. Zij laat het 'basis-idee' van een programma buiten bescherming, en van inbreuk kan slechts bij 'ontlening' sprake zijn. Een octrooirechtelijk systeem werd vooral om praktische redenen (depot- en klassificatieproblemen, de aan software eigen geregelde 'updating') afgewezen. Art. 1 van de wet definieert de voorwerpen van de bescherming: 'logiciels', d.w.z. computerprogramma's, beschrijvingen van zulke programma's en hulpdocumentatie (alles in de wet nader omschreven). Art. 2 regelt de

69

aanspraak op de bescherming, volgens een systeem vergelijkbaar met artt. 1 en 7 van onze Auteurswet. Art. 3 stelt als beschermingseis de originaliteit, niet de objectieve nieuwheid. Art. 4 sluit de 'basis-ideeën' van de bescherming uit. Art. 5 omschrijft de inhoud van de rechten op software volgens deze wet. De nog niet met toestemming van de rechthebbende openbaar gemaakte software wordt beschermd tegen niet-geautoriseerde divulgatie of vergemakkelijking van de toegang: een trade-Secrets-achtige bescherming dus. De (openbaar gemaakte) software is voorts beschermd tegen verveelvoudiging stricto sensu, tegen transformatie tot een praktisch gelijk programma, tegen gebruik als 'computerbestuurder' en tegen verkoop, verhuur, enz. en aanbieding daartoe. Art. 6 stelt vast dat de onafhankelijke creatie van een praktisch gelijk programma geen inbreuk oplevert. Art. 7 beperkt de beschermingsduur ingevolge deze wet tot maximaal 25 jaar. Na art. 8 over de rechtshandhaving bepaalt art. 9 nog dat de bescherming ingevolge deze wet volstrekt zou moeten kunnen cumuleren met de (mogelijke) aan andere wetten te ontlenen rechten. De praktijk zal moeten leren of in de verschillende landen werkelijke behoefte aan de invoering van een dergelijke wet bestaat. Het ontworpen stelsel lijkt in elk geval een evenwichtig produkt te zijn. B. Herkomstaanduidingen en benamingen van oorsprong. Aan deze problematiek worden in de jaargang 1977 van Prop. Ind. twee uitvoerige beschouwingen gewijd. De Italiaan G. Trotta geeft op p. 117 commentaar op het OMPI-ontwerp voor een regeling van de bescherming van geografische aanduidingen. Hij vergelijkt dit voorstel met andere volkenrechtelijke regelingen (bilaterale; 'Madrid'; 'Lissabon'; en, zeer uitvoerig, 'Stresa') en bepleit zo veel mogelijk coëxistentie, en in het bijzonder de handhaving van 'Stresa'. Ook Europese communautairrechtelijke aspecten komen aan de orde. Deze communautairrechtelijke ontwikkelingen, en in het bijzonder het Sekt- en Weinbrand-axrest van het Hof EG van 1975, vormen hét onderwerp van een artikel van de grote Duitse promotor van de herkomstaanduidingenbescherming Friedrich-Karl Beier. Op p. 160 vinden wij een (iets verkorte) versie van zijn reeds in GRUR Int. 1977 (p. 1) gepubliceerde noodkreet. Zoals bekend heeft het Hof EG onder toepassing van artt. 30 e.v. EEG-Verdrag in het Sekt- en Weinbrand-arrsst, kort gezegd, te verstaan gegeven dat alleen die herkomstaanduidingen die iets kunnen zeggen over wezenlijke aan de regio ontleende eigenschappen van het produkt (dus eigenlijk: alleen 'oorsprongsbenamingen' in de zin van 'Lissabon') belemmeringen van het vrije goederenverkeer in de EEG vermogen te rechtvaardigen. De opsteËing van de Europese Commissie tegenover bescherming van aanduidingen van (nationale) oorsprong is niet minder negatief. Dit alles zint Beier allerminst. Zijn kritiek op het Sekt- en Weinbrand-arrest komt in het kort hierop neer. De uitkomst van het arrest, een verbod aan de Duitse Bondsrepubliek om de aanduidingen 'Sekt' en 'Weinbrand' exclusief voor te behouden aan in Duitsland vervaardigde produkten, houdt Beier voor juist: de Duitse regeling was discriminerend. Beiers toorn richt zich tegen de — zijns inziens overbodige en bedenkelijke — wijze waarop het Hof zich heeft 'aangematigd' om herkomstaanduidingen, in gevallen waarin de herkomst niet wezenlijk is voor de eigenschappen van het produkt, maar deze aanduidingen overigens wel 'waar' zijn, niet-beschermenswaardig te verklaren. De auteur noemt een reeks argumenten voor het nut van (bescherming van ware) herkomstaanduidingen: informatie, die door de consument op prijs gesteld wordt; een 'kwaliteitswaarborg' die niet sterker, maar ook niet zwakker is dan die van een (goed bekend) merk; de moeilijkheid van het trekken van een grens tussen wel-beschermbare oorsprongsbenamingen en niet-beschermbare herkomstaanduidingen; strijdigheid van het arrest met nationale en internationale

70


ontwikkelingen die juist de andere kant op gaan. Volgens Beier belemmert de bescherming van herkomstaanduidingen de intracommunautaire handel niet, maar stimuleert zij deze juist. Hij wijst bijv. op de in de laatste jaren enorm toegenomen export van Franse kaas naar de Bondsrepubliek, die volgens hem mede te danken is aan reclame en promotie onder de herkomstaanduiding 'Franse'. Dat zegt de consument meer dan 'EEG-kaas, kwaliteitsklasse 1-A, zonder gaten'. C. Octrooilicenties en art. 85 EEG-Verdrag. Over dit onderwerp biedt Prop. Ind. 1977 op p. 249 een opmerkelijke bijdrage van Robert Plaisant (hoogleraar te Le Mans). De beschikkingspraktijk van de Europese Commissie m.b.t. octrooi-licentie-overeenkomsten, waarvan Plaisant een korte samenvatting geeft, is op diverse andere plaatsen uitvoeriger becommentarieerd. Plaisants artikel biedt echter voor mij — en, als ik goed ben ingelicht, ook voor anderen die in het Brusselse Jeruzalem niet kind aan huis zijn — nieuws, omdat Plaisant commentaar geeft op een voorontwerp van de Commissie voor een verordening ex art. 87, lid 2, aanhef en sub b EEG-Verdrag houdende een categorale vrijstelling ex art. 85, lid 3 voor octrooi-licentie-overeenkomsten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Over de inhoud van dit voorontwerp heeft bij mijn weten nog geen bekendmaking door de Commissie plaats gehad (Plaisant vermeldt ook geen vindplaats), en doorgaans goed geïnformeerde zegslieden vertellen mij, dat Plaisants onthullingen in en om Brussel dan ook het nodige stof hebben doen opwaaien. Uit het exposé des motifs releveert Plaisant de volgende basis-ideeën van de regeling'. — toepasselijkheid mede op overeenkomsten 'passés a l'intérieur d'un Etat membre'; — de regeling somt zowel de toegelaten als de niet toegelaten mededingingsbeperkingen op, waarmee de contractsvrijheid ten deze tot nagenoeg nihil wordt gereduceerd; — toepasselijkheid mede op tezamen met octrooien gelicentieerde know-how; — toepasselijkheid mede op het gemeenschapsoctrooi. Het systeem van het voorontwerp wordt door Plaisant in hoofdzaak als volgt weergegeven: 1) Zestien in art. 1 genoemde clausules zijn toegelaten (zonder dat aanmelding bij de Commissie verlangd wordt), mits aan bepaalde in art. 2 genoemde voorwaarden (zie hieronder) is voldaan. 2) Twintig in art. 3 opgesomde bedingen zijn niet (dan na eventuele individuele ontheffing) toegelaten. 3) Bevat een licentie-overeenkomst andere bedingen dan de zestien van art. 1, maar niet één van de twintig van art. 3, dan wordt nog wel aanmelding verlangd, maar dan wordt van rechtswege ontheffing verkregen als de Commissie niet binnen zes maanden bezwaar gemaakt heeft. 4) De vrijstellingsregeling is niet van toepassing op octrooigemeenschappen, licentie-verhoudingen binnen concerns en joint-ventures, wederkerige licentieverlening en package-licensing. Plaisant geeft vervolgens de regeling van artt. 1 en 2 met betrekking tot de (voorwaardelijk) toegelaten clausules weer. Een territoriale /aèricag-e-exclusiviteit voor de licentienemer is toegelaten, mits het gelicentieerde territoir niet meer dan 100 miljoen inwoners telt én mits de octrooihouder het recht tot opzegging (na vijf jaar) i.v.m. onvoldoende exploitatie heeft voorbehouden. Dwfn'èwfze-exclusiviteit in een bepaald territoir (door een verbod van distributie c.q. export aan de octrooihouder zelf en aan licentienemers buiten het betrokken territoir) is toegelaten, mits voor niet langer dan tien jaar en mits de jaaromzet van de ondernemingen de 100 miljoen rekeneenheden niet overschrijdt. Een octrooilicentie mag tot bepaalde technische toepassingen beperkt zijn (dat geldt niet voor medegelicentieerde know-how). Het stellen van kwaliteits-

17 april 1978

eisen is alleen toegestaan voor zover distributie onder een mede-gelicentieerd merk of handelsnaam plaats heeft. 'Gedwongen winkelnering' van de licentienemer bij de octrooihouder of een bepaalde derde is alleen toelaatbaar voor zover zulks noodzakelijk is i.v.m. kwaliteitseisen. De octrooihouder mag licentiëring van verbeteringsoctrooien en -know-how verlangen, maar slechts op nietexclusieve basis terwijl hij dan bovendien de bevoegdheid tot sublicentiëring zijnerzijds 'erbij' moet vragen. Minimum-produktie- c.q. opbrengst-regelingen zijn toegelaten onder de voorwaarde dat de overeenkomst na vijfjaar, en vervolgens jaarlijks kan worden opgezegd. Toegelaten zijn verder clausules die de licentienemer sub-licentiëring en overdracht van de licentie verbieden; die bepaalde aanduidingen (niet merken of handelsnamen) op de onder licentie vervaardigde produkten eisen; die geheimhouding van know-how verlangen; de meest begunstigingsclausule; en een arbitrageclausule mits de arbiters zetelen binnen de EEG, het vonnis gemotiveerd zal zijn, rechterlijke toetsing mogelijk is en toezending van het vonnis aan de Commissie zal plaats hebben. Art. 3 somt twintig clausules op die elk voor zich de categorale vrijstelling teloor doen gaan: ook hiervan vermeldt Plaisant de tekst. Het gaat o.m. om de nonattack-clausule en varianten daarvan; de uitbreiding van de licentie boven de duur van het (jongste) octrooi; concurrentiebeperkingen m.b.t. research, produktie, gebruik en distributie anders dan voorzien in art. 1; betalingsverplichting ondanks nietigverklaring van het octrooi c.q. 'publiek domein' worden van know-how; aan de licentienemer opgelegde kwantitatieve beperkingen; aan (een der) partijen opgelegde restricties m.b.t. prijsstelling en andere verkoopvoorwaarden (geldt ook voor adviesprijzen); gebruiksbeperkingen m.b.t. gelicentieerde voortbrengselen; verplichting tot distributie onder een bepaald merk of een bepaalde handelsnaam; beperking tot gebruik van know-how tot bepaalde toepassingen; verbod tot gebruik van know-how na expiratie van het contract, waarbij de licentiegever echter nog wel gedurende drie jaar na expiratie een vergoeding voor voortgezet gebruik mag claimen; grant-back-clausule; alle belemmeringen m.b.t. de toepassing van een octrooi in gebieden van de EEG waar de octrooihouder geen octrooibescherming geniet. Zekerheidshalve voegt het voorontwerp daar nog aan toe dat clausules met dezelfde strekking of effect eveneens in beginsel verboden worden geacht. Plaisant gaat deze veronderstelde regelingsdrift van de Commissie veel te ver. Hij spreekt van aantasting van wezenlijke bevoegdheden van de octrooihouder, niet acceptabele beperking van de contractsvrijheid, bevoegdheidsoverschrijding en op sommige punten strijd met Octrooiconventie II. Van mijn kant zou ik hier willen volstaan met de opmerking dat het — wellicht mede i.v.m. deze mogelijke kritiek — nog steeds om niet meer dan een intern voorontwerp gaat. Bovendien hangt de praktische grotere of minder grote verstrekkendheid van een dergelijke regeling mede af van de vraag tot in welke mate octrooi-licentie-overeenkomsten in aanmerking zullen blijven komen voor negatieve verklaringen (formeel, door de Commissie, óf materieel door de rechter) ex art. 85 lid 1 EEG-Verdrag. 3. Teksten van nationale wetten, multilaterale verdragen en bilaterale verdragen. Onder aansluiting bij het door de éditeur gebezigde nummeringssysteem volgt hieronder een vermelding van de in jaargang 1977 op de losbladige binnenpagina's 'meegenomen' teksten van nationale wetten en verdragen. In een enkel geval is daarbij een korte aantekening geplaatst. A. Nationale wetten Algerije, Textes 5-001 en 5-002 (gepubliceerd in jan.-

17 april 1978

Bij blad Industriële Eigendom, nr 4

aflevering): regelingen m.b.t. (depot van) oorsprongsbenamingen. Argentinië, 1-001 en 1-002 (jan.): regelingen m.b.t. overdracht en afstand van rechten van industriële eigendom; 2-001 (jan.): nadere regeling m.b.t. octrooi-aanvragen voor stof bescherming. Bahamas, 1-003 en 1-004 (maart): uitvoeringsreglementen bij de (algemene) wet op het gebied van de industriële eigendom. België, 1-001 (okt.): een (opmerkelijk) K.B. van 18 januari 1977 met regels inzake licentiëring, gebruiksplicht e.d. waaraan moeten voldoen alle contracten m.b.t. research, gefinancierd vanwege de ministeries van economische zaken en wetenschapsbeleid. Bondsrepubliek Duitsland, 2-001 en 2-002 (april): wet van 21 juni 1976 inzake goedkeuring en implementatie van het PCT, de Octrooiconventie I en de Overeenkomst van Straatsburg m.b.t. de harmonisatie van materieel octrooirecht; voorts de volledige tekst van de Octrooiwet van 1968 na de jongste herzieningen. Op p. 112 e.v. geven U. Hallmann en A. Stein een korte toelichting bij de wet van 21 juni 1976. Duitse Democratische Republiek, 3-001 (juni): tekst van de merkenwet. Italië, 2-001 (mei): tekst van de octrooiwet, zoals laatstelijk gewijzigd in 1972; 1-003 (okt.): uitvoeringsreglement bij de wet op het kwekersrecht. Korea (Seoel), 2-001 (juk/aug.): tekst van de octrooiwet; 3-001 (sept): tekst van de merkenwet. Liberia, 1-001 (nov.): tekst van de wet op het octrooi-, auteurs-en merkenrecht van 1972. Mexico, 1-002 (mei): uitvoeringsreglement bij de in BIE 1977, p. 115 genoemde wet m.b.t. merken en octrooien. Sowjet-Unie, 2-001, 2-002 en 6-001 (febr.): uitvoeringsreglementen m.b.t. remuneraties voor uitvindingen en registratie van contracten. Tsjecho-Slowakije, 1-001 (febr.): uitvoeringsreglement m.b.t. remuneraties voor uitvindingen en andere intellectuele prestaties. Uruguay, 1-001 ( d e c ) : wet op de gebruiks- en siermodellenvan 1976. Zwitserland, 1-002: uitvoeringsreglement bij de nieuwe wet op het kwekersrecht. B. Multilaterale verdragen. Tekst 1-002 (febr.): Verdrag inzake de oprichting van een-organisatie voor industriële eigendom voor Engelssprekend Afrika. In het februarinummer wordt op p. 48 kort verslag gedaan van de desbetreffende diplomatieke conferentie (Lusaka, 6—9 december 1976). Na de Fransspreken de landen met de OA(M)PI voorzien nu ook de Engelssprekende landen in een samenwerkingsverband op het terrein van de industriële eigendom; maar met de creatie van een gemeenschappelijk depot-resp. verleningsstelsel zal nog wel enige tijd gemoeid zijn. De deelneming staat open voor Botswana, Ethiopië, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, Nigeria, Oeganda, de Seychellen, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Swaziland, Tanzanië en Zambia. De coördinerende rol van dit laatste land doet vermoeden dat de (hoofd-)vestiging van het Secretariaat in Lusaka zal komen, maar het verdrag laat het open. Tekst 2-004 (mei): het hierboven al genoemde verdrag inzake de internationale erkenning van depots van micro-organismen. Teksten 2-002 (april) en 2-005 (okt.): verdragen tussen diverse communistische landen over wederzijdse erkenning van titels voor bescherming van uitvindingen. Tekst 3-001 (juni): de tekst van het Arrangement van Nice over de internationale Massificatie van produkten en diensten i.v.m. merkregistratie, zoals laatstelijk herzien op 13 mei 1977. Voor een kort verslag van de diplomatieke conferentie zie p. 149. C. Bilaterale verdragen. Tekst 5-004 (jan.): Portugees-Spaans accoord inzake

71

de bescherming van herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen. 4. Nationaal recht. Op p. 224 treft men een artikel aan van de hand van L. Leonardos over de in het begin van de jaren '70 vernieuwde Braziliaanse wetgeving inzake de industriële eigendom en derzelver toepassing in de rechtspraak. Over de bescherming van buitenlandse merken in India handelt een bijdrage van S. Vedaraman op p. 179. Men leert daaruit dat India naast elkaar een geformaliseerd wettelijk beschermingsstelsel en een vormloze bescherming a la onze Handelsnaamwet toepast. Verder leert men dat niet alleen de deviezen en in- en uitvoerwetgeving, maar ook de merkenwetgeving bepalingen inhoudt waarmee ongewenste importen kunnen worden geweerd of bemoeilijkt. Toch achtte het Hof te Calcutta de regeringsopdracht aan het merkenbureau om een inschrijving te weigeren omdat het gebruik van buitenlandse merken voor de betrokken waren niet aangemoedigd mocht worden, niet houdbaar. Over de activiteiten in India om Coca-Cola in de ban te doen, waarover de dagbladen vorig jaar berichtten, rept het artikel niet. De brief van de Italiaanse correspondent, Remo Francescheli (p. 25) heeft betrekking op de rechtsontwikkeling in de jaren 1972—1975. De belangrijkste nieuwe wetgeving betreft enige wijzigingen in de octrooiverleningsprocedure. Interessant lijkt voorts een 'ordonnantie' van de 'Commissione dei Ricorsi' uit 1975, welke volgens de schrijver zou kunnen leiden tot ongrondwettigverklaring van de wettelijke uitsluiting van octrooieerbaarheid van farmaceutica. Franceschelli vermeldt enige uitspraken van de hoogste Italiaanse rechter, welke — zo constateert men chauvinistisch — tot Italiaans recht maken wat in Nederland al langer is aanvaard. Zo bijv. de uitspraak dat de uitlegging van het octrooi van feitelijke aard is; de uitspraak dat vormen merkenrechtelijk bescherm baar zijn, terwijl de overeenstemming tussen vormmerken niet (zonder meer) wordt opgeheven door toevoeging van een nietovereenstemmend opschrift; zo ook de uitspraak dat vergelijking VJUI produkten zonder commerciële bijbedoelingen, mits waar, geoorloofd is. Vermeldenswaard is verder nog een uitspraak van het Corte di Cassazione uit 1974 over art. 5 onder C, 2 van het Unieverdrag. Het hof besliste dat het gebruik van een merk in een van de basisregistratie afwijkende vorm, de bescherming van het merk in de 'depot-vorm' niet beperkt, maar dat art. 5 onder C niet medebrengt dat daarmee het merk in zijn afwijkende vorm ook (zonder nader depot) beschermd zou zijn: zonder nader depot kan dat merk in afwijkende vorm dus niet aan een inbreukactie ten grondslag worden gelegd. Uit Oostenrijk bericht correspondent Wilhelm KissHorvath op p. 52 over de ontwikkelingen in de jaren 1972 t/m '75. Met gepaste trots wordt het een en ander opgemerkt over het te Wenen gevestigde INPA-DOC. Enige vermelde nieuwe nationale wetgeving en rechtspraak op het stuk van de rechten van industriële eigendom lijken niet van bijzondere importantie. Voor de 'liefhebber' vermeld ik dat het Oostenrijkse Constitutionele Hof in de verslagperiode vier keer geroepen is om een uitspraak te doen over de grondwettigheid van bepaalde aspecten van de octrooien merkenwetgeving. De uitspraken vermogen de lezer echter niet te schokken. Het Oostenrijkse recht inzake de oneerlijke mededinging ontwikkelt zich overeenkomstig de internationale tendens naar steeds grotere aandacht voor consumentenbescherming. Sinds de wijziging van het UWG in 1971 zijn uit kracht van deze wet o.m. verschülende voorschriften met betrekking tot verplichte 'informatieve etikettering' gegeven. Op eis van het Oostenrijks genootschap tegen oneerlijke mededinging werd een — door het hoogste gerechtshof bevestigd — verbod gegeven tegen een praktijk, waartegen Nederlandse consumentenorganisaties vooralsnog weinig meer kunnen doen dan waar-

72

Bij blad Industriële Eigendom, nr 4

schuwen. Het betreft het organiseren van zeer goedkope bus-uitstapjes, al dan niet even over de grens, en meestal voor 'zwakkere doelgroepen' zoals bejaarden, welke reisjes dan blijken uit te monden in harde verkoop van bepaalde goederen. Wanneer dit doel van verkoop niet duidelijk bij de aankondiging van de reis wordt vermeld, kan in Oostenrijk een verbod volgen. Bij de op het Oostenrijkse UWG gebaseerde rechtspraak is uit de subrubriek 'aanhaken' nog een uitspraak, toevallig óók over een bus, aardig om te vermelden. De bestreden en — ook door het hoogste gerechtshof — verboden handeling betrof het laten rijden van een bus op een door een concurrent geopende lijn volgens dezelfde dienstregeling en met stopplaatsen bij door de concurrent geplaatste halteborden. Tegen dergelijke min of meer wilde bussen hebben wij in Nederland, gelijk bekend, al sedert jaren onze publiekrechtelijke Wet Autovervoer Personen. De Oostenrijkse cassatierechter heeft

17 april 1978

voorts in 1973 nog een uitspraak over misbruik van een economische machtspositie gedaan, welke uitspraak in zeer grote mate vergelijkbaar is met 'ons' Buma/Brankmann-arrest van 1968. In het octrooirecht van de Verenigde Staten (en dat van Canada en de Philippijnen) wordt de mogelijkheid van 'dubbele' octrooiering van verschillende toepassingen van eenzelfde uitvinding onder bepaalde omstandigheden erkend, mits de duur van het latere octrooi door de aanvrager d.m.v. een terminal disclaimer 'vrijwillig' wordt beperkt tot de duur van het eerste octrooi. Aan de hand van o.m. de interessante beslissing van het Court of Customs and Patent Appeals In re Vogel (1976) bespreekt C. L. Gholz op p. 208 de theoretische en praktische problemen van 'doublé patenting'. Nijmegen, 22 februari 1978. Mr D. W. F. VERKADE.

Litteratuur Tij d s c h r i f t a r t i k e l e n . NEDERLAND. Schaper, Mr T., Het 'specifiek voorwerp' van de industriële en commerciële eigendom in de EEG-rechtspraak. (De schrijver heeft met betrekking tot geen van de behandelde arresten willen betogen, dat de uiteindelijke resultaten anders hadden behoren te zijn. Die resultaten hadden echter ook bereikt kunnen worden door de balans tussen de eerbiediging van de nationale rechten van industriële en commerciële eigendom en de eisen van het vrije goederenverkeer telkens op te maken na opsomming en afweging van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, zonder dat daarbij aan de zijde van de nationale rechten getracht wordt het 'specifieke voorwerp' daarvan te bepalen. Dat dan de beslissing over wat uiteindelijk wel en wat niet in de zin van art. 36 EEG-Verdrag 'gerechtvaardigd' is, bij gebreke van enig ander criterium, betrekkelijk willekeurig is, lijkt de schrijver een bezwaar dat nu eenmaal inherent is aan iedere rechterlijke beslissing waarbij zuiver economische factoren een rol spelen. En in ieder geval lijkt het hem een geringer bezwaar dan de moeilijkheden die aan het bepalen van het 'specifieke voorwerp' van industriële en commerciële eigendom verbonden zijn. Hoe groot die moeilijkheden zijn blijkt naar zijn mening uit de onbevredigende opvattingen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen omtrent dat 'specifieke voorwerp' in geval van octrooien (het Sterling Drug-arrest) en van merken die een gemeenschappelijke oorsprong hebben (het Terrapin-arrest, voorzoveel daarin het Hag-arrest wordt verklaard.) Rechtsgeleerd Magazijn Themis (6) 1977 (6) blz. 5 5 6 - 5 7 1 . INTERNATIONAAL. Ladas, Dr S. P., Patent Cooperation Treaty and the European Patent Convention. Blz. 41-56 in: International problems of industrial property, commemorative publication in memory of the late Kannosuke Nakamatsu (Tokio, Japanese Group of AIPPI, 1976).

Lingwood, R. N. G., Proposed EEC Trade Mark. The Journal Incorporating Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents 1976, blz. 354-361. Mangalo, N. Patentschutz und Technologietransfer im Nord-Süd-Konflikt. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (Weinheim) oktober 1977 (10) blz. 349-356. McAuliffe, J. D., Reacting to trademark developments in Latin America. Trademark Reporter (65) 1975, blz. 503-510. Mouchet, C , Recientes acontecimientos en America Latina en materia de derechos de autor (1973-1974). Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica 1974, blz. 77-91. Neuman, D. I., El convenio de Paris. Su valor para los investigadores en Argentina. Boletin del Centro de estudios para el desarollo de la industria quimico farmaceutica Argentina, oktober 1975 (10) blz. 43-51. OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Dispositions types sur la protection du logiciel [programmatuur, programma's voor rekenautomaten]. La Propriété industrielle (Genève) (93) december 1977 (12) blz. 271-287. Reinlander, C , Festsetzung der gebührenpflichtigen Klassen von Warenzeichen. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1977, blz. 65/8. Roth, R. R., The Luxembourg Convention on the Community Patent. Complementary application of the national law? Georgia Journal of International and Comparative Law il) 1977, blz. 95-131. Schröter, S., Die gemeinsame Verwendung von Warenzeichen bei der wirtschaftlichen und wissenschaftlicht-technische Zusammenarbeit der Mitgliedslander des RGW [ Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, Comecon]. Warenzeichen- und Musterblatt februari 1976, (2) blz. 50/3. Schulenburg, P., Die Behandlung auslandischer DirektInvestitionen im Andenpakt. Zur Genehmigungspficht von Lizenzvertragen und Lizenzgewinntransfer in den Andenpaktstaaten nach dem sog. Kapitalstatut (Beschluss nr 24). Recht der internationalen Wirtschaft 1975, blz. 395-402.

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van dit nummer. 17 april 1978, 46ste jaargang nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents