S T R I E L E
I" I fi E N D O M
43 3
17 december 2001, 69e jaargang, nr. 12
Bijblad bij
De Industriële Eigendom
I N H O U D Actualiteiten
3 Handelsnaamrecht
Ondubbelzinnige toestemming nodig bij parallelimport (blz.435).
Nr. 92 Kantongerecht Leiden, 26 april 2001, G.Bischoff/ Ligtvoet Grammofoonplaten (wegvallen van afstand russen locale detailhandels in geluidsdragers door openen van website, maakt eenmaal rechtmatig voeren van handelsnaam niet onrechtmatig; geen verwarringsgevaar nu platenproductiemaatschappij en groothandel van gedaagde een onderneming van andere aard is).
Artikelen Prof. mr. J.J. Brinkhor', Beslechting van octrooigcsehillen in Europa. Over droom, werkelijkheid en verbeelding (blz. 436/9)Jurisprudentie 1 Octrooirecht Nr. 89 Hof's-Gravenhage, 27 jan. 2000, Bochringer Mannhcim c.a./Kirin Amgen e.a. (van niet toegelichte maar wel geclaimde verbindingen moet worden aangetoond dat ze de werking volgens de uitvinding vertonen; niet ter zake doet of rechtstreeks verkregen voortbrengsel nieuw is; verlening van een Europees octrooi na oppositie is geen 'nieuwe' verlening waarop de ROW1995 van toepassing is). 2 Merkenrecht Nr. 90 Hof Amsterdam, 3 juni 1999,Bukae.a./XS4ALLIntcrnet (tekens XS4Components en XS4Dealers stemmen auditief, visueel en begripsmatig sterk overeen met het merk XS4ALL; toegang verschaffen totiiitemctcnhandel inhardwarc zijn geen soorrgelijke waren en diensten (anders; Pres.); gebrek aan functionele betekenis van X, S en 4 In door gedaagde gebruikte aanduidingen zijn aanwijzing voor aanhaken bij en voordcel trekken van reputatie van merk XS4ALL).
4 Auteursrecht Nr. 93 Hof Amsterdam, 2 nov. 2000, R.M.F. van Stralendorff/Ei5 Design und Distributions (ondanks mogelijk functioneel bepaald element is tafel Bigfoot auteursrechte1 ijk beschermd werk omdat de totaalindruk van beschermde en onbeschermde trekken bepalend is; ontlening; bezwaar tegen veroordelingen en dwangsom terecht; auteursrechti n breuk, geen onrechtmatige daad; voorschot op schadevergoeding geweigerd). Nr. 94 Pres. Rechtban k Amsterdam, 9 dec. 1999, £ 15 Design und Distributions/Framas Meubelfabriek ca. (tafel Bigfoot is auteursrechtelijk beschermd werk; de Opmaat is geen gehele of gedeeltelijke nabootsing van de Bigfoot) (met noot A.A. OJ. Nr. 95 Pres. Rechtbank's-Gravcnhage, 21 juli 2000, E15 Design und Distributions/Ambiance (tafel Bigfoot is auteursrechtelijk beschermd werk; de Elephant is een verveelvoudiging van de Bigfoot; vordering tot opgave o.m. gegevens afnemers geweigerd). Wetgeving
Nr. 91 Pres. Rechtbank Amsterdam, 7 april 2000, Unilever c.a./Namc S pace e.a. (gebruik domeinnamen in economisch verkeer; merkinbreuk; geen geldige reden omdat gevraagde voorzieningen de mogelijkheid tot de beoogde communicatie niet ontnemen; schade door gevaar voor herkomstverwarring en associatie; overdracht domeinnamen).
Rijkswet aanpassing rijkswetten euro (blz. 470). (vervolg inhoud op blz. 434)
4 3 4
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
'7
D E C E M B E R
2 0 0 1
C O L O F O N •
. - ' • : •
>'••.'
I . '
L
.
.
De Ine •
Verschijnt maandelijks, rond de 16c
Ete-vacrzitier van de redactie:
Abonnementsprijs: NIG 175,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,— per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het befiiu van een kalenderjaar: aan tussen tijdse nieuwe abonnees worden de eerder versehenen nummers van de jaa rgang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnemenr automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HVRijswijk (Z.H.)Telefoonnummer (070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.z4.179 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgevingen dmk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag
prof. mr. E.A. van Nicuwenhoven Helbaeh Reductie:
prof. mr.J.J. Brinkhof mr.J.L. Dricsscn mevr. mr. drs. N. Hagemans dr.J.JI.J. deiiHartog jhr. mr. J. L.K.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D. W. E Vcrkadc mr. ir.J.H.F. Winekels Correspondenten:
F.Hennhig-Bodcwig (verbonden aan het Max-Planck-lnstitut,München) H. Ladd ie (mr. Jusiiee, High Court London) Redactiesecretaris: mevr. mr. A.P. van Rooden Redactie-adres: t'atentlaan 3, Tostbus 5820, 2280 nvRijswvjk (Z.H.) Tclcfoonnr. (070) 398 64 52 Telefax (070) 398 65 30
Berichten Openbare verkoping octrooien (blz. 471). Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau 1.1:.- Sluiting leeszaal Bureau T.E. - Personeel. - Overeenkomst inzake erkenning voorrang. -
Overeenkomst van Straatsburg. - Schikking van Madrid en Protocol. - Overeenkomst van Nice.
17
D E C C M B E R
2 0 0 1
B I J E L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
13 5
A C T U A L I T E I T E N Ondubbelzinnige toestemming nodig bij parallelimport In deze rubriek is eerder (BIE 1999, blz. 197) melding gemaakt van de prejudiciële vragen die Mr Justicc Laddie van het High Court te Londen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over uitputting van merkrechten. Die vragen werden gesteld in een zaak van Davidoff tegen A&G Tmports Ltd. betreffende import door A&G uit Singapore van Davidoff 'Cool Water'. Davidoff nam het standpunt in dat uit het feit dat de parallelimporteurdegoedercninSingapore kan kopen zonder contractueel opgelegd verbod tot export naar Europa nog niet kan worden afgeleid dat er toestemming is; A&G nam het tegenovergestelde srand pu nr in. Laddie sympathiseerde duidelijk met het standpunt van A&G en stelde prejudiciële vragen. Verwante vragen volgden kort daarop in een zaak van Levi Strauss tegen Tcsco en Costco. Op 20 november jl. heeft bet Hof van Justitie uitspraak gedaan in beide gevoegde zaleen, welke voor de parallelimporteurs niet gunstig is.
56 likewise, implied consent cannot be inferredfrom. thefact that a trade mark proprietor has not communicated kis opposition to marketingwithin theEEA orfrom thefact thatthegoodsdo norcarryany warning that it isprohibited to place them on the markot within the EEA. 5/l:inaUy,siuliconsentcannotbcinferredfromthefactthatthe trade mark proprietor transferredownership ofthegoods hearing the mark without imposing contractual reservations orfrom thefact that, according to the lawgoverning thecontract, theproperty right transferred includes, in the absence ofsuch resev/ations, an uniimited right of'resaleor,attheveryleast, arightto market thegoodssubsequently within theEEA. 58 A ruk ofnational law which proceeded upon the mere silence of the trade mark proprietor would not recognise implied consent hut rather dcemed consent. This would not- meet the needfor consent positively expressed required by Community law. 59 In sofar as itfalls to the Community legislaturc to determine the rights ofa trademark proprietor within the Member States of the Community it would be unacceptable on the basis of the lawgoverningthecontractformarketingoutside theEEA toapply rulesoflaw that have the effect of limiting theprotection afforded to the proprietor ofa trade mark by Articles 5(1) and7(1) oftheDirective.
Artikel 7 lid 1 van de Eerste Merkenrichtlijn bepaaltdathet Tenslotte maakt het hof duidelijk dat een beperking van dit aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het recht om vrij over goederen te beschikken, opgelegd aan de gebruik daarvan te verbieden voo r waren die onder dit merk eerste koper, tegen een derde partij kan worden ingeroepen: door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap 64 That is a different question from those conceming the effect on (EER) in de handel zijn gebracht. trade inarkrightsofconsentromarketingwithin theEEA. Sincesuch consent cannot be inferredfrom the proprietofs silence, preservation Het Hof stelt voorop dat het begrip toestemming uniform ofhis exchisive right cannot depend on therc being an express prohimoet worden geïnterpreteerd (ov. 43), en wel aldus dat die bitionofmarketingwithin theEEA, which the proprietor is not oblitoestemming ondubbelzinnig moet zijn geuit (ov. 45). In ged to impose, nor, afortiori, on a rcpetition ofthatprohibition in one het algemeen zal die toestemming expliciet worden gegeor more of the contracts conduded in the distribution chain. ven maar denkbaar is dat zij soms uit feiten en omstandigheden wordt afgeleid (ov. 46). De toestemming moet wor65 The national mies on the enforceability of sales restrictions den bewezen door degene die zich erop beroept: agüinst thirdparties are not, therefore, relevant to the resohition ofa 54 Ttfollows thut it isfor the trader dieging consent to prove it and dispute between the proprietor ofa trade mark and a subsequent trader in the distribution chain conceming the preservation or extincnotfor the irade mark proprietor to demonstratc its absence. 55 Consequently, implied consent to the marketing within the EEA tion of therightsconferrcd by the trade mark ofgoodsput on the market outsidt thatarea cannot be inferredfrom the mere silence of the trade mark proprietor. C. v. N.
4 3 9
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L t
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
A R T I K E L E N Beslechting van octrooigeschillen in Europa Over droom., werkelijkheid en verbeelding"
De huidige problemen liggen vooral op het terrein van de nietigverklaring en handhaving. Zonder volledigheid na te streven noem ik de volgende knelpunten: JJ. Brinkhof - De oppositicprocedure in München duurt vaak te lang. Dit enkele feit zorgt voor onzekerheid op de markt. 1 Inleiding - De lange duur van oppositicprocedures heeft bijkomende Wie heeft niet ooit ervaren dat het huis te klein wordt en dat gevolgen. 1 let komt voor dat nationale rechters over in breuk voor dat probleem een oplossing noodzakelijk is? Verbouen nietigheid uitspraken doen hangende oppositieprocedures. Dit zorgt voor verwarrende situaties en rechtswen en uitbteiden is een mogelijke oplossing. Een andere is onzekerheid wanneer in oppositie nadien wordt beslist dat het bouwen van een nieuw huis. Denken over nieuwbouw het octrooi gewijzigd in stand blijft of wordt herroepen. zet de fantasie in beweging. De contouren van het droomhuis doemen op. Dat droomhuis mist uiteraard de tekort- De deskundigheid en werklast van octrooirechters in Eukomingen van het huidige huis: het is licht, rui m, praktisch, ropa loopt sterk uiteen. Rechtsonzekerheid is het gevolg. duurzaam en streelt het oog. Daarna komt meestal de ontDe concurrentieverhoudingen kunnen daardoor per land goocheling. De realisering van het droomhuis blijkt niet zo verschillen. Binnen de Europese Unie staat dit aan de realieenvoudig. Het bestaande huis zal bij verkoop minder opsering van de interne markt inde weg. brengen dan nodig is voor de financiering van het nieuwe - De nationale rechters zijn niet goed op de hoogte van de huis. Bouwgrond voor het nieuwe huis is alleen maar ver beslissingen van buirenlandse collega's over dezelfde vravan de bewoonde wereld enigszins betaalbaar. Sommige gegen van octrooirecht. Dit vergroot de kans op nodeloze verschillen. wenste bouwmaterialen blijken schaarser dan verwacht. En - Elke nationale rechter past het eigen nationale procesrecht de prijs van het geheel is hoger dan de financiële middelen toe. Het procesrecht in Europa verschilt aanzienlijk en is de toelaten. Nieuwbouw blijkt geen teëleoplossing.Erzitnicts oorzaak van rechtsongelijkheid en rechrsonzekerheid. Ook anders op dan de huidige woning te verbouwen en enigshier geldt dat dit afbreuk doet aan de realisering van de inzins uit te breiden. Ook dat is geen eenvoudige opgave. De terne markt. manoeuvreerruimte is beperkt en voor marmer en graniet - Een goede oplossing voor grensoverschrijdende geschilontbreken definanciëlemiddelen. Veel creativiteit is nodig len is nog nier gevonden. Daardoor kan het onvermijdelijk om aan de extra eisen te voldoen en substantiële voorruitzijn rechters in verschillende landen te laten oordelen over gang te boeken. Maar met bakstenen en hout blijkt meet dezelfde inbreuk en dezelfde nictighcidsargumenten. Het mogelijk dan aanvankelijk gedacht. gevaar van uiteenlopende beslissingen ligt dan uiteraard op de loer. En het is natuurlijk een inefficiënre besteding van 2 Het Europese octrooihuis beantwoordt niet aan de eisen van vantijd, geld en energie, zowel voor rechtets als voor partijen. daag Het Europese octrooisysteem, het octrooi huis, vertoont ge3 Droom breken. Het voldoet al 1 an gere tijd niet aan de eisen van vanZijn de genoemde gebreken te verhelpen?2 Intellectueel gedaag. Er is nu ongeveer 40 jaar aan gebouwd. Ontegenzegzien is een oplossing niet zo moeilijk te bedenken: de cengelijk is veel voorruitgang geboekt, in de Europese ruimte trale verlening van octrooien vraagt om een logisch vervo I g, zijn de nationale octrooiwetten geharmoniseerd en is een te weten de mogelijkheid van centrale vaststelling van de centrale verlening van nationale octrooien gecreëerd. Het geldigheid van en inbreuk op parallelle octrooien. Het Europees Octrooiverdrag is een groot succes. Van de rechtdtoombeeld vormt zich van een waarlijk Europees octrooispraakvan de Kamers van Beroep van het Europees Octrooigerecht met de volgende kenmerken. Van dit gerecht mabureau gaat feitelijk een sterke harmoniserende werking ken de beste octrooirechters uit verschillende landen deel uit. Maar over nietigheid kunnen alleen de nationale rechuit. Het toepasselijke procesrecht zou moeten bestaan uit ters beslissen en voor de beslechting van multinationale de combinatie van de beste elementen uit de nationale inbreukgeschillen met betrekking tot parallelle octrooien procesregels. Het gerecht zou efficiënt en snel moeten zijn. uit hetzelfde Europees bundeloctrooi is nog geen bevredi1 Daarover: D. B rand Ie, D/c ktinftige Gestaltimg des Geriehtssystems in Poten tgende oplossing gevonden. Het Verdrag van Brussel biedt sachen in Europa, Sondcrausgabe zum AniLsblatt 1999 (Europaisch.es in dit opzicht slechts beperkte mogelijkheden. De NederPatentamt), 158-167; J.J. Brinkhof, Patent Utigation in Europe in neeci of landse grensoverschrijdende verboden bleken geen panaihange. Special edition of the Officia] Journal 1999 (European Patent cee, terwijl de torpedo's ondanks de krachtige, Belgische afOffice}, 100-113; R. Jacob, The Liarmonization of patent lrigarion, ME1997,199-202; R. Jacob, The future shape of the judicial system in weer nog niet volledig zijn ontmanteld.' " Nederlandse tekst van 'Die Schlichtung von Patemstreitigkeiten in Ruropa, ÜberTraum, WirldichkeitundVision', in:rcstsdirift4oJahre BundcspatemgericlU, (-RIJK 2001,600-604. 1 De huidige situatie in Europa is voortreffelijk beschreven door C. Wadlow, Enfircementcfintcilemialpropcrty inEuropean and International law, Swcct & Maxwell, London 1998. Zie ook:J. Straus, The Present State ofthe Patent System in tlie European Union. Publication of the European Commision, 1997.
Europe, Special edition of iheOffieial Journal 1999 (European Paccni Office), 114-123; P. Mcsserii, Ein europaïschesGerichtssysremin Patentsachen, Sonderausgabe zum Amtsbütt 1999 (Europaisehes l'arenraïïiti, 128-157; M. Rau, Wiesoll eingcrichtl.kha Patcmsctiutzsystem in Europa neben den nalioniikn Gerklttm unter besonderer Reriicksichtigimg des 'GrlinbaihGetminsch{iftspcitentEU'misschcn?,M'Mciiuü9,ciidcitlaiVicber\ Patentanwalte 1998,241; A. Sedemund-Treiber, Smitau™ einer etiropiliselten P(irfnr.?f/7WinIwftei(,MitteilungenderdeutschenPatentwaltei999, 121-126.
1 /
D E C E M B E R
2 0 0 1
B I J B L A D
I N D U Ü T n i E I E
Het zou duidelijke richtsnoeren dienen te ontwikkelen met betrekking tot bijvoorbeeld uitvinderswerkzaamheid, de gemiddelde deskundige, de bcschermingsomvang van octrooien, equivalentie, nawerkbaarheid van de uitvinding en steun van de conclusies in de beschrijving. Die richtsnoeren zou het Europees Octrooibureau, in het kader van de verlening in acht nemen. Zij zouden voorts zodanige overtuigingskracht moeten hebben dat zij ook gebruikt zouden worden door nationale rechters die over nationale octrooien moeten oordelen. Het perspectief opent zich van een soepel verlopende verlening van sterke octrooien en een efficiënte geschillenbeslechting wanneer processen onvermijdelijk blijken te zijn. Rechtszekerheid en voorspelbaarheid zouden heersen in het Europese octrooiland. Zowel het Voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening betreffende het Gemeenschapsoctrooi van de Europese Commissie-* als het voorstel voor een protocol van de Working Party on Litigationi proberen deze droom op een min of m eer vergelijkbare manier te realiseren. In bei d e plannen neemt een Europees octrooigcrccht een centrale plaats in. Dit Europese octrooigcrccht zou een eigen - nog te ontwerpen - procesrecht hanteren. 4 Werkelijkheid Na een droom pleegt men te ontwaken. Als men zelf niet spontaan wakker is geworden, dan moet men gewekt zijn door stemmen uit Duitsland*. De vraag is niet te ontlopen of de droom realiseerbaar is. Is denkbaar d at het gedroomde octrooigerecht de geschillenbeslechting zoals deze thans in de verschillende landen plaatsvindt met betrekking tot Europese octrooien, niet alleen zal kunnen overnemen maar zelfs zal verbeteren? Tk beschik niet over precieze cijfers met betrekking tot zowel het aantal gerechten in Europa dat octrooigeschillen behandelt als het aantal octrooigcschillen. Voor zover ik weet, bestaan die cijfers niet. Pagenberg biedt hulp 6 . Hij schrijft dat alleen al in Duitsland ongeveer 600 octrooizaken per jaar door de gerechten in eerste aanleg worden beoordeeld. Hij maakt voorts melding van een schatting door een vertegenwoordiger van epi (organisatie van Europese octrooigemachtigden). Die schatting kwam voor de verdragsstaten van het Europees Octrooiverdrag uit op duizend zaken over Europese octrooien per jaar. Als wc aan de voorzichtige kant blijven en uitgaan van 300 octrooizaken per jaar, moeten wc vaststellen dat het Europese octrooigerecht onmiddellijk met een grote hoeveelheid zaken wordt geconfronteerd. Misschien oogt een hoeveelheid van 300 zaken per jaar voor een buitenstaander niet hoog. Octrooizaken zijn echter bewerkelijk omdat men zich behalve in het recht meestal ook in de techniek zal dienen te verdiepen. Er zullen al gauw 15 rechters nodig zijn. Die zul-' COM(zooo), 4i2cnsooPCo4iz. The First Steps Towards an Opiional Protocol undcr the European PatentConventïon 011 Uie Scttclmcnt of Litigarion Concerning European Patents (EPLP); J. Willems, f irst proposal fnr an EPLP (WPL/SUB 5/01), Munich, 23 February 2001. 5 J. Pagenberg, the First Instancc European Patnet Court - A Tribunal Without Judges and Attorneys?, IÏC 2000,4S1-499; J- Schade, C,erichtliclicRegelungdcrFatenrsrreitsachen in Huropa, GUUR 2000,101-m; J. Schade, Das Streitregelungssystem zum Gcmcinschctfrsparent nach dem Verordnungs-VorschlagdcrKommision, GRUH 2000, 827-839. 5 J. Pagenberg, The Fitst Instance Buropean Patent Court - A Tribunal VVirhourJudges and Attorneys?, TIC 2000,481-409. 4
E I G E N D O M
4 3 7
lcn alle zei len moeten bijzetten om de stroom te vcrwctken. Te verwachten is dat het tempo in de aanvang niet hoog zal kunnen zijn. Het vraagt nu eenmaal meer tijd als rechters die afkomstig zijn uit verschillende rechtsculturen, in een voor velen vreemde taal beslissingen moeten nemen en ook nog eens een nieuw te ontwerpen procesrecht moeten toepassen. Zal het eenvoudig zijn 15 ervaren Europese octrooirechters aan te trekken voor het Europees octrooigerecht? Dat valt ernstig te betwijfelen. Het aantal ervaren octrooirechters in Europa is sowieso niet groot. In sommige landen is dit aantal zo gering dat de beslechting van geschillen over nationale octrooirechten ernstig in het gedrangkan komen als de ervaren rechters deel gaan uitmaken van het Europees octrooigerecht. Natuurlijk kan ook worden geput uit het reservoir van de leden van de Kamers van Beroep van het Europese Octrooiburcau. Maar deze leden hebben geen ervaring met betrekking tot inbreuken op octrooien. Een Europees octrooi gerecht zoals wordt voorgesteld door de Working Party 011 Litigation en besloten ligt i n het Voorstel voor een Verordening betreffende het Gemeenschapsoctrooi, lijkt niet realistisch. Daarom komt het niet verstandig voor onverkort vast te houden aan een Europees octrooigerecht van eerste aan leg i n de voorgestelde vorm. Daarvoor zijn ook nog andere redenen. Een Europees octrooigerecht is aantrekkelijk voor octrooihouders in -met name- twee situaties. In de eerste plaats wanneer zij geconfronteerd worden met vermeende inbreuken in landen waar de rechters overbelast en/of weinig gespecialiseerd zijn. En in de tweede plaats wanneer zij te maken krijgen met vermeende inbreuken die zich in meer dan één land afspelen. Daarbij zijn enige kanttekeningen te plaatsen. Opent men in liet eerste geval de weg naar een Europees octrooigerecht dan zal de druk in die landen om de rechtspraak te verbeteren bepaald niet toenemen. Te vrezen valt dat de kleinere octrooihouders in die landen - waarschijnlij k ondernemingen die ook aldaar gevestigd zijn - daarvan de dupe worden. In het tweede geval zal het in de meeste gevallen gaan om sterke octrooihouders. De mogelijkheid van een centrale procesgang is in hun belang. Naar verwachting zal dat procederen ten overstaan van een Europees octrooigerecht duurder zij n dan voor een nationaal gerecht. Te den ken valt allereerst aan vertaalkosten. Voorts zal de rechtsbijstand waarschijnlijk duurder worden omdat degene die voor het Europees octrooigerecht gaat procederen veelal genoodzaakt zal zijn internationaal georiënteerde octrooigemachtigden en octrooiadvocaten in te schakelen. Voor mi nder kapitaalkrachtige octrooihouders (én vermeende inbreukmakers) zal de over het algemeen toch al hoge drempel om te procederen, nog hoger worden. Het moge duidelijk zijn dat een Europees octrooigerecht niet voor alle betrokkenen alleen maar voordelen heeft: de kwaliteit van de octrooirechtspraak op nationaal niveau zal eerder zwakker dan sterker worden, terwijl procederen zeer waarschijnlijk nog duurder zal worden. Dat laatste is in zoverre in het voordeel van de financieel sterkere partijen dat deze partijen zich zonodig procedures kunnen veroorloven. Financieel zwakkere partijen zu I len daarentegen eerder ge-
4 3 8
B I J B I A D
I N D U S 1 H I Ë L E
noopt worden inbreuken toe te laten, verweer achterwege te laten en minder gunstige regelingen te aanvaarden. Ik noem nog een reden waarom het niet verstandig is alle kaarten te zetten op een Europees octrooi gerecht zoals voorgesteld in het Protocol en het Voorstel vooreen Verordening. Als een nieuw schip wordt gebouwd en de bouwers daarvan ervan overtuigd zijn dat het onzinkbaar is, zal men toch niet mogen n al aten voorzieningen aan te brengen voor het geval het schip averij oploopt. Houden de voorstellen met de mogelijkheid van averij in voldoende mate rekening? Het is algemeen bekend dat de beste infrastructuur voor octrooiprocedures in Duitsland bestaat. N iet alleen worden in Duitsland verreweg de meeste octrooiprocedures gevoerd, maar vooral de wijze waarop dir gebeurt dwingt elders in Europa bewondering af. In trefwoorden uitgedrukt zijn de karaktertrekken van octrooiprocedures in Duitsland: snel, van hoge kwali tci t en rel atief goedkoop. In Duitsland is het nog steeds mogelijk dat kleinere ondernemingen octrooigcschillcn aan de rechter voorleggen. Dat is een groot goed. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de octrooirechtspraak in andere Europeselanden ook niet voorbeeldige elementen zou bevatten. Wichccftbij voorbeeld geen groot respect voor de hoge kwaliteit en toegankelijkheid voor de Engelse rechtspraak? Maar dat Duitsland het octrooiland in Europa is, valt moeilijk te betwisten. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Bundespatentgerichts mag dit wel gezegd worden. Als het Europese octrooi ge recht er komt, zal dit voor de Duitse situatie geen geringe gevolgen hebben. Een naar verwachting steeds aanzienlijker aandeel van de procedures zal niet langer door ervaren Duitse rechters kunnen worden beoordeeld. Dat aandeel zal aan het Europese octrooigerecht worden voorgelegd. Het lijkt me niet meer dan realistisch ervan uit te gaan dat de kosten die partijen moeten maken daardoor zullen stijgen. En dat zal weer tot gevolg hebben dat cen deel van de geschillen niet meer aan de rechter zal worden voorgelegd. Het is verder aannemelijk dat een enander ook gevolgen zal hebben voor octrooigemachtigden. De overgang naar een nieuw systeem zal in Duitsland offers vragen. Uiteraard staan daar voordelen tegenover. Met name voor de internationaal opererende ondernemingen en advocaten. Maar stel nu eens dat het Europese octrooigerecht niet wordt wat we ervan hopen? De Duitse infrastructuur zal als gevolg van de overgang veranderd en in kwaliteit waarschijnlijk verminderd zijn. De schade zal niet zo snel te repareren zijn. Naar mijn vaste overtuiging is dit niet alleen nadelig voor Duitsland maar voor heel Europa! Moeten wc dan maar afzien van een Europees octrooigerecht van eerste aanleg? Is het hoogste bereikbare een Europees octrooigcrccht van tweede aanleg? Of moeten we vaststellen dat we in Europa in wezen niet verder kunnen komen dan wat is neergelegd in het uit 1.989 daterende en van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien deeluitmakende Protocol betreffende de beslechting van geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid van Gemeenschapsoctrooicn (Geschillenprorocol)" met de gecompliceerde regeling met betrekking tot de Gemeenschapsoctrooirechtbanken van eerste en tweede ' Publicatieblad 1,401/1 (30 december 1989).
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
aanleg en het Gemeenschappelijk Hof van Beroep (COPAC)? De laatste vraag zou eigenlijk niet bevestigend beantwoord mogen worden. Het Akkoord is namelijk mede niet in werking getreden vanwege het geringe vertrouwen in het Gcschillenprotocol. Komen we niet verder dan betekent dit stilstand. We zouden dan moeten concluderen dat we gezamenlijk niet in staat zijn de tekortkomingen van het huidige octrooisysteem op een verstandige wijze op te heffen. 5 Verbeelding Onlangs las ik in een krant een stelling van een promovendus: 'Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt meestal geen stap vooruit.' In Europa moeten wc vooruit. Maken we ons met beide benen los van de grond dan bestaat het gevaar dat we vallen. Maar zonder tenminste een been los van de grond zal er geen vooruitgang zijn. Naar mijn overtuiging vormen de ideeën van Pagenberg en Schade8 goede uitgangspunten om in het kader van de EuropeseUnie en/of het Europees Octrooiverdrag vooruitgang te boeken. Hun belangrijkste ideeën - welke uiteraard voortbouwen op eerdere voorstellen en plannen - verraai ik op een vrije manier - en onder toevoeging van en kele eigen geluiden - als volgt: - concentreer in elk land de octrooi rechtspraak bij één, en in grote landen bij hooguit twee of drie, gerechten; aldus wordt een belangrijke voorwaarde geschapen voor het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van de rechtspraak; -wijs die gerechten aan als Europees octrooi gerecht van eerste aanleg; deze gerechten zullen aldus naast gesch i I len over nationaal verleende octrooien tevens geschillen beslechten over door het Europese Octrooibureau verleende octrooien (waartoe in de toekomst ook gemeenschapsoctrooien behoren); laat de Europese octrooigercchtcn zowel oordelen over inbreuk en geldigheid van het octrooi; de voordelen van een en ander zijn: dat men efficiënt gebruik maakt van het beperkte aantal beschikbare octrooirechters; dat wordt bevorderd dat de rechtspraak over nationaal en Europees verleende octrooien niet uiteenloopt; dat procederen in eerste aanleg betaalbaar blijft en de procestaai over het algemeen de taal van de gedaagde zal zijn; - zorg ervoor dat de Europese octrooigerechten hetzelfde nog te ontwikkelen - procesrecht hanteren; laat de advocaten meepraten over het nieuwe procesrecht; - creëer een E uropees octrooigcrccht van tweede aanleg dat bestaat uit ervaren octrooirechters (mcr inbegrip van technische rechters), afkomstig uit de verschillende landen; overweeg de mogelijkheid dat partijen zich gezamenlijk met voorbijgaan van het Europees octrooigerecht van eerste aanleg - rechtstreeks kunnen wenden tot dit gerecht; geef dl t gerecht de opdracht zoveel mogelijk te trachten vaste lijnen uit te zetten; - zorg ervoor dat de Europese gerechten van eerste en tweede aanleg organisatorisch een geheel vormen; dit wordt bevorderd door onderlinge communicatie en uitwisseling van ideeën bijvoorbeeld inde vorm van de in Duitsland bekende jaarlijkse Tagung van octrooirechters; e J. Schade, J. Pagenberg, Protocol on the settlcment of litigation conccniing the iiiCringement and validiry of Europcan patents (Protocol un litigation - optional protocol to the EPC).
1 /
D E C L M B E R
2 0 0
1
B I J R L A D
I N D U S T H I F L E
- zorg ervoor dat naar het voorbeeld van de jaarlijkse overzichten van de Case Law in het Official Journal van hetEuropean Patent Office gerubriceerde overzichten van de jurisprudentie van de üuropese octrooigerechten beschikbaar komen; goede informatie vergroot de kans op rechtseenheid; - zorg voor goede communicatie tussen het Europese Octrooiburcau en de Europese gerechten van eerste en tweede aanleg. 6Slot Zowel in het kader van de Europese Octrooiorganisatie als binnen de Europese Commissie is met grote inzet, voortvarendheid en creativiteit gewerkt aan oplossingen van een oud, maar steeds nijpender probleem: de beslechting van octrooigeschillen die past bij de huidige en toekomstige situatie in Europa. Het materiële octrooirecht is inmiddels geharmoniseerd en de verlening van octrooien vind tin toenemende mate op centraal niveau plaats. De beslechting van octrooigeschillen geschiedt echter nog steeds (vrijwel) uitsluitend op het nationale niveau. Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid zijn daarvan het steeds minder aanvaardbare gevolg. Tn de voorstellen van de Europese Commissie en de Working Party on Litigation binnen de Europese Octrooiorganisatie is - tot nu toe - gekozen voor de ideale oplossing, een droomoplossing: een centraal Europees gerecht van eerste aanleg dat wordt gevormd door rechters die uit verschillende landen afkomstigzijn.VanDuitsezijdc is naar mijn mening op overtuigende wijze aangevoerd dat deze voorgestelde oplossing thans niet realiseerbaar is. Bepleit is
E I G E N D O M
4 3 S
dat het Europese octrooigcrecht van eerste aanleg zal bestaan uit als zodanig aangewezen gespecialiseerde, nationale gerechten. Een oplossing die vergelijkbaar is met die van de Gcmeenschapsmerkenverordening. Dit lijkt op het eerste gezicht een weinig gedurfde aanpak. De kracht van de Duitse benadering schuilt in twee hiermee samenhangende voorstellen. Inde eerste plaats wordt voorgesteld dat de Europese octrooigerechten van eerste aanleg hetzelfde, nog te ontwikkelen procesrecht zullen toepassen bij de beoordeling van zowel inbreuk al nietigheid. En ten tweede wordt voorgesteld dat het Europese octrooigcrecht van tweede aanleg uit een 'echt' Europees gerecht zal bestaan, dat wil zeggen een gerecht dat wordt gevormd door rechters die uit verschillende landen afkomstig zijn. Uiteraard zal ook dit gerecht een eigen procesrecht toepassen. Deze voorstellen zijn enerzijds realistischer dan de opvattingen van de Europese Commissie en de Working Party on Litigation. Anderzijds gaan zij aanzienlijk verder dan hetgeen in het Gcscbillenprotocol van 1989 is neergelegd. Als U het mij vraagt zou aanvaarding van de kernpunten van de Duitse voorstellen een innovatieve verbouwing van het Europese octrooihuis opleveren. Het zou een voorbeeld zijn voor ontwikkelingen op andere terreinen vanhetiiuropese recht. Want dat het de hoogste tijd is dat de rechterlijke organisatie en het procesrecht "Europeser" worden, staat voor mij vast. Als zo vaak lopen rechtspraak en procesrecht in ontwikkeling achter. Het Bundespatcntgcricht wens ik alle goeds voor de toekomst. 's-Gravenhage, 20 november 2001
4
10
L t I J B L A D
I N D U S T R I I ' .
LE
E I G E N D O M
1 7
D E C E M B E R
2 0 0 1
J U R I S P R U D E N T I E Nr. 89 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 27 januari zooo
publicatie van de 'nieuwe' verlening op 23 december 199S vindt haar grondslag niet in art. 97, maar in art. 103 EOV.
(erythropoietin 111) 1 Boehringer Mannheim GmbH te Mannheim, Duitsland,, 2 Boehringcr Mannheim BV LeAlmere.appellantcn, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, Art. 51, lid ib ROW (1910) tegen Van een uilvinder kan niet mecrworden geëist dan dat hij op het 1 Kirin Amgen Ine teThousand Oaks, Californië, Verenigde tijdstip van indiening van het octrooi aannemelijk maakt dat ook Staten van Amerika, alle tot de geclaimde groep behorende verbindingen waarvan de be-2 Ortho Pharmaceutical Corporation te Raritan, New Jersey, reiding niet met een uitvoeringsvoorbeeld is toegelicht, de volgens de Verenigde Staten van Amerika, uitvinding bedoelde werking vertonen. Het feit dat EPO in de 'na- 3 Cilag NV/SA te Brussel, België, geïntimcerden, procureur tuur'(in urine) voorkomt, brengtmetzich meedatmetbetrekkingtot jhr. mr. J.L.R.A. Huydccoper. een octrooi voor EPO verkregen met behulp van recombinant technologie, waarvan op grond van fysische parameters (bijvoorbeeld het a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhagc, 13 maart molecuulgewicht) vermoed wordt dat het identiek is aan urinair EPO 1996 (mrs. E.J. Numann, J.H.P.J. Willems en R.C.D.E. Ha(uEPO),eendisclaimemodigis.Qmhct daardoor ontstane'gat' inde sekamp) stofbescherming te dichten is het redelijk de uitvinder een conclusie toe te staan die gericht is op een werkwijze met toepassing van heiRechtsoverwegingen nieuwe 'middel', zodat de uitvinder bescherming krijgt voor de daar-in conventie en in reconventie: mee rechtstreeks verkregen recombinant EPO-verbindingen, waar1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet onder recombinant EPO dat identiek is aan het bekende uEPO. (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van Met de gewonde cxons heeft de uitvinder de wezenlijke genetische overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende informatie verstrekt voor het bereiken van het beoogde doel: de provast: ductie van EPO langs recombinante weg. Het is daarom redelijk de1.1 Het geschil tussen partijen speelt 7.ich af op het gebied uitvinder een veralgemeende werkwijze-conclusie toe te staan meivan de recombinant DNA-techniek en heeft met name betoepassingvan elk 'middel' waarbij gebruik wordt gemaakt van (ten trekking op het door middel van die techniek vervaardigen ininsteeen gedeeltevan') diegenetischeinformatie. Dat in het vinden van een als hormoon fungerend eiwit, erythropoictinc (vervan die alternatieve 'middelen' op zichzelf uitvindingen kunnen zijn der: EPO), dat in het lichaam de vorming van rode bloedlichaampjes en/of ijzeropname stimuleert. gelegen, doet aan hetvoorgaande niet af. Ook deze alternatieve 'middelen' omvatten immers noodzakelijkerwijze de in het octrooi geo- 1.2 DNA-moleculen (DNA= deoxyribonucleïnezuur) bestaan uit twee afzonderlijke aan elkaar complementaire penbaarde exons en zijn derhalve ondergeschikte uitvindingen. strengen die zijn opgebouwd uit de nucleotidebascn adenine, thymine, cytosinc en guanine. Adenine in de ene Art. 30, lid tbROW (1510) streng kan uitsluitend worden gekoppeld aan een thymineKrachtens artikel30, lid 1 onder b, ROW 1910 (en artikel 53, lidmoleculc in de andere streng terwijl cytosine in de ene 1 onder b ROW 199$) is het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen strcnguitsluitendkan worden gekoppeld aan guanine in de is door toepassing van de werkwijze als omschreven in conclusie 27 andere streng. Vandaar dat de beide strengen steeds noodvan het octrooivanKirinAmgcnmeebeschermd. Hierbijdoet nietter- zakelijk eikaars spiegelbeeld zijn. zakeofhetverkregen voortbrengsel nu nieuw ofnietnieuw is; ookeen 1.3 EPO wordt in het menselijke lichaam normaliter geniet nieuw voortbrengsel verkregen met die werkwijze valt dus onder vormd in niereellen. De vorming van EPO wordt gereguhet Octrooi Nu onder conclusie 1 ookhumaancDNA isbegrepen (conleerd door een gen, zij nde een inde celkern aanwezige DNAclusie 27 is voor dat gedeelte dus niet nietig), valt ook onder het ocsequentic. Dat gen bevat naast gedeelten die voor de trooi humaan EPO verkregen langs de cDNA-weg volgens conclusie vorming van EPO coderen, de zgn. exons, ook gedeelten die 27, ook al zou dat humane EPO volstrekt identiek zijn aan urinair dat niet doen, de zgn. introns. De exons worden in de celEPO. kern afgelezen en gekopieerd ('transcriptie') in betrekking onstabiele RNA-moleculen (RNA = ribonucleïnezuur), het Art. 103, lid 1 ROW 1995 zgn. messenger-RNA (mRNA). De mRNA-moleculen begeDe verlening van het Europese octrooi na oppositie is niet te be-ven zich vanuit de celkern naar het cytoplasma en worden schouwen als een'nieuwe''verleningopgrond waarvan deROW 1993daar afgelezen en vertaald ('translatie') in eiwitten doordat vantoepassingis. opvolgende codons (tripletten van nucleotiden) coderen Art. 103, lid 1 ROW 1995 bepaalt dat t.a.v. Europese octrooien waarvoor opvolgende aminozuren. Bij ieder codon past slcchrs van de vermelding van de verlening overeenkomstig art. 97, vierdeéén aminozuur, doch voor een aantal aminozuren wordt gelid EOV is gepubliceerd vóór de inwerkingtreding (1-4-95) van decodeerd door meerdere, verschillende, codons. Dit verROW 199$ uitsluitend het bij of krachtens de ROW (1910) bepaaldeschijnsel wordt genoemd: de degeneratie van de genetische van toepassing is. De vermelding vond op 25 juli 1990 plaats. Decode. 1.4 Indien het gen als geheel wordt geïsoleerd spreekt men ' Cassatieberoep iiiRcsicUl; voorerythropoierin U zie Pres. Rb. van genomisch DNA. 's-Gravenhage, 26 jan. 2000, nr. 1, blz. 4. Ktü. Mrs. J.J. Brinkhof, R.A. Crootoonk en J. B. A. van den EndeWiefkers
17
D E C E M B E H
I [ I
I
B I J B L A ]
I N D U S T R I L L I -
i. S Het is echter ook mogelijk het hiervoor bedoelde mRNA te isoleren uit cel len waarin dat mRNA op dat moment voorkomt en daarvan vervolgens in vitro een complementaire DN A-kopic te maken, die dan wordt aangeduid als complementair DNA (cDNA). Voor de vervaardiging van cDNA is het dus niet nodig de beschikking te hebben over het gen als geheel. 1.6 Kirin Amgen is houdster van Europees octrooi o 148605, verder te noemen: het Amgen- octrooi. De titel van dit octrooi luidt: Production of erythropoietin. De verlening van het octrooi is op 25 juli 1990 gepubliceerd. Het octrooi is verleend voor Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk.hetVerenigd Koninkrijk,Italië,Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. De aanvrage is ingediend op 12 deeem ber 1984. Er is een beroep op prioriteit gedaan. De prioriteitsstukken dateren van 13 december 1983, 21 februari 1984, 28 september 1984 en 30 november 1984. 1.7 De conclusies van het octrooi omvatten onder andere: - DNA reeksen die coderen voor erythropoietinc (hierna te noemen EPO) daaronder begrepen mcnsclijkEPO; - plasmiden of vectoren waarin DNA reeksen als hiervoor aangeduid zijn opgenomen; - gastheercellen die met DNA sequenties of plasmiden of vectoren als eerder aangeduid zijn getransformeerd of gctransfecteerd, en waarin EPO tot expressie komt; - polypeptiden, gekenmerkt doordat zij door prokaryotische of eukaryotische expressie van een exogene DNA reeks als eerder aangeduid zijn geproduceerd; - werkwijzen voor de bereiding van EPO met toepassing van de DNA reeksen, plasmiden en vectoren en gasthecrccllijnen als eerder aangeduid; - farmaceutischesamcnstellingen waarin de eerder aangeduide polypeptiden zijn opgenomen, en in het bijzonder: EPO, op de eerder aangeduide wijze vervaardigd, hierna aangeduid als rEPO. 1.8 Tegen de verlening van het octrooi is door zes opposanten oppositie ingesteld. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft in haar beslissing van 25 november 1992 de opposities afgewezen. 1.9 Bij beslissing van 21 novembet 1994 heeft de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau het octrooi in gewijzigde vorm gehand haafd. ï . i o De thans van belang zijnde conclusies van het octrooi, inde versie waarin dit door de Kamer van Beroep is gehandhaafd, luiden: 1 A DNA sequence for use in seairing expression in a pmaryotic ot eucaryotic host eelt ofa poïypeptide product havingat least part of the primary structural conformcition of that of erythropoietin to allow possession of the biologicalproperty of causingbone marrow cells to increase produaion ofrecticulocytes and red blood cells and to increasc hemoglobin synthesis or iron uptake, said DNA sequence selectedfrom thegroup consistingof: a) the DNA sequences setout in Tables V'and VI01theircomplementarystrands; b) DNA sequences wich hybridize ander stringent conditions to the protein coding regions of the DNA sequences deftned in a) orfragments thereof; and c) DNA sequences whkh, bui fox the degeneracy of thegenetk code, would hybridize to the DNA sequence deftned in a) and b). zADNA sequence accordingto claim ïencodinghumancrytktopoietin.
H I G E N D O M
4 4 1
3 A cDNA sequence according to claim 1, being a monkcy species erythropoktin codingDNA sequence. 19 A recombinant polypetide hoving partor all of the primery structural confirmation of hitman or monkey erythropoktin as setforth in Table VI ot Table V orany alklic variant or derivative thereofpossesing the bioligkalproperty ofcausing bone marrow cells to inctease production ofrecticulocytes and red blood cells and to increase hemoglobin synthesis or iron uptake and characterized by being the product of eukaryotic expression of an exogeneous DNA sequence and which lias higher molecular weight by SDS~PAGEfrom erythmpoietin isolatedfrom urinary sources. 26 A poïypeptide product of'the expression in a eukaryotic hostcell of a DNA sequence accordingto any claims 1,2,3,5,6and/. 27 A processfor prodiiction ofa poïypeptide havingat leastpart of'the primery structural conformation of erythropoietin to allow possession of the biological property ofcausing bone marrow cells to increase production ofrecticulocytes and red blood cells and to increase hemoglobin synthesis or iron uptake, wich process is characterized by culruring under suitdbk nutriënt conditions a procaryotic oreacaryotk host cell transformed or transfected with a DNA sequence according to any ofclaims 1,2., 3,5,6and 7 in a marnier allow ing the hostcell to express said poïypeptide; and aptionally isolating thedesired poïypeptide product oftlie expression of the DNA sequence. 3oApharmaceuticalcomposition comprisingapolypeptide produccd in accordance with the process of"claim 27,28 0x29 and apharmaceuticatly aeceplabk diluent, adjuvant orcarrier. 1.11 Genetics Institute Tnc. te Cambridge (Masschusetts, USA) is rechthebbende op het Europees octrooi 205.564 Bi, dat haar met dagtekening 2 mei 1991 en prioriteit vanaf 4 december 1984 is verleend voor een 'method for the production of erythropoietin', verder ook te noemen: het Genctics-octrooi. Dit octrooi beschermt, voor zover te dezen van belang, de vervaardiging met behulp van recombinant DNA-techniek van humaan EPO, zu I ks met toepassing van humaan cDNA. Tegen dit octrooi is nog een oppositieproccdure hangende bij de Oppositieafdeling van het EOB. 1.12 Boehringer Mannheim produceert onder een licentie die haar is verleend door Genetics Institute Tnc. een farmaceutisch preparaat dat als werkzaam bestanddeel humaan EPO bevat, verkregen door toepassing van eukaryotische gastheercellen welke getransformeerd of getransfcctccrd zijn met DNA reeksen in plasmiden of vectoren. Gebruik wordt daarbij gemaakt van cDNA-reclcscn als bedoeld in conclusie i 1 van het Genetics-octrooi, te weten: AcDNA sequence encodingthei- i66amino acid sequence of'erythropoietin said cDNA comprising the sequence ofTabk 3from the GCC codon encoding the 1 Ala through theAGA codon encoding the 166 Ars. Het product werd door Boehringer onder de m erknaara Recormon in Nederland op de markt gebracht. 1.13 Aan beide gedaagden is het Amgcn-octrooi bij exploitcn van 23 maart 1993 betekend. 1.14 Bij arrest in kort geding van 3 februari 1994 heeft het Gerechtshof te 's-Gravcn hagc aan Boehringer verboden Rccormon in Nederland in het verkeer te brengen, welk arrest in stand is gelaten bij arrest van de Hoge Raad d.d. 21 april 1995. 1.15 Ortho Pharmaceutical Corporation (verder: Ortho) is licentichoudster van Kirin Amgen onder het Amgen-octrooi en produceert onder dat octrooi begrepen producten.
4 4 2
B I J R I A D
I N D U S T R I Ë L E
l.iö Cilag is subliccntiehoudster van Ortho en distribueert krachtens die licentie de producten van Ortho in de Benelux. 2 Kirin Amgen c.s. vorderen op grond van vorenstaande feiten een verbod aan gedaagden van iedere betrokkenheid bij handelingen die inbtcuk opleveren op haat Europees octrooi, zulks voor Nederland, dit op straffe van een dwangsom en met andere nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding dan wel winstafdracht. 3 Boehringer voert gemotiveerd verweer en vordert in reconventie de nietigverklaring van het octrooi, voor zover verleend voor Nederland. Kirin Amgen c.s. voeren in reconventie gemotiveerd verweer. Status van het octrooi De redenering van Boehringer is - naar de rechtbank begrijpt - als volgt: De Kamer van Beroep van het EOB heeft beslist dat de beslissing van de Oppositieafdeliiig (tot ongewijzigde handhaving van het octrooi) niet in stand kan blijven. Daarmee is die beslissing vernietigd en - dus - ook het octrooi. Door de beslissing van de Kamer van Beroep is de zaak terugverwezen naar de Oppositieafdeling. Deze zal het octrooi opnieuw moeten verlenen en daarbij niet alleen de conclusies moeten verlenen zoals die door de Kamer van Beroep zijn geformuleerd maar ook de i n leidende beschrijving van het octrooi moetenherzien en deze in overeenstemming moeten brengen met de 'grounds for the decision' van de Kamer van Beroep. Pas als dat is gebeurd en het octrooi opnieuw is gepubliceerd, is er weer sprake van een octrooi waaraan verbodsaanspraken kunnen worden ontleend. Zolang dat niet het geval is, heeft het octrooi juridisch de status van een Europese octrooiaanvrage. Er kan dus ten hoogste sprake zijn van schadevergoeding, aldus nog steeds Boehringer, en niet van een verbod. 5 Die door Boehringer ingenomen stelling is naar het oordeel van de rechtbank onjuist. Dat de (door het ingestelde beroep opgeschorte) beslissing van de Oppositieafdeling tot instandhouding van het octrooi is vernietigd wil immers nog niet zeggen dat de verleningsbeslissing (van de Onderzoeksafdeling) ook zou zijn vernietigd. TI et octrooi is dus fotmeel nog gewoon in stand en gelijk te stellen met een Europees octrooi waartegen een oppositieprocedurc hangende is, zulks met dit verschil, dat de uitkomst van die oppositie, in elk geval voor wat betreft de formulering van de conclusie, reeds bekend is. Daaraan doet niet af dat dit octrooi in rechr geen handhaving verdient buiten de omvang waarin het door de Kamer van Beroep is gehandhaafd. Op een dergelijke excessieve bescherming wordt overigens door Kirin Amgen ook geen aanspraak gemaakt. 6 Het beroep dat Boehringer ter gelegenheid van de pleidooien op 26 j anuari 1996 n og heeft gedaan op het bepaal d e in art. 69 lid 2 EOV, kan haar in dit opzicht niet baten. Die bepaling ziet immers slechts op de beschermingsomvang van de oorspronkelijke octrooiaanvrage en bepaalt geenszins wat de status is van een in betoep in gewij zigd e vorm in stand gehouden octrooi. 7 Een systeem als door gedaagden bepleit zou bovendien inhouden dat inbreukmakende gedragingen aanvankelijk, na de verlening van een octrooi, zouden kunnen worden verboden. Vervolgens zouden diezelfde gedragingen (in een periode tussen cen beslissing van de Kamer van Beroep en
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
een hernieuwde verlening) niet kunnen worden verboden doch slechts aanleiding kunnen zijn tot schadevergoeding, om vervolgens opnieuw onder een verbod te kunnen gaan vallen. Dit lijkt nodeloos gecompliceerd en onpraktisch en doet ook geen rechr aan de gerechtvaardigde belangen van de octrooihouder. Veeleer ligt het voor de hand dat de gedeeltelijke herroeping van een octrooi weliswaar conform het verdrag terugwerkt tot aan de verlening, doch het octrooi ook vanaf die verlening geachr wordt voortdurend in die beperkte vorm te hebben gegolden. S Ambtshalve wordt voorts overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening - gelet ook op hethiervooroverwogenc-isgepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is. 9 De rechtbank acht termen aanwezig voorts allereerst de «conventionele vordering tot nietigverklaring te behandelen nu deze de verste strekking heeft. Voorts in reconventie: 10 Ter zitting van 23 januari 1996 heeft Boehringer te kennen gegeven dat zij van de aanvankelijk aangevoetde nietigheidsgronden voor dit geding alleen handhaaft de stelling dat het Amgen-octrooi nietig dient te worden verklaard omdat dit volgens de letter, in de vorm waarin het is verleend, ook humaan cDNA (recombinant DNA) omvat. In het octrooischrift wordt echter niet geopenbaard hoe humaan cDNA moet worden vervaardigd zodatvolgens Boehringer nier is voldaan aan het vereiste van artikel 83 EOV, inhoudende dat de uitvinding in de octrooiaanvrage zodanig duidelijk moet zijn beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast. 11 In dit kader beroept Boehringer zich met name ook op de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep van het EOB no. T 409/91 d.d. 18 maart 1993 (inz. Fucl Oils/lixxon, OJ 1994. blz- 653-663); waarin onder meer wordt gewezen op het 'general legal principlc that the extentof the patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the tcchnical contribution to the art in order for it to be supported, or justified' en dat 'the claims should nol extend to subject-matter which, after reading the description, woukl still not be at the disposal of the person skilled in the art.' 12 Vooropgesteld dient te worden dal beslissingen van de organen van het EOB de rechtbank niet binden: zij dient te komen tot een zelfstandige oordeelsvorming. Dat neemt echter niet weg dat dergelijke EOB-beslissingen en de daaraan ten grondslag liggende motiveringen zwaar dienen mee te wegen in de oordeelsvorming van de rechtbank, al ware het slechts in het belang van cen uniforme rechtspraak binnen de bij het EOV aangesloten landen. 13 Wat in het Amgen-octrooi wordt geopenbaard, en wat dus de bijdrage aan de stand der techniek betreft, is niet alleen de vol ledige aminozuursequentie van het humane EPO maar bovendien de sequentie van het daarvoor coderende gen, inclusief introns. Ook wordt geopenbaard wel kc delen van dit gen als voor het eiwit EPO coderende sequentie moeten worden aangemerkt. Tenslotte wordt aan de vakman geopenbaard hoe hij de hand kan leggen op die sequentie(s).
17
D E C E M 3 E R
2 0 0 1
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
14 Terecht en in overeenstemming met de bijdrage aan de techniek claimt het octrooi dan ook die geopenbaarde sequenties en de coderende delen daarvan, ongeacht hoe die zijn bereid. Ook als die sequenties op een andere wijze kunnen worden bereid, neem t dat nog niet weg dat dat het Amgen-octrooi is geweest waarin voor het eerst is beschreven hoe de vakman over deze sequenties kon beschikken. 15 Het beroep op de uitspraak van de Technische kamer van beroep van het EOB inzake FuelOils/üxxon kanBoehringer in dit opzicht niet baten. Die uitspraak betrof een octrooi met betrekking tot een uitvinding die er in bestond dat door toevoeging aan dieselolie van een bepaald additief de waskristallcn (die bij afkoeling in dieselolie ontstaan) zo klein bleven dat die de olicfilters konden passeren en die filters dus niet verstopten. De Technische Kamer van Beroep weigerde in die zaak octrooi voor een conclusie die alle ol iën omvatte waarin de waskristallen kleiner bleven dan 4000 nanometer: de aanvraagsterhad in haar octrooi beschreven hoe kristallen bereikt konden worden tussen de 1200 en de 4000 nanometer maar niet hoe kristallen van klein er dan ïzoo nanometer konden worden berei kt. De Technische Kamer van Beroep weigerde een conclusie te verlenen die ook kristallen van kleiner dan 1000 nanometer omvatte. Die weigering berustte echter niet op het feit dat niet (vervaardiging van) alle oliesooi'tcn werden beschreven waarin de uitvinding (kristallen van tussen de 1200 en 4000 nanometer) kon worden toegepast. Zo zou er bij het Amgcn-octrooi wel aanleiding zijn om cen conclusie te weigeren waarin ook sequenties werden beschermd die niet volgens de leer van het octrooi en de stand der techniek konden worden gemaakt, ür is echter geen aanleiding om een octrooi te weigeren omdat sequenties die volgens het octrooi worden geopenbaard, ook kunnen voorkomen in andere en op andere wijze vervaardigde sequenties. r6In conclusie 1 van het Amgen-octrooi worden geclaimd zakelijk samengevat en voor zover te dezen van belang DNA-sequenties die coderen voor humaan EPO en die geheel of ten dele hybridiscren met de voor eiwit coderende delen van de in tabel VI van het octrooi omschreven DNAsequentic dan wel met de complementen daarvan. Gezien de selectieve koppeling van adenine aan uitsluitend thyminc en van cytosine uitsluitend aan guanine en gezien de omstandigheid dat precies bekend is welke codons kunnen coderen voor welke aminozuren betreft het een groep van stoffen die vrij nauwkeurig afgegrensd is. 17 Niet in dispuut is tussen partijen dat de stand van de techniek de vakman ten tijde van de priorircitsdatum in staat stelde de door deze gewenste DNA-sequenties samen te stellen, mits hem althans de basenvolgorde van de beoogde sequentie bekend was. Dat blijkt overigens niet alleen ui t voorbeeld 11 van het octrooi waar synthetisch beoogde DNA-sequenties worden vervaardigd en worden ingebouwd in gastheercellen (resp. E. Coli en gistccllen) maar ook uit andere plaatsen van het octrooischrift. Zie bijvoorbeeld pag. 4 regels 15 en volgende. 18 Gezien het hiervoor reeds bedoelde voorbeeld 11 uitliet octtooischrift is dan ook in elk geval de stelling van Boehringer onjuist, dat de leer van het Amgen-octrooi beperkt zouzijn tolde verkrijging van genomischeDNA.
I I G E N D Q M
19 Naar het oordeel van de rechtbank is dus geenszins gebleken dat conclusie r van het octrooi stoffen claimt die niet volgens de leer van het octrooi in combinatie met de stand van de techniek konden worden vervaardigd: de stand van de technieklccrt hoe een bepaalde gewenste DNA-sequentie kon worden vervaardigd en het Amgen-octrooi leert wat de cod erende DNA-sequentie voor EPO is. 20 Daaraan doer niet af dat er inmiddels andere vervaardigingswijzenmogclijkzijngebleken van stoffen die gezien hun eigenschappen en/of samenstelling geheel en al vallen onder de letter van conclusie 1, zoals bij voorbeeld het cD NA waarvan de vervaard iging geschiedt op de door Gcnctics lnstitute Inc. geoctrooieerde en door Boehringer toegepaste werkwijze. Dat vervaardiging van cDNA niet door het octrooi van Kirin Amgen wordt geopenbaard wil niet zeggen dat dat cDNA gezien het bevatten van (onder meer) de voor humaan EPO coderende sequentie niet kan vallen onder de beschermingsomvang van het Amgen-octtooi. Zie daarvoor nader hetgeen inde rechtsoverwegingen 31 en volgende wordt overwogen. 21 Ook betekent het vorenstaande niet dat Kirin Amgen bescherming zou krijgen die niet in overeenstemming zou zijn met de bijdrage van het octrooi aan de ontwikkeling van de techniek: Kirin Amgen leert in dit octrooi voor het eerst welke de DNA-sequentie is die codeert voor humaan EPO en op welke wijze de vakman de beschikking kan krijgen over die sequentie en vergelijkbare sequenties. Het is niet onredelijk dat zij dan ook bescherming kan claimen voor die sequentie terwijl het (gezien enerzijds de genetische verschi I len die in de natuur kunnen voorkomen en anderzijds ter voorkoming van al te gemakkelijk omzeilen van haar octrooi) ook noodzakelijk is die bescherm ingsomvang ruim te formuleren. 22 Overigens valt op dat de Technische Kamer van Beroep in de 'grounds for the decision' van haar uitspraak met geen woord verwijst naar de uitspraak in de zaak T 409/91, zulks hoewel deze uitspraak de kamer bekend moet zijn geweest. ook in aanmerking genomen dat publicatie daarvan heeft plaatsgevonden in het Officia! Journal van september 1994 (blz. 653). Dat lijkt erop te wijzen dat ook de Technische Kamer van Beroep van oordeel was dat de beslissing in de zaak T 409/91 geen belang heeft voor het onderhavige geschil. 23 Boehringer heeft zich bij pleidooi ook nog beroepen op de uitspraak van de Technische kamer van Beroep van het EOB in de zaak T 19/90 (onco-mouse/Harvard OJ1990, blz. 476 e.v.). Het is de rechtbank echter niet duidelijk welk argument Boehringer voor haar stellingen meent te ontlenen aan deze uitspraak, waarin onder meer wordt overwogen: 'However, the mere fact that a claim is broad is not in i tself a ground for considering the application as not complying with the requirement for sufficiënt disclosure under Article 83 EPC. Only if there are serious doubts, substantiated by verifiable facts, may an application be objected to for lack of sufficiënt disclosure' en 'A biological invention was thus considered sufficiently disclosed if it clcarly indicated at 1 east one way in which the skilled person cou I d carry it out.' 24 De rechtbank komt dus tot de conclusie dat het - enige thans ter disaissiestaandc-nietigheidsargumentvanBoeh-
4 4 4
B I J B L A D
N D D S T R I L L E
ringer moet falen, zodat de nictigheidsvordering moet worden afgewezen met veroordeling van Boehringer in de kosten van de procedure in reconventie. Voorts in conventie: Inbreuk 25 Boehringer heeft - voor het eerst bij het herhaalde pleidooi op 23 januari 1996 -betwist dat de door haar gebruikte cDNA-sequentie (te weten de sequentie als weergegeven in tabel 3 van het Genetics-octrooi nr. 205 564 BT) onder stringente voorwaarden hybridiseert met de voor eiwir coderende delen van de DNA-scquentie uit tabel VI van het Amgcn-octrooi als bedoeld in conclusie 1 onder b). 26 De rechtbank is van oordeel dat deze betwisting - in het geheel niet ondersteund door enig bewijssru k - als tardicf is aan te merken zodat zij die zal passeren. Overigens heeft Boehringer van die tardieve stelling ook geen bewijs aangeboden terwijl de rechtbank geen termen aanwezig acht haar dat bewijs ambtshalve op te dragen. ne bewijslast dienaangaande zou wel op Boehringer hebben gerust gezien de door eenieder vast te stellen mate van overeenstemming van het relevante deel van de in tabel 3 van het Genetics-octrooi gegeven sequentie met de coderende sequentie in tabel VI van het Amgcn-octrooi. Boehringer heeft ter zitting van 23 januari 1996 desgevraagd verklaard dat zij voor de synthese van haar EPO gebruikt de in conclusie 11 van het Genetics-octrooi bedoelde sequentie, te weten vanaf het codon GCC, coderend voor het aminozuur nummer 1 (alanine) tot en met het codon AGA, coderend voor het aminozuur 166 (arginine). Vergelijking van die sequentie (weergegeven in tabel 3 van het Genetics-octrooi, productie XX van Boehringer) leert dat die sequentie letterlijk overeenstemt met de eiwitcoderende delen van de sequentie, gegeven in tabel VI van het Amgen-octrooi.1 Gezien die mate van overeens temming moet bij gebrek aan tegenbewijs worden aangenomen dat die sequenties met elkaar, dan wel met eikaars complement, zouden hybridiseren. 27 Boehringer heeft ook overigens ten onrechte aan Kirin Amgcn verweten geen bewijs te hebben bijgebracht voor het wel hybridiseren van de door Boehri ngcr gebruikte sequentie met de coderende gedeelten van de sequentie van tabel VI van het octrooi: nu door Boehringer dit hybridiseren niet was betwist was er immers voor Kirin Amgen geen enkele aanleiding met bewijs dienaangaande te komen omdat het hybridiseren als onbetwist tussen partijen vast stond. 28 De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de door Boehringer gebruikte DNA-sequentie geheel valt binnen de letter van conclusie 1 van het Amgen-octrooi. 29 Boehringer heeft ook betwist dat zij inbreuk maakt op het octrooi zoals dit door de Kamer van Beroep in stand is gelaten omdat immers, aldus Boehringer, door de Kamer van Beroep humaan cDNA uit het octrooi is geschrapt en het octrooi voorts is beperkt tot rEPO dat een molecuulgewicht heeft dat groter is dan van uit utine gewonnen EPO. Die beperkingen zijn met zoveel woorden slechts aangebracht inde conclusies 3 en 19 (nieuw) maar hebben volgens 1 Met dien verstande dat de aminozuren 101 Lot en met 120 overeenstemmen echter de daarvoor coderende codons niet zijn weergegeven op de aan de rechtbank ter beschikking gestelde fotokopieën.
t I G E N D O M
1 /
D t C C M B E R
2 0 0 1
gedaagden ook hun uirstraling naar de overige conclusies omdat anders geen sprake zou zijn van eenheid van uitvinding. Volgens gedaagden heeft A het rEPO in Recormon een molecuu Igewicht dat overeenkomt met dat van urinair EPO terwijl B dit rEPO bovendien wordt vervaardigd met behulp van humaan cDNA. Om deze beide redenen valt Recormon volgens gedaagden niet onder de beschermingsomvang van het octrooi. 30 Vooropgesteld moet worden dat de beschermingsomvang van cen Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dar zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 31 Da t in aanmerking genomen d cel t de rechtbank de zienswijze van gedaagden niet. Veeleer neemt de Rechtbank over de zienswijze van het Haagse Hof zoals vervat in de rechtsoverwegingen 28 en 29 van meergesteld arrest van 3 februari 1994, waarin het Hof overweegt: IndienjuistzouzijndatrEPOnietverschiltvanuEPOMtutditROEHRWGER niet: de werkwijzeconclusie i$z zou onaangetast olijven, hetgeen meebrengt dat JCfRTN AMGEN zich kan verzetten tegen het in of voor her bedrijfgebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren en verhandelen van het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze. Conclusie 3Z3 beschermtfarmaceutische preparaten waarvan hetwerkzaine bestanddeel is verkregen door toepassing van de werkwijze van conclusie 29. Door het vervaardigen en in het verkeer brengen van Recormon met daarin EPO, dat verkregen is door toepassing van DNA recombinant technologie, wordt aldus inbreuk gemaakt op de rechten van KIRIN AMGEN... en BOEHRINGEK heeft verdedigd dat haar rEPO is verkregen door expressie van het voor rEPO coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een cT)NA-bank. Dit doet echter niet terzake omdat KTRTN AMGEN blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voorhet gen4 onafliankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen. Weliswaar heefr Boehringer doen betogen dat het Hof in laatstbedoelde overwegingen ten onrechte spreekt over 'het gen' waar het de coderende sequentie beoogt aan te duiden en hebben zij er op gewezen dat in een cDNA-bank 'genen' voorkomen doch uitsluitend DNA-sequenties zonder introns, doch dat betoog vermag gedaagden, ook als het juist is, niet te baten. Het Hof beoogt immers geen biologische of organisch-chcmische stelling te verdedigen doch een juridisch oordee I te geven. Waar het Hof in de laatste geci teerde overweging twee maal spreekt over 'het gen' en daarmee tweemaal kennelijkhetzelfde bedoelt, te weten de voorEPO coderende sequentie, is het betoog van het Hof geheel inzichtelijk en wordt dit ook door de Rechtbank geheel onderschreven en overgenomen. 1 1 +
Conclusie 17 nieuw, noot Rechrbank. Conclusie W nieuw, noot Rechtbank. Onderstreping Rechtbank, [hier romein. Red.]
17
D E C E M B E R
20 0 1
3 I J 3 I A D
I N D U S T R I Ë L E
32 Naai- het oordeel van de rechtbank doet de omstandigheid, dat Kirin Amgen na de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep geen uitsluitende rechten meer toekomen voor humaan cDNA voor EPO als zodanig, in generlei opzicht af aan de validiteit van de hiervoor geciteerde overweging van het Hof; dat betekent slechts dat Genetics voor humaan cDNA mogelijk een afhankelijk octrooi kan verkrijgen. 33 Boehringer heeft in dit verband ook betoogd dat Kirin Amgen c.s. geen verbod kunnen vorderen van menselijk cDNA omdat zij bescherming daarvan in het kader van de beroepsprocedure bij het EOB hebben prijsgegeven door indienen bij wege van hulpvoorstcl van een gewijzigde conclusie 3. 34 Ook die stelling van Boehringer wordt verworpen: Kirin Amgen claimt geen rechten met betrekking tot humaan cDNA als zodanig doch vordert een verbod van inbreuk op haar conclusie 1 en daarmee ook van humaan cDNA. Uit de overgelegde stukken blijkt geenszins dat Kirin Amgen op enig moment het recht heeft prijsgegeven zich daar tegen te verzetten, ook al was zij niet in sraat menselijk cDNA zelf te vervaardigen. 35 Er van uitgaande dat de door Boehringer gebruikte cDNA-scquentie valt onder de beschermingsomvang van het oerrooi van Kirin Amgen, moet worden geconcludeerd dat ook het met benul p van die sequ en tie vervaardigde rEPO inbreuk maakt op dat octrooi en wel met name op de conclusies 26 en 30 terwijl de vervaardiging daarvan inbreuk maakt op conclusie 27. Afzonderlijk onderzoek van de vraag of dit door Boehringer vervaardigde rEPO ook nog inbreuk maakt op conclusie 19 van het gehandhaafde octrooi, kan dus achterwege blijven. 36 Zoals hiervoor sub 14 reeds is overwogen, is een dergelijke uitleg van de beschermingsomvang ook in overeenstemming met cen billijke bescherming voor de octrooihouder. Ook kan niet worden volgehouden dat in die uitleg een redelij ke rechtszekerheid voor derden in het ged rang komt; lezing van conclusie 1 van het octrooi maakt eenieder duidelijk dat daarin - naar hiervoor is beslist: terecht - een bijzonder brede beschermingsomvang wordt geclaimd. Strijd met het Europees recht? 3 7 De aanvankelijk door B oeliringer aangevoerde Europeesrechtelijke bezwaren zijn ter gelegenheid van de herhaalde pleidooien niet langer in dit geding gehandhaafd, gezien hetgeen de Hoge Raad dienaangaande heeft overwogen in zijn tussen partijen in kort geding gewezen arrest van 21 april 1995. Dit punt behoeft dus geen bespreking meer. Algemeen belang 38 Boehringer heeft ook nog betoogd dat het algemeen belang zich tegen een verbod als gevorderd zou verzetten. In aanmerking genomen dar ook Kirin Amgen en haar licentiehoudsters met rEPO op de markt zijn, is daarvan echter onvoldoende gebleken. Conclusie 39 De conclusie van het vorenstaande moet zijn dat er sprake is van inbreuk op het geldig octrooi van Kirin Amgen zodat het gevraagde verbod inbcginsel voor toewijzing gereed ligt jegens Kirin Amgen als houdster van het Amgen-octrooi.
E I G E N D O M
U C
Ortho en Cilag moeten als (sub)licentiehoudsters echter in hun verbodsvordering niet ontvankelijk worden verklaard; zij kunnen slechts worden ontvangen in hun vorderingen tot schadevergoeding c.q. winstafdracht. Omvang verbod 40 Boehringer heeft aangevoerd dat van een eventueel verbod in elk geval uitgezonderd zouden moeten worden een aantal klinische onderzoeken, waarvoor haar een beroep toekomt op de onderzoeksexceptie van artikel 30, lid 3 Rijksoctrooiwct (ROW). Het betreft onderzoeken in liet Academisch Ziekenhuis te Nijmegen, het Nederlands Kankerinstituut te Amsterdam, het ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort en de Daniël Den Hoed Kliniek te Rotterdam. Zij voert aan dat deze onderzoeken worden verricht ter realisering van een tweede (en volgende) medische indicatie. 41 Kirin Amgen c.s. hebben niet (voldoende) weersproken dat deze onderzoeken ten doel hebben een tweede (en volgende) medische indicatie te vinden. Daarvan uitgaande moet worden vastgesteld dat de onderzoeken gericht zijn op enig de strekking van de Rijksoctrooiwet verwezenlijkend doel. Dergelijk onderzoek valt onder het bereik van de onderzoeksexceptie van arrikel 30, lid 3 ROW. Kirin Amgen kan zich hiertegen niet verzetten en ter zake hiervan is geen schadevergoeding of winstafdracht verschuldigd nu deze handelingen van het uitsluitend recht van de octrooihouder zijn uitgezonderd. 42 Voorts vorderen Kirin Amgen c.s. een schriftelijke opgave van alle afnemers aan wie gedaagden producten hebben afgeleverd, aangeboden of verkocht waarop het octrooi van toepassing was, zulks onder opgave van de data en de betrokken hoeveelheden product. Naar voorshands wordt geoordeeld komt die vordering voor toewijzing in aanmerking. Dat Kirin Amgen c.s. reeds zouden weten wie deze afnemers zijn is onvoldoende gebleken. 43 Met betrekking tot het gevorderde terugroepgebod heeft Boehringer betoogd dat dit geen zin heeft omdat zij sedert de betekening op 21 februari 1994 van het door het Gerechtshof gegeven verbod in kort geding geen Recormon meer op de markt heeft gebracht en het vóórdien in het verkeer gebrachte Recormon inmiddels ruimschoots zal zijn opgebruikt. Deze stelling van Boehringer is niet althans onvoldoende weersproken en lijkt ook aannemelijk. Onder die omstandigheden acht de rechtbank geen termen aanwezig het gevorderde terugroepgebod toe te wijzexi. 44 Tenslotte heeft Boehringer doen berogen dat Kirin Amgen c.s. in geval van een toewijzend vonnis in elk geval een zekerheid zouden moeten stellen ten bedrage van ƒ30.000.000,- (conclusie van antwoord) althans van ƒ 25.000.000,-(pleidooi d.d. 21 oktober 1994). De rechtbank acht voor het bevelen van een dergelijke zekerheid onvoldoende reden aanwezig. Het betreft hier geen voorlopige maatregel inkort gedingmaar een bodemvonnis en de enkele omstandigheid dat Kirin Amgen is gevesrigd buiten het werkingsgebied van het Europees Executieverdrag is in casu voor een zekerheidstelling onvoldoende. 45 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij dienen gedaagden te worden veroordeeld in de proceskosten.
4 4 6
B I J B I A D
I M D U S T H I Ë L E
Beslissing De rechtbank: in conventie: A vert/sarrOrtho Pharmaceutical Corporation en CilagN.V./ S.A. niet ontvankelijk in hun vorderingen tot verkrijging van een inbreukverbod; B verbiedt gedaagden, ieder afzonderlijk, jegens Kirin Amgen iedere directe of indirecte inbreuk in Nederland op het Europees octrooi 148.605 van Kirin Amgcn; C beveelt gedaagden, ieder afzonderlijk, om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan Kirin Amgen een schriftelijke opgave te verstrekken met vermelding van alle afnemers aan wie de betreffende gedaagde in Nederland Recormon of andere producten heeft afgeleverd, aangeboden of verkocht, vallend onder de beschermingsomvang van het Europees octrooi 148.605, met vermelding van de data van die handelingen en van de hoeveelheden daarbij betrokken product. D veroordeelt gedaagden om aan Kirin Amgen c.s. te vergoeden de schade, op te maken bij staat, die Kirin Amgcn c.s. hebben geleden als gevolg van inbreuken op het octrooi van Kirin Amgen n a n april 1993, dan wel, ter keuze van Kirin Amgcn c.s., om aan Kirin Amgen c.s. af te dragen de winst die de betreffende gedaagde uit hoofde van bedoelde octrooi-inbreuken heeft verkregen; E gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk, om binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis aan de betreffende gedaagde, een gespecificeerde schriftelijke opgave te laten maken door een onafhankelijke register-accountant dan wel een in Duitsland daarmee gelijk te stellen deskundige, waarin gedetailleerd opgave wordt gedaan van de winst die de betreffende gedaagde heeft gemaakt met inbreuken na 22 april 1993 op het in Nederland geldende Europees octrooi 148 605 van Kirin Amgcn en die opgave aan de raadsman van Kirin Amgen c.s. te doen toekomen; E veroordeelt gedaagden, ieder afzonderlijk, tot betaling aan KirinAmgcn van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere overtreding door de betreffende gedaagde van het verbod sub B en/of tot betaling van een dwangsom van f 10.000,voor iedere afnemer ten aanzien van wie, of ieder adres met betrekking waartoe, of iedere dag waarmee (ter keuze van Kirin Amgen c.s.) debetreffende gedaagde in gebreke mocht blijven aan de hiervoor sub C en E gegeven geboden te voldoen; G veroordeelt gedaagden in de kosten van d eze procedure, tot nu toe aan de zijde van Kirin Amgen begroot op ƒ 7.012,voor verschotten en op ƒ 30.000,- voor salaris voor haar procureur; F wijst afhet meer of anders gevorderde. in reconventie: wijst de vorderingen af, veroordeelt Boehringer in de kosten van de procedure in reconventie, tot nu toe aan de zijde van Kirin Amgen c.s. begroot op nihil voor verschotten en op ƒ 15.000,-voor salaris voor hun procureur. Enz. b Gerechtshof te 's-Gravenhage, tussenarrest, 28 augustus 1997 (mrs. J.J. Erinkhof, J.C. Easseur-van Santen en mr. ir. R.A. Grootoonk)
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
20
1) 1
Beoordeling van het verzoek tot schorsing 5 Ter adstructie van hun verzoek tot schorsing hcbbcnBoehringer c.s. onder meer aangevoerd dat zowel de vorderingen van Kirin Amgen c.s. welke gebaseerd zijn op de stelling dat zij, Boehringer c.s., inbreuk maken op genoemd Europees octrooi van Kirin Amgen, als hun eigen vordering tot nietigverklaring van dit octrooi, niet goed beoordeeld kunnen worden zolang over de inhoud van de beschrijving van het octrooi nog ten overstaan van een Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooiburcau wordt geptocedeerd. 6 Het hof is van oordeel dat er termen zijn de behandeling van het geschil te schorsen. Het hof neemt hierbij in aanmerking enerzijds dat de onderhavige procedure geen kort geding is maar een bodemprocedure waarin in hoogste feitelijke instantie een oordeel wordt gevraagd over de geldigheid en beschermingsomvang van het litigieuze octrooi, en anderzijds dat het, gelet op d e in de processtukken door partijen ingenomen standpunten, voor de beoordeling van de geldigheid en de beschermingsomvang van her octrooi essentieel is dat de tekst van de beschrijving vast staat. Natuurlijk is het gevolg van schorsing dat Kirin Amgen c.s. langer verstoken zullen blijven van een beslissing ten aanzien van hun vorderingen. Dit nadeel is voor hen echter in ditgevalnietzogrootnuccnin kort geding aan Boehringer c.s. opgelegd inbreukverbod van kracht is dat door Boehringer c.s. wordt nageleefd. In ieder geval weegt het belang van eenbeoordcling op de grondslag van de definitieve tekst van de beschrijving zwaarder. Het hof gaat er overigens van uit dat de bewuste Technische Kamer van Beroep, mede in het licht van artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, met voortvarendheid tot een beslissing zal komen. Schorsing van de behandeling door het hof om de bovenvermelde reden levert geen strijd met dit artikel op, Beslissing Het hof: stficrsf de behandeling van het geschil voor onbepaalde tijd; bepaalt dat de meest gerede partij na de beslissing van de Technische Kamer van Beroep als bedoeld onder 5, het hof om voortzetting van de behandeling kan vragen. Enz. c Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1 Als enerzijds gesreld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, en voorts op grond van de inhoud van niet bestreden producties, staat tussen partijen her volgende vast: 3. Kirin Amgen is houdster van het Europese octrooi EP 0.148.605 B2 dat betrekking heeft op de 'production of erythropoietin'. Eryrhropoictin zal hierna worden aangeduid als EPO. b De aanvrage voor dit octrooi is ingediend op 12 decemberi984cn tcrinzagegelegdop 17 juli 1985. De ingeroepen prioriteiten berusten op vier in de Verenigde Staten van Amerika ingediende octrooiaanvragen van respectievelijk 13 december 1983, 21 februari 1984,28 september 1984 en 30 november 1984. Genoemde aanvrage van 12 december
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
B I J Ü L A D
I N D U S T R I Ë L E
1984 heeft geleid tot octrooiverlening op 25 juli 1990. Het octrooischrift EP 0.148.605 BI is op dezelfde dag gepubliceerd. c Tegen het octrooi is oppositie gevoerd door verscheidene opposanten waaronder Boehringer Mannheim GmbH. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft bij beslissing van 20 januari 1993 de oppositie afgewezen. Daarop heeft de Technische Kamer van Beroep 3.3.4. (TKB) van het EOB op 21 november 1994 beslist dat de beslissing van de Oppositicafdeling wordt vernietigd en dat de zaak wordt terugverwezen naar de Oppositieafdeling met de opdracht het octrooi te handhaven op basis van de conclusies 1 tot 31 van het elfde zogenaamde 'auxiliary request'. De zeer uitvoerige schriftelijke neerslag van deze beslissing dateert van 23 augustus 1995 (T 412/93). De Oppositieafdeling heeft bij tussenbeslissing van 26 mei
T,
E N D O M
4 4 7
Ln conclusie 3a: Apharmaccutkal composition comprising a polypeptide produced in acccrdance with the process ofclaim 27,zSorzg and a pharmaceutically acceptabk diluent. adjuvant or carrier. h Boehringer Mannheim GmbH vervaardigt cen farmaceutisch preparaat met als werkzame Stof EPO dat onder het merk Recormon op de markt wordt gebracht. Zij leverde dit preparaat aan Boehringer Mannheim BV die het in Nederland in het verkeer bracht. Bij de vervaardiging van het EPO wordt gebruik gemaakt van humaan cDN A. i Het hof heeft in zijn arrest van 3 februari 1994 in de kort gedingprocedure tussen Kirin Amgen cnerzij ds en Boehringer c.s. anderzijds geoordeeld dat Boehringer c.s. door het verrichten van de onder h genoemde handelingen - voorzover deze zich in Nederland afspeelden - inbreuk maakten op de rechten van Kirin Amgen uit bovengenoemd octrooi. Aan Boehringer c.s. is toen een inbreukverbod opgelegd. Het cassatieberoep tegen dit arrest is door de Hoge Raad bij arrest van 21 april 1995 (NJ 1996,462) verworpen.
1997 - overeenkomstig de beslissing van de TKB - het octrooi gehandhaafd op basis van de genoemde conclusies, maar met cen gewijzigde beschrijving. Van deze beslissing zijn zowel de octrooihoudster Kirin Amgen als opposante 2 Tn deze procedure, die in eerste aanleg bij dagvaarding Boehringer in beroep gekomen. van 10 augustus 1993 aanhangig is gemaakt, vorderen Kirin d Bij beslissing van 26 maart 199S- waarvan de schriftelijke Amgen c.s. om Boehringer c.s. - naast een aantal nevenvorm als datum heeft 7 oktober 1998 (T 636/97) - heeft de vorderingen - op straffe van een dwangsom te verbieden TKB de tussenbeslissing van de Oppositicafdeling vernieinbreuk te maken op Europees octrooi o 148 605, voor zover tigd, de verzoeken van opposanten waaronder die van Boehdat octrooi op Nederland betrekking heeft. ringer Mannheim GmbH geweigerd, en de zaak opnieuw 3 Tegen deze vorderingen hebben Boehringer c.s. verweer terugverwezen naar de Oppositicafdeling met de opdracht gevoerd. Zij hebben voorts in eerste aanleg in reconventie het octrooi te handhaven op basis van de bedoelde conclugevorderd het octrooi van Kirin Amgen nietig te verklaren. sies 1 tot3i en op basis van een gewijzigde beschrijving zo4 Bij vonnis van 13 maart 1996 heeft de rechtbank in conals die op 25 maart 1998 tijdens de mondelinge behandeventie Boehringer es. - onder andere - verboden in Nederling van de TKB is komen vast te staan. land inbreuk te maken op liet octrooi van Kirin Amgen. De e Tenslotte is het aldus gewijzigde octrooi op 13 december rcconventionele vordering tot nietigverklaring van het oc1998 als (nieuw) octrooi EP 0.148.605 Kz gepubliceerd. trooi is door de rechtbank afgewezen. f Conclusie 1 van het octrooi van Kirin Amgen luidt: A DNA 5 Met hun 27 grieven tegen het vonnis van de rechtbank sequence for use in securing expression in a procaryotk or eucaryotkbeogen Boehringer c.s. het geschil in volle omvang aan het host celi ofa polypeptide product hoving at kast part oftheprimary oordeel van het hof te onderwerpen. structural confirmarion [sic]1 oftfuil oferyihropoietin to allowpossession of the biologkal property ofcausingbone marrow cells to in- 6 Wanneer geldigheid en inbreuk in cen procedure aan de crease production ofreticulocytes and red blood cells and to increase orde zijn, ligt het in het algemeen voor de hand eerst in te hemoglobin [sic]2 synthesis or iron uptakc, said DNA sequence selecgaan op de geldigheid van het octrooi. Zou immers geoortedfrom thegroupansistingojr. deeld worden dat het octrooi dient te worden nictiga the DNA sequences set out in Tables V and VI oftheir complemen- verklaard, dan behoeft de inbreukvraag geen beantwoortary strands; ding meer. b DNA sequences which hybridize understringent conditions to the 7 Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de n ietigheid proteincodingregionsoftheDNAsequencesdefinedinaorfragments zal in dit geval eerst vastgesteld moeten worden of humaan thereof, and cDNA onder het bereik van conclusie 1 van het octrooi valt. rDNA sequences which, butfor the degencracy ofthegenetic code, Uit de stellingname van Boehringer c.s. - zie bijvoorbeeld would hybridizc to the DNA sequences defined in a and b. d e toelichting op grief IX - val t namelijk op te maken dat zij g Conclusie 27 luidt: de nietigheidsvordcring instellen onder de voorwaarde dat A process forproduction ofa polypeptide having at least part of the geoordeeld wordt dat humaan cDNA inderdaad onder conprimary structural conformation of erythropoktin to allowposses- clusie 1 van het octrooi valt. sion of the biologkal property ofcausing bone marrow cells to increase production ofreticulocytes and red blood cells and to increase 8 Naar het oordeel van het hof kan e r - d e conclusie uitleghemoglobin synthesis or iron uptakc, which process is characterimigend overeenkomstig artikel 69, lid 1, van het Europees by culturing under suitable nutriënt condiiions a procaryotk or eu- Octrooiverdrag (EOV) met inachtneming van het Protocol caryotk host cell transformed or transfected with a DNA sequence inzake de uitleg van dit artikel - geen twijfel over bestaan according to any of Claims 1,2,3.5,6 and 7 in a wanner allowing dat humaan cDNA onder het begrip 'DNA sequence...' valt the host cell to express said polypeptide; and optionally isolating thezoals dit begrip voorkomt in conclusie 1. Het begrip is in de desired polypeptide product of the expression of the DNA sequence. conclusie in algemene zin, zonder enige beperking om1 schreven. De beschrijving bevat voorts geen enkele aanwijDie wcord is aldus vermeld in de officiële publicatie. 2 zing dat het begrip 'DNA sequence' in meer beperkte zin, in Dit woord is aldus vermeld in de officiële publicatie.
4 4 8
B I J B L A I )
I N D U S T R I Ë L E
F I G E N D O M
17
D E C U I
B C R
2 0 0 1
dit geval met uitsluiting van cDNA, zou moeten worden vergeclaimde materie kan worden verkregen alsnogeen nieligheidsaktic staan. Het hof verwijst in dit verband naar de beslissing van tegen een n ieuw te verlenen A mgen-octrooi in te stellen. de TKB van z6 maart 1998 (T 636/97). Onder paragraaf 4.4 10.3 Uit deze passage laat zich naar het oordcel van het hof is daar te lezen: slechts afleiden dat Boehringer c.s. zich het recht wilden voorbehouden - wat daarvan ook de juridische betekenis is Thereqtiests (van onder andere BoehringerMannhcim GmbH - om een nieuwe nietigheidsactie in te stellen zodra het in de onderhavige procedure, hof) tluit an insert be made 'Nor claimedareDNA seqtiences originating by reverse transcriptionfromAmgen-octrooi opnieuw is verleend. Boeh ringcr c.s. wilden hurnan mRNA' offend against the principle of res judicata as they kennelijk in de onderhavige procedure alken het door de rechtbank vermelde nictigheidsargument nog ter discussie conflict v?ith decision T 412/93 where claims were allowed wilhoiit anysuch limitation. No claim specifically directed toDNA sequencesstellen. originating by reverse transcriptionfrom human mKNA lias been 10.41 Iet hof stelt vast dat Boeh ri nger c.s. in de memorie van allowed. grieven in feite ook geen andere nietigheidsargumenten naar voren hebben gebracht. Hieruit volgt dat naar het oordeel van de TKB de vakman zal begrijpen dat conclusie 1, overeenkomstig artikel 69, lid 10.5 Tijdens het pleidooi op 21 januari 1999 hebben Boeh1 Europees Octrooiverdrag gelezen in het licht van de beringer c.s. echter ook andere nietigheidsargumenten naar voschrijvingen de tekeningen, tevens betrekking heeft op huren gebracht. maan cDNA in de (beperkte) zin zoals door Bochringer c.s. 10.6 Naar het oordeel van het hof brengr het grievenstelsel bedoeld (zie T 412/93, par. 19:... cDNA, in accordance with mee dat slechts aan de orde is het enige nictigheidsarguusual scientific usage, refers to the product obtained by in ment dat door Bochringer c.s. uiteindelijk in eerste instanvitro synthesis of a double-strandcd DNA sequenceby enzytie is aangevoerd, toen door de rechtbank is verworpen en matic'reversc transcription' ot'mRNA,...). Hieruit volgt ook door middel van de grieven aan het oordeel van de appeldat naar het oordcel van de TKB Kirin Amgen met liet rechter is voorgelegd. Met dit stelsel in onverenigbaar dat schrappen van conclusie 3 uit de Bt-versie van het octrooi bij pleidooi andere nieügheidsgronden - en dus in feite niet 'uitdrukkelijk afstand heeft gedaan' van het daarin nieuwe grieven - worden aangevoerd. Een dergelijke wijze neergelegde cDNA (vergelijk de Memorie van grieven, onvan procederen zou cen ordelijk verloop van de procedure der andere paragraaf 3.32). in hoger beroep en een eerl ijk proces frustreren: een geïntimeerde wordt daardoor overvallen en verkeert om die reden Terzijde merkt het hof op dat uit het hierboven genoemde in een nadelige positie ten opzichte van een appellant die de verzoek tot het aanbrengen van de beperking is op te maken 'aanval' in alle rust kon voorbereiden. Het moge voorts duidat ook Boehringer Mannheim GmbH er blijkbaar van uitdelijk zijn dat cen 'voorbehoud van rechten' niet de betekegaat dat humaan cDNA naar de letter onder conclusie 1 valt. nis kan hebben dat nieuwe grieven bij pleidooi naar voren Bij deze uitleg wordt recht gedaan aan de 'fair protection' kunnen worden gebracht. Een dergelijk voorbehoud heeft waarop de octrooihouder op grond van het uitlegprotocol geen processuele betekenis; het is niet meer dan een loze bij artikel 69 EOV aanspraak kan maken en is de 'reasonable frase. degree of certainty' ten behoeve van derden gewaarborgd. Een en ander zal worden onderstreept door hetgeen hierna 10.7 Ten overvloede merkt het hof op dat vrijwel alle tijdens bij de bespreking van de nictigheidsvraag zal worden overhet pleidooi van 21 januari 1999 aangevoerde nieuwe wogen. Wat in dat kader zal worden gezegd over de toelaatnietigheidsargumenten al uitvoerig aan de orde zijn gebaarheid in dit geval van de'brede'conclusie 1, geldt mutaweest in de oppositieprocedurc en door de Oppositietis mutand is voor de beschermingsomvang van het octrooi. afdeling en TKB zijn beoordeeld. TTct hof zou zich in dit opzicht hebben aangesloten bij de TKB. 9 De voorwaarde waaronder de nietigheidsvordering is ingesteld, is gezien het vorenstaande in vervulling gegaan. 11 Vervolgens zal het hof de vraag beantwoorden of het ocHet hof zal nu de nietigheidsvraag beoordelen. trooi nietig is voorzover het octrooi ook betrekking heeft op humaan cDNA. 10 De eerste vraag die beantwoording behoeft, is welke 11.1 Uit de discussie tussen partijen is duidelijk geworden nietigheidsargumenten van Boehringer c.s. in appèl ter disdat er in beginsel drie wegen ter beschikking staan om te cussie staan. komen tot het eindproduct EPO: kort gezegd, de 'genomische weg*, de 'cDNA-wcg' exi de 'synthetische weg'. 1 o. 1 De rechtbank overwoog in haar vonnis onder 10: Ter zitting van 23 januari 1996 heeft Boehringer te kennen gegeven Wat betreft de humaan cDNA-weg heeft de TKB beslist dat dat zij van de aanvankelijk aangevoerde nictigheidsgronden voor dit deze weg niet nawerkbaar i n het octrooi is geopenbaard, (zie geding alleen handhaaft de stelling dat het Amgen-octrooi nietig de paragrafen 11-29 van T 412/92), hetgeen door Kirindient te worden verklaard omdat dit volgens de letter, in de vorm Amgen wordt bestreden. Apen cDNA is daarentegen waarin het is verleend, ook humaan cDNA (recombinan t DNA) om-nawerkbaar beschreven, hetgeen niet door Bochringer c.s. is bestreden. vat. 10.z Tn de toelichting op grief VUT voeren Boehringer c.s. Wat betreft de genomischc weg heeft de TKB uitgemaakt aan dat de rechtbank de stelling niet goed heeft weergegedat deze weg wel begaanbaar is, hetgeen door Boehringer ven. Zij verwijzen naar de volgende passage in paragraaf S.2 c.s. wordt bestreden. Het octrooi heeft ook nog betrekking van de pleitaantekeningen (in eerste aanleg) van hun raadsop de door de TKJ3 nawerkbaar gcachrc synthetische weg. man: Boehringer c.s. lijken daar geen bezwaren tegen aan te voeKoehringerbehoiidtzichóók het recht voor-en kan dat ook doen -,om ren. zodra het Amgen-octrooi opnieuw zal zijn verleend en op basis van ïi.z In de oppositicprocedure voor het EOB hebben zowel het nieuwe octrooischrifteen duidelijk inzicht in de ter beschermingde Oppositieafdeling als de TKB in uitvoerige beslissingen
1/
D E C S M B E R
2 0 0 1
B I J B L A D
I N D U S T R
LLE
L |3 E N D O
M
te kennen gegeven dat de gcnomischc weg nawerkbaar in bijvoorbeeld therapeutische werking hebben. Hier is dus de het octrooi is geopenbaard. Het hof sluit zich bij dit oordeel uitvinding gelegen in het ter beschikking stellen ('aan de aan, omdat de bezwaren zoals door Boehringer c.s. naar vostand van de tcch niek toevoegen') van een nieuwe groep van ren gebracht in wezen slechts herhalingen betreffen van in chemische verbindingen, waarbij de inventiviteit wordt bede oppositieprocednre aangevoerde argumenten welke paald door de (verrassende) vondst dat die groep van verbindoor deze twee bij uitstek deskundige colleges zijn beoordingen niet die structuur de bedoelde therapeutische werdeeld en verworpen. kinghebben: daarin ligt de verdienste van de uitvinder. is met het enkele aanwijzen van deze groep verbindingen 1 r .3 Het hof gaat er met de TKB van uit dat het octrooi van de groep nu nawerkbaar geopenbaard? Ja, indien het de vakKirin Amgcn niet nawerkbaar de weg heeft beschreven om man met zij n algemene vakkennis onmiddellijk duidelijk is humaan cDNA te verkrijgen. hoe hij deze verbindingen dient te bereiden gezien de berei11.41 Iet betoog van Boehringer es. dat het octrooi van Ki ri n dingswijzen die in de stand der techniek bekend zijn voor Amgcn nietig is, komt er in de kern op neer dat dit octrooi chemische verbindingen met een nauw verwante structuur. geen betrekking mag hebben op humaan cDNA omdat het In een dergelijk geval hoeft in het octrooi dus geen enkele octrooi niet leert op welke wijze humaan cDNA te verkrijbereidingswijze te worden vermeld. Dit komt echter zelden gen is. Conclusie 1 zou volgens Boehringer c.s. te ruim zijn voor en daarom is het gebruikelijk en noodzakelijk in het - en dus nietig - voorzover humaan cDNA onder het bereik octrooi ten minste één (al dan niet bekende) werkwijze te daarvan valt. beschrijven waarmee de nieuwe verbindingen uit de ge11.5 Het octrooi van Kitin Amgen ligt op het gebied van de claimde groep kunnen worden bereid. Daarnaast dienen er biotechnologie. Voor de beantwoording van de onder n geuitvoeringsvoorbccldcn te zijn waarin wordt beschreven formuleerde vraag komt het nuttig voor acht te slaan op de hoe men met de aangegeven werkwijze specifieke tot die octrooiverleningspraktijk op het terrein van de 'klassieke' groep behorende chemische verbindingen bereidt en voorchemie. Het hof stelt vast dat conclusie 1 een zogenaamde beelden waarin wordt aangetoond dat de verkregen nieuwe stof- of voortbrengselconclusie is die is gericht op een groep verbindingen ook inderdaad de bedoelde therapeutische van DNA- sequenties, welke sequenties kunnen worden bewerking hebben. schouwd als chemische verbindingen die zijn gekarakteriseerd door middel van 'structuurformules' (basenvolgordes) Als nu de specifieke uirvoeringsvoorbeelden uniform zijn volgens de Tabellen V en VI van het octrooi. verdeeld over de geclaimde groep dan is de gehele groep nawerkbaar geopenbaard, dus ook de niet aan de hand van 11.6 In de laatste uitspraak van de TKB in deze zaak (T 636/ cen uitvoeringsvoorbeeld toegelichte verbindingen, omdat 97) is in paragraaf 4.5 te lezen: het voor de vakman aannemelijk is dat ook deze niet toegeThe boards have considered this cLuestion ofallowability ofa broad claim versus the requirements ofArticle83EPC, strictly on a case bylichte verbindingen op de aangegeven wijze kunnen worcase basis, influenced by the extent to which the informatica in theden bereid en de bedoelde therapeutische werking zullen patent could bc used to develop further embodiments without a ma- hebben welke direct samenhangt met de gegeven structuur. jor conceptualleap. 11.9 Veronderstel dat wordt vastgesteld, dat een tot die groep behorende, doch niet in een uitvoeringsvoorbeeld van 11.7 Het hof acht dit een juist uitgangspunt. Daarvan uitdat octrooi toegelichte chemische verbinding niet volgens gaande, dient dan de vraag te worden beantwoord of het de normale vakkennis of de in het octrooi vermelde werkonderhavige geval te rangschikken is onder een van de volwijze te verkrijgen is, doch eerst kan worden bereid volgens gende gevallen: In thcBoard'sjudgmeni, this case differsfrom those where a class ofeen nu gevonden inventieve werkwijze, maar dat deze spechemical compounds is claimcd and only one method of preparingcifieke verbi n d i ng wel de bedoel de therapeutische werking them is necessaiy to enable a skilled person to carry out the inven-vertoont. tion, i.e. to prepare all compounds of the claimed class. Rather, the 11.10 Dan rijst de vraag of deze specifieke chemische verpresent case is comparable to cases where a group of chemical combinding dan niet meer onder het bereik van het octrooi valt, pounds is claimed, and not all of the claimed compounds can be pre-omdat eerst nu, na de octrooiverlening, duidelijk wordt dat pared by the methods disdosed in the description or beingpart of theop de indieningsdatum van het octrooi die specifieke vercommon general knowledge (see e.g. T 206/83, OJ EPO 19S7,5), in binding - tegen de verwachting van de vakman in - niet the latter case, it was not held sufficiëntfor the purpose ofArticle 83 met de werkwijze volgens het octrooi kon worden bereid. EPC to disclose a method of obtaining only some memben of the Zou het antwoord bevestigend luiden dan zou artikel 83 claimedclassofchemkalcompositions.Thiis.theBoard'sfindingthat EOV als het ware 'terugwerkende kracht' krijgen: een aanthe disclosure of the claimed invention is only sufficiënt ifitenables vankelijk onder het octrooi vallende specifieke chemische theskiUedpersonioobtainsubstantial!yal\ca\bodimemsfa\\ing verbinding valt buiten het octrooi zodra een, voor de verwithin the ambit of the claims, is consistent with the earlier vaardiging ervan, noodzakelijke, nieuwe en inventieve j urisprudence of the Board s of Appcal of the Ero (see also T werkwijze wordt gevonden. 226/85, OJ EPO 1988,336)11.11 Inde uitspraak T 206/83, OJ EPO 19S7, 5-13 (zie Fuel Dit citaat is te lezen inde door Boehringer aangehaalde uitOils/EXXON, bladzijde 653) is te lezen: spraak Fucl Oils/EXXON, T 409/9 1, OJ 1994, 653-663, en There is no doubt in this case that Claim 1 of the application in suit wel op bladzijde 663. embraces a number of chemical compounds which were individiially identified in Dow's earlier patent application, There is, however, no 11.8 Octrooien die nieuwe stoffen betreffen, hebben veelal dispute either thata compound deflned by its chemical structure can een hoofdconclusie gericht op een groep van chemische veronly be regarded as being dklosed in a particular document ifit has bindingen die aan cen bepaalde structuurformule voldoen. been 'made available to the public' in thesense ofArt. 54 (2) EPC. ]n De uitvinder heeft vastgesteld dat verrassenderwijs juist the field ofchemistry this reduirement is, for instance satisfied ifa deze tot die groep behorende verbindingen een bepaalde,
d 5 n
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
1 /
II F G F H U L II
2 0 0 1
rcproducibk method is dcscribed in the same document. Th is needfor dus ook voor niet specifiek in het octrooi vermelde verbinanenablingdisclosurenotonlyapplkstodocumentscitcdunderArt. dingen die voldoen aan de gegeven structuutformule en 54 (z) and {f) EPC butisalso in conformity with theprincipleexpres- waarvan ten tijde van de indieningsdatum aannemelijk is sed in Art. 83 EPC forpatent applications whkh must, accordingly, dat zij dezelfde werking hebben. 'disclose the invention in a mannersufficiently clearand complete 11.15 Bochringcr c.s. hebben opgemerkt dat de'echte'stand for it to becarriedout by a person skilled in the art' (emphasis added).der techniek onder artikel 54(2) voor de door Genetics instiTlw requirements as to the sufficienty of disclosure are, therefore,tute geoctrooieerde uitvinding van de cDNA methode voor identical in all these instances. humaan EPO in haar octrooi EP o.205.564B2 vrijwel geheel Deze uitspraak vervolgt met: dezelfde is als de voor Kir in Amgen geldende s tand der techU is the view ofthe Board thora document does not cffcctively discloseniek (zie de pleitaantekeningen van mr. Hendrick, onder achcmicalcompoimd.eventhoughitstatesthestrtictureandthesteps meer bladzijde 55, paragraaf 122). Hiermee lijken Boehrinby whkh itisproduced, ifthe skilled person is unable tofind outfrom ger c.s. te willen zeggen dat Genetics in het geheel niet voortthe document orfrom common genera] knowledge how to obtain thebouwt op datgene wat door Kirin Amgen aan de stand der requiredstartingtnaterialsor inrermediates. Information, whichcan techniek is toegevoegd; Genetics heeft op eigen kracht het humaan cDNA moeten vinden. Op zichzelf is dit juist omonly be obtained aftera comprehensive search is not to bc regarded as dat de aanvrage voor het Amgen-octrooi 0.148.605 later is part ofcommon general knowledge, gepubliceerd dan de indienings-, c.q. voorrangsdatum van 11.12 Zou men deze uitspraak hier onverkort toepassen dan dit Genetics-octrooi. Dit betoog is echter nier relevant in het lijkt de boven onder 11.1 o gestelde vraag positief te moeten kader van het in het EOV gehanteetde first-to-filc-systccm worden beantwoord en zouden Bochringcr c.s. het gelijk waarin een uitvinder die als eerste een uitvinding aanmeldt aan hun kant hebben. De chemische verbinding, i.c. hueen tweede uitvinder die dezelfde uitvinding later aanmeldt maan cDNA, zou dan niet nawerkbaar geopenbaard zijn in met lege handen doet staan ook al was de tweede uitvinder de zin van artikel 83 LOV, omdat, zoals de TKB in de onderniet op de hoogte van de eerste uitvinding (artikel 54(3)). havige zaak heeft vastgesteld, op de indieningsdatum van Dit argument is op zichzelf dan ook niet voldoende om Kirin het octrooi voor humaan cDNA nog geen geschikte mRM AAmgen bescherming voor het humaan cDNA te onthoud en. bron was gevonden en overigens ook geen andere nawerkbare bereidingswijze van het humaan cDNA in het octrooi is 11.16 Uit het bovenstaande (vermeld in 11.7-11.14) is af te beschreven (zie 'f 412/93, paragraaf 22). Deze verbinding leiden dat niet meer geëist kan worden dan dat de uitvinder zou dan als niet nawerkbare materie uit het octrooi, dat wil op her tijdstip van indiening van het octrooi aannemelijk zeggen ook uit conclusie 1, moeten worden geschrapt. maakt dat ook alle tot de geclaimde groep behorende verbindingen waarvan de bereiding niet met een uitvocrings11.13 Het hof is echter van oordcel dat een onverkorte toevoorbeeld is toegelicht, de bedoelde werking vertonen. Zopassing van deze jurisprudentie tot een onjuiste uitkomst als hierboven reeds gezegd, is dit bijvoorbeeld mogelijk leidt, in het hierboven gegeven voorbeeld is i mmers ook gedoor her opnemen van experimenteel materiaal dat uniform geven dat de met de nieuwe inventieve werkwijze verkreover het geclaimde gebied is verdeeld en waaruit blijkt dal gen verbinding wel de bedoelde therapeutische werking de werking (die rechtstreeks samenhangt met de geopenblijkt te vertonen welke werking op de indieningsdatum baarde structuur van de groep van verbindingen) over het reeds aannemelijk was. Deze verbinding was dan ook (achgehele geclaimde gebied optreedt. teraf gezien) terecht in het octrooi geclaimd, omdat in het octtooi reeds het inventieve verband is gegeven tussen de Voor dit oordeel vindt het hof steun in de uitspraak 'Po(structuur van de) groep van verbindingen en de therapeulypeptide expiession/Gcncntcch ï, T 292/85, 0/ 1987, 275tische werking. Ook deze verbinding dient daarom tot de 292 (zie 3.1.5): uitvinding van het octrooi gerekend te worden. (...) the needfor afairprotection govems both the consideratwns of the scope of claims and of the requirementsfor sufficiënt disclosure. 11.14 Zou men hier anders over denken dan leidt dit tot de, Unkssvariantsofcomponentsarealsoeinbracedintheclaims.whkh naar het oordeel van het hof, te vergaande consequentie dat are, now or later on, equally suitabk to achieve the same effect in a een uitvinder van alle individuele leden uit een door een manner which could not have been envisaged without the invention, structuurfbrmulc gekarakteriseerde groep van chemische theprotection would be inejfectual. (...) any non-availability ofsome verbindingen uitvocringsvoorbcclden moet opnemen om partiatlar variants of a functionally defined component feature of aan te tonen dat deze ook te bereiden zijn en ook daadwerthe invention is immaterial to sufficiency as long as there are suitakelijk bereid zijn met de in het octrooi aangegeven werkbk variants known to rhe. shilledperson through the disclosure or wijze, wil de uitvinder niet de kans lopen dat de, naar later common general knowledge, which provide the same effectfor the inblijkt, meest waardevolle verbinding uit zijn groep vervention. The disclosure need not includc specific instriictions as to dwijnt. Men bedenke hierbij dat cen derde uit de door de how all possible component variants within the functional definiuitvinder gegeven structuurformule van de groep chemition shottld be obtained. sche verbindingen aanwijzingen kan putten over mogelijke andere bereidingswijzen dan die in het octrooi zijn vermeld Deze overwegingen die gegeven zijn voor een functioneel en aldus, voortbordurend op de kennis uit het octrooi, in omschreven kenmerk, zijn zeker van toepassing op een kenstaat wordt gesteld een nieuwe werkwijze te vinden voorde merk in de vorm van een structuurformule. bereiding van juist de meest waardevolle verbinding in hel 11. 17 Ook vindt het hof daarvoor steun in het door Boehoctrooi. Het hof is dan ook van oordcel dat door de stof eenringer c.s. aangehaalde oordeel van Lord TToffmann van het duidig te karakteriseren aan de hand van een structuurforHouse of Lords in de zaak Bi ogen Tnc. v. Mcdcva plc, bladmule, dus een karakterisering onafhankelijk van welke bezijde 49, regels 1-10: reidingswijze dan ook, de uitvinder een met het openbaren Thus ifthe patentee has hit upon a new product which has a benefivan deze kennis overeenkomstige bescherming verdient, cial effect but cannot demonstrate that there is a common principle
ï 7
D E C E M B E R
2 0 0 1
3 I J B L A D
I N D U S I R I Ë L E
E I G E N D O M
by which that effect wil! be shared by otherprodticts ofthe sameclass, met een groep van chemische verbindingen met een therahe V/ill be entitkd to a patent f or that product bilt notfor the dass, peutische werking in de'klassieke' chemie. Die vergelijking even ihough some may subsequently turn out to have the same bene-is niet onjuist, maar doet niet volledig recht aan het vakgeficial effect: see May & Baker Ltd. v. Boots Pure Drug Co. Ltd bied van de biotechnologie waartoe de sequenties behoren. (1950) 67 R.P.C. 23, 50. On the other hand, if he has disclosed a Immers, de chemische verbindingen waarmee vergeleken beneficial property which iscommon to the dass, he willbe entitkd to wordt, zijn in wezen eindproducten (zij worden als zodanig apatentforall vroductsoj that dass iassumingthcm to be new) even in geneesmiddelen verwerkt), maar de sequenties niet. Men though he has not himselfmade more than one or two ofthem. kan het probleem dus ook nog van een andere kant benade11.18 De te beantwoorden vraag is of in het octrooi van ren: de sequenties zijn te beschouwen als 'middelen' waarKirin-Amgen, indien men de sequenties in conclusie 1 bemee het gewenste eindproduct, het EPO, wordt bereid, zo schouwt als een groep chemische verbindingen, waaronder men wil vervaardigd of verkregen. Zie in dit verband de TKB cDNA in het bijzonder humaan cDNA, die als bepaalde wer(T 412/93, paragraaf 121): ldnghebbenhetcodcrcnvoorin hetbijzonderluimaanEPO, (...) the tedimcalobjectiveprobkmcanbestatedjor the claims to the voldaan aan de voorwaarde dat op de indienings-, c.q. DNA sequences, as being making available the mcans or the tools to priorircirsdatum, van het octrooi aannemelijk is dat de tot enable the manufacture ofEpo in quantities sufficiënt to meet the die groep behorende, individuele verbinding humaan demand for Epo for extended dinical studies andfor therapetitkal cDNA waarop geen na werkbaar voorbeeld is gericht, ook die applications. werking heeft? 13.2 Stel dat het octrooi (in ieder geval) één nawerkbare rccombinant-DNA-techniek geeft waarmee recombinant 3. Op grond van zijn algemene vakkennis weet de vakman EPO (rEPO) wordt verkregen: de weg via genomisch.humaan dathumaancDNAdczclfdeof nagenoeg dezelfde coderende DNA waarbij met dit genomisch DN A ('het middel') het pogedeelten zal bevatten als die welke in het humaan genolypeptide rEPO (het 'eindproduct'), waarvan de aminozuurmisch DNA voorkomen. Hij hoeft er dan niet aan te twijfevolgorde (structuurformule) eveneens in Tabel VI van het len dat als het humaan cDNA tot expressie kan worden geoctrooi is getoond, wordt verkregen. Op grond van zijn norbracht, het gewenste eiwit wordt verkregen. Daarmee is dus male vakkennis kan de vakman nu (kleine) veranderingen aannemelijk dar ook het humaan cDNA de gewenste weraanbrengen in de coderende gedeelren van het genomisch king, i.c. het verkrijgen van EPO, vertoont. DNA, waardoor rEPO-achtige poly peptiden ontstaan die de b Hierbij komt dat in het octrooi een nawerkbaar voorbeeld biologische activiteit van rEPO in meer of mindere mate voor het verkrijgen van apen cDNA gegeven is, voorts, hoe hebben. Aangenomen dat slechts het genomische DNA men dit apen cDNA tot expressie kan brengen, en tenslotte nawerkbaar in het octrooi is geopenbaard dan is daardoor dat zulks leidt tot een eiwit met de eigenschappen van EPO toch de vakman voor het eerst in staat gesteld om met be(vergelijk dedoori5oehringcrc.s.opgesomdeprocesstappen hulp van de genetische informatie gelegen in de coderende in de Memorie van grieven, z. 20-2.z 1 en de voorbeelden 3 A, gedeelten van het genomische DNA, langs recombinante 6 en 9 inlictoctrooi). Naar kan worden afgeleid uit Tabel VTT weg een geheel scala van rEPO-achtige verbindingen op zal humaan cDNA in hoge mate homoloog zijn aan apen grote schaal te maken (zie in dit verband ook de voorbeelcDNA, zodat aannemelijk is dat als men beschikt over een den betreffende de LCEPO- en SCEPO-scqucntics en verder passende bron van mRNA ook de humaan cDNA-weg wat pagina 47 van het octrooischrift, regels 12-52). Dit rEPO en betreft de stappen van expressicsysteem etc. begaanbaar zal al deze rEPO-achtige polypeptiden vormen een groep van zijn. nieuwe stoffen gekarakteriseerd op basis van de volgorde van de in Tabel VI aangeduide 166 aminozuren van het rijpe 12 Ook op grond van het bovenstaande (zie ook overweging eiwit. Opmerking hierbij verdient dat van deze aminozuur8) is het hof met de TKB van oordeel dat humaan cDNA onvolgorde slechts een gedeelte, namelijk de eerste twintig der de sequenties valt van conclusie 1 van het octrooi, waaraminozuren, bekend was (zie het octrooischrift, pagina 6, bij in het midden kan blijven of deze sequentie door hybriregels 31-48 en de verklaring van Professor Hobom, pagina disatie nu valt onder desequentics van kenmerk (b) of onder 3, derde alinea). De inventiviteit van deze groep nieuwe stofde sequenties van (cen van) beide andere kenmerken. De fen is gelegen in de werking daarvan, de vorming van rode TKB laat zich daar niet over uit, maar rekent, blijkbaar als bloedlichaampjes en/of de stimulering van de ijzeropname. vanzelfsprekend, humaan cDNA tot de door conclusie 1 omvatte sequenties. Hierbij verdient opmerking datdoor Boehringer c.s. niet is betwist dat apen cDNA ook tot de materie van conclusie 1 behoort. Dan valt niet goed in te zien waarom humaan cDNA, waarvan zoals gezegd uit Tabel VII is af te leiden dat het wat de coderende gedeelten betreft in hoge mate zal overeenkomen met apen cDNA, niet onder conclusie 1 zou vallen. Conclusie 1 van het octrooi is dan ook niet nietig noch voor humaan cDNA en evenmin voor wat betreft het genomisch DNA (zie boven) of synthetisch DNA. 13 Zo u men toch nog twij fclcn of het boven staande wel j uist is, dan merkt het hof nog het vo Igen d e op. 13.1 In het voorgaande is ervan uitgegaan dat de in conclusie 1 genoemde groep van sequenties geheel vergelijkbaar is
13.3 In een dergelijke situatie, waarin de uitvinder cen groep van nieuwe en inventieve rEPO-verbindingcn aan de stand van de techniek heeft toegevoegd en heeft gekarakteriseerd aan de hand van de aminozuurvolgorde volgens Tabel VI, dus onafhankelijk van welke bereidingswijze dan ook, rei kt de verdienste van de uitvinder verder dan de doot hem als enige in het octrooi aangegeven weg via het genomisch humaan DNA. Nu de uitvinder één weg heeft gewezen voor het verkrijgen op grote schaal en met een hoge zu iverheid van deze groep rEPO- verbindingen, is het niet nodig dat alle wijzen ('middelen') waarmee deze groep van polypeptiden kan worden verkregen (bijvoorbeeld de weg via het cDNA), in het octrooi zijn geopenbaard. 13.4 In casu doet zich nog een probleem voot. EPO komt in de 'natuur' voor. EPO kan - zonder dat de preciese struc-
1 6 2
R I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
tuur is opgehelderd - verkregen worden uit urine. Dit brengt met zich mcc dat met betrekking tot een octrooi voor EPO dat verkregen wordt metbehulp van recom binant technologie, en waarvan op grond van fysische parameters (bijvoorbeeld het molecuulgewicht) vermoed wordt dat het identiek is aan urinair EPO (uEPO) een disdaimcr nodig is. Om het daardoor ontstane 'gat' in de stofbescherming te d i ch ten is het redelijk de uitvinder een conclusie toe te staan die gericht is op een werkwijze met toepassing van het nieuwe 'middel', zodat de uitvinder bescherming krijgt voor de daarmee rechtstreeks verkregen recombinant EPOverbindingen waaronder recombinant EPO dat identiek is aan het bekende uXPO. De vraag rijst hoc 'breed' de werkwijzeconclusie mag zijn. Concreet gaat het om d e vraag of de werkwijzeconclusie beperkt dient te zijn tot de toepassing van het enige door de uitvinder geopenbaarde 'middel' (dus - in dit voorbeeld alleen de toepassing van genomisch DNA) of dat een veralgemeende werkwijzeconclusie gericht op toepassing van el k 'middel' (waaronder - in dit geval - de toepassing van cDNA en synthetisch DNA), is toegestaan? 13.5 In tabel VI van het octrooi heeft de uitvinder voor het eerst geopenbaard de volledige en foutloze sequenties van de coderende gedeelten (exons) van genomisch DNA, naast de volledige en juiste aminozuurvolgorde van rijp humaan EPO. Op grond van deze informatie weet de vakman dat elk alternatief 'midder' (in casu: de toepassing van cDNA en synthetisch DNA) in ieder geval ook deze coderende gedeelten dient te omvatten wil dit 'middel' tot het gewenste humaan EPO leiden. Met de getoonde exons heeft de ui tvindcr dus de wezenlijke genetische informatie verstrekt voor het bereiken van het beoogde doel: de productie van EPO langs recombinante weg. Het is daarom redelijk de uitvinder een veralgemeende werkwijze-conclusie toe te staan met toepassingvan elk'middel' waarbij gebruik wordtgemaakt van (ren minste een gedeelte van) die genetische informatie. Dat in het vinden van die alternatieve'middelen'op zichzelf uitvindingen kunnen zijn gelegen, doet aan het voorgaande niet af. Ook deze alternatieve 'middelen' omvatten immers noodzakelijkerwijze de in het octrooi geopenbaarde exons en zijn derhalve ondergeschikte uitvindingen. 13.5 fm.z. 13.6. Red.] Deze kwestie kan nog op een andere wijze benaderd worden. Daarbij wordt uitgegaan van de stand van de techniek waaruit bekend is het verkrijgen van EPO langs urinaire weg. Tn de enkele gedachte dit bekende EPO te produceren langs recombinanre weg ten tijde van de prioriteitsdatum kan uiteraard geen uitvinding worden gewaardeerd, omdat iedere deskundige zich bewust was van de voordelen van deze productiewijze. Vergelijk in dit verband ter illustratie Lord Iloffmann in zijn oordeel op pagina 43:
E I G E N D O M
1 /
D F C L M 3 E B
2 0 0 1
uitvoeringsvormen gegeven: de weg door middel van apen cDNA, de weg via het menselijk genomisch DNA en de weg van het synthetisch DNA. Gemeenschappelijk aan al deze uitvoeringsvormen is de toepassing van de in Tabel VT weergegeven exons. Als hoofdconclusie is dus toelaatbaar een werkwijze gericht op het produceren van EPO via (elke) recombinant techniek gekarakteriseerd door het toepassen van (ten minste een gedeelte van) de in Tabel VI weergegeven coderende gedeelten (exons). Daarbij kan in het midden blijven of her EPO nu wel of niet bekend is, omdat het rechtstreeks verkregen product van deze (veralgemeende) werkwijze meebeschermd is. Aldus wordt de hierboven gesignaleerde moeilijkheid wat betreft het natuurproduct EPO omzeild. 14 Op grond van dit alles is het hof gelijk de TKB van mening dat in het onderhavige geval (humaan) cDNA tot de sequenties van conclusie 1 behoort. in het voorgaande ligt tevens besloten dat het hof niet van belang acht dat 'de cDNA methode in het geval van humaan EPO een uitvinding op zich [is], die niet in het Amgenoctrooi 0.148.605, maar in het Gcnctics Institute octrooi EP 0.205.564 is geopenbaard en beschermd.' (pleitaantekeningen mr. Hendrick, bladzijde 47, paragraaf 104). 15 Krachtens artikel 30, lid 1 onder b ROW 1910 (en artikel 53, lid 1 onder b ROW 1995) is het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van de werkwijze als omschreven in conclusie 27 van het octrooi van Kirin Amgen meebeschermd. Hierbij doet niet terzake of het verkregen voortbrengsel nu nieuw of niet nieuw is; ook een niet nieuw voortbrengsel verkregen met die werkwijze valt dus onder het octrooi. Nu onder conclusie 1 ook humaan cDNA is begrepen (conclusie 27 is voor dat gedeelte dus niet nietig), valt ook onder het octrooi humaan EPO verkregen langs de cDNA-weg volgens conclusie 27, ook al zou dat humane EPO volstrekt identiek zijn aan urinair EPO. Aangezien de werkwijze volgens het boven genoemde Genetics-octrooi voldoer aan conclusie 27 valr het daarmee rechtstreeks verkregen EPO onder de beschermingsomvang van het Amgen-octrooi. 16 Gelet op het onder 15 overwogene behoeft niet te worden ingegaan op het nieuwheidsbezwaar van Boehringer c.s. dat het octrooi van TCirin Amgcn ook stofconclusies bevat betreffende recombinant humaan EPO welke conclusies nieuwheid missen omdat daaronder ook recombinant humaan EPO valt dat (in molecuulgewicht) gelijk is aan het bekende urinair EPO.
17 Over de inbreukvraag kan het hof na al het voorgaande (...) Ar this stage I only obsem that asformutatei by AldousJ-, the kort zijn. Hierboven is vastgesteld dat humaan cDNAonder inventive concept means, in effect, hoving the idca of making HBVhet bereik van conclusie 1 van het octrooi van Kirin Amgen antigens by recombinant DNA technology.But that seems to me to bcvalt. Het vervaardigen van EPO waarbij gebruik wordt gemaakt van humaan cDNA valt daardoor onder het bereik puttingthematterfartoowide.'FheideaofmtikingHBVamigcnsby van conclusie 27, terwijl het farmaceutisch preparaat dat recombinant DNA was shared by everyone at the Geneva meeting of Biogcn inJebruary 1978 andno doubt byothasworhiiigin the-field, langs die weg vervaardigd EPO bevat, wordt bestreken door conclusie 30. (...)• De uitvinding wordt in het onderhavige geval van het ver18 Boehringer c.s. handhaven in hoger beroep hun stelling vaardigen van EPO dan gezien in de praktische uirwerking dat toewijzing van het gevorderde inbreukverbod op gevan de daarvoor reeds aangegeven weg van recombinant spannen voet staat met het Europese recht. DNA technologie. In het octrooi zijn daarvoor drie
17
D L C F M B E R
2 0 0 1
B
J B L A D
I N D U S I H I E L t
18.1 Deze stelling is door hen ook betrokken in de eerder genoemde kort geding procedure. De Hoge Raad heeft deze stelling in zijn eerdergenoemd arrest in de kort gedingprocedure ondeugdelijk bevonden. Nu geen nieuwe argumenten in deze procedure zijn aangevoerd, meent het hof te kunnen volstaan met verwijzing naar het arrest van de I loge "Raad. Het hof vindt geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 19 Boehringcr c.s. voeren verder aan dar toewijzing van een verbod in strijd is met het algemeen belang. 19.1 Ook dit is door hen in de kort gedingprocedure naar voren gebracht. De Hoge Raad heeft ook dit betoog onjuist geacht. Aangezien ook ten aanzien van ditpuiugccn nieuwe argumenten zijn aangevoerd, volstaat het hof ook hier met verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad. TTct hof tekent hierbij aan dat Boehringer c.s. in geen enkel opzicht hebben geadstrueerd dat een verbod in alle gevallen als strijdig met het algemeen belang aangemerkt zou dienen te worden. Zij hebben slechts - vooralsnog louter theoretische - bezwaren van (groepen van) patiënten genoemd. Uiteraard zijn deze onvoldoende om een verbod achterwege te laten. Het hof kan zich overigens niet voorstellen dat Kirin Amgen c.s. in cen geval waarin aannemelij kisdatcen patiënt of groep van patiënten uitsluitend op Recormon is aangewezen, enig obstakel zou opwerpen. 20 Boehringcr c.s. stel len zich op het standpunt dat cen veroordeling tot schadevergoeding en winstafdracht niet ten gunste van de geïntimeerden Ortho en Cilag mag worden uitgesproken. Huns inziens is niet gebleken van 'een van kracht zijnde licentieverhouding'. 20.1 Door Boehringcr c.s. was het bestaan van licentieovereenkomsten tussen Kirin Amgen en Ortho, en tussen Ortho en Cilag eveneens ontkend. Kirin Amgen c.s. hebben daarop kopieën van licentieconrractcn in het geding gebracht. Daarop is door Boehringcr c.s. niet gereageerd. In hoger beroep herhalen zij hun betwisting. In het licht van de overgelegde contracten is die betwisting niet voldoende geadstrueerd. Het hof gaat er daarom aan voorbij. 21 Boehringer c.s. maken voorts bezwaar tegen het toegewezen beve I tot het verstrekken van cen lijst met afnemers. 21.1 Het hof verwerpt het bezwaar. De lijst is in verband met de schadevergoeding of winstafdracht van belang voor de controle op de hoeveelheden producten die onder de beschermingsom vang van het octrooi van Kiri n Amgen vallen, 22. Ten slotte nog het volgende. Boehringer c.s. stellen zich op het standpunt dat niet de ROW 1910 maar de ROW 1995 van toepassing is. Mr. ITcndrick spreekt over 'een nieuwe verlening' van het octrooi en over de 'nieuwe publicatie' van het octrooi welke hebben plaatsgevonden na 1 april 1995. (memorie van grieven, bladzijde 101) 22.1 Het hof kan Boehringer c.s. hierin niet volgen. Artikel 103, lid 1 ROW 1995 bepaalt dat ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het EOV is gepubliceerd vóór de inwerkingtreding van deze rijkswet (1 april 1995, hof), uitsluitend het bij en krachtens de Rijks-
F I C E N I D O M
15 3
octrooiwet bepaalde van toepassing is. Ter vermijding van cen mogelijk misverstand merkt het hof op dat met de Rijksoctrooi wet is bedoeld de ROW 1910. Uit dezebepaling blijkt dat derhalve beslissend is de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het EOV. Welnu, die vermelding vond - zo blijkt ook uit het nieuwe octrooischrift zelf - plaats op 25 juli 1990. De publicatie van het nieuwe Europese octrooischrift waarop Boehringer c.s. doelen, vond plaats op 23 december 1998, maar deze publicatie vindt haar grondslag niet in artikel 97, maar in artikel 103 EOV. 22.2 Het hof merkt op dat de gevolgde redenering niet als formalistisch kan worden afgedaan. De uitkomst is in overeenstemming met het stelsel van de oppositie in het EOV. Een oppositieprocedure heeft drie mogelijke uitkomsten: -- De oppositie word t afgewezen, hetgeen betekent dat het octrooi in stand blijft; - De oppositie leidt tot herroeping van het octrooi; het octrooi wordt geacht nimmer te hebben bestaan; - De oppositie leidt ertoe dat het octrooi in gewijzigde vorm in stand wordt gehouden. 22.3 In casu vond het laatste plaats. Op grond van artikel 68 EOV heeft een besluit tot instandhouding in gewijzigde vorm terugwerkende kracht: het gewijzigde octrooi wordt geacht in die gewijzigde vorm verleend te zijn op de dag waarop het octrooi in de oorspronkelijke vorm is gepubliceerd. Vergelijk in dit verband ook Singer: The European Patent Convention, Reviscd English Edition by Raph Lunzer, London 1995, aantekening 103.4: The date of the grant remains imchangcd in theamended specijication. This is to be borne in mind in connection witk tliepaymentofrenewalfees. 22.4 De vraag welke wet van toepassing is, mag dan voor de beoordeling van de inbreuken de nietigheid zonder belang zijn, het antwoord kan - ind irect -problemen bij de berekening van de schade en winst voorkomen. 23 Uit al het voorgaande vloeit voort dat geen der grieven tot vernietiging van het vonnis kan leiden. Het hof zal het vonnis bekrachtigen. Het hof zal alsnog - de rechtbank is dit kennelijk vergeten - bepalen dat het uitgesproken verbod, de bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Het hof ziet geen aanleiding hieraan een zekerheidsstclling te verbinden. 24 Het hof zal Boehringer c.s. als de in het ongel ijk gestelde partij in de proceskosten veroordelen. Beslissing Het gerechtshof: bekrachtigt liet vonnis waarvan beroep; verklaart het in dit vonnis uitgesproken verbod, de bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; veroordeelt Boehringer c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Kirin Amgen c.s. begroot op ƒ 26.575,-. Enz.
4 5 4
B l . l l l l A D
I N D U S T R I E '
F
E I S t N U O M
17
D E C é M B I R
5 0 0 1
Nr. 90 Gerechtshof te Amsterdam, 3 juni 1999 (XS4ALL/XS4Components en XS4Dealers) Mis. D.11.M. Peeperkorn, H. Sorgdrager en p. Sanders Art. i^A.lidibBMW De tekcnsXS4ComponentsenXS4Dealersstemmen auditief, visueel en begripsmatig sterk overeen met het merk XS4ALL, mede in aanmerking genomen dat in de door gedaagden gehanteerde tekens sterk de nadruk valt op de aanduiding XS4. Toegang verschaffen tot interneten de handel in hardware (waaronder modems) zijn zodanig van elkaar verschillende activiteiten, dat Daarnaast heeft Buka, eveneens op 6 maart 1998, achtereenniet kan voorden gesproken van soortgelijke waren en diensten. Dat volgens onder de nummers 911662, 911663 en 911672 de Internet en computers onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden is aanduiding XS4 als (beeld)merk voor de klassen 9 en 35 geevident, maarde daarmee verband houdende omstandigheid dat ge-deponeerd. daagden ook adverteren in op Internet gerichte bladen en op Internet e De bcdrijfsomschrijving van Buka luidt: 'adviseren van de zelf, maakt hun waren en diensten nog niet soortgelijk aan die van de efficiency en automatisering, makelaardij van autoaccess-providcrXS4ALl (anders: de Pres,). matiseringsapparatuur en alles wat daarmee samen hangt'. f Iteeger voert de handelsnaam XS4Dealers. Daarbij hanArt. 13A, lid u end BMW teert zij in haar publieke uitingen dezelfde vorm als Buka De letters Xi> en het cijfer 4 zijn als onderdeel van het merk dat doet met XS4Components, met dien verstande dat het XS4ALI onmisbaar en hebben een functionele betekenis in verbandwoord Components is vervangen door Dealers. Heegcr heeft met de activiteiten van de onderneming (de 'ideologische boodschap' geen merkdepot verricht. van de provider: accessfor all), wat niet kan worden gezegd van X, gSDe bedrijfsomschrijving van Heeger luidt, voorzover hier en 4 in de door gedaagden gebruikte aanduidingen; iedere redelijke van belang: 'groothandel, im- en export en detailhandel in beschrijvende betekenis ontbreekt daar. Hierin ziet het hof een aan-computers, computeronderdelen en computcrsupplies wijzing dat gedaagden met het gebruik van de met het merk XS4ALL (...).' overeenstemmende tekens aanhaken bij en voordeel (willen) trekkenh Zowel Buka als Hccger bieden onder meer modems (mede van het imago, de reputatie en de goodwill van het merk XS4ALL. bedoeld voor het totstandbrengen van verbindingen met internet) aan. Beide adverteren in specifiek op de compurer1 Buka BV te Schiphol, gem. Haarlemmermeer, wcreld gerichte tijdschriften, waaronder tenminste één tijd2 Hccger Expertise BV te Amstelveen, appellanten, procuschrift dat zich specifiek met Internet bezig houdt ('Net'). reur mr. J.C. Duvekot, i Buka is eigenares van de Internet-domeinnamen www. tegen XS4C01nponcnts.com en www.XS4C0mp0nents.nl, en XS4ALL Internet BV te Amsterdam, geïntimeerdc, procuhanteert als e-mailadres
[email protected]. Heeger is eireur mr. D.M. Wille. genares van de Internet-domeinnamen www.XS4Dealers. com en www.XS4Dealers.nl, en hanteert als e-mailadres a President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, XS4Dcals @ euronet.nl. 22 oktober 1998 (mr. J.K.. Orobio de Gastro) 2(...) 3 Cedaagden hebben de gevraagde voorzieningen gemotiGronden van de beslissing: veerd betwist. 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. 4 Als uitgangspunt bij de beoordeling dient dat de aanduia (De rechtsvoorgangster van) XS4ALL B.V. maakt sinds ding XS4, ook als bestanddeel van het totale merk XS4ALL, 1992 (in ieder geval sinds 1994 onder deze handelsnaam) op zichzelf een sterk onderscheidend vermogen bczir. Daarhaar bedrijf van het aanbieden van diensten op het gebied bij speelt in de eerste plaats een rol dat XS4ALL B.V. onder van Internet, waaronder het fungeren als 'provider'. de aanduiding XS4ALL een grote bekendheid heeft opgeb Zij is de eerste provider in Nederland die zich ervoor heeft bouwd op het gebied van het toegang verschaffen tot Interingezet het Internet voor het gehele Nederlandse publiek net (mede doordat zij kan worden beschouwd als de eerste toegankelijk te maken; de aanduiding XS4ALL (spreek uit: provider die het Internet voor een groot publiek toegankeaccess for all) is daardoor geïnspireerd. lijk heeft gemaakt, en doordat zij een nadrukkelijke rol c De aanduiding XS4ALL is als woord merk (Benelux regisheeft gespeeld in het debat over de vrijheid van meningsuitratie 617 399, 24 november 1997) en als beeldmerk (Beneting op het Internet), zoals XS4ALL B.V. aan de hand van lux regisrrarie 612698, 2 september 1997) bij het Benelux diverse producties gemotiveerd naar voren heeft gebracht. Merkenbureau ingeschreven, steeds voor de klassen 9, 23, Gedaagden hebben deze bekendheid niet voldoende gemo35,38,41 en 42. tiveerd betwist. In de tweede plaats, en in samenhang met het voorgaande, is van belang dat de aanduiding XS4 ged Buka hanteert de handelsnaam XS4Components. Deze schikt is om te worden gelezen als 'access for', en ook - naar aanduid ing is voorts, onder de nummers 911680 en 911681, tussen partijen vaststaat - door het relevante publiek als zoop 6 maart 1998 als beeldmerk gedeponeerd voor de klassen danig wordt gelezen. Daardoor krijgt een relatief korte aan9 en 35. Dit beeldmerk ziet er als volgt uit: duiding als XS4 een betekenis die sterk bijdraagt aan het onderscheidende karakter ervan, i n ieder geval ten opzichte
17
D L C E M R F R
20 0 1
B I ^ B L A D
I N I) U S I ï
van andere korte combinaties van letters en (een) cijfcr(s) die deze lading niet hebben. Deze door gedaagden als 'cryptospraak' aangeduide uitingsvorm is op zichzelf niet monopoliseerbaar, maar in beginsel wel in de door XS4ALL B.V. gebezigde vorm (die, anders dan gedaagden menen, niet als beschrijvend kan worden opgevat). De omstandigheid dat gedaagden aan de hand van vele voorbeelden hebben betoogd dat dit principe in de wereld van de informatietechnologie veelvuldig gebruikt wordt kan derhalve aan het voorgaande niet afdoen, nu XS4ALL B.V. niet de bescherming inroept van het principe, maar van de wijze waarop zij daarvan gebruik maakt. 5 Voorts moet in aanmerking worden genomen dat gedaagden elk de aanduiding XS4gebruiken op ccn wijze die overeen komt met de wijze waarop XS4ALL B.V. dat doet. Ook gedaagden beogen de associatie met het begrip 'access for', en ook gedaagden laten de aandu id i ng XS4 volgen door een woord waarmee het een begripsmatig verband heeft. 6 Uit het voorgaande volgt dat de omstreden tekens waarvan gedaagden zich bedienen, mede gelet op de sterke nadruk die zij op de aanduiding XS4 (zie het hiervoor onder ï.d afgebeelde teken) leggen, zowel auditief als visueel en begripsmatig sterk overeenstemmen met het onderscheidende (bestanddeel van het) merk van XS4ALL B.V. Of daarmee ook sprake is van merkinbreuk is afhankelijk van het anrwoord op de vraag of zich een of meer van de vormen van gebruik als bedoeld in artikel i3Alid l en lid 2 van de Benelux Merkenwet (BMW) voordoet. 7 Vooralsnog moet geoordeeld worden dat dit het geval is. In de eerste plaats is er voldoende aanleiding om tot de conclusie te komen dat er sprake is van inbreuk op grond van arti kei 13 A lid 1 onder b BMW. Weliswaar kan aan gedaagden worden toegegeven dat hun hoofdactiviteiten afwijken van die van XS4ALL B.V., maar dat neemt niet weg dat ook gedaagden zich bewegen op het gebied van Internet. Daarbij gaat het niet om het verschaffen van toegang, maar wel om de handel in producten die noodzakelijk zijn voor, althans bijdragen tot de toegang tot en de communicatie via het Tnternet. Cedaagden profileren zich ook nadrukkelijk op dit gebied, onder meer door te adverteren in op Internet gerichte (vak)bladen en op het Internet zelf. Aldus is er, gelet op de hiervoor geschetste bekendheid van het merk XS4ALL, gerede kans dat de onderscheiden diensten die gedaagden aanbieden ook door het deskundige deel van het publiek zullen worden toegeschreven aan XS4ALL B.V., althans dat er gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de door gedaagden geleverde diensten bestaat. Bepaald niet uitgesloten is immers dat het relevante publiek aldus in de veronderstelling komt te verkeren dat XS4AIZ B.V. zich kennelijk ook op het gebied van de aan Internet verwante handel in hard- en software heeft begeven. 8 Ook in het geval de bodemrechtcr tot de conclusie zal komen dat van soortgelijkheid van waren cn/of diensten geen sprake is, levert het handelen van gedaagden een ongeoorloofde inbreuk op her merkrecht van XS4ALL B.V. op, namelijk in de zin van arti kei 13 A lid 1 onder c BMW. Voldoende aanncmcl ij k is dat de gerede kans bestaat dat ongerechtvaardigd voordcel wordt getrokken uit de hiervoor reeds aanwezig geachte bekendheid van het merk XS4ALL, en/of dat door het gebruik van gedaagden afbreu k wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de voor merken-
I È L E
E I G E N D O M
rechtelijke bescherming in aanmerking komende aanduiding XS4. Deze aanduiding zal immers door her gebruik dat gedaagden er thans van maken, niet meer exclusief worden toegeschreven aan de merkhouder, namelijk XS4ALL B.V. Gedaagden hebben hiervoor geen geldige reden naar voren gebracht; ook overigens is daarvan niet gebleken. Dat er thans nog geen concreet voordeel cn/of concrete afbreuk is aangetoond doet hier niet aan af; die eis wordt door de voornoemde bepaling immers niet gesteld. 9 Tot slot moet geoordeeld worden dat, om dezelfde redenen als genoemd in rechtsoverweging 8, het gebruik door gedaagden van de aanduiding XS4 in hun te onderscheiden handelsnamen een inbreuk op de voet van artikel 13A lid 1 onder d BMW oplevert. Ook op dit punt hebben gedaagden geen geldige reden naar voren gebracht. 10 De slotsom dient te zijn dat er op grond van het voorgaande voldoende aanleiding is voor het treffen van de na te melden voorziening. De dwangsom zal daarbij worden gematigd en gemaximeerd. n(...) 12 Nu de voorziening reeds op de merkenrechtelijke grondslag toewijs baar is, kunnen de overige grondslagen - inbreuk op de handelsnaam en onrechtmatige daad - in dit geding onbesproken blijven. 13 Met betrekking tot het gevorderde voorschot op schadevergoeding geldt dat, de betwisting door gedaagden ten spijt, aannemelijk is dat XS4ALL buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt. Buiten redelijke twijfel is, gelet op de aard van de te onderzoeken inbreuken en de omstandigheid dat hier sprake is van twee inbrcukmakers, dat in een bodemprocedure tenminste ccn bedrag van ƒ 1.500,- zal worden roegewczen. Een voorschot ter hoogte van dit bedrag is derhalve toewijsbaar. Voor het overige zal de hierop gerichte voorziening worden afgewezen, nu XS4ALL B.V. heeft nagelaten te onderbouwen dat zij daadwerkelijk en in redelijkheid kosten heeft gemaakt die hoger zijn dan voornoemd - redelijk - bedrag. 14 Als de in hoofdzaak in hetongelijk gestelde partij dienen gedaagden de gcdingkosten te dragen. Beslissing; 1 Veroordeelt gedaagden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, elk gebruik van de aanduiding XS4, met of zonder prac- of suffixen, ter onderscheiding van de door hen geleverde waren/diensten en ter aanduiding van door hen gevoerde ondernemingen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van ƒ 5.000,- per overtreding van dit verbod, en voor iedere dag dat deze overtreding na de eerste dag voorrduurt, met een maximum van ƒ 250.000,- aan ingevolge dit vonnis te verbeuren dwangsommen. 2 Veroordeelt gedaagden hoofdelijk om aan XS4ALL B.V. te voldoen een bedrag van/ i.5oo,-(...), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de voldoening. 3 Veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van XS4AIL B.V. begroot op ƒ531,90 aan verschotten, waaronder ƒ 370,- wegens vastrecht, en op ƒ 1.550,-aan salaris procureur.
4 5 C
BI..
H I A D
N D U S T I I E L !
4 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5 Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPS op drie maanden na heden. 6 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. b Het Hof, enz. 4 Beoordeling 4.1 Bij het bestreden vonnis zijn Buka (handelsnaam: XS4Components) en Hecgcr (handelsnaam: XS4Dealers) wegens inbreuk op het merkrecht van XS4AIX veroordeeld tot - kort gezegd - staking van het gebruik van de aanduiding XS4 voor hun waren en diensten en voor hun ondernemingen; voorts hoofdelijk tot betaling van ƒ 1.500,- als voorschot ter zake van buitengerechtelijke kosten. 4.2 Met de eerste drie grieven maken Buka en Heeger bezwaar tegen de weergave van een aantal feiten in het vonnis. 4.3 Grief 1, inhoudend dat de president ten onrechte heeft aangenomen dat de naam van geïnrimeerde XS4ALL B.V. is, faalt. De president heeft d it niet aangenomen, maar heeft in de eerste zin van zijn vonnis gezegd dat ciseres - blijkens de aanhef: de besloten vennootschap XS4AIX INTERNET B.V.- in het vervolg (kortheidshalve) zal worden aangeduid alsXS4ALLB.V. 4.4 Grief 2 berust op een onjuiste lezing van het vonnis en faalt eveneens. In de gewraakte r.o. 1 onder a en b staat niet, zoals Heeger en Buka stellen, dat (de rechtsvoorgangster van) XS4ALL 'eerste provider is in Nederland en een soort nationale primeur heeft voor toegang tot het internet'. Wat er wel staat - en niet wordt betwist - is, dat XS4ALL de eerste provider is die zich ervoor heeft ingezet het internet voor het gehele Nederlandse publiek (particuliere gebruikers) toegankelijk te maken en dat de aanduid ing XS4ALL (access for all) daardoor is geïnspireerd. 4.5 Met grief 3 wordt bezwaar gemaakt tegen het onder de vaststaande feiten opnemen van de bedrijfsomschrijvingen van Buka en Heeger in het Handelsregister (1 .e en g). Daaruit zou de president ten onrechte hebben afgeleid dat Buka en Heeger bepaalde diensten en waren leveren, rerwijl zij in feite uitsluitend groothandelaren in hardware zijn, zo begrijpt het hof de grief. Voorts is d eze grief gericht tegen de vaststelling onder 1 .h, dat Buka en Hccgcr onder meer modems aanbieden en adverteren in computertijdschriften, waaronder'Net'. 4.6 Ook deze grief faalt. De president heeft in de desbetreffende overwegingen immers - ook volgens Buka en Heeger - niets vastgesteld dat onjuist is. Voorzover Buka en Heeger bedoelen op te komen tegen aan die vaststellingen te verbinden conclusies, zal dit hierna (met name bij de behandeling van grief 5) aan de orde komen. 4.7 Grief 4 betreft de overwegingen 4 en 6 van het vonnis. Volgens deze grief concludeert de president daar ten onrechte 'in de analyse van feit en teken, dar het principe niet monopoliseerbaar is, maar geïnrimeerden zich op het gebruik beroepen, dat wel bescherming verdient.' Voorzover uit de toelichting op de grief valt op te maken zijn Buka en Heeger het niet eens met de constatering (in r.o. 4) dat XS4ALL niet de bescherming inroept van het - niet monopoliseerbare - principe, maar van de wijze waarop zij daar-
E I G E N D O M
17
D E C E M EJ
=
H
2 0 0 1
van gebruik maakt. Het hof kan hen hierin niet volgen. De grief berust klaarblijkelijk op een verkeerde lezing van de desbetreffende passage en miskent dat met 'het principe' wordt gedoeld op de in de wereld van de informatietechnologie veel gebruikte 'cryptospraak'. 4.8 Verder richt deze grief zich, naar het hof aanneemt, tegen de conclusie in r.o. 6 dat de door Buka en Hccgcr gebruikte tekens (XS4Components en XS4Dealers) zowel auditief als visueel en begripsmatig sterk overeenstemmen met het merk XS4ALL. De grief faalt. Het hof is van oordeel dat de president terecht en op juiste gronden heeft geconcludeerd dat hier sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van art. 13A lid 1 BMW, daarbij terecht mede in aanmerking nemend dat in de door Buka en Heeger gehanteerde tekens sterk de nadruk valt op de aanduiding XS4. Zo is in de door Buka en Hccgcr in adverten-ties gebruikte aanduidingen XS4Components (als beeldmerk gedeponeerd) en XS4Dealers het element XS4 groot en prominent afgebeeld en zijn de toevoegingen Components en Dealers daaraan -letterlijk en figuurlijk- ondergeschikt. 4.9 Grief 5 is blijkens de toelichting gericht tegen het oordeel van de president dat sprake is van gelijksoortige waren en diensten. B uka en Heeger wij zen erop d at XS4ALL acecssprovidcr is en zijzelf groothandelaren in hardware (components) zijn. Zij bestrijden de juistheid van de vaststelling in r.o. 7 van het vonnis dat ook zij, ofschoon hun hoofdactiviteiten afwijken van d ie van XS4ALL, 'zich bewegen op het gebied van Internet'. 4.10 Deze grief is terecht voorgedragen. Het hof is van oordeel dar niet kan worden gezegd dat pattijen gelijksoortige watenen diensten leveren in de zin van art. i3Alid 1 onder b BMW. Toegang verschaffen tot Internet en de handel in hardware (waaronder modems) zij n zodanig van elkaar verschillende activiteiten, dat niet kan worden gesproken van gelijksoortige waren en diensten. Dat Internet en computers onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden is evident, maar de daarmee verband houdende omstandigheid dat Buka en Heeger ook adverteren in op Inrernet gerichte bladen en op Internet zelf, maakt hun waren en diensten nog niet soortgelijk aan die van de access-provider XS4A LL. 4.11 Hctslagcn van grief 5 kan Buka en Heeger evenwel niet baten omdat, zoals hierna zal blijken, hun zesde en zevende grief niet opgaan. 4.12 De grieven 6 en 7 bestrijden het oordcel van de president dat, ook indien volgens de bodemrechrer geen sprake is van gelijksoortigheid van waren en/of diensten, het handelen van Buka en Heeger een ongeoorloofde inbreuk op het merkrecht van XS4ALL is in de zin van art. 13A lid 1 onder c BMW (r.o. S) en art. 13 A lid 1 onder d BMW (r.o. 9). 4.13 Het hof verenigt zich met dit oordeel, zodat deze grieven falen. Terecht acht de president voldoende aannemelijk dar gerede kans bestaat dat Buka en Heeger ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de - door hen onvoldoende betwiste - bekendheid van het merk XS4ALL en/of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van de aanduiding XS4. Van belang is hierbij dat de letters XS en het cijfer 4 als onderdeel van het merkXS4ALL onmisbaar zij n en een functionele betekenis hebben in verband met de activiteiten van de onderneming (de 'ideologische boodschap' van de provider: access for all), maar dat dit niet kan worden gezegd van
17
D E C E M 1.1 ;- H
2 !) O 1
B
J E L A D
I N D U S ^ B I t L E
de letters XS en het cijfer 4 in de door Buka en Heeger gebruikte aanduidingen XS4Components en XS4Dealets; iedere redelijke beschrijvende betekenis ontbreekt daar (acccss/excess for components? access/excess for dealers?). Hierin ziet het hof een aanwijzing dat Buka en Heeger met het gebruik van de met het merk XS4ALL overeenstemmende tekens aan haken bij en voordeel (willen) trekken van het imago, de reputatie en de goodwill van het merk XS4ALL. Een geldige reden voor dat gebruik is niet gebleken en wordt ook in appèl niet naar voren gebracht. 4.14 Grief S richt zich tevergeefs tegen de toewijzing van de gevorderde veroordeling het gebru i k van de omstreden aanduidingen te staken. Voorzover aan deze grief al een afzonderlijke betekenis toekomt, geldt dal de omstandigheid dat de veroordeling schade voor Buka en Heeger heeft veroorzaakt niet meebrengt dat die veroordeling ten onrechte is geschied, zoals Buka en Heeger blijkens de toelichting op de grief kennelijk menen. 4.15 Grief 9 tenslotte komt - subsidiair - op legen de toewijzing van een voorschot van ƒ 1 . 5 0 0 , - (gevorderd was ƒ 5.000,-) voor buitengerechtelijke kosten. Ook deze grief is ongegrond. Het hof sluit zich aan bij de overweging van de president dat buiten redelijke twijfel is dat in een bodemprocedure tenminste ƒ 1.500,- als vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden toegewezen. 5 Slotsom en hosten 5.1 Alle grieven, behalve grief 5, falen. De gegrondheid van grief 5 kan echter niet leiden tot vernietiging van het vonnis. 5.2 Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Als de in het ongel ij k gesteld partij dienen B uka en Heeger de kosten van het appèl te dragen. óBeslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Buka en Heeger hoofdelijk in de proceskosten in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de kant van XS4ALL begroot op ƒ 2.140,-; verklaart de kostcnvcroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.
E I G E N D O M
4 5 7
Nf, 91 President Arroiidisscmcnts rechtbank te Amsterdam, 7 april 2000 (U n ilever c.s./Namc Space) Mr. R. Orobio de Gastro Art.isA.lidicBMW Gezien de bedrijfsomschrijving van Name Space en liet feit dat alle omstreden domeinnamen toeganggeven tot'dewebsitevanName Space, waaropzij informatiediensten en advertentieruimte aanbiedt aan de gebruikers van internet, moet voorshands worden aangenomen dat de omstreden domeinnamen worden gebruikt in het economisch verkeer. Bovendien staan op dewebsite advertenties van (grote) bedrijvenwaarvoorNameSpaceomveersprokenmkomstenontvangl voor iedere heer dat de website wordt bezocht door een bezoeker. Er is sprake van inbreuk op de betreffende merken van eisers. Er is immers sprake van gebruik in de zin van artikel 1 jA, lid 1 onder c van de BeneluxMerkenwet. Name Space maakt van die merken gebruik zonder geldige reden. Zij wordt niet in strijd met enig fundamenteel recht in haar vrijheid beperkt, indien haar het recht op het gebruik van de omstreden domeinnamen wordt ontzegd. Nog ervan afgezien dat uit de presentatie van Name Space op het internet niet blijkt dat achter de omstreden domeinnamen 'dualcommunication pleintjes' zouden schuilgaan, miskent Name Space dat de door Unilever c.s. gevraagde voorzieningen - die zich uitsluitend richten op het staken van het gebruik en op het overdragen van de voornoemde domeinnamen haar de mogelijkheid tot die beoogde communicatie niet ontnemen. Zij kan die pleintjes onder een andere (bijvoorbeeld haar eigen) naam op het internet onderbrengen. Voorts geldt dat het gebruik door Name Space schade oplevert, althans kan opleveren aan de merken. De aanmerkelijke kans bestaat dat de raadpleger van de website in de veronderstelling verkeert dat de informatie afkomstig is van Unilever es. (hetgeen het gevaar van afbreuk van hun reputatie in zich draagt), althans wordt door de handelwijze van Name Space de suggestie gewekt dat unilever c.s. op een ofandere manierbij her maken van de website zijn betrokken. Daarnaast ontneemt het handelen van Name Space Unilever c.s. de mogelijkheid zelf een website onder de hiervoor weergegeven namen te openen. Volgt onder andere een bevel tot overdracht van de domeinnamen.
1 Unilever NV te Rotterdam, 2 Lever Fabergé Nederland BV te Bodegraven, 3 Calvin Klein Tradcmark Trust te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, 4 Valentino Globe BV te Rotterdam, 5 Cerruti 1881 Société Anonyme te Brussel, België, eiseressen, procureur mr. J.C.H, van Manen, tegen 1 Name Space CV, 2 Stichting Orlcans te Amstelveen, gedaagden, vertegenwoordigd door G. Graafland, bestuurder van de Stichting. Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Unilever c.s. maken bij de hun bedijfsuitocfening gebru i k van de volgende merken en handelsnamen: Lever Fabergé, Fabergé, Cup-a-Soup, Bcrtolli, Blue Band, El ida Fabergé, Elida, Elizabeth Arden, OMO, Fabergé Organics, Organics, Solero, Soledo, Sun Micro, Sun, Viennetta, Glorix, Calvin Klein, CK One, Cerruii, en Valentino.
4 5 8
B I J B L A D
I I M D U S I H I L L t
b Name Space is op 1 januari 1999 opgericht en houdt zich bezig met advies en begeleiding bij hard- en softwareproducten op het gebied van informatica alsmede managementondersteuning. Orleans is haar beherend vennoot. cln februari en maart 2ooohccft Name Space voorzover hier vanbelang de volgende dommeinnamen laten registreren: lcvci-fabergé.nl, Ieverfaberge.nl, fabergé.nl, glorix.nl, bleuband. nl, cupasoup.nl, cup-a-soep.nl, vienetta.nl, cupasoup.nl, calvin-klcin.nl, omo-wastabletten.nl, soledo.nl, bertolli.nl, elida.nl, elizabcthardcn.nl, valentino.nl, calvin kleins.nl, alida-faberge.nl, organics.nl, cerutti.nl, ck-onc.nl en sun-micro.nl. d Elk van deze domeinnamen biedt toegang tot de website van Name Space. 2 Unilever c.s. vorderen - kort gezegd - diverse voorzieningen die alle de strekking hebben dat Name Space c.s. het gebruik van de hiervoor onder i.c. bedoelde domeinnamen staakt, en deze domeinnamen over te schrijven naar Unilever, een en ander op straffe van een dwangsom. 3 Unilever c.s. stellen daartoe dat Name Space c.s. met de hiervoor bedoelde domeinnamen inbreuk maken op de aan Unilever c.s. toekomende merk-en handelsnaainrcchtcn.cn voorts onrechtmatig jegens hen handelt nu Name Space c.s. met h u n domeinnaam registraties het hen onmogelijk maken deze namen zelf als domeinnaam te laten registreren. 4 Name Space c.s. hebben de gevraagde voorzieningen gemotiveerde betwist. De beoordeling van liet geschil: 5 Allereerst wordt beslist op liet verweer van Name Space c.s. dat de merknaam Cu p-a-Soup onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen. Voorshands is aannemelijk dat de merknaam Cup-a-Soup - een voor het publiek begrijpelijke aanduiding van vooreen mok bedoelde, afgepaste hoeveelheid droge soep - voldoende onderschcidend vermogen heeft, nu de merknaam onweersproken een marktaandeel van 70% heeft in de productcategorie droge soepen en in 1999 een omzet had van ongeveer 175 miljoen porties. 6 Gezien de bedrijfsomschriiving van Name Space en het feit dat alle omstreden domeinnamen toegang geven tot de website van Name Space, waarop zij informatiediensten en advertentieruimte aanbiedt aan de gebruikers van internet, moet voorshands worden aangenomen dat de omstreden domeinnamen worden gebruikt in het economisch verkeer. Bovendien staan op de website advertenties van (grote) bedrijven waarvoor Name Space onweersproken inkomsten ontvangt voor iedere keer dat de website wordt bezocht door een bezoeker. 7 Opgrond van deze feiten wordt voorlopig geoordeeld, dar sprake is van inbreuk op de genoemde merken. Vooralsnog moet immers tot de conclusie worden gekomen dat sprake is van gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub c van de Bcncluxmcrkcnwet. Name Space maakt van die merken gebrui k zonder geldige reden. Zij wordt niet in strijd met enig fundamenteel recht in haar vrijheidbeperkt, indien haar het reelu op het gebruik van de omstreden domein namen wordt ontzegd. Name Space c.s. hebben op dit punt als verweer aangevoerd dat zij beogen met de domeinnamen roegang te verschaffen tot zogenaamde 'dual-commiuiication pleintjes' op het internet, waarop consumenten en producenten met elkaar in, gesprek kunnen gaan. Toewijzing van de ge-
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 3 1
vraagde voorziening zou volgens Name Space c.s. een dergelijke communicatiemogelijkheid via het internet onmogelijk maken. Nog ervan afgezien dat uit de presentatie van Name Space op het internet niet blij kt dat achter de omstreden domeinnamen 'dtial-communication pleintjes' zouden schuilgaan, miskennen Name Space c.s. dat de door Unilever c.s. gevraagde voorzieningen - die zich uitsluitend richten op het staken van het gebruik en op het overdragen van de voornoemde domeinnamen - haar de mogelijkheid tot die beoogde communicatie niet ontnemen. Name Space kan de -kennelijk nog te creëren -'dual-communication pleintjes' onder een andere (bijvoorbeeld haar eigen) naam op het internet onderbrengen. Voorts geldt dat het gebruik door Name Space van de merken van Unilever c.s. aan de laatste schade oplevert airhans kan opleveren. De aanmerkelijk kans bestaat dat de raadpleger van de website van Name Space ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat de informatie afkomstig is van Unilever c.s. (hetgeen het gevaar van afbreuk van hun reputatie in zich draagt), althans wordt door de handelwijze van Name Space de suggestie gewekt dat Uni lever c.s. op een of andere manier bij het maken van de website zij 11 betrokken. Daarnaast ontneemt het handelen van Name Space c.s. Unilever c.s. de mogelijkheid zelf een website onder de hiervoor weergegeven namen te openen. 8 Naast het voorgaande kan buiten beschouwing blijven of in dit geval ook in strijd met de handelsnaamwet wordt gehandeld, nu de vastgestelde merkinbreuk al tot toewijzing van de gevraagde voorziening leidt. 9 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorzieningen worden toegewezen, met dien verstande dat de in de dagvaarding onder ii) gevraagde voorziening wordt geweigerd nu ter terechtzitting is gebleken dat Unilever c.s. inmiddels in het bezit zijn van de volledige lijst met door Name Space c.s. geregistreerde 15.000 domeinnamen, zodat zij thans geen belang meer hebben bij de door hun op dit punt gevraagde voorziening. De navolgende termijnen komen redelijk voor. De gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd. 10 Name Space c.s. dienen als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen. Beslissing: 1 Gebiedt Name Space c.s. om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de hiervoor onder i.c. weergegeven dommeinnamen op Internet te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- pet dag dat zij met de nakoming van dit gebod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijven, met een maximum van ƒ 500.000,-. z Gebiedt Name Space c.s. al het mogelijke te doen wat hunnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domcinnaamregistraties lever-fabergé.nl, leverfaberge.nl, fabergé.nl, glorix.nl, bleuband.nl, cupasoup.nl, cup-a-soep.nl, vienetta.nl, cupasoup.nl, calvin-klcin.nl, omo-wastabletten.nl, soledo.nl, bertolli.nl, clida.nl, clizabcthardcn.nl, valcntino.nl, calvin klein.nl, alida-faberge.nl, organics.nl, cerutti.nl, ck-onc.nl en sun-micro.nl
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
ü
J U I. A D
N I) U S I 11 I I- I E
zonder enige restrictie op naam worden gezet van (worden overgedragen aan) Unilever N.V., Postbus 760, 3000 DK Rotterdam, een en ander conform artikel 14.1 van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening via de provider van Name Space c.s., binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als aangetekend schrijven, vaneen mcdedoorde betreffende eiseressen ondertekend verzoek daartoe, en daattoe op eerste verzoek door voornoemde stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van eventueel door voornoemde stichting te maken kosten; alsmede van alle in dit verband te voeren correspondenticbinncn 2dagcn navcrzcndingdanwclontvangst, cen afschrift aan de raadsman van Unilever c.s., mr. J.C.H, van Maanen, te zenden, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dat Name Space c.s. met de nakoming van dit gebod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijven, met een maximum van ƒ 50.000,-. 3 Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het Agreement on Trade-related Aspects of International Property Rights (TRIPS) op drie maanden na heden. 4 Veroordeelt Name Space c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding tot heden aan de zijde van Unilever c.s. begroot op ƒ 517,27 aan verschotten, waaronder ƒ 400,- wegens vastrecht en op ƒ 1.550,- aan salaris procureur. 5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 6 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz,
Nr. 92 Kantongerecht Leiden, 26 april 2001 (Sam Sam Music) Mr. R.Th. van Leeuwen Art.sHnw Gelet op de aard van de ondernemingen - locale detailhandel in geluidsdragers - en de respectieve, ver uiteengelegen vestigingsplaatsen, was er toen gedaagde tussen lySSen 1993 de handelsnaam van haar winkel begon te voeren, geen gevaar voor verwarring te duchten. De omstandigheid dat sinds een jaar of twee ook locale detailhandelsondernemingen massaal een website op internet openen, in welk nieuw medium ieder afstandsbegrip wegvalt, maakt het eenmaat rechtmatigvoeren van de handelsnaam door gedaagde nog niet onrechtmatig. Met betrekking tot de platenproductiemaatschappij en groothandel van gedaagde ontbreekt verwarringsgevaar reeds omdat het om een ondememingvanandereaardgaat,nogdaargelaten datgedaagde de handelsnaam voor die onderneming mogelijk eerder voerde dan eiseres. Gcorgc Bischoff BV h.o.d.n. SamSam Music te Nunspeet, verzoekster, gemachtigde mr. drs. G.M. Vergouw, tegen Ligtvoet Grammofoonplaten BV h.o.d.n. Sam Sam Music te Leiden, verweerster, gemachtigde mr. W.A. Roos. Het verzoek en het verweer Bischoff verzoekt - na rectificatie - op de voet van art. 6 Handclsnaamwet (HNW) Ligtvoet te veroordelen tot wijzi-
E ! G I- N I) O M
4 5 9
ging van de handelsnaam Sam Sam Music zodanig dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven, op sttaffe van cen dwangsom. Ligtvoet voert aan dat zij de handelsnaam als eerste gevoerd heeft, dat er geen verwarringsgevaar is, dat Bischoff de huidige situatie jarenlang (terecht) heeft gedoogd en dat het verzoek onvoldoende bepaald is. Vaststaandefeiten 2 Bischoff drijft sedert 1 maart 1980 een onderneming met hoofdkantoor te Nunspeet en platenwinkels te Zwolle (1980), Kampen (1993) en Amersfoort {1998) onder de naam SamSam Music. 3 Ligtvoet drijft sedert 1975 als eenmanszaak en sedert 15 januari 1979 als besloten vennootschap cen onderneming, in het handelsregister omschreven als import, groot- en kleinhandel en de product ie van grammofoonplaten en het uitgeven en verspreiden van bladmuziek. Deze onderneming omvat enerzijds een platenzaak in Leiden, in 1975 gevestigd iti een nieuwbouwwijk, en anderzijds een platcnproducticmaatschappij, waarbij onder het begrip (grammofoon-)platcn mede cd's (compact dises) moeten worden begrepen. De eerste zelfstandig uitgegeven cd is geproduceerd en op de markt gebracht in 19Ü9 en daar zijn er tot op heden circa 75 op gevolgd, alle onder het label SAMSAM MUSIC, dan wel onder de handelsnaam Sam Sam (Music) of Sam/Sam (Music). 4 In 1988 is de naam Sam Sam Music in het handelsregister geregistreerd als handelsnaam van Ligtvoet; voorts heeft Ligtvoet op 17 februari 1993 een beeldmerk met de tekst SAMSAM MUSIC gedeponeerd voor onder meer geluidsapparatuur en geluidsdragers, De beoordeling 5 Omtrent de feitelijke toedracht heeft Ligtvoet ter zitting nader aangevoerd dat de in 1975 in het toen gebouwde winkelcentrum Kopermolen te Leiden gevestigde platenwinkel aanvankelijk niet best liep, mede doordat de omliggende Merenwijk nog in aanbouw was; dat Ligtvoet daarom reeds ini975/i976 is begonnen met de groothandel, op beperkte schaal, in geluidsdragers, waarbij reeds de naam Ligtvoet Sam Sam Music werd gevoerd; dat dit in 19SS heeft geleid tot de oprichting van een eigen platenmaatschappij en dat deze vanaf 1989 regelmatig landelijk en ook in het buitenland cd's op de markt heeft gebracht onder het label SAMSAM MUSIC. Bischoff bestrijdt dit; haar directeur is al sedert 1972 cen insider op dcplatcnmarktcn deze heeft voor heteerstvanditlabel vernomen in 1993, nadat Bischoff haar werkgebied reeds had uitgebreid naar Kampen. 6 Naar het oordeel van de kantonrechter zijn de bedrijfsactiviteiten van Ligtvoet duidelijk te onderscheiden in de detailhandel in geluidsdragers (de winkel in de Kopermolen te Leiden) enerzijds en de platenmaatschappij en groothandel in geluidsdragers anderzijds. Onduidelijk is sedert wanneer de winkel in Leiden de handelsnaam SAM SAM MUSIC voert; dit tijdstip zal tussen 19S8 en 1993 liggen. Bischoff exploiteerde reeds sedert 1980 een detailhandel in dezelfde branche in Zwolle en sinds 1993 ook in her daar dichtbij gelegen Kampen, maar dat maakt het voeren van de handelsnaam door Ligtvoet in de Merenwijk te Leiden niet onrechtmatig, nu gelet op de aard van de ondernemingenlocale detailhandel - en de respectieve, ver uiteeugelegen vestigingsplaatsen(de Kopermolen is bovendien een typisch
4 K O
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
buurtwinkclccntrum voor de Mcrcnwijk) toen geen gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten was. 7 De omstandigheid dat sedert een of twee jaar ook locale detailhandelsondernemingen massaal een website op het internet openen, in welk nieuw medium ieder afstandsbegrip wegvalt, maakt het eenmaal rechtmatig voeren van de handelsnaam SAM SAM MUS1C door Ligtvoet niet alsnog (achteraf) onrechtmatig. Op het internet geldt bij het (te goedet trouw) claimen van z.g. domeinnamen nu eenmaal de s tilz wij gend gevormde regel dat wie het eerst kom t, het eerst maalt en Bischoff deelt het lot van duizenden ondernemingen die geen website onder eigen naam kunnen openen doordat een andere onderneming met dezelfde naam (in dezelfde of een andere branche cn/of vestigingsplaats) haar voor is geweest. 8 Met betrekking tot de activiteiten buiten de detailhandel in geluidsdragers, met name de platenproductiemaatschappij en groothandel van Ligtvoet onder het label (lees: handelsnaam) SAM SAM MUSIC, geldt dat het voeren van deze handelsnaam niet onrechtmatig is jegens Rischoff omdat het om een onderneming van andere aard gaat en reeds uit dien hoofde vetwatringsgevaar bij het publiek ontbreekt, nog daargelaten dat voorshands op grond van de overgelegde stukken veeleer aannemelijk is dat ligtvoet de naam het eerst voerde dan omgekeerd. 9 Op deze gronden stuit het verzoek af. Bischoff moet als in het ongelijk gestelde partij de proceskosten d ragen.
E I G E N D O M
17
D E C E M B F R
2 O 0 1
Nr. 93 Gerechtshof te Amsterdam, 2 november 2000 (Bigfoot/Het Houten Tijdperk) Mrs. M. Coeterier, W. Sorgdrageren R.P.J.L, Tjittes WSÊÈËSÊiïïïlÈSÊEMÊ&ÉÊEÊiïÊtfÊÈËÊËKÈÊËËÊÊÊËÈb
J
C
Z
E
De beslissing De kantonrechter: wijst het verzoek af; veroordeelt Bischoff in de kosten van liet geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van ligtvoet begroot op ƒ 600,- voor gemachtigde-salaris. Enz.
I I
I
2030 2300
|
l
|
I
« 920
j
j I
Bigfoot
tafel van Van Stralendorff Art. if ïoAw De Bigfoot was in 1995 niet slechts een zoveelste variant op een heersende trend, stijl of mode, maar bezit hij een zodanige combinatie van - op zich inderdaad niet nieuwe - eigenschappen dat hij wel degelijke een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker(s) draagt, Hieraan doet niet af'dat een element (de ruimte tussen potenen bladuitsnedé) mogelijk functioneel is bepaald (hei opvangen van de werkingvan het hout van het blad). Voor auteursrechtelijke bescherming
17
1 E C E M B E R
2 ü O 1
B I J B L A D
' N D U S T ^ I Ë L E
E I G E N D O M
4 6 1
£ö
/Totslot heeftVan Stralendorff aangevoerd dat hij het ontwerp van zijn tafel zelfheeft bedacht, de vrije ruimte tussen tafelblad en poten zuiver functioneel is, dat de constructie van de Bigfoot en zijn tafel (onzichtbaar) verschillen en dat hij tol aan dit geschil niet van het bestaan van de Bigfoot op de hoogte was. Van ontlening aan het ontwerp van Eis is dan ook geen sprake, aldus Van Stralendorff.
'
6 2
B I J B I A I!
I N D U S T R I Ë L E
Dit verweer slaagr niet. Voorshands is immers voldoende aannemelijk dat de totaalindruk van het ontwerp en de uitvoering van de Bigfoot en het ontwerp van Van Stralendorff nagenoeg identickzijn. Van Stralendorff maakt ook gebruik van langshout voor het blad en kopshout voor d e (eveneens) vierkante poten, een verhouding van 5-10% van de poten ten opzichte van de totale lengte van het tafelblad en ook hierbij zijn de bovenzijden van de poten zichtbaar. Ook heeft de tafel van Van Stralendorff hetzelfde opvallende ruwe karakter. Het ontwerp van Van Srralendorff is dan ook nagenoeg identiek. Dit leidt dan ook tot het oordeel dat Van Stralendorff met zijn ontwerp onvoldoende afsrand heeft genomen van de Bigfoot. Het ontwerp van Van Stralendorff wordt dan ook als een verveelvoudiging c.q. nabootsing in de zin van artikel 13 Auteurswet aangemerkt, zodat hij inbreuk maakt op het ontwerp van de Bigfoot. Ten overvloede wordt overwogen dar de stelling dat Van Stralendorff ten tijde van het ontwerpen van zijn tafel niet op de hoogte was van het bestaan de de Bigfoot hem evenmin kan baten. Nu voorshands wordt geoordeeld dat van een auteursrechtelijke inbreuk op het ontwerp van Phillipp Mainzcr sprake is en Ei 5 thans namens Mainzer optreedt ten aanzien van de auteursrechtinbreuk kan zij met Mainzer worden veteenzelvigd. De vorderingen zijn reeds op die grond toewijsbaar. in hoeverre Van S tralendorff onrechtmatig handelt jegens E15 kan dan ook in het midden blijven. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd als 11a te melden. 8 Voor toewijzing van de gevorderde schadevergoeding bestaat geen aanleiding. Ü15 heeft de hoogte van de gevorderde immaterële/materiële schade niet nader onderbouwd, zodat dit onderdeel van de vordering niet toewijsbaar is. Daarnaast heeft E15 niet aannemelijk gemaakt dat andere kosten zijn gemaakt dan ter voorbereiding van de dagvaarding en ter instructie van de zaak, zodat ook dit onderdeel van de vordering niet toewijsbaar is. Ten aanzien van de gevotderde opgave van de namen en adressen van de fabrikanten worden overwogen dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Van Stralendorff de inbreuk-makende tafel zelfheeft gemaakt, zodat voor een dergelij ke opgave geen aanleiding bestaat. 9 Aangezien de procedure in kort geding voorshands valt aan te merken als een provisional mcasurc in de zin van artikel 5o van het Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Pfoperty Righ ts (Trips-verdrag) zal een termijn worden bepaald als bedoeld in lid S van die bepaling. Overigens heeft de Hoge Raad omtrent dit vraagstu k bij arrest van 26 februari 1999 en 5 maart 1999 aan het Hof van justitie van de Europese gemeenschappen gesteld (RvdW 1999, 40 en RvdW 1999,45). Zolang het Hof geen antwoord van een andere strekking heeft gegeven wordt deze termijn waarbinnen Ets de hoofdzaak tegen Van Stralendorff aanhangig dient te maken dat ook ambtshalve bepaald en gesteld op drie maanden. 10 Van Stralendorff wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van dit geding.
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
Beslissing: 1 Gebiedt Van Stralendorff na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Phillipp Mainzer op het tafelontwerp Bigfoot, te staken en gestaakt te houden. 2 Verbiedt Van Stralendorff na de betekening van dit vonnis meubelmodellen die identiek zijn aan of in de overwegende mate gelijk zijn aan en een verveelvoudiging zijn van de Bigfoot te fabriceren en/of aan te bieden en/of ten toon te stellen en/of in voorraad te houden en/of te leveren en/ofte verkopen en/ofte importeren en/of te exporteren. 3 Veroordeelt Van Stralendorff om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van E15, ondet overlegging van kopieën van facturen en/of andere relevante documenten een schriftelijke door een registeraccotuitant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: a de totale hoeveelheid van de door Van Stralendorff ingekochte en verkochte inbrcukmakende meubelmodellen; b de totale hoeveelheid bij Van Sttalendorff in voorraad zijnde inbreukmakende meubelmodellen, en deze ter vernietiging aan Ei 5 af te staan, op kosten van Van Stralendorff; c het totale bedrag van de door Van Stralendorff als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende meubelmodellen genoten bruto en nettowinst; d de namen en adressen van de afnemers van de inbreukmakende meubelmodellen niet zijn particulieren. 4 Bepaalt dat Van Stralendorff een dwangsom verbeurt van ƒ 10.000,- voor iedere keer dat hij in strijd handelt met liet hiervoor onder 1 genoemde geboden het ondet 2 genoemde verbod, met een maximum van ƒ 250.000,- , alsmede een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dat Van Stralendorff nalaat aan enig onderdeel van de onder 3 genoemde veroordeling te voldoen, dit laatste met cen maximum van ƒ35.000,-.
5 Veroordeelt Van Stralenforff in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van E15 begroot op ƒ489,30 aan verschotten, waaronder ƒ400,- wegens vastrecht en op ƒ 2.550,- aan salaris procureur. 6 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 7 Bepaalt dat E15 binnen drie maanden na heden de hoofdzaak aanhangig dient te maken. 8 Wijst het meer of ander gevorderde af. Enz. b Het Hof, enz. 3 Feiten De president heeft in het bestreden vonnis onder 1 a tot en met h een aantal feiten opgesomd waarvan in deze zaak kan worden uitgegaan. Daaromtrent bestaat, met uitzondering van de precieze maten van de poten en de verhouding tussen poten en blad van de bigfoot, geen geschil zodat het hof met deze beperking ook van die feiten zal uitgaan. 4 Beoordeling 4.1 Het gaat in deze zaak om de vraag of Van Stralendorff, die als eenmansbedrijf - een winkel mer atelier in de wijk De Pijp in Amsterdam - zelfgemaakte houten meubels verkoopt, met het vervaardigen en verkopen van een bepaald
" 1
D E C E M B E R
2 0 0 1
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
model tafel inbreuk maakt op het auteursrecht op een door ei 5 in de handel gebrachte ei ken houten tafel, de bigfoot. 4.2 De president heeft de vorderingen van C15, die neerkomen op een gebod tot het staken van inbreuk met nevenvorderingen, grotendeels toegewezen, met uitzondering van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding. Tegen deze toewijzing en afwijzing keren zich het principaal respectievelijk het incidenteel beroep. In het principaal bewep 4.3 Van Stralendorff bestrijdt allereerst dat aan de bigfoot van e i s - die niet als model is gedeponeerd - auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het ontwerp is naar zijn mening geen werk in de zin van de auteurswet, omdat het niet een eigen oorspronkelijk karakter bezit en niethet persoonlijk stempel van de maker draagt. 4.4 Het hof overweegt op dit punt als volgt. 4.5 De eikenhouten tafel bigfoot, in 1995 voor e i s ontworpen door Philipp Mainzer en Ulorlan Asche, is opgenomen in The International Design Ycarbook 1996 en is sedert 1995 afgebeeld en beschreven in diverse Nederlandse en buitcnlandsetijdscbriften voorbinnenhuisarebitectuuren design. Eenmerkend voor deze tafel zijn de relatief zeer forse poten met een vierkante doorsnee en liet doorlopen van die poten tot aan de bovenzijde van het tafelblad, waardoor de vierkante kopse bovenkant van de poten zichtbaar is in de hoekpunten van het tafelblad. Het blad is daartoe op de hoeken voorzien van een uitsparing en rond deze uitsparing is een smalle ruimte opengelaten tussen poten en bladuitsnede, waardoor de poten als het ware losstaan van het blad. Het blad rust op lerugliggende regels. Het geheel heeft een robuuste, rustieke, ambachtelijke uitstraling, mede door de in blad en poten zichtbare knoesten, barsten en nerven. 4.6 Van Stralendorff wijst erop, gestaafd met afbeeldingen en verklaringen van derden, dat het concept van in het tafelblad doorlopende poten verre van nieuw of oorspronkelijk is, dat hetzelfde geldt voor de keuze van fors ogende rechte poten en het 'natuurlijke', ruwe karakter van de tafel en dat al vóór 1995 tafels op de markt waren die lijken op de bigfoot. Dat een en ander leidt evenwel niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat de bigfoot geen werk in de zin van de auteurswet is. 4.7 Bij de beantwoording van de vraag of een werk een voldoende oorspronkelijk karakter heeft om auteursrechtelijk te worden beschermd, is de situatie ten tijde van het maken van het werk beslissend. Naar her voorlopig oordeel van her hof was de bigfoot in 1995 niet slechts een zoveelste variant op een heersende trend, stijl of mode, zoals Van Stralendorff meent, maar bezit hij een zodanige combinatie van - op zich inderdaad niet nie uwe - eigenschappen dat hij wel degelijk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker(s) draagt. Voorshands moet het ontwerp van de bigfoot dus worden aangemerkt als cen auteursrechtelijk beschermd werk. Hieraan doet niet af dat een element (de ruimte tussen poten en bladuitsnede) mogelijk functioneel is bepaald (het opvangen van de werking van het hout van het blad). Voor auteursrechtelijke bescherming gaat het immers om de totaalindruk die zowel auteursrechtelijk beschermde als onbeschermde trekken maken op het relevante publiek. 4.8 Voorts bestrijdt Van Stralendorff het oordcel van de president dat de totaalindruk van de bigfoot en van de tafel van
E I G E N D O M
4 K :i
Van Stralendorff een nagenoeg identiek beeld oplevert zodat sprake is van verveelvoudiging in de zin van de auteurswet. 4.9 Het hof heeft bij gel egenhcid van de pleidooien de beide, naast elkaar neergezette tafels uitvoerig bekeken en met elkaar vergeleken en kan op grond daarvan niet tot een ander oordeel komen. De tafels vertonen een frappante gelijkenis. De onderlinge verschillen waarop Van Stralendorff wijst, te weten de hoogte van de regels (8 cm bij de bigfoot en .9 cm bij de tafel van Van Stralendorff), de inspringing van de regels (5,5 cm respectievelijk 3,5 cm), de dikte van het tafelblad (4respectievelijk 3,2 cm) en de dikte van de poten(13,5 bij 13,5 respectievelijk 9,5 bij 9,5 cm), zijn slechts bij nauwkeurige inspectie van de tafels waarneembaar en kunnen niet afdoen aan de identieke totaalindruk. Hetzelfde geldt voor het verschil in afwerking van beide tafels en voor mogelijke andere verschilpunten. 4.10 Van Slralendorffbrengtnaarvoren datdevorm van een tafel grotendeels wordt gedicteerd door eisen van functionaliteit, waardoor de beschermingsomvang slechts een geringe is. Dat moge bij producten van industriële vormgeving, en in het bijzonder bij tafels, zo zijn, maar in dir geval acht het hof de onderlinge gelijkenis van de beide rafels dermate groor dar moet worden gesproken van ontlening. 4 . i l Dit geldt ongeacht of Van Stralendorff de bigfoot van C15 bewust heeft nagemaakt. Van Stralendorff betwist dat. Hij stelt dat hij de bigfoot niet kende en pas in het kader van de onderhavige procedure voor het eerst heeft gezien. Hij komt nooit op meubelbeurzen. Hij ontwerpt meubels in opdracht van klanten, die veelal bij hem in de winkel komen met een tekening of foto van liet gewenste object, dat dan overeenkomstig die wens in het atelier van Van Stralendorff voor de klant wordt gemaakt. Dat sprake is van een bewust kopiëren van de bigfoot door van Stralendorff acht het hof voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. Van een afzonderlijke onrechrmatige daad, naast de auteursrechtinbreuk, kan daarom niet worden uitgegaan. Van Stralendorff heeft evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn tafel een zelfstandige creatie is waarbij van ontlening, bewust of onbewust, geen sprake is. Ter zitting van het hof heeft Van Stralendorff aangegeven dat hij zijn tafel medio 1998 heeft ontworpen. De bigfoot van e 15 wordt sinds 1995 openbaar gemaakt. Van voldoende gebleken toevalligheid kan slechts sprake zijn indien zou vaststaan dat de tafel van Van Stralendorff al was ontworpen voordat het beschermde werk aan anderen bekend kon zijn. 4. l z Naar het voorlopig oordeei van het hof vormt de tafel van Van Stralendorff dan ook een inbreuk op het auteursrecht op de bigfoot, zodat het door e i 5 gevraagde verbod terecht is toegewezen. 4.13 Voor de door van Stralendorff aangeboden nadere bewijslevering - een deskundigenonderzoek, getuigenverhoor of anderszins - is in het kader van dit kort geding geen plaats. 4.14 Op het voorgaande stuiten de eerste vijf grieven af. 4.15 Met de zesde grief maakt Van Stralendorff bezwaar tegen het dictum onder 3 en 4. Hij zet gemotiveerd uiteen dat hij als kleinschalige ondernemer in de onmogelijkheid verkeert te voldoen aan de daarin vervatte - door cen dwangsom versterkte - veroordelingen. Kopiefacturen of andere
4 6 4
U I J Lj L A D
I N D U S I H I F '
documenten waaruit kan blijken welk type tafel hij aan wie heeft verkocht, bezit hij nier en kan hij dus nier overleggen. Controle door een accountant is daarom ook zinloos. Bij verkoop maakt Van Stralendorff slechts een kassabon op waarop niet staat vermeld wat voor soort tafel het betreft. Het aantal verkochte en geleverde tafels van het bewuste model schat hij op 15, naar gelang van de maten in prijs variërend tussen ƒ 500,-cn ƒ 2.soo,-(incl. BTW), en in voorraad heeft hij er nog één, die hij 'in eenzame afzondering' bewaart. Na het vonnis heeft hij geen tafels van het gewraakte model meer verkocht, Slechts van de enige aan een niet-particulier (Marat B.V.) verkochte tafel bestaat een (kopic)factuur, waarop het verkochte overigens ook slechts staat vermeld als 'een tafel'. Tnmiddels, zo begrijpt het hof, is die kopiefactuur aan er5 ter hand gesteld. 4.16 Deze grief treft doel. De hierboven weergegeven stellingen van Van Stralendorff omtrent de wijze van administratie van zijn verkooptransacties komen, gezien de aard en omvang van zijn onderneming, vooralsnog niet onaannemelijk voor. Mede gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen en beslist over de door e i s gevraagde schadevergoeding, voor de berekening waarvan de onder 3 van het dictum vermeldebescheiden immers zouden dienen, maakt Van Stralendorff daarom terecht bezwaar tegen de in dat dictum opgenomen veroordelingen en de daaraan gekoppelde dwangsom. Dit onderdeel van de vordering van 615 dient alsnog te worden afgewezen. 4.17 Grief 7 heeft geen zelfstandige betekenis. 4.18 Bij tweede aanvullende akte heeft Van Stralendorff nog 'een grief althans verzoek' geformuleerd. Hij verzoekt het hof te bepalen dat het bestreden vonnis niet meer van kracht is met ingang van z i oktober 1999, op welke datum de ex art. 50 lid 6 van het TRIPs-vcrdrag door de president bepaalde termijn (drie maanden na betekening) was verstreken. Dit verzoek behelst geen klacht over enige overweging of beslissing in het aangevallen vonnis en kan alleen al daarom niet worden gehonoreerd. Bovendien brengthet genoemde art. 50 lid 6 - zo het TKIPs-vcrdrag directe werking mocht hebben - met zich dat eiser eerst gehouden is cen bodemgeschil aanhangig te maken op verzoek van gedaagde. Dar Van Stralendorff zo'n verzoek aan e i s heeft gedaan heeft hij niet gesteld en is ook niet aannemelijk geworden. Verwezen wordt voorts naar de bespreking van de incidentele grief TTf van ei.5 (hierna onder 4.22). In het incidenteel beroep 4.19 Mer grief I betoogt e i s dat Van Stralendorff haars inziens willens en wetens nabootsingen van de bigfoot op de markt heeft gebracht, hetgeen - buiten de auteursrechtinbreuk - een afzonderlijke onrechtmatige daad oplevert die een schadevergoedingsplicht in het leven roept. 4.20 De grief faalt. Zoals hierboven onder 4.11 al is uiteengezet neemt het hof in de gegeven omstandigheden wel inbreuk op het auteuisrecht aan, maar niet tevens een los daarvan gepleegde onrechtmatige daad. Vooralsnog wordt niet aannemelijk geacht dat Van Stralendorff, zoals ei 5 betoogt, vanwege 'de grote mate van publiciteit en bekendheid van de bigfoot' wist of had behoren te weten dat hij met zijn producten inbreuk maakte op de rechten van derden. Bekendheid van een ontwerp in de internationale wereld van
t-
F I G F N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
liet meubeldesign kan niet worden gelijkgesteld met bekendheid bij een kleine zelfstandige meubelmaker als Van Stralendorff. 4.21 Ook grief II is ongegrond. Het gevraagde voorschot op schadevergoeding is niet toewijsbaar, alleen al bij gebreke van enige spoedeisendheid van dit onderdeel van de vordering. Spoedeisendheid bij het verbod tot inbreuk moet immers worden onderscheiden van spoedeisendheid bij het gevraagde voorschot. Enig spoedeisend belang bij het laatste is niet gesteld en evenmin aannemelijk. Overigens zij opgemerkt dat, in het verlengde van de afwijzing van grief I, de roekenning van een voorschot op schadevergoeding ook zou afstuiten op het voorshands niet aannemelijk zijn geworden van een toerekenbare onrechtmatige daad - buiten de auteursrechtin breu k - van Van Stralendorff. 4.22 Grief III is gericht tegen de bepaling van de termijn waarbinnen de hoofdzaak moet worden aangebracht (artikel 50 TRIPs-verdrag) op drie maanden na de datum van het vonnis. De gtief slaagt. Het hof zal zich aansluiten bij hetgeen op dit punt gangbaar is en die termijn naar redelijkheid bepalen op twaalf maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan. 5 Slotsom en kosten 5.1 De slotsom is dat de grieven in het principaal beroep niet opgaan, met uitzondering van de tegen het dictum onder 3 en 4 gerichte grief. Het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd, echter met dien verstande dat de onderdelen 3 en 4 van het dictum vervallen. 5.2 Van Stralendorff is in het principaal beroep grotendeels in het ongelijk gesteld en dient daarom de kosten daarvan te dragen. 5.3 De grieven in het incidenteel beroep zijn ongegrond, behalve de derde grief met betrekki ng tot het d ictum ond er 7. De daarin bepaalde termijn zal worden aangepasr. 5.4 Als de in het incidenteel beroep grotendeels in het ongelijk gestelde partij dient e i s de kosten daarvan te dragen. 6 Beslissing Het hof: in het principaal en in ha incidenteel beroep bekrachtigtha vonnis waarvan beroep, met uitzondering van het in het dictum onder 3,4 en 7 bepaalde, vernietigt het vonnis in zoverre, en in zoverre opnieuw rechtdoende, bepaalt de termijn waarbinnen e i ; de hoofdzaak aanhangig dient te maken op twaalf maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan; wijst het meer of anders gevorderde af; wijst het door Van Stralendorff in hoger beroep gedane verzoek af, veroordeelt Van Stralendorff in de kosten van het principaal hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de kant van ei5 begrootop/5-575,-; veroordeelt e t s in de kosten van het incidenteel beroep, tot aan deze uitspraak aan de kant van Van Stralendorff begroot op ƒ 2.550,-; verklaart de kostenveroordeliiigen uitvoerbaar bij voorraad. Enz.
17
D E C E l l B H
Z n (II
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
4SS
E I G E N D O M
Nr. 94 President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 december 1999
knoesten en nerven eveneens zichtbaar zijn. Het tafelblad rust op massieve regels van ongeveer 8 cm breed aan delange kant en 12 cm breed aan de korte kant. De regels 1 iggen ongeveer 5,5 cm terug onder het tafelblad. Tussen het tafel(Big-Foot/Opmaat) blad en de poten is een vrije ruimte, zodat het blad los ligt van de poten. De Bigfoot heeft een massieve, ruwe uitstraMr. R. Orobio de Castro ling. De prijs van de Bigfoot bedroeg in december 1998 ongeveer/6.475,-. Artij" 10 Aw De Bigfoot bevat een combinatie van eigenschappen die deBig-c Tn 1996 is de Bigfoot in het International Design Yearbook foot een eigen oorspronkelijk karakter met een persoonlijk stempelgepubliceerd. De Bigfoot is bovendien in de periode 1995 tot en met 1998 in diverse tijdschriften gepubliceerd. Deze van de maker geven. tafel ziet er zo uil: De door Framas overgelegde voorbeelden van in hun ogen op deBigfootgelijkende eerdere tafels, althans tafels die naar een gelijk conceptzijn ontworpen, wijken herkenbaar af van deBigfool. Hetvoor- [Zie afbeelding op blz. 460. lied.] gaande leidt dan ook voorshands tothet oordeel dat dcBigfoot als een d Gedaagde sub 1, hierna Framas, is fabrikant van hoLiten werk in de zin van de Auteurswet dient te worden beschouwd. meubels, waaronder de tafel genaamd Opmaat, hierna Opmaat. Framas levert de Opmaat aan gedaagde sub 2, hierna An.isAw Topform, die de Opmaat in haar winkels te koop aanbiedt Hoewel de poten van de Opmaat in verhouding tot de verdere aan het winkelend publiek. Tn april 1999 heeft E15 geconmaatvoeringvan de tafel opvallend aanwezig zijn, blijft de uitstrastateerd dat Topform, een eikenhouten tafel in haar winkels ling van de Opmaat, die van een eetkamertafel voor een gemiddeld te koop aanbiedt voor f 2.895,-. hedendaags interieur, zulks in tegenstelling totdeBigfoot, die veeleer e De Opmaat meet in de regel 200 cm (lengte) x 100 cm uit de oertijd lijkt re stammen, (breedte) x 75 cm (hoogte). Zij Ion evenwel in elke door de Opgrond van de verschillen in samenhang beschouwd, zijn de verklant gewenste maat worden geleverd. De poten van de Opschillen in de totaalindrukken van de beide tafels zodanig groot dat maat zijn in dwarsdoorsnede vierkant en ongeveer 11 x 11 niet gezegd kan worden dat de Opmaat een gehele of gedeeltelijke cm. De poten maken ongeveer 5-10% uit van de totale lengte nabootsing van de Bigfoot is. Als enig opvallend punt van overeenvan het tafel blad bestaat uit langshout (planken). In het voor stemming blijft over het idee om de bovenkant van de tafel te laten de Opmaat gebruikte hout zijn geen natuurlijke onvolkodoorlopen in de hoeken van het tafelblad. De wijze waarop dit idee is menheden als barsten, knoesten of geprononceerde nerven uitgevoerd is echter bij beide tafels wezenlijk verschillend.' zichtbaar. De tafel is geheel gepolijst. Het tafelblad van 2,75 cm dik, rust op regels van 4 cm dik. De regels liggen 3 cm E15 Design und Distributions GmbH te Oberursel, Duitsterug onder het tafelblad. Het tafelblad en de poten liggen land, eiseres bij dagvaarding van 2 november 1999, procutegen elkaar aan, m et d ien verstand e d at daar waai zij elkaar reur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. N.D.R. Ncfkens te Amraken aan de randen zogenaamde vellingkantjes zijn aausterdam, gebracht. Deze tafel ziet et als volgt uit: tegen 1 Framas Meubelfabriek BV te IJmuiden, 2 Topform BV te Culemborg, gedaagden, procureur mr. A. Volders, advocaat mr. M. Bitter te Haarlem. Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: aEis is een in Duitsland gevestigde onderneming die massieve houten meubels ontwerpt en fabriceert. Sinds 1995 brengt E15 een eikenhouten tafel, genaamd f04 Bigfoot, hierna Bigfoot, op de (Nederlandse) markt. Phillipp Mainzer, de ontwerper van de Bigfoot, heeft aan Ei5 schriftelijk het exclusieve recht verstrekt tot productie, bewerkingen verhandeling van dcBigfoot. Tevens heeft Mainzer aan Et5 schriftelijk de bevoegdheid verleend orn - in eigen naam - namens hem in rechte op te treden tegen eventuele inbreuken op de verleende rechten en om schadevergoedingsvorderingen in te stellen. b De Bigfoot heeft als maatvoering 230 cm (lengte) x 92 cm (breedte) x 75 cm (hoogte). De massieve poten zijn vierkant en meten t3,5 x 13,5 cm. De poten maken ongeveer 5-10% uit van de totale lengte van het tafelblad en de bovenzijden van de vierkante poten zijn zichtbaar. De poten zijn van kern hout, hetgeen wil zeggen dat de jaarringen (op de kop) en de natuurlijke onvolkomenheden van het hout (barsten, 1
/.ie de nooc op blz. 467. Red.
Opmaat f Bij brief van 23 september 1999 heeftEis Topform en bij brief van 1 oktober 1999 Framas, aangemaand inbreukmakend en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden. Framas c.s. hebben zich in de daarna tussen partijen gevoerde correspondentie op het standpuntgesteld dat sprake is van een zogenaamd 'vrij model'. 2 F15 vord ert - kort weergegeven - Framas c.s. te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Phillipp Main-
£ 6 6
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
zcr (Eis is exclusief licentiehoudster), met diverse nevenvorderingen, waaronder een voorschot op de winstafdracht ex artikel 27a Auteurswet en schadevergoeding begroot op ƒ 10.000,-, een en ander zoals weergegeven in de aan dit vonnis gehechte dagvaarding. E15 stelt daartoe dat Framas c.s. inbreuk maken op de auteursrechten van Phillipp Mainzer en dat zij jegens E15 - in haar hoedanigheid van exclusief licentiehoudster-on rechtmatig handelen. De combinatie van elementen van de Bigfoot maakt dat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het ontwerp van de Opmaat is nagenoeg identiek en maakt dan ook inbreuk op de Bigfoot in de zin van artikel 13 Auteurswet. Framas c.s. haken bovendien op ontoelaatbare wijze aan bij het succes van E15. Eis lijdt hierdoor schade, bestaande uit enerzijds winstderving en buitengerechtelijke kosten, anderzijds reputatieschade en aantasting van de exclusiviteit van de Bigfoot, aldusEis. 3 Framas c.s. hebben de vordering gemotiveerd bestreden. Beoordeling van het geschil 4 Framas c.s. betwisten dat de Bigfoot auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat de Bigfoot niet een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt en derhalve niet als een werk in de zin van de auteurswet kan worden aangemerkt. Ter onderbouwing van hun standpunt hebben Framas c.s. een ruim aantal voorbeelden van tafels overgelegd die dateren van voor het ontwerp van de Bigfoot in 1995. Uit deze voorbeelden blijkt volgens Framas c.s. dat de elementen vrijstaande poten en strakke en eenvoudige vormgeving een reeds oud concept is dat in de Bigfoot slechts een toepassing vindt. Ook indien het juist zou zijn sluit dat niet uit dat met gebruikmaking van die elementen, al dan niet in samenhang met andere elementen, cen nieuw oorspronkelijke werk kan worden verkregen dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en dat derhalve auteursrechtelijke bescherming toekomt. De Bigfoot bevat een combinatie van eigenschappen die de Bigfoot een eigen oorspronkelijk karakter met een persoonlijk stempel van de maker geven. Hiertoe behoren: het gecombineerde gebruik van het hout (kernhout), de verhouding van de vierkante poten tot het blad (ongeveer 10% van de totale lengte) en het gegeven dat de bovenzijden van de poten zichtbaar zijn en het opvallend ruwe karakter van de tafel. De door Framas c.s. overgelegde voorbeelden van in hun ogen op de Bigfoot gelijkende eerdere tafels, althans tafels die naar een gelijk concept zijn ontworpen, wijken herkenbaar af van de Bigfoot in de voornoemde eigenschappen. Het voorgaande leidt dan ook voorshands tot het oordeel dat de Bigfoot als een werk in de zin van de auteurswet dient te worden beschouwd. 5 Framas c.s. hebben ook als verweer aangevoerd dat geen sprake is van een verveelvoudiging van de Bigfoot door Framas omdat de Opmaat niet als een gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van de Bigfoot kan worden aangemerkt. E15 stelt echter dat de Opmaat alle karakteristieke elementen van de Bigfoot draagt en dat de totaalindruk van de beide tafels overeenstemt. E15 wijst daarbij op de ongebruikelijke maatvoering van de Bigfoot, de werking van lege en volle ruimtes, het losstaan van de poten ten opzichte van het tafelblad in combinatie met de
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
7 0 0 1
omvang daarvan, waardoor de aandacht direct op de dikke poten wordt gevestigd, de scherpe belijning en in het algemeen het grove karakter van de tafel. 6 Een vergelijking tussen de beide tafels leert dat de poten van de Bigfoot zijn gemaakt van kernhout waardoor op de kop zeer nadrukkelijk de jaarringen van het gebruikte hout zichtbaar zijn. De poten van de Opmaat zijn echter vervaardigd van verlijmde langsdelen zodat op de kop geen jaarringen zichtbaar zijn. 7Tn tegenstelling tot de Bigfoot ontbreekt bij deOpmaatde zogenaamde vrije ruimte tussen de poten en het tafelblad. De poten en het tafelblad van de Opmaat liggen tegen elkaar aan, met dien verstande dat aan de randen zogenaamde vellingkantjes (afgeschuinde randjes) zijn aangebracht. 8 Bij de Bigfoot is gebruik gemaakt van schijnbaar onbewerkt kernhout waarin alle natuurlijke onvolkomenheden als barsten en jaarringen (bij de poten), knoesten en grove nerven van het hout duidelijk zichtbaar zijn waardoor de tafel in combinatie met de massieve vormgeving een opvallende, 'natuurlijke', ruwe uitstraling heeft. De Opmaat daarentegen is geheel gefabriceerd van gepolijst hout waarin de voornoemde natuurlijke onvolkomen heden juist volledig afwezig zijn. De constructie van de Opmaat is ook veel minder robuust. Het tafelblad en de regels zijn veel dunner en minder prominent aanwezig en vormen geen karakteristiek kenmerk van de tafel, zoals bij de Bigfoot. Hoewel de poten van de Opmaat in verhouding tot de verdere maatvoering van de tafel opvallend aanwezig zijn, blijft de uitstraling van de Opmaat die van een eetkamertafel voor een gemiddeld hedendaags interieur, zulks in tegenstelling tot de Bigfoot, die veeleer uit de oertijd lijkt te stammen. 9 Voorshands wordt geoordeeld dat op grond van de hiervoor genoemde verschillen, in samenhang beschouwd, [de verschillen in; Red.] de totaalindrukken van de beide tafels zodanig groot zijn dat niet gezegd kan worden dat de Opmaat een gehele of gedeeltelijke nabootsing van de Bigfoot is. Als enig opvallend punt van de overeenstemming blijft over her idee om de bovenkant van de poten te laten doorlopen in de hoeken van het tafelblad. De wij ze waarop dit idee is uitgevoerd is echter bij beide tafels wezenlijk verschillend. De door E15 gevraagde voorziening wordt dan ook geweigerd. 10F.15 dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen. Beslissing 1 Weigert de gevraagde voorziening. 2 Veroordeelt E15 in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Framas c.s. begroot op ƒ 400,-wegens vastrecht en op ƒ 1.550,-aan salaris procureur. 3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.
17
D E C E M B E R
2 1 0 1
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
4 B 7
Nr. 95 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 juli 2000
Noot ideebescherming De uitspraak van de president past in een toenemende reeks van rech tcii ij ke uitspraken die 'uitgewerkte' ideeën niet van bescherming door het auteursrecht uitsluiten. De president voert immers ten aanzien van her 'enig opvallend punt van overeenstemming', liet idee om de bovenkant van de poten te laten doorlopen in de hoeken van het tafelblad, niet aan dat ideeën geen bescherming door het auteursrecht kunnen genieten, maar dat de wijze waarop het idee is uitgevoerd bij beide tafels wezenlijk verschillend is. De president gaat ook niet zover dat hij het idee uitdrukkelijk wel auteursrechtelijkbeschermd acht. In de rechtspraak metbetrekking tot bij voorbeeld t.v.-formats gaat derechrer daar veelal verder in, maar blijkt, ondanks de principiële bevestiging van de mogelijkheid om een format auteursrechtelijk te beschermen, de inbreuk vordering vaak te stranden op, jawel, verschillen in de uitvoering. De vraag die opdoemt is of de rechter de facto wel echt wil toegeven aan de bescherming van ideeën, en of hij niet veeleer, net als in deze Bigfoot-zaak, alleen maar let op de uitvoering. Toch is de ontwi kkeling naar bescherming van 'uitgewerkte ideeën' niet zonder betekenis. Het duidt op een rechterlijke attitude waarbij de rechter bereid is mee te wegen dat hetzelfde idee is toegepast en dat dit in combinatie met eventuele andere punten van overeenstemming sneller kan leiden tot het oordeel dat er inbreuk is gepleegd. Deze benadering lijkt mij in overeenstemming met de overige auteursrechtelijke doctrine: ook daar geldt dat het overnemen van een combinatie van elementen, zelfs als die op zich niet auteursrechtelijk beschermd zijn, toch met zich mee kan brengen dat inbreuk wordt aangenomen. In cen 'fundamentalistische' opvatting moet de afweging echter stri ktcr zijn: men ziet dan dat het door het idee bepaalde element als het ware uit het totaalbeeld geëcarteerd wordt vóórdat de rechter aan de hand van de overige elementen bepaalt of er sprake is van inbreuk. A.A.Q.
(Big Foot/Elephant) Mr. E.J. Numann
Elephant [Zie voor afbeelding van Bigfoot blz. 460. Red.] Art.ij°art.ioAw De Bigfoot is het resultaat van een combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen, die dcKigfoot evenwel een eigen, oorspronkelijk karakter verleent. Door gedaagde zijn geen afbeeldingen van vóór 1995 bekende tafels geproduceerd waarop tafels met een overeenkomstige totaalindruk zijn te zien. Dat het ontwerp van de Bigfoot wellicht in een trend past-te weten van 'poten doorhet blad' en eenvoud, gepaard aan stevige, vierkan te poten- laat onverlet hetgecn hierboven is overwogen omtrent het herkenbaaroorspronkelijke karaktervan de.Bigfoot. Art. 13 Aw Bij de beoordeling van de vraag naar de auteursrechtelijke verveelvoudiging gaat het om vergelijking van de totaalindruk die de beide tafels maken. D/c wordt bij de Bigfoot in overwegende mate bepaald door de dimensionering. De Elephant, in elk geval in de versie met poten van 14X 14 cm, moet als verveelvoiidigingvan deBigfoot worden aangemerkt. Naar voorlopig oordeel is ook met de variant van de Elephant met poten met doorsnede 11,3 x 11,3 cm onvoldoende afstand genomen tothet ontwerp van deBigfoot.
4 6 H
H I J U L A L )
U B U S I B l i L I
Art. 6:162 BW De onder B gevorderde opgave1 wordt niet toegewezen, nu E15 reeds is medegedeeld dat Ambiance zelf als pmducente valt aan te merken, het enkele in voorraad hebben van de auteursrechtelijke verveelvoudigingen noggeen auteursrechtinbreuk oplevert en de voorde berekening van behaalde winst benodigde, gegevens thans nog niet beschikbaar behoeven te zijn, De onder C gevorderde maatregel1' gaat in het kader van een kort geding tever, terwijl aannemelijk is datAmbiance (vrijwel) uitsluitend aan particulieren zal hebben geleverd, zodat voor een recall geen plaats is. E15 Design und Distributions GmbH te Oberursel, Duitsland, eiseres, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. N.D.R. Nefkens re Amsterdam, tegen Ambiance BV te Naaldwijk, gedaagde, procureur mr. L.Ph. J. Baron van Utenhove, advocaat mr. M. Bitter te Haarlem. Overwegingen ten aanzien van het recht: 1 Tn dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a E15 is een onderneming die is opgericht door de ontwerpers Philipp Mainzer en Florian Asche en is gespecialiseerd is in het ontwerpen van massieve houten meubels. b Begin 1995 heeft Philipp Mainzer een tafel, de T04 Bigfoot (hierna: Bigfoot) ontworpen. E15 heeft middels een schriftelijke verklaring van Mainzer het exclusieve recht verkregen tot productie, bewerking en verhandeling van de Bigfoot en is namens hem bevoegd op eigen naam in rechte op te treden, eventuele inbreuken te bestrijden en schadevergoedïngsvorderingen in te stellen. c De Bigfoot wordt gekenmerkt door een strakke vormgeving en een robuust karakter, de bijzondere (grote) maatvoering van de poten ten opzichte van het totaalon twerp en het feit dat de poten door het tafelblad heen steken (in die zi n dat de kopse boveneinden van de poten zich in hetzelfde vlak als het ter plaatse inspringende blad bevinden). De tafel is geheel van geolied Europees eikenhout vervaardigd met een hoogte van 75 cm, een breedte van 92 cm en een lengte variërend van 200 tot 270 cm. Het blad is glad en vertoont knoesten. De vierkante poten bestaan elk uit één stuk (kem)hout, waarbij aan de kopse einden van de poten jaar1 B Gedaagde te veroordelen om binnen vwtien dagen na her in d£7e te wijzen vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of andere relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een registeraccormtant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: 1 het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en verkochte ongeoorloofde vervcelvoudigingcn van de bigfoot; 2 het aantal ongeoorloofde verveelvoudigingen van de bigfoot dat gedaagde op voorraad heeft; 3 de kustprijs en/of inkoopprijs en verkoopprijs van de ongeoorloofde verveelvoudigingen van de bisfooL; 4 de door gedaagde met de verkoop van de ongeoorloofde verveel voudigingen van de bigfoot gemaakte brtuo en neuo winst; 5 de namen, adressen, telefoon- en faxnummers van de toeleverancier, fabrikant en afnemers van de ongeoorloofd e verveelvoudigingen van de bigfoot, alles op straffe vaneen direct opeis bate dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere keer of dag dat hiermee in strijd gehandeld wordt. 2
C gedaagde te veroordelen otn binnen acht dagen na het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen van de voorraad ongeoorloofde verveelvoudigingen van de bigfoor aan ciscres ter vernietiging door eiseres op kosten van de gedaagde, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ƒ 10.000,-vooi iedere keer of dag dat hiermee in strijd gehandeld wordt.
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
ringen zichtbaar zijn en waarin knoesten en scheuren voorkomen. De dwarsdoorsnede van de poten meet ongeveer !3>5 x !3JS c m - Er is cen spleet opengelaten tussen de poten en het blad zodat zij los van het blad staan; zij zijn door regels onder het tafelblad met het blad en elkaar verbonden. De prijs ligt, afhankelijk van de maat, tussen de ƒ 6.000,- en ƒ 8.000,-. d Ambiance exploiteert een meubelzaak in Naaldwijk waar allerlei meubels, waaronder de tafel Elephant, op maat besteld kunnen worden of op verzoek van klanten worden ontworpen en gemaakt. De tafel Elephant is destijds ontworpen op verzoek van cen klant en Ambiance heeft deze tafel nadien in haar collectie opgenomen. e De Elephant heeft als standaard maatvoering cen lengte van 200 cm (welke kan variëren van 180 tot en met 260 cm}, een breedte van 100 cm en een hoogte van 76,5 cm. Op verzoek is de tafel echter in iedere maat verkrijgbaar. De tafel kan geolied, gelakt of met klcurbcitsafwerking(o.a. 'whitewash') word en afgewerkt. Het bl ad is glad en vertoont lichte knoesten. De vierkante poten bestaan uit vier verlijmde langsdelen en hebben een maatvoering van 11,3 x 11,3 cm maar kan, zoals door Ambiance is geadverteerd, ook in een maatvoering van f4 x 14 cm worden geleverd. Het blad en de poten liggen tegen elkaar aan en vertonen slechts een naad daartussen. De prijs van de Elephant bedraagt ongeveer de helft van de prijs van de Bigfoot en ligt tussen de f 2.500,- en ƒ 3.500,- afhankelijk van de maat. f E15 heeft diverse oiithoudingsvcrklaringen verkregen van bedrijven die inbreuk maken op de Bigfoot en heeft bij de president van de rechtbank te Amsterdam twee kort gedingen gevoerd tegen bedrijven die tafels op de markt brachten die haars inziens een inbreuk op haar auteursrecht op de Bigfoot vormden. In de zaak tegen Het Houten Tijdperk is zij, bij vonnis van 15 juli 1999, in het gelijk gesteld, die tegen Framas Meubelfabriek BV e.a., op 9 december 1999, heeft zij verloren. Tegen beide vonnissen is hoger beroep aanhangig. g Bij brief van 19 mei 2000 heeft E15 Ambiance aangemaand iedere inbreuk op het auteursrecht van de Bigfoot te staken en gestaakt te houden en aansprakelijk gesteld voor alle schade die E15 hierdoor lijdt. Ambiance heeft aan geen van de vorderingen voldaan. h Ambiance is doorgegaan met de verkoop van en het adverteren voor de Elephant. 2 E i 5 vordert - samengevat - Ambiance te bevelen om iedere inbreuk op de auteursrechten van Philipp Mainzer (E 15 is exclusief licentiehoudster) te staken en gestaakt te houden en ieder onrechtmatig handelen jegens Philipp Mainzer en E i s te verbieden, met diverse nevenvorderingen; alle vorderingen op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-. 3 Zij legt aan haar vordering ten grondslag de onder 1 vermelde feiten, alsmede de stelling dat het eigen oorspronkelijke karakter van het ontwerp de Bigfoot auteursrech tel ij ke bescherming geniet waarop Ambiance nu inbreuk maakt door nabootsingen te fabriceren. Ambiance profiteert op onevenredige wijze van de inspanningen van E i s op. E15 meent hierdoor schade re lijden, enerzijds bestaande uit winstderving en buitengerechtelijke kosten en anderzijds in de waardevermindering van het auteursrecht en aantasting van de exclusiviteit van de Bigfoot.
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
4 Ambiance heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. Beoordeling 5 Ambiance betwist in de eerste plaats dat de Bigfoot voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, daar het ontwerp geen eigen, oorspronkelijk karakter zou bezitten dat het stempel van de maker draagt. 6 Dit verweer wordt verworpen. De president deelt het in de beide Amsterdamse vonnissen uitgesproken voorlopige oordcel dat de Bigfoot het resultaat is van cen combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen, die de Bigfoot evenwel een eigen, oorspronkelijk karakter verleent. De voornaamste van die elementen zijn: de toepassing van ruw (zij het gladgescliLLurd) hout; de, in verhouding tot de lengte en de overige dimensies van de tafel, zware poten; de zichtbaarheid van de bovenzijde van de poten in de inkepingen van het tafelblad: de tussen blad en bovenzijde van de poten zichtbare tussenruimte; het algehele'ruwe' karakter dat de tafel vertoont. Ook in dit kort geding zijn door de gedaagde geen afbeeldingen van voor 1995 bekende tafels geproduceerd waarop tafels met een overeenkomstige totaalindruk zijn te zien. Dar het ontwerp van de Bigfoot wellicht in een trend p a s t - t e weten van 'poten door het blad' en eenvoud, gepaard aan stevige, vierkante poten - laat onverlet hetgeen hierboven is overwogen omtrent liet herkenbaar oorspronkelijke karakter van de Bigfoot. 7 Ter beantwoording is derhalve thans de vraag of de Elephant-tafcl van Ambiance een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin vormt van het ontwerp van de Bigfoot. Ambiance betwist zulks, waarbij zij wijst op een reeks punten waarop de beide tafels onderling verschillen: de poten zijn minder zwaar (11,3 x 11,3 cm is de meest gangbare doorsnede); zij zijn niet uit kernhout, maar uit vier verlijmde langsdelert vervaardigd; het gebruikte hout is welbewust juist niet ruw, vertoont geen scheuren en knoesten en is veel gladder afgewerkt; poten en blad sluirenklemvasrop elkaar aan: laat men bij het monteren van de tafel een spleet daartussen bestaan, dan liggen zijvlakken van poten en bladrand niet meer in één lijn. 8 Bij de beoordeling van de vraag naar de auteursrechtelijke verveelvoudiging gaat het om vergelijking van de totaalindruk die de beide tafels maken. Die wordt bij de Bigfoot in overwegende mate bepaald door de dimensionering: de in verhouding tot de overige proporties zware, welhaast logge poten die beeldbepalend zijn. Voorts door het toegepaste hout en, in mindere mate, door de aanwezigheid van de meergenoemde spleten tussen poten en blad, en de kleur. 9 Aldus vergeleken wordt voorshands geoordeeld dat de Elephant, in eik geval in de versie met poten van 14 x 14 cm, als verveelvoudiging van de Bigfoot moet worden aangemerkt. De dan resterende verschillen zijn van te geringe invloed op de totaalindruk om de Elephant te maken tot een nieuw, oorspronkelijk werk. Dat geldt des te sterker indien de tafel is uitgevoerd in de donkerbruine tint waarin deze ook leverbaar is. Daarbij komt in het bijzonder aan de afwezigheid van de meergenoemde spleet minder betekenis toe, nu de naad ter plaatste in elk geval duidelijk zichtbaar is. Weliswaar heeft Ambiance gesteld dat de tafel in die pootmaat niet meer verkrijgbaar is, doch zo wordt de tafel in de brochure van Ambiance nog wel aangeboden en is zij in liet
E I G E N D O M
4 6 H
verleden ook geleverd. Med e geler op het feit dat Ambiance, naar zij heeft aangegeven, de tafels steeds op bestelling maakt, moet dan ook serieus rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat Ambiance desgevraagd toch weer tafels met pootmaat 14 x 14 cm zal leveren. 10 De tafel met poten met doorsnede 11,3 x 11,3 cm, zoals ter zitting getoond, staat in zijn totaalbeeld in tussen de Bigfoot en de - eveneens getoonde - tafel 'Opmaat', die de inzet heeft gevormd van het tweede Amsterdamse kort geding (waarin deze door de president aldaar nietinbrcukmakend werd geoordeeld en die een duidelijk rankere indruk maakt dan de Bigfoot). Naar voorlopig oordeel is ook met de hier bedoelde varianr van de Elephant evenwel onvoldoende afstand genomen tot het ontwerp van de Bigfoot: van de oorspronkelijke, auteursrechtelijk beschermde trekken van de Bigfoot keren er zo veel terug ook in deze tafel, in het bijzonder ook de proporties, dat de totaalindruk in te geringe mate verschilt om niet als verveelvoudiging te worden bestempeld. Bij een tafel met deze maat poten ligt wel de grens: een Elephant-tafel met poten van geringere doorsnede en vergelijkbare lengte als de getoonde zal niet meer inbreukmakend kunnen worden geoordeeld. 11 Dit leidt tot de slotsom dat het gevraagde inbreukverbod toewijsbaar is, met inbegrip van de - te m a x i m e r e n - dwangsom. De ondef B gevotderde opgave zal in dit geding niet worden toegewezen, nu E15 reeds is medegedeeld dat Ambiance zelf als producente valt aan te merken, het enkele in voorraad hebben van de auteursrechtelijke verveelvoudigingen nog geen auteursrechtinbreuk oplevert en de voor de berekening van behaalde winst benodigde gegevens thans nog niet beschikbaar behoeven te zijn. De onder C gevotderde maattegel gaat in het kader van een kortgedingte ver, terwijl aannemelijk is dat Ambiance (vrijwel) uitsluitend aan particulieren zal hebben geleverd, zodat voor een recall geen plaats is. Voor het gevorderde voorschot op schadevergoeding ontbreekt het vereiste spoedeisend belang. 12(...)
13 Dit alles leidt tot de navolgende beslissingen. Als de in het ongelijk gesteld partij dient Ambiance in de proceskosten te worden veroordeeld. Beslissing DePresidenT: Beveelt AMBIANCE om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedete inbreuk te staken en gestaakt te houden op het auteursrecht van Philipp Mainzer op het tafelontwerp 'Bigfoot', en verbiedt Ambiance in het bijzonder de ten processe bedoelde tafels type 'Elephant' met poten met een doorsnede van 11,3 x 11,3 cm of meer te (doen) fabriceren en/of aan re bieden en/of ten toon te stellen en/of (af) te leveten en/ofte verkopen, BepaaU dat Ambiance een dwangsom zal verbeuren van ƒ 10.000,- voor iedere keer dat zij dit bevel mocht overtreden, met bepaling dat aan dwangsommen ten hoogste een bedrag van f 500.000,- zal worden verbeurd.
(...) Veroordeelt Ambiance in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1 .^07,04, waarin begrepen het griffierecht. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.
IJ
W E
T G E V
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
17
D E C S M B E R
2 0 0 1
N G
Rijkswet van 27 september zooi, houdende aanpassi ng van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro)
men zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Hoofdstuk I Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrij ksrclatics (...)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranjc-Nassau, enz. enz. enz.
Hoofdstuk IV Ministerie van Economische Zaken
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de rijkswetgeving aan te passen in verband nier de vervanging van de gulden door de euro; Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht geno-
Enig Artikel In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.
ECONOMISCHE ZAKEN A
B
C
D
E
F
Nr
Wet
artikel
lid
onderdeel
volzin
1.
Rijksoctrooiwef
45
Rijksoctrooiwet
G
H
huidige tekst
nieuwe tekst
vijftienhonderd gulden
€ 675, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 1500, onderscheidenlijk AWG 1500 € 675, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 1500, onderscheidenlijk AWG 1500
vijftienhonderd gulden
'Stb. 1995,52, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 april 2001, Stb. 1S0.
Hoofdstuk V Ministerie van Verkeer en Waterstaat (...) Hoofdstuk VI overgangs- en slotbepalingen Artikel 1 Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing. Artikel z Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Artikel 3 Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet aanpassing rijkswetten euro.
(Stb. 2001,482) Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001 Beatrix De Minister van Financien, G.Zalm De Minister van Justitie, A. H. Korthals Uitgegeven de eerste november 2001 De Minister van Justitie, A. H. Korthals
17
D E C E M B E R
2 O 11
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
B E R I C H T E N Openbare verkoping octrooien
het Nederlandse octrooi 100351 /
cn Op i s januari 2002 om +14.00 uur zullen ten overstaan van mr, A. J, Ellens, notaris te 's-Gravenhage, na executoriaal beslag op verzoek van Fausto Gino Fiorenze Delre te Saillac, Frankrijk, worden geveild in het Venduehuls der Notarissen, aan de Nobelstraat 5 te 's-Gravenhage
O F F I C I Ë L E
M E D E D
Sluiting Bureau I.E. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op maandag 24 december (dag vóór Kerstmis) en op maandag 31 december (oudejaarsdag) voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid z Besluit Bureau Industriële Eigendom.)
her Nederlandse deel van her Europese octrooi 869885, beide getiteld 'Systeem voor het op afstand bewaken van een voertuig', cn beide ten name van Rudiger Standaert te Veghel.
E
L
I
N
G
E
N
in een land dat is aangesloten bij de Internationale Unie tot Bescherming van de Industriële Eigendom of bij de Wereld Handelsorganisatie, de mogelijkheid binnen twaalf maanden na indiening van deze aanvrage een beroep te doen op het recht van voorrang bij het indienen van een octrooiaanvrage voor herzelfde onderwerp in een ander aangesloten land. Blijkens lid 4 van dit artikel 9 beteken: dit recht van voorrang dat de aanvrage die wordt ingediend in het andere aangesloten land, wordr geacht te zijn ingediend op de datum van de eerst ingediende aanvrage.
Sluiting leeszaal Bureau I.E. De leeszaal van het Bureau T.E. is op woensdag 9 januari 2002 vanaf 13.00 uur gesloten i.v.m. de nieuwjaarsreceptie van hetBureau. Personeel Beëindiging dienstverband Aan de heer drs. A.AJ. van Helvoort, hoofd Bureau Documentaire informatievoorziening in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 2001 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van z i november z o o i , nr. Personeel 2001.038.) indiensttreding Mevrouw C E . van Leeuwen ismetingangvan 1 2november 2001 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van administratief medewerkerbij de afdelingRegister en Publicaties. (Besluitvan de Ministervan Economische Zaken van 12 november 2001, nr. Personeel 2001.036.) Benocmingin vaste dienst Mevrouw E.C.M.A. Balm, managemenrassisrenre in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 november 2001 benoemd in vaste algemene dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij h e t Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken. (Besluitvan de Minister van Economische Zaken van 3r oktober 2001, nr. Personeel 2001.035.) Overeenkomst inzake erkenning voorrang Op grond van artikel 9, lid 1, van de Rijksoetrooiwct 1995 heeft een ieder die cen octrooi, gcbruiksccrrificaat of bescherming van een gebruiksmodel rechtsgeldig aanvraagr
In de tweede volzin van voornoemd artikel 9, lid 1, is bepaald dat een land, waarvan de bevoegde autoriteir verklaart liet recht van voorrang te erkennen onder de voorwaarden genoemd in het Verdrag tot Bescherming van Industriële Eigendom (Verdrag van Parijs), in deze gelijk wordt gesteld meteen land dat is aangesloten bij de Internationale Unie tot Bescherming van de Industriële Eigendom of bij de Wereld Handelsorganisatie. Op 12 november 2001 is door de Taipei Representative Office in the Netherlands en de Netherlands Trade and Investment Office een Overeenkomst betreffende de wederzijdse verlening van het recht van voorrang inzake oen-ooien ondertekend. Dezx overeenkomst wordt van kracht op 17 december 2001. Als onderdeel van deze overeen komst zijn verklaringen opgenomen van de intellectual Property Office te Taipei en het Bureau voor de Industriële Eigendom te Rijswijk, waarin dit recht van voorrang expliciet wordt erkend en waarin tevens is opgenomen dat deze erkenning zal plaats vinden voot aanvragen ingediend op of na de dag waarop de verklaring is gepubliceerd. Beide verklaringen worden hieronder gepubliceerd. Door de afgifte en publicatie van deze verklaringen is ten aanzien van Taiwan voldaan aan artikel 9, eersre lid, tweede volzin, van de Rijksocrrooiwct 1995. Bovenstaande leidt ertoe dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met de Nederlandse nationaliteit die op of na 17 december 2001 in Nederland een octrooiaanvrage indient, zich gedurende twaalf maanden kan beroepen op het recht van voorrang bij liet indienen van een aanvrage om oerrooi of bescherming van een gebruiksmodel voor hetzelfde onderwerp bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Taipei. Een overeenkomstig rechr besraar voor natuurlijke personen en rechtspersonen van Taiwan.
1 '/ 2
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
Ml". R.L.M. Berger Directeur Bureau voor de Industriële Eigendom Verklaringen llctïntellcctual Property Office te Taipei verklaart in overeenstemming met artikel 24 van de Octrooiwet van het grondgebied waar het is gevestigd: Elke natuurlijke of rechtspersoon van het door het Netherlands Trade and Investment Office vertegenwoordigde grondgebied die bij her Bureau voor de Industriële Eigendom te Den Haag of zijn techtsopvolget op of na datum waarop de o vereenkomst van kracht is geworden naar behoren een aanvrage voor een octrooi of gebruiksmodcl heeft ingediend, geniet, ten behoeve van het indienen van een aanvrage voor ccn octrooi of ccn gebruiksmodcl bij het Jntdlectual Property Office te Taipei, een recht van voorrang gedurende een tijdvak van twaalf maanden. De datum van de voorrang waarop een aanvrager zich beroept mag echter niet gelegen zijn voor de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst.
E I G E N D O M
17
D E C E M B E R
2 0 0 1
triële Eigendom te Den Haag, een recht van voorrang gedurende ccn tijdvak van twaalf maanden. De datum van de voorrang waarop een aanvrager zich beroept mag echter niet gelegen zijn voor de datum van inwerking-treding van de Overeenkomst. Wanneer een recht van voorrang als bedoeld in de vorige alinea wordt ingeroepen, handelen het Bureau voor de Industriële Eigendom en de andere bevoegde autoriteiten in Nederland in overeenstemming met artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Deze verklaring wordt gepubliceerd op 17 december 2001. Voor het Bureau voor de Industriële Eigendom in Den Haag Rob Berger, directeur 1 z november 2001 Overeenkomst van Straatsburg
Wanneer een recht van voorrang als bedoeld in de vorige alinea wordt ingeroepen, handelen het lntellectual Property Office te Taipei en de andere bevoegde autoriteiten te Taipei in overeenstemming met artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.
Uzbekistan is op 12 oktober 2001 toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971, zoals gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1996, 310). De Overeenkomst 7.al voor Uzbekistan op 12 januari 2002 in werking ttcden.
Deze verklaring wordt gepubliceerd op 11 december 2001, Voor het lntellectual Property Office te Taipei Chen Ming-Bang, Dircctcur-Gcncral lntellectual Property Office / Ministry of Economie Affairs 19r.l1 Fl., 185, Hsin-Hai Rd. Sec. 2 TAIPEI, TAIWAN, 106 Republic of China Tel.: (02)2735-2845 / 3003 Tax: (02)2736-4957
Schikking van Madrid en Protocol
Het Bureau voor de Industriële Eigendom te Den Haag verklaart hierbij in overeenstemming met artikel 9 van de Rijksoctrooiwet 1995 van het grondgebied waar het is gevestigd: Elke natuurlijke of rechtspersoon van het door het Taipei Representative Office in the Netharlands vertegenwootdigde grondgebied die bij het lntellectual Property Office te Taipei of zijn rechtsopvolger op of na de datum waarop de overeenkomst van kracht is geworden naar behoren een aanvrage voor een octrooi of gebruiksmodel heeft ingediend, geniet, ren behoeve van het indienen van ccn aanvrage voor ccn octrooi of een. gebruiksmodel bij het Bureau voor de Indus-
Wit-Rusland is op 18 oktober 2001 toegetreden tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madtid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (laatstelijk Trb. 1998,43), onder het afleggen van de verklaring dat volgens art. s(2)(b) de termijnvan eenjaar voor het doen van de mededeling van weigering van art. 5(2)(a) wordt vervangen door 18 maanden en de verklaring overeenkomstig art. 8(7)(a). Het Protocol zal voor Wit-Rusland op 18 januari Z002 in werking treden. Overeenkomst van Nice Uzbekistan is op 12 oktober 2001 en Mozambique is op 18 oktober 2001 toegetteden tot de Herziene Overeenkomst vanNicevan ï s j u n i i957betreffendedeinternationaleclassificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Gencve, 13 mei 1977, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1996, 313). De Overeenkomst zal voor Uzbekistan op 12 januari 2002 en voor Mozambiqueop iSjanuari 2002 in werkingtreden.
