Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 augustus 2001, 69e jaargang, nr. 8

U S T R I F I E

F I G F N D O M

? 4 9

16 augustus 2001, 69e jaargang, nr. 8

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Actualiteiten Het Gerecht van eerste aanleg over het talenregime van de Gemeenschapsmcrkcnvcrordcning (blz. 251/2). De Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan het Hof van Justitie over klankmerken (blz. 252). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken. 1 Octrooirecht Nr. 52 Hof vanjustiticEG, 10 mei 2001, BASF/Bureau voor de Industriële Eigendom (definitie van begrip product in art. 3 Vo. 1610/96; één en hetzelfde product wanneer alleen de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt; voor de beoordeling of de bestanddelen van het gewasbeschermingsmiddel dezelfde zijn, is irrelevant dat voor het nieuwe middel opnieuw cen marktvergunningmoet worden verkregen). Nr. 53 Hof 's-Gravehhage, 13 juli 2000, Vredo Dodewaard/ Veenhuis Machines (de vakman die de beschrijving van het octrooi en de tekeningen bekijkt, zal inzien dat de uitvinding berust op de (welbewuste) keuze voor liet specifieke messenpaar; het kenmerkende gedeelte van conclusie 1 mag niet worden verruimd tot willekeurige snede aan brengende middelen; geen letterlijke inbreuk; geen inbreuk met een equivalent middel). Nr. 54 Pres. Rechtbank 's-Gravenhagc, 10 okt. 2000, Colgate-Palmolive Company c.a./SmithKline Beecham Consumer Brands (handhaving octrooi hangende de termijn voor het indienen van een Nederlandse vertaling mogelijk; pres. bevoegd inzake grensoverschrijdend inbreukverbod; billijke bescherming brengr mee dat 'coaxial' niet letterlijk wordt opgevat; nu de PCT-aanvrage ten onrechte prioriteit claimt, is deze niet bezwarend voor de nieuwheid;

k.g. leent zich niet voor uitgebreid onderzoek naar de inventivitcitsvraag) (met noot Ste.). 2 Merkenrecht Nr. 55 Pres. Rechtbank Almelo, 19 juni 2001, Koninklijke KPN c.a./Dcnda Multimedia (woord 'telefoongids' is een generieke term en, indien al door inburgering onderscheidend, weer verworden tot soortnaam; onrechtmatig leunen op KPN in website gedaagden; registratie domeinnaam 'telefoongids' door DM niet onrechtmatig jegens KPN; nu schadevergoeding in de vorm van overdracht van de domeinnaam niet is uit te sluiten, wordt conservatoir beslag tot levering van domeinnaam niet opgeheven). Nr. 56 Rechtbank Arnhem, 7 dec. 2000, Alfred Prandell Creative Hobbys/Handenarbeid Groothandel Kars & Co e.a. (merkdepot te kwader trouw nu geen toestemming is verleend door eiseres en gedaagde op de hoogte was van het gebruik dat ciscres van het merk maakte). Nr. 57 Pres. Rechtbank, 14 dec. 1999, Ceres/Maxeres (onderscheidend vermogen van merk Ceres voor meel niet bijzonder groot; tussen Ceres en Maxeres bestaat begripsmatig en visueel geen overeenstemming; auditieve overeenstemming slechts voor het tweede gedeelte van woord Maxeres, maar van de auditieve totaalindruk valr geen verwarring met Ceres te duchten; evenmin inbreuk met handelsnaam Maxeres op de handelsnaam en het merk Ceres). Nr. 58 Hof 's-Gravenhage, 18 nov. 1999, Spifiers Petfoods Benelux/Onderlinge Pluto Dicrcnvcrzckcringcn (niet aannemelijk dat gebruik van de aanduiding Pluto voor verzekeringen die verband houden met honden afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk Pluto voor hondenvoer e.d.; richtlijnconforme uitleg brengt mee dat een uitsluitend theoreLische kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk onvoldoende is; geen soortgelijkheid van waren van appellante en diensten van gcïntimccrdc; handelsnaam leidt niet tot verwarringsgevaar).

2 5 0

B I J B L A D

I N D U S T H l f l F

E I G F N D O M

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rond de 16c Abonnementsprijs: NLG 175,- per jaar met inbegrip van het jaarregistcr; aan abonnees buiLen Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór her begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder rijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Ind uslriele Eigendom, PaLenLiaan 3, Postbus 5820, 2280HYPdjswijk(Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Ra bo bank Bankrekeningnummer 19Z3.24.179 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vurmgevingen druk: Sdu Grafisch Redrijfbv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzitter van de redactie: prof, mr. E.A. van Nicuwcnhovcn Hclbach Redactie: prof. mr.J.J. Rrinkhof mr. J.L. Driesscn mevr. mr. drs. N. Hagemans dr. J.HJ. den HarLog jlir. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. F. Neleman prof. mr. C.J.J.C. vanNispen prof. m r. A. A. Qu aed vl ieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.ÏVÏ. Steinhauser prof. mr. D.W. F. Vcrkadc mr. ir.J.H.KWindcels Correspondenten: P. ncilliing-Bodcwig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, MLlnchen) H. Laddie (mr.Jusrice, High CourtLondon) Reiaetie-secretaris: mr. A. P. van Roodcn Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.II.) Telefoonnr. {070) 398 64 52 Telefax (070)398 65 30

3 Modelrecht N r. 59 Rechtbank 's-Gravenhage, 29 xriaart 2000 J . Roos e.a./ Wcijzcr (de sigarettensafe van gedaagde is qua uiterlijk volstrekt verschillend van het gedeponeerde model; de enige overeenkomsten betreffen het technisch bepaalde schuifsysteem van de laden; bij afwezigheid van inbreuk op enig ander intellectueel eigendomsrecht is nabootsing van techniek in beginsel niet onrechtmatig).

'andere geschriften' in de zin van de Aw; de tekeningen van IJsselstein zijn ontleend aan die van GEC, derhalve auteursrechtinbreuk) (met noot A.A. Q.). Ontvangen boeken A. Stcvcnhagcn en H.B. van Leeuwen, bewerkt door J.H. J. den Hartog, Octrooien in de praktijk (blz. 292). Berichten

4 Auteursrecht Nr. 60 Hof Leeuwarden, 22 sept. 1999, GEC Alsthom Régulateurs Europa e.a./E.P. Controls e.a. (door zonder toestemming van GEC tekeningen aan derden aan te bieden, heeft IJsselstein niet gehandeld zoals een goed werknemer betaamt; tekeningen van GE C hebben geen eigen origineel karakter en persoonlijk stempel van de maker, doch zijn wel

Grotius specialisatie-opleiding 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' (blz. 292). Officiële mededelingen Personeel. - Schikking van Madrid en Protocol. - Akte van Genèvebij de Overeenkomst van 's-Gravenhage.

1 D

A U G U S T U S

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

7 5 1

A C T U A L I T E I T E N Het Gerecht van eerste aanleg over het talenregime van de Gemeenschapsmerkenverordening i In de Gemeenschapsmerkenverordening wordt een onderscheid gemaakt tussen de velschillende talen van de Gemeenschap. Blijkens artikel l i s zijn er naast de officiële talen van de Europese Gemeenschap (alle erkende talen van de Lid-Staten) vijf uitverkoren talen van het Bureau (= Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt). De talen van het Bureau zijn: Duits, Engels, frans, Italiaans en Spaans. Aanvragen om cen gcmccnschapsmerk worden ingediend in een van de officiële talen (artikel 115, lid 1). De aanvrager dient echter een tweede taal op te geven uit de vijf Bureautalen die wat de aanvrager betreft gebruikt kan worden in procedures betreffende oppositie, vervallen- en nietigverklaring (artikel 115, lid 3). Bezwaarschriften en vorderingen tot vervallen- en nietigverklaring worden in een van de Bureautalen ingediend (artikel 115, lid 5). Overigens kunnen partijen in procedures inzake oppositie, verval, nietigheid en beroep overeenkomen een andere officiële taal als proceduretaai te hanteren (artikel 115, lid 7). 2 De onvermoeibare mw. mr. Kik heeft - op een zoals het Gerecht opmerkt non-conformistische wijze - de rechtsgeldigheid van dit talenregime bestreden. Zij heeft in het Nederlands liet Gcmccnschapsmerk KIK aangevraagd en als tweede taal eveneens het Nederlands aangewezen. Uiteraard stuitte dit op verzet bij het OHTM in Alicante. De onderzoeker wees de aanvraag af wegens niet-inachtneming van het vormvoorschrift dat zij Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans als tweede taal had moeten opgeven. Het beroep van mr. Kik werd vervolgens door de Kamer van Beroep verworpen op de grond dat zij als tweede taal dezelfde taal had opgegeven als die waarin zij haar aanvraag had gesteld. De aanvraag was om die reden formeel onregelmatig. Afgezien hiervan was er volgens de Kamer nog een andere onregelmatigheid begaan. Mr. Kik had als tweede taal niet een van de vijf Bureautalen opgegeven. 3 Van deze beslissing stelde mr. Kik beroep in bij het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg. Zij werd ondersteund door Griekenland, terwijl het OHTM de steun kreeg van Spanje en de Raad van de Europese Unie. Het Gerecht heeft arrest gewezen op ïzjuli zooi. 4 Het Gerecht achtte de door mr. Kik opgeworpen exceptie van onwettigheid ter staving van haar beroep tot vernietiging of herziening van de bestreden beslissing ontvankelijk voor zover deze gericht was tegen de verplichting van artikel 115, lid 3, van deGemeenschapsmerkenverordening(en van artikel 1, regel 1, lid 1, sub j van de Uitvoeringsverordening Z868/95 van de Gemeenschapsmerkenverordening). 5 Mr. Kik voerde aan dat de taairegeling haar in een nadelige concurrentiepositie brengt ten opzichte van merkengemachtigden uit de landen waarvan de taal behoort tot de werktalen van het Bureau. Zij moet immers gebruik maken van vertalers terwijl de merkengemachtigden uit de landen met Bureautalen de procedure bij het Bureau in hun moedertaal kunnen doorlopen. Bovendien brengt de inschakeling van vertalers het gevaar mee van onzuivere vertalingen. Voorts is er haars inziens niet alleen sprake van discriminatie in de aanvraagfase, maar bijvoorbeeld ook in geval van

oppositie. Mr. Kikconcludeertdatdc taalregeling discriminerend is. Subsidiair stelt zij dat de beslissing van de Kamer van Beroep in strijd is met het non-discriminaticbcginscl voor zover de Kamer heeft geoordeeld dat de tweede taal noodzakelijkerwijs een Bureautaai moet zijn. 6 liet Gerecht heeft - kort gezegd - als volgt geoordeeld. - De onderzoeker en de Kamer van Beroep waren niet bevoegd om artikel 115, lid 3, Gemeenschapsmerkenverordening (en artikel 1, regel 1, lid 1, sub j van de Uitvoeringsverordening 2868/95 van de Gemeenschapsmerkenverordening) buiten toepassing te laten. Een dergelijke beslissing zou onmiskenbaar een weigering tot naleving van deze verordeningen, door een uitleg in strijd met de duidelijke bewoordingen ervan, hebben betekend. Daarmee zou het beginsel van vermoeden van wettigheid zijn geschonden, volgens hetwelk de communautaire regelgeving volledig rechtsgeldig blijft zolang een bevoegde rechter de onwettigheid ervan niet heeft vastgesteld. - Verordening 1 (15 april 1958) tot regeling van het taalgebruik in de EEG {PB 1958,17, blz. 385) is slechts een handeling van afgeleid recht die art. 217 EG als rechtsgrondslag heeft. - De Lid-Sraten hebben geen taalregeling voor de instellingen en organen van de Gemeenschap vastgesteld in het Verdrag. Op grond van art. 217 van het Verdrag heeft de Raad de mogelijkheid om met eenparigheid van stemmen de regeling van het taalgebruik door de instellingen vast te stellen en te wijzigen, alsook om afwijkende regelingen vast te stellen. Dit artikel bepaalt niet dat deze regeling, eenmaal vastgesteld door de Raad, later niet meer kan worden gewijzigd. Derhalve kan de taalregeling van Verordening 1 niet op één lijn worden gesteld met een gemeenschapsrechtelijk beginsel. - Het discriminatieverbod wordt niet geschonden door de verplichting van de aanvrager van een gcmccnschapsmerk om onder de Bureautalen een tweede taal op te geven. - Zolang de aanvrager de enige partij is in de procedures voor het Bureau, is de proceduretaai de taal waarin de inschrijvingsaanvraag is gesteld. In dit geval kan de Gemeenschapsmerkenverordening derhalve op zich niet to t cen verschillende behandeling op taalgebied leiden, aangezien zij juist waarborgt, dat de taal waarin de aanvraag is gesteld, wordt gebruikt als proceduretaai en dus als de taal waarin de procedurehandelingen met beslissingskarakter moeten worden opgesteld. - Art. 115, lid 3 is vastgesteld met als techtmatig doel, een oplossing te vinden voor het taalprobleem ingeval een oppositie-, vervallen- of nictigvcrklaringsproccdure plaatsheeft tussen partijen die niet dezelfde voorkeurstaal hebben en niet op eigen initiatief tot overeenstemming over de proceduretaai kunnen komen. - In zijn streven om de proceduretaai vast te stellen bij gebreke van overeenstemming tussen partijen met een verschillende voorkeurstaal, heeft de Raad een passende en evenredige keuze gemaakt, ook al heeft hij daarbij de officiële talen van de Gemeenschap verschillend behandeld. Enerzijds biedt art. 115, lid 3 de merkaanvrager de gelegenheid te bepalen welke van de in de Europese Gemeenschap meest verbreide talen proceduretaai zal zijn in procedures

O I J U L A L)

I N D U S T R I Ë L E

betreffende oppositie-, vervallen- of nietigverklaring, wanneer een andere partij in de procedure de door hem gekozen eerste taal niet wenst. Anderzijds is de Raad, door de keuze te beperken tot de in de Europese Gemeenschap meest verbreide talen en aldus te vermijden dat de proceduretaai al te zeer afwijkt van de bij een andere partij in de procedure bekende talen, niet verder gegaan dan noodzakelijk is ter verwezenlijking van het nagestreefde doel. 7 Deze uitspraak 7al ook van invloed zijn op de taairegeling inde toekomstige Gemeenschapsregelgeving op andere terreinen van de intellectuele eigendom (denk aan het gemeenschapsoctrooi). Niet uit te sluiten is dat de onverzettelijke mr. Kik liet er nog niet bij laat zitten en zal doorgaan tot het Hof van Justitie. De kwestie is belangrijk genoeg. Br.

De Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan het Hof van Justitie over Mankmerken In de 'Für Elise zaak' heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 13 juli 2001 vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie. Sliicld Markhad getracht op verschillende manieren een klankmerk te deponeren: als beeldmerk bestaande uit een notenbalk met de eerste negen noten van 'Für Elise', als woordmerk 'Hel merk bestaat uit de eerste negen tonen van Für Elise', als woordmcrk'TTct merk bestaat uit de opeenvolgendemuzieknoten: E, DTS, E, DTS, E, T5, D, C, A', als woordmerk 'De eerste negen noten van Für Elise' onder de toevoeging 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid, gespeeld op de piano', als woordmerk'De eerste negen noten van Für Elise' onder de toevoeging 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid', als woordmerk 'E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A' onder de toevoeging 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten, gespeeld op de piano', als woordmerk 'E, DTS, E, DTS, E, B, D, C, A' onder de toevoeging 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten',

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

200

1

als beeld merk bestaande uit een notenbalk met de eerste negen noten van 'Für Elise' onder de toevoeging 'Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen, gespeeld op een piano', als beeldmerk bestaande uit hetzelfde stukje notenbalk onder de toevoeging 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergav e van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen', Op vergelijkbare wijze had Shicld Mark gepoogd als klankmerk het gekraai van een haan te deponeren. Deze depots hadden geen genade gevonden in de ogen van het Hof Den Haag. Het Hof gebruikte ouder andere de volgende argumenten: De depots betroffen volgens de opgave woord- en beeldmerken, terwijl ook sprake was van kl an km erken. Daard oor waren de depots onduidelijk; De Beiieluxmerkenwetgeverhad doelbewust demogelijkheid van een klankmerk niet in het leven geroepen [zieBJE 1999. nr. 71, blz. 248]. De vragen van de Hoge Raad luiden: ia Dient art. zvandeRich tlijn a Idus te worden uitgelegd da t hetzich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt? b Indien het antwoord op vraag i.a ontkennend luidt: Brengt het door de Richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken dienen te worden aangemerkt? za indien hei antwoord op vraag ï.a ontkennend luidt: Welke eisen stelt de Richtlijn ten aanzien van Mankmerken aan de in art. z bedoelde vatbaarheid voor grafische weergave van hel teken en, in verbanddaarmede, aande wijze waarophet depotvaneen dergelijk merk moet plaatsvinden? b Js in het bijzonder aan de onder a bedoelde eisen voldaan indien de klank of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van: - notenschrift; - een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee: - een omschrijving in woorden op een andere wijze; - een grafische voorstelling zoals een stemplaatje ofsonagram; -een aan het depotforimilier toegevoegde geluidsdrager; - een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd; - een combinatie van deze mogelijkheden; een andermiddel, en zo ja, welk? Br.

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

B I J B L / V I )

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 b 3

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 52 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, JO mei 2001

strijdingsmiddel Pyramin, met als werkzame stof pyrazon (een synoniem voor chloridazon). Op 3 maart 1997 heeft eiseres bij verweerder op de voet van (BASF/Bureau IE) de artikelen 90 tot en met 98 van de Rijksoctrooiwct 1995 een aanvraag ingediend voor de verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor het product Chloridazon President C. Gulmann, rechters V. Skouris, J.-P. Puissocher, als gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in de EGR. Schintgen en F. Mackcn Vcrordcning nr. 1610/96 betreffende de invoering van een Art. 3 KG-Verordening 1610/96 (Aanvullend Beschermingscerti-aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (hierna: de 5PC-Verordening). Die verordeficaat voer gewasbeschermingsmiddelen) 1 Het begrip product in de zin van artikel 3 omvat de chemischening is op 8 februari 1997in werking getreden. elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorko- Verweerder heeft deze aanvraag bij besluit van 26 septemtnen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip vanber 1997 afgewezen. alle verontreinigingen die onvermijdelifkbij hetfabricageproces ont-Tegen dit besluit heeft eiseres bij brief van 7 november 1997 staan, mer een algemene ofspecifieke werking tegen schadelijke orgabezwaar aangetekend. nismen, ofop planten, delen van planten of plantaardige producten. Omtrent haar bezwaar is eiseres op 15 december 1997 ge2 Twee producten moeten als één en hetzelfde product in de zin vanhoord. artikel 3 van verordening nr, 1610/56 worden beschouwd wanneerBij het thans bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar alleen de verkonding russen werkzame chemische verbinding en vervan eiseres ongegrond verklaard. ontreinigingverschitt, in diezin datheteneproductcen hoger percen- Tegen dit besluit is namens eiseres bij brief van 31 maart tage werkzame chemische verbinding bevat dan het andere. 1998 beroep ingesteld. 3 De omstandigheid dat een marki vergunning moet worden verkre-Bijbriefvan 1 juli 1998 zijn namens eiseres de gronden van gen voor het nieuwe gewasbeschermingsmiddel waaiyan de verhou-het beroep aangevuld. ding lussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging ver-Bij brief van 17 november 1998 heeft verweerder een verschilt van die in het oude gewasbeschermingsmiddel, is irrelevant bijweerschrift ingediend. de beoordeling of de bestanddelen van deze gewasbeschermingsmidBij brief van 1 2 mei 1999 heeft verweerder enkele nadere delen dezelfde zijn. stukken toegezonden. 4 De voowaarden van artikel 3, lid 1, sub a en d, zijn hoe dan ook Na de behandeling ter zitting is namens ciscres de Toelichniet allemaal vervuld, wanneer een product als gewasbeschermings-ting bij de SPC-Verordcning toegezonden. Bij brief van 2 middel volgens een geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, voordat juni 1999 heefr verweerder te kennen gegeven er geen beproduct een marktvergunning is verleend, het slechts van een vroeger zwaar tegen te hebben dat dir stuk (alsnog) inde procedure als gewasbeschermingsmiddel toegelaten produel verschilt door de wordt gebracht. Bij deze brief heeft verweerder voorts geverhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreini-reageerd op de door de raadsvrouw van eiseres rer zitting ging, in diczin dat eerst genoemd product een hoger percentage werk-voorgestelde prejudiciële vragen, die als bijlage aan haar zame chemische verbinding bevat dan laatstgenoemd product, en hetpleitnotitie zijn gehecht. Voor zover die brief in onderdeel betreffende werkwijzeoctrool als basisoctrooi is aangewezen. III meer inhoudt dan een reactie op de voorgestelde formulering van de prejudiciële vragen zal de rechtbank daaraan -gelet op de bezwaren van de raadsvrouwe van eiseresBASF AG, verregenwoord igd door mrs. P. Kuipers en W. Vervoorbijgaan. Lorcn van Themaat, tegen Bureau voor de Industriële eigendom, vertegenwoordigd 4 Motivering Geschil door M.A. Fierstra als gemachtigde. 4.1 Mer inachtneming van hetgeen namens eiseres in beroep is aangevoerd, zietde rechtbank zich in dit geding gea Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 2 juli 1999, steld voor de vraag of verweerder de aanvraag van eiseres tot sector Bestuursrecht (mrs. E.J. Nummn, J.A. Hagen en H.Wien) afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor het product Chloridazon terecht heeft afgewezen. Inhctbijzonder is tussen partijen in geschil of voldaan is aan de in arti3 Feiten kel 19, in verband met artikel 3, eerste lid, aanhef en onder üp 23 juni 1982 is aan ciscres Europees Octrooi EP o oz6 d, van de SPC-Verordcning neergelegde voorwaarde voor de 847 verleend voor een werkwijze ter bereiding van (kort geverkrijging van een certificaat en meer specifiek of de door zegd) chloridazon, met gelding voor 10 gedesigneerde staciscres ingeroepen vergunning 95S2 N (verleend op 19 jaten, waaronder Nederland. nuari 19S7 voor het gewasbeschermingsmiddel llyramin Op 19 januari 1987 heeft de toenmalige Minister van LandDF) kan worden aangemerktals eerste vergunning in de zin bouw en Visserij (hierna: de Minister) aan eiseres een van voornoemde bepaling. markuoelatiiig (vergunning 9582 N) verleend voor het bestrijdingsmiddel Pyramin DF, met als werkzame stof chloridazon. Regelgeving Reeds op Z7 februari 1967 had de Minister aan eiseres een 4.2 Artikel 3, eerste lid, van de SPC-verordening luidt als markfroelating (vergunning 3594 N) verleend voor het bevolgt:

R I Ë L E

i Het certificaat wordt afgegeven indien in dcLid-Staat waarde in artikel/ bedoelde aanvraagwordt ingediend en op de datum van die aanvraag: a het product wordt beschermd dooreen van krachtzijnd basisoctrooi; b voor het product als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijndevergunningvoorhetindelwndelbrengenisverkregenopgrond van artikel 4 vanRichtlijn 91/414/EEG ofeen overeenkomstige bepaling van nationaal recht; e voor het product niet eerder een certificaat is verkregen; d de onder b bedoelde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel. Ingevolge artikel i van de SPC-verordening wordt verstaan onder: ige\viLsbeschermmg5midde\eri:werkzamcstoffcneneenofmeer werkzame stoffen bevattende preparaten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd en bestemd om; a planten ofplantaardige producten tebeschermen tegen alle schadelijke organismen of de werkingvan dergelijke organismen te voorkomen, voor zover die stoffen ofpreparaten hierna niet anders worden gedefinieerd; b de levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om nurritieve stoffen (bijvoorbeeld groeiregulatorcn); c plantaardige producten te bewaren, voorzover die stoffen of producten niet onder bijzondere bepalingen van de Raad of van de Commissie inzake conserveermiddelen vallen; d ongewenste planten te doden; e delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten af te remmen ofte voorkomen; 2 stoffen: chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen ofzoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricage-proces ontstaan; 3 werkzame stoffen: stoffen of micro-organismen, met inbegrip van virussen, meteen algemene ofspecifieke werking: a tegen schadelijke organismen, of b opplantcn, delen van planten ofplantaardige producten; 4 preparaten: mengsels of oplossingen bestaande uit twee afmeer stoffen, waarvan ten minste één een werkzame stof is, en die voor gebruik als gewasbeschermingsmiddelen zijn bestemd; Storen met/{...); 5 product: de werkzame stof zoals omschreven in puni 3 of de samenstellingvan werkzame stoffen van een gewasbeschermingsmiddel; 9 basisoctrooi: een octrooi waardoor een product zoals omschreven in punt S als zodanig of een preparaat zoals omschreven in punt 4, dan wel een werkwijze voor de verkrijgingvan een product ofeen toepassing van een product beschermd wordt en dat door de houder ervan aangewezen wordt met het oog op de procedure voor de verkrijging van een certificaat; 10 certificaat: het aanvullende beschermingscertificaat. Artikel 19 van de SPC-Verordening luidt als volgt: 1 Voor elk product dat op de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi en waarvoor een eerste vergunning voor het als gewasbeschermingsmiddel in de handel brengen in de Gemeenschap is verkregen na 1 januari 1985 opgrond van artikel 4 van R ichtlijn 91/414/EEG ofeen overeenkomstige bepaling van nationaal recht, kan een certificaat worden afgegeven.

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

20 0 1

zDe aanvraagvoor een certificaat zoals bedoeld in lid i moet binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden ingediend. Standpunten partijen 4.3 Verweerder heeft de onder de rubriek feiten genoemde aanvraag van ciscres afgewezen op de grond dat niet is voldaan aan de in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder d, van de SPC-Verordening neergelegde voorwaarde. Daarbij is-voor zover van belang - overwogen dat de door eiseres ingeroepen vergunning van 19 januari t987 (9582 N) niet als eerste vergunn ing in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt., aangezien zowel die vergunning, als de in liet primaire besluit genoemde, vóór 1 januari 1985 verleende vergunningen, waarvan de oudste dateert van 27 februari 1967 (3594 N), betrekking hebben op gewasbeschermingsmiddelen die als werkzame stof enkel de verbinding a-amino-schloor-1 -feny l-pyrid azon-6 (chloridazon of pyrazon) bevatten. Verweerder verwijst in dit verband naar liet handboek The Pesticide Manual, 4th en loth edition. In bezwaar is dit standpunt gehandhaafd, waartoe - kort en zakelijk weergegeven - is overwogen dat hoewel het in vorenbedoelde vergunningen bedoelde chloridazon uit twee verbindingen bestaat dit middel, anders dan eiseres meent, niet een mengsel/samenstelling van (twee) werkzame stoffen bevat; het betreffende gewasbeschermingsmiddel bevat naast de (enige) werkzame verbinding een isomecr daarvan, die niet of nauwelijks actief is en moet worden beschouwd als een verontreiniging die voor de werkzaamheid van chloridazon geen rol van beteken is speelt, in samenhang hiermee wordt voorts overwogen dat met de werkzame stof chloridazon de stof 4-amino-5-chloor-i -feny l-pyridazon-6 wordt bedoeld, ongeacht eventuele ten gevolge van de toegepaste fabricagemerhoden daarin aanwezige verontreinigingen, waaronder ongewenste isomeren. In dit verband heeft verweerder, onder verwijzing naar artikel 2, leden 3 en 4 en Bijlage II van de Richtlijn van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, PbEG L 230 (hierna: Richtlijn gi/4r4/EEG), voorts overwogen dat isomeren, ongeacht hun aard, evenal s onzuiverheden en additieven, geen deel uitmaken van het in artikel 1, punt 8, van de SPC-Verordening gedefinieerde product. 4.4 Eiseres stelt zich op het standpunt dat de op 19 januari 1987 verleende vergunning wel als eerste vergunning i n d e zin van art. 3, lid 1, aanhef en onder d, van de 5VCVerordening kan worden beschouwd. Daartoe voert zij het volgende aan: I Een werkwijze-oerrooi kan volgens de SPC-Verordening dienen als een basisoctrooi, wanneer voor het product dat wordt verkregen volgens de geoctrooieerde werkwijze een nieuwe markttoelating moet worden verkregen, waarbij de eisen die met betrekking tot de verlening van een beschermingscertificaat aan een nieuwe werkwijze worden gesteld niet verder mogen gaan dan de invcntivitcitscrileria die voor hel octrooi gelden. Volgens ciscres worden in het onderhavige geval door verweerder wel degelijk verdergaande eisen gesteld. Dit standpunt is door eiseres als volgt onderbouwd: a Gelet op artikel 1, aanhef en onder 9, van de SPCVerordening is het product, dat door de in het basisoctrooi

6

A U U U S T l ,

S

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

beschreven werkwijze wordt verkregen vatbaar voor bescherming door een aanvullend beschermingscertificaat. Veelal betreft het bij een zodanig octrooi niet cen volledig nieuw product, in die zin dat niet compleet nieuwe werkzame sroffen worden ontwikkeld, doch een bestaand product, waarvan de samenstelling anders is als gevolg van de nieuwe, inventieve werkwijze. Door de beperkte uitleg van verweerder van het begrip product in de SPC-Verordening is verlening van een aanvullend beschermingscertificaat op basis van een werkwijze-octrooi voor een product met cen relevante wijziging in samenstelling of verhouding van de werkzame stoffen nagenoeg onmogel ij k. Deze interpretatie strookt dan ook nier met bet doel en strekking van de SPCVerordening, noch mcr d c uitleg die door de Europese Commissie aan de betreffende bepalingen wordt gegeven. b Blijkens de definities van artikel 1, de considerans en de uitleg van de Commissie wordt met de in artikel 3 gchanreerde term product bedoeld: het voorwerp van het basisoctrooi waarvoor een nieuwe marktvergunning is verkregen. De terminologie van de SPC-Verordening op dit puin is inconsequent, inconsistent, verwarrend en, bij de uitleg die verweerder daaraan geeft, in tegenspraak met het doel ervan. c Van een situatie die artikel 3, eerste lid, aanhef en onder d, van de SPC-Verordening beoogt te voorkomen is in het onderhavige geval geen sprake, nu vergunning 9582 N de eerste toelating in Nederland is voor het nieuwe Chloridazon en deze toelating is verkregen omdar de samenstelling van het nieuwe Chloridazon afweek van die van her oude Chloridazon. II Het product Chloridazon, waarop de certificaaraanvrage betrekking heeft, wordt bereid volgens de in het basisoctrooi EP o 026 847 beschreven (nieuwe) werkwijze en dit product betreft een ander product in de zin van de SPCVcrordcning dan het oude Chloridazon, zoals dat tot 1987 door eiseres op de markt werd gebracht. Dit standpunt is door eiseres als volgt onderbouwd: a Het nieuwe Chloridazon is wel dcgclijkccn nieuw product, aangezien de nieuwe werkwijze leidt tot een significante wijziging in de samenstelling: in het oude Chloridazon is de verhouding tussen de werkzame verbinding (4-amino-5ch loor-1 -fcnyl-pyridazon-6) en de (niet of nauwelijks werkzame) isomeer(5-amino-4-chloor-l-fenyl-pyridazon-6) ren hoogste 80%: ten minste 20%, terwijl deze verhouding bij het nieuwe Chloridazon ten minste 90%: ten hoogste 10% is. Het nieuwe Chloridazon bevat in de praktijk zelfs meer dan 95% van de werkzame stof, zodat van een minor change niet kan worden gesproken, terwijl bovendien de gewijzigde samenstelling gevolgen heeft voor de werkzaamheid van het product. b Gelet op de in artikel 1, punt 2 en 3 neergelegde defïniries bevat een product in de zin van de SPC-Verordening wel degelijk de onvermijdelijk bij het productieproces ontstane isomeren/verontreinigingen. Het product Chloridazon moet dan ook worden gekarakteriseerd als een mengsel van de werkzame stof/isomeer en de overige niet- of minder werkzame isomeren van verontreinigingen, Een substantiële wijziging in deze verontreinigingen leidt derhalve tot een andere samenstelling van de werkzame stof en dus tot een ander product in de zin van de SPC-Verordening. c Gezien de gewijzigde samenstelling van Chloridazon en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheid van dit producr,

E I G F N D O M

moest een nieuwe markttoelating van het College toezicht bestrijdingsmiddelen (hierna: CTB) worden verkregen, wel ke markttoelating door het CTB op 2 februari 1987 voor het nieuwe Chloridazon is verleend - de ingeroepen vergunning 9582 N. (Naar de rechtbank begrijpt doelt eiseres hier op de verzending door het CTB op 2 februari 1987 van de door de Minister op i9Januari 19S7 verleende vergunning.) Deze nieuwe markttoelating, waaruit reeds bliiktdatsprake is van een nieuw product, is de eerste toelating op de Nederlandse markt in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder d, van de SPC-Verordening. Hieraan staat niet in de weg dat in zowel de toelating voor het oude Chloridazon als in de toelating voor het nieuwe Chloridazon als werkzame stof chloridazon wordt aangegeven; duidelijkis dar hiermee niet automatisch dezelfde samenstelling van het producr, noch dezelfde verhouding tussen de isomeren wordt bedoeld. 4.5 In reactie op hetgeen van de kant van eiseres is aangevoerd en ter onderbouwing/ondersteuning van het in het primaire besluit neergelegde en in bezwaar gehandhaafde oordeel, heeft verweerder in zijn verweerschrift -zakelijk weergegeven - het volgende naar voren gebracht. a Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de begrippen product en gewasbeschermingsmiddel. In de SPC-Verordening sraat eerstgenoemd begrip, dat in artikel 1, punt 8, is gedefinieerd, centraal. Het is dan ook dit product, waarvoor in artikel 3 de voorwaarden zijn opgesomd om een certificaat te verkrijgen, dat in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de SPC-Verordening is geïdentificeerd en dat in artikel 4 tot voorwerp van de verlengde bescherming is gemaakt en niet het gewasbeschermingsmiddel. b Sinds de invoering van Verordening nr. 1769/92 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen is het bestendige praktijk van het Bureau (in navolging van de Octrooiraad) geweest om strikt vast te houden aan het begrip product in d e zi n van werkzame stof als zodanig en gegeven d\t product in het kader van arrikcl 3, lid 1, onder d, van de SPC-Verordening te onderzoeken welke de daarbij behorende chronologisch oudsre, in Nederland van kracht zijnde vergunning is. De werking van deze bepaling loopl dan ook geheel parallel met wat in het octrooirecht een stofoctrooi wordt gen oemd, waarbij men uitsluitende rechten verkrijgt voor de werkzame stof (active ingrediënt) als zodanig, dus onafhankelijk van de wijze van bereiden,fysischevorm, samenstelling, indicatie, ctcetcra. Voorts wordt de hiervoor bedoelde, bestendige praktijk van verweerder ook gevolgd in drie belangrijke landen van de Europese Gemeenschap-Duitsland, her Verenigd Koninkrijk en Frankrijk-, waar men zich bezig houdrmet inhoudelijke toetsing van certifkaataanvragen. c In het kader van artikel 3, lid 1, aanhef en onder d, van de SPC-Verordening is cen discussie over de vraag of een werkzame stof, die rechtstreeks is verkregen onder toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, al dan niet nieuw en/of inventief is overbodig: ook als deze werkzame stof niet nieuw is kan in de in het verweerschrift geschetste situatie bij een op een werkwijze gericht basisoctrooi cen certificaat worden afgegeven. d De verkrijging van een nieuwe markttoelating en het voldoen aan de vereisten van artikel 3 van de SPC-Verordening zijn op zichzelf niet voldoende voor verlening van een aan-

2 -j C

B I J B L A D

N U U ï

I R IE L E

vullend beschermingscertificaat, aangezien aan veel meer voorwaarden moet worden voldaan. e Nog daargelarcn dat indien de juiste marktvergunning, te weten die uit 1967, wordt ingeroepen de SPC-Verordening niet van toepassing is, kan bij in roeping van die vergunning geen certificaat worden verleend, omdat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 13 van de SPC-Verordening. Overwegingen van de rechtbank 4.6 Blijkens de considerans van de SPC-Verordening is deze verordening vastgesteld met het doel een voldoende bescherming van de innovatie op het gebied van de gewasbescherming te garanderen, waarbij een adequate werking van de interne markt van gewasbeschermingsmiddelen wordt gewaarborgd. Achtergrond hiervan is dat ten gevolge van de periode die verloopt tussen de indiening van de aanvraag voor een octrooi op een nieuw gewasbeschermingsmiddel en de vergunning voorliet in de handel brengen van dit gewasbeschermingsmiddel de door het octrooi verleende effectieve bescherming wordt teruggebracht tot een periode die ontoereikend is om de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven en de middelen te genereren die nodig zijn voor de voortzetting van onderzoek van hoge kwaliteit. Dit leidt ertoe dat onvoldoende bescherming wordt geboden, zodat het onderzoek op het gebied van de gewasbescherming en het concurrentievermogen van deze sector worden benadeeld. De oplossing hiervoor (op communautair niveau) is gevonden in de invocri ng van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de duur van de door het certificaat verleende bescherming zodanig wordt vastgesteld dat daardoor voldoende effectieve bescherming mogelijk wordt, Al met al is het aanvullend beschermingscertificaat, waarmee de beschermingsduur van het octrooi wordt verlengd, ingevoerd ter compensatie van de tijd die is gemoeid met octrooiverlening en met verlening van de marktvergunning. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen octrooien die betrekking hebben op bepaalde producten [Stofoctrooien) en octrooien waardoor een bepaalde werkwijze voor de verkrijging van een product wordt beschermd (werkwijzeoctrooien): de SPC-Verordcning heeft betrekking op alle innovatie op het gebied van de gewasbescherming.

E I G E N D O M

1

fi

A U r, LI S I LI 3

2 C 0 1

nieuwe samenstelling met een nieuw of reeds bekend product - moet zondet onderscheid worden aangemoedigd, en in al die gevallen moet een aanvullend beschermingscertificaat kunnen worden verkregen, indien voor het overige aan alle voorwaarden voor toepassing van de voorgestelde verordening is voldaan. 4.3 Voor de toepassing van de SPC-Verordcning wordt derhalve een werkwijzeoctrooi gelijkgesteld aan een stofoctrooi, ook indien met de geoctrooieerde werkwijze een reeds bestaand product wordt verkregen. Terecht stelt eiseres evenwel dat in gevallen, waarbij de toepassing van een geoctrooieerde werkwijze niet een volledig nieuw product -met nieuwe werkzame stoffen- opleven, doch tot wijziging/verbetering van de samenstelling van cen bestaand product leidt, in de uitleg die verweerder aan de Verordening geeft nagenoeg nooit een aanvullend beschermingscertificaat ten behoeve van een werkwijzeoctrooi kan worden verkregen. In het merendeel van die gevallen zal immers voor he t bes taande product reeds een m arktvergunning zijn verleend, zodat de - later verleende - marktvcrgu nning voorliet met de geoctrooieerde werkwijze vervaardigde, verbeterde product, dat dezelfde werkzame stof bevat, niet als eerste vergunning in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder d, van de SPC-Verordcning kan worden ingeroepen. Dit zou betekenen dat alleen indien voor het bestaande product nooit eerder een marktvergunning is verkregen, de marktvergunningdie is verleend voor het met de geoctrooieerde werkwijze vervaardigde, verbeterde product als eerste vergunning in vorenbedoelde zin kan worden aangemerkt. Slechts in die situatie zou kunnen worden voldaan aan de in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder d, van de SPC-Verordening neergelegde voorwaarde en zou • indien ook aan de overige voorwaarden wordl voldaan een aanvullend beschermingscertificaat kunnen worden verleend in geval van een werkwijzeoctrooi. Ook verweerder gaat hier kennelijk van uit, gezien het door hem in het verweerschrift (p. 7, regel 23) geschetste voorbeeld. De rechtbank vraagt zich af of deze benadering wel in overeenstemming is met doel en strekking van de SPC-Verordening. Meer in het bijzonder is het de vraag of de verlening van een aanvullend beschermingscertificaat ten behoeve van een werkwijzeoctrooi afhankelijk mag worden gesteld van de -min of meer toevallige- omstandigheid dat (nog) geen marktvergunning is verleend voor het bestaande product, waarvan de samenstelling door de geoctrooieerde werkwijze wordt gewijzigd/verbeterd.

4.7 Daarnaast blijkt ook uit de SPC-Verordcning zelf dat niet alleen in geval van stofoctrooien, maar ook in geval van werkwijzeoctrooien een aanvullend beschermingscertificaat kan worden verkregen. In artikel 1, punt 9, van de 4.9 Voorts rijst de vraag ofhel de bedoeling van de Europese SPC-Verordening is immers expliciet bepaald dat een regelgever is geweest dat (ook) in gevallen als het onderhawerkwijzeoctrooi als basisoctrooi voor de verkrijging van vige het bepaalde in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder d, een aanvullend beschermingscerrificaat kan worden aangevan de SPC-Verordening aan de verlening van een aanvulwezen. Hierover is in de door eiseres genoemde Toelichting lend beschermingscertificaat ten behoeve van een werkbij het voorstel voor de SPC-Verordening (hierna: de Toewijzeoctrooi in de weg dient te SLaan. Genoemde bepaling lichting), die kan worden beschouwd als de toelichting van heeft de Europese Commissie in de Toelichting als volgt toede Europese Commissie op die verordening, het volgende gelicht ($68): opgemerkt^ 66): Bovendien komt het vaak voor dat voor een zelfdeprodukt achtereenWat de term basisoctrooi betreft, moet worden gepreciseerd welke volgens verschillende toelatingen voor het op de markt brengen worcategorieën van uitvindingen als basis voor een certificaat kunnenden verkend, namelijk bij elke wijziging van de dosering, de. samenstelling of het gebruik ervan en telkens wanneer een nieuwe dienen; er wordt in de voorgestelde verordeninggeen enkele categorie toepassingvan hetpwduktwordtontwikkeld. In dit geval wordtvoor uitgestoten. Alle onderzoek op het gebied van de gewasbescherming, gesteld dat het in een octrooieerbare uitvinding resulteert - of het nude doeleinden van de voorgestelde verordeningen meer bepaald voor gaat om een nieuw produkt, een nieuw preparaat, een nieuwe werk-het berekenen van de termijn van zes maanden waarover de houder wijze voorliet verkrijgen van een nieuw of reeds bekend product ofeenvan het basisoctrooi beschikt om een certificaat aan te vragen, uil-

IS

A U G U S T U S

2 1 1 1

B I J B L A L )

I N O U S I H I F L E

E I G E N D O M

•1 b /

sluitend rekening gehouden met de eerste toelating voor het op demin DF ten minste 90% : ten hoogste 10% en dat deze markt brengen van het product in de Lid-Staat waar de aanvraag gewijzigde/verbeterde verhouding is verkregen door de in wordt ingediend, is deze toelating tevens de eerste toeiatingvoor hethet basisoctrooi EP o 026 847 beschreven (nieuwe en invenop de markt brengen van het produkt in de Unie, dan vormt ze tentieve) werkwijze. aanzien van alk Lid-Staten het enige uitgangspunt voor het berekenen van de geldigheidsduur van elk van de certifi-caten die in elk van4.13 De vraag rijst of, gelet op de in artikel 1, onder 2,3 en 8, de Lid-Staten voor heizelfde produkt worden afgegeven (...}. van de SPC-Verordening neergelegde definities, onder proNiet duidelijk is of hierbij rekening is gehouden met de siduct in de zin van de SPC-Verordening moet worden vertuatie dat een aanvullend beschermingscertificaat ten bestaan: een werkzame stof of micro-organisme, dan wel de hoeve van een werkwijzcoctrooi wordt gevraagd. Het is dan samenstelling van werkzame stoffen of micro-organismen, ook de vraag of in. die situatie, waarbij toepassing van de als nader omschreven in punt 3, zoals die in de natuur voorgeoctrooieerde werkwijze leidt tot wijziging/verbetering komen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met invan de samenstelling van een bestaand product, de voorliet begrip van alle verontreinigingen, die onvermijdelijkbij het bestaande product verleende markttoelating wel als eerste fabricageproces ontstaan. In samenhang hiermee rijst de toelating in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en ondcr vraag of verontreinigingen geacht moeten worden deel uit d, moet worden beschouwd. te maken van de werkzame stof en of een wijziging van de hoeveelheid verontreinigingen dus leidt tot een andere samenstelling van de werkzame stof en daarmee rot een ander 4.10 Ter beantwoord ing van dein overweging 4. r geformu(nieuw) product. Toegespitst op het onderhavige geval zou leerde rechtsvraag zal tevens moeten worden beoordeeld of dir betekenen dat de twee in overweging 4.12 genoemde de op 19 januari 1987 verleende vergunning 9582 N betrekverbindingen tezamen als werkzame stof moeten worden king heeft op een ander (nieuw) product dan de op 27 febeschouwd en dat (ook) een (relevante) wijziging van bruari 1967 verleende vergunning 3594 N. Meer in het bijhet percentage verontreiniging (5-amino-4-chloor-i-fenylzonder dient aandacht te worden besteed aan de pyridazon-6) leidt tot een andere werkzame stof (en daarinterpretatie van het in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder mee ror een ander product). d, van de SPC-Verordening gehanteerde begrip product. Gezien de in arti kei 1, punt 8, van de SPC-Verordening neergelegde definitie van dit begrip is met name van belang wat 4.14 in aanmerking nemende de hiervoor omschreven precies onder werkzame stof dient te worden verstaan. liet onduidelijkheden met betrekking tot de uitleg van hc t combelang van de betekenis van dit begrip wordt overigens onmunautaire recht, acht de rechtbank, gelet op het bepaalde derstreept door de navolgende passage uit de Toelichting in artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Eurowaaruit blijkt dat de Europese Commissie als object van het pese Gemeenschap (hierna: het EG-Verdrag), termen aanaanvullend beschermingscertificaat de werkzame stof bewezig om het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschouwd (§46): schap te verzoeken hierover bij wijze van prejudiciële Het aanvullend beschermingscertificaat beschermt immers dt werk-beslissing een uitspraak te doen. In verband hiermee herozame stof die vervat is in de diverse vormen of uitvoeringen van het pent de rechtbank het onderzoek en schorst zij de behandeling van het beroep tot de datum waarop het Hof van Justiproduct. tie van d e EG uitspraak heeft gedaan. 4.11 Omtrent de begrippen product werkzame stof en stof is in de Toelichting op artikel 1 het volgende opgemerkt: De termen stof, werkzame stof en preparaat eveneens ontkend 4.15 Beslist dient derhalve te worden als volgt. aanRichtlijn9i/4i4/EEG, bepalen nader wat onder de definitie van gewasbeschermingsmiddel valt. S Beslissing Maar omdat met het octrooistelsel en met het stelsel van de toelating voorliet op de markt brengen verschillende doelstellingen worden naDe Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhagc, gestreefd, zij erop gewezen dat, wat het certificaat betreft, onderpro-Rechtdoende: dukt niet in ruime zin het agrochemische offytofarmaceutischepro- Heropent her onderzoek; dukt,zoalshet aan de eindverbruikerte koopwordtaangeboden, moet Verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap worden verstaan, maar wel in enge zin de werkzame stofofde samen- bij wege van prejudiciële beslissing op de voet van artikel stellingvan werkzame stoffen die een gewasbeschermingsmiddelbe- 234 van het EG-Verdrag antwoord te geven op de volgende vat. vragen: 4.12 Vast staat dat zowel vergunning 3594 N als vergunning 9582 N betrekking heeft op cen middel (Pyramin, respccticvclijkPyraminDF)datchloridazon bevat en dat deze stof bestaat uit twee verbindingen, te weten 4-amino-5chIoor-i-fenyl-pyridazon-6 en 5-amino-4-chloor-i-fenylpyridazon-6. Voorts staat vast dat eerstgenoemde verbinding daadwerkelijk werkzaam is en dat de tweede verbinding, die een isomcer is van de eerste, niet of nauwelijks actief is en feitelijk als een verontreiniging dient te worden beschouwd. Tenslotte dient als vaststaande te worden aangenomen dat de verhouding tussen beide verbindingen in Pyramin ten hoogste So% : ten minste 20% is en in Pyra-

T aDi ent, gelet op de in artikel 1 onder 2, 3 en 8 van Verordening (EG) 1610196 (de verordening) gegeven definities, onder product in de zin van artikel 3 van de verordening te worden verstaan: een werkzame stof dan wel de samenstelling van werkzame stoffen, als nader omschreven in artikel 1 onder 3, zoals die in de natuur voorkomen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij hetfabricageproces ontstaan? b Is sprake van één en hetzelfde product in de zin van de verordening, indien door middel van een nieuwe werkwijze een product als gewasbeschermingsmiddel wordt verkregen dat een geringere hoeveelheid onvermijdelijk

2 5 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

aanwezige verontreinigingen bevat dan een bestaand gewasbeschermingsmiddel met hetzelfde werkzame bestanddeel? c Maakt het voor het antwoord op vraag Tb verschil of voor dat nieuwe gewasbeschermingsmiddel een nieuwe toelating dient te worden verkregen, en zo ja, in hoeverre? 11 is aan de voorwaarden, gesteld in artikel 3 onder a en d van de verordening voldaan, indien een gewasbeschermingsmiddel is vervaardigd door middel van een geoctrooieerde werkwijze, als gevolg waarvan het een geringere hoeveelheid onvermijdelijk aanwezige verontreinigingen bevat dan een bestaand gewasbeschermingsmiddel met dezelfde werkzame stof, voor dat nieuwe gewasbeschermingsmiddel een nieuwe toelating is verkregen en het betreffende werkwijzcoctrooi als basisoctrooi in dezin van artikel 3, eerste lid, aan hef en onder ais aangewezen? schorst de behandeling van het beroep van eiseres tot de datum waarop het Hof van. Justitie van de EG uitspraak heeft gedaan. Enz. b Het Hof, enz ï Bij beschikking van 2 juli 1999, ingekomen bij het Hof op 12 juli daaraanvolgend, heeft de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhagc krachtens artikel 134 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 1 en 3 van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (PB 1198, blz. 30). 2 Deze vragen zijn gerezen in het kader van een beroep van BASF AG (hierna: BASF) tegen de wei gering van het Bureau voor de Industriële Eigendom (BTE) (hierna: Bureau) om haar een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: certificaat) af te geven voor het product chloridazon als gewasbeschermingsmiddel. De communautaire wetgeving 3 Blijkens de vijfde en de zesde overweging van de considerans van verordening nr. 1610/96 was vóór de vaststelling van de verordening de duur van de door het octrooi verleende effectieve bescherming ontoereikend om de in het gewasbeschermingsonderzoek gedane investeringen af te schrijven en de middelen te genereren die nodig zijn voor de voortzetti ng van onderzoek van hoge kwaliteit, zodat het concurrentievermogen van deze sector werd benadeeld. Deze verordening beoogt dit te verhelpen door de invoering van een certificaat voor gewasbeschermingsmiddelen. 4 Artikel 1 van verordening nr. 1610/96 bepaalt: zie vonnis Rechtbank, rov. 4.2. Red.] 5 Artikel 3 van verordening nr. 1610/96 regelt de voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat: [zie vonnis Rechtbank, rov. 4.2. Red.] Het hoofdgeding 6 Op 27 februari 1967 verleende de Nederlandse minister van Landbouw en Visserij aan BASF marktvergunning 3 594 N voor het bestrijdingsmiddel Pyramin met als werkzame stof chloridazon. 7 Op 23 juni 1982 werd aan BASF Europees Octrooi EP 0026 847 verleend voor een werkwijze ter bereiding van

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

2 D 0 1

chloridazon, met gelding voor tien gedesigneerde staten, waaronder Nederland, 8 Op 19 januari 1987 verleende de Nederlandse minister van Land bouw en Visserij aan BASF marktvergunning 9582 N voor het bestrijdingsmiddel Pyramin DF met als werkzame stof chloridazon. 9 Chloridazon is een stof die bestaat uit twee verbindingen, te weten 4-amino-5-chloor-i-fcnyl-pyridazon-6 en 5-amino-4-chloor-i-fenyl-pyridazon-6. De eerste is een werkzame verbinding. De tweede verbinding, die een isomcer is van de eerste, is niet of nauwelijks werkzaam en moet dan ook als een verontreiniging worden beschouwd. 10 Vaststaat dat bij Pyramin de verhouding tussen de werkzame verbinding en de verontreiniging ten hoogste 80 % tegen ten minste 20 % is, en bij Pyramin DF ten minste 90 % tegen ten hoogste 10 %. De wijziging in deze verhouding werd bereikt met de in basisoctrooi EP o 026 847 beschreven nieuwe bereidingswerkwijze. 11 Op 3 maart 1997 diende BASF bij het Bureau een aanvraag voor een certificaat voor chloridazon als gewasbeschermingsmiddel in. 12 Het Bureau wees deze aanvraag af bij besluit van 26 september 1997. Op 19 februari 1998 verklaarde het Bureau het door BASF tegen dit besluit aangetekende bezwaar ongegrond. Daarop stelde BASF op 31 maart 1998 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhagc beroep in tegen de afwijzing van haar bezwaar. 13 De verwijzende rechter herinnert eraan, dat het Bureau de aanvraag van BASF afwees op de grond dat niet was voldaan aan de voorwaarde van artikel 3, lid 1, sub d, van verordening nr. 1610/96. Volgens het Bureaukan de door BASF ingeroepen marktvergunning 9582 N niet als een eerste vergunning in dezin van voornoemde bepaling word en beschouwd, omdat zowel deze marktvergunning als marktvergunning 3594 N werden verleend voor gewasbeschermingsmiddelen die als enige werkzame stof chloridazon bevatten. Aangezien verontreinigingen als die welke in punt 9 van dit arrest wordt genoemd, niet onder het in artikel 1, punt 8, van verordening nr. 1610/96 gedefinieetde begrip product vallen, moeten deze twee marktvergumiingen als vergunningen voor hetzelfde product in de zin van artikel 3 van deze verordening worden beschouwd. 14 BASF betoogt, dat het meer geconcentreerde chloridazon, dat overeenkomstig de werkwijze beschreven in octrooi EP o 026 847 van 1982 wordt vervaardigd en onder de naam Pyramin DF wordt verkocht, een ander product is d an het vroeger vervaardigde chloridazon, dat onder de naam Pyramin werd verkocht. Bijgevolg moet de in 198 7 voor Pyramin DF verleende marktvergunning als de eerste vergunning in de zin van artikel 3, lid 1, sub d, van verordening nr. 1610/96 worden beschouwd. 15 Hierbij voert zij met name aan dat een product in de zin van verordening nr. 1610/96 de werkzame stof en de verontreinigingen omvat. Er is dus sprake van een verschillend product telkens wanneer de verhouding tussen werkzame stof en verontreinigingen aanzienlijk wordt gewijzigd. Het feit dat een nieuwe marktvergunning is verleend voor het chloridazon dat met de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd en onder de naam Pyramin DF bekend is, bewijst overigens, dat dit chloridazon een nieuw ptoduct in de zin van deze verordening is. Voorts zouden werkwijzeoctrooïen

10

A U G U S T U S

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T H I Ë L E

niet naar behoren worden beschermd en zou verordening nr. 1610/96 van haar doel worden afgewend indien, zoals het Bureau in wezen betoogt, het certificaat alleen kon worden verleend voor producten die een andere of nieuwe werkzame stof bevatten. Dergelijke octrooien hebben immers doorgaans geen betrekking op volledig nieuwe producten, maar wel op bestaande producten waarvan de samenstelling is veranderd door toepassing van nieuwe, uitgevonden werkwijzen. 16 De Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is van mening, dat verordening nr. 1610/96 blijkens de tekst ervan is vastgesteld om door middel van het certificaat een voldoende bescherming van het gewasbeschermingsonderzoek te garanderen, en dar hierbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen stofoctrooien en werkwijzeoerrooien. In de uitleg die het Bureau aan deze verordening geeft, kan volgens deze rechtbank nagenoeg nooit een certificaat ten behoeve van een werkwij zeoctrooi worden verkregen, aangezien de toepassing van een dergelijke werkwijze doorgaans niet een volledig nieuw product -met nieuwe werkzame stoffen - oplevert, maar alleen tot wijziging van de samenstelling van een bestaand product leidt. In het merendeel van die gevallen zal immers voor het bes taande product reeds een marktvergunningzijn verleend, zodat de later verleende marktvergunning niet als eerste vergunning in de zin van artikel 3,lid 1, sub d, van verordening nr. 1610/ 96 kan worden ingeroepen voor het gewijzigde product dat met de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd. 17 De verwijzende rechter vraagt zich af, of deze benaderingwei in overeenstemming is met de strekking en het doel van verordening nr. 1610/96, en in het bijzonder of de verlening van een certificaat ten behoeve van een werkwijzeoctrooi afhankelijk mag worden gesteld van de - min of meer toevallige - omstandigheid dat nog geen marktvergunning is verleend voor het bestaande product waarvan de samenstelling door de geoctrooieerde werkwijze wordt gewijzigd. 18 In die omstandigheden heeft de Arrondissemenrsrechtbank te's-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld: [zie vonnis Rechtbank. Red] De eerste vraag Het eerste onderdeel van de eerste vraag

19 Met het eerste onderdeel van de eersre vraag verzoekt de verwijzende rechter in wezen om preciseri ng van het begrip product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96. 20 Er zij aan herinnerd dat volgens artikel 1, punt 8, van verordening nr. 1610/96 onder het product moet worden verstaan: de werkzame stof zoals omschreven in punt 3 van dit arrikel of de samenstelling van werkzame stoffen van een gewasbeschermingsmiddel. 21 Volgens artikel 1, punt 3, van d eze verordening zijn werkzame stoffen met name stoffen met een algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen, of op planten, delen van planten of plantaardige producten. 22 Arti kei 1, punt 2, van deze verordening definieerr stoffen als chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen of zoals die industrieel worden ver-

t l ü t N D Ü M

vaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan. 23 Uit het samenstel van de punten 2, 3 en 8 van artikel 1 van verordening nr. 1610/96 volgt dat het begrip product omvat: de chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan, met cen algemene of specifieke werking regen schadelijke organismen, of op planten, delen van planten of plantaardige producren. Z4 Her begrip product speelt een centrale rol in de in artikel 3 van verordening nr. 1610/96 geformuleerde voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat. Welnu, niets wijst erop, dat dit begrip verschilt van het begrip product zoals dat in artikel 1 voor de toepassing van deze verordening is gedefinieerd. 25 Derhalve moet op het eerste onderdeel van de eerste vraag worden geantwoord, dat het begrip product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 omvat: de chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan, met een algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen, of op planten, delen van planten of plantaardige producten. Het tweede onderdeel van de eerste vraag

26 Met het tweede onderdeel van de eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of twee producten als één en hetzelfde product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 moeten worden beschouwd wanneer alleen de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt, in die zin dat het ene product een hoger percentage werkzaam chemisch element bevat dan het andere. 27 Uit het antwoord op het eerste onderdeel van de eerste vraag volgt, dat er sprake is van hetzelfde product wanneer rwee producren bestaan uit dezelfde chemische verbinding, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan, met dezelfde algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen, of op planten, delen van planten of plantaardige producten. 28 Derhalve kan een product worden bepaald aan de hand van zijn chemische verbinding en de werking ervan op de in het voorgaande punt vermelde doelen, ongeacht de verontreinigingen die het product bevat. A fortiori zal alleen de wijziging van de erin vervatte hoeveelheid verontreinigingen de aard van het product niet veranderen wanneer zowel de chemische verbinding ervan als de werking ervan op voornoemde doelen onveranderd blijven. 29 Derhalve moet op het tweede onderdeel van de eerste vraag worden geantwoord, dat twee producten als één en hetzelfde product in dezin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 moeten worden beschouwd wanneer alleen de verhouding russen werkzame ch emisdac verbinding eii verontreiniging verschilt, in die zin dat het ene product een hoger percentage werkzame chemische verbinding bcvar dan het andere.

2 C O

B I J B L A D

I N D U S I H I E L E

Het derde onderdeel van de eerste vraag 30 Met het derde onderdeel van de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of de omstandigheid dat ccn marktvergunning moet worden verkregen voor het nieuwe gewasbeschermingsmiddel waarvan de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt van die in het oudcgcwasbeschermingsmiddel, relevant is bij de beoordeling of de bestanddelen van deze gewasbeschermingsmiddelen dezelfde zijn. 31 Zoals uit het voorgaande blijkt, behoort de marktvergunning niet tot de in verordening nr. 1610/96 neergelegde criteria voor de omschrijving van het begrip product. 3 2 Derhalve moet op het derd e on d erd eel van de eerste vraag worden geantwoord, dat de omstandigheid dat een marktvergunning moet worden verkregen voor het nieuwe gewasbeschermingsmiddel waarvan de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt van die in het oude gewasbeschermingsmiddel, irrelevant is bij de beoordeling of de bestanddelen van deze gewasbeschermingsmiddelen dezelfde zijn. De tweede vraag 33 Met deze vraag wenst de verwijzende rechterin wezen te vernemen, of de voorwaarden van artikel 3,lid 1, sub a end, van verordening nr. 1610/96 zijn vervuld wanneer een product als gewasbeschermingsmiddel volgens een geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, voor dat product ccn marktvergunning is verleend, het slechts van een vroeger als gewasbeschermingsmiddel toegelaten product verschilt door de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging in die zin dat eerstgenoemd product eenhoger percentage werkzame chemische verbinding bevat dan laatstgenoemd product, en het betreffende werkwijzeoctrooi als basisoctrooi is aangewezen. 34 Zoals in punt 29 van ditarrest is vastgesteld, moeten twee producten als één en hetzelfde product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 worden beschouwd wanneer alleen de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt, in die zin dat het enc product een hoger percentage werkzame chemische verbi nd i ng bevat dan het andere. 35 Bijgevolg moet worden vastgesteld, dat twee gewasbeschermingsmiddelen hcrzclfde product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 bevatten wanneer het ene product als gewasbeschermingsmiddel volgens een geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, voor dat product een marktvergunning is verleend, en het slechts van het andere, vroeger als gewasbeschermingsmiddel toegelaten product verschilt door de verhoud ing tu ssen werkzame chemische verbinding en verontreiniging, in die zin dat eerstgenoemd product een hoger percenrage werkzame chemische verbinding bevat dan laatstgenoemd product. 36 De marktvergunning van eerstgenoemd product, dat als gewasbeschermingsmiddel volgens ccn geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, kan dus niet als de eerste voor dit product verleende vergunning worden beschouwd, aangezien voor dat product als gewasbeschermingsmiddel reeds eerder ccn vergunning was verleend. 37 De voorwaarde van artikel 3, lid 1, sub d, van verordening nr. 1610/96 is bijgevolg niet vervuld voor het product dat als gewasbeschermingsmiddel volgens ccn geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd.

E I G E N D O M

16

A U G U S T J S

2 0

0'

38 Zonder dat behoeft te worden uitgemaakt, of de voorwaarde van artikel 3, lid 1, sub a, van verordening nr. 1610/ 96 is vervuld, moet derhalve op de tweede vraag worden geantwoord, dat de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub a en d, van verordening nr. 1610/96 hoe dan ook niet allemaal zijn vervuld, wanneer een product als gewasbeschermingsmiddel volgens een geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, voor dat product een markrvergunning is verleend, het slechts van een vroeger als gewasbeschermingsmiddel toegelaten product verschilt door de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging, in die zin dat eerstgenoemd product een hoger percentage werkzame chemische verbinding bevat dan laatstgenoemd product, en het betreffende werkwijzeoctrooi als basisoctrooi is aangewezen. Kosten 39 De kosten door deNederlandse en de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de parrijen in het hoofdgeding is de procedure als ccn aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Het Hof van Justitie (Zesde kamer), uitspraak doende op de door de Arrond issementsrech tbank te 's-Gravenhagc bij beschikking van 2 juli 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1 Het begrip product in de zin van artikel 3 van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, omvat: de chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur voorkomen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces ontstaan, met een algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen, ofop planten, delen van planten of plantaardige producten. 2 Twee producten moeten als één en hetzelfde product in de zin van artikel 3 van verordening nr. 1610/96 worden beschouwd wanneer alleen de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt, in die zin dat het ene product een hoger percentage werkzame chemische verbinding bevat dan het andere. 3 De omstandigheid dat een marktvergunning moet worden verkregen voor het nieuwe gewasbeschermingsmiddel waarvan de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging verschilt van die in het oude gewasbeschermingsmiddel, is irrelevant bij de beoordeling of de bestanddelen van deze gewasbeschermingsmiddelen dezelfde zijn. 4 De voorwaarden van arti kei 3, lid 1, sub a en d, van verordening nr. 1610/96 zijn hoe dan ook niet allemaal vervuld, wanneer een product als gewasbeschermingsmiddel volgens een geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, voor dat product een marktvergunning is verleend, het slechts van een vroeger als gewasbeschermingsmiddel toegelaten product verschilt door de verhouding tussen werkzame chemische verbinding en verontreiniging, in die zin dat eerstge-

K I E L E

noemd product een hoger percentage werkzame chemische verbinding bevat dan laatstgenoemd product, en liet betreffende werkwijzeoctrooi als basisoctrooi is aangewezen. Enz.

Nr. 53 Gerechtshof te 's-Gravenhagc, 13 juli 2000 (Vredo/Vccnhuis)" Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, E. J. van Sandick en R.A. Grootoonk Art. 30, lid 2ROW (1910) In conclusie 1 is sprake van snee aanbrengende middelen die elk een paar messen omvatten die onder een helling ten opzichte van elknar en die verticaal staan en die op een contactpunt onder een hoek met de verticaal bijna met elkaar in contact komen, welk paar messen onder voorspanning in benedenwaartse richting staat, waarbij elk mes de vorm heeftvan een platte schijf en de buitenzijde van elke schijf naar buiten toe afgeschuind is, zodanig dat de buitenrand van de schijfeen doorgaande cirkelvormige lijn vormt. De snee aanbrengende middelen in de inrichting van Veenhuis omvatten elk een platte schijf met een scherpe cirkelvormige omtreksrand, terwijl tegen elke zijde van deze schijf nog een platte schijf meteen diameter die geringer is dan die van de middenschijf vast is gemonteerd, waarbij van beide zijschijven de omtreksrand in axiaal buitenwaartsc richting is afgeschuind en waarbij elk snee aanbrengend middel in een vaste stand in de inrichting is gemonteerd. De stelling van Vredo dar de inrichting van Veenhuis letterlijk inbreuk maakt, zou meebrengen dat de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zal menen dat het onderhetkenmerkalsnieuweconstructicve maatregel gepresenteerde messenpaar als een niet-wczen lijk aspect van de geoctrooieerde uitvinding uit conclusie 1 magworden weggeïntcrpxcxccrd; met andere woorden dat conclusie 1 onder hel kenmerk zou mogen worden verruimd tot elk snede aanbrengend middel dat tijdens het gebruik van de inrichting in staat is een zodanig smalle snede in weiland te vormen dat geen beschadiging van gras optreedt en de uitstoot van ammoniak minimaal is. Dit is echter in strijd met de letterlijke en op zichzelf begrijpelijke tekst van conclusie 1, zodat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de geclaimde inrichting voorzien dient te zijn van een zeer bepaald middel, namelijk het constructiefin details beschreven messenpaar. Niet uit te sluiten is echter dat de gemiddelde vakman die het gehele octrooischrift leest met zijn normale vakkennis toch zal muien dat het octrooi zich mede uitstrekt tot het gebruik van andere snee aanbrengende middelen met name een enkelvoudig mes. Daaiyoor dienen in de beschrijving en tekeningen dan wel duidelijke aanknopingspunten aainvezigte zijn. De vakman, die met zijn normale vakkennis de beschrijving van het octrooi en de tekeningen bekijkt, zal inzien dat de uitvinding berust op de (welbewuste) keuze voor het speciflekemessenpaar.Uetmessenpaar is dan ook een essentieel aspect van de geoctrooieerde inrichting en het kenmerkende gedeelte van conclusie 1 mag dus niet worden verruimd tot willekeurige snede aanbrengende middelen. Er is daarom geen sprake van letterlijke inbreuk. Er is evenmin sprake van inbreuk met een equivalent middel. Het door Vredo toegepaste messenpaar is een wezenlijk ander snede aanbrengend middel dan een enkelvoudig mes - aan dit verschil ontleent de geoctrooieerde inrichting haar nieuwheid en inventiviteit-

Zie ook de eerdere uitspraak van Hof 's-Gravenhage, 3 fcb. 1994, BIE 1995, ur. 34, blz. 129. Rel-

E I G E N D O M

2 6 '

zodat Veenhuis door (een nadere uitwerking van een) enkelvoudig schijfvormig mes volgens de stand van de techniek toe te passen - derhalve tegen de leer van het Vredo octrooi in geen gebruik maakt van dit wezenlijke aspect van de geoctrooieerde inrichting, in casu het messenpaar. De inrichting van Veenhuis valt niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Vredo. Vredo Dodcwaard RV te Dodewaard, appellante, procureur mr. W. Tackcma, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen Veenhuis Machines BV te Raalte, geïntimeerde, procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, advocaat mr. RA.M. Hendrick te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 oktober 1997 (mrs. E.J. Numann, Ch.AJ.F.M. Hensen en J.L. Driessen) Rechtsoverwegingen in beide zaken in conventie en in reconventie 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast: 1.1 Vredo is houdster van het Europese octrooi 0322941 voor een gierinjector, hierna het octrooi. De eerste conclusie van het octrooi (in de Nederlandse vertaling) luidt als volgt: 1 Inrichtingvoor het injecteren van gier in de bodem, in het bijzonder grasland, omvattende middelen (7) voor het aanbrengen van een snee en een mondstuk (13) dat dicht bij de snee aanbrengende middelen uitmondt, welk mondstuk verbonden is mei een toevoerleiding diegekoppeld is met een reservoir (2) voor gier, met het kenmerk, dat de snee aanbrengende middelen elk omvatten een paar messen (j) die ondereen helling ten opzichte van elkaar en de verticaal staan, en die op een contactpunt onder een hoek met de verticaal bijna met elkaar in kontakt komen, welk paar messen onder voorspanning in benedenwaartse richting staat, waarbij elk mes de vorm heeft van een platte schijf, en de buitenzijde van elke schijf naar builen toe afgeschuind is, zodanig dat de buitenrand van de schijf een doorgaande cirkelvormige lijn vormt, Bij het octrooi behoort de volgende figuur:

R I Ë L E

De vorderingen en het verweer 2.1 In de zaak van Vredo tegen Veenhuis [rolnr. 92/6897. Red.] vordert Vredo in conventie, kort gezegd, Veenhuis te verbieden inbreuk te maken op het octrooi, met nevenvorderingen. 2.2 In reconventie vordert Veenhuis, kort gezegd, de nietigverklaring van het octrooi. 2.3 In de zaak van Jako tegen Vredo |rolnr. 92(7697Red.] vorderde Jako in conventie, kort gezegd, de nietigverklaring van het octrooi. Deze vordering is ingetrokken. 2.4 In reconventie vordert Vredo, kort gezegd, Jako te verbieden inbreuk te maken op het octrooi, met nevenvordcringen. 2.4 [=2.5. Red.] Tn beide zaken, zowel in conventie als in reconventie, wordt gemotiveerd verweer gevoerd. Beoordeling 3.1 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103 Rijksoctrooiwct 1995 de Rijksoctrooiwet van 1910 onverkort van toepassing is. 3.2 De rechtbank ziet aanleiding allereerst de vorderingen van Vredo betreffende de inbreuk te beoordelen. inbreuk 4.1 Het octrooi betteft een i nrich ti ng voor het inj eeteren van gier in grasland, waarmee een smalle snede met een diepte van ongeveer 5 cm in de graszode wordt gemaakt. In de snede wordt de gier gebracht en direct opgenomen in de bodem zon d er ammoniakuits toot in het milieu, en het grasland wordt daarbij niet of nauwelijks beschadigd. 4.2 Het octrooi biedt middelen voor het aanbrengen van een zodanige snede. Daartoe is de inrichting van Vredo voorzien van de middelen die zijn omschreven als het kenmerk van het octrooi, In essentie bestaan die uit twee relatief dunne snijschijvcn waarvan de draaiingsassen elkaar onder een stompe hoek snijden, waarbij de schijven elkaar op een puntnaderen.Deschijven vormen tezamen eenmessenpaar dat een smalle snede aanbrengt waarvan het profiel wordt bepaald door de ruimtelijke oriëntatie van de draaiingsassen en het raakpunt. Navolgende figuur 2 toont in aanzicht hoe de inrichting van Vredo voor het aanbrengen van bedoelde smalle snede er uitziet in bed rijfstoestand in het veld. De figuur toont tevens het profiel van de smalle snede. 4.3 De inrichtingen van Veenhuis en Jako beogen het zelfde probleem op te lossen, Ook deze inrichtingen maken een smalle snede in het grasland waarin de gier wordt gebracht. Beide inrichtingen bestaan uit een enkelvoudige schijf, draaiende om een en kele as, welke in de graszode wordt gedrukt en in de voortgaande rollende beweging een snede in de zode aanbrengt. Het gaat dus om een snijwiel waarvan vorm en dikte zo zijn gekozen dat een snede ontstaat met voldoende volume om de gier op te nemen. De figuren 3 en 4 tonen in aanzicht de inrichting van Veenhuis respectievelijkjako.

E I G E N D O M

A U G U S T U S

7 0 0 1

1

1! I/ , ! ƒ

16

V \t

I

figuur 2, Vredo

figuur

3, Veenhuis

figuur

4,Jako

5.1 Partijen hebben gedebatteerd over de vraag hoe het profiel van de in de praktijk gemaakte smalle snede er uit ziet. Hierbij is in aanmerking genomen onder meer de diepte waarop de messenparen, dan wel snijwielen zijn ingesteld en de mate waarin de inrichtingen door het gebruik versleten zijn. 5.2 De rechtbank gaat aan die kwestie voorbij. Vast staat dat al de in geding zijnde inrichtingen in de praktijk een smalle snede in de graszode maken met steeds voldoende volume om de gier op te nemen waardoor zij ook alle de onder 4.1 genoemde effecten bereiken. Uit het octrooischrift blijkt naar het oordeel van de rechtbank evenwel voor een deskundige duidelijk dat de uitvindingsgedachte d ie is neergelegd in conclusie 1 van het octrooi, betrekking heeft op de wijze waarop de snede in het grasland tot stand wordt gebracht, en niet het aanbrengen van de snede als zodanig, hetgeen immers in de stand der techniek is beschreven. 5.3 Voor beantwoording van de inbreukvraag zal derhalve moeten worden vastgesteld of de inrichtingen van Veenhuis en Jako met dezelfde, dan wel met equivalente middelen als van liet octrooi de snede aanbrengen. 6.1 De rechtbank stelt zich eerst de vraag of de middelen voor het aanbtengen van de smal Ie snede in de inrichtingen van Veenhuis en Jako zijn aan te merken als rechtstreeks overeenkomend met de bewoordingen van conclusie 1 van het octrooi. 6.2 De rechtbank merkt o p dat de in het kenmerk genoemde elementen slechts voor een zeer beperkt gedeelte zijn terug te vinden bij Veenhuis en Jako. Er is geen sprake van een messenpaar. Al de overige elementen die samenhangen met de ruimtelijke oriëntatie van de messen onderling en van het messenpaar zijn daarom ook niet terug te vinden bij Veenhuis en Jako. Een rechtstreekse inbreuk doet zich dan ook niet voor. 7.1 Vervolgens is er de vraag of er sprake is van een equivalent. Daartoe dient te worden beoordeeld of door Veenhuis of Jako maatregelen zijn getroffen waardoor met in wezen dezelfde middelen, op in wezen dezelfde wijze hetzelfd e resultaat wordt bereikt als met de geoctrooieerde inrichting. 7.2 Onder 5.2 van dit vonnis is reeds vastgesteld dat met de inrichtingen van Veenhuis en Jako in wezen het zelfde re-

16

A U ü U S T J S

2 0 0 1

B I ^ B L A D

N D U S T T Ë L E

sultaat, bestaande uit de gewenste smalle snede wordt bereikt. 7.3. Dat resultaat wordt bij Veenhuis en Jako in wezen op dezelfde wijze bereikt als met het messenpaar van Vredo. Door onder een neerwaartse voorspanning te worden voortgerold in en door de graszode brengen de messen op in wezen gelijke wijze de gewenste smalle snede aan. 7.4 Ten slotte is er de vraag of zij in wezen dezelfde middelen gebruiken. Daartoe dient te worden onderzocht of de enkele messchijven aan het wezen van de geoctrooieerde uitvinding beantwoorden. Van belang is dan waaruit het wezen van de geoctrooieerde uitvinding bestaat en vervolgens of in de inrichting van Veenhuis en Jako in zodanige mate van die uitvindingsgedachte wordt geprofiteerd dat daarom moet worden aangenomen dat in hun inrichting het wezen van de uitvinding is opgenomen. 8.r Vredo heeft betwist dat het wezenlijk voor haar uitvinding is dat zij gebruik maakt van een messenfwar. Zij heeft uitvoerig betoogd dat haar messenpaar functioneel gelijk is aan de messchijven van Veenhuis en Jako. Zij stelt dat In de praktijk de messchijven waaruir het messenpaar is samengesteld door hun dunheid elastisch zijn. Zij worden met enige kracht tegen elkaar aangedrukt, waardoor zij elkaar raken op een raaklijn. Dit laatste effect wordt versterkt door het dynamisch effect in de bodem, waardoor door de zijwaartse druk de elastische schijven over een deel van de omtrek tegen elkaar aan worden gedrukt. Deze effecten tezamen leiden ertoe dat het messenpaar zich gedraagt als twee volledig op elkaar gedrukte (halve) messchijven waardoor de equivalentie met de messchijven van Veenhuis en Jako gegeven is. 8.2 De rechtbank merkt op dat voorgaande beschrijving van wat kennelijk de werkelij ke uitvoeringsvorm is van de snede aanbrengende middelen van Vredo niet in overeenstemming is met die volgens conclusie 1 van het octrooi. In het octrooi wordt immers aangegeven dat de messen bijna met elkaar in contact komen. Over de elasticiteit van de schijven en het dynamisch effect wordt gezwegen. 8.3 Echter ook indien wordt uitgegaan van de door Vredo aangegeven werkelijke uitvoeringsvorm, is niet aannemelijk, dat wezenlijk voor de uitvinding zou zijn dat de twee op elkaar gedrukte (halve) messchijven op zodanige wijze werken dat zij de constructief zoveel eenvoudiger enkele messchijven van Veenhuis en Jako simuleren. 5.4 De uitvindingsgedachte verwoord in de conclusie acht de rechtbank dan ook gelegen inde specifieke wij ze van aanbrengen van de smalle snede met een uit twee meshelften samengesteld messenpaar, een en ander volgens het kenmerk van het octrooi. Aan dat oordeel kan niet worden afgedaan doordat Vredo de rechtbank niet inzichtelijk heeft gemaaid welk voordeel aan het geoctrooieerde kenmerk verbonden is. 8.5 In de middelen waarmee Veenhuis en Jako de smalle snede aanbrengen is deze uitvindingsgedachte niet terug te vinden. De slotsom is derhalve dat de messchijven van Veenhuis en Jako niet zijn aan te merken als equivalenten. De inbrcukvorderingen dienen daarom te worden afgewezen. voorts in de zaak van Vredo tegen Veenhuis in conventie

E I G E N D O M

ï

Ë3

9 Uit hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de inbreuk volgt dat de vorderingen van Vredo in conventie dienen te worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Vredo worden veroordeeld in de kosten van de procedure. in reconventie I o Op zz mei 1996 heeft de Technical Board of Appeal van het Europees Octrooi Bureau de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en het octrooi van Vredo in stand gehouden. Veenhuis heeft haar vordering terzake van de nietigheid gehandhaafd. De nietigheid is ten pleidooie niet bepleit. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat partijen zich uitlaten over het voortprocederen. voorts in de zaak van Jako tegen Vredo in conventie II De vorderingen in conventie zijn ingetrokken, zodat daarop niet zal worden beslist. in reconventie 12 Uit hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de inbreuk volgt dat de vorderingen van Vredo in reconventie dienen te worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Vredo worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Enz. b Het Hof, enz. Met de grieven wordt beoogd het geschil betreffende de inbreukvraag in volle omvang aan het oordeel vanhethof te onderwerpen. 3 Vredo is houdster van het Europees octrooi EP 0322941, dat betrekking heeft op een 'Liquid manure injector'. De aanvrage voor dit octrooi werd ingediend op 1 decem bcr 198S en ter inzage gelegd op 5 juli 1989. De ingeroepen prioriteit berust op de Nederlandse octrooiaanvrage S70 2901 van 2 december 1987. Het Europees octrooi is verleend op 10 april 1991. Het octrooischri ft (EP o3zz94i)isop dezelfde dag gepubliceerd. Tegen de verlening is oppositie gevoerd door verscheidene opposanten, waarbij Veenhuis als partij is tussengekomen, alsbedoeldinart. 105,lid 1 Europees Octrooiverdrag(EOV). De oppositieafdeling heeft bij beslissing van 11 maart 1994 het octrooi herroepen wegens gebrek aan inventiviteit. Daarop heeft de technische kamer van beroep (TKB) bij besluit van 22 mei 1996 beslist dat de beslissing van de oppositieafdeling wordt vernietigd en dat de zaak wordt terugverwezen naar de oppositieafdeling met de opdracht het octrooi te handhaven op basis van de conclusies 1 tot 9 van het eerste 'auxiliary request'. De oppositieafdeling heeft - overeenkomstig de beslissing van de TKB - het octrooi gehandhaafd op basis van genoemde conclusies, met een enigszins gewijzigde beschrijving. Vredo heeft bij pleid ooi een exemplaar overhandigd van liet octrooischrift in de Bi-versie (in de Nederlandse vertaling) met daarin de wijzigingen zoals die door de oppositieafdeling overeenkomstig de opdracht van de TKB zijn aangebracht. Tegen het inbrengen van dit stuk is door Veenhuis geen bezwaar gemaakt. Conclusie 1 van het octrooi luidt thans, in de Nederlandse vertaling:

1 b 4

B I J B L A D

IN

DUS

Ml

I E L E

E I G E N D O M

i B

A U G U S T U S

2 ü J 1

inrichting voorliet injecteren van gier in grasland, omvattende mid-tectionforthepatenteewithareasonablcdegreeofcertaintyforthitd delen (j) voor het aanbrengen van een snee en een mondstuk (13) datporties. dicht bij de snee aanbrengende middelen uitmondt, welk mondstuk 6 Vredo heeft te dien aanzien betoogd (pleitnotities mr. verbonden ismeteen toevoerkidingdie gekoppeld is meteen'reservoir Hoyng,blz. 14/15, 28): (z) voor gier, met het kenmerk, dat de snee aanbrengende midde- De beschrijving maakt zonneklaar dar de uitvindingsgedachte hem len elk omvatten een paar messen (7) die onder een helling ten op-zit inliet gebruikmaken van eensmatte snedevoorhet inbrengen van zichte van elkaar en de verticaal staan, en die op een contactpuntmest in grasland (...). onder een hoek met de verticaal bijna met elkaar in contact komen,Het is volstrekt duidelijk dat de wijze waarop de v-vormigesnee werd welk paar messen onder voorspanning in henedenwaartse richtingaangebracht volstrekt onbelangrijk is. Op geen en enkele wijze wordt staat, waarbij elk mes de vorm heeft van een platte schijf, en de buiin de beschrijving dan ook op enige wijze aangegeven dat hel schijventenzijde vaneikeschijfnaar buiten toeafgeschuindis,zodanigdat de paar op enigerlei wijze essentieel is. buitenrand van de schijf een doorgaande cirkelvormige lijn vormt, 7 Met betrekking tot deze stelling merkt het hof ten eerste op dat ten aanzien van de eisen waaraan de snede zou moeten voldoen om deze geschikt te doen zijn voor het opneVeenhuis brengt een inrichting voor het injecteren van men van gier in grasland niets concreets in het octrooi is vermengmest in grasland in het verkeer. meld. Slechts word t vermei d dat de snede zeer smal dient te Partijen zijn het erover eens dat de inrichting voldoet aan de zijn on? te voorkomen dat het op het land staande gras wordt beschain de kop (vóór het kenmerk) van conclusie 1 vervatte maatdigd (blz. 1, regel 17), terwijl nog eens wordt herhaald dat regelen (te weten dat de inrichting middelen om vat voor het het om een uiterst smalle snede gaat zodat de hoeveelheid aanbrengen van een snee en een mondstuk dat dicht bij de ammoniak die in de lucht vrijkomt minimaal is' en 'het consnee aanbrengende middelen uitmondt, welk mengstuk tactmetdeluchtstcrkisbeperkt' (blz. i,r. 27en29),zonder verbonden is met een toevocrlciding die gekoppeld, is met dat concrete afmetingen voor de breedte van de snede woreen reservoir voor mengmest). Uit de tekening onder 4 van den vermeld. Ook voor de diepte is geen (maximale) maat de inleidende dagvaarding en uit de overige processtukken genoemd; slechts een vootkeut is uitgesproken voor een blijkt dat de snee aanbrengende middelen van de inrichting diepte van 5 cm (blz. 1, r. 2z). Ten slotte wordt ook over de van Veenhuis elk omvatten een platte schij f met een scherpe exacte vormgeving van de snede gezwegen; ten hoogste kan cirkelvormige omtreksrand, terwijl tegen elke zijde van uit de toepassing van het onder het kenmerk van conclusie deze schijf nog cen platte schijf met een diameter die gerin1 vermelde messenpaar worden afgeleid dat een v-vormige ger is dan die van de middenschijf vast is gemonteerd, waarsnede het resultaat van deze toepassing zal zijn (figuur 2 bij van beide zijschijven de omtreksrand in axiaal buitenvan het octrooi). Uit het octrooi blijkt slechts dat de snede waartse richting is afgeschuind en waarbij elk snee zodanig smal dient te zijn dat de hoeveelheid vrij komende aanbrengend middel in een vaste stand in de inrichting is ammoniak minimaal is en dat nauwelijks grasbeschadiging gemonteerd. optreedt. Iedere vakman zal deze vanzelfsprekende eisen aan de aan 4 Vredo is van oordeel dat de inrichting van Veenhuis letterte brengen snede stellen, zodat daarin de geoctrooieerde lijk dan wel op equivalente wijze inbreuk maakt op concluuitvindingsgedachte niet gelegen kan zijn. sie r van het octrooi. Ten tweede wordt opgemerkt dat de stelling van Vredo zou Veenhuis meent daarentegen dat dat niet het geval is, ommeebrengen dat de gemiddelde vakman, die conclusie 1 dat - kort gezegd leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zal 1 haar inrichting slechts geschikt is voor het injecteren van menen dat het onder het kenmerk als nieuwe construclieve mengmest en niet voor het injecteren van gier; maatregel gepresenteerde messenpaar (met de gehele na2 elk snee aanbrengend middel in cen vaste stand in de indere constructieve uitwerking daarvan) als een niet-wezenlijk richting is gemonteerd en dus niet onder voorspanning in aspect van de geoctrooieerde uitvinding uit conclusie 1 mag worbencdenwaartse richting staat en den weggeïnterpreteerd; met andere woorden dat conclusie 1 3 elk snee aanbrengend middel is uitgevoerd als een enkelonder het kenmerk zou mogen worden verruimd tot elk voudig, verticaal staand scliijfvormig mes en niet als een snede aanbrengend middel dat tijdens gebruik van de inmesssenpaar dat overigens nog dient te voldoen aan de in richting in staat is een zodanig smalle snede in weiland te conclusie 1 daaraan gestelde constructieve eisen. vormen dat geen beschadiging van gras optreedt en de uitAangezien de discussie zich heeft toegespitst op maatregel stoot van ammoniak minimaal is. 3, zal het hof die maatregel als eerste behandelen. Echter, naar de letterlijke en op zichzelf duidelij ke tekst van conclusie 1 dient, zo zal de vakman begrijpen, de geclaimde 5 Ingevolge artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooi verdrag inrichting voorzien te zijn vaneen zeer bepaald middel, nawordt de beschermingsomvang van het Europees octrooi melijk het constructief in details beschreven messenpaar en bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beniet van een willekeurig snee aanbrengend middel. schrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies diein beginsel valt de inrichting van Veenhuis waarin het nen. bovenbeschreven schijfvormige mes wordt toegepast dan Volgens het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 mag ook buiten de beschermingsomvang van het octrooi van deze bepaling niet worden uitgelegd in die zin als zou de Vredo. bescherm ingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin als zouden de conclu8 Niet uit te sluiten is echter, dat de gemiddelde vakman die sies alleen als richtlijn dienen. Deze bepaling dient te worhet gehele octrooischrift leest, met zijn normale vakkennis den uitgelegd as defining a position (...) which combines afairpro- toch zal menen dat het octrooi zich mede uitstrekt tot het

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I E L L

gebruik van andere snee aanbrengende middelen met name een enkelvoudig mes. Daarvoor dienen in de beschrijving en tekeningen dan wel duidelijke aan knopingspunten aanwezig te zijn. 9 Op het octrooi in de Bi-versie is een aantal referenties vermeld. Denkbaar is dat op de B2-versic daarnaast nog andere documenten zijn genoemd en wel die welke tijdens de oppositie-procedure en beroepsprocedure zijn ingebracht en aan de orde zijn gekomen. Zo heeft Vredo erop gewezen dat enkelvoudige schijfvormige messen waaronder de enkelvoudige bolle schijf, alsmede messenparen als snee aanbrengende middelen iii de stand der techniek bekend zijn (zie pleitnotities Vredo, 26 en 36). Kortom, er kan gesproken worden van een uiterst dichte stand der techniek. In de beschrijvingsinleiding zijn slechts twee literatuurplaatsen besproken, namelijk het blijkbaar als uitgangspunt gekozen Britse octrooischrift 1.068.895 en het Amerikaanse octrooischrift 4.59S.S54 als secundaire stand der techniek. Van de vakman (die niet op de hoogte is van het verlenings-dossier) mag echter worden verwacht dat hij bij zijn inschatting hoever het octrooi reikt niet alleen deze documenten, maar ook de overige op het octrooi vermelde referenties zal raadplegen. Met deze kennis zal hij dan ook het gehele Vredo-octrooi lezen.

t l

G E N D O M

2 6 5

vens wordt beoogd een zeer smalle snede in grasland aan te brengen zonder het gras te beschadigen. Dan wordt gesteld dat deze problemen worden opgelost door de constructieve maatregelen die in het kenmerkende gedeelte van conclusie 1 worden vermeld en die kortweg kunnen worden samengevat aldus, dat elke snede aanbrengend orgaan een paar onder een hoek staan d e, sch ij fvorm ige platte messen omvat wel k m essen paar nog d ient te voldoen aan de specifieke constructie die verder in het kenmerkende gedeelte van de conclusie is omschreven. Naar het oordeel van het hof zal de vakman begrijpen dat Vredo zich hiermee afzet tegen de, in het bijzonder voorbouwland bedoelde, enkelvoudige disc-tikefurww-opener (...) of conventional construction volgens het als uitgangspunt gekozen Britse octrooischrift, welke zoals hij weet in velerlei uitvoeringsvormen in de stand der techniek zijn beschreven. Vredo heeft, zo begrij pt de vakman, bewust gekozen voor een andere, op zichzelf reeds uit de stand der techniek bekende vore-opener, namelijk het specifiek geconstrueerde messenpaar, omdat nu juist daarmee in grasland de beoogde snede is aan te brengen zonder beschadiging van gras en met minimale ammoniakuitstoot. Dit wordt zelfs nog eens met zoveel woorden benadrukt in de beschrijvingsinleiding op blz. 1, r. 23-32. Vervolgens wordt in de bcschrijvingsinleiding van het oc1 o De bcschrijvingsinleiding van het octrooi begint met de trooi het Amerikaanse octrooischrift 4.598.654 (selectie bij vermelding dat de uitvinding betrekking heeft op een inakte van 2 mei 1997) besproken. Bij raadpleging van dit gerichting volgens de aanhef van conclusie 1, derhalve een inschrift blijkt dat tot de stand der techniek ook behoort een richting voor het injecteren van gier in grasland, omvatmessenpaar waarvan de messen ten opzichte van elkaar en tende middelen voor het aanbrengen van een snee en een de verticaal hellen en die inkepingen aan de omtrekhebbcn mondstuk dat dicht bij de snee aanbrengende middelen uitvoor het doorsnijden en zijwaarts wegduwen van op het mondt, welk mondstuk verbonden is met een toevocrlciland achtergebleven gewas zodat een onberispelijke smalle ding die gekoppeld is met een reservoir voor gier. v-vormige groef wordtgevormd. Van dat messenpaar wordt Voorts wordt vermeld dat een dergelijke injectie-inrichting in het octrooi vermeld dat het niet geschikt is voor het aanbekendis uit het Britse octrooischrift 1.068.S95. brengen van een smalle snee in weiland omdat dit soort Bij raadpleging van dit octrooischrift (productie 2.16 Vredo messenparen de bestaande planten beschadigt. Ook hierin kort geding) blijkt dat de daaruit bekende injectiezal de vakman een bevestiging zien dat het octrooi bewust inrichting is uitgerust met een tank voor vloeibare kunstbeperkt is tot de toepassing van het specifieke paar messen mest (liquid fertilizcr) die via een filter en leidingen verbonvolgens het kenmerkende gedeelte van conclusie 1, derhalve den is met mondstukken to distribute liquid fertilizcr adjacent paren messen zonder inkepingen die aan de omtrek cirkelto thefurrow openers, en is voorzien van transversely spaced disclikefurrow openers (...) ofconwntional construction fox engagementvormig zijn uitgevoerd en afgeschuind, omdat nu zulk een messenpaar het op het weiland staande gras tijdens het vorwüh theground to be planted (zie; blz. 2, r. 19-21, blz. 3, r. 15men van de smalle snede niet beschadigt. 18 en 130 en blz. J , r. 10-18). In de figuren 1 en 3 van deze De vakman zal tenslotte ook uit de figuurbeschrijving oppublicatie is te zien dat de daarin weergegeven uitvoeringsmaken dat de uitvinding is gericht op het specifieke messenvorm van deze conventionele furrow openers verticaal opgepaar dat in het kenmerkende gedeelte van conclusie 1 is aanstelde schijven omvat die zijdelings in buitenwaartse richgegeven. Immers, slechts dit messenpaar wordt in de ting convex (bol) zijn uitgevoerd, zodat aannemelijk is dat figuurbeschrijving besproken en wel onder verwijzing naar met deze schijven v-vormige voren in het land getrokken figuur 2. Er is geen enkele aanwijzing te vinden van andere worden. Deze injectie-inrichting is tevens geconstrueerd als uitvoeringsvormen van het bedoelde messenpaar. Daaraan zaaimachine (planter) die vooral geschikt lijkt voor bouwwordt niet afgedaan door de vermelding op blz. 2, r. 30-31, land, zoals valt af te leiden uit de passage (blz. 1, r. 12-18), datdeuitvindingaan de hand van een voorkeursuitvoering nader volgens wel kc de injectie-inrichting is commonly employee on agricultural implements ntch as planters to supply and distribute wordt beschreven, omdat in de besproken inrichting ook de (voorkeurs)materie van de volgconclusics voorkomt. In zoliquidfertilizer to theground (...). verre is het duidelijk dat er sprake is van een voorkeursDe beschrijvingsinleiding van het octrooi van Vredo veruitvoering. Dit is echter niet het geval bij het in de hoofdvolgt dan met een bespreking van de problemen die men conclusie vermelde messenpaar; daarin herkent de vakman met de uitvinding wenst op te lossen. Deze zijn dat bij het onmiddellijk het in figuur 2 geloonde (en op zichzelf uit de uitspreiden van mest, in het bijzonder gier over bouw- of stand der techniek bekende) messenpaar. Het is niet aannegrasland, grote hoeveelheden ammoniak in de atmosfeer temelijk dat de vakman theoretisch mogelijke, maar in de recht komen, hetgeen schadelijk is voorliet milieu en stankstand der techniek niet bekende uitvoeringsvormen, bijproblemen veroorzaakt; voorts, dat met de uitvinding tevoorbeeld een uitvoeringsvorm met een centrale tussen-

2 6 6

B I J U L A D

I N D U S T R I Ë L E

schijf tussen de messen (zie hierna onder 11) voor de geest zal komen, laat staan dat de vakman na hetgeen in de beschrijvingsinleiding is vermeld onmiddellijk zal denken aan cen enkelvoudig schijfvormig mes. Derhalve zal de vakman, die met zijn normale vakkennis de beschrijving van het octrooi leest en de tekeningen bekijkt, inzien dat de uitvinding berust op de (welbewuste) keuze voor het specifieke messenpaar. üp grond van het bovenstaande komt het hof tot het oordcel dat het messenpaar dan ook een essentieel aspect van de geoctrooieerde inrichting is en dat het kenmerkende gedeelre van conclusie i dus niet mag worden verruimd tot willekeurige snede aanbrengende middelen. n Gelet op het vorenstaande is het hof van oordcel dat er geen sprake is van letterlijke inbreuk door Veenhuis. Zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat de tekst van conclusie i een extra centrale tussenschijf niet uitsluit en de vakman zal begrijpen dar ook een extra tussenschijf aanwezig kan zijn -hetgeen overigens naar het oordcel van het hof gezien de beschrijving en de tekeningen niet aannemelijk is - dan nog is er van letterlijke inbreuk geen sprake. Immers, in het kenmerkende gedeelte van conclusie ï is expliciet vermeld dat elk mes de vorm heeft van een platte schijf, hetgeen vanzelfsprekend inhoudt dat hetschijfvormige mes in zijn geheel in een plat vlak is gelegen. Als dan even daarvoor in het kenmerkende gedeelte is vermeld dat de messen onder een helling ten opzichte van elkaar en de venkaal staan betekent dit dat in de uitvoeringsvorm volgens figuur 2 - dus bij afwezigheid van de centrale tussenschijf- er een ongeveer v-vormige vrije ruimte tussen de vlakken waarin de messen zijn gelegen aanwezig is en dat - bij aanwezigheid van zulk cen (denkbeeldige) tussenschijf - er tussen elk vlak waarin een mes is gelegen en de tussenschijf eveneens een v-vormige vrije ruimte aanwezig moet zijn. Dergelijke v-vormige vrije tussenruimten (of zodanige ruimte) zijn (is) inde constructie van Veenhuis niet terug te vinden; integendeel, de platte vlakken waarin de beide zijschijven zijn gelegen, zijn evenwijdig aan elkaar en aan de verticaal aangebracht, waarbij de zijschijven over het volle platte oppervlak vast tegen de centrale tussenschijf zijn gemonteerd, zodat dit geheel als cen enkelvoudig mes is uitgevoerd. Hieruit volgt dat constructie van Veenhuis niet voldoet aan de letterlijke tekst van conclusie 1 van het octrooi van Vrcdo. Hetgeen overigens door Vredo is aangevoerd stuir af op het vorenstaande. 12 Vredo heefr betoogd dat er sprake is van inbreuk met een equivalent middel. Het hof is van oordeel dat ook dit betoog faalt, waarbij wordt aangenomen dat ook bij toepassing van de inrichting van Veenhuis met het enkelvoudige schijfvormige mes op een weiland een smalle vore ontstaat zonder beschadiging van het gras en met een minimale uitstoot van ammoniak. Zoals duidelijk uit het Vrcdo-octrooi blijkt, is het door Vredo toegepaste messenpaar een wezenlijk ander snede aanbrengend middel dan een enkel voud i g m es - aan dit verschil ontleent de geoctrooieerde Vredo-inrichting haai" nieuwheid en inventiviteit (zie hierboven onder 10), zodat Veenhuis door een (nadere uitwerking van een) enkelvoudig schijfvormig mes volgens de stand der techniek toe te

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

passen - derhalve tegen de leer van het Vredo-octrooi in geen gebruik maakt van dit wezenlijke aspect van de geoctrooieerde inrichting, in casu het messenpaar. Hierbij kan de srelling van Veenhuis dat haar enkelvoudig schijfvormig mes door de Octrooiraad nieuw en inventief is beoordeeld, in het midden blijven. 13 Het vorenstaande brengt mee dat de hierboven onder 4 aangegeven maatregelen 1 en 2, te weten of mengmest gelijk is te stellen aan gier, en of het begrip voorspanning ook een vaste opstelling inhoudt, geen beantwoording meer behoeven. i4De conclusie is datde inrichtingvan Veenhuis niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Vrcdo valt. 15 Het hof ziet in beginsel geen aanleiding over te gaan tot raadpleging van het vcrlcningsdossier, daar zoals in het bovenstaande reeds is uiteengezet, het niet aan redelijke twijfel onderhevig is hoe de gemiddelde vakman liet octrooi zal begrijpen. Veenhuis stelt zich evenwel op het standpunt dat het noodzakelijk is het verlenings- en oppositiedossier te raadplegen, terwijl ook Vrcdo op het verleningsdossier is ingegaan. Het hof zal ten overvloede nog ingaan op die stukken als na te melden. De technische kamer van beroep heeft in haar beslissing omtrent de nieti wheid respectievelijk inventiviteit onder meer overwogen: AIthough Di, 02, D6, D7, en DS relate tofertilizer dtstributing apparatuses,they do notcomprisedouble-discfurrowopeners similarto thefurrow openers daimed in Claim 1. (blz. 12) The board is therefore of the opinion that, at thepriority date, the skilled person who wanted to improve the device ofD6 and wlw was aware of the genera! trend to have thefurrow closed after the cutting tooi haspasscd (see Di, D2, D5 andD7and also implicitly D6and DS) wouhl rather choose a device opener of the type disclosed in Di, D/ofDS whichformsamtrrowslitthan the double-disc opener ofDs which compresses the sides of thefurrow and, without a following pather roller to press down the turf on both sides of the cut, leave the furww open. By going the opposite way, the daimed solution is not obvious. (blz. 15) Hieruit valt af te leiden dat ook de TKB in de uit de snede aanbrengende middelen gemaakte keuze van het messenpaar volgens de constructie van het octrooi voor het aanbrengen van de smalle snee in het grasland een uitvinding heeft gezien. 16 Aan bewijslevering komt het hof niet toe. Uitliet vorenstaande vloeit voort dat de grieven falen en dat het vonnis voor zover in conventie gewezen zal worden bekrachtigd, en dat het voor wat de reconventie betreft zal worden terugverwezen naar de rechtbank. Vrcdo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden verwezen. Beslissing liet hof: hekrachtigthet vonnis waarvan beroep, voor zover tussen partijen in conventie gewezen;

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Art. 4, lid 3 ROW 1995 j ' art. 4 Verdrag van Parijs De in dePCI-aanvragcgeopenbaarde tandenborstelkop met segmenten die in ruststand een gehoekte positie ten opzichte van elkaar innemen kwam nietreeds voor inGB 9517450.5.Daaruitvolgt dat de PCT-aanvrage ten onrechte prioriteit claimt voorzover het betreft de tandenborstelkop die is omschreven in de in die aanvrage voorkomende volgconclusie 4 en de bij die aanvrage gevoegde tekeningen 30 toten met 35. Voor deze tandenborstelkop geldt ingevolge arikel 4 F van het Verdrag van Parijs dat slechts een recht van voorrang ontstaat onder de gewone voorwaarden, hetgeen inhoudt dat daarvoor bepalend is de datum van indiening van de PCT-aanvrage zelf. Nu die datum is gelegen na de prioriteitsdatum van het octrooi van Colgate, is er gemaanleidingteveronderstdlen dat dit octrooi op basis van deze PCT-aanvrage nieuwheid ontbeert.

verwijst de zaak, voor zover tussen partijen in reconventie gewezen, naar de rechtbank te 's-G ravenhage ter verdere behandeling en beslissing; enz.

Ni*. 54 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 10 oktober zooo* (tandenborstelkop) Mr. J.W. du Pon Art. 52, lid 1 ROW 1995 Noch uit de ROW, noch uit het EOV valt af te leiden dat het, hangende de termijn waarbinnen een vertaling in het Nederlands van de tekst van het octrooi bij het Bureau voor de Industriële Eigendom moetzijn ingediend, nognietgedeponeerdzijn van een vertaling, aan handhavingvan het octrooi in de wegstaat. Art. zEEX-Verdrag Nu het hier gaal om een Nederlandse gedaagde acht de president zich tevens bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Colgate om deze Nederlandse gedaagde te veroordelen zich van inbreuk in andere landen waarvoor het octrooi geldig is te onthouden. Uitgaande van die bevoegdheid is er geen reden Colgate niettemin niet ontvankelijk te achtten in haar vordering. De enkele omstandigheid dat de inbreukvraag ten gronde in België zal worden beoordeeld is daarvoor onvoldoende redengevend, waarbij zij aangetekend dat het SmitMline Beetham in elk geval vrijstaat de geldigheid van het octrooi ter beoordelingaan deNederland.se bodemrechter voor te leggen, A rt. 53, lid z ROW 1995 De gemiddeldevakman diedegrenzen van het octrooi onderzoekt zal aannemen dat de uitvinding eerst en vooral betrekking heeft op de uitvoering van de tandenborstelkop. De uitvinding verschaft immers een verbeterde uitvoering van een. - op zich in de. stand van de. techniek reeds bekende - borstelkop die uit twee gedeelten bestaat, waartussen zich eenflexibelmateriaal bevindt. De verbetering-en daarmee de uitvinding- bestaat hierin, dat de beide borstel-delen in ruststandzich niet in één lijn bevinden, doch ten opzichte van elkaar in een hoek staan. De gemiddelde vakman zal de term 'coaxial' dan ook in de eerste plaats zien als een poging zo duidelijk mogelijk de kern van de uitvinding te omschrijven, te weten de zich in ruststand voordoende hoek, waardoor het uiterste kopgedeelte niet in een lijn ligt met het aan de steel grenzende gedeelte, doch dat laatste gedeelte juist wel. Aldus opgevat is het niet in overeenstemming met een aan de octrooihouder te verschaffen billijke bescherming indien een borstelkop waarvan het aan de steel grenzende gedeelte, ook maar de geringste hoek metdiesteelzou vertonen, niet onderde beschermingsomvangvan hetoctrooizouvallen. Aldusmoet'coaxial'in tegenstelling tot de letterlijke betekenis 'een gemeenschappelijke as hebbend' worden opgevat als 'de lengterichting volgend' of'in het verlengde van'. Bij een dergelijke vaststelling van de beschermingsomvang is het evident dat het borstelkop van SmithKline Beecham ook dit kenmerk van het octrooi vertoont nu het kopgedeelte waar het om gaat weliswaar in een geringe hoek staat maar duidelijk de lengterichting vandiesttelvolgt.

Hoger Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

Art. 6ROW1995 j " art. 289 Rv Het bestek van een kortgeding leent zich niet voor een uitgebreid onderzoek naarde inventiviteitsvraag. Er zou slechts aanleidingzijn om een op afwezigheid van inventiviteit gericht verweet te honoreren, wanneer evident is dat een combinatie van literatuurplaatsen zonder meer tot de uitvinding leidt en tevens evident is dat de vakman de desbetreffende documenten met elkaar zou combineren of wanneer (bijvoorbeeld om de zojuist genoemde reden) op het eerste gezicht is dat in het kader van de verleningsprocedure een kennelijke misslag beeft plaatsgevonden. Daarvan is in casu geen sprake.1 1 Colgate-Palmolive Company te New York, Verenigde Staten van Amerika, 2 Colgate-Palmolive Nederland BV te Weesp, 3 Colgate-Palmolive Belgium NV te Brussel, België, eiseressen, procureur mr. H.C, Grootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen SmithKline Beecham Consumer Brands BV h.o.d.n. SmithKline Beecham Consumer Healthcare te Rijswijk, gedaagde, procureur mr. C. J.J.C, van Nispen, advocaten mrs. C.J.J.C. van Nispen en G, Kuipers te 's-Graveiihage. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Eiseres sub 1 is houdster van het Europees octrooi nr. o 871 382 E I (hierna ook te noemen: het octrooi), haar op I2juli 2000 met prioriteitsdatum 29 december 1995 verleend voor cen Contouring Toothbrush Head. b De conclusies van het octrooi luiden, in de originele Engelse taal, als volgt: 1A toothbrush hoving a handle (12) and an artkulated head, said head hoving two sections (14,16) to thereby deflne a composite head hoving an upper surface (23) and a lower surface (24,26), said two sections(14, i6)havingrespecavelongittidlnallyspacedendsfacing each other, eaclt said head section (14,16) hoving a plurality oftufts afbristles (20,22) extending orthogonallyfrom a bottom surface (24, 26) thereof, an elastomer section (18) located between andjoining said spaeed ends, characterized in that, one ofsaid head sections (14) being coaxial with said handle (ïz), the other of said two head sec

1

ZiedenooLop blz. 272.. Red.

S I . J R I A D

2 S 1

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

IS

A U G U S T U S

2 0 0 1

tions (16) normally enclosing cm angle with said handle, whereby doch ook voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nesaid two head scctions (14,16) are normally at an angle relative to derland. each other and said clastomer scction (18) is deformed during brus-f Colgate heeft ook in Duitsland tegen de plaatselijke vestihing whenever said two head scctions (14,16) bend relative to eachging van het SmithKline Bcccham-conccm een procedure aanhangig gemaakt in de vorm van een verzoek tot het verother towards alignmentwith each other. 2 The toothbmsh of claim 1, wherein said dastomcr section (18) is lenen van een 'Einstweilige Verfügung'. De mondelinge begenerallyTshapedin longitudinal cross section and has twoparatkl handeling van dat verzoek is bepaald op 24 oktober 2000. groeves (40) on said upper surface (2.3). 3 The toothbmsh of claim 2 includingan integral ridge (36) between De vordering, de grondslag daarvoor ai het verweer said parallel grooves (40), said ridge (36) hoving an uppermost suif- 2 Colgate vordert (samengevat) dat Smi tbKli ne Beecham zal ace extending to said composite head upper surf ace (23). worden verboden inbreuk te maken op het octrooi, onder 4 A toothbmsh according to any one of claims 1-3 wherein said clas- meer door het verkopen van de Aquafresh Flex Top, niet tomer section (18) isgenerally C shaped in longitudinal cross section.alleen met betrekking tot Nederland en België, maar ook 5 A toothbmsh according to claim 2 wherein said clastomer scctionmet betrekking tot andere landen waarvoor het octrooi gel(iS) isgenerally T shaped in longitudinal cross section, said clasto- dig is, op straffe van een dwangsom, met neven vorderingen mer section (18) extendingfrom said upper (23) to said lower surface waaronder een recal I en een voorschot op schadevergoeding ten bedrage van ƒ 5.000.000,-. (24,26) ata central portion ofsaid clastomer section (18). 6 A toothbmsh according to any one of claims 1-5, wherein the two scctions (14,16) arejoined by a thin bridge (30; 52J or bridges (66) 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Colsaid bridge (30; 52) or bridges (66) beingspaced apartfrom the upper gate aan die vordering ten grondslag dat de Aquafresh Flex surface of'the scctions (14,16). Top voldoet aan alle kenmerken van conclusie .1 van het oc7A toothbmsh according to claim 6, wherein said thin bridge (52) is trooi. sutrounded by elastomer material (50). 8 Methodforpnducing a toothbmsh according to any one of claims 4 SmithKline Beecham heeft tegen de vordering van Col1-7, in which the handle (12) and head are molded with the two head gate gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover scctions (14, 16) being aligned with each other, after which the two van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. head sections (14,16) are angled relative to each other upon locating orinjeaingsaid elastomer (18) between them. Beoordelingvan het geschil Algemeen 5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees c De figuren 1 tot en met 3 bij het octrooi zien er als volgt octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na uit: 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. ro3 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens die wet van toepassing is.

FIG.1

FIG.2

FIG.3

d Het SmithKline Beechani-concern, waartoe gedaagde behoort, brengt in de Verenigde Staten van Amerika, alsmede in diverse Europese landen, waaronder Nederland en België, een tandenborstel op de markt onder de naam AQUAl-'RüSH i'LEX TOP. Deze tandenborstel vertoont een gelede kop, welke kop twee secties omvat. Tussen deze secties bevindt zich een elastomeersectie, waardoor de twee kopsecties relatief ten opzichte van elkaar kunnen buigen. In de ruststand staan de beide secties onder een hoek ten opzichte van elkaar. e Bij dagvaarding van 7 juli 2000 heeft Colgate tegen een aantal in verschillende Europese landen gevestigde rechtspersonen die onderdeel uitmaken van het SmithKline Beecham-concern, waaronder gedaagde, een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg ie Brussel. In die bodemprocedure wordt, kort gezegd, een verbod gevorderd tol het maken van inbreuk op her onderhavige octrooi, met gelding niet alleen voor België

Preliminaire verweren 6 SmithKline Beecham heeft betoogd dat Colgate in haar vordering niet kan worden ontvangen aangezien zij niet heeft voldaan aan de in artikel 52 lid r ROW 1995 neergelegde verplichting om binnen de daar - krachtens die wet nader op drie maanden na de publicatie van het verlenen van het octrooi bepaalde - genoemde termijn een vertaling in het Nederlands van de tekst van het octrooi aan het Bureau voor de Industriële Eigendom te doen toekomen. Dat betoog gaat niet op, nu de betreffende termijn nog niet is verstreken en noch uit de ROW 1995 noch uir het Europees Octrooi Verdrag valt af te leiden dat het hangende die termijn (nog) niet gedeponeerd zijn van een vertaling aan handhaving van het octrooi door de octrooihouder in de weg staat. 7 Vervolgens ontleent SmithKline Beecham een nietontvankebjkheidsverweer aan de omstandigheid dat Colgate ter verkrij ging van ook voor Nederland geldende maatregelen in België een bodemprocedure (mede) tegen haar is begonnen, waardoor zij de mogelijkheid zou ontberen in Nederland een bodemprocedure aan te spannen teneinde een verklaring van niet-inbreuk te verkrijgen. Dit is, aldus SmithKline Beecham, niets anders dan een nieuwe variant van de Belgische torpedo, nu door het aanspannen van een bodemprocedure in een land waarin octrooiprocedures notoir traag verlopen SmithKline Beecham ten onrechte, im-

15

A U G U S T U S

7 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

mers tot haar nadeel, een eventueel in dit kortgeding te geven voorziening niet op een aanvaardbare termijn ten gronde kan laten toetsen. 8 Voorop staat dat SmichKline Beecham (terecht, gelet de artikelen 2 en 24 EEX) de bevoegdheid van de President om - ondanks het feit dat inderdaad te verwachten valt dat de Nederlandse bodcmrcchtcr zich niet bevoegd zal achten omtrent de inbreukvraag te oordelen nu die reeds in België' aan de orde is - kennis te nemen van de gevorderde voorlopige voorzieningen niet heeft bestreden. Nu het hier gaat om een Nederlandse gedaagde acht de President zich krachtens de hoofdregel, geformuleerd in het arrest van de HR van 24 november 1989 (NJ 1992, 404 inzake Lincoln/ Interlas) tevens bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Colgate om deze Nederlandse gedaagde te veroordelen zich van inbreuk in andere landen waarvoor het octrooi geldig is te onthouden. Uitgaande van die bevoegdheid is er geen reden Colgate desalniettemin nietontvankelijk te achten in haar vordering. De en kele omstandigheid dat de inbreukvraag ten gronde in België zal worden beoordeeld is daarvoor onvoldoende redengevend, waarbij zij aangetekend dat het SmithKline Beecham in elk geval vrijstaat de geldigheid van het octrooi ter beoordeling aan de Nederlandse bodemrechter voor te leggen, zoals zij ook heeft aangekondigd te zullen doen. SmithKline Beecham heeft ter onderbou wi n g van h aar verweer nog wel verwezen naar een vonnis van de presid en t dezer rechtbank van 22 december 1994 inzake Cordis/Pfitzer, doch die verwijzing m ist reeds relevantie nu het daar ging om buitenlandse gedaagden terwijl SmithKline Beecham een in Nederland gevestigde rechtspersoon is, Het thans besproken verweer gaat dan ook niet op. 9 Verder heeft SmithKline Beecham aangevoerd dat Colgate niet in haar vorderingen kan worden ontvangen, nu zij bij toewij zi n g d aarvan geen spoedeisend belang meer zou hebben. De Aquafresh Flex Top is, aldus SmithKline Beecham, immers teeds twee jaar op de markt terwijl Colgate vóór het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure nimmer aan SmithKline Beecham ken baar heeft gemaakt dat zij van oordeel was dat met d ie Aquafresh Flex Top inbreuk op het - nog niet verleende - octrooi werd gemaakt. 10 Ook dit verweer faalt. Nog daargelaten dat - gelet op de overgelegde stukken, meer in het bijzonder die met betrekking tot de in de Verenigde Staten tussen partijen lopende procedures - het voorshands uiterst onwaarschijnlijk voorkomt dat SmithKline Beecham niet heeft geweten of tenminste begrepen dat Colgate (ook) bezwaar had tegen het in Europa op de markt brengen van de Aquafresh Flex Top, valt in het algemeen niet in te zien waarom een octrooihouder die binnen een maand na de verlening van het octrooi een inbreukprocedure opstart zijn spoedeisend belang bij het veikrijgen van een voorlopige voorziening zou hebben verloren om de enkele reden dat hij niet reeds tijdens de verlcningsproccdurc een mogelijke inbreukmaker op wat voor wijze dan ook in kennis heeft gesteld van zijn opvatting daarom rent. 11 Tenslotte heeft SmithKline Beecham zich er op beroepen dat in elk geval de eiseressen sub 2 en 3, niet zijnde octrooihouders, niet in hun vorderingen kunnen worden ontvan-

E I G E I ^ U U M

i b &

gen. Dat verweer treft doel, nu niets is gesteld - met name geen licentieverhouding - waaruit enig rechtens relevant belang van die ciscrcsscn bij handhaving van riet octrooi kan volgen. Eiseressen sub 2 en 3 zullen derhalve niet ontvankelijk worden vetklaard in hun vorderingen. In het vervolg van dit vonnis zal met 'Colgate' uitsluitend worden bedoeld: eiseres sub 1. Inbreuk? 12 Behalve voor wat betreft het kenmerk: ..that....oneofsaid headsections (14) beingcoaxial mthsaid handlc (f2;

is tussen partijen is in confesso dat de Aquafresh Flex Top voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi. Voor de beantwoording van de inbreukvraag is dan ook beslissend of de Aquafresh Flex Top (ook) voldoet aan genoemd kenmerk. 13 Het gaat daarbij om de positie van het dichtst bij de steel gelegen gedeelte van de tandenborstelkop ten opzichte van die steel. SmithKline Beecham neemt het standpunt in dat het begrip roAXwIletterlijk moet worden opgevat, in die zin dat daarvan slechts sprake is als de assen van het betreffende gedeelte van de tandenborstelkop en van de steel in één lijn liggen. Dat doet zich, aldus SmithKline Beecham, bij de Aquafresh Flex Top nu juist niet voor aangezien de kop en het aangrenzende steelgedeehe bij deze tandenborstel in een - zij het geringe - hoek ten opzichte van elkaar staan. Colgate heeft daar tegenover gesteld dat onder coaxial moer worden verstaan in het verlengde van met als gevolg dat ook een tandenborstel waarbij het aan de steel gtenzende kopdeel niet in een volstrekt rechte lijn met die steel ligt- zoals het geval is bij de Aquafresh Flex Top - aan dit kenmerk voldoet, hetzij techtstreeks hetzij bij wege van equivalentie. 14 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Teneinde aan de octrooihouder een billijke bescherming te kunnen bieden dient de achter de bewoordingen van de conclusies van het octrooi gelegen uitvindingsgedachte onder ogen te worden gezien. 15 Bij de beoordeling van de inbreukvraag dient derhalve eerst te worden vastgesteld welke de betekenis is van de maatregelen uit de octrooiconclusies. Daarbij moet met name worden gelet op de context van het octrooi, zoals deze blijkt uit de beschrijving en de tekeningen. De letterlijke betekenis is daarbij niet zonder meer doorslaggevend. 16 Voorshands oordelend zal de gemiddelde vakman die de grenzen van het octrooi onderzoekt na lezing van de conclusies in het licht van de beschrijving en de teken ingen aannemen dat de uitvinding eerst en vooral betrekking heeft op de uitvoering van de tandenborstelkop. De uitvinding verschaft immers een verbeterde uitvoering van een - op zich in de stand van de techniek reeds bekende-borsielkop die uit twee gedeelten bestaat, waartussen zich een flexibel materiaal bevindt. De verbetering - en daarmee de uitvin-

2 7 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ding- bestaat hierin, dat de beide borsteldelen in ruststand zich niet in een lijn bevinden doch ten opzichte van elkaar in een hoek staan. De gemiddelde vakman zal de term coaxial dan ook in de eetste plaats zien als een poging zo duidelijk mogelijk de kern van de uitvinding te omschrijven, te weten de zich in ruststand voordoende hoek, waardoor het uiterste kopgcdccltc niet iu een lijn ligt met het aan de steel grenzende gedeelte, doch dat laatste gedeelte juist wèl. 17 Aldus opgevat is het, voorlopig oordelend, niet in overeenstemming met een aan de octrooihouder te verschaffen billijke bescherming indien een borstel kop waarvan het aan de steel grenzende gedeelte ook maar de geringste hoek met die steel zou vertonen, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Dat betekend dat, ook al moge het zo zijn dat de letterlij ke betekenis van coaxiaal (volgens SmithKline Beecham de enig juiste vertaling van het Engelse woord coaxial) in de Nederlandse taal luidt: een gemeenschappelijke as hebbend (van Dale, i2dt druk) , de betreffen d e term i n het kader van het onderhavige octrooi moet worden opgevat als de lengterichting volgend of in het verlengde van. 18 Bij een dergelijke vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi is het evident dat de Aquafrcsh Flcx Top ook het thans besproken kenmerk van het octrooi vertoont, nu het kopgedeelte waar het om gaat weliswaar in een geringe hoek staat tot de steel, maar duidelijk de lengterichting van d ie steel volgt. ig De conclusie is dat de Aquafresh Flex Top voldoet aan alle kenmerken van het octrooi, zodat het verhandelen daarvan inbreuk op het octrooi oplevert. Octrooi geldig? 20 SmithKlinc Beecham heeft betoogd dat het octrooi naar verwachting in een door haar aan te spannen oppositie en/' of iti een nietigheidsprocedure (waarvan SmithKlinc Beecham stelt dat zij deze door middel van een één dag voor de behandeling van dit kort geding uitgebrachte dagvaarding aanhangig heeft gemaakt) zal worden herroepen althans vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit van de in het octrooi neergelegde uitvinding. Nieuwheid 21 SmithKlinc Beecham stelt dat de uitvinding op de in het octrooi geclaimde prioriteitsdatum(18 december 1996) niet meer nieuw zou zijn. Zij baseert zich daarbij op een door een tot het Sm ithTCii ne Bcccham-conccrn behorende rechtspersoon, te weten SmithKline Beecham Consumcr Healthcare GmbH ingediende Internationale Octrooi Aanvrage, bekend als PCT 97/07707 (hierna ook te noemen: de PCTaanvragc). Deze aanvrage kent als datum van indiening 22 augustus 1996 (derhalve een datum 11A de prioriteitsdatum van het octrooi van Colgate doch claimt als priori teitsdatum 25 augustus 1995 (een datum vóór de prioriteitsdatum van het octrooi van Colgate) op grond van een Engelse octrooiaanvrage nr. GB 9517450.4. 22 Op het voorblad van de PCT-aanvrage staat de volgende figuur afgebeeld, welke overeenkomt met figuur 32 bij die PCT-aanvrage:

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

De volgconclusie 4 van de PCT-aanvragc luidt als volgt: A toothbrush auording to claim 1,2 orj characterised in that in its unstressed state thcbristlcdaccof the tipregionformsanangleofkss than 1800 wtth the bristleface of the base region. 23 Het is duidelijk dat de PCT-aanvrage aldus de in het octrooi van Colgate vervatte uitvinding, te weten een tandenborstelkop waarvan het tweede (uiterste) segment in ruststand een relatieve hoek vormt ten opzichte van het eers te segment, volledig openbaart. Dat beteken t d at d eze PCTaanvrage nieuwheidsschadelijk is voor het octrooi, indien althans die aanvrage terecht de prioriteitsdatum 25 augustus 1995 claimt. Colgate heeft dit laatste betwist, zodat onderzocht moet worden of het bedoelde beroep op prioriteit in verband met GB 9517450.5 voorshands als juist kan worden beschouwd. 24 Claim 1 van GB 9517450.5 luidt als volgt: A toothbrush comprising a plastics material handle with a plastics material head adjoining the handle at a base end of the head, the head and handle being disposed along a longitudinal toothbrush axis, the head having bristles extendingfrom a bristleface ofthehead, characterides in that the head comprises two regions, being asubstiantially rigid basegerion adjoining the toothbrush handle and extendingfrom the base end of the head, and a tip region extending from the extreme tip of the head toward the base region, both the base region and tip region being bristle hearing, the tip region beingftexible and resiliently linked tot the base region in a manner which enables the tip region tofold resiliently rdative to the base region during toothbrnshing. Bij GB9517450.S zijn 29 figuren gevoegd welke er als volgt uitzien: [hier niet overgenomen; Red.] 25 De PCT-aanvrage vertoont dezelfde 29 figuren. Daaraan zijn evenwel nog de volgende figuren toegevoegd: [hier niet overgenomen; Red.] Verder is in de PCT-aanvrage de in r.o. 13 weergegeven volgconclusie 4 toegevoegd. Een vergelijkbare volgconclusie komt in GB 9517450.5 nietvoor. 26 De vraag is nu, of de - via de in r. o. 15 weergegeven tekeningen en in r.o. 13 weergegeven volgconclusie - in de PCTaanvrage geopenbaarde tandenborstelkop met segmenten die in ruststand een gehoekte positie ten opzichte van elkaar innemen, reeds voorkwam in GB 9517450.5. Dat is, naar het voorlopig oordeel van de president, niet het geval, waarvoor het navolgende redengevend is. 27 Beschouwing van alle 29 figuren bij GB 9517450.5 wekt reeds aanstonds de indruk dat de uitvindingsgedachte die daar wordt geopenbaard betrekking heeft op een uit twee delen bestaande tandenborstel kop, welke delen zijn verbonden met elastisch materiaal, waardoor het ene gedeelte ten opzichte van het andere vanstandkan veranderen, waarbij de beide delen in ruststand in één lijn liggen. Die indruk wordt bevestigd door de beschrijving van deze octrooiaanvrage, alsmede uit de conclusies, waarin nergens valt te lezen dat één of meer van de beschreven uitvoeringsvormen in ruststand een gehoekte positie van de borstcldclcn vertoont. 28 Ter zitting heeft de discussie zich toegespitst op de figuren nrs. 15,16 en 17 van GB 9517450.5, welke figuren hieronder nogmaals worden weergegeven:

1

fi

A L G U S T U S

2 0 0 1

Fig.15

J n i A I )

I N D U S T H I E L E

Fig.16

E I G E N D O V 1

Fig.17

SmithKline Beecham heeft betoogd dat deze figuren ccn 32 Het bestek van een kort geding leent zich niet voor ccn tandenborstelkop tonen waarvan de segmenten in rustuitgebreid onderzoek naar de inventivitcitsvraag. £r zou stand een hoek ten o pzich te van el kaar vorm en, hetgeen met slechts aanleiding zijn om een op afwezigheid van inventiname zou blijken uit figuur 17. Dit betoog wordt verworviteit gericht verweer te honoreren, wanneer evident is dat pen, mede op grond van de volgende passage uit de beschrijccn combinatie van literatuurplaatsen zonder meer tot de ving van GB 9517450.5: uitvinding leidt en tevens evident is dat de vakman de desRefcrring to Figs. 15,16 and 17 a variant of the tootMirush of Figs. betreffende documenten met elkaar zou combineren of i-S is shown, corresponding parts Icingnumbered correspondently.wanneer (bijvoorbeeld om de zojuist genoemde reden) op In the toothbrush of Figs. is, 16 and 17 the aperturen extends all the het eerste gezicht duidelijk is dat in het kader van de way trough the thickness of the head material. An elastomeric mate-verleningsproccdurc ccn kennelijke misslag heeft plaatsgerial 10 whollyfills the aperturen and is bonded to the opposüe edgesvonden. Daarvan is, naar het voorlopig oordeel van de president, in het onderhavige geval geen sprake. of the base region 6and tip regiem 7 so as to hold the base regum 6 and tip region 7 resiUently toget her, In Fig 17 thefolding of the tip region 7 during wothbntshingto clean the rearwardfacing surfaces of'teeth Slotsom geldigheid 12. 33 Een en ander voert tot de slotsom dat iii dit kort geding niet is gebleken van een zodanig grote, niet te verwaarlozen Met name de passage in Fig 17 thefolding of the tip region 7 during toothbrushing to cleankans dat het octrooi ccn oppositie of een nietigheidsproccdurc niet zal overleven, dat er aanleiding is een daarop the rearwardfacingsurfaecs of teeth iz. gegrond verweer regen de inbreukvordering te honoreren. maakr duidelijk dat figuur 17 betrekking heeft op de situatie waarin het uiterste segment als gevolg van het tandenpoetsen wordt gebogen, waaruit volgt dat figuur 15 de rustToewijsbaarheid vorderingen stand van de beschreven tandenborstelkop weergeeft, en 34 Nu de inbreuk voorshands vaststaat betekent dit dat de wel een ruststand waarbij geen sprake is van bedoelde hoek. vordering van Colgate die er toe strekt daaraan ccn halt toe te roepen toewijsbaar is, terwijl hetzelfde geldt voor de nevcnvorderingen tot het doen van opgave van afnemers en 29 Uit het vorenstaande volgt dat de PCT-aanvrage ten onde recall. Er is geen aanleiding voor het toewijzen van een rechte prioriteit claimt voorzover het betreft de tandenvoorschot op schadevergoeding, reeds omdat Colgate geen borstelkop die is omschreven in de in die aanvrage voorkospoedeisend belang heeft gesteld om aanstonds over ccn mende volgconclusie 4 en de bij die aanvrage gevoegde dergelijk voorschot te moeten beschikken. tekeningen 30 tot en met 35. Voor deze tandenborstelkop geldt ingevolge artikel 4 F van het Verdrag van Parijs dar 36 SmithKline Bcccham heeft niet betwist dat zij zich in slechts ccn recht van voorrang ontstaat onder de gewone Nederland bezig houdt met handelingen die ingevolge dit voorwaarden, hetgeen inhoudt dat daarvoor bepalend is de vonnis als inbrcukmakend moeten worden aangemerkt. datum van indiening de PCT-aanvrage zelf, te weten 22 auColgate heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat gustus 1996. Nu die datum is gelegen na de prioriteitsSmithKline Beecham die handelingen ook in België' verdatum van het octrooi van Colgate, is er geen aanleiding te richt. Voor wat betreft de overige landen waarvoor ccn veronderstellen dat dit octrooi op basis van deze PCTinbreukverbod is gevraagd geldt, dat voorzover Colgate al aanvrage nieuwheid ontbeert. geacht kan worden te hebben gesteld dat SmithKline Beecham zich daar aan inbreukmakend e handelingen schuldig 30 SmithKline Bcccham heeft zich in dit verband ook nog heeft gemaakt, zij die stelling tegenover de betwisting daarberoepen op een door haar overgelegde set tekeningen van van door SmithKline Beecham niet aannemelijk heeft geeen ontwerper, doch die tekeningen wijken niet wezenlijk maakt. Dat betekent dat de te geven voorzieningen uitsluiaf van de figuren bij GB 9517450.5, zodat ook dat beroep tend op Nederland en België betrekking zullen kunnen niet opgaat. hebben. Inventiviteit 31 SmithKline Beecham heeft betoogd dat het octrooi verProceskosten nietigbaar althans vatbaar voor herroeping is wegens een 3 7 SmithKline Beecham zal, als de overwegend in het ongegebrek aan inventiviteit. Zij heeft daartoe diverse combinalijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze proceties van literatuurplaatsen beschreven, waaruit volgens haar dure vallende kosten. voortvloeit dat de gemiddelde vakman door kennisneming daarvan zonder inventieve arbeid tot de uitvinding had kunnen komen.

2 7 2

B I J B 1 A U

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

2 D n 1

TRIPS 38 Er is geen aanleiding een termijn voor het instellen van de bodemprocedure vast te stellen, nu die bodemprocedure reeds (in België) aanhangig is.

Nr. 55 Arrondissementsrechtbank te Almelo, 19 juni 2001

Beslissing:

Mrs. M. L J. Koopmans

De president verklaart eiseressen sub 2 en 3 niet ontvankelijk in hun vordering; verbiedt SmithKline Beecham om inbreuk te maken op EP o 871 382, onder meer door het verkopen van de AquafreshFlex Top tandenborstel, zowel in Nederland als in België, op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- per levering aan een afnemer of ƒ 500,- per randenborstel, naar de keuze van Colgate; beveelt SmithKline Beecham om binnen 14 dagen na betekenis van dit vonnis aan de raadsman van Colgate een schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie SmithKline Beecham in Nederland en België de Aquafresh Flex Top tandenborstel heeft afgeleverd en daarbij alle gegevens van de, betreffende handelingen en afnemers en de daarbij behorende, prijzen te vermelden; getóedfSmithKlineBeechambinncn 21 dagen na betekening van dit vonnis aan de afnemers van de in brcu kmakende tandenborstels aangetekende brieven te schrijven (onder toezending van copieën daarvan aan de raadsman van Colgate) waarin, onder referte aan dit vonnis en de daarin vastgestelde inbreuk, wordt verzocht om terugzending van de inbreukmakende tandenborstels onder aanbieding van terugbetaling van de kostprijs en vergoeding van de op de terugzending vallende kosten, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ25.000,- voor elke dag dat SmithKline Beecham met de correcte naleving van dit gebod in gebreke blijft;

Art. 1 BMW Bet woord 'telefoongids' is gewoon een generieke term voor een naamlijst van de aangeslotenen op een telefoonnet met vermelding van hun nummers. Dat Denda haar product wellicht ook op andere wijze zou kunnen aanduiden, doet hieraan niet af, nu er ten aanzien van een product uiteraard meer uitsluitend beschrijvende aanduidingen van toepassing kunnen zijn.

veroordeel SmithKline Beecham i n de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Colgate begroot op ƒ490,01 aan verschotten en ƒ 1.550,- aan procureurssalaris; wijst afhet meer of anders gevorderde; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Noot Voorlopige beoordeling van de nietigheid van een octrooi in kort geding De rechter mag in kort geding uitgaan van de geldigheid van het octrooi. Indien er echter goede nietigheidsargumenten zijn, is het niet redelijk dat de gedaagde cen verbod tegen zich uitgesproken krijgt omdat voor het beoordelen van die argumenten een uitgebreid onderzoek nodig is. Het was dan ook gebruikelijk dat de Haagse rechter ook in kort geding het nictigheidsverweer beoordeelde en soms zelfs deskundige hulp inriep. Het gaat daarom te ver te oordelen dat het bestek van een kort geding zich niet zou lenen voor een uitgebreid onderzoek naar de inventivitcitsvraag. Als een zaait te ingewikkeld is voor een beoordeling in kort geding, moet dat in principe leiden rot een verwijzing van de zaak naar de bodemrechter, Ste.

(telefoongids, nl)

Am. 1 en 5, lid 2 BMW In het zich hier - voorshands oordelend - niet voordoende geval dat toch zou moeten worden aangenomen dat het woord 'telefoongids' door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen als autonoom woordmerk van KPN, zal toch in ieder geval moeten worden aangenomen dat dat onderscheidend vermogen weer is verdwenen alsgevolgvan verwording totsoortnaam. Art.&iGzBW Bestuderingvan de uitdraai van het voorportaal van dewebsite belles.nl leen dat DDS zich evident heeft ingespannen om diewebsite te tooien met de voor KPN zo specifieke kleurencombinatie 'KPN groen', blauwpaars, rood en wit. Dit wordt versterkt door eenforse aanduiding KPN in de linkeronderlwek, die geen (aanklikbaar) doel dient en dus kennelijk in samenhang met voormelde kleuren alleen bedoeld kan zijn om te doen voorkomen dat het hier een metKPN gelieerdewebsite betreft. Met de op de website van DM voorkomende aanduiding 'U wordt binnen enkele ogenblikken doorgelinktnaarde eerste interactieve telefoongids van Nederland' werkt DM uitdrukkelijk mee aan het onrechtmatig leunen op KPN, nu de eerste interactieve telefoongids in Nederland niet van Denda is, maar van KPN. Een en ander is niet alleen in strijd met door DDS metKPN gemaakte afspraken, maar levert ook onrechtmatig handden van DM en DDS jegens KPN op. 'Domeinnamenrecht'f art. 700 e.v. Rv Nu KPN geen (betere) rechten dan Denda kan doen gelden op het enkele woord 'telefoongids', kan naar het voorlopig oordeel van de presidentniet gezegd worden datDM doorde domeinnaam'telefoongids.nl' op haar naam te laten stellen, onrechtmatig heeft gehandeld jegens KPN. DM heeft voortvarend gehandeld door de haar ter hand staande en toelaatbare middelen aan te grijpen om deze tenaamstelling voor elkaar te krijgen. Het conserv&toire beslag tot levering van deze domeinnaam wordt evenwel niet opgeheven, nu niet onaannemelijk is dat in de bodemproceditreenigevonnvanschadevergoedingaanKPNzalwordentoegekend, waarbij een al dan niet gedeeltelijke vergoeding van die schade in natura (zie art. 6:103 BW), en wel in de vorm van overdracht van de domeinnaam, niet is uit te sluiten. 1 Koninklijke KPN NV te Den Haag, 2 KPN Telecom BV te Den Haag, 3 Telemedia Nederland BV te Amsterdam, en 4 KPN Mobile The Netherlands BV te Den Haag, ciseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur, mr. H.A.A. Kienhuis, advocaat, mr. J.C.H, van Manen te Amsterdam,

16

A U K U S T J S

2 0 0 1

U I J R L A D

I N D U S T R I r I E

tegen ï Denda Mul timedia BV en 2 Denda Directory Services BV beiden gevestigd te Oldenzaal, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. G.G. Vermeulen, advocaten mrs. T. l'.W. Ovcrdijk en C. van Boxtel te Amsterdam.

E I G E N D O M

2 7 3

der de (steeds) overeengekomen voorwaarden gebruiken voor het aanbieden van een interactief telefoonbestand. 6 z\rtikel 4 van beide Overeen komsten luidt voor zover hier relevant aldus: 4.1 De Licentienemer krijgt uitdrukkelijk niet liet recht enig merk, enige naam of aanduiding van KPN te gebruiken, en zal zich vanzodanig gebruik onthouden. (...). 4.2 Ter verwijzing naar de herkomst van de gegevens die de Licentienemer aanwendt ten behoeve van haar producten, is het de Licentienemer slechts toegestaan op haar producten in bescheiden lettertype mee te delen dat zij voor het vergaren van de gegevens mede gebruik heeft gemaakt van bestanden van Nederlandse operators, eventueel onder vermelding van de namen van de betreffende operators. 7 DDS heeft op 8 maart 2001 de domeinnaam www.telefoongids.nl als woordmerk gedeponeerd bij hetBeneluxMerkenbureau, onder nummer 0985214 voor de klassen 9, 35, 38 en 41. Dit depot is - naar de president heeft begrepen - inmiddels door dat bureau afgewezen. 8 Na verkregen verlof van de presidenr van deze rechtbank hecftKPNopöjuni 2001 ten laste van DM conservatoir beslag tot levering laten leggen op de domeinnaam telefoongids.nl.

Waarvan kan worden uitgegaan: in conventie en in reconventie: 2 KPN heeft de stichting internet Domei nregistralie Nederland (hierna: SIDN) herhaaldelijk verzocht om de domeinnaam telefoongids.nl te deblokkeren. Deze verzoeken zijn niet ingewilligd. Ook het deblokkeringsverzock van DM van 13 november 2000 is door de SIDN afgewezen (wegens kort gezegd het zijn van een algemene aanduidingen ofliet misleidend kunnen zijn in de zin van artikel 8 lid 1 van het reglement voor registratie van domeinnamen), DM is met succes bij het college van beroep van de SIDN tegen deze afwijzing opgekomen. De domeinnaam telcfoongids.nl is vervolgens op ï maart zooi op haar naam geregistreerd bij de SIDN. Deze website is doorgelinkt naar de website van DDS met de aanduiding belles.nl.. Even voor di t doorlinken verschijnt in beeld u wordt binnen enkele ogenblikken doorgelinkt naar de eerste interactieve telefoongids van Nederland. Op die De standpunten van partijen: {.. ) laatstgenoemde website zijn meer telefoongidsen aanklikbaar, waaronder een 'KPN-bestand' van Nederlandse NAW de beoordeling: gegevens met bijbehorende telefoonnummers. Eén en anin conventie: (...) der functioneert in deze vorm ondertussen alweer enkele 18 Allereerst verdient beoordeling of KPN conform haar maanden. stellingen een merkenrechtclijke aanspraak heeft op het woord 'telefoongids'. De twee geregistreerde 'oude' woord3 Koninklijke KPN (voorheen Koninklijke PTT Nederland merken betreffen steeds slagzinnen waarin het woord 'teleB.V.) is houdster van verschillende Benelux-registraties en foongids' voorkomt. De zeer recente, nog niet geregidepots met betrekking tot het merk TELEFOONGIDS, gestreerde beeldmerkdepots hebben steeds betrekking op de registreerd respectievelijk op 29 april 1994 onder nummer 553842 (het woordmerk De nieuwe telefoongids. Mie zaken op speci alc schrijfwijze van het woord 'tel efoongids'. In één geval (depotnr. 098763) is er een pictogram vaneen opengeslaeen rijtje), op 19 oktober 1994 onder nummer 561222 (het woordmerk: De nieuwe Telefoongids. A lies bij de hand in één gids) gen telefoongids aan toegevoegd. Naar het voorlopig oordeel van de president kan KPN aan deze woord-/ en gedeponeerd op 12 april 2001 onder nummer 0987863 beeldmerken geen rechr ontlenen op een autonoom (het woord/beeldmerk: Telefoongids in het bekende ruim in de woordmerk 'telefoongids'. Het woord telefoongids dient jas zittende lettertype, met daarnaast gevoegd het bekende naar het voorlopig oordeel van de president te worden aanlogo van de telefoongids) en op 12 april onder nummer gemerkt als een zodanig voor de hand liggende generieke 0987864 (het woord/beeldmerk: Telefoongids in hetzelfde omschrijving van het betreffende product dat het anderen ruim in de jas zittende lettertype, zonder plaatje), steeds in de moet vrijstaan dezelfde of soortgelijke producten met dat klassen9,16,35, 38,41 en 42. woord aan te duiden. Het woord 'telefoongids' is derhalve 4 Telemedia geeft sinds jaar en dag in Nederland de welbebeschrijvend van aard en voldoet niet aan het vereiste van kende telefoongids uit: een naslagwerk met NAW gegevens voldoende onderscheidend vermogen, neergelegd inartikel en bijbehorende telefoonnummers, dat in nagenoeg elk t van de BMW. Het woord is gewoon een generieke term huishouden en elk bedrijf aanwezig is. KPN Telecom biedt voor een naamlijsr van de aangeslotenen op een telefoonnet sedert een aantal jaren haar telefoongids ook aan op intermet vermelding van hun nummers. Dat Denda haar pronet onder eerst detelefoongids.com en later onder de domeinduct wellicht ook op andere wij zen zou kunnen aanduiden, naam detelefoongids.nl. Op die website zijn deNAW-gegevens doet hieraan niet af, nu er ren aanzien van een product uien bijbehorende telefoonnummers van alle abonnees van teraard meer uitsluitend beschrijvende aanduidingen tegeKPN interactief voor een ieder te raadplegen. Deze website lijk van toepassing kunnen zijn. behoort in Nederland tot de groep van websites die het meest wordt bezocht. 5 KPN Telecom en DDS hebben op 31 maart 2000 een Over19 Ook het betoog van KPN dat het wootd 'telefoongids', eenkomst inzake licentiëring van bestanden gesloten. De Over- mocht het al beschrijvend van aard zijn, in Nederland door eenkomst ziet op de licentiëring van het bestand basisin burgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gevermeldingen. KPN Mobile en DDS hebben op 31 juli 2000 kregen, slaagt op voorhand niet. Hoewel mogelijk het gesloten de Overeenkomst inzake de licentiëring van bestanden woord telefoongids aanvankelijk enig onderscheidend verMobiel, Gids, Denda. Op grond van deze twee Overeenkommogen toekwam en nog in historische zin verwijst naar het sten krijgt DDS de databestanden met vaste en mobiele product van KPN, komt het woord thans in het normale telefoongegevens aangeleverd en mag zij deze gegevens onspraakgebruik een generieke beteken is toe. Dit wordt overi-

:> 7 t

B I J B L A D

I N D U S T R I I ' L C

gcns ook niet ontkend door KPN, die in overweging 6o van h aar pleitnota stelt dat zij Denda niet wi 1 verhinderen in het normale taalgebruik gebruik te blijven maken van het woord telefoongids. In het zich hier - voorshands oordelend - niet voordoende geval dat toch zou moeten worden aangenomen dathet woord 'telefoongids' dooi inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen als autonoom woordmerk van KPN, zal toch in elk geval moeten worden aangenomen dat dat onderscheidend vermogen weer is verdwenen als gevolg van verwording tot soortnaam. Artikel 5 lid z BMW bepaalt vooreen dergelijke situatie van ttitburgering dat het recht op een merk vervallen kan worden verklaard. 20 Ten overvloede wordt overwogen dat zelfs in het geval hier wel zou moeten worden aangenomen dar sprake is van (toegenomen) onderscheidende krachr van het woord 'telefoongids' door (niet-uitgeburgerde) inburgering, dit niet tot gcvolgkanhebbendatdirwoordzijnfunctieals beschrijvend e term verliest en dat dit woord door een ander niet meer in die beschrijvende zin in het economisch verkeer zou mogen worden gebruikt. Gelet op het hiervoor overwogene meenr de presidenr dat de beoordeling van de gegrondheid van het verweer over de mogelijkheid van bescherming van wel gedeponeerde maar nog n i et geregistreerde beeldmerkdepots (zie hiervoor onder 12, letter b) in het midden kan worden gelaten. 21 Op (alleen) een merkenrechtelijke bescherming kan toewijzing van het gevorderde voorshands oordelend dan ook niet worden gebaseerd.

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

20

0 1

25 Duidelijk is geworden dat aldus zogezegd onder de duiven van KPN wordt geschoten. De presentatie van Denda heeft immers mede tot doel gebruik te maken van en af te doen aan het handelsdebiet van KPN en mee te liften op de 'earning capacity' van KPN. DDS handelt op voormelde wijze in strijd met de met KPN in de genoemde Overeenkomsten gemaakte afspraken. DM vervult daarbij een niet weg re cijferen rol door haar website telcfoongids.nl automatisch door te laten klikken naar de wcbsire van DDS. Gedaagden mogen in dit verband worden beschouwd als twee handen op één buik. £r wordt evident samengewerkt en er is geen reden om aan te nemen dat bekendheid met de hier relevante feiten bij DDS DM niet mag en kan worden aangerekend. De op deze website van DM voorkomende - en dus kennelijk van DM afkomstige aanduiding U wordt, binnen enkele ogenblikken doorgelinkt naar de eerste interactieve telefoongids van Nederland, spreekt in dit verband boekdelen. De eerste interactieve telefoongids in Nederland is niet van Denda, maar is juist van - zoals in dit geding is komen vast te staan - KPN. DM werkt er dus uitdrukkelijk aan mee dat op deze wijze on rechtmatig wordt geleund op KPN. 26 De slotsom luidt voorshands dan ook dat door DDS in strijd mer de mer KPN gemaakte afspraken is en nog steeds wordt gehandeld en dat DM daaraan niet alleen actief mecwerktmaar daarvan(uiteindelijk)ook profiteert. Aldus handelen beiden (tevens) onrechtmatig jegens KPN. De website vertoont door de opzet en de gehanteerde kleurencombinatie te veel gelijkenis met die van KPN en is in de huidige vorm niet toelaatbaar. DDS zal haar website dan ook (heel) anders moeten inrichten. 22 De volgende vraag is dan of, en zo ja in hoeverre, DDS 27 In zoverre komt KPN dan ook op goede grond op tegen tekort is geschoten in de nakoming van haar uit de Overeen(het samenstel van) deze websites van DDS en/of DM. Door komsten voortvloeiende verplichtingen en in hoeverre DM Denda is niet aangeboden om het automatisch linken van daaraan heeft meegewerkr c.q. profiteert door haar website telefoongids.nl met deze website belles.nl ongedaan te matelefoongids.nl te laten doorl inken naar de website bel les.nl ken, dan wel om de website van DDS alsnog in te richten op van DDS. een wijze waarbij afstand genomen wordt van de presentatie van KPN. Het moet er in dit kort geding voor worden 23 Bestudering van de uitdraai van het voorportaal van de gehouden dar gedaagden deze website-combinatie wensen website bel les.nl leert dat DDS zich evident heeft ingespante handhaven, nu zij tot op de zitting overtuigd waren van nen om die website te tooien met de voor KPN zo specifieke hun gelijk en duidelijk niet van zins waren om in de hierkleurencombinatie 'KPN groen', blauwpaars, rood en wit. voor aangeduide zin hun leven te beteren jegens KPN. Dit wordt versterkt door een forse aanduiding KPN in de Denda heeft blijkbaar een van dir oordeel afwijkende perlinkeronderhoek, die geen (aanklikbaar) doel dient en dus ceptie van hetgeen door partijen in de Overeenkomsten was kennelijk in samenhang met voormelde kleuren alleen beafgesproken. Deze perceptie loopt kennelijk synchroon met doeld kan zijn om te doen voorkomen dat het hier een met het vooropstellen van het eigenbelang om te profiteren van KPN gelieerde website betreft. KPN op een wijze die het recht niet toelaat. 24 In artikel 4.2 van de Overeenkomsten is het DDS alleen vergund op haar producten in bescheiden lettertype mee te delen dat28 Bovenstaande vormt voldoende reden om het onder I gezij voor het vergaren van de gegevens mede gebruik heeft gemaaktvorderde toe te wijzen in de votm zoals hieronder in het dicvan bestanden van Nederlandse operators. Voormelde forse KPN tum staat vermeld. aand u i d i ng gaat dus veel verder d an i s overeengekomen. Op voormelde wijze wordt naar het voorlopig oordcel van de 29 Vervolgens dient dan nog aan de orde te komen de vraag presidenr tevens gehandeld in strijd met het overeengekoof KPN rechten kan doen gelden op de domeinnaam telemene onder 4.1, waarin hard staar verwoord dat DDS niet foongids.nl. Hiervoor is reeds overwogen dar KPN geen (behet recht heeft bedongen en verkregen om - voor zover hier tere) rechten dan Denda kan doen gelden op het alleen nog relevant - enige naam of aanduiding van KPN te gewoord telefoongids. Mede in her licht daarvan kan naar het bruiken en dat DDS zich aldus van dat gebruik dient te ontvoorlopig oordeel van de president niet gezegd worden dar houden. Niet alleen de naam van KPN is dus op deze webDM door de domeinnaam telefoongids.nl op haar naam te site zonder recht gehanteerd maar ook de kleuraanduiding/ laten stel len onrechtmatig heeft gehandeld jegens KPN. DM kleurcombi natie is zowel afzonderlijk als ook i n samenhang heeft voortvarend gehandeld door de haar ter hand staande met die naamsaanduiding zonder recht en in strijd met de en Toelaatbare middelen aan te grijpen om deze tenaamstelgemaakte afspraken gehanteerd. ling voor elkaar te krijgen. De vorderingen van KPN die tot doel hebben deze domeinaanduiding middels dit kort ge-

16

A U G U S T U S

2 O C 1

D I J D L A D

I N H U S T R I F L F

ding alsnog tot de hare te maken, dienen om die reden dan ook te worden afgewezen. 30 Nu partijen over en weer in het ongclij k zijn gesteld zullen de kosten van dit geding worden gecompenseerd op na te melden wijze.

E I G E N D O M

2 / b

Nr. 56 Arrondissemeiitsreclitbanlt te Arnhem, 7 december 2000 (Keraquick) Mrs. H. Wammes, J.T.G. Roovers en A.A. Quaedvlieg

in reconventie: 31 In reconventie wordt door Denda ongedaanmaking gevorderd van het op de domeinnaam tclcfoongids.nl gelegde conscrvatoircbcslag tot levering van deze domeinnaam. Zoals in conventie reeds overwogen vormt het onrechtmatig handelen van Denda vooralsnog geen aanleiding om DM te veroordelen tot overdracht van de betrokken domeinnaam aan Koninklijke KPN. Het komt echter voorshands niet onaannemelijk voor dat in de bodemprocedure enige vorm van schadevergoeding aan KPN zal worden toegekend, waarbij een al dan niet gedeeltelijke vergoeding van die schade in natura (zieartikel 6:103 van het Burgerlijk Wetboek), en wel inde vorm van ovetdracht van de domeinnaam, niet is uit te sluiten. Gezien deze mogelijkheid wordt thans de gevorderde ongedaanmaking van dit beslag afgewezen. 32 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Denda worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. Deze kosten moeten naar het oordeel van de president echter vanwege de zeer nauwe samenhang met het conventionele geschil worden begroot op nihil. Rechtdoende in kortgeding in conventie: Beveelt gedaagden om binnen 24 uren na de rechtsgeldige betekeningvan ditvonnis het gebruik van de domeinnaam teIefoongids.nl in combinatie met het gebruik van een naam of aanduiding van eiseressen zoals is bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomsten, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 10.000,- te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele dag te rekenen) dat (één van) gedaagden geheel of gedeeltelijk met de nakoming van voormeld bevel in gebreke blijven/blijft; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Bepaalt dat elke partij de eigen proceskosten draagt; Wijst af het meer of anders gevorderde. in reconventie: Wijst af het gevorderd e; Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van KPN begroot op nihil. Enz.

Art. 4,6BMW Gedaagde Kars was op grond van zijn rechtstreekse relatie met eiseres Prandell bekend met het gebruik dat deze in Duitsland van het merk maakte. Het aanbod om te bewijzen dat zij het door haar verrichte depot achteraf heeft gemeld aan de directeur van Prandells rechtsvoorgangster, die daartegen geen bezwaar zou hebben geuit, doet niet terzake omdat het merkrecht in Duitsland op dat moment reeds was overgedragen aan Prandell, zodat die directeur daarover geen bindende uitspraken meer kan doen. Of Kars wist of kon weten datPrandell deDuitse merkrechten hadis nietrelevant omdat de wet vooreen depot te kwader trouw reeds voldoende acht dateen derde het merk te'goeder trouw heeft gebruikt. De stellingdat Kars de goederen afnam van een derdeen datPrandell alleen defactureringdeedwordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Alfred Prandell Creative Hobbys GmbH te Lichtenfels, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. A.H. de Bosch Kemper-De Hilster re 's-Gravenhage, tegen 1 Handenarbeid Groothandel Kars & Co BV te Ochten, 2 Kars en Co "BV, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. F.P. Lomans, advocaat mr. F.A.P. Laporte teVeenendaal. Defeiten 1.1 Sinds 1978 worden er door onderdelen van het bedrijf, dat thans is uitgegroeid tot het Raab-concern, eigen producten en producten van derden geleverd aan de heer Kars. De heer Kars trad hierbij op als agent en verhandelde deze producten in de Benelux. 1.2 Het Raab-concern is actief op het gebied van de productie en distributie van hobby- en doc-hct-zelf-productcn. Eén van de producten is een keramisch (poeder)materiaal voor doc-hct-zclvcrs, dat sinds jaar en dag onder de aanduiding 'Keraquick' op de markt wordt gebracht. De aanduiding 'Keraquick' is ingeschreven onder nummer 1055051 in het Duitse merkenregister: van 17 oktober 1983 tot 28 januari 1998 op naam van Steckenpferd Rastel Verlag Alfred Prandell GmbH & Co KG, hierna te noemen: Steckenpferd, en sindsdien op naam van Prandell. 1.3 Het Raab-concern in zijn huidige vorm is in 1993 opgericht: het concern bestaat uit het moederbedrijf - Raab Creative Hobbys GmbH, voorheen geheten: Raab Karcher Ambiente GmbH - en twee dochtermaatschappijen: Prandell en Knorr Hobby GmbH, 1.4 Van 1993 tot medio oktober 1999 maakte ook Kars deel uit van het Raabconccrn. 1.5 Kars heeft op 12 december 1997 het woordmerk 'Keraquick' gedeponeerd in het Benelux merkenregister onder nummer 639562 voor waren in de klasse 16, waaronder keramische gietpoeders en gips in gietbare vorm, welke bestemd zijn om te worden gebruikt voor hobby doeleinden. 1.6 Prandell heeft op 26 oktober 1999 liet woordmerk 'Keraquick' gedeponeerd in het Benelux merkenregister onder

2 7 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

nummer 948980 voor onder meer waren in de voormelde klasse 16, 1.7 Vanaf 1993 tot aan de breuk in 1999 werden de 'Kcraquick'-producren door Prandell aan Kars geleverd. Het geschil en de vorderingen in conventie 2.1 Prandell voert aan dat het depot van het merk 'Keraquick' door Kars te kwader trouw is verricht, omdat dit zonder toestemming van Prandell is geschied, terwijl Kars tot voor kort ruim 20 jaar vertegenwoordiger van Prandell is geweest. Bovendien wist Kars op grond van hun rechtstreekse betrekking tot Prandell, dat Prandell binnen de laatste drie jaren binnen en buiten het Beneluxgebied het merk 'Keraquick' te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Meteen beroep op het bepaalde in artikel 14B lid zjuncto artikel 4 lid 6 BMW vordert Prandell onder a en b van het petitum, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de nietigverklaring en de doorhaling uit te spreken van het door Kars verrichte Benelux merkdepor nummer 639562 'Keraquick'. 2.2 Prandcl I voert verder aan dat het gebruik van het merk 'Keraquick' door Kars inbreuk maakt op het merkrecht van Prandell, waartegen Prandell zich kan verzetten op grond van artikel 13 A lid 1 sub a BMW. Prandell vordert daarom onder c van het petitum bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Kars te verbieden het merk 'Keraquick' of enig ander met het merk 'Keraquick' van Prandell overeenstemmend teken binnen de Benlux te gebruiken voor of in verband met de waren waarvoor dit merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. 2.3 Prandell stelt tot slot dat zij door de handelwijze van Kars schade lijdt, bestaande uit aantasting van de exclusiviteit van haar merkrecht, alsmede uit winstderving als gevolg van omzetdaling, de beperking van de exploitatiemogelijkheden alsmede de opsporings- en buitengerechtelijke kosten ten behoeve van de beëindiging van de inbreuk. Prandell vordert daarom bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zakelijk samengevat, Kars te veroordelen om haar medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade en de vernietiging van inbreukmakende producten en reclamemateriaal, op straffe van verbeurte van dwangsommen, alsmede tot betaling van schadevergoeding, zoals onder d tot en met i van liet petitum weergegeven, en met veroordeling in de proceskosten. 2.4 Kars betwist dat haar merkdepot van 12 december 1997 te kwader trouw is verricht als bedoeld in artikel 4 lid 6 a en bBMW. Kars betoogt dat zij het merk'Keraquick' vanaf 1987 althans vanaf 1983 met instemming van de toenmalige merkhoudsrers van het Duitse merk 'Keraquick' gebruikt. Kars stelt verder niet te hebben geweten van het latere gebruik van het merk door Prandell in Duitsland. Kars erkent het merk 'Keraquick' op 12 december 1997 op eigen initiatief, doch in het belang van het Raab-concern te hebben gedeponeerd. Kars voert in dit verband aan dat concurrenten van het concern soortgelijke waren met op 'Keraquick' gelijkende namen op de Nederlandse markt dreigden te brengen. Kars stelt het depot te hebben gemeld bij de lieer M. Ennis, directeur van de moedermaatschappij Raab Karcher Ambiente GmbH. Daarna heeft geen enkele onderneming

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

2 0 UI

binnen het concern bezwaar gemaakt tegen dit depot, anders dan nu Prandell, aldus Kars. 2.5 Subsidiair, voorzover Prandell als voorgebruiker of Duitse merkhouder gerechtigd ishetBeneluxmerk van Kars nietig te doen verklaren, stelt Kars dat Prandell daardoor misbruik van haar bevoegdheid maakt in de zin van 3:13 BW. Kars voert hiertoe aan dat de moedermaatschappij Raab Karcher Ambiente GmbH de Duitse merkregistratie op 28 januari 1998 aan Prandell heeft overgedragen, zonder Kars hierin te kennen, hetgeen onrechtmatig was jegens haar als dochteronderneming. Prandell, wetende van deze onrechtmatige gedraging, maakt - naar Kars aanvoert - misbruik van haar bevoegdheid indien zij haar merkrechten uitoefent. Kars acht de vorderingen tevens in strijd met de redelijkheid en billijkheid die rechts personen die tot hetzelfde concern behoren of hebben behoord jegens elkaar in acht dienen te nemen. in reconventie z.6 Kars heeft, zakelijk samengevat, dezelfde vorderingen tegen Prandell ingesteld - en op dezelfde gronden - , als Prandell in conventie tegen Kars. Prandell heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd. De beoordeling van het geschil in conventie 3.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 7 BMW stelt de rechtbank haar bevoegdheid tot kennisneming van de vorderingen vast aan de hand van de vestigingsplaats van Kars. 3.2 Prandell heeft Handenarbeid Groothandel Kars en Co B.V. (gedaagde sub 1) en Kars en Co B.V. (gedaagde sub 2) gedagvaard, die beide gevestigd zijn op hetzelfde adres. Als onweersproken staat vast dat gedaagden één en dezelfde onderneming zijn en dat alleen Kars en Co B.V. is ingeschreven in het handelsregister. 3.3 Niet in geschil is dat de aanduiding 'Keraquick' voor keramisch pocdcrmatcriaal voor doc-hct-zclvers sinds jaar en dag in Duitsland te goeder trouw en op normale wijze wordt gebruikt door onderdelen van het Raab-concern, in het bijzonder door Alfred Prandell Creative Hobbys GmbH, en dat Kars van dit gebruik wist. 3.4 Wat betreft de periode 1993 tot 12 december 1997, de datum van het door Kars verrichte Beneluxmerk-depo t, ontbreekt ieder bewijs datKars in conccrnvcrband de taakof de vrijheid had omdeaanduiding'Keraquick'-alsmerk-binnen het Beneluxgebied op haar - Kars' - naam te d eponcren teneinde die te doen beschermen en dat aan haar daarvoor toestemming was verleend door de Duitse merkhouder. Prandell heeft zowel het een als het ander uitdrukkelijk betwist. Waar vast staat dat Kars voorheen als agent voor de 'Kcraquick'-productcn in de Benelux heeft geopereerd, en dat dit ook in het concernverband met Raab Karcher Ambiente in de jaren 1993-1997 niet anders was, is het niet aannemelijk dat Kars na 12 december 1997 opeens in concernverband wel als merkhouder in de Benelux zou mogen optreden. Dat het concernbelang met zo'n nieuwe rol van Kars gediend zou zijn - wat hiermee ook bedoeld zij -, is niet gebleken en Kars heeft hiervoor ook geen bewijs voorgedragen.

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

R I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

3.5 Het door Kars aangeboden getuigenbewijs dat zij na het door haar op eigen initiatief, dus zonder overleg en instemming vooraf, verrichte merkdepot, dit depot eind 1997 heeft gemeld bij de directeur van RaabKarcherAmbiente GmbH, de heer M. Ennis, en dat hij en de andere ondernemingen binnen het Raab-concern geen bezwaren tegen dit depot hebben geuit, kan Kars niet baten. Immers Prandcll heeft onweersproken gesteld dat de Duitse merkrechten begin 1996 door de toenmalige merkhoudster Steckenpferd, waarvan de activa waren overgegaan op Raab Karcher, aan haar zijn overgedragen. Er zijn geen aanwijzingen om aan deze overdracht te twijfelen. De omstandigheid dat de registratie van de merkrechten in het Duitse Patcntamt eerst per 28 januari 1998 op naam van Prandcll staat, laat onverlet dat de heer Ennis, zo hij al voorheen namens de merkhoudster bevoegd zou zijn geweest hierover een bindende toezegging te doen, waarover geen duidelijkheid bestaat, hij dit zeker na de overdracht van de merkrechten niet heeft kunnen doen. Kars heeft dan ook aan het door haar gestelde gesprek eind 1997 met de heer Ennis geen rechten kunnen ontlenen jegens de nieuwe Duitse mcrkgcrcchtigde Prandell. De rechtbank zal het aangeboden getuigenbewijs daarom als niet terzake doende passeren. 3.6 Blijft over het verweer dat Kars niet wist en kon weten dat Prandell de Duitse merkrechten had. Dit verweer is in zoverre niet relevant omdat de wet voor een depot te kwader trouw reeds voldoende acht dat een derde te goeder trouw gebruikt heeft; het is dus niet nodig dat Prand el look werkelijk merkhouder was en/of dat Kars dat wist en kon weten. Maar ook los daarvan komt het verweer reeds niet plausibel voor nu partijen in de betrokken periode deel uitmaakten van het Raab-concem en Prandell Kars reeds vanaf 1993 van de 'Keraquick'-producten voorzag. Kars heeft in dit verband nog wel gesteld dat zij de betreffende producten rechtstreeks van de Duitse leverancier Giulini Chem ie Gm bH afnam en dat de facturering al leen via Prandell liep om kwantum korting te verkrijgen, maar de door haar bij akte uitlating producties als productie 1 overgelegde opdrachtbevestiging van G iulini levert daarvoor onvoldoende bewijs op. Prandell heeft erkend dat Giulini cen enkele keer met toestemming van Prandell rechtstreeks aan Kars I everd c. E r is ook geen bewijs dat Prandcll die altijd de facturering verzorgde, dit enkel deed om kwantumkorting voor Kars te verkrijgen. Prandell heeft ook gemotiveerd gesteld dat Giulini assembleerder - 'Abf ulier' - is en niet de fabrikant van het product. 3.7 Nu niet gebleken is van toestemming van het gebruik van de aanduiding 'Keraquick' door de Duitse merkhouder aan Kars, anders dan ten behoeve van de wederverkoop in de Benelux, en d us vast staat dat Raab Karcher Ambiente als moeder en Prandell als dochteronderneming het merk in de laatste 3 jaren voor het depot van Kars binnen de Benelux te goeder trouw en op normale wijze gebruikt hebben, terwijl tevens vast staat dat het merk reeds meer dan drie jaar vóór het depot van Kars buiten het Benelux-gcbicd te goeder trouw en op normale wijze is gebruikt en Kars dat wist op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot Raab Karcher en Prandell, is het merkdepot door Kars te kwader trouw verricht als bedoeld in artikel 4 aanhef en lid 6 (onder b) BMW. Kars heeft derhalve door haar depot geen merkrecht verkregen.

E I G E N D O M

2 7 7

3.8 Nu het depot te kwader is verricht roept Prandell terecht op grond van artikel 14B onder 2 BMW de nietigheid van het depot van Kars in. Gelet op het vorenoverwogene is evident geen sprake van misbruik van bevoegdheid, zoals Kars subsidiair heeft betoogd. De vordering onder a en b tot nietigverklaring en doorhalingvan hetmerk ligt dus voor toewijzing gereed, behoudens voor wat betreft de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de doorhaling van de inschrijving nu daarvoor geen aanleiding bestaat. 3.9 Het onder c gevorderde verbod tot gebruik van het merk 'Keraquick' door Kars is eveneens toewijsbaar nu vast is komen te staan dat Kars zonder recht of toestemming gebruik maakt van het merk 'Keraquick'. De hoogte van de onder d gevorderde dwangsom, waartegen geen verweer is gevoerd, komt niet onredelijk voor. Teneinde naleving van het verbod te bewerkstelligen zal de dwangsom wotden opgelegd, doch gemaximeerd als na te melden. 3.10 Door Kars is niet weersproken dat Prandell schade heeft geleden tengevolge van de merkinbreuk door Kars. De schade is hiermee genoegzaam vast komen te staan. De onder i gevorderde vergoeding van de geleden schade ad ƒ 10.000,- is evenmin weersproken. De schade zal ex aeqo et bono worden begroot op dit bedrag. De vordering is daarom toewijsbaar. 3.11 Dat Prandcll naast toekenning van voormelde schadevergoeding belang heeft bij de onder c gevorderde nevcnvordcringen die elk zeer belemmerd kunnen werken op de bedrijfsvoering van Kars, is onvoldoende gebleken. Zodanig belang ontbreekt ook ten aanzien van de onder f gevorderde vernietiging van de inbreukmakende producten en reclamemateriaal. Deze vorderingen, en de bijbehorende dwangsomvordcring onder g, zullen daarom worden afgewezen. 3.12 De onder h gevorderde buitengerechtelijke kosten ad ƒ 2.500,- zijn niet toewijsbaar nu daarover onvoldoende is gesteld of gebleken. 3.13 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Kars in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. In reconventie 3.14 Het voorgaande in conventie brengt mee dat de vorderingen van Kars moeten worden afgewezen. 3.15 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Kars in de kosten van deze procedure worden verwezen. De beslissing De rechtbank in conventie spreekt de nietigheid uit van het onder nummer 6395G2 ten name van Kars ingeschreven Benelux-depot van het merk 'Keraquick' voor de waren in de klasse 16, gelast de doorhaling van het onder nummer 639562 ten name van Kars ingeschreven Benelux-depot van het merk 'Keraquick' voor de waren in de klasse 16, verbiedt Kars met onmiddellijke ingang het merk 'Keraquick' of enig ander met het merk 'Keraquick' van Prandell overeenstemmend teken binnen de Benelux te gebruiken voor of in verband met de waren, waarvoor genoemd merk ten name van Prandell is ingeschreven, of voor soortgelijke waren,

2 7 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

veroordeelt Kats tot betaling aan Prandell van een dwangsom van/ 25.000,-, tot een maximum van/ 150.000,-, voor elke dag of iedere keer, zulks naar keuze van Prandell, dat Kars het hiervoor bedoelde verbod overtreedt, veroordeelt Kars aan Prandell te betalen de somma van

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

2 0 0 1

b Sedert 25 november 1983 voert Ceres voor haar onderneming de handelsnaam CERES. Tevens heeft zij op 25 november 1983 bij het Benelux-Merkenbureau het teken CERES gedeponeerd voor waren in de klasse 30 (meel en granen voor bakkerij producten). ƒ 10.000,-, c Maxeres was tot 26 november 199S geheten: MenebaN.V. en is eveneens een meelfabrikant. Meneba N.V. heeft besloveroordeelt Kars in de kosten van deze procedure, tot aan dit ten haar naam te wijzigen in Maxeres, teneinde een ondervonnis aan de zijde van Prandell bepaald op ƒ 2.580,- voor scheid aan te brengen tussen haar activiteiten als meelsalaris en ƒ 684,19 voor griffierecht, fabrikant en haar bakkerij divisie, genaamd Quality Bakers. verklaart dit vonnis tot zover, behoudens de doorhaling, uitd Tcrvoorbcrcidingvan dicnaamswijzigingisdoor Meneba voerbaar bij voorraad, N.V. op 7mei 1998 het woordmerk MAXERES gedeponeerd wijst af het meer of anders gevorderde, voor waren en diensren in de klassen 29,30,31 en 35, e In een door Maxeres bij gelegenheid van de naamswijziin reconventie ging aan haar relaties verzonden brochure komt de volwijst de vorderingen af, gende passage voor: veroordeelt Kars in de kosten van deze procedure, tot aan dit vonnis aan de zijde van Prandell bepaald op f 1.290,- voor In de nieuwe ondernemingsnaam Maxeres zitten zowel het streven naar maximale prestaties vervat, alsmede een verwijzing naar Cesalaris. Enz. res, de mythologische beschermgodin van het graan. f Bij brief van 2 juni 1999 aan Maxeres heeft de toenmalige raadsman van Ceres zich ophetstandpuntgestelddatMaxeNr. 57 President Arrondissementsrechtbank te res door hetgebraikvandehandelsnaam MAXERES en door 's-Gravcnhagc, 14 december 1999 het merkdepot van dat teken inbreuk maakt op de handelsnaam- en merkrechten van Ceres. Tevens werd (Ceres/Maxeres) Maxeres in die brief verzocht en zo nodig gesommeerd een onthoudingsverklarhig te ondertekenen, onder meer Mr.J.W. duPon inhoudende dat Maxeres zich zou onthouden van merk- en handclsnaaminbrcuk en de merkinschrijving MAXERES Art. 13A, lid tb BMW Het onderscheidend vermogen van het merk Ceres voor meel enzou laten doorhalen, granen is niet bijzonder groot, nu Ceres de mythologische beschermg De gemachtigde vanMaxeres heeft bij brief van 2 juli 1999 godin van het graan is en die term op grote schaal wordt geassocieerd aan de raadsvrouwe van Ceres laten weten (onder meer) dat met al hetgeen met graan te maken heeft. Bovendien is het teken tal-Maxeres bereid was schriftelijk toe te zeggen dat zij de naam rijke malen door anderen als merk in de Benelux gedeponeerd voorMAXERES alleen zal gebruiken voor bedrijfsactiviteiten die soortgelijke waren. Aldus zal verwarringsgevaar niet licht mogen door een holding worden verricht en, in de toekomst, enkel worden aangenomen. Tussen Ceres en Maxeres bestaat begripsmatig voor waren en diensten welke niet soortgelijk zijn aan die en visueel in het geheel geen overeenstemming; auditieve overeen-waarvoor Ceres de handelsnaam en het merk CERES gestemminggeldtslechtsvoorhettweedegedeeltevanhetwoordMaxe- bruikt, terwijl Maxeres voorts bereid was de inschrijving res, maar van de auditieve totaalindruk valt geen verwarring met van haar merkdepot aan te passen en te beperken. Ceres te duchten. Dit te minder, nu Ceres haar merk slechts gebruikth Op 6 oktober 1999 heeft de gemachtigde van Maxeres het ten opzichte van professionele bakkerijen, van wie op dit punt een Bcnclux-mcrkcnburcau verzocht de inschrijving van het kritischer instelling mag worden venvacht dan van de gemiddelde merk MAXERES door te halen voor wat betreft de klassen consument. 29,30 en 31, zodat resteert de inschrijving voor de klasse 3 5 (onder meer: publiciteit en commerciële zaken). i Maxeres heeft noch de haar op 2 juni 1999 toegezonden Artt. 5 en saHnw onthoudingsverklaring, noch een haar op 20 september Op dezelfde gronden als hierboven weergegeven wordt de stelling dat de handelsnaam Maxeres inbreuk maakt op de handelsnaam en 1999 toegezonden - aangepaste - onthoudingsverklaring ondertekend. het merk Ceres afgewezen. (...) Ceres SA te Brussel, België, eiseres, procureur mr. P. J. M. von Beoordeling van het geschil Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. W.E.L, van KerkBevoegdheid voorden te Amsterdam, tegen 5 Voorzover het bepaalde in artikel 37A Benelux-MerkenMaxeres NV te 's-Gravcnhage, gedaagde, procureur mr. wet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de E.. S. Meijer, advocaat mr. K.Th.M. Stöpetic te Amsterdam. presidenr in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen, nu gedaagde in dit arrondissement is gevestigd. Overwegingen ten aanzien van het recht: Defeiten In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgeMerkinbretik? gaan. 6 Ceres beroept zich ter onderbouwing van haar stelling dat a Ceres is een te België gevestigde meelfabrikant, die haar sprake is van merkinbreuk in de eerste plaats op artikel 13A producten levert aan bakkerijen. Zij is ook actief op de Nelid 1 onder b BMW. Krachtens dat artikel kan de merkderlandse markt. houder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten

' 6

A U Ü U S T U S

2 0 0 '

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het pu bliek een associatie wordt gewekt tussen teken en merk. De re hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merken teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (ditecte verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de overeenstemmingsvraag dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. 7 Dat in casu sprake zou zijn van verwarringsgevaar in voormelde zin is voorshands niet aannemelijk. Daartoe zijn onder meerde volgende omstandigheden redengevend. S Hoewel aan het merk Ceres voor waren in de klasse waarvoor het is gedeponeerd niet ieder onderscheidend vermogen kan worden ontzegd, is dat vermogen, naar het voorlopig oordcel van de president, niet bijzonder groot. De term Ceres verwijst, naar in confesso is, immers naar de mythologische beschermgodin van het graan, met als kennelijk gevolg dat die term op grote schaal is en wordt geassocieerd met al hetgeen met graan te maken heeft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de woorden waarmee het begrip graan in de Franse en Engelse taal wordt aangeduid, te weten: céréak respectievelijk cereal. Daarnaast heeft Maxeres door overlegging van stukken voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het teken CERES, behalve door Ceres, talrijke malen door anderen als merk in de Benelux is gedeponeerd, onder meer voor waren in de klasse 30, waaronder graanpreparaten. In verband met het daardoor geringe onderscheidend vermogen van het merk CERES zal verwarringsgevaar met betrekking tot dat merk niet licht mogen worden aangenomen. 9 Vervolgens kan niet op voorhand worden gezegd dat het teken MAXERES zodanige auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis vertoont met het merk CERES dat op grond daarvan verwarring te duchten is. Begripsmatig en visueel is in het geheel geen sprake van overeenstemming. Voorzover auditief sprake is van overeenstemming geldt dit slechts voor het tweede gedeelte van het woord MAXERES. Die overeenstemming is echter - gelet op de aan het overeenstemmende gedeelte voorafgaande lettergreep 'Max' -zodanig gering dat van de auditieve totaalindruk van MAXERES geen verwarring met CERES valt te duchten. Dit te minder, nu Ceres haar merk slechts gebru ikt ten opzichte van professionele bakkerijen, van wie op dit punt een critischcr instelling mag worden verwacht dan van de gemiddelde consument. I o Tcns I ottc is nog van belang dat Maxeres heeft aangevoerd dat zich ook feitelijk sedett de naamswijziging van Meneba in Maxeres geen verwarring heeft voorgedaan, waar tegenover Ceres geen enkel concreet geval van verwarring heeft gesteld. II Gelet op alle vorenomschreven omstandigheden, in onderling verband beschouwd, kan voorshands niet tot de slot-

E I ' J E N U O M

2 7 9

som worden gekomen dat MAXERES is te beschouwen met een met het merk CERES overeenstemmend teken. Reeds daarom is de vordering, voorzover gegrond op artikel 13A lid 1 onder b BMW, niet toewijsbaar. f n het midden kan blijven - hetgeen tussen partijen in geschil is - of Maxeres dat teken heeft gebruikt, dan wel dreigt te gaan gebruiken, voor waren waarvoor het merk CERES is ingeschreven dan wel voor soortgelijke waren. 12 Ceres heeft (subsidiair) betoogd dat er sprake is van de situatie, voorzien in artikel 13A lid 1 onder d BMW. Dat artikel bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat zonder geldige reden 111 het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordcel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de repuratie van het merk. Ceres stelt dat door het gebruik van MAXERES als handelsnaam door Maxeres gevaar bestaat voor verwatering van het merk CERES. 13 Die stelling van Ccrcs wordt verworpen. Niet alleen het reeds vernielde beperkte onderscheidend vermogen van het merk CERES en de geringe mate van (auditieve) overeenstemming tussen het teken MAXERES en dat merk maken gevaar voor verwarering op voorhand onaannemelijk. Behalve de al gereleveerde vele inschrijvingen als merk van het teken CERES blijkt dat teken, gelet opdc door Maxeres overgelegde stukken, ook nog door talloze bedrijven in de Benelux te worden gebruikt als handelsnaam dan wel onderdeel van een handelsnaam. Tegen die achtergrond valt, zonder nad ere toelichting die door Ceres niet is verschaft, niet in te zien waarom nu j uist het gebruik van MAXERES zou moeten leiden tot een associatie bij het in aanmerking komende - zoals reeds overwogen: professionele- publiekdietotverwatering van het merk zou moeten leiden. Ook het beroep van Ceres op de thans besproken wetsbepaling kan haar dan ook niet baten. Inbreuk op handelsnaam? 14 Ceres heeft betoogd dat Maxeres door het gebruik van de handelsnaam MAXERES in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet, nu de handelsnaam MAXERES slechts in geringe mate afwij kt van de eerder door Ceres gevoerde handelsnaam CERES en dientengevolge verwarring bij het publiek te duchten is tussen de ondernemingen van Ceres en Maxeres. Bovendien is, aldus Ceres, sprake van overtreding van artikel 5a handelsnaamwet door Maxeres, nu de handelsnaam MAXERES slechts in geringe mate afwijkt van her merk CERES. 15 Overgenomen wordt hetgeen in het vorenstaande is overwogen omtrent de gestelde merkinbreuk. Dat betekent dat het beroep van eiseres op artikel 5a Handelsnaamwet in elk geval ongegrond is, nu MAXERES niet valt aan te merken als een aanduiding die slechts in geringe mate van het merk CERES afwijkt. 16 Ook van de door eiseres gestelde overtreding van het verbod, neergelegd in artikel 5 van de Handelsnaam wet, is geen sprake. Niet gezegd kan worden dat de handelsnaam MAXERES hetzelfde is als, dan wel in geringe mate afwijkt van de handelsnaam CERES.

2 3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Ook op dit punt wordt verwezen naar en overgenomen hetgeen is overwogen omtrent het ontbreken van overeenstemming tussen de tekens MAXERES en CERES. Conclusie. 17 Nu geen van de aan de vordering van Ccres meegegeven grondslagen genoegzaam is bevonden, zal die vordering worden afgewezen. Ceres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing:

Wijst het gevorderde af, enz.

Nr. 58 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 18 november 1999 (Pluto/Pluto Plus Polis) Mrs. J.J. Brinkhof, A.D. Kicrs-Becking en C. Eskes Art. 13A, lid icend B M W ƒ art. 5, lid zMerkenrichtlijn Het is niet aannemelijk dat door het gebruik van de aanduiding Pluto door geïntimeerde voor verzekeringen die verband houden met honden, aan het onderscheidend vermogen van het merk Pluto van appellante voor hondenvoer e.d. afbreuk kan worden gedaan. Vaststaat datPluto voerde waren van appellante een bekend merk is.Dat neemt niet weg dat bij het woord Pluto door helgrootste deel van het publiek direct gedacht wordt aan een hond, namelijk de Walt-Disney figuurPluto.DaardoorheeftdeaamluidingPlutovoorwarenen diensten die met honden verband houden, zeerweinigonderscheidendvermogen. Evenmin is aannemelijk dat aan de. reputatie van het merk van appellante afbreuk kan worden gedaan door de negatieve gedachte aan de sterfelijkheid van het huisdier, die. zou worden opgeroepen door de crematiepolissen voor huisdieren en door de onwenselijke associatie tussen Pluto diervoeding en Pluto crematicvcrzckeringen. Een richtlijnconforme uitleg van de in art. 13A lid ie end gebruikte woorden 'kan worden' (richtlijn: 'wordt') brengt mee dat een uitsluitend theoretische kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk onvoldoendeis. Ermoet sprake zijnvan (te•verwachten) reëel voordeel of reële afbreuk. De merkhouder moetfeiten en omstandigheden stellen waaruit va.lt ofte. leiden dat daarvan sprake is. Alt.

i3A,tidibVMW Het enkele feit dat de waren van appellante en de diensten van geïntimeerde beide bestemd zijn voor lionden(bezitters), is onvoldoende om soortgelijkheid aan te nemen. Nu het gaat. om toraal verschillende 'producten' die bovendien via verschillende kanalen aan het publiek worden aangeboden, kan niet worden volgehouden dat er een gerede kans bestaat dat het publiek zal menen dat zij dezelfde herkomst hebben. Geen soortgelijkheid. Art. 5a Hnw In het bijzonder gezien het geringe onderscheidende vermogen en hetontbrekenvansoorigelijkheidvandcwaren en diensten, valtniet aan te nemen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Spil Iers Petfoods Benelux BV te Zwijndrecht, appellante, procureur mr. H.C. Grootvcld, advocaat mr. H.J.M. Boukema te Amsterdam, legen

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

2 LI U I

Onderlinge Pluto Dierenverzekeringen U.A. te Wateringen, geïntimeerde, procureur mr. J. Hiemstra. a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 oktober 1997 (mr. E.J. Numann) Overwegingen ten aanzien van het recht: 1 Tn deze procedure kan van het navolgende worden uitgegaan. a Eiseres produceert en verhandelt in Nederland en België sedert 1966 (mede via haar rechtsvoorgangcrs) hondenvoer onder het merk PLUTO. b Eiseres is houdster van de volgende merkinschrijvingen: - woordmerk PLUTO, gedeponeerd op 17 november 1.971, onder registratienummer 078651 voor waren in de klasse 31; hondenvoer; - woordmerk PLUTO gedeponeerd op 25 oktober 1973, onder regisiratieiurmmer 321765 voor waren in de klasse 5 (wasmiddelen en -sprays voor dieren; diergeneesmiddelen, vitaminepreparaten, kalkpreparaten en homeopatische preparaten voor dieren) in de klasse 18 (riemen en halsbanden voor dieren, hondedekjes), in de klasse 20 (manden voor dieren); in de klasse z i (eer- en drinkbakken, kammen en borsrels voor dieren; bakken voor de hygiëne voor dieren); - woordmerk PLUTO gedeponeerd op 10 november 1978, onder registratienummer 356339 voor waren in de klasse 28 (kauwkluivcn, (speelgoed voor dieren) en de klasse 31 kauwkluiven (voedingsmiddel voor dieren). c Gedaagde is een verzekeringsmaatschappij die zich - via tussenpersonen - toelegt op het verzekeren van honden en katten tegen de financiële gevolgen van een ongeval, crematie en vaccinaties. d Gedaagde is rechthebbende op het woordmerk, in het afschrift van de akre van depot aangeduid als: PLUTO DIERENVERZEKERINGEN U.A. PLUTO PLUS POLIS, gedeponeerd op 14 november 1996, onder nr. 8S2540, voor waren en diensren de klasse 36: verzekeringen ten behoeve van dieren. e Gedaagde voert de aanduiding PLUTO in haar handelsnaam en in reclame-uitingen. Op het briefpapier van gedaagde staat bovenaan de naam Pluto Dieren verzekeringen u.a. met in de linkerbovenhoek een afbeelding van de planeet Pluto met daaromheen een omcirkeling voorzien van de tekst OMRINGT UW DIER MET ZORG.

(...) 5 Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet (BMW) is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, voor zover op de BMW gebaseerd, nu gedaagde in dit arrondissement is gevestigd. 6 Spillers baseert haar merkenrcchtclijkc vordering op artikel 13A, 1 aanhef en onder c, onderscheidenlijk onder d BMW. De merkhouder zich op grond van eerstgenoemde bepaling verzetten tegen elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen hetBeneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor hel merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel Imn worden getrokken of afbreuk kan worden

16

A U G J S T L. S

H O I

B : J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E : G E N D O M

2 3 1

gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reptitatie van het ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtmerk. vaardigd voordeel kan wordengetrokken of afbreuk kan worden ge7 Eiseres stelt dat door het gebruik van de aanduiding daan aan het onderscheidend vermogen of'de reputatie van het merk. PLUTO in het economisch verkeer afbreuk kan worden ge11 N u gesteld noch gebleken is dat gedaagde haar merk tedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van vens gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of het binnen de Benelux bekende merk, terwijl voor dat gediensten kan de vordering van eiseres ook op deze grondbmik geen geldige reden bestaat. De doelgroep van hondenslag niet worden toegewezen. Overigens geldt ook hier hetvoet' en dicrenverzekeringen is overlappend, nl. de houders geen in r.o. 9 is overwogen omtrent de ook hier voor inbreuk van kleine huisdieren, inliet bijzonder honden. De door gegeldende vereisten. daagde aangeboden vaccinatieverzekcring ligt in het verlengde van de (telefonische) adviezen over voeding en verïz Eiseres heeft zich ook beroepen op art. 5a Handelsnaamzorging die eiseres (via de verpakkingen van haar wet (Hnw). producten) aanbiedt, hetgeen indirecte verwarring veroorVaststaat dat ged aagde de aanduiding PLUTO als onderdeel zaakt, terwijl de door gedaagde aangeboden crematievan haar handelsnaam voert. Onrechtmatig jegens eiseres is verzekering, als gevo I g van de associatie daarvan met de sterdat gebruik evenwel slechts indien daardoor bij het in aanfelijkheid van het huisdier, nu juist afbreuk doet aan het merking komende publiek verwarring omrrent de herbeeld van levendigheid en speelsheid waarmee eiseres haar komst van de waren te duchten is. Nog daargelaten dat naar producten pleegt te omringen. het oordeel van de rechtbank de handelsnaam Pluto Dierenverzekeringen U.A. niet in slechts zo geringe mate afwijkt 8 Gedaagde heeft niet weersproken dat PLUTO een bekend van de PLUTO-merken van eiseres dat verwarring te duchmerk in de zin van art. 13A, i(c) BMW. Eiseres (resp. haar ten is, moet de rechtbank aan deze grondslag voorbij gaan, rechtsvoorgangstcr) maakt(e) al vele jaren gebruik van dat nu eiseres het bestaan van dat verwarringsgevaar op geen merk voor honden voer en hondenverzorgingsproductcn en enkele wijze nader heeft onderbouwd. heeft in de loop der jaren een reputatie en bekendheid in Nederland en België opgebouwd. Dat gedaagde de aanduiding PLUTO als onderdeel van haar merk gebruikt in het 13 Eiseres heeft haar vordering tenslotte gegrond op oneconomisch verkeer is niet bestreden, noch heeft gedaagde rechtmatig handelen van gedaagde in de zin van artikel zich op het bestaan van een geldige reden beroepen. 6:r62 BW. Daartoe zijn evenwel geen andere dan de reeds Derhalve dient de vraag te worden beantwoord of door het besproken feiten en omstandigheden aangevoerd. Niet valt gebruik door gedaagde van de merken PLUTO DIERENin te zien dat de handelwijze van gedaagde, die niet merkVERZEKEKTNGEN U.A. en/of PLUTO PLUS POLJS voor of handelsnaaminbreukmakendis, niettemin onrechtmatig vaccinatie- en/of crematieverzekeringen ten behoeve van jegens eiseres moet worden geacht. Bij gebreke van een nadieren ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken dere toelichting door eiseres moet ook deze grondslag van uit dan wel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheide vordering worden afgewezen. dend vermogen of de reputatie van de merken van eiseres. 9 Dat sprake zou zijn van ongerechtvaardigd voordeel trek14 Aldus resteert de vordering tot nietigverklaring van geken is door eisers niet gesteld. Naar het oordeel van de rechtdaagdes in r.o. 1 onder d. vermelde Bcnclux-mcrkdepot met bank kan voorts niet worden gezegd dat door het gebruik registratienr. 88Z540 d.d. t4 november 1996 en de ambtsvan gedaagdes merk afbreuk kan worden gedaan aan het halve doorhaling van die inschrijving. Voor zover eiseres die onderscheidend vetmogen of de reputatie van de merken vordering bedoelt te doen steunen op het bepaalde in art. van eiseres. Anders dan eiseres bij pleidooi heeft aange14B j° 3 lid 2 BMW, moet d ie worden afgewezen, mi blijkens voerd, legt gedaagdebij het aanbieden van haar product niet het eerder overwogene geen sprake is van merken waarop de nadruk op de crematieverzekeringen, maar biedt zij een het in aft. 3 lid z bepaalde van toepassing is. Overigens heeft pakket van uiteenlopende verzekeringen aan voor hondeneiseres niets ter toelichting op deze vordering aangevoerd, en kattenbezitters. Bovendien kan niet zonder nadere adafgezien van de stelling in de dagvaarding dat het door gestructie worden aangenomen dat in de ogen van een daagde gedeponeerde merk te ingewikkeld is en niet zal honden- of kattenbezitter het door eiseres nagestreefde vroworden gebruikt op de wijze en voor de waren als ingeschrelijke en levendige imago van haar PLUTO-prod ucten onverven. De rechtbank kan eiseres daarin niet volgen. Dat het enigbaar is niet het besef d ar ook het vrolijkste huisdier niet - weliswaar omvangrijke - merk 'te ingewikkeld' zou zijn het eeuwige leven heeft. Niet valt dan ook in te zien dat het - voor wie? gemeten waaraan? - valt niet in te zien, terwijl publiek de vaccinatie- en crematieverzekeringen op cen zohet gebruik dat gedaagde blijkens de overgelegde uitingen danige wijze in verband brengt met de onder de PLUTOvan het merk maakt (zoals productie 4 bij cis) niet afwijkt merken van eiseres gevoerde producten dat daarvan de door van het woordmerk zoals gedeponeerd. eiseres gevreesde negatieve effecten voor het onderschei15 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen moeten wordend vermogen of de reputatie van baar merken het gevolg den afgewezen, lïiscrcs zal, als de in het ongelijk gestelde zullen zijn. partij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. 10 Eiseres grondt haar vordering mede op artikel 13A, 1 Beslissing aanhef en onder d BMW. Ingevolge die bepaling kan de merkhouder zich verzetten De rechtbank: tegen Wijst de vorderingen af. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economische verkeer van Veroordeelt ciscres in de kosren van het geding, aan de zijde een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders danvan gedaagde tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 3 50,- aan

2 8 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

griffierecht en op ƒ 2.130,- voor salaris van de procureur. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1 De feiten waarvan d e rechtbankblijkcns rechtsoverweging 1 van het vonnis is uitgegaan, zijn niet bestreden, zodat het hof in hoger beroep eveneens van deze feiten zal uitgaan. Artikel 13A lid 1 BMW 2 Appellante is rechthebbende op het woordmerk PLUTO, gedeponeerd voor hondenvoer en nog een aantal voor kleine huisdieren bestemde waren. Zij heeft zich met een beroep op artikel 13A, lid 1, BMW verzet tegen het gebruik door geïntimeerde van de aanduiding PLUTO in het door geïntimcerde gedeponeerde woordmerk PLUTO DIERENVERZEKERTNGEN U.A. PLUTO PLUS POLIS, in de handelsnaam PLUTO diererverzekeringen u.a. en in reclameuitingen. Uit de pleitaantekeningen van mr. Eoukema in eerste aanleg valt af te leiden dat appellante haar merkenrcchtclijkc vordering toen baseerde op artikel 13A, lid 1, aanhef en ondereen d, BMW. 3 Geïntimeerde gebruikr de aanduiding PLUTO in PLUTO PLUS POLIS en PLUTO diercnvcrzckcringen u.a.. Voor het slagen van appellantes beroep op artikel 13A, lid 1, aanhef en onder c en d, BMW is onder meer vereisr dat door voormeld gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van appellantes merk PLUTO. De grieven 1 en 2 richten zich tegen het oordcel van de rechtbank dat niet kan worden aangenomen dat daarvan sprake is. 4 Het hof is van oordeel dat appellante haar stelling dat geïntimeerde door het gebruik van de aanduiding PLUTO in PLUTO dieren verzekeringen u.a. en PLUTO PLUS POLIS ongerechtvaardigd voordeel rrekt n i et (voldoende) heeft onderbouwd. Appellante heeft immers nagelaten concrete feiten en omstandigheden te stellen waaruit valt af te leiden dat door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt of kan worden getrokken. 5 Voor de beantwoording van de vraag of door het gebruik door geïntimeerde van de aanduiding TLUTO in PLUTO dierenverzekeringen u.a. en PLUTO PLUS POLTS afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk van appellante, is van belang in hoeverre dit merk onderscheidend vermogen heeft. Vast staat dat PLUTO voor de waren van appellante cen bekend merk is. Dat neemt niet weg - appellante heeft dat ook niet bestreden - dat bij het woord Pluto door her grootste deel van het publiek direct gedacht wordt aan een hond, namelijk de Walt-Disney figuur Pluto. TTet gevolg hiervan is dat de aanduiding PLUTO voor waren en diensten die met honden verband houden, zeer weinig onderscheidend vermogen heeft. Dit valt ook af te leiden uit het door geïntimeerde overgelegde handelsnaamonderzoek - waarvan de juistheid niet is bestreden door appellante - , waaruit blijkt van (tenminste) 33 inschrijvingen van (handels)namen (deels) bestaande uit Pluto, waarvan acht als handelsnaam van ondernemingen

E I G E N D O M

Th

A .1 G U S T | j 5

2 0 0 1

die, met honden verband houdende, waren of diensten aanbieden. In het licht van het vorenstaande is niet aannemelijk dat door het gebruik van de aanduiding PLUTO door geïntimeerde voor verzekeringen die verband houden met honden, aan het onderscheidend vermogen van het merk PLUTO van appellante afbreuk kan worden gedaan. 6 Evenmin is aannemelijk dat aan de reputatie van het merk van appellante afbreuk kan worden gedaan. Appellante heeft gesteld dat door de negatieve gedachte aan de sterfelijkheid van het huisdier, die wordt opgeroepen door de crematiepolisscn voor huisdieren, de associatie tussen PLUTO diervoedingen PLUTO crematieverzekeringen een onwenselijke is, die afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar merken. Hcthof kan haar hierin, het geringe onderscheidende vermogen van het merk PLUTO voor waren en diensten verband houdende met honden in aanmerking nemende, niet volgen op de door de rechrbank in rechtsoverweging 9 van het bestreden vonnis aangegeven gronden, waaraan het hof nog toevoegt dat dierenverzekeringen eerder een positieve gedachte oproepen van (menselijke) betrokkenheid bij en zorg voor het huisdier dan negatieve gedachten. 7 Het hof merkt in dit verband nog op dat de Eerste Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten {Pb EG 1989, L 40/1) - hierna: de Richtlijn - in artikel 5 spreekt over gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk. Een richtlij nconforme uitleg van de in artikel 13A, lid 1, onder c en d, BMW gebruikte woorden kan worden brengt mee dat een uitsluitend theoretische kans op bedoeld ongerechtvaardigd voordeel of bedoeldeafbrcuk onvoldoende is. Er moet sprake zijn van (te verwachten) reëel voordeel of reële afbreuk. De merkhouder moet feiten en omstandigheden stellen waaruit valt af te leiden dat daarvan sprake is. Dat heeft appellante nagelaten. 8 Op grond van het bovensraande kan het beroep van appellante op het bepaalde in artikel 13A, lid 1, aanhef en onder c en d, BMW al niet slagen. Of er sprake is van een bekend merk in de zin van artikel 13A, lid 1, onder c, BMW kan dan ook in het midden blijven. De grieven 1 en 2 falen derhalve. 9 Voor zover grief 2 zich richt tegen het oordeel van de rechtbank dat noch gesteld noch gebleken is dat geïntimeerde de aanduiding PLUTO gebruikr anders dan ter onderscheiding van waren, is het bezwaar van appellante op zich gegrond, nu tussen partijen vaststaat dat PLUTO deel uitmaakt van de door geïntimcerde gebruikte handelsnaam en appellante gesteld heeft dat geïntimeerde PLUTO (sec) als handelsnaam gebruikt. Dit kan echter niet tot vernietiging leiden, nu immers niet voldaan is aan het (voor het slagen van een beroep op artikel 13A, lid 1, aanhef en onder d, BMW) vereiste dat door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van appellante. 10 Bij pleidooi in hoger beroep heeft appellante zich voor het eerst uitdrukkelijk beroepen op het bepaalde in artikel 13A, lid r, aanhef en onder b, BMW, waartoe zij heeft gesteld dat er sprake is van soortgelijke waren en diensten.

1B

A U G U S T U S

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S I I I I b L L

Het hof laat in het midden of deze handelwijze van appellante valt aan te merken als een (ontoelaatbare) wijziging van de grondslag van de vordering, nu mr. Hicmstra tijdens het pleidooi uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. Het hof is van oordeel dat het beroep op artikel 13A, lid 1,aanhef en onder b, BMW al niet kan slagen omdat er geen sprake is van soortgelijke waren en diensten. Vaststaat immers dat het merk PLUTO van appellante ingeschreven is en gebruikt wordt voor hondenvoer en aanverwante waren, terwijl geïntimeerde de aanduiding PLUTO, al dan niet gecombineerd met andere woorden, uitsluitend gebruikt voor haar d ienstverlening op het gebied van verzekeringen ten behoeve van honden en katten. Het en kele feit dat de waren van appellante en de diensten van geïntimeerde beide bestemd zijn voor honden(bezitters), is onvoldoende om bedoelde soortgclijkhcid aan te nemen. Nu het gaat om totaal verschillende 'producten' (waren en diensten), die bovendien via verschillende kanalen aan het publiek worden aangeboden, kan niet worden volgehouden dat er een gerede kans bestaat dat het publiek zal menen dat zij dezelfde herkomst hebben. Daaraan doet niet (voldoende) af dat appellante in het verlengde van haar activiteiten als leverancier van hondenvoer wel eens adviezen over voeding verstrekt, voor welke dienstverlening haar merk niet is ingeschreven en welke service vermeld is op verpakkingen van honden- en kattenvoer dat door appellante wordt aangeboden onder de merken BONZO en FELIX (en niet eens op de PLUTO-producten, zoals blijkt uit het tijdens het pleidooi in hoger beroep getoonde blik PLUTO-voer en hetgeen daarbij door mr. Boukema is medegedeeld). Die adviezen staan in direct verband met voeding. Dat verband ontbreekt bij verzekeringen. Artikel saHandelsnaamwet 11 Appellante heeft zich beroepen op artikel 5a Handelsnaamwet (Hnw). Grief 4 richt zich tegen de verwerping van dit beroep. ïz Zij stelt daartoe allereerst dat geïntimeerde PLUTO als handelsnaam gebruikt. Geïntimeerde heeft deze stelling betwist, terwijl uit overgelegd reclamemateriaal blijkt dat geïntimeerde daarin PLUTO Dierenverzekeringen u.a. als handelsnaam gebruikt. Als zij in dat materiaal in de tekst na vermelding van haar handelsnaam vervolgens spreekt over PLUTO, is duidelijk dat zij daar een afkorting van haar handelsnaam gebruikt cnPLUTO niet haar handelsnaam is. Appellante lijkt er in haar memorie van grieven op pagina 15 ook zelf vanuit te gaan dat in het reclamemateriaal van geïntimeerde over PLUTO Dierenverzekeringen u.a wordt gesproken als de handelsnaam wordt bedoeld. Nu appellante ook niet heeft aangeboden de stelling te bewijzen dat geïntimeerde de handelsnaam PLUTO gebruikt, gaat het hof er bij de beoordeling van appellantes beroep op artikel 5a Hnw van uit dat geïntimeerde uitsluitend PLUTO Dierenverzekeringen u.a. als handelsnaam gebruikt. 13 Vast staat dat de handelsnaam PLUTO Dierenverzekcringen u.a. het woord PLUTO, en dus het merk van appel lante, bevat. Appellante stelt dat dit voldoende is voor een verbod op grond van artikel 5a Hnw. Deze stellingname berust op een onjuiste lezing van artikel sallnw. Volgens de juiste lezing is het op grond van arrikcl 5a Hnw verboden een handelsnaam te voeren die a een merk van een ander bevat dan wel b een aanduiding (bevat) die van zo merk

L I G E M D O M

? 8 3

slechts in geringe mate afwijkt in beide gevallen voorzover verwarring omtrent de herkomst van de waren is te duchten. Hetzelfde systeem wordt gevolgd in art 5 Hnw, waar voor een verbod verwarringsgevaar ook is vereist als de handelsnamen identiek zijn. Aldus ook de Memorie van Antwoord 11954 (blz. zr.): Wat betreft, de tekst van het nieuwe art. 5a, zou hetwellicht uiteen oogpuntvan symmetriefraaier geweestzijn. wanneer de term 'een en ander' zou zijn ingelast; niettemin achten de ondergetekenden het duidelijk, dat de vrees voor verwarring, behalve op het geval van geringe afwijking, ook slaat op het geval, dat de handelsnaam het merk bevat, 14 Het hof is van oordeel dat op grond van hetgeen hiervoor in rechtsoverwegingen 5 tot en met 10 is overwogen (in het bijzonder omtrent het geringe onderscheidende vermogen en omtrent het niet soortgelijk zijn van de waren en diensten) niet valt aan te nemen dat er sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5a Hnw. Dit brengt mee dat grief 4 faalt. Onrechtmatig handelen 15 Appellante verwijt geïntimeerde on rechtmatig te handelcnin de zin van artikel 6:162 BW. Grief 5 richt zich tegen de afwijzing door de rechtbank van deze grondslag van de vordering. Appellante baseert haar verwijt dat geïntimeerde onrechtmatig heeft gehandeld, uitsluitend op de stelling dat geïnüineerde in strijd met de merkrechten van appellante gebruik maakt van de aanduid ing PLUTO. Nu het hof van oordeel is dat geïntimeerde hierdoor niet in strijd heeft gehandeld met de merkrechten van appellante, kan evenmin geoordeeld worden dar dit gebruik een onrechrmatige daad oplevert. Grief 5 faalt dan ook eveneens. inroepen nietigheid van het depot van geïntimeerde 16 Appellante vordert op grond van artikel 14B j° 3, lid 2, BMW de nietigverklaring van het depot van geïntimeerde nr 88 2.540 d .d. 14 november 1996, omdat dit depot in rangorde komt na de depots van haar merk PLUTO. Grief 6 richt zich tegen de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring door de rechtbank. 17 Vaststaat dat het door geïntimeerde gedeponeerde merk PLUTO DIERENVERZEKERINGEN U. A. PLUTO PLUS POLIS niet gelijk is aan het merk PLUTO. Er is dan ook geen sprake van een gelijk merk in de zin van artikel 3, lid 2, onder a, BMW. Daaraan kan niet afdoen de stelling van appellante dat de merken te ingewikkeld zouden zijn en slechts het teken PLUTO als zodanig wordt gebruikt door geïntimeerde en/of de doelgroep. Het gaat bij een vordering tot nietigverklaring van bet depotimmers om hetdepoten niet omhct(ccn) teken zoals het wordt gebruikt. Overigens heeft geïntimeerde deze stelling van appellante gemotiveerd betwist, blijkt de juistheid daarvan niet uit het overgelegde reclamemateriaal (zie ook hiervoor ro. 12) en heeft appellante terzake geen bewijs aangeboden, zodat het hof daaraan ook om deze reden voorbij gaat. 18 Er is evenmin sprake van cen situatie als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b en c, BMW, omdar, zoals hiervoor uiteengezet, de wederzijdse merken niet gedeponeerd zijn voor soortgelijke waren en niet kan worden aangenomen dat door het gebruik van het merk van geïntimeerde ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of af-

E

U B L A D

N D U S T R I Ë L E

breuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van liet merk van appellante. 19 liet bovenstaande brengt mee dat de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 14B j° 3, lid 2, BMW niet kan slagen. Appellante heeft zich nog beroepen op artikel 4, Md 1, aanhef en onder a en b, van de Richtlijn. Het hof gaat aan dit beroep voorbij nu appellante zich niet rechtstreeks kan beroepen op deze, inmiddels geïmplementeerde, richtlijn, die immers gericht is tot de lidstaten. Artikel 4, lid 1, aanhef en onder a en h, van de Richtlijn is geïmplementeerd in artikel 3, lid 2, aanhef en onder a en b, BMW dat hierboven onder 17 en 18 aan de orde is gekomen. Appellante heeft nog gesteld dat artikel 4, aanhef en onder 6, BMW (te kwader trouw verricht depot) aanknopingspunten voor nietigverklaring biedt. Nu het hof het beroep op dit artikel niet begrijpt en appellante dit ook niet heeft onderbouwd, gaat het hof ook daaraan voorbij. Het hof is derhalve van oordeel dat de vordering tot nietigverklaring moet worden afgewezen, zodat ook grief 6 faalt. 20 Op grond van het bovenstaande zal liet bestreden vonnis worden bekrachtigd, met verwijzing van appellante, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het hoger beroep. Beslissing Het Hof: bekrachtigt her vonnis waarvan beroep; Enz.

E I G E N D O M

1 H

A U G U S I U S

2 0 0 1

Nr. 59 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 maart 2000 (sigarettensafe) Mr. E. j". Numann Art. i4,tidiBTMW Vergelijking van de sigarettensafe van gedaagde met het gedeponeerde model voert tot de conclusie dat de safes - wat het uiterlijk betreft - volstrekt verschillend zijn. De wel aanwezige overeenkomstenbetreffenhet schuif systeemwan deladen enziinaiszodanigtechnisch bepaald. Voor het uiterlijk van de safes zijn deze van ondergeschikte betekenis. Voorzover eisers bedoelen te stellen dat gedaagde de techniek van het gedeponeerde model heeft nagebootst, geldt - waar van inbreuk op enig ander recht van intellectuele eigendom van eisers geen sprake is - dat zulks in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet indien zij daarvan schade ondervinden. 1 John Roos te Wateringen, 2 Fenix BV te Wateringen, eisers, procureur mr. B.j". Tideman, tegen Wcijzcr B V re Lissen, gedaagde, procureur mr. P. J. de Groen. Defeiteti 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Roos is rechthebbende op een internationale modelregistratie (DM/02S 952) met gelding voor onder meer de Benelux. Het depor heeft betrekking op cen sigarettensafe een display voor sigaretten in supermarkten e.d. -, die onder meer als volgt is afgebeeld:

I (

A U G U S T U S

2 C 0 1

B I J B I A D

I N D U S T R I Ë L E

b De sigaretrensafe van Roos wordt door Fcnix verhandeld. c Weijzer verhandelt eveneens sigarcttcnsafes. Deze zien er als volgt uit:

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Roos c.s. vorderen - na vermindering van eis - kort gezegd, Weijzer te verbieden inbreuk te maken op het internationale modeldepot van Roos, met nevenvorderi ngen zoals opgave van het aantal verkochte inbreukmakende sigarettensafes en schadevergoeding, op te maken bij staat. 3 Roos c.s. leggen aan hun vorderi ng ten grondslag (samengevat) dat Weijzer: - inbreuk maakt up het modelrecht van Roos door een sigarerrensafe op de marlet te brengen met een uiterlij k dar slechts op ondergeschikte punten verschilt van het uiterlijk van het door Roos gedeponeerde model; -onrechtmatig jegens hen handelt doordat hij het gedeponeerde model op slaafse wijze heeft nagebootst. 4 Weijzer heeft tegen d e vordering van Roos es. gemori veerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover nodig, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling 5 Ingevolge artikel 29 lid 1 van de Benelux-Modellenwet (BTMW) is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu Weijzer in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd. 6 Vergelijking van de sigarettensafe van Weijzer (die ten pleidooie aan de rechtbank is getoond) met het gedeponeerde model voert tor de conclusie dat de safes - wat het uiterlijk betreft - volstrekt verschillend zijn. De meest in het oogspringende verschillen zijn: - de dimensies (lengte-, breedte- en hoogteverhoudingen) lopen uiteen; - de safe van Weijzer is aan de boven- en onderzijde rond van vorm, terwijl her gedeponeerde model hoekig is; - de safe van Weijzer heeft een gladde buitenkant, terwijl het gedeponeerde model uitstekende delen heeft (sloten en stangen);

E I G E N D O M

2 8 5

- de safe van Weijzer heeft twee poten, het gedeponeerde model één; - de safe van Weijzer heeft één (verticale) lade, het gedeponeerde model twee. De wel aanwezige overeenkomsten betreffen het schuifsysteem van de laden en zijn als zodanig technisch bepaald. Voor het uiterlijk van de safes zijn deze van ondergeschikte betekenis. 7 Aan de stelling van Roos c.s. dat zich daadwerkelijk een geval van verwarring heeft voorgedaan gaat de rechtbank dan ook voorbij, nog daargelaten dat Roos c.s. niet hebben gesteld bij wie zich die zou hebben voorgedaan en zij hun stelling ook overigens niet hebben onderbouwd. S Het voorgaande brengt mee dat Weijzet geen inbreuk maakt op het modelrecht van Roos en dat van nabootsing van het uiterlijk van de litigieuze sigarettensafe evenmin sprake is, laat staan van slaafse nabootsing. 9 Voorzover Roos c.s. bedoelen testcllcn dat Weijzer de techniek van het gedeponeerde model heeft nagebootst, geldt - waar van inbreuk op het model recht van Roos geen sprake is en tussen partijen in confesso is dat Weijzer geen inbreuk maakt op enig ander techt van intellectuele eigendom van Roos c.s. - dat zulks in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet indien Roos c.s. daarvan schade ondervinden. Door Roos c.s. zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die tol een ander oordeel zouden kunnen leiden. 10 De vorderi ng van Roos c.s. dient dan ook te worden afgewezen. De overige stellingen van partij en behoeven geen bespreking meer. i 1 Roos c.s. zullen, als de in het ongelijk gesteldepartij, worden veroordeeld m de proceskosten. Beslissing De rechtbank: Wijst de vordering af, Veroordeelt Roos c.s. in de kosten van deze procedure, lot op heden aan de zijde van Weijzer begroot op ƒ 370,- aan verschotten en op ƒ 3.440,- aan procureurssalaris.Euz.

2 8 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ê I F

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

! 1 ! 1

Nr. 6o Gerechtshof te Leeuwarden, 22 september 1999"

werkzaamheden die ook door eiseressen kunnen worden uitgevoerd, te staken en gestaakt te houden. (GEC Alsthom/IJsselstein) III Gedaagden zal bevelen binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de advocaat van eiseressen schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen: Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Easseur-van Santen en EJ. van Sandick - aan wie gedaagden in binnen- en buitenland de I i tigieuzc ontwerptekeningen heeft aangeboden en/of geleverd met beschrijving van de aldus aangeboden en/of geleverde ontArt./: 611 BW Het stond ijsselstein tijdens zijn dienstbetrekking niet vrij om werptekeningen en met opgave van volledige naam en adres zonder toesremming van GEC met Belliss in zee te gaan en hij heeftvan de afnemers; daarmee niet gehandeld zoals een goed werknemer betaamt, ook al- aan wie gedaagden in binnen- en buitenland hun diensten bevat dearbeiüsovereenkomsttedezengeenspecifiekebepaling.Even- hebben aangeboden, voorzover deze diensten in concurrenmin stond het hem vrij tekeningen die hij uit hoofde van zijn functie tie staan met, dan wel uitgevoerd kunnen worden door eisemee naar huis mocht nemen, zonder toestemming van GEC aan der-ressen met opgave van volledige naam en adres, inhoud van den aan te bieden en op deze wijze zijn werkgever te beconcurreren.de offerte en de eventueel daaruit voortgevloeide overeenkomst; IV Gedaagden zal bevelen binnen 7 dagen na betekening Art. 10, lid 1 Aw (geschriftenbescherming) De tekeningen van GEC waarop aandrijfassen en uitgaande as-van het te dezen te wijzen vonnis de advocaat van eiscressen sen zijn getekend hebben geen eigen origineel karakter dat het per-een door een accountant geaccordeerde opgave te doen van soonlijk stempel van de maker draagt. De tekeningen zijn wel aan tenetto- en brutowinst die gedaagden door gebruikmaking van de ontwerptekeningen van eiscressen, al dan niet in gemerken als 'anderegeschriften' waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. Hieraan doet niet af dat de tekeningen niet openbaar wijzigde vorm, evenals door onrechtmatig met eiseressen te zijn gemaakt. Het is in overeenstemming met de ratio van het au- concurreren, hebben genoten en de omzet daarmede beteursrechtten aanzien van geschriften zondereigen oj'persoonlijk ka-haald; rakter, dar in eengevalals het onderhavige, waarin GEC tekeningenVII Gedaagden ieder voor zich, dus dat de een betalend de slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouander bevrijd zal zijn, zal veroordelen om de schade nader ding ter beschikking stelt, uitsluitend aan GEC als degenein) die opop te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die schrift stelt/stellen, het voordeel van het exploiteren in auteurs- eisetessen hebben geleden en lijden als gevolg van het in het rechtelijke zin toekomt. Vergdijkingvan de tekeningen van GEC met lichaam van de dagvaarding, en als gevolg van het in de akte die van ijsselstein wijst uit dat bij die laatste duidelijk sprake is van houdende vermeerdering van eis, omschreven onrechtmaontlening. Derhalve is sprake van inbreuk.' tig handelen te vergoeden, evenals de daarmee genoten winst af te dragen. 1 GEC Alsthom Régulateurs Europa Ltd te Colchcstcr, Es1.7 Partijen deden vervolgens hun standpunten nader bij pleidooi toelichten; eiseressen bij monde van mr. A.R.T. sex, Groot-Brittaiinië, Odle, advocaat te Amsterdam en gedaagden bij monde van 2 GEC Alsthom Régulateurs Europe BV te Roden, appellanhun procureur mr. Chr. Koers. Beide raadslieden legden hun ten, procureur mr. P.E. Mazel, advocaat mr. A.R.T. Odle te pleitaantekeningen over. Amsterdam, 1.8 Partijen hebben producties in het geding gebracht en tegen bewijs van hun stellingen aangeboden. 1 E.P. Controls BV te Nieuw Roden, 1.9 Tenslotte hebben partijen de stukken aan de rechtbank 2 '1'. S. Ijsselstein te Nieuw Roden, geïriti meerden, procureur overgelegd en vonnis gevraagd. m r. V. R. van den Eist. a Arrondissementsrechtbank te Assen, tussenvonnis 17 j uni 1997 (mrs. F. Ie Poole, L. Groefsema en H. Wolthuis) 1.6 Eiseressen hebben vervolgens een akte genomen waarbij zij hun voormelde votderingen sub I, III, IV en VII hebben gewijzigd. Na wijziging luiden deze als volgt: I Gedaagden ieder voor zich zal bevelen direct na betekening van het te dezen te wijzen vonnis het aanbieden, dan wel het anderszins verveelvoudigen cn/of openbaar maken van ontwerptekeningen die inbreuk maken op de auteursrechten van eiseressen, dan wel waarvan de openbaarmaking anderszins onrechtmatig is jegens eiseressen, en ieder onrechtmatig concurreren, waaronder - maar niet beperkt tot - het benaderen van handelsrelaties van eiseressen voor

' ZicookAMIiyy'), blz. 163 en NT 2000,448, beide met een onjuiste datum vin het arrest: 13 oktober 1999. Red. 1 /ie de noot op blz. 290. Red.

2 De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist en op grond van de inhoud van overgelegde bescheiden, voor zover niet bestreden, staat het volgende tussen partijen vast: 2.1 GEC Alsthom Régulateurs Europa Limited (hierna te noemen GEC A Ltd.) en GEC Alsthom Régulateurs Europa b.v. (hierna te noemen GEC A b.v.) houden zich onder meer bezig met het ontwerpen, de productie en de distributie van regulateuren. 2.2 Ijsselstein is in 1981 bij GEC A b.v. in dienst getreden. Artikel M van de tussen Ijsselstein en GEC A (ook wel Régulateurs Europa b.v. (R.E.) genoemd) gesloten arbeidsovereenkomst luidt als volgt:

16

A U G U S T U S

2 0 01

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Het is de werknemer verboden mededelingen of publicaties te doen omtrent onderwerpen voor belang van R. il. TenzijR.E. hem hiertoe schriftelijk toestemming verleent. 2.3 Van ï maart 1992 tot 16 augustus 1995 vervulde IJssclstein de functie van statutair directeur, vanaf 16 augustus 1995 was hij werkzaam als Sales Manager. Medio september 1995 raakte IJsselstein arbeidsongeschikt. Op 15 december 1995 is de dienstbetrekking tussen G£C A b.v. en IJsselstein met onmiddellijke ingang beëindigd. 2.4 E.e. Controls b.v. is opgericht op 10 augustus 1994 en. is een onderneming die zich volgens de inschrijving in het handelsregister bezighoudt met de ontwikkeling, productie, in- en export, (groothandel, reparatie en serviceverlening van industriële producten. 2.5 E.P. Controls b.v. is gevestigd op het privéadres van IJsselstein en heeft als statutair directeur mevrouw Keuning, de echtgenote van IJsselstein. 2.6 In de periode van juni 1995 tot november 1995 heeft IJsselstein offertes aangevraagd voor de productie van onderdelen. Hiertoe heeft IJsselstein namens E.P. Controls b.v. ontwerptekeningen van regulateuren verzonden naar machinefabriek Hankamp b.v, en machinefabriek Stappcnbelt. Deze tekeningen vertonen sterke gclij kenis met tekeningen die aan ciscrcsscn toebehoren. 2.7 Vanaf 1993 hebben eiseressen meerdere malen contact gehad met hun handelspartner APE Belliss India Limited (hierna te noemen: Belliss) betreffende een eventuele order. IJsselstein heeft in dat kader in maart 1994 een bezoek gebracht aan Belliss en gesproken met de heer Jain. In juni I994hccft de lieer Jain van Belliss een tegen bezoek gebracht aan GEC A. Hierbij heeft hij onder andere met IJsselstein gesproken. 2.8 IJsselstein heeft, terwijl hij nog in dienst bij GEC A was, met Belliss contact gehad inzake het eventueel gunnen van voornoemde order aan E.P. Controls. z.9 Eiseressenhebbcn op 12 december 1995 conservatoir beslag tot afgifte en beslag ex artikel 28 Auteurswet 1912 laten leggen onder gedaagden. Blijkens het door de deurwaarder opgemaakte procesverbaal bevi nden zich onder dit beslag diverse tekeningen met naam Régulateurs Europa b.v. en diverse op papier van E. P. Controls b.v. geplakte tekeningen, gelijkend op tekeningen van Régulateurs Europa b.v. 3 De vorderingen van eiseressen 3.1 Eiseressen stellen zich op het standpunt dat IJsselstein onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van artikel 6:162 BW jegens eiseressen door offertes te doen aan handelsrelaties van eiseressen. Door deze gedragingen heeft IJsselstein oneerlijk geconcurreerd met zijn werkgever, althans heeft hij E. P. Controls in de gelegenheid gesteld oneerlijk te concurreren met eiseressen. Hierdoor hebben zij de order van Belliss gemist en hebben zij een jaar lang voor niets getracht deze order binnen te halen. 3.2 Voorts heeft IJsselstein onrechtmatig gehandeld jegens eiseressen door zonder toestemming van eiseressen haar werktekeningen, die geheime know-how en vertrouwelijke informatie bevatten, mee naar huis te nemen en te verveelvoudigen en aan derden aan te bieden.

E I G E N D O M

2 e 7

3.3 Door deze gedragingen heeft IJ sselstein zich tevens niet als goed werknemer gedragen, reden waarom ook sprake is van wanprestatie jegens zijn werkgever GEC A b.v. 3.4 Doordat E.P. Conttols willens en wetens heeft geprofiteerd van de bovengenoemde onrechtmatige handelingen dan wel wanprestatie van IJsselstein, heeft ookE.P. Controls onrechtmatig gehandeld jegens eiseressen. 3.5 Verder stellen eiseressen zich op het standpunt dat op h u n werktekeningen een auteursrecht rust. Nu gedaagden deze tekeningen hebben verveelvoudigd en openbaar gemaakt, hebben zij een inbreuk op dit auteursrecht gemaakt. 3.6 Eiseressen maken tenslotte aanspraak op een bedrag wegens voorafgaand aan het geding gemaakte kosten van rechtsbijstand welk bedrag zij voorlopig op ƒ 15.000,- begroten. 4 Het verweer van gedaagden 4.1 Gedaagden betwisten dat op de tekeningen van eiseressen een auteursrecht rust dan wel dat zij geheime informatie van eiseressen hebben prijsgegeven; de tekeningen bevatten geen eigen en unieke inbreng, noch zijn de tekeningen gebaseerd op exclusieve en geheime know-how. Bovendien waren de tekeningen van ciscressen bij velen bekend; zij sturen namelijk tekeningen mee bij offertes. 4.2 Gedaagden stellen zich voorts op het standpunt dat, nu er geen sprake is van geheime know-how dan wel gebruik van tekeningen waarvan het auteursrecht toekomt aan eiseressen, er geen sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie. Bovendien stond het IJsselstein vrij te concurreren met zijn werkgever, daar het hem volgens de arbeidsovereenkomst, niet was verboden met zijn werkgever te concutreren. Van onrechtmatig handelen en/of wanprestatie is derhalve geen sprake. 4.3 IJsselstein erkent dat hij in juni 1994 Belliss heeft aangeboden een régulateur te ontwikkelen en daar privé geld in te steken. Dit deed hij echter pas nadat ciscrcsscn Belliss hadden laten weten dat zij er niets voor voelden te investeren in dit project. IJsselstein stelt zich op het standpunt dat hij aldus niet oneerlijk heeft geconcurreerd, bovendien is het niet mogelijk dat eiseressen hierdoor schade hebben geleden. 4.4 Gedaagden herwisten tenslotte buitengerechtelijke kosten verschuldigd te zijn. 5 De beoordeling 5.1 De rechtbank zal allereerst ingaan op de stelling van eiseressen dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld door de tekeningen van eiseressen mee naar huis te nemen, ie verveelvoudigen en aan derden aan te bieden. Bovengenoemde handelingen kunnen slechts dan onrechtmatig zijn wanneer de tekeningen van ciscrcsscn geheime know-how bevatten. Eiseressen stellen zich op het standpunt dat de tekeningen geheime know-how bevatten daar zij niet tot het algemene publieke domein behoren en dat het product slechts tot stand kon komen nadat zij gedurende een groot aantal jaren veel tijd en geld in de ontwikkeling ervan hebben geïnvesteerd. Naar her oord cel van de rechtbank hanteren ciscrcsscn een onjuiste maatstaf ter beantwoording van de vraag of tekeningen geheime know-how bevatten. Voor de beantwoording van de vraag of de know-how geheim is, is van cruciaal

2 8 Ë

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

belang in hoeverre concurrenten eveneens beschikken over de bij eiseressen aanwezige kennis. Door gedaagden is gesteld dat de concurrenten van eiseressen over dezelfde kennis beschikken als eiseressen; ter staving van deze stelling hebben gedaagden cen tekening van concurrcntWoodward overgelegd, welke tekening grote gelijkenis meteen tekening van eiseressen vertoont. Voornoemde stelling is door eiseressen niet, althans onvoldoende betwist. De rechtbank neemt dan ook als vaststaand aan dat de concurrenten over dezelfde know-how bezitten en dat derhalve de know-how niet geheim is. 5.2 De rechtbank is van oordeel dat voor het vervaardigen van dergelijke tekeningen specifieke kennis en ervaring is vereist. In dit standpunt wordt zij gesteund door het door eiseressen overgelegde rapport van prof. ir. Srapersma. Zij acht het ook aannemelijk dat deze opgedane kennis en ervaring IJsselstein een groot voordcel verschaffen bij het beconcurreren van eiseressen. Aansprakelijkheid is echter pas aan de orde wanneer deze concurrentie tijdens dienstverband heeft plaatsgevonden en schadelijk was voor eiseressen. 5.3 Ten aanzien van de stelling van ciscrcsscn dat gedaagden oneerlijk hebben geconcurreerd dan wel onrechtmatig hebben gehandeld, alsmede dat gedaagde sub 2 wanprestatie jegens eiseres sub 2 heeft gepleegd, door offertes te doen aan handelsrelaties van eiseressen en de daarop gebaseerde vordering overweegt de rechtbank het volgende. Eiscrcsscn stellen dat dit handelen voor hen schadelijk is geweest doordat zij aldus een order van Belliss hebben gemist. Dit wordt door IJsselstein betwist; hij stelt zich daarvoor op het (door eiseressen betwiste) standpunt dat zijn handelen niet als oneerlijke concurrentie kan worden gekwalificeerd en bovendien niet schadelijk kan zijn geweest, daar eiseressen uitdrukkelijk te kennen hadden gegeven niet in de order geïnteresseerd te zijn. Gelet op deze betwisting van de onder 5.3 vermelde stelling van eiseressen, zal de rechtbank eiseressen een bewijsopdracht verstrekken als in het dictum te bepalen. 5.4 Ten aanzien van de stelling van eiseressen dat op hun werktekeningen een auteursrecht rust overweegt de rechtbank her volgende. Partij en zij n het er over eens dat op de in de werktekeningen weergegeven regulateuren geen auteursrecht rust daar de vormgeving grotendeels technisch wordt bepaald en een persoonlijk stempel van de maker ontbreekt. Eiscrcsscn stellen dat op de tekeningen wel een auteursrecht rust daar de wijze waarop de regulateuren zijn weergegeven subjectieve trekken aanwezig zijn doch welke tekeningen louter functioneren als werktekeningen, auteursrechtelijk beschermd zijn. De vordering kan derhalve niet op deze grond worden toegewezen. Beslissingen De rechtbank: 1 Draagt eiseressen op te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat door het handelen van IJsselstein de ordner van Belliss aan h u n niet is doorgegaan. Enz.

E I C E N D O [^

1 ü

A II 0 IJ S I U S

2 0 0 1

b Het Hof, enz. 3 Grief I strekt ten betoge dat de rechtbank ten onrechte GEC c.s. met de bewijslevering heeft belast. GEC c.s. stellen vootts dat uit de door hen overgelegde processtukken reeds voldoende blijkt dat zij wel geïnteresseerd waren in en werkten aan het binnenhalen van de order van Belliss. 4 Uit de producties, gevoegd bij de akte van GEC c.s. d.d. 28 november 1996, blijkt dat aanvankelijk onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen GEC c.s. en Belliss, dat daarna - tijdens het dienstverband van IJsselstein met GEC B.V. - op naam van E.P. Controls verder is onderhandeld en door E.P. Controls offerte aan Belliss is uitgebracht ter verkrijging van de opdrachr. Dat GEC c.s. IJsselstein hebben laten weten geen belangstelling voor het project te hebben, valt uit de processtukken, met name de producties 1 a en 1 b bij memorie van antwoord, niette lezen. In elk geval stond het naar het oordeel van het hof IJsselstein tijdens zijn dienstbetrekking niet vrij om zonder toestemming van GEC c.s. met Belliss in zee te gaan en heeft hij daarmee, nu gesteld noch gebleken is dar zodanige toestemming is gegeven, niet gehandeld zoals een goed werknemer betaamt. Daaraan doet niet af dat in de arbeidsovereenkomst is vermeld dat de artikelen 10/40 (van de CAO) niet van toepassing zijn, daar het niet van toepassing zijn van onder meer artikel 26 van de CAO slechts meebrengt dat te dezen geen specifieke bepaling geldt maar slechts de algemene bepaling van artikel 7A:i639d (oud) (thans: 7:611) BW om zich als een goed werknemer te gedragen. Op grond van de genoemde producties neemt het hof voorshands aan dat G.E.C. c.s. doorliet handelen van IJsselstein en E.P. Controls de order van Belliss hebben gemist. IJsselstein en E. P. Controls zullen daarom tegenbewijs mogen leveren. Derhalve slaagt grief I. 5 Grief V bestrijdt de beslissing van de rechtbank dar de vordering van GEC c.s. niet op basis van inbreuk op de auteursrechten kan worden toegewezen. 6 Het gaat hierbij in de eerste plaats om de vraag of de tekeningen van GEC, waarop aandrijfassen en uitgaande assen zijn getekend, kunnen worden aangemerkt als voortbrengselen met een eigen oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker dragen. GEC c.s, verwijzen te dien aanzien naar de op haar tekeningen weergegeven schaduwwerking, stilistische weetgave van de aandrijfas, gebruikte tekens zoals driehoekjes, sterretjes en pijlen. Op grond van de in zoverre onvoldoende weersproken verklaring van ir. K.W.J. Stoop (en de daarbij gevoegde bijlagen) (producties 9 bij memorie van antwoord) gaar her hof ervan uit dat de gebruikte tekens niet anders zijn dan de overeenkomstig NEN 630-lV voorgeschreven symbolen en een louter functioneel karakter hebben; ook de gestelde schaduwwerking is in feite een dergelijk symbool, te weten fijne arcering. Het hof vermag ook overigens niet in te zien dat de ten processe bedoelde tekeningen een eigen origineel karakter hebben dar her persoonlijk stempel van de maker draagt.

IS

A U G U S T U S

2 : 0 1

I I J B I H

I N D . J S T R I È L E

Xaar het oordeel van het hof zijn de tekeningen wel aan te merken als 'andere geschriften' als bedoeld in artikel ï o lid ï onder l van de Auteurswet ïsuaen komt daaraan auteursrechtelijke bescherming toe, zij het met zekere beperkingen. Daaraan doet niet af dat de tekeningen niet openbaar zijn gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt, een voorwaarde genoemd in het arrest HR 25 juni 1965, 'NJ 1966,116, Ilctisinovcrccnstcinmingmetderatio van het auteursrecht ten aanzien van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter zoals verwoord door de Hoge Raad in genoemd arrest, dat in een geval als het onderhavige, waarin GEC B.V. tekeningen slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking stelt, uitsluitend aan GEC B.V./GEC c.s., als degene(n) die op schrift stclt/stcllcn. het voordeel van het exploiteren in auteursrechtelijke zin toekomt. 7 De vraag is voorts of IJsselsiein en/of E.P. Controls op die geschriftenbescherming inbreuk hebben/heeft gemaakt. GEC c.s. stellen dat ijsselstcin en E.P. Controls haar tekeningen klakkeloos hebben gekopieerd althans, naar het hof begrijpt, dat van ontlening in de vorm van eenvoudige herhaling sprake is, hetgeen door E.P. Controls c.s. is betwist. Het gaat volgens GEC c.s. hierbij met name om de tekeningen van E.P. Control en van haarzelf, die in hoger beroep als prodticties 19a, 19b, 19c en igd bij memorie van grieven zijn overgelegd (vier tekeningen van GEC c.s. (waafbij 19c gelijk is aan i9d) en vier van E.P. Controls). Het hof is van oordeel dat bij de als producties 19a, 19b en 19c bij memorie van grieven overgelegde tekeningen van GEC c.s. en E.P. Controls duidelijk sprake is van ontlening, en wel op grond van het volgende. De vormgeving en de maten op drie tekeningen van E.P, Controls en die van GEC c.s. (laatstgenoemde tekeningen zijn genummerd 1100 G 078A, R1100 C 077B, en 1100 G 3036) komen nagenoeg geheel met elkaar overeen, zij het dat op de (als productie 19a en 19b overgelegde) tekeningen van E.P. Controls de getallen achter de komma zijn afgerond. De maten, vermeld op beide als productie 19c overgelegde tekeningen zijn nagenoeg gelijk. Verder blijkt dat Engelse woorden, vermeld op. de tekeningen van GEC c.s., op de tekeningen van E.P. Controls in het Nederlands zijn vertaald en deels op dezelfde plaats op de tekeningen zijn weergegeven, terwijl de tekst 'section' is gewijzigd in 'sectie' onder meer door toevoeging met de pen vaneen 'e' (productie 19a) en de tekst'lengthfor hard ening'is gewijzigd in 'lengte v. harden' (productie 19c) onder meer door toevoeging met de pen van een 'e'. Verder heeft de pijl onderaan de as op de tekening van E.P. Controls (productie 19c) geen functie, terwijl de overeenkomstige pijl op de tekening van GEC c.s. verwijst naar de Engelse tekst. Daarbij komt dat blijkens het proces-verbaal van de deurwaarder van 1 2 december 1995 (productie XI bij conclusie van repliek) ten huize van TJsselstein zijn aangetroffen zowel tekeningen van GEC c.s. als papier van E.P. Control met daarop geplakte tekeningen die volgens de deurwaarder geleken op die van GEC c. s. Derhalve is er sprake van inbreuk. In hoger beroep hebben GEC c.s. gesteld dat haar werknemers de (feitelijke) makers zijn van de verschillende, door

E.

G E N D O M

2 8 9

h aar overgel egde (werkltekeningen (met name van die, overgelegd als productie 3,6 en 8 bij memorie van grieven, waaronder de reeds genoemde tekeningen) en dat op grond van artikel 7 van de Auteurswet 1912 de auteursrechten daarom aanhaar toekomen. K.P. Controls c.s. hebben aangevoerd dat bij GEC B.V. dooi practicanten of stagiaires, met wie geen arbeidsverhouding bestond, aan tekeningen van GEC c.s. werd 'gesleuteld'. Nu E.P. Controls c.s. echter niet hebben aangevoerd dat degenen, wier naam op de tekeningen als tekenaar is vermeld, geen werknemer van GEC c.s. zijn, gaat het hof aan dit verweer voorbij. Het hof heeft nog in aanmerking genomen dar uit de overgelegde producties niet is gebleken dat GEC c.s. haar tekeningen hebben gekopieerd of ontleend aan tekeningen van Woodward. Door E.P. Controls is in dit verband onvoldoende weersproken dat de op enige van haar tekeningen voorkomende aanduiding 'UG-8' slechts betekent dat de régulateurs 'compatable' zijn met die van Woodward. Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen met betrekking tot grief lil wordt overwogen. 8 Grief ITI strekt ten betoge dat de rechtbank een verkeerde maarstaf heeft gehanteerd ter beantwoording van de vraag of de tekeningen geheime know-how bevatten, en verder dat de rechtbank ten onrechte ui tdrukkclijk en zonder voorbehoud als vaststaand heeft aangenomen dat de concurrenten van GEC c.s. over dezelfde know-how beschikken. 9 B lij kens het rapport van prof. ir D. Stapersma (productie z bij memorie van grieven) bevatten de tekeningen nrs. 1100 G 078A, Ri 100 C 077B en 1100 G 3036 (dit zijn de als producties 19a, 19b en 19c overgelegde tekeningen) de voor het vervaardigen van onderdelen van een régulateur vereiste i informatie betreffende de afmetingen, de passingen en toleranties, de plaats en vormtoleranries, bewerkingstekens en eventueel specifieke aanwijzingen voor de uit te voeren bewerking, en het materiaal. Professor Stapersma is van mening dat, hoewel de algemene eisen waaraan afmetingen, toleranties, bewerking en materialen moeten voldoen uiteraard algemeen bekend zijn, de informatie op de fabrikagetekening zeer specifiek is voor her product waarvoor het is bedoeld, in dit geval de régulateur. Zijn conclusie houdt in dat een fabfikagetekening de laatste schakel vormt van een specificatiestructuur, waarvoor in principe alle (...) informatie is vereist en dat dit zijn de ontwcrpfilosofic, het functionele ontwerp, berekeningen en theoretische beschouwingen en niet in de laatste plaats de door het bedrijf geaccumuleerde kennis en ervaring en de op grond van terugkoppeling met de praktijk in de loop van de tijd aangebrachte verbeteringen en modificaties, welke kennis in het algemeen niet tot het publiek domein behoort. Op grond van dit rapport en gelet op de tekeningen van GEC c.s. is het hof van oordcel dat deze specifieke know-how bevatten die niet tot het publiek domein behoort. Daaraan doen de door E.P. Conrrols c.s. overgelegde, volgens haar van Woodward afkomstige tekeningen niet af, nu uit die tekeningen niet blijkt van specificaties die met de specificaties van (aandrijf)assen op de tekeningen van GEC c.s. overeenkomen. Evenmin is van doorslaggevend belang dat een aantal van die tekeningen is voorzien van de naam

2 9 U

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

'GEC ALSTHOM Régulateurs LTD' en niet die van Woodward. Het hof verenigt zich hier met de door GEC c.s. gestelde maarstaf voor de beoordeling of de tekeningen geheime know-how bevatten, welke maatstaf feitelijk weinig verschilt met de door de rechtbank gehanteerde maatstaf. 10 Grief IV is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de handelingen van E. P. Controls slechts dan onrechtmatig zij n wanneer de tekeningen geheime know-how bevatten. 11 Gelet op de context waarin het oordcel van de rechtbank is gegeven (namelijk betreffende handelingen in verband met tekeningen) is dit oordeel - afgezien van de eerdergenoemde geschriftenbesclierming - op zichzelf juist. 12 GEC c.s. stellen verder in de toelichting op de grief dat, naar het hof begrijpt, ook het door TJsselstein onbevocgdelijk mee naar huis nemen, verveelvoudigen en aan derden aanbieden van de (werk)tekeningen al dan n iet i n bewerkte vorm, die geen geheime know-how bevatten, evenals het opereren van TJsselstein op dezelfde markt met dezelfde kennis en ervaring als de werkgever onrechtmatig is. 13 Naar het oordeel van het hof mocht IJssclstcin als directeur en vanaf 16 augustus 1995 als sales manager tekeningen van GEC c.s. mee naar huis nemen, nu van een andersluidende instructie van GEC B.V. niet is gebleken. Het stond Ijsselstein, nog afgezien van de auteursrechtelijke aspecten, niet vrij om zonder toestemming van GEC B.V. werktekeningen met specifieke know-how aan derden aan te bieden of door E.P. Controls te laten aanbieden en op deze wijze zijn werkgever te beconcurreren, ook al had het handelen plaats in het kader van het door hem gestelde EU-project. In zoverre slaagt de grief. 14 De rechtbank heeft in rechtsoverweging 5.2 van het vonnis overwogen dat GEC c.s. hebben gesteld dat dit handelen [hof: van E.P. Controls c.s.) voor hen schadelijk is geweest doordat zij aldus een order van Belliss hebben gemist. Volgens grief TT heeft de rechtbank miskend dat ook het overige handelen van E.P. Controls schadelijk voor hen is geweest. 15 Zoals uit het voorgaande volgt, hebben TJsselstein cnE.P. Controls reeds onrechtmatig gehandeld door inbreu k te maken op de auteursrechten als bovenbedoeld. Bovendien hebben zij onrechtmatig gehandeld door tekeningen van GEC c.s. met specifieke know-how aan derden te laten aanbieden c.q. aan te bieden en aldus GEC c.s. te beconcurreren, waarbij dit handelen van Ijsselstein tevens wanprestatie als werknemer oplevert. Voor toewijzing van een vordering op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Hieraan is blijkens het gestelde in de memorie van grieven onder 27 en 73 en de conclusie van repliek onder 24 e.v. voldaan. 16 Het hof gaat aan het bewijsaanbod van Ijsselstein voorbij, daar dit in het licht van het bovenstaande onvoldoende is gesubstanticerd dan wel niet ter zake dienende is. 17 Uit het voorgaande volgt dat, nu de grieven slagen, het vonnis moet worden vernietigd als na te melden, met verwijzing van E.P. Controls c.s. in de kosten van het hoger Beroep.

E I G E N D O M

16

A U G U S T U S

20

De beslissing Het Gerechtshof: vernietigt het vonnis van de rechtbank te Assen van 17 juni 1997 en opnieuw rechtdoende: laatE.P. Controls c.s. toe tot het hierboven onder 4 bedoelde tegenbewijs; verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar voormelde rechtbank; enz. Noot Zijn tekeningen geschriften? Het Nederlandse auteursrecht kent een bijzondere 'geschriftenbesclierming'. Deze houdt in dat geschriften niet hoeven te voldoen aan de algemene basiseis van het auteursrecht dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter moet hebben en hetpersoonlijkstempclvandcmakermoet dragen. De geschriftenbescherming is het resultaat van de uitleg van de wet door de Hoge Raad in het door het TTof geciteerde arrest van 25 juni 1965, NJ 1966,116,'Televizicr TT'. De geschriftcnbeschcrming staat al jaren van vele zijden aan kritiek bloot, recentelijk weer gevoed door twijfels of haar voortbestaan in overeenstemming is met de databankrichtlijn. In het licht van kritiek op de geschriftenbescherming verdient een voorzichtige, restrictieve interpretatie de voorkeur. Zeker als het, zoals in dit geval, technische informatie betreft, ten aanzien waarvan, buiten het octrooirecht, in het algemeen een sterke negatieve reflexwerking wordt aangenomen. De beslissing van het Hof geeft echter blijk van een extensieve interpretatie van de term 'geschriften' door er mede tekeningen onder te vatten. Spraakgcbruikelijk ligt mijns inziens een tot alfanumerieke teksten beperkte uitleg meer voor de hand. Daar komt bij dat art. 10 Aw tekenwerken afzonderlijk van geschriften noemt in lid 1 sub 6 en dat het dus goed mogelijk is - of zelfs door de wet verplichtend wordt opgelegd - om de 'geschriftenbescherming' te beperken tot de genoemde alfanumerieke teksten. Een dergelijke beperking vindt steun in de doctrine. 1 De richting die het Hof inslaat kan leiden tot bescherming van alles wat grafisch op papier weer te geven is, inclusief bijvoorbeeld niet-oorspronkelijke foto's. Een dergelijke uitbreiding kan niet de bedoeling zijn. Bovendien brengt zij in digitaal perspectief andere merkwaardige gevolgen mee, met name moeilijk te rechtvaardigen onderscheiden. Een uitsluitend digitaal opgeslagen tekst valt zonder twijfel onder de geschriftenbescherming, maar is een uitsluitend digitaal opgeslagen foto of tekening ook een geschrift? Ik meen van niet. De enige verwantschap die men zou kunnen aanvoeren tussenfoto's en tekeningen enerzijds en geschriften anderzijds is het feit dat ze, in de analoge wereld, alle als

1 Vgl. Ilugcnholtz, Auteursrecht op informatie, p. 46: het object van bescherming is beperkt tot gefixeerde alfanumerieke informatie; vgl. de afkeuringbij Spoor/Verkade nr. 52, p. 72 van Hof Aansterdam 21 februari 1974, N'J 1974,485,tfj£ 1985. p. 71, Meetpapier, in welke uitspraak bedrukking voor registratiepapier als geschrift beschermbaar werd geacht.

16

A U G U S I U S

2 O C 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

drukwerk op papier verschijnen, en derhalve iets met 'drukkersbescherming' van doen kunnen hebben. In de digitale wereld ontvalt dat punt van verwantschap. Wie daarentegen zou menen dat een progressieve interpretatie van de term 'geschriften' meebrengt dat ook digitaal opgeslagen tekeningen en foto's van de geschrifteiibeschermingen moeten profiteren, komt onvermijdelijk voor de vraag te staan of die bescherming zich dan niet ook moet uitstrekken over nog weer andere digitaal opgeslagen fenomenen, zoals driedimensionale objecten en/of muziek zonder eigen karakter. Dan is het eind zoek. De bescherming van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter blijkt voorts in deze zaak niet onontbeerlijk te zijn om te komen tot het door het Hof gewenste resultaat: t.w. dat het handelen van deze (ex-)werknemer ontoelaatbaar is. Tn geval len waarin evenwel geen sprake zou zijn van een onbehoorlijk handelen in een context van know howbescherming of van schending van verplichtingen als goede werknemer, zal het gebruik van de technische tekeningen mijns inziens geoorloofd moeten zijn. Een concurrent die de tekeningen zou verwerven zonder zich op welke wijze dan ook aan onbehoorlijk handelen schuldig te maken, zou in het gebruik daatvan niet belemmerend moeten worden

E I G E N D O M

2 9 1

door een beroep op het auteursrecht op technische tekeningen zonder eigen of persoonlijk karakter. De geschriftenbescherming kan alleen worden ingeroepen voor geschriften die zijn openbaar gemaakt of bestemd om openbaar gemaakt te worden (verder: openbaarmakingseis). Het Hof stelt die eis in dit geval terzijde met het argument dat de ratio van de gcschriftcnbcschcrming toestaat haar ook toe te passen als tekeningen slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking worden gesteld. Maar brengt dat laatste niet reeds openbaarmaking in de door de Hoge Raad bedoelde zin mee? Mijns inziens houdt de openbaarmakingseis niet in een eis van terbeschikkingstelling aan het 'algemene' publiek. Technisch gesproken is in beginsel al van openbaarmaking sprake als één exemplaar van de tekeningen rechtmatig op commerciële termen aan een wederpartij is verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, al dan niet onder de voorwaarde van geheimhouding. Eerder verdedigde ik in dit blad dat de openbaarmakingseis in feite slechts cen verhulde vorm van de voorwaarde dat het om een 'marktgericht product' moet gaan. A.A.Q.

U B L A D

O N T V A N G E N

N D LJ S T R

E I G E N D O M

1 ri

A U G U S T U S

2 0 D1

B O E K E N

A. Stcvcnhagcn en II.B. van Leeuwen, bewerkt door J.H.J. den Hartog, Octrooien in de praktijk. 4e herziene druk. ISBN 9054540990. Den Haag, Boom Juridisclie Uitgevers, 2001.101 blz. Trijs ƒ 49,-Uit het voorwoord bij deze vierde druk: Met de herzieningen voor de vierde druk hoop ik het gehele boek weer aan de inzichten van vandaag aan te hebben gepast. TRIPS heeft zijn invloed op de octrooipraktijk, het ver-

eiste van het technische karakter van een uitvinding is aan sterke erosie onderhevig en internationaal vindt er harmonisatie plaats. Niettemin is negentig procent van het bock ongewij zigd, wat een bewijs is dat de de oorspronkcl ij kc auteurs, de heren Stevenhagen en Van Leeuwen, uitstekend werk hebben geleverd. Voorts heb ik dankbaar gebruikgemaakt van veel van de suggesties van de heer Lotiet Feisscr fzic diens bespreking van de derde druk in MM 1996, blz. 4 S].

B E R I C H T E N Grotius specialisatie-opleiding 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' De Grotius Academie statt in het najaar van zooi de specialisatie-opleiding: Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht. Hoofddocenten: prof. mr. D.W.F, ver kade en prof. mr. A.A. Quaedvlieg.

O F F I C I Ë L E

Periode: september 2001/ mei 2002. Locatie: Heidepark Hotel Bilthoven. Punten: 55 voor advocaten, 60 voor (kandidaat-)notarissen. Kosten: f 8.000,-. Aanmelding en verdere informatie: Grotius Academie, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, tel. 024-3612492, e-mail: Grotius @ cpo.kun.nl.

M E D E D E L I N G E N

Personeel Indiensttreding De heer ing. H. Aghaci, architect technische infrastructuur bij DTO van het ministerie van Defensie, is met ingang van 1 j uli 2001 in vaste dienst overgeplaatst naar het Ministerie van Economische Zaken, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom in de functie van adviseur/ontwikkelaar systeem- en netwerkbeheer bij de afdeling Geautomatiseerde Informatiesystemen (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 juli 2001, nr. Personeel 2001.016). Mevrouw D.L.M. Brouwer, secretaris overlegorganen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is met ingang van 16 j uli 2001 in vaste dienst overgeplaatst naar het Ministerie van Economische Zaken, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom in de functie van directiesecretaris (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 juli 2001, nr. Personeel zooi.017).

Benoeming in vaste dienst Mevrouw J.A.M, van Hees, secretarieel medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juli 2001 benoemd in vaste algemene

dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 juni 2001, nr. Personeel 2001.015). Schikking van Madrid en Protocol Bulgarije is op 2 juli 2001 toegetreden tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid van 14 april 1S91 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967(laatstelijk Trb. 1998, 43), onder het afleggen van enige verklaringen. Het Protocol zal voor Bulgarije op 2 oktober 2001 in werking reden. Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage Roemenië is op 11 mei 2001 toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende de internationale registratie van tekeningen of modellen van nijverheid, Genève, 2 juli 1999. De datum van inwerkingtreding van de Akte van Genève zal worden aangekondigd wanneer het vereiste aantal bekrachtigingen en toetredingen overeenkomstig art. 28(1) en (2) van de Akte is bereikt.