Bijblad bij De Industriële Eigendom

15 november 1976 • 44ste jaargang nr 11 •

Auteursrecht voorbehouden . Blz. 289

Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. BOEKMAN Ir C. M. R. DAVTDSON Mr W. L. HAARDT Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH

Mr W. M. J. C. PHAF Mr R. PRINS Mr J. W. VAN DER ZANDEN

Medewerkers: Ir P. L. HAZELZET Ir L. W. KOOY

Adres der redactie: Patentlaan 2

Rijswijk

Dr J. K. KRAMER Drs C. H. J. VAN SOEST Dr H. P. TEUNISSEN Mr D. W. F. VERKADE Mr L. WICHERS HOETH

Telefoon nr (070) 90 76 16

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs ƒ 65,— met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland ƒ 70,—; een afzonderlijk nummer ƒ 7,—; het jaarregister afzonderlijk ƒ 10,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Rijswijk. Telefoon nr (070) 90 76 16. Postgirorekening nr 17 300.

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: In memoriam Mr J. PETERS (blz. 290).

Officiële mededelingen. Mr W. L. HAARDT benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof. — België zegt het Verdrag formaliteiten voor octrooiaanvragen op. — Mexico treedt toe tot het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Nieuwe tarieven van het Benelux-Modellenbureau. — Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. Artikel Mr W. M. J. C. PHAF, Over de verschillende mogelijkheden tot nationale bescherming van drukletters (blz. 292/3). Jurisprudentie. a. Rechterlijke belissingen. 1. Octrooirecht: geen. 2. Merkenrecht. Nr 95. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 15 juni 1976, EMI/CBS United Kingdom (bescherming van een merk in dé E.E.G. tegen invoer vanuit een land buiten de E.E.G.: de rechthebbende op hetzelfde merk in alle Leden-Staten van de Europese Economische Gemeenschap mag zijn in de nationale wetgeving van elke Lid-Staat erkende merkrechten in beginsel uitoefenen ten einde een derde te beletten produkten onder hetzelfde (of een overeenstemmend), hem in een derde land toebehorend -merk in de Gemeenschap te verkopen of te vervaardigen; de beginselen van het gemeenschapsrecht evenals de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging verbieden dit niet, voor zover niet blijkt, dat de uitoefening van de genoemde rechten het resultaat is van een ondernemersafspraak of een onderling afgestemde, feitelijke gedraging, die ertoe strekt of tot gevolg heeft dat de gemeenschappelijke markt wordt geïsoleerd of gesplitst) (met noten v. D. Z.). 3. Onrechtmatige daad. Nr 96. President Rechtbank Alkmaar, 3 december 1974, AIM/ Swart (gedaagde handelt onrechtmatig door als gewezen Saabdealer de haar door de alleen-importeur als exclusieve aanduiding van een Saab-dealer ter beschikking gestelde lichtbak aan de gevel van zijn bedrijfspand te handhaven). Nr 97. President Rechtbank Amsterdam, 19 april 1974, Berghuis/Hovicon (onrechtmatige nabootsing van een onderscheidende mayonaisepomp, omdat gedaagde gevaar voor verwarring had kunnen voorkomen door — zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de pomp afbreuk te doen — een andere weg in te slaan). b. Beschikkingen van de Octrooiraad. Nr 98. Afdeling van Beroep, 10 juni 1976 (een voor de hand liggende oplossing van een op zich zelf niet-inventieve probleemstelling berust niet op een uitvinding). Nr 99. A.V.B., 7 mei 1975 (aanvraagster mag de conclusies van een afgesplitste aanvrage richten op al die materie die blijkens de oorspronkelijke beschrijving van de moederaanvrage verband houdt met datgene wat in de oorspronkelijke stukken als de uitvinding naar voren komt, mits ten aanzien van die materie een niet-eenheidsbeslissing is gegeven). Nr 100. A.v.B., 5 mei 1976 (een lang tijdsverloop tussen het verschijnen van een publikatie en het tijdstip van voorrang c.q. indiening van een aanvrage kan een aanwijzing opleveren dat het onderwerp van die aanvrage op een uitvinding berust, maar de werkwijze volgens een deel van de eerste conclusie van de onderhavige aanvrage was bekend uit een Duits octrooischrift en daaraan kan een tijdsverloop van 22 jaren niets veranderen). Nr 101. A.v.B., 1 september 1976 (aanvraagster heeft bij haar memorie van grieven een beschrijving en conclusies voor de aanvrage overgelegd, doch daarna ter zitting van de Afdeling van Beroep een nieuwe beschrijving en nieuwe conclusies ingediend; de nieuwe eerste conclusie onderscheidt zich niet wezenlijk van de eerste conclusie en de nieuwe tweede conclusie heeft dezelfde redactie als de tweede conclusie die aanvraagster bij haar memorie van grieven heeft overgelegd; daarom behandelt de Afdeling van Beroep de nieuwe beschrijving en de nieuwe conclusies) (met noot). (Vervolg inhoud volgende bladzijde)

Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.)

44ste jaargang

Nr 11

Blz. 289-320

Rijswijk, 15 november 1976

Blz. 290

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, N r l l

15 november 1976

(VERVOLG VAN DE INHOUD) Wetgeving. Industriële eigendom (blz. 312/3). Mededelingen. Octrooilicentie-overeenkomsten in het licht van art. 85 van het E.E.G.-Verdrag blz. 313/7). Stellingen van Dr N. H. PENNINGS (blz. 317). ARTHUR C. CLARKE over de betekenis van enkele uitvindingen (blz. 317). Boekbespreking. Centre d'études intemationales de la propriété industrielle, L'activite inventive et l'étendue de la protection dans Ie brevet europeen, en Vers un enseignement europeen de la propriété industrielle a Strasbourg, Parijs, 1975, door Mr Ir H. MULDER (blz. 317/8). Litteratuur.

NECROLOGIE In memoriam Mr J. Peters. Met groot leedwezen heeft de redactie van het „Bijblad bij De Industriële Eigendom" kennis genomen van het overlijden van Mr J. PETERS, vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden, op 29 oktober 1976. Op 1 januari 1965 is Mr PETERS tot de redactie van het „Bijblad" toegetreden. In mei 1972 heeft hij medegedeeld, dat hij op voorschrift van zijn dokter zijn werktempo aanzienlijk moest beperken en zich daarom genoodzaakt zag zijn lidmaatschap van de redactie van het „Bijblad" te beëindigen. De blijvende redacteuren hebben zich destijds bij het

OFFICIËLE Mr W. L. Haardt benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof. V

Mr W. L. HAARDT, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, tevens redacteur van het Bijblad bij De Industriële Eigendom, is benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof bij beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie M (76) 32 van 14 september 1976.

België zegt het Verdrag formaliteiten voor octrooiaanvragen op. België heeft het Europese Verdrag over de formaliteiten voor octrooiaanvragen opgezegd. Dit Verdrag is op 11 december 1953 te Parijs gesloten. De opzegging zal voor België op 2 april 1977 in werking treden. Een en ander blijkt uit een publikatie in de Moniteur beige van 5 mei 1976, blz. 5871, overgenomen in de Revue de droit intellectuel L'Ingénieur-Conseil (Brussel) (66) juni 1976 (6) blz. 212. Het Verdrag is geplaatst in het Tractatenblad 1954, nrs 102 en 165.

Mexico treedt toe tot het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst Mexico is toegetreden tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967. Deze Stockholmse tekst is voor Mexico op 26 juli 1976 in werking getreden.

uittreden van Mr PETERS moeten neerleggen, hoezeer zij het ook betreurden. Mr PETERS was sinds zijn toetreden tot de redactie een actief lid van de redactie geweest en had vrijwel alle maandelijkse redactievergaderingen bijgewoond. De overige redacteuren hadden zijn grote kennis en heldere oordeel hogelijk gewaardeerd en waren bovenal verheugd over zijn prettige persoonlijkheid en de band van vertrouwen en vriendschap die er tussen Mr PETERS en hen was gegroeid. Zij bewaren aan zijn persoon de beste herinnering.

MEDEDELINGEN Een en ander blijkt uit een mededeling van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom te Genève aan de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken. In de internationale tijdschriften La Propriété industrielle en Industrial Property, afleveringen van mei 1976, resp. blz. 154 en 151, is sprake van een bekrachtiging, maar dat blijkt niet juist te zijn. Mexico is sinds het jaar 1903 bij het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom aangesloten en was tot dusver door de Lissabonse tekst uit het jaar 1958 gebonden. Nederland heeft zich al eerder bij de Stockholmse tekst van het Verdrag aangesloten. Deze Stockholmse tekst is geplaatst in het Bijblad bij De Industriële Eigendom 1967, blz. 203 en het Tractatenblad 1969, nr 144 en 1970, nr 187; zie ook 1974, nr 225. Nieuwe tarieven van het Benelux-ModeUenbureau. Met toepassing van artikel 30, eerste lid, van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen in zijn vergadering van 13 en 14 oktober 1976 enige van de tarieven welke in bovengenoemd reglement zijn vastgesteld, aangepast. Deze nieuwe tarieven zullen op 1 januari 1977 van kracht worden. De aanpassing heeft betrekking op de artikelen 26, eerste lid, a tot en met e en 28 van het reglement. De tekst van deze bepalingen luidt na de aanpassing als volgt:

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 11

15 november 1976 Artikel 26

1. De rechten voor de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende Benelux-depots worden als volgt vastgesteld: a. het depot van een enkele tekening of model (enkelvoudig depot): 1) een recht voor het depot van f 132,— of F. 1.940.; 2) een recht voor de publikatie van de tekening of het model van f 13,— of F. 191. per standaardruimte vast te stellen bij toepassingsreglement. Een standaard-ruimte mag niet meer dan twee afbeeldingen bevatten van dezelfde tekening of hetzelfde model; 3) een recht voor de publikatie van de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model van f 33,— of F. 485.; 4) een recht voor de publikatie van de beschrijving van de kleuren van de tekening of het model van f 33,— of F. 485.; b) het depot van verschillende tekeningen of modellen (meervoudig depot): 1) een recht voor het depot van f 132,— of F. 1.940. voor de eerste tekening of het eerste model; 2) een recht voor het depot van f 66,— of F. 970. per tekening of model voor de (het) tweede tot en met tiende tekening of model; 3) een recht voor het depot van f 33,— of F. 485. per tekening of model voor de (het) elfde tot en met twintigste tekening of model; 4) een recht voor het depot van f 26,— of F. 382. per tekening of model voor de volgende tekeningen of modellen; 5) een recht voor de publikatie van de tekeningen of de modellen van f 13,— of F. 191. per standaardruimte vast te stellen bij toepassingsreglement. Een standaard-ruimte mag niet meer dan twee afbeeldingen bevatten van hetzij dezelfde tekening of hetzelfde model, hetzij van verschillende tekeningen of modellen uit hetzelfde depot; 6) een recht voor de publikatie van de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van de tekeningen of modellen van f 33,— of F. 485. per tekening of model; 7) een recht voor de publikatie van de beschrijving van de kleuren van de tekeningen of modellen van f 33,— of F. 485. per tekening of model; c) het recht voor de opschorting van de publikatie van de inschrijving: f 66,— of F. 970.; d) het recht voor de vernieuwing van de inschrijving van een enkelvoudig depot: f 158,— of F. 2.323.; e) het recht voor de vernieuwing van de inschrijving van een meervoudig depot: 1) een bedrag van f 158,— of F. 2.323. voor de eerste tekening of het eerste model; 2) een bedrag van f 79,— of F. 1.161. per tekening of model voor de (het) tweede tot en met tiende tekening of model; 3) een bedrag van f 40,— of F. 588. per tekening of model voor de (het) elfde tot en met twintigste tekening of model; 4) een bedrag van f 33,— of F. 485. per tekening of model voor de volgende tekeningen of modellen;

Blz. 291

per losse aflevering en met f 13,— of F. 191. voor abonnementen buiten het Benelux-gebied.

Personeel. Bevorderd. De heer Dr J. W. ARBOUW, ingenieur Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 november 1976 bevorderd tot hoofdingenieur (Koninklijk besluit van 1 oktober 1976, nr 43). De heren Ing. K. J. VAN BEEMEN, Ing. B. DE HOOP, Ing. H. DE JONG, W. F. KUIJPER, Ing. J. DE VRIES en

Ing. L. DE VRIES, allen technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, zijn te rekenen van 1 januari 1976 bevorderd tot administrateur (Koninklijk besluit van 14 september 1976, nr 42). De heer Ing. J. L. P. A. VAN HOEKEN, technisch hoofdambtenaar Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 januari 1976 bevorderd tot technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 2 september 1976, nr 76/05617 Hoofdafdeling Personeelszaken). De heer D. A. DE ROOIJ, administratief ambtenaar C 2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 januari 1975 bevorderd tot administratief ambtenaar C Ie klasse (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 8 september 1976, nr Pers./42). Mevrouw F. GERKEN, schrijver A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 januari 1975 bevorderd tot administratief ambtenaar C 2e klasse (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 8 september 1976, nr Pers./40). De heer A. W. LAARMAN, rijksambtenaar III in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 januari 1975 bevorderd tot rijksambtenaar IV (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 8 september 1976, nr Pers./41). Benoemd in vaste dienst. De heer L. HENDRIKS, schrijver A op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 november 1976 benoemd in vaste dienst (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 8 oktober 1976, nr Pers./46). In dienst getreden. De heer Drs J. P. VAN ROOIJEN is met ingang van 1 oktober 1976 als hoofdingenieur A in vaste dienst bij de Octrooiraad in dienst getreden. De heer Ir L. VAN BOMMEL is met ingang van 1 oktober 1976 als ingenieur op arbeidsovereenkomst bij de Octrooiraad in dienst getreden. Beëindiging van dienstverband. Aan de heer J. NEUTEBOOM, hoofdschrijver in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 november 1976 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 19 augustus 1976, nr Pers./38).

Artikel 28 De prijs van het Benelux-Tekeningen- of Modellenblad bedraagt per losse aflevering f 13,— of F. 191. Voor een jaarabonnement is f 132,— of F. 1.940. verschuldigd. Deze prijzen worden verhoogd met f 1,10 of F. 16.

Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. De heer Ir J. VAN BEKKUM is te rekenen van 1 september 1976 opnieuw voor de duur van vijf jaren benoemd

Blz. 292


tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 1 oktober 1976, nr 45). De heer Dr Ir C. J. E. A. BULDER is met ingang van 3 oktober 1976 opnieuw voor de duur van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 14 september 1976, nr 40). De heer Prof. Dr Ir P. M. HEERTJES is met ingang van 20 november 1976 opnieuw voor de duur van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 5 oktober 1976, nr 25). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de heer Ir F. KRAAG te Leiden op 6 oktober 1976 in bovengenoemd register is ingeschreven en tevens dat de onderstaande personen met ingang van de achter hun

15 november 1976

naam vermelde datum op hun verzoek in bovengenoemd register zijn doorgehaald: Ir D. J. SPIEKSMA, 24 augustus 1976, Drs W. M. ZIJLSTRA, 25 augustus 1976 en Ir H. DEINUM, 31 augustus 1976.

Erkenning van een tentoonstelling. De tentoonstelling „Horecava '77", die de RAIGebouw B.V., gevestigd te Amsterdam, van 10 tot en met 13 januari 1977 te Amsterdam zal houden, is erkend als een tentoonstelling in de zin van artikel 8 van de Rijksoctrooiwet (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 15 september 1976, nr 776/ 7409 HADVO/O, Dir.Gen. voor Handel, Ambacht en Diensten).

ARTIKEL Over de verschillende mogelijkheden tot nationale bescherming van drukletters, door Mr W. M. J. C. In juni 1973 is te Wenen weer eens een nieuw verdrag op het gebied van de intellectuele eigendom tot stand gekomen: de Overeenkomst inzake de bescherming van drukletters en hun internationaal depot 1 ). De Nederlandse regering, die zich indertijd mede in het belang van de betrokken Nederlandse bedrijven nogal heeft ingespannen om dit verdrag van de grond te krijgen, is thans met vaderlandse bedachtzaamheid gevorderd tot het overwegen van ratificatie en uitvoeringswetten en is uit dien hoofde doende het advies der „betrokken kringen" in te winnen. Het verdrag verplicht uiteraard de deelnemende landen te voorzien in een nationale bescherming van drukletters en laat daarvoor drie mogelijkheden open: 1) een depot speciaal ,y,oor drukletters, 2) aanpassing van een meer algemeen depot voor siermodellen en 3) het algemene auteursrecht. De vraag, welke dezer mogelijkheden Nederland zal kiezen, staat thans natuurlijk op de voorgrond. In de langjarige voorgeschiedenis van het verdrag is de vraag van de keuze tussen 1) en 2) uitvoerig besproken. Men voelde, begrijpelijkerwijs, nogal wat aarzeling om het kleine gebied der drukletters, die vrij algemeen toch als siermodellen werden beschouwd, een speciaal regime naast dat der siermodellen te geven. De organisaties der betrokken bedrijven brachten echter krachtige argumenten in het geding zoals: de lange duur van de voorbereiding van nieuwe druklettertypen die een lange beschermingsduur vereist, de voor het lekenoog zeer geringe verschillen tussen onderscheidene druklettertypen welke verschillen pas bij een stel van vele gedrukte regels in het oog springen, de mogelijkheid van fotografische vervorming van een druklettertype waarover de bescherming zich zeker moet uitstrekken en dergelijke. Het resultaat is geworden: een speciaal depot ofwel het gewone modellendepot maar met zekere door het verdrag op grond van bovengenoemde argumenten voorgeschreven modulaties. Met de keuze tussen 1) en 2) enerzijds en 3) anderzijds lag het enigszins anders. Aanvankelijk hadden de aan de voorbereiding deelnemende landen eigenlijk alleen een bescherming door middel van een depot in gedachten. Het bleek echter, dat de enkele landen die van i) Tractatenblad 1975, nr 44.

PHAF.

de aanvang af een bescherming door het auteursrecht voorstonden, toch in het verdrag geïnteresseerd waren om hierdoor gemakkelijker bescherming in de andere landen te kunnen krijgen. De andere landen waren voor deze gedachte wel ontvankelijk. Maar dan moesten die „auteursrechtlanden" ook inderdaad een bescherming door het auteursrecht geven. Zo kwam dus de mogelijkheid 3) in het verdrag. En natuurlijk staat het ook de landen, die aanvankelijk alleen aan de mogelijkheden van een depot hadden gedacht, geheel vrij alsnog naar het auteursrecht over te stappen. Het lijkt niet ondienstig over deze „keuze" tussen auteursrecht en industriële eigendom enkele opmerkingen te maken. Natuurlijk is een soevereine nationale wetgever geheel vrij om voor een materie als de bescherming van drukletters — evenals voor de meer omvattende materie van de bescherming van siermodellen — een dergelijke keuze te doen. Maar, de meeste nationale wetgevers en met name de Nederlandse zijn helemaal niet vrij. Men is gebonden door de regelen van twee verdragen, populair genaamd „Bern" voor auteursrecht en „Parijs" voor industriële eigendom. Beide verdragen stempelen de bescherming van siermodellen tot eigen materie en geven daarvoor regels; er kan dan ook geen sprake van zijn, dat een door beide verdragen gebonden land zoals Nederland zou kunnen „kiezen" dat voor de bescherming van siermodellen alléén Parijs zonder Bern of alléén Bern zonder Parijs zou gelden. Het is veeleer zo, dat de regelen van beide verdragen voor de bescherming van siermodellen en dus ook voor de bescherming van drukletters onverkort gelden; geen nationale wetgeving kan daaraan afdoen. De nationale wetgever is dus alleen vrij in het bepalen van de modaliteiten, die genoemde verdragen niet zelf regelen. Tot conflicten behoeft dit overigens niet te leiden. Verkiest men bescherming van drukletters langs de weg van het auteursrecht, dan geeft dat geen problemen met de voor siermodellen geldende bepalingen van Parijs. Immers, de belangrijkste daarvan zijn, behalve de verplichting tot bescherming, het „prioriteitsrecht" en de „assimilatie". Het prioriteitsrecht speelt alleen een rol bij een depot, terwijl bij een auteursrechtelijke bescherming van geen depot sprake is; de assimilatie van unie-onderdanen met eigen onderdanen is ook, zij het op wat andere wijze, in Bern neergelegd.


15 november 1976

Moeilijker lijkt het met de bepalingen van Bern, indien men voor de bescherming van drukletters de weg van de industriële eigendom kiest; immers dat verdrag verbiedt een depot als voorwaarde voor bescherming. Echter bevat Bern ook nog de bepaling, dat de landen zelf de modaliteiten van de bescherming der siermodellen mogen regelen. En dat is maar gelukkig ook, want zonder die bepaling zou onder andere de Benelux Modellenwet, die voor de bescherming een depot eist, lelijk op de tocht komen te staan. Het is dus niet zo, dat de Nederlandse wetgever voor de bescherming van drukletters kan kiezen tussen Bern en Parijs; wel kan hij met inachtneming van Bern èn Parijs zijn regeling meer of minder naar de auteursrechtkant of naar de industriële eigendomskant laten leunen. Om in de vraag van de keuze 1) of 2) tegenover 3) een standpunt in te nemen is het van belang zich rekenschap te geven van de redenen waarom de meeste landen bij de voorbereiding voor 1) of 2) hebben gekozen. Een eerste argument is wel geweest dat het bij de bescherming van drukletters niet zozeer gaat om bescherming van zelfstandige ontwerpers als wel om bescherming van industrieën. De gebruikelijke regelen voor de industriële eigendom lagen daarom meer voor de hand dan die voor het auteursrecht. Daarbij komt dan een zekere angst voor bepaalde, bij het auteursrecht gebruikelijke regelen die, zeker voor een bescherming in de kring van bedrijven, nogal overtrokken zijn, zoals: bescherming tot vijftig jaar na de dood van de ontwerper d.w.z. tot en met zijn achterkleinkinderen, en de mogelijkheid tot inbeslagneming van met gebruik van namaak-drukletters gedrukte boeken. Natuurlijk zou het mogelijk zijn deze regelen voor een auteursrechtelijke bescherming van drukletters geheel of gedeeltelijk opzij te zetten, maar men kan zich afvragen of wat dan overblijft niet erg ver van het normale auteursrecht afstaat. Een wat naïve benadering heeft ook waarschijnlijk een rol gespeeld: is het ontwerpen van drukletters niet meer verwant aan het ontwerpen van smaakvolle radiotoestellen, theeserviezen, wollen of katoenen weefsels, dan aan het scheppen van schilderijen, beeldhouwwerken, romans of gedichten? Dat iemand „bij toeval" een copie van de Nachtwacht of van Hamlet produceert, lijkt uitgesloten, maar een soortgelijk toeval is bij gebruiksvoorwerpen als serviezen, koelkasten en ook druklettertypen veel eerder mogelijk. Een ander argument is dat der rechtszekerheid. Geen schilder behoeft, alvorens een bij hem gegroeide gedachte op het doek te zetten, een onderzoek in te stellen of diezelfde gedachte reeds eerder verwerkelijkt is. Maar de industrie zal eerder geneigd zijn geld te steken in de ontwikkeling van een mooi druklettertype, indien uit een

Blz. 293

onderzoek blijkt dat hetzelfde type nog niet eerder is gemaakt. Een dergelijk onderzoek is bij de gebruikelijke auteursrechtbescherming, dus zonder depot, nauwelijks mogelijk. De moeilijkheid van dit soort argumenten is, dat zij zich niet gemakkelijk lenen voor exacte bewijsvoering; niettemin is hun gezamenlijke kracht indertijd voldoende gebleken om voor de grote meerderheid der belanghebbende landen de schaal te doen doorslaan naar de kant van de industriële eigendom. Voor de Nederlandse delegatie die actief deelnam aan de voorbereiding van het Verdrag van Wenen, kwam daarbij nog het feitelijke argument, dat Nederland nog zeer kort geleden, namelijk bij de Benelux-Modellenwet, op het vergelijkbare gebied der siermodellen bewust voor een bescherming door middel van een depot had gekozen. Het ware nogal vreemd geweest voor een bepaalde, zeer beperkte categorie van siermodellen op een auteursrechtbescherming over te stappen. Bovendien kan worden betwijfeld, of de Nederlandse wetgever wel bij machte is alle druklettertypen onder een auteursrechtbescherming te brengen, nu de boven nationale wetgeving prevalerende BeneluxModellenwet de niet „duidelijke kunstzinnige" siermodellen uitdrukkelijk van die bescherming uitsluit. Dit neemt overigens niet weg, dat siermodellen — en dus ook drukletters — die wel een kunstzinnig karakter vertonen, nog bovendien een auteursrechtelijke bescherming zullen kunnen genieten. Wat ook de waarde dezer argumenten zij, de Nederlandse wetgever zal zich daarover een definitief oordeel hebben te vormen. Daarbij zal zijn inzicht in de bij de bescherming van de intellectuele eigendom te volgen politiek een belangrijke rol spelen. Men ontmoet nogal eens de opvatting, dat de regeringen niet beter kunnen doen dan die bescherming zo breed en diep mogelijk uit te bouwen. Het behoeft geen betoog, dat deze opvatting vooral uit particuliere kringen komt, en het heeft lange tijd geduurd, voordat de regeringen daartegenover een eigen inbreng hebben gesteld. Dit heeft ertoe geleid, dat die bescherming in sommige punten dreigt te worden of reeds is overtrokken, waardoor tegenkrachten zijn gewekt, die de gehele intellectuele eigendom, vooral waar die ter bescherming van bedrijven strekt, willen afschaffen. Gelukkig hebben vele regeringen, waaronder de Nederlandse, reeds jaren geleden ingezien, dat de rechten van intellectuele eigendom monopolierechten zijn en dus slechts in zoverre aanvaardbaar, als zij het algemeen belang dienen. De wetgever moet daarom behoedzaam te werk gaan en met name ook tegen mogelijk misbruik waarborgen inbouwen. Men mag zeker vertrouwen, dat de Nederlandse wetgever aan deze zaak de nodige aandacht zal schenken. Breda, 12 oktober 1976.

JURISPRUDENTIE Nr 95. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 15 juni 1976. (Columbia) President: R. Lecourt; kamerpresidenten: H. Kutscher en A. O'Keeffe; rechters: A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. S0rensen en F. Capotorti. Bescherming van een merk in de E.E.G. tegen invoer vanuit een land buiten de E.E.G. Artt. 30-36 en 85 E.E.G.-Verdrag. De rechthebbende op hetzelfde merk in alle LedenStaten van de Europese Economische Gemeenschap mag

zijn in de nationale wetgeving voor elke Lid-Staat erkende merkrechten in beginsel uitoefenen ten einde een derde te beletten produkten onder hetzelfde (of een overeenstemmend), hem in een derde land toebehorend merk in de Gemeenschap te verkopen of te vervaardigen. De beginselen van het gemeenschapsrecht evenals de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging verbieden dit niet, voor zover niet blijkt, dat de uitoefening van de genoemde rechten het resultaat is van een ondernemersafspraak of een onderling afgestemde, feitelijke gedraging, die ertoe strekt of tot gevolg heeft dat de gemeenschappelijke markt wordt geïsoleerd of gesplitst. Voorzover deze voorwaarde is vervuld, behoort de eis

Blz. 294


15 november 1976

zonderd Frankrijk waar bedoelde merken toebehoren aan een andere dochteronderneming van EMI Limited. CBS Inc. heeft coLUMBiA-merken in de V.S., in de overige Noord- en Zuidamerikaanse landen en in nog enkele andere landen. Zowel EMI Records Limited en andere dochterondernemingen van EMI Limited als CBS Inc. met haar dochterondernemingen vervaardigen en verkopen grammofoonplaten op grote schaal. Elk concern verkoopt in de In de zaak 51/75, landen waar het over het merk-coLUMBiA beschikt, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel grammofoonplaten goeddeels onder dat merk, zij het ook 177 E.E.G.-Verdrag onder andere merken. Tot de gebeurtenissen waaruit de van het High Court of Justice te Londen, in het aldaar onderhavige gedingen zijn voortgekomen, verkocht elk aanhangig geding tussen concern in die landen waar het niet over het COLUMBIAEMI Records Limited, te Middlesex, merk beschikte, zijn platen onder een ander merk. Zo en deed het CBS-concern dit in de Gemeenschap onder het CBS United Kingdom, te Londen, merk „CBS". om een prejudiciële beslissing inzake de uitlegging van In sommige gevallen heeft het CBS-concern echter in de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland plagoederen en de mededingingsregels met betrekking tot ten ingevoerd, die in Amerika waren vervaardigd en het merkenrecht, enz. zowel op de middenlabel als op de hoes waren voorzien van het merk COLÜMBIA. Soms was dit merk dan overa) Conclusie van de Advocaat-Generaal J. P. Warner. geplakt, gewoonlijk met een CBS-merk-sticker (blijkens Inleiding specimens die de S0- og Handelsretten heeft overgelegd), maar soms ook niet, met name niet op de middenlabel. De drie onderhavige verzoeken om een prejudiciële Juist dit soort verkopen onder het zichtbaar COLUMBIAbeslissing krachtens artikel 177 E.E.G.-Verdrag zijn merk heeft aanleiding gegeven tot de onderhavige geafkomstig van respectievelijk de Chancery Division of dingen. the High Court of Justice of England and Wales, de S0In de verwijzingsbeschikking in de Engelse zaak wordt og Handelsretten te Kopenhagen en het Landgericht te het Hof te verstaan gegeven, dat onder het Engelse recht Keulen. Gemakshalve zal ik spreken van „de Engelse EMI Records Limited sterk staat in haar merkinbreukzaak", „de Deense zaak" en „de Duitse zaak". actie tegen CBS United Kingdom Limited en daarmee Verzoekster in elk van de drie nationale hoofdgedinook in haar vordering om de vervaardiging en verkoop gen is EMI Records Limited, een 100% dochterondervan aldus gemerkte platen door CBS United Kingdom te neming van EMI Limited. Zowel EMI Records als EMI doen staken. Blijkens de overwegingen van de verwijLimited zijn Engelse vennootschappen. zende rechter zou CBS United Kingdom Limited onder Verweerster is telkens de plaatselijke dochteronderhet Engelse recht alleen een vrijwillig dulden van EMI neming van de Amerikaanse vennootschap CBS Inc., Records Limited kunnen pleiten, daar het recht van namelijk CBS United Kingdom Limited in de Engelse EMI op het handelsmerk evenals de inbreuk hierop van zaak, CBS Records ApS (voorheen CBS Grammofon CBS United Kingdom Limited was komen vast te staan. A/S) in de Deense zaak en CBS Schallplatten GmbH in In de Deense zaak is bij de verwijzingsbeschikking een de Duitse zaak. interlocutoir gevoegd, volgens hetwelk onder het Deense De feiten zijn als volgt samen te vatten. recht CBS Records ApS zich niet met vrucht kan verNa een reeks gebeurtenissen en transacties die terugweren tegen de inbreukactie van EMI Records Limited. gaan tot 1894 — hierop zal ik nog terugkomen — is Ook in de Duitse zaak volgt uit de verwijzingsbeschikEMI Records Limited thans in een groot aantal landen king dat krachtens het Duitse recht alleen EMI Records in Europa, Afrika, Azië en Australië de rechthebbende Limited het merk COLÜMBIA in Duitsland mag gebruiken op alle handelsmerken voor grammofoonplaten, been aan anderen het gebruik daarvan mag ontzeggen. In staande uit of bevattende de naam „COLÜMBIA". Bij deze alle drie gevallen voert verweerster echter aan dat, gelet landen zijn alle Lid-Staten van de Gemeenschap, uitgeop de voorgeschiedenis van het coLUMBiA-merk en vooral op de wijze waarop de merkrechten territoriaal *) De gebrekkige Nederlandse vertaling van het arrest: De hier opgenomen Nederlandse vertaling van de rechtsverdeeld kwamen te liggen tussen het EMI-concern en overwegingen en het dictum van dit arrest stemt ten onrechte het CBS-concern, EMI Records Limited deze rechten niet in alle opzichten overeen met de Engelse tekst, die in het niet mag inroepen om CBS te beletten platen onder dit onderhavige geval als enige rechtskracht heeft volgens artikel merk vanuit de V.S. in respectievelijk het Verenigd 29, § 2, lid 2 en § 3, lid 1, en artikel 31 van het Reglement Koninkrijk, Denemarken en Duitsland te importeren, voor de procesvoering van het Hof van Justitie, Publikatiedaar dit in strijd zou zijn met het gemeenschapsrecht. blad van de Europese Gemeenschappen L 350/1974, blz. 1. Die voorgeschiedenis zullen wij derhalve nader te Zie de navolgende noten 1-37. hebben bezien. De hierover aan het Hof voorgelegde De volledige Nederlandse vertaling van het arrest zal bingegevens zijn van tweeërlei aard. Enerzijds het feitennenkort worden gepubliceerd in de Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De recht- materiaal in de verwijzingsbeschikkingen en anderzijds geldige Engelse tekst zal binnenkort verschijnen in de Engelse een grote hoeveelheid bewijsmateriaal van CBS United uitgave van de genoemde Jurisprudentie. Kingdom Limited, CBS Records ApS, CBS Schallplatten Het Hof van Justitie heeft onder dezelfde dagtekening van GmbH, EMI Records Limited (als bijlagen bij haar 15 juni 1976 twee soortgelijke arresten gewezen inzake Emi schriftelijke opmerkingen in de Duitse zaak) en de ComRecords Limited, Middlesex/CBS Grammofon A/S, Vanl0se, missie. Denemarken (zaak nr 86/75) en inzake Emi Records Limited, Middlesex/CBS Schallplatten GmbH te Frankfurt a/d Main, Bondsrepubliek Duitsland (zaak nr 96/75). Ook van die twee Toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal arresten zullen de Nederlandse vertalingen en de Deense resp. Er is een verschil van mening gerezen over de vraag, Duitse rechtsgeldige teksten binnenkort in de genoemde rechtof en in hoeverre en voor welk doel U dit bewijsmatespraakverzamelingen van het Hof van Justitie verschijnen. riaal mag toelaten. v.D. Z. Het lijkt mij goed dit punt allereerst te behandelen. dat deze derde bij zijn exporten naar de Gemeenschap het merk op de betrokken produkten onzichtbaar maakt en eventueel een ander merk aanbrengt, tot de toelaatbare consequenties van de bescherming welke de nationale wetgeving van elke Lid-Staat aan de rechthebbende op een merk verschaft tegen de invoer uit derde landen van (dezelfde of gelijksoortige) produkten onder een identiek of overeenkomstig. *)

15 november 1976


Daarbij gelden drie belangrijke beginselen. Ten eerste is er geen enkele regel die het Hof bij een prejudiciële procedure beperkt in de bewijstoelating. Dit volgt duidelijk uit artikel 103, par. 1, van het Reglement voor de procesvoering, waarin de bepalingen van artikel 44 en volgende op die procedure van toepassing worden verklaard, dus met name ook de artikelen 45 tot en met 53 inzake de maatregelen van instructie. Er kunnen zich immers gevallen voordoen waarin het Hof nader bewijs behoeft, bijvoorbeeld in een geding waarin de geldigheid van een gemeenschapsbehandeling wordt aangevochten op grond van de materiële onjuistheid van het uitgangspunt dier handeling. Ook is het in het verleden meermalen dienstig gebleken om ter aanvulling of verheldering van de in de verwijzingsbeschikking weergegeven feiten een nadere bewijslevering toe te laten of te gelasten voor een beter begrip van de voorgelegde vragen. Ten tweede geldt wèl de regel dat 's Hofs rechtspraak krachtens artikel 177 is beperkt tot aangelegenheden van gemeenschapsrecht. Het Hof mag dit recht niet toepassen op de feiten van een bepaald geval. Dat wil zeggen dat het Hof geen beslissing mag geven in feitelijke kwesties die van belang zijn niet voor de vinding maar voor de toepassing van dat recht. Zo werden in de onderhavige zaken vooral door de verweersters tal van gegevens verstrekt over de bedrijfsstructuur van het CBSconern, de afzetproblemen in Europa, de economie van de platenfabricage voor die markt (speciaal quadrofonische platen), de kosten van overplakking en de mogelijkheid dat platen door dit overplakken onaantrekkelijk en daarmee onverkoopbaar worden, de kwaliteit van CBS-platen ten opzichte van EMI-platen, etc. Tenzij bedoeld om bij het Hof medeleven op te wekken, was dit alles mijns inziens vooral toegespitst op de vraag of het merkgebruik door EMI Records Limited in feite neerkwam op een concurrentiebeperking binnen de gemeenschappelijke markt. Of die vraag hier ter zake doet, zult U moeten uitmaken. Hierop kom ik nog terug. Maar als die vraag ter zake doet, dan lijkt mij de beantwoording ervan duidelijk een zaak van de betrokken nationale rechters. v Ten derde geldt ook de regel dat het Hof in een prejudiciële procedure de perken van de door de nationale rechter gestelde vragen niet te buiten kan gaan. Het Hof kan niet antwoorden op een vraag die niet gesteld is. Dit wil niet zeggen dat het Hof strikt is gebonden aan de formulering van de vraag door de nationale rechter. Zo heeft het Hof in het verleden ook verwijzingsbeschikkingen die geen specifieke vraag inhielden, toch ontvankelijk verklaard en uitspraak gedaan over de in het feitenrelaas vervatte vragen van gemeenschapsrecht. In andere gevallen waarin de nationale rechter wel vragen had gesteld, die echter geen zuivere vragen van gemeenschapsrecht waren maar eigenlijk de toepassing van dat recht betroffen, vaak in relatie tot nationaal recht, heeft het Hof uit de vragen die waren gesteld, de te beantwoorden punten van gemeenschapsrecht gedistilleerd. En in tal van gevallen heeft het Hof het bij de beantwoording van de voorgelegde vragen dienstig geacht zich niet star aan de vraagstelling te houden. Bijgevolg meen ik dat het Hof in dit soort gevallen rekening kan en moet houden met bewijsmateriaal van partijen, of van anderen die gerechtigd zijn tot het maken van opmerkingen, en wel op de volgende twee gronden: 1. voorzover de conclusies uit dat bewijsmateriaal in confesso zijn, kan het Hof dit in aanmerking nemen als nadere verklaring en aanvulling van de feiten in de verwijzingsbeschikking ; 2. voorzover partijen van mening verschillen over de uit dat bewijsmateriaal te trekken conclusies, kan het

Blz. 295

Hof dit in aanmerking nemen als nader gegeven over de geschilpunten. De uiteindelijke bedoeling van zowel het een als het ander is dat het Hof zijn antwoord op de gestelde vragen zo kan formuleren dat de verwijzende rechter daarmee het meeste is gediend. Dit geldt te meer, wanneer — zoals in elk van de onderhavige gevallen — de vragen vrij algemeen zijn geredigeerd. Ik besef hierbij zeer wel, dat dit moeilijkheden kan meebrengen voor de Lid-Staten die opmerkingen hebben gemaakt of die, afgaande op de inhoud van de verwijzingsbeschikking, géén opmerkingen hebben gemaakt. Op die moeilijkheden is tijdens de mondelinge behandeling duidelijk gewezen door de gemachtigde van het Verenigd Koninkrijk. Maar naar mijn mening is het een groter euvel, als het Hof door een welbewust negeren van alles buiten de eigenlijke verwijzingsbeschikking een situatie zou scheppen, welke een nieuwe verwijzing onvermijdelijk of althans waarschijnlijk zou maken, voordat een naar het Hof verwezen taak kon worden beslecht door de nationale rechter. Voorgeschiedenis van de COLUMBIA-handelsmerken Na de voorgaande opmerkingen over het bewijsmateriaal zal ik mede aan de hand hiervan de voorgeschiedenis van de coLUMBiA-handelsmerken, zoals uiteengezet in de verwijzingsbeschikkingen, samenvatten. Reeds voor de Ie Wereldoorlog deed de in 1894 in de V.S. opgerichte vennootschap Columbia Phonograph Company General een handelsmerk met het woord COLUMBIA voor onder meer grammofoonplaten inschrijven in de V.S., het Verenigd Koninkrijk en elders. In 1913 wijzigde de firma haar naam in Columbia Graphophone Company. In 1917 richtte deze vennootschap in Engeland een 100% dochteronderneming op onder de naam Columbia Graphophone Company Limited, hierna te noemen „CGCL". Op 27 april 1917 droeg de Amerikaanse vennootschap aan deze dochteronderneming haar gehele, tot dusver door haar kantoor-Londen gevoerde bedrijf over, waaronder haar merkenbezit in een aantal landen in Europa, Azië, Afrika en Australazië. Bij deze landen bevonden zich België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland. De overdracht geschiedde bij een verkoopovereenkomst en twee overdrachtsakten. Overeengekomen werd onder meer dat CGCL in geen enkel deel van het contractsgebied met de moedervennootschap zou concurreren en dat de ondernemingen elkaar regelmatig hun repertoirelijsten en desverzocht de matrijzen van hun platen zouden verstrekken. In 1919 droeg de Amerikaanse Columbiamaatschappij haar resterende coLUMBiA-handelsmerken en haar aandelen-CGCL over aan een andere Amerikaanse maatschappij, de Columbia Graphophone Manufacturing Company. In 1922 deed deze maatschappij het voormalige CGCL-aandelenpakket van Columbia Graphophone Company voor $ 500.000 over aan een onafhankelijke Engelse vennootschap, Constructive Finance Company Limited. In verband hiermee sloten Columbia Graphophone Manufacuring Company, Constructive Finance Company Limited en CGCL op 16 november 1922 een overeenkomst, waarbij werd afgesproken dat CGCL „vrij zou mogen opereren" in bepaalde gebieden — waaronder Groot-Brittannië en Ierland, het vasteland van Europa en Afrika en sommige landen in Azië, Australazië en in het Zuidzeegebied — en Columbia Graphophone Manufacturing Company in de rest van de wereld; voorts zou geen der vennootschappen direct of indirect in het gebied van de ander verkopen of handeldrijven. Volgens een aanhangsel bij deze overeenkomst zou Columbia Graphophone Manufacturing Company

Blz. 296


onverwijld aan CGCL onder meer al haar handelsmerken voor grammofoonplaten in het contractgebied van CGCL overdragen, voorzover dat niet reeds was gebeurd. Ook voorzag de overeenkomst in de uitwisseling van matrijzen. Van 1922 tot 1925 was er geen direct of indirect gemeenschappelijk beheer van de coLUMBiA-merken van CGCL en de Amerikaanse coLUMBiA-merken. Na een reorganisatie van Columbia Graphophone Manufacturing Company in 1924 kwamen de Amerikaanse merken te behoren aan een nieuwe Amerikaanse vennootschap, Columbia Phonograph Company Inc. In 1925 verwierf CGCL een overwegend belang in Columbia Phonograph Company Inc. Zoals is opgemerkt, werden daardoor de „rollen omgedraaid" in zoverre dat CGCL de controle kreeg over de rechthebbende op de Amerikaanse coLUMBiA-handelsmerken. In 1931 werd een nieuwe Engelse vennootschap opgericht, Electrical and Musical Industries Limited (thans genoemd EMI Limited). Zij verkreeg de aandelen van CGCL en van een andere Engelse onderneming, The Gramophone Company Limited (thans EMI Records Limited). Bij deze regeling deed CGCL afstand van haar belang in Columbia Phonograph Company Limited, welk belang daarop in hetzelfde jaar in handen kwam van de Amerikaanse vennootschap Grigsby-Grunow. Sinds 1931 is er geen gemeenschappelijk beheer meer geweest van de Amerikaanse coLUMBiA-merken en de merken van CGCL. In 1932 sloten Columbia Phonograph Company Inc. en CGCL echter een overeenkomst over de uitsluiting van mededinging en de uitwisseling van matrijzen etc, zulks ter vervanging, volgens de considerans, van de marktverdelingsovereenkomsten van 1917 en 1922 tussen de inmiddels ontbonden firma's Columbia Graphophone Company, Columbia Graphophone Manufacturing Company en Constructive Finance Company Limited. Volgens deze overeenkomst kreeg Columbia Phonograph Company Inc. als werkterrein alle gebieden tussen de 30e en 170e Westelijke lengtegraad in het Noordelijk halfrond en tussen de 30e en 100e Westelijke lengtegraad in het Zuidelijk halfrond, donder de Azoren maar met de beide Amerika's, Groenland, de Aleoeten, de Sandwich-eilanden en de Philippijnen, en kreeg CGCL de rest van de wereld. De partijen zouden niet verkopen in eikaars contractgebied en maakten afspraken over de uitwisseling van matrijzen. Over handelsmerken werd niet gesproken, behalve in verband met de prijszetting voor platen van uitgewisselde matrijzen. Noch Electrical and Musical Industries Limited noch The Gramophone Company Limited werd door deze overeenkomst gebonden. In 1934 kwam bij de liquidatie van Grigsby-Grunow haar belang in Columbia Phonograph Company Inc. in handen van Sacro Enterprises Inc. die het daarna doorverkocht aan American Record Corporation. In 1938 werden de aandelen van deze vennootschap, waarvan Columbia Phonograph Company Inc. nog steeds een dochteronderneming was, verworven door Columbia Broadcasting System Inc., thans bekend als CBS Inc. In 1940 werden de activa van Columbia Phonograph Company Inc. overgedaan aan American Record Corporation, die vervolgens haar naam veranderde in Columbia Recording Corporation. Bij afspraak met CGCL continueerde deze laatstgenoemde de overeenkomst van 1932 inplaats van Columbia Phonograph Company Inc. In 1946 sloten Columbia Recording Corporation en CGCL een nieuwe overeenkomst waarbij alle vroegere afspraken en overeenkomsten, ook die van 1932, werden beëindigd en een andere regeling werd getroffen voor de uitwisseling van matrijzen. Zij zouden deze desverzocht aan elkaar, met uitsluiting van derden, ter beschikking

15 november 1976

stellen voor gebruik in eikaars contractgebied dat in zoverre grotendeels hetzelfde was als in de overeenkomst van 1932. Een concurrentiebeding werd echter niet meer opgenomen. Ook werd weer niets gezegd over handelsmerken behalve aangaande platen die met uitgewisselde matrijzen waren geperst. Deze overeenkomst werd beëindigd in 1952, al bleef zij tot 1956 min of meer doorwerken voor uitgewisselde matrijzen. In 1954 werd Columbia Recording Corporation (die haar naam intussen had veranderd in Columbia Records Inc.) ontbonden en kwamen haar activa aan Columbia Broadcasting System Inc. (wier naamswijziging in CBS Inc. plaatsvond in 1974). Zover ik begrijp, wordt niet betwist dat tussen 1956 'en 1962 geen enkele afspraak gold tussen enige onderneming van het EMI-concern en enige onderneming van het CBS-concern. Tussen 1962 en 1971 troffen Columbia Broadcasting System Inc. en Electrical and Musical Industries Limited (later EMI Records Limited) een aantal overeenkomsten, die volgens de Commissie wezen op een hervatting van hun relaties, maar die volgens EMI Records Limited alle van ondergeschikt belang en korte duur waren en vooral betrekking hadden op de exploitatie van een bepaald repertoire, dat wil zeggen overeenkomsten zoals die bestaan tussen alle platenmaatschappijen, hoe onafhankelijk en concurrerend ook. Bij dit meningsverschil over de eigenlijke aard dier afspraken, waarvan de meeste pas kort voor de mondelinge behandeling aan het licht kwamen, wil ik zonder verder in detail te treden alleen opmerken a) dat zij weliswaar spreken over handelsmerken (meestal andere dan COLUMBIA), doch nergens over enige overdracht daarvan, en b) dat wat betreft het huidige gebied der Gemeenschap, sommige alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland aangaan. De laatste van deze overeenkomsten liep af in 1974. In die tijd, namelijk in 1965, droeg CGCL haar coLUMBiA-handelsmerken over aan The Gramophone Company Limited (de andere dochteronderneming van Electrical and Musical Industries Limited). Enkele jaren later werd de naam Electrical and Musical Industries Limited gewijzigd in EMI Limited en de naam The Gramophone Company Limited in EMI Records Limited. De handelsmerken in geding In elke verwijzingsbeschikking worden de door EMI Records Limited ingeroepen merken vermeld. In de Engelse zaak zijn dit twee merken, alleen bestaande uit het woord COLUMBIA. Het eerste is ingeschreven ten name van CGCL in 1920, toen CGCL nog een dochter was van Columbia Graphopone Company. Als datum van eerst gebruik wordt 7 maart 1900 opgegeven. Het tweede merk is ingeschreven ten name van CGCL in 1928, toen CGCL werd beheerst door Columbia Phonograph Company Inc., de toenmalige gebruiker van de coLUMBiA-merken in de V.S. In de Deense zaak werd het door EMI Records Limited ingeroepen merk ingeschreven in 1960. Partijen hebben zowel schriftelijk als mondeling de voorgeschiedenis van de coLUMBiA-merken in Denemarken uitvoerig besproken. Daarbij zijn kwesties van feitelijke aard en nationaal recht ter sprake gebracht, die buiten 's Hofs prejudiciële rechtspraak krachtens artikel 177 vallen. Mijns inziens is de aard van deze kwesties niet van invloed voor het antwoord op de aan het Hof voorgelegde vragen. Derhalve hoop ik dat de gemachtigde het mij niet kwalijk zal nemen, als ik die punten hier verder laat rusten. Het merk in de Duitse zaak is ten name van CGCL ingeschreven in 1931. Het is niet duidelijk of dit gebeurde

15 november 1976

BIJBLAD

^ vóórdat of nadat CGCL haar belang in Columbia Phonograph Company Inc. afstootte. Partijen wijzen in hun schriftelijke opmerkingen op oudere Duitse COLUMBIAmerken: EMI Records Limited wijst op een in 1907 ingeschreven merk dat in 1923 door Columbia Graphophone Manufacturing Company aan CGCL werd overgedragen ingevolge de overeenkomst die zij in 1922 had gesloten naar aan leiding van de verkoop van het CGCL-aandelenpakket aan Constructive Finance Company Limited; en CBS Schallplatten GmbH wijst op twee in 1924 ten name van CGCL ingeschreven merken. Ook hier acht ik het niet nodig op details in te gaan. De aan het Hof gestelde vragen De Engelse verwijzingsbeschikking doet de voorgelegde vragen voorafgaan door een reeks veronderstellingen die in feite een samenvatting zijn van het feitenrelaas in de beschikking en waarbij de letter A het EMIconcern voorstelt, de letter B het CBS-concern en de letter X het coLUMBiA-merk. Er is uitvoerig gediscussieerd over een dier veronderstellingen, namelijk: „7) Tussen A en B in hun huidige gedaante heeft nimmer enige juridische, financiële, technische of economische band bestaan." De eigenlijke vraag luidt als volgt: „Dienen de bepalingen van het E.E.G.-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen betreffende de beginselen van het gemeenschapsrecht en de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededingingsregels, aldus te worden verstaan dat zij A de bevoegdheid ontzeggen om de rechten op het handelsmerk X, die hem onder de desbetreffende nationale bepalingen in elke Lid-Staat toekomen, te doen gelden tegen: 1. het door B in enige Lid-Staat verkopen van goederen onder het merk X, welke door B zijn vervaardigd en van het merk X voorzien in een buiten de Gemeenschap gelegen land, waar hij gerechtigd was het merk X aan te brengen, of 2. het door B in enige Lid-Staat vervaardigen van goederen, voorzien van het merk X?" De in de Deense en Duitse zaak gestelde vragen zijn op dezelfde wijze en in grotendeels dezelfde bewoordingen geformuleerd, al zijn er enkele verschillen: Veronderstelling 7 luidt in de Duitse zaak: , (indien) sedert meer dan 40 jaar geen juridische, economische, financiële of technische betrekkingen tussen beide groepen meer bestaan". Voorts spreekt noch de Deense noch de Duitse vraag van verdragsbepalingen „betreffende de beginselen van het gemeenschapsrecht". Wel wordt in de Deense vraag verwezen naar de verdragsbepalingen „in het bijzonder de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen en de mededinging", en in de Duitse vraag naar „de beginselen van het gemeenschapsrecht betreffende het vrije verkeer van goederen en de vrije mededinging". Tenslotte bevat noch de Deense noch de Duitse vraag het punt 2. Naar ik begrijp, komt dit omdat de CBSgroep wel platen vervaardigt in Engeland (en ook in Nederland), maar niet — althans in enige omvang — in Denemarken en Duitsland. In hoeverre moet het Hof nu afgaan op veronderstelling 7) en de overeenkomstige veronderstelling in de Duitse zaak? De herkomst van de formulering dezer veronderstelling ligt voor de hand. Zij gaat terug op een feitelijke mededeling van het Luxemburgse Tribunal d'Arrondissement in diens verwijzingsbeschikking in de zaak 192/73 Hag AG (Jurisprudentie 1974, blz. 731). Op grond van deze mededeling achtte het Hof artikel 85 in die zaak niet van

EIGENDOM, Nr 11

Blz. 297

toepassing (overwegingen 4 en 5). Uiteraard wil dit echter niet zeggen dat in iedere zaak de toepasselijkheid van artikel 85 moet worden afgemeten naar de formule „geen enkele juridische, financiële, technische of economische band", die de Luxemburgse rechtbank voor haar feitelijke mededeling in de Hag-zaak had gebezigd. Uitsluitsel over de toepasselijkheid van artikel 85 geven alleen de bewoordingen van dit artikel. Ten tweede zal men bedoelde veronderstelling moeten lezen in de gehele context van de verwijzingsbeschikkingen die, uitdrukkelijk of door referenties, de voorgeschiedenis van de coLUMBiA-merken deugdelijk, zij het niet geheel volledig uiteenzetten. De veronderstelling kan niet worden geacht in tegenspraak te zijn met die voorgeschiedenis, voorzover daaruit blijkt van vroegere banden tussen CGCL en de incidentele rechthebbenden op de Amerikaanse merken. Ik heb reeds gezegd waarom het Hof mijns inziens niet voorbij mag gaan aan bewijsmateriaal van partijen, waarbij die voorgeschiedenis wordt aangevuld. Op dezelfde grond lijkt mij dat het Hof dit bewijsmateriaal ook niet mag veronachtzamen, voorzover het van belang is voor de aan die veronderstelling te hechten betekenis. De eigenlijke moeilijkheid is hier dat het lijkt alsof de veronderstelling de reikwijdte van de aan het Hof voorgelegde vraag wil inperken. Bij nader toezien komt het mij echter voor dat zij enkel moet worden geacht deel uit te maken van de feitenopsomming die aan de vraag voorafgaat, en niet van de vraag zelf. Uitgaande van dit standpunt, wil ik thans de relevante rechtsbepalingen beschouwen. Naar mijn mening zijn deze slechts van tweeërlei aard, namelijk de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en die inzake de mededinging. De bepalingen over de „beginselen" zijn stellig ter zake dienend, maar volgens mij alleen voorzover de nadere verdragsbepalingen aan de hand hiervan moeten worden geïnterpreteerd. De verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen Ik moet bekennen te hebben opgekeken van het argument van verweersters dat de verdragsbepalingen over het vrije verkeer van goederen zo moeten worden gelezen dat EMI Records Limited haar rechten op het merk COLUMBIA in de Gemeenschap niet mag inroepen om importen in de Gemeenschap van aldus gemerkte goederen uit andere landen tegen te gaan. De artikelen 30 en 36 van het Verdrag, waarop dit argument is gebaseerd, betreffen immers uitsluitend handelsbeperkingen „tussen Lid-Staten". Dit is ook logisch, want deze artikelen maken deel uit van de bepalingen ter uitwerking van artikel 3, sub a, hetwelk beoogt „de afschaffing tussen de Lid-Staten van de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer van goederen, alsmede van alle overige maatregelen van gelijke werking", dat wil zeggen een der doelstellingen voor de in artikel 2 genoemde totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt. Dit argument van verweersters wekte dan ook algemene verontwaardiging niet alleen bij EMI Records Limited, maar ook bij de zeven Lid-Staten die opmerkingen hebben ingediend, en bij de Commissie. Zoals zij alle te kennen gaven, zou in deze zienswijze de Gemeenschap ondernemingen in derde landen eenzijdig bevoordelen ten koste van ondernemingen in de Gemeenschap, zonder enige wederkerige behandeling te kunnen verwachten. Voor hun bewering steunen verweersters ten eerste op de artikelen 9, lid 2, en 10, lid 1, van het Verdrag, waarin — met het oog op onder meer de artikelen 30 tot en met 36 — met produkten uit de Lid-Staten gelijk worden gesteld „produkten uit derde landen welke zich in de

Blz. 298


Lid-Staten in het vrije verkeer bevinden" en waarin voorts wordt bepaald: „Als zich bevindend in het vrije verkeer in een Lid-Staat worden beschouwd: de produkten uit derde landen waarvoor in genoemde Staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend." Voorzover ik heb begrepen, is verweersters' redenering dat in Amerika vervaardigde coLUMBiA-platen na inklaring in een Lid-Staat (waarbij geen teruggave van rechten is verleend) moeten worden gelijkgesteld met platen afkomstig uit een Lid-Staat. Dat is ook zo, maar ik zie niet in wat dit voor verweersters uitmaakt. Zouden zij dezelfde platen in een Lid-Staat vervaardigen, dan zouden zij bij verkoop daarvan in die Lid-Staat of een andere nog geen inbreuk mogen maken op een handelsmerk van EMI Records Limited. Ten tweede leunen verweersters zwaar op Uw arrest in de Hag-za.sk. Zij geven toe dat het in die zaak ging om de handel tussen Lid-Staten, maar toch zou Uw arrest hier volgens hen naar analogie toepassing vinden, omdat de merken ook in dit geval een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Ik acht dit betoog niet steekhoudend, daar uit het #ag-arrest overduidelijk blijkt dat het uitgangspunt van de uitspraak nu juist de handel tussen Lid-Staten was. Het beginsel van die uitspraak is dat industriële en commerciële eigendomsrechten, en met name merkrechten, niet mogen worden gebruikt om de gemeenschappelijke markt kunstmatig op te splitsen. Deze op nationale bepalingen steunende rechten werken noodzakelijkerwijs territoriaal, zodat zij zonder de strikte voorschriften van artikel 36 een bij uitstek geschikt middel voor dat doel zouden zijn. Van een methode daartoe geeft de zaak 16/74 Centrafarm (Jurisprudentie 1974, blz. 1183) een goed voorbeeld: de rechthebbende op een merk zou slechts een dochteronderneming behoeven op te richten in een Lid-Staat waarvan hij de markt wil afgrendelen, en moeten zorgen dat die dochteronderneming de merkrechten in/lie Staat krijgt. De feiten in de Hag-zaak verschillen hiervan in hoofdzakelijk twee opzichten. Primo hadden de transacties waarbij de eigendom van de merken in België en Luxemburg enerzijds en Duitsland anderzijds werd gescheiden, plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van het Verdrag. Dit doet echter niet ter zake, aangezien de artikelen 30-36 ook gelden voor beperkingen als gevolg van maatregelen of afspraken die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag waren getroffen (zij het dat voor sommige hiervan het Verdrag voorzag in een geleidelijke afschaffing tijdens de overgangsperiode). Secundo was Van Zuylen Frères geen dochteronderneming van Hag AG, maar een onafhankelijke handelaar die Hag's vroegere merkrechten in België en Luxemburg had verkregen via een reeks handelingen waaronder de beslaglegging op de aandelen van Hag's Belgische dochteronderneming als vijandelijk vermogen. Volgens 's Hofs arrest mocht Van Zuylen die rechten evenwel niet gebruiken om importen in België en Luxemburg van goederen die rechtmatig van het Duitse merk waren voorzien, te verhinderen, daar zulks — aldus het arrest — „onverenigbaar is met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt". Deze redenering kan derhalve niet worden uitgebreid tot het geval waarin de eenheid van de gemeenschappelijke markt niet in het geding is. Vervolgens beroepen verweersters zich op zaak 8/74 Dassonville (Jurisprudentie 1974, blz. 837). Volgens mij evenzeer ten onrechte. In die zaak ging het om importen in België van Schotse whisky die in Frankrijk in het vrije verkeer was, en niet om rechtstreekse importen

15 november 1976

daarvan uit het Verenigd Koninkrijk (dat ten tijde van de litigieuze feiten nog geen Lid-Staat was). De zaak had dus betrekking op beperkingen van het handelsverkeer tussen Lid-Staten en niet op beperkingen van de invoer uit derde landen. Tenslotten voeren verweersters ten deze aan, dat uit een analyse van bepaalde documenten betreffende de handel tussen de Gemeenschap en derde landen blijkt dat de Gemeenschap in haar gemeenschappelijke handelspolitiek de regels van de artikelen 30-36 in beginsel ook toepast op de invoer uit derde landen. De genoemde documenten zijn: 1. Het GATT; 2. 'sRaads verordening (EEG) no. 1439/74 van 4 juni 1974 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer. Deze verordening is, zo werd opgemerkt, vooral van belang, daar zij onder meer geldt voor grammofoonplaten uit de V.S.; 3. De Overeenkomst van Lomé, die morgen in werking treedt; 4. De Overeenkomsten van de Gemeenschap met Zweden en Zwitserland, beide van 22 juli 1972 en met Marokko van 31 maart 1969. Betoogd werd dat elk van deze documenten soortgelijke bepalingen als van de artikelen 30-36 bevatten en dat daaraan bij gelijke zinswendingen ook dezelfde betekenis moest worden gegeven. Ten deze wil ik slechts opmerken, dat een dergelijke manier van interpreteren van rechtsteksten wel zeer ongebruikelijk is. Woorden moeten worden gelezen in hun context. Dezelfde woorden in verschillende documenten die verschillende doeleinde dienen, kunnen een verschillende betekenis hebben. Geen der door verweersters genoemde documenten beoogde de instelling van een gemeenschappelijke markt en kan dan ook niet worden geïnterpreteerd alsof die wel zo was. Ik wil hieraan nog iets toevoegen. Artikel XX van het GATT, dat verweersters op één lijn stellen met artikel 36, bevat in feite een impliciete wederkerigheidsbepaling. Daarmee is allerminst gezegd dat de EMI groep platen onder het merk COLUMBIA mag uitvoeren naar de V.S. Integendeel, zoals werd opgemerkt, is CBS Inc. onlangs in New York met succes opgetreden tegen een importeur van EMI platen onder COLUMBIA-Iabel. In deze zaak, CBS Inc. tegen Nina Record Co. Inc., werd op 16 mei 1975 beroep ingesteld voor het United States Court for the Southern District of New York. In verordening no. 1439/74 is wel sprake van kwantitatieve beperkingen, maar niet van maatregelen van gelijke werking. Verweersters hebben getracht deze moeilijkheid te pareren, waarbij zij volgens mij in deze verordening echter veel meer willen lezen dan er staat. Geen der andere documenten is van toepassing op importen uit de V.S. Weliswaar geldt de Overeenkomst van Lomé mede voor enkele landen waar de COLUMBIAmerken toebehoren aan CBS Inc., maar een bespreking van de zeer speciale bepalingen van deze Overeenkomst zou mij ver buiten het werkelijke bestek van de onderhavige zaken voeren. Samenvattend meen ik, dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen EMI Records Limited niet beletten haar merkrechten te doen gelden tegen importen uit de V.S. 'De verdragsbepalingen inzake de mededinging Wat betreft de verdragsbepalingen inzake de mededinging, werd de nadruk gelegd op artikel 85. Verweersters hebben echter ook verzocht om een uitspraak van het Hof over de eventuele toepasselijkheid van artikel 86. Hierop zal ik eerst ingaan.

15 november 1976


Artikel 86 Verweersters geven toe, in verband met 's Hofs arrest in de zaak 40/70 Sirena (Jurisprudentie 1971, blz. 84), dat de EMI groep enkel op grond van de eigendom van de coLUMBiA-merken in de Gemeenschap niet kan worden geacht een machtspositie in te nemen. Wel willen zij bij een gunstige uitspraak van Uw Hof trachten voor de rechters in de hoofdgedingen aan te tonen dat de EMI groep een machtspositie inneemt vanwege haar aandeel op de relevante markt, en dat EMI Records Limited een beleid voert waarbij zij enerzijds de CBS groep wil beletten platen met het niet overgeplakte couJMBiA-merk in de handel te brengen en anderzijds haar eigen dochterondernemingen wel toestaat dezelfde platen met het niet overgeplakte merk te distribueren. Verweersters zouden van het Hof gaarne de uitspraak zien dat een dergelijk beleid neerkomt op misbruik door EMI Records Limited van een machtspositie. Bij de nationale rechtscolleges schijnt dit punt niet te zijn voorgedragen. Er blijkt niets van in de verwijzingsbeschikkingen, behalve misschien de opmerking in de Deense beschikking dat in één enkel geval de Deense dochteronderneming van EMI Records Limited een CBS-plaat met niet overgeplakt coLUMBiA-merk had verkocht. Verweersters zeggen dat dit ook in Engeland en Duitsland is gebeurd en voeren inderdaad bewijs daarvoor aan in het Engelse geval. Dit betrof echter, naar ik heb begrepen, een ander punt, namelijk dat het moeilijk is het merk op alle plaatsen over te plakken. Aldus gezien, kan de kwestie waarover verweersters het Hof om een uitspraak verzoeken, mijns inziens niet worden geacht binnen het bereik van de verwijzingsbeschikkingen te vallen. Zij is puur hypothesisch. Bovendien is zij voor het Hof nauwelijks ter discussie gesteld. Met name hebben verweerster niet aangegeven waarom het bedoelde beleid misbruik van een machtspositie van EMI Records Limited zou opleveren of de handel tussen Lid-Staten zou beïnvloeden in de zin van artikel 86. Op dit punt hoeft mijns inziens dan ook niet te worden geantwoord. Artikel 85 Op het moeilijker punt van de toepasselijkheid van artikel 85 vinden verweerster de Commissie aan hun zijde. Beide erkennen dat de oorspronkelijke overeenkomsten uit 1917 tussen Columbia Graphophone Company en CGCL niet kunnen worden geacht onder artikel 85 te vallen, omdat deze overeenkomsten tussen een moeder- en dochteronderneming van dien aard waren dat het beginsel geldt van de arresten in de zaak 22/71 Béguelin (Jurisprudentie 1971, blz. 949 — met name overweging 8) en in de zaak Centrafarm (reeds genoemd — met name overweging 32). Eveneens erkennen zij dat dit ook nog het geval was in 1919, toen Columbia Graphophone Company als moedermaatschappij van CGCL werd opgevolgd door Columbia Graphophone Manufacturing Company. Volgens hen was dit echter niet meer zo na 1922, toen de CGCL-aandelen werden overgedaan aan Constructive Finance Company Limited en de marktverdelingsafspraken tussen Columbia Graphophone Manufacturing Company en CGCL werden vernieuwd. Tot zover en aangenomen dat (anders dan ik meen) artikel 85 mede van toepassing is op gebeurtenissen vóór de inwerkingtreding van het Verdrag, kan ik met dit betoog meegaan. Ook ga ik akkoord met verweerster en de Commissie, dat artikel 85 kan gelden voor overeenkomsten (en eventueel voor „besluiten van ondernemersverenigingen" en „onderling afgestemde feitelijke gedragingen"), die van invloed zijn op de import in de Gemeenschap. Het Hof heeft dit uitgemaakt in de zaak 71/74 Frubo (Ju-

Blz. 299

risprudentie 1975, blz. 563). Maar om artikel 85 te doen werken, is het niet voldoende dat een overeenkomst van invloed is op de import in de Gemeenschap! Eveneens moet de overeenkomst, luidens de tekst van artikel 85: a) ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, en b) de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden. In gevallen als de onderhavige moet de aanwezigheid van deze twee elementen mijns inziens worden aangetoond ten genoege van de betrokken nationale rechter. Zij mogen niet worden aangenomen op de enkele grond dat als gevolg van de overeenkomst de rechten op een bepaald merk binnen de Gemeenschap toekomen aan de ene onderneming en in sommige landen buiten de Gemeenschap aan de andere onderneming. Ik heb al even gesproken over hetgeen verweersters hebben aangevoerd ten bewijze dat de uitoefening door EMI Records Limited van haar rechten op het merk COLUMBIA binnen de Gemeenschap de mededinging aldaar beperkt. Op de vraag of ook de handel tussen Lid-Staten daardoor wordt beïnvloed, zijn verweersters niet zo diep ingegaan. Hun enige stelling is dat, wanneer — zoals zij zeggen — door die handelwijze de invoer van een bepaald soort grammofoonplaten in de Gemeenschap in feite wordt tegengewerkt, daardoor eveneens elke mogelijkheid van handel in die platen tussen Lid-Staten wordt afgesneden. Deze stelling schiet mijns inziens te kort, omdat zonder nader bewijs wordt aangenomen dat die platen bij invoer in de Gemeenschap waarschijnlijk ook voor een goed deel worden verhandeld tussen de Lid-Staten. In de Frubo-zaak, waarin rechtstreeks beroep was ingesteld, was het Hof pas overtuigd dat de betrokken overeenkomst de handel tussen Lid-Staten ongunstig kon beinvloeden, omdat specifieke voorbeelden waren gegeven van de wijzen waarop dat in casu mogelijk was (zie Jurisprudentie 1975, blz. 584 en blz. 595-596). En in de zaak 73/74, Groupement des Fabricants de Papier Peints de Belgique (nog niet gepubliceerd), ook een zaak van rechtstreeks beroep, oordeelde het Hof dat de Commissie ongenoegzaam met feiten had gestaafd dat de overeenkomst de handel tussen Lid-Staten ongunstig kon beïnvloeden (overwegingen 30-35). In al deze gevallen is de eerste vraag echter, of en zo ja in hoeverre artikel 85 nog toepassing vindt, wanneer er geen sprake meer is van enige overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging (besluiten van ondernemersverenigingen laat ik buiten beschouwing, want die spelen hier in het geheel niet). Verweersters en de Commissie menen dat artikel 85 ook geldt in het geval dat een bij dit artikel verboden overeenkomst, hoewel beëindigd, in de Gemeenschap nog blijft doorwerken. De territoriale splitsing van de rechten op de coLUMBiA-merken tussen EMI en CBS is, zo zeggen zij, een uitvloeisel van vroegere marktverdelingsovereenkomsten als bedoeld in artikel 85, en bijgevolg valt ook de uitoefening der rechten onder het verbod van dit artikel. De Commissie heeft in haar betoog erop gezinspeeld, dat het Hof met betrekking tot artikel 85 geen onderscheid zou mogen maken tussen het effect van een overeenkomst welke leidt tot licentieverlening voor een merk, en het effect van een overeenkomst welke leidt tot overdracht van een merk. Uiteindelijk meende zij echter, dat dit onderscheid van weinig belang is ingeval van manipulaties met merken binnen de Gemeenschap. Inderdaad. Gezien de beginselen die in de Hag- en de Centrafarm-zaak zijn ontwikkeld, doet het er niet veel toe, op welke manier wordt getracht met behulp van merkrechten de gemeenschappelijke markt te verdelen.

Blz. 300


Bovendien zei de Commissie dat bij overeenkomsten betreffende de handel met derde landen het onderscheid tussen die welke leiden tot een merklicentie, en die, welke leiden tot overdracht van een merk, een moeilijk probleem opwerpt waarvan de oplossing verreikende consequenties zou hebben, en dat een oplossing in het onderhavige geval ook niet is geboden. In feite heeft zich ten onzent nog nooit een zaak voorgedaan over een merklicentieovereenkomst met implicaties voor de handel tussen de Gemeenschap en derde landen, en het lijkt mij niet verstandig te gaan theoretiseren over de uitkomst van een dergelijke zaak. Ik keer terug tot het hoofdargument van de verweersters en de Commissie. Naar het schijnt, is dit onder meer gebaseerd op de door het Hof in de Béguelinzaak aanvaarde „effectdoctrine" die door advocaat-generaal Mayras uitvoerig is besproken in zijn conclusie in de „kleurstoffen"zaken 48, 49, 51-57/69 (Jurisprudentie 1972, blz. 692702). Mijns inziens heeft men zich in casu hierop ten onrechte gebaseerd. Deze doctrine heeft betrekking op de rechtsmacht van de Commissie en van het Hof over ondernemingen die buiten de Gemeenschap worden bestuurd, en houdt slechts in dat die rechtsmacht zich tot dergelijke ondernemingen uitstrekt, indien zij overeenkomsten met effect binnen de Gemeenschap aangaan. Maar dat is hier niet zozeer het punt. Meer ter zake dienend is de steun die verweersters en de Commissie in het S/rena-arrest zoeken. Dit arrest is mijns inziens niet gemakkelijk te begrijpen en te interpreteren. Op de moeilijkheden hiervan heeft advocaat-generaal Mayras gewezen in zijn conclusie in de Hag-zaak (Jurisprudentie 1974, blz. 750). Hij opperde dat het arrest wellicht daardoor te verklaren is dat het Hof, zonder zulks met zoveel woorden te zeggen, zich had aangesloten bij de door advocaat-generaal Dutheillet de Lamothe gegeven interpretatie van de feiten, volgens welke er nog steeds overeenkomsten, althans onderling afgestemde feitelijke gedragingen, bestonden tussen de betrokken Amerikaanse, Belgische, Franse, Duitse, Italiaanse en Nederlandse firma's. (Naar het schijnt, is deze interpretatie van de feiten inderdaad gevolgd door de betrokken Italiaanse rechterlijke instanties, te weten de — toen verwijzende — rechtbank te Milaan, en het Hof van Beroep te Milaan, waar de zaak vervolgens diende — zie [1975] 1 C.M.L.R. 409, vooral blz. 430-431); Dir. scambi internaz. 1974, blz. 105). Maar het arrest van het Hof bevat ook passages die steun lijken te bieden aan het standpunt van de verweersters en van de Commissie. Zo wordt in overweging 9 gezegd: „dat het merkrecht, als wettelijk instituut, op zichzelf niet die aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen kenmerken vertoont waarop artikel 85, lid 1, doelt; dat de uitoefening daarvan evenwel onder de verboden van het Verdrag zou kunnen vallen telkens wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafspraak blijkt te zijn." En in overweging 12: „dat, wanneer ondernemersafspraken vóór de inwerkingtreding van het Verdrag tot stand kwamen, het nodig — en voldoende — is dat zij hun werking nog na bedoeld tijdstip uitoefenen". Voor mij is echter het meest in het oog springende van dit arrest, dat het uitgaat van het beginsel van de eenheid van de gemeenschappelijke markt, welke meebrengt dat merkrechten niet mogen worden gebruikt om die markt kunstmatig te verdelen. Dit wordt in het arrest duidelijker dan iets anders tot uiting gebracht: zie met name de overwegingen 10 en 11. Het lijkt mij dan ook dat, als de Sirenct-zaak thans zou spelen, de beslissing zou wor-

15 november 1976

den gegrond op de artikelen 30 en 36 van het Verdrag en dat dit arrest niet als gezaghebbend kan worden beschouwd voor de toepasselijkheid van artikel 85 in omstandigheden als de onderhavige. Daarmee lost de vraag zich dunkt mij op tot een kwestie van loutere interpretatie van artikel 85. Mijns inziens gaat het ver te beweren dat artikel 85 alleen toepassing vindt ingeval van een nog bestaande overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging. Gesteld bijvoorbeeld dat na de inwerkingtreding van het Verdrag twee ondernemingen (binnen of ook buiten de Gemeenschap) een overeenkomst sluiten, waardoor ontegenzeglijk de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt beperkt en de handel tussen Lid-Staten ongunstig wordt beïnvloed, en dat die ondernemingen aan die overeenkomst uitvoering geven door, onder meer, handelsmerken over te dragen of wederzijds over te dragen. In dat geval kan men naar niijn mening niet zeggen, dat na de beëindiging dier overeenkomst, mogelijk als gevolg van een optreden der Commissie krachtens verordening no. 17, elke onderneming vrij is haar aldus verworven merkrechten uit te oefenen, zelfs al zou door die uitoefening de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt worden beperkt en de handel tussen Lid-Staten ongunstig worden beïnvloed. Volgens mij komt het hier erop aan, wat de strekking is van het verbod van artikel 85. Zoals wij allen weten, zegt artikel 85, lid 1: „onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst " Dit verbod strekt zich mijns inziens niet uit tot overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag zijn gesloten en beëindigd, aangezien het Verdrag geen terugwerkende kracht heeft. Het strekt zich naar mijn mening derhalve evenmin uit tot de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, zoals de uitoefening, na de inwerkingtreding van het Verdrag, van merkrechten die een persoon dan heeft doch historisch gezien niet of waarschijnijlk niet zou hebben gehad zonder die overeenkomst. (Dit ligt uiteraard anders, wanneer ook na beëindiging der overeenkomst partijen hun feitelijke gedragingen onderling zijn blijven afstemmen.) Omgekeerd lijdt het geen twijfel dat dit verbod wel werkt bij voortzetting, na de inwerkingtreding van het Verdrag, van een tevoren gesloten overeenkomst die onder de omschrijving van artikel 85 valt. Maar in mijn redenering kan het verbod dan alleen die gevolgen van de overeenkomst treffen, welke aan die voortzetting nog zijn toe te schrijven. Aangezien het bestaan van een overeenkomst vóór de inwerkingtreding van het Verdrag niet is verboden, kan de uitoefening van merkrechten die zijn verworven als gevolg van die tevoren bestaande overeenkomst, evenmin zijn verboden. Vanzelfsprekend is bij overeenkomsten, waardoor in later toegetreden Lid-Staten de mededinging, of het handelsverkeer met andere Lid-Staten, wordt beïnvloed, de datum van inwerkingtreding van de Toetredingsakte en niet die van het Verdrag beslissend. Zoals reeds gezegd, is hier niet weersproken dat tussen 1956 en 1962, dus in de tijd waarin de datum van inwerkingtreding van het Verdrag viel, geen enkele overeenkomst of afspraak bestond tussen een onderneming van het EMI-concern en een onderneming van het CBSconcern. Als dat zo is, kan in mijn gedachtengang artikel 85 geen toepassing vinden, tenzij eventueel op grond

15 november 1976


van een element in enige overeenkomst der partijen tussen 1962 en 1971 zouden zijn aangegaan. Dit zal echter de nationale rechter moeten uitmaken. Conclusie Bij de formulering van het antwoord op de U voorgelegde vragen zou het, gezien de loop van de behandeling voor het Hof en vooral de inaanmerkingneming van gegevens die niet alle ter beschikking stonden van de rechters in de hoofdgedingen, mijns inziens verwarrend werken, indien U zich zoudt houden aan de in de verwijzingsbeschikkingen gebezigde symbolen A, B en X. In de Engelse zaak zou ik de gestelde vragen als volgt willen beantwoorden: 1. De bepalingen van het E.E.G.-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen dienen niet aldus te worden verstaan dat zij een onderneming die rechthebbende is op een merk in een Lid-Staat, de bevoegdheid ontzeggen haar rechter krachtens de nationale bepalingen van die Staat uit te oefenen ten einde (i) de verkoop te verhinderen van aldus gemerkte goederen die van buiten de Gemeenschap in die Staat zijn ingevoerd, zelfs al zijn die goederen vervaardigd en van het merk voorzien in een land waar de fabrikant rechthebbende op het merk is, en al hebben de merken in de betrokken Lid-Staat en in dat land een gezamenlijke oorsprong; of (ii) te verhinderen dat in die Lid-Staat aldus gemerkte goederen worden vervaardigd door een persoon die in een of meer landen buiten de Gemeenschap rechthebbende op dat merk is, zelfs al hebben de merken een gezamenlijke oorsprong. 2. De bepalingen van het E.E.G.-Verdrag inzake de mededinging dienen niet aldus te worden verstaan dat zij een onderneming die rechthebbende is op een merk in een Lid-Staat, de bevoegdheid ontzeggen haar rechten krachtens de nationale bepalingen van die Staat uit te oefenen ten einde (i) de verkoop te verhinderen van aldus gemerkte goederen die van buiten de Gemeenschap zijn ingevoerd en die zijn vervaardigd en Van dat merk zijn voorzien in een land waar de fabrikant rechthebbende op het merk is, of (ii) te verhinderen dat in die Lid-Staat aldus gemerkte goederen worden vervaardigd door een persoon die in een of meer landen buiten de Gemeenschap rechthebbende op dat merk is, tenzij a) zodanige uitoefening van die rechten het gevolg is of zou zijn van een na 31 december 1957 gesloten overeenkomst, of van de voortzetting na die datum van een tevoren gesloten overeenkomst, welke ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, en welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden; ofwel b) zodanige uitoefening van die rechten misbruik van een machtspositie van die onderneming op de gemeenschappelijke markt zou opleveren en de handel tussen Lid-Staten door dit misbruik ongunstig kan worden beinvloed. 3. Waar hierboven is gesproken van een overeenkomst of de voortzetting daarvan, worden daaronder tevens begrepen besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen, — of de voortzetting daarvan; zo ook moet ingeval van overeenkomsten, besluiten of gedragingen, waardoor de mededinging in een later toegetreden Lid-Staat of het handelsverkeer tussen een later toegetreden Lid-Staat en een andere Lid-Staat ongunstig wordt beïnvloed, voor de

Blz. 301

bovengenoemde datum van 31 december 1957 worden gelezen 31 december 1972. In de Deense en de Duitse zaak zijn de vragen in gelijke zin te beantwoorden, zij het telkens met weglating van het gestelde in de alinea (ii). b) Het Hof van Justitie, enz. TEN AANZIEN VAN DE FEITEN

Overwegende dat de verwijzingsbeschikking en de krachtens artikel 20 van 's Hofs E.E.G.-Statuut ingediende schriftelijke opmerkingen kunnen worden samengevat als volgt: I. Feiten en schriftelijke behandeling 1. In mei 1887 werd in de Verenigde Staten de „American Graphophone Company" opgericht met als doelstelling de produktie en het gebruik van geluidsdragers. In 1894 verwierf deze vennootschap de „Columbia Phonograph Company" welke toentertijd de dochteronderneming van een andere Amerikaanse vennootschap was. Vóór de eerste wereldoorlog deed deze vennootschap een aantal merken, (mede) bevattende het woord Columbia, voor onder meer grammofoonplaten inschrijven in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en elders. In 1913 wijzigde Columbia Phonograph Company General haar naam in „Columbia Graphophone Company". Op 13 februari 1917 richtte Columbia Graphophone Company in het Verenigd Koninkrijk een 100% dochteronderneming onder de naam „Columbia Graphophone Company Limited" op, welke zij belastte met de behartiging van haar zaken in het Verenigd Koninkrijk en in Europa. In datzelfde jaar droeg Columbia Graphophone Company aan deze dochteronderneming haar merkrechten, waaronder die met het woord Columbia, in het Verenigd Koninkrijk en elders in Europa over. Zij deed dit bij twee documenten d.d. 27 april 1917, namelijk een verkoopovereenkomst en een overdrachtsakte. Bij deze akte werden de belangen en de goodwill van Columbia Graphophone in de zaken die zij via haar Londense kantoor persoonlijk had beheerd, met het alleenrecht op de firmanaam „Columbia Graphophone Company", alsmede de in Europa en elders gedeponeerde merken overgedragen. Artikel 2 van deze akte bepaalde: „Verkopers zullen nimmer, zolang de Company bestaat en bedrijf uitoefent, alleen dan wel gezamenlijk met of als manager of vertegenwoordiger voor een andere persoon of onderneming rechtstreeks of zijdelings binnen het contractgebied of enig deel daarvan, waarin het hierbij overgedragen bedrijf tot dusver is uitgeoefend (uitgezonderd Oostenrijk-Hongarije), enig bedrijf uitoefenen of betrokken raken in de uitoefening van enig bedrijf, gelijk of soortgelijk aan het bij deze overgedragen bedrijf, behoudens inzover verkopers als aandeelhouders van de Company belanghebbenden zijn in of betrokken worden door de Company bij de uitoefening van het bij deze overgedragen bedrijf." Bij de verkoopovereenkomst deed Columbia Graphophone Company aan Columbia Graphophone Company Limited onder meer de goodwill en de activa van het tot dusver via haar kantoor te Londen uitgeoefende bedrijf, alsmede het uitsluitende recht op gebruik van de naam „Columbia Graphophone Company" over. Artikel 8 van dier overeenkomst bepaalde: „Verkopers verbinden zich jegens de Company dat zij nimmer zolang de Company bestaat en bedrijf uitoefent, alleen dan wel gezamenlijk met of als manager of vertegenwoordiger voor een andere

Blz. 302


persoon of onderneming rechtstreeks of zijdelings binnen het contractgebied of enig deel daarvan, waarin bedoeld bedrijf tot dusver is uitgeoefend (uitgezonderd Oostenrijk-Hongarije), enig bedrijf zullen uitoefenen of betrokken zullen raken in de uitoefening van enig bedrijf, gelijk of soortgelijk aan het bij deze te verkopen bedrijf, behoudens in zover verkopers als lid van de Company belanghebbenden zijn in of betrokken worden door de Company bij de uitoefening van het bedrijf van de Company." 2. In 1917 werd de Columbia Graphophone Manufacturing Company in de Verenigde Staten opgericht. Bij een wederzijdse participatie tussen deze vennootschap en American Graphophone Company werd onder meer het aandelenbezit van laatstgenoemde in Columbia Graphophone Company Limited overgedragen. Waarschijnlijk werd Columbia Graphophone Company Limited toen een dochteronderneming van de nieuwe vennootschap. American Graphophone Company is in 1920 ontbonden. 3. In 1922 werd het aandelenbezit van Columbia Graphophone Manufacturing Company in Columbia Graphophone Company Limited overgedragen aan de Britse vennootschap „Constructive Finance Company Limited" bij een overeenkomst tussen deze drie vennootschappen van 16 november 1922. Door deze overeenkomst, welke werd aangevuld met een overeenkomst van 12 april 1923, werden de Amerikaanse en de Europese Columbiamerken gescheiden, daar er tussen de beide Columbiavennootschappen geen enkele band meer bestond. Op een zeker moment tussen 1922 en 1925 zijn de Amerikaanse merken met het woord Columbia overgegaan naar een andere Amerikaanse vennootschap, genaamd „Columbia Phonograph Company Incorporated". In 1925 verkreeg Columbia Graphophone Company Limited een overwegend belang in deze vennootschap, die aldus haar dochteronderneming werd. 4. In 1931 werd in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe vennootschap onder de naam „Electrical and Musical Industries Limited^ opgericht. Deze vennootschap, thans „EMI Limited" genaamd, verwierf in datzelfde jaar de aandelen van Columbia Graphophone Company Limited en van een andere Britse vennootschap, „Gramophone Company Limited". Ingevolge de daarbij gemaakte overeenkomsten ontdeed Columbia Graphophone Company Limited zich van haar belang in Columbia Phonograph Company Incorporated, dat vervolgens in handen kwam van de Amerikaanse vennootschap „Grigsby-Grunow". In 1965 droeg Columbia Graphophone Company Limited haar gehele merkenbezit, waaronder het Britse Columbiamerk, met de goodwill over aan „Gramophone Company Limited" — de andere Britse loot van de groep EMI Limited (hierna te noemen „EMI") — die in 1973 haar naam wijzigde in „EMI Records Limited". Deze laatste is verzoekster in het hoofdgeding. EMI Records Limited (hierna te noemen „EMI Records") is rechthebbende op de in casu betrokken merken en de andere merken, bestaande uit of bevattende de naam Columbia, in alle Lid-Staten der Gemeenschap behalve Frankrijk waar de merken op naam staan van een andere dochteronderneming van EMI. EMI Records produceert in het Verenigd Koninkrijk platen onder verschillende merken, waaronder het merk Columbia. Platen onder dit merk worden in de meeste Lid-Staten der Gemeenschap eveneens vervaardigd door andere dochterondernemingen van EMI. 5. Het belang van Columbia Graphophone Limited in Columbia Phonograph Company Incorporated, dat in 1931 was verworven door de Amerikaanse venootschap Grigsby-Grunow, werd in 1934 bij opbod verkocht aan

15 november 1976

„Sacro Enterprises Inc." en ging vervolgens over op „American Record Corporation". In 1938 kwamen de aandelen van deze laatste, met inbegrip van haar deelneming in Columbia Phonograph Company Incorporated, aan „Columbia Broadcasting System Inc.". Bij een reeks overdrachten over een aantal jaren stootte Columbia Phonograph Company Incorporated haar Amerikaanse Columbiamerken af. Deze merken bevonden zich in 1954 in handen van Columbia Broadcasting System Inc., die in 1974 haar naam wijzigde in „CBS Inc.". 6. CBS Inc. (tezamen met haar dochterondernemingen hierna te noemen „CBS") is niet alleen in de Verenigde Staten, maar in geheel Noord- en Zuid-Amerika en in nog een aantal andere landen rechthebbende op de Columbiamerken. Zij perst haar platen in de Verenigde Staten en elders doorgaans onder Columbialabel. Daarnaast worden platen, die CBS in haar bedrijven in sommige Lid-Staten produceert, door haar in de Gemeenschap afgezet onder een ander merk dan Columbia, en wel meestal onder het merk CBS. Een deel van deze platen wordt van Amerikaanse Columbiaplaten nageperst en onder het merk CBS verkocht. Dit gebeurt echter alleen bij een bepaalde minimumvraag naar een Amerikaanse plaat. In een beperkt aantal gevallen, wanneer de vraag naar oorspronkelijk in de Verenigde Staten uitgebrachte platen te gering wordt geacht, laten de Europese dochterondernemingen van CBS Inc. en detailhandelaren de platen uit Amerika komen. Soms wordt dan het merk Columbia op de plaat en de hoes verwijderd of overgeplakt, maar soms ook niet, met name niet op de plaat. CBS United Kingdom Limited (hierna te noemen „CBS U.K.") is de in 1964 verworven Engelse dochteronderneming van CBS Inc. De in 1970 opgerichte CBS Grammofon A/S (hierna te noemen „CBS Grammofon"), thans genaamd „CBS Records Aps", is haar Deense dochteronderneming en de in 1963 opgerichte CBS Schallplatten GmbH (hierna te noemen „CBS Schallplatten") haar Duitse dochteronderneming. „CBS United Kingdom Limited" is verweerster in het hoofdgeding. 7. Het zijn nu de invoer en verkoop van bovengenoemde platen met het zichtbare Columbiamerk, die aanleiding hebben gegeven tot het onderhavige geding. EMI Records betoogt dat met de invoer en verkoop van CBS-platen onder het Columbiamerk in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en de Bondsrepubliek Duitsland inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten in die landen en in de gehele Gemeenschap. Te dien einde heeft zij zich gewend tot respectievelijk het High Court of Justice te Londen, de Rechtbank in zee- en handelszaken te Kopenhagen en het Landgericht te Keulen met het verzoek CBS te gelasten de produktie, invoer en verkoop van platen onder het Columbiamerk in die Lid-Staten te staken. CBS brengt daartegen in, dat de beginselen van het gemeenschapsrecht, met name de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging, zich verzetten tegen de uitoefening van het door verzoekster ingeroepen recht. De betrokken merken zijn in casu: a) een woordmerk Columbia, dat in 1920 onder nummer 402.839 in het Verenigd Koninkrijk werd ingeschreven op naam van Columbia Graphophone Company Limited. Het merk is in 1900 voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk gebruikt door Columbia Phonograph Company General; b) een woordmerk Columbia, dat in 1928 onder nummer 497.370 in het Verenigd Koninkrijk werd ingeschreven op naam van Columbia Graphophone Company Limited. 8. Bij beschikking van 22 mei 1975 heeft het High

15 november 1976

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , Nr 11

Court of Justice te Londen krachtens artikel 177 E.E.G. Verdrag de volgende vragen aan het Hof voorgelegd „Gesteld: 1. Een economische eenheid „A" (omvattende een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen) is rechthebbende op een merk „X" in het Verenigd Koninkrijk en andere Lid-Staten der Gemeenschap; 2. A vervaardigt en verkoopt op grote schaal Xgemerkte produkten in de Gemeenschap; 3. Een economische eenheid „B" zonder enige betrekking met A is rechthebbende op hetzelfde merk X in een land of landen buiten de Gemeenschap en brengt aldaar soortgedijke produkten onder dit merk X; 4. B omvat onder meer een moedermaatschappij buiten de Gemeenschap en een of meer volledige dochterondernemingen binnen de Gemeenschap en vervaardigt en verkoopt binnen de Gemeenschap aanzienlijke hoeveelheden soortgelijke produkten onder andere merken dan het merk X; 5. B verkoopt thans in de Gemeenschap soortgelijke produkten onder het merk X en is voornemens daarmee door te gaan; 6. Gedurende enkele jaren voor de 2e wereldoorlog behoorde het merk X van de in hun respectieve landen rechthebbenden A en B toe aan dezelfde, verwante ondernemingen (A had zijn recht op het merk verkregen ingevolge overeenkomsten tussen zijn rechtsvoorgangers en de rechtsvoorgangers van B in de tijd dat deze rechtsvoorgangers volledige dochteronderneming respectievelijk moedermaatschappij waren), maar het thans aan B toekomende merk X is verschillende malen van gerechtigde gewisseld; 7. Tussen a en b in hun huidige gedaante heeft nimmer enige juridische, financiële, technische of economische band bestaan; 8. Krachtens de desbetreffende nationale bepalingen van de Lid-Staten (uitgezonderd gemeenschapsrecht) mag A met een actie wegens merkinbreuk opkomen tegen d# vervaardiging en/of verkoop in de Lid-Staten van B's produkten onder het merk X. Dienen dan de bepalingen van het E.E.G.-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen betreffende de beginselen van het gemeenschapsrecht en de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededingingsregels, aldus te worden verstaan dat zij A de bevoegdheid ontzeggen om de rechten op het merk X, die hem ingevolge de desbetreffende nationale bepalingen in elke Lid-Staat toekomen, te doen gelden tegen: 1. het door B in enige Lid-Staat verkopen van goederen onder het merk X, welke door B zijn vervaardigd en van het merk X voorzien in een buiten de Gemeenschap gelegen land, waar hij gerechtigd was het merk X aan te brengen, of 2. het door B in enige Lid-Staat vervaardigen van goederen, voorzien van het merk X ? " 9. Kort na deze vragen kwamen op de voet van artikel 177 E.E.G.-Verdrag soortgelijke vragen binnen van de Rechtbank in z e e - en handelszaken te Kopenhagen (zaak 86/75) en het Landgericht te Keulen (zaak 96/75), die daarbij verwezen naar de inmiddels gegeven Engelse beschikking. 10. De verwijzingsbeschikking is ingekomen ter griffie van het Hof op 9 juni 1975. In de beide parallelle zaken 86/75 en 91/75 zijn de verwijzingsbeschikkingen ingekomen op respectievelijk 1 augustus en 5 september 1975. EMI Records Limited, vertegenwoordigd door C. C.

Blz. 303

Mariott in de zaak 51/75, door K. Holm-Nielsen in de zaak 86/75 door H. Rasner in de zaak 96/75; CBS United Kingdom Limited, ten deze vertegenwoordigd door F. P. Neill en A. Watson van het kantoor Mc Kenna & Co.; CBS Grammofon A / S , ten deze vertegenwoordigd door E. Trolle; CBS Schallplatten GmbH, ten deze vertegenwoordigd door D. Ohlgart; de Belgische regering (zaak 96/75), de Deense regering, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse regering, de Ierse regering, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, ten deze vertegenwoordigd door hun gemachtigden; de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridische adviseurs J. Temple Lang en A. Mc Clellan in de zaak 51/75, S. Ziegler in de zaak 86/75, E. Zimmermann in de zaak 96/75, hebben overeenkomstig artikel 20 van 's Hofs E.E.G.-Statuut schriftelijke opmerkingen ingediend. Enz. III. Mondelinge behandeling O. dat ter terechtzitting van 24 februari 1976 EMI*) Records Limited, CBS United Kingdom Limited, CBS Grammofon A / S en CBS Schallplatten GmbH, de regering 2 ) van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen hun standpunten nader hebben toegelicht; dat EMI met name heeft beklemtoond, dat er geen sprake is van enige juridische, economische, financiële en 3 ) technische band tussen de in casu betrokken Amerikaanse en Britse ondernemingen 4) in hun huidige gedaante; dat zij heeft verklaard dat de overdracht van het merk Columbia in 1917 geenszins een ondersteuning of versterking van een marktverdeling ten doel had doch noodzakelijk was wegens bepaalde typische kenmerken van het toenmalige Britse merkenrecht; dat zij overigens erop heeft gewezen, dat CBS op de gemeenschappelijke markt wel degelijk met EMI kan concurreren door haar in Europa geproduceerde platen onder het merk CBS te brengen 6 ) e n 3 ) door op de in Amerika geproduceerde platen het merk Columbia over te plakken, hetgeen zonder veel technische en 3 ) financiële problemen doenlijk is; dat de CBS maatschappijen de in hun schriftelijke opmerkingen gebezigde argumenten nader hebben toegelicht ten betoge dat een dergelijke concurrentie niet mogelijk is; dat zij overigens nogmaals hebben bevestigd dat, gezien de tot in 1974 toegepaste overeenkomsten die thans nog nawerken, tussen de Britse en Amerikaanse Columbiamaatschappijen een met artikel 85 strijdige kartelafspraak ter verdeling van de markten bestaat; dat zij voorts de aandacht hebben gevestigd op sommige handelspolitieke bepalingen van de Gemeenschap, met name verordening no. 1439/74 van de Raad van 4 juni 1974 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (P.B. 1974, no. L 159, blz. 1), evenals op de beginselen neergelegd in de op 28 februari 1975 te Lomé ondertekende associatieovereenkomst „ A C S E E G " (P.B. 1976, no. L 25) en in de artikelen XI en XX van het GATT; dat uit deze bepalingen en beginselen zou blijken, dat de Gemeenschap de regeling voor het handelsverkeer met !) Red. 2 ) 3 ) *) 5)

Rechtsgeldige Engelse tekst: „the undertakings EMI" Engelse tekst: „the Governments" Red. Engelse tekst, „or" Red. „British Columbia undertakings" Red. „the sale" Red.

Blz. 304


derde landen zoveel mogelijk wil gelijkschakelen met die voor het handelsverkeer tussen Lid-Staten; dat de Duitse en de Britse regering2) hebben gewezen6) op de bezwaren die zich kunnen voordoen, indien bij de behandeling van het onderhavige probleem andere feiten in aanmerking worden genomen dan die welke door de verwijzende rechters uitdrukkelijk zijn vermeld; dat overigens, wat de opheffing van beperkingen in het handelsverkeer met derde landen betreft, volgens hen een groot verschil bestaat tussen de bepalingen van de artikelen 30-36, 85 en 86 E.E.G.-Verdrag enerzijds en de regels die de Lid-Staten vrijelijk tegenover derde landen kunnen vaststellen in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek anderzijds; dat de Commissie op 26 januari 1976 een overeenkomst van 9 mei 1963 en een tot 30 april 1974 toegepaste 7) overeenkomst van 19 december 1967 tussen „CBS Broadcasting System", „Electrical and Musical Industries" en „The Gramophone Company Limited" heeft overgelegd; dat zij, gezien deze overeenkomsten en de overige sinds 1932 gesloten overeenkomsten die tijdens de schriftelijke procedure werden overgelegd, meent dat in casu sprake is van een kartelafspraak die, via een splitsing van de rechten op hetzelfde merk, neerkomt op 8) een verdeling van de markten; dat deze afspraak, die in 1917 of uiterlijk in 1931 tot stand kwam, mede blijkt uit de tot 1967 gesloten en tot 30 april 1974 van kracht gebleven overeenkomsten inzake uitwisseling van matrijzen en alleenverkoop, en ook thans nog haar werking doet gevoelen; 0 . dat de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 maart 1976 conclusie heeft genomen; enz. TEN AANZIEN VAN HET RECHT 1. Overwegende dat het High Court of Justice te Londen bij beschikking van 22 mei 1975, ingekomen ter griffie van het Hof op 9 juni 1975 krachtens artikel 177 E.E.G.-Verdrag de volgende vraag heeft gesteld 9 ) : „Dienen de bepalingen van het E.E.G.-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen betreffende de beginselen van het gemeenschapsrecht en de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededingingsregels, aldus te worden verstaan dat zij A de bevoegdheid ontzeggen om de rechten op het merk X, die hem ingevolge de desbetreffende nationale bepalingen in elke Lid-Staat toekomen, te doen gelden tegen 1 0 ): 1. het door B in enige Lid-Staat verkopen van goederen onder het merk X, welke door B zijn vervaardigd en van het merk X voorzien in een buiten de Gemeenschap gelegen land, waar hij gerechtigd was het merk X aan te brengen, of 2. het door B in enige Lid-Staat vervaardigen van goederen, voorzien van het merk X ? " 2. O. dat blijkens de door de nationale rechter verstrekte gegevens het betrokken merk aanvankelijk toebehoorde aan een Amerikaanse vennootschap, die in 1917 haar belangen en goodwill in verschillende landen, waaronder de huidige Lid-Staten der Gemeenschap, overdroeg aan haar Britse dochteronderneming; 3. dat de Amerikaanse vennootschap gelijktijdig aan haar Britse dochteronderneming een aantal merken, waaronder het merk in geding, voor de genoemde landen 8

) „drew he attention of the Court" Red. „in force" Red. „involves", medebrengt Red. ) „for a preliminary ruling" Red. 10) „to prevent" Red. 7 ) 8 ) 9

15 november 1976

overdroeg, doch zich dit merk voorbehield voor de Verenigde Staten en andere derde landen; 4. dat dit merk, dat sinds 1922 successievelijk werd verkregen door verschillende Amerikaanse en Britse ondernemingen, thans in een aantal landen, waaronder de Lid-Staten, toebehoort aan de Britse vennootschap „EMI Records Limited" en in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, aan de Amerikaanse vennootschap „CBS Inc." wier dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk CBS United Kingdom Limited is; 5. dat blijkens de door het High Court verstrekte gegevens de merkgerechtigde in de Verenigde Staten via haar dochterondernemingen in de Gemeenschap aldaar produkten verkoopt, die van dit merk zijn voorzien en in de Verenigde Staten zijn vervaardigd; 6. dat de gestelde vraag in wezen erop neerkomt, of de rechthebbende op een merk in een Lid-Staat der Gemeenschap zijn exclusieve recht kan doen gelden tegen 1 0 ) de invoer of afzet in die Staat van aldus gemerkte produkten die uit een derde land afkomstig zijn of in de Gemeenschap zijn vervaardigd door een dochteronderneming van de merkgerechtigde in dat derde land; 7. dat de verwijzende rechter daartoe het Hof verzoekt de voorgelegde vraag te toetsen aan de gemeenschapsrechtelijke beginselen en regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging; 1) Het vrije verkeer van goederen 8. O. dat in het kader van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en overeenkomstig artikel 3 sub a) van het Verdrag, de artikelen 30 e.v. aangaande de opheffing van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking uitdrukkelijk bepalen, dat deze beperkingen en maatregelen „tussen de Lid-Staten" zijn verboden; 9. dat inzonderheid artikel 36 na de bemerking dat de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel vormen voor beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van — onder meer — de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, nader bepaalt dat deze beperkingen geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel „tussen de Lid-Staten" mogen vormen; 10. dat derhalve de uitoefening van een merkrecht ter verhindering van de afzet van produkten uit een derde land onder hetzelfde merk, zelfs al zou zulks een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking opleveren, het vrije verkeer van goederen tussen Lid-Staten niet aantast en dus niet onder de in de artikelen 30 e.v. van het Verdrag genoemde verboden valt; 11. dat immers in die omstandigheden de uitoefening van een m e r k r e c h t n ) geen afbreuk doet aan de eenheid van de gemeenschappelijke markt, welke de artikelen 30 e.v. beogen te verzekeren; 12. dat bovendien in het geval dat een bepaald merk voor een bepaald produkt in alle Lid-Staten aan eenzelfde rechthebbende toekomt, niet behoeft te worden onderzocht of de betrokken merken dezelfde oorsprong hebben als een in een derde land beschermd identiek merk, daar deze vraag slechts ter zake doet, indien moet worden beoordeeld of binnen de Gemeenschap een mogelijkheid tot segmentering van de markt bestaat; 13. O. dat deze bevinding niet is te weerleggen 12 ) met een beroep op de artikelen 9 en 10 van het Verdrag; 14. dat luidens artikel 10, lid 1, van het Verdrag de produkten uit derde landen 1 3 ), waarvoor in de LidStaat van invoer de invoerformaliteiten zijn verricht en "12) „in fact" Red. ) „to avoid" Red. 13 ) „a third country" Red.

15 november 1976

BUBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, N r l l

de verschuldigde douanerechten en 14 ) heffingen van gelijke werking zijn voldaan15) moeten worden geacht zich in het vrije verkeer16) te bevinden. 15. dat luidens artikel 9, lid 2, van het Verdrag de bepalingen van hoofdstuk 1, eerste afdeling, en hoofdstuk 2 van titel I, Tweede Deel, van toepassing zijn op de produkten uit derde landen, welke zich in de LidStaten in het vrije verkeer bevinden; 16. dat deze bepalingen die alleen betrekking hebben op het gevolg van de vervulling der douaneformaliteiten en van de betaling der verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking, niet aldus zijn te verstaan, dat het voldoende is dat produkten die van een in een derde land verleend merk 17 ) zijn voorzien en in de Gemeenschap zijn ingevoerd, de invoerformaliteiten in de eerste Lid-Staat van invoer hebben gepasseerd18), om vervolgens in de gehele gemeenschappelijke markt te kunnen worden verhandeld in strijd met de regels inzake de merkbescherming; 17. dat overigens de verdragsbepalingen nopens de handelspolitiek der Gemeenschap in de artikelen 110 e.v. nergens voorzien in een verplichting voor de Lid-Staten om de dwingende beginselen voor het vrije goederenverkeer tussen de Lid-Staten en met name het verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen mede toe te passen in het handelsverkeer met derde landen; 18. dat de maatregelen welke de Gemeenschap in bepaalde internationale overeenkomsten, zoals de ACSEEG-overeenkomst van Lomé van 28 februari 1975 of de overeenkomsten met Zweden en Zwitserland van 22 juli 1972, heeft aanvaard, binnen het kader van een dergelijk beleid vallen en geen tenuitvoerlegging van een op de Lid-Staten rustende verdragsverplichting vormen; 19. dat de dwingende kracht van verbintenissen der Gemeenschap jegens bepaalde landen niet mag worden uitgebreid tot andere landen; 20. dat anderzijds de bepalingen van verordening no. 1439/74 van 4 juni 1974 (P.B. 1974, no. L 159, blz. 1) inzake de gemeenschappelijkeregeling voor de invoer alleen betrekking hebben op kwantitatieve beperkingen en niet op maatregelen van gelijke werking; 21. dat hieruit volgt dat noch de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen noch die inzake het in het vrije verkeer brengen van produkten uit derde landen noch ook de beginselen voor de gemeenschappelijke handelspolitiek de rechthebbende op een merk in alle Lid-Staten der Gemeenschap verbieden zijn recht uit te oefenen om de invoer uit een derde land van gelijksoortige produkten onder hetzelfde merk te beletten; 22. O. dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen evenmin kunnen worden ingeroepen om de merkhouder in de 19 ) Lid-Staten te verbieden zijn recht uit te oefenen ten einde de 20 ) houder van hetzelfde merk in een derde land te beletten zijn produkten binnen de Gemeenschap ofwel zelf ofwel via zijn aldaar gevestigde dochterondernemingen te vervaardigen en af te zetten; 23. dat immers de in artikel 36 neergelegde waarborging 21) van de industriële en commerciële eigendom n ) een dode letter zou blijven, als een andere onderneming dan de rechthebbende op een merk in de Lid-Staten, aldaar onder hetzelfde merk produkten zou mogen ver"ls ) ) 16 ) 17 ) 18 ) 1B ) 20) 21 )

„or" Red. have been levied Red. „in free circulation in a Member State" Red. „a mark applied in a third country" Red. „to comply" Red. „territories of the" Red. „another" Red. „protection" Red.

BIz. 305

vaardigen en afzetten, daar toch een zodanige handelwijze zou neerkomen op een reële inbreuk op het beschermde merk; 24. dat het optreden van de rechthebbende op een merk om te beletten dat een niet-rechthebbende op dit merk in de Lid-Staten aldaar van dit merk voorziene produkten vervaardigt en afzet, niet is aan te merken als een middel tot willekeurige discriminatie of als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten, in de zin van artikel 36; 2) De mededinging 25. O. dat luidens artikel 85, lid 1, van het Verdrag wegens onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt zijn verboden „alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen" welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt aangetast; 26. dat het 22 ) merkrecht, als wettelijk instituut, niet die aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen elementen vertoont waarop artikel 85, lid 1, doelt; 27. dat de uitoefening daarvan 23) evenwel onder de verboden van het Verdrag zou kunnen vallen, wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafspraak 24) blijkt te zijn; 28. dat een 2B) afspraak tussen handelaars binnen de gemeenschappelijke markt en concurrenten in derde landen, welke zou leiden tot een isolement van de gemeenschappelijke markt in haar geheel en daarmee tot een verminderd aanbod in de Gemeenschap van produkten uit derde landen, soortgelijk aan die welke binnen de Gemeenschap door een merk worden beschermd, eventueel de mededingingsvoorwaarden binnen de gemeenschappelijke markt zou kunnen aantasten; 29. dat met name wanneer de houder van het merk 26 ) in het derde land binnen de Gemeenschap in sommige Lid-Staten 27) dochterondernemingen heeft, die in staat zijn de betrokken produkten op de gemeenschappelijke markt af te zetten, bedoeld isolement eveneens de handel tussen Lid-Staten ongunstig zou kunnen beïnvloeden; 30. O. dat wanneer, gelijk in casu, ondernemersafspraken niet meer van kracht zijn, het voor de toepasselijkheid van artikel 85 voldoende is dat zij na hun formele beëindiging hun werking nog uitoefenen28); 31. dat een ondernemersafspraak slechts dan wordt geacht haar werking nog uit te oefenen 28 ), indien de handelwijze der betrokkenen implicite van de aan ondernemersafspraken eigen afstemmings- en coördinatieelementen doet blijken en hetzelfde resultaat oplevert als met de ondernemersafspraak werd beoogd; dat zulks niet het geval is, indien bedoelde werking niet verder gaat dan die welke zonder meer is verbonden aan de uitoefening van nationale merkrechten; 33. dat overigens uit het dossier blijkt, dat de buitenlandse onderneming 29) ook zonder gebruik van het betrokken merk toegangsmogelijkheden tot de gemeenschappelijke markt heeft; 34. dat onder die omstandigheden de eis dat de recht22) „ a " Red.

23) „of that right" Red. „restrictive practice", beperkende gedraging. Red. ) „restrictive" Red. 28) „in dispute" Red. 27 ) „various" Red. 28) „continue to produce" Red. 2 ») „trader" Red. 2i ) 25

Blz. 306

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , N r 11

hebbende op het identieke merk in een derde land bij zijn exporten naar de beschermde markt dit merk op de betrokken produkten onzichtbaar maakt en eventueel een ander merk aanbrengt, tot de toelaatbare consequenties van de merkbescherming behoort; 35. O. voorts dat het luidens artikel 86 van het Verdrag is „verboden 3 0 ), voorzover de handel tussen Lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt op of een wezenlijk deel daarvan"; 36. dat, zo de merkgerechtigde op het beschermde grondgebied een bijzondere positie geniet 3 1 ), zulks nog niet het bestaan van een machtspositie in de zin van genoemd artikel inhoudt, zeker wanneer — zoals in casu — meerdere ondernemingen van vergelijkbare economische potentie als de merkgerechtigde 3 2 ), zich op de markt voor de onderhavige produkten bewegen en in staat zijn met die merkgerechtigde te concurreren; 37. dat overigens de uitoefening van het merkrecht, voorzover gericht op het beletten van de invoer van identiek gemerkte produkten in het beschermde grondgebied, geen misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 van het Verdrag oplevert; 38. O. dat derhalve kan 3 3 ) worden geconcludeerd, dat de beginselen van het gemeenschapsrecht evenals de regels inzake het vrije verkeer van goederen, en de mededinging de houder van eenzelfde merk in alle Lid-Staten der Gemeenschap niet verbieden zijn in de nationale wetgeving van elke Lid-Staat erkende merkrechten uit te oefenen ten einde een derde te beletten produkten onder hetzelfde, hem in een derde land toebehorend merk in de Gemeenschap te verkopen of te vervaardigen, voor zover bij de uitoefening dier rechten niet blijkt van een ondernemersafspraak of onderling afgestemde feitelijke gedraging welke ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de gemeenschappelijke markt wordt geïsoleerd of opgesplitst 3 3 * ) ; 39. dat, voorzover déze voorwaarde is vervuld, de eis dat deze derde bij zijn exporten naar de Gemeenschap het merk op de betrokken produkten onzichtbaar maakt en eventueel een ander merk^aanbrengt, behoort tot de toelaatbare consequenties van de bescherming welke de nationale wetgeving van elke Lid-Staat aan de merkgerechtigde verschaft tegen de invoer uit derde landen van produkten onder een identiek of overeenkomstig merk; Ten aanzien van de kosten O. dat de kosten, door de Deense regering, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse regering, de Ierse regering, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening harer opmerkingen bij het Hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen; dat de procedure 34 ) ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding als een aldaar gerezen incident is te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen; 30 ) „prohibited as incompatible with the Common Market" Red. 31 ) „Although the trade-mark right confers upon its proprietor a special position within the protected territory" Red. 32 ) „whose economie strength is comparable to that of the proprietor of the trade mark" Red. 33 ) „must" Red. 33a) VAN DALE, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1976, tiende druk, blz. 1729: [opsplitsen, ontstaan onder invloed van opdelen, verwerpelijk voor: splitsen (in)] Red. Si ) „these proceedings" Red.

15 november 1976

H E T H O F VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het High Court of Justice te Londen bij beschikking van 22 mei 1975 gestelde vragen 3 5 ) , verklaart voor recht: 1. De beginselen van het gemeenschapsrecht evenals de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging verbieden de houder van eenzelfde 36 ) merk in alle Lid-Staten der Gemeenschap niet zijn in de nationale wetgeving van elke Lid-Staat erkende merkrechten uit te oefenen ten einde een derde te beletten produkten onder hetzelfde, hem in een derde land toebehorend merk in de Gemeenschap te verkopen of te vervaardigen, voorzover bij de uitoefening dier rechten niet blijkt van een 3 7 ) ondernemersafspraak of onderling afgestemde feitelijke gedraging welke ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de gemeenschappelijke markt wordt geïsoleerd of opgesplitst 3 3 a ) ; 2. Voorzover deze voorwaarde is vervuld, behoort de eis dat deze derde bij zijn exporten naar de Gemeenschap het merk op de betrokken produkten onzichtbaar maakt en eventueel een ander merk aanbrengt, tot de toelaatbare consequenties van de bescherming welke de nationale wetgeving van elke Lid-Staat aan de merkgerechtigde verschaft tegen de invoer uit derde landen van produkten onder een identiek of overeenkomstig merk. Enz. 35) Deze zinsnede ontbreekt in de rechtsgeldige Engelse tekst Red. 36 ) „the same" Red. S7 ) „that the exercise of the said rights does not manifest itself as the result of" Red.

Nr 96. President Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, 3 december 1974 (N.J. 1975, nr 215). (Mr H. F. van de Haak). Art. 3 juncto art. 13 Benelux-Merkenwet. Eiseres, alleen-importeur voor Nederland van auto's en auto-onderdelen van het merk Saab, kan zich niet op art. 13 Benelux-Merkenwet beroepen, omdat daartoe alleen de merkhouder bevoegd is en het door eiseres gestelde deponeren van het merk Saab door haar als vertegenwoordigster van de Saab-fabrieken, haar geen merkhoudster doet zijn. De aanvullende werking van art. 1401 BW, erkend in de aanvangswoorden van art. 13 BMW, leidt er evenwel toe, dat eiseres zich in beginsel wél op art. 1401 BW kan beroepen. Art. 1401 B.W. Door als gewezen Saab-dealer de haar door eiseres als exclusieve aanduiding van een Saab-dealer ter beschikking gestelde lichtbak aan de gevel van zijn bedrijfspand te handhaven, handelt gedaagde onrechtmatig. Hij laat aldus de in strijd met de werkelijkheid zijnde en verwarring stichtende indruk bestaan, dat hij, als ware hij nog Saab-dealer, in een bijzondere verhouding tot de Saab-organisatie, inclusief eiseres als de importeur in Nederland, staat. Daardoor wordt op onwaarachtige wijze gesuggereerd, dat de Saab-organisatie, gericht op het waarborgen van service, deugdelijkheid van reparaties en onderhoud e.d., achter gedaagde staat. Gedaagde haakt aldus aan bij de reputatie van de Saab-organisatie en doet hij afbreuk aan haar reputatie en haar zuiverheid, hetgeen voor eiseres schadelijk is. B.V. Auto import maatschappij AIM, kantoorhoudende te Vianen, eiseres, procureur Mr C. D. Thijs, advocaat Mr T. G. van der Schroeff, te Amsterdam,

15 november 1976


tegen Casper Swart, te Alkmaar, gedaagde, procureur Mr L. K. F. Schuitemaker. Overwegende ten aanzien van het recht: Als over en weer gesteld en erkend dan wel of niet of onvoldoende gemotiveerd betwist staat tussen pp. in dit geding vast: 1. Eiseres is alleen-importeur voor Nederland van auto's en auto-onderdelen van het merk Saab, waarvan de verkoop plaatsvindt via door eiseres districtsgewijze aangestelde Saab-dealers. 2. Eiseres stelt aan haar dealers een reclamelichtbak, voorzien van het merk Saab ter beschikking, opdat daarmede de hoedanigheid van Saab-dealers aan het publiek wordt kenbaar gemaakt. 3. Gedaagde is van 1 juni 1966 af tot 1 oktober 1973 Saab-dealer geweest. Enz. 5. Eiseres heeft deze overeenkomst ter beëindiging daarvan bij brief van 2 juli 1973 opgezegd tegen 1 oktober 1973. 6. Eiseres heeft omstreeks december 1972 aan gedaagde verstrekt een exemplaar van de reclamelichtbak als hiervoren sub 2 bedoeld, welke lichtbak toen ook is bevestigd aan de gevel van het pand aan de Kanaalkade no. 49-50 te Alkmaar, in welk pand gedaagde zijn garage-bedrijf gevestigd heeft. 7. Gedaagde, die de lichtbak ook na 1 oktober 1973 tot op heden heeft gehandhaafd, weigert deze ondanks aanmaningen daartoe van eiseres van de gevel te (doen) verwijderen en aan eiseres ter beschikking te stellen. De hiervoren weergegeven vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen van gedaagde, bestaande: 1. in het zonder recht in bezit houden van de lichtbak en het niet afgeven daarvan aan eiseres als eigenares, en 2. in misleiding van het publiek alsmede het scheppen van verwarring van het publiek met betrekking tot zijn, gedaagdes, positie ten aanzien van de Saab-organisatie, en 3. in schending van eiseresses beweerd merkrecht met betrekking tot Saab. Enz. Uit het vorenoverwogene vloeit voort, dat de eerste vordering van eiseres (berustende op haar eigendomsrecht, Red.) voor toewijzing vatbaar is. Ook indien hierover anders geoordeeld zou behoren te worden, dan zou het meer subs. gevorderde verwijderen en niet meer gebruiken van de lichtbak — het effect van welk een en ander implicite een essentieel bestanddeel van de eerste vordering uitmaakt — voor toewijzing vatbaar zijn. Ter zake hiervan geven Wij ten overvloede het navolgende te kennen: Eiseres heeft met name ten aanzien van deze meer subsidiaire vordering zich beroepen op art. 13 Benelux Merkenwet. Aangezien alleen de merkhouder bevoegd is de in art. 13 BMW geregelde inbreuken schadevergoedingsvordering in te stellen en eiseres, tegenover de desbetreffende bestrijding door gedaagde, in dit geding niet heeft waargemaakt zelf merkhouder te zijn — het door eiseres gesteld door haar als vertegenwoordigster van de Saabf abrieken deponeren van het merk Saab doet eiseres geen merkhoudster zijn —, brengt met zich, dat eiseres zich voor haar hier te sprake zijnde vordering niet met succes kan beroepen op art. 13 BMW. De aanvullende werking van art. 1401 B.W., erkend in de aanvangswoorden van art. 13 BMW, leidt er evenwel toe, dat gedaagde (lees: eiseres Red.) zich in beginsel wèl kan beroepen op art. 1401 B.W. Dit beroep doet eiseres naar Ons voorlopig oordeel terecht,

Blz. 307

Immers: Gedaagde is jarenlang Saab-dealer geweest en de litigieuze reclame-lichtbak is de door de importeur ter beschikking gestelde, exclusieve aanduiding van een Saab-dealer. Dat daarop niet is vermeld: Saab-dealer, doet aan dit laatste niet af. Met name onder deze omstandigheden laat Swart door de litigieuze reclame-lichtbak aan de gevel van zijn garage-bedrijfspand te handhaven de thans in strijd met de werkelijkheid zijnde en bij het publiek verwarring stichtende indruk bestaan, dat hij, als ware hij (nog) dealer, in een bijzondere verhouding staat tot de Saaborganisatie, inclusief eiseres als de importeur in Nederland, waardoor op onwaarachtige wijze wordt gesuggereerd, dat de Saab-organisatie, onbetwist gericht op het waarborgen van service, deugdelijkheid van reparaties en onderhoud e.d., achter hem, gedaagde, staat. Het aldus aanhaken door gedaagde bij de reputatie van de Saab-organisatie — waarvan eiseres als importeur in Nederland een exponent is — doet afbreuk aan deze reputatie en aan de „zuiverheid" van de Saab-organisatie, hetgeen naar zijn aard schadelijk is voor eiseres, nog afgezien van de schade die eiseres zou kunnen leiden ingevolge aansprakelijkstelling door de nieuwe Saab dealer te Alkmaar, die onbetwist is aangesteld per 1 oktober jl. in plaats van gedaagde, welke aansprakelijkheid haar grondslag zou kunnen vinden in het gedogen door eiseres van de bestaande toestand, terwijl eiseres het in haar macht heeft deze te beëindigen. Enz.

Nr 97. President Arrondissements-rechtbank te Amsterdam, 19 april 1974. (Mr J. Heintz)

(origineel) Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Het is in het algemeen niet ongeoorloofd industriële produkten (zoals in casu mayonaise- en mosterdpompen) na te maken, doch zulks is wel het geval indien het nagemaakte produkt voldoende onderscheidend vermogen heeft, dat het zich uiterlijk van andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheidt, alsmede de nabootsing gevaar voor verwarring schept, welk gevaar had kunnen worden voorkomen door zonder aan de deug-

Blz. 308


(lelijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk te doen een andere weg in te slaan. Voor de vraag of het nagemaakte produkt voldoende onderscheidend vermogen heeft, is niet van belang in hoeverre de produkten van eenzelfde fabrikant onderling verschillen, maar of deze produkten aanmerkelijk verschillen van die van andere producenten. Feit, dat het nagemaakte produkt slechts aan één opdrachtgever wordt geleverd, sluit verwarring niet uit. Aan de mogelijkheid om een andere weg in te slaan wordt niet afgedaan, doordat daartoe de nodige inventiviteit moet worden ontwikkeld om niet in strijd te handelen met eventuele rechten van weer anderen. Aaltje Berghuis-Wezeman te Bedum, eiseres, procureur Mr Th. Limperg, tegen de commanditaire vennootschap Hovicon C. V. c.s. te Amsterdam, gedaagden, procureur Mr Th. Limperg, advocaat Jhr Mr M. W. C. de Jonge. De President, enz. IN RECHTE:

Overwegende dat als enerzijds gesteld, anderzijds niet althans onvoldoende weersproken alsmede op grond van de overgelegde stukken als ten processse vaststaande kan worden aangenomen, dat eiseres, hierna ook Bereila te noemen, sedert omstreeks 1970/1971 in de handel brengt zogenaamde portioneerbare mayonaise- en mosterdpompen, welke in haar bedrijf zijn ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd, waarvan ter terechtzitting aanwezig waren een drietal uitvoeringen aangeduid als type A, B en C; dat Bereila van deze pompen, met name type A heeft geleverd aan de besloten vennootschap Van Vollenhoven b.v., fabrikante van snacks en sausen te Emmen; dat Van Vollenhoven b.v. in contact is gekomen met gedaagden, hierna ook Hovicon te noemen, waarbij zij heeft getoond een pomp van Bereila type A en gevraagd of Hovicon zo'n pomp kon maken met enige door haar noodzakelijk geoordeelde wijzigingen en op basis van exclusiviteit; dat Hovicon hierop is ingegaan en vervolgens in opdracht van Van Vollenhoven b.v. een pomp heeft vervaardigd met inachtneming van de gevraagde wijzigingen, welke als type D ter terechtzitting is getoond; dat Hovicon, nadat Bereila op de markt is gekomen met de hierboven genoemde typen B en C, een pomp in de handel heeft gebracht, dat als type E ter terechtzitting aanwezig was; dat Hovicon ter gelegenheid van de gehouden pleidooien de prioriteit van de typen A, B en C van Bereila heeft erkend; O. dat Bereila thans onder meer vordert — kort samengevat — gedaagden te veroordelen het vervaardigen en het in het verkeer brengen te staken van mayonaise- en mosterdpompen die een slaafse nabootsing zijn van haar pompen op verbeurte van een dwangsom; O. dat de raadsman van eiseres ter gelegenheid van de pleidooien er op gewezen heeft dat dit ruim gestelde petitum is gerechtvaardigd nu wat betreft het model D van Hovicon, een duidelijke slaafse nabootsing is van het type A van Bereila, terwijl, hoewel niet gezegd kan worden dat model E van Hovicon een ongeoorloofde slaafse nabootsing is van de typen B en C van Bereila, Hovicon niettemin onnodig en ten onrechte het hefboomsysteem van Bereila slaafs heeft nagebootst en wat betreft de cylinder op dezelfde punten had kunnen afwijken van Bereila's type A, zodat zonder een ruim gestelde veroordeling Bereila onnodig risico loopt met betrekking tot de activiteiten van Hovicon; O. dat Hovicon de vordering heeft bestreden, stellende

15 november 1976

dat van enig onrechtmatig handelen harerzijds geen sprake is; O. dat tussen partijen in confesso is dat het in het algemeen niet ongeoorloofd is industriële produkten na te maken, doch dat zulks wel het geval is indien a) het nagemaakte produkt voldoende onderscheidend vermogen heeft, dat het zich uiterlijk van andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheidt alsmede b) de nabootsing gevaar voor verwarring schept, welk gevaar had kunnen worden voorkomen door zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk te doen een andere weg in te slaan. O. dat Hovicon met betrekking tot de vraag of de ten processe bedoelde modellen van Bereila voldoende onderscheidend vermogen hebben er op heeft gewezen, dat Bereila met een aantal varianten op de markt komt, waardoor zij het opvolgende producenten moeilijk maakt iets origineels te produceren en zelf het onderscheidend vermogen van haar eigen produkten ernstig verwatert; O. dat het ten deze niet van belang is in hoeverre de produkten van eenzelfde fabrikant zich onderling onderscheiden, maar of deze produkten ten opzichte van [die van Red.} andere producenten zich aanmerkelijk onderscheiden; O. dat, nu Hovicon ten aanzien van de modellen A en D geen andere fabrikanten heeft kunnen aanwijzen, zij er niet in is geslaagd aan te tonen dat het type A van Bereila geen onderscheidend vermogen zou hebben; O. dat Hovicon met betrekking tot de nabootsing naar voren heeft gebracht dat bij het hierboven vermelde contact met Van Vollenhoven, zij de indruk verkreeg dat de produktierechten van het getoonde model (het model A van eiseres) aan Van Vollenhoven toebehoorde, waarna zij het ten processe bedoelde model D heeft vervaardigd, daarbij wijzende op een aantal door haar op verzoek van Van Vollenhoven aangebrachte wijzigingen; O. dat uit het door Hovicon gestelde duidelijk voortvloeit, dat wat betreft de modellen A en D van een nabootsing sprake is, waaraan niet kan afdoen dat Hovicon veronderstelde dat de productierechten aan Van Vollenhoven b.v. toebehoorden, omdat daargelaten dat Hovicon nalaat te verklaren op grond waarvan zij tot die veronderstelling kwam nu Van Vollenhoven b.v. snacks en sausen vervaardigt en geen pompen, bij een eenvoudige informatie ingelicht zou zijn geworden; O. dat naar Ons voorlopig oordeel ook van een slaafse navolging dient te worden gesproken, omdat bij vergelijking van de modellen A en D de verschillen zo gering zijn, dat zij de niet-technicus nauwelijks opvallen; O. dat Hovicon met betrekking tot de modellen A en D heeft bestreden dat er gevaar voor verwarring zou bestaan omdat zij deze exclusief voor Van Vollenhoven vervaardigt en deze ene opdrachtgeefster die welbewust een tweede producent heeft ingeschakeld, niet in verwarring kan komen, terwijl bij degenen aan wie Van Vollenhoven de pompen doorverkoopt — exploitanten van frites-kramen — geen verwarring mogelijk is aangezien deze groep afnemers alleen geïnteresseerd is in de kwaliteit van Van Vollenhoven's producten en niet in pompen; O. dat Wij Hovicon hierin niet kunnen volgen, omdat niet aannemelijk is dat de afnemers van Van Vollenhoven geen belang zouden hebben bij een goed functionerende pomp en voetstoots aanvaarden, gelijk Hovicon stelt, wat Van Vollenhoven hun aanbiedt, zodat deze afnemers zeker gerekend dienen te worden tot degenen bij wie gevaar voor verwarring kan voorkomen; O. dat Hovicon bovendien niet overtuigend heeft aangetoond, dat er zelfs bij Van Vollenhoven geen verwarring heeft plaatsgevonden waar zij zelf heeft gesteld dat Van Vollenhoven aan haar Bereila pompen ter reparatie

15 november 1976

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M ,

heeft gezonden zulks ondanks het feit dat op uitdrukkelijk verzoek van Van VoUenhoven de Hoviconpompen gecodeerd zijn; O. dat tenslotte uit het door eiseres overgelegde rapport van ir. Stigter voldoende blijkt, dat Hovicon zonder aan de deugdelijkheia en bruikbaarheid van haar produkt afbreuk te doen een andere weg had kunnen inslaan, waaraan niet afdoet haar bezwaar dat hierop neerkomt dat zij daarbij uiteraard de nodige inventiviteit zal moeten ontwikkelen om niet in strijd te handelen met eventuele rechten van weer anderen; O. dat nu uit het vorenoverwogene volgt dat voorshands niet meer gebleken is, dan dat Hovicon alleen ten aanzien van model D ongeoorloofd heeft gehandeld, de gevraagde voorziening ook hiertoe beperkt dient te blijven; O. dat Hovicon weliswaar heeft aangevoerd dat dit model thans niet meer wordt gemaakt, doch Bereila voldoende belang heeft bij de gevraagde voorziening nu niet is komen vast te staan, dat zulks in de toekomst ook niet meer zal gebeuren; O. dat Wij voor de gevraagde publikatie geen termen aanwezig achten; RECHTDOENDE:

Veroordeelt gedaagden de vervaardiging/of het doen vervaardigen en het in het verkeer brengen te staken van mayonaise- en mosterdpompen volgens het ten processe aangeduide model D, zulks op verbeurte van een dwangsom groot f2000,— (tweeduizend gulden) voor elke pomp, die gedaagden in strijd met deze veroordeling (doen) vervaardigen en in het verkeer brengen; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f 92,70 (twee en negentig gulden en zeventig cent) aan verschotten en f450,— (vierhonderd en vijftig gulden) salaris procureur van eiseres; Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz.

Nr 98. Octrooiraad, Afdeling van Beroep 10 juni 1976. Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Ir Th. Schatborn en Ir W. J. van Putte. Art. 1 Rijksoctrooiwet. Een voor de hand liggende oplossing van een op zich zelf niet-inventieve probleemstelling berust niet op een uitvinding. Beschikking nr 10.952/art. 24A inzake octrooiaanvrage nr 73.04816. D E OCTROOIRAAD, AFDELING VAN BEROEP;

Gezien de stukken; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir F. W. P. van Dun; Overwegende, dat aanvraagster tijdig door het indienen van een memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 23 juli 1975, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvrage werd besloten; enz. O. dienaangaande: enz. dat aanvraagster voorts heeft betoogd, dat de gevraagde inrichting een technische verbetering vormt ten opzichte van de bekende inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift 0.000.000, doordat in plaats van een hand-bedienbare instelling met de daaraan klevende nadelen van onnauwkeurigheid, een ogenblikkelijk nume-

Nrll

Blz. 309

riek bestuurbare instelling mogelijk is van de verticale verplaatsing van de aanslag in drie vooraf vastgestelde standen voor het uitvoeren van buigbewerkingen met drie verschillend gevormde soorten platen zonder de werking van de buigpers te onderbreken; enz. dat het betoog van aanvraagster ter verdediging van de octrooieerbaarheid van de inrichting volgens de onderhavige aanvrage de Afdeling van Beroep echter niet heeft kunnen overtuigen; dat de Afdeling van Beroep er in de eerste plaats op wijst, dat de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift 0.000.000 handbediening kent om een in verticale richting verschuifbare aanslag in een drietal voorgeschreven standen te brengen (zie fig. 9, 10 en 11); dat echter de moderne tendens in de metaalbewerking is, van handbediening over te gaan naar automatische bediening door het toepassen van een numerieke besturing; dat het algemeen gebruikelijk is daarvoor middelen van pneumatische of hydraulishce aard te kiezen; dat aanvraagster daarvoor een zuiger-cilindersamenstel heeft gekozen, dat op zichzelf bekend is uit het boek van dat het bovendien duidelijk is, dat deze constructie direct geschikt is voor de doeleinden van de onderhavige aanvrage; dat de Afdeling van Beroep het voorstel volgens conclusie 1 van de aanvrage dan ook beschouwt als een voor de deskundige voor de hand liggende oplossing van een op zichzelf niet-inventieve probleemstelling; dat de Afdeling van Beroep derhalve in de materie van conclusie 1 geen octrooieerbare uitvinding aanwezig acht; e n z . 1 ) . x ) Het vorenstaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

Nr 99. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 7 mei 1975. Voorzitter: Mr J. B. van Benthem; Leden: Ir G. J. Koelewijn en Ir Th. Schatborn, leden en Mr W. M. J. C. Phaf en Mr J. J. de Reede, b. leden. Art. 8A Rijksoctrooiwet. Aanvraagster mag de conclusies van een afgesplitste aanvrage richten op al die materie die blijkens de oorspronkelijke beschrijving van de moederaanvrage verband houdt met datgene wat in de oorspronkelijke stukken als de uitvinding naar voren komt, mits ten aanzien van die materie een niet-eenheidsbeslissing is gegeven. Beschikking nr. 2443/art. 27 inzake octrooiaanvrage nr 66.12622. D E OCTROOIRAAO, AFDELING VAN BEROEP:

Gezien de stukken; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. H. L. Ph. van Pol, vergezeld van Mr Ir H. Mulder; Overwegende, dat aanvraagster bij een tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 28 september 1973, waarbij octrooiverlening werd geweigerd en bepaald werd dat aan elk van beide opposanten f 60,— zal worden teruggegeven van het voor de indiening van hun bezwaarschriften betaalde bedrag; dat aan opposanten is meegedeeld dat aanvraagster in beroep is gekomen, doch dat aan hen geen afschrift van de memorie van grieven zal worden toegezonden, daar de memorie van grieven ambtshalve door de Afdeling van Beroep zal worden behandeld;

Blz. 310


dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd en bij deze gelegenheid een pleitnota heeft overgelegd, O. dienaangaande: dat de Aanvraagafdeling haar beslissing heeft genomen op basis van de openbaargemaakte conclusie; dat de Aanvraagafdeling in haar beschikking niet is ingegaan op de beide bezwaarschriften van opposanten, daar zij haar beslissing gegrond heeft op een [later Red.] door opposante II naar voren gebracht en vervolgens door de Afdeling overgenomen en ambtshalve beoordeeld bezwaar; dat de onderhavige openbaargemaakte aanvrage een afsplitsing vormt van de afgewezen Nederlandse octrooiaanvrage 272.459, welke op haar beurt weer een afsplitsing is van de Nederlandse octrooiaanvrage 228.135 (thans Nederlands octrooi 100.758); dat er naar de mening van opposante II gerede aanleiding bestond om na te gaan, of de materie van de onderhavige aanvrage wel behoort tot de onderwerpen, waarvoor in de oorspronkelijke Nederlandse aanvrage 228.135 en de eerste daarvan afgesplitste Nederlandse aanvrage 272.459 niet-eenheidsbeslissingen zijn gegeven; dat opposante II geen mogelijkheid heeft gehad het bovenstaande zelf te toetsen, daar de genoemde aanvragen 228.135 en 272.459 nog onder de oude wet werden behandeld en opposante daarom de Aanvraagafdeling heeft verzocht ambtshalve een onderzoek op dit punt te willen instellen; dat de Aanvrage voorop heeft gesteld, dat zij de vraag of de materie van de oorspronkelijke conclusie 15 van de aanvrage 228.135 — op welke materie volgens aanvraagster de onderhavige aanvrage steunt — gedekt wordt door de in die aanvrage door de Aanvraagafdeling gegeven niet-eenheidsbeslissing dd. 25 november 1959, en mitsdien de vraag of de fictieve indieningsdatum ingeroepen voor de afgesplitste aanvrage 272.459 en gebaseerd op de indiening van de oorspronkelijke aanvrage 228.135 terecht is erkend, in het midden wilde laten; dat de Aanvraagafdeling namelijk van oordeel was dat de betreffende materie^noch in de oorspronkelijke aanvrage 228.135 noch in de afgesplitste aanvrage 272.459 duidelijk uit de conclusies naar voren komt; dat de Aanvraagafdeling verder van oordeel was dat door de enkelvoudige Aanvraagafdeling in de afgesplitste aanvrage 272.459 een niet-eenheidsbeslissing is gegeven, die met betrekking tot de betreffende materie uitsluitend gebaseerd is op een tweetal figuren van de tekening (figuren 3 en 4) die nog veel meer elementen bevatten dan waarvoor in de onderhavige aanvrage uitsluitende rechten worden gevraagd, zodat niet blijkt dat juist de thans naar voren geschoven kenmerken voor afsplitsing in aanmerking kwamen; dat de Aanvraagafdeling op grond hiervan van oordeel was dat de materie van de onderhavige aanvrage niet gedekt wordt door de door de Aanvraagafdeling in de aanvrage 272.459 gegeven niet-eenheidsbeslissing dd. 23 januari 1963; dat dit inhield dat de indieningsdatum van 27 mei 1958 van de oorspronkelijke aanvrage 228.135, waarvan de aanvrage 272.459 een afsplitsing vormt, door de Aanvraagafdeling niet als fictieve indieningsdatum voor de onderhavige aanvrage kon worden erkend en derhalve de octrooieerbaarheid van aanvraagsters onderhavige voorstel diende te worden beoordeeld naar de werkelijke indieningsdatum t.w. 7 september 1966; dat de Aanvraagafdeling overwoog dat in dit geval de inhoud van het op naam van aanvraagster staande overeenkomstige Britse octrooischrift 924.271, gepubliceerd 24 april 1963, schadelijk was voor de nieuwheid van het onderwerp van de onderhavige aanvrage;

15 november 1976

dat aanvraagster in haar memorie van grieven de opvatting van de Aanvraagafdeling heeft bestreden; dat aanvraagster daarbij in de eerste plaats naar voren heeft gebracht dat de door de Aanvraagafdeling gestelde eis, dat de afgesplitste materie duidelijk uit de conclusies van de oorspronkelijke aavrage naar voren komt, niet gesteund wordt door de geldende jurisprudentie van de Octrooiraad; dat de Afdeling van Beroep aanvraagster in deze opvatting kan volgen; dat volgens constante jurisprudentie van de Octrooiraad aanvraagster de conclusies van de aanvrage mag richten op al datgene dat in de oorspronkelijke stukken als behorende tot de uitvinding of als element van de uitvinding naar voren is gebracht; dat de Afdeling van Beroep hieronder verstaat, in het voetspoor van de beslissing van de Afdeling van Beroep van 18 juli 1973 (B.I.E. 1973, blz. 200), al die materie die blijkens de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage rechtstreeks of zijdelings verband houdt met datgene, dat in de oorspronkelijke stukken als de uitvinding naar voren komt; dat weliswaar de hierboven genoemde beslissing werd genomen in een procedure, waar sprake was van het indienen van nieuwe conclusies binnen één enkele aanvrage, maar hetzelfde naar het oordeel van de Afdeling van Beroep van toepassing is op het geval, dat voor de betrokken materie alsnog conclusies worden ingediend in een latere, afgesplitste aanvrage, omdat immers in het stelsel der wet t.a.v. een zodanige afgesplitste aanvrage de ingediende stukken der oorspronkelijke of moederaanvrage als oorspronkelijke stukken gelden; dat nu het onderwerp van de onderhavige aanvrage reeds als onderwerp van uitvinding is vervat in de Nederlandse octrooiaanvrage 272.459 (oorspronkelijke bladzijde 11 vanaf regel 11, bladzijde 12 en figuren 11 en 12) de Afdeling van Beroep op grond van het voorgaande van oordeel is dat bedoelde materie uit die aanvragen kon worden afgesplitst en tot het onderwerp aan daarop gerichte conclusies mocht worden gemaakt; dat hierna aan de orde is het door de Aanvraagafdeling opgeworpen argument dat de materie van de onderhavige aanvrage niet gedekt wordt door de in de aanvrage 272.459 gegeven niet-eenheidsbeslissing van 23 januari 1963; dat de Afdeling van Beroep deze opvatting niet kan delen; dat namelijk het genoemde afsplitsingsbesluit zodanig ruim is geformuleerd dat dit ook de — niet in de oorspronkelijke conclusies voorkomende - materie van de onderhavige aanvrage omvat, en zeker niet een grondslag voor het als verloren gegaan achten van rechten inhoudt; dat toch een dergelijk ruim gesteld afsplitsingsbesluit er in het algemeen slechts toe dient om aan te geven, met welke materie een aanvrager zijn aanvrage mag vervolgen, waarbij alle overige materie uit de aanvrage dient te worden verwijderd (zie beslissing Afdeling van Beroep van 5 februari 1975 inzake octrooiaanvrage 6400002 [inmiddels gepubliceerd in Bijblad I.E. 1975, nr 44, blz. 233 Red.] dat hierna de — door de Aanvraagafdeling in het midden gelaten — vraag aan de orde is of de materie van de onderhavige aanvrage ook onder de in het eerdere afsplitsingsbesluit van 25 november 1959 genoemde materie is begrepen; dat dit besluit weliswaar enkele groepen van conclusies noemt, maar het noemen van deze groepen meer ter bepaling van de gedachten is geschied, en de formulering van deze specificatie en de omstandigheden waaronder aanvraagster deze formulering heeft aanvaard in het onderhavige geval zodanig zijn, dat hieruit

15 november 1976


evenmin een prijsgeven van rechten kan worden afgeleid; dat de Afdeling van Beroep op grond van het vorenoverwogene van oordeel is dat de materie van de onderhavige aanvrage met vrucht kon worden afgesplitst uit de vorige aanvragen, en aanvraagster zich dientengevolge op grond van het bepaalde in art. 8A van de Rijksoctrooiwet terecht heeft beroepen op de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvrage, zijnde 27 mei 1958; dat derhalve na deze datum verschenen publikaties niet als bezwarend voor de aanvrage kunnen worden tegengehouden; dat de Afdeling van Beroep in het bovenstaande aanleiding vindt de zaak terug te wijzen naar de Aanvraagafdeling, teneinde met inachtneming van het in deze beschikking overwogene opnieuw te worden beslist; enz.*) !) Het vorenstaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

Nr 34. Oclrooiraad, Afdeling van Beroep, 5 mei 1976. Voorzitter: Ir H. Olij; Leden: Prof. Drs P. J. van den Berg en Mr W. M. J. C. Phaf, b. leden. Art. 22B, lid 1, zin 1 Rijksoctrooiwet en art. 24, aanhef en onder 3e Octrooireglement. De zinsnede „gedurende een voldoende lange tijd zodanig verhit dat men een in water nagenoeg onoplosbaar ammoniumpolyfosfaat met een bepaalde empirische formule verkrijgt" vormt in het onderhavige geval geen nauwkeurige maatregel. Artt. 1 en 2 Rijksoctrooiwet. Een lang tijdsverloop tussen het verschijnen van een publikatie en het tijdstip van voorrang c.q. indiening van een aanvrage kan een aanwijzing opleveren dat het onderwerp van die aanvrage -yOp een uitvinding berust. Maar de werkwijze volgens een deel van de eerste conclusie van de onderhavige aanvrage was bekend uit een Duits octrooischrift en daaraan kan een tijdsverloop van 22 jaren niets veranderen. Beschikking nr 2471/art. 27 inzake octrooiaanvrage nr 64.09323. D E OCTROOIRAAD, AFDELING VAN BEROEP;

Gezien de stukken; Gehoord de aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Drs H. B. de Goede en opposantegeïntimeerde bij monde van de octrooigemachtigde Drs A. van Grafhorst, vergezeld door Dr Hermann Schrodter en Dr Wilfried Gerhardt; Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 27 januari 1975, waarbij de oppositie gegrond is verklaard; is bepaald, dat aan opposante honderd en twintig gulden zal worden teruggegeven van het bedrag dat zij voor de inschrijving van haar bezwaarschrift heeft betaald en is geweigerd octrooi te verlenen voor het onderwerp van de aavrage; enz. O. dienaangaande: enz. dat de werkwijze volgens de aanvrage blijkens het slot van de openbaargemaakte eerste conclusie onder meer tot kenmerk heeft, dat men de uitgangsstoffen gedurende een voldoende lange tijd zodanig op een temperatuur van 170-260°C verhit, dat men een in water na-

Blz. 311

genoeg onoplosbaar ammoniumpolyfosfaat met de hiervoor weergegeven, empirische formule verkrijgt; dat de aangehaalde zinsnede „gedurende een voldoende lange tijd zodanig verhit, dat" de verhittingsduur niet nauwkeurig omschrijft en daarom niet voldoet aan de eis van nauwkeurigheid die in artikel 22B, lid 1, zin 1 van de Rijksoctrooiwet en artikel 24, aanhef en onder 3e van het Octrooireglement aan een conclusie van een octrooiaanvrage is gesteld; dat verder de vermelde empirische formule afwijkt van de formule die aanvraagster in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage op blz. 2, regels 29-35 en blz. 17, regels 12-17 heeft verstrekt; dat aanvraagster voorts in de uitvoeringsvoorbeelden van de aanvrage geheel in het midden heeft gelaten, of de uiteindelijk verkregen totale samenstelling van het nagenoeg onoplosbare polyfosfaatprodukt nauwkeurig aan de formule volgens de openbaargemaakte eerste conclusie van de aanvrage beantwoordt; dat ook de beschrijving van de openbaargemaakte aanvrage geen informatie geeft in hoeverre met de gewijzigde formule het verkregen eindprodukt van de werkwijze volgens de aanvrage inderdaad nauwkeurig is omschreven; dat derhalve niet vaststaat, of die formule voldoet aan het hiervoor genoemde vereiste van nauwkeurigheid dat in de Rijksoctrooiwet en het Octrooireglement aan een conclusie van de aanvrage is gesteld; dat overigens de samenstelling van het polyfosfaatprodukt slechts het resultaat is van de beoogde werkwijze te treffen handeling omvat; dat uit het vorenstaande volgt, dat van het besproken deel van de openbaargemaakte eerste conclusie van de aanvrage alleen het traject van de verhittingstemperatuur van 170-260° een technisch nauwkeurig aangegeven maatregel vormt; dat dit temperatuurtraject weliswaar ten dele hoger is dan het gebied van 150-180° C, dat uit het besproken Duitse octrooischrift 000.000 bekend was voor het bereiden van in water oplosbare ammoniumpolyfosfaten; dat hiervoor echter reeds is overwogen, dat het uit het genoemde Duitse octrooischrift 000.000 ook bekend was weinig in water oplosbare ammoniumpolyfosfaten te bereiden door het reactieprodukt van een gecondenseerd fosforzuur en ureum sterker te verhitten; dat een deskundige, die zoals aanvraagster dergelijke fosfaten wilde bereiden welke niet of nagenoeg niet in water oplosbaar zijn, niet meer of anders behoefde te doen dan deze bekende aanwijzing inachtnemen; O. verder, dat aanvraagster in de oorspronkelijke beschrijving van de aanvrage op blz. 3, regels 13-15 heeft vermeld, dat de volgens de aanvrage bereide verbindingen een oplosbaarheid in water bij 25° C van 15 g per 100 ml water of minder hebben; dat de aanvraagster deze vermelding in wezen heeft herhaald op blz. 4, regel 23-24 van de openbaargemaakte beschrijving van de aanvrage; dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep heeft medegedeeld, dat deze vermelding op een vergissing berust; dat aanvraagster heeft bedoeld het percentage vaste stof opgelost uit een 10% suspensie en dat volgens deze definitie de oplosbaarheid in 100 ml water ten hoogste 1,5 g zou worden; dat dit alles niet wegneemt, dat het uit het aangehaalde Duitse octrooischrift 000.000 bekend was, dat het reactieprodukt van geconcentreerd fosforzuur en ureum minder in water oplosbaar wordt naarmate men het sterker verhit; dat de Afdeling van Beroep, gelet op het vorenstaande, evenals de Aanvraagafdeling van oordeel is, dat de werkwijze volgens de eerste conclusie van de aanvrage, voor

Blz. 312


zover daarbij wordt uitgegaan van de onder a) vermelde stof, in wezen gelijk is aan de werkwijze volgens het besproken Duitse octrooischrift 000.000 en daarom niet nieuw was; enz. dat de gemachtigde van aanvraagster verder ter zitting van de Afdeling van Beroep heeft betoogd, dat er tussen de publikatie van het aangehaalde Duitse octrooischrift 000.000 en het tijdstip van het ingeroepen recht van voorrang van de aanvrage ongeveer 22 jaar zijn verlopen en dat dit lange tijdsverloop een aanwijzing vormt dat de werkwijze volgens de aanvrage op een uitvinding berust; dat de Afdeling van Beroep aanvraagster echter niet in deze gedachtengang vermag te volgen; dat een lang tijdsverloop tussen het verschijnen van een publikatie en het tijdstip van voorrang c.q. indiening van een aanvrage weliswaar een aanwijzing kan opleveren dat het onderwerp van die aanvrage voor een deskundige minder voor de hand lag dan men op het eerste gezicht geneigd zou zijn te menen en daarom op een uitvinding berust (vergelijk enige overwegingen van de Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 7 mei 1973, Bijblad bij De Industriële Eigendom 1973, nr 35, blz. 155 (met noot) en de eerste vier beschikkingen van de Afdeling van Beroep, genoemd in die noot onder a, benevens een overweging van de Afdeling van Beroep van 27 september 1974, Bijblad l.E. 1975, nr 42, blz. 232 en Afdeling van Beroep, 21 april 1975, Bijblad l.E. 1975, nr 35, blz. 196); dat evenwel de werkwijze volgens de eerste conclusie van de aanvrage, voor zover deze betreft het sterk verhitten van het onder a) vermelde reactieprodukt, in wezen uit het genoemde Duitse octrooischrift 000.000 bekend was en dat een tijdsverloop van 22 jaren daaraan niets kan veranderen; enz.*) x ) Het vorenstaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

Nr 101. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 1 septemW 1976. Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Ir Th. Schatborn en Ir W. J. van Putte. Art. 29, lid 3 Octrooireglement. Aanvraagster heeft bij haar memorie van grieven een beschrijving en conclusies voor de aanvrage overgelegd, doch daarna ter zitting van de Afdeling van Beroep een nieuwe beschrijving en nieuwe conclusies ingediend. De nieuwe eerste conclusie onderscheidt zich niet wezenlijk van de eerste conclusie en de nieuwe tweede conclusie heeft dezelfde redactie als de tweede conclusie die aanvraagster bij haar memorie van grieven heeft overgelegd. Daarom behandelt de Afdeling van Beroep de nieuwe beschrijving en de nieuwe conclusies. *) x

) Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 21 januari 1976, Bijblad l.E. 1976, nr 21, blz. 81 (Red.).

15 november 1976

Beschikking nr 11.004/art. 24 inzake octrooiaanvrage nr 65.05292. D E OCTROOIRAAD, AFDELING VAN BEROEP:

Gezien de stukken; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. H. F. Winckels; Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 12 maart 1975, waarbij te kennen werd gegeven dat de aanvrage strekt tot het verkrijgen van uitsluitende rechten op meer dan één uitvinding en waarbij werd besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader mondeling heeft toegelicht en verdedigd; enz. O. dienaangaande: dat in de mededeling van de Secretaris van de Octrooiraad van 2 oktober 1972, nr S 72/434, gepubliceerd in het „Bijblad bij de Industriële Eigendom" van 16 oktober 1972, nr 10, is vastgelegd, dat indien een aanvrager die in beroep gaat van een beschikking van de Aanvraagafdeling de beschrijving en conclusie (s), waarop de beslissing in beroep wordt gevraagd, binnen drie maanden na indiening van de memorie van grieven als bedoeld in artikel 24A van de Rijksoctrooiwet indient, deze stukken door de Afdeling van Beroep worden geaccepteerd en behandeld, doch dat indiening na deze drie maanden geheel voor risico van de aanvrager is, dat wil zeggen dat het van geval tot geval van de goede procesorde afhangt, ter uitsluitende beoordeling van de Afdeling van Beroep, of daarmede nog rekening kan worden gehouden; dat aanvraagster in casu aanvankelijk de beschrijving en conclusies, zoals deze door de Aanvraagafdeling waren beoordeeld, had gehandhaafd en derhalve op deze stukken een beslissing in beroep had gevraagd, doch daarna ter zitting van de Afdeling van Beroep alsnog een nieuwe beschrijving en nieuwe conclusies heeft overgelegd; dat aanvraagster echter vervolgens op deze zitting te kennen heeft gegeven de woorden „met doorlopende schoepen" op de regels 7 en 8 van conclusie 1 te schrappen; dat hierdoor de inhoud van de nieuwe conclusie 1 zich niet wezenlijk onderscheidt van de inhoud van de bij de memorie van grieven overgelegde conclusie 1, terwijl de ter zitting van de Afdeling van Beroep overgelegde conclusie 2 dezelfde redactie heeft als de bij de memorie van grieven overgelegde conclusie 2; dat de Afdeling van Beroep onder deze omstandigheden bereid is de op haar zitting overgelegde stukken in behandeling te nemen; enz. Het vorenstaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

WETGEVING Industriële eigendom. Er is een ontwerp van wet tot vaststelling van Hoofdstuk XIII van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het dienstjaar 1977, betreffende het Departement van Economische Zaken, bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. De Minister van Economische Zaken deelt in de

memorie van toelichting, hoofdstuk VIII, industriële eigendom, het volgende mede (Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1976-1977 — 14 100, nr 2, blz. 121/2): Op 15 december 1975 is het Gemeenschapsoctrooiverdrag door de vertegenwoordigers van de negen EEGStaten ondertekend. Daarmee is te zamen met het op 5 oktober 1973 te München tot stand gekomen Europees

15 november 1976


Octrooiverdrag een regeling van het gehele octrooirecht op supranationaal niveau tot stand gekomen, zij het dat voor bepaalde onderdelen nog naar nationaal recht verwezen wordt. De parlementaire goedkeuringsprocedures met betrekking tot het Europees Octrooiverdrag zijn in een groot aantal van de 16 Europese staten, die het hebben ondertekend, aanhangig of in ver gaande staat van voorbereiding, zodat verwacht kan worden, dat op de streefdatum van 1 januari 1977 een voldoend aantal akten van bekrachtiging zal zijn neergelegd om het Verdrag in werking te doen treden. Openstelling van het Europees Octrooibureau voor de indiening van Europese octrooiaanvragen kan dan tegen het einde van 1977 worden verwacht. Voor wat betreft de Nederlandse parlementaire goedkeuring kan er op worden gewezen, dat op 29 april 1976 een ontwerp van Rijkswet tot goedkeuring van het Europees Octrooiverdrag is ingediend (Bijl. Hand. II, 13 899 (R 1030). De ondergetekende hoopt, dat de Staten-Generaal dit ontwerp zo tijdig kunnen aanvaarden, dat de bekrachtiging door het Koninkrijk (alleen voor Nederland) voor de jaarwisseling kan plaatsvinden. In de memorie van toelichting bij genoemd ontwerp van Rijkswet is voorts uiteengezet, hoe zich de gang van zaken ten aanzien van de goedkeuring van samenhangende verdragen en van de uitvoeringswetgeving is gedacht. Deze wijkt enigszins af van wat in de memorie van toelichting bij de begroting voor het dienstjaar 1976 is vermeld en komt in het kort op het volgende neer. Bevorderd zal worden, dat op korte termijn — voorjaar 1977 — het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty, PCT) ter goedkeuring aan de Staten-Generaal wordt voorgelegd. Tegelijk zal dan een ontwerp van Rijkswet tot uitvoering van het — dan naar verwachting al goedgekeurde — Europees Octrooiverdrag en van het PCT en in verband daarmede tot wijziging van de Rijksoctrooiwet worden ingediend. In een later stadium zal de goedkeuring van het Ge-

Blz. 313

meenschapsoctrooiverdrag en van het Verdrag van Straatsburg van 1963 worden bevorderd, eveneens gepaard gaande met een ontwerp van Rijkswet tot uitvoering van die verdragen en in verband daarmede tot wijziging van de Rijksoctrooiwet. In verband met dit programma zal het wenselijk zijn dat het thans aanhangige ontwerp van Rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (Bijl. Hand. II — 13 209 (R 967)), waarvan de schriftelijke voorbereiding van de openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer naar verwachting bij de aanvang van dit zittingsjaar zal zijn afgerond, tijdig door de Staten-Generaal wordt aanvaard, waardoor overlapping van wetsontwerpen wordt vermeden. Naar verwachting zullen in het najaar van 1976 de besprekingen van regeringsdeskundigen met betrekking tot een Europees Merkenrecht, na jarenlange onderbreking, weer hervat worden. In het kader van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (Engels WIPO) en in dat van de UNCTAD vindt het overleg in hoeverre binnen het kader van de industriële eigendom kan worden voorzien in de behoeften van ontwikkelingslanden voortgang. Verwacht kan worden dat dezer dagen de stilzwijgende goedkeuring aanhangig wordt gemaakt van het Protocol van Genéve bij de Schikking van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, 29 augustus 1975, van de Overeenkomst van Locarno inzake de internationale classificatie van tekeningen of modellen van nijverheid, 8 oktober 1968, en van de Overeenkomst van Wenen inzake de classificatie van beeldbestanddelen van merken, 12 juni 1973. Overleg vindt nog steeds plaats over de wijze, waarop in de nationale sfeer aan de bescherming van drukletters gestalte moet worden gegeven. Eerst na afsluiting hiervan kan de goedkeuring van de Overeenkomst van Wenen inzake de bescherming van drukletters, 12 juni 1973, aanhangig worden gemaakt.

MEDEDELINGEN Octrooilicentie-overeenkomsten in het licht van art. 85 van het E.E.G.-Verdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie heeft in haar Vijfde verslag over het mededingingsbeleid (gepubliceerd in samenhang met het Negende Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen) (Brussel-Luxemburg, april 1976) uitgebracht *). Op blz. 23-25 en 62-70 van het genoemde Vijfde verslag leest men het volgende: §4 — Octrooilicentie—overeenkomsten 10. De Commissie heeft in 1975 een aantal nieuwe beschikkingen gegeven over octrooilicentie-overeenkomsten 1 ). Ieder van deze zaken bevatte punten die nog niet in vroegere beschikkingen van de Commissie aan de orde waren gekomen en veroorzaakte een zekere controverse over de houding van de Commissie jegens het verlenen van octrooilicenties in de Europese Economische Gemeenschap. Een van de commentaren was dat de Commissie bepaalde clausules in octrooilicenties „per se" als inbreuken *) Zie voor vorige verslagen: Bijblad I.E. 1975, blz. 200/4 (Red.). x ) Nr. 69 en volgende.

op artikel 85, lid 1, van het EEG-Verdrag beschouwt. Dit is niet het geval. De feiten van iedere zaak moeten worden onderzocht ten einde uit te maken of er van inbreuk op artikel 85, lid 1, sprake is. Dat aan de voorwaarden van het artikel is voldaan moet in iedere zaak opnieuw worden bewezen. Daarbij moeten dan weer aspecten als de economische macht van partijen, de aard van de markt, de sector waar zij optreden, hun marktaandeel, het aantal concurrenten en de betekenis van de gelicentieerde uitvinding of know-how in aanmerking worden genomen. De recente beschikkingen duiden niet op een nieuwe richting in het beleid van de Commissie; dit blijft gebaseerd op het Verdrag van Rome. Het Verdrag maakt geen bezwaar tegen het bestaan van industriële eigendomsrechten, maar de Commissie intervenieert wanneer deze worden gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op artikel 85, lid 1. Het gebruik van industriële eigendomsrechten in dienst van concurrentiebeperkende praktijken brengt geen wijziging in de aard van de inbreuk en kan dergelijke praktijken niet immuun maken voor een optreden van de Commissie 2 ) . 11. In het op 15 december 1975 in Luxemburg ondertekende Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt is een regeling voor con2 ) Zie ook Vierde verslag over het mededingingsbeleid, nrs. 19 tot 32.

Blz. 314

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M ,

tractuele licenties vervat 3 ). Volgens artikel 43, lid 1, van dit Verdrag kan het Gemeenschapsoctrooi geheel of gedeeltelijk voorwerp zijn van licenties voor alle of een deel van de gebieden waar het geldt, waarbij de licentie exclusief of niet exclusief kan zijn. Volgens artikel 43, lid 2, kunnen tegen een licentiehouder die inbreuk maakt op een beperking van zijn licentie die hij conform lid 1 heeft verkregen, de rechten uit het Gemeenschapsoctrooi geldend worden gemaakt. De Commissie heeft er bij het overleg over het Verdrag op gewezen, dat de exclusieve licentie onder het toepassingsgebied van artikel 85 kan vallen, zodat haar toelaatbaarheid moet worden beoordeeld in het licht van artikel 85, lid 3. Zij heeft trouwens niet kunnen instemmen met de invoering van artikel 43, lid 2, omdat dit de mogelijkheid inhoudt tegen een licentiehouder een vordering wegens schending van het octrooi in te stellen, indien deze gelicentieerde produkten levert aan afnemers buiten zijn licentiegebied — maar binnen de gemeenschappelijke markt. Naar het oordeel van de Commissie behoort in ieder geval de bescherming van een licentiehouder tegen de concurrentie van een andere licentiehouder niet tot het bestaande octrooirecht. Een contractuele clausule die de licentiehouder leveranties naar het gebied van een andere licentiehouder verbiedt, kan onder de toepassing van het verbod van artikel 85, lid 1, vallen en kan van dit verbod alleen onder de voorwaarden van artikel 85, lid 3, voor een beperkte periode worden ontheven. De Commissie heeft van haar kant laatstelijk haar opvatting bekendgemaakt in haar beschikking van 2 december 1975 in de zaak AOIP/Beyrard 4 ) . Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal tot taak hebben een definitieve oplossing van deze moeilijke kwestie te geven. §4 — Toepassing van artikel 85 op overeenkomsten inzake rechten van industriële en commerciële eigendom 62. In overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de door haar gevolgde praktijk is de Commissie zich blijven verzetten tegen de tendens om de nationale markten gescheiden te houden door een beroep op de rechten van industriële en commerciële eigendom, en met name op het merkenrecht. Zij heeft ook vooruitgang geboekt bij de beoordeling uit het oogpunt van artikel 85 van bepalingen, die dikwijls op opgenomen in octrooilicentie- en know-how-overeenkomsten. Met name is voor de eerste maal een beschikking gegeven betreffende een aan de licentiehouder opgelegd uitvoerverbod. Omschrijving van de toelaatbare clausules in licentieovereenkomsten Overeenkomst AOIP—Beyrard 63. De Commissie heeft een eerste verbodsbeschikking gegeven op het gebied van octrooilicentie-overeenkomsten 5 ). Bij deze beschikking wordt een aantal dikwijls toegepaste clausules in octrooilicentie-overeenkomsten verboden verklaard, omdat zij in strijd zijn met artikel 85 van het EEG-Verdrag. Vier van deze beperkingen (niet-betwistingsclausule, concurrentiebeding, automatische verlenging van de looptijd van de licentieovereenkomst, verplichting om royalties te betalen zelfs ingeval het octrooi niet wordt benut) worden geacht niet te kunnen worden toegestaan, terwijl voor twee andere (exclusiviteit en exportverbod) in andere omstandigheden wel machtiging zou kunnen worden toegestaan. De beschikking betreft een octrooilicentie-overeen3) PB L 17 van 26.1.1976, blz. 1 (Tractatenblad 1976, nr 103 (Red.). *) Nr. 65. 5) Beschikking van de Commissiev an 2.12.1975; PB L 6 van 13.1.1976, blz. 8.

Nrll

15 november 1976

komst tussen de Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP), de licentiehoudster, en een uitvind e r 6 ) , de heer Beyrard, betreffende bestaande en toekomstige octrooien voor verschillende elektrische apparaten met variabele vloeistofweerstand, in hoofdzaak automatische starters voor elektromotoren. 64. Deze overeenkomst houdt de volgende bepalingen in, die geacht werden onder het verbod te vallen zonder in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling, wegens hun negatieve gevolgen voor de technische vooruitgang: — Bij de inschrijving van ieder nieuw verbeteringsoctrooi wordt de duur van de octrooilicentie-overeenkomst verlengd. De Commissie is van oordeel dat een automatische verlenging, of een verlenging door slechts een der partijen, van de duur van de octrooilicentieovereenkomst tot na het verstrijken van het bij het sluiten van de overeenkomst meest recente octrooi, niet toelaatbaar is; het staat de partijen echter vrij door latere overeenkomsten de vervaltermijn van de overeenkomst uit te stellen. — De licentiehoudster moet de totale royalty betalen, ook al is het basisoctrooi afgelopen en exploiteert zij de latere verbeteringsoctrooien niet. Deze bepaling vormt het onderwerp van een rechtsgeding voor de Franse rechter; de licentiehoudster is voornemens de betaling van royalties te beëindigen bij het verstrijken van het basisoctrooi, terwijl de licentiegever stelt dat royalties verschuldigd zijn tot aan het verstrijken van het laatste verbeteringsoctrooi. Een dergelijke bepaling kan niet worden toegestaan, omdat zij ten gevolge heeft dat de produktiekosten zonder economische rechtvaardiging worden verhoogd en derhalve de concurrentiepositie van de licentiehoudster wordt verzwakt. Indien latere verbeteringsoctrooien worden gebruikt na het vervallen van het basisoctrooi, verzet het communautaire recht er zich niet tegen dat het recht op een met de economische waarde van deze octrooien overeenkomende royalty, vastgesteld in vergelijking met die van de bij de sluiting van de overeenkomst bestaande octrooien, volgens het nationale recht wordt erkend. — Het is de licentiehoudster verboden de geldigheid van de octrooien van de licentiegever te betwisten. De beschikking verbiedt de niet-betwistingsclausule, omdat zij de licentiehoudster berooft van de mogelijkheid een hindernis voor zijn economische handelingsvrijheid te doen verwijderen. Het algemeen belang vraagt overigens dat elke belanghebbende, met inbegrip van de licentiehoudster, de mogelijkheid behoudt de ten onrechte verleende octrooien aan te vechten. — De partijen zijn gehouden, elkaar bij de in de overeenkomst bedoelde toepassingen geen concurrentie aan te doen. De Commissie was van oordeel, dat deze bepaling een hinderpaal vormde voor de technische vooruitgang omdat zij de ontwikkeling van nieuwe, eventueel betere vervaardingsprocédés parallel aan die van de verleende octrooien verlopende terreinen economisch gezien oninteressant maakt. 65. De betrokken overeenkomst houdt nog twee andere, door de Commissie beoordeelde bepalingen in: — De licentiehoudster mag niet uitvoeren naar landen waar de licentiegever licenties heeft verleend of zijn octrooien heeft overgedragen aan derde ondernemingen (exportverbod); — De licentiehoudster [lees: licentiegever Red.] mag in Frankrijk geen fabricage- en verkooplicentie verlenen 6 ) De beschikking stelt vast dat een particuliere uitvinder een onderneming is in de zin van artikel 85, omdat hij door het verlenen van een licentie over zijn octrooien zijn uitvinding in de handel heeft gebracht.

15 november 1976


aan een andere onderneming dan de licentiehoudster (exclusiviteit). De Commissie was van mening dat het feit dat de licentiegever zich verplicht zijn licentiehoudster exclusiviteit te verlenen voor de vervaardiging en verkoop van haar produkten, niet tot het wezen van de geëxploiteerde octrooien behoort, en onder het verbod van artikel 85, lid 1, valt. De Commissie heeft echter reeds doen weten dat voor deze mededingingsbeperking onder bepaalde omstandigheden vrijstelling kan worden verleend krachtens artikel 85, lid 3. Zo is in twee voorgaande zaken 7 ) vrijstelling verleend voor een exclusieve fabricagelicentie, aangezien zij de licentiehoudster een voldoende rentabiliteit van hun investeringen waarborgde. Algemenerwijze kan voor een exclusieve, tot een bepaalde tijd beperkte vervaardigings- en verkooplicentie met name vrijstelling worden verleend wanneer zij een aanmoediging vormt voor de licentiehouder om door te dringen op een territoriale markt of een produktenmarkt die door de licentiegever nog niet is geëxploiteerd. Wat het uitvoerverbod betreft, heeft de Commissie, hierbij ingaande tegen een krachtige stroming die zich thans manifesteert, haar standpunt bekrachtigd dat de bescherming van een licentiehouder tegen de mededinging van een andere licentiehouder niet tot het bestaan van een octrooirecht behoort. Hieruit vloeit voort dat het exportverbod onder artikel 85, lid 1, valt en dat daarvoor alleen vrijstelling kan worden verleend indien de voorwaarden van artikel 85, lid 3, worden vervuld, bij voorbeeld indien zij alleen een tijdelijke bescherming van de contractspartijen of van verschillende licentiehouders onderling met zich meebrengt en een dergelijke bescherming noodzakelijk is voor de vermindering van het investeringsrisico, dat de binnendringing op een nieuwe markt inhoudt. In het onderhavige geval kon voor de exclusiviteitsclausule en het exportverbod geen ontheffing worden verleend, omdat zij een niet los te zien element vormen van een geheel van mededingingsbeperkingen, waarvoor geen vrijstelling kan worden verleend. Overeenkomst Kabelmetal/ Luchaire 66. In de lijn van haar^vaste politiek tot aanmoediging van de verlening van octrooien know-howlicenties, mits deze de overdracht van technologische kennis onder passende voorwaarden waarborgt en de partijen de vrijheid laat op de gehele gemeenschappelijke markt te verkopen, heeft de Commissie vrijstelling verleend ten gunste van een exclusieve octrooien knowhow-licentieovereenkomst tussen de Duitse onderneming Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG (Kabelmetal) en de Franse onderneming Ets Luchaire SA 8 ). Deze overeenkomst betreft de exploitatie van koude extrusietechnieken, welke door Kabelmetal waren ontwikkeld op basis van fundamentele procédés, waarover in Duitsland voor de oorlog reeds intussen verlopen geheime octrooien waren gedeponeerd. Krachtens deze overeenkomst heeft Kabelmetal aan Luchaire een exclusieve licentie verleend voor de vervaardiging in Frankrijk van stalen stukken (zuigers, schokbrekers, buizen) bestemd voor de elektrc—mechanische industrie in het algemeen en de automobielindustrie in het bijzonder, alsmede een niet-exclusieve verkooplicentie voor deze produkten in alle landen van de gemeenschappelijke markt. In het onderhavige geval heeft de Commissie de over7) Davidson Rubber; PB L 143 van 23.6.1972. Tweede verslag over het mededingingsbeleid, nr 46 (Bijblad l.E. 1975, blz. 200/1 Red.). Kabelmetal, PB L222 van 22.8.1975, zie hieronder nr. 66. «) Beschikking van de Commissie van 18.7.1975; PB L 222 van 22.8.1975, blz. 34.

Blz. 315

eenkomst vrijgesteld van het kartelverbod van artikel 85, omdat zij erkende, dat de toegestane exclusiviteit, die voor de licentiehouder een aansporing vormt tot het bevorderen van actuele ontwikkelingen van de gelicentieerde technieken, waarvoor nieuwe investeringen nodig zijn, bijdraagt tot bevordering van de technische en economische vooruitgang. Bij de verlening van deze vrijstelling heeft de Commissie er eveneens rekening mee gehouden, dat de overeenkomst — nadat de betrokkenen de verplichtingen voor de licentiehoudster, niet binnen de EEG te exporteren, aan de licentiegeefster de eigendom van de in de procédés aangebrachte verbeteringen over te dragen en de geldigheid der octrooien niet te betwisten hadden opgeheven — geen andere concurrentiebeperkende clausules meer bevat. De Commissie heeft speciaal de aandacht gevestigd op twee verplichtingen: de clausule van de meestbegunstigde licentiehouder (de verplichting van de licentiegever om aan geen andere onderneming licenties te verlenen tegen gunstiger voorwaarden dan die welke voor de eerste licentiehouder gelden) en de zogenaamde „grant back"-clausule (de verplichting voor de licentiehouder om de licentiegever of andere licentiehouders licenties te verlenen over eventuele verbeteringen die hij zelf in de basisprocédés zou hebben aangebracht). De Commissie verklaart dienaangaande dat deze clausules in bijzondere gevallen, en met name in een oligopolistische marktstructuur, concurrentiebeperkend kunnen worden. Dit was hier echter niet het geval, aangezien deze verplichtingen niet konden worden geacht merkbare gevolgen te hebben voor de marktvoorwaarden in de EEG. Overeenkomst tussen vijf Nederlandse bemalingsondernemingen 67. In een voorlopige beschikking op grond van artikel 15, lid 6, van verordening nr. 17 heeft de Commissie gesteld dat de clausule in een octrooilicentie-overeenkomst, waarbij de octrooihouder zich verplicht geen nieuwe licenties te verlenen zonder de voorafgaande goedkeuring van de meerderheid der belanghebbenden, dat wil zeggen de octrooigemachtigde en zijn licentiehouders, strijdig is met het kartelverbod van artikel 85, lid 1, en niet in aanmerking kan komen voor een vrijstelling krachtens artikel 85, lid 3 9 ) . De beschikking betreft vijf Nederlandse ondernemingen, namelijk de NV Heidemaatschappij Beheer en vier andere ondernemingen uit de draineersector. Deze beschikking is gegeven op basis van de volgende feiten: in 1965 en 1967 had de NV Heidemaatschappij bij de Nederlandse Octrooiraad een verzoek om octrooiverlening ingediend voor een „werkwijze voor het aanbrengen van een uit filterbuizen en daarop aangesloten pompen bestaande bronbemalingsinstallatie en op deze wijze aangebrachte bronbemalingsinstallatie". Deze werkwijze dient tot verlaging van het grondwaterpeil en is van aanzienlijk economisch belang, vooral in Nederland. In dit land is de toepassing ervan namelijk voor bijna alle grote bouwprojecten voorgeschreven, zowel in de overheids- als in de particuliere sector. Bovendien wordt dit procédé gebruikt bij grensoverschrijdende bouwprojecten, zoals het leggen van olie- en gasleidingen. De vier andere ondernemingen hebben zich verzet tegen de verlening van het octrooi aan de NV Heidemaatschappij en betoogd, dat de werkwijze waarvoor het octrooi was aangevraagd publiek eigendom was geworden. De NV Heidemaatschappij is echter tot een vergelijk kunnen komen met deze ondernemingen, door hun elk een licentie te verlenen en zich voorts te verbinden geen verdere licenties aan derde ondernemingen te ver») Beschikking van de Commissie van 25.7.1975; PB L 249 van 25.9.1975, blz. 27.

Blz. 316

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , N r l l

lenen zonder vooraf de toestemming van ten minste twee dezer vier ondernemingen te hebben verkregen. Een andere Nederlandse onderneming vroeg in 1971 een licentie aan, die haar echter werd geweigerd krachtens een besluit van de betrokken ondernemingen. Een in 1973 door een tweede onderneming, de ZN Bronbemaling, ingediend verzoek om licentieverlening stuitte eveneens op een weigering. Na de klacht die door de laatstgenoemde onderneming werd ingediend, heeft de Commissie haar voorlopige beschikking gegeven. Afgrendeling van de markten door het gebruik van rechten van industriële en commerciële eigendom Overeenkomst tussen twee fabrikanten van breiwol 68. Bij een voorlopige beschikking krachtens artikel 15, lid 6, van de verordening nr. 17, heeft de Commissie vastgesteld dat een overeenkomst tot territoriale opdeling van de breiwolmarkt tussen twee ondernemingen, krachtens hetwelk de ene onderneming zich ervan onthield, het eigen fabrieksmerk in het land van oorsprong van de andere te gebruiken, niet gerechtvaardigd is, zelfs indien de gelijkenis van de merken (Sirdar en Phildar) aanleiding kan geven tot verwarring 1 0 ) . In 1964 sloten Sirdar Ltd., Wakefield, Yorkshire (Verenigd Koninkrijk) en Fils de Louis Mulliez SA, te Roubaix (Frankrijk) een overeenkomst die inhoudt dat Sirdar Ltd. de door haar vervaardigde breiwol in Frankrijk niet onder haar merk Sirdar en de vennootschap Fils de Louis Mulliez SA de door haar gefabriceerde breiwol in het Verenigd Koninkrijk niet onder haar merk Phildar mocht verkopen. De overeenkomst werd in 1973 bij de Commissie aangemeld. Na de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Gemeenschappen ging de Franse onderneming van de opvatting uit dat de overeenkomst wegens inbreuk op het mededingingsrecht van het EEG-Verdrag nietig was en begon zij in Groot-Brittannië breiwol onder het merk Phildar te verkopen. Sirdar Ltd. stelde dienaangaande bij de Britse rechter een onder andere ook op de overeenkomst van 1964 gebaseerde vordering in. De Britse rechter heeft na de voorlopige maatregel van de Commissie het beftfep Sirdar Ltd. afgewezen, waarbij werd verzocht de Franse onderneming het gebruik van het merk Phildar in Groot-Brittannië bij uitspraak in kort geding te verbieden. Standaardovereenkomst over de bescherming van tekeningen en modellen 69. Na de interventie van de Commissie ten aanzien van een standaardovereenkomst die was uitgewerkt door de Stichting Instituut voor Industriële Vormgeving te Amsterdam, hebben de ongeveer 30 Nederlandse ondernemingen die zich bij de overeenkomst hadden aangesloten, besloten deze te ontbinden X 1 ). Het betrof hier een overeenkomst tussen concurrenten betreffende verschillende produkten — zoals meubilair, verlichtingsartikelen, tafelserviezen, verwarmingsapparaten — die konden vallen onder het recht op tekeningen en modellen (design). De standaardovereenkomst hield de instelling in van een registratiebureau, waar elk der contractspartijen zijn tekeningen en modellen kon deponeren. De partijen bij de overeenkomst hadden zich ten 10 ) Beschikking van de Commissie van 5.3.1975; PB L 125 van 16.5.1975, blz. 27. De onderneming Sirdar Ltd. heeft bij het Hof van Justitie beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van deze beschikking wegens niet-naleving van de procedurevoorschriften. (Vergelijk echter later Hof van Justitie, 15 juni 1976, Emi Records/CBS United Kingdom, Bijblad I.E. 1976, nr 95, blz. 293 Red.). 22 juni 1976, Terrapin/Terranova, Bijblad I.E. dec. 1976 (Red.). ii) Buil. EG 3-1975, punt 2112.

15 november 1976

aanzien van de door hen bij het instituut gedeponeerde tekeningen en modellen verbonden geen produkten te vervaardigen, in de handel te brengen of te importeren waarmee de tekening of het gedeponeerd model werd nagebootst. Via enkele van de clausules die een bescherming in het leven riepen ten gunste van produkten die deze bescherming niet zouden hebben genoten bij de destijds in Nederland geldende rechtsregels, had de overeenkomst een zuivere afbakening der markten ten gevolge die in strijd was met de economische integratie welke door het EEG-Verdrag wordt nagestreefd. Bovendien breidde de overeenkomst de bescherming van gedeponeerde modellen en tekeningen voor produkten die een wettelijke bescherming genoten uit tot gevallen die verkapte belemmeringen van het handelsverkeer tussen Lid-Staten zouden hebben kunnen vormen en de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt hadden kunnen vervalsen. Als gevolg van de afschaffing van de standaardovereenkomst is het vrije verkeer van de door de „design" bestreken produkten en de mededinging tussen de producenten daarvan thans weer hersteld op de Nederlandse markt, waar de bescherming van tekeningen en modellen thans wordt gewaarborgd door de desbetreffende eenvormige Benelux-wet. Afstand van een vordering wegens nabootsing van merken 70. De Commissie heeft een andere procedure kunnen afsluiten die naar aanleiding van een bij haar ingediende klacht was ingeleid. Hier moest eveneens worden vastgesteld of er geen sprake was van een afscherming van de markt door gebruikmaking van het merkenrecht X 2 ). De zaak berustte op een klacht welke door de Ets Léopold te Parijs was ingediend tegen de vennootschap AFS te Straatsburg en de vennootschap Kamei te Wolfsburg (Duitsland). De Ets Léopold hadden in Frankrijk onder de merken Porotherm en Avus-Porotherm stuurwielhoezen voor automobielen in de handel gebracht, die zij in Duitsland bij een groothandelaar van Kamei, de rechthebbende op deze merken in dit land, hadden gekocht. AFS, de rechthebbende op dezelfde merken in Frankrijk, had bij de nationale rechter een vordering wegens inbreuk ingesteld om deze import te doen verbieden. Volgens de Ets Léopold vormde de registratie der merken en het gebruik daarvan in Frankrijk door AFS, in strijd met het betoog van AFS en Kamei, het doel, middel of gevolg van een kartel tussen deze ondernemingen. Naar het oordeel van de Commissie leek het bestaan van een overeenkomst of althans van een onderling afgestemde feitelijke gedraging die zou vallen onder het kartelverbod aannemelijk omdat: — Kamei zich niet heeft verzet tegen de registratie van de identieke merken die later door AFS in Frankrijk is aangevraagd om dezelfde produkten aan te duiden; — er een vermoeden bestaat dat het merk gezien de naam Avus (een circuit voor autoraces in Berlijn) van Duitse orgine is; — AFS en Kamei voor deze produkten praktisch identieke verpakkingen en presentatie gebruiken; — AFS voor zij met de fabricage van stuurwielhoezen in Frankrijk begon, deze artikelen bij Kamei kocht en sindsdien bij de laatstgenoemde onderneming grondstoffen heeft afgenomen én de geoctrooieerde fabricageprocédés van deze onderneming heeft gebruikt. Tijdens de procedure is echter door partijen een vergelijk gesloten waaruit voortvloeit dat de verkoop in Frankrijk van de door Ets Léopold geïmporteerde pro12) Buil. EG 11-1975, punt 2122.

15 november 1976


dukten niet langer zal worden verhinderd, gezien het beginsel van het vrije verkeer van merkartikelen zoals dat door het Hof van Justitie is ontwikkeld 1 3 ). 13) vierde verslag over het mededingingsbeleid, nr. 60 (Bijblad I.E. 1975, blz. 203/4 Red.).

Stellingen van Dr N. H. Pennings. Drs N. H. PENNINGS is op 3 november 1976 aan de

Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen gepromoveerd, en wel op een proefschrift, getiteld: „The Leiden düution refrigerator" (59 blz.). Dr PENNINGS heeft de volgende twee stellingen op het gebied van de industriële eigendom verdedigd: 8. De grondgedachte van de in de Duitse Bondsrepubliek voorgestelde methode om het publiek informatie te verschaffen uit de systematische verzameling octrooipublicaties, ingedeeld volgens een bepaald klassificatiesysteem, is onjuist; slechts een direct gebruik door het publiek van een dergelijke verzameling zal een optimaal informatieresultaat teweeg brengen — evenwel dienen speciale maatregelen te worden genomen om onregelmatigheden door het publiek te voorkomen. GRUR 77 (1976) 391. Chem. Eng. News 54 (1976) 5. 11. Het komt voor, dat een geoctrooieerd geneesmiddel en/of merkgeneesmiddel in een andere lidstaat

Blz. 317

van de Europese Economische Gemeenschap goedkoper is dan in Nederland en daarom bij rechtmatige invoer in Nederland buiten de officiële importeur om goedkoper is dan het geneesmiddel dat de officiële importeur in Nederland in de handel brengt. Het verdient aanbeveling, dat de ziekenfondsen in Nederland aan de apotheker alleen de prijs van het goedkope geneesmiddel vergoeden. Vergelijk : Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 31 oktober 1974, Centrafarm I Winthrop en Centrafarm I Sterling Drug, „Bijblad bij De Industriële Eigendom" 1975, nrs. 1 en 2, blz. 5 en 19.

Arthur C. Clarke over de betekenis van enkele uitvindingen. „No matter what the history books say", Mr. CLARK said in a speech in Washington, „the United States was created a little more than a hundred years ago by two inventions. Without them the United States was impossible; with them, it was inevitable. Those inventions, of course were the railroad and the electric telegraph. Today we are seeing on a global scale a parallel - with jets and satellites. „Whether we like it or not, these communication satellites will unite the world". United States Information Service, IPS, Science & Technology, Avail. List 3/76, 39, blz. 8 = Al Majal Magazine nr 72.

BOEKBESPREKING Centre d'études internationales de la propriété industrielle, Université de Strasbourg, Colloque international, 2-3 octobre 1974, L'activité inventive et l'étendue de la protection dans Ie brevet europeen, en Conférence-débat, Vers un enseignement europeen de la propriété industrielle a Strasbourg. Parijs, Librairies Techniques, 1975, 262 blz. Prijs 56 Fr.fr. (Bibliotheek Octrooiraad nr A 3031.) In oktober 1974 werd onder de auspiciën van de Universiteit van Straatsburg een colloquium gehouden, waarop een aantal octrooirechtelijke vragen door een internationaal forum werd besproken. Bovendien werd de wenselijkheid behandeld om een leergang in het Europese industriële eigendomsrecht in Straatsburg op te richten. Een woordelijk verslag van dit colloquium wordt in het boekwerkje gegeven. De octrooirechtelijke vragen die werden besproken, waren: — wat moet begrepen worden onder het begrip „uitvindingshoogte" en — wat zal de beschermingsomvang van het Europese octrooi moeten zijn. Inleidingen over de genoemde onderwerpen werden gehouden door deskundigen uit Frankrijk, Engeland en Duitsland. Uitgangspunt voor de eerste vraag was art. 52, § 1 en art. 56 van het Europese Octrooiverdrag, waarin de eis van de aanwezigheid van „uitvindingshoogte" resp. nadere omschrijving van dit begrip wordt gegeven. In de eerste Duitse inleiding wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende indices voor de aanwezigheid van uitvindingshoogte, zoals commercieel succes, bevredigen

van een reeds lang bestaande behoefte, vergeefse pogingen van anderen, en wordt het technische succes behandeld. Verder houdt de inleider zich bezig met de vraag, wie nu wel de vakman is die wordt genoemd in art. 56 van het Verdrag. Tegenover de systematische voordracht van Duitse zijde, staat de Engelse voordracht. De Engelse inleider benadert het vraagstuk — uiteraard — vanuit een andere gezichtshoek, minder theoretisch en meer praktisch, behalve dan misschien de suggestie ten aanzien van de houding van de vooronderzoekers van de Europese Octrooiraad ten opzichte van de uitvinding. Het vooronderzoek moet volgens hem objectief zijn; de vooronderzoeker moet niet alleen kijken naar duidelijke anticipaties, maar als deze er niet zijn, ook naar die publikaties die vóór de uitvinding zouden pleiten. Verder moet naar mening van de Engelse inleider de vooronderzoeker worden gestimuleerd om bij de beoordeling te kijken naar het aanwezig zijn van een uitvinding, in plaats van naar de afwezigheid hiervan, terwijl hij de uitvinder het voordeel van de twijfel moet geven. Het laatste punt zal, nu de uitvinder bij indiening via München alles op één kaart zet, zeker wenselijk zijn. De Fransman hield een inleiding, waarin hij om begrijpelijke redenen vooral sprak over de situatie in Frankrijk vóór de wetswijziging van 1968, omdat er nauwelijks jurisprudentie is gepubliceerd ten aanzien van de octrooien verleend onder het regime van de nieuwe wet. Een vergelijking tussen de jurisprudentie gebaseerd op octrooien verleend vóór 1968 en die verleend na 1968 ontbreekt dus. Opgemerkt wordt echter dat op 6 maart 1975, dus na het colloquium in Straatsburg, door het Parijse Hof een arrest is gewezen op basis van de nieuwe wet. Dit arrest is gepubliceerd in de Annales de la Propriété Industrielle

Blz. 318


Artistique et Littéraire no. 2/1975, blz. 113-143 en geannoteerd door Prof. J. J. BURST. Het belang van dit Arrest is dat het Hof van Parijs in het voetspoor van de nieuwe Franse wet duidelijk onderscheid maakt tussen nieuwheid en uitvindingshoogte, terwijl bovendien de conclusie wordt geïnterpreteerd aan de hand van de beschrijving en tekeningen. Men krijgt niet de indruk dat zware eisen worden gesteld aan de uitvindingshoogte. De inleidingen tijdens het colloquium tonen aan, dat grote verschillen aanwezig zullen zijn tussen de tot nu toe gehanteerde maatstaven in de verschillende landen, ondanks de gelijke terminologie die wordt gebruikt. Het blijft een zoeken naar de steen der wijzen, omdat het nu eenmaal niet mogelijk is een subjectief gegeven objectief te definiëren. Besproken werd verder de vraag, hoe de conclusies zouden moeten worden uitgelegd en wat de beschermingsomvang van het Europese octrooi zou moeten zijn. Ook over dit onderwerp werden inleidingen gehouden door Duitse, Engelse en Franse deskundigen. Opmerkelijk is dat men in dit geval uit de betogen de indruk zou kunnen krijgen dat, indien in Duitsland de conclusies wat minder ruim zouden worden geïnterpreteerd, de uitlegging van het Europese octrooi wel op één noemer te brengen zou zijn. De Duitse inleider meende, dat de Duitse rechter niet meer op grond van een „allgemeine Erfindungsgedanke" de beschermingsomvang van de conclusies veel ruimer dan de tekst van de conclusies zal kunnen interpreteren. Hij is echter wel van mening dat onder het begrip „Aequivalenz" meer moet vallen dan de „glatte Aequivalenz". Wat dit meerdere echter is, is een vraag. De Engelse inleider besprak uitvoerig de twee Engelse inbreukacties van na de oorlog, waarin was getracht door middel van de „pith and marrow" theorie een ruimere uitleg aan de octrooiconclusies te geven. Hoewel men in Engeland beweert dat de „pith and marrow" theorie niet dood is, wordt wel toegegeven dat in beide technisch simpele gevallen waarin dit argument werd gebruikt, geen succes werd behaald, met andere woorden, tussen theorie en praktijk ligt een grtite kloof. Overduidelijk blijkt uit de inleidingen dat de vrees dat de Europese octrooien in de verschillende landen

15 november 1976

verschillend zullen worden geïnterpreteerd, zeker gegrond is. Overigens wordt opgemerkt dat in het Duitse betoog één aspect nauwelijks naar voren komt, nl. het belang dat in de Duitse jurisprudentie wordt gehecht aan het begrip „doel van de uitvinding", de „Aufgabe" dus. De „Aufgabe" is toch volgens de Duitse beoordeling van de uitvinding, niet los te denken van de oplossing, de „Lösung", zoals geformuleerd in de conclusie. Een van de belangrijke vragen, gesteld door de Octrooiraad bij de beoordeling van de Duitse octrooiaanvrage is of de „Aufgabe" nieuw of niet nieuw is. Is de „Aufgabe" nieuw, of zelfs inventief, dan is de vraag of de oplossing van het probleem zelf inventief is en/of de conclusie al dan niet ruimer dan de tekst kan worden geïnterpreteerd gemakkelijker positief te beantwoorden. Het is juist een van de verschillen tussen de Engelse en Franse jurisprudentie enerzijds en de Duitse jurisprudentie anderzijds, en dit onderscheid is naar mijn mening voor de hele problematiek ten aanzien van de uitvindingshoogte van grote betekenis. Het laatste deel van het boek heeft betrekking op de vraag of het wenselijk is een opleiding tot Europees octrooirecht in Straatsburg te vestigen. Een vraag die voor de Duitsers en Fransen misschien van belang is, maar die toch minder onze belangstelling wekt. Het boek is enerzijds interessant voor diegenen, die zijn geïnteresseerd in de problemen van de éénwording van de Europese octrooiwetgeving, maar vormt anderzijds het bewijs hoe weinig zinvol het is deskundigen, die overwegend bekend zijn met hun eigen nationale octrooiproblemen, bijeen te brengen, in de hoop internationale problemen op te lossen, omdat men eenvoudig te weinig praktische kennis heeft van de problemen in het buitenland. Deze kennis wordt m.i. door inleidingen, die vrijwel alleen goed te begrijpen zijn indien men uit eigen ervaring de jurisprudentie in de desbetreffende landen kent, niet erg verdiept. Het wil mij voorkomen dat alleen een grondige bespreking van belangrijke inbreuken nietigheidsprocedures een beter begrip ten aanzien van de ongelijkheid van opvattingen kan geven. Wateringen, 26 augustus 1976. Mr Ir H. MULDER.

LITTERATUUR Boeken. NEDERLAND Orde van Octrooigemachtigden. Omgaan met kennis. Over bescherming, vernieuwing, beheer, koop en verkoop van technische kennis, over octrooien, licenties, merken, modellen en over de rol van de octrooigemachtigde daarbij. 's-Gravenhage, Orde van Octrooigemachtigden, 1976,15 blz. (Octrooiraad nr A 3075.) BUITENLAND BORMANN, D. G., Die Praxis des Persönlichkeitsschutzes in Frankreich (im Vergleich zum Recht der Bundesrepublik Deutschland). München, rechtsgeleerd proefschrift, 1974, 180 blz. BUSSMANN, J., Die patentrechtliche Zwangslizenz. Frankfort a. d. Main, rechtsgeleerd proefschrift, 1975, 322 blz.

FAHRENDORF, K., Die überbetriebliche technische

Normung im amerikanischen Antitrustrecht. Keulen, Heymann, 1974, 196 blz. Prijs DM 63,—.

J. M., Advertising and competition. Theory, measurement, fact. Cambridge, Mass., Ballinger, 1974, 201 blz. Prijs $ 6,40.

FERGUSON,

FORT, J., Brevet d'invention: objet, obtention et valorisation. Parijs, Cabinet Plasseraud, 1974, 13 blz. GAMM, O.-F. Freiherr VON, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz. Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1975, 228 blz. Prijs DM 50,—. [Besproken door U. KRIEGER in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (77) sept. 1975 (9) blz. 508.]

15 november 1976


W., en I. Tnx, Antitrust in action. New York, Da Capo, 1974,153 blz. [Reprint of 1940 ed.]. HEGGEN, A., Erfindungsschutz und Industralisierung in Preuszen 1793-1877. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, 178 blz. Prijs DM 45,—. KOHL, H., Die „Verwasserung" berühmter Kennzeichen. Band 17 der Schriften zum Wirtschaftsrecht. Berlijn, Verlag Duncker & Humblot, 1975, 142 blz. Prijs DM 38,50. [Besproken door U. KRIEGER in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (77) sept. 1975 (9) blz. 509.] LESTANC, C , Le droit de possession personnelle antérieure sur invention brevetée. Montpellier, Université, 1971, 157 blz. LrNDON, R., La création prétorienne en matière de droits de la personnalité et son incidence sur la notion de familie. La vie privée et 1'image, le nom, la sépulture, les souvenirs de familie, les lettres missives, la défense de la considération, le droit moral de 1'auteur. Parijs, Dalloz, 1974, 372 blz. MAX, D. H., Sittenverstosz bei Ausnutzung nicht geschützter gewerblicher Leistungen. Göttingen, rechtsgeleerd proefschrift 1975, 171 blz. MERKEL, Jörg D., Möglichkeiten und Grenzen einer Anwendung der Zweckübertragungstheorie im Erfinder-, Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Berlijn, rechtsgeleerd proefschrift, 1974,144 blz. MOUSSERON, J.-M., Le droit nouveau des brevets d'invention. Montpellier, Centre du Droit de 1'entreprise, 1972, 189 blz. NmK, R., en K. BRUCHHAUSEN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Dusseldorp, Schwann en Stuttgart, Kohlhammer, 1975, 168 blz. Prijs DM 24,—. NOBRE, F., Le droit de réponsCet la nouvelle technique de 1'information. Parijs, Nouvelles Ed. Latines (1973), 231 blz. ORLHAC, A., Le régime spécial des brevets sur invention thérapeutique. Montpellier, Université, 1973, 118 blz. PISAR, S., Transactions entre Pest et Pouest. Le cadre commercial et juridique. Blz. 141 e.v.: industriële eigendom en blz. 165 e.v.: auteursrecht. Parijs, Dunod 1972, 334 blz. PLASSERAUD, Y., Création et protection des marques de fabrique, de commerce et de service. Parijs, Cabinet Plasseraud, 1974, 22 blz. RAVA, T., Diritto industriale. Vol. 1, Azienda. Segni distintivi. Concorrenza. Turijn, Unione Tipogr.-Ed. Torinese, 1973,677 blz. SCHEER, Das Deutsche Patent-, Muster- und Warenzeichen-Recht. Efferen/Keulen, Selbst-Verlag, 1975, 683 blz. Prijs DM 125,50. SCHTRMER, G., Die Zulassigkeit von Beschrankungen des Lizenznehmers in Sortenschutzlizenzvertragen nach § 20 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen. Munster, rechtsgeleerd proefschrift, 1975, 134 blz. SILLARD, A., La protection de 1'entreprise contre la publieke deloyale. Montpellier, Université, 1973, 173 blz. HAMELTON,

Blz. 319

STICKELLS, A. T., Federal control of business. Antitrust laws. Rochester, N.Y., Lawyers Co-operative Publ., 1972, 941 blz. THOMANN, Dr F. H., Advokat, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Nationales Recht und internationale Abkommen. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister. Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag A.G., 1976, 498 blz. Prijs 69,— Zwitserse franken. TOOKEY, G. W., Pratiques commerciales restrictives. (Analyse des lois types pour les pays en voie de développement de POrganisation mondiale de la propriété intellectuelle, du point de vue des exportations de ces pays.) New York, Nations Unies, 1973, 44 blz. TROLLER, Prof. Dr A., Der Verlagsvertrag. Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag A.G., 1976, 86 blz. Prijs 23,— Zwitserse franken. (Separatabdruck aus: Kommentar zum Schweizerische Zivilgesetzbuch, Teilband V 3a, 1. Lieferung (Art. 380-393.) VILLARD, R., La restauration des brevets déchus. Montpellier, Université 1973. WILLEMER, D., GWB-Einwendungen gegen UWG-Ansprüche. Hamburg, rechtsgeleerd proefschrift, 1975, 197 blz. WOLF, A., Analyse und Beurteilung der Patent- und Lizenzbilanz der Bundesrepublik Deutschland. Baden-Baden, Nomos Verl.ges., 1975, 238 blz. Prijs DM 42,—. Direkte und indirekte Forschungsförderung in der Bundesrepublik Deutschland. U.a. Vergleich mit wichtigen auslandischen Staaten (USA, Grossbritannien, Frankreich, Japan, Schweden). Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, Drucksache 7/4477 vom 15.12.1975 (Anfrage) und Nr. 7/4651 vom 27.1.1976 (Antwort). Fragen der weiteren Entwicklung des wissenschaftlichtechnischen Rechtsschutzes unter den Bedingungen der sozialistischen Wirtschaftsintegration. Potsdam-Babelsberg, 1973, 154 blz. Prijs DM 5,30. The German Law against Restraints of Competition. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen. DeutschEnglische Textausgabe. Frankfort a. d. Main, Knapp, 1973, 207 blz. Prijs DM 36,80. Phantasie und Verantwortung. Dokumentation des dritten Schriftstellerkongresses des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) in der IG Druck und Papier. Hrgs. von HORST BrNGEL.

Frankfort a. d. Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1975,144 blz. Pratiques commerciales restrictives. Etudes sur le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les EtatsUnis d'Amérique et le Japon. New York, Nations Unies, 1973, 123 blz. Schwerpunkte des Kartellrechts 1973/4. Verwaltungs- und Rechtsprechungspraxis. Referate des Zweiten FIWSeminars 1974. Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1975, 142 blz. Prijs DM 26,50. [Besproken door HENKELS in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (77) sept. 1976 (9) blz. 509.]

Blz. 320


Wettbewerbsrecht und Kartellrecht. Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis und einer Einführung von W. HEFERMEHL.

München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1975, zesde druk, 237 blz. Prijs DM 6,80. Tijdschriftartikelen. NEDERLAND LINGEN, Mr N. VAN, Bescherming van kentekens en creaties (Merkenwet, Handelsnaamwet, Auteurswet, Modellenwet, Octrooiwet). Hoofdstuk 13,5, blz. 1-16 in Distributie in de praktijk, handboek voor de detailhandel (Deventer, Kluwer, aflevering 2, 1976). INTERNATIONAAL G., Die Bedeutung der Ergebnisse der Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent für das Recht der Lizenzvertrage. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Weinheim) juni 1976 (6) blz. 255-264. ARACAMA ZORRAQUIN, E. D., The impact on trademarks of legislation in the Andean Pact and Argentina. The Trademark Reporter (New York) (66) meijuni 1976 (3) blz. 165-172. ARNTZ, Prof. Dr EL, Reprographie et droit d'auteur. Droit d'Auteur (Genève) (88) april 1975 (4) blz. 95-102. , Reprography and copyright. Copyright (Genève) (11) april 1975 (4) blz. 95-102. BAELLIE, I. C , Where goes Europe? — The European patent. Journal of the Patent Office Society (Washington, D.C.) (58) maart 1976 (3) blz. 153-185. BECHTHOLD, R., Zur Bedeutung der Wettbewerbsregeln in den Assoziierungsabkommen der EWG mit Drittstaaten. Recht der internationalen Wirtschaft 1975, blz. 469-471. ^ BEIER, Prof. Dr F.-K., en Rechtsanwalt U. KRIEGER, Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke (68). Bericht erstattet im Namen der Landesgruppe der Bundesrepublik Deutschland. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Weinheim) maart 1976 (3) blz. 125/8. BERCOVITZ, A., Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad. Actas de Derecho Industrial 1974, blz. 255-275. , La importación de productos y el ambito de proteccion de las patentes de invención relativas a procedimientos farmaceuticos en el vigente derecho espafiol. Actas de Derecho Industrial 1974, blz. 73-114. BRAENDLI, P., Le Protocole de Genève relatif a 1'Arrangement de la Haye concernant le dépöt international des dessins et modèles industriels. La Propriété industrielle (Genève) (92) febr. 1976 (2) blz. 97/9. BUNGEROTH, E., Der Schutz der ausübenden Künstler gegen die Verbreitung im Ausland hergestellter Vervielfaltigungsstücke ihrer Darbietungen. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Weinheim) (78) sept. 1976 (9) blz. 454-466. CASELLA, P., en A. C. ROSÉ, Inside USSR, Licensing prospects improve from „Mission Impossible" to „Dangerous Assignment". Patent Law Annual (12) 1974, blz. 59-114. ALBRECHTSKIRCHINGER,

15 november 1976

A., Propriété industrielle. Blz. 663/7 in: Encyclopaedia universalis, deel 13. , Brevets d'invention. Blz. 596-600, ibidem. , Contrefacon, Blz. 969-972, ibidem. COLLIN, R., Le droit communautaire [van de Europese Economische Gemeenschap] et le droit des brevets d'invention. Annales des Mines april 1975, blz. 27-38. CONLON, R. C , Reacting to worldwide trademark development in Asia. The Trademark Reporter (New York) (65) nov.-dec. 1975 (6) blz. 491-502. DAVIDOW, J., Antitrust and international patent licensing. Antitrust Law Journal (43) 1974, blz. 530/9. DAWID, H., Past and present developments in the international law of trademarks. Brooklyn Journal of International Law (2) herfst 1975, blz. 70 e.v. DRAGNE, J., Régime applicable aux inventions d'employés dans les pays de la C.E.E. [Communauté Economique Européenne]. Annales des Mines april 1975, blz. 53-62. EMPEL, M. VAN, Mededinging en octrooirecht in de gemeenschappelijke markt. Rechtskundig Weekblad 1974/75, kolommen 1857-1872. CHAVANNE,

C , En torno a la aplicación del articulo 8° CUP [Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom] por la jurisprudencia espanola. Actas de Derecho Industrial 1974, blz. 301-317. , Marca y slogan publicitario. Actas de Derecho Industrial 1974, blz. 319-337. , Der internationale Schutz des Handelsnamens in Spanien. Zur Anwendung von Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft in der spanischen Rechtsprechung. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Weinheim) juni 1976 (6) blz. 275-280. FOLDES, M. G., Les brevets, source d'information de Pingénieur. CBJ Informations dec. 1973 (13) blz. 11-15. [Samenvatting in Propriété industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 15 febr. 1976 (164) blz. II-71/4.] FERNANDEZ-NÓVOA,

R., Warenzeichenlizenzen in Lateinamerika. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Weinheim) juli 1976 (7) blz. 328-334. GEVERS, F., WIPO and developing countries. L.E.S. Nouvelles (10) 1975, blz. 149-153. GLÜCKSMANN, A., Die urheberrechtlichen Beziehungen der DDR zu den anderen RGW [Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe = Comecon] -Landern und ihre praktischen Folgen für urheberrechtlich Berechtigte. Neue Justiz 1975, blz. 102/6. GRAUEL, H., Vertriebssysteme und EWG-Kartellrecht. Der Markenartikel 1975, blz. 480-490. FREITAG,

K. E., Europa Patent und grundgesetzliche Eigentumsgarantie. Mitteilungen der Deutschen Patentanwalte (66) nov. 1975 (11) blz. 201/7. [Samenvatting in Propriété industrielle-bulletin documentaire (Parijs) 1 april 1976 (167) blz. 11-149-150.]

HEINZ,

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Recommend Documents