Bijblad bij De industriële eigendom

2 7 3

Bijblad bij De industriële eigendom NUMMER 7 c 17 JULI 2006 c JAARGANG 74

I

N

H

O

U

D

Actualiteiten Hoge Raad geeft cosmetica industrie een nieuwe troef in handen (blz. 275).

wijze bekendheid genieten; ook indien aan prefix ’Mc’ relatief zwaar gewicht toekomt, is er geen rechtens relevante gelijkenis tussen beeldmerk McDonald’s en tekens van Schaap; publiek ziet ook geen samenhang tussen teken McSmart en de woordmerken van McDonald’s) (blz. 299).

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 53 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 april 2006, Nutricia/ Kruidvat Retail (geen inbreuk; Fibrulose’97 kan niet als een B-component volgens het octrooi worden gekwalificeerd) (blz. 276). Nr. 54 Hoge Raad, 13 jan. 2006, S. Fromer e.a./Gnanam Telecom Center e.a. (Hof: geen letterlijke of op equivalente wijze (directe) inbreuk op Fromer-octrooi door toepassen werkwijze volgens stand van de techniek; kraskaart als voortbrengsel niet beschermd, maar slechts als bij voorkeur toe te passen maatregel bij geoctrooieerde werkwijze; HR: cassatiemiddelen treffen geen doel) (blz. 278).

Nr. 58 Rechtbank Almelo, 23 dec. 2005, Officier van Justitie/ O. (strafvervolging; betrokkenheid bij zeer grootschalige productie en verhandeling van ’counterfeit’ sigaretten; benadeelde partijen niet-ontvankelijk omdat hun vorderingen niet van zo eenvoudige aard zijn dat die zich lenen voor behandeling in een strafgeding) (blz. 302). 3 Handelsnaamrecht Nr. 59 Kantonrechter Maastricht, 14 febr. 2006, Global Aviation Support/Global Aviation Transport Group (woordcombinatie ’Global Aviation’ is niet generiek; gebruik door verweerster is verwarringstichtend; verwarring mogelijk weg te nemen door gebruik van ’Worldwide’ i.p.v. ’Global’ in verweersters handelsnaam) (blz. 304). 4 Kwekersrecht

Nr. 55 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 dec. 2005, W.R. Mettendaf/SES Nederland e.a. (uitvinding niet als eenheid geopenbaard ondanks vóórpublicatie van alle elementen in één boek; wel zijn de maatregelen uit conclusie 1 hierdoor voor de hand liggend; prioriteitsstuk stemt niet overeen met verleend Europees octrooi; geen beroep op prioriteit) (blz. 293).

Nr. 60 Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 juli 2005, Astée Flowers/Danziger ’Dan’ Flower Farm (geen afgeleid ras; rassen gipskruid vertonen groot aantal verschillen en ter verkrijging van het aangevallen ras zijn niet slechts eenvoudige middelen aangewend; beroep op pretenties uit het litigieuze kwekersrecht t.o.v. derden na deze uitspraak onrechtmatig) (blz. 306).

2 Merkenrecht

5 Auteursrecht

Nr. 56 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2005, Portakabin e.a./Brouwer Unit Bouw e.a. (merk Portakabin heeft voldoende onderscheidend vermogen en is niet tot soortnaam verworden; verwarringsgevaar door gebruik van woord ’portocabin’ op website van gedaagden) (blz. 297).

Nr. 61 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 april 2006, S.A. Kalou/Achmea Schadeverzekeringen (zonder toestemming van Kalou gebruiken van zijn portret in een commerciële uiting; Kalou heeft redelijk belang om zich daartegen te verzetten) (blz. 311).

Nr. 57 Hof Amsterdam, 19 jan. 2006, McDonald’s International Property Company e.a./F. Schaap (enkele gebruik van prefix ’Mc’ rechtvaardigt niet dat alle merken van McDonald’s waarvan dat prefix deel uitmaakt op dezelfde

(Vervolg inhoud op pag. 274)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

2 7 4

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

6 Onrechtmatige daad

Berichten

Nr. 62 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 sept. 2005, Wijbenga Machines/Eisenkolb e.a. (aanvragen, verwerven en handhaven van kennelijk ongeldige octrooi- en modelrechten onrechtmatig; ’fishing expedition’ voldoende voorkomen door beperking tot processtukken die kunnen bijdragen tot een beoordeling van geldigheid van het model en het octrooi waarop gedaagden zich hebben beroepen) (blz. 313).

Nieuwe boeken (blz. 316). PAO-cursus ’Filmcontracten in de praktijk’ (blz. 316). Officiële mededelingen Nieuwe directeur Octrooicentrum Nederland (blz. 316). – Register van Octrooigemachtigden (blz. 316).

In verband met de vakantieperiode zullen de nummers augustus en september van het Bijblad samengevoegd worden tot één nummer. Dit gecombineerde nummer zal op 16 augustus 2006 verschijnen. Red.

1 7

J U L I

A C

T

2 0 0 6

U

B I J B L A D

A L

I

T E I

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 7 5

T E N

Hoge Raad geeft cosmetica industrie een nieuwe troef in handen Op 16 juni 2006 heeft de Hoge Raad beslist dat een parfum in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. De parfumproducent Lancôme spande in 2000 een rechtszaak aan tegen concurrent Kecofa. De eau de parfum FEMALE TREASURE van Kecofa zou inbreuk maken op het parfum Trésor van Lancôme. Op 8 juni 2004 heeft het hof Den Bosch zich over deze kwestie uitgesproken. Het hof stelde ten aanzien van de vraag of het parfum TRÉSOR in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming de volgende vragen voorop: (a) of sprake is van een werk dat naar zijn aard voor die bescherming in aanmerking komt, alsmede (b) of het werk een oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het hof beantwoordde deze vragen bevestigend en bepaalde dat Kecofa inbreuk maakt op de auteursrechten van Lancôme. Tegen dit arrest stelde Kecofa vervolgens beroep in cassatie in. A Kan een geur auteursrechtelijk beschermd werk zijn? De Advocaat-Generaal Verkade heeft in zijn conclusie van 16 december 2005 de principiële vraag onderzocht of een parfum, of meer in het algemeen een geur, kan voldoen aan de eisen die in de wet (in het bijzonder artikel 10 Auteurswet), de rechtspraak en de doctrine aan het begrip ’werk’ zijn gesteld. Na een grondige analyse komt hij tot een bevestigend antwoord. Zo luidt ook het oordeel van de Hoge Raad: De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als ’werk’ in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. (...) De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af, evenmin als de omstandigheid dat de specifieke aard van geuren tot gevolg heeft dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet daarop onverminderd toepassing kunnen vinden, gelet bijvoorbeeld op het, aan de normale verbruiker niet te ontzeggen, gebruik van een parfum, dat naar zijn aard noodzakelijkerwijs verspreiding van de geur meebrengt. Ten aanzien van het door het hof gemaakte onderscheid tussen de reukstof en de (door het reukzintuig waarneembare) geur overweegt de Hoge Raad: Een geur kan, ook voor de toepassing van het auteursrecht, niet worden vereenzelvigd met de stof of stoffen die de geur teweegbrengen. Deze stof of stoffen fungeren als – niet noodzakelijkerwijs exclusieve – belichaming van het werk dat de geur is, en zij dragen er tevens toe bij dat de geur niet, als te vluchtig of onstabiel, van auteursrechtelijke bescherming moet worden uitgesloten. Bij een parfum dient de geur dan ook te worden onderscheiden van het mengsel van stoffen waaruit het parfum is samengesteld en waaruit, wanneer het mengsel is blootgesteld aan de open lucht, de gasvormige geurstoffen vrijkomen die met het reukorgaan kunnen worden waargenomen. De Hoge Raad kent auteursrechtelijk bescherming toe aan de geur, zoals die in de zich in de parfumflesjes bevindende reukstof is vastgelegd (en dus niet enkel aan de samenstelling van de vloeistof en ook niet aan de enkele geur).

B Heeft TRÉSOR een oorspronkelijk karakter? Het hof had vastgesteld dat het parfum TRÉSOR de vereiste oorspronkelijkheid vertoont. Kecofa voerde in cassatie nogmaals aan dat het parfum TRÉSOR past binnen een reeds lang bestaande traditie van parfums met een bepaald geurkarakter. Dit wordt door de Hoge Raad verworpen: Dat verwantschap bestaat van het parfum Trésor met een bestaande geurentraditie, ook indien die stelling afdoende zou zijn onderbouwd met de door Kecofa overgelegde ’geuratlas’, doet daaraan niet af, reeds omdat de omstandigheid dat een schepping past binnen een bestaande traditie van soortgelijke werken niet in de weg staat aan de mogelijkheid van auteursrechtelijke bescherming daarvan. Ook de klacht dat het hof geheel heeft nagelaten zichzelf empirisch ervan te vergewissen dat het parfum TRÉSOR een eigen oorspronkelijk karakter, heeft geen gevolg. De Hoge Raad wijst op hetgeen het hof had overwogen: dat voor auteursrechtelijke bescherming niet is vereist dat het werk in objectieve zin nieuw is, doch dat voldoende is dat het in subjectieve zin, dat wil zeggen: vanuit de maker beschouwd, oorspronkelijk is, dat het op de weg ligt van degene die die oorspronkelijkheid betwist te stellen en, bij betwisting te bewijzen, dat de maker zijn werk aan eerder bestaand werk heeft ontleend, en dat Kecofa dienaangaande te weinig heeft gesteld, onderscheidenlijk haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. C Is FEMALE TREASURE een verveelvoudiging van TRÉSOR? Lancôme had ter onderbouwing van haar standpunt dat FEMALE TREASURE inbreuk maakt op TRÉSOR een onderzoeksrapport overgelegd. Het rapport berustte op een zintuiglijk onderzoek onder proefpersonen en een fysischchemische analyse van de beide geuren. Bij de oordeelsvorming rond de inbreukvraag mocht het hof zich op dit rapport baseren. Volgens de Hoge Raad behoefden de rechters niet zelf aan de op de terechtzitting meegebrachte parfumflesjes te ruiken. Commentaar Met dit arrest is het auteursrechtelijk domein in Nederland uitgebreid met parfums. Het is voor het eerst dat een hoogste instantie daartoe beslist. De Cour de Cassation heeft zich op 13 juni 2006 ook over dit vraagstuk uitgesproken met een tegengestelde uitkomst: ’la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas (...) la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit par le droit d’auteur’ (Mme Nelja X/société Haarmann et Reimer, 02-44.718 Arrêt 1006). Volgens de Cour de Cassation is de geur van een parfum niets meer dan het resultaat van het toepassen van bestaande kennis. Dit kwalificeert niet als een creatieve prestatie die in aanmerking komt voor auteursrechtelijk bescherming. Overigens is volgens de A-G het laatste woord hierover in Frankrijk nog niet gezegd. Hij verwijst in zijn conclusie bij het Lancôme/Kecofa arrest naar een Franse uitspraak van 17 september 2004 van de Cour d’Appel de Paris waartegen cassatie is ingesteld (Beauté International/Euro Media e.a.). Een beslissing wordt volgens de A-G in de lente van 2007 verwacht. In de strijd tegen piraterij hebben parfumfabrikanten naast het merkenrecht op de benaming van het parfum en het

2 7 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

modellenrecht op de vorm van de fles, nu in Nederland een nieuwe troef in handen: een beroep op het auteursrecht. Het claimen van auteursrecht op andere, nog niet eerder beschermde werken, zoals de smaak van een drankje of de geur van een nieuw gerecht, zal een volgende, maar een – vanwege dit arrest – minder grote uitdaging zijn. De vraag is in hoeverre daar in de praktijk op grote schaal gebruik van zal worden gemaakt. Voor alle efemerische zaken geldt immers

J

U

R

I

S

P R

U D

E N T

I

(koolhydraatmengsels) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 53, lid 2 Row 1995 Koolhydraatcomponent B moet een polysaccharide zijn met 7 of meer monosaccharideneenheden en voorts uit maximaal 100 monosaccharideneenheden opgebouwd zijn. Uit deze bewoordingen volgt dat een koolhydraat eerst als een B-component kwalificeert indien deze bestaat uit een polysaccharide met een DP in de range van 7 tot en met 100. Op deze wijze wordt de B-component dan ook gesteld tegenover de A-component welke moet bestaan uit een saccharide met een DP in de range van 2 tot en met 6. Naar voorlopig oordeel kan Fibrulose’97, waarvan 37 gew. % buiten de door de uitvinder gedefinieerde grenzen valt, dan ook niet als een B-component worden gekwalificeerd. NV Nutricia te Zoetermeer, eiseres, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. G. Kuipers en Snijders te Amsterdam, tegen Kruidvat Retail BV te Renswoude, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Nutricia is rechthebbende op het Europees octrooi EP 1 105 002 betreffende Kohlenhydratmischungen, hierna het octrooi. Het octrooi is op een aanvrage van 11 augustus 1999 verleend op 17 juli 2002. De prioriteitsdatum is 11 augustus 1998. 2.2 Tegen het octrooi is oppositie ingesteld door vier partijen. Bij beslissing van 10 mei 2005 heeft de oppositieafdeling het octrooi ongewijzigd in stand gelaten. Tegen deze beslissing is hoger beroep ingesteld. 2.3 Het octrooi is opgesteld in de Duitse taal. De conclusies van het octrooi luiden in Nederlandse vertaling als volgt: 1 Koolhydraatmengsels voor diëtische voedingen en farmaceutica, waarbij de koolhydraatmengsels twee verschillende, hoofdzakelijk oplosbare koolhydraatcomponenten A en B, die in het maag-darmkanaal onverteerd blijven en niet geresorbeerd bij de dikke darm komen, bevatten of daaruit bestaan, de koolhydraatcomponent A uit ten minste één monosaccharide of uit ten minste één oligosaccharide met 2 tot 6 monosaccharideneenheden of uit een mengsel van twee of Beroep ingesteld. Red.

1 7

J U L I

2 0 0 6

dat het vaststellen van de oorspronkelijke kenmerken en het beoordelen of er sprake is van inbreuk, geen eenvoudige opgave zal zijn. Vivien Rörsch*

*

Advocaat te Den Haag

E

Nr. 53 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 5 april 2006*

*

E I G E N D O M

meer van deze sacchariden opgebouwd is, de koolhydraatcomponent B uit een polysaccharide met 7 of meer monosaccharideneenheden of uit een mengsel van twee of meer polysacchariden opgebouwd is, de koolhydraatcomponent A = 5 tot 95 gew. % en de koolhydraatcomponent B = 5 tot 95 gew. % van de som van de koolhydraatcomponenten A en B (= 100 gew. %) zijn, ten minste 80 gew. % van de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponenten A en B prebiotisch werkt, de koolhydraten/sacchariden, die de koolhydraatcomponent A uitmaken, een andere structuur hebben dan de koolhydraten/sacchariden, die de koolhydraatcomponent B uitmaken, en de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponent B uit maximaal 100 monosaccharideneenheden opgebouwd zijn. (...) 2.4 Sinds eind 2005 biedt Kruidvat onder haar eigen merk zuigelingenmelk en opvolgmelk aan. De Kruidvat producten worden aangeboden in een ’Standaard’ variant met de nummeraanduidingen 1 tot met 3 en een ’Extra Care’ variant met de nummers 1 en 2. Op de verpakkingen van deze producten staat de vermeldingen ’Met prebiotische vezels’. Onder de ingrediëntendeclaratie is vermeld ’voedingsvezels (galacto-oligosaccharide, fructo-oligosaccharide)’. 3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 3.1 Stellende dat Kruidvat inbreuk maakt en/of dreigt te maken op haar rechten uit het octrooi vordert Nutricia dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Kruidvat met onmiddellijke ingang verbiedt op enigerlei wijze betrokken te zijn bij directe of indirecte inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi van Nutricia. Zij verbindt hieraan verscheidene nevenvorderingen. 3.2 Kruidvat betwist de gestelde inbreuk en voert een nietigheidsverweer. Haar verweer zal voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde komen. 4 De beoordeling van het geschil Algemeen, het kennisgebied van het octrooi 4.1 Bekend is dat in de gezonde dikke darm bacteriën verblijven. Deze zogenoemde darmflora is van belang voor het goed functioneren van de dikke darm. De darmflora grijpt op zeer complexe wijze in op de processen in het darmkanaal, met name door fermentatie van voedingsbestanddelen die in de dunne darm nog niet geresorbeerd zijn. De darmflora is in staat deze bestanddelen verder te ontsluiten. De fermentatie draagt echter ook bij aan het verwijderen van eerder ontstane giftige metabolieten en de synthese van nieuwe metabolieten alsmede de terugresorptie van galzuren. De normale darmflora werkt ook bevorderlijk voor de gezondheid, doordat zij de groei van andere pathogene micro-organismen onderdrukt. In de darmflora spelen zogenoemde melkzuurbacteriën (Lactobacillus bifidus) een

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

belangrijke rol. Al sinds langere tijd worden dan ook pogingen ondernomen om door ingrijpen op het voedingspatroon in de richting van de ontwikkeling van een melkzuurdominante darmflora te sturen. 4.2 De voedingsbestanddelen die daartoe een rol kunnen spelen zijn die stoffen die weliswaar oplosbaar zijn maar niet in het eerdere maag-darm traject worden geresorbeerd. Dit kan zich voordoen indien het specifieke enzym voor de afbraak van die stoffen in de (humane) dunne darm niet beschikbaar is. Deze stoffen kunnen daardoor onverteerd de dikke darm bereiken en zich feitelijk aanbieden als ’voeding’ voor de darmflora. Van voedingsbestanddelen met deze eigenschap wordt aangegeven dat zij prebiotische of bifidugene werking hebben dat wil zeggen een stimulerend effect op de levende (gewenste) bacterie. Stoffen waarvan de prebiotische werking bekend is zijn bijvoorbeeld galactooligosacchariden, hierna GOS, en fructo-oligosacchariden, hierna FOS. Beide stoffen zijn polysacchariden (meervoudige suikers) die derhalve kwalificeren als koolhydraten. 4.3 Meervoudige suikers worden gemeenlijk aangeduid als polysacchariden. Binnen deze groep kan een subgroep worden omschreven welke suikers betreft die zijn samengesteld uit meerdere saccharideneenheden maar niet zeer veel. Deze groep wordt aangeduid als oligosacchariden. In het octrooi wordt, zo blijkt uit de beschrijving, ter afbakening de grens gelegd bij 7, des dat in het octrooi voor sacchariden bestaande uit 7 of meer saccharideneenheden het voorvoegsel ’poly’ wordt gebruikt. Het voorvoegsel ’oligo’ wordt in het octrooi gereserveerd voor sacchariden bestaande uit 2 tot 6 saccharideneenheden. In de praktijk van het onderhavige kennisgebied wordt de grens niet altijd daar gelegd, maar bij een hoger aantal. 4.4 Het octrooi openbaart nu een uitvinding welke ziet op het gebruik van specifieke koolhydraatmengsels met prebiotische werking voor diëtische voedingen en farmaceutica. Het mengsel kan worden toegevoegd aan bijvoorbeeld zuigelingenvoeding. In het octrooi wordt aangegeven dat de mengsels de gezondheid bevorderende microorganismen, die in de natuurlijke dikke darmflora aanwezig zijn, stimuleren. Zo geeft de beschrijving aan (p. 7, r. 17-28): Door de gerichte combinatie van oligosacchariden en polysacchariden en dus door de gelijktijdige aanwezigheid van de koolhydraatcomponent A en van de koolhydraatcomponent B kunnen de gezondheid bevorderende micro-organismen in de dikke darm belangrijk werkzamer gestimuleerd worden dan met slechts één dergelijke koolhydraatcomponent. Zo is het door de toediening van de combinatie volgens de uitvinding mogelijk, een normale dikke darmflora zeer snel weer te maken, te behouden of een afwijken van de darmflora in belastingssituaties preventief te vermijden en zo de bacteriële kolonisatie van de dikke darm werkzamer te beïnvloeden dan met de tot nu toe gebruikte koolhydraten. 4.5 Een uitvoeringsvorm van de uitvinding betreft een koolhydraatmengsel waarin de component A bestaat uit GOS en component B uit FOS, vergelijk conclusie 7 alwaar FOS is omschreven als fructo-polysaccharide. Conclusie 5 omschrijft een uitvoeringsvorm waarbij component A 90 gew. % van het mengsel uitmaakt en component B 10 gew. %.

E I G E N D O M

2 7 7

Inbreuk 4.6 Bij de beoordeling van de inbreukvraag neemt de rechtbank in aanmerking dat de uitvinding specifieke combinaties van koolhydraten betreft die in die combinatie de voordelen van de uitvinding zouden moeten opleveren. Conclusie 1 leert dat de specifieke combinatie moet zijn samengesteld uit in elk geval een A-component, bestaande uit een kortketenige oligosaccharide en een B-component, bestaande uit een langketenige polysaccharide. Kortketenig is gedefinieerd als korter dan 7 saccharideneenheden en langketenig als meer dan 6 eenheden. 4.7 Nutricia heeft de door Kruidvat aangeboden producten in haar laboratorium laten onderzoeken door dr. Bernd Stahl. Dr. Stahl heeft de monsters onderzocht met de HPAEC chromatografie (High Performance Anion Exchange Chromatography) en met GPC chromatografie (Gel Permeation Chromatography). HPAEC is een techniek die met grote selectiviteit, niet alleen voor omvang van het molecuul maar ook voor de configuratie van het molecuul, een kwalitatieve analyse mogelijk maakt. GPC is met name selectief voor de grootte van het molecuul maar biedt — in combinatie met refractive index detection (RID) als detectie methode — ook kwantitatieve gegevens. 4.8 Dr. Stahl heeft in de monsters met behulp van de HPAEC methode GOS aangetroffen. Vergelijking met de chromatogrammen van GOS afkomstig van bekende leveranciers leert dat de GOS in de Kruidvat voeding overeenkomt met het handelsproduct Cup Oligo. Zowel dit handelsproduct als de GOS in de monsters hebben hoofdzakelijk een DP (degree of polymerization, dat wil zeggen het aantal saccharideneenheden) van 2, 3 en 4. GOS met een DP van meer dan 6 is niet gedetecteerd. Dr. Stahl stelt dat de GOS in de Kruidvat voeding derhalve kan worden gekwalificeerd als een A-component in de zin van conclusie 1 van het octrooi. 4.9 In de monsters van het Kruidvat product is voorts FOS gedetecteerd. De HPAEC methode gaf de indicatie dat het zou gaan om het handelsproduct Fibrulose’97. Met behulp van de GPC methode is vervolgens een kwantitatieve bepaling gedaan van de DP verdeling van Fibrulose’97. Dit leverde het volgende beeld op:

De inkleuring is van de hand van dr. Stahl om aan te geven dat 63 gew. % van dit product een DP heeft van 7 of meer. 4.10 Nutricia stelt nu dat bij de productie van de Kruidvat voeding het handelsproduct Fibrulose’97 wordt toegepast als B-component in de zin van conclusie 1 van het octrooi. 4.11 Deze stelling slaagt niet. De voorzieningenrechter zal Nutricia wel volgen in haar stelling dat de aan de Kruidvat voeding toegevoegde FOS bestaat uit het handelsproduct Fibrulose’97 maar zal dan ook moeten onderzoeken of Fi-

2 7 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

brulose’97 is aan te merken als een B-component. Uit conclusie 1 blijkt dat de koolhydraatcomponent B moet zijn een polysaccharide met 7 of meer monosaccharideneenheden en voorts dat de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponent B uit maximaal 100 monosaccharideneenheden opgebouwd zijn. Uit deze bewoordingen volgt dat een koolhydraat eerst als een B-component kwalificeert indien deze bestaat uit een polysaccharide met een DP in de range van 7 tot en met 100. Op deze wijze wordt de B-component dan ook gesteld tegenover de A-component welke moet bestaan uit een saccharide met een DP in de range van 2 tot en met 6. Naar voorlopig oordeel kan Fibrulose’97, waarvan 37 gew. % buiten de door de uitvinder gedefinieerde grenzen valt, dan ook niet als een B-component worden gekwalificeerd. Door Fibrulose’97 toe te passen in haar zuigelingenvoeding maakt Kruidvat dan ook geen inbreuk op conclusie 1 van het octrooi en evenmin op de volgconclusies die alle uitgaan van de toevoeging van een B-component met prebiotische werking zoals die is gespecificeerd in de eerste conclusie. Ook de derde die kennisneemt van het octrooi zal begrijpen dat een kortketenige A-component (een oligosaccharide in de bewoordingen van het octrooi) tegenover een langketenige B-component (een polysaccharide) wordt gesteld. Mede omdat voor de B-component wordt opgegeven dat deze een DP moet hebben van 7 tot 100 zal hij een stof met een DP in de range van 2 tot 22, waarbij de verdeling zijn zwaartepunt heeft nabij de DP van 7, niet aanmerken als een polysaccharide volgens de definitie van component B van het octrooi. De deskundige derde zal begrijpen, en het octrooi ook zo mogen verstaan, dat component B een polysaccharide is waarbij het zwaartepunt van de DP verdeling zich tussen de 7 en 100 zal bevinden maar in elk geval niet op of buiten een van deze randwaarden. 4.12 De stelling van Nutricia slaagt ook niet onder de veronderstelling dat van de toegevoegde Fibrulose’97 het deel met een DP lager dan zeven moet worden weggedacht, zodat nog steeds een hoeveelheid – 63 gew. % – als polysaccharide met een DP groter dan 6 resteert. Onder die aanname dreigt immers dat de gewichtsverhouding in het mengsel niet meer voldoet aan de grens dat ten minste 5 gew. % van het mengsel langketenig is. De kwantitatieve bepalingen van dr. Stahl zijn onvoldoende nauwkeurig om daar uitspraken over te doen. Voorts is onder die aanname het kortketenige deel van de Fibrulose’97 als een derde component aan te merken, hetgeen in strijd is met de vooronderstelling dat het mengsel is samengesteld uit twee componenten. Slotsom 4.13 Voorshands dient dan ook te worden geconcludeerd dat Kruidvat geen inbreuk maakt op het octrooi van Nutricia. In kort geding kan het geldigheidsverweer van Kruidvat dan onbesproken blijven, waartoe te meer aanleiding is nu het hoger beroep in de oppositie nog niet is afgerond. De vorderingen dienen te worden afgewezen. Nutricia zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 5 De beslissing De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af;

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

veroordeelt Nutricia in de proceskosten, aan de zijde van Kruidvat tot op heden begroot op € 1.064,– waarvan € 248,– voor vastrecht en € 816,– voor salaris procureur. Enz.

Nr. 54 Hoge Raad der Nederlanden, 13 januari 2006 (prepaid telephone calls) Mrs. D.H. Beukenhorst, H.A.M. Aaftink, P.C. Kop, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel Art. 70 j˚ art. 53, lid 2 Row 1995 Hof: Gnanam c.s. passen de werkwijze toe volgens de stand van de techniek, beschreven in het Amerikaanse octrooi 4.706.275, en maken mitsdien noch letterlijk, noch op equivalente wijze (directe) inbreuk op het Fromer-octrooi. Daaraan doet niet af dat door Fromer nog is aangevoerd dat een belangrijk verschil tussen het Fromeroctrooi en de stand van de techniek schuilt in het concept om het codenummer op een kaart af te drukken en te bedekken met een eenvoudig te verwijderen laagje (de ’kraslaag’). Nergens in het octrooischrift is vermeld of zelfs maar gesuggereerd dat het toepassen van een kraskaart als een zelfstandige uitvinding dient te worden gezien en op dit toepassen of op een dergelijke kaart is dan ook geen enkele zelfstandige conclusie gericht. Het octrooi beschermt daarom niet de kraskaart als voortbrengsel, doch slechts de toepassing van de kraskaart bij de werkwijze volgens het octrooi. Het gaat daarbij niet om een voor de geoctrooieerde werkwijze essentiële maatregel, maar om een bij voorkeur toe te passen maatregel. Een bij voorkeur toe te passen maatregel kan op zichzelf reeds bekend zijn. Voor de toelaatbaarheid van een afhankelijke conclusie, zoals de onderhavige, is dit niet van belang. Daarom kan in het midden blijven of kaarten van het type remote memory card, al dan niet voorzien van een onder een kraslaag vermeld nummer, reeds voor de prioriteitsdatum van de aanvrage bekend waren. Van indirecte inbreuk is daarom geen sprake. Hoge Raad: De cassatiemiddelen treffen geen doel. 1 Shmuel Fromer te Haifa, Israël, 2 Prepaid Cards BVBA te Diegem, België, eisers tot cassatie, advocaat mr. K.G.W. van Oven, tegen 1 Gnanam Telecom Center BV te Amsterdam, 2 Telecom Centers Holding Ltd te Londen, Verenigd Koninkrijk, 3 Interactive Communication Services Global Holding Plc te Londen, Verenigd Koninkrijk, verweersters in cassatie, advocaat mr. E. Grabandt. a Rechtbank te ’s-Gravenhage, 11 juli 2001 (mr. H. Wien, M.Y. Bonneur en E.J. Arkenbout) 1.1 Fromer is houder van Europees octrooi EP 0 572 991 B1, verleend voor een werkwijze voor het bewerken van vooruit betaalde telefoonoproepen (a method of processing prepaid telephone calls). De verlening van dit Europees octrooi van Fromer is op 30 oktober 1996 gepubliceerd, na een aanvrage van 2 juni 1993 en met vermelding van een op een Israëlische aanvrage gebaseerde prioriteitsclaim van 2 juni 1992. Het Fromer-octrooi is verleend voor zeventien Europese landen, waaronder Nederland. Prepaid Cards is een licentienemer terzake van voormeld Fromer-octrooi.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

1.2 De conclusies van het Fromer-octrooi luiden als hierna volgt. De beschrijving beslaat drie kolommen van het octrooischrift. Het octrooischrift bevat geen figuren (tekeningen). 1. A method of processing prepaid telephone calls, particularly for use in connection with public telephones, comprising the steps of – (a) programming a respective Public Automatic Branch exchange (PABX) to become toll-free accessible for incoming calls through dialling any one out of a series of predetermined numbers stored in a databank of the PABX; (b) enabling a calling party to complete a connection with a called party; (c) cutting-off the said connection after a prefixed time/counter pulses interval; (d) erasing from the data-bank any number that had once been dialled; (e) marking the said series of numbers, each on a vendible carrier member in an invisible – however readily exposable – manner; and ( f ) offering the vendible carrier members for sale to the general public, so that purchasers of the carrier members, after exposing the respective number, are enabled to place a call for the duration of the said interval. 2. The method of Claim 1 further comprising the step of first dialling a toll-free access number of the PABX. 3. The method of Claim 1 wherein remaining amounts of the said interval are currently displayed to the calling party. 4. The method of Claim 3 wherein a remaining amount of an interval, at the end of an outgoing call, is creditable to a selected subscriber account by further dialling its telephone number. 5. The method of Claim 1 wherein the said vendible carrier members are in the form of cards, said number being imprinted thereon and covered by a layer of a removable, opaque coating. 6. The method of Claim 1 wherein the said vendible carrier members are in the form of cards placed in a sealed envelope. 1.3 Gnanam cs zijn als ’groep van bedrijven’ – iedere vennootschap in de eigen rol – betrokken bij het op de relevante Europese markten brengen van prepaid telefoonkaarten aangeduid als Gnanam, Gnanam Asia, Gnanam Africa com en Gnanam Phonepass. Deze prepaid telefoonkaarten zien er als volgt uit (voor- en achterzijde afgebeeld).

E I G E N D O M

2 7 9

(...) 3.2 Voor de vraag of inbreuk op een octrooi wordt gemaakt is van belang welke de beschermingsomvang van dat octrooi is. Uitgangspunt is art. 53 ROW 1995 jo. art. 69 EOV en bijbehorend Protocol, volgens welke de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies en de daarin voorkomende maatregelen en begrippen. Die uitleg dient zodanig te geschieden dat aan de octrooihouder een billijke bescherming en aan derden een redelijke rechtszekerheid wordt geboden. De rechtbank hanteert daarbij de door HR NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté Opties) gegeven vuistregels en maatstaven. Ingevolge dat HR-arrest behoort de rechtbank bij haar voormelde uitleg onder ogen te zien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen wezenlijk is – anders gezegd wat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte is –, zodat een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een billijke bescherming van de octrooihouder te beperkte, maar ook een onnodig ruime uitleg wordt vermeden. Dit kan er toe leiden dat ook varianten op de in de octrooiconclusies beschreven maatregelen onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht (equivalentie), waarbij derden redelijkerwijs wel hebben moeten kunnen begrijpen dat die varianten ook onder de beschermingsomvang zijn begrepen. Met het oog op de rechtszekerheid voor derden is een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg gerechtvaardigd in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman (lees: concurrent) die de grenzen van de beschermingsomvang en dus van de eigen handelingsvrijheid wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt.

2 8 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

3.3 Het inbreukdebat van partijen spitst zich toe op de vraag of de ten processe beschreven Gnanam-werkwijze, zoals voor de gebruiker kort aangeduid op de achterzijde van de Gnanam-telefoonkaarten, voldoet aan de kenmerken 1a) en 1d) van het Fromer-octrooi, op letterlijke dan wel equivalente wijze. Naar het oordeel van de rechtbank moet die kernvraag ontkennend worden beantwoord. Daartoe is het volgende redengevend. 3.4 Als enerzijds gemotiveerd gesteld en anderzijds onvoldoende weersproken staat ten processe vast dat de Gnanamwerkwijze samengevat de volgende is. Het Gnanamsysteem werkt in essentie en voorzover het de hier aan de orde zijnde maatregelen betreft op gelijke wijze als het systeem volgens het Kamil-octrooi (US 4706275, waarvan in het Fromer-octrooi is afgebakend). Met een Gnanamtelefoonkaart koopt de gebruiker als het ware drie zaken die prepaid telephone calls mogelijk maken: één of meer telefoonnummers van de speciale centrale van een telecomaanbieder (provider) waaraan de Gnanam-computer is gekoppeld, een geheime PIN- of SCN-code en een daaraan via de computer gekoppeld krediet. De gebruiker belt eerst een aangegeven telefoonnummer van Gnanam bij de provider en krijgt aldus via diens centrale verbinding met de Gnanam-computer. Daarna toetst de gebruiker de vrijgekraste geheime code in, waarna de computer controleert of de code geldig is en beltegoed heeft. Daarna staat de computer toe dat er wederom via een of meer centrales een verbinding tot stand komt met het tot slot ingetoetste abonneenummer. Gnanam cs maken daarbij overigens gebruik van de huidige situatie dat er – in kennelijke tegenstelling tot de situatie ten tijde van de uitvindingen van Fromer en ook Kamil – vele, scherp concurrerende providers zijn, zodat zij zowel voor inkomend als voor uitgaand telefoonverkeer steeds gebruik kunnen maken van de scherpste tarieven. Schematisch weergegeven ziet het Gnanam-systeem op de voet van het Kamil-octrooi er als volgt uit.

3.5 Het Fromer-octrooi beoogt blijkens de in de beschrijving gepresenteerde uitvindingsgedachte de nadelen van het Kamil-octrooi te overwinnen, echter met behoud van de voordelen van Kamil ten opzichte van de reeds voor Kamil bekende, openbare met munten of magneetkaart werkende publieke telefooncellen. Uit de beschrijving (kolom 1 regel 35 tot en met kolom 2 regel 3) blijkt dat volgens Fromer het aan Kamil inherente probleem is gelegen in het eerst contact moeten maken met de special central stations van een telefoon- of credit card-maatschappij alvorens via de secret code numbers en het daaraan verbonden beltegoed contact te

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

kunnen maken met het gewenste abonneenummer. Dit probleem wordt opgelost door een zogenaamde PABX voor te programmeren met secret code numbers met daaraan verbonden een beltegoed, zodat het voorafgaand contact met die extra organisatie wordt vermeden: It is therefore the main object of the present invention to enable the processing of prepaid telephone calls which (...) will render redundant any previous connection with any kind of organization, be it the telephone and/or credit card companies. It is a further object of the invention to enable the processing of prepaid telephone calls by purchasing a (...) secret code number (SCN) which enables access to a local public automatic telephone exchange (PABX), pre-programmed for processing such calls for a predetremined length of time (counter pulses). Onder de gedetailleerde beschrijving (kolom 2 regel 35 tot en met kolom 3 slot wordt dit programmeren van de PABX met speciale codenummers (SCN) nader uitgewerkt. Alom uit de beschrijving blijkt voorts dat de Fromer-werkwijze zich vooral richt op publieke telefooncellen en publieke centrales. Bij Kamil en Gnanam cs moet de gebruiker met andere woorden drie nummers intoetsen, bij Fromer daarentegen kan hij volstaan met het intoetsen van twee nummers. Het abonneenummer van het centrale kantoor wordt derhalve bij Fromer weggelaten en men kan direct de SCN-code intoetsen, omdat die staat geprogrammeerd in een PABX. Schematisch weergegeven ziet de werkwijze volgens het Fromeroctrooi er dan als volgt uit, waarbij opmerking verdient dat ook dit schema van de hand van Gnanam cs onvoldoende is weersproken en dat Fromer zelf geen tekeningen ter verduidelijking bij het octrooischrift heeft doen publiceren.

3.6 Uit de twee voorafgaande rechtsoverwegingen (inclusief schema’s) volgt reeds dat de Gnanam-werkwijze conform Kamil wezenlijk verschilt van de werkwijze volgens het Fromer-octrooi, zodat reeds hierom het beroep van Fromer cs op equivalentie faalt. Gnanam cs vallen immers terug op Kamil (stand van de techniek in het Fromer-octrooi) en maken via hun computer gebruik van een special central office van een provider, welk voorafgaand contact (previous connection) Fromer nu juist beoogt te vermijden door een PABX op een specifieke wijze voor te programmeren met codenummers. Tot dit laatste is de beschermingsomvang van het Fromer-octrooi met andere woorden in beginsel beperkt. 3.7 Meer specifiek overweegt de rechtbank terzake van maatregel 1a) het navolgende. Gelet op de drie voorafgaande rechtsoverwegingen valt onder de beschermingsomvang van de aldaar geclaimde PABX, voorgeprogrammeerd met de in 1e) bedoelde SCN-codes, niet te begrijpen de door Fro-

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

mer nu juist te vermijden special central office van de provider waarvan Gnanam cs via hun computer gebruik maken. Anders dan Fromer programmeren Gnanam cs immers geen publieke eindcentrale met een speciale serie codenummers – door Gnanam cs bij pleidooi aangeduid als ’pseudoabonneenummers’ –, en anders dan bij Fromers werkwijze is bij Gnanam cs voorafgaand contact met een organisatie (Gnanam, via haar computer en haar telefoonnummers bij haar provider) nu juist noodzakelijk. Eventuele onduidelijkheden over het begrip PABX behoren in dit verband in beginsel voorts voor rekening en risico van octrooihouder Fromer te blijven. Van letterlijke of equivalente inbreuk door Gnanam cs op kenmerk 1a) is dus naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, terwijl de met codenummers voorgeprogrammeerde PABX uit kenmerk 1a) – voorzover Fromer cs dat be(t)ogen – evenmin mag worden weggeïnterpreteerd. 3.8 Terzake van maatregel 1d) overweegt de rechtbank meer specifiek als volgt. Deze maatregel ziet op het wissen (erasing) uit de databank van de PABX van elk gedraaid codenummer. De beschrijving vermeldt op dit punt het volgende (kolom 3 regels 25-29): Obviously, a SCN that has been once used is automatically erased from the SCN data-bank of the PABX. Periodical replacement of all the SCN cards may also become necessary, requiring the public to exchange, free of charge, the inventory of cards in their possession. De rechtbank onderschrijft het betoog van Gnanam cs, dat uit deze passage en haar context blijkt dat wissen en zelfs een ’periodieke opschoningsoperatie van de pseudoabonneenummers’ bij de Fromer-werkwijze noodzakelijk is, gegeven de (althans destijds) beperkte en/of duurbetaalde capaciteit van publieke eindcentrales. Men kan de SCN-code bij Fromer dus maar één keer gebruiken, zij het dat de gebruiker een eventueel resterend krediet kan doen bijschrijven op bijvoorbeeld de teller van zijn eigen privételefoonaansluiting (volgconclusie 4 en beschrijving kolom 3 regels 19-24). Bij de Gnanam-werkwijze daarentegen worden – naar onweersproken vaststaat – de PIN-codes niet uit het geheugen van de Gnanam-computer gewist, maar blijven zij daar om administratieve doeleinden juist staan. Ook kan men dezelfde PIN-code van een Gnanam-kaart meermalen gebruiken, uiteraard totdat het totale krediet is verbruikt. Ook op dit punt heeft te gelden dat het in strijd zou zijn met de rechtszekerheid voor derden de beschermingsomvang van het op zichzelf duidelijke begrip ’wissen’ (obviously, erased, erasing) op te rekken buiten de letterlijke betekenis daarvan, terwijl eventuele onduidelijkheden in dit verband wederom in beginsel ten nadele van de octrooihouder hebben te werken. Van letterlijke of equivalente inbreuk door Gnanam cs op kenmerk 1d) is dus naar het oordeel van de rechtbank evenmin sprake, terwijl het wissen uit de databank uit kenmerk 1d) – voorzover Fromer cs dat be(t)ogen – evenmin mag worden weggeïnterpreteerd. 3.9 Aan dit alles doet zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet of onvoldoende af dat aan Fromer cs kan worden toegegeven dat het Fromer-octrooi (en het Kamiloctrooi) deels zijn achterhaald door de tijd en de praktijk (met haar uitbreiding van capaciteit bij en aantal van providers). Die enkele omstandigheid maakt met het oog op voormelde rechtszekerheid van derden als Gnanam cs niet dat de beschermingsomvang van het Fromer-octrooi ten be-

E I G E N D O M

2 8 1

hoeve van de billijke bescherming van de octrooihouder mag worden uitgebreid door de kenmerken 1a) en 1d) weg te interpreteren althans door de Gnanam-werkwijze daaronder te doen vallen via de equivalentieleer. Enz. b Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 4 december 2003 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en P.B. Kamminga) Beoordeling van het hoger beroep (...) 6 Bij de werkwijze volgens het Fromer-octrooi (een afschrift van het octrooi is door Fromer c.s. in prima overgelegd als productie 1) gaat het er blijkens de beschrijving in het octrooischrift om, de kostbare met muntingave of magneetkaart werkende telefoons in openbare telefooncellen overbodig te maken, door te voorzien in een systeem voor het verwerken van vooruitbetaalde telefoongesprekken, dat met ’gewone’ telefoontoestellen kan werken. Daartoe worden dragers met een onzichtbaar gemaakt (afgeschermd) ’geheim’ nummer (secret code number SCN) aan het publiek verkocht. Het ’geheime’ nummer op de drager vertegenwoordigt een bepaald aantal telefoontikken of een bepaalde telefoontijdsduur. Het ’geheime’ nummer is een telefoonnummer, dat de gebruiker toegang geeft tot een daarvoor geschikt geprogrammeerde (lokale, openbare) telefooncentrale. Het nummer kan daartoe als begindeel een door de centrale als tel-vrij (gratis) nummer herkenbaar deel omvatten. Bij gebruik, dat wil zeggen bij het contact maken met de centrale door de gebruiker door het desbetreffende nummer op een telefoontoestel in te toetsen, verifieert de centrale eerst dat het nummer een aantal telefoontikken (hoeveelheid telefoontijd) vertegenwoordigt en stelt de beller vervolgens in staat het door hem gewenste abonneenummer in te toetsen en aldus verbinding te verkrijgen met dat gewenste abonneenummer. De centrale verbreekt de verbinding nadat het aantal tikken (de hoeveelheid telefoontijd) is verbruikt en wist het gebruikte ’geheime’ nummer uit het geheugen van de centrale, zodat het niet nogmaals kan worden gebruikt. Bij een geschikte uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens het Fromer-octrooi heeft de drager een kaartvorm en is het ’geheime’ nummer op de kaart aangebracht en daarop afgedekt door een ondoorzichtige laag, die door krassen kan worden verwijderd. 7 Uit het in het Fromer-octrooi als stand van de techniek besproken Amerikaanse octrooischrift 4.706.275 (door Fromer c.s. overgelegd in prima als bijlage bij productie 7) was reeds een werkwijze voor het verwerken van vooruitbetaalde telefoongesprekken bekend, waarbij het publiek tegen vooruitbetaling van een bedrag de beschikking over een codenummer verkreeg. Het desbetreffende codenummer en het daaraan gekoppelde bedrag was daarbij in de computer van een ’centraal kantoor’ (special central office (traveller phone services office) – vgl. het Amerikaanse octrooi, kolom 3 (General Description) opgeslagen. Bij gebruikmaking van het systeem diende de gebruiker vanaf een willekeurige telefoonaansluiting (privé of publiek) het centrale kantoor te bellen en het verkregen codenummer in te toetsen, gevolgd door het gewenste abonneenummer. De computer van het centrale kantoor verifieerde vervolgens het codenummer en het openstaande kredietbedrag en verbond bij juist bevinden van code en krediet de gebruiker met het reguliere telefoon-

2 8 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

net, waarbij voor hem de oproep op de meest gunstige wijze werd doorgeleid (’routes the call on the most economical available lines’). Vervolgens hield de computer van het centrale kantoor de lopende kosten van het gevoerde gesprek bij en verbrak de verbinding zodra die kosten het openstaande kredietbedrag dreigden te overschrijden. 8 Volgens het Fromer-octrooi is het nadeel van deze bekende werkwijze, dat het geïnteresseerde publiek om de voordelen van die werkwijze te genieten, voorbereidende stappen dient te zetten via bijvoorbeeld creditkaartbedrijven. Het doel van de uitvinding van Fromer is daarom mede (naast het overbodig maken van kostbare met muntingave of dergelijke werkende telefoons) het overbodig maken van voorbereidende contacten met externe organisaties. Vgl. het Fromer-octrooi, kolom 1, regels 46 - 53: ’It is therefore the main object of the present invention to enable the processing of prepaid telephone calls which, on the one hand, will overcome the disadvantage of both the coin/magnetic card operated public telephone booth extensions and, on the other hand, will render redundant any previous connection with any kind of organization, be it the telephone and/or credit card companies’. 9 Door Gnanam c.s. wordt een werkwijze voor het verwerken van vooruitbetaalde telefoongesprekken toegepast, waarbij: a het publiek door vooruitbetaling van een bedrag een (geheim) codenummer verkrijgt (in de praktijk is dit codenummer vermeld op een kaart en afgedekt door een ondoorzichtige wegkrasbare laag); b de houder van een codenummer door een van de eveneens ter beschikking gestelde inbelnummers te bellen verbinding krijgt met de computer van Gnanam c.s.; c de beller een taalkeuze maakt (voor het verkrijgen van verdere instructies in de door hem gekozen taal); d de beller het codenummer intoetst, gevolgd door het gewenste telefoonnummer; e de computer van Gnanam c.s. het codenummer en het daaraan gekoppelde kredietbedrag verifieert en bij juist bevinden via de goedkoopste provider contact maakt met het gewenste telefoonnummer; f de computer de verbinding verbreekt als het kredietbedrag is verbruikt, of, indien de beller de verbinding verbreekt voordat het krediet is verbruikt, het restant beschikbaar houdt voor een volgend onder gebruikmaking van het codenummer te voeren telefoongesprek. 10 Door Fromer c.s. wordt gesteld, dat de werkwijze van Gnanam c.s. gelijk is aan, althans een equivalent is van de werkwijze volgens het Fromer-octrooi. 11 Gnanam c.s. voeren aan dat de Gnanam-werkwijze geheel overeenkomstig de leer van het Amerikaanse octrooi 4.706.275 (annex D2 bij productie 12 van Fromer c.s. bij memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel appèl) is. Zo verkrijgt het publiek tegen vooruitbetaling een codenummer, welk codenummer met bijbehorend kredietbedrag in de computer van een centraal kantoor (het kantoor van Gnanam c.s.) wordt opgeslagen. Bij gebruikmaking van het systeem dient de gebruiker vanaf een willekeurige telefoonaansluiting het kantoor (de computer) van Gnanam c.s. te bellen en (na taalkeuze) het verkregen codenummer in te toetsen, gevolgd door het gewenste abonneenummer. De computer van Gnanam c.s. verifieert vervolgens het codenummer en het kredietbedrag en verbindt daarna bij akkoordbevinding de gebruiker met het reguliere telefoon-

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

net, waarbij naar Gnanam c.s. hebben gesteld en Fromer c.s. niet hebben weersproken, de oproep op de meest gunstige wijze wordt doorgeleid. De computer van Gnanam c.s. houdt ook de lopende kosten van het gevoerde gesprek bij en verbreekt de verbinding als het kredietbedrag is verbruikt. 12 Door Fromer c.s. is aangevoerd, dat de werkwijze volgens het Amerikaanse octrooi 4.706.275 anders is, omdat daarbij de gebruiker eerst een codenummer zou dienen aan te schaffen en door betaling daarvan een krediet te openen, waarna pas codenummer en kredietbedrag in de computer van de externe organisatie zouden worden ingevoerd. Dit nu wordt door de ’General Description’ van de uitvinding in kolom 3 van het Amerikaanse octrooischrift niet bevestigd. Uit die ’General Description’ blijkt slechts, dat voorafgaand aan het gebruik het codenummer in de computer dient te zijn ingevoerd en de gebruiker voor aanschaf van het codenummer dient te betalen, maar een dwingende volgorde van die handelingen wordt niet vermeld. Door Fromer c.s. is in dit verband nog gewezen op claim 1 van het Amerikaanse octrooi, waarin als stap a het verkrijgen van een code tegen betaling en als stap b het opslaan van het bedrag in een geheugen in ’a special exchange’ worden vermeld, maar uit niets blijkt, naar het oordeel van het hof, dat het hier gaat om een dwingend voorschrift voor een chronologische volgorde. Het hof wijst er daarbij op, dat ook in claim 1 van het Fromer-octrooi de stappen a tot en met f van de Fromer-werkwijze niet in chronologische volgorde staan. (De stappen e en f betreffende het aanbrengen van de code op een drager en het verkopen van de drager met code aan het publiek komen na de stappen a tot en met d, die aangeven wat het publiek vervolgens met die code moet doen). Door Fromer c.s. is nog gesteld, dat de klanten van Kamil vrijelijk de hoogte van hun beltegoed kunnen bepalen (memorie van grieven onder 20.), maar dit vindt geen ondubbelzinnige bevestiging in het Amerikaanse octrooischrift. Integendeel, vorengenoemde ’General Description’ spreekt van ’the code, the credit amount and telephone numbers may be acquired’, hetgeen lijkt te wijzen op vaste bedragen en voorts ’Alternatively, the credit amount, the telephone numbers and identifying code can be purchased at sales points’, hetgeen eveneens vooraf vastgestelde vaste bedragen suggereert. 13 Het hof merkt nog het volgende op. Bij de Gnanamwerkwijze dient het publiek niet rechtstreeks een geschikt geprogrammeerde telefooncentrale te bellen, waarin vervolgens wordt nagegaan of met het door de gebruiker voor het bellen van die centrale gebruikte telefoonnummer (nog) krediet verbonden is, waarna de telefooncentrale zorgt voor verbinding met het gewenste abonneenummer, een en ander zoals het octrooi leert, maar dient het publiek eerst contact te zoeken (te bellen) met een externe organisatie (Gnanam c.s.), welke externe organisatie de vervolgens in te voeren code en bijbehorende kredietwaardigheid controleert en pas daarna de gebruiker (op de meest economische wijze) verbinding laat maken met een telefooncentrale, die voor verbinding met het gewenste abonneenummer zorgt. De Gnanam-werkwijze vereist aldus voorbereidend contact met een externe organisatie (te weten Gnanam c.s. zelf), iets wat de geoctrooieerde werkwijze juist beoogt te vermijden. Met de Gnanam-werkwijze wordt evenmin het andere hoofddoel van het Fromer-octrooi beoogd, te weten het

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

overbodig maken van openbare telefoons, die werken met muntingave en/of magneetkaart. Voor de werkwijze van Gnanam c.s. is het in het geheel niet relevant vanaf wat voor telefoontoestel de gebruiker contact zoekt met de Gnanamcomputer. 14 De conclusie van het vorenstaande is, dat Gnanam c.s. de werkwijze volgens de stand van de techniek, beschreven in het Amerikaanse octrooi 4.706.275 toepassen, en mitsdien noch letterlijk, noch op equivalente wijze (directe) inbreuk maken op het Fromer-octrooi. De grieven kunnen daarom niet leiden tot vernietiging van het vonnis, waarvan beroep. 15 Daaraan doet niet af, dat door Fromer c.s. nog is aangevoerd (toelichting op grief II, pleitnota mr. Brinkhof onder 39.), dat een belangrijk verschil tussen het Fromer-octrooi en de stand van de techniek schuilt in het concept om het codenummer op een kaart af te drukken en te bedekken met een eenvoudig te verwijderen laagje (de ’kraslaag’). Voorzover Fromer c.s. hiermede beogen te betogen, dat Gnanam c.s. door gebruik te maken van ’kraskaarten’ inbreuk maken op het octrooi van Fromer, verwerpt het hof dit betoog. Nergens in het octrooischrift is vermeld, of zelfs maar gesuggereerd, dat het toepassen van een kraskaart als zelfstandige uitvinding dient te worden gezien en op dit toepassen of op een dergelijke kaart is dan ook geen zelfstandige conclusie gericht. Het octrooi beschermt mede daarom niet de ’kraskaart’ als voortbrengsel, doch slechts de toepassing van de kraskaart bij de werkwijze volgens het octrooi, zoals vermeld in de van conclusie 1 afhankelijke conclusie 5. Het gaat daarbij niet om een voor de geoctrooieerde werkwijze essentiële maatregel, maar om een bij voorkeur toe te passen maatregel (vgl. het octrooi, kolom 2, regels 28 - 30: ’Preferably, the said vendible carrier members are in the form or cards of tickets, said number being imprinted thereon and covered by a layer of a removable opaque coating’). Een bij voorkeur toe te passen maatregel kan op zichzelf reeds bekend zijn. Voor de toelaatbaarheid van een afhankelijke conclusie, zoals conclusie 5 in casu is, is dit niet van belang. Daarom kan in het midden blijven of kaarten van het type remote memory card, al dan niet voorzien van een onder een kraslaag vermeld nummer, reeds voor de prioriteitsdatum van de aanvrage, waarop het Fromer-octrooi is verleend, bekend waren, zoals door Gnanam c.s. onder verwijzing naar het boek van Steve Hiscock, Telephone Cards, A Collectors Handbook, is aangevoerd, doch door Fromer c.s. bestreden. Van indirecte inbreuk is daarom geen sprake. 16 Uit het voorgaande vloeit voort, dat de grieven falen. 17 Aan het bewijsaanbod van Fromer c.s. gaat het hof voorbij, nu dit in het licht van het vorenstaande niet ter zake dienende en/of onvoldoende gesubstantieerd is. 18 De door Gnanam c.s. in incidenteel beroep voorwaardelijk aangevoerde grief behoeft niet te worden besproken, nu de voorwaarde waaronder die grief was aangevoerd niet is vervuld. 19 Het vonnis zal worden bekrachtigd en Fromer c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten in voege als na te melden. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, enz.

E I G E N D O M

2 8 3

c Conclusie, A.-G. mr. J.L.R.A. Huydecoper, 16 september 2005 Bespreking van het cassatiemiddel 6 Het cassatiemiddel bestrijdt vooral de voor zijn beslissing door het hof gebezigde motivering, al worden op enkele punten ook rechtsklachten aangevoerd. Ik meen het middel het beste te kunnen bespreken door de klachten te ’nemen’ in de volgorde waarin zij zijn aangevoerd. 7 In onderdeel 1.1 (uitgewerkt in acht subonderdelen) gaat het om het volgende: namens Fromer c.s. is in de feitelijke instanties verdedigd dat het wezenlijke verschil tussen de uitvinding volgens het Kamil-octrooi en de uitvinding volgens Fromer niet erin zou bestaan dat volgens Kamil een extra stap, namelijk het leggen van contact met een ’externe organisatie’ vereist is, maar daarentegen daarin dat, volgens het Kamil-octrooi, vóór de gebruiker van de geboden faciliteiten gebruik kan maken, een gegeven (een ’beltegoed’) in het systeem zou moeten worden ingevoerd; terwijl dit bij de uitvinding volgens Fromer niet nodig is omdat dat gegeven al van tevoren is ingevoerd (’vóórgeprogrammeerd’). Dat verschil zou een omslachtige stap die bij Kamil nodig is overbodig maken, en tevens de mogelijkheid openen om beltegoeden door middel van telefoonkaarten te ’verkopen’. Omdat bij Kamil geen van tevoren vaststaande beltegoeden bestaan, zou men de stap tot het ’verkopen’ van tevoren vaststaande beltegoeden (in de vorm van telefoonkaarten) niet kunnen zetten (althans: men zou daar niet gemakkelijk toe komen). Gnanam c.s. stelden daar de zo-even in alinea 4 kort weergegeven opvatting tegenover: het ’springende’ verschil tussen beide uitvindingen zou erin bestaan dat bij Kamil eerst contact met een ’externe organisatie’ moet worden gelegd, en bij Fromer niet; en Gnanam c.s. zouden, evenals Kamil, werken met een via zo’n externe organisatie (te weten: Gnanam c.s. zelf) te initiëren contact. 8 Geplaatst voor de twee tegenover elkaar staande lezingen van het Fromer-octrooi en het Kamil-octrooi, heeft het hof, evenals de rechtbank had gedaan, de van de kant van Gnanam c.s. verdedigde lezing als (meer) aannemelijk beoordeeld. Een dergelijk oordeel is als (overwegend) feitelijk aan te merken, en kan dus in cassatie niet rechtstreeks worden getoetst.6 Wel kan worden geklaagd dat er een verkeerde beoordelingsmaatstaf is toegepast, en/of dat de gegeven beoordeling niet deugdelijk is gemotiveerd. 9 De subonderdelen 1.1.1 - 1.1.8 van onderdeel 1 (de voorafgaande subonderdelen bevatten geen uitgewerkte klacht) vat ik – mij ervan bewust dat ik zo aan details te kort doe – aldus samen, dat het hof met de vaststelling dat uit het Kamil-octrooi niet zou blijken dat dat (alleen) betrekking heeft op een werkwijze waarbij een gegeven – het beltegoed – specifiek moet worden ingevoerd vóór de gebruiker van het systeem kan profiteren (en dat daarom onjuist is dat het Kamil-octrooi niet (mede) zou insluiten dat met vóórgeprogrammeerde beltegoeden (en met daarop afgestemde telefoonkaarten) kan worden gewerkt), zou hebben ver6

O.a. HR 31 oktober 2003, BIE 2004, 47, rov. 3.3.2; alinea 5.3 van de conclusie van A-G Verkade voor HR 21 februari 2003, BIE 2004, 29; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom, deel 1, 2002, nr. III.5.2.16.

2 8 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

zuimd aan te geven dat er verschil tussen de Fromer- en Kamil-octrooien zou bestaan (en wat het verschil dan zou zijn). Daardoor zou de vaststelling dat Gnanam c.s. een werkwijze in praktijk brengen die aan het Kamil-octrooi beantwoordt, onvoldoende zijn om de gevolgtrekking te dragen, dat die werkwijze buiten het Fromer-octrooi valt.7,8 10 Nog afgezien van de bedenkingen die ik in voetnoten bij de vorige alinea heb gemaakt, lijken deze argumenten mij ondeugdelijk, en wel omdat het hof (evenals de rechtbank in de eerste aanleg deed), wèl een (ander) verschil als het ’springende’ verschil tussen de beide octrooien heeft aangewezen. Zoals in alinea 4 hiervóór al aangestipt, verschillen beide namelijk volgens de vaststellingen van het hof9 hierin, dat de Kamil-methode het nodig maakt, eerst contact te leggen met een ’externe organisatie’, terwijl die stap met de Fromer-methode kan worden vermeden (en geldt daarbij, dat ook Gnanam c.s. contact (laten) leggen via een ’externe organisatie’). Dat zo zijnde ontvalt, lijkt mij, aan de argumenten van onderdelen 1.1.1 - 1.1.8 de grond. Het bestreden arrest berust – duidelijk (genoeg) – op het oordeel dat bij de Kamilmethode, anders dan bij die van Fromer, voorafgaand contact met een ’externe organisatie’ noodzakelijk is (en dat dat ook het geval is bij de materie die Gnanam c.s. in praktijk brengen); zodat Gnanam c.s. niet onder het bereik van het Fromer-octrooi vallen, immers: een daarvoor wezenlijke maatregel niet toepassen. 11 Onderdelen 1.2 - 1.2.5 betreffen eveneens ’s hofs oordeel dat er, in essentie, op neerkomt dat het wezenlijke verschil tussen beide octrooien er niet in bestaat dat (zoals namens Fromer c.s. wordt verdedigd) beltegoeden bij de Kamil7

Zoals in subonderdeel 1.2.5 onder ogen wordt gezien, werpt de in de hier besproken onderdelen gevoerde redeneertrant de vraag op of het Fromer-octrooi dan niet een zodanige mate van overlap met het Kamiloctrooi vertoont, dat het Fromer-octrooi als nietig moet worden aangemerkt; namens Fromer c.s. wordt er op gewezen dat het hof aan beoordeling van die vraag niet is toegekomen, en dat die vraag in de context waarin het hof zijn oordeel heeft gegeven, niet aan de orde was; maar men is niettemin geneigd zich af te vragen, wat Fromer c.s. met de hier verdedigde redeneertrant ’opschieten’: de kans dat die redeneertrant tot (partiële) nietigheid van het aan hun vorderingen ten grondslag gelegde octrooi leidt, lijkt toch ongemakkelijk groot. 8 Ik heb mij verder afgevraagd, waarom een denktrant zoals het middel die aan het hof verwijt, niet geoorloofd zou zijn. Ik vat die denktrant aldus samen: ’De houder van een octrooi stelt dat een ander inbreuk maakt. De ander verweert zich met de stelling dat hij slechts maatregelen toepast, die al uit een ouder octrooi van een derde bekend waren (en die daarom tot de stand van de techniek behoren). Als dat feitelijk juist blijkt, kan de inbreukvordering niet worden toegewezen, waarbij het niet nodig is om te beslissen of dat het geval is wegens een beperkende uitleg van het octrooi van de eiser (zodat dat de materie van het octrooi van de desbetreffende derde niet omvat), of wegens (partiële) nietigheid van het octrooi van de eiser, omdat dat inderdaad materie omvat die tot de stand van de techniek behoorde.’ In het algemeen geldt dat de rechter kan volstaan met die vaststellingen/ oordelen, die voldoende zijn om de van hem gevraagde beslissing te (kunnen) geven. In een geval zoals hier verondersteld, is de vaststelling dat de verweerder alleen tot de stand van de techniek te rekenen maatregelen toepast voldoende om te kunnen oordelen dat een inbreukvordering niet toewijsbaar is; het is niet persé nodig om daarvoor te kiezen tussen de weg van beperkte uitleg of de constatering van (partiële) nietigheid. Ik zou per slot van rekening denken dat de rechter ervoor kan kiezen om die keuze niet te maken. 9 Zie i.h.b. rov. 11 - 14.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

methode niet al van tevoren vastgelegd zijn (’voorgeprogrammeerd’ zijn), maar hem erin zit dat volgens Kamil eerst contact met een externe organisatie nodig is (wat de Fromermethode juist zou beogen te vermijden). De kern van de klachten lees ik in de onderdelen 1.2.4 en 1.2.5. Die verdedigen dat het hof het Kamil-octrooi zelfstandig zou hebben uitgelegd, terwijl het hof gehouden was zich te richten naar de uitleg van het Kamil-octrooi zoals die in het Fromer-octrooi wordt gegeven (en zoals die, naar mag worden aangenomen, door het Europees Octrooi Bureau (EOB) bij de verlening van het Fromer-octrooi is ’aangehouden’). 12 Als ik het goed begrijp, doelen Fromer c.s. hier op het leerstuk dat bekend is onder de benaming ’bindende kracht van de verleningsbeslissing’; en dat mede inhoudt dat bij de uitleg van een octrooi rekening moet worden gehouden met de ’subjectieve’ zienswijze van de verlenende instantie op de te beoordelen stand van de techniek, en dat geen andere interpretaties van die stand van de techniek te hulp mogen worden geroepen.10 De rechtsleer die het middel hier tot uitgangspunt neemt lijkt mij juist (die wordt ook door de in voetnoot 10 aangehaalde vindplaatsen bevestigd); maar de conclusies die het middel vervolgens aandringt ondersteun ik niet. Nog afgezien van de in voetnoten 7 en (vooral) 8 geopperde bedenkingen – die ook hier opgeld doen –, denk ik namelijk dat het hof de bedoelde rechtsleer niet heeft miskend. 13 De argumenten waar de verschillende subonderdelen van middelonderdeel 1 op doelen, strekken er, zoals al verschillende malen opgemerkt, alle toe dat het hof zou hebben misgetast bij de beoordeling of de bijzonderheden aan de hand waarvan de materie van het Fromer-octrooi van die van het Kamil-octrooi is afgebakend, nu vooral bestaan in de mogelijkheid van vóórprogrammeren van de relevante voorzieningen (het standpunt van Fromer), of in de mogelijkheid om voorafgaand contact met een ’externe organisatie’ te vermijden (het standpunt van Gnanam c.s., als juist aanvaard door het hof). Voor de beoordeling van dat punt is allicht het Fromeroctrooi bepalend: de afbakening wordt in dat octrooi gemaakt; in het Kamil-octrooi wordt natuurlijk met het (veel) later aangevraagde Fromer-octrooi geen rekening gehouden. 14 Het Fromer-octrooi is echter nogal kort, en ook bepaald niet voorbeeldig duidelijk, als het om de bedoelde afbakening gaat. Ik geef de voornaamste passages die daarvoor van belang zijn hieronder weer:11 (Kol. 1, regels 35 - 53): In U.S. Patent No. 4,706,275, a method and system for processing prepaid telephone calls has been proposed, based on special, certifiable code numbers, allocated to the calling parties against purchasing of credits. The credit amounts were stored in the computer of special central stations, thus enabling calls to be made from any ordinary, private telephone. This method, however, suffered a major inherent disadvantage in that the interested public had to undergo a series of preparatory steps – mostly via credit card companies – in order to become entitled to the benefits thereof. 10 Zie daarover bijvoorbeeld Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom, deel 1, 2002, nrs. III.5.1.7 en III.5.1.8. 11 Het Fromer-octrooi is o.a. overgelegd als prod. 1 bij de conclusie van eis in de eerste aanleg; het Kamil-octrooi is overgelegd als Annex B bij prod. 7 bij die conclusie; en als stuk D2 bij prod. 12 bij de Memorie van Antwoord in incidenteel appèl (etc.).

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

It is therefore the main object of the present invention to enable the processing of prepaid telephone calls which, on the one hand, will overcome the disadvantages of both the coin/magnetic card operated public telephone booth extensions12 and, on the other hand, will render redundant any previous connection with any kind of organisation, be it the telephone and/or credit card companies. (Ik wijs er op dat de voordelen van het systeem volgens het Fromer-octrooi nogmaals worden besproken in kol. 3, regels 33 - 41; ik meen echter dat wat daar staat geen nader licht werpt op de vraag waar het hof voor stond.) 15 Probleem bij de uitleg van het Fromer-octrooi, althans als het gaat om afbakening ten opzichte van het Kamiloctrooi is, dat de boven aangehaalde tekst (en méér biedt het Fromer-octrooi op het punt van deze afbakening dus niet) de beoordelaar niet of nauwelijks steun biedt, in ieder geval (niet) waar het betreft de twee ten overstaan van het hof verdedigde uitleg-varianten. Er wordt immers niet aangegeven (en het is ook bepaald niet meteen begrijpelijk) welke ’preparatory steps’ voor de toepassing van de Kamil-methode moeten worden genomen, die volgens de Fromer-methode kunnen worden vermeden. De enige nadere aanduiding(en) daarvoor zijn de verwijzing naar ’(mostly via) credit card companies’ en de bewering dat met Fromers systeem aan ’any previous contact’ met een organisatie, ’be it the telephone and/or credit card companies’ voorbij kan worden gegaan. Ik merk daarbij op dat ik in deze tekst geen verwijzing, hoe versluierd ook, kan ’inlezen’ naar de voor- of nadelen van het vóórprogrammeren (of het niet-toepassen daarvan). Als dát het essentiële verschil tussen de beide octrooien zou markeren, wordt dat dus aangegeven op een manier die als bepaald onduidelijk valt te kwalificeren. 16 In de stukken van de feitelijke instanties is ook niet verder aangegeven (en in cassatie wordt dan ook geen beroep op desbetreffende stellingen gedaan), hoe deze materie bij de verlening van het Fromer-octrooi aan het EOB is gepresenteerd, of door het EOB was gepercipieerd.13 Voor de vraag hoe het EOB zich het verschil tussen de Kamil- en Fromer-systemen heeft voorgesteld, beschikken wij daarom niet over méér houvast, dan de boven geciteerde en besproken passages uit het octrooi van Fromer zelf. 17 Dat de rechter zich dan genoodzaakt ziet – of desnoods: aanleiding ziet – om in het Kamil-octrooi zelf te zoeken naar aanknopingspunten voor de uitleg van dát octrooi die, naar mag worden aangenomen, bij de verlening van het Fromeroctrooi voor ogen zal hebben gestaan, is dan noch onjuist noch onbegrijpelijk. Bij de uitleg van octrooien moet men zich inderdaad richten naar de ’subjectieve stand van de techniek’ – maar waar de aanwijzingen voor het vaststellen van de ’subjectieve stand van de techniek’ zo summier en 12 Op deze bezwaren wordt ingegaan in kol. 1, regels 12 - 34 van het octrooi. 13 Het zgn. ’verleningsdossier’ is als prod. 4 bij de conclusie van eis in de eerste aanleg overgelegd. Men vindt daarin geen enkele aanwijzing voor de bij het EOB op dit punt gevormde gedachten; zodat het niet verbaast dat partijen zich daarover in hun debat niet hebben uitgesproken. Volledigheidshalve merk ik op dat in de pleitnota van [betrokkene 2] van 13 april 2001 op p. 10 en 11 wel wordt verwezen naar de beoordeling door de ’examiner’ van het EOB; maar zonder inhoudelijke argumenten zoals ik die hier omschreef; en dat [betrokkene 2] op p. 11 van diens pleitnota in appèl melding maakt van het feit, dat uit het verleningsdossier niet blijkt dat er een relevante discussie met de examiner (examining division) heeft plaatsgehad.

E I G E N D O M

2 8 5

weinig concludent zijn, is het zélf bestuderen van die stand van de techniek, ter vaststelling van wat daaruit voor de vakman blijkt, vermoedelijk de beste manier om zich duidelijkheid te verschaffen. Het zou dwaas zijn wanneer de octrooirechtelijke regelgeving zich daartegen zou verzetten. Dat doet die regelgeving dan ook niet. 18 Daar komt nog bij dat in dit geval partijen van weerszijden uitgebreide argumenten voor de beoordeling van het afbakeningsprobleem hadden ontleend aan de tekst van het Kamil-octrooi, zonder (met name van de kant van Fromer c.s.) het voorbehoud of de tegenwerping te maken, dat die argumenten een onjuiste indruk van de ’subjectieve stand van de techniek’ zouden (kunnen) geven, c.q. dat het EOB zich over (bepaalde aspecten van) die argumenten indrukken had gevormd die van de in dit geding verdedigde zienswijze(n) afweken. Ook daarom kon het hof zich vrij achten de aangevoerde argumenten op hun merites te beoordelen, zonder er rekening mee te houden dat de ’subjectieve stand van de techniek’ in dit geval relevant zou verschillen van ’s hofs eigen lezing daarvan (d.w.z.: van het Kamil-octrooi). Om deze ’stapeling’ van redenen denk ik dat ook onderdeel 1.2, met de daarbij aangevoerde subonderdelen, niet gegrond is. 19 In (sub)onderdeel 1.2.3 lees ik nog de zelfstandige klacht, dat het hof onvoldoende zou hebben ’gerespondeerd’ op de argumenten van de kant van Fromer c.s. betreffende het oordeel (van de rechtbank) dat Fromer op ’dat punt’ niet verschilt van Kamil. Met ’dat punt’ wordt (kennelijk) bedoeld: het gegeven dat met in de voorzieningen ’voorgeprogammeerde’ toegangsnummers (en daarmee verbonden beltegoeden) wordt gewerkt. Die klacht lijkt mij ongegrond, omdat het hof zijn oordeel over dit gegeven in rov. 12 ampel heeft gemotiveerd, en die motivering aan begrijpelijkheid niets te wensen over laat. Méér motivering – in het bijzonder: aparte weerlegging van alle namens Fromer c.s. aangevoerde argumenten – vereiste dit oordeel zeker niet. 20 Op basis van eigen (en niet meer geheel ’up-to-date’ zijnde) ervaring in de octrooipraktijk, veroorloof ik mij nog de opmerking dat de overwegingen van het hof in rov. 12 mij ook daarom plausibel toeschijnen, omdat de namens Fromer c.s. verdedigde uitleg van het Kamil-octrooi er op neerkomt dat dat octrooi een stilzwijgend uitgedrukte beperking van de beschreven materie zou inhouden – namelijk de beperking dat de in het octrooi genoemde stappen (slechts) in de volgorde waarin die in conclusie 1 van dat octrooi genoemd worden, in praktijk zouden mogen worden gebracht. Ofschoon niet uitgesloten is dat een octrooi een niet uitdrukkelijk vermelde beperking bevat, is dat toch bepaald uitzonderlijk. Octrooiteksten worden om voor de hand liggende redenen gewoonlijk geredigeerd met de bedoeling dat de beschreven materie – althans: de voor bescherming voorgedragen materie – ruim, liefst zo ruim mogelijk, wordt begrepen. Dat de tekst door de lezer – de vakman – zo zou mogen worden uitgelegd (of zelfs moet worden uitgelegd) dat een beperking is aangebracht die niet expliciet tot uitdrukking komt, is daarom het tegendeel van voor de

2 8 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

hand liggend.14 Wie een dergelijke beperking ’ingelezen’ wenst te zien, zal daarom gewoonlijk overtuigende redenen moeten (kunnen) aanwijzen die zijn standpunt aannemelijk maken; terwijl wie een octrooitekst in de andere zin verstaat – dus: als zo ruim mogelijk bedoeld – voor de ’gewone’ benadering kiest, en daarom in dat opzicht weinig nadere motivering nodig zal hebben. 21 Onderdeel 2 is gericht op de door het hof in rov. 7 geformuleerde weergave van het Kamil-octrooi. Het onderdeel maakt vooral bezwaar tegen de formulering uit die rov., dat het ’desbetreffende codenummer en het daaraan gekoppelde bedrag ... daarbij in de computer van een centraal kantoor ... (was) opgeslagen’. Daarin zou een misverstand c.q. een vooroordeel tot uiting komen ten aanzien van de tijdsvolgorde van de handelingen waar het Kamil-octrooi op ziet; en de in dat octrooi zelf gebruikte formulering waarin het Engelse woord ’is’ de plaats van het door het hof gebruikte ’was’ inneemt, zou niet (klemmend) wijzen op de tijdsvolgorde, die in de formulering van het hof wel besloten zou liggen. 22 Ik denk dat de steller van het middel hier te veel gewicht toekent aan het woordgebruik van het hof. Dat woordgebruik hoeft niet te betekenen dat het hof zich – al op deze plaats in het arrest – bepaalde voorstellingen omtrent de door het Kamil-octrooi beoogde tijdsvolgorde heeft gemaakt. ’Was’ kan hier ook betekenen (en betekent volgens mij ook), dat de bedoelde gegevens in de werkwijze zoals die destijds werd beschreven, werden opgeslagen (in elk geval vóór de gebruiker het systeem kon toepassen) – wat ook met de namens Fromer c.s. verdedigde uitleg verenigbaar is. Het feit dat het hof alle aspecten die in deze rov. aan bod komen in de verleden tijd stelt, versterkt de indruk dat dat inderdaad de bedoeling is: naar ik aanneem onder invloed van het feit dat het om een publicatie van een kleine twintig jaar geleden gaat, heeft het hof gekozen voor een in de verleden tijd gestelde beschrijving van de inhoud (ofschoon de publicatie vermoedelijk vandaag de dag nog hetzelfde leert als (bijna) twintig jaar geleden,15 en men de inhoud zonder enig bezwaar ook geheel in de tegenwoordige tijd kan weergeven). 23 Ik vind de zojuist verdedigde uitleg van de overweging van het hof ook daarom aannemelijk, omdat het hof er bij zijn inhoudelijke beoordeling van het argument dat het Kamil-octrooi ’voorprogrammeren’ niet zou leren (in rov. 12), volgens mij van uit gaat dat het Kamil-octrooi de tijdsvolgorde van de te onderzoeken handelingen in het midden laat – dus zowel ’voorprogrammeren’ als achteraf invoeren van de desbetreffende gegevens ’toelaat’. Die gedachte zou aansluiten bij de in alinea 20 hiervóór besproken ’Binsenwahrheit’: de steller van een octrooi beoogt meestal niet, de 14 Het kost dan ook weinig moeite om zich een voorstelling te maken van de (motiverings)klachten die verwacht mogen worden wanneer de rechter in een inbreukprocedure het octrooi van de eisende partij zo zou uitleggen, dat daarin een geïmpliceerde beperking van de beschermde materie wordt ’ingelezen’. (Ook) voor die rechter geldt, dat die dan ’iets heeft uit te leggen’. Voor andere octrooien dan die van de eisende partij (die in zo’n zaak ter sprake komen), is dan een restrictievere benadering net zo min aangewezen. 15 Ik ben mij ervan bewust dat het voortschrijden van de technische en wetenschappelijke kennis kan meebrengen dat men heden méér uit een oude publicatie kan halen, dan ten tijde van het verschijnen daarvan het geval was; maar die mogelijkheid heeft het hof op dit punt uit het arrest kennelijk niet voor ogen.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

strekking van de door hem beschreven stappen stilzwijgend te beperken. Waar iets in het midden wordt gelaten gebeurt dat dan ook vaak met de bedoeling, alle voor het in het midden gelaten geval denkbare varianten als ’inbegrepen’ te kunnen claimen. Dat is à fortiori het geval wanneer, zoals zich hier voordoet, zich enigszins opdringt dat de beide mogelijkheden waarover partijen in deze zaak in discussie waren getreden – ’voorprogrammeren’ en invoeren van de gegevens achteraf – binnen het bereik van de destijds beschikbare technischeen commerciële toepassingsmogelijkheden lagen. Dan is eens temeer onaannemelijk dat in het Kamil-octrooi beoogd zou zijn, één van de denkbare mogelijkheden stilzwijgend uit te sluiten. 24 Ook dat brengt mee dat de manier waarop rov. 7 door de steller van het middel wordt gelezen (namelijk zo, dat daarin (impliciet) al voor slechts één van de beschikbare mogelijkheden, te weten alléén ’vóórprogrammeren’, wordt gekozen) minder aannemelijk is. Ten overvloede wijs ik erop dat het in subonderdeel 2.1.4 gedane tekstvoorstel (gebruik van het woord ’wordt’ in plaats van ’was’) tot hetzelfde verwijt aan het hof (maar dan ’omgekeerd’) aanleiding had kunnen geven: namelijk het verwijt van een woordkeus die zo kán worden begrepen, dat reeds op de beoordeling van het geschilpunt betreffende het ’voorprogrammeren’ wordt vooruitgelopen. Wat mij betreft illustreert dat nader, dat het hof zich hier niet heeft laten leiden door het vooroordeel dat in het middel wordt verondersteld. 25 Naar ik meen bevat onderdeel 3 van het middel in de subonderdelen 3, 3.1 en 3.1.1 geen klachten – althans geen klachten die andere vragen aan de orde stellen dan ik hiervóór al heb besproken. Onderdeel 3.3 borduurt verder op de keuze, door het hof, van (Nederlandse) werkwoordsvormen bij de weergave van de strekking van het Kamil-octrooi. Ofschoon de context hier een andere is, meen ik dat het in alinea’s 21 t/m 23 hiervóór opgemerkte hier van overeenkomstige toepassing is. 26 Onderdeel 3.2 doet een beroep op de regels betreffende de uitleg van octrooien, zoals o.a. tot uitdrukking komend in art. 69 EOV. Die regels zouden ook voor het Kamil-octrooi hebben moeten worden toegepast (en dat zou ten onrechte niet zijn gebeurd). Dit betoog lijkt mij al daarom onaannemelijk, omdat art. 69 EOV, evenals daarmee vergelijkbare bepalingen uit octrooirechtelijke regelgeving elders, betrekking heeft op de beschermingsomvang waarop een octrooi aanspraak geeft; terwijl het in de hier te beoordelen context gaat om de vraag, welke informatie een octrooi als bron van technische kennis ’meedeelt’. 27 Het verschil dat ik bedoel wordt misschien het best geïllustreerd wanneer men zich voorstelt dat niet een octrooi, maar een tijdschriftpublicatie als onderdeel van de ’bekende stand van de techniek’ had moeten worden beoordeeld. Tijdschriftpublicaties hebben geen conclusies (althans: niet in de daarvoor in de octrooipraktijk gebruikelijke betekenis), en voor tijdschriftpublicaties bevat de octrooirechtelijke regelgeving ook geen regels van uitleg. Bij beoordeling van een octrooi als onderdeel van de bekende stand van de techniek, moet dat niet anders worden

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

uitgelegd dan een tijdschriftpublicatie: als bron van informatie, ongeacht de met het oog op de beschermingsomvang gekozen opbouw of redactie. 28 Het is overigens niet uitzonderlijk dat de beschrijving van een octrooi, en vooral de in zo’n beschrijving gegeven uitvoeringsvoorbeelden, als informatiebron relevanter zijn dan de octrooiconclusies: conclusies plegen – om de eerder aangeduide, en enigszins voor de hand liggende redenen – zo abstract (en ruim) mogelijk te worden geformuleerd (waardoor het zo kan zijn dat de technische informatie die daaruit blijkt, maar in beperkte mate ’leerzaam’ is); terwijl de beschrijving en de uitvoeringsvoorbeelden ertoe dienen om de deskundige tot toepassing van de uitvinding in staat te stellen (zie bijvoorbeeld art. 83 EOV). Aan die beschrijving en de uitvoeringsvoorbeelden heeft de deskundige daarom vaak méér dan aan de conclusies, als het erom gaat wat het octrooischrift nu werkelijk leert. 29 Het kan bovendien geredelijk zo zijn dat een octrooi informatie bevat die in de conclusies in het geheel niet tot uitdrukking komt – bijvoorbeeld doordat wordt uitgelegd welke experimenten zijn ondernomen en mislukt, voor men tot de uitvinding kwam.16 Ook zulke informatie maakt dan wel deel uit van de bekende stand van de techniek, maar speelt gewoonlijk slechts een ondergeschikte rol bij de door art. 69 EOV bedoelde uitleg van het octrooi – of vindt althans niet of nauwelijks weerslag in de conclusies. 30 Tenslotte meen ik dat het hof de in geding zijnde octrooipublicaties hééft onderzocht en geïnterpreteerd op een wijze die met art. 69 EOV verenigbaar zou zijn, ware die bepaling hier van toepassing. Het hof heeft immers aandacht geschonken aan de octrooiconclusies, en heeft de beschrijving gebruikt als bron om mogelijke onduidelijkheden die bij lezing van de conclusies konden opkomen, op te helderen. Dat zou geheel met de door art. 69 EOV voorgeschreven benadering stroken. 31 Onderdeel 3.4 klaagt in alle (sub)onderdelen over het feit dat het hof de omstandigheid dat de octrooiconclusies van het Fromer-octrooi de daar opgesomde stappen kennelijk niet in de beoogde chronologische volgorde (voorzover er al van een beoogde chronologische volgorde sprake is – ik kan er gelukkig aan voorbij gaan of dat hier het geval is) vermelden, bij zijn uitleg van het Kamil-octrooi in aanmerking heeft genomen. Men mag het ene octrooi niet uitleggen aan de hand van het andere, zo vat ik de klachten samen.

16 Daarbij is in aanmerking te nemen dat sommige octrooirechtelijke regelingen verdergaande eisen stellen aan een octrooi, dan het EOV of de ROW doen. Ik noem als voorbeeld de uit het Amerikaanse octrooirecht bekende eis, dat de octrooihouder de ’best mode’ waarin de uitvinding kan worden toegepast bekend moet maken. Men begrijpt dat een dergelijke regel ertoe kan leiden dat in een octrooischrift nadere, en gewoonlijk: uitgebreidere informatie wordt verschaft, dan het geval is als zo’n regel ontbreekt. Ook daardoor kan zich geredelijk voordoen dat een octrooi als informatiebron méér tot de stand van de techniek bijdraagt, dan wat in de conclusies is neergelegd.

E I G E N D O M

2 8 7

32 Ook hier geldt, dat ik de regel waarop het middel een beroep doet onderschrijf,17 maar dat ik meen dat het hof die regel niet heeft veronachtzaamd. Het hof heeft namelijk niet gegevens uit het Fromer-octrooi als uitleg-bron voor het Kamil-octrooi gebruikt. Alleen al het tijdsverband zou die werkwijze veroordelen, want het Kamil-octrooi is (aanzienlijk) ouder dan het Fromeroctrooi. (Ook) daarom is onaannemelijk dat de opsteller van het Kamil-octrooi zich in welk opzicht dan ook door uit het Fromer-octrooi blijkende gegevens heeft (kunnen) laten leiden of inspireren; maar (ook) daarom is niet aannemelijk, dat het hof dat anders zou hebben beoordeeld. 33 Bij de uitleg van octrooien mag echter wel gebruik worden gemaakt van ’externe’ kenbronnen.18 Dat kunnen ook octrooipublicaties zijn, met inbegrip van octrooien van de eisende octrooihouder zelf. Het laat zich bijvoorbeeld denken dat dergelijke publicaties inzicht kunnen geven in de (bovengrens van de19) kennis en het begrip die van vaklui op het betreffende gebied verwacht mocht worden (zoals in het in voetnoot 18 aangewezen geval aan de orde was). Ik denk dat dat ook geldt voor een gegeven als: in hoeverre de volgorde waarin maatregelen in een octrooi worden beschreven, ook als een (bindende) chronologische volgorde mag worden opgevat. Het feit dat ook het octrooi van de eisende octrooihouder zelf maatregelen blijkt te beschrijven in een volgorde die klaarblijkelijk niet als (bindende) chronologische volgorde bedoeld is, kan bijdragen tot het oordeel dat de vakman die een octrooi raadpleegt niet hoeft te veronderstellen dat dit bij (andere) octrooien – als regel, of regelmatig – anders is;20 of kan minstgenomen illustreren, waarom de rechter die benadering als aannemelijk beoordeelt. Zo heb ik de hier door het hof tot uitdrukking gebrachte gedachtegang opgevat. Die lijkt mij begrijpelijk, en rechtens alleszins aanvaardbaar. 34 Voor het overige klaagt dit middelonderdeel (in de subonderdelen 3.4.2 en 3.4.3) over een beoordeling, door het hof, waarvan geredelijk kan worden toegegeven dat men die ook anders zou kunnen maken – de aangevoerde argumenten waren over en weer bepaald niet zwak of anderszins gebrekkig. Het gaat hier echter, zoals al opgemerkt, om een op feitelijke waarderingen berustend oordeel. Het enkele feit 17 Deze regel is overigens, zoals zo veel regels, niet van absolute gelding. De octrooien waarvan een later octrooi wordt ’afgebakend’, zoals in de onderhavige zaak het Amerikaanse octrooi 4.706.275 (het Kamiloctrooi), mogen ongetwijfeld wèl als bron voor de uitleg van het ’afgebakende’ octrooi worden gebruikt (al gelden er weer zekere beperkingen ten aanzien van wat in dat kader is toegestaan). Maar als ’in principe’regel kan de door het middel voorgestane uitlegnorm inderdaad worden aanvaard. 18 In HR 2 november 2001, BIE 2003, 30, rov. 3.4.3 is bijvoorbeeld als aanvaardbaar aangemerkt dat de rechter de kennis die de octrooihouder blijkens andere publicaties (dan het octrooi) in werkelijkheid bleek te bezitten, (mede) gebruikte als kenbron voor de beoordeling van wat vaklui ten tijde van de octrooiaanvrage zich bij kennisname daarvan, omtrent de daarin aangegeven parameters zouden (kunnen) voorstellen. Met name kon aanvaard worden, dat de ’doorsnee vakman’ geen kennis of begrip zou hebben die uitgingen boven de kennis of het begrip van de octrooihouder zelf ten tijde van zijn octrooiaanvrage (zoals blijkend uit andere publicaties dan die octrooiaanvrage). 19 Ik wijs op de mogelijkheid dat het om een bovengrens gaat, omdat octrooipublicaties naar hun aard aangeven dat althans de daarin als nieuw gepresenteerde materie, zich boven het niveau van kennis en begrip van de ’doorsnee vakman’ verheft. 20 Ik herinner overigens aan wat ik in alinea 20 heb geschreven over (het uitzonderlijke van) stilzwijgende beperkingen in octrooien.

2 8 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dat de weging waarop het oordeel berust ook anders kon uitvallen – wat bij wegingen als de onderhavige bijna altijd wel het geval is – maakt de weging waartoe het hof is gekomen niet onbegrijpelijk.21 Het hof heeft zijn oordeel breed gemotiveerd. Nadere motivering kon hier niet worden verlangd. 35 Onderdeel 4 is ’opgehangen’ aan rov. 6 van het bestreden arrest. Het klaagt (mede) over het gebruik van de aanduiding ’telefoonnummer’ in die rov. Het betoogt in aansluiting hierop dat onvoldoende zou zijn gerespondeerd op de stellingen van Fromer c.s. die ertoe strekken dat (voor de inbreukvraag) niet terzake doet of de gebruiker van het desbetreffende systeem twee dan wel drie (of, naar ik aanneem: nog andere aantallen) nummers moet ’draaien’. De als eerste genoemde klacht – betreffende het woord ’telefoonnummer’ – kent weer te veel gewicht toe aan door het hof gebruikte woorden, terwijl aan die woorden niet de door het middel veronderstelde consequenties mogen worden verbonden. 36 Het onderdeel miskent verder in zijn geheel dat het hof niet beslissend heeft geacht, hoe veel nummers de gebruikers van de beide systemen moeten ’draaien’, en dat het hof al helemaal geen consequenties heeft verbonden aan de vraag of nummers al dan niet als ’telefoonnummer’ gekwalificeerd zouden mogen worden (over die vraag – namelijk wat nu wel of niet ’telefoonnummer’ mag heten – hadden partijen dan ook niet noemenswaardig van mening verschild22). Het hof heeft van doorslaggevend belang geoordeeld of de gebruikers contact moesten leggen met een ’externe organisatie’ (wat volgens het hof bij de methode van Fromer niet het geval is en bij die van Kamil en Gnanam c.s. wel). (Het leggen van contact via een ’externe organisatie’ veronderstelt intussen wel het gebruik van tenminste drie ’nummers’,23 namelijk: het nummer waarmee het contact

21

Zie bijvoorbeeld HR 17 september 2004, BIE 2005, 7, rov. 3.3.3. Men kan zich inderdaad afvragen wat de kwalificatie als ’telefoonnummer’ terzake doet. Men kan iedere numerieke aanduiding die bij het telefoneren dienst doet ’telefoonnummer’ noemen, of men kan dat woord in een beperktere betekenis gebruiken, bijvoorbeeld: van nummeraanduiding die (alleen) op het leggen van verbinding met een andere gebruiker gericht is. Het hof heeft, volgens mij, het woord hier gebruikt in (ongeveer) de zojuist als eerste omschreven, ruime betekenis: nummer dat bij het telefoneren gebruikt wordt. Als – zoals het hof in rov. 6 expliciet als mogelijkheid noemt – een geheim toegangsnummer als begindeel een voor de centrale herkenbaar tel-vrij deel omvat, is het een kwestie van woordenspel of men hier spreekt van (een) telefoonnummer, of van twee (gecombineerde) nummers, die al-dan-niet als telefoonnummer benoemd (mogen) worden; aldus ook [betrokkene 1] (octrooigemachtigde van Fromer c.s.) op p. 18 - 19 van diens nadere rapport, overgelegd bij de Memorie van Antwoord in incidenteel appèl. Volledigheidshalve merk ik op dat in het bij de conclusie van antwoord e.a. overgelegde rapport van [betrokkene 2] op p. 8 - 10 en p. 13 wel beschouwingen over het verschil in (het aantal) te gebruiken nummers, en de kwalificatie daarvan als ’telefoonnummer’, zijn opgenomen; zie ook de verwijzingen in de Memorie van Antwoord van Gnanam c.s., alinea’s 18, 38, 41, 44 en 50. Daarover zijn partijen echter (verder) niet in debat getreden; het hof was dan ook niet gehouden, zich daarin te verdiepen. 23 Het ligt in de rede dat voor iedere stap genummerde identificatietekens worden gebruikt, maar ’wezenlijk’ is dat niet – ook identificatie met letters of andere symbolen/identificatiemiddelen is denkbaar. (De gedachte komt bij mij op omdat in mijn eigen omgeving wordt nagedacht over controle op de toegang van gebruikers van een netwerk met behulp van de individuele vingerafdruk – wat overigens in technisch opzicht de nodige voeten in de aarde blijkt te hebben.) 22

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

met de externe organisatie wordt gelegd, het toegangscodenummer, en het nummer van degene die men tenslotte wil opbellen.) 37 Als kenmerkend voor Fromers geoctrooieerde werkwijze heeft het hof dus aangemerkt, niet: hoeveel ’nummers’ daarbij aan bod komen, maar: dat geen contact met een ’externe organisatie’ vereist is. Overigens is de gedachte dat voor dit doel (namelijk: een werkwijze waarbij geen ’externe organisatie’ wordt ingeschakeld) met twee ’nummers’ kan worden volstaan, bepaald niet ongerijmd: in het Fromer-octrooi wordt in kol. 2, regels 7 - 14 inderdaad gesuggereerd24 dat (alleen) het gebruiken van de verstrekte toegangscode al de verbinding met de centrale (de PABX) tot stand brengt, terwijl daar in regels 25 en 26 wordt toegevoegd dat – optioneel – ook de stap mogelijk is van het eerst draaien van een (gratis) nummer dat tot de centrale toegang geeft (waarmee dus een derde ’nummer’ aan de te gebruiken reeks wordt toegevoegd). In de octrooiconclusies staat hetzelfde, zie conclusie 1 onder a) naast conclusie 2. In dat licht bezien spreekt bepaald niet vanzelf, wat namens Fromer c.s. bij pleidooi in appèl (op de in subonderdelen 4.1.2 en 5.1.3 aangegeven plaats, in alinea 27 van de pleitnota) wordt aangevoerd: namelijk dat elke deskundige zal kunnen vertellen dat het weglaten van het eerste nummer (bedoeld is: uit een reeks van tenminste drie nummers), technisch niet kan. Het octrooi lijkt op de hier bedoelde plaatsen onomwonden het tegendeel te beweren (ik verwijs intussen naar de in voetnoot 24 geplaatste kanttekening25). Daarom meen ik dat het hof niet gehouden was, op het in dit verband namens Fromer c.s. aangevoerde expliciet in te gaan. Het gaat hier, anders dan in subonderdeel 4.1.4 wordt verdedigd, niet om een essentieel geschilpunt, dat persé in de motivering van ’s hofs oordeel (nader) aan bod moest komen. 38 Onderdeel 5.1 bouwt in het eerste subonderdeel – nr. 5.1.1 - voort op onderdeel 4, en behoeft daarom hier geen bespreking. Subonderdelen 5.1.2 en 5.1.3 klagen over het voorbijgaan aan een bewijsaanbod. Het gaat daarbij echter om een in het geheel niet gespecificeerd bewijsaanbod – in alinea 34 van de Memorie van Grieven –, en om een suggestie over het inwinnen van deskundigenbericht, in alinea 35 van die Memorie. Het (eerstgenoemde) bewijsaanbod voldoet (bij lange na) niet aan de eisen die aan een bewijsaanbod in appèl gesteld mogen worden,26 wil de rechter verplicht zijn dat te honoreren; en voor deskundigenbericht – nog daargelaten of ge24

Althans: ik meen dat het hof de octrooitekst geredelijk zo heeft kunnen begrijpen; beoordeling hiervan in cassatie is wegens het feitelijke karakter daarvan niet mogelijk. 25 Mij wel bewust van de risico’s die een volstrekte leek loopt als hij zich uitspraken over vaktechnische materie veroorlooft, wil ik toch niet onvermeld laten dat ik ook moeite heb gehad, de onderhavige stelling van Fromer c.s. (die erop neerkomt dat men altijd via een telefoonnummer contact met een centrale moet leggen vóór men (door het draaien van een ’abonneenummer’) een telefoonverbinding kan realiseren – zie ook de repliek in cassatie namens Fromer c.s., alinea’s 29 en 35), te begrijpen. Mijn eigen telefoon (thuis) werkt in elk geval niet zo: als men de hoorn opneemt kan men meteen het abonneenummer ’draaien’. Men hoeft niets te doen om – voorafgaandelijk – contact met een centrale te leggen. Voor mijn mobiele telefoon en voor de (openbare) munttelefoons die ik nog af en toe gebruik, geldt mutatis mutandis hetzelfde. 26 Die eisen zijn betrekkelijk recentelijk uiteengezet in HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 m.nt. DA, rov. 3.6.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

zegd kan worden dat Fromer c.s. bewijs met dat middel hebben ’aangeboden’ – geldt dat de rechters van de feitelijke instanties vrij zijn in de beoordeling, of zij hieraan behoefte hebben.27 Dat het hof heeft geoordeeld dat het die behoefte niet had, is niet onbegrijpelijk. 39 Onderdeel 5.2 is gericht tegen een kernpunt van de door het hof gegeven beslissing: het oordeel dat de methodes van Fromer enerzijds en Kamil en Gnanam c.s. anderzijds (vooral) daarin wezenlijk verschillen, dat volgens de Fromer-methode geen contact met (of via) een ’externe organisatie’ vereist is, en in de door Kamil beschreven en door Gnanam c.s. toegepaste methodes wèl. Dat oordeel zou onjuist dan wel onvoldoende begrijpelijk zijn. Dat dit oordeel (rechtens) onjuist zou zijn wordt in de verdere (sub)onderdelen bij dit middelonderdeel niet of onvoldoende onderbouwd, zodat de klacht in dit opzicht niet aan art. 407 lid 2 Rv. beantwoordt; naar het wezen – in dit verband een wat beladen uitdrukking – gaat het intussen kennelijk om motiveringsklachten. 40 Die klachten berusten er in belangrijke mate op, dat het Fromer-octrooi duidelijk zou aangeven, wat daarin met de genoemde ’externe organisatie’ wordt bedoeld. Eerder (in alinea’s 14 - 18 hiervóór) heb ik al aangegeven dat dat volgens mij niet zo is. De passages in het Fromer-octrooi die ertoe strekken de materie van dat octrooi ten opzichte van Kamil af te bakenen, laten aan duidelijkheid het nodige te wensen over. Het dilemma waarvoor het hof hier stond, is dan ook in hoge mate vergelijkbaar met dat, dat ik bij de bespreking van middelonderdeel 1 heb onderzocht: net zoals men kan betwijfelen wat in het Fromer-octrooi bedoeld wordt als het om de ’preparatory steps’ gaat die men met de in dat octrooi beschreven methode kan vermijden, valt hier te betwijfelen of het contact met een externe organisatie dat voor de van elkaar te onderscheiden (en van elkaar af te bakenen) methodes bepalend zou (kunnen) zijn, moet worden begrepen als: contact met het oog op het aangaan van de relatie die de gebruiker tot het geoctrooieerde systeem toegang zal geven (daar komt het door Fromer c.s. verdedigde, meen ik, op neer), of: contact via telefoonkanalen, met het oog op het (uiteindelijk) verkrijgen van de gewenste verbinding met zijn gesprekspartner aan de andere kant van de ’lijn’.28 41 Voor de beoordeling van dit dilemma geldt dan ook het eerder besprokene dienovereenkomstig. Het hof stond voor de opgave, een poly-interpretabele tekst uit te leggen. Het heeft gekozen voor een uitleg die, onder de verschillende denkbare (en ook onder de verschillende door partijen verdedigde) uitlegvarianten, goed verdedigbaar is. De (sub)onderdelen van middelonderdeel 5.2 wijzen op van de kant van Fromer aangevoerde argumenten die een andere uitleg 27 Zie bijvoorbeeld HR 12 november 2004, rechtspraak.nl LJN nr. AP 9636, rov. 3.4.2; HR 6 december 2002, NJ 2003, 63, rov. 3.5; HR 14 december 2001, NJ 2002, 73, rov. 3.3.3; HR 16 april 1999, NJ 1999, 666 m.nt. P. Clausing, rov. 3.7; HR 31 maart 1995, NJ 1995, 597 m.nt. HER, rov. 5.1; HR 6 januari 1989, NJ 1989, 283, rov. 3.7; HR 20 mei 1988, NJ 1988, 779, (’kopje’); HR 3 februari 1967, NJ 1968, 32 m.nt. DJV (’kopje’); Civiele Conclusies 2002, p. 23; Stein - Rueb, Compendium van het burgerlijk procesrecht, 2005, p. 148; Hugenholtz - Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 2002, nr. 92; Burgerlijke Rechtsvordering (losbl., (oud)), Rutgers, art. 221 (oud), aant. 2. 28 Ik gebruik de aanhalingstekens om duidelijk te maken dat mij niet ontgaan is, dat er tegenwoordig ook andere dragers voor telefoonverkeer bestaan dan draadverbindingen.

E I G E N D O M

2 8 9

ondersteunen, maar die zeker niet tot die andere uitleg dwingen.29 Dat het hof aan de argumenten die de door Gnanam c.s. verdedigde uitleg ondersteunen méér gewicht heeft toegekend is (daarom) niet onbegrijpelijk. Het hof heeft voldoende duidelijk gemaakt, welke gedachtegang tot zijn beslissing heeft geleid, zodat ik meen dat de (ontbrekende) nadere motivering waarnaar deze middelonderdelen verwijzen, niet vereist was. 42 Ik loop, ’pour acquit de conscience’, de verschillende argumenten van onderdeel 5.2 kort na: – Onderdeel 5.2.1 verdedigt de ’duidelijkheid’ van het Fromer-octrooi. Daarover is hiervóór al voldoende gezegd. Wat betreft het daar (en in onderdeel 5.2.2) gedane beroep op rov. 8: in die rov. geeft het hof slechts de inhoud van de door mij eerder (in alinea’s 14 e.v.) besproken passage uit het Fromer-octrooi weer, zonder daarover al een oordeel uit te spreken. Reeds daarom is er geen tegenspraak met de verdere overwegingen van het hof. – Onderdeel 5.2.2 klaagt verder dat niet zou zijn ingegaan op Grief V. Ik lees in die grief (vooral) het argument, dat de Kamil-methode het ’voorprogrammeren’ niet zou insluiten (en dat men via de ’externe organisatie’ het alsnog vastleggen van het niet-voorgeprogrammeerde beltegoed zou (moeten) bewerkstelligen). Dat argument heeft het hof uitgebreid onderzocht in rov. 12; zodat de klacht over onvoldoende bespreking mij ondeugdelijk lijkt. – Dat er functioneel geen relevant verschil zou bestaan tussen het leggen van verbinding via een ’externe organisatie’ en het anderszins – ik neem aan: meer rechtstreeks – leggen van verbinding (zoals in onderdelen 5.2.3 en 5.2.4 naar voren wordt gehaald), kán een argument opleveren voor de door Fromer c.s. verdedigde uitleg. Het betreft echter (ook hier) geen doorslaggevend argument. Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat, of dit argument nu juist is of niet, Fromer ervoor heeft gekozen om ’zijn’ uitvinding aan de hand van het criterium van de ’externe organisatie’ van de materie van het Kamil-octrooi af te bakenen. (Een op die manier geconstrueerde afbakening roept, als er in werkelijkheid geen relevant (’functioneel’) verschil is, allicht bezwaren op – maar dat neemt niet weg dat een octrooihouder, in verlegenheid gebracht, of een octrooigemachtigde die van de hier bedoelde technische bijzonderheden niet volledig op de hoogte is, daarvoor kan kiezen.) Ik vind deze beoordeling

29 Waar in subonderdeel 5.2.1 wordt gesteld dat het Fromer-octrooi in kol. 1, regels 41 - 45 duidelijk aangeeft dat de beoogde externe organisatie moet worden begrepen als: de organisatie waarmee een transactie wordt gesloten, wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan een passage die althans mij verre van duidelijk lijkt. Deze passage in het Fromer-octrooi spreekt ervan dat de externe organisaties ’mostly credit card companies’ zouden zijn, maar in het Kamil-octrooi wordt specifiek vermeld dat men zijn ’beltegoed’ en toegangscode (ook) kan verkrijgen via verkooppunten op vliegvelden, in hotels of bij autoverhuurbedrijven ’and the like’ (kol. 3, regels 9 - 12; waarom men bij het lezen van het Fromer-octrooi de tekst van het Kamil-octrooi mag raadplegen, heb ik in alinea’s 11 - 18 hiervóór besproken). Naar in de rede ligt, moet ook degeen die van het Fromer-systeem gebruik wil maken, zijn beltegoed en toegangscode via zulke verkooppunten verkrijgen. Daardoor dringt de vraag zich op, welk contact met een ’externe organisatie’ er op dit punt (volgens de Fromermethode) zou worden vermeden. Vanzelfsprekend hebben Gnanam c.s. dat ook benadrukt. Ik heb er daarom geen moeite mee, te begrijpen dat het hof – klaarblijkelijk – de op afbakening gerichte tekst in het Fromeroctrooi ook in dit opzicht als minder duidelijk heeft beoordeeld.

2 9 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

bepaald niet onbegrijpelijk; en ik vind ook niet dat het hof dit gegeven expliciet in zijn motivering hoefde te betrekken. 43 Onderdeel 5.3 bestrijdt het slot van rov. 13 (waarin wordt overwogen dat de methode van Gnanam c.s., anders dan in het Fromer-octrooi wordt geleerd, niet gericht zou zijn op het overbodig maken van door munten of magneetkaarten bediende openbare telefoons). Ik beschouw ook deze klacht(en) als ongegrond, om de volgende redenen: – Ten eerste meen ik dat het hier een ’obiter dictum’ betreft, dat de gegeven beslissing niet draagt. Die wordt zelfstandig gedragen door het oordeel betreffende, kort gezegd, de ’externe organisatie’. – Ten tweede bestrijden deze klachten de door het hof aan het Fromer-octrooi gegeven uitleg. Die uitleg is, zoals al meermalen opgemerkt, feitelijk van aard, zodat de juistheid daarvan in cassatie niet kan worden onderzocht. Men kán het Fromer-octrooi zo lezen, dat de daarin beschreven uitvinding (mede) beoogt, munt- en magneetkaart-telefoons overbodig te maken. Met name de passage uit het octrooi die in subonderdeel 5.3.4 wordt aangehaald, ondersteunt die lezing: de in die passage genoemde ’expensive, specially designed and constructed telephone instruments’ kan men geredelijk begrijpen als de eerder genoemde munt- of magneetkaart-telefoons; en de passage strekt er inderdaad toe (ik verwijs overigens naar mijn kanttekening in voetnoot 24), dat deze ’instruments’ overbodig worden. De aan het hof verweten uitleg is dus niet onbegrijpelijk. – Dat de hier aan het hof verweten uitleg niet namens Gnanam c.s. zou zijn verdedigd (zoals subonderdeel 5.3.4 aanvoert) is, indien al feitelijk juist, niet beslissend. De rechter die aan een bepaalde tekst een (feitelijke) uitleg moet geven, is in de regel niet gebonden aan de door partijen verdedigde uitleg-varianten of argumenten, maar behoort zich zelfstandig een oordeel te vormen.30 44 In onderdeel 6 gaat het om een vordering terzake van zgn. indirecte octrooi-inbreuk (art. 73 ROW 1995). Fromer c.s. baseerden deze op de stelling dat Gnanam c.s. gebruik maken van ’krasnummer’-kaarten die de gebruikers van hun systeem aanschaffen om het toegangscodenummer te verkrijgen (dat nummer wordt zichtbaar door de deklaag op de kaart weg te krassen). 45 Men kan zich afvragen of Fromer c.s. belang bij deze klachten hebben. Wanneer het oordeel van het hof dat het door Gnanam c.s. toegepaste systeem beantwoordt aan de (uit het Kamil-octrooi blijkende) bekende stand van de techniek, en (daarom) wezenlijk verschilt van het systeem van het Fromer-octrooi, stand zou houden (zoals het geval is wanneer mijn hiervóór verdedigde zienswijze juist zou worden bevonden), geldt immers reeds daarom, dat de verstrekking van kaarten die in het Gnanam-systeem dienst moeten doen, niet kan gelden als aanbieden of leveren van middelen ... voor toepassing van de uitvinding, zoals dat in art. 73 ROW 1995 nader wordt aangegeven. De middelen in kwestie worden geleverd voor toepassing van iets dat niet met de geoctrooieerde uitvinding correspondeert. Dat kan geen in-

directe inbreuk zoals in art. 73 ROW 1995 bedoeld opleveren. Dat dat zo is kan, denk ik, zonder nader feitelijk onderzoek worden vastgesteld. 46 Ook overigens lijken de klachten van dit middelonderdeel mij intussen niet doeltreffend: – Subonderdeel 6.1.2 klaagt dat het hof in rov. 15 criteria die relevant zijn voor directe inbreuk heeft toegepast; maar ziet eraan voorbij dat het hof dat heeft gedaan, uitgaande van de veronderstelling dat de vordering van Fromer c.s. mede op directe inbreuk gericht was.31 In dat verband zijn de onderhavige beschouwingen van het hof terzake dienend (zoals in het middel ook niet wordt bestreden). – Op basis van de vaststelling dat het gebruik van kraskaarten niet een voor de geoctrooieerde werkwijze essentiële maatregel is, kán men tot de slotsom komen dat het hier niet om een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding gaat (zoals het hof inderdaad heeft aangenomen). In HR 31 oktober 2003, BIE 2004, 47, rov. 3.4.2 werd aangenomen dat een voorziening die voor de toepassing van een octrooi wèl noodzakelijk is, daarom nog niet noodzakelijkerwijs een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt; en dat men daarover met name anders kan denken wanneer de betreffende voorziening niet een element vormt van datgene waarmee de leer van het octrooi zich van de stand van de techniek onderscheidt. In de onderhavige zaak heeft het hof vastgesteld dat de kraskaartjes voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding niet essentieel zijn. Daarin ligt besloten dat die kaartjes niet behoren tot de (eigenlijke) leer van het octrooi (die kan immers worden toegepast zonder dergelijke kaartjes – en bovendien kunnen zulke kaartjes, blijkens ’s hofs beoordeling van de Gnanam-werkwijze, worden toegepast zonder de leer van het octrooi toe te passen). Tegen het licht van het zo-even aangehaalde arrest meen ik, dat het oordeel dat hier geen indirecte inbreuk kan worden aangenomen dan juist is; of – men kan maar beter voorzichtig zijn – niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk geeft. – In subonderdeel 6.2.2 wordt verwezen naar stellingen van Fromer c.s. die ertoe strekten dat juist gebruik van de kraskaart toepassing van prepaid telefonie zonder ’preparatory steps’ mogelijk had gemaakt. Deze stellingen berustten echter op de door het hof verworpen opvatting, dat het Fromer-octrooi zich van de bekende stand van de techniek (in de vorm van het Kamil-octrooi) onderscheidt doordat bij de ene (Fromer) wordt voorzien in voorgeprogrammeerde codenummers-met-bijbehorend-beltegoed, en bij de andere (Kamil) niet. Juist die stap, zo verdedigden Fromer c.s., had toepassing van prepaid telefoniekaarten volgens hun octrooi mogelijk gemaakt. Eenmaal aangenomen dat die stap niet tot de leer van het octrooi behoort (en dat ook het Kamiloctrooi daarin voorziet), ontvalt aan dit betoog de dragende schakel. (Al) daarom hoefde het hof aan dit betoog in de context van de indirecte inbreuk niet opnieuw aandacht te besteden. 47 Zo kom ik ertoe, alle klachten van het middel als ongegrond te beoordelen.

30 Zie voor de uitleg van overeenkomsten bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4 II, 2005, nr. 288; Civiele Conclusies 2001, p. 94; ik kan niet inzien waarom voor octrooien anders zou moeten worden geoordeeld.

31 Ik begrijp de gedachtegang van het hof (aan het begin van rov. 15) zo, dat verondersteld wordt dat Fromer c.s. verdedigden dat kraskaarten volgens het Fromer-systeem als zodanig bescherming uit hoofde van het octrooi genieten, zodat verhandeling daarvan (directe) inbreuk zou opleveren.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Conclusie Ik concludeer tot verwerping. Enz. c Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel (...) 3.2 Aan haar onder 1 vermelde vorderingen leggen Fromer c.s. ten grondslag dat Gnanam c.s., door hun hiervoor in 3.1 onder (iii) bedoelde handelwijze en door het publiek in staat te stellen om met behulp van die telefoonkaarten gesprekken te voeren, direct of indirect inbreuk maken op het octrooi. De rechtbank heeft de vordering afgewezen en heeft daarom op de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering niet beslist. Het hof heeft dat vonnis bekrachtigd. Daartoe heeft het de volgende gronden gebezigd. Het hof heeft vooropgesteld dat het octrooi betrekking heeft op een werkwijze voor het bewerken van vooruitbetaalde telefoonoproepen (rov. 5) en aan de hand van de beschrijving vastgesteld dat het octrooi tot doel heeft de kostbare met muntinworp of magneetkaart werkende telefoons in openbare telefooncellen overbodig te maken (rov. 6) en voorbereidende contacten met externe organisaties overbodig te maken (rov. 8). Het hof heeft de geoctrooieerde werkwijze, kort gezegd, als volgt samengevat. Deze voorziet in een systeem voor het verwerken van vooruitbetaalde telefoongesprekken, dat met ’gewone’ telefoontoestellen kan werken, waartoe dragers aan het publiek worden verkocht met een afgeschermd, geheim nummer, dat een bepaald aantal telefoontikken of een bepaalde gespreksduur – hierna: het tegoed – vertegenwoordigt. Dat nummer is een telefoonnummer dat de gebruiker – eventueel kosteloos – toegang geeft tot een daartoe geschikt gemaakte openbare telefooncentrale, alwaar de centrale verifieert dat het nummer een tegoed vertegenwoordigt, en de beller in staat stelt vervolgens het door hem gewenste abonneenummer te kiezen en aldus met dat nummer verbinding te verkrijgen. Nadat het tegoed is verbruikt verbreekt de centrale de verbinding en wordt het gebruikte geheime nummer uit het geheugen van de centrale gewist, zodat het niet nogmaals kan worden gebruikt. In een uitvoeringsvorm van het octrooi heeft de drager de vorm van een kaart en bevindt het geheime nummer zich onder een ondoorzichtig ’kraslaag’ (rov. 6). Het hof heeft overwogen dat uit het Amerikaanse octrooi, waarvan het octrooi van Fromer c.s. is afgebakend – het Kamiloctrooi – reeds een werkwijze voor het verwerken van vooruitbetaalde telefoongesprekken bekend was, waarbij het codenummer met het daaraan gekoppelde tegoed in de computer van een ’centraal kantoor’ (special central office; traveller phone service office) was opgeslagen en de gebruiker dat centrale kantoor diende te bellen, het verkregen codenummer diende in te toetsen, gevolgd door het gewenste abonneenummer (rov. 7). Het hof heeft vastgesteld dat volgens het Fromer-octrooi het nadeel van het Kamiloctrooi hierin is gelegen dat de gebruikers voorbereidende stappen dienen te zetten, via bijvoorbeeld creditkaartbedrijven, en dat het Fromer-octrooi beoogt dat overbodig te maken (rov. 8). Het hof heeft vervolgens het verweer van Gnanam c.s. gegrond bevonden dat de door haar gevolgde werkwijze geheel overeenkomstig de leer van het Kamil-octrooi is. Het

E I G E N D O M

2 9 1

verwierp hetgeen Fromer c.s. daartegen hadden ingebracht, te weten dat het Kamil-octrooi van de werkwijze van Gnanam c.s. afwijkt, aangezien bij dat octrooi de gebruiker eerst een codenummer dient aan te schaffen en door betaling daarvan een krediet moet openen, waarna pas codenummer en kredietbedrag in de computer van de externe organisatie worden ingevoerd. Het hof oordeelde evenwel dat een dwingende volgorde van die handelingen in de beschrijving van het Kamil-octrooi niet is vermeld (rov. 11-12). In rov. 13 heeft het hof voorts geoordeeld dat de gebruiker bij de werkwijze van Gnanam c.s. niet rechtstreeks een geschikt geprogrammeerde telefoon-centrale dient te bellen, alwaar het tegoed wordt gecontroleerd en de verbinding tot stand gebracht, zoals het Fromer-octrooi leert, maar eerst contact dient te zoeken met een externe organisatie, Gnanam c.s., die de ingevoerde code op de aanwezigheid van tegoed controleert en de gebruiker vervolgens de verbinding laat kiezen. Ten slotte heeft het hof de stelling van Fromer c.s. onderzocht dat een belangrijk verschil tussen het Fromer-octrooi en de stand van de techniek (het Kamil-octrooi) hierin is gelegen dat volgens het Fromer-octrooi het codenummer op een kaart is afgedrukt die voorzien is van een ’kraslaag’. De stelling dat Gnanam c.s. door het gebruik van ’kraskaarten’ inbreuk zou maken, is door het hof verworpen, met de overweging dat het octrooi de kraskaart niet als zelfstandige uitvinding vermeldt of zelfs maar suggereert, en dan ook geen op een dergelijke kaart gerichte conclusie bevat. Het octrooi beschermt die kaart slechts als voorkeurstoepassing van de werkwijze volgens het octrooi, zodat ook van indirecte inbreuk geen sprake is, aldus het hof (rov. 15). 3.3.1 Het tegen het arrest van het hof in stelling gebrachte middel telt zes onderdelen, waarvan de eerste vijf betrekking hebben op de door het hof aan het octrooi en aan het Kamil-octrooi gegeven uitleg, die is uitgemond in het oordeel dat van directe inbreuk geen sprake is. Het zesde onderdeel ziet op ’s hofs oordeel dat ook van indirecte octrooiinbreuk geen sprake is. 3.3.2 Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor in 3.2 is overwogen, heeft het hof blijkens rov. 8, 11 en 12 het octrooi aldus begrepen dat het zich van de stand van de techniek (het Kamiloctrooi) niet daarin onderscheidt – zoals betoogd door Fromer c.s. – dat het volgens het Kamil-octrooi nodig is voorafgaand aan het gebruik van de telefoonfaciliteit contact met een externe organisatie te leggen, door het aanschaffen van een codenummer een krediet te openen en vervolgens een beltegoed in het systeem in te (doen) voeren, welke voorafgaand contact bij het Fromer-octrooi niet vereist is doordat een beltegoed bij voorbaat aan bepaalde nummers is verbonden. Het hof heeft een dergelijke dwingende volgorde in de beschrijving van het Kamil-octrooi niet gelezen. Het was daarentegen van oordeel dat het onderscheid daarin is gelegen dat bij het Kamil-octrooi eerst telefonisch contact moet worden gezocht met een externe organisatie en vervolgens het codenummer moet worden ingetoetst, gevolgd door het gewenste abonneenummer, en dat volgens het Fromer-octrooi kan worden volstaan met het kiezen van het codenummer, gevolgd door het gewenste abonneenummer. 3.4.1 Onderdeel 1 keert zich met een reeks klachten tegen de uitleg die het hof aan het octrooi en aan het Kamil-octrooi heeft gegeven. De onderdelen 1.1.2-1.1.8 missen feitelijke

2 9 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

grondslag, nu daarin wordt betoogd dat uit ’s hofs uitleg van het Kamil-octrooi volgt dat het in wezen gelijk is aan het Fromer-octrooi. Het hof heeft immers (in rov. 13) anders geoordeeld. Het heeft in rov. 11-12 het verweer van Gnanam c.s. gehonoreerd dat zij slechts de stand van de techniek (belichaamd in het Kamil-octrooi) toepassen, hetgeen meebrengt dat de inbreukvordering niet kan worden toegewezen. Daarmee heeft het, anders dan onderdeel 1.1.4 wil, niet geoordeeld, ook niet impliciet, dat het Fromer-octrooi en het Kamil-octrooi van elkaar verschillen, en het heeft dat ook niet behoeven te doen, nu het niet had te oordelen over de vraag of de werkwijze van het Fromer-octrooi nieuw was. Voorts heeft het hof in rov. 13 – in zoverre ten overvloede – geoordeeld dat die werkwijze, dus ook los daarvan, niet beantwoordt aan het Fromer-octrooi, en dus niets overwogen omtrent het toepassen door Gnanam c.s. van de stand van de techniek. De klachten 1.2.1-1.2.5 nemen – terecht – tot uitgangspunt dat het hof bij zijn uitleg van het octrooi gebonden was aan de zienswijze die de octrooiverlenende instantie (het EOB) blijkens het octrooischrift had op de relevante stand van de techniek. Dat is door het hof evenwel niet miskend. In het bijzonder mist feitelijke grondslag de klacht in onderdeel 1.2.3 dat het hof heeft geoordeeld dat op het punt van het beoogde doel het Fromer-octrooi niet verschilt van het Kamil-octrooi. Naar hiervoor in 3.3.2 is overwogen, heeft het hof immers wel een voordeel onderkend dat het systeem van het Fromer-octrooi bezit ten opzichte van het Kamil-octrooi. Evenmin snijdt hout de klacht (in onderdeel 1.2.4) dat het hof niet tot uitgangspunt heeft genomen wat in de beschrijving van het Fromer-octrooi over de verschillen met het Kamil-octrooi is vermeld. Het hof heeft hetgeen dienaangaande in het octrooischrift is vermeld – kolom 1, regels 35-53, kolom 3, regels 33-41 – opgevat als weergegeven hiervoor in 3.3.2. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, ook niet in het licht van hetgeen namens Fromer c.s. daaromtrent in andere zin in de feitelijke instanties is bepleit. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de beschrijving van het Fromer-octrooi, met name op het punt van de nadelen van het Kamil-octrooi en de wijze waarop het Fromer-octrooi beoogt daaraan tegemoet te komen, summier is. 3.4.2 Onderdeel 2 behelst een motiveringsklacht tegen de in rov. 7 door het hof gegeven beschrijving van de werkwijze van het Kamil-octrooi, in het bijzonder tegen de vertaling van de woorden ’The credited amount is stored in a memory at the special central office’ met: ’(...) was (...) opgeslagen’, in plaats van: ’wordt opgeslagen’, nu daarin besloten ligt dat het beltegoed en de daaraan gekoppelde cijfercombinatie ook volgens het Kamil-octrooi reeds in de computer kunnen zijn ingevoerd voordat de betaling wordt verricht, terwijl dat, naar Fromer c.s. in de feitelijke instanties hebben betoogd, geen deel uitmaakte van het Kamil-octrooi en nu juist door het Fromer-octrooi is geïntroduceerd. Dit onderdeel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft met de gewraakte formulering niet tot uitdrukking gebracht hetgeen het onderdeel daarin leest. Blijkens rov. 12 heeft het hof bij zijn uitleg van het Kamiloctrooi immers geoordeeld dat de beschrijving daarvan niet een dwingende volgorde van de verschillende handelingen – aanschaffen codenummer, openen krediet, invoeren codenummer en krediet in de computer – vermeldt. Dat oordeel is, naar hiervoor in 3.4.1 is overwogen, niet onbegrijpelijk.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

3.4.3 Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 12. De rechtsklacht van dit onderdeel (3.2) houdt in dat het hof ten onrechte zijn oordeel over de uitleg van het Kamil-octrooi heeft gebaseerd op de beschrijving van dat octrooi, in plaats van op de conclusies, verstaan in het licht van die beschrijving, althans in zijn beoordeling die beschrijving zwaarder heeft laten wegen dan de conclusies. Deze klacht mist feitelijke grondslag en kan reeds daarom niet tot cassatie leiden. Het hof heeft geoordeeld dat de conclusies van het Kamil-octrooi, waarvan het in rov. 12 de eerste met zoveel woorden heeft besproken, geen dwingende chronologische volgorde voorschrijven van de beschreven handelingen en heeft zich, overeenkomstig hetgeen art. 69 EOV en art. 53 lid 2 ROW 1995 voor de bepaling van de beschermingsomvang voorschrijven, vervolgens georiënteerd op de beschrijving van dat octrooi, waarin het evenmin een dwingende volgorde van de handelingen heeft gelezen. De motiveringsklachten richten zich tegen de uitleg die het hof op het punt van het ontbreken van een chronologische volgorde aan die beschrijving van het Kamil-octrooi heeft gegeven. Voor zover die klachten zich richten tegen hetgeen het hof omtrent de vraag naar de chronologie van de stappen in het Fromer-octrooi heeft overwogen, kunnen zij niet tot cassatie leiden, omdat de desbetreffende overwegingen van het hof ten overvloede zijn gegeven en de beslissing dus niet dragen. Voor het overige stuiten de klachten af op hetgeen hiervoor in 3.4.1 is overwogen. Onderdeel 3.3 bouwt voort op onderdeel 2 en moet het lot daarvan delen. 3.4.4 Onderdeel 4 keert zich met een motiveringsklacht tegen de overweging van het hof (in rov. 6) dat bij de werkwijze van het Fromer-octrooi het ’geheime’ nummer (dat op de dragers aan het publiek wordt verkocht) een telefoonnummer is. Betoogd wordt dat het hof is voorbijgegaan aan de uitvoerige betwisting door Fromer c.s. in de feitelijke instanties van de stelling van Gnanam c.s. dat het doel van het octrooi van Fromer was het combineren van het achtereenvolgens kiezen van het telefoonnummer van de speciale centrale en van het geheime codenummer (gevolgd door het kiezen van het gewenste abonneenummer) en aan het betoog van Fromer c.s. dat in hun octrooi die drie stappen evenzeer moeten worden doorlopen. Deze klacht faalt. Het hof heeft, blijkens rov. 13, het onderscheid tussen de beide octrooien gelegen geacht in de bij het Kamil-octrooi, anders dan bij het Fromer-octrooi, bestaande noodzaak eerst contact te zoeken met een externe organisatie, alwaar de vervolgens in te voeren code en het bijbehorende tegoed worden gecontroleerd. Het hof heeft de andersluidende stelling van Fromer c.s. dus wel onderzocht, doch verworpen, waarbij de bestreden passage in rov. 6 geen zelfstandige rol heeft vervuld. Onbegrijpelijk is die verwerping niet, gelet op hetgeen het octrooi in conclusie 1 als stap (a) beschrijft – ’programming a (...) PABX to become toll-free accessible for incoming calls through dialling any one out of a series of predetermined numbers, stored in a data-bank of the PABX’, met welke nummers de ’geheime’ nummers worden bedoeld – en, in dezelfde geest, als ’summary’ van de uitvinding vermeldt (kolom 2, regels 7-20). 3.4.5 Onderdeel 5 behelst een rechtsklacht en motiveringsklachten tegen hetgeen het hof in rov. 13 heeft overwogen. Onderdeel 5.1.1 bouwt voort op onderdeel 4 en moet daarom het lot daarvan delen. De onderdelen 5.1.2 en 5.1.3

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

behelzen de klacht dat het hof het van Fromer c.s. afkomstige bewijsaanbod en de uitnodiging een deskundigenbericht in te winnen op het punt van de door Fromer c.s. gestelde technische onmogelijkheid van de door Gnanam c.s. voorgestane uitleg van het Fromer-octrooi heeft gepasseerd. Deze klachten falen. Het door Fromer c.s. bedoelde bewijsaanbod is ongespecificeerd, zodat het hof daaraan reeds om die reden kon voorbijgaan, zoals het heeft gedaan. Het stond het hof voorts, als rechter die over de feiten oordeelt, vrij te beslissen of het aan deskundige voorlichting behoefte had. Dat oordeel leent zich niet voor toetsing in cassatie. De onder 5.2 gerangschikte onderdelen klagen over ’s hofs oordeel dat de door Gnanam c.s. toegepaste werkwijze ’voorbereidend contact’ vereist ’met een externe organisatie (te weten Gnanam c.s. zelf), iets wat de geoctrooieerde werkwijze juist beoogt te vermijden’. De klachten luiden dat met het begrip ’externe organisatie’ in het octrooi – welk begrip uitgelegd dient te worden met behulp van het octrooi zelf – iets anders wordt bedoeld, te weten de organisatie waarmee een transactie kan worden gesloten voordat kan worden gebeld, dat door Fromer c.s. in grief V is betoogd dat Gnanam c.s. geen ’externe organisatie’ in de zin van het octrooi kan zijn en dat het oordeel voorts onverenigbaar is met de eerste volzin van rov. 8. Voor zover het onderdeel aankondigt mede rechtsklachten te omvatten, voldoen die niet aan de eis van art. 407 lid 2 Rv. Ook de motiveringsklachten falen. In de eerste plaats verdient opmerking dat, anders dan het onderdeel wil, het octrooi de term ’externe organisatie’ niet kent. Het spreekt slechts van ’preparatory steps, mostly via credit card companies’ (kolom 1, regel 44) en ’previous connection with any kind of organization, be it the telephone and/or credit card companies’ (idem, regel 51-53). Het hof, gesteld voor de taak uit te leggen wat het octrooi bedoelt met deze voorafgaande stap, resp. dit voorafgaande contact, waaromtrent het octrooischrift geen nadere informatie behelst, heeft de in rov. 13 neergelegde uitleg van het octrooi voor de juiste gehouden en daarmee het andersluidende betoog van Fromer c.s. (in grief V) verworpen. In het licht van hetgeen in die grief is aangevoerd en het eerder vermelde summiere karakter van de beschrijving van het octrooi, is dat oordeel niet onbegrijpelijk en is de daartoe gebezigde motivering niet ontoereikend. Dat er geen functioneel verschil bestaat tussen de in rov. 13 door het hof beschreven werkwijze van het Fromer-octrooi en de door Gnanam c.s. gehanteerde methode, zoals het onderdeel aanvoert, behoefde het hof niet te weerhouden van zijn, op de beschrijving van het octrooi zelf gebaseerde, uitleg. De klachten van onderdeel 5.3 zijn gericht tegen de laatste twee zinnen van rov. 13. Nu de beslissing van het hof dat van inbreuk geen sprake is reeds kan steunen op de daaraan voorafgaande overwegingen, die blijkens het vorenoverwogene tevergeefs zijn bestreden, kunnen deze klachten niet tot cassatie leiden. 3.4.6 Onderdeel 6 is gericht tegen het aan het slot van rov. 15 neergelegde oordeel dat Gnanam c.s. zich ook niet schuldig maken aan indirecte octrooi-inbreuk. Het houdt slechts de motiveringsklacht in dat onbegrijpelijk is dat het hof de door Gnanam c.s. gebezigde kraskaart niet als een essentiële maatregel – waarmee kennelijk is bedoeld: een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, als bedoeld in art. 73 lid 1 ROW 1995 – heeft aangemerkt. Nu

E I G E N D O M

2 9 3

van indirecte octrooi-inbreuk slechts sprake is indien een dergelijk middel wordt aangeboden of geleverd voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding en het hof de werkwijze van Gnanam c.s. niet-inbreukmakend heeft geoordeeld, missen Fromer c.s. belang bij dit onderdeel. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Fromer c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Gnanam c.s. begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,– voor salaris. Enz.

Nr. 55 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 december 2005 (bevestiging van haarstrengen) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 54 EOV Hoewel alle elementen van de uitvinding voorkomen in een vóórgepubliceerd boek, moet aan de hand daarvan nog zoveel gecombineerd worden dat niet gesteld kan worden dat de uitvinding als eenheid is geopenbaard. Art. 56 EOV Door de informatie uit een vóórgepubliceerd boek moeten de maatregelen uit conclusie 1 wel als voor de hand liggend worden aangemerkt. Dat het boek op opleiding in het kappersvak gericht is en het octrooi toepassing voor de ’thuismarkt’ zou beogen doet daaraan niet af, want de vakman wordt door deze publicatie gewezen op de veiligheid van de te gebruiken materialen en de eenvoud van de techniek. Art. 88, lid 4 EOV Twee maatregelen die het verleende Europese octrooi mede bepalen, komen niet voor in de als prioriteitsstuk ingeroepen Nederlandse octrooiaanvrage. Het prioriteitsstuk stemt (wellicht) wel overeen met de oorspronkelijke aanvrage voor het Europese octrooi. Aan de regels betreffende prioriteit wordt slechts recht gedaan als de later gewijzigde Europese octrooiaanvrage wordt vergeleken met het prioriteitsdocument. Dat betekent dat geen beroep op prioriteit kan worden gedaan. Wilgro Roberto Mettendaf te Almere, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam, tegen 1 SES Nederland BV te Enschede, 2 Boris Otto Scholtz te Enschede, 3 Helga Annelis Scholtz te Enschede, gedaagden, advocaat mr. M.A.A. van Wijngaarden te ’s-Gravenhage. 2 De feiten In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: 2.1 Mettendaf is rechthebbende op het Nederlands octrooi NL 1 017 056, hierna te noemen NL 056 en op het Europees octrooi EP 1 221 289, hierna EP 289.

2 9 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2.2 Het Nederlands octrooi NL 056 heeft betrekking op een werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng. Het is op 9 januari 2001 ingediend en op 24 augustus 2001 ingeschreven. Het is verleend na een nieuwheidsonderzoek, dat werd voltooid op 28 juni 2001. 2.3 De conclusies van NL 056 zoals aangevraagd, en ook zoals verleend, luiden als volgt: 1. Werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng, met het kenmerk dat de streng wordt geprepareerd door delen ervan bijeen te houden en van lijm te voorzien, waarna de lijn tenminste gedeeltelijk wordt gedroogd en de streng vervolgens in het haar wordt vastgemaakt. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de streng door middel van de tenminste gedeeltelijk gedroogde lijm in het haar wordt vastgemaakt. 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat de streng in het haar wordt vastgemaakt door deze in of met een pluk haar te twijnen. 4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk dat voorafgaande, tijdens of na het twijnen additionele lijm op een contactgebied van de tenminste gedeeltelijk gedroogde streng en de pluk haar wordt opgebracht. 5. Werkwijze volgens een van de conclusies 1-4, met het kenmerk dat het drogen van de lijm en/of de additionele lijm onder toevoer van warmte plaatsvindt. 6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk dat voor de toevoer van warmte gebruik wordt gemaakt van een föhn. 7. Werkwijze volgens een van de conclusies 1-6, met het kenmerk dat voor het bijeen houden van de delen gebruik wordt gemaakt van een haarklem of haarspeld. 8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk dat het tenminste gedeeltelijk drogen van de delen van de streng plaats heeft, terwijl de haarspeld of haarklem de delen bijeen houden. 9. Werkwijze volgens een van de conclusies 1-8, met het kenmerk dat de bijeen gehouden delen van de streng de uiteinden van de streng zijn. 10. Eenheid geschikt voor het toepassen van de werkwijze volgens een van de conclusies 1-9, met het kenmerk dat de eenheid in een en dezelfde verpakking lijm, een of meer strengen, en een haarspeld of haarklein bevat. 11. Eenheid volgens conclusie 10, met het kenmerk dat de strengen verschillende kleuren of kleurencombinaties bevatten. 2.4 Het Europees octrooi EP 289 is verleend op een aanvrage van 7 januari 2002 waarbij prioriteit wordt geclaimd vanaf 9 januari 2001, gebaseerd op NL 056. Het octrooi is verleend op 17 augustus 2005 en geldt onder meer voor Nederland. In de loop van de verleningsprocedure is het octrooi gewijzigd, zowel wat betreft de conclusies als de beschrijving. 2.5 Bij de oorspronkelijke aanvrage voor EP 289 zijn de volgende conclusies overgelegd: 1. A method for affixing a braid to natural hair, in which the braid is prepared by holding parts thereof together and applying a type of glue thereto, after which the glue is allowed to dry at least partially and the braid is subsequently affixed to the hair, characterized in that the braid is affixed to the hair by means of the same type of glue, which is also safe for use by children. 2. A method according to claim 1, characterized in that the braid is affixed to the hair by means of the at least partially dried glue without any heat being supplied while the braid is being affixed. 3. A method according to claim 1 or 2, characterized in that the braid is affixed to the hair by twining it into a tuft of hair or intertwining it therewith.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

4. A method according to claim 3, characterized in that the same type of glue is applied to a contact area of the at least partially dried brand and the tuft of hair prior to, during or after said twining. 5. A method according to any one of the claims 1 – 4, characterized in that said drying of glue takes place while heat is being supplied. 6. A method according to claim 5, characterized in that a hairdrier is used for supplying heat during said drying of the glue. 7. A method according to any one of the claims 1 – 6, characterized in that a hair clip or a hairpin is used for holding the parts of the braid together. 8. A method according to claim 7, characterized in that said at least partial drying of the parts of the braid takes place while the hairpin or hair clip holds said parts together. 9. A method according to any one of the claims 7 or 8, characterized in that the parts of the braid being held together by the hairpin or hair clip are the ends of the braid. 10. A unit suitable for using the method according to any one of the claims 1 – 9, characterized in that the unit comprises glue, one or more braids and a hairpin or hair clip contained in one and the same package. 11. A unit according to claim 10, characterized in that said braids comprise various colours or combinations of colours. 12. A method and/or a unit according to any one of the preceding claims, characterized in that said glue is a glue with a base of latex. 13. A method and/or a unit according to claim 12, characterized in that the method employs a natural, skin-friendly oil for removing the glue with a base of latex and/or in that the unit comprises a natural, skin-friendly oil. 14. A method and/or a unit according to claim 13, characterized in that said natural, skin-friendly oil contains skin care oil, kitchen oil and/or salad oil, or a natural, skin-friendly oil which is contained in an ointment. De conclusies van EP 289 zoals verleend luiden als volgt: 1. A method for affixing and removing a braid to from natural hair, in which the braid is prepared by holding parts thereof together and applying a type of glue thereto, after which the glue is allowed to dry at least partially and the braid is subsequently affixed to the hair by means of the same type of glue, characterized in that said glue is a glue with a base of latex, and that the method employs a natural, skin-friendly oil for removing the glue with a base of latex. 2. A method according to claim 1, characterized in that the braid is affixed to the hair by means of the at least partially dried glue without any heat being supplied while the braid is being affixed. 3. A method according to claim 1 or 2 characterized in that the braid is affixed to the hair by twining it into a tuft of hair or intertwining it therewith. 4. A method according to claim 3, characterized in that the same type of glue is applied to a contact area of the at least partially dried braid and the tuft of hair prior to, during or after said twining. 5. A method according to any one of the claims 1 – 4, characterized in that said drying of glue takes place while heat is being supplied. 6. A method according to claim 5, characterized in that a hairdrier is used for supplying heat during said drying of the glue. 7. A method according to any one of the claims 1 – 6, characterized in that a hairclip or a hairpin is used for holding the parts of the braid together. 8. A method according to claim 7, characterized in that said at least partial drying of the parts of the braid takes place while the hairpin or hair clip holds said parts together.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

9. A method according to any one of the claims 7 or 8, characterized in that the parts of the braid being held together by the hairpin or hairclip are the ends of the braid. 10. A method according to one of the claims 1 – 9, characterized in that said natural, skin-friendly oil contains skin care oil, kitchen oil and/or salad oil, or a natural, skin-friendly oil which is contained in an ointment. 11. A unit suitable for using the method according to any one of the claims 1 – 10, characterized in that the unit comprises glue which glue is a glue with a base of latex, one or more braids, a hairpin or hair clip, and a natural, skin-friendly oil for removing the glue with a base of latex contained in one and the same package. 12. A unit according to claim 11, characterized in that said braids comprise various colours or combinations of colours. 13. A unit according to claim 11 or 12, characterized in that said naturel, skin-friendly oil contains skin care oil, kitchen oil and/or salad oil, or a naturel, skin-friendly oil which is contained in an ointment. 2.6 SES Nederland B.V. is een Nederlands bedrijf waarvan de gedaagden sub 2 en sub 3 de directeuren zijn. SES heeft het product SES Creative, Hairextensions cold fix op de markt gebracht. Dit product bestaat uit een verpakking, met daarin latexlijm, meerdere strengen, haarspelden en haarklemmen. Op de verpakking is een gebruiksaanwijzing afgedrukt. 3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 3.1 Stellende dat SES inbreuk maakt en dreigt te maken op haar rechten uit het Nederlands gedeelte van EP 289 en NL 056 vordert Mettendaf een inbreukverbod, met nevenvorderingen. 3.2 SES voert verweer, wat hierna, voor zover nodig, bij de beoordeling aan de orde komt. 4 De beoordeling van het geschil 4.1 Het meest fundamentele verweer van SES betreft de geldigheid van het octrooi. Zij stelt daartoe dat er sprake is van gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit. Daarover wordt het volgende overwogen. Algemeen en de stand van de techniek 4.2 Beide octrooien zien op een werkwijze voor het aanbrengen van strengen haar (hair extensions) in het hoofdhaar van een persoon, en de middelen daartoe. EP 289 voorziet bovendien in een werkwijze voor de verwijdering van een eerder aangebrachte streng en het middel daartoe. Steeds wordt beoogd een werkwijze te verschaffen die door de gebruiker zelf kan worden toepast. De werkwijze en de middelen dienen daarom ook veilig te zijn voor toepassing met de hand op of bij de hoofdhuid en in het haar, zonodig ook indien deze worden toegepast door kinderen. Voor de bevestiging van de streng aan het hoofdhaar wordt uitgegaan van een lijmverbinding. 4.3 NL 056 noemt in de beschrijving als doel van de uitvinding het voorzien in een eenvoudig en veilig toe te passen werkwijze voor het aanbrengen van een streng in het haar, welke werkwijze tevens geschikt is voor de thuismarkt. Dit doel wordt bereikt door de streng van lijm te voorzien, waarna de lijm tenminste gedeeltelijk indroogt en de streng in het haar wordt vastgemaakt, vergelijk conclusie 1. 4.4 De beschrijving van EP 289, zoals gewijzigd, noemt als doel van de uitvinding het voorzien in een eenvoudige en

E I G E N D O M

2 9 5

ook voor kinderen veilig toe te passen werkwijze voor het aanbrengen in en verwijderen van een streng in het haar, welke werkwijze en bijbehorende verkoopeenheid tevens geschikt zijn voor de thuismarkt. Daartoe heeft de werkwijze overeenkomstig de uitvinding het kenmerk dat de lijm een lijm op latexbasis is, en dat de werkwijze gebruik maakt van een natuurlijke huidvriendelijke olie voor het verwijderen van de lijm op latexbasis. Het voordeel daarvan is, zo leert de beschrijving, dat slechts één ook voor kinderen veilig zijnd type lijm hoeft te worden aangeschaft en de lijm eenvoudig handmatig door de betreffende persoon zelf kan worden aangebracht. De lijm is eenvoudig met een huidvriendelijke olie te verwijderen en het haar heeft na toepassing en verwijdering van een streng geen schade opgelopen. Evenmin is dure professionele hulpapparatuur, bijvoorbeeld om warmte toe te voeren, nodig om de werkwijze toe te passen. Tenslotte is hergebruik van de strengen mogelijk. 4.5 De beschrijving van EP 289 noemt als bekende stand van de techniek het Amerikaanse octrooi US 4,934,387 (hierna D1). Daarin wordt een werkwijze beschreven voor het aanbrengen van strengen door daarop een thermoplastische lijm aan te brengen. Deze dient vervolgens af te koelen zodat zij met de vingers gehanteerd kan worden en in elk geval voor een deel kan indrogen. Na voldoende afkoeling/ indroging kan de streng aan het hoofdhaar worden bevestigd door een knijp en rol procedure. Het document D1 is bij de verleningsprocedure voor EP 289 in aanmerking genomen. 4.6 SES beroept zich voor haar verweer onder meer op het boek: Hair additions: the fourth dimension, uitgegeven in 1991 en van de hand van Charlotte Jane. Dit is een boek van ruim 255 bladzijden, dat kennelijk bedoeld is voor de voortgezette opleiding in het kappersvak. In dit boek worden diverse technieken beschreven om haar te verlengen of toe te voegen. Onder hoofdstuk 4 worden verlijmingstechnieken (bonding techniques) beschreven. De voorgeschreven lijm is op latexbasis. De verlijming kan weer los worden gemaakt door gebruik van olie, mineral oil en baby oil worden genoemd. In dit hoofdstuk wordt de verlijmingstechniek uitgelegd aan de hand van het aanbrengen van zogenoemde wefts. Deze bestaan uit een grotere hoeveelheid haar die met dunne draad samengevlochten of verweven zijn tot bredere ’matjes’. De techniek voorziet erin dat deze ’matjes’ langs de weefrand worden voorzien van latexlijm en vervolgens in eenmaal worden ingebracht. Het is mogelijk meerdere matjes boven en over elkaar aan te brengen. In hoofdstuk 7, Designing and styling techniques, wordt beschreven hoe de verlijmingstechniek bijzonder geschikt is voor speciale effecten door het aanbrengen van enkele strengen in verschillende kleur. Dit document is niet beoordeeld in de verleningsprocedure van EP 289. 4.7 SES heeft voorts een beroep gedaan op de informatie op de internetsite www.garlanddrake.com, zoals deze kon worden teruggevonden naar de stand van 18 april 2001 met tussenkomst van de internetsite http://web.archive.org. Op deze internet pagina wordt de techniek van strand bonding als volgt beschreven: Strand Bonding when finished looks and ’behaves’ very much like individual braiding, except is less time consuming. Strand Bonding is done by applying an adhesive to the top portion of a small section

2 9 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

of the addition hair. Then the addition hair (with adhesive) is applied to your own hair. The adhesive captures both the addition and your hair. De informatie van deze website is niet beoordeeld in de verleningsprocedure van EP 289. Geldigheid NL 056 4.8 De uitvindingsgedachte achter NL 056 is moeilijk te ontwaren. De bedoeling is een voor de consument eenvoudig en veilig toe te passen werkwijze te bieden om een streng in het haar aan te brengen (beschrijving p. 1, r. 24 – 27). Conclusie 1 maakt niet inzichtelijk hoe dit doel wordt bereikt. De voorgestelde maatregel maakt weliswaar duidelijk dat de bevestiging door lijm is voorzien maar niet blijkt hoe het gedeeltelijk indrogen van de lijm zou kunnen bijdragen aan het doel van de uitvinding. In geen der conclusies wordt de aard van de te gebruiken lijm gespecificeerd. De beschrijving noemt een veilig aan te brengen substantie, die ook weer veilig uit het haar is te wassen (beschrijving p. 1, r. 39 – p. 2, r. 30) en voorts dat de lijm meer of minder warmtegevoelig kan zijn, bijvoorbeeld oplosbaar in water, transparant of gekleurd (p. 4, r. 34 – 37). Deze omschrijvingen en ook de verwijzing naar warmtetoevoerende hulpbronnen suggereren in feite het gebruik van een thermoplastische lijm. Ter zitting heeft de octrooigemachtigde van Mettendaf verklaard dat de wezenlijke maatregel is gelegen in het enigszins laten indrogen van de lijm. 4.9 Wat daar ook van zij, in het licht van D1 is de verlijming als verbindingstechniek niet nieuw. Het laten indrogen van lijm, wat op zichzelf al triviaal is, wordt in D1 omschreven als het gedurende een korte periode laten afkoelen en indrogen. Ook deze maatregel is niet nieuw. 4.10 Ter zitting is nog gesteld dat in elk geval conclusie 3 staat als een huis. Deze conclusie betreft het twijnen als aanvulling op de lijmverbinding. Dit roept allereerst de vraag op wat onder twijnen dient te worden verstaan. De raadsvrouw van Mettendaf heeft dat voorgedaan met een gebaar met duim en wijsvinger dat volledig wordt gevisualiseerd met onderstaande tekening, zijnde een figuur uit D1. In D1 wordt deze figuur toegelicht als a diagrammatic view illustrating the rolling of the adhered hair between the forefinger and thumb while the adhesive is still soft.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

D1 openbaart derhalve ook het twijnen, dat wil zeggen het rollen tussen duim en wijsvinger van de te maken lijmverbinding. Hieruit volgt dat ook de maatregel uit conclusie 3 bestaande uit het twijnen niet nieuw is. Er dient dan ook van uit te worden gegaan dat er een gerede kans is dat NL 056 nietig zal blijken wegens gebrek aan nieuwheid. Geldigheid van EP 289 4.11 EP 289 betreft ook een werkwijze voor het aanbrengen met behulp van lijm van een streng in haar. In conclusie 1 van EP 289 wordt de te gebruiken lijm gespecificeerd als een lijm op latex basis. Voorts omvat de werkwijze nu ook een maatregel om de lijmverbinding weer los te maken door het gebruik van natuurlijke huidvriendelijke olie op latexbasis. Prioriteitsdatum 4.12 SES betwist de voor EP 289 geclaimde prioriteitsdatum. Deze prioriteit berust op het hierboven besproken Nederlands octrooi NL 056. Dat octrooi beschrijft evenwel niet het gebruik van een lijm op latexbasis en evenmin een werkwijze voor het verwijderen van een streng door gebruik van olie. SES verbindt hieraan de conclusie dat EP 289 geen recht heeft op prioriteit ontleend aan NL 056, zodat als prioriteitsdatum voor EP 289 heeft te gelden 7 januari 2002. Deze conclusie is met name van belang in verband met de informatie op de internetsite van Garland Drake zoals die is gearchiveerd op 18 april 2001. 4.13 Het gaat hier om de vraag of het prioriteitsdocument, dat wil zeggen de aanvraag voor NL 056, dezelfde uitvinding openbaart als de uitvinding besloten in EP 289 (vergelijk artikel 87 EOV). In casu doet zich de moeilijkheid voor dat de oorspronkelijke aanvraag voor EP 289 een wezenlijk andere uitvinding openbaarde dan de latere, op aanwijzing van de examiner feitelijk geheel herschreven, aanvraag. Van de oorspronkelijke Nederlandse aanvraag kan (wellicht) worden gesteld dat deze overeenstemt met de oorspronkelijke Europese aanvraag. Dit is echter niet meer het geval na de indiening van de wijzigingen. Het wezen van het prioriteitsdocument betreft immers het enigszins laten indrogen van de lijm. De gewijzigde aanvraag ziet evenwel op een uitvinding die een werkwijze met gebruik van lijm op latexbasis betreft en voorts een verwijderingsmethode met gebruik van olie. Beide maatregelen komen niet voor in de Nederlandse aanvrage. 4.14 Voorshands dient er van uit te worden gegaan dat aan de bedoeling van artikel 87 EOV slechts recht wordt gedaan indien de uitvinding uit de gewijzigde aanvraag wordt vergeleken met de in het prioriteitsdocument geopenbaarde uitvinding. Dat betekent in casu dat de uitvinding van EP 289 geen prioriteit kan claimen. Nieuwheid 4.15 De nieuwheidsbezwaren van SES voorzover die berusten op het boek Hair additions en de internetsite van Garland Drake slagen niet. Uit hoofdstuk 4 van Hair additions blijken weliswaar de maatregelen bestaande uit lijmen met latexlijm en verwijderen van lijm met olie maar deze maatregelen worden bij voortduring geprojecteerd tegen de achtergrond van het aanbrengen van ’matjes’. Weliswaar wordt in hetzelfde boek in hoofdstuk 7 bij wijze van voorbeeld beschreven dat met de lijmtechniek ook strengen kunnen worden aangebracht,

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

maar die beschrijving is slechts terloops en omvat enkel de suggestie om voor het aanbrengen van een of meer strengen in het haar de lijmtechniek te gebruiken. Hoewel alle elementen van de uitvinding in het boek zijn terug te vinden, dient aan de hand daarvan nog zoveel gecombineerd te worden dat niet gesteld kan worden dat in het boek de uitvinding neergelegd in EP 289 als een eenheid is geopenbaard. De informatie op de internetsite van Garland Drake omvat geen gegevens omtrent de soort van de te gebruiken lijm en verschaft ook geen informatie omtrent de verwijdering van de lijm. Deze bron levert zeker geen nieuwheidsbezwaren op. Inventiviteit 4.16 SES formuleert voorts inventiviteitsbezwaren. Voor de beoordeling daarvan zal de voorzieningenrechter het – niet in de verleningsprocedure beoordeelde – boek Hair additions aanmerken als de meest nabij stand van de techniek. 4.17 In hoofdstuk 4 van voornoemd document worden de maatregelen uit conclusie 1 van EP 289 volledig beschreven. In hetzelfde document wordt bij wijze van voorbeeld aangeven dat deze techniek zich ook leent voor het aanbrengen van strengen. De vakman zal direct begrijpen hoe hij de in hoofdstuk 4 uitvoerig beschreven lijmtechniek zal kunnen toepassen voor het aanbrengen van strengen en voorts hoe hij deze bij gebruik van de voorgeschreven latexlijm weer kan losmaken met gebruik van olie. 4.18 Hair additions is kennelijk geschreven ter instructie of opleiding van personen die het kappersvak beoefenen of dit willen gaan doen. Het is aldus een bron van gecondenseerde algemeen vakkennis. Primair is dat een aanwijzing dat de gemiddelde vakman dit boek zal kunnen raadplegen. Mettendaf stelt evenwel dat het boek aldus geen methode openbaart die geschikt is voor de thuismarkt, dat wil zeggen voor doe het zelvers of kinderen. Dit argument slaagt niet. Ook professionele werkwijzen kunnen zo veilig en zo eenvoudig toe te passen zijn dat ze geschikt zijn voor toepassing door doe het zelvers waaronder ook kinderen. Het boek Hair additions draagt juist het materiaal aan waardoor de vakman gewezen wordt op de veiligheid van de te gebruiken materialen en de eenvoud van de techniek. Nu het boek alle maatregelen uit conclusie 1 van EP 289 openbaart, is deze conclusie niet als inventief aan te merken. 4.19 Conclusie 3 roept primair de vraag op of deze wel enige inventieve materie bevat. Aan verlijmen is immers inherent dat de te verlijmen delen naar elkaar toe worden gebracht en op enigerlei wijze worden aangedrukt. Hair additions (p. 132) beschrijft dat na het aanbrengen van de wefts (matjes) de achterzijde van de kam moet worden gebruikt to press it down firmly in place. Wat daar ook van zou zijn, het Amerikaanse octrooi D1 leert hoe bij het aanbrengen van strengen de lijmverbinding wordt aangedrukt tussen duim en wijsvinger. Hierboven is al aangegeven dat dat overeenkomt met het in conclusie 3 genoemde twijnen. 4.20 Conclusie 11 betreft het bijeenbrengen van alle benodigdheden voor de toepassing van de uitvinding in één verpakking of één eenheid. Gegeven de ongeldigheid van de voorgaande conclusies kan aan het bijeen brengen in één verpakking van de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van een niet inventieve werkwijze geen inventiviteit worden toegekend.

E I G E N D O M

2 9 7

4.21 Aan de overige hier niet expliciet besproken conclusies van EP 289 komt geen zelfstandige betekenis toe zodat voorshands van de ongeldigheid van het gehele octrooi uitgegaan dient te worden. Inbreukverbod 4.22 Nu naar voorlopig oordeel – waartoe niet eerder beoordeelde documenten worden meegewogen – er een gerede kans is dat het octrooi ongeldig zal worden bevonden, leidt een afweging van belangen ertoe dat het gevorderde inbreukverbod dient te worden afgewezen. Dit geldt ook voor de daaraan verbonden nevenvorderingen. 4.23 Als hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld zal Mettendaf worden veroordeeld in de kosten van de procedure. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; veroordeelt Mettendaf in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van SES begroot op € 816,– aan salaris procureur en € 244,– aan griffierecht; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; bepaalt dat deze voorlopige voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, de eis in de hoofdzaak is ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend. Enz.

Nr. 56 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 3 maart 2005 (Portakabin) Mr. M.Y.C. Poelmann Art. 1 BMW Het merk Portakabin heeft voldoende onderscheidend vermogen voor mobiele bouwsystemen. Art. 5, lid 1b BMW Portakabin is niet tot soortnaam verworden, waarbij stelselmatig optreden van de merkhouder tegen inbreuk in aanmerking wordt genomen. Vermelding in een woordenboek doet hieraan niet af. Art. 13A, lid 1b BMW Door het gebruik van het woord ’portocabin’ op hun websites, en soortgelijke woorden als metatag, gebruiken gedaagden in het economisch verkeer een met het merk Portakabin overeenstemmend teken, waaruit reëel verwarringsgevaar voortvloeit. 1 Portakabin Ltd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk, 2 Portakabin BV te Sliedrecht, eiseressen, procureur mr. A. van Beelen, tegen 1 Brouwer Unit Bouw BV, 2 Brouwer Units en Wagenbouw Holland BV, 3 Brouwer Verhuur Accomodaties BV te Nijkerk, gedaagden, procureur mr. J.W. van Rijswijk, advocaat mr. A.J. de Hamer te Amersfoort.

2 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Portakabin Limited is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en is krachtens eerste depot en daaropvolgende inschrijving in het Benelux-Merkenregister rechthebbende op het woordmerk PORTAKABIN. Het merk PORTAKABIN is op 9 maart 1971 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau en ingeschreven onder nummer 012883 voor de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor niet van metaal). b Portakabin B.V. is een dochteronderneming van Portakabin Limited en houdt zich ook bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Zij maakt krachtens licentie van Portakabin Limited gebruik van het merk PORTAKABIN in Nederland. c De Brouwer groep is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen, waaronder ook schaftwagens en bouwketen. Zij houdt zich bezig met het verkopen, produceren en repareren daarvan alsmede met de verhuur. De Brouwer groep bestaat uit een holdingmaatschappij, Brouwer Unit Bouw, en twee werkmaatschappijen, Brouwer Units en Brouwer Verhuur. Brouwer Units is verantwoordelijk voor de productie en de verkoop van nieuwe accommodaties. Brouwer Verhuur is verantwoordelijk voor de verhuur van accommodaties en voor de verkoop van gebruikte wagens en units. d Brouwer c.s. exploiteren een aantal websites, waaronder www.brouwernijkerk.com en www.replacers.nl. In de source van deze websites zijn metatags als porta cabin, porta kabin, porta kabins, portacabin, portacabins, portakabin, portakabins, porto cabin, porto kabin, porto kabins, portocabin, portocabins, portokabin en portokabins aangebracht. e Ondanks diverse sommaties van Portkabin om de inbreuken op de merkrechten van Portakabin te staken, heeft zij begin januari 2005 geconstateerd dat Brouwer c.s. in strijd met eerder gedane toezeggingen nog steeds gebruik maken van de onder d genoemde metatags en van inbreukmakende adwords met als zoektermen onder meer portakabin, portacabin, portokabin en portocabin op Internet. 2 Portakabin vordert in dit geding na vermindering van eis – kort weergegeven – het gebruik van het woord PORTAKABIN en van de hiervoor onder 1d en 1e genoemde metatags en adwords te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, zoals weergegeven in het petitum van de dagvaarding, alsmede betaling van een voorschot op schadevergoeding dan wel winstafdracht van € 10.000,– en buitengerechtelijke kosten van € 4.048,49. (...) Beoordeling van het geschil 5 Het verweer, dat Portakabin niet-ontvankelijk is in haar vordering tegen Brouwer Unit Bouw, wordt verworpen. Voor derden is immers niet op voorhand duidelijk wie van de vennootschappen binnen de Brouwer groep verantwoordelijk is voor het aanbrengen van metatags en adwords, terwijl hierover ook in deze procedure geen duidelijkheid is verschaft. 6 Voorshands is voldoende aannemelijk geworden dat het merk PORTAKABIN voldoende onderscheidend vermogen bezit en niet kan worden beschouwd als soortnaam. Het woord Portakabin maakt immers geen deel uit van het nor-

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

male taalgebruik en is vooralsnog geen algemeen gebruikelijke aanduiding voor mobiele bouwsystemen geworden. Hieraan doet niet af dat het woord portakabin in een woordenboek is opgenomen. Hoewel door sommigen de aanduiding portakabin voor andere mobiele eenheden dan die van Portakabin wordt gebruikt, worden de producten van Portakabin toch door het in aanmerking komende publiek voorshands nog steeds op basis van haar merk als van haar afkomstig aangemerkt. Ook treedt Portakabin stelselmatig en met succes op tegen inbreukmakers. Het merk PORTAKABIN is dan ook niet als louter beschrijvend te beschouwen. Brouwer c.s. kunnen voor de aanduiding van hun mobiele bouwsystemen verschillende alternatieve benamingen gebruiken. Door het gebruik van het woord ’portocabin’ op hun websites en de hiervoor genoemde metatags en adwords op het Internet maken Brouwer c.s. in het economisch verkeer gebruik van een met het woordmerk PORTAKABIN overeenstemmend teken. Gelet op de grote gelijkenis tussen merk en de door Brouwer c.s. gebruikte tekens bestaat een reëel verwarringsgevaar. Brouwer c.s. maken derhalve inbreuk op dat woordmerk. Het verweer van Brouwer c.s., dat zij een geldige reden hebben voor dat gebruik, wordt verworpen. Nog afgezien van de vraag of en in welke mate zij op hun websites daadwerkelijk tweedehands Portakabin artikelen aanbieden, waarover partijen van mening verschillen, geldt dat Portakabin onbetwist heeft gesteld dat de Internetgebruiker die gebruik maakt van de zoekmachines wordt doorgeleid naar de hoofdpagina van de websites van Brouwer c.s., waar zij slechts hun eigen producten aanbieden. Dit kan niet worden aangemerkt als een geldige reden. Dit zou mogelijk anders zijn, indien de Internetgebruiker rechtstreeks zou worden doorgeleid naar een pagina van Brouwer c.s., waarop zij alleen occasion producten aanbieden. Daarvan is hier echter geen sprake. 7 Al het voorgaande rechtvaardigt reeds toewijzing van de vordering als na te noemen. Gelet hierop behoeven de overige stellingen van Portakabin geen bespreking meer. 8 De vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding dan wel winstafdracht wordt afgewezen, omdat deze vordering niet voldoende met concrete gegevens is gestaafd en niet duidelijk is of, en zo ja, hoeveel schade is geleden dan wel hoeveel winst Brouwer c.s. hebben gemaakt. 9 Met betrekking tot de gevorderde buitengerechtelijke kosten blijkt uit de overgelegde stukken niet dat het gaat om meer dan een enkele (eventueel herhaalde) sommatie, het enkel doen van een niet aanvaard schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Nu een geding is gevolgd, moeten de gevorderde kosten worden aangemerkt als kosten waarvoor het bepaalde in de artikelen 242 e.v. Rv al een vergoeding pleegt in te sluiten. De vordering is op dit punt derhalve niet toewijsbaar. 10 De gevorderde dwangsommen worden als volgt gematigd en gemaximeerd. Na te noemen termijnen komen redelijk voor. 11 De termijn als bedoeld in artikel 260 Rv zal worden bepaald op drie maanden na heden. 12 Brouwer c.s. worden, als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 9 9

Beslissing in kort geding

Nr. 57 Gerechtshof te Amsterdam, 19 januari 2006*

De voorzieningenrechter: 1 Gebiedt Brouwer c.s. om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het woord Portakabin of enig ander met het woordmerk van Portakabin overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de onder 1d en 1e genoemde metatags en adwords of daarmee overeenstemmende tekens. 2 Gebiedt Brouwer c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle zoekmachines waarbij de websites www.brouwernijkerk.com en www.replacers.nl of andere door Brouwer c.s. gevoerde websites zijn geregistreerd aan te schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodat een Internetgebruiker die gebruik maakt van (een van deze) zoekmachines niet meer wordt verwezen naar de websites van Brouwer c.s. indien hij als zoekopdracht PORTAKABIN of een daarmee overeenstemmend teken intoetst. 3 Veroordeelt Brouwer c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis overzichten te doen toekomen aan de advocaten van Portakabin, mr. N.W. Mulder ([email protected]) en mr. A. van Beelen ([email protected]) van: A alle zoekmachines waarbij Brouwer c.s. via het woordmerk PORTAKABIN en/of een overeenstemmend teken een advertentie en/of verwijzing naar de websites van Brouwer c.s. hebben laten verbinden dan wel laten verbinden; B alle tekens die met dat doel bij de desbetreffende zoekmachines zijn opgegeven; C het aantal maal dat via deze tekens door Internetgebruikers is doorgeklikt naar de websites van Brouwer c.s.; D alle betalingen die door Brouwer c.s. zijn gedaan aan deze zoekmachines in het kader van deze wijze van adverteren. 4 Gebiedt Brouwer c.s. om van alle in verband met het gebod als vermeld onder 2 te voeren correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na ontvangst dan wel de verzending daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaten van Portakabin mr. N.W. Mulder ([email protected]) en mr. A. van Beelen ([email protected]). 5 Bepaalt dat Brouwer c.s. een dwangsom verbeuren van € 500,– per dag of gedeelte van een dag dat ieder der gedaagden nalaat aan één van de hiervoor onder 1 tot en met 4 gegeven bevelen en/of veroordelingen te voldoen, met een maximum van in totaal € 25.000,– voor ieder der gedaagden. 6 Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv op drie maanden na heden. 7 Veroordeelt Brouwer c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Portakabin begroot op: – € 71,93 aan explootkosten, – € 350,– aan vastrecht en – € 816,– aan salaris procureur. 8 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 9 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz

(McDonald’s/McSmart) Mrs. G.B.C.M. van der Reep, A.C. Faber en J.C.W. Rang Art. 13A, lid 1c BMW Het hof zal de merken waarvan McDonald’s bescherming inroept hebben te vergelijken met het woord- en beeldmerk waarop Schaap recht meent te hebben. Het gaat dat bestek te buiten om als het ware te abstraheren van de door McDonald’s gedeponeerde merken en ervoor te kiezen te vergelijken met het bestanddeel ’Mc’ met voorbijzien aan hetgeen daarop volgt resp. de wijze waarop deze letters zijn vormgegeven. Dat zou erop neerkomen dat het prefix ’Mc’ als woordmerk wordt behandeld, hoewel het als zodanig niet bestaat. Het enkele gebruik van het prefix ’Mc’ rechtvaardigt niet de veronderstelling dat al de merken van McDonald’s waarvan dat prefix deel uitmaakt op dezelfde wijze bekendheid genieten. Wel moet er bij de toe te passen vergelijking mee rekening worden gehouden dat de onderscheidende kracht van het prefix ’Mc’ door het seriegebruik in de loop der jaren is toegenomen; dat houdt zoals gezegd echter niet in dat het deel van het merk dat op het prefix volgt zonder betekenis moet worden geacht. Ook als wordt aanvaard dat aan het prefix ’Mc’ relatief zwaar gewicht toekomt, is van rechtens relevante gelijkenis geen sprake. Tegenover de gelijkenis tussen het beeldmerk van McDonald’s en de tekens van Schaap staan zeer grote verschillen. Tussen de relevante woordmerken van McDonald’s en de tekens van Schaap springen de overeenkomsten, in aanmerking genomen de belangrijke betekenis van het prefix ’Mc’, meer in het oog, maar dit prefix komt in zoveel andere verbanden en samenstellingen dan de woordmerken van McDonald’s voor, dat niet licht mag worden aanvaard dat die aanwezigheid in de samenstelling McSmart voor het publiek aanleiding vormt samenhang te zien met de merken van McDonald’s. 1 McDonald’s International Property Company Ltd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, 2 McDonald’s Corporation te Dover, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, appellanten, procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat mr. G.L. Kooy te ’s-Gravenhage, tegen Frederik Schaap te Bilthoven, geïntimeerde, procureur mr. J.W. van Rijswijk, advocaten mrs. M. Driessen en A.W.G. Artz te Rotterdam. 4 Behandeling van het hoger beroep 4.1 Het gaat in dit geding om de volgende kwestie. 4.1.1 Appellante sub 1 is merkhoudster van een serie Benelux-woordmerken, waaronder het woordmerk McDONALD’S. Een groot deel van deze woordmerken begint met de letters m en c, geschreven als Mc of MC. Voorts is zij merkhoudster van een beeldmerk waarin — gestileerd — de letters Mc voorkomen. Appellante sub 2 heeft voor het gebruik van al deze merken van appellante sub 1 een licentie verkregen. Zij gebruikt de merken voor de verstrekking van fastfood en de daaraan verbonden diensten. McDonald’s maakt wereldwijd gebruik van de handelsnaam McDonald’s voor fastfoodrestaurants. 4.1.2 Schaap is merkhouder van het Benelux-woordmerk ’McSMART’ en van een Benelux-beeldmerk waarin het *

Vervolg op Rb. Utrecht, 14 april 2004, BIE 2005, nr. 4, blz. 13, Red.

3 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

woord ’McSmart’ is verwerkt, met dien verstande dat in dit beeldmerk op zodanige wijze een dier (kameleon) is verwerkt dat de letter c aan het zicht wordt onttrokken. Zijn merkrechten zijn later ontstaan dan de merkrechten van McDonald’s. Schaap omschrijft zijn onderneming als een groothandel in reformartikelen. Hij verkoopt voedingssupplementen, vitaminepreparaten en zogenaamde ’smart producten’ aan de detailhandel. Hij heeft geen (fysieke) winkel. De producten worden aangeboden op internet. 4.1.3 McDonald’s wil met smartproducten op geen enkele wijze in verband gebracht worden. 4.1.4 Volgens McDonald’s maakt Schaap met zijn woord- en beeldmerk inbreuk op haar merkrechten. Nadat Schaap had geweigerd om het gebruik van zijn woord- en beeldmerk te staken heeft McDonald’s Schaap in rechte betrokken. 4.1.5 De rechtbank heeft de vorderingen van McDonald’s afgewezen. Op de grondslag van de artikelen 13 onder A lid 1 sub b Benelux-Merkenwet (BMW) en 14 onder B lid 2 jo 4 lid 6 BMW heeft de rechtbank onderzocht of de door McDonald’s en Schaap onder hun merken verhandelde waren soortgelijk zijn. Zij is tot de slotsom gekomen dat dit niet het geval is. Vervolgens heeft de rechtbank onderzocht of McDonald’s aan Schaap het gebruik van zijn merken kan verbieden op grond van het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 sub c BMW. In dit verband heeft de rechtbank in het bijzonder aandacht geschonken aan de vraag of het betrokken publiek een verband legt tussen de tekens/merken van Schaap en de merken van McDonald’s waarvoor zij in dit geding de bescherming heeft ingeroepen. Zij heeft haar onderzoek geconcentreerd op het woordmerk ’McSnack’ en het beeldmerk ’Mc’ van McDonald’s alsmede de eventuele rechten van McDonald’s uit hoofde van de ’Mc’-serie. Na te hebben vastgesteld dat een aantal van de onderzochte merken van McDonald’s, namelijk de merken die een combinatie in zich bergen van het bestanddeel ’Mc’/’Mac’ en van een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een fastfoodproduct of naar rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken, door inburgering een groter onderscheidend vermogen hebben verkregen, bereikt de rechtbank haar conclusie dat het relevante publiek tussen de merken van partijen ondanks gelijkenis geen verband zal leggen. Het bestanddeel ’Mc’ is daarvoor niet toereikend, omdat het in zoveel andere merken en handelsnamen voorkomt, terwijl ’Smart’ niet verwijst naar een fastfoodproduct of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. Visueel is er voorts maar een geringe gelijkenis, aldus de rechtbank. Omdat het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 sub d BMW evenmin een grondslag voor het gevorderde kan bieden heeft de rechtbank de vorderingen van McDonald’s op grond van haar merkrechten niet toewijsbaar geoordeeld. Het handelsnaamrecht bood naar haar oordeel evenmin een deugdelijke grondslag voor het gevorderde. 4.2 Met haar grieven heeft McDonald’s een deel van het vonnis waarvan beroep aangevallen. In hoger beroep is de grondslag gelegen in artikel 13 onder A lid 1 sub b BMW niet langer aan de orde. McDonald’s concentreert zich in ho-

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

ger beroep op het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder c en d BMW. Blijkens haar grieven gaat het om de volgende vragen: – stemmen de merken van McDonald’s en de tekens/ merken van Schaap zodanig met elkaar overeen dat het betrokken publiek een verband tussen die tekens/merken van Schaap en de merken van McDonald’s legt? Welke betekenis heeft in dit verband de omstandigheid dat McDonald’s het onderdeel ’Mc’ in een reeks van merken gebruikt? (grieven I en II); – welke betekenis komt in dit verband toe aan de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van merken van McDonald’s? (grief III); – handelt Schaap met zijn omstreden merken in strijd met het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 sub d BMW? (grief IV) – maakt Schaap inbreuk op de handelsnaamrechten van McDonald’s? (grief V); – bestaat er grond om de inschrijving van de merken van Schaap nietig te verklaren in verband met het bepaalde in artikel 14 onder B lid 1 in verbinding met artikel 3 lid 2 sub c BMW? Partijen zijn het erover eens dat de vraag of Schaap zijn tekens/merken gebruikt voor soortgelijke of ongelijksoortige waren geen bespreking meer behoeft gelet op de stand van de rechtspraak. 4.3 Bij de kwestie van de gelijkenis dan wel overeenstemming tussen de merken/tekens van Schaap en de merken van McDonald’s gaat het erom te onderzoeken of het publiek, op grond van het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, een samenhang ziet tussen de omstreden tekens en de merken. Dit dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij dient meer belang aan de overeenkomsten dan aan de verschillen te worden gehecht omdat het publiek juist door de overeenstemmende delen tot een verband zal concluderen. 4.4 Die maatstaf brengt mee dat het hof de merken waarvan McDonald’s bescherming inroept zal hebben te vergelijken met het woord- en het beeldmerk waarop Schaap recht meent te hebben. Het gaat het bestek van die maatstaf te buiten om als het ware te abstraheren van de door McDonald’s gedeponeerde merken en ervoor te kiezen te vergelijken met het bestanddeel ’Mc’ met voorbij zien aan hetgeen daarop volgt (de woordmerken) en met voorbijzien aan de wijze waarop deze letters zijn vormgegeven (het beeldmerk). Voor zover McDonald’s bedoeld heeft die benadering ingang te doen vinden, moet haar standpunt worden verworpen. Het zou erop neerkomen dat het prefix ’Mc’ als woordmerk wordt behandeld, hoewel het als zodanig niet bestaat. Wel is het zo dat McDonald’s door de herhaling van het prefix ’Mc’ in een groot aantal van haar woordmerken het onderscheidend vermogen van die merken zowel visueel als auditief heeft versterkt. Met de keuze van telkens datzelfde prefix heeft zij immers benadrukt dat de herkomst van de waren waarvoor die merken worden gebruikt dezelfde is. 4.5 Het enkele gebruik van het prefix ’Mc’ rechtvaardigt niet de veronderstelling dat al de merken van McDonald’s waarvan bedoeld prefix deel uitmaakt op dezelfde wijze bekendheid genieten. Terecht heeft Schaap aangevoerd dat voor een groot aantal van die merken minst genomen twijfelachtig is

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

of zij de door McDonald’s veronderstelde bekendheid genieten. Zonder toelichting, die ontbreekt, kan in rechte op die enkele grond niet van bekendheid van al die merken worden uitgegaan. 4.6 Met juistheid heeft de rechtbank dan ook aan de hand van de hierboven onder 4.3 en 4.4 omschreven maatstaf de tekens/merken van Schaap vergeleken met de afzonderlijke merken van McDonald’s. 4.7 De stellingen van McDonald’s bevatten geen aanknopingspunt om te oordelen dat de merken van Schaap een relevante gelijkenis met de merken van McDonald’s bevatten voorzover in die merken van McDonald’s het prefix ’Mc’ ontbreekt. 4.8 Voor zover de merken van McDonald’s het prefix ’Mc’ bevatten heeft het volgende te gelden. McDonald’s heeft het gelijk aan haar zijde waar zij stelt dat bij de toe te passen vergelijking ermee rekening gehouden moet worden dat de onderscheidende kracht van het prefix ’Mc’ door het seriegebruik in de loop der jaren is toegenomen. Gelijk hierboven overwogen houdt deze constatering echter niet in dat het deel van het merk dat op het prefix volgt zonder betekenis moet worden geacht. Met juistheid heeft de rechtbank dit vervolg bij de toe te passen vergelijking betrokken. Ook is juist het – impliciete – oordeel van de rechtbank dat het enkele gebruik van het prefix ’Mc’ in het merk nog geen merkenrechtelijk relevante bekendheid van het merk oplevert. Daarop stuiten alle stellingen van McDonald’s af waarmee wordt bepleit om bij de vergelijking aan hetgeen volgt op het prefix ’Mc’ voorbij te zien. 4.9 Resteert de vraag of relevante gelijkenis moet worden aangenomen, als wordt aanvaard dat aan het prefix ’Mc’ relatief zwaar gewicht toekomt. Naar het oordeel van het hof is dit niet het geval. Tussen het beeldmerk van McDonald’s en de tekens/merken van Schaap bestaat gelijkenis, omdat beide zich bedienen van de letters Mc. Daartegenover staan echter zeer grote verschillen. Wat betreft het beeldmerk van Schaap vallen te noemen het verschil in kleur, belettering en aantal letters, de toevoeging van de kameleon en de ook overigens wezenlijk andere stilering. Voorts verdient hier vermelding de geringe omvang van het merk zoals dat is aangebracht op het verpakkingsmateriaal van Schaap, hetgeen het hof heeft kunnen waarnemen omdat dit materiaal is getoond bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep. Wat betreft het woordmerk van Schaap gaat het om het aantal letters en de toevoeging van het woord smart dat begripsmatig wijst in andere richting dan de fastfoodwereld van McDonald’s. Tussen de relevante woordmerken van McDonald’s en de merken/tekens van Schaap springen de overeenkomsten, in aanmerking genomen de belangrijke betekenis van het prefix ’Mc’, meer in het oog. Toch heeft ook hier McDonald’s het hof er niet van overtuigd dat het publiek een verband legt tussen haar merken en die van Schaap, als hierboven aangeduid in 4.3 en 4.4. Het prefix ’Mc’ komt in zoveel andere verbanden en samenstellingen dan de woordmerken van McDonald’s voor, naar Schaap met omvangrijke producties heeft gestaafd, dat niet licht mag worden aanvaard dat de aanwezigheid van het prefix ’Mc’ in de samenstelling McSmart voor het betrokken publiek aanleiding vormt samenhang te zien met de merken van McDonald’s.

E I G E N D O M

3 0 1

Toereikende toelichting van McDonald’s die zou ondersteunen dat McDonald’s hier een soort monopolie heeft verworven, ontbreekt. Hier heeft nog te gelden dat, gelet op de zeer gemotiveerde betwisting door Schaap, aan de toelichting op een dergelijke verstrekkende stelling de eis mag worden gesteld dat daarvoor een terzake dienend feitelijk aanknopingspunt wordt geboden. Dat nu heeft McDonald’s nagelaten. Het moge voorts zo zijn dat in media gebruik wordt gemaakt van het prefix ’Mc’ op een wijze die doet veronderstellen dat het verwijst naar de onderneming van McDonald’s, dit alles wil nog niet zeggen dat het publiek verband legt tussen de tekens/merken van Schaap en de merken van McDonald’s als gevolg van het gebruik van het prefix ’Mc’. 4.10 Slotsom moet zijn dat stellingen van McDonald’s die gestoeld zijn op het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder c BMW niet opgaan. Omdat de toelichting van McDonald’s op die stellingen niet toereikend is, kan bewijslevering achterwege blijven. Met haar grieven I, II en III heeft McDonald’s geen succes. 4.11 Ook het beroep van McDonald’s op het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder d BMW moet falen. McDonald’s wil ingang doen vinden dat het gebruik door de besloten vennootschap McSmart B.V., waarvan Schaap middellijk bestuurder is, van de tekens/merken van Schaap op grond van die bepaling kan worden tegengehouden. McSmart B.V. zou door toedoen van Schaap die tekens/merken gebruiken op internet, onder meer als domeinnaam, en als handelsnaam. In bovenstaande overwegingen ligt besloten dat dit gebruik aan McSmart B.V. dan wel Schaap jegens McDonald’s vrijstaat. Strijd met het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder d BMW levert dit gebruik niet op. Grief IV faalt. 4.12 Haar handelsnaamrechten helpen McDonald’s evenmin. Waar het Schaap vrijstaat jegens McDonald’s om zijn merken te voeren, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat het gebruik van die merken jegens McDonald’s onrechtmatig is vanwege de door haar gevoerde handelsnaam ’McDonald’s’. Toelichting waarom dat desalniettemin het geval zou zijn, ontbreekt. Grief V faalt. 4.13 In bovenstaande overwegingen ligt verder besloten dat de merkdepots van Schaap niet nietig zijn, noch op grond van artikel 4 aanhef en lid 5 noch op grond van artikel 4 aanhef en lid 6 BMW. Met grief VI heeft McDonald’s daarom evenmin succes. 4.14 De zevende grief behoeft geen afzonderlijke bespreking meer. 4.15 Alle grieven falen. Bewijslevering kan bij gebreke van terzake dienende stellingen achterwege blijven. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. Hetgeen bij wege van vermeerdering van eis in appèl aan de orde is gesteld, is ook reeds door de rechtbank besproken en beslist, zodat geen afzonderlijke afwijzing behoeft te volgen. McDonald’s is de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal in de proceskosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

3 0 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

5 Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; enz.

Nr. 58 Rechtbank te Almelo, 23 december 2005* (counterfeit) Mrs. D. Veurink, L.T. Vogel en C. Caminada Art. 140 WvSr Deelname aan een criminele organisatie die zich o.a. de verhandeling van merkvervalste goederen ten doel stelde. Art. 337 WvSr Betrokkenheid bij zeer grootschalige productie en verhandeling van ’counterfeit’ sigaretten. Art.51a WvSv Benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard omdat hun vorderingen niet van zo eenvoudige aard zijn dat die zich lenen voor behandeling in een strafgeding. Officier van Justitie Almelo, tegen Verdachte O. (...) De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen – die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen – waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1, sub 2 en sub 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: (...) 2 hij in de periode van 1 maart 2005 tot en met 20 juli 2005 te Hengelo (O.) en/of te Rotterdam en/of te Vlaardingen en/ of te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk a vervalste en wederrechtelijke vervaardigde merken, te weten: – het woord- en beeldmerk ’SOVEREIGN’ en – het woord- en beeldmerk ’LAMBERT & BUTLER’; en b waren (sigaretten), die zelf of op hun verpakking valselijk voorzien waren van de handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander recht heeft, te weten: – het woord- en beeldmerk ’SOVEREIGN’, tevens handelsnaam, zijnde een handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander, te weten Gallaher Limited, recht heeft, en – het woord- en beeldmerk ’LAMBERT & BUTLER’, tevens handelsnaam, zijnde een handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander, te weten Imperial Tobacco Limited, recht heeft; en * Bij vonnis van dezelfde datum veroordeelde de rechtbank de medeverdachte tot 3 jaar gevangenisstraf. Red.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

c waren (sigaretten), waarop op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking was nagebootst, te weten: – het woord en beeldmerk ’SOVEREIGN’, tevens handelsnaam, zijnde een handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander, te weten Gallaher Limited, recht heeft, en – het woord- en beeldmerk ’LAMBERT & BUTLER’, tevens handelsnaam, zijnde een handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander, te weten Imperial Tobacco Limited, recht heeft, in voorraad heeft gehad, zulks terwijl hij, verdachte, het plegen van vorenomschreven misdrijven als bedrijf heeft uitgeoefend; 3 hij in de periode van 1 november 2004 tot en met 20 juli 2005 te Hengelo (O.) en/of te Rotterdam en/of te Vlaardingen en/of te Enschede en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, namelijk deel uitgemaakt van, een groep samenwerkende personen waarvan, behalve verdachte, [verdachte T] en/of [verdachte G] en anderen deel uitmaakten-, welke organisatie (groep) tot oogmerk had het plegen van de volgende misdrijven: – het opzettelijk vervaardigen van accijnsgoederen buiten een daartoe aangewezen plaats, strafbaar gesteld bij artikel 5 in verbinding met artikel 97 van de Wet op de accijns; – het opzettelijk voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet in de heffing zijn betrokken, strafbaar gesteld bij artikel 5 in verbinding met artikel 97 van de Wet op de accijns; en/of – het beroeps- of bedrijfsmatig invoeren, doorvoeren, uitvoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren, uitdelen en in voorraad hebben van merkvervalste goederen, strafbaar gesteld bij artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht; Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 1, sub 2 en sub 3 meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: (...) en wat betreft sub 2, het misdrijf: – ’Opzettelijk vervalste en wederrechtelijke vervaardigde merken in voorraad hebben gehad, terwijl de schuldige het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent, terwijl het feit gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen’, en – ’Opzettelijk waren die zelf op hun verpakking valselijk voorzien waren van de handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander recht heeft in voorraad hebben gehad, terwijl de schuldige het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent, terwijl het feit gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen’ en – ’Opzettelijk waren waarop op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander en een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking was nagebootst in voorraad hebben gehad en de schuldige het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent, terwijl het feit gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen’

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

telkens strafbaar gesteld bij artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht; Begaan in eendaadse samenloop als bedoeld in artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht en wat betreft sub 3, het misdrijf: ’Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven’ strafbaar gesteld bij artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht; De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake de feiten sub 1, sub 2 en sub 3 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden, met aftrek van het voorarrest, met toewijzing van de civiele vordering als zijnde een voorschot van € 25000,– en oplegging daarbij van de zogenaamde Terwee-maatregel. De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Het dient verdachte ernstig worden aangerekend dat hij deel heeft uitgemaakt van een groep personen die zich in gestructureerd verband en op planmatige wijze in Nederland, op grote schaal bezig hield met het produceren van illegale sigaretten die bestemd waren voor de buitenlandse markt en met accijnsontduiking. Verdachte was in de organisatie de eigenaar van de illegale sigarettenfabriek. Georganiseerde criminaliteit in de hier bedoelde zin vormt een ernstige bedreiging voor de openbare orde. Een grootschalige productie en smokkel van illegale sigaretten verstoort de reguliere markt voor die sigaretten in de Europese Unie en werkt bovendien ontwrichtend op het systeem van een gemeenschappelijke economische ordening die in Europees verband wordt nagestreefd. De bewezenverklaarde feiten hebben als resultaat gehad dat voor zeer grote bedragen aan accijns is ontdoken alsmede dat bonafide bedrijven, die wel aan accijnsverplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie is aangedaan. Verdachte heeft er ter terechtzitting blijk van gegeven het laakbare van zijn handelswijze niet in te willen zien. Immers heeft hij ter terechtzitting aangegeven dat hij dacht dat alles op legale wijze zou worden geregeld en dat hij door zijn ’opdrachtgevers’ is misbruikt. Pas nadat hij een discussie had gevoerd met deze ’opdrachtgevers’ over de afgifte van vergunningen om sigaretten te produceren in Nederland begon hij – volgens eigen zeggen – onraad te ruiken. De rechtbank is van oordeel, dat verdachte gedurende lange tijd als leidinggevende binnen de organisatie heeft gefungeerd. Hij heeft daarbij de medeverdachte [verdachte G] opdracht gegeven panden te huren en arbeiders te werven voor de productie van de illegale sigaretten. Voorts heeft hij de vliegtickets van zijn arbeiders betaald. Verdachte heeft vanaf het moment dat hij benaderd is in Roemenië alleen oog gehad voor zijn eigen geldelijk gewin. Immers was zijn fabriek in Roemenië, wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen, niet van de grond gekomen en moest er geld in het laatje komen.

E I G E N D O M

3 0 3

Verdachte die zelf aangeeft dat hij al jarenlang internationaal handelt en veel contacten heeft in de douanewereld moet het vanaf begin duidelijk zijn geweest dat de productie van sigaretten in Nederland een illegale bezigheid was. Immers ook hier te lande dienen fabrieken vergunningen te hebben voordat zij kunnen starten. Mede gelet op de rol van verdachte in deze zou een gevangenisstraf zoals die is gevorderd door de officier van justitie niet ongerechtvaardigd zijn. De rechtbank zal bij de strafbepaling rekening houden met het feit dat verdachte als buitenlander in Nederland gedetineerd zit, de rol die verdachte in de organisatie vervulde en het blanco strafblad van verdachte. De rechtbank zal daarom een lagere straf opleggen die door de officier van justitie is gevorderd. De overige door de verdediging aangevoerde persoonlijke omstandigheden zijn niet van dien aard dat daarin aanleiding kan worden gevonden tot strafvermindering. De rechtbank overweegt verder, dat Gallaher Limited en Imperial Tobacco Limited, ter zake van de feiten 1 en 2, zich ter terechtzitting alsnog als benadeelde partijen hebben gevoegd in het strafproces, en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave hebben gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij, zijnde een voorschot van € 25000,–. De rechtbank is van oordeel dat de vorderingen van de voornoemde benadeelde partijen in het geheel niet van zo eenvoudige aard zijn dat zij zich lenen voor een behandeling in het strafgeding. De rechtbank zal daarom de benadeelde partijen geheel niet-ontvankelijk verklaren in hun vorderingen en bepalen dat de benadeelde partijen de vorderingen, slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. De na te melden straf is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 27, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht. Rechtdoende Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 onder het tweede gedachtestreepje ten aanzien van ruwe tot verbruik bereide tabak is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Verklaart bewezen, dat het sub 1, sub 2 en sub 3 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van 5 jaar. Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Bepaalt dat de benadeelde partijen zijnde Gallaher Limited en Imperial Tobacco Limited niet-ontvankelijk zijn in hun vordering en dat de benadeelde partijen deze vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

3 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1, sub 2 en sub 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij; enz.

Nr. 59 Kantonrechter te Maastricht, 14 februari 2006 (Global Aviation) Mr. J.J. Groen Art. 5 Hnw Uit een zoeksessie met Google blijkt dat ’Global Aviation’ zeker niet generiek is. Deze woordcombinatie is derhalve verwarringstichtend. Art. 6 Hnw Global Aviation Support heeft de kantonrechter verzocht een wijziging aan te brengen in verweersters handelsnaam, door in ieder geval schrapping van een deel daarvan, meer in het bijzonder van de woorden ’Global Aviation’, eventueel met een suggestie ten aanzien van een andere invulling daarvoor, zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. De kantonrechter overweegt dat de naamsverwarring tussen partijen mogelijk kan worden weggenomen door in plaats van ’Global’ ’Worldwide’ te gebruiken, zodat de naam ’Worldwide Aviation Transport Group B.V’ gevoerd zou kunnen worden welke naam een identieke strekking heeft, maar met andere bewoording en associatie. Dit uiteraard onder het voorbehoud dat deze handelsnaam niet op bezwaren stuit. In ieder geval wordt verweerster verboden om in haar handelsnaam nog langer de woorden ’Global Aviation’ te voeren, of dient verweerster haar handelsnaam volledig te wijzigen. Global Aviation Support BV te Eindhoven verzoekster, gemachtigde M.R.V. Soek, tegen Global Aviation Transport Group BV te Maastricht-Airport, verweerster, gemachtigde R. Stinga. Vaststaande feiten: Global Aviation Support B.V., staat sedert 19 juli 1994 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, in eerste instantie als een eenmanszaak, daarna als een V.O.F. en vervolgens onder de huidige hoedanigheid. Uit het uittrekstel uit het handelsregister blijkt dat verzoekster zich bezig houdt met groothandel in vliegtuigen en vliegtuigonderdelen alsmede bemiddeling bij in-/verhuur van vliegtuigen en het onderhouden, repareren en modificeren van voormelde. Global Aviation Transport Group B.V. staat sedert 17 januari 2005 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit het uittreksel uit het handelsregister blijkt dat verweerster zich bezig houdt met het opereren van vliegtuigen met en zonder bemanning; het kopen, verkopen en leasen van vliegtuigen; het kopen, verkopen en leasen van vliegtuigonderdelen; het onderhouden van vliegtuigonderdelen; het charteren van vliegtuigen t.b.v. own use chartervluchten; het charteren van vliegtuigen t.b.v. touroperators; het exploiteren van lijndiensten, charters en ad hoc vluchten; het opereren van vliegtuigen ACMI; het ver-

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

zorgen en verkopen van catering aan boord van vluchten; het uitvoeren van vluchten voor derden; al het bovenstaande t.b.v. vracht en documenten. Motivering van de beslissing: (...) Global Aviation Support B.V. heeft ingevolge artikel 6 Hnw de kantonrechter verzocht primair een wijziging aan te brengen in verweersters handelsnaam, door in ieder geval schrapping van een deel daarvan, meer in het bijzonder van de woorden ’Global Aviation’, eventueel met een suggestie ten aanzien van een andere invulling daarvoor, zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. Subsidiair verzoekt zij een zodanige wijziging te bevelen, dat verwarring en/of dreigende verwarring wordt voorkomen en dat daarin niet voorkomen de woorden ’Global Aviation’, noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen. Verzoekster heeft ter onderbouwing van haar verzoek gesteld dat verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen zonder meer valt te duchten nu de feitelijke omvang van het handelsdebiet van verzoekster zich ver buiten de plaats van vestiging uitstrekt. Zij voegt hieraan toe dat door de toevoeging van het woord ’Group’ aan de naam bij verweerster de suggestie gewekt zou kunnen worden dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zouden zijn, hetgeen volstrekt niet het geval is. Uit bovenstaande blijkt voorts dat verzoekster de naam al veel eerder voerde dan verweerster. Tenslotte heeft verzoekster twee verklaringen overgelegd waaruit zou blijken dat niet alleen verwarring valt te duchten, maar dat het verwarringsgevaar zich reeds heeft geopenbaard. Verweerster heeft ter terechtzitting van 7 februari 2006 betwist dat er ten aanzien van de handelsnamen van partijen bij het publiek sprake zou kunnen zijn van naamsverwarring. Verweerster opereert sinds een jaar op de markt en tot op heden heeft zij geen enkele verwarring kunnen constateren, zij voegt hier aan toe dat ook verzoekster dit in een telefonisch onderhoud tussen partijen heeft erkend. Verweerster stelt dat alvorens zij tot inschrijving in het handelsregister is overgegaan, zij de Kamer van Koophandel heeft verzocht te onderzoeken of de betreffende naam of een vergelijkbare naam al voorkwam. Zij heeft naar aanleiding daarvan een schriftelijk bericht van geen bezwaar ontvangen. Voorts voert verweerster aan dat zowel Global als Aviation termen zijn die in de luchtvaart veel gebruikt worden en derhalve als generiek te bestempelen zijn. Zij voegt daaraan toe dat het een klein gebied betreft en ieder weet waar men het over heeft en met wie men van doen heeft. Verweerster blijft bij haar standpunt dat er geen verwarring te duchten valt. De kantonrechter overweegt dat de vraag die hier beantwoord dient te worden is of door het voeren van de jongere handelsnaam door verweerster met de woorden ’Global Aviation’en ’Group’ verwarring met de onderneming van verzoekster is te duchten.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Gezien het over en weer gestelde, met name hetgeen in beider doelomschrijving zoals weergegeven in het handelsregister is vervat, oordeelt de kantonrechter dat partijen gelijksoortige bedrijven in Nederland gevestigde ondernemingen zijn en van hieruit wereldwijd opereren. Beide zijn op dezelfde markt actief, verzoekster echter al veel langer dan verweerster. Verweerster stelt wel feitelijk niet gelijksoortig als verzoekster te handelen, zij zou enkel een holding zijn, maar dit is feitelijk niet onderbouwd en niet uit de doelomschrijving af te leiden. Het vorenstaande betekent dat de kantonrechter moet oordelen of door de handelsnaam van verweerster verwarring met de onderneming van verzoekster is te duchten. Verweerster stelt dat ’Global’ en ’Aviation’ in de bedrijfstak van partijen als generieke namen beschouwd worden. Verzoekster stelt dat juist deze combinatie voor haar uniek is. Daarnaast suggereert het woord ’Group’ in samenhang met ’Global Aviation’ als zou verweerster tot verzoeksters bedrijvenconglomeraat behoren, waardoor zij meelift op verzoeksters goede naam. De kantonrechter oordeelt dat verzoekster voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek ten aanzien van partijen naamsverwarring is te duchten. Niet alleen wijkt verweersters handelsnaam slechts in geringe mate af van de handelsnaam van verzoekster, de samenhang van de bewoording ’Global Aviation’ in relatie tot de overige woorden uit verweersters handelsnaam versterkt dit. De kantonrechter heeft ter zitting in aanwezigheid van partijen een zoeksessie met Google gedaan naar de woorden ’Global’, ’Aviation’ en ’Global Aviation’. De eerste twee zoektermen leverden elk vele honderden miljoenen treffers op (Global 1.920.000.000 en Aviation 169.000.000 pagina’s), waaronder bij ’Aviation’ speciaal een veelheid van bedrijven die zich met luchtvaart bezig hielden. ’Global Aviation’ leverde drastisch minder treffers op (32.600.000), met in de eerste 100 treffers veelal verwijzingen naar verzoeksters bedrijvenconglomeraat, verweerster of naar een tiental bedrijven die op andere gebieden van de luchtvaart actief zijn (Global Aviation – vliegmaatschappij in Hillsboro – VS, Global Aviation Information Network – contactnetwerk – internet, Global Aviation – tijdschrift – Londen – UK, ChevronTexaco Global Aviation – vliegtuigbrandstof – Houston VS en regionaal in Londen, Coral Gabes (Florida), Singapore en Dubai) of, in dezelfde branche als partijen, in andere delen van de wereld (Global Aviation Support Pty. Ltd – Queensland – Australië). De conclusie is dat in de bedrijfstak waarin partijen werkzaam zijn, het luchtvaartbedrijf, ’Aviation’ inderdaad generiek is, ’Global’ kwestieus generiek, maar ’Global Aviation’ dat zeker niet is. Gelet op het vorenoverwogene komt het verzoek van verzoekster van 3 januari 2006 voor toewijzing in aanmerking: de woordencombinatie ’Global’ en ’Aviation’ zijn [lees: is, Red.] verwarringstichtend. Het woord ’Aviation’ in een andere combinatie moet gezien haar generieke karakter wel voldoende onderscheidend zijn. De kantonrechter overweegt dat de naamsverwarring tussen partijen mogelijk kan worden weggenomen door in plaats van ’Global’ ‘Worldwide’ te gebruiken, zodat de naam ’Worldwide Aviation Transport Group B.V.’ gevoerd zou kunnen worden welke naam een identieke strekking heeft,

E I G E N D O M

3 0 5

maar met andere bewoording en associatie. Dit uiteraard onder het voorbehoud dat deze handelsnaam niet op bezwaren stuit. In ieder geval wordt verweerster verboden om in haar handelsnaam nog langer de woorden ’Global Aviation’ te voeren, of dient verweerster haar handelsnaam volledig te wijzigen. Aan verweerster wordt een termijn van één maand gegund, te rekenen vanaf de dag van verzending van deze beschikking, om wijziging in haar handelsnaam aan te brengen. De kantonrechter ziet voorts aanleiding om de gevraagde dwangsom van € 10.000,– per dag dat verweerster nadat één maand na betekening van deze beschikking is verstreken in gebreke blijft om aan deze beschikking te voldoen, toe te wijzen met dien verstande dat boven het bedrag van € 100.000,– geen dwangsom meer verbeurd zal zijn. Verweerster dient ten slotte als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen. Beslissing: Wijst het verzoek gedeeltelijk toe, in die zin dat verweerster haar handelsnaam deels dient te wijzigen door schrapping van de woorden ’Global Aviation’ zoals hiervoor overwogen. Bepaalt dat verweerster voormelde wijziging dient aan te brengen binnen één maand gerekend vanaf de dag van verzending van een afschrift van deze beschikking door de griffier. Veroordeelt verweerster tot betaling van een dwangsom aan verzoekster van € 10.000,– per dag voor elke dag dat verweerster nadat één maand na betekening van deze beschikking zijn verstreken in gebreke blijft om aan deze beschikking te voldoen, met een maximum aan te verbeuren dwangsom van € 100.000,–. Veroordeelt verweerster in de kosten van dit geding, deze aan de zijde van verzoekster tot deze uitspraak in totaal begroot op € 776,–, waaronder een bedrag van € 500,– als salaris gemachtigde. Verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders verzochte. Enz.

3 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 60 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 13 juli 2005* (gipskruid II)** Mrs. J.W. du Pon, E.F. Brinkman en P.A.C.E. van der Kooij Art. 13, lid 6 Vo 2100/94 (Gemeenschapskwekersrechtverordening) Om voor kwalificatie als ’afgeleid ras’ in aanmerking te komen mag een ras niet aanmerkelijk van het als oorspronkelijk aangewezen ras verschillen. Kennelijk is gedacht aan rassen die in slechts één of enkele eigenschappen van het oorspronkelijke ras verschillen en die met relatief eenvoudige middelen konden worden verkregen, zonder dat daarvoor werkelijke (klassieke) kwekersarbeid noodzakelijk was. Deze uitzondering op de hoofdregel van onafhankelijkheid van onderscheidbare rassen moet naar haar aard beperkt worden opgevat. Hier daarom geen sprake van een afgeleid ras: de rassen vertonen een groot aantal verschillen, en ter verkrijging van het aangevallen ras zijn niet slechts eenvoudige middelen aangewend. Art. 6:162 BW Zich beroepen op achteraf ongegrond blijkende pretenties uit een octrooi kan, afhankelijk van de omstandigheden, onrechtmatig zijn; maar vereist is in alle gevallen dat de houder weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat zijn recht niet geldig is of dat daar geen inbreuk op wordt gemaakt (IER 2001, 57). Dat geldt ook voor kwekersrecht. Voor het verleden was ten aanzien van de houder van het onderhavige kwekersrecht aan deze voorwaarde niet voldaan. Na deze uitspraak zou (verder) beroep doen op pretenties uit het litigieuze kwekersrecht ten opzichte van derden, wel onrechtmatig zijn. Art. 6:167, lid 2 BW Hoewel de handelwijze van de houdster van het kwekersrecht tot nu toe niet onrechtmatig was en vrees voor toekomstig onrechtmatig handelen niet wordt aangenomen, is er voldoende grond om een rectificatie te bevelen, om eventueel ontstane misverstanden recht te zetten. Astée Flowers BV te Nieuwveen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. T.W.F. Overdijk te Amsterdam, tegen Danziger ’Dan’ Flower Farm te Beit Dagan, Israël, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. A.H.J. Wolf. Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Danziger is houdster van het communautair kwekersrecht (aanvraagnummer 97/0047, beslissingsnummer EU 3371) dat op 13 juli 1998 is verleend voor de Gypsophila (gipskruid) variëteit ’Dangypmini’.

*

Beroep ingesteld. Red. Zie ook Vzr. Rb. ’s-Gravenhage, 18 oktober 2002, BIE 2003, nr. 28, blz. 185. Red. **

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

b Astée is sinds oktober 2001 betrokken bij de distributie van twee nieuwe soorten Gypsophila, genaamd ’Blancanieves’ en ’Summer Snow’. c Danziger heeft berichten verspreid c.q. laten verspreiden, inhoudende dat de nieuwe rassen ’Blancanieves’ en ’Summer Snow’ zouden zijn afgeleid van haar variëteit ’Dangypmini’ (verhandeld onder de merknaam Million Stars) en dat het vermeerderen en verhandelen van Blancanieves en Summer Snow inbreuk zou opleveren op het kwekersrecht van Danziger. d Danziger heeft dergelijke mededelingen onder meer laten doen in brieven van Nederlandse en Israëlische advocaten aan tal van derden die van Astée uitgangsmateriaal hebben betrokken, of van plan waren te betrekken, voor de vermeerdering van de variëteiten Blancanieves en Summer Snow. Voorts heeft Danziger mondeling overeenkomstige mededelingen laten doen door vertegenwoordigers, bij het afleggen van bedrijfsbezoeken aan (potentiële) klanten van Astée. Deze klanten en/of potentiële klanten van Astée bevinden zich onder meer in Nederland, Spanje, Portugal, Ecuador, Colombia, Israël en Egypte. e Op 9 februari 2004 zijn aan Astée communautaire kwekersrechten verleend voor ’Blancanieves’ (aanvraagnummer 01/1652, beslissingsnummer EU 12500) en ’Summer Snow’ (aanvraagnummer 01/1651, beslissingsnummer EU 12501). De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren 2 Astée vordert in conventie – kort gezegd – dat het Danziger zal worden verboden aan afnemers, leveranciers, agenten of andere (al dan niet potentiële) relaties van Astée, waar ook ter wereld, mededelingen te doen, of te laten doen, waarin wordt gesteld dat de variëteiten ’Blancanieves’ en/of ’Summer Snow’ zouden zijn afgeleid van het ras ’Dangypmini’(’Million Stars’) van Danziger, of dat (teeltmateriaal van) deze variëteiten anderszins inbreuk zou(den) maken op het kwekersrecht van Danziger voor de ’Dangypmini’. Astée heeft daarnaast nevenvorderingen geformuleerd, zoals (samengevat) opgave van de namen en adressen van alle derden, waar ook ter wereld, aan wie Danziger dergelijke mededelingen heeft gedaan, alsmede een bevel tot het doen uitgaan van een rectificatie. Verder vordert Astée verklaringen voor recht alsmede schadevergoeding op te maken bij staat en een voorschot daarop, alles vermeerderd met (proces)kosten. 3 Astée stelt daartoe dat voormelde mededelingen van Danziger aan derden niet juist althans misleidend zijn, aangezien Blancanieves en Summer Snow niet zijn afgeleid van ’Dangypmini’. Door het doen of laten doen van dergelijke onjuiste en/of misleidende mededelingen heeft Danziger tegenover Astée onrechtmatig gehandeld. Danziger voert gemotiveerd verweer. 4 In reconventie vordert Danziger – kort gezegd – een verklaring voor recht dat Blancanieves en Summer Snow mutanten zijn uit, dan wel in wezen zijn afgeleid van het ras ’Dangypmini’(’Million Stars’) en dat Astée derhalve inbreuk maakt op Danziger’s rechten met betrekking tot het ras ’Dangypmini’(’Million Stars’), en een inbreukverbod met nevenvorderingen, zoals opgave van afnemers en een rectificatiebrief, alsmede schadevergoeding en een voorschot daarop, alles vermeerderd met (proces)kosten. 5 Astée voert in reconventie gemotiveerd verweer.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Beoordeling van het geschil 6 De rechtbank volhardt bij hetgeen in voornoemd tussenvonnis is beslist, inhoudende dat zij zich in conventie uitsluitend bevoegd acht voor zover de vorderingen van Astée zien op handelingen (te weten: het doen van mededelingen) van Danziger (aan rechtspersonen) in Nederland. 7 Gelet op de verwevenheid van de geschilpunten in conventie en in reconventie zullen deze gezamenlijk worden behandeld. Afgeleid ras? 8 In deze procedure staat de vraag centraal of de Blancanieves en de Summer Snow kunnen worden beschouwd als van de Million Stars afgeleide rassen in de zin van artikel 13 leden 5 (onder a) en 6 van de Gemeenschapskwekersrechtverordening (Vo. 2100/94 zoals nadien gewijzigd, hierna ’de Verordening’), zodat voor verhandeling van (materiaal van) de Blancanieves en Summer Snow de toestemming van Danziger vereist zou zijn. Leden 5 en 6 van dat artikel luiden, voor zover thans relevant, als volgt: 5. De leden 1 tot en met 4 zijn eveneens van toepassing met betrekking tot: a) rassen die in wezen afgeleid zijn van het ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, wanneer dit ras niet zelf een in wezen afgeleid ras is, (...) 6. voor de toepassing van lid 5, onder a), wordt een ras aangemerkt als in wezen afgeleid van een ander ras, hierna ’oorspronkelijke ras’ te noemen, wanneer: a) het hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras of van een ras dat zelf hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras, b) het op grond van het bepaalde in artikel 7 te onderscheiden is van het oorspronkelijke ras, en c) het, afgezien van de afwijkingen die voortvloeien uit de afleidingshandeling, het in wezen overeenkomt met het oorspronkelijke ras voor wat betreft de expressie van de eigenschappen, die voortvloeit uit het genotype of combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras. 9 Danziger heeft onderzoeksbureau Keygene ingeschakeld om te onderzoeken of Blancanieves in genetisch opzicht overeenstemt met Million Stars (de Summer Snow is in deze onderzoeken niet meegenomen, waarover hierna). Dat onderzoeksbureau heeft aan de hand van de resultaten van DNA-fingerprinting geconcludeerd dat er ’een hoge mate van verwantschap’ bestaat tussen Blancanieves en Million Stars en dat ’de genotypische verschillen die er gevonden zijn tussen Lenras (Blancanieves) en Million Stars te klein zijn om door kruising en selectie (∼uitsplitsing en recombinatie) teweeg te zijn gebracht’, zodat Blancanieves door Keygene beschouwd wordt ’als een mutant van Million Stars’ (zie de brief Keygene van 21 januari 2004, productie 27 Danziger). Op de deugdelijkheid van de rapportage van Keygene heeft Astée uitvoerig commentaar geleverd. De rechtbank kan evenwel de vraag in het midden laten of op basis van de verrichte DNA-onderzoeken (Astée heeft ook zelf DNAonderzoek laten verrichten door bureau IdQ , Identification Service Wageningen) de conclusie gerechtvaardigd is dat bij de ontwikkeling van Blancanieves gebruik is gemaakt van de Million Stars. Zij is namelijk van oordeel dat zelfs als Million Stars inderdaad zou zijn gebruikt om Blancanieves te kweken, dan nog dat ras niet kan worden gezien als een in

E I G E N D O M

3 0 7

wezen daarvan afgeleid ras in de zin van art. 13 leden 5 (onder a) en 6 van de Verordening. Hiertoe wordt als volgt overwogen. 10 De regeling inhoudende dat van het oorspronkelijke ras onderscheidbare rassen niettemin onder de bescherming van het kwekersrecht op het oorspronkelijke ras kunnen vallen, indien zij daarvan zijn afgeleid, valt terug te voeren op artikel 14 lid 5 (onder a, punt i, en onder b) van het UPOVverdrag. Dat artikellid luidt als volgt: 5. [Afgeleide rassen en bepaalde andere rassen] a. De bepalingen van het eerste tot en met het vierde lid zijn ook van toepassing op i. rassen die in wezen zijn afgeleid van het beschermde ras, wanneer het beschermde ras zelf niet een in wezen afgeleid ras is, (...) b. Voor de toepassing van het bepaalde in letter a, punt i, wordt een ras aangemerkt als in wezen afgeleid van een ander ras (’het oorspronkelijke ras’) wanneer i. het hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras of van een ras dat zelf hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras, met behoud van de expressie van de wezenlijke eigenschappen die het resultaat is van een bepaald genotype of een combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras, ii. het duidelijk te onderscheiden is van het oorspronkelijke ras en iii. het, afgezien van de afwijkingen die voortvloeien uit de afleidingshandeling, overeenkomt met het oorspronkelijke ras qua wezenlijke eigenschappen waarin het genotype of de combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras tot uitdrukking komt. c. In wezen afgeleide rassen kunnen bijvoorbeeld zijn verkregen door middel van de selectie van een natuurlijke of teweeggebrachte mutant, of van een somaklonale variant, de selectie van een individu dat afwijkt van planten van het oorspronkelijke ras, terugkruisingen of transformatie door middel van genetische modificatie. 11 Ten eerste overweegt de rechtbank, zoals partijen ook reeds hebben opgemerkt, dat de tekst van punt i op het eerste gezicht innerlijk tegenstrijdig lijkt met punt iii. In punt i is immers als voorwaarde neergelegd dat de (in de zin van: alle) wezenlijke eigenschappen van het oorspronkelijke ras behouden moeten blijven, terwijl in punt iii staat vermeld dat de wezenlijke eigenschappen slechts behouden dienen te blijven voor zover deze niet voortvloeien uit de afleidingshandeling. De rechtbank houdt het ervoor dat met punt i vooral bedoeld is vast te leggen dat het afgeleide ras genetisch gezien zijn oorsprong moet vinden in het oorspronkelijke ras (vgl. doc. nr. IOM/6/2 opgesteld door het UPOVbureau op 17 augustus 1992 , p. 4, paragraaf 13: ’(...) Whilst the first condition also makes reference to the degree of similarity, the primary function of the first condition is to establish a requirement relating to the genetic origin of the variety.’). Bij de beoordeling van de vraag of de wezenlijke eigenschappen van het oorspronkelijke ras voldoende terugkomen in het afgeleide ras dient conform punt iii te worden geabstraheerd van veranderingen die voortvloeien uit de afleidingshandeling. Zo is immers zonder twijfel de kleur van een oorspronkelijk gele bloem een essentiële eigenschap, terwijl een opgewekte mutant met oranje bloembladen evenzeer zonder twijfel een van het oorspronkelijke ras afgeleid ras is (vgl. dhr. B. Kiewiet in zijn lezing voor de Vereniging voor Agrarisch Recht van 11 september 2002, productie 3 Danziger). In dat geval dient derhalve van de oranje kleur van de mutant te worden geabstraheerd en dienen slechts de overige wezenlijke eigenschappen van het ras naast die van de mu-

3 0 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

tant te worden gelegd. Dit standpunt strookt voorts met de bewoordingen van de Verordening, waar genoemde tekst in het met punt i vergelijkbare lid 6 onder a is weggelaten (zie hierboven). Het is derhalve onjuist dat op deze grond een afgeleid ras alle wezenlijke eigenschappen van het oorspronkelijke ras zou moeten vertonen, zonder daarbij af te zien van de veranderingen die uit de afleiding zijn ontstaan. Ook Astée lijkt overigens van deze lezing uit te gaan. 12 Ofschoon de redactie van punt i derhalve niet reeds dadelijk tot de conclusie leidt dat er feitelijk geen verschillen in de wezenlijke eigenschappen mogen bestaan, is de rechtbank van oordeel dat uit (de totstandkomingsgeschiedenis van) de regeling voor afgeleide rassen in zowel het UPOVverdrag als de Verordening naar voren komt dat een ras, wil dit als afgeleid van een ander ras kunnen worden beschouwd, niet in aanmerkelijke mate van het oorspronkelijke ras mag verschillen. Hierbij heeft de rechtbank onder meer het volgende in aanmerking genomen. Voorop staat dat onvoldoende is het enkele feit dat het oorspronkelijke ras op enig moment tijdens de ontwikkeling van het nieuwe ras is gebruikt. In bovengenoemde artikelen wordt niet voor niets gebruik gemaakt van de woorden ’in wezen afgeleid’, kennelijk om tot uitdrukking te brengen dat de afstand tussen het oorspronkelijke ras en het afgeleide ras niet al te groot mag zijn. Dit volgt verder uit de voorbeelden die in artikel 14 lid 5 onder c van het UPOV-verdrag (zie hierboven) zijn gegeven omtrent hoe afleiding zou kunnen ontstaan. Ook de ’Explanatory Notes’ bij het (concept-)UPOV-verdrag (doc.nr. IOM/ IV/2 van 22 juni 1989, p. 12) gaan hiervan uit: (ii) The derived variety must retain almost the totality of the genotype of the mother variety and be distinguishable from that variety by a very limited number of characteristics (typically by one). (iii) The derived variety must have been obtained using a plant improvement method whose objective is the achievement of requirement (ii) above (mutation, gene transfer, full backcrossing scheme, selection of a variant within a variety, etc.); in other words, no varieties bred according to a classical or other scheme of crossing in which selection within the progeny is a major element would become subject of dependence. Men dacht ten tijde van de totstandkoming van deze regeling bij afgeleide rassen kennelijk aan rassen die slechts in één of enkele eigenschappen zouden verschillen van het oorspronkelijke ras, genoeg voor onderscheidbaarheid, en die met relatief eenvoudige middelen konden worden verkregen, zonder dat daarvoor werkelijke (klassieke) kwekersarbeid noodzakelijk was. Te denken valt bijvoorbeeld aan de introductie van resistentie tegen een schimmel of virus (met behulp van bijvoorbeeld gentechnologie) of aan de enkele wijziging van de hiervoor reeds genoemde bloemkleur (met bijvoorbeeld mutagene chemische middelen of gentechnologie). Tot slot is van belang dat de uitbreiding van de bescherming van oorspronkelijke rassen tot afgeleide rassen te beschouwen is als een uitzonderingsbepaling op de hoofdregel van de onafhankelijkheid van onderscheidbare rassen, die naar haar aard beperkt dient te worden opgevat. 13 Vervolgens is van belang dat de Million Stars en de Blancanieves wat betreft een groot aantal eigenschappen qua vorm en bouw (morfologie) van elkaar verschillen. Sterker nog, het Communautair Bureau voor Planterassen heeft in het kader van de verlening van een kwekersrecht voor de Blancanieves (zie r.o. 1.e) vastgesteld dat in maar liefst 17

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

van de 21 geteste, kennelijk voor gipskruid relevant geachte, eigenschappen verschillen zijn te constateren. Die verschillen zijn volgens het Bureau de volgende:

En aldus heeft het Bureau geconcludeerd dat Blancanieves ’is clearly distinguishable from any other variety’. 14 Danziger heeft nog aangevoerd dat de door haar ingeschakelde deskundige, prof. Abraham Halevy, in zijn morfologische studie (productie 13 van Danziger) concludeert dat ’the flowers of the ’Blancanieves’ variety retain (excluding minor differences) the expression of the essential characteristics that result from the genotype of the Million Stars variety’. Niet alleen heeft Astée enige terechte kritiek op dit rapport uitgeoefend (onder meer stelt Halevy dat in beide rassen sprake zou zijn van meeldauw-resistentie, waarvan Astée evenwel onweersproken heeft gesteld dat deze niet aanwezig is bij Blancanieves), het rapport van Halevy zwijgt bovendien over alle verschillen die het Bureau heeft geconstateerd. Integendeel, het rapport lezende is Halevy feitelijk vooral ingegaan op de eigenschappen die overeenstemmen en zijn de verschillen daaruit niet, althans onvoldoende duidelijk, af te leiden. Een (duidelijke en overtuigende) analyse dat en waarom die verschillen niet relevant zouden zijn staat evenmin in dat rapport. Voorts is de rechtbank van oordeel dat aan het oordeel van het Bureau, als onafhankelijke instantie, in beginsel een groter gewicht toekomt dan aan een (partij)deskundigerapport. 15 De door het Bureau geconstateerde verschillen tussen de Blancanieves en Million Stars zijn dusdanig groot in aantal en inhoud dat niet langer de conclusie gerechtvaardigd kan zijn dat hier sprake is van één of enkele verschillen zoals vereist voor een in wezen afgeleid ras. Danziger heeft voorts onvoldoende onderbouwd hoe dit grote aantal morfologische verschillen zou kunnen zijn verkregen met slechts relatief eenvoudige ’afleidingshandelingen’, zoals hiervoor bedoeld. Hierbij heeft de rechtbank de door Astée overgelegde verklaring van de kweker van de Blancanieves, dhr. V.d. Kraan, inclusief zijn handgeschreven notities uit de tijd van ontwikkeling van dat ras, in aanmerking genomen waaruit wel degelijk (klassieke) kwekershandelingen lijken te zijn af te leiden. Hierbij kan de rechtbank aldus daarlaten dat Million Stars volgens dhr. V.d. Kraan, zoals ter zitting door hem werd bevestigd, in het geheel geen uitgangsras bij de ontwikkeling is geweest. 16 Ten aanzien van de Summer Snow heeft Danziger onvoldoende gemotiveerd gesteld (enige (DNA-)rapportage ont-

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

breekt) dat en waarom sprake zou zijn van een afgeleid ras, temeer indien onder ogen wordt gezien dat het Bureau in zijn verleningsbeslissing voor het kwekersrecht van de Summer Snow (zie r.o. 1.e) de Million Stars niet eens als een ’similar variety’ heeft getypeerd en derhalve ook niet heeft onderzocht. Hierbij neemt de rechtbank voorts in aanmerking dat Danziger weliswaar heeft gesteld dat zij Summer Snow niet heeft kunnen onderzoeken omdat dit ras niet langer verkrijgbaar zou zijn, maar Astée hiertegenover onweersproken heeft gesteld dat Danziger haar ook nimmer om een monster heeft gevraagd (wat Astée – naar zij stelt – ter beschikking zou hebben gesteld), hetgeen wel op haar weg had gelegen. 17 De conclusie uit het voorgaande is dat de verhandeling van (oogst)materiaal van zowel de Blancanieves als de Summer Snow geen inbreuk maakt op het kwekersrecht van Danziger. Onrechtmatige mededeling? 18 Ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep op een octrooi onrechtmatig moet worden geacht, heeft deze rechtbank reeds overwogen dat in de regel een onderscheid wordt gemaakt al naar gelang jegens wie het beroep wordt gedaan en op welke wijze dat gebeurt (vonnis 19 januari 2005, IER 2005, 40, Stork/CFS Bakel). Zo is van belang of dat binnen of buiten rechte gebeurt (in het eerste1 geval zal minder snel onrechtmatig handelen worden aangenomen) en of dit jegens de leverancier/producent geschiedt dan wel jegens een afnemer van die leverancier/ producent (in het laatste geval zal eerder onrechtmatigheid worden aangenomen). In al deze gevallen geldt evenwel – onder verwijzing naar Hof Den Haag 20 september 2001, IER 2001, 57 – dat pas van onrechtmatig handelen sprake kan zijn indien een octrooihouder zijn recht handhaaft terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat het octrooi ongeldig is of dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank gelden in beginsel dezelfde overwegingen bij een beroep op een kwekersrecht. 19 Ten eerste zal de vraag onder ogen worden gezien of Danziger voorafgaand aan deze uitspraak het ernstige vermoeden diende te hebben dat van inbreuk geen sprake kon zijn, zodat Danziger door het tegendeel aan derden mee te delen geacht zou moeten worden onrechtmatig te hebben gehandeld. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is waartoe als volgt wordt overwogen. De bevindingen van Keygene wezen wel degelijk op een aanzienlijke verwantschap tussen de beide rassen, terwijl ook uit het door IdQ (Identification Service Wageningen) in opdracht van Astée verrichte DNA-onderzoek naar voren kwam dat er een grotere verwantschap bestaat van de Blancanieves met de Million Stars dan met enig ander van de 10 onderzochte gipskruidrassen. In het IdQ-rapport van 17 september 2002 werd immers als volgt geconcludeerd: Op basis van de bandenpatronen zijn er twee groepen te onderscheiden die de meeste verwantschap met elkaar vertonen: - G3 (Blancanieves, rechtbank) en G10 (Million Stars, rechtbank); deze monsters verschillen sterk van de rest van de monsters, en in mindere mate ook onderling.

1

In voornoemd vonnis staat abusievelijk ’laatste’ in plaats van ’eerste’.

E I G E N D O M

3 0 9

- G5, G8 en G9; deze monsters verschillen sterk van de rest van de monsters, en in mindere mate ook onderling. 20 Astée heeft voorts ter onderbouwing van onrechtmatig handelen door Danziger erop gewezen dat zij klanten heeft aangeschreven, hoewel die geen inbreuk zouden kunnen maken omdat zij geen teeltmateriaal verhandelen maar slechts ’bloemen of planten’ produceren. Een kwekersrechthouder kan volgens Astée de verhandeling van dergelijk oogstmateriaal volgens lid 2 eerst een halt toeroepen indien voldaan is aan lid 3 van artikel 13 van de Verordening. Om dit argument inzichtelijk te maken, geeft de rechtbank hieronder leden 2 en 3 van artikel 13 van de Verordening weer: 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16, is de toestemming van de houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermde ras, welke componenten of oogstmateriaal hierna alle ’materiaal’ worden genoemd: a) voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering), b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, c) te koop aanbieden, d) verkopen of op andere wijze in de handel brengen, e) uitvoeren uit de gemeenschap, f ) invoeren in de gemeenschap, g) opslaan voor een van de hierboven onder a tot en met f genoemde doeleinden. De houder kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen verbinden. 3. Lid 2 is voor oogstmateriaal slechts van toepassing indien dit werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid gehad heeft om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen. 21 Astée gaat uit van een onjuiste lezing van lid 2. Componenten worden in artikel 5 lid 3 van de Verordening gedefinieerd als ’volledige planten of plantedelen voorzover die volledige planten kunnen voortbrengen’. Onder dat begrip vallen derhalve in elk geval de ’planten’ die de desbetreffende klanten ook volgens Astée verhandelen. Dat er ook derden door Danziger zouden zijn aangeschreven die uitsluitend bloemen verhandelen, heeft Astée niet gesteld. Astée heeft voorts niet, althans onvoldoende, toegelicht dat en waarom deze ’bloemen of planten’ uitsluitend zouden zijn te beschouwen als ’oogstmateriaal’, waarvoor inderdaad aan de vereisten van lid 3 moet zijn voldaan. Zodoende kan ook deze grond niet slagen. 22 Met het voorgaande is gegeven dat van onrechtmatig handelen door Danziger met betrekking tot uitlatingen ter zake de Blancanieves in het verleden geen sprake is geweest. Van een misleidende mededeling in de zin van art. 6:194 BW kan evenmin sprake zijn, gelet op het voorgaande en op het feit dat het hier aan specifieke personen of bedrijven gerichte brieven betreft, die niet onder de werking van dat artikel vallen. Voor wat betreft de Summer Snow overweegt de rechtbank dat Danziger in de betreffende uitlatingen reeds zelf heeft aangegeven dat de inbreuk nog niet onderbouwd is (’My client strongly suspects that ’Blancanieves’ and ’Summer Snow’ are varieties essentially derived from my client’s protected variety ’Dangypmini’. For the least regarding ’Blancanieves’ this suspicion is reinforced by a DNA test made for my client by a laboratory in Holland.’), zodat dit reeds om die reden niet onrechtmatig is te achten.

3 1 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

23 Wel is de rechtbank van oordeel dat het onrechtmatig zou zijn indien Danziger na deze uitspraak nog mededelingen naar derden zou doen uitgaan, waarin zonder meer wordt gesteld dat beide rassen van Astée inbreuk op haar kwekersrecht vormen. Astée moet immers geacht worden thans het ernstige vermoeden te hebben dat van inbreuk geen sprake is, ook al heeft deze uitspraak (nog) geen kracht van gewijsde. Iets anders is evenwel de vraag of Astée in het kader van toewijzing van het sub 1 door haar gevorderde verbod ook voldoende heeft gesteld om dreiging van onrechtmatig handelen door Danziger aanwezig te achten. Het enkele feit dat Danziger dergelijke mededelingen in het verleden heeft doen uitgaan is daartoe onvoldoende, aangezien enerzijds die uitlatingen niet onrechtmatig worden geoordeeld en anderzijds dit feit niet zonder meer de conclusie rechtvaardigt dat Danziger, in weerwil van hetgeen in deze uitspraak is overwogen en in de wetenschap dat dit onrechtmatig zou zijn, met het doen van dergelijke mededelingen zal doorgaan. Dat laatste heeft Astée op de keper beschouwd ook niet gesteld en is ook niet anderszins gebleken. Slotsom in conventie 24 Blancanieves en Summer Snow kunnen niet worden gezien als van de Million Stars afgeleide rassen. Het sub 1 gevraagde verbod aan Danziger om aan derden (in Nederland) mede te delen dat dit wel het geval zou zijn is evenwel niet toewijsbaar nu de dreiging daartoe niet onderbouwd is gesteld. Hoewel de verzending van die mededelingen tot aan deze uitspraak evenmin onrechtmatig wordt geacht, zou het in stand laten van het als gevolg daarvan opgeroepen (inmiddels onjuist gebleken) beeld ongerechtvaardigd zijn. Aldus is (voor zover nodig onder verwijzing naar art. 6:167 lid 2 BW) toewijsbaar de sub 3 gevorderde verzending van een rectificatiebrief (met enigszins aangepaste tekst zoals na te melden) aan die derden die een mededeling van die strekking hadden ontvangen. Een eventueel ontstaan misverstand bij die derden kan op die manier rechtgezet worden. Voorts kan de gevorderde opgave van diegenen aan wie die mededeling was verstuurd worden toegewezen, welke immers ter controle is gekoppeld aan de verzending van de rectificatiebrief. 25 Danziger heeft tot aan deze uitspraak niet onrechtmatig gehandeld, zodat de op die stelling gebaseerde vorderingen (onder meer de daartoe strekkende verklaring voor recht, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat en een voorschot daarop) dienen te worden afgewezen. 26 Als de in conventie op het belangrijkste punt in het ongelijk gestelde partij zal Danziger de proceskosten hebben te dragen. Slotsom in reconventie 27 De vorderingen in reconventie zijn alle gebaseerd op de stelling dat Blancanieves en Summer Snow zijn te beschouwen als een van de Million Stars afgeleid ras. Nu de rechtbank die stelling ongegrond acht, dient het in reconventie gevorderde te worden afgewezen. Ook in reconventie heeft Danziger de kosten te dragen.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

Beslissing: De rechtbank: In conventie: beveelt gedaagde binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan eiseres of haar raadsman schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van alle derden, in Nederland, aan wie zij mededelingen heeft gedaan, of laten doen, mondeling of schriftelijk, dat de variëteiten ’Blancanieves’ en/of ’Summer Snow’ zouden zijn afgeleid van het ras ’Dangypmini’ (’Million Stars’) van gedaagde, of anderszins inbreuk zouden maken op gedaagde’s kwekersrecht voor de ’Dangypmini’, of die zij heeft getracht over te halen geen zaken met eiseres te doen; beveelt gedaagde binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan eenieder aan wie zij de in het lichaam van de dagvaarding onder 6 bedoelde mededelingen en/of verzoeken in Nederland heeft gedaan, op haar gebruikelijke briefpapier een brief te schrijven met uitsluitend de navolgende inhoud: RECTIFICATIE Geachte heer/mevrouw, Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende. Geruime tijd geleden hebben wij u meegedeeld, of laten meedelen, dat de variëteiten ’Blancanieves’ en/of ’Summer Snow’ van Astée Flowers B.V. te Nieuwveen, zouden zijn afgeleid van ons ras ’Dangypmini’ (’Million Stars’), of anderszins inbreuk zouden maken op ons kwekersrecht voor de ’Dangypmini’. Bij deze delen wij u mee dat de rechtbank te ’s-Gravenhage onlangs op verzoek van Astée Flowers B.V. heeft geoordeeld dat de variëteiten ’Blancanieves’ en/of ’Summer Snow’ geen inbreuk op het kwekersrecht voor de ’Dangypmini’ vormen. Voorts heeft rechtbank ons bevolen u deze brief te schrijven. Hoogachtend, Danziger ’Dan’ Flower Farm Gaby Danziger Micha Danziger veroordeelt gedaagde, voor zover zij met de naleving van een of meer van de bovenstaande bevelen in gebreke blijft, tot betaling aan eiseres van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,– (...) per overtreding van ieder afzonderlijk bevel, danwel een dwangsom van EUR 10.000,– (...) voor iedere dag, een gedeelte van een dag als geheel te nemen, dat de overtreding van ieder afzonderlijk bevel mocht voortduren; veroordeelt gedaagde in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op EUR 1900,– aan verschotten en EUR 5684,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; In reconventie: wijst af het in reconventie gevorderde; veroordeelt eiseres in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op nihil aan verschotten en EUR 4000,– aan procureurssalaris;

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

verklaart dit vonnis in reconventie, voor wat betreft de proceskostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 61 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 13 april 2006* (Kalou-commercial) Mr. J.W. du Pon Art. 21 Aw Centraal Beheer Achmea heeft aangevoerd dat de commercial een bijdrage is aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang door te tonen welke consequentie het vreemdelingenbeleid kan hebben én door het verschijnsel ’topsporter kopen uit een Derde Wereldland’. Voorzover deze stelling als een serieus bedoeld verweer moet worden opgevat, wordt dat verweer verworpen. Het is volstrekt onaannemelijk dat bij Centraal Beheer Achmea met het publiekelijk maken van deze commercial enige andere bedoeling heeft voorgezeten dan een puur commerciële, te weten het verkrijgen van (naams)bekendheid voor haar onderneming dan wel voor haar producten en diensten. Daarmee staat vast dat het hier gaat om het zonder toestemming van Kalou gebruiken van zijn portret in een commerciële uiting, en dat Kalou, die beschikt over een verzilverbare populariteit, een redelijk belang heeft in de zin van artikel 21 Aw om zich daartegen te verzetten. Salomon Armand Kalou te Rotterdam, eiser, procureur mr. R.M. Schutte, advocaten mrs. R.M. Schutte en T. Cohen Jehoram te ’s-Gravenhage, tegen Achmea Schadeverzekeringen NV mede h.o.d.n. Centraal Beheer Achmea te Apeldoorn, verweerster, procureur mr. H.J.M. Boukema. 2 De feiten 2.1 Kalou, geboren in Ivoorkust, is werkzaam als professioneel voetballer bij de Stichting Feyenoord (hierna: Feyenoord) te Rotterdam. In die hoedanigheid heeft hij zich bekendheid en populariteit verworven bij het voetbalminnend publiek. Zijn bekendheid is verder toegenomen (en heeft zich ook bij niet-voetbalminnend publiek gevestigd) in verband met zijn streven om op korte termijn de Nederlandse nationaliteit te verwerven met het oog op het wereldkampioenschap voetbal dat in de zomer van 2006 in Duitsland plaats zal vinden. 2.2 Centraal Beheer Achmea is een schadeverzekeringsmaatschappij. Reeds een aantal jaren worden in haar opdracht op de televisie reclameboodschappen (hierna ook: commercials) uitgezonden. Die commercials kenmerken zich door een humoristische opzet, en eindigen steeds met het tonen van de woorden ’Even Apeldoorn bellen’. 2.3 Het reclamebureau DDB te Amsterdam heeft zich in januari 2006 gewend tot de gemachtigde van Kalou en medegedeeld dat DDB in opdracht van Centraal Beheer Achmea een nieuwe tv-commercial had bedacht rond het wereldkampioenschap voetbal 2006 en de gang van zaken rond de naturalisatie van Kalou. Gevraagd werd of Kalou bereid zou zijn aan een dergelijke commercial mee te wer*

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

3 1 1

ken. Aan de gemachtigde van Kalou werd tevens een script voor de commercial voorgelegd met het verzoek dat met Kalou te bespreken. Dat script luidde als volgt: We zien Salomon Kalou. Hij is bij de fotospeciaalzaak en laat pasfoto’s maken. Dan zien we hem op het gemeentehuis. Een saaie ambtenaar zet met harde klappen stempels in een klein boekje en overhandigt het aan Kalou. Vervolgens zien we hem aan de telefoon. Aan de andere kant broer Bonaventure in Frankrijk. Ook hij lacht breeduit en roept: ’you’ve got It? Really? Wow fantastic man!’ We gaan naar beelden uit een dorpje aan de Ivoorkust. Een kereltje met een bal onder zijn arm stormt het plein tussen de hutten op en schreeuwt: ’Salomon is going to the World Cup, Salomon is going to the World Cup’. Het plein loopt vol, mensen juichen en beginnen op straat te dansen. Het stadion tijdens het WK; Nederland – Duitsland. De spelers staan in rijen opgesteld voor de volksliederen. De laatste tonen van het Wilhelmus sterven weg en het Duitse volkslied wordt ingezet. We gaan close naar de rij. De camera glijdt langs de gezichten van de Duitse spelers: Klose, Schweinsteiger, Kalou, Kurany. Kalou? De camera zwenkt terug naar het lachende hoofd van Salomon. We eindigen in een Nederlandse huiskamer, in de achtergrond horen we het Duitse volkslied nog. Op de bank zit Rita Verdonk. Haar man naast haar werpt haar een giftige blik toe. Rita kijkt schuldbewust, terwijl de titel verschijnt: ’Even Apeldoorn bellen’ 2.4 Nadat de gemachtigde van Kalou, de heer J. Visser, het script van de voorgenomen commercial met Kalou had besproken heeft Visser aan DDB laten weten dat Kalou bereid was aan de commercial mee te werken mits (i) Feyenoord en Fortis – de hoofdsponsor van Feyenoord en een concurrent van Centraal Beheer Achmea – daarmee akkoord zouden kunnen gaan en (ii) overeenstemming zou kunnen worden bereikt over het voor die medewerking van Kalou te betalen honorarium. Eerstbedoelde voorwaarde hield verband met een bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Feyenoord en Kalou, die als volgt luidt: The Player shall request the Board of the Club for approval to enter into agreements relating to the exploitation of his capacily of professional football player. 2.5 DDB heeft, naar aanleiding van het stellen van voornoemde voorwaarden door Kalou, bij e-mail van 31 januari 2006 onder meer het volgende aan Visser bericht: Ten eerste, zoals je hebt aangegeven, heeft Salomon in zijn contract staan dat hij geen reclame voor concurrerende bedrijven van Fortis mag maken. Aangezien de financiële wereld een klein wereldje is, heeft onze klant Centraal Beheer Achmea goede contacten met Fortis op Raad van Bestuur niveau. Achmea wil het script vast bij Fortis polsen, voor het geval het tot een samenwerking mocht komen. Ten tweede, ervan uitgaande dat de omstandigheden ernaar zijn dat het script doorgaat en we toestemming van Fortis krijgen, zou het handig zijn vast na te denken over de financiële vergoeding voor het opnemen en uitzenden van de tv commercial. 2.6 Partijen zijn het vervolgens eens geworden over de door Centraal Beheer Achmea aan Kalou te betalen vergoeding voor zijn medewerking in die zin dat die vergoeding EUR 100.000,– zou bedragen. Door DDB is een concept voor een door partij en te ondertekenen overeenkomst opgesteld. 2.7 Visser heeft aan DDB bij e-mail van 16 maart 2006 het volgende laten weten:

3 1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Slecht nieuws, geen toestemming van Fortis! 2.8 Tussen partijen is geen overeenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de voorgenomen commercial. 2.9 Vanaf begin april 2006 wordt in opdracht en voor rekening van Centraal Beheer Achmea een commercial op de Nederlandse televisie vertoond. In die commercial valt (samengevat) het volgende te zien: Een tv-reporter – de Engelse voetballer Gary Lineker – meldt dat er ’surprising news’ in de kwestie Kalou is. Op de achtergrond is een foto van Kalou te zien. Vervolgens meldt een Nederlandse reporter dat er beweging in de zaak Kalou is. Men ziet een filmpje waarin een op Kalou gelijkend persoon omstuwd door velen een zaal wordt binnengeleid. De reporter – in beeld – deelt daarop mee dat Kalou in het Gemeentehuis waar de reporter voor staat zijn paspoort komt ophalen. Daarna ziet men de op Kalou gelijkende persoon het Gemeentehuis verlaten. Op de tv van Ivoorkust melden reporters dat Kalou wel meedoet aan het Wereldkampioenschap voetbal, maar niet voor Ivoorkust. Een bekende Nederlandse tv-presentator deelt vervolgens mee dat hét nieuws in binnen- en buitenland is dat Kalou alsnog zijn paspoort krijgt. Achter de reporter ziet men een foto van Kalou. Daarna meldt een reporterstem dat de finale van het WK voetbal 2006 op het punt van beginnen staat. Die finale gaat tussen Nederland en Duitsland. De opstelling van het Duitse elftal wordt, met foto’s, op het scorebord getoond: – Kahn 1 – Ballack 6 – Kalou 7 Men ziet Kalou in het shirt van het Duitse elftal, hoort de Nederlandse reporter zeggen dat Kalou de topscorer van het WK aan Duitse zijde is, daardoor in Duitsland immens populair geworden. De camera switcht naar de bank in de huiskamer van het echtpaar Verdonk, dat kennelijk die opstelling op tv zag en hoorde wat daarbij werd gezegd. Meneer Verdonk staat op en loopt boos weg, mevrouw Verdonk kijkt beteuterd. In beeld verschijnt de tekst: ’Even Apeldoorn bellen.’ en daarna: ’Centraal Beheer Achmea’. 2.10 Een aantal beelden uit de commercial wordt hieronder weergegeven:

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

2.11 Laatstbedoelde commercial is door Centraal Beheer Achmea tevens op haar website gezet en kan daar door een ieder die dat wenst worden gedownload. (...) 4 De beoordeling 4.1 Centraal Beheer Achmea heeft betwist dat de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage bevoegd zou zijn van de vordering van Kalou kennis te nemen, nu Centraal Beheer Achmea te Amersfoort is gevestigd, derhalve buiten het arrondissement ’s-Gravenhage. Dat verweer faalt, nu de voorzieningenrechter bevoegdheid ontleent aan de omstandigheid dat de beweerdelijk onrechtmatige gedragingen van Centraal Beheer Achmea zich ook in het arrondissement ’s-Gravenhage voordoen, alwaar immers de mogelijkheid bestaat televisieuitzendingen te ontvangen en aansluitingen op het internet te verkrijgen. 4.2 Centraal Beheer Achmea heeft subsidiair betoogd dat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter zich voor wat betreft de televisieuitzendingen dan toch in elk geval tot het arrondissement ’s-Gravenhage zou moeten beperken, doch aan die stelling wordt bij gebreke aan inzichtelijkheid voorbijgegaan. 4.3 Wat de inhoudelijke kant van de zaak betreft staat voorop dat niet is betwist dat door Centraal Beheer Achmea het portret van Kalou zonder diens toestemming meermalen wordt gebruikt in de gewraakte commercial. Voor de volledigheid stelt de voorzieningenrechter verder vast dat als een dergelijk gebruik zonder toestemming ook kan gelden die beelden in de commercial waarin een op Kalou gelijkend persoon figureert, nu uit de context waarin die persoon optreedt volgt dat daarmee Kalou wordt uitgebeeld. 4.4 Al evenmin is tussen partijen in discussie dat Kalou heeft te gelden als een persoonlijkheid die een zodanige mate van populariteit heeft verworven in de uitoefening van zijn beroep, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van zijn portret mogelijk wordt. Het belang van Kalou om in de voordelen van zulke exploitatie mee te kunnen delen door de openbaarmaking van zijn portret voor commerciële doeleinden niet te hoeven toelaten zonder daarvoor vergoeding te ontvangen, is een redelijk belang in de zin van art. 21 Aw (HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383). 4.5 Centraal Beheer Achmea heeft bestreden dat het uitzenden van de commercial zonder de toestemming van Kalou jegens hem onrechtmatig is en daartoe het volgende aangevoerd: (pleitnotitie mr. Boukema, pagina 9):

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

De commercial is een bijdrage aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang door te tonen welke consequentie het vreemdelingenbeleid kan hebben èn door het verschijnsel ’topsporter kopen uit een Derde Wereldland’. 4.6 Voorzover deze stelling als een serieus bedoeld verweer moet worden opgevat in die zin, dat Centraal Beheer Achmea ingang wenst te doen vinden dat de commercial door haar uitsluitend uit ideële overwegingen is vervaardigd en uitgezonden, wordt dat verweer verworpen. Het is volstrekt onaannemelijk dat bij Centraal Beheer Achmea met het publiekelijk maken van deze commercial enige andere bedoeling heeft voorgezeten dan een puur commerciële, te weten het verkrijgen van (naams)bekendheid voor haar onderneming dan wel voor haar producten en diensten. 4.7 Daarmee staat vast dat het hier gaat om het zonder toestemming van Kalou gebruiken van zijn portret in een commerciële uiting, en dat Kalou, die beschikt over een verzilverbare populariteit, een redelijk belang heeft in de zin van artikel 21 Aw om zich daartegen te verzetten. Al hetgeen Centraal Beheer Achmea verder nog tot haar verweer heeft aangevoerd (zoals een beroep op de vrijheid van meningsuiting) doet daaraan niet af. De vordering van Kalou die er toe strekt aan het verder gebruik van zijn portret in de gewraakte commercial een halt toe te roepen, is dan ook toewijsbaar. 4.8 Voorzover de vordering van Kalou verder strekt dan een verbod tot het beëindigen van de uitzending van de commercial op de televisie en het tonen en ter downloading aanbieden daarvan op internet, is deze eveneens toewijsbaar. Gelet op het standpunt dat Centraal Beheer Achmea in deze procedure heeft betrokken bestaat er immers een reële dreiging dat Centraal Beheer Achmea op wat voor wijze dan ook zal voortgaan met het gebruik van het portret en/of de naam van Kalou voor commerciële doeleinden. 4.9 De vordering van Kalou sub C, die er toe strekt Centraal Beheer Achmea te bevelen door middel van het aanspannen van procedures derden ervan te weerhouden de commercial (eenmaal gedownload) verder te verspreiden is, als te verstekkend en daarmee niet passend als voorlopige voorziening, niet toewijsbaar. 4.10 Centraal Beheer Achmea zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Kalou worden begroot op: vast recht 248,–, plus salaris procureur 816,–; totaal EUR 1.064,–. 4.18 De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 verbiedt Centraal Beheer Achmea om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, het portret van Kalou openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen in welke vorm dan ook, in het bijzonder door het uitzenden op de televisie en/of het (doen) plaatsen op internet van de ten processe bedoelde commercial, dan wel daaraan mee te werken, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 50.000,– voor elke overtreding van dit verbod – waar het de commercial

E I G E N D O M

3 1 3

op internet betreft – voor elke dag dat die commercial nog op een door of namens Centraal Beheer Achmea beheerde internetsite te zien is; 5.2 verbiedt Centraal Beheer Achmea de naam Kalou te gebruiken in enige commercial, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,– voor elke overtreding van dit verbod; 5.3 veroordeelt Centraal Beheer Achmea in de proceskosten, aan de zijde van Kalou tot op heden begroot op EUR 1.064,–; 5.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; enz.

Nr. 62 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 september 2005* (exhibitieplicht processtukken) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 6:162 BW Het aanvragen, verwerven en handhaven van octrooi- en modelrechten waarvan men weet dat die ongeldig zijn levert een onrechtmatige daad op. Art. 843a Rv Een onrechtmatige daad schept een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a Rv. Door het te geven bevel te beperken tot stukken die kunnen bijdragen tot een beoordeling van de geldigheid van het model en het octrooi waarop de gedaagden zich jegens de eiseres hebben beroepen, wordt in voldoende mate voorkomen dat een ’fishing expedition’ ontstaat. Wijbenga Machines BV te Enschede, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht, tegen 1 Eisenkolb Confectiemachines BV, 2 Inprotec International BV beide te Bladel, gedaagden, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. R.E. Weening te Amsterdam. 1 De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 7 september 2005 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 1.1 Eisenkolb en Inprotec zijn zustervennootschappen. Eisenkolb houdt zich bezig met de ontwikkeling, fabricage en verkoop van industriële naaimachines voor de gordijnindustrie. Inprotec houdt zich bezig met de productie en distributie van innaaigordijnhaken. Eisenkolb en Inprotec hebben begin 1993 een verstelbare plastic gordijnhaak ontwikkeld, de Microflex I. Nadien hebben zij wijzigingen in het ontwerp aangebracht. Het gewijzigde ontwerp wordt aangeduid als de Microflex II. 1.2 Wijbenga ontwikkelt, produceert en verhandelt industriële naaimachines, strijk- en persapparatuur, oplegmachines en toebehoren daarvoor. Wijbenga heeft sinds * Zie ook Rb. ’s-Gravenhage, 28 april 2004, BIE, 2005, nr. 40, blz. 145. Red.

3 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

maart 2005 een nieuwe verstelbare gordijnhaak, met de naam Conflex, op de markt gebracht. 1.3 Eisenkolb heeft op 30 juli 1993 een internationaal model gedeponeerd onder nummer DM/026844 voor een verstelbare gordijnhaak (hierna: het Model). Het Model is gepubliceerd op 30 september 1993. 1.4 Voor de Microflex I is op 28 juli 1993 een aanvraag voor en Nederlands octrooi ingediend onder nummer 9301321. Dit heeft geleid tot terinzagelegging op 16 februari 1995. Per 1 februari 1996 is deze aanvraag vervallen. Op 29 oktober 1993 is voor de Microflex II een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend onder nummer 9301873. Bij deze aanvraag is niet de prioriteit van de aanvraag voor de Microflex I ingeroepen. Inprotec heeft op 27 oktober 1994 een Europese octrooiaanvrage ingediend voor een verstelbare gordijnhaak (de Microflex II), welk octrooi met nummer 725.587 op 27 mei 1998 is verleend (hierna: het Octrooi). 1.5 Wijbenga heeft bij inleidende dagvaarding van 27 april 2005 een bodemprocedure (versneld regime) tegen Eisenkolb en Inprotec aanhangig gemaakt bij de rechtbank alhier (hierna: de hoofdzaak). De primaire inzet van de hoofdzaak is kort gezegd de vernietiging van het Octrooi en de nietigverklaring van de inschrijving van het Model. Daarnaast wordt een verklaring voor recht gevraagd dat Eisenkolb c.s. onrechtmatig hebben gehandeld door, kort gezegd, het handhaven van het Octrooi en het Model jegens Wijbenga. 1.6 Eisenkolb en Inprotec hebben een procedure tegen hun octrooigemachtigde gevoerd bij de rechtbank alhier. Inzet van die procedure was de aansprakelijkheid van de octrooigemachtigde voor de aan Eisenkolb en Inprotec toegebrachte schade tengevolge van de mogelijke nietigheid van het Octrooi. In deze zaak is op 28 april 2004 vonnis gewezen. In dit vonnis is naar aanleiding van uitlatingen van de gedaagde partij in die procedure overwogen dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de tekening van het modeldepot nieuwheidschadelijk is voor het Octrooi. Voorts wordt in het vonnis overwogen, zakelijk weergegeven, dat de terinzagelegging van de octrooiaanvrage van de Microflex I eveneens de nieuwheid van de Microflex II heeft geschaad. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. 2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer Wijbenga vordert – zakelijk weergegeven – Eisenkolb en Inprotec zowel gezamenlijk als ieder voor zich, te bevelen alle processtukken van de procedure tegen hun octrooigemachtigde welke heeft geleid tot het vonnis van 28 april 2004 inclusief die betreffende het hoger beroep en cassatie, en inclusief bijbehorende bijlagen en producties, aan Wijbenga in kopie tegen kostprijs af te geven, op straffe van een dwangsom. Daartoe voert Wijbenga het volgende aan. Het octrooi is niet nieuw en dient op die grond vernietigd te worden. Uit het vonnis blijkt dat ook Eisenkolb c.s. van oordeel zijn dat het octrooi op deze grond vernietigd dient te worden. Eisenkolb c.s. wisten al ten tijde van de octrooiaanvraag dat niet voldaan werd aan het nieuwheidvereiste. Door toch octrooi aan te vragen en zich daar vervolgens op te beroepen tegenover Wijbenga, handelen Eisenkolb c.s. in strijd met de zorgvuldigheid en maken zij zich schuldig aan ongeoorloofde mededinging en misbruik van recht.

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

Eisenkolb c.s. voeren gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken. 3 De beoordeling van het geschil bevoegdheid 3.1 Eisenkolb c.s. betwisten de relatieve bevoegdheid van deze voorzieningenrechter, aangezien gedaagden Eisenkolb c.s. buiten het arrondissement Den Haag zijn gevestigd. Dit beroep slaagt niet. Dit kort geding heeft betrekking op stukken betreffende een voor deze rechtbank gevoerde IE-procedure. Voorts is een door Wijbenga aangespannen IE-bodemzaak, waarin deels hetzelfde wordt gevorderd als in dit kort geding, bij deze rechtbank aanhangig, en is deze rechtbank ten aanzien van die bodemzaak het enige bevoegde forum in Nederland. Wijbenga eist de stukken op om deze te gebruiken in deze door haar aangespannen hoofdzaak. Nu de gevraagde voorziening aldus mede effect in dit arrondissement zal hebben is de voorzieningenrechter alhier dan ook bevoegd. Rechtsbetrekking 3.2 De opgeëiste stukken dienen, wil de vordering van Wijbenga toewijsbaar zijn, ingevolge artikel 843a Rv een rechtsbetrekking te betreffen waarbij Wijbenga partij is. Eisenkolb c.s. betwisten dat zodanige rechtsbetrekking bestaat en stellen dat er in elk geval geen sprake is van onrechtmatig handelen. 3.3 Wijbenga stelt dat het onrechtmatige handelen bestaat uit het aanvragen, verwerven en handhaven van octrooi- en modelrechten waarvan Eisenkolb c.s. wisten dat ze ongeldig waren. 3.4. Naar oordeel van de rechtbank is er onder de door Wijbenga gestelde omstandigheden, indien deze vast komen te staan, sprake van een onrechtmatige daad. Deze onrechtmatige daad is een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv. Daaraan wordt niet afgedaan door de toezegging ter zitting van de kant van Eisenkolb c.s. dat zij het Model en het Octrooi niet meer zullen inroepen tegen de Conflex van Wijbenga. Uit overgelegde correspondentie blijkt immers dat zij dat in een eerder stadium wel hebben gedaan tegen een eerdere uitvoering van de Conflex te weten de Flexhook (brief van 21 april 2004 aan de octrooigemachtigde van Wijbenga (bijlage 3)) en tegen de Conflex zelf (brief van 7 december aan Wijbenga (bijlage 5), herhaald met de brief aan de advocaat van Wijbenga van 15 maart 2005 (bijlage 9)). Belang 3.5 Of sprake is van onrechtmatig handelen jegens Wijbenga door een beroep op ongeldige octrooi- of modelrechten is het onderwerp van de hoofdzaak. In die hoofdzaak bepleit Wijbenga de ongeldigheid van het Model en het Octrooi. Het vonnis van 28 april 2004 maakt op zijn minst aannemelijk dat in die procedure stukken zijn overgelegd die de geldigheid van het Model en/of het Octrooi betreffen. Bij die stukken heeft Wijbenga een rechtmatig belang. 3.6 Eisenkolb c.s. hebben gesteld dat het procesdossier uitsluitend stukken bevat die zien op de aansprakelijkheid van de octrooigemachtigde voor zijn fouten en de daaruit volgende schadevergoeding. Zij hebben er ook op gewezen dat Wijbenga en Eisenkolb c.s. concurrenten zijn en dat het procesdossier bedrijfsgevoelige informatie bevat.

1 7

J U L I

2 0 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

3.7 Het belang van Wijbenga beperkt zich tot de stukken die kunnen bijdrage tot een beoordeling van de geldigheid van het Model en het Octrooi. Voorzover de vordering andere stukken betreft kan deze worden afgewezen.

E I G E N D O M

3 1 5

Proceskosten 3.10 Eisenkolb c.s zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 4 De beslissing

Bepaalde bescheiden 3.8 Met de beperking zoals hierboven aangegeven wordt in voldoende mate voorkomen dat de vordering van Wijbenga het karakter van een fishing expedition krijgt. De beperking zal worden vorm gegeven door de veroordeling van Eisenkolb en Inprotec alle processtukken van de procedure tegen hun octrooigemachtigde welke heeft geleid tot het vonnis van 28 april 2004, inclusief die betreffende het hoger beroep, en inclusief bijbehorende bijlagen en producties, af te geven, met uitzondering van die delen uit de genomen conclusies en akten en die bijlage of producties die enkel informeren omtrent het bestaan en de omvang van de schade. Om inzichtelijk te maken welke delen van het procesdossier niet worden verstrekt dienen Eisenkolb en Inprotec een volledige index van het dossier mee te leveren. Dwangsom 3.9 Er is geen aanleiding voor het opleggen van een dwangsom, nu de rechter die de hoofdzaak zal beoordelen de vrijheid heeft de door hem passend geachte gevolgen te verbinden aan het eventueel niet voldoen door Eisenkolb c.s.

De voorzieningenrechter: beveelt Eisenkolb en Inprotec, zowel gezamenlijk als ieder voor zich, binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis alle processtukken van de procedure tegen hun octrooigemachtigde welke heeft geleid tot het vonnis van 28 april jl. aan Wijbenga in kopie tegen kostprijs af te geven, met uitzondering van de stukken die zien op schadeberekeningen, maar inclusief de stukken die het hoger beroep en een eventuele cassatie betreffen, en inclusief alle bijbehorende bijlagen en producties, hoe ook genaamd, onder gelijktijdige verstrekking van een index van alle processtukken; veroordeelt Eisenkolb c.s. in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Wijbenga begroot op € 1.131,93 waarvan € 816,– aan salaris procureur, € 244,– aan griffierecht en € 71,93 aan dagvaardingskosten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

3 1 6

B

B I J B L A D

E

R

I

C

H

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 7

J U L I

2 0 0 6

T E N Locatie: PAO Utrecht; Sprekers: prof. mr. F.W. Grosheide, prof. mr. K.L.H. van Mens, mr. J.M.B. Seignette en mr. R.J.F. Wigman; Onderwerpen: contractuele, auteurs- en fiscaalrechtelijke aspecten (in samenhang met het Nederlands Filmfestival); Prijs: € 555, –; NOvA-punten: 4. Na afloop wordt een diner aangeboden, waarna de filmpremière van de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival kan worden bijgewoond. Premièrefeest na afloop van de film. Inlichtingen/inschrijven: www.law.uu.nl/pao.

Nieuwe boeken Stephen R. Adams, Information sources in patents (2nd completely new ed.), serie Guides to information sources; München, Saur, 2006. Inventing the future: an introduction to patents for small and medium-sized enterprises, serie Intellectual property for business, nr. 3; Genève, WIPO, 2005. PAO-cursus ’Filmcontracten in de praktijk’ Datum: 28 september 2006; Tijd: 12.30 – 17.15 uur (juridisch gedeelte) en 17.15 – 00.00 uur (niet-juridisch gedeelte);

O

F

F

I

C

I

Ë L

E

M

E

D

E

Nieuwe directeur Octrooicentrum Nederland Op 4 juli jl. is afscheid genomen van de directeur van Octrooicentrum Nederland, de heer drs. H.F.G. Geijzers, die – na bijna 40 jaar werkzaam te zijn geweest bij het ministerie van Economische Zaken – op zijn verzoek per 1 september 2006 gebruik maakt van de FPU-regeling. Met ingang van 7 juli 2006 is de heer dr. G.A.A.M. (Guus) Broesterhuizen benoemd tot zijn opvolger als directeur van Octrooicentrum Nederland. De heer Broesterhuizen is binnen het ministerie van Economische Zaken overgeplaatst van het Directoraat Generaal Energie en Telecom, waar hij plv. directeur-generaal was. Deze functie vervulde hij sinds 2001, eerst bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW; toen heette de functie plv. DG Telecommunicatie en Post), vanaf medio 2002 bij het ministerie van Economische Zaken. In de periode van 1980-1986 had de heer Broesterhuizen diverse functies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

D E

L

I

N

G

E

N

Van 1986 tot 1998 was hij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, achtereenvolgens als plv. directeur van de Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel (4 jaar), directeur Organisatie en Informatievoorziening (5 jaar) en plv. directeur Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening (3 jaar). In 1998 maakte hij de overstap naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar hij eerst 3 jaar directeur Informatie-Infrastructuur was. Register van Octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat de inschrijving in het register van Octrooigemachtigden van de heer drs. J.W. Tuijn op zijn verzoek is doorgehaald op 14 juni 2006. Vanwege het overlijden van de heer ir. Chr.F. Morel op 28 april en de heer ir. J.D. Melio op 17 mei 2006 zijn hun inschrijvingen in het register van Octrooigemachtigden doorgehaald op 12 juni 2006.