Bijblad bij De industriële eigendom

U I T G A V E

VAN

HET

B U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

Bijblad bij De industriële eigendom J A A R R E G I S T E R

2 0 0 5

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

I N D E X

V A N

R E G I S T E

Artikelen en noten Actualiteiten Officiële mededelingen Berichten Zakenregister Register van beslissingen van de rechter en van het Bureau I.E. gerangschikt naar het college Register van beslissingen van de rechter gerangschikt naar de partijen Register van beslissingen van het Bureau I.E. en van de rechter gerangschikt naar wetsartikel A Beslissingen van het Bureau I.E. I EG-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen) II EG-Verordening 1610/96 (Aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen) B Beslissingen van de rechter Rijksoctrooiwet 1995 Ia Europees Octrooi Verdrag Ib Samenwerkingsverdrag (PCT) Ic E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvulld lend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen) Richtlijn 65/65/EEG Ie Richtlijn 93/42/EEG If

554 554 554 555 555 557 560

563

563 563 568 569

569 569 569

R S Ha Ilb lic lid

Benelux Merkenwet Merken Richtlijn 89/104/EEG Verordening Gemeenschapsmerk Uitvoeringswet Gemeenschapsmerkenverordening ma Benelux Tekeningen- en Modellenwet mb Modellen Richtlijn 98/71/EG Iüc Verordening Gemeenschapsmodellen IV Handelsnaamwet Auteurswet 1912 Va Vb Databankenwet Vc Berner Conventie Vla Burgerlijk Wetboek VIb Internationaal Privaatrecht VIc Richtlijn inzake electronische handel 2000/3 ï/EG VII E.G.-Verdrag vm Unieverdrag van Parijs IX TRTPs-verdrag Xa Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Xb E.G.-Executieverdrag (EEX) Xe E.G.-Executieverdrag (EVEX) xd Executieverordening 44/200 ï/EG Boekbesprekingen

f

Ministerie van Economische Zaken

569 585 588 589 589 591 591 592 595 598 599 599 605 605 605 605 606 606 608 609 609 610

J B L A D

A R T I K E L E N

E N

Prof. mr. J.J. Brinkhof, De uitleg en toepassing van Artikel 69 Europees Octrooiverdrag in Nederland. Over taaie nationale tradities (deel 1) - , - (deel 2) Dr. J. H. J. den Hartog, In het verkeer brengen, noot onder Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 febr. 2004, nr. 11 Jhr. prof. mr. Huydecoper, De louter beschrijvende handelsnaam, noot onder Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 15 okt. 2004, nt. 35 Mr. J. Koopman LL.M., Octrooiering van biotechnologische uitvindingen en goede zeden: Recht onder vuur! (deel 1) - , -(deel 2) Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Etiketten als onafhankelijke marketing-tool of afhankelijke ondernemingsgoodwill, noot onder Hoge Raad, 17 sept. 2004, nr. 7


E I G E N D O M

N O T E N

351-360 407-414

58

120

447-455 503-512

Mr. R.A.M. Quanjel Schreurs, Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox. Een Amerikaanse uitspraak over een poging tot verkapte verlenging van het auteursrecht met behulp van merkenrecht Prof. mr. J.H. Spoor, Auteursrechtelijke U-bochtconstructie, noot onder Vzr. Rechtbank Arnhem, nr. 64 Mr. P.J.M. Steinhauser, Is het merk uitgeput t.a.v. handelingen verricht vóór de inschrijving van het merk? noot ond er Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62 Mr. I. Veroughstraete, Een toekomst voor het Benelux-Gerechtshof Prof. mr. D.J.G. Visser, Gemeenschapsmerk en 13A, lid l d BMW, noot onder Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 april 2004, nr. 20

133,141

252

246/7 87-91

75/6

45/6

A C T U A L I T E I T E N Geschikt voor Sensor of Senseo (D.J.G.V.) Have a Break! (DJ. G.V.) Territoriale omvang inburgering (1) (C.v.N.) -(2) (C.v.N.)

O F F I C I Ë L E

131/2 311/2 3 87

Tweede rapport van de Europese commissie n.a.v. de biotechnologierichtlijn (mr. ir. A.E. Heezius)

351

M E D E D E L I N G E N

Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage, toetreding door Letland 348 - , toetreding door Singapore 128 Armenië, toegetreden tot de ClassificatieOvereenkomst van Straatsburg 84 -, toegetreden tot de Overeenkomst van Nice 84 -, toegetreden tot het Verdrag van Boedapest 84 - , toegetreden tot de Overeenkomst van Wenen 84 Brief van directeur Bureau IE aan Orde van Octrooigemachtigden 52 Bureau voor de Industriële Eigendom, Personeel 52,128,220 -.Sluiting van h e t 128,552 Bijblad, Een nieuw uiterlijk van het 129 Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg, toetredingdoor Armenië 84 Examencommissie voor de Octrooigemachtigde 2004-2005, Mededeling van de Georgië, toegetreden tot Verdrag van Boedapest Kroatië ratificeert het Patent Law Treaty Letland, toegetteden tot Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage Libië, toegetreden tot Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) Nigeria, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

552 404 84 348 348 179

Octrooicentrum Nederland, Sluiting van 128,552 Octrooigemachtigde, Register van - n , 52, 84,128,220,308,404, 500,552 - , Orde van - n , Bestuur 276 Overeenkomst van 's-Gravenhage, Akte van Genève bij - , toetreding door Letland 348 - , toetreding door Singapore 128 Overeenkomst van Nice, toetreding door Armenië Overeenkomst van Wenen, toetreding door Armenië S4 Patent Law Treaty 84 Rechtbank 's-Gravenhage, Mededeling van de 179-180 Rijksoctrooiwet 1910, gevolgen intrekking 52 Saint Kitts en Nevis, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 444 Singapore, toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomsr van 's-Gravenhage 128 Verdrag van Boedapest, toetreding door Armenië 84 - , toetreding door Georgië 404 Verdrag tot samenwetking inzake octrooien (PCT), toetreding door Libië 348 - , toetreding door Nigeria 179 - , toetreding door Saint Kitts en Nevis 444

U B L A D


E I G E N D O M

B E R I C H T E N 8e Benelux Merkendag 'Actualiteiten Merkenrecht' Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden 2005 CIER-lezing Congres 'Toezicht op elektonische communicatiemarkten' Correctie EPO Patent Information Conference/Pattinova 2005 FORUM 6th International Trademark Conference Grotius specialisatieopleiding: 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht'

444 51,348 178,552 220 182,502 404 51

WiR International Copyright Law Summer Course Jaarvergadering Orde van Octrooigemachtigden Knelpunten octrooisysteem Nieuwe boeken PAO-cursus TE-recht: auteurs- en fiscaalrechtelijke aspecten van audiovisuele productie, m.n. featurefilms' PAO-cursus 'Recente jurisprudentie octrooirecht' TI-KVrv Seminarie 'Patentability Problems in Medical Technology' VTE-prijs 2006

178 178 220

178

127 127 178 499

499

Z A K E N R E G I S T E R ABC voor afgeleide, zie Bureau voor de Industriële Eigendom, 30 juni 2004, nr. 68, blz. 271. Abdijbier St. Adriaans/Adriaen Brouwer, zie Rechtbank van Koophandel Oudenaarde, 30 maart 2005, nr. 108, blz. 549. Adidas/Marca c.s. enH&M, zie Hof's-Hertogenbosch, 29 maart 2005, nr. 82, blz. 381. Adriaen Brouwer/Abdijbier St. Adriaans, zie Rechtbank van Koophandel Oudenaarde, 30 maart 2005, nr. 108, blz. 549. AET/Intersolve, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 22 juli 2004, nr. 38, blz. 125. All-safe/Allsafe Mini Opslag, zie Kantonrechter Haarlem, 2 juli 2004, nr. 56, blz. 215. Ansul/Ajax, zie Hoge Raad, 8 okt. 2004, nr. 42, blz. 150. Ashley's/Laura Ashley II, zie Rechtbank Amsterdam, 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148. Atos, zie Hof's-Hertogenbosch, 20 juli 2004, nr. 44, blz. 166. Autonet/Promasy, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443. Ayk, zie Hoge Raad, 14 jan. 2005, nr. 83, blz. 395. Bach Flower Remedies, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 51, blz. 200. Beach Challenge, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 15 okt. 2004, nr. 35, blz. 119 (met nootJ.L.R.A.H.) Beroepsfout gemachtigde, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 28 april 2004, nr. 40, blz. 145. Bestekhouder, zie Vzr. Rechtbank Utrecht, 3 juni 2004, nr. 43, blz. 162. Bisfosfonaten, zie Vzr. Rechtbank's-Gravenhage, 25 april 2005, nr. 104, blz. 517. Boer'n yoghurt m , zie Hof Arnhem, 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194. Boston Scientific/Medinol II, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 febr. 2004, nr. 11, blz. 55 (met noot J.d.H.). Bosveld, zie Hof Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 24, blz. 80. Caravanvoortenten, zie Hoge Raad, 2 april 2004, nr. 6, blz. 20. Cassina/Casa Caldaia, zie Rechtbank Arnhem, 12 jan. 2005, nr. 100, blz. 490. Chenet, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 dec. 2004, nr. 72, blz. 292. Citalopram, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 49, blz. 191. Clarithromycine, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 18 nov. 2004, nr. 69, blz. 279. Corblok, zie Hof Amsterdam, 24 febr. 2005, nr. 79, blz. 343.

Crazy Pianos/Party Pianos, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 1 sept. 2004, nr. 32, blz. 111. Deurslot met afscherminrichting, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 9 febr. 2005, nr. 103, blz. 514. Diesel, zie Rechtbank Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247. Dodehoekspiegel, zie Rechtbank Maastricht, 12 nov. 2003, nr. 16, blz. 63. Drijvende olieopslagplatforms, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 juli 2004, nr. 47, blz. 183. Dual Cyclone stofzuiger, zie Vzr. Rechtbank Utrecht, 3 sept. 2004, nr. 37, blz. 122. Dubbele octrooiering, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223. Eminem, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 21, blz. 76. Forever Friends, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 13 okt. 2004, nr. 80, blz. 345. Fundación Gala-Salvador Dali/Demart, zie Rechtbank Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. FunktieMediair/Bouwmediair, zie Vzr. Rechtbank Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426. Gilette/Wilkinson, zie Vzr. Rechtbank Utrecht, 22 april 2004, nr. 10, blz. 48. Glasrenovatie Nederland, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 24 dec. 2004, nr. 89, blz. 441. Gouden Gids/Officiële Telefoongids, zie Hof Amsterdam, 29 april 2004, nr. 9, blz. 47. Green Organics/Greenery Organics, zie Hof 's-Gravenhage, 10 febr. 2005, nr. 96, blz. 477. Halibna, zie Hof 's-Gravenhage, I7april2003, nr. 61,blz. 236. Harem Textiel/Mim Pi, zie Rechtbank Alkmaar, 18 febr. 2004, nr. 8, blz. 46. Haust/LU, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. Hellraiser, zie Rechtbank Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 17, blz. 63. Holiday Cars, zie Vzr. Rechtbank Haarlem, 24 febr. 2005, nr. 97, blz. 483. Huismerken Albert Heijn, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 28 april 2004, nr. 64, blz. 252.

5 5 6

B I J B L A D


Hurletron/Commcard, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 21 juli 2004, nr. 48, blz. 186. Hylaform, zie Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4. ID&T Mobile/T-Mobile, zie Hof Amsterdam, 30 sept. 2004, nr. 53, blz. 207. Immuniteit EOB, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 27 april 2005, nr. 102, blz. 513. Intersolve/AET, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 22 juli 2004, nr. 38, blz. 125. Intratuin winkelformule, zie Rechtbank Arnhem, 8 dec. 2004, nr. 101, blz. 494. Inzage dossierstukken (buitenlandse) nietigheidsprocedure, zie Rechtbank's-Gravenhage, 8 juni 2005, nr. 105, blz. 521. J.P. Chenet/J.A. Vigeneau I, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 jan. 2004, nr. 72, blz. 292. J.P. Chenet/J.A. Vigeneau II, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 14 jan. 2005, nr. 73, blz. 294. Kandara-stoel, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23. blz. 79. Kleurstof voor oogoperatie, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465. La Senza/Seza Hunkemöller, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 april 2004, nr. 20, blz. 72 (met noot D.J.G.V.). Laura Ashley/Ashley's II, zie Rechtbank Amsterdam, 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148. LU/Haust, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. Lucas Schoot, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 30 maart 2004, nr. 36, blz. 121. Marko/Mark®Furniture, zie Rechtbank Breda, 1 sept. 2004, nr. 74, blz. 296. Masquelier's, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 6 okt. 2004, nr. 29, blz. 100. McDonald's/McSmart, zie Rechtbank Utrecht, 14 april 2004, nr. 4, blz. 13. Medinol/Boston Scientific II, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 febr. 2004, nr. 11, blz. 55. Medinol/Cordis, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 5 aug. 2004, nr. 60, blz. 234. Meubelontwerpen, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488. Microsoof, zie Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Milenco Doublé Step II, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 66, blz. 265. Mim Pi/Harem Textiel, zie Rechtbank Alkmaar, 18 febr. 2004, nr. 8, blz. 46. Morris/Frans Bijnen, zie Vzr. Rechtbank Middelburg, 19 aug. 2004, nr. 77, blz. 306. Multimedia display, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415. Murien monoklonaal antilichaam, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. NautaDutilh/Lensen Advocaten II, zie Hoge Raad, 28 jan. 2005. nr. 81, blz. 360. Noodverlichtingsarmatuur II, zie Hof 's-Hertogenbosch, 9 maart 2004, nr. 34, blz. 115.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Onbegrijpelijk lekker, zie Hof 's-Gravenhage, 19 jan. 2004, nr. 31, blz. 108. OP, zie Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242 (met noot Ste.). Op zoek naar Aids, zie Rechtbank Amsterdam, 15 dec. 2004, nr. 67, blz. 271. OtenSien, zie Rechtbank Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5,blz. 17. Oxio/Oxxio, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 11 mei 2005, nr. 95, blz. 472. Panterdame in treincoupé, zie Hof 's-Hertogenbosch, 16 dec. 2003, nr. 26, blz. 81. Parallelimport Lorzaar (Cozaar) en Vioxx II, zie Hof 's-Gravenhage, 25 nov. 2004, nr. 46, blz. 174. Party Pianos/Crazy Pianos, Rechtbank 's-Gravenhage, 1 sept. 2004, nr. 32, blz. 111. Postkantoor IV, zie Hof van Justitie E.G., 12 febr. 2004, nr. 106, blz. 523. Postkantoor V, zie Benelux Gerechtshof, 1 dec. 2004, nr. 107, blz. 545. Promoclip vormmerk, zie Hof's-Gravenhage, 31 okt. 2002, nr. 93, blz. 467Puntmutsvormige zoutjes, zie Vzr. Rechtbank Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Radiale transportband, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 31 dec. 2003, nr. 15, blz. 60. Rasterstickervellen, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 jan. 2005, nr. 98, blz. 485. Rentokil overalls, zie Vzr. Rechtbank Breda, 23 april 2004, nr. 54, blz. 211. Rivièra Maison/Blokker, zie Rechtbank Amsterdam, 5 nov. 2003, nr. 22, blz. 76. Roche Nederland BV, zie Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313. Sara Lee/Henkel, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 18 febr. 2004, nr. 14, blz. 60. Seza Hunkemöller/La Senza, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 april 2004, nr. 20, blz. 72 (met noot DJ. G. V.). Sigarettenverpakking, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. Sigra/Viagra, zie Rechtbank Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66. Silva, zie Hof's-Gravenhage, 15 juli 2004, nr. 71, blz. 291. Simvastatine, zie Hof's-Gravenhage, 23 sept. 2004, nr. 27, blz. 92. Sommaties aan afnemers onrechtmatig, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 24 sept. 2003, nr. 19, blz. 71. Solon, Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 okt. 2004, nr. 88, blz. 437. Spiraaloven II, zie Hof 's-Gravenhage, 26 aug. 2004, nr. 2, blz. 6. Spijker, Van/Van der Schraaf, zie Hof 's-Gravenhage, zo nov. 2003, nr. 25, blz. 81. Staaroperatie, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 dec. 2003, nr. 12, blz. 58. Stad Rotterdam, zie Rechtbank Rotterdam, 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286. Stork Titan/CFS Bakel, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142. Superkings, zie Vzr. Rechtbank Rotterdam, 10 juni 2004, nr. 57, blz. 217. Suske en Wiske, zie Rechtbank Amsterdam, 28 juli 2004, nr. 76, blz. 302.

B I J B L A D


Taco-ijsjes, zie Hoge Raad, 8 juli zoos, nr. 94, blz. 469. Targa, zie Hof' s-Gravenhage, 26 mei 2005, nr. 85, blz. 421. T-Mobüe/ID&T Mobile, zie Hof Amsterdam, 30 sept. 2004, nr. 53, blz. 207. Transportrotor, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 28 juli 2004, nr. 13, blz. 59. Van der Schraaf/Van Spijker, zie Hof 's-Gravenhage, 20 nov. 2003, nr. 25, blz. 81. Vellum, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 aug. 2004, nr. 58, blz. 219. Viagra/Sigra, zie Rechtbank Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66.

R E G I S T E R

V A N

E I G E N D O M

Vierling, zie Vzr. Rechtbank's-Gravenhage, 22 juli 2004, nr. 55, blz. 213. Vlammende 1 i-tal,Het, zie Vzr. Rechtbank Breda, 16 juni 2004, nr. 52, blz. 204. Voedercontainer, Hof Arnhem, 17 aug. 2004, nr. 65, blz. 263. Waterwacht /Wegenwacht, zie Vzr. Rechtbank, 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, nr. 2 8 , blz. 96. XS4all/XS4U, zie Vzr. Arnhem, 27 okt. 2004, nr. 75, blz. 299. Zonnatura, zie Hoge Raad, 17 sept. 2004, nr. 7, blz. 3 i(met noot

A.A.QJ.

C O L L E G E S

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER EN BUREAU LE. GERANGSCHIKT NAAR HET COLLEGE A RECHTERLIJKE MACHT I OCTROOIRECHT H o g e Raad 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313 (Roche Nederland e.a./Dr. FJ. Primus) Hof 's-Gravenhage 26 aug. 2004, nr. 2, blz. 6 (CFS Bakel/Stork Titan) (Spiraaloven II) 23 sept. 2004, nr. 27, blz. 92 (Merck & Co/Synthon e.a.) (Simvastatine) Rechtbank 's-Gravenhage 31 dec. 2003, nr. 15, blz. 60 (Habasit/Rexnord Flattop Europe) (radiale transportband) 18 febr. 2004, nr. 14, blz. 60 (SaraLee-DE/Henkel Nederland) 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223 (Medinol/Cordis Europa e.a.) (dubbele octrooiering) 28 april 2004, nr. 40, blz. 145 (Inprotec International e.a./X) (beroepsfout gemachtigde) 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142 (Stork Titan/CFS Bakel) 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4 (Genzyme Biosurgery Corporation/ Bureau voor de Industriële Eigendom) (Hylaform) 30 juni 2004, nr. 49, blz. 191 (Hexal Pharma Nederland/H. Lundbeck) (Citalopram) 21 juli 2004, nr. 48, blz. 186 (Hurletron/Commcard e.a.) 28 juli 2004, nr. 13, blz. 59 (H. Böhnacker/Veenhuis Machines) (transportrotor) 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415 (Koninklijke Philips Eectronics e.a./ De Koste & De Baet e.a.) (multimedia display) 9 febr. 2005, nr. 103, blz. 514 (Handelsmaatschappij Boumans Benschop/Dulimex) (deurslot met afscherminrichting) 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455 (Hoffman-LaRoche/Chiron) (murien monoklonaal antilichaam) 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465 (G.R.J. Melles e.a./Alfa Intes Indus tria Terapeutica Spendore e.a.) (kleurstof voor oogoperatie) 27 april 2005, nr. 102, blz. 513 (H.B.M. Raben/Bureau I.E. e.a.) (immuniteit EOB) 8 juni 2005, nr. 105, blz. 521 (Scafom International/Wilhelm Layer Vermögensverwaltung) (inzage dossierstukken (buitenlandse) nietigheidsprocedure)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 dec. 2003, nr. 12, blz. 58 (G.R.J. Melles e.a./Industria Terapeutica Splendoreintesoffrcina Oftalmoterapica Alfa Intes di Gelsomino Mario) (staaroperatie) 6 febr. 2004, nr. 11, blz. 55 (Boston Scientific International e.a./ Medinol) 6 juli 2004, nr. 47, blz. 183 (Single Buoy Moorings e.a./ Bluewater Energy Services e.a.) (drijvende olieopslagplatforms) 5 aug. 2004, nr. 60, blz. 234 (Medinol/Cordis Europe e.a.) 18 nov. 2004, nr. 69, blz. 279 (Abbott Laboratories e.a./Sandoz e.a.) (Clarithromycine) 25 april 2005, nr. 104, blz. 517 (MSD Overseas Manfacturing/ Teva Pharmaceuticals Europe e.a.) (bisfosfonaten) 11 MERKENRECHT Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen 12 febr. 2004, nr. 106, blz. 523 (Koninklijke KPN Nederland/ Benelux-Merkenbureau) (Postkantoor IV) Benelux-Gerechtshof 1 dec. 2004, nr. 107, blz. 545 (Koninklijke KPN Nederland/ Benelux-Merkenbureau) (Postkantoor V) Hoge Raad 8 okt. 2004, nr. 42, blz. 150 (Ansul/Ajax Brandbeveiliging) 28 jan. 2005, nr. 81, blz. 360 (Nauta Dutilh/Lensen Advocaten e.a.) 8 juli 2005, nr. 94, blz. 469 (Unilever e.a./Artic e.a.) (Taco-ijsjes) Hof Amsterdam 30 sept. 2004, nr. 53, blz. 207 (Deutsche Telekom e.a./ID&T) (TMobile/ID8tT Mobile) 24 febr. 2005, nr. 79, blz. 343 (Ondeo Nalco Netherlands/M. Michel Company) (Corblok) Hof Arnhem 23 maart 2004, nr. 3 3, blz. 112 (Microsoft e.a./W.A. Nijkerk) (Microsoof) 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194 (Levola Hengelo e.a./Dorsvlegel Sales e.a.) (Boer'n yoghurt III) Hof 's-Gravenhage 31 okt. 2002, nr. 93, blz. 467 (Promoclip Interna tional/BeneluxMerkenbureau) (Promoclip)

5 5 8

B I J B L A D


i7aprÜ2oo3,nr.6i,blz. 236(HetHashemitischKoninkrijkJordanië te Amman e.a./Phoenix Dairy Caribe e.a.) (Halibna) 19 jan. 2004, nr. 31, blz. 108 (Haribo Nederland/BeneluxMerkenbureau) (onbegrijpelijk lekker) 15 juli 2004, nr. 71, blz. 291 (J.P.M. Endliche.a./L.H.M. Kester e.a.) (Silva) 10 febr. 2005, nr. 96, blz. 477 (The Greenery/Green Organics) 26 mei 2005, nr. 85, blz. 421 (Dr. Ing. h.c. E Porsche/Targa Service) (Targa) Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 2005, nr. 82, blz. 381 (Marca Mode e.a./Adidas) Hof Leeuwarden 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242 (OP/Wavin Lash e.a.) (OP) Rechtbank Amsterdam 5 nov. 2003, nr. 22, blz. 76 (Rivièra Maison/Blokker) 3 dec. 2003, nr. 17, blz. 63 (R.J.H. Houben/R. Oostendorp e.a.) (Hellraiser) 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105 (Fundación Gala-Salvador Dali/ Demart Pro Arte) 28 juli 2004, nr. 76, blz. 302 (Standaard Uitgeverij/Het Gele Teken e.a.) (Suske en Wiske) 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148 (T. Bucci/Laura Ashley e.a.) (Laura Ashley/Ashley's II) 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247 (Diesel/Makro Zelfbedieningsgroothandel) (Diesel) Rechtbank Breda 1 sept. 2004, nr. 74, blz. 296 (Marko/M. Nieuwkoop e.a.) (Marko/Mark®Furniture) Rechtbank 's-Gravenhage 24 sept. 2003, nr. 19, blz. 71 (Plumtree Software/W. Linssen) (sommaties aan afnemers onrechtmatig) 30 juni 2004, nr. 51, blz. 200 (Healing Herbs/Bach Flower Remedies) 1 sept. 2004, nr. 32, blz. 111 (R.A.H. Bravenboer e.a./Rocket Producties e.a.) (Crazy Pianos/Party Pianos) 6 okt. 2004, nr. 29, blz. 100 (International Nutrion Company Establishment e.a./Vitamins & More Europe e.a.) (Masquelier's) 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430 (SPS Cigaronne e.a./Reemtsma Cigarettenfabriken e.a.) (sigarettenverpakking) Rechtbank Maastricht 12 nov. 2003, nr. 16, blz. 63 (Recreatiegroothandel Haba/Heuts Automaterialen) (dodehoekspiegel)

E I G E N D O M

2 0 0 5

Rechtbank Zutphen 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66 (Pfizer e.a./Alpha Pharmaceuticals) (Viagra/Sigra) Vzr. Rechtbank Arnhem 27 okt. 2004, nr. 75, blz. 299 (XS4all/Internet Services Holding) (XS4all/XS4U) 28 april 2005, nr. 64,blz. 252 (Unilever e.a./AlbertHeijn)(Huismerken Albert Heijn) 11 mei 2005, nr. 95, blz. 472 (Holland Rialconsult/Oxxio Nederland e.a.) (Oxio/Oxxio) Vzr. Rechtbank Assen 22 dec. 2004, nr. 86, blz.426 (FunktieMediair/Bouwmediair e.a.) Vzr. Rechtbank Breda 23 april 2004, nr. 54, blz. 211 (Rentokil Initial e.a./ Textielfabrieken H. van Puijenbroek) (Rentokil overalls) 16 juni 2004, nr. 52,blz. 204(SnackproductieTrial/Beckerse.a.) (het vlammende 11-tal) Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 april 2004, nr. 20, blz. 72 (La Senza/Hunkemöller) (La Senza/ Seza Hunkemöller) 26 mei 2004, nr. 21, blz. 76 (M. B. Mathers 111/ Rams Horn) (Eminem) 18 aug. 2004, nr. 28, blz. 96 (ANWB/Algemene Nederlandse Water Wacht) (Wegenwacht/Waterwacht) 13 okt. 2004, nr. 80, blz. 345 (Hallmark Cards e.a./Hagley International Trading Group) (Forever Friends) 29 okt. 2004, nr. 88, blz. 437 (Solon Management Consulting/ Solon Groep e.a.) 21 dec. 2004, nr. 72, blz. 292 (Les Grands Chais de France/Albert Heijn) (J.P. Chenet/J.A. Vigneau I) 14 jan. 2005, nr. 73, blz. 294 (Albert Heijn/Les Grands Chais de France) (J.P. Chenet/J.A. Vigneau II) Vzr. Rechtbank Haarlem 24 febr. 2005, nr. 97, blz. 48 (Holiday Cars e.a./Sixt) Vzr. Rechtbank Rotterdam 10 juni 2004, nr. 57, blz. 217 (MZ Import-Export/Imperial Tobacco) (Superkings) Vzr. Rechtbank Utrecht 1 april 2004, nr. 3, blz. 9 (Frito Lay trading Company Europe e.a./Bastini Holding e.a.) (puntmutsvormige zoutjes) IIIMODELLENRECHT

Rechtbank van Koophandel Oudenaarde 30 maart 2005, nr. 108, blz. 549 (D. Labie/Varent Invest e.a.) (Abdijbier St. Adriaans/Adriaen Brouwer) Rechtbank Rotterdam 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286 (Amev Stad Rotterdam Verzekeringsgroep (ASRJ/A.M. Verwoerd) (Stad Rotterdam) Rechtbank Utrecht 14 april 2004, nr. 4, blz. 13 (McDonald's International Property Company e.a./F. Schaap) (McDonald's/McSmart)

Hof Arnhem 17 aug. 2004, nr. 65, blz. 263 (G.M. Haasewinkel e.a./Berdal Rubber en Plastics e.a.) (voedercontainer) Hof 's-Hertogenbosch 9 maart 2004, nr. 34, blz. 115 (Thomas & Betts Netherlands e.a./ Secutrade e.a.) (noodverlichtingsarmatuur II) Rechtbank 's-Gravenhage 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79 (Hartman Groep/Ten Teije) (Kandara-stoel)

2 0 0 5

B I J B L A D


Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 jan. 2005, nr. 98, blz. 485 (Starform/Time Out Holland e.a.) (rasterstickervellen) Vzr. Rechtbank Utrecht 3 juni 2004, nr. 43, blz. 1Ö2 (Europochette e.a./Gransche Industrie Veenendaal) (bestekhouder) IV HANDELSNAAMRECHT Hoge Raad 14 jan. 2005, nr. 83, blz. 395 (Ayk Suncentre Service e.a./Ayk Suncenter Benelux) Hof Amsterdam 29 jan. 2004, nr. 24, blz. 80 (Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's e.a./Bosveld Bosveld van Unen) Hof 's-Hertogenbosch 20 juli 2004, nr. 44, blz. 166 (Atos Origin/Atos Beleidsadvies en -Onderzoek) Vzr. Rechtbank Arnhem 30 maart 2004, nr. 36, blz. 121 (Lucas Schoot/ Natuursteenbedrijf Lucas Schoot e.a.) 24 dec. 2004, nr. 89, blz. 441 (Glasrenovatie Nederland/A. J. Bos)

E I G E N D O M

5 5 9

15 dec. 2004, nr. 67, blz. 271 (G.M.G. Liekens e.a./BNN) (Op zoek naar Aids) Rechtbank 's-Gravenhage 22 dec. 2004, nr. 66, blz. 265 (Milenco/Recreatiegrrothandel Haba e.a.) (Miienco Doublé Step II) Vzr. Rechtbank Arnhem 22 juli 2004, nr. 38, blz. 125 (Advanced Encryption Technology Europe/Luntronics)(AET/Intersolve) 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443 (Autonet/Promasy e.a.) Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170 (Compagnie Gervais-Danone e.a./ Haust) (LU/Haust) Vzr. Rechtbank Middelburg 19 aug. 2004, nr. 77, blz. 306 (H. Morris & Co/Frans Bijnen Meubelen) Vzr. Rechtbank Utrecht 3 sept. 2004, nr. 37, blz. 122 (Dyson e.a./Kruidvat Reta.il) (Dual Cyclone stofzuiger) VI PRIVAATRECHT Onrechtmatige daad

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2004, nr. 55, blz. 213 (Uitvaartonderneming VierlingHofstra Anno 1898/R.C.J. Henneken) 15 okt. 2004, nr. 35, blz. 119 (Stichting Beach Challenge/ Stichting Wielersportevenementen Den Haag) (Beach Challenge) Kantongerecht Haarlem 2 juli 2004, nr. 56, blz. 215 (Las-Unie Velsen/Allsafe Mini Opslag Beverwijk) (All-safe/Allsafe Mini Opslag) V AUTEURSRECHT Hoge Raad 2 april 2004, nr. 6, blz. 20 (Isabella Jydsk Camping Industri e.a./ Doréma Rekreatie) (caravanvoortenten) 17 sept. 2004, nr. 7, blz. 31 (Wessanen Nederland e.a./Nutricia Nederland) (Zonnatura) Hof 's-Gravenhage 20 nov. 2003, nr. 25, blz. 81 (IST Flight Training e.a./A. van der Schraaf) Hof 's-Hertogenbosch 16 dec. 2003, nr. 26, blz. 81 (Zeno Communicatie e.a./Agio Sigarenfabriek) (panterdame in treincoupé) Rechtbank Alkmaar 18 febr. 2004, nr. 8, blz. 46 (Harem Textiel Amsterdam/Mim Pi) Rechtbank Amsterdam 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17(Beeldengieterij A.M. van Ee/WoltersNoordhoff) (Ot en Sien)

Hof Amsterdam 29 april 2004, nr. 9, blz. 47 (Gouden Gids/Telefoongids Media e.a.) Hof 's-Gravenhage 25 nov. 2004, nr. 46, blz. 174 (Merck Sharp & Dohme e.a./Dr. Fisher Farma) (parallelimport Lorzaar (Cozaar) en Vioxx I) Rechtbank Arnhem 8 dec. 2004, nr. 101, blz. 494 (Intratuin Nederland e.a./ Europatuin Wij enen) (Intratuin winkelformule) 12 jan. 2005, nr. 100, blz. 490 (Cassina/The Old Mill e.a.) (Cassina/Casa Caldaia) Vzr. Rechtbank Arnhem 12 aug. 2004, nr. 58, blz. 2t9 (Ashlar/Vellum Benelux) (Vellum) Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488 (Vitra Collections e.a./Classic Design International e.a.) (meubelontwerpen) Vzr. Rechtbank Utrecht 22 april 2004, nr. 10, blz. 48 (Gilette Groep Nederland/ Wilkinson Sword) B BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM 30 juni 2004, nr. 68, blz. 271 (ABC voor afgeleide)

I J B L A D

R E G I S T E R

V A N


G E N D O M

P A R T I J E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER GERANGSCHIKT NAAR DE PARTIJEN Abbott Laboratories e.a./Sandoz B V e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 nov. 2004, nr. 69, blz. 279. Adidas AG e.a./Marca Mode e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 29 maart 2005, nr. 82, blz. 381. Advanced Encryption Technology Europe BV/Luntronics h.o.d.n. Intersolve Technologies, Vzr. Rb. Arnhem, 22 juli 2004, nr. 38, blz. 125. Agio Sigarenfabriek NV/Zeno Communicatie Vof e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 16 dec. 2003, nr. 26, blz. 81. Ajax Brandbeveiliging/Ansul BV, Hoge Raad, 8 okt. 2004, nr. 42, blz. 150. Albert Heijn BV/Les Grands Chais de France SA, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 21 dec. 2004, nr. 72, blz. 292. - / - , Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 14 jan. 2005, nr. 73, blz. 294. -/Unilever NV e.a., Vzr. Rb. Arnhem, 28 april 2005, nr. 64, blz. 252. Alfa Intes Industria Terapeutica Spendore Sri e.a./G. R J . Melles e.a.,Rb. 's-Gravenhage, 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465. Algemene Nederlandse Water Wacht/ANWB, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, nr. 28, blz. 96. Allsafe Mini Opslag Beverwijk BV h.o.d.n. Allsafe Self Storage en Allsafe Mini Opslag/Las-Unie Velsen BV h.o.d.n. AB AllSafe Beverwijk, Ktr. Haarlem, 2 juli 2004, nr. 56, blz. 215. AlphaPharmaceuticals BV/Pfizer Ine e.a., Rb. Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66. Amev Stad Rotterdam Verzekeringsgroep (ASR) NV/A.M. Verwoerd h.o.d.n. Ideenet, Rb. Rotterdam, 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286. Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging, Hoge Raad, 8 okt. 2004, nr. 42, blz. 150. ANWB/Algemene Nederlandse Water Wacht, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, nr. 28, blz. 96. Artic NV e.a./Unilever NV e.a., Hoge Raad, 8 juli 2005, nr. 94, blz. 469. Ashlar Inc/Vellum Benelux BV, Vzr. Rb. Arnhem, 12 aug. 2004, nr. 58, blz. 219. Atos Origin BV/Atos Beleidsadvies en -Onderzoek BV, Hof 's-Hertogenbosch, 20 juli 2004, nr. 44, blz. 166. Autonet BV/Vof Promasy e.a., Vzr. Rb. Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443. Ayk Suncentre Service BV e.a./Ayk Suncenter Benelux BV, Hoge Raad, 14 jan. 2005, nr. 83, blz. 395. Bach Flower Remedies Ltd/Healing Herbs Ltd, Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 51, blz. 200. Bastini Holding BV e.a./Frito Lay trading Company Europe GmbH e.a., Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Beach Challenge, Stichting/Stichting Wielersportevenementen Den Haag, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 15 okt. 2004, nr. 35, blz. 119. Beckers BV e.a./Snackproductie Trial BV, Vzr. Rb. Breda, 16 juni 2004, nr. 52, blz. 204. Benelux-Merkenbureau/Haribo Nederland, Hof 's-Gravenhage, 19 jan. 2004, nr. 31, blz. 108. -/Promoclip International BV, Hof's-Gravenhage, 31 okt. 2002, nr. 93, blz. 467. -/Koninklijke KPN Nederland NV, Hof van Justitie E. G., 12 febr. 2004, nr. 106, blz. 523. -/Koninklijke KPN Nederland NV, Benelux Gerechtshof, 1 dec. 2004, nr. 107, blz. 545.

Berdal Rubber en Plastics BV e.a./G.M. Haasewinkel e.a., Hof Arnhem, 17 aug. 2004, nr. 65, blz. 263. Blokker BV/Rivièra Maison BV, Rb. Amsterdam, 5 nov. 2003, nr. 22, blz. 76. Bluewater Energy Services BV e.a./Single Buoy Moorings Ine e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2004, nr. 47, blz. 183. BNN/G.M.G. Liekens e.a., Rb. Amsterdam, 15 dec. 2004, nr. 67, blz. 271. Böhnacker, H./Veenhuis Machines BV, Rb. 's-Gravenhage, 28 juli 2004, nr. 13, blz. 59. Bos h.o.d.n. Glasrenovatie Nederland, A.J./Glasrenovatie Nederland BV, Vzr. Rb. Arnhem, 24 dec. 2004, nr. 89, blz. 4 4 1 . Boston Scientific International BV e.a./Medinol Ltd, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 febr. 2004, nr. 11, blz. 55. Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's BV e.a./Bosveld Bosveld van Unen BV, Hof Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 24, blz. 80. Boumans Benschop BV, Handelsmaatschappij/Dulimex BV, Rb. 's-Gravenhage, 9 febr. 2005, nr. 103, blz. 514. Bouwmediair BV e.a./FunktieMediairBV, Vzr. Rb. Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426. Bravenboer e.a., R.A.H./Rocket Producties BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 1 sept. 2004, nr. 32, blz. 111. Bucci, T./Laura Ashley Ltd e.a., Rb. Amsterdam, 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148. Bureau voor de Industriële Eigendom/Genzyme Biosurgery Corporation, Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4. - e.a./H.B.M. Raben, Rb. 's-Gravenhage, 27 april 2005, nr. 102, blz. 513. Cassina Spa/The Old Mill BV e.a., Rb. Arnhem, I2jan. 2005,nr. 100, blz. 490. CFS Bakel BV/Stork Titan BV, Hof 's-Gravenhage, 26 aug. 2004, nr. 2, blz. 6. - / - , zie Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142. Chiron Corporation/Hoffman-La Roche AG, Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. Classic Design International Sri e.a./Vitra Collections AG e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488. Commcard BV e.a./Hurletron Ine, Rb. 's-Gravenhage, 21 juli 2004, nr. 48, blz. 186. Cordis Europe NV e.a./Medinol Ltd, zie Rb. 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223. -f-, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 aug. 2004, nr. 60, blz. 234. Demart Pro Arte BV/Fundación Gala-Salvador Dali, Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. Deutsche Telekom AG e.a./ID&T BV, Hof Amsterdam, 30 sept. 2004, nr. 53, blz. 207. Diesel Spa/Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247. Doréma Rekreatie BV/Isabella Jydsk Camping Industri A/S, Hoge Raad, 2 april 2004, nr. 6, blz. zo. Dorsvlegel Sales BV e.a./Levola Hengelo BV e.a., Hof Arnhem, 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194. Dulimex BV/Handelsmaatschappij Boumans Benschop BV, Rb. 's-Gravenhage, 9 febr. 2005, nr. 103, blz. 514. DysonLtde.a./KruidvatRetailBV, Vzr. Rb. Utrecht, 3 sept. 2004, nr. 37,blz. 122. Ee BV, Beeldengieterij A.M. van /Wolters-Noordhoff BV, Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17.

2 0 05

B I J B L A D


E n d l i c h e.a., J. P. M./L. H . M . Kester h . o . d . n . Alfa T r a i n i n g e n e.a., H o f ' s - G r a v e n h a g e , 15 j u l i 2 0 0 4 , nr. 7 1 , b l z . 2 9 1 . E u r o p a t u i n Wijchen B V / I n t r a t u i n N e d e r l a n d BV e.a., Rb. A r n -

hem, 8 dec. 2004, nr. i o i , b l z . 494. Europochette NV e.a./Grafische Industrie Veenendaal BV, Vzr. Rb. Utrecht, 3 juni 2004, nr. 43, blz. 162. Fisher Farma BV, Dr./Merck Sharp & Dohme BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 25 nov. 2004, nr. 46, blz. 174. Frans Bijnen Meubelen BV/Morris & Co Ltd, H., Vzr. Rb. Middelburg, 19 aug. 2004, nr. yj, blz. 306. Frito Lay trading Company Europe GmbH e.a./Bastini Holding BV e.a., Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Fundación Gala-Salvador Dali/Demart Pro Arte BV, Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. FunktieMediairBV/BouwmediairBVe.a., Vzr. Rb. Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426. Gele Teken Vof e.a., Het/Standaard Uitgeverij NV, Rb. Amsterdam, 28 juli 2004, nr. 76, blz. 302. Genzyme Biosurgery Corporation/Bureau voor de Industriële Eigendom, Rb. 's-Gravenhage 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4. Gervais-Danone SA e.a., Compagnie/Haust BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. Gilette Groep Nederland BV/Wilkinson Sword BV, Vzr. Rb. Utrecht, 22 april 2004, nr. 10, blz. 48. Glasrenovatie Nederland BV/A. J. Bos h.o.d.n. Glasrenovatie Nederland, Vzr. Rb. Arnhem, 24 dec. 2004, nr. 89, blz. 441. Gouden Gids BV/Telefoongids Media BV e.a., Hof Amsterdam, 29 april 2004, nr. 9, blz. 47. Grafische Industrie Veenendaal BV/Europochette NV e.a., Vzr. Rb. Utrecht, 3 juni 2004, nr. 43, blz. 162. Greenery BV, The/Green Organics BV, Hof 's-Gravenhage, 10 febr. 2005, nr. 96, blz. 477. Haasewinkel e.a., G.M./Berdal Rubber en Plastics BV e.a., Hof Arnhem, 17 aug. 2004, nr. 65, blz. 263. Haba BV, Recreatiegroothandel/Heuts Automaterialen BV, Rb. Maastricht, 12 nov. 2003, nr. 16, blz. 63. - , e.a./Milenco Ltd, Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 66, blz. 265. Habasit AG/Rexnord Flattop Europe BV, Rb. 's-Gravenhage, 31 dec. 2003, nr. 15, blz. 60. Hagley International Trading Group BV/Hallmark Cards PLC e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 13 okt. 2004, nr. 80, blz. 345. Hallmark Cards PLC e.a./Hagley International Trading Group BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 13 okt. 2004, nr. 80, blz. 345. Harem Textiel Amsterdam/Mim-Pi BV, Rb. Alkmaar, 18 febr. 2004, nr. 8, blz. 46. Haribo Nederland/Benelux-Merkenbureau, Hof 's-Gravenhage, 19 jan. 2004, nr. 31, blz. 108. Hartman Groep BV/Ten Teije BV, Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 7sHaust BV/Compagnie Gervais-Danone SA e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. Healing Herbs Ltd/Bach Flower Remedies Ltd, Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 51, blz. 200. Henkei Nederland BV/Sara Lee-DE NV, Rb. 's-Gravenhage, 18 febr. 2004, nr. 14, blz. 60. Henneken, R.C.J., h.o.d.n. Henneken-Vierling Uitvaartzorg en Henneken-Vierling Uitvaartzorg sedert 1898/ Uitvaartonderneming Vierling-Hofstra Anno 1898 BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 22 juli 2004, nr. 55,blz. 213. Heuts Automaterialen BV/Recreatiegroothandel Haba BV, Rb. Maastricht, 12 nov. 2003, nr. 16, blz. 63. Hexal Pharma Nederland BV/H. Lundbeck AS, Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 49, blz. 191.

E I G E N D O M

5 61

Hoffman-La Roche AG/Chiron Corporation, Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. Holiday Cars BV e.a./Sixt BV, Vzr. Rb. Haarlem, 24 febr. 2005, nr. 97, blz. 483. Holland Railconsult BV/Oxxio Nederland BV e.a., Vzr. Rb. Arnhem, 11 mei 2005, nr. 95, blz. 472. Houben, R.J.H./R. Oostendorp e.a., Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 17, blz. 63. Hunkemöller BV/La Senza Ine, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 april 2004, nr. 20, blz. 72. Hurletron Inc/Commcard BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 21 juli 2004, nr. 48, blz. 186. ID&T BV/ Deutsche Telekom AG e.a., Hof Amsterdam, 30 sept. 2004, nr. 53, blz. 207. Imperial Tobacco Ltd/MZ Import-Export Sari, Vzr. Rb. Rotterdam, 10 juni 2004, nr. 57, blz. 2r7. Industria Terapeutica Splendoreintesofficina Oftalmoterapica Alfa Intes di Gelsomino Mario/G.R.J. Melles e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 2 dec. 2003, nr. 12, blz. 58. Inprotec International BV e.a./X, Rb. 's-Gravenhage, 28 april 2004, nr. 40, blz. t45. International Nutrion Company Establishment e.a./Vitamins & More Europe Ine e.a., Rb. 's-Gravenhage, 6 okt. 2004, nr. 29, blz. 100. Internet Services Holding BVe.a./XS4all Internet BV, Vzr. Rb. Arnhem, 27 okt. 2004, nr. 75, blz. 299. Intratuin Nederland BV e.a./Europatuin Wijchen BV, Rb. Arnhem, 8 dec. 2004, nr. 101, blz. 494. Isabella Jydsk Camping Industri A/S e.a./Doréma Rekreatie BV, Hoge Raad, 2 april 2004, nr. 6, blz. 20. IST Flight Training e.a./A. van der Schraaf h.o.d.n. VSF International Aviation Consultancy, Hof 's-Gravenhage, 20 nov. 2003, nr. 25, blz. 81. Jordanië, Ministerie van Industrie en Handel e.a., Het Hashemitisch Koninkrijk/Phoenix Dairy Caribe, Hof 's-Gravenhage, 17 april 2003, nr. 61, blz. 236. Kester h.o.d.n. Alfa Trainingen e.a., L.H.M./J.P.M. Endlich e.a., Hof's-Gravenhage, 15 juli 2004, nr. 71, blz. 291. Koste & De Baet e.a., BV De/Koninklijke Philips Electronics NV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415. KPN Nederland NV, Koninklijke/Benelux-Merkenbureau, Hof van Justitie E.G., 12 febr. 2004, nr. 106, blz. 523. KPN Nederland NV, Koninklijke/Benelux-Merkenbureau, Benelux-Gerechtshof, 1 dec. 2004, nr. 107, blz. 545. Kruidvat Retail BV/Dyson Ltd e.a., Vzr. Rb. Utrecht, 3 sept. 2004, nr. 37, blz. 122. Labie, D./NV Varent Invest, Rb. van Koophandel Oudenaarde, 30 maart 2005, nr. 108, blz. 549. La Senza Inc/Hunkemöller BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 april 2004, nr. 20, blz. 72. Las-Unie Velsen BV h.o.d.n. AB All-Safe Beverwijk/Allsafe Mini Opslag Beverwijk BV h.o.d.n. Allsafe Self Storage en Allsafe Mini Opslag, Ktr. Haarlem, 2 juli 2004, nr. 56, blz. 215. Laura Ashley Ltd e.a./T. Bucci, Rb. Amsterdam, 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148. Lensen Advocaten BV e.a./Nauta Dutilh, Hoge Raad, 28 jan. 2005, nr. 81, blz. 360. Les Grands Chais de France SA/Albert Heijn BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 21 dec. 2004, nr. 72, blz. 292. - / - , Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 14 jan. 2005, nr. 73, blz. 294. Levola Hengelo BV e.a./Dorsvlegel Sales BV e.a., Hof Arnhem, 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194. Liekens e.a., G.M.G./BNN, Rb. Amsterdam, 15 dec. 2004, nr. 67, blz. 271.

5 6 2

B I J B L A D


Linssen, W., h.o.d.n. Plumtree Internetsoftware and Development and Distribution/Plumtree Software Ine, Rb. 's-Gravenhage, 24sept. 2003, nr. 19, blz. 71. Lucas Schoot BV/Natuursteenbedrijf Lucas Schoot vof e.a., Vzr. Rb. Arnhem, 30 maart 2004, nr. 36, blz. 121. Lundbeck AS, H./Hexal Pharma Nederland BV, Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 49, blz. 191. Luntronies h.o.d.n. Intersolve Technologies/Advanced Encryption Technology Europe BV, Vzr. Rb. Arnhem, 22 juli 2004, nr. 38, blz. 125. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV e.a./Diesel Spa, Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247. Marca Mode e.a./Adidas AG e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 29 maart 2005, nr. 82, blz. 381. Marko BV/M. Nieuwkoop, Rb. Breda, 1 sept. 2004, nr. 74, blz. 296. Mathers IIIM. B./Rams Horn BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 21, blz. 76. McDonald's International Property Company e.a./F. Schaap, Rb. Utrecht, 14 april 2004, nr. 4, blz. 13. Medinol Ltd/Boston Scientific International BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 febr. 2004, nr. 11, blz. 55. -/Cordis Europe NV e.a., zie Rb. 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223. - / - , Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 aug. 2004, nr. 60, blz. 234. Melles e.a., G. R. J./Industria Terapeutica Splendoreintesofficina Oftalmoterapica Alfa Intes di Gelsomino Mario, Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 dec. 2003, nr. 12, blz. 58. -/Alfa Intes Industria Terapeutica Spendore Sri e.a., Rb. 's-Gravenhage, 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465. Merck & Co Inc/Synthon BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 23 sept. 2004, nr. 27, blz. 92. Merck Sharp & Dohme BV e.a./Dr. Fisher Farma BV, Hof 's-Gravenhage, 25 nov. 2004, nr. 46, blz. 174. Michel Company Ine, M./Ondeo Nalco Netherlands BV, Hof Amsterdam, 24 febr. 2005, nr. 79, blz. 343. Microsoft BV e.a./W.A. Nijkerk h.o.d.n. Omega, Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Milenco Ltd/Recreatiegroothandel Haba BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 66, blz. 265. Mim-Pi BV/Harem Textiel Amsterdam, Rb. Alkmaar, 18 febr. 2004, nr. 8, blz. 46. Morris & Co Ltd, H./Frans Bijnen Meubelen BV, Vzr. Rb. Middelburg, 19 aug. 2004, nr. 77, blz. 306. MSD Overseas Manfacturing/Teva Pharmaceuticals Europe, Rb. 's-Gravenhage, 25 april 2005, nr. 104, blz. 517. MZ Import-Export Sarl/Imperial Tobacco Ltd, Vzr. Rb. Rotterdam, 10 juni 2004, nr. 57, blz. 217. Natuursteenbedrijf Lucas Schoot vof e.a./Lucas Schoot BV, Vzr. Rb. Arnhem, 30 maart 2004, nr. 36, blz. 121. Nauta Dutilh/Lensen Advocaten BV e.a., Hoge Raad, 28 jan. 2005, nr. 81, blz. 360. Nieuwkoop, M./Marko BV, Rb. Breda, 1 sept. 2004, nr. 74, blz. 296. Nijkerk h.o.d.n. Omega, W.A./Microsoft BV e.a., Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Nutricia Nederland BV/Wessanen Nederland BV e.a., Hoge Raad, 17 sept. 2004, nr. 7, blz. 31. Old Mill BV e.a., The/Cassina Spa, Rb. Arnhem, I2jan. 20os,nr. 100, blz. 490. Ondeo Nalco Netherlands BV/M. Michel Company Ine, Hof Amsterdam, 24 febr. 2005, nr. 79, blz. 343. Oostendorp e.a., R./R. J. H Houben, Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 17, blz. 63.

E I G E N D O M

2 0 0 5

OP BV/Wavin Lash vof e.a., Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242. Oxxio Nederland BV e.a./Holland Railconsult BV, Vzr. Rb. Arnhem, 11 mei 2005, nr. 95, blz. 472. Pfizer Ine e.a/Alpha Pharmaceuticals BV, Rb. Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66. Philips Eectronics NV e.a. Koninklijke/BV De Koste & De Baet e.a., Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415. Phoenix Dairy Caribe/Het Hashemitisch Koninkrijk Jordanië, Ministerie van Industrie en Handel e.a., Hof's-Gravenhage, 17 april 2003, nr. 61, blz. 236. Plumtree Internetsoftware and Development and Distribution, W. Linssen h.o.d.n./Plumtree Software Ine, Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2003, nr. 19, blz. 71. Porsche AG, Dr. Ing. h.c. F./Targa Service Sri, Hof's-Gravenhage, 26 mei 2005, nr. 85, blz. 421. Primus, Dr. FJ./Roche Nederland BV e.a., Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313. Promasy e.a., Vof/Autonet BV, Vzr. Rb. Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443. Promoclip International BV/Benelux-Merkenbureau, Hof 's-Gravenhage, 31 okt. 2002, nr. 93, blz. 467. Raben, H.B.M./Bureau I.E. e.a., Rb. 's-Gravenhage, 27 april 2005, nr. 102, blz. 513. Rams Horn BV/M.B. Mathers III, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 21, blz. 76. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH e.a./SPS Cigaronne Co Ltd e.a., Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. Rentokil Initial P k e.a./BV Textielfabrieken H. van Puijenbroek h.o.d.n. Havep Bedrijfskleding, Vzr. Rb. Breda, 23 april 2004, nr. 54, blz. 211. Rexnord Flattop Europe BV/BV Habasit AG, Rb. 's-Gravenhage, 31 dec. 2003, nr. 15, blz. 60. Rivièra Maison BV/Blokker BV, Rb. Amsterdam, 5 nov. 2003, nr. 22, blz. 76. Roche Nederland BV e.a./Dr. FJ. Primus, Hoge Raad, 19 dec. 2003, m- 78, blz. 313. Rocket Producties BV e.a./R.A.H. Bravenboer e.a., Rb. 's-Gravenhage, 1 sept. 2004, nr. 32, blz. 111. Sandoz BV e.a./Abbott Laboratories e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 nov. 2004, nr. 69, blz. 279. Sara Lee-DE NV/Henkel Nederland BV, Rb. 's-Gravenhage, 18 febr. 2004, nr. 14, blz. 60. Scafom International BV/Wilhelm Layer Vermögensverwaltung GmbH, Rb.'s-Gravenhage, 8 juni 2005, nr. 105,blz. 521. Schaap, F./McDonald's International Property Company e.a., Rb. Utrecht, 14 april 2004, nr. 4, blz. 13. Schraaf, A. van der, h.o.d.n. VSF International Aviation Consultancy/IST Flight Training e.a., Hof 's-Gravenhage, 20 nov. 2003, nr. 25, blz. 81. Secutrade BV e.a./Thomas & Betts Netherlands BV e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 9 maart 2004, nr. 34, blz. 115. Single Buoy Moorings Ine e.a./Bluewater Energy Services BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2004, nr. 47, blz. 183. Sixt BV/Holiday Cars BV e.a., Vzr. Rb. Haarlem, 24 febr. 2005, nr. 97, blz. 483. Snackproductie Trial BV/Beckers BV e.a., Vzr. Rb. Breda, 16 juni 2004, nr. 52, blz. 204. Solon Management Consulting GmbH/Solon Groep BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 29 okt. 2004, nr. 88, blz. 437. SPS Cigaronne Co Ltd. e.a./Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH e.a., Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. Standaard Uitgeverij NV/Het Gele Teken Vof e.a., Rb. Amsterdam, 28 juli 2004, nr. 76, blz. 302.

U B L A D


Starform BV/Time Out Holland vof e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 7 jan. 2005, nr. 98, blz. 485. Stork Titan BV/CFS Bakel BV, Hof's-Gravenhage, 26 aug. 2004, nr. 2, blz. 6. - / - , Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142. Synthon BV e.a./Merck & Co Ine, Hof 's-Gravenhage, 23 sept. 2004, nr. 27, blz. 92. Targa Service Sri/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Hof's-Gravenhage, 26 mei 2005, nr. 85, blz. 421. Telefoongids Media BV e.a./Gouden Gids BV, Hof Amsterdam, 29 april 2004, nr. 9, blz. 47. Ten Teije BV/Hartman Groep BV, Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Teva Pharmaceuticals Europe/MSD Overseas Manfacturing, Rb. 's-Gravenhage, 25 april 2005, nr. 104, blz. 517. Textielfabrieken H. vanPuijenbroekh.o.d.n. Havep Bedrijfskleding BV/Rentokil Initial P k e.a., Vzr. Rb. Breda, 23 april 2004, nr. 54, blz. 211. Thomas & Betts Netherlands BV e.a./Secutrade BV e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 9 maart 2004, nr. 34, blz. 115. Time Out Holland vof e.a./Starform BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 7 jan. 2005, nr. 98, blz. 485. Uitvaartonderneming Vierling-Hofstra Anno 1898 BV/ R.C.J. Henneken, h.o.d.n. Henneken-Vierling Uitvaartzorg en Henneken-Vierling Uitvaartzorg sedert 1898, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 22 juli 2004, nr. 55, blz. 213. Unilever NV e.a./Albert Heijn BV, Vzr. Rb. Arnhem, 28 april 2005, nr. 64, blz. 252. -/Artic NV e.a., Hoge Raad, 8 juli 2005, nr. 94, blz. 469. Varent Invest, NV/D. Labie, Rb. van Koophandel Oudenaarde, 30 maart 2005, nr. 108, blz. 549.

R E G I S T E R

V A N

G E N D O M

Veenhuis Machines BV/H. Böhnacker, Rb. 's-Gravenhage, 28 juli 2004, nr. 13, blz. 59. Vellum Benelux BV/Ashlar Ine, Vzr. Rb. Arnhem, 12 aug. 2004, nr. 58, blz. 219. Verwoerd h.o.d.n. Ideenet, A.M./Amev Stad Rotterdam Verzekeringsgroep (ASR) NV, Rb. Rotterdam, 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286. Vitamins & More Europe Ine h.o.d.n. Vitamehr e.a./ International Nutrion Company Establishment e.a., Rb. 's-Gravenhage, 6 okt. 2004, nr. 29, blz. 100. Vitra Collections AG e.a./Classic Design International Sri e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488. Wavin Lash vof e.a./OP BV, Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242. Wessanen Nederland BV e.a./Nutricia Nederland BV, Hoge Raad, 17 sept. 2004, nr. 7, blz. 31. Wielersportevenementen Den Haag, Stichting/Stichting Beach Challenge, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 15 okt. 2004, nr. 35, blz. 119. Wilhelm Layer Vermögensverwaltung GmbH/Scafom International BV, Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 2005, nr. 105, blz. 521. Wilkinson Sword BV/Gilette Groep Nederland BV, Vzr. Rechtbank Utrecht, 22 april 2004, nr. 10, blz. 48. Wolters-Noordhoff BV/Beeldengieterij A.M. van Ee BV, Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. X/Inprotec International BV e.a., Rb. 's-Gravenhag, 28 april 2004, nr. 40, blz. 145. XS4all Internet BV/Internet Services Holding BV e.a., Vzr. Rb. Arnhem, 27 okt. 2004, nr. 75, blz. 299. Zeno Communicatie Vof e.a./Agio Sigarenfabriek NV, Hof 's-Hertogenbosch, 16 dec. 2003, nr. 26, blz. Si.

W E T S A R T I K E L E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN HET BUREAU I.E. EN VAN DE RECHTER GERANGSCHIKT NAAR WETSARTIKEL A BESLISSINGEN VAN HET BUREAU I.E. I EG-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen) Ov. 14 i.v.m. art. 3 EG Verordening 1768/92 Onder 'afgeleide' van een actieve substantie wordt verstaan 'zouten en esters, alsmede solvaten, zoals hydraten'. Nu de onderhavige afgeleide het voorwerp is van een octrooi dat specifiek op deze afgeleide betrekking heeft, wordt vastgesteld dat tevens is voldaan aan de voorwaarden van art. 3 van Verordening 1768/92. Voor afgifte van een certificaat is niet vereist dat de 'afgeleide' een geheel ander of beter activiteitsprofiel heeft dan de werkzame stof zelf; in overweging 14 wordt slechts de voorwaarde gesteld dat, wil de afgeleide een nieuw product zijn, deze afgeleide het voorwerp van bescherming is van een specifiek op deze afgeleide betrekking hebbend basisoctrooi, waarbij het geoctrooieerd zijn van de afgeleide in het geheel niet meer wordt verbonden met de aanwezigheid van een duidelijk ander activiteitsprofiel (therapeutische werking). Het ingeroepen basisoctrooi kan dienen als informatiebron voor het eventueel optreden van een technisch effect, bijv. een therapeutische werking, i.h.b. wanneer in het basisoctrooi de 'afgeleide' wordt gepresenteerd als een 'nieuwe keuze' uit de stand van de techniek, waarvan de inventiviteit in het algemeen wordt bepaald door een verrassend technisch effect, zoals een verrassende therapeutische werking. Bureau I.E., 30 juni 2004, nr. 68,blz. 271.

n EG-Verordening 1610/96 (Aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen) Art. 3 i.v.m. Ov. 14 EG Verordening 1610/96 [zie hiervoor] BureauI.E., 30 juni 2004, nr. 68,blz. 271. B BESLISSINGEN VAN DE RECHTER Ia Rijksoctrooiwet 1995 Art. 4, lid 2 Chiron betwist de nawerkbaarheid van alle door Roche genoemde nieuwheids of inventiviteitsschadende publicaties. De rechtbank acht dit verweer gegrond, waartoe als volgt wordt overwogen. Een openbaarmaking kan eerst in octrooirechtelijke zin tot de stand der techniek worden gerekend op het moment dat die openbaarmaking ook daadwerkelijk door een vakman gereproduceerd kan worden. Publicaties waarin slechts toekomstige ontwikkelingen of wensen staan beschreven zonder dat tevens wordt geopenbaard hoe daartoe kan worden gekomen zijn immers niet nieuwheids of inventiviteitsschadelijk te achten. In het onderhavige vakgebied, zal voor een nawerkbaar resultaat dan ook veelal noodzakelijk zijn dat het betreffende antilichaam(producerende hybridoma) is gedeponeerd of in elk geval op enige wijze publiek toegankelijk is. Hiervoor is in beginsel onvoldoende de enkele stelling dat een monster van een

5 6 4

B I J B L A D


antilichaam(producerend hybridoma) door de schrijver van de publicatie beschikbaar zou kunnen worden gesteld. Onvoldoende voor publieke toegankelijkheid is dat het antilichaam/hybridoma een enkele keer wel ter beschikking is gesteld, want dit brengt nog niet noodzakelijkerwijs met zich dat het voor eenieder zonder meer toegankelijk was. Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. Artt. 15 e.v. De Row 1995 schrijft limitatief de regels van de nationale verleningsprocedure voor, buiten welke verleningsprocedure om de rechtbank de Staat c.s. eenvoudigweg niet kan bevelen aan Raben alsnog en ten minste een Nederlands octrooi te verlenen. Rb. 's-Gravenhage, 27 april 2005, nr. 102, blz. 513. Art. 53 Er is geen sprake van inbreuk indien de in Nederland geoctrooieerde voortbrengsels niet in Nederland in het verkeer worden gebracht. Een voortbrengsel is in het verkeer gebracht als het in de feitelijke macht van een derde is gebracht. Hiervan is in het onderhavige geval sprake, daar de rechtspersoon naar Iers recht Boston Scientific Ireland Ltd. de in Nederland geoctrooieerde stents vanuit Ierland in de feitelijke macht brengt van Boston Scientific International B.V. in Nederland en aldus inbreuk pleegt. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 febr. 2004, nr. 11, blz. 55 (met noot). Art. 53, lid 1 Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermij den. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, Ciba Geigy/Oté Opties). Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. Bij uitvindingen op chemisch gebied, vooral bij stofconclusies als de onderhavige, wordt equivalentie wel beoordeeld naar de vraag of er meer dan 'insubstantial differences' bestaan tussen het inbreukmakende product en de geoctrooieerde stof. Niet alleen zijn de puur chemische verschillen tussen de antilichamen van het octrooi en Trastuzumab niet onaanzienlijk, deze verschillen leiden bij Trastuzumab bovendien tot een product met aanzienlijk andere, sterk verbeterde eigenschappen. Dergelijke verschillen zijn meer dan slechts 'insubstantial'.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Ook als de functie-wijze-resultaat toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalent antilichaam sprake is. Het bereikte resultaat is immers wezenlijk anders. Doordat Trastuzumab een gehumaniseerd antilichaam is, roept het geen HAMA respons op, waardoor het geschikt is voor langdurige toepassing bij de mens. Bovendien zorgt Trastuzumab, als gezegd, voor onschadelijk maken van borstkanker door middel van het eigen immuunsysteem, terwijl het muriene antilichaam van het octrooi daarvoor met een cytotoxine zal moeten gekoppeld. In therapeutische zin werkt Trastuzumab derhalve op een geheel andere wijze. Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. Er is van voldoende dreiging van inbreuk op conclusie 9 van EP '415 sprake door voorgenomen verhandeling van het rechtstreeks verkregen voortbrengsel volgens die werkwijze. Sandoz en Ratiopharm weerspreken niet dat sporen van clarithromycine A 9-oxime zijn aangetroffen in de door Abbott c.s. geanalyseerde Finse en Spaanse generieke clarithromycine van zusterondernemingen van Sandoz en Ratiopharm. Dat wijst erop dat conclusie 9 moet zijn toegepast ter vervaardiging van die producten, in weerwil van de ontkennende stellingen en verklaringen van Sandoz en Ratiopharm dienaangaande, die naar voorlopig oordeel onvoldoende zijn onderbouwd. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 nov. 2004, nr. 69, blz. 279. Art. 53, lid ï b De uitvindingen van Melles zijn neergelegd in zogenoemde tweede medische indicatie conclusies van het 'Swiss type', dat wil zeggen conclusies met de vorm: gebruik van stof X voor de vervaardiging van een middel voor geneeskundige behandeling A. Zulke conclusies zijn werkwijze conclusies aangezien zij neerkomen op conclusies met de vorm: werkwijze voor het vervaardigen van een middel voor geneeskundige behandeling A met het kenmerk dat stof X wordt gebruikt. De beschermingsomvang van octrooien als hier bedoeld is beperkt tot het gebruik van stof X voor de desbetreffende bestemming, namelijk voor geneeskundige behandeling A. Gebruik van stof X voor andere bestemmingen is dus vrij. Het is duidelijk dat Oftalblu door Alfa Intes uitsluitend in Italië wordt vervaardigd, zodat in ieder geval niet kan worden gezegd dat Alfa Intes c.s. in Nederland de door Melles geoctrooieerde werkwijzen toepassen. De houder van een werkwijze octrooi kan zich evenwel niet alleen verzetten tegen toepassing van de geoctrooieerde werkwij ze, maar ook tegen het gebruiken, verhandelen en dergelijke van voortbrengsels die een rechtstreeks gevolg zijn van toepassing van deze werkwijze. Alfa Intes betwist dat zij Oftalblu vervaardigt met het oog op 'staining a retinal membrane in an eye'. Op de gebruiksaanwijzing van Oftalblu staat deze bestemming niet vermeld. Uit de gestelde feiten dat Oftalblu ook geschikt is voor 'staining a retinal membrane in an eye' en dat oogartsen Oftalblu in de praktijk hiervoor ook zullen gebruiken, kan niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat Oftalblu toch door Alfa Intes met dit doel wordt vervaardigd. Een dreiging, dat Alfa Intes c.s. inbreuk maken op Europees octrooi 1075284 is dan ook niet aannemelijk geworden, zodat op basis van dit octrooi de vorderingen van Melles c.s. niet toewijsbaar zijn. Niet in geschil is dat Alfa Intes in Italië Oftalblu wel vervaardigt 'for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis'. Alfa Intes past in Italië de werkwijze van de conclusies 1 en 5 van EO 1075285 dus toe. Verhandeling van Oftalblu'for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis'

2 0 0 5

B I J B L A D


valt eveneens onder het uitsluitend recht van de houder van EO 1075285. Het feit dat First Medical Oftalblu van Alfa Intes betrekt en heeft geleverd aan een in Nederland gevestigde onderneming brengt bijgevolg met zich dat First Medical in Nederland inbreuk dreigt te plegen op EO 1075285, tenminste wanneer dit octrooi geldig zou zijn. Hetzelfde geldt voor Alfa Intes indien zij Oftalblu in Nederland zou afleveren of hiervoor zou aanbieden. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 2 dec. 2003, nr. 12, blz. 58. Art. 53, lid 2 Melles es hebben niet voldaan aan hun stelplicht ten aanzien van inbreuk door Alfa Intes es op EP '284. De bijsluiter van Oftalblue vermeldt uitsluitend het beoogde gebruik daarvan voor (moderne) staaroperaties, waarbij het voorste lenskapsel wordt aangekleurd. De blote stelling dat Oftalblue tevens geschikt zou zijn voor staaroperaties volgens het EP '284 octrooi waar het retinaal membraam wordt aangekleurd is, mede gelet op het terzake gevoerde verweer van Alfa Intes es, bepaald onvoldoende voor toewijzing van enige vordering op grond van EP '284. Rb. 's-Gravenhage, 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465. De octrooiconclusies waarop een beroep wordt gedaan beschrijven de relevante voorzieningen telkens als een schip met de nader aangegeven bijzonderheden. Gedaagden zijn hoogstens betrokken bij vervaardiging/levering van de als bij zonderheid beschreven voorzieningen, zonder het als kenmerk genoemde schip/vaartuig. Er is dus geen directe inbreuk. Aan de stelling dat het schip een niet-essentieel onderdeel van de uitvinding is, wordt voorbijgegaan. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2004, nr. 47, blz. 183. Art. 53, lid 2; art. 69 EOV De eerste twee van de primaire stand van de techniek afwijkende stappen uit de geoctrooieerde werkwijze, zijn te rekenen tot de (algemene) stand van de techniek. Daarin (in combinatie met de stappen uit de primaire stand van de techniek) kan de uitvindingsgedachte niet gelegen zijn. In het octrooi is een specifieke keuze gedaan uit een grote groep (bekende) reagentia. De vakman weet dat reacties of reactiecomponenten die ogenschijnlijk niet wezenlijk lijken te verschillen, niet werkzaam blijken te zijn of aanleiding kunnen geven tot (totaal) verschillende nevenreacties. Uit proeven en rapporten blijkt ook in dit geval, dat de onderhavige chemie onvoorspelbaar is. Toch zou de vakman het octrooi ruimer kunnen lezen, als daarvoor duidelijke aanknopingspunten in de beschrijving zouden zijn. Het octrooi is echter eng ingebed in de stand der techniek. Bij een ruime uitleg zou ook tot de stand van de techniek behorende materie onder het octrooi komen te vallen. Ook daarom is een beperkte uitleg aangewezen, en moet het gebruik van... (de in de conclusie aangeduide groep van) reagentia als wezenlijk aspect van de uitvinding worden gezien. De uitvoeringsvoorbeelden bevatten ook aanwijzingen dat de specifiek genoemde reagentia als wezenlijk voor de werkwijze zijn aan te merken. Één passage uit de beschrijving waarin een ruimere aanduiding wordt gebruikt, kan daaraan niet afdoen. Hydroxyl beschermende groepen uit verschillende categoriën zal de vakman niet als gelijkwaardig zien, ook al zou achteraf blijken dat sommige daarvan in de gegeven context wel met (evenveel) succes kunnen worden toegepast. Bij het lezen van 'or a like reagent' zal de vakman daarom niet aan de door de andere partij toegepaste groep (uit de andere categorie) denken,

E I G E N D O M

5 6 5

a fortiori omdat deze niet, zoals in het octrooi aangeduid, in aanwezigheid van een base werkzaam is. Hof's-Gravenhage, 23 sept. 2004, nr. 27, blz. 92. Art. 56, lid 2 i.v.m. art. 70, lid 5 DORC is ontvankelijk, omdat de toestemming van Melles aan DORC om de octrooien te exploiteren niet behoeft te zijn ingeschreven. Een dergelijke inschrijving is in de onderhavige context van handhaving van octrooirechten rechtens niet vereist, nu Alfa Intes bij brief van 22 april 2002 op de hoogte is gesteld van het feit dat DORC licentiehouder is. Rb. 's-Gravenhage, 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465. Art. 58 Van directe inbreuk is geen sprake. De gewijzigde CommCard-machine valt evenmin binnen het equivalentiebereik van het octrooi. De wijze waarop bij die machine slip tussen de aanvoerrol en de kaartenbaan wordt voorkomen, is een geheel andere. Het resultaat dat met de maatregel in de gewijzigde CommCard-machine wordt verkregen, namelijk dat slip is uitgesloten, is ook een andere dan het resultaat dat wordt verkregen bij een van de door het octrooi voorgestelde anti-slip maatregelen. Bovendien zijn de door een inrichting volgens het octrooi aangebrachte kaarten daadwerkelijk vrij van perforatiegaten, terwijl in de kaarten die zijn aangebracht met de gewijzigde CommCard-machine ontegenzeggelijk gaatjes - hoe klein ook - waarneembaarzijn. De gewijzigde CommCard-machine beantwoordt niet aan de uitvindingsgedachte dat de kaarten uit een kaartenbaan, die vrij is van perforatiegaten, op gecontroleerde plaatsen op een papierbaan kunnen worden aangebracht. Daarenboven is van belang dat een uitvoeringsvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van registratiepennen - derhalve een vorm van mechanische koppeling tussen aanvoerrol en kaartenbaan waarmee slip wordt voorkomen - in het octrooi uitdrukkelijk van de beschermingsomvang wordt uitgesloten. Rb. 's-Gravenhage, 21 juli 2004, nr. 48, blz. 186. Art. 63 i.v.m. art. 75, lid i e Chirion heeft op 1 sept. 2004 een akte van gedeeltelijke afstand laten inschrijven, en verdedigt het octrooi ook voor voorafgaande periode slechts zoals dit luidt na gedeeltelijke afstand. Roche stelt dat in conclusie 1 van het octrooi, zoals dat is verleend, niet langer is vermeld dat het antilichaam selectief aan menselijke borstkankercellen dient te binden, terwijl dit kenmerk wel in de oorspronkelijk ingediende aanvrage stond. De rechtbank overweegt dat dit punt vanwege de akte van afstand en het feit dat Chiron het octrooi voor de periode daarvoor slechts verdedigt in de aldus beperkte zin (waarin het kenmerk weer wel is opgenomen in de conclusies) niet langer aan de orde is. Het octrooi zoals dit luidde voor de akte van afstand wordt vernietigd en voor het overige in stand gelaten. Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91,blz. 455. Art. 70 Uit het (laattijdig) in het geding gebrachte nietigheidsadvies blijkt dat de conclusies waarop eiseres haar inbreukvordering baseert aan nietigverklaring blootstaan. Daarom is gegrond het verweer dat de inbreukvordering met het oog op het feit dat de relevante conclusies (waarschijnlijk) nietig zijn, niet toewijsbaar is. Rb. 's-Gravenhage, 9 febr. 2005, nr. 103, blz. 514.

B 6 6

B I J B L A D


Het aan Melles verleende EO 1075285 betreft een vooronderzocht octrooi, de verhandeling van Oftalblu zou inbreuk op dit octrooi opleveren indien het geldig zou zijn en eisers hadden, gezien de navolgende passage uit de website van Alfa Intes: ALFA INTES directly and regularly exports to European countries (...), in ieder geval enige grond om aan te nemen dat Alfa Intes Oftalblu ook in Nederland verhandelde of dreigde te gaan verhandelen. Dit alles in aanmerking genomen kan niet worden gezegd dat eisers onrechtmatig hebben gehandeld door Alfa Intes in Nederland in kort geding te dagvaarden ter zake van inbreuk op EG 1075285. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 2 dec. 2003, nr. 12, blz. 58. Artt. 70 en 75 i.v.m. art. 16, lid 4 EEX Het hof heeft de door de buitenlandse Roche vennootschappen in haar onderscheiden landen op de markt gebrachte CEA kits beoordeeld op de vraag of zij inbreuk maken op het octrooi, zoals dat in het arrest van 25 januari 2001 geldig is geacht. Die beslissing geldt, mede gelet op art. 16, lid 4 EEX, evenwel slechts voor Nederland. Het hof had dus niet mogen uitgaan van het octrooi zoals het dat in zijn uitspraak in de nietigheidsproceduregeldigheeft bevonden. Rochebetoogt dat hethof zich van een oordeel omtrent inbreuk in het buitenland had dienen te onthouden nu, gelet op 's hofs eigen beslissing in de nietigheidszaak, serieuze aanwijzingen bestonden dat ook de buitenlandse gedeelten van het octrooi in de vorm waarin het was verleend, nietig zijn. Echter, de enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313. Art. 70, lid 3 Er moet worden aangenomen dat de octrooihouder recht heeft op afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst volgens art. 43, lid 3 Row (1910) in plaats van, volgens art. 70, lid 3 Row 1995 naast schadevergoeding-en dat de rechter niettemin slechts tot vergoeding van geleden schade kan veroordelen indien hij van oordeel is dat billijkheidsgronden, gelegen in de omstandigheden van het geval, voor een veroordeling tot winstafdracht geen aanleiding geven. Dat brengt mee dat de rechter die tot dat oordeel komt, inzicht dient te geven in de gronden die daartoe hebben geleid. In dat opzicht schiet de motivering van het hof tekort, mede in aanmerking genomen dat dit onderdeel van de vordering geen onderwerp van het processuele debat is geweest. Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313. Art. 70, lid 3 en art. 45, lid 1 TRlPs-verdrag De bepaling van art. 45, lid 1 van het TRIPs-verdrag - waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen - dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbinden, zodat het bepaalde in art. 43, lid 2 Row (1910) - evenals dat in het gelijkluidende art. 70, lid 3 Row 1995 - ingevolge art. 94 Gr.W. moet wijken voor het voorschrift van art. 45, lid 1 TRIPs-verdrag, voor zover het daarmee niet verenigbaar is.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313. Art. 70, lid 5 i.v.m. art. 56, lid 2 DORC is ontvankelijk, omdat de toestemming van Melles aan DORC om de octrooien te exploiteren niet behoeft te zijn ingeschreven. Een dergelijke inschrijving is in de onderhavige context van handhaving van octrooirechten rechtens niet vereist, nu Alfa Intes bij brief van 22 april 2002 op de hoogte is gesteld van het feit dat DORC licentiehouder is. Rb. 's-Gravenhage, 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465. Art. 73 Van indirecte inbreuk zou, verondersteld dat de door gedaagden vervaardigde voorzieningen een wezenlijk onderdeel van de uitvinding zijn, alleen sprake kunnen zijn als gedaagden de bedoelde voorzieningen zouden aanbieden of leveren voor toepassing van de uitvinding in Nederland. Het gaat echter om levering in Singapore voor montage aldaar; dus geen indirecte inbreuk. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2004, nr. 47, blz. 183. Art. 75 Gezien het advies van het Bureau IE moet het octrooi van De Koste wegens het ontbreken van inventiviteit nietig worden verklaard. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415. Artt. 75 en 70 i.v.m. art. 16, lid 4 EEX Het hof heeft de door de buitenlandse Roche vennootschappen in haar onderscheiden landen op de markt gebrachte CEA kits beoordeeld op de vraag of zij inbreuk maken op het octrooi, zoals dat in het arrest van 25 januari 2001 geldig is geacht. Die beslissing geldt, mede gelet op art. 16, lid 4 EEX, evenwel slechts voor Nederland. Het hof had dus niet mogen uitgaan van het octrooi zoals het dat in zijn uitspraak in de nietigheidsprocedure geldig heeftbevonden. Roche betoogt dat het hof zich van een oordeel omtrent inbreuk in het buitenland had dienen te onthouden nu, gelet op 's hofs eigen beslissing in de nietigheidszaak, serieuze aanwijzingen bestonden dat ook de buitenlandse gedeelten van het octrooi in de vorm waarin het was verleend, nietig zijn. Echter, de enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313. Art. 75, lid 1 De door de Hoge Raad in het Spiro/Flamco arrest geformuleerde criteria zijn enerzijds ontleend aan de wettelijke vereisten (vergelijk artikel 75, lid 1 onder a d Row 1995) en anderzijds aan de gerechtvaardigde belangen van derden, mede in verband met de terugwerkende kracht van de vernietiging. De voorgestelde conclusies vallen binnen de grenzen voor geldigheid van het octrooi die de gemiddelde vakman tevoren zou trekken, zodat het voor de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk was dat de beschermingsomvang van het octrooi zich in elk geval uitstrekte tot de door Chiron thans nog verdedigde conclusies. Dit geldt temeer bij terugtrekken op een volgconclusie. Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455.

2 0 0 5

B I J B L A D


De stelling van Merck dat in kort geding geen plaats is om de procedure voor de Afdeling van Beroep over te doen is op zichzelf juist. In het onderhavige geding is door Teva echter ter ondersteuning van haar verweer dat het octrooi moet stranden op de inventiviteitstoets beroep gedaan op nieuwe documenten, waai van 111 kuil geding vouisiiaiids aannemelijk is gewui^ „ ~ A~*- Ar.~,n ^nAn*-" A~™ ï l o ^ l j 1 ^ . " « T 0 ; ^ ^ n ; V.00A- ^ ^ « ^ „ / , - i ^ V.H-J.1 ClcLL Ul_Z,L. — t i l l l d ^ l O U(A11 IVILIV-IY ULJ p i L l U U U l 11LI-1L d i i l l j ^ V U k - l U

- niet (in voldoende kenbare, althans relevant te achten mate) in de procedure bij de Afdeling van Beroep aan de orde zijn geweest. Deze documenten, met name de hierna nader aan te duiden publicaties van Fleisch en Felix, zijn naar voorlopig oordeel gelezen in de aanstonds aan te geven context inventiviteitsschadelijk.Dat verschillende parameters tegengestelde kanten opwezen, moge de vakman duidelijk zijn geweest uit Shinoda, in Fleisch stonden voor de vakman echter aanvullende aanwijzingen voor de zoektocht naar betere medicamenten tegen botziekten, waarbij één van de kwesties is dat een aanvaardbaar evenwicht gevonden moet worden tussen factoren die resorptie voorkomen en belemmering van mineralisatie zoveel mogelijk vermijden. Dat dit op zichzelf een inventieve opgave is, staat niet ter discussie, waar het om gaat is of de vakman vertrekkend vanuit pamidronaat met Fleisch en Felix in de hand en gelet op de overige aangegeven relevante stand van de techniek zonder inventieve arbeid zal komen tot toepassing van alendronaat. Dat is naar voorlopig oordeel het geval. De tegenwerping van Merck bij pleidooi dat Fleisch wel aangeeft dat a ketenverlenging, b invoering van een hydroxy groep op 1 en c toevoeging van een amino groep bevorderend werkt, maar dat daarin niet staat wat of welke weg de vakman moet kiezen, wordt verworpen. Het ligt voor de hand alledrie te doen en bij vertrek vanuit pamidronaat hoeft alleen de keten maar met één koolstofatoom te worden verlengd. Rb. 's-Gravenhage 25 april 2005, nr. 104, blz. 517. Art. 75, lid ia Indien het op basis van Norn 1971 'zo evident (mocht) zijn dat trypaan blauw bij uitstek geschikt is om het voorste lenskapsel aan te kleuren om problemen bij capsulorhexis te voorkomen', rijst de vraag waarom anderen niet eerder op het idee zijn gekomen om trypaan blauw daarvoor te gebruiken. Eisers wijzen er op dat ook de lange periode (27 jaar) tussen Norn 1971 en de prioriteitsdatum van EO 1075285 een indicatie voor de inventiviteit van conclusie 5 van dit octrooi vormt. Aangezien capsulorhexis pas sinds 1990 wordt toegepast, bestond voorheen geen behoefte aan een stof die wel het voorste lenskapsel, maar niet het onderliggende lensmateriaal kleurt en voorts komt uit de stukken genoegzaam naar voren dat trypaan blauw hiervoor niet de enige geschikte kleurstof is. Bij deze stand van zaken valt niet goed in te zien dat de in conclusie 5 van EO 1075285 geoctrooieerde werkwijze in een 'long feit want' voorziet of dat daarmee een bestaand vooroordeel is overwonnen. Er is bovendien geen reden om aan te nemen dat Norn 1971 een zeer gedateerd en door vaklieden genegeerd document is waaraan de gemiddelde vakman voorbij zou zijn gegaan, zoals eisers suggereren. Het tegendeel is veeleer af te leiden uit het feit dat Melles zelf in (noot 8 bij) een publicatie van zijn hand van januari 1999 in het blad 'Techniques' heeft verwezen naar een artikel van M. S. Norn in Acta Ophthalmologica uit 1980, waarin weer wordt verwezen naar Norn 1971. Gelet op hetgeen is geopenbaard tijdens het Symposium 'on cataract' en in Norn 1971 vloeiden de maatregelen van conclusie 5 van EO 1075285 op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek en missen bijgevolg inventiviteit. Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 dec. 2003, nr. 12, blz. 58.

E I G E N D O M

5 6 7

EP 0041355 is de meest nabije stand van de techniek bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1 van EP 0180415. De vakman weet op grond van EP '355 al meteen dat de stabiliteit van clarithromycine in een sterk zure omgeving veel groter is dan die van erythromycine A. Hel y-uxiinc uciivaal van Ciyüiioiiiyciiie A geeft ouk die veibeL ^ i i n g , u i d e n 111 V L U i n i i n . n , l c i n a u c v-idii v - i a i i L i n u i i i y L i i i c <xi U U C L

ten opzichte van erythromycine A. Dat bij vergelijking van erythromycine A met het 9-oxime derivaat daarvan laatstbedoelde stof (enigszins) stabieler is dan de eerste, maakt in die context, met als startpunt EP '355 (clarithromycine), dan niet dat daarmee voor de hand zou liggen clarithromycine (dat immers in vergelijking met erythromycine 9-oxime al van huis uit veel stabieler is dan erythromycine A 9-oxime) van een oxime groep te voorzien. EP 0158467 openbaart niet clearly and unambiguously de werkwijze van conclusie 3 uit EP '415 aan de gemiddelde vakman. Er zijn op basis van EP '467 zoveel keuzes die de vakman moet maken om tot de werkwijze van conclusie 3 uit EP '415 te komen, dat voorshands wordt geoordeeld dat niet aan bedoeld criterium is voldaan. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 nov. 2004, nr. 69, blz. 279. Uit de verleningsprocedure van het vorm I octrooi (EP 0915898) is naar voren gekomen dat volgens de gemachtigden van Abbott clarithromycine geopenbaard in EP '3 55 (althans de Amerikaanse equivalent daarvan) (uitsluitend) vorm II kristallen betreft en geen andere polymorfen zoals vorm I kristallen. Sterker nog: volgens Abbott's gemachtigden zal de gemiddelde vakman bij het nawerken van hetgeen uit de stand van de techniek omtrent clarithromycine bekend is altijd vorm II kristallen verkrijgen. Het was al lang bekend dat clarithromycine als antibioticum wordt gebruikt en ook dat dat meer in het bijzonder geldt voor de behandeling van luchtweginfecties. Deze use claims (conclusie 18 en 19 van EP 0915899) zijn naar voorlopig oordeel dan ook geen geldige Swiss type claims. De thans geclaimde clarithromycine kristallen worden voor de vervaardiging van medicamenten gebruikt die precies dezelfde medische indicaties hebben. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 nov. 2004, nr. 69, blz. 279. Art. 75, lid ie i.v.m. art. 63 Chirion heeft op 1 sept. 2004 een akte van gedeeltelijke afstand laten inschrijven, en verdedigt het octrooi ook voor voorafgaande periode slechts zoals dit luidt na gedeeltelijke afstand. Roche stelt dat in conclusie 1 van het octrooi, zoals dat is verleend, niet langer is vermeld dat het antilichaam selectief aan menselijke borstkankercellen dient te binden, terwijl dit kenmerk wel in de oorspronkelijk ingediende aanvrage stond. De rechtbank overweegt dat dit punt vanwege de akte van afstand en het feit dat Chiron het octrooi voor de periode daarvoor slechts verdedigt in de aldus beperkte zin (waarin het kenmerk weer wel is opgenomen in de conclusies) niet langer aan de orde is. Het octrooi zoals dit luidde voor de akte van afstand wordt vernietigd en voor het overige in stand gelaten. Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. Art. 76 Anders dan in de zaak Arco/Shell het geval was, heeft Bohnacker de gelegenheid gehad schriftelijk te reageren op het nietigheidsverweer van Veenhuis en heeft zij van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Onder die omstandigheden kan niet

5 6 8

B I J B L A D


gezegd worden dat Bohnacker in zijn verdediging is geschaad doordat het nietigheidsverweer is opgeworpen zonder dat terzake een reconventionele vordering is ingesteld. De omstandigheid dat Veenhuis niet een advies van het octrooibureau heeft ingewonnen en overgelegd leidt niet tot niet ontvankelijkheid van Veenhuis en geeft onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding het nietigheidsverweer van Veenhuis buiten beschouwing te laten. Rb. 's-Gravenhage, 28 juli 2004, nr. 13, blz. 59. Eiseres is bij het vaststellen van de procesagenda gewezen op de mogelijkheid, tijdig een nietigheidsadvies bij het Bureau I.E. aan te vragen, en heeft dat desondanks zodanig laattijdig gedaan dat het advies pas lang na de (reconventionele) nietigheidsvordering kon worden overgelegd. Dit leidt tot nietontvankelijkheid van die reconventionele vordering. Rb. 's-Gravenhage, 9 febr. 2005, nr. 103, blz. 514. Art. 76, lid 1 Deze bepaling stelt aan hem die een nietigheidsvordering instelt jegens een Nederlands octrooi de eis, dat een nietigheidsrapport van het Bureau I.E. bij conclusie van eis wordt overgelegd op straffe van niet ontvankelijkheid. Deze bepaling is (nog) niet aangepast aan het nieuwe procesrecht waarbij geen conclusie van eis meer wordt genomen. Onder het voor 1 januari 2002 geldende procesrecht kon aan de eisende partij uitstel worden verleend alvorens zij haar conclusie van eis diende te nemen. De wetgever heeft dus met art. 76, lid 1 niet beoogd dat het rapport moet worden overgelegd tegelijk met de inschrijving van de dagvaarding of met het uitbrengen daarvan. Art. 76, lid 1 moet aldus worden uitgelegd dat het beoogt veilig te stellen dat de octrooihouder reeds in zijn conclusie van antwoord op het rapport kan reageren en zodoende niet in de loop van de procedure kan worden 'overvallen' met een mogelijk voor hem ongunstig rapport. Rb.'s-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 49, blz. 191. Art. 80 Voor een ruime teleologische uitleg van art. 80 is geen plaats, gelet op het uitzonderingskarakter van art. 80, dat nog eens wordt onderstreept door het bepaalde in art. 83. De Rechtbank in Den Bosch is derhalve relatief bevoegd, hoe onbevredigend zulks wellicht ook is, nu het hier wel een geschil betreft voor de beslissing waarvan octrooirechtelijke ervaring van nut kan zij n. Beroep op relatieve onbevoegdheid levert geen misbruik van bevoegdheid op. Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142. Art. 83, lid 3 Er is aanleiding de uitslag van de nietigheidsprocedure af te wachten alvorens verder over de inbreuk te oordelen. Schorsing is met name aangewezen nu door Sara Lee met het oog op de nietigheidsvraag een drietal hulpconclusies is geformuleerd welke echter aan de rechtbank in de onderhavige zaak niet inhoudelijk kenbaar zijn gemaakt. Rb. 's-Gravenhage, 18 febr. 2004, nr. 14, blz. 60. Art. 83, lid 4 De rechtbank vindt aanleiding de procedure te schorsen. In de oppositieprocedure bij het EOB zijn dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde als in deze procedure. Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 49, blz. 191.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Gelet onder meer op de afwijzing in conventie van een inbreukverbod gebaseerd op octrooi EP 1075284, op grond waarvan tevens de nevenvorderingen voorzover daaraan gekoppeld moeten worden afgewezen, ziet de rechtbank termen de reconventionele nietigheidszaak te schorsen totdat in oppositie in München, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslis t omtrent de geldigheid van dit octrooi, danwei totdat deze oppositie om andere redenen tot een einde is gekomen. Ook de inbreuk en nietigheidszaak gebaseerd op EP 1074285 zal worden geschorst in afwachting van de uitkomst van de oppositieprocedure(s). Melles es - derhalve degenen die in conventie aanspraak maken op een octrooi inbreukverbod - hebben daar zelf om verzocht bij pleidooi. Gelet op de omstandigheid dat Melles het octrooi niet langer handhaaft of verdedigt in de oorspronkelijk verleende vorm, maar in de versie volgens eerder bedoeld hoofdverzoek, danwei hulpverzoek, zal het octrooi in ieder geval - zo al gehandhaafd - niet in de thans verleende vorm overeind blijven. Thans is nog onduidelijk in welke vorm dan wel. De rechtbank onderschrijft het door Melles es bij pleidooi geschetste dilemma waarvoor zij worden geplaatst als gevolg van de gecombineerde leer uit het Spiro/Flamco arrest van de Hoge Raad (NJ1998/2) en het Boogaard arrest van het Haagse hof van 1 maart 2001 (te kennen uit BIE 2004/29). Rb. 's-Gravenhage, 30 maart 2005, nr. 92, blz. 465. Ib Europees Octrooi Verdrag Artt. 52 en 56 i.v.m. art. 138 Het enige verschil tussen het octrooi en D l (Europees octrooi 0663354, de naaste stand van de techniek) is de toepassing van het verstevigende strookgedeelte. Een vakman zal evenwel, het nadeel aan D1 (namelijk dat compressie in de dwarsrichting plaatsvindt) onderkennende, zonder meer ertoe worden gebracht een dergelijke verstevigingsstrook toe te passen, reeds door gebruikmaking van zijn algemene vakkennis. Octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Rb. 's-Gravenhage, 31 dec. 2003, nr. 15, blz. 60. Art. 69; art. 53, lid 2 Row 1995 De eerste twee van de primaire stand van de techniek afwijkende stappen uit de geoctrooieerde werkwijze, zijn te rekenen tot de (algemene) stand van de techniek. Daarin (in combinatie met de stappen uit de primaire stand van de techniek) kan de uitvindingsgedachte niet gelegen zijn. In het octrooi is een specifieke keuze gedaan uit een grote groep (bekende) reagentia. De vakman weet dat reacties of reactiecomponenten die ogenschijnlijk niet wezenlijk lijken te verschillen, niet werkzaam blijken te zij n of aanleiding kunnen geven tot (totaal) verschillende nevenreacties. Uit proeven en rapporten blijkt ook in dit geval, dat de onderhavige chemie onvoorspelbaar is. Toch zou de vakman het octrooi ruimer kunnen lezen, als daarvoor duidelijke aanknopingspunten in de beschrijving zouden zijn. Het octrooi is echter eng ingebed in de stand der techniek. Bij een ruime uitleg zou ook tot de stand van de techniek behorende materie onder het octrooi komen te vallen. Ook daarom is een beperkte uitleg aangewezen, en moet het gebruik van... (de in de conclusie aangeduide groep van) reagentia als wezenlijk aspect van de uitvinding worden gezien. De uitvoeringsvoorbeelden bevatten ook aanwijzingen dat de specifiek genoemde reagentia als wezenlijk voor de werkwijze zijn aan te merken. Één passage uit de beschrijving waarin een ruimere aanduiding wordt gebruikt, kan daaraan niet afdoen.

2 0 0 5

B I J B L A D


Hydroxyl beschermende groepen uit verschillende categoriën zal de vakman niet als gelijkwaardig zien, ook al zou achteraf blijken dat sommige daarvan in de gegeven context wel met (evenveel) succes kunnen worden toegepast. Bij het lezen van 'or a like reagent' zal de vakman daarom niet aan de door de andere partij toegepaste groep (uit de andere categorie) denken, a fortiori omdat deze niet, zoals in het octrooi aangeduid, in aanwezigheid van een base werkzaam is. Hof's-Gravenhage, 23 sept. 2004, nr. 27, blz. 92. Art. 138 i.v.m. artt. 52 en 56 Het enige verschil tussen het octrooi en Dl (Europees octrooi 06633 54, de naaste stand van de techniek) is de toepassing van het verstevigende strookgedeelte. Een vakman zal evenwel, het nadeel aan D1 (namelijk dat compressie in de dwarsrichting plaatsvindt) onderkennende, zonder meer ertoe worden gebracht een dergelijke verstevigingsstrook toe te passen, reeds door gebruikmaking van zijn algemene vakkennis. Octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Rb. 's-Gravenhage, 31 dec. 2003, nr. 15, blz. 60.

E I G E N D O M

5 6 9

leg die aan dergelijke begrippen door instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht wordt gegeven. Rb. 's-Gravenhage 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4. If Richtlijn 93/42/EEG Bijlage I onder 7.4 Dat in het Verenigd Koninkrijk (en wellicht ook in Italië) wel een ABC is afgegeven, behoefde verweerder evenmin tot een ander oordeel te nopen. Ook in die procedures is immers niet vast komen te staan dat de procedure van Bijlage I, punt 7.4, van Richtlijn 93/42/EEG is gevolgd. De andersluidende juridische opvatting van die instantie(s) behoefde verweerder, bij gebreke aan bevestiging door het HvJ EG, niet tot een andere conclusie te leiden. Rb. 's-Gravenhage 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4.

Art. 150, lid 3 i.v.m. art. 11, lid 3 Samenwerkingsverdrag Uit art. 150, lid 3 EOV en 11, lid 3 Samenwerkingsverdrag (PCT) volgt dat Rabens Europese octrooiaanvrage een indieningsdatum kent die gelijk is aan de indieningsdatum van zijn overkoepelende internationale PCT octrooiaanvrage. Die datum is het uitgangspunt voor de ingevolge art. 86 leden 1 en 2 EOV aan het EOB te betalen jaartaksen. Rb. 's-Gravenhage, 27april 2005, nr. 102, blz. 513.

Bijlage I onder 7.4 i.v.m. Richtlijn 65/65/EEG Beslissend is niet, zoals eiseres heeft betoogd, of het medisch hulpmiddel naar het oordeel van verweerder een stof bevat die als een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 65/65/EEG kan worden gekwalificeerd (waarover het instituut Dr. Muller Lierheim GmbH mogelijk een ander oordeel heeft gehad) maar of voor die stof daadwerkelijk de belastende en langdurige procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is doorlopen. Dit strookt voorts met de wenselijkheid van uniforme uitleg die aan dergelijke begrippen door instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht wordt gegeven. Rb. 's-Gravenhage 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4.

Ie Samenwerkingsverdrag (PCT)

Ha Benelux Merkenwet

Art. 11, lid 3 i.v.m. art. 150, lid 3 EOV Uit art. 150, lid 3 EOV en 11, lid 3 Samenwerkingsverdrag (PCT) volgt dat Rabens Europese octrooiaanvrage een indieningsdatum kent die gelijk is aan de indieningsdatum van zijn overkoepelende internationale PCT octrooiaanvrage. Die datum is het uitgangspunt voor de ingevolge art. 86 leden 1 en 2 EOV aan het EOB te betalen jaartaksen. Rb. 's-Gravenhage, 27 april 2005, nr. 102, blz. 513.

Nevenvorderingen De BMW kent naast de mogelijkheid van nietigverklaring van de inschrijving van het merk niet de mogelijkheid van overdracht van het merk en/of de domeinnaam. De vordering tot overdracht wordt derhalve afgewezen. Vzr. Rb. Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426.

ld E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen) Art. 3 i.v.m. art. 15 Met de vaststelling dat Trastuzumab niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, staat tevens de nietigheid van het ABC vast volgens art. 15 i.v.m. art. 3 Verordening 1768/92. Rb. 's-Gravenhage, 23 maart 2005, nr. 91, blz. 455. Ie Richtlijn 65/65/EEG Richtlijn 65/65/EEG i.v.m. Bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG onder 7.4 Beslissend is niet, zoals eiseres heeft betoogd, of het medisch hulpmiddel naar het oordeel van verweerder een stof bevat die als een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 65/65/EEG kan worden gekwalificeerd (waarover het instituut Dr. Muller Lierheim GmbH mogelijk een ander oordeel heeft gehad) maar of voor die stof daadwerkelijk de belastende en langdurige procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is doorlopen. Dit strookt voorts met de wenselijkheid van uniforme uit-

Art. 1

Van de beeld/vormmerken maakt naast de emmervorm het beeld van de onderlegde yoghurt als gevolg van de transparantie van de verpakking deel uit. Betwijfeld kan op zichzelf worden of deze beeldvormmerken (afgezien van het beeld van de bedrukking van emmer en deksel) onderscheidend vermogen hebben. Op basis van de resultaten van het verrichte marktonderzoek is echter voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument de emmermerken is gaan identificeren met het yoghurtproduct van De Zuivelhoeve. Een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (degenen die wel eens yoghurt of vla kopen of eten) is in staat gebleken op basis van louter de driedimensionale vormgeving van de verpakking in combinatie met het beeld van de onderlegde yoghurt het product te identificeren. Hof Arnhem, 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194. Blijkens de considerans van de Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-staten is de functie van de verleende beschermingmet name het merk als aanduidingvan herkomst te waarborgen. Het is mogelijk dat een merk onderscheidend vermogen verliest, wanneer het door verschillende marktdeelnemers wordt gebruikt voor diensten van verschillende herkomst, zonder dat acht wordt geslagen op

5 7 0

B I J B L A D


de herkomstvan de diensten. Niet gesteld is dat die situatie zich hier voordoet. Hof's-Gravenhage, 15juli 2004, nr. 71,blz. 291. De aanduiding targa wordt ook generiek gebruikt als aanduiding van een bepaald koetswerktype. De stelling van Porsche dat targa niet gebruikt werd voor of in verband met auto's toen zij de types (911 en 912) Targa in 1968 heeft geïntroduceerd en dat het generieke gebruik van targa zich pas geruime tijd daarna (en na het depot in 1971) is gaan manifesteren is evenwel niet gemotiveerd betwist, terwijl niet blijkt van gebruik voor andere auto's vóór 1997, en het woord targa nog steeds niet voorkomt in het woordenboek Van Dale. Het hof gaat er daarom van uit dat het woord targa ten tijde van het depot in 1971 niet als generieke aanduiding voor een bepaald koetswerktype van een auto werd gebruikt en dat het merk Targa ten tijde van het depot in 1971 onderscheidend vermogen bezat. In het midden kan blijven of targa thans een soortnaam of gebruikelijke benaming van een bepaald type koetswerk is en of sprake is van 'toedoen of nalaten van de merkhouder' als bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b, BMW. Hof's-Gravenhage, 26 mei 2005, nr. 85,blz. 421. Of een merk onderscheidend vermogen heeft, is niet uitsluitend afhankelijk van het feit of inschrijving heeft plaatsgevonden. Hetonderscheidend vermogen van een merk is immers een dynamische grootheid, bij de beoordeling waarvan rekening ge houden moet worden met alle omstandigheden van het concrete geval. Dit impliceert dat het gegeven dat de merkinschrijving van Ideenet voor haar diensten is geweigerd, geen gewicht in de schaal kan leggen voor de beoordeling van de vraag of het merk van ASR voldoende onderscheidend vermogen heeft. De aanduiding STAD ROTTERDAM is door ASR langdurig ge bruikt en het merk heeft bekendheid bij het publiek en onderscheidend vermogen gekregen. Rb. Rotterdam, 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286. Het teken 'wegenwacht' is in verband met de drie registraties als gemeenschapsmerk drie maal onderzocht op zijn geldigheid door het BHIM in verband met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen voor de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Deze toetsing geschiedt grondig en kritisch, hetgeen betekent dat de argumenten als thans door gedaagde aangedragen reeds in het kader van de registratieprocedure zijn onderzocht. Nu de merken zijn geregistreerd, er geen oppositie is ingesteld en niet is gesteld of gebleken dat er door gedaagde dan wel door derden een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt bij het BHIM, moet in het kader van dit kort geding er van uitgegaan worden dat het BHIM terecht ten aanzien van de gemeenschapsmerken geen absolute weigeringsgrond aanwezig heeft geacht. Uitgaande van de geldigheid van de gemeenschapsmerken valt niet in te zien waarom niet ook de oudere, niet onderzochte, Benelux merken met het teken 'wegenwacht' geldig moeten worden geacht. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, nr. 28, blz. 96. De typische vorm van het zoutje in zijn geheel beschouwd ('puntmuts') kan op zichzelf reeds als een onderscheidend kenmerk worden aangemerkt. Daarbij komt mede belang toe aan het door Frito Lay c.s. onweersproken gestelde feit dat zij die vorm reeds vijftien jaar op de markt brengen en dat die vorm tot aan het verschijnen van de Nacho Knabbels en de Corn Guapo's van Bastini c.s. in geen enkel ander zoutje was te vinden.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Art. 1 i.v.m. art. 6bis, lid ia en i.v.m. art. öquinquies B, onder 2 Verdrag van Parijs Aan de orde is of het uiterlijk van de 'promoclip' zich ervoor leent om te worden ingeschreven als merk voor - kort gezegd paperclips. De 'promoclip' laat zich beschrijven als een over het midden dubbelgevouwen (metalen) plaatje, met rechthoekige en van elkaar aflopende, afgeronde uiteinden; ze is een variant is van een bepaald type vlakke paperclips die gezamenlijk worden aangeduid als markclips (hierna: reclame clips) en heeft met de andere reclame clips gemeen dat de vlakke voorkant van de clip ruimte biedt voor afbeeldingen, reclame, bedrijfslogo's en dergelijke. De inschrijving van een teken als vormmerk moet worden geweigerd, indien dat teken elk onderscheidend kenmerk mist waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten en niet de herkomst uit een bepaalde onderneming kan demonstreren. Daarbij dient in dit geval rekening gehouden te worden met vermoedelijke perceptie van zowel de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren, als die van de inkopers van bedrijven. Promoclip voert, met een beroep op een verklaring van B. Ninaber van Eyben, aan dat de vorm van de 'promoclip' onderscheidend vermogen heeft, met name door de schuin van elkaar aflopende uiteinden, die volgens haar een 'zwaluwstaart' vormen. Op grond van vergelijking met (afbeeldingen van) de in het geding gebrachte reclame clips, oordeelt het hof anders. De verschillende reclame clips laten diverse vormen zien. Zo zijn er tal van rechthoekige clips, die al dan niet zijn gecombineerd met andere geometrische vormen (zie nader rov. 11). Het gaat hier om nagenoeg identieke vormen, bestaande uit (al dan niet samengestelde) overwegend vlakke geometrische figuren. De 'promoclip' is hierop geen uitzondering. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame clips aan dergelijke vormen en samenstellingen gewend zijn en zal de vorm van de 'promoclip' niet herkennen als merk. Hof's-Gravenhage, 31 okt. 2002, nr. 93, blz. 467. Art. 1 i.v.m. art. 13A, lid ïb Het beeldmerk van Greenery Organics bezit in zijn geheel onderscheidend vermogen. Dat geldt niet voor de woordcombinatie Green Organics als zodanig. Het woord Organics is een beschrijvende aanduiding voor biologisch/organisch geproduceerde (etens)waren en beschrijft dan ook een kenmerk van de waren. De woordcombinatie Green Organics bestaat derhalve uitsluitend uit twee voor de betrokken waren beschrijvende aanduidingen en verschilt niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen. Het totaalbeeld in merkenrechtelijke zin wordt daarom vooral bepaald door de overige (beeld)elementen van het merk. Gelet daarop zijn de punten van verschil meer bepalend voor de totaalindrukken van merk en teken dan de punten van overeenstemming. Hof's-Gravenhage, 10 febr. 2005, nr. 96, blz. 477. Art. 1 i.v.m. art. 14A, lid ld In de tussen partijen in Engeland gevoerde procedure met als inzet de Engelse merken is onherroepelijk komen vast te staan dat de aanduidingen 'Bach' en 'Bach Flower Remedies' ten tijde van de depots van die tekens als merk in Engeland als generiek, ofwel beschrijvend moesten worden beschouwd voor de waren waarvoor zij waren gedeponeerd (preparations for me-

2 0 0 5

B I J B L A D


dicinal purposes derived from herbs and flowers). Uit de door Healing Herbs overgelegde stukken ten bewijze van haar stelling dat een dergelijke situatie zich ook in de Benelux voordeed ten tijde van het depot van de thans in het geding zijnde merken, leidt de rechtbank af dat het daarvoor in aanmerking komende publiek, de consumenten van therapieën op basis van bloemen en bloesems alsmede in natuurgeneeswijzen geïnteresseerde zorgverleners, ten tijde van de depots van de Benelux merken 'Bach' en 'Bach Flower Remedies' deze tekens opvatte als een normale benaming voor bloesemremedies, vervaardigd volgens de opvattingen en voorschiften van Dr. Bach. Hier doet zich het geval voor dat de consument de naam Bach in het normale taalgebruik is gaan opvatten als een soortnaam. De uit te spreken nietigheid kan slechts betrekking hebben op die klassen waarvoor deze merken ten tijde van de deponering als soortnaam golden, de klassen 5 (onder meer farmaceutische en homeopathische preparaten) en 42 (onder meer geneeskundige diensten). Voor de overige klassen waarvoor de merken zijn gedeponeerd, zullen deze overeenkomstig de subsidiaire vordering van Healing Herbs vervallen worden verklaard, nu Flower Remedies niet heeft weersproken dat van die merken voor die klassen gedurende een onafgebroken tijdvak van vijfjaren geen normaal gebruik is gemaakt. Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2004, nr. 51, blz. 200. Art. 1, lid 2 De emmervorm wordt niet bepaald door de aard van de waar en levert geen uitkomst op het gebied van de nijverheid op. Het is in geen geval zo dat het onontbeerlijk is voor yoghurt als product dat dit in emmervorm wordt aangeboden of dat die vorm zo zeer gebruikelijk is voor yoghurt dat men in redelijkheid niet kan vergen dat men daar een andere vorm voor kiest. (Anders: de Vzr.). Hof Arnhem, 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194. Zowel de vorm als ook de gekozen uitvoering voor spiegels als de onderhavige is, gelet op de omstandigheden waaronder en het doel waarvoor deze worden benut, gebruikelijk en onderscheidt zich niet door enig ander - herkenbaar - kenmerk van soortgelijke waren. In ieder geval beïnvloedt de vorm van de onderhavige opzet dodehoekspiegel de wezenlijke waarde van de waar. Niet van belang is dat ook het spiegelglasgedeelte van vorm kan verschillen. Alle spiegelglasgedeelten van dodehoekspiegels zullen immers moeten voldoen aan een aantal technische eisen. Niet aannemelijk is derhalve dat een koper zijn aankoopbeslissing enkel baseert op de vorm en constructie van het spiegelglasgedeelte. Rb. Maastricht, 12 nov. 2003, nr. 16, blz. 63. De stelling dat de ronde opening en de conische vorm tezamen, gezien het beoogde gebruik als dipzoutje, een gebruikskenmerk vormen omdat zij het opscheppen van dipsaus mogelijk maken, en waarvan de bescherming derhalve is uitgesloten, moet worden verworpen. Dat de Bugles als dipzoutje zijn bedoeld is niet gebleken. Voorts omvat 'dippen' volgens algemeen taalgebruik geenszins ook 'scheppen', zoals ook blijkt uit Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dat aan 'dippen' de betekenis toekent van 'voorzichtig of eventjes indopen'. Daarvoor is geen opening of conische vorm nodig. Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Art. 4 Het verweer dat de merken nietig zouden zijn omdat niet INC, maar een derde gerechtigd was de merken te registreren

E I G E N D O M

5 7 1

moet worden verworpen, reeds omdat ingevolge art. 14B BMW de desbetreffende derde dient deel te nemen aan het geding, hetgeen niet het geval is. Evenmin vermag de rechtbank in te zien dat de woordmerken MASQUELIER'S ieder onderscheidend vermogen missen. Van onderscheidend vermogen is sprake indien het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De aanduiding MASQUELIER'S lijkt als zodanig ('van huis uit') zonder meer geschikt als merk. Vitamins & More hebben gesteld, noch is anderszins gebleken dat het relevante publiek enerzijds zal weten dat prof. Masquelier de ontdekker is van OPC en anderzijds zal aannemen dat de woordmerken ook uitsluitend daaraan refereren. Rb. 's-Gravenhage, 6 okt. 2004, nr. 29, blz. 100. Art. 4,2 i.v.m. art. 14A, lid i e Behoudens de regels van het gemene recht staat het een ieder ook zonder toestemming van de betrokken persoon vrij een merk in te schrijven dat in meer of mindere mate aanhaakt aan de naam van een bekende persoon. De omstandigheid dat het publiek de waren onder dat merk in verband brengt met die bekende persoon is inherent aan het gebruik dat zo als merk van die naam wordt gemaakt, en kan dus niet gelden als een bijzondere omstandigheid die dit merkgebruik verbiedt. Op zichzelf genomen is dan ook geen sprake van misleiding van het publiek indien door of namens die bekende persoon geen toestemming voor het aanhaken aan zijn naam is gegeven. Daarbij geldt nog als bijzonderheid dat Demart tijdens het leven van Dali heeft mogen menen dat zij de merken heeft mogen inschrijven en dat Dali hiertegen ook geen bezwaar maakte. De enkele omstandigheid dat dit na zijn overlijden anders is geworden, maakt niet dat het gebruik thans van de vóór of nadien gedane inschrijvingen tot misleiding van het publiek leidt. Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. Art. 4,6 Uit de door het Benelux-Gerechtshof uitgesproken verklaring voor recht volgt dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander. Onderdeel 2.1.1 van het middel is derhalve gegrond. Hetzelfde geldt voor onderdeel 2.3.1, nu het hof de daarin vermelde omstandigheden in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling van de goede trouw van het voorgebruik door Artic c.s. en van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw was uit hoofde van haar bekendheid met dat voorgebruik door Artic c.s., welke goede, onderscheidenlijk kwade trouw, ingevolge de door het Benelux-Gerechtshof gegeven verklaring voor recht, voor de hier aan de orde zijnde vraag niet van betekenis zijn. Hoge Raad, 8 juli 2005, nr. 94, blz. 469. Uit het systeem van de BMW, en uit de in de opsomming van artikel 4 sub 6 BMW opgenomen voorbeelden, blijkt, dat van kwade trouw niet snel sprake is en dat de kring van beschermden klein is. Tegen deze achtergrond is het blijven verrichten van depots door Demart na intrekking van het mandaat op zichzelf genomen onvoldoende om die depots aan te merken als te kwader trouw gedaan. De handelsnaam of het dienstmerk Dali Museum en de naam van de Fundación stemmen zo weinig over-

5 7 2

B I J B L A D


een met de merken van Demart, dat in de BMW geen basis is te vinden voor het oordeel dat Demart zich van inschrijving van haar merken had moeten onthouden. Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. 'Ashley' moet als het meest onderscheidende bestanddeel van zowel de LAURA ASHLEY merken als het ASHLEY'S beeldmerk worden aangemerkt. De LAURA ASHLEY merken zijn ouder dan het beeldmerk ASHLEY'S van Bucci, zodat Laura Ashley door gebruik te maken van de LAURA ASHLEY merken al vóór het depot van het beeldmerk ASHLEY'S door Bucci gebruik maakte van het meest kenmerkende deel ASHLEY en haar later depot van het merk ASHLEY niet als te kwader trouw is aan te merken. Rb. Amsterdam, 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148. Ashlar maakte eerder gebruik van de naam VELLUM en het bakstenen logo dan Vellum Benelux en Vellum Software GmbH. Ashlar was daarom niet te kwader trouw toen zij na beëindiging van de distributieovereenkomst het woord VELLUM en het bakstenen logo als merken liet inschrijven. Vzr. Rb. Arnhem, 12 aug. 2004, nr. 58, blz. 219. Art. 4,6 en art. 5, lid 2a Nu er geen aanwijzingen zijn voor het tegendeel, en gezien de rechtszekerheid, moet aangenomen worden dat met normaal gebruik in de BMW op beide plaatsen hetzelfde bedoeld is. Ook normaal gebruik in art. 4 onder 6 BMW zal conform de betekenis van normaal gebruik in de richtlijnbepalingen kunnen en daarom moeten worden uitgelegd; derhalve overeenkomstig de uitleg van het HvJEG in het arrest Ansul/Ajax. Niet kan worden gezegd dat het in opdracht (en dus met toestemming) van het Jordaanse ministerie door de leverancier in de Benelux aanbrengen van het merk HALIBNA op de verpakking van de voor export naar Jordanië bestemde melkpoeder, alsook het gebruik van dit merk door tussenpersonen namens dit ministerie in de schriftelijke tenderuitnodigingen aan of contracten met ondernemingen in de Benelux, geen normaal gebruik van het merk kunnen opleveren, omdat de melkpoeder niet in de Benelux (maar in Jordanië) op de markt wordt gebracht of omdat (het gebruik van) het merk niet in de Benelux in de openbaarheid treedt. Gebruik door anderen in opdracht en met toestemming van het ministerie moet aan het ministerie worden toegerekend, te meer omdat het aanbrengen van het merk in de Benelux door de leveranciers er niet op gericht was voor henzelf onder het merk afzet te vinden of te behouden, maar geschiedde voor hun opdrachtgever, het ministerie. Voor de vraag of gebruik normaal is, is niet beslissend of het incidenteel, sporadisch is, maar of het merk in de relevante periode niet slechts symbolisch in de Benelux gebruikt is. Daarvan is in casu geen sprake (zie de overwegingen 11,12 en 13). Er is sprake van een zodanige verwevenheid tussen de toenmalige fabrikant van melkpoeder onder het merk HALIBNA Imeko voor het ministerie en de deposant Phoenix, dat eiseressen de vereiste wetenschap van het voorgebruik van Phoenix voldoende aannemelijk hebben gemaakt; Phoenix zal het tegendeel moeten bewijzen. Hof's-Gravenhage, 17 april 2003, nr. 61, blz. 236. Art. 4,6 i.v.m. art. 11 The NameWorks heeft voor Holland Railconsult twee merken (Oxio en Movares) ontwikkeld. Beide zijn op naam van Holland Railconsult ingeschreven in het Benelux merkenregister. Volgens The NameWorks kreeg Holland Railconsult krachtens

E I G E N D O M

2 0 0 5

haar algemene voorwaarden slechts recht op één daarvan, en heeft zij gekozen voor Movares. Een merkhouder kan in beginsel verboden worden een merk te gebruiken en kan geboden worden mee te werken aan doorhaling of o verdracht van dat merk, als het de merkhouder op grond van een overeenkomst met een derde niet is toegestaan dat merk te gebruiken. Aannemelijk is echter dat Holland Railconsult voor consultancy activiteiten - die de inzet van het naamgevingsproject vormden - heeft gekozen voor de naam Oxio. Daarnaast is voorshands niet komen vast te staan dat The NameWorks toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft bedongen. Vzr. Rechtbank Arnhem, 11 mei 2005, nr. 95, blz. 472. Art. 5, lid 2a Bij de beoordeling van de vraag of Fiat c.s. het merk Targa normaal hebben gebruikt is in deze procedure slechts sprake van gebruik van de domeinnamen www.targaconnect.com en www.targaservices. com en een website, waarnaar die namen leiden. Op die website worden slechts diensten aangeboden onder de naam Connect. Het woord Targa komt op de website slechts voor in de vermelding 'Powered bij Targasys' en in de zinsnede '(...) Connect, the roadside assistance service guaranteed by Targasys (...)'. Voorts komen op de website slechts Italiaanse en Engelse teksten voor. De aanduiding Targasys wordt aldus niet ter onderscheiding van waren of diensten gebruikt, maar slechts als handelsnaam. De vraag die resteert is dan ook of het gebruik van voormelde domeinnamen merkgebruik oplevert. Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een adres op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als merkgebruik is aan te merken is afhankelijk van het oordeel van het relevante publiek daaromtrent. Door het enkele gebruik van de onderhavige domeinnamen voor de desbetreffende website, is in dit geval geen sprake van gebruik van de Targa merken ter onderscheiding van waren of diensten, temeer nu op de website uitsluitend diensten worden aangeboden onder de aanduiding Connect. Er moet derhalve van worden uitgegaan dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijfjaren geen normaal gebruik van de onderhavige Targa merken van Fiat c.s. is gemaakt binnen het Benelux gebied. De enkele stelling van Fiat c.s. dat zij hun merken niet normaal gebruiken in de Benelux omdat Porsche een inbreukverbod vordert is, ook als deze stelling juist zou zijn, onvoldoende om aan te nemen dat Porsche onbehoorlijk handelt door (daarnaast) vervallenverklaring van de Targa merken van Fiat c.s. te vorderen. Naast een gebruiksverbod heeft Porsche een te rechtvaardigen belang bij het verval van de Targa merken, van welke merken het onderscheidend bestanddeel Targa gelijk is aan haar Targa merk. Evenmin hebben Fiat c.s. daarom een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van haar merk, nu de tegen hen ingestelde inbreukprocedure geen buiten haar macht liggende, niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheid is die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maakt, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht. Daarentegen wordt aangenomen datPorsche haar merk wel normaal heeft gebruikt, onder meer nu zij gemotiveerd heeft gesteld dat zij de productie van het oude model Porsche Targa pas in april 1998 heeft gestaakt en onbetwist heeft gesteld dat zij haar merk ook in de periode 1998 2001 heeft gebruikt in reclame uitingen en voor onderdelen voor de (oude) Porsche Targa. Nu het merk Targa in ieder geval ten tijde van het depot

2 0 0 5

B I J B L A D


onderscheidend vermogen bezat, brengt de enkele stelling van Fiat c.s. dat Porsche haar merk Targa steeds in combinatie met haar merk Porsche en voor bepaalde Porsche's gebruikt, - ook als dit juist zou zijn - op zichzelf nog niet mee dat Porsche haar merk Targa niet normaal (als merk) gebruikt. Hof's-Gravenhage, 26 mei 2005, nr. 85, blz. 421. Eiseres heeft het teken WEGENWACHT veelvuldig gebruikt. Dit gebruik heeft duidelijk betrekking op de door haar aangeboden diensten, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden.Voorts treedt eiseres op tegen gebruik van het teken door anderen. Non usus doet zich daarom niet voor. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, nr. 28, blz. 96. Art. 5, lid 2a en art. 4,6 Nu er geen aanwijzingen zijn voor het tegendeel, en gezien de rechtszekerheid, moet aangenomen worden dat met normaal gebruik in de BMW op beide plaatsen hetzelfde bedoeld is. Ook normaal gebruik in art. 4 onder 6 BMW zal conform de betekenis van normaal gebruik in de richtlijnbepalingen kunnen en daarom moeten worden uitgelegd; derhalve overeenkomstig de uitleg van het HvJEG in het arrest Ansul/Ajax. Niet kan worden gezegd dat het in opdracht (en dus met toestemming) van het Jordaanse ministerie door de leverancier in de Benelux aanbrengen van het merk HALIBNA op de verpakking van de voor export naar Jordanië bestemde melkpoeder, alsook het gebruik van dit merk door tussenpersonen namens dit ministerie in de schriftelijke tenderuitnodigingen aan of contracten met ondernemingen in de Benelux, geen normaal gebruik van het merk kunnen opleveren, omdat de melkpoeder niet in de Benelux (maar in Jordanië) op de markt wordt gebracht of omdat (het gebruik van) het merk niet in de Benelux in de openbaarheid treedt. Gebruik door anderen in opdracht en met toestemming van het ministerie moet aan het ministerie worden toegerekend, te meer omdat het aanbrengen van het merk in de Benelux door de leveranciers er niet op gericht was voor henzelf onder het merk afzet te vinden of te behouden, maar geschiedde voor hun opdrachtgever, het ministerie. Voor de vraag of gebruik normaal is, is niet beslissend of het incidenteel, sporadisch is, maar of het merk in de relevante periode niet slechts symbolisch in de Benelux gebruikt is. Daarvan is in casu geen sprake (zie de overwegingen 11,12 en 13). Er is sprake van een zodanige verwevenheid tussen de toenmalige fabrikant van melkpoeder onder het merk HALIBNA Imeko voor het ministerie en de deposant Phoenix, dat eiseressen de vereiste wetenschap van het voorgebruik van Phoenix voldoende aannemelijk hebben gemaakt; Phoenix zal het tegendeel moeten bewijzen. Hof's-Gravenhage, 17 april 2003, nr. 61, blz. 236. Art. 5, lid 2a i.v.m. art. 5, lid 3 Ook al vertoont de vorm zoals die is ingeschreven een (perfect) ronde opening en een (perfect) conische vorm, die echter ontbreken aan de vorm waarin de zoutjes worden verkocht, dit brengt geen verval van het merkrecht mee, nu het onderscheidende kenmerk van de ingeschreven vorm ongewijzigd is gebleven. De typische 'puntmuts' vorm moet als onderscheidend kenmerk van de ingeschreven vorm aangemerkt worden en het verkochte eindproduct heeft ook duidelijk die vorm. Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9.

E I G E N D O M

5 7 3

Art. 5, lid 2b Voorshands is voldoende aannemelijk dat in de loop der jaren het woord 'vlammetjes' in het normale taalgebruik een veel gebruikte benaming voor een miniversie van een loempia, gevuld met heet gekruid vlees, is geworden. Zo al niet het merk reeds is verworden tot soortnaam, dient toch vastgesteld te worden dat de onderscheidende kracht van het merk aan erosie onderhevig is en om die reden als een relatief zwak merk heeft te gelden waaraan een dienovereenkomstige geringe beschermingsomvang toekomt. Het verwordingsproces is niet (voornamelijk) te wijten aan Trial, zodat haar merkrecht voorshands intact blijft. Vzr. Rb. Breda, 16 juni 2004, nr. 52, blz. 204. Art. 5, lid 3 i.v.m. art. 5, lid 2a Ook al vertoont de vorm zoals die is ingeschreven een (perfect) ronde opening en een (perfect) conische vorm, die echter ontbreken aan de vorm waarin de zoutjes worden verkocht, dit brengt geen verval van het merkrecht mee, nu het onderscheidende kenmerk van de ingeschreven vorm ongewijzigd is gebleven. De typische 'puntmuts' vorm moet als onderscheidend kenmerk van de ingeschreven vorm aangemerkt worden en het verkochte eindproduct heeft ook duidelijk die vorm. Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Art. 5, lid 3c Het gebruik van het woord 'Bouwmediair' kan aan de licentiegever worden toegerekend. Derhalve wordt ook een verbod tegen de licentiegever toegewezen. Vzr. Rb. Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426. Art. 6bis, lid ia i.v.m. art. 1 en art. 6quinquies B, onder 2 Verdrag van Parijs Aan de orde is of het uiterlijk van de 'promoclip' zich ervoor leent om te worden ingeschreven als merk voor - kort gezegd paperclips. De 'promoclip' laat zich beschrijven als een over het midden dubbelgevouwen (metalen) plaatje, met rechthoekige en van elkaar aflopende, afgeronde uiteinden; ze is een variant is van een bepaald type vlakke paperclips die gezamenlijk worden aangeduid als markclips (hierna: reclame clips) en heeft met de andere reclame clips gemeen dat de vlakke voorkant van de clip ruimte biedt voor afbeeldingen, reclame, bedrijfslogo's en dergelijke. De inschrijving van een teken als vormmerk moet worden geweigerd, indien dat teken elk onderscheidend kenmerk mist waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten en niet de herkomst uit een bepaalde onderneming kan demonstreren. Daarbij dient in dit geval rekening gehouden te worden met vermoedelijke perceptie van zowel de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren, als die van de inkopers van bedrijven. Promoclip voert, met een beroep op een verklaring van B. Ninaber van Eyben, aan dat de vorm van de 'promoclip' onderscheidend vermogen heeft, met name door de schuin van elkaar aflopende uiteinden, die volgens haar een 'zwaluwstaart' vormen. Op grond van vergelijking met (afbeeldingen van) de in het geding gebrachte reclame clips, oordeelt het hof anders. De verschillende reclame clips laten diverse vormen zien. Zo zijn er tal van rechthoekige clips, die al dan niet zijn gecombineerd met andere geometrische vormen (zie nader rov. 11). Het gaat hier om nagenoeg identieke vormen, bestaande uit (al dan niet samengestelde) overwegend vlakke geometrische figuren.

5 7 4

B I J B L A D


De 'promoclip' is hierop geen uitzondering. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame clips aan dergelijke vormen en samenstellingen gewend zijn en zal de vorm van de 'promoclip' niet herkennen als merk. Hof's-Gravenhage, 31 okt. 2002, nr. 93, blz. 467.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Art. 6bis, lid ïb Het onderscheidend vermogen van het teken ONBEGRIJPELIJK LEKKER dient te worden beoordeeld in verband met de waren waarvoor het is gedeponeerd. In navolging van Haribo zal het Hof uitgaan van de typering van deze waar als snoep en/of suikerwaren. Voorts is de vermoedelijke perceptie van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consumenten van de betrokken waren van belang. Het in aanmerking komend publiek zal de woordcombinatie onmiddellijk begrijpen als de aanprijzende en niet onderscheidende mededeling dat iets bijzonder aangenaam van smaak is. Het publiek zal in het teken ook niet méér zien dan die mededeling. Van een merkbaar verschil met de terminologie die voor een dergelijke mededeling in het normale taalgebruik van dat publiek wordt gebezigd is daarbij geen sprake. Het teken mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend kenmerk en heeft niet het vermogen om de herkomst van de betrokken waar te onderscheiden. Voorts dient te worden beoordeeld of'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, of althans een aanzienlijk deel daarvan, zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert. Daarbij kan slechts acht worden geslagen op gebruik van het teken vóór het tijdstip van het depot. Het Bureau dient zelfstandig te beslissen of is voldaan aan de eisen van inburgering, zoals die volgen uit de jurisprudentie, zonder daarbij een lagere drempel te hanteren. Voor het slagen van een beroep op inburgering is onvoldoende dat een omvangrijke reclamecampagne is gevoerd. Van belang is de mate van herkenning bij het publiek van het teken als merk. Uitgaande van de wijze van gebruik van het teken is het niet waarschij nlijk dat het in aanmerking komende publiek door het herhaald horen en/of zien van het teken daarin ten tijde van het depot meer zag dan een aanprijzing van de waar als bijzonder lekker van smaak. Voorts wordt in aanmerking genomen dat de periode waarin het teken is gebruikt voorafgaand aan het depot, drie jaar, betrekkelijk kort is. Hof's-Gravenhage, 19 jan. 2004, nr. 31, blz. 108.

Art. 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met art. 3, lid ie, van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Art. 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met art. 3, lid ie, van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 februari 2004, aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de hier bedoelde weigeringsgrond, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. Met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement is niet verenigbaar dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. Daarmee is evenmin verenigbaar dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden. Benelux-Gerechtshof, 1 dec. 2004, nr. 107,blz. 545.

Artt. 6ter en 6bis i.v.m. art. 3 Mrl 89/104/EEG Bij de in art. 6bis, lid 1 BMW bedoelde oordelen van het Beneiux-Merkenbureau (BMB) en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6ter BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden. In een procedure ingevolge art. 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving. In een procedure ingevolge art. 6ter BMW dient de rechter bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven een door het BMB eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.

Art. 11 i.v.m. art. 4,6 The NameWorks heeft voor Holland Railconsult twee merken (Oxio en Mo vares) ontwikkeld. Beide zij n op naam van Holland Railconsult ingeschreven in het Benelux merkenregister. Volgens The NameWorks kreeg Holland Railconsult krachtens haar algemene voor waarden slechts recht op één daarvan, en heeft zij gekozen voor Movares. Een merkhouder kan in beginsel verboden worden een merk te gebruiken en kan geboden worden mee te werken aan doorhaling of overdracht van dat merk, als het de merkhouder op grond van een overeenkomst met een derde niet is toegestaan dat merk te gebruiken. Aannemelijk is echter dat Holland Railconsult voor consultancy activiteiten - die de inzet van het naamgevingsproject vormden - heeft gekozen voor de naam Oxio. Daarnaast is voorshands niet komen vast te staan dat The NameWorks toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft bedongen. Vzr. Rechtbank Arnhem, 11 mei 2005, nr. 95, blz. 472.

2 0 0 5

B I J B L A D


Art. 11 i.v.m. art. z Hnw De rechtbank heeft overwogen dat de in geschil zijnde rechten in de boedel van Ayk Suncentre Nederland B.V. zijn gevallen, zodat deze rechtsgeldig door de curator aan Ayk Suncentre Benelux B.V. (ASB) konden worden overgedragen. Indien de icdiLbaiik mei 'de rechten' alleen de in de boedei van r\yi^

JUÜ^niLC

l ^ C t i C l l c l l I U D. V. VcLllCllUC C l l

UUU1

UC

(.UiclLUl

rechtsgeldig aan ASB overgedragen merkrechten op het oog had, leidt de gestelde valsheid van de overeenkomst van 20 januari 1993 ertoe dat de aan art. 5a Hnw ontleende grondslag van het verzoek van Ayk Suncentre Service (ASS) c.s. ondeugdelijk is. In dat geval heeft de rechtbank echter verzuimd een gemotiveerde beslissing te geven op de aan art. 5 Hnw ontleende grondslag, kort gezegd inbreuk op het oudere handelsnaamrecht van ASS. Indien de rechtbank onder 'de rechten' ook het recht op de handelsnaam 'Ayk Suncentre' (en het element 'Ayk') heeft verstaan, is rov. 6.4 van de tussenbeschikking onvoldoende gemotiveerd, nu zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom ASS (anders dan de gefailleerde Ayk Suncentre Nederland B.V.) zich jegens ASB niet (meer) op haar oudere handelsnaamrecht zou kunnen beroepen. Opmerking verdient daarbij dat ASB blijkens de gedingstukken niets heeft gesteld over een eventuele overdracht van het handelsnaamrecht van ASS aan de gefailleerde Ayk Suncentre Nederland B.V., waarmee de curator van die vennootschap een titel zou zijn gegeven tot nadere overdracht aan ASB, noch over de wijze waarop ASB zelf oudere handelsnaamrechten dan die van ASS zou hebben verkregen. Hoge Raad, 14 jan. 2005, nr. 83,blz. 395. Art. 11A i.v.m. art. 11C Anders dan Oostendorp voorstaat, vloeit uit artikel 11A BMW niet voort dat inschrijving in het merkenregister een voorwaarde is voor overdracht van een merk. Wel brengt dit artikel mee dat sprake moet zijn van een schriftelijke vastlegging van de overdracht, bij gebreke waaraan de overdracht nietig is. Blijkens artikel 11C BMW moet de schriftelijke vastlegging plaatsvinden in een akte of een door de partij en getekende verklaring. Gelet op de onder 1 .b genoemde schriftelijke overeenkomst voldoet de overdracht van het merkrecht op 26 mei 1999 door Oostendorp aan EDE aan dit vereiste. De omstandigheid dat EDE nimmer heeft verzocht om mee te werken aan de inschrijving in het merkenregister, zoals door Oostendorp is aangevoerd, doet hieraan niet af. Van de door Oostendorp gestelde (retro) overdracht van het merk op 4 oktober 1999 aan hem door EDE is geen door partijen ondertekend geschrift overgelegd. De door Oostendorp overgelegde verklaringen behelzen geen schriftelijke vastlegging van de overdracht zoals bedoeld in artikel 11 BMW. Dit betekent dat als vaststaand moet worden aangenomen dat op 4 oktober 1999 geen overdracht van het merkrecht van EDE aan Oostendorp heeft plaatsgevonden. De overdracht van 26 mei 1999 door Oostendorp aan EDE is daarom niet ongedaan gemaakt. EDE is dan ook houder van het merkrecht gebleven, zodat zij dit op 26 oktober 1999 in beginsel aan Houben heeft kunnen overdragen. Houben heeft ter onderbouwing van de door hem gestelde verkrijging van het merkrecht geen enkel document overgelegd. TNT heeft de onder ï.c genoemde verklaring overgelegd die betrekking heeft op de gestelde overdracht van het merkenrecht door EDE aan Houben. Nu deze verklaring echter slechts is ondertekend door EDE en niet door Houben, en deze slechts bevestiging behelst van de volgens de opsteller van die verklaring eerder tot stand gekomen overdracht van het merkrecht, kan

E I G E N D O M

5 7 5

deze verklaring niet worden beschouwd als een schriftelijke vastlegging in de zin van artikel 11 BMW, waarin de wil van beide partijen is belichaamd om de overdracht van het merkrecht te bewerkstelligen. Noch uit de inhoud van deze verklaring, noch op grond van de overige bewijsstukken is komen vast te staan dat schriftelijke vastlegging van de gestelde overdracht heeft plaatsgevonden, terwijl dit wel van doorslaggevend belang is voor de vraag of Houben merkhouder is. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 17, blz. 63. Art. 12A Voor het inroepen van bescherming op basis van het laatste van de vier depots is inschrijving (nog) niet vereist, omdat dit depot is gedaan vóór 1 januari 2004. Hof Arnhem, 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194. Het merkrecht ontstaat eerst bij de inschrijving van het merk. In het onderhavige geval is er evenwel aanleiding om bij de vraag naar de merkinbreuk ook de nog niet ingeschreven depots te betrekken, omdat de nog niet ingeschreven depots, behalve voor wat betreft de speciale kleur, gelijkluidend zijn aan het depot met de blauwe kleur dat reeds tot inschrijving heeft geleid. Er is geen enkele omstandigheid gesteld of gebleken op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat, gegeven de inschrijving van het depot met de blauwe kleur, er zelfs maar een kans is dat de depots van de rode en groene kleur niet tot een geldig merkrecht zullen voeren. Dat is, in dit bijzondere geval, en in aanmerking genomen dat het hier een voorlopige voorziening betreft, voldoende om een inbreukverbod mede op die depots te gronden. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. Art. 12A, lid 4 (nieuw) i.v.m. art. 14, lid 1 en art. 98 GMV Aannemelijk is dat Hartman als gevolg van de sinds 8 april 2002 gepleegde merkinbreuken (enige) schade heeft geleden. Ten Teije is slechts schadevergoeding- dat iets anders is dan een redelijke vergoeding - verschuldigd vanaf de datum van de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23. blz. 79. Art. ïzA, lid 4 en art. 254 e.v. Rv De inbreukmakende handelingen dateren van vóór het depot en de inschrijving van het merk. Voor die situatie volgt uit art. 12A lid 4 BMW dat geen schadevergoeding kan worden toegekend. In dat licht bezien heeft OP BV onvoldoende belang bij haar vorderingen tot opgave, teruggave en het zenden van een rectificatie, behoudens voor zo ver een en ander betrekking heeft op kratten die zich nog bij Wavin in voorraad bevinden, dan wel binnen haar bereik zijn. Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242 (met noot). Art. 13A, lid 1 Het enkel deponeren van een merk kan reeds als gebruik van een merk in het economisch verkeer worden beschouwd. Door het deponeren van een merk belet de deposant immers derden om hetzelfde merk te deponeren. Rb. Utrecht, 14 april 2004, nr. 4, blz. 13. Art. 13A, lid 1 i.v.m. lid 7 Het is zeer voorstelbaar dat een depot van louter een woordmerk Holiday Cars door het BMB zou worden geweigerd. Uit diverse arresten van het HvJ EG met betrekking tot de weigering van beschrijvende tekens gebaseerd op artikel 3, lid 1 sub c Mrl is reeds duidelijk geworden dat hiermee een doel van alge-

5 7 6

B I J B L A D


meen belang wordt nagestreefd, en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en daarom niet kunnen worden ingeschreven. Holiday Cars zou zich, door zich op grond van haar onderhavig gecombineerd woord /beeldmerk met succes te kunnen verweren tegen het gebruik door Sixt Nederland van de woorden Holiday Cars uit dat merk, in feite beroepen op merkbescherming van niet als merk te deponeren woorden, en aldus toch een monopolie verkrijgen ten aanzien van dat 'woord onderdeel' van haar merk. Dit zou in strijd zijn met de strekking van art. 3, lid 1 Mrl. Vzr. Rb. Haarlem, 24 febr. 2005, nr. 97, blz. 483. Art. 13A, lid ia-d; art. saHnw Vzr.: De stellingen van Microsoft, dat de door Nijkerk gereserveerde naamnummers 0800 MICROSO en 0900 MICROSO door de huidige reservering en door het toekomstig gebruik een dreigende inbreuk op de merken en handelsnaam van Microsoft es meebrengen, wordt verworpen. Woorden zoals microsores, microsoof, microsolutions en microsmile maken geen inbreuk op het merk en/of de handelsnaam van Microsoft. Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Art. 13A, lid 1; art. 6:162 BW Verzenden van een sommatiebrief om (vermeende) inbreuk een halt toe te roepen is in beginsel niet onrechtmatig. Dat is anders als de merkhouder in redelijkheid niet kan menen dat de aangeschreven partij inbreuk maakt. In dit geval is op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat klanten van de eiseres inbreuk maken op de merkrechten van verweerder. Deze treden met het teken niet naar buiten en gebruiken de software slechts voor interne bedrijfsprocessen. Zij maken dus geen inbreuk onder art. 13 A, lid ia-e. Onduidelijk is waarin ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als vereist voor inbreuk onder art. 13 A, lid ld, zou (moeten) bestaan. Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2003, nr. 19, blz. 71. Art. 13A, lid ia, b en/of c Nu Ideenet haar website onder de naam stadrotterdam.nl gebruikt voor het geven van informatie over de stad Rotterdam is er geen sprake van gebruik ter onderscheiding van waren en/ of diensten, zodat de onderdelen a t/m c van artikel 13A, lid 1 BMW niet van toepassing zijn. Rb. Rotterdam, 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286. Art. 13A, lid ïb, c en d De bewoordingen op Beckers verpakking 'het vlammende 11 tal' worden aangemerkt als slogan en kunnen op zichzelf dienen als teken ter onderscheiding van de waren van Beckers. Voorzover de slogan hier is te zien als gebruik van een teken speelt dit als onderscheidingsteken van de waren een ondergeschikte rol ten opzichte van het teken 'loempikanto'. De gewraakte aanduiding roept bij het publiek vooral de associatie met de gehoopte speelwijze van het Nederlands voetbalelftal tijdens het EK op maar wordt mede, zij het in geringe mate, gebruikt ter onderscheiding van waren. Gegeven het feit dat het merk VLAMMETJES zozeer aan erosie onderhevig is dat dit inmiddels aanmerkelijk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet en anderzijds de geringe inbreukmakende kracht die aan het gebruik door Beckers van de slogan wordt toegekend, is van gevaar voor verwarring inhoudende associatie geen sprake. Beckers kan ook geen onge-

E I G E N D O M

2 0 0 5

rechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk. Het beroep op lid 1 onder c en d slaagt om dezelfde reden evenmin waarbij nog aangetekend wordt dat, voor zover Beckers de gewraakte slogan niet gebruikt ter onderscheiding van haar waren maar als verwijzing naar het Nederlands elftal, slechts houders van bekende merken zich met succes op de bepalingen kunnen beroepen en het merk VLAMMETJES daar niet toe behoort. Vzr. Rb. Breda, 16 juni 2004, nr. 52, blz. 204. Art. 13A, lid ïb en c Uit vaste jurisprudentie blijkt dat enkel het bezit van een inschrijving van een kleurmerk veelal onvoldoende is om tegen gebruikers van aanverwante kleuren op te treden. Voor zover Unilever zich beroept op haar kleurmerkregistraties van de kleuren geel en blauw heeft zij in geen enkel opzicht aannemelijk gemaakt dat deze kleuren voor de betreffende producten een sterk onderscheidend vermogen hebben verkregen door inburgering, dat die inschrijvingen een eventuele nietigheidsprocedure zouden kunnen doorstaan en dat Albert Heijn die kleuren op inbreukmakende wijze gebruikt. Voor zover Unilever een beroep doet op de door haar gebruikte kleuren als onderdeel van haar beeldmerkregistraties, dient het onderscheidend vermogen van die kleuren te worden meegewogen bij de beschouwing van totaalindrukken van de in het geding zijnde verpakkingen. Er bestaan vele waren en diensten waarvoor bepaalde kleuren of een deel van het kleurenspectrum niet als merkteken gepercipieerd zullen worden, omdat die waren doorgaans in die kleuren op de markt worden gebracht. Albert Heijn spreekt in dit verband over gangbare 'kleurcodes'. Merkinbreuk is voorshands aangetoond ten aanzien van twee verpakkingen: de pot AH huismerk pindakaas met blauwe dop en het kuipje AH huismerk margarine 'Voor op brood'. Bij beschouwing van het totale beeld van de pot pindakaas met de blauwe dop, worden de aanwezige overeenstemmingen méér bepalend geacht dan de aanwezige verschillen. Bij die afweging speelt een doorslaggevende rol dat de blauwe dop een zeer karakteristiek onderdeel uitmaakt van het betreffende merk. Deze blauwe dop is onverwacht en opvallend voor een pot pindakaas en heeft een sterk onderscheidend vermogen, nu niet is gebleken dat deze kleur voor pindakaasdoppen door enige derde wordt gebruikt. Met name door het gebruik door Albert Heijn van een sterk overeenstemmende blauwe dop en het laten terugkomen van die blauwe kleur op het etiket is de totaalindruk van de Albert Heijn pot met blauwe dop zodanig overeenstemmend met die van het merk Calvé van Unilever dat bij het koperspubliek direct of indirect verwarring mogelijk moet worden geacht, ofwel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het totale merk van Unilever. Niet is aangetoond dat de kleur lichtblauw op dit moment een algemeen aanvaarde kleurcode voor 'light' producten is. Bij vergelijking van het totale beeld van het geregistreerde uiterlijk van het Blue Band kuipje en het gewone margarine kuipje van het AH huismerk, brengt de combinatie van de sterk overeenstemmende kleurstelling van het kuipje, het gebruik van donkerblauwe letters, de identieke donkerblauwe dekselrand én de letterlijk overgenomen teksten 'Voor op brood' en 'Licht en smaakvol' met zich mee dat er een visueel en begripsmatig overeenstemmende totaalindruk aanwezig is. Van een gangbare kleurcode is bij de blauwe dekselrand geen sprake. De aanduiding 'Voor op brood' wordt niet als voor de hand liggende, en noodzakelijke bestemmingsaanduiding beschouwd voor margarine. Ook de woordcombinatie 'Licht en smaakvol' ligt niet

2 0 0 5

B I J B L A D


E I G E N O O M

5 7 7

voor de hand. Strikt genomen betekent 'smaakvol', niet 'smakelijk' maar 'getuigend van een gevoel voor schoonheid'. Een individuele vergelijking tussen de overige merken van Unilever en de beweerdelijk daarop inbreuk makende verpakking van Albert Heijn wijst uit dat ook ten aanzien van de overige verpakkingen zowel overeenkomsten als verschillen bestaan, maar ook dat de punten van overeenstemming bij de andere verpakkingen minder zwaar wegen dan bij de hierboven besproken verpakkingen. Aannemelijk is dat Albert Heijn ook met de overige verpakkingen de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht. Maar dat die grenzen ook met de overige verpakkingen van huismerkartikelen worden overschreden, is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt. Vzr. Rb. Arnhem, 28 april 2004, nr. 64, blz. 252.

onderscheidingsteken niet monopoliseerbaar, maarwei dewijze waarop XS4ALL de combinatie 'xS4'gebruikt, namelijk als intern ettaal/cryptospraak met de betekenis zoals hiervoor is vermeld. Om te beoordelen of XS4ALL met een beroep op art. 13A, lid 1 onder c of d BMW kan opkomen tegen het gebruik door XS4U van de combinatie 'XS4' is daarom van belang of de wijze waarop XS4U in haar merk, handelsnaam of domeinnamen gebruik maakt van het onderscheidingsteken 'XS4' overeenstemt met de wijze waarop XS4ALL dit teken hanteert. Daarbij heeft te gelden dat de aanduiding 'XS4', indien deze wordt opgevat als 'access for', ook als bestanddeel van het totale merk XS4ALL op zichzelf een stetk onderscheidend vermogen bezit. Het merk 'XS4U - X-tra sexy for you' is geen met het merk van XS4AIX overeenstemmend teken omdat de doorXS4U beoogde betekenis van de combinatie 'XS4' duidelijk zichtbaar is uitgeArt. 13A, lid ïb en d (Overtreding veroordeling voorzieningenrechter) legd als 'Extra sexyforyou'. Er is wel enige visuele gelijkenis tussen XS4ALL en XS4U, maar de begripsmatige en auditieve verRocket c.s. hebben nagelaten om na het vonnis van de schillen overwegen. Met haar Beneluxmerk op zich maakt XS4U voorzieningenrechter de metatag PARTY PIANOS uit de bronderhalve geen inbreuk op de merken van XS4ALL. code van hun website te verwijderen, waardoor bij het intoetsen Zonder de toevoegingExtra sexyforyou is wel sprake van een van de zoekterm PARTY PIANOS op www.google.nl als eerste met het merk van XS4ALL overeenstemmend teken. Het gaat hit de website van rocket c.s. verscheen. Bij de bepaling van de immers niet zozeer om de bedoeling die XS4U heeft met het reikwij dte van een in algemene termen vervat verbod, zoals door gebruik van de aanduiding 'XS4' maarvooral om de indruk die de voorzieningenrechter gegeven, brengt een redelijke uitleg daardoor bij het publiek wordt gevestigd. Zonder nadere uitleg met zich mee dat de draagwijdte hiervan zich mede uitstrekt tot door de toevoeging 'X-tra sexy for you' zal het internetpubliek toekomstige handelingen, met dien verstande dat de draagde aanduiding 'XS4U' lezen als 'accessfor you'. Zonder nadere wij dte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waaruitleg door de toevoeging is sprake van een gebruik van her tevan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de ken 'XS4' in de domeinnamen van XS4U dat gelijk is aan dat gronden waarop het verbod wordt gegeven, inbreuken, als door teken in de merken van XS4ALL. de rechter bevolen, opleveren (HR1964, NJ1964,445; HR 5 april Vzr. Rb. Arnhem, 27 okt. 2004, nr. 75, blz. 299. 2002, NJ 2003, 356). De veroordeling van de voorzieningenrechter is evident bedoeld als een verbod tot verdere merkinbreuk. Het is aan gerede twijfel onderhevig of het gebruik als Art. 13A, lid ia metatag gebruik als merk oplevert. Het teken als zodanig was De tweede klacht houdt in dat voor de vraag of sprake is van immers niet op zichtbare wijze in de website opgenomen, zodat inbreuk in de zin van art. 13A, lid 1, aanhef en onder a, BMW betwijfeld kan worden of de diensten nog wel onder dat teken niet beslissend is of Lensen de stip gebruikt als onderdeel van de werden aangeboden. Hiermee samenhangend kan de vraag worcombinatie LENSEN*ADVOCATEN, maar of het relevante puden gesteld of het gebruik van de metatag wel geacht moet worbliek de stip als zelfstandig element ziet, waaromtrent het hof den op enigerlei wijze te hebben gediend ter aanduiding van de niets, althans niet op begrijpelijke wij ze, heeft overwogen. Deze herkomst van de diensten. Voorts zou het feit dat de aanduiding klacht mist doel, aangezien het hof de evenbedoelde rechtsregel PARTY PIANOS in het zichtbare gedeelte van de website geheel niet heeft miskend, maar het standpunt van Nauta Dutilh dat afwezig is tot de conclusie kunnen leiden dat bij dit gebruik het relevante publiek de stip van Lensen als zelfstandig element geen gevaar voor verwarring te duchten is. Het gebruik als meziet, (in rov. 9) gemotiveerd en op niet onbegrijpelijke wijze tatag zou kunnen worden gekwalificeerd als 'ander gebruik' in heeft verworpen. de zin van artikel i3A,lid 1 sub d BMW. Dat ook'ander gebruik' Hoge Raad, 28 jan. 2005, nr. 81, blz. 360. zonder meer door het verbod van de voorzieningenrechter zou worden bestreken, vermag de rechtbank niet in te zien. Over de Het door Standaard gedeponeerde woorden beeldmerk is toepasselijkheid van dit artikellid is in het geheel niet gedebatongeschikt om de waren die hier in het geding zij n, exemplaren teerd. Dit is niet zonder betekenis, gelet op het niet kansloos te van Het Rijmende Paard, te onderscheiden als afkomstig van achten pleidooi dat Rocket c.s. een geldige reden zou kunnen merkrechthebbende Standaard. In het Rijmende Paard spelen toekomen om de termen'party' en 'pianos' alsmede een combide stripfiguren Suske en Wiske de hoofdrol, zodat Suske en natie daarvan als trefwoorden voor hun site op te nemen. Rocket Wiske, zowel in woorden als in afbeelding door het publiek zulkan dus niet geacht worden het verbod van de voorzieningenlen worden opgevat als onderdeel van het srripboek, onder meer rechter te hebben overtreden. als (onderdeel van de) titel, derhalve niet als tekens om Het RijRb. 's-Gravenhage, 1 sept. 2004, nr. 32, blz. 111. mende Paard als afkomstig van Standaard te onderscheiden. Art. 13A, lid ie en d Niet ingeschil is dat het merk van XS4ALL grote bekendheid heeft verworven, geschreven in zogenoemde internettaal/ cryptospraak waarin een combinatie van letters en/of cijfers een betekenis krijgt door die fonetisch te lezen. Het grote publiek leest en begrijpt het merk/de naam van internetprovider XS4AIX daarom - geheel conform de bedoeling van XS4AIX als 'access for all'/toegang voor iedereen (tot het internet), op zichzelf is een dergelijke combinatie van letters en/of cijfers als

Ook in een serie strip boeken, waartoe Het Rijmende Paard behoort, zijn de woorden Suske en Wiske en de afbeelding ervan ongeschikt als woorden beeldmerk, voorzover in de desbetreffende stripverhalen telkens Suske en Wiske een rol van betekenis spelen. Rb. Amsterdam, 28 juli 2004, nr. 76, blz. 302. De lengte/breedte verhouding van de verpakkingen van de Cigaronne sigaretten (2:1) wijkt dermate af van de lengte/ breedte verhouding van de gedeponeerde verpakking (3:2) dat

5 7 8

B I J B L A D


geen sprake is van een gelijke vorm in de zin van art. 13A, lid 1 onder a BMW. Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. In jurisprudentie en literatuur wordt aangenomen dat zuivere transitohandel geen merkinbreuk oplevert en dat van zuivere transitohandel sprake is als de goederen vanaf het begin een vaste eindbestemming hebben en 'en route' naar die eindbestemming de Benelux alleen aandoen voor overslag of tijdelijke opslag. Als de gerechtigde daarentegen tussendoor nieuwe instructies zou kunnen geven op grond waarvan de goederen van bestemming zouden kunnen veranderen, is merkenrechtelijk het verband met de Benelux gegeven en is sprake van gebruik in de zin van art. 13A. Gelet hierop en nu de eindbestemming van de partij vaststond noch vaststaat, kan in casu niet gesproken worden van zuivere transitohandel. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde de partij heeft willen doorvoeren naar het Verenigd Koninkrijk, waar vraag bestaat naar dit type sigaretten op de zwarte markt. Vzr. Rb. Rotterdam, io juni 2004, nr. 57, blz. 217. Art. 13A, lid ïb Het hof heeft gemotiveerd overwogen dat en waarom het van oordeel is dat bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten geen directe of indirecte verwarring tussen het merk van Nauta Dutilh en het teken LENSEN*ADVOCATEN kan ontstaan, waartoe het heeft overwogen dat het totaalbeeld van laatstbedoeld teken in het bijzonder door het woord LENSEN en in mindere mate door het woord ADVOCATEN wordt bepaald en de stip, die door het relevante publiek veelal als verbindingsteken of decoratief element zal worden opgevat, daarbij van ondergeschikte betekenis is. Dit oordeel van het hof is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan derhalve in cassatie niet op juistheid worden getoetst, is niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering. De klacht, ten slotte, dat het hof niet is ingegaan op de stelling in hoger beroep van Nauta Dutilh dat hier sprake is van een atypisch, niet gangbaar gebruik van de stip, waarbij Lensen de stip bovendien op een prominente plaats in het midden bovenaan haar briefpapier heeft geplaatst, mist feitelijke grondslag. Het hof heeft aandacht besteed zowel aan de wijze waarop Lensen de stip op de van haar uitgaande stukken gebruikt als op de omstandigheid dat ook door andere juridische en fiscale dienstverleners relatief grote stippen in combinatie met woorden werden en worden gebruikt. Daarmee heeft het hof, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, de bedoelde stelling van Nauta Dutilh op niet onbegrijpelijke wijze verworpen. Hoge Raad, 28 jan. 2005, nr. 81, blz. 360. Voorshands is onvoldoende aannemelijk geworden dat de letter T in zijn algemeenheid als een algemeen gangbare beschrijving of afkorting van de telecombranche kan worden aangemerkt. Dat ook een aantal andere ondernemingen het bestanddeel T in combinatie met andere tekens gebruikt ter onderscheiding van hun waren of diensten in de telecombranche, leidt tot het oordeel dat het bestanddeel T zwak onderscheidend vermogen heeft. De combinatie van de beide bestanddelen T en MOBILE is niet slechts beschrijvend. Er bestaat een merkbaar en kenmerkend onderscheid tussen de merknaam in zijn geheel en de som van de afzonderlijke bestanddelen. De combinatie heeft een voldoende eigen en individueel karakter om te kunnen dienen als merk. Het teken T-MOBILE wekt in zijn geheel genomen een indruk die voldoende afwijkt van de indruk die door de afzonderlijke bestanddelen wordt gewekt.

E I G E N D O M

2 0 0 5

De bestanddelen T en MOBILE worden aldus ook niet gemonopoliseerd door Deutsche Telekom, nu genoeg mogelijkheden bestaan om van een of beide bestanddelen gebruik te maken in combinatie met andere elementen zonder dat gevaar voor verwarring ontstaat. (Anders: de Vzr.) Het merk T-MOBILE moet worden vergeleken met het teken ID&T MOBILE, zonder de toevoeging 'operated by Telfort'. Het publiek zal in deze toevoeging immers geen aanduiding zien om de diensten of waren van ID&T te onderscheiden. In de praktijk zal het publiek het teken ID&T MOBILE in het schriftelijk verkeer ook los van de website en in mondeling verkeer ook los van de commercials waarnemen en zelf gebruiken. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar komen de door ID&T gebezigde begeleidende uitingen derhalve niet in aanmerking. Op grond van het marktonderzoek en de evaluatie daarvan door prof. dr. W.A. Wagenaar, acht het Hof voldoende aannemelijk dat als gevolg van het gebruik van het teken ID&T zowel indirecte als directe verwarring kan ontstaan, inhoudende gevaar voor associatie met het merk. (Anders: de Vzr.) Niet toewijsbaar is de vordering voor zover gericht op het gebruik van de kleur magenta door ID&T. Het gebruik van deze kleur op de website van ID&T is zo ondergeschikt, mede omdat daarnaast ook andere kleuren prominent aanwezig zijn, dat niet kan worden gesproken van kleurmerkinbreuk. Hof Amsterdam, 30 sept. 2004, nr. 53, blz. 207. Nijkerk is voornemens de aanduiding '(de) Microsoof' in het economisch verkeer te gebruiken. De aanduiding 'Microsoof' stemt overeen met het woord merk 'Microsoft' van Microsoft. 'Microsoof' heeft met 'Microsoft' acht van de negen letters gemeen. Tussen beide woorden bestaat een grote mate van auditieve overeenstemming. De door Nijkerk verrichtte diensten zijn soortgelijk aan die van Microsoft, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van dreigende inbreuk op de merkrechten van Microsoft. Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Het Dorsvlegel-emmertj e vertoont opvallende overeenkomsten met de Levola-emmermerken. Als gevolg van de transparantie respectievelijk de witte achtergrond wordt ook het beeld van het Dorsvlegel emmertje gedomineerd door het beeld van de onderlegde vruchtenyoghurt. De verschillen in opdruk doen niet af aan de totaalindruk van gelijksoortigheid. Hof Arnhem, 26 okt. 2004, nr. 50, blz. 194. Dat Fiat c.s. de merken internationaal hebben ingeschreven en zich in deze procedure verzetten tegen Porsche is onvoldoende reden om aan te nemen dat sprake is van dreigend gebruik als merk in de Benelux. Het bovenstaande brengt mee dat de vragen of sprake is van soortgelijke waren en van verwarringsgevaar geen beantwoording behoeven. Hof's-Gravenhage, 26 mei 2005, nr. 85, blz. 421. Aan het Adidas-beeldmerk komt door inburgering grote onderscheidende kracht toe. Dat wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.

2 0 0 5

B I J B L A D


Bij de vergelijking tussen merk en teken zijn punten van overeenstemming aan te wijzen: het gaat in beide gevallen om een aantal parallelle, verticale strepen van gelijke breedte langs de zijkant van de kledingstukken in een ten opzichte van de ondergrond contrasterende kleur. Het verschilpunt tussen merk en teken is evenwel niet marginaal maar wezenlijk omdat het verschil direct opvait: net ueeiumerk oestaat immers uit drie strepen, terwijl het teken steeds uit twee strepen bestaat. De jurisprudentie van het HvJ en van het BenGH leidt er niet toe dat in dit geval toch van (indirect) verwarringsgevaar kan worden gesproken. Hieruit blijkt namelijk dat het enkele gevaar van associatie ook in het geval van een bekend merk niet toereikend is, maar dat het verwarringsgevaar positief moet worden vastgesteld, waarvan in casu geen sprake is. Omgekeerd kan de door Marca c.s. en H&M gevorderde verklaring voor recht niet worden gegeven. Waar het hen kennelijk om gaat is dat zij vastgesteld willen zien dat zij in de toekomst gevrijwaard zullen blij ven van vorderingen van Adidas op grond van haar beeldmerk tegen het gebruik van twee strepen op kledingstukken. Waar de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de omstandigheden die voor de beoordeling van bepaalde concrete inbreuken van belang zijn naar tijd en plaats kunnen veranderen, is een verklaring voor recht van een zo algemene strekking niet voor toewijzing vatbaar. Hof's-Hertogenbosch, 29 maart 2005, nr. 82, blz. 381. Tussen de merken van Laura Ashley en het woordmerk ASHLEY'S is verwarringsgevaar te duchten. Rb. Amsterdam, 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148. De maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring ontstaat. In aanmerking genomen dat de klemtoon bij de uitspraak van het merk MARKO op de eerste vier letters MARK ligt en het teken MARK® wordt uitgesproken ais MARK, is sprake van auditieve overeenstemming tussen het merk MARKO en het teken MARK® Visueel is eveneens sprake van overeenstemming, nu de schrijfwijze van het merk MARKO en het teken MARK® nagenoeg gelijk is. De afwijking is als gering aan te merken, aangezien het teken ® bestaat uit de hoofdletter o met daarin een R. Ook begripsmatig stemmen merk en teken overeen, omdat zowel MARKO als MARK eigennamen zijn voor jongens. De stelling dat geen sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het woord MARK in de Engelse taal de betekenis 'merk' zou hebben, wordt gepasseerd. De Engelse vertaling van het Nederlandse woord merk is niet 'mark', maar 'trademark' of'brand'. Voor soortgelijkheid van waren is niet vereist dat de waren identiek zij n; bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten wordt geen rekening gehouden met de klassen waarvoor de merken zijn ingeschreven. Gelet op de huidige trends kan voor de afzetvan meubelen geen strak onderscheid worden gemaakt tussen de markt voor projecten en de markt voor particulieren. Rb. Breda, 1 sept. 2004, nr. 74, blz. 296. Aangezien het meest bepalende element van het vormmerk is gelegen in de afgekante hoeken van de verpakking en j uist dat bepalende element op identieke wijze is overgenomen in de Ci-

E I G E N D O M

5 7 9

garonne verpakkingen, is de totaalindruk van die verpakkingen in hoge mate overeenstemmend met het vormmerk. Bij het publiek zal gemakkelijk de gedachte kunnen postvatten dat de Cigaronne sigaretten een (lange en/of smaak/soort) variant zijn van de Davidoff sigaretten. Aldus bestaat de kans dat het in aanmerking komend publiek zai menen dat de Cigaronne sigaretten dezelfde herkomst hebben als de Davidoff sigaretten. Daarmee is het gevaar voor indirecte verwarring gegeven. Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. De beoordeling van het 'verwarringsgevaar' voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument dient te geschieden op basis van de totaalindruk die wordt gewekt door de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis of verschillen. Enkel de auditieve gelijkenis van de bestanddelen 'Adriaen' en 'Adriaans' is aanwezig. Het eventuele verwarringsgevaar dat hierdoor zou kunnen ontstaan, wordt evenwel totaal weggenomen door de overige beoordelingselementen. Auditiefis bij een globale beoordeling van de merken 'Abdijbier St. Adriaans' en 'Adriaen Brouwer' de gelijkenis niet meer zo opvallend. Het aantal woorden en lettergrepen in beide begrippen is zeer verschillend en ook de afkorting 'St.' is opvallend: visueel is het totaalbeeld van beide merken totaal verschillend. De woordcombinatie 'Adriaen Brouwer', waarin de familienaam 'Brouwer' minstens even dominant is als de voornaam 'Adriaen' vermits deze woorden samen worden gelezen en uitgesproken, heeft een totaal andere betekenis dan de woordcombinatie 'St. Adriaans'; het merk van eiser roept het beeld op van een heilige, terwijl het merk van de brouwerij verwijst naar een bekend schilder uit de 17e eeuw. Noch bij vergelijking van het beeldmerk 'Adriaen Brouwer' met het woordmerk 'Abdijbier St. Adriaans' noch bij vergelijking van het merk en etiket 'Adriaen Brouwer' met het etiket 'Abdijbier St. Adriaans' kan geconcludeerd worden dat er in hoofde van de consument verwarring mogelijk is. Rb. van Koophandel Oudenaarde, 30 maart 2005, nr. 108, blz. 549. Merk Oxio en teken Oxxio stemmen in sterke mate overeen, en Oxio heeft als fantasienaam een sterk onderscheidend karakter. Het oudere merk Oxio heeft daarom op die grond een ruime beschermingsomvang. Het is geen bekend merk; de aan het merk gerelateerde omzet was in 2004 bescheiden. Het merk is onder meer ingeschreven voor 'diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoersystemen'. Het begrip 'infrastructuur' omvat ook energienetwerken, zodat Holland Railconsult het merk Oxio ook heeft ingeschreven voor haar diensten die zij ten behoeve van energiebedrijven aan energienetwerken verricht. Oxxio Nederland heeft onbetwist gesteld dat haar enige activiteit de levering van energie is, voornamelijk aan consumenten, maar ook aan ondernemingen uit het klein en middenbedrijf. Zij beheert geen netwerk en produceert geen energie. De diensten die concreet met elkaar moeten worden vergeleken zijn enerzijds de levering van energie aan consumenten en ondernemingen en de technische advisering en het proces en projectmanagement met betrekking tot energienetwerken anderzijds. Deze diensten zijn qua bestemming en complementariteit in beperkte mate soortgelijk. Het relevante publiek wordt gevormd door de medewerkers van energiebedrijven die kunnen menen dat Oxio (Holland Railconsult) en Oxxio met elkaar gelieerd zijn. Gedurende de pe-

5 8 2

B I J B L A D


zien hoe dit geen trivialisering is van het product Viagra, een receptgeneesmiddel dat een serieus medisch probleem verhelpt. Aanhaken: Gedaagde heeft aangehaakt bij het bekende merk Viagra door de opvallende vorm en kleur van dat product over te nemen en door haar naamkeuze. Dat de achtergrond van die keuzes op toeval berust, zoals zij betoogt, is niet geloofwaardig. Rb. Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66. Het teken FunktieMediair is door inburgering een bekend merk geworden. Gelet op deze bekendheid is het voldoende aannemelijk dat sprake is van associatiegevaar. Vzr. Rb. Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426. Art. 13A, lid ld Het hof heeft geoordeeld dat Nauta Dutilh op het punt van de aanwezigheid van 'ander gebruik' haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd. Dat oordeel is in het licht van het door Nauta Dutilh aangevoerde niet onbegrij pelijk. Dat het hof daarbij betekenis heeft toegekend aan de uitlating van de raadsman van Nauta Dutilh bij pleidooi in hoger beroep dat zijns inziens geen sprake is van 'ander gebruik', is slechts ten overvloede geschied, zodat de daartegen gerichte klacht Nauta Dutilh niet kan baten. Hoge Raad, 28 jan. 2005, nr. 81, blz. 360. Deze bepaling beschermt de 'goodwillfunctie' van een merk maar schept geen positieve aanspraak van de merkhouder op naamnummers die met het merk overeenstemmen. Door het enkel gereserveerd houden van de naamnummers wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Microsoft, zolang Nijkerk maar niet met het teken 'Microsoft' naar buiten treedt. Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Aangezien Ideenet andere alternatieven ter beschikking stonden, is van een geldige reden geen sprake. Daarnaast is van belang dat Ideenet ASR de mogelijkheid ontneemt om zelfde met haar merken overeenstemmende domeinnamen te gebruiken. Doorhetgebruikvan de domeinnaam wordt het gemak waarmee het publiek het adres van Stad Rotterdam Verzekeringen kan vinden, beperkt. Zodoende kan het gebruik van de domeinnamen door Ideenet afbreuk doen aan de reputatie van de merken van ASR. Daarnaast komen door de bekendheid van de merken van ASR meer bezoekers op de website van Idee- net terecht, zodat tevens sprake is van 'ongerechtvaardigd voordeel trekken uit'. Rb. Rotterdam, 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286. Op de twee ter zitting getoonde overalls is over de plaats waarop RENTOKIL HYGIËNE is geseald, met een stiksteek een rechthoekig stuk stof van dezelfde kwaliteit en kleur als de overall genaaid. Met Rentokil is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat het stukje stof na aankoop wordt verwijderd, waardoor de merknaam van Rentokil wederom zichtbaar is. Derhalve kan niet worden gezegd dat de wijze waarop de overalls door HaVeP zijn geneutraliseerd, afdoende is om merkinbreuk in de zin van art. 13A, lid 1, sub d BMW uit te sluiten. Vzr. Rb. Breda, 23 april 2004, nr. 54, blz. 211. Op grond van artikel 14 juncto 99 lid 1 GMV kan de voorzieningenrechter dezelfde beschermingsmaatregelen geven als het nationale recht van de Staat kent voor nationale mer-

E I G E N D O M

2 0 0 5

ken. Het bekende merk van eisers wordt op grond van artikel 13A lid 1 onder d BMW beschermd tegen het gebruik van de handelsnaam SEZA HUNKEMÖIXER en van de domeinnamen seza.org, sezahunkemöller. com en sezahunkemoller.nl. Dit gebruik doet afbreuk aan de exlusiviteit van het merk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat deze sites zich richten op het publiek binnen de Gemeenschap, meer in het bijzonder het Nederlandse publiek. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 april 2004, nr. 20, blz. 72 (met noot). De internetsite maakt voldoende aannemelijk dat gedaagde de aanduiding WATERWACHT ook als handelsnaam gebruikt. Verwarringsgevaar tussen de handelsnaam WEGENWACHT en WATERWACHT moet worden aangenomen. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, nr. 28, blz. 96. Eiseres heeft zich ten onrechte beroepen op artikel 13A, lid ld BMW teneinde gedaagde te verbieden handelsnamen te voeren die het teken SOLON bevatten. Vanwege het ontbreken van een rechtstreekse met dit artikel overeenkomende inbreukgrondslag in de GMV gaat het niet aan deze bepaling langs de omweg van artt. 14 j° 97 GMV desalniettemin van toepassing te verklaren bij een beroep op een Gemeenschapsmerk. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 29 okt. 2004, nr. 88, blz. 437. Art. 13A, lid 2a en b De aanduiding NACH MASQUELIER op het etiket valt aan te merken als gebruik in de zin van art. 13A, lid 2 onder a en b BMW. Dit gebruik zal door in elk geval een belangrijk deel van het in aanmerking te nemen publiek worden opgevat als een aanduiding van de herkomst. Daaraan kan het gebruik van het woord NACH niet afdoen. Hierbij is van belang dat in elk geval een aanzienlijk deel van het in aanmerking te nemen publiek niet bekend zal zijn met de naam van de ontdekker van OPC, prof. Masquelier. Op het etiket wordt de bedoeling van de aanduiding NACH MASQUELIER op geen enkele manier uitgelegd, laat staan dat het publiek dit slechts zal opvatten als een referentie aan de specifieke, door prof. Masquelier ontwikkelde extractiemethode. Verder staat de aanduiding op een relatief opvallende plek op het etiket. Het publiek dat wèl weet dat Masquelier de naam van de ontdekker is, zal wellicht denken dat die ontdekker dan kennelijk zijn naam aan zowel dit product als dat van de merkhouder verbonden heeft, zodat daaraan in feite een herkomstgarantie wordt toegekend. De gelijkenis tussen de merken, met name de woordmerken MASQUELIER'S en de aanduiding NACH MASQUELIER is dusdanig dat verwarringsgevaar is te duchten. De toevoeging NACH moet wotden gezien als een weinig onderscheidend, triviaal element. MASQUELIER is in merk en teken het onderscheidende element, zodat dit bij de globale beoordeling beslissend is. Het feit dat op een verpakking ook nog een ander merk staat, zal het gevaar voor verwarring in algemene zin niet wegnemen. Rb. 's-Gravenhage, 6 okt. 2004, nr. 29, blz. 100. Art. 13A, lid 5 Bij in kracht van gewijsde gegaan eerder vonnis van de rechtbank is uitgemaakt dat Michel rechthebbende is op het merk CORBLOK en dat het eerdere Benelux depot van dat merk door IWC te kwader trouw was en daarom nietig. IWC heeft hangende die procedure het merk gebruikt tot het moment waarop het vonnis werd betekend. Michel vordert schadevergoeding en winstafdracht over die periode.

2 0 0 5

B I J B L A D


Het enkele feit dat IWC het merk CORBLOK gebruikte impliceert niet dat zij toestemming van Michel daarvoor had. Het komt er op neer dat het merkgebruik door IWC tussen partijen geen probleem opleverde zolang de belangen van Michel en IWC nog parallel liepen. Dat werd anders toen Michel de door haar te verhandelen corrosie inhibitor niet langer van i w c betrok. Daarbij past slecht aan te nemen dat Michel akkoord zou gaan met voortzetting van gebruik van haar merk CORBLOK door IWC. IWC mocht dat onder de gewijzigde omstandigheden ook redelijkerwijs niet verwachten. Doorslaggevend is uiteindelijk dat Michel niet reageerde op de brief van IWC waarin IWC om nadere/nieuwe afspraken vroeg en dat Michel IWC kort na haar eigen depot van het merk heeft laten weten dat IWC niet langer gerechtigd was het merk CORBLOK te gebruiken. Deze inbreuk moet haar worden toegerekend. De daaruit voortvloeiende schade bestaande uit verlies van exclusiviteit en reiskosten wordt in redelijkheid en billijkheid vastgesteld. Vooropgesteld wordt dat een veroordeling tot winstafdracht ingrijpend is en tot verstrekkende consequenties kan leiden. Heel wel denkbaar is dat er omstandigheden zijn die moeten meebrengen dat van toewijzing van een dergelijke vordering wordt afgezien. Hetgeen IWC in dit verband heeft aangevoerd is evenwel daarvoor niet toereikend. In tegendeel, IWC had er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten. Door desalniettemin door te gaan met het omstreden gebruik van het merk CORBLOK heeft IWC weloverwogen het risico genomen dat haar merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn. Die handelwijze dient voor haar risico te komen en weegt zwaar bij de beoordeling van de vraag of winstafdracht op haar plaats is. Verder heeft te gelden dat de voor IWC relevante markt beperkt van omvang was, zo'n vijftien tot twintig afnemers, zodat niet goed valt in te zien waarom zij haar afnemers niet - al was het maar tijdelijk - zonder gebruikmaking van het merk CORBLOK had kunnen beleveren. Hof Amsterdam, 24 febr. 2005, nr. 79, blz. 343. Art. 13A, lid 7 Voorop gesteld wordt dat het woord WATERWACHT niet in de Grote Van Dale voorkomt. Betwijfeld kan worden of dit woord als een loutere beschrijving van een pechdienst te water kan worden aangemerkt. Zelfs als dat wel het geval is, had gedaagde voor een andere naam kunnen kiezen. Daar het de bewuste keuze is geweest van gedaagde om zo veel mogelijk aan te haken aan de bekendheid van het merk WEGENWACHT, kan niet worden gesproken van een eerlijk gebruik in de nijverheid en handel. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, nr. 2 8 , blz. 96. Art. 13A, lid 7 i.v.m. lid 1 Het is zeer voorstelbaar dat een depot van louter een woordmerk Holiday Cars door het BMB zou worden geweigerd. Uit diverse arresten van het HvJ EG met betrekking tot de weigering van beschrijvende tekens gebaseerd op artikel 3, lid 1 sub c Mrl is reeds duidelijk geworden dat hiermee een doel van algemeen belang wordt nagestreefd, en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en daarom niet kunnen worden ingeschreven. Holiday Cars zou zich, door zich op grond van haar onderhavig gecombineerd woord /beeldmerk met succes te kunnen verweren tegen het gebruik door Sixt Nederland van de woorden Holiday Cars uit dat merk, in feite beroepen op merkbescherming van niet als merk te de-

E I G E N D O M

5 8 3

poneren woorden, en aldus toch een monopolie verkrijgen ten aanzien van dat 'woord onderdeel' van haar merk. Dit zou in strijd zijn met de strekking van art. 3, lid 1 Mrl. Vzr. Rb. Haarlem, 24 febr. 2005, nr. 97, blz. 48. Art. 13A, iid 70 De bepaling zoals opgenomen in artikel isA, lid 7b BMW garandeert derden enkel dat een geheel of ten dele uit een geografische benaming bestaand merk als beschrijvende aanduiding kan worden gebruikt, voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bij beoordeling van de vraag of sprake is van rechtmatig gebruik, dient in aanmerking te worden genomen dat het merk STAD ROTTERDAM bij een deel van het publiek bekend is als merk ter onderscheiding van de diensten met betrekking tot verzekeringen en mitsdien het gebruik van deze aanduiding bij een deel van het publiek verwarring kan scheppen. Daarnaast is van belang dat Ideenet andere bruikbare alternatieve domeinnamen ter nadere aanduiding van de informatie op haar website ter beschikking stonden. Het beroep op artikel 13A, lid 7b BMW faalt. Rb. Rotterdam, 27 okt. 2004, nr. 70, blz. 286. Het woord 'mediair' is een door FunktieMediair verzonnen woord dat niet in het woordenboek voorkomt. Het woord 'intermediair' komt wel in het woordenboek voor en is een gebruikelijke aanduiding voor het soort bemiddelingsdiensten dat door partijen wordt aangeboden. Dat het woord mediair thans dezelfde status heeft wordt door Bouwmediair onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het feit dat er meerdere 'mediairs' op de markt zijn, is daarvoor onvoldoende, nu van de thans bestaande 'mediairs' een deel reeds is gestopt met het gebruik van het woord en het resterende deel is of zal worden benaderd door FunktieMediair. Ook het feit dat een zoekopdracht naar het woord 'mediair' op internet ruim 4.000 treffers oplevert, toont niet zonder meer aan dat 'mediair' een gebruikelijk woord is. Het woord mediair is derhalve noch gebruikelijk noch beschrijvend. Vzr. Rb. Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426. Art. 13A, lid 9 De kratten met daarop het merk OP zijn door Wavin geproduceerd en zijn bij haar op voorraad met het doel deze - bij uitsluiting - aan OP BV ter distributie te leveren, een en ander in overeenstemming met de overeenkomst tussen partijen. Daarmee is echter nog geen sprake van het in het verkeer brengen van de kratten door OP BV, althans met haar toestemming. Geenszins is immers gebleken van het door of met toestemming van OP BV als merkhouder ter beschikking stellen van de kratten aan een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen. Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242. Het gaat er om of het samenstel van overeenkomsten tussen Difsa, Flexi Casual en Cosmos er toe kan leiden dat de door Cosmos gefabriceerde en in Spanje op de markt gebrachte schoenen met de Diesel merken moeten worden aangemerkt als met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer gebracht. Het gaat in deze zaak niet om buiten de EER in de handel gebrachte waren, zodat de elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen geen rol spelen. Dat neemt niet weg dat in het licht van de Davidoff jurisprudentie, in geval expliciete toestemming ontbreekt, uit de omstandigheden van het geval slechts dan kan worden afgeleid dat impli-

5 8 4

B I J B L A D


ciet toestemming is verleend, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen. De bepaling in artikel 1.4 van de overeenkomst kan bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat aan Flexi Casual toestemming wordt verleend marktonderzoek te doen met betrekking tot door haar ontworpen schoenen teneinde deze na dat onderzoek en na verkregen toestemming van Diesel onder de Diesel merken op de markt te brengen. In het kader van dat marktonderzoek staat het Flexi Casual vrij monsters van de betreffende schoenen aan haar afnemers te verkopen, om de markt af te tasten. Onbestreden is dat door Cosmos op aanzienlijke schaal schoenen met de Diesel merken op de markt zijn gebracht, zonder dat door Cosmos met betrekking tot die schoenen enig marktonderzoek is gedaan, en/of de resultaten daarvan aan Diesel of Difsa zijn gepresenteerd. De door Cosmos in Spanje in het verkeer gebrachte schoenen zijn derhalve niet te begrijpen onder de steekproeven die in artikel 1.4 van de overeenkomst zij n voorzien. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat blijkt dat met betrekking tot die schoenen Diesel afstand heeft willen doen van haar merkrechten. Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247. Art. 13B i.v.m. art. 13A, lid ï b Ook al dient ingevolge artikel 13B BMW geen rekening te worden gehouden met de klassen waarin de merken in het Benelux-Merkenregister zijn ingeschreven, een grote gelijkenis tussen de klassenindelingen kan op zichzelf wel een aanwijzing vormen voor het bestaan van verwantschap tussen de betreffende waren. In casu zijn de klassenomschrijvingen evenwel dermate verschillend dat in de gelijkenis tussen de klassenindelingen geen aanwijzing als hiervoor bedoeld kan worden gevonden. Het publiek zal de wederzijdse waren, ook al zijn die over en weer bedoeld voor menselijke consumptie, niet als verwant beschouwen. De waren van McDonald's worden aangeboden vanuit eetgelegenheden; die van Schaap vanuit winkels (en tevens via internet). McDonald's richt zich met haar waren op de fastfoodmarkt; Schaap richt zich op de markt voor reformartikelen en zogenaamde smartproducten. En de waren van McDonald's worden gekocht door een zeer groot gedeelte van de bevolking, terwijl de waren van Schaap worden afgenomen door een beperkt gedeelte van het publiek. Rb. Utrecht, 14 april 2004, nr. 4, blz. 13. Art. 13 bis Op grond van art. 13 bis, lid 1 BMW is Rentokil als merkhoudster gerechtigd de partij afgekeurde overalls als haar eigendom op te eisen, indien de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Gelet op de gang van zaken is van kwade trouw aan de zijde van HaVeP genoegzaam gebleken, zodat de vordering sub c, die strekt tot afgifte van de resterende partij inbreukmakende overalls aan Rentokil, voor toewijzing gereed ligt. HaVeP heeft betoogd dat de voorzieningenrechter toepassing zou moeten geven aan de in art. 13 bis, lid 3 BMW gegeven bevoegdheid te gelasten dat afgifte aan Rentokil niet plaatsvindt dan tegen een door Rentokil te betalen vergoeding, aangezien Rentokil anders, gelet op de waarde van de hoeveelheid nog aanwezige overalls, ongerechtvaardigd zou worden verrijkt met kwalitatief goede en ook zonder merk/logo prima te gebruiken overalls. Dit verweer faalt. Door de keuze om, ondanks de verzoeken van Rentokil tot overleg, een wijze van neutralisering toe te passen, die niet afdoende is gebleken om merkinbreuk te voorkomen, komt het voor rekening en risico van HaVeP dat Rentokil zich als merkhoudster thans met succes kan beroepen

E I G E N D O M

2 0 0 5

op haar recht de inbreukmakende overalls als haar eigendom op te eisen. Vzr. Rechtbank Breda, 23 april 2004, nr. 54, blz. 211. Art. 13 bis i.v.m. art. 28 Aw De Aw bevat, anders dan de BMW, geen beperking dat de vordering tot afgifte niet kan worden toegewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw was. Makro es hebben er daarom geen belang bij dat de rechtbank vaststelt of met betrekking tot de inbreuk op het merkenrecht al dan niet sprake was van kwade trouw. Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247 (met noot). Art. 14A De merken van Standaard dienen niet nietig te worden verklaard. Suske en Wiske kunnen, in woorden en in afbeelding, in zijn algemeenheid wel degelijk dienen ter onderscheiding van de waren kranten, tijdschriften en boeken, als afkomstig van Standaard. De merken kunnen zelfs voor stripboeken, mits het geen stripverhalen betreft waarin de stripfiguren Suske en Wiske (zelf) een rol van betekenis spelen, als onderscheidingstekens gelden. Rb. Amsterdam, 28 juli 2004, nr. 76, blz. 302. Artt. 14A en 14C Fundación is belanghebbende in de zin van artikel 14A en 14C BMW. De Spaanse Staat heeft de Fundación het recht verleend om de bij de Spaanse Staat berustende eigendomsrechten uit te oefenen. Demart beschikte over niet meer dan een mandaat om de intellectuele eigendomsrechten van Dali uit te oefenen en dat mandaat is door de Spaanse Staat ingetrokken. Onder deze omstandigheden kan aan de Fundación niet worden verweten dat zij zich tegenover Demart onbehoorlijk gedraagt door de doorhaling van de merkinschrijvingen van Demart te pogen te bewerkstelligen. Het instellen van de vordering kan dus niet worden gekwalificeerd als zodanig onbehoorlijk dat Fundación geen belanghebbende is. Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. Art. 14A, lid l d i.v.m. art. 1 In de tussen partijen in Engeland gevoerde procedure met als inzet de Engelse merken is onherroepelijk komen vast te staan dat de aanduidingen 'Bach' en 'Bach Flower Remedies' ten tijde van de depots van die tekens als merk in Engeland als generiek, ofwel beschrijvend moesten worden beschouwd voor de waren waarvoor zij waren gedeponeerd (preparations for medicinal purposes derived from herbs and flowers). Uit de door Healing Herbs overgelegde stukken ten bewijze van haar stelling dat een dergelijke situatie zich ook in de Benelux voordeed ten tijde van het depot van de thans in het geding zijnde merken, leidt de rechtbank af dat het daarvoor in aanmerking komende publiek, de consumenten van therapieën op basis van bloemen en bloesems alsmede in natuurgeneeswijzen geïnteresseerde zorgverleners, ten tijde van de depots van de Benelux merken 'Bach' en 'Bach Flower Remedies' deze tekens opvatte als een normale benaming voor bloesemremedies, vervaardigd volgens de opvattingen en voorschiften van Dr. Bach. Hier doet zich het geval voor dat de consument de naam Bach in het normale taalgebruik is gaan opvatten als een soortnaam. De uit te spreken nietigheid kan slechts betrekking hebben op die klassen waarvoor deze merken ten tijde van de deponering als soortnaam golden, de klassen 5 (onder meer farmaceutische en homeopathische preparaten) en 42 (onder meer geneeskundige diensten). Voor de overige klassen waarvoor de merken zijn

2 0 0 5

B I J B L A D


gedeponeerd, zullen deze overeenkomstig de subsidiaire vordering van Healing Herbs vervallen worden verklaard, nu Flower Remedies niet heeft weersproken dat van die merken voor die klassen gedurende een onafgebroken tijdvak van vijfjaren geen normaal gebruik is gemaakt. Rb. 's-Graveniiage, 30 juni 2004, nr. 51, blz. 200. Art. 14A, lid ie i.v.m. art. 4,2 Behoudens de regels van het gemene recht staat het een ieder ook zonder toestemming van de betrokken persoon vrij een merk in te schrijven dat in meer of mindere mate aanhaakt aan de naam van een bekende persoon. De omstandigheid dat het publiek de waren onder dat merk in verband brengt met die bekende persoon is inherent aan het gebruik dat zo als merk van die naam wordt gemaakt, en kan dus niet gelden als een bijzondere omstandigheid die dit merkgebruik verbiedt. Op zichzelf genomen is dan ook geen sprake van misleiding van het publiek indien door of namens die bekende persoon geen toestemming voor het aanhaken aan zijn naam is gegeven. Daarbij geldt nog als bijzonderheid dat Demart tijdens het leven van Dali heeft mogen menen dat zij de merken heeft mogen inschrijven en dat Dali hiertegen ook geen bezwaar maakte. De enkele omstandigheid dat dit na zijn overlijden anders is geworden, maakt niet dat het gebruik thans van de vóór of nadien gedane inschrijvingen tot misleiding van het publiek leidt. Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. Art. 14C Tussen partijen staat vast dat Demart haar merken normaal heeft gebruikt voor een deel van de waren waarvoor zij de merken heeft ingeschreven. De vraag is of de waren waarvoor zij haar merken niet heeft gebruikt, zozeer soortgelijk zijn aan de waren waarvoor zij de merken wel heeft gebruikt dat dit gebruik geacht moet worden de non usus voor de eerstbedoelde groep waren te hebben gestuit. Dit is hier voor een aantal waren het geval. Voor een aantal andere waren is dit niet het geval, waardoor ten aanzien van die waren het beroep op vervallenverklaring slaagt. Daaraan kan niet afdoen dat voor die non usus een geldige reden bestaat. Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. Artt. 14C en 14A Fundación is belanghebbende in de zin van artikel 14A en 14C BMW. De Spaanse Staat heeft de Fundación het recht verleend om de bij de Spaanse Staat berustende eigendomsrechten uit te oefenen. Demart beschikte over niet meer dan een mandaat om de intellectuele eigendomsrechten van Dali uit te oefenen en dat mandaat is door de Spaanse Staat ingetrokken. Onder deze omstandigheden kan aan de Fundación niet worden verweten dat zij zich tegenover Demart onbehoorlijk gedraagt door de doorhaling van de merkinschrijvingen van Demart te pogen te bewerkstelligen. Het instellen van de vordering kan dus niet worden gekwalificeerd als zodanig onbehoorlijk dat Fundación geen belanghebbende is. Rb. Amsterdam, 10 maart 2004, nr. 30, blz. 105. Art. 14 bis (overgangsrecht) Met de invoering van art. 14WS is het leerstuk van de rechtsverwerking aanmerkelijk aangescherpt. Tot de invoering kon immers het enkele stilzitten niet leiden tot rechtsverwerking, dus ook niet het stilzitten gedurende een periode van vijfjaar. Voorts is van belang dat de Merkenrichtlijn, op grond waarvan de thans geldende gedoogtermijn op 31 december 1992 in de BMW had moeten worden geïmplementeerd, geen directe wer-

E I G E N D O M

5 8 5

king heeft, zodat daaraan vóór omzetting in het nationale recht geen rechten konden worden ontleend. Het zou in strijd zijn met het verbod van terugwerkende kracht en het beginsel van rechtszekerheid indien de jaren vóór 1 januari 1996 zouden meetellen voor het vaststellen van de vijfjaarsgedoogtermijn. De gedoogtermijn heeft derhalve eerst vijfjaarna 1 januari 1996 kunnen verstrijken, dus op 1 januari 2001. Rb. Amsterdam, 15 sept. 2004, nr. 41, blz. 148. Art. 37A en art. 5 sub 3 EEX Verordening Nu geen van de door Vitra ingeroepen bevoegdheidsgronden - art. 37A BMW en art. 5 sub 3 EEX Verordening - de bevoegdheid schept maatregelen te treffen buiten het grondgebied van Nederland respectievelijk de Benelux, verklaart de voorzieningenrechter zich onbevoegd voor zover het de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen betreft. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488. Ilb Merken Richtlijn 89/104/EEG Art. 3 i.v.m artt. 6bis en 6ter BMW Bij de in art. 6bis, lid 1 BMW bedoelde oordelen van het Benelux Merkenbureau (BMB) en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6 ter BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden. In een procedure ingevolge art. 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving. In een procedure ingevolge art. 6ter BMW dient de rechter bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven een door het BMB eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken. Art. 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met art. 3, lid ie, van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Art. 6bis, lid 1, van de BMW moet, in overeenstemming met art. 3, lid ie, van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 februari 2004, aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van

5 8 6

B I J B L A D


zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de hier bedoelde weigeringsgrond, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrij vingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. Met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement is niet verenigbaar dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. Daarmee is evenmin verenigbaar dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden. Benelux Gerechtshof, 1 dec. 2004, nr. 107, blz. 545. Art. 3, leden 1 en 3 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid ïb, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. Daarbij moet de bevoegde autoriteit rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder - in voorkomend geval - de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is. Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, alsmede met betrekking tot de vraag, in het geval dat tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden, moet de bevoegde autoriteit rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving. De omstandigheid dat een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat is ingeschreven, heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven. Artikel 3, lid ie streeft een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, en belet dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Dit algemeen belang impliceert immers dat zulke tekens of benamingen voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven om

E I G E N D O M

2 0 0 5

er dezelfde kenmerken van hun eigen waren mee te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3. In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid ie, van de richtlijn beoordelen of een merk, waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling. Het is hierbij irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrij vingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid ie bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond valt indien het 'uitsluitend' bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn. Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke huidige of toekomstige concurrerende marktdeelnemer moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving (zoals art. 13C BMW) bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken, dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De bevoegde autoriteit kan niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al deze waren of diensten. Dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid ie, van de richtlijn, brengt niet mee dat dit geacht kan worden voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid ïb. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid ie is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid ïb. Er bestaat een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid ïb, c, en d vermelde weigeringsgronden. In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid ie, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid ïb, van de richtlijn. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen

2 0 0 5

B I J B L A D


missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft. Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid ie, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf. Artikel 3, lid ie dient in dit licht, aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwij derd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid ie is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrij vingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De Mrl verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Volgens punt I, lid 6, laatste alinea, van de MvT bij het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 'zal het [...] toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren' en '[zal] de toetsing binnen de grenzen [...] blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken'. Op de vraag in hoeverre hierop een beroep gedaan kan worden, antwoordt het HvJ EG dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrij ving van 'evident ontoelaatbare' merken wordt geweigerd. Hof van Justitie E. G., i2febr. 2004, nr. 106, blz. 523. Art. 3, lid ï b i.v.m. art. 6 quinquies B onder 2 Verdrag van Parijs De achthoekige verpakking is 'van huis uit' geschikt om de waren waarvoor zij is ingeschreven (tabaksproducten en verpakkingen daarvoor) als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en om die waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ten tijde van de introductie van de Davidoff sigaretten in de Benelux bestond de gebruikelijke (hard kartonnen) verpakking voor 20 sigaretten uit een rechthoekig doosje met hoeken van 90 0 ; de achthoekige verpakking wijkt daarvan op een opvallende wijze af. Gelet op het marktaandeel, het consequente gebruik van de achthoekige verpak-

E I G E N D O M

5 8 7

king voor Davidoff sigaretten en de reclame uitingen van Reemtsma c.s., waarin de achthoekige vorm steeds is terug te vinden, is het vormmerk verder ingeburgerd geraakt. De achthoekige verpakking voor Dunhill Lights sigaretten alsmede de nadien (eind 2001) op de markt verschenen verpakkingen mee afgeronde hoeken hebben evenmin ertoe geleid dat zouanige uituurgenng of verwatering van net vormmerK is opgetreden dat ieder onderscheidend vermogen is komen te ontbreken. Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. Art. 3, lid i e De subjectieve beweegredenen van de producent om voor een bepaalde vorm van zijn product of verpakking te kiezen zijn niet van belang voot de beoordeling van de vraag of die vorm in het licht van art. 3, lid 1 onder e Merkenrichtlijn als vormmerk kan worden beschermd. Met de ratio van uitsluiting van functioneel bepaalde vormen van merkenrechtelijke bescherming is niet verenigbaar dat een vorm die uit esthetische overwegingen werd gekozen, maar onbedoeld daarnaast een onmiskenbaat voordelig technisch effect heeft, toch door middel van het merkenrecht zou kunnen worden gemonopoliseerd. Anderzijds maakt het enkele feit dat aan de vorm van een product of verpakking enig technisch effect valt toe te schrijven nog niet dat die vorm daarmee van merkenrechtelijke bescherming is uitgesloten. De door het HvJEG in het Philips/Remington arrest gegeven uitleg van art 3, lid 1 onder e Merkenrichtlijn dient aldus te worden begrepen dat de uitsluitingsgrond alleen van toepassing kan worden geacht indien het met de vorm bereikte technische effect een daadwerkelijk (of: relevant) voordeel oplevert voor de producent of de consument. Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. Art. 12, lid 1 Het hof heeft een onjuiste maatstaf aangelegd door te ooidelen dat Ansul in de bedoelde periode met de daar omschreven handelingen - het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van brandblusapparaten die reeds op de markt waren gebracht, alsmede het op die apparaten vervangen van beschadigde stickers met daatop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden 'Gebruiksklaar Minimax' - geen normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten heeft gemaakt. Uit het antwoord van het HvJEG op de prejudiciële vragen blijkt immers dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist, kort gezegd, dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers. Het bestreden arrest kan derhalve niet in stand blijven. Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen zal dienen te onderzoeken of de door Ansul en de REOB bedrijven in de jaren 1989 1994 verrichte handelingen, in hun totaliteit bezien, zijn aan te merken als gebruik van het merk voor brandblusapparaten alsmede of dat gebruik als 'werkelijk gebruik' kan worden bestempeld. Het hof heeft geen onjuiste maatstaf aangelegd, voor zover betrekking hebbend op het gebruik van het merk voor onderdelen van brandblusapparaten. Het hof heeft immers vastgesteld dat Ansul de onderdelen merkloos heeft geleverd en zich in verband

5 9 0

B I J B L A D


Art. ibis, leden 1 en 2 De kenmerken van de door Grafische Industrie ter betwisting van de nieuwheid van het model van Europochette overgelegde Engelse, Frans en Duitse octrooischriften en modelregistraties wij'ken op meer dan slechts onbelangrijke details af van het door Europochette gedeponeerde model. Ten aanzien van de overgelegde internetpagina's heeft Grafische Industrie niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de daarop afgebeelde bestekhouders reeds bestonden op het moment dat Europochette haar model deponeerde. Het door Europochette gedeponeerde model voldoet derhalve aan het vereiste van nieuwheid. Aan het vereiste van een eigen karakter wordt voldaan. De functionaliteit van een bestekhouder (die is bedoeld om bestek te presenteren en/of te beschermen tegen vuil en krassen) brengt mee dat de ruimte van een ontwerper van een bestekhouder niet onbeperkt is. Binnen deze enigszins beperkte ruimte heeft de ontwerper van de Europochette het uiterlijk van deze bestekhouder voldoende laten afwijken ten opzichte van eerdere bestekhouders om hieraan een eigen karakter te geven. Door de Europochette van het zogenaamde slaapzakmodel te voorzien, wekt deze bij de geïnformeerde gebruiker (een restauranthouder) een andere algemene indruk dan de op het moment van depot dan wel de inschrijving reeds bestaande modellen. Vzr. Rb. Utrecht, 3 juni 2004, nr. 43, blz. 162. Artt. 1 bis, lid 2 (nieuw) art. 14, lid 1 i.v.m. artt. 5 en 9 ModRl i.v.m. art. 14, lid 1 (oud) (anticiperende toepassing) Op 28 oktober 2001 had geïmplementeerd moeten zijn richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Aanpassing van de BTMW aan deze richtlij n heeft nog niet, of pas onlangs, plaatsgevonden. Op het punt van de beschermingsomvang van een model wijkt de Modellenrichtlijn niet wezenlijk af van de (oude) BTMW. Vanaf 28 oktober 2001 moeten de bepalingen van de (oude) BTMW over de beschermingsomvang van een model worden uitgelegd in overeenstemming met de Modellenrichtlijn. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Art. 2

Het kenmerkende uiterlijk van de Europochette, het slaapzakmodel, is niet nodig voor het verkrij gen van het technische effect, zodat art. 2 BTMW niet aan modelrechtelijke bescherming in de weg staat. Vzr. Rb. Utrecht, 3 juni 2004, nr. 43, blz. 162. Art. 2, lid ia De vormgeving van de rechthoekige container is geheel en al bepaald door het beoogde technisch functionele effect. Ook de vormgeving van onderdelen van de rechthoekige container (de deksel, de handvatten, de openingshoek op één hoek van de container, de uitstulpingen op de bovenzijde van de deksel) wordt uitsluitend door hun gebruiksfunctie bepaald. Hieraan doet niet af dat de vorm van de handvatten, hengsels, hoek of uitstulpingen zou kunnen variëren. Al met al gaat het enkel om een eenvoudig rechthoekig model waaraan enig element van vrije vormgeving ontbreekt. Hof Arnhem, 17 aug. 2004, nr. 65, blz. 263. Art. 4, aanhef en sub f De vorm van het model dient in algemene zin voldoende uit het modeldepot dan wel de modelinschrijving te blijken en de rechter dient terughoudendheid te betrachten bij de beoordeling of daaraan is voldaan. Vzr. Rb. Utrecht, 3 juni 2004, nr. 43, blz. 162.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Art. 14 Het hof gaat veronderstellenderwijs ervan uit dat Thomas & Betts zich kan beroepen op een geldig modelrecht. Om inbreuk aan te nemen is niet voldoende dat de Evolux op de Optilux lijkt. Op grond van art. 14 lid 1 BTMW is vereist dat de armatuur van Secutrade en Hertek hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van Thomas & Betts, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wordt gewekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De NEN norm 6088 en de sector waarvoor het product bestemd is, beperken de vrijheid van de ontwerper met betrekking tot de maatvoering. De voorzijden van de armaturen verschillen wat betreft de korte zijkanten van het aluminium kader dat over het signalisatiepictogram wordt geplaatst. Bij de Optilux zijn deze zijkanten gebogen, terwijl zij bij de Evolux recht zijn. Dit verschil in vormgeving wordt versterkt doordat het aluminium kader in één oogopslag wordt waargenomen in combinatie met de afbeelding van het signalisatiepictogram, dat hoofdzakelijk uit rechte lijnen bestaat. Door de eenheid van vormgeving van het pictogram en de omlijsting daarvan heeft de Evolux een strak karakteristiek uiterlijk, dat bij de Optilux ontbreekt. Daarnaast is ook het zijaanzicht van de armaturen wezenlijk anders. Bij de Optilux toont het zijaanzicht het gebogen, transparante venster dat aan de uiteinden verbreedt, terwijl deze uiteindenbij de Evolux licht versmallen. Op grond van het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat de Evolux niet hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van Thomas & Betts en dat bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt. Hof's-Hertogenbosch, 9 maart 2004, nr. 34, blz. 115. Art. 14, lid 1 (oud) i.v.m. artt. 5 en 9 ModRl i.v.m art. 14, lid 1 i.v.m art. 1 bis, lid 2 (nieuw) (anticiperende toepassing) Op 28 oktober 2001 had geïmplementeerd moeten zijn richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Aanpassing van de BTMW aan deze richtlijn heeft nog niet, of pas onlangs, plaatsgevonden. Op het punt van de beschermingsomvang van een model wijkt de Modellenrichtlijn niet wezenlijk af van de (oude) BTMW. Vanaf 28 oktober 2001 moeten de bepalingen van de (oude) BTMW over de beschermingsomvang van een model worden uitgelegd in overeenstemming met de Modellenrichtlijn. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Art. 14, lid 1 Of er sprake is van inbreuk op het modelrecht van Pfizer hangt af van de vraag of het ingeschreven model (vorm en kleur van Viagra) bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan die van Sigra. Zowel het criterium van 'geïnformeerde gebruiker' als 'geen andere algemene indruk' stellen zwaardere eisen voor het aannemen van een inbreuk dan de criteria die gelden voor art. 13A, lid ie BMW. In casu omvat de geïnformeerde gebruiker de voorschrijvende artsen, de apothekers en de patiënten aan wie Viagra is voorgeschreven. Bij hen zal een andere algemene indruk ontstaan indien zij in aanraking komen met Sigra. Rb. Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66. Uit de vergelijking van het model van Europochette met de bestekhouder van Grafische Industrie blijkt dat er zeer veel overeenkomsten zijn; de enige verschillen zijn de schuine bovenrand bij de bestekhouder van Grafische Industrie en het dieper doorlopen van het motief in de binnenzijde van deze bestek-

2 0 0 5

B I J B L A D


houder. De geïnformeerde gebruiker (restauranthouder) zal een goedkoop product als deze bestekhouders, die hij in grote aantallen tegelijk koopt, niet aan een diepgaand onderzoek onderwerpen. De kans is dan ook groot dat hij de genoemde verschillen niet zal constateren. De bestekhouder van Grafische Industrie zal bij de restauranthouder geen ander algemene indruk wekken dan het model van Europochette. Hieruit volgt dat Grafische Industrie door het gebruik van haar bestekhouder inbreuk maakt op de modelrechten van Europochette. Vzr. Rb. Utrecht, 3 juni 2004, nr. 43, blz. 162. Artt. 14, lid 1 en 1 bis, lid 2 (nieuw) i.v.m. artt. 5 en 9 ModRl i.v.m. art. 14, lid 1 (oud) (anticiperende toepassing) Op 28 oktober 2001 had geïmplementeerd moeten zijn richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Aanpassing van de BTMW aan deze richtlijn heeft nog niet, of pas onlangs, plaatsgevonden. Op het punt van de beschermingsomvang van een model wijkt de Modellenrichtlijn niet wezenlijk af van de (oude) BTMW. Vanaf 28 oktober 2001 moeten de bepalingen van de (oude) BTMW over de beschermingsomvang van een model worden uitgelegd in overeenstemming met de Modellenrichtlijn. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Art. 14, lid 2 (nieuw) Er bestaat geen reële dreiging meer dat Ten Teije modelinbreuk zal plegen. Voor een verbod is geen plaats. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23. blz. 79. Illb Modellen Richtlijn 98/71/EG Overweging 13 Considerans i.v.m. art. 5, lid 2 (nawerking) Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet zijn het duidelijke verschil tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het is verbonden en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Onder 'vormgevingserfgoed' moet klaarblijkelijk worden verstaan het geheel van de op het desbetreffende vormgevingsgebied vigerende stijlen, methoden en trends waarvoor de modelrechthebbende overigens ook onder het 'oude' Benelux recht geen bescherming toekwam. Enerzijds hebben de overeenkomsten tussen het Kandara model en de Prestige II betrekking op onderdelen van het Kandara model die niet of nauwelijks van eigen karakter getuigen, anderzijds zijn de verschillen tussen dit model en de Prestige II van dien aard dat zij op de geïnformeerde gebruiker van stoelen een andere algemene indruk maken. De Prestige II valt niet onder de beschermingsomvang van het Kandara model. Nawerking doet zich niet voor, zodat in het midden kan blijven of dit verschijnsel voor het oordeel of sprake is van inbreuk op een modelrecht wel relevant kan zijn. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Art. 3, lid 2 i.v.m. art. 9 Uit art. 9 i.v.m. art. 3, lid 2 Modellenrichtlijn vloeit voort dat het gebruik in een voortbrengsel van onderdelen van een model die niet nieuw zijn of die een eigen karakter ontberen, niet op basis van het modelrecht kan worden tegengegaan. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79.

E I G E N D O M

5 9 1

Artt. s en 9 i.v.m. artt. 14, lid 1 en 1 bis, lid 2 BTMW (nieuw) i.v.m. art. 14, lid 1 BTMW (oud) (anticiperende toepassing) Op 28 oktober 2001 had geïmplementeerd moeten zijn richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Aanpassing van de BTMW aan deze richtlijn heeft nog niet, of pas onlangs, plaatsgevonden. Op het punt van de beschermingsomvang van een model wijkt de Modellenrichtlijn niet wezenlijk af van de (oude) BTMW. Vanaf 28 oktober 2001 moeten de bepalingen van de (oude) BTMW over de beschermingsomvang van een model worden uitgelegd in overeenstemming met de Modellenrichtlijn. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Art. 5, lid 2 i.v.m. Overweging 13 Considerans (nawerking) Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet zijn het duidelijke verschil tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het is verbonden en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Onder 'vormgevingserfgoed' moet klaarblijkelijk worden verstaan het geheel van de op het desbetreffende vormgevingsgebied vigerende stijlen, methoden en trends waarvoor de modelrechthebbende overigens ook onder het 'oude' Benelux recht geen bescherming toekwam. Enerzijds hebben de overeenkomsten tussen het Kandara model en de Prestige II betrekking op onderdelen van het Kandara model die niet of nauwelijks van eigen karakter getuigen, anderzijds zijn de verschillen tussen dit model en de Prestige II van dien aard dat zij op de geïnformeerde gebruiker van stoelen een andere algemene indruk maken. De Prestige II valt niet onder de beschermingsomvang van het Kandara model. Nawerking doet zich niet voor, zodat in het midden kan blijven of dit verschijnsel voor het oordeel of sprake is van inbreuk op een modelrecht wel relevant kan zijn. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Art. 9 i.v.m. art. 3, lid 2 Uit art. 9 i.v.m. art. 3, lid 2 Modellenrichtlij n vloeit voort dat het gebruik in een voortbrengsel van onderdelen van een model die niet nieuw zijn of die een eigen karakter ontberen, niet op basis van het modelrecht kan worden tegengegaan. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. Artt. 9 en 5 i.v.m. artt. 14, lid 1 en 1 bis, lid 2 BTMW (nieuw) i.v.m. art. 14, lid 1 BTMW (oud) (anticiperende toepassing) Op 28 oktober 2001 had geïmplementeerd moeten zijn richtlijn98/7i/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Aanpassing van de BTMW aan deze richtlijn heeft nog niet, of pas onlangs, plaatsgevonden. Op het punt van de beschermingsomvang van een model wijkt de Modellenrichtlijn niet wezenlijk af van de (oude) BTMW. Vanaf 28 oktober 2001 moeten de bepalingen van de (oude) BTMW over de beschermingsomvang van een model worden uitgelegd in overeenstemming met de Modellenrichtlijn. Rb. 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, nr. 23, blz. 79. IIIc Verordening Gemeenschapsmodellen Artt. 5, lid 1 en 6, lid 1 Aangenomen moet worden dat Starform als eerste de afgebeelde rasterstickervellen aan het publiek bekend heeft ge-

5 9 2

B I J B L A D


maakt. Deze rasterstickervellen voldoen aan het criterium van art. 5, lid 1 onder a (dat vóór de datum van het beschikbaar stellen aan het publiek geen ander identiek model aan het publiekbeschikbaar is gesteld) en dat van art. 6 lid ï onder a (dat ze ten opzichte van de overige openbaarmakingen ten tijde van het ter beschikking stellen aan het publiek een eigen karakter hebben). Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 7 jan. 2005, nr. 98, blz. 485. Artt. 17 en 85 Dat Time Out, zoals zij stelt, op 18 november 2004 stickervellen heeft gedeponeerd bij het BHIM kan hoogstens betekenen dat zij toen een aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel heeft ingediend. Deze enkele aanvraag geeft geen recht op de bescherming bedoeld in art. 17 en 85, lid 1 van de Verordening. Time Out kan zich wel beroepen op het rechtsvermoeden van art. 85, lid 2 van de Verordening, stellende houdster te zijn van niet ingeschreven Gemeenschapsmodellen, maar dan moeten die modellen voldoen aan de vereisten van art. 11 van de Verordening, waaronder dat van nieuwheid. Nu Starform de rasterstickervellen als eerste, in augustus 2004, op de relevante markt heeft gebracht, kan een beroep op dit rechtsvermoeden niet slagen. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 7 jan. 2005, nr. 98, blz. 485. IV Handelsnaamwet Art. 1 De verzending door The Greenery van een naam en adreswijziging met de tekst 'Disselkoen Organics wordt Greenery Organics' valt te beschouwen als (voorgenomen) handelsnaamgebruik door The Greenery, nu zij aangeeft (een deel van) haar onderneming onder die naam te zullen drijven. Hof's-Gravenhage, 10 febr. 2005, nr. 96, blz. 477. Beach Challenge, een stichting, kan als onderneming in de zin van de Handelsnaamwet worden beschouwd, daar zij in georganiseerd verband materieel voordeel in de vorm van subsidies beoogt te verwerven voor het jaarlijks door haar te verwerven triatlon evenement. Beach Challenge gebruikt deze naam op haar briefpapier. Daarnaast voert zij onder meer het e-mailadres info @ challenge.nl. De benaming Beach Challenge kan als handelsnaam worden beschouwd. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 15 okt. 2004, nr. 35, blz. 119. Art. 1 i.v.m. art. 5 Vzr.: Bosveld sr. heeft voor zijn onderneming het eerst gebruik gemaakt van een handelsnaam met als kenmerkend element 'Bos veld'. Deze onderneming en het gebruik van een dergelijke handelsnaam is vervolgens achtereenvolgens voortgezet door verschillende b.v.'s. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de laatste daarvan, Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's B.V., gerechtigd is een onderneming te drijven onder een handelsnaam met als kenmerkend element 'Bosveld'. Bosveld sr. heeft dit recht verloren toen hij zijn onderneming inbracht in A. Bosveld B.V. Het door Bosveld sr. gevoerde verweer, dat hij als gerechtsdeurwaarder gehouden is te handelen onder zij n naam, kan hem niet baten. Ook als dit juist is moet een eventueel daardoor veroorzaakte belemmering voor zijn risico blijven nu hij door de inbreng van zijn onderneming in een vennootschap zelf aan zijn verlies van het recht op de betreffende handelsnaam heeft meegewerkt.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Het standpunt dat het voeren van de eigen achternaam door een gerechtsdeurwaarder niet kan worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam, omdat dit de uitoefening van een openbaar ambt betreft en niet het drijven van een onderneming, kan in zijn algemeenheid niet worden gevolgd. In beginsel is sprake van het drijven van een onderneming in de zin van deze bepaling indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Ofschoon daarvan bij het verlenen van gerechtsdeurwaarderdiensten niet noodzakelijkerwijs sprake hoeft te zijn sluit de aard van deze diensten dit evenmin uit. In casu is een reële kans aanwezig dat Bosveld sr. met BBU zal afspreken dat hij alle gerechtsdeurwaardersdiensten zal verrichten die uit de incassopraktijk van BBU zullen voortvloeien, en dat de verlening van gerechtsdeurwaarderdiensten door Bosveld sr. zozeer zal samengaan met commerciële activiteiten met betrekking tot het door hemzelf ontwikkeld ICT product Constat, dat ook daardoor al sprake zal zijn van een onderneming. Voorts valt te duchten dat hij deze onderneming net als BGI zal voeren vanuit een kantoor te Amersfoort en onder een naam met als kenmerkend element 'Bosveld'. Hof Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 24, blz. 80. Niet gesteld of gebleken is dat Schaap zijn merken tevens als handelsnaam gebruikt. De enkele omstandigheid dat hij enig middellijk bestuurder is van McSmart B.V. die 'McSmart', kennelijk met toestemming van Schaap, wel als handelsnaam gebruikt, is onvoldoende om een grondslag te bieden voor toewijzing van de vorderingen jegens Schaap, nog afgezien van het feit dat door het gebruik van de merken van Schaap als handelsnaam geen verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Rb. Utrecht, 14 april 2004, nr. 4, blz. 13. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de handelsnaam 'Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.' nog gebruikt. Dat zij die statutaire handelsnaam (slechts) in combinatie met de handelsnaam 't Clingendaelhuys' gebruikt brengt mee dat zij, naast elkaar, van twee handelsnamen gebruik maakt. De presentatie van de nieuwe handelsnaam, met verwijzing naar de oude handelsnaam is niet ongebruikelijk. De nieuwe handelsnaam steunt als het ware op de reputatie van de oude handelsnaam totdat zij voldoende zelfstandige bekendheid gekregen heeft. Aangezien de statutaire handelsnaam van eiseres en de door gedaagde gebruikte handelsnamen de kenmerkende tekens 'Vierling', 'Uitvaart' en '1898' bevatten is gevaar voor verwarring te duchten. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 22 juli 2004, nr. 55, blz. 213. Art. 1 i.v.m. art. 6:248 BW (opzegging overeenkomst) Eiseres en gedaagde hebben in 1997 vanuit een gemeenschappelijk belang besloten dezelfde handelsnaam te gaan voeren. Zij zijn samen tot de conclusie gekomen dat de handelsnaam van eiseres een betere naam was dan de naam die gedaagde op dat moment gebruikte, zodat zij hebben gekozen voor die naam. Gedaagde heeft daarmee toen afstand gedaan van het gebruik van zijn eigen handelsnaam. Partijen hebben vervolgens jaren geïnvesteerd in hun ondernemingen en het verkrijgen van naamsbekendheid. Die naamsbekendheid is verkregen door de investeringen daarin zowel door eiseres als door gedaagde. De stelling van eiseres dat zij zonder meer het alleenrecht kan doen gelden op het gebruik van die, inmiddels door gezamenlijk gebruik binnen de betrok-

2 0 0 5

B I J B L A D


ken kring van leveranciers en opdrachtgevers bekend geworden handelsnaam, kan gelet op het bovenstaande niet worden gevolgd. Vast staat dat eiseres de oudste rechten op de handelsnaam kan doen gelden. Gedaagde wil wel meewerken aan het wijzigen van de handelsnaam van zijn onderneming, maar heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat wijziging van zijn handelsnaam belangrijke investeringen vergt en dat definanciëlegevolgen daarvan redelijkerwijs niet alleen door hem gedragen zouden moeten worden. Het bovenstaande leidt tot het voorlopig oordeel dat eiseres de overeenkomst met gedaagde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer kan opzeggen. De opzegging kan slechts geëffectueerd worden indien zij ten behoeve van gedaagde een financiële voorziening treft ter (gedeeltelijke) vergoeding van de door gedaagde te maken kosten. Vzr. Rb. Arnhem, 24 dec. 2004, nr. 89, blz. 441. Art. 2 i.v.m. art. 11 BMW De rechtbank heeft overwogen dat de in geschil zijnde rechten in de boedel van Ayk Suncentre Nederland B.V. zijn gevallen, zodat deze rechtsgeldig door de curator aan Ayk Suncentre Benelux B.V. (ASB) konden worden overgedragen. Indien de rechtbank met 'de rechten' alleen de in de boedel van Ayk Suncentre Nederland B.V. vallende en door de curator rechtsgeldig aan ASB overgedragen merkrechten op het oog had, leidt de gestelde valsheid van de overeenkomst van 20 januari 1993 ertoe dat de aan art. 5a Hnw ontleende grondslag van het verzoek van Ayk Suncentre Service (ASS) c.s. ondeugdelijk is. In dat geval heeft de rechtbank echter verzuimd een gemotiveerde beslissing te geven op de aan art. 5 Hnw ontleende grondslag, kort gezegd inbreuk op het oudere handelsnaamrecht van ASS. Indien de rechtbank onder 'de rechten' ook het recht op de handelsnaam 'Ayk Suncentre' (en het element 'Ayk') heeft verstaan, is rov. 6.4 van de tussenbeschikking onvoldoende gemotiveerd, nu zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom ASS (anders dan de gefailleerde Ayk Suncentre Nederland B.V.) zich jegens ASB niet (meer) op haar oudere handelsnaamrecht zou kunnen beroepen. Opmerking verdient daarbij dat ASB blijkens de gedingstukken niets heeft gesteld over een eventuele overdracht van het handelsnaamrecht van ASS aan de gefailleerde Ayk Suncentre Nederland B.V., waarmee de curator van die vennootschap een titel zou zijn gegeven tot nadere overdracht aan ASB, noch over de wijze waarop ASB zelf oudere handelsnaamrechten dan die van ASS zou hebben verkregen. Hoge Raad, 14 jan. 2005, nr. 83, blz. 395. Art. 5 Vzr.: Met de door BBU gevoerde handelsnaam BBU incasso's wordt geen inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht of merkrecht van eiseressen, aangezien het kenmerkende element 'Bosveld' daarin niet voorkomt en de gevoerde naam daarvan zodanig afwijkt dat niet valt te verwachten dat hierdoor bij het publiek verwarring ontstaat. Weliswaar moet BBU geacht worden haar onderneming ook onder haar statutaire naam te drijven, aangezien een vennootschap gehouden is haar statutaire naam te vermelden in alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin zij partij is of die van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames. Gelet echter op de wijze waarop BBU zich in haar briefpapier presenteert, waarbij haar statutaire naam onderaan en in kleine letters staat afgedrukt, valt niet te duchten dat hierdoor bij het publiek verwar-

E I G E N D O M

5 9 3

ring ontstaat tussen Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's B.V. en BBU. Hof: Aannemelijk is dat, ook indien de statutaire naam Bosveld Bosveld van Unen alleen gebruikr wordt voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, bij het publiek door het gebruik van die naam verwarring valt te duchten tussen de onderneming van BBU en die van BGI, doordat het publiek kan menen dat die ondernemingen met elkaar zijn verbonden. Aannemelijk is dat de naam Bosveld een grote naamsbekendheid geniet in Amersfoort en de regio. Het gebruik van de naam 'Bosveld' voor een onderneming die gelijksoortige activiteiten uitoefent zal al snel de indruk kunnen wekken dat die onderneming iets te maken heeft met het al vele jaren bestaande kantoor. Niet gezegd kan worden dat de naam Bosveld Bosveld van Unen in zijn totaliteit bezien meer dan een geringe afwijking is van de naam Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's. De naam 'Bosveld', die zelfs twee maal voorkomt in de statutaire naam van BBU, vormt vanwege de bekendheid van de naam in de branche het meest in het oog springende element. Ook zijn beide ondernemingen gevestigd in Amersfoort; BBU tegenwoordig zelfs in het voormalige kantoorpand van BGI. Dat de statutaire naam slechts in kleine letters op het briefpapier van BBU is afgedrukt leidt niet tot een ander oordeel. Hof Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 24, blz. 80. Door het gebruik van (een combinatie van) beschrijvende aanduidingen als handelsnaam kan wel inbreuk worden gemaakt op de handelsnaamrechten van een ander. Door het gebruik van de woorden Greenery (zonder The) en Organics in die volgorde als handelsnaam is verwarring te duchten met de onderneming van Green Organics, die de handelsnaam Green Organics voerr. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat zich in de periode van januari tot mei 2002 daadwerkelijk diverse gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Hof's-Gravenhage, 10 febr. 2005, nr. 96, blz. 477. In de handelsnaam Atos Beleidsadvies en -Onderzoek vormt het woord Atos naast het beschrijvende onderdeel Beleidsadvies en -Onderzoek het onderscheidende en kenmerkende onderdeel en daarmee het hoofdbestanddeel van de handelsnaam. Ook in de handelsnaam Atos Origin is het woord Atos het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam en niet de bestanddelen Atos en Origin tezamen. Hoewel het consequent voeren van beide bestanddelen wellicht formeel bedrijfsstrategie is (geweest), is in (het overgrote deel van) de handelsnamen van de tot de onderneming van Atos Origin behorende vennootschappen het woord Atos feitelijk het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel. Het gemeenschappelijke bestanddeel Atos domineert deze handelsnamen zodanig, dat dit bestanddeel de ondernemingen van de Atos Origin Groep identificeert. De conclusie is dan ook dat er slechts een geringe afwijking tussen de handelsnamen van partijen is. De onderneming Atos Beleidsadvies en -Onderzoek houdt zich onder meer bezig met (het geven van advies over) arbeidstijdmanagement, (personeels)planning en de automatisering daarvan. De onderneming Atos Origin houdt zich onder meer bezig met ICT dienstverlening, met het geven van bedrijfsadviezen en met interim management. Deze activiteiten hebben zoveel raakvlakken, althans liggen deze zozeer in eikaars verlengde, dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek en van Atos Origin is te duchten en wel in die zin dat de indruk wordt gewekt dat de onderneming van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek onderdeel uitmaakt van de onderneming van Atos Origin.

5 9 4

B I J B L A D


Voor een belangenafweging zoals door Atos Origin bepleit is geen plaats. Artikel 5 Hnw geeft de gebruiker van de oudere handelsnaam immers zonder meer her recht om een verbod te vorderen van her voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met de oudere onderneming te vrezen is. Hof 's-Hertogenbosch, 20 juli 2004, nr. 44, blz. 166. Gedaagden, die tot nu toe niet opereerden in de regio Arnhem/Nijmegen, werken thans samen met een bevriende relatie, die een showroom heeft in Bemmel, op 2 kilometer afsrand van Eist. Nu weliswaar aan de buitenkant van de showroom de naam van gedaagden niet is vermeld, maar in het pand direct bij de ingang deze naam wel groot in natuursteen is gebeiteld, in de showroom folders liggen met daarop de naam van gedaagden, visitekaartjes met de naam van gedaagden worden verstrekt, niet weersproken is dat de ter koop aangeboden producten zijn voorzien van naam- c.q. prijskaartjes van gedaagden en voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagden met geen ander belang dan reclame te maken voor hun onderneming adverteren in het huis aan huisblad De Betuwe, is voldoende komen vast te staan dat de activiteiten van gedaagden in Bemmel verder reiken dan het slechts ter beschikking srellen van natuursteen aan hun relatie in ruil voor het doorverwijzen door deze van potentiële klanten naar gedaagden in Oss. Dat gedaagden in Bemmel geen werkplaats en/of personeel hebben, doet niet af aan het feit dat gedaagden in Bemmel zodanige activiteiten ontplooien onder dezelfde, dan wel grotendeels dezelfde naam als eiseres, dat daardoor wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is over de ondernemingen van eiseres en gedaagden. Vzr. Rb. Arnhem, 30 maart 2004, nr. 36, blz. 121. Op grond van door gedaagden overgelegde producties is voldoende aannemelijk dat de woorden beach challenge voor het hier te lande in aanmerking te nemen publiek, te weten belangstellenden in sportieve activiteiten op het strand, louter beschrijvend zijn en aangeven dat er op het strand sportieve wedstrijden plaats vinden. Deze woordcombinatie kan daarom niet met een beroep op de handelsnaam, noch met een beroep op onrechtmatige daad, gemonopoliseerd worden. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 15 okt. 2004, nr. 35, blz. 119 (met noot). Sixt Nederland voert consequent de handelsnaam Sixt en gebruikt het teken Holiday Cars als aanduiding van één van de vier productsoorten die zij aanbiedt. Een dergelijke aanduiding/beschrijving van een product kan in casu niet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, ook niet als het tezamen met de handelsnaam Sixt wordt gebruikt. Vzr. Rb. Haarlem, 24 febr. 2005, nr. 97, blz. 483. De aard van de wederzij dse ondernemingen (groothandel in o.m. veiligheids en beschermingsproducten resp. verhuur van bergruimten en leveren van diensten in het kader van miniopslag) verschilt zodanig dat alleen daarom al geen verwarringgevaar te duchten is. Bovendien is door de toevoeging van de woorden Mini Opslag aan de tekst Allsafe het verschil tussen de namen zodanig dat geen verwarring te duchten is. Ktr. Haarlem, 2 juli 2004, nr. 56, blz. 215. Art. 5 i.v.m. art. 1 Vzr.: Bosveld sr. heeft voor zijn onderneming het eerst gebruik gemaakt van een handelsnaam met als kenmerkend element 'Bos veld'. Deze onderneming en het gebruik van een dergelijke handelsnaam is vervolgens achtereenvolgens voortgezet

E I G E N D O M

2 0 0 5

door verschillende b.v.'s. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de laatste daarvan, Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's B.V., gerechtigd is een onderneming te drijven onder een handelsnaam met als kenmerkend element 'Bosveld'. Bosveld sr. heeft dit recht verloren toen hij zijn onderneming inbracht in A. Bosveld B.V. Het door Bosveld sr. gevoerde verweer, dat hij als gerechtsdeurwaarder gehouden is te handelen onder zijn naam, kan hem niet baten. Ook als dit juist is moet een eventueel daardoor veroorzaakte belemmering voor zijn risico blijven nu hij door de inbreng van zijn onderneming in een vennootschap zelf aan zijn verlies van het recht op de betreffende handelsnaam heeft meegewerkt. Het standpunt dat het voeren van de eigen achternaam door een gerechtsdeurwaarder niet kan worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam, omdat dit de uitoefening van een openbaar ambt betreft en niet het drijven van een onderneming, kan in zijn algemeenheid niet worden gevolgd. In beginsel is sprake van het drijven van een onderneming in de zin van deze bepaling indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Ofschoon daarvan bij het verlenen van gerechtsdeurwaarderdiensten niet noodzakelijkerwijs sprake hoeft te zijn sluit de aard van deze diensten dit evenmin uit. In casu is een reële kans aanwezig dat Bosveld sr. met BBU zal afspreken dat hij alle gerechtsdeurwaardersdiensten zal verrichren die uit de incassopraktijk van BBU zullen voortvloeien, en dat de verlening van gerechtsdeurwaarderdiensten door Bosveld sr. zozeer zal samengaan met commerciële activiteiten met betrekking tot het door hemzelf ontwikkeld ICT product Constat, dat ook daardoor al sprake zal zijn van een onderneming. Voorts valt te duchten dat hij deze onderneming net als BGI zal voeren vanuit een kantoor re Amersfoort en onder een naam met als kenmerkend element 'Bosveld'. Hof Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 24, blz. 80. Niet gesteld of gebleken is dat Schaap zijn merken tevens als handelsnaam gebruikr. De enkele omstandigheid dat hij enig middellijk bestuurder is van McSmart B.V. die 'McSmart', kennelijk met toestemming van Schaap, wel als handelsnaam gebruikt, is onvoldoende om een grondslag te bieden voor toewijzing van de vorderingen jegens Schaap, nog afgezien van het feit dat door het gebruik van de merken van Schaap als handelsnaam geen verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Rb. Utrecht, 14 april 2004, nr. 4, blz. 13. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de handelsnaam 'Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.' nog gebruikt. Dat zij die statutaire handelsnaam (slechts) in combinatie met de handelsnaam 't Clingendaelhuys' gebruikt brengt mee dat zij, naast elkaar, van twee handelsnamen gebruik maakt. De presentatie van de nieuwe handelsnaam, met verwijzing naar de oude handelsnaam is niet ongebruikelijk. De nieuwe handelsnaam steunt als het ware op de reputatie van de oude handelsnaam totdat zij voldoende zelfstandige bekendheid gekregen heeft. Aangezien de statutaire handelsnaam van eiseres en de door gedaagde gebruikte handelsnamen de kenmerkende tekens 'Vierling', 'Uitvaart' en '1898' bevatten is gevaar voor verwarring te duchten. Vzr. Rb.'s-Gravenhage, 22 juli 2004, nr. 55, blz. 213.

2 0 0 5

B I J B L A D


Art. 5; art. 13A, lid ïb BMW Het woord 'mediair' is in de beide tekens het kenmerkende onderdeel, daar de woorden 'funktie' en 'bouw' beschrijvend zijn. Het verschil tussen de tekens wordt veroorzaakt door de woorden 'funktie' en 'bouw', welke woorden vanwege hun beschrijvende karakter onvoldoende in het oog springende verschillen tussen beide tekens veroorzaken. Er is sprake van overeenstemming tussen beide tekens. De verschillende schrijfwijzen van de tekens zijn daarbij van ondergeschikt belang. FunktieMediair en Bouwmediair opereren beide op dezelfde markt, de bouwsector. De omstandigheid dat de bouwsector slechts een klein onderdeel zou vormen van het totale relevant publiek van FunktieMediair brengt niet mee dat geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar. Noch de wet, noch het ongeschreven recht eist dat verwarringsgevaar moet bestaan voor het gehele relevante publiek van de houder van een merk of handelsnaam. Het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek dat partijen gemeen hebben is reeds voldoende om te kunnen spreken van verwarrings gevaar. Het is derhalve voldoende aannemelijk dat Bouwmediair door het gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk 'Bouwmediair' en het gebruik van de domeinnaam www.bouwmediair.nl, inbreuk maakt op de merk en handelsnaamrechten van FunktieMediair. Vzr. Rb. Assen, 22 dec. 2004, nr. 86, blz. 426. Art. 5a De vordering op grond van artikel 5a Huw is wel toewijsbaar. Met betrekking tot de handelsnamen SOLONINVEST en SOLON ERP kan immers geen twijfel bestaan of deze gedaagden merkinbreuk in de zin van artikel 9, lid ïb GMV plegen. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 29 okt. 2004, nr. 88, blz. 43. Art. 5a; art. 13 A, lid ia-d BMW Vzr.: De stellingen van Microsoft, dat de door Nijkerk gereserveerde naamnummers 0800 MICROSO en 0900 MICROSO door de huidige reservering en door het toekomstig gebruik een dreigende inbreuk op de merken en handelsnaam van Microsoft es meebrengen, wordt verworpen. Woorden zoals microsores, microsoof, microsolutions en microsmile maken geen inbreuk op het merk en/of de handelsnaam van Microsoft. Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Art. 6 Van de door Endlich gebruikte handelsnaam Silva Nederland en de door Kester gebruikte handelsnamen Silva UltraMind EZP en Silva UltraMind Systems vormt het overeenstemmende bestanddeel Silva het dominerende en onderscheidende bestanddeel. Het enkele feit dat het woord Silva naar specifieke cursussen verwijst, doet niet af aan het onderscheidend vermogen van de handelsnamen. Voorshands is aannemelijk dat bij het relevante publiek (directe en indirecte) verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Kester zal worden verboden aanduidingen waarin het woord Silva het onderscheidende bestanddeel vormt als handelsnaam te gebruiken. Silva inc. heeft dan ook geen belang bij eenzelfde verbod op grond van haar merkrechten. Hof's-Gravenhage, 15 juli 2004, nr. 71, blz. 291. Belanghebbenden hebben de keuze de weg van artikel 6 Hnw te volgen door ten overstaan van de kantonrechter in een verzoekschriftprocedure te vorderen dat de verboden handelsnaam zodanig wordt gewijzigd dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven, dan wel een verbodsactie ex artikel 6:162 BW bij de gewone rechter aanhangig te maken.

E I G E N D O M

5 9 5

Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 22 juli 2004, nr. 55, blz. 213. Va Auteurswet 1912 Art. 1

Koop door Van Spijker (IST) op Fokker faillissementsveiling van computertrainingsstation met beeldplatensets, waarin ook diskettes met de Active software worden aangetroffen. Van Spijker exploiteert deze. Van der Schraaf (VSF) stelt via overdracht auteursrechthebbende op de Active software te zijn. Vzr.: Voorshands moet worden geoordeeld dat van verkoop van de software door de licentienemer (in dit geval Fokker althans haar curatoren) geen sprake is geweest. Immers, zowel uit de veilingcatalogus als uit de door Van Spijker overgelegde facturen van Troostwijk Veilingen BV blijkt dat ter veiling niets meer en anders te koop is aangeboden dan computers, beeldplatenspelers en videoplaten. Nergens wordt gesproken over het ten verkoop aanbieden van enige software, laat staan van licenties daarop. Door de koop is Van Spijker stellig eigenaar geworden van de diskettes, doch dat brengt nog niet met zich dat hij tevens enig recht heeft verkregen de daarop voorkomende software op welke wijze dan ook te gebruiken. Hof's-Gravenhage, 20 nov. 2003, nr. 25, blz. Si. Er rust geen auteursrecht op de productnamen van Ashlar omdat zij niet een eigen oorspronkelijk karakter hebben. Vzr. Rb. Arnhem, 12 aug. 2004, nr. 58, blz. 219. Art. 1 i.v.m. 10 Hof: De modellen van Jydsk c.s. komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. Deze modellen bouwen slechts voort op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche en sluiten aan op daarin gangbare trends. Hoge Raad, 2 april 2004, nr. 6, blz. 20. Artt. 1 en 13 De stofzuiger van Dyson van het type DC02 is aan te merken als een nieuw, oorspronkelijk werk, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Vergeleken met andere afbeeldingen van (ook stofzakloze) stofzuigers valt op dat de maker bij het ontwerpen van de DC02 keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zij n en niet uitsluitend op obj ectieve vereisten van technische of praktische aard zijn gebaseerd. De karakteristieke kenmerken van de DC02 keren zo goed als volledig terug in de door Kruidvat aangeboden stofzuiger. Er bestaat een zodanige gelijkenis dat sprake is van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet en Kruidvat maakt derhalve inbreuk op de auteursrechten van Dyson. Vzr. Rb. Utrecht, 3 sept. 2004, nr. 37, blz. 122. Art. 1 i.v.m. art. 13 Het verweer van Mim Pi dat zij de broek heeft ontleend aan een model van Trix & Rees, begrijpt de rechtbank aldus dat Mim Pi het makerschap van Harem Textiel betwist. Mim Pi heeft daarbij eveneens aangevoerd dat het in de modebranche gebruikelijk is dat voorafgaand aan het samenstellen van de te voeren collecties bij diverse modezaken kledingstukken worden gekocht, waarna die modellen worden aangepast naar haar eigen stijl. Gelet op de gemotiveerde betwisting van het makerschap van de broek door Mim Pi, lag het op de weg van Harem Textiel om haar stellingen op dit punt gedocumenteerd te onderbouwen. Ter comparitie heeft Harem Textiel echter volstaan met volharding in haar stelling dat haar het makerschap van de

5 9 6

B I J B L A D


broek toekomt. Gegeven het voorstaande heeft Harem Textiel onvoldoende feiten gesteld om op dit punt tot bewijslevering te worden toegelaten. Nu niet vast staat dat Harem Textiel het makerschap van de broek toekomt kunnen de vorderingen op de primaire grondslag derhalve niet worden toegewezen. Rb. Alkmaar, 18 febr. 2004, nr. 8, blz. 46. Art. z De betwisting dat bij een activa/passiva transactie op 9 augustus 1972 de auteursrechten op de 'Ot en Sien' figuren aan Wolters Noordhoff zijn overgedragen, kan Van Ee niet baten, nu blijkens het overzicht die auteursrechten, indien op 9 augustus 1972 niet overgedragen, toch waren beland bij Wolters Kluwer NV. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. Art. 8 Het hof heeft het beroep van Wessanen c.s. op art. 8 Aw verworpen op grond dat niet aannemelijk is geworden dat het vermelden van 'Zonnatura' op de verpakking van babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als vermelding van de merk of handelsnaam waaronder de waren voor het 'concern' Nutricia in het verkeer werden gebracht, omdat de aanduiding van de rechtspersoon Zonnatura B.V. blijkbaar nooit heeft plaatsgehad (rov. 4.16). Dit oordeel en de gedachtegang waarop het berust, zijn niet onbegrijpelijk. Hoge Raad, 17 sept. 2004, nr. 7, blz. 31. De relatie tussen Agio en Zeno was er een tussen opdrachtgever/ adverteerder (de vennootschap Agio) enerzijds en reclamebureau/opdrachtnemer (Zeno) anderzijds. Daarvoor geldt art. 8 van de Auteurswet. De bewijslast dat niet Agio als de auteursrechtgerechtigde heeft te gelden, doch Zeno zich het auteursrecht, tijdig, had voorbehouden, alsmede de bewijslast dat de openbaarmaking door Agio onrechtmatig was, is derhalve terecht op Zeno gelegd. Hof's-Hertogenbosch, 16 dec. 2003, nr. 26, blz. 81. Art. 10 Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de Optilux voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is het hof voorshands van oordeel dat van inbreuk op het auteursrecht geen sprake is, omdat de totaalindrukken van de Optilux en de Evolux in voldoende mate verschillend zijn. Hof's-Hertogenbosch, 9 maart 2004, nr. 34, blz. 115. Het computerprogramma Automate, aan de ontwikkeling waarvan eiseres stelt reeds 18 jaren te hebben gewerkt, en waarvan zij ter zitting enkele functionaliteiten heeft gedemonstreerd, wordt voorshands zodanig oorspronkelijk geacht dat het een eigen schepping van de maker is, zodat het als computerprogramma auteursrechtelijk wordt beschermd. Een alfabetische lijst van automerken en types is geen verzameling gegevens, waarop een auteursrecht kan worden geclaimd. Het gebruik van keuzelijsten is een wij d verbreid fenomeen, dat Autonet niet kan monopoliseren. Het overnemen van de code '111111' voor kasverkopen acht de voorzieningenrechter van onvoldoende betekenis om daarop enige voorziening te baseren. Vzr. Rb. Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443. De combinatie van de goudgele kleur met een telkens wisselende kleur per variëteit, welke wisselende kleur is vormgegeven als een halve ovaal, met daarin prominent de naam

E I G E N D O M

2 0 0 5

'Mini Crackers' alsmede het rood witte logo van LU, terwijl de speciale kleur ook aan de zijkant van de verpakking doorloopt, levert een nieuw en oorspronkelijk werk op dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. Art. 10 i.v.m. art. 1 Hof: De modellen van Jydsk c.s. komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. Deze modellen bouwen slechts voort op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche en sluiten aan op daarin gangbare trends. Hoge Raad, 2 april 2004, nr. 6, blz. 20. Art. 10 i.v.m. art. 13 Vaststaat dat het D-merk een werk is in de zin van de Aw en dat Diesel auteursrechthebbende is op dat werk. Onbestreden is tevens dat het D-merk zoals afgebeeld op de door Makro in de handel gebrachte schoenen ontleend is aan het werk van Diesel. Bij de beoordeling van de vraag of de exemplaren van het werk met toestemming van de auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer zijn gebracht zal dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij de beoordeling in het kader van het merkenrecht. De overeenkomst bevat een omschrijving van de merken waarop zij betrekking heeft. Het D-merk wordt in de overeenkomst niet vermeld, zodat reeds daarom niet kan worden aangenomen dat op grond van die overeenkomst door Diesel toestemming voor het gebruik van dat merk en dus evenmin voor het daarin vervatte werk, is verleend aan Flexi Casual. Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247. Art. 10, lid 1,11° Uit de diverse ten tijde van de totstandkoming van de Milenco Doublé Step op de markt verkrijgbare (dubbele) caravanopstapjes blijkt genoegzaam dat de Milenco Doublé Step zich wat uiterlijke vormgeving betreft duidelijk onderscheidt van, en een geheel andere totaalindruk geeft dan die andere caravanopstapjes. Door de constructie van de Milenco Doublé Step ontstaat een ruimtelijke indruk, waarbij de suggestie wordt gewekt dat de treden als het ware boven de grond zweven, terwijl het opstapje tegelijkertijd stevig en stabiel oogt. Alle vormgevingsaspecten in aanmerking genomen, heeft het caravanopstapje een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De wezenlijke elementen zijn niet allemaal uitsluitend technisch bepaald. Voor een ontwerper van een caravanopstapje met twee treden bestond voldoende ruimte om diezelfde technische doelstellingen te bereiken door middel van een verder van de Milenco Doublé Step verwijderde vormgeving. De voor de ontstaansdatum van dit opstapj e bestaande opstapjes kunnen daarbij behulpzaam zijn. Het Barcelona I opstapje moet worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Milenco Doublé Step. Het is een exacte kopie op twee weinig in het oog springende afwijkingen na. Die afwijkingen maken het totaalbeeld van het opstapje niet anders. Gelet op de hoge mate van gelijkenis moet de Barcelona I geacht worden aan de Milenco Doublé Step te zijn ontleend. Het Barcelona II opstapje daarentegen valt niet binnen de beschermingsomvang van de Milenco Doublé Step. Het beroep op de leer van de slaafse nabootsing baat eiseres evenmin. Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 66, blz. 265. Art. 12 en/of art. 13 De modelregistratie van een inbreukmakend ontwerp vormt een zelfstandige auteursrecht inbreuk. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17.

2 0 0 5

B I J B L A D


Art. 12 i.v.m. art. 6:162 BW Van het aanbieden in de Benelux van artikelen op een website op het internet is slechts sprake, indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek in de Benelux is gericht. Of dat geval zich voordoet, zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Een van die factoren is de toegankelijkheid van de website vanuit de Benelux. Die toegankelijkheid alleen is evenwel onvoldoende om tot onmiskenbare gerichtheid op (mede) het publiek in de Benelux te concluderen. Daarvoor moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bijvoorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux). Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488. Art. 13

Het inbinden van drukvellen door Stokkink's levert geen verveelvoudiging als bedoeld in art. 13 Aw op. Stokkink's heeft echter zonder daartoe gerechtigd te zijnde te veel ingebonden exemplaren openbaar gemaakt door ze te versturen aan Het Gele Teken en daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Standaard. Rb. Amsterdam, 28 juli 2004, nr. 76, blz. 302. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit de stukken voldoende dat de overheid ten aanzien van het gebruik van smartcards eisen heeft ontwikkeld in het kader van de PKI, waarbij onder meer is bepaald dat smartcards door toepassing van de openbare standaard PKCS615 moeten kunnen worden gebruikt in combinatie met verschillende kaartlezers en software van verschillende leveranciers. Deze open structuur en de daarmee beoogde interoperabiliteit brengt mee, dat het enkele feit dat Intersolve met haar software in staat was AET's software op de smartcard te lezen, niet betekent dat Intersolve haar software heeft ontleend aan of gekopieerd van AET's software. Omdat AET geen (andere) feiten heeft gesteld op grond waarvan kan worden vastgesteld dat Intersolve haar software heeft gekopieerd of dat Intersolve's software is ontleend aan AET's software, is voorshands niet komen vast te staan dat Intersolve een auteursrechtelijke inbreuk heeft gepleegd. Vzr. Rb. Arnhem, 22 juli 2004, nr. 38, blz. 125. De gerestylede verpakkingen van Haust zijn aan te merken als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp van de verpakking van LU. Vergelijking van de verpakkingen leert, dat alle elementen die aan het ontwerp van LU zijn oorspronkelijk karakter verlenen, in de verpakkingen van Haust zijn terug te vinden en wel in dezelfde combinatie. Het moet er voor worden gehouden dat het ontwerp van de gerestylede verpakking van Haust is ontleend aan het ontwerp van LU. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. Artt. 13 en 1 De stofzuiger van Dyson van het type DC02 is aan te merken als een nieuw, oorspronkelijk werk, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Vergeleken met andere afbeeldingen van (ook stofzakloze) stofzuigers valt op dat de maker bij het ontwerpen van de DC02 keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zijn en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard zijn gebaseerd. De karakteristieke kenmerken van de DC02 keren zo goed als volledig terug in de door Kruidvat aangeboden stofzuiger. Er bestaat een zodanige gelijkenis dat sprake is van een verveel-

E I G E N D O M

5 9 7

voudiging in de zin van de Auteurswet en Kruidvat maakt derhalve inbreuk op de auteursrechten van Dyson. Vzr. Rb. Utrecht, 3 sept. 2004, nr. 37, blz. 122. Art. 13 i.v.m. art. 1 Het verweer van Mim fï dat zij de broek heeft ontleend aan een model van Trix & Rees, begrijpt de rechtbank aldus dat Mim Pi het makerschap van Harem Textiel betwist. Mim Pi heeft daarbij eveneens aangevoerd dat het in de modebranche gebruikelijk is dat voorafgaand aan het samenstellen van de te voeren collecties bij diverse modezaken kledingstukken worden gekocht, waarna die modellen worden aangepast naar haar eigen stijl. Gelet op de gemotiveerde betwisting van het makerschap van de broek door Mim Pi, lag het op de weg van Harem Textiel om haar stellingen op dit punt gedocumenteerd te onderbouwen. Ter comparitie heeft Harem Textiel echter volstaan met volharding in haar stelling dat haar het makerschap van de broek toekomt. Gegeven het voorstaande heeft Harem Textiel onvoldoende feiten gesteld om op dit punt tot bewijslevering te worden toegelaten. Nu niet vast staat dat Harem Textiel het makerschap van de broek toekomt kunnen de vorderingen op de primaire grondslag derhalve niet worden toegewezen. Rb. Alkmaar, 18 febr. 2004, nr. 8, blz. 46. Art. 13 en/of art. 12 De modelregistratie van een inbreukmakend ontwerp vormt een zelfstandige auteursrecht inbreuk. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. Art. 13 i.v.m. art. 10 Vaststaat dat het D-merk een werk is in de zin van de Aw en dat Diesel auteursrechthebbende is op dat werk. Onbestreden is tevens dat het D-merk zoals afgebeeld op de door Makro in de handel gebrachte schoenen ontleend is aan het werk van Diesel. Bij de beoordeling van de vraag of de exemplaren van het werk met toestemming van de auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer zijn gebracht zal dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij de beoordeling in het kader van het merkenrecht. De overeenkomst bevat een omschrijving van de merken waarop zij betrekking heeft. Het D-merk wordt in de overeenkomst niet vermeld, zodat reeds daarom niet kan worden aangenomen dat op grond van die overeenkomst door Diesel toestemming voor het gebruik van dat merk en dus evenmin voor het daarin vervatte werk, is verleend aan Flexi Casual. Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247. Art. 13 i.v.m. artt. 45I1 en 45111 Zonder een deskundigenbericht is op basis van de stellingen, de in het geding gebrachte stukken en de demonstratie van beide programma's niet vast te stellen of Promasy's computerprogramma inbreuk maakt op het auteursrecht van Autonet op Automate; of er sprake is van overeenstemming van de vormgeving van de codes en de instructies van de programmeur en of Promasy door middel van reverse engineering is ontleend aan Automate. Het overnemen in het computerprogramma van Promasy van de autovolgnummercode onderdelen en onderdelencodelijsten uit Automate is niet zozeer een kwestie van programmeren van de software, als wel van gebruik van door Autonet ontwikkelde databanken. Vzr. Rb. Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443.

B I J B L A D


Art. 13 j° art. 150 Rv Gelet op de overeenstemming is het aan Van Ee te bewijzen dat zij het beeld 174 niet heeft ontleend aan de tekening 'niet doen, Ot!', waarbij het niet alleen gaat om bewuste maar ook om onbewuste ontlening. Nu Van Ee geen specifiek bewijs heeft aangeboden, zal zij niet tot bewijslevering worden toegelaten. Niet is in te zien dat de treffende overeenstemming met de tekening 'niet doen, Ot!' op toeval berust, terwijl Van Ee het door haar ontworpen beeld 'Ot en Sien op bank' heeft genoemd. Inbreukmakende nabootsing in gewijzigde vorm staat vast. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. Art. 27a i.v.m. art. 254 Rv Vzr.: Kent voorschot op de schadevergoeding/winstafdracht ad€ 15.000 toe. Hof: Verwerpt alle tegen bovenstaand (en andere) oordelen gerichte grieven. Hof's-Gravenhage, 20 nov. 2003, nr. 25,blz. 81.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Hof's-Gravenhage, 20 nov. 2003, nr. 25, blz. 81. Artt. 45b. en 45111 i.v.m. art. 13 Zonder een deskundigenbericht is op basis van de stellingen, de in het geding gebrachte stukken en de demonstratie van beide programma's niet vast te stellen of Promasy's computerprogramma inbreuk maakt op het auteursrecht van Autonet op Automate; of er sprake is van overeenstemming van de vormgeving van de codes en de instructies van de programmeur en of Promasy door middel van reverse engineering is ontleend aan Automate. Het overnemen in het computerprogramma van Promasy van de autovolgnummercode onderdelen en onderdelencodelijsten uit Automate is niet zozeer een kwestie van programmeren van de software, als wel van gebruik van door Autonet ontwikkelde databanken. Vzr. Rb. Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443. Vb Databankenwet

Art. 28 i.v.m. art. 13WS BMW De Aw bevat, anders dan de BMW, geen beperking dat de vordering tot afgifte niet kan worden toegewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw was. Makro es hebben er daarom geen belang bij dat de rechtbank vaststelt of met betrekking tot de inbreuk op het merkenrecht al dan niet sprake was van kwade trouw. Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, nr. 63, blz. 247 (met noot). Art. 28 en art. 254 e.v. Rv Morris heeft ondanks de door Bijnen ondertekende onthoudingsverklaring belang bij haar vorderingen omdat deze meer omvatten dan in de verklaring staat opgenomen. Morris kan afgifte vorderen van de inbreukmakende meubelen teneinde ervan verzekerd te zijn dat niet wederom inbreukmakend gehandeld wordt doorBijnen. Bijnen wil de meubelen echter laten ombouwen door de fabrikant in Polen om haar schade te beperken. Voorshands is echter onvoldoende geconcretiseerd dat bij retourzending van de meubelen daadwerkelijk hergebruik van (onderdelen van) de meubelen plaats zal vinden en dat dit op een zodanig gecontroleerde manier ge beurt dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Morris. Mede gelet op het aandeel van de fabrikant in de ontstane situatie en de internationale betrekkingen bestaat onvoldoende aanleiding om Bijnen toe te staan de meubelen retour te zenden voor ombouw. Vzr. Rb. Middelburg, 19 aug. 2004, nr. 77, blz. 306. Art. 28, lid 2b Aangezien een min of meer exacte bepaling van de winstmarge veel tijd en kosten met zich meebrengt en het gaat om relatief geringe bedragen, begroot de rechtbank om proceseconomische redenen die marge schattenderwijs op 30%. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. Art. 45I1 Vzr.: Ten overvloede wordt overwogen dat indien (i) Van Spijker geacht moest worden de licentie te hebben gekocht en (ii) het hem op grond daarvan zou zijn toegestaan de software zélf te gebruiken, het hem dan in elk geval niet zou zijn toegestaan die software te commercialiseren door verkoop of verhuur aan derden, zoals hij thans doet. Daaraan zouden in dat geval in de weg staan de voorwaarden van de oorspronkelijk met Fokker gesloten licentieovereenkomst en (wat verhuur betreft) artikel 45b. van de Auteurswet.

Art. 1, lid ia De autovolgnummercode-, onderdelen en onderdelencodelijsten zijn verzamelingen van gegevens die systematisch zijn geordend en via elektronische weg toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. De investering ziet op de ontwikkeling van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens (HvJ EG 9 november 2004, C 203/02, The British Horseracing Board/ William Hill, punt 31). Het benoemen van de onderdelen en het toekennen van codes aan auto's en onderdelen op een wijze die werkbaar is in een computerprogramma dat wordt gebruikt door personen die niet vertrouwd zij n met computers, vergt het nodige onderzoek, testen en aanpassen. Het feit dat er een standaard voor de onderdelen en onderdelencodelijsten is - de Audatex lijst - betekent nog niet dat de door Autonet voor eigen gebruik ontwikkelde lijst niet na een substantiële investering is ontwikkeld. Vzr. Rb. Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443. Art. 2 Promasy's hergebruik van deze databanken door ze over te nemen in haar computerprogramma, ten behoeve van voormalige klanten van Autonet, maar wellicht ook voor andere klanten, is hergebruik in strijd met art. 2 Dw. Promasy's argument dat de klanten haar hebben verzocht de lijsten van Autonet te mogen blijven gebruiken, omdat zij anders hun voorraad opnieuw moeten benoemen, coderen en invoeren, brengt niet mee dat het haar daarom is toegestaan de databanken van Autonet op een ongeoorloofde manier te hergebruiken. Deze klanten zullen daarom moeten overstappen naar de lijsten die Promasy zegt voor andere klanten dan voormalige Autonet klanten te gebruiken. Als Promasy's eigen lijsten op ondergeschikte onderdelen overeenstemmen met de lijsten van Autonet, met name wat de benaming van de onderdelen betreft, zal dat geen overtreding van het gebod zijn. Vanzelfsprekend is dat ook niet het geval als Promasy de benamingen en codes van de Audatex lijst overneemt. Vzr. Rb. Arnhem, 27 dec. 2004, nr. 90, blz. 443.

2 0 0 5

B I J B L A D


Vc Berner Conventie Art 5, lid ï Dyson heeft in haar dagvaarding aangevoerd dat zij tevens belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen voor België, aangezien Kruidvat een groot aantal filialen in België heeft. De voorzieningenrechter is ten aanzien van Dyson op grond van de Berner Conventie bevoegd kennis te nemen van een geschil betreffende het door Dyson naar Engels recht verkregen auteursrecht en een verbod uit te spreken voor inbreuk makende handelingen van Kruidvat in de door de Conventie gebonden landen. Vzr. Rb. Utrecht, 3 sept. 2004, nr. 37, blz. 122. Vla Burgerlijk Wetboek Art. 3:13 BW Er is geen sprake van misbruik van merkrecht omdat de handelingen van Wavin de herkomstfunctie van het merk niet zouden aantasten. Het gebruik van het merk OP door Wavin doet immers de onjuiste indruk ontstaan dat er in het economisch verkeer een verband bestaat tussen de kratten en OP BV. Zo kan OP BV door derden worden aangesproken op gebreken in de kratten. Hier doet zich dus niet de situatie voor dat het uitgesloten is dat het gebruik van het merk de belangen van de merkhouder aantast. Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242.

E I G E N D O M

5 9 9

Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. (misbruik van bevoegdheid) Cordis vordert dat het Medinol zal worden verboden wederom in kort geding vorderingen tegen haar in te stellen op basis van beweerde inbreuk op de divisionals, totdat omtrent de geldigheid daarvan in oppositie is beslist. De stelling van Medinol dat die vordering, welke zij aanmerkt als een 'anti suit injunction' (wat er van die kwalificatie ook zij), naar Nederlands recht onder geen enkele omstandigheid toewijsbaar zou zijn is onjuist. Het moge zo zijn dat er in de Nederlandse rechtspraak op het eerste gezicht geen gevallen zijn aan te wijzen waarin een dergelijke vordering, zo al ooit ingesteld, is gehonoreerd, maar dat neemt niet weg dat er geen wetsbepaling valt aan te wijzen die er aan in de weg staat dat een verbod kan worden uitgesproken tot het aanhangig maken van een procedure, indien overigens is voldaan aan de eisen welke worden gesteld aan het constateren van een (dreigende) onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 juncto artikel 3:13 BW. Dat - inderdaad uitzonderlijke - geval doet zich hier voor. Inbreukacties in kort geding op basis van de divisionals moeten bij de huidige stand van zaken (dat wil zeggen: zolang in de oppositie nog geen eindbeslissing is genomen) als op voorhand volstrekt kansloos worden aangemerkt. Het aanspannen van nieuwe inbreuk korte gedingen door Medinol op basis van die divisionals heeft dan ook te gelden als misbruik van (proces)recht en daarmee als jegens de aangesproken wederpartij onrechtmatig handelen. Dat er sprake is van een reële dreiging van dergelijk onrechtmatig handelen is aannemelijk, niet alleen op grond van de proceshouding van Medinol tot nu toe, maar ook gelet op haar mededeling in de dagvaarding die dit kort geding heeft ingeleid dat zij zich alle rechten voorbehoudt met betrekking tot een andere divisonal. Bepaald zal worden dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het ter zitting geuite bezwaar van Medinol, dat haar niet kan worden verhinderd op basis van nieuwe feiten een procedure in kort geding aan te spannen. Nu ten processe niets is gebleken waaruit zelfs maar een verwachting kan worden afgeleid dat dergelijke nieuwe feiten zich zullen voordoen, wordt het verantwoord geacht als uitgangspunt vast te leggen dat Medinol dwangsommen verbeurt bij het aanspannen van nieuwe korte gedingen, waarna het op haar weg ligt aannemelijk te maken dat er gronden van billijkheid zijn om die dwangsommen te matigen. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 aug. 2004, nr. 60, blz. 234.

(misbruik van octrooirecht; misbruik van procesrecht) In de thans ingeroepen divisionals is sprake van het in andere bewoordingen claimen van één en dezelfde uitvinding. Er is sprake van meervoudige octrooiering voor hetzelfde voortbrengsel. Het fenomeen voor dezelfde uitvinding ware als strijdig met een fundamenteel beginsel van octrooirecht te vermijden. Daarbij wordt mede gelet op de rechtszekerheid voor derden die door een dergelijke meervoudige octrooihouder naar believen en/of successievelijk voor telkens diezelfde uitvinding met verscheidene octrooien kunnen worden geconfronteerd. In ieder geval dienden de gevolgen van desondanks verwezenlijkte meervoudige octrooiering zoveel mogelijk te worden beperkt. De op uitleg van verdragen in het algemeen ziende artt. 31 en 3 2 Weense Verdragenverdrag laten een uitleg van het EOV toe die neerkomt op analoge toepassing van art. 77 Row 1995. Dit laat onverlet dat Medinol in voorkomend geval (zolang en voor zover de divisionals niet nietig zijn geoordeeld) bijvoorbeeld jegens andere partijen dan Cordis kan ageren uit hoofde van één van de divisionals, dan wel, alternatief, uit hoofde van het moederoctrooi. Tevens is bijvoorbeeld denkbaar dat één van de divisionals wel oppositie overleeft, maar het moederoctrooi niet, hetgeen dan ruimte zou scheppen de betreffende divisional in stelling te brengen, ook tegen Cordis. In zoverre is dan ook geen sprake van het met een de facto verbod op doublé patenting inbreken op het gesloten stelsel van nietigheidsgronden uit het EOV, omdat de divisionals (voorshands) in stand blijven. Wat de rechtbank te ver gaat, is de gecombineerde inzet van de betreffende octrooien tegen dezelfde (beweerdelijke) inbreuk, hetzij in dezelfde procedure, hetzij in opvolgende procedures. Rb. 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223.

Art. 3:296 i.v.m. art. 260 Rv Een eerder geschil in kort geding waarin Philips een verbod van verdere publicaties over beweerde octrooi inbreuk vorderde (en kreeg), vloeide rechtstreeks voort uit het geschil omtrent nietigheid en beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi van De Koste. Daarom zou art. 260 Rv. van toepassing kunnen zijn. Voldoende belang bij een verbod in hoofdzaak met betrekking tot zulke publicaties, maar niet met betrekking tot het nog niet verleende Europees octrooi. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415.

Art. 3:13 i.v.m. art. 6:162 (misbruik van bevoegdheid) Het staat Wolters Noordhoff binnen ruime grenzen vrij om - naar gelang de ernst die zij aan een inbreuk toekent - tegen de ene geconstateerde inbreuk wèl en tegen de andere niet op te treden.

Art. 3:302 i.v.m. art. 3:303 Er kan geen verklaring van niet inbreuk worden gevorderd terzake van een Europees octrooi dat nog niet verleend is, ook al stemt de aanvrage letterlijk overeen met het Nederlandse octrooi waarvan de nietigheid wordt vastgesteld.

6 0 0

B I J B L A D


Hoewel de producten van Philips geen inbreuk maken op de in de conclusies van het octrooi van De Koste omschreven materie, mist Philips belang bij een verklaring van niet inbreuk (terzake van het Nederlandse octrooi), omdat dat octrooi nietig wordt verklaard. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415. Art. 3:303 Indien komt vast te staan dat (ieder van de) gedaagden voldoende recent inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van INC, moet in beginsel worden aangenomen dat nog immer sprake is van dreigend onrechtmatig handelen, zodat INC geacht moet worden voldoende belang te hebben bij een verbod daarvan. Dit zou anders kunnen zijn indien een duidelijke en ondubbelzinnige onthoudingsverklaring zou zijn afgegeven. De enkele mondelinge toezegging, zoals door Vitamins & More gedaan, zonder dat aan overtreding een boete is verbonden, is hiertoe onvoldoende. Rb. 's-Gravenhage, 6 okt. 2004, nr. 29, blz. 100. Art. 3:303 i.v.m. art. 3:302 Er kan geen verklaring van niet inbreuk worden gevorderd terzake van een Europees octrooi dat nog niet verleend is, ook al stemt de aanvrage letterlijk overeen met het Nederlandse octrooi waarvan de nietigheid wordt vastgesteld. Hoewel de producten van Philips geen inbreuk maken op de in de conclusies van het octrooi van De Koste omschreven materie, mist Philips belang bij een verklaring van niet inbreuk (terzake van het Nederlandse octrooi), omdat dat octrooi nietig wordt verklaard. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415. Art. 6:2 Uit het enkele feit dat er sprake is van een langdurige handelsrelatie volgt niet dat Albert Heijn geen artikelen onder haar huismerk op de markt mag brengen, die soortgelijk zijn aan Unilever merkartikelen. Evenmin volgt daaruit dat Albert Heijn bij de verpakkingen van die huismerkartikelen geen aansluiting mag zoeken bij de verpakkingen van de merkartikelen van Unilever. Daarom gaat het beroep van Unilever op een toerekenbare tekortkoming niet op. Vzr. Rb. Arnhem, 28 april 2004, nr. 64, blz. 252. Art. 6:97 i.v.m. art. 6:104 De schade kan niet worden begroot op de winst die Rivièra Maison zou hebben gemaakt op de door Blokker verkochte aantallen van de nabootsingen. Gezien de grote verschillen die bestonden in de aantallen winkels waarin de producten zijn aangeboden (enkele van Rivièra Maison tegenover een vijfhonderdtal van Blokker), in het karakter daarvan (luxueuze uitstraling van Rivièra Maison tegenover no nonsense uitstraling van Blokker) en de prijs waartegen de producten aan de consument werden aangeboden€ 6,50 bij Rivièra Maison tegenover € 1,- bij Blokker) is geenszins aannemelijk geworden dat Rivièra Maison dezelfde hoeveelheid opbergzakken zou hebben verkocht, indien Blokker zich niet aan merkinbreuk schuldig had gemaakt. Nu een ander geschikt aanknopingspunt ontbreekt, zal de door Rivièra Maison geleden schade worden begroot op het bedrag van de winst die Blokker als gevolg van de onrechtmatige nabootsing heeft genoten. De door Rivièra Maison op geen enkele wijze onderbouwde of aannemelijk gemaakte schade als gevolg van de aantasting en uitholling van de merkrechten begroot de rechtbank naar redelijkheid en billijkheid op € 2.500,-.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Rb. Amsterdam, 5 nov. 2003, nr. 22, blz. 76. Art. 6:162 (stelselmatige nabootsing) Het hof heeft terecht de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de producten van Jydsk c.s. onderscheidend vermogen hebben, omdat naar het hier toepasselijke recht van voor 1 december 2003 bescherming tegen ongeoorloofde mededinging van een nagebootst product waarvan het uiterlijk een model in de zin van de BTMW vormt, doch dat niet als zodanig is gedeponeerd, alleen gerechtvaardigd kan zijn als aan die voorwaarde is voldaan. Het hof heeft óók geoordeeld dat de modellen van Jydsk c.s. slechts voortbouwen 'op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche' en aansluiten op 'daarin gangbare trends', doch naar deze constateringen kennelijk uitsluitend verwezen ter ondersteuning van zijn oordeel dat de voortenten en -luifels geen onderscheidend vermogen hebben. Met dit feitelijk oordeel, dat in cassatie niet op j uistheid kan worden getoetst, heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de voortenten en -luifels van Jydsk c.s. op de relevante markt wat vormgevingbetreft geen eigen plaats innemen en daarmee zijn oordeel dat zij onderscheidend vermogen missen, voldoende duidelijk gemotiveerd. Bij gebreke van dit onderscheidend vermogen behoefde het hof op de vraag of in de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar bestond als in het onderdeel bedoeld, niet meer in te gaan. Hoge Raad, 2 april 2004, nr. 6, blz. 20. (stelselmatige nabootsing) Dat Doréma van de modellen van Jydsk c.s. enkel de best verkopende heeft nagebootst, ligt voor de hand en is geen bijkomende omstandigheid die de nabootsing van de modellen van Jydsk c.s. onrechtmatig maakt. Anders dan Jydsk c.s. stellen, heeft Doréma zich niet schuldig gemaakt aan systematisch nabootsen. Doréma heeft 'slechts' twee modellen nagebootst van Jydsk en twee modellen van Gerjak, terwijl tussen partijen vaststaat dat de product range van Jydsk en Gerjak veel groter was. Bovendien kan van onrechtmatige - al dan niet systematische nabootsing geen sprake zijn, omdat de caravanvoortenten van Jydsk c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten. Hoge Raad, 2 april 2004, nr. 6, blz. 20. Uit de aangevoerde stellingen valt niet af te leiden dat Lensen zich met het gebruik van haar logo richt tot publiek buiten Zeeuws Vlaanderen dat van betekenis is voor de gestelde onrechtmatige handelingen. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de aan de gestelde onrechtmatigheid ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden geen andere waren dan die, aangevoerd ter onderbouwing van de gestelde doch door het hof van de hand gewezen merkinbreuk, en dat het daarom op de weg van Nauta Dutilh lag uiteen te zetten waarom die feiten en omstandigheden tot het oordeel zouden moeten leiden dat de gewraakte handelwijze wel anderszins onrechtmatig was. Hoge Raad, 28 jan. 2005, nr. 81, blz. 360. Onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat door de gestelde nabootsing verwarring is gesticht of kan worden gesticht. Enerzijds is het 'eigen' karakter van de lay out van de witte pagina's van de KPN gids niet zodanig prominent en anderzijds is de gelijkenis van de totaalindruk van de witte pagina's van de Gouden Gids met die van de KPN gids niet zodanig groot, dat door de punten van overeenstemming verwarring zou kunnen ontstaan voor de gebruikers van de gidsen of voor de adverteerders.

2 0 0 5

B I J B L A D


Daarbij is mede van belang dat bovenaan elke witte pagina in de Gouden Gids het embleem (beeldmerk) van de Gouden Gids staat afgebeeld; ook de cover en de totale opmaak van de Gouden Gids verschilt duidelijk van die van de Telefoongids van KPN/TGM. Hof Amsterdam, 29 april 2004, nr. 9, blz. 47. Ook de stelling dat Nijkerk door de reservering van de naamnummers onrechtmatig handelt dient te worden verworpen. Nijkerk heeft een rechtens te respecteren belang bij de naamnummers in kwestie ten behoeve van zijn onderneming. Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. In het kader van de vraag of de Evolux een slaafse nabootsing vormt van de Optilux, dient onder meer te worden bezien of door het op de markt brengen van de Evolux verwarring bij het (relevante) publiek valt te duchten. De vormgeving van (de behuizing van) de vluchtwegsignalering zoals Secutrade en Hertek dit op de markt brengen wijkt dusdanig af van de Optilux dat de totaalindruk die het product wekt anders is. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat voorshands niet voldoende aannemelijk is geworden dat verwarring bij het publiek valt te duchten. Daarbij is mede gelet op de omstandigheid dat het gaat om armaturen voor de utiliteitsbouw, waarbij de afnemers professionele partijen zijn die als deskundiger en kritischer dienen te worden aangemerkt dan leken. Hof's-Hertogenbosch, 9 maart 2004, nr. 34, blz. 115. Eisers doen geen beroep op enig auteursrecht dat hen met betrekking tot de programma formule zou toekomen, zodat aangenomen moet worden dat de door eisers bedoelde creatieve c.q. originele keuzes niet er toe leiden dat sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. Er is dan sprake van een prestatie die niet op grond van zijn eigen en oorspronkelijk karakter voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Een dergelijke prestatie komt ook niet voor bescherming als zogenaamde éénlijnsprestatie in aanmerking uitsluitend omdat degene die de prestatie heeft geleverd daarin geld, tijd en energie heeft geïnvesteerd. Hoewel er verschillen zijn tussen het VTM programma en het programma voorstel enerzijds en het BNN programma anderzijds en de overeenkomsten deels zijn te verklaren uit de omstandigheid dat bij dergelijke programma's bepaalde elementen voor de handliggend zijn, is het BNN programma in niet onaanzienlijke mate ontleend aan de programmaformule van eisers. In die zin moet worden vastgesteld dat gedaagden hebben geprofiteerd van de inspanningen van eisers. Vooropgesteld moet echter worden dat het profiteren van een anders prestatie, ook indien die ander daardoor schade lijdt, in beginsel niet onrechtmatig is. Ook in onderling verband zijn de gestelde omstandigheden niet van dien aard dat het profiteren door gedaagden van de prestaties van eisers onrechtmatig is geweest. Rb. Amsterdam, 15 dec. 2004, nr. 67, blz. 271. De door Intratuin in haar vestigingen gesitueerde ronde pleinen komen behalve bij Intratuin en Europatuin niet in andere winkels voor. Het gebruik van een dergelijk hoog 'karrrewiel', omrand met doorzichtige doeken, is origineel te noemen. Ook indien binnen de verschillende Intratuin vestigingen de pleinen enigszins zouden verschillen, maakt dit niet dat het plein als zodanig niet onderscheidend zou zijn. Europatuin heeft deze pleinen op vrijwel identieke wijze in haar interieur overgenomen; de totaalindruk en de wijze van gebruik vertonen bij beide ondernemingen een vergaande mate van overeen-

E I G E N D O M

6 0 1

stemming. Daarbij komt dat Europatuin ook een andere weg had kunnen inslaan, door voor een andere wijze van productuitstalling te kiezen. De originaliteit van posterkliklijsten, als onderdeel van het gehele interieur, is beperkt. Veel ondernemingen gebruiken dergelijke lijsten. Ze zijn ook vrij in de handel verkrijgbaar. Dit laat echter onverlet dat Europatuin (het gebruik van) de kliklij sten van Intratuin vrijwel volledig heeft geïmiteerd door de vierkante indruk, de aluminium omlijstingen, het gebruik van kleuren en tekst, de hoogte waarop ze zijn opgehangen en de uitsparingen voor visual merchandising. Europatuin had ook hier relatief eenvoudig voor een andere oplossing kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Hoewel de formule van een kookafdeling in de winkels van Intratuin niet origineel is en het Europatuin vrijstaat eveneens een kookafdeling in haar vestiging te introduceren met in de handel vrij verkrijgbare meubelonderdelen, leunt Europatuin nodeloos dicht aan tegen de formule van Intratuin en de uitwerking daarvan. De maten, vormgeving en kleuren van de meubels van Intratuin en Europatuin zijn nagenoeg identiek. Ook het verkochte assortiment is bijna hetzelfde. De highlight tafel, die speciaal voor Intratuin is ontworpen, is eveneens door Europatuin overgenomen. Door deze handelwijze van Europatuin bestaat gevaar dat het publiek in verwarring raakt. Het winkelend publiek zal doorgaans noch bijzonder deskundig, noch bijzonder oplettend zijn en het zal snel geneigd zijn niet bestaande verbanden te leggen. Het is voor een franchiseketen van belang dat zij zich naar buiten toe uniform presenteert en dat zij zich van anderen onderscheidt. Daardoor wordt eveneens voorkomen dat verwatering optreedt. Het nodeloos kopiëren door Europatuin van een aantal originele interieurelementen en formules van Intratuin wekt verwatering in de hand en wordt om die reden onrechtmatig geoordeeld. Rb. Arnhem, 8 dec. 2004, nr. 101, blz. 494. Casa Caldaia stelt zich op het standpunt dat haar niet kan worden verweten dat zij de meubels heeft verhandeld en afbeeldingen ervan heeft getoond, omdat haar niet duidelijk was of behoefde te zijn dat de modellen auteursrechtelijk zijn beschermd. De rechtbank verwerpt dit verweer. De meubels van Le Corbusier genieten wereldwijde faam. Van Casa Caldaia kan voorts worden gevergd dat zij zich tevoren omtrent de mogelijke auteursrechtelijke bescherming van de meubels terdege had geïnformeerd. Verder zijn in twee brochures van Casa Caldaia afbeeldingen van meubels van Le Corbusier, met achtergrondinformatie over de ontwerper opgenomen. Casa Caladaia moet derhalve bekend zijn geweest met het feit dat de door haar ter verkoop aangeboden stoelen nabootsingen waren van de ontwerpen van Le Corbusier. De inbreuk kan dus aan Casa Caldaia worden toegerekend. Rb. Arnhem, 12 jan. 2005, nr. 100, blz. 490. Mede gegeven de afwezigheid van een expliciet verbod op meervoudige octrooiering voor dezelfde uitvinding in het EOV gaat het te ver om Medinols ageren op basis van haar thans ingeroepen divisionals te kwalificeren als tot schadevergoeding verplichtend onrechtmatig handelen, door Cordis geplaatst in de sleutel van misbruik van (proces)recht, waaraan blijkens de stand van de rechtspraak hoge eisen moeten worden gesteld. Rb. 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223. De enkele omstandigheid dat het EOB immuniteit geniet indien al juist - impliceert niet dat de Staat en/of het Bureau

6 0 2

B I J B L A D


I. E. kunnen worden aangesproken voor eventuele door het EOB bij de Europese verleningsprocedure jegens Raben gemaakte fouten. Rb. 's-Gravenhage, 27 april 2005, nr. 102, blz. 513. Het is niet zonder meer onrechtmatig om producten van een ander, noch de verpakkingen van die producten, na te bootsen. De wijze waarop en de omstandigheden waaronder het profiteren of nabootsen geschiedt kunnen de concurrentie echter wel onrechtmatig maken. Die bijkomende omstandigheden zijn volgens Unilever - onder meer - het veroorzaken van onnodige verwarring bij het relevante publiek en de omstandigheid dat Albert Heijn diverse van haar 'product ranges' stelselmatigheeft gekopieerd en daarmee onevenredig profiteert van haar (ontwikkelings- en marketing)investeringen. Dat Albert Heijn door het introduceren van de nieuwe verpakkingen van haar huismerkartikelen als zodanig onnodig gevaar voor verwarring met de verpakkingen van de Unilever merkartikelen heeft veroorzaakt is in elk geval onvoldoende gebleken. Daarbij is van belang dat Albert Heijn door de consequente doorvoering van de verpakkingsarchitectuur van haar nieuwe huisstijl die nieuwe huisstijl een eigen gezicht heeft gegeven. Ook van het gestelde stelselmatige karakter van het nabootsen van 'product ranges' en verpakkingen van Unilever door Albert Heijn is onvoldoende gebleken. Allereerst zijn in dit geding 'slechts' vier 'product ranges' aan de orde (in totaal dertien producten). Dit is onvoldoende om in het algemeen te kunnen concluderen dat Albert Heij n, die circa 4500 huismerkartikelen verkoopt, waarvan inmiddels 2500 in nieuwe huisstijl, Unilever, die veel meer merkartikelen aan Albert Heijn levert dan de dertien die in dit geding aan de orde zijn, stelselmatig nabootst. Bovendien presenteert Unilever haar merken als afzonderlijke merken en bestaan twee van haar 'product ranges' bovendien uit producten van verschillende merken. Daardoor kan in elk geval niet gesproken worden van het systematisch nabootsen van een productlijn van één merk. Ten slotte kan niet op voorhand worden gezegd dat ten aanzien van alle verpakkingen onnodige verwarring in het leven wordt geroepen. Vzr. Rb. Arnhem, 28 april 2004, nr. 64, blz. 252. Daar niet is komen vast te staan dat Intersolve inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van AET, heeft AET onrechtmatiggehandeld door uitlatingen te doen waarin Intersolve wordt beschuldigd van inbreuk op de auteursrechten van AET. Vzr. Rb. Arnhem, 22 juli 2004, nr. 38, blz. 125. Het gebruik door Vellum Benelux van de productaanduidingen van Ashlar, zonder het gebruik van het woord 'Vellum', kan niet als onrechtmatig worden beschouwd omdat de (gedeelten zonder het woord 'Vellum' van de) namen te zeer beschrijvend en te weinig karakteristiek zijn om het oordeel te kunnen dragen dat zij ook met een andere aanduiding dan 'Vellum' voor de waren en diensten van Vellum Benelux een slaafse nabootsing vormen van de productaanduidingen van Ashlar. Ashlar gebruikt al jaren intensief haar slogans 'Software that Works the Way You Think' en 'Design and Drafting Software that Thinks'. Als gevolg daarvan wordt de identiteit van Ashlar mede bepaald door haar slogans. Door als concurrent een sterk gelijkende slogan ('Design Software that Thinks') te gebruiken voor hetzelfde doel als waar Ashlar haar slogans voor gebruikt, handelt Vellum Benelux onrechtmatig jegens Ashlar. Vzr. Rb. Arnhem, 12 aug. 2004, nr. 58, blz. 219.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Waar de gestelde feiten geen directe of indirecte octrooiinbreuk opleveren, zij n verder geen feiten gesteld (bijvoorbeeld: dat er ter plaatse van het inbouwen octrooibescherming zou gelden), waardoor de aan gedaagden verweten handelwijze onrechtmatig zou kunnen zijn. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2004, nr. 47, blz. 183. Vergelijkende reclame voor het Wilkinson Quattro resp. het Gilette Mach3Turbo scheersysteem. Vorderingen over en weer afgewezen. Volgens vaste rechtspraak is enige overdrijving eigen aan reclamebeweringen en geeft een overdrijving in deze zin op zichzelf aan een reclamebewering nog geen misleidend karakter, omdat deze door een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument sceptisch zal worden bejegend. Voor zover bij persberichten van een gemiddelde journalist uitgegaan zou moeten worden, zou van deze in het algemeen zelfs een iets meer kritische instelling verwacht mogen worden. Bij de bewering 'Onafhankelijke tests en consumentenonderzoeken hebben uitgewezen dat geen ander scheersysteem gladder en zachter scheert dan Quattro' gaat het om een pariteitsclaim, waarmee wél geclaimd wordt dat geen van - in dit geval - de andere scheersystemen beter presteert dan de Quattro, maar niet wordt uitgesloten dat een ander scheersysteem even goed presteert als de Quattro. Wilkinson kan op dit punt derhalve volstaan met aan te tonen dat de prestaties van de Quattro niet door die van het beste systeem van Gillette, de Mach3Turbo, worden overtroffen. Nu drie door Wilkinson overgelegde onderzoeken resultaten te zien geven die de claim van Wilkinson aannemelijk maken, is in beginsel voldaan aan de eis van bewijsvoering in kort geding. De resultaten van de onderzoeken die Gillette heeft laten uitvoeren, kunnen daaraan niet afdoen. Gillette's bewering 'Macïi3Turbo Champion' moet niet als een claim, maar als de naam van het desbetreffende scheermes worden opgevat, aangezien de toevoeging 'Champion' klaarblijkelijk de typeaanduiding is. De mededeling 'Test drive the Champion' vormt dan, in combinatie met de afgebeelde raceauto, een woordspeling waarvan niet gezegd kan worden dat die door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument als een superioriteitsclaim zal worden opgevat. Ook de zinsnede 'The best a man can get' valt niet als een superioriteitsclaim aan te merken. Wat betreft de bewering 'It's the closest, most comfortable shave' moet vooralsnog worden geoordeeld dat het gebruik van dergelijke superlatieven in de reclame zodanig is uitgehold, dat het publiek deze mededeling niet meer als een superioriteitsclaim zal opvatten. Vzr. Rb. Utrecht, 22 april 2004, nr. 10, blz. 48. Art. 6:162 i.v.m. art. 3:13 (misbruik van bevoegdheid) Het staat Wolters Noordhoff binnen ruime grenzen vrij om - naar gelang de ernst die zij aan een inbreuk toekent - tegen de ene geconstateerde inbreuk wèl en tegen de andere niet op te treden. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. Cordis vordert dat het Medinol zal worden verboden wederom in kort geding vorderingen tegen haar in te stellen op basis van beweerde inbreuk op de divisionals, totdat omtrent de geldigheid daarvan in oppositie is beslist. De stelling van Medinol dat die vordering, welke zij aanmerkt als een 'anti suit injunction' (wat er van die kwalificatie ook zij), naar Nederlands recht onder geen enkele omstandigheid toewijsbaar zou zijn is

2 0 0 5

B I J B L A D


onjuist. Het moge zo zijn dat er in de Nederlandse rechtspraak op het eerste gezicht geen gevallen zijn aan te wijzen waarin een dergelijke vordering, zo al ooit ingesteld, is gehonoreerd, maar dat neemt niet weg dat er geen wetsbepaling valt aan te wijzen die er aan in de weg staat dat een verbod kan worden uitgesproken tot het aanhangig maken van een procedure, indien overigens is voldaan aan de eisen welke worden gesteld aan het constateren van een (dreigende) onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 juncto artikel 3:13 BW. Dat - inderdaad uitzonderlijke - geval doet zich hier voor. Inbreukacties in kort geding op basis van de divisionals moeten bij de huidige stand van zaken (dat wil zeggen: zolang in de oppositie nog geen eindbeslissing is genomen) als op voorhand volstrekt kansloos worden aangemerkt. Het aanspannen van nieuwe inbreuk korte gedingen door Medinol op basis van die divisionals heeft dan ook te gelden als misbruik van (proces)recht en daarmee als jegens de aangesproken wederpartij onrechtmatig handelen. Dat er sprake is van een reële dreiging van dergelijk onrechtmatig handelen is aannemelijk, niet alleen op grond van de proceshouding van Medinol tot nu toe, maar ook gelet op haar mededeling in de dagvaarding die dit kort geding heeft ingeleid dat zij zich alle rechten voorbehoudt met betrekking tot een andere divisonal. Bepaald zal worden dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het ter zitting geuite bezwaar van Medinol, dat haar niet kan worden verhinderd op basis van nieuwe feiten een procedure in kort geding aan te spannen. Nu ten processe niets is gebleken waaruit zelfs maar een verwachting kan worden afgeleid dat dergelijke nieuwe feiten zich zullen voordoen, wordt het verantwoord geacht als uitgangspunt vast te leggen dat Medinol dwangsommen verbeurt bij het aanspannen van nieuwe korte gedingen, waarna het op haar weg ligt aannemelijk te maken dat er gronden van billijkheid zijn om die dwangsommen te matigen. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 aug. 2004, nr. 60, blz. 234. Artt. 6:162 en 6:163 De Duitse regelgeving betreffende levering van geneesmiddelen door ziekenhuisapotheken richt zich tot die apotheken en h u n beheerders, en niet tot (Nederlandse) groothandels die geen ziekenhuisapotheek in Duitsland drijven. De Nederlandse groothandel overtreedt de Duitse bepalingen dus niet. Fischer heeft ook geen overtredingen van de Duitse voorschriften uitgelokt of daaraan meegewerkt. Het (mogelijk) profiteren van wanprestatie, gepleegd door Duitse ziekenhuisapotheken of andere afnemers, is niet onrechtmatig, ook omdat het Duitse verkoopsysteem van MSD niet 'gesloten' is én omdat Fisher niet met andere 'gebonden handelaren' in concurrentie treedt. Hof's-Gravenhage, 25 nov. 2004, nr. 46, blz. 174. Art. 6:162; art. 13A, lid 1 BMW Verzenden van een sommatiebrief om (vermeende) inbreuk een halt toe te roepen is in beginsel niet onrechtmatig. Dat is anders als de merkhouder in redelijkheid niet kan menen dat de aangeschreven partij inbreuk maakt. In dit geval is op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat klanten van de eiseres inbreuk maken op de merkrechten van verweerder. Deze treden met het teken niet naar buiten en gebruiken de software slechts voor interne bedrijfsprocessen. Zij maken dus geen inbreuk onder art. 13A, lid ia-e. Onduidelijk is waarin ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onder-

E I G E N D O M

6 0 3

scheidend vermogen of de reputatie van het merk, als vereist voor inbreuk onder art. 13A, lid ld, zou (moeten) bestaan. Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2003, nr. 19, blz. 7 1 . Art. 6:162 i.v.m. art. 12 Aw Van het aanbieden in de Benelux van artikelen op een website op het internet is slechts sprake, indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek in de Benelux is gericht. Of dat geval zich voordoet, zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Een van die factoren is de toegankelijkheid van de website vanuit de Benelux. Die toegankelijkheid alleen is evenwel onvoldoende om tot onmiskenbare gerichtheid op (mede) het publiek in de Benelux te concluderen. Daarvoor moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bijvoorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux). Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488. Art. 6:162 i.v.m. artt. 237-240 Rv (buitengerechtelijke kosten) Toekenning van het gehele bedrag van € 3242,74 leidt in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, gelet op het geldelijk belang van de zaak en de omstandigheid dat enkele werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als verrichtingen waarvoor het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding pleegt in te sluiten. De buitengerechtelijke kosten worden gematigd tot een bedrag van € 2000,-. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. Art. 6:168 Hetgeen Atos Origin heeft aangevoerd kan niet het oordeel rechtvaardigen dat sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen als bedoeld in art. 6:168 BW. Hof's-Hertogenbosch, 20 juli 2004, nr. 44, blz. 166. Art. 6:194 Het gebruik van het woord 'officieel' zal door het in aanmerking komende publiek worden opgevat als een keurmerk ten aanzien van de kwaliteit en herkomst van de gids. Voor een dergelijke voorstelling van zaken bestaat echter onvoldoende rechtvaardiging. Sedert de inwerkingtreding van Richtlijn 96/19/EG bevat de Richtlijn Volledige Mededinging in art. 4ter een verbod op monopolie posities met betrekking tot de publicatie van telefoongidsen. De aanwijzing van KPN in art. 20.1 lid 2 Telecomwet is uitdrukkelijk bedoeld als een overgangsbepaling in een situatie waarin (nog) geen volledige mededinging aanwezig is; haar van oudsher bestaande monopoliepositie is afgeschaft, maar tegelijkertijd is aan KPN - ter waarborging van de voorziening in universele dienstverlening als bedoeld in art. 9.1 Tw - de verplichting opgelegd daarin (voorlopig) te blijven voorzien. Aldus draagt deze verplichting niet het karakter van een uitverkiezing als resultaat van een vergelijking met andere aanbieders van universele telefoongidsen (die waren er immers nog niet), maar slechts het karakter van een vangnetvoorziening ter waarborging van de belangen van de consument zolang de marktwerking nog onvoldoende is. Het gebruik van 'De Officiële Telefoongids' wekt echter bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende adverteerder c.q. consument de suggestie dat de Telefoongids van KPN/TGM van overheidswege is 'geselecteerd' wegens bijzondere kwaliteiten of eigenschappen die andere telefoongidsen niet zouden hebben. Die suggestie is onjuist. De suggestie dat de Telefoongids van KPN/TGM een 'officieel keurmerk' heeft zou bovendien tot gevolg hebben dat

6 0 4

B I J B L A D


de door de Europese richtlijnen en de Tw nagestreefde liberalisering van de markt voor telefoongidsen juist wordt bemoeilijkt: het wordt daardoor immers voor nieuwkomers op die markt die de concurrentie willen aangaan met de voormalige monopolist, extra moeilijk om bij het in aanmerking komende publiek (waaronder met name ook adverteerders) een voet aan de grond te krijgen. Aldus zou de voormalige monopoliepositie van KPN, waaraan zij in feite de aanwijzing ingevolge art. 20.1 Tw heeft te danken, in gewijzigde vorm doorwerken en de vrije concurrentie blijven belemmeren. Ook dat pleit ervoor dat KPN aan haar aanwijzing ingevolge art. 20.1 Tw niet het predikaat 'De Officiële Telefoongids' mag ontlenen. Het gebruik door KPN/TGM van 'De Officiële Telefoongids' is derhalve misleidend en daarom onrechtmatig. Uitgangspunt is dat het teken Telefoongids - zoals KPN/TGM ook erkennen - een beschrijvende, generieke aanduiding is voor een gids waarin telefoonnummers worden vermeld. Weliswaar is niet uitgesloten dat het teken als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt als zodanig onderscheidend vermogen heeft verkregen (inburgering), maar KPN/TGM hebben niet aannemelijk gemaakt dat daarvan in dit geval sprake is geweest. Met name hebben KPN/TGM in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek de Telefoongids (ook als advertentiemedium) op grond van het teken TELEFOONGIDS als afkomstig van KPN en/of TGM herkent. Op bovenstaande gronden kunnen KPN/TGM zich niet verzetten tegen het gebruik door Gouden Gids van 'telefoongids' als (beschrijvende) term voor het witte gedeelte van de door haar uitgegeven gidsen. Een andere opvatting zou bovendien op gespannen voet staan met de reeds eerder genoemde Europese richtlijnen die de concurrentie op de markt van (onder meer) telefoongidsen juist beogen te bevorderen; het zou de concurrentie immers belemmeren indien andere ondernemingen dan KPN/TGM een telefoongids niet een telefoongids zouden mogen noemen. Hof Amsterdam, 29 april 2004, nr. 9, blz. 47. Art. 6:248 (e.v.) Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, van beslissende betekenis. Deze uitleg dient niet plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het contract is gesteld, maar in praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dit geschrift als geheel in de desbetreffende kring van het maatschappelijk verkeer hebben, vaak wel van groot belang (vgl. HR 20 februari 2004, nr. C02/219, RvdW 2004, 34). Het hof heeft de overeenkomst in haar geheel uitgelegd en het heeft daarbij met name gelet op de - in cassatie niet bestreden omstandigheden dat bij de bepaling van de koopprijs in de onderhandelingen de op de overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende boekhoudgegevens ter tafel zijn geweest en dat op basis daarvan een totaalprijs is vastgesteld als 'lump sum' inclusief alle op de (producten van de) overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten, dat het bedrijfsonderdeel babyvoeding bij Nutricia is gebleven, alsmede dat de financiële resultaten van dit bedrijfsonderdeel bij de prijsbepaling geen rol hebben gespeeld (rov. 4.6 4.8). Door in het licht hiervan tot het oordeel te komen dat, waar in de overeenkomst en met name de daarbij behorende garantie 36 wordt gesproken van 'alle intellectuele eigendomsrechten', in de context van deze overeenkomst uitsluitend werd gedoeld op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking

E I G E N D O M

2 0 0 5

tot de overgedragen bedrijfsonderdelen, heeft het hof niet blijk gegeven van miskenning van de te dezen toe te passen maatstaf. Daarmee heeft het hof tevens tot uitdrukking gebracht dat niet kan worden aangenomen dat partijen daaraan redelijkerwijs een andere betekenis mochten onderscheidenlijk moesten toekennen. De uitleg van een overeenkomst is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, en kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Met betrekking tot het auteursrecht op de etiketten en de verpakking van babyvoeding is niet, zoals met betrekking tot het merk Zonnatura, een tijdelijke licentie verleend (aan Nutricia c.s.). Het hof heeft geoordeeld, kort samengevat, dat dit eerder past bij de lezing van Nutricia dat het auteursrecht niet is overgedragen. Onderdeel 1.6 bestrijdt dit oordeel met het betoog dat een afzonderlijke licentie niet nodig was, omdat de overeenkomst toestemming tot het gebruik van de etiketten impliceert en daarin dus een licentie met betrekking tot het auteursrecht besloten ligt. Aldus ziet het onderdeel eraan voorbij dat naar het feitelijke en niet onbegrijpelijke oordeel van het hof in zijn rov. 4.15.2 het meest aannemelijk is dat de strekking van genoemde bepaling, in overeenstemming met andere onderdelen van art. 6.2, primair is de koper te beschermen tegen gebruik van het merk door Nutricia op een wijze dat daaraan op enige wijze afbreuk wordt gedaan, en dat daaraan niet afdoet de stelling van Wessanen c.s. dat het feit dat art. 6 aan de verkoper beperkingen oplegt ten aanzien van het etiket ervoor pleit dat Wessanen c.s. op het etiket rechten kan doen gelden. Bij dit een en ander heeft het hof kennelijk in aanmerking genomen dat, ook al kan aan art. 6.2, onder b, noch in de lezing van Nutricia noch in die van Wessanen c.s. zin worden ontzegd, met betrekking tot het auteursrecht geen sprake is van een licentie die aan dezelfde tijdsbepaling en voorwaarden is onderworpen als de ten aanzien van het merk verleende licentie. Niet onbegrijpelijk is dat het hof het 'niet zonder belang' geacht heeft dat de etiketten van de lijn babyvoeding in de periode voorafgaande aan de verkoop op een bepaalde wijze waren gestileerd, die voor alle babyvoeding van Nutricia dezelfde was, maar afweek van de overige etiketten van Zonnatura. Aldus heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat niet sprake is van één auteursrecht op zowel de etiketten voor babyvoeding als op die voor de overige Zonnatura producten, en dat derhalve de omstandigheid dat Wessanen c.s. het auteursrecht op de etiketten van de overige Zonnatura producten heeft verkregen, niet eraan in de weg behoeft te staan dat het auteursrecht op de etiketten voor babyvoeding bij Nutricia is gebleven. Hoge Raad, 17 sept. 2004, nr. 7, blz. 31 (met noot). Het hof heeft.zijn verwerping van de stelling dat alle intellectuele eigendomsrechten aan Wessanen c.s. zij n overgedragen mede hierop doen steunen dat deze stelling zou meebrengen dat Wessanen c.s. zelfs de rechten op de receptuur - zonder vergoeding - zou hebben verkregen, hetgeen naar het oordeel van het hof 'bijna ongeloofwaardig' lijkt. Ook in aanmerking genomen dat het in dit geding niet gaat om de receptuur van de babyvoeding, maar om het auteursrecht op de verpakking en de etiketten, kan niet worden gezegd dat aan het door het hof gebezigde argument geen gewicht toekomt. Hoge Raad, 17 sept. 2004, nr. 7, blz. 31. (uitleg concurrentiebeding) Vzr.: Het feit dat de gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 11 van de Gerechtsdeurwaarderwet te allen tijde verplicht is in het gehele arrondissement waarin zijn plaats van vestiging is

2 0 0 5

B I J B L A D


gelegen de ambtshandelingen waartoe hij bevoegd is te verrichten wanneer hierom wordt verzocht staat er niet aan in de weg dat Bosveld sr. kan afzien van activiteiten die gericht zijn op het concurreren met de in het concurrentiebeding genoemde vennootschappen, en daarmee kan voldoen aan het concurrentiebeding. Hof Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 24, blz. 80. Art. 6:248 i.v.m. art. 1 Hnw (opzegging overeenkomst) Eiseres en gedaagde hebben in 1997 vanuit een gemeenschappelijk belang besloten dezelfde handelsnaam te gaan voeren. Zij zijn samen tot de conclusie gekomen dat de handelsnaam van eiseres een betere naam was dan de naam die gedaagde op dat moment gebruikte, zodat zij hebben gekozen voor die naam. Gedaagde heeft daarmee toen afstand gedaan van het gebruik van zijn eigen handelsnaam. Partijen hebben vervolgens jaren geïnvesteerd in hun ondernemingen en het verkrijgen van naamsbekendheid. Die naamsbekendheid is verkregen door de investeringen daarin zowel door eiseres als door gedaagde. De stelling van eiseres dat zij zonder meer het alleenrecht kan doen gelden op het gebruik van die, inmiddels door gezamenlijk gebruik binnen de betrokken kring van leveranciers en opdrachtgevers bekend geworden handelsnaam, kan gelet op het bovenstaande niet worden gevolgd. Vast staat dat eiseres de oudste rechten op de handelsnaam kan doen gelden. Gedaagde wil wel meewerken aan het wijzigen van de handelsnaam van zijn onderneming, maar heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat wijziging van zijn handelsnaam belangrijke investeringen vergt en dat definanciëlegevolgen daarvan redelijkerwijs niet alleen door hem gedragen zouden moeten worden. Het bovenstaande leidt tot het voorlopig oordeel dat eiseres de overeenkomst met gedaagde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer kan opzeggen. De opzegging kan slechts geëffectueerd worden indien zij ten behoeve van gedaagde een financiële voorziening treft ter (gedeeltelijke) vergoeding van de door gedaagde te maken kosten. Vzr. Rb. Arnhem, 24 dec. 2004, nr. 89, blz. 441. Art. 7:401 (zorgplicht oetrooigemachtigde) Een misverstand binnen de eigen organisatie, als gevolg waarvan een opdracht om een octrooiaanvraag vóór de terinzagelegging in te trekken niet is uitgevoerd (waardoor terinzagelegging heeft plaatsgehad, met als mogelijk gevolg: nieuwheidsschadelijkheid ten opzichte van een jongere aanvrage van dezelfde cliënt), komt voor risico van het kantoor van de octrooigemachtigde, en kan aan dat kantoor worden toegerekend. Rb. 's-Gravenhag, 28 april 2004, nr. 40, blz. 145. VIb Internationaal Privaatrecht Internationaal privaatrecht; art. 296 Rv Een verbod waarbij gedaagde verplicht wordt ook haar buitenlandse distributeurs te berichten heeft het bezwaar dat zij wereldwijd bekend moet maken dat ieder gebruik van het merk Sigra verboden is, terwijl dat in het land van de ontvanger van het bericht niet het geval hoeft te zijn. Dat het debat tussen partijen zich tot de Nederlandse markt beperkt heeft is echter geen aanleiding om het verbod niet te doen gelden voor de gehele Benelux. Rb. Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66.

E I G E N D O M

6 0 5

VIc Richtlijn inzake electronische handel 2000/3 ï/EG Art. 14 De inbreuk kan tevens worden toegerekend aan Ondernemingsvereniging De Havenaer, die afbeeldingen van de meubels heeft getoond op haar website. Artikel 14 van de Richtlijn inzake elektronische handel bepaalt weliswaar dat bij het verlenen van hostdiensten door een dienstverleenster deze in beginsel niet aansprakelijk is voor mogelijk inbreukmakende uitlatingen of afbeeldingen op haar website. Echter, één van de voorwaarden is dat de dienstverleenster niet daadwerkelijk kennis heeft (gehad) van de inbreukmakende informatie. Uit het Handelsregister blijkt evenwel dat één van de bestuursleden van de vereniging op dat moment directeur was van Casa Caldaia. Ten aanzien van een ander bestuurslid is onbetwist gesteld dat hij de meubels bij Kangsheng heeft ingekocht en heeft verkocht aan Casa Caldaia. Het bestuur van de ondernemersvereniging droeg derhalve kennis van de inbreuk. Volgens de in het verkeer geldende opvattingen dient een onrechtmatige gedraging van het bestuur voor rekening te komen van de vereniging. De ondernemersvereniging heeft dus, eveneens, verwijtbaar gehandeld. Rb. Arnhem, 12 jan. 2005, nr. 100, blz. 490. VIIE.G.-Verdrag Art. 10 Zeker nu is aangegeven dat in ieder geval de Engelse ABC verlenende instantie en wellicht ook de Italiaanse een ander oordeel zijn toegedaan dan verweerder, had het op de weg van verweerdergelegen omzelfstandigbij hetlnstituutDr. Muller Lierheim GmbH bedoelde informatie op te vragen. Dit volgt uit het in artikel 10 EG verdrag vastgelegde beginsel van gemeenschapstrouw en loyale samenwerking tussen instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht (vgl. HvJ EG in zaak C 2/88). Zowel verweerder als het Instituut Dr. Muller Lierheim GmbH, dat in 1995 kennelijk was belast met de uitvoering van de gemeenschapsrecht inzake de verlening van toelating van medische hulpmiddelen voor de EU/EER, behoren tot die categorie van instellingen (vgl. HvJ EG in zaak C 8/88). De verplichting voor verweerder tot het inwinnen van inlichtingen en eventueel zelfs overgaan tot het opvragen van de verleende vergunningkan voorts (impliciet) worden afgeleid uit hetgeen HvJ EG overwoog op 23 januari 1997 in zaak C 181/95 (Biogen/SKB, JurEG 1997 blz. I-357), zie met name r.o. 45. Rb. 's-Gravenhage 3 juni 2004, nr. 1, blz. 4. VIII Unieverdrag van Parijs Art. 6quinquies B, onder 2 en art. 6bis, lid ia i.v.m. art. 1 BMW Aan de orde is of het uiterlijk van de 'promoclip' zich ervoor leent om te worden ingeschreven als merk voor - kort gezegd paperclips. De 'promoclip' laat zich beschrijven als een over het midden dubbelgevouwen (metalen) plaatje, met rechthoekige en van elkaar aflopende, afgeronde uiteinden; ze is een variant is van een bepaald type vlakke paperclips die gezamenlijk worden aangeduid als markclips (hierna: reclame clips) en heeft met de andere reclame clips gemeen dat de vlakke voorkant van de clip ruimte biedt voor afbeeldingen, reclame, bedrijfslogo's en dergelijke. De inschrijving van een teken als vormmerk moet worden geweigerd, indien dat teken elk onderscheidend kenmerk mist waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven

6 0 6

B I J B L A D


kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten en niet de herkomst uit een bepaalde onderneming kan demonstreren. Daarbij dient in dit geval rekening gehouden te worden met vermoedelijke perceptie van zowel de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren, als die van de inkopers van bedrijven. Promoclip voert, met een beroep op een verklaring van B. Ninaber van Eyben, aan dat de vorm van de 'promoclip' onderscheidend vermogen heeft, met name door de schuin van elkaar aflopende uiteinden, die volgens haar een 'zwaluwstaart' vormen. Op grond van vergelijking met (afbeeldingen van) de in het geding gebrachte reclame clips, oordeelt het hof anders. De verschillende reclame clips laten diverse vormen zien. Zo zijn er tal van rechthoekige clips, die al dan niet zijn gecombineerd met andere geometrische vormen (zie nader rov. n ) . Het gaat hier om nagenoeg identieke vormen, bestaande uit (al dan niet samengestelde) overwegend vlakke geometrische figuren. De 'promoclip' is hierop geen uitzondering. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame clips aan dergelijke vormen en samenstellingen gewend zijn en zal de vorm van de 'promoclip' niet herkennen als merk. Hof's-Gravenhage, 31 okt. 2002, nr. 93, blz. 467. Art. 6 quinquies B onder 2 i.v.m. art. 3, lid ïb Mrl De achthoekige verpakking is 'van huis uit' geschikt om de waren waarvoor zij is ingeschreven (tabaksproducten en verpakkingen daarvoor) als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en om die waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ten tijde van de introductie van de Davidoff sigaretten in de Benelux bestond de gebruikelijke (hard kartonnen) verpakking voor 20 sigaretten uit een rechthoekig doosje met hoeken van 900; de achthoekige verpakking wijkt daarvan op een opvallende wijze af. Gelet op het marktaandeel, het consequente gebruik van de achthoekige verpakking voor Davidoff sigaretten en de reclame uitingen van Reemtsma c.s., waarin de achthoekige vorm steeds is terug te vinden, is het vormmerk verder ingeburgerd geraakt. De achthoekige verpakking voor Dunhill Lights sigaretten alsmede de nadien (eind 2001) op de markt verschenen verpakkingen met afgeronde hoeken hebben evenmin ertoe geleid dat zodanige 'uitburgering' of verwatering van het vormmerk is opgetreden dat ieder onderscheidend vermogen is komen te ontbreken. Rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, nr. 87, blz. 430. IX TRIPs-Verdrag Art. 45, lid 1 en art. 70, lid 3 Row 1995 De bepaling van art. 45, lid 1 van het TRIPs-verdrag - waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen - dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbinden, zodat het bepaalde in art. 43, lid 2 Row (1910) - evenals dat in het gelijkluidende art. 70, lid 3 Row 1995 - ingevolge art. 94 Gr.W. moet wijken voor het voorschrift van art. 45, lid 1 TRIPs-verdrag, voor zover het daarmee niet verenigbaar is. Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Xa Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Art. 1 (bevoegdheidNederlandse rechter) Voor vorderingen die erop berusten dat een in een aantal landen verleend octrooi in die landen aan nietigverklaring blootstaat als gevolg van beroepsfouten van de Nederlandse octrooigemachtigde, is de Nederlandse rechter niet bevoegd, maar alleen de rechter van de desbetreffende staat; de ratio voor die regel ligt in de soevereiniteit van de Staat die het octrooi verleent. Voorzover de vorderingen Nederland betreffen is de Nederlandse rechter (dus) wel bevoegd. Rb. 's-Gravenhage, 28 april 2004, nr. 40, blz. 145. Art. 7, lid 2 i.v.m. art. 6,2 EEX Vo. en art. S4ter, lid 2 EVEX Nu Leng d'Or als eiseres in het incident en Frito Lay als één van de gedaagden in het incident gevestigd zijn op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en het incident uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van dit incident kennis te nemen. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord, nu (i) de hoofdzaak bij deze rechtbank aanhangig is, (ii) de gevorderde voeging strekt tot ondersteuning van het verweer van de gedaagden in de hoofdzaak, en (iii) de Nederlandse rechter in die hoofdzaak bevoegd is. Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Art. 89 Rexnords bezwaar tegen te late toezending door Habasit van een productie wordt gepasseerd, nu Rexnord ter zitting heeft aangegeven niet in haar verdediging te zijn geschaad en zij slechts op zuiver formele gronden bezwaar maakt. De goede procesorde is bij een zuiver formeel bezwaar niet in het geding. Dit betekent niet dat bij inzending op te korte termijn de wederpartij aannemelijk zou moeten maken dat zij in haar verdediging is geschaad; zij moet dit stellen hetgeen de rechtbank vervolgens niet nader inhoudelijk zal toetsen. Rb. 's-Gravenhage, 31 dec. 2003, nr. 15, blz. 60. Art. 130 Het verzet tegen de (voorwaardelijke) eisvermeerdering van Cordis op grond van de goede procesorde wordt gehonoreerd voor zover daarmee het debat zou worden uitgebreid tot andere stents dan de BX Velocity en de Cypher. Daarbij is mede van belang dat één van de andere stents nog niet op de markt is en de andere al vanaf november 2003. Een (enigszins) andere interpretatie van een aanvallend octrooi dan in een eerdere fase van de procedure behelst hier geen wijziging van de grondslag van de eis en/of is niet in strijd met de goede procesorde. Rb. 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223. Art. 150 i.v.m. art. 13 Aw Gelet op de overeenstemming is het aan Van Ee te bewijzen dat zij het beeld 174 niet heeft ontleend aan de tekening 'niet doen, Ot!', waarbij het niet alleen gaat om bewuste maar ook om onbewuste ontlening. Nu Van Ee geen specifiek bewijs heeft aangeboden, zal zij niet tot bewijslevering worden toegelaten. Niet is in te zien dat de treffende overeenstemming met de tekening 'niet doen, Ot!' op toeval berust, terwijl Van Ee het door haar ontworpen beeld 'Ot en Sien op bank' heeft genoemd. Inbreukmakende nabootsing in gewijzigde vorm staat vast. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17.

2 0 0 5

B I J B L A D


Art. 217 Leng d'Or heeft voldoende belang bij de voeging. Toewijzing van de vordering van Frito Lay c.s. betekent immers dat Leng d'Or in een eventueel tegen haar aangespannen procedure moet verwachten dat ook het in Nederland invoeren van haar halffabrikaten als een inbreuk op het merk zal worden beschouwd. Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Artt. 237-240 i.v.m. art. 6:162 BW (buitengerechtelijke kosten) Toekenning van het gehele bedrag van € 3 242,74 leidt in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, gelet op het geldelijk belang van de zaak en de omstandigheid dat enkele werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als verrichtingen waarvoor het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding pleegt in te sluiten. De buitengerechtelijke kosten worden gematigd tot een bedrag van € 2000,-. Rb. Amsterdam, 3 dec. 2003, nr. 5, blz. 17. Art. 254 e.v. (spoedeisend belang) De mogelijkheid voor particulieren om naamnummers aan te vragen bestaat sedert 1997. Microsoft heeft van deze mogelijkheid eerst gebruik willen maken nadat Nijkerk de litigieuze naamnummers in april 2003 had gereserveerd. Microsoft heeft derhalve geen spoedeisend belang bij haar vordering tot overdracht van de reservering van de naamnummers. Hof Arnhem, 23 maart 2004, nr. 33, blz. 112. Holland Railconsult heeft kort nadat zij ermee bekend was geraakt dat Oxxio Nederland de merken Oxxio zou gaan gebruiken en voordat Oxxio Nederland haar naam had gewijzigd en de reclamecampagne had gestart, deze gesommeerd daarvan af te zien. Dat Oxxio Nederland vervolgens de naamswijziging heeft doorgezet en de reclamecampagne is gestart, komt voor haar rekening, zodat de vordering niet wordt afgewezen op basis van een belangenafweging. Wel zijn er termen om Oxxio Nederland een uitlooptermijn van vier maanden te gunnen. Vzr. Rechtbank Arnhem, 11 mei 2005, nr. 95, blz. 472. Het heeft er bepaald de schij n van dat de verpakking van LU bewust als uitgangspunt is gekozen voor de gerestylede verpakking van Haust, waarbij geen ander doel voorop kan hebben gestaan dan aldus te trachten een groter marktaandeel te verkrijgen ten koste van de producten van LU. De inbreuk van Haust heeft daarom als ernstige inbreuk te gelden, die bovendien op grote schaal heeft plaats gevonden en nog steeds voortduurt. Een en ander brengt met zich mee dat er aanleiding is om Haust te verplichten tot rectificatie opdat ook het in aanmerking komende publiek op de hoogte raakt van de inbreuk en de daartegen getroffen voorziening. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 5 okt. 2004, nr. 45, blz. 170. De vorderingen van Hallmark strekken ertoe te voorkomen dat Hagley merkinbreuk gaat plegen, waarvan Hallmark stelt schade te zullen lijden als de inbreuk zich realiseert. Het spoedeisend karakter van de vorderingen is hiermee gegeven. De enkele omstandigheid dat Hallmark enige tijd heeft laten verlopen alvorens Hagley in rechte te betrekken, maakt dit niet anders. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 13 okt. 2004, nr. 80, blz. 345.

E I G E N D O M

6 0 7

Art. 254 e.v. en art. 12A, lid 4 BMW De inbreukmakende handelingen dateren van vóór het depot en de inschrijving van het merk. Voor die situatie volgt uit art. 12A lid 4 BMW dat geen schadevergoeding kan worden toegekend. In dat licht bezien heeft OP BV onvoldoende belang bij haar vorderingen tot opgave, teruggave en het zenden van een rectificatie, behoudens voor zover een en ander betrekking heeft op kratten die zich nog bij Wavin in voorraad bevinden, dan wel binnen haar bereik zijn. Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, nr. 62, blz. 242 (met noot). Art. 254 i.v.m. art. 27a Aw Vzr.: Kent voorschot op de schadevergoeding/winstafdracht ad€ 15.000 toe. Hof: Verwerpt alle tegen bovenstaand (en andere) oordelen gerichte grieven. Hof's-Gravenhage, 20 nov. 2003, nr. 25, blz. 81. Art. 254 e.v. en art. 28 Aw Morris heeft ondanks de door Bijnen ondertekende onthoudings verklaring belang bij haar vorderingen omdat deze meer omvatten dan in de verklaring staat opgenomen. Morris kan afgifte vorderen van de inbreukmakende meubelen teneinde ervan verzekerd te zijn dat niet wederom inbreukmakend gehandeld wordt doorBijnen. Bijnen wil de meubelen echter laten ombouwen door de fabrikant in Polen om haar schade te beperken. Voorshands is echter onvoldoende geconcretiseerd dat bij retourzending van de meubelen daadwerkelijk hergebruik van (onderdelen van) de meubelen plaats zal vinden en dat dit op een zodanig gecontroleerde manier ge beurt dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Morris. Mede gelet op het aandeel van de fabrikant in de ontstane situatie en de internationale betrekkingen bestaat onvoldoende aanleiding om Bijnen toe te staan de meubelen retour te zenden voor ombouw. Vzr. Rb. Middelburg, 19 aug. 2004, nr. 77, blz. 306. Art. 260 i.v.m. art. 3:296 BW Een eerder geschil in kort geding waarin Philips een verbod van verdere publicaties over beweerde octrooi inbreuk vorderde (en kreeg), vloeide rechtstreeks voort uit het geschil omtrent nietigheid en beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi van De Koste. Daarom zou art. 260 Rv. van toepassing kunnen zijn. Voldoende belang bij een verbod in hoofdzaak met betrekking tot zulke publicaties, maar niet met betrekking tot het nog niet verleende Europees octrooi. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, nr. 84, blz. 415. Art. 296; Internationaal privaatrecht Een verbod waarbij gedaagde verplicht wordt ook haar buitenlandse distributeurs te berichten heeft het bezwaar dat zij wereldwijd bekend moet maken dat ieder gebruik van het merk Sigra verboden is, terwijl dat in het land van de ontvanger van het bericht niet het geval hoeft te zijn. Dat het debat tussen partij en zich tot de Nederlandse markt beperkt heeft is echter geen aanleiding om het verbod niet te doen gelden voor de gehele Benelux. Rb. Zutphen, 24 maart 2004, nr. 18, blz. 66. Artt. 611a en 6 n d Bij de uitleg van een door een rechter uitgesproken veroordeling geldt als maatstaf dat het doel en de strekking van die veroordeling tot richtsnoer dienen te worden genomen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het berei-

6 0 8

B I J B L A D


ken van het daarmee beoogde doel. Bij die uitleg staat het de rechter vrij maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hanteren (zie HR 20 mei 1994, N] 1994,652). OSI heeft binnen de termijn van vier weken als bedoeld in de veroordeling kenbaar gemaakt dat zij had besloten een oven van CFS/Koppens af te nemen. Het bevel dient beperkt te worden opgevat in die zin dat indien reeds vóór het verstrijken van de termijn van vier weken duidelijk zou zijn dat OSI geen spiraaloven van Stork zou afnemen, Stork zoveel eerder geen rechten aan het bevel zou kunnen ontlenen. Hieraan doet niet af dat de voorzieningenrechter heeft bepaald dat CFS/Koppens geen oven aan OSI mag leveren binnen vier weken na betekening van het vonnis. In dit geval is een zo spoedig mogelijk betekenen van het vonnis in het belang van de veroordeelde, die daar echter geen invloed op heeft. In zoverre was het minder gelukkig het ingaan van de termijn afhankelijk te stellen van betekening van het vonnis (door Stork). Toen OSI op 10 april 2003 haar keuze voor een oven van CFS/ Koppens kenbaar maakte, had Stork geen rechtens te respecteren belang bij uitstel van de levering van die oven door CFS/ Koppens en kon zij op die datum geen rechten meer ontlenen aan het bevel, uitbrengt mee dat CFS/Koppens, door op 14 april 2003 een begin te maken met de levering van de spiraaloven aan OSI, geen dwangsommen heeft verbeurd. Hof's-Gravenhage, 26 aug. 2004, nr. 2, blz. 6. Art. 843 a Incidenteel eiseres heeft recht op afgifte van kopieën van de processtukken als gevorderd (betreffende een nietigheidsprocedure voor het Bundespatentgericht in Duitsland), omdat aan de voorwaarden van art. 843a Rv is voldaan. Daaraan doet niet af dat er in Duitsland een bijzondere procedure zou bestaan betreffende toegang tot processtukken voor derden. Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 2005, nr. 105, blz. 521. Xb E.G.-Executieverdrag (EEX) Art. 6, lid 1 De vragen van uitleg van het EEX Verdrag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zijn de volgende: A Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6 aanhef en onder 1 EEX? B Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang - of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern? - of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is? - of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn? Hoge Raad, i9dec. 2003, nr. 78, blz. 313.

E I G E N D O M

2 0 0 5

Artt. 16, lid 4 en 19 en artt. 22, lid 4 en 25 Verordening 44/ 2001

Voor Amerikaanse octrooien moet een met voormelde artikelen overeenkomstige internationale bevoegdheidsregel toepasselijk worden geacht, zodat de Nederlandse rechter zich ambtshalve onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot een bij hem aanhangig geschil voor zover dat de geldigheid van een Amerikaans octrooi tot inzet heeft. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het hier een dergelijk geschil betreft. Art. 16, lid 4 EEX/EVEX, resp. art. 22, lid 4 Verordening 44/2001 vermag niet de grensoverschrijdende bevoegdheid op basis van art. 2 van die regelingen weg te nemen in een procedure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd betrekking hebbende op buitenlandse octrooien. Een verklaring van niet inbreuk voorzover gebaseerd op de grondslag dat sprake is van een nietig buitenlands octrooi betreft evenwel een geschil dat is aanhangig gemaakt met (reeds van de aanvang af) als inzet de geldigheid van een buitenlands octrooi. De i.c. Amerikaanse rechter is bij uitsluiting bevoegd van de vorderingen gebaseerd op die grondslag kennis te nemen. Hieraan doet niet af dat de gevorderde verklaring van niet inbreuk met als grondslag de nietigheid van het octrooi slechts effect heeft inter partes. Voorzover de vordering tot verklaring van niet inbreuk evenwel berust op de grondslag dat van inbreuk geen sprake is indien wordt uitgegaan van de geldigheid van het buitenlandse octrooi, is de Nederlandse rechter wel bevoegd. Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142. Art. 16, lid 4 i.v.m. artt. 70 en 75 Row 1995 Het hof heeft de door de buitenlandse Roche vennootschappen in haar onderscheiden landen op de markt gebrachte CEA kits beoordeeld op de vraag of zij inbreuk maken op het octrooi, zoals dat in het arrest van 25 januari 2001 geldig is geacht. Die beslissing geldt, mede gelet op art. 16, lid 4 EEX, evenwel slechts voor Nederland. Het hof had dus niet mogen uitgaan van het octrooi zoals het dat in zijn uitspraak in de nietigheidsprocedure geldig heeft bevonden. Roche betoogt dat het hof zich van een oordeel omtrent inbreuk in het buitenland had dienen te onthouden nu, gelet op 's hofs eigen beslissing in de nietigheidszaak, serieuze aanwijzingen bestonden dat ook de buitenlandse gedeelten van het octrooi in de vorm waarin het was verleend, nietig zijn. Echter, de enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 78, blz. 313. Artt. 19 en 16, lid 4 en artt. 22, lid 4 en 25 Verordening 44/ 2001

Voor Amerikaanse octrooien moet een met voormelde artikelen overeenkomstige internationale bevoegdheidsregel toepasselijk worden geacht, zodat de Nederlandse rechter zich ambtshalve onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot een bij hem aanhangig geschil voor zover dat de geldigheid van een Amerikaans octrooi tot inzet heeft. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het hier een dergelijk geschil betreft. Art. 16, lid 4 EEX/EVEX, resp. art. 22, lid 4 Verordening 44/2001 vermag niet de grensoverschrijdende bevoegdheid op basis van art. 2 van die regelingen weg te nemen in een proce-

2 0 0 5

B I J B L A D


dure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd betrekking hebbende op buitenlandse octrooien. Een verklaring van niet inbreuk voorzover gebaseerd op de grondslag dat sprake is van een nietig buitenlands octrooi betreft evenwel een geschil dat is aanhangig gemaakt met (reeds van de aanvang af) als ïilzcl de geldigheid van ecu buitenlands

octrooi. ±JC i.c. AmeriKaanse reenter is uij uitsluiting uevoegu van de vorderingen gebaseerd op die grondslag kennis te nemen. Hieraan doet niet af dat de gevorderde verklaring van niet inbreuk met als grondslag de nietigheid van het octrooi slechts effect heeft inter partes. Voorzover de vordering tot verklaring van niet inbreuk evenwel berust op de grondslag dat van inbreuk geen sprake is indien wordt uitgegaan van de geldigheid van het buitenlandse octrooi, is de Nederlandse rechter wel bevoegd. Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142. Xe E. G.-Executieverdrag (EVEX) Art. 6, lid 1 en art. 6, lid 1 EEX-Vo De als Europese 'spin in het web' aan te merken rechtspersoon is in België gevestigd. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze bevoegdheid is niet alleen hetgeen bij inleidende dagvaarding daaromtrent wordt gesteld nu tevens moet worden gelet op al hetgeen partijen omtrent deze bevoegdheid hebben aangevoerd; Rechtbank verwijst naar Hof's Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88. Niet beslissend is welke indruk omtrent Europese centrale leiding aan derden wordt gegeven, maar het gaat erom waar de Europese spin zich daadwerkelijk bevindt. Rb. 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223.

E I G E N D O M

6 0 9

hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van dit incident kennis te nemen. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord, nu (i) de hoofdzaak bij deze rechtbank aanhangig is, (ii) de gevorderde voeging strekt tot ondersteuning van het verweer van de gedaagden in de hoofdzaak, en (ui) de Nedenanuse rechter in die hoofdzaak bevoegd is. Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Xd Executieverordening 44/200 ï/EG Art. 5 sub 3 en art. 37A BMW Nu geen van de door Vitra ingeroepen bevoegdheidsgronden - art. 37A BMW en art. 5 sub 3 EEX Verordening - de bevoegdheid schept maatregelen te treffen buiten het grondgebied van Nederland respectievelijk de Benelux, verklaart de voorzieningenrechter zich onbevoegd voor zover het de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen betreft. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, nr. 99, blz. 488. Art. 6, lid 1 en art. 6, lid 1 EVEX Verdrag De als Europese 'spin in het web' aan te merken rechtspersoon is in België gevestigd. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze bevoegdheid is niet alleen hetgeen bij inleidende dagvaarding daaromtrent wordt gesteld nu tevens moet worden gelet op al hetgeen partijen omtrent deze bevoegdheid hebben aangevoerd; Rechtbank verwijst naar Hof's Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88. Niet beslissend is welke indruk omtrent Europese centrale leiding aan derden wordt gegeven, maar het gaat erom waar de Europese spin zich daadwerkelijk bevindt. Rb. 's-Gravenhage, 31 maart 2004, nr. 59, blz. 223.

Artt. 16, lid 4 en 19 en artt. 22, lid 4 en 25 Verordening 44/ 2001

Voor Amerikaanse octrooien moet een met voormelde artikelen overeenkomstige internationale bevoegdheidsregel toepasselijk worden geacht, zodat de Nederlandse rechter zich ambtshalve onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot een bij hem aanhangig geschil voor zover dat de geldigheid van een Amerikaans octrooi tot inzet heeft. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het hier een dergelijk geschil betreft. Art. 16, lid 4 EEX/EVEX, resp. art. 22, lid 4 Verordening 44/2001 vermag niet de grensoverschrijdende bevoegdheid op basis van art. 2 van die regelingen weg te nemen in een procedure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd betrekking hebbende op buitenlandse octrooien. Een verklaring van niet inbreuk voorzover gebaseerd op de grondslag dat sprake is van een nietig buitenlands octrooi betreft evenwel een geschil dat is aanhangig gemaakt met (reeds van de aanvang af) als inzet de geldigheid van een buitenlands octrooi. De i.c. Amerikaanse rechter is bij uitsluiting bevoegd van de vorderingen gebaseerd op die grondslag kennis te nemen. Hieraan doet niet af dat de gevorderde verklaring van niet inbreuk met als grondslag de nietigheid van het octrooi slechts effect heeft inter partes. Voorzover de vordering tot verklaring van niet inbreuk evenwel berust op de grondslag dat van inbreuk geen sprake is indien wordt uitgegaan van de geldigheid van het buitenlandse octrooi, is de Nederlandse rechter wel bevoegd. Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142. Art. 54ter, lid 2 en art. 6,2 EEX-Vo. en i.v.m. art. 7, lid 2 Rv Nu Leng d'Or als eiseres in het incident en Frito Lay als één van de gedaagden in het incident gevestigd zij n op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en het incident uit dien

Art. 6,2 en art. 54ter, lid 2 EVEX i.v.m. art. 7, lid 2 Rv Nu Leng d'Or als eiseres in het incident en Frito Lay als één van de gedaagden in het incident gevestigd zijn op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en het incident uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van dit incident kennis te nemen. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord, nu (i) de hoofdzaak bij deze rechtbank aanhangig is, (ii) de gevorderde voeging strekt tot ondersteuning van het verweer van de gedaagden in de hoofdzaak, en (iii) de Nederlandse rechter in die hoofdzaak bevoegd is. Vzr. Rb. Utrecht, 1 april 2004, nr. 3, blz. 9. Artt. 22, lid 4 en 25 en artt. 16, lid 4 en 19 EEX/EVEX Voor Amerikaanse octrooien moet een met voormelde artikelen overeenkomstige internationale bevoegdheidsregel toepasselijk worden geacht, zodat de Nederlandse rechter zich ambtshalve onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot een bij hem aanhangig geschil voor zover dat de geldigheid van een Amerikaans octrooi tot inzet heeft. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het hier een dergelijk geschil betreft. Art. 16, lid 4 EEX/EVEX, resp. art. 22, lid 4 Verordening 44/2001 vermag niet de grensoverschrijdende bevoegdheid op basis van art. 2 van die regelingen weg te nemen in een procedure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd betrekking hebbende op buitenlandse octrooien. Een verklaring van niet inbreuk voorzover gebaseerd op de grondslag dat sprake is van een nietig buitenlands octrooi betreft evenwel een geschil dat is aanhangig gemaakt met (reeds van de aanvang af) als inzet de geldigheid van een buitenlands octrooi. De i.c. Amerikaanse rechter is bij uitsluiting bevoegd van de vorderingen gebaseerd op die grondslag kennis te ne-

L A D


men. Hieraan doet niet af dat de gevorderde verklaring van niet inbreuk met als grondslag de nietigheid van het octrooi slechts effect heeft inter partes. Voorzover de vordering tot verklaring van niet inbreuk evenwel berust op de grondslag dat van inbreuk geen sprake is indien

B O E K

BE

S P R E K I N G E N

Prof. mr. J. H. Spoor, prof. mr. D.W.F. Verkade en prof. mr. D. J. G. Visser, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, KI uwer 2004, besproken door jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper, blz. 497/8.

G E N D O M

wordt uitgegaan van de geldigheid van het buitenlandse octrooi, is de Nederlandse rechter wel bevoegd. Rb. 's-Gravenhage, 26 mei 2004, nr. 39, blz. 142.

Bijblad bij De industriële eigendom

Recommend Documents