Bijblad bij De Industriële Eigendom

4gf!|fe

|gi|

15 september 1972 • 40ste jaargang nr 9 • Auteursrecht voorbehouden • Blz. 185

Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. BOEKMAN Ir C. M. R. DAVTOSON Prof. Mr W. L. HAARDT Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH

Mr W. M. J. C. PHAF Mr J. W. VAN DER ZANDEN Medewerkers: Mr J. A. VAN ARKEL Ir P. L. HAZELZET

Dr J. K. KRAMER Drs C. H. J. VAN SOEST Dr H. P. TEUNISSEN Mr L. WICHERS HOETH

Ir L. W. KOOY

Adres der redactie: Willem Witsenplein 6 • VGravenhage • Telefoon nr (070)264001 Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs ƒ 40,— met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland ƒ 45,—; een afzonderlijk nummer ƒ 4,—; het jaarregister afzonderlijk ƒ 6,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage, Tel. nr (070) 2640 01. Postgirorekening nr 17 300.

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Officiële mededelingen. Liechtenstein en Zwitserland en de Merkenovereenkomst. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. Artikel. Prof. Mr H. COHEN JEHORAM, Vóór en na het D.G.G./Metro-arrest (blz. 186-192). Jurisprudentie. a. Rechterlijke beslissingen. 1. Octrooirecht: geen. 2. Merkenrecht. Nr 66. Hoge Raad, 26 mei 1972, Hero/Seven-Up Hof: het merk DERBY UP DRINK enerzijds en de zeer bekende merken SEVEN UP en 7UP anderzijds, alle voor limonades, zijn overeenstemmende tekens, o.a. omdat UP bij een relevant deel van het publiek een associatie met SEVEN UP oproept; Hoge Raad: de stelling dat datgene wat aan derden vrijstaat, in beginsel ook aan Hero moet vrij staan, kan in zijn algemeenheid niet worden aanvaard voor een situatie als de onderhavige, waarin hetgeen volgens Hero aan derden zou vrijstaan, door Hero wordt afgeleid uit rechterlijke beslissingen gegeven in rechtsgedingen waarbij Hero geen partij was; — Hof: Hero is in 1966 van DERBY CUP met opzet overgegaan op DERBY UP DRINK om te eigen voordele af-. breuk te doen aan de werfkracht van UP; Hoge Raad: hiermede heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat in het gaan gebruiken door Hero van de aanduiding DERBY UP DRINK moet worden gezien een door concurrentie-overwegingen ingegeven poging van Hero om het generieke gebruik van het woord UP of van de woorden UP DRINK bij het publiek ingang te doen vinden en daardoor afbreuk te doen aan de werfkracht van het naar 's Hofs vaststelling zeer bekende merk SEVEN UP; het Hof heeft daarbij nog in aanmerking genomen dat het woord UP in sterke mate fungeerde, en dat ook nu nog doet, als wegwijzer naar het product van de Company; het Hof heeft terecht op grond van voormelde omstandigheden het handelen van Hero onrechtmatig geacht) ( met noot). b. Beslissing van de Octrooiraad. Nr 67. Afdeling van Beroep, 9 november 1971 (het onderhavige tweede deelkenmerk van de inrichting volgens de aanvrage kan niet aan de oorspronkelijke beschrijving met conclusies, maar alleen aan de oorspronkelijke tekening van de aanvrage worden ontleend en vormt daarom geen bestanddeel van de beweerde uitvinding; bovendien draagt dit deelkenmerk niet bij tot het uitvindingskarakter van de inrichting volgens de aanvrage) (met noot v. N.H.). Mededelingen. Mededeling van de Voorzitter van de Octrooiraad van 15 augustus 1972 (blz. 211/4). Nederland derde know-how-leverancier van de Bondsrepubliek Duitsland (blz. 214). Litteratuur.

Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.)

40ste jaargang

Nr 9

Blz. 185-216

's-Gravenhage, 15 september 1972.

Blz. 186

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 9 OFFICIËLE

MEDEDELINGEN

Liechtenstein en Zwitserland en de Merkenovereenkomst. Zwitserland heeft op 2 oktober 1962 en Liechtenstein heeft op 17 februari 1967 de Overeenkomst betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, tekst van Nice, bekrachtigd. Deze tekst is gepubliceerd in het Bijblad bij De Industriële Eigendom 1957, blz. 113 en het Tractatenblad 1958, nr 75 en 1959, nr 88; vergelijk laatstelijk ook het Tractatenblad 1970, nr 157. De Regeringen van Liechtenstein en Zwitserland hebben nu de kennisgeving, vermeld in artikel 3 bis van de tekst van Nice verricht. Deze kennisgevingen zullen op 1 januari 1973 in werking treden. Een en ander blijkt uit officiële mededelingen in het internationale tijdschrift „La Propriété industrielle" (Genève) van augustus 1972, blz. 210/1. Volgens het genoemde artikel 3 bis kan elk verdragsland schriftelijk aan de Zwitserse Regering mededelen, dat de bescherming die uit de internationale inschrijving voortvloeit, zich slechts tot dat land uitstrekt, indien de rechthebbende op het merk het uitdrukkelijk verzoekt. Volgens artikel 8, lid 2, aanhef en onder c van de Overeenkomst moet hij daarbij 25 Zwitserse franken per land extra betalen. Liechtenstein heeft op 25 mei 1972 en Zwitserland heeft in het jaar 1970 ook de Schikking betreffende de internationale inschrijving van merken, tekst van Stockholm bekrachtigd. Deze tekst is gepubliceerd in het Tractatenblad 1970, nr 186. De Regeringen van Liechtenstein en Zwitserland hebben nu onder verwijzing naar art. 3 bis, lid 1 van de tekst van Stockholm elk verklaard, dat de bescherming die uit de internationale inschrijving voortvloeit, zich slechts tot haar land uitstrekt, indien de rechthebbende op het merk het uitdrukkelijk verzoekt. Deze verklaringen zullen op 1 januari 1973 in werking treden. Een en ander blijkt uit officiële mededelingen in het internationale tijdschrift La Propriété industrielle (Genève) van augustus 1972, blz. 211. Volgens artikel 8, lid 2, aanhef en onder c is de inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau onderworpen aan de voorafgaande betaling van een internationaal emolument, dat onder andere omvat een aanvullingsemolument voor ieder verzoek tot uitbreiding van de bescherming overeenkomstig artikel 3 ter. Nederland is aangesloten bij de genoemde tekst van Nice van de Overeenkomst. Nederland heeft de vermelde Stockholmse tekst van de Schikking weliswaar ondertekend, maar nog niet bekrachtigd; deze tekst is reeds tussen andere landen in werking getreden.

15 september 1972

Personeel. Bevorderd. De heren Ir O. W. S. VELDHUYZEN en Ir B. WAAR, beiden ingenieur Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom zijn te rekenen van resp. 1 januari 1972 en 1 april 1972 bevorderd tot hoofdingenieur (Koninklijk besluit van 17 juli 1972, nr 60). In dienst getreden. De heer Ir F. J. J. KURVERS is met ingang van 1 augustus 1972 als ingenieur op arbeidsovereenkomst bij de Octrooiraad in dienst getreden. Beëindiging dienstverband. Aan de heer M. A. J. DERKSEMA, hoofdingenieur A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 oktober 1972 wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend (Koninklijk besluit van 17 juli 1972, nr 61). Aan de heer J. G. DE GRAAF, schrijver A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 oktober 1972 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 22 juni 1972, nr Pers./24). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de heer Drs D. C. BUIJS te Rotterdam op 14 augustus 1972 in bovengenoemd register is ingeschreven. Examen voor octrooigemachtigde. Na gehouden examen is het diploma van octrooigemachtigde uitgereikt aan: A. J. M. Dries te Puttershoek Ir J. S. W. van Gennip te Voorburg J. P. van Gent te Bolnes Drs J. Gremmée-Schaafsma te 's-Gravenhage Ir F. Grever te Eindhoven Ir B. Hijmans te 's-Gravenhage Dr A. E. Léon te Haarlem Drs M. Muis te Voorburg Dr J. Spierenburg te Waddinxveen Drs P. D. Swaters te Lochem Ir H. Vellekoop te Voorburg Dr Ir W. J. Visseren te Eerbeek. Twee kandidaten werden afgewezen, terwijl 5 kandidaten in de gelegenheid zullen worden gesteld herexamen te doen, waarvan twee voor het schriftelijke en drie voor het mondelinge gedeelte.

ARTIKEL Vóór en na het D.G.G./Metro-arrest, door Prof. Mr H. COHEN JEHORAM. 1) Feiten en uitspraak in het z.g. D.G.G./Metro-geding (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 8 juni 1971, zaak 78-70, Jur. XVII, p. 487-514, B.I.E. 1971, nr 68, p. 240-253) waren zeer in het kort de volgende. De Deutsche Grammophon G.m.b.H., een dochtermaatschappij van o.a. Philips, produceert grammofoonplaten en verhandelt haar produkten in Duitsland rechtstreeks aan detailhandel en twee boekengrossiers.

De handelaren hebben zich tegenover haar verbonden een vaste prijs te handhaven. In andere landen vindt de verkoop plaats via dochtermaatschappijen van D.G.G. of Philips, hetgeen met name ook geldt voor Frankrijk, waar de S.A. Polydor Paris, voor 99,55% in handen van D.G.G., de afzet verzorgt. De Hamburgse firma MetroSB-Grossmarke G.m.b.H. heeft kans gezien, via tussenschakels in Hamburg en Zwitserland, platen die D.G.G.

15 september 1972

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 9

aan Polydor Paris geleverd had, in handen te krijgen. Metro verkoopt deze nu in Duitsland beneden de door D.G.G. aan haar eigen afnemers opgelegde publieksprijs. D.G.G. treedt hiertegen op en stelt voor de Duitse rechter, dat Metro inbreuk maakt op § 85 van het Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte: „Der Hersteller eines Tontragers hat das ausschliessliche Recht, den Tontrager zu vervielfaltigen und zu verbreiten". Het gaat hier om het z.g. aan het auteursrecht „verwante recht" van de producent van grammofoonplaten en in het algemeen geluidsdragers, zoals dat voortvloeit uit het Verdrag van Rome over de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van geluidsdragers en zendorganisaties, van 26 oktober 1961. Binnen de EEG hebben alleen Italië en Duitsland een dergelijk uitsluitend recht toegekend aan de producenten van geluidsdragers. De overige landen verlenen bescherming op basis van het recht met betrekking tot de oneerlijke mededinging. Het Landgericht Hamburg heeft de vordering van D.G.G. inderdaad toegewezen, er hierbij blijkbaar van uitgaande dat het uitsluitende recht van D.G.G. haar platen in Duitsland te verbreiden, niet door de levering aan Polydor Paris is „uitgeput", nu immers de verbreiding niet in Duitsland had plaats gevonden. Zodoende zou het ongeautoriseerde verhandelen door derden van wederom ingevoerde grammofoonplaten in Duitsland beschouwd worden als een overtreding van § 85 Urheberrechtsgesetz. In een hogere instantie deed Metro echter een succesrijk beroep op de artt. 85 e.v. EEG-Verdrag, die door D.G.G. zouden zijn geschonden met haar hele politiek van opsplitsing van de markt en bemoeilijking van de handel tussen de staten. Het Hanseatische Oberlandesgericht heeft het Hof in Luxemburg n.1. gevraagd om een prejudiciële beslissing in deze. Het Hof gaf als zijn belangrijkste conclusie, zijn dictum 1 (voor de overwegingen in extenso zie dit blad, jaargang 1971, pp. 240 e.v.): het is in strijd met de regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, wanneer een fabrikant van dragers voor het weergeven van geluid zijn op de wettelijke regeling van een Lid-Staat berustend uitsluitend recht tot verbreiding van de beschermde voortbrengselen uitoefent om de verhandeling in die staat van door hemzelf of met zijn toestemming in een andere LidStaat afgezette produkten te verbieden, alleen omdat bedoelde verbreiding niet op het grondgebied van eerstgenoemde Lid-Staat heeft plaatsgevonden. 2) Inleidende opmerkingen. Tussen het exclusieve bevoegdheden verlenende recht van de intellectuele eigendom en het op bevordering van de mededinging gerichte E.E.G.-recht bestaat een zekere natuurlijke tegenstelling, die reeds geleid heeft tot overvloedige literatuur. Het D.G.G./Metro-arrest van het Europese Hof is het vierde in een zeker nog niet afgesloten reeks, afgezien nog van de jurisprudentie van de Europese Commissie. Uit de gesignaleerde tegenstelling mag overigens niet geconcludeerd worden, dat er bij de intellectuele eigendom louter particuliere belangen van b.v. octrooihouders staan tegenover het algemene belang van de vrije concurrentie. Ook de rechten van de intellectuele eigendom dienen het algemeen belang. Het exclusieve, tijdelijke octrooirecht dient tot beloning van de uitvinder, met name ook voor de openbaarmaking van de uitvinding en tot aansporing tot verdere technische ontwikkeling. Met de door het octrooi tijdelijk te behalen monopoliewinsten moeten ook de aan research ten koste gelegde gelden terugverdiend worden, terwijl het uitzicht op octrooiering investeringen in nieuw onderzoek mogelijk maakt.

Blz. 187

Het auteursrecht is te zien als een beloning voor de kunstenaar en schrijver, waardoor hij zelf deel kan hebben aan de exploitatiewinsten die door derden met zijn werk worden gemaakt en als een middel om überhaupt exploitatie en dus verbreiding van het werk mogelijk te maken. Zo is zonder exclusieve rechten het uitgeversvak b.v. nauwelijks te beoefenen. Het aan het auteursrecht „verwante recht" van de fabrikant van geluidsdragers, waar het in het D.G.G./Metro-arrest om gaat, dient om de door een grammofoonplatenfabrikant in een opname geïnvesteerde bedragen veilig te stellen tegenover „record-piracy". Het merkenrecht dient om de belangen van merkgerechtigden en publiek te beschermen tegen verwarring omtrent de herkomst der waren. Het wrijvingspunt in de tot nu toe gevoerde discussies en gedingen betrof de nationale begrensdheid van de rechten van b.v. octrooiof merkenhouders, het z.g. territorialiteitsbeginsel. Een octrooiof merkrecht verkrijgt men immers niet universeel, maar telkens per land als men aan de nationale vereisten in de betrokken landen voldoet. Geldigheid en uitgestrektheid van een dergelijk recht worden telkens beoordeeld naar de nationale wet. Bovendien leidt het territorialiteitsbeginsel ertoe, en hierin schuilt het eigenlijke strijdpunt, dat ontstaan, behoud en verlies van deze rechten in het ene land niet afhangen van gebeurtenissen in een ander land. Van deze territoriale afgescheidenheid maken ondernemers wel gebruik om nationale markten van elkaar af te schermen, met het oog op handhaving van naar land verschillende prijzen. Zo kan een Duitse fabrikant die een Duits en een parallel Nederlands octrooi op een bepaald produkt bezit, via een alleenimporteur in Nederland de import van dit produkt en daarmee de prijs ervan in Nederland in de hand houden, en zo in alle desverkozen landen. Mochten immers derden proberen het produkt te kopen in een land waar een lagere prijs voor het produkt v/as vastgesteld, b.v. Duitsland, om het vervolgens te importeren in Nederland en daar tegen lagere prijs te verkopen dan via de officiële importeur pleegt te geschieden, dan kan deze nevenimport beschouwd worden als een ongeautoriseerd in het verkeer brengen in Nederland van een naar Nederlands octrooirecht beschermd produkt en daarmee als octrooi-inbreuk. Wel heeft de Duitse fabrikant zijn Duitse octrooirecht „verbruikt" ten aanzien van de exemplaren die hij in Duitsland eenmaal in het verkeer heeft gebracht (vergelijk voor deze z.g. „Konsumtionslehre" ons art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet), maar nog niet zijn Nederlandse recht ten aanzien van deze exemplaren. Dit is dus het gevolg van het territorialiteitsbeginsel en meer in het bijzonder van dit omstreden facet hiervan, dat voor het recht in het ene land (Nederland) niet van belang is wat in het andere land (Duitsland) is geschied, dat de „uitputting" van het octrooirecht in Duitsland niet over de grens heen werkt voor het Nederlandse octrooirecht. Het is duidelijk dat een dergelijke absolute scheiding van nationale markten op gespannen voet staat met de beginselen van het E.E.G.-Verdrag, dat één gemeenschappelijke markt van de Lid-Staten nastreeft en waarin de invoering wordt voorzien (art. 3 f) van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen die gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst. Naast deze uit het E.E.G.-recht voortkomende tegenkracht tegen het territorialiteitsbeginsel in het recht van de intellectuele eigendom is er ook binnen dit recht van de intellectuele eigendom, dus los van het Europese recht, een zekere parallelle ontwikkeling zelf aan te wijzen. Dit afbrokkelen van het geloof in de noodzaak van de beperkte uitputting of van het geheel ontbreken zelfs van uitputting van het octrooiof merkrecht, kan mede een verklaring zijn voor het ongehoorde succes dat het Europese anti-kartelrecht hier geboekt heeft.

Blz. 188


Zo is ten aanzien van het merkenrecht in ons land (b.v. DRUCKER-BODENHAUSEN 1954, p. 122) zowel als in andere landen de stelling verdedigd dat de merkgerechtigde ten aanzien van het gemerkte produkt een claim blijft behouden ook na de eerste verkoop. In het geheel geen uitputting van het recht dus. De merkgerechtigde kan hierdoor zelf de grenzen vaststellen binnen welke de voordelen uit het gebruik van deze merken aan derden kunnen toevallen. Dit heeft duidelijke vorm gekregen in het ontwerp voor een Benelux-merkenwet, opgesteld door de drie betrokken nationale groepen van de „Association Internationale pour la protection de la propriété industrielle" (Bijlage B.I.E. 1954, nr 1). Art. 14, 2e alinea luidde: „In het bijzonder zal als onrechtmatig gebruik van het merk worden aangemerkt: de verkoop door een wederverkoper van voortbrengselen, welke van het merk zijn voorzien, zonder inachtneming van de algemene verkoopsvoorwaarden, die door de rechthebbende op het merk openbaar bekend gemaakt zijn door middel van aankondigingen op de verpakking of door ieder ander geëigend middel van openbaarmaking". Deze vergaande protectie is door de Hoge Raad voor het oudere merkenrecht afgewezen in zijn arrest van 14 dec. 1956 (B.I.E. 1957, nr 13, blz. 46, N.J. 1962, 242, H.B., Grundig I): de merkgerechtigde heeft het niet in zijn macht „door bij het in de handel brengen van zijn gemerkte waren beperkende bepalingen te maken ten aanzien van de verhandeling van deze waren (bijvoorbeeld verkoop alleen in een bepaald rayon tegen bepaalde prijzen) de gedragingen van hen, die met deze bepalingen in strijd handelen, te stempelen tot een schending van zijn merkenrecht". Ook de minder ver gaande stelling dat het merkrecht althans door het territorialiteits-principe aan de Duitse houder Grundig de gelegenheid bood om de verkoop van Grundig-apparaten in Nederland te beheersen, omdat alleen het Duitse merkrecht, niet nog het Nederlandse, uitgeput was door het in het verkeer brengen van de produkten in Duitsland, werd door de Hoge Raad afgewezen., Het college meende dat alleen van inbreuk op het merkrecht sprake kon zijn, als de gemerkte waren niet van de rechthebbende op het merk afkomstig zijn. In de in 1971 in werking getreden Benelux-Merkenwet tenslotte heeft de ontworpen A.I.P.P.I.-bepaling plaats moeten maken voor zijn tegendeel: art. 13 onder A, laatste alinea: „Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht...". Het Gemeenschappelijk Commentaar der drie Regeringen vermeldt daar nog bij, dat dit in het verkeer brengen door de merkhouder of de licentiehouder, waardoor het merkrecht dus is uitgeput, plaats gevonden kan hebben binnen of buiten het Beneluxgebied. Conform de uitspraak van de Hoge Raad is de uitputting dus ook niet meer territoriaal begrensd. Het Duitse Bundesgerichtshof heeft het voorbeeld van de Hoge Raad gevolgd in het internationaal ook zeer bekend geworden z.g. Maja-arrest van 22 jan. 1964 (GRUR Int. 1964, p. 202, B.I.E. 1964, nr 54, p. 169). Ook de overige E.E.G.-Ianden hebben in meerdere of mindere mate deze tendens in hun rechtspraak te zien gegeven. Zo is dus ook al buiten het hele EEG-recht om het territorialiteitsbeginsel op het ons interesserende onderdeel verdwenen in het merkenrecht van de EEGlanden, met alleen nog enige onzekerheid in Frankrijk (Cour de Cassation, 17 april 1969, R.I.P.I.A. 1970, p. 5, R. PLAISANT et Y. SAINT-GAL) .

In zijn Ars-Aequi-noot onder het Grundig I-arrest (A.A.V1I, okt. 1957, p. 25 e.v.) wees BEEKHUIS er op, dat een van de middelen die Grundig voor zijn prijs-

15 september 1972

handhaving in Nederland nog kon aanwenden was, zijn merk voor Nederland te doen stellen op naam van zijn alleen-importeur aldaar. Dit betekent dat het merk Grundig voor Duitsland in andere handen is dan in Nederland. Als de Duitse fabrikant zijn Duitse merkrecht Grundig heeft uitgeput door verkoop van produkten in Duitsland, dan is het Nederlandse recht Grundig nog volledig intact. De Duitser kan het recht van een ander in Nederland niet uitputten. Nadat Grundig eerst nog op andere gronden drie maal tevergeefs tot de Hoge Raad doorgeprocedeerd had, volgde zij het advies van BEEKHUIS, met een variant, nodig voor de door art. 20 van de oude Merkenwet vereiste overdracht van een handelsinrichting tezamen met het merk: een intussen even opgericht Nederlands filiaal van Grundig, dat aan een even later opgerichte naamloze vennootschap werd overgedragen, die als formele tussenschakel diende tussen Grundig-Duitsland en de Nederlandse importeur. Nu won Grundig (H.R. 7 dec. 1962, B.I.E. 1965, nr 16, p. 48, N.J. 1964, nr 398, Grundig V en H.R. 29 april 1965, B.I.E. 1965, nr 31, p. 119, N.J. 1965, nr 382, Grundig VI). Het valt niet te verwonderen, dat een dergelijk acrobatisch gebruik van het recht van de industriële eigendom voor doeleinden die langzamerhand als ver verwijderd worden gezien van ditzelfde recht, niet meer op veel steun van wetgever of rechter kan rekenen, zodra er respectabele tegenstrijdige belangen opkomen, zoals de totstandkoming van de Europese gemeenschappelijke markt of van de ene Beneluxmarkt. Een vrij uniek voorbeeld heeft ook juist die Beneluxwetgever gegeven met art. 33 Benelux-Merkenwet, op het laatste ogenblik door de toenmalige Staatssecretaris VELDKAMP ingevoegd, toen in een hearing van o.a. het bedrijfsleven bleek, dat dit ondanks de merkenrechtelijke eenmaking van het Beneluxterritoir de oude prijshandhavingspolitiek, gebaseerd op de oude territorialiteitsgrenzen binnen de Benelux, wilde voortzetten en wel ten aanzien van de oude merkrechten die krachtens het overgangsrecht toch aan twee of drie verschillende merkhouders bleven toebehoren als dit vóór 1 januari 1971 ook het geval was geweest. Art. 33 bepaalt nu, dat als een merk krachtens het overgangsrecht toch aan twee of drie verschillende merkhouders blijft toebehoren, de merkhouder in een van deze landen zich niet kan verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk dragen en die uit een ander Benelux-land afkomstig zijn wanneer het merk in dat andere land door de merkhouder of met zijn goedkeuring is aangebracht, en wanneer tussen beide merkhouders ten aanzien van de exploitatie van de betrokken waren een band van economische aard bestaat. Dit slaat dus op concern-verhoudingen waarmee zonder deze bepaling een gecoördineerde merkenpolitiek gevoerd zou kunnen worden ter handhaving van verschillende prijzen in de drie landen (Verg. het geval van Pres. Rb. Breda 31 dec. 1968, B.I.E. 1969, nr 9, p. 47, OMO) . Deze voorbeelden zijn hier voornamelijk gegeven om aan te tonen, dat de ontwikkelingen die in het kader van het EEG-recht verder gaan, ook buiten dit kader reeds hadden ingezet. Het is voor mij dan ook de vraag of de resultaten die het EEG-mededingingsrecht heeft geboekt in de strijd met het territorialiteitsbeginsel in het recht van de intellectuele eigendom, wel zozeer een kwestie zijn van dit EEG-recht. Het lijkt mij veeleer dat dit mededingingsrecht dat voortborduurde op een reeds voordien in het recht van de intellectuele eigendom zelf opgekomen en tot op zekere hoogte gerealiseerde gedachte, alleen de actuele aanleiding is geweest dit recht van de intellectuele eigendom te ontdoen van enige aangroeisels die zich in de loop der tijden hierop hebben vastgezet onder het tover-

15 september 1972


woord territorialiteitsbeginsel. Het gaat m.i. in de rechtspraak hier van het Europese Hof principieel minder om het Europese recht, dat overigens de rechtsbasis is van dit Hof, als wel om de essentialia van het recht van de intellectuele eigendom. Een direct practisch gevolg van deze opvatting is dat de in het EEG-kader bereikte resultaten algemeen gelden en niet ophouden aan de buitengrenzen van de EEG, waar de rechtsmacht van het Hof eindigt. 3) Artt. 85 lid 1, 86 en 36 EEG-Verdrag. De Europese rechtspraak in deze en zo ook het D.G.G./Metroarrest is gebaseerd op voornamelijk deze drie artikelen. Art. 85, lid 1 bepaalt: onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst In het onderhavige D.G.G./Metro-geval was wel sprake van een overeenkomst tussen ondernemingen, maar het betrof hier een moeder- en een dochtermaatschappij, D.G.G. en Polydor Paris, die elkaar niet beconcurreerden. Op dergelijke overeenkomsten heeft art. 85, lid 1 geen betrekking volgens de Europese Commissie en ook het Hof heeft verder alleen de artt. 86 en 36 in zijn overwegingen betrokken. De overige twee Hof-uitspraken waarin strijd met het EEG-recht was geconstateerd, Consten en Grundig/EEG-commissie (13 juli 1966, Jur. XII (1966), 499, B.I.E. 1966, nr 58, p. 206) en Sirena/ Eda (18 febr. 1971, Jur. XVII (1971) 69, B.I.E. 1971, nr 55, p. 186) waren beide op art. 85 gebaseerd. Art. 86 lid 1, bepaalt: onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden, voor zover de handel tussen Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beinvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan. Het Hof heeft herhaaldelijk uitgesproken, dat de houder van een exclusief industrieel eigendomsrecht als zodanig nog geen „machtspositie" in de zin van art. 86 inneemt. De fabrikant moet bovendien over de mogelijkheid beschikken een werkelijke mededinging op een belangrijk deel van de betrokken markt te belemmeren. Het gaat hier om een overheersende machtspositie in economische, niet in juridische zin. Bovendien moet, voor toepasselijkheid van art. 86, deze machtspositie misbruikt worden. Een dergelijk misbruik blijkt niet zonder meer uit prijsverschillen. Deze verschillen kunnen wel uit hoofde van hun grootte en bij afwezigheid van objectieve rechtvaardiging een beslissende aanwijzing voor zodanig misbruik opleveren. Ook dit art. 86 kan de beslissing niet brengen in de D.G.G./Metro-zaak. Ten slotte het veel omstreden art. 36 EEG, het enige dat een expliciete verwijzing naar de industriële eigendom behelst. Het bepaalt dat de artikelen 30 t/m 34 — verboden m.b.t. kwantitatieve handelsbeperkingen tussen de Lid-Staten — geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van o.a. bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Een tweede zin bepaalt: deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen. Een aantal auteurs ziet in dit art. 36 een institutionele bescherming, een uitzonderingsregime voor de industriële eigendom inclusief het territorialiteitsbeginsel, die hierdoor geheel gevrijwaard zou zijn voor de invloed van de artt. 85 en 86 EEG-Verdrag (Verg. GOTZEN,

Blz. 189

G.R.U.R. Int. 1958, 224 en SCHRANS, G.R.U.R. Int. 1964, 626). Een minder vergaande immuniteit van het recht van de industriële eigendom wordt bepleit door een meerderheid van de schrijvers. Ondanks de bestaansgarantie van art. 36 is het niet uitgesloten, dat het EEGmededingingsrecht van toepassing kan zijn op bepaalde gevallen van octrooigebruik. Het gebruik dat blijft binnen de grenzen van dit octrooirecht zelf kan door art. 36 geen inbreuk op het mededingingsrecht opleveren. Daarentegen kan een handelswijze die deze grenzen overschrijdt, wel aan een beoordeling op basis van het mededingingsrecht onderworpen worden (Verg. SAMWER, G.R.U.R. Int. 1969. 1). Een derde mening is ten onzent vooral door WERTHEIMER herhaaldelijk en met kracht verkondigd (G.R.U.R. Int. 1966, 312, Gewerbliche Schutzrechte im EWG-Kartellrecht 175 en NJB 1971, 638), n.1. deze dat art. 36 toch vooral gezien moet worden in zijn context: het maakt deel uit van het hoofdstuk over kwantitatieve handelsbeperkingen tussen de Lid-Staten, het richt zich niet tot de justitiabelen maar tot de Staten en heeft betrekking op de in die Staten uit te vaardigen overheidsverboden of -beperkingen. Kortom, de burger heeft geen beroep op art. 36, Ie zin, als hij op grond van de artt. 85 of 86 wordt aangevallen op bepaalde vormen van concurrentievervalsend gebruik van een industrieel eigendomsrecht. Art. 36, Ie zin kan het toepassingsgebied van de artt. 85 en 86 niet beperken. Zo ook kan art. 36, 2e zin m.b.t. de willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel de burger geen verplichtingen opleggen. In zijn eerste arrest over deze materie, Consten en Grundig, lijkt het Hof inderdaad de laatste mening te zijn toegedaan. De in dit verband welbekende Grundig, die in Nederland zijn lesje geleerd had, en wel uit Ars Aequi, had in landen buiten Duitsland zijn Duitse merk „Gint" (Grundig international) aan zijn respectieve alleen-importeurs verschaft, om zodoende nevenimporten in die landen te kunnen weren op basis van het merkenrecht. Hij kreeg het met de Europese Commissie aan de stok, toen de Franse alleen-importeur Consten een en ander in praktijk ging brengen met een gerechtelijk optreden tegen een Franse neven-importeur. De Commissie leidde uit de in Nederland begonnen wordingsgeschiedenis van deze merkenpolitiek en uit de analoge wijze van optreden van andere alleen-verkopers in de Gemeenschappelijke Markt af, dat dit merkgebruik alleen tot doel had absolute gebiedsbescherming ten bate van de alleen-verkopers. Samen met nog de schriftelijk vastgelegde verplichting van Consten na beëindiging van de alleen-verkoopovereenkomst het merk aan Grundig terug over te dragen, gaf dit de Commissie aanleiding art. 85, lid 1 toepasselijk te verklaren en de beide ondernemingen te verbieden het merk „Gint" te gebruiken met het doel parallel-import tegen te gaan (Beschikking Commissie EEG 23 sept. 1964, Publicatieblad 1964, 2445). De ondernemingen wendden zich hierop tot het Europese Hof van Justitie met een verzoek tot vernietiging van de beschikking, met o.a. een beroep op art. 36. Het Hof wees de vordering af. Het door de Commissie opgelegde verbod raakte niet de essentie van de merkrechten, het beperkte slechts de uitoefening ervan in de mate die noodzakelijk is om het verbod vervat in art. 85, lid 1 tot zijn recht te doen komen. Misbruik van nationale merkrechten om de werking van communautaire mededingingsregels te belemmeren kon niet getolereerd worden. Art. 36 verzet zich niet tegen iedere invloed van het gemeenschapsrecht op de uitoefening van de nationale rechten van industriële eigendom. Het artikel beperkt de regels over de liberalisatie van het goederenverkeer vervat in titel I, hoofdstuk 2 van het Verdrag, het beperkt niet de toepasselijkheid van art. 85. Is met name deze laatste zin volkomen in overeenstem-

Blz. 190

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, N r 9

ming met de leer-WERTHEiMER, er heeft zich op dit gebied een zekere rechtsontwikkeling voorgedaan in de latere uitspraken van het Hof. In het Parke, Davis-arrest van 29 febr. 1968 (Jur. XIV (1968), 81, B.I.E. 1968, nr 30, p. 110) overweegt het Hof, dat op het door de bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer bestreken gebied de beperkingen van invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, wel worden toegelaten door art. 36, doch onder het uitdrukkelijk voorbehoud „dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten (mogen) vormen," dat om soortgelijke redenen de uitoefening van rechten, verbonden aan een overeenkomstig de wetgeving van een Lidstaat verleend octrooi op zich zelf geen inbreuk op de door het Verdrag vastgestelde mededingingsregelen vormt. Verderop in het arrest is nog eens sprake van art. 36 dat op een vergelijkbaar gebied bepalingen geeft. Deze analogische toepassing van art. 36 vinden we in nog weer duidelijker vorm terug in het Sirena-arrest. Hier wordt overwogen dat, al maakt artikel 36 deel uit van het Hoofdstuk afschaffing van de kwantitatieve beperkingen in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, hieraan evenwel een beginsel ten grondslag ligt dat mede op het gebied van de mededinging toepassing kan vinden en wel in die zin dat, ofschoon de in de wetgeving van een Lid-Staat m.b.t. de industriële of commerciële eigendom toegekende rechten door de artikelen 85 en 86 van het Verdrag niet in hun essentie worden aangetast, de uitoefening dier rechten niettemin onder de in genoemde bepalingen neergelegde verboden kan vallen. In het D.G.G./Metro-arrest ten slotte wordt art. 36 behandeld alsof het rechtstreeks toepasselijk was. Hier wordt een onderdaan van een Lid-Staat, bij gebreke van toepasselijkheid van art. 85, lid 1, in het ongelijk gesteld op grond van art. 36, 2e zin. Bevredigt de theorie-WERTHEiMER mij dan ook niet meer, ik meen dat deze rechtspraak ook aanwijzingen bevat in welke richting wij de betekenis van art. 36 dan wel moeten zoeken. Allereerst is daar de bij herhaling door het Hof gedane uitspraak i.v.m. art. 36 dat de essentie (in het Duits: der Bestand) van de rechten van de industriële eigendom niet wordt aangetast door de artt. 85 en 86, dat alleen de uitoefening van die rechten onder de hierin vervatte verboden kan vallen. Voorts is er de door het Hof gebezigde term misbruik van merken octrooirechten in de Consten en Grundig, en Parke, Davis-arresten (Hier sterk tegen WERTHEIMER, Common Market Law Review 1966-67, 405). Zo zegt ook de Advocaat-Generaal DUTHEILLET DE LAMOTHE in zijn

conclusie voor het Sirena-arrest, dat de aan de merkhouder verleende rechten niet in hun essentie worden aangetast door de artt. 85 en 86. Indien echter door misbruik van deze rechten de grenzen van het doel waarvoor zij zijn ingesteld, worden overschreden, ontneemt zulks aan de gemeenschapsrechtelijke mededingingsbepalingen niet haar werking. .„Misbruik van industriële eigendomsrechten en andere rechten om een absolute gebiedsbescherming tot stand te brengen" vinden we als omschrijving ook terug in de negende overweging van de considerans en art. 3b 1 van Verordening 67/67 van de Europese Commissie (Publikatieblad 25 maart 1967, blz. 849-867). Met name het Parke, Davis-geding heeft nog een aantal verdere uitspraken opgeleverd, die m.i. verduidelijkend werken. Het ging hier om de import in Nederland van het geneesmiddel chlooramphenicol, waarop de Amerikaanse firma Parke, Davis een Nederlands octrooi had, uit Italië waar geen octrooi op geneesmiddelen mogelijk is en waar de chlooramphenicol vrij van octrooi en dus goedkoop vervaardigd was. Kon Parke,

15 september 1972

Davis nu de ongeautoriseerde import in Nederland keren met een actie op grond van octrooiïnbreuk of werd deze actie hem uit de hand geslagen door het Europese mededingingsrecht? De Advocaat-Generaal ROEMER zei o.m., dat het nationale octrooirecht door het EEG-Verdrag niet in zijn essentie, in zijn substantie mag worden aangetast. Ook behoorden alle wezenlijke bestanddelen van de nationale regeling van het eigendomsrecht onaangetast te blijven. Het nationale octrooirecht zou echter onmiskenbaar in zijn wezen worden aangetast, indien met een beroep op de eisen van de gemeenschappelijke markt het beginsel van de onafhankelijkheid der nationale octrooien en het algemeen erkende territorialiteitsbeginsel in een geval als het onderhavige werd verlaten en een octrooirecht als „uitgeput" werd beschouwd, wanneer geoctrooieerde producten zonder toestemming van de octrooihouder vanuit landen waar geen octrooibescherming geldt, in het verkeer worden gebracht. Van het wettelijke exploitatiemonopolie dat de uitvinder een passende vergoeding moet verzekeren, bleef dan in feite niet veel meer over, immers niet-rechthebbenden zouden vanuit een land zonder octrooibescherming de gehele gemeenschappelijke markt ongehinderd kunnen verzorgen en wel — daar zij niet gelijk de octrooiof licentiehouders de bijzondere kosten van ontwikkeling hebben te dragen - op voordeliger condities dan de uitvinder zelf. De gevolgen voor de economie en de praktijk van het octrooirecht zouden niet te overzien zijn. En: het normale gebruik, hetwelk zowel aan het wezen als het doel van dit recht beantwoordt, kan nimmer op grond van artikel 86 worden verboden. Dit geldt echter voor het onderhavige geval. De Regering van de Duitse Bondsrepubliek merkt vóór het Parke, Davis-arrest eveneens op, dat het hier gaat om het normale gebruik van een octrooi, een term die wij in Nederland ook herhaaldelijk aantreffen in uitspraken van de President van de Rechtbank te Rotterdam als het gaat om de toetsing van octrooigebruik aan de — immers direct toepasselijke — artt. 85 en 86 EEG, waar hij overweegt, ook naar aanleiding van Italiaanse geneesmiddelen-piraterijen, dat het EEG-Verdrag geen bepalingen bevat die aan een normale uitoefening van de door de nationale wetgevingen verleende rechten van industriële eigendom in de weg staan. (12 febr. 1965, N.J. 1966, nr 90; 11 jan. 1966, B.I.E. 1966, nr 63, p. 232; 17 mei 1966, B.I.E. 1968, nr 36, p. 137; 4 jan. 1968, B.I.E. 1969, nr 85, 233 en 30 jan. 1968, N.J. 1969, nr 203). De Nederlandse Regering bespreekt in haar voor het Parke, Davis-arrest ingezonden opmerkingen verschillende casusposities waarin de toepassing van de EEG-mededingingsregels het octrooirecht al dan niet in zijn grondslag zowel als zijn juiste werking zou aantasten, al of niet dat recht zodanig zou uithollen dat aan zijn doelstelling ernstige afbreuk zou worden gedaan. Het meest voorkomende geval is dat waarbij een octrooihouder in meerdere landen van de E E G voor een uitvinding octrooi heeft, in één van die landen goederen produceert en verhandelt die later in andere EEG-landen worden geïmporteerd. Deze octrooihouder heeft de hem toekomende monopoliewinst al in het eerste land gehad. De vraag of hij in andere landen nog eens van de hem aldaar toekomende bescherming moet kunnen profiteren, is een vraag waarvan de beantwoording dan ook niet de grondslag van het octrooirecht raakt: deze beantwoording kan zuiver worden beheerst door de afweging van de doeleinden van de octrooihouder tegen de doelstelling van het EEG-Verdrag. In het onderhavige geval, waar de monopoliewinst nog niet was gemaakt, zou toepassing van de regel van één EEG-territoir inderdaad de grondslag van het octrooirecht aantasten. Dit standpunt van Nederland lijkt in sterke mate bepaald

15 september 1972

BIJBLAD

UËLE EIGENDOM, Nr 9

te zijn door de theorieën van KOCH en FROSCHMAIER in hun fundamentele en veel besproken artikel in G.R.U.R. 1965, 121. De Europese Commissie zegt in het Parke, Davisgeding dat de octrooibescherming hier haar wezenlijke taak vervult: de octrooihouder de exploitatie van zijn octrooimonopolie te verzekeren door hem in staat te stellen die produkten buiten te sluiten waarvoor hij geen enkele monopoliewinst heeft kunnen maken, en wel omdat de betrokken Lid-Staat voor het product geen octrooi verleent. In haar opmerkingen voor het Sirena-arrest acht de Commissie de artt. 85 en 86 niet toepasselijk op de daar in het geding zijnde eigendomsoverdracht van een merkrecht voor zover met de desbetreffende overeenkomst geen resultaten werden nagestreefd of behaald welke aan haar specifieke finaliteit vreemd zijn. In haar opmerkingen voor het onderhavige D.G.G./ Metro-arrest zegt de Commissie, dat het door D.G.G. gepretendeerde alleen-recht tot verbreiding binnenslands van geluidsdragers, door hemzelf al in een andere LidStaat in het verkeer gebracht, niet inherent is aan de in art. 36 EEG gewaarborgde bescherming van de industriële en commerciële eigendom. De AdvocaatGeneraal ROEMER zegt hier, dat het geclaimde recht niet behoort tot de essentie van de industriële eigendom bedoeld in art. 36, en dat het overigens niet in overeenstemming is met de verdragsbeginselen t.a.v. het vrije verkeer van goederen en de ordening van de mededinging. Het Hof in de D.G.G./Metro-zaak ten slotte geeft de belangrijke overweging dat art. 36 inbreuken op de vrijheid van het goederenverkeer slechts gedoogt voorzover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen. Wanneer het recht van de grammofoonplatenfabrikant hier wordt ingeroepen om het verhandelen in een Lid-Staat te verbieden van platen die door de fabrikant in een andere Lid-Staat zijn verbreid, en wel zulks alleen omdat deze verbreiding niet op het nationaal grondgebied heeft plaatsgevonden, dan is het specifieke voorwerp van dit aan het auteursrecht verwante recht niet in het geding en kan deze handelwijze ongestoord getoetst worden aan de EEG-bepalingen, met dan i.c. het voor de fabrikant negatieve gevolg. Geheel in deze lijn heeft de Commissie al in haar z.g. Kerst-Bekendmaking van 24 dec. 1962 een lijst van in octrooi-licentiecontracten veel voorkomende clausules gegeven die volgens haar niet vallen onder het verbod van art. 85 lid 1 „parce qu'ils sont couverts par Ie brevet". De Commissie heeft hier uitgemaakt, wat in ieder geval zodanig behoort tot het octrooirecht van de gezamenlijke Lid-Staten, tot het door art. 36 gewaarborgde essentie van dit recht, dat het niet op grond van art. 85 EEG-Verdrag verboden mag worden. Dit procédé komt dicht bij § 20 van het Duitse Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen, dat contracten over verkrijging of gebruik van o.a. octrooien onverbindend verklaart, voorzover deze de verkrijger of licentienemer beperkingen in het handelsverkeer opleggen „die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen", waarna dan een met de Kerstbekendmaking vergelijkbare, zij het uitgebreidere, lijst komt van beperkingen die in ieder geval niet „über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen". Uit een en ander zou ik willen concluderen, dat art. 36 EEG-Verdrag inderdaad een institutionele waarborg vormt voor die bevoegdheden, voortkomende uit de rechten van de intellectuele eigendom, die in de gezamenlijke Lid-Staten van de EEG als wezenlijk voor deze rechten te beschouwen zijn, en dat dus niet, zoals uit betogen van sommigen af te leiden valt, het gehele recht van de intellectuele eigendom voortaan a la merci is van de mededingingsbepalingen van het EEG-Verdrag. Al-

Blz. 191

leen bepaalde randverschijnselen van het recht van de intellectuele eigendom, hoe frequent zij zich ook in de praktijk mogen voordoen, zullen het onderspit moeten delven in de strijd met het mededingingsrecht. Juist het feit dat alleen niet-essentiële aangroeisels, zoals ik dat genoemd heb, van het recht van de intellectuele eigendom, aangetast worden, maakt het mogelijk dat deze rechtsontwikkeling zich niet beperkt tot de EEG—buitengrenzen. Het naar aanleiding van het EEG-recht van bepaalde territorialiteitsuitwassen „gezuiverde" merkenrecht, zoals dit nu geldt in relaties tussen b.v. de E.E.G.landen Nederland en Duitsland, zal m.i. óók moeten gaan gelden in relaties Nederland-Amerika. 4) Verschil merk— en octrooirecht. Van de vier arresten van het Hof, die op het ogenblik van het schrijven van deze noot gewezen zijn handelden er twee over het merkenrecht: Consten en Grundig, en Sirena. Met name de tweede uitspraak lijkt het principe van de beperking van het territorialiteitsbeginsel tot zijn laatste consequentie te hebben doorgevoerd, en m.i. zelfs nog een stukje verder. Op het terrein van het octrooirecht is de situatie nog niet geheel duidelijk. In de Parke, Davis-uitspraak werd het beroep op de anti-kartelrechtelijke bepalingen weliswaar afgewezen, maar het betrof hier een speciale situatie, import vanuit een land waar geen octrooibescherming mogelijk was. Het heeft, zeker in industriële kringen waar men toch al weinig gelukkig is met de wending die de Europese rechtspraak heeft genomen op het gebied van de intellectuele eigendom, niet ontbroken aan pogingen om de schade te beperken tot het merkenrecht. Men deed hiervoor dan een beroep op de verschillen die tussen octrooi en merk bestaan. Men kan de realiteit hiervan erkennen. Zelfs kan men wijzen op bepaalde passages in de conclusie van de Advocaat-Generaal uit het Sirena-arrest en in dit arrest zelf, waar deze verschillen juist ook in een geding over Europees kartelrecht en intellectuele eigendom een zekere rol hebben gespeeld. Zo meende de Advocaat-Generaal DUTHEILLET DE LAMOTHE in het Sirena-geding, dat het grotere inspanning vergde de territorialiteitsgedachte in het merkenrecht te aanvaarden dan in het octrooirecht. De belangen die de octrooiwetgeving beoogt te beschermen, zouden economisch en ook menselijk zwaarder wegen dan die welke het merkenrecht waarborgt. De octrooibescherming vindt haar rechtvaardiging in het belang van de maatschappij om degenen die naar vernieuwingen in de wetenschap en de techniek speuren en wier ontdekkingen dikwijls de vrucht zijn van jarenlang onderzoek, veelal aanzienlijke investeringen en een voortdurende geestesinspanning, te begunstigen en te beschermen. Het merkenrecht daarentegen was oorspronkelijk wel bedoeld als kwaliteitsgarantie voor de verbruiker, maar momenteel zou het hoe langer hoe meer een gewoon publiciteitsmiddel worden. De eventuele schuld van de gemeenschap, op menselijk vlak, tegenover de „uitvinder" van het merk PREP zou toch wel van totaal ander gehalte zijn dan die welke de mensheid jegens de uitvinder van penniciline verbindt. Na aldus stoom te hebben afgeblazen eindigt de Advocaat-Generaal het betoog daarentegen toch „in gemoede zonder geestdrift maar juridisch zonder veel aarzeling" met de constatering dat juridische overwegingen een discriminatie uit een oogpunt van gemeenschapsrecht tussen octrooi en merk moeilijk maken: het merkrecht is evenals het octrooi een eigendomsrecht, in zijn essentie beschermd door art. 36 EEG. Het Hof maakt vervolgens echter wel degelijk een reserve met de overweging dat een merkrecht zich daarin van andere rechten van industriële of commerciële eigendom onderscheidt, dat met deze laatste meestal een voorwerp van groter be-

Blz. 192

BDBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 9

lang en grotere waarde wordt beschermd dan dat van het enkele merk. Ten aanzien van deze uitspraak kan men, s.o.r., zijn twijfels hebben. Allereerst, we bevinden ons hier in het vermogensrecht. Welnu, het vermogensrechtelijke belang en de waarde van octrooien is in het geheel niet zomaar groter te noemen dan die van merken. Men bedenke dat er waarschijnlijk geen octrooi bestaat dat in waarde opweegt tegen merken als Philips, Bayer, Ford, etc. Maar al waren die merken inderdaad minder waard, dit lijkt toch geen reden ze minder te beschermen. Vermoedelijk was het alleen de bedoeling van het Hof om, zoals het Duitse Bundesgerichtshof in zijn Maj a-uitspraak van 1964 meer expliciet had gedaan, aan te geven dat zijn beslissing in dit merkengeding niet prejudiceerde op mogelijk latere octrooiprocedures. De hierdoor inderdaad wel gewekte vreugde heeft slechts kort kunnen duren. Nog geen vier maanden na deze Sirena-uitspraak kwam het D.G.G./Metro-arrest. Hier is dan wel niet direct een octrooirecht in het geding, maar toch wel een aan het auteursrecht verwant recht t.a.v. geluidsdragers. Terecht noemt de AdvocaatGeneraal ROEMER het onderscheid hiertussen irrelevant. Het auteursrecht staat stellig dichter bij het octrooirecht dan bijvoorbeeld bij het merkrecht. Ik ben van mening dat het na de D.G.G./Metrc—uitspraak niet meer goed denkbaar is, dat het streven naar inperking van het territorialiteitsprincipe voor het octrooirecht halt zou houden. Terecht schrijft PHAF (B.I.E. 1971, blz. 253), dat indien men in punt 1 van het dictum van het arrest de uitdrukking „fabrikant van dragers voor het weergeven van geluid" vervangt door „fabrikant" sec en bovendien de slechte vertaling „verbreiding" van het Duitse „in Verkehr bringen" uit de authentieke tekst verandert in „in het verkeer brengen", men een uitspraak krijgt, die de territoriale werking van parallel-octrooien met één klap opheft. Deze rechtspraak lijkt dan ook een niet onbelangrijk onderdeel te doorkruisen van het voorontwerp van een verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt, de z.g. Europese Octrooiconventie II. Het gaat hier om de creatie van een gemeenschappelijk octrooirecht dat op de gezamenlijke grondgebieden van de Gemeenschapsstaten van toepassing zal zijn en dat de z.g. „Gemeenschapsoctrooien" zal brengen, van kracht op het gezamenlijke gemeenschapsterritoir. Ten aanzien van deze octrooien zouden binnen de gemeenschap dan alle grenzen en daarmee de territoriali-

15 september 1972

teitsperikelen vervallen zijn, art. 11, lid 1 voorziet in een „uitputting" van het octrooirecht voor de gehele Gemeenschap ten aanzien van een door de octrooihouder eenmaal in één van de Staten in het verkeer gebracht product. Art. 99, lid 1 van dit ontwerp voorziet in een overgangsregeling: gedurende een periode van vijf jaren (eventueel nog te verlengen, maar ook te bekorten) te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag, kunnen de aan het gemeenschapsoctrooi verbonden rechten nog worden uitgeoefend tegen de invoer op het grondgebied van elk der Verdragsluitende Staten van door het octrooi beschermde voortbrengselen in een andere Staat in het verkeer gebracht. Art. 99, lid 3 voorziet in een dergelijke overgangsperiode ten aanzien van de nationale octrooien. Deze bepalingen ter onverkorte handhaving gedurende een overgangstijd, van het territorialiteitsbeginsel, gaan ervan uit dat dit beginsel ten aanzien van octrooien dus nog bestaat, nog niet is aangetast door de rechtspraak van het Europese Hof op de artt. 36 en 85-86 van het EEG-Verdrag, waarvan de Octrooiconventie II, blijkens de opmerking voor een preambule, niet beoogt af te wijken. Juist echter op het moment dat de Groep van deskundigen de onderhavige bepalingen opnieuw behandelde voor het tweede voorontwerp, deed het Hof van Justitie de D.G.G./Metro-uitspraak, die het nu naar het oordeel van deze Groep twijfelachtig maakte, of het mogelijk zou zijn een overgangsperiode aan te houden, waarin men nog een onderverdeling van de markt zou kunnen handhaven. Een en ander heeft dan geleid tot een opmerking bij de tekst van art. 99 in het tweede voorontwerp: dit artikel moet in zijn geheel nog nader bezien worden in het licht van de recente rechtspraak van het Hof (in de D.G.G./Metro-zaak). Ten onzent schreef ALEXANDER nog in zijn proefschrift, in juni 1971 te Amsterdam verdedigd (Brevets d'invention et régies de concurrence du Traite CEE, Brussel 1971, n. 160), dat men uit het ontwerp Octrooiconventie II art. 99 (toen nog het eerste voorontwerp) moest afleiden, dat de in art. 99 bedoelde importverboden in het octrooirecht nog gedekt geacht konden worden door het EEG-recht. Iets dergelijks is nog in het D.G.G./Metro-geding zelf door de Duitse regering betoogd. Na de D.G.G./Metro-uitspraak schrijft ook ALEXANDER echter (N.J.B. 1971, 1079 en S.E.W. 1972, 145) dat hiermee nu toch het pleit ook voor octrooien beslist is. 's-Gravenhage, 18 juli 1972.

JURISPRUDENTIE Nr 66. Hoge Raad der Nederlanden, 26 mei 1972. (DERBY UP DRINK/SEVEN UP en 7UP) President: Mr G. J. Wiarda; Raden: Mrs C. A. de Meijere, H. E. Ras, A. A. L. Minkenhof en H. Drion. Art. 13 A, lid 1, aanhef en onder 1 Benelux-merkenwet. Hof: Het merk DERBY UP DRINK enerzijds en de zeer bekende merken SEVEN UP en 7up anderzijds, alle voor limonades, zijn overeenstemmende tekens, o.a. omdat UP bij een relevant deel van het publiek een associatie met SEVEN ÜP oproept.

Art. 10, lid 1 Merkenwet (oud). Rechtbank en Hof: De genoemde merken stemmen niet in hoofdzaak overeen. Hof: De genoemde merken stemmen zodanig wel overeen, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren te duchten is. (Anders de Rechtbank.)

Hoge Raad: De stelling dat datgene wat aan derden vrijstaat, in beginsel ook aan Hero moet vrij staan, kan in zijn algemeenheid niet worden aanvaard voor een situatie als de onderhavige, waarin hetgeen volgens Hero aan derden zou vrijstaan, door Hero wordt afgeleid uit rechterlijke beslissingen gegeven in rechtsgedingen waarbij Hero geen partij was.1) !) Vergelijk overigens: Rechtbank Haarlem, 25 oktober 1955, NJ. 1956, nr 346, Seven-Up/Baarsen: de merken „Hup" en „Sinup" voor limonades stemmen in hoofdzaak overeen met de merken „7-Up" en „Seven-Up" voor die waren en Hof 's-Hertogenbosch, 24 november 1960, Bijblad I.E. 1961, nr 80, blz. 189 (met noot V.D.Z.), NJ. 1961, nr 144, Seven-Up/Van Tuyn: het merk „Green Up" stemt in hoofdzaak en ook op verwarrende wijze overeen met de merken „Seven-Up" en 7UP. Red.


15 september 1972

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Hof: Hero is in 1966 van DERBY CUP met opzet overgegaan op DERBY UP DRINK om te eigen voordele afbreuk te doen aan de werfkracht van UP. Hoge Raad: Hiermede heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat in het gaan gebruiken door Hero van de aanduiding DERBY UP DRINK moet worden gezien een door concurrentie-overwegingen ingegeven poging van Hero om het generieke gebruik van het woord UP of van de woorden UP DRINK bij het publiek ingang te doen vinden en daardoor afbreuk te doen aan de werfkracht van het naar 's Hofs vaststelling zeer bekende merk SEVEN UP; het Hof heeft daarbij nog in aanmerking genomen dat het woord UP in sterke mate fungeerde, en dat ook nu nog doet, als wegwijzer naar het product van de Company. Het Hof heeft terecht op grond van voormelde omstandigheden het handelen van Hero onrechtmatig geacht. Art. 52, lid 1, aanhef en onder Ie Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hof: Geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad, omdat 's-Hofs uitspraak, gezien het karakter van de inschrijving van een merk volgens de oude Merkenwet, niet mede op een authentieke titel, noch mede op een merkinschrijving volgens de Benelux-merkenwet berust. Art. 3, lid 1 Merkenwet (oud). Hof: De Amerikaanse Seven-Up Company levert hier te lande aan bottelondernemingen het extract SEVEN UP, dat het essentiale van de SEVEN up-drank is. Dit extract en de gerede drank zijn soortgelijke waren. Bovendien is het feitelijke gebruik door de bottelondernemingen van het merk SEVEN UP voor de gerede drank rechtens gebruik door de Amerikaanse Seven-Up Company. De naamloze vennootschap N.V. Hero Conserven Breda, gevestigd te Breda, eiseres tot cassatie van een tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te MERK

NO.

's-Hertogenbosch van 24 juni 1971, vertegenwoordigd door Mr R. van der Veen, advocaat bij de Hoge Raad, tegen de Amerikaanse vennootschap The Seven-Up Company, een vennootschap opgericht en bestaande onder de wetten van de Staat Missouri, gevestigd te St. Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika, verweerster in cassatie, vertegenwoordigd door Mr S. K. Martens, mede advocaat bij de Hoge Raad. a) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 24 juni 1971. President: Mr J. G. Takken; Raden: Mrs V. A. D. M. van Haren en J. M. A. Boots. Het Hof, enz. Overwegende, dat het Hof voor de feiten verwijzende naar de als hier ingelast te beschouwen gedingstukken, deze als volgt samenvat: Bij dagvaarding in eerste aanleg en daarmede overeenstemmende conclusie van eis stelde appellante het volgende: 1. aangezien eiseres sinds geruime tijd — en op zéér grote schaal sinds 1952 — hier te lande onder de namen, resp. de merken „SEVEN-UP" en „7UP" in de handel brengt, resp. doet brengen een heldere, koolzuurhoudende, niet alcoholische drank (limonade-gazeuse) met een citrus („lemon-and-lime") -smaak; 2. aangezien eiseres haar handelsnaam: „The SevenUp Company" sedert 17 oktober 1936 voert en sindsdien onder die naam bekendheid heeft verworven, terwijl die handelsnaam in elk geval sinds 1952 voor de handel en het publiek in het Koninkrijk verwijst naar eiseres, haar bedrijf en haar voornoemd product; 3. aangezien eiseres door eerst gebruik in het Koninkrijk ter onderscheiding van haar (vorenbedoelde) handelswaren van die van anderen en door inschrijving in de daartoe bestemde registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom uitsluitend rechthebbende is op de navolgende merken:

REG.DATUM

WAREN

koolzuurhoudende citroendranken en limonades, en siropen, extracten en aroma's voor de bereiding hiervan. koolzuurhoudende, niet alcoholische-, geen graan bevattende- en moutloze dranken (zgn. soft drinks), siropen, extracten en essences ten gebruike bij het vervaardigen daarvan. koolzuurhoudende- en niet-alcoholische-, geen graan bevattende en moutloze dranken (zgn. soft drinks) en bestanddelen voor het vervaardigen van dergelijke dranken. alcoholvrije dranken en extracten voor de bereiding hiervan. alcoholhoudende en alcoholvrije dranken benevens preparaten voor de vervaardiging van deze dranken.

7UP

84.427

10 mei 1946

SEVEN UP

92.282

17 aprü 1948

FRESH UP

127.594

25 maart 1957

FRESH UP

129.108

9 aug. 1957

130.317

12 maart 1958

WITH7UP

7UP (etiket)

Blz. 193

4. aangezien der eiseresse vorenbedoelde handelsnaam en merken — en met name de sub 1 genoemde — ten tijde van hun eerst gebruik en inschrijving een grote mate van originaliteit en (dus) sterk onderscheidend vermogen en/of werfkracht bezaten en ook thans nog bezitten; 5. aangezien der eiseresse vorenbedoelde handelsnaam, haar merken, haar vorenbedoelde drank en de fles (e.a. verpakkingsmateriaal) bovendien, mede ten gevolge van intensieve en uitgebreide reclame-campagnes, hier te lande — gelijk trouwens ook in vele andere landen — een zéér grote bekendheid en een uitstekende reputatie genieten;

6. aangezien het bestanddeel „UP", dat zowel in elk van der eiseresse merken als in haar handelsnaam voorkomt en dat daarvan een kenmerkend deel vormt, in de ogen van een relevant deel van het publiek duidelijk verbonden is met eiseresse en/ of haar vorenbedoeld product; 7. aangezien gedaagde in of omstreeks 1965, althans na 1952 een heldere, koolzuurhoudende, niet-alcoholische drank (limonade-gazeuse) met een citrus-smaak in de handel is gaan brengen onder de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY CUP"; 8. aangezien gedaagde in of omstreeks begin 1966, althans nadat zij de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY CUP" was begonnen te gebruiken haar sub

Blz. 194


7 bedoelde, althans een soortgelijke drank in de handel is gaan brengen onder de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY UP DRINK"; 9. aangezien gedaagde voor haar sub 8 bedoelde product op grote schaal reclame maakt op zodanige wijze, dat daardoor bij (een relevant deel van) het publiek, dat die reclame ziet, leest of hoort, associaties worden gewekt met de zéér bekende merken en/of handelsnaam en/of het sub 1 bedoelde product van eiseresse; 10. aangezien gedaagde, door te handelen als sub 8 en/of 9 omschreven, jegens eiseres onrechtmatig handelt, immers: A. dusdoende inbreuk maakt op der eiseresse merkenrecht (en) en/of der eiseresse recht op haar handelsnaam, zulks omdat de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY UP DRINK" in hoofdzaak overeenstemt met de hiervoor, sub 3 opgesomde merken, waarop eiseres voor dezelfde soort van waren recht heeft, althans omdat de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY UP DRINK" met evenbedoelde merken van eiseres (alsmede met der eiseresse in Nederland bekende handelsnaam) zodanig overeenstemt, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; B. en/of dusdoende aantast en/of verwatert het onderscheidend vermogen en/of de werfkracht van der eiseresse vorenbedoelde merken, hetgeen eveneens oplevert een schending van der eiseresse merkenrecht (en), althans in strijd is met de zorgvuldigheid, welke gedaagde, als concurrente van eiseres, in het maatschappelijk verkeer jegens laatstbedoelde en haar belangen betaamt; C. en/of dusdoende, ter vergroting van haar debiet, aanhaakt bij en/of poogt te profiteren van de werfkracht, de bekendheid en de reputatie van der eiseresse meergenoemde merken, resp. van haar sub 1 bedoelde drank op een wijze, waardoor verwarring dreigt onder het publiek in dien zin, dat dit het sub 8 bedoelde product van gedaagde ziende en/of de door gedaagde voor dat product gemaakte reclame lezende of horende, enig (rechtens relevant) verband zal leggen tussen het bedrijf en/of het sub 8 bedoelde product van gedaagde en het bedrijf en/of het sub 1 bedoelde product van eiseres, hetgeen al mede in strijd is met de zorgvuldigheid welke gedaagde als concurrente van eiseres, in het maatschappelijk verkeer jegens laatstbedoelde en haar belangen betaamt; 11. aangezien met name uit de sub 7, 8 en 9 gestelde punten blijkt, dat gedaagde de sub 10 bedoelde overeenstemming in hoofdzaak, resp. het sub 10 bedoelde verwarringsgevaar opzettelijk en doelbewust in het leven heeft geroepen; 12. aangezien eiseres door en ten gevolge van vorenbedoeld optreden van gedaagde grote schade heeft geleden, lijdt en nog zal lijden, welke schade zich op dit moment echter nog onvoldoende laat bepalen; 13. aangezien gedaagde echter ondanks minnelijke aanmaning niet bereid is gebleken haar onrechtmatig optreden te staken; Op grond daarvan vorderde appellante om bij vonnis voorzover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. te verklaren voor recht, dat der gedaagde hiervoor onder sub 8 en 9 omschreven handelen is onrechtmatig jegens eiseres; II. gedaagde te gelasten om binnen veertien dagen na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis het verhandelen van, resp. het maken van reclame voor haar hiervoor bedoeld product onder de hiervoor omschreven naam, resp. aanduiding, resp. het merk „DERBY UP DRINK" te staken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 5.000,— voor elke overtreding van dit gebod; III. gedaagde te gelasten om zich te onthouden van het verhandelen van een product, dat soortgelijk is aan dat van eiseres, onder een naam, aanduiding of merk,

15 september 1972

welke het woord „UP" bevat of anderszins geheel of in hoofdzaak overeenstemt met de merken en/of de handelsnaam van eiseres, resp. daarmede zodanige gelijkenis vertoont, dat verwarring van het publiek omtrent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 10.000,— voor elke overtreding van dit bevel; IV. gedaagde te veroordelen tot vergoeding van alle door eiseres tengevolge van haar onrechtmatig optreden geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; V. gedaagde te veroordelen in de kosten dezer procedure. Geïntimeerde voerde verweer tegen deze eis. Bij bovengenoemd vonnis heeft de Rechtbank aan appellante haar vordering ontzegd en haar in de kosten van het geding veroordeeld, zulks op grond van de navolgende overwegingen. dat eiseres in de eerste drie alinea's van de dagvaarding heeft gesteld: (zie hiervóór Red.) 2. dat gedaagde deze stellingen in alle onderdelen heeft bestreden, waartoe zij in de eerste plaats heeft gesteld, dat zij wel kan erkennen dat hier te lande sinds 1952 onder de merken Seven Up als woordmerk en 7UP als figuurmerk een limonade gazeuse in de handel wordt gebracht, doch dat deze drank niet door eiseres wordt vervaardigd en in het verkeer gebracht, maar door een of meer Nederlandse ondernemingen die met eiseres dan wel met een andere vennootschap, de Seven Up Export Corporation, zogenaamde bottelcontracten hebben gesloten, zodat deze ondernemingen en niet eiseres of de Seven Up Export Corporation genoemde merken gebruiken; 3. dat gedaagde voorts op dezelfde gronden heeft betoogd, dat eiseres haar handelsnaam hier te lande niet voert, terwijl zij verder heeft bestreden, dat de onder het merk Seven Up in de handel gebrachte drank een citrus-smaak heeft; 4. dat de eerste twee geschilpunten slechts dan van belang zijn, indien het kernpunt van der partijen geschil, te weten de vraag naar het bestaan van overeenstemming in de zin van de Merkenwet tussen de thans in het geding zijnde merken en het effect van het gebruik van het gewraakte merk van gedaagde op de werfkracht van eiseresses merken, in het voordeel van laatstgenoemde wordt beslist; 5. dat de Rechtbank derhalve deze twee geschilpunten voorshands zal laten rusten; 6. dat het derde hierboven genoemde geschilpunt voor de beantwoording van de kernvragen in dit geding evenmin van belang is, daar gedaagde heeft erkend, dat de onder de merken Seven Up en 7UP hier te lande verhandelde dranken een bepaalde smaak hebben en dat deze smaak kenmerkend is voor het type drank waartoe ook de door haar, gedaagde, onder het door eiseres gewraakte merk in de handel gebrachte drank behoort; 7. dat daarmede — geheel daargelaten of verschil in smaak van limonades deze tot ongelijksoortige waren zou kunnen maken — de gelijksoortigheid van de onderhavige limonades vaststaat in een mate, die voldoende is voor het oplossen van alle vragen die in dit geding aan de orde komen; 8. dat eiseres heeft gesteld dat het door gedaagde gebruikte merk in strijd komt, niet alleen met haar, eiseresses, merken, doch ook met haar handelsnaam; 9. dat, aangezien de handelsnaam van eiseres als voornaamste bestanddeel bevat het merk van haar waren, inbreuk van gedaagdes merken op eiseresses handelsnaam zonder inbreuk op haar merken niet voor de hand ligt, zodat de Rechtbank voorshands haar onderzoek zal beperken tot de vraag, of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op eiseresses merken;

15 september 1972


10. dat dit onderzoek zal moeten aanvangen met de beantwoording van de vraag, welke merken partijen tegen elkander ten strijde hebben gevoerd; 11. immers, dat eiseres stelt, dat zij krachtens eerst gebruik en inschrijving rechthebbende is op de woordrespectievelijk beeldmerken Seven Up, 7ÜP, Fresh Up en Fresh Up With Seven Up, welke stelling gedaagde ten aanzien van de merken Fresh Up en Fresh Up With Seven Up heeft bestreden met het argument, dat eerstgenoemd merk een eigenschap beschrijft van de waren waarvoor het is ingeschreven, terwijl het tweede merk een slagzin is en derhalve door het publiek niet als merk zal worden opgevat; 12. dat anderzijds eiseres heeft gesteld, dat gedaagde als merk voor haar „lemon and lime" limonade het merk Derby Up, althans Derby Up Drink gebruikt, hetgeen gedaagde op haar beurt heeft betwist, stellende dat Up Drink de soortnaam is van deze limonade en dat deze woorden derhalve geen onderdeel van haar merk vormen, zijnde het merk waaronder zij haar thans in het geding zijnde limonade verhandelt Hero Derby; dat de Rechtbank met gedaagde van oordeel is, dat de merken Fresh Up en Fresh Up with Seven Up ondeugdelijk zijn om als merk te dienen voor de waar alcoholvrije dranken; 14. dat eerstgenoemd merk naar het oordeel der Rechtbank voor een ieder duidelijk slechts een eigenschap van de waar — te weten het verfrissend karakter ervan — aangeeft; 15. dat hieraan niet afdoet dat de woorden afkomstig zijn uit de Engelse taal, daar gelijk reeds vaker is vastgesteld, het gebruik van Engelse termen hier te lande een zodanige omvang heeft aangenomen, dat de kennis van enige eenvoudige woorden verondersteld kan worden algemeen te zijn, terwijl bovendien het op de thans aan de orde zijnde Engelse woorden lijkende — en dezelfde betekenis hebbende — woord opfrissen tot de Nederlandse taalschat behoort; 16. dat voorts de zin Fresh Up With Seven Up kennelijk een slagzin is en als zodanig zal worden opgevat, derhalve in casu als een aansporing iets te doen, en niet als een teken ter onderscheiding van de herkomst van een bepaalde waar; 17. dat aldus aan eiseresses zijde het betoog zich toespitst op de merken Seven Up en 7UP, hetgeen in overeenstemming is met de strekking van het verdere betoog van eiseres, die zich in haar argumentatie bepaalt tot deze twee merken, terwijl met name ook na te noemen, ten behoeve van eiseres verricht opinie-onderzoek geheel op deze merken gericht is geweest; 18. met betrekking tot gedaagdes merk, dat het feit, dat een bepaald woord of een woordcombinatie, die op een waar wordt aangebracht, een aanduiding is van de soort waartoe die waar behoort, op zichzelf niet uitsluit, dat dat woord of die woordcombinatie een onderdeel vormt van het op die waar aangebrachte merk; 19. dat beschouwing van de door gedaagde bij conclusie van antwoord overgelegde etiketten — die naar tussen partijen vaststaat door haar worden gebruikt op flessen met de door haar verhandelde limonade van de ten processe bedoelde soort — leert: dat de meest opvallende plaats op dit etiket wordt ingenomen door de woorden Derby Up Drink, uitgevoerd in letters van hetzelfde lettertype en dezelfde grootte, het woord Derby in wit, de overige woorden in rood; dat onder deze Engelse woorden in letters van kleiner formaat en ander type vermeld staat: Limonade gazeuse citrus, en vervolgens in een letter van laatstbedoelde afmeting of in nog kleiner letter: product van Hero Breda; dat uit de producties VII en VIII bij conclusie van repliek blijkt, dat ook in advertenties voor gedaagdes

BIz. 195

product de woorden Derby Up Drink een centrale plaats innemen en in gelijke mate prominent zijn; 20. dat de Rechtbank onder deze omstandigheden van oordeel is, dat de woorden Derby Up Drink tezamen beschouwd moeten worden als het woordmerk, waaronder gedaagde haar waren in kwestie in de handel heeft gebracht; 21. dat daaraan niet afdoet, dat op de etiketten van de flessen de woorden Derby Up Drink steeds vergezeld gaan van een afbeelding van een rennend paard met jockey, daar een woordmerk zeer wel tezamen met of zelfs als onderdeel van een beeldmerk gebruikt kan worden, nog daargelaten dat uit de tekst van de als productie VIII bij conclusie van repliek overgelegde advertentie blijkt, dat gedaagde de woorden Derby Up Drink ook gebruikt ter onderscheiding van haar limonade zonder dat dit gebruik vergezeld gaat van genoemde afbeelding; 22. dat thans dient te worden nagegaan of tussen de merken Seven Up en 7OT enerzijds, en Derby Up Drink anderzijds overeenstemming in hoofdzaak bestaat, of zodanige overeenstemming, dat verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; 23. dat de Rechtbank, de merken Seven Up en 7UP vergelijkende met het merk Derby Up Drink, tot de slotsom komt, dat daartussen een overeenstemming in hoofdzaak niet bestaat, daar de merken behalve het gemeenschappelijke bestanddeel Up nog zovele van elkander verschillende onderdelen bevatten, dat niet aannemelijk is dat iemand het ene merk voor het andere zal aanzien; 24. dat vervolgens onderzocht dient te worden of de merken nochtans zodanig overeenstemmen, dat verwarring omtrent de herkomst van de waren is te duchten; 25. dat eiseres in een breedvoerig betoog heeft gesteld, dat zulks inderdaad het geval is, en zich daarbij onder meer heeft beroepen op een onderzoek dat zij heeft doen instellen door het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek — hierna te noemen het NIPO — de resultaten van welk onderzoek zijn neergelegd in een rapport van 18 september 1967, dat eiseres met twee als bijlagen daarbij gevoegde verklaringen van de hoogleraren Prof. Dr. H. C. J. Duijker en Prof. P. de Wolff, beiden te Amsterdam, inhoudende dat zij zich met het rapport zowel voor wat betreft de in hoofdstuk I gemaakte opmerkingen van algemene aard, als voor wat betreft de gevolgde methoden en de gebruikte vraagstellingen, alsmede de uit de verkregen cijfers getrokken conclusies, geheel kunnen verenigen, bij conclusie van repliek in het geding heeft gebracht; 26. dat gedaagde de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden en de daaruit resulterende cijfers niet heeft bestreden, zodat de Rechtbank zich voorshands niet behoeft te verdiepen in de vraag, of de keuze van de proefpersonen, de vraagstelling, de wijze van onderzoek en de bewerking van de resultaten juist zijn geweest, doch kan aannemen dat dit het geval is geweest en dat de uitkomsten van de steekproeven representatief zijn voor de gehele Nederlandse bevolking; 27. dat eiseres haar betoog te dezen is aangevangen met de stelling dat Seven Up (de Rechtbank zal in het vervolg niet steeds het merk 7UP naast Seven Up vermelden, doch moet geacht worden voor zover niet anders wordt vermeld, met de vermelding van Seven Up de beide merken te bedoelen) een zeer origineel en dus sterk merk is, dat zowel hier te lande als elders een zeer grote bekendheid heeft verworven en een zeer groot onderscheidend vermogen bezit, op welke gronden eiseres meent voor haar merken aanspraak te kunnen maken op een zeer grote beschermingsomvang; 28. dat gedaagde heeft erkend, dat het merk Seven Up hier te lande een grote bekendheid heeft verworven, doch overigens de hierboven genoemde stelling van eiseres

Blz. 196


heeft betwist, stellende dat van een sterk onderscheidend vermogen niet gesproken kan worden, daar merken of onderscheidend vermogen hebben, of niet, zonder dat hierin gradaties kunnen worden aangebracht; 29. dat gedaagde van oordeel is, dat het onderscheid tussen sterke en zwakke merken, dat eiseres wil maken, niet slaat op het onderscheidend vermogen, doch op de beschermingsomvang van het merk, en dat in dit opzicht Seven Up niet sterker is dan andere merken, zodat het niet meer aanspraak kan maken op bescherming dan welk ander merk dan ook; 30. dat een merk sterk genoemd wordt, wanneer het zeer origineel en aantrekkelijk is, in welk geval alles wat aan deze originele en aantrekkelijke materie herinnert, licht daarmede verward zal worden en derhalve naast dat merk ontoelaatbaar kan zijn als zodanig; 31. dat het begrip sterk in deze zin met het onderscheidend vermogen van het merk niets uitstaande heeft, daar een merk zeer wel onderscheidend vermogen kan bezitten zonder bijzonder origineel of aantrekkelijk te zijn; 32. dat, daargelaten hoe origineel het merk Seven Up in het algemeen genoemd kan worden — in het land van herkomst, de Verenigde Staten, is immers voor de onderhavige waar het merk Bubble Up ouder dan Seven Up —•, tussen partijen vaststaat, dat hier te lande de thans in het geding zijnde limonadesoort voor het eerst door eiseres, althans een met haar gelieerde onderneming, is verhandeld en wel onder het merk Seven Up, alsmede dat voor dit merk op grote schaal reclame is gemaakt, zodat het een ruime bekendheid heeft verworven; 33. dat deze bekendheid blijkt uit onderzoek I van het NIPO, waarbij de vraag werd gesteld: „Van welke merken frisdrank heeft U wel eens gehoord of gelezen? Welke merken frisdrank heeft U wel eens gezien?"; dat is gebleken dat 77% van de ondervraagden de naam Seven Up kende, hetgeen het hoogste percentage was, dat door enige naam werd bereikt; 34. dat de kwestie van de originaliteit en bekendheid van eiseresses merk en de inyjoed daarvan op de beoordeling van een gestelde merkinbreuk, samenhangt met een andere, in het debat tussen partijen besproken vraag, namelijk naar de rol, die aan het bestanddeel Up in de merken van partijen moet worden toegekend; 35. dat eiseres, klaarblijkelijk ter bestrijding van het verweer — dat haar al eerder met succes is tegengeworpen en dat thans opnieuw is geponeerd — dat het bestanddeel Up in de beide merken slechts een ondergeschikte plaats inneemt, zodat verwarring omtrent de herkomst der waren niet te duchten is, de reeds vaker genoemde onderzoekingen door het NIPO heeft doen uitvoeren; 36. dat aldus in onderzoek II de spontane associatie bij het horen van het woord Up is onderzocht, waarbij 68% van de ondervraagden op de vraag: „Als U het woord UP hoort, waaraan denkt U dan?" bleek te antwoorden: Seven Up, hetgeen het hoogste percentage was, dat voor enig antwoord werd genoteerd; 37. dat onderzoek III tot onderwerp had de reacties van de onderzochte personen op het woord Up in verband met wat in het onderzoek „frisdranken" wordt genoemd; 38. dat ook in dit geval de associatie met Seven Up significant hoger was dan die met andere namen of begrippen, te weten 79%; 39. dat eiseres aan deze uitkomsten de conclusie heeft verbonden, dat het bestanddeel Up een kenmerkend bestanddeel van haar merk is, zodat bij vergelijking van de merken aan dit bestanddeel een grotere rol toekomt dan het tot nu toe heeft gekregen;

15 september 1972

40. dat gedaagde deze conclusie heeft bestreden met het betoog, dat de beweerde sterkte en bekendheid van eiseresses merken en de bijzondere associatieve betekenis van het bestanddeel Up niet factoren zijn, die in de merken zelf gelegen zijn, maar omstandigheden die daarbuiten staan; 41. dat dit volgens gedaagde tot gevolg heeft, dat deze omstandigheden bij de vergelijking van de litigieuze merken slechts dan een rol kunnen spelen, indien en voor zover daardoor de totale indruk van de merken als zodanig gewijzigd wordt, met andere woorden in dit totale beeld een accentverschuiving plaatsvindt, daar men immers in beginsel de merken op zichzelf moet beoordelen; 42. dat gedaagde vervolgens heeft betoogd, dat in het onderhavige geval van een accentverschuiving geen sprake is, daar de sterkte en bekendheid van Seven Up, voor zover aanwezig, het gehele merk betreffen en niet slechts het bestanddeel Up, zodat door deze factoren geen verschuiving in het totale beeld teweeggebracht kan worden; dat naar het oordeel van gedaagde de betekenis van het woord Up in het geheel van het merk door de ontwikkeling in de merken voor deze waren eerder geringer is geworden dan groter, daar dit woord een beschrijvend karakter heeft gekregen, immers gangbaar is geworden als type-aanduiding voor de drank in kwestie; dat het opeisen van associatieve betekenis voor het woord Up, die — aldus leest gedaagde eiseresses stellingen — in casu hierin gelegen zou zijn dat dit woord voor het grote publiek speciaal eiseresses dranken van andere zou onderscheiden, volgens gedaagde berust op een zuivere petitio principii, aangezien deze stelling door niets wordt bewezen, met name niet door genoemde NIPOonderzoekingen, daar uit deze onderzoekingen niet meer blijkt dan dat Seven Up het meest bekende merk met het woord Up is, doch niet dat dit woord speciaal Seven Up representeert; 43. dat de Rechtbank gedaagde in haar, hierboven in de rechtsoverwegingen 40 en 41 weergegeven betoog niet kan volgen, daar toch bij de beoordeling van een beweerde inbreuk op een merk maatgevend is, welke indruk de merken in kwestie bij oppervlakkige beschouwing op het kopende publiek maken; dat daarbij dit publiek niet alleen de merken niet naast elkander ziet, doch evenmin op zichzelf, in abstracto; dat dan ook bij bedoelde beoordeling alle factoren in aanmerking genomen moeten worden, die de indruk van het publiek bepalen, ongeacht of zij in het merk zelf gelegen zijn of niet; 44. dat derhalve de bekendheid van het merk Seven Up en de associatieve waarde van het bestanddeel Up, zoals die blijken uit de NIPO-onderzoeken, voor het onderhavige geschilpunt factoren van belang zijn; 45. dat uit deze onderzoekingen volgt, niet alleen dat Seven Up veruit het bekendste merk voor „lemon & lime" limonade is, doch ook dat het woord Up bij het publiek associaties wekt met Seven Up; 46. dat gedaagde eiseres verwijt, dat zij van dit feit geen verklaring geeft, echter ten onrechte, daar bij de beoordeling van merken slechts de reacties en associaties van het publiek in het geding zijn en niet de verklaring van deze reacties en associaties; 47. dat naar het oordeel der Rechtbank, gezien de uitkomsten van genoemde onderzoekingen, niet volgehouden kan worden dat het bestanddeel Up in het merk Seven Up slechts een ondergeschikte plaats inneemt, al zouden de op deze vraag gerichte onderzoeken I en II naar het oordeel der Rechtbank aan overtuigingskracht hebben gewonnen, indien daarnaast dezelfde vraag was gesteld met betrekking tot het woord Seven, welk onderzoek dan in de theorie van eiseres een significant lager

15 september 1972


percentage associaties met Seven Up te zien had moeten geven dan de thans verrichte onderzoeken; dat voorshands niet is gebleken, dat het bestanddeel Up in eiseresses merk tegenover het bestanddeel Seven, respectievelijk 7, een zodanig prominente plaats inneemt als door eiseres gesteld; 48. dat in dit verband echter bedacht dient te worden, dat niet iedere associatie met een bepaald merk ook associaties omtrent de herkomst van de waren inhoudt, en voorts dat het kopend publiek op de flessen limonade in kwestie niet slechts het woord Up aantreft, doch een merk dat naast het woord Up nog andere bestanddelen bevat; 49. dat het belang van deze omstandigheid wordt geïllustreerd door de uitkomst van de steekproeven A en B van onderzoek V, waarin aan de proefpersoon een kleine, respectievelijk een grote fles Derby Up Drink werd getoond met de vraag: „Wat voor drank zit er volgens U in deze fles?"; 50. immers, dat op deze vraag 11 respectievelijk 15% van de ondervraagden antwoordden: „Zoiets als Seven Up" of antwoorden van dezelfde strekking tegen 2 respectievelijk 4% „Seven Up", waaruit blijkt dat de associatie niet zozeer de herkomst betreft als wel de soort limonade; 51. dat deze uitkomst niet wordt weersproken door het resultaat van de steekproeven C en D, waarbij dezelfde vragen werden gesteld doch een fles werd getoond met hetzelfde etiket waarop alleen de woorden Derby Drink voorkwamen in plaats van Derby Up Drink; 52. immers, dat het percentage antwoorden dat Seven Up rechtstreeks of indirect vermeldde bij deze laatste steekproeven weliswaar veel lager was, doch dat hieruit even goed kan worden afgeleid dat de ondervraagden de soort limonade niet meer herkenden, als dat zij de herkomst niet meer herkenden; 53. dat eiseres dan ook in haar betoog ten onrechte de categorieën antwoorden „Zoiets als Seven Up" en „Seven Up" tezamen voegt; 54. dat naar het oordeel der Rechtbank, alle hierboven genoemde factoren in^aanmerking genomen, derhalve met inbegrip van de bekendheid van eiseresses merk, van de rol die het bestanddeel Up daarin speelt in verband met de daaraan voor het publiek verbonden associaties, met inbegrip ook van de overige, duidelijk van elkaar verschillende bestanddelen der beide merken, niet sprake is van een zodanige overeenstemming, dat verwarring omtrent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan; 55. dat eiseres subsidiair, voor geval geen inbreuk op haar merk aanwezig zou worden geacht, heeft betoogd, dat gedaagdes handeling ook op andere grond onrechtmatig is, en wel doordat haar, eiseresses, merken worden verwaterd door het merk dat gedaagde gebruikt; 56. dat eiseres ter nadere adstructie van betoog heeft gesteld: dat een merk naast de functie van middel tot herkomstaanduiding ook een functie heeft als symbool voor een complex — door de merkhouder gecreëerde en gestimuleerde — associaties met het product, dat van dat merk is voorzien; dat dit complex associaties erop is gericht de afzet van het product te stimuleren en dat derhalve van het merk, als symbool ervan, een voor de gerechtigde uiterst belangrijke werfkracht uitgaat; dat alles wat deze functie van het merk aantast, zeker wanneer het betreft een zeer bekend merk met een dienovereenkomstige grote "symboolwaarde", onrechtmatig is en met een verbod dient te worden getroffen; dat het merk Seven Up een zeer beroemd merk is met grote associatieve waarde;

Blz. 197

dat gedaagde, door het merk Derby Up of Derby Up Drink te gebruiken en door de termen Up Drink of Up Drank als soortnaam voor de onderhavige limonade te propageren — welke betekenis deze woorden tot nog toe niet hadden — de bovenbedoelde werfkracht van het merk Seven Up aantast en derhalve jegens haar, eiseres, onrechtmatig handelt; 57. dat gedaagde hiertegen heeft aangevoerd: dat van verwatering slechts sprake kan zijn bij merken die door hun originaliteit een zeer grote bekendheid en unieke positie hebben verkregen, die hen onderscheidende kracht geven en een groter warenbereik dan met het uitsluitend recht wordt bestreken; dat deze merken moeten worden beschermd tegen gebruik binnen dat grotere warenbereik door derden, die door dat gebruik van de werfkracht van het beroemde merk profiteren; dat verwatering zich in casu niet voordoet, daar het merk Seven Up niet uniek is in bovenaangehaalde zin, aangezien er immers verscheidene andere merken voor de onderhavige waar zijn, die het bestanddeel Up bevatten; 58. dat het uitgangspunt van eiseres in zijn algemeenheid niet juist is; 59. immers, dat iedere mededinging, zoals die in het maatschappelijk verkeer plaatsvindt, inhoudt dat men poogt het bedrijfsdebiet van de concurrent te verminderen en zijn eigen debiet te vergroten, bij welke pogingen zeer wel de merken van die ander betrokken kunnen zijn; 60. dat bijvoorbeeld, indien een drank de enige van zijn soort op de markt is, en het merk ervan wordt door middel van reclame op grote schaal bekend gemaakt (een situatie die zich aanvankelijk hier te lande met Seven Up heeft voorgedaan), de associatieve relatie, de symboolwaarde die eiseres bedoelt, in optimale vorm aanwezig is, daar het verband tussen waar en merk volledig is; dat, indien een ander daarna dezelfde waar onder een volkomen ander merk gaat pousseren en dit merk middels reclame bekendheid verschaft, deze bekendheid uiteraard de relatie tussen het oude merk en de waar verzwakt en derhalve aan de werfkracht ervan afdoet, zonder dat dit onrechtmatig geacht zal worden; 61. dat de vraag derhalve niet uitsluitend is of afbreuk wordt gedaan aan de werfkracht van een merk, doch of dit geschiedt met middelen die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt; 62. dat het navolgen van reclamecampagnes van anderen en het trachten aansluiting te zoeken bij bekende merken een gebruikelijke zaak is die, zo zich daarbij geen bijzondere omstandigheden voordoen, in het algemeen niet onrechtmatig wordt geacht; 63. dat het in dit verband merkwaardig aandoet, dat eiseres in den brede aan gedaagde verwijt hetgeen zij in het land van herkomst, de Verenigde Staten, zelf heeft gedaan ten aanzien van het merk Bubble Up; 64. dat, gelijk hierboven is overwogen, gebleken is dat het bestanddeel Up in eiseresses merk een belangrijke plaats inneemt, doch niet dat deze plaats zo overheersend en uniek is als zij stelt; 65. dat daarnaast vaststaat dat verscheidene merken met het bestanddeel Up naast het merk van eiseres worden gebruikt, ten aanzien van een aantal waarvan bij gewijsde tussen eiseres en de gebruikers van deze merken is vastgesteld, dat zij geen inbreuk maken op eiseresses recht, terwijl geen reden is gebleken om aan te nemen dat ten aanzien van de overige merken anders zal worden beslist; 66. dat eiseres heeft betoogd dat zij zich jegens de gebruikers van deze merken alle rechten heeft voorbe-

Blz. 198

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , Nr 9

houden en geenszins de rechtmatigheid van het gebruik ervan in algemene zin heeft erkend; 67. dat dit alles niet wegneemt, dat eiseres nimmer stappen heeft ondernomen om de betrokkenen te dwingen dit gebruik te staken, behoudens een aantal gevallen waarin eiseresses vordering is afgewezen, zodat nu reeds geruime tijd de feitelijke toestand bestaat, dat verscheidene „Up-merken" in gebruik zijn; 68. dat de Rechtbank, dit alles in aanmerking nemende, van oordeel is, dat het gebruik door gedaagde van het merk Derby Up Drink, ook al kan dit wellicht aan de werfkracht van eiseresses merken afbreuk doen, jegens haar niet onrechtmatig is, zodat ook eiseresses subsidiaire vordering behoort te worden afgewezen; Bij exploit van 8 januari 1969 heeft appellant hoger beroep tegen genoemd vonnis ingesteld. Enz. T E N AANZIEN VAN HET RECHT:

In het principaal appèl en in het incidenteel appèl: [La.] Overwegende, dat principaal appellante bij op 9 september 1969 genomen memorie van grieven dertien grieven heeft aangevoerd, enz. [b.] dat nadien, op 1 januari 1971, in werking is getreden de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW); [c] dat de bewoordingen van de grieven zijn toegespitst op het door de Rechtbank onder de werking van de Merkenwet (MW) op 15 oktober 1968 gewezen vonnis, doch uit de pleidooien van partijen in hoger beroep duidelijk is gebleken dat beide partijen het appèl aldus opvatten dat het geschil in hoger beroep door principaal appellante aan het Hof is onderworpen met inachtneming van de omstandigheid dat intussen de BMW in werking is getreden en in de daardoor mede bepaalde omvang van de rechtsstrijd en dat ook principaal geïntimeerde op die basis de rechtsstrijd in hoger beroep gevoerd wenst te zien; [d.] dat hetzelfde geldt voor het incidenteel appèl; [e.] dat het Hof na in bovenstaande zin de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep te hebben aangegeven in het navolgende die geschilpunten tussen partijen zal bespreken die deel uitmaken van de rechtsstrijd; In het principaal appèl: [2.a.] dat de grieven, speciaal de grieven II en IX, ten volle aan het oordeel van het Hof onderwerpen de vraag of de aanhef en de vijf onderdelen van het petitum van de dagvaarding worden gedragen door de — in het bijzonder in de bij de weergave van de feiten geheel opgenomen nos 8 en 9 van de dagvaarding gestelde — grondslagen van de eis; [b.] dat de hoofdvraag die het Hof voor de periode na 31 december 1970 te beantwoorden heeft, gelet op artikel 29 van de BMW, deze is, of geïntimeerdes handelen jegens appellante onrechtmatig is, hetzij op grond van het bepaalde in artikel 13 A nos 1 of 2 van de BMW, hetzij op grond van het gemene recht, zijnde in dit geval artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek; [ c ] dat immers artikel 29 BMW, voorzover te dezen van belang, bepaalt dat de in één der Beneluxlanden vóór de datum van het inwerking treden van de BMW op grond van het nationaal recht verkregen en op die datum niet vervallen uitsluitende rechten op individuele merken worden gehandhaafd en dat vanaf de voornoemde datum de BMW op die rechten van toepassing is; [d.] dat — behoudens het hierna te behandelen verweer dat niet appellante maar de Nederlandse bottelondernemingen na te noemen merken gebruiken — onbetwist vaststaat 1) dat appellante het recht tot uitsluitend gebruik van de merken SEVEN UP en 7UP (eenvoudigheidshalve verder alleen aan te duiden als SEVEN U P ) vóór 1 januari 1971 op grond van het Nederlandse recht heeft verkregen en dat dit recht op die datum niet was vervallen en 2) — voorzoveel nodig opgemerkt — dat

15 september 1972

appellante een Benelux-depot in de zin van artikel 30 BMW heeft verzocht; [e.] dat gezien de onderdelen I en IV van het petitum het Hof mede tot taak heeft als hoofdvraag te beantwoorden of geïntimeerde vóór 1 januari 1971 jegens appellante onrechtmatig heeft gehandeld hetzij door te handelen in strijd met de normen van artikel 10, lid 1, onder a of b van de Merkenwet, hetzij op grond van het gemene recht, zijnde in dit geval artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek; [3a.] dat het Hof thans — zeer in het kort — de kern van de grieven zal aanduiden en vervolgens aangeven op welke wijze voorzoveel nodig, de behandeling van de grieven zal geschieden in de voor de beslissing van het Hof te geven motivering, welke, gezien de in de loop van het geding gewijzigde wetgeving, een zelfstandige motivering zal zijn; dat genoemde behandeling der grieven hierop zal neerkomen dat indien en voorzover de grieven motiveringsklachten inhouden, deze geen specifieke behandeling behoeven naast de door het Hof te geven zelfstandige motivering en dat de overige in de grieven opgeworpen punten aan de orde komen — voorzoveel nodig — bij de door het Hof voor zijn beslissing te geven motivering; [4.a.] dat grief I de Rechtbank verwijt dat zij haar onderzoek heeft beperkt tot het uitgangspunt dat het merk van geïntimeerde is „DERBY UP DRINK";

[b.] dat appellante bij pleidooi in hoger beroep met betrekking tot deze grief heeft gesteld dat zij in plaats van de door haar in de memorie van grieven genoemde vier uitgangspunten thans nog slechts stelt dat twee uitgangspunten aan haar onderzoek ten grondslag moeten liggen, te weten 1) het merk van geïntimeerde is: DERBY UP (DRINK) en 2) het merk van geïntimeerde is: DERBY;

en geïntimeerde bezigt UP (DRINK) bovendien als generieke aanduiding; [c] dat het Hof — onder vaststelling dat onbetwist is dat de aanduiding in woorden welke geïntimeerde in feite voor haar limonade bezigt is: DERBY UP DRINK en niet mede één of twee woorden uit deze combinatie — de beide genoemde uitgangspunten in haar onderzoek zal betrekken, aangezien volgens het ervaringsoordeel van het Hof een niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat bij een relevant deel van het publiek de indruk wordt gewekt dat DERBY UP DRINK geen generiek element bevat en voorts dat — mede gelet op hetgeen geïntimeerde in punt 10 van haar conclusie van antwoord in eerste aanleg stelt, namelijk dat zij van DERBY CUP is overgegaan op DERBY UP DRINK om aan het publiek duidelijk te maken om welke type drank het gaat — een niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat een relevant deel van het publiek in de aanduiding DERBY UP DRINK mede een generiek element aanwezig zal achten of zal gaan achten, hetgeen het Hof zal bespreken met het oog op onderdeel III van het petitum van de inleidende dagvaarding; enz. [17.] O., dat het Hof thans zal behandelen hetgeen voortvloeit uit het principaal appèl; [18.] O., met betrekking tot artikel 13A, onder 1, van de BMW; [a.] dat dit voorschrift bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; [b.] dat de beslissing van de Rechtbank in haar rechtsoverweging 7 dat bij het beslissen van het onderhavige geschil moet worden uitgegaan van het gelijksoortig zijn van de dranken van partijen, niet is aangevochten en mitsdien als rechtens juist vaststaat; [c] dat onbetwist vaststaat dat de aanduiding, welke geïntimeerde voor haar limonade gebruikt, de woorden „DERBY UP DRINK" bevat;

15 september 1972


[d.] dat het Hof het uitgangspunt dat een relevant deel van het publiek in DERBY UP DRINK geen generiek element aanwezig zal achten en het uitgangspunt dat een relevant deel van het publiek in DERBY UP DRINK een generiek element aanwezig zal achten of zal gaan achten, tezamen zal bespreken en hieromtrent op gelijke wijze zal beslissen; daar met betrekking tot beide uitgangspunten voor de vraag of geïntimeerde in strijd met artikel 13A, onder 1, heeft gehandeld beslissend is, zoals hierna zal worden betoogd, het bezigen van het woord UP; [19.a.] dat om de navolgende redenen gezegd moet worden dat „SEVEN UP" en „DERBY UP DRINK" overeen-

stemmende tekens zijn; [b.] dat de waren van partijen praktisch gesproken dezelfde zijn, hetgeen de kans op verwarring vergroot; [c] dat de waren van partijen uitgesproken toonbankprodukten zijn, die door een onoplettend publiek plegen te worden gekocht op dezelfde soort verkooppunten, hetgeen eveneens de kans op verwarring vergroot; [d.] dat, zoals onbetwist vast staat, het merk SEVEN UP zeer bekend is; [e.] dat UP een kenmerkend deel van dat merk is dat voor een relevant deel van het publiek heel speciaal verwijst naar het produkt SEVEN UP; [20.a.] dat het ervaringsoordeel van het Hof dit laatste leert en bovendien zulks blijkt uit het door appellante bij repliek in het geding gebrachte als hier ingelast te beschouwen rapport van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek (verder te noemen: Niporapport); [b.] dat het Hof na kennisneming van dit rapport oordeelt dat dit een goed gemotiveerd deskundig verslag is, waaraan voor de beslissing van de onderhavige procedure feitelijke vermoedens mogen worden ontleend, zulks temeer nu blijkens de verklaringen opgenomen als bijlage I van het rapport, Professor Dr. H. C. J. Duijker, hoogleraar-directeur van het Psychologisch Laboratorium van de Universiteit te Amsterdam en van Professor P. de Wolff, hoogleraar aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam in de wiskundige economie, econometrie en wiskundige statistiek, hebben verklaard dat zij zich met het rapport geheel kunnen verenigen, waaronder ook de uit de verkregen cijfers getrokken conclusies; [c] dat het Hof door het andersluidend betoog van geïntimeerde en door het door haar overgelegde rapport van Drs. Ferro niet tot een ander oordeel is gekomen; [d.] dat blijkens Nipo-onderzoek II op de in september 1966 aan 406 vrouwen en 399 mannen gestelde vraag „Als U het woord UP hoort, waaraan denkt U dan?" door 68% werd geantwoord: Seven Up; [e.] dat blijkens Nipo-onderzoek III aan 431 vrouwen en 371 mannen in genoemde maand werd getoond een blad papier waarop het woord frisdranken voorkwam en een tekening van een fles zonder etiket, en een blad papier waarop voorkwam het woord UP, waarna aan die personen werd gevraagd: „Wilt U mij nu zeggen wat U het eerste te binnen schiet in verband met frisdranken?", waarop door 79% werd geantwoord: Seven Up; [f.] dat blijkens Nipo-onderzoek V in november 1966 in totaal 3611 mannen en vrouwen werden ondervraagd, waarbij zij werden geconfronteerd met onderscheidenlijk flessen met etiket DERBY UP DRINK (steekproef A en steekproef B) en met flessen met etiket DERBY DRINK

(steekproef C en steekproef D ) ; [g.] dat als vraag daarbij werd gesteld: „Wat voor drank zit er volgens U in deze fles?", waarop bij steekproeven A, B, C en D onderscheidenlijk door 11%, 15%, 5% en 3% werd geantwoord: „Zoiets als Seven Up", „een soort Seven Up" en dergelijke, en door 2%, 4%, 1%, 2% „Seven Up"; dat samenstelling van elk der percentages uit de eerste serie met de corresponderende per-

Blz. 199

centages uit de tweede serie leert dat steekproeven A en B — dus met UP op het etiket — een procent van 13 onderscheidenlijk 19 opleveren, en steekproeven C en D — dus zonder UP op het etiket — een procent van 6 onderscheidenlijk 5; [h.] dat blijkens Nipo-onderzoek VI in mei en juni 1967 aan 409 mannen en 414 vrouwen (anderen dan bij onderzoek III) werden getoond een blad papier waarop voorkwam het woord „frisdranken" en de afbeelding van een fles zonder etiket en een blad papier waarop voorkwamen de woorden „UP DRINK", waarbij werd gezegd: „Wilt U mij nu zeggen wat U het eerste te binnen schiet in verband met frisdranken?", waarop 46% antwoordde: Seven Up; [i.] dat het Hof aan bovengenoemde onderzoeken het — niet ontzenuwde — vermoeden ontleent dat UP bij een relevant deel van het publiek een associatie oproept met Seven Up; [j.] dat dit feit ook zeer wel verklaarbaar is, aangezien het bestanddeel UP van het merk van appellante, met betrekking tot limonade een zuiver fantasiewoord is en haar merk van grote bekendheid, in welk geval bij het publiek naar de ervaring heeft geleerd gemakkelijk de geconstateerde associatie ontstaat; [21.] O. met betrekking tot artikel 13A, onder 2, van de BMW: [a.] dat dit voorschrift bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk ander gebruik — dit is elk ander gebruik dan genoemd in artikel 13A, onder 1, waar is genoemd elk gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren —, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht; [b.] dat, nu DERBY UP DRINK, zoals onbetwist is, alleen wordt gebruikt voor de waren waarvoor het merk SEVEN UP is ingeschreven of voor soortgelijke waren, artikel 13A, lid 2, van de BMW in het onderhavige geval niet van toepassing is; [22.] O. met betrekking tot artikel 10, lid 1, onder a, van de Merkenwet: dat SEVEN up en DERBY UP DRINK, gelet op het verschil tussen Seven en Derby, niet geheel of in hoofdzaak met elkaar overeenstemmen; [23.] O. met betrekking tot artikel 10, lid 1, onder b, van de Merkenwet: [a.] dat hier de vraag is of DERBY UP DRINK zodanig overeenstemt met SEVEN UP dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; [b.] dat, na hetgeen is overwogen met betrekking tot artikel 13, onder 1 van de BMW voor de beantwoording van de genoemde vraag, nog slechts behoeft te worden nagegaan, of gezegd kan worden dat de verwarring als verwarring omtrent de herkomst der waren is aan te merken; [c] dat, zoals hiervóór reeds is overwogen, het merk SEVEN UP reeds bekend was ten tijde van het Nipo-onderzoek in 1966, waaraan het Hof, aangezien onbetwist is dat het merk en het produkt SEVEN UP reeds lang te voren in Nederland werden gebruikt respectievelijk verhandeld en onbetwist is dat die grote bekendheid te danken is aan de op grootscheepse wijze door appellante gemaakte reclame sedert de introductie van SEVEN UP hier te lande, het — niet ontzenuwde — vermoeden ontleent dat die bekendheid ook reeds bestond toen geïntimeerde in of omstreeks begin 1966 DERBY CUP wijzigde in DERBY UP DRINK;

[d.] dat hetzelfde geldt met betrekking tot de reeds besproken sterke associatie van UP met appellantes produkt;

Blz. 200


[e.] dat de waren van partijen praktisch gesproken dezelfde zijn en beide uitgesproken toonbankprodukten zijn die door een onoplettend publiek plegen te worden gekocht op dezelfde soort verkooppunten; [f.] dat dit alles medebrengt dat het bezigen van UP door geïntimeerde de geenszins te verwaarlozen kans schept dat een relevant deel van het publiek meent dat er verband is tussen de merken SEVEN UP en DERBY UP

DRINK en daardoor tussen de ondernemingen van partijen, waaruit volgt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; [24.] O. met betrekking tot artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek: [a.] dat de in de nos 8 en 9 van de dagvaarding in eerste aanleg gestelde handelingen van geïntimeerde ook naar het gemene recht, te weten volgens artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek onrechtmatig zijn jegens appellante; [b.] dat deze handelingen in strijd zijn met het subjectieve recht op het merk van appellante doordat deze, handelingen, zoals appellante het uitdrukt, het karakter hebben van hinder veroorzaken aan- en afbreken van dat recht; [c] dat al ware dit anders en zouden de handelingen beschouwd moeten worden als het beconcurreren van appellante, deze handelingen onrechtmatig zijn jegens appellante op grond van bijzondere omstandigheden, te weten: [d.] dat geïntimeerdes stelling in punt 10 van haar conclusie van antwoord in eerste aanleg, namelijk dat zij in of omstreeks begin 1966 van „DERBY CUP" is overgegaan op „DERBY ÜP DRINK" om het type drank aan het publiek duidelijk te maken, niet met de waarheid overeenkomt, aangezien naar 'sHofs ervaringsoordeel „UP" of „UP DRINK" voor het publiek niet was en ook nog niet is een type- of soortaanduiding voor der partijen limonades, waarover deze procedure loopt; [e.] dat hiervoor bovendien een — niet ontzenuwd — vermoeden kan worden ontleend aan het Nipo-onderzoek IV; [f.] dat in september 1966 bij dat onderzoek aan 368 mannen en 427 vrouwen na'het geven van voorbeelden met flessen voor bier met merk en voor jenever met merk terwijl als antwoord een soortaanduiding werd gesuggereerd, een vijftal afbeeldingen van flessen werd getoond met etiket waarop onderscheidenlijk voorkwam:

15 september 1972

kanten van haar grootte gebruikelijk is, op het gebied van merken kennelijk niet iemand is die zonder van te voren overwogen bedoelingen handelt; [j.] dat geïntimeerde daardoor het merk van appellante verwatert en de goodwill ervan aantast; [kj dat immers vóór geintimeerdes gebruik van het woord UP, dit woord in sterke mate fungeerde en dat ook nu nog doet, als wegwijzer naar het produkt van appellante, en aan de daardoor in het merk van appellante gelegen werfkracht door geïntimeerdes gebruik van het woord UP op de woorden UP DRINK afbreuk wordt gedaan; DL] dat met een voorbeeld gezegd de huisvrouw die in de supermarkt vóór het gebruik door geïntimeerde van het woord UP of de woorden UP DRINK, SEVEN UP placht te kopen, nadat geïntimeerde de woorden Up of UP drink is gaan gebruiken in plaats van CUP, in een niet te verwaarlozen aantal gevallen de limonade van geïntimeerde zal niemen, daartoe gebracht door het gebruiken van het woord UP of de woorden UP DRINK door geïntimeerde voor haar limonade; [m.] dat derhalve de in artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek onrechtmatigheid en schuld vaststaan; [n.] dat aannemelijk is dat geïntimeerde door de bedoelde handelingen schade heeft veroorzaakt; [o.] dat geïntimeerde dit bovendien niet en zeker niet voldoende serieus heeft betwist, daar zij in punt 17 van haar conclusie van antwoord in eerste aanleg en in punt 51 van haar conclusie van dupliek slechts stelt dat zij betwist dat appellante grote schade heeft geleden, waaraan niet afdoet dat appellante in de dagvaarding heeft gesteld, met dezelfde woorden, dat zij grote schade heeft geleden; [25.] O., dat omtrent de verweren van geïntimeerde nog het volgende wordt overwogen: [a.] dat aan het vorenstaande niet afdoet wat in procedures tussen andere partijen dan appellante en geïntimeerde is beslist; [b.] dat evenmin daaraan afdoet dat ook anderen dan geïntimeerde, aanduidingen van het x-up type zijn gaan bezigen; [c] dat met name dit laatste, zoals is vastgesteld, niet tot gevolg heeft gehad dat UP (DRINK) een generieke aanduiding is geworden, en zeker niet dat dit het geval was toen geïntimeerde van DERBY CUP overging op DERBY UP DRINK;

dat nu UP (DRINK) geen generieke aanduiding is, niet meer van belang is of appellante voldoende is opgetreden tegen het tot soortnaam worden van haar merk of een deel daarvan; dat geïntimeerde zulks — afgezien daarvan — ook geenszins heeft aangetoond; dat integendeel hetgeen appellante te dezen als haar aktiviteiten heeft gesteld, nu geïntimeerde daarvan niets althans uiterst weinig heeft betwist, inhoudt dat zij te dezen heeft gedaan alles wat redelijkerwijze door haar kon worden gedaan; dat geïntimeerde in punt 18 van haar conclusie van antwoord in eerste aanleg heeft aangevoerd dat de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad wettelijke grondslag mist; dat nu niet gezegd kan worden, gezien het karakter van Cup in 1966 overging op DERBY UP DRINK; de inschrijving van een merk volgens de MW dat 's-Hofs [i.] dat, zeker nu de door geïntimeerde voor haar uitspraak mede berust op een authentieke titel en deze overgaan van DERBY CUP naar DERBY UP DRINK aangevoeruitspraak niet mede berust op een merkinschrijving volde reden, namelijk het duidelijk maken van het type van gens de BMW, de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij haar limonade aan het publiek door een generieke aanvoorraad, die ook niet uit anderen hoofde op de wet duiding, onwaar is bevonden, het — niet ontzenuwde — kan worden gebaseerd, moet worden geweigerd; vermoeden aannemelijk is dat geïntimeerde haar overdat geïntimeerde eveneens in genoemd punt 18 heeft gaan met opzet heeft gedaan om te eigen voordele afaangevoerd dat het sub III van het petitum der dagvaarbreuk te doen aan de werfkracht van UP, waarbij het Hof ding gevorderde gebod ontoelaatbaar ruim is geformuin aanmerking neemt dat geïntimeerde zoals bij fabri- |I leerd; BUBBLE UP, UP DRINK, DERBY UP DRINK, 3-ES UP en 7üP,

waarna aan hen werd gevraagd: „Wat zit er in al deze flessen? Hoe noemt U wat er in deze flessen zit?" waarop werd geantwoord door 73% frisdranken, limonade, zomerdranken, limonade gazeuse enz., door 26% Seven Up, door 4% Up drink, Up drinks, Up drank of Up dranken; [g.] dat zoals het rapport terecht vermeldt, hieruit niet mag worden afgeleid dat die 4% de laatstgenoemde termen als generieke term hebben gebruikt, omdat waarschijnlijk is dat het teruglezen van de labels van de flessen voor een deel van die antwoorden verantwoordelijk is; [h.] dat geïntimeerde niet aannemelijk heeft gemaakt, dat UP (DRINK) door het publiek als generieke term wordt gebruikt, laat staan werd gebruikt toen zij van Derby

15 september 1972


dat dit verweer, in aanmerking genomen dat genoemd deel van het petitum nog is toegespitst op de formuleringen van de MW, dit deel bij het nemen van de memorie van grieven niet te ruim was geformuleerd, aangezien de aard van het door het verbod te beschermen belang meebrengt dat de omschrijving van het verbod, ten einde het effektief te doen zijn, slechts kan geschieden in meer algemene termen, maar dan ook, naar redelijke uitlegging, de draagwijdte van het verbod beperkt moet worden geacht tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op het belang tegen aantasting waarvan het verbod gegeven is, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren, en aldus bezien, het verbod voldoet aan de eis, dat in de omschrijving ervan een voldoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod begrepen is; dat het sub III van het petitum gevorderde ook als daarin door het Hof de door de inwerkingtreding van de BMW nodige wijziging in de formulering wordt aangebracht niet ontoelaatbaar ruim is; dat, wat de handelsnaam van appellante betreft — op welke handelsnaam appellante haar eis mede heeft gebaseerd — geïntimeerde de bekendheid van die handelsnaam enkel heeft bestreden met de stelling dat de activiteiten die hier te lande met betrekking tot de onder het merk SEVEN UP verhandelde drank worden verricht, niet activiteiten van appellante zijn; dat uit het hierna te geven oordeel van het Hof omtrent het verweer van geïntimeerde dat het niet appellante is die hier te lande het merk SEVEN UP gebruikt volgt, dat het Hof het verweer dat appellantes handelsnaam hier te lande geen bekendheid geniet of in begin 1966 niet genoot verwerpt; O., dat het Hof thans zal behandelen het verweer van geïntimeerde (c.v.a. no. 2) dat de onder het merk SEVEN UP hier te lande aangeboden drank niet is vervaardigd en onder dit merk in het verkeer gebracht door appellante, maar door een of meer Nederlandse bottelondernemingen die met appellante, dan wel met de SEVEN UP EXPORT CORPORATION zogenaamde bottelcontracten hebben gesloten, zodat deze ondernemingen en niet appellante, respectievelijk SEVEN UP EXPORT CORPORATION het merk SEVEN UP hier te lande en dus in het Koninkrijk gebruiken; dat geïntimeerde erkent (c.v.a. no. 5) dat de in aangezien 3 van de dagvaarding gestelde merkinschrijvingen hebben plaats gevonden, doch ontkent dat appellante de rechthebbende op die merken is, zulks op bovengenoemde grond, alsmede omdat uit niets blijkt dat appellante het door de bottelondernemingen gemaakte gebruik voor zich zou kunnen inroepen; dat geïntimeerde (c.v.a. no. 7) erkent dat voor de hier te lande verhandelde drank SEVEN UP intensief en uitgebreid reclame is gemaakt en dat dientengevolge die drank onder het merk SEVEN UP waaronder deze wordt aangeboden hier te lande dienovereenkomstig bekendheid geniet; dat appellante bij conclusie van repliek (no. 2C) heeft aangevoerd dat geïntimeerde bij genoemd verweer geen voldoende belang heeft, vooral omdat geïntimeerde, die daarbij geen materieel belang heeft, niet enig processueel voordeel zou mogen ontlenen aan de wijze waarop de „SEVEN UP ORGANISATIE" — om zuiver praktische en economische redenen — is opgebouwd, waarbij appellante uiteenzet waaruit deze „SEVEN UP ORGANISATIE" bestaat, welke uiteenzetting — welke hierna geheel zal worden weergegeven — door geïntimeerde, behoudens de hierna te bespreken ontkenning dat SEVEN UP EXPORT CORPORATION appellante vertegenwoordigt bij extract leveringen, niet als onjuist is betwist; dat appellante in no. 2 D van haar repliek heeft betoogd, dat zij binnen het Koninkrijk (verder aan te dui-

Blz. 201

den als hier te lande) het merk SEVEN UP onmiddellijk gebruikt door onder dat merk aan SEVEN UP NEDERLAND N.V., respectievelijk de bottelondernemingen te leveren, respectievelijk te doen leveren het extract dat een essentiale is voor de bereiding van de SEVEN UP drank en dat dit extract soortgelijke waar is als die waarvoor haar merken in het merkenregister zijn ingeschreven; dat appellante in no. 2 E van haar repliek heeft betoogd dat zij ook onmiddellijk gebruik van haar merk maakt, waartoe zij verwijst naar het als produktie I bij repliek overgelegde model van een bottelaarscontract, waaruit zij concludeert dat de samenstelling en het „uiterlijk" van, respektievelijk de reclame voor het SEVEN UP produkt, zoals dat in Nederland wordt verhandeld, tot in details wordt bepaald en regelmatig wordt gecontroleerd door (of namens) appellante (dat de bottelaars daarbij nauwelijks een rol spelen, dat hun namen op flessen, kroonkurken en kartonnen houders niet voorkomen en niet verschijnen in de op de consument gerichte reclame, zodat volgens appellante in het arrest tegen Green UP terecht door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch is geoordeeld dat appellante het merk SEVEN UP hier te lande gebruikt en niet de bottelondernemingen zulks doen; dat geïntimeerde bij dupliek (no. 3) heeft gesteld dat blijkens de bottelcontracten de SEVEN UP drank onder dat merk niet door appellante hier te lande in de handel wordt gebracht en dus ook niet gebruik van het merk SEVEN UP door appellante heeft opgeleverd; dat geïntimeerde in no. 7 van haar dupliek heeft betwist dat appellante onmiddellijk gebruik van het merk voor de drank maakt, aangezien de door appellante genoemde handelingen geen andere zijn dan levering van een extract voor de bereiding van de drank Seven Up, die drank niet door appellante wordt verhandeld en dus het daaruit resulterend gebruik van het merk niet door appellante is verricht; dat geïntimeerde in no. 8 van haar dupliek heeft betwist dat appellante middellijk gebruik van het merk voor de drank maakt, aangezien alles wat appellante heeft gesteld niet wegneemt, dat de hier te lande onder het merk SEVEN UP in de handel gebrachte drank niet appellantes fabrieks- of handelswaar is, doch die van de bottelondernemingen; dat geïntimeerde heeft gesteld in dupliek no. 9 dat appellante niet in staat was licentie te verlenen, in dupliek nos 10 en 11 dat extract en drank niet soortgelijk zijn, gezien het phase-verschil tussen grondstof en gereedprodukt, hetgeen soortgelijkheid in merkenrechtelijke zin uitsluit, in dupliek no. 12 dat extractleveringen door de SEVEN UP EXPORT CORPORATION niet rechtscheppend zijn voor appellante, aangezien haar leveringen onder haar naam en niet op naam van appellante zijn gedaan en dat zij betwist, zolang zij niet heeft kunnen kennis nemen van het in artikel 15 van het bottelcontract genoemde „agreement" dat SEVEN UP EXPORT CORPORATION bij de leveringen van extract is opgetreden als vertegenwoordigster van appellante, in dupliek no. 13 dat geïntimeerde ontkent dat appellante zelf hier te lande extract heeft geleverd en in dupliek nos 14, 15 en 16 heeft uiteengezet waarom zij belang heeft bij haar verweer; dat appellante bij pleidooi in eerste aanleg (punt 12 van haar pleitnota) haar stellingen nader als volgt heeft ontwikkeld: dat appellante heeft betoogd dat geïntimeerde geen in redelijkheid te respekteren belang bij haar verweer heeft, dat appellantes onmiddellijk gebruik blijkt uit produkties XIA tot en met C welke in eerste aanleg bij akte in het geding zijn gebracht, alsmede door produkties IIA en B bij repliek, er op wijzen dat deze leveringen, mede in verband met het feit dat de merken ook zijn ingeschreven voor het extract voldoende zijn als in stand

Blz. 202


houdend gebruik, zulks onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad 1965/286; dat appellante heeft betoogd dat in zijn algemeenheid niet juist is dat extract en gerede drank wegens het phaseverschil niet soortgelijke waren zijn, daar daarbij alles van de omstandigheden afhangt en dat deze in het onderhavige geval, nu het extract het essentiale van het gerede produkt is, zodanig zijn dat gelijksoortigheid valt aan te nemen; dat appellante inzake haar middellijk merkgebruik betoogt dat niet juist is dat wanneer een door een ander van zeker merk gemaakt gebruik betrekking heeft op diens eigen waar, men de rechtsgevolgen van dat gebruik alleen voor zichzelf kan inroepen, indien die ander met dat gebruik is aangevangen krachtens een hem vooraf op geldige wijze verleende licentie; dat in gevallen waarin bij gebruikshandelingen ten aanzien van een merk verschillende personen betrokken zijn die daarbij tot elkaar in enige (merkenrechtelijke) vertegenwoordigingsrelatie staan, telkens op grond van alle omstandigheden van het concrete geval moet worden beslist, aan wie van de betrokkenen het merkgebruik nu eigenlijk moet worden toegerekend, dat wil zeggen wiens waren merkenrechtelijk nu eigenlijk worden onderscheiden; en voorts: dat uit de bij repliek onder no. 2 E gestelde feitelijke omstandigheden, waaronder SEVEN UP drank in Nederland wordt vervaardigd en verhandeld, blijkt dat de interne bedoeling van de daarbij betrokken partijen is, dat de bottelaars daarbij als merkenrechtelijke vertegenwoordigers van appellante optreden; dat de bottelaars de gerede drank merkenrechtelijke niet te eigen name verhandelen, immers de flessen hun naam niet dragen, dat merkenrechtelijk de drank dus ten behoeve en in naam van appellante wordt verhandeld, zodat er tussen het recht op het merk SEVEN UP en de onder dat merk verhandelde drank rechtens voldoende verband bestaat om aan te nemen dat het feitelijk merkgebruik van de bottelaars rechtens is merkgebruik door appellante; O. dienaangaande: dat blijkens no. 2 C van de repliek appellante stelt dat

15 september 1972

die een deel van de taken van deze laatste maatschappij voor Nederland vervult (vgl. art. 15 van na te noemen bottelaars-contracten); (d) de Nederlandse bottelmaatschappijen, die alle de naam SEVEN-UP BOTTLING COMPANY voeren met een toevoeging, welke hun territoir aangeeft, b.v. SEVEN-UP BOTTLING CO. AMSTERDAM N.V. voor Noord-Holland, Utrecht en een deel van Zuid-Holland, SEVEN-UP BOTTLING CO.

treden, zolang niet is overgelegd het in artikel 15 van de bottelcontracten genoemde „agreement"; dat blijkens artikel 11 van het bottelcontract en de producties bij repliek nos I I A en IIB en bij acte van appellante in eerste aanleg nos X I A tot en met C appellante onder het merk SEVEN UP hier te lande aan de bottelondernemingen levert of doet leveren SEVEN UP extract; dat onbetwist is dat dit extract het essentiale is bij de bereiding van de SEVEN UP drank en dat bij die bereiding door de bottelaars enige ingrediënten worden toegevoegd, namelijk water, suiker, citroenzuur en natriumcitraat; dat blijkens artikel 6 van het bottelcontract het bereiden van de drank door de bottelondernemingen geschiedt volgens nauwkeurige voorschriften van appellante en onder haar regelmatige controle; dat onbetwist is dat op grond van artikel 4 van het bottelcontract de drank uitsluitend wordt gebotteld in de door appellante voorgeschreven SEVEN UP flessen en dat op flessen, kroonkurken en verpakking niet de naam van de bottelonderneming voorkomt, aangezien het „uiterlijk" van het SEVEN UP produkt door appellante centraal wordt bepaald; dat onbetwist is dat op grond van artikel 3 van het bottelcontract in de reclame voor de drank de naam van de bottelonderneming niet voorkomt, dat alle reclame door appellante moet worden goedgekeurd en dat bij de reclame veelal wordt vermeld dat SEVEN UP het handelsmerk is van appellante; dat het phase verschil tussen het extract SEVEN UP, dat het essentiale van de SEVEN UP drank vormt, in het onderhavige geval niet afdoet aan het feit dat extract en gerede drank soortgelijke waren zijn; dat hieruit volgt dat de leveringen van extract onder het merk SEVEN UP hier te lande opleveren gebruik maken van het merk SEVEN UP hier te lande door appellante ter onderscheiding van haar fabrieks- of handelswaar; dat bovendien de vervaardiging van de gerede drank SEVEN UP hier te lande door de bottelondernemingen onder de hiervóór omschreven omstandigheden zowel naar de interne bedoeling van appellante en de bottelondernemingen, als naar hetgeen naar buiten merkbaar is, dusdanig geschiedt dat niet anders gezegd kan worden dan dat, zeker merkenrechtelijk bezien, de drank ten behoeve van en ten name van appellante hier te lande wordt verhandeld en dat er tussen het recht op het merk SEVEN UP en de onder dat merk verhandelde drank rechtens zodanig verband bestaat dat het feitelijk merkgebruik door de bottelondememingen rechtens is merkgebruik door appellante; dat derhalve het verweer van geïntimeerde dat niet appellante in het Koninkrijk van het merk SEVEN UP gebruik maakt ter onderscheiding van haar waren, wordt verworpen; In het incidenteel appèl: dat uit het voorgaande volgt dat aan de voorwaarde waaronder het incidenteel appèl is ingesteld is voldaan, aangezien het voorgaande inhoudt dat het Hof grief II en grief LX in het principiaal appèl gegrond heeft bevonden; dat grief 1) inhoudt dat de Rechtbank in haar rechtsoverwegingen 18-21 niet heeft beslist dat het merk van geïntimeerde is een figuurmerk, bestaande uit de com-

HET ZUIDEN N.V. e t c ;

binatie van de woorden DERBY UP DRINK met de afbeel-

dat appellante heeft gesteld dat zij met de bottelondernemingen contracten heeft gesloten volgens het model dat bij repliek als productie I in het geding is gebracht;

ding van een rennend paard met jockey; dat het Hof deze grief verwerpt, daar het aankomt op de indruk welke de door geïntimeerde gebruikte aanduiding op het publiek maakt en de woorden DERBY UP DRINK in die aanduiding zulk een prominente plaats innemen dat aangenomen mag worden dat alleen die woorden in het geheugen van het publiek blijven hangen, en voorts bij het uitspreken van de aanduiding van geïn-

de SEVEN UP ORGANISATIE bestaat uit:

(a) THE sEVEN-up COMPANY, thans appellante die zich in hoofdzaak bezig houdt met de verkoop van na te noemen extract; ( b ) THE SEVEN-UP EXPORT CORPORATION, een 1 0 0 %

dochtermaatschappij van appellante, die meer in het bijzonder is belast om voor en namens haar, dus als vertegenwoordigster, haar export-belangen te behartigen (vgl. art. 15 van de te noemen bottelaars-contracten); deze maatschappij fungeert dus als de export-afdeling van appellante en is om practische redenen in New York gevestigd; (c) SEVEN-UP NEDERLAND N.V. een 100% dochtermaatschappij van de sub (b) genoemde SEVEN-UP EXPORT CORPORATION,

dat geïntimeerde van de gestelde SEVEN UP ORGANISATIE

en van de inhoud van de bottelcontracten alleen heeft betwist dat SEVEN UP CORPORATION als vertegenwoordigster van appellante bij de extract leveringen is opge-

15 september 1972


timeerde uiteraard alleen de woorden DERBY UP DRINK worden uitgesproken; dat bovendien, al zou de grief gegrond zijn, zulks geen verandering brengt in hetgeen het Hof in het principaal appèl heeft overwogen, zulks gezien de zeer ondergeschikte plaats van paard met jockey in het gestelde figuurmerk; dat grief 2) inhoudt dat de Rechtbank voor de vraag naar de bekendheid van de merken SEVEN UP en 7ÜP en voor de vraag of in die merken het woordje UP de daaraan door incidenteel geïntimeerde toegekende rol speelt, ten onrechte betekenis heeft gehecht aan de onderzoeken waarvan de resultaten zijn weergegeven in het bij repliek als produktie IV overgelegde Nipo-rapport; dat blijkens de toelichting deze grief inhoudt critiek, mede aan de hand van het rapport van Drs. Ferro, op het Nipo-rapport en voorts dat de Rechtbank aan het resultaat van het onderzoek naar de bekendheid van genoemde merken voorbij had moeten gaan omdat principaal appellante die bekendheid niet heeft bestreden; dat wat de critiek op het Nipo-rapport betreft het Hof verwijst naar hetgeen dienaangaande in het principaal appèl is overwogen; dat wat de bekendheid der merken betreft, principaal appellante bij haar grief geen enkel belang heeft; enz. In het principaal en in het incidenteel appèl: O. omtrent het petitum van de dagvaarding en het gelijkluidend conclusum van de memorie van grieven in het principaal appèl: dat nu het principaal appèl gegrond is bevonden en de grieven in het incidenteel appèl zijn verworpen, het vonnis van de Rechtbank moet worden vernietigd; dat gelet op al het vorenoverwogene, waaruit volgt dat geïntimeerde jegens appellante onrechtmatig heeft gehandeld, namelijk in strijd met artikel 13A 1 van de BMW, artikel 10, lid 1, onder b van de MW en in strijd met artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, het petitum, met uitzondering van de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad moet worden toegewezen, in voege als hierna geformuleerd; dat nu de kwestie van de uitvoerbaarheid bij voorraad het bedrag van de proceskosten niet heeft beïnvloed als de in het ongelijk gestelde partij in eerste aanleg, in het principaal appèl en in het incidenteel appèl, de in eerste aanleg gedaagde partij in de kosten moet worden verwezen; RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN!

Vernietigt het op 15 oktober 1968 door de Rechtbank te Breda onder rolnummer 1219/1966 tussen partijen gewezen vonnis; Verklaart voor recht, dat der geïntimeerde (oorspronkelijk gedaagde) sub 8 en 9 in de inleidende dagvaarding in prima omschreven handelen is onrechtmatig jegens appellante (oorspronkelijk eiseres); Gelast geïntimeerde (oorspronkelijk gedaagde) om binnen veertien dagen na de betekening van dit — mits in kracht van gewijsde zijnd — arrest het verhandelen van, respectievelijk het maken van reclame voor haar in voormelde inleidende dagvaarding bedoeld product onder de aldaar omschreven naam, respectievelijk aanduiding, respectievelijk merk „DERBY UP DRINK" te staken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 5.000,— voor elke overtreding van dit gebod; Gelast geïntimeerde (oorspronkelijk gedaagde) om zich te onthouden van het verhandelen van een product, dat soortgelijk is aan dat van appellante, onder een naam, aanduiding of merk, welke het woord „UP" bevat of anderszins overeenstemt met de merken van appellante, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 10.000,— voor elke overtreding van dit bevel; Veroordeelt geïntimeerde (oorspronkelijk gedaagde) tot vergoeding van alle door appellante ten gevolge van

Blz. 203

haar onrechtmatig optreden geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; Ontzegt het meer of anders gevorderde; Veroordeelt geïntimeerde (oorspronkelijk gedaagde) in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep zowel in het principaal als in het incidenteel appèl aan de zijde van de oorspronkelijk eisende partij, welke kosten worden begroot op onderscheidenlijk f2182,—, f 3850,— en f 1875,—. Enz. b) De Hoge Raad, enz. Overwegende dat Hero 'sHofs arrest bestrijdt met de volgende middelen van cassatie: Schending van het recht en verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming nietigheid ten gevolge heeft, doordien het Hof heeft overwogen en beslist gelijk het in zijn voormelde arrest heeft gedaan, zulks om de navolgende redenen ten onrechte. I. 1) Vaststaat, althans mag in cassatie ervan worden uitgegaan, dat door tal van derden dranken, soortgelijk aan die van partijen, in de handel werden en worden gebracht, onder een merk en/of met een aanduiding waarin het woord UP voorkomt, terwijl ten aanzien van een aantal dier merken door de rechter is beslist dat zij geen inbreuk maken op de rechten van de Company. Met deze omstandigheid heeft het Hof bij zijn oordeel dat Hero handelt en handelde in strijd met respectievelijk artikel 13A onder 1 der Beneluxmerkenwet, artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet van 1893 en artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, omdat Hero het woord UP gebruikt als onderdeel van het merk (of teken) voor de door haar verhandelde drank, ten onrechte geen rekening, althans onvoldoende rekening, althans op onjuiste wijze rekening gehouden. 2) Behalve uit hetgeen het Hof in verband met voormelde wetsartikelen overweegt, waarbij het vorenbedoelde omstandigheid buiten beschouwing laat, blijkt het in de vorige zin gezegde in het bijzonder duidelijk uit hetgeen het Hof overweegt in rechtsoverweging 25 a van zijn arrest, te weten dat aan hetgeen het Hof daarvóór heeft overwogen, „niet afdoet wat in procedures tussen andere partijen dan de Company en Hero is beslist". (Het Hof drukt zich hier overigens niet nauwkeurig uit en doelt in feite op procedures tussen de Company en derden. Door Hero was immers onder meer gesteld dat in procedures tussen de Company en derden is beslist dat de in die procedures aan de orde zijnde merken, te weten merken van het onderhavige type, X-UP, rechtmatig naast het merk SEVEN UP van de Company konden worden gebruikt, welke stelling door de Company als juist is erkend, althans niet is betwist. Voor het geval 's Hofs arrest anders zou moeten worden gelezen en wel aldus dat in de vorengeciteerde overweging het Hof het oog heeft op procedures waarbij ook de Company niet als procespartij was betrokken, voert Hero als cassatiemiddel aan dat het Hof ten onrechte van andere feiten is uitgegaan dan die welke ten processe vaststaan, althans ten onrechte aan het verweer van Hero, te weten dat in procedures tussen de Company enerzijds en derden anderzijds is beslist in voege als hierboven vermeld, is voorbijgegaan, door welk een en ander het Hof zijn taak als (appel) rechter heeft miskend, althans zijn arrest niet naar de eis der wet met redenen heeft omkleed). Het in de laatste zin van alinea 1-1 gezegde blijkt voorts uit 's Hofs overweging 25 b, te weten dat aan hetgeen het Hof daarvóór heeft overwogen „evenmin afdoet dat ook anderen dan Hero aanduidingen van het X-UP type zijn gaan bezigen". Het blijkt eveneens uit 's Hofs daarop volgende overweging, te weten „dat met name dit laatste, zoals is

Blz. 204


vastgesteld, niet tot gevolg heeft gehad dat UP (DRINK) een generieke aanduiding is geworden enz." Het Hof ziet bij een en ander voorbij dat, ook al zou UP (DRINK) niet een generieke aanduiding zijn (geworden), de omstandigheid dat derden merken en aanduidingen van het X-UP type zijn gaan gebruiken en dat ten aanzien van een aantal dier merken een vordering van de Company is afgewezen, zodat in ieder geval ten aanzien van die merken ervan moet worden uitgegaan dat het gebruik ervan niet meer door de Company kan worden belemmerd, een omstandigheid is, welke medebrengt, althans kan medebrengen, dat in merken van het type X-UP, zoals SEVEN UP en 7UP, het bestanddeel UP rechtens een geringe onderscheidende kracht heeft en althans een geringe beschermingsomvang geniet, en in ieder geval dat bij de vergelijking van SEVEN UP (waaronder, evenals in 'sHofs arrest, in deze steeds mede is begrepen: 7UP) enerzijds en DERBY UP DRINK anderzijds,

in hun geheel, met bedoelde omstandigheid in hoge mate rekening moet worden gehouden, hetgeen het Hof kennelijk niet heeft gedaan. 3) Ook dan mogen vorenbedoelde door derden voor soortgelijke dranken gebezigde up-merken en/of up-aanduidingen niet buiten beschouwing worden gelaten, indien — naar het Hof in verband met artikel 13 A der Beneluxmerkenwet heeft vastgesteld — het merk SEVEN UP zeer bekend zou zijn, UP een kenmerkend deel van dat merk zou zijn, dit bestanddeel voor een relevant deel van het publiek heel speciaal zou verwijzen naar het product SEVEN UP en een associatie zou oproepen met SEVEN UP en indien — naar het Hof in ander verband, te weten in verband met artikel 10 lid 1 sub b van de Merkenwet van 1893 overweegt — bij een relevant deel van het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren van partijen zou kunnen ontstaan en indien — naar het Hof in weer ander verband overweegt, te weten in verband met artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek — de huisvrouw in een niet te verwaarlozen aantal gevallen ten gevolge van het gebruik van het bestanddeel UP door Hero het product van die laatste zou kopen, terwijl zij vóór dat gebruik, SEVEN UP zou hebben gekocht (verondersteld is hier, dat het Hof er bij de vaststelling van al deze feiten van zou zijn uitgegaan, dat al die feiten zich voordoen, ondanks het bezigen van UPmerken en/of up-aanduidingen door derden). 4) Ook indien vorengenoemde feiten zich voordoen moet, althans kan, het bestaan van meerbedoelde UPmerken en/of up-aanduidingen van derden, medebrengen dat Hero gerechtigd is tot het gebruik van het bestanddeel UP in haar merk (of aanduiding), aangezien datgeen wat aan derden vrijstaat in beginsel ook aan Hero moet vrijstaan, en/of aangezien vorengenoemde feiten, slechts feiten „van het ogenblik" zijn, waarin te allen tijde wijziging kan plaatsvinden, in het bijzonder door handelingen van meerbedoelde derden, en/of aangezien de onderscheidende kracht van het bestanddeel UP, en/of de beschermingsomgang van het merk SEVEN UP, niet, althans niet alleen, wordt bepaald door feiten van het ogenblik of feiten welke gedurende een zekere periode bestaan, maar tevens door het gebruik dat derden van dat bestanddeel kunnen maken, en in ieder geval aangezien, nu het bestanddeel UP zich niet onderscheidt van, doch identiek is aan, het bestanddeel UP dat wordt gebezigd in merken en/of aanduidingen welke derden voor hun soortgelijke waren als die van de thans strijdende partijen, bezigen en mogen bezigen, het gebruik van dat bestanddeel door Hero niet, althans niet zonder meer dan het Hof heeft vastgesteld, strijdig is met artikel 13 sub A der Beneluxmerkenwet, artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet van 1893 en artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek.

15 september 1972

II. In middel I is uitgegaan van de hypothese dat het Hof zou hebben aangenomen dat de in alinea 1-3 genoemde feiten zich zouden voordoen, ondanks het bestaan van meerbedoelde up-merken en/of up-aanduidingen van derden. Dit valt echter niet met zekerheid uit 's Hofs arrest op te maken. Mogelijk is dat het Hof bedoelde feitelijke vaststellingen of sommige daarvan „in abstracto" heeft gedaan, dat wil zeggen alsof uitsluitend de merken van de twee thans strijdende partijen in de handel zouden zijn. Indien het Hof dit heeft gedaan, heeft het onjuist gehandeld. Voor zover 's Hofs arrest op dit punt aan duidelijkheid te kort schiet, is het niet naar de eis der wet met redenen omkleed. III. Het Hof heeft beslist in rechtsoverweging 24 a dat de handelingen van Hero, zoals gesteld in de alineae 8 en 9 van de inleidende dagvaarding, volgens artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek onrechtmatig zijn jegens de Company. Voor zover die beslissing betreft het gestelde in alinea 9 der inleidende dagvaarding, is zij onjuist, althans niet naar de eis der wet met redenen omkleed. In de procedure is immers in het geheel niets gebleken, en door het Hof wordt dan ook niets vastgesteld, omtrent een wijze van reclame maken door Hero anders dan het op normale wijze reclame maken van haar product met de aanduiding DERBY UP DRINK. Voorts rechtvaardigt het gestelde in voormelde alinea 9 niet de door het Hof tot Hero gerichte geboden. IV. Wat overigens de toetsing van Hero's handelingen aan artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek betreft, oordeelt het Hof allereerst dat Hero handelt in strijd met het subjectieve merkrecht van de Company, omdat die handelingen „het karakter hebben van hinder veroorzaken aan - en afbreken van dat recht". Uit 's Hofs arrest is niet op te maken wat het Hof hiermede bedoelt, anders dan hetgeen het reeds heeft vastgesteld en geoordeeld met betrekking tot artikel 13A onder 1 der Beneluxmerkenwet en artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet van 1893. 's Hofs arrest is mitsdien niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Voor het geval het Hof mocht hebben geoordeeld dat ook afgezien van het bestaan van verwarringsgevaar, Hero inbreuk maakt op het subjectieve merkrecht van de Company, is 's Hofs arrest bovendien onjuist, althans innerlijk tegenstrijdig, nu het Hof heeft vastgesteld — in rechtsoverweging 22 van zijn arrest — dat SEVEN UP en DERBY UP DRINK, gelet op het verschil tussen SEVEN en DERBY, niet geheel of in hoofdzaak met elkaar overeenstemmen. V. Het Hof, vervolgens uitgaande van de mogelijkheid, dat zijn hierboven sub IV vermelde oordeel onjuist zou zijn, neemt dan aan dat Hero's handelingen „op grond van bijzondere omstandigheden" onrechtmatig zouden zijn. Bij de opsomming dier „bijzondere" omstandigheden blijkt dat deze hierin bestaan dat Hero met opzet te eigen voordele het merk van de Company zou hebben verwaterd en de goodwill ervan zou hebben aangetast. Voor de vraag echter of Hero onrechtmatig heeft gehandeld en handelt, is niet van belang of zij bedoeld opzet had of niet. Voorts blijkt uit hetgeen het Hof overweegt met betrekking tot datgene waaruit het „afbreuk doen aan de werfkracht van UP" en het verwateren en aantasten van (de goodwill van) het merk SEVEN UP, zou bestaan (rechtsoverwegingen 24 k en 241), dat het Hof hierbij in wezen tot onrechtmatig in de zin van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek bestempelt, wat reeds door artikel 13A der Beneluxmerkenwet en artikel 10 lid 1 der Merkenwet van 1893 wordt respectievelijk werd, bestreken. Hero's handelingen zijn derhalve ten onrechte, behalve in strijd met laatstgenoemde twee wetsartikelen, óók nog onrechtmatig krachtens artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek bevonden.

15 september 1972


Voor zover het Hof mocht hebben bedoeld dat Hero's handelingen, onrechtmatig zijn, in een zin of op een wijze welke niet door artikel 13A der Beneluxmerkenwet en/of artikel 10 lid 1 der Merkenwet van 1893 doch wel door artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek wordt bestreken, is uit 'sHofs arrest niet duidelijk hoe en waarom die handelingen zodanig onrechtmatig zouden zijn, zodat 'sHofs arrest niet naar de eis der wet met redenen is omkleed, terwijl in ieder geval Hero's handelingen, zoals door het Hof vastgesteld, niet zodanig onrechtmatig zijn; Overwegende omtrent middel I: dat het Hof, voor zover hier van belang, heeft geoordeeld: 1) dat SEVEN UP en 7UP enerzijds (op het voetspoor van het Hof — rechtsoverweging 2 d — verder alleen aan te duiden als SEVEN UP) en DERBY UP DRINK ander-

zijds overeenstemmende tekens zijn in de zin van artikel 13A, onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; 2) dat DERBY UP DRINK zodanig overeenstemt met

dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, een en ander in de zin van artikel 10, lid 1, onder b, van de Merkenwet; 3) dat de in de nummers 8 en 9 van de dagvaarding in eerste aanleg gestelde handelingen van Hero ook naar het gemene recht, te weten volgens artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, onrechtmatig zijn jegens de Company; dat het Hof, om tot deze oordelen te komen, de vraag had te beantwoorden welke de betekenis is van het bestanddeel UP in het merk SEVEN UP en in het bijzonder in welke mate dit bestanddeel bijdraagt tot de onderscheidende kracht van het merk in zijn geheel; dat het Hof, overwegende in rechtsoverweging 19 e dat UP een kenmerkend deel van dat merk is, dat voor een relevant deel van het publiek heel speciaal verwijst naar het produkt SEVEN UP, tot uitdrukking heeft gebracht dat het bestanddeel UP in het merk SEVEN UP in belangrijke mate bijdraagt tot de onderscheidende kracht van dat merk; dat dit oordeel blijkens rechtsoverweging 20 is gebaseerd op het ervaringsoordeel van het Hof en op de resultaten van een aantal Nipo-onderzoeken; dat Hero zich in verband met het hier bedoelde geschilpunt blijkens de gedingstukken heeft beroepen op een aantal rechterlijke beslissingen naar aanleiding van — zoals het door Hero in de memorie van antwoord in hoger beroep wordt geformuleerd — „door de Company tegen andere merken met het woordje UP ingestelde acties", in welke beslissingen — wederom naar de formulering in bedoelde memorie van antwoord — „het gebruik van de merken QUICK-UP, CALL-UP en BUBBLE UP ondanks de daartegen door de Company aangevoerde bezwaren is gesanctioneerd, zodat nu reeds jarenlang voor een limonadegazeuse van precies hetzelfde type naast de merken SEVEN UP en 7UP deze drie andere merken met het woordje UP in gebruik zijn"; dat in gemelde memorie van antwoord bovendien wordt gesteld „dat reeds voordat de onderhavige actie werd aangespannen nog veel meer merken met het woordje UP dan de drie hiervoren genoemde naast de merken SEVEN UP en 7UP in gebruik waren"; dat het Hof in de rechtsoverwegingen 25 a tot en met c kennelijk het oog heeft op evengemelde verweren; dat 'sHofs in deze overwegingen vervatte oordeel daarop neerkomt dat de in die verweren vermelde omstandigheden in ieder geval geen afbreuk hebben gedaan aan de betekenis die aan het bestanddeel UP voor de onderscheidende kracht van het merk SEVEN UP in zijn geheel — blijkens 's Hofs eerder vermelde vaststellingen — toekomt; SEVEN UP

Blz. 205

dat de eerste zin van onderdeel 1 van het middel kennelijk het oog heeft op dezelfde omstandigheden als waarop 's Hofs overwegingen 25 a en 25 b betrekking hebben; dat de klacht dat het Hof met die omstandigheden geen rekening heeft gehouden blijkens het vorenstaande feitelijke grondslag mist; dat in onderdeel 2 in het tussen haakjes gezette gedeelte terecht wordt gesteld dat het Hof (in rechtsoverweging 25 a) doelt op procedures tussen de Company en derden (dat wil zeggen anderen dan Hero); dat het „voor het geval 's Hofs arrest anders zou moeten worden gelezen" aangevoerde onderdeel van dit cassatiemiddel dus geen bespreking behoeft; dat het slot van onderdeel 2, aanvangende met de woorden „Het Hof ziet bij een en ander voorbij", blijkens de bij pleidooi gegeven toelichting, er op grond van rechtsoverweging 25 c van uitgaat dat het Hof „uitsluitend" beziet of het gebruik van die andere merken al of niet heeft geleid tot een verwording tot soortnaam, en dat dit gedeelte van het onderdeel wil betogen dat dat niet de enige beslissende vraag is; dat gemeld uitgangspunt echter geen steun vindt in 's Hofs arrest; dat integendeel uit hetgeen hierboven omtrent de betekenis van 's Hofs overwegingen 25 a tot en met c is vermeld, volgt dat het Hof volledig de vraag onder ogen heeft gezien of meerbedoelde omstandigheden op enigerlei wijze afbreuk hebben gedaan aan de onderscheidende kracht van het bestanddeel UP en zich niet heeft beperkt tot de vraag of door die omstandigheden UP (DRINK) een generieke aanduiding is geworden; dat onderdeel 3 blijkbaar een inleiding vormt op onderdeel 4 en mitsdien geen zelfstandige bespreking behoeft; dat onderdeel 4 in de eerste plaats de stelling inhoudt dat datgene wat aan derden vrijstaat in beginsel ook aan Hero moet vrijstaan; dat deze stelling voor een situatie als de onderhavige, waarin hetgeen volgens Hero aan derden zou vrijstaan door Hero wordt afgeleid uit rechterlijke beslissingen gegeven in rechtsgedingen waarbij Hero geen partij was, in zijn algemeenheid echter niet kan worden aanvaard; dat onderdeel 4 voorts, mede gelet op de bij pleidooi gegeven toelichting, de strekking heeft te betogen dat het Hof zich ten onrechte heeft laten leiden door de situatie van het ogenblik, daar de situatie, welke het Hof voor ogen heeft, zich kan wijzigen zonder dat de Company dat rechtens kan beletten; dat Hero daarbij het oog heeft op een wijziging van de situatie door het gebruik van de andere, hierboven genoemde „up-merken", welker gebruik, naar de formulering van Hero in meergenoemde memorie van antwoord, door de rechter is „gesanctioneerd"; dat echter het Hof geen rechtsregel heeft geschonden door, voor de beantwoording van de vraag of de vorderingen van de Company toewijsbaar zijn, uit te gaan van „de situatie van het ogenblik", hetgeen zeggen wil de situatie zoals die was ten tijde van de litigieuze handelingen respectievelijk (in het bijzonder in verband met het gevraagde verbod) ten tijde van 's Hofs uitspraak; dat niet duidelijk is welke betekenis, na hetgeen in de verschillende onderdelen van middel I reeds is gesteld, nog toekomt aan het slot van onderdeel 4, aanvangende met de woorden „en in ieder geval aangezien"; dat bedoeld slot zich derhalve niet leent voor zelfstandige bespreking; dat uit het voorgaande volgt dat middel I tevergeefs is voorgesteld; Overwegende omtrent middel II: dat het Hof blijkens het bovenstaande „het bestaan van meerbedoelde up-merken en/ of up-aanduidingen van derden" in zijn oordeel heeft betrokken; dat het

Blz. 206


middel, dat er van uitgaat dat het Hof dit niet zou hebben gedaan, mitsdien feitelijke grondslag mist; dat 's Hofs arrest op dit punt niet onduidelijk is, zodat ook de motiveringsklacht aan het slot van het middel faalt; Overwegende omtrent middel III: dat het Hof in stelling no. 9 van de inleidende dagvaarding niets anders heeft gelezen dan het verwijt dat Hero voor haar limonade reclame maakt onder de aanduiding DERBY UP DRINK; dat dit in het bijzonder blijkt

uit het dictum van 's Hofs arrest, voor zover daarin — kennelijk op de grondslag van gemelde stelling — Hero wordt gelast om het maken van reclame voor bedoeld product onder gemelde aanduiding te staken; dat het middel, dat van een andere lezing van gemelde stelling in de inleidende dagvaarding uitgaat, mitsdien afstuit op 's Hofs in cassatie te eerbiedigen uitlegging van bedoelde stelling; Overwegende omtrent de middelen IV en V: dat het Hof in de verschillende onderdelen van rechtsoverweging 24 in het bijzonder in het oog vat het in rechtsoverweging 4 c mede vermelde uitgangspunt dat een niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat een relevant deel van het publiek in de aanduiding DERBY UP DRINK ook een generiek element aanwezig zal achten of zal gaan achten; dat met dit generieke element blijkens het verband tussen de rechtsoverwegingen 4 b en 4 c gedoeld wordt op het bestanddeel UP (DRINK); dat het Hof in de verschillende onderdelen van rechtsoverweging 24 de vraag onderzoekt of het gebruiken door Hero van laatstgemeld bestanddeel in generieke zin, jegens de Company onrechtmatig moet worden geacht op grond van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek; dat het Hof deze vraag bevestigend beantwoordt, zowel omdat te dezen sprake is van inbreuk op het subjectieve reöht op het merk van de Company (rechtsoverweging 24 b) alsook — naar het Hof in de rechtsoverwegingen 24 c en volgende kennelijk oordeelt — omdat de handelingen van Hero in strijd zijn met de zorgvuldigheid waartoe zij in het maatschappelijk verkeer jegens de Company verplicht is; dat middel V tegen laatstgenoemde overwegingen is gericht en dit middel het eerst zal worden behandeld; ^ Overwegende omtrent middel V: •dat het Hof in rechtsoverweging 24 d voorop heeft gesteld dat, toen Hero in of omstreeks begin 1966 van DERBY CUP overging op DERBY UP DRINK, UP of UP DRINK

voor het publiek niet was en ook nog niet is een type- of soortaanduiding voor der partijen limonades, waarover deze procedure loopt; dat het Hof in rechtsoverweging 24 i, oordelend dat Hero „haar overgaan met opzet heeft gedaan om te eigen voordele afbreuk te doen aan de werfkracht van UP", tot uitdrukking heeft gebracht dat in het gaan gebruiken door Hero van de aanduiding DERBY UP DRINK moet worden gezien een door concurrentie-overwegingen ingegeven poging van Hero om het generieke gebruik van het woord UP of van de woorden UP DRINK bij het publiek ingang te doen vinden en daardoor afbreuk te doen aan de werfkracht van het naar 's Hofs vaststelling zeer bekende merk SEVEN UP; dat het Hof daarbij nog in aanmerking heeft genomen dat het woord UP in sterke mate fungeerde, en dat ook nu nog doet, als wegwijzer naar het product van de Company; dat op grond van al deze omstandigheden, in onderling verband, het Hof het handelen van Hero onrechtmatig heeft geacht; dat het Hof terecht op grond van voormelde omstandigheden het handelen van Hero onrechtmatig heeft geacht; dat het Hof zijn oordeel naar de eis der wet met redenen heeft omkleed; dat dit middel derhalve faalt;

15 september 1972

Overwegende omtrent middel IV: dat 's Hofs oordeel dat de in de nummers 8 en 9 van de dagvaarding in eerste aanleg gestelde handelingen van Hero ook naar het gemene recht, te weten volgens artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, onrechtmatig zijn jegens de Company, berust op twee zelfstandige gronden, namelijk op rechtsoverweging 24 b enerzijds en op de rechtsoverwegingen 24 c tot en met 1 anderzijds; dat derhalve, nu het middel tegen laatstbedoelde rechtsoverwegingen ongegrond is bevonden, het onderhavige middel — dat gericht is tegen rechtsoverweging 24 b — geen bespreking behoeft; Verwerpt het beroep; Veroordeelt Hero in de kosten op het geding in cassatie gevallen, aan de zijde van de Company tot aan deze uitspraak begroot op f 117,50 aan verschotten en f 1.100,— voor salaris. Enz. c) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr M. S. van Oosten. Edelhoogachtbare Heren, De verweerster in cassatie, The Seven-Up Company (verder te noemen: de Company) gebruikt hier te lande het reeds in 1946 te haren name ingeschreven merk 7 Up en het in 1948 te haren name ingeschreven merk Seven Up. Onder deze merken brengt zij een heldere, koolzuurhoudende, niet-alcoholhoudende, drank in de handel. Zij, de Company, heeft het onderhavige geding aangelegd tegen de verweerster (hierna te noemen: Hero), bij exploit van dagvaarding van 18 november 1966. Zij stelt daarin, onder 7: dat „gedaagde (Hero) in of omstreeks 1965, althans na 1952 een heldere, koolzuurhoudende, nietalcoholische drank (limonade-gazeuse) met een citrussmaak in de handel is gaan brengen onder de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY CUP"; onder 8: dat „gedaagde (Hero) in of omstreeks begin 1966, althans nadat zij de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY CUP" was begonnen te gebruiken, haar sub 7 bedoelde, althans een soortgelijke drank in de handel is gaan brengen onder de naam, resp. de aanduiding, resp. het merk „DERBY UP DRINK"; onder 9: dat „gedaagde (Hero) voor haar sub 8 bedoelde product op grote schaal reclame maakt op zodanige wijze, dat daardoor bij (een relevant deel van) het publiek, dat die reclame ziet, leest of hoort, associaties worden gewekt met de zéér bekende merken en/of handelsnaam en/of het sub 1 bedoelde product van eiseresse (de Company)". Het Hof heeft beslist, dat de ter inleidende dagvaarding onder 8 en 9 gestelde handelingen van Hero ook naar het gemene recht, volgens art. 1401 B.W., onrechtmatig zijn jegens de Company (p. 26, al. 6). Het bestreden arrest vermeldt dat appellante, de Company, nu verweerster, heeft betoogd dat bij het onderzoek van appelgrief I er van moet worden uitgegaan dat: (1) het merk van Hero is: DERBY UP (DRINK); (2) het merk van Hero is: DERBY en dat Hero UP (DRINK) bovendien bezigt als generieke aanduiding (p. 19, al. 2). Het arrest vermeldt in dit verband dat en waarom het Hof deze beide uitgangspunten in zijn onderzoek zal betrekken. Vaststellende dat de aanduiding in woorden, welke Hero in feite voor haar product bezigt is: Derby Up Drink, en niet mede een of twee woorden uit deze combinatie, motiveert het Hof zijn voornemen om de beide uitgangspunten in zijn overwegingen te betrekken met een ervaringsoordeel volgens hetwelk een niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat bij een relevant deel van het publiek de indruk wordt gewekt dat DERBY UP DRINK geen generiek element bevat en niet een te ver-

15 september 1972


waarlozen kans aanwezig is dat een relevant deel van het publiek in de aanduiding DERBY VP DRINK mede een generiek element aanwezig zal achten of zal gaan achten (p. 19, al. 3). Het Hof beschouwt derhalve de woorden „Derby Up Drink" niet als merk. Elders in het arrest (p. 27 al. 6) stelt het Hof vast dat „de aanduiding", welke Hero voor haar limonade gebruikt, „de woorden" „Derby Up Drink" „bevat". Naar ik onderstel bedoelt het Hof met deze laatste vaststelling uit te drukken dat Hero haar product aanduidt met de woorden Derby Up Drink. Met het vorengenoemde ervaringsoordeel motiveert het Hof niet zijn beslissing over de handelingen van Hero, als omschreven ter inleidende dagvaarding onder 8 en 9. In de loop van het geding in appel is, op 1 januari 1971, in werking getreden de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (verkort aangehaald: BMW). Ook aan deze wet heeft het Hof de voormelde handelingen van Hero getoetst, en wel aan art. 13.A. lid 1 aanhef en onder 1. Overwegende dat gezegd moet worden dat de aanvallende merken (7 Up en Seven Up) en „Derby Up Drink" overeenstemmende tekens zijn (p. 22, al. 8), beschouwt het Hof, met het oog op art. 13.A.lid 1 aanhef en onder 1 BMW, de woorden Derby Up Drink als een teken. Uit het arrest van de Hoge Raad in zake Selco/van Spaendonck van 28 februari 1964, NJ. 1964, no. 451, n.G.J.S. [Bijblad I.E. 1964, nr 43, blz. 124 Red.] (Spandex) meen ik te mogen afleiden dat ook een gebruik door iemand van een woord als aanduiding van zijn waren, waardoor de onderscheidende kracht van eens anders merk wordt aangetast, een schending van dit merk kan opleveren, die de rechthebbende op dit merk niet behoeft te dulden. In cassatie mag met de eiseres, Hero, worden uitgegaan van de in middel I, onderdeel 1, vermelde omstandigheid dat door derden dranken, soortgelijk aan die van partijen, in de handel werden en worden gebracht, terwijl ten aanzien van een aantal dier merken (de merken Quick Up, Call Up en Bubble Up) door de rechter is beslist dat zij geen inbreuk maken op de rechten van de Company: Hof 's-Gravenhage 5 jan. 1955, B.I.E. 1955, p. 50 (Quick Up); Pres. Roermond, 13 mei 1957 en Hof 's-Hertogenbosch 23 sept. 1958, NJ. 1959, 320 [Bijblad I.E. 1959, nr 71, blz. 136 Red.] (Oall Up); Hof 's-Hertogenbosch 26 juni 1962, cassatieberoer) verworpen bij arrest H.R. 3 januari 1964, NJ. 1964, 492 [Bijblad I.E. 1964, nr 25, blz. 85 Red.] (Bubble Up); Rechtbank Rotterdam 5 april 1960, ten processe door Hero overgelegd (Bubble Up). Eiseres gaat er in middel I, onderdeel 1, van uit dat het Hof rekening had moeten houden met de omstandigheid „dat door tal van derden dranken, soortgelijk aan die van partijen, in de handel werden en worden gebracht, onder een merk en/of met een aanduiding waarin het woord UP voorkomt, terwijl ten aanzien van een aantal dier merken door de rechter is beslist dat zij geen inbreuk maken op de rechten van de Company. In afwijking van de volgorde, waarin de aangevoerde middelen zijn voorgesteld, beoordeel ik allereerst de middelen IV en V gezamenlijk. Zij stellen de vraag aan de orde of het Hof ten onrechte de aan Hero verweten handelingen, als omschreven ter inleidende dagvaarding onder 8 en 9, strijdig heeft geacht met 13.A. BMW, art. 10 onder b der Merkenwet en of het Hof ten onrechte deze handelingen ook krachtens art. 1401 B.W. onrechtmatig heeft bevonden. Met het oog op de toepasselijkheid van art. 13.A.lid 1 BMW heeft het Hof vastgesteld: (a) dat de Company het recht tot uitsluitend gebruik van de merken 7 Up en Seven Up vóór 1 januari 1971

Blz. 207

op grond van het Nederlandse recht heeft verkregen, dat dit recht op deze datum nog niet was vervallen en dat de Company een Benelux-depot in de zin van art. 30 BMW heeft verzocht (p. 18 al. 3); (b) dat de producten van partijen gelijksoortig zijn (p. 22 al. 5); (c) dat de aanduiding, welke Hero voor haar product gebruikt, de woorden Derby Up Drink bevat (p. 22 al. 6); (d) dat Seven Up en Derby Up Drink overeenstemmende tekens zijn (p. 22 al. 8); (e) dat de merken 7 Up en Seven Up zeer bekend zijn (p. 23 al. 1); (f) dat Derby Up Drink alleen wordt gebruikt voor de waren waarvoor de merken 7 Up en Seven Up zijn ingeschreven of voor soortgelijke waren (p. 25 al. 1). Op grond van deze vaststelling moet worden aangenomen dat de Company zich overeenkomstig art. 13.A. lid 1 aanhef en onder 1 uit kracht van haar exclusief recht kan verzetten tegen het gebruik dat vanaf 1 januari 1971 van het met de aanvallende merken overeenstemmende teken Derby Up Drink wordt gemaakt door Hero voor de waren waarvoor de merken van de Company zijn ingeschreven of voor soortgelijke waren. Kan uit art. 13.A.lid 1 aanhef en onder 1 worden afgeleid, dat een ander dan de merkhouder verboden is elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, dan heeft het Hof terecht beslist dat Hero jegens de Company in strijd met art.l3.A. BMW heeft gehandeld, althans voor wat betreft dit handelen vanaf 1 januari 1971. En dan is ongegrond de klacht dat het Hof ten onrechte Hero's handelingen strijdig heeft geacht met art. 13.A. BMW. Zijn de handelingen van Hero strijdig met het uit art.l3.A.lid 1 aanhef en onder 1 af te leiden verbod, dan doet daaraan m.i. niet af de in middel I, onderdeel 1, vermelde omstandigheid dat door tal van derden dranken, soortgelijk aan die van partijen, in de handel worden gebracht onder een merk (of een aanduiding), waarin het woord UP voorkomt, zelfs al is ten aanzien van een aantal dier merken door de rechter beslist dat zij geen inbreuk maken op de rechten van de Company. Immers in de BMW wordt zodanige omstandigheid niet vermeld als een omstandigheid op grond waarvan of waaronder een aanvallend merk niet beschermd wordt tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren. Maakt Hero onder de vigueur van de BMW onder het teken Derby Up Drink reclame voor haar product, en prijst zij derhalve dit product onder dit teken aan, dan is dit, althans naar het mij wil voorkomen, evenzeer een gebruik dat van een met de aanvallende merken overeenstemmend teken wordt gemaakt als het verhandelen van die waar onder dit teken. En kan de Company zich daartegen ex art.l3.A. op grond van haar exclusieve recht verzetten, dan rechtvaardigt dit zowel het door het Hof tot Hero gerichte gebod als het door het Hof tot Hero gerichte bevel. Mitsdien is in de BMW geen steun te vinden voor de stelling dat de in al. 9 der inleidende dagvaarding omschreven handeling niet rechtvaardigt „de door het Hof tot Hero gerichte verboden" (middel III, laatste volzin). DORHOOT MEES-VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, 5.435, verstaat onder „gebruik voor waren" in art.l3.A.lid 1 onder 1 en 2, mede het gebruik van advertenties voor de waar. Met het oog op art. 10 lid 1 onder a der Merkenwet heeft het Hof vastgesteld dat de aanvallende merken niet geheel of in hoofdzaak met elkander overeenstemmen (p. 25 al. 4), terwijl het Hof, met het oog op art. 10

Blz. 208


lid 1 onder b dezer wet, heeft overwogen dat het bezigen van Up door Hero een geenszins te verwaarlozen kans schept dat een relevant deel van het publiek meent dat er verband is tussen de aanvallende merken en Derby Up Drink en daardoor tussen de ondernemingen van partijen (p. 26 al. 3). Het Hof doet hieruit volgen dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan (p. 26 al. 3). Waar het Hof niet heeft aangenomen dat „Derby Up Drink" een merk is, schijnt mij gegrond de klacht van eiseres dat het Hof ten onrechte heeft beslist dat Hero's handelingen in strijd zijn met art. 10 lid 1 onder b der Merkenwet (middel V). Gegrondheid van deze klacht kan echter niet tot cassatie leiden wanneer de gewraakte handelingen, voor wat betreft de tijd na 1 januari 1971, in de termen vallen van art.l3.A.lid 1 onder 1 BMW en, voor wat betreft de tijd voor en na deze datum, althans voor wat betreft de tijd vóór deze datum, uit hoofde van art. 1401 B.W. onrechtmatig zijn jegens de Company. Hero zou uit het oogpunt van art. 1401 B.W. een onreohtmatige daad jegens de Company begaan als zij de aanvallende merken 7 Up en Seven Up zou schenden, en de gerechtigde op deze merken deze schending niet zou behoeven te dulden. In dit verband nu is relevant dat het gebruik door de Company hier te lande van de te haren name ingeschreven merken 7 Up en Seven Up ouder is dan het gebruik hier te lande van de woorden Derby Up Drink door Hero. Weliswaar stemmen de aanvallende merken en deze woordcombinatie niet geheel of in hoofdzaak met elkander overeen, maar daar staat tegenover: (a) dat de aanvallende merken zeer bekend zijn (p. 23 al. 1); (b) dat het Hof als zijn ervaringsoordeel, door het in het geding gebrachte N.I.P.O.-rapport gestaafd, te kennen geeft dat Up een kenmerkend deel van die merken is, hetwelk voor een relevant deel van het publiek heel speciaal verwijst naar het product Seven Up (p. 23 al. 2); (c) dat het Hof aan het in het arrest vermelde N.I.P.O.-onderzoek het, niet ontzenuwde, vermoeden ontleent dat Up bij een relevant deel van het publiek een associatie oproept met 7Up en Seven Up (p. 24 al. 4); (d) dat Derby Up Drink alleen wordt gebruikt voor de waren waarvoor de aanvallende merken zijn ingeschreven, of voor soortgelijke waren (p. 25 al. 1); (e) dat het Hof de gevolgtrekking maakt, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan (p. 26 al. 3); (f) dat, naar 's Hofs ervaringsoordeel, „Up" of „Up Drink", beoordeeld naar het tijdstip waarop 's Hofs arrest werd gewezen (24 juni 1971) voor het publiek niet was en ook nog niet is een type- of soortaanduiding voor de producten van partijen, in de onderhavige procedure bedoeld, welk ervaringsoordeel het Hof staaft met een — niet ontzenuwd — vermoeden, ontleend aan een N.LP.O.-onderzoek (p. 26 alinea's 8 en 9); (g) dat Hero niet aannemelijk heeft gemaakt dat Up „Drink" door het publiek als een generieke term wordt gebruikt, laat staan toen zij in 1966 overging van Derby Cup op Derby Up Drink (p. 27 al. 2); (h) dat het Hof als, niet ontzenuwd, vermoeden in aanmerking heeft doen komen dat Hero, overgaande van Derby Cup op Derby Up Drink, dit opzettelijk heeft gedaan om te eigen voordele afbreuk te doen aan de werfkracht van Up, waardoor Hero de merken van de Company verwatert en de goodwill ervan aantast, omdat vóór Hero's gebruik van het woord Up dit woord in sterke mate fungeerde en dat ook nu nog doet, als wegwijzer naar het product van de Company, en aan de daardoor in het merk van de Company gelegen werf-

15 september 1972

kracht door Hero's gebruik van het woord UP of de woorden UP DRINK afbreuk wordt gedaan (p. 27, alinea's 3, 4 en 5). Het komt mij voor dat, een en ander in aanmerking genomen, Hero gebruik maakt van de woorden Derby Up Drink, althans van de woorden Derby Up, als aanduiding van haar product en dat dit een schending oplevert van de aanvallende merken, welke de Company niet behoeft te dulden, gegeven dat uit de door het Hof aangenomen omstandigheid dat Hero, overgaande van Derby Cup op Derby Up Drink de merken van de Company verwatert, hetgeen m.i. neerkomt op, althans op één lijn gesteld kan worden met, aantasting van de onderscheidende kracht van deze merken (vgl. DRUCKERBODENHAUSEN-WICHERS HOETH, 4e dr., p. 123). Hierbij

dient bedacht te worden dat 's Hofs voormelde ervaringsoordeel, dat „Up" of „Up Drink" voor het publiek niet was en ook nog niet is een type- of soortaanduiding voor de producten van partijen, hetgeen m.i. impliceert dat, beoordeeld naar het tijdstip waarop 's Hofs arrest is gewezen, deze woorden nog niet als gebruikelijke aanduiding van de soort of van het type van die producten waren, resp. zijn, doorgedrongen tot het publiek waarvoor die waren bestemd zijn. Ik zou derhalve menen dat, op deze door mij gereleveerde gronden, het Hof terecht heeft aangenomen dat Hero onrechtmatig jegens de Company heeft gehandeld. Derhalve ware middel VI ongegrond te achten voor zover het klaagt dat het Hof de handelingen van Hero ten onrechte onrechtmatig krachtens art. 1401 B.W. heeft bevonden. In de mening dat het Hof terecht deze handelingen onrechtmatig heeft geoordeeld om de redenen, in het voorgaande uiteengezet, zullen de overige klachten, vervat in de middelen IV en V niet tot cassatie kunnen leiden en kan de overweging waartegen de middelen IV en V zijn gericht en waarin het Hof m.i. alternatief de gronden vermeldt, waarop de ter inleidende dagvaarding onder 8 en 9 omschreven handelingen onrechtmatig zijn, worden daargelaten. De omstandigheid waarvan in cassatie mag worden uitgegaan — de omstandigheid dat door tal van derden dranken, soortgelijk aan die van partijen, in de handel werden en worden gebracht, onder een merk en/of met een aanduiding waarin het woord UP voorkomt, terwijl ten aanzien van een aantal dier merken door de rechter is beslist dat zij geen inbreuk maken op de rechten van de Company — zou m.i. relevant zijn uit het oogpunt van de vraag of de gewraakte handelingen al of niet een schending van de aanvallende merken opleveren, als de merken en/of aanduidingen, waarin het woord Up voorkomt en waaronder derden dranken, soortgelijk aan de waren van partijen, in de handel brachten en brengen, zouden zijn doorgedrongen tot het publiek, waarvoor die producten zijn bestemd. Alsdan zouden de merken 7 Up en Seven Up niet beschermd zijn tegen de gewraakte handelingen. Maar eiseres heeft in cassatie niet gesteld dat de merken en/of aanduidingen, waarin het woord Up voorkomt en waaronder derden producten, soortgelijk aan de waren van partijen, in de handel brachten en brengen, zijn doorgedrongen tot het publiek waarvoor die producten zijn bestemd. Het tegendeel volgt uit 's Hofs voorschreven ervaringsoordeel d a t, „Up"of„UpDrink"voorhetpubliekniet w a s e n o o k n o g n i e t i s e e n t y p e - of s o o r t a a n d u i d i n g v o o r d e t e n p r o c e s s e bed o e l d e p r o d u c t e n v a n p a r t i j e n en uit het niet ontzenuwde vermoeden dat volgens het Hof ter staving van dit ervaringsoordeel kan worden ontleend aan het N.I.P.O.-onderzoek IV (p. 26, alinea's 8 en 9). Om deze reden is de in middel I, onderdeel 1, vermelde omstandigheid m.i. geen omstandigheid op grond

15 september 1972


waarvan of waaronder moet worden aangenomen dat de gewraakte handelingen niet onrechtmatig jegens de Company zouden zijn. In het evengemelde ervaringsoordeel vindt m.i. weerlegging de klacht, vervat in middel I, onderdeel 1, de klacht vervat in onderdeel 1, al. 2, en de stelling dat, ook al zou UP (DRINK) niet een generieke aanduiding zijn (geworden), de omstandigheid dat derden merken en aanduidingen van het x-up type zijn gaan gebruiken en dat ten aanzien van een aantal dier merken een vordering van de Company is afgewezen (. .) een omstandigheid is, welke medebrengt, althans kan medebrengen, dat in merken van het type X-UP, zoals SEVEN UP en 7 UP, het bestanddeel UP rechtens een geringe onderscheidende kracht heeft en althans een geringe be^schermingsomvang geniet, en in ieder geval dat bij de vergelijking 7UP en SEVEN UP enerzijds en DERBY UP

DRINK anderzijds, in hun geheel, met bedoelde omstandigheid in hoge mate rekening moet worden gehouden. Deze stelling ligt aan onderdeel 2, al. 5 ten grondslag. Tegen deze steling rijst bovendien de bedenking dat, zoals de geëerde pleiter voor de verweerster terecht heeft betoogd, zij een ontoelaatbaar novum in cassatie is. Het staat te bezien op grond van of onder de enkele omstandigheid dat derden merken en aanduidingen van het X-UP type zijn gaan gebruiken, terwijl ten aanzien van een aantal dier merken een vordering van de Company is afgewezen, ten aanzien van die merken er van uit moet worden gegaan dat het gebruik er van niet meer door de Company kan worden belemmerd. Zijn deze door derden gebruikte merken tekens, welke overeenstemmen met de merken 7 Up en Seven Up, dan zou onder vigueur van de BMW de Company zich overeenkomstig art.l3.A.lid 1 aanhef en onder 1 op grond van haar exclusieve recht op de aanvallende merken kunnen verzetten tegen elk gebruik dat door derden wordt gemaakt van tekens, waarin Up voorkomt, voor de waren waarvoor de aanvallende merken zijn ingeschreven of voor soortgelijke waren. Ten aanzien van de vraag wanneer er sprake van overeenstemming is in de zin van art. 13.A. lid 1 onder 1 BMW verwijs ik naar DORHOUT MEES-VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, 1971, 5.444 e.v. Naar aanleiding van onderdeel 2, al. 2, van het eerste middel doe ik opmerken dat het Hof, overwegende „dat aan het vorenstaande niet afdoet wat in procedures tussen andere partijen dan appellante en geïntimeerde is beslist" (p. 28, al. 5), zich hier minder nauwkeurig uitdrukt en hier kennelijk bedoelt wat in procedures tussen de Company en anderen dan Hero is beslist. Onderdeel 3 van middel I heeft geen feitelijke grondslag in het bestreden arrest, omdat het Hof niet heeft vastgesteld dat het merk Seven Up zeer bekend „zou zijn", dat Up een kenmerkend bestanddeel van dit merk „zou zijn", en dat dit bestanddeel voor een relevant deel van het publiek „zou verwijzen" naar het product Seven Up en, een associatie „zou oproepen" met Seven Up. Het Hof heeft vastgesteld: dat de merken 7 Up en Seven Up zeer bekend zijn (p.23, al. 1); dat Up een kenmerkend deel is van deze merken hetwelk voor een relevant deel van het publiek heel speciaal verwijst naar het product Seven Up (p. 23, al. 2). Het Hof ontleent aan het door N.I.P.O. verrichte onderzoek het, niet ontzenuwde, vermoeden dat Up bij een relevant deel van het publiek een associatie oproept met 7 Up en Seven Up (p. 24, al. 4). Het Hof heeft uit de omstandigheid dat het bezigen van Up door Hero de geenszins te verwaarlozen kans schept dat een relevant deel van het publiek meent dat er verband [bestaat Red.] tussen de aanvallende merken en Derby Up Drink en daardoor tussen de ondernemingen van partijen, niet een feit, maar een eventualiteit doen volgen, te weten: dat bij het publiek verwarring om-

Blz. 209

trent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan (p. 26, al. 3). En, overwegende dat, met een voorbeeld gezegd, de huisvrouw die in de supermarkt vóór het gebruik door Hero van het woord UP of de woorden UP DRINK, SEVEN UP placht te kopen, nadat Hero de woorden U P of UP DRINK is gaan gebruiken in plaats van CUP, in een niet te verwaarlozen aantal gevallen de limonade van Hero zal nemen, daartoe gebracht door het gebruiken van het woord UP of de woorden UP DRINK door Hero voor haar limonade, p. 27, al. 6, stelt het Hof geen feit vast, maar brengt het Hof, als voorbeeld, een denkbeeldige huisvrouw ten tonele. Deze feiten, deze eventualiteit en dit voorbeeld kunnen niet medebrengen dat Hero gerechtigd is tot het gebruik van het bestanddeel Up in de aanduiding Derby Up Drink, omdat, naar ik als mijn mening heb te kennen gegeven, de Company èn onder de vigueur van art. 1401 B.W. èn onder de werking van de BMW beschermd wordt tegen de aan Hero verweten handelingen, als omschreven ter inleidende dagvaarding onder 8 en 9. Reeds om deze reden faalt onderdeel 3 van middel I en is onderdeel 4 ondeugdelijk, omdat eiseres miskent dat zij in onderdeel 3 geen feiten noemt. Ook in middel II ziet eiseres m.i. voorbij dat zij in het derde onderdeel van middel I geen feiten noemt. Reeds op deze bedenking zal het middel moeten stranden. Ook tegen dit middel rijst overigens de bedenking dat het enkele feit dat de in het middel bedoelde Up-merken van derden bestaan, op zichzelf beschouwd geen omstandigheid is op grond waarvan of waaronder de gewraakte handelingen van Hero niet onrechtmatig zouden zijn jegens de Company. Middel III moet m.i. afstuiten op de bedenking dat uit 's Hofs arrest niet behoeft te blijken van een wijze van reclame maken door Hero anders dan het op normale wijze reclame maken van haar product met de aanduiding DERBY UP DRINK. Dit behoefde het Hof ook niet vast te stellen: heeft Hero onder de aanduiding of onder de woorden Derby Up Drink reclame gemaakt voor haar product (en aldus haar waar onder deze aanduiding of woorden aangeprezen) dan maakt Hero aldus, naar ik in het voorgaande heb betoogd, gebruik van die aanduiding of woorden voor haar waar, gelijk zij dit ook doet wanneer zij deze waar onder die aanduiding of woorden in de handel brengt. Ik concludeer dan ook tot verwerping van het cassatieberoep en tot verwijzing van eiseres in de kosten welke aan de zijde van de verweerster op de voorziening zijn gevallen.

Nr 67. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 9 november 1971. Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Ir G. J. Koelewijn en Ir W. A. J. de Weerd (b.1.). Art. 1 Rijksoctrooiwet. Het onderhavige tweede deelkenmerk van de inrichting volgens de aanvrage kan niet aan de oorspronkelijke beschrijving met conclusies, maar alleen aan de oorspronkelijke tekening van de aanvrage worden ontleend en vormt daarom geen bestanddeel van de beweerde uitvinding. Bovendien draagt dit deelkenmerk niet bij tot het uitvindingskarakter van de inrichting volgens de aanvrage. J )

Blz. 210

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , Nr 9

Art. 26, lid 1, zin 3 Rijksoctrooiwet. De Aanvraagafdeling heeft in haar tussenbeschikking enige wijzigingen in de openbaargemaakte beschrijving met conclusie van de aanvrage noodzakelijk geacht en aanvrager in de gelegenheid gesteld zich over die wijzigingen uit te spreken. De Aanvraagafdeling heeft daarna in haar eindbeschikking overwogen, dat zij van opposanten geen reactie heeft ontvangen. Dit wil slechts zeggen, dat opposanten geen opmerkingen over de bedoelde wijzigingen ter kennis van de Afdeling hebben gebracht en dat er dus geen opmerkingen van opposanten zijn die de Afdeling behoeft te bespreken. Beslissing nr 2365/art. 27 inzake nr 64.07042.

octrooiaanvrage

D E OCTROOIRAAD, AFDELING VAN BEROEP;

Gezien de stukken; Gehoord opposante II - appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir W. P. M. M. van Gennip en aanvrager in persoon en bij monde van de octrooigemachtigde Ir C. Gans, vergezeld door de heren Houtzager en Frenkel; enz. Overwegende dienaangaande: enz. dat de Afdeling van Beroep op haar zitting aan aanvrager heeft medegedeeld, dat zij voorlopig van oordeel was dat het genoemde tweede deelkenmerk van het dichtingsorgaan volgens de aanvrage niet aan de oorspronkelijke beschrijving met conclusies, maar alleen aan de oorspronkelijke tekening van de aanvrage kan worden ontleend en daarom niet als een bestanddeel van de beweerde uitvinding kan worden beschouwd; dat aanvrager in zijn brief van 18 februari 1971 dit in wezen heeft bevestigd; dat het genoemde tweede deelkenmerk daarom niet op de oorspronkelijke stukken van de aanvrage kan steunen en derhalve bij de beoordeling van de aanvrage buiten beschouwing moet blijven; dat bovendien de vage verhouding tussen twee afmetingen die in dit tweede deelkenmerk is aangeduid, dicht komt bij en weinig verschilt van de overeenkomstige verhouding bij het dichtingsorgaan dat uit het aangehaalde Amerikaanse octrooischrift 2.896.974 bekend was; dat de Afdeling van Beroep, gelet op één en ander, van oordeel is dat de maatregel van het tweede deelkenmerk van het dichtingsorgaan volgens de aanvrage niet bijdraagt tot het uitvindingskarakter van de inrichting, ook al zou dit deelkenmerk op de oorspronkelijke stukken van de aanvrage kunnen steunen; enz. Overwegende thans aangaande de grieven van de tweede opposante die hiervoor nog niet zijn behandeld: dat de Aanvraagafdeling in haar bestreden tussenbeschikking enige wijzigingen in de openbaargemaakte beschrijving met conclusie van de aanvrage noodzakelijk heeft geacht en aanvrager in de gelegenheid heeft gesteld zich over die wijzigingen uit te spreken; dat de Aanvraagafdeling daarna in haar bestreden eindbeschikking heeft overwogen, dat opposanten bij die tussenbeschikking kennis hebben kunnen nemen van de vorm van de beschrijving met conclusie en tekening die de Aanvraagafdeling voor octrooiverlening geschikt acht, maar dat zij van opposanten geen reactie heeft ontvangen; dat de tweede opposante als eerste grief heeft aangevoerd, dat deze overwegingen van de Aanvraagafdeling weliswaar juist zijn, maar dat de Aanvraagafdeling des-

15 september 1972

ondanks ten onrechte en overbodig heeft overwogen, dat van opposanten geen reactie is ontvangen; dat de Afdeling van Beroep deze grief ongegrond acht; dat de Aanvraagafdeling weliswaar bij haar tussenbeschikking alleen aanvrager en niet ook opposanten in de gelegenheid heeft gesteld zich over enige wijzigingen in de openbaargemaakte beschrijving met conclusie van de aanvrage uit te spreken; dat een opposant onder deze omstandigheden echter desgewenst uit eigen beweging opmerkingen over zodanige wijzigingen aan een Afdeling van de Octrooiraad kenbaar kan maken en ook meermalen maakt; dat de betrokken Afdeling van de Octrooiraad dergelijke opmerkingen van een opposant in haar beschikking behoort en ook pleegt te bespreken; dat de overweging dat van opposanten geen reactie is ontvangen, niet meer wil zeggen, dan dat opposanten in het onderhavige geval geen opmerkingen over de bedoelde wijzigingen ter kennis van de Afdeling hebben gebracht en dat er dus geen opmerkingen van opposanten zijn die de Afdeling behoeft te bespreken; enz. !) Openbaarmaking van de uitvinding in de tekening. Hoewel de constatering, dat het tweede deelmerk alleen aan de tekening van de oorspronkelijke aanvrage kan worden ontleend, door de kwalificatie „alleen" ietwat denigrerend aandoet, wordt daardoor niettemin buiten twijfel gesteld, dat dat deelkenmerk van de aanvang af tot de aanvrage heeft behoord en dus niet eerst in de loop van de verleningsprocedure daaraan is toegevoegd. Dit zo zijnde lijkt mij het oordeel van de Afdeling van Beroep, dat dit kenmerk niet als een bestanddeel van de beweerde uitvinding kan worden beschouwd, niet juist. Als bestanddeel van een beweerde — d.i. een in een octrooi-aanvrage ter octrooiering aangeboden — uitvinding dient al datgene te gelden, wat door de vakman met betrekking tot die uitvinding aan de daarvoor ingediende ocrooi-aanvrage kan worden ontleend. Uit welk gedeelte van de aanvrage een bepaalde bijzonderheid van de beweerde uitvinding kan worden geput — (een van) de conclusie(s) dan wel de beschrijving of (een van) de tekening(en) — doet niet ter zake. Wanneer de Afdeling van Beroep een onderscheid maakt tussen ontlening aan de oorspronkelijke beschrijving met conclusies en ontlening aan de tekeningen, gaat zij kennelijk af op wat de aanvrager zelf ten tijde van de indiening van zijn aanvrage als zijn uitvinding heeft gezien en niet op datgene wat de aanvrage aan een vakman als mogelijke uitvinding openbaart. Zoals echter CROON in zijn artikel „Openbaring der uitvinding in de oorspronkelijk ingediende stukken" in B.I.E. 1960 blzz. 103 e.v. overtuigend heeft aangetoond, gaat het niet om de interne bedoeling van de aanvragers, maar om de externe openbaringswaarde van de aanvrage. Binnen de grenzen van hetgeen de aanvrage aan derden openbaart, kan en mag de aanvrager door frontverande---^'" ring of accentverlegging zijn aanvankelijke bedoeling modi- ' ficeren, uiteraard met inachtneming van het beginsel van de., eenheid van uitvinding. Deze vrijheid geldt tot dat de aan- j vrage wordt openbaargemaakt en daardoor aan de bedoeling / van de aanvrager een voor derden kenbare vorm wordt gege- \ ven. Daarna wordt het anders, omdat dan ook de belangen | van derden een rol gaan spelen. Derden behoren er zeker j van te kunnen zijn, dat geen octrooien worden verleend voor uitvindingen die als zodanig uit de daarvoor openbaargemaakte aanvragen niet kenbaar zijn, omdat hen anders de mogelijkheid zou worden ontnomen tegen de verlening van octrooi voor zulke uitvindingen te opponeren. Vandaar, dat na openbaarmaking slechts die veranderingen toelaatbaar zijn die de uitvinding, zoals deze zich uit de openbaargemaakte stukken laat kennen, niet wijzigen doch slechts verduidelijken of — als dat nodig mocht zijn — beperken. Zie Afd. v. Ber. 6 april 1950 B.I.E. '50 blz. 113 en Afd. v. Ber. 29 juni 1950 B.I.E. '51 blz. 54. v N H

15 september 1972


Blz. 211

MEDEDELINGEN Mededeling van de Voorzitter van de Octrooiraad van 15 augustus 1972, kenmerk S 72/333. Aan alle ambtenaren van de Octrooiraad. Overeenkomstig een eerder gedane toezegging volgt hieronder een uiteenzetting over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Europees octrooi. 1. Zoals U bekend is bereidde een intergouvernementele conferentie van Europese landen reeds gedurende enige jaren een ontwerp-verdrag m.b.t. een Europese octrooiverleningsprocedure voor. In juni j.1. heeft deze conferentie in Luxemburg haar slotzitting gehouden en haar werkzaamheden afgesloten met de vaststelling van definitieve teksten van de ontwerpen van Verdrag en Uitvoeringsreglement met bijbehorende Protocollen. Deze teksten zullen nu aan de deelnemende regeringen worden aangeboden met het oog op een diplomatieke conferentie, die op uitnodiging van de Duitse regering vermoedelijk in september 1973 in München zal worden gehouden. Een gedrukte tekst zal in december bij de Duitse staatsdrukkerij verschijnen. Het is uiteraard niet te voorspellen in hoeverre de diplomatieke conferentie nog wijzigingen in de ontwerp-verdragen zal aanbrengen, maar gezien de grondige voorbereiding is te verwachten, dat nog slechts wijzigingen op kleine details zullen volgen. 2. Voor een goede orde moge worden herhaald, dat de ontwerpen voorzien in een Europees Octrooibureau, dat op Europese octrooiaanvragen na vooronderzoek Europese octrooien kan verlenen, welke in de deelnemende landen kracht van nationale octrooien zullen hebben. Het onderzoek van de Europese octrooiaanvragen geschiedt volgens maatstaven die in grote trekken overeenkomen met die welke thans in Nederland gelden. De Europese octrooiaanvrage wordt na 18 maanden gepubliceerd, te zamen met een rapport van nieuwheidsonderzoek: publikatie en behandeling geschieden in de door aanvrager gekozen werktaal, van het Europees Octrooibureau (Frans, Duits of Engels). De daarop volgende verleningsprocedure kan niet worden uitgesteld, zoals in Nederland: op straffe van verval van de aanvrage moet echter wèl binnen zes maanden octrooiverlening worden gevraagd onder betaling van een taks (vergelijkbaar met het Nederlandse V.B.O.). Het Europese octrooisysteem komt naast de nationale systemen te staan en vervangt deze niet: de aanvrager heeft dus de keus tussen een Europees en een nationaal octrooi. Het is waarschijnlijk, dat de Euromarktlanden nog een tweede verdrag zullen sluiten op grond waarvan het verleende Europese octrooi in die landen niet de kracht van een nationaal octrooi, maar een unitair, door verdragsrecht beheerst internationaal, octrooi zullen hebben. De onderhandelingen over dat tweede verdrag worden in de herfst voortgezet. 3. Sinds de tweede publikatie van de ontwerpen in 1971 hebben deze een grondige redaktionele omwerking ondergaan, waarbij de artikelen opnieuw en in logischer volgorde zijn gerangschikt en voor zover mogelijk zijn samengevoegd en vereenvoudigd dan wel soms overgebracht van Verdrag naar Uitvoeringsreglement. Voor het overige werden nog een aantal detailkwesties geregeld, met als resultaat een verfijning van de regeling op een aantal punten en werd het ontwerp aangevuld wat enkele nog openstaande vraagstukken betreft. Van deze mogen er drie worden genoemd. In de eerste plaats het vraagstuk van de plaats van vestiging van het Europees Octrooibureau; daarover volgt onder 4. een uiteenzetting. In de tweede plaats het vraagstuk der termijnen. Voor beantwoording van brieven in de verleningsprocedure kan

het Europees Octrooibureau een niet verlengbare termijn van 2-4 maanden stellen en in het systeem van het ontwerp vervalt de aanvrage zonder meer bij overschrijding van deze termijn. Dit werd te hard bevonden, zodat thans een regeling is getroffen waarbij de aanvrager nog binnen drie maanden na verval der aanvrage tegen betaling van een extra taks voortzetting van de procedure kan bewerkstelligen door het indienen van een antwoord. Een derde openstaand vraagstuk betrof de vertegenwoordiging voor het Europees Octrooibureau. Thans is het principe van een Europees octrooigemachtigdenexamen aanvaard, zodat op den duur alleen die gemachtigden voor het Europees Octrooibureau kunnen optreden, die dit examen met goed gevolg hebben afgelegd. Bij wege van overgangsmaatregel zullen evenwel alle personen die thans in de deelnemende landen bevoegd zijn voor de nationale octrooiverlenende instanties op te treden en die, voor zover zij niet officieel gekwalificeerd zijn, vijf jaar praktijk hebben, ook als gemachtigde voor het Europees Octrooibureau kunnen worden ingeschreven. Hierbij moet worden bedacht, dat natuurlijke personen, die in de deelnemende landen woonachtig zijn, zonder gemachtigde zullen kunnen optreden voor het Europees Octrooibureau en dat rechtspersonen, die in de deelnemende landen een zetel of vestiging hebben, door middel van hun werknemers, ongeacht hun kwalifikatie, zullen kunnen handelen. 4. Een belangrijk openstaand vraagstuk was de zetel (plaats van vestiging) van het Europees Octrooibureau. Dit vraagstuk kon na uitvoerige voorbereiding achter de coulissen worden opgelost in samenhang met het zog. Protocol betreffende de centralisatie. Krachtens artikel 6 van het Ontwerp-verdrag is het Europees Octrooibureau gevestigd in München, maar heeft het een onderdeel in Den Haag, waar het onderzoek naar indieningsformaliteiten en de publikatie van de Europese octrooiaanvragen plaatsvindt. Dit moet men lezen in samenhang met Hoofdstuk I van het centralisatie-protocol, dat voorziet in maatregelen tot integratie van het Internationale Octrooi Instituut (I.I.B.), waaraan het nieuwheidsonderzoek van de Europese octrooiaanvragen zal worden opgedragen, in het Europees Octrooibureau. De samenhang van beide maatregelen zal betekenen, dat in Den Haag een onderdeel van het Europees Octrooibureau zal zijn gevestigd, waaraan de gehele eerste fase van de Europese octrooiverleningsprocedure, inclusief nieuwheidsonderzoek, tot en met publikatie van de Europese octrooiaanvragen, zal worden toevertrouwd. De rest van de procedure, van het verzoek om octrooiverlening (Nederlands V.B.O.) tot octrooiverlening en oppositie toe, speelt zich in München af. Beide onderdelen zullen uiteraard nauw met elkaar verbonden zijn. Krachtens artikel 10 van het Ontwerpverdrag bepaalt de President van het Europees Octrooibureau welke handelingen door aanvragers bij het onderdeel in München en welke bij het onderdeel in Den Haag kunnen worden verricht; de verwachting is dat gezien de nauwe samenhang van beide onderdelen de President zal bepalen, dat de indiening van Europese octrooiaanvragen en van alle andere stukken in de Europese verleningsprocedure, alsmede de betaling van elke taks naar keus van de aanvrager zowel in Den Haag als in München rechtsgeldig zal kunnen geschieden. Als men bedenkt, dat de kandidatuur van Den Haag voor de hoofdzetel van het Europees Octrooibureau politiek geen haalbare kaart bleek, dan mag het resultaat van de onderhandelingen voor Nederland niet onbevredigend worden genoemd.

BIz. 212


5. Het enige jaren geleden te Washington ondertekende, maar nog niet in werking getreden Patent Cooperation Treaty (P.C.T.) voorziet in een systeem van internationale octrooiaanvragen, die door een der nog aan te wijzen international searching authorities aan een voorlopig nieuwheidsonderzoek worden onderworpen, daarna eventueel door een der nog aan te wijzen international preliminary examining authorities aan een voorlopige beoordeling worden onderworpen en vervolgens met de rapporten van deze instanties bij de octrooiverlenende instanties van de bestemmingslanden voor de normale behandeling terechtkomen. De centralisatie van de verlening van octrooien voor Europa, die de Europese verleningsprocedure beoogt, moest wel logisch met zich brengen, dat ook de taak van international searching- en international preliminary examining authortiy in het kader van PCT, waarvoor tot nog toe behalve het I.I.B. ook Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Engeland en Nederland kandidaat waren, voor Europa bij het Europees Octrooibureau (onderdeel Den Haag als international searching authority en onderdeel München als international preliminary examining authority) zou worden gecentraliseerd. Het centralisatie-protocol bevat dan ook het beginsel, dat de aan het Europese octrooiverdrag deelnemende landen ten behoeve van het Europees Octrooibureau afzien van enige rol in het kader van P.C.T. 6. De Europese octrooiverleningsprocedure komt weliswaar niet in de plaats van, doch naast de nationale verleningsprocedures, maar niettemin zal ongetwijfeld na de opening van het Europees Octrooibureau en naarmate aanvragers meer ervaring met en vertrouwen in het Europees octrooi krijgen, het werk voor de nationale octrooiverlenende instanties afnemen. Dit vooruitzicht noopte, in samenhang met de verplichting tot afzien van enige rol in het verband van P.C.T., tot een aantal concessies die nodig bleken om voldoende overeenstemming te verkrijgen over zetel en centralisatie-protocol. Zo verlangde Duitsland een taak in het kader van het nieuwheidsonderzoek van Europese octrooiaanvragen voor de Zweigstelle Berlin van het Deutscljes Patentamt, die thans voor het nieuwheidsonderzoek van Duitse octrooiaanvragen is ingeschakeld: de politieke omstandigheden rond Berlijn gedogen niet dat de door de Zweigstelle geboden werkgelegenheid zou worden verminderd of afgebroken. Daarom bepaalt het Protocol dat in Berlijn een agentschap van het onderdeel Den Haag van het Europees Octrooibureau zal worden gevestigd, hetgeen betekent, dat de Zweigstelle Berlin van het Deutsches Patentamt een dienst van het Haagse Bureau zal worden, belast met het nieuwheidsonderzoek van een aantal Europese octrooiaanvragen volgens een door de Bestuursraad vast te stellen werkverdeling. Deze dienst zal niet mogen groeien buiten de huidige omvang van de Zweigstelle Berlin van het Deutsches Patentamt ( ± 5 0 vooronderzoekers), maar de formulering is zo gekozen, dat voor zover de politieke situatie van Berlijn dat iii de toekomst zou toelaten, de dienst kan worden ingekrompen of zelfs opgeheven. De Scandinavische landen gooiden het over een andere boeg: teneinde in Scandinavië ook op den duur althans het voortbestaan van één nationale octrooiraad met zijn geklasseerde technische documentatie ten dienste van het publiek mogelijk te maken, en vanwege taalkundige aspecten, verlangden zij voor de Zweedse octrooiraad de mogelijkheid om naast het Europees Octrooibureau als international searching- en preliminary examining authority op te treden voor aanvragen van Scandinavische oorsprong. Dit laat het Protocol toe door te bepalen dat, in afwijking van de algemene regel m.b.t. het vervullen van enige P.C.T.-rol in Europees verband, de octrooiverlenende instanties van Europese landen die een andere officiële taal dan een van de werktalen van het Europees

15 september 1972

Octrooibureau (Frans, Duits of Engels) hebben, de funktie van P.C.T. searching- of preliminary examining authority mogen vervullen voor internationale octrooiaanvragen van onderdanen van eigen land of aangrenzende landen. In verband met de eisen die P.C.T. stelt zouden alleen Zweden en Nederland van deze bepaling kunnen profiteren, en aangezien Nederland om andere redenen (zie onder 7) wegvalt, blijft slechts Zweden over. De Zweden vertrouwen erop dat zij naast de Europese octrooiverlening een voldoend aantal nationale en internationale aanvragen zullen behouden om aan de P.C.T.-eis voor een searching- of preliminary examining authority (minstens 100 vooronderzoekers) te kunnen voldoen; dit vertrouwen wordt niet door iedereen gedeeld. 7. Pragmatisch als de Engelsen zijn, hadden deze niet veel belangstelling voor een rol in P.C.T.-verband, waarschijnlijk ten eerste omdat de Engelse octrooiraad wat de search betreft niet op P.C.T.-niveau zal kunnen worden gebracht en ten tweede omdat twijfel bestaat omtrent het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk II van P.C.T. dat de preliminary examination regelt. De Engelsen pleitten aanvankelijk voor een onderdeel van het Europees Octrooibureau in Londen dat voor althans een deel van de Europese octrooiaanvragen in de Engelse taal de verleningsprocedure zou verrichten. Dit zou evenwel een principiële decentralisatie van de Europese octrooiverlening betekenen die op tegenstand van vele andere landen stuitte. Wel bestond begrip voor het Engelse standpunt dat weinig Engelse ingenieurs bereid zouden worden gevonden in München of Den Haag te werken en dat mede daardoor de Engelse octrooiraad met zijn 600 vooronderzoekers (althans in een overgangsfase) voor grote sociale problemen zou komen te staan. Daarom is in het Protocol in zoverre aan de Engelse noden, waaraan de Scandinavische landen en Oostenrijk de hunne hebben toegevoegd, tegemoet gekomen dat de Bestuursraad van het Europees Octrooibureau voor een overgangsperiode van 15 jaren aan nationale octrooiverlenende instanties werkzaamheden in de Europese verleningsprocedure na nieuwheidsonderzoek en publikatie kan opdragen ter voorbereiding van de in München te nemen beslissing. Deze werkzaamheden mogen in totaal niet meer dan 40% en voor een enkel land (bedoeld is: Engeland) niet meer dan 1/3 van de Europese octrooiaanvragen betreffen. Een belangrijke beperking is ingebouwd in die zin dat daarbij rekening moet worden gehouden met het aantal onderdanen van het betrokken land dat bij het Europees Octrooibureau in Den Haag of München reeds werkzaam is: het zal dus voor een land niet mogelijk zijn „van twee walletjes te eten" door zowel het in aanmerking komende contingent personeel bij het Europees Octrooibureau in dienst te hebben als bovendien op nationaal niveau werk voor dit Bureau te verrichten. De verwachting is uitgesproken dat Duitsland en Nederland van de gegeven mogelijkheid geen gebruik zullen maken, omdat aan deze landen de vestiging van het Europees Octrooibureau is toebedeeld: beide landen hebben te verstaan gegeven aan deze verwachting te zullen beantwoorden en Nederland heeft om dezelfde reden bovendien medegedeeld geen gebruik te zullen maken van de gelegenheid om als preliminary examining authority in P.C.T.-verband op te treden. De door het Protocol voorziene maatregel had er toe kunnen leiden dat de opbouw van het Europees Octrooibureau zou worden versneld, doch dat is zeer bewust niet gewild door de deelnemende landen; zij hebben om redenen van aanpassing van de nationale situatie aan de Europese octrooiverlening verlangd dat de aanvankelijk voor de geleidelijke opbouw van het Europees Octrooibureau voorgestelde periode van vijf jaren gehandhaafd zou blijven en dat is in het Protocol dan ook geschied. Het opdragen van werkzaamheden

15 september 1972


aan nationale octrooiverlenende instanties zal dan ook niet nalaten invloed uit te oefenen op de omvang van het Europese apparaat in München. 8. De handhaving van de opbouwperiode van vijf jaren (waarschijnlijk naar gebieden van de techniek) na de opening van het Europees Octrooibureau heeft tengevolge dat aan de prognose van de totstandkoming van de Europese octrooiverlening weinig is veranderd. Zoals reeds opgemerkt zal in het najaar van 1973 de diplomatieke conferentie voor de totstandkoming van het Verdrag plaatsvinden. De voorbereidingen voor het Verdrag over het gemeenschapsoctrooi zijn nog niet voltooid, maar zullen in het najaar 1972 en in het voorjaar 1973 worden voortgezet; het ziet ernaar uit dat ook dit Verdrag tot stand komt hetzij door een tweede diplomatieke conferentie hetzij door ondertekening door de E.E.G.Ministerraad, maar deze ondertekening zal eerst na. de totstandkoming van het Europese Octrooiverdrag en vermoedelijk eerst in het voorjaar 1974 kunnen plaatsvinden. De samenhang van beide Verdragen brengt met zich dat beide slechts gezamenlijk in werking zullen kunnen treden en pas nadat alle tien E.E.G.-landen hebben geratificeerd (na goedkeuring door de nationale parlementen). Het lijkt niet onredelijk voor die ratifikatie een termijn van tenminste drie jaren aan te nemen, hetgeen ons naar 1977 brengt. In die tussentijd zal door een interimcommissie de oprichting van het Europees Octrooibureau worden voorbereid, maar dat neemt niet weg dat eerst na de inwerkingtreding van de Verdragen de Bestuursraad bijeen kan komen, de nodige benoemingen zullen kunnen geschieden en geld beschikbaar zal zijn om aanschaffingen te doen, zodat opnieuw enige tijd zal verstrijken alvorens het Europees Octrooibureau kan worden geopend. Stelt men deze tijd op toch zeker een jaar dan zal eerst in 1978 sprake kunnen zijn van opening van het Europees Octrooibureau. Daarna volgt de voorgeschreven periode van vijf jaren voor de geleidelijke opbouw, zodat in 1983 een situatie ontstaat waarin, afgezien van uitbesteding van aanvragen aan Engeland en evt. andere landen, het Europees Octrooibureau volledig in werking kan zijn. Daarbij is buiten beschouwing gelaten in hoeverre en hoelang aanvragers"' voorzichtig zullen zijn met het aanvragen van Europese octrooien, omdat zij eerst ervaring willen opdoen met de Europese verleningsprocedure en, voor wat de E.E.G. betreft, met de handhaving van gemeenschapsoctrooien. 9. Door de intergouvernementele conferentie is een ontwerp-Protocol omtrent de immuniteiten en privileges van het Europees Octrooibureau alsmede van zijn ambtenaren aanvaard, dat evenals het Protocol omtrent de centralisatie tegelijk met het Verdrag ondertekend en bekrachtigd zou moeten worden. Tevens zijn de beginselen van een personeelsstatuut en voor een pensioenregeling aanvaard. Personeelsstatuut en pensioenregeling moeten door de Bestuursraad van het Europees Octrooibureau worden vastgesteld, maar het ligt in de bedoeling deze regelingen in de komende jaren zodanig voor te bereiden en uit te werken dat zij op de eerste bijeenkomst van de Bestuursraad na de inwerkingtreding van het Verdrag kunnen worden vastgesteld, zodat onmiddellijk daarna met de recrutering van personeel kan worden begonnen. De salarissen van de ambtenaren van het Europees Octrooibureau zullen dezelfde zijn als die bij de E.E.G. in Brussel, met een interne belasting die eveneens gelijk is aan die bij de E.E.G. Dit geldt ook voor de Duitse ambtenaren bij het onderdeel in München en voor de Nederlandse ambtenaren bij het onderdeel in Den Haag: zij zullen niet onderworpen zijn aan de nationale loon- en inkomstenbelasting. Dit betekent dat wanneer het I.I.B. in het Europees Octrooibureau geïntegreerd zal worden de positie van de Nederlandse ambtenaren bij het I.I.B.

Blz. 213

aanzienlijk zal verbeteren: zij zullen dezelfde netto salarissen ontvangen als hun vergelijkbare buitenlandse collega's en bovendien dezelfde immuniteiten en privileges als deze genieten. Voor het overige verandert er in zoverre weinig wat de positie van de ambtenaren van het I.I.B. betreft, dat hun salarissen intussen ook zijn aangepast aan die van de E.E.G. en dus dezelfde zullen blijven. Wel zullen de thans zeer verstrekkende immuniteiten en privileges die de Nederlandse Staat destijds aan het I.I.B. heeft toegekend in sommige opzichten worden beperkt, aangezien het vastgestelde Protocol ter zake minder ver gaat en een integrerend bestanddeel van het Verdrag uitmaakt, dat ook door Nederland ondertekend zal worden. Het is nog onzeker in hoeverre overigens de bepalingen van het nog uit te werken personeelsstatuut en de uit te werken pensioenregeling zullen afwijken van die van het statuut der E.E.G. 10. In de toekomst zal een belangrijke wijze van recrutering van technici voor het Europees Octrooibureau ongetwijfeld die zijn, welke via het onderdeel in Den Haag loopt: zowel uit een oogpunt van scholing als uit een oogpunt van carrière-planning zou het goed zijn, wanneer de technici eerst een aantal jaren ervaring met het nieuwheidsonderzoek opdoen en vervolgens doorstromen naar de octrooiverlenende funkties in München. Daarvan kan echter in de aanvangsjaren van het Europees Octrooibureau slechts in zeer beperkte mate sprake zijn, en wel om twee redenen. In de eerste plaats zullen nationale octrooiverlenende instanties inkrimpen en bestaat bij de betrokken landen het gerechtvaardigde verlangen aan zittende technici en eventueel ook vrijkomende gekwalificeerde octrooigemachtigden de gelegenheid te geven hun carrière voort te zetten bij het Europees Octrooibureau. En in de tweede plaats wordt van verschillende kanten de nadruk gelegd op een evenredige verdeling van de posten over de in aanmerking komende nationaliteiten opdat het Europese karakter van de op te richten organisatie zich ook daarin zou weerspiegelen. Nu is destijds geschat dat na de 5-jarige aanloopperiode een aantal van ± 40.000 Europese octrooiaanvragen zou moeten worden behandeld. Berekend werd dat voor het behandelen daarvan in de verleningsprocedure in München ± 500 technici, ± 50 leden van de beroepskamer en ± 800 man administratief personeel nodig zouden zijn. Ik verwacht dat een redelijke verdeling over de in aanmerking komende nationaliteiten ongeveer het navolgende beeld zal opleveren: Duitsland en Engeland elk 20%, Frankrijk 15%, Italië 10%, Scandinavische landen 12%, Nederland 6%, België + Luxemburg 6% en de resterende 11 % verdeeld over andere nationaliteiten. Dit zou betekenen dat in München plaats zou zijn voor ongeveer 30 Nederlandse technici, enkele Nederlandse leden van de beroepskamer en ongeveer 50 Nederlanders in de administratieve sektor. In principe zou hetzelfde ook moeten gelden voor het onderdeel Den Haag, waar naar schatting voor de ontvangst, het nieuwheidsonderzoek en de openbaarmaking van Europese octrooiaanvragen ± 400 technici en ± 300 man administratief personeel werkzaam zullen moeten zijn; maar hier zal de evenredige verdeling over de nationaliteiten in sterke mate worden doorkruist door de status quo bij het I.I.B. die nu eenmaal meebrengt dat zeer veel Belgen en Luxemburgers in dienst zijn die uiteraard zonder meer zullen worden overgenomen door het Europees Octrooibureau. Het centralisatie-protocol voorziet immers terecht in de verplichting om bij integratie van het I.I.B. in het Europees Octrooibureau het gezamenlijke personeel van het I.I.B. over te nemen. Het is evenwel denkbaar dat in de toekomst het I.I.B. erin slagen zal met het oog op de integratie bij de recrutering een betere verdeling over de nationaliteiten te bewerkstelligen. Er zal dan wat de be-

Blz. 214


handeling van Europese octrooiaanvragen betreft, in Den Haag plaats moeten zijn voor nog eens 25 Nederlandse technici. Het spreekt vanzelf dat ondergetekende al het mogelijke zal doen om te bevorderen dat die ambtenaren van de Nederlandse Octrooiraad of die Nederlandse gemachtigden welke dat wensen, hun carrière zullen kunnen voortzetten bij het Europees Octrooibureau. 11. Bij bovenstaande berekeningen past de vraag in hoeverre de mogelijkheid om werk aan nationale octrooiverlenende instanties op te dragen de situatie zal veranderen. Ik verwacht dat dit alleen invloed zal hebben binnen het voor een bepaald land geldende contingent: zo zal men werk aan het Engelse Patent Office kunnen opdragen binnen het bestek van de voor dat land geldende 20% aan personeelsbestand en alleen voorzover dat bestand niet reeds in München aanwezig is. Op deze wijze zullen de contingenten voor enkele vooronderzoekende landen gemakkelijk kunnen worden gehaald. Het is echter allerminst uitgesloten dat andere landen als bijv. Italië hun contingent niet zullen kunnen leveren en het Europees Octrooibureau evenals het I.I.B. voor de noodzaak komt te staan het personeel daar aan te trekken waar het kan worden verkregen. Dit zal ongetwijfeld ruimere kansen scheppen voor Nederlands personeel. Dit geldt in het bijzonder ook het administratieve personeel van het onderdeel Den Haag van het Europees Octrooibureau. 12. Na de opening van het Europees Octrooibureau in naar ik verwacht 1978, zal het aantal nationale Nederlandse octrooiaanvragen over de 5-jaar periode van opbouw van het Europees Octrooibureau geleidelijk verminderen, maar dat zal voor de Nederlandse Octrooiraad niet direkt sterk voelbaar worden, omdat door ons systeem van uitgestelde verleningsprocedure de indiening van V.V.O.'s en V.B.O.'s over reeds ingediende aanvragen nog zeven jaren zal worden voortgezet. Dit systeem verschuift het effekt van de Europese verleningsprocedure op het werk bij de Octrooiraad, bevordert de geleidelijke aanpassing en zal tot gevolg hebben dat eerst tegen 1990 het volle effekt van de Europese octrooiverlening zal worden ervaren.yMaar ook dan is het niet waarschijnlijk dat het aantal Nederlandse aanvragen reeds zozeer zal zijn verminderd dat aan opheffing van de Octrooiraad kan worden gedacht. Het is namelijk te voorzien dat nationale octrooiverlenende instanties, zij het in beperkte omvang, nog geruime tijd naast het Europees Octrooibureau zullen blijven bestaan, enerzijds omdat de verkrijging van een Europees octrooi een dure aangelegenheid zal worden en dus eerst lonend wanneer men belangen heeft bij meerdere Europese landen en anderzijds omdat er aanwijzingen zijn, dat veel aanvragers ten opzichte van het Europees octrooi voorlopig een voorzichtige houding zullen aannemen totdat de nodige ervaring zal zijn opgedaan met de Europese procedure en de handhaving van het gemeenschapsoctrooi. Een en ander houdt in elk geval in dat voor geruime tijd zowel de Europese instantie in München als die in Den Haag en bovendien de Nederlandse Octrooiraad behoefte zullen hebben aan technici en administratief personeel. Bc verwacht dan ook van invoering van de Europese octrooiverlening niet zozeer het probleem van overtolligheid van zittend personeel, dan wel de moeilijkheid om drie instanties naast elkaar van voldoende Nederlands personeel te voorzien. Deze moeilijkheid zal vooral voor de Neder-

15 september 1972

landse Octrooiraad worden verscherpt door- de omstandigheid dat het Nederlandse personeel van het Europees Octrooibureau, inclusief het onderdeel Den Haag, vrijdom van Nederlandse belastingen zal genieten. 13. Er is gevraagd om een spoedige scholing van Nederlandse technici voor het Europees Octrooibureau. Ik blijf van mening dat iedere scholing thans nog prematuur is, wanneer men pas kan rekenen op opening van het Europees Octrooibureau over zes jaren. De intergouvernementele conferentie heeft een commissie ingesteld die een studie moet maken van een opzet en een programma voor de scholing en die dienaangaande aanbevelingen aan de diplomatieke conferentie moet doen. Wanneer de diplomatieke conferentie een scholingsprogramma zal hebben aanvaard en vastgesteld, kan in 1974 met een verantwoorde opleiding een begin worden gemaakt. Te verwachten is dat het programma, althans voor wat de technici betreft, drie elementen zal omvatten, waarvoor voor zover nodig de Octrooiraad zelf zal zorgen: (a) een training in onderzoek en beoordeling van aanvragen, (b) een talencursus en (c) een cursus Europees octrooirecht, wellicht aan het Centrum voor internationale studie van de industriële eigendom aan de Universiteit van Straatsburg. Voor technici van nationale octrooiverlenende instanties als de Nederlandse Octrooiraad zal het onder (a) gestelde grotendeels overbodig zijn. Het onder (b) gestelde zal voor Nederlanders hoofdzakelijk op aktief taalgebruik gericht moeten zijn.

Nederland derde know-how-leverancier van de Bondsrepubliek Duiteland. Het maandbericht van de Deutsche Bank over de maand mei gaf een overzicht van de in- en uitvoercijfers van octrooien licentierechten over 1971. Hieruit kwam Nederland na de V.S. en Zwitserland met DM 156,2 miljoen als derde belangrijkste leverancier van knowhow tevoorschijn (waarmede het molen-, kaas-, en klompenimage van Nederland eigenlijk weer een deuk zou moeten krijgen). De hoge plaats van Zwitserland in dit overzicht is niet zozeer te danken aan het hoge niveau van de Zwitserse technologie, als wel aan het gunstige fiskale klimaat, dat vele „Patentwertungsgesellschaften" heeft aangetrokken. T.o.v. 1970 bedroeg de Nederlandse stijging in deze dienstensektor bijna 100%. Voor Nederland is de elektro-technische industrie verreweg de belangrijkste leverancier van technische kennis, t.w. DM 127,5 miljoen; dit is bijna 80 % van de totale Nederlandse export van octrooien en licenties naar de BRD. Op de tweede plaats met DM9,5 miljoen komt de voedingsen genotmiddelenindustrie. De desbetreffende Duitse uitvoer naar Nederland bedroeg in 1971 in het geheel slechts DM 10,1 miljoen; alleen in de chemische en aardolieverwerkende industrie was er een klein overschot. Ook mundiaal gezien is de Duitse licentiebalans sterk deficitair. In een toelichting wijst de Bundesbank erop dat de statistieken geen volledig beeld geven, daar o.a. een belangrijk deel van de internationale kennisoverdracht binnen multinationale concerns plaats vindt. Wereldmarkt (3) 17 augustus 1972 (32) blz. 10.

15 september 1972

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , N r 9

Blz. 215

LITTERATUUR

BAUR, J. F., Der Missbrauch im deutschen Kartellrecht. Tübingen, 1972, 262 blz. Prijs D M 41,—. COSTNER, T H . E., Patent Law Review 1971. Londen, Sweet & Maxwell Limited, 1971, 730 blz. Prijs £ 12,50.

Europese Mededingingsregels. De mededingingsregels voor ondernemingen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, met uitvoeringsverordeningen, algemene bekendmakingen, citaten uit de communautaire rechtspraak, samenvattingen van de toepassingsbeschikkingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en andere teksten, bewerkt door

HENNIG, W., en H . SAUTER, Wettbewerbsbeschrankungen

Prof. Mr P. VERLOREN VAN THEMAAT en Mr R. C. VAN

Boeken.

und Kartellrecht. Das Wissenschaftliche Taschenbuch, Re-30. München, Beek, 1972,176 blz. Prijs D M 22,—. LOVELL, E. B., Appraising Foreign Licensing Performance. New York, National Industrial Conference Board, 1969, 107 blz. Prijs $ 17,50. MENARD, L.,Wettbewerbsbeschrankungen: Grossbritannien und Europaische Wirtschafts Gemeinschaft. Das Wissenschaftliche Taschenbuch, Re-29. München, Beek, 1972, 200 blz. Prijs D M 32,—. MULLER, D., Zum Begriff der Erfindungshöhe im Patentund Gebrauchsmusterrecht. Keulen, rechtsgeleerd proefschrift, 1968,80 blz. POTTSCHMIDT, G., Die Vertrage des Kaufmanns und das Wettbewerbsrecht. Bonn, Stollfusz, 1971, 208 blz. Prijs D M 14,80. Roou, R. VAN, De problematiek rond de nieuwe informatietechnieken. Inleiding, gehouden voor de „Vereniging voor auteursrecht" in het BUMA-huis te Amsterdam op donderdag 13 aprü 1972, 20 blz. Te verkrijgen bij de Vereniging voor auteursrecht, Marius Bauerstraat 30, Amsterdam1017. SCHONRATH, W., Das französische Patentrecht. Potsdam-Babelsberg, Institut für auslandisches Recht und Rechtsvergleichung, 1971, 179 blz. SONTAG, P., Das Miturheberrecht. (Abhandlungen zum deutschen und europaischen Handels- und Wirtschaftsrecht deel 2 ï Keulen, 1972, 85 blz. Prijs D M 29,80. TÖNJES, E., Der Rechtsschutz des Zeitungs- und Zeitschriftentitels nach geltendem Recht. Bad Godesberg, Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 1969,164 blz. Prijs D M 24,—. VERKADE, Mr D . W. F., Rapport relatif a la protection des programmes d'ordinateurs selon Ie droit d'auteur néerlandais. Namens de Vereniging voor auteursrecht voor de Journées d'étude van de ALAI ingediend. Vereniging voor auteursrecht, Marius Bauerstraat 30, Amsterdam-1017,12 blz. VIARD, J., Diffusion des techniques et brevets d'invention. These pour Ie doctorat de spécialité en économie et administration des entreprises. Parijs, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1972 257 blz. [Samenvatting in Propriété industrielle — bulletin documentaire (Parijs) 1 juni 1972 (6) blz. IV 126/8.] WOLF, A, en WERTH, C H . , Der internationale technisch-

industrielle Lizenzaustausch. Dusseldorp, VDI-Verlag GmbH., 1972, 176 blz. Prijs D M 56,—. AIPPI, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Conseil des Présidents de Bruxelles (12-16 décembre 1971), compte rendu — Congres de Mexico (12-18 novembre 1972), rapports — Programme a long terme. [Francais, anglais, allemand]. Zürich, 1972, 361 blz.

HOUTEN. Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman en Jordens, nr 12A. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1972,461 blz., 8 x 1 9 cm. Prijs f 17,—. (Bibliotheek Octrooiraad.) Medicament et brevetabilité — étude des législations des principaux pays. Parijs, Droit et pharmacie, 1972, 74 blz. [Aangekondigd in Propriété industrielle — bulletin documentaire (Parijs) 1 juli 1972 (85) blz. IV 150.] Neue Entwicklungen im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht. Festschrift für WOLFGANG HEFERMEHL, herausgegeben von PHILIPP MÖHRING, PETER ULMER und G Ü N THER WILDE.

Heidelberg, Bondsrepubliek Duitsland, Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft mbH., 1971, 232 blz. Prijs D M 40,—. Besproken door WERNER JUNGBLUTH in Ge-

werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (74) juni 1972 (6) blz. 386/9. [Aangekondigd door Mr L. WICHERS HOETH

in Bijblad I.E. 1972, blz. 165.] United States chemical and pharmaceutical patent practice. New York, Practicing Law Institute, 1972, 173 blz. Tijdschriftartikelen. NEDERLAND. WICHERS HOETH, Mr L., Noten onder Hoge Raad, 7 jan. 1972 [Bijblad I.E. 1972, nr 48, blz. 125], Babor Bio Cosmetica N.V./Babor & Co K.G. Nederlandse Jurisprudentie 1972, nr 156, blz. 477. -, Noten onder Hof Arnhem, 18 jan. 1972, Deutsche Grammophon Gesellschaft/Kusters [Bijblad I.E. 1972, nr 51, blz. 132]. Nederlandse Jurisprudentie 1972, nr 297, blz. 861/2. INTERNATIONAAL. ABELMANN, L. E., Territoriality principles in trademark laws. The Trademark Reporter (New York) (60) 1970, blz. 19-32. BLUM, A. A., Territoriality of trademark rights (its effects on the unauthorized importation of goods — „parallel imports"). Israël Law Review (6) 1971, blz. 18-28. , Can the trademark on genuine goods constitute an infringement? Israël Law Review (6) 1971, blz. 421/5. BLUM, R. E., Les 75 ans de 1'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Rétrospective et état de PAssociation, blz. 5-12 in Annuaire AIPPI 1972/1 (Zürich, 1972).


Blz. 216

BUSHELL, J. S., en Ir G. F. VAN DER BEEK, Location of the

European Patent Office. The Journal of the Chartered Institute ofPatent Agents (1) febr. 1972 (5) blz. 142/4. COLLIN, R., Noot onder Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 februari 1971, Sirena/Eda, merk PREP [BijbladLE. 1971, nr 55, blz. 186 (met noten v. D. Z.)]. Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire (Parijs) (105) 1971 (3) blz. 211-221. , Noot onder Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 8 juni 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro, grammofoonplaten merk Polydor [Bijblad I.E. 1971, nr 68, blz. 240 (met noten PH. en v. D. Z.)]. J , , ., ,. , Annales de la propriete industrielle artistique et littéraire (Parijs) (105) 1971 (3) blz. 224-233 [samenvatting in Propriété industrielle — bulletin documentaire (Parijs) 1 juli 1972 (85) blz. II 215/7]. DITTRICH, Die Weiterentwicklung des zwischenstaatlichen Urheberrechts. (Mededeling over de vergadering van regeringsdeskundigen in maart 1971 te Parijs inzake de bescherming van fabrikanten van grammofoonplaten.) Ufita, Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (62) 1971, blz. 17 e.v. FISHER, Mr B., The European Patent Office. The Journal of the Chartered Institute ofPatent Agents (1) febr. 1972 (5) blz. 176/8. HACK, J. B., The TRT [Trademark Registration Treaty] — Does it need modification? The Trademark Reporter (New York) (62) maart-april 1972 (2) blz. 134-145. HARGRAVE, R. C , Towards a European Trademark? The Trademark Reporter (New York) (62) maart-april 1972 (2) blz. 120/5. KRIEGER, A., Neugestaltung des internationalen MarkenAussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters (Heidelberg) aprü 1972 (3) blz. 153-161. KROITZSCH, Hat die entschadigungslose Enteignung der Patente und Urheberrechte bereits stattgefunden? (Kritiek op Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 8 juni 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro, grammofoonplaten merk Polydor, [Bijblad I.E. 1971, nr 68, blz. 240 (met noten van PH. en Der Betriebs-Berater 10 april 1972, blz. 424. Fassungen der Urheberrechtsabkommen im Lichte der Wiener Vertragsrechtskonvention. [Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht, met bijlage, Tractatenblad 1972, nr 51.] Ufita, Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (62) 1971, blz. 109 e.v. MCAULIFBE, J. D., Commercial names in international MAJOROS, Die verschiedenen

The Trademark Reporter (New York) (61) 1971, blz. 61/7. , Prospects for improved protection of trademarks in international trade. The Trademark Reporter (New York) (61) 1971, blz. 82-94. , The dilution concept in international trade. The Trademark Reporter (New York) (61) 1971, blz. 76-81. NICOLAI, TH. R., First-to-nle vs. First-to-invent: a comparative study based on German and United States Patent IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (3) 1972 (2) blz. 103-138.

15 september 1972

PATTISHALL, B. W., The proposed trademark registration treaty and its domestic import. The Trademark Reporter (New York) (62) maart-april (2) 1972 (2) blz. 125-133. ROBINSON, CH., International industrial property developments and AIPPI, met discussie. Canadian Patent Reporter second series (4) juni 1.972 (3) blz. 271-289. , Patent protection for chemical products in Canada, Great Britain and the United States. IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (3) 1972 (2) blz. 139-151. SINGER, R., Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), das Übereinkommen über ein europaisches Patenterteilungsverfahren und das Übereinkommen über das europaische Patent für den Gemeinsamen Markt unter besonderer Berücksichtigung von Information und Dokumentation. Berichte der 13. Jahrestagung des Ausschusses für Patentdokumentation der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation (München) 1971, blz. 13-26. TERGAU, E., Ermittlung des Beginns der Benutzungsfrist für Warenzeichen und IR-Marken. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (63) maart 1972 (3) blz.,50/1. UCHTENHAGEN, U., Die Entwicklung der Staatsvertrage im Urheberrecht. Zeitschrift für Rechtsvergleichung 1971, blz. 107-113. ULLRICH, H., The impact of the „Sirena" decision on national trademark rights. [Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 18 febr. 1971, BijbladLE. 1971, nr 55, blz. 186 (met noten v. D. Z.).] IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (3) 1972 (2) blz. 193-224. ULMER, E., Das Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tontragern gegen die unerlaubte Vervielfaltigung ihrer Tontrager. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Weinheim) maart 1972 . (3) blz. 68-76. VIDA, A., International Registration of Trademarks. AIPPI Proceedings of the Hungarian Group 1, 1971, blz. 72-96. Europa Instituut Leiden, Tien jaar Europees mededingingsbeleid. Economisch-Statistische Berichten (57) 9 aug. 1972 (2861) blz. 756/8. Extra-territorial application of restrictive trade legislation (including anti-trust legislation). Discussion at working sessions. Prof. G. VAN HECKE, Introduction; J. J. A. ELLIS, The extra-territorial application of restrictive trade legislation, recent developments; Prof. M. YAZAWA, annex A, Recent developments in Japan; Annex B, United Kingdom; G. W. HAIGHT, annex C: Recent antitrust developments in the United States; J. J. A. ELLIS, annex C: International organisations. — Prof. R. R. BAXTER, Settlement of disputes. — IAN HUNTER, Specific application to anti-trust matters of general principles of international law governing the assumption and exercise of jurisdiction. Blz. 151-246 in: Report of the fifty-fourth Conference of the International Law Association, held at The Hague, August 23rd to August 29th, 1970 (Londen, International Law Association, 1971).

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Recommend Documents