Bijblad bij De industriële eigendom

2 3 7

Bijblad bij De industriële eigendom NUMMER 6 c 16 JUNI 2006 c JAARGANG 74

‘ I

N

H

O

U

D

Actualiteiten Moment van beoordeling van verwatering van sierstiksels. HvJ EG 27 april 2006 zaak C-145/05 (Levi Strauss/Casucci) (blz. 239). Arrest EG-Hof in zaak C-431/04. Carmustine (blz. 240).

Nr. 47 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 nov. 2005, Dutch Mobile e.a./Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica S.I.S.V.E.L. (belangen van octrooihouders aanmerkelijk groter dan die van eiseressen; op markt komen van partij telefoons die inbreuk maken op octrooien, vormt een onaanvaardbaar precedent t.o.v. derden die wel licentievergoeding betalen en licentievoorwaarden respecteren) (blz. 252).

Jurisprudentie 2 Merkenrecht Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 44 Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 nov. 2005, Ragasco/ Kompozit-Praha e.a. (rechtbank internationaal bevoegd; US octrooi niet nieuwheidschadelijk; octrooi eiseres nietig wegens gebrek aan inventiviteit) (blz. 242). Nr. 45 Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 dec. 2005, Isoform Leek e.a./Zodiac Europe Holding (uit diverse door Isoform overgelegde publicaties is af te leiden dat de in die publicaties voorkomende verbindingen voeren tot de oplossing welk het octrooi van gedaagde verschaft; werkwijze en inrichting niet inventief) (blz. 245). Nr. 46 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 nov. 2005, SanofiAventis e.a./Stada e.a. (openbaar voorgebruik: in kort geding onvoldoende ruimte voor vaststelling dat vertrouwelijkheid voor deelnemers van trial met patiënten niet opgelegd is; trials niet nieuwheidsschadelijk; beslissing van examiner om inventiviteitsbezwaren niet te handhaven schiet qua motivering te kort; kans op oordeel in bodemprocedure dat octrooi onvoldoende inventief is, is beslissend in voorlopig oordeel) (blz. 248).

Nr. 48 Vzr. Rechtbank Haarlem, 24 okt. 2005, De Woonoutlet Alkmaar e.a./M. Zanders Beheer (combinatie ’woonoutlet’ betekent letterlijk en begripsmatig niets anders dan winkel waar – af fabriek – restpartijen bestaande uit woonartikelen worden verkocht; onderscheidende kracht door inburgering van woord-beeldmerk onvoldoende aannemelijk; voorstelbaar dat een depot van een louter woordmerk Woonoutlet door BMB zou worden geweigerd; gebruik van teken woonoutlet als aanduiding/beschrijving van bedrijfsactiviteiten geen handelsnaamgebruik) (blz. 254). Nr. 49 Rechtbank ’s-Gravenhage, 28 sept. 2005, B.P. Lachmansingh e.a./Handelsmaatschappij SAB, tevens h.o.d.n. Suriname Alcohol Beverages (SAB is oudste rechthebbende en eerste deposant van woord-beeldmerk en dus gerechtigd de nietigheid in te roepen van de latere inschrijving van Bharat; wegens verjaring is nietigverklaring o.g.v. depot te kwader trouw niet toewijsbaar; gevorderde afdracht van winst, genoten met de merkinbreuk, wél toegewezen o.g.v. depot te kwader trouw) (blz. 256). Nr. 50 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 juni 2005, Stichting Hoger Onderwijs Nederland/J. Kaasjager (geen geldige reden om een teken te gebruiken dat afbreuk doet aan reputatie van het merk van eiseres; kritische uitingen op de in het geding zijnde website niet onrechtmatig t.o.v. eiseres) (blz. 261). (Vervolg inhoud op blz. 238)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

•

@com163b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2006opmaak06 June 2, 2006 tijd: 14.52 uur

2 3 8

C

B I J B L A D

O

L O

F

O

I N D U S T R I E } L E

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

N

Bijblad bij

De Industrie¨ le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

3 Handelsnaamrecht

Redactiesecretariaat Bijblad

Nr. 51 Vzr. Rechtbank Haarlem, 29 nov. 2005, Aviation Technics/Technical Service 767 (Aviation Technics gebruikt haar handelsnaam als zodanig en had deze als eerste in gebruik; ’aviation technics’ is geen algemeen gangbare woordcombinatie die ook door andere ondernemingen in hun handelsnaam mag worden opgenomen; onvoldoende aannemelijk dat beide ondernemingen in verschillende markten actief zijn; verwarringsgevaar) (blz. 264).

In Jurisprudentie van mei 2006 is de nummering begonnen met nummer 34. De nummers 32 en 33 zijn per abuis overgeslagen. Hierdoor loopt de nummering van Jurisprudentie niet geheel door en zullen de nummers 32 en 33 in de jaargang 2006 niet gebruikt worden. Berichten Nieuwe boeken (blz. 271).

4 Onrechtmatige daad Nr. 52 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 17 nov. 2005, Koninklijke KPN e.a./Tiscali (verschillende uitlatingen van Tiscali misleidend; zij dient haar (reclame)mededelingen zo in te richten dat gemiddelde consument niet op het verkeerde been wordt gezet; geldige reden voor gebruik van woordmerk KPN) (blz. 266).

PAO-cursus ’Procederen en onderhandelen in IE-zaken’ (blz. 271). Vermande Benelux Modellenmiddag (blz. 271). Lustrumcongres CIER (blz. 271). Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden (blz. 272).

•


1 6

A

J U N I

C

T

2 0 0 6

U

B I J B L A D

A

L

I

T E I

T E


E I G E N D O M

2 3 9

N

Moment van beoordeling van verwatering van sierstiksels HvJ EG 27 april 2006 zaak C-145/05 (Levi Strauss/Casucci) Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk op grond van het onderscheidend vermogen ervan, moet de rechter uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van dat teken is begonnen. Aldus het eerste antwoord van het HvJ EG in zaak C-145/05 van 27 april 2006 (Levi Strauss/Casucci). Het Belgische Hof van Cassatie had een aantal vragen van uitleg gesteld in een zaak over dubbele sierstiksels op achterzakken van spijkerbroeken. Feiten Levi Strauss heeft in de Benelux sinds 1980 een beeldmerkinschrijving met de naam ’meeuw’, dat bestaat uit een in het midden naar beneden gebogen dubbel sierstiksel in het midden van een vijfhoekige opgenaaide broekzak. Casucci heeft in 1997 in de Benelux spijkerbroeken op de markt gebracht die zijn voorzien van een teken dat bestaat uit een in het midden naar boven gebogen dubbel sierstiksel op de achterste broekzakken.

Beeldmerk Levi Strauss

Operator: XYvision

Teken Casucci

Op 11 maart 1998 heeft Levi Strauss Casucci gedagvaard wegens merkinbreuk. Rechtbank van Koophandel Brussel en Hof van Beroep Brussel wezen in 1999 resp. 2002 de vorderingen af, omdat, kort gezegd, het beeldmerk van Levi Strauss was verwaterd of ’uitgeburgerd’: dubbele sierstiksels op broekzakken waren inmiddels zeer gebruikelijk. Het Belgische Hof van Cassatie stelde een aantal vragen van uitleg. Moment van beoordeling De eerste vraag had betrekking op het moment van beoordeling (van de beschermingsomvang) in merkinbreukzaken en het antwoord is duidelijk: ’de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van dat teken is begonnen’. Verwatering na aanvang van het inbreukmakende gebruik ’telt dus niet mee’. Dit antwoord verbaast niet en is vrijwel identiek aan de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de Quick-zaak (BenGH 13 dec. 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV, BIE 1995, 170 m.nt. Ste (Quick)).

Primair moet een merkinbreuk natuurlijk beoordeeld worden aan de hand van het moment waarop de inbreuk een aanvang nam. ’Indien het gevaar van verwarring zou worden beoordeeld op een later tijdstip na het begin van het gebruik van het betrokken teken, zou de gebruiker van dit teken immers ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afneming van de bekendheid van het beschermde merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen’ (ov. 18). De tweede vraag had betrekking op welk tijdstip anders als aanknopingspunt gehanteerd zou moeten worden behoefde daarmee geen beantwoording. Verbod gerechtvaardigd? Derde vraag: als er sprake is van merkinbreuk, is een verbod dan gerechtvaardigd? Antwoord: ja. ’een daadwerkelijke en effectieve bescherming’ van merkrechten impliceert dat de bevoegde rechter maatregelen neemt die een einde maken aan de inbreuken op het merk ’en deze maatregelen kunnen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken omvatten’ (ov. 24, 25 en dictum sub 2). Ook dit lijkt nogal een open deur. Merkinbreuk dient uiteraard als regel getroffen te worden door een verbod op het gebruik van het inbreukmakend teken. Ook dit stond al in het Quick-arrest. Wanneer toch geen verbod? ’Kan dit anders zijn indien, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukmakend gebruik, het merk van de aanvrager zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren, doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk?’ Deze laatste vraag komt ook weer bekend voor uit de Quickzaak. Het antwoord wijkt echter af. ’De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2, van richtlijn 89/104 is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn’. Als een merk hangende de procedure door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn (gehele) onderscheidend vermogen heeft verloren dan mag de rechter verder gebruik niet verbieden ’ook al bestond er op het tijdstip van de aanvang van het gebruik van dit teken gevaar van verwarring van dit teken met het betrokken merk’ (ov. 36). ’Dit nalaten kan eveneens bestaan uit het verzuim van de merkhouder om de bevoegde autoriteiten te gepasten tijde met een beroep op dit artikel 5 te verzoeken, aan de betrokken derden verbod op te leggen gebruik te maken van het teken dat gevaar van verwarring met dit merk oplevert, aangezien dergelijke verzoeken juist tot doel hebben, het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te behouden’ (ov. 34).

•


2 4 0

B I J B L A D


Het HvJ EG baseert dit antwoord met name op de bepaling over (volledige) verwording tot soortnaam. Dit terwijl die bepaling in deze procedure niet aan de orde lijkt te zijn gesteld en de vragen er geen betrekking op hadden. Natuurlijk betreft het sterk gerelateerde materie, maar het is wel opvallend. Wat het meest opvalt is dat hiermee geen antwoord wordt gegeven op de vraag wat rechtens is als het merk zijn onderscheidend vermogen (slechts) ten dele verloren heeft. In de Quick-zaak was het Benelux-Gerechtshof van oordeel dat ook in geval van gedeeltelijk verlies aan onderscheidend vermogen door toedoen of nalaten van de merkhouder aanleiding kon zijn voor het niet toewijzen van een verbod. Deze nuance in de vraagstelling is het HvJ EG mogelijk ontgaan, of het heeft er geen antwoord op willen geven, maar in de huidige formulering biedt het antwoord alle ruimte voor de stelling dat alleen volledige verwatering (’tot nul’) aanleiding kan vormen om geen verbod op te leggen. Wanneer een merkhouder hangende een procedure tegen één beweerdelijk inbreukmaker alle andere gebruikers van een zelfde teken ongemoeid laat, zou gedeeltelijke (maar niet volledige) verwatering van zijn merk kunnen optreden. Daarvan zou gezegd kunnen worden dat daarbij sprake is van een ’nalaten’ van de kant van de merkhouder. Het merk zou zodanig verwaterd kunnen zijn dat het aangevallen teken niet meer binnen de beschermingsomvang van het merk valt. Aan derden zou de merkhouder het gebruik van dat teken dan niet meer kunnen verbieden. Maar aan de gebruiker tegen wie de procedure loopt zou het verbod nog wel moeten worden opgelegd, omdat het merk nog niet (volledig) is verworden tot ’soortnaam’. Dat is een vreemde consequentie. Verwording tot soortaanduiding In dit arrest lijkt ook een belangrijke vraag te worden beantwoord die niet was gesteld. Is de regeling met betrekking tot verwording tot soortnaam (van woordmerken) ook van toepassing op de verwording tot soortaanduiding (van beeldof vormmerken)? In de onderhavige procedure ging het uitsluitend om een zuiver beeldmerk, het dubbele sierstiksel. Bij de beantwoording van de vragen die daarover worden gesteld betrekt het HvJ EG expliciet en zonder enig voorbehoud artikel 12 lid 2 (sub a) Merkenrichtlijn, dat als volgt luidt: ’Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven: a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;’ Nu is een ’benaming’ in het Nederlands taalkundig niet gebruikelijk voor een beeld(merk). In de Franse taalversie staat er evenwel ’la désignation usuelle’.1 ’Designation’ kan ook ’aanduiding’ betekenen. En het Frans is niet alleen de taal waarin deze procedure gevoerd is, maar zoals bekend ook de interne voertaal van het Hof. Door art. 12 lid 2 (sub a) bij de beantwoording van een vraag over een zuiver beeldmerk te betrekken wekt het Hof zeer sterk de indruk van oordeel te zijn dat die bepaling ook van toepassing is op beeldmerken. Anders: het Benelux Ge1

Duits: ’zur gebräuchlichen Beziehung’, Engels: ’the common name’, Spaans: ’la designación usual’, Italiaans: ’a generica denominazione’.

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

rechtshof 19 december 1997, BIE 1998, 227 m.nt. Ste, IER 1998, 84 (Beaphar/Nederma; hartvormige kattensnoepjes). D.J.G.V. Arrest EG-Hof in zaak C-431/04. Carmustine In zijn uitspraak van 4 mei 2006 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het begrip ’samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel’ in artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92 aldus moet worden uitgelegd dat het niet een samenstelling van twee stoffen omvat waarvan er slechts één eigen therapeutische effecten heeft voor een bepaalde indicatie, en de andere een farmaceutische vorm van het geneesmiddel mogelijk maakt die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de eerste stof voor die indicatie. De uitleg was gevraagd door het Bundespatentgericht. De onderliggende casus was de volgende: voor het geneesmiddel Gliadel is in Duitsland een ’vergunning voor het in de handel brengen (VHB)’ verleend. Gliadel bestaat uit een wafer die in de schedelholte wordt ingeplant voor de behandeling van recidiverende hersentumoren. De werking ervan bestaat in de langzame en gecontroleerde afgifte van carmustine uit de biologisch afbreekbare drager polifeprosan. Voor de combinatie van de elementen polifeprosan, een polymere, biologisch afbreekbare drager, en carmustine, is een Europees octrooi verleend. Een aanvullend beschermingscertificaat bij het octrooi werd in Duitsland in eerste aanleg geweigerd omdat het Duitse Patentamt van oordeel was dat polifeprosan geen werkzame stof is in de zin van de artikelen 1, b en 3 van Verordening nr. 1768/92. In beroep bij het Bundespatentgericht stelde de aanvrager dat polifeprosan een onontbeerlijk bestanddeel van Gliadel is, nu dat het mogelijk maakt carmustine, een op zichzelf zeer cytotoxische substantie, op een therapeutisch relevante wijze toe te dienen bij de behandeling van kwaadaardige hersentumoren, en aldus bijdraagt tot de werking van het geneesmiddel. Het gaat dus niet enkel en alleen om een drager of een hulpstof. Met een beroep op jurisprudentie, de toelichting bij het voorstel voor de Verordening, en de toelichting bij de Verordening betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (nr. 1610/96) stelt het Hof vast dat: – een stof die geen eigen therapeutisch effect heeft en die ertoe dient om het geneesmiddel een bepaalde farmaceutische vorm te geven, niet valt onder het begrip werkzame stof, dat het op zijn beurt mogelijk maakt het begrip product te definiëren; – een dergelijke stof in combinatie met een stof die zelf wel therapeutische effecten heeft, dus geen ’samenstelling van werkzame stoffen’ kan zijn in de zin van artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92; en – aan deze uitlegging niet afdoet dat de stof die geen eigen therapeutisch effect heeft, het mogelijk maakt het geneesmiddel een farmaceutische vorm te geven die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de stof met therapeutische effecten.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


Met deze uitspraak lijkt dus de weg afgesloten voor de verlening van aanvullende beschermingscertificaten bij octrooien voor een samenstelling van een product met ’therapeutische werking’ en een hulpstof waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) is verleend. N.B. Het Bureau voor de Industriële Eigendom heeft des-

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 4 1

tijds ook en op dezelfde gronden als het Bundespatentgericht een aanvullend beschermingscertificaat voor de combinatie van polifeprosan en het product carmustine geweigerd. J.L.D.

•


2 4 2

J

B I J B L A D

U

R

I

S

P R

U D

E N

T


I

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

E

Nr. 44 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 november 2005* (lichtgewicht gasfles) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, G.R.B. van Peursem en E.F. Brinkman Art. 5.3 EEX-Vo De rechtbank is internationaal bevoegd op grond van art. 5.3 EEX-Verordening. Zowel in de voorlopige voorziening als in de hoofdzaak is deze bevoegdheid niet grensoverschrijdend. Art. 4 Row 1995 Bij het octrooi US 4,690,295 zijn zowel de ’protective collar 5’ als de ’base ring (6)’ en het ongenummerde element dat op de tekening zichtbaar is als een afgeknotte kegel, dat kennelijk beoogt een optionele afsluiter te beschermen, aan te merken als beschermende elementen welke wellicht aan de schokbestendigheid zullen bijdragen. De elementen tezamen zijn evenwel niet aan te merken als een omhulsel met schokabsorberende eigenschappen in de zin van het octrooi. Om die reden kan het US octrooi niet als nieuwheidschadelijk worden aangemerkt. Art. 6 Row 1995 Het octrooi stelt slechts de oplossing van een tweetal problemen voor die ieder voor zich zo niet reeds bekend zijn, dan in elk geval voor de hand liggen, terwijl die problemen en de bijbehorende oplossingen geen onderlinge relatie hebben. Conclusie 1 van het octrooi is dus nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

31 januari 1997. Het is op 25 juni 2003 op een aanvraag van 27 januari 1998 verleend voor een drukcontainer voor vloeistoffen. 1.5 Conclusie 1 van het octrooi in de oorspronkelijke Engelse tekst luidt als volgt: Portable pressure container for fluids, such as propane and butane, comprising an inner, fluid-tight liner layer (1) and a pressure supporting layer (2) outside the liner, as well as an outer, protective casing (5, 57, 67), wherein said layers (1, 2) consist of transparant or translucent materials, the casing (5, 57, 67) comprises a middle section (7, 57, 67) having surface portions (7A, 7B, 7C, 41-48, 51-53, 61) being cut-away so that parts of the actual container (3) and, in use, its contents being located inside the casing (5, 57, 67), are visible from the outside, and that the casing has shock-absorbing properties. 1.6 De vertaling in het Nederlands van deze hoofdconclusie luidt: Draagbare druk container voor vloeistof, zoals propaan en butaan, dat een binnenste vloeistof-dichte voering laag (1) en een druk ondersteunende laag (2) buiten de voering omvat, alsmede een buitenste, beschermend omhulsel (5, 57, 67), waarin de lagen (1, 2) uit transparante of doorzichtige materialen bestaan, het omhulsel (5, 57, 67) omvat een midden gedeelte (7, 57, 67) met oppervlakte gedeelten (7A, 7B, 7C, 41-48, 51-53, 61) die weggesneden zijn zodat delen van eigenlijke container (3) en, tijdens gebruik, diens inhoud binnenin de omhulsel (5, 57, 67), zichtbaar zijn van de buitenkant, en dat het omhulsel schokabsorberende eigenschappen heeft.

Ragasco AS te Raufoss, Noorwegen, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden, tegen 1 Kompozit-Praha SRO te Tsjechië, 2 Iesberts’ Handelsmaatschappij BV te Utrecht, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht. In conventie en in reconventie 1 Van de volgende feiten kan worden uitgegaan: 1.1 Ragasco is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van onder meer draagbare, lichtgewicht gasflessen. 1.2 Kompozit produceert en verkoopt draagbare, lichtgewicht gasflessen. Vanuit Tsjechië brengt zij deze producten op onder meer de Nederlandse markt. 1.3 Iesberts houdt zich hier te lande bezig met de exploitatie van een benzinestation en heeft een groothandel in daaraan gerelateerde producten, waaronder (lichtgewicht) gasflessen. 1.4 Ragasco is houdster van het Europese octrooi no. 0.958.473, hierna verder aan te duiden als ’het octrooi’. Het octrooi heeft gelding in Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal en Zweden. Het octrooi roept prioriteit in vanaf

*

Beroep ingesteld. Red.

1.7 Bij het octrooi hoort onder meer bovenstaande figuur. 2 Het geschil 2.1 Ragasco vordert in conventie, als voorlopige voorziening, kort gezegd, een verbod tot inbreuk op het octrooi voor Nederland en voor de andere gedesigneerde landen, op straffe van een dwangsom. Voorts vordert Ragasco, als definitieve maatregel, kort gezegd, een inbreukverbod voor Nederland en de andere gedesigneerde landen, met diverse

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 4 3

nevenvorderingen, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Kompozit in de kosten van de procedure. 2.2 Kompozit vordert in reconventie de vernietiging van het octrooi voor zover verleend voor Nederland. 2.3Partijen hebben over en weer in conventie en reconventie gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling van het geschil Bevoegdheid 3.1 Kompozit betwist de bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van het (provisionele) grensoverschrijdende inbreukverbod in conventie. 3.2 Voorzover het Iesberts betreft, is niet gesteld dat, op welke wijze en waarom deze in Nederland gevestigde gedaagde inbreuk zou maken op de buitenlandse pendanten van het octrooi, zodat alleen al daarom een grensoverschrijdend verbod jegens Iesberts dient te worden afgewezen. Bij die stand van zaken kan de vraag blijven rusten of grensoverschrijdende bevoegdheid niet tevens in strijd komt met artikel 22 EEX-verordening. 3.3 Voorzover het Kompozit-Praha betreft is deze rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 5.3 EEXverordening. Zowel in de voorlopige voorziening als in de hoofdzaak is deze bevoegdheid niet grensoverschrijdend. Geldigheid octrooi 3.4 Zowel in conventie als in reconventie heeft Kompozit zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is. De rechtbank zal die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. Kompozit stelt dat het octrooi niet nieuw is, dan wel inventiviteit ontbeert. 3.5 Het octrooi betreft van kunststof gemaakte gastankjes zoals die bijvoorbeeld voor recreatieve doeleinden kunnen worden gebruikt in een caravan, boot of camper. In dit soort tankjes (drukcontainers) wordt vloeibaar gas onder aanzienlijke druk opgeslagen. Om de veiligheid te waarborgen is het wenselijk het gastankje als geheel schokabsorberende eigenschappen te geven. Bij de drukcontainer van het octrooi bestaat de beweerdelijke uitvinding uit een transparant drukvat binnen een omhulsel, waarbij het omhulsel openingen bevat waardoor delen van het drukvat zichtbaar blijven, zodat het vloeistofniveau kan worden waargenomen, en waarbij dat omhulsel schokabsorberende eigenschappen heeft (vergelijk de beschrijving nrs. 1, 2, 7 en 9, voorlaatste volzin). Nieuwheid 3.6 Het octrooi zou niet nieuw zijn in het licht van de draagbare drukcontainer van het Zweedse bedrijf Composite Scandinavia welke volgens Kompozit sinds 1995 op de markt zou zijn onder de naam Compolite CS (D1). Van deze container heeft Kompozit afbeeldingen en beschrijvingen overgelegd. De bedoelde Compolite CS is hieronder, links, met de aanduiding D1 afgebeeld, de tekening is ontleend aan de website van Composite Scandinavia.

3.7 Ragasco heeft betwist dat de Compolite CS voor de prioriteitsdatum reeds openbaar toegankelijk zou zijn geweest. Zij heeft een verklaring overgelegd van Göran Svahn, Managing Director van Composite Scandinavia waarin deze verklaart dat de Compolite CS container eerst in februari van het jaar 2000 op de markt zou zijn geïntroduceerd. Daar tegenover heeft Kompozit geen nader bewijs gesteld waaruit zou kunnen volgen dat deze container reeds eerder bekend was. In dat licht kan de onder 3.6 besproken uitvoering van de Compolite CS niet als nieuwheidsschadelijk worden aangemerkt. 3.8 Kompozit stelt voorts dat US 4,690,295 (hierna D2) het octrooi in al zijn facetten toont. Bij dit octrooi, welke een doorschijnende kunststofcontainer betreft, hoort de tekening D2 (hierboven rechts). 3.9 D2 betreft een lichtgewichtcontainer, opgebouwd uit een vloeistofdichte binnenste laag en een buitenste laag. Naar oordeel van de rechtbank zijn zowel de ’protective collar 5’ als de ’base ring (6)’ en het ongenummerde element dat op de tekening zichtbaar is als een afgeknotte kegel, dat kennelijk beoogt een optionele afsluiter te beschermen, aan te merken als beschermende elementen welke wellicht aan de schokbestendigheid zullen bijdragen. De elementen tezamen zijn evenwel niet aan te merken als een omhulsel met schokabsorberende eigenschappen in de zin van het octrooi. Om die reden kan ook D2 niet als nieuwheidsschadelijk worden aangemerkt. Inventiviteit 3.10 Kompozit betwist voorts de inventiviteit. Daartoe heeft zij zich beroepen op een container welke eruit ziet als volgt:

De figuur links is door Kompozit overgelegd als productie 10. De afbeelding rechts is afkomstig van de website www.gasol.nu. Deze container is ter zitting getoond en was voorzien van een goedkeuringsmerk van 1995. Ragasco

•


2 4 4

B I J B L A D


heeft erkend dat deze container de stand van de techniek van vóór de prioriteitsdatum weerspiegelt. Hierna zal deze container worden aangeduid als de Gasol-container. 3.11 In verband met de inventiviteit heeft Kompozit voorts verwezen naar D1 en D2, welke hierboven in verband met de nieuwheid reeds besproken zijn, en naar de volgende drie documenten: – D3 betreffende een Vorrichtung zur Trägergasbeladung und zur Bevorratung flüssiger Medien. Dit is een DDR octrooi uit 1986 met nr. DD 234 475; – D4, bowl for compressed air or gas filter or lubricator. Dit is een Amerikaans octrooi van 1980 met nummer 4,234,014; – D6, a tank for any fluid, such as gas at a pressure of the order of 10 to 500 bars. Dit is een Noors octrooi, gepubliceerd op 28 oktober 1992, met nummer 170552. Bij deze drie documenten behoren de volgende afbeeldingen:

3.12 Naar oordeel van de rechtbank leert D3 feitelijk niet meer dan de toepassing van een doorschijnend drukvat. D4 openbaart een drukvat opgebouwd uit twee lagen, dat doorzichtig is zodat de inhoud kan worden waargenomen. D3 en D4 suggereren niet de draagbaarheid van de drukcontainer. D6 betreft een doorschijnend drukvat, opgebouwd uit twee lagen. Gelet op de beschrijving en de beoogde toepassing is van deze tank de draagbaarheid voorzien. D6 beschrijft verder de mogelijkheid van de toepassing van een omhulsel in de zin van een ’fireproof and heatproof protective covering (17)’. Van dit omhulsel worden geen schokabsorberende eigenschappen vermeld. De rechtbank merkt op dat de beschrijving in elk geval niet suggereert dat het omhulsel zich zover zou kunnen uitstrekken dat een te monteren afsluiter wordt beschermd. Mede in dat licht kan dit omhulsel niet worden aangemerkt als een schokabsorberend omhulsel in de zin van het octrooi. 3.13 Voor de beoordeling van de inventiviteit acht de rechtbank vooral relevant D2 en met name de hierboven genoemde Gasol container. 3.14 De Gasol container is een draagbare druk container voor vloeistof, zoals propaan en butaan, die uit transparante of doorzichtige materialen bestaat, het middengedeelte is niet omsloten zodat de eigenlijke container en, tijdens gebruik, diens inhoud, zichtbaar zijn van de buitenkant, en het heeft een kraag en een voet welke ondermeer schokabsorberende eigenschappen hebben. 3.15 Omdat de onderlinge verbinding tussen de voet en de kraag bij deze container ontbreekt, merkt de rechtbank de voet en de kraag te samen niet aan als een omhulsel in de zin van het octrooi. 3.16 Ter zitting is een uitgesneden sectie van de wand van het drukvat van een Gasol container getoond. Deze uitsnede

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

toonde weliswaar een gelaagde structuur, samenhangend met de opbouw van het laminaat met kruiselings geplaatste glasvezel bewapening, maar de rechtbank onderscheidt daarin niet een binnenste vloeistofdichte laag en een buitenste drukondersteunende laag als bedoeld in het octrooi. 3.17 De rechtbank zal niettemin de Gasol container als de dichtstbijzijnde stand van de techniek aanmerken. De te beantwoorden vraag is thans of gegeven deze stand van de techniek de stap naar toepassing van een uit twee lagen samengesteld drukvat, én naar een omhulsel met een gedeeltelijk open middengedeelte voor de hand lag. De rechtbank merkt dit aan als twee onafhankelijke stappen en zal deze dan ook afzonderlijk bespreken. 3.18 Ter zitting is van de kant van Ragasco opgemerkt dat het probleem van de Gasol-container is dat de voet en de kraag op het drukvat zijn vastgelijmd of gekit. Deze lijm- of kitverbinding zou kunnen losraken. 3.19 Naar oordeel van de rechtbank is het niet meer dan toepassen van ’common general knowledge’ om te komen tot de idee dat de lijm of kit verbindingen van de voet en de kraag vervangen kunnen worden door de verbinding van voet en kraag zodat een omhulsel ontstaat. De Gasol container kende reeds het voordeel dat het drukvat, wat betreft het middengedeelte, zichtbaar was. Het is voor de hand liggend om die zichtbaarheid te handhaven door de verbinding tussen kraag en voet het drukvat niet geheel te laten omsluiten maar te voorzien van openingen die zo groot zijn dat de zichtbaarheid van het drukvat en daarmee van de inhoud daarvan gehandhaafd blijft. Door deze verbinding ontstaat vanzelf een omhulsel dat nog steeds de schokabsorberende eigenschappen heeft die eerder aan voet en aan kraag verbonden waren. 3.20 Welk probleem zou worden opgelost door een uit afzonderlijke lagen opgebouwd drukvat toe te passen in plaats van een drukvat zonder afzonderlijke vloeistofdichte wand, is in deze procedure niet helder geworden. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat alleen de in de nrs. 3 en 4 van de beschrijving van het octrooi genoemde overwegingen van productierationalisatie er toe hebben geleid een keuze te maken voor een drukvat met een samengestelde wand. Een dergelijk drukvat was evenwel bekend, vergelijk D2, D4, en D6. Aan deze keuze lag dan ook geen uitvindingsarbeid ten grondslag. 3.21 Aldus stelt het octrooi slechts de oplossing van een tweetal problemen voor die ieder voor zich zo niet reeds bekend zijn, dan in elk geval voor de hand liggen, terwijl die problemen en bijbehorende oplossingen zoals Kompozit terecht heeft aangevoerd geen onderlinge relatie hebben. Dat een en ander vermag conclusie 1 geen inventiviteit te verlenen. Conclusie 1 van het octrooi is dus nietig wegens gebrek aan inventiviteit. De volgconclusies zijn daarvan afhankelijk, terwijl – in het licht van de ongeldigheid van conclusie 1 – onvoldoende is onderbouwd dat en waarom de maatregelen als neergelegd in de volgconclusies inventiviteit zouden brengen. Het octrooi moet derhalve in zijn geheel voor nietig worden gehouden. Slotsom in conventie 3.22 Gegeven de nietigheid kan van inbreuk geen sprake zijn. Het in conventie gevorderde moet worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Ragasco worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


Slotsom in reconventie 3.23 Het octrooi is nietig, zodat de in reconventie gevorderde vernietiging voor Nederland kan worden toegewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Ragasco worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. Beslissing De rechtbank: in conventie: wijst de vorderingen af; veroordeelt Ragasco in de kosten van de procedure, aan de zijde van Kompozit tot op deze uitspraak begroot op € 244,– voor verschotten en € 2.712,– aan salaris procureur; verklaart dit vonnis in conventie, wat de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie: vernietigt het Nederlandse deel van Europees Octrooi EP 0.958.473 B1; enz.

Nr. 45 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 december 2005* (verbonden panelen) Mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peursem en E.F. Brinkman Art. 75, lid 1 Row 1995 De gemiddelde vakman zou op de prioriteitsdatum zonder enige inventieve denkarbeid komen tot toepassing van verankeringsholten zoals het octrooi verschaft bij een werkwijze en inrichting als bekend in de stand van de techniek, en wel omdat hij uit de diverse publicaties die door Isoform zijn overgelegd zou afleiden dat de in die publicaties voorkomende verbindingen voeren tot de oplossing welke het octrooi verschaft. Die producties hebben betrekking op het vakgebied van meubel/ systeembouw in het algemeen, waaronder niet alleen rechte, doch ook hoekverbindingen vallen. 1 Isoform Leek BV te Leek, 2 Harm Zuidema te Leek, 3 Wammelt Hendrik Rijkens te Nietap, 4 Willem Aalbert Jager te Nietap, eisers, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam, tegen Zodiac Europe Holding SA te Luxemburg, gedaagde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. R.E.P. de Ranitz te ’s-Gravenhage. Rechtsoverwegingen De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Zodiac is houdster van Europees octrooi nr. 0 552 510 B2 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op een Method and device for manufacturing a panel and panel manufactured according to this method. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 29 mei 1996, naar aanleiding van een aanvraag gedateerd

*


Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 4 5

20 juli 1993, onder inroeping van prioriteit vanaf 20 december 1991. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland. b Tegen de verlening van het octrooi is oppositie ingesteld. De oppositieafdeling van het Europees Octrooi Bureau heeft het octrooi in gewijzigde vorm gehandhaafd. De beslissing van de oppositieafdeling – waartegen geen hoger beroep is ingesteld – is gepubliceerd op 5 januari 2000. c De conclusies van het octrooi, zoals vastgesteld in oppositie, luiden (...) in de overgelegde Nederlandse vertaling: 1 Werkwijze voor het vervaardigen van panelen (11) met voorafbepaalde lengten, waarbij een doorlopende panelenstreng (10) wordt vervaardigd door onderlinge verbinding van paneelelementen (2) bij verbindingen (9), waarbij ten minste twee in hoofdzaak in een zelfde vlak gehouden paneelelementen (2) onderling worden verbonden met tussenvoeging van hechtmiddel tussen hun kopvlakken (13), waarbij in ten minste één van de beide te verbinden vlakken (13) ten minste één zich vanaf deze vlakken af tot enige diepte in het hout uitstrekkende verankeringsuitsparing (14) is aangebracht, en waarbij de bedoelde vlakken (13) naar elkaar toegekeerd worden opgesteld en waarbij een hechtmiddel (17) tussen deze vlakken (13) en in de uitsparingen (14) wordt geïnjecteerd en waarbij panelen (11) van een vooraf bepaalde lengte van deze panelenstreng (10) worden afgescheiden met het kenmerk, dat in elk van de beide te verbinden vlakken (13) een veelvoud van verankeringsholten (14) wordt aangebracht, die zich vanaf deze vlakken tot enige diepte in het hout uitstrekken en die onderling zijn verbonden door middel van ten minste één minder diepe verbindingsholte die in ten minste één van de beide naar elkaar toe te keren vlakken (13) is aangebracht en dat een hechtmiddel (17) tussen deze vlakken (13) en tot in de holten (14) wordt geïnjecteerd, waarbij de genoemde verankeringsholten (14) onderling uit elkaar gelegen verbindingen met deze ten minste ene minder diepe verbindingsholte hebben. (...) d Bij het octrooi behoren de volgende figuren:

•


2 4 6

B I J B L A D


e Conclusie 1 van het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een ononderbroken paneelstreng waarbij losse houten panelen stevig aan elkaar worden verbonden tot een dergelijke streng, opdat daarvan vervolgens panelen van een bepaalde lengte kunnen worden afgesneden. f Isoform vervaardigt bedrijfsmatig (in elk geval) panelen van het soort waarop de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi ziet. Zodiac heeft het octrooi in het verleden ingeroepen tegen Isoform, hetgeen onder meer heeft geleid tot een door Zodiac tegen Isoform aangespannen versnelde bodemprocedure in octrooizaken, waarin Zodiac onder meer een inbreukverbod vorderde. In die procedure heeft deze rechtbank op 23 oktober 2002 (samengevat en onder meer) beslist dat niet is bewezen dat door Isoform op het octrooi inbreukmakende handelingen waren verricht. Zodiac heeft tegen die beslissing hoger beroep ingesteld, in welk beroep door haar op 12 augustus 2004 de memorie van grieven is genomen. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Isoform vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van het octrooi zal vernietigen met veroordeling van Zodiac in de kosten van het geding. 3 Aan die vordering legt Isoform de stelling ten grondslag dat het octrooi nietig is om (ieder van) de volgende redenen: a het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage; b het octrooi ontbeert nieuwheid; c het octrooi ontbeert inventiviteit. 4 Zodiac voert tegen de vordering van Isoform gemotiveerd verweer. Beoordeling van het geschil 5 De door Isoform aan de orde gestelde vragen, zoals vermeld onder 3 sub (a) en (b) kunnen onbesproken blijven, omdat de rechtbank, met Isoform, van oordeel is dat het Nederlands deel van het octrooi reeds op grond van het ontbreken van inventiviteit behoort te worden vernietigd. Tot dat oordeel is het volgende redengevend. 6 Naar Zodiac onvoldoende heeft bestreden is uitgangpunt de stand van de techniek zoals blijkend uit de door Isoform als productie 3 overgelegde (en ook in de beschrijving van het octrooi genoemde) PCT-aanvrage WO 82/018747 (hierna: WO 747). Dit document openbaart een werkwijze en inrichting voor het aan elkaar lijmen van panelen aan de langszijden teneinde van de aldus ontstane streng vervolgens platen van een bepaalde grootte (op maat) te kunnen snijden. Het technische probleem dat, uitgaande van deze stand van de techniek, door het octrooi wordt opgelost houdt in het verschaffen van een steviger verbinding tussen de aan elkaar te lijmen paneelelementen zonder materiaalverlies. De door het octrooi geboden oplossing houdt in het aanbrengen van met elkaar corresponderende verankeringsuitsparingen in de paneelelementen. Daarbij is voorts sprake van een veelvoud van verankeringsholten in elk van beide te verbinden elementen, welke onderling zijn verboden door tenminste één minder diepe verbindingsholte, waarbij de verankeringsholten uit elkaar gelegen verbindingen hebben met de minder diepe verbindingsholte(n). Aldus ontstaat (bijvoorbeeld) het in figuur 3 van

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

het octrooi weergegeven profiel dat, in het voetspoor van partijen, ook in dit vonnis zal worden aangeduid als een I-profiel. De verbinding wordt verkregen door in de aldus in het hout gevormde holte onder druk een snel uithardende lijm te spuiten. 7 Naar het oordeel van de rechtbank zou de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zonder enige inventieve denkarbeid komen tot toepassing van verankeringsholten zoals in het octrooi verschaft bij een werkwijze en inrichting als bekend in de stand van de techniek, en wel omdat hij uit de diverse publicaties die door Isoform zijn overgelegd zou afleiden dat de in die publicaties voorkomende verbindingen voeren tot de oplossing welke het octrooi verschaft. 8 Zodiac heeft betoogd dat de gemiddelde vakman niet naar die publicaties zou worden geleid. Daartoe heeft zij aangevoerd (samengevat) dat die publicaties liggen op een gebied waarop die vakman niet bekwaam is terwijl die publicaties bovendien betrekking hebben op een ander soort verbindingen dan die waarop het octrooi ziet. Het gaat bij die publicaties immers, aldus Zodiac, om toepassingen van verbindingen in de meubelmakerij, wat iets anders is dan de grootschalige industriële toepassing van panelen waarop het octrooi ziet, terwijl het merendeel van die publicaties bovendien ziet op hoekverbindingen zoals gebruikt in lijsten, keuken- en badkamerkastjes en dergelijke, hetgeen op een geheel ander gebied ligt dan de rechte verbindingen tussen de panelen waarop de werkwijze volgens het octrooi betrekking heeft. 9 Die argumenten zijn ongenoegzaam. Anders dan Zodiac ingang wil doen vinden vallen de producten volgens het octrooi wel degelijk in hetzelfde vakgebied als waarop de door Isoform aangehaalde producties betrekking hebben, en wel het vakgebied van meubel/systeembouw in het algemeen, waaronder niet alleen rechte, doch ook hoekverbindingen vallen. Illustratief daarvoor is de omstandigheid dat in het octrooi onder meer wordt afgebakend van de Nederlandse terinzagelegging nr. 0680614 d.d. 30 oktober 1968 (productie 6 van Isoform) zonder dat vermeld wordt dat deze terinzagelegging op een ander vakgebied zou liggen. In de tweede alinea van de beschrijving van die terinzagelegging is het volgende te lezen: ‘De meubelmaker past voor het verbinden van plaatvormige onderdelen op de stootplaats in verstek verlopende gedeelten toe, die aan elkaar worden vastgelijmd.’ (cursiveringen rechtbank). 10 Dat de vakman die vanuit de stand van de techniek op zoek gaat naar stevigere verbindingen naast rechte verbindingen ook hoekverbindingen tot zijn vakgebied zal rekenen volgt verder uit een – naar niet is weersproken in 1978 vrij toegankelijk – artikel genaamd Verbindungstechnik im Möbelbau. Exakt, schnell, sicher..., door Isoform overgelegd als productie 17. In die publicatie worden hoekverbindingen (’Winkelverbindungen’) en rechte verbinding (’Stirnverbindung’) naast elkaar genoemd, zoals blijkt uit de volgende passage: Um platten miteinander verbinden zu können, gibt es verschiedene Konstruktionsarten (Abb. 1): Winkelverbindung stumpf, Winkelverbindung auf Gehrung, Doppel-T-Verbindung, Kreuzverbindung, Flächenverbindung, Stirnverbindung. De figuur waarnaar de bovenstaande tekst verwijst ziet er als volgt uit:

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 4 7

‘Schmelzdübeln’ für Gehrungs-Verbindungen. Position der Bahnöcher.

11 Ten processe is gebleken dat – voorzover de vakman al niet op grond van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen – er verschillende combinaties van één publicatie met WO 747 zijn aan te wijzen die ieder voor zich de vakman zouden brengen tot de in het octrooi geboden oplossing van het probleem van het verkrijgen van een verbinding tussen in één vlak gelegen panelen die sterker is dan uit de stand van de techniek bekend was. 12 Eén van die combinaties wordt gevormd door enerzijds WO 747 en anderzijds de (door Isoform als productie 13 overgelegde) publicatie, afkomstig uit het jaar 1980 en genaamd Der ’flüssige’ Dübel. In dat artikel wordt (samengevat) een methode beschreven om sterk belastbare verbindingen aan te brengen, hierin bestaande dat een speciale copolyamide smeltlijm in voorgeboorde vloeikanalen wordt gespoten, waarin dat product uithardt. Deze publicatie vermeldt verder dat in de te verbinden delen vóór de montage boorgaten worden aangebracht en een freesgroef in lengterichting, welke gaten en freesgroef in de verbinding tegenover elkaar komen te staan. De in de langsfreesgroef gespoten smeltlijm hardt in de volledig gevulde boringen snel uit tot een zeer stevig verankerd, exact passend (smelt)deuvelsysteem. Bij deze publicatie behoort de volgende figuur:

De vakman die van deze publicatie kennis neemt zal zonder inventieve denkarbeid begrijpen dat toepassing van voormelde verbinding in een werkwijze/inrichting volgens WO 747 voert tot de door het octrooi geboden oplossing. Dit document openbaart immers een zeer stevige verbinding, die, evenals in het octrooi, bestaat uit een veelvoud van verankeringsholten die zich in het hout uitstrekken en die onderling zijn verbonden door middel van een minder diepe verbindingsholte waarbij sprake is van uit elkaar gelegen verbindingen tussen de verankeringsholten en die verbindingsholte. Dat productie 13 van Isoform ziet op een hoekverbinding is geen te dezen relevant verschil, zoals hiervoor in r.o. 10 is overwogen. 13 Een volgende combinatie die tot de uitvinding leidt bestaat uit WO 747 en het Duitse Auslegeschrift nr. 1169653 van 6 mei 1964 (als productie 16 overgelegd door Isoform). De conclusies 1, 2 en 6 van dit document luiden als volgt: 1. Aus zwei oder meheren Körpern unter Verwendung von mindestens einem Holzwerkstofformling gebildeter Verbündkörper, dadurch gekenzeichnet, daß im Bereich der Verbindungszone an sich bekannte, bei höheren Temperaturen schaumbzw. porenbildende Mittel vorgesehen sind. 2. Verbündkörper nach Anspruch 1, dadurch gekenzeichnet, daß die Stoß- bzw. Verbündkörpers – gegenfalls spiegelbildlich – Ausnehmungen aufweisen, die die bei höheren Temperaturen poren- bzw. schaumbildenden Mittel enthalten. 6. Verbündkörper nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekenzeignet, daß die schaumbzw. porenbildenden Mittel mit Bindmittel innig vermischt vorliegen und vorzugsweise als Rechteck-, Pilz-, U-, I-, oder sonstige Profile im Verbundkörper enthalten sind. De afbeeldingen 5 en 6 bij dit Auslegeschrift zien er als volgt uit:

14 Dit Auslegeschrift openbaart verbindingen tussen in een recht vlak liggende houten panelen, waarbij (zie conclusie 2 en bovenstaande tekeningen) in de tegenover elkaar gelegen delen uitsparingen zijn voorzien. Blijkens conclusie 6 kunnen deze uitsparingen de vorm van een I-profiel hebben. Dat betekent dat (ook) deze publicatie een veelvoud van

•


2 4 8

B I J B L A D


Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

verankeringsholten toont die zich in het hout uitstrekken en die onderling zijn verbonden door middel van een minder diepe verbindingsholte waarbij sprake is van uit elkaar gelegen verbindingen tussen de verankeringsholten en die verbindingsholten, nu een I-profiel in de daaraan in het normale spraakgebruik toe te kennen betekenis een vormgeving heeft die dat noodzakelijkerwijs met zich brengt. De vakman die, op zoek naar het verkrijgen van een steviger verbinding, kennis neemt van deze publicatie, zal de daarin genoemde (I-profielvormige) verbinding zonder meer toepassen op paneeldelen in de werkwijze volgens de stand van de techniek, waarmee de oplossing volgens het octrooi wordt bereikt. 15 Een en ander voert tot de slotsom dat de conclusies van het octrooi die zien op een werkwijze, een inrichting en een paneel, wegens gebrek aan inventiviteit dienen te worden vernietigd. Hetzelfde geldt voor de overige (afhankelijke) conclusies, nu onvoldoende is weersproken dat die overigens geen inventieve elementen toevoegen. 16 De vordering van Isoform is derhalve toewijsbaar. Zodiac zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

zijn. De examiner geeft daarmee aan dat de vakman met reasonable expectation of success alfuzosine als alternatieve behandeling voor aandoeningen aan de urinewegen zou overwegen. Op deze stelling hebben de aanvragers niet afdoende geantwoord. Het antwoord had voor de examiner onvoldoende moeten zijn om het opgeworpen inventiviteits bezwaar weg te nemen. De voorzieningenrechter zal zich dus los van uitkomst van de verleningsprocedure een voorlopig oordeel moeten vormen, waarbij beslissend is of er een aanmerkelijke kans is dat in de bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het octrooi onvoldoende inventief zal worden bevonden.

Beslissing:

2 De feiten In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: 2.1 Sanofi-Aventis en Sanofi-Synthelabo B.V. zijn farmaceutische bedrijven die beide onderdeel zijn van dezelfde groep van ondernemingen (de Sanofi-Aventis-groep). Zij houden zich bezig met onder meer de ontwikkeling en verkoop van geneesmiddelen. 2.2 Sanofi-Aventis is houdster van het Europese Octrooi 0 204 597 B1 (hierna ook: ’het octrooi’) verleend op 8 januari 1992 voor het gebruik van alfuzosine voor de vervaardiging van geneesmiddelen bedoeld voor de behandeling van aandoeningen aan de urinewegen, gebaseerd op een octrooiaanvrage die werd ingediend op 12 mei 1986, met inroeping van een prioriteit van 28 mei 1985 op basis van het Franse octrooi 8507950. 2.3 Het octrooi is geldig tot 12 mei 2006 en is verleend voor en geldig in de aangewezen Verdragstaten België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Zweden en Nederland. 2.4 Sanofi-Synthelabo B.V., is licentiehoudster onder het octrooi voor Nederland en brengt in Nederland geneesmiddelen op de markt onder de merknaam Xatral. Het gaat hierbij om de volgende registraties in het geneesmiddelenregister: – RVG 23923 voor Xatral XR 10, tabletten met gereguleerde afgifte 10 mg, geregistreerd op 4 oktober 1999; – RVG 13689 voor Xatral 2,5, tabletten 2,5 mg, geregistreerd op 13 juni 1990. Beide geneesmiddelen bevatten alfuzosine als werkzame stof en zijn (alleen) geregistreerd voor de behandeling van de functionele symptomen van benigne prostaathyperplasie (BPH), een veel voorkomende en ernstige aandoening aan de urinewegen. 2.5 De uitvinding van het octrooi is neergelegd in de vorm van een ’Swiss-type’ tweede medische indicatie conclusie. De enige conclusie van het octrooi luidt in de originele Franse tekst van het octrooi als volgt: Utilisation de l’alfuzosine pour la fabrication de médicaments destinés au traitement des affections utinaires. De Nederlandse vertaling van deze conclusie luidt als volgt:

De rechtbank: vernietigt het Nederlandse gedeelte van EP 0 552 510; veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eisers begroot op € 315,93 aan verschotten en € 1.356,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis, voor wat betreft de proceskostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 46 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 november 2005 (alfuzosine) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 75, lid 1 Row 1995 Openbaar voorgebruik: Aannemelijk is dat bij een trial met patiënten als regel expliciet enigerlei vorm van vertrouwelijkheid aan de deelnemers zal worden opgelegd omdat voor dit soort deelnemers de vertrouwelijkheid niet als vanzelfsprekend zal gelden. Het kort geding biedt evenwel niet de ruimte om te doen vaststellen dat deze vertrouwelijkheid in dit geval niet is opgelegd. Zolang dit niet komt vast te staan kunnen de trials dan ook niet als nieuwheidsschadelijk worden aangemerkt. Inventiviteit: In het licht van de eerder door de examiner geformuleerde inventiviteitsbezwaren schiet de beslissing van de examiner deze bezwaren niet meer te handhaven qua motivering te kort, ofwel doordat deze afwezig is, ofwel, indien de motivering gelezen zou moeten worden in de reacties van de aanvragers, doordat deze motivering onbegrijpelijk is. Naar zijn kern stelt de examiner dat de vakman de vergelijkbare stof alfuzosine zou zijn gaan onderzoeken, niet omdat alfuzosine een zelfde therapeutisch effect zou kunnen hebben als prazosine, maar met de verwachting dat de stof – in dezelfde richting – een ander therapeutisch effect zou hebben en in de hoop dat dat een beter effect zou

1 Sanofi-Aventis te Parijs, Frankrijk, 2 Sanofi-Synthelabo BV te Maassluis, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen 1 Stada, Arzneimittel AG te Bad Vilbel, Duitsland, 2 Centrafarm Nederland BV te Etten-Leur, 3 Centrafarm Services BV te Etten-Leur, gedaagden, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. R.E. Ebbink en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


Toepassing van alfuzosine voor de bereiding van geneesmiddelen bedoeld voor de behandeling van aandoeningen aan de urinewegen. 2.6 Stada Arzneimittel AG, Centrafarm Nederland B.V. en Centrafarm Services B.V., houden zich bezig met onder meer het commercialiseren van generieke versies van bestaande geneesmiddelen. 2.7 Op 9 februari 2004 zijn de volgende geneesmiddelen geregistreerd in het (Nederlandse) geneesmiddelenregister op naam van Stada Arzneimittel AG: – Alfuzosine HCl Stada 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte, met registratienummer RVG 29460; – Alfuzosine HCl Stada 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte, met registratienummer RVG 29461. Op 26 juli 2004 is het volgende geneesmiddel geregistreerd in het geneesmiddelenregister 0p naam van Centrafarm Services B.V.: – Alfuzosine HCl CF 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte, met registratienummer RVG 31128. De drie registraties van gedaagden betreffen producten die alleen geïndiceerd zijn voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie (BPH). 2.8 Bij brief van 2 juni 2004 heeft Sanofi-Aventis (op dat moment nog Sanofi-Synthélabo), brieven gestuurd aan Centrafarm en aan Stada, waarin zij aangeeft bekend te zijn geworden met de registraties van Stada voor Alfuzosine Stada 10 mg (RVG 29460 en RVG 29461) en waarin zij Centrafarm en Stada informeert over de octrooirechten van Sanofi-Aventis (op dat moment nog Sanofi-Synthélabo) met betrekking tot Xatral XR 10. 2.9 Inmiddels zijn de Stada-producten opgenomen in de (digitale) tarieflijst voor apothekers, waarbij wordt aangegeven en ook expliciet is aangekondigd dat deze producten beschikbaar zijn op de Nederlandse markt vanaf 1 oktober 2005. 3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 3.1 Stellende dat Stada inbreuk maakt en dreigt te maken op haar rechten uit het octrooi vordert Sanofi een inbreukverbod ten aanzien van het Nederlandse deel van het octrooi, met nevenvorderingen. 3.2 In deze procedure gaat Stada desgevraagd uitdrukkelijk niet in op de stelling dat met de voorgenomen introductie van het generieke Alfuzosinepreparaat inbreuk zal worden gemaakt op het octrooi. Zij voert uitsluitend een nietigheidsverweer. Haar verweer zal voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde komen. 4 De beoordeling van het geschil Bevoegdheid 4.1 Nu de gestelde inbreuk in Nederland plaatsvindt en gedaagde sub 2 en 3 in Nederland gevestigde vennootschappen zijn, is de voorzieningenrechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. Het verweer betreffende de ongeldigheid van het octrooi betreft alleen het Nederlandse deel daarvan, daargelaten nog dat indien de nietigheid van het octrooi (tevens) naar buitenlands recht zou zijn ingeroepen, de voorzieningenrechter geen definitief oordeel behoeft te vellen over het geldigheidsverweer, maar slechts een inschatting dient te maken hoe de betreffende buitenlandse rechter daarover in voorkomend geval zal oordelen.

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 4 9

De geldigheid van het octrooi 4.2 Het verweer van Stada betreft de geldigheid van het octrooi. Zij stelt daartoe dat er sprake is van openbaar voorgebruik, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit. Daarover wordt het volgende overwogen. Algemeen, het kennisgebied van het octrooi 4.3 De uitvinding van het octrooi ziet op de behandeling van gehele of gedeeltelijke blokkade van de urinewegen waardoor de urineafvoer wordt belemmerd. Benigne prostaathyperplasie (BPH) is een aandoening die aanleiding geeft tot die soort problemen met urineren, waarbij de belemmering wordt veroorzaakt door een vergrote prostaat. De prostaat als zodanig omvat een gladde spier die wordt aangestuurd door het onwillekeurig zenuwstelsel, dat wil zeggen het deel van het zenuwstelsel dat reageert op prikkels die niet bewust worden waargenomen. De (elektrische) prikkels worden op zeker moment chemisch overgedragen, de adrenerge overdracht. Dit vindt plaats in de zogenoemde synaps. De synaps bevat een zijde die neurotransmitters afscheidt, met daar tegenover de zijde die receptoren (adrenerge receptoren) voor de neurotransmitters bevat. Deze receptoren worden onderscheiden in α-receptoren en β-receptoren. Later is gevonden dat de α-receptoren konden worden verdeeld in α1-receptoren en α2-receptoren. Activering van de α1-receptoren leidt als regel tot samentrekking van de gladde spieren. Bekend is dat bepaalde chemische stoffen de activering van de adrenerge receptoren beïnvloeden. Dit soort stoffen kan op het ene type receptor een groter effect hebben dan op het andere type. Deze stoffen kunnen aldus een zekere mate van selectiviteit voor een bepaald type receptor hebben. De werking berust hierop dat de stof zich bindt aan de receptor waardoor deze geen neurotransmitter meer kan ontvangen. Deze stoffen worden daarom als blokkers aangeduid. Reeds lang bekende niet selectieve α-adrenergische blokkers zijn fenoxybenzamine en fentolamine. De werkzaamheid van deze stoffen voor de behandeling van BPH is al ruim voor de prioriteitsdatum van het octrooi aangetoond. Een voorbeeld van een α1-selectieve blokker is prazosine. De werkzaamheid van deze stof voor behandeling van BPH wordt als stand van de techniek beschreven in het octrooi (p. 3, r. 28-29). Deze zelfde stof werd al eerder en ook nu nog toegepast voor de behandeling van hypertensie (verhoogde bloeddruk). Het gebruik van een α1-selectieve blokker heeft het voordeel dat het weinig invloed heeft op de α2receptoren in het lichaam. Uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat alfuzosine bekend was als een stof met antihypertensitieve werking (bloeddrukverlagende werking). Deze werking berust volgens het octrooi op de eigenschap dat de stof een zogenoemde α1-blokker is. Ten tijde van de prioriteit was derhalve bekend dat BPH met succes behandeld kan worden door toediening van een α1blokker en dat alfuzosine zo’n blokker is. De toepassing van alfuzosine voor de bereiding van geneesmiddelen bedoeld voor de behandeling van aandoeningen aan de urinewegen was, zo stelt Sanofi, op de prioriteitsdatum niet bekend. Zij stelt verder dat de in deze nieuwe en inventieve toepassing van alfuzosine de uitvinding van het octrooi ligt besloten.

•


2 5 0

B I J B L A D


De geldigheid van het octrooi, openbaar voorgebruik 4.4 Stada heeft overgelegd de tekst van een voordracht van Ramsay welke gehouden is in juli 1985, dus kort na de prioriteitsdatum. De voordracht, A double-blind Controlled Trial of a new α1-Blocking Drug in the Treatment of Bladder Outflow Obstruction, beschrijft de toepassing van alfuzosine op een groep van 31 patiënten met bladder outflow obstruction of dyssynergia. Stada stelt dat uit deze publicatie blijkt dat van openbaar voorgebruik sprake moet zijn geweest omdat er een trial is geweest welke drie maanden heeft voortgeduurd en derhalve op zijn laatst drie maanden voor juli 1985 is gestart. (Deze voordracht van Ramsay et al. is gepubliceerd in British Journal of Urology 1985, productie 10 van Stada). 4.5 In het algemeen dient er van uit te worden gegaan dat een product, zoals een farmaceutisch preparaat, deel uitmaakt van de stand van de techniek wanneer het product in het openbaar wordt toegepast en daardoor vrij toegankelijk is. Ook een toepassing op kleine schaal en zonder dat daadwerkelijk bekendheid in vakkringen is bewerkstelligd kan nieuwheidsschadelijk zijn. Dit alles is evenwel anders indien op de betrokkenen impliciet of expliciet vertrouwelijkheid rustte. 4.6 De trials zoals beschreven in bovengenoemde voordracht hielden in dat van een groep van 31 patiënten met aandoeningen van de urinewegen, er twintig werden behandeld met alfuzosine. De rechtbank gaat ervan uit dat deze patiënten het preparaat met alfuzosine mee naar huis namen en alleen voor een maandelijkse controle naar de kliniek terugkeerden. Aldus begrepen is het onderzoek nieuwheidsschadelijk tenzij de betrokkenen zulks vertrouwelijk dienden te houden. Aannemelijk is dat bij een trial als deze als regel expliciet enigerlei vorm van vertrouwelijkheid aan de deelnemers zal worden opgelegd omdat voor dit soort deelnemers de vertrouwelijkheid niet als vanzelfsprekend zal gelden. Het kort geding biedt evenwel niet de ruimte om te doen vast stellen dat deze vertrouwelijkheid in dit geval niet is opgelegd. Zolang dit niet komt vast te staan kunnen de trials dan ook niet als nieuwheidsschadelijk worden aangemerkt. 4.7 In dit kort geding kan daarom niet worden aangenomen en dat de in de voordracht van Ramsay et al. beschreven trial tot openbaar voorgebruik van de uitvinding heeft geleid. De geldigheid van het octrooi, nieuwheid 4.8 Stada betwist de nieuwheid onder verwijzing naar EP 0 189 336 A1, hierna EP 336. Deze aanvrage is gepubliceerd na de prioriteitsdatum van het octrooi maar claimt prioriteit vóór de prioriteitsdatum van het octrooi. Zij behoort aldus tot de fictieve stand van de techniek. EP 336 betreft farmaceutische preparaten die een α-blokker alsmede een zogenoemde calcium antagonist bevatten. (Een calcium antagonist is ook een stof die voorkomt dat spieren samentrekken. De werking daarvan berust op de eigenschap de instroom van calcium in de spiercellen te kunnen blokkeren. Om samen te trekken dienen de spiercellen calcium op te nemen.) Het wezen van de uitvinding van EP 366 ligt (gelet op de beschrijving, p. 1, r. 8-9) in het synergetisch effect dat optreedt bij de gecombineerde toediening van twee geheel verschillende spierverslappende middelen. De samenstellingen zijn meer in het bijzonder bestemd voor de behandeling van hypertensie en anginapectoris.

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

4.9 EP 366 claimt dan ook niet de toepassing van alfuzosine voor urologische problemen. Het octrooi wordt in de beschrijving van EP 366 het dichtst benaderd waar in de beschrijving wordt opgemerkt dat de beschreven combinatiepreparaten, waaronder blijkens de voorbeelden ook preparaten met alfuzosine, kunnen worden gebruikt voor ziektebeelden zoals astma en urologische aandoeningen (p. 5, r. 1-4). Aldus openbaart EP 366 de maatregelen van het octrooi wellicht impliciet maar niet duidelijk en ondubbelzinnig. Dat is onvoldoende om EP 366 nieuwheidsschadelijk te achten. De geldigheid van het octrooi, inventiviteit 4.10 Stada heeft verwezen naar de ook door de examiner van het EOB beoordeelde en in het octrooi genoemde publicatie van Hedlund (Hedlund et al., 1983, Effects of Prozasin in Patients with Benign Prostatic Obstruction). In deze publicatie wordt geconcludeerd dat prazosine, als een selectieve α1-blokker, een effectief therapeutisch alternatief schijnt te zijn voor de behandeling van urinewegblokkades zoals veroorzaakt door BPH. Eerder nog heeft Shapiro (Shapiro et al., 1980, The AlphaAdrenergic Blocking Effect of Prazosin on the Human prostate) geconcludeerd dat een α1-blokker, zoals prazosine, met voordeel boven niet selectieve α-blokkers, zoals fenoxybenzamine, is aangewezen voor de behandeling van een obstructie van de urineweg. Dit document is niet beoordeeld door de examiner. Nog eerder heeft Caine (Caine et al., 1976, The use of Alphaadrenergic Blockers in Benign Prostatic Obstruction) een trial gedaan bij een groep van meer dan 50 personen met toepassing van fenoxybenzamine en fentolamine en geconcludeerd dat toepassing van deze niet selectieve alphablokkers tot een aanzienlijke verlichting van de prostaatklachten leidt. Dit document is beoordeeld door de examiner. 4.11 De publicaties van Hedlund en Shapiro zijn naar voorlopig oordeel slechts één stap verwijderd van de uitvinding van het octrooi. Het gaat immers om de maatregel om in plaats van prazosine alfuzosine te gebruiken. Geen van deze publicaties noemt evenwel alfuzosine. 4.12 Met betrekking tot alfuzosine is er de door de examiner beoordeelde publicatie van Cavero (1984, Alfuzosine, a New Hypertensive Agent with a Peripheral Site of Action). Hierin wordt geconcludeerd dat de resultaten van het onderzoek indiceren dat alfuzosine een relatief selectief werkende α1-blokker is. De niet beoordeelde publicatie van Guinebault (1984, Absolute Bioavailability of Alfuzosine, a New Alpha-1 Post Synaptic Receptor Antagonist) leert dat alfuzosine als zodanig als geneesmiddel voor toepassing bij de mens in aanmerking komt. Deze publicatie noemt geen therapeutische toepassingsmogelijkheden. 4.13 Naar voorlopig oordeel indiceren deze twee publicaties dat bij het zoeken naar een alternatief voor prazosine, door de vakman alfuzosine in aanmerking zou kunnen worden genomen. 4.14 Verwijzend naar de hierboven genoemde publicaties van Hedlung en Caine en vanuit de wetenschap dat prazosine en alfuzosine een vergelijkbare chemische structuur hebben, heeft de examiner dan ook het bezwaar geformuleerd dat:

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


sachant que l’alfuzosine possède une structure similaire á celle de la prazosine qui est utilisée pour traiter les affections urinaires du fait de ses propriétés d’antagoniste des récepteurs – adrénergiques (document (3)) et sachant également, grace aux documents (1) et (2) (cf. point 1 a)), que l’alfuzosine possède elle aussi ces mêmes propriétés, l’homme du métier aurait été inévitablement amené à utiliser l’alfuzosine pour fabriquer des médicaments destinés á traiter les affections urinaires. De examiner concludeert dat het zich laat aanzien dat geen inventiviteit in de zin van artikel 56 Europees octrooiverdrag aan conclusie 2 (thans de enige conclusie, vzr.) kan worden toegekend. 4.15 De aanvragers hebben op dit bezwaar gereageerd op 15 januari 1991, door te stellen: Certes prazosine et alfuzosine ont des structures chimiques similaires mais dans le domaine thérapeutique il n’est jamais évident que deux composés de structures proches aient la méme activité thérapeutique. En fait en ce qui concerne prazosine et alfuzosine, on peut constater que la prazosine est actuellement sur le marché comme antihypertenseur (Minipress, voir ci-joint document extrait du Vidal) et l’alfuzosine est sur le marché pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate (Xatral, voir ci-joint document extrait du Vidal). 4.16 De examiner heeft hierop zijn bezwaar niet gehandhaafd, waarna het octrooi is verleend. Uit het verleningsdossier blijkt geen expliciete motivering van het laten vallen van het bezwaar. 4.17 In het licht van de eerder door de examiner geformuleerde inventiviteitsbezwaren schiet, naar voorlopig oordeel, de beslissing van de examiner deze bezwaren niet meer te handhaven qua motivering te kort, ofwel doordat deze afwezig is, ofwel, indien de motivering gelezen zou moeten worden in de reacties van de aanvragers, doordat deze motivering onbegrijpelijk is. De onbegrijpelijkheid is hierin gelegen dat de examiner geheel niet gesteld heeft dat het evident is dat stoffen met een vergelijkbare chemische structuur een vergelijkbare therapeutische activiteit hebben. Naar zijn kern stelt de examiner dat de vakman de vergelijkbare stof alfuzosine zou zijn gaan onderzoeken, niet omdat alfuzosine een zelfde therapeutisch effect zou kunnen hebben als prazosine maar met de verwachting dat de stof – in dezelfde richting – een ander therapeutisch effect zou hebben en in de hoop dat dat een beter effect zou zijn. De examiner geeft daarmee aan dat de vakman met reasonable expectation of success alfuzosine als alternatieve behandeling voor aandoeningen aan de urinewegen zou overwegen. Op deze stelling hebben de aanvragers niet afdoende geantwoord. Het antwoord had voor de examiner onvoldoende moeten zijn om het opgeworpen inventiviteitsbezwaar weg te nemen. 4.18 Naar voorlopig oordeel schiet het inventiviteitsonderzoek dan ook te kort wat betreft de in aanmerking genomen literatuur en de motivering van de genomen beslissing. Dit brengt met zich mee dat de uitkomst van de verleningsprocedure in dit geval geen aanleiding kan zijn om de inventiviteit, in het kader van een kort geding, tot uitgangspunt te nemen. De voorzieningenrechter zal zich dus los daarvan een voorlopig oordeel moeten vormen, waarbij beslissend is of er een aanmerkelijk kans is dat in de bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het octrooi on-

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 5 1

voldoende inventief zal worden bevonden. Daaromtrent wordt het volgende overwogen. 4.19 Uit het octrooi, waaronder de beschrijving, blijkt niet welk voordeel met de uitvinding zou moeten worden bereikt, of welk probleem wordt opgelost. De voorzieningenrechter zal er dan ook vanuit gaan dat niet meer dan een alternatieve therapie voor aandoeningen aan de urinewegen werd gezocht, waarbij stoffen met bloeddrukverlagende werking, met name α1-blokkers, in aanmerking moesten worden genomen. 4.20 Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman op grond van de publicaties van Hedlund en Shapiro weten dat α1-blokkers aangewezen zijn als geneesmiddel voor aandoeningen waarbij de urineafvoer wordt belemmerd. Hij zal dan ook weten dat prazosine bij toepassing voor deze aandoeningen een werkzame α1-blokker is gebleken. De publicatie van Cavero zou een aansporing zijn om, zoekende naar een α1-blokker, de aandacht op alfuzosine te richten. Mocht er een vooroordeel zijn voor toepassing van alfuzosine bij de mens dan zou dat zijn weggenomen door de publicatie van Guinebault. Bij dat alles wist de gemiddelde vakman dat prazosine en alfuzosine een vergelijkbare chemische structuur hebben. In het algemeen is voor de vakman in een vergelijkbare chemische structuur een aansporing voor verder onderzoek gelegen. 4.21 Dit alles voert tot het voorlopig oordeel dat er een aanmerkelijk kans is dat de vakman zou worden gebracht tot het gebruik van alfuzosine voor de behandeling van urineweg aandoeningen. 4.22 Aan voorgaand voorlopig oordeel kan niet worden bijgedragen door het door Stada overgelegde Finse octrooi 66861. Dit octrooi, uitgaande van de tekst van het volgens Stada parallelle Nederlandse octrooi, leert dat alfuzosine een anti-hypertensieve activiteit heeft die gelijkwaardig is aan die van prazosine maar daarnaast minder bijwerkingen heeft. Nu van het Finse octrooi geen vertaling is overgelegd zijn daaraan in deze procedure geen conclusies te verbinden. 4.23 Dit alles leidt tot de slotsom dat voorshands kan worden uitgegaan van de aanmerkelijk kans dat in de bodemprocedure het octrooi zal worden vernietigd. Inbreukverbod 4.24 Dat Stada voornemens was een geneesmiddel bevattende alfuzosine voor de behandeling van BPH op de Nederlandse markt te brengen wordt door haar niet betwist. Nu naar voorlopig oordeel er een aanmerkelijke kans is dat het octrooi ongeldig zal worden bevonden leidt een afweging van belangen ertoe dat het gevorderde inbreukverbod dient te worden afgewezen. 4.25 Als hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld zal Stada [lees: Sanofi, Red.] worden veroordeeld in de kosten van de procedure. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; veroordeelt Sanofi in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Stada begroot op € 816,– aan salaris procureur en € 244,– aan griffierecht;

•


2 5 2

B I J B L A D


verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; bepaalt dat deze voorlopige voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, de eis in de hoofdzaak is ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend. Enz.

Nr. 47 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 november 2005 (Dutch Mobile/SISVEL) Mr. J.W. du Pon Art. 705, lid 2 Rv De belangen van de octrooihouders zijn aanmerkelijk groter dan die van eiseressen. Sisvel, gemachtigde van octrooihouders, heeft met vele fabrikanten van mobiele telefoons licentieovereenkomsten gesloten; Motorola is één van de fabrikanten die om haar moverende redenen het nemen van een licentie weigert. Sisvel kan worden gevolgd in haar stelling dat het op de markt komen van een partij telefoons als de onderhavige, welke telefoons onweersproken inbreuk maken op de octrooien, een onaanvaardbaar precedent zou vormen ten opzichte van derden die wel, teneinde de octrooien te respecteren, een licentievergoeding betalen en de overige licentievoorwaarden respecteren. 1 Dutch Mobile BV te Amsterdam, 2 L. Bos Transport BV te Bergschenhoek, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.M. Kleemans te Amsterdam, tegen Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica S.I.S.V.E.L. Spa te None, Italië, gedaagde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam. 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télediffusion de France S.A. en Institut für Rundfuncktechnik GmbH (hierna gezamenlijk ook ’Philips c.s.’) zijn tezamen houders van een drietal Europese octrooien (hierna ook: de octrooien) die betrekking hebben op de zogenaamde MP3-technologie. b Bij brief van 6 juli 2005 heeft de Belastingdienst aan Sisvel (gevolmachtigde van de octrooihouders, Red.) op basis van de zogenaamde Anti Piraterij Verordening (APV) doen weten dat te Schiphol een partij van 2000 mobiele telefoons met MP3-technologie gefabriceerd door Motorola (hierna ook: de telefoons) was aangetroffen die mogelijk inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van ’MP2/3 (SISVEL)’ (sic). c De betreffende partij telefoons was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten en bestemd voor Dutch Mobile. Bos trad op als vervoerder. d Op 20 juli 2005 heeft de Belastingdienst aan Sisvel medegedeeld (samengevat en onder meer) dat op basis van artikel 13 van de APV de termijn van opschorting met betrekking tot de telefoons werd verlengd met 10 werkdagen zodat die termijn zou eindigen op 3 augustus 2005, dat de goederen

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

zich bevonden in een loods van Bos en dat indien binnen de termijn van de verlenging geen stappen waren ondernomen de goederen de douanebestemming zouden volgen. e Sisvel heeft op 28 juli 2005 aan de voorzieningenrechter in de rechtbank Haarlem verlof gevraagd en verkregen om onder Bos beslag te mogen leggen tot afgifte, op grond van (i) de APV (ii) de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) en II (iii) onrechtmatig handelen. f Met gebruikmaking van het verleende verlof is (naar tussen partijen in confesso is – geen van hen heeft een afschrift van een beslagexploit overgelegd) op 29 juli 2005 ten verzoeke van Sisvel conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de telefoons. g Bij exploit van 3 augustus 2005 heeft Sisvel tegen Dutch Mobile en Bos een bodemprocedure bij deze rechtbank aanhangig gemaakt. In die procedure vordert Sisvel onder meer vernietiging van de in beslag genomen telefoons wegens octrooi-inbreuk. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Eiseressen vorderen (samengevat) dat zal worden bevolen het conservatoir beslag op de telefoons op te heffen, met veroordeling van Sisvel in de kosten van de procedure. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten leggen eiseressen aan die vordering (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag: a Als niet-octrooihouder is Sisvel niet gerechtigd om de octrooien te handhaven; b De voorzieningenrechter te Haarlem was niet bevoegd om verlof tot beslaglegging te verlenen; c De grondslagen die aan het verlof tot beslaglegging zijn meegegeven zijn ongenoegzaam; d Het belang van eiseressen (meer in het bijzonder Dutch Mobile) bij opheffing van het beslag is groter dan het belang van Sisvel bij handhaving daarvan. 4 Sisvel heeft tegen de vordering van eiseressen gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling van het geschil 5 Eiseressen stellen zich op het standpunt dat Sisvel, die geen octrooihouder is maar (slechts) licentienemer, geen verbodsvordering (met nevenvorderingen) kan instellen, doch slechts een vordering tot schadevergoeding voor haarzelf, mits zij daartoe als licentienemer uitdrukkelijk is gemachtigd, gelet op het gesloten systeem van ROW 1995 (art. 70 lid 3 jo lid 5 ROW 1995). Derhalve was Sisvel ook niet gerechtigd conservatoire maatregelen op basis van de octrooien in te stellen, aldus eiseressen. Hiermee zien eiseressen evenwel over het hoofd dat Sisvel niet als licentienemer zelfstandig verbodsvorderingen instel. Zij is immers, blijkens een overgelegde akte, nadrukkelijk en onherroepelijk door Philips c.s. gemachtigd om namens Philips c.s. op te treden krachtens procesvolmacht. Sisvel heeft zodoende niet namens zichzelf (en zelfstandig) het verzoek tot verlof ingediend en vervolgens beslag laten leggen, maar namens Philips c.s., hetgeen naar Nederlands procesrecht mogelijk is (vgl. HR 26 juni 1985, NJ 1986, 307). Op dezelfde voet is Sisvel gerechtigd om een bodemprocedure namens Philips c.s. aan te spannen en daarin (onder meer) vernietiging van de telefoons wegens octrooiinbreuk te vorderen, gelijk zij inmiddels heeft gedaan.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


6 De stelling van eiseressen, inhoudende dat de rechtbank Haarlem onbevoegd zou zijn om het onderhavige verlof tot beslaglegging te verlenen, faalt eveneens. Eiseressen hebben betoogd dat uitsluitend de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage bevoegd was, aangezien de rechtbank aldaar de voor de behandeling van octrooizaken bij uitsluiting aangewezen rechter hier te lande is. Eiseressen zie er aldus aan voorbij dat die uitsluitende bevoegdheid geen betrekking heeft op het treffen van conservatoire maatregelen. Daarvoor geldt onverkort hetgeen is bepaald in de artikelen 700 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nu de zaken waarop het verlof tot beslaglegging zich (onweersproken) in het rechtsgebied van de rechtbank te Haarlem bevonden, heeft Sisvel zich terecht gewend tot de voorzieningenrechter in die rechtbank. 7 De conclusie uit het voorgaande is dat het beslag in elk geval voorzover het is gegrond op octrooi-inbreuk, rechtsgeldig is gelegd. Er is derhalve geen aanleiding dat beslag op te heffen wegens verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. 8 Ten deze doet zich evenmin het geval voor (genoemd in artikel 705 lid 2 Rv) dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Eiseressen hebben immers uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij zich in het kader van dit kort geding niet op die bepaling beroepen. Dat brengt met zich dat bij de beoordeling van de vraag of het op basis van de ROW 1995 gelegde beslag wel of niet gehandhaafd moet blijven voorshands moet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van Sisvel, inhoudende dat de in beslag genomen telefoons beschikken over MP3- technologie die inbreuk maakt op de octrooien. 9 Daarmee resteert ter beantwoording de vraag of het beslag ’onnodig’ is in de zin van artikel 705 lid 2 Rv. Eiseressen hebben betoogd dat die situatie zich inderdaad voordoet, en daarbij gewezen op het bepaalde in artikel 70 lid 6 ROW 1995, inhoudende (samengevat) dat bij de beoordeling van een vordering tot vernietiging van roerende zaken waarmee octrooi-inbreuk wordt gemaakt een afweging dient plaats te vinden tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen alsmede de belangen van derden. Eiseressen hebben betoogd dat een dergelijke belangenafweging er toe zal leiden dat de vernietiging van de in beslag genomen telefoons niet zal worden bevolen, en er in elk geval thans toe zou moeten leiden dat het beslag wordt opgegeven. Daartoe voeren eiseressen onder meer het volgende aan: – de in beslag genomen telefoons vertegenwoordigen een aanmerkelijke waarde, welke waarde snel vermindert gelet op de korte life-cycle van mobiele telefoons; – de in de telefoons opgenomen MP3-technologie vervult slechts een geringe rol, te weten uitsluitend het weergeven van Ringtones – het belang van Sisvel bij handhaving van het beslag is gering, aangezien zij op haar website een licentie aanbiedt voor $ 0,60 per product; aldus is het belang van Sisvel slechts (2.000 x $ 0,60 =) € 950,–, welk bedrag eiseressen gaarne bereid zijn als zekerheid te stellen voor opheffing van het beslag. 10 Ten processe is voorshands duidelijk geworden dat de belangen van de octrooihouders aanmerkelijk groter zijn dan die van eiseressen. Sisvel heeft onweersproken gesteld dat zij met vele fabrikanten van mobiele telefoons licentie-

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 5 3

overeenkomsten heeft gesloten, en dat Motorola één van de fabrikanten is die om haar moverende redenen het nemen van een licentie weigert. Sisvel kan worden gevolgd in haar stelling dat het op de markt komen van een partij telefoons als de onderhavige, welke telefoons onweersproken inbreuk maken op de octrooien, een onaanvaardbaar precedent zou vormen ten opzichte van derden die wel, teneinde de octrooien te respecteren, een licentievergoeding betalen en de overige licentievoorwaarden accepteren. De stelling van eiseressen dat het belang van Sisvel ’slechts’ een bedrag van $ 0,60 per telefoon zou bedragen gaat evenmin op. Ten processe is gebleken dat Dutch Mobile en Sisvel hebben onderhandeld omtrent een licentieovereenkomst teneinde het onderhavige geschil op te lossen. Gesteld noch gebleken is dat het kennelijk niet bereiken van een dergelijk resultaat het gevolg is van buitensporige en/of anderszins onredelijke verlangens van Sisvel. 11 De slotsom uit het vorenoverwogene is dat het beslag, voorzover gegrond op octrooi-inbreuk, dient te worden gehandhaafd. De overige stellingen van eiseressen kunnen onbesproken blijven. Weliswaar hebben eiseressen nog argumenten ontleend aan de naar hun oordeel onjuiste wijze waarop in deze zaak door de douane de APV is toegepast, doch eiseressen hebben – geheel daargelaten de juistheid van die stellingen – niet het standpunt betrokken dat dit zou betekenen dat het beslag zou moeten worden opgeheven indien dit overigens op enige grond (als waarvan in casu sprake is, te weten het octrooirecht) terecht zou zijn gelegd. 12 De gevraagde voorziening zal dan ook worden geweigerd. Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gesteld partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing: De voorzieningenrechter: wijst de vordering af; veroordeelt eiseressen in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 244,– aan verschotten en € 816,– aan procureurssalaris. Enz.

•


2 5 4

B I J B L A D


Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

Nr. 48 Vzr. Rechtbank te Haarlem, 24 oktober 2005 (Woonoutlet) Mr. A.J. van der Meer Art. 1 BMW Het woord woonoutlet bestaat uit twee bestanddelen, waarvan het bestanddeel ’woon’ als beschrijvend dient te worden aangemerkt. Het bestanddeel ’outlet’ komt niet als woord in het woordenboek voor. Het is de voorzieningenrechter bekend dat het gezaghebbende blad Onze Taal haar lezers heeft opgeroepen een Nederlands woord te bedenken voor ’outlet’. Uit de inzendingen werd als winnaar gekozen het woord ’restwinkel’. Het mag bekend worden verondersteld dat dit laatste woord tot op heden geen grote navolging heeft gekend. Voorshands wordt aangenomen dat het Engelse woord ’outlet’ in onze gangbare taal een gebruikelijke aanduiding is geworden voor een ’restwinkel’. De combinatie ’woonoutlet’ lijkt aldus letterlijk en begripsmatig genomen niets anders te betekenen dan een winkel waar (af fabriek) restpartijen bestaande uit woonartikelen worden verkocht. De WoonOutlet heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat het merk door inburgering bij het relevante publiek onderscheidende kracht heeft verworven. Het is zeer voorstelbaar dat een depot van een louter woordmerk Woonoutlet door het Benelux-Merkenbureau zou worden geweigerd op grond van artikel 6bis, lid 1 sub (b en/of ) c BMW. Als De Jong zich op grond van zijn gecombineerd woord-beeldmerk met succes zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het woord woonoutlet, zou hij zich in feite beroepen op merkbescherming van niet als merk te deponeren woorden, en aldus toch een monopolie verkrijgen ten aanzien van dat ’woord-onderdeel’ van zijn merk. Dit zou in strijd zijn met de strekking van artikel 3, lid 1 van de Merkenrichtlijn. Art. 1 Hnw Zanders voert de handelsnaam Kamer en Suite en gebruikt het teken woonoutlet als aanduiding/beschrijving van haar bedrijfsactiviteiten. Een dergelijke aanduiding/beschrijving van bedrijfsactiviteiten kan in casu niet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, ook niet als zij tezamen met de handelsnaam Kamer en Suite wordt gebruikt. 1 De Woonoutlet Alkmaar BV te Alkmaar, 2 Hein Luit de Jong te Alkmaar, eisers, procureur mr. M. Middeldorp, advocaat mr. A. Lof te Hoorn, tegen M. Zanders Beheer BV te Bennebroek, gedaagde, procureur mr. D.J. Posthuma. 2 De feiten 2.1 De WoonOutlet voert sinds augustus/september 2005 in Alkmaar een detailhandel in meubelen, inhoudende dat zij meubelfabrikanten ruimte aanbiedt om hun producten rechtstreeks aan de klant te verkopen. De meubelfabrikanten bepalen zelf het assortiment; De WoonOutlet zorgt voor de omgeving en het personeel. De Jong is directeur van De WoonOutlet. 2.2 De Jong heeft op 5 november 2004 het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk in de Benelux gedeponeerd onder nummer 0764759, voor de klassen 20 (waaronder meubelen), 21 (waaronder gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken) en 35:

2.3 De Jong heeft aan De WoonOutlet een licentie verleend voor het gebruik van het onder 2.2 genoemde merk. 2.4 Zanders zal in oktober 2005 in Cruquius (gemeente Haarlemmermeer) een outlet op het gebied van woonartikelen en woongerelateerde artikelen openen. Op haar website www.kamersuite.nl staat onder andere de vermelding ’Dè woonoutlet op toplocatie waar u niet mag ontbreken!’ en een logo die de woorden ’Kamer en Suite’ en (daaronder in een kleiner lettertype) ’woonoutlet’ bevat. (...) 4 De beoordeling 4.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 sub B van de Benelux-Merkenwet (hierna: ’BMW’) stelt de voorzieningenrechter vast dat, nu Zanders in het arrondissement Haarlem is gevestigd, hij op grond van artikel 37 sub A BMW bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Merkinbreuk 4.2 De WoonOutlet c.s. hebben gesteld dat Zanders, door op haar website zonder geldige reden het teken woonoutlet te gebruiken, op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d BMW inbreuk maakt op het merkrecht van De Jong. Het merk WOONOUTLET is volgens De WoonOutlet c.s. voldoende onderscheidend; het bestaat niet in de Nederlandse taal en/of wordt niet gebruikt als naam voor producten van verschillende herkomst. Daarbij komt dat het Benelux-Merkenbureau het merk niet op één van de in artikel 6bis BMW genoemde gronden heeft geweigerd, zodat er geen sprake [is, Red.] van het ontbreken van onderscheidend vermogen. Dat een deel van het merk – het woord ’woon’ – beschrijvend is, is niet voldoende om tot het oordeel te komen dat het merk in het geheel geen onderscheidend vermogen heeft. Het onderscheidend vermogen van het merk WOONOUTLET is daarbij reeds toegenomen, aangezien De WoonOutlet de afgelopen periode intensief reclame voor haar bedrijf heeft gemaakt dan wel in de publiciteit is gekomen, aldus nog altijd De WoonOutlet c.s. 4.3 Zanders heeft aangevoerd dat de outlet als concept voor het rechtstreeks vanaf de fabriek verkopen van artikelen aan klanten niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland een begrip is geworden. Al gelang de herkomst, het merk, de soort etc. van de aldaar verkochte producten, wordt er (door de vele reeds aanwezige aanbieders) aan het woord ’outlet’ een ander woord gekoppeld zoals ’designeroutlet’, ’Diesel outlet’ of ’DVD outlet’. Hetzelfde geldt voor het door De Jong geregistreerde en door De WoonOutlet gebruikte merk WOONOUTLET, nu dit een combinatie is van het niet onderscheidende woord ’woon’ en het zuiver beschrijvende woord ’outlet’. Het woord woonoutlet maakt daarom deel uit van het normale taalgebruik dan wel dient te worden aangemerkt als soortnaam of beschrijvende aanduiding. Nu De WoonOutlet pas sinds 10 september 2005 is geopend,

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


kan er nog geen sprake zijn van inburgering. Volgens Zanders kan De Jong op grond van voornoemde geen bescherming aan de BMW ontlenen. 4.4 Overeenkomstig artikel 1 BMW is het uitgangspunt bij de beoordeling of merken voor merkenrechtelijke bescherming vatbaar zijn dat zij dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Tevens moet, om als merk aanvaardbaar te zijn, het teken onderscheidend vermogen hebben. Het Benelux-Merkenbureau zal overeenkomstig artikel 6bis BMW weigeren een depot in te schrijven indien het teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW en de overige in artikel 6bis BMW gegeven criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op artikel 3 lid 1 van de Eerste richtlijn 89/104 van de Raad van 21 december 1988 betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: ’Merkenrichtlijn’) en artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs. 4.5 Met inachtname van het voorgaande overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Het woord woonoutlet bestaat uit twee bestanddelen, waarvan het bestanddeel ’woon’ als beschrijvend dient te worden aangemerkt. Het bestanddeel ’outlet’ komt niet als woord in het woordenboek voor (zelfs niet in de nieuwe Grote Van Dale). Het is de voorzieningenrechter bekend dat het gezaghebbende blad Onze Taal in haar nummer van juli/augustus 2003 haar lezers heeft opgeroepen een Nederlands woord te bedenken voor ’outlet’. Uit de inzenders [lees: inzendingen, Red.] werd (in het oktober 2003-nummer) als winnaar gekozen het woord ’restwinkel’. Het mag als bekend worden verondersteld dat dit laatste woord tot op heden geen grote navolging heeft gekend. Mede gezien de door Zanders overgelegde stukken hieromtrent, wordt voorshands aangenomen dat het Engelse woord ’outlet’ in onze gangbare taal een gebruikelijke aanduiding is geworden voor een ’restwinkel’. De combinatie ’woonoutlet’ lijkt aldus letterlijk en begripsmatig genomen niets anders te betekenen dan een winkel waar (af fabriek) restpartijen bestaande uit woonartikelen [worden, Red.] verkocht. Dat De Jong er klaarblijkelijk zelf ook zo over denkt, kan volgen uit zijn inschrijving van het woord-/beeldmerk, waarin achter de woorden ’Kenmerken van de deposant of de gemachtigde’ is ingevuld ’woonoulet’. 4.6 De voorzieningenrechter acht het, gezien het vorenstaande, zeer voorstelbaar dat een depot van een louter woordmerk WOONOUTLET door het Benelux-Merkenbureau zou worden geweigerd op grond van artikel 6bis lid 1 sub (b en/of) c BMW. Daarbij komt dat uit diverse arresten van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de weigering van beschrijvende tekens gebaseerd op artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, reeds duidelijk is geworden dat hiermee een doel van algemeen belang wordt nagestreefd en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en daarom niet kunnen worden ingeschreven (de zogenaamde ’Freihaltebedürfnis’). 4.7 Door zich op grond van zijn onderhavig gecombineerd woord-/beeldmerk met succes te kunnen verweren tegen het gebruik door Zanders van het woord woonoutlet uit dat merk, zou De Jong zich in feite beroepen op merkbescherming van – gezien hetgeen hiervoor is overwogen – niet als merk te deponeren woorden, en aldus toch een mo-

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 5 5

nopolie verkrijgen ten aanzien van dat ’woord-onderdeel’ van haar [lees: zijn, Red.] merk. Dit zou in strijd zijn met de strekking van artikel 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn. Ter zitting is gebleken dat De Jong enkel heeft gekozen voor een depot van een gecombineerd woord-/beeldmerk, en verkrijgt [hij, Red.] als gevolg hiervan de daarbij behorende mate van bescherming krachtens het merkenrecht. Het feit dat hij niet heeft geprobeerd ook het woordmerk te deponeren, acht de voorzieningenrechter ’veelzeggend’. Aan het nog door De WoonOutlet c.s. gedane beroep op inburgering wordt voorbijgegaan, nu De WoonOutlet c.s. niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het merk hierdoor bij het relevante publiek onderscheidende kracht heeft verworven. 4.8 Nu Zanders gebruikt maakt van het teken woonoutlet, dat overeenkomstig het voornoemde vrij dient te blijven voor een ieder, doch geen gebruik maakt van de overige onderdelen zoals de twee rechthoeken en de schrijfwijze van het woord woonoutlet, is er geen aanleiding voor toewijzing van de gevraagde veroordeling. Als gevolg hiervan kan in het midden blijven of De WoonOutlet c.s. zich met vrucht op artikel 13A lid 1 sub d BMW kunnen beroepen. Handelsnaaminbreuk 4.9 De WoonOutlet c.s. hebben gesteld dat Zanders, door op haar website de handelsnaam Kamer en Suite woonoutlet te voeren, (ook) inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam De WoonOutlet respectievelijk merk WOONOUTLET ex artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (hierna: ’Hnw’). Door opname van de handelsnaam van De WoonOutlet in de handelsnaam van Zanders wordt de indruk gewekt dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Hieromtrent is reeds verwarring ontstaan bij het bij De WoonOutlet winkelende publiek. Nu de aard van beide ondernemingen gelijk is en zij zich in dezelfde geografische regio bevinden, is volgens De WoonOutlet c.s. verder gevaar voor verwarring te duchten. 4.10 Zanders heeft betwist dat zij het teken woonoutlet als handelsnaam gebruikt; zij voert de handelsnaam Kamer en Suite. Voor zover er sprake zou zijn van een handelsnaam dan komt De WoonOutlet (ook) geen bescherming toe nu dit zou leiden tot het monopoliseren van taal dan wel een beperking van concurrentie. Zanders zou dan immers het teken woonoutlet niet als aanduiding voor haar type outlet kunnen gebruiken. Ten slotte betwist Zanders dat de toevoeging van het teken woonoutlet aan haar handelsnaam kan leiden dan wel heeft geleden [lees: geleid, Red.] tot verwarring bij het publiek nu beide een eigen regio en markt bedienen. 4.11 Ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorziening ten aanzien van de handelsnaam voor toewijzing in aanmerking komt, dient als [lees: ten, Red.] eerste te worden vastgesteld of Zanders het teken woonoutlet voert als handelsnaam voor haar onderneming. Overeenkomstig de artikelen 1, 5 en 5a Hnw is van voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Uit het door De WoonOutlet c.s. hieromtrent overgelegde stuk (afdruk van de website) blijkt dat Zanders de handelsnaam Kamer en Suite voert en het teken woonoutlet als aanduiding/beschrijving van haar bedrijfsactiviteiten [gebruikt, Red.]. Met inachtname [lees: inachtneming, Red.] van hetgeen reeds is overwogen onder 4.4 tot en met 4.8

•


2 5 6

B I J B L A D


kan een dergelijke aanduiding/beschrijving van bedrijfsactiviteiten in casu niet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik overeenkomstig de Handelsnaamwet, ook niet als het tezamen met de handelsnaam Kamer en Suite wordt gebruikt. Onrechtmatige daad 4.12 De WoonOutlet c.s. hebben hun vordering ook gegrond op onrechtmatig handelen van Zanders. Daartoe zijn evenwel geen andere omstandigheden dan de reeds besproken feiten en omstandigheden aangevoerd. Niet valt in te zien dat de handelswijze [lees: handelwijze, Red.] van Zanders, die niet handelsnaam- of merkinbreukmakend is, niettemin onrechtmatig jegens De WoonOutlet c.s. moet worden geacht. Bij gebreke van een nadere toelichting van De WoonOutlet c.s. moet ook deze grondslag worden afgewezen. 4.13 Gelet op het voorgaande dient de gevraagde voorziening te worden geweigerd. De WoonOutlet c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 4.14 De kosten aan de zijde van Zanders worden begroot op: vastrecht € 244,–, salaris procureur € 816,–, totaal € 1.060,–.

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

merk van SAB komt. SAB is zodoende gerechtigd de nietigheid van de latere inschrijving van het merk dat door Bharat c.s. is gedeponeerd in te roepen. Art. 4, lid 6 sub a j˚ art. 14B sub 2 BMW De nietigverklaring van de inschrijving is toewijsbaar op grond van de latere rangorde. Dat kan niet op grond van depot te kwader trouw, zoals gevorderd. SAB heeft immers weliswaar Bharat c.s. geen toestemming gegeven tot depot van het jongste merk, terwijl Bharat c.s. uiteraard (vanwege de distributierelatie) wisten dat SAB haar oudste merk in het Beneluxgebied gebruikte, zodat sprake is van een ongeldig merk wegens depot te kwader trouw. Beroep daarop komt SAB vanwege de verjaringstermijn van 5 jaar echter niet meer toe. Art. 13 bis BMW Bedoelde kwade trouw is overigens nog wel relevant voor de werking van art. 13 bis BMW, omdat de gevorderde afdracht van winst genoten met de merkinbreuk moet worden afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. Kwade trouw in de zin van laatst bedoeld artikel is naar het oordeel van de rechtbank gegeven in het onderhavige geval van depot te kwader trouw, zodat de gevorderde winstafdracht met de daarover af te leggen rekening en verantwoording voor zover en in de vorm zoals deze is gevorderd, voor toewijzing in aanmerking komt.

5 De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1 weigert de gevraagde voorziening, 5.2 veroordeelt De WoonOutlet c.s., hoofdelijk des dat de één betalende de ander in zoverre zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Zanders tot op heden begroot op € 1.060,00, 5.3 verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 49 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 28 september 2005* (Mariënburg rum) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 3, lid 2 j˚ art. 14 sub 1 BMW De distributieovereenkomst tussen partijen wordt beëindigd ingevolge door de rechtbank toegepaste conversie van de in acht genomen onjuiste opzegtermijn in een rechtsgeldige opzegging. De vorderingen in reconventie strekken er onder meer toe de op naam van de voormalig distributeur staande merkinschrijving van het etiket nietig te doen verklaren en een verbod tot gebruik van de merken van SAB te verkrijgen. SAB is oudste rechthebbende en eerste deposant van het woordbeeldmerk. Het door Bharat c.s. gedeponeerde woord-beeldmerk stemt daarmee geheel overeen en is ingeschreven voor dezelfde waren. In feite behelzen beide merken etiketten voor Mariënburg rum-flessen en het latere merk bevat merkenrechtelijk gezien slechts onderschikte verschillen. Aldus is sprake van inschrijven van een merk waarvan het depot in rangorde na het depot van het overeenstemmende oudere

*


1 Bansboesan Patik Lachmansingh te ’s-Gravenhage, 2 Radjdei Lachmansingh-Khedoe te ’s-Gravenhage, 3 Viyai Lachmansingh te ’s-Gravenhage, 4 Bharat B.P.L. & Son te ’s-Gravenhage, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur thans mr. H. Koning, tegen NV Handelsmaatschappij SAB, tevens h.o.d.n. Suriname Alcohol Beverages NV te Paramaribo, Suriname, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. A.J.M.H. Werd. 1.6 B. Lachmansingh heeft op 10 november 1998 het Benelux-woord/beeldmerk MARIËNBURG RUM gedeponeerd, ingeschreven onder nummer 651765 (voor rum in klasse 33). Het depot betreft het volgende:

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


Het in 1.1 bedoelde woord/beeldmerk met inschrijvingsnummer 451588, gedeponeerd op 4 juli 1988 voor rum in klasse 33, dat te naam staat van Sab, is zo weergegeven:

1.7 Sab is naast de in 1.1 genoemde Benelux-merken houdster van het Benelux-woord/beeldmerk SAB, ingeschreven onder nummer 414438 en op 28 november 1985 gedeponeerd voor waren in klasse 33: alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren). Dit woord/beeldmerk is als volgt ingeschreven:

1.8 Bharat cs (Bharat & Son is een vennootschap onder firma, B. Lachmansingh, R. Lachmansingh en V. Lachmansingh zijn vennoten in die v.o.f.) brengen in de Benelux, althans in Nederland flessen Mariënburg rum op de markt die niet zijn betrokken van Sab of van diens erkende wederverkopers. Daarbij wordt door Bharat cs gebruik gemaakt van etiketten die vrijwel geheel overeenstemmen met de door Sab op haar Mariënburg rumflessen gehanteerde etiketten, terwijl op de dop van de door Bharat cs verhandelde rumflessen in zwarte letters SAB staat afgebeeld. Ook staat op die flessen aangegeven ’Product of Suriname’.

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 5 7

1.9 Bij brief van 29 juli 2003 heeft Sab Bharat cs, voor zover thans relevant, als volgt aansprakelijk doen stellen en doen sommeren: (...) Anders dan u stelt, is mijn cliënte (sc. Sab, Rb.) rechthebbende op het woordmerk ’Mariënburg’. Ik verwijs naar de inschrijving van 3 april 1989 bij het Benelux-Merkenbureau alhier onder nummer 0453805. Deze inschrijving is vernieuwd in 1999. Cliënte is voorts oudst rechthebbende, verkregen door eerste depot, op het woorden beeldmerk ’Mariënburg-rum’, ingeschreven op 14 juli 1988 en vernieuwd in 1998, bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 0451588. De kennelijke inschrijving van het merk ’Mariënburg-rum’ door de heer B.P. Lachmansingh, h.o.d.n. Bharat B.P.L. & Son, op 10 november 1998 is nietig en in strijd met het eerdere depot van mijn cliënte, hetgeen overigens ook blijkt uit de (beëindigde) licentieovereenkomst. Juist kan zijn dat in het verleden een licentieovereenkomst heeft gegolden, maar deze is sinds 10 juli 1999, althans 1 januari 2000, althans 1 juli 2001 beëindigd. Cliënte heeft niettemin moeten vaststellen dat uw cliënten rum van het merk ’Mariënburg’ distribueren in flessen van 0,2 liter en 0,7 liter. Het etiket dat uw cliënten voor die rum gebruiken is vrijwel identiek aan het etiket van mijn cliënte. Hierdoor misleiden uw cliënten het publiek, en ontstaat verwarring bij het publiek. De flessen van uw cliënten worden nota bene afgesloten met een witte dop, waarop de zwarte letters ’SAB’ staan afgebeeld. Aldus plegen uw cliënten een inbreuk op de rechten van mijn cliënte in de zin van artikel 6:162 BW juncto artikel 3 en 13A Eenvormige Beneluxwet op de Merken. Mijn cliënte heeft hierdoor schade geleden. Ik stel uw cliënten aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade als gevolg van het handelen van uw cliënten. De schade is aanzienlijk en loopt in de tonnen. Ik verzoek en zonodig sommeer ik uw cliënten onmiddellijk, althans uiterlijk 1 augustus 2003 te 12:00 uur, mij schriftelijk te bevestigen dat zij inbreuk hebben gepleegd op de rechten van mijn cliënte en te bevestigen dat zij de inschrijving van het merk zo spoedig mogelijk zullen laten doorhalen. Teven dienen uw cliënten aansprakelijkheid te erkennen voor alle uit het depot (te kwader trouw) voortvloeiende geleden en nog te lijden schade. (...) Tot slot, het zal duidelijk zijn dat mijn cliënte een andere lezing heeft van het vonnis in kort geding van 20 december 2002 (bedoeld is kennelijk: 2000, Rb.). In die procedure hadden uw cliënten (in reconventie) nakoming van de licentieovereenkomst gevorderd. Cliënte had zich in die procedure primair op het standpunt gesteld dat de licentieovereenkomst op 10 juli 1999 is geëindigd omdat uw cliënten geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid deze te verlengen en subsidiair omdat deze tegen 1 januari 2000 is opgezegd. In reconventie heeft de President mijn cliënte veroordeeld om aan uw cliënten nog slechts éénmaal 5.000 liter rum te leveren. Zulks is ook geschied. Nadien hebben uw cliënten bovendien geen bestellingen meer geplaatst. Hierdoor staat vast dat de licentieovereenkomst is geëindigd en uw cliënten thans zonder recht of titel Mariënburg-rum verkopen. (...) Aan deze sommatie is door Bharat cs geen gehoor gegeven. 1.10 In 2004 is een tweede kort geding procedure gevoerd tussen partijen. Bij vonnis van 11 juni 2004 is voor zover thans relevant als volgt overwogen door de voorzieningenrechter van deze rechtbank:

•


2 5 8

B I J B L A D


3.1. Vaststaat dat Lachmansingh op grond van meergenoemd het vonnis in kort geding van 20 december 2000 een partij van 5000 liter Mariënburg rum geleverd heeft gekregen. 3.2. Voorts staat vast dat algemeen directeur van Wanders, de heer R. Vriends, schriftelijk heeft verklaard dat bovengenoemde 5000 liter geleverde rum de laatste levering aan Lachmansingh van Mariënburg rum is geweest en dat – een deel van – deze rum, inclusief het restant van een eerdere levering, in de maanden januari en februari 2002 voor Lachmansingh gebotteld zijn in 29.076 flessen van 20 cl. Thans staat er nog een restant van ongeveer 400 liter Mariënburg rum bij Wanders, waarvan nog ongeveer 2000 flessen van 20 cl. afgevuld kunnen worden. 3.3. Lachmansingh heeft verklaard dat hij van partij in 3.2. vermelde partij nog 4.800 flessen van 20 cl. in depot heeft staan. Van deze partij van 5000 liter kan Lachmansingh derhalve nog 6.800 flessen van 20 cl. op de markt brengen. Indien van de in 2002 gebottelde 29.076 flessen van 20 cl thans nog 4.800 resteren wil dat zeggen dat Lachmansing vanaf februari 2002 tot half mei 2004 (ruim 27 maanden), ongeveer 900 flesjes van 20 cl Mariënburg rum per maand heeft verkocht, hetgeen niet onaannemelijk lijkt. Een en ander houdt in dat Lachmansingh nog gedurende ongeveer een halfjaar Mariënburg rum kan verkopen, afkomstig van de partij van 5000 liter geleverd naar aanleiding van meergenoemd kort geding vonnis. 3.4. SAB heeft niet gemotiveerd weersproken en ook niet aannemelijk gemaakt met schriftelijk bewijs van welke aard dan ook, dat bovengenoemde 4800 flessen Mariënburg, niet afkomstig kunnen zijn van de laatste door SAB geleverde partij van 5000 liter Mariënburg rum. In dit kort geding dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat de flessen Mariënburg rum waartegen SAB bezwaar maakt nog stammen uit de tijd van de tussen partijen vigerende licentieovereenkomst en dat Lachmansingh derhalve gerechtigd is deze flesjes met gebruikmaking van de merkenrechten van SAB af te zetten. 3.5. Gezien het vorenstaande dient er voorshands vanuit gegaan te worden dat Lachmansing nog gedurende ongeveer een half jaar gerechtigd zal zijn, met gebruikmaking van de merkenrechten van SAB, de Mariënburg rum af te zetten en dat hij alsdan uitverkocht zal zijn en het probleem tussen partijen uit de wereld zal zijn geholpen. 3.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering zal worden afgewezen. SAB zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 1.11 Sab is bij exploit van 18 juni 2004 in hoger beroep gekomen van het in 1.10 bedoelde vonnis en heeft Bharat cs daarin tevens gesommeerd uiterlijk 11 januari 2005 de voorraad Mariënburg rum geheel uit te verkopen en verdere verkoop te staken en gestaakt te houden. Ten tijde van het nemen van de conclusie van dupliek in reconventie in de onderhavige zaak was het in die zaak nog niet gekomen van het nemen van grieven. 2 Het geschil 2.1 In conventie vorderen Bharat cs betaling door Sab van schadevergoeding wegens door hen gestelde toerekenbare tekortkomingen in de nakoming door Sab van haar verbintenissen uit der partijen distributieovereenkomst ter hoogte van € 509.100,–, vermeerderd met rente, alsmede ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie, kosten rechtens, die van gelegd beslag daaronder begrepen. 2.2 In reconventie vordert Sab a een verklaring voor recht dat der partijen overeenkomst is geëindigd per 10 juli 1999, althans 1 januari 2000, althans 1 juli 2001, althans een in goede justitie te bepalen datum, b nietigverklaring van de inschrijving van het depot te kwader trouw door B. Lach-

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

mansingh van Benelux-woord/beeldmerk MARIËNBERG RUM dat is ingeschreven onder nummer 61765, c een aan Bharat cs op te leggen merkinbreuk/handelsnaaminbreukverbod op straffe van een dwangsom, d een bevel aan Bharat cs tot het uit de handel (laten) nemen van alle flessen Mariënberg-rum afkomstig van Bharat cs en/of diens leveranciers, eveneens op straffe van een dwangsom, e een bevel aan Bharat cs tot vernietiging van inbreukmakende artikelen op straffe van een dwangsom, f een bevel aan Bharat cs tot plaatsing van een rectificatie, zonder dwangsom, g hoofdelijke betaling door Bharat cs van schadevergoeding groot $ 16.000,–, althans het Euro-equivalent daarvan, wegens onrechtmatige daad van Bharat cs, en/of wegens merkinbreuk, h hoofdelijke betaling door Bharat cs van aan Sab af te dragen winst wegens merkinbreuk en dienaangaande af te leggen rekening en verantwoording, alles kosten rechtens. Hoewel door Sab gezet in de sleutel van de conclusie van antwoord in conventie, vordert zij in feite in reconventie tevens opheffing van de door Bharat cs gelegde beslagen op haar merken. 2.3 Partijen hebben over en weer gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling van het geschil 3.1 Voor zover dit geschil een merkenrechtelijke grondslag heeft, is deze rechtbank bevoegd op grond van het in art. 37A BMW gestelde, nu de gestelde merkinbreuk plaatsvindt door Bharat cs die wonen en zaak doen in dit arrondissement. (...) 3.11 Naar thans blijkt kan Sab zich op het rechtens juiste standpunt stellen dat de overeenkomst achteraf bezien door haar is beëindigd per 10 juli 2000. Dat de praktijk Sab echter inmiddels na de eerste kort geding procedure had ingehaald, doet daar niet aan af. Sab heeft er kennelijk op praktische gronden naar aanleiding van dat kort geding vonnis uit december 2000 voor gekozen – maar wel uitdrukkelijk voor de zekerheid en voor zover vereist – opnieuw met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden op te zeggen (overigens, als gezegd (opnieuw) niet tegen de juiste contractueel mogelijke datum van 10 juli 2001, maar tegen 1 juli 2001, hetgeen andermaal zou dienen te worden geconverteerd in 10 juli 2001, maar daar wordt vanwege de eerdere geldige beëindigingsdatum niet aan toegekomen). Uit die houding valt af te leiden dat Sab op praktische gronden en uitdrukkelijk subsidiair bereid was – nu de zaken eenmaal deze wending hadden genomen – de overeenkomst nog een jaar gestand te doen. Bharat cs hebben echter geen bestellingen meer geplaatst (en evenmin afgenomen) in de periode gelegen tussen de levering op grond van bedoeld eerste kort geding vonnis en het aldus op praktische gronden door Sab gehanteerde beëindigingstijdstip van 1 juli 2001, tegen welke laatste beëindiging voor zover vereist door Bharat cs ook niet kenbaar en op rechtens relevante wijze is geprotesteerd. De blote stelling zijdens Bharat cs dat wel zou zijn besteld, is in het licht van de persistente ontkenning van Sab en bij gebreke van welk schriftelijk bewijs dan ook en bijvoorbeeld ter zake dienende ingebrekestellingen zijdens Bharat cs onvoldoende om dat anders te zien. Ook zo bezien komt Bharat cs geen nadere compensatie toe.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


3.12 Eveneens is in redelijkheid thans niet meer vol te houden dat door Bharat cs nog op de markt gebrachte rum afkomstig zou zijn van bedoelde ’afgedwongen’ levering van 5000 liter in het voorjaar van 2001. De overeenkomst gaat uit van een jaarlijkse minimum afname door Bharat cs van 4000 liter. De stelling van Bharat cs dat de geringere verkoop te wijten zou zijn aan grootschalige schending van de exclusiviteit door Sab (er zij aan herinnerd dat hier rechtens geen sprake van is, omdat de exclusieve distributieovereenkomst op 10 juli 2000 is geëindigd, zodat het Sab vanaf die datum vrij stond aan derden te leveren) is in het licht van de onderbouwde stelling van Sab dat zij in 4 jaar tijd na de bewuste levering van 5000 liter rum aan Bharat cs slechts 6278 liter heeft afgezet in Nederland, evenmin feitelijk vol te houden; juridisch doet dat er, als gezegd, vanwege de rechtens aan te nemen beëindigingsdatum, echter niets toe. 3.13 Aan het vorenoverwogene kan ten slotte niet afdoen de niet steekhoudend onderbouwde stelling van Bharat cs dat in mei 2001 – waar Bharat cs vergezeld van hun raadsman onuitgenodigd en onaangekondigd bij Sab op bezoek zijn geweest (daarbij zowel de Surinaamse advocaat van Sab, mr. Kruisland, als de Nederlandse, mr. De Werd, van wie bekend was dat dezen voor Sab optraden, passerend) – in Suriname met Sab zou zijn ’overeengekomen’ of door haar zou zijn ’toegezegd’ dat de overeenkomst gedurende de optietermijn van 10 jaar zou doorlopen. De brief van 30 mei 2001 die mr. Koning vervolgens rechtstreeks aan Sab heeft gezonden ter ’bevestiging’ van vermeende afspraken is daags daarna schriftelijk weersproken door SAB: ...wij kunnen ons niet verenigen met uw samenvatting van het gesprek hetwelk wij op 21 mei jl. met u en uw cliënte te onzen kantore mochten hebben, en derhalve weerspreken wij deze met klem. Bij dupliek in reconventie stellen Bharat cs zonder adstructie met bescheiden dat door de raadsman van Bharat cs toestemming van mr. Kruisland zou zijn verkregen om buiten hem om met diens cliënten Bharat cs besprekingen te voeren in Suriname. Daargelaten dat een dergelijke handelwijze voor een advocaat geenszins voor de hand ligt, moet deze stelling in het licht van de stellingen van Sab, die wel voor zover mogelijk zijn onderbouwd met bescheiden en mede gelet op het eerst poneren van de bewuste bewering bij dupliek in reconventie, worden gepasseerd. Bharat cs zijn in dit opzicht, mede gelet op hetgeen daar van de kant van Sab gedocumenteerd tegen in is gebracht, te kort geschoten in hun stelplicht terzake, zodat aan nadere bewijslevering niet wordt toegekomen. 3.14 Het vorenoverwogene leidt ertoe dat geen sprake is van rechtsgeldige ontbinding door Bharat cs wegens beweerdelijke wanprestatie zijdens Sab, omdat van bedoelde wanprestatie geen sprake is en de overeenkomst al rechtsgeldig door Sab was opgezegd, zodat alle daarop gebaseerde vorderingen van Bharat cs in conventie dienen te stranden, met veroordeling van Bharat cs als de in het ongelijk gestelde zijde in de kosten van het geding in conventie. 3.15 De in reconventie gevorderde verklaring voor recht kan in dier voege worden toegewezen, dat de distributieovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd door opzegging met ingang van 10 juli 2000. 3.16 Op grond van der partijen overeenkomst heeft B. Lachmansingh het door hem gehouden Benelux-woord/ beeldmerk MARIËNBURG RUM met palmbomen en wapen (weergegeven in 1.6, 2e afbeelding) met inschrij-

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 5 9

vingsnummer 451588 overgedragen aan Sab. Gelet op het overgelegde afschrift uit het Benelux-merkenregister is dat merk op 4 juli 1988 – derhalve een jaar voorafgaand aan de op 10 juli 1989 gesloten distributieovereenkomst tussen partijen – door Sab gedeponeerd. Dat Sab oudste rechthebbende en eerste deposant is van dit merk blijkt niet alleen uit dit overgelegde uittreksel, maar ook uit de niet weersproken stelling terzake van Sab bij antwoord in conventie sub 4. Blijkbaar was dit merk vervolgens in handen gekomen van B. Lachmansingh, maar is dit bij sluiting van de distributieovereenkomst weer aan Sab overgedragen. In de gedingstukken wordt deze retro-overdracht overigens niet geëxpliciteerd. Het door B. Lachmansingh h.o.d.n. Bharat & Son op 10 november 1998 gedeponeerde Benelux-woord/ beeldmerk MARIËNBURG RUM (eveneens weergegeven in 1.6, 1e afbeelding) stemt vrijwel geheel overeen met voornoemd oudere woord/beeldmerk en is ingeschreven voor dezelfde waren. In feite behelzen beide merken etiketten voor Mariënburg rum flessen en het latere merk bevat merkenrechtelijk gezien slechts ondergeschikte verschillen. Aldus is sprake van inschrijving van een merk waarvan het depot in rangorde na het depot van het overeenstemmende oudere merk van Sab komt overeenkomstig het bepaalde in art. 3 lid 2 BMW. Sab is zodoende op grond van art. 14 B sub 1 BMW gerechtigd de nietigheid van de latere inschrijving van het merk dat door Bharat cs is gedeponeerd in te roepen. Op die rangorde grond – door de rechtbank aangevuld ex art. 25 Rv; terzijde wordt opgemerkt dat Sab zich in haar sommatiebrief van 29 juli 2003 ook op deze grond heeft beroepen – is de gevorderde nietigverklaring van de inschrijving van het jongere merk toewijsbaar. Dat kan niet op grond van depot te kwader trouw, zoals gevorderd. Sab heeft immers weliswaar Bharat cs geen toestemming gegeven tot depot van het jongste merk, terwijl Bharat cs uiteraard (vanwege de distributierelatie) wisten dat Sab haar oudste merk in het Benelux-gebied gebruikte, zodat aldus gelet op art. 4 lid 6 sub a BMW sprake is van een ongeldig merk wegens depot te kwader trouw. Beroep daarop komt Sab vanwege de verjaringstermijn van 5 jaar uit art. 14 B sub 2 BMW echter niet meer toe; de conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie is genomen op 26 mei 2004. 3.17 Bedoelde kwade trouw is overigens nog wel relevant voor de werking van art. 13 bis BMW, omdat gevorderde winstafdracht genoten met, kort gezegd, merkinbreuk moet worden afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. Kwade trouw in de zin van laatstbedoeld artikel is naar het oordeel van de rechtbank gegeven in het onderhavige geval van depot te kwader trouw, zodat de gevorderde winstafdracht met de daarover af te leggen rekening en verantwoording voor zover en in de vorm zoals deze is gevorderd, voor toewijzing in aanmerking komt, evenwel als nader geformuleerd in het dictum. 3.18 Eveneens ligt op grond van het vorenoverwogene op grond van art. 13A lid 1 sub a BMW het in reconventie gevorderde merkinbreukverbod op het merk MARIËNBURG RUM van Sab versterkt met dwangsom voor toewijzing gereed, hetgeen op grond van art. 13A lid 1 sub b BMW eveneens opgaat voor het woordmerk MARIËNBURG van Sab, één en ander als nader geformuleerd in het dictum. Tevens kan inbreuk worden aangenomen op het woord/beeldmerk SAB door Bharat cs, zoals door Sab is gesteld en door Bharat

•


2 6 0

B I J B L A D


cs onvoldoende gemotiveerd weersproken is gelaten. Op grond van de onweersproken stellingen van Sab dat de door Bharat cs op de markt gebrachte rumflessen zijn voorzien van een witte dop met daarop in zwarte letters het teken SAB, is sprake van gebruik door Bharat cs van overeenstemmende tekens voor dezelfde waren in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW, waardoor bij het publiek verwarring in de zin van deze bepaling kan ontstaan. Dat geldt niet voor de handelsnaamrechtelijke grondslag, ten aanzien waarvan Sab te kort is geschoten in haar stelplicht, zodat gevorderde handelsnaaminbreukverbod zal worden afgewezen. Het gevorderde bevel tot het uit de handel laten nemen is toewijsbaar als recall-bevel en zal als zodanig versterkt met dwangsom worden toegewezen. Het eveneens in reconventie gevorderde bevel tot vernietiging is onvoldoende toegelicht en zal als te ver strekkend worden afgewezen. In deze zaak gaat het immers alleen om inbreuk op Benelux-merken, afzet in derde landen is voor zover in deze zaak gebleken in beginsel mogelijk. 3.19 Tegen de gevorderde rectificatie is onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd en deze is als schaderedresserende maatregel toewijsbaar, zij het op de wijze als in het dictum geformuleerd. Hoewel door Bharat cs onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd tegen de met een accountantsrapportage onderbouwde schadevordering – volgens de eigen stellingen van Sab bij eis in reconventie aan te merken als gederfde winst – over de periode 2000 tot medio 2004, is deze niet in deze vorm toewijsbaar, gegeven de rechtens juiste beëindigingsdatum van 10 juli 2000 in plaats van 1 januari 2000, waar de schaderapportage van lijkt uit te gaan. Wel is met de aangenomen merkinbreuk aannemelijk geworden de mogelijkheid dat schade is geleden, maar de hoogte kan thans niet worden begroot, zodat deze zal worden toegewezen op te maken bij staat. Dat Bharat cs zijn afgegaan op de voorlopige oordelen van de voorzieningenrechter dient in dit verband voor risico van Bharat cs te blijven. 3.20 Tenslotte zal in reconventie worden toegewezen dat de door Bharat cs in verband met deze affaire gelegde beslagen op de merken van Sab zullen worden opgeheven. 3.21 Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde zijde zullen Bharat cs eveneens in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten. Beslissingen: De rechtbank: in conventie: wijst de vorderingen af; veroordeelt Bharat cs in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Sab begroot op € 3.783,– aan verschotten en € 5.160,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis in conventie voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie: a verklaart voor recht dat de tussen partijen op 10 juli 1989 gesloten distributieovereenkomst met ingang van 10 juli 2000 is geëindigd; b verklaart nietig het op 10 november 1998 gedeponeerde Benelux-woord/beeldmerk MARIËNBURG RUM, inge-

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

schreven onder nummer 651765 en beveelt doorhaling daarvan in het Benelux-Merkenregister; c beveelt Bharat cs ieder voor zich om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de aan Sab toekomende Benelux-merkenrechten SAB, MARIËNBURG en MARIËNBURG RUM, respectieve inschrijvingsnummers 414438, 453805 en 451588, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 500,– per overtreding; d beveelt Bharat cs ieder voor zich om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle Mariënburg rum die door hen in het verkeer is gebracht in de Benelux en die nog niet aan eindgebruikers is afgeleverd bij degenen aan wie Bharat cs deze hebben afgeleverd, terug te (doen) halen en aan een door Sab aan te wijzen (rechts)persoon te doen overhandigen, op straffe van een dwangsom van € 500,– per overtreding; e beveelt Bharat cs om een advertentie te doen plaatsen in AD/Haagsche Courant en een horeca brancheblad, opgemaakt naar goed drukkersgebruik, in een formaat van tenminste 15 cm bij 15 cm en zonder begeleidend commentaar, met de volgende tekst: Op last van rechtbank ’s-Gravenhage laten wij weten dat Bharat B.P.L. & Son (v.o.f.), gevestigd aan de Paul Krugerlaan 194 te ’sGravenhage, sinds 10 juli 2000 niet gerechtigd was tot het gebruik van het merk ’Mariënburg rum’ voor rum met een alcoholpercentage van 81% afkomstig uit Suriname. Mariënburg rum behoort exclusief toe aan Suriname Alcoholic Beverages N.V. (SAB), gevestigd te Parimaribo, Suriname. Voor de ontstane verwarring bij het publiek bieden wij u excuses aan. Voor verdere inlichtingen verwijzen wij naar www.sabrum.com. Hoogachtend, Bharat B.P.L. & Son f veroordeelt Bharat cs hoofdelijk – des dat de één betaald hebbende, de overigen zullen zijn gekweten – om aan Sab tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen schadevergoeding ten gevolge van de in deze procedure bedoelde merkinbreuken door Bharat cs, of, alternatief en naar keuze van Sab, tot afdracht van de met bedoelde merkinbreuken gemaakte winst, één en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; g veroordeelt Bharat cs hoofdelijk – des dat de één voldaan hebbende, de overigen zullen zijn gekweten – om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan Sab rekening en verantwoording af te leggen omtrent de met de in deze procedure bedoelde merkinbreuken genoten winst, onder het ter beschikking stellen van verificatoire bescheiden met betrekking tot de hoeveelheden geproduceerde, bestelde en ingekochte inbreukmakende producten; h heft op de door Bharat cs gelegde beslagen op de Beneluxmerkrechten van Sab; i veroordeelt Bharat cs hoofdelijk – des dat de één betaald hebbende, de overigen zullen zijn gekweten – tot betaling van in de deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Sab begroot op nihil aan verschotten en € 2.580,– aan procureurssalaris; j verklaart dit vonnis in reconventie (voor zover mogelijk) uitvoerbaar bij voorraad; k wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


Nr. 50 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 juni 2005 (InHolland)

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 6 1

tie daarvan, zoals INjeHOLLAND). Daarnaast is in het verleden op de site een teken gebruikt dat er als volgt uitziet:

Mr. J.W. du Pon Art. 13A, lid 1d BMW Het staat de gedaagde vrij een website te onderhouden waarop men kritiek kan uitoefenen op het beleid van de eiseres. Dat brengt echter nog niet mee dat gedaagde een geldige reden heeft om dit te doen met gebruikmaking van een teken dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk van de eiseres. Art. 6:162 BW In aanmerking genomen de in een studentenpopulatie gebruikelijke mate van satire, sarcasme en overdrijving in gedrag en uitingen, zijn de uitingen op de in geding zijnde website niet als onrechtmatig ten opzichte van de eiseres aan te merken. Stichting Hoger Onderwijs Nederland te Alkmaar, eiseres, procureur mr. W.E. Pors, advocaten mrs. W.E. Pors en C.J. Mulder te ’s-Gravenhage, tegen Johan Kaasjager te Gameren, gedaagde, in persoon verschenen, gemachtigde mr. E.J. de Groot te Baarn. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Eiseres houdt een bekostigde instelling voor hoger beroepsonderwijs in stand onder de naam ’Hogeschool INHOLLAND’. Na verschillende fusies is Hogeschool INHOLLAND met 40.000 studenten en 17 vestigingen de grootste Hogeschool in Nederland. Voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool INHOLLAND is de heer J.M.M. Elbers. b Eiseres is op basis van een depot d.d. 25 februari 2003 houdster van het Benelux-woordmerk INHOLLAND, onder nummer 748522 geregistreerd voor waren en diensten in (onder meer) klasse 41 (onder meer: het verzorgen van onderwijs). c Daarnaast is eiseres houdster van het Benelux-beeldmerk nr. 733289, gedeponeerd voor dezelfde waren en diensten als voormeld woordmerk. Dat beeldmerk ziet er als volgt uit:

d Gedaagde was in 2003 student aan één van de vestigingen van Hogeschool INHOLLAND, waar hij de opleiding scheepsbouwkunde volgde, een opleiding waarvan bij Hogeschool INHOLLAND het voornemen bestond deze te beëindigen. e Gedaagde is rechthebbende op de domeinnaam www.injeholland.nl. Sedert 2003 heeft deze domeinnaam, al dan niet met tussenpozen, op naam van gedaagde gestaan. f Gedaagde is in 2003 gestart met een site onder bedoelde domeinnaam. Die site is, behalve met die domeinnaam, aangeduid met de term INJEHOLLAND, op verschillende manier geschreven (grote letters, kleine letters en een combina-

De site van gedaagde was, naar uit de inhoud daarvan blijkt, steeds bedoeld – en is dat ook thans nog – als een plaats waar studenten, ex-studenten en personeel van Hogeschool INHOLLAND hun mening kwijt kunnen over die Hogeschool, en meer in het bijzonder over de diverse reorganisaties die hadden plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. h Bezoekers van de site www.injeholland.nl konden hun mening achterlaten door het schrijven van een boodschap, aanvankelijk op een forum en later in een gastenboek. Daartoe werd op de site een formulier ter beschikking gesteld, dat was voorzien van een aantal zogenaamde ’smilies’ die aan de boodschap konden worden toegevoegd teneinde daaraan een uiting van emotie mee te geven. Die smilies zagen er als volgt uit:

i Naar aanleiding van het (voor het eerst) activeren van de site www.injeholland.nl heeft Hogeschool INHOLLAND er bij gedaagde op aangedrongen de site te verwijderen, op de grond (samengevat) dat op die site misbruik werd gemaakt van de naam en het beeldmerk van Hogeschool INHOLLAND en er op de site opmerkingen werden gemaakt die zich niet verhielden tot algemene gedragsregels en fatsoensnormen. Naar aanleiding hiervan heeft gedaagde het gebruik van de site gestaakt. j In maart 2005 is de website www.injeholland.nl nieuw leven ingeblazen, onder verantwoordelijkheid van gedaagde, die inmiddels aan Hogeschool INHOLLAND was afgestudeerd. Sedertdien functioneert de site (weer) als platform voor het ventileren van meningen over Hogeschool INHOLLAND, en zijn op die site onder meer de volgende berichten door (vooralsnog anoniem gebleven) derden geplaatst:

•


2 6 2

B I J B L A D


k Naar aanleiding van een brief van de raadsvrouwe van eiseres aan de provider van gedaagde heeft die provider geweigerd de site www.injeholland.nl nog langer te faciliteren. Gedaagde heeft daarop de site bij een andere provider ondergebracht. De site is daardoor thans (tevens) op te roepen onder de naam www.injehollandbravehost.com. l De raadsvrouwe van eiseres heeft gedaagde bij brief van 5 april 2005 te kennen gegeven (samengevat) dat naar het oordeel van eiseres gedaagde door het gebruik van het teken INJEHOLLAND inbreuk maakte op de rechten van intellectueel eigendom van eiseres, terwijl gedaagde tevens jegens eiseres onrechtmatig handelde door op de site www.injeholland.nl bedreigende en beledigende teksten toe te laten. Bij die brief werd gedaagde onder meer verzocht om aan eiseres de naam en het e-mailadres bekend te maken van diegenen die bepaalde uitlatingen, meer in het bijzonder die weergegeven onder j, hadden gedaan. Gedaagde heeft aan dat verzoek geen gevolg gegeven. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Eiseres vordert (samengevat) dat de voorzieningenrechter behage: 1 Gedaagde onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te gebieden elke inbreuk op de ten processe bedoelde merkrechten en handelsnaamrechten van eiseres en ieder onrechtmatig handelen jegens eiseres als ten processe bedoeld te staken en gestaakt te houden; 2 Gedaagde meer in het bijzonder onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te gebieden ieder gebruik van het teken ’injeholland’, ’www.injeholland.nl’. ’www.injeholland-bravehost.com’ en/of het teken ’INjeHOLLAND’ en/of een gelijkluidend of overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden; 3 Gedaagde meer in het bijzonder onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te gebieden ieder gebruik van de domeinnamen injeholland.nl en injehollandbravehost.com, alsmede elke andere domeinnaam met het bestanddeel ’inholland’, ’injeholland’ of daarmee overeenstemmende bestanddelen te staken en gestaakt te houden;

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

4 Gedaagde te gebieden binnen 7 (zeven) werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de domeinnaam ’injeholland.nl’ op kosten van gedaagde over te dragen aan de eiseres, althans binnen deze termijn op kosten van gedaagde er voor te zorgen dat de registrerende instantie (SIDN) deze domeinnaam niet meer op naam van gedaagde (of op naam van derden ten behoeve van gedaagde) heeft geregistreerd en deze domeinnaam eveneens op kosten van gedaagde zal registeren op naam van eiseres; 5 Gedaagde binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te gebieden aan de advocaten van eiseres schriftelijk opgave te doen van alle gegevens (zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer) van derden die, in de periode vanaf 13 maart 2005 tot de datum van beëindiging van de relevante websites, onder de volgende namen bedreigende en beledigende teksten hebben geplaatst op de websites met de domeinnaam injeholland.nl, voor zover gedaagde over deze gegevens beschikt: a Jeroen; b Virplaciaan; c LVT-er; d Dikkie; e Klamer; f Egbert; g Schippertje; h Cheesehunter. 6 Te bepalen dat gedaagde een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt en verschuldigd is aan eiseres van 2500 (...) Euro voor iedere keer dan wel – en zulks ter uitsluitende keuze van eiseres – van 5.000 (...) Euro voor iedere dag dat gedaagde met de tijdige of volledige nakoming van de hiervoor genoemde ge- of verboden in gebreke is, ter keuze van eiseres; 7 Te bepalen dat de eis in de hoofdzaak op de voet van artikel 260 Rv. binnen 6 maanden na de datum van het ten deze te wijzen vonnis moet worden ingesteld en dat anders de getroffen voorzieningen hun rechtskracht verliezen mits gedaagde een ter zake doende griffie verklaring heeft ingediend; 8 Zodanige verdere maatregelen te treffen die de Voorzieningenrechter passend acht; 9 Gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt eiseres aan die vordering (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag: – Door gebruikmaking van het teken INJEHOLLAND in verschillende schrijfwijzen en in domeinnamen maakt gedaagde inbreuk op de merkrechten van eiseres, nu ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheiden vermogen en/of de reputatie van het merk INHOLLAND. – Tevens handelt gedaagde door voormeld gebruik van het teken INJEHOLLAND onrechtmatig jegens eiseres, nu daardoor de exclusiviteit van de door eiseres gebruikte handelsnaam Hogeschool INHOLLAND wordt aangetast. – Gedaagde handelt tenslotte onrechtmatig jegens eiseres, doordat eiseres door de bedreigende en beledigende teksten op de website van gedaagde, welke teksten bovendien zijn voorzien van ’beledigende smilies’, in haar eer en goede naam wordt aangetast, althans in de eer en de goede naam

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


van Hogeschool INHOLLAND. Ook het niet willen verschaffen van de gegevens van de derden die dergelijke teksten op de website van gedaagde hebben geplaatst, levert een onrechtmatige daad van gedaagde jegens eiseres op. 4 Gedaagde heeft tegen de vordering van eiseres gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling van het geschil Merkenrecht 5 Ingevolge het bepaalde in artikel 37A van de Beneluxmerkenwet (BMW) is de voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden. 6 Eiseres beroept zich ter onderbouwing van haar vordering, voor zover op het merkenrecht gegrond, op artikel 13 A lid 1 aanhef en onder d BMW. Ingevolge dat artikel (zoals het sedert 1 januari 2004 luidt) kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 7 Voorzover eiseres heeft betoogd dat gedaagde door het gebruik van het teken INJEHOLLAND enig voordeel (al dan niet gerechtvaardigd) trekt uit de reputatie van het merk van eiseres, wordt daaraan voorbij gegaan, nu eiseres haar stelling dat gedaagde met het instandhouden van de website www.injeholland.nl materieel voordeel genereert, tegenover de betwisting door gedaagde, niet aannemelijk heeft gemaakt. 8 De stelling van eiseres dat door het gebruik door gedaagde van het teken INJEHOLLAND afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk INHOLLAND is, voorshands oordelend, wel gegrond. Het enkele feit dat onder dat – duidelijk aan het merk gerelateerde – teken een klachtensite in stand wordt gehouden, is voor die conclusie reeds voldoende. Gedaagde heeft deze stelling van eiseres ook niet anders bestreden dan met het betoog dat Hogeschool INHOLLAND in het geheel geen reputatie heeft, althans geen goede, doch dat betoog wordt als onvoldoende concreet onderbouwd verworpen. 9 Het belangrijkste verweer van gedaagde op dit punt luidt, dat hij een geldige reden heeft als bedoeld in voormelde wetsbepaling. Hogeschool INHOLLAND geeft immers noch binnen haar eigen geledingen noch daarbuiten enige mogelijkheid voor studenten om kritiek te uiten op de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven en de diverse reorganisaties vorm krijgen. Er was en is daarom alle reden voor het opzetten van een forum als het onderhavige, aldus gedaagde. 10 Gedaagde heeft het gelijk aan zijn zijde waar hij betoogt dat hij op grond van het recht op vrije meningsuiting kritiek kan uitoefenen op het beleid van Hogeschool INHOLLAND, en evenzeer anderen in de gelegenheid mag stellen dat – al dan niet via een website – te doen. In zoverre heeft gedaagde een geldige reden om een website te onderhouden als waar het thans om gaat. Maar dat brengt nog niet

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 6 3

met zich dat gedaagde een geldige reden heeft om dat te doen met gebruikmaking van een teken dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk van eiseres. Van een dergelijke reden is niet gebleken, nu het gedaagde vrijstaat op haar website de naam INHOLLAND refererend te gebruiken maar geen enkele noodzaak bestaat om dat te doen onder een teken als het thans gewraakte INJEHOLLAND. 11 Een en ander voert tot de slotsom dat gedaagde door het gebruik van het teken INJEHOLLAND inderdaad inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres, zodat de vordering die er toe strekt om daaraan een halt toe te roepen toewijsbaar is. Handelsnaamrecht 12 Nu de verbodsvordering van eiseres reeds op basis van het merkenrecht zal worden toegewezen, heeft zij geen belang bij onderzoek van de op het handelsnaamrecht aan die vordering meegegeven grondslag, nog daargelaten dat eiseres geen wetsartikel uit het handelsnaamrecht heeft genoemd dat die grondslag zou kunnen ondersteunen. Onrechtmatige daad 13 Gedaagde heeft ter zitting toegegeven dat de op de site geplaatste uitlatingen aan het adres van de heer Elbers niet als ’netjes’ vallen aan te merken en hij heeft toegezegd er voor te zullen zorgdragen enerzijds dat de reeds geplaatste opmerkingen niet meer toegankelijk zullen zijn en anderzijds dat vergelijkbare uitingen niet zullen worden geplaatst. 14 Voorzover in de reeds geplaatste berichten uitlatingen voorkomen die als beledigend voor de heer Elbers – die in deze procedure geen partij is – kunnen gelden, dan betekent dat nog niet dat die berichten onrechtmatig en schadetoebrengend voor eiseres zijn. Nu daarvan – gelet op een gebrek aan gestelde concrete feiten – ook anderszins niet op voorhand is gebleken is er, zeker gelet op voormelde toezegging van gedaagde, geen aanleiding om op grond van die berichten een voorziening te treffen als thans gevorderd. 15 De in de dagvaarding geponeerde stelling dat de op de website van gedaagde voorkomende uitingen jegens Hogeschool INHOLLAND bedreigend zouden zijn heeft eiseres ter zitting uitgebreid met het betoog dat de site van gedaagde valt aan te merken als een hate-site waarop hate-mail wordt geplaatst. 16 Een dergelijke kwalificatie gaat, voorshands oordelend, (aanzienlijk) te ver. Zij is in feite slechts gegrond op één bericht, te weten dat van ’Jeroen’ van 13 maart 2005 inhoudende inholland aan geven bij alquaida (of hoe je dat ook schrijft) als anti islamitische school?? hop bom dr op alsmede op een door ’Virplaciaan’ op 31 maart 2005 geplaatste hyperlink waarmee de site van Hogeschool INHOLLAND kan worden opgeroepen terwijl die virtueel wordt gebombardeerd. Hoewel deze bijdragen aan de site niet opvallen door goede smaak, konden zij door eiseres niet in redelijkheid worden opgevat als een concrete bedreiging. Naar gedaagde terecht heeft betoogd, valt niet aan te nemen dat studenten die dergelijke uitingen op het internet plaatsen beschikken over het telefoonnummer van Al Qaida, laat staan dat zij feitelijk van plan zouden zijn vestigingen van Hogeschool INHOLLAND te (laten) bombarderen. Eiseres gaat er in haar stellingname dan ook aan voorbij dat op een site als de onderhavige, die

•


2 6 4

B I J B L A D


grotendeels gevoed wordt door en bestemd is voor een studentenpopulatie, rekening gehouden moet worden met de in die populatie nu eenmaal gebruikelijke mate van satire, sarcasme en overdrijving in gedrag en uitingen. 17 Bij kennisneming van de overige berichten die in de loop der tijd op de site van gedaagde zijn geplaatst wordt verder duidelijk dat het overgrote gedeelte daarvan wel degelijk inhoudelijke – weliswaar veelal kritische – informatie bevat over het onderwijs dat wordt gegeven door Hogeschool INHOLLAND. De in de vorige rechtsoverweging bedoelde, door eiseres gewraakte uitingen zijn dan ook geenszins representatief te achten voor het gehalte van de door gedaagde onderhouden site. 18 Eiseres heeft nog een argument ontleend aan de volgens haar ’beledigende’ smilies die op de site van gedaagde aan de bezoekers daarvan ter beschikking staan. Ook dat argument gaat niet op. Smilies hebben naar hun aard een ludiek karakter. Dat neemt niet weg dat het denkbaar zou zijn een smily een vorm te geven die zodanig beledigend is dat het gebruik daarvan naar algemene fatsoensnormen onacceptabel moet worden beschouwd. Daarvan is evenwel bij de op de website van gedaagde gehanteerde smilies geen sprake. 19 Een en ander betekent dat voorshands onvoldoende is gebleken van enig onrechtmatig handelen van gedaagde jegens eiseres op de door laatstgenoemde daarvoor aangevoerde gronden, zodat de daarop gestoelde vordering zal worden afgewezen. Slotsom 20 De verbodsvordering zal op basis van het merkenrecht worden toegewezen. Er is aanleiding de mede gevorderde dwangsom te matigen en te bepalen dat die dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Voor het overige zullen de gevraagde voorzieningen worden geweigerd. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van deze procedure tussen hen worden gecompenseerd. 21 De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis. Beslissing: De voorzieningenrechter: gebiedt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken injeholland, www.injeholland.nl, www.injehollland-bravehost.com en/of het teken INjeHOLLAND te staken en gestaakt te houden; gebiedt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op kosten van gedaagde er voor te zorgen dat de registrerende instantie (SIDN) de domeinnaam injeholland.nl niet meer op naam van gedaagde heeft geregistreerd; bepaalt dat gedaagde een dwangsom van € 500,– verbeurt voor iedere dag dat gedaagde met de tijdige of volledige nakoming van voormelde geboden in gebreke is; bepaalt dat die dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; compenseert de op deze procedure vallende kosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen;

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechtelijke tussenkomst haar kracht verliezen, indien eiseres niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; wijst af het meer of anders gevorderde; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 51 Vzr. Rechtbank te Haarlem, 29 november 2005 (Aviation Technics/Stella Aviation Technics) Mr. A.J. van der Meer Art. 1 Hnw Gedaagde Technical Service heeft zelf een deel van de website en een zogenaamd Approval Certificate van eiseres Aviation Technics overgelegd, waaruit blijkt dat Aviation Technics deze handelsnaam voert. Daar komt nog eens bij dat Technical Service niet heeft betwist dat de oprichter van de Stella aviation divisie voor die oprichting een klant was bij Aviation Technics en aldus bekend was met deze handelsnaam. Daarmee is voldoende aannemelijk dat Aviation Technics haar handelsnaam als zodanig gebruikt en dat zij die handelsnaam bovendien als eerste in gebruik had. Het gebruik van de Engelse taal in de luchtvaartbranche brengt nog niet met zich dat de woorden ’aviation technics’ als aanduiding van de soort activiteiten die een onderneming uitvoert tot een algemeen gangbare woordcombinatie is geworden, die ook door andere ondernemingen in hun handelsnaam mag worden opgenomen. Art. 5 Hnw Hoewel Aviation Technics slechts gecertificeerd is ten aanzien van vliegtuigen tot 5.700 kg, terwijl Stella Aviation Technics haar diensten voornamelijk uitvoert ten aanzien van vliegtuigen boven de 5.700 kg, is onvoldoende aannemelijk dat de beide ondernemingen van partijen in verschillende markten actief zijn. Daar komt bij dat de vestigingsplaats van beide ondernemingen, Teuge en Schiphol, weliswaar niet dezelfde is, maar partijen kunnen hun werkzaamheden ook op een ander vliegveld uitvoeren en doen dat ook. Ten slotte is gebleken dat meermalen leveranciers door Technical Service bestelde onderdelen hebben afgeleverd bij het adres van Aviation Technics. Verwarring bij het publiek is derhalve reeds ontstaan en verder te duchten. Aviation Technics BV te Teuge, eiseres, procureur mr. M. Middeldorp, advocaat mr. H.A.H. Verhoeven te Duiven, tegen Technical Service 767 BV te Oude Meer, gedaagde, procureur mr. P. Ingwersen, advocaat mr. J.Ch. Jansen Schoonhoven te Utrecht. 2 De feiten 2.1 Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente drijft Aviation Technics sinds 21 augustus 1984 te Teuge onder die handelsnaam een onderneming die als bedrijfsomschrijving heeft: reparatie, onderhoud, revisie van vliegtuigmotoren, vliegtuigframes en vliegtuigen in het algemeen en het verlenen van diensten op het gebied van de luchtvaart.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


2.2 Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam drijft Technical Service sinds 1 april 2005 te Schiphol een onderneming, met als (onder meer) de handelsnaam Stella Aviation Technics, die als bedrijfsomschrijving heeft: onderhoud, reparatie en wijziging van luchtvaartuigen en de training van luchtvaartpersoneel, alsmede de groothandel in onderdelen van luchtvaartuigen. 2.3 Technical Service behoort tot een groep van ondernemingen op het gebied van de luchtvaart, van welke ondernemingen de handelsnaam steeds begint met het woord ’Stella’. Tot de ’Stella aviation divisie’ behoren ook ondernemingen die te Teuge zijn gevestigd. 3 Het geschil 3.1 Aviation Technics vordert – zakelijk weergegeven – dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Technical Service zal verbieden met onmiddellijke ingang, althans binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, om het gebruik van de termen/namen ’Aviation’ en ’Technics’, in elke willekeurige volgorde, in haar handelsnaam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,– per dag of gedeelte van een dag dat Technical Service in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, met veroordeling van Technical Service in de kosten van deze procedure. 3.2 Technical Service voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Aviation Technics legt aan haar vordering ten grondslag dat Technical Service, door gebruik te maken van de handelsnaam Stella Aviation Technics op grond van het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Aviation Technics. Doordat de door Technical Service gevoerde handelsnaam nauwelijks afwijkt van de handelsnaam Aviation Technics en aan die woordcombinatie enkel het woord ’Stella’ is toegevoegd, en er reeds verwarring is opgetreden en verder te duchten is, leidt Aviation Technics, aldus haar stellingen, schade. Die schade bestaat uit aantasting van haar goede naam en leidt tot omzetderving. 4.2 Gelet op de betwisting door Technical Service dient ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorziening voor toewijzing in aanmerking komt, als eerste te worden vastgesteld of Aviation Technics haar handelsnaam daadwerkelijk ter identificatie voor haar onderneming voert. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Op zichzelf is het overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat Aviation Technics sinds 1984 staat ingeschreven, daarvoor onvoldoende. Technical Service heeft echter, ondanks haar betwisting, zoekresultaten uit de zoekmachine ’Google’ op internet (alwaar Aviation Technics wordt genoemd), een deel van de website van Aviation Technics en een zogenaamd Approval Certificate van Aviation Technics overgelegd, waaruit blijkt dat Aviation Technics deze handelsnaam voert. Daar komt nog eens bij dat Technical Service niet heeft betwist dat de oprichter van de

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 6 5

Stella aviation divisie voor die oprichting een klant was bij Aviation Technics en aldus bekend was met deze handelsnaam. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat Aviation Technics haar handelsnaam als zodanig gebruikt en dat zij die handelsnaam bovendien als eerste in gebruik had. Dientengevolge kan de handelsnaam van Aviation Technics voor bescherming in aanmerking komen. 4.3 Vervolgens heeft Technical Service aangevoerd dat aan de handelsnaam Aviation Technics geen bescherming toekomt aangezien deze beschrijvend is. Dit verweer faalt. Voorop gesteld dient te worden dat zuiver beschrijvende elementen in een naam niet door middel van handelsnamen mogen worden gemonopoliseerd. Hoewel de woorden ’aviation’ en ’technics’ in het Nederlands vertaald, ’luchtvaart’ en ’techniek’, op zichzelf beschrijvend zijn, is uit de overgelegde producties onvoldoende aannemelijk geworden dat de aanduiding ’aviation technics’ voor vliegtuigonderhoudsbedrijven is ingeburgerd als gebruikelijke aanduiding die geen onderscheidend vermogen meer bezit voor het in aanmerking komend publiek. Het gebruik van de Engelse taal in de luchtvaartbranche brengt nog niet met zich dat de woorden ’aviation technics’ als aanduiding van de soort activiteiten die een onderneming uitvoert tot een algemeen gangbare woordcombinatie is geworden, die ook door andere ondernemingen in hun handelsnaam mag worden opgenomen. De door Technical Service overgelegde uitdraaien van de zoekmachine ’Google’ geven weer dat wereldwijd ruim 35 miljoen zoekresultaten op het internet gevonden worden bij het opgeven van de woordcombinaties aviation technic, aviation technique en aviation technology. Deze resultaten kunnen echter niet leiden tot de conclusie dat de naam ’aviation technics’ in de luchtvaartbranche een beschrijvende handelsnaam is, aangezien de resultaten bepaald zijn door de wijze van zoeken, in dit geval door het niet plaatsen van de woorden tussen aanhalingstekens en doordat geen gebruik is gemaakt van de geavanceerde zoekfunctie. Het door Aviation Technics overgelegde resultaat van een zoekopdracht met de woordcombinatie ’aviation technics’ in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat slechts twee treffers oplevert, namelijk die van Aviation Technics en Stella Aviation Technics, draagt daarentegen eerder bij aan het tegendeel van de genoemde stelling van Technical Service. Immers, verwacht mag worden dat, indien de stelling van Technical Service juist is, meer bedrijven met deze woordcombinatie zouden voorkomen. Gelet op het hiervoor overwogene is de handelsnaam niet als louter beschrijvend aan te merken. 4.4 Vervolgens is de vraag aan de orde of in de zin van artikel 5 Hnw de door Technical Service gevoerde handelsnaam Stella Aviation Technics in zoverre identiek is aan, of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Aviation Technics dat dientengevolge in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Het betoog van Technical Service dat van deze verwarring geen sprake kan zijn omdat beide ondernemingen in totaal verschillende markten actief zijn daar Aviation Technics slechts gecertificeerd is ten aanzien van vliegtuigen tot 5.700 kg, terwijl Stella Aviation Technics haar diensten voornamelijk uitvoert ten aanzien van vliegtuigen boven de

•


2 6 6

B I J B L A D


5.700 kg, kan geen stand houden. Aviation Technics heeft onweersproken gesteld dat zij eerder ooit over een laatstgenoemd certificaat beschikte en dat zij zo’n certificaat eenvoudig weer kan verkrijgen. Bovendien is Stella Aviation Technics ook bevoegd ten aanzien van vliegtuigen onder de 5.700 kg. De voorzieningenrechter acht onvoldoende aannemelijk dat de beide ondernemingen van partijen in verschillende markten actief zijn. Daar komt bij dat de vestigingsplaats van beide ondernemingen, Teuge en Schiphol, weliswaar niet dezelfde is, maar dat uit de stellingen van partijen is gebleken dat zij hun werkzaamheden ook op een ander vliegveld dan die van de statutaire vestigingsplaats kunnen uitvoeren en dat ook doen. Ten slotte is uit de overgelegde stukken en de stellingen van partijen gebleken dat tot nu toe driemaal is voorgekomen dat leveranciers door Technical Service bestelde onderdelen hebben afgeleverd bij het adres van Aviation Technics. Dit kan niet bestempeld worden als incidentele slordigheid, zoals Technical Service meent. Technical Service heeft aangevoerd dat het relevante publiek voor beide ondernemingen als zeer deskundig is te beschouwen en dat zeer deskundig publiek niet in verwarring kan raken. Voorts stelt zij dat het bij de drie genoemde incidenten enkel leveranciers betreft, en niet het eigen deskundig publiek. Die stelling is onjuist nu leveranciers bij uitstek tot het eigen publiek behoren en gezien de betreffende branche ook als deskundig gelden. Dit blijkt eveneens uit het gegeven dat het bij één van de drie voorvallen ging om een vliegtuigmotor bestemd voor Technical Service die op het adres van Aviation Technics is afgeleverd. Gelet op het hiervoor overwogene is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat verwarring bij het publiek reeds is ontstaan en verder te duchten is. De vordering zal dan ook worden toegewezen met inachtneming van het hierna vermelde. 4.5 Er bestaat geen aanleiding het verbod verder uit te strekken dan tot het gebruik van de woordcombinatie ’aviation technics’ in de handelsnaam nu van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of bij gebruik van een andere handelsnaam dan Stella Aviation Technics eveneens sprake is van onrechtmatig gebruik. De voorzieningenrechter ziet daarnaast aanleiding Technical Service een ruimere termijn te gunnen om aan de veroordeling te voldoen. Bovendien zal de gevraagde dwangsom worden gemaximeerd als na te melden. 4.6 Technical Service zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Aviation Technics worden begroot op: dagvaarding € 71,93, vast recht € 244,00, salaris procureur € 816,00, totaal € 1.131,93. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 gebiedt Technical Service binnen één maand na betekening van dit vonnis, om het gebruik van de naam ’Aviation Technics’, in haar handelsnaam te staken en gestaakt te houden, 5.2 bepaalt dat Technical Service voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Aviation Technics een dwangsom verbeurt van € 10.000,– tot een maximum van € 100.000,–,

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

5.3 veroordeelt Technical Service in de proceskosten, aan de zijde van Aviation Technics tot op heden begroot op € 1.131,93, 5.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, enz.

Nr. 52 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 17 november 2005 (KPN/Tiscali) Mr. Sj.A. Rullmann Art. 6:194 e.v. BW Verschillende uitlatingen van Tiscali worden misleidend geacht. De disclaimer in de commercials is te kort en onvoldoende duidelijk in beeld. Tiscali kan niet volstaan met de thans gebruikte disclaimer. Zij dient haar (reclame)mededelingen zo in te richten dat de gemiddelde consument niet op het verkeerde been wordt gezet. Nu echter niet duidelijk is waar die consument aan toe is, gebeurt dit wel. De misleiding geldt niet voor de mededelingen zoals die op de website worden gedaan, nu ervan kan worden uitgegaan dat de gemiddelde consument, wanneer hij die website bezoekt, hiervoor aanmerkelijk meer tijd neemt dan de vijf of 25 seconden die een commercial duurt. Bij een bezoek aan de website zal het de gemiddelde consument wel duidelijk worden hoe de vork in de steel zit. De mededeling dat € 300,– kan worden bespaard, is een absolute mededeling. Van Tiscali kan verwacht worden dat zij een dergelijke absolute mededeling ten behoeve van de gemiddelde consument op redelijk eenvoudige en overtuigende wijze kan waarmaken dan wel dat zij een door derden (concurrenten) tegen de mededeling gevoerd verweer op redelijk eenvoudige en overtuigende wijze kan weerleggen. Zij is hierin niet geslaagd. Art. 13A, lid 1d BMW Nu het feit dat consumenten KPN niet langer nodig hebben een nieuw tijdperk inluidt en tevens als belangrijke informatie kan worden aangemerkt voor de gemiddelde consument, staat het Tiscali vrij consumenten hierover te informeren, zolang dat gegeven nog geen gemeengoed is. De mededeling van Tiscali ’Geen KPN meer nodig’ is feitelijk ook juist en kan praktisch gezien alleen maar worden gedaan door (het woordmerk van) KPN te gebruiken. Tiscali doet de mededeling verder op neutrale en voor KPN niet denigrerende wijze. Nu Tiscali een geldige reden heeft voor het gebruik, kan dit niet als een inbreuk op het woordmerk van KPN worden aangemerkt. 1 Koninklijke KPN NV, 2 KPN Telecom BV beide te ’s-Gravenhage, eiseressen, procureur mr. R.E. van Schaik, tegen Tiscali BV te Naarden, gedaagde, procureur mr. M.J. Heerma van Voss. Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a KPN biedt telecomdiensten aan. Zij is rechthebbende op het woordmerk ’KPN’. Tiscali is een internetdienstverlener. Een van de diensten die zij aanbiedt is de mogelijkheid om via een ADSL internetaansluiting te bellen en gebeld te worden.

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


b Tiscali voert op dit moment een campagne waarin zij reclame maakt voor haar ADSL internetabonnement in combinatie met een telefoonabonnement. Met ingang van 24 oktober 2005 zendt zij via vrijwel alle televisieomroepen verschillende reclamespotjes uit. Daarnaast zendt Tiscali een aantal zogenaamde ’tag-on’ commercials uit van vijf seconden en maakt zij reclame op haar website (www.tiscali. nl). c Aanvankelijk zijn in de onder b genoemde reclamecampagne (onder meer) de volgende uitlatingen gedaan: - altijd gratis bellen - geen kpn meer nodig - bespaar 300,– per jaar - Tiscali ADSL + telefonie € 24,95 per maand. Bij de uitlating ‘altijd gratis bellen’ en bij de uitlating ‘€ 24,95 per maand’ zijn, zowel in de commercials als op de website, zogenaamde disclaimers opgenomen. Bij de uitlating ’bespaar € 300,– per jaar’ is op de website een rekenvoorbeeld opgenomen. d Bij brief van 26 oktober 2005 heeft KPN Tiscali onder meer het volgende bericht: (...) Tiscali openbaart via diverse media voor haar multiplay-aanbod voor ADSL en telefonie de absolute reclame-uitingen ’altijd gratis bellen’ en ’bespaar 300,– Euro per jaar’. Met deze uitingen misleidt Tiscali de consument. KPN verzet zich hiertegen. (...) Met deze reclame-uiting informeert Tiscali de consument op onjuiste en daardoor misleidende wijze. Tiscali handelt hiermee in strijd met art. 6:194 BW en art. 6:194a BW en daarmee onrechtmatig jegens KPN. Ik verzoek en zonodig sommeer ik u om mij voor donderdag 27 oktober 2005, 12.00 uur te bevestigen dat Tiscali bovengenoemd onrechtmatig handelen jegens KPN per direct zal staken en gestaakt zal houden. (...). e De onder 1d genoemde brief is door de raadsman van Tiscali beantwoord bij fax van 27 oktober 2005. In deze fax is onder meer het volgende opgenomen: (...) TV-commercials Cliënte heeft geconstateerd dat met betrekking tot de uitlating ’altijd gratis bellen’, de bijbehorende disclaimer: ’naar vaste nummers in Nederland, m.u.v. betaalde servicenummers, lees de actievoorwaarden’ slechts in één van de drie versies van de TV-commercials niet was vermeld, terwijl zij daartoe aan het reclamebureau wel de opdracht had gegeven. In deze versie van de TV-commercials komt tevens de gesproken uitlating ’u heeft geen KPN meer nodig en u bespaart 300 Euro per jaar’ voor. Cliënte heeft besloten om deze versie van de TV-commercials niet meer uit te zenden. (...) Website Cliënte heeft tevens geconstateerd dat met betrekking tot de uitlating ’altijd gratis bellen’, de bijbehorende disclaimer ’naar vaste nummers in Nederland, m.u.v. betaalde servicenummers’ niet op alle website pagina’s (waar deze uitlating staat) stond vermeld of slechts onvolledig stond vermeld. Cliënte heeft dit al deels aangepast (...) en zal de rest aanpassen in de loop van morgenochtend. Tevens heeft cliënte besloten om de claim ’bespaar 300 per jaar’ of soortgelijke claims te wijzigen in ’bespaar gemiddeld 300 per jaar’ dan wel ’bespaar vele euro’s per jaar’ dan wel in soortgelijke claims.

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 6 7

Tot slot heeft cliënte besloten om in het rekenvoorbeeld de uitlating ’Geen KPN meer nodig’ te verwijderen, en tevens de tekst daarin als volgt aan te passen: ’Bij gemiddelde kosten voor ADSL en Telefonie bespaar je bij Tiscali al gauw 300 Euro per jaar (...)’ (...) Nu met betrekking tot de uitlating ’altijd gratis bellen’ de disclaimer overal volledig is opgenomen, is voor het publiek (de gemiddelde consument) nu meer dan duidelijk dat deze uitlating alleen geldt voor de vaste telefoonnummers in Nederland, met uitzondering van de betaalde servicenummers, en dat de uitlating niet geldt voor bellen naar mobiele nummers en internationaal bellen. Nu de uitlating ’bespaar 300 per jaar’ en het rekenvoorbeeld zijn dan wel worden aangepast, zoals hiervoor besproken, waarbij voortaan wordt gesproken over een gemiddeld bedrag en gemiddelde kosten, zijn deze aangepaste uitlatingen evenmin als misleidend aan te merken. Te meer daar deze aangepaste uitlatingen ook worden onderbouwd door de representatieve Heliview-onderzoeken, waaruit deze gemiddelde cijfers blijken. f Bij fax van 1 november 2005 heeft de raadsman van Tiscali de raadsman van KPN onder meer het volgende bericht: Bij deze laat ik u weten dat cliënte gisteren al heeft besloten om met betrekking tot de uitlating € 24,95 in haar TV-commercials (inclusief tag-ons) en in haar website de disclaimer: ’eerste 3 maanden’ dan wel de uitlating als volgt aan te passen ’De eerste 3 maanden € 24,95 per maand’. Dit is al gisteren uitgevoerd op haar website www.tiscali.nl. Met betrekking tot de tag-on die u mij vrijdag heeft gestuurd, heeft cliënte besloten deze en een soortgelijke tag-on aan te passen. Daarin zal de uitlating ’Bespaar 300 Euro per jaar’ worden gewijzigd in ’Bespaar gemiddeld 300 per jaar’. (...) De Tv-commercials en de tag-ons zullen zo spoedig mogelijk worden aangepast (...). (...) Beoordeling van het geschil: 5 In het onderhavige geschil gaat het om de vraag of Tiscali zich met haar reclame-campagne op televisie en met de uitlatingen die zij doet op haar website onrechtmatig gedraagt of heeft gedragen jegens KPN in die zin dat zij misleidende mededelingen doet (of heeft gedaan) als bedoeld in artikel 6:194 BW en om de vraag of Tiscali hiermee in strijd handelt (of heeft gehandeld) met de voorwaarden die in artikel 6:194a BW worden gesteld aan vergelijkende reclame. 6 Artikel 6:194a BW bepaalt onder meer dat vergelijkende reclame niet misleidend mag zijn en op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de desbetreffende goederen of diensten met elkaar dient te vergelijken. De vergelijkende gegevens moeten juist en volledig worden vermeld. Uit het artikel volgt dat de gemiddelde consument moet kunnen nagaan of de vergelijking zakelijk in orde is. Als maatstaf heeft in dit verband te gelden de intelligentie en het voorstellingsvermogen van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, hierna aan te duiden als de gemiddelde consument. Met andere woorden en toegespitst op de onderhavige zaak: ingevolge de artikelen 6:194 en 6:194a BW mag Tiscali consumenten niet op het ver-

•


2 6 8

B I J B L A D


keerde been zetten. De bewijslast dat dit niet het geval is, rust ingevolge artikel 6:195 BW op Tiscali. 7 De bezwaren van KPN tegen de uitlatingen van Tiscali zullen hierna puntsgewijs worden besproken. Daarbij zullen de verschillende onderdelen niet alleen op zichzelf maar ook in onderling verband en samenhang worden bezien. Eveneens speelt een rol via welk medium (internet of televisie) een uitlating wordt gedaan. De gemiddelde consument die de website van Tiscali bezoekt, zal dit doen op een moment dat het hem uitkomt en kan hiervoor net zoveel tijd nemen als hij nodig acht. Een commercial op televisie duurt daarentegen een beperkt aantal seconden. De commercials en ’tag-ons’ van Tiscali zijn bovendien indringend; zij kenmerken zich erdoor dat in snel tempo en in korte tijd een groot aantal verschillende mededelingen wordt gedaan, door middel van ’dots’, de voice-over, de acteurs en de onder in beeld gebrachte disclaimers. Ook voor de vraag of de commercials en ’tag-ons’ onrechtmatig zijn kan niet ieder onderdeel op zichzelf worden beschouwd. Het gaat om het samenhangende beeld zoals dit bij de gemiddelde consument, na het bekijken van de commercials, zal blijven hangen. 8 Altijd gratis bellen Deze uitlating is en was te zien in de commercials en op verschillende websitepagina’s. Aanvankelijk heeft Tiscali op een aantal plaatsen bij deze uitlating de disclaimer m.u.v. betaalde servicenummers en o.b.v. een Fair Use Policy getoond. Na sommatie door KPN heeft Tiscali bij alle uitlatingen de volgende disclaimer getoond: Naar vaste nummers in Nederland, m.u.v. betaalde servicenummers, lees de actievoorwaarden. De tekst van de aanvankelijke disclaimer is onjuist en dus misleidend nu hieruit kan worden afgeleid dat bellen naar mobiele nummers en naar het buitenland ook gratis is (en dit volgens de actievoorwaarden van Tiscali niet het geval is). KPN heeft, nu de desbetreffende disclaimer is aangepast, niet langer bezwaar gemaakt tegen de tekst van die disclaimer. Het bezwaar van KPN is dat de disclaimer in de commercials te kort en onvoldoende duidelijk in beeld is, zodat de mededeling om die reden als misleidend kan worden aangemerkt. Dit bezwaar is voorshands terecht. Weliswaar is het gebruikelijk dat disclaimers naar verhouding kort en met kleine letters in beeld komen, maar de desbetreffende disclaimer valt in het geheel van mededelingen weg en wordt daardoor niet opgemerkt. De gemiddelde consument wordt afgeleid door het grote aantal mededelingen dat tegelijkertijd op indringende wijze wordt gedaan. Daar komt bij dat de mededeling luidt ’altijd gratis bellen’ en op dit altijd een drietal ingrijpende uitzonderingen wordt gemaakt (namelijk bellen naar betaalde servicenummers, mobiele nummers en het buitenland). Dat het hier ingrijpende uitzonderingen betreft volgt onder meer uit de eigen stellingen van Tiscali dat 14% van de belkosten van de gemiddelde consument aan bellen naar mobiele nummers en bellen naar het buitenland wordt besteed. Tiscali kan ook om die reden niet volstaan met de thans gebruikte disclaimer. Zij dient, zoals reeds overwogen, haar (reclame)mededeling zo in te richten dat de gemiddelde consument niet op het verkeerde been wordt gezet. Nu echter niet duidelijk is waar die consument aan toe is, te weten gratis bellen naar vaste nummers in Nederland met uitzondering van betaalde

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

servicenummers, gebeurt dit wel. De desbetreffende mededeling, zoals die in de commercials wordt gedaan, is dan ook misleidend. Het feit dat in één van de aangepaste commercials één van de acteurs nog zegt ’altijd gratis bellen naar vaste nummers in Nederland’, maakt in het geheel van mededingen de mededeling altijd gratis bellen, niet minder misleidend. De misleiding geldt niet voor de mededeling zoals die op de website wordt gedaan, nu ervan kan worden uitgegaan dat de gemiddelde consument, wanneer hij die website bezoekt, hiervoor aanmerkelijk meer tijd neemt dan de vijf of 25 seconden die een commercial duurt. Bij een bezoek aan de website zal het de gemiddelde consument wel duidelijk worden hoe de vork in de steel zit. 9 24,95 per maand Ook deze uitlating is te zien in de commercials en op de verschillende websitepagina’s. In de commercials toont Tiscali bij deze uitlating thans de disclaimer: De eerste drie maanden € 24,95 per maand. Lees de actievoorwaarden. KPN heeft tegen de tekst van deze disclaimer geen bezwaar; haar bezwaar richt zich, net als onder 8 weergegeven, tegen de wijze van in beeld brengen. Ook dit bezwaar is voorshands terecht. Net als onder 8 overwogen valt de disclaimer door de wijze waarop deze wordt getoond in het niet bij alle overige mededelingen die worden gedaan. De mededeling ’24,95 per maand’ is bovendien een bijzonder absolute mededeling, absoluter dan bijvoorbeeld de mededeling ’de eerste drie maanden 24,95’. Wanneer in ogenschouw wordt genomen dat een consument die voor Tiscali kiest voor veel langer dan drie maanden aan Tiscali vastzit, vormt de disclaimer hier niet, zoals normaal het geval, de uitzondering op de hoofdregel. De hoofdregel hier (lees: het hoofdaanbod) is ‘€ 34,95 per maand na de eerste drie maanden’ en dit volgt niet uit de mededeling. De inhoud van de mededeling en de inhoud van de disclaimer zijn hier verwisseld. Ook hierdoor wordt de consument op het verkeerde been gezet. Daarom is het op deze wijze tonen van de mededeling ’24,95 per maand’ in de commercials misleidend. Dit geldt, om dezelfde reden als onder 8 overwogen, niet voor de website van Tiscali. 10 Geen KPN meer nodig Met deze uitlating beoogt Tiscali potentiële klanten te informeren over het feit dat het thans mogelijk is bij haar te telefoneren (een telefoonabonnement af te sluiten) zonder dat hij of zij daarvoor KPN nodig heeft. Dit is (relatief) nieuw. Tot enkele jaren geleden was KPN monopolist op het gebied van telefonie. Toen de zogenaamde carrier preselect diensten hun intrede deden, diende de consument nog steeds over een KPN-abonnement te beschikken en konden alleen de gesprekken via die nieuwe diensten worden gevoerd en afgerekend. Nu het feit dat consumenten KPN niet langer nodig hebben een nieuw tijdperk inluidt en tevens als belangrijke informatie kan worden aangemerkt voor de gemiddelde consument, staat het Tiscali vrij consumenten hierover te informeren, zolang dat gegeven nog geen gemeengoed is. De mededeling van Tiscali is feitelijk ook juist en kan praktisch gezien alleen maar worden gedaan door (het woordmerk van) KPN te gebruiken. Tiscali doet de mededeling verder op neutrale en voor KPN niet denigrerende wijze, waarbij nog van belang is dat zij de mededeling niet

•


1 6

J U N I

2 0 0 6

B I J B L A D


langer doet in één adem met de mededeling ’Bespaar (gemiddeld) 300,– per jaar’. Nu Tiscali een geldige reden heeft voor het gebruik, kan dit niet als een inbreuk op het woordmerk van KPN worden aangemerkt. KPN heeft nog aangevoerd dat zij als netwerkbeheerder ten behoeve van Tiscali nog steeds nodig is en dat om die reden de desbetreffende uitlating feitelijk wèl onjuist zou zijn, maar dit standpunt wordt niet gevolgd. De uitlating ’geen KPN meer nodig’ moet worden bezien door de bril van de consument. 11 Bespaar 300,– per jaar Deze uitlating, die een vorm van vergelijkende reclame is, werd gedaan in de commercials en op de website. De uitlating is, na sommatie door KPN, gewijzigd in ’Bespaar gemiddeld 300,– per jaar’. Verder is op de website nog de mededeling te vinden ’Bij gemiddelde kosten voor ADSL en Telefonie bespaar je bij Tiscali al gauw € 300,– per jaar’. De bewijslast op dit punt ligt bij Tiscali. Ter staving van haar uitlating heeft Tiscali zich beroepen op de rapporten van Heliview, die ook door haar in het geding zijn gebracht. De mededeling dat € 300,– kan worden bespaard, is een absolute mededeling. Van Tiscali kan verwacht worden dat zij een dergelijke absolute mededeling ten behoeve van de gemiddelde consument op redelijk eenvoudige en overtuigende wijze kan waarmaken dan wel dat zij een door derden (concurrenten) tegen de mededeling gevoerd verweer op redelijk eenvoudige en overtuigende wijze kan weerleggen. Voorshands wordt geoordeeld dat zij hierin niet is geslaagd, zodat deze uitlating niet voldoet aan de voorwaarden die artikel 6:194a BW stelt aan vergelijkende reclame. De Heliview-rapporten zijn voor de consument niet opvraagbaar, althans niet tegen een redelijk bedrag. Voor de gemiddelde consument is dus niet na te gaan of de vergelijking zakelijk klopt. Weliswaar is ter zitting nog gebleken dat Heliview in beginsel toestemming geeft aan afnemers van haar rapporten om een uittreksel van maximaal één A4 aan derden beschikbaar te stellen, maar dat dit voldoende zou zijn voor de gemiddelde consument om de claim van Tiscali op juistheid te waarderen, is in dit geding niet gebleken. Niet duidelijk is wat dit uittreksel inhoudt, wie het maakt (of zal maken?) en of dit op onafhankelijke wijze geschiedt. Van Tiscali mag, zoals gezegd, nu zij zich van vergelijkende reclame bedient, in kort geding verwacht worden dat zij de juistheid van de vergelijking op eenvoudige en overtuigende wijze kan staven. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de partij met wie zij zich wil vergelijken geen gegevens verstrekt, dan dient zij zich van vergelijkende reclame te onthouden. Het feit dat Tiscali haar mededeling heeft gewijzigd in ’bespaar gemiddeld of al gauw € 300,– per jaar’ maakt in de gegeven omstandigheden niet dat deze vergelijkende reclame-uiting thans wèl geoorloofd is. Tiscali heeft aanvankelijk bij de consument op stellige wijze de indruk gewekt dat € 300,– per jaar kan worden bespaard. Na sommatie door KPN heeft zij deze mededeling genuanceerd. Nu de indruk bij de consument echter al was gewekt, is de later aangebrachte nuance onvoldoende om de onrechtmatigheid, die derhalve nog nawerkt, te kunnen wegnemen. 12 Bovendien is Tiscali er ook ter zitting, waar de Heliviewrapporten wel voorhanden waren, niet in geslaagd de juistheid van de mededeling dat een consument € 300,– bespaart op eenvoudige en overtuigende wijze – aan de hand van die

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 6 9

rapporten – te staven. Een mededeling die inhoudt dat een bepaald bedrag zal worden bespaard kan immers alleen overtuigend worden gedaan, indien de uitgangssituatie ten opzichte waarvan die besparing kan worden behaald min of meer vast staat. Dat laatste is onvoldoende het geval. Uitgangspunt bij de berekening van Tiscali is, blijkens het meest recente rekenvoorbeeld dat zij op haar website hanteert (productie 20 van Tiscali), dat een consument gemiddeld € 64,– per maand betaalt aan ADSL en telefonie (abonnement en gesprekskosten). KPN bestrijdt dit uitgangspunt. Met name bestrijdt zij de juistheid van de door Tiscali (en Heliview) gehanteerde percentages van de totale belkosten die betrekking hebben op bellen naar mobiele en buitenlandse nummers. Ook bestrijdt KPN de gemiddelde kosten die Tiscali in haar berekening opneemt voor een ADSL-abonnement. KPN baseert zich in beide gevallen op cijfers waarover zij zelf als grootste aanbieder beschikt en op cijfers van de Consumentenbond. De vraag wie in deze kwesties gelijk heeft kan niet in kort geding worden beantwoord. Hiervoor zou een nader onderzoek naar de feiten nodig zijn, waarvoor het kort geding zich niet leent. 13 De conclusie tot zover is dat de mededeling in de televisiecommercials ’Altijd gratis bellen’, zowel met de aanvankelijke als met de thans gehanteerde disclaimer als misleidend kan worden aangemerkt in de zin van artikel 6:194 BW en daarmee als onrechtmatig. Dit geldt eveneens voor de mededeling ’24,95 per maand’, zoals gedaan in de televisiecommercials. In beginsel kunnen beide mededelingen zoals gedaan op de website van Tiscali wel door de beugel. Op basis van de thans voorliggende bewijsstukken was de mededeling ’Bespaar 300,– per jaar’, zoals aanvankelijk gedaan in de commercials en op de website, in strijd met de voorwaarden die gelden bij vergelijkende reclame (artikel 6:194a BW) en daarmee onrechtmatig. Dit geldt ook voor de inmiddels aangepaste mededelingen, zowel in de commercials als op de website, ’Bespaar gemiddeld 300,– per jaar’ of ’Bij gemiddelde kosten voor ADSL en Telefonie bespaar je bij Tiscali al gauw € 300,– per jaar’ en voor de op de website opgenomen rekenvoorbeelden, waaruit zou moeten blijken dat een consument bij Tiscali (gemiddeld of al gauw) € 300,– per jaar bespaart. Dit leidt tot toewijzing van de vorderingen in die zin dat het Tiscali – op straffe van dwangsommen (die zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden) – zal worden verboden de hiervoor genoemde uitlatingen in de hiervoor genoemde media te doen. De termijn waarbinnen Tiscali aan deze veroordeling zal moeten voldoen, zal op vijf dagen na betekening van dit vonnis worden gesteld. Verder zal de gevorderde rectificatie (eveneens op straffe van een dwangsom) alleen worden toegewezen in die zin dat Tiscali deze rectificatie, binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis en op nader aan te duiden wijze, moet plaatsen op haar website. Met deze veroordelingen wordt op dit moment voldoende tegemoetgekomen aan de belangen van KPN. De vordering de rectificatie ook in de vorm van een commercial op televisie uit te zenden, zal dan ook worden afgewezen. Deze veroordeling zou disproportioneel zijn, mede gezien de korte duur van de reclamecampagne tot nu toe èn nu de overige veroordelingen uit een oogpunt van schadebeperking afdoende worden geacht. Aan de vordering zoals weergegeven onder 2f is door Tiscali voorafgaand aan de terechtzitting voldaan, zodat KPN bij toewijzing hiervan geen belang meer heeft. Daarbij wordt

•


2 7 0

B I J B L A D


er vanuit gegaan dat Tiscali deze informatie eveneens zal verstrekken over de periode tot aan heden. 14 Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Tiscali worden veroordeeld in de proceskosten van KPN. Beslissing in kort geding De voorzieningenrechter: 1 Verbiedt Tiscali om, vanaf de vijfde dag na betekening van dit vonnis, in haar televisiecommercials en ’tag-ons’ de mededeling ’Altijd gratis bellen’ te doen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per keer dat zij dit verbod overtreedt, met een maximum van € 200.000,–. 2 Verbiedt Tiscali om, vanaf de vijfde dag na betekening van dit vonnis, in haar televisiecommercials en ’tag-ons’ de mededeling ’24,95 per maand’ te doen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per keer dat zij dit verbod overtreedt, met een maximum van € 200.000,–. 3 Verbiedt Tiscali om op basis van de thans voorliggende of daaraan gelijk te stellen bewijsstukken, vanaf de vijfde dag na betekening van dit vonnis, in haar televisiecommercials, ’tag-ons’ en op haar website (www.tiscali.nl) de mededelingen ’Bespaar 300,– per jaar’, ’Bespaar gemiddeld 300,– per jaar’ of ’Bij gemiddelde kosten voor ADSL en Telefonie bespaar je bij Tiscali al gauw € 300,– per jaar’ of andere mededelingen met dezelfde strekking te doen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per keer (met betrekking tot de televisiecommercials en ’tag-ons’) of per dag (met betrekking tot de website) dat zij dit verbod overtreedt, met een maximum van € 200.000,–. 4 Verbiedt Tiscali om op basis van de thans voorliggende of daaraan gelijk te stellen bewijsstukken, vanaf de vijfde dag na betekening van dit vonnis, op haar website (www.tiscali.

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 6

nl) rekenvoorbeelden op te nemen waaruit zou moeten blijken dat een consument bij Tiscali (gemiddeld of al gauw) € 300,– per jaar bespaart, op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per dag dat zij dit verbod overtreedt, met een maximum van € 200.000,–. 5 Veroordeelt Tiscali om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis op de homepage van haar website (www.tiscali. nl), gedurende een periode van vier weken, zonder begeleidend schrijven, een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst: RECTIFICATIE Recentelijk hebben wij televisiecommercials uitgezonden waarin wij hebben meegedeeld dat bellen bij Tiscali altijd gratis is. Op vordering van KPN heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam dit bij vonnis van 17 november 2005 misleidend geacht. Daarnaast hebben wij meegedeeld dat u (ongeveer) € 300,– bespaart bij een gecombineerd abonnement ADSL en bellen bij Tiscali. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze mededeling door ons niet voldoende met bewijsstukken kan worden gestaafd en vooralsnog misleidend moet worden geacht. Beide mededelingen zijn daarom onrechtmatig jegens KPN. Tiscali B.V. waarbij deze tekst gelijkmatig moet worden verdeeld over een kader dat even groot is als éénzesde gedeelte van die homepage en op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per dag dat zij nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 200.000,–. 6 Veroordeelt Tiscali in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van KPN begroot op € 244,– aan vastrecht en op € 816,– aan salaris procureur. 7 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 8 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

•


1 6

B

J U N I

E

R

2 0 0 6

I

C

B I J B L A D

H


Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 7 1

T E N

Nieuwe boeken

Vermande Benelux Modellenmiddag

International Symposium on Intellectual Property (IP) Education and Research, Geneva, June 30 and July 1, 2005; Genève, WIPO, 2005.

Datum: 29 juni 2006; Tijd: 13.00-16.45 uur; Locatie: Hotel Heidepark te Bilthoven; Sprekers: prof. mr. Ch. Gielen, mr. B.A. Kist, mr. T.M. Kolle en J.J.E. Vandekerckhove; Onderwerpen: overzicht van de rechtspraak in de Benelux; de auteursrechtelijke kant; het modellenrecht in de praktijk; design strategie in de praktijk; Prijs: € 495,– ( BMM leden € 425,–); NOvA-punten: 3; Inlichtingen: inhoudelijk: (070) 378 99 65; organisatorisch: (070) 378 99 66; www.vermandestudiedagen.nl

Report on the online forum on intellectual property in the information society, June 1 to 15, 2005; Genève, WIPO, 2005. Research use of patented knowledge – a review; Parijs, OECD, 2006. Theo Groen, Jan Wouter Vasbinder en Erik van de Linde, Innoveren: begrippen, praktijk, perspectieven; Utrecht, Spectrum, 2006.

Lustrumcongres CIER PAO-cursus ’Procederen en onderhandelen in IEzaken’ Datum: 22 en 29 juni 2006; Tijd: 10.00-16.30 uur; Locatie: PAO Leiden; Spreker/cursusleider: prof. mr. D.J.G. Visser; Onderwerpen: procederen (dag 1) en onderhandelen, mediation (dag 2); Prijs: € 995,–; NOvA-punten: 10; Inlichtingen: www.law.leidenuniv.nl/org/cleveringa/jpao/ 19.jsp

Op 3 en 4 juli 2006 viert het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER – Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Utrecht) zijn 20-jarig bestaan met een internationaal congres over het thema ’The Human Rights Paradox in Intellectual Property Law’. Plaats: Academiegebouw, Domplein 1 te Utrecht; NOvA-punten: 16; Leidende subthema’s betreffen de uitwerking op en de wisselwerking tussen enerzijds auteursrecht en mensenrechten, en anderzijds octrooirecht en mensenrechten. Het programma voor dit congres is raadpleegbaar via www.cier.nl. De aan de CIER-site gekoppelde speciale congressite, waarop alle inhoudelijke en organisatorische informatie te vinden is: http://www2.law.uu.nl/priv/cier/nl/documentatie/ Cier%20Lustrum%20program.pdf

•


2 7 2

O

B I J B L A D

F

F

I

C

I

E }

L

E

M

E


D E

D E

Register van Octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat de heren ir. A.A. van den Brom, drs. J. de Boer en drs. C.H.J. Soest op eigen verzoek zijn doorgehaald in het register op 3 mei 2006. Op 10 mei zijn de heren ir. R.A. Bijl, J.A.M.J.H. Vossen, dr. M. Alfenaar en drs. H. van ’t Holt op eigen verzoek doorgehaald in het register van Octrooigemachtigden.

L

Operator: XYvision

E I G E N D O M

I

N

G

E

1 6

J U N I

2 0 0 6

N

Mevrouw dr. A.D. Tepper en de heren drs. O.S. Roelands, ir. Y. van Randen, ir. F.A. Geurts, ir. W.G.Th. van Dokkum en ir. R.A.J. de Jong zijn op hun verzoek ingeschreven in het register van Octrooigemachtigden op 16 mei 2006.

Bijblad bij De industriële eigendom

Recommend Documents