Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 januari 2001, 69e jaargang, nr. 1. Actualiteiten. 3 Onrechtmatige daad

U I T G A V E

VAN

HET

B U R E A U

V O O R

DE

I N D U S I K I t L F

G E N D O M

16 januari 2001, 69e jaargang, nr. 1

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Actualiteiten

3 Onrechtmatige daad

Europese Hof kent geen directe werking toe aan art. 50 TRTPs-verdrag voor Europees aangepakte i.e.-ondenverpen (blz. 3).

Nr. 6 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, zz juli 1999, Allergan/ Ipscn Farmaceutica (niet voldaan aan de eisen voot individueel vetgelijkende reclame; verbod en rectificatie).

Jurisprudentie

Berichten

Rechterlijke uitspraken

Actualiteiten merken- en modellen recht (blz. 27).

1 Octrooirecht

Domeinnaamdag (blz. 27).

Nr. 1 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 26 jan. 2000, Roche Diagnostics e.a./Kirin Amgen e.a. (eerdere uitleg beschermingsomvang Amgen-octrooi omvat ook liet vervaardigen van EPO via cDNA; de Geiietics-octrooien kunnen hoogstens worden beschouwd als afhankelijk van het Amgen-octrooi; hoewel Roche inbreuk maakt op het Gcnctics-11-octrooi verbod geweigerd o.g.v. de afhankelijk-

Officiële mededelingen Personeel. - Sluiting Bureau I.E. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). - Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg; Overeenkomst van Nice; Overeenkomst vanLocarno; O vereenkomst van Wenen. - Of de van Octrooigemachtigden.

Nr. 2 Rechtbank 's-Gravenhage, 10 mei 2000, Ilucskcr Synthetic e.a./Naue-Fasertechnik (mat met dezelfde functie en hetzelfde resulraat als die volgens het octrooi maakt geen inbreuk, omdat de wijze waarop dit gebeurt wezenlijk verschilt; geen equivalentie). Nr. 3 Rechtbank 's-Gravenhage, 26 april 2000, Philips International/Navcom (terugwerkende kracht nietigheid; belang; uitvinding niet nawerkbaar). Nr. 4 Rechtbank 's-Gravcnhage, 20 jan. 1999, P.L.J. Bom Bchccr/Boal Systemen (mede-eigendom octrooi; ontbindingovereenkomstverplichtniet tot overdracht om niet van octrooiaandeel; verdeling gemeenschap volgens BW; beschermingsomvang). 2 Merkenrecht Nr. s Rechtbank 's-Gravenhage, 26 aug. 1998,Tekno/J.A.M. van den Nou land h.o.d.n. Sjaak's Hobby shop e.a. ('Tekno' onderscheidend, doch zwak merk; 'Techno Hobby' niet ver warringwekkend overeens temmend).

Mededeling van de redactie Van diverse zijden heeft de redactie signalen ontvangen over de matige leesbaarheid van het Bijblad. De redactie heeft daarom besloten met ingang van deze nieuwe jaargang zowel de lettergrootte als de tegelafstand aan te passen, in de verwachting daarmee aan de bezwaren tegemoet te komen.

B I J B L A U

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 QO1

C O L O F O N •

•

.

:

•

.

m Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: NLG 175,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees builen Nederland wordt NLG 50,— per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummer.1? van de jaargang aIsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de adm i n istratie He'èimHging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt her abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2180 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070)39806 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: Sdu Grafisch "Red rijf bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzittcr van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. JJ. Brinklioi mevr. mr. drs. N. Hageimiis dr.J.II.J. denHaiLos jhr. mr. J. L.R. A. Huydecoper mr. F. Nclcman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A. A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkadc mr. ir. J.H.F. Winclcels Carresptmdmtm: F. Ilenning-Bodewig (verbonden aan hetMax-PIanck-Institut,München) S. Mande! (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) II. Laddie (mr. Justice, High CourtLondon) Redactie-secretaris: mr. J. L. Driessen Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 uv Rijswijk (Z.H.) Telcfoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

IC

J A N U A R I

! I » I

B I J B L A D

1 \ D U S T H I Ë L 1

F I G E N D O M

3

A C T U A L I T E I T E N EuropeseHofkentgeen directe werking toe aan art. 50 TRIPs-verdrag voor Europees aangepakte i.e.-onderwerpen, maar schrijft wél verdragsconforme interpretatie van nationaal recht voor

van dien aard, dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen.' (r.o. 44). In r.o. 45 voegt het hof daar echter meteen aan toe; 'Met de vaststelling dat de bepalingen van het TRIPs in deze zin geen rechtstreekse werking hebben, is het door de verwij1 Nadat de A-G Cosnias nog had geconcludeerd tor nietzende rechters aan de orde gestelde probleem evenwel niet ontvankelijkheid, heefr liet HvJ EG op 14 december 2000 geheel opgelost.' En dan volgt de aanwijzing tot verdragsgelukkig tocli antwoord gegeven op de prejudiciële vragen conforme uitleg in r.o. 47 (herhaald in r.o. 49 en in het dicvan Nederlandse rechters in de Dior/Tuk en Layher/Asscotum): zaken. 'Betrejt het een gebied waarop het TRIPs van toepassing is en de GeMeteen na het Hermès-arrest van her IIvjEG van 16 juni meenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals het geval is met het 199S1 waarin de kwestie van de direcre werking niet aan merkenrecht, [dan] moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstabod kwam, had de Haagse vice-president mr. Willems op 25 ten [...], wanneer zij met toepassingvan hun nationale recht voorlojuni 199a inde mcrkcnzaakD/or/Tu/?2 gevraagd: 'Moet artikel 50, lid 6 van het TRJPs zo worden opgevat, dat dit di- pige maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gerecte werking heeft in die zin dat de daar bedoelde rechtsgevolgen ookbied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels intreden ingeval de nationale wet geen met deze verdragsbepalingzo veel mogetijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van artikel 50 van het TRIPs.' overeenkomstige bepaling bevat?' 4 Het Hoi' geeft in r.o. 48 ook aan wat geldt voor i.e.In de steiger-nabootsingszaak Layher/Assco stelde de Hoge onderwerpen op gebieden waarop de EG (nog) niet Raad op 30 oktober 1998 die vraag ook.' De Hoge Raad Europees-rcgclgcvcnd is opgetreden. Daar geldt vrijheid stelde nog twee andere vragen: of riet HvJ EG zich ook bevoor de lidstaten om aan art. 50 lid 6 wel of niet rechtstreekse voegd achtte tot ui tleg van het TRIPs-verdrag in andere i.e.werking toe te kennen; het Europese gemeenschapsrecht zaken dan merkenzaken (Hermès was immers nadrukkelijk dwingt daar niet toe, maar verzet zich er evenmin tegen. toegespitst op het merkenrecht), en of het in Nederland door het Burgerlijk Wetboek beheerste slaafsenabootsingslccrstuk ook als een i.e.-recht in de zin van art. 5 Slaafse-nabootsingsleersttik. De kwalificatievraag of het ob50 TRIPs moest gelden. ject al dan niet kan gelden als 'tekening of model' in de zin van art. 25 TRIPs, blijft- zoals dat artikel al aangeeft-voor2 Bevoegdheid HvJ EG in andere i.e-zaken dan merkenzaken. Ter- behouden aan de nationale rechters. Het HvJEG claimt hier (nog) geen superviserende taak: r.o. 54. wijl het Hof in het Hermes-arrcst zijn bevoegdheid nog gerelateetd had aan de Gemeenschapsmcrkcnvcrordcning en Maar of de bescherming gegoten is in een wettelijk subjecbeperkt had tot het merkenrecht, wordt nu, in het licht van tief tekening- of modelrecht, dan wel onder de noemer van het feit dat het TRTPs-verdrag mede door de Europese Gehet onreehtmatigc-daadsrecht kan worden bestreden, meenschap als zodanig is gesloten, bevoegdheid tot uitleg maakt volgens r.o. 62 van het arrest niet zo veel uit. De navan het gehele TRIPs-verdrag aangenomen 'om aldus de tionale rechter kan dus art. 50 TRIPs ook toepassen op door de Gemeenschap aangegane verplichtingen uit te legproductnabootsingszaken als in de steiger-zaak tussen Laygen' (r.o. 33). Ook als het gaat om kwesties die zowel onder her en Assco. Maar ingevolge de niet geheel complementair nationaal recht als onder gemeenschapsrecht vallen, acht geformuleerde r.o. 63 en het dictum (laatste alinea), kan de het Hof zich bevoegd tot uitlegging van het TRIPs' teneinde nationale rechter dat ook laten. onderling afwijkende uitleggingen in de toekomst te voorkomen'(r.o. 35). 6 Open einden. Het arrest kent al met al enige open einden. Naast de vermelde, aan de nationale rechter overgelaten 3 Rech ts treekse werking art. 50 lid 6 TRJPs? Wat d e rech rstreckse kwesties is - zeker voor Nederland -het minst bevredigende open einde dar nog steeds niet gezegd is hóe art. 50 lid 6 werking betreft, verwijst het Hof naar de criteria van eerTRJPs aa eigenlijk (inhoudelijk) moer worden uitgelegd. dere arresten Dcmirel en Racke.4 Het gaat erom of de vertiet gaat daarbij - als bekend - met name om de vraag of die dragsbepaling in kwestie, gelet op de bewoordingen, het bepaling wel of niet medebrengt dat de winnaar in een i.e.doel en de aard 'een duidelijke, nauwkeurige en onvoorkortgeding slechts gebruik kan blijven maken van de voorwaardelijke verplich ting behels t, voor de uitvoering en werlopige veroordeling, als bij binnen 20 werkdagen of king waarvan geen verdere handeling is vereist'. 31 kalenderdagen (naar gelang welke van beide termijnen Onder verwijzing naar het arrest in de zaak van Portugal de langste is) spontaan zijnerzijds een bodemgeschil aantegen de Raad der EG,' hoewel gewezen in een andere conspant; zulks tenzij de rechter bij het treffen van de voorlotext, acht het Hof de bepal ingen van het TRIPs-verdrag 'niet pige voorziening daarvoor meer ruimte geeft, en dat laatste is wat nu standaard gevraagd wordt, en - met wisselende 1 Jur. 199S, p. I-3603, B1E 1998, nr. 40, p. 191,^/^1999, p. 58 m.nt. termijnen, maar doorgaans véél langer van 20 werkdagen of Larei, N71999, £40 meL noten Alkema, Snijders ciiVcrkadc. 31 kalenderdagen-ook toegewezen wordt. 'IEE 1998,0.204. De vraag is evenwel of dit allemaal nodig is. Dat de win3 NJ 1999, »44 nende eiser in een kortgeding zijnerzijds binnen die korte Jur. 1987, p. 3719 resp.Jur. 1998, p. I-3665. verdragstermijn of anders binnen de door de rechter be- HvJ EG 23 november 1999 (zaak C-149/96), Jur. 1999, P-I-6395, r.ovv. 42-46.

B I Ë L E

paalde langere termijn hel initiatief tot een bodemprocedure moet nemen (de gangbare opvatting in Nederland) is bestreden door Snijders in zijn noot in Nj 1999, 240 op basis van Engelse, Franse en Spaanse versies van TRIPs. Volgens Snijders kan art. 50 lid 6 zulk een initiatief van de oorspronkelijke eiser pas verlangen na een desbetreffend verzoek van de in kort geding veroordeelde gedaagde, zodat de oorspronkelijk eiser tijdig gewaarschuwd wordt en alsnog prompr een bodem procedure aanhangig kan maken. Anders Brinkhof, BIE 2000, pp. 3S2-383 (sub 13). Op een oordeel van het HvJEG over deze uitlegkwesrie zit (in elk geval) Nederland te wachten, maar helaas is die vraag

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

2 C 0 1

door de nationale rechters in Dior/Tuk enlayhcr/Assco niet aan het HvJEG voorgelegd. Die vraag is door de Hoge Raad gelukkig wél gesteld in het arrest Route 66II van 1999.s De troost die wij hebben na bovenstaand arrest, is dat we er nu op mogen rekenen dar die vraag door het HvJEC zal worden beantwoord. D.W.K V.

6

HR 5 maart 1999, NJ 2000.. 306 m.ni. D.W. F. V.

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 1 President Arrondissementsrechtbank te VGravenhage, 7,6 januari 2000"

11-octwoi rechtstreeks voortvloeit. Kirin Amgen betoogt immers dat (vrijwel) alle CHO-cellen in staat zijn tot N- en O-gebonden glycosylering, terwijl vaststaat dat voor de vervaardiging van Eprex/ (er ythropoietin II) Erypo gebruik word t gemaakt van dergelijke cellen. Voor het geven van een inbreukverbod zoals door Roche gevorderd is echter geen plaats. Daarvoor wordtverwezen naar hetgeen is overwoMr.J.W. du Pon gen omtrent de t^fhanMijke. verhouding tussen het Amgen-octrooien Art.30, lid zROW (1910) liet Genetics-ll-octrooi. Daaiyan uitgaande is niet op voorhand aanDe beschermingsomvangvan het Amgen octrooi is in eerdere uit-nemelijk dat het in de bodemprocedure zal komen tot een onvoorspraken aldus uitgelegd, dat dit octrooi elke wijze van vervaardigenwaardelijk verbod van Eprex/Erypo zoals thans doorRochegevorvan EPO virecombinant DNA-techniek omvat, derhalve ook hetver- derd. vaardigen van EPO via cDNA. Die uitleg voerde noodzakelijkerwijs tot een verbod om Recormon te verhandelen, nu dat middel als Rolnummer KG 99/1252 werkzaam besianddeelbevatEPO, verkregen viarecombinantDNA- 1 Roche Diagnosrics GmbH, voorheen Boehringer Manntechnologie, en het in die uitleg niet terzake doet dat het in Recor- heim GmbH te Mannheim, Duitsland, mon toegepasteEPO via cDNA is verkregen. 2 Roche Diagnostics Nederland BV, voorheen Boehringer De omstandigheid dat op het vervaardigen van EPO via cDNA aanMannheim BV te Almere, Genetics een octrooi was verleend betekende slechts dat Genetics voor 3 Genetics Ilistitulelnc. te Cambridge, Massachusetts, Verhumaan iDNA mogelijk een afhankelijk octrooi kan verkrijenigde Staten van Amerika, ciseressen, procureur mr. H.C. gen, Grootvcld, advocaat mr. P. A.M. Hendrick te Amsterdam, De TBA heeft bij zijn beslissing van 19 oktober 1999 het Genetics-l-tegen octrooi, nadat dit eerder door de oppositieafdeling was herroepen, in 1 Kirin Amgen Inc. te ThousandOakSjCalifornié', Verenigde stand gehouden. Dit is evenwel ongenoegzaam om op voorhand deStaten van Amerika, conclusie te rechtvaardigen dat hetgeen Hof en rechtbank omtrent de2 Ortho Pharmaceutical Corporation te Raritan, New Jersey, beschermingsomvang hebben beslist onjuist is, zodat ook in dit kortVerenigde Staten van Amerika, geding als uitgangspunt heeft- tegelden de ruime beschermingsom-3 CilagNV/SA teBerchem,Belgié', gedaagden, procureur mr. vangvan het Anigen-oetrcoi, zoals door Hof en rechtbank omschre-J.L.R.A. Huydecoper. ven. Indien het al zo zou zijn dat het toepassen van CHO-cellen die in en rolnummer KG 1254/99 staat zijn totN- en O-gebonden glycosylering, zoals beschreven in het 1 Roche Diagnostics GmbH, voorheen Boehringer MannGenetics-ll-octrooi, moet worden beschouwd als een nieuwe en inheim GmbH te Mannheim, Duitsland, ventieve variant binnenliet via tccombinantDNA-technick verkrij- 2 Genetics Institutc Inc. te Cambridge, Massachusetts, Vergen van EPO, dan doet dat er niet aan afdat ook die nieuwe en inven- enigde Staten van Amerika, eiseressen, procureur mr. II.C. tieve variant valt onder het Aingen-octrooi, uitgaande van de bredeGrootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, beschermingsomvang die ook in dit kortgeding is aangenomen. Dattegen betekent dan ook dat het Genetics-ll-octrooi hoogstens kan worden1 Kirin Amgen Inc. te Thousand Oaks, Californië, Verenigde beschouwd als een afiankelijk octrooi ten opzichte van hetAmgen- Staten van Amerika, octrooi. 2 Ortho Pharmaceutical Corporation te Raritan, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, Art. 30, lid 1 ROW(i9io) 3 Cilag NV/SA te Berchem, België, Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Genetics-ll- 4 Janssen-Cilag BV te Tilburg, gedaagden, procureur mr. octrooi is duidelijk dat er inderdaad sprake is van inbreuk als doorJ.L.R.A. Huydecoper. Rochegesteld. KirinAmgen heeft dit niet voldoende kunnen ontzenuwen, hetgeen ook moeilijk denkbaar is nu een dergelijke inbreuk uit Achtergrond van het geschil haar stellingname metbelrekking tot'de geldigheid van het Genetics- 1 Tn een (hierna nog verder te bespreken) vonnis van deze rechtbank van 13 maart 1996 is een, naar het oordeel van de president juiste en nog steeds actuele, omschrijving gege' Beruep ingesteld. Red.

16

.1 A N U A R I

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S I I M t L E

ven van de ach tergrond van het-diverse procedures bestrijkende - geschil tussen partijen waar het ook in deze zaak om gaat. Die omschrijving luidt als volgt: 1 Het geschil tussen partijen speelt zich af op het gebied van de recombinant DNA-techniek en heeft met name betrekking op het door middel van die techniek vervaardigen van cen als hormoon fungerend eiwit, erythropoietine (verder: EPO), dat in het lichaam de vorming van rode bloedlichaampjes en/of de ijzeropname stimuleert. II DNA-moleculen (DNA= dcoxyribonttclcïnezuur) bestaan uit twee afzonderlijke aan elkaar complementaire strengen die zijn opgebouwd uit de nucleotidebasen adenine, thymine, cytosine en guanine. Adenine in de ene streng kan uitsluitend worden gekoppeld aan een thyminc-molcculc in de andere streng terwijl cytosine in de ene streng uitsluitend kan worden gekoppeld aan guanine in de andere streng. Vandaar dat de beide strengen steeds noodzakelijk eikaars spiegelbeeld zijn. III EPO word t i n het menselijk lichaam normaliter gevormd in niercellen. De vorming van EPO wordt gereguleerd door een gen, zijnde een in de celkern aanwezige DNA-scqucntic. Dat gen bevat naast gedeelten die voor de vorming van EPO coderen, de zgn. exons, ook gedeelten die dat niet doen, de zgn. introns. De exons worden in de celkern afgelezen en gekopieerd ('transcriptie') in betrekkelijk onstabiele RNAmoleculen (RNA = ribonucleïnezuur), het zgn. messengcrRNA (mRNA). De mRNA moleculen begeven zich vanuit de celkern naar het cytoplasma en worden daar afgelezen en vertaald ('translatie') in eiwitten doordat opvolgende codons (tripletten van nucleotiden) coderen voor opvolgende aminozuren. Bij ieder codon past slechts één aminozuur, doch voor een aantal aminozuren wordt gecodeerd door meerdere, verschillende, codons. Dit verschijnsel wordt genoemd: de degeneratie van de genetische code. IV Indien het gen als geheel wordt geïsoleerd spreekt men van genomisch DNA. V Het is echter ook mogelijk het hiervoor bedoelde mRNA te isoleren uit cellen waarin dat mRNA op dat moment voorkomt en daarvan vervolgens in vitro een complementaire DNA-kopie te maken, die dan wordt aangeduid als complementair DNA (cDNA). Voor de vervaardiging van cDNA is het dus niet nodig de beschikking te hebben over het gen als geheel. De feiten 2 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Kirin Amgen is houdster van Europees octrooi o 148 605, verder te noemen: het Amgen-octrooi. De titel van het octrooi luidt 'Production of erythropoktin'. b De verlening van het octrooi is op 25 juli 1990 gepubliceerd. Het octrooi is verleend voor Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. De aanvrage is ingediend op 12 december 1984. Er is een beroep op prioriteit gedaan. De prioriteitsstukken dateren van 13 december 1983, zi februari 1984, 28 september 1984 en 30 november 1984. c De conclusies van het octrooi omvatten onder andere:

E I G E N D O M

5

- DNA reeksen die coderen voor EPO daaronder begrepen menselijk EPO; - plasmiden of vectoren waarin DNA reeksen als hiervoor aangeduid zijn opgenomen; - gastheercellen die met DNA sequenties of plasmiden of vectoren als eerder aangeduid zijn getransformeerd of getransfcctccrd, en waarin EPO tot expressie komt; - polypeptiden, gekenmerkt doordat zij door prokaryotische of eukaryotische expressie van een exogene DNA reeks als eerder aangeduid zijn geproduceerd; - werkwijzen voor de bereiding van EPO met toepassing van de DNA reeksen, plasmiden en vectoren en gastheercellijnen als eerder aangeduid; - farmaceutische samenstellingen waarin de eerder aangeduide polypeptiden zijn opgenomen, en in het bijzonder: EPO, op de eerder aangeduide wijze vervaardigd, hierna aangeduid als rEPO. d 'Legen de verlening van het octrooi is door zes opposanten oppositie ingesteld. De oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft in haar beslissing van 25 november 1992 de opposities afgewezen. e Bij beslissing van 21 november 1994 heeft de technische kamer van beroep (hierna ook te noemen: TBA) van bet Europees Ocrrooibureau het octrooi in gewijzigde vorm gehandhaafd. f Nadat de oppositieafdeling van het EOB op 26 mei 1997 op basis van de beslissing van de TBA had beslist en zowel Roche als Kirin Amgen daarvan in beroep was gekomen, heeft de TBA andermaal beslist op z6 maart 1998. Het aldus gewijzigde en aangepaste Amgen-octrooi is op 23 december rggS als EP 0.148.605 B2 gepubliceerd. g De thans van belang zijnde conclusies van het Amgenoctrooi luiden als volgt: 1A DNA sequence for tise in securing expression in a pwcaryotic or eucaryotkhost cel ofapolypeptide product havingatleast part of the primary stmctural cmifirmtion jsicj ofthatofeythropoktin to allow possession of the biologkal pwperty ofcausing bone marrow cells lo increaseproduction of reticulocytesandredbloodcellsand toincrease hemoglobin [sic] synthesis or iron uptake, said DMA sequence sekctedfrom thegroup consistmgof: (a) ÜieDNA sequences set out in TabksVand Vlortheircomplementttry strands; (b) DNA stquem.es whkh hybridize undcr stringent conditions to the protein coding regions of the DNA sequences defined in (a) orfragments thereof; and (c) DNA sequences whkh, kit for the degeneracy ofthegenetic code, woitld hybridize to the DNA sequences defined in (a) and (b). 2 A cDNA sequence according to Claim 1 encoding hitman erythropoktin. 3 A cDNA sequence according to Claim 1 being a monkey species ayihropoietin codingDNA sequence. 1$ A recombinant polypeptide havingpartorall of the primary stmctural cenformation of hitman or monkey erythropoktin as setfonk in Table VI or TableV or any alleïic varian tor derivative thereof possessing the biologkal property ofcausing bone marrow cells to increase production of reticulocytes and red blood cells to increase hemoglobin synthesis or iron uptake and characterized by being the product ofeucatyotic expression ofan exogetious DN/1 sequence and whkh lias higher mokcular weight by SDS-PAGEfrom erythropoktin isolatedfrom urinary sources.

6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

J O H

2£A polypeptide product of the expression in a eucaryotic host cell ofmaakt op het Amgen-octrooi. Dit arrest is in stand gelaten a DNA sequence according to any of Claims 1,2,3,5,6and 7. bij arrest van de Hoge Raad d.d. 21 april 1995. 27 Aprocessforproductionofapolypeptidehavingat leastpartof the m Ook in de door Kirin Amgen aangespannen bodemprimary structural conformation of crythropoietin to allovf posses-procedure heeft de zesde kamer van deze rechtbank bij vonsion of the biologkal property of causing bone marrow cells to in-nis van 13 maart 1996 aan Roche verboden Recormon op de crease production ofreticulocytes and red blood cells and to increase markt te brengen wegens inbreuk op bet Amgen-octrooi. hemoglobin synthesis oriron uptake, whichprocess is characterizedDe door Roche in reconventie ingestelde vordering tot nieby culturing undersuitable nutriënt conditions a procaryotic or eu- tigverklaring van het Amgen-octrooi werd bij datzelfde caryotic host cell transformed or transfected with a DNA sequencevonnis afgewezen. according to any ofClaims 1,2,3,5, 6 and/in a manner allowingthe n Tegen laatstbedoeld vonnis is Roche in hoger beroep gehost cell wexpresssaülpolypeptideiandoptionallyisolatingthedesi- komen. Het pleidooi voor het Hof heeft plaatsgevonden op red polypeptide product of the expression of the DNA sequence. zi januari 1999. Tot nu toe heeft het Hof nog geen arrest 3oApharmaceuticalcompositioncomprisingapolypeptideproduced gewezen, doch dit wordt, naar partijen mededelen, thans in accordance with the process of Claim 27,28 or 29 and a pharma-verwacht op 27januari 2000, derhalve één dag na de uitceutically acceptatie diluent, adjuvantor carrier. spraak van dit vonnis in kort geding. h Ortho Pharmaceutical Corporation is licentiehotidster van Kirin Amgen onder het Amgen-octrooi en produceert onder dat octrooi begrepen producten, waaronder een geneesmiddel, genaamd Eprcx en/of Erypo, welk geneesmiddel als werkzame stof via recombinant DNA-techniek verkregen humaan EPO bevat. Dat geneesmiddel wordt in Nederland ren verkoop aangeboden via Jansen-Gilag B.V.

o Genetics Institute Inc. is tevens rechthebbende op het Europees octrooi 0.411.678 Bi, dat haar met dagtekening 8 januari 1992 en prioriteit vanaf 4 december 1984 is verleend voor een Method for the production oferythropoietin, verder ook te noemen: het Gcnetics-Il-octrooi. p Tegen de verlening van het Gcnctics-TT-octrooi is oppositie ingesteld, onder meer door Kirin Amgen. Het octrooi, dat 11 conclusies bevat, werd door de oppositieafdeling in stand gelaten in een gewijzigde vorm, die nog wel de coni De in deze zaak mede als eiseres optredende vennootschap clusies 1-7, maar niet meer de conclusies 8-11 bevatte. Genetics Tnstitute Tnc. is rechthebbende op het Europees ocq Roche is van de beslissing van de oppositieafdeling in betrooi 205.564 Bi, dat haar met dagtekening 2 mei 1991 en roep gekomen bij de TBA van het EOB. Op 15 en 16 april prioriteit vanaf 4 december 1984 is verleend voor een method 1999 hebben aldaar de Oral Proceedings plaatsgevonden for the production oferythropoietin, verder ook te noemen: het waarbij Genetics een hoofdverzoek heeft verdedigd van 9 Gcnctics-l-octrooi. Dit octrooi beschermr, voorzover te deconclusies, te weten de niet meer ter discussie staande conzen van belang, de vervaardiging met behulp van recombiclusies 1-7 en, in plaats van de oorspronkelijke conchisies nant DNA-techniek van hum aan EPO, ZVJ 1 ks m et toepassing 8-11, cen tweetal conclusies, genummerd 8 en 9, welke laatvan humaan cDNA. ste conclusies luiden als volgt: j Tegen het Gcnctics-I-octrooi is door vijf partijen oppositie 8 Methodforproducingrecombinanthumanerythropoktin(hEPO) ingesteld, onder meer door de in deze procedure als geby the steps of: daagde optredende Janscn-Cilag B.V. Nadat het octrooi op (a) culturing, in a suitable medium, CHO cells which contain, opera11 oktober 1996 doordeoppositieafdelingvan het EOB was tivelylinkedtoan expression control sequence, aDNA sequenceencoherroepen en de octrooihouder daartegen beroep had ingedinghEPOand steld, heeft de TBA op 19 oktober 1999 de opdracht gegeven (b) recovering and separating the recombinant hETO producedfivm aan de oppositieafdeling het octrooi in stand te houden op the cells and the medium, characterized in that CHO cells are used basis van nader omschreven conclusies, waarvan conclusie 1 which have the capability ofproducing N- and O-linked glycosylaluidt als volgt: tion, with incorporation offucose and N-acetylgalactosamine, and Amethodforthcproductionofkumanerythropoietincomprisingcul- that recombinant hMPO with N- and O-linked glycosylation is returing in a suitable medium eukaryotic host cells containing the covered and separated from the cells and the medium. DNA sequence as shown in Tabk3 from the sequence ATG encoding9 Method according to claim 8, wherein the recombinant hEPO has initial Met throughAGA encoding the terminal Arg operatively lin- a glycosylation pattern comprising relative molar levcls ofhexoses to ked to an expression control sequence, and separating the crythroN-acetylglucosamine (Nacglc) of 1.4 : 1. specifically galactose: poietin so producedftom the cells and the medium. Nacglc=o. 9:1 and mannose: Nacglc - o. 5:1. k Roche produceert onder een licentie die haar is verleend door Genetics fnstitute Ine een farmaceutisch preparaat dat als werkzaam bestanddeel humaan EPO bevat, verkregen met gebruikmaking van cDNA-rcekscn als bedoeld in het Genetics-I-octrooi. Het product werd door Roche onder de merknaamRecormon in Nederland op de markt gebracht. 1 Bij arrest in kort geding van 3 februari 1994 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage op verzoek van Kirin Amgen aan Roche verboden Recormon in Nederland in het verkeer te brengen, zulks op de grond dat Roche dusdoende inbreuk

r Op 16 april 1999 heeft de TBA beslist (samengevat) de zaak terug te verwijzen naar de oppositieafdeling met de opdracht het octrooi te handhaven op basis van het door Genetics ingediende hoofdverzoek. s Bij op verkorte termijn uitgebrachte dagvaarding van 17 september 1999 heeft Kirin Amgen cen bodemprocedure tegen Genetics Tnstitute Tnc. aanhangig gemaakt, waarin wordr geconcludeerd tot nietigverklaring van de conclusies 8 en 9 van het Genetics-II-octrooi, voorzover verleend voor Nederland. Op 30 november 1999 heeft Genetics in die zaak voor antwoord geconcludeerd, en tevens in reconventie een

1G

J A N U A R I

3 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

verbod gevraagd met betrekking tot het geneesmiddel Eprex/F.rypo op de grond dat Kirin Amgcn door het op de markt brengen van dit middel inbreuk maakt op het Gcnetics-n-octrooi. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 3 Bij dagvaarding in de zaak rolnummer KG 99/1252 vordert Rochc (samengevat): - dat Kirin Amgen zal worden geboden de tenuitvoerlegging van het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage d.d. 3 februari 1994 met onmiddellijke ingang te staken; - dat de president zal opheffen het verbod, zoals geformuleerd in voormeld arrest alsmede zal opheffen het verbod en de veroordelingen, bevelen en geboden zoals geformuleerd in het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 'sGravenhage d.d. 13 maart 1996. 4 Bij dagvaarding in de zaak rolnummer KG 99/1254 vordert Roche (samengevat) cen verbod om inbreuk te maken op het Nederlands deel van het Genetics-II-octrooi, met nevenvordcringen. 5 Tegen de achtergrond van de vas tstaande feiten legt Roche aan die vordering ten grondslag (samengevat) dat zich sedert het wijzen van het arrest van het Hof van 3 februari 1994 en het vonnis van de rechtbank van 13 maart 1996 zodanige nieuwe fei ten heb ben voorgedaan, dat de bij die rechterlijke beslissingen gegeven verboden met betrekking tot het geneesmiddel Recormon behoren te worden opgeheven en Kirin Amgen onrechtmatig handelt door die beslissingen jegens Roche in te roepen. Bovendien staat, aldus Roche, sedert die nieuwe feiten zich hebben voorgedaan vast dat Kirin Amgen door het op de markt brengen van het geneesmiddel Hprex/Erypo inbreuk maakt op de aan Genetics toekomende uitsluitende rechten op de in het Gcnctics-TToctrooi belichaamde uitvinding. 6 Kirin Amgen heeft tegen de vorderingen van Roche gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan, Beoordeling van het geschil Toepasselijke octrooiwet 7 Ambtshalve wordt overwogen dat liet hier Europese octrooien betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is. De vordering tot opheffing van verboden Uitgangspuntvan de beoordeling in kortgeding 8 Gelet op de - zoals Rochc het met recht noemt - 'proceshistorie' van partijen met betrekking tot de vraag of Recormon inbreuk maakt op het Amgen-octrooi is, uit een oogpunt van (Nederlandse) rechterlijke besluitvorming daaromtrent, de situatie thans als volgt: - in kort geding is een door het Gerechtshof gegeven verbod van kracht, dat door de Hoge Raad in stand is gelaten; - In de bodemprocedure is in eerste aanleg eveneens een verbod gegeven; - Het appel tegen het in de bodemprocedure gegeven verbod is nog aanhangig, terwijl het Gerechtshof reeds langer dan een jaar nodig blijkt te hebben om daaromtrent te beslissen.

E I G E N D O M

7

9 Hetgeen Roche thans vordert komt er in feite op neer dat al hetgeen tot nu toe - zowel in kort geding als ten gronde is beslist buiten effect wordt gesteld. Een dergelijke, zeer verstrekkende, maatregel zal in een kort geding als liet onderhavig waarin op een termijn van twee weken vonnis moet worden gewezen slechts kunnen worden genomen indien met welhaast volstrekte zekerheid valt aan te nemen dat rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad, geconfronteerd met hetgeen door Rochc thans als nieuw feitenmateriaal wordt aangevoerd, tot cen oordeel zouden zijn gekomen volstrekt tegengesteld aan dan dat wat zij - in eensluidende zin - tot nu toe gemotiveerd in hun diverse beslissingen tot uiting hebben gebracht. 10 Aan vorenstaand uitgangspunt kan - anders dan Roche kennelijk bedoelt te betogen - niet afdoen de omstandigheid dat het Gerechtshof meer dan een jaar nadat de pleidooien hebben plaatsgevonden nog steeds geen arrest in de bodem zaak heeft gewezen. Roche stelt nu wel dat daaruir al volgt dat het Hof het kennelijk niet met de rechtbank eens is omdat het anders wel eerder tot een - bevestigende - uitspraak was gekomen, doch een dergelijke stelling is te speculatief om serieuze aandacht te verdienen. Met evenveel recht-cnspcculatie-zou immers kunnen worden beweerd dat, indien het Hof van oordeel zou zijn dat het door de rechtbank - en door het Hof zelf in kort geding - gegeven verbod niet langer aanvaardbaar zou zijn, het Hof alleen al daarom zou hebben gestreefd naar een eerdere uitspraak. De president zal dit punt bij de beoordeling van het aanhem voorgelegde geschi I dan ook verder buiten beschouwing laten en bij die beoordeling het uitgangspunt, neergelegd in r.o. 9, hanteren. De onderbouwing van de vordering van Roche 11 Naar de kern genomen beroept Roche zich ter onderbouwing vanhaar vordering op een tweetal, door haar als nieuw feitenmateriaal bestempelde, omstandigheden, te weten (i) de beslissing van de TBA van 19 oktober 1999 met betrekking tot het Genetics-1-octrooi en (ii) de beslissing van de TBA van 16 april 1999 aangaande het Genetics-II-octrooi. Roche stelt dat op grond van die beslissingen thans vaststaat dat Recormon geen inbreuk kan maken op liet Amgen octrooi zodat de met betrekking tot Recormon gegeven verboden dienen te worden opgeheven. De beslissing van de TBA omtrent het Genetics-l-octrooi 12 Naar tussen partijen niet in discussie is - immers met name door Roche erkend - stelt Roche hiermee een punt aan de orde dat reeds uitvoerig zowel in de kort gedingprocedure als in de bodemzaak aan de orde is geweest, te weten: de vraag naar de beschermingsomvang van het Amgen-octrooi. Dat geschilpunt heeft meer in het bijzonder betrekking op de vraag of dat octrooi alle wijzen omvat waarop via recombinant DNA-tcchnick EPO wordt verkregen (zoals Kirin Amgcn betoogt) of slechts het verkrijgen van EPO via genomisch DNA beschermt, met als gevolg dat het verkrijgen, van EPO langs de weg van complementair of copy-DNA niet onder de beschermingssomvang valt (hetgeen het standpunt van Roche is). 13 In de door Roche ter discussie gestelde uitspraken van Hof en rechtbank is dit geschilpunt ten gunste van Kirin Amgen beslist. Het Hof heeft bij zijn arrest van 3 februari 1994 immers onder meer het volgende overwogen:

a

B I J B I A D

I N D U S T R I Ë L E

Door het veiyaardigen en in het verkeer brengen van Recormon met daarin EPO, datverkregen is door toepassingvanDNA recombinant technologie, wordt (..) inbreuk gemaakt op de rechten van Kirin Amgen en Boehringer (lees: Roche) heeft verdedigd dat haar rEPO is verkregen door expressie van het voor rEPO coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een cDNA-bank. Dit doet echter niet terzake omdat Kirin A mgen blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voor het gen1 onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen. 14 De rechtbank heeft in haar vonnis van 13 maart 1996 onder meer het volgende overwogen: WatinheiAmgen-octrooiwordtgeopenbaard,enwatdusdebijdragc aan de stand der techniek betreft, is niet alleen de volledige aminozuursequentie van het humane EPO maar bovendien de sequentievan het daarvoor coderende gen, inclusiefintrons. Ook wordt geopenbaard welke delen van dit gen als voor het eiwit EPO coderende sequentie moeten worden aangemerkt. Tenslotte wordt aan de vakman geopenbaard koe hij de hand kan leggen op die sequentie(s). Terecht en in overeenstemming met de bijdrage aan de techniek claimt het octrooi dan ook die geopenbaarde sequenties en de coderende delen daarvan, ongeacht hoe diezijn bereid. Ookals die sequenties op een andere wijze kunnen worden bereid, neemt dat nog niet weg dat hetAmgen octrooi is geweest waarin voor het eerst is beschreven hoe de vakman over deze sequenties kon beschikken. (r.o. 13 en 14) en: In conclusie 1 van hetAmgen-octrooi worden geclaimd-zakelijk samengevat en voor zover te dezen van belang - DNA-sequenties die coderen voor humaan EPO en die geheel of ten dele hybridiseren met de voor eiwit coderende delen van de in tabel VI van het octrooi omschreven DNA-sequentie dan wel met de complementen daarvan. Gezien de selectieve koppeling van adenine aan uitsluitend thymine en vancytosine uitsluitend aan guanine en gezien de omstandigheid dat precies bekend is welke codons kunnen coderen voor welke aminozuren betref theieen groepvan stoffen dievrij nauwkeurigafgegrensd is. Niet in dispuutis tussenpartijen datdestand van de techniek devakman ten tijde van de prioriteitsdatum in staat stelde de door deze gewenste DNA-sequenries samen te stellen, mits hem althans de basenvolgorde van de beoogde sequentie bekend was. Datblijkt overigens niet alleen uit voorbeeld 11 van het octrooi waar syn thetisch beoogde DN'A-sequen ties worden vervaardigd en worden ingebouwd in gastheercellen (resp. E. Coli en gistcellen) maar ook uit andere plaatsen van het. octrooischrift,

U Gezien hel hiervoor reeds bedoelde voorbeeld 11 uit het octrooischrift is dan ook in elkgevaldc stelling van Boehringer (lees: Roche) onjuist, dat de leer van het Amgen-octrooi beperkt zou zijn tot de verkrijging van genomisck DNA. Naar het oordeet van de rechtbank is dus geenszins gebleken dat conclusie 1 van het octrooi stoffen claimt die niet volgens de leer van het octrooi in combinatie met de stand der techniek konden worden vervaardigd: de stand der techniek leerthoeeen bepaalde gewenste DNAsequentie kon worden vervaardigd en het Amgen-octrooi leert wat de coderende DNA-sequentie voor EPO is.

1

Zowel de rechtbank als de Ilogc Raad hebben vastgesteld dat liet Hof hiermee bedoelt: de voor EPO coderende sequentie*

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

! ü « l

Daaraan doet niet af dat er inmiddels andere vervaardigingswijzen mogelijk zijn gebleken van stoffen die gezien hun eigenschappen en/ of samenstelling geheel en al vallen onder de letter van conclusie 1, zoals bijvoorbeeld het cDNA waarvan de vervaardiging geschiedt op de door Genetics Institute Inc. geoctrooieerde endoorBoehringer (lees: Roche) toegepaste werkwijze. Dat vervaardiging van cDNA niet door het octrooi van Kirin Amgen wordt geopenbaard wilnietzeggen dat datcDNAgezienhetbevatten van (onder meer) de voor humaan EPO coderende sequentie niet kan vallen onderde beschermingsomvang van het Amgen-octrooi. Ook betekent het vorenstaande niet dat Kirin Amgen bescherming zou krijgen die niet in overeenstemmingzou zijn met de bijdrage van het octrooi aan de ontwikkeling van de techniek: Kirin Amgen leert in dit octrooi voor het eerst welke de DNA-sequentie is die codeert voor humaan EPO en op welke wijze de vakman de beschikking kan krijgen over die sequentie en vergelijkbare sequenties. Het is niet onredelijk dat zij dan ook bescherming kan claimen voor die sequentie terwijl het (gezien enerzijds de genetische verschillen die in de natuur kunnen voorkomen en anderzijds tervoorkomingvan al te gemakkelijk omzeilen van haar octrooi) ook noodzaketijk isdie beschermingsomvangruim'teformuleren. (r o. 16 tot en met 21) 15 Zoals uit vorenstaande citaten volgt, hebben Hof en rechtbank de beschermingsomvang van het Amgen-octrooi aldus uitgelegd, dat dit octrooi elke wijze van vervaardigen van EPO via recombinant DNA-techniek omvat, derhalve ook het vervaardigen van EPO via cDNA. Die uitleg voerde noodzakelijkerwijs tot cen verbod om Recormon te verhandelen, nu dat middel als werkzaam bestanddeel bevat EPO, verkregen via recombinant DNA-technologic, en het in die uitleg niet terzake doet dat het in Recormon toegepaste EPO via cDNA is verkregen. 16 Anders dan het Hof (kon doen) heeft de rechtbank bovendien aandacht besteed aan de omstandigheid dat inmiddels op het vervaardigen van EPO via cDNA aan Genetics een octrooi was verleend, te weten het Gcnctics-I-octrooi. Daaromtrent heeft de rechtbank overwogen dat dit slechts betekende dat Genetics voor humaan cDNA mogelijk een afhankelijk octrooi kan verkrijgen. 17 Het is duidelijk dat de kort geding-rechter, zolang niet vast staat hoe het Hof in de bodemzaak omtrent dit punt zal oordelen, vorenstaande oordelen heeft te respecteren, tenzij zou blijken van nieuwe feiten die overduidelijk in een andere richting wijzen. 18 Uit het enkele feit dat de TBA bij zijn beslissing van 19 oktober t999 het Genetics-T-octrooi, nadat dit eerder dooide oppositieafdeling was herroepen, in stand heeft gehouden, vallen dergelijke feiten niet op voorhand af te leiden, te minder nu cen motivering van die beslissing nog niet voorhanden is. Roche heeft dergelijke feiten ook niet, althans onvoldoende, gesteld, doch veeleer haar door Hof en rechtbank verworpen standpunt dat verkrijging van EPO via cDNA en daarmee Recormon - niet onder het Amgen-octrooi valt herhaald, onder toevoeging dat de beslissing van de TBA van 19 oktober 1999 dejuistheid van haar standpunt bevestigt. Dit is evenwel ongenoegzaam om op voorhand de conclusie te rechtvaard igen dat hetgeen Hof en rechtbank daaromtrent hebben beslist onjuist is, zodat ook in dit kort geding als uitgangspunt heeft te gelden de mime beschermingsomvang van het Amgen-octrooi, zoals door T Tof en rechrbank omschreven.

1 e

J A N U A R I

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I E L L

L I G K N D O M

9

zich niet leent voor een verantwoorde oordeelsvorming daaromtrent. Dat betekent dat voorshands moet worden uitgegaan van de geldigheid van het Genetics-il-octrooi in de vorm waarin het door de TBA is geaccepteerd. 23 Dat brengt evenwel nog niet met zich dat reeds daarom De beslissing van de TBA met betrekking tot het Genetics-n-octrooi op voorhand vaststaat dathetverbod met betrekking totRecormon moet worden opgeheven. Daartoe is het volgend 20 Roche betoogt dat door de beslissing van de TBA de conredengevend. clusies 8 en 9 van het Genetic-II-octrooi in stand te laten buiten twijfel is komen te staan dat Recormon geen inbreuk 24 Indien het al zo zou zijn dat het toepassen van CHOkan maken op het Amgen-octrooi. De door Roche in dat vercellen die in staat zijn tot N- en O-gebondcn glycosylering band ontvouwde redenering valt als volgt samen te vatten: moet worden beschouwd als een nieuwe en inventieve variant binnen het via recombinan t DNA-tcchnick verkrijgen - Zowel het Amgen-octrooi als liet Genetics-TI-octrooi bevan EPO, dan doet dat er niet aan af dat ook die nieuwe en treffen een werkwijze voor liet produceren van recombinant inventieve variant val tonder het Amgen-octrooi, uitgaande hEPO, waarbij voor de productie gebruik wordt gemaakt van de brede beschermingsomvang die ook in dit kort gevan Chinese Hamster Ovarium cellen, kortweg aangeduid ding is aangenomen. Dat betekent dan ook dat het GeneticsalsCHOceilen. II-octrooi hoogstens kan worden beschouwd als een afhan- Anders dan in het Amgen-octrooi wordt in het Gcncticskelijk octrooi ten opzichte van het Amgen-octrooi. De Il-octrooi gebruik gemaakt van - en specifiek gekozen voor daaruit voortvloeiende fricties tussen beide octrooien zul- CHO cellen die in staat zijn tot N- en O-gebonden glycosylen moeten worden opgelost door het - mogelijk over en lering, met opname in de kool hydraatketens van zowel fuweer - verlenen van (d wang)licenties. cosc als N-acetylgalactosamine, en wordt een recombinant hJlPO met N- en O-glycosy lering uit de cellen en het kweckmcdium gewonnen en afgescheiden. 25 Hoe een en ander zal worden uitgewerkt valt in het kader van dit kort geding niet te overzien. Maar in elk geval is niet - Het Amgen-octrooi kan dan ook (nog) slechts betrekking op voorhand aannemelijk dat het resultaat daarvan zal zijn hebben op het vervaardigen van EPO u i t CHO cellen die niet dat het middel Recormon vrijelijk - dat wil zeggen zonder in staat zijn tot N- en 0-gcbondcn glycosylering als vooracht te slaan op de rechten uit hoofde van het Amgen ocmeld. trooi - zal kunnen worden verhandeld. Nu het juist dat is - Door de TBA is het Amgen octrooi kennelijk niet wat Roche wensr te bereiken met haar in de onderhavige nieuwheidsschadelijk geacht ten opzichte van het Geneticsprocedure ingestelde vordering is de slotsom dat ook haar TI-octrooi, en de TBA heeft de door het Genctics-ll-octrooi thans besproken argumenten niet tot toewijzing van die geopenbaarde werkwijze kennelijk als inventief verschilvordering kunnen leiden. lend bescho tiwd van hetgeen het Amgen-octrooi openbaart. - Nu Recormon wordt vervaardigd op de wijze als in het De inbreukvordering Genetics-II-octrooi is omschreven, derhalve met gebruik26 Roche stelt dat Kirin Amgen door verhandeling van het making van CHOcellen die in staat zijn tot N- en medicijn Eprex/Erypo inbreuk maakt op het Gcnctics-IlO-gebonden glycosylering, kan er geen sprake van zijn dat octrooi, nu voor de vervaardiging van de in dat medicijn verRecormon (nog) inbre uk maakt op liet Amgen-octrooi. werkte EPO gebruikt wordt gemaakt van CHO-cel len die in staat zijn tot N-en O-gebondcn glycosylering. 21 Als meest verstrekkend verweer tegen dit betoog van Ro27 Voorshands uitgaande van de geldigheid van het che heeft Kirin Amgen aangevoerd dat het Genetics-IIGcnctics-II-octrooi is duidelijk dat er inderdaad sprake is octrooi naar verwachting in de reeds aanhangige bodemvan inbreuk als door Roche gesteld. Kirin Amgen heeft dit procedure zal worden vernietigd. Het belangrijkste niet voldoende kunnen ontzenuwen, hetgeen ook moeilijk argument dat Kirin Amgen voor deze stelling aanvoert denkbaar is nu een dergelijke inbreuk uit haar stcllingname houdtin.datdeTBAbijzijnbeslissingomdegchandhaafde met betrekking tot de geldigheid van het Genetics-nconclusies 8 en g te accepteren kennel ijk is uitgegaan van de octrooi rechtstreeks voortvloeit. Kirin Amgen betoogt imonjuiste veronderstelling dat in het Genetics-II-octrooi inmers dat (vrijwel) alle CHO cellen in staat zijn tot N- en derdaad een relevante keuze van u itgangsmaterialen (te weO-gcbondcn glycosylering, terwijl vaststaat dat voor de verren: bepaalde CHO-cellen) wordt geleerd, welke keuze men vaardiging van Eprex/Erypo gebruik wordt gemaakt van derzou kunnen maken bij de toepassing van de uit de stand van gelijke cellen. de techniek bekende werkwijze van hel Amgen-octrooi. Die veronderstelling is, aldus Kirin Amgen, onjuist, nu van een 28 Voor het geven van een inbreukverbod zoals door Roche dergelijke keuze geen sprake is aangezien (vrijwel) alle CHO gevorderd is echter geen plaats. Daarvoor wordt verwezen cellen de in het Genetics-TT-octrooi beschreven N- en naar hetgeen in het vorenstaande is overwogen omtrent de O-glycosylering uitvoeren. Een dergelijke keuze is dan ook afhankelijke verhouding tussen het Amgen-octrooi en het noch nieuw, noch inventief ten opzichte van het AmgenGenetics-TI-octrooi. Daarvan uitgaande is niet op voorhand octrooi. aannemelijk dat het in de bodemprocedure zal komen tot een onvoorwaardelijk verbod van Eprex/Erypo zoals thans 2 2 Hoewel naat het voorlopig oordeel van de president, zedoor Roche gevorderd. ker gelet op de als uitgangspunt genomen brede beschermingsomvang van het Amgen-octrooi, vraagtekens zijn te zetten bij de geldigheid van het Genetics-II-octrooi, moet het uiteindelij kc oordcel daarover worden overgelaten aan de bodemrechter nu het bestek van het kort geding 19 Dat betekent dat hetgeen Roche heeft aangevoerd met een beroep op de stand van zaken met betrekking tot het Genetics-I-octrooi onvoldoende is om tot opheffing van de gewraakte verboden te komen.

1 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Conclusie 29 De vorderingen van Roche zullen worden afgewezen. Als de in het ongelij k gestelde partij zal zij worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

2 0 0 1

b Nabento is een dochtermaatschappij van Huesker en houdt zich meer speciaal bezig met de vervaardiging en verkoop van zogenaamde afdichtmatren onder het merk Nabento. Deze afdichtmat wordt voornamelijk gebruikt voor het creëren van een voor water ondoorlaatbare afdichting tussen hogere en lager gelegen bodemlagen, bijvoorbeeld Beslissing in de gevoegde zaken: voor autowegen in waterwingebieden of voor het grondoppervlak van tankstations en luchthavens. De president c Voor de door ciscrcsscn ontwikkelde Nabento-mat is een wijst de vorderingen af; Europees octrooi verleend onder nummer 0536 475, waarveroordeelt Roche in de op deze procedure vallende kosten, van de verlening is gepubliceerd op 7 september 1994 (met tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kïrin Amgen begroot prioriteitsdatum 8 oktober 1991). Dit Europees octrooi, verop ƒ800,- aan verschotten en ƒ5.000,- aan procureursleend aan Paul Schreck te Kreuz wertheim (Duitsland), is gesalaris; designeerd voor onder meer Nederland. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. d Naue drijft een onderneming die zich eveneens bezig houdt met onder andere de vervaardiging van afdichtmatten die worden gebruikt voor dezelfde toepassingen als Nr. 2 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhage, de afdichtmatten van eiseressen. 10 mei 2000 1 e Naue is houdster van het Europees octrooi nummer o 278 (afdichtmat) 419 (hierna: het octrooi), dat aan haar is verleend voor: Wasserundurchlassige Dichtungsmatte, bestehend im wesentlichen aus emerTrügerschicht, einerZwischenschichtausquellfdhigem Ton und Mrs. EJ. Numann, J.A. Hagen en J. de Bruijn einer Deckschicht (voor water ondoorlaatbare afdichtmat, in hoofdzaak bestaande uit een dragerlaag, een tussenlaag uit Art.30, lidzROW (1910) Ook al wordt met deNabento-mat in wezen dezelfde functie ver- opzwclbarc klei en een deklaag). De verlening van het ocvuld en in wezen hetzelfde resultaat bereikt als met de mat volgens trooi is gepu bl iceerd op 22 april 1992 (met prioriteitsdatum het octrooi, ie wijze waarop dit gebeurt is allerminst, en dus ook niet13 februari 19S7). Als gedesigneerde landen zijn aangewein wezen, dezelfde. Zowel de gebruikte materialen van de lagen zijnzen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, verschillend alsook de toegepastetechniekvanverenigingvan die la-Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Liechtengen. De rechtbank verenigt zich met het oordeel van de Technischestein, Luxemburg, Nederland en Zweden. f Conclusie 1 van het octrooi (in de authentieke Duitse taal) Kamer van Beroep en de daarvoor gegeven motivering dat een tussenlaag bestaande uit bentoniet en vezels die daar door een naald- luidt als volgt: bewerking zijn ingebracht geen gelijke werking heeft als een Aero-Wasserundurchlassige Dichtungsmatte (1), bestehend im wesentlivlies. Evenals de Technisclw Kamer van Beroep is de rechtbank voorts chen aus emerTrügerschicht(z), einer Zwischenschicht aus quellfdhivan oordeel dat Vemaddtmg en Vernahung zozeer van elkaar ver-gem Ton (3) und einer Deckschicht (4), dadurchgekennzeichnet, dass schillen, dat niet van eauivalen te verbindingen kan worden gespro-(a) die Trager- und/oder die Deckschicht (2, 4) aus einem VUesstoff ken. und die gegebenfalls nicht aus einem VUesstoff bestehende Schicht aus einem Gewebe oder Gewirke bestekt und 1 Huesker Synthetic GmbH & Co te Gescher, Duitsland, (b) alle drei Schichten (2-4) miteinander vernadelt sind, 2 Nabento VUesstoff GmbH te Falkenstcin, Duitsland, eiseg Tegen het octrooi is, onder meer door Huesker, oppositie ressen, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mr. ingesteld bij het Europees Octrooibureau (EOB). Bij besluit T.F.W. Overdijk en mr. H.M.E. Bertrams beiden te Amstervan 12 oktober 1994 heeft het EOB de ingebrachte bezwadam, ren verworpen. Tegen dat besluit is, eveneens onder meer doorHuesker, beroep ingesteld bij deTechnischeKamervan tegen Beroep van het EOB, die dit beroep bij uitspraak van 7 feNaue-Fasertechnik GmbH & Co KG te Espelkamp-Fiestel, bruari 1996 (T 090S/94 - 3.2.3) heeft verworpen. Duitsland, gedaagde, procureur mr. S.U. Ottevangers. h Tegen het Duitse gedeelte van het octrooi is in Duitsland de nietigheid ingeroepen voor het Bundespatentgericht. a Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te 's-GravenNaue heeft in die procedure de conclusies van het octrooi in hage, 19 januari 2000 (mrs. E.J. Numann, J.A. Hagen en J. aangepaste vorm verdedigd. In zijn uitspraak van 18 maart de Bruijn) 1997 (3 Ni 12/96 (EU)) heeft het Bundespatentgericht de vordering afgewezen voor zover h et de verdedigde vorm van Feiten liet octrooi betrof. 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet (meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde proVordering, grondslagen verweer ducties staat tussen partijen het volgende vast: 2.1 Eiseressen hebben gevorderd dat de rechtbank het oca Huesker drijft een onderneming die zich voornamelijk trooi van Naue geheel of gedeeltelijk nietig verklaart voor richt op de vervaardiging en verkoop van zogenaamde 'geozover het gelding heeft voor Nederland. Aanvankelijk hebtextielen' voor technische toepassingen, onder andere in de ben zij voorts primair gevorderd dat de rechtban k voor recht weg- en waterbouw. verklaart dat eiseressen door het vervaardigen, verkopen of anderszins te gebruiken ofinhet verkeer tebrengen van een vern ieu wde N abento-afdichtmat, zoals nader in de dagvaar' Beroep ingesteld. Red.

16

J A ^ U A I l l

2 H

1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ding beschreven, in geen van de in het octrooi aangewezen landen inbreuk maakt op het octrooi van Nauc. Subsidiair hebben zij gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat ciscressen door het vervaardigen, verkopen of anderszins te gebruiken of in liet verkeer te brengen van de vernieuwde Nabento-afdichtmat geen inbreuk maakt op het octrooi voor zover het gelding heeft voor Nederland. 2.z Eiseressen hebben daartoe gesteld dat het octrooi niet nieuw en niet inventief is, en voorts dat hun vernieuwde Nabento-mat geen inbreuk maakt op het octrooi. 2.3 Nauc heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering. Daarbij heeft zij de bevoegdheid van de rechtbank betwist om kennis te nemen van de vorderingen van eiseressen, voor zover die vorderingen betrekking hebben op andere landen dan Nederland. 2.4 Ter gelegenheid van het pleidooi hebben eiseressen de primair gevorderde grensoverschrijdende verklaring van recht ingetrokken. Beoordeling 3.1 Ambtshalve wordt overwogen dat liet hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór ï april 1995, zodat ingevolge artikel 103 "Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet (1910) onverkort van toepassing is. hetbevoegdheidsincident 3.2 Aangezien ciscressen ten aanzien van het opgeworpen bevoegdheidsincident volledig zijn tegemoetgekomen aan de bezwaren van Naue door de grensoverschrijdende vordering in te trekken, heeft Naue daarbij geen belang meer en zal de rechtbank de exceptie verwerpen. De bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de niet-inbreuk voor zover deze betrekking heeft op Nederland is door Natie niet bestreden. Om proces-economische redenen is ter zitting van 10 december J S99 besloten dat inzake de vordering met betrekking tot de niet-inbreuk slechts zal worden gepleit indien en voorzover het octrooi niet nietig wordt verklaard. inhoudelijk 3.3 Voor zover ciscressen zich in dit geding beroepen op stellingen die ook in de beroepsprocedure bij de Technische Kamer van Beroep naar voren zijn gebracht, verwerpt de rechtban k deze. Zij neemt daartoe de door de Technische Kamer van Beroep in haar uitspraak van 7 februari 1996 gegeven motivering over en maakt deze tot de hare. nieuwheid 3.4 Eiseressen doenhet beroep op niet-nicuwheid met name ondersteunen door het Europese octrooi o 071 213 van 9 apri 11986, verleend aan G.H. Tcsch (stu k E7 in de procedures bij het EOE). Dit octrooi beschrijft een gelaagde mat waarbij zich tussen de deklaag en de dragerlaag korrelachtig materiaal bevindt en waarbij de deklaag en de dragerlaag met elkaar door een naaldbewerking zijn verbonden. Eiseressen hebben er met name op gewezen dat het octrooi van Tesch expliciet wordt verwezen naar de mogelijkheid van het gebruik van Tonsand. 3.5 Het Bundespatentgcricïit heeft hierover in zijn uitspraak van 18 maart 1997 overwogen dat het octrooi van Tescli afdichtproblcmcn niet noemt, terwijl uit dit octrooi evenmin de voor het octrooi van Natie karakteristieke op-

E I G E N D O M

1 1

lossingen zijn af te leiden, zoals de toepassing van zweibare klei en de opbouw van een tegendruk tegen het zwellen bij en na het opzwellen van de klei, waardoor de gezwollen kleidccltjes dichter opeengepakt komen te zitten. Eiseressen achten deze uitspraak onbegrijpelijk, omdat Tonsand, net als Ton, het vermogen heeft om te zwellen. Daaruit leiden eiseressen af dat het octrooi van Tesch mede betrekking heeft op gelaagd materiaal dat is voorzien van ccn tussenlaag van zwel bare klei. 3.6 De rech tban k overweegt hieromtrent dat, ook al zou het zo zijn dat Tonsand het vermogen heeft om te zwellen, het octrooi van Tesch dat geheel onbesproken laat en in het bijzonder geen aandacht schenkt aan de specifieke problemen (en mogelijkheden) die kunnen ontstaan wanneer de tussenlaag in aanzienlijke mate zwelt, hetgeen bij het octrooi van Nauc juist wel het geval is welk octrooi daarin ook uitdrukkelijk voorziet. Met het Bundespatentgericht is de rechtbank van oordeel dat het octrooi van Tcsch niet is gericht op het oplossen van afdichtproblemen bij een afdichtmat en dat daarom de vakman die een voor water ondoorlaatbare mat wil maken niet bij dat octrooi te rade zal gaan. Met het octrooi van Tesch wordt derhalve de nieuwheid van het octrooi van Naue niet aangetast. inventiviteit 3.7 Met de Technische Kamer van Beroep is de rechtbank van oordeel dat de probleemstelling die aan het octrooi ten grondslag ligt, nieuw is. Zij bestaat uit een combinatie van een verbetering van het afdichtvermogen van de gezwol len klcideeltjes in de tussenlaag en een goede opvang van schrjifkrachten bij gebruik van de matten op hellingen. Met de conclusies van het octrooi wordt deze probleemstelling opgelost. De vraag is vervolgens of deze oplossing op uitviiiderswrerkzaamfocid berust. Ingevolge het bepaalde in artikel zA, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet (1910) wordt datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd, geacht te zijn uitgevonden, wanneer het vóór de d ag van indiening voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag. 3.8 Huesker heeft doen betogen dat het voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, volgend uit het Amerikaanse octrooi US A 4 565 468 (Crawford), voor de hand lag om ccn mat te maken waarin de klei niet vrij kon opzwellen. Met de Technische Kamer van Beroep is de rechtbank echter van oordeel dat genoemd octrooi ervan uitgaat dat de bentonietlaag ongehinderd kan opzwel len (waarbij de deklaag kapot moet gaan), alsmede dar capillaire werking voorkomen moet worden. Hieruit volgt dat een naaldbewerking volgens bet octrooi, waarbij de drie lagen met elkaar verbonden blijven en waarbij vezels en bentonict intensief worden vermengd (met het risico van capillaire werking), niet voor de hand lag. 3.9 Huesker heeft voorts naar voren gebracht dat het met het octrooi beoogde voordcel van het opbouwen van ccn tegendruk tegen het zwel len in de praktijk niet van belang is, aangezien dit soort afdichtmatten vrijwel direct pleegt te worden bed ekt met een aard- of bodemlaag van 30 tot 50 cm d i ktc, welke laag afdoende tegendruk levert. De rechtbank overweegt hieromtrent dat het octrooi zelf geen voorschriften geeft over de roepassing in de praktijk en in het bijzonder niet vermeldt dat altijd een aard- of bo-

1 ?

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

demlaag nodig is. Integendeel kan uit het octrooi worden opgemaakt dat de matten die overeenkomstig de conclusies worden vervaardigd ook zonder extra aard- of bodemlaag kunnen worden toegepast. Het octrooi laat deze mogelijkheid in ieder geval open. beperkingvan conclusie i 3.10 Huesker heeft tenslotte doenbeplei ten dat het voorNederland verleende octrooi partieel moet worden vernietigd en op dezelfde wijze beperkt: - als het prioriteitsoctrooi dat werd verleend op Naties oorspronkelijke aanvraag (DE 37 04 503), dan wel - als het voor Duitsland geldende Europees verleende octrooi (DE 38 70 273). 3.11 De rechtbank kan nier inzien waarom deze inperkingen nodig zouden zijn. Gelet op al het vorenoverwogene is immers niet gebleken dat het octrooi in de huidige vorm niet aan de eisen van de Rijksoctrooiwct (1910) voldoet. 3.12 Aangezien het octrooi niet nietig wordt verklaard, kan de vordering met betrekking tot de niet inbreu k worden bepleit. De rechtbank zal de zaak daartoe verwijzen naar de zitting van maandag 13 maart 2.000 om 14.00 uur. 3.13 ledere verdere beslissing wordt aangehouden. Beslissing De rechtbank: - verklaart zich bevoegd tot ken nisneming van het onderhavige geschil; - wijst de vordering tot nietigverklaring van het Europees octrooi o 278 419 voor zover dit octrooi geldig is in Nederland af; en, alvorens verder te bes lissen: -venvö'st de zaak naar de zitting van maandag 13 maart 2000 om 14.00 uur, ten einde partijen i n staar te stellen de vordering met betrekking tot de niet-inbreuk re doen bepleiten; - houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. b Eindvonnis Arrondissementsrechtbank, enz. 3 Huesker en Nabento hebben gesteld dat zij een afdichtmat (hierna: de Nabento-mat) in het verkeer brengen, althans voornemens zijn dit te doen, die als volgt is opgebouwd: (i) de drager- en de deklaag van de Nabento-mat zijn voorzien van geweven afdekmateriaal; (ii) de tussenlaagbes nat uit een zogenaamd Acrovlies, dat is een vlies met veel poriën per volume-een heid, dat dankzij deze poriën het poedervormige bentoniet in zich kan opnemen; (iii) de verbinding van de drie lagen is aldus, dat deze aan elkaar worden vastgenaaid, met een afstand tussen de naden van 37,5 mm; (iv) de poedervormige bentonietiaag wordt daarbij niet volledig gefixeerd. 4 Huesker en Nabento stellen dat de Nabento-mat niet aan de navolgende kenmerken van conclusie 1 van het octrooi beantwoordt: a de drager en/of deklaag bestaat niet uit vliesstof, b de drie lagen zijn niet door een naaldbewerking met elkander verenigd.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

2 0 0 1

5 Partijen verschillen van mening over de beschermingsomvang van het octrooi. Daarbij zijn zij het erover eens dat de Nabento-mat geen letterlijke inbreuk maakt opliet octrooi. Naue heeft zich echter op het stand punt gesteld dat niet de constructie van de Nabento-mat precies wordt bereikt wat het octrooi haars inziens beoogt; een stevige verbinding van afdeklaag en dragerlaag, waarbij een onbelemmerd zwellen van het bentoniet wordt tegengegaan, mede doordat vezels en/of vezelbundels door de bentonietiaag dringen. Omdat de tussenlaag van de Nabento-mat al bestaat uit een vermenging van vezels en bentoniet, moet volgens Naue worden geoordeeld dat met deze mat wel inbreuk op het octrooi wordt gemaakt. 6 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69, eerste lid, Europees Ocrrooivcrdrag en het daarbij behorende protocol bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen totuitleg van die conclusies dienen en wel zodanig dat zowel een billijke bescherming van de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Teneinde aan de octrooihouder een billijke bescherm i ng te kunnen bieden dient de achter de bewoordingen van het octrooi liggende uitvindingsgedachre onder ogen te worden gezien en dit kan ertoe leiden dat ook varianten op de maatregelen die in de octrooiconclusies zijn beschreven onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht. In verband met de rechtszekerheid van derden mag daarbij wel worden verlangd dat dezen redelijkerwijs moeten hebben kunnen begrijpen dat de desbetreffende varianten, hoewel zij strikt genomen niet als behorend tot de maatregelen in de zin van het octrooi zijn te beschouwen, toch onder de beschermingsomvang daarvan zouden worden gebracht. 7 Uit de beschrijving blijkt dat doel van de uitvinding van het octrooi is een voor water ondoorlaatbare afdichtmat te verschaffen, waarbij de dragcrlaag en de deklaag ook bij en na het opzwellen van de opzwellend vermogen bezirrende klei vast met elkaar verbonden blijven, om een tegendruk tegen het opzwellen op te bouwen, welke een dichtere pakking van de opgezwollen kleideelrjes waarborgt, en waarbij de overbrenging van schuifkrachten van de deklaag naar de dragerlaag niet door de zeer lage wrijvingswaarden van het opgezwollen kleimateriaal wordt beperkt. Het overeenkomstig de uitvinding aan d e orde gestelde probleem wordt opgelost doordat (a) de dragerlaag en/of de deklaag uit een vliesstof en de eventueel niet uit een vliesstof bestaande laag uit een weefsel of brciscl bestaat en (b) alle drie lagen door een naaldbewerlcing verenigd zijn. Door de naaldbewerkingsvereniging aan het naar de bentoniet-tussenlaag toegekeerde binnenoppervlak en de daaronder gelegen zones van de vlicsstoffen verkrijgt men een intensieve vermenging van vezels en bentoniet. Bovendien verkrijgt n 1 en door de stevige vereniging d oor d e naaldbewerking bij het opzwellen van het bentoniet door de bevochtiging een opzwel tegendruk, welke tezamen met de intensieve vermenging van vezels en bentoniet een waterondoorlaatbaarheid van de uitgevonden afdicluniatten garandeert. 8 De Nabento-mat lost hetzelfde probleem op als de uitvinding volgens het octrooi. Ook bij deNabento-matwordtimmers een voor water ondoorlaatbare afdichtmat verschaft,

IC

J A N U A R I

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

waarbij de dragerlaag en de deklaag ook bij en na het opzwellen van de opzwellend vermogen bezittende klei vast met elkaar verbonden blijven. Voorts wordt ook bij de Nabento-mat de oveibrenging van schuifkrachten van de deklaag naar de dragerlaag niet door de zeer lage wrijvingswaarden van het opgezwol len klcimateriaal beperkt. g Er bestaan echter grote verschillen in de wijze waarop met de mat volgens het octrooi en met de Nabento-mat de oplossing voor het probleem wordt verkregen. Bij de Nabento-mat bestaat, anders dan kenmcrk(a) van conclusie ï van het octrooi bepaalt, niet de dragerlaag en/of de deklaag uit een vliesstof, maar juist de tussenlaag. Deze bestaat immers uit cen Aerovlies, dat de opzwelbare klei in zich opneemt. Omdat op deze maniet reeds een intensieve vermenging van vezels en bentoniet tot stand is gebracht, is het voldoen aan kenmerk (b), de naaldbcwcrking (Vemadelung), overbodig en kali de verbinding van de lagen plaatsvinden door een eenvoudig aan cl kaar naaien (Vemdhung). 10 Ook al wordr aldus met de Nabento-mat in wezen dezelfde functie vervuld en in wezen hetzelfde resultaat bereikt als met de mat volgens het octrooi, de wijze waarop dit gebeurt is allerminst, en dus ook niet in wezen, dezelfde. Zowel de gebruikte materialen van de lagen zijn verschillend alsook de toegepaste techniek van vereniging van die lagen. De rechtbank verenigt zich met het oordeel van de Technische Kamer van Beroep van het EOB (Uitspraak van z maart 1999, T 0272/97 - 3.2.3) en de daarvoor gegeven motivering dat een tussenlaag bestaande uit bentoniet en vezels die daar door een naaldbewerking zijn ingebracht geen gelijke werking heeft als een Aerovlies. Evenals de Technische Kamer van Beroep van het EOB (uitspraak van 7 februari 1996, rechtsoverweging 3.1 z) is de rechtbank voorts van oordcel dat Vemadelung en Vemdhung zozeer van elkaar verseri i I len, dat niet van equivalente verbindingen kan worden gesproken. In het octrooi is voorts geen enkele aanwijzing te vinden dat ook de maatregelen die bij de Nabentomat zijn toegepast onder de beschermingsomvang zouden moeten vallen. 11 Uit het voorgaande vloeit voott dat de vordering op dit punt dient te worden toegewezen. 1 z Aangezien de partijen in deze procedure deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, Beslissing De rechtbank: - verklaart voor recht dat Huesker en Nabcnto, door het vervaardigen, verkopen of anderszins gebruiken of in het verkeer brengen van de Nabento-mat zoals die in rechtsoverweging 3 van dit vonn is is omschreven, geen inbreuk maken op het Europees octrooi o 278 419 B1 voor zover dat gelding heeft in Nederland.; - compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

L I G F N D O M

1 3

Nr. 3 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 26 april 2000

(gidssysteem voor voertuigen) Mrs. J. W. du Pon, M.Y. Bonncur en H. Wien Art. 51, lid 1 ROW (1910)}" artVI, lid 1 Wijzigingswet 1987 De vermelding van de verlening van het gewijzigde octrooi is op de voet van artikel 103 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) gepubliceerd op 19 april 1989. Naar het oordeel van de rechtbank brengt het bepaalde in het artikel VI, lid J van de Overgangs- en invoeringsbepalingen van de Rijkswet van 29 mei 19S7, Stb. 316 (de Wijzigingswet 19S7) met zich mede dat op het octrooi van toepassing is artikel 51 lid 1 ROW1910 zoals dat op 1 december 1987 is komen te luiden. Art.5i,lid5ROW(wo) Nietigverklaring van een Europees octrooi, waarop de sinds 1 december 1987 geldende ROW 1910 van toepassing is, heeft ingevolge artikel 51 lid 5 van deze wet terugwerkende kracht, in dit licht kan niet worden gezegd dat Philips ieder belang bij haar vordering mist, in aanmerking genomen dat Navcom Philips, heeft beticht van inbreuk op het octrooi en Philips dus niet kan uitsluiten dan Navcom op enigmomentvanhaar schadevergoedingvoor hetverleden zal vorderen. Art. 14, lid 1 onderbROW(1910) Uit paragraaf'7.3.5. van de beslissing van de J
R I Ë L E

bij conclusie 3 moet worden hernummerd tot conclusie 2). De vermelding van de verlening van het gewijzigde octrooi is onder nummer o 011 880 gepubliceerd op 19 april 1989. In het octrooi zijn onder meer Nederlanden Duitsland aangewezen. b De twee conclusies van het gewijzigde Europees octrooi 0 011 880 (hierna tevens: het octrooi) luiden in de authentieke Engelse taal;

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

2 0 0 1

c Gebre Admasu heeft de Nederlands en Duitse delen van het octrooi op 19 juni 1996 overgedragen aan Navcom. De overdracht van het Nederlandse deel van het octrooi is op 26 juni 1996 ingeschreven in het daartoe bestemde register. d Bij exploit van 5 november 1996 heeft Navcom (onder meer) Philips gedagvaard voor de president van deze rechtbank in kort geding en daarbij, kort gezegd gevorderd dat P hi I ips word t verboden om inbreuk te maken op het octrooi, met name door toepassing van het zogenoemde Carinsysteem. Deze vordering is bij vonnis in kort geding van 16 1 Vehicle guidanccsystcm comprising: (a) memory means for storing groups ofbinary data, in which each januari 1997 afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Navcom hogroup includes a coded distance, instruction and direction signal, ger beroep ingesteld, welk hoger beroep thans nog aanhangig is. (b) meam (SUR) for addressing the memory means, (c) a register (CMR)forstoringone ofsaid groups ofbinary data selec-e Op 13 december 1996 heeft Philips Patentverwaltung ted by said addressing means, GmbH- een onder Philips International B.V. ressorterende (d) meansfor generatinga signal representing a distance travelled, vennootschap- tegen Gebre Admasu een Nichtigkeitsktage (e) comparator means (UDC) responsive to the coded distance signal betreffende het octrooi ingediend bij het Duitse Bundesin the register (CMR) and to the signal representing distance travel-patentgericht. led for generating a signal representing the difference between theBij vonnis van 2 juli 1998 heeft het Bundespatentgericht het coded distance and the distance travelled, Duitse deel van het octrooi nietig verklaard op de grond dat (f) means responsive to the signal from the comparator means for de uitvinding onvoldoende is geopenbaard. Tegen dit vonswitchingthrough the instruction anddirection signal in the register nis is hoger beroep ingesteld. (CMR) to an instruction and direction unit (lAD), (g) means (SJP) for generating a signal respresenting a change of2 Philips heeft nietigverklaring van het Europees octrooi gecourse of the vehicle, and vorderd. Uit het gestelde onder 3 van de dagvaarding blijkt (h) control means (SCU) responsive to signaisfrom the instructiondat deze vordering is beperkt tot het Nederlandse deel van and direction unit (JAD), the register (CMR) and the signal repres-dit octrooi. Philips heeft haar nietigheidsargumenten geenting the change ofcourse of the vehiclefor checkingwhether the dri- rangschikt onder drie kopjes, namelijk a) gebrek aan invenver correctly foliowed the instruction and direction, and for trigge-tiviteit, b) onvoldoende openbaarmaking en c) ongeoorring the addressing m-eans (SUR) to select the nextgroup oj'dataif'the loofde uitbreiding. Als nietigheidsgronden heeft Philips driver lias foliowed the instruction and direction correctly, aangevoerd: charactcriscd in that the control means (SCU) isso arranged that - naar aanleiding van a): gebrek aan inventiviteit; ifthc driver does notfollow the instruction and direction signal cor- - naar aanleiding van b): ontbreken van een uitkomst op het rectly, the system instructs the driver to mahe a U-turn to bring thegebied van de nij verheid/gebrek aan inventiviteit; vehicle back to the point where the error occured and then issues the -naar aanleiding van c): gebrek aan nieuwheid/gebrek aan correct instruction, inventiviteit. 2 A vehicle guidance system according to claim 1 in which means are providedforprodiicingonepalseforeachmeterof'thedistance travel- 3 Navcom heeft dezevorderinggemotiveerdbetwist. led. in het bevoegdheids incident Bij het octrooischrift behoort de volgende figuur: 4 Bij incidentele conclusie heeft Navcom de stelling opgeworpen dat de rechtbank zich op grond van artikel 21 EEX on bevoegd d ien t te verkl aren om van de vordering kennis te nemen, althans op grond van dit artikel de zaak moet aanhouden, omdat in Duitsland al eerder een nietigheidsCDC sm en procedure aanhangig is gemaakt. De rechrbank verwerpt — ,— deze exceptie. Nog daargelaten dat de Dui tse procedure niet is/wordt gevoerd tussen de partijen in de onderhavige procedure, zoals artikel 21EEX eist, is niet voldaan aan de voor< ? < waarde voor toepasselijkheid van dit artikel dat heide pro« UU cedures betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Immers, in de ene procedure gaat het om het Nederlandse / deel van het octrooi, terwijl het in de andere procedure gaar om het Duitse deel daarvan. Gelet op het bepaalde in artikel ^7 16 lid 4 EEX is de Nederlandse rechter ten aanzien van de \; ti geldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi exclusief bevoegd net zoals de Duitse rechtenen aanzien van het 57T u H u —* Duitse deel van het octrooi exclusief bevoegd is. De recht-. bank zal zich dan ook tot kennisneming van de vordering .., . bevoegd verklaren. 5 Als de in her incident in het ongelijk gestelde partij dient Navcom te worden verwezen in de kosten daarvan, Aangc-•

'~J

•7

1

16

J A N U A R I

2 ü ü 1

. B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

zien Philips niet heeft geconcludeerd in het incident, zullen haar kosten worden begroot op nihil. In de hoofdzaak Toepasselijke octrooiwetgeving 6 Aangezien de verlening van het (gewijzigde) octrooi is gepubliceerd voor i apri I 1995 is ingevolge artikel 103 van de Rijksoctrooiwct 1995 (ROW1995) uitsluitend liet bepaalde in of krachtens de Rijksoctrooiwet 1910 (ROW 1910) van toepassing. 7 Tot 1 december 1987 voorzag de ROW 191.0 niet in nietigverklaring van een octtooi op de gronden dat de uitvinding onvoldoende is beschreven en dat de geoctrooieerde materie is uitgebreid. Per die datum zijn daarop toegesneden nietigheidsgronden opgenomen in artikel si lid 1 sub b. c en cl ROW 1910. 8 De vermelding van de verlening van het gewijzigde octrooi is op de voet van artikel 103 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) gepubliceerd op 19 april 19S9. Naar het oordeel van d e rechtbank brengt het bepaalde in artikel VI lid 1 van de Overgangs- en invoeringsbepalingen van de Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316, (de Wijzigingswet 1987) met zich mede dat op het octrooi van toepassing is artikel 51 lid 1 ROW 1910 zoals dar op 1 december 1987 is komen te luiden. 9 Hoewel de door Philips aangevoerde nietigheidsgronden aansluiten op hetgeen voor 1 december 1987 in artikel 51 lid 1 ROW 1910 was bepaald, zijn haar nietigheidsargumtenten ontleend aan de na die datum geldende tekst van artikel 51 lid 1 ROW 1910. Navcom heeft haar verweer met name op deze argumenten toegespitst. De rechtbank acht het bij deze stand van zaken gerechtvaardigd om, ambtshalve de rechtsgronden aanvullend, de vordering van Philips te beoordelen op basis van de ROW 1910, zoals deze op 1 december 1987 is komen te luiden. Belang 10 De geldigheidsduur van het octrooi is inmiddels verstreken. Dat doet de vraag rijzen of Philips nog wel belang heeft bij haarvordering. Daarover wordtvoorzover nodighetvolgende overwogen. 11 Nietigverklaring van een Europees octrooi, waarop de sinds 1 december 1987 geldende ROW 1910 van toepassing is, heeft ingevolge artikel 51 lid 5 van deze wet terugwerkende kracht. In dit licht kan niet worden gezegd dat Philips ieder belang bij haar vordering mist, in aanmerking genomen dat -zoals uit het onder ï.d. overwogene blijkt — Navcom Philips heeft beticht van inbreuk op het octrooi eü Philips dus nier kan uitsluiten dat Navcom op enig moment van haar schadevergoeding voor het verleden zal vord eren. Denietigheidsargumenten 12 Uit paragraaf 7.3.5. van de beslissing van de KvB blijkt dat deze de uitvinding van Gebre Admasu daarin zag dat middelen worden verschaft om, onmiddellijk nadat de U-bocht is voltooid en dus nog vóór het bereiken van de plaats waat de fout was gemaakt, de chauffeur een correct instruction te geven over het vervolg van zijn rome. Kennelijk deelt Navcom deze zienswijze van de KvB. 13 Er vcrondcrstcllenderwijs van uitgaande dat de uitvinding van Gebre Admasu hierin is gelegen en veronderstellenderwijs aangenomen dat deze uitvinding

E I G E N D O M

1 5

inventiviteit bezit -Philips betwist zowel het een als het ander - spitst het geschil tussen partijen zich met name toe op de vraag of de uitvinding in de oorspronkelijke stu kken zodanig is bcschrevendatdegemiddeldevakman in staatis deze na te werken. Met Philips is de rechtbank van oordeel dat het antwoord op deze vraag ontkennend moet luiden. Uit de summiere beschrijving van het octrooi (kolom 3, regel 42 tot kolom 4, regel 30) wordt immers op geen enkele manier duidelijk hoc het daarin geopenbaarde systeem de bestuurder, direct nadat hij de U-bocht heeft voltooid, de correct instruction zou kunnen geven over het vervolg van zijn route. De rechtbank verwijst verder naar de overwegingen van het Bundespatentgericht hieromtrent, waarbij zij zich aansluit. 14 Het N ederlands deel van het octtooi zal dan ook word en nietigvcrklaard. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Navcom worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Beslissing De rechtbank: Tn het incident - Verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Philips; - Veroordeelt Navcom in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Philips begroot op nihil; In de hoofdzaak - Verklaart nietig het Nederlands deel van Europees octrooi 0011880, verleend aan Gebre Admasu en thans ingeschreven op naam van Navcom; - Veroordeelt Navcom in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Philips begroot op ƒ z.366,34, waarvan ƒ 646,34 voor verschotten en ƒ 1.720,- voor salaris van haar procureur; - Verklaart dit vonnis, wat de proceskostenveroordeling in de hoofdzaak betreft, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

1 6

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 4 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 januari 1999* (Bom/Boal) Mrs. E.J. Numann, J.W. du Pon en Chr. A. J.r.M. Hensen Artt. 6:265fï.i66enyi69BWf art. 39 ROW (1910) De uit te spreken ontbinding van de overeenkomst tussen partijen opgrond van wanprestatie vanBoalen mogelijkerwijze ook van Bom, zal in elk geval niet tot gevolg hebben dat reeds daardoor voor Boal de verplichting ontstaat om haar gedeelte van het octrooi om niet aan Bom over te dragen. Voorop staat dat partijen blijkens het octrooischrift een volledig gelijkwaardige positie innemen met betrekking tot het onderhavige octrooi, nu de aanvraag-uiteindelijkop beider naam is gesteld en zij - derhalve - in het octrooischrift beiden als octrooihouder worden- aangemerkt-. Zij hebben zich in de periode daarna ook als zodanig gedragen. Uit niets blijkt dat Boal zich ooitjegens Kom heeft verplicht om haar aandeel in het octrooi bij een eventueel eindigen van de samenwerking aan Bom over te dragen, al dan niet tegen vergoeding. Dat betekent dat de aanstaande ontbinding van de overeenkomst tot gevolg zal hebben dat ten aanzien van het octrooi een gemeenschap zal (blijven) bestaan die slechts kan worden verdeeld op basis van het voor verdeling geldende wettelijke regime. Zolang die verdeling niet heeft plaatsgevonden, zal - bij gebreke van enige afspraak terzake- ieder van partijen gerechtigd zijn deaandeoctrooihoudervoorbehoudenhandelingenteverrkhtenzonder daarvoor aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn. Anderzijds zal geen van partijen, gelet op het bepaalde in art. 39 lid 2 ROW1910, zonder toestem ming van de ander een licentie onder het octrooi aan derden kunnen verlenen.

L I G L M IJ O M

16

J A N U A R I

2 0 5 1

waarbij het binnenstuk van de bodem van deze roede-opneemkamer verbonden is met een opwaarts gerichte binnenwand van de roedeopneemkamer (7), waarbij de bovenstukken van de binnenwanden van de beide roede-opneemkamers (7) onderlingzijn verbonden door het kokerbovenstuk (6), waarbij zich vanaf het bovenstuk van de binnenwand van elke roede-opneemkamer (7) een als oplegrand (8) gevormd draagmiddel voor glasplaten (28) zich buitenwaarts uitstrekt, waarbij het bovenstuk van de binnenwand en de bovenrand van de kokerzijwand of één van beide als draagmiddclen resp. als draagmiddel voor de dakroeden (27) zijn resp. is uitgevoerd en waarbij de roede-opneemkamers (7) condensopvanggoten (7) vormen, die via doorlaten (40) communiceren met de Iwkemtimte, die ten minste als condensafvoergoot dienst doet. c Bij het octrooischrift behoort onder meer het volgende figuur:

Art.30, lid2ROW(1910) De rechtbank geeft een globaal en voorlopig oordeel omtrent de vraag welke van de ten processe ter sprake gebrachte goten wel [categorieën zA en 2EJ en welke niet [categorie 3AI onder de beschenningsomvang van het octrooi vallen. P. LJ. Bom Beheer BV te Naaldwijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. B.J.M. Veldhoven, advocaat'mr. P.A.M. Hendrick, tegen Boal Systemen BV te De T.ier, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. Ch. Gielen. Defeiten i a Partijen zijn gezamenlijk rechthebbende op het Nederlands octrooi nr. 182.361, (hierna ook te noemen: het octrooi), hun onder dagtekening van 2 februari 1988 verleend voor een goot voor een warenhuis. b De (enige) conclusie van het octrooi luidt als volgt: Goot voor een warenhuis welke goot uit geëxtrudeerd profielmateriaal bestaat, omvattende ten minste één kokerruimte met een kokeronderstuk, met opstaande kokerzijwanden en mer een kokerbovenstuk, dat de bodem van een buitengoot vormt en omvattende aan weerszijden draagmiddclen voor liet dragen van dakroeden en dak-glasplaten, met het kenmerk, dat het bovenstuk van elke kokerzijwand verbonden is met een zich van deze kokerzijwand binnenwaarts uitstrekkende bodem van een roede-opneemkamer (7), ' Tussenvonnis. Red.

d De aanvrage die tot het verlenen van het octrooi heeft geleid stond aanvankelijk op naam van P.L.J. Bom. Die aanvrage is vervolgens op 6 januari 1983 bij akte overgedragen aan P.L.J. Bom Beheer B.V. en aan Boal Systemen B.V., toen nog gebeten Boal B.V. e Bom is een bedrijf dat zich bezighoudt met kassenbouw, waartoe zij dient te beschikken over - onder meer - goten als die welke onder het octrooi vallen, doch die zij niet zelf produceert. f Boal is een bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen en vervaardigen van geëxtrudeerd aluminium profielmateriaal. g Sedert september 19SZ is tussen partijen een aantal, elkaar opvolgende, overeenkomsten gesloten, die telkens ten doel hadden de relatie tussen partijen vast te leggen, waarbij werd afgesproken (samengevat) dat Boal de goten onder het octrooi zou produceren, terwijl die door Bom zonden

' 6

J A N U A R I

200

1

B I J 1 I

* D

I \l n U S '[' H I Ë L E

E I G E N D O M

1 /

worden afgenomen ten behoeve van haar activiteiten als sident van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam Boal kassenbouwer. Tevens werd voorzien in de mogelijkheid veroordeeld om de overeenkomst integraal en onverkort na voor Boal om de onder de beschermingsomvang van het octe komen. trooi vallende goten te leveren aan derden. Tenslotte werd een door Boal aan Bom af te dragen vergoeding voor het Devurdcringin conventie, de grondslag daarvoor en het verweer produceren van de goten vastgesteld. 2 Bom vordert (samengevat): h De laatste tussen partijen gesloten overeenkomst is neer-Boal te gebieden om binnen tien dagen na betekening van gelegd in een door beide partijen ondertekende akte, waarin dit vonnis aan Bom een volledig overzicht te geven van alle als ingangsdatum ï september 1989 is vermeld. Ook deze gootrypes die zij sedert de datum van de overeenkomst heeft overeenkomst kent als uitgangspunt dat de productie van vervaardigd en/of verhandeld en/of door derden heeft doen d c onder het octrooi vallende goot bij uitsluiting zal geschievervaardigen onder opgave van nadere informatie daaromden door Boal (artikel 1.1) terwijl Bom die goten van Boal trent, alsmede aan Bom een lijst te overhandigen, houdende zal betrekken (artikel 2.1.) en Boal een vergoeding van ƒ 0,60 alle (sub)licentieverhoudingen tussen Boal en derden met exclusief BTW per geproduceerde kilo eindproduct, aan betrekking tol goottypes die onder de beschermingsomBom zal voldoen (artikel 4.1.). vang van het octrooi vallen, zulks op straffe van een dwangArtikel 2.2. van deze overeenkomst luidL als, volgt: som indien Boal niet aan deze geboden zou voldoen; hom heeft het recht - zulks in afwijking van het in artikel 1.1. be- - te verklaren voor recht dat een aantal nader in de dagvaarpaalde-de aluminium PB goten benodigd voor eigen behoefte zelf te ding omschreven goottypes vallen onder de bescherming(laten) vervaardigen indien zij zulke goten niet tegen de laagste somvang van het octrooi: marktprijzen of in voldoende hoeveelheden van Boal kan betrekken- Boal te gebieden om binnen dertig dagen na betekening alsmede indien de door Boal geproduceerde goten van onvoldoende van het ten deze te wijzen vonnis volledige medewerking te kwaliteit zijn, een en ander door derden aan te wijzen deskundigen verlenen aan een onderzoek naar de hoeveelheid door Boal vast te stellen. geproduceerd eindproduct, en wel door aan een door deze rechtbank te benoemen rcgistcr-accountant alle ter berekei Artikel ro.i van de overeenkomst van 1 september 1989 ning van in feite aan Bom verschuldigde licentie(hierna, ook te noemen: 'de overeenkomst') bepaalt dat de vergoedingen dienstige bescheiden ter beschikking te stelovereenkomst is aangegaan voor de duur van het octrooi. len, zulks op straffe van een dwangsom indien Boal niet aan Voorst beval de getypte tekst, van de overeen komst de bepadat gebod zou voldoen; ling, dat ieder van partijen deze zonder inachtneming van een opzegtermijn tussentijds kan beëindigen, indien: - Boal te gebieden om binnen veertien dagen na afronding - de andere partij in staat van faillissement mocht worden van voormeld onderzoek aan Bom te voldoen hetgeen Boal verklaard, surseance van betaling mocht aanvragen of op aan Bom terzake van licentievergocding verschuldigd is, alenigerlei andere wijze het vrije beheer over haar vermogen thans een schadevergoeding, in beid e geval len vermeerderd mocht verliezen; met een boeteopslag van 30%, zulks op straffe van cen dwangsom indien Boal niet aan dat gebod zou voldoen; - de andere partij ondanks sommatie in strijd blijft handelen met enige bepaling uit de overeenkomst. - primair de overeenkomst van partijen d.d. 1 september j Nadat de akte houdende de overeenkomst met inbegrip 1989 te ontbinden en binnen dat kader Boal te gebieden binvan de in het vorenstaande weergegeven opzeggingsnen tien dagen na betekening van het vonnis haar 50% aangronden tijdens een bijeenkomst van partijen op 9 januari deel in het octrooi onmiddel lij k aan Bom over te dragen als1990 reeds zijdens Bom was ondertekend, heeft de vertemede Boal te gebieden iedere direkte dan wel indirekte genwoordiger van Boal metdehand een nadereopzeggingsinbreuk op het octrooi te staken en gestaakt te houden, subgrond in de overeenkomst opgenomen en geparafeerd. Die sidiair gedaagde te gebieden de overeenkomst correct na te handgeschreven bepaling voorzag in opzegging indien 'de leven, alles op straffe van cen dwangsom indien Boal niet zakelijke relatie tussen Bom en Boal duidelijk afwijken van aan die geboden voldoet; heden'. De vertegenwoordiger van Boal heeft die door hem - Boal te veroordelen om aan Bom terzake van buitengebijgeschreven bepaling geparafeerd, doch de vertegenwoorrechtelijke kosten te voldoen een schadevergoeding, nader diger van Bom heeft dat geweigerd. Nog diezelfde dag heeft te bepalen in een schadestaatprocedure; Bom aan Boal schriftelijk (samengevat en onder meer) laten - Boal te veroordelen tot betaling van wettelijke rente over weten de toevoeging aan de opzeggingsgrond onterecht te hetgeen Boal in het kader van het te wijzen vonnis aan Bom achten en verzocht dit te willen bevestigen. Een dergelijke zal moeten voldoen. bevestiging heeft Boa! achterwege gelaten. 3 Aan die vorderingen legt Bom (samengevat) de volgende k Bij brief van 28 januari 1993 heeft Boal onder meer het stellingen ten grondslag: volgende aan Bom doen weten: - Boal heeft de overeenkomst bij haar brief van 28 januari (...) 1993 op onjuiste gronden opgezegd. Aan die opzegging Voort is hei zo dat, aangezien 11 thans met uw eigen systemen op de komt geen rechtskracht toe, zodat de overeenkomst nog markt actief bent, de zakelijke relatie tussen partijen, zoals die be- steeds van kracht is. stond ten tijde van het ondertekenen der exploitatie-overeenkomst- Boal is in de uitvoering van de overeenkomst toerekenvan het octrooi 182361 d.d. 1 september 19S9, dusdanig afwijkt vanbaar tekort geschoten. Ook nadat zij in kort geding tot nadie van heden, dat wij h ierbij -met ingang van heden - de onderha- komingwas veroordeeld, is zij in gebreke gebleven aan Bom vige overeenkomst opzeggen. (volledig) af te dragen de door haar verschuldigde vergoe(...) dingen met betrekking tot goottypes waarvan tussen partijen vaststaat dat die onder de beschermingsomvang van 1 Naar aanleiding van die opzegging heeft Bom Boal in kort het octrooi vallen, Boal doet voorts geen opgave van en begeding gedagvaard. Bij vonnis van r i mei 1993 heeft dePre-

B I J D L A D

I N D U S 1 I I I F L E

taalt geen vergoeding metbetrekking tot goottypes die naar de mening van Boal - doch ten ontechte - niet vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Boal verleent tevens zonder toestemming van Bom licenties aan derden met betrekking tot goottypes die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Tenslotte weigert Boal mee te werken aan een accountantsonderzoek dat zou kunnen leiden tot duidelijkheid omtrent de vraag welke, onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende, goottypes door Boal worden vervaardigd, alsmede tot de vaststelling van de vergoedingen die Boal aan Bom verschuldigd is. - Op grond van de wanprestatie van Boal dient de overeenkomst te worden ontbonden, waarna Boal haar aandeel in het octrooi om niet dient te leveren aan Bom. Het op naam van beide partijen stellen van het octrooi heeft immers slechts plaats gevonden in het kader van hun samenwerking, zoals neergelegd in de diverse door hen gesloten overeenkomsten, laatstelij k die van 1 septembet 1989. Door ontbinding van die overeenkomst valt de titel weg waarop het octrooihouderschap van Boal berust en komt het octrooi uitsluitend nog toe aan Bom. - Bom heeft voorts aanspraak op betaling door Boal van al hetgeen deze uit hoofde van de overeenkomst tot aan de datum van ontbinding daarvan aan Bom verschuldigd was, te vermeerderen met een boete opslag van 30% ter vergoeding van het door het incorrect handelen van Boal jegens Bom aan deze veroorzaakte nadeel. Daartoe dient te worden vastgesteld welke door Boal geproduceerde en door haar niet verantwoorde goten onderde beschermingsomvang van het octrooi val I en, terwijl tevens een accountantsonderzoek nodig is ter vaststelling van het aantal door haar geproduceerde en/of verhandelde producten. Tenslotte dient Boal aan Bom de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

2 0 D1

Bom haar omzer bij Boal ingrijpend deed teruglopen. In elk geval kon van Boal begin 1993 niet worden gevergd dat zij aan de overeenkomst nog langer gebonden was, zodat deze alsnog per 1 februari 1993 ontbonden verklaard moet worden. - Voorzover de ontbinding niet per 1 februari 1993 wordt tiitgcsproken, dient de overeenkomst per de datum van hel ten deze te wijzen vonnis te worden ontbonden op grond van dezelfde wanprestatie van Bom. 7 Bom heeft tegen de vordering van Boal gemotiveerd verweer gevoerd. Beoordelingvan het geschil In conventie en reconventie 8 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier gaat om een Nederlands octrooi dat is aangevraagd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 102 van de Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet 1910 van toepassing is. 9 Een belangrijk deel van het debat van partijen heeft betrekking op de vraag: - of de overeenkomst van 1 september 1989 thans nog van kracht is en zo ja: - of die overeenkomst dan dient te worden ontbonden en zo ja:

- op welke grond die ontbinding dan d ient te worden uitgesproken en welke gevolgen dat voor partijen met zich brengt. De rechtbank zal dan ook eerst op dat onderwerp ingaan. I o De in dat verband meest verstrekkende stelling is geponeerd door Boal en houdt in dat de overeen komst in het geheel niet tot stand is gekomen, omdat partijen het omtrent een essentieel onderdeel - de door Boal met de hand bijgeschreven opzeggingsgrond - niet eens zijn geworden. Deze - door Bom betwiste - stelling gaat echter niet op, omdat, 4 Boal heeft tegen de vorderingen vanBom gemotiveerd verondanks het feit dat Boal er zeer wel van op de hoogte was weer gevoerd. dat de betreffende opzeggingsgrond voor Bom niet acceptaDe vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer bel was, niet alleen Bom doch ook Boal zich in de jaren na ondertekening van d e overeenkomst - door zonder voorbe5 Boal vordert primair te verklaren dat de overeenkomst tushoud mec te werken aan de uitvoering daarvan - heeft gesen partijen per 1 februari 1993 is ontbonden, met veroordragen al sof deze onverkort gelding had, terwijl ook overideling van Bom tot terugbetaling aan Boal van te veel begens uit niets is gebleken dat het al dan niet opnemen van taalde commissie tot een bedrag van ƒ 1.050.569,- met de die opzeggingsgrond door partijen als een essentieel onderwettelijke rente ovef dat bedrag ingaande 1 februari 1993 deel van de overeenkomst werd gezien. en subsidiair te verklaren voor recht dat Bom is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en de overeenkomsr per de datum van het vonnis te ontbinden, met II Vervolgens komt aan de orde de - eveneens door Bom veroordeling van Bom tot vergoeding aan Boal van de door betwiste - stelling van Boal dat de overeenkomst per 1 fehaar als gevolg van de tekortkoming geleden en nog te lijbruari 1993 is geëindigd dan wel per die datum geacht moet den schade, een en ander te vermeerderen met de wettelijke worden te zijn ontbonden. rente per 1 februari 1993 eu nader op te maken bij staat en 12 Voorzover Boal heeft bedoeld te stellen dat zij de overte vereffenen volgens de wet. eenkomstbij haar brief van 2S januari 1993 regelmatigheeft opgezegd, wordt dat betoog verworpen. Tussen partijen is 6 Aan die vordering legt Boal de volgende stellingen ten niet langer i n gesch i 1 dat zij het nimmer eens zij n geworden grondslag: omtrent de door Boal met de hand in de overeenkomst bij- Voorzover de overeenkomsr van 1 september 1989 tot geschreven opzeggingsgrond. Nu in bedoelde brief slechts stand is gekomen, was Boal in elk geval gerechtigd deze op die - niet overeengekomen - opzeggingsgrond wordt gete zeggen dan wel te doen ontbinden tegen 1 februari 1993, noemd en niet een van de in aiti kei z.z. van de overeenkomst zoals zij ook met haar schrijven van 28 januari 1993 heeft opgenomen, limitatief bedoelde, opzeggingsgronden, gedaan. komt aan d eze opzegging geen rechtskracht toe. -Bomhccft immers jegens Boal wanprestatie gepleegd door 13 Ook overigens is er geen aanleiding de overeenkomst per concurrerende goten te laten produceren, waardoor de sa1 februari 1993 als ontbonden te beschouwen. Boal stcltwcl menwerking met Boal onmogelijk wetd gemaakt omdat

1 6

J A M

IJ

A R !

2

ü O 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

dat op grond van wanprestatie zijdens Bom van haar niet in redelijkheid mocht worden verlangd de overeenkomst langer te laten voortduren, doch in confesso is dat zij nimmer op die grond de overeenkomst heeft opgezegd dan wel enige andere actie heeft ondernomen om tot ontbinding van de overeenkomst te geraken. Ook hetgeen zij overigens op dit punt heeft gesteld, zoals met betrekking tot wijzigingen in de marktsituatie waardoor het prijsniveau van de geproduceerde goten anders kwam te liggen dan voorzien, is onvoldoende om daaraan het dooi Boal gewenste gevolg te kunnen verbinden. 14 Uit het vorenoverwogene volgr dat de overeenkomst nog onverkort gelding heeft, waarop de primaire vordering van Boal in reconventie afstuit. Vervolgens komt aan de orde de vraag of er aanleiding is de overeenkomst per datum van het in deze zaak te wijzen (eind)vonnis te ontbinden. Beide partijen hebben dat gevorderd, en zij hebben h u n respectieve vorderingen ieder voor zich gegrond op de stelling dat de andere partij in de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar tekort is geschoten. Daaromtrenr wordt het volgende overwogen. 15 Ten processe is - door de erkenning daarvan zijdens Boal - komen vast te staan dat Boal aan Bom gedurende een aanmerkelijke periode minder vergoedingen over geproduceerde goten heefr afgedragen dan zij ingevolge de overeenkomst behoorde te doen. Boal heeft immers - naar vast staat eerst na her aanhangig maken van deze procedure - erkend dat een aantal goottypes welke zij nimmer aan Bom heeft opgegeven en waarover zij geen vergoeding heeft betaald inderdaad, zoals Bom heeft gesteld, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Daarmede staat vast dat Boal jegens Bom wanprestatie heeft gepleegd, welke wanprestatie bovendien als voldoende ernstig kan worden aangemerkt om de gevorderde ontbinding van de overeenkomst per datum van het te wijzen (eind)vonnis te rechtvaardigen. 16 Boal lijkt haar stelling dat Bom op haar beurt jegens Boal wanprestatie heeft gepleegd in hoofdzaak te baseren op de -doorBomnictwccrsprokcn-omstandigheid dat Bom met een concurrerend product op de markt is gekomen, te weten goten vervaardigd uit een ander materiaal (kunststof) dan aluminium, alsmede dat Bom, al dan niet daarom, haar omzet aan van Boal afgenomen producten heeft laten teruglopen. Geen van beide omstandigheden kan echter op voorhand gelden als een wanprestatie ten aanzien van de onderhavige overeen komst, nu d ie geen verbod inhield voor Bom om andere dan de onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende producten op de markt te brengen, en al evenmin op Bom de verplichting legde om een bepaalde minimum hoeveelheid onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende goten af te nemen. 17 Van wanprestatie van Bom zou wèl sprake kunnen zijn indien Bom in plaats van de geoctrooieerde goten bij Boal te betrekken deze zelf zou vetvaardigen dan wel bij derden zou laten vervaardigen, terwijl er geen sprake is van de in artikel 2.z. van de overeenkomst bedoelde situatie dat Bom de goten niet tegen de laagste marktprijzen of in voldoende hoeveelheden van Boal kon betrekken of de door Boal geproduceerde goren van onvoldoende kwaliteit zijn. Voorzover Boal dir heeft bedoeld te stellen, is van belang dat Bom bij pleidooi lijkt te erkennen dat zij geoctrooieerde goten elders heeft betrokken, doch zich ter rechtvaardiging daar-

E I G E N D O M

1

9

van beroept op leveringsproblemen aan de zijde van Boal. Partijen dienen zich nader uit te laten omtrent de vraag of zij inderdaad voormelde standpunten innemen. Is dat het geval, dan rust op Bom de bewijslast van haar stelling dat zij gerechrigd was de geoctrooieerde goren eI ders te betrekken, en zal zij te zijner tijd tot dat bewijs worden toegelaten. 18 Uit het vorenoverwogene volgt dat de overeenkomst bij enig in deze zaak te wijzen (eind)vonnis zal worden ontbonden, in elk geval op grond van wanprestatie van Boal, doch mogelijkerwijs - indien aan Bom bewijs in voormelde zin zal worden opgedragen en zij in dat bewijs niet slaagt eveneens wegens wanprestatie van Bom. Aldus komt aan de orde de vraag welke gevolgen die onrbinding met zich zal brengen, over welke vraag de rechtbank zich 0111 proceseconomische redenen thans reeds zal buigen. 19 Bom kan in elk geval aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst tot aan de datum van ontbinding, waarbij uirgangspunt zal zijn hetgeen in deze procedure is komen vast te staan omtrent door Boal onder het octrooi vervaardigde goten welke tot aan deze procedure nog niet aan Bom bekend waren en waarvoor geen vergoeding door Boal is afgedragen. Gesteld noch gebleken is evenwel dat Bom - met uitzondering van buitengerechtelijke kosten - daarnaast schade heeft geleden ten gevolge van de wanprestatie van Boal. In elk geval heeft Bom haar vordering, strekkende tot het, betalen van een 'boeteopslag' van 30% in het geheel niet onderbouwd, 20 Indien te zijner tijd de door Boal gestelde wanprestatie van Bom mocht komen vastte staan, kan Boal mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding wegen omzetverlies. 21 De uit te spreken ontbinding zal in elk geval niet, zoals door Bom is betoogd, tot gevolg hebben dat teeds daardoor voor Boal een verplichting ontstaat om haar gedeelte van het octrooi om niet aan Bom over te dragen, Daarroc is het volgende redengevend. 22 Voorop staat dat partijen blijkens het octrooischrift een volledig gelijkwaardige pos itie innemen met betrekking tot het onderhavige octrooi, nu de aanvraag - uiteindelijk - op beider naam is gesteld en zij - derhalve - in het octrooischrift beiden als octrooihouder worden aangemerkt. Dat zij zich ook zowel tijdens de aanvrage van het octrooi als in de periode daarna als zodanig hebben gedragen blijkt - behalve uit de omstandigheid dat zij in de considerans van de overeenkomst van 1 september 1989 als 'gezamenlijk eigenaar' van het octrooi wolden aangemerkt - ook daaruit, dat zij - naar in confesso is - ieder de helft van de kosten van de aanvrage hebben voldaan en later ieder de helft hebben gedragen en nog dragen van de kosten die diverse - omvangrijke - inbrcukproccdurcs met zich hebben gebracht. Vervolgens blijkt uit niets - meer in het bijzonder niet uit de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomsten dat Boal zich ooit jegens Bom heeft verplicht om haat aandeel in het octrooi bij het eventueel eindigen van de samenwerking tussen partijen aan Bom over te dragen, al dan niet tegen vergoeding. Dat van cen dergelijke verplichting nimmer sprake is geweest volgt tevens uit de - niet betwiste omstandigheid dat Bom op enig moment in het kader van de onderhandelingen die hebben geleid tot de overeenkomst van 1 september 1989 heefr gerracht Boal te bewegen haar aandeel in het octrooi aan haar, Bom, over te dragen waartoe Boal niet bereid bleek - , zonder dat Bom toen het

2 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

standpunt heeft ingenomen dat zij daar op enige wijze toe gerechtigd was. 23 Anders dan Bom stelt valt (dan ook) uit geen van de daarvoor in aanmerking komende feiten - als hoedanig gelden de octrooiverleningsprocedure en hetgeen partijen zijn overeengekomen - af te leiden dat slechts de samenwerking tussen partijen is aan te merken als de titel - wat daaronder ook moge worden verstaan - op grond waarvan Boal medeeigenaar werd van het octrooi, met als gevolg dat Boal haar aandeel bij beëindiging van die samenwerking aan Bom zou moeten overdragen. 24 Dat betekent dat de aanstaande ontbinding van der partijen overeenkomst tot gevolg zal hebben dat ten aanzien van het octrooi een gemeenschap zal (blijven) bestaan die slechts kan worden verdeeld op basis van het voor verdeling geldende wettelijk regime. Zolang die verdeling niet heeft plaatsgevonden, zal- bij gebreke van enige afspraak terzake - ieder van partijen gerechtigd zijn de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen Le verrichten zonder daarvoor aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn. Anderzijds zal geen van partijen, gelet op het bepaalde in artikel 39 lid 2 van de Rijksoctroolwet 1910, zonder toestemming van de ander een licentie onder het octrooi aan derden kunnen verlenen. 25 Onder de in het vorenstaande geschetste omstandigheden, en in aanmerking genomen dat in deze procedure reeds een vergaande duidelijkheid is ontstaan omtrent de door Bom aan de orde gestelde vraag welke goten Boal in de afgelopen jaren heeft geproduceerd, komt het de rechtbank geraden voor dat partijen in der minne komen tot een algehele regeling van hun geschillen. In dat kader zouden partijen, zo ligt in de rede, kunnen besluiten het octrooi op naam van één partij te stellen waartegenover de andere partij een vergoeding ontvangt, mogelijk in de vorm van een licentie. 26 De rechtbank zal dan ook een comparitie gelasten waartoe evenwel nog geen datum zal worden vastgesteld. Indien partijen er onverhoopt niet in zouden slagen hun geschillen in onderling overleg te beslechten, kan de comparitie feitelijk plaatsvinden teneinde de mogelijkheden van een schikking onder leiding van de te benoemen rechter-commissaris verder te onderzoeken. Bij die gelegenheid kan desnoods ook opheldering worden verschaft omtrent de stellingen, weergegeven in r.o. 17. 27 Tn afwachting van het verloop van de onderhandelingen van partijen en - mogelijk - de uitkomst van de te houden comparitie zullen de overige stellingen van partijen voorlopig onbesproken blijven. Teneinde partijen een verder houvast te geven bij liet loistandbrengen van een regeling zal de rechtbank evenwel reeds thans een globaal en voorlopigoordccl geven omtrent de vraag welke van de ten processe ter sprake gebrachte goten wel en welke niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Daarbij zal de rechtbank de door partijen gehanteerde indeling volgen, die voorziet in categorieën 2A, 2B en 3A. De goten, welke door partijen zijn aangeduid als vallende in categorie 3B behoeven geen bespreking meer, omdat Bom bij pleidooi te kennen heeft gegeven haar stelling dat die inbreukmakend zijn niet te handhaven.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

2 0 0 1

Categorie zA 28 Het gaat hier om zes goottypen (nrs. B 5488, B 5493, B 50054, B 50073 en B 50093) waarvan partijen bij gelegenheid van het pleidooi eensluidend hebben verklaard dat die typen voor wat betreft de kenmerken die thans van belang zijn onderling geheel overeenstemmen. Goot B 5493 heeft de volgende vorm:

CNI

^

\

f

V

1

0)

29 Boal heeft betwist dat deze goten onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, en daartoe gewezen op uitvoering van de (bovenste) verbinding tussen de roedeopneem kamers. Het gaat aldus om de vraag of die verbinding al dan niet valt aan te merken als inbreukmakend op de in het kenmerk van de conclusie van het octrooi als kokerbovenstuk aangeduide verbinding (nr. 6 in figuur 2 van het octrooi). 30 Tussen partijen is - mede op basis van eerdere uitspraken omtrent de beschermingsomvang van het onderhavige octrooi - in confesso, dat voor inbreukvraag met betrekking tot de thans besproken kokerbovenkant van belang is, of deze al dan nier kan gelden als een directe steunbrug tussen beide rocdc-opnccmkamcrs. Naar het oordeel van de rechtbank is dat bij de goten waar bet nu om gaat zeker het geval, waaraan niet afdoet dat ook een tweede, onder de kokerbovenkant gelegen verbinding lussen de roedeopneemkamers is aangebracht en - mede - als steunbrug dienstbaar is. Boal heeft daarnaast gewezen op de knik die de kokerbovenkant van deze goten vertoont, doch niet valt in te zien dat een dergelijke knik op enige wijze afdoet aan de functie van die bovenkant dan wel anderszins het inbreukmakend karakter daarvan zou opheffen. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat de onderhavige goten vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Categorie zB 31 Dit betreft de goten B 12451, B 13802 en de goot, door partijen aangeduid als 'profiel I Akomij'. Deze goten worden... [bovenaan op de volgende pagina] afgebeeld. 32 Ook hier gaat het om de vraag of de kokerbovenkant kan gelden als een direkte steunbrug in voormelde zin. Hoewel opvalt dat de draagmiddelen voor de glasplaten steviger zijn uitgevoerd dan bij de goot volgens het octrooi het geval is, kan niet op voorhand worden aangenomen dat de kokerbovenkant geen directe steunbrug tussen de roedeopneemkamers vormt. Zolang daaromtrent geen nadere onderzoeksgegevens, voorhanden zijn merkt de rechtbank ook deze goten aan als val lende onder de beschermingsomvang van het octrooi.

16

J A N U A R I

2 0 0 1

J B L A D

I N D U S T R I É L F

F- I G F N I) O M

B 13802

Categorie 3A 33 De in deze categorie vallende goten B 50035 en B 5590 vertonen het volgende beeld:

profiel I Alcomij

Nr. 5 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 26 augustus 199S (Tekno/Teclmo)

Mr. E J. Nuinann Art. 1 BMW IJetmerk'i'UKNO misi niet ieder onderscheidend vermogen; het teken verschilt immers-zowel in schrijfwijze als in uitspraak- in voldoende mate van het woord 'techno' dat, als voorvoegsel, deel uitmaakt van de Nederlandse taal ter aanduiding van waren of diensten die een technisch aspect bezitten, om te kunnen dienen ter onderscheiding van modelauto's. Art.T3Mid1b.BMW Het merk TEKNO is een zwak merk. Het ligt immers dicht tegen het voorvoegsel 'techno' aan en heeft dan ook een verwijzend, toespelend karakter. Ook voor de in het aangevallen teken voorkomende woorden TECHNO i J OBB Y geldt dat, zo die al niet als een beschrijvende aanduiding moeten worden aangemerkt, zij in sterke mate verwijzen naar de aard van de waren waarvoor gedaagde de aanduiding gebruikt. Daar komt bij dat de toevoegingvan'hobby'als tweede woord de afstand tot het merk TEKNO nog vergroot. Van verwarringwekkende overeenstemming kan daarom niet worden gesproken, 34 Deze goten vallen naar het oordeel van de rechtbank niet onder de beschermingsomvang van het octrooi. Daartoe is redengevend dat bij deze goten geen sprake is van een zich van de kokerzijwand binnenvvaarts uitstrekkende bodem van de roede-opneemkamer als genoemd in de conclusie van het octrooi. Slotsom 35 Er ZÏ 35 zal een comparitie worden gelast. Tedere verdere beslissing wordt aangehouden. Enz.

Tekno B V te Delft, eiseres in conventie, verweerster in (voorwaardclij kc) reconventie, procureur mr. G. L. Kooy, tegen 1 J.A.M, van den Nouland h.o.d.n. Sjaak's Hobbyshop te Voorhout, 2 Otto Simon BV te Almelo, gedaagden in conventie, eisers in (voorwaardelijke) reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. CA. Crul te Amsterdam.

2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

i Feiten Tussen partijen staat als gesteld en niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels ook blijkend uit de overgelegde producties, her volgende vast. a Tekno is rechthebbende op het merk TEKNO, dat op 3juni 1982 onder nummer 650635 bij het BeneluxMerkenbureau is gedeponeerd, alwaar het onder nummer 381913 is ingeschreven voor de waren 'spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (uitgezonderd kleding); kcrstboomvcrsierselen' in klasse 28. b Onder het merk TEKNO brengt Tekno in Nederland modelauto's op de markt. c Otto Simon heeft op 12 oktober 1995 een woord/ beeldmerk, waarin de woorden TECHNO HOBBY voorkomen, bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd, dat onder nummer 587786 in het Benelux-Merkenregister is ingeschreven voor waren in de klassen 9 en 28 en diensten in klasse 35. d Otto Simon beheert in franchiseverband een keten van ongeveer 60 speelgoedwinkels in Nederland, in het kader waarvan zij onder meer modelauto's op de markt brengt onder het merk TECHNO HOBBY. In het door Otto Simon gebruikte beeldmerk is ULSsen de woorden TECHNO en HOBBY een grote T geplaatst. e Van den Nouland is een van de franchisenemers van Otto Simon. 2 Vordering, grondslag en verweer (...) 3 Beoordeling 3.1 Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwer is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de merkenrechtelijke vordering, nu Van den Nouland in dit arrondissement woonachtig is en gelet overigens op het bepaalde in art. 126 lid 6 [lid 7? Serf.jRv. 3.2 Anders dan Otto Simon c.s. stellen, is de rechtbank van oordeel dat het merk TEKNO niet ieder onderscheidend vermogen mist. Het teken verschilt immers - zowel in schrijfwijze als in uitspraak - in voldoende mate van het woord 'techno' dat, als voorvoegsel, deel uitmaakt van de Nederlandse taal ter aanduiding van waren of diensten die een technisch aspect bezitten, om te kunnen dienen ter onderscheiding van modelauto's. 3.3 Vervolgens dient de stelling van Tekno onderzochr of het door Otto Simon c.s. gebruikte teken en het merk TEKNO - die, naar in confesso is, ter onderscheiding van dezelfde waren zijn ingeschreven, resp. worden gebruikt overeenstemmen in de zin van art. 13A. 1 sub b BMW en art. 5 lid 1 (b) van de Europese Merkenrichtlijn, waartoe vereist is dat merk en teken - mede gezien de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk- in auditief, visueel of begripsmatig opzicht een zodanige totaalindruk oproepen dat bij het in aanmetkingkomende publiek directeof indirecte verwarring kan ontstaan. 3.4Daarbij dient te worden vooropgesteld dat hetmerkTEKNO, hoezeer ook, zoals overwogen, niet verstoken van enig onderscheidend vermogen, als zwak merk moet worden aangemerkt. Het ligt immers dicht tegen het voorvoegsel 'techno-' aan en heeft dan ook een verwijzend, toespelend

L I G L N I ' J O M

16

J A N U A R I

2 0 0 1

karakter. Overeenstemming in merkenrechtelijke zin dient dan ook niet snel te worden aangenomen. Ook voor de in het aangevallen teken voorkomende woorden TECHNO HOBBY geldt dat, zo die al niet als een beschrijvende aanduiding moeten worden aangemerkt, zij in sterke mare verwijzen naar de aard van de waren waarvoor Otto Simon c.s. de aanduiding gebruikt. Daar komt bij dat de toevoeging van 'hobby' als tweede woord aan 'techno' de afstand tot het merk van Tekno nog vergroot. In auditief en begripsmatig opzicht kan daarom van verwarringwekkende overeenstemming niet worden gesproken. Tn visueel opzichtisdatinnog sterkere mate het geval, nu Otto Simon c.s. het aangevallen teken steeds in de logo-vorm gebruikt en daarin een prominente T tussen de woorden Techno en Hobby is geplaatst. 3.5 Tekno heeft nog wel gesteld dat haar merk TEKNO door inburgering voor de door haar onder dat merk verhandelde waar ingeburgerd is geraakt, doch gesteld noch gebleken is dat dit toteen zodanige versterking van het onderscheidend vermogen zou hebben geleid dat het gebruik van het teken TECHNO HOBBY ondanks het eerder overwogene tot verwarring bij het publiek zal leiden, noch heeft Tekno haar stelling met concrete feiten of omstandigheden onderbouwd. Het door Tekno ter zake gedane bewijsaanbod zal dan ook worden gepasseerd. 3.6 Nu hierboven is overwogen dat niet aannemelijk is dat tussen het merk van Otto Simon c.s. en dat van Tekno vcrwarringsgevaar valt te duchten, bestaat er evenmin vrees voor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen. Otto Simon c.s. maakt derhalve geen inbreuk op her recht dat Tekno op haar handelsnaam doet gelden. 3.7De reconvenrionele vordering kan onbesproken blijven, nu de voorwaarde waaronder die is ingesteld niet is vervuld. 3.8 Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen moeten worden afgewezen. 3.9 Tekno zal, als de in het on gel ij k te stel I en parrij, word en veroordeeld in de kosten van deze procedure. Beslissing De rechtbank: Wijst de vorderingen af) Veroordeelt Tekno in de kosten van deze procedure, rot op deze uirspraak aan de zijde van Otto Simon c.s. begroot op ƒ 370,- aan verschotten en ƒ 3.440,- aan salaris procureur. Enz.

16

J A N U A R I

2 0 0 1

B I J t f l A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 LI

niet' van de hand van E.H. Wiltink. In dat artikel is onder het hoofd 'samenvatting' het volgende verinc I d: BotulineA toxine magzich in een toenemende belangstellingverheugen vooreen aantal indicaties waarbij dystanie. een rol speelt. De twee (Botox/Dysport) commercieel verkrijgbare producten Botox en Dysport blijken in de klinische praktijk echter niet zonder meer uitwisselbaar te zijn. Er Mr.W.J.duPon bestaat een verschil in sterkte van de eenheid en in de vorming van antilichamen. Uit recente literatuur kan worden opgemaakt dat 1 E Art. 6:195 BW Vast staat dat het in de advertentie geciteerde artikel een zoge-Botox overeenkomt, met 3 EDysport.Het ontstaan van antilichamen naamde 'meta-analyse' is en niet aan de eisen voor individueel ver-leidt in de praktijk doorgaans niet tot een verminderingvan de effectiviteit. gelijkende reclame voor geneesmiddelen voldoet, aangezien liet artii kel niet het resultaat van een rechtstreeks vergelijkend onderzoek Tpsen heeft (onder meer) in het tijdschrift Revalidata van inhoudt. Er is geen aanleiding om na te gaan of de publicaties waarfebruari 1999 en in het Nederlands Tijdschrift voor Neurologie Jpsen zich ter ondersteuningvan de juistheid van een dose-ratio vanvan februari/maart 1999 een paginagrote advertentie laten opnemen met de navolgende (verkleind weergegeven) tekst: 1:3 overigens nog op beroept wèt aan de eisen voldoen, omdat in elk geval vaststa at dat er tenminste één publicatie voorhanden is die aan (De tekst is, voorzover leesbaar, hieronder weergegeven. genoemde eisen voldoet en waarvan de inhoud de juistheid van deRed.) waarde .1:3 weerspreekt. Botuline A toxine wordt door 2firma'sop de markt gebraclit.Botox®, De vorderingvan Allergan, strekkende tot een verboden een rectificahetAmerikaanseproduct, wordt geleverddwrAllergan infiacons van tie, is dan ook toewijsbaar. 100 Allergan eenheden, terwijl Ipsén Farmaceutica het Britse product Dysport® levert infiacons van 500 Verton eenheden. Voorheen Allergan BV te Nieuwegein, eisetes, procureur mr, K. Limwerd dit product geleverd doorTramedieo. perg, tegen Ipscn Farmaceutica BV te Hoofddorp, gedaagde, advocaat mr. E. J. Bink te Amsterdam. Samenvatting Botuline A toxine magzich in een toenemende belangstelling verheugenvooreen aantal indicatieswaarbij dystonieeenwlspcclt.Detvvee Defeiten commercieel verkrijgbare producten Botox® enDysport® blijken in 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgede klinische praktijk echter niet zonder meer uitwisselbaar tezijn. Er gaan. bestaat een verschil in sterkte van de eenheid en in de vorming van a Allergan is een onderneming die zich toelegt op de proantilichamen. Uit recente literatuur kan worden opgemaakt dat 1E ductie, verhandeling en dis tributie van (onder meer) geneesBotox overeenkomt met3 E Dysport. Het ontstaan van an tüichamen middelen. Zij brengt het geneesmiddel Botox op de markt. leidt in de praktijk doorgaans niet tot een vermindering van de effecb Ooklpsen brengt cen geneesmiddel op de markt, en wel tiviteit. onder de naam Dysport. c Zowel Botox als Dysport zijn geneesmiddelen op basis van j Bij brief van haar procureur van 29 maart 1999 heeft Allerbotulinc toxine A. Allergan en Ipsen zijn -via genoemde gan aan Ipsen doen weten dat het opnemen in vootmcldc geneesmiddelen- de enige aanbieders van botuline toxine advertentie van de tekst Uit recente literatuur kan worden opgeop de markt. maakt dat 1 E Botox overeen komt met 3 E Dysport een ongeoord Botuline toxine is een zeer toxische stof, die uitsluitend loofde direct vergelijkende reclame-uiting ten opzichte van door speciaal daartoe opgeleide medische specialisten Botox vormt en aldus in strijd komt met art. 6:194 B-W. In wordt toegediend aan patiënten die lijden aan oncontroleerdie brief beeft Al lergan Ipsen gesommeerd (samengevat) het bare spasmen van de spieren rond het oog en in het aangeplaatsen van de betreffende advertentie te staken en een reczicht. De stof behoort tot de meest kostbare geneesmiddetificatie te plaatsen. len die momenteel in Nederland op de markt zijn. e De hoeveelheid toe te dienen stof wordt bepaald in eenhekKort voor de aanvankelijk voor dcbchandcling van dit kort den (E). Uit de bijsluiteitekst, behorende bij de registraties geding vastgestelde datum (8 juni 1999) hebben partijen van de geneesmiddelen Botox en Dysport blijkt dat de doseovereenstemming berei kt over een door Ipsen te plaatsen ring daarvan verschilt. rectificatie. Afgesproken was dat deze rectificatie zou worden opgenomen in het juni-nummer van het tijdschrift Ref Het verschil in dosering wordt in het betreffende vakgevalidata, en er als volgt zou uitzien: bied wel uitgedrukt in een zogenaamde 'dose-ratio'. Omtrent de dose-ratio van de twee geneesmiddelen bestaan in de vakliteratuur verschillende opvattingen. Mededeling g De dose-ratio is onder meer van belang voor de vraag welk Inzake Botuline Toxine TypeA (Dyspon®) medicijn, Botox dan wel Dysport, het meest kostbaar is. Een Recent hebben wij ondermeer in dit tijdschrift geadverteerd voor ons lage dose-ratio brengt met zich dat het middel van Allergan geneesmiddel Dysport®, In deze advertentie stelden wij een dose(Botox) duurder is dan dat van Ipsen (Dysport). Omgekeerd ratio van 1E Botox® overeenkomend met jE Dysport®. betekent een hogere dose-ratio dat het voor zorgverlcncndc Wij wijzen er op, dat in de wetenschappelijke literatuur een aantal instanties - meer in het bijzonder ziekenhuizen - aantrekonderzoeken uitgaat van een andere dose-ratio en op hogere verhoukelijker wordt om Botox toe te passen, omdat dit medicijn dingen uitkomt. in dat geval goedkoper is dan Dysport. Vooreen compleet overzicht raadplege men de relevante wetenschaph In het Pharmaceutisch Weekblad van 23 oktober 1998 is een pelijke publicaties. artikel opgenomen genaamd 'De ene eenheid is de andere Ipsen Farmaceutica B.V. Nr. 6 President Arrondissementsrechtbank te 's-Cravenhage, 22 juli 1999

2 4

B I J R I A I )

I N D U S T R I Ë L E

1 In dal j urn-nummer verscheen de overeengekomen rectificatie echter niet. In plaats daarvan werd de gewraakte advertentie nogmaals opgenomen. Bovendien werd die advertentie andermaal opgenomen in het in dezelfde maand verschenen Vakinhoudelijk Register, behorende bij Revalidata. m Ipsen heeft in het Nederlands Tijdschrift voor'Neurologievan juni/juli 1999 een advertentie voor Dysport doen opnemen waarin dat geneesmiddel in grote letters wordt aangeprezen als De Zuivere Oplossing. n J. van den Broek, Product Specialist liotox bij AUergan, heeft op 24 juni 1999 een brief geschreven aan het Academisch Ziekenhuis ce Maastricht, in welke brief -onder m eer - een aantal verschillen tussen Botox en Dysport wordt vermeld. o Op 16 juli 1999 heeft AUergan tot twee keet toe schriftelijk aan het Academisch Ziekenhuis re Maastricht bericht (samengevat) dat voornoemdebrief van J. van den Broek was verzonden buiten medeweten van de algemeen directeur en de sales manager Benelux van AUergan, en dat die brief een aantal onjuistheden bevatte, welke AUergan wenste recht ce zetten. Voorts verzocht Alletgan daarbij geen acht te slaan op de in de brief van J. van den Broek gemaakte vergelijkingen.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

2ÜU1

nemen en heeft daarmee jegens Alletgan niet onrechtmatig gehandeld. 9 Tpsen heeft ter terechtzitting niet kunnen veiduidelijken hoe haar zojuist weergegeven standpunt is te verenigen met het feil dat zij eetder met AUergan is overeengekomen de onder 1 sub k weergegeven rectificatie te plaatsen, te mindcr nu Ipsen te kennen heeft gegeven dat die rectificatie uitsluitend niet is geplaatst vanwege een communicatiefout tussen haar en de d ru kkcr, welke omstandigheid - ook naar haar oordeel - voor haar rekening komt. Dit punt kan verdei onbesproken blijven, nu bedoeld standpunt, voorlopig oordelend, in elk geval onjuist is. Daartoe is het volgende redengevend. I o Voorop staat dat bij eerste lezing van de gewraakte advertentie (overduidelijk is dat deze wel degelijk een directe, individuele vergelijking van de met hun merknaam aangeduide producten van AUergan en Ipsen inhoudt. De - overigens niet nadet toegelichte - stelling van Tpsen dat dit niet het geval zou zijn faalt dan ook. II Ingevolge het bepaalde in art 6:195 B.W. rust op Ipsen de bewijslast van de juistheid van de in de advertentie voorkomende, door AUergan gemotiveerd bestreden, bewering dat 1 E Botox overeenkomt met 3 E Dysport. Dat brengt met zich dat van Ipsen in beginsel mag worden verwacht dat zij tegenover de betwisting door AUergan de juistheid van de gewraakte bewering aannemelijk maakt, dat wil zeggen dat De vordering, de grondslag daarvoor en hetverweer de juistheid van die bewering niet aan redelijke twijfel onderhevig mag zijn. Beoordeling van het geschil 12 Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is geldt Vermeerdering eis - naar tussen partijen in confesso is-, dat van individueel 5 Het verzet tegen de vermeerdering van de eis ter zitting vergelijkende reclame voor geneesmiddelen verlangd mag wordt ongegrond verklaard, nu aldaar bleek dat het punt worden dar zij voldoet aan de eis, ontleend aan het door de waarop die vermeerdering bettekking heeft tussen partijen met het toezicht op de naleving van de Gedragscode voorafgaand aan de zitting reeds ter sprake is geweest en Geneesmiddelenreclame belaste Raad voor de Geneeshet overigens een zodanig eenvoudig ondetwerp berreft dat middclcnaanprijzing daarvoor ontwikkelde criterium, Ipsen door die vermeerdering niet in haar verdediging is in houdende dat de juistheid van de voor de vergelijking gegeschaad. hanteerde gegevens bevestigd worden door ten minste twee, volgens wetenschappelijk aanvaarde normen uitgevoerde, rechtstreeks vergelijkende onderzoeken, waarvan de volleComplexiteit dige onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd of anderszins 6 Als meest verstrekkend verweer heeft Ipsen aangevoerd voor een ieder toegankelijk en dat de claims niet worden dat de president zich onbevoegd dient te verklaren van de weersproken door de resultaten van andere, aan de gestelde vordering kennis te nemen, mi het hier een materie betreft criteria beantwoordende onderzoeken. voot de beoordeling waarvan specialistische kennis op farmacologisch gebied noodzakelijk is, iets waarover de bur13 In het kader van deze procedure is door partijen een begerlijke rechter niet beschikt. roep gedaan op tenminste een tiental publicaties, waarin 7 Dat verweer wordt verworpen, nu het in kort geding vooreen uitspraak wordt gedaan omtrent de in het geding zij n d e liggende probleem niet zodanig complex is dat niet zonder dosc-rario. Partijen hebben vervolgens uitvoerig gedebatdeskundige voorlichting tot een voorlopig oordeel daaromteerd over de wetenschappelijke waarde van die publicaties, trent kan worden gekomen. waarin zeer verschillende getallen als dose-ratio (variërend van 1:2 tot 1:6) worden vermeld. De eerste advertentie 14 Vast staat dat het in de advettentie geciteerde artikel een 8 In dit kort geding heeft Ipsen als verweer gevoerd dat het zogenaamde 'meta-analyse is en niet aan de in r.o. 12 geopnemen in de advertentie voor Dysport van de passage: Uit noemde eisen voldoet, aangezien het artikel niet het resulrecente literatuurkanwordenopgemaaktdatiEBotoxovereen komt taat van een rechtstreeks vergelijkend onderzoek inhoudt. met 3 E Dysport niet kan gelden als een vergelijkende claim. Er is geen aanleiding om na te gaan of de publicaties waar Bovendien, aldus Ipsen, weerspiegelt het in de advertentie Ipsen zich ter ondersteuning van de juistheid vaneen dosegeciteerde artikel van Wiltink de recente inzichten in de weratio van 1:3 overigens nog op beroept wèl aan die eisen voltenschap en techniek omtrent de dose-ratio en wordt hetdoen, omdat in elk geval vaststaat dat - als daar al sprake geen in de samenvatting van daL artikel is vermeld ondervan zou zijn - er tenminste één publicatie voorhanden is die steund door de meerderheid van de overige beschikbare aan genoemde eisen voldocr en waarvan de inhoud de juistlireratuur. Ipsen was, naar zij betoogt, dan ook alleszins geheid van de waarde 1:3 weerspreekt. Als zodanig heeft imrechtigd de gewraakte passage in de advertentie te doen opmers te gelden het artikel van Dodel en anderen getiteld Cost

1 B

J A N U A R I

2 O O1

B I J B L A D

I N D U S I H I L L E

oftreating Dystonias and HemifacialSpasm with Botulinum Toxin A, zoals verschenen in het tijdschrift PharmacoEconomics dat - onweersproken - 'peer-reviewed' is, hetgeen inhoudt dat artikelen vóór plaatsing door vakgenoten kritisch worden beschouwd. Dit artikel van Dodel heeft betrekking op een studie van 835 patiënten, waarvan een gedeelte werd behandeld met Botox, een gedeelte niet Dysport en cen gedeelte met beide medicijnen. In het artikel wordt vermeld dat op grond van vergelijkend onderzoek een dose-ratio is gevonden van 1:4 tot 1:6. 15 De conclusie uit het vorenstaande is dat de gewraakte reclame-uiting vanlpscn, voorlopig oordelend, niet voldoet aan de in r.o. 12 geformuleerde norm. Dat betekent dat Ipsen de bewering met betrekking tot de dose-ratio niet aannemelijk heeft gemaakt en dat zij jegens Allergan onrechtmatig heeft gehandeld door de betreffende advertentie bij herhaling te doen plaatsen. 16 De vordering van Allergan, strekkende tot een verbod en een rectificatie, is dan ook toewijsbaar, wat die rectificatie betreft in de vorm en de opmaak zoals door baar geformuleerd, nu. die in hoofdlijnen dezelfde is als eerder tussen partijen was overeengekomen. Ten aanzien van de frequentie van plaatsing van die rectificatie heeft Ipsen nog aangevoerd dat éénmalige plaatsing voldoende moet worden geacht, doch daaraan gaat de president voorbij. Nu de onrechtmatig geachte reclame-uiting verband hield met h e t - i n de gezondheidszorg nu eenmaal gevoelig liggende- kostenaspect is bepaald aannemelijk dat Allergan daardoor schade heeft ondervonden. Het schadelijk effect van die reclameuiting is in belangrijke mate versterkt doordat, nadat reeds een rectificatie was overeengekomen, niet alleen publicatie daarvan achterwege bleef maar i n p I aats d aarvan d c on ree h tmatige advertentie nogmaals werd geplaatst. Teneinde dat schadelijke effect zo veel mogelijk op te heffen is herhaalde plaatsing van de rectificatie, zoals door Allergan gevorderd, gerechtvaardigd. De tweede advertentie 17 Allergan heeft haar bezwaren tegen het gebruik van de aanduiding 'De Zuivere Oplossing' ter aanprijzing van Dysport onderbouwd door te betogen dat hiermee kennelijk wordt gedoeld op het ontbreken van 'verontreinigingen' in de zin van hulpstoffen in de oplossing Dysport. Dusdoende wordt, aldus Allergan, gesuggereerd dat alleen Dysport zuiver zou zijn, hetgeen onjuist is, omdat zowel in Botox als in Dysport hulpstoffen voorkomen. 18 Voorlopig oordelend gaan die bezwaren niet op. In de betreffende reclame uiting wordt de aanduiding 'De Zuivere Oplossing' op geen enkele wijze nader toegelicht. Op voorhand valt dan ook niet in te zien dat die aanduiding een vergelijking tussen Dysport en Botox i m pliceert, wat anders zou liggen als die aanduiding (bijvoorbeeld) 'De Zuiverste Oplossing' zou luiden. Evenmin valt uit de gebezigde aanduiding af te leiden waatop de term 'zuiver' precies berrekking heeft, zodat deze moet worden beschouwd als een algemene - en derhalve geoorloofde - aanprijzing van het betreffende product. 19 In verband hiermee zijn de vorderingen strekkende tot een verbod van reclame uitingen en een gebod tot rectificatie, voorzover zij betrekking hebben op de tweede advertentie, niet toewijsbaar.

E I G E N D O M

2

h

De rectificatie-brieven van Allergan zo Op een daartoe strekkende, uitdrukkelijke vraag van de president heeft Ipsen bij monde van haar raadsman te kennen gegeven geen onvoorwaardelijke toezegging te willen geven dat zij de betreffende brieven van Allergan niet zal openbaarmaken. Gelet op het reeds vastgestelde onrechtmatige gedrag van Ipsen tot dusverre heeft Allergan in verband hiermee cen spoedeisend belang bij het door haar terzake gevorderde verbod, dat dan ook zal worden toegewezen. Conclusie 21 De vorderingen van Allergan zijn toewijsbaar, voorzover zij betrekking hebben op de eerste advertentie van Ipsen en op de brieven van Allergan van 16 juli 1999. Voor het overige zullen de vorderingen worden afgewezen. Gelet op de betrokken - g r o t e - financiële belangen is er geen aanleiding tot matiging en maximering van de gevorderde dwangsommen. 22 ipsen heeft als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te gelden, zodat zij zal worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing: I Verbiedt Ipsen met onmiddellijke ingang omtrent Dysport'® misleidende mededelingen te (laten) doen en mlsleidende reclame te (laten) maken, en verbiedt haar meer in het bijzonder claims te (laten) doen en reclame te (laten) maken waarin de in dit vonnis genoemde onjuistheden en misleidende mededelingen voorkomen, en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking; zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van NLG 100,000,- (...) bij overtreding van dit verbod of van een gedeelte van dit verbod, danwei, en zulks ter keuze van Allergan, van NLG 2.500,- (...) per exemplaar van enige reclame-uiting waarmee Ipsen in strijd met dit verbod of enig gedeelte daarvan handelt; II Gebiedt ipsen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, aan Allergan alle nog bij haar aanwezige exemplaren van het reclamemateriaal en overig promotiemateriaal waarop de in dit vonnis genoemde onjuistheden en/of misleidende mededelingen en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking voorkomen, aan Allergan ter vernietiging af te geven zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van NLG io.ooo,-(...) voor iedere dag dat Tpsen in gebreke blijft met de volledige nakoming van dit gebod; III Gebiedt Ipsen om in de eerstkomende drie edities van het üjdschrihRevalidata en vxnhetNediiiands Tijdschrift voorNeurologie een rectificatie te plaatsen ter groorte van een gehele pagina, en overigens in ieder ander tijdschrift waarin de in deze dagvaarding genoemde litigieuze advertentie, danwei enige advertentie van vergelijkbare strekking, is verschenen of nog mocht verschijnen, met een lettertype dat in het betreffende blad gebruikelijk is en zonder enige toevoeging (in woord of beeld) of enigerlei begeleidend commentaar, met de navolgende tekst, als volgt opgemaakt:

2 e

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

RECTIFICATIE inzakeDysport®(BotulineToxineTypeA) Recent hebben wij onder m-eer in dit tijdschrift herhaaldelijk geadverteerd voor ons geneesmiddel Dysporf®. m deze advertentie stelden wij een dose-ratio van i E Botox® overeenkomend met 3 E Dysport®. Wij wijzen er op, dat in de wetenschappelijke literatuur een aantal onderzoeken uitgaat van een andere dose-ratio en op hogere verhoudingen uitkomt. Voor een compleet overzicht raadplege men de relevante wetenschappelijke publicaties. De President van de Anvndissementsrechtbank te 's-Gravenhage heeft ons handelen onrechtmatig geoordeeldjegens Allergan B.V., de leverancier-vanBotox® en ons gelast om deze rectificatie te plaatsen. Hoogachtend, Ipsen Farmaceutica B. v. zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van NLG 100.000,- (...) per overtreding van het gebod, of enig gedeelte daarvan; IV Gebiedt Ipsen om in de eerstkomende editie van het rijdschriftRevalidata een geplastificeerd (of althans stevigen anderszins verduurzaamd) vel (formaat A4) te doen bij sluiten, voorzien van de juiste perforaties en/of aanhechtpunten om dit te kunnen opnemen in de map, bestemd om het Vakinhoudelijk Register van Revalidata te bevatten, met de navolgende tekst, in een lettertype dat in het betreffende blad gebruikelijk is en zonder enige toevoeging (in woord of beeld) of enigerlei begeleidend commentaar, als volgt opgemaakt: Graag opnemen vóór in de frflfl^mt'tftÉfVakinhoüdeliikRegister RECTIFICATIE Inzake Dysport® (Botuline Toxine TypeA) Recent hebben wij ondermeer in dit tijdschrift herhaaldelijk geadverteerd voor ons geneesmiddel Dysport®. in deze advertentie stelden wij een dose-ratio van 1 E Botox® overeenkomend met 3 E Dysport®. Wij wijzen er op, dat in de wetenschappelijke literatuur een aantal onderzoeken uügaatvan een andere dose-ratio en op hogere verhoudingen uitkomt. Voor een compleet overzich t raadplege men de relevante wetenschappelijke publicaties. De President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage heeft ons handelen onrechtmatig geoordeeld jegens Allergan B. V., de leveranciervan Botox® en ons gelast om deze rectificatie te plaatsen. Hoogachtend, Ipsen Farmaceutica B. V. zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van NLG 100.000,- (...) per overtreding van het gebod, of enig gedeelte daarvan; V Verbiedt Ipsen zich te bedienen van de brieven gedateerd 16 juli 1999 van Allergan aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht, door deze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zulks op straffe van een dwangsom van NLG 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod of enig gedeelte daarvan. VI Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverte aan de zijde van ciscres begroot op ƒ 543,80 aan verschotten, waarvan ƒ400,- aan griffierecht, alsmede op ƒ 2.500,- aan procureurssalaris. VII Wijst af het meer of anders gevorderde; VIII Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

7 (] 0 1

16

J A N U A R I

2 0 0 1

B E R I C H T

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 7

E N

Actualiteiten merken- en modellenrecht

Domeinnaam Dag

Volgens de formule van de reeds jaren zeer goed bezochte cursussen Actualiteiten Auteursrecht wordt in het voorjaar van 2001 voor het eerst cen cursus actualiteiten merken- en modellenrecht georganiseerd. De te behandelen actuele onderwerpen treft U hieronder aan:

Het Leids Juridisch PAO organiseertop 22 mei 2001 voorde tweede maal een Domeinnaam Dag waarop alle belangrijke recente ontwikkelingen ten aanzien van Internet domeinnamen aan de orde komen. De te behandelen actuele onderwerpen treft U "hieronder aan:

Programma en docenten (maandagen z6 maart, z en 9 april 2001, van 16.00 tot 19.00 uur):

Programma en docenten (dinsdag 22 mei 2001, van 10.00 tot 17,00 uur):

Analyse van de beslissingen van deKamersvanBeroep van hetOHIMWerkwijze van de SticlitïaglnternctDomeinnaamregistmtieNederteAlicantc land; omgang met dagelijkse en andere problemen Mr. drs. B.J. Boswinkel, directeur Stichting Internet Prof. mr. J. J. Brinkhof, hoogleraar Privaatrecht, Universiteit Domeinnaamregistratie te Arnhem Utrecht, tevens advocaat te Amsterdam Het Europese Gerecht van Eerste Aanleg te Luxemburg als nieuweErvaringen met het sinds november 2000 nieuwe SIDN-reglement Mr. T.RW. Overdijk, advocaat te Amsterdam merkenrechter Bevoegdheid en toepasselijk recht in domeinnaamzaken Mr. A.W.H. Meij, rechter in het Gerecht van Eerste Aanleg Mr. M. Zilinsky, docent Internationaal Privaatrecht, Vrije Recente rechtspraak van lietHofvanJustitic der EG Universiteit te Amsterdam Prof. mr. D.W.R Verkade, hoogleraar Intellectuele Eigendom, Universiteit Leiden tevens advocaat te Amsterdam Domeinnamen als vermogensobjecten: verhandelaarheid, beslag, Het Protocol tot herziening van de Benelux-Merkenwet faillissement? E.L. Simon, adjunct-directeur Wetstoepassing Benelux Prof. mr. D.W.R Vcrkadc, hoogleraar Intellectuele EigenMerkenbureau te Den Haag dom aan de Universiteit Leiden tevens advocaat te AmsterAssociatie en verwarring: de stand van zaken dam R.P. Raas, advocaat te Amsterdam Analyse van arbitrale uitspraken, met name in WlPO-verband Recente merkenreclitspraak Benelux-Gerechtshofen Hoge Raad Mr. R.D. Chavannes, advocaat te Amsterdam Prof. mr. D.W.F. Verkade Recente domeinnaamrechtspraak, met name in kortgeding Recente merhenrechtspraak: lagere rechtspraak Mr. D.J.G. Visser, universitair docent Intellectuele EigenMr, D.J.G, Visser, universitair docent Intellectuele Eigendom aan de Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam dom, Universiteit Leiden, tevens advocaat te Amsterdam Degemcenschapsmoddlenverordening Doelgroep: Advocaten, merken- en modellengemachtigden Mr. H.M. H. Spey art, lid van de Juridische Dienst van de E uen bedrijfsjuristen, geïnteresseerd in industriële eigendom ropese Commissie enlT-recht Didactiek: Lloorcollcge met gelegenheid tot discussie Enige aspecten van aanstaand nieuw Benelux-modellenrecht Prof. mr. D.W.R Vcrkadc Plaats: Leiden, Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 Recente modellen- en slaafse nabootsingsrechtspraak Mr. D.J.G. Visser Prijs: f\. 1.175,- (inclusief cursusmateriaal, consumpties en 'aangeklede borrel') Doelgroep: Advocaten, merken- en modellengemachtigden fl, 825,- (bij gelijktijdige aanmelding van twee deelnemers en bedrijfsj tuisten, geïnteresseerd in industriële eigendom van hetzelfde kantoor/bedrijf) Permanente Opleiding: Nederlandse Orde van Advocaten: 5 Didactiek: Inleidingen met gelegenheid tot discussie studiepunten Aantal deelnemers: ongeveer 70 personen Plaats: Leiden, Museum Natura! is, Darwinweg 2 Prijs: t\. 1.375,-(inclusief cursusmateriaal, consumpties en Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch Post Academisch 'aangeklede borrels') Onderwijs Leiden, Llugo de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden, Permanente Opleiding Nederlandse Orde van Advocaten: 8 Telefoon 071-527 86 66, fax: 071-527 78 95. studiepunten Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch Post Academisch Onderwijs Leiden, Hugo de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden. Telefoon 071-527 86 66, fax: 071-527 78 95.

2 S

O F F I C I Ë L E

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

M E D E D

Sluiting Bureau I.E. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de volgende (feest-) dagen in 2001 voor het publiek gesloten zijn: vrijdag 1.3 april (Goede Vrijdag), maandag 16 april (2c Paasdag), maandag 3oapril (Koninginnedag), donderdag 24mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 25 mei, maandag 4 juni (ze Pinksterdag), maandag 24 december, dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis) en maandag 31 december (Oudejaarsdag).

E

L

E I G E N D O M

I

IM G

E

16

J A N U A R I

2 0 0 1

l\i

classificatie van goederen en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Genève, 13 mei 1977, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (laatstelijk Trb. 1996, 313), tot de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 8 oktober 19S8 (laatstelijk Trb. 1996, 309) en tot de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie vanbeeldbestanddelen van merken, Wenen, ï z juni 1973 {Trb. 1986, 12), De genoemde Overeenkomsten zullen voor Bulgarije op 27 februari zoo] in werking treden.

Personeel Orde van Octrooigemachrigden Beëindiging van het dienstverband Aan de heer P. van Mameren, voormalig hoofd afdeling Interne Zaken in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari 2001 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 november 2000, nr. Personeel 2000.055.) Benoeming in vaste dienst Mevrouw M.E. Regensburg, secretarieel medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari zooi benoemd in vaste dienst. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2000, nr. Personeel 2000.056.) Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) Colombia is op 29 november 2000 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3 februari 1984 (laatstelijk Trb. 2000,136). Het Verdrag zal voor Colombia op 28 februari 2001 in werking treden. Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg; Overeenkomst van Nice; Overeenkomst van Locarno; Overeenkomst van Wenen Bulgarije is op 27 november 2000 toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 {Trb. 1996, 310), tot de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale

Met ingang van 22 oktober 2000 is de samenstelling van het bestuur van de orde van Octrooi gemachtigden als volgt: Voorzitter: mr. ir. RA. Dietz Secretaris: ir.J.J. Bottema Penningmeester: mr. dr. J. H. Kan leden: ir. A. Hulscbos ir.TT.V. Mertens dr. ir. H.W. Prins dr. J.L. van der Veer Me t ingang van 2 2 oktober 2000 is de samenstelling van de Raad van Toezicht voor de Octrooigcmachtigdcn als volgt: Voorzitter: mr. drs. S.U. Ottevangers Secretaris: ir. A. Ferguson Leden: drs, F. Barendregt dr. P.M. Breepoel ir. RJ. Smit Plaatsvayangende leden:

mr. dr. E.EJ. Dekker dr. E.R.A. Matulewicz J.W. Rongen ir. B.H.J. Schumann mr. ir.J.ll.RdeVries

Het secretariaat van de Orde van Octrooigemachtigden en de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden is gevestigd in het gebouw van de Octrooiraad, Patentlaan 2, Rijswijk (kamer 02-128), tel. 070-3905578, fax 0703905171. Correspondentieadres: Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk.