Vè^^scv^'j,
ssssll
Bijblad bij
16 januari 2002, 70e jaargang, nr. 1
De Industriële Eigendom
I N H O U D Actualiteiten Vervolg Postkantooi-zaak: geen beroep op gelijkheidsbeginsel (blz. 3). Jurisprudentie 1 Octrooirecht Nr. i Kantongerecht 's-Gravenhage, 7 sept. 2000, H.K. Hylkema/Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (twijfels of het doen van de uitvinding cen uitvloeisel is van, resp. valt binnen de normale taakuitoefening en of genoten salariëring voldoende compensatie voor gemis aan octrooi-gerechtigdhcid biedt; twijfel kan en mag ten gunste van eiser strekken). Nr. 2 Rechtbank 's-Gravenhage, 11 okt. 2000, DJ. Instance c.a./Roche Nederland e.a. (voor de bevoegd heidsvraag zijn slechts de in de dagvaarding opgenomen stellingen bepalend; juistheid van stelling dat de gedaagden octrooiinbreuk dreigen te maken is slechts van belang voor de toewijsbaarheid van de vordering; bij bevoegdheid ex art. 6 sub 1 EEX strekt rechtsmacht rechtbank zich mede uit tot het territoir van de andere LEX-lidstaten; in kader van bevoegdhcldsincident geen onderzoek naar gestelde concernstructuren). 2 Merkenrecht Nr. 3 Hof Amsterdam, 18 nov. 1999, O. Kent e.a./VNU Tijdschriften e.a. (geen verwarring tussen het teken 'ONE' en het woordmerk 'not only ONE'; voor de inhoud van het depot van een woordmerk doet de schrijfwijze niet ter zake; geen auditieve en begripsmatige overeenstemming; niet vermelding van 'nor only ONE' in BMB-voorondcrzock is aanwijzing dat de overeenstemming ook in abstracto te gering is; het gaat bij vaststelling van overeenstemming om het woordmerk zoals gedeponeerd en het reken zoals gebruikt).
Nr. 4 Pres. Rechtbank Rotterdam.. 4 april 2000.. Mucller Sports Medicinc/Mucller Sports Medicine Europe e.a. (onrechtmatig handelen door na beëindiging distributieovereenkomst inbreuk te maken op de merk- en handelsnaamrechten van eiseres; het beeldmerk 'spon care' is een zwak merk; door in liet verleden op onrechtmatige wijze aan te haken aan de goede naam en de bekendheid van MSM wekten gedaagden verwarring; door nawerking van dit eerder onrechtmatig handelen is het gebruik door gedaagden van de naam Sport Care onrechtmatig). Nr. 5 Rechtbank Almelo, 19 april 2000, Orange Pcrsonal Communications Services e.a./PressCorp (overeenkomst tot vrijwillige doorhaling merkinschrijving d.m.v, briefwisseling; toereikende volmachr; normaal merkgebruik). 3 Auteursrecht Nr. 6 Pres. Rechtbank Arnhem, 9 dec. 1999, Tarallo Beheer e.a./G. van de Heg (Tarsus-wandlamp is auteursrechtelijk beschermd werk; auteursrechtinbreuk). Boekbesprekingen Ing. A. Stevenhagcn en dr. 11.13. van Leeuwen, Octrooien in de praktijk, 2001, besproken door dr. J.H. J. den Hartog (blz. 18). Dr. S.J.R. Bostyn, Lnabling Biotechnological Invcntions in Europe and the United States, 2001, besproken door jhr. mr. J.L.R.A. Huydccoper(blz. 18-20). Berichten Symposium 'Intellectuele eigendom geschillenbeslechting5 (blz. 20).
en
alternatieve
Officiële mededelingen Sluiting Bureau I.E. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden.
:I
BIJBLAD
INDU S T R I Ë L E
E I G E N D O M
16
J A N U A R I
2 0 0 2
C O L O F O N
Verschijntmaandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: EUR 79,-per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen- gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussen rijdse nieuweabonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd- Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt hel abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, zzSo HV "Rijswijk (Z.II.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgevingen druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden
tre-vaorzittervan de redactie: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr.J.J. ürinkhof mr.J.I, Dricsscn mevr. mr. drs. N. Hagemans dr.J.H.J.deiiHartog jhr. mr.J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C. J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A.Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr, D.W.F. Verkade mr. ir. J. H, R Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-lnstitut, Müncben) H. Laddie(mr.justice, High CourtLondon) R. J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. mr. A.P. vanRooden Redaetie-aires: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 64 52 Telefax (070) 398 65 30
16
J A N U A R I
2 0 0 2
R I J H I. fl I)
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
3
A C T U A L I T E I T E N Vervolg Postkantoor-zaak; geen beroep op gelijkheidsbeginsel Op 3 juni 1999 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage een lange reeks vragen over de uitleg van art. 6bis en 6ter Benelux-Merkenwet gesteld: vragen over de per l januari 1996 ingevoerde ambtshalve toetsing van nierkeu op de absolute nlctighcidsgronden van (vooral) art. 1 BMW. Dat gebeurde in de zaak over de aanvaardbaarheid van liet door KPN gedeponeerde woord Postkantoor als merk. De beschikking van het Haagse Hof is onderde roepnaam 'Postkantoor TT gepubliceerd in BIE 1999, nr 82, blz. 303. De vragen zijn deels aan het Hof van Justitie te Luxemburg (HvJ) gesteld in verband met de toepasselijkheid van de Merkenrichtlijn 89/104, en deels aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH). Wat de meeste vragen betreft, moet het BenGH eerst het antwoord van het HvJ afwachten. Tn een interimarrest van 29 november 2001, dat we 'Postkantoor UT zullen noemen, heeft het BenGH intussen geantwoord op enkele vragen ren aanzien waarvan het zich nier van het HvJ afhankelijk voelde.
beginselen van behoorlijk bestuur en algemene rechtsbeginselen bij artikel 6bis/6ter-procedures geen bepalende rol kunnen spelen. De overwegingen van het BenGH krijgen intussen meer relief en worden beter begrijpelijk, als men de conclusie van Advocaat-generaal Strikwerda ernaast legt. Ik citeer één passage uir nr 30 van de conclusie: Het spreekt vanzelfdat van hetBMB gevergd mag worden dat het bij de uitvoeringvan de hem bij art, Sbis BMW opgedragen taak streeft naar eenheid in rechts toepassing en duidelijkheid schept over de gehanteerde normen. Bij de beoordeling door het BMB van de vraag of het gedeponeerde teken beantwoordt aan de in art. 1 van de BMW gegeven omschrijving van een merk gaat het echter niet om bestuurlijke besluitvorming, maar om de beslissing op een rechtsvraag. Al aangenomen dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het door KPN ingeroepen gelijkheids- ofvertrouwensbeginsel, zich lenen voor toetsing van deze beslissing, kan de corrigerende werking van het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel niet zo vergaan dat het BMB gehouden is tot met de BM W strijdige beslissingen. Zou men hier een beroep op het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel in de door KPN verlangde zin toestaan, dan betekent dit immers dat hetBMB veiplichtzou kunnen worden tot inschrijving van depots van tekens die niet beantwoorden aan de eisen die de BMW daaraan stelt. Als we denken aan een beroep op het gelijkheidsbeginsel, komt het erop neer dathet Bureau (of de rechterzijn voortschrijdend inzicht over de uitleg en toepassing van de BMWbepalingen moet kunnen laten prevaleren boven, een vroeger inzichr.
Beginselen van behoorlijk bestuur De meest interessante beslissing in dit tussenarrest betreft vraag n van het Haagse Hof: de vraag of algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) of algemene rechtsbeginselen een rol spelen bij de procedure van art. Sbis en de beroepsprocedure van art. 6tcr. Op de achrergrond speelt cen beroep van KPN op het gelijkheidsbeginsel (in het beAndere antwoorden stuursrecht erkend als een 'abbb'), omdat het BMB PostkanMinder in het oog springend, zij het voor de praktijk niet toor geweigerd had, terwijl het eerder Post Office zou hebonbelangrijk, zijn twee andere antwoorden die het BenGH ben aanvaard. nog op Haagse vragen heeft gegeven. Wat vraag Ia betreft: Het antwoord van het BenGH is tamelijk kortaf: de afloop van de twee-maanden-beroepstermijn van art. 12 Overwegende dat het Gerechtshof met deze vraag wenst te verne-6ter in verband met zon- en feestdagen, moet bepaald worden naar nationaal recht. (De lange vraag Ib - zie BIE 1999, men of en in hoeverre de in die vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen een rol spelen in de in de artikelen Sbis en 6terBMW voorzienenr 88, p. 303 - wordt niet beantwoord (het is maar dat u het weet), omdat het BenGH geen vragen beantwoordt die in de procedure; 13 Overwegende dat op grond van de formulering van devraagmoet zaak zelf niet spelen.) worden aangenomen dat het Gerechtshofeen toetsing van de door hetDe brandender vraag naar de kostcnvcroordcling wordt BMB genomen beslissing aan de in de vraag met name genoemde door het BenGH ook niet beantwoord. Het BenGH acht ook rechtsbeginselen voor ogen staat; dit geen zaak van Benelux-recht, zodat de nationale rechter 14 Overwegende dat ingevolge het in artikel 6bis, eerste lid, BMWdaarover per land moet beslissen. Zoals bekend zijn de kostcnveroordelingen in Nederland hoger dan in België, en bepaalde het BMB, indien naar zijn oordeel het gedeponeerde teken zijn de kostcnvcroordcliligcn van het Haagse Hof tot dusieder onderscheidend vermogen mist, dan we! het depot betrekking verre zeer aanzienlijk hoger dan die bij de Nederlandse adheeft op een merk als bedoeld in artikel Ster BMW voorziene ministratieve rechters of administratieve kamers: verdeverzoekschriftprocedure de rechter slechts dan de inschrijving van het depotkan bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van dedigd is dar de procedure tegen het BMB een administratieve procedure is. NaPostkantoorm, wachten wij nu op een Postin artikel Sbis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet; 15 Overwegende dat het bij de in artikel Sbis en artikel Ster BMW kantoor IV van het HvJ, mogelijk in 2002; dan een Postkanvoorziene procedures dan ook gaat om een inhoudelijke toetsing vantoor V weer van het BenGH (2003?) en daarna Postkantoor het gedeponeerde teken aan de in artikel Sbis, eerste lid, BMW ver-VI weer van het Haagse Hof. Over de kwesties die uiteindelijk naar nationaal recht moeten worden beslist, zoals de melde criteria; is dat de aard van deze toetsing meebrengt dat de in de vraag be-kostenveroordeling, zou een Postkantoor Vil bij de Hoge Raad kunnen volgen: 2005 of 2006?! doelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kannen spelen; Op het eerste gezicht klinkt het merkwaardig dat algemene D.W.P.V.
4
B I J B L A D
J U R 1 S P R U D E N T
I N D U S T R I Ë L E
I Jg
E I G E N D O M
I !
J A N U A R I
2 0 0 2
HHHHHHHHBHHHi
geen, blijkens het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 aan de orde is wan neer de aard van de betrekking meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendr tot het doen van uitvindingen van de(Hylkcma/Elcctricitcitsbed rijf Zuid-Holland) zelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Mr. J. A. Wes termarm Partijen worden verdeeld gehouden over het antwoord op Art. 12., lid 6 ROW 1995 de vraag of werkgever gehouden is werknemer ingevolge Er rijst minstens diepgaande twijfel met betrekking tot het ant- artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 een billijk woord op de vraag of het doen van een uitvinding als hieraan de ordebedrag te versttekken omdat werknemer als uitvinder met in redelijkheid moet worden beschouwd als uitvloeisel van, respectiegeacht kan worden in het door hem genoten loon of in een velijk vallende binnen de perken van een normale taakuitoefening bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te door eiser in zijn functie van destijds hoofd ingenieur werktuigbouw. vinden voor het gemis aan octrooi, alsmede - ingeval van De overgelegde functie-omschrijvingen bieden onvoldoende houvast een bevestigende beantwoording van voormelde vraag om deze vraag positief te beantwoorden en de verwoorde twijfel kanover (de wijze van vaststelling van) de hoogte van die veren mag in casu ten gunste van eiser strekken. Soortgelijke twijfel be-goeding. staat voor wat betreft het antwoord op de vraag of de destijds doorIn zijn uitspraak van 24 juni 1995, N] 1995,136, heeft de eiser genoten salariëring, gelet op hetgeen partijen dienaangaande Hoge Raad ten aanzien van artikel 10, eerste en tweede lid, hebben medegedeeld en ondanks de promotie van eiser, moet worden van de Rijksoctrooiwet (ROW) - welke artikel leden voor zogeacht voldoende compensatie in te houden voor het missen van ver hier van belang in essentie overeenkomen met artikel octrooi-gerechtigheid. Ook deze twijfel kan en mag ten gunste van12, eerste en zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 - overeiser strekken. wogen als volgt: Nr. 1 Kantongerecht te VGravenhage, 7 september 2000"
IIcttcK. Hylkcma te Ixidscbendam, eiser, gemachtigde mr. J.A.M. Jonkhout, tegen NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland te Den Haag, gedaagde, gemachtigde mr. S.A. Tan. a College van Beroep (CAO Energie- en Nutsbedrijven), 18 mei 1999 (mrs. W.D.M, van Diepenbeek, R.M.J, Goemans en KW. J. den Ottolander) IJ Ovenvegingen en gevoelens van het College Werknemer heeft in de periode waarin hij als projectleidet werkzaam was bij de totstandkoming van de RoCa3centrale een uitvinding gedaan betreffende de levering van CO-2 in liet glastuinbouwgebied rond Blciswijk. Naar aanleiding van cen aanvrage van werkgever waarbij werknemer als uitvinder is genoemd, is voor deze uitvinding door het Europees Octrooibureau in januari 1998 aan werkgever definitief octrooi verleend. Mede gelet op hetgeen van de zijde van werknemer dienaangaande ter zitting is medegedeeld, heeft het College vastgesteld dat het beroep is gericht tegen werkgevers beslissingvan 25 januari 1999 voor zover deze de - herhaalde - weigering behelst werknemer in aanmerking te brengen voor een vergoeding als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 een vergoeding die volgens werknemer berekend dient te worden op de wijze als bedoeld in bijlage 3 van het Huishoudelijk Reglemenr Ideeënbeoordelingscommissie N.V. EZH. Het College overweegt liet volgende. Voor zover het gaat om de hier aan de orde zijnde vergoeding, is - zo heeft het College vastgesteld - tussen partijen niet in geschil dat het octrooi toekomt aan werkgever, het" Beroep ingesteld. Red.
DeRechtbank heeftin rov. 11 van het bestreden vonnis het bepaalde in het eerste lid van art. 10 ROW tot het uitgangspunt van haar gedachtegang genomen en geoordeeld dat deze bepaling een toepassing vormt van de 'hoofdregel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen'. Dit oordeel moet aldus worden verstaan dat in gevallen als bedoeld in art. 10 lid 1 - uitvindingen gedaan in het. kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft naar het oordeel, van de Rechtbank in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer eenvergoedinginhoudtvoorhetmissenvandeaanspraak op octrooi. Vervolgens heeft de Rechtbank geoordeeld dat art. 12 lid 2 een uitzonderingskarakter heeft, waarmee zij bedoelt dat deze bepaling ziet op het zich in de regel niet voordoende geval dat hetovereengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor gemis aan octrooi te omvatten. Deze oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Tegen de achtergrond van evengenoemde uitspraak ziet het College zich gesteld voor de vraag of in het onderhavige geval sprake is van cen zich in de regel niet voordoend geval waarin het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor gemis aan octrooi in te houden. Dat in het loon van werknemer geen vergoeding voor gemis aan octrooi is begrepen, kan naar het oordcel van het College niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat hoofdstuk FF van de EZH-rcgclingen een Ideee'nvoorstelsysteem is neergelegd, waarin onder de daarin vermelde voorwaard en is voorzien in beloning van ideeën. Anders dan werknemer ziet het College niet dat werkgever met laatstbedoelde regeling het oog heeft gehad op, zoals werknemer stelt, 'een verbijzondering of cen geformaliseerde uitwerking van artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet', waarmee werkgever te kennen heeft gegeven dat in het loon van haai' werknemers niet een vergoeding voorliet gemis aan octrooi
1B
J A N U A R I
2 0 0 2
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet is begrepen. TTet College heeft daarbij in aanmerking genomen dat de juistheid van deze stelling van werknemer van de zijde van werkgever uitdrukkelijk is betwist, alsmede dat het College in bedoelde regeling voor de juistheid van die stelling geen aanknopingspunten heeft kunnen vinden. Ookgelet op hetgeen door en namens werknemer overigens is aangevoerd, is voor het College onvoldoende aannemelijk geworden dat zich een situatie voordoet op grond waarvan werkgever ingevolge artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 gehouden is werknemer een vergoeding toe te kennen. Noch werknemers stelling dat zijn loon niet afweek van de gangbare lonen voor werknemers in vergelijkbare functies, noch het gegeven dat door werkgever in de laatste vijftig jaar geen octrooiaanvragen zijn ingediend, acht het College toereikend voor het oordeel dat in casu sprake is van een van de regel afwijkende situatie dat in het loon van de werknemer niet een vergoeding voor het gemis aan octrooi is verdisconteerd. Reeds uit het voorgaande volgt dat werknemers beroep tegen de beslissing van 25 januari 1999 niet kan slagen. Het College komt dan ook niet toe aan de vraag hoe en op welke hoogte een aan werknemet te betalen vergoeding op grond van artikel 12, zesde lid, van de Kijksoctrooiwet 1995 ZOLI dienen te worden vastgesteld. Beslist wordt dan ook als volgt. IIIBeslissing van het College Het College van Beroep, beslissende als goede mensen naar billijkheid, handhaaft de bestreden beslissing. Enz. b Het Kantongerecht, enz. II Rechtsoverwegingen: 1 (..-). Zoals partijen tet comparitie voorgehouden is het primair gevorderde niet tocwijsbaar alleen al omdat eiser zelf willens en wetens, zonder enig voorbehoud of beding zijnerzijds terzake destijds meewerkte aan de verkrijging van octrooi op zijn uitvinding ten behoeve en ten name van gedaagde, aan wie het octrooi werd verleend. Ter zijde wordt daarbij nog overwogen dat gesteld noch gebleken is dat eiser in verband hiermee in enig opzicht is misleid. 2 Met betrekking tot het subsidiair gevorderde: In zijn brief van 13 februari 199S aan de Ideeënbuscommissie van gedaagde baseerde eiser zijn wens tot beloning op de Rijksoctrooiwet. Deze spreekt van een beloning naar billijkheid. In begi nsel is ook niet juist om een beloning te relateren aan het geldelijk belang van een uitvinding respectievelijk het daarmee te behalen rendement. In zoverre isdeTdeeënregeling '89 en daartoe behorende modelberekeningstaar waarnaar eiser verwijst door het door partijen aangehaald arrest van de Hoge Raad d.d. 27 mei 1994 achterhaald en moet die in dit geval buiten beschouwing blijven, zodat het daarop ziende bewijsaanbod kan worden gepasseerd. Bij Repliek heeft eiser de subsidiaire vordering niet ingetrokken of gewijzigd in die zin, dat hij niet in elk geval een in goede justitie te bepalen bedrag vorderr. 3 Erkend althans niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken staat tussen partijen vast dat de uitvinding van eiser het gevolg was van een plotselinge heldere ingeving die als het spreekwoordelijke ei van Columbus de oplossing
E I G E N D O M
5
bracht van een probleem, naar welke oplossing al eerder door anderen, onderzocksbedrijf Comprimo zonder resultaat was gezocht (Dupliek punten 7 en 8). Zoals partijen ter comparitie voorgehouden rijst minstens d iepgaande twijfel met betrekking tot het antwoord op de vraag of het doen van een uitvinding als hier aan de orde in redelijkheid moet worden beschouwd als uitvloeisel van respectievelijk vallende binnen de perken van een normale taakuitoefening door eiser in zijn functie van destijds hoofd ingenieur werktuigbouw. De overgelegde functieomschrijvingen bieden onvoldoende houvast om deze vraag positief te beantwoorden en de verwoorde twijfel kan en mag in casu ten gunste van eiser strekken. Soortgelijke twijfel bestaat voor wat betreft het antwoord op de vraag of de destijds door eiser genoten salariëring, gelet op hetgeen partijen dienaangaande hebben medegedeeld en ondanks de promotie van eiser tot senior hoofd ingenieur per 1/1/93 en daarmee gepaard gaande salarisverhoging van ƒ217,00 bruto per maand respectievelijk de hem over '93 en '94 toegekende gratificaties van telkens ƒ 1.400,00 netto, moet worden geacht voldoende compensatie in te houden voor het missen van octrooi-gerechtigdheid. Ook deze twijfel kan en mag ten gunste van eiser strekken. 4 Afgezien van het bepaalde in artikel 97 van de zogenaamde raam CAO Energie- en Nutsbedrijven laat ook het door gedaagde ingeroepen arrest van de Hoge Raad d.d. 18/6/93 ruimte om in een geval als dit te oordelen, met alle tespect voor de beslissing van het College van Beroep d.d. 18 mei 1999 tussen partijen gegeven, dat zich in casu wel een van de regel afwijkende c.q. uitzonderingssituatie heeft voorgedaan. Al Ie specifieke omstandigheden van onderhavig geval in aanmerking genomen komt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor, niet wegens de wijze van totstandkoming ervan doch wegens de inhoud eiser aan die beslissing gebonden te achten en zal eiser alsnog het hierna te noemen bedrag worden toegekend. Bij de bepaling van de hoogte daarvan is niet alleen acht geslagen op het belang van gedaagde bij de uitvinding doch ook op het feit dat eiser voor zijn uitvinding eind '96 van wetenschappelijke zijde een, bescheiden, prijs in geld werd toegekend. 5 Op grond van het overwogene kan van buitengerechtelijke incassokosten, waarop bij Repliek ook niet meer werd teruggekomen, geen sprake zijn. Dat zelfde geldt voor de wettelijke rente, nu geen tijdstip aanwijsbaar is waarop gedaagde in verzuim zou zijn geweest. Tenslotte valt geen van paitijen als grotendeels in het gelijk gesteld aan te merken zodat de proceskosten worden gelaten voor rekening van de partij die ze maakte. Aangezien uit de laatste berichtgeving van partijen naar voren lijkt te komen dat zij, ondanks de niet onplezierige sfeer ter comparitie geen inhoudelijke schilddngspoging hebben ondernomen, wordt afgezien van uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Ui Beslissing: De kantonrechter: 1 Veroordeelt gedaagde te betalen bij wijze van billijke vergoeding en tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser de som van ƒ25.000,00 en vernietigt respectievelijk vervangt in zoverre de beslissing van her College van Beroep;
6
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
2 Wijst af het meer of anders gevorderde en compenseert de proceskosten. Enz.
E I G E N D O M
1 G
J A N U A R I
2 0 0 2
maken op de aan eiser sub 1 toebehorende Europese octrooien nrs. 0.098.092, 0.232.054, 0.628.405 en/of 0.628.941. 2 Roche Products en Boots Company hebben bij incidentele conclusie gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd zal Nr. 2 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, verklaren tot kennisneming van de tegen hen gerichte vorn oktober 2000 deringen. 3 De rechtbank is in elk geval jegens Roche Products en (Instance/Roche) Boots Company bevoegd op de voet van het bepaalde in artikel 5-3 EEX, nu Instance bij dagvaarding stelt dat deze geMr.J.W. duPon daagden in Nederland inbreuk maken op genoemde octrooien althans dreigen dat te doen, Roche Products en Art. 5 ö)ii'EX Boots Company hebben de juistheid van deze stelling welDe Rechtbank is in elk geval jegens gedaagden bevoegd op de voet van artikel 5 sub 3 nu eiseres bij dagvaarding steltdat gedaagden iniswaar betwist, doch zulks is slechts van belang voor de toeNederland inbreuk (dreigen te) maken op haar octrooien. De juist-wijsbaarheid van de vordering en niet voor de bevoegdheidsvraag waarvoor slechts de in de dagvaarding heid van deze stelling is slechts van belang voor de toewijsbaarheid opgenomen stellingen bepalend zijn. van de vordering; voor de bevoegdheidsvraagzijn slechts de in de dagvaarding opgenomen stellingen bepalend." 4 Instance stelt voorts dat bevoegdheid jegens de buitenlandse gedaagden Roche Products en Boots Company tevens Art. 6(1) EEX berust op het bepaalde in artikel 6.1 EEX, nu bij enerzijds indien de bevoegdheid mede op artikel 6 sub 1 berust, zou de-de gedaagden 1 en 2 en anderzijds de gedaagden 4 en 5 (telrechtsmachtvan de Rechtbank zich mede tot het territoir van anderekens) sprake is van een gezamenlijk handelen, waaraan een EEX-Udstaten kunnen uitstrekken, bluvan volledige onbevoegdheidgemeenschappelijk plan ten grondslag ligt, en de 'spin in van de Rechtbank in elk geval geen sprake is, zal de Rechtbank in hethet web' (telkens) in Nederland is gevestigd. Roche Products kadervanhetbevoegdheidsincidentgeenonda-zoekdoennaardedoor en Boots Company hebben dezestellingbetwist. eiscres gestelde concernstructuren; dit zal in de hoofdprocedure nader 5 De juistheid van laatstbedoelde stelling is in zoverre voor aan de orde kunnen komen. de bevoegdheid (rechtsmacht) van de rechtbank van belang dat die zich ook ten aanzien van Roche Products en Boots 1 David John Instance te Kent, Verenigd Koninkrijk, Company tot het territoir van andere LEX-lidstaten zou 2 David J. Instance Limited te Kent, Verenigd Koninkrijk, kunnen uitstrekken, indien die bevoegdheid (mede) op artieisers In de hoofdzaak, verweerders in het incident, procukel 6.1 EEX berust. Nu van vol ledige onbevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van Roche Products en Boots Comreur mr. R.E.P. deRanirz, pany blijkens het in r.o. 3 overwogene in elk geval geen tegen sprake is, zal de rechtbank in het kader van dit incident geen 1 Roche Nederland BV te Mijdrecht, gedaagde in de hoofdonderzoek doen naar de door Instance gestelde concernzaak, structuren. Deze vraag zal in de hoofdprocedure nader aan 2 Roche Products Ltd te Welwyn Garden City, Hertfordde orde kunnen komen. shire, Verenigd Koninkrijk,gedaagdein de hoofdzaak, eise6 Een en ander voert tot de volgende beslissing. Als de het res in het incident, ongelijk gestelde partij zullen Roche Products en Boots 3 Famar Nederland E V te Bladel, gedaagde in de hoofdzaak, Company in de kosten van dit incident worden verwezen. 4 Boots Stores (Nederland) BV te Amsterdam, gedaagde in de hoofdzaak, Beslissing in het incident; 5 The Boots Company PLC te Nottingham, Verenigd Koninkrijk, gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident, De rechtbank: procureur van gedaagden in de hoofdzaak 1 tot en met 5, In het incident: mr. PJ.M. Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr, Th.CJ.A. Verklaart zich bevoegd tot kennisneming van de vorderingen van Engelen te Amsterdam, tegen Roche Products en Boots Company, zulks met inacht6 Reynders Etiketten NV te Boechout, België, neming van hetgeen in r.o. 6 is overwogen; 7 Reynders Pharmaceutical Labels NV te Boechout, België, Veroordeelt Roche Products en Boots Company in de op dit 8 Eti Plus SA Linibramont-Chevigny, België, gedaagden in incident vallende kosten, tot aan dezeuitspraakaan dezijde de hoofdzaak, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. van Tnstance begroot op f 860,— aan procureurssalaris; P.A.M. Hendrick te Amsterdam. In de hoofdzaak; Rechtsoverwegingen Verstaat dat deze voortgang zal vinden overeenkomstig het 1 De vorderingen in de hoofdzaak strekken - kort gezegd bepaalde in de beschikking van de president dezer rechttot een aan elk der gedaagden op te leggen verbod in elk van bank van 17 februari 2000; de gedesigneerde landen direct dan wel indirect inbreuk te In de hoofdzaak en in het incident; Bepaalt dar van dit vonnis slechts hoget beroep kan worden * Zie noot Br. onder Rb. 's-Giavcntmgc, 18 juli 2000, EIE 2000, nr. 105, ingesteld tegelijk met het eindvonnis in de hoofdzaak. Enz. blz.438.Rcif.
1 e
J A N U A R I
2 0 0 7
B I J
UI. A D
I N D U S T R I Ë L E
Nr. 3 Gerechtshof te Amsterdam, 18 november 1999
E I G E N D O M
7
marge in kleine letters vermeld: '(not only) ONE', gevolgd door het nummer van de bladzijde, en op el ke oneven blad(not only ONE/ONE) zijde op dezelfde wijze het nummer van de pagina, gevolgd door: 'ONE (not only)'. Mrs. W. A. M. van Schendel, H. Sorgdrager en R. P. J. L. Tjittes d Het blad was onder meer verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten van tijdschriften. Het tweede nummer is tot op Art. 13 BMW heden nog niet verschenen. Door het gebruik van het teken 'ONE' kan bij het publiek niet e VNU heeft bij het Benelux Merkenbureau op 11 maart ontstaan verwarring, inhoudende associatiegevaar met het woord-1998 het woordmerk 'ONE' en op 16 juli 1998 het beeldmerk 'not only ONE'. merk 'ONE' gedeponeerd voor onder meer tijdschriften. Rij de beoordeling van de mate van overeenstemming is niet van be-fSindsmei 1999 geeft VNU een maandblad uit met de naam lang dat Kent het woordmerk bij het depot aldus heeft doen registre-'ONE', Het maandblad richt zich als 'lijfblad met lef' tot ren dat 'not only' in kleine en 'one' in hoofdletters is weergegeven. vrouwen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. voorde inhoud van hetdepotvan een woordmerk doet de schrijfwijze g Dit blad is verkrijgbaar bij de bekende verkoopp Linten van niet ter zake. tijdschriften. Het blad is sinds mei 1999 elke maand verBij globale beoordeling van de auditieve en begripsmatige gelijkenis schenen. tussen het woordmerk en het teken blijft bij het gemiddelde publiek dat het desbetreffende teken en woordmerk op de tijdschriften als (po4.2 Ter beoordeling ligt in hoger beroep uitsluitend voor of tentiële) adverteerder, sponsor, koper of lezer waarneemt als totaalVNU door het gebruik van het woord- en beeldmerk 'ONE' indruk-achter dat deze niet overeenstemmen. J Iet feit dat het Benelux Merkenbureau bij het verplichte ambtelijk voor haar maandblad inbreuk maakt op het door Kent c.s. vooronderzoek 'not only CWE' niet als conflicterende oudere inschrij-gedeponeerde en voor hun tij dschrift gebrui kte woord m er k ving in klasse 16 (onder meer tijdschriften) heeft aangemerkt vormt 'not only ONE'. een aanwijzing dat de mate van overeenstemmingook in abstracto te 4.3 De president heeft niet aangenomen (vonnis 24 juni 1999) dat Kent c.s. zich tegen het gebruik van het teken door gering is. liet feitelijk nadrukkelijk gebivik van het onderdeel 'one' van her VNU kunnen verzetten en de gevraagde voorzieningen gewoordmerk 'not only ONE' brengt niet mee dat daardoor wèl audi- weigerd. Daartegen komen Kent c.s. in dit hoger beroep op. tief, visueel of begripsmatig overeenstemming tussen het aangeval-De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij len teken en het woordmerk bestaat: het gaat immers om de overeen-beogen het geschil in vol Ie omvangaan het hof voor teleggen. stemming tussen hetwoordmerk zoals dat is gedeponeerd en het teken zoals dat wordt gebruikt. 4.4 Onderzocht moet worden of door het gebruik door VNU Het beperkte feitelijke gebruik van het woordmerk in zijn geheel van het teken 'ONE' bij het publiek verwarring kan ontmoet de bekendheid van hetwoordmerk negatief hebben beïnvloed. staan, inhoudende het associatiegevaar met het woordmerk In deze omstandigheden is verwarringsgevaar op voorhand niet aan-'not only ONE'. Het hof komt in dit kort geding tot de connemelijk. clusie dat dit niet het geval is. Dat berust op het volgende. 4.5 Voorop staat dat bij de beoordeling van de mate van over1 Gregory Kent te Amsterdam, eenstemming niet van belang is dat Kent het woordmerk bij 2 Stichting One te Amsterdam, appellanten, procureur mr. het depot aldus heeft doen registreren dat 'not only' in A.E. vanZocst, kleine en 'one' in hoofdletters is weergegeven. Voor de integen houd van het depot van een woordmerk doet de sclirijfwij ze 1VNU Tijdschriften BV te Amsterdam, niet ter zake. 2 BV Aldipress te Utrecht, geïntimeerden, procureur mr. 4.6 Bij globale beoordeling van de auditieve en begripsB.J.H. Crans, advocaat mr. W.J.M. Diekman te 's-Gravenmatige gelijkenis tussen het woordmerk, zoals dat door hage. Kent is gedeponeerd, en het teken, zoals dat door VNU wordt gebruikt, blijft naar het oordeel van bet hof bij het 4 Beoordeling gemiddelde publiek dat het desbetreffende teken en woord4.1 De navolgende feiten dienen tot uitgangspunt. merk op de tijdschriften als (potentiële) adverteerder, spona Kent heeft het woordmerk 'not only ONE' op 21 januari sor, koper of lezer waarneemt als totaalindruk achter dat 1997 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau voor ondeze niet overeenstemmen, Het teken 'ONE' klinkt kott en der meer tijdschriften. krachtig en 'not only ONE' is cen langer zinnetje, terwijl b De stichting, die financiële steun verleent aan de Sad 'ONE' geen andere betekenis heeft dan 'één' en 'not only Schorerstichting, welke stichting zich bezig houdt met ONE' de betekenis heeft van 'niet slechts een', en begripsvoorlichting over UlV-prcventic en met buddyzorg, heeft matig zijn kracht ontleent aan hetgeen in de tegenstelling op 4 augustus 1997 een tijdschrift uitgegeven, welk tijdbesloten ligt, zoals 'dat men niet de enige is' of'dat men niet schrift is bedoeld als kwartaalbladen in het bijzonder is gericht op homoseksuelen. alleen staat'. Dat wordt niet anders als juist is wat Kent c.s. stellen, dat het woordmerk zo wordt of dient te worden uitc Op de omslag van dit tijdschrift, zowel op de voorzijde als op de achrerzijde, is de naam 'ONE' vermeld in letters met gesproken of begrepen dat de nadruk op 'one' valt. een grootte van ongeveer 4,5 centimeter, Op de rug van het 4.7 Het feit dathet Benelux Merkenbureau bij het verplichte tijdschrift staat '(not only)' in letters van ongeveer een halve ambtelijk vooronderzoek ter zake van de inschrijving van centimetcrop dezelfde hoogte als de naam'ONE' op de voorhet woord- en beeldmerk'ONE' het woordmerk 'not only kant. Op elke even bladzijde van het tijdschrift staat in de ONE' niet als conflicterende oudere inschrijving in klasse
s
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
16
J A N U A R I
16 (onder meer tijdschriften) heeft aangemerkt vormt een aanwijzing dat de mate van overeenstemming ook in abstracto te gering is.
Nr. 4 President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 4 april zooo
4.8 Bij liet feitelijk gebruik van het woordmerk 'not only ONE', ook in zijn vormgeving bij weergave op het tijdschrift of anderszins, doet zich de bij zonderheid voor dat het veelal niet in zijn geheel of niet in deze volgorde wordt gebruikt. Kent c.s. hebben immers aangevoerd (en aangetoond) dat 'not only ONE' bij aanduiding van het tijdschrift met die naam in van henzelf uitgaande correspondentie en aankondigingen en in het spraakgebruik zeer vaak wordt afgekort tot 'one'. Voorts staat vast dat op de voor- en achterzijde van het door de stichting uitgeven tijdschrift uitsluitend het gedeelte 'ONE'voorkomt en visueel prominent in beeld is gebracht, terwijl het gedeelte 'not only' alleen op de rugzijdc, tussen haakjes geplaatst, in veel kleinere letters is vermeld en dat de oneven pagina's van het blad 'ONE (not only)' vermelden. Dat feitelijk nadrukkelijk gebruik van in het bijzonder het onderdeel 'onc' van het woordmerk brengt niet meed ar daardoor wel auditief, visueel of begripsmatig overeenstemming tussen het aangevallen teken en het woordmerkbestaat: het gaat immers om de mate van overeenstemming tussen het woordmerk zoals dat is gedeponeerd en het teken zoals dat wordt gebruikt.
(MSM/MSM Europe)
4.9 Vooralsnog is niet aannemelijk gemaakt dat het woordmerk 'not only ONE' dat tot nu toe slechts eenmalig voor een tijdschrift is gebruikt, meer dan een beperkte bekendheid geniet op de markt, welke naar Kent e s . hebben gesteld betreft de markt van tijdschriften op het gebied van mode, reizen, interviews, films, boeken, kunst c.d. Het beperkte feitelijke gebruik, juist ook door Kent c.s. zelf, van het gedeponeerde woordmerk in zijn geheel moet de bekendheid van het woordmerk negatief hebben beïnvloed. 4.10 In deze omstandigheden is op voorhand niet aannemelijk dat bij globale beoordeling verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek re duchten is, ook al zijn de waren waarvoor het woordmerk en het teken worden gebruikt gelijksoortig en zijn de tijdschriften in dezelfde winkels te koop en worden zij via dezelfde distributiekanalen verspreid. De enkele, door Kent c.s. gestelde, (mogelijke) associatie tussen (het feitelijk in het bijzonder gebruikte onderdeel 'one' van) het woordmerk en het aangevallen teken maakt dat niet anders. 4.11 Op het vorenstaande stuiten de vorderingen van Kent c.s. af. De grieven falen dan ook. 5 Slotsom 5.1 De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. 5.2 Kent c.s dienen als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van het geding te worden veroordeeld. 6 Beslissing liet hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeettKcrtt c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van VNU begroot op ƒ 5-735.-; verklaart dit arrest, voor zover het vorenstaande kostenveroordeling betref t, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.
2 0 0 2
Mr. J. Mendlik Art. 13A, lid ïaBMWen art. 3 llnw Voldoende aannemelijk is dat gedaagden onrechtmatig jegens MSM hebben gehandeld door na beëindiging van de distributieovereenkomst inbreuk te maken op merk- en handelsnaamrechten op de naam Mudler en het woord-fbeeldmerk Mueller. Art.i3A,lidlbBMW Het woord 'sport care' heeft gezien de aard van de producten die MSM verhandelt - (para-)medische artikelen voor sporters - een sterk beschrijvend karakter en heeft daarmee voor deze producten hooguit zeer geringe onderscheidende betekenis. Als beeldmerk waarbij SPORT in de kleur blauw wordt afgedrukt en CARE in de kleur rood - kan wellicht van voldoende onderscheidend vermogen sprake zijn, maar dan is het hooguit een zwak merk te noemen. Met het handelen van gedaagden in het verleden haakten zij echter op onrechtmatige wijze aan aan de goede naam en de bekendheid van MSM en wekten zij verwarring bij het publiek. Door deze eerdere onrechtmatige gedragingen dreigt het gevaar dat het huidige gebruik van de naam Sport Care bij het publiek associaties wekt met MSM, dat dit merk in enige gelijkenis vertonende kleuren en lettertype gebruikt. Gedaagden hebben onvoldoende afstand genomen om die associatie weg te nemen. Door nawerking van dit eerdere-gestaakte onrechtmatige handelen wordt het gebruik door gedaagden van de naam Sport Care als onrechtmatig aangemerkt. Art.6:i6iBW Gedaagden maken in de nieuwe reclamefolders gebruik van de namenSportCare,Stickum en Coulant,zijgebruiken bestelnummers die identiek zijn aan de door MSM gehanteerde nummers en zij gebruiken stickers, visitekaartjes en een zgn. presentatiebox waarop de naam Sport Care staat afgedrukt. Zelfs indien zou worden aangenomen dat MSM geen eigen huisstijl heeften dat gedaagden aldus met hun reclamemateriaal geen inbreuk kunnen maken op het reclamemateriaal vanMSM, geldt ook hier dat dit gebruikgelet op de nawerking van het onrechtmatig handelen in het verleden, onnodig verwarring wekt bij het publiek en daardoor onrechtmatig is jegens MSM. Mueller Spons Mcdicinc Ine te Prairie Du Sac, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur mr. W.J. Hengeveld, advocaat mr. M. R. de Zwaan te Amsterdam, tegen 1 Mueller Sports Medicine Europe BV te Capelle aan den ijssel, 2 Albertus Pieter Kieviet te Rotterdam, gedaagden, procureur mr. F. Waardenburg, advocaat mr. E.J. Morée te 'sGravenhage. 2 De feiten Gelet op de onweersproken stellingen van partijen en de producties gaat de president uit van de volgende feiten. 2.1 MSM is een Amerikaanse producent van medische en paramedische artikelen voor sporters. MSM is houder van diverse merkinschrij vingen, waaronder het gecombineerde woord-/beeldmerk MUELLER, in de Benelux geregistreerd
16
J A N U A R I
2 O V, 7
U I J H M 4 D
I N D U S T R I Ë L E
voor klasse 3 (huid- en lichaamsverzorgingsmiddclcn), klasse 5 (farmaceutische en hygiënische producten, verbandmiddelen, zwachtels etc.) en klasse 10 (orthopedische artikelen, trainings- en revalidatieioestellen etc.)- Tevens is MSM houder van het Europese woord-/beeldmerk Mueller en van hel in de VS geregistreerde woordmerk MUELLER SPORT CARE voor dezelfde en soortgelijke waren. Daarnaast is MSM inmiddels houdster vaneen aanvraag voor het Benclux(bccld-)merk SPORT CARE, waarbij het woord SPORT in blauw is gedrukr en het woord CARE in rood. Dir merk wordt sinds 1985 door MSM gebruikt ter aanduiding vanhaar producten en is in de Verenigde Staten ook als merk gedeponeerd. 2.zKievietwas tot 1 augustus 1997 als salesmanager belast met de verkoop en distributie van MSM-producten in Europa. Aanvankelijk vonden deze activiteiten plaats namens MSM en vanaf 25 oktober 1995 namens MSM Europe, waarvan Kieviet bestuurder en directeur is. 2.3 Per 1 augustus 1997 werd de verhouding tussen MSM en Kieviet omgezet in een niet exclusieve distributierclatic. Dit is vastgelegd in de Memorandum of Undcrstanding van 4 augustus t997('MOU'). Op grond van deze overeenkomst mocht MSM Europe als niet-exclusief distributeur en licenticnemer MSM-producten in Europa distribueren. Dit recht omvatte ook de bevoegdheid om, na verkregen schriftelijke toestemming van MSM, producten van derden van de MSM-merken te voorzien en te distribueren. 2.4 MSM heeft per 4 november 1999 de distributierclatic met gedaagden opgezegd. 3 Het geschil
(...) 4 De beoordeling 4.1 Gelet op het bepaalde in artikel 37 BMW stelt de president vast dat hij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van MSM met betrekking tot de gestelde merkin breuken, nu gedaagden respectievelijk gevestigd en woonachtig zijn in het arrondissement van deze rechtbank. 4-2(...)
4.3 Voldoende aannemelijk is dat gedaagden onrechtmatig jegens MSM hebben gehandeld door na beëindiging van de distributieovereenkomst inbreuk te maken op de merk- en handelsnaamrechren op de naam Mueller en het woord-/ beeldmerk Mueller. Gedaagden hebben in strijd met het bepaalde in artikel 5 MOU zonder schriftelijke toestemming van MSM producten van derden voorzien van het Mueller merk. Gedaagden betwisten dit niet maar stellen zich op het standpunt dat het vragen van schriftelijke toestemming in de handelsrelatie tussen partijen niet gebruikelijk was. De juistheid van dit standpunt is echter niet gebleken. Daarnaast hebben gedaagden weliswaar de naam van MSM Europe uiteindelijk veranderd in Serve International, maar als onderschrift werd in elk geval aanvankelijk nog de tekst 'by Mueller Sports Medicine Europe B. V.' gehanteerd. 4.4 Gedaagden hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven in te stemmen met het door MSM gevorderde verbod ten aanzien van iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten op de naam Mueller en bet woord-/beeIdmerk Mueller zoals weergegeven in sub I van het petitum van de dagvaar-
E I G E N D O M
3
ding, met dien verstande dat gedaagden bezwaar maken tegen de ruime formulering van het daarin gevorderde verbod. Voor zover de producten eenmaal door MSM in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht zijn op grond van artikel 13A lid 8 BMW de rechten van MSM ten aanzien van deze producten uitgeput. Het door MSM gevorderde verbod komt aldus, met uitzondering van voornoemde producten, voor toewijzing in aanmerking. 4.5 Daarnaast vordert MSM in het gewijzigde petitum sub I een verbod op - kort gezegd - het inbreuk maken op hel merk SPORT CARE. Het woord 'sport care' heeft gezien de aard van de producten die MSM verhandelt - (para-) medische artikelen voor sporters - cen sterk beschrijvend karakter en heeft daarmee voor deze producten hooguit zeer geringe onderscheidende betekenis. Als beeldmerk - waarbij SPORT in de kleur Blauw wordt afgedrukt en CARE in de kleur rood - kan vvellicht van voldoende onderscheidend vermogen sprake zijn, maar dan is het hooguit een zwak merk te noemen. Gedaagden gebruiken de naam SPORT CARE op h u n producten en reclamematerialen, waarbij het woord SPORT in de kleur zwart is afgedrukt en het woord CAPE in de kleur rood en deze naam wordt gecombineerd met de naam Setve. De gebruikte kleuren en lettertype tonen enige gelijkenis met de wijze waarop MSM de naam SPORT CARü hanteert, maar buiten de onderhavige context is het aan twijfel onderhevigof hierdoorvan merkinbreukgesproken zou kunnen worden. Bij de beoordeling in concreto moeten echter alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen en de navolgende omstandigheden nemen binnen de context van deze casus die twijfel weg. Met het hiervoor - onder 4.3 - vastgestelde handelen van gedaagden in het verleden haakten gedaagden op onrechtmatige wijze aan op de goede naam en de bekendheid van MSM en wekten zij verwarring bij het publiek. Door deze eerdere onrechtmatige gedragingen van gedaagden dreigt het gevaar dat het huidige gebruik van de naam SPORT CARE bij het publiek associaties wekt met MSM. Gedaagden hebben onvoldoende afstand genomen 0111 die associatie weg te nemen. Door nawerking van dit eerdere - gestaakte - onrechtmatige handelen wordt het gebruik door gedaagden van de naam SPORT CARE als on rechtmatig aangemerkt. De vordering van MSM zal op dit p u n t - met de beperking als weergegeven onder 4.4 - worden toegewezen. 4.6U) 4.7 MSM vordert staking van het gebruik door gedaagden van de teksten als vermeld in de bijlage bij de MOU. Van de hierin opgenomen teksten is ten aanzien van de namen 'Stickum' en 'Coulant' vastgesteld dat gedaagden deze in het (recente) reclamemateriaal hanteren. Gedaagden hebben ter zitting aangegeven bereid te zijn het gebruik van deze namen te stoppen. De overige teksten zijn zodanig omschrijvend van aard dat deze gezien de producren waarvoor deze bedoeld zijn geen onderscheidende betekenis hebben en daarmee niet voor merkenrechrelijke bescherming in aanmerking komen zoals 'Sports Balm', 'Stretch M Tape' en 'M Wrap'-, danwei is niel gebleken dal gedaagden van deze teksten - zoals 'Quench', 'Tuli's' en 'Cheetah' - gebruik en daarmee inbreuk hebben gemaakt.
1 O
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
Aldus wordt de vordering van MSM als weergegeven onder TTT van de akte vermeerdering cis slechts toegewezen ten aanzien van de namen Stickum en Coulant. 4.8 Gezien het geconstateerde onrechtmatig handelen door gedaagden heeft MSM recht op de door haar gevorderde informatie over - kort gezegd - de leveranciers van wie gedaagden de inbreukmakende producten hebben verkregen, de aantallen en prijzen van deze producten en dergelijke, als weergegeven onder iv van de akte vermeerdering eis. Gedaagden hebben aangegeven bereid te zijn aan deze vordering te voldoen. Zij stellen echter dat de gevord erde informatie slechls betrekking" kan hebben op een partij braces ter waarde van $ 7.000,-. Nu de juistheid van deze stelling niet gebleken is en door MSM uitdrukkelijk wordt betwist, zal deze vorderingonbeperkt worden toegewezen met dien verstande dat nu de informatie vertrouwelijk van aard is deze niet ter kennisneming dient te komen van MSM zelf en derhalve slechts ter beschikking dient te worden gesteld aan mr. De Zwaan. 4.9 Ter zitting heeft MSM aan de hand van diverse voorbeelden aangetoond dat gedaagden - ook nog in de nieuwste reclamefolder - gebruik maken van de namen SPORT CARE, STICKUM en COULANT, dat zij bestelnummers gebruiken die identiek zijn aan de door MSM gehanteerde nummers en dat zij stickers, visitekaartjes en een zogenoemde prcsentaücbox gebruiken - of in elk geval hebben gebruikt - waarop de naam SPORT CARE staat afgedrukt. Zelfs indien zou worden aangenomen, gelijk gedaagden betogen, dat MSM geen eigen huisstijl heeften dat gedaagden aldus mer hun reclamemateriaal geen inbreuk kunnen maken op het reclamemateriaal van MSM, geldt ook hier dat voornoemde gebruik door gedaagden gelet op de nawerking van het onrechtmatig handelen in het verleden, onnodig verwarring wekt bij het publiek en daardoor onrechtmatig is jegens MSM. De vordering van gedaagden zoals weergegeven onder V bij akte vermeerdering eis zal dan ook worden toegewezen. 4.10 Bij fax van 6 april 1999 heeft Curt Mueller namens MSM aan gedaagden bericht dat partijen over en weer geen royalty meer verschuldigd zijn. Er is dan ook geen grond voor roewij zing van de gevorderde audit. 4.11 Gedaagdenhebbenindebriefvan 18 februari 2000 aan hun afnemers onnodig grievende uitlatingen gedaan over MSM waarvan in het kader van dit kort geding in elk geval de juistheid niet is gebleken. De door MSM in reactie hierop gevorderde rectificatie komt in principe voor toewijzing in aanmerking. Gedaagden hebben zich bereid verklaard mee te werken aan een zakelijke en evenwichtige rectificatie. De gevorderde rectificatie zal, met enkele nuanceringen, worden toegewezen. Toezending van een kopie van de verzonden brief en de lijst van de geadresseerden zal vanwege het vertrouwelijke karakter van deze gegevens uitsluitend ter beschikking dienen te worden gesteld van de advocaat van MSM, mr. De Zwaan. 4.iz Gelet op het hiervoor geconstateerde onrechtmatig handelen door gedaagden is weliswaar aannemelijk dat MSM schade heeft geleden, echter het gevorderde voorschot op schadevergoeding en winstafdracht ad ƒ 45.000,- heeft MSM onvoldoende onderbouwd. Anders dan gedaagden betogen heeft MSM voldoende aangetoond buitengerechte1 ij ke kosten te hebben gemaakt. De geclaimde bcslagkostcn
E I G E N D O M
IS
J A N U A R I
? 0 0 7
komen echter niet voor vergoeding in aanmerking nu ter zitting is gebleken dat MSM geen beslag heeft laten leggen. Uit de aard van het onrechtmatig handelen volgt reeds het spoedeisend belang bij het verkrijgen van een voorschot. De stelling van gedaagden dat de gunstige financiële positie van MSM met zich brengt dat zij geen spoedeisend belang zou hebben bij een voorschot wordt verworpen. Wel ziet de president aanleiding, alle omsrandigheden in aanmerking nemend, om een beperkt voorschot toe te wijzen van in totaal ƒ 5.000,-. 4-i3(..-) 5 De beslissing De president: I gebiedt gedaagden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merk- en handeisnaamrechtcn van MSM op de naam Mucl Ier (reg.nr. 573302), het woord/beeldmerk MUELLER (nr. 256867) en op het BeneluxmerkSPORT CARE (nr. 959543) te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door in de Benelux de vervaardiging en verhandeling en/of distributie en/of promotie van producten met de naam cn/of het logo, geregistreerd als de hierboven vermelde merken, of van enig ander teken dat inbreuk maakt op de hiervoor vermelde merken, voor zover deze producten niet door MSM zelf in de Europese G emeenschap voor verdere verhandeling in het verkeer zijn gebracht, te staken en gestaakt te houden; II beveelt MSM Lurope binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis ieder direct of indirect gebruik van de handelsnaam Muel Ier Sports Medicine Europe BV en/of enig ander met de handelsnaam Mueller Sports Medicine Inc. en/of met hel bestanddeel Mueller overeenstemmende handelsnaam te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door haar handelsnaam (waaronder mede begrepen haar statutairebenaming alsmede haar benaming in het Handelsregister) zodanig te wijzigen dat daarin niet voorkomen de woorden Mueller Sports Medicine, of ten minste niet het woord Mueller, noch woorden/letterverbindingen die daarmee overeenstemmen, met onmiddellijke verzending van een afschrift van de notariële akte van statutenwijziging, alsmede cen afschrift van het bewijs van wijziging van de benaming in het Handelsregister aan de raadsman van MSM, mr. M.R. de Zwaan; III beveelt gedaagden met onmiddellijke ingang na dit vonnis ieder gebruik te staken van de namen 'Stickum' en 'Coulant' en verbiedt gedaagden om anderszins onrechtmatig aan te haken bij de reputatie en bekendheid van MSM; TV gebiedt gedaagden uiterlijk 10 dagen na betekening van dit vonnis vertrouwelijk aan de raadsman van MSM, mr, M.R. de Zwaan, te doen toekomen een schriftelijke opgave van de volgende informatie, welke informatie op eerste verzoek van MSM voor rekening van gedaagden bij gedaagden zal kunnen worden gecontroleerd door een door MSM aan te wijzen rcgistcraccountant: a de leverancier(s), maker(s), producenten) en distributeurs) van wie de inbreukmakende producten door gedaagden verkregen zijn, onder mededeling van adrcs(scn), telefoon- en faxnummer(s); b de aan gedaagden geleverde aanlallen, prijzen, leverdata en nummers van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per leverancier, maker, producent of distribu-
16
J A N U A 3 I
2 0 0 2
B N B l
AD
I N il U S I H I l. 1. L
L I G L N O O M
teur van de inbreukniakende producten, onder overlegging meer gedaagden met de gehele of gedeeltelijke nakoming van. kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen; in gebreke blijft of blijven, meteen maximum van in totaal c de afnemers alsmede de verkochte aantallen, nummers, ƒ 250.000,-; prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukniaVIII veroordeelt MSM Europe aan MSM te voldoen een bekende producten, zulks gerangschikt per afnemer, onder drag van ƒ 5.000,-; overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebIX(...) bende facturen; X veroordeelt gedaagden hoofdelijk des, dat de een betalende d de bij gedaagden op de dag van betekening van dit vonnis de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van deze procedure, nog aanwezige voorraad van de inbrcukmakende productot op heden aan de zijde van MSM bepaald op ƒ 517,20 aan ten, onder vermelding van de locatie waar de inbreukmaverschotten en ƒ 1.550,- aan salaris voor de procureur; kendc producten zich bevinden, alsmede de aantallen en XT verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; nummers van de inbrcukmakende producten; XII wijst af'het meer of anders gevorderde. Enz. e de met de inbreukniakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorNr. s Arrondissementsrechtbank te Almelo, zien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijs19 april 2000 stukken; (Orangc/PrcssCorp) f alk bij MSM Europe nog aanwezige reclame-, promoüccn voorlichtingsmateriaal waar de hiervoor sub I vermelde Mrs, E.H.T. Rademaker, R.J. Jue enJ.S, dejong merken en/of de gewraakte handelsnaam Mucllcr Sports Medicine Europe B.V. zijn vermeld, danwei die dienen ter Arrr. 6:217 en 6:219, leden 2 en 3 BW ondersteuning van de beëindigde distributicrclatic; Partijen hebben doormiddel van hun briefwisselingeen overeeng de geadresseerden aan wie de brief van gedaagden van komst gesloten tot vrijwillige doorhaling van de merkinsehrijving. 18 februari 2000 is toegestuurd, onder mededeling van Orange heeft per briefhet vervalvanhet merk ingeroepen en gevraagd adres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s). de doorhaling van de inschrijving voor een van de klassen te bevestiV gebiedt gedaagden binnen 14 dagen na betekening van dit gen.PressCorp(vertegenwoordigddoorMarkgraaf)heefigeantwoord vonnis de gehele voorraad inbreukniakende producten en dat zij in beginsel bereid is de registratie door te halen, als Orange promotie- en voorlichtingsmateriaal te vernietigen, alsakkoord gaat met doorhaling enkel voor die bepaalde klasse. Dit is mede om binnen 2 dagen na deze vernietiging van de volgens de rechtbank een aanbod in de zin van art. 6:21$ lid 3 BW en inbreukniakende producten een proces-verbaal van constaniet een vrijblijvend aanbod in dezin vanart. 6:z 15 lid 2 BW. Orange tering van vernietiging toe te zenden aan de raadsman van heeft dit aanbod aanvaard door te bevestigen dat het haar te doen is MSM, mr. M.R. de Zwaan; om een doorhaling voor bedoelde klasse. Deze overeenkomst kon niet VI beveelt gedaagden binnen 12 dagen na betekening van dit meer herroepen worden. vonnis aan de op basis van onderdeel IVg opgegeven geadresseerden een brief te zenden niet uitsluitend de volArtt. 3:60 en 3:61, Ud2BW gende inhoud en gesteld in de landstaal van de geadresOrange mocht op grond van gedragingen van VressCorp aanneseerde: men dat een toereikende volmacht was verleend aan Markgraaf. Geachte (...) op 18februarijl. zonden wij u een briefwaarin wij u heiben medegedeeld dat wij het distributeurschap van de producten van Mueller Art.s.UdzaBMW Het gebruik dat Orange heeft gemaakt van haar merken is aan te Sportslnc.hebbenbeëindigdopgrondvanondermeerde teruglopende kwaliteit van de Mueller-producten en vanwege oplopende levertij-merken als normaal gebruik in dezin van art. 5 lid 2 sub aBMW. De den. In zijn vonnis van 4 april 2000 heeft de president van de recht- advertenties en reclame zijn immers kennelijk (mede) gericht op het bank te Rotterdam geoordeeld dat deze mededeling voorshands nietverwerven en vergroten van de bekendheid van het merk Orange, met juist is gebleken en onnodig grievend is jegens Mueller Sport Medi- als uiteindelijk doel het verkrijgen en vergroten van omzet. Dit geldt cine Inc. en ons bevolen aan u mede te delen dat de relatie met Mullerook voor zovet dit gebruik heeft plaatsgevonden voordat de Sport Medicine Inc. niet door ons, maar door Mueller Sport Medicinetelecommunicatiediensten van Orange daadwerkelijk werden verlnc. is beëindigd en voorts dat wij noch het teruglopen van de kwali-richt. Ook uit de personeelsadvertenties als de onderhavige blijkt wel teit van de Mueller-producten, noch het oplopen van de levertijdendegelijk een (indirect) streven om een bepaalde omzet te behalen; zonder voldoendepersoneelzal het verkrijgen van de'gewenste omzet imaannemelijk hebben kunnen maken. Voorts hebben wij niet aannemelijk kunnen maken dat, hoewel wij mers moeilijk haalbaar zijn, terwijl ook de bekendheid van de merniet de exclusieve distributeur van Mueller sport Medicine inc. wa- ken door dit soort advertenties kan worden vergroot. ren, gebleken zou zijn van het in strijd met gemaakte afspraken parallel importeren van MSM-pwducten door Mueller Sports Medicine 1 Orange Personal Communications Services Limited te Bristol, Verenigd Koninkrijk, Inc. 2 Orange PLC te Bristol, Verenigd Koninkrijk, eiseressen in Hoogachtend, conventie, verweerstets in reconventie, procureur mr. Mueller Europe B.V. H.A.A. Kienhuis, advocaat mr. A.P. Meijboom te AmsterVTT legt op een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere overtredam, ding van de onder I t/m VI genoemde bevelen en geboden, tegen of naat keuze van MSM van ƒ 500,- voor elke dag dat één of
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
PressCorp BV te Enschede, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. G.G. Vermeulen, advocaar mr. D.J.G. Visser te Amsterdam. z In deze zaak staat als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en/of blijkend uit niet betwiste overgelegde producties, het navolgende vast: a Orange maakt onderdeel uit van een internationaal opererende telecommunicatieonderneming die actiefis in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong, Israël en België. b Orange maakt gebruik van het woordmerk ORANGE en het beeldmerk ORANGE, dat bestaat uit een vierkant oranjekleurig vlak met daarin in witte letters het woord ORANGE' 1 ". Eiseres in conventie sub 1 is merkhoudsrer van voornoemde merken in onder meer de Beneluxlanden. Het woordmerk Orange is sedert r8 maart 1994 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd onder inschrijvingsnummer 55209 en het voornoemde beeldmerk Orange sedert 7 april 1994 onder inschrijvingsnummer 556361. c PressCorp is uitgever van ondermeer deRoBégi ds, een 'telefoonboek voor zakelijk Nederland' dat zowel in boekvorm als op CD-rom en op internet beschikbaar wordt gesteld. d PressCorp heeft op 29 april 1992 een merkdepot verricht voor de kleur oranje in de klassen 16 (drukwerk en boekbinderswaren), 35 (reclame en zaken) en 38 (telecommunicatie), welk depotbij het Benelux-Merkenbureau is ingeschreven onder nummer 513760. e Op 28 mei 1998 heeft PressCorp aan Libcrtcl Groep B.V. (hierna te noemen: Libertel), voor de mobiele telecommunicatiediensten van Libertel, een licentie gegeven voor het gebruik van genoemd kleurmerk, welke licentie op 22 juni 1998 is ingeschreven in het register vanhet BeneluxMcrkcnburcau. f Bij brief van 24 september 1998 heeft de (toenmalige) raadsman van Orange onder meer het volgende aan PressCorp meegedeeld: Cliënte heeft vastgesteld dat u onder inschrijvingsnummer 513760 eenmerkhebt gedeponeerd datbestaatuiteenoranje-achtigekleur en wel onder meer voor diensten in klasse 38. Mijn cliënte heeft onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverreu dit merk in hetverleden hebt gebruikt en vastgesteld is dat dit merk door u op geen enkele wijze voor diensten in die klasse is gebruikt. Zoals u wellicht bekend is, heeft mijn cliënte reeds geruime tijd rechten op ondermeer hetwoordmerk ORANGE en zij heeft dus belang bij een vorm van exclusiviteit ten aanzien van dat merk en daarop lijkende tekens. Door niet gebruik is het recht op uw merk in hetverleden reeds vervallen. Namens cliënte roep ik hierbij het vervat in en ik nodig u uit mij binnen veertien dagen na heden te bevestigen dat u de merkinschrijving voor diensten in klasse38 vrijwillig hebt laten doorhalen. g Bij brief van 5 oktober 1998 heeft de merkagent van PressCorp, Markgraaf B.V. (hierna: Markgraaf) in de persoon van mr. K. Kcijzcr-Bccks, onder meer het volgende aan de (toenmalige) raadsman van Orange meegedeeld: Onder verwijzingnaar uw briefaanVrcssCorpB.V. d.d. 24 september 1998 deel ik u graag mee dat de heer Schepers van PressCorp B-Vmij heeft verzocht deze kwestie in behandeling te nemen. U stelt in uw briefdatmijn cliënte geen gebruik heeft gemaakt van de kleur oranje, zoals geregistreerd onder nr. 513760 in het Benelux Merkenregister, voor telecommunicatie in klasse 38. Zonder hier in-
E I G E N D O M
16
J A N U A R I
2 0 0 2
houdelijk op in te gaan en hier eniggevolg aan te verbinden, kan ik u meedelen dat cliënte's belangook niet bij die diensten ligt. Indien dit het cruciale punt voor uw cliënte is, is mijn cliënte in beginselbereidbij haar eerdergenoemdeBenelux registratie de inklasse 38 genoemde diensten (telecommunicatie) vrijwillig door te halen. Graag verneem ik daarom van u ofuve cliënte hiermee akkoord gaat en of dit haar bezwaren wegneemt. h "Rij brief van 6 oktober 1998 heeft de (toenmalige) raadsman van Orange onder meer het volgende aan mevrouw Keijzer-Becks van Markgraaf meegedeeld: Dank voor uw brief van 5 oktoberjl. Mijn brief van 24 september jl. was er inderdaad op gericht bevestiging te krijgen dat uw cliënte de diensten in klasse 38 vrijwillig ui [de genoemde Benelux registratie zou doen doorhalen. Derkalve wordt aan het verzoek van mijn cliënte voldaan indien tot vrijwillige doorhaling wordt overgegaan. Wilt u mij in de loop van de weck bevestigen dat opdracht tot doorhaling is gegeven? i Bij brief van 9 oktober 1998 heeft mevrouw Keijzer-Becks van Markgraaf onder meer het volgende aan de (toenmalige) raadsman van Orange meegedeeld: Onder verwijzing naar uw briefd, d. 6 oktober 1958 moet ik u meedelen dat ik zojuist ben geïnformeerd dat cliënte op zS mei J59S een licentie van haar merk heeft verleend aan Libertel Groep B.V., welke licentie op zz juni 1998 is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, Er is sprake van gebruik van het merk voor onder meer telecommunicatie en cliënte is niet bereid aan uw verzoek gehoor te geven. 3 Orange heeft in conventie, zakelijk weergegeven, het volgende gevorderd: Primair: PressCorp te veroordelen om binnen vijf dagen na het te wijzen vonnis het merk met insclirijvingsnummer 513760 voor de diensten in klasse 38 door te halen op straffe van een dwangsom; Subsidiair: te verklaren voor recht dat het merk met inschrijvingsnummer 513760 voor klasse 38 op één of meer van de in de dagvaarding genoemde gronden nietig is voor de diensten in klasse 38, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van dat merk voor de diensten in die ldasse; primair en subsidiair: met veroordeling van PressCorp in de kosten van het geding. Daartoe beroept Orange zich op de onder 2 sub a tot en met h vermelde vaststaande feiten, alsmede op het volgende, kort gezegd: Primair: - Op 6 oktober 1998 is tussen parrijen een overeenkomst tot stand gekomen over vrijwillige doorhaling van het merk in klasse 38. De weigering van PressCorp om tot doorhaling over te gaan is in strijd met die overeenkomst; Subsidiair: - De merkinschrij ving is op grond van artikel 14. A lid 1 sub avan de BMW' nietig, omdat de kleur oranje onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om telecommunicatiediensten te onderscheiden; - De merkinschrijving is op grond van artikel 5 sub 3 BMW (oud) juncto artikel IV van het Protocol 1992 onherroepelijk vervallen, nu PressCorp in de drie jaren na depot geen L
Eenvormige Beneluxwet up de merken.
1G
. J A N U A R I
2 O C 2
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
telecommunicatiediensten heeft verricht noch derden daarvoor een licentie op grond van haar merkinschrijving heeft gegeven; - Voor het geval dat de rechtbank van oordeel is dat artikel V van het Protocol 1992 prevaleert boven artikel IV van dat Protocol en dat PressCorp het merk voor telecommunicatiediensten bovendien na 1 j anuari 1996 heeft gebruikt, wordt aangevoerd dat op PressCorp de bewijslast rust dat zij tussen 22 en 24 juni 199S (bedoeld zal zijn: tussen 22 juni 1998 en 24 september r998; toevoeging van de rechtbank) normaal gebruik van het merk voor telecommunicatiediensten heeft gemaakt. Orange ontkent dat dit het geval is; - PressCorp - of met haar toestemming: Libertel - maakt geen normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW. 4 PressCorp heeft in conventie geconcludeerd tot, kort gezegd, afwijzing van de vorderingen van Orange en veroordeling van Orange in de kosten van het geding, waartoe zij het volgende heeft aangevoerd, zakelijk weergegeven: -Tussen partijen is geen overeenkomst tot vrijwillige doorhaling tot stand gekomen. Er is geen sprake van een aanbod en cen aanvaarding zoals bedoeld in artikel 6: 217 Burgerlij k Wetboek (BW). Voor zover wel van een aanbod sprake is, is dat vrijblijvend gedaan en met de brief van 9 oktober 1998 onverwijld herroepen; - Het merk is niet nietig wegens gebrek aan onderscheiden d vermogen. Door het eigen intensieve gebruik voor de Telefoonboeken en -diensten van PressCorp sinds 1992 en door het intensieve gebruik door haar licentiehouder Libertel van haar mobiele telecommunicatiediensten sinds 28 mei 1998, is de kleur oranje voldoende ingeburgerd om als geldig merk te worden aangemerkt; - Er is geen sprake van niet normaal gebruik van het merk, nu PressCorp de bewuste Meur oranje sinds 1992 intensief en onophoudelijk gebruikt voor haar telefoonboeken, telefoondiensten, internetdiensten en telefonische zoek- en inlichtingendiensten, en dus ook voor de klasse 38; - Subsidiair stelt PressCorp zich op het standpunt dat van 'heilung' (rechtsherstellend gebruik) in de zin van artikel 14 C lid 1 BMW sprake is. PressCorp heeft sinds 1 januari 1996 en Libertel heeft sinds 28 mei (of 22 juni) 1998 normaal gebruik gemaakt van het merk oranje voor diensten in klasse 38. 5 PressCorp heeft in reconventie gevorderd, zakelijk weergegeven, dat de Beneluxmerken met inschrijvingsnummers 556209 en 556361 wegens niet normaal gebruik vervallen worden verklaard, met veroordeling van Orange in de kosren van het geding. Daartoe heeft PressCorp het volgende aangevoerd, kort gezegd: De hier bedoelde merken van Orange zijn tot op heden (21 april 1999) zonder geldige reden niet normaal gebruikt. 6 Orange heeft in reconventie geconcludeerd tot, kort gezegd, afwijzing van de vordering van PressCorp en veroordeling van PressCorp in de kosten van het geding, waartoe zij het volgende heeft aangevoerd, zakelijk weergegeven: Orange heeft de twee hier bedoelde merken wel degelijk normaal gebruikt voor de diensten en waren waarvoor zij deze merken geregistreerd heeft.
E I G E N D O M
1 3
De bevoegdheid van de rechtbank 7 Gelet op artikel 37. A en C BMW en artikel 53 Wet op de rechterlijke organisatie, is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van zowel het geschil in conventie als het geschil in reconventie, aangezien PressCorp gevestigd is in dit arrondissement. De beoordeling van het geschil in conventie: 8 De rechtbank zal allereerst onderzoeken of sprake is van een overeenkomst tot het vrijwillig doorhalen van het depot van het merk met inschrijvingsnummer 513 760 voor de klasse 38 (telecommunicatie). Daarvoor is, gelet op de stellingen van partijen, bepalend of zij in de hiervóór onder 2 s ub f tot en met i genoemde briefwisseling wilsovereenstemming hebben bereikt over die doorhaling. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 8.r Bij brief van 24 september 199S wordt namens Orange het verval ingeroepen van het onderhavige merk, met het verzoek om binnen veertien dagen te bevestigen dat deze merkinschrijving voor de diensten in klasse 38 vrijwillig is doorgehaald. 8.2 Op dic aan PressCorp gerichte en geadresseerde brief wordt op 5 oktober 1998 gereageerd door de merkagent van PressCorp, aan wie PressCorp de brief kennelijk ter hand heeft gesteld. De brief van de merkagent van PressCorp d.d. 5 oktober 1998 is naar het oordeel van de rechtbank een aanbod in de zin van artikel 6: 219 lid 3 BW. In die brief wordt immers uitgesproken dat PressCorp bereid is de hier bedoelde registratie voor de klasse 38 door te halen 'indien dit [voor Orange] het cruciale punt is'. Orange wordt ook gevraagd mee te delen of zij 'hiermee' akkoord gaat en of 'dit' haar bezwaren wegneemt. Hiermee geeft de merkagent van PressCorp naar het oordeel van de rechtbank te kennen dat, indien het Orange inderdaad slechts te doen is om de doorhaling van het merk voor de klasse 38, PressCorp daartoe bereid is. Het aanbod is aldus ook voldoende bepaald. Weliswaar heeft de merkagent van PressCorp in de brief vermeld dat haar cliënte 'in beginsel' bereid is tot vrijwillige doorhaling, maar aan die woorden 'in beginsel' komt, gelet op de verdere inhoud van de brief, niet zodanige betekenis toe dat daarmee het karakter van een aanbod aan de brief komt te ontvallen. Op geen enkele manier blijkt immers uit de brief dat PressCorp enig voorbehoud wenst te maken (afgezien van het feit dat men zeker wil weten dat het Orange slechts om de doorhaling van het merk voor diensten in klasse 38 gaat). Anders dan PressCorp (subsidiair) meent, kan evenmin gezegd worden dat het hier een vrijblijvend aanbod betreft in de zin van artikel 6: 219 lid 2 BW. Zulks zou immers in het aanbod moeten zijn vermeld, hetgeen niet het geval is. 8.3 Bij brief van 6 oktober 1998 is vervolgens namens Orange meegedeeld dat het haar inderdaad slechts te doen is om doorhaling voor de klasse 38 en wordt verzocht in de loop van de week te bevestigen dat opdracht tot doorhaling is gegeven. Hiermee heeft Orange naar het oordeel van de rechtbank het aanbod aanvaard. 8.4 Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat partijen cen overeenkomst hebben gesloten, waaraan de brief van de merkagenr van PressCorp d.d. 9 oktober 1998 niet meer kan afdoen.
1 4
D I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
9 PressCorp heeft aangevoerd dat haar merkagent niet bevoegd was tot het doen van het onderhavige aanbod en dat Orange ook niet mocht aannemen dat die bevoegd hcid wel bestond. Orange zou zich volgens PressCorp slechts hebben gebaseerd op uitlatingen of gedragingen van de merkagent, zodat haar geen beroep toekomt op artikel 3:61 lid 2 BW. Orange bestrijdt dit standpunt van PressCorp. Volgens Orange mocht zij ervan uitgaan dat Markgraaf de belangen van PressCorp behartigde en het onderhavige voorstel kon doen. 9.1 Gelet op de brief van 5 oktober 1998 staat buiten kijf dat Markgraaf zichheeft voorgedaan als gemachtigde van PressCorp. Of Markgraaf bevoegd was om PressCorp in dezen te vertegenwoordigen kan in het midden blijven indien Orange een beroep toekomt op artikel 3:61 lid 2 BW. Daartoe is vereist dat Orange op grond van een verklaring of gedraging van PressCorp in de gegeven omstandigheden mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend. Naar het oordeel van de rechtbank is dat inderdaad het geval. Op de aan PressCorp gerichte en geadresseerde brief van 24 september 1998 is immers door Markgraaf geantwoord. Kennelijk heeft PressCorp de brief van 24 september 1998 dus aan Markgraaf ter hand gesteld met het verzoek daarop te reageren. Dithandclcn van PressCorp was voldoende om bij Orange het gerechtvaardigd vertrouwen te wekken dat Markgraaf bevoegd was PressCorp te vertegenwoordigen, gelet op de volgende omstandigheden. Dat Orange op haar brief aan PressCorp antwoord kreeg van Markgraaf behoefde bij Orange geen verwondering te wekken, aangezien de brief handelde over een onderwerp dat tot de deskundigheid van Markgraaf behoort. Bovendien staat Markgraaf als gemachtigde van PressCorp vermeld op de onderhavige merkinschrijving bij het Benelux-Merkenburcau (zoals blijkt uit de niet betwiste productie 2 bij conclusie van eis in conventie), waartoe PressCorp overigens ingevolge het Uitvocringsrcglcmcnt BMW1 een schriftelijke volmacht moet hebben verleend. Bij het voorgaande kan nog bedacht worden dat de inhoud van de eerste alinea van de brief van Markgraaf d.d. 5 oktober 199S, door PressCorp niet, althans onvoldoende gemotiveerd, is betwist, zodat de rechtbank is uitgegaan van de juistheid daarvan. 10 Al hetgeen PressCorp verder nog heeft aangevoerd stuit af op het voorgaande. De conventionele vordering kan dan ook als na te melden worden toegewezen en PressCorp zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De beoordeling van het geschil in reconventie: 11 Het geschil in reconventie draait om de vraag of ten aanzien van de in rechtsoverweging 2 sub b genoemde Orangemerken sprake is van normaal gebruik zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 sub aBMW. Volgens PressCorp zijn deze merken gedurende meer dan vijfjaren niet normaal gebruikt. Orange betwist dat, waartoe zij kort gezegd het volgende stelt:
1
Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de mei'ken.
E I G E N D O M
16
J A N U A R I
2 0 0 2
- Sedert 12 mei 1998 is door KPN-Orange N.V. - op grond van een licentie van Orange- met gebruikmaking van de Orange-merken uitvoerig in Belgische media geworven voor personeel; - Sedert 15 december 1998 is op grote schaal in België geadverteerd voor de mobiele telecommunicatiediensten onder de Orange-merken; - Sedert december 1998 is door KPN-Orange N.V. op verschillende Belgische televisienetten reclame gemaakt met de Orange-merken voor telecommunicatiediensten. De officiële ingebruikneming van de diensten door KPN-Orange N.V. heeft op 29 maart 1999 plaatsgevonden; - De Orange-merken worden ruim binnen de termijn van vijfjaren gebruikt op de in België geregistreerde website van KPN-Orange N.V., die gericht is op het werven van reële afzet binnen de Benelux; - Het gebruik van de Orange-merken in het kader van de voorbereiding van de exploitatie van de telecommunicatiediensten van KPN-Orange N.V. moet worden opgevat als gebruik buiten de onderneming van de merken in het economisch verkeer. Volgens PressCorp is het door Orange gestelde gebruik echter onvoldoende om als normaal gebruik te gelden, aangezien het zeer summier is, alleen in België en voornamelijk voor het werven van personeel, derhalve niet voor telecommunicatiediensten. Volgens PressCorp is ook geen sprake van gebruik buiten de onderneming van diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. 12 Dat het voornoemde door Orange gestelde gebruik van de merken heeft plaatsgevonden, wordt als zodanig door PressCorp niet betwist, zodat dat gebruik vaststaar. Voor de beantwoording van de vraag of dat gebruik kan worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub aBMW, moet wordenonderzocht of, rekening houdend met de feiten en omstandigheden van het geval, het geheel van de omstandigheden de indruk wekt dat de merkhouder omzet wil verkrijgen en niet enkel de bedoeling heeft het recht in stand te houden (BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333). Dienaangaande is het volgende gebleken, waarbij de rechtbank, gelet op rechtsoverweging 2 onder b, de tijdvakken waarin van normaal gebruik sprake moet zijn, vaststelt op 18 maart 1994 tot en met 18 maart 1999 voor het woordmerk Orange en op 7 april 1994 tot en met 7 april 1999 voor het beeldmerk Orange. 13 Vast staat dat Orange vanaf 15 december 1998 voor telecommunicatiediensten met haar merken heeft geadverteerd in Belgische kranten. Daarnaast is vanaf december 1998 met de merken voor telecommunicatiediensten reclame gemaakt op verschillende netten van de Belgische televisie. Dit gebruik is naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW. De advertenties en reclame zijn immers kennelijk (mede) gericht op het verwerven en vergroten van de bekendheid van het merk Orange, met als uiteindelijk doel het verkrijgen en vergroten van omzet. Dit geldt ook voor zover dit gebruik heeft plaatsgevonden voordat de telecommunicatiediensten van KPN-Orange N.V. daadwerkelijk werden verricht (de officiële ingebruikneming van die diensten vond plaats op 29 maart 1999). Dat het gebruik slechts in België heeft plaatsgevonden, doet aan het voorgaande niet af.
Dar het gebruik slechts zeer summier en voornamelijk voor het werven van personeel is geweest, dus niet voor te] ecommunicariediensten, is een stelling die PrcssCorp onvoldoende heeft onderbouwd, zodat de rechtbank daaraan verder voorbijgaar. Naast personeelsadvertenties is immers ook sprake van advertenties en reclame voor telecommunicatiediensten. De rechtbank is bovendien van oordeel dat uit personeelsadvertenties als de onderhavige wel degelijk een (indirect) streven blijkt om een bepaalde omzet te behalen: zonder vo Idoende personeel zal het verkrijgen van de gewenste omzet immers moeilijk haalbaar zijn, terwijl ook de bekendheid van de merken door dir soort adverrenries kan worden vergroot. Gelet op het voorgaande moet eveneens voorbij gegaan worden aan de stelling van PressCorp dat het gebruik van de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd niet buiten de onderneming heeft plaatsgevonden. 14 Nu het normale gebruik voorts binnen de onderhavige termijnen van vijfjaren blijkt te hebben plaatsgevonden, dient de reconvcntionele vordering van PressCorp te worden afgewezen. PrcssCorp zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten.
Nr. 6 President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 9 december 1999 (lusvormige wandlampcn) Mr. DJ. van Dijk Art. zj" art. ïoAw De Tarsus-wandlamp wijkt, watbetreftde vorm en uiterlijk, zodanig af van de reeds in het handelsverkeer gebrachte wandlampcn datvandezewattdlampgezegdkanworden datzij ceneigmoorspronkelijk karakter heeft en een eigen stempel van de maker draagt. Dat bij andere (wand)lampen eveneens sprake is van gedraaide vormen en lussen, zoals Van de Heg betoogt, doet aan de eigenheid van het Tarsus-model niet af. Art. i j Aw Bij een vergelijkingvan de Tarsus-wandlamp van Tarallo met de EITigro-wandlamp van Van de Heg, moet worden geconstateerd dat beide lampen, afgezien van de grootte, qua vormgeving nagenoeg gelijkzijn. Slechts de glazen kelken en fittinghouders van beide lampen verschillen. Dit onderscheid, is gelet op de totaalindruk van beide lampen, niet zodanig significant dat van een inbreuk op het auteursrecht van Tarallo nietzou kunnen worden gesproken.'
Rechtdoende In conventie: VeroordeeliPressCarp om binnen vijf dagen na de berekening van dit vonnis het merk met inschrijvingsnummer 513760 voor de diensten in klasse 38 door te halen op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- (...) te voldoen voor iedere dag of gedeelte daarvan dat PrcssCorp in gebreke blijft aan dit gebod te voldoen, met een maximum te verbeuren dwangsom van ƒ 2.500.000,-(...).
Veroordeelt PressCorp in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Orangc begroot op ƒ 465,55 aan verschotten en ƒ 1.720,- wegens het salaris van de procureur. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoer bij voorraad. Wijst Afliet meer of anders gevorderde. In reconventie: Wijst ie vordering af. Enz.
1 Tarallo Beheer BV te Almere, 2TaraIloLuxeSfeermakersBVteAlmere, eiseressen, procureur mr. B. Peek, advocaat mr. A.J. Verbeek te Amsterdam, tegen G. van de Heg BV te Bamcvcld, gedaagde, procureur mr. J.M.J. Iluvcrtc te Arnhem, advocaat mr. A.R.A.J. Heken te Breda. De vaststaande feiten 1 Op grond van de stellingen van partijen en de inhoud van de producties - alles voorzover niet dan wel onvoldoende weersproken - sraar voorshands het navolgende vast. a Tarallo houdt zich bezig met herontwerpen, vervaardigen en verkopen van lampen. Deze worden in winkelbedrijven in Nederland verkocht onder het merk Tarallo. Een van die lampen is de in 1996 ontworpen hierna afgebeelde Tarsus wandlamp.
" Vroeger presteerden rechters het onmogelijke om voorwerpen van industriële vormgeving in taalkundig sluitende omschrijvingen te vatten, waarbij de lezer zich niettemin niets kon voorstellen. Thans nodigt de rechtspraak de lezer uit naar de plaatjes te kijken. Met enige weemoed stelt men vast dat de heldhaftige poging, het on beschrijfbare te beschrijven, gestaalu wordt. A.A. Q
N D U S T R I E L E
E I G E N D O M
J A N U A R I
2 0 02
cBij brief van 9deceniberi998heeftTaralloaanvan Van de Heg meegedeeld dat haar Tarsus wandlamp auteursrechtelijke beschermi ng geniet en dat de El Tigro wandlamp identiek is aan de Tarsus wandlamp, althans daarmee grote gelijkenis vertoont, zodat Van d c l Teg inbreuk maakt op het auteursrecht van Tarallo. Daarbij heeft zij Van de Heg onder meer gesommeerd de levering van de EI Ti gro wandlamp te staken en haar aansprakelijk gesteld voor de als gevolg van de inbreuk geleden en alsnog te lijden schade. d Omdat Van de Heg niet reageerde op de brief en in haar advertentiemateriaal de El Tigro wandlamp bleef aanbieden heeft Tarallo bij brief van 23 maart 1999 haar sommatie herhaald. e Na enige correspondentie tussen partijen, waarbij Van de Hegontkende inbreuk re hebben gemaakt, heeftTaralIo Van de Heg in dit kort geding doen dagvaarden. f Kort voor de aanvankelijk geplande behandeling van het geding heeft de raadsman van Van de Heg aan de raadsman van Tarallo bij brief van 1 september 1999 meegedeeld dat Van de Heg elke verhandeling vanhet model Tarallo onmiddellijk zal staken, dat Van de Heg 75 exemplaren van de lamp - waarmee ken n e I ij k wordt bedoeld de El Tigro wandlamp - heeft ingekocht, daarvan 44 exemplaren heeft verkocht, zodat zij nog 31 exemplaren in haar bezit heeft, en dat alle lampen via de winkels van Van de Heg aan consumenten zijn verkocht. Daarop is de behandeling van het geding aangehouden.
b Gedaagde heeft een onderneming in meubel- en verliclltingsartikelen. Zij koopt deze artikelen in het groot in en verkoopt deze gedeeltelijk in eigen winkels en gedeeltelijk aan andere bedrijven. Zij verkoopt sinds eind 1998 onder andere in haar winkels een (in Taiwan geproduceerde) wandlamp, genaamd El Tigro, welke hierna is afgebeeld.
g Nadien heeft Tarallo geconstateerd dat door de Makro Zelfbedieningsgroothandel CV. te Amsterdam de hiervoor bedoelde Ei Tigro wandlamp ten verkoop werd aangeboden. h Door de Makro is te kennen gegeven dat de door haar verkochte lamp is geleverd door Van de Heg en dat zij in totaal 80 exemplaren heeft afgenomen, waarvan zij er in totaal 68 heeft verkocht. i Tarallo wenst haar na te melden vorderingen thans ter beoordeling voor te leggen. De vorderingen 2(...)
De beoordeling van de vorderingen 4 Het spoedeisend belang van Tarallo bij de gevorderde voorzieningen staat in voldoende mate vast. Hieraan doet niet af de stelling van Van de Heg dat zij bij brief van haar raadsman van 1 september jl. heeft toegezegd de verhandeling van het model Tarall o onmiddellijk te zullen staken en dat zij in die brief ook een aantal essentiële gegevens heeft verstrekt over de vermeende inbreuk. Weliswaar zijn de raadslieden van partijen naar aanleiding van die brief in gesprek getreden, maar nadien is gebleken dat de brief onjuistheden bevatte, in die zin dat door Van de Heg ook wandlampen zijn geleverd aan de Makro en dat zij meer dan de door haar genoemde 75 lampen moet hebben ingekocht, immers alleen al 80 exemplaren heeft zij geleverd aan de Makro. Onder die omstandigheden mocht Tarallo voorbijgaan aan de verklaring van Van de lieg dat zij geen inbreuken meer zou plegen en bestond voor haar voldoende grond een onverwijlde voorziening als hiervoor vermeld te vorderen. Het aanbod van Van de Heg om door een onafhankelijk accountant in haar boekhouding een onderzoek te laten in-
16
J A N U A R I
2 0 0 2
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
stellen naar de exacte aantallen aanwezige en verkochte wandlampen staat daaraan niet in de weg. 5 Tarallo beroept zich voor haar vorderingen in de eerste plaats op de auteursrechtelijke bescherming van haar wandlamp. Nagegaan moet daarom worden of de El Tigro wandlamp van Van de Heg een nabootsing is van de Tarsus wandlamp van Tarallo in de zin van artikel 13 Auteurswet. 6 Voorop wordt gesteld dat de Tarsus wandlamp (in auteursrechtelijke zin) kan worden aangemerkt als een model van nijverheid als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 11° Auteurswet, die ook de bescherming van deze wet geniet. Anders dan Van de Heg betoogt, moet worden geoordeeld dat de Tarsus wandlamp, wat betreft vorm en uiterlijk, zodanig afwijkt van de reeds in het handelsverkeer gebrachte wandlampen - zoals uit de door Van de Heg ter terechtzitting getoonde catalogi blijkt -, dat van deze wandlamp gezegd kan worden dat zij een eigen oorspronkelijk karakter heeft en ccn eigen stempel van de maker draagt. Dat bij andere (wand)lampen eveneens sprake is van gedraaide vormen en lussen, zoals Van de Heg betoogt, doet aan de eigenheid van liet Tarsus model niet af. 7 Bij een vergelijking van de Tarsus wandlamp van Taral I o met de El Tigro wand lamp van Van de Heg, zoals ter terechtzitting heeft plaatsgevonden, moet worden geconstateerd dat beide lampen, afgezien van de grootte, qua vormgeving nagenoeg gelijk zijn. Dit laatste volgt ook uit de hiervoor onder I a en b weergegeven illustraties. Slechts de glazen kelken en iittinghouders van beide lampen verschillen. Dit onderscheid is, gelet de totaalindrukken van belde lampen, niet zodanig significant dat van een in breuk op het auteursrecht van Tarallo niet zou kunnen worden gesproken. Ook het feit dat Van de Heg bij brief van 1 september jl. van haatraadsman heeft meegedeeld onverwijld de verhandeling van haar wandlamp te zullen staken is in dit verband illustratief. 8 Nu Van de Heg met de verkoop en levering van haar wandlamp inbreuk maakt op het auteursrecht van Tarallo heeft laatstgenoemde er belang bij dat dit handelen van Van de Heg wordt beëindigd en de daaruit voortgevloeid zijnde gevolgen ongedaan gemaakt worden. Dit beteken t dat d e h iervoor onder z a, c, d en e verzochte voorzieningen als na te melden kunnen worden toegewezen. Gegeven de toewijzing van het onder 2 a gevraagde verbod zal liet onder 2 b gevorderde worden afgewezen, nu Tarallo daarbij geen belang meer heeft in aanmerking genomen artikel i)" arti kei 12 Auteurswet. Aan het verbod en de bevelen die worden toegewezen zal, zoals onder 2 f gevorderd, een dwangsom worden verbonden, die echter in hoogte zal worden beperkten aan een maximum zal worden gebonden. De onder 2 g gevorderde veroordeling moet evenwel als onvoldoende bepaalbaar worden afgewezen. Daarentegen kan hctonder2h gevorderde bedrag als voorschot op schadevergoeding worden toegewezen. Naar de stelling van Tarallo, welke door Van de Heg niet althans onvoldoende wordt betwist, is als gevolg van het onrechtmatig handelen van Van de Heg bij Tarallo een bestelling van 61 Tarsus wandlampen geannuleerd. Uit de berekening van Tarallo in haar pleitnotitie, welke door Van de Heg evenmin wordt bestreden, moet worden afgeleid dat Tarallo daardoor een bedrag van ƒ10.486,80, zijnde ƒ21.235,- (omzet) minus 10.748,20
E I G I - N D O M
1 7
(kostprijs), is misgelopen. Dit bedrag kan in ieder geval als vergoeding van schade in aanmerking komen. 10 Op grond van het vooroverwogene zal als na te melden worden beslist. Van de Heg zal als de in hoofdzaak in het ongelijkgestelde partij worden vcroordccldindckost.cn van deze procedure. De beslissing De president: a verbiedt Van de Heg inbreuk te maken op de auteursrechten van eiscres onder 1 op de Tarsus wandlamp, b beveelt Van de Heg om binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis aan Tarallo af te geven alle inbreukmakende producten die zich thans onder haar bevinden en waarop eiseres onder 1 auteursrechten kan doen gelden, c machtigt Tarallo de hiervoor onder b bedoelde inbreukmakende producten voor rekening van Van de Heg te (doen) vernietigen, d beveelt Van de Heg binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Tarallo, ccn en ander zovcrmogelijkgestaafd door facturen of andere bescheiden, schriftelijk op te geven: - de aantallen nabootsingen die door of in opdracht van Van de Heg zijn geproduceerd en de aantallen die zij reeds geleverd heeft gekregen, - de aantallen nabootsingen van de werken van eiseres onder 1 die zij tot de datum van deze opgave heeft verkocht, - een lijst met namen en adressen van alle haar bekende afnemers van nabootsingen van de werken van eiseres onder 1, - de namen en adressen van alle haar bekende leveranciers van nabootsingen van de werken van eiseres onder 1, - de periode waarin zij nabootsingen van de werken van eiseres onder 1, heeft verkocht en/of geleverd, - de aantallen nabootsingen van de werken van eiseres onder 1, die zij op de datum van deze opgave nog in voorraad heeft, e veroordeelt Van de Heg om, ingeval zij na betekening van dit vonnis bovenstaand verbod respectievelijk bovenstaande bevelen overtreedt, aan Tarallo een dwangsom te betalen van ƒ 5000, - per dag per overtreding, echter tot ccn maximum van ƒ 150,000,-, f veroordeelt Van de Heg om tegen behoorlijke kwijting aan Tarallo te betalen ccn bedrag van ƒ 10.000, - (...), g bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure door Tarallo aanhangig moet worden gemaakt op zes (6) maanden nadat deze in kort geding gegeven voorzieningen onherroepelijk zijn geworden, hveroonfeftVandcHcgindekosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Tarallo bepaald op ƒ 1 • 5 5°,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 511,40 voor verschotten, i verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, j weigert, het anders of meer gevorderde. Enz.
1 3
B O E K B E S P R
B I J B L A D
E
K
I N D U S T R I Ë L E
I
N
G
Ing. A. Stevenhagen en dr. H.B. van Leeuwen, Octrooien in de praktijk, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 101 pagina's, ISBN 90 54540990. Prijs €25,-. Het boek 'Octrooien in de praktijk' is cen bewerking door J. H. J. den Hartog van het boek 'Octrooien, praktische wenken voor uitvinders en managers' van A. Stevenhagcn en H.B. van Leeuwen. Dit boek heeft zijn bestaansrecht reeds lang bewezen. Nuhet isvernieuwd, zijn ertwee'up-to-datc' boeken die het octrooisysteem toegankelijk maken voor nict-specialisten.lkmeendatbeideboeken hun eigen plaats hebben. Het boek 'Octrooien in de praktijk' geeft een gemakkelijk leesbaar overzicht van de mogelijkheden die het octrooisysteem biedt en het onlangs verschenen bock 'Octrooibescherming' (zie het Bijblad van november 2001) is meer een handleiding voor octrooiaanvragers. Een verstandige octrooiaanvrager leest beide boeken en mist daardoor niets. Na een korte en informatieve inleiding (hoofdstuk 1) wordt een aantal grondbegrippen helder uiteengezet. Terecht vormt dat cen relatief lang hoofdstuk, dat de lezer de nodige basis-informatie geeft om de rest van het boek gemakkelijk te kunnen begrijpen, maar ook om over het octrooisysteem te kunnen nadenken en te kunnen communiceren, bijvoorbeeld met een octrooi-gemachtigde. Na een beknopte beschrijving van de wijze waarop octrooien worden verleend (hoofdstuk 3), waarbij zelfs de oude Nederlandse octrooi-verleningsprocedure en buitenlandse procedures de revue passeren, komen de rechten van de octrooihouder aan de orde (hoofdstuk 4). Daarbij wordt helder omschreven wat je met een octrooi in handen hebt, waarna enkele uitzonderingen op het monopolie worden genoemd (hoofdstuk 5). Dan komen onderwerpen aan de orde die moeilijker te doorgronden zijn,zoals verbodsactie, dwangsom, schadevergoeding en desbewustheid. Maar met relatief weinig woorden worden de beginselen ervan helder uiteengezet (hoofdstuk 6). Het einde van het octrooi zal de lezer minder interesseren, zodat er terecht slechts drie bladzijden aan worden gewijd (hoofdstuk 7). Uiteraard is het i n kort bestek niet mogelijk om cen volledig beeld van octrooibeleid te schetsen, maar de aspecten die in hoofdstuk 8 worden belicht geven voor een eerste kennismaking een goed overzicht. Het opsommen van een aantal hardnekkige misverstanden is daarbij een effectieve methode om de boodschap over te brengen. Ook een korte beschrijving van de functies van het octrooisysteem (bevorderen van innovatie en het verschaffen van (technische) informatie ontbreekt niet (hoofdstuk 9), waarbij tevens de octrooigemachtigde in beeld wordt gebracht. Nadat de lezer de eerste beginselen van het octrooisysteem zijn bijgebracht, volgen tot slot in een aanhangsel (hoofdstuk 10) nuttige informatie en instructieve voorbeelden waarbij hij zijn opgedane kennis kan testen. De octrooigemachtigde, en de in octrooien gespecialiseerde advocaat, hoeven dit boek niet te lezen, maar ze behoren
E I G E N D O M
16
J A N U A R I
2 O D2
E N wel te weten wat er in staat om het te kunnen aanbevelen bij hun cliënten en bij andere geïnteresseerden. Daarom heb ik geprobeerd een volledig overzicht van de inhoud te geven. Maar ook zonder die te kennen, kunt u van mij aannemen dat het boek is aan te bevelen bij eenieder die snel en gemakkelij k wi I kennismaken met het octrooisysteem. J.d.H. Sven J. R. Bostyn, EnüblingBiotechnological Tnvcntions inEurope and the United States. Diss. 2001, uitg. EPOscript, München; 300 pagina's, exclusief registers. Prijs € 41,-. Nawerkbare beschrijving en de daarmee verbonden (toelaatbare) breedte van conclusies - dat is het onderwerp van dit proefschrift. Een interessant en zeer actueel onderwerp; en wat Bostyn erover sch rijft is zeker d e moeite waard - ook als men, zoals ik, zijn conclusies nagenoeg geheel verwerpt. I Iet boek begint met een korte maar duidelijke beschrij vi ng van de historische en rechts politieke achtergronden van het octrooisysteem. In hoofdstuk TT volgt dan een uitvoerig onderzoek naar de economische doctrine over octrooibescherming - erg interessante, maar ook verbazingwekkende lectuur. Alle door Bostyn besproken schrijvers aanvaarden bijvoorbeeld als axioma dat een uitvinder de keus heeft tussen octrooibescherming en het geheim houden van zijn uitvinding. In werkelijkheid is het, zoals practici weten, zo dat demecstcuitvindingen niet geëxploiteerd kunnen worden zonder ze openbaar te maken; en i n werkelijkheid is het ook zo dat het de openbaarmaking van d e u i rvinding zelf is, en niet de publicatie van octrooidocumenten, waar de technische praktijk zich vooral op oriënteert. In dat licht bezien, ademt de economische doctrine een flinke dosis studeerkamergeleerdheid.1 Een tweede verwonderlijk aspect is dat dit deel van de studie niet tot een conclusie leidt: er is een aanzienlijk aantal meer en minder plausibele suggesties pro en contra 'ruime' octrooibescherming (alles: vanuit macro-economisch oogpunt), maar er bl ij kt geen duidelijke uitkomst. Desondanks zal Bostyn in de conclusies in het laatste hoofdstuk van zijn proefschrift, tot uitgangspunt nemen dat de economische doctrine tot voorzichtigheid maant (wat volgens mij dus in hoofdstuk II niet wordt aangetoond). Daarbij krijgt, op pag. 295, het EOB een veeg uit de pan dat het zich onvoldoende op de economische parameters oriënteert maar - daargelaten of het EOB daarmee rekening zou mogen houden- hoc kan men dit verlangen, als er geen duidelijke richting dooide economische doctrine wordt aangegeven? Ik kom tot de slotsom dat Bostyn op dit punt veel en interessant onderzoek heeft gedaan, maar geen basis biedt voor de door hem getrokken conclusies. Hoofdstuk III bespreekt DNA- en eiwittechnologic in verband met de eisen van nieuwheid en inventiviteit, met een uitgebreide analyse van de Europese en Amerikaanse rechtJ
Dat zegt Bosiyu op pag. 64 ook.
16
J A N U A R I
2 0 0 2
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
spraak. Ik kan billijken dat Bostyn rekenschap heeft willen afleggen van het vele onderzoek dat hij op dit punt heeft gedaan; maar voor de lezer had dit hoofdstuk wel wat korter gekund. De hoofdstukken IV en V beschrijven (de rechtspraak van het EOB en van enkele nationale Europese recliters, en de Amerikaanse rechtspraak over) het vereiste van een nawerkbare beschrijving. Opnieuw een bewonderenswaardig gedegen onderzoek, al zit misschien niet iedere lezer te wachten op alle gegeven details. En dan het slot: hoofdstuk VI, de conclusies van de schrijver, in een voorbeeldigbeknopte 23 pagina's. Bostyn vat die conclusies op p. 299-300 in vier onderdelen samen; 1) het is van belang een heldere regel te definiëren die systematisch op alle gevallen toepasbaar is. Dat uitgangspunt zal iedereen graag onderschrijven. Het heeft wel een beetje het karakter van het intrappen van cen open deur. 2) en 3) Men zou behoedzaam ('prudent') moeten zijn bij de aanvaarding van algemene principes, en daarvoor een uitvoeriger onderbouwing in de beschrijving van octrooiaanvragen moeten verlangen. Deze stelling(en) bcrust(cn) op de door Bostyn bepleite aanvaarding van het door Lord Hoffmann in de beslissing inzake Biogen/Medeva2 gemaakte onderscheid tussen uitvindingen die een algemeen beginsel open baten (en waarbij ruime conclusies, ook op basis van een beperkte nawerkbare beschrijving, geoorloofd zouden zijn) enerzijds, en uitvindingen die niet van zo'n algemeen beginsel blijk geven, en waarbij de bescherming zou moeten worden beperkt tot wat daadwerkelijk 'disclosed' is, anderzijds. Ik zal aanstonds uitleggen waarom ik het met Lord Hoffmann's uitgangspunt niet eens ben - maar ik kan m oei I ij k begtij pen waarom iemand die het daar wèl mee eens is nu ook nog 'behoedzame' toepassing van dit uitgangspunt geraden acht, en via de achterdeur van de als derde verdedigde conclusie, toch weer méér nawerkbare beschrijving verlangt dan uit de formule van Lord Hoffmann volgt. Als Bostyn bedoelt dat een (lastige) regel niet roekeloos of klakkeloos m ost worden toegepast zal iedereen (ook) dat met hem eens zijn - maar hij bedoelt ogenschijnlijk méét: een soort 'nee, tenzij'-benadering voor uitvindingen die zich aandienen als manifestaties van een algemeen beginsel. Waarom die benadering gerechtvaardigd zou zijn komt niet goed uit de verf. En dan waar het vooral om gaat - is et wel goede grond voor de Hoffmann-doctrine? Bostyn meent van wel, maar maakt mij niet duidelijk waarom. Het octrooiredit zou als belangrijk principe kennen dat octrooibescherming als 'tegenprestatie' publicatie van de uitvinding verlangt. Dat is juist,3 maar daarbij is steeds onderkend dat beschermi ng niet adequaat is als die zich beperkt tot wat de octrooihouder (letterlijk) heeft geopenbaard. De beschermde uitvinding bestaat dan ook in een abstract idee (of meerdere abstracte ideeën) waarvan slechts een beperkt aantal concrete belichamingen - House of Lords 31 oktober 1996, RPC L997 1. 1 Met dien verstande dat de eis van een nawerkbare beschrijving ook, en misschien zelfs vooral, andere doelen betoogt te dienen: zoals nader duidelijk maken waar de uitvinding werkelijk in bestaat, en aantonen dat er werkelijk van een voldragen uitvinding (en niet van cen verhoopte uitvinding] sprake is - de 'possessicn' die BosLyn op pags. 258 e.v. inderdaad als apart oogmerk van die beschrijving onderzoekt.
E I G E N D O M
1 3
in het octrooi (kunnen) worden beschreven. De vraag is dan, hoever men mag gaan bij het abstraheren. Daarbij heeft de door Lord Hoffmann geformuleerde (vuist)rcgcl, met alle respect, weer iets van het intrappen van een open deur: als een uitvinding van een algemeen en voor veel toepassingen vatbaar principe blijk geeft mag de uitvinder natuurlijk bescherming inroepen voor 'zijn' principe, en mag men niet verl angen dat de talrijke varianten waatin zo'n principe kan worden uitgewerkt alle worden aangegeven, laat staan in detail beschreven. Dit is niet meer dan het onbetwistbare minimum. Men ziet dat nog duidelijker als men de regel omkeert, dus: (ook) als een uitvindingopeen algemeen, vooi velerlei toepassing vatbaar principe berust mag de octrooihouder alleen bescherming verlangen voor wat hij nawerkbaar heeft beschteven. Dat is evident onredelijk.4 Het praktijkprobleem dat in Bostyn's boek centraal staat namelijk de nawerkbare beschrijving van biotechnologische uitvindingen - ligt, althans in veel gevallen, ergens anders: de uitvinder heefteen bepaalde biotechnologische verworven heid gevonden en ookbeschikbaar gemaakt; en naar de aard van biologisch materiaal is van meet af aan duidelijk dat, nu deze verworvenheid eenmaal bekend is, er letterlijk talloze5 varianten denkbaar zijn om de betreffende biologische verworvenheid te realiseren. Sommige van die varianten blijken uit de octrooiaanvrage zelf, maar verreweg de meeste uiteraard niet; en vele (nadere) varianten liggen nog niet binnen het bereik van de vakman. De vraag is dan, in hoeverre de uitvinder bescherming mag verlangen voor de varianten die zijn uitvinding wel iswaar naderbij, maar nog niet onmiddellijk binnen bereik brengt. Het dilemma is duidelijk:6 weigeren van deze bescherming betekent dat de verleende octrooien gemakkelijk kunnen worden omzeild. Verlenen van de bescherming betekent daarentegen dat cen breed gebied wordt beschermd, dat niet rechtstreeks door de beschreven uitvinding toegankelijk is gemaakt, al heeft de uitvinding de weg daarheen wel geëffend. Verrassenderwijs behandelt Bostyn dit aspect van het probleem nauwelijks (op p. 216-217 e n P- 2 95 wordt er even op ingegaan). Daarmee gaat zijn onderzoek, vrees ik, goeddeels voorbij aan een van de centrale dilemma's van het beschreven onderwerp. 4) Bostyn's vierde conclusie is, dat het aanbeveling vetdient om een 'best mode'-vereiste i n te voeren. Ook dat ben ik niet met hem eens. Deze conclusie berust op de weinig plausibele premisse dat octrooihouders door het toevoegen van 'onwerkbare' uitvoeringsvarianten, de waardevolle informatie uiteen octrooiaanvrage zouden (kunnen) versluieren. Ik heb zelf nooit iets meegemaakt dat tot dit verwijt aanleiding zou kunnen geven; en in het verlengde van Bostyn's pleidooi voor meer (nawerkbare) beschrijving zou het stellen van deze eis een zoveelste valkuil opleveren, waarvan noch de noodzaak noch de effectiviteit aannemelijk is.
4
In de jurisprudentie van het EOB wordt dan ook gestreefd naar een bescherming die recht doet aan de 'contribution to the arf die de uitvinding oplevert. Soms heeft het er de schijn van dat Bostyn alleen wat nawerlcbaar beschreven is, tot deze 'contribution' rekent, zie bijv. zijn argument op pag. 295 onderaan; maar dat lijkt mij geen geoorloofde premissic. 5 Zie vooreen voorbeeld pag. 240 van "Rostyn's boek. 6 Het is ook klassiek, in die zin dat soortgelijke problemen bij andere octrooien, bijvoorbeeld chemische octrooien, al lang bekend rijn.
. L>
I N D U S T R I Ë L E
Bostyn besluit zijn boek met het uitspreken van de hoop dat zijn werk zal bijdragen tot de gewenste duidelijke norm. Ik spreek graag waardering uit voor het indrukwekkende onderzoek waarvan het bock blijk geeft; maar ik spreek ook de
E I G E N D O M
16
J A N U A R I
2 0 0 2
hoop uit dat Bostyn's gedachten geen navolging zullen vinden. JX. R.A.H.
B E R I C H T E N Symposium 'Intellectuele eigendom en alternatieve geschillenbeslechting'
Nederlandse opleiding en examen voor octrooigemachtigdc
In verband met het vertrek van prof. mr. D.W.F. Verkade als hoogleraar uit Leiden vindt op dinsdag z8 mei 2002 te Leiden het symposium Intellectuele eigendom en alternatieve geschillenbeslechting plaats.
De Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden maakt bekend dat in 2002 de volgende tentamens zullen worden afgenomen: Octrooirecht op 4 februari 2002; Opstellen van een octrooiaanvrage en verdedigen hiervan op 25 februari 2002; Recht algemeen op 13 mei 2002; Overige lE-rechten/ Europees recht/ Mededinging op 1 ju li 2002; Schrijven van een advies op 18 november 2002. Voor nadere informatie over deze tentamens (en over de opleiding voor gemachtigde) kunt Tj zich wenden tot: Stichting Beroepsopleiding Octrooigemaclitigden, Mevr. drs. M.AJ. Verkaart, opleidingsmanager, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, tel. 024-3611851, fax 024 361 58 3, c-mail octrooi ©cpo.kun.nl
Onderwerpen (onder andere): domeinnamen, auteursrechttarieven, raad voor de journalistiek en reclame code commissie. Sprekers (onder andere): prof. mr. C.J.J.C, van Nispen, prof. mr. J.H. Spoor, prof. mr. G.A.I. Schuijt, mr. D.J.G. Visser en prof. mr. D.W.F. Verkade, die aansluitend een afscheidscollege zal geven. Nadere informatie: www.intellectueleeigendom.com
Sluiting Bureau I.E. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de volgende (feest-)dagen in 2002 voor het publiek gesloten zijn: vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag), maandag 1 april (Tweede Paasdag), maandag 29 april, dinsdag 30 april (Koninginnedag), donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 10 mei, maandag zo mei (Tweede Pinksterdag), woensdag 25 en donderdag 26 december (Kerstmis) en vrijdag 27 december. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooitaad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.) Personeel Bceindigingvan het dienstverband Mevrouw I.G.M. van der Zanden - ter Heijden, medewerkster leverantie bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie in vaste dienst, is op haar verzoek met ingang van 1 december 2001 overgeplaatst naar het Directoraat Generaal voor Ondernemingsklimaat vanhet Ministerie van Economische Zaken. Benoeming in vaste dienst Mevrouw mr. A.P. van Rooden en mevrouw mr. C. Witteman, beiden juridisch adviseur IndustriëleEigendom in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom,
zijn met ingang van 1 januari 2002 benoemd in vaste algemene dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld cen tewerkstelling bij het Bureau voot de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaleen. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2001, nr. Personeel 2001.039 respectievelijk 2001.040.) De heer P.H.M. Soemers, projectmedewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari 2002 benoemd in vaste algemene dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken in de functie van applicatieman ager bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 december zooi, nr. Personeel 2001.042.) Register van Octrooigemachtigden De Voorzitter van deOctrooiraad maakt bekend, dat op hun verzoek op 26 november 2001, resp. 28 november 2001 in het register van octrooigemachtigden zijn doorgehaald de inschrijvingen van de lieren drs. C.P. Auwerda en mr. drs. B.G. Suurmond. Voorts zijn op hun verzoek op 20 november zoo 1 in het register van octrooigemachtigden ingeschreven mevrouw drs. A.M. A. Rovers en de heren dr. M.P.W. Einerhand, dr. RJ. de Lang, drs. E.C. Nedcrlof en dr. ir. O.L. Oudshoorn.
