Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 november 1998, 66e jaargang, nr. 11. Actualiteiten

U I T G A V E

H E T

B U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16 november 1998, 66e jaargang, nr. 11

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Actualiteiten Canon/Cannon: soortgelijkheid en overeenstemming als communicerende vaten (blz. 367). Artikelen Mr. T. Cohen Jehoram, Artikel 50 lid 6 TRIPs heeft slechts beperkte werking (blz. 368/9). Mr. X.E. Kramer en mr. T.I. Spoor, Het TRIPs-kort geding. Hoe nu verder? (blz. 370/3).

plicht kan voldoen; geringe belangstelling voor het product vormt geen geldige reden voor niet-gebruik). Nr. 79 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 dec. 1997, Altrex/ Ladder- en Steigerfabriek Centrum (kleur zwart voor professionele werktuigen zeer gebruikelijk; geen inburgering van gebruik voor trapstijlen; gebruik kleur rood door Centrum niet ter onderscheiding van waren, bovendien is gebruik rode kleur adequaat om bovenste trede aan te geven en dus niet als inbreukmakend te beschouwen; trappen van Altrex hebben geen eigen vorm met oorspronkelijk karakter; bij ontbreken van modeldepot kan slechts van onrechtmatige nabootsing sprake zijn o.g.v. bijkomende omstandigheden) (met noten A. A. Q.).

Jurisprudentie 3 Handelsnaamrecht Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 76 Hof's-Gravenhage, 3 juli 1997, Vacu Products e.a./Source Intermarketing (uitleg octrooi door gemiddelde vakman; géén equivalentie; gezien gestelde technische probleem en gevonden oplossing ook bij ruime uitleg concl. 15 geen indirecte inbreuk). 2 Merkenrecht Nr. 77 Hof Amsterdam, 27 febr. 1997, Claimcare/Algemeen Adviesbureau Tabanan (gebruik merk 'Claimcare' door afdeling van advocatenmaatschap is normaal gebruik; bij overeenstemming handelsnaam EuroClaim met merk Eurocare, is het merkdepot te kwader trouw; 'ClaimCare' als merk voldoende onderscheidend, doch zwak, hetgeen wordt ondersteund door de weigering tot inschrijving door het BMB; geen associaties tussen ClaimCare en EuroClaim te duchten; verwarring tussen handelsnamen ClaimCare-EuroCare en EuroClaim is niet aannemelijk). Nr. 78 Rechtbank 's-Gravenhage, 30 sept. 1998, Rothmans Cigaretten e.a./Willem II Sigarettenfabrieken (in het kader van rechtshandhavend merkgebruik heeft schriftelijke vastlegging of registratie van licenties geen betekenis; betwisting normaal gebruik eerst bij pleidooi i.c. niet strijdig met procesorde; bewijslast van niet(-normaal) gebruik rust op degene die non-usus stelt, doch de merkhouder dient over het gestelde gebruik zodanige gegevens te verschaffen, dat de wederpartij aan zijn bewijs-

Nr. 80 Kantonrechter Amsterdam, 27 sept. 1996, J.D. Kuikman, h.o.d.n. Prisma Verzekeringsadvies/Viaprisma ('Prisma' kenmerkend, doch zwak bestanddeel van de handelsnamen; geen verwarringsgevaar o.m. door voorvoegsel 'via'). Nr. 81 Kantonrechter Amsterdam, 29 jan. 1997, Dietz en Dietz/ Expl. Mij. Tropenhotel (kenmerkende bestanddelen van handelsnamen 'Tulip Inn Oosterpark' en 'Hotel Oosterpark' zijn niet 'Tulip Inn' resp. 'Hotel' maar 'Oosterpark'; ook een handelsnaam bestaande uit beschrijvende woorden zoals 'hotel' en 'Oosterpark' komt voor handelsnaambescherming in aanmerking). 4 Auteursrecht Nr. 82 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 20 maart 1998, Kon. Vermande/P. Bojkovski (overname kwantitatief en kwalitatief onbetekenende gedeelten van de tekst van de VNW-cd geen ontlening; uitleg nationale wet conform Richtlijn Databank; Richtlijn laat wetgever niet vrij databanken van wetten uit te sluiten van het recht sui generis; vervaardiging databank geen één-lij nsprestatie; de verzameling van Vermande is geen databank die auteursrechtelijke bescherming geniet, derhalve is art. 10, 2 TRIPs niet van toepassing; overtreding contractueel beding copieerverbod - door B. niet aangenomen) (met noten A. A. Q.). Nr. 83 Pres. Rechtbank Rotterdam, 12 febr. 1998, Kipling e.a./ M. ter Maten h.o.d.n. 4FUN (spoedeisend belang; rugzak-model (vervolg inhoud blz. 366)

J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: f 160,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt f 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer f 16,Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uirerlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Postbank gironummer 17 300 ABN-AMRO Bankrekeningnummer 40.45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: SDU, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzitter van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J. J. Brinkhof dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.E Verkade mr. ir.J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) Redactie-secretaris: mr. J. L. Driessen Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 0190

(vervolg inhoud) Sweet Maria geen oorspronkelijk werk; geen nodeloze stijlnabootsing; rugzak-model ART M/L wel oorspronkelijk, ontlening aangenomen; door Ter Maten is niet verwijtbaar gehandeld; toewijzing winstbegroting geweigerd). Nr. 84 Pres. Rechtbank Amsterdam, 17 april 1997, Westwood Studio's e.a./Action Computer Entertainment (publicatie zonder toestemming gekraakte bestanden op Internet; gebruik bestanden door ACE aannemelijk; verbod, ook voor buitenland; voorschot winstafdracht niet, kosten deskundigen wel toegewezen). Berichten Avondcollege 'Intellectuele Eigendom' (blz. 399). Studiemiddag Vereniging voor Mededingingsrecht (blz. 399). Officiële mededelingen Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Verdrag van Parijs. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). Verdrag van Boedapest. - Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg. - Schikking van Madrid en Protocol.

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 6 7

A C T U A L I T E I T E N CANON/CANNON: soortgelijkheid en overeenstemming als communicerende vaten

hetouderemerkeengroteonderscheidingskrachtenmeerbepaaldeengrote bekendheid heeft. Het argument dat de inschrijvingsprocedure langer zou kunnen gaan duren wanneer bij het onderzoek van de soortgelijkheid van de waren of diensten rekening moet worden gehouden met de mate van onderscheidingskracht van het oudere merk, maakte op het Hof geen indruk: Om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur moet er hoe dan ookvoor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voorde rechter zou kunnen worden aangevochten (ov. 21).

ï Op 29 september jl. heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen arrest gewezen in de zaak Canon/Cannon (C-39/97) en daarbij twee belangrijke merkenrechtelijke beslissingen gegeven omtrent de Eerste Richtlijn, in het bijzonder artikel 4 lid 1 sub b. In deze zaak staan tegenover elkaar Canon Kabushiki Kaisha, houdster van het woordmerk CANON voor o.m. 'foto- en filmcamera's en -projectoren; apparatuur voor televisie-opname en -registratie, apparatuur voor televisie-uitzendingen, 3 Soortgelijkheid en overeenstemming zijn communicerende apparatuur voor de ontvangst en weergave van televisiebeelden, vaten, maar in het kader van artikel 4 lid 1 sub b van de Eerste daaronder begrepen apparatuur voor opname en weergave van Richtlijn mag het soortgelijkheidsvat niet leeg zijn. Er moet televisiebeelden op band en plaat' en Metro-Goldwyn-Mayer soortgelijkheid zijn: Inc., die in Duitsland om inschrijving had verzocht van het bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of dienwoordmerk CANNON voor 'op videocassettes opgenomen films sten moet(...) rekeningworden gehouden met alle relevante factoren die (videofilmcassettes); productie, verhuur en projectie van films de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder voor bioscoop en televisie-omroep'. meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (ov. 23). De oppositie van Canon had bij het Bundespatentgericht geen succes wegens het ontbreken van gelijksoortigheid der waren en diensten. In Revision stelde het Bundesgerichtshof de vol4 Verder bevat het arrest een uitwerking van dat van 11 novemgende prejudiciële vraag: ber 1997, BIE 1998, blz. 64 inzake Puma/Sabel, waarin is beslist Dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of dienstendat sprake is van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderwaarop beide merken betrekking hebben, het onderscheidend vermogen, neming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden meer bepaald de bekendheid van het oudere merk (op het voor de anciënniteit van hetjongere merk bepalende tijdstip) in aanmerking te wordenondernemingen afkomstig zijn. Het Hof voegt nu hieraan toe genomen, met name in dier voege, dat gevaar van verwarring in de zin dat het enkele bewijs dat bij het publiek geen verwarring kan van artikel 4, lid 1 sub b, van richtlijn 89/104EEG ook moet worden aan-ontstaan omtrent de plaats waar de betrokken waren worden genomen, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening vanvervaardigd of de diensten worden verricht, niet volstaat om verwarringsgevaar uitgesloten te achten (ov. 29). het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben?

2 In het arrest van het HvJEG zijn allereerst van belang ovv. 5 Een en ander resulteert dan in de volgende verklaring voor 17-19, waaruit blijkt dat het Hof de soortgelijkheid en de overrecht door het Hof: eenstemming als communicerende vaten ziet: Artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad 17 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen facto-lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van ren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgehet oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking lijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan moet worden genomen bij de beoordeling, ofde waren ofdiensten waarop een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren ofdienstenbeide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen verwarringsgevaar te scheppen. de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen dezefactoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtrichtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in sa-lijn 89/104 kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren ofdiensten menhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat denaar demeningvan het publiekverschillendeplaatsenvanherkomsthebbeoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van hetben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, inmerk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk dien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffendediensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van econowaren ofdiensten. misch verbonden ondernemingen afkomstigzijn. i8VerderblijktuitderechtspraakvanhetHof,dathetverwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk C. v. N. sterker is (arrest Sabel, reeds aangehaald, punt 24). Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. 19 Hieruit volgt, dat er bij de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aanleiding kan zijn om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, de inschrijving van een merk te weigeren, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en

3 6 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

A R T I K E L E N Artikel 50 lid 6 TRIPs heeft slechts beperkte werking T. Cohen Jehoram In de jurisprudentie, maar vooral in de literatuur, is veel te doen geweest over art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag dat - kort gezegd - bepaalt dat voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben als niet binnen redelijke termijn een procedure wordt gestart die leidt tot een beslissing ten principale.1 In veel van die artikelen wordt kortweg gerefereerd aan 'het kort geding in IEzaken'. Dit heeft geleid tot verwarring over het toepassingsbereik van art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag. Dankzij of ondanks de commotie die is ontstaan over de vraag of art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag van toepassing is op het Nederlandse kort geding, wordt in maar een klein deel van de uitspraken van presidenten en hoven (rechtsprekend in kort geding) aandacht besteed aan de (mogelijke) implicaties van dit artikel. Belangrijke uitzonderingen daarop zijn de uitspraken van de Haagse en Amsterdamse presidenten en het Haagse gerechtshof. Overigens wordt op dit punt door die verschillende rechterlijke instanties ook een verschillend beleid gevolgd.2 Aan die terughoudendheid komt wellicht een einde nu het Europese Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat het Nederlandse kort geding aan te merken is als een 'provisional measure' in de zin van art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag.3 Het is nog wel zeer de vraag of art. 50 lid 6 (in Nederland) directe werking toekomt,4 maar ook daarover zal binnen niet al te lange tijd duidelijkheid komen. Deze vraag is namelijk onderwerp van een bij de Hoge Raad aanhangige cassatieprocedure, 5 waarin op 6 november a.s. de conclusie van de Advocaat-Generaal wordt verwacht. Daarnaast heeft de Haagse President terzake nog een vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie6 (al is het, gegeven ook artikel 1 lid 2 TRIPsverdrag, de vraag of het Hof van Justitie bevoegdheid toekomt om de landen van de Europese Gemeenschap op dit punt een monistisch rechtsstelsel op te leggen).?

1 Vgl. F.W. Grosheide, Internationale handhaving van intellectuele eigendom, de implicaties van de TRIPs-Agreement voor het Europese en het Nederlandse Recht, Molengrafica Europees Privaatrecht 1995, p. 33 5; J. J. Brinkhof, TRIPs-Verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom, BIE 1995, p. 363; J.H.PJ. Willems, Hoe 'provisional' is het Nederlandse kort geding?, BIE 1996, p. 11; M. H. J. van den Horst, Art. 50 lid 6 TRIPs-Verdrag: aanleiding tot wijziging van de bestaande rechtspraktijk in IE-zaken?, BIB 1996, p. 12; G. Brunt, Michelin/Michels; of hoe een kort geding lang kan zijn, Bb 1996, no. 5 p. 31; P. Mochel en A. B. E. Dos Santos Gil, Kort geding en TRIPs-Verdrag, IER 1996, p. 69; L.J. Steenbeek, Kort geding en TRIPs-Verdrag, BIE 1996, p. 171; M.H.J. van den Horst, Art. 50 lid 6 TRIPs-Verdrag in de praktijk, BIE 1996, p. 267; T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, De directe werking van TRIPs, Informatierecht/AMI 1996, p. 127 met aanvulling in Informatierecht/ AMI1997, p. 207; Samenvatting van de schriftelijke opmerkingen van de Nederlandse regering ingediend in de zaak C-53/96 Hermès/FHT Marketing, BIE 1996, p. 273; R. Laret, Wederom: de voorlopige voorziening naar Nederlands recht en art. 50 lid 6 TRIPs, BIE 1998, p. 47. 2

Vgl. T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, a.w. HvJEG, 16 juni 1998, BIE 1998, p. 191 (Hermès/FHT Marketing). 4 Vgl. T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, a.w. 5 Inzake Ajax/Reule c.s., rolno. 16.840. s Tussenvonnis inzake Dior/TUK Consultancy van 25 juni 1998, kenbaar uitBIE 1998, p. 245. 7 Toch dient de juridische creativiteit van het Europese Hof niet onderschat te worden, getuige de weg waarlangs het Hof zich bevoegd heef t geacht in de zaak Hermès/FHT Marketing (zie noot 3). 3

In de literatuur (en in de jurisprudentie)8 wotdt - mijns inziens terecht - de loftrompet gestoken over het Nederlandse kort geding. Het is een snelle en effectieve manier van geschillenbeslechting waarbij partijen in de gelegenheid zijn om alle relevante argumenten naar voren te brengen en om op de argumenten van de wederpartij te reageren. Daarop volgt dan een (in het algemeen) degelijk gemotiveetde beslissing.^ Juist daatom berusten partijen in het overgrote deel van de gevallen in de uitspraak gegeven in kort geding (al dan niet in appèl). Het belang van het kort geding in intellectuele eigendomszaken is ook door de Hoge Raad onderkend.10 Het hoeft hiet dan ook nauwelijks meer betoog dat de verplichting om een bodemprocedure te starten na procederen in een kort geding, een ongewenste belasting is voor (in ieder geval) houders van intellectuele eigendomsrechten. Teneinde een doeltreffend optreden van houders van intellectuele eigendomsrechten te gatanderen, teneinde een doeltreffende procedure om inbreuk te voorkomen en om verdere inbreuken tegen te gaan te handhaven en teneinde te verhinderen dat procedures onnodig ingewikkeld, kostbaar of langdurig worden, zou de verplichting om naast een kort geding ook nog een bodemprocedure te starten1 * zo weinig mogelijk moeten worden opgelegd.12 Als aangenomen zou moeten worden dat att. 50 lid 6 TRIPsverdrag directe werking toekomt (of als dit artikel in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd moet worden), dan is het dus van belang te onderkennen wat het toepassingsbereik van dit artikel is. Art. 1 lid 2 van het TRIPs-verdrag defineert 'intellectuele eigendom' voor de toepassing van dat verdrag. Volgens dit artikel wordt daaronder verstaan: 'alle categorieën intellectuele eigendom die worden genoemd in Deel II, titels 1 t/m 7'. Dat wil zeggen dat de rechten op 'intellectuele eigendom' in de zin van het TRIPs-verdrag bestaan in: auteursrechten en naburige rechten, rechten op handelsmerken, rechten op geografische aanduidingen, rechten op tekeningen en modellen van nijverheid, octrooirechten, rechten op ontwerpen voor schakelpatronen van geïntegreerde schakelingen (chips) en het recht op bescherming van niet-openbaar gemaakte informatie. Duidelijk is dat 'intellectuele eigendom' volgens het TRIPs-verdrag dus niet helemaal congruent is met wat in Nederland onder dat begrip wordt verstaan.

8 Vgl. bijv. Hof Den Bosch, 30 oktober 1996, KG 1996,367 en BIE 1997, 4; Pres. Rb. Amsterdam, 1 februari 1996, BIE 1996,81 en NIPR 1996, 285 enIER 1996,9. 9 Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de argumentatie, vgl. de literatuur genoemd in noot 1, alsmede de jurisprudentie genoemd in de vorige noot. 10 Vgl. Hoge Raad, 4 juni 1993, NJ1993,659 met noot D.W.F. Verkade en BIE 1994, p. 286. " V g l . in dit verband in het bijzonder de doelstellingen van het TRIPsVerdrag, zoals geformuleerd in de overwegingen c en d en in het artikel 41 leden 1 en 2. 1z Vooralsnog wil ik dan ook aannemen dat het gerucht, dat het Ministerie van Justitie zou overwegen om in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een bepaling op te nemen met de strekking dat een succesvolle eiser in kort geding altijd (ook in andersoortige zaken) een bodemprocedure zal moeten starten (te vinden in Amice no. 4, september 1998, p. 7), ongefundeerd is.

16

N O V E M B E R

1 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Zo noemt het TRlPs-verdrag niet het recht op de handelsnaam." Ook ziet het TRIPs-verdrag niet op de bijzondere anomaliën die de Nederlandse auteurswet kent. Terzake kan dan gewezen worden op (het belangrijkste deel van) het portretrecht en op de bescherming van onpersoonlijke geschriften. Ook de (in de steigers staande) bescherming voor databanken vindt men niet terug in het TRIPs-verdrag. Daarnaast kan men denken aan geschillen waarin moet worden teruggevallen op het gemene recht; ook die vallen buiten het werkingsgebied van het TRIPsverdrag. In dat verband kan gewezen worden op gevallen van slaafse nabootsing,14 maar bijvoorbeeld ook op verwarringwekkend gebruik van een onderscheidingsteken, niet zijnde een merk. In dat verband is indicatief de aanhef van art. 13 A lid 1 BMW: 'onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad'. Voorts vallen buiten het bereik van het TRIPs-verdrag alle zaken waarin het gaat om onrechtmatige uitlatingen of om andere vormen van ongeoorloofde mededinging. Wel blijft het Verdrag natuurlijk van belang voorzover het leerstuk van de onrechtmatige daad benodigd is om aan de verplichtingen van het TRIPsverdrag te voldoen, waarbij dan in het bijzonder gedacht moet worden aan het recht op bescherming van niet-openbaar gemaakte informatie (art. 39 TRIPs-verdrag). De hierboven genoemde rechtsgebieden die buiten het bereik van het TRIPs-verdrag vallen, vormen met elkaar een niet onaanzienlijk deel van wat in Nederland wordt aangeduid met 'intellectuele eigendomsrechten'. In al deze gevallen mist het TRIPs-verdrag toepassing en in al die gevallen bestaat dus ook geen verplichting om van een succesvolle eiser in kort geding te verlangen dat hij een bodemprocedure start. Dat wordt nog eens bevestigd door de titel van Deel III van het TRIPs-verdrag (waaronder art. 50 lid 6 valt). Daar wordt immers gesproken over: 'handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom'. Ook in het eerste artikellid van Deel III wordt gesproken over: 'procedures voor de handhaving, zoals bedoeld in dit Deel, opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze Overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met inbegrip van snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan'. Het Deel III, waartoe art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag behoort, heeft dus nadrukkelijk betrekking op onderde definitie van het verdrag vallende rechten van 'intellectuele eigendom'.

E I G E N D O M

dit naar voren in de uitspraak inzake Van de Endt/Virex. *? In dat geval oordeelde de President dat vijf gedaagden inbreuk maakten op een octrooi, terwijl een zesde gedaagde onrechtmatig handelde door potentiële afnemers te verwijzen naar de eerder genoemde inbreukmakers. Er werd een verplichting opgelegd om een bodemprocedure aan te spannen over de vraag of de eerste vijf gedaagden inbreuk maken op het octrooi. Ten opzichte van de zesde gedaagde werd echter geen verplichting opgelegd om een bodemprocedure te starten. Andere presidenten onderkennen de beperkte werking van art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag niet. In dat verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op het vonnis van de Haarlemse President in de zaak PTT/Vuurwerk.18 De President stelde in dat geval een termijn vast waarbinnen eiseressen een bodemprocedure zouden moeten aanspannen in verband met het bepaalde in art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag. Het ging daar echter om (niet door het TRIPs-verdrag gedekte) bescherming van niet-persoonlijke geschriften. Ook de Amsterdamse President ging in de zaak Zyma/Asta Medica uit van (mogelijke) toepasselijkheid van art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag op geschillen zoals daar aan de orde.19 Het ging in dat geval echter om reclame-uitingen die in strijd waren met de bepalingen van de Warenwet, waardoor Asta Medica onrechtmatig een voorsprong nam op haar concurrent. Ook die materie valt buiten de 'intellectuele eigendom' zoals in het TRIPs-verdrag gedefinieerd. Conclusie Art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag is slechts van toepassing op gevallen waarin 'intellectuele eigendom' in de zin van het TRIPs-verdrag aan de orde is. Veel leerstukken die in Nederland geschaard worden onder 'intellectuele eigendom' vallen niet binnen de definitie die het TRIPs-verdrag daarvan geeft. In zaken waar dergelijke 'andere IE-rechten' een rol spelen is het opleggen van een verplichting om een bodemprocedure op te starten ongewenst en onnodig. 's-Gravenhage, 30 september 1998.

De hiervoren omschreven beperkte werking van art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag wordt kennelijk onderkend door de President van de Haagse Rechtbank. Immers: al vanaf de uitspraak inzake Gillette/Hermans " hanteert de Haagse President een standaard tekst waarin overwegingen worden gewijd aan de vraag of het Nederlandse kort geding is te beschouwen als een 'provisional measure' en of art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag directe werking toekomt. Een dergelijke standaard overweging ontbreekt echter in het latere vonnis inzake Bodegraven/Gebu,16 waar het ging om een geval van slaafse nabootsing. Nog duidelijker komt 13 Hoewel daarover discussie mogelijk is, wordt het handelsnaamrecht in Nederland algemeen als intellectueel eigendomsrecht gekwalificeerd. Die discussie laat ik verder rusten. 14 Voor wat betreft dit leerstuk wordt mijn visie gedeeld door de Advocaat-Generaal Langemeijer, in zijn conclusie in de zaak Assco/ Layher (rolno. 16.605) van 4 september 1998 (niet gepubliceerd). 15 Pres. Rb. Den Haag, 14 februari 1996, IER 1996,8. 16 Pres. Rb. Den Haag, ïz december 1996, Informatierecht/AMI 1997, p. iz8.

17

Pres. Rb. Den Haag, 17 februari 1997, BIE 1998,1. Pres. Rb. Haarlem, 10 juli 1996, Informatierecht/AMI 1997, p. 15. 19 Pres. Rb. Amsterdam, 8 februari 1996, IER 1996,21 enNIPR 1996, 286. 18

Het TRIPs-Uort geding. Hoe nu verder? Mr. X.E. Kramer en mr. T.I. Spoor 1 1 Inleiding De afgelopen jaren zijn er, met name in dit blad, vele artikelen en uitspraken verschenen betreffende de vraag of het Nederlandse kort geding valt onder artikel 50 TRIPs-verdrag. z Reeds snel na de inwerkingtreding van het TRIPs-verdrag heeft de president van de rechtbank Amsterdam in de Hermès/FHT-zaak hierover een prejudiciële beslissing gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Op 16 juni 1998 deed het Hof uitspraak. 3 Beslist werd dat het kort geding ex artikel 289 Rv inderdaad als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 TRIPs-verdrag moet worden aangemerkt. Dit impliceert in beginsel dat op grond van artikel 50 lid 6 TRIPsverdrag de eiser in intellectuele eigendomszaken gehouden is binnen een bepaalde termijn een bodemprocedure aan te spannen. In deze bijdrage wordt bekeken welke consequenties deze uitspraak heeft voor de kortgedingpraktijk in intellectuele eigendomszaken. Tevens wordt een aantal suggesties gedaan waarmee enkele problemen kunnen worden ondervangen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij regelingen betreffende voorlopige voorzieningen in het Duitse en het Engelse recht. 2 De voorlopige voorziening in internationaal verband Het kort geding heeft zich ontwikkeld tot een effectieve wijze van handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Omdat het in IE-zaken eigenlijk per definitie om spoedeisende gevallen gaat, wordt in eerste instantie doorgaans een kort geding aangespannen. Partijen besluiten slechts in een zeer gering aantal gevallen vervolgens een bodemprocedure aan te spannen. De ontwikkeling van het Nederlandse kort geding staat niet op zichzelf. In vele andere landen zijn vergelijkbare voorlopige voorzieningen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. In het laatste decennium hebben verschillende internationale commissies zich dan ook beijverd om tot een meer uniforme regeling van dergelijke voorzieningen te komen.4 Opvallend is dat deze internationale regelingen niet altijd met elkaar overeenstemmen.

1 Mw. mr. X. E. Kramer is universitair docent aan de Universiteit Leiden, afdeling Internationaal Privaatrecht en schrijft een proefschrift over het kort geding in internationaal-privaatrechtelijk perspectief. Mw. mr. T.I. Spoor is werkzaam als Rechterlijk Ambtenaar in Opleiding in de rechtbank Almelo. 2 Zie voor een uitgebreid overzicht R. Laret, BIE 1998, p. 47. 3 BIE 1998, p. igi,nr. 4o;NJB 1998, p. 1314, nr. 26. Zie hierover D.W.F. Verkade, BIE 1998, p. 184-186. 4 Zie bijvoorbeeld het rapport uit 1989, uitgebracht ter gelegenheid van de The Eighth World Conference on Procedural Law, over het gebruik en misbruik van voorlopige/verkorte procedures. Zie hiervoor P.A.M. Meijknecht en R.C. Verschuur, in: W.G.Ph.E. Wedekind (ed.),fustice and efficiency, (1989), pp. 365-403. In 1994 verscheen op verzoek van de Europese Commissie een rapport van de 'working group for the approximation of the civil procedural law in Europe', waarin tevens uitgebreide voorstellen ten aanzien van voorlopige maatregelen zijn gedaan. Zie M. Storme (ed), Rapprochement du Droitfudiciaire de l'Union européenne (1994), i-h.b. pp. 105-108 en 144-147. In 1996 werd door de International Law Association een resolutie betreffende 'Provisional and protective measures in international litigation' gepubliceerd.

Door de werkgroep die is ingesteld door de Europese Commissie, ter bevordering van de uniformering van het Europese burgerlijke procesrecht, wordt een zogenaamde 'anticiperende' voorziening - zoals een voorschot op een geldvordering - als een voorlopige voorziening aangemerkte In het kader van de herziening van het EEX en het EVEX en van de voorbereiding van een wereldwijd bevoegdheids- en executieverdrag zijn voorstellen gedaan die een geringere reikwijdte hebben. Meer als definitief bedoelde voorzieningen vallen hier hoogst waarschijnlijk buiten. 6 Ook in de zogenaamde 'Principles on Provisional and Protective Measures in International Litigation' van de International Law Association (ILA) wordt een beperkte definitie gehanteerd.? Voorlopige maatregelen in de zin van deze Principles zijn voorzieningen die ertoe strekken voor de duur van het proces de status quo te handhaven of verhaalsmogelijkheden zeker te stellen. Het verschil in de definities van voorlopige voorzieningen is ten dele verklaarbaar door het doel waarmee de regelingen zijn opgesteld. De door de genoemde werkgroep van de Europese Commissie gedane aanbevelingen berusten mede op onderzoek naar de Europees-continentale rechtspraktijk inzake voorlopige voorzieningen. De ILA-Principles getuigen van een meer AngloAmerikaanse inslag en zijn vooral bedoeld als minimumregeling ten behoeve van de internationale procesvoering. Welke opvatting over voorlopige voorzieningen uiteindelijk in de internationale context maatgevend zal worden, is vooralsnog onduidelijk. Tot slot zij de lezer er op gewezen dat het Hof van Justitie zich waarschijnlijk binnenkort in de Van Uden-zaak uit zal spreken over de interpretatie van de voorlopige en bewarende maatregel in zin van artikel 24 EEX alsmede over de vraag of hieronder ook het kort geding moet worden begrepen. 8 3 Artikel 50 TRIPs-verdrag; de uitspraak van het Hof In de literatuur is wel betoogd dat het kort geding niet als een voorlopige maatregel ex artikel 50 TRIPs-verdrag kan worden gezien.9 Ook in de jurisprudentie wordt deze opvatting wel gehuldigd. 10 Zij is voornamelijk gebaseerd op de volgende kenmerken van het kort geding: het contradictoire karakter, het feit dat de voorziening berust op een inhoudelijke toetsing, de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd wordt gegeven en bovendien vatbaar is voor hoger beroep. Verder wordt hierbij van belang geacht dat in de praktijk de kortgedinguitspraak in IE-zaken door partijen veelal als definitief wordt aanvaard.

5

ZieM. Storme (ed.) (1994), artikel 10.1.3 op p. 203. Ook P.A.M. Meijknecht en R.C. Verschuur, in: W.G.Ph.E. Wedekind (ed.) (1989), p. 369 komen tot een ruime karakterisering. 6 Zie artikel 18a lid 2 van het voorstel tot herziening van het EEX, rapport van 31 januari 1998; zie voor het wereldwijde verdrag het rapport 'Conférence de La Haye de droit international privé', november 1997, P-497 The International Law Association, Report of the sixty-seventh Conference (Helsinki 1996), pp. 185-201. In Principle 22 worden 'interim paymems' uitgesloten. Zie over deze Principles ook L.H.W. van Sandick, Principes van Helsinki, TCR 1998, pp. 47 en 48. 8 Zie HR 8 december 1995, RvdW 1995, 262. 9 Zie bijvoorbeeld T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, AMI pp. 135 en 136. J.H.P.J. Willems.BIE, 1996 pp. 11 en 12 twijfelt. 10 Zie bijvoorbeeld Pres. rb. Amsterdam 16 oktober 1997, NIPR 1988, 130. Zie voor een rechtspraakoverzicht K. Boele-Woelki, Ars Aeaui, Katern 61,1996, p. 2908; IER 1996, p. 73 e.v.

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

In de Hermès/FHT-zaak heeft het Hof van Justitie deze argumenten niet doorslaggevend gevonden. Het Hof stelt dat de kortgedingmaatregel beantwoordt aan de definitie van artikel 50 lid ï TRIPs-verdrag. Deze strekt er immers toe, aldus het Hof, een einde te maken aan inbreuk op rechten, wordt in het Nederlandse recht uitdrukkelijk gekwalificeerd als onmiddellijke voorziening bij voorraad en wordt getroffen uit hoofde van onverwijlde spoed. Het Hof hecht derhalve meer waarde aan de juridische kwalificatie van de kortgedingvoorziening dan aan haar functie in de praktijk. De onenigheid in de literatuur werd mede ingegeven door de onwenselijk geachte gevolgen van de kwalificatie van het kort geding als voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 TRIPsverdrag. Lid 6 van dit artikel bepaalt immers dat de voorlopige maatregel op verzoek van de verweerder wordt herroepen of anderszins ophoudt gevolg te hebben, indien de hoofzaak niet wordt aangevangen binnen een redelijke termijn. Deze verplichting geldt dus eveneens voor het kort geding. Het kort geding wordt daarmee in IE-zaken in formele zin accessoir aan de bodemprocedure. Een belangrijke vraag die het Hof onbeantwoord laat, is die naar de mogelijke directe werking van het TRIPs-verdrag. Indien het geen rechtstreekse werking heeft, moet de Nederlandse wetgever eerst de nationale wetgeving aanpassen, voordat een verweerder een beroep kan doen op artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag. Wanneer het wel directe werking heeft dan kan een verweerder - eventueel met terugwerkende kracht - een beroep op verval van de kort-gedingbeslissing doen, indien geen bodemprocedure is aangespannen. Cohen Jehoram en Diekman hebben, ons inziens terecht, betoogd dat in ieder geval de handhavingsbepalingen, waaronder artikel 50 TRIPs-verdrag, geen rechtstreekse werking hebben.11 Artikel 50 lid 6 TRIPsverdrag is daarvoor te algemeen geformuleerd. Wel heeft de Nederlandse rechter de verplichting om de Nederlandse procesregels zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van dit artikel uit te leggen, zoals ook het Hof stelt. 4 Het instellen van de bodemprocedure 4.1 Bepaling van een redelijke termijn Artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag bepaalt dat de rechterlijke autoriteit een redelijke termijn dient vast te stellen waarbinnen de bodemprocedure moet worden aangespannen. Indien de rechter dit niet doet, moet binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen de bodemprocedure worden ingesteld. De opstellers van het verdrag hebben het wenselijk gevonden om de rechterlijke autoriteiten in de verdragsluitende staten de mogelijkheid te laten om een periode te bepalen die past in het nationale rechtsstelsel en de in dat land bestaande praktijk in IE-zaken. Hiermee bestaat ook voor Nederland de mogelijkheid de termijn aan te laten sluiten op de gegroeide praktijk. Een korte termijn als opgenomen in artikel 50 lid 6 TRIPsverdrag is in dit licht bezien niet wenselijk. Partijen moeten immers de mogelijkheid hebben om, aan de hand van de kortgedinguitspraak, onderling tot een oplossing te komen. Gebleken is dat in de huidige praktijk partijen doorgaans geen behoefte hebben om na het kort geding nog verder te procederen. Artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag kan ons inziens niet bedoeld

11

T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, AMI1996, p. 133.

E I G E N D O M

3 7 1

zij n om partijen ertoe te bewegen procedures aan te spannen die zij zelf niet nodig achten. Aan de andere kant mag de termijn ook weer niet te lang zijn omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de bedoeling van artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag, te weten bescherming van de belangen van de gedaagde. De Nederlandse kortgedingprocedure is, in vergelijking met voorlopige voorzieningen-procedures in andere landen, met een relatief groot aantal procedurele waarborgen omkleed die de belangen van de gedaagde beschermen12. Die waarborgen moeten echter niet overschat worden. Bovendien mag de totale duur van de procedure, inclusief de duur van een eventueel bodemgeschil, niet een te lange periode in beslag nemen. Dit in verband met het 'reasonable period'vereiste van artikel 6 EVRM. Ons inziens moet de kort-gedingrechter in elk kort geding de termijn van artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag - in het licht van de waarborgen voor de gedaagde in het betreffende kort geding — afstemmen op de complexiteit en de grondigheid van de behandeling van die zaak. Daarbij is naar onze mening een termijn van één a twee jaar veelal redelijk. 4.2 Verval van het recht tot herroeping Om de huidige praktijk in IE-zaken zoveel mogelijk te kunnen handhaven, is het wenselijk het aan de verweerder toegekende recht om herroeping van de voorziening te vragen enigszins in te perken. Een mooi aanknopingspunt hiervoor biedt de Duitse regeling van de zogenaamde 'einstweilige Verfügung' alsmede de Engelse rechtspraktijk. De regeling van de 'einstweilige Verfügung' is een procedure die enigszins vergelijkbaar is met het kort geding.1^ In § 926 Abs. 1 ZivilprozeGordnung (ZPO) wordt bepaald dat op verzoek van de wederpartij het gerecht een termijn moet bepalen waarbinnen de hoofdprocedure moet worden ingeleid. Abs. 2 bepaalt dat indien binnen deze termijn de zaak ten principale niet is aangespannen, wederom op verzoek van de verweerder, de maatregel kan worden opgeheven. Omdat de 'einstweilige Verfügung', evenals het kort geding, niet zelden als substituut voor een bodemprocedure fungeert, is in de praktijk de mogelijkheid om opheffing te vragen beperkt. Partijen kunnen namelijk uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend overeenkomen dat van de bevoegdheid van § 926 Abs. 2 ZPO geen gebruik mag worden gemaakt.1* Dit gebeurt met name in zaken op het gebied van het privaatrechtelijk mededingingsrecht. Ook voor de Nederlandse praktijk moet partijen een ruime mogelijkheid worden geboden het kort geding als definitieve beslechting van hun geschil te beschouwen. Vanzelfsprekend leidt dit er niet toe dat één der partijen het recht wordt ontzegd een bodemprocedure aan te spannen. Een dergelijke overeenkomst strekt er slechts toe het recht van beroep van de wederpartij op de 'vervalbepaling' van artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag te beperken.

12 In alle gevallen is het Nederlandse kort geding contradictoir, is het vonnis schriftelijk en gemotiveerd en is hoger beroep en cassatie mogelijk. 13 Zie hierover summier o.m. X.E. Kramer, ArsAequi 1996, p. 619. 14 Zie Zöller/Vollkommer, ZivüpmzeSordnung, 1995, $ 926, p. 2130; Stein/ Jonas/Grunsky, KommentarzurZivüproze&ordnung, 1988, $936II, p. 146.

3 7 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Ook het Engelse recht inzake de zogenaamde 'interlocutory injunction' kan uitkomst bieden. Op grond van Order 29 van de Rules of the Suprème Court (RSC) kan alleen een voorlopige maatregel worden gevraagd wanneer de bodemprocedure reeds aanhangig is. Slechts in uitzonderlijk urgente gevallen bestaat deze mogelijkheid ook voordat de bodemprocedure is aangespannen maar dan moet de bodemprocedure binnen een bepaalde termij n aanhangig worden gemaakt. In de praktijk is het gebruikelijk dat wanneer een voorlopige maatregel wordt gegeven, partijen afspreken niet verder te procederen." zij zien in de voorlopige maatregel een prognose van de uitspraak in de hoofdprocedure. Is deze voor de eiser ongunstig dan zal hij er meestal geen baat bij hebben om door te procederen. Is deze daarentegen juist wel in zijn voordeel dan besluiten partijen vaak een schikking te treffen. 4.3 De gevolgen van royement Wanneer de bodemprocedure reeds is aangespannen en partijen alsnog tot een schikking komen, heeft dit doorgaans royement van de bodemprocedure tot gevolg. In de literatuur is de vraag opgeworpen welke consequenties een dergelijk royement heeft.16 Ook hier moet ons inziens gelden dat het recht om herroeping van de voorziening te vragen, vervalt. De verplichting om een bodemprocedure in te stellen moet als nagekomen worden beschouwd. Voorkomen moet worden dat nodeloze bodemprocedures worden voortgezet en dat het recht om herroeping te vragen voor onbepaalde tijd blijft voortbestaan. 5 De gevolgen van het niet instellen van een bodemprocedure Wanneer het recht om herroeping te vragen niet is vervallen, zal op grond van artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag het niet instellen van een bodemprocedure tot gevolg hebben dat de maatregel op verzoek van de verweerder wordt herroepen of dat deze anderszins ophoudt gevolg te hebben. De eerste vraag die hierover gesteld kan worden is op welke wijze de voorlopige voorziening komt te vervallen. De opstellers van het TRIPs-verdrag hebben met de algemene formulering betreffende verval de nationale autoriteiten de vrijheid gegeven om de maatregel op een in het betreffende rechtsstelsel passende manier terzijde te stellen. Verval van rechtswege past geenszins bij de aard van het kort geding. De redelijk zorgvuldige wijze waarop een kortgedingvonnis tot stand pleegt te komen, rechtvaardigt dat het niet zonder rechterlijke tussenkomst kan vervallen. Daarnaast verzet de praktische betekenis van het kort geding in IE-zaken zich tegen verval van rechtswege. Het kort geding fungeert in de praktijk, zoals gezegd, vaak als substituut voor de bodemprocedure. Partijen zien er veelal vanaf een bodemprocedure aan te spannen. Verval van rechtswege zou onherroepelijk een eind maken aan deze praktijk.

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

verdrag de nationale wetgever daartoe ook niet.»7 De enige wijze om de voorziening terzijde te kunnen stellen - naast natuurlijk het verkrijgen van een uitspraak in een bodemprocedure - is naar onze mening het aanspannen van een nieuw kort geding. In de nieuwe procedure, die vanzelfsprekend in minder complexe zaken summier kan zijn, kunnen verweren van de oorspronkelijke eiser ter sprake komen. Men kan hierbij denken aan verweren die inhouden dat er inmiddels een schikking is getroffen of dat het recht om herroeping te vragen op andere wijze is komen te vervallen. Vervolgens dringt zich de vraag op welke gevolgen de terzijdestelling van de oorspronkelijke maatregel in het nieuwe (executie) kort geding heeft. Ten aanzien van de verhouding tussen een kort gedingvonnis en een vonnis in een bodemprocedure heeft de Hoge Raad in het arrest Ciba Geigy/Voorbraak bepaald dat het kortgedingvonnis van kracht blijft tot het moment van de beslissing in het bodemgeding.18 Zo blijven in beginsel eenmaal verbeurde dwangsommen verschuldigd. Wel is het mogelijk dat de executant door tenuitvoerlegging van het kort gedingvonnis onrechtmatig heeft gehandeld en derhalve schadeplichtig is, wanneer achteraf blijkt dat de maatregel ten onrechte was toegewezen.1' Wanneer een (kort geding) vonnis in hoger beroep wordt vernietigd vervalt de rechtsgrond aan hetgeen op grond van dat vonnis is voldaan met terugwerkende kracht. Anders dan in de hiervoor geschetste Nederlandse praktijk heeft de opheffing ex artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag een formeelrechtelijke grondslag en wordt in de 'opheffingsprocedure' de materieelrechtelijke aanspraak van de oorspronkelijke eiser niet getoetst. Daarom moet ons inziens het oorspronkelijke kortgedingvonnis van kracht blijven tot het moment van de beslissing in het 'opheffingsgeding'. Zo blijft hetgeen op grond van het kort gedingvonnis is voldaan in beginsel verschuldigd. Wanneer de materieelrechtelijke aanspraak op de maatregel ontbrak, is het mogelijk dat de executant door tenuitvoerlegging van het kort gedingvonnis onrechtmatig heeft gehandeld en derhalve schadeplichtig is. Een dergelijk redenering is ons inziens in overeenstemming met de 'schadevergoedingsplicht' als geregeld in artikel 50 lid 7 TRIPs-verdrag. Hierin wordt slechts gesproken van de bevoegdheid van de rechter om, op verzoek van de verweerder, een passende schadeloosstelling te bieden voor de door de opgeheven (of ten onrechte toegewezen) maatregel ontstane schade.

Ook het creëren van een speciale herroepingsprocedure is hiermee niet in overeenstemming en bovendien verplicht het TRIPs-

Het hierboven betoogde is in feite het spiegelbeeld van de Duitse rechtspraktijk inzake de opheffing op grond van § 926 Abs. 2 ZPO. Daar is in beginsel de executant schadeplichtig op grond van § 945 ZPO, indien de einstweilige Verfügung wordt opgeheven. Het Bundesgerichtshof heeft hierop een nuancering aangebracht voor het rechterlijk verbod ('Unterlassungs verfügung'), waar het in IE-zaken doorgaans om gaat. Wanneer blijkt dat de voorziening materieelrechtelijk op haar plaats was, dan kan de

15 J. Grunert, Interlocutory Remedies in England and Germany: a comparative perspective, Civiljustice Quarterly 1996,15, pp. 42 en 43; S.H. Bailey en M. J. Gunn, Smith and Bailey on the Modern English Legal System, 1996, p. 634; J. O' Hare en R.N. HUI, CivilLitigation, 1995, p. 278; S. O'Malley en A. Layton, EuropeanCivilPractice, 1989^. 150. lS Zieo.m.J.H.PJ.Willems,BIE 1996, p. 12.

17 Zie ook artikel 41 lid 5 TRIPs-verdrag waarin bepaald wordt dat het verdrag geen verplichting schept om een apart rechtsstelsel in te voeren voor de handhaving van IE-rechten. 18 HR16 november 1984, NJ1985,547 m.nt. WHH en LWH. 19 Zie HR 22 december 1989, NJ 1990,434 (Kempkes/SamsonJ.Zie hierover ook A. C van Schaick, De aansprakelijkheid van het executeren van een kort-gedingvonnis dat in de bodemprocedure terzijde wordt gesteld, 1987, o.m. pp. 99-106; A.A. van Kossum, Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen, 1990, o.m. pp. 87-94.

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding maken.10 De ratio hiervan is dat op grond van het materiële recht de wederpartij zonder meer gehouden was de gewraakte handeling te staken en derhalve zijn schade niet kan verhalen op de executant. 6 Wetswijziging? In de literatuur is op basis van de uitspraak in de Hermès/FHTzaak betoogd dat de Nederlandse kort-gedingwetgeving aangepast moet worden aan het TRIPs-verdrag.21De vraag of dit wenselijk is, wordt eens te meer relevant wanneer men aanneemt dat artikel 50 TRIPs-verdrag geen rechtstreekse werking heeft. Echter ook wanneer dit niet het geval is, zoals wij hierboven hebben betoogd, achten wij wetsaanpassing niet zonder meer noodzakelijk. Allereerst is op grond van artikel 41 lid 5 TRIPs-verdrag de nationale wetgever niet gehouden een apart rechtsstelsel in te voeren voor de handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom.22 De nationale autoriteiten hebben vooral de verplichting te zorgen voor een doeltreffende wijze van handhaving van IE-rechten. Ten tweede heeft de Nederlandse wetgever er voor gekozen de wetgeving inzake het kort geding summier te houden. Mede hierdoor heeft het kort geding zich in de praktijk kunnen ontwikkelen tot een effectief en overwegend bevredigend middel van rechtshandhaving. Bovendien moet voorkomen worden dat de kortgedingregeling onnodig wordt gecompliceerd. Zo heeft Verkade erop gewezen dat alleen al de afbakening van het begrip 'intellectuele eigendom' voor grote problemen zal zorgen.2^ Ten slotte is wetswijziging niet nodig omdat de rechter al over voldoende mogelijkheden beschikt om de Nederlandse kortgedingpraktijk in overeenstemming met artikel 50 lid 6 TRIPsverdrag te brengen. Hiervoor is het wel belangrijk dat juridisch Nederland, en in het bijzonder de kort-gedingrechter wordt gewezen op de implicaties van het TRIPs-verdrag en op de noodzaak om een ruimere termijn te bepalen dan het TRIPs-verdrag voorschrijft. 7 Conclusie Door de uitspraak van het Hof is weer eens bevestigd dat het verdragenrecht een steeds grotere invloed krijgt op het nationale (proces)recht. Nu vaststaat dat het kort geding als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 TRIPs-verdrag moet worden beschouwd, zal rekening moeten worden gehouden met de verplichting ingevolge lid 6 van deze bepaling om binnen een redelijke termijn een bodemprocedure aanhangig te maken. Hoewel betwist kan worden dat artikel 50 TRIPsverdrag een directe werking heeft, moet de handhaving van IErechten zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van dit artikel plaatsvinden. Omdat de kort-gedingprocedure in IE-zaken een bijzondere positie inneemt en met 20

Zie BGH 28 november 1980, N]W 1981, p. 2579 en BGH 3 december 1954, NJW 1955, P- 37721 D.W.F. Verkade, BIE 1998, p. 185. " F. W. Grosheide, Internationale handhaving van Intellectuele Eigendom, De implicaties van het TRIPS Agreement voor het Europese en het Nederlandse recht, in: MokngraficaBundel 1995, p. 371. 23 D.W.F. Verkade,BIE 1998, p. 185.

E I G E N D O M

3 7 3

relatief veel waarborgen is omkleed, moet de verplichting ex artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag niet te ruim worden uitgelegd. Wij hebben betoogd dat in de eerste plaats de door de president vast te stellen termijn, afhankelijk van de complexiteit en de grondigheid van de behandeling van de zaak, één a twee jaar mag zijn. Ten tweede komt in bepaalde gevallen het recht om herroeping te vragen, indien geen bodemprocedure wordt aangespannen, te vervallen. Gewezen kan worden op de (impliciete) afstand van dit recht, de achteraf bereikte schikking alsmede het daarmee samenhangende royement. In de derde plaats dient er een nieuw kort geding te worden aangespannen om het verval van de maatregel te bewerkstelligen. Wanneer dit inderdaad terzijdestelling van de voorlopige voorziening tot gevolg heeft, zijn de consequenties vrijwel hetzelfde als wanneer een kort-gedingbeslissing zijn werking verliest door de uitspraak in de bodemprocedure. Zij heeft derhalve geen terugwerkende kracht. Wel kan er een schadevergoedingsverplichting ontstaan. Tot slot is wetswijziging niet nodig. De huidige kortgedingpraktijk kan redelijk uit de voeten met de van oudsher summiere regeling. Ook in de toekomst zal de praktijk inventief genoeg zijn om oplossingen aan te dragen die zowel recht doen aan de doelstellingen van het TRIPs-verdrag als aan de huidige praktijk van het Nederlandse kort geding. Leiden/Almelo, 20 oktober 1998

3 7 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 76 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 3 juli 1997 (Epivac Hl-stop) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C. Eskes en R. A. Grootoonk

Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. c(...)

13 Het Europese octrooi o 234 607 kent - voor zover hier van belang - de navolgende conclusies (in de ook door partijen gehanteerde Nederlandse vertaling): Art. 69 Europees Octrooiverdrag 1 Stop (1) voor een houder, zoals eenfles,bestaande uit een schacht (1) die Europees octrooi betreffende een stop voor een houder en een daarop op klemmende en afdichtende wijze vast [lees: past] in de opening van een aansluitende pomp. De gemiddelde vakman die conclusie 1 leest, zal ervan uitgaan dat wezen-houder, zoals de hals van eenfles,en die een doorgaand kanaal (3) heeft dat samenwerkt met een terugslagklep (6), welke stop is voorzien van midlijk voor de geoctrooieerde stop is dat de stop en de klep één geheel vormen en uit hetzelfde elastische materiaal zijn vervaardigd. Het betoog van dedelen voor het op klemmende en op afdichtende wijze daarop aansluiten van een pomp met het kenmerk, dat de stop (1) en de klep (6) een geheel octrooihouder dat 'integral' (in de Engelse tekst van de conclusie) moet worden opgevat als 'zijnde steeds met elkaar verbonden' en dat 'vervaar-vormen en zijn vervaardigd uit hetzelfde elastische materiaal en de klep digd uit hetzelfde elastische materiaal' ook omvat 'vervaardigd uit elas-een klepopening heeft in de vorm van een spleet (6) in een deel van de stop tisch materiaal met verschillende elasticiteit' en dat dus de Epivac in- dat zich bevindt in de baan van het kanaal (3), en dat de stop en genoemd stop geheel valt onder de bewoordingen van conclusie 1 faalt dan ook. deel op zodanige wijze zijn gevormd dat delen (8) die de spleet (6) bepalen Er is ook geen sprake van equivalentie. Bij equivalentie gaat het erom ofen sluiten uit elkaar kunnen worden bewogen, en dat concentrisch met de de Epivac Ill-stop in wezen dezelfdefunctie vervult ter bereiking van het- as de stop een rand (5) heeft die het klepgedeelte omsluit en die een zodazelfde resultaat als de geoctrooieerde stop. Daarbij zijn van belang hetnige vorm heeft dat een pomp erop kan worden aangesloten. door de aanvrager gestelde technische probleem (het geraken tot een stop met minder delen) en de daarvoor gevonden oplossing. Met de Epivac Ill-/Stop volgens een ofmeer dervoorgaande conclusies, met het kenmerk, stop wordt niet hetzelfde resultaat (een uit één stuk vervaardigde stop) dat de rand (5) een verhoogde rand is. bereikt. [...] 15 Pomp voor samenwerking met de stop volgens een of meer der voorgaande conclusies, omvattende een cilinder (is), een zuiger (16) in geArt. 44A Rijksoctrooiwet(i$io) Ook indien veronderstellenderwijze ervan wordt uitgegaan dat con-noemdecilinder, een holle buisvormigezuigerstang (17) en een handgreep clusie 15 zo moet worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het(18) met het kenmerk, dat de buisvormige zuigerstang (17) een diameter heeft die iets kleiner is dan de binnendiameter van de cilinder (15), de octrooi ook omvat een combinatie van de in conclusie 15 geoctrooieerde zuiger (16) een geheel vormt met de zuigerstang (17), de zuigerstang (17) pomp en een andere stop dat die volgens een of meer van de conclusies ter hoogte van de zuiger (16) een dwarswand (19) heeft die loodrecht op 1-14, is er geen sprakevan indirecte inbreuk. Hetin conclusie 15 vermelde diens hartlijn staat en de cilinder(15) een uiteinde heeft datvan de handessentiële vereiste voor de pomp houdt ook voor de combinatie en dus voor de stop in dat de constructie van de stop zodanig is dat de aansluiting van greep (18) is afgekeerd en waarvan de vorm zodanig is dat de pomp op afdichtende wijze kan worden verbonden met de stop, in het bijzonder op de pomp op de stop op afdichtende wijze geschiedt. Stoppen van een zodanige constructie dat geen luchtdichte afsluiting wordt verkregen, kunnende rand of deflensvan de stop. [•••] niet worden beschouwd als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. 19 Stop- en pompsamenstel omvattende een stop volgens een van de conclusies 1 tot 14 en een pomp volgens conclusies 15 tot 18, met het kenmerk, dat alle delen zijn vervaardigd uit kunststof. 1 Vacu Products B.V. te Delft, zo Stop- en pompsamenstel volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat 2 Bernardus Johannes Josephus Augustinus Schneider te Delfde stop is vervaardigd uit een elastisch synthetisch materiaal ofrubber. gauw, gemeente Pijnacker, appellanten, procureur mr. J.C. 21 Stop- en pompsamenstel volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat Meijroos, advocaat mr. G. de Hoogd te Purmerend, de pomp is vervaardigd uit een stijve kunststofzoals polyamide. tegen Source Intermarketing AG te Huettlingen, Zwitserland, geïnti14 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt meerde, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. T.F.W. Overvolgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaald dijk te Amsterdam. door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient a President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusda23 februari 1996 (mr. E.J. Numann) nig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt gebo1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. den. De president is voorshands van oordeel dat in redelijkheid niet kan worden staande gehouden dat de door Source thans a Schneider is houder, Vacu Products licentiehoudster van ocverhandelde Epiva Ill-stop beantwoordt aan een van de hierbotrooien in tal van landen voor - kort gezegd - een stop en een ven geciteerde conclusies - de overige conclusies zij n alle afhandaarop aansluitende pomp voor houders, bestemd in het bijkelijk van conclusie 1 of 15 -, ook niet indien deze in het licht zonder om de ruimte in die houders boven daarin aanwezige van de beschrijving en de tekeningen worden gelezen. vloeistof (min of meer) luchtledig te maken en te houden, dan wel de luchtdruk daarin juist te verhogen en hoog te houden. b Tot die octrooien behoort een USA-patent, nr. Bi 4,911,314, 15 Voor wat betreft conclusie 1 (en haar volgconclusies) geldt alsmede een Europees octrooi nr. o 234 607, verleend voor de dat bij de Epivac Ill-stop stop en klep immers niet één geheel landen Oostenrijk, België', Zwitserland, Duitsland, Spanje, vormen en deze niet vervaardigd zijn uit 'hetzelfde elastische materiaal' - in de authentieke tekst: 'made of one and the same

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

elastic material', dus: één en hetzelfde materiaal - aangezien het ventiel van de Epivac-III-stop, anders dan het lichaam van de stop, van harde kunststof is vervaardigd en los in de opening daarvan is aangebracht, derhalve geen integraal deel van de dop uitmaakt. Bovendien vertoont de Epivac III-stop geen spleetvormige klepopening. In de beschrijving (Nederlandse vertaling pag. 2, r. 27-32 en 36-40) worden deze aspecten van de uitvinding juist als doel, dan wel als voordeel van de uitvinding aangemerkt. Het betoog van Vacu Products/Schneider dat de klep niet essentieel is en dat die van de Epivac-III aan de in het octrooi beschreven klep equivalent is, gaat dan ook niet op. 16 De stelling dat de Epivac III-stop zou beantwoorden aan conclusie 15 stuit reeds af op de constatering dat die conclusie betrekking heeft op een pomp. De enkele omstandigheid dat de Epivac III-stop wellicht goed te gebruiken is in combinatie met de pomp volgens het octrooi omdat die nauwkeurig op de onderzijde van de pomp aansluit - en mogelijk, zoals Vacu Products en Schneider stellen, speciaal met dat oogmerk is ontworpen -, kan niet tot het oordeel leiden dat de stop inbreukmakend is. De conclusies 19-21 maken dat niet anders, nu die weliswaar een samenstel van pomp en stop claimen, doch slechts van pompen en stoppen volgens een der voorgaande conclusies. 17 Bij deze stand van zaken kan niet worden staande gehouden dat de in r.o. 1 onder f beschreven modificatie van de Epivac IIstop met betrekking tot de bovenzijde van de stop de stop buiten de werkingssfeer van de licentie heeft gebracht en daarenboven inbreukmakend is. Ook de Epivac II-stop bezat immers reeds een 'rand die het klepgedeelte omsluit en die een zodanige vorm heeft dat een pomp erop kan worden aangesloten' en een rand die 'een verhoogde rand' was. Dat de Epivac III-stop in zijn geheel niet aan de octrooiconclusies beantwoordt, is hierboven reeds overwogen. De slotsom moet dan ook zijn dat de Epivac III-stop geen inbreuk op het Europees octrooi van Schneider maakt, en geen inbreukmakende elementen kent die niet door de licentie gedekt zijn, zodat de reconventionele vordering moet worden afgewezen. 18 Ten aanzien van de vordering van Source kan thans worden vastgesteld dat de aannemelijk geworden mededelingen aan (in elk geval) Le Creuset voorshands onjuist zijn te achten. Naar het voorlopig oordeel van de president is het niet-inbreukmakende karakter van de Epivac III-stop zo evident, dat Vacu Products/ Schneider, ook bij juistheid van hun (hierboven voorshands onjuist geachte) uitleg van de licentie, in redelijkheid niet hebben kunnen menen dat hun standpunt omtrent de octrooiinbreuk juist was, zodat hun stellige uitlating dienaangaande tegenover Le Creuset ongerechtvaardigd is geweest. Daarmede hebben zij, gelet op het hierboven onder 7 overwogene, onrechtmatig jegens Source gehandeld. Nu zij er blijk van geven dat niet in te zien, heeft Source belang bij een verbod als gevorderd, zij het vide r.o. 12 - slechts voor wat betreft beweerde inbreuken op het Europese octrooi. Voor de vordering onder 2 bestaat geen aanleiding, nu niet aannemelijk is dat mededelingen van de gewraakte strekking betreffende het Europese octrooi aan anderen dan Le Creuset zijn gedaan. Vacu Products en Schneider zullen aan Le Creuset wel een rectificatie dienen te zenden als gevorderd (in voege als na te melden), aangezien dat een passend middel te achten is om de aangerichte schade te beperken.

E I G E N D O M

3 7 5

19 Als de in het ongelijk gestelde partij dienen Vacu Products en Schneider zowel in conventie als in reconventie in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing De president in conventie: Verbiedt Vacu Products en Schneider aan afnemers, leveranciers of andere (al dan niet potentiële) relaties van Source of andere derden mededelingen te doen ofte laten doen, die inhouden dat het in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde Epivac III-produkten van Source inbreuk maakt op het Europees octrooi dat Schneider voor de Vacu Products-produkten is verleend. Beveelt Vacu Products en Schneider binnen één week na betekening van dit vonnis gezamenlijk aan Le Creuset te Fresnoy-leGrand (Frankrijk) in de Franse of Engelse taal op het gebruikelijke briefpapier van Vacu Products een brief te zenden van (uitsluitend) de navolgende inhoud: Geachte.... [volgt de gebruikelijke aanhef], Wij vragen uw aandacht voor het navolgende. Onlangs heeft U direkt ofindirekt van onze zijde de mededeling bereikt dat de nieuwe versie van het Epivac-systeem van Source Intermarketing AG inbreuk maakt op het aan B.J.J.A. Schneider verleende Europese octrooi. Op verzoek van Source heeft de president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Nederland, als zijn voorlopig oordeel uitgesproken dat deze mededeling onjuist is en onrechtmatigjegens Source, omdat er geen aanleiding bestaat voor de veronderstelling dat van inbreuk op dat Europese octrooi sprake is. De president heeft ons bevolen U deze brief te schrijven. Hoogachtend, [volgt ondertekening door Vacu Products en Schneider]. Bepaalt dat Vacu Products en Schneider een dwangsom zullen verbeuren van ƒ 50.000,- voor iedere keer dat zij bovenvermeld verbod of bevel mochten overtreden, dan wel, naar keuze van Source, van ƒ 10.000,- voor iedere dag dat zulk een overtreding mocht voortduren. Veroordeelt Vacu Products en Schneider in de kosten van het geding, aan de zijde van Vacu Products tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.350,-, waarin begrepen het griffierecht. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. in reconventie: Wijst de vordering af. Veroordeelt Vacu Products en Schneider in de kosten van het geding, aan de zijde van Vacu Products tot aan deze uitspraak begroot op nihil. Enz. b Het Hof, enz. Voorts staat vast dat Schneider houder is van het Europese octrooi 0.234.607 betreffende een stop voor een houder en een daarop aansluitbare pomp, hem op 12 april 1989 voor onder meer Nederland verleend. - Conclusie 1 luidt: Stopper (1) for a container such as a bottle, comprising a shaft (1) whichfitsin clamping and sealing fashion on the opening of the

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

container, such as the neck of a bottle, and which has a throughgoing channel (3) which works in conjunction with a nonreturn valve (6), said stopper being provided with means for connecting a pump thereto in clamping and/or sealing fashion, characterized in that the stopper (1) and the valve (6) are intregal and are made of one and the same elastic material and the valve has a valve opening in the form of a slit (6) in a part of the stopper which is in the path of the channel (3), and in that the stopper and said part are formed in such a way that the parts (8) determining and closing the slit (6) can be moved apart, and concentrically with the shaft the stopper has an edge (5) which encloses the valve part and which is of such a shape that a pump can be connected to it. - Conclusie 15 luidt: Pump for working in conj unction with the stopper according to one or more of the preceding claims, comprising a cylinder (15), a piston (16) in said cylinder, a hollow pipe-shaped piston rod (17) and a handle (18), characterized in that the pipe-shaped piston rod (17) has a diameter which is slightly smaller than the internal diameter of the cylinder (15), the piston (16) is integral with the piston rod (17), in that the piston rod (17), at the level of the piston (16), has a cross wall (19) standing perpendicular to its center line and in that the cylinder (15) has an end facing away from the handle (18) of such a shape that the pump can be connected in sealing fashion on the stopper, in particular on the edge or flange of the stopper. 2 Hieronder zijn de verschillende stoppen schetsmatig weergegeven.

f, ijst

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

.' 5 l W '

Epivac III-stop Op grond van de processtukken en de waarnemingen ter terechtzitting gaat het hof ervan uit dat de Epivac III-stop in zoverre van de Epivac II-stop afwijkt, dat de van drie omtreksflenzen voorziene schacht (41') over de gehele lengte van de schacht cilindrisch is uitgevoerd en korter is dan de schacht (41) van de Epivac II-stop en dat de (bij gebruik in eenfles)boven de flessenhals uitstekende rand (45') aan de buitenzijde afgeknot kegelvormig en glad is uitgevoerd, waarbij de basis van de rand (45') die op de flessenhals steunt, een diameter heeft die ongeveer gelijk is aan die van de flessenhals, welke diameter kleiner is dan die van de rand (45) van de cilindrische en aan de buitenzijde gekartelde rand (45) van de Epivac II-stop. 3(.«)

j«» »

Stop volgens EP-B1-0.234.607

7 De beschermingsomvang van het (Europese) octrooi van Schneider wordt op grond van artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij; de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen. Die uitleg dient volgens het Protocol inzake de uitleg van dit artikel zodanig te zijn, dat deze het midden houdt tussen enerzijds een uitleg waarbij de beschermingsomvang wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en de beschrijving en de tekeningen alleen mogen dienen om eventuele onduidelijkheden op te heffen, en anderzijds een uitleg, waarbij de conclusies als richtlijn dienen en de bescherming zich ook uitstrekt tot datgene wat de octrooihouder naar het oordeel van de vakman, die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen, bij welke uitleg aldus zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Directe inbreuk 8 Het kenmerk van het octrooi bevar een combinatie van deelkenmerken, welke als volgt kunnen worden samengevat: a de stop (1), en de klep (6) vormen één geheel en zijn vervaardigd uit hetzelfde elastische materiaal, b de klep heeft een klepopening in de vorm van een spleet (6) in een deel van de stop dat zich bevindt in de baan van het kanaal (3); c de stop en dat deel zijn op zodanige wijze gevormd dat de delen (8) die de spleet bepalen en sluiten uit elkaar kunnen worden bewogen;

Epivac II-stop

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

d concentrisch met de as heeft de stop een rand (5) die het klepgedeelte omsluit en die zodanige vorm heeft dat een pomp erop kan worden aangesloten. Wat de Epivac III-stop betreft wordt opgemerkt dat deze stop een schacht (41') met een doorgaand kanaal (43') heeft waarbij in het kanaal een nauwe doorgang met een centrale opening is aangebracht, in welke doorgang een paddestoelvormige terugslagklep (46') aanwezig is. De klep bestaat uit een door de nauwe doorgang reikende klepsteel met even boven de doorgang een klepschijf (50') en aan de onderzijde een opsluitknop, terwijl de steel naar boven toe tot aan de bovenzijde van de stop is verlengd met een vanaf de klepschijf uitstekend deel (53')- De schacht bestaat uit een elastisch (samendrukbaar) materiaal terwijl de klep uit een ander, minder elastisch (hard) materiaal bestaat. Daar de stop en de klep twee aparte delen zijn en uit verschillende elastische materialen bestaan, voldoet de Epivac III-stop in elk geval niet aan deelkenmerk a. De Epivac III-stop valt dan ook niet onder de letter van conclusie 1. 9 Vacu Products c.s. betogen dat de tekst van conclusie 1 zodanig moet worden gelezen dat 'integral' moet worden opgevat als 'zijnde steeds met elkaar verbonden' en niet als 'een geheel vormend' en voorts dat 'vervaardigd uit hetzelfde elastische materiaal' ook omvat 'vervaardigd uit elastisch materiaal met verschillende elasticiteit'. De Epivac III-stop, aldus Vacu Products c.s., voldoet reeds aan de aanhef van de conclusie 1 en de overige deelkenmerken en valt dan geheel onder de bewoordingen van conclusie 1. 10 Naar het voorlopig oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest, ervan uitgaan dat wezenlijk voor de geoctrooieerde stop is dat de stop en de klep één geheel vormen en uit hetzelfde elastische materiaal zijn vervaardigd. In de beschrijving en de tekeningen zijn voor de vakman geen aanwijzingen te vinden dat bedoelde begrippen ruimer moeten worden uitgelegd. Integendeel, in het octrooischrift komen passages voor die de vakman duidelijk maken dat de aanvrager bepaaldelijk een stop op het oog had, waarbij de stop en de klep één geheel vormen en uit hetzelfde materiaal bestaan. Zo wordt in het octrooischrift als de stand der techniek besproken het Duitse octrooischrift 623.620. Volgens de beschrijving is uit dat octrooischrift een stop volgens de aanhef van conclusie 1 van het octrooi van Schneider bekend die uit twee delen bestaat, namelijk een in de flessenhals te plaatsen schacht met doorgaand kanaal en een met de schacht steeds verbonden kapvormige terugslagklep van rubber. Ten opzichte van deze bekende stop is het doel van de uitvinding van Schneider onder meer een stop te verschaffen van een eenvoudig ontwerp en bestaande uit minder delen (zie kol. 2, reg. 11-12). Met dit doel wordt voor de derde kenbaar afgebakend tegen de bekende stop die uit een schacht en een daarmee verbonden terugslagklep als twee aparte delen bestaat. Daarmee is het voor de vakman duidelijk dat voor de geoctrooieerde stop wezenlijk is dat de onderhavige stop uit één stuk bestaat, dat wil zeggen stop (schacht) en klep bestaan uit hetzelfde elastische materiaal, omdat aldus een stop wordt verkregen van een eenvoudig ontwerp en met minder delen dan de stop volgens het Duitse octrooischrift. Dit wordt ondersteund door de passage in kol. 3, reg. 32-35, waarin nog wordt verwezen naar andere uitvoeringsvormen van de stop waarbij uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat de stop en de klep altijd uit een en hetzelfde materiaal dienen te be-

E I G E N D O M

3 7 7

staan, dus uit één stuk moeten zijn vervaardigd, welke uitvoeringsvorm men ook kiest voor de spleetvormige klep. Tenslotte zal de vakman opmerken dat de beschrijving van de figuren hiermee geheel in overeenstemming is. Daarin worden slechts uitvoeringsvormen beschreven die uit één stuk bestaan (zie de figuren 1-3, 5-6 en 7). Het betoog van Vacu Products c.s. faalt dan ook. 11 Vacu Products c.s. stellen zich voorts op het standpunt dat de uit twee delen bestaande Epivac III-stop equivalent is aan de stop volgens het octrooi. Zij huldigen het standpunt, naar het hof begrij pt, dat nu de klep in de stop volgens het octrooi wordt gevormd door een (rechte) spleet en de klep van de Epivac III-stop een ringvormige spleet is, waarbij beide spleten bij een vacuüm in deflesonder invloed van de atmosferische overdruk worden gesloten, in beide gevallen sprake is van stoppen met spleetvormige terugslagkleppen en dus van equivalentie. 12 Wat hiervan ook zij, bij equivalentie gaat het er om of de Epivac III-stop in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervult ter bereiking van hetzelfde resultaat als de geoctrooieerde stop. Daarbij is van belang het door de aanvrager gestelde technische probleem (in casu het geraken tot een stop met minder delen) en de daarvoor gevonden oplossing. Niet kan worden gezegd dat met de Epivac III-stop hetzelfde resultaat wordt bereikt (zijnde een uit één stuk vervaardigde stop). Derhalve is er geen sprake van equivalentie. Indirecte inbreuk 13 Naar het hof begrijpt gaan Vacu Products c.s. ervan uit dat conclusie 15 van het octrooi ziet op een pomp die samenwerkt niet alleen met een stop volgens het octrooi maar ook met een andere stop. Zij voeren aan dat de Epivac III-stop bij uitstek geschikt is om met haar rand ('edge') of flens ('flange') op afdichtende wijze ('in sealing fashion') met de pomp volgens het octrooi te worden verbonden en aldus voldoet aan het slot van conclusie 15 ('Pump... of such a shape that the pump can be connected in sealing fashion on the stopper, in particular on the edge orflangeof the stopper'). 14 Ook indien veronderstellenderwijs ervan wordt uitgegaan dat conclusie 15 zodanig moet worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het octrooi ook omvat een combinatie van de in conclusie 15 geoctrooieerde pomp en een andere stop dan die volgens een of meer van de conclusies 1-14, is er naar het voorlopig oordeel van het hof van indirecte inbreuk geen sprake. Het in het slot van conclusie 15 vermelde essentiële vereiste voor de pomp houdt ook voor de combinatie en dus voor de stop in dat de constructie van de stop zodanig dient te zijn dat de aansluiting van de pomp op de stop op afdichtende wijze geschiedt. Dit houdt in, dat stoppen die van een zodanige constructie zijn dat geen luchtdichte afsluiting wordt verkregen wanneer de pomp op de stop wordt gedrukt, niet kunnen worden beschouwd als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, zoals artikel 44A van de Rijksoctrooiwet (1910) bepaalt. Bij pleidooi is door Schneider de samenwerking van de pomp volgens het octrooi met een in eenflessenhalsgeplaatste Epivac III-stop gedemonstreerd. Daarbij heeft het hof waargenomen dat de Epivac III-stop gemakkelijk in de mond van de geoctrooieerde pomp verdwijnt bij plaatsing van de pomp over de gladde, afgeknot conische bovenrand van die stop; het uiteinde

3 7 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

van de pompcilinder, dat van de handgreep is afgekeerd, komt dan te rusten op de flensrand van de fles; een luchtdichte afsluiting van de pompcilinder op de Epivac III-stop komt daarbij niet tot stand. 15 Gelet op het bovenstaande maakt de Epivac III-stop naar het voorlopig oordeel van het hof noch direct noch indirect inbreuk op het Europese octrooi en zijn de grieven 5,6,7,8 en 9 (voor het overige) ongegrond. (...) Uit het bovenstaande vloeit voort dat, nu de grieven deels gegrond zij n, het vonnis in conventie niet in stand kan blijven, dat moet worden beslist als na te melden en dat het vonnis in reconventie zal worden bekrachtigd, met verwijzing van Source als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in eerste aanleg voor zover in conventie gewezen. Het hof zal de kosten van het hoger beroep compenseren, nu beide partijen in hoger beroep deels in het ongelijk zij n gesteld. Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis voor zover in conventie gewezen; en te dien aanzien opnieuw rechtdoende: wijst de vorderingen van Source af; verwijst Source in de kosten van het geding in eerste aanleg, voor zover in conventie gewezen en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Vacu Products c.s. op. ƒ 4.620,-; bekrachtigt het vonnis, voor zover in reconventie gewezen; compenseert de kosten van het geding in hoger beroep aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr. yj Gerechtshof te Amsterdam, 27 februari 1997 (ClaimCare/EuroClaim) Mrs. M. Coeterier, EB. Bakels en R.H.L. Cornelissen Art. 5, lid za Benelux Merkenwet Het verweer dat het merk ClaimCare niet normaal is gebruikt omdat dit tot de oprichting van ClaimcareBVniet is gebruikt door een onderneming maar door een afdeling van een advocatenmaatschap die zich met letselschadezaken bezighoudt wordt voorshands verworpen. In het maatschappelijk verkeer is de scheidslijn tussen beroep en bedrijf vervaagd en valt het onderscheid tussen beide nauwelijks nog te maken. Art.4,6aBMW , Gesteld dat dehandelsnaamEuroClaimovereenstemmendmoetworden geacht met het merk Eurocare, is het depot daarvan te kwader trouw nu het eerst is verricht nadat de handelsnaam in gebruik werd genomen, iets waarvan Claimcare ten tijde van het depot op de hoogte was. Art. 1 BMW Aangenomen magworden dat het grote publiek in ieder geval zodanig met de Engelse taal bekend en vertrouwd is dat het de betekenis van woorden als claim en care kent. De omstandigheid dat de combinatie van die twee beschrijvende woorden tot het woord 'claimcare' geen bestaand Engels woord oplevert neemt enerzijds niet weg dat dat woord sterk verwijzend is naar de aard van de verleende diensten, maar brengt anderzijds wel een zekere meerwaarde met zich. ClaimCare heeft daarmee weliswaar voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen,maariszwak.HetgegevendathetBeneluxMerkenbureaudedoor Tabanan verzochte inschrijvingvan het teken 'Claimcare'geweigerd heeft

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen, leidt het hofniet tot het oordeel dat ClaimCare ongeschikt is als merk te functioneren, maar geeft wél steun aan zijn oordeel dat het een zwak merk betreft. Art.i3A,lidibBMW Veronderstellenderwijs aannemende dat de associatiemaatstaf nog van kracht is, zijn associaties tussen ClaimCare en EuroClaim niet te duchten. Art. 5 Handelsnaamwet Verwarringsgevaar tussen de handelsnamen ClaimCare-EuroCare 'en EuroClaim is niet aannemelijk. Claimcare B.V. te Alphen aan den Rijn, appellante [in kort geding], voorwaardelijk incidenteel geïntimeerde, procureur mr. A. van Hees, advocaat mr. A.R.M. Berntsen te Alphen aan den Rijn, tegen Algemeen Adviesbureau Tabanan B.V. te Hoofddorp, geïntimeerde [in kort geding], voorwaardelijk incidenteel appellante, procureur mr. H.J.M. Boukema. a President Rechtbank Amsterdam, 24 oktober 1996 (mr. R. Orobio de Castro) 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a Door ClaimCare, althans haar rechtsvoorgangster, is op 16 november 1989 bij het Benelux Merkenbureau de naam ClaimCare als woordmerk voor de diensten: 'Financiële advisering en begeleiding op het gebied van letselschade, zowel nationaal als internationaal' (klasse 36) en 'Technisch onderzoek; onderzoek, het voeren van onderhandelingen; juridisch adviseren en begeleiden bij verhaal van letselschade; het vertegenwoordigen in rechte in juridische kwesties dienaangaande' (klasse 42) gedeponeerd. Op 28 augustus 1996 heeft ClaimCare het woordmerk Eurocare voor die diensten gedeponeerd. b ClaimCare maakt in het handelsverkeer gebruik van de handelsnaam ClaimCare en met die naam staat zij sedert 1989 in het handelsregister ingeschreven. In Europees verband maakt zij sinds april 1992 gebruik van de handelsnaam ClaimCareEurocare. c ClaimCare behartigt onder meer de belangen van letselschadeslachtoffers. Zij werkt samen met diverse Nederlandse zorgverzekeraars. De handelsnaam ClaimCare-Eurocare gebruikt zij in samenwerking met de zorgverzekeraar Anoz. d Tabanan gebruikt de handelsnaam EuroClaim en staat sedert 9 februari 1993 in het handelsregister onder die handelsnaam ingeschreven. Zij behartigt de belangen van letselschadeslachtoffers. 2 In dit geding vordert ClaimCare dat Tabanan wordt verboden om de handelsnaam EuroClaim te gebruiken danwei dat Tabanan wordt veroordeeld haar handelsnaam op zodanige wijze te veranderen dat van geen gelijkenis met haar woordmerk meer sprake is, een en ander op straffe van een dwangsom. ClaimCare voert daartoe aan dat zij exclusief rechthebbende is op gebruik van het woordmerk ClaimCare-Eurocare en dat Tabanan inbreuk op haar merkrecht maakt door in strijd met de

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Benelux Merkenwet een handelsnaam te voeren die gelijkenis met haar woordmerk vertoont. Voorts heeft ClaimCare aangevoerd dat Tabanan in strijd met de Handelsnaamwet handelt omdat de door Tabanan gebruikte handelsnaam in geringe mate afwijkt van haar handelsnamen, aldus ClaimCare. Tenslotte handelt Tabanan onrechtmatig waardoor zij schade lijdt, aldus ClaimCare. 3 ClaimCare gebruikt het woordmerk ClaimCare als dienstmerk en als handelsnaam. Van gebruik van het woordmerk Eurocare als dienstmerk is vooralsnog niet gebleken. Het door ClaimCare overgelegde reclamemateriaal heeft slechts betrekking op gebruik van het dienstmerk ClaimCare. De handelsnaam ClaimCare-Eurocare wordt op beperkte schaal door ClaimCare gebruikt. Namelijk slechts bij letselschades die zich buiten Europa hebben voorgedaan. ClaimCare stelt rechthebbende te zijn op het woordmerk ClaimCare-Eurocare en legt in de eerste plaats aan haar vordering ten grondslag inbreuk op dat recht. Van depot van het woordmerk ClaimCare-Eurocare is echter niet gebleken. Vooralsnog moet geoordeeld worden dat bescherming van het woordmerk ClaimCare-Eurocare aan ClaimCare niet toekomt. Immers de combinatie van twee gedeponeerde woordmerken houdt niet tevens bescherming in van die twee woordmerken te samen. 4.1 Voorts moet worden beoordeeld of ClaimCare met vrucht een beroep kan doen op inbreuk op de woordmerken ClaimCare en Eurocare afzonderlijk. 4.2 Daartoe dient te worden beoordeeld of de woorden ClaimCare en Eurocare zodanig beschrijvend zijn voor de diensten die ClaimCare aanbiedt - zoals door Tabanan is aangevoerd - dat die een ander beletten om dezelfde benaming (of delen van die benaming) te gebruiken voor de diensten die men aanbiedt. Vaststaat dat zowel Claimcare als Tabanan hun diensten richten op slachtoffers van letselschade en nagenoeg dezelfde diensten aanbieden. Zowel de Engelse woorden 'claim' als 'care' zijn beschrijvend van aard en kunnen gebruikt worden voor de diensten die zowel ClaimCare als Tabanan aanbieden. Daarbij mag ervan worden uitgegaan dat het publiek de betekenis van deze ingeburgerde Engelse woorden kent. Weliswaar is de combinatie van de woorden 'claim' en 'care' geen bestaand Engels woord, en beschrijft het woord ClaimCare derhalve niet uitsluitend een eigenschap van de aangeboden dienst, maar het verwijst wel sterk naar de aard van die dienst. Het woordmerk dient derhalve als een semi-beschrijvend merk te worden beschouwd en is als zodanig een zwak merk. Hieraan doet niet af dat 'Care' in de gebruikte combinatie met een hoofdletter wordt geschreven. 4.3 Ten aanzien van het woord Eurocare geldt dat het ClaimCare niet vrijstaat het woord 'Euro' te monopoliseren nu dit voorvoegsel in Nederland en daarbuiten in vele aanduidingen voorkomt. Zoals hiervoor reeds is overwogen is het woord 'care' beschrijvend en in combinatie met 'Euro' moet ook dit merk in elk geval als een zeer zwak merk worden beschouwd. Aan bedoelde woordmerken kan ClaimCare derhalve geringe bescherming ontlenen en naar voorlopig moet worden geoordeeld, kan zij dat niet ten opzichte van Tabanan met betrekking tot het door haar gebruikte - overigens ook merkrechtelijk zwakke - teken EuroClaim.

E I G E N D O M

3 7 9

5 Evenmin behoeft door het gebruik van Tabanan van haar handelsnaam voor verwarring bij het daarvoor in aanmerking komende publiek te worden gevreesd. ClaimCare kan de bestanddelen van de handelsnaam ClaimCare en de handelsnaam Claimcare-Eurocare, gelet op de betekenis van deze woorden, niet monopoliseren. De door Tabanan gekozen woordcombinatie met deze bestanddelen wijkt bovendien in voldoende mate af van de handelsnamen en merken van ClaimCare. 6 Van enig onrechtmatig handelen van Tabanan is voorts niet gebleken. De voorziening dient derhalve te worden geweigerd met veroordeling van ClaimCare in de kosten van het geding. Beslissing: 1 Weigert de gevraagde voorziening. 2 Veroordeelt ClaimCare in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Tabanan begroot op ƒ 330,- wegens vastrecht en op ƒ 1.500,- aan salaris procureur. 3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz. 3 Uitgangspunt 3.1 De president heeft in zijn eerste overweging onder a tot en met d de ten processe vaststaande feiten vermeld. Met haar eerste grief bestrijdt Claimcare de juistheid van de vaststelling onder b, c en d. Nu Tabanan de ad b en d aangevoerde bezwaren als juist erkent, zal het hof de gewenste correcties in aanmerking nemen. 3.2 In het kader van de grief, voorzover gericht tegen de vaststelling van de onder 1 sub c weergegeven feiten, betoogt Tabanan dat Claimcare niet enkel de belangen van letselschadeslachtoffers behartigt, maar ook die van mr. A. R. M. Berntsen en van de vennootschap zelf. Dit moge waar zijn maar is voor dit geding niet van belang; de door de president gebezigde woorden 'onder meer' kunnen vervallen. De grief is, wat dit punt betreft, verder niet door Tabanan bestreden. 4 Beoordeling 4.1 Het gaat in deze zaak over het volgende: a door Claimcare, althans haar rechtsvoorgangster, is op 16 november 1989 bij het Benelux Merkenbureau de naam ClaimCare als woordmerk gedeponeerd voor de diensten: 'Financiële advisering en begeleiding op het gebied van letselschade, zowel nationaal als internationaal' (klasse 36) en 'Technisch onderzoek; onderzoek, het voeren van onderhandelingen; juridisch adviseren en begeleiden bij verhaal van letselschade; het vertegenwoordigen in rechte in juridische kwesties dienaangaande' (klasse 42); b op 28 augustus 1996 heeft Claimcare het woordmerk Eurocare voor de voornoemde diensten gedeponeerd; c Claimcare maakt in het handelsverkeer gebruik van de handelsnaam ClaimCare en met die naam staat zij sinds 1995 in het Handelsregister ingeschreven; zij gebruikt die naam voor dienstverlening binnen Nederland terwijl zij zich voorts sinds

3 8 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

april 1992 in Nederland en een aantal landen in Europa van de naam ClaimCare-Eurocare bedient; d Claimcare behartigt de belangen van letselschadeslachtoffers; zij werkt samen met diverse Nederlandse zorgverzekeraars, Arbo-diensten en bedrijfsverenigingen; de handelsnaam ClaimCare-Eurocare gebruikt zij in samenwerking met de zorgverzekeraar Anoz; e Tabanan gebruikt sedert de zomer van 1996 de handelsnaam EuroClaim en zij staat sinds 18 maart 1996 onder die naam in het Handelsregister ingeschreven; zij behartigt eveneens de belangen van letselschadeslachtoffers; f bij de het geding voor de president inleidende dagvaarding vorderde Claimcare als eiseres, kort gezegd, een verbod aan Tabanan om de handelsnaam EuroClaim te gebruiken dan wel een veroordeling haar handelsnaam te wijzigen, een en ander op straffe van een dwangsom; g tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legde zij aan die vordering ten grondslag, kort gezegd, dat Tabanan, wier doelstelling exact dezelfde is als die van haar, Claimcare, door het gebruik van de handelsnaam EuroClaim inbreuk maakt op de merkrechten van Claimcare, dat Tabanan voorts in strijd handelt met de Handelsnaamwet omdat haar handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van die van Claimcare en beider handelsnamen gebruikt worden met betrekking tot dezelfde economische activiteiten zodat er gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten valt en - tenslotte - dat Tabanan onrechtmatig jegens haar handelt; h na door Tabanan gevoerd verweer heeft de president in het vonnis a quo de gevraagde voorziening geweigerd met veroordeling van Claimcare in de kosten van het geding; i tegen die beslissing en de gronden waarop zij rust richten zich de grieven 2 tot en met 7. Wat de gestelde merkinbreuk betreft 4.2 Claimcare legt aan de door haar gevraagde voorziening in de eerste plaats, kort gezegd, ten grondslag dat Tabanan door het gebruik van de handelsnaam EuroClaim inbreuk maakt op haar merkrechten. Deze handelsnaam vertoont volgens haar auditief, begripsmatig en visueel een zodanige gelijkenis met de woordmerken ClaimCare en Eurocare dat daardoor associaties tussen beide gewekt kunnen worden waarbij tevens een rol speelt dat de letter c van het bestanddeel 'claim' in de handelsnaam van Tabanan, in navolging van de schrijfwijze daarvan in het woordmerk ClaimCare, met een hoofdletter wordt geschreven. Bij de beoordeling moet in aanmerking genomen worden dat beide partijen zich op een beperkte doelgroep richten waarbij de aard van de dienstverlening identiek is, te weten verhaal van letselschade, aldus Claimcare.

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

terwijl het merk ClaimCare niet normaal gebruikt is als teken ter onderscheiding van diensten van een onderneming respectievelijk als aanduiding waaronder een (normale) onderneming wordt gevoerd. De aanduiding ClaimCare is immers door mr. A.R.M. Berntsen gevoerd in het kader van zijn praktijkuitoefening als advocaat zoals bij voorbeeld blijkt uit diens briefpapier alsook uit de gemeenschappelijke merkinschrij ving door mr. Berntsen en zijn compagnon mr. Goedkoop aldus Tabanan, die er voorts in dit verband op wijst dat de appellante - Claimcare - pas op 14 augustus 1996, derhalve geruime tijd na het depot, is opgericht. 4.5 Van het vervallen zijn van het merk Eurocare kan reeds geen sprake zijn omdat dit merk eerst op 28 augustus 1996 is gedeponeerd zodat de door de Benelux Merkenwet - BMW - te dezer zake gestelde termijn van driejaar, gedurende welke van het merk na het depot geen normaal gebruik gemaakt is, nog niet versrreken is. 4.6 De aanduiding ClaimCare is tot de oprichting van Claimcare inderdaad, naar Claimcare desgevraagd bij pleidooi heeft toegelicht, gebruikt met betrekking tot de activiteiten van een afdeling van een advocatenmaatschap, welke afdeling zich bezighield met de behandeling van letselschade. Niettemin kan het hof Tabanan in dit verweer voorshands niet volgen omdat in het maatschappelijk verkeer de scheidslijn tussen beroep en bedrijf vervaagd is en, zoals Claimcare terecht opmerkt, het onderscheid tussen beide nauwelijks nog te maken is. Het is derhalve - minstgenomen - de vraag of het gebruik dat van dit merk sedert het depot daarvan tot aan de oprichting van Claimcare gemaakt is, niet als normaal gebruik van dat merk in de zin van de BMW beschouwd mag worden. Op het bij wege van voorwaardelijke incidentele grief gedaan verzoek van Tabanan om aan het Benelux Gerechtshof een vraag van uitleg te stellen over het begrip 'onderneming' in het merkenrecht, komt het hof nog terug. 4.7 Tabanan heeft voorts, wat het woordmerk Eurocare betreft, het verweer gevoerd dat het depot daarvan te kwader trouw is omdat het verricht werd nadat Tabanan haar aanduiding EuroClaim is gaan voeren. Dit verweer treft doel. 4.8 Indien immers, veronderstellenderwijs, mèt Claimcare aangenomen zou moeten worden dat het merk Eurocare en de handelsnaam EuroClaim overeenstemmen in de zin van de BMW, dan geldt dat het depot van dit merk pas geschied is nadat Tabanan haar handelsnaam is gaan gebruiken. Claimcare was ten tijde van het depot - 28 augustus 1996 - van dat gebruik op de hoogte zoals blijkt uit haar schriftelijke sommatie van 27 augustus 1996 aan Tabanan (productie 6 van Tabanan in prima).

4.3 De grieven 2 tot en met 5 richten zich tegen het oordeel van de president dat Claimcare zich niet met vrucht op grond van haar merkrechten tegen het gebruik van de omstreden handelsnaam van Tabanan kan verzetten. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

4.9 Nog steeds uitgaande van de zojuist genoemde veronderstelling, kan Claimcare zich dan ook niet op grond van haar recht op het merk Eurocare verzenen tegen het gebruik door Tabanan van die handelsnaam. Claimcare heeft er mitsdien geen belang bij dat het hof dit merk bij zijn onderzoek naar overeenstemming in de zin van de BMW betrekt zodat het hof bij dit onderzoek slechts het merk ClaimCare en de handelsnaam EuroClaim in beschouwing zal nemen.

4.4 Tabanan heeft als meest vergaand verweer aangevoerd dat de merkrechten van Claimcare als gevolg van non-usus vervallen zijn omdat het merk Eurocare in het geheel niet is gebruikt

4.10 Het hof merkt nu in de eerste plaats op dat partijen van mening verschillen over het criterium waaraan de vraag naar overeenstemming (in de zin van de BMW) beantwoord moet

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

worden. Waar Claimcare van oordeel is dat te dezen (nog steeds) de associatiemaatstaf toepasselijk is die het Benelux Gerechtshof in het zogenaamde Union-arrest (B.G.H. 20 mei 1983, N.J. 1984, 72) geformuleerd heeft, stelt Tabanan zich op het standpunt dat deze maatstaf, na implementatie van de Merkenrichtlijn, niet langer van toepassing is maar dat voor een antwoord op de vraag of overeenstemming aanwezig is te achten, beslissend is of er een zodanige gelijkenis is dat verwarring omtrent de herkomst van de diensten is te duchten. Conditio sine qua non voor het aannemen van overeenstemming is dat er verwarring moet zijn tussen merk en handelsnaam en dat zonder verwarring of verwarringsgevaar de mogelijkheid van associatie irrelevant is, aldus Tabanan. 4.11 Het hof zal op dit geschilpunt van partijen nu niet verder ingaan maar zal voorlopig veronderstellenderwijs aannemen dat de in dit geding te beantwoorden vraag naar overeenstemming nog steeds getoetst moet worden aan de in het Unionarrest neergelegde maatstaf van, kort gezegd, de associatiemogelijkheid. Het hof komt echter op dit punt nog terug in zijn rechtsoverweging 4.15. 4.12 Het hof komt nu toe aan de bespreking van de vraag of er, zoals Claimcare stelt, overeenstemming in de zojuist bedoelde zin is tussen het woordmerk ClaimCare en de handelsnaam EuroClaim. De overweging van de president dat de Engelse woorden 'care' en 'claim' beschrijvend van aard zijn en gebruikt kunnen worden voor de diensten die beide partijen aanbieden, is in hoger beroep niet bestreden. Claimcare is echter, anders dan de president, van mening dat het publiek - met name de ziekenfondspatiënten die een groot deel van haar clientèle vormen - de Engelse taal niet of nauwelijks machtig is en dus ook niet de betekenis van die twee woorden kent. 4.13 Het hof onderschrijft die mening niet. Aangenomen mag worden dat het grote publiek, ook al beheerst het de Engelse taal niet of slechts ten dele, in ieder geval zodanig met die taal bekend en vertrouwd is dat het van woorden als de onderhavige de betekenis kent. De omstandigheid dat de combinatie van die twee beschrijvende woorden tot het woord 'claimcare' geen bestaand Engels woord oplevert, neemt enerzijds niet weg dat laatstbedoeld woord sterk verwijzend is naar de aard van de verleende diensten maar brengt anderzijds - juist door de, naar aannemelijk is geworden: tot dan toe niet bekende, samenstelling van die twee elementen - wèl een zekere meerwaarde met zich. Een en ander leidt het hof voorshands tot de conclusie dat het woordmerk ClaimCare weliswaar voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen - zodat het andersluidende standpunt van Tabanan verworpen moet worden -, maar dat er sprake is van een zwak merk. Het gegeven dat het Benelux Merkenbureau de door Tabanan verzochte inschrijving van het teken 'Claimcare' geweigerd heeft wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen, leidt het hof niet tot het oordeel dat ClaimCare ongeschikt is als merk te functioneren, maar geeft wèl steun aan zijn oordeel dat het een zwak merk betreft. De stelling van Claimcare dat dit merk inmiddels door inburgering grote bekendheid en - dus - (alsnog) een grote mate van onderscheidend vermogen gekregen heeft, is tegenover de ge-

E I G E N D O M

3 8 1

motiveerde betwisting door Tabanan niet (voldoende) onderbouwd en niet aannemelijk geworden. /^ 4.14 Vergelijking van dit op zichzelf al zwakke merk, waaraan derhalve slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt, met de - overigens eveneens zwakke - handelsnaam EuroClaim laat zien dat het enige punt van gelijkenis het in beide voorkomende, beschrijvende woord 'claim' is. De respectieve andere elementen - 'Care' en 'Euro' - vertonen in geen enkel opzicht enige gelijkenis. Toepassing van de meergenoemde associatiemaatstaf leidt het hof tot het oordeel dat, mede gelet op de geringe onderscheidende kracht van het merk, merk en handelsnaam, ieder in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, noch auditief, noch begripsmatig noch visueel een zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met deze handelsnaam geconfronteerd wordt, associaties tussen merk en handelsnaam gewekt worden. Daaraan doet de omstandigheid dat zowel in het merk als in de handelsnaam de eerste letter van de tweede lettergreep met een hoofdletter wordt geschreven, niet af. 4.15 De grieven 2 tot en met 5 falen. Nu zelfs bij toepassing van de associatiemaatstaf uit het Unionarrest - welke maatstaf eerder tot het aannemen van overeenstemming leidt dan de door Tabanan voorgestane maatstaf geen overeenstemming tussen merk en teken kan worden aangenomen, hebben partijen, in dit geding, geen belang bij een nadere bespreking van hun in rechtsoverweging 4.10 weergegeven geschilpunt. Tabanan heeft geen belang meer bij inwilliging van haar in rechtsoverweging 4.6 vermelde, bij wege van voorwaardelijke incidentele grief gedaan verzoek, wat daar overigens van zij. Wat de gestelde strijd met de Handelsnaamwet betreft 4.16 De zesde grief verwijt de president dat deze de gevraagde voorziening, voorzover die gebaseerd is op bepalingen van de Handelsnaamwet, niet getroffen heeft. De president heeft de gestelde vrees voor verwarring niet aannemelijk geacht waarbij hij heeft overwogen dat Claimcare de bestanddelen van haar handelsnamen ClaimCare en ClaimCareEurocare, gelet op de betekenis van die woorden, niet kan monopoliseren en dat bovendien de door Tabanan gekozen combinatie van die bestanddelen in voldoende mate van de handelsnamen van Claimcare afwijkt. 4.17 In de handelsnamen ClaimCare en EuroClaim vormt het woord 'claim' het gemeenschappelijke bestanddeel. Dit gangbare Engelstalige woord, waarvan de betekenis bij het publiek waarop de ondernemingen van partijen zich richten voldoende bekend verondersteld mag worden - zie ook rechtsoverweging 4.13, eerste alinea -, is beschrijvend van aard voor de activiteiten van ieder van partijen. Claimcare kan dit woord niet monopoliseren. Het staat Tabanan dan ook vrij om in haar handelsnaam datzelfde beschrijvende woord te gebruiken, zij het dat dit niet op verwarrende wijze mag geschieden. Dit laatste is ook niet het geval. Waar de respectieve bestanddelen 'Euro' en 'Care' in geen enkel opzicht enige gelijkenis vertonen, wijkt de handelsnaam EuroClaim in voldoende mate af van de handelsnaam ClaimCare om verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen niet aannemelijk te achten. De omstandigheid dat in beide handelsnamen de eerste letter van de tweede lettergreep door een hoofd-

3 8 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

letter gevormd wordt, doet daaraan niet af evenmin als het gegeven dat partijen zich in dezelfde branche bewegen. 4.18 Claimcare heeft in dit verband nog gesteld dat de kans op verwarring in de hand gewerkt wordt doordat Tabanan zich van folders bedient die een zeer grote mate van overeenkomst hebben met haar reclamemateriaal, maar die betwiste stelling is, gelet op de diverse bij het pleidooi getoonde folders, niet aannemelijk geworden. De wél overeenstemmende formaten van de folders zijn, naar onweersproken is gesteld, usantieel vanwege de afmetingen in de folderbakken. 4.19 De handelsnaam ClaimCare-Eurocare bestaat uit twee bestanddelen, te weten ClaimCare en Eurocare, die gescheiden zijn door een liggend streepje. Wat de vergelijking tussen die handelsnaam enerzijds en de handelsnaam EuroClaim anderzijds betreft, verwijst het hof in de eerste plaats naar hetgeen hiervóór met betrekking tot de handelsnamen EuroClaim en ClaimCare is overwogen. 4.20 Het tweede bestanddeel van deze handelsnaam van Claimcare - Eurocare - en de handelsnaam EuroClaim hebben slechts het woord 'Euro' gemeenschappelijk. Claimcare wijst er zelf op dat dit woord in de Europese Gemeenschap frequent gebruikt wordt (pleidooi in prima, pagina 4) hetgeen zeer aannemelijk voorkomt. Claimcare kan dit verwijzende woord niet monopoliseren zodat het Tabanan vrij staat dat woord eveneens in haar handelsnaam, zij het niet op verwarringwekkende wijze, te gebruiken. Waar de woorden 'claim' en 'care' onderling totaal verschillend zijn en geen enkele gelijkenis vertonen, moet geoordeeld worden dat EuroClaim en het bestanddeel Eurocare voldoende van elkaar afwijken. 4.21 Een en ander leidt tot het oordeel dat de handelsnaam EuroClaim zodanig afwijkt van de handelsnaam ClaimCareEurocare dat geen gevaar voor verwarring tussen der partijen ondernemingen te duchten is. Daaraan draagt nog bij dat de handelsnaam van Tabanan slechts één (twee-lettergrepig) woord is terwijl de handelsnaam van Claimcare bestaat uit twee (twee-lettergrepige) woorden. 4.22 Ook de zesde grief kan Claimcare dus niet baten. Wat het gestelde onrechtmatig handelen betreft 4.23 Claimcare heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep nagelaten deze grondslag van haar vordering (voldoende) feitelijk te onderbouwen. In de toelichting op haar grief verwijst zij slechts naar de haars inziens grote mate van overeenkomst tussen de door Tabanan gebruikte folders en haar eigen reclamemateriaal. Het hof heeft echter al in zijn rechtsoverweging 4.18 overwogen die stelling niet aannemelijk te achten. De grief mist grond. Slotsom 4.24 De slotsom is dat het beroepen vonnis dient te worden bekrachtigd met verwijzing van Claimcare in de kosten van het hoger beroep.

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

5 Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt appellante in de op het hoger beroep gevallen kosten, deze tot op heden aan de zij de van gein timeerde begroot uit op ƒ 4.620,-;

verklaart dit arrest wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 78 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 30 september 19981 (Swing/Wings) Mrs. EJ. Numann, M.Y. Bonneur en E.J. Arkenbout Art. 5, lidzaj" art. nCBenelux-Merkenwet In het kader van het rechtshandhavend merkgebruik door een (sub-) licentiehouder valt niet in te zien welke - andere dan bewijsrechtelijke betekenis zou kunnen toekomen aan schriftelijke vastlegging of inschrijvingvan een (sub-)licentie. Aan artikel n,C valt ten deze geen argument te ontlenen nu daarmee slechts beoogd is (derden-)rechtsverkrijgenden te beschermen tegen voor hen niet kenbare beperkingen in het exclusieve gebruikvanhetmerk,dieuiteerderverleendelicentieszoudenkunnenvoortvloeien. Art. 5, lid za BMWj° art. 144 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Tegen deproducties bij pleidooi, waarbij gegevens met betrekking tot rechtshandhavend gebruik worden overgelegd, kan door de tegenpartij bij pleidooi worden naar voren gebracht dat dit gebruik onvoldoende is om van normaal gebruik te spreken, nu een goede procesorde zich daartegen niet verzet. Rothmans en Niemeyer hebben de informatie, waarop de gewraakte stelling van Willem II is geënt, kort voor het pleidooi verschaft. Dat betekent niet alleen dat Willem II die stelling niet eerder (gemotiveerd) naar voren had kunnen brengen, maar ook dat Rothmans en Niemeyer die stelling hadden kunnen voorzien en zich op de betwisting daarvan hadden kunnen voorbereiden. Art. 5, lid 2a BMW Uitgangspunt is dat de bewijslastvan niet(-normaal) gebruik rust op degene die non-usus stelt. Van de merkhouder mag echter worden verwacht dat hij de gestelde non-usus niet slechts in algemene termen ontkent, maar over het door hem beweerde gebruik gedurende de desbetreffende periode zodanig concrete gegevens verschaft dat de wederpartij de gelegenheid heeft zich van zijn bewijslast te kwijten door de onjuistheid van de verstrekte gegevens te bewijzen. Wanneer de merkhouder in gebreke blijft deze gegevens te verschaffen, zal de rechter hem op de voet van artikel 5 lid zsuba BMW kunnen belasten met het bewijs van het merkgebruik. Ben 'overzicht verkoopcijfersSwingBenelux 1984 -1995' van Rothmans enNiemeyerwaaropverkoopaantallentusseni.66i.ooo(is84)en/3.4io (1995) zijn vermeld, biedt onvoldoende aanknopingspunten voor bewijsvoering door de wederpartij (Willem II), nu iedere toelichting op de daar genoemde cijfers ontbreekt en er geen stukken zijn overgelegd waaruit een aanwijzing voor de juistheid van deze cijfers zou kunnen worden geput. Rothmans en Niemeyer hebben derhalve niet aan hun stelplicht voldaan. De verkoop van slechts 900 sigarendoosjes in één jaar tijds (1996) duidt, gezien de in de tabaksbranche gebruikelijke verkoopaantallen, er niet op dat Rothmans en Niemeyer in die periode daadwerkelijk met het merk op 1 Bij het ter perse gaan van deze aflevering was niet bekend of hoger beroep is ingesteld. Red.

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 8 3

de markt actief zijn geweest. In de (gedrukte) media en bij tabaks- schrift daarvan en afschrift daarvan aan Willem II te doen toekoverkooppunten wordt bovendien kennelijk niet met het merk geadver- men. (...) teerd. Rothmans en Niemeyer hebben iets dergelijks in ieder geval niet In reconventie gesteld, hoewel dat op hun wegzou hebben gelegen. Een mogelijk geringe belangstelling voor de Swing-sigaartjes vormt geen6 Als de vordering met de meest vergaande strekking zal de rechtbank eerst de vordering in reconventie beoordelen. geldige reden voor niet-normaalgebruik. ï Rothmans Cigaretten GmbH te Bremen, Duitsland en z Theodorus Niemeyer B.V. te Groningen, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam, tegen B.V. Willem II Sigarettenfabrieken voorheen H. Kersten en Co. te Valkenswaard, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. E. J. Daalder, advocaat mr. D.J.G. Visser te Amsterdam. In conventie en in reconventie ï Tussen partijen staat het volgende vast. 1.1 Op 16 november 1994 heeft Rothmans haar internationale inschrijving voor een groot aantal landen, waaronder de Benelux, van het woordmerk Swing voor waren uit klasse 34 (tabaksproducten) vernieuwd. De vernieuwde inschrijving is geregistreerd onder nummer R 411547. 1.2 Rothmans heeft aan Niemeyer een licentie verleend om in Nederland tabakswaren, waaronder sigaren, te produceren, te distribueren en te verhandelen met gebruikmaking van de naam Swing. Op 29 maart 1995 hebben Rothmans en Niemeyer daarvan een akte opgemaakt, waarin is bepaald dat de licentie per 1 april 1994 is ingegaan. In die akte is Niemeyer tevens de bevoegdheid gegeven om on behalf of Rothmans aan derden licenties te verlenen (artikel 1.1 sub c). Laatstelijk is het merk Swing gevoerd door Schimmelpenninck Sigarenfabriek B.V. (hierna: Schimmelpenninck). 1.3 Op 7 juli 1995 heeft Willem II bij het BeneluxMerkenbureau het woordmerk Wings gedeponeerd, waar het is ingeschreven onder nummer 571803 voor waren in klasse 34 (sigaren en sigaretten). 1.4 Op 22 december 1995 heeft Willem II bij het BeneluxMerkenbureau een beeldmerk waarin het woord Wings voorkomt, gedeponeerd. Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 581455 voor waren in klasse 34 (sigaren). 2 Rothmans en Niemeyer stellen dat de - voor soortgelijke waren gedeponeerde - Wings-merken van Willem II overeenstemmen met hun woordmerk Swing en dat daardoor verwarrings-. althans associatiegevaar kan ontstaan. Zij vorderen op die grond in conventie dat Willem II wordt verboden iedere inbreuk op hun woordmerk Swing te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom, dat de merken van Willem II als later gedeponeerde merken nietig worden verklaard, met bevel tot doorhaling van de desbetreffende inschrijvingen, alsmede schadevergoedingen op te maken bij staat. 3 Willem II stellen dat het merk van Rothmans door nietgebruik in de Benelux is vervallen en vorderen in reconventie de nietigverklaring van dat merk in de Benelux en een bevel aan Rothmans en Niemeyer om, op straffe van een dwangsom, een verzoek tot daadwerkelijke doorhaling van de medegelding van de desbetreffende inschrijving in de Benelux in te dienen en af-

7 Rothmans en Niemeyer hebben zich tegen deze vordering in de eerste plaats verweerd met de stelling dat zij het merk Swing steeds normaal in de Benelux hebben gebruikt, tot 1993 op een zwarte verpakking voor cigarillo's en vanaf 1993 op een zilverkleurig tin-curved doosje voor sigaartjes. Verder hebben zij het verweer gevoerd dat dit merk in ieder geval per 1 januari 1996 in Nederland normaal is gebruikt, zodat het gestelde verval van het merkrecht wegen niet-gebruik in de voorgaande periode sedert die datum niet meer kan worden ingeroepen. Dit verweer is gebaseerd op het feit dat sinds de inwerkingtreding van de nieuwe BMW op 1 januari 1996 de mogelijkheid bestaat om verval van recht wegens non-usus te 'helen' (artikel 14C, derde volzin, van de nieuwe BMW). 8 Wanneer dit laatste verweer doel zou treffen, is de met het eerste verweer van Rothmans en Niemeyer opgeworpen vraag niet meer van belang. De rechtbank zal daarom eerst het beroep op 'heling' onderzoeken. 9 Voor 'heling' is vereist dat het gebruik van het merk is hervat. Volgens Willem II kan van gebruik in de zin van artikel 14C BMW reeds daarom geen sprake zij n omdat de licentie (aan Niemeyer) en de sublicentie (aan Schimmelpenninck) waaronder het gebruik plaatsvond, niet schriftelijk zijn vastgelegd en deze licenties in strijd met het bepaalde in artikel 11C BMW niet zijn geregistreerd. De rechtbank verwerpt deze stelling. Nog daargelaten dat in ieder geval de aan Niemeyer verleende licentie wel op schrift is gesteld, gaat bij de vraag of merkgebruik als rechtshandhavend kan worden aangemerkt immers uitsluitend om de aard en omvang van het gebruik dat door of vanwege de merkhouder van dat merk wordt gemaakt. Naar vaste jurisprudentie moet daarvoor ook worden gekeken naar het merkgebruik door een (sub-) licentiehouder. Niet is in te zien welke - andere dan bewijsrechtelijke - betekenis in dit verband zou kunnen toekomen aan schriftelijke vastlegging of inschrijving van de desbetreffende (sub-)licentie. Aan artikel 11C BMW kan Willem II geen argument ontlenen nu daarmee slechts is beoogd (derden-) rechtsverkrij genden van het merk te beschermen tegen voor hen niet kenbare beperkingen in het exclusieve gebruik van het merk, die uit eerder verleende licenties zouden kunnen voortvloeien. 10 Bij haar akte houdende producties bij pleidooi, die vóór het pleidooi in afschrift aan de rechtbank en aan Willem II is gezonden, hebben Rothmans en Niemeyer in het geding gebracht een 'overzicht verkoopcijfers Swing Benelux 1984 -1993', waarin is vermeld dat in 1996 onder dit merk 9.470 sigaartjes (dat wil zeggen circa 900 doosj es) zijn verkocht. Ten pleidooie heeft Willem II aangevoerd dat bij een dergelijke geringe jaarafzet onmogelijk kan worden volgehouden dat het merk in 1996 normaal is gebruikt en dat ook om die reden het beroep van Rothmans en Niemeyer op 'heling' niet op kan gaan. 11 Volgens Rothmans en Niemeyer dient deze nieuwe stelling, die afwijkt van de eerdere stellingname van Willem II in deze procedure, buiten beschouwing te blijven.

3 8 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De rechtbank stelt dienaangaande voorop dat Willem II met deze nieuwe stelling niet (de grondslag van) haar eis heeft vermeerderd, maar slechts heeft gereageerd op een verweer van Rothmans en Niemeyer op de stelling die de grondslag van haar eis vormde, namelijk dat het merk van Rothmans was vervallen wegens non-usus. Op een eerst bij pleidooi betrokken (feitelijke) stelling kan blijkens onder meer de arresten van de Hoge Raad van 6 april 1979 (NJ1980,34)en 27september 1991 (NJ1991,801)-ookbij protest van de wederpartij - acht worden geslagen, tenzij de regels van een goede procesorde zich daartegen verzetten, hetgeen met name het geval zal zij n wanneer de wederpartij daarop niet meer voldoende heeft kunnen reageren of wanneer zij een nader onderzoek nodig zou maken waarvoor het geding geen plaats meer biedt. Deze situaties zij n hier echter niet aan de orde. Rothmans en Niemeyer hebben de informatie, waarop de gewraakte stelling van Willem II is geënt, kort voor het pleidooi verschaft. Dat betekent niet alleen dat Willem II die stelling niet eerder (gemotiveerd) naar voren had kunnen brengen, maar ook dat Rothmans en Niemeyer die stelling hadden kunnen voorzien en zich op de betwisting daarvan hadden kunnen voorbereiden. Bovendien zijn partijen het eens over de feitelijke grondslag van die stelling - namelijk dat in 1996 9.470 sigaartjes onder het merk Swing zijn verkocht - zodat een nader onderzoek niet hoeft plaats te vinden. De rechtbank kan Rothmans en Niemeyer overigens niet volgen waar zij stellen (pleitnota onder 2) dat in de conclusie van antwoord in conventie van Willem II onder 7 zou zijn te lezen dat Willem II het normaal gebruik van het merk Swing in de Benelux erkent. Op die plaats wordt niet méér opgemerkt dan dat onder de nieuwe BMW 'heling' kan optreden, terwijl daar bovendien wordt benadrukt dat het ontbreken van een schriftelijke en ingeschreven licentie al (en dus niet de enige) twee redenen zijn om terzake geen 'heling' aan te nemen. De onder 10 genoemde stelling van Willem II zal dus bij de beoordeling van dit geschil worden betrokken. 12 De rechtbank deelt de mening van Willem II dat een verkoop van slechts 900 sigarendoosj es onder het merk Swing in één jaar tij ds, gezien de in de tabaksbranche gebruikelijke verkoopaantallen, er niet op duidt dat Rothmans en Niemeyer in die periode daadwerkelijk met het merk op de markt actief zij n geweest. In de (gedrukte) media en bij tabaksverkooppunten wordt bovendien kennelijk niet met het merk geadverteerd. Rothmans en Niemeyer hebben iets dergelijks in ieder geval niet gesteld, hoewel dat op hun weg zou hebben gelegen. In aanmerking genomen dat een mogelijke geringe belangstelling voor de Swing-sigaartjes geen geldige reden voor niet-normaal gebruik vormt, kan bij deze stand van zaken niet worden gezegd dat Rothmans en Niemeyer in 1996 dit merk hebben gebruikt in de zin van artikel 14C, derde volzin, BMW. Het beroep op 'heling' zal daarom niet worden gehonoreerd.

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

heeft er op gewezen dat bij dit overzicht iedere bronvermelding of verantwoording ontbreekt. De rechtbank overweegt het volgende. Uitgangspunt in deze is dat de bewijslast rust op degene, die non-usus stelt. Van de merkhouder mag echter worden verwacht dat hij de gestelde non-usus niet slechts in algemene termen ontkent, maar over het door hem beweerde gebruik gedurende de desbetreffende periode zodanig concrete gegevens verschaft dat de wederpartij de gelegenheid heeft zich van zijn bewijslast te kwijten door de onjuistheid van de verstrekte gegevens te bewijzen. Wanneer de merkhouder in gebreke blijft om deze gegevens te verschaffen, zal de rechtbank hem op de voet van artikel 5 lid 2 sub a BMW kunnen belasten met het bewijs van het merkgebruik. Met Willem II is de rechtbank van oordeel dat het door Rothmans en Niemeyer in het geding gebrachte overzicht onvoldoende aanknopingspunten voor bewijsvoering door Willem II bevat. Iedere toelichting op de daarin genoemde cijfers ontbreekt en er zijn geen stukken overgelegd waaruit een aanwijzing voor de juistheid van deze cijfers zou kunnen worden geput. Rothmans en Niemeyer hebben derhalve niet aan hun stelplicht voldaan, zodat het aan hen is om te bewijzen dat zij het merk wel normaal hebben gebruikt. Zij hebben echter niet aangeboden om getuigenbewijs te leveren. Nu er geen aanleiding is om Rothmans en Niemeyer alsnog in de gelegenheid te stellen om stukken in het geding te brengen - zij hebben niet aangegeven over relevante bescheiden te beschikken - zal de rechtbank hun stellingen passeren en het ervoor houden dat het merk Swing ook in de jaren 1984 - 1995 niet normaal is gebruikt. 15 Het voorgaande voert de conclusie dat de vordering in reconventie tot nietigverklaring van het merk Swing in die zin zal worden toegewezen dat dit merk vervallen zal worden verklaard. Bij het gevorderde bevel aan Rothmans en Niemeyer om, op straffe van een dwangsom, medewerking te verlenen aan het doorhalen van de desbetreffende inschrijving heeft Willem II echter onvoldoende belang nu de rechtbank die doorhaling desnoods ambtshalve uitspreekt. De bij de vordering tot doorhaling gevraagde uitvoerbaar bij voorraad-verklaring zal als te ingrijpend worden afgewezen. In conventie 16 De beslissing in reconventie brengt met zich mede dat de grondslag aan de vorderingen in conventie is komen te ontvallen, zodat zij zullen worden afgewezen. In conventie en in reconventie 17 Als de in beide procedures in het ongelijk gestelde partijen zullen Rothmans en Niemeyer worden veroordeeld in de kosten van de procedures in conventie en in reconventie. Beslissing

13 Het geschil in reconventie spitst zich derhalve toe op de vraag of Rothmans en Niemeyer het merk Swing in de periode vóór 1 januari 1996, eventueel met onderbrekingen van hooguit vijf jaar, normaal hebben gebruikt. 14 Rothmans en Niemeyer hebben hun standpunt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, onderbouwd met eerdergenoemd 'overzicht verkoopcijfers Swing Benelux 1984 - 1993'. waarop voor de jaren 1984-1995 verkoopaantallen tussen 1.661.000 (1984) en 73.410 (1995) zijn vermeld. Willem II is het normale gebruik van het merk Swing blijven betwisten en

De rechtbank in conventie - wijst de vorderingen af; in reconventie - verklaart voor de Benelux vervallen het ten name van Rothmans op 16 november 1994 onder nummer R 411547 vernieuwde internationale depot van het woordmerk Swing; - spreekt uit de doorhaling van dit depot voorzover het gelding had voor de Benelux; - wijst af het meer of anders gevorderde;

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

in conventie en in reconventie - veroordeelt Rothmans en Niemeyer in de kosten van de procedures, tot op heden aan de zijde van Willem II begroot op ƒ 4.240,-. Enz.

E I G E N D O M

3 8 5

tegen Ladder- en Steigerfabriek Centrum B.V. te Zoeterwoude, gedaagde [in kort geding], procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Rotterdam.

1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Partijen zijn beide gevestigde ondernemingen die zich reeds jaren bezig houden met de productie en verkoop van klimmaterialen (ladders, steigers) zowel voor de professionele als de consumentenmarkt hier te lande. Het aantal producenten op de (rode trede-merken) Nederlandse markt bedraagt vier of vijf. Altrex is van hen marktleider. Mr. E.J. Numann b Altrex heeft in 1989, naar aanleiding van de invoering van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet), een nieuw model Art. 13A, lid ïb Benelux Merkenwet Voor zover Altrex zich op haar merkrecht op de kleur zwart beroepttrap in productie genomen, op basis waarvan zij een professiokan van inbreuk geen sprake zijn, nu Centrum die kleur (of een daarmee nele lijn trappen heeft ontwikkeld, die zij sedert 1990 onder de naam 'Taurus' op de markt brengt. overeenstemmende kleur) in haar Centower-serie niet toepast. Derhalve kan in het midden blijven ofde enkele kleur zwart onderscheidend vermo-c Een rechtsvoorgangster van Altrex heeft op 4 mei 1988 bij het gen voor de aangewezen waren(groep) bezit. Ten overvloede wordt dienBenelux-Merkenbureau de kleur zwart als (beeld)merk gedepoaangaande overwogen dat twijfel daaraan op zijn plaats is, nu toepassingneerd, alwaar het onder nr. 714985 is ingeschreven voor de wavan de kleur zwart voor professionele werktuigen zeer gebruikelijk is enren metalen ladders, trappen en steigers. daar niet tegenovergesteld kan worden dat het gebruik van die kleur voord Altrex is voorts gerechtigd tot een Benelux-merkdepot van de stijlen van een trap als de onderhavige ter onderscheiding van derge13 februari 1997 (nr. 887662) van een beeldmerk, bestaande uit lijke trappen ingeburgerd is geraakt. de afbeelding van het bovenste gedeelte van een ladder, voorOfAltrex haar merk zelf wel als onderscheidingsteken gebruikt doet niet zien van de beschrijving -Rood. - Een trede van de trap/ladder is terzake; anders is dat gesteld met het gebruik dat Centrum van de kleur rood., bestemd - kort gezegd - voor de waren ladders, trappen en steigers. rood maakt. In folder- en reclamematriaal voorde Centower-reeks wordt op geen enkele wijze verwezen naar de aanwezigheid van een rode trede eofSedert 1995 brengt Altrex de trappen in de Taurus-lijn in een plateau, derhalve ook niet ter onderscheiding van de betreffende waren.uitvoering met zwart gecoate stijlen en een in rood uitgevoerd Centrum heeft trappen van twee andere producenten getoond die even-bordes/bovenste trede. eens een rode trede of bordes kennen. f Centrum brengt sedert dit jaar, onder de naam 'Centower' een Nu het gebruik van de rode kleur ook een adequate wijze lijkt om de hoog-soortgelijke productenlijn van professionele (industriële) trappen op de markt. De stijlen van die trappen zijn groen van kleur. ste betreedbare trede van een trap ofladder aan te geven, leidt het ertoe dat Ook de Centower-trappen kennen een rood bordes. dat het door Centrum toegepaste rode-kleurgebruik voorshands niet als inbreukmakend op het merkrecht van Altrex kan worden beschouwd.' 2 Stellende dat Centrum met de vervaardiging en verhandeling van de Centower-trappen inbreuk maakt op haar hierboven onArt. 1 Auteurswet 1912 Altrex heeft niet aannemelijk gemaakt dat aan de (modellen van de) der c en d bedoelde merkrechten en op haar auteursrecht op de Taurus-modellenreeks, althans zich schuldig maakt aan onTaurus-serie een eigen vorm met een oorspronkelijk karakter is gegeven rechtmatige nabootsing van die reeks, vordert Altrex -kort die het persoonlijk stempel van de maker draagt. gezegd - een aan Centrum op te leggen verbod van merk- en auteursrechtinbreuk, althans van onrechtmatige nabootsing, Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek Nu het ontwerp van de Taurus-trappen van na 1975 dateert en van met nevenvorderingen. een modeldepotgeen sprake is, brengt het bepaalde in art. 14 lid 5 BTMW mede dat van onrechtmatige nabootsing slechts sprake kan zijn indien3 Centrum heeft verweer gevoerd, waarop hierna, voor zover niet van enkele nabootsing sprake is, doch bijkomende omstandighedennodig, wordt ingegaan. zijn aan te wijzen die de handelwijze een onrechtmatig karakter geven. In dat verband heeft Altrex zich beroepen op (a) nabootsing van de gehele 4 Voor zover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet reeks Taurus-producten en (b) minutieuze nabootsing van haar ontwer-ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in pen. kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de Ad (a): Dat de productenlijn van Altrex een bijzondere opbouw te zien onderhavige vordering, nu gedaagde in het arrondissement 's-Gravenhage gevestigd is. geeft is niet aannemelijk Ad (b): Altrex heeft een reeks van onderdelen van de trap van Centrum opgesomd die minutieus zouden overeenstemmen met die van haar Merkrecht Taurus-trap. 5 Voor zover Altrex zich op haar merkrecht op de kleur zwart beroept kan van inbreuk geen sprake zij n, nu Centrum die kleur Gegeven evenwel de beperkingen die voortvloeien uit de technischefunctie van die onderdelen, alsmede uit de technische voorschriften, neergelegd(of in een daarmee overeenstemmende kleur) in haar Centowerhet Besluit draagbaar klimmaterieel, vertoont de trap van Centrum juist serie niet toepast. Hier kan derhalve in het midden blijven of de enkele kleur zwart onderscheidend vermogen voor de aangeweop tal van details duidelijke verschillen. zen waren(groep) bezit. Ten overvloede wordt dienaangaande overwogen dat twijfel daaraan op zijn plaats is, nu toepassing Altrex B.V. te Nunspeet, eiseres [in kort geding], procureur van de kleur zwart voor professionele werktuigen zeer gebruimr. W. Taekema, advocaat mr. O. J. Ingwersen te Apeldoorn, kelijk is en daar niet tegenovergesteld kan worden dat het gebruik van die kleur voor de stijlen van een trap als de onderha* Zie de noten op blz. 386. Red. Nr. 79 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 december 1997

3 8 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

vige ter onderscheiding van dergelijke trappen ingeburgerd is geraakt. Uit de ter zitting getoonde collectie trappen blijkt dat ook andere producenten van industriële/professionele trappen die kleur toepassen.

kunnen de Taurus-trappen naar het voorlopig oordeel van de president (dan) ook niet als oorspronkelijke werken in auteursrechtelijke zin worden bestempeld, noch kan de productenlijn in haar geheel dat.

6 Voorshands wordt geoordeeld dat het in r.o. 1 onder d bedoelde depot (van 'één rode trede') in beginsel tot een rechtsgeldig merkrecht kan leiden voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Centrum heeft dat ook niet als zodanig tegengesproken. Daarom behoeft in het kader van dit kort geding de wijze waarop Altrex haar depot heeft verricht niet nader in de beschouwing te worden betrokken. Van de ontvangstbevestiging van het depot is namelijk geen kleurenkopie overgelegd, zodat niet kan worden vastgesteld op welke wijze de kleur rood is toegepast in de afbeelding, noch voor welke kleur rood bescherming wordt ingeroepen.

Onrechtmatige nabootsing 11 Nu het ontwerp van de Taurus-trappen van na 1975 dateert en van een modeldepot geen sprake is, brengt het bepaalde in art. 14 lid 5 BTMW mede dat van onrechtmatige nabootsing slechts sprake kan zij n indien niet van enkele nabootsing sprake is, doch bijkomende omstandigheden zijn aan te wijzen die de handelwijze een onrechtmatig karakter geven. In dat verband heeft Altrex zich beroepen op (a) nabootsing van de gehele reeks Taurus-producten en (b) minutieuze nabootsing van haar ontwerpen.

7 Centrum heeft gesteld dat Altrex de rode trede zelf niet als merk toepast, doch enkel als middel om aan te geven tot op welke hoogte de trap veilig kan worden betreden en dat hetzelfde voor haarzelf geldt. Dat voor dat doel de kleur rood gekozen wordt acht Centrum logisch, gelet op de 'stop' en/of gevaarsignaleringsfunctie van die kleur, die bovendien van haar bedrijf vanouds de huiskleur is. 8 Of Altrex haar merk zelf wel als onderscheidingsteken gebruikt doet niet terzake, zolang dat geen verval van het merkrecht door non usus tot gevolg heeft (waarvan de eerstkomende jaren vanzelfsprekend geen sprake is). Anders is dat gesteld met het gebruik dat Centrum van de kleur rood maakt. In het door partijen overgelegde folder- en reclamemateriaal voor de Centower-reeks wordt op geen enkele wijze verwezen naar de aanwezigheid van een rode trede of plateau, derhalve ook niet ter onderscheiding van de betreffende waren. Voorbeelden -bijvoorbeeld van de wijze waarop de trappen in verkoopruimten aan het koperspubliek worden gepresenteerd - waaruit anders zou kunnen blijken, zijn door Altrex niet getoond. Voorts heeft Centrum aannemelijk gemaakt dat zij in het verleden de hoogst betreedbare trede van haar trappen met een sticker, voorzien van een rode waarschuwingstekst, markeerde, welke maatregel evenwel niet voldoende duurzaam bleek. Tenslotte heeft Centrum trappen van twee andere producenten getoond - waaronder een huishoudtrap van Tornado, waarvan zij onweersproken heeft gesteld dat daarvan jaarlijks 500.000 exemplaren hun weg naar het publiek vinden - die eveneens een rode trede of bordes kennen. 9 Nu het gebruik van de rode kleur ook een adequate wijze lijkt om de hoogst betreedbare trede van een trap of ladder aan te geven, leidt het vorenoverwogene ertoe dat het door Centrum toegepaste rode-kleurgebruik voorshands niet als inbreukmakend op het merkrecht van Altrex kan worden beschouwd. Auteursrecht 10 De president is van oordeel dat Altrex niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan de (modellen van de) Taurus-serie een eigen vorm met een oorspronkelijk karakter is gegeven die het persoonlijk stempel van de maker draagt. Anders dan Altrex heeft doen betogen acht de president het zeer wel mogelijk dat twee onafhankelijk van elkaar werkende ontwerpers van trappen voor het doel waarvoor de onderhavige modellen dienen, tot ontwerpen komen die een vergelijkbaar uiterlijk vertonen in de mate waarin de Taurus- en de Centower-trappen dat doen. Vergeleken met het traditionele uiterlijk van soortgelijke trappen

12 Ad (a): Dat de productenlijn van Altrex een bijzondere opbouw te zien geeft is, gelet op de brochures die van andere producenten van soortgelijke trappen door Centrum zijn overgelegd, niet aannemelijk. Altrex heeft ook niet aangegeven waarin haar reeks van die van anderen verschilt. Ad (b): Altrex heeft een reeks van onderdelen van de trap van Centrum opgesomd die minutieus zouden overeenstemmen met die van haar Taurus-trap. Gegeven evenwel de beperkingen die voortvloeien uit de technische functie van die onderdelen, alsmede uit de technische voorschriften, neergelegd in het Besluit draagbaar klimmaterieel - waarbij valt te denken aan de toegelaten marge voor de afstand tussen de treden, de vorm van een effectief scheenbeschermende trede, de aanwezigheid van afsluitstukken aan het boveneinde van de stijlen e.a. - vertoont de trap van Centrum juist op tal van details duidelijke verschillen. Genoemd kunnen worden: het profiel van de treden, de vorm van de schoor onder de onderste trede, het patroon van ribbels op treden en stijlen, de grootte van de popnagels en, bovenal, de kleur van de stijlen, die de totaalindruk zozeer bepalen dat van verwarringwekkende gelijkenis geen sprake is. 13 Dit alles leidt tot de slotsom dat ook van onrechtmatige nabootsing geen sprake is, zodat de vorderingen van Altrex moeten worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Altrex in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing: De President Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt Altrex in de kosten van het geding, aan de zijde van Centrum tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 345,- aan griffierecht en op ƒ 2.000,- voor salaris van de procureur. Enz. Noten 1 Het onderscheidend vermogen van een waarschuwing De president beslist dat de rode trede van Centrum alleen maar inbreuk maakt op het rode trede-merk van Altrex, als Centrum haar rode trede gebruikt als teken om de waren van Centrum te onderscheiden. Vindt dit wel steun in de Benelux Merkenwet? Enig criterium volgens de BMW is of het gaat om gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven dan wel om gebruik van een overeenstemmend teken dat de mogelijkheid doet ontstaan dat bij het publiek een associatie wordt

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 8 7

art. 1 voortvloeiden, en het is overigens discutabel of dit paardenmiddel wel nodig was om het in Burberrys II gewenste resultaat te bereiken. Met De Wit moet er evenwel vanuit worden gegaan dat de in die uitspraak gekozen oplossing geldend recht is. Of moet men inmiddels weer zeggen: was geldend recht? Ook art. 1 lid 2 BMW moet thans worden gelezen in het licht van de Europese Merkenrichtlijn. Deze sluit in art. 3, lid 1 sub e uit van inschrijving, c.q. srelt bloot aan nietigverklaring, tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald of waarvan de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Maar net als in het Benelux merkenrecht van voor Burberrys II is hier nog onzeker of met 'vorm' uitsluitend bedoeld wordt de 3-dimensionale vorm - al moet men daarbij ook acht slaan op de Engelse versie die met 2 Een niet-driedimensionaal technisch effect; Burberry's II; art. 3.1.C 'the shape of goods' driedimensionaler klinkt dan het neutralMerkenrichtlijn ere woord 'vorm'. Maar de Merkenrichtlijn bevat meer. Lid 1 Er zou veel voor te zeggen zijn om waarschuwingstekens zoals sub c van hetzelfde artikel sluit van merkbescherming uit teeen rode trede principieel te vrijwaren van monopolisering via kens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de hoeeen merkrecht. De BMW bevat een voorziening die daarvoor in danigheid van de waar. Is de rode kleur inmiddels geëvolueerd beginsel bruikbaar is. Krachtens art. 1 BMW kunnen niet als tot een teken dat in de handel kan dienen tot aanduiding van de merk beschermd worden (onder meer) vormen die door de aard hoedanigheid van hoogste trede? De hoogste trede heeft deze van de waar worden bepaald of die een uitkomst op het gebied uitspraak dan airhans naar resultaat toch bereikt. van de nijverheid opleveren. De rode bovenste trede heeft van beide iets weg: de aard van de waar is 'risico-inherent' en de kleur is daardoor bepaald (rood is een sterke signaalkleur en beA.A.Q. duidt frequent 'Stop!'; ofwel, de kleur beoogt een 'technisch effect' te weten een advies het bij het thans bereikte peil te houden, en is in zoverre voor de toepassing van art. 1 gelijk te stellen Nr. 80 Kantongerecht te Amsterdam, 27 september 1996 aan een uitkomst op het gebied van de nijverheid. Bij arrest van 16 december 19912 heeft het Benelux Gerechtshof evenwel be(Prisma Verzekeringsadvies/Viaprisma) slist dat onder 'vormen van waren' in art. 1, lid 1, BMW moet worden verstaan de drie-dimensionale vormen van waren. Mr. C. von Meijenfeldt Al aanstonds werden daar vraagtekens bij geplaatst. Zie o.m. Verkade in zijn noot in NJ 1992,596, sub 7. Spoor suggereert in Art. 5 Handelsnaamwet zijn noot in BIE 1992, 390, met verwijzing naar BenGH 9 fe'Prisma', hoewel veel gebruikt en dus niet sterk, is het kenmerkende bruari en 9 maart 1977, BIE 1977,195, 203, dat het BenGH er bestanddeel van der partijen handelsnamen. Het voorvoegsel 'via' doet zelf wellicht ook ooit anders over heeft gedacht (in het licht van het verwarringsgevaar echter afnemen, en leidt tot een andere plaatsing de in die uitspraken gemaakte opmerking dat een kleur gezien in adresbestanden. Medegezien het totaal verschillende werkterrein van de eis van onderscheidend vermogen en de in art. 1 lid 2 gemaakte de ondernemingen, waarbij de werkzaamheden van verzoeker hoogstens uitzonderingen wel niet vaak voor bescherming in aanmerking na geslaagde bemiddeling (zijn hoofdactiviteit) met die van gedaagde zou komen). Zo ook Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/ kunnen overlappen, is verwarringsgevaar niet te duchten. Van Nispen, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht 8e druk 1989, nr. 822, p. 330-331, die -vóór Burberry's II maar steuJakob Dirk Kuikman, h.o.d.n. Prisma Verzekeringsadvies te Amnend op andere rechtspraak van het BenGH - tweedimensiosterdam, verzoeker, gemachtigde mr. A J.W. van Westrop, nale tekens voor de toepassing van art, 1 lid 2 uitdrukkelijk getegen lijk willen stellen met drie-dimensionale. Gielen/Wichers Viaprisma N.V. te Amsterdam, verweerster, gemachtigde Hoeth (Merkenrecht 1992) verdedigden daarentegen - met uitgemr. H.M. van Niftrik. breide motivering- op de drempel van de uitspraak van Burberry's II de uitsluiting van twee-dimensionale merken. De Gronden van de beslissing Wit gaat er in IER 1992, 57 vanuit dat naBurberry's II het andere standpunt niet meer vol te houden is. De bovenstaande casus 1 Tussen partijen staat het volgende vast: doet echter de vraag opkomen, of het Benelux Gerechtshof niet mogelijk te hard van stapel is gelopen. Het is twijfelachtig of a Verzoeker heeft zich op 13 juli 1990 ingeschreven bij de Kamen alle consequenties voldoende onder ogen heeft gezien die mer van Koophandel voor Amsterdam-Haarlem onder de naam voor de twee-dimensionale tekeningen uit deze 'uitzetting' uit 'Prisma Verzekeringen'. In 1993 is die handelsnaam gewijzigd gewekt tussen het teken en het merk.' Het lijkt erop dat de president het paard achter de wagen spant: een merkenrechtelijke actie zou wèl kunnen stranden op het feit dat het merk zelf onderscheidend vermogen mist, doordat het publiek de kleur rood uitsluitend als een functionele waarschuwing ziet, dat het de laatste trede heeft betreden tot waar Altrex het dragen kan. Maar zelfs als het publiek in eerste instantie geneigd is de rode kleur van de trede als zo een waarschuwing op te vatten, hoeft dat op langere termijn niet aan bescherming in de weg te staan. De merkhouder kan, door de rode trede als merk intensief onder de aandacht van het publiek te brengen, deze doen 'inburgeren' als merk, zodat het teken wel onderscheidend vermogen verwerft.

1 Er zij voor de goede orde aan herinnerd dat het associatiecriterium uit de BMW inmiddels achterhaald is door het arrest van het HvJEG van 11 november 1997, BIE 1998, nr. 9, p. 64, Puma/Sabel ('Springende Raubkatze'), waarin door het Hof van Justitie beslist is dat het associatiebegrip slechts dient ter bepaling van de draagwijdte van het verwarringsbegrip en dat er zonder verwarring geen sprake van inbreuk kan zijn. 2 NJ 1992, nt. D.W.F. V.; IER 1992, 57 nt. De Wit; BIE 1992, 379 nt. Spoor; GRURInt 1992,552 met artikel Ruijsenaars op p. 505;EIPR 1992, D-140, Burberry'sII

in 'Prisma Adviesgroep' en in 1996 is de handelsnaam gewijzigd in 'Prisma Verzekeringsadvies'. b Als bedrijfsomschrij ving van verzoeker is in het handelsregister opgenomen: 'het verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van alle soorten verzekeringsovereenkomsten, financieringen en hypotheken'. c Verweerster heeft zich op 20 november 1995 laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam-Haarlem met als handelsnaam VIAPRISMA N.V.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

d Als bedrij fsomschrij ving van verweerster is in het handelsregister opgenomen: 'het verzamelen en distribueren van berichten die voortvloeien uit dienstbetrekkingen, alsmede het adviseren van werkgevers- en werknemersorganisaties, holding, het instaan voor schulden van groepsmaatschappijen van de vennootschap'. 2 Het verzoek Verzoeker vraagt nu dat verweerster wordt veroordeeld haar handelsnaam te wijzigen daartoe stellende dat beide partijen zich bezighouden met verzekeringsmaatschappijen terwijl tevens het relevante publiek (het bedrijfsleven) deels identiek is. In de handelsnamen van partijen vormt het woord 'prisma' het hoofdbestanddeel. Zij wijken dus slechts in geringe mate van elkaar af. Mede gezien de plaats van vestiging van de ondernemingen is gevaar voor verwarring aanwezig. 3 Het verweer Verweerster heeft bestreden dat er gevaar voor verwarring bestaat door de handelsnamen van partijen. Daartoe heeft zij aangevoerd dat partijen op geheel verschillende terreinen werkzaam zijn en totaal andere activiteiten ontplooien. Haar publiciteitsuitingen laten geen ruimte voor misverstand. De mate van afwijking in de handelsnamen is voorts aanzienlijk terwijl het woord 'prisma' zeer veel wordt gebruikt als (deel van een) handelsnaam. 4 De beoordeling Beide ondernemingen zijn in de regio Amsterdam gevestigd en voldoende aannemelijk is dat zij beide over heel Nederland activiteiten ontplooien. Het werkterrein van de ondernemingen is echter totaal verschillend gezien de onder 1 geciteerde, bij het handelsregister ingeschreven, bedrijfsomschrijvingen. Verweerster heeft toegelicht dat wat zij doet omschreven kan worden als het zijn van een 'electronisch(e) koerier/postbureau' (zie verweer onder 5. Dat betekent dat pas na bemiddeling van verzoeker bij het totstandkomen van verzekeringen zijn cliënten in aanraking kunnen komen met verweerster, nl. indien zo'n cliënt van de door verweerster geboden diensten voor wat betreft mutatieverwerking gebruik wenst te maken. Verzoeker heeft bij de behandeling gesteld dat hij echter ook als service aan zijn cliënten de door verweerster geleverde electronische verwerking van mutaties kan en wil verrichten. In zoverre kunnen de werkzaamheden van de ondernemingen elkaar overlappen. 5 In de handelsnamen van partijen komt het woord 'prisma' voor. Het is een woord dat in allerlei combinaties veel wordt gebruikt in handelsnamen, aldus beide partijen. Het onderscheidend vermogen van dit woord is derhalve niet zo sterk. Het is echter wel het kenmerkende bestanddeel van der partijen handelsnamen. Daarbij wordt overwogen dat het wel verschil maakt of het woord 'prisma' zelfstandig voorkomt in de handelsnaam (bij verzoeker) of als onderdeel van een woord (bij verweerster). 6 Het voorvoegsel 'via' voor 'prisma' in de handelsnaam van verweerster doet eventueel verwarringsgevaar bij het publiek, anders dan verzoeker meent, eerder af- dan toenemen. Dat het publiek door het voorvoegsel 'via' in de naam van verweerster zou menen, zoals verzoeker stelt, dat via, in dit geval te lezen als 'door bemiddeling van', verzoeker de door verweerster aangeboden diensten worden geleverd is volstrekt onaannemelijk gelet op het eigenlijke werkterrein van verzoeker, t.w. adviseren/ bemiddelen bij het totstandkomen van verzekeringen. 7 Door het voorvoegsel 'via' in de handelsnaam van verweerster is verwarring niet te duchten door de plaats waar partijen staan

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

opgenomen in adresbestanden of bij de electronische adressering (van belang gezien het werkterrein van verweerster). 8 Niet is komen vast te staan dat door de handelsnamen van partijen daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden. 9 Hetgeen onder 4 t/m 8 is overwogen leidt tot het oordeel dat door de handelsnamen van partijen waarvan het woord 'prisma' een onderdeel vormt geen gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten. Het werkterrein van de ondernemingen is totaal verschillend en voorzover het zou kunnen overlappen is daarvan geen verwarring bij het publiek te duchten omdat verzoeker pas na geslaagde advisering/bemiddeling (zijn hoofdactiviteit) wellicht als uitvloeisel daarvan voor sommige van zijn cliënten als electronische koerier (werkterrein verweerster) gaat functioneren. Vanwege het kenmerkende deel 'prisma' in beider handelsnamen is er sprake van handelsnamen die in geringe mate van elkaar afwijken doch gelet op de omstandigheid dat het woord 'prisma' in de handelsnaam van verweerster een onderdeel vormt van het woord 'viaprisma' is ook daardoor geen verwarring bij het publiek te duchten. 10 Het verzoek wordt daarom afgewezen met veroordeling van verzoeker in de kosten. Beslissing: Wijst het verzoek af. Veroordeelt verzoeker in de kosten aan de zijde van verweerster gevallen en begroot op ƒ 600,- aan salaris gemachtigde. Enz.

Nr. 81 Kantongerecht te Amsterdam, 29 januari 1997 (Hotel Oosterpark/Tulip Inn Oosterpark) Mr. H. van Breda Art. 5 Handelsnaamwet De handelsnaam TULIP INN OOSTERPARK, beschouwd in haar geheel maar ook met inachtneming van haar beide bestanddelen, wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam HOTEL OOSTERPARK. Objectief beschouwd - ook omdat tot het publiek in de zin van art. 5 Hnw. niet alleen hotelgasten moeten worden gerekend, maar bijv. ook reisagenten en taxichauffeurs - is het kenmerkende bestanddeel van de beide handelsnamen niet 'TULIP INN' resp. 'HOTEL' maar juist het in beide namen identieke woord 'OOSTERPARK'. Ook een handelsnaam die bestaat uit, los van elkaar bezien, beschrijvende woorden, zoals hotel en Oosterpark kan toch in aanmerking komen voor de bescherming van art. 5 Hnw. V.o.f. Dietz en Dietz te Amsterdam, verzoekster, gemachtigde mr. K.A. Brunner, tegen Exploitatie Maatschappij Tropenhotel B. V. te Hilversum en Amsterdam, verweerster, gemachtigde mr. K.J. Tattersall. 2 Defeiten 2.1 Door verzoekster wordt op het adres Oostetpark 62 te Amsterdam een hotel gedreven onder de naam HOTEL OOSTERPARK. Het hotelbedrijf onder deze handelsnaam staat al vanaf 16 maart 1962 ingeschreven in het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam gehouden handelsregistet, onder nummer 107181.

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2.2 Op 23 november 1995 is in dat handelsregister onder nummer 33274959 ingeschreven een 'hotelbedrijf inclusief restaurant, banquet en bar' met de handelsnaam TULIP INN OOSTERPARK. Dit hotel wordt sedertdien door verweerster (als nevenvestiging) geëxploiteerd op het adres Linnaeusstraat 2C te Amsterdam, gelegen aan de overzijde van het Oosterpark, in de directe nabijheid van verzoeksters hotel. 2.3 Hotel Oosterpark heeft één ster en telt 8 kamers. Tulip Inn Oosterpark is een driesterrenhotel met 80 kamers. 2.4 Door verweerster - die, zoals ter zitting naar voren kwam, voor haar hotel aanvankelijk een andere naam in gedachten had - is, toen kort voor de opening werd besloten tot het voeren van de huidige naam, niet een (herhaald) naamsonderzoek gedaan. 3 Het geschil 3.1 Het verzoek strekt tot veroordeling van verweerster, uitvoerbaar bij voorraad, om het woord OOSTERPARK uit haar handelsnaam te (laten) schrappen, zulks binnen een maand nadat de griffier de verzochte beslissing naar partijen zal hebben gezonden, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dat verweerster na het verstrijken van die termijn in gebreke blijft om aan die beslissing te voldoen. 3.2 De handelsnaam TULIP INN OOSTERPARK, zo stelt verzoekster, wijkt slechts in geringe mate af van haar, veel oudere handelsnaam HOTEL OOSTERPARK, terwijl beide ondernemingen in dezelfde branche zitten en vlak bij elkaar zijn gevestigd, hetgeen verwarring bij het publiek wekt. Die verwarring is blijkens overgelegde stukken inmiddels vele malen opgetreden, zowel bij gasten als bij touroperators en taxichauffeurs. 3.3 Verweerster betoogt dat het verzoek moet worden afgewezen. Volgens haar is er geen sprake van zeer sterk op elkaar lijkende handelsnamen, waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen zou zijn te duchten. De enige gelijkenis bestaat uit de toevoeging OOSTERPARK, die verwijst naar de geografische ligging van de beide hotels. Gangbare woorden, waaronder geografische aanduidingen, kunnen niet gemonopoliseerd worden. Er zijn vele ondernemingen en, instellingen in de buurt van het Oosterpark die ook van die toevoeging gebruik maken. Deze toevoeging heeft geen onderscheidend vermogen. Indien een handelsnaam geheel of grotendeels uit beschrijvende woorden bestaat, zal niet snel worden aangenomen dat er sprake is van verwarring. Kenmerkend in de handelsnaam van verweerster is het bestanddeel TULIP INN. Wereldwijd zijn er 290 hotels die onder de handelsnaam Golden Tulip of Tulip Inn opereren, waaraan telkens een toevoegsel, bij voorkeur van geografische aard wordt toegevoegd. Alleen al in Amsterdam zijn er, naast Tulip Inn Oosterpark, vier Golden Tulip en twee Tulip Inn hotels. Voor binnen- en buitenlandse gasten is de toevoeging niet meer dan een aanduiding van de plaats waar de betreffende vestiging van de Golden Tulip/ Tulip Inn keten zich bevindt. Van verwarring bij het publiek heeft verweerster nooit iets gemerkt. 4 De beoordeling 4.1 Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaam wet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de

E I G E N D O M

3 8 9

plaats, waar zij gevestigd zij n, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 4.2 In het licht van de hiervoor onder 2 geschetste feiten faalt het betoog van verweerster. Daartoe wordt het volgende in overweging genomen. 4.3 De kantonrechter is van oordeel dat de sedert eind 1995 door verweerster voor haar hotel gevoerde handelsnaam TULIP INN OOSTERPARK, beschouwd in haar geheel maar ook met inachtneming van haar beide bestanddelen, slechts in geringe mate afwijkt van de door verzoekster voor haar hotel al meer dan dertig jaar gevoerde handelsnaam HOTEL OOSTERPARK, bezien op dezelfde wijze als die van verweerster. Objectief beschouwd - ook omdat tot 'het publiek' in de zin van artikel 5 Hnw niet alleen hotelgasten moeten worden gerekend maar bijvoorbeeld ook reisagenten en taxichauffeurs - is het kenmerkende bestanddeel van de beide handelsnamen niet 'TULIP INN' respectievelijk 'HOTEL' maar juist het in beide namen identieke woord 'OOSTERPARK'. Het is dit naamsbestanddeel waarmee aan hotelgast, reisagent en/of taxi-chauffeur informatie wordt gegeven over de lokatie van het gezochte hotel. Dat een hotel aan of nabij een park is gelegen, is immers van groot belang voor de aantrekkingskracht van dat hotel. Hieraan doet niet af dat ook het bestanddeel TULIP INN in de handelsnaam van verweerster niet van belang is ontbloot, omdat dit aan het publiek informatie biedt over het niveau van het hotel (anders dan het beschrijvende woord HOTEL in de handelsnaam van verzoekster). Het - onomstreden - verschil in sterren tussen de beide hotels verschaft aan het publiek overigens de belangrijkste informatie over het verlangde kwaliteitsniveau. Het verschil in niveau tussen de beide onderhavige hotels speelt overigens in het kader van de naamsvergelijking verder geen rol, evenmin als de door verweerster nog aangevoerde omstandigheid dat ook andere dan hotelbedrijven in hun handelsnamen de geografische aanduiding Oosterpark hebben opgenomen. Wel van belang is tenslotte - anders dan verweerster blijkbaar meent - dat ook een handelsnaam die bestaat uit, los van elkaar bezien, beschrijvende woorden zoals hotel en Oosterpark toch in aanmerking kan komen voor de bescherming van artikel 5 Hnw. 4.4 Wordt nu bij de hiervoor geconstateerde geringe afwijking tussen de beide hotelnamen de - vast staande - omstandigheid gevoegd dat beide hotels, niettegenstaande de verschillen in hun omvang en niveau, ondernemingen zijn van gelijke aard die vlak bij elkaar - aan weerskanten van het Oosterpark - zijn gelegen, dan ligt de slotsom voor de hand dat ten gevolge van een en ander verwarring bij het in artikel 5 Hnw bedoelde publiek is te duchten. 4.5 In dit geval komt daar nog iets bij. Verzoekster heeft door het overleggen van diverse bescheiden, zoals toegelicht in de pleitnota van haar gemachtigde onder 11 tot en met 16, aannemelijk gemaakt dat zich sedert eind 1995 herhaaldelijk daadwerkelijke verwarring bij het bedoelde publiek heeft voorgedaan, verwarring waarvan verzoekster ook last heeft ondervonden. Dat dit laatste door verweerster bij gebrek aan wetenschap wordt ontkend doet, gelet op het door verzoekster in het geding gebrachte materiaal, niet ter zake. Aan die ontkenning moet hier dan ook verder voorbij worden gegaan. 4.6 Nu een regeling in de minne, zoals na de mondelinge behandeling beproefd, niet tot stand is gekomen, heeft verzoek-

3 9 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

ster aanspraak op de navolgende beslissing. Aan verweerster wordt een verbod opgelegd dat spoort met de tekst van artikel 5 Hnw. Gelet op haar belang bij een hanteerbare periode om tot een andere handelsnaam te geraken, wordt aan verweerster daartoe een termijn verleend van acht weken na betekening van deze beschikking. Aan de dwangsom wordt een voorshands redelijk maximum verbonden. De proceskosten komen ten laste van verweerster.

dan bij uitzondering) gecompileerde, doorlopende teksten van de geldende wetten ter beschikking te stellen. Dat de in die databanken verzamelde teksten (ingevolge het bepaalde in art. 11 Aw.) vrij van auteursrecht zijn, is immers voor bescherming ingevolge de Richtlijn onverschillig. De Richtlijn derhalve laat de wetgever niet de vrijheid databanken van wetten categorisch uit te sluiten van het recht sui generis en daarmede de vruchten van de door particulieren in de loop der tijd verrichte inspanningen vogelvrij te verklaren.2

5 De beslissing

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek De gedachte dat de vervaardiging van een databank een prestatie vormt die van dien aard is dat zij op één lijn valt te stellen met een prestatie die beschermd wordt door een recht van intellectuele eigendom moet van de hand worden gewezen. Tot dusverre heeft immers, ingevolge het bepaalde in art. 11 Aw., een recht als door de Richtlijn in het leven geroepen, voor wettenverzamelingen zonder persoonlijk karakter niet bestaan, zodat het regime van de Richtlijn een breuk met het verleden betekent. De door Vermande voorgestane rechtstoepassing zou teweegbrengen dat de Richtlijn langs indirecte weg verplichtingen op een particulier als Bojkovskizou leggen, met miskenning van het rechtszekerheidsbeginsel.3

De kantonrechter: - verbiedt verweerster om na verloop van acht weken na de betekening van deze beschikking nog de handelsnaam TULIPINN OOSTERPARK te voeren, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dat zij zal handelen in strijd met deze beschikking, met bepaling dat boven ƒ 100.000,- geen dwangsom meer verbeurd wordt; - veroordeelt verweerster in de kosten van de procedure, aan zijde van verzoekster tot heden begroot op ƒ 967,55, waarvan ƒ 150,- ter zake van door verzoekster voldaan griffierecht, ƒ 67>55 ter zake van betekeningskosten van het verzoekschrift en ƒ 750,- aan salaris gemachtigde; - verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad; - wijst het meer of anders verzochte af. Enz.

Art. 10, lid 2 TRIPs-Verdrag Art. 10 lid 2 WTO-TRIPs-Verdrag heeft blijkens haar bewoordingen betrekking op databanken die auteursrechtelijke bescherming genieten. Daarvan is, naar in confesso, bij de verzameling van Vermande geen sprake.

Art. 6:217; art. 6:231 e.v.; art. 6-.248B.W. Ook indien men aanneemt dat door de aankoop vanBojkovskivan de VNW-wetboekenserie, waarbij hij de VNW-cd zonder extra kosten ont(Vermande/Bojkovski) ving, tussen Vermande en Bojkovski een contractuele rechtsbetrekking tot stand is gekomen waarvan de bij aankoop voor Bojkovski zichtbare voorwaarde Unauthorized down loading or other kinds of copying Mr. E.J. Numann prohibited deel uitmaakt, brengt dat naar het voorlopig oordeel van de presidentnognietmededatBojkovskidatbedingheeftovertreden.BojkovArt. 10, lidi, 1° Auteurswet 1912 De vraag, of overname van op de VNW-cd voorkomende mededelin-skikan en magdemededelingaldushebbenbegrepen dat met'unauthorized' niet anders werd bedoeld dan: wettelijk onbevoegd(elijk).4 gen als Vervallen bij de wet van [...], Stb. [...], bestreden kan worden met een beroep op geschriftenbescherming - de vraag rijst immers of de betrejfendewetstechnischeinformatieandersdanopdeweergegevenwijze Koninklijke Vermande B.V. te Lelystad, eiser [in kort geding], zakelijk valt weer te geven en of Vermande met haar beroep op procureur mr. J. C. H. van Manen, geschriftenbescherming aldus niet de normale omgangstaal wil tegen monopoliseren - kan in dit geding in het midden blijven, aangezien hetPavle Bojkovski, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nehier om in kwantitatief en in kwalitatief opzicht zo onbetekenende ge- derland, gedaagde [in kort geding], procureur mr. P.J.M, von deelten van de totale tekst gaat, dat van een ontlening in auteurs- Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. D.J.G. Visser te Amsterrechtelijke zin niet kan worden gesproken.1 dam. Nr. 82 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 maart 1998

Art. 13 Europese Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996, Pb. L 77/20, be-Overwegingen ten aanzien van het recht: 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. treffende de rechtsbescherming van databanken j" art. 11 Aw. Nu de Europese Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherminga Vermande brengt sinds 1985 de Verzameling Nederlandse van databanken reeds in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd be-Wetgeving (de 'VNW') op de markt. Dit is een vijfdelige boekenhoorde te zijn, rust op de nationale rechter de plicht om de nationale wetreeks die de volledige teksten van een groot aantal wetten en zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen, zij het dat die interpretatieverdragen bevat. Vermande heeft de oorspronkelijke wetsteksten (en wets wij zigingen) betrokken uit het Staatsblad, de Staatshaargrenzen moet vinden in de eisen van rechtszekerheid van de burgers, courant, het Publicatieblad EG, het Tractatenblad en andere brontot wie de Richtlijn zich immers naar haar aard niet richt. Het komt onaannemelijk voor dat art. 11 een bepaling is die de toegang nen. tot publieke documenten betreftin de zin van art. 13 van de Richtlijn. Vermande heeft deze teksten verder verwerkt door toevoeging Het valt niet zonder meer in te zien waarom een particuliere producent van margeteksten, samenvattingen, intitulés, verwijzingen, van een wettendatabank de reguliere databankbescherming zou moetenvoetnoten en verdere redactionele informatie. Met het compileontberen, terwijl voor het tot stand brengen van een dergelijke databankren - Vermande spreekt in dit verband van 'consolideren' - van aanzienlijke investeringen vereist zijn, die noodzakelijk zijn geworden de wettekst uit de, soms voor één regeling talrijke, Staatsblaomdat de overheid volstaat met de uitgifte van Staatsbladen en soortge-den, Staatscouranten en andere officiële publicaties is voor Verlijkepublicaties waarin wetswijzigingen zijn opgenomen, zonder (anders mande, die zich reeds tientallen jaren met het uitgeven van wetsedities bezig houdt, veel tijd en geld gemoeid. Hetzelfde geldt voor het telkens actualiseren van de teksten. 4 Zie de noten op blz. 393. Red.

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

b Vermande brengt het databestand van de Verzameling Nederlandse Wetgeving sinds enkele jaren tevens op CD-ROM uit (de 'VNW-cd'). Daarin zijn ca. 200 wetten en andere regelingen opgenomen. Aan het eind van de zomer van 1996 heeft Vermande de VNW-cd, versie 1996, gratis verstrekt bij aankoop van de VNW-boekenserie. De VNW-cd was daarbij los, bovenin in de plastic folie van de wetseditie verpakt. c Bojkovski, student internationaal recht, heeft ca. 60 wetten en regelingen van de CD-ROM van Vermande gekopieerd en biedt die sinds medio december 1997 op een door hem aangehouden internet-website aan onder de aanduiding 'Legislatio'. Bojkovski heeft, na sommatie van de zijde van Vermande, in januari 1998 de kopjes en de kantnoten zoals die door Vermande op de CD-ROM aan de wetsteksten zijn toegevoegd van zijn site verwijderd. De website waarop Legislatio is te raadplegen, is via het adres http:/www.wetten.nu (en eerder ook http://www.student. demon.nl/) bereikbaar. d Bij e-mail van 6 januari 1998 heeft Vermande Bojkovski gesommeerd zijn identiteit bekend te maken alsmede uiterlijk 8 januari 1998 te berichten dat hij de inbreukmakende stukken van het internet heeft verwijderd. e Op 8 januari 1998 heeft Bojkovski per e-mail meegedeeld de publicatie op de betreffende site te hebben 'gesuspendeerd'. f Vervolgens heeft Vermande op 8 januari 1998 aan Bojkovski per e-mail een nieuwe sommatie gezonden, met betrekking tot de website http:/www.wetten.nu, waarop dezelfde informatie was te vinden als op de in de eerdere correspondentie genoemde website; g Op 9 januari 1998 heeft Bojkovski een e-mail aan Vermande teruggezonden en verzocht mee te delen welke gedeeltes van de sites volgens Vermande inbreuk maken op haar rechten; h Bij e-mail van 14 januari 1998 heeft Vermande meegedeeld dat de sommatie strekt tot volledige verwijdering van informatie op het internet die aan de bestanden van Vermande is ontleend; 2 Vermande vordert - samengaat -: a Bojkovski te gelasten het verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de inhoud van de VNW-cd en/of de boekenreeks Verzameling Nederlandse Wetgeving en/of substantiële delen daarvan via het internet of anderszins te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; b Bojkovski te veroordelen om aan Vermande gespecificeerd, schriftelijk en volledig door een register-accountant geaccordeerde opgave te doen van het aantal keren dat Legislatio door derden op het internet is geraadpleegd, op straffe van een dwangsom; 3 Zij legt aan haar vordering ten grondslag de onder 1 vermelde feiten, alsmede de stelling dat Bojkovski inbreuk maakt op haar auteursrechten c.q. geschriftenrechten door de inhoud van de VNW-cd te kopiëren en op het internet aan te bieden alsmede door margeteksten, samenvattingen (van niet opgenomen wetsartikelen), intitulés, verwijzingen en voetnoten van wetsartikelen en verdere redactionele informatie klakkeloos op het internet over te nemen. Het overnemen van het VNW bestand (ook zonder redactionele toevoegingen) is ook onrechtmatig, zulks in het licht van de Richtlijn 96191EG van 11 maart 1996 inzake de Rechtsbescherming van Databanken. Bovendien handelt Bojkovski in strijd met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor het gebruik van databanken, hetgeen wanprestatie jegens Vermande oplevert.

E I G E N D O M

3 9 1

4 Bojkovski heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. 5 Bojkovski heeft het spoedeisende karakter van de gevraagde voorzieningen - die dat karakter naar hun aard hebben - niet bestreden. Inbreuk op auteursrechten? 6 Voor zover Vermande zich bij dagvaarding heeft beroepen op auteursrecht op iets anders dan geschriften zonder eigen en persoonlijk karakter, ging het om de door Bojkovski van de VNWcd overgenomen kopjes en soortgelijke redactionele toevoegingen. Nu vaststaat dat Bojkovski die intussen heeft verwijderd en gesteld noch aannemelijk is dat hij die wederom in zijn website zal opnemen, kan deze grondslag van de vordering verder buiten beschouwing blijven. 7 Vermande heeft wel haar beroep op haar auteursrecht gehandhaafd voor zover het betrekking heeft op geschiften zonder eigen en persoonlijk karakter -hierna: geschriftenbescherming -, en wel ten aanzien van de op de VNW-cd voorkomende mededelingen als Vervallen bij de wet van [...], Stb. [...], die immers geen deel uitmaken van de wet zoals die is uitgevaardigd en daarom niet worden bestreken door de in art. 11 Auteurswet 1912 (Aw) neergelegde uitsluiting van wetten van auteursrechtelijke bescherming. 8 De vraag of overname van dergelijke mededelingen bestreden kan worden met een beroep op geschriftenbescherming - de vraag rijst immers of de betreffende wetstechnische informatie anders dan op de weergegeven wijze zakelijk valt weer te geven en of Vermande met haar beroep op geschriftenbescherming aldus niet de normale omgangstaal wil monopoliseren - kan in dit geding in het midden blijven, aangezien het hier om in kwantitatief en kwalitatief opzicht zo onbetekenende gedeelten van de totale tekst gaat, dat van een ontlening in auteursrechtelijke zin niet kan worden gesproken. ToepasselijkheidDatabankrichtiijn 9 Op 11 maart 1996 is Europese Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken (Pb. L 77/20; hierna: de Richtlijn) tot stand gekomen. Deze diende uiterlijk op 1 januari 1998 in de wetgeving van de Lid-Staten te zijn geïmplementeerd. De Nederlandse wetgever heeft die termijn niet in acht genomen. Naar verluidt is een der versies van de door partijen ter zitting geproduceerde wetsontwerpen inmiddels de ministerraad gepasseerd en aan de Raad van State voorgelegd, doch, nu die beide versies juist op een voor deze zaak cruciaal punt van elkaar verschillen en niet duidelijk is welke de ministerraad heeft aanvaard, kan reeds om die reden met de inhoud van de tot stand te brengen wet in dit geding geen rekening worden gehouden. 10 Nu de Richtlijn reeds in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd behoorde te zij n, rust op de nationale rechter de plicht om de nationale wet zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen, zij het dat die interpretatie haar begrenzing moet vinden in de eisen van rechtszekerheid van de burgers, tot wie de Richtlijn zich immers naar haar aard niet richt. Dat brengt mede dat allereerst dient te worden onderzocht of Vermande van de door de Richtlijn geboden bescherming zou hebben geprofiteerd indien deze tijdig zou zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving.

3 9 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

particuliere producent van een wettendatabank de reguliere 11 Bojkovski betwist niet dat de VNW-cd een databank is in de databankbescherming zou moeten ontberen, terwijl voor het zin van art. 1 van de Richtlijn. Hij stelt evenwel dat een datatot stand brengen van een dergelijke databank aanzienlijke inbank van wetsteksten - welke teksten ingevolge het bepaalde in vesteringen vereist zijn, die noodzakelijk zijn geworden omdat art. 11 Aw. van auteursrechtelijke bescherming verstoken zij n de overheid volstaat met de uitgifte van Staatsbladen en soortbuiten de werking van het recht sui generis van de Richtlijn valgelijke publicaties waarin wetswijzigingen zijn opgenomen, len, zulks ingevolge art. 13 van de Richtlijn, luidende: De bepalingen van dezerichtlijndoen geen afbreuk aan de wettelijke be-zonder (anders dan bij uitzondering) gecompileerde, doorlopende teksten van de geldende wetten beschikbaar te stellen. palingen betreffende [...] de toegang tot publieke documenten [...]. Dat de in die databanken verzamelde teksten (ingevolge het beBojkovski beroept zich ook nog op de considerans van de Richtpaalde in art. 11 Aw.) vrij van auteursrecht zijn, is immers voor lijn, waar wordt overwogen bescherming ingevolge de Richtlijn onverschillig. dat de Lid-Staten waar een specifieke wet reeds voorziet in een recht dat verwant is met het bij deze richtlijn vastgestelde recht sui generis, de tra-Ook aan de beslissing van de Hoge Raad in de zaak Staat/Den ditioneel volgens de wetgeving vastgestelde uitzonderingen met betrek-Ouden (HR 20 november 1987, NJ1988-311) valt geen argument te ontlenen voor de stelling dat art. 11 Aw. - dan wel de reflexking tot het nieuwe recht moeten kunnen handhaven. werking van die bepaling - vrije toegang tot (o.a.) wetteksten Nu het hier slechts een der overwegingen betreft die tot de totwaarborgt. In de eerste plaats ging het in die zaak om overname standkoming en inhoud van de Richtlijn aanleiding hebben gevan een recente wettekst die in één Staatsblad was verschenen geven, en die derhalve geen deel uitmaakt van de bepalingen (zodat de noodzaak tot compilatie of consolidatie geen rol der Richtlijn, kan daaraan geen bevoegdheid van de nationale speelde), in de tweede plaats was het in die zaak de Staat zelve wetgever worden ontleend om uitzonderingen op het richtlijn(in de gedaante van de toen nog staatsbedrijf zijnde Staatsregiem te maken, nog daargelaten dat de president voorshands drukkerij- en uitgeverij) die zich tegen de nadruk van zijn proonjuist voorkomt de stelling van Bojkovski dat de geschriftenduct verzette, hetgeen de wetgever nu juist met art. 11 Aw. heeft bescherming moet worden beschouwd als een recht dat verwant willen voorkomen. is met het bij de Richtlijn vastgestelde databankrecht en dat de krachtens art. 11 Aw. daarop bestaande traditionele uitzondering daarom onder het regiem van de Richtlijn in de Neder14 Voorshands is de president derhalve van oordeel dat de Richtlandse wet zou mogen worden gehandhaafd. lijn de wetgever niet de vrijheid laat databanken van wetten categorisch uit te sluiten van het recht sui generis en daarmede de vruchten van de in zijn plaats door particulieren in de loop der 12 Vormt nu art. 11 Aw. een 'wettelijke bepaling betreffende de tijd verrichte inspanningen vogelvrij te verklaren. De omstantoegang tot publieke documenten'? De parlementaire geschiedigheid dat geen van de door Vermande overgelegde (concept-) denis van (de voorloper van) art. 11 leert dat aan het uitzondeimplementatiewetten van andere Lid-Staten een uitzondering ren van (onder meer) wetten van auteursrechtelijke beschervoor wettendatabanken kent, versterkt de twijfel aan de mogeming de wens ten grondslag heeft gelegen te voorkomen dat de lijkheid van de door Bojkovski bepleite uitzondering. Staat auteursrechtelijke aanspraken op dergelijke teksten zou kunnen doen gelden en om te bewerkstelligen dat het eenieder vrij zou staan die teksten te verspreiden. Daarbij moet echter Richtlijnconforme uitleg? Onrechtmatigheid? worden bedacht dat de wetgevingsactiviteit destijds (1877, 15 Met het vorenstaande is de door Vermande in dit geding aan 1912) nog niet van dien aard was dat de meeste wetten niet in de orde gestelde vraag nog niet beantwoord. De Richtlijn is iméén aflevering van het Staatsblad te vinden waren en dat de mers nog niet geïmplementeerd en zij legt slechts op de Staat reproductie-, opslag- en raadpleegtechnieken op geen enkele verplichtingen, zonder de burgers te verbinden. Vermande wijze vergelijkbaar waren met de mogelijkheden die ons vanheeft zich er evenwel op beroepen dat de uiterste termijn voor daag ten dienste staan. Partijen zijn het er voorts - terecht, naar implementatie van de Richtlijn is verstreken en dat de rechter het de president voorkomt - over eens dat art. 11 Aw. niet verdaarom in elk geval sedert 1 januari 1998 het nationale recht hindert dat een verzameling wetten als auteursrechtelijk bezoveel mogelijk overeenkomstig de Richtlijn dient uit te legschermd werk geldt, indien de verzameling het resultaat is van gen. In het onderhavige geval betekent dat haars inziens dat de een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukhandelwijze van Bojkovski naar geldend ongeschreven recht als king brengt (hetgeen zich, naar in confesso is, in het onderhaonrechtmatig bestempeld moet worden. vige geval overigens niet voordoet). 16 In het licht van de stand van de rechtspraak op het stuk van de prestatiebescherming tegen namaak en profitering stelt Ver13 Tegen deze achtergrond komt het de president voorshands mande daartoe dat de vervaardiging van een databank, althans onaannemelijk voor dat art. 11 Aw. een bepaling is die de ingaande 1 januari 1998, een prestatie vormt die van dien aard toegang tot publieke documenten betreft in de zin van art. 13 van is dat zij op één lijn valt te stellen met een prestatie die bede Richtlijn. Wel verwijst de memorie van toelichting op de ene schermd wordt door een recht van intellectuele eigendom. ter zitting geproduceerde versie van het wetsontwerp ter implementering van de Richtlijn die een bepaling bevat (art. 8 lid 1) volgens welke databanken van wetten e.d. zijn uitgezonderd 17 Hoezeer die gedachte ook voor de hand ligt, nu ingevolge de van het databankrecht naar art. 13, doch een nadere onderbouRichtlijn zo een recht wordt erkend en laatstelijk per 1 januari wing daarvan ontbreekt. Voorts wordt aldaar opgemerkt dat van dit jaar in de Nederlandse wetgeving had behoren te worzonder de voorgestelde uitzondering, gegeven art. 11 Aw., een den geïncorporeerd, moet zij niettemin van de hand worden lacune zou ontstaan. Ook dat is niet zonder meer inzichtelijk. gewezen. Tot dusverre heeft immers, ingevolge het bepaalde in Die lacune zou wel ontstaan zonder het voorgestelde tweede lid art. 11 Aw., een recht als door de Richtlijn in het leven geroepen, van dat artikel 8, dat - kort gezegd - door de overheid geproduvoor wettenverzamelingen zonder persoonlijk karakter niet beceerde databanken van bescherming uitsluit (behoudens gestaan, zodat het regiem van de Richtlijn een breuk met het vermaakt voorbehoud), overeenkomstig de bepaling van art. 15b leden betekent. De door Vermande voorgestane rechtsAw. Het valt evenwel niet zonder meer in te zien waarom een toepassing zou teweegbrengen dat de Richtlijn langs indirecte

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

weg verplichtingen op een particulier als Bojkovski zou leggen, met miskenning van het rechtszekerheidsbeginsel. 18 Dat art. 10 lid 2 van het TRIPs-verdrag tot een rechtstoepassing als door Vermande bepleit zou dwingen, zoals zij heeft gesteld, valt niet in te zien. De genoemde bepaling heeft immers blijkens haar bewoordingen betrekking op databanken die door keuze of rangschikking van de stof een schepping van de geest vormen, derhalve op databanken die auteursrechtelijke bescherming genieten. Daarvan is, naar in confesso, bij de verzameling van Vermande geen sprake. Toerekenbare tekortkoming ? 19 Vermande heeft tenslotte aangevoerd dat Bojkovski met het kopiëren van de VNW-cd heeft gehandeld in strijd met de op de CD-ROM aangebrachte, bij zijn aankoop voor Bojkovski zichtbare voorwaarde Unauthorized down loading or other kinds of copyingprohibited, die als algemene voorwaarde door Vermande aan de toestemming tot gebruik van de VNW-cd is verbonden, en derhalve toerekenbaar jegens haar is tekortgeschoten. 20 Ook indien men aanneemt dat door de aankoop door Bojkovski van de VNW-wetboekenserie, waarbij hij de VNW-cd zonder extra kosten ontving, tussen Vermande en Bojkovski een contractuele rechtsbetrekking tot stand is gekomen waarvan het geciteerde beding deel uitmaakt, brengt dat naar het voorlopig oordeel van de president nog niet mede dat Bojkovski dat beding heeft overtreden. Het mag als van algemene bekendheid worden beschouwd dat producenten van gegevens- en geluidsdragers mededelingen van de onderhavige strekking op hun producten plegen op te nemen (zoals producenten van grammofoonplaten dat ook in het verleden al deden) en dat de daarin neergelegde beperkingen steevast ruimer, soms veel ruimer, zijn dan de wet bepaalt. Er bestaat voor de koper dan ook weinig aanleiding daarin meer dan een waarschuwing voor het bestaan van wettelijke gebruiksbeperkingen te zien. Bojkovski kan en mag de mededeling dan ook aldus hebben begrepen dat met 'unauthorized' niet anders werd bedoeld dan: wettelijk onbevoegd(elijk). Dat Bojkovski, afgezien van de nietgeïmplementeerde Richtlijn, geen wettelijke bepalingen heeft geschonden is reeds in het voorgaande beslist. Conclusie 21 Dit alles leidt tot de slotsom dat voor de gevraagde voorzieningen geen plaats is. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Vermande in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing: De President: Weigert de gevraagde voorzieningen; Veroordeelt Vermande in de kosten van het geding, aan de zijde van Bojkovski tot aan deze uitspraak begroot op ƒ2.330,-, waarin begrepen het griffierecht; enz. Noten 1 Geen geschriftenbescherming voor Vermande De president weigert geschriftenbescherming te verschaffen voor flarden informatie van Vermande die in de tekst zijn achtergebleven met als argument dat ze in kwantitatief en kwalitatief opzicht te onbetekenend zijn. Sedert Heertje/Hollebrand weten wij dat het de rechter vrij staat om een ontlening van te

E I G E N D O M

3 9 3

geringe betekenis te achten om de vordering toe te wijzen. Het onderhavige vonnis drukt zich wat minder gelukkig uit door te zeggen dat zo onbetekenende gedeelten van de tekst zijn overgenomen, dat er geen sprake is van ontlening-, maar, hoe onbetekenend ook, ontlening blijft het nu eenmaal wel. Ook van geschriftenbescherming voor een wettenverzamelingzonder persoonlijk karakter wil de president niet weten (rov. 17). Dit is bekritiseerd door Spoor in zijn noot bij het vonnis in Computerrecht 1998,146 e.v. (sub 3). De geschriftenbescherming zal zich, zo meen ik met Spoor, uitstrekken over het gehele geschrift en dus over alle wetten die in het geschrift verzameld zijn. Toch verdient ook de benadering van de president aandacht. Als men de verzameling van geschriften beschermt niet alleen als geschrift zonder eigen karakter, maar ook als verzameling zonder eigen karakter, rijst de vraag wat de consequenties zijn ten aanzien van bijvoorbeeld een verzameling schilderijen zonder eigen karakter. Het voert te ver om hier binnen het bestek van deze noot op in te gaan. 2 Artikel 13 Databankrichtlijn en artikel 11 Auteurswet De president beslist dat art. 11 Aw., dat stelt dat er geen auteursrecht bestaat op (onder meer) wetten, door de openbare macht uitgevaardigd, niet de toegang tot publieke documenten regelt in de zin van art. 13 van de databankrichtlijn. Aan art. 11 Aw. ligt slechts de wens ten grondslag om te voorkomen dat de Staat auteursrechtelijke aanspraken op dergelijke teksten zou kunnen doen gelden. De uitspraak kan verbazen. Is het doel van artikel 11 niet veeleer om, hoe dan ook, te verzekeren dat de wet toegankelijk is voor de burger? Dient niet iedere auteursrechtelijke barrière uit de weg worden geruimd, die de toegang van de burger tot 'zijn' wet beperkt, ongeacht of deze ontstaat door de uitoefening van auteursrechten door de openbare macht of door particuliere uitgevers? De president zoekt voor zijn benadering evenwel op overtuigende wijze steun in het systeem van de wet en de wel daarin geregelde gevallen. Hij wijst erop dat art. 11 Aw. niet verhindert dat een verzameling wetten wel auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Men kan toevoegen dat als art. 11 de toegankelijkheid van de wet voor de burger had willen verzekeren, deze wettenverzamelingen op de allereerste plaats van bescherming hadden moeten worden uitgesloten, want zij zijn de wijze waarop de burger in de praktijk van de wet kan kennisnemen. De president wijst daarnaast (rov. 13) op de aanzienlijke investeringen die vereist zij n voor het totstandbrengen en bijhouden van een wettendatabank naar de actuele stand van zaken. Het woord 'investeren' is hier veelbetekenend. De overheid 'investeert' niet in het totstandbrengen van wetgeving. Zij put immers uit de algemene middelen. De overheid/wetgever is geen ondernemer. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat regels die allen aangaan en op kosten van allen tot stand zij n gebracht, niet door de overheid voor eigen voordeel worden uitgebaat. Daarentegen verricht de uitgever van een wettenverzameling of de producent van een databank wel investeringen als ondernemer. Dan is er in beginsel geen bezwaar tegen exclusieve bescherming. Aldus ook Van Engelen,1 bijgevallen door Grosheide.2 Dat geldt zeker ook in dit geval, nu de overheid zelf geen gecompileerde, doorlopende wetteksten ter beschikking stelt en het tot stand brengen daarvan aan de hand van de door de overheid verspreid gepubliceerde wijzigingen een niet te onderschatten karwei is. Doordat derden zich dit product en de

1

Prestatiebescherming, Zwolle 1994, p. 296. F.W. Grosheide, noot bij pres. Rb. Breda, 10 juli 1996, in: Informatierecht AM11997,42. 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

daaraan ten grondslag liggende investeringen gemakkelijk, goedkoop en zonder merkbaar kwaliteitsverlies eigen kunnen maken zijn de uitgevers en producenten commercieel kwetsbaar. Juridische bescherming is voor hen dan ook onontbeerlijk. Dit geldt niet alleen voor de databankrichtlijn, waar het begrip 'investering' een sleutelrol vervult, maar ook voor de Auteurswet 1912. Ook deze heeft immers in belangrijke mate de opdracht, de mededinging te ordenen in de informatie-industrie. Het past daarom in de logica van het auteursrecht zelf, dat het werken van de openbare macht op een andere voet behandelt dan 'private' werken. Dit afwijkend statuut voor werken van de openbare macht vindt men onmiskenbaar neergelegd in het systeem van de Auteurswet. Bij werken van de openbare macht, die uit de algemene middelen zijn bekostigd, wordt het auteursrecht of de uitoefening daarvan vergaand beknot: men zie de artikelen 11 en 15b. Aangezien deze werken buiten de wereld van markt en mededinging tot stand worden gebracht, behoeven ze ook geen juridische bescherming die in belangrijke mate juist met het oog daarop in het leven is geroepen. Alle andere beperkingen in de Auteurswet, die in beginsel particuliere werken betreffen, zij n aanzienlijk geclausuleerder, zelfs als het werken betreft bij de toegankelijkheid waarvan grote belangen kunnen spelen, zoals werken die gebruikt worden in het onderwijs. Deze bepalingen beogen meer een evenwicht te scheppen tussen belangen van bescherming en beschikbaarheid. Het is voldoende dat een particulier een beschermd element 'toevoegt' aan de wet om deze alsnog van publiek domein in beschermd domein te brengen: behalve het door de president genoemde voorbeeld van de wettenverzamelingen kan men denken aan (particuliere) vertalingen van wetten, waarvan ook vaststaat dat ze door het auteursrecht beschermd worden. Ook particuliere scheidsuitspraken worden naar algemene opvatting niet bestreken door art. 11 en de - daar eveneens van auteursrecht uitgezonderde - 'rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen'.

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9

land was toegetreden tot de Schikking van 's Gravenhage van 1925. En toen de Staat had laten blijken voornemens te zijn toe te treden tot de Conventie van Rome voor de bescherming van uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducenten, voerde mede die omstandigheid - in het Elvis Presley arrest4 - tot de enige werkelijk door de Hoge Raad erkende éénlijnsprestatie. 4 Shrink/wrap overeenkomst bindt niet Opnieuw illustreert de uitspraak tenslotte de terughoudendheid van de Nederlandse rechter5 om consumenten gehouden te achten aan zogeheten 'shrinkwrap' of krimpfolie-overeenkomsten: dit keer zelfs, terwijl de voorwaarde Unauthorized down loading or other kinds ofcopyingprohibited van buiten zichtbaar was bij de aanschaf van de VNW. In de Verenigde Staten heeft de afwezigheid van een specifieke databankbescherming juist ontwikkelingen in gang gezet naar een 'contractuele intellectuele eigendomsbescherming' via dit soort technieken van algemene voorwaarden.6 Zou de houding van de rechter veranderen, als de huidige shrink/wrap voorwaarden bij een aankoop van goederen meer de gedaante krijgen van algemene voorwaarden bij het verlenen van (online) diensten? Het heeft er enigszins de schijn van dat voorwaarden bij dienstverlening eerder geaccepteerd worden dan bemoeizucht van een verkoper na overdracht van een verkochte zaak. A.A.Q.

De beslissing van de president, dat art. 11 Aw. niet een bepaling is die toegang tot publieke documenten betreft in de zin van art. 13 van de databank richtlijn verdient daarom instemming. 3 Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Geen éénlijnsprestatie Met een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel ontzegt de president bescherming als éénlijnsprestatie, omdat 'tot dusverre (...) ingevolge het bepaalde in art. 11 Aw., een recht als door de richtlijn in het leven geroepen, voor wettenverzamelingen zonder persoonlijk karakter niet (heeft) bestaan, zodat het regime van de richtlijn een breuk met het verleden betekent'. Is het bieden van bescherming werkelijk een breuk met het verleden? Geschriftenbescherming lijkt reeds thans alleszins denkbaar -zoals onder 1 aangegeven staat art. 11 daaraan niet in de weg. Los daarvan is ook bescherming als (wèl) oorspronkelijke verzameling niet uitgesloten, nu de Nederlandse rechter soms gemakkelijk oorspronkelijkheid aanneemt als bescherming hem gerechtvaardigd voorkomt. Een donderslag bij heldere hemel zou het bieden van bescherming dus niet zijn geweest. Voorts is weliswaar juist dat - zoals de president aanvoert - de richtlijn slechts verplichtingen aan de Staat oplegt, niet aan de burgers, maar in gevallen dat bescherming gerechtvaardigd voorkomt willen de door de Staat aangegane verplichtingen toch wel eens het oordeel vergemakkelijken dat er sprake is van onzorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer. Dat werd reeds in de jaren dertig door onder meer Scholten bepleit^ in verband met de bescherming van modellen, op grond van het feit dat Neder-

' In diens noot bij HR 26 april 1935, NJ1935,1619.

4 HR 24 februari 1989, NI 1989, 701, nt. LWH;IER 1989,47 nt. Spoor; AMI1989,70; AA 1989,615 nt. Cohenlehoram, Elvis Presley. 5 Zie o.m. Pres. Rb. Amsterdam, 24 mei 1995, CR 1997,63. 6 Voor een overzichtsartikel met de stand van zaken tot maart 1997 zie: Clemens Kochinke/Andreas Günther, Shrinkwrap-Lizenzen und Datenbankschutz in den USA, Aktuelle Entwicklung und UCC-Erganzung, Computer und Recht 1997,129-137.

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 83 President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 12 februari 1998

E I G E N D O M

3 9 5

De originaliteit van het kenmerkende element van model FUNDAMENTAL is teveel aan twijfel onderhevig om te kunnen dienen als basisvoorde gevraagde, vergaande voorzieningen.

(Kipling) Mr. J. Mendlik

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek Voorshands bestaan onvoldoende aanknopingspunten om te oordelen dat er sprake is van nodeloze stijlnabootsing. Art. 1 j°art.ioAw. BASIC-model ART M/L valt op door de originele plaatsing van twee ritsen aan de bovenzijde van de tas, die dienen ter 'afsluiting' van de omgevouwen punten van de rits die de eigenlijke sluiting van de tas vormt. Dit element bepaalt het gezicht van de tas, is niet technisch noodzakelijk en valt op basis van de door Ter Maten overgelegde producties niet te herleiden op oudere tassen. BASIC-model ART'M/L moet voorshands als oorspronkelijk, auteursrechtelijk beschermd model worden aangemerkt. Er is evident sprake van ontlening aan het anterieure BASIC-model en dus van een op grond van de Auteurswet 1912 verboden verveelvoudiging en openbaarmaking daarvan.

(Basic-model ART M/L)

Art. 27a Aw. in dit kortgeding is, in aanmerking nemend de omvang, de aard en de korte historie van TerMaten's tassenimport vanuit het Verre Oosten, onvoldoende gesteld ofgebleken dat Ter Maten verwijtbaar, althans toerekenbaar, inbreuk heeft gemaakt op Kiplings auteursrecht. Derhalve zullen de gevraagde voorzieningen die betrekking hebben op de begrotingvan dewinstdieTerMatenmethaarinbreukmakendehandelenheeftbehaald voorshands worden geweigerd. 1 N.V. Kipling S. A. te Antwerpen, België, en 2 Kipling Nederland B.V. te Maarssen, eiseressen [in kort geding], procureur mr. J.C.P. Ekering, advocaat mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam, tegen Marjan ter Maten, handelend onder de naam 4 FUN, te Tilburg, gedaagde [in kort geding], procureur mr. F. Waardenburg, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam.

2 Het geschil van partijen 2.1 Kipling produceert en verhandelt onder meer diverse soorten tassen en rugzakken, waaronder, in de zogenaamde BASICcollectie, de modellen FUNDAMENTAL, SWEET MARIA en Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Onvoldoende is aannemelijk geworden dat Kipling een te lange termijnART-M/ART-L (slechts de maat verschilt), welke drie modellen heeft laten verstrijken sinds zij kennis kreegofmoest krijgen van de Cobra-hierna ook gezamenlijk zullen worden aangeduid als de BASICmodellen. De BASIC-modellen zijn in 1991 ontworpen op de modellen om thans geen spoedeisend belang meer te hebben bij de gestyling-afdeling van Kipling en worden geproduceerd in Taivraagde voorzieningen. wan en, zonder dat een natuurlijk persoon als maker wordt vermeld, in (onder meer) Nederland op de markt gebracht als afArt. ij" art. 10 Auteurswet 1912 Bij de beantwoording van de vraag naar de oorspronkelijkheid van komstig van Kipling, zodat deze als de maker moet worden een werk moet voorop worden gesteld dat niet de afzonderlijke elementenaangemerkt. van het werk moeten worden beoordeeld, maar het werk als geheel. Hierbij dienenfunctionele eisen voortvloeiend uit de randvoorwaarden buiten2.2 Ter Maten heeft een groothandel (4 FUN) in onder meer tasbeschouwing te blijven. Als toets kan gelden de vraag of het redelijkerwijssen en rugzakken en verkoopt sinds eind 1996 tassen die onder denkbaar is dat twee ontwerpers binnen de gegeven randvoorwaarden tot de merknaam COBRA SCANDINAVIA DENMARK in Denemarhetzelfde werk komen. ken zijn geproduceerd. Het betreft onder meer de modellen 811, Toepassing van deze toets op BASIC-model SWEET MARIA leidt tot de 810 en 812/813 (slechts verschillend in grootte), die overeenkomsten vertonen met bovengenoemde BASIC-modellen, doch conclusie dat het in onvoldoende mate een 'eigen gezicht' heeft waarmee voorzien zijn van Disney-figuren in plaats van het Kipling-logo. het zich op originele wijze onderscheidt van andere rugzakjes die (zouden) voldoen aan de gegeven randvoorwaarden. Het in dit verband door Kip-Deze modellen zullen hierna ook gezamenlijk worden aangeling gestelde gebruik van een originele combinatie van op zich bekendeduid als de Cobra-modellen. elementen doet hieraan niet af, nu deze elementen, ook in combinatie beschouwd, te zeer ondergeschikte details betreffen (en dus te weinig het ka2.3 Kipling stelt dat de Cobra-modellen nagenoeg identiek zijn raktervan het werk als geheel kunnen bepalen) om tot oorspronkelijkheidaan de BASIC-modellen waarop zij het auteursrecht heeft, dat van het gehele werk te kunnen leiden. Ter Maten door het verkopen van de Cobra-modellen inbreuk (inbreukmakend model)

3 9 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

pleegt op Kiplings auteursrecht en dat Kipling daardoor schade lijdt en derhalve een spoedeisend belang heeft bij het voorkomen van verdere verspreiding van de inbreukmakende tassen. Op grond hiervan vordert Kipling, kort samengevat, dat Ter Maten geboden wordt om inbreuken op Kiplings auteursrechten te staken, om met tussenkomst van een registeraccountant aan Kipling informatie te verschaffen omtrent haar inkoop en verkoop van de Cobra-modellen (prijzen, hoeveelheden en leveranciers/afnemers) alsmede omtrent de omvang en opslagplaats van de huidige voorraad, om met tussenkomst van een registeraccountant de afnemers een recall-brief te sturen met het verzoek de voorraden tegen betaling aan Ter Maten te retourneren, om aan Kipling de resultaten van deze recall-actie mede te delen en ten slotte om aan Kipling de voorraad en de terugontvangen Cobra-modellen ter beschikking te stellen, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen. 2.4 Ter Maten heeft deze vorderingen gemotiveerd bestreden. Zij heeft zich daarbij in hoofdzaak beroepen op de nietigheid (want vaagheid) van de dagvaarding, op de onbevoegdheid van de rechter, op een gebrek aan spoedeisend belang, op een gebrek aan oorspronkelijkheid van de BASIC-modellen, op misbruik van recht door Kipling, op het bestaan van voldoende afstand tussen de Cobra-modellen en de BASIC-modellen en op een gebrek aan verwijtbaarheid aan haar zijde. Ten slotte heeft Ter Maten nog op enige details de nevenvorderingen weersproken.

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

3.4 Mede omdat uit de pers en uit eerdere procedures blijkt dat Kipling strijdvaardig optreedt tegen 'namaak', kan op basis van deze op dit punt door Kipling feitelijk niet weersproken stellingen van Ter Maten bepaald niet worden uitgesloten dat Kipling al (veel) eerder dan eind 1997 kennis heeft gekregen van de Cobra-modellen. Anderzijds kan uit die stellingen niet onomstotelijk een zeker tijdstip worden afgeleid waarop die kennis bestond of moest bestaan en daarnaast geldt er geen strikte termijn na dat (dus onbepaalde) tijdstip, waarbinnen de onderhavige vorderingen in kort geding aanhangig moeten worden gemaakt, terwijl de omvang van Ter Maten's handel in de Cobramodellen zodanig is, dat wanneer wordt geoordeeld dat van een inbreuk op Kiplings auteursrecht sprake is, Kipling een evident spoedeisend belang heeft dat Ter Maten de handel in de Cobramodellen terstond staakt. Per saldo wordt geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Kipling een te lange termijn heeft laten verstrijken sinds zij kennis kreeg of moest krijgen van de Cobra-modellen om thans geen spoedeisend belang meer te hebben bij de gevraagde voorzieningen. Materiële aspecten 3.5 Materieel draait het in dit kort geding in essentie om twee vragen: (1) zijn de BASIC-modellen auteursrechtelijk beschermde 'werken van toegepaste kunst'? En zo ja: (2) vormen de Cobra-modellen een inbreuk op het auteursrecht op de BASIC-modellen?

3 De beoordeling Formele aspecten 3.1 Ten aanzien van de dagvaarding wordt overwogen dat Kipling zonder veel inspanning had kunnen preciseren welke door Ter Maten verkochte modellen precies inbreuk zouden maken op de BASIC-modellen en in ieder geval foto's van de BASICmodellen in de dagvaarding had kunnen opnemen. Anderzijds zij n de overeenkomsten tussen de Cobra- en de BASIC-modellen reeds op het eerste gezicht zodanig treffend, dat het Ter Maten duidelijk heeft kunnen zijn - en ook, na enig speurwerk, feitelijk is geweest- om welke modellen het gaat. Hoewel de dagvaarding relatief veel zelfwerkzaamheid van Ter Maten heeft gevraagd, is niet gesteld of gebleken dat de dagvaarding onvoldoende geconcretiseerd was om een behoorlijk verweer mogelijk te maken, zodat, mede overwegingen van proceseconomie in aanmerking nemend, de dagvaarding voldoende duidelijk wordt geoordeeld.

3.6 Ten aanzien van de eerste vraag heeft Kipling uitvoerig betoogd en getoond in welke combinatie van details (onder meer: materiaal, stiksels, sluiting, plaatsing en type ritsen en zakken, aanhangend aapje, plaatsing draagriemen en 'paklus') bij de diverse BASIC-modellen in haar visie het persoonlijk stempel van de maker schuilt. Anderzijds erkent zij evenwel (pleitnota, p. 19) dat de zogenaamde oplossingsruimte mede door het materiaalgebruik ('wrinkled nylon') zou kunnen worden gedefinieerd, zodat in ieder geval geoordeeld moet worden dat het materiaalgebruik in casu geen onderdeel kan vormen van het persoonlijk stempel van de maker.

3.2 Omdat de oorspronkelijke mede-gedaagde woonplaats heeft in Rotterdam en bij de beoordeling van de competentie in beginsel van de dagvaarding dient te worden uitgegaan, wordt het onbevoegdheidsverweer eveneens verworpen.

3.8 Bij de beantwoording van de vraag naar de oorspronkelijkheid van een werk, moet voorop worden gesteld dat niet de afzonderlijke elementen van het werk moeten worden beoordeeld, maar het werk als geheel. Hierbij dienen functionele eisen voortvloeiend uit de randvoorwaarden buiten beschouwing te blijven. Als toets kan gelden de vraag of het redelijkerwijs denkbaar is dat twee ontwerpers binnen de gegeven randvoorwaarden (Kipling noemt in dit verband: stoer en sportief uiterlijk, gebruik wrinkled nylon en 'klassiek-modern') tot hetzelfde werk komen. Dit zou onder meer het geval kunnen zijn als het gaat om een voor de hand liggende variatie op een bekend en/of gegeven thema.

3.3 Ten aanzien van de spoedeisendheid is door Kipling gesteld dat zij eerst in november 1997 kennis kreeg van de verkoop van de Cobra-modellen. Ter Maten heeft daartegenover gesteld dat de Cobra-modellen al ruim een jaar door dertig procent van de lederwarenzaken -die ook worden bezocht door Kiplingvertegenwoordigers - worden verkocht, dat al in januari 1997 bij Ter Maten informatie werd aangevraagd door een Kiplingdealer bij wie de ex-vrouw (naar ter zitting bleek: sinds 1983) van de directeur van Kipling Nederland B.V. werkzaam is en dat Ter Maten en Kipling in mei 1997 op een zelfde lederwarenbeurs hebben gestaan. Kortom: Kipling zou al een jaar behoren te weten van de distributie van de Cobra-modellen.

3.7 Ter Maten heeft onder overlegging van vele producties gesteld dat de vormen van de BASIC-modellen niet oorspronkelijk zijn maar al eerder bestonden, en in het bijzonder dat het een vercommercialisering van een legerdessin zou betreffen (dikke ritsen, contrasterende stiksels, vierkante kruisstiksels).

3.9 Toepassing van deze toets op BASIC-model SWEET MARIA leidt tot de conclusie dat het in onvoldoende mate een 'eigen gezicht' heeft waarmee het zich op originele wijze onderscheidt van andere rugzakjes die (zouden) voldoen aan de gegeven randvoorwaarden. Het in dit verband door Kipling gestelde gebruik van een originele combinatie van op zich (naar erkend werd)

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

bekende elementen doet hieraan niet af, nu deze elementen, ook in combinatie beschouwd, te zeer ondergeschikte details betreffen (en dus te weinig het karakter van het werk als geheel bepalen) om tot oorspronkelijkheid van het gehele werk te kunnen leiden. 3.10 Ten aanzien van BASIC-model FUNDAMENTAL komt daarentegen de plaatsing van de twee schuine ritsen op de voorzijde origineel voor, maar Ter Maten heeft met twee verklaringen van fabrikanten uit Hong-Kong en een brochure uit Taiwan aannemelijk gemaakt dat aldaar rugzakken met een dergelijke plaatsing van ritsen al in of voor 1991, het jaar waarin het Kipling-model werd ontworpen, werden geproduceerd en verkocht. Aan Kipling kan worden toegegeven dat de formulering van de verklaringen en de opgetypte datering van de brochure de mogelijkheid open laten dat dit na introductie van de Kipling-modellen plaatsvond, maar voorlopig oordelend en in aanmerking nemend dat het kort geding geen ruimte laat voor uitvoerige(r) bewijslevering, is de originaliteit van (het kenmerkende element van) model FUNDAMENTAL toch aan teveel twijfel onderhevig om te kunnen dienen als basis voor de gevraagde, vergaande voorzieningen. 3.11 Uit de rechtsoverwegingen 3.9 en 3.10 vloeit voort dat voorshands onvoldoende aanknopingspunten (zoals in het bijzonder een specifieke originele stijl) bestaan om te oordelen dat sprake is van nodeloze stijlnabootsing, zoals nog (min of meer terzijde) door Kipling is gesteld. 3.12 BASIC-model ART M/L ten slotte valt op door de originele plaatsing van twee ritsen aan de bovenzijde van de tas, die dienen ter 'afsluiting' van de omgevouwen punten van de rits die de eigenlijke sluiting van de tas vormt. Dit element bepaalt het gezicht van de tas, is niet technisch noodzakelijk en valt op basis van de door Ter Maten overgelegde producties niet te herleiden tot oudere tassen, in het bijzonder niet tot de ter zitting getoonde VADOBAG-tas met Paddington-applicatie, nu deze blijkens het aangehechte kaartje in 1996 op de markt kwam, of tot de door Ter Maten als productie 6 overgelegde afbeelding van een Jolly Bag-tas, die in afgesloten toestand wel ruwweg dezelfde vorm heeft als BASIC-model ART M/L, maar wordt afgesloten door één lange, tweemaal geknikte rits en derhalve bovengenoemd origineel element in BASIC-model ART M/L mist. Per saldo wordt dus geoordeeld dat BASIC-model ART M/L voorshands als oorspronkelijk, auteursrechtelijk beschermd werk moet worden aangemerkt. Van door Ter Maten hiertegen nog aangevoerd misbruik van recht, bestaande in een monopolisering van een legerdessin, is niet gebleken ten aanzien van bovengenoemd origineel en gezichtsbepalend element. 3.13 Thans dient met betrekking tot BASIC-model ART M/L de vraag te worden beantwoord of het Cobra-model 812/813 een inbreuk vormt op het auteursrecht van Kipling. Dit antwoord luidt bevestigend: reeds oppervlakkige vergelijking van beide modellen leert dat bovengenoemde 'extra ritssluitingen' identiek zijn, evenals overigens vele in casu niet relevante details, terwijl ook bij nader onderzoek slechts minimale verschillen tussen de modellen blijken te bestaan. Er is daarom evident sprake van ontlening aan het anterieure BASIC-model en dus van een op grond van de Auteurswet 1912 verboden verveelvoudiging en openbaarmaking daarvan. 3.14 Ten aanzien van de ingestelde vorderingen wordt als volgt overwogen. In dit kort geding is, in aanmerking nemend de om-

E I G E N D O M

3 9 7

vang, de aard en de korte historie van Ter Maten's tassenimport vanuit het Verre Oosten, onvoldoende gesteld of gebleken dat Ter Maten verwijtbaar, althans toerekenbaar, inbreuk heeft gemaakt op Kiplings auteursrecht. Derhalve zullen de gevraagde voorzieningen die betrekking hebben op de begroting van de winst die Ter Maten met haar inbreukmakende handelen heeft behaald voorshands worden geweigerd. De leverancier van Ter Maten is Kipling inmiddels bekend en behoeft dus niet meer genoemd te worden, maar wel heeft Kipling ter voorkoming van verdere inbreuken op haar auteursrechten een gerechtvaardigd belang bij kennisname van de afnemers van Ter Maten en bij de gevorderde recall-brief. Controle hierop door een registeraccountant komt niet onmatig voor, evenmin als de door Ter Maten verzochte (en door Kipling niet echt weersproken) vergoeding van ƒ 15,- per aan Kipling af te dragen tas. De gevorderde termij nen en dwangsommen ten slotte zullen worden verruimd respectievelijk gematigd en gemaximeerd. Voor het overige zijn de vorderingen toewijsbaar als na te melden, terwijl de kosten van deze procedure zullen worden gecompenseerd nu beide partijen ten dele in het gelijk zijn gesteld. 4 De beslissing De President gebiedt Ter Maten om na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de auteursrechten van Kipling met betrekking tot het BASIC-model ART M/L te staken en gestaakt te houden; gebiedt Ter Maten om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Kipling een door een registeraccountant op basis van de boeken en facturen van Ter Maten (4 FUN) gecontroleerde en geaccordeerde verklaring te doen toekomen, waaruit de voorraad van Cobra-model 812/813 op de datum van betekening van dit vonnis blijkt; gebiedt Ter Maten om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan haar afnemers van Cobra-model 812/813 een brief te sturen met de volgende inhoud; Geachte [afnemer], Krachtens vonnis van de President van de Rechtbank Rotterdam van [datum vonnis] berichten wij u als volgt. De President heeft ons in zijn vonnis ondermeer verboden om: - inbreuk te maken op Kiplings auteursrechten terzake van model ART M/L uit de BASIC-collectie en - het inbreukmakende model 812/813 uit de COBRA SCANDINAVIA DENMARK-collectie ter (wederverkoop aan te bieden. Krachtens bevel van de President verzoeken wij u de thans nog bij u beschikbare COBRA SCANDINAVIA DENMARK-tassen model 812/813 binnen één week na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij zullen u vanzelfsprekend defactuurprijs terugbetalen en devervoerskosten vergoeden. Wij verzoeken u vriendelijk zo snel mogelijk aan bovenstaand verzoek te voldoen. Hoogachtend, 4 FUN; gebiedt Ter Maten om aan de raadsman van Kipling binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant mede op basis van toezicht op de verzending van bovenbedoelde brieven opgestelde verklaring te doen toekomen waaruit blijkt: - van feitelijke verzending van bovenbedoelde brieven en - van de'hoeveelheid tassen die als gevolg van de verzending van die brieven zijn geretourneerd;

3 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

gebiedt Ter Maten om binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis haar voorraad van Cobra-model 812/813 op de datum van betekening van dit vonnis, vermeerderd met de als gevolg van de recall-brieven terugontvangen tassen, aan Kipling ter beschikking te stellen op een door Kipling te bepalen plaats in Nederland, tegen een vergoeding van ƒ 15,- per tas; verstaat dat Ter Maten per dag of per product (naar keuze van Kipling) waarop/waarmee zij in strijd handelt met bovenstaande geboden, aan Kipling een dwangsom verbeurt van ƒ 500,-, met een maximum (in totaal) van ƒ 100.000,-; compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 84 President Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 17 april 1997

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

Gronden van de beslissing: 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a Westwood ontwikkelt en produceert computerspelen op cdrom, waaronder het spel 'Red Alert'. Bedoeling van het spel is om een aantal militaire missies uit te voeren. Op het beeldscherm is een landschap met gebouwen, bomen en heuvels te zien. Het programma is bestuurbaar met een muis, waarmee manschappen, gepantserde voertuigen en tanks over het scherm kunnen worden bewogen. b De programmatuur van het spel is ontwikkeld door programmeurs in dienst van Westwood. In de programmatuur van het spel bevindt zich een bestand met de naam RULES.INI, zonder welke het spel niet kan functioneren. c Westwood en Virgin is licentiehoudster van Westwood voor Europa. Op 21 november 1996 is het spel voor het eerst uitgebracht, te weten in Duitsland. d ACE heeft nadien het cd-rom computerspel 'Are you ready and Alert' op de markt gebracht.

De vordering van Westwood en Virgin 2.1 Westwood en Virgin vorderen in dit geding Westwood en Virgin (ACE?, Red.) te bevelen geen inbreuk te maken op de auMr. R. Orobio de Castro teursrechten van Westwood, en meer in het bijzonder het verveelvoudigen of openbaar maken van de cd-rom 'Are you ready Art. ïz en 13 Auteurswet 1912 Westwood en Virgin hebben gemotiveerd aangegeven dat de and Alert', zowel binnen het Beneiux-gebied als in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland en Frankrijk, direct te staken en RULES. INI bestanden door hackers zijn gekraakt en vervolgens door dezen - zonder dat is gebleken van toestemming van Westwood en Virgin - niet te hervatten, met nevenvorderingen zoals nader omschreven in het petitum van de concept-dagvaarding. op Internet zijn gepubliceerd. Voorshands is niet aannemelijk geworden dat ACE bij de productie van de2.2 Westwood en Virgin stellen daartoe dat de 'Are you ready tweede versie van haarcd-rom 'Areyou ready and Alert' geen gebruik heeftand Alert' cd-rom 12 vrijwel complete en letterlijke kopieën van het RULES. INI bestand van de cd-rom 'Red Alert' [bevat.? Red.}. gemaaktvan deRULES.lMbestanden. Westwood stelt dat het auteursrecht van de 'Red Alert' programmatuur bij haar berust en dat zij als enige gerechtigd is die proArt. 6:162 Burgerlijk Wetboek grammatuur openbaar te maken en te verveelvoudigen, tot welk Een verbod als gevorderd is gerechtvaardigd. Ook voor het buitenland laatste Westwood en Virgin voor Europa licentie van haar heeft is een dergelijk verbod gerechtvaardigd, nu uit de door Westwood en Virverkregen. ACE handelt daarmee in strijd met de rechten van gin overgelegde stukken voldoende aannemelijk is geworden dat in de door Westwood en Virgin, aldus Westwood en Virgin. Westwood en Virgin genoemde landen een soortgelijke wettelijke regeling met betrekking tot de auteursrechten van toepassing is als in Nederland.2.3 Westwood en Virgin stellen voorts schade te lijden door de De dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd. handelwijze van ACE, en recht te hebben op winstafdracht door ACE. De door ACE genoten winst is door Westwood en Virgin begroot op een bedrag van ƒ 170.000,-. De schade bestaat volArt. 27a Aw. 1912; art. 6:104 B.W. gens Westwood en Virgin uit winstderving, buitengerechtelijke Westwood en Virgin hebben de door hen gestelde hoogte van de door ACE af te dragen winst niet voldoende onderbouwd, te minder nu ACEkosten en kosten voor het opstellen van het onderzoeksrapport heeft aangevoerd dat de cd-rom 'Areyou ready and Alert' niet los van dedoor de deskundige John James Steele. cd-rom 'Red Alert' kan worden gebruikt. Derhalve is voorshands niet bui-Westwood en Virgin vorderen derhalve een voorschot van ten redelijke twijfel verheven dat de hierop gebaseerde vordering in een ƒ 100.000,-. eventuele bodemprocedure zal slagen. Het verweer van ACE 3 ACE voert ter afwering van de vordering onder meer aan dat Art. 6-.96B.W. Wel is aannemelijk dat het door de Britse deskundige verrichte onder-zij per 14 januari 1997 is begonnen met de productie van een zoeken het daarvan opgestelde rapport aanzienlijke kosten met zich heeft nieuwe versie van het cd-rom spel 'Are you ready and Alert', waarop de RULES. INI bestanden niet langer voorkomen. Voorts meegebracht. Deze kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, betoogt zij dat haar cd-rom niet kan worden gebruikt zonder dienen in beginsel voor rekening van ACE te komen, zodat een voorschot over een exemplaar van 'Red Alert' te beschikken, zodat Westtoewijsbaar is. wood en Virgin geen schade lijden. 1 Westwood Studio's te Reno, Nevada, Verenigde Staten van De beoordelingvan het geschil Amerika, en 4.1 Niet is gebleken dat ACE voor het openbaar maken en ver2 Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd. te London, Verveelvoudigen van de auteursrechtelijk beschermde RULES.INI enigd Koninkrijk, eiseressen, procureur mr. J.W. Knipscheer, bestanden de toestemming van Westwood en Virgin had, die als tegen maker, respectievelijk rechtverkrijgende in de zin van Action Computer Entertainment B.V., gevestigd te Eindhoven, artikel 45I1 Auteurswet 1912 moeten worden aangemerkt. gedaagde, procureur mr. E.A.P. Engels, advocaat mr. F.F. Stiekema te Eindhoven. (Red Alert auteursrechten)

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Westwood en Virgin hebben ontkend dat zij de RULES.INI bestanden zelf op Internet hebben vrijgegeven, hetgeen ook om economische redenen niet voor de hand ligt. Zij hebben gemotiveerd aangegeven dat de RULES.INI bestanden door hackers zijn gekraakt en vervolgens door dezen - zonder dat is gebleken van toestemming van Westwood en Virgin - gepubliceerd. Dat bij deze publicatie de copyrightnotice ontbrak, ontneemt nog niet de auteursrechtelijke bescherming aan die bestanden. 4.2 Voorshands is niet aannemelijk geworden dat ACE bij de productie van de tweede versie van haar cd-rom 'Are you ready and Alert' geen gebruik heeft gemaakt van de RULES.INI bestanden. In dat geval had het immers voor de hand gelegen dat ACE een zogenaamde zilveren (namelijk voor de consument bestemde) versie had getoond die was geproduceerd aan de hand van de wel aan Westwood en Virgin getoonde aangepaste gouden master. Bovendien hebben Westwood en Virgin getracht om een dergelijke zilveren versie in diverse Europese landen te verkrijgen. Ondanks dat circa 6.000 exemplaren van de eerste versie (met RULES. INI bestanden) en ruim 50.000 exemplaren van de tweede versie (volgens ACE zonder RULES.INI bestanden) volgens ACE op de markt zijn gebracht, hebben Westwood en Virgin geen enkel exemplaar daarvan aangetroffen. Ook ter zitting heeft ACE een dergelijk exemplaar niet kunnen tonen. Desgevraagd verklaarde zij zelfs geen enkel dergelijk exemplaar in voorraad te hebben, hetgeen niet verenigbaar met haar lezing voorkomt. 4.3 Het voorgaande leidt ertoe dat een verbod als gevorderd gerechtvaardigd is. Ook voor het buitenland is een dergelijk verbod gerechtvaardigd, nu uit de door Westwood en Virgin overgelegde stukken voldoende aannemelijk is geworden dat in de door Westwood en Virgin genoemde landen een soortgelijke wettelijke regeling met betrekking tot de auteursrechten van toepassing is als in Nederland. De dwangsommen worden als volgt gematigd en gemaximeerd. 4.4 Tegenover de gemotiveerde betwisting van ACE hebben Westwood en Virgin de door hen gestelde hoogte van de door ACE af te dragen winst niet voldoende onderbouwd, te minder nu ACE heeft aangevoerd dat de cd-rom 'Are you ready and Alert' niet los van de cd-rom 'Red Alert' kan worden gebruikt. Derhalve is voorshands niet buiten redelijke twijfel verheven dat de hierop gebaseerde vordering in een eventuele bodemprocedure zal slagen. Wel is aannemelijk dat het door de Britse

E I G E N D O M

3 9 9

deskundige verrichte onderzoek en het daarvan opgestelde rapport aanzienlijke kosten -die overigens niet concreet zijn opgegeven - met zich heeft meegebracht. Deze kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, dienen in beginsel voor rekening van ACE te komen, zodat na te melden voorschot toewijsbaar is. Het bedrag waartoe ACE zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen ACE ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn. 4.5 ACE wordt als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit geding. Beslissing: 1 Beveelt ACE om de inbreuk op de auteursrechten van Westwood, meer in het bijzonder het (doen) verveelvoudigen of het (hernieuwd) openbaar maken van de cd-rom 'Are you ready and Alert', of van andere gegevensdragers die programmatuur bevatten die is te beschouwen als een verveelvoudiging van de programmatuur die is vastgelegd op de 'Red Alert' cd-rom van Westwood en Virgin, alles binnen het Benelux-gebied, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland en Frankrijk, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ 2.000,voor ieder handelen van ACE dat in strijd is met deze veroordeling te voldoen, met een maximum van ƒ 200.000,-. 2 Beveelt ACE om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van Westwood en Virgin schriftelijk opgave te doen van: a het aantal geproduceerde 'Are you ready and Alert' cd-rom's; b het aantal verkochte en geleverde 'Are you ready and Alert' cdrom's met vermelding van de bruto opbrengst daarvan; c het aantal 'Are you ready and Alert' cd-rom's dat ACE nog in voorraad heeft; alle gegevens gecertificeerd door een registeraccountant; zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere dag dat ACE nalaat aan enig onderdeel van deze veroordeling te voldoen, met een maximum van ƒ 200.000,-. 3 Veroordeelt ACE om aan Westwood en Virgin te voldoen ƒ 5.000,-(...). 4 Veroordeelt ACE in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Westwood en Virgin begroot op ƒ 1.900,- wegens vastrecht en op ƒ 1.500,- aan salaris procureur. 5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 6 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

B E R I C H T E N Avondcollege 'Intellectuele Eigendom' Het Nederlands Studie Centrum organiseert in november en december 1998 acht avondcolleges 'Jaaroverzicht Nederlands Recht'. Op acht deelgebieden van het recht worden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar op een rij gezet. Op maandag 23 november a.s. wordt het college Intellectuele Eigendom gegeven. Docenten: Mr. A. P. Meijboom en mr. T. M. Kolle. Plaats: Holiday Inn Hotel Leiden Aanvang: 17.00 u; het college eindigt om 21.30 u. Tijdens het college zal een lichte maaltijd en koffie/thee worden verzorgd. Inlichtingen en aanmelding: Jente Vermeijs en Marieke Vollebregt, tel. 010-2073356; N.S.C., Antwoordnummer 90175, 3009 VB Rotterdam Prijs: ƒ 495,- excl. BTW. De overige onderwerpen die tijdens latere avondcolleges zullen worden behandeld, zijn: Aansprakelijkheidsrecht, Arbeids-

recht, Wet Flexibiliteit en Zekerheid, Bestuursrecht, Familieen Huwelijksvermogensrecht, IT & Telecom Recht en Ondernemingsrecht. Studiemiddag Vereniging voor Mededingingsrecht Op 27 november 1998 organiseren de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging Administratief Recht gezamenlijk een studiemiddag over de interactie tussen het bestuursrecht en het mededingingsrecht. Vier sprekers zullen inleidingen houden. Mr. A.T. Ottow en mr. O.W. Brouwer, beiden advocaat te Amsterdam, zullen spreken over de positie van de klager en de positie van de verdediging bij de toepassing van de Mededingingswet. Mr. E. Steyger, werkzaam bij de Directie Marktwerking van het Ministerie van Economische Zaken, zal spreken over de procedure in bezwaar en beroep. Mr. drs. B.M.J. van der Meulen, werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit

4 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

N O V E M B E R

1 9 9 8

Utrecht, zal spreken over bestuursrechtelijke keuzen bij de toepassing van de Mededingingswet.

zal plaatsvinden in Utrecht, in het Congrescentrum HoogBrabant (in Hoog Catharijne).

De inleidingen zullen worden gevolgd door een discussie onder aanvoering van een panel met prof. F.C.M.A. Michiels, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, prof. R.J.G.M. Widdershoven, Jean Monnet, hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht en prof. H. J. de Ru, advocaat te Amsterdam en bijzonder hoogleraar staatsen bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De studiemiddag is toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht en van de Vereniging Administratief Recht. Opgave voor deelname dient (evt. per fax) vèör 20 november te geschieden bij T. Cohen Jehoram, postbus 90851, 2509 LW Den Haag, fax: 070 -324 97 88. De kosten van deelname bedragen ƒ 35,- per persoon, bij vooruitbetaling te voldoen op rekeningnummer 21.30.36.339 van de VvM bij de MeesPierson bank te Rotterdam. Vermeldt u daarbij 'studiemiddag' en de naam van de deelnemer(s).

De studiemiddag zal aanvangen om 14.00 uur, eindigen om 17.00 uur en worden afgesloten met een borrel. De bijeenkomst

O F F I C I Ë L E

M E D E D E

Personeel Indiensttreding Mevrouw C.H. Molenaar is met ingang van 1 oktober 1998 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van directiesecretaresse (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 1998, nr. Personeel 98036). De heer A.W. van der Kruk is met ingang van 18 november 1998 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'teamleider Beheer' bij de afdeling Register & Publicaties. Beëindiging van het dienstverband Aan de heer G. Daum, medewerker Acquisitie van de afdeling Bibliotheek & Documentatie in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is per 1 november 1998 eervol ontslag verleend Besluit Minister van Economische Zaken van 29 september 1998, nr. Personeel 98035).

L

I

N G

E N

19 juni 1970 (Trb. 1973, 20, laatstelijk 1998, 218) onder het afleggen van een verklaring van niet-gebondenheid aan de bepalingen van artikel 59 van het Verdrag. Het Verdrag zal voor India op 7 december 1998 in werking treden. Verdrag van Boedapest Tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (Trb. 1996,314) is toegetreden op 31 augustus 1998 Turkije. Het Verdrag zal voor Turkije op 30 november 1998 in werking treden. Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg De Republiek Kirgizië is op 10 september 1998 toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 (Trb. 1983, 155). De Overeenkomst zal voor Kirgizië op 10 september 1999 in werking treden.

Register van Octrooigemachtigden Schikking van Madrid en Protocol De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op hun resp. verzoek op 16 oktober 1998 in het register zijn ingeschreven de heren ir. G.H. Boelsma jr. en drs. K.M.L. Bijvank. Voorts zijn op hun verzoek in het register van octrooigemachtigden doorgehaald ir. A. Versnel op 7 oktober 1998 en drs. W.R.E.G. Keppels op 14 oktober 1998. Ten slotte deelt de Voorzitter van Octrooiraad mede dat wegens zijn overlijden op 19 augustus 1998 de inschrijving van mr. ir. H. Mulder in het register is doorgehaald.

Tot de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (laatstelijk Trb. 1996, 126) en het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (Trb. 1990,44) is toegetreden Swaziland op 14 september 1998. De herziene Schikking en het Protocol zullen voor Swaziland op 14 december 1998 in werking treden.

Verdrag van Parijs India is op 7 september 1998 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974, 225 en 1980, 31). Het Verdrag zal voor India op 7 december 1998 in werking treden. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) India is op 7 september 1998 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington,

Tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (Trb. 1990,44) zijn toegetreden op 18 augustus 1998 Estland onder het afleggen van enige verklaringen, en op 1 oktober 1998 Turkije onder afleggen van een verklaring conform art. 14.5. Het Protocol zal voor Estland op 18 november 1998 en voor Turkije op 1 januari 1999 in werking treden.