Eigendom. 16 april 1998, 66e jaargang, nr. 4. Artikelen

U I T G A V E

VAN

HET

B U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16 april 1998, 66e jaargang, nr. 4

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Artikelen Frederick M. Abbott en D.W. Feer Verkade, The Silhouette of a Trojan Horse: Reflections on Advocate General Jacobs' Opinion in Silhouette v. Hartlauer (blz. 111/9).

Nr. 28 Pres. Rechtbank Rotterdam, 23 sept. 1997, Kao K. K. e.a./ Cosmara e.a. (de shampoo verpakkingen van Kao en Trekpleister in hun geheel en in onderling verband beschouwd stemmen zodanig overeen dat verwarring mogelijk is). b Octrooiraad/Bureau voor de Industriële Eigendom

Actualiteiten First sale doctrine in Amerikaans auteursrecht (blz. 120) oneigenlijk beroep op auteursrecht in Nederland (blz. 120) en Ontwikkelingen experiment versnelde bodemprocedure in octrooizaken (blz. 120/1).

Jurisprudentie a Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 24 Hof's-Gravenhage, 6 nov. 1997, Groba Voedersystemen e.a./ Euro-Agra e.a. (nietigheidsadvies inz. Euro-Nl octrooi bij EOB of Octrooiraad?; Hof bevestigt keuze rechtbank voor Octrooiraad). Nr. 25 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 april 1998, B. Merkelbach/Staat der Nederlanden resp. Raad van Beroep Octrooigemachtigden (vordering tot opschorting van schorsing octrooigemachtigde Merkelbach onverenigbaar met gesloten systeem tuchtrechtspraak). 2 Merkenrecht Nr. 26 Pres. Rechtbank Amsterdam, 29 april 1993, Hachette Filipacchi Presse/Beauty Fashion Europe ('ELLE' is door gebruik meer onderscheidend geworden en een algemeen bekend merk; LANCETTI-ELLE stemt overeen). Nr. 27 Hof 's-Gravenhage, 8 jan. 1998, Lifetree Holding/ Benelux Merkenbureau ('De Geboortewinkel' mist elk onderscheidend vermogen voor waren en diensten verband houden met zwangerschap e.d.; geen inburgering).

Nr. 29 Bureau I.E., 25 juli 1997 (verzoek herstel ABC ingewilligd; verwarring tengevolge van procedureverschillen tussen Row 1910 en Row 1995 aannemelijk). Nr. 30 Bureau I.E., i3febr. 1998 (herstel termijn indiening verzoek onderzoek stand van de techniek; na eerdere verlening van een 6-jarig octrooi kan aldus nog een 20-jarig octrooi worden verkregen; verval van voorrangsrecht wijzigt de daaraan gekoppelde termijnen niet). Nr. 31 Bureau I. E., 9 jan. 1998 (certificaat verleend voor product waarvoor eerder o.g.v. ander basisoctrooi reeds een certificaat is verleend; zie EG-Hof 23 maart 1997).

Berichten Versneld procesregime in octrooizaken (blz. 139).

Officiële mededelingen Personeel. - Sluiting van het Bureau I. E.

1 1 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: f 160,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt f 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer f 16,Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Postbank gironummer 17 300 ABN-AMRO Bankrekeningnummer 40.45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: SDU, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzitter van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J. J. Brinkhof dr. J.H. J. denHartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W. F. Verkade mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) Redactie-secretaris: mr. J. L. Driessen Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 0190

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 1 1

A R T I K E L E N The Silhouette of a Trojan Horse: Reflections on Advocate General Jacobs' Opinion in Silhouette v. Hartlauer* Frederick M. Abbott" and D.W. Feer Verkade*" 1 The European Court of Justice (ECJ) has been asked to decide whether its own seminal jurisprudence on the prerequisites of the completed internal market may be extended into the international arena of trade, or should instead be mandatorily restricted to the European Union (EU) market itself. 2 The ECJ perceived in the 1960S that completion of the internal market as promised by the Treaty of Rome would be threatened if trade mark holders and other holders of intellectual property rights (IPRs) might use those rights to partition the internal market when tariffs and quotas were eliminated within the Community. From that early date the Court has been addressed by attacks against its intra-Union exhaustion doctrine from many sides. 3 The Court now is asked to deflne EU policy on the subject of the international or worldwide exhaustion of IPRs under the guise of a seemingly minor question of interpretation - namely whether Article 7 of the Trade Marks Directive of 1989 should be understood to have limited the power of the Member States to adopt their own rules regarding international exhaustion in respect of trade marks. Yet underlying this seemingly minor question lies years of intensive lobbying of the Member State governments and the Commission by industry groups concerned to assure that the EU does not adopt a policy of international exhaustion, not only in the field of trade marks, but also in thefieldsof copyright, patent and related rights. 4 A series of Directives has been set up, each with similar text on the question of exhaustion - each with text that fails to address the international exhaustion issue. Now the Trojan Horse has been wheeled into Luxembourg and the Court is asked to construe the text of the Trade Marks Directive. Is the ECJ prepared to foreclose an open world market in IPRs protected goods on the basis of this record? Is the ECJ prepared to open the door in the side of this Trojan Horse?

the Silhouette trade mark, while indicating in its advertisements that Silhouette had not supplied them. Silhouette filed an action seeking to enjoin Hartlauer from marketing the frames under Silhouette's trade mark in Austria. 6 At the time of the aforesaid transactions, Austria had not yet completed its accession to the EU (which took effect on January 1,1995), and it was then a Contracting State of the European Economie Area (EEA). As a Contracting State of the EEA, Austria was obligated to follow EU jurisprudence on the subject of the intra-Union exhaustion of trade mark rights. The Austrian government had adopted the relevant provisions of the Trade Marks Directive,2 including Article 7 which deals expressly with the subject matter of exhaustion, into its national law (in equivalent language). At the time of the transaction relevant to this case, Hartlauer technically sought to import into a Contracting State of the EEA goods that had been sold outside the territory of the EEA with the consent of the EEA trade mark holder, Silhouette. For all intents and purposes relevant to this case, however, the question is the same as if Austria had then been a Member State of the EU, and AG Jacobs treats this case as such - as hereafter do the authors of this reflection. 7 Prior to joining the EEA, Austria foliowed a rule of international exhaustion with respect to trade marks. Once a good hearing an Austrian trade mark had been placed on the market outside the territory of Austria with the consent of the Austrian trade mark holder, that trade mark holder could not use its Austrian trade mark to oppose importation of that good into Austria. In adopting Article 7 of the Trade Marks Directive into national law, it is said that the government intended that the question of international exhaustion be 'settled by legal practice.'3 The Austrian court of first instance (Landgericht Steyer) and intermediate appellate court (Oberlandesgericht Linz) ruled in favor of the importer, Hartlauer. The Austrian Suprème Court then put to the ECJ the question whether Article 7(1) of the Trade Marks Directive must be interpreted so as to preclude Austria from continuing to allow international exhaustion in respect to trade marks. The Legal Framework

The Factual Background

8 Article 7 of the Trade Marks Directive of 1989 provides:

5 Silhouette v. Hartlauer comes before the ECJ by referral from the Austrian Suprème Court (Oberster Gerichtshof).1 Silhouette is an Austrian producer of fashion eyeglass frames with its trade mark registered in Austria. It sold and exported a quantity of outdated frames at a price below its ordinary wholesale price (for current model frames) to a buyer which took delivery in Sofia, Bulgaria. The buyer in Bulgaria resold the frames to an Austrian discount retailer, Hartlauer, which brought them back into Austria. Hartlauer offered these frames to the public under

1 The trade mark shall not entitle theproprietor toprohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by theproprietor orwith his consent. 2 Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasonsfor the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is chan-ged or impaired after they have been put on the market.

" The authors express their appreciation to Prof. William Cornish for his helpful comments on a draft of this reflection paper. The opinions expressed herein are ours alone. ** Professor of Law, Chicago-Kent College of Law, former Jean Monnet Professor, University of Bonn (1995) and Co-Rapporteur of the International Trade Law Committee of the International Law Association. *** Professor, Leiden University, and Attorney, memher of the Amsterdam Bar.

1 Silhouette International Schmied GmhH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Case C-355/96. These facts are derived from the Opinion of Advocate General Jacobs in this case delivered 29 January 1998. 2 First Directive to approximate the laws of Member States relating to Trade Marks (89/104/EEC). 3 Opinion of Advocate General Jacobs delivered 29 January 1998 in Silhouette, id., at para. 22.

1 1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

For purposes of the present case there is no indication of a reason to restrict commercialization under Article 7(2).+ 9 Advocate General Jacobs ultimately concludes that the language and context of Article 7(1) of the Trade Marks Directive require the Member States to adopt a uniform attitude toward international exhaustion in the field of trade marks, and to preclude it. In other words, a Member State may not provide that when goods have been placed on a market outside the EU (and EEA) with the consent of the trade mark holder, then that trade mark holder may not oppose importation of those goods into that Member State. TheAnalysis of Advocate General (AG) Jacobs and OurReflections on If The Text of the Trade Marks Directive

10 AG Jacobs begins by noting that Article 7 does not mandate that the Member States adopt a rule of international exhaustion.5 He observes that no party appears to challenge this proposition, and we do not. In support, AG Jacobs briefly recounts the legislative history of the Directive. 6 The Commission initially proposed that a rule of international exhaustion be mandatory for the Member States. The Commission subsequently amended its proposal (under heated opposition from industry we add) in favor of the present neutral formulation. It is without doubt that the express text of Article 7 does not mandate a rule of international exhaustion. 11 AG Jacobs indicates that the language of Article 7 is unclear on the question whether Member States may adopt differing rules on the subject matter of international exhaustion. He says that it seems logical that if intra-Union exhaustion is required by the Directive, international exhaustion would 'naturally' be precluded (or that such a result can be 'reasonably inferred') while accepting that there are other sides to this argument, which he nevertheless finds unconvincing.' 12 It appears that AG Jacobs ignores the most reasonable inference evidence from the evidence he presents. The Commission started by proposing an express rule of international exhaustion. The Commission was not ignorant of the issue - it knew it was important. It faced industry pressure and retreated to neutral ground, codifying the existing mandatory EU principle of intra-Union exhaustion in the field of trade marks long demanded by the ECJ.8 If the Commission and Council wished to mandate a rule opposite to that initially proposed by the Commission, they certainly knew how to draft it! Acting with certain knowledge that the Trade Marks Directive would be looked to as a source of instruction on the question of international ex4

Several provisions of the Trade Marks Directive may be relevant to the question of international exhaustion. Article 7 should be considered in relation to the basic rights conferred by the trade mark which are enumerated in Article 5, which provides: 1 The registered trade mark shall confer on theproprietor exclusive rights therein. Theproprietorshall be entitled to prevent all thirdparties not having his consent from usingin the course of trade (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered; (b) any sign where, because of its identity with, orsimilarity to, the trade mark and the identity orsimilarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there existsalikelihoodofconfusion on the part of the public, whichincludes the likelihood of association between the sign and the trade mark. [...} 3 Thefollowing, inter alia, may beprohibited under paragraphs 1 and 2: (a) affixing the sign to the goods or thepackaging thereof;

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

haustion, a neutral rule was adopted without even a single word on the subject in the preamble. The Court should not infer a result precluding international exhaustion from the wording of Article 7 under these circumstances. 13 In regards to the express text, AG Jacobs goes on to say that the now-codified rule of intra-Union exhaustion represents a 'derogation' ftom the rights of the trade mark holder, that permission to the Member States to allow international exhaustion would be a further implied derogation, and that 'derogations should not be construed broadly.' 9 Leaving aside debate on general principles of interpretation, this argument by AG Jacobs starts from a false premise. Article 7(1) codifies the ECJ's jurisprudence on trade marks and the free movement of goods. Trade mark holders in the EU did not and do not have the right to partition the market on the basis of their trade mark holdings. Codification of the intra-Union exhaustion rule does not derogate from the rights of trade mark holders. Article 7(1) is not an exception capable of being construed broadly. It is a positive statement of an EU rule of law, to be construed as the ECJ would ordinarily construe a positive rule. TheAims and Scope of the Trade Marks

Directive

14 AG Jacobs accepts that 'the terms of the Directive are not conclusive' on the subject of international exhaustion, and he turns to the 'aims and scope' of the Directive for interpretative guidance. 10 He acknowledges that the Trade Marks Directive, by its express terms, "does not purport to undertake full-scale approximation of the trade-mark laws of the Member States' but aims to approximate 'those national provisions of law which most directly affect the common market." He adds, 'on the other hand, the Directive seeks to ensure, with certain limited exceptions, that trade marks' enjoy the same protection under the legal systems of all the Member States." 11 15 Those favoring international exhaustion, according to AG Jacobs, 12 suggest that Article 7 was intended only to codify the lawoftheEUonthesubjectofexhaustion(perArticles 3oand 36 of the EC Treaty), and they observe that the ECJ has itself stressed this point. As is well known, Member States foliowed different approaches to the exhaustion question prior to adoption of the Directive and, absent an express indication to the contrary, this discretion of the Member States should remain intact. 16 AG Jacobs counters this argument by reference to language in the third recital of the Directive's preamble that indicates its purpose to address those aspects of trade marks which 'most (b) offering the goods, or putting themonthe market or stocking themfor these purposes under that sign, or offering orsupplying services thereunder; (c) importing or exporting the goods under the sign; (d) using the sign on business papers and in advertising. 5 Opinion of AG Jacobs, at paras. 30-31. 6 ld. at para. 32. 7 ld. at para. 33. 8 The official Explanatory Memorandum of the Commission to its revised 1985 draft text of the Trade Marks Directive (COM(8s)793; Of C351/4 of 31 December I98s)states: '... the Commision has decided not to require Member States to introducé the principle of international exhaustion into their national laws.' 9 ld. at para. 34. 10 ld. at para. 35. 11 ld. "ld. at paras. 36-37.

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

directly affect the functioning of the internal market.' He also quotes another provision (see para. 14 above) indicating an intention to assure that marks 'enjoy the same protection under the legal systems of all the Member States.'" AG Jacobs posits that while the Court may indeed have stressed that Article 7 is a codifkation of its jurisprudence on intra-Union exhaustion,14 that the Court was speaking only to internal market effects. Thus, he says, 'it cannot be assumed that that is the sole function of Article 7.'

E I G E N D O M

1 1 3

ing of the internal market. If this is true, should not the Commission, Council and other Union organs have addressed it? In the context of a Commission and Council debate over the terms of the Directive, and in which there was intensive industry lobbying on the subject of international exhaustion, the Directive is silent. Why should the Court interpret this silence as a decision by the Union organs to deal in just one way with what we are told is a matter of great import to the Union?

20 What is the impact on the functioning of the internal market with which AG Jacobs and the Austrian, French, German, Italian and United Kingdom governments are so concerned? It is a problem so grave that in 40 plus years of ECJ jurisprudence on 40 Ifthe Directive is sten as establishing the essential terms and effects ofthe subject of intra-Union exhaustion - and with the Member trade-mark protection, it is difficult to argue that it leaves Member States States maintaining diverse rules on the subject of international IS free to optfor international exhaustion. The scope of the exhaustion prin- exhaustion - it did not come up before today! It is the problem that if the Member States maintain differing rules on internaciple is after all central to the content of trade-mark rights. tional exhaustion, then trade mark holders in some Member 4iBut even ifone takes a narrower view of the character of the Directive, States might block parallel imports (as before), while holders in itseems clear that international exhaustion is one of the matters which some other Member States might not block parallel imports (as 'most directly affect thefunctioningofthe internal market' andwhich the before). This, it is said, may interfere with the functioning of the Directive therefore seeks to harmonise. Ifsome Member States practiseinternal market. international exhaustion while others do not, there will be barriers to trade within the internal market which it is precisely the object of the 21 AG Jacobs and the above-mentioned governments assume Directive to remove. that the Trade Marks Directive will be interpreted to permit those Member States which do not follow a rule of international exhaustion to block imports which have first entered other 18 This is a peculiar position for AG Jacobs to take. The Court Member States from outside the Union as parallel imports.16 has stressed that Article 7 codifies its jurisprudence on intraUnion exhaustion. The Court has not addressed the subject of the mandatory exclusion of international exhaustion in the 22 Why is this seen to be such a problem for the proper functionfield of trade marks. If we follow AG Jacobs' own principles of ing of the internal market? Irrespective of the rule on internainterpretation (see para. 14 supra), the 'derogation' of Article 7 tional exhaustion that the EU ultimately adopts (if it adopts should be construed narrowly, and the Court should 'naturally' one), the Member States will still need to maintain customs prostop at the border of its own prior jurisprudence; it should not cedures, other administrative procedures and judicial remedies go on to assume that Article 7 was intended to address another in respect to trade marks and imported goods. On the internaconcededly important subject matter. tional side, counterfeiting will continue to pose a potential problem for trade mark holders in the Member States, and mechanisms will be needed to deal with this. In fact, the maintenance 19 Beyond this contradiction in reasoning is a more important of such mechanisms is mandated by the WTO TRIPS Agreepoint. AG Jacobs says that the subject of the international exment. *? A uniform Union rule on international exhaustion will haustion of marks is of the greatest importance to the function17 The next steps in analysis are vital to his conclusions, and we feel constrained to quote:

13

ld. at paras. 38-39. 14 AG Jacobs is apparently referring to the judgments of the ECJ of 11 July 1996: ECJ 11 July 1996, Joined cases Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S (C-427/93) and C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v Paranova A/S (C-436/93), [1996] ECRI-3457; ECJ 11 July 1996, Joined cases Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v Beiersdorf AG (C-71/94), Boehringer Ingelheim KG (C-72/94) and Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94), [1996] ECR I-3603; ECJ 11 July 1996, Case C-232-94, MPA Pharma GmbH v Rhone-Poulenc Pharma GmbH, [1996] ECR I-3671. 15 The ECJ has ruled in 1976 (ECJ 15 June 1976,51,86 96/75, [1976] ECR 811 (EMI/CBS), and 1982 (ECJ 9 Feb. 1982,270/80, [1982ECR 707, [1982] CMLR 677 (Polydor/Harlequin), that Member States are permitted to ban extra-Union parallel imports. However, in each case it was decided that the EC Treaty does not mandate that the Member States do so. The question whether the EC Treaty (and whether a Directive based on Article 100a of the Treaty) may require Member States to ban extraUnion imports is a markedly different question which has not been addressed by the Court. 16 Opinion of AG Jacobs, at para. 42. The reasoning behind this interpretation is not set out in the opinion. It is likely to be as follows: Article 7 says that when goods are placed on the market "in the Community" with the consent of the trademark holder, the trademark holder may not oppose rhe free movement of such goods within the Union. The Court would presumably interpret this to mean that if the law of a particular

Member State precludes a trademark holder from opposing the importation of goods bearing its mark that have been placed on the market outside the Union with its consent, then the affected trademark holder has not for purposes of Article 7 consented to placement of the goods on the "Community market". In consequence, the goods imported into the Member States following a rule of international exhaustion will not enter into free circulation throughout the Union without the consent of the right holder in the Member State of importation. The Member State governments which oppose international exhaustion, and AG Jacobs, do not accept that Article 7 of the Trade Marks Directive might even be interpreted such that a rule of international exhaustion for one Member State would in effect constitute a rule of international exhaustion for all Member States. Opinion of AG Jacobs, at para. 42. In other words, if Sweden were to allow parallel imports from non-EU countries while France and Germany did not allow such imports, then goods placed on overseas markets with the consent of EU trade mark holders wouldflowinto the Union through Sweden, where their entry into the EU internal market would assure free movement throughout. Yet if Swedish or Dutch importers had price advantages vis a vis French importers, and goods that entered the Union through Sweden or the Netherlands were less costly than goods that entered through France, then the European import function might well migrate to Sweden and the Netherlands. If French importers were unhappy to compete with low-price imports from other Member States, they might urge the French government ro adopt a rule of international exhaustion. 17 See, e.g., TRIPS Agreement, arts. 42,44 and 50.

1 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

not eliminate the obligation of the Member States and the Union to provide protection for trade mark holders in international trade.

Perhaps not. The point is that the present Trade Marks Directive does not resolve this matter as some would prefer it resolved.

23 Furthermore, the intra-Union exhaustion rule by no means eliminates the possibilities for restricting the movement of goods on the basis of trade marks as between the Member States. Trade mark rights remain separate for the Member States, and an identical mark may be held in different Member States by persons with no economie link.18 In such cases, the holder of the trade mark in one Member State may block importation of a good placed on the market in a second Member State under an identical mark." Moreover, in the context of its intra-Union exhaustion jurisprudence, the ECJ has permitted trade mark holders to block parallel imports under circumstances in which consumer confusion or injury might be foreseen (such as in limited cases involving repackaged pharmaceutical goods),20 and this jurisprudence is reflected in Article 7(2) of the Trade Marks Directive.21 It is not the case, therefore, that a single rule barring parallel imports of trade marked goods from outside the Union would eliminate the need for the Member States to maintain national regulatory mechanisms in respect to the intra-Union movement of trade marked products, or that an undistorted internal market in trade marked goods would result from such a rule.zz

The Issue of Union Competence

24 The objection that a uniform rule would result in some Member States having price advantages over others in the field of importation runs counter to the view of the single internal market as providing for the most efficiënt allocation of Union resources. If lower cost parallel imports allow production to take place at lower cost in some Member States, then producers in those Member States will be better able to penetrate global markets. The Union economy as whole will improve. If producers in France find that they are unable to compete with producers in Sweden because the latter have access to lower cost inputs, then French producers may petition their government to permit parallel imports! If Swedish consumers are able to purchase products at lower prices than French consumers, is this an internal market distortion which should be cured by raising prices in Sweden? 25 In short, the governments of Austria, France, Germany, Italy and the United Kingdom, with support of the Commission, argue (and AG Jacobs accepts) that Article 7 should preclude the Member States from adopting diverse rules on international exhaustion in the field of trade marks because this would adversely affect them. What neither AG Jacobs nor these Member States can truly say is that the Council chose to address these concerns in Article 7 of the Trade Marks Directive. The issue was on the table. A rule precluding the Member States from allowing international exhaustion was not adopted. Perhaps the Council can hereafter be persuaded that such a rule is needed.

18

This is the case under the Trade Marks Directive, though a Community Trade Mark (see discussion infra) is not divisible. 19 IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal Standard, ECJ, 22 June 1994 [1994] 3CMLR 85720 See, c.g., Judgments of 11 July 1996 referred to in note 14 supra. Note that in these decisions the Courthas stressed that any exceptions from the principle of intra-EU exhaustion must be justified by specific circumstances that may create risk of harm to the consumer. 21 See para. 8 supra for text. 22 Under a Union rule which continues to permit Member States to provide for international exhaustion, the parallel importation of trade mar-

26 The Trade Marks Directive was adopted on the basis of Article 100a of the EC Treaty, and the government of Sweden argues that Article 100a may not be used as the basis for regulating the subject of international exhaustion. It reasons that international exhaustion is a question of the common commercial policy and should be addressed under Article 113, and that the ECJ in its opinion on accession of the Communities to the WTO23 decided that external IPRs matters were within the joint competence of the Communities and the Member States. 27 AG Jacobs accepts that certain aspects of the international exhaustion question are better dealt with as common commercial policy issues, such as negotiations regarding exhaustion policies with third states. He also accepts that international reciprocity issues had an influence on the Commission's decision to abandon a rule of international exhaustion for the Union. However, he observes that a rule on international exhaustion will certainly affect trade among the Member States since it will determine whether goods coming into the Union from the outside will be able to move freely.2* 28 The question of international exhaustion is substantially more a question of external policy than an internal market question. An effective internal market policy on certain IPRs questions will of course necessitate addressing an international or external component. Matters with a mainly external dimension preferably should be dealt with under the common commercial policy. The ECJ must of course tend to the dividing line between internal and external policy with care. The UnderlyingFunction of Trade Mark Protection 29 The government of Sweden has argued that the function of the trade mark is to assure the consumer of the origin of goods, and not to provide trade mark holders with the possibility to 'divide up the market and exploit price differentials. The adoption of international exhaustion would bring substantial advantages to consumers, and would promote price competition.'" 30 AG Jacobs 'confess[es] to finding those arguments extremely attractive.'26 He goes on, however, to say that the ECJ's jurisprudence regarding Articles 30 and 36 and the function of trade marks was developed in the context of completing the internal market, and that '[s]uch compelling considerations do not apply to imports from third countries. On the contrary,' he says, 'to allow Member States to opt for international exhaustion would itself, as has been seen, result in barriers between Member ked goods into those Members might still be restricted in circumstances in which consumer injury or confusion is foreseeable. This approach to the question of international exhaustion in thefieldof trade marks has been recommended. Cf. Thomas Cottier, Das Problem derParallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, Revue Suisse de la Propriété Intellectuelle, I/1995, discussed in the context of the WTO TRIPS Agteement, infra note 38. 23 [1994] ECRI-5267. 24 Opinion of AG Jacobs, at paras. 46-47. 25 Opinion of AG Jacobs, at para. 48. 26 ld. at para 49.

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 1 5

States.' 17 AG Jacobs goes on to observe that while rules precluding international exhaustion may appear protectionist, harmful and anti-consumer, '[c]ommercial policy considerations may however be more complex than [the supporters of international exhaustion] allow for. I have already alluded to concern about the possible lack of reciprocity if the Community were unilaterally to provide for international exhaustion. In any event,' concludes AG Jacobs, 'it is no part of the Court's function to seek to evaluate such policy considerations.' 28

34 The Council has promulgated a series of Directives using a formula on the subject of intra-Union exhaustion comparable to that employed in Article 7 of the Trade Marks Directive. In Directive 91/250/EEC on the (copyright) protection of computer programs, article 4 section i(c) reads:

31 In the context of this particular case and the line of reasoning of his own opinion, the assertion by AG Jacobs that the Court has no role in evaluating policy in this matter is astonishing. AG Jacobs has told us that the Trade Marks Directive does not expressly address the subject matter of this case, so that we must examine the 'aims and scope' of the Directive. Then he has advised us that the only plausible reason for excluding international exhaustion is an argument from a number of Member States based on their concern - not addressed in the Directive - that the absence ofa uniform policy will adversely affect the interests of their trade mark holders (but not their consumers!). Into the vacuüm created by the Council and Commission, and in the face of a Member State argument unsupported by the course of Union internal market history or a proper investigation, the Court should step in to address the matter without evaluating policy considerations!

In 1992, the Directive (92/100/EEC) on Rental and Lending Rights and on Piracy was promulgated. Article 9, section 2 reads:

32 In AG Jacobs view, the Court should accept the assertion of five Member State governments and the Commission that there will be trouble, accept that when the Council adopted the Directive it intended to address this concern despite the fact that the Directive does not appear to do so, and accept that by doing this the Court will have avoided evaluating policy! We suggest that by adopting the position suggested by AG Jacobs the Court will have taken a major step in the formulation not only of Union trade policy, but also in the formulation of international trade policy, and that one must close his or her eyes and ears to believe otherwise. 33 The suggestion by AG Jacobs that opting for international exhaustion would be a political decision, and that mandating only EU exhaustion would not be, is false. If it is indeed a political matter - as it is and as AG Jacobs admits - the ECJ should leave it as a political matter by leaving to the Member States thefreedom to choose: Do they wish to close their borders to extra-EU imports or not? Each Member State should have thefreedom to make this choice. The ECJ should not make itfor all ofthem on the very weak record before it. If a political decision at the EU level is considered necessary, and this ultimately leads to a closed EU market, the Union bodies should make a clear determination after careful analysis.

27

ld. at paras. 49-50. zS Id. at para. 51. 29 An exception for rental follows. 30 Text quotation is of Article s(c). Article 7(2)(b) is phrased nearly identically, reads however: Thefirst sale ofa copy ofa database within the Community by the rightholder... etc. 31 Within the EU, the exhaustion problem has entered, in 1997, a new phase of thorough investigation and deliberation, various Member States thusfar having taken diverse position. It has been reported (by the Dutch government which at the time held the EU Presidency) to the Dutch Parliament (Document TK 25.516/4 of 20 May 1997) that the principle of worldwide exhaustion was favored by Ireland, The Netherlands, Sweden, Denmark and Germany, the latter two with some reservations as far as patents are concerned. France, Italy, Portugal and Spain

Thefirst sale in the Community ofa copy ofa program by the rightholder orwith his consentshall exhaust the distribution right within the Community ofthat copy.^

The distribution right shall not be exhausted within the Community in respect ofan object as referred to inparagraph [section] 1, exceptwhere the first sale in the Community ofthat object is made by the rightholder or withhis consent. In the most recent Directive adopted (96/9/EC), on protection of databases, two articles (s(c) and 7(2)(b)), state: Thefirst sale in the Community ofa copy of the database by the rightholder orwith his consentshall exhaust the right to control resale within the Community ofthat copy.w 35 It seems rather likely that the Court's decision in respect to Article 7 of the Trade Marks Directive will be viewed as guidance for interpretation of similar provisions in the subsequent IPRsrelated directives. The language of the similar directives does not address international exhaustion as such. In each case, the relevant IPRs industry has a stake in limiting the exhaustion principle to the intra-Union context. In each case, an argument would be made to the Court that (a) allowing international exhaustion would lead to distortion of the internal market and (b) that the policies and objectives underlying the EC Treaty and the EU market differ from those of the international market. 36 We do not seek here to address the potential results of the EU's evaluation of the exhaustion question in each field of IPRs protection. 31 Each IPR is grounded in its own policy basis, and there is no reason that a well-considered policy in respect to international exhaustion could not differ depending on the IPR at issue. The specific objects of the various IPRs vary, and conclusions with respect to trade marks might not necessarily be transposed to patents. 32 However, as far as trade marks are concerned, the specific protected interests are not at all affected by allowing worldwide exhaustion and parallel importation: neither the function of the mark as an indicator of origin, nor its function as a bearer of goodwill (as far as the latter function is seen as favored the Commission's view on strictly EU-wide exhaustion. The other Member States were uncommitted. The undertaking of an EU study as to economie effects, primarily directed to thefieldof trade marks, was the first reported step in this process. 32 In Japan, the Suprème Court decided last year in a patent case in the direction of international exhaustion (BBS Kraftfahrzeugtechnik AG & BBS Japan, Inc. v. Rasimex Japan, Inc., Suprème Court Heisei 7(0) No. 1988 (July 1,1997)J. ofS.Ct., No. 1198 (July 15,1997)). The reasoning by the Court is based on a presumption of consent by patent holders on resale without restriction. International exhaustion may be restricted by proof of an agreement to the contrary between the holder and the purchaser, to be accompanied by a notice of such restriction affixed on the physical products.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

specific protected matter) is affected." To infer from the simple act of affixing trademarks a mandatory obligation on the part of the Member States to block imports from third countries would constitute a dramatic expansion of the specific objects of the mark. A Brief'Detour into International Trade Law and Policy 37 In the mid-ig8os there was a concerted push by industrial groups in the United States, Europe and Japan to strengthen worldwide protection of IPRs in order to combat misappropriation or 'piracy' of IPRs, primarily in developing countries.34 The subject matter of IPRs protection was brought into the GATT and, following nearly a decade of intensive negotiations, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) was concluded and made a mandatory component for Members of the new WTO system. The ECJ has had occasion both to review the TRIPS Agreement negotiations and the results." 38 The issue of the exhaustion of IPRs and parallel importation surfaced during the course of the TRIPS Agreement negotiations.36 However, it was manifest that perspectives on the question varied widely among negotiating governments and that attempting to resolve the matter might lead to a substantial confrontation.37 Negotiating governments put off the mat-

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

ter by adopting a fotmula in TRIPS Agreement Article 6 that permits each WTO Member to prescribe its own rule on the subject of intetnational exhaustion.^8 39 In December 1996 two new treaties with respect to intellectual property rights were adopted at WIPO: the Copyright Treaty and the Performances and Phonograms Treaty.39 These two treaties include provisions with respect to the exhaustion of rights that are substantively equivalent to Article 6 of the TRIPs Agreement,*0 and reflect the continuing lack of agreement among governments on a unified approach to the exhaustion question.41 39a In this connection, it is interesting to note that in a copyright case, the US Suprème Court very recently - on March 9, 1998 - decided in favour of exhaustion in a factual context similar to that of the Silhouette case.4Z The case involved the importation of copyright-protected materials (labels of shampoos and other hair care products) that were exported from the US with the consent of the copyright holder (L'anza), and then imported to the United States without its consent by a third party (Quality King Distributors). The Suprème Court unanimously decided that a party which (a) produced copyrighted material in the US and (b) sold it to a party abroad (regardless where the transaction was deemed consumated), could not use the Copyright Act to block the importation of the product into the US. By the first

Thomas Cottier (supra at note 36), for example, has pointed out in respect to trade marks that TRIPS Agreement Article 16 does not grant to See further discussion of functions of the mark: infta at para. 39. 34 trade mark holders a specific right to prevent importation. Rather, it See generally Frederick M. Abbott, ProtectingFirst World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Frame-provides that third parties 'not having the owner's consent' may not use identical or similar signs in the course of tfade 'where such use would work, 22 Vand.]. Transnat'lL. 689 (1989). 35 result in a likelihood of confusion,' and it provides that '[i]n the case of Re The Uruguay Round Treaties, Court of Justice of the European Comthe use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of munities, [1995] 1CMLR 205,15 Nov. 1994. 36 confusion shall be presumed.' Cottier suggests that the presumption of See, e.g., Thomas Cottier, The Prospects for Intellectual Property in GATT, confusion might be rebutted in the case of the ttade mark holder's con28 CMIR 383, at 4.2 (1991). 37 sent to use of the mark. Thomas Cottier, DasProblem derParallelimporte im Proposals for a rule of international exhaustion were submitted by a Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, Revue Suisse number of developing country governments. The United States largely de la Propriété Intellectuelle, I/1995,37,53-56. sought to preserve its domestic rules on the subject, which in thefieldof 39 trade marks preclude international exhaustion except in the case of World Intellectual Property Otganization: Copyright Treaty [adopted commonly controlled enterprises. See K Mart Corp. v. Carrier, 486 U. S. in Geneva, Dec. 20,1996], 361.L.M. 65 (1997) and World Intellectual 281 (1987). The EU initially tabled a proposal intended to assute that it Property Otganization: Performances and Phonograms Treaty [adopted could preserve its intra-Union exhaustion doctrine regardless of the in Geneva, Dec. 20,1996], 361.L.M. 76 (1997). 40 broader outcome of the negotiations. See Frederick M. Abbott, GATT and Article 6 of the Copyright Treaty provides: TheEuropean Community: A Formulafor Peaceful Coexistence, uMich.f. Int'lL. (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right 1,5 at n. 9 (1990), discussing the EU proposal for a TRIPS Agreement of authorizing the making available to the public of the original and which included an MFN waiver for customs unions and free trade area copies of their works through sale or other transfer of ownership. IPRs measures. This perplexing EU proposal was subsequently explai(2) Nothing in this Treaty shall affect thefreedom ofContracting Parties to deterned (to the author of the referenced article) by its Commission draftet as mine the conditions, ifany, under which the exhaustion of therightin paragraph an attempt to preclude an attack on the intra-EU exhaustion rule. (1) applies after thefirstsale or other transfer of ownership of the original oracopy 38 of the work with the authorization of the author. [italics added] Article 8 of the Article 6 (Exhaustion) of the TRIPS Agreement provides that: 'Fot the Performances and Phonograms Treaty provides: purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 [national and MFN treatment] nothing in (1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of available to the public of the original and copies of their performances intellectual property rights.' fixed in phonograms through sale or other ttansfet of ownership. It has been suggested by some industry groups that TRIPS Agreement (2) Nothing in this Treaty shall affect thefreedom ofContractingParties to deterArticle 6 only precludes invocation of the WTO Dispute Settlement mine the conditions, ifany, under which the exhaustion of the right in paragraph Understanding (DSU) in respect to the question of exhaustion, but does (1) applies after thefirstsale or other transfer ofownership of the original oracopy not expressly relieve WTO Members of whatever obligations they might of'thefixedperformance with the authorization ofthe performer, [itzlics added] 41 face on the exhaustion question as a consequence of other terms of the The Committee of Experts that prepared proposals for the treaties TRIPS Agreement. Thus, the argument runs, WTO Membets may in fact offered two alternative draft provisions: one that would have excluded be obligated to act in certain ways with respect to parallel imports, even international exhaustion, and one that would have petmitted each if they cannot be held accountable for their actions or failures to act. treaty party to adopt an international exhaustion rule. See: Chairman of It is frankly hard to understand why the negotiatots of the TRIPS Agreethe Committee of Experts, Basic Proposal for the Substantive Provisions ment might have purported to formulate exhaustion rules, and then of the Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary announce that these rules could not be enforced. Nevertheless, assuming and Artistic Works to be Considered by the Diplomatic Conference, arguendo that TRIPS Article 6 was not intended to preclude the applicaWIPO Doe. CRNR/DC/4, Aug. 30,1996, at art. 8. 42 tion of TRIPS rules on exhaustion to Members (a proposition with which No. 96-1470,1998 US Lexis 1606. we disagree), the TRIPS Agreement would still not preclude the adoption of a rule permitting world wide exhaustion based on its express terms. 33

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

sale of the product the holder had exhausted its rights under copyright, section i09(a) of the US Copyright Act43 being held applicable also in this international context. It was held that the US Congress in this section had codified (without limitation) the first sale doctrine of the Suprème Court as laid down in its decision in Bobbs-Merrill Co. v. Straus.44 The US Suprème Court considered, but rejected (a.o.) the following arguments made by L'anza and/or the Solicitor General and several 'amici curiae': * that Section 6oz(a) on rights against importation would be applicable here; it is not, according to the Suprème Court, where section i09(a) is applicable; * the fact that the US Executive Branch had recently entered into at least five international trade agreements apparently intended to protect domestic copyright owners from the unauthorized importation of copyrighted copies of their works: this was held to be irrelevant to the proper interpretation of the Act (the agreements entered into after the enactment of the statute and, moreover, not approved by the Senate); * that L'anza promotes the domestic sales of its products with extensive advertising and by providing special training to authorized retailers, not doing so in foreign markets and therefore able to charge lower (3 5 to 40%) prices there. In this connection we quote the answer by the Suprème Court: 'The parties and their amici have debated at length the wisdom or unwisdom of governmental restraints on what is sometimes described as either the "gray marker" or the practice of "parallel importation". In K mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281,100 L. Ed 2d 313,198 S.Ct. 1811 (1988), we used those terms to refer to the importation of foreign-manufactured goods hearing a valid United States trade mark without the consent of the trade mark holder. ld., at 285-286. We are not at all sure that those terms appropriately describe the consequences of an American manufacturer's decision to limit its promotional efforts to the domestic market and to sell its products abroad at discounted prices that are so low that its foreign distributors can compete in the domestic market.45 But even if they do, whether or not we think it could be a wise policy to provide statutory protection for such price discrimination is not a matter that is relevant to our duty to interpret the text of the Copyright Act.'

E I G E N D O M

1 1 7

allow the development of distribution channels, there is little evidence that consumers or markets suffer when parallel imports of trademarked goods are permitted.46 41 AG Jacobs stresses that the ECJ developed its perspective on exhaustion in the field of trade marks in the particular context of completing the internal market, and that the same considerations do not pertain in the international arena. We beg to differ. 42 The goal of the WTO is to lower barriers to trade in goods and services in the international market, and thereby to enhance global economie productivity. The WTO pays special attention to the needs of developing countries, and to sustainable development. There are many parallels between the WTO Agreements, including the GATT 1994, and the EC Treaty insofar as eliminating national barriers to trade in goods and services are concerned. For example, Articles 30 and 36 of the EC Treaty perform largely the same functions as GATT Articles XI and XX in regulating quantitative restrictions. 43 The WTO does not envision free movement of persons or capital, it does not at the moment have an express competition policy, it does not pursue an industrial policy in the field of research and development, it does not attempt to harmonize the rights of workers, and so forth. It does not envision the high political goals of the Maastricht Treaty, nor is a WTO monetary union in the offing. The WTO does not include governmental organs with the power to eliminate trade distortions based upon variations in the social policies of its Members, except in a few limited contexts through the application of negative rules such as the national treatment Standard. The TRIPS Agreement was a breakthrough in the WTO structure in that it represents the firsteffortatpositiveharmonizationofnationallegislationwithin the broad multilateral WTO system. 44 To the extent that Union organs refer to completion of the internal market as something more than the removal of impediments to trade in goods and services, the WTO does not, for the time being at least, share in the EU vision. We could here refer to the very language of the ECJ in the Polydor case4? (i.e. that the provisions of a free trade agreement with Portugal 'do not have the same purpose as the EEC Treaty, inasmuch as the latter... seeks to create a single market reproducing as closely as possible the conditions of a domestic market').

40 At the international level there is an ongoing debate on the subject of the exhaustion of IPRs in the context of trade. There is recognition that the problem confronted by the ECT in the 1960S in relation to completion of the internal market also confronts WTO Members in relation to the international market. With particular focus on the field of trade marks, it is apparent that the principles of free trade embodied in the WTO Agreement could be undermined if trade markholders are able to partition the world market on the basis of marks. The case for market partitioning on the basis of trade marks is especially weak. Though trade mark holder groups have asserted that partitioning of markets is necessary to avoid consumer confusion and to

45 The WTO nevertheless strives to open national markets to competition from goods and services produced any where in the system. There are high wage Members and low wage Members, there are Members richly endowed with natural resources and Members with few natural resources, rhere are heavily populated Members and sparsely populated Members, there are Members with elaborate and expensive social welfare schemes and Members with minimal social welfare schemes. The WTO takes

43

46

Section io9(a) of the US Copyright Act reads: 'Notwithstanding the provisions of Section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy [...]'. 44 210 U.S. 339, 52L.Ed. 1086, 28 S.Ct. 722(1908). 45 [Footnote 29 by the Suprème Court:] Presumably L'anza, for example, could have avoided the consequences of that competition either (1) by providing advertising support abroad and charging higher proces, or (2) if it was satisfied to leave the promotion of the product in foreign markets to its foreign distributors, to sell its products abroad under a diffe-

rent name. Compare, e.g., John C. Hilke, Free TradingorFree-Riding:An Examination oj'theTheories and AvailableEmpirical Evidence on Gray Market Imports, 32 World Comp. 75 (1988), discussing empirical studies that fail to support trade mark holder arguments, with J.S. Chard and C.J. Mellor, Intellectual Property Rights and Parallel Importation, 12 World Econ. 69(1989), which asserts beneflts to consumers based on interviews with trade mark holders. 47

Polydor v. Harlequin Record Shops, Case 270/80, [1982] ECR 329, [1982] 1CMLR 677, Feb. 9,1982.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

into account some of these differences by according special and differential treatment to developing countries in cettain fairly limited contexts. However, by and large, the goods and services produced by private enterprises within the Members of the WTO system are expected to compete in each others' markets on a head-to-head basis, without any adjustment or 'handicap' (other than bound tariffs). Internal government policies of the Members distort the international 'free market' looked at in an absolute sense. 46 The TRIPS Agreement has sought to assure that private enterprises will be able to obtain a roughly equivalent level of trade mark protection in each of the WTO Members where they will do business. There should therefore not be a major distortion in the international market for trademarked goods arising from different government policies with respect to trade marks. 47 The goal of the World Trade Organization is to encourage economie growth and expand the production of trade in goods and services in accordance with the objective of sustainable development.*8 This goal is to be accomplished through 'arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations.'-» The means (i.e. lowering of trade barriers) chosen to accomplish the goal {i.e. economie growth) reflects the collective determination of governments that international economie growth is best encouraged through the efficiënt allocation of productive resources resul ting from the exchange of goods on an open market. 48 The ECJ has long observed that restrictions on parallel imports of trademarked goods are a mechanism allowing producers to enforce price discrimination. Such price discrimination has a pernicious effect in the intra-Union market. It has an equally pernicious effect in the international market. Rules restricting parallel imports in trademarked goods are non-tariff barriers to trade that would distort the internal EU market if they were permitted, and they presently distort at least parts of the world market. No persuasive argument or data has been presented for treating the EU market and the WTO market differently from the standpoint of evaluating the adverse impact of non-tariff barriers in the field of trademarked goods. 49 We do not present our view on the most desirable policy regarding international exhaustion in the field of trade marks to sway the Court toward adopting a new EU policy in this field. We are neither so bold nor so ignorant of the role of the Court. What we hope to show is that determining the best policy regarding the international exhaustion of trade mark rights deserves a close and reasoned analysis by the responsible Union organs, and not an illogical inference from silence. The Reciprocity Issue 50 AG Jacobs alludes to reciprocity concerns as justifying the Trade Mark Directive's implicit adoption of a policy precluding international exhaustion.50 We take this to refer to a potential imbalance between (a) rights U.S. trade mark holders would retain to block parallel imports of trademarked goods lawfully

48

See Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement), preamble. *9Id. 50 Opinion of AG Jacobs, at, e.g., para. 51.

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

placed on the market in the EU or elsewhere, as compared with (b) an absence of rights that would accrue to EU trade mark holders to block the importation of trademarked goods lawfully placed on the U.S. market or elsewhere. 51 The benefits of international exhaustion accrue to consumers in whatever market permits the importation of lawfully trademarked goods. The United States does not in fact prohibit such parallel importation in a significant part of its trade, i.e. when sales abroad are undertaken by commonly controlled enterprises. Regardless whether the U.S. permits its consumers to benefit from parallel imports, EU consumers would benefit from open markets. If there were a lack of reciprocity resulting from the EU's adoption of a policy allowing parallel imports, it would only be that the EU presented its consumers with an advantage that U. S. consumers failed to obtain. 52 Perhaps the 'lack of reciprocity' theory is that U.S. producers would gain an advantage over EU producers by operating in a market where higher prices could be charged, leading to higher gross revenues and future advantages in investment and production. A contrary result seems more likely. EU producers would benefit from becoming more efficiënt and price competitive, and would ultimately capture a larger share of the U. S. market by exporting more efficiently produced goods to the U.S. market. 53 The reciprocity argument seems a red herring. The EU could certainly afford to take a leadership position on the issue of international exhaustion in the field of trade marks. There is no justification in this area for holding EU policy captive to U.S. policy. Competition Rules as anAlternative 54 Anticipating that the EU consumers' interests will be adverselyaffectedbyadecisionprecludingMemberStatesfromfollowing a rule of international exhaustion, AG Jacobs observes that Articles 85 and 86 might still be applied to agreements between undertakings or unilateral behaviour by a dominant undertaking to divide up markets.51 55 Competition rules are a poor instrument for addressing the likely adverse impact of a decision precluding international exhaustion. For the individual EU citizen (or private enterprise) to pursue an action under article8s or86 is a costly and timeconsuming endeavour. It would be an extraordinary situation in which an individual citizen, or an EU business, would be so adversely affected by the decision of an enterprise to block parallel imports that it would justify the expense or time necessary to pursue such matter under articles 85 or 86. 56 The effects on the EU consumer of restrictions on parallel imports in the field of trade marks will involve a multitude of micro-behaviours by EU enterprises, each depriving the consumer of a lower priced product. Whether these actions involve agreements or concerted behaviour is not relevant to the effect on consumers and the internal market as a whole. The Commission may occasionally pursue egregious misconduct in restrict51 ld. at para. 53. The suggestion to use competition rules to address problems arising from prohibiting parallel imports was made, e.g., in Rothme.Pamllellmports 1993).

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ing imports employing parallel trade marks, falling afoul of Article 85 or 86, but this will not redress the aggregate impact of precluding international exhaustion on consumers. The Community Trade Mark Regulation 5 7 AG Jacobs turns finally to the Community Trade Mark Regulation.s2 Pursuant to this regulation, a person may register a trade mark that is valid throughout the Union. The Community trade mark has a 'unitary character' - it has the same effect throughout the Member States." it is indivisible. 58 Article 13 of the Community Trade Mark Regulation employs the same language as Article 7 of the Trade Marks Directive mandating intra-Union exhaustion. As with the Trade Marks Directive, the Commission initially proposed a rule of international exhaustion in respect to the Community mark, then it retreated to neutral ground.5* 59 There is, however, a notable difference between the Trade Marks Directive and the Community Trade Mark Regulation. While the Trade Marks Directive is a measure only of partial approximation, Article 14(1) of the Community Trade Mark Regulation provides that 'The effects of the Community trade mark shall be governed solely by the provisions of this Regulation,' save in respect to infringement actions governed by jurisdictional and procedural rules of Member State law. 60 AG Jacobs says that if the Community Trade Mark Regulation occupies the field of law applicable to the Community Mark, then Article 13 of that Regulation occupies the field in relation to exhaustion, and in consequence Member States are certainly precluded from adopting a rule of international exhaustion in respect to the Community mark. He allows that the ECJ may well choose to construe identical provisions differently in different contexts, and he also allows that the context of the Trade Marks Directive and the Community mark are different. The Trade Marks Directive is a measure of partial approximation and the Community Trade Mark Regulation is a measure of virtually complete approximation. But, he concludes, 'it must be accepted that the Regulation provides at least some further support for the view that the Directive precludes international exhaustion.'55 61 AG Jacobs would here have the tail wag the dog. The Community trade mark was designed as an indivisible instrument to have effects throughout the EU. As a consequence of this indivisible character it was necessary that the Regulation prohibit the Member States from attempting to vary substantive law applicable to the mark. It does indeed appear that the rule on intraUnion exhaustion is brought under the umbrella of this unitary substantive character of the Community Mark, and that as a consequence the Member States may not be permitted to folio w a rule of international exhaustion in respect to that mark. We do not agree that this should have any decisive influence on interpretation of Article 7 of the Trade Marks Directive.

52

ld. at para. 54 et seq. Article 1(2), Community Trade Mark Regulation. 54 Opinion of AG Jacobs, at paras. 56-59. 55 ld. atpara.61. 53

E I G E N D O M

1 1 9

62 The Member States might have chosen in the Trade Marks Directive to abandon the system of the EU in which each of them maintains its own substantive trade mark law. With great deliberation they chose instead to undertake a partial approximation, and to leave themselves discretion in various areas. What will be the approach of the Court in respect to interpreting the Trade Marks Directive and Member State legislation in areas outside the exhaustion question? Will the Court say, 'It is true that the Member States preserved areas of discretion under the Trade Marks Directive, but we see that there is a rule in the Community Trade Marks Regulation that addresses this question, and that Regulation has a mandatory character. So, we will apply the mandatory rule of the Regulation and depri ve the Member States of their discretion.' We find it very doubtful that the Court will follow such an approach, and unless it is willing to cross that bridge as a general matter of construing the Trade Marks Directive, we do not think that it should cross it on the subject of international exhaustion. Conclusion 63 The ECJ is asked to make an inference from a positive statement of its own jurisprudence on Articles 30 and 36 of the EC Treaty, as set forth in Article 7(1) of the Trade Marks Directive. It is asked to infer that the Council had in mind to address by silence a matter that the Advocate General afflrms is of central importance to the EU market. The Advocate General says that it is not the role of the Court to consider policy. Yet, in light of the legislative history of the Trade Marks Directive, how could the Court be doing otherwise if it adopts a rule precluding international exhaustion? The Commission was under heavy pressure from industry to bar international exhaustion, and a number of the Member States supported that position. The legislative arm of the EU did not act to bar international exhaustion, leaving the matter to the discretion of the Member States. 64 Perhaps the Council will ultimately be persuaded that a rule barring international exhaustion is right for the EU. We hope that it does not reach this conclusion because we are convinced that such a rule would be contrary to the completion of an efficiënt internal market and contrary to the interests of EU consumers. The Advocate General tries to persuade the Court that such a rule is necessary to the completion of the internal market. The record of integration of the internal market suggests that this is not so. 65 A decision barring international exhaustion in this case would have repercussions across the spectrum of IPRs interests within the EU, and it would have important repercussions in the worldwide market. For this reason we believe the Court should demand a thoughtful policy analysis by the Commission and Council and other EU organs. Inference based on silence should be avoided. March 1998.

1 2 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

A C T U A L I T E I T E N First sale doctrine in Amerikaans auteursrecht Over de kwestie van al dan niet wereldwijde uitputting van auteursrecht, heeft het Amerikaanse Suprème Court op 9 maart 1998 arrest gewezen in de zaak L'anza vs. Quality King Distributors.1 L'anza verkoopt shampoos e.d. In de VS verkoopt L'anza haar producten uitsluitend aan haar selectieve distributeurs. In de VS maakt L'anza daarvoor op ruime schaal reclame, en verzorgt zij opleidingen voor haar distributeurs. Daarnaast verkoopt L'anza haar producten voor aanzienlijk lagere prijzen aan afnemers in andere landen, waar zij niet zelf reclame maakt of opleidingen verzorgt. In deze zaak was een (grote) partij L'anza-producten, die naar Europa waren verkocht, via Malta weer in de VS gereïmporteerd, door Quality King Distributors. L'anza verzette zich hiertegen met een beroep op auteursrecht op haar etiketten, in eerste en tweede instantie met succes. De vraag of de 'first sale doctrine' in het Amerikaanse (auteurs-) recht dit toeliet, kwam vervolgens bij het Suprème Court. De regel is in artikel iog(a) van de US Copyright Act als volgt verwoord: 'Notwithstanding the provisions of Section 106(3)% the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy [...]'. Artikel 6o2(a) houdt evenwel een bepaling in, die de auteur het recht geeft zich te verzetten tegen import. Het Suprème Court heeft unaniem de Opinion van Justice Stevens gevolgd, dat (ook) in deze internationale context^ de first sale doctrine van artikel iog(a) prevaleerde boven artikel 6o2(a), ongeacht waar de transactie tussen L'anza en haar afnemers geacht moest worden te hebben plaats gevonden. Het Suprème Court onderkende dat het hier om een oneigenlijke auteursrecht-zaak ging ('L'anza is primarily interested in protecting the integrity of its method of marketing the products to which the labels are affixed' [...], 'the labels themselves have only a limited creative component'). Dit gaf echter enerzijds geen aanleiding om het distributiesysteem toch te beschermen, terwijl anderzijds overwogen werd: 'our interpretation of the relevant statutory provisions would apply equally to a case involving more familiar copyrighted materials such as sound recordings or books.'-*

Oneigenlijk beroep op auteursrecht in Nederland Een geval van oneigenlijk, althans onvoldoende onderbouwd, beroep op auteursrecht was in Nederland aan de orde in de zaak die leidde tot HR 6 februari 1998, RvdW nr. 40C. Autofabrikant Bayerische Motorwerke (ter voorkoming van verwarring met de merkenwet af te korten als BayMW), had Blok BV te Haarlem, die in 'verlagingsveren' doet, aangesproken wegens merkinbreuk, omdat deze outsider haar producten ook aanbood voor Beierse automobielen onder vermelding van het merk (toch maar:) BMW. Naast het woordmerk, was het beeldmerk te zien op door Blok in zijn reclame afgebeelde velgen.

De Rechtbank wees de vorderingen af. In hoger beroep vulde BayMW haar vorderingen aan met een auteursrechtelijke grondslag: de reclame van Blok beeldde ook - auteursrechtelijk beschermde - gehele Beierse auto's af. Na de pleidooien bij het Hof hadden er schikkingsonderhandelingen plaats. Terwijl BayMW eis verminderde, nam Blok BV een akte tot referte.5 Ondanks Blok's referte, wees het Hof de vorderingen van BayMW af. In cassatie klaagde BayMW vooreerst dat het Hof na de akte tot referte haar vorderingen had moeten toewijzen, in plaats van alsnog tot materiële beoordeling over te gaan. De Hoge Raad oordeelt (anders dan de AG) dat het Hof in dit geval Blok's akte tot referte mocht uitleggen als een akte tot 'zuivere' referte (waarbij het hof dus nog wél materieel kon oordelen), en niet als een erkenning van de juistheid van de standpunten van BayMW; dit 'nog daargelaten' dat een eventuele erkenning van onrechtmatigheid door Blok het Hof 'niet zou hebben verplicht een daartoe strekkende verklaring voor recht af te geven.' Dit laatste betreft het probleem van lijdelijkheid van de rechter/grenzen van de rechtstrijd vs. lippendienst. Het ook afgewezen beroep op merkrecht was in cassatie als zodanig niet meer aan de orde. Nu de kwestie van het afgewezen beroep op auteursrecht. Het hof oordeelde dat autofabrikanten het afbeelden van hun automodellen in brochures op grond van auteursrecht niet plegen te verbieden. Voorts had BayMW niet gesteld welk specifiek - van haar belang hij handhaving van het merkrecht te onderscheiden - belang zij had bij handhaving van haar auteursrecht. Daarmee moest volgens het hof de auteursrechtelijke eis - bij onvoldoende belang - het lot van de afgewezen merkenrechtelijke eis delen. De Hoge Raad beoordeelt de uitvoerige cassatieklachten hiertegen, maar oordeelt: de 'gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk'. D.W.F.V.

Ontwikkelingen experiment versnelde bodemprocedure in octrooizaken Op 1 september 1996 is het Experiment versnelde bodemprocedure in octrooizaken in werking getreden; zie BIE 1996, blz. 292. Bepaald is o.m.: 'Indien gedaagde behoefte heeft aan het opwerpen van een incident (bevoegdheid, vrijwaring, etc.) dan kan dat tegelijk met de conclusie van antwoord, doch dit ontslaat gedaagde niet van de verplichting tot antwoorden ten principale op de vastgestelde datum'. Dit laat de vraag open of gedaagde die op de eerstdienende dag, direct nadat eiser van eis heeft geconcludeerd, een exceptie van (internationale) onbevoegdheid opwerpt, er recht op heeft dat hierop tijdig wordt beslist voor de dag welke is vastgesteld voor het antwoord ten principale. Eind vorig jaar bleek dat de Rechtbank deze vraag ontkennend beantwoordde: indien op de eerstdienende dag eiser van eis en gedaagde tot onbevoegdheid concludeerde, kregen beide partijen uitstel voor antwoord (in het incident, resp. ten principale) tot de dag vastgesteld voor het antwoord ten principale, waarna 4

1

Arrest No. 96-1470,1998 US Lexis 1606. z Geeft een omschrijving van rechten van de auteur. 3 Waarin productie in het buitenland niet aan de orde was en open gelaten werd; aldus nadrukkelijk de concurring opinion van Ginsburg, J.

Zie over deze zaak ook het artikel [in deze aflevering] van F.M. Abbott & D.W.E Verkade, TheSilhoucttc ofa Trojan Horse, onder nr 39a. s Tekst daarvan in r.o. 3.3 van het arrest van de Hoge Raad.

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

zowel de hoofdzaak als het bevoegdheidsincident bepleit konden worden ter gelegenheid van de mondelinge behandeling en de Rechtbank tenslotte op het bevoegdheidsincident besliste tegelijk met de hoofdzaak. Tegen de opvatting van de Rechtbank is hoger beroep ingesteld door Thames Water Utilities Ltd. in een procedure tegen Norit N.V., welk beroep door het Gerechtshof 's-Gravenhage in zijn arrest d.d. 5 maart 1998 (rolnr. 97/1401) gegrond is bevonden. Het Hof wijst erop dat de opvatting van de Rechtbank meebrengt dat een gedaagde partij - hoewel zij zich op het primaire standpunt stelt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is kennis te nemen van de ingestelde vordering en zij te dien aanzien uitsluitend is verschenen om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten als bedoeld in artikel 18 EEXVerdrag - wordt gedwongen ten aanzien van de vordering inhoudelijk verweer te voeren hetgeen voor haar aanzienlijke inspanningen, kosten en tijdverlies meebrengt, mede gelet op het feit enerzijds dat zij niet in Nederland is gevestigd en anderzij ds op het grensoverschrijdend karakter van de ingestelde vordering'. Het Hof overweegt vervolgens: 'In deze zaak tussen een Nederlandse eiseres en een Engelse gedaagde dient de bevoegdheid te worden vastgesteld op basis van het EEX-Verdrag. De tweede volzin van artikel 18 EEX-Verdrag luidt dat het voorschrift van de eerste zin, inhoudende dat de rechter voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd is, niet geldt 'indien de verschijning uitsluitend ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten'. Thames Water heeft in haar incidentele conclusie onder verwijzing naar deze verdragsbepaling met kapitale letters vooropgesteld dat zij uitsluitend verschijnt teneinde de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten. Daarmee is - gelet op de aan het EEX-Verdrag ten grondslag liggende overwegingen van rechtsbescherming en proceseconomie - onverenigbaar dat een verweerder, ondanks haar verschijning ter zitting enkel om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten, feitelijk verplicht wordt voor die rechter verweer te voeren in de hoofdzaak alvorens een beslissing wordt gegeven ten aanzien van de bevoegdheid. Het processuele evenwicht tussen de eiser en de verweerder zou aldus worden verstoord. De buitenlandse verweerder zou door een en ander onevenredig worden benadeeld. Indien dit regime besloten zou liggen in de regeling van het 'Experiment versnelde bodemprocedure in octrooizaken' -betwijfeld kan worden of zulks het geval is; aannemelijker lijkt dat de regeling op dit punt een leemte bevat - dan moet de regeling in dit opzicht wijken voor het EEX-Verdrag'. Het Hof bepaalt tenslotte dat het bevoegdheidsincident eerst dient te

E I G E N D O M

1 2 1

worden afgehandeld alvorens de zaak ten principale verder wordt behandeld, waaronder mede wordt begrepen het voeren van (verder) verweer ten principale door Thames Water, met veroordeling van Norit in de kosten van het incident. Dit arrest laat geen eenduidige conclusie toe voor het geval een gedaagde (niet op de eerstdienende dag maar) op de dag welke is vastgesteld voor het antwoord ten principale zich beperkt tot het opwerpen van een exceptie van onbevoegdheid. Eerder was gebleken dat de experimentele bodemprocedure weinig ruimte laat voor eisvermeerdering of-wijziging. In een (niet-appellabele) rolbeschikking d.d. 16 september 1997 inzake Mobil c.s./Moplefan (rolnr. 97/1787) overwoog de Haagse rolrechter: 'De door Mobil c.s. gewenste eiswijziging dient te worden aangemerkt als een ingrijpende vermeerdering van eis. Vorderden zij aanvankelijk (bepaalde) voorzieningen betreffende een -vermeende - inbreuk op de aan hen toekomende octrooirechten in Nederland, thans hebben zij die voorzieningen uitgebreid met betrekking tot handelingen in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. Bovendien heeft de wijziging in een zeer laat stadium van de procedure plaatsgevonden. Immers alle conclusies (in de hoofdzaak in conventie) waren reeds gewisseld, terwijl tot het tijdstip van de mondelinge behandeling op 3 oktober 1997 nog slechts + 5 weken resteerden. Onder die omstandigheden luidt de conclusie dat gedaagden mede nu zij in het buitenland zijn gevestigd - onredelijk in hun verdediging worden bemoeilijkt als gevolg van de wijziging. Overigens is de rolrechter van oordeel dat - gelet op hetgeen in het kader van het experiment is geregeld omtrent in het geding te brengen producties - ook het karakter van de 'versnelde' procedure zich verzet tegen een wijziging zoals door Mobil c.s. voorgesteld, nu op geen enkele wijze wordt aangegeven waarom de uiteindelijke vorderingen niet direct bij dagvaarding zijn ingesteld'. Recent is tenslotte een nouveauté van Angelsaksische origine geïntroduceerd in de rechtsgang volgens het Experiment versnelde bodemprocedure in octrooizaken. Verlofbeschikkingen van de Haagse Rechtbank bevatten thans standaard de clausule: 'Beide partijen wordt verzocht uiterlijk twee weken vóór de mondelinge behandeling een samenvatting van de te presenteren argumentatie ('skeleton') aan de rechtbank en aan de wederpartij toe te zenden, zulks ter bevordering van de kwaliteit van de discussie'. C.v.N.

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 24 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 6 november 1997*

aan de Octrooiraad. Het hof ziet onmiskenbaar voordelen in het vragen van advies aan het (advies vragen aan Octrooiraad of Europees OctrooibuEuropees Octrooibureau. Wie beter dan deze instantie kan beoordelen of reau) het octrooi ook verleend zou zijn indien het bureau bij de verleningsprocedure de thans-nieuw-genoemde literatuur had meegewogen? Voorts kan een dergelijk advies ertoe bijdragen dat eventuele nietigheidsacties Mrs. J. J. Brinkhof, E. J. van Sandick en H.W. Raven over hetzelfde octrooi in andere gedesigneerde landen tot hetzelfde resultaat leiden. Art. 75 Rijksoctrooiwet (1910) en art. 25 Europees Octrooiverdrag Wanneer in een nietigheidsprocedure betreffende een voor Nederland Het vragen van technisch advies van het Europees Octrooibureau in een geldend Europees octrooi, de rechter behoefte heeft aan voorlichting door bodemprocedure is echter niet zonder problemen. De vraag is of de procedeskundigen, kan hij advies vragen aan het Europees Octrooibureau of dure tot het verkrijgen van een dergelijk advies zo kan worden ingericht aan de Octrooiraad. De rechtbank heeft, met voorbijgaan aan de door dat de voldaan wordt aan de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsoctrooihouder uitgesproken voorkeur voor de eerste weg, advies gevraagd vordering(Rv.) betreffende deskundigen. Voorts lijkt, indien partijen zou" Er is beroep in cassatie ingesteld. Red.

1 2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

den wensen mondeling 'opmerkingen te maken en verzoeken te doen' missen om het door de rechtbank verlangde advies uit te bren(art. 223, Ud 5 Rv.), een zitting in München onvermijdelijk, hetgeen metgen. Appellanten geven er om - zoals hun raadsman dit ter zitniet onaanzienlijke kosten gepaard zou gaan. ting uitdrukte - pragmatische redenen de voorkeur aan dat het De beslissing van de rechtbank om advies aan de Octrooiraad te vragen, Europees Octrooibureau het advies uitbrengt. wordt door het hof onderschreven. 7 Het volgen van de weg die artikel 25 Europees Octrooiverdrag wijst, biedt onmiskenbaar voordelen. Wie beter dan het Euro1 Groba Voedersystemen B.V., gevestigd te Balgoij, gemeente Wijchen, pees Octrooibureau kan beoordelen of het bewuste octrooi ook verleend zou zijn als dit bureau naast hetgeen het tijdens de 2 C.J.J. de Groot, wonende te Balgoij, gemeente Wijchen verleningsprocedure een rol heeft laten spelen, tevens in ogen3 A.W.J. de Groot, wonende te Balgoij, gemeente Wijchen, apschouw had genomen het Amerikaans octrooi 4 554 888 waarpellanten, procureur jhr. mr. R.E.R de Ranitz, van blijkens het vonnis van de rechtbank niet is gebleken dat tegen het bij de verleningsprocedure meegewogen is. Een technisch 1 Euro-Agra V.O.R, gevestigd te Rijssen, advies van het Europees Octrooibureau kan er bovendien toe 2 Agmat B.V., gevestigd te Erp, bijdragen dat eventuele nietigheidsacties over hetzelfde octrooi 3 Tigsa Técnicas e Innoviciones Ganaderas S. A., gevestigd te Vilin andere staten waarvoor het Europees octrooi geldt, tot hetlafranca del Penedes, Barcelona, Spanje, geïntimeerden, procuzelfde resultaat leiden. reur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. RA.M. Hendrick te Amsterdam. 8 Toch is het vragen van een technisch advies van het Europees Octrooibureau in een bodemprocedure niet zonder problemen. aRechtbank's-Gravenhage, i4februari I9g6(mrs. J.H.P.J. WilMet name is het de vraag of de procedure tot het verkrijgen van lems, CJ. Verduyn en J. de Bruijn) een dergelijk advies zo kan worden ingericht dat voldaan wordt aan de regels van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Beslissing (Rv) betreffende deskundigen. Als dit probleem - zo nodig in overleg met het Europees Octrooibureau - op te lossen zou zijn, De rechtbank: is er nog een ander probleem. Indien partijen zouden wensen in conventie mondeling 'opmerkingen te maken en verzoeken te doen' verzoekt de Octrooiraad haar op de voet van artikel 57 Rijks(art. 223, lid 5 Rv), lijkt een zitting in München onvermijdelijk octrooiwet 1910 van advies te dienen omtrent de in rechtsoverhetgeen allicht met niet onaanzienlijke kosten gepaard gaat. weging 15 bedoelde vragen; verstaat dat de griffier aan de Octrooiraad zal toezenden een afschrift van dit vonnis, terwijl partijen de Octrooiraad afschriften van alle overige processtukken zullen dienen te verschaffen; bepaalt dat de zaak weer zal worden uitgeroepen ter rolle van 25 juni 1996, opdat beide partijen zich over het advies van de Octrooiraad zullen kunnen uitlaten zulks direct peremptoir; voorts in conventie en in reconventie houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

9 Aan het vragen van advies aan de Octrooiraad zijn de zojuist genoemde problemen niet verbonden. 10 Gelet op het vorenoverwogene en in aanmerking nemende (i) dat thans in het buitenland geen procedures over hetzelfde octrooi aanhangig zijn, (ii) dat juist de kosten voor appellanten zo belangrijk zijn en (iii) dat de Octrooiraad in staat is op korte termijn adviezen als de onderhavige uit te brengen, onderschrijft het hof de beslissing van de rechtbank om in dit geval de Octrooiraad advies te vragen. Enz.

b Het Hof, enz. 4 Grief 2 luidt dat de rechtbank ten onrechte advies heeft gevraagd aan de Octrooiraad op basis van artikel 57 Rijksoctrooiwet 1910. Volgens appellanten dient het advies te worden uitgebracht door het Europees Octrooibureau nu het in casu om een Europees octrooi gaat en procedures over hetzelfde octrooi in andere landen dreigen.

Nr. 25 President Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 2 april 1998*

5 Het hof stelt het volgende voorop. Wanneer in een nietigheidsprocedure betreffende een voor Nederland geldend Europees octrooi de rechter behoefte heeft aan voorlichting door deskundigen, verplichten wet noch verdrag hem een advies van het Europees Octrooibureau te vragen. De rechter heeft in dat geval de vrijheid onafhankelijke deskundigen te benoemen, de Octrooiraad op de voet van artikel 57 Rijksoctrooiwet 1910 om inlichtingen en technische adviezen te vragen of het Europees Octrooibureau op de voet van artikel 25 Europees Octrooiverdrag om een technisch advies te vragen.

Artt. 18 en 19 Octrooigemachtigdenreglement j" art. 6:162 Burgerlijk Wetboek Vordering om de Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden te veroordelen af te zien van de tegen octrooigemachtigde Merkelbach gewezen uitspraak en de opgelegde straf van schorsing op te schorten, zulks op straffe van een dwangsom. Het moet met het in het Octrooigemachtigdenreglement neergelegde gesloten systeem van tuchtrechtspraak onverenigbaar worden geacht dat degene, ten aanzien van wie in hoogste instantie doordeRaad van Beroep is beslist, langs de weg van een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering dejuistheid van de beslissing van de Raad van Beroep tot onderwerp van een nieuw geding maakt en doordePresidentin kort geding doet toetsen.

6 Het hof stelt vast dat door appellanten niet is aangevoerd dat de Octrooiraad de deskundigheid en onafhankelijkheid zou

(Merkelbach/Raad van Beroep) Mr. F. C.H.M. Robbers

Het is nog niet bekend of beroep tegen dit vonnis is ingesteld.Rtó.

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 2 3

Dit is anders indien bij de voorbereiding van de bestreden beslissing zo 3.2 Eiser heeft daartoe gesteld zich niet te kunnen verenigen fundamentele rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijkemet de uitspraak van de Raad van Beroep. De argumenten die en onpartijdige behandeling niet meer kan worden gesproken. Dat dit ge-eiser in de beroepsprocedure naar voren heeft gebracht zijn niet val zich hier voordoet blijkt voorshands niet. gewogen tegen het licht van het mededingingsrecht. Eiser heeft in dat verband een klacht neergelegd bij de terzake bevoegde Boy Merkelbach te Nieuwegein, eiser [in kort geding], procuNederlandse Mededingingsautoriteit (hierna NMa) en tevens de reur mr. W. Taekema, advocaat mr. CA. de Jong te Utrecht, Raad van Beroep verzocht de opgelegde schorsing aan te houtegen den tot op eisers klacht bij de NMa is beslist. Aan dit verzoek heeft de Raad van Beroep geen gehoor gegeven. De Staat der Nederlanden (Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden) te 's-Gravenhage, vrijwillig ver3.3 Gedaagde heeft primair ten verwere aangevoerd dat het geschenen op de aan de "Raad van Beroep voor Octrooigemachtigsloten stelsel van de te dezen toepasselijke tuchtrechtspraak met den" uitgebrachte dagvaarding, gedaagde [in kort geding], prozich brengt dat er geen plaats is voor toetsing door de burgercureur mr. D. den Hertog. lijke rechter. ï Proces-verloop Eiser heeft de Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden (hierna: de Raad van Beroep) gedagvaard om op 24 maart 1998 te verschijnen ter terechtzitting van de President in kort geding. Ter zitting van 24 maart 1998 is vrijwillig verschenen De Staat der Nederlanden. Bij monde van zijn procureur mr. D. den Hertog heeft de Staat der Nederlanden aan de President verzocht de onderhavige procedure om redenen van proceseconomie voort te zetten als een procedure tussen Boy Merkelbach als eiser en De Staat der Nederlanden als gedaagde. Eiser heeft zich daartegen niet verzet. 2 Feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 24 maart 1998 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. - Eiser is octrooigemachtigde. Sinds juli 1993 werkt hij samen met het merkenbureau Muller & Eilbracht B.V. (European Trade-Mark and Design Attorneys). - Bij beslissing van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden (hierna: de Raad van Toezicht) d.d. 7 juli 1997 is het ambtshalve tegen eiser gerezen bezwaar van onwaardig gedrag in de zin van artikel 16, lid 2 onder c. van het Octrooigemachtigden-reglement gegrond verklaard en is aan de eiser de straf opgelegd van schorsing in de uitoefening van het recht om als gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden voor de tijd van één maand. - Tegen deze beslissing heeft de eiser op 6 augustus 1997 bij de Raad van Beroep een beroepschrift ingediend met conclusie tot vernietiging van de bestreden beslissing althans tot intrekking van de opgelegde schorsing. - De Raad van Beroep heeft vervolgens bij beslissing van 13 februari 1998 het beroep van eiser ongegrond verklaart onder bevestiging van de eerdergenoemde beslissing van de Raad van Toezicht. De Raad van Beroep heeft daarbij bepaald dat de schorsing ingaat op 16 maart 1998 en dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 6 van het Octrooigemachtigdenreglement een afschrift van de beslissing wordt toegezonden aan de Voorzitter van de Octrooiraad teneinde overeenkomstig lid 7 van genoemd artikel aanvang en einde van de schorsing in het Register van octrooigemachtigden aan te tekenen en daarvan openbare kennisgeving te doen. - De schorsing is inmiddels op 16 maart 1998 ingegaan en publicatie daarvan heeft plaatsgevonden. 3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 3.1 De eiser vordert gedaagde te veroordelen af te zien van de door haar gewezen uitspraak en de schorsing op te schorten, zulks op straffe van een dwangsom. Tevens vordert eiser veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

4 Beoordeling van het geschil 4.1 Zoals is bepaald in artikel 18 van het Octrooigemachtigdenreglement worden, in geval tegen een octrooigemachtigde bezwaren zijn gerezen, deze bezwaren in behandeling genomen door de Raad van Toezicht, die daarbij de bevoegdheid heeft om de in lid 2 van artikel 18 genoemde straffen op te leggen. Tegen een beslissing van de Raad van Toezicht staat vervolgens beroep open bij de Raad van Beroep. 4.2 Eiser kan zich niet vinden in de door de Raad van Toezicht en vervolgens door de Raad van Beroep jegens hem genomen beslissingen. Hij heeft in verband daarmee een klacht neergelegd bij de NMa. Door middel van de onderhavige procedure beoogt hij de aan hem door de Raad van Toezicht opgelegde en door de Raad van Beroep bevestigde straf op te schorten totdat de NMa op eisers klacht heeft beslist. In feite legt eiser daarmee de beslissing van de Raad van Beroep inhoudelijk ter toetsing voor aan de burgerlijke rechter. 4.3 Afgezien van de vraag welk effect een beslissing van de NMa kan hebben op de beslissing van de Raad van Beroep, moet het naar het oordeel van de President met het in het Octrooigemachtigden-reglement neergelegde gesloten stelsel van tuchtrechtspraak onverenigbaar worden geacht dat degene, ten aanzien van wie in hoogste instantie door de Raad van Beroep is beslist, langs de weg van een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering de juistheid van de beslissing van de Raad van Beroep tot onderwerp van een nieuw geding maakt en door de President in kort geding doet toetsen. 4.4 Dit is anders indien bij de voorbereiding van de bestreden beslissing zo fundamentele rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet meer kan worden gesproken. Dat dit geval zich hier voor doet blijkt voorshands niet uit hetgeen eiser heeft aangevoerd. 4.5 Het voorgaande betekent dat het gevorderde dient te worden afgewezen. Eiser zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten. 4 Beslissing De President: Wijst het gevorderde af. Veroordeelt eiser in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 1895,-, waarvan ƒ 345,- aan griffierecht. Enz.

1 2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 26 President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 29 april 1993

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

een sommatie van Hachette de verspreiding van dit parfum en deze eau de toilette te staken.

2 Hachette vordert in dit geding dat Beauty Fashion wordt verboden inbreuk te maken op haar merkrechten. In het petitum van de dagvaarding zijn voorts een aantal nevenvorderingen geMr. M.Y.C. Poelmann formuleerd. Hachette heeft ter onderbouwing van haar vordering gewezen Art. ï Benelux Merkenwet Het op zich zwakke merk ELLE heeft in de loop der jaren aan onder-op de wijze waarop zij naast het uitbrengen van het tijdschrift scheidende kracht gewonnen door frequent en wijdverbreid gebruik. Hetonder de naam ELLE gebruik maakt van het merk ELLE; niet alleen worden producten als kleding, lederwaren en cosmetica is een algemeen bekend merk. al dan niet met vermelding van het merk via het blad te koop aangeboden, doch tevens worden bijvoorbeeld brillen, bijoux, Art. 13A, lid i BMW (oud) sjaals, beauty cases, make-up etui's en parfumverstuivers voorHet algemeen bekende merk ELLE behoeft een grote bescherming tezien van het merk ELLE door licentiegerechtigden in de Benegen inbreuken. lux en daarbuiten via de detailhandel op de markt gebracht. Parfum en eau de toilette zijn soortgelijk aan de door de merkhouder en de Het door Beauty Fashion verspreide parfum en de eau de toilicentiehouders op de markt gebrachte artikelen als kleding, beauty cases, make-up etui's, parfumverstuivers. Deze artikelen zijn vaak afkomstig lette ELLE van de lijn LANCETTI is een aan deze producten van dezelfde ondernemingen en worden veelal via dezelfde afzetkanalen,soortgelijke waar en vormt als zodanig een inbreuk op haar merkrechten, aldus Hachette. zoals drogisterijen en parfumerieën gedistribueerd. Er is overeenstemming tussen ELLE en LANCETTI-ELLE. 3 Beauty Fashion heeft hiertegen allereerst aangevoerd dat ELLE geen merk is, maar slechts de beschrijving van de groep waarHachette Filipacchi Presse S.A. te Neuilly sur Seine, Frankrijk, voor het betreffende product is bestemd, te weten vrouwen. eiseres [in kort geding], procureur mr. H. J. M. Harmeling, Voor zover dit anders zou zijn en het merk ELLE onderscheitegen dend karakter heeft verkregen, dan is daarvan volgens Beauty Beauty Fashion Europe B.V. te Alkmaar, gedaagde [in kort geFashion alleen sprake ten aanzien van tijdschriften. Daarnaast ding], procureur mr. S.N. Vlaar. wordt van het merk slechts gebruik gemaakt voor kleding als reclame-artikel. Hachette gebruikt het merk ELLE met name Gronden van de beslissing: niet voor parfumerieën. De inschrijving voor die klasse is in de visie van Beauty Fashion derhalve vervallen. Beauty Fashion be1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: twist voorts dat kleding en parfums als soortgelijke waren kuna Hachette, voorheen France Editions et Publications S.A., is einen worden aangemerkt. Tenslotte heeft Beauty Fashion er op genares van de woord- en woord/beeldmerken 'ELLE', welke gewezen dat het uiterlijk van de verpakking van het door haar - met de klassen waarvoor zij zijn ingeschreven - zijn vermeld verspreide parfum en de eau de toilette sinds de sommatie van op pagina 3 van de inleidende dagvaarding. Hachette is gewijzigd, zodanig dat ELLE niet meer het in het oog springende onderdeel van de naam is; LANCETTI staat nu b Onder de naam ELLE wordt in Frankrijk sinds de jaren '40 een boven ELLE, in even grote letters. tijdschrift voor vrouwen op de markt gebracht. Sinds 1945 is het tijdschrift ook in de Benelux verspreid, waar vanaf 1989 tevens een Nederlands-talige editie op de markt is. 4 Het merk ELLE, op zich een zwak merk, heeft in de loop der In de loop der jaren is het blad verder uitgebracht in een zevenjaren aan onderscheidende kracht gewonnen door frequent en tal andere Europese landen, in het Midden Oosten, Japan, wijdverbreid gebruik. Dit blijkt reeds uit de succesvolle en weChina, de Verenigde Staten en Brazilië. In de Benelux heeft ELLE reldomvattende verspreiding van het tijdschrift ELLE. Voleen losse oplage van circa 1.000.000 per jaar. doende aannemelijk is geworden dat Hachette in de Benelux en Het tijdschrift wordt uitgegeven door een vennootschap die daarbuiten optreedt tegen alle haar bekende relevante (drei100% dochter is van Hachette. gende) merkinbreuken. Er is dus tevens sprake van exclusief gebruik van het merk door Hachette. Aldus heeft het merk ELLE zich ontwikkeld tot onderscheidingsteken. c In het tijdschrift ELLE worden van oudsher regelmatig proMet Hachette moet voorts worden geoordeeld dat het merk ducten als kleding, lederwaren en cosmetica te koop aangeboELLE door de presentatie van het tijdschrift en met name door den, veelal voorzien van het merk ELLE. Hachette verleent de indringende advertentiecampagnes een algemeen bekend voorts licenties aan derden met betrekking tot het gebruik van merk is geworden; niet alleen bekend bij de doelgroep, vrouhet merk ELLE voor onder meer de hiervoor genoemde produkwen, maar bij de overgrote meerderheid van het publiek. ELLE ten. is een begrip geworden. Een dergelijk merk dat toegang geeft tot een zeer omvangrijk d Schiapparelli Benessere Pikenz (SBP) te Milaan heeft een lipubliek behoeft een grote bescherming tegen inbreuken. centie op de naam van de Italiaanse mode-ontwerper, Lancetti. In de lijn LANCETTI heeft SBP een serie parfums en eau de toilettes gemaakt en op de markt gebracht, waaronder 'VIA CON5 Op grond van de overgelegde producties is voldoende aanneDOTTI', 'UOMO' en laatstelijk 'IL' en 'ELLE'. melijk geworden dat het merk ELLE niet alleen wordt gebruikt voor het tijdschrift ELLE, maar ook (door licentiegerechtigden) voor kleding, tassen, brillen, bijoux, sjaals, beauty cases, makee Beauty Fashion is de importeur/agent in de Benelux van SBP. up etui's en parfumverstuivers - samen te brengen onder de In die hoedanigheid heeft zij in het laatste kwartaal van 1992 noemer luxe artikelen voor de vrouw - waarop vaak in kapitale het parfum en de eau de toilette ELLE van LANCETTI op de letters ELLE staat vermeld. markt geïntroduceerd en verspreid. Zij heeft niet voldaan aan (Elle/Lancetti-Elle)

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 2 5

De betreffende producties weerleggen op zich al het argument van Beauty Fashion dat hierbij slecht sprake is van reclameartikelen voor het tijdschrift. Het aanbod van deze artikelen vindt niet alleen via het tijdschrift plaats, maar ook via de detailhandel en het merk ELLE wordt juist aan die artikelen verbonden om daaraan een meerwaarde te geven - ontleend aan het succes van het tijdschrift - en niet om het tijdschrift te propageren.

kende gebruik van dit merk door Beauty Fashion. Het gevorderde voorschot is niet bovenmatig.

6 Hachette brengt niet zelf een parfum of eau de toilette op de markt onder het merk ELLE. Dit betekent echter niet dat Beauty Fashion reeds op deze grond vrij is een parfum/eau de toilette onder de naam ELLE van LANCETTI op de markt te brengen. Hachette heeft immers terecht betoogd dat het door Beauty Fashion verspreide product soortgelijk is aan door haar, respectievelijk door licentiegerechtigden op de markt gebrachte artikelen. Zoals hiervoor onder 5 is overwogen gaat het bij deze waren - kleding, beauty cases, make-up etui's, parfumverstuivers etc. - om luxe artikelen voor de vrouw, waartoe ook parfums en eau de toilettes moeten worden gerekend. Deze artikelen zijn vaak afkomstig van dezelfde onderneming en worden veelal via dezelfde afzetkanalen, zoals drogisterijen en parfumerieën, gedistribueerd. Er is derhalve sprake van soortgelijkheid in de zin van artikel 13 A lid 1 BMW tussen de door Hachette respectievelijk licentiegerechtigden op de markt gebrachte waren enerzij ds en parfums en eau de toilettes anderzijds. Het gebruik van het teken ELLE voor een parfum/eau de toilette in de lij n LANCETTI vormt dus een inbreuk op het merk ELLE van Hachette. Hieraan doet niet af dat op de nieuwe verpakking LANCETTI en ELLE in hetzelfde lettertype en in dezelfde lettergrootte zijn geschreven. Het parfum ELLE is immers slechts een van meerdere parfums uit de lijn LANCETTI. Hoewel het parfum aanvankelijk door de detailhandel zal worden aangeboden als LANCETTI-ELLE, is het zeer waarschijnlijk dat het voorvoegsel, de verwijzing naar het modehuis dat haar naam aan de diverse parfums heeft gegeven, zoals gebruikelijk na verloop van tijd niet meer wordt vermeld en dat in de detailhandel en door het publiek nog slechts gesproken zal worden over ELLE. Het publiek zal het parfum en de eau de toilette onder deze naam associëren met waren die afkomstig zijn van Hachette respectievelijk de licentiegerechtigden.

1 Verbiedt Beauty Fashion inbreuk te maken op de ten processen bedoelde merkrechten van Hachette, meer in het bijzonder voor parfumerieën en wel door deze producten ter verkoop aan te bieden onder het merk ELLE al dan niet gevolgd of voorafgegaan door de woorden 'by Lancetti' of'LANCETTI', dan wel deze producten in voorraad te hebben.

7 Het voorgaande rechtvaardigt het gevorderde verbod, waarbij Hachette uit de aard der zaak spoedeisend belang heeft. Dit geldt ook voor de nevenvorderingen, met uitzondering van de brief aan afnemers die orders bij Beauty Fashion hebben geplaatst, welke nog niet zij n uitgeleverd. Niet valt in te zien welk belang Hachette erbij heeft dat derden, die nog niet beschikken over inbreukmakende producten, op de hoogte worden gesteld van de inhoud van dit vonnis. Het is aan Beauty Fashion om te bepalen op welke wijze zij deze derden zal verwittigen van haar onmogelijkheid de producten te leveren. Anders ligt dit bij afnemers van Beauty Fashion die wel over inbreukmakende producten beschikken; kennisname van deze uitspraak zal hun ervan kunnen weerhouden deze producten verder te verhandelen. Hachette heeft, anders dan Beauty Fashion meent, het recht alle inbreukmakende artikelen als haar eigendom op te vorderen op grond van artikel 1 lid 1 van de Wet bestrijding namaakproducten. Voorts dient zij in staat te worden gesteld om te onderzoeken of Beauty Fashion al dan niet winst heeft gemaakt met de distributie van de inbreukmakende artikelen. Tenslotte heeft Hachette aanspraak op vergoeding van haar schade geleden ten gevolge van de verwatering van haar merk door het inbreukma-

8 Er bestaat aanleiding de gevorderde dwangsom als na te melden te matigen en te maximeren. Beauty Fashion wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de kosten van dit geding. Beslissing:

2 Veroordeelt Beauty Fashion om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan Hachette een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van alle inbreukmakende producten die zij nog in haar bezit of in voorraad heeft en deze producten aan Hachette af te geven binnen de genoemde termijn. 3 Veroordeelt Beauty Fashion om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen terzake van de door de inbreuk genoten winst als bedoeld in artikel 6:104 BW middels een door een registeraccountant geaccordeerde verklaring, inhoudende: - het aantal inbreukmakende producten (of onderdelen daarvan) dat betrokken is en de prijs die daarvoor is betaald; - het aantal inbreukmakende producten dat door Beauty Fashion is verkocht en de koopprijs die daarvoor is ontvangen. 4 Veroordeelt Beauty Fashion om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis de inbreukmakende producten uit het verkeer te nemen door een aangetekende brief met de volgende inhoud aan haar afnemers te zenden: 'Onlangs hebben wij u parfumerieën geleverd van het huis LANCETTI voorzien van het merk ELLE. Wij delen u mede dat Ut artikel uit de handel moet worden genomen omdat de fungerend President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam heeft geoordeeld dat het gebruik van het teken ELLE voor deze producten inbreuk maakt op de merkrechten van de groep HachetteFilipacchi Presse te Parijs, de uitgever van het blad ELLE. Wij verzoeken u de door ons aan u geleverde producten omgaand te retourneren. Wij verplichten ons uiteraard om de kosten van retourzendingvoor onze rekening te nemen en de door u betaalde koopprijs aan u te restitueren op een door u aan te geven wijze. Gaarne zien wij zo spoedig mogelijk uw reactie tegemoet.', een en ander onder toezending aan de raadsman van Hachette van een door een registeraccountant geaccordeerde lijst van deze afnemers tezamen met kopieën van iedere aan de afnemers verzonden brief met bewijs van verzending. 5 Veroordeelt Beauty Fashion om alle op de onder 4 aangegeven wijze uit de handel genomen producten aan Hachette af te geven binnen veertien dagen na de ontvangst daarvan door Beauty Fashion. 6 Bepaalt dat Beauty Fashion een dwangsom verbeurt voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het onder 1 gegeven verbod dan wel van de onder 2 tot en met 5 gegeven veroordelingen van ƒ 10.000,- per overtreding of - naar keuze van Hachette - van ƒ 1.000,- per dag waarop of product waarmee

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

het verbod of de veroordelingen worden overtreden, met een maximum van ƒ 1.000.000,-.

zijn beslissing inhoudende de definitieve weigering van de inschrijving van het depot.

7 Veroordeelt Beauty Fashion tot voldoening aan Hechette van

3 Lifetree heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Lifetree stelt zich op het standpunt dat het teken DE GEBOORTEWINKEL 'een redelijk unieke positie inneemt, en een zodanig individueel karakter bezit en bovendien in die mate landelijk is ingeburgerd dat het voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te worden erkend'.

ƒ 10.000,-(...).

8 veroordeelt Beauty Fashion in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Hachette begroot op ƒ 386,50 aan verschotten, waaronder ƒ 290,-wegens vastrecht en op ƒ 1.500,aan salaris procureur. 9 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4 Het Bureau bestrijdt het standpunt van Lifetree. 10 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. Nr. 27 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 8 januari 1998*

5.1 Het hof deelt de opvatting van het Bureau dat het teken DE GEBOORTEWINKEL elk onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.

(DE GEBOORTEWINKEL) Mrs. JJ. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en J.B.A. van den Ende-Wiefkers.

5.2 In dit verband stelt het hof het volgende voorop. Artikel 6bis BMW spreekt over gemis aan 'onderscheidend vermogen in de zin van artikel öquinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs'. Deze bepaling luidt:

Art. 1 Benelux-Merkenwet HettekenvanDEGEBOORTEWINKELmistelkonderscheidendver- Fabrieks en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de mogen voor de waren en diensten verband houdend met zwangerschap, volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen geboorte, baby's, peuters en kleuters. Door het voorvoegsel 'geboorte' worden: zal het publiek het teken DE GEBOORTEWINKEL opvatten als aanduiding (...) van de plaats waar waren en diensten verband houdende met geboorte2 wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend beworden verkocht en verricht. Er is geen sprake van een originele woordstaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot combinatie of fantasiebenaming. aanduidingvan de soort, dehoedanigheid,dehoeveelheid,debestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, Art.3, Ud3MerkenRichtlijn Beroep op inburgering wordt verworpen. Er is geen plaats voor eenof gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vastbevel tot inschrijving op de grond dat een gedeponeerd teken na het depot staande gewoonten van de handel in het land waarde beschermingwordt door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. gevraagd; Lifetree Holding B.V. te Amsterdam, verzoekster, procureur mr. E.M. van Hilten-Kostense, tegen Het Benelux-Merkenbureau, verweerder, procureur mr. CJ.J.C. van Nispen.

Het hof gaat ervan uit dat de verwijzing in artikel 6bis (en artikel 14, onder A, aanhef en onder ia) BMW naar artikel 6 auinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie ('elk onderscheidend kenmerk missen') maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën.

b Het Bureau heeft bij brief van 8 oktober 1996 aan de merken5.3 De waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, gemachtigde van Lifetree laten weten de inschrijving van het hebben - met uitzondering van de diensten in klasse 35 - bedepot 871698 te weigeren. Als reden(en) heet het Bureau opgetrekking op waren en diensten die verband houden met zwangeven: Het teken DE GEBOORTEWINKEL is samengesteld uit de soortnamen gerschap, geboorte, baby's, peuters en kleuters. De diensten van klasse 3 5 hebben, zo begrijpt het hof, op dezelfde waren en diengeboorte en winkel en duidt op een zeer voor de hand liggende wijze een winkel aan voor de in de klassen 20,25,28,35,41 en 42 genoemde waren sten betrekking, zij het op indirecte wijze: het gaat om diensten en diensten met betrekking tot de geboorte. Derhalve is het teken uitslui-op het gebied van franchising in verband met de zojuist gewaren en diensten. tend beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld noemde in artikel Sbis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...). 5.4 Het teken DE GEBOORTEWINKEL is samengesteld uit het lidwoord 'de' en het woord 'geboortewinkel'. Het laatstgenoemde woord bestaat uit de tot de gewone taal behorende c Namens Lifetree is bij brief van 6 maart 1997 tegen deze voorwoorden 'geboorte' en 'winkel'. Het woord 'winkel' is de algelopige weigering bezwaar aangetekend. meen bekende aanduiding voor een plaats waar zaken worden verkocht en waar diensten worden verricht. Het is bepaald niet d Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige ongebruikelijk - het blijkt ook uit het 'Retrograde woordenweigering te herzien. Bij brief van 23 juni 1996 heeft het Buboek van de Nederlandse taal' (Antwerpen 1969), het Supplereau de merkengemachtigde van Lifetree in kennis gesteld van ment daarop (Leuven 1974), het 'Invert Woordenboek van het * Het Hof heeft op dezelfde datum in gelijke zin beslist t.a.v. GEBOORTECENTRUM. Red.

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nederlands' (Luik 1988) en het in het geding gebrachte onderzoeksrapport van het Bureau met betrekking tot DE GEBOORTEWINKEL - dat aan het woord 'winkel' als voorvoegsel een zelfstandig naamwoord wordt gekoppeld. Dat voorvoegsel verbijzondert het algemene woord 'winkel'. Het pleegt te verwijzen naar waren en diensten. Dat is ook hier het geval. Het hof neemt aan dat door het voorvoegsel 'geboorte' het teken DE GEBOORTEWINKEL door het publiek zal worden opgevat als aanduiding van de plaats waar waren en diensten verband houdende met geboorte, worden verkocht en verricht. Voor die waren en diensten is het teken ook gedeponeerd. Niet gezegd kan worden dat sprake is van een originele woordcombinatie of fantasiebenaming. Integendeel. Het teken geeft op tamelijk directe wijze aan naar welke waren en diensten het verwijst. Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat het teken DE GEBOORTEWINKEL uitsluitend bestaat uit een benaming die in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en bestemming van de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd. Aldus mist het teken elk onderscheidend vermogen. 6 Volgens Lifetree is het teken DE GEBOORTEWINKEL ingeburgerd. Het Bureau bestrijdt dit.

E I G E N D O M

1 2 7

den te creëren. Voorts wordt voorkomen dat de belangen van derden geschaad kunnen worden als gevolg van de 'terugwerkende kracht' van de inschrijving tot aan het depot. Zou immers een bevel tot inschrijving worden uitgesproken omdat een merk na het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen, dan wordt het merkrecht geacht te hebben bestaan vanaf het tij dstip van depot. Voortzetting van het gebruik van het teken door derden welk gebruik is aangevangen na het merkdepot en vóór de inburgering, zou wellicht op vordering van de merkhouders verboden kunnen worden. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat geen plaats is voor een bevel tot inschrij vingop de grond dat een gedeponeerd teken na het depot door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. 7.2 De te beantwoorden vraag is of het teken DE GEBOORTEWINKEL dat, zoals hierboven is overwogen, voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, geen onderscheidend vermogen heeft, als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het publiek zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waren en diensten als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert.

7.3 Hieraan voorafgaat nog een andere vraag, namelijk of een teken dat uitsluitend bestaat uit een benaming die in de handel 7.1 Het hof stelt voorop dat in deze procedure slechts relevant is kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en bemogelijke inburgering vóór het tijdstip van depot. Het hof bastemming van de waren en diensten waarvoor het teken is gedeseert dit op het navolgende. poneerd, voor inburgering vatbaar is. De regeling van het beroep op de rechter na weigering van de inschrijving van een merk in artikel 6ter BMW is niet erg gedetailleerd. Ook het Gemeenschappelijk Commentaar van de Re7.4 Men is geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. geringen is summier. Het zegt onder meer: Het komt onwenselijk voor dat dergelijke benamingen gemoHet nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie noposieerd kunnen worden. De vrijheid van andere deelnemers aldaar genoemde beroepsinstanties in deBenelux teneinde een oordeelvanaan het handelsverkeer om dit soort benamingen te gebruiken de rechter te verkrijgen over beslissingen van het Benelux Merkenbureau, zou op onaanvaardbare wijze worden beperkt. waarbij geweigerd is een merk in te schrijven. 7.5 Een antwoord op deze vraag behoeft het hof in deze zaak echter niet te geven. Uit de in het in het geding gebrachte proGelet hierop is het hof van oordeel dat het slechts heeft te onderducties en uit de stellingen van Lifetree kan namelijk niet worzoeken of het Bureau terecht geweigerd heeft het merk in te den afgeleid dat het teken DE GEBOORTEWINKEL als merk schrijven. Daarbij past dat de situatie ten tijde van het depot langdurig en intensief is gebruikt in de Benelux. Zo is niet aanbepalend is aangezien dit tijdstip, gelet op het bepaalde in artinemelijk dat het teken in de vorm van een woordmerk aldaar kel 6bis, voor het Bureau bepalend is. Steun voor deze opvatting regelmatig is gebruikt, en evenmin dat het teken op ruime ontleent het hof aan artikel 3 lid 3 van de Eerste Richtlijn d.d. schaal anders is gebruikt dan als aanduiding van de onderne21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpasming in Amsterdam, derhalve als handelsnaam. Niet aannemesing van het merkenrecht der Lid-staten, 89/104, inhoudende: lijk is dat het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet wordenheeft opgevat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden ondernietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c ofd, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan gemaakt is, vóór de datum van de aan- scheiden. Gelet hierop kan voorts in het midden blijven of inburgering in de gehele Benelux dient te geschieden. vrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om 7.6 De conclusie moet zijn dat inburgering niet aannemelijk is. inschrijving of na de inschrijving. 8 Uit al het vorenstaande vloeit voort dat het verzoek van LifeVastgesteld moet worden dat door de Benelux-wetgever in de tree zal worden afgewezen. Lifetree zal als de in het ongelijk BMW geen gebruik is gemaakt van de door de Richtlijn gebogestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. den mogelijkheid om te bepalen dat een merk niet wordt geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen heeft verkreBeslissing gen na de aanvrage om inschrijving. De keuze van de Beneluxwetgever om geen gebruik te maken van de in de slotzin van het Het hof wijst het verzoek van Lifetree af en veroordeelt Lifetree zojuist geciteerde lid 3 van artikel 3 van de Richtlijn heeft het in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de voordeel dat procedures als de onderhavige niet gecompliceerd zijde van het Bureau begroot op ƒ 2.540,-. en vertraagd worden door het debat over feitelijke ontwikkelingen na het depot en door verzoeken om aanhouding van de behandeling van het verzoekschrift teneinde nieuwe feitelijkhe-

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 28 President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 23 september 1997 (Shampoo verpakkingen)

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

tegen 1 Cosmara B.V. te Amersfoort; 2 De Boer Unigro B.V. h.o.d.n. Trekpleister Voordeeldrogisterijen te Beilen, gedaagden [in kort geding], procureur mr. A.E. Stoop, advocaat mr. Th.R. Bremer.

Mr. J. Mendlik 2 De vaststaande feiten 2.1 KAO en Guhl zijn ondernemingen welke zich toeleggen op het ontwikkelen, vervaardigen, verhandelen en distribueren van - kort gezegd - cosmetische producten en producten voor de haarverzorging.

(beeldmerken eiseres)

2.2 KAO heeft krachtens bij het Beneluxmerkenbureau ingeschreven depots uitsluitende rechten op de navolgende beeldmerken: - beeldmerk GUHL Bier, op 5 juni 1997 onder no. 894938 gedeponeerd voor waren in klasse 3, waaronder shampoos; - beeldmerk GUHL Zilver, op 5 juni 1997 onder no. 894939 gedeponeerd voor waren in klasse 3, waaronder shampoos; -beeldmerk GUHL Perzik-olie, op 5 juni 1997 onder no. 894940 gedeponeerd voor waren in klasse 3, waaronder shampoos; - beeldmeerk GUHL Tarwekiem-olie, op 5 juni 1997 onder no. 894941 gedeponeerd voor waren in klasse 3, waaronder shampoos; - beelmerk GUHL Anti Roos, op 14 augustus 1997, onder no. 899383 gedeponeerd voor waren in klasse 3, waaronder shampoos. Deze beeldmerken zijn ingeschreven middels depot van foto's van de onderscheiden Guhl-flacons. 2.3 Guhl verhandelt sedert een groot aantal jaren onder meer een productlijn geconcentreerde shampoos onder het merk GUHL, zulks onder licentie van haar moedermaatschappij KAO.

2.4 Trekpleister verkoopt de hiervoor bedoelde productlijn van Guhl in haar winkels (een drogisterijketen) en voert naast het GUHL-assortiment een eigen productlijn shampoos onder de Art. 13A lid, ïb Benelux Merkenwet In dit kort geding staat ter beantwoording de vraag of de recent door naam Trekpleister. gedaagdenopdemarktgebrachteshampoosindeTrekpleister-verpakking zodanig overeenstemmen met het als beeldmerk ingeschreven uiterlijk3 Het geschil van de doorKAO en Guhl al sinds vele jaren onder de merknaam GUHL op de markt gebrachte shampoos, dat daardoor bij het publiek verwarring3.1 Eiseressen vorderen in dit kort geding -zakelijk kan ontstaan. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat het merk van weergegeven - dat het Trekpleister wordt verboden inbreuk te KAO en de Trekpleister-verpakkingen elk in hun geheel en in onderlingmaken op de hiervoor onder 2.2 bedoelde merkrechten, en met verband zullen moeten worden beschouwd. name dat het Trekpleister wordt verboden om haar (productBij beschouwing van het totale beeld van het GUHL-beeldmerk zijn delijn) shampoos in de ten processe bedoelde verpakking nog langer te (doen) produceren, aanbieden, verhandelen, distribueren genoemde overeenkomsten méér bepalend dan de aanwezige verschillen. De totale indruk van de Trekpleister-flacon vertoont een zodanige gelijke-of verspreiden, zulks met de gebruikelijke neven vorderingen. nis methet beeldmerk GUHL dat de mogelijkheid zeer wel aanwezigmoet worden geacht dat bij het koperspubliek verwarring kan ontstaan, al is3.1.1 Eiseressen leggen aan hun vorderingen in essentie ten het maar in die zin dat kopers door deze vergaande overeenstemming ingrondslag de volgende stellingen: uiterlijk bij het aantreffen van de Trekpleister-shampoo er bewust of on-- de productlijn van Trekpleister vertoont een vergaande en bewust vanuit zouden kunnen gaan dat Guhl haar product voor de treffende gelijkenis met (de opmaak van) diverse ten processe Trekpleisterwinkels onder hun huismerk doet verkopen. Dit geldt temeerbedoelde GUHL-verpakkingen (en merken) waardoor inbreuk nu beide producten bestemd zijn voor de verkoop via de zelfbedienings-wordt gemaakt op de merkrechten van KAO; winkel en er rekening mee moet worden gehouden dat dit publiek de pro-- de overeenstemming tussen de shampooflacons van Trekpleisducten slechts oppervlakkig bekijkt zonder veel aandacht voor de detailster en de verpakkingen van de GUHL-shampoo is zowel direct van de verpakkingen. verwarringwekkend (consumenten zullen de shampoo van Trekpleister voor die van Guhl houden) als indirect verwarringwekkend (consumenten zullen vermoeden dat er een band be1 Kao Kabushiki Kaisha te Tokio, Japan; staat tussen het bedrijf van Guhl en dat van Trekpleister) en zal 2 Guhl Ikebana Cosmetics B.V. te Almere, eiseressen [in kort geleiden tot verwatering en reputatieschade; ding], procureur mr. F. Waardenburg, advocaat mr. J.C.H, van Manen, (inbreukmakende verpakking)

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- die overeenstemming zal bovendien leiden tot associatiegevaar van de shampoos van Trekpleister met die van Guhl; - de productlijn shampoos van Trekpleister is bovendien systematisch nagebootst, zodat gedaagden met opzet parasiteren op de goodwill van het GUHL-merk en is (ook) daarom jegens eiseressen onrechtmatig. 3.2 Het verweer van gedaagden komt in essentie neer op de volgende stellingen: - het merkenrechtelijk relevante overeenstemmingscriterium is niet (meer) dat 'de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het telen en het merk' maar het criterium zoals dat te vinden is in artikel 5 lid 1, aanhef en sub b van de Europese merkenrichtlijn: bij de beoordeling van de vraag of sprake is van merkinbreuk dient het criterium te zijn 'gevaar voor verwarring'; - de Trekpleister-shampoos worden op de markt gebracht in een moderne, gangbare verpakking waarbij geen sprake is van overeenstemming in merkenrechtelijke zin: de gekozen vorm is karakteristiek (strak en hoekig met rechte schouders), de witte doppen komen alom voor, de kleurstellingen zijn gebruikelijk, gekozen is voor een doorzichtige etikettering, het door Trekpleister gebruikte symbool lijkt niet op dat van GUHL, de grootte van deflaconsis een standaardmaat voor geconcerteerde shampoos, en naast genoemde verschillen wijkt de Trekpleisterflacon nog af van de GUHL-flacons in die zin dat het totaalbeeld van de GUHL-flacon wordt gekenmerkt door een opvallend wit etiket waarbij als eerste de merknaam GUHL in het oog springt; kortom: nu beide verpakkingen op kenmerkende punten van elkaar verschillen is geen reëel voor verwarring te duchten. 4 De beoordeling 4.1 Gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken stelt de president vast dat hij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen, nu de ten processe bedoelde shampoos van Trekpleister ook in het arrondissement Rotterdam zijn aangetroffen en de gevorderde voorzieningen mede in dit arrondissement ten uitvoer gelegd moeten worden. 4.2 In dit kort geding staat ter beantwoording de vraag of de recent door gedaagden op de markt gebrachte shampoos in de Trekpleister-verpakking zodanig overeenstemmen met het als beeldmerk ingeschreven uiterlijk van de door KAO en GUHL sinds vele j aren onder merknaam GUHL op de markt gebrachte shampoos, dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat het merk van KAO en de Trekpleister-verpakkingen elk in hun geheel en in onderling verband zullen moeten worden beschouwd. 4.3 De president stelt in de eerste plaats vast dat eiseressen onder de merknaam GUHL een twaalftal shampoos op de markt brengen en dat, zulks als over en weer door partijen onbetwist gesteld, het thans gaat om de vijf meest succesvolle en best verkochte shampoos uit de Guhl-productielijn (de perzikshampoo, de biershampoo, de tarwekiemshampoo, de zilvershampoo en de anti-roosshampoo) en dat ook bij Trekpleister deze vij f Guhlshampoos de vijf best verkochte shampoos uit het Guhl assortiment zijn. 4.4 Beschouwing van de door KAO gedeponeerde GUHLbeeldmerken en de verpakking van de Trekpleister-shampoos laten de volgende punten van overeenstemming zien:

E I G E N D O M

1 2 9

Hetformaat van de flacon Zowel de hoogte en de breedte van het stavlak van de Trekpleister-flacon als het formaat van dieflaconals geheel zijn vrijwel gelijk aan die van de Guhl-flacon. Partijen hebben ter zitting een groot aantal shampoos van andere merken getoond. Eiseressen hebben bovendien een fotopresentatie gegeven van de in de handel gangbareflacons.De president stelt vast dat behalve de Trekpleister-flacon het formaat van die flacon in vrijwel alle gevallen in hun totaliteit afwijken van de Guhl flacon. De vorm van de flacon Ook de Trekpleister-flacon is van boven smal en loopt naar onderen toe wijder uit. Net als de Guhl-flacon is die van Trekpleister (zij het niet horizontaal, maar verticaal) aan de zijkanten geribbeld. De Trekpleister-flacon heeft eveneens een kleine witte dop. Ook ten aanzien van de vorm geldt dat de getoonde, overige in de handel gangbare flacons in vrijwel alle gevallen in hun totaliteit afwijken van de Guhl-flacon. Het logo en de etikettering Beide logo's bestaan uit een op het zogeheten yin-yang teken geïnspireerde vorm. De wijze waarop de kleuren als het ware verlopen zomede de kleurschakering zelve zijn sterk overeenstemmend. Op het etiket heeft (ook) Trekpleister gekozen voor een sterk uitkomende balk, uitgevoerd in dezelfde kleur als de inhoud van de flacon met witte tekst. Met betrekking tot 4 van de 5 shampoos zijn de benamingen identiek. De ingrediënten en de kleur Zoals onder 4.3 overwogen bevatten de 5 Trekpleister-flacons dezelfde kenmerkende ingrediënten/soortaanduidingen op de verpakking: perzik, bier, tarwekiem, zilver en anti-roos. Daarnaast is het de president gebleken noch aannemelijk geworden dat er in de shampoo-branche algemeen geldende kleurcodes bestaan. Gedaagden hebben aan de inhoud van drie van hunflacons,die evenals die van Guhl transparant zijn, dezelfde kleur toegekend als Guhl aan haar flacons: roze voor perzik, geel voor tarwe, en rood-bruin voor bier; bij de overige twee, antiroos en zilver, is gekozen voor een kleur die ligt dichtbij de kleuren van Guhl. 4.5 De president stelt daarnaast vast dat de Trekpleister-flacon ook verschillen vertoont: de niet afhangende maar opgetrokken schouder, het doorzichtige etiket, de opmaak daarvan, een dopopening, en uiteraard de andere merknaam. 4.6 Bij beschouwing van het totale beeld van het GUHLbeeldmerk zijn de hiervoor genoemde overeenkomsten evenwel méér bepalend dan de aanwezige verschillen. De totale indruk van de Trekpleister-flacon vertoont een zodanige gelijkenis met het beeldmerk GUHL dat de mogelijkheid zeer wel aanwezig moet worden geacht dat bij het koperspubliek verwarring kan ontstaan, al is het maar in die zin dat kopers door deze vergaande overeenstemming in uiterlijk bij het aantreffen van de Trekpleister-shampoo er bewust of onbewust vanuit zouden kunnen gaan dat Guhl haar product voor de Trekpleisterwinkels onder hun huismerk doet verkopen. Dit geldt temeer nu beide producten bestemd zijn voor de verkoop via de zelfbedieningswinkel en er rekening mee moet worden gehouden dat dit publiek de producten slechts oppervlakkig bekijkt zonder veel aandacht voor de details van de verpakkingen. 4.7 De president neemt daarbij mede in aanmerking:

1 3 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- de wijze waarop Trekpleister haar eigen productlij n shampoos presenteert namelijk naast de GUHL-productlij n shampoos, zoals onbetwist door eiseressen is gesteld (aanvullende productie, faxbericht van 8 september 1997); - de wijze waarop ook de etiketten en de achterzijde van de flacons overeenstemmen. Het etiket aan de achterzijde van de Guhl-flacon heeft dezelfde ronding als deflaconzelve. Waar de Trekpleister-flacon qua vorm als het ware opgetrokken (haast rechthoekige) schouders heeft, heeft het etiket aan de achterzijde dezelfde ronde vorm als de Guhl-flacon; - dat niet betwist is dat het GUHL-merk grote bekendheid geniet en daardoor grote onderscheidende kracht bezit; - dat voor gedaagden de mogelijkheid om een ander uiterlijk voor haar shampoos te kiezen die verder afstaat van die van Guhl en zulks zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van haar eigen product, ruimschoots aanwezig moet worden geacht; - dat Trekpleister bij het bepalen van de soorten shampoo kennelijk is geïnspireerd door het succes dat Guhl met juist deze vijf shampoos heeft (zie 4.3). Bij bedoeld verwarringsgevaar telt mee dat de prijs van de Trekpleister-flacon gepositioneerd is tussen die van haar eerder onder haar huismerk reeds verkochte shampoos en de hoge prijs van de Guhlshampoo met haar (ook) luxueuse uitstraling.

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

beveelt gedaagden om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis bij alle opslagadressen en verkooppunten (met inbegrip van de Trekpleister-filialen) waar, naar zij weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden, exemplaren van de ten processe bedoelde producten, of van reclamemateriaal waarin die producten staan afgebeeld of anderszins aangeprezen, voorhanden zijn, deze weg te (doen) halen, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,voor elke dag of voor iedere keer dat gedaagden of één of twee van hen daarmee in strijd handelen, zulks met een maximum van ƒ 500.000,-; bepaalt de termijn waarbinnen eiseressen ingevolge artikel 50 lid 1 van het Trips-verdrag een bodemprocedure dienen aan te vangen op zes maanden na deze uitspraak; veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ 556,06 aan verschotten en op ƒ 2.500,- aan salaris voor de procureur; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

4.8 Ook deze omstandigheden rechtvaardigen de conclusie dat de verpakking van de shampoos van Trekpleister te dicht tegen het GUHL-merk aanzit, dat bij het publiek verwarring kan ontstaan en dat het gedaagden dus niet langer vrij staat shampoos in dezeflessente verhandelen.

Nr. 29 Bureau voor de Industriële Eigendom, 25 juli 1997 Mrs. W. Neervoort, Ir. R. A. Grootoonk en Mevr. mr. C. Eskes

4.9 Aldus wordt de vordering op dit punt toegewezen, met dien verstande dat de president zal bepalen dat het uit te spreken inbreukverbod ingaat veertien dagen na betekening van dit vonnis en toegespitst wordt op de onderhavige, inbreukmakende verpakkingen. 4.10 In verband met het bepaalde in artikel 50 lid 6 van het zogeheten TRIPS-verdrag zal de president de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis. 4.11 Voor toewijzing van de vordering tot het doen van een door een registeraccountant geaccordeerde opgave van de totale hoeveelheid verkochte exemplaren van de ten processe bedoelde shampoos, bestaat onvoldoende grond. Eiseressen hebben overigens ook niet gesteld welk spoedeisend belang zij bij toewijzing daarvan zouden hebben. 4.12 De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en in totaal van een maximum worden voorzien, in voege als na te melden. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. 5 De beslissing De president verbiedt gedaagden na veertien dagen na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de ten processe bedoelde merken van KAO, in dit vonnis onder 2.2 nader omschreven, in het bijzonder door het (doen) produceren, aanbieden, verhandelen, distribueren of verspreiden van haar ten processe bedoelde shampoo-verpakkingen, alsmede van reclamemateriaal waarin deze verpakkingen mochten worden afgebeeld;

Art. 23 Rijksoctrooiwet 1995 f art. 6:4 Algemene Wet Bestuursrecht (Aanvullend beschermingscertificaat). Verval certificaatverzoek door niet in achtneming van de termijn van art. 30, lid 2ROW1995. Herstel toegestaan. De verschillende naast elkaar bestaande procedures ter behandeling van aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten - enerzijds gebaseerd opdeEG Verordening 1/68/92 en anderzijds op de ROW1995 - hebben een mogelijke reden van verwarring gevormd voor de behandelend gemachtigde, waardoor deze bij het zien van de termijnbriefvan het Bureau zich wel bewust was dat er nog enige gebreken moesten worden opgeheven, doch zich niet gerealiseerd heeft dat het hier een aanvraag betrof, die volgens het (strenge) regime van de ROW 1995 behandeld diende te worden. Beschikking op bezwaarschrift inz. 960005/art. 23 Rijksoctrooienwet 1995

Certificaat-aanvraag

Hetgeding 1 Het bezwaar van verzoekster richt zich tegen de beschikking van het Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I. E.) van 20 januari 1997, waarbij besloten werd tot afwijzing van het inzake de certificaataanvraag 960005 ingediende verzoek tot herstel in de vorige toestand. Een hoorzitting heeft plaatsgevonden op 28 mei 1997, waarbij verzoekster is gehoord bij monde van haar octrooigemachtigden drs. M. J. Hatzmann en drs. J. Renes. Bij die gelegenheid is een pleitnota overgelegd. De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd. Beoordeling van het bezwaar 2 Voor de onderhavige certificaataanvraag dienden, uiterlijk op 11 juli 1996, enige gegevens verschaft te zij n aan het Bureau I. E. (behandelend ambtenaar dr. S. de Vries), waarom bij brief van 11 april 1996 verzocht was, en wel

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- het nummer en de datum van de Zweedse vergunning; - een afschrift van de bekendmaking van de vergunning in het Zweedse officiële publicatieblad. Omdat dit niet is gebeurd en verzoekster daarmee verzuimd heeft de wettelijke termijn in acht te nemen, zoals gesteld is in art. 30, lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995), heeft dit geleid tot het besluit de onderhavige aanvraag niet in behandeling te nemen. Het Bureau I.E. heeft, bij de behandeling van het op basis van artikel 23 ROW 1995 ingediende verzoek tot herstel in de vorige toestand, een afwijzende beslissing genomen omdat naar zijn mening ten kantore van de behandelend octrooigemachtigde niet de volgens artikel 23 ROW 1995 vereiste zorgvuldigheid in acht is genomen. Deze onzorgvuldigheid had geen betrekking op het ten kantore van de octrooigemachtigde bestaande systeem ter bewaking van de termijnen, maar betrof de wij ze van behandelen van de onderhavige certificaataan vraag door de behandelend gemachtigde. Deze zou op de brief van het Bureau I. E. aan verzoekster van 11 april 1996, waarin wordt gewezen op de vormgebreken van de certificaataanvraag 960005 en waarin duidelijk de termijn van 11 juli 1996 wordt genoemd waarbinnen de gebreken dienden te zijn opgeheven, te weinig actie hebben ondernomen. 3 Verzoekster heeft in haar bezwaarschrift het standpunt van het Bureau bestreden en daarbij, onder meer, gewezen op het feit dat in de betreffende periode parallel aan elkaar procedures voor aanvullende beschermingscertificaten liepen onder verschillende rechtssystemen. Enerzijds waren er verzoeken die rechtstreeks gebaseerd waren op de Verordening 1768/92, anderzijds verzoeken die gebaseerd waren op de ROW 1995. Voor wat betreft de vereisten waaraan ter verkrijging van een certificaat moet worden voldaan, gelden onder deze twee regimes totaal verschillende procedures en consequenties. Dit kan verwarring bij de behandelend gemachtigde hebben veroorzaakt. 4 Het Bureau I.E. is met verzoekster van mening dat in het onderhavige geval de verschillende, naast elkaar bestaande procedures ter behandeling van aanvullende beschermingscertificaten, een mogelijke reden van verwarring hebben gevormd voor de behandelend gemachtigde. De EEG-Verordening nr. 1768/92 (nader te noemen de Verordening) geeft in artikel 8 ('Inhoud van de aanvraag voor een certificaat') een aantal vereisten waaraan een dergelijke aanvraag moet voldoen. Artikel 10 geeft aan dat bij niet-voldoen aan deze vereisten een termijn wordt gegeven ter opheffing van de vastgestelde gebreken (lid 3). Indien het herstel van de gebreken niet binnen de gestelde termijn plaats vindt, wordt de aanvraag verworpen (lid 4). Gebleken is dat de (formele) vereisten van artikel 8 van de Verordening niet altijd geheel te onderscheiden zijn van de materiële vereisten die blijkens artikel 3 ('Voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat') aan een aanvraag gesteld worden. Dit leverde bij de behandeling van certificaataanvragen vóór de in werking treding van de ROW 1995 niet zo snel moeilijkheden op als bij de behandeling van aanvragen die op basis van de ROW 1995 beoordeeld moeten worden, omdat in deze wet, anders dan in de Verordening, een termijn is vastgelegd waarbinnen aan alle vereisten moet zijn voldaan, op straffe van het niet in behandeling nemen van de aanvraag. De strikte scheiding

E I G E N D O M

tussen formele en materiële vereisten die bij de behandeling volgens de ROW 1995 noodzakelijk is, is er ook oorzaak van dat in brieven van (de behandelend ambtenaar van) het Bureau voor de verschillende soorten vereisten aangegeven moet worden welke gebreken opgeheven moeten worden, binnen welke termijnen) en - bij niet voldoen hieraan - met welke gevolgen. Dit heeft ertoe geleid dat er een aantal varianten van deze brieven bestaan, hetgeen de duidelijkheid voor de ontvanger ervan niet altijd ten goede komt. Gezien het bovenstaande is het naar de mening van het Bureau mogelijk dat de behandelend gemachtigde van de onderhavige aanvraag bij het zien van de meergenoemde brief van het Bureau van 11 april 1996 zich wel bewust was dat er nog enige gebreken opgeheven dienden te worden, maar zich daarbij niet gerealiseerd heeft dat het hier een aanvraag betrof die volgens het (strenge) regime van de ROW 199 5 behandeld diende te worden, zodat hij niet - zoals hij gewend was bij de behandeling van aanvragen onder het directe regime van de Verordening op een later te houden zitting ter bespreking van materiële aspecten van de aanvraag, ook nog wat formele gebreken kon 'opschonen'. Op grond van het vorenoverwogene is het Bureau van oordeel dat de behandeling van de onderhavige certificaat-aanvraag niet aangemerkt kan worden als onvoldoende zorgvuldig, en dat tot herstel in de vorige toestand besloten kan worden. De vorige beschikking van het Bureau kan derhalve niet in stand blijven.

Nr. 30 Bureau voor de Industriële Eigendom, 13 februari 1998 Mr.j.L. Driessen Art. 23 en art. 32 f art./Rijksoctrooiwet 1395 Het Bureau heeft verzoeker bij indiening aangeraden het recht van voorrang in te roepen van zijn eerdere aanvrage. Verzoeker heeft zich niet gerealiseerd dat daardoor de termijn voor het vragen van een onderzoek naar de stand van de techniek reeds 13 maanden na de voorrangsdatum verstreek en heeft deze termijn ongebruikt met het gevolg dat, anders dan verzoeker beoogde, een octrooi voor de duur van zesjaren is verleend. De aanvrage wordt hersteld in de vorige toestand. Het verzoek om een onderzoek naarde stand van de techniek wordt geacht tijdig, binnen de in art. 32 ROW. 1995 bedoelde termijn te zijn ingediend, zodat alsnog een octrooi met een maximale duur van 20 jaren kan worden verleend. Art. 7 f art. 32 ROW 1995 Hetvervalvan een beroep op een rechtvan voorrang- i.c. door het niet tijdig voldoen aan de wettelijke gestelde formaliteiten - brengt geen wijzigingen in de termijn waarbinnen (volgens art. 32) het verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek moet worden ingediend. Beslissing op verzoekschrift art. 23 Rijksoctrooiwet 1995, inzake octrooinr. 1004426 Overwegende: dat verzoeker met betrekking tot het Nederlandse octrooi 1004426 door het niet tijdig indienen van een verzoek tot het verrichten van een onderzoek naar de stand van de techniek (nieuwheidsonderzoek), niet de wettelijke termijn in acht heeft genomen, zoals gesteld in artikel 32, eerste lid onder b van de Rijksoctrooiwet 1995, jo artikel 6, derde lid van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995, hetgeen ertoe heeft geleid dat het

1 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

onderhavige octrooi is verleend met een maximale duur van zes jaren, conform de bepalingen van artikel 33 Rijksoctrooiwet 1995. en niet is verleend voor een maximale duur van twintig jaren vanaf de datum van indiening van de aanvrage zoals beoogd door aanvrager; dat verzoeker op 28 november 1997 een verzoekschrift heeft ingediend, als bedoeld in artikel 23 van de Rijksoctrooiwet 1995, strekkende tot herstel in de vorige toestand; dat verzoeker dit verzoekschrift heeft doen volgen door een per telefax door het Bureau ontvangen brief d.d. 4 december 1997 met een nadere toelichting op het verzoek en door een betaling van de verschuldigde taks voor het verrichten van een nieuwheidsonderzoek; dat het onderhavige verzuim blijkens de stukken in het dossier van octrooi 1004426 is ontdekt op of kort voor 5 september 1997, waarna door en namens verzoeker telefonisch en schriftelijk diverse malen om nadere informatie is gevraagd omtrent de gang van zaken met betrekking tot de verlening van een octrooi voor de duur van zes jaren op de aanvrage, hetgeen heeft geresulteerd in de indiening van bovenvermeld verzoek om herstel in de vorige toestand; Overwegende dienaangaande: dat de gemachtigde van verzoeker in het verzoekschrift het volgende naar voren heeft gebracht: 'Op 23 februari 1996 vroeg mijn dient octrooi aan (octrooiaanvragenummer: 1002432). Nadat door het Bureau enkele vormgebreken waren geconstateerd, werd cliënt hiervan op de hoogtegesteld op 8 maart 1996. Cliënt wenste de gebreken te herstellen en deed dit op 30 mei 1996. Echter door het Bureau werden deze bescheiden aangezien als een nieuwe octrooiaanvrage zodat er een nieuw aanvraagnummer (1003234) werd toegekend. Eerst op 16 juli is cliënt op de hoogtegesteld van het per abuis verwerken van de bescheiden als nieuwe octrooiaanvrage. Tevens is cliënt toen medegedeeld dat de octrooiaanvrage 1002432 vervallen is verklaard omdat de indieningstaks niet tijdigdoor het Bureau werd ontvangen. Na overleg hierover met Innovatiecentrum Noord & Oost Gelderland en het Bureau voor de Industriële Eigendom heeft cliënt toen besloten opnieuw een octrooiaanvrage in te dienen op 5 november 1996 (nr. 1004426). Daartoe heeft cliënt van hetlnnovatiecentrum een reeds voorafmet typemachine ingevuldformulier meegekregen. Bij het bezoek aan het Bureau voor de Industriële Eigendom heeft cliënt vervolgens, op aanraden van medewerkersvan het Bureau, het recht van voorrang ingeroepen, gegrond op de eerder genoemde aanvrage nr. 1002432, ingediend op 23 februari 1996. Dit is ter plekke handmatig op hetformulier ingevuld. Uiteindelijk is cliënt op 14 november 1997 octrooi uitgereikt met een maximalebeschermingsduurvanzesjaar,tewetentotenmet4 november

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

Vanuit uw visie dat het recht van voorrang in deze gehandhaafd moet worden loopt de bovengenoemde termijn van dertien maanden ingevolge artikel 32 lid 1 onder b Row 1995 vanaf 23 februari 1996. Mitsdien zou het dan niet meer zinvol zijn voor cliënt om uw Bureau te verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek. Cliënt kan derhalve enkel een octrooi met een maximale beschermingsduur van zesjaar verkrijgen. Dit octrooi voor zesjaar is mijn cliënt dan ook inmiddels verleend. Met een beroep op artikel 23 lid 1 Row 1995 wil ik u dan ook verzoeken om cliënt de mogelijkheid te geven het niet in acht nemen van de termijn van dertien maanden te herstellen, zodat het voor mijn cliënt mogelijk is om alsnog een verzoek te doen tot een onderzoek naar de stand van de techniek. Hierbij speelt mede een rol, dat de heer A.F. Alibekov de aanvraag (uit kostenoverwegingen) zelfstandig -zonder bemiddeling van een octrooigemachtigde - heeft verricht en hij deRussische nationaliteit bezit. Hij is derhalve leek, bovendien niet gelijkwaardig bekend met het Nederlandse rechtsbestel en hij beheerst de Nederlandse taal nog niet volledig. Tenslotte is naar mijn mening ook van belang dat cliënt door een fout van het Bureau voor de Industriële Eigendom ook onnodig in verwarring is gebracht. Ik verzoek u dan ook namens cliën t ingevolge art. 23 lid iRow 1995 te herstellen door een en ander weer in de vorige toestand te herstellen, te weten het recht van voorrang m.b.t. aanvraagnr. 1002432 als niet ingeroepen te beschouwen en het cliënt toe te staan alsnog uw Bureau te verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek, althans zodanige beslissing te nemen dat cliënt alsnog in de gelegenheid gesteld wordt een Europees octrooi te verkrijgen voor de duur van 20 jaar.' dat gemachtigde van verzoeker voorts in zijn brief van 4 december 1997 het volgende heeft opgemerkt: 'Ten vervolge op ons telefonisch onderhoud van gisteren in opgemelde kwestie bericht ik u als volgt. Naar aanleiding van hetgeen u mij meedeelde, concludeer ik dat in verband met het verstrijken van de termijn van 12 maanden sinds de (eerste) aanvraag van cliënt in februari 1996 het aanvragen van een Europees octrooi (en dus ook van een onderzoek dat zich mede daarop richt) geen kans op succes meer heeft. Gelet op het bepaalde in art. 23 Row 1995, waarbijjuist een dergelijk verzuim uitdrukkelijk is uitgesloten van herstel, is zoals u mij meedeelde herstel op dat punt - in die zin dat de termijn voor aanvraag van een Europees octrooi zou worden opgeschoven - evenmin haalbaar.

2002.

Het enige waar cliënt onder de gegeven omstandigheden nog kans op maakt, is dat hij alsnog middels een verzoek ex art. 23 Row 1995 (zoals in feite in mijn brief van 28 novemberjl. reeds gedaan) een Nederlands octrooi voor de duur van 20 jaar kan verkrijgen.

Cliënt had echter zoals gezegd een Nederlands octrooi met een beschermingsduur van twintigjaar voor ogen en wilde tevens een Europese octrooiaanvrage doen in verband met potentieel belang voor de samenlevingvan zijn uitvinding. Deze mogelijkheden zijn echter nugefrustreerd.

Aangezien meer niet haalbaar is (ofschoon cliënt zich daar niet bij neer kan leggen) verzoek ik u in elkgeval hetwel mogelijke herstel als hierdoor mij bedoeld te verlenen. In dat kader doet cliënt derhalve ook alsnog een verzoek tot het doen verrichten van een nieuwheidsonderzoek beperkt tot Nederland.

Ingevolge artikel 32 lid 1 onder a van de Rijksoctrooiwet 1995 kan de aanvrager binnen dertien maanden na de datum van indiening het Bureau verzoeken om een onderzoek te doen naar de stand van de techniek. Zou cliënt het recht van voorrang op aanraden van uw medewerkers niet hebben ingeroepen, dan zou het voor cliënt tot 13 maanden na 5 november 1996 mogelijk zijn geweest om zo'n onderzoek bij het Bureau te verzoeken en zou er op dit moment niets aan de hand zijn.

Ik heb met cliënt dan ook afgesproken, dat hij de taks voor het verzoek ex art. 23 Row 1995 ten bedrage van f355,- alsmede de taks voor het nieuwheidsonderzoek ten bedrage van f 1.000,- op de rekening van het BIE bijdeABNAMROBankzal storten, ondervermeldingvan hetoctrooinummer (dat voor 6jaar verleend was).';

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Overwegende: dat, nu het verzoekschrift tot herstel in de vorige toestand op 28 november 1997 is gedateerd (en op 4 december 1997 door het Bureau is ontvangen), het Bureau van oordeel is dat het verzoek, gezien de benodigde tijd voor nader onderzoek naar oorzaak en gevolgen van het verzuim, hetgeen voor verzoeker extra moeite kostte wegens zijn buitenlandse herkomst en zijn gestelde gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, derde lid van de Rijksoctrooiwet 1995, zo spoedig mogelijk en tevens binnen eenjaar na afloop van de niet in acht genomen termijn van 23 maart 1997 is ingediend; dat verzoeker derhalve in het verzoek ontvankelijk kan worden geacht; dat het Bureau bovendien uit het verzoekschrift begrijpt dat verzoeker bij het indienen van de aanvrage om het onderhavige octrooi enigszins is overvallen door de mogelijkheid een recht van voorrang uit zijn oudere, reeds vervallen aanvrage in te roepen; dat door het inroepen van een voorrangsrecht van 23 februari 1996 (de indieningsdatum van octrooiaanvrage 1002432) op grond van artikel 32, lid 1 onder b van de Rijksoctrooiwet 1995 de termijn voor het vragen van een nieuwheidsonderzoek reeds 13 maanden na 23 februari 1996 verstreek, en niet eerst 13 maanden na 5 november 1996 (de indieningsdatum van de onderhavige octrooiaanvrage, thans octrooi 1004426); dat verzoeker zich deze gevolgen voor de termijn voor het indienen van een verzoek tot het verrichten van een nieuwheidsonderzoek niet heeft gerealiseerd zodat de evenbedoelde termijn op 23 maart 1997 ongebruikt is verstreken, met het gevolg dat een octrooi is verleend voor de duur van zes jaren; dat het Bureau in dit verband nog opmerkt dat weliswaar het recht van voorrang voor de octrooiaanvrage 1004426 is vervallen omdat niet aan de in artikel 9, lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 gestelde formaliteiten is voldaan, zoals het Bureau aanvrager in zijn brief van 3 juli 1997 heeft meegedeeld, doch hierdoor geen wijziging is gebracht in de termijn eindigend op 23 maart 1997, waarbinnen het verzoek om een nieuwheidsonderzoek moest worden ingediend; dat het Bureau van oordeel is dat het onderhavige verzuim in de gegeven omstandigheden niet het gevolg is van onzorgvuldig handelen van verzoeker in de zin van artikel 23 van de Rijksoctrooiwet 1995 en ook overigens niet aan hem kan worden toegerekend; dat het Bureau echter wel wil opmerken dat, anders dan verzoeker in het verzoekschrift stelt, het inroepen van het recht van voorrang niet kan worden beschouwd als een fout van het Bureau, aangezien het Bureau in deze verzoeker slechts heeft geadviseerd het voorrangsrecht in te roepen teneinde verlies van rechten te voorkomen, tengevolge van een mogelijk openbaar bekend worden van (delen van) de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden gevraagd tussen de indieningsdatum van de voorrangsaanvrage en de indieningsdatum van de onderhavige aanvrage, en het ingeroepen recht vervolgens in overleg met aanvrager/verzoeker op het aanvraagformulier is aangetekend zonder dat duidelijk is gemaakt dat aanvrager een onderzoek naar de stand van de techniek wenste aan te vragen; dat deze gang van zaken veeleer moet worden beschouwd als het gevolg van misverstanden tussen de betrokken ambtenaar van het Bureau en verzoeker; dat het Bureau het verzoekschrift op grond van het hiervoor overwogene gegrond acht en mitsdien het verzoek tot herstel in de vorige toestand kan inwilligen;

E I G E N D O M

1 3 3

Beschikkende: Verklaart het verzoekschrift gegrond; Besluit tot herstel in de vorige toestand, met dien verstande dat verzoekster geacht wordt tijdig, conform het bepaalde in artikel 32, eerste lid onder b, juncto artikel 36 van de Rijksoctrooiwet 1995, een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek te hebben ingediend met betrekking tot octrooiaanvrage 1004426 en het voor deze indiening verschuldigde bedrag te hebben betaald. Enz.

Nr. 31 Bureau voor de Industriële Eigendom, 9 januari 1998 Mr. W. Neervoort, mr. ir. R. A. Grootoonk en mevr. mr. C. Eskes Art. 3 onder c EEG-verordening nr. 1768/52 (Aanvullend Beschermingscertificaat) Certificaat verleend, ondanks dat voor hetzelfde 'product' (valaciclovir) reeds eerder een certificaat werd verleend, onder het inroepen van dezelfde vergunningen, aan de houder van een ander basisoctrooi. Aanleiding hiertoe is het door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn uitspraak van 23 januari 199/ [BIE 1557, nr. 10, blz. 113] gegeven antwoord op een door de Rechtbank van Koophandel te Nijvel voorgelegde vraag ter uitleg van art. 3, onder c van de Verordening, welk antwoord als volgt luidde: 'Indien een geneesmiddel wordt gedekt door verscheidene basisoctrooien, staat de Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen niet in de weg aan het toekennen van een aanvullend beschermingscertificaat aan elke houder van een basisoctrooi'. Beschikking op bezwaarschrift art. 6:4 Algemene Wet Bestuursrecht/ Certificaat aanvraag 960015 1 Het geding Het bezwaar van aanvrager richt zich tegen de beschikking van het Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.) van 7 maart 1997, waarbij besloten werd het op aanvraag 960015 verlangde aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen niet af te geven. Aanvrager heeft hiertoe tijdig een bezwaarschrift ingediend. Vervolgens heeft aanvrager bij brief van 23 september 1997 nog overgelegd een in het Verenigd Koninkrijk afgegeven aanvullend beschermingscertificaat voor het product Valaciclovir, alsmede een viertal uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Een hoorzitting heeft plaatsgevonden op 29 september 1997, ten overstaan van enz. 2 De afwijzende beslissing in eerste instantie De afwijzende beslissing d.d. 7 maart 1997 is gegeven op - kort weergegeven - de volgende gronden. De onderhavige aanvraag voldoet naar de mening van het Bureau (behandelend ambtenaar Dr. S. de Vries) niet aan het vereiste van artikel 3, onder c van de EEG-Verordening nr. 1768/92 (nader te noemen de Verordening), omdat op 26 april 1996 de certificaataan vraag 960001, voor welke aanvraag evenals in het onderhavige geval een beroep is gedaan op de vergunningen RVG 18065 en RVG 18066, heeft geresulteerd in het certificaat 960001 voor het product 'Valaciclovirum, des-gewenst in de

1 3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, in het bijzonhetgeen is bepaald in artikel 3, onder d en aldus artikel 3, onder der het hydrochloride'. c tot een dode letter wordt gemaakt. Het Bureau vraagt zich in Aanvrager heeft tijdens een op 6 december 1996 door het Budit verband af of in de uitspraak van het Hof voldoende rekereau belegde bijeenkomst de aandacht gevestigd op prejudiciële ning is gehouden met het in de Verordening vastgelegde vervragen van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel, welke onschil tussen 'geneesmiddel' en 'product', welke begrippen in de der rolnummer C-181/95 zijn voorgelegd aan het Hof van JustiVerordening duidelijk onderscheiden worden en een definitie tie van de Europese Gemeenschappen, nader te noemen HvJEG, kennen in artikel 1, respectievelijk onder a en onder b. Voorts en het Bureau verzocht de behandeling van de onderhavige aanverleent blijkens artikel 4 een certificaat bescherming aan het vraag op te schorten totdat HvJEG een uitspraak had gedaan. 'product dat valt onder de vergunning voor het in de handel Aanvrager heeft daarbij tevens gewezen op de in deze zaak gebrengen van het overeenkomstige geneesmiddel' en niet aan het nomen conclusie van de advocaat-generaal Fennelly, en met geneesmiddel. Het Bureau merkt nog op dat het Hof er bij het name op de in paragraaf 40 van die conclusie ontwikkelde stelvaststellen van de betekenis van artikel 3, onder c vanuit lijkt te ling dat artikel 3, onder c zo dient te worden verstaan, dat voor gaan dat in artikel 3, onder d gesproken wordt - quod non - van het product niet eerder een certificaat is verkregen onder het de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een beinroepen van een andere vergunning. paald geneesmiddel. Het bovenstaande is voor het Bureau reden geweest om bij de Na kennisneming van de uitspraak van HvJEG van 23 januari uitleg van het voorschrift van artikel 3, onder c uit te blijven 1997, overwoog het Bureau dat de vragen die samenhangen met gaan van een zijns inziens uit de gebruikte bewoordingen voortde uitleg van artikel 3, onder c van de Verordening in de uitvloeiende betekenis. spraak van HvJEG worden aangesneden in de toelichtende paragrafen 20 t/m 30, welke paragrafen zijn gewijd aan de door de Rechtbank van Koophandel te Nijvel als tweede voorgelegde Het Bureau heeft tenslotte nog de aandacht gevestigd op de tekst vraag. van het in de Verordening (EG) nr. 1610/96 van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingsDeze tweede vraag luidt als volgt: 'Staat deVerordening(EEG) nr. 1/68/92 eraan in deweg, datwanneer eencertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, opgenomen tweede lid van artikel 3, hetwelk als volgt luidt: en hetzelfde product wordt gedekt door verscheidene basisoctrooien die aan 'Aan de houder van meerdere octrooien welke betrekking hebben op hetverschillende houders toebehoren, aan elke basisoctrooihouder een aanzelfde product kunnen niet meerdere certificaten voor dit product worden vullend beschermingscertificaat wordt toegekend?' toegekend. Wanneer voor hetzelfde product twee of meer aanvragen van en is door HvJEG als volgt beantwoord: twee ofmeer houders van verschillende octrooien aanhangigzijn, kan echIndien een geneesmiddel wordt gedekt door verscheidene basisoctrooien, staat de Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992ter aan elk van deze octrooihouders een certificaat worden afgegeven.' betreffendedeinvoeringvaneenaanvullendbeschermingscertificaatvoor Blijkens overweging 17 van de aan de artikelen van de Verordegeneesmiddelen niet in de weg aan het toekennen van een aanvullendening (EG) nr. 1610/96 voorafgaande overwegingen geldt het hierboven genoemde tweede lid van artikel 3 eveneens voor de beschermingscertificaat aan elke houder van een basisoctrooi. interpretatie van artikel 3 van de EEG-Verordening nr. 1768/92. Het Bureau achtte in dit artikel 3, lid 2 duidelijk als uitgangsHet Bureau maakt uit de uitspraak van HvJEG op dat het Hof, punt neergelegd dat een en dezelfde octrooihouder voor een en gezien de in paragraaf 28 neergelegde overweging dat ingevolge hetzelfde product niet meer dan één certificaat kan verkrijgen artikel 3, onder c slechts één certificaat mag worden afgegeven (eerste zin), terwijl de tweede zin er naar het oordeel van het per basisoctrooi, dit artikel 3, onder c zo leest alsof er staat dat Bureau op wijst dat de Europese wetgever zich terdege bewust 'voor het product niet eerder een certificaat is verkregen bij het was van de omstandigheid, dat het afgeven van een certificaat basisoctrooi'. niet meer mogelijk is als voor het betreffende product reeds eerder een certificaat is afgegeven. Het Bureau kan zich niet vinden in de opvatting van advocaatgeneraal Fennelly die in paragraaf 40 van zijn conclusie nadrukHet Bureau acht daarmee in dit nieuwe artikel 3, lid 2 een beveskelijk het eerder verlenen van certificaten onder het inroepen tiging gelegen van zijn, hierboven weergegeven, uitleg van artivan een andere vergunning vermeldt, en vervolgens als doel van kel 3, onder c van de Verordening, zijnde dat op een certificaatartikel 3, onder c het tegengaan van meervoudige verlenging aanvraag voor een bepaald product niet een certificaat kan van de periode van aanvullende bescherming aangeeft. Blijkens worden afgegeven, indien in de betreffende lidstaat op de dade bepaling onder d van artikel 3 mag voor het afgeven van een tum van indiening van die aanvraag reeds een certificaat was certificaat slechts een beroep worden gedaan op de als eerste in afgegeven voor dat product. de betreffende lidstaat afgegeven vergunning om het product in de handel te brengen als geneesmiddel, zodat een later voor 3 Het bezwaarschrift van de aanvrager dit product afgegeven tweede vergunning nimmer kan leiden tot het verlenen van enig certificaat voor dit product, zelfs niet Aanvrager heeft in zijn bezwaarschrift en ook ter zitting (zie de een eerste certificaat, op straffe van nietigheid van dit certificaat pleitnota) de nadruk gelegd op het uitleggen van de Verordeingevolge artikel 15, lid 1, onder a van de Verordening. Het Buning, in geval(len) van twijfel, op een manier die rekening houdt reau komt dan tot de gevolgtrekking dat de gevallen waarvoor met het realiseren van het doel van de Verordening. Dit doel is, HvJEG, naar het lijkt in het voetspoor van advocaat-generaal in de woorden van aanvrager, het bevorderen van de farmaceuFennelly, blijkbaar het in artikel 3, onder c opgenomen voortische research in al haar facetten. Naar de mening van aanvraschrift bedoeld acht, bij een correcte toepassing van artikel 3, ger is met dit doel van de Verordening op juiste wijze rekening onder d zich niet zullen voordoen. Op grond van het voorgaande gehouden in de overgelegde uitspraak van het Hof van Justitie komt het Bureau tot de slotsom dat in de gronden waarop Hvvan de Europese Gemeenschappen van 23 januari 1997, in de JEG tot de opvatting komt dat ingevolge artikel 3, onder c zaak Biogen Inc./Smithkline Beecham Biologicals SA, ter beant(slechts) één certificaat mag worden afgegeven per basisoctrooi, woording van vragen gesteld door de Kamer van Koophandel te voorzover zij kenbaar zijn geen rekening wordt gehouden met

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nijvel. Aanvrager meent dat het Bureau de uitspraak van dit Hof dient te respecteren. 4 beoordeling van het bezwaarschrift 4.1 Uitleg van artikel 3, onder c van de Verordening Het gaat in de onderhavige zaak om de uitleg van de Verordening, en met name om de uitleg van artikel 3, onder c, welk artikel 3 als volgt luidt: Artikel 3 Voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat HetcertificaatwordtafgegevenindienindeLid-staatwaardeinartikel/ bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi; b) voor het product als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen overeenkomstig Richtlijn 65/ 65/EEG ofRichtlijn 81/851/EEG, naargelangvan het geval; c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen; d) de onder V) genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel. De Verordening beoogt o.m. een 'evenwichtig, eenvoudig, transparant systeem' te geven hetwelk ook door diensten van de industriële eigendom, die zich niet bezig houden met een substantiële beoordeling van octrooiaanvragen en die evenmin over specifieke deskundigheid op farmaceutisch gebied beschikken, zonder problemen, consequent kan worden toegepast. Het Bureau is er altijd van uitgegaan dat de tekst van de Verordening als bepalend uitgangspunt dient te worden genomen, gelezen in het licht van wat in het dagelijks taalgebruik onder de verschillende begrippen wordt verstaan. Bovendien is door het Bureau doorslaggevende betekenis gehecht aan het in de tekst van de Verordening neergelegde verschil tussen de begrippen product en geneesmiddel. Centraal in de Verordening staat het begrip 'product' dat in art. 1, onder b gedefinieerd is als: de werkzame stof (of de samenstelling van werkzame stoffen) van een geneesmiddel, voor welk product krachtens art. 3, onder b als geneesmiddel een vergunning voor het in de handel brengen moet zijn verkregen en welk product krachtens art. 8, lid 1, onder b in de vergunning is geïdentificeerd. Het is ook dit 'product', dus de werkzame stof, dat art. 4 tot voorwerp van de verlengde bescherming maakt en niet het geneesmiddel, waarin deze werkzame stof aanwezig is. De motivering waarom de wetgever de keuze heeft laten vallen op het product (werkzame stof) en niet op het geneesmiddel als voorwerp van verlengde bescherming is op verschillende plaatsen in de Memorie van Toelichting [Com (90) 1010 def.-SYN 255, Brussel, 11 april 1990, Nederlandse tekst] te lezen en kan als volgt worden samengevat: In de praktijk komt het vaak voor dat voor eenzelfde werkzame stof achtereenvolgens verschillende vergunningen voor het in de handel brengen worden verkregen, namelijk als er sprake is van een wijziging van het geneesmiddel die de farmaceutische vorm, de dosering, de samenstelling, de indicatie etc. betreft. Deze geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof bevatten weinig of geen innovatieve elementen en liggen dan ook niet op het terrein van de Verordening. Vermeld wordt dan in algemene zin dat zulke wijzigingen geen aanleiding vormen tot het afgeven van meer dan één certificaat per product.

E I G E N D O M

1 3 5

Nergens is in de Memorie van Toelichting vermeld en daaruit is naar het oordeel van het Bureau ook niet af te leiden dat in het geval er reeds een certificaat verleend is, het mogelijk zou zijn om een tweede certificaat te verlenen voor dezelfde werkzame stof op grond van bijvoorbeeld een latere vergunning bij hetzelfde basisoctrooi of op grond van dezelfde marktvergunning bij het inroepen van een tweede basisoctrooi. Volgens het Bureau is het altijd de bedoeling van de wetgever geweest dat aan de eis volgens art. 3, onder c, 'voor het product niet eerder een certificaat is verkregen', de normale betekenis moet worden gehecht, namelijk dat voor een bepaald product, dat wil zeggen de werkzame stof (mengsel van werkzame stoffen), niet een certificaat kan worden afgegeven, indien in de betreffende lidstaat op de datum van de indiening van de certificaataanvraag reeds een certificaat was afgegeven voor dat product en dat deze bepaling een algemene gelding heeft. Kortom er is inderdaad gekozen voor een 'first-to-file'-systeem (waarbij normalerwijze de eerste indiening tot de eerste afgifte zal leiden) of zoals de Advocaat-Generaal mr. N. Fennelly zegt: 'first come, first served' (zie zijn conclusie, overweging 26.). Voorzover het Bureau weet, was deze uitleg in de Europese Gemeenschap ook de heersende. Men realisere zich het fundamentele karakter van deze keuze van het voorwerp van verlengde bescherming van art. 4: de uitdrukkelijke keuze voor verlengde bescherming van het product (de werkzame stof) houdt in wezen in dat men slechts dat onderzoek beloont met een verlengde bescherming dat zich bezig houdt met het speuren naar nieuwe therapeutische stoffen, en dat men deze beloning onthoudt aan onderzoek op het gebied van bijv. excipientia van het geneesmiddel of onderzoek naar nieuwe therapeutische indicaties danwei onderzoek naar de meest werkzame stof in een, door een generieke formule bepaalde groep van chemische verbindingen, omdat in deze gevallen de werkzame stof van het nieuwe geneesmiddel, welk geneesmiddel zelfs geoctrooieerd kan zijn, niet een andere is; in al deze gevallen is nog steeds sprake van dezelfde werkzame stof waarvoor dan in beginsel ook geen verlengde bescherming meer kan worden gegeven als eenmaal voor die werkzame stof een certificaat is afgegeven. Zou men gekozen hebben voor het (nieuwe) geneesmiddel als voorwerp voor verlengde bescherming dan zou al het hiervoor genoemde onderzoek in beginsel wel worden beloond met de gewenste effectieve bescherming. Nu dit niet het geval is kan het Bureau uit de Verordening in samenhang met de Memorie van Toelichting niet anders lezen dan dat met het in de Verordening neergelegde systeem beoogd is voor één product slechts een enkel certificaat af te geven. Met andere woorden, ondanks alle verklaringen in de Memorie van Toelichting en in de Overwegingen voorafgaande aan de Verordening dat al het farmaceutisch onderzoek, geen enkel uitgezonderd, moet kunnen profiteren van de verlengde bescherming, heeft dit niet zijn weerslag gevonden in de Verordening zelf. Integendeel, in de Verordening zelf is een in wezen beperkt systeem neergelegd. Overigens zijn in dit beperkte systeem elementen van een bredere strekking geslopen, blijkbaar omdat de wetgever op twee gedachten is blijven hinken. Dit kan worden toegelicht aan de hand van het volgende: in artikel 3, onder a is vermeld dat het product moet zijn beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi. Gezien de centrale func-

1 3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

tie die het begrip product in het beperkte systeem van de Verordening inneemt, zou men menen dat hier wordt bedoeld dat het product (de werkzame stof) zelf in het basisoctrooi moet zijn beschermd, derhalve dat als basisoctrooi alleen een stofoctrooi kan worden ingeroepen. Dit zou ook geheel in overeenstemming zijn met de opzet van het beperkte, slechts op de werkzame stof gerichte systeem van de Verordening. Zoals blijkt uit art. ï, onder c is dit niet het geval, ook werkwijze-octrooien en toepassingsoctrooien kunnen als basisoctrooi worden ingeroepen. Hiermee worden echter ook niet nieuwe werkzame stoffen het systeem van de Verordening binnen gehaald, welke volgens de Memorie van Toelichting niet in aanmerking behoren te komen voor verlengde bescherming; immers in deze niet nieuwe werkzame stoffen zelf is in het geheel geen innovatie gelegen. Men ziet dat de beoogde eenvoud van het systeem van de Verordening op de achtergrond is geraakt. Het baart dan ook geen verwondering dat de Verordening tot grote moeilijkheden bij het afgeven van certificaten heeft geleid, omdat aanvragers uiteraard een beroep doen op die elementen die aanknopen bij de zeer ruime doelstellingen genoemd in de Memorie van Toelichting, terwijl het Bureau veelal steun zocht in het beperkte systeem zoals dat in de artikelen van de Verordening zelf is neergelegd. Inmiddels was gebleken dat de uitleg van de Verordening ook in andere EU-landen vragen had opgeroepen, hetgeen - na een voorstel hiertoe uit Engeland- voor de Europese Commissie aanleiding is geweest tot het beleggen van een bijeenkomst, waarvoor uit de betrokken landen vertegenwoordigers zijn opgeroepen die zich bezighouden met toepassing van de Verordening. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden in Brussel op 3 februari 1995.

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

tificate' van de auteurs Robert Lelkes, Alexa von Uexkull en Paul Tauchner in Patent World, December 1993/january 1993, p. 17). Daarin werd toen opgemerkt dat de letterlijke tekst van artikel 3 er niet aan in de weg stond dat wanneer de eerste aanvrage nog hangende was er ook een certificaat kon worden afgegeven voor een volgende aanvraag betreffende hetzelfde product. Deze mogelijkheid, zo merkt het Bureau op, is wel in strijd met het systeem zoals dat bij letterlijke lezing van de Verordening naar voren komt, namelijk dat voor één product slechts één certificaat dient te worden afgegeven. Bovendien is aan deze mogelijkheid door de opstellers van de Verordening ook niet gedacht, nu in de Memorie van Toelichting aanwijzingen ontbreken. De vertegenwoordiger van de Commissie beantwoordt de bedoelde vraag als volgt (overigens zonder nadere argumentatie): 'Le représentant de la Commission indique qu'il estpossible queplusieurs demandes de certificat soient déposées pour la même produit, que ce soit par la mêmefirme ou par desfirmes différentes. Ence qui concerne la recevabilité de ces demandes, la seule condition d remplir est qu'a la date de la demande le produit n'aitpas déjafait l'objet d'un certificat (article 3(c)). Des lors, si, a la date de depot de la demande, un certificat a déjd été délivré sur base du reglement pour le produit en cause, la nouvelle demande est irrecevable en vertu de l'article3(c). Si, par contre, aucun certificat n'a été délivré, la seconde demande est recevable. Aucune délègation n'a exprimé depointde vue différent.'

Uit het bovenstaande leidt het Bureau het volgende af: Duidelijk is dat hoofdregel blijft dat voor één product slechts één certificaat kan worden afgegeven. Het doet er niet toe of de tweede aanvraag van de houder ('firme') van het basisoctrooi zich thans baserend op een tweede basisoctrooi afkomstig is, of van een houder met een ander basisoctrooi; in beide gevallen staat, zo zegt de vertegenwoordiger van de Commissie met instemming van de aanwezige vertegenwoordigers van de lidstaten, artikel 3, onder c de verlening van een tweede certificaat in 4.2 De bijeenkomst te Brussel van 3 februari 19.95 de weg als op de eerste aanvraag reeds een certificaat is afgegeven. Als de eerste aanvraag echter nog hangende is kan een Tijdens deze bijeenkomst is op verschillende plaatsen de strektweede certificaat worden afgegeven aan, zo begrijpt het Buking van artikel 3 van de Verordening aan de orde geweest. Op reau, zowel de certificaathouder als de houder van het andere pag. 4 van het verslag van deze vergadering (Franse tekst) is verbasisoctrooi. meld: 'A titre préliminaire, Ie représentant de la Commission rappelle qu'une interprétation du reglement doit être, en tous cas, rejétee: celle qui consisDe consequentie van deze toegestane uitzondering is dat hierterait d délivrer autant de certificats qu'ily a d'autorisations de mise sur mee in beginsel verlengde bescherming voor een geneesmiddel Ie marché concernant Ie même produit. La régie qui doit servir ie guide (in plaats van voor een werkzame stof) in de regeling wordt geïnpour l'application du reglement est: "un certificat par produit", la notiontroduceerd. Dit kan worden toegelicht aan de hand van het volde "produit" étantdéfinie a l'article 1 (b)....'. gende voorbeeld (vergelijk certificaataanvraag 93.0001): een octrooihouder heeft een certificaataanvraag ingediend met als basisoctrooi een octrooi waarin de in de marktvergunning geïVervolgens leest men op pag. 5: dentificeerde werkzame stof als zodanig is beschermd. Tijdens 'Quatres remarques peuvent êtrefaites a ce propos: - l'élément qui déclenche cette appréciation de l'Office des brevets esthet Ie aanhangig zijn van deze aanvraag dient een tweede octrooidépót d'une demande de certificat pour un produit pratiquement identi- houder een certificaataanvraag voor dezelfde werkzame stof in quedun produit pour lequel un certificat a dijd été délivré dans Ie passé et (met inroeping van dezelfde marktvergunning als de eerste ocpourlequel, normalement, un certificat neseraitpasjustifiépar applica- trooihouder, anders is niet voldaan aan art. 3, onder d) op basis van een octrooi dat gericht is op een preparaat met verlengde tion de l'article 3(c);'.. afgifte van deze werkzame stof. Beide octrooihouders hebben recht op een certificaat. Aangezien de bescherming van het cerOp pag. 7 is te lezen dat als vraag is gesteld: 'Lorsqu'une demande de certificat a été introduite pour un produit x et tificaat volgens artikel 4 altijd binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming moet blijven, verkrijgt que ce certificat n'est pas encore délivré, un autre demandeur peut-U introduin une nouvelle demande de certificat pour Ie même produit x et, de eerste octrooihouder een certificaat voor de werkzame stof zelf, terwijl de tweede octrooihouder een certificaat verkrijgt tout comme Ie premier demandeur, obtenirun certificat?' voor dezelfde werkzame stof voorzover die aanwezig is in het door het basisoctrooi beschermde retardpreparaat, derhalve in Opmerking verdient hierbij dat deze vraag al eerder in de literawezen voor het (nieuwe) geneesmiddel. tuur aan de orde was geweest (zie 'Patent Term Restoration in Europe: Taking advantage of the Supplematary Protection Cer-

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M

Duidelijk is ook dat deze uitzondering zekere willekeur in het systeem introduceert. Het Bureau sluit zich op dit punt aan bij hetgeen hierover is opgemerkt door de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad in haar uitspraak van 24 januari 1997 (BIE 1997, blz. 143): 'het al dan niet verlenen van meer dan een certificaat voor eenzelfde productwordtmedeafhankelijkvaneenmatevantoeval,bijvoorbeelddetijd die verstrijkt tussen hetindienen van de eerste aanvraagvoor het bedoelde product en de afgifte van het certificaat op die aanvraag, zodat niet is uitgesloten dat per land in de Gemeenschap het rechtsregime ten aanzien van hetzelfde product verschilt omdat in het ene land slechts één certificaat en in het ander land twee of meer certificaten voor datzelfde product zijn afgegeven (vgl. ookSchennen, GRURInt. isg6Heftz,p. 105-106)'. 4.3 De Verordening (EG) Nr. 1610/56 van 23 juli 1996, betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, gepubliceerd in PB nr. L198 van 8 aug. 1996 (zie BIE, nr. 11,1996, pag. 390-393). Artikel 3 van deze Verordening luidt: Artikel 3 Voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat 1 Het certificaat wordt afgegeven indien in deLid-staatwaardein artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag: a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi; b) voor het product als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijnde vergunningvoorhetin de handel brengen is verkregen opgrondvan Richtlijn 91/414/EEG of een overeenkomstige bepalingvan nationaal recht; c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen; d) de onder b) bedoelde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel. 2 Aan de houder van meerdere octrooien welke betrekking hebben op hetzelfde product kunnen niet meerdere certificaten voor dit product worden toegekend. Wanneer voor hetzelfde product twee of meer aanvragen van tweeofmeer houders vanverschillende octrooien aanhangigzijn,kan echter aan elk van deze octrooihouders een certificaat worden afgegeven. In overweging (17) van de Verordening (EG) Nr. 1610/96 is o.m. te lezen: ..de bepaling van artikel 3, lid 2 van deze Verordening geldt mutatis mutandis voor de interpretatie van met name (ook) artikel 3 van de Verordening (EEG) Nr. 1768/92 van de Raad... Men ziet dat de regeling zoals de Commissie en de lidstaten tijdens de vergadering te Brussel voor ogen stond in deze 'nieuwe' Verordening is gecodificeerd en van toepassing is verklaard op de 'oude' Verordening Nr. 1768/92. Uit het ongewijzigd handhaven van artikel 3, onder c is af te leiden dat ook volgens de Europese wetgever een grondbeginsel van de regeling nog steeds is: één certificaat per product. In lid 2, eerste volzin, is dit nog eens benadrukt voor de houder van meerdere octrooien, terwijl in de tweede volzin is neergelegd, dat dit ook geldt voor de houder van een ander basisoctrooi; echter (slechts) in het geval dat de eerste aanvraag nog aanhangig is, is het mogelijk dat de laatste toch een certificaat verkrijgt. 4.4 De uitspraak van hetHofvanJustitievan deEuropese Gemeenschappen (Hv]EG) inzake Biogen Inc. tegen Smithkline Beecham Biologicals S.A. (zie BIE, nr. 3 van 17 maart 1997, p. 113-125). 4-4.a Uit artikel 3, lid 2 van de Verordening (EG) Nr. 1610/96 blijkt dat de feitelijke situatie of de eerste certificaataanvraag al tot een certificaat heeft geleid of nog hangende is, van essentieel belang is voor de vraag of nog een volgend certificaat voor het-

1 3 7

zelfde product kan worden afgegeven aan de houder van een ander basisoctrooi. Men kan zich dan ook afvragen hoe deze feitelijke omstandigheden in het door het Hof berechte geval waren. De uitspraak zelf is daar niet erg duidelijk in; ook de conclusie van Advocaat-Generaal Fenelly geeft de feitelijke situatie niet scherp weer. Echter, mede gezien het vonnis van de Rechtbank van koophandel te Nijvel van 2 juni 1995 kan daaruit het volgende worden afgeleid: Biogen heeft in België twee certificaataanvragen ingediend op 30 juni 1993 voor het product (de werkzame stof): gezuiverd oppervlakte-antigeen van Hepatitis B virus [HBsAg] dat als geneesmiddel (vaccin) in de handel wordt gebracht door Smithkline Beecham Biologicals (SKB) onder de naam 'Engerix-B', waarbij Biogen als basisoctrooien heeft ingeroepen de Europese octrooien EP-013828 van 21 december 1979 en EP-182442 van 19 november 1985. Biogen was niet in staat de bijbehorende marktvergunning van SKB te verkrijgen, zodat de genoemde certificaataanvragen nrs. 093C0148 en 093C0149 bleven 'hangen' bij de Dienst industriële eigendom van het Ministerie van Economische zaken. SKB heeft deze marktvergunning wel ter beschikking gesteld aan twee Franse Instituten, waaronder het Institut Pasteur, welk instituut op 20 september 1994 een certificaat heeft verkregen op zijn aanvraag nr. 930183. Dit houdt dus in, dat toen het Institut Pasteur zijn certificaat verkreeg de aanvragen van Biogen nog steeds aanhangig waren. De uitspraak van het HvJEG is dus gegeven in een feitelijke context die wordt gedekt door artikel 3, lid 2 tweede volzin van de Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook volgens de Verordening kan in zulk een geval aan Biogen een certificaat voor hetzelfde product worden verstrekt. Het arrest is dus overeenkomstig de regeling die thans mede geldend is verklaard voor de Verordening betreffende geneesmiddelcertificaten. 4.4.b In het arrest van het HvJEG van 23 jan.1997 is nergens melding is gemaakt van de op 8 aug. 1996 gepubliceerde Verordening (EG) 1610/96, waarin de wetgever zich toch expliciet heeft uitgelaten over de uitleg van artikel 3 van de Verordening (EEG) Nr. 1768/92. Ook in de Conclusie van de AdvocaatGenetaal mr. N. Fennelly van 3 oktober 1996 is geen woord gewijd aan de nieuwe Verordening. Echter het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat de AG en het Hof geen kennis hebben genomen van de inhoud van de nieuwe Verordening teminder nu uit het arrest blijkt, dat de Commissie, de Franse en Italiaanse regering die juist de afhandeling van de nieuwe Verordening achter de rug hadden, schriftelijk en mondeling stelling hebben genomen in de te berechten zaak. Daarbij zullen zij ongetwijfeld, in het kader van de tweede aan het Hof gestelde vraag, het hun reeds bekende systeem van het gewijzigde artikel 3 van de nieuwe Verordening hebben uiteengezet. Dit is af te leiden uit overweging 21 van het arrest: 'Biogen, the French and Italian Governments and the Commission all consider that the Regulation does not, in a situation as that in the mamproceed'mgs{...),precludethegrantofasupplemetaryprotection certificate to each holder ofa basic patent.' Zoals hiervoor vermeld onder 4.4.a waren de feitelijke omstandigheden in deze voor de Belgische rechter aanhangige zaak Biogen/SKB zodanig dat artikel 3, lid 2, tweede volzin van toepassing is. Het lijkt er op alsof het arrest in deze samenhang gelezen moet worden, echter de overige overwegingen en het dictum van het arrest zijn dermate ruim dat dit voor het Bureau niet geheel duidelijk is.

1 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

4.4.C De Conclusie van de Advocaat-Generaal mr. N. Fennelly van 3 oktober 1996. Tijdens de behandeling van de aanvraag in eerste instantie is ook de Conclusie van de AG ter discussie gekomen en wel in het bijzonder overweging 40. Daaruit blijkt dat de voorwaarde volgens art. 3, onder c V-EG door de AG Fennelly in zijn Conclusie, naar het lijkt, zo wordt gelezen alsof er staat 'voor het product niet eerder een certificaat is verkregen onder het inroepen van een andere vergunning'. Het Bureau blijft, op de in eerste instantie aangegeven gronden, van oordeel dat de door de AG Fennelly geschetste situatie zich, bij een correcte uitleg van het begrip vergunning als omschreven in artikel 3, onder d, niet kan voordoen. Deze uitleg is ook door het HvJEG in zijn arrest niet overgenomen. 4.4.d Het oordeel van het HvJEG weergegeven in rechtsoverweging 28. De uitleg van het Hof is zodanig dat de voorwaarde volgens artikel 3, onder c van de Verordening lijkt te worden gelezen met de toevoeging 'bij het basisoctrooi'. Op grond hiervan stelt het Hof, gezien de (Engelse tekst van) het op de tweede juridische vraag gegeven antwoord, zich op het standpunt dat 'where a medicinal product is covered by several basic patents, the Regulation does not preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent'. Zoals hierboven is uiteengezet is deze uitleg van het Hof, gelet op de feitelijke situatie in het daar voorliggende geval, overeenkomstig het (nieuwe) art. 3, lid 2, tweede volzin. Voorzover het Hof aan deze uitleg een algemene gelding heeft willen geven, hetgeen naar het Bureau voorkomt twijfelachtig is, komt het Bureau met de behandelend ambtenaar in eerste instantie tot een beperktere uitleg, in het bijzonder op grond van de regeling, neergelegd in lid 2 van artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 1610/1996 en gezien tegen de achtergrond van hetgeen de Commissie en de lidstaten tijdens de vergadering te Brussel voor ogen stond (zie hierboven), welke Verordening nr. 1610/1996 is gepubliceerd op 8 aug. 1996 en (na het arrest van het Hof van 23 januari 1997) in werking is getreden op 8 februari 1997. 4.5 De overige door de aanvrager genoemde uitspraken Aanvrager heeft nog overgelegd twee uitspraken van de Zwitserse Octrooiraad, waarbij de afgifte van een certificaat is heroverwogen. De eerste is gedateerd 10-1-1997 in de Novo Nordisk A/S-zaak en de tweede 16-1-1997 in de Schering Biotech Corporation-zaak. Van deze twee uitspraken gaat geen precedentwerking uit, omdat bij zorgvuldige analyse van de feiten in deze beide zaken blijkt dat van toepassing is artikel 3, lid 2, tweede volzin van de Verordening 1610/97 welk artikel ook geldt voor de Verordening 1768/92. Ook het feit dat in het Verenigd Koninkrijk wel een certificaat is afgegeven op de corresponderende aanvraag voor het product 'valaciclovir' komt geen precedentwerking toe. Zoals uit de door aanvrager overgelegde brief van de Britse Octrooiraad van 18 september 1995 blijkt, was de eerste aanvrage (95/005) nog hangende toen de tweede aanvraag (95/020) werd ingediend. Wel blijkt uit de Engelse verlening op de overeenkomstige certificaataanvraag, terwijl deze aanvraag alhier in eerste instantie is afgewezen, dat het door de Afdeling van Beroep reeds gesignaleerde bezwaar van de in de tweede volzin van artikel 3, lid 2 neergelegde uitzondering op de hoofdregel dat het rechtsregime ten aanzien van eenzelfde product naar willekeur per

E I G E N D O M

16

A P R I L

1 9 9 8

lidstaat verschillend kan zijn, niet slechts een theoretisch bezwaar is; van een evenwichtig systeem kan dan ook niet worden gesproken. 4.6 Eindoordeel van hetBureau Zoals reeds opgemerkt is het Bureau er zich van bewust dat het hierboven geschetste systeem van de Verordening, met de thans als regel opgenomen uitzonderingsmogelijkheid, niet een zodanig evenwichtig systeem vormt dat certificaataanvragers op gelijk wijze kans hebben op het verkrijgen van een certificaat, met als mogelijk gevolg per lidstaat verschillende uitsluitende rechten. Zo heeft de AG Fennelly (zie overweging 26 van de Conclusie) grote bezwaren tegen het systeem zelf dat, naar het Bureau meent, wel degelijk aan artikel 3, onder c ten grondslag ligt: 'The alternative approach, that of'flrst come.ftrstserved", is equally unconvincing, not least because it would sit UI with the general principle of legal equality'. Voorts bespreekt het Hof in zij n uitspraak in overweging 27 aan wie, op basis van artikel 6 van de Verordening, een certificaat toekomt en merkt dan op: 'TheRegulation thusseeks to confer supplementary protection on the holden of such patents, without instituting any preferential ranking amongst them.' Het Hof heeft bij zijn uitleg van artikel 3, onder c kennelijk ook de hierboven gesignaleerde ongelijkheid willen opheffen. Het Bureau zal met inachtneming van de uitspraak van het Hof nagaan of aan aanvrager het gevraagde certificaat kan worden verleend. Aanvrager Sigma-Tau heeft op 10 juni 1996 onder het nummer 960015 een certificaataanvraag ingediend onder inroeping van het thans op zijn naam staande Europese octrooi EP 0.077.460, waarin uitsluitende rechten zijn verleend voor een groep van purine-verbindingen. Het eerder op de aanvraag 960001 verleende certificaat voor het product (de werkzame stof) 'Valaciclovirum, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, in het bijzonder het hydrochloride' is op 26 april 1996 verleend aan The Wellcome Foundation Limited te Greenford, Groot-Brittannie met als basisoctrooi het Europese octrooi EP 0.308.065, waarin uitsluitende rechten zijn verleend voor valacyclovir (in het bijzonder het hydrochloride-zout daarvan), een verbinding behorend tot de groep van verbindingen volgens het Europese octrooi 0.077.460, doch niet met name in dit Europese octrooi genoemd. Het Europese octrooi 0.308.065 is dus afhankelijk van het Europese octrooi 0.077.460; zoals ter zitting van het Bureau door gemachtigde is bevestigd, bestaat er een licentie-overeenkomst tussen Sigma-Tau en Welllcome. Nadat Wellcome op 11 december 1995 de marktvergunningen RVG 18065 en 18066 had verkregen heeft zij op 18 januari 1996 de aanvraag 960001 ingediend, derhalve binnen de termijn van 6 maanden die artikel 7, lid 1 van de Verordening stelt. Zou Sigma-Tau zijn aanvraag in de tussenliggende periode (1112-1995 tot 18-01-1996) hebben ingediend dan zou Sigma-Tau de enige rechthebbende op een certificaat voor valaciclovir geweest zijn, waarbij wordt aangenomen dat de eerst ingediende aanvraag ook het eerst tot een certificaat zal leiden. Dit laatste is echter niet noodzakelijk omdat de Verordening aan de verlenende instantie geen bepaalde volgorde voorschrijft om de certificaataanvragen te behandelen.

16

A P R I L

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Sigma-Tau heeft echter eerst op 10 juni 1996, doch nog wel binnen de termijn van artikel 7, zijn certificaataanvraag 960015 ingediend. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat in het systeem dat ligt opgesloten in de letterlijke tekst van artikel 3 Verordening er een grote mate van toeval meespeelt of Sigma-Tau of Wellcome als enige het begeerde certificaat verkrijgt. Onder deze omstandigheden acht het Bureau het afgeven van een certificaat ook aan Sigma-Tau mogelijk, omdat tijdens de procedure van Wellcome om de marktvergunningen te verwerven, niet alleen Wellcome haar investeringen niet kon terugverdienen, maar ook Sima-Tau niet; immers gedurende deze toelatingsprocedure zal Sigma-Tau ook geen licentievergoedingen van Wellcome hebben ontvangen. Met andere woorden, door het afgeven van beide certificaten wordt niet alleen de hierboven aangegeven willekeur in de regeling tegengegaan, maar wordt ook de situatie van afhankelijkheid die reeds bij de basisoctrooien bestond als het ware gecontinueerd bij de certificaten; dit lijkt geheel in overeenstemming te zijn met de strekking van artikel 5 van de Verordening. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de duur van de beide certificaten verschillend is: het certificaat van Sigma-Tau zal rechtskracht hebben tot 7 september 2007 (artikel 13, lid 2 van de Verordening), terwijl dat van Wellcome eerst op 19 december 2009 (artikel 13, lid 1) expireert.

E I G E N D O M

1 3 9

marktvergunningen RVG 18065 en 18066 is als werkzame stof geïdentificeerd: Valacicloviri Hydrochloridum. Aangezien ook in het door Sigma-Tau als basisoctrooi ingeroepen Europese octrooi 0.077.460 een basis is te vinden voor het hydrochloridezout van de daarin geclaimde purine-verbindingen, is dezelfde omschrijving als die in het certificaat van Wellcome aanvaardbaar. Dit voert tot het resultaat dat in gevallen als het onderhavige er verlengde bescherming per basisoctrooi wordt verkregen niet alleen voor hetzelfde product (dezelfde werkzame stof), maar in wezen ook voor hetzelfde geneesmiddel (beide certificaathouders beroepen zich op dezelfde marktvergunningen). 4.8 Tenslotte wordt ambtshalve de datum van 12 december 1994, die in het aanvraagformulier als afgiftedatum van de eerste vergunning in de Gemeenschap is vermeld, gewijzigd in 20 december 1994 overeenkomstig de Iris Oifigiüil van 21 j uli 1995 (zie daarin het 'Corrigendum' op blz. 817, linker kolom, onderaan). Beschikkende: Verklaart het bezwaar gegrond. Vernietigt de eerdere beschikking van het Bureau van 7 maart 1997Besluit tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat, gericht op: 'Valaciclovirum, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, in het bijzonder het hydrochloride.'

4.7 Rest nog de vraag, hoe de werkzame stof in het aan SigmaTau te verlenen certificaat moet worden gedefinieerd. In de

B E R I C H T E N Versnelde procesregime in octrooizaken In het Bijblad van 16 augustus 1996 werd gepubliceerd een experimentele regeling voor het voeren van bodemprocedures in octrooizaken volgens een versneld regime. In die bekendmaking werd aangekondigd dat na ongeveer een jaar een evaluatie van het experiment zou plaatsvinden. Die evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden in overleg met de voorzitter van de Adviescommissie Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het is gebleken dat de regeling in een behoefte voorziet; er worden nauwelijks nog octrooiprocedures aangebracht zonder dat een verzoek om toelating tot het versneld regime wordt gedaan. De regeling zal dan ook in grote lijnen worden gecontinueerd. De rechtbank zal bezien of het door het inlassen van een tweetal extra pleitdagen per maand mogelijk is de in het vooruitzicht gestelde termijnen enigszins te handhaven. Gezien de grote toestroom van zaken kan helaas geen garantie dienaangaande worden gegeven. Op één punt verdient de regeling een aanpassing. Het is gebleken dat een regeling nodig is voor het geval een gedaagde een bevoegdheidsincident wil opwerpen en de wens te kennen geeft dat daarop wordt beslist vóór (dat kosten worden gemaakt voor het formuleren van) het antwoord ten principale. De regeling wordt daarom in de volgende zin aangepast: Indien een gedaagde op de eerst dienende dag een gemotiveerd bevoegdheidsverweer opwerpt en de wens te kennen geeft dat daarop wordt beslist vóór de datum waarop voor antwoord moet worden geconcludeerd, zal aan de eisende partij een termijn

worden gegeven van twee weken voor antwoord in het incident en zal wederom twee weken later - dus vier weken na de eerst dienende dag - vonnis worden gewezen in het incident. Teneinde daarvoor ruimte te scheppen zal in het vervolg de termijn voor antwoord worden gesteld op circa twaalf weken na de conclusie van eis (in de hoofdzaak). Indien gedaagde na het antwoord in het bevoegdheidsincident pleidooi in het incident zou vragen zal dat op zeer korte termij n worden bepaald voor een enkelvoudige kamer. Het zal in dat geval niet mogelijk zijn rekening te houden met eventuele verhinderdata van een bepaalde raadsman en er zal dus in een voorkomend geval een kantoorgenoot moeten worden ingeschakeld.

1 4 O

O F F I C I Ë L E

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

M E D E D E

L

E I G E N D O M

I

N

G

E

16

A P R I L

1 9 9 8

N

Personeel

Benoeming in vaste dienst

Indiensttreding

De heer M.D. van Zanten, medewerker octrooiregistratie in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 maart 1998 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 19 februari 1998, nr. Personeel 98013).

De heer P.M. van Bommel, medewerker in vaste dienst bij het Ministerie van Economische Zaken, Directie Interne Zaken, is te rekenen van ï januari 1998 overgeplaatst naar het Bureau voor de Industriële Eigendom, in de functie van 'hoofd bureau Documentaire Informatievoorziening.'

Beëindiging van het dienstverband

Mevrouw C.J.J. Smits is met ingang van 1 maart 1998 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'medewerker informatiebemiddeling' bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 maart 1998, nr. Personeel 98014).

Mevrouw M.C.C. Notenboom, medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 april 1998 overgeplaatst naar Directie Personeel, Organisatie en Informatiemanagement van het Ministerie van Economische Zaken.

De heer drs. JJ. Winnink, medewerker in vaste dienst bij het Ministerie van Economische Zaken, Centraal Planbureau, is met ingang van 1 april 1998 overgeplaatst naar het Bureau voor de Industriële Eigendom in de functie van 'hoofd afdeling Geautomatiseerde Informatie Systemen'.

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal i.v.m. de viering van Koninginnedag en Bevrij dingsdag in de periode van 30 april tot en met 5 mei voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)