16 juni 2004, 72e jaargang, nr. 6. Artikelen

U I T G A V E

V A N

H E T

B U R E A U

V O O R

D E

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 3 3

16 juni 2004, 72e jaargang, nr. 6

I

N

H

O

U

D

Artikelen

Jurisprudentie

vormt gebruik van woord-beeldmerk ’Wheely bike systems’; omschrijving waren omvat de fietsgerelateerde waar, zoals ook uit het merk valt af te leiden; gebruik meer dan 3 maanden voor vordering tot vervallenverklaring; geen beroep op art. 14C lid 2 nu Wheely is ingeschreven vóór het verstrijken van de 5 jaren termijn) (met noot J.H. S.).

Rechterlijke uitspraken

3 Modelrecht

1 Octrooirecht

Nr. 44 Hof ’s-Hertogenbosch, 4 nov. 2003, Synergys/Geha (Richtlijnconforme uitleg van art. 2,1 BTMW: apparaatgerichte leer, dwz dat alle technische aspecten van modelbescherming worden uitgesloten, ook als daarvoor alternatieven voorhanden zijn).

Mr. drs. M. de Cock Buning, De nieuwe Antipiraterij Verordening (blz. 235-243).

Nr. 38 Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 sept. 2003, Scimed Life Systems/Medinol (onderkennen van knikprobleem, oorzaak daarvan en oplossing niet inventief; afwijkend oordeel oppositieafd. EOB).

4 Auteursrecht Nr. 39 Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 jan. 2004, Exxon Research & Engineering Comp./Dir. Bureau I.E. (Awb-beroep herstelverzoek: invulling begrip ’zo spoedig mogelijk’ met termijn van 2-3 maanden of langer bij bijzondere omstandigheden, niet in strijd met de wet en niet onredelijk).

Nr. 45 Hof ’s-Hertogenbosch, 17 juni 2003, Van Valderen Eurotrade/Borek Parasols e.a. (geen bescherming voor vormgevingselementen bepaald door mode, trend of stijl, of voorgeschreven door functionaliteit; kenmerkende eigenschappen blijken onvoldoende uit modeldepot).

Nr. 40 Hof ’s-Gravenhage, 28 aug. 2003, Kestral Org. e.a./ Aralco Ventilation Techn. e.a. (niet toegepaste kenmerk niet wezenlijk; bekendheid van de kenmerken uit verschillende publicaties maakt uitvinding nog niet voor de hand liggend) (met noot J.H. S.).

Nr. 46 Vzr. Rechtbank Breda, 18 april 2003, Van Valderen Eurotrade/Borek Parasols e.a. (misbruik procesrecht: tweede kort geding heeft geen ander doel dan eerder hoger beroep).

2 Merkenrecht

Officiële mededelingen

Nr. 41 Vzr. Rechtbank Maastricht, 8 mei 2003, Uitgeversassociatie Brinkman e.a./Reed Business Information (’Business’ heeft gering onderscheidend vermogen door langdurig gebruik; geen inbreuk door verschil in lay-out en kleur; geen aantasting reputatie).

Personeel. – Register van octrooigemachtigden.

Nr. 42 Hof Amsterdam, 22 mei 2003, Achmea Zorgverz. e.a./ STA Holding (woorden ’People at Work’ hebben op zichzelf onvoldoende onderscheidend vermogen voor de diensten van STA; de wel onderscheidende bestanddelen komen niet voor in het teken van Achmea). Nr. 43 Rechtbank Amsterdam, 8 okt. 2003, Euretco Tweewielers/J. Sijpkens e.a. (’Batavus Wheely Systems’

2 3 4

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O


E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industrie¨ le Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris (waarnemend): mr. J.L. Driessen; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

1 6

A

J U N I

R

T

2 0 0 4

I

K

B I J B L A D

E

L

E


E I G E N D O M

2 3 5

N

De nieuwe Antipiraterij Verordening

enkele (kritische) kanttekening geplaatst worden bij het van de nieuwe Verordening te verwachten effect.

Madeleine de Cock Buning1 1 Inleiding 1.1 Introductie De strijd tegen de grensoverschrijdende handel in producten die inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom wordt op verschillende fronten gevoerd. Naast initiatieven zoals TRIPs en de recente Europese Handhavingsrichtlijn2 om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren, wordt al sinds 19883 getracht de internationale handel in inbreukmakende goederen tegen te gaan door middel van aan de Gemeenschapsgrenzen4 te nemen maatregelen. Op 1 juli 2004 treedt de geheel vernieuwde Verordening (EG) 1383/2003 (’Antipiraterij Verordening’) in werking die douane optreden aan de grenzen aanzienlijk zou moeten vereenvoudigen. Bovendien wordt het toepassingsgebied van de Verordening (andermaal) uitgebreid met een aantal nieuwe intellectuele eigendomsrechten.5 1.2 Opzet In deze bijdrage zal allereerst de doelstelling en achtergrond van de Antipiraterij Verordening besproken worden. Na een beschrijving van het bereik en de werkingssfeer van de nieuwe Verordening zal aan de hand van een uitleg van de gang van zaken bij een optreden van de douane aan de Gemeenschapsgrenzen, de inhoud van de Verordening nader belicht worden. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de verschillen ten opzichte van het systeem onder de oude Verordening, zoals bijv. de invoering van een versnelde procedure ter vernietiging van aangetroffen goederen waarvan inbreuk nog niet in rechte is vastgesteld. Tot slot zal een

1 Advocaat te Amsterdam en verbonden aan het Molengraaff Instituut (CIER) van de Universiteit Utrecht. Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op een hoofdstuk over dit onderwerp van dezelfde auteur dat eind dit jaar zal verschijnen in het boek Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten, Deventer 2004. 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, Brussel 30/1/2003 COM (2003) 46, Richtlijn 2004/.../EC, Brussel 19 April 2004, PE-CONS 3636/04. 3 De eerste Antipiraterij Verordening trad in werking in 1988, Verordening EEG nr 3842/86, Pb. EG 18 december 1986, L 357/1. 4 Het douanegebied van de Gemeenschap omvat thans: België, Denemarken (m.u.v. de Faeroeer- en Groenland), Duitsland (m.u.v. Helgoland en Van Buesingen), Spanje (m.u.v. Ceuta en Melilla), Helleense Republiek, Frankrijk (m.u.v. de gebieden over zee en de territoriale lichamen), Ierland, Italië (m.u.v. Livigno en Campione d’Italia, Meer van Lugano), Luxemburg, Het Koninkrijk der Nederlanden in Europa, Portugal, Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man en enkele gebieden buiten het grondgebied van de lidstaten, Verordening (EEG) nr. 2913/92 als laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L 311 van 12 december 2000, p. 17, Finland, Oostenrijk, Zweden en de landen die (zonder voorbehoud dienaangaande) per 1 mei 2004 zijn toegetreden tot het EU-Verdrag, Cyprus, Malta, Estland, Polen, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Letland, Litouwen en Tsjechië. 5 Verordening EG nr 1383/2003, Pb. 2 augustus 2003, L196/7; i.w.tr. op 1 juli 2004.

2 Doelstelling en achtergrond Als aangegeven in de inleiding van dit stuk, worden al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw pogingen gedaan de internationale piraterij tegen te gaan door aan de Gemeenschapsgrenzen te nemen maatregelen. De eerste Antipiraterij Verordening trad inwerking in 1988 en was uitsluitend van toepassing op merkrechten.6 Na (negatieve) evaluatie van de effectiviteit van deze verordening trad in juli 1995 een nieuwe Antipiraterij Verordening in werking waarvan het bereik werd uitgebreid tot inbreuk op auteursen modelrecht.7 Ook werd de zgn. ex officio procedure ingevoerd.8 Laatstgenoemde Verordening werd gewijzigd in het jaar 1999 en bevatte een uitbreiding van het toepassingsgebied tot het octrooirecht en van de werkingssfeer tot alle mogelijke douanesituaties waarin goederen zich kunnen bevinden.9 Niettegenstaande deze Communautaire maatregelen, lijkt de handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen de laatste jaren alleen maar verder te zijn toegenomen. Uit door de Europese Commissie bij de toelichting bij het Voorstel voor de nieuwe Antipiraterij Verordening aangevoerde cijfers zou in de periode van 1998 tot 2001 sprake zijn van een toename van 900% van door de douane aan de buitengrenzen van de Unie aangehouden voorwerpen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten: van 10 tot 100 miljoen in vier jaar.10 In deze toename wordt (mede) aanleiding gevonden voor de totstandbrenging van een nieuwe Antipiraterij Verordening. Uit de toename van aanhoudingen kan overigens evenzeer een behoorlijk functioneren van het regime van de geldende Verordening worden opgemaakt. Daarbij speelt nog wel een aantal andere (zorgelijke) ontwikkelingen een rol. De aard van de verhandelde producten zou zich de laatste jaren hebben verlegd van luxe producten zoals horloges en kleding naar alledaagse consumentengoederen zoals levensmiddelen en geneesmiddelen. De gezondheid en de veiligheid van de consument komt in het geding wanneer de herkomst van waren niet kan worden achterhaald en de kwaliteit niet kan worden gegarandeerd. Daarenboven blijkt ook de georganiseerde misdaad steeds sterker betrokken bij grote internationale transacties met nagemaakte of door piraterij verkregen goederen.11 Volgens de Europese Commissie maakt ’de bijzonder snelle ontwikkeling van deze vorm van fraude, die thans uit het oogpunt van de douane-interventie statistisch kwantificeer6

Verordening EEG nr 3842/86, Pb. EG 18 december 1986, L 357/1. Verordening EG nr 3295/94, Pb. EG 22 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli 1995. 8 Zie sub 4.2. 9 Verordening EG nr. 241/1999, Pb. L 27/1 van 25 januari 1999; i.w.tr. op 1 juli 1999. 10 Voorstel voor een Verordening van de Raad, Brussel 20 januari 2003, COM (2003) 20 definitief, 2003/0003 (ACC). 11 Zie hierover bijvoorbeeld het rapport van de World Customs Organisation (WCO), Smuggling, Counterfeiting and Privacy: the Rising Tide of Contraband and Organisised Crime, 2001, beschikbaar op www.wcoipr.org. 7

2 3 6

B I J B L A D


baar is, (...) een hervorming van de wetgeving noodzakelijk die de vrije concurrentie, de veiligheid en de bescherming van de consument en de eerbiediging van de intellectuele eigendomsrechten waarborgt en de financiële belangen van de Gemeenschap veilig stelt’. Een dergelijke herziening zou het volgens de Commissie bovendien mogelijk moeten maken ’het innoverend vermogen en de concurrentiepositie van de ondernemingen te bevorderen, de werkgelegenheid in stand te houden en, tezelfdertijd, de nationale economieën te beschermen’.12 Met de nieuwe Antipiraterij Verordening zou piraterij aan de gemeenschapsgrenzen op aanzienlijk doeltreffender wijze aangepakt moeten kunnen worden. Bovendien beoogt de Verordening de drempel te verlagen, ten gunste van de kleine- en middelgrote industriële ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (KMIO/MKB), zodat ook zij kunnen profiteren van het systeem van de Verordening. Daarbij wordt het toepassingsgebied van de Verordening uitgebreid tot nieuwe intellectuele eigendomsrechten. Dit alles zonder het internationale handelsverkeer te hinderen. De verwachtingen zijn hooggespannen. 3 Toepassingsgebied en werkingssfeer 3.1 Toepassingsgebied Er is geen nationale wettelijke regeling ter uitvoering van de Antipiraterij Verordening. De Verordening werkt rechtstreeks in Nederland door.13 De Verordening stelt de voorwaarden vast waaronder de douane kan optreden wanneer goederen worden aangetroffen waarvan wordt vermoed dat die inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht.14 Het toepassingsgebied van de Antipiraterij Verordening is met de jaren steeds verder uitgebreid. Daaronder dient inmiddels volgens art. 2 van de nieuwe Antipiraterij Verordening te worden gerekend:15 a namaakgoederen: goederen met inbegrip van hun verpakking waarop zonder toestemming van de rechthebbende een merk is aangebracht dat identiek is aan een woord- of beeldmerk of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden;16 b door piraterij verkregen goederen: goederen die kopieën zijn (of bevatten) van door het auteursrecht, het naburige recht dan wel het recht inzake tekeningen of modellen beschermde werken; c goederen die in de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk maken op: (i) een octrooi; (ii) een aanvullend beschermingscertificaat;17

12

Ibid., p. 3. Verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk in de Nederlandse rechtsorde (art. 249 EG-Verdrag). 14 Terminologie Anti Piraterij Verordening; de mallen of matrijzen voor de vervaardiging van goederen worden daarmee gelijkgesteld, voorzover deze volgens communautaire wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend inbreuk maken op de rechten van de houder van het recht, art 2.3 Verordening (EG) 1383/2003 vgl. de matrijzen die in het Nederlandse auteursrecht worden aangemerkt als reproducties. 15 Art 2.1 Verordening (EG) 1383/2003. 16 Zelfs indien woord- of beeldmerken afzonderlijk worden aangeboden, worden ze aangemerkt als namaakgoederen. 17 Als bedoeld in Verordening (EEG) 1768/92 van de Raad of Verordening (EG) 1610/96. 13

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

(iii) een kwekersrecht;18 (iv) benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen;19 (v) geografische benamingen.20 Het toepassingsgebied van de nieuwe Antipiraterij Verordening is hiermee uitgebreid tot het kwekersrecht, de benamingen van oorsprong en de geografische aanduidingen. De toename met 75% in 2001 ten opzichte van het jaar 2000 van het aantal door de douane aangetroffen namaak levensmiddelen en alcoholhoudende dranken heeft de Europese wetgever tot deze uitbreiding doen besluiten. Omdat onder de houder van het recht van intellectuele eigendom in de Verordening niet uitsluitend de daadwerkelijke rechthebbende wordt begrepen, maar tevens elke andere persoon die gemachtigd is een van de genoemde intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, óf hun vertegenwoordigers, 21 kunnen alle licentienemers maar ook bijv. de Stichting Namaak Bestrijding (SNB) verzoeken om optreden op grond van de Verordening.22 3.2 Werkingssfeer De werkingssfeer van de Verordening strekt zich uit tot iedere mogelijke situatie waarin goederen door de douane van een Gemeenschapsland kunnen worden aangetroffen. Douaneautoriteiten kunnen optreden wanneer er een vermoeden is dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, wanneer deze goederen worden aangegeven voor invoer in de Gemeenschap,23 uitvoer,24 wederuitvoer (ook wel aangeduid als: doorvoer in transito),25 het plaatsen onder een schorsingsregeling,26 in een vrije

18

Overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat of een communautair kwekersrecht overeenkomstig Verordening (EG) 2100/94. 19 Overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat of bedoeld in Verordening (EEG) 2081/92 en Verordening (EG)1493/1999, met betrekking tot landbouwproducten, levensmiddelen en wijn. 20 Als bedoeld in Verordening (EEG) 1576/89, met betrekking tot gedistilleerde dranken. 21 Advocaten, maar ook de Stichting Namaak Bestrijding, (SNB). 22 Art. 2.2 Verordening (EG) 1383/2003. 23 Goederen met een oorsprong buiten de Gemeenschap en een bestemming binnen de Gemeenschap. 24 Goederen met een oorsprong binnen de Gemeenschap en een bestemming buiten de Gemeenschap. 25 Goederen met oorsprong buiten de Gemeenschap, die via de Gemeenschap worden doorgevoerd naar een bestemming buiten de Gemeenschap. 26 Bij goederen onder een schorsingsregeling wordt de betaling van rechten opgeschort, daaronder begrepen: extern douanevervoer (vervoer binnen de Gemeenschap van niet in de Gemeenschap ingevoerde goederen), douane-entrepot (opslaan in een loods met een vergunning van de douane zolang men nog niet weet naar welk land de goederen zullen worden verkocht), actieve veredeling (verwerken van goederen die van buiten de Gemeenschap worden binnengebracht in andere goederen om later weer naar buiten de Gemeenschap te worden vervoerd), behandeling onder douanetoezicht (ompakken van goederen in kleinere hoeveelheden), tijdelijke invoer (bijv. wetenschappelijk materiaal dat in Nederland wordt onderzocht en slechts kort binnen de Gemeenschap verblijft), Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


zone27 of in vrij entrepot.28 In het navolgende onderdeel wordt een aantal van deze omstandigheden nader beschouwd. 3.2.1 In transito van buiten de Gemeenschap Op grond van de Antipiraterij Verordening kan worden opgetreden wanneer goederen van buiten de Gemeenschap in transito worden doorgevoerd via een land binnen de Gemeenschap, terwijl ze bestemd zijn voor een land buiten de Gemeenschap. Dit werd binnen de werkingssfeer van de vorige Antipiraterij Verordening overigens al bevestigd door het Hof van Justitie van de EG in het arrest Polo v. Dwidua, waarin het Hof het voorlopig in beslag nemen van goederen op grond van de Antipiraterij Verordening die zich in een dergelijke situatie bevinden, geoorloofd achtte.29 Zulke goederen kunnen in het Gemeenschapstransito land worden tegengehouden, ook al zijn zij bestemd voor een land buiten de Gemeenschap waar de rechthebbende geen rechten heeft. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een inbreuk op een nationaal recht van intellectuele eigendom in het transito land waar het tegenhouden van de goederen plaatsvindt. Bij een dergelijke transito (waarbij de goederen tijdelijk door de Gemeenschap gaan) bestaat volgens het Hof altijd het risico dat de goederen alsnog in de Gemeenschap op de markt komen. Het Hof bevestigt dit begin januari 2004 in het Rolex-arrest in een zaak met betrekking tot horloges die door de Oostenrijkse douane werden tegengehouden; de Antipiraterij Verordening is van toepassing op zuivere doorvoer tussen twee niet-Gemeenschapslanden.30 Het doet er daarbij overigens niet toe of een rechthebbende zijn hoofdvestiging binnen of buiten de Gemeenschap heeft. Wanneer géén sprake is van zuivere doorvoer kan volgens de President van de Haarlemse Rechtbank in de Nike-zaak deze leer van het Hof van Justitie geen toepassing vinden.31 Het ging in de Nike-zaak om uit China afkomstige goederen die op Schiphol werden aangehouden maar het Gemeenschapsland Spanje als eindbestemming hadden. De President achtte de Antipiraterij Verordening hierop niet van toepassing. Het gevaar dat dergelijke goederen, gezien de open Gemeenschapsmarkt toch in Nederland (of een ander Gemeenschapsland waar Nike rechten heeft) op de markt zullen komen, lijkt overigens nog groter dan in het Polo/Dwidua en Rolex berechte geval waar de goederen niet bestemd waren voor de Gemeenschapsmarkt. 3.2.2 Intercommunautaire doorvoer Evenals zijn voorganger is ook de nieuwe Antipiraterij Verordening niet van toepassing op binnen de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer gebrachte goederen, maar uitsluitend op goederen die uit landen buiten de Gemeenschap (derde landen) afkomstig zijn. Het Hof van Justitie van de EG heeft hieraan inmiddels nadere uitleg gegeven. 27

Goederen bevinden zich niet binnen het Nederlandse territoir. In Nederland kennen we geen vrije zone. Een vrij entrepot kennen we wel, het is een vrij entrepot dat geheel onder douanebewaking staat. Voor de in vrij entrepot opgeslagen goederen is geen douaneadministratie nodig; er worden geen invoerrechten betaald. 29 HvJ EG 6 april 2000 (zaak C-383/98) Jur. 2000, p. I-2519 (The Polo/ Lauren Company v. Dwidua); vgl ook HvJ EG 7 januari 2004 (zaak C-60/02) (Oostenrijk vs. X). 30 HvJ EG 7 januari 2004 (zaak C-60/02) (Rolex). 31 Pres. Arrondissementsrechtbank Haarlem 8 september 2000, BIE 2001/14 (Nike). 28

E I G E N D O M

2 3 7

In het arrest van het Hof Commissie/Frankrijk is bepaald dat intercommunautaire doorvoer niet valt onder het specifieke voorwerp van het industriële en commerciële eigendomsrecht op tekeningen of modellen. Belemmering van het vrije verkeer van goederen door de genomen schorsingsmaatregelen was daarom volgens het Hof niet gerechtvaardigd.32 In deze zaak werden in Spanje vervaardigde autoonderdelen voor voertuigen van Franse merken, welke in Spanje geen bescherming genieten, via Frankrijk doorgevoerd naar een andere lidstaat van de Gemeenschap, waar deze merken evenmin beschermd zijn en waar de onderdelen dus gewoon mochten worden verhandeld. Volgens het Hof was het vasthouden door de Franse douane teneinde de doorvoer van de onderdelen te verhinderen niet gerechtvaardigd. Het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap werd daarmee ten onrechte belemmerd. Met betrekking tot een iets afwijkende casus oordeelt het Hof in het arrest Rioglass vrijwel gelijkluidend. Goederen gefabriceerd in een lidstaat van de Gemeenschap (Spanje) die tijdens hun transport naar een land buiten de Gemeenschap (Polen) het territoir van Frankrijk in transito passeren, kunnen evenmin worden tegengehouden door de douane. Het Hof benadrukt in dit arrest dat het vrije goederenverkeer dient te prevaleren boven de intellectuele eigendomsbescherming, tenzij het specifieke voorwerp van die rechten daardoor wordt geschaad. Volgens het Hof ziet het specifieke voorwerp van het merkrecht niet op het enkele transport (doorvoer) van goederen.33 Ook voor goederen afkomstig uit derde landen die rechtmatig in het Gemeenschapsverkeer zijn gebracht, omdat de rechthebbende zich in dat Gemeenschapsland niet op enig recht van intellectuele kan beroepen door bijvoorbeeld het ontbreken van een merkregistratie, geldt dat de doorvoer naar andere Gemeenschapslanden op grond van de Antipiraterij Verordening, geen strobreed in de weg kan worden gelegd. Het goed bevindt zich immers al binnen de grenzen van de Gemeenschap. 3.3 Parallel import en persoonlijke bagage De Antipiraterij Verordening is evenmin van toepassing bij parallel geïmporteerde goederen.34 Buiten het bereik van de Verordening vallen daarom de goederen welke met toestemming van de houder werden voorzien van een merk, maar zonder diens toestemming in de Gemeenschap zijn ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd, geplaatst zijn onder een schorsingsregeling of in een vrij entrepot.35 Hetzelfde geldt voor goederen waarop een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voorkomt of die beschermd zijn door een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat, door een auteursrecht of een naburig recht of door een kwekersrecht, en die met toestemming van de houder van dat recht zijn vervaardigd. De Antipiraterij Verordening is bovendien niet van toepassing op goederen zonder handelskarakter (’niet-

32

HvJ EG 26 september 2000 (zaak C-23/99) Jur. 2000, p. I-7653; BIE 2001,15 (Commissie/Frankrijk). 33 HvJ EG 23 oktober 2003 (zaak C-115/02) (Rioglass). 34 Art. 3.1 Verordening (EG) 1383/2003. 35 Omstandigheden als omschreven in art. 1.1 Verordening (EG) 1383/ 2003.

2 3 8

B I J B L A D


commerciële goederen’) die zich in de persoonlijke bagage van reizigers bevinden.36 Deze vrijstelling is wel aan beperkingen gebonden. De hoeveelheid mag de vrijstellingslimiet (€ 175,–) niet overschrijden. Het is vooralsnog onduidelijk op welke wijze de waarde van goederen in de persoonlijke bagage wordt berekend. Wordt de waarde gebaseerd op die van de van inbreuk verdachte goederen, of wordt deze gerelateerd aan de waarde van de originele producten? Dat maakt nogal een verschil uit. In ieder geval dienen er geen concrete aanwijzingen te zijn dat de goederen deel uitmaken van het handelsverkeer en evenmin dat het transport in de persoonlijke bagage een grootschalige transactie verhult.37 Lobbies vanuit rechthebbenden kring hebben in het consultatieproces voorafgaande aan vaststelling van de nieuwe Antipiraterij Verordening gepleit voor het schrappen van de uitsluitingsclausule voor de persoonlijke bagage. Mede omdat dit soort goederenverkeer in de praktijk door de douane met behulp van een aanhoudingsprocedure nauwelijks te bestrijden valt, is daarvan uiteindelijk afgezien. 4 Optreden douaneautoriteiten op grond van de Antipiraterij Verordening De Nederlandse douane ressorteert onder het Ministerie van Financiën38 en is onderverdeeld in 7 districten. De districten Hoofddorp (Schiphol) en Rotterdam (haven) zijn in de praktijk het meest betrokken bij aanhoudingen op grond van de Antipiraterij Verordening. Douane-Noord in Groningen heeft verder een centrale rol bij de uitvoering van de Antipiraterij Verordening.39 De douane heeft in verband met (mogelijke) fiscale claims het dagelijkse toezicht op goederen die in de Gemeenschap worden in- en uitgebracht. Bij de uitoefening van deze taken kan de douane op inbreukmakende goederen stuiten. De douane past de regels van de Antipiraterij Verordening toe als vermoed wordt dat de aangetroffen goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.40 Op twee manieren kan daarop het douane-optreden worden gestart: enerzijds op grond van een verzoek dat werd ingediend door de houder van het intellectuele eigendomsrecht,41 en an-

36

Art. 3.1 Verordening (EG) 1383/2003. Zie over de problemen in de praktijk om vast te stellen wanneer goederen onderdeel uitmaken van de persoonlijke bagage, Bus, F. Het recht op afgifte in het merkenrecht en gebruik in het economisch verkeer, BMM bulletin 2000-1, p. 18. 38 De Staatssecretaris van Financiën stelde in 1996 een voorschrift op dat de wijze waarop de douane uitvoering moet geven aan de Antipiraterij Verordening regelt. Voorschrift douanetaak inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, Ministerie van Financiën 1996, gebaseerd op de Douanewetgeving, Kamerstukken II, 23716, nr. 8. Er zijn inmiddels twee mededelingen van de Staatssecretaris aan toegevoegd, de eerste naar aanleiding van de wijzigings-Verordening 1999 en de tweede naar aanleiding van het arrest van HvJ EG 14 oktober 1999, zaak C-223/98, Jur. 1999, p. I-7081; BMM bulletin 2000-01, 19 (Adidas/Zweden). 39 Douane-Noord is intermediair tussen douanepost en rechthebbenden. De douanepost stuurt het procesverbaal tezamen met de foto’s van de goederen door aan Douane-Noord. De onder het Ministerie van Financiën ressorterende FIOD-ECD, kennisgroep intellectuele eigendom functioneert bovendien als algemeen meldpunt voor piraterij in Nederland. 40 Art. 1.1 Verordening (EG) 1383/2003. 41 Art. 5 Verordening (EG) 1383/2003. 37

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

derzijds op grond van ambtshalve optreden op initiatief van de douane zelf.42 Beide procedures worden hieronder nader toegelicht. 4.1 Verzoek van een rechthebbende om optreden van douane (’artikel5-verzoek’) Een rechthebbende kan een verzoek om optreden van de douane, een zogenaamd ’artikel-5-verzoek’ op twee verschillende momenten indienen. In de eerste plaats wanneer de rechthebbende een vermoeden heeft dat inbreukmakende goederen in omloop zijn. Voorafgaande aan de daadwerkelijke ontdekking van deze goederen dient de rechthebbende een algemeen verzoek in voor douane optreden gedurende een bepaalde periode. In de tweede plaats kan ten aanzien van goederen welke door de douane ambtshalve al werden tegengehouden (op grond van de in onderdeel 3.2 te bespreken ex officio-procedure) achteraf een specifiek verzoek ten aanzien van die bepaalde zending worden gedaan. De rechthebbende dient in beide gevallen schriftelijk te verzoeken om optreden. Daarvoor zijn Europees geharmoniseerde formulieren beschikbaar.43 Onder het oude regime mochten Gemeenschapslanden meerdere autoriteiten aanwijzen die bevoegd waren een beschikking te geven op een artikel-5-verzoek. In Griekenland waren bijvoorbeeld 10 competente autoriteiten die allen aangeschreven diende te worden ten verkrijging van bescherming voor het gehele Griekse territoir.44 Thans mag er slechts één bevoegde autoriteit per land zijn. Onder het regime van de nieuwe Verordening kan de houder van een Gemeenschapsmerk, een Gemeenschapsrecht inzake tekeningen of modellen, een Communautair kwekersrecht, een Communautaire oorsprongsbenaming, een geografische aanduiding of benaming bovendien met één verzoek het optreden van douaneautoriteiten van meerdere lidstaten bewerkstelligen.45 De verzoeker-rechthebbende dient steeds bewijs te leveren dat hem een beroep toekomt op de rechten waarop hij aanspraak doet (merkinschrijvingen etc.), alsmede een nauwkeurige technische beschrijving van de goederen. Bovendien dient de verzoeker aansprakelijkheid te aanvaarden voor het geval dat zou worden vastgesteld dat de betrokken goederen geen inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht of wanneer de procedure tussentijds beëindigd wordt wegens een nalaten van de verzoeker-rechthebbende.46 Daarnaast dient de verzoeker-rechthebbende er schriftelijk mee in te stemmen dat een deel van de eventueel uit de toepassing van de Verordening voortvloeiende kosten47 door hem gedragen zullen worden. Dit is een belangrijke vernieuwing ten opzichte van de vorige Antipiraterij Verordening (EG) 3295/94 waarin verschillende

42

Art. 4 Verordening (EG) 1383/2003. Art. 5.5 Verordening (EG) 1383/2003. 44 Daele, K, Regulation 1383/2003: A new step in the fight against counterfeit and pirated goods at the borders of the European Union, EIPR 2003, p. 214-225. 45 Art. 5.4 Verordening (EG) 1383/2003. 46 Art. 6.1 Verordening (EG) 1383/2003. De aansprakelijkheid van de houder wordt beheerst door het recht van het land waar de goederen zich bevinden, art. 19.3. 47 Hiermee wordt gedoeld op de kosten die gemaakt zullen worden in verband met het douanetoezicht uit hoofde van de artikelen 9 en 11 van Verordening (EG) 1383/2003. 43

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


lidstaten48 rechthebbenden verplichtten initieel een geldbedrag te storten tot zekerheid.49 Deze aanpassing dient er met name toe om de procedure laagdrempelig te maken voor de KMIO en het MKB. De Nederlandse douane kon overigens ook al onder het oude regime zonder initiële financiële vergoedingen en zonder het stellen van waarborgen om maatregelen worden verzocht. Na ontvangst van het verzoek zullen de douaneautoriteiten de verzoeker-rechthebbende binnen dertig dagen na ontvangst schriftelijk in kennis stellen van de beschikking op het artikel-5-verzoek om optreden.50 Wanneer het verzoek wordt ingewilligd wordt een periode vastgesteld gedurende welke de douaneautoriteiten zullen optreden. Dat is ten hoogste één jaar vanaf de datum van de beschikking.51 Op verzoek van de rechthebbende kan deze periode worden verlengd. Alle betrokken douanekantoren worden op de hoogte gebracht van het verlenen van een positieve beschikking op een artikel-5-verzoek, zodat ze kunnen ingrijpen wanneer goederen worden aangetroffen die voldoen aan het profiel. 4.2 Ambtshalve douane optreden (ex officio procedure) voorafgaand aan een artikel-5-verzoek Door middel van de zogenoemde ex officio procedure kan een rechthebbende die er nog niet van op de hoogte is dat zijn rechten geschonden zijn en daarom (nog) geen verzoek om interventie heeft ingediend, er door de douane van in kennis worden gesteld dat bepaalde ’verdachte’ goederen zijn aangetroffen. Het gaat daarbij om goederen die door de douane gedurende ambtshalve controles zijn aangetroffen. Dit kunnen papieren en fysieke controles zijn. Bij fysieke controles wordt de lading bekeken. Deze controles worden hetzij ad random verricht, hetzij op basis van risicomanagement. De douane richt zich in het laatste geval mede op ’verdachte’ vervoerstrajecten. De aangetroffen goederen worden aan nadere inspectie onderworpen. Ook wordt nagegaan uit welk land de goederen afkomstig zijn, wie ze vervoert en wie de afzender van de goederen is. Wanneer een zending afkomstig blijkt van een bij de douane bekende licentienemer, dan zal dat reden zijn om de zending door te laten. Als de zending echter afkomstig is van een notoire inbreukmaker, zal de zending worden tegenhouden. Op grond van de Antipiraterij Verordening is het douaneautoriteiten in dit stadium bovendien toegestaan de rechthebbende actief om specifieke informatie te verzoeken die de gerezen verdenking kan bevestigen of ontkrachten.52 De mogelijkheid tot interventie van ambtswege (ex officio) is met de Verordening (EG)1383/2003 uitgebreid. Het biedt in menig Gemeenschapsland aanzienlijk meer mogelijk-

E I G E N D O M

2 3 9

heid tot douane-interventie van ambtswege. Douanediensten kunnen al wanneer zij een gegrond vermoeden53 hebben dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten de goederen gedurende drie dagen vasthouden.54 Tot dan toe zou slechts ambtshalve opgetreden kunnen worden als duidelijk was dat sprake was van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen. In de Nederlandse praktijk gold overigens al dat een rechthebbende reeds bij een vermoeden van inbreuk door de douane werd geïnformeerd. Binnen de termijn van drie dagen krijgt de rechthebbende de mogelijkheid om alsnog een artikel-5-verzoek in te dienen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de rechthebbende kennisgeving van de opschorting van de vrijgave heeft ontvangen en kan niet worden verlengd. In Nederland geldt verder dat wanneer ten aanzien van een zending goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht (nog) geen artikel-5-verzoek is ingediend en evenmin een beschikking tot inwilliging van een dergelijk verzoek is afgegeven, de FIOD-ECD55 door Douane-Noord op de hoogte wordt gesteld. Deze kan vervolgens beslissen of er strafrechtelijk wordt opgetreden. 4.3 Vasthouding na inwilliging artikel-5-verzoek Wanneer het douanekantoor waaraan een beschikking tot inwilliging van het artikel-5-verzoek is doorgezonden goederen aantreft, waarvan wordt vermoed56 dat ze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, schorst het kantoor de vrijgave van de goederen op of houdt het deze goederen vast. 4.3.1 Termijnen vasthouding De Verordening bepaalt dat nadat een artikel-5-verzoek bij beschikking eenmaal is ingewilligd, de aangetroffen goederen kunnen worden tegengehouden gedurende 10 werkdagen na de ontvangst van de kennisgeving van de schorsing. Nieuw is in deze Antipiraterij Verordening dat voor aan bederf onderhevige goederen – zoals gewassen of levensmiddelen waarop kwekersrechten rusten of geografische aanduidingen voorkomen – geldt dat de aanhouding of de opschorting niet meer dan 3 werkdagen in beslag mag nemen. Laatstgenoemde termijn kan overigens niet worden verlengd, terwijl de 10 dagen termijn met nogmaals zoveel dagen kan worden verlengd. De goederen blijven gedurende die periode onder douanetoezicht staan. Degene die de goederen onder zich heeft (bijvoorbeeld het transportbedrijf) mag de goederen in elk geval niet zonder toestemming van de douane verplaatsen. Binnen de gestelde termijn dient een procedure ten principale te zijn ingeleid om te bepalen of sprake is van inbreuk op een recht van intellectuele eigen-

48

Duitsland, België, Griekenland, Portugal, Denemarken en Zweden kenden een dergelijke verplichting. Dat gold niet voor Nederland, Luxemburg en Finland. 49 Deze zekerheidstelling diende voor de door de douane te maken kosten voor ondertoezicht houden en wegens de aansprakelijkheid jegens betrokkenen wanneer de aanhouding geen gevolgen heeft wegens een handelen of nalaten van de rechthebbende of wanneer in de procedure ten principale wordt vastgesteld dat er geen sprake is van inbreuk, art. 3.6 Verordening (EG)3295/94. De hoogte ervan hing af van de waarde van de aangetroffen goederen. 50 Art. 5.7 Verordening (EG) 1383/2003. 51 Art. 8.3 Verordening (EG) 1383/2003. 52 Art. 4.2 Verordening (EG) 1383/2003.

53

Verordening EG nr 3295/94 (Pb. EG 30 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli 1995), Verordening EG nr. 241/1999 (Pb. L 27/1 van 2 februari 1999; i.w.tr. op 1 juli 1999), art 4. 54 Dit is civiel- noch strafrechtelijk in beslag nemen. 55 Per 1 januari 2003 werd de Opsporingsdienst Buma/Stemra (OBS) opgenomen in de FIOD-ECD en gaat daar binnen verder als Team Opsporing Piraterij (TOP). 56 In Verordening (EG) Verordening EG nr 3295/94 (Pb. EG 30 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli 1995), Verordening EG nr. 241/1999 (Pb. L 27/1 van 2 februari 1999; i.w.tr. op 1 juli 1999), art. 6.1 was nog sprake van ’vaststelt dat goederen (...) overeenstemmen met de in de beschikking beschreven nagemaakte of door piraterij verkregen goederen....’.

2 4 0

B I J B L A D


dom.57 Na overschrijding van de gestelde termijn zullen de goederen door de douane alsnog worden vrijgegeven. Eventuele conservatoire maatregelen van de rechthebbende zelf dienen uiteraard eveneens binnen de termijn van 10 werkdagen genomen te worden. Beslag tot afgifte dient te worden gelegd onder de houder van de goederen op dat moment. Dat is in veel gevallen de vervoerder, de expediteur of een opslagbedrijf.58 Voor bepaalde categorieën goederen geldt dat zij onder voorwaarden en onder voorbehoud van voldoende zekerheidstellingen (tijdelijk) kunnen worden vrijgegeven aan de aangever, de eigenaar, de houder of de geadresseerde van die goederen. Het gaat hier om goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op rechten inzake tekeningen of modellen, octrooien, aanvullende beschermingscertificaten of kwekersrechten. Voorwaarde is wel dat door de rechthebbende inmiddels een procedure ten principale is ingesteld en dat geen conservatoire maatregelen zijn genomen.59 4.3.2 Informatieverstrekking bij vasthouding Onmiddellijk nadat de goederen door de douane zijn vastgehouden, worden alle betrokken partijen geïnformeerd, waaronder in elk geval de rechthebbende zelf en de houder/ aangever van de goederen.60 De bevoegde douanedienst die het artikel-5-verzoek om optreden oorspronkelijk heeft behandeld, wordt bovendien ingelicht over de hoeveelheid en de aard van de aangetroffen goederen.61 Op grond van de nieuwe Antipiraterij Verordening verstrekt het douanekantoor daarbij de rechthebbende nauwkeurige en uitvoerige informatie over de aangetroffen goederen die noodzakelijk is voor de procedure ten principale waarin de vraag aan de orde zal komen of daadwerkelijk sprake is van inbreuk. De rechthebbende (of diens vertegenwoordiger) wordt bovendien in de gelegenheid gesteld om bij de desbetreffende douanepost de goederen te onderzoeken om zelf vast te kunnen stellen of het om (vermoedelijk) inbreukmakende goederen gaat. Ook kan de douane monsters nemen en toesturen aan de verzoeker-rechthebbende.62 4.3.3 Persoonsgegevens Op verzoek van de rechthebbende stelt het douanekantoor deze in kennis van de namen en adressen van zowel de geadresseerde als de afzender van de van inbreuk verdachte goederen. Deze informatie is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigendomsrecht – was geen van de partijen licentienemer? – en om een procedure ten principale aanhangig te kunnen maken. In de Antipiraterij Verordening wordt bepaald dat de douaneautoriteiten deze gegevens die-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

nen te verstrekken op een wijze die in overeenstemming is met de nationale privacy wetgeving.63 In het verleden weigerden douaneautoriteiten meermaals de gevraagde informatie te verstrekken omdat nationale bepalingen voorzien in geheimhouding van dergelijke informatie. Het Hof van Justitie van de EG heeft in het arrest Adidas/Zweden uitgemaakt ten aanzien van de evenknie bepaling in de vorige Antipiraterij Verordening64 dat al te strikte toepassing van nationale privacy wetgeving er niet toe mag leiden dat verhinderd wordt dat aan rechthebbenden de voor een beslissing ten principale noodzakelijke informatie wordt verstrekt.65 Aan het verstrekken van informatie worden echter wel degelijk de nodige nadere voorwaarden verbonden. De houder van het recht mag de informatie uitsluitend gebruiken om de zaak voor te leggen aan een nationale autoriteit (de in artikelen 10, 11 en artikel 13.1 van de Verordening omschreven doeleinden). In geval van misbruik kan de houder aansprakelijk worden gesteld en kan zijn verzoek om interventie van de douane voor de resterende geldigheidsduur worden opgeschort, of (in ernstige gevallen) niet worden verlengd.66 4.4 Vereenvoudigde procedure tot vernietiging De grootste wijziging ten opzichte van de vorige Antipiraterij Verordening is de zogenaamde vereenvoudigde procedure tot vernietiging zonder dat inbreuk is vastgesteld.67 Deze procedure is ingevoerd om de betrokkenen het economische voordeel van hun activiteiten zo snel en adequaat mogelijk te ontnemen. De vernietiging beoogt bovendien een oplossing te bieden voor het bij veel van de betrokken douanekantoren ontstane opslagprobleem en de daaruit voortvloeiende kosten. De vereenvoudigde procedure biedt de douaneautoriteiten de mogelijkheid de goederen die onder douanetoezicht staan direct af te staan voor vernietiging, zonder dat in een procedure ten principale is uitgemaakt dat sprake is van inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht. De vernietiging geschiedt op kosten en onder verantwoordelijkheid van de rechthebbende en wordt voorafgegaan door het nemen van monsters van de betreffende goederen, die moeten kunnen dienen als bewijsmateriaal in een eventuele later alsnog geëntameerde gerechtelijke procedure. Aan toepassing van de vereenvoudigde procedure tot vernietiging is een aantal voorwaarden verbonden. Binnen 10 werkdagen (of 3 werkdagen ten aanzien van bederfelijke waar) na ontvangst van de kennisgeving aan houder of aangever van de goederen dat de douane de vrijgave van de goederen heeft opgeschort,68 kan de rechthebbende de douane verzoeken om afgifte tot vernietiging. Daartoe dient de rechthebbende de douane enerzijds schriftelijk te berichten dat de goederen inbreuk maken en anderzijds dient hij te verklaren dat aangever, houder of de eigenaar van de

57

Art. 13 Verordening (EG) 1383/2003. Het desbetreffende douanekantoor dient op de hoogte te worden gesteld van de conservatoire maatregelen. 59 Art. 14 Verordening (EG) 1383/2003. 60 De houder/aangever van de goederen in de zin van Verordening 2913/ 92, art. 38. 61 Art. 9.1 Verordening (EG) 1383/2003. 62 Dit zal het verloop van de procedure voor de verzoeker-rechthebbende vermoedelijk aanmerkelijk vergemakkelijken. Deze kan de goederen zo immers snel binnenshuis analyseren. 58

63

Art. 9.2 Verordening (EG) 1383/2003. Verordening EG nr 3295/94 (Pb. EG 30 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli 1995), Verordening EG nr. 241/1999 (Pb. L 27/1 van 2 februari 1999; i.w.tr. op 1 juli 1999), art. 6.1. 65 Hof van Justitie van de EG heeft in het arrest van 14 oktober 1999, BMM bulletin 2000/1, 19 (Adidas/Zweden); Jur. 1999, p. I-7081. 66 Art. 12 Verordening (EG) 1383/2003. 67 Art. 11 Verordening EG 1383/2003. 68 In de zin van art. 38 van Verordening (EG) 2913/92. 64

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


inbreukmakende goederen toestemt met deze afgifte ter vernietiging. Deze toestemming wordt volgens de regelen der nieuwe Antipiraterij Verordening al verondersteld te zijn gegeven wanneer niemand zich binnen de aangegeven termijn uitdrukkelijk tegen vernietiging heeft verzet. Wanneer de goederen bijvoorbeeld tijdens transport diverse malen worden verladen, is het mogelijk dat de eigenaar van de goederen niet tijdig wordt bereikt en dat, wordt deze al bereikt, hij niet tijdig (ter verificatie) contact kan opnemen met de afzender van de goederen. Dat geldt uiteraard met name voor aan bederf onderhavige waar zoals levensmiddelen, waarbij slechts een termijn van 3 dagen geldt. 4.5 Procedure ten principale69 Wanneer niet tot vernietiging volgens de vereenvoudigde procedure wordt besloten, dient als eerder vermeld door de rechthebbende binnen een termijn van 10 werkdagen een dagvaarding te worden uitgebracht om aldus tijdig de procedure ten principale in te leiden aan de hand waarvan kan worden bepaald of daadwerkelijk sprake is van inbreuk.70 4.5.1 De fictie van de vervaardiging Volgens de tekst van de Antipiraterij Verordening dient de inbreukvraag te worden beantwoord aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zijn aangegeven voor invoer, uitvoer of wederuitvoer, of zijn geplaatst onder een schorsingsregeling of in vrij entrepot.71 Over de wijze waarop die inbreukvraag door de nationale autoriteit beoordeeld zou moeten worden, geeft de Considerans bij de Antipiraterij Verordening (8) de volgende aanwijzing: Wanneer wordt nagegaan of krachtens de nationale wetgeving inbreuk is gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, worden in die procedure de criteria gebruikt die in de betrokken lidstaat worden gehanteerd om vast te stellen of aldaar vervaardigde producten inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.72 De voorgaande Antipiraterij Verordening 3295/94 kende een vrijwel gelijkluidende bepaling in art. 6 lid 2(b). Over de betekenis van dit artikel waren de meningen al verdeeld. Terwijl het Hof Den Haag in 200173 nog had geoordeeld ’dat voor overtreding van het in artikel 2 Verordening vervatte verbod74 (...) is vereist dat het goederen betreft die vol69

Ik beperk me hier tot de civiele procedure. Gedagvaard in een procedure ten principale over de inbreukvraag kan worden de afzender (de producent), de geadresseerde (degene voor wie de zending bestemd is) en houder (degene die de goederen in opslag houdt) kunnen worden gedagvaard, waarbij de vordering jegens laatstgenoemde beperkt wordt tot medewerking aan de afgifte van de in beslag genomen goederen. Daarnaast kan de vervoerder gedagvaard worden tot afgifte van de goederen op grond van art. 13bis lid 1 BMW, art. 28 Aw en 14bis lid 1 BTMW. De President van de Rechtbank Rotterdam heeft overigens overwogen dat het retentierecht van de vervoerder het recht op afgifte van de merkhouder niet kan doorkruisen. Pres. Rb. Rotterdam 7 januari 2000, BMM Bulletin 2000/1, 23 (Adidas/Hapag-Lloyd). 71 Art. 10 Verordening (EG) 1383/2003. Voor het overige laat de Verordening ’de bepalingen van de lidstaten inzake de rechtelijke bevoegdheid en de gerechtelijke procedures onverlet, Considerans onder 8 Verordening (EG) 1383/2003. 72 Considerans onder 8 Verordening (EG) 1383/2003. 73 Hof ’s-Gravenhage 25 oktober 2001 Philips vs Postech en Princo, KG00/ 1264, ongepubliceerd. 74 Het niet in het vrije verkeer mogen brengen, (weder) uitvoeren of 70

E I G E N D O M

2 4 1

gens wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om douane optreden wordt ingediend (in casu de Nederlandse wetgeving) inbreuk maken op een octrooi en dat noch in de in de Rijksoctrooiwet 1995, noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op rechten van de octrooihouder door de enkele wederuitvoer van transitogoederen’, benadrukte de Hoge Raad in cassatie dat dit laatste juist niet bepalend is voor beantwoording van de inbreukvraag onder de werking van de Verordening 3295/ 94. In zijn arrest Philips/Postech en Princo bevestigt de Hoge Raad de werking van de fictie van de vervaardiging. Volgens de Hoge Raad is beslissend of onder de veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk zou worden gemaakt en niet het feit dat in het Nederlandse octrooirecht de enkele wederuitvoer van transito-goederen geen inbreuk oplevert op de rechten van de octrooihouder.75 In de praktijk zijn in een aanzienlijk aantal gevallen de door de douane aangetroffen goederen uitsluitend op doorvoer naar een bestemming buiten het betreffende Gemeenschapsland. Daarbij zullen in de meeste gevallen met de door de douane aangetroffen goederen met bestemming buiten dat land, in dat land verder geen inbreukmakende handelingen worden verricht. Niet als ’gebruik’ in de zin van artikel 13 onder A, lid 1 BMW76 en evenmin als auteursrechtelijke openbaarmaking77 in de zin van artikel 12 van de Nederlandse Auteurswet worden bijvoorbeeld beschouwd de handelingen van een vervoerder, die niet anders doet dan de van een merk voorziene waar van de afzender in ontvangst nemen, vervoeren en bij de geadresseerde afleveren.78 De vraag die in dit verband dus rijst is of – wanneer in een Gemeenschapsland op zichzelf geen inbreukmakende handelingen worden verricht – de rechter op grond van de Antipiraterij Verordening goederen die door de douane zijn aangetroffen toch kan aanmerken als inbreukmakende goederen, waarna ze (zonder schadevergoeding) vernietigd kunnen worden. Als ook bevestigd door de Hoge Raad in bovengenoemd arrest Philips/Postech en Princo, lijkt de Antipiraterij Verordening wel degelijk als zelfstandig criterium voor de beoordeling van de inbreukvraag te geven dat de rechter naar de goederen die in doorvoer zijn dient te kijken als waren ze in het land van doorvoer waren vervaardigd. Een consequentie van deze fictie zou kunnen zijn dat in het buitenland geproduceerde goederen die bijvoorbeeld in Nederland uitsluitend worden doorgevoerd en die in Neder-

onder schorsingsregeling plaatsen van door piraterij verkregen goederen, art 2 Verordening (EG) 3295/94. 75 Hoge Raad 19 maart 2004 (Philips vs Postech en Princo), nog niet gepubliceerd. 76 BenGH 29 juni 1982, BIE 1982/74 (Jacob’s), zie ook Pres. Rb. Rotterdam 30 september 1999, BMM Bulletin 2000/1 (Adidas/Tybex). Vos en Wintjes hebben aan de hand van verschillende argumenten betoogd dat bloot vervoeren wel degelijk gezien dient te worden als gebruik van het merk Vos, G en Wintjes, J, Mogelijkheden van bestrijding van piraterij in Nederland, BMM Bulletin 2000/1, p. 11-13. 77 Hoge Raad 27 januari 1995, AMI 1995, p. 67 (Bigott/Doucal), NJ 1999/ 697, m.nt. PBH. 78 Vervoerders zijn zelf lang niet altijd op de hoogte van het feit dat zij nagemaakte goederen vervoeren. Zij vervoeren hun vracht doorgaans in afgesloten containers en het is hen op grond van de vervoersovereenkomst vaak niet toegestaan de lading te inspecteren.

2 4 2

B I J B L A D


land wel maar in andere landen niet beschermd zijn en daar dus vrij verhandeld zouden mogen worden – omdat in die landen bijv. geen merkregistratie is verricht – in Nederland geblokkeerd en vervolgens vernietigd zouden kunnen worden. Vooralsnog is niet volledig duidelijk of dit de bedoeling van de Europese wetgever is geweest. 4.6 Wanneer inbreuk in rechte is vastgesteld Wanneer door de rechter is vastgesteld dat de door de douane aangetroffen goederen inderdaad inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maken, bepaalt de Antipiraterij Verordening wat er vervolgens met die goederen dient te geschieden. Niet toegestaan is in elk geval het in het vrije verkeer brengen in het douanegebied van de Gemeenschap van goederen waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk maken, of deze goederen (in ongewijzigde staat) (weder) uitvoeren. Evenmin mogen de goederen nog onder een schorsingsregeling worden geplaatst, of in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen. In de nieuwe Antipiraterij Verordening is om de daadkracht van de douane te vergroten het toepassingsgebied uitgebreid: nadat inbreuk is vastgesteld mogen de goederen evenmin op enigerlei wijze het douanegebied van de Gemeenschap verlaten.79 Goederen die door de douane werden aangetroffen en waarvan in rechte is vastgesteld dat ze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten worden in het algemeen vernietigd maar kunnen ook aan de schatkist worden afgestaan.80 Op grond van de Verordening dienen lidstaten de nodige maatregelen te nemen zodat de inbreukmakende goederen op zodanige wijze kunnen worden vernietigd of uit de handel genomen worden ten einde te voorkomen dat de rechthebbende schade lijdt. Dit geschiedt zonder enige vorm van schadeloosstelling aan aangever of geadresseerde. Bovendien kan elke andere maatregel genomen worden waardoor alle betrokkenen de facto het economisch voordeel wordt ontnomen. De eenvoudige verwijdering van de merken is daarvoor in elk geval volgens de tekst van de Antipiraterij Verordening onvoldoende.81 5 Samenvatting en conclusies 5.1 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verleden Een belangrijke verandering ten opzichte van de voorgaande Antipiraterij Verordening is dat in de nieuwe Verordening het toepassingsgebied is uitgebreid tot het kwekersrecht, benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen. Te verwachten valt bovendien dat de meeste Gemeenschapslanden met inwerkingtreding van de Verordening een eenvoudiger en meer gestroomlijnde procedure zullen krijgen voor het aanvragen van douaneoptreden. Zo dient ieder Gemeenschapsland één autoriteit in te stellen die beschikkingen geeft op verzoeken van rechthebbenden om douaneoptreden. In Nederland had Douane-Noord overigens al sinds geruime tijd een centrale rol bij de uitvoering van de Antipiraterij Verordening. Verder is de mogelijkheid uitgebreid om met een enkele aanvrage douaneoptreden te verzoeken in alle Gemeenschapslanden.

79

Art. 16 Verordening (EG) 1383/2003. Art. 17.1 Verordening (EG) 1383/2003. 81 Art. 17.2 Verordening (EG) 1383/2003. 80

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

Voor de meeste Gemeenschapslanden is ook de uitbreiding van het ex officio optreden van de douane een belangrijke wijziging ten opzichte van het verleden. Waar voorheen alleen ambtshalve werd opgetreden wanneer het duidelijk was dat er sprake is van piraterij, kan thans worden opgetreden wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Deze wijziging zal voor Nederland nauwelijks gevolg hebben omdat de Nederlandse douane in de praktijk al optreedt in een dergelijke situatie. Bovendien zijn in de nieuwe Verordening de kosten voor de douane-procedure aanmerkelijk verlaagd. Aan het indienen van een verzoek om optreden mogen in geen enkel Gemeenschapsland nog kosten worden verbonden. Ook de waarborgsommen die in sommige Gemeenschapslanden bij indiening van een verzoek om douaneoptreden dienden te worden gestort, worden afgeschaft en vervangen door een contractuele aansprakelijkheidsaanvaarding van de rechthebbende. Deze drempelverlaging is bedoeld voor de MKIO en het MKB maar zal voor het Nederlandse bedrijfsleven vermoedelijk nauwelijks gevolgen hebben. De Nederlandse douane kon ook onder het oude regime al zonder initiële vergoedingen en waarborgen om maatregelen worden verzocht. Op een aantal andere punten valt echter wel degelijk het nodige effect voor de Nederlandse procedure te verwachten. Met name valt de nodige verbetering te verwachten van de informatie die de douane aan de rechthebbende zal verstrekken met betrekking tot de aangetroffen goederen zodat (in het kader van een procedure ten principale) vastgesteld kan worden of sprake is van inbreuk. Deze informatie zal naar verwachting nauwkeuriger en omvangrijker zijn dan onder het oude regime en onder andere monsters van de door de douane aangetroffen goederen bevatten. Daarbij komt nog dat wanneer in een procedure ten principale inbreuk eenmaal is vastgesteld, de goederen onder de nieuwe Verordening de Gemeenschap op geen enkele wijze zullen mogen verlaten en dus in de praktijk onder alle omstandigheden vernietigd zullen worden. De belangrijkste verandering ten opzichte van het verleden is wel dat onder het regime van de nieuwe Verordening de rechthebbende niet langer verplicht is de resultaten van een procedure ten principale af te wachten. In de zogenaamde versnelde procedure kunnen van inbreuk verdachte goederen met toestemming van de houder (stilzitten daaronder begrepen) na aanhouding worden vernietigd. 5.2 Enkele kanttekeningen Ten aanzien van een tweetal punten is tot slot nog een opmerking op zijn plaats, in de eerste plaats met betrekking tot de hier bovengenoemde versnelde procedure. Enerzijds is met de jaren de catalogus van voortbrengsels waarop de Antipiraterij Verordening van toepassing is steeds verder gegroeid, terwijl de Verordening bovendien niet beperkt is tot inbreuk op die rechten te kwader trouw, maar ziet op alle (mogelijke) inbreuken. Terwijl er anderzijds de nieuwe versnelde procedure is gekomen, waarbij alle tot het toepassingsgebied van de Verordening behorende goederen, zonder dat in een procedure is vastgesteld dat ze inbreuk maken, kunnen worden vernietigd wanneer daartegen door betrokkenen niet tijdig bezwaar is gemaakt. Gezien de korte termijnen (met name ten aanzien van be-

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


derfelijke waar) en het ontbreken van regels op grond waarvan zeker wordt gesteld dat de belanghebbende eigenaar van de goederen daadwerkelijk op de hoogte is van de aanhouding van zijn goederen, dringt de ongemakkelijke vraag zich op of de Verordening met deze versnelde procedure niet een wat al te zwaar middel biedt in de overigens zeer legitieme strijd tegen piraterij. Niet geheel denkbeeldig is het immers dat in de versnelde procedure goederen zullen worden vernietigd die in een uitspraak ten principale wellicht niet als inbreukmakend zouden zijn aangemerkt of waarvan zou zijn gebleken dat het om (buiten het bereik van de Verordening vallende) parallelimport gaat, maar waarvan de belanghebbenden niet tijdig op de hoogte waren. Daarbij komt nog dat juist de Nederlandse praktijk al geruime tijd laat zien, dat de noodzaak van een dergelijk verregaand instrument niet bewezen is. Mede dankzij het effectieve optreden van de Stichting Namaak Bestrijding (SNB-React) blijken in veel gevallen de rechthebbende en de aangever van (daadwerkelijke door piraterij verkregen) goederen in schikkingsonderhandelingen overeen te komen dat de goederen vrijwillig worden vernietigd.82 Mijn tweede kanttekening bij de nieuwe Antipiraterij Verordening betreft de ook hierin nog steeds overgebleven onduidelijkheid op een voor de procedure ten principale essentieel punt. De Verordening biedt nog immer geen volledige helderheid met betrekking tot de wijze waarop de 82

R. Brohm en B.E. Husken, Praktische uitwerking toepassing EU Vo 3295/94 in Nederland, BMM Bulletin 2000/2.

E I G E N D O M

2 4 3

inbreukvraag ten aanzien van op grond van de Antipiraterij Verordening aangetroffen goederen door de nationale autoriteiten beoordeeld dient te worden. Kunnen in het buitenland geproduceerde goederen die in Nederland uitsluitend worden doorgevoerd en die in Nederland wel maar in andere landen niet beschermd zijn en daar dus vrij verhandeld mogen worden in Nederland geblokkeerd en vervolgens vernietigd worden op grond van de fictie van de vervaardiging? Vooralsnog is onduidelijk of de Europese wetgever dit (verregaande) gevolg van de door hem ingevoerde fictie van vervaardiging in de betrokken lidstaat daadwerkelijk heeft beoogd. Het is in laatste instantie aan het Hof van Justitie van de EG hieromtrent helderheid te verschaffen. Of de nieuwe Antipiraterij Verordening daadwerkelijk een positieve bijdrage zal gaan leveren aan de bestrijding van de piraterij zal tot slot met name afhangen van de mate waarin de douane tijd vrij kan (en wil) maken voor toepassing ervan, in een tijdgewricht waar de bestrijding van terrorisme vooralsnog prioriteit heeft. Daarbij komt nog dat met de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten per 1 mei van dit jaar, de controle van de daarmee gepaard gaande geëxpandeerde Gemeenschapsgrenzen er naar verwachting niet eenvoudiger op zal worden. Amsterdam, 5 mei 2004

2 4 4

J

B I J B L A D

U

R

I

S

P R

U D

E N T


I

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

E

Nr. 38 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 10 september 2003 (ballon katheter II) Mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en G.R.B. van Peursum Art. 6 Row 1995 Het onderkennen van het knikprobleem berust niet op uitvinderswerkzaamheid. Ook in het onderkennen van de oorzaak van het probleem is geen uitvinding te zien. Tenslotte valt ook de door het octrooi geboden oplossing voor het probleem niet als inventief aan te merken. Aan het afwijkende oordeel van de Oppositieafdeling van het EOB wordt voorbijgegaan om reden dat deze afdeling in het geheel niet is ingegaan op het doorslaggevend geoordeelde argument dat de in het octrooi geboden oplossing voor het knikprobleem tot de algemene technische kennis van de vakman behoorde. Scimed Life Systems Inc te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. J.J. Brinkhof en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam, tegen Medinol Ltd te Jerusalem en Tel Aviv, Israël, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam. 1 Tussen partijen staat het volgende vast. a Scimed is rechthebbende op Europees octrooi 0591199 (hierna naar de naam van de daarin als eerste genoemde uitvinder aan te duiden als het Keith-octrooi) dat – op een PCTaanvrage d.d. 27 augustus 1991 – op 13 mei 1998 is verleend voor een ’balloon catheter with distal guide wire lumen’. Het octrooi heeft gelding voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland. Prioriteit is ingeroepen vanaf 28 augustus 1990. b Balloncatheters hebben aan het distale uiteinde (dat is het uiteinde dat het verst verwijderd is van de arts) een ballon die via een opblaasdoorgang (inflation lumen) in de catheter kan worden opgeblazen. Het opblazen van de ballon veroorzaakt oprekking van de slagader en het wegdrukken van de stenose tot in de slagaderwand, waardoor de bloeddoorstroming wordt verbeterd. Balloncatheters moeten aan het distale uiteinde flexibel zijn om de krommingen van de aderen te kunnen volgen en de stenose te kunnen bereiken. Aan het proximale uiteinde (dat is het uiteinde het dichtst bij de arts) is evenwel een stijvere structuur vereist omdat de catheter moet kunnen worden voortgeduwd. c Op de prioriteitsdatum van het Keith-octrooi waren drie typen balloncatheters bekend: vaste draadcatheters, overde-draad-catheters en snel verwisselbare catheters. – Bij een vaste draadcatheter is een stevige geleidsdraad permanent aan de catheter bevestigd om de stijfheid te verkrijgen die nodig is om de catheter naar de plaats van de stenose te duwen. – Aan een over-de-draad-catheter is niet permanent een geleidingsdraad bevestigd, maar deze catheter wordt over een van tevoren in het lichaam geplaatste geleidingsdraad

geschoven. Daartoe heeft deze catheter naast de opblaasdoorgang een geleidingsdraaddoorgang (guide wire lumen), en wel over de hele lengte van de catheter. Het voordeel van een over-de-draad-catheter boven een vaste draad-catheter is dat een een over-de-draad-cathete gemakkelijker kan worden vervangen door een nieuwe aangezien de geleidingsdraad reeds in het lichaam geplaatst is. Een vaste draadcatheter moet met inbegrip van de geleidingsdraad opnieuw worden ingebracht. – Aan een snel verwisselbare catheter is eveneens niet permanent een geleidingsdraad bevestigd. De geleidingsdraaddoorgang is echter niet, zoals in een over-de-draadcatheter, in de gehele catheter aanwezig, maar alleen in (een deel van) het distale gedeelte daarvan. Daarom is vóór het distale gedeelte van de catheter een doorgangsopening (lumen opening) aangebracht waar de geleidingsdraaddoorgang begint. Het voordeel van een snel verwisselbare catheter ten opzichte van een over-de-draad-catheter is dat zij, zoals de naam al aangeeft, nog gemakkelijker kan worden verwisseld. d Het Keith-octrooi heeft betrekking op een snel verwisselbare catheter. Conclusie 1 van dit octrooi luidt aldus: a shaft including a metallic tube defining a first shaft section (22, 22B, 22C, 22D) having a proximal end (28) and a distal end (30, 30B, 30C), and a second shaft section (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), more flexible than the first shaft section, disposed distally of the first shaft section; the first and second shaft sections having an inflation lumen (62, 104; 62B, 104B; 62C, 104C; 62D, 104D, 104F, 104G, 104H) defined theretrough; a dilatation balloon (26) attached to the distal end (34) of the second shaft section, the dilatation balloon being in fluid communication with the inflation lumen such that inflation pressure may be provided to the balloon therethrough; a guidewire tube (80, 80B, 80C) defining a second lumen (52, 52B, 52C) shorter than the inflation lumen extending from a proximal lumen opening (92, 92C) proximal to the balloon to a distal lumen opening (94) distal to the balloon; and a transition section (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) extending distal of the proximal lumen opening (92) and being disposed adjacent to the distal end of the first shaft section, the transition section being configured to have a stiffness between the stifness of the first shaft section and the stiffness of the second shaft section. De overige (volg-)conclusies 2 t/m 9 van het Keith-octrooi zijn afhankelijk van conclusie 1. e Op basis van het Keith-octrooi had Scimed bij deze rechtbank inbreukprocedures aanhangig gemaakt tegen haar concurrenten Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s., welke procedures waren geregistreerd onder de rolnummers 99/0438 en 99/0272. In haar tussenvonnissen van 16 februari 2000 in deze procedures heeft deze rechtbank overwogen voorshands in het Keith-octrooi niets inventiefs te zien. Zij heeft voorts het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau) op de voet van artikel 87 ROW 1995 verzocht haar te adviseren over de vraag of, kort gezegd, de daarin geclaimde vinding, als inventief is aan te merken. In zijn adviezen van 28 augustus 2000 heeft het Bureau deze vraag ontkennend beantwoord.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


f Intussen hadden ACS en Medtronic AVE tegen de verlening van het Keith-octrooi oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (EOB), onder meer op de grond dat dit octrooi inventiviteit mist. ACS heeft haar oppositie ingetrokken. Bij beslissing van 2 oktober 2000 heeft de Oppositie-afdeling van het EOB de nog overgebleven oppositie van Medtronic AVE verworpen. g Aangezien de geschillen tussen enerzijds Scimed en anderzijds Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s. zijn geschikt is het niet meer tot een eindvonnis in de onder 1.e genoemde rechtbankprocedures gekomen. h Medinol brengt snel verwisselbare ballon-catheters op de markt onder de namen NIRflex en NIRflex Royal. 2 Stellende dat de NIRflex en de NIRflex Royal onder de beschermingsomvang van het Keith-octrooi vallen en dat Medinol deze catheters ook in Nederland op de markt brengt of dreigt te brengen, vordert Scimed in conventie een verbod aan Medinol om in Nederland inbreuk te maken op dit octrooi met, voor het grondgebied van Nederland, nevenvorderingen en winstafdracht/schadevergoeding op te maken bij staat. 3 Medinol heeft deze vorderingen betwist. In reconventie vordert Medinol nietigverklaring althans vernietiging van het Keith-octrooi voor Nederland. 4 Als de vordering met de verste strekking zal de rechtbank eerst de vordering van Medinol in reconventie beoordelen, welke vordering onder meer berust op de stelling dat het Keith-octrooi niet inventief is. 5 In het Keith-octrooi wordt tot uitgangspunt genomen de op de prioriteitsdatum van dat octrooi bekende snel verwisselbare catheter waarvan het proximale deel (het eerste schachtgedeelte) uit een metalen, en dus relatief stijve buis (een ’hypo-tube’) bestaat en waarvan het distale deel (het tweede schachtgedeelte) flexibeler is. Op pagina 9, regels 1624 en pagina 18, regels 19-25 van de Nederlandse vertaling van de beschrijving is, zakelijk weergegeven, vermeld dat deze betrekkelijk scherpe overgang in stijfheid het probleem oplevert dat de catheter tijdens het gereedmaken daarvan voorafgaande aan het inbrengen van de catheter in de patiënt (het zogenoemde ’backloaden’) op het punt van deze scherpe overgang van flexibiliteit kan knikken. Dit knikprobleem buiten het lichaam van de patiënt wordt in het Keith-octrooi opgelost door aangrenzend aan het distale einde van het eerste schachtgedeelte een – zich tot voorbij de ’lumen opening’ uitstrekkend – overgangsgebied aan te brengen, dat een stijfheid heeft die ligt tussen de stijfheid van het stijve proximale gedeelte en het flexibele distale gedeelte. 6 In de visie van Scimed is de inventiviteit van de catheter volgens het Keith-octrooi gelegen in zowel het signaleren van genoemd probleem als in de daarvoor geboden oplossing. 7 De stelling van Scimed, dat vanwege het signaleren van het knik-probleem de catheter volgens het Keith-octrooi inventiviteit bezit, kan reeds niet worden aanvaard in het licht van het door beide partijen (door Scimed ten pleidooie buiten haar pleitnota om, zie hierna rov. 11) aangevoerde feit dat een zorgvuldig handelend arts bij het inbrengen van de op de prioriteitsdatum bekende over-de-draad-catheter geen knik zal veroorzaken. Dit feit duidt er namelijk op dat er niet eens een ’actual’ probleem bestond.

E I G E N D O M

2 4 5

8 Voorzover het knik-probleem, dat zich volgens beide partijen alleen voordoet bij minder gelukkig uitgevoerde gereedmakingshandelingen, toch als een werkelijk probleem moet worden beschouwd, wordt het volgende overwogen. 9 Het signaleren van een probleem kan eerst als inventief worden beschouwd wanneer de gemiddelde vakman dit probleem niet zou hebben onderkend. 10 Hierbij is van belang dat blijkens T 15/81 (OJ 1982, 2) ’the elimination of deficiencies and achievement of improvements a constant preoccupation(is) in technical circles’ (onderstreping door de rechtbank). Met andere woorden: de gemiddelde vakman is voortdurend op zoek naar verbeteringen. 11 Onder 31 bij antwoord in reconventie heeft Scimed zelf opgemerkt dat de arts wellicht ziet dat de catheter (dat is: de op de prioriteitsdatum bekende over-de-draad-catheter) knikt, waarmee zij, naar zij ten pleidooie (buiten haar pleitnota om) heeft toegelicht, heeft bedoeld te zeggen dat uitsluitend een onzorgvuldig handelend arts met het knikprobleem kan worden geconfronteerd. Uit deze opmerking volgt dat het knik-probleem in ieder geval waarneembaar was. Daarom zou de gemiddelde vakman – die gelet op het onder 10 overwogene ook zal nagaan wat er gebeurt bij minder gelukkig uitgevoerde gereedmakingshandelingen – zonder meer op het knik-probleem zijn gestuit, hetgeen met zich brengt dat het onderkennen van dit probleem niet op uitvinderswerkzaamheid berust. 12 Naar het oordeel van de rechtbank kon de gemiddelde vakman nadat hij het knik-probleem had onderkend, zonder inventieve denkarbeid achterhalen dat dit probleem werd veroorzaakt door de scherpe overgang in stijfheid. Ook in het onderkennen van de oorzaak van het knik-probleem is derhalve geen uitvinding te zien. 13 Van een probleem-uitvinding is dus geen sprake. Onderzocht dient nu nog te worden of de door het Keith-octrooi geboden oplossing voor het knik-probleem als inventief valt aan te merken. 14 In de in rov. 1.e genoemde tussenvonnissen in de zaken tussen enerzijds Scimed en anderzijds Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s. heeft de rechtbank (in rov. 6.11) overwogen dat de in het Keith-octrooi verschafte oplossing voor het knik-probleem, namelijk het toepassen van een tussenstijfheid, vooralsnog zelfs voor ieder met enig inzicht in algemene techniek voor de hand liggend is te achten, waarbij zij bij wijze van voorbeeld heeft gewezen op de ’strain relief’ bij de overgang van een elektriciteitsdraad in een stekker en bij de overgang van handgreep en slang van een benzinepomp. Over deze oplossing heeft het Bureau vervolgens in zijn adviezen van 28 augustus 2000 het volgende opgemerkt. Deze oplossing (...) is voor dit probleem algemeen erkend. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de veelheid van oplossingen die zijn te vinden in velerlei gebieden van de techniek, variërend van huis-tuin-en-keukentoepassingen zoals genoemd in Uw vonnis in rov. 6.11, tot fijnmechanische toepassingen. (...). Uit deze passage blijkt dat naar de opvatting van het Bureau de in het Keith-octrooi gepresenteerde oplossing voor de gemiddelde vakman, gezien zijn algemene technische kennis, zonder meer voor de hand lag. De rechtbank sluit zich aan bij deze opvatting, waarbij zij nog opmerkt dat de – overigens niet nader toegelichte – stelling van Scimed, dat de genoemde huis-tuin-en-keuken-toepassingen van een tussenstijfheid ’evident’ geen enkele relatie hebben met de

2 4 6

B I J B L A D


balloncathetertechniek, faalt. Immers, in onder meer het op 7 juni 1988 verleende Horewski-octrooi en in de op 8 augustus 1990 geopenbaarde Enger-aanvrage en ook in (een aantal van) de overige onder 1.6. van de pleitnota van Medinol genoemde documenten zijn al catheters beschreven met afnemende stijfheid en dus ook met een tussenstijfheid – zelfs, zoals in de Enger aanvrage, ter oplossing van een door knikken of ’buckling’ veroorzaakt probleem – zodat juist evident is dat er voor de vakman geen enkel beletsel bestond om ook bij catheters een tussenstijfheid toe te passen. 15 Ten pleidooie heeft Scimed nog naar voren gebracht dat in ieder geval inventief is de maatregel van het Keith-octrooi om het overgangsgebied te doen uitstrekken tot voorbij (distaal van) de ’lumen-opening’. De rechtbank overweegt dat wanneer slechts tot de ’lumen-opening’ een tussenstijfheid zou worden toegepast en de catheter voorbij de ’lumenopening’ nog niet stijf genoeg is, zich ook daar, bij het gereedmaken van de catheter en voordat deze over de geleidingsdraad is geschoven, een knik-probleem kan voordoen. De hier bedoelde maatregel ligt daarom, gezien het onder 14 overwogene, eveneens voor de hand. 16 Aan het van de adviezen het Bureau van 28 augustus 2000 afwijkende oordeel van de Oppositieafdeling van het EOB wordt voorbijgegaan om reden dat deze afdeling in het geheel niet is ingegaan op het zojuist doorslaggevend geoordeelde argument dat de in het Keith-octrooi geboden oplossing voor het knik-probleem tot de algemene technische kennis van de vakman behoorde. 17 De door het Keith-octrooi verschafte oplossing voor het knik-probleem is dus evenmin als inventief aan te merken. 18 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de maatregelen van conclusie 1 van het Keith-octrooi inventiviteit missen. Het Bureau heeft in zijn adviezen van 28 augustus 2000 opgemerkt dat haars inziens de in de volgconclusies beschreven specifieke c.q. extra maatregelen evenmin van uitvinderswerkzaamheid getuigen en de rechtbank zal het Bureau ook hierin volgen. Daarbij is tevens in aanmerking genomen dat Scimed in deze procedure niet heeft gesteld dat de volgconclusies aan conclusie 1 inventieve materie toevoegen. 19 De vordering van Medinol tot vernietiging van het Keithoctrooi is bijgevolg toewijsbaar. Daarmee is de grondslag aan de vorderingen van Scimed in conventie ontvallen. Deze zullen dan ook worden afgewezen. 20 Als de in conventie en in reconventie in het ongelijk gestelde partij zal Scimed worden veroordeeld in de kosten van deze procedures. Beslissing in conventie – Wijst af de vorderingen; – Veroordeelt Scimed in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Medinol begroot op € 1.363,–, waarvan € 193,– voor verschotten en € 1.170,– voor salaris van haar procureur;

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

– Veroordeelt Scimed in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Medinol begroot op € 685,– voor salaris van haar procureur; in conventie en in reconventie – Verklaart dit vonnis zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 39 Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 13 januari 2004* (herstelverzoek niet tijdig II) Mrs. A.A.M. Mollee, M.Y. Bonneur en J.A. Hagen Art. 23, lid 3 Row 95 Onder tijdige indiening van een herstelverzoek wordt in de visie van het Bureau (aansluitend bij de bestaande beleidslijn van de Octrooiraad) afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval verstaan een periode van twee tot hooguit drie maanden na de ontdekking van het verval; indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan een langere termijn acceptabel zijn, doch deze kan niet langer dan een jaar bedragen. De rechtbank overweegt dat, nu in wet en toelichting niet is omschreven wat concreet onder ’het zo spoedig mogelijk indienen’ van het verzoek tot herstel moet worden verstaan, het niet onredelijk is dat het Bureau aansluiting heeft gezocht bij de reeds bestaande beleidslijn van de Octrooiraad; de nadere invulling van het begrip ’zo spoedig mogelijk’ is niet in strijd met de wet en ook overigens is deze beleidslijn niet onredelijk. Beroep ongegrond. Exxon Research & Engineering Company, te Annandale, New Yersey, Verenigde Staten van Amerika, eiser, gemachtigde mr. R.E. Ebbink, advocaat te Amsterdam, tegen De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, verweerder, niet verschenen (met voorbericht). Ontstaan en loop van het geding Bij brief van 6 juni 2001 heeft eiser een verzoekschrift ex artikel 23 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) doen indienen tot herstel van het Europees-NL octrooi nr. 0734431 in de vorige toestand. Bij besluit van 12 maart 2002 heeft verweerder het verzoek van eiser niet-ontvankelijk verklaard. Bij brief van 23 april 2002 heeft eiser tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Bij brief van 21 mei 2002 zijn aanvullende gronden ingediend. Eiser is op 2 juli 2002 gehoord omtrent zijn bezwaar. Bij besluit van 10 september 2002 heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 21 oktober 2002 beroep ingesteld. Verweerder heeft bij brief van 10 december 2002 de op het geding betrekking hebbende stukken overgelegd en verweer gevoerd.

in reconventie – Vernietigt het Nederlandse deel van Europees octrooi 0591199 ten name van Scimed Life Systems, Inc.; *

Awb beroep bij de Raad van State ingediend. Red.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


Het beroep is op 5 december 2003 ter zitting behandeld. Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde mr. R.E. Ebbink. Verweerder is met voorbericht niet verschenen. Motivering In geschil is of het besluit van 10 september 2002, waarbij de niet-ontvankelijkverklaring van eisers verzoek om herstel in de vorige toestand is gehandhaafd, in rechte stand kan houden. Eiser heeft, kort samengevat, in beroep aangevoerd dat het Bureau een verkeerde uitleg geeft aan het begrip ’zo spoedig mogelijk’ als bedoeld in artikel 23, derde lid, van de ROW 1995. Onder bijzondere omstandigheden mag het Bureau niet concluderen dat het verzoek om herstel in de vorige toestand niet tijdig is ingediend. Ten onrechte is het niet-handelen van de octrooigemachtigde aan eiser toegerekend. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het herstelverzoek na het ontdekken van het verval van het octrooi niet zo spoedig mogelijk is ingediend. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat een herstelverzoek geacht wordt zo spoedig mogelijk te zijn ingediend, indien dit binnen ongeveer twee á drie maanden na het ontdekken van het verzuim wordt ontvangen. De door eiser aangevoerde tekortschietende handelwijze van een octrooigemachtigde acht verweerder geen bijzondere omstandigheid die een verontschuldiging kan vormen voor de lange termijn tussen het verval van het octrooi en het indienen van het herstelverzoek. De rechtbank overweegt het volgende. In artikel 61 van de ROW 1995 is bepaald dat voor de instandhouding van een octrooi elk jaar tijdig een bedrag (jaartaks) aan het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau) moet worden betaald. In artikel 62 van de ROW 1995 is bepaald dat een octrooi van rechtswege vervalt, wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen zes kalendermaanden na de in artikel 61 genoemde vervaldag is betaald. In deze zaak staat vast dat de vervaldag 31 december 1999 was, dat de verschuldigde jaartaks niet binnen zes kalendermaanden daarna is betaald en dat het octrooi derhalve op 1 juli 2000 is vervallen. In artikel 23 van de ROW 1995 is een herstelmogelijkheid opgenomen indien de houder ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het Bureau in acht te nemen met als rechtstreeks gevolg het verlies van enig recht of rechtsmiddel. Op verzoek van de houder herstelt het Bureau de vorige toestand. Dit is niet van toepassing op het niet in acht nemen van de in het derde lid van artikel 23 genoemde termijn. In het derde lid van artikel 23 ROW 1995 staat, voor zover hier van belang, vermeld: ’Het verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na afloop van de niet in acht genomen termijn, ingediend’. Gezien de vervaldatum van 1 juli 2000 diende eiser in ieder geval uiterlijk voor 1 juli 2001 een verzoek om herstel in de vorige toestand te doen. Het verzoek om herstel in de vorige toestand dateert van 6 juni 2001 en is derhalve binnen een

E I G E N D O M

2 4 7

jaar na afloop van de in acht te nemen termijn ingediend. De vraag die rest is of eiser het verzoek zo spoedig mogelijk heeft ingediend. Artikel 23 ROW 1995 is ontleend aan artikel 17A van de Rijksoctrooiwet (1910). Uit de uitspraken van de Bijzondere Afdeling en de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad ten aanzien van artikel 17A Rijksoctrooiwet (1910) blijkt dat in de visie van de Octrooiraad onder tijdige indiening van een herstelverzoek als hier bedoeld afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval een periode van twee tot hooguit drie maanden wordt verstaan na de ontdekking van het verzuim. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan aldus deze uitspraken een langere termijn acceptabel zijn doch deze kan niet meer dan maximaal een jaar bedragen. Eiser is van mening dat deze bestendige beleidslijn, waarbij verweerder onder het zo spoedig mogelijk indienen van een herstelverzoek in beginsel een periode van twee tot drie maanden verstaat, niet gerechtvaardigd is. De rechtbank overweegt dat in de wet en de toelichting op de ROW niet is omschreven wat nu concreet onder het zo spoedig mogelijk indienen van een herstelverzoek moet worden verstaan. Dat verweerder bij het gebruik van zijn bevoegdheid om het herstelverzoek op tijdigheid te beoordelen ter invulling van het begrip ’zo spoedig mogelijk’ aansluiting heeft gezocht bij de reeds bestaande beleidslijn van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad is naar het oordeel van de rechtbank niet onredelijk. De nadere invulling van het wettelijke begrip ’zo spoedig mogelijk’ is evenmin in strijd met de wet. Ook overigens acht de rechtbank deze beleidslijn niet onredelijk. Uit de gedingstukken is de rechtbank gebleken dat het Bureau bij brief van 6 juli 2000 eiser heeft bericht dat het Europees octrooi 0734431 voor Nederland was vervallen op 1 juli 2000, omdat de jaartaks niet was ontvangen. Deze brief is verstuurd naar het adres van eiser in Florham Park, New Jersey, terwijl eiser op 12 juni 2000 is verhuisd naar Annandale, New Jersey. Eiser heeft de brief niet kunnen achterhalen. Het verval van het octrooi is eiser bekend geworden in oktober 2000 toen op de octrooiafdeling van ExxonMobile te Machelen, België duidelijk werd dat het Franse deel van het octrooi was vervallen en dat daarmee gevreesd moest worden dat dit voor het Nederlandse deel ook het geval moest zijn. Het verzoek tot herstel in de vorige toestand is ingediend op 6 juni 2001 en daarmee niet binnen twee á drie maanden na ontdekking van het verzuim. Als bijzondere omstandigheden voor de lange termijn tussen de ontdekking van het verzuim en de indiening van het verzoek tot herstel in de vorige toestand heeft eiser aangevoerd dat de toenmalige octrooigemachtigde op onzorgvuldige wijze heeft gehandeld. Uit de gedingstukken is de rechtbank gebleken dat bij fax van 17 november 2000 de octrooigemachtigde namens eiser is verzocht om na te gaan of het octrooi was vervallen en, zo mogelijk, tijdig een herstelverzoek in te dienen. Bij fax van dezelfde datum heeft de octrooigemachtigde aangegeven dat het octrooi inderdaad was vervallen en dat spoedig actie ondernomen diende te worden. Per fax van 22 december 2000 heeft de octrooigemachtigde aangegeven dat het herstelverzoek zo spoedig mogelijk ingediend moest worden. In mei 2001 is de octrooigemachtigde gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het herstelverzoek. De octrooigemachtigde

2 4 8

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

heeft in antwoord daarop aangegeven dat er nog geen herstelverzoek was ingediend. Dit heeft hij uiteindelijk gedaan op 6 juni 2001. Wat er ook zij van de omstandigheden waardoor de octrooigemachtigde op 22 december 2000 het herstelverzoek nog niet had ingediend, vaststaat dat eiser niet heeft gereageerd op de fax van 22 december 2000, die door de gemachtigde van eiser ter zitting als volstrekt inadequaat is getypeerd, en vervolgens pas in mei 2001 heeft geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent het herstelverzoek. Gemachtigde van eiser heeft ter zitting aangegeven dat eiser niet op de fax van 22 december 2000 heeft gereageerd in verband met de fusie met Mobile en daarmee samenhangende verhuizingen. De rechtbank ziet niet in waarom het door deze omstandigheden niet mogelijk was eerder dan na ongeveer vijf maanden op de fax van 22 december 2000 te reageren. Nu uit de fax van 22 december 2000 niet blijkt dat een herstelverzoek is of wordt ingediend, kan niet worden gesteld dat eiser erop mocht vertrouwen dat de octrooigemachtigde het herstelverzoek nog wel zou indienen zonder nadere reactie van eiser. De rechtbank is dan ook van oordeel dat op basis van deze omstandigheden niet kan worden gesteld dat het herstelverzoek zo spoedig mogelijk is ingediend nadat het verzuim bekend is geworden. Hetgeen voor het overige door eiser is aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. Gelet op het vorenstaande verklaart de rechtbank het beroep ongegrond. Van omstandigheden op grond waarvan een van de partijen zou moeten worden veroordeeld in de door de andere partij gemaakte proceskosten is de rechtbank niet gebleken.

Nr. 40 Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 augustus 2003

Beslissing

a Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 augustus 2002 (mr. D.H. von Maltzahn)

De Rechtbank ’s-Gravenhage, Recht doende: Verklaart het beroep ongegrond. Rechtsmiddel Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Enz.

(ventilatie-inrichting) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en L.A.C.M. van Wezenbeek Art. 53, lid 1 Row 1995 De litigieuze inrichting vertoont drie van de vier kenmerken uit de octrooiconlusie. Het verschilpunt dat met betrekking tot het vierde kenmerk bestaat wordt niet als wezenlijk beoordeeld. Met in wezen dezelfde middelen en op in wezen dezelfde wijze wordt in wezen hetzelfde resultaat bereikt. Art. 54 EOV; art. 6 Row 1995; art. 75, lid 1a Row 1995 Dat de (vier) kenmerken van de geoctrooieerde inrichting ieder uit (andere) voorpublicaties bekend zijn rechtvaardigt niet het oordeel dat de uitvinding voor de hand liggend is. Dat zou anders zijn als er publicaties zijn die het combineren van die kenmerken suggereren (T 37/85; T 2/83).* 1 Aralco Ventilation Technology NV, 2 Aralco NV te Hamme, België, appellanten tevens geïntimeerden in het incidenteel appèl, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam, tegen 1 Kestral Organisation Ltd te Londen, Verenigd Koninkrijk, 2 N.V.S. Bvba te Menen, België, geïntimeerden tevens appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. A. Killan te ’s-Gravenhage.

Overwegingen ten aanzien van het recht (in conventie en in reconventie: 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Kestral is houdster van het Europees octrooi met nummer EP 1 050 659 B1. Dit octrooi is aangevraagd op 3 mei 1999 voor een ’ventilation device with regulating valve, to be mounted on a glazing panel or a crossbeam’. De aanvraag is gepubliceerd op 8 november 2000 en het octrooi is verleend op 27 maart 2002. Één van de aangewezen landen waarin om bescherming is gevraagd is Nederland. b NVS is voor alle landen waarvoor het octrooi geldt de exclusief licentieneemster. c Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt: 1 Ventilation device with a regulating valve (8), to be mounted on an glazing panel or a crossbeam, comprising an upper profile(2), in particular an upper composite profile (2,3), to form an external hood (1), and a lower profile (11), in particular a composite profile (11, 12), for receiving a glazing panel or a crossbeam, characterised in that: a the regulating valve (8) is part of, or is connected to the lower profile; b the regulating valve (8) is located at the external side of the glazing panel or crossbeam;

*

Zie de noot op blz. 254. Red.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


c the regulating valve (8) had dimensions such, that in the closed position, it comes into contact with the internal side of the external hood (1); d the external hood (1) extends arched over 90˚or substantially 90˚and is part of the upper profile (2), whereby the expressions ’upper profile’ and ’lower profile’ should always be understood in the position of use of the ventilation device on the glazing panel or crossbeam. d Volgens het octrooischrift [0003] is het doel van het octrooi ’to describe a ventilation device that ensures an excellent regulation of the air intake in all weather conditions, and in particular makes any penetration of rainwater impossible’. e De ventilatie-inrichting is in het octrooischrift in figuur 1 als volgt afgebeeld:

f Bij schrijven van 14 februari 2001 heeft de octrooigemachtigde van Kestral Aralco gewezen op de octrooi-aanvraag van Kestral, op de omstandigheid dat Aralco in België een ventilatie-inrichting produceert en deze in België en in Nederland te koop aanbiedt en verkoopt (in elk geval onder de naam ’Winair’) welke binnen de beschermingsomvang van de octrooi-aanvraag valt en Aralco verzocht haar activiteiten op dit punt te staken. Op 14 maart 2001 heeft Kestral aan – onder meer – Aralco Nederland B.V., een dochteronderneming van Aralco, een desbewustheidsexploot laten betekenen. g Bij fax van 14 maart 2001 heeft de octrooigemachtigde van Aralco de octrooigemachtigde van Kestral als volgt medegedeeld: (...) 2 Het verluchtingsrooster dat door onze cliënte ARALCO beoogd werd, zou binnen de grenzen kunnen vallen van een octrooi dat eventueel zou verleend worden op basis van EP 1.050.659. 3 Dit voornoemd ARALCO-rooster werd noch in België, noch in Nederland verkocht. 4 Teneinde eventuele octrooirechten van derden te eerbiedigen en op voorhand alle mogelijke betwistingen uit de weg te gaan, zal onze cliënte op dit ogenblik een verluchtingsrooster fabriceren volgens bijgaande uitvoering dat volledig buiten het combinatiekenmerk valt van de conclusie 1 van de Europese octrooiaanvrage nr. 1.050.659. (...) In dit schrijven wordt voorts vermeld dat, zonder reactie van Kestral vóór 23 maart 2001, ervan uit wordt gegaan dat het dossier kan worden afgesloten. h Bij schrijven van 15 maart 2001 heeft de octrooigemachtigde van Kestral de octrooigemachtigde van Aralco medegedeeld zo spoedig mogelijk op de zaak te zullen terugkomen. i Bij schrijven van 28 maart 2001 heeft de octrooigemachtigde van Aralco de octrooigemachtigde van Kestral ver-

E I G E N D O M

2 4 9

zocht om uiterlijk 1 april 2001 met opmerkingen over de nieuwe variant van de ventilatie-inrichting van Aralco te komen. Bij schrijven van 5 september 2001 heeft de octrooigemachtigde van Kestral onder meer geschreven: Wij komen terug op uw fax van 14/03/2001 in deze zaak en het gewijzigde WINAIR ventilatiesysteem. Ten aanzien van deze fax willen wij u er eerst en vooral op attenderen dat niet alleen de verkoop van een geoctrooieerd voorwerp maar ook het tentoonstellen of te koop aanbieden daarvan een recht is dat uitsluitend voorbehouden is voor de octrooihouder. Wij zijn de mening toegedaan dat ARALCO op dit exclusieve recht inbreuk heeft gepleegd. De brief vermeldt verder dat de brochure betreffende het gewijzigde ’Winair’ ventilatiesysteem is bestudeerd en vergeleken met de octrooi-aanvraag van Kestral en stelt dat ook deze gewijzigde inrichting binnen de beschermingsomvang van de octrooi-aanvraag van Kestral valt. k Bij schrijven van 17 september 2001 heeft de octrooigemachtigde van Aralco de octrooigemachtigde van Kestral medegedeeld dat ten onrechte nog brochures met de oorspronkelijke ’Winair’ ventilatie-inrichting in omloop waren, doch dat van deze inrichting geen enkel exemplaar is verkocht en ook niet verkocht zal worden. l In – onder meer – april 2002 heeft de octrooigemachtigde van Kestral afnemers van Aralco medegedeeld dat de ventilatie-inrichting van Aralco binnen de beschermingsomvang van het aan Kestral verleende octrooi valt en dat Kestral zich beraadt op juridische stappen in verband hiermee. (...) in conventie en in reconventie Bevoegdheid 6 Nu Aralco VT en Aralco in het buitenland zijn gevestigd, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 6 aanhef en onder d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), in elk geval voor zover het vorderingen betreft, die tot Nederland beperkt blijven. Toepasselijke octrooiwet 7 Ambtshalve wordt overwogen dat het in casu gaat om een Europees octrooi waarvan de verlening is gepubliceerd ná 1 april 1995. Ingevolge artikel 103 van de Rijksoctrooiwet 1995 is het bepaalde in en krachtens die wet van toepassing. In conventie Rechtsverwerking 8.1 Aralco VT en Aralco stellen dat Kestral en NVS hun rechten, volgens het toepasselijke Nederlandse recht, hebben verwerkt. Zij beroepen zich daartoe op de onder 1.f t/m 1.k vermelde briefwisseling. Kestral en NVS hebben dit verweer bestreden. Aralco VT en Aralco kennen in dit verband grote betekenis toe aan de brief van 5 september 2001 van de octrooigemachtigde van Kestral. Deze ziet volgens hen uitsluitend op de brochure van hun oorspronkelijke versie van het ventilatierooster. Zij mochten er daarom vanuit gaan dat tegen de productie van het thans door hen op de markt gebracht ventilatierooster bij Kestral geen bezwaar bestond. 8.2 In het kader van dit geding zal niet onderzocht worden of er bij Kestral een misverstand is ontstaan over de verschijningsvorm van het ’gewijzigde WINAIR ventilatiesysteem’

2 5 0

B I J B L A D


van Aralco. Zelfs al is dit het geval geweest, dan heeft Aralco uit de bewoordingen van de brief van 5 september 2001 niet mogen afleiden dat de verschijningsvorm van het gewijzigde ontwerp, dat niet in de gewraakte brochure was opgenomen, wel door Kestral werd aanvaard. Uitgaande van de toepasselijkheid van Nederlands recht is rechtsverwerking naar Nederlands recht niet aannemelijk geworden. Inhoud van het octrooi 9 Kestral en NVS produceren ventilatieroosters, veelal voor woningen. Deze roosters worden boven in buitenramen (of buitendeuren) bevestigd. De roosters dienen de luchtinlaat onder alle weersomstandigheden zo goed mogelijk te reguleren en het binnendringen van regenwater onmogelijk te maken. Een typisch kenmerk van de vinding is dat door de bevestigingswijze van de regelklep aan het onderprofiel van het rooster, water niet langs de buitenkant van het glaspaneel via het ventilatierooster een woning binnendringt. Kenmerken van het octrooi 10 Volgens conclusie 1 van het octrooi heeft de vinding de volgende kenmerken: a de regelklep maakt deel uit van of is verbonden met het onderste profiel; b de regelklep is gelokaliseerd aan de buitenzijde van het beglazingspaneel of traverse; c de regelklep heeft zodanige afmetingen dat hij in gesloten stand in contact komt met de binnenzijde van de buitenkap; d de buitenklep strekt zich boogvormig over 90˚ of nagenoeg over 90˚ uit en maakt deel van het bovenste profiel. Octrooi-inbreuk? 11.1 Het ventilatierooster van Aralco ziet er in dwarsdoorsnede als volgt uit:

Tussen partijen staat niet serieus ter discussie dat de ventilatieroosters, die Aralco VT en Aralco op de Nederlandse markt brengen, geheel voldoen aan de in 10 vermelde kenmerken a, c en d van conclusie 1 van het octrooi. Aralco VT en Aralco betwisten echter dat de regelklep in hun product voldoet aan kenmerk b, daar deze klep vrijwel geheel op, respectievelijk boven, het glaspaneel ligt en niet aan de buitenzijde gelokaliseerd kan worden. 11.2 Aralco VT en Aralco voegen hier aan toe, dat deze uitvoering minder voordelen verschaft dan de geoctrooieerde vinding. Daar de inlaatklep meer naar binnen is geplaatst, moet bij hun product, indien het ventilatierooster dezelfde afmetingen heeft als die van de vinding, met minder lucht genoegen genomen worden. Voorts zullen bij hun product water en stof verder kunnen binnendringen.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

Equivalentie? 12 De beschrijving van het octrooi noemt drie voordelen, welke verbonden zijn aan het lokaliseren van de regelklep aan de buitenzijde van het beglazingspaneel: a het binnendringen van water wordt verhinderd (0025); de voorzieningenrechter begrijpt dat hier vooral gedacht moet worden aan water dat langs het glaspaneel omhoog kruipt; b het ventilatierooster kan beperkt in hoogte en breedte blijven (0026); c de regelklep houdt stof en water dicht bij de inlaat tegen (0027). 13 Aralco VT en Aralco hebben het bevestigingspunt van de inlaatklep een stukje naar achteren geplaatst. Daarmee hebben zij bereikt dat hun product niet letterlijk onder de formulering van het onder 10.b geformuleerde kenmerk valt. De onder 12 genoemde voordelen worden ook bij het product van Aralco VT en Aralco nog steeds bereikt, zij het ten aanzien van de voordelen onder 12.a en 12.c in iets mindere mate, zoals onder 11.2 vermeld. 14 De variant van Aralco VT en Aralco zal door de gemiddelde vakman als een volstrekt ondergeschikte afwijking van het octrooi worden aangemerkt. Het door Aralco VT en Aralco aangepaste rooster blijft op in wezen dezelfde wijze een in wezen hetzelfde resultaat geven. De onder 11.2 vermelde nadelen zijn van ondergeschikte betekenis. Tussen partijen staat bovendien vast dat ook het product van Aralco VT en Aralco nog (ruimschoots) aan de NEN-normen voldoet. 15 Bij afweging van enerzijds de billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds de rechtszekerheid van derden geeft in dit geval de bescherming van de octrooihouder de doorslag. Het zou in dit geval hoogst onbillijk zijn, indien de octrooihouder niet beschermd zou worden tegen een variant, die geen bijzondere voordelen biedt, maar klaarblijkelijk is gekozen om onder de letterlijke omschrijving van het octrooi uit te kunnen komen. De octrooihouder had hierop niet bedacht behoeven te zijn. Aralco VT en Aralco hadden daarentegen wel kunnen beseffen dat hun variant onder het octrooi zou vallen. 16 Alvorens verder de vorderingen in conventie te bespreken, zal de voorzieningenrechter eerst het in reconventie opgeworpen nietigheidsverweer bespreken. In reconventie 17 Aralco VT en Aralco stellen dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi wordt herroepen in een oppositieprocedure dan wel wordt nietig verklaard. Zij hebben de nietigheidsdagvaarding op 11 juli 2002 aan Kestral betekend. 18 Volgens hen waren alle kenmerken al bekend in de stand van de techniek en stijgt het effect van de combinatie van die kenmerken niet uit boven het individuele effect van de afzonderlijke maatregelen. 19 De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of het octrooi aan het inventiviteitsvereiste voldoet. 20 Daarbij is het volgende van belang. Geen van de in de stand van de techniek bekende roosterventilatoren die tijdens het geding ter sprake zijn gekomen kent een regelklep, die 0p het onderste profiel en voor (of bovenop) het glaspaneel is bevestigd. Door deze wijze van bevestigen van de regelklep wordt verhinderd dat het water dat omhoog kruipt via het glaspaneel en de onderkant van het ventilatiepaneel, via

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


het rooster de woning binnenkomt. Het enige rooster dat in de buurt komt van de vinding (van B.V. Alusta, getoond ter zitting) heeft een regelklep, die weliswaar op het onderste profiel, maar achter het glaspaneel tegen het rooster aan is bevestigd. Op deze wijze kan optrekkend vocht tezamen met stof zich ophopen achter het glaspaneel, hetgeen een nadeel oplevert, dat juist niet bij de vinding optreedt. Het octrooi onderscheidt zich op inventieve wijze van het Alusta ventilatierooster. 21 Het nietigheidsverweer wordt daarom verworpen. Dit betekent dat de vorderingen in reconventie niet toewijsbaar zijn. In conventie verder 22 In het midden kan blijven of de voorzieningenrechter als de rechter van de plaats van de inbreukmakende handelingen ook bevoegd is tot het geven van grensoverschrijdende voorzieningen. Kestral en NVS hebben niet aannemelijk gemaakt dat volgens het desbetreffende toepasselijke recht ook buiten Nederland octrooi-inbreuk dreigt. 23 In dit geding is een inbreukverbod toewijsbaar. De overige vorderingen gaan het kader van voorlopige voorzieningen te buiten. De termijn, waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal de rechtbank, anders dan gevorderd (maar in de lijn van NJ 2002, 298), bepalen op drie maanden na de uitspraak. In conventie en in reconventie 24 Aralco VT en Aralco zullen, als de in het ongelijk gestelde partij in conventie, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Aralco VT en Aralco zullen voorts als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie met de proceskosten van Kestral en NVS worden belast. Wegens nauwe samenhang met het verweer in conventie zullen deze op nihil worden begroot. Beslissing De voorzieningenrechter: In conventie: Verbiedt Aralco VT en Aralco ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die inbreuk maken op Europees octrooi nummer 1 050 659, in het bijzonder de ten processe bedoelde ventilatie-inrichtingen in of voor haar/hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor één en ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Kestral en NVS niet binnen een termijn van drie kalendermaanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts Aralco VT en Aralco een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank hebben ingediend. Veroordeelt Aralco VT en Aralco in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Kestral en NVS begroot op € 987,06, waarvan € 193,– aan griffierecht en € 91,06 aan dagvaardingskosten. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst het meer of anders gevorderde af.

E I G E N D O M

2 5 1

In reconventie: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt Aralco VT en Aralco in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Kestral en NVS begroot op nihil. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1 Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1.a tot en met 1.l van het vonnis waarvan beroep, nu deze door partijen niet zijn weersproken. 2 In dit geding staat de vraag centraal of het gewijzigde Winair systeem, zoals weergegeven op tekening nr. W-WA2-04, gevoegd als bijlage bij de brief van Aralco van 14 maart 2001 (brief en tekening door Aralco in eerste aanleg, respectievelijk bij pleidooi in hoger beroep overgelegd), inbreuk maakt op het Europees octrooi 1.050.659 van Kestral, zoals door Kestral c.s. wordt gesteld en door Aralco wordt bestreden. 3 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. 4 Ingevolge artikel 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het Protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 5 Het Europees octrooi 1.050.659 heeft betrekking op een ventilatie-inrichting met een regelklep, te monteren op een beglazingspaneel of een dorpel (’crossbeam’ in de oorspronkelijke, Engelse tekst). Conclusie 1 luidt: Ventilation device with a regulating valve (8), to be mounted on a glazing panel or a crossbeam, comprising an upper profile (2), in particular an upper composite profile (2,3), to form an external hood (1), and a lower profile (11), in particular a composite profile (11, 12), for receiving a glazing panel or a crossbeam, characterized in that: a the regulating valve (8) is part of, or is connected to the lower profile; b the regulating valve (8) is located at the external side of the glazing panel or crossbeam; c the regulating valve (8) has dimensions such, that in the closed position, it comes into contact with the internal side of the external hood (1); d the external hood (1) extends arched over 90˚ or substantially 90˚ and is part of the upper profile (2), whereby the expressions ’upper profile’ and ’lower profile’ should always be understood in the position of use of the ventilation device on the glazing panel or crossbeam. 6 De ventilatie-inrichting is in het octrooischrift in figuur 1 als volgt afgebeeld: [Zie vonnis Vzr. Rb. hiervoor. Red.] 7 De ventilatie-inrichting volgens het octrooi omvat aldus een samengesteld onderste profiel, dat op een beglazingspaneel of dorpel kan worden geplaatst, en een als uitwen-

2 5 2

B I J B L A D


dige kap daaroverheen passend samengesteld bovenste profiel. Blijkens de beschrijvingsinleiding van het octrooischrift beoogt de geoctrooieerde uitvinding een dergelijke inrichting te verschaffen, waarbij bij alle weersomstandigheden een goede beheersing van de luchtinvoer is verzekerd en in het bijzonder het binnendringen van regenwater onmogelijk is. Daartoe is blijkens conclusie 1 voorzien in een viertal maatregelen, te weten: a de regelklep maakt deel uit van of is verbonden met het onderste profiel; b de regelklep bevindt zich aan de buitenzijde van het beglazingspaneel of de dorpel; c de regelklep heeft zodanige afmetingen, dat hij in gesloten stand met de binnenzijde van de buitenkap in aanraking komt, en d de buitenkap strekt zich boogvormig uit over 90° of nagenoeg 90° en is deel van het bovenste profiel. Daarbij dienen de uitdrukkingen ’bovenste profiel’ en ’onderste profiel’ begrepen te worden in de gebruiksstand van de ventilatie-inrichting. 8 Bij de geoctrooieerde ventilatie-inrichting is aldus de regelklep op zijn minst verbonden met het samengestelde onderste profiel, dat op de dorpel of het beglazingspaneel wordt geplaatst. Daarbij kan de regelklep omhoog worden bewogen om uiteindelijk in de gesloten stand contact te maken met de (boogvormige) buitenkap. Blijkens figuur 1 van het octrooi en de bijbehorende beschrijving steekt voorts de regelklep bij de aldaar beschreven uitvoeringsvorm vanaf het onderste profiel buitenwaarts. Dit bevordert dat eventueel via het rooster tussen het bovenste en onderste profiel in de inrichting binnentredend water niet verder binnendringt. (Vgl. over genoemde uitvoeringsvorm het octrooi, kolom 3, regels 41 – 48: Water drawn in with the air circulating in the space between the external hood 1 and the whole formed by the profiles 11 and 12 with the component 9 clipped thereto, the regulating valve is connected with, cannot penetrate into the ventilation device. The connection between the regulating valve 8 at the external side of the glazing panel or crossbeam (in the space 13) prevents the penetration of water en kolom 4, regels 4 – 5: At a half open position of the regulating valve, an excellent retaining of water is already ensured.) 9 Kestral c.s. stellen, dat de Winair-inrichting inbreuk maakt op het octrooi. Aralco bestrijdt zulks en voert onder meer aan, dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi zal worden herroepen in een oppositieprocedure, dan wel nietig verklaard. Afschrift van de destijds nog niet uitgebrachte dagvaarding tot nietigverklaring is door Aralco als productie 1 in prima overgelegd. Op de desbetreffende vordering, die inmiddels aanhangig is gemaakt, is nog niet beslist. Het nietigheidsverweer (dat in conventie is gevoerd) is door de voorzieningenrechter (in reconventie) afgewezen. Hiertegen richt zich grief III van Aralco. Omdat voor toewijzing van een verbod inbreuk te maken op (het Nederlandse deel van) een Europees octrooi in beginsel geen plaats is als een gerede kans bestaat dat het octrooi zal worden nietig verklaard, zal het hof het nietigheidsverweer, als meest verstrekkend, eerst behandelen. 10 Aralco stelt, dat conclusie 1 van het octrooi niet voldoet aan het criterium van inventiviteit (art. 56 EOV j˚ art. 6 ROW 1995). Zij voert daarvoor een aantal documenten uit de stand der techniek op (producties 4-15 in prima) die

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

ventilatie-inrichtingen tonen die beweerdelijk alle één of meer van de vier kenmerken a tot en met d van conclusie 1 laten zien. Aangezien – aldus Aralco – die kenmerkende maatregelen behoren tot de stand der techniek op het gebied van ventilatie-inrichtingen, lag het voor een vakman voor de hand om deze maatregelen te combineren. Hieromtrent oordeelt het hof als volgt. 11 Geen van de door Aralco geciteerde publicaties toont een inrichting waarin alle kenmerkende maatregelen terug te vinden zijn. Blijkens hoger genoemde nietigheidsdagvaarding acht Aralco kenmerk a bekend uit haar productie 4, kenmerk b uit haar producties 5, 6, 7, 8, 9 en 10, kenmerk c uit haar producties 11 en 12 en kenmerk d uit haar producties 4, 13, 14 en 15. Aannemende dat dit juist is, betekent zulks dat alle kenmerkende maatregelen (afzonderlijk) tot de stand van de techniek behoren. Aralco verbindt hieraan de gevolgtrekking, dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om deze maatregelen te combineren. Het hof vermag Aralco hierin niet te volgen. Het op zichzelf bekend zijn van bepaalde elementen leidt immers niet tot de conclusie, dat combinatie van die elementen voor de hand ligt. Dat zou, naar het voorlopig oordeel van het hof, pas zo zijn, indien één of meer van de geciteerde publicaties een dergelijke combinatie zou suggereren. (Vgl. de beslissingen van de Technische Kamer van Beroep van het EOB T 37/85, OJ 1988, 86: In assessing the inventive step involved in an invention based on a combination of features, consideration must be given to whether or not the state of the art was such as to suggest to a skilled person precisely the combination of features claimed. The fact that an individual feature or a number of features were known does not conclusively show the obviousness of a combination., en T 2/83, OJ 1984, 265: The question is not whether the skilled person, with access to the entire prior art, could have made the combination according to the invention, but whether he actually would have done so in expectation of an improvement.) Door Aralco zijn geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan aangenomen dient te worden, dat combinatie van de kenmerkende elementen a tot en met d geïndiceerd zou zijn. Bij het voorgaande komt nog, dat naar het voorlopig oordeel van het hof, kenmerkende element a van de inrichting volgens het octrooi, te weten dat de regelklep deel uitmaakt van of verbonden is met het onderste profiel (welk onderste profiel een samengesteld onderste profiel is, dat op een beglazingspaneel of dorpel kan worden geplaatst) niet bekend is uit de productie 4 van Aralco. De regelklep uit die publicatie, hoewel in het onderste gedeelte van de ventilatie-inrichting opgesteld, bevindt zich immers op afstand van de dorpel of het beglazingspaneel. 12 Naar het voorlopig oordeel van het hof voldoet conclusie 1, gezien het voorgaande aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit en bestaat er mitsdien geen gerede kans dat het octrooi op grond van de argumenten die door Aralco worden aangedragen nietig wordt verklaard of zal worden herroepen. Derhalve faalt de grief. 13 De vraag, die thans beantwoord moet worden en die door Aralco met haar grieven I en II aan de orde wordt gesteld, is of het hiervoor onder 2 genoemde gewijzigde Winair systeem, zoals weergegeven op tekening nr. W-WA2-04, valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Het gewijzigde Winair systeem is op genoemde tekening als volgt afgebeeld:

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


14 Niet betwist is dat de (gewijzigde) Winair-inrichting voldoet aan de kenmerken a, c en d van conclusie 1 van het octrooi van Kestral. Aan het kenmerk b is niet voldaan. Aralco heeft aangevoerd dat dit betekent, dat van inbreuk geen sprake kan zijn. Hierover overweegt het hof het volgende. 15 Uit hogergenoemde tekening en uit het aan het hof bij pleidooi getoonde model van de inrichting blijkt dat bij de Winair-inrichting van Aralco sprake is van een samengesteld onderste profiel, dat op een beglazingspaneel of dorpel kan worden geplaatst en een regelklep, die op dit samengestelde profiel is bevestigd. De eigenlijke regelklep is uit één stuk gevormd met een materiaalstrook, waarmee de klep scharnierend is verbonden. De materiaalstrook met regelklep is zodanig op het samengestelde profiel bevestigd, dat de voorrand (het uiteinde) van de buitenwaarts stekende regelklep zich aan de buitenzijde van het beglazingspaneel of de dorpel bevindt. Doordat bij de Winair-inrichting de regelklep onderdeel is van of bevestigd is op het samengestelde onderste profiel en de regelklep buitenwaarts steekt met een voorrand, die zich aan de buitenzijde van het beglazingspaneel of dorpel bevindt, terwijl de klep naar een gesloten stand kan worden bewogen, waarbij hij de binnenzijde van de buitenkap (het bovenste profiel) raakt, kan regenwater, dat wordt meegezogen met de lucht, die de ventilatie-inrichting van buiten af betreedt, niet verder de ventilatie-inrichting binnendringen. Naar het voorlopig oordeel van het hof wordt aldus in de Winair-inrichting met in wezen dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze in wezen hetzelfde resultaat bereikt als met de geoctrooieerde inrichting. 16 Door Aralco is aangevoerd dat eenzelfde resultaat niet bereikt wordt, omdat de voordelen van de inrichting volgens het octrooi bij de Winair-inrichting niet zijn gerealiseerd. De voordelen die de inrichting volgens het octrooi zou hebben zijn (zie kolom 3, regels 38 – 55 van het octrooi): a het binnendringen van water wordt verhinderd; b het ventilatierooster kan beperkt in hoogte en breedte blijven; c de regelklep houdt stof en water dicht bij de inlaat tegen. 17 De stelling van Aralco dat het binnendringen van water niet (zo goed) wordt tegengegaan door haar inrichting vermag het hof niet te volgen. Immers, het gaat daarbij, zoals te lezen valt in paragraaf kolom 3, regels 41 – 48 van het octrooischrift, om water dat met de luchtcirculatie meekomt in de ruimte tussen de kap (1) en de onderste profielen 11 en 12. Dit water wordt tegengehouden door de regelklep, in het bijzonder ook in half geopende toestand (zie ook paragraaf kolom 4, regels 4 en 5 van het octrooi). Het mechanisme lijkt te zijn, dat binnenkomende druppels die omhoog bewegen langs het profiel 11 tegengehouden worden door de buitenwaarts uitstekende regelklep en daar weer – aan de buitenzijde van het profiel 11 – vanaf druppelen. Alhoewel de regelklep in de inrichting van Aralco een stuk verder naar de binnenzijde van de constructie is geplaatst, heeft deze met betrekking tot het tegenhouden van water dat met de luchtcirculatie naar binnenkomt, eenzelfde functie. Water, dat omhoog beweegt langs het onderste profiel en over de materiaalstrook, waarmee de regelklep, bij de Winairinrichting is verbonden, wordt tegengehouden door de bui-

E I G E N D O M

2 5 3

tenwaarts stekende regelklep en zal daar weer via de materiaalstrook aan de buitenzijde van het profiel vanaf druppelen. 18 Het tweede voordeel (geringe afmetingen mogelijk) doet zich naar het voorlopig oordeel van het hof ook voor bij de Winair-inrichting en blijkt reeds uit het feit dat het ventilatierooster van Aralco, zoals ten pleidooie getoond, dezelfde afmetingen heeft (d.w.z. dezelfde ’glasaftrek’ heeft) als het eveneens getoonde ventilatierooster volgens het octrooi. Het argument van Aralco dat het behoud van deze kleine afmetingen door de afwijkende constructie ten koste gaat van de ventilatiecapaciteit, het zgn. luchtdebiet, overtuigt niet. Immers, alhoewel de plaatsverandering van de regelklep mogelijk een effect heeft op de ventilatiecapaciteit, is naar ’s hofs voorlopig oordeel het luchtdebiet in veel grotere mate afhankelijk van het type rooster dat aan de binnenzijde van de inrichting is aangebracht, zoals ook afgeleid lijkt te kunnen worden uit het door Aralco bij pleidooi aangevoerde (pleitnota mr. Eijsvogels onder 30). 19 Ook het voordeel dat de regelklep stof en water dicht bij de inlaat tegenhoudt lijkt niet wezenlijk anders te zijn bij de Winair-inrichting, hoewel door het (ten opzichte van de in het octrooi weergegeven inrichting) verplaatsen van het bevestigingspunt de regelklep wat verder van de inlaat afgekomen is. Naar het voorlopig oordeel van het hof is bepalend voor de stof- en waterkeringsfunctie dat de regelklep verbonden is met het onderste profiel en buitenwaarts steekt, hetgeen bij de Winair-inrichting het geval is. 20 Conclusie van het voorgaande is, dat de grieven I en II van Aralco falen. 21 Met haar vijfde grief stelt Aralco de vraag aan de orde of Kestral c.s. hun recht om Aralco in rechte te betrekken hebben verwerkt. Ter ondersteuning van haar standpunt terzake wijst Aralco op een brief van Kestral c.s. aan Aralco (van 5 september 2001) waaruit Aralco zou hebben mogen afleiden dat het gewijzigde Winair-systeem volgens Kestral c.s. geen inbreuk op het octrooi maakt. 22 In genoemde brief van 5 september 2001 (in kopie overgelegd door Aralco bij pleidooi) spreken Kestral c.s. over een ’brochure betreffende het gewijzigde WINAIR ventilatiesysteem’. Bij pleidooi is door Kestral c.s. toegegeven dat de vermelding van het woord brochure in dit geval een verschrijving is geweest, omdat op dat moment nog geen brochure van het gewijzigde WINAIR systeem bestond en dat bedoeld was (de tekening van) het gewijzigde WINAIR systeem zoals deze door Aralco met een fax van 14/03/2001 aan Kestral c.s. was verzonden. Dit wordt mede duidelijk door de eerste zin van de brief van 5 september waarin aan de fax en het gewijzigde WINAIR systeem wordt gerefereerd. Nu in de brief vervolgens steeds en alleen maar wordt gesproken van ’het gewijzigde WINAIR systeem’, is het naar het voorlopig oordeel van het hof duidelijk, dat hiermee het systeem bedoeld wordt zoals dat per fax van 14 maart aan Kestral c.s. was bekend gemaakt. Voorts blijkt uit de brief dat Kestral c.s. van mening zijn dat dit ’gewijzigde WINAIR systeem’ nog steeds inbreuk maakt op het octrooi (toen nog octrooiaanvrage). Er kan dan ook geen misverstand bestaan over de bedoeling van Kestral c.s. Evenmin blijkt uit deze brief, noch uit andere daden of gedragingen van Kestral c.s., dat Kestral c.s. te kennen gegeven zouden hebben dat het gewijzigde WINAIR systeem geen inbreuk zou maken op

2 5 4

B I J B L A D


het octrooi. Van rechtsverwerking is daarom geen sprake. Dientengevolge faalt ook deze grief. 23 Grief IV kan gezien het vorenstaande niet leiden tot vernietiging van het vonnis. De algemene grief heeft naast het voorgaande geen zelfstandige betekenis. Aan het bewijsaanbod van Aralco in het principaal beroep gaat het hof voorbij, aangezien daarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is. In het principaal appèl dient het vonnis te worden bekrachtigd. Aralco zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het hoger beroep. 24 Gezien het voorgaande faalt het door Aralco tevens ingestelde beroep tegen de ’beschikking’ van de voorzieningenrechter van 9 augustus 2002 gewezen in aanvulling op het vonnis waarvan beroep. 25 In het door Kestral c.s. ingestelde incidentele beroep, behoeven de grieven 1 en 3 geen bespreking, nu die voorwaardelijk zijn aangevoerd en die voorwaarde niet is vervuld. 26 Met de tweede incidentele grief bestrijden Kestral c.s. het oordeel van de voorzieningenrechter dat de oorspronkelijke vorderingen 3 en 4 (het opgeven van voorraad en het noemen van afnemers, resp. het afgeven van de voorraad) het kader van voorlopige voorzieningen te buiten gaan. 27 Bij pleidooi hebben Kestral c.s. gesteld geen behoefte hebben aan een grensoverschrijdende voorziening. In dat kader zou het melden van afnemers en het melden, c.q. afgeven van voorraden dan ook alleen maar betrekking moeten hebben op de verhandeling en het aanhouden van voorraad van de inrichtingen in Nederland. Door Aralco is onweersproken gesteld dat behalve het aanbieden van inrichtingen door middel van een brochure op de RAI van april 2002 geen verdere inbreukmakende handelingen in Nederland hebben plaatsgevonden, en ook dat in Nederland geen voorraad van de desbetreffende inrichtingen wordt aangehouden. Kestral c.s. hebben daarom geen rechtens te respecteren belang bij toewijzing van het gevorderde. De grief kan reeds daarom niet slagen, wat er ook zij van de gewraakte overweging van de voorzieningenrechter. Aan het bewijsaanbod van Kestral c.s. in het incidenteel beroep gaat het hof voorbij, aangezien daarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is. Ook in het incidenteel appèl zal het vonnis worden bekrachtigd. Kestral c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het incidenteel beroep. Beslissing Het hof: In het principale en het incidentele beroep: bekrachtigt het vonnis, waarvan beroep; veroordeelt Aralco in de kosten van het principale beroep, aan de zijde van Kestral c.s. tot op deze uitspraak bepaald op € 2.543,–; veroordeelt Kestral c.s. in de kosten van het incidentele beroep, aan de zijde van Aralco tot op deze uitspraak bepaald op € 1.156,50; verklaart beide kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

Noot Voor de hand liggende combinatie van elementen In rov. 11 overweegt het hof dat het op zichzelf bekend zijn van bepaalde elementen pas zou leiden tot de conclusie dat combinatie van die elementen voor de hand ligt, ’indien één of meer van de geciteerde publicaties een dergelijke combinatie zou suggereren’. Dat is ietwat restrictiever dan de overweging van de Technische Kamer van Beroep die het hof aanhaalt, dat ’consideration must be given to whether or not the state of the art was such as to suggest to a skilled person precisely the combination of features claimed’. Het Engelse suggest is breder dan het Nederlandse suggereren, en dat geldt ook voor the state of the art tegenover één of meer van de geciteerde publicaties. De formulering van de Technische Kamer van Beroep verdient o.i. de voorkeur. Voor de onderhavige zaak lijkt het overigens weinig uit te maken; Aralco had wel érg veel documenten nodig om de verschillende elementen bij elkaar te sprokkelen. J.H. S.

Nr. 41 Vzr. Rechtbank te Maastricht, 8 mei 2003 (Brinkman/Reed) Mr. A.M. Adelmeijer Art. 1 BMW Aan Brinkmans merk ’Business’ komt een gering, zij het nog wel voldoende onderscheidend vermogen toe gelet op een langdurig en intensief gebruik. Art. 13A, lid 1b BMW Weliswaar ligt het door Reed voor het woord ’Business’ gebruikte lettertype vrij dicht aan tegen de letter waarvan Brinkman zich bedient, maar er zijn nochtans qua lay-out en kleurstelling in het oog springende verschillen. Partijen brengen hun respectieve bladen op volstrekt verschillende wijzen op de markt. Gelet op een en ander is verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk. Art. 12A, lid 1c BMW Aan gerede twijfel is onderhevig of Brinkmans merk ’Business’ bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek. Hoe dit ook zij, het ligt in het algemeen niet erg voor de hand dat er omstandigheden zijn die, bij afwezigheid van verwarringsgevaar, leiden tot aantasting van de reputatie of de onderscheidingskracht van een merk; er zijn geen bijzondere omstandigheden aangevoerd. 1 Uitgeversassociatie Brinkman BV te Nijmegen, 2 Business Publishers Association BV te Nijmegen, 3 Business Publication Group BV te Nijmegen, eiseressen, procureur mr. Ch.M.E.M. Paulussen, advocaat mr. A.J. Kronenberg te Arnhem, tegen Reed Business Information BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. F.G.F.M. Tripels, advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


2 Het geschil 2.1 Eiseres sub 1 is een houdstermaatschappij van uitgeverijen en andere bedrijven in de informatie-industrie. 2.2 Een van de bedoelde bedrijven is eiseres sub 2, dat zich bezig houdt met het (doen) uitgeven van tijdschriften en periodieken voor de zakelijke markt en het exploiteren van franchisesystemen op dit gebied. 2.3 Een ander bedrijf is eiseres sub 3. Zij legt zich toe op het ontwikkelen, uitgeven en exploiteren van tijdschriften en periodieken voor ’beslissers’ in de zakelijke markt met betrekking tot niet-branche gebonden onderwerpen. 2.4 Alle drie de eiseressen maken aldus deel uit van het ’Brinkman-concern’. 2.5 Eiseres sub 2 is in 1984 gestart met het uitgeven van regionale tijdschriften voor de zakelijke markt onder het merk ’Business’. Na begonnen te zijn in de regio Arnhem (’Business Arnhem’) breidde het verspreidingsgebied zich allengs over (een groot deel van) Nederland uit (’Friesland Business’, ’Twente Business’, ’Driesteden Business’, ’Utrecht Business’, ’Nijmegen Business’, ’Eindhoven Business’, ’Limburg Business’ etc. etc.). 2.6 Het tijdschrift (’Business plaats/streek/provincie’) werd gratis verspreid onder ondernemers en ’beslissers’ in het bedrijfsleven. De in het blad geplaatste advertenties vormden de inkomstenbron. 2.7 Op 28 januari 1987 heeft eiseres sub 1 het woordmerk ’Business’ bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd in klasse 16 (’periodieken en andere gedrukte uitgaven met redactionele informatie voor ondernemers en managers in het bedrijfsleven en bij overheid en instellingen, alsmede bevattende publiciteit van adverteerders, gericht op dezelfde doelgroep’). Eiseressen sub 2 en 3 hebben van eiseres sub 1 een licentie verkregen voor het gebruik van het merk. 2.8 Vanaf 1989 is er in de regionale titels een landelijk katern toegevoegd, gericht weer op de ondernemer/eigenaar en beslisser in het bedrijfsleven. 2.9 Met ingang van 1990 is Brinkman ertoe overgegaan een deel van de regionale titels in licentievorm uit te geven. Het landelijk katern werd wel nog steeds door Brinkman zelf uitgegeven. 2.10 In 2000 heeft Brinkman naast de regionale Businesstitels landelijke Business-titels geïntroduceerd zoals ’Business in Office’ en ’Business in H.R.D.’. Dit zijn landelijke vaktijdschriften die zich richten op een bepaalde professie of functie in het zakenleven. 2.11 In het jaar 2002 heeft Brinkman een groot aantal van de regionale titels verkocht aan een collectief van franchisenemers. Dat is gebeurd op basis van een licentie voor onbepaalde tijd. 2.12 De verspreidingswijze van alle door Brinkman (resp. haar licentiehouders) op de markt gebrachte Business-titels is in de loop der jaren niet veranderd: de tijdschriften worden gratis toegezonden aan, kort gezegd, beslissers in het bedrijfsleven. De inkomsten komen uit advertenties. 2.13 Begin 2003 heeft het door Reed uitgegeven weekblad ’Fem De Week’ zijn naam gewijzigd in ’Fem Business’. Ook dit blad richt zich op beslissers in het bedrijfsleven. Het is vrij op de markt verkrijgbaar (via abonnementen of losse verkoop). 2.14 Brinkman heeft zich tegen de introductie van ’Fem Business’ gekant. Zij meent dat er sprake is van merkinbreuk, dat ’Fem Business’ verwarring met haar merk ’Business’ op-

E I G E N D O M

2 5 5

roept bij het publiek en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk, en zij zich er op de voet van artikel 13A lid 1 sub b en c van de Benelux Merkenwet (BMW) tegen kan verzetten. Ook zou de introductie van ’Fem Business’ wegens aanhaken onrechtmatig zijn. Brinkman stelt door de handelwijze van Reed schade te lijden. 2.15 Op grond van het vorenstaande heeft Brinkman, na daartoe vruchteloos te hebben gesommeerd, gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut: (...) 2.16 Reed heeft gemotiveerd verweer gevoerd. 3 De beoordeling 3.1 Een voldoende spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de zaak. 3.2 De vraag die in deze zaak centraal staat is of Reed met de naamswijziging per 1 januari 2003 van haar tijdschrift ’Fem De Week’ in ’Fem Business’ inbreuk maakt op het merk ’Business’ van Brinkman. 3.3 Bij de beoordeling hiervan moet worden vooropgesteld dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter Brinkmans merk ’Business’ een gering, zij het nog wel voldoende onderscheidend vermogen toekomt. 3.4 Daarbij is eerst en vooral van belang dat het woord ’Business’, ook in het Beneluxgebied, een tamelijk sterk beschrijvend karakter heeft waar het (als wezenlijk deel van de titel) bedoeld is een tijdschrift voor beslissers in het bedrijfsleven aan te duiden (vgl. Unieverdrag van Parijs, art. 6quinquies B). Dit zo zijnde, is er sprake van een, zoals in confesso is, langdurig (sinds 1984) en, naar alleszins aannemelijk is, gelet op de spreiding van de Businesstitels over een groot deel van Nederland, intensief gebruik van het merk, waarbij niet voor serieuze betwisting vatbaar lijkt dat met dit een en ander aanzienlijke reclamekosten gemoeid zijn geweest (vgl. HvJEG 22-6-1999, IER 1999, 48). 3.5 Bij die stand van zaken moet worden vastgesteld dat het met het onderhavige ’Business’ weliswaar gaat om een volwaardig merk in de zin van artikel 1 van de BMW, maar evident om een zwak merk, waarvan de beschermingsomvang navenant beperkt is. Aldus is duidelijk dat de marges voor een bevestigende beantwoording van de vraag of Brinkman zich met vrucht tegen de verspreiding van het blad ’Fem Business’ kan verzetten, smal zijn. 3.6 Dit in aanmerking genomen moet onderzocht worden of Brinkman zich tegen de verspreiding van dat blad met een beroep op artikel 13A lid 1 onder b BMW teweer kan stellen. Die bepaling verbiedt het gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren als daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. 3.7 Rekening houdend weer met Europese rechtspraak (m.n. HvJEG 11-11-1997, NJ 1998, 523) ligt dan de vraag voor of het merk en het teken zodanig overeenstemmen dat, met inachtneming van het (gebrek aan) onderscheidend vermogen van dat merk, daardoor verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. Daarbij geldt grofweg als richtsnoer de ’totaalindruk’ die door merk en teken bij de gemiddelde consument wordt opgeroepen.

2 5 6

B I J B L A D


3.8 Tegen die achtergrond kan het standpunt van Brinkman niet worden onderschreven. Legt men de titelpagina’s van de bladen naast elkaar dan kan niet ontkend worden dat het door Reed voor het woord ’Business’ gebruikte lettertype vrij dicht aanligt tegen de letter waarvan Brinkman zich bedient – waar op zichzelf genomen niet veel tegen valt in te brengen omdat een ’zakelijk’ lettertype bezwaarlijk valt te monopoliseren – er nochtans qua layout en kleurstelling in het oog springende verschillen zijn. Het ligt niet sterk in de rede dat bij een vluchtige blik – want daarom gaat het in feite – de (in zakelijke tijdschriften geïnteresseerde) consument het door Brinkman gevreesde verband zal leggen. 3.9 Een ander element dat ten faveure van het standpunt van Reed dat verwarringsgevaar niet te duchten is, gewicht in de schaal legt is gelegen in de volstrekt verschillende wijzen waarop partijen hun respectieve bladen op de markt brengen. Het blad van Brinkman is niet vrijelijk in de handel verkrijgbaar maar wordt gratis verspreid onder een bestand van beslissers, terwijl het blad van Reed in de winkel ligt. 3.10 Gelet op dit een en ander is onvoldoende aannemelijk dat tussen het blad van Brinkman en dat van Reed verwarringsgevaar bestaat. Dit sluit ook aan bij de ongeschreven regel dat het verwarringsgevaar doorgaans groter resp. kleiner zal zijn naarmate het merk sterker resp. zwakker is. 3.11 Brinkman heeft voorts een beroep gedaan op artikel 13A lid 1 onder c BMW. Deze bepaling verbiedt het gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3.12 Gesteld in de sleutel van het verwateringsgevaar is het de vraag of dit betoog niet reeds over de bekendheidsdrempel struikelt. Of het merk van Brinkman bekend is bij een ’aanmerkelijk deel’ van het publiek (HvJEG, 14-9-1999, NJ 2000, 376) lijkt immers aan gerede twijfel onderhevig. Hoe dit zij, het ligt in het algemeen niet erg voor de hand dat er omstandigheden zijn die, bij afwezigheid van verwarringsgevaar, leiden tot aantasting van de reputatie of de onderscheidingskracht van een merk. Het had op de weg van Brinkman gelegen die (bijzondere) omstandigheden (vgl. BenGH 1-3-1975, NJ 1975, 472) aan te voeren. Nu zij dat niet heeft gedaan faalt haar betoog. 3.13 Ten slotte gooit Brinkman het nog over de onrechtmatige daadboeg: Reed zou onrechtmatig aanhaken bij het merk ’Business’ van Brinkman. Dit betoog dient aanstonds te worden verworpen. Wat Brinkman in dit kader te berde brengt is immers niets meer of anders dan hetgeen hiervoor al is gewogen maar te licht bevonden. 3.14 Aldus kan de slotsom geen andere zijn dan dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Brinkman zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten. 4 Uitspraak De voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht; Recht doende in kort geding:

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

Weigert de gevraagde voorzieningen; Veroordeelt Brinkman (eiseressen) in de kosten van het geding aan de zijde van Reed gevallen, tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag van € 908,–, waarvan € 205,– wegens verschuldigd vast recht en € 703,– voor salaris procureur; Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 42 Gerechtshof te Amsterdam, 22 mei 2003 (People at Work) Mrs. C.A. Streefkerk, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Roëll en G.A. Walkate Artt. 1 en 13A, lid 1 b en c BMW Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen de merken van STA en het teken van Achmea moet rekening gehouden worden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en in het bijzonder met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De drie woorden ’People at work’ hebben op zichzelf – dus los van de overige elementen in de beeldmerken – onvoldoende onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor STA haar beeldmerken heeft ingeschreven. De desbetreffende woorden zijn in de beeldmerken van STA weliswaar dominerend maar niet onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. De onderscheidende bestanddelen van de beeldmerken van STA worden veeleer gevormd door de toevoeging van de woorden ’it takes two’, door de wijze waarop alle woorden zijn gestileerd en ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt alsmede door het gebruik van kleuren en delen van menselijke gezichten. Juist al deze laatstgenoemde (onderscheidende) elementen komen echter niet voor in het door Achmea gebruikte teken. Geen overeenstemming aangenomen. 1 Achmea Zorgverzekeringen NV te Noordwijk, 2 Readers House Media BV te ’s-Gravenhage, 3 Readers House Magazines BV te Hilversum, 4 PWZ Dienstverlening NV te Purmerend, appellanten, procureur mr. A.P. Meijboom, tegen STA Holding BV te Amsterdam, geïntimeerden, procureur mr. M.C.H.I. van der Dussen. a Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 12 december 2002 (mr. R. Orobio de Castro) Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Op 5 oktober 1999 heeft de besloten vennootschap People at Work B.V. het hieronder afgebeelde merk doen inschrijven in het Benelux-register van het Benelux-Merkenbureau onder nummer 0655186, voor de volgende diensten: het maken van reclame en het bieden van de mogelijkheid tot adverteren, ook via radio, televisie en Internet, met name in het kader van het werven van personeel en het presenteren van bedrijven (klasse 35).

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


b Op 14 maart 2000 heeft de besloten vennootschap People at Work B.V. het hieronder afgebeelde merk doen inschrijven in het Benelux-register van het Benelux-Merkenbureau ondernummer 0672920 voor dezelfde diensten als hiervoor onder 1.a omschreven.

c People at Work is op 26 maart 2002 in staat van faillissement verklaard. Sta heeft vervolgens van de curator uit het faillissement van People at Work de twee merken gekocht. De rechten op deze merken zijn op 10 augustus 2002 door middel van een akte overgedragen aan Sta. Deze akte is op 22 augustus 2002 ingeschreven in het Benelux-register van het Benelux-Merkenbureau. d Gedaagde sub 3 heeft op 3 april 2002 de hierna afgebeelde merken doen inschrijven in het Benelux-register van het Benelux-Merkenbureau voor, onder meer, de volgende diensten: het maken van reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten en het uitgeven van drukwerken (klassen 16, 35 en 41).

e Achmea geeft sinds medio 2002 een tijdschrift uit onder de naam PEOPLE [at work]. Dit tijdschrift bevat hoofdzakelijk artikelen over gezond werken en is met name bedoeld voor managers en ondernemers. Zij heeft het eerste nummer van haar blad vergezeld doen gaan van een brief gedateerd 16 augustus 2002. In die brief – waarin zij het tijdschrift ’People at Work’ noemt – introduceert zij het tijdschrift en geeft zij een korte omschrijving van de inhoud daarvan. 2 Sta vordert thans, kort weergegeven, Achmea op straffe van een dwangsom te gebieden iedere inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Achmea te gebieden ieder gebruik van het teken People [at Work) en People at Work voor een magazine dat ten behoeve van werkgevers/leidinggevenden/managers wordt uitgegeven te staken en gestaakt te houden, de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 van het Wetboek van

E I G E N D O M

2 5 7

Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen op 3 maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan en Achmea te veroordelen in de kosten van deze procedure. Sta heeft daartoe, kort weergegeven, het volgende gesteld. De inmiddels failliet verklaarde besloten vennootschap People at Work bood werkgevers (directie, hoger management, hoofden personeelszaken, afdelingen werving en selectie etc.) de mogelijkheid om via radioen T.V.commercials, alsmede via een website op het internet zich te presenteren als werkgever voor (potentiële) werknemers. De (beeld)merken van People at Work zijn door de vele radioen T.V.-commercials welke met name in 2000 en in 2001 zijn uitgezonden, alsmede door het toezenden van een door People at Work uitgegeven brochure aan vele werkgevers in Nederland zeer bekend geraakt in Nederland. Sta heeft in 2001 30% van de aandelen in People at Work gekocht. Na het faillissement heeft zij bovendien de beide beeldmerken gekocht. Sta is voornemens op korte termijn de diensten die voorheen door People at Work werden aangeboden zelf onder de People at Workmerken te gaan aanbieden. Het door Achmea uitgegeven blad People at work wordt toegezonden aan diverse werkgevers in Nederland, waaronder veel klanten van de tot het Sta-concern behorende bedrijven. Primair verzet Sta zich derhalve op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub c (lees: b; Red.) van de Benelux Merkenwet tegen het gebruik van het teken ’People at Work’ door Achmea. Voor zover geoordeeld zal worden dat Achmea gebruik maakt van het teken People at Work voor waren en/of diensten die niet soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor Sta haar merken heeft gedeponeerd verzet Sta zich tegen dat gebruik op basis van het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub c van de Benelux Merkenwet. 3 Achmea heeft bezwaar gemaakt tegen het gevorderde. Zij heeft, kort weergegeven, het volgende aangevoerd. De merken van Sta zijn geen bekende merken. Zij zijn bovendien niet identiek aan de door Achmea gedeponeerde merken. Eén van de merken van Sta is voorzien van een beeld, bestaande uit de profielen van delen van gezichten. Dit merk is nog wel gebruikt, doch in onvoldoende mate om daarvan te kunnen zeggen dat dit een bekend merk is. Het door Achmea gebruikte merk bevat dit beeld niet. Ook gebruikt Achmea andere kleuren dan Sta voor haar beeldmerken. De merken van Sta zijn bestemd om te adverteren voor arbeidsbemiddeling. De woorden ’People at Work’ vormen aldus een beschrijving van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en missen als zodanig, onderscheidend vermogen. Daarom zijn bij de inschrijving van de merken specifieke grafische kenmerken toegevoegd en deze kenmerken worden niet door Achmea gebruikt. Er is evenmin sprake van verwarringsgevaar. Alle grafische elementen van de merken van Sta en het teken dat Achmea gebruikt zijn verschillend. Sta heeft haar merken nooit zelf gebruikt en de besloten vennootschap People at Work is failliet zodat de merken van Sta tenminste een half jaar of langer niet zijn gebruikt. Bovendien is het duidelijk dat het tijdschrift afkomstig is van gedaagde sub 1, een bekende verzekeringsmaatschappij. Achmea stuurt het tijdschrift naar haar klanten, vergezeld

2 5 8

B I J B L A D


van een kaart waarop duidelijk aangegeven wordt dat dit afkomstig is van gedaagde sub 1. Achmea maakt derhalve geen inbreuk op het merkenrecht van Sta. Beoordeling van het geschil 4 De gedeponeerde merken bevatten als hoofdbestanddeel de woorden ’People at Work’. Dat de merken van Sta daarnaast zijn voorzien van profielen van delen van menselijke gezichten en ook nog de woorden ’it takes two’ zijn toegevoegd neemt niet weg dat het hier gaat om overeenstemmende tekens in de zin van de Benelux Merkenwet. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Sta videobanden getoond van drie van de in opdracht van People at Work gemaakte reclamespots voor televisieuitzendingen. Mede op grond van de door Sta overgelegde producties – facturen van de reclamespots die op radio en televisie zijn uitgezonden door People at Work – is voldoende aannemelijk geworden dat deze spots ook werkelijk zijn uitgezonden en dat het merk ’People at Work’ intensief in Nederland is gebruikt en daardoor bekendheid geniet. In deze spots worden met name de dominerende bestanddelen uit het merk te weten de woorden ’People at work’ gebruikt. Hoewel in het door Achmea gedeponeerde merk het woord ’People’ in grote kapitalen is weergegeven en de toevoeging ’at work’ in klein kleinschrift tussen haakjes, blijkt uit de als productie in het geding gebrachte brief van 16 augustus 2002 van Achmea, welke brief zij bij de introductie van haar magazine aan haar relaties heeft gezonden, dat zij haar blad aanduidt als ’People at work’ en niet, zoals het door Achmea gedeponeerde merk zou doen vermoeden, alleen als ’People’. 5 Anders dan Achmea betoogt, is People at Work niet aan te merken als een beschrijvende aanduiding. Deze aanduiding bevat weliswaar een verwijzing naar werkende mensen, maar dit kan op vele manieren gebeuren. Voor een dergelijke verwijzing zijn talloze alternatieve voorhanden. 6 De merken van Achmea en de merken van Sta zijn niet bestemd voor dezelfde diensten. Vast staat echter dat beide merken worden/c.q. recentelijk werden gebruikt om diensten aan te bieden aan werkgevers, die – gelet op de aard van die diensten – tot dezelfde doelgroep van partijen horen. 7 Gelet op de hiervoor vermelde omstandigheden is voldoende aannemelijk geworden, dat bij globale beoordeling van de gedeponeerde merken, de auditieve en begripsmatige gelijkenis daarvan zodanig is dat – rekening houdende met de onderscheidene en dominerende bestanddelen van de merken – er sprake is van verwarringsgevaar. Het door Sta gevraagde gebod om iedere inbreuk op haar merkrechten gestaakt te houden, met name om het gebruik van het teken ’People [at work]’ gestaakt te houden op het door Achmea uitgebrachte magazine, zal mitsdien worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en daar bovendien een maximum aan zal worden verbonden. 8 Achmea zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van deze procedure. Beslissing in kort geding

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

De voorzieningenrechter: 1 Gebiedt gedaagden elk afzonderlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis ieder inbreuk op de merkrechten van Sta met betrekking tot de merken die onder nummer 0655186 en 0672920 in het Benelux Merkenregister staan ingeschreven, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder waar dit betreft het gebruik van het teken ’People [at work]’ op het magazine dat deze gedaagden ten behoeve van werkgevers/leidinggevenden en managers uitgeeft. 2 Veroordeelt gedaagden tot betaling van een dwangsom van € 500,– per exemplaar van iedere uitgave van het hiervoor bedoelde magazine dat in strijd met voornoemd gebod wordt uitgegeven, zulks met een maximum van € 50.000,– totaal. 3 Veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Sta begroot op € 258,18 aan verschotten, waaronder € 193,– wegens vastrecht en op € 703,– aan salaris procureur. 4 Stelt de termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op drie maanden. 5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 6 Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Het Hof, enz. 4.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. a In augustus 1999 is de besloten vennootschap Corpa BV opgericht. Zij hield zich bezig met de communicatie tussen werkgevers en de arbeidsmarkt ten behoeve van (in het bijzonder) instellingen in de gezondheidszorg en bedrijven in de ICT. Zij bood haar diensten aan onder haar handelsnaam People at Work. b Corpa BV heeft op 5 oktober 1999 in het Benelux-register van het Benelux-Merkenbureau het op een bepaalde wijze gestileerde merk ’PEOPLE AT WORK (it takes two)’ als beeldmerk (met de kleuren blauw en rood) doen inschrijven onder nummer 0655186, voor de volgende diensten: het maken van reclame en het bieden van de mogelijkheid tot adverteren, ook via radio, televisie en internet, met name in het kader van het werven van personeel en het presenteren van bedrijven (klasse 35). Het gedeponeerde beeldmerk ziet er als volgt uit: [Zie hiervoor vonnis Vrz. Rechtbank. Red.] c Voorts heeft Corpa BV hetzelfde merk ’PEOPLE AT WORK (it takes two)’ op 14 maart 2000 voor dezelfde diensten als beeldmerk doen inschrijven, doch nu met de kleuren lichtblauw, roze, geel en zwart en met toevoeging van een menselijk gezicht/gezichten in het beeldmerk. Dit beeldmerk ziet er als volgt uit: [Zie hiervoor vonnis Vrz. Rechtbank. Red.] d In 2001 heeft STA een belang van 30% in Corpa BV verworven en is de naam van Corpa BV gewijzigd in People at Work BV. e People at Work BV is op 26 maart 2002 in staat van faillissement verklaard. STA heeft de rechten op de twee beeldmerken van de curator gekocht; die rechten zijn op 10 augustus 2002 door middel van een akte overgedragen aan

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


STA, welke akte op 22 augustus 2002 is ingeschreven in het Benelux-register van het Benelux-Merkenbureau. f Op 3 april 2002 heeft appellante sub 3 in het Beneluxregister van het Benelux-Merkenbureau een tweetal op een bepaalde wijze gestileerde merken ’PEOPLE. [at work]’ als beeldmerk doen inschrijven voor onder meer de volgende diensten: reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, en het uitgeven van drukwerken (klassen 16, 35 en 41). Deze beeldmerken zien er als volgt uit: [Zie hiervoor vonnis Vrz. Rechtbank. Red.] g Achmea geeft sinds augustus 2002 een tijdschrift uit onder de naam ’PEOPLE.[at work]’. Dit tijdschrift bevat hoofdzakelijk artikelen over gezond werken en is met name bedoeld voor managers en ondernemers. 4.2. In dit kort geding vorderde STA in eerste aanleg een gebod aan Achmea om iedere inbreuk op de merkrechten van STA te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om ieder gebruik van het teken ’PEOPLE [at work]’ voor een magazine dat ten behoeve van werkgevers, leidinggevenden en managers wordt uitgegeven te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom. STA heeft haar vorderingen primair gebaseerd op artikel 13A lid 1 sub b van de BMW (Benelux Merkenwet) en subsidiair op artikel 13A lid 1 sub c BMW. In het bestreden vonnis zijn deze vorderingen op basis van de primaire grondslag toegewezen, waartegen Achmea in hoger beroep opkomt. 4.3 Naar aanleiding van het vonnis heeft Achmea aan STA gevraagd of zij kon instemmen met ’PEOPLE on the job’ als titel voor het magazine. STA stemt daarmee niet in en heeft om die reden haar vordering in hoger beroep vermeerderd op de wijze zoals hierboven onder 1.3 vermeld. Achmea geeft het magazine thans – ter vermijding van het risico dwangsommen te verbeuren – uit onder de op een bepaalde wijze gestileerde naam ’Achmea PEOPLE’. Bij pleidooi in hoger beroep heeft STA aangegeven ook dit teken als inbreuk op haar merkrechten te zien en heeft zij het hof gevraagd ook deze titel onder haar in hoger beroep vermeerderde vordering begrepen te achten. 4.4 Achmea heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep op meerdere gronden bestreden dat het teken ’PEOPLE [at work]’, zoals gebruikt voor het door Achmea uitgegeven magazine, inbreuk maakt op de merkrechten van STA. Hetzelfde geldt volgens Achmea voor de tekens ’PEOPLE on the job’ en ’Achmea PEOPLE’. Als meest verstrekkend verweer heeft Achmea aangevoerd dat het louter overeenstemmen van enkele woorden in merk en teken nog niet meebrengt dat sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13A lid 1 onder b of c BMW, omdat de woorden ’People at work’ in de merken van STA op zichzelf geen onderscheidend vermogen hebben. Het hof overweegt hieromtrent als volgt. 4.5 Uitgangspunt is dat – zoals Achmea ook erkend heeft – de beeldmerken zoals die door de rechtsvoorganger van STA zijn gedeponeerd, in hun geheel genomen voldoende onderscheidend vermogen hebben om voor bescherming ingevolge de BMW in aanmerking te komen.

E I G E N D O M

2 5 9

Het door Achmea gebruikte teken ’PEOPLE [at work]’ bevat drie woorden die ook in de beeldmerken van STA voorkomen; die woorden zijn echter op geheel andere wijze gestileerd en gerangschikt dan in het beeldmerk van STA. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen de merken van STA en het teken van Achmea moet rekening gehouden worden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en in het bijzonder met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Weliswaar is juist dat de genoemde drie woorden in de beeldmerken van STA zowel visueel als begripsmatig een prominente plaats innemen en in die zin het meest dominerende bestanddeel van die beeldmerken vormen, maar de vraag rijst of STA zich op grond van haar beeldmerken kan verzetten tegen het gebruik van die woorden, wanneer ze op een andere wijze worden gestileerd. In dit verband is van belang dat de drie woorden ’People at work’ naar het oordeel van het hof op zichzelf – dus los van de overige elementen in de beeldmerken – onvoldoende onderscheidend vermogen hebben voor de diensten waarvoor STA haar beeldmerken heeft ingeschreven. Die diensten betreffen immers het maken van reclame en het bieden van mogelijkheden tot adverteren via diverse media, met name in het kader van het werven van personeel en het presenteren van bedrijven. Aldus richten die diensten zich met name op ’mensen op het werk’ c.q. ’mensen aan het werk’, kortom de werkende mens. De woorden ’People at work’ omschrijven dus kort, bondig en treffend waarop de diensten gericht zijn waarvoor STA haar beeldmerken heeft gedeponeerd. In dit verband is niet zonder belang dat in de tak van dienstverlening waarin het merk wordt gebruikt het Engels in voortschrijdende mate het vakjargon beheerst. Indien STA de woorden ’People at work’ louter als woordmerk voor deze diensten zou hebben gedeponeerd, zou zulks derhalve bij gebreke van voldoende onderscheidend vermogen geen geldig merkrecht opleveren; voor deze diensten is het teken niet geschikt om door het publiek als herkomstteken te worden opgevat, omdat het voor die diensten te beschrijvend van aard is. De woorden ’People at work’ moeten ook gebruikt kunnen worden door andere bedrijven die zich op dezelfde of soortgelijke diensten richten. 4.6 De desbetreffende woorden zijn in de beeldmerken van STA derhalve weliswaar dominerend, maar niet onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. De onderscheidende bestanddelen van de gedeponeerde beeldmerken van STA worden veeleer gevormd door de toevoeging van de woorden ’it takes two’, door de wijze waarop alle woorden zijn gestileerd en ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt, alsmede door het gebruik van kleuren en (in het beeldmerk dat onder nummer 0672920 is gedeponeerd) door het gebruik van delen van menselijke gezichten. Juist al deze laatstgenoemde (onderscheidende) elementen komen echter niet voor in het door Achmea gebruikte teken. 4.7 Conclusie uit het bovenstaande moet zijn dat het door Achmea gebruikte teken weliswaar ten dele overeenstemt met de beeldmerken van STA zoals die gedeponeerd zijn, maar slechts op een onderdeel dat niet onderscheidend is. Wanneer de beeldmerken van STA en het door Achmea gebruikte teken in hun totaliteit worden bezien, bestaat juist ten aanzien van de onderscheidende bestanddelen van de

2 6 0

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

beeldmerken van STA geen enkele overeenstemming met het door Achmea gebruikte teken. Het staat Achmea dan ook vrij om het teken ’PEOPLE [at work]’ te gebruiken zoals zij dat heeft gedaan; daardoor maakt zij geen inbreuk op de merkrechten van STA. Hetzelfde geldt uiteraard ook – in nog sterkere mate – voor de tekens ’PEOPLE on the job’ en ’Achmea PEOPLE’. 4.8 Op bovenstaande grond moeten de vorderingen van STA – met gegrondbevinding van de grieven II en IV – alsnog worden afgewezen. De overige stellingen van partijen behoeven geen bespreking meer. 4.9 Het bestreden vonnis zal derhalve worden vernietigd, met veroordeling van STA in de kosten van het geding in beide instanties.

brachte fietsenlift als de waar waarvoor het merk werd ingeschreven op het oog had. De keuze voor de omschrijving ’handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen’ kan niet worden aangemerkt als een omschrijving die niet de waar beschrijft waar het bij de inschrijving om te doen was. Bovendien was uit het merk zelf ook kenbaar dat de inschrijving betrekking had op fietsgerelateerde waar.

5 Beslissing

Art. 14 C, lid 2 BMW Blijkens deze bepaling kan de houder van een merk waarvan het verval kort gezegd in verband met ’heilung’ niet meer kan worden ingeroepen niet de nietigheid inroepen of zich tegen het gebruik verzetten van een jonger merk, indien dat merk is gedeponeerd in de periode dat het oudere merk vervallen kon worden verklaard. Nu echter het merk Wheely van Euretco is ingeschreven voordat de termijn van 5 jaren na de inschrijving waarna vervallenverklaring kan worden uitgesproken was verstreken, kan die regel Euretco niet baten.1

Het hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep; Wijst de vorderingen van STA (daaronder begrepen haar in hoger beroep vermeerderde vordering) alsnog af; Veroordeelt STA in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Achmea begroot op € 896,36 in eerste aanleg en op € 2.572,47 in hoger beroep; Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 43 Rechtbank te Amsterdam, 8 oktober 2003 (Wheely bike systems/Wheely)

Art. 14C, lid 1 BMW Ook indien zou moeten worden aangenomen dat vóór 2001 geen normaal gebruik van het merk is gemaakt, kan het verval door het gebruik nadien op de voet van art. 14C lid 1 tweede volzin niet worden ingeroepen, omdat dat gebruik in ieder geval heeft plaatsgevonden – meer dan drie maanden – voordat Euretco de vordering tot vervallenverklaring heeft aangebracht.

Euretco Tweewielers BV te Breda, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. K.Th.M. Stöpetie, tegen 1 Jules Sijpkens te Naarden, 2 Encon Design BV te Naarden, 3 Jeroen Alexander Sijpkens te Delft, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. R.J.A.M. Sträter.

Mr. G.H. Marcus Art. 5, lid 2 j˚ art. 5, lid 3 BMW Het gebruik van de aanduiding Batavus Wheely Systems voor fietsophangsystemen kan worden aangemerkt als normaal gebruik van het woord-beeldmerk Wheely bike systems in de vorm waarin dat is ingeschreven. De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen worden gebruikt staat daaraan niet in de weg. Hoewel sprake is van een beeldmerk kenmerkt de inschrijving zich erdoor dat het beeld geheel uit woorden is opgebouwd. Het woord Wheely moet daarbij als het onderscheidende kenmerk worden aangemerkt. Het is grafisch prominent en wordt op een karakteristieke wijze weergegeven. Diezelfde kenmerken zijn terug te vinden in de schrijfwijze van het woord Wheely in de aanduiding Batavus Wheely Systems voorkomt in de catalogus van Batavus. Art. 5 lid 2a BMW j ° art. 2 Overeenkomst van Nice Onderzocht dient te worden of het gebruik heeft plaatsgevonden voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De overeenkomst van Nice geeft in artikel 2 aan dat aan de classificatie slechts de betekenis toekomt die elke verdragsstaat zelf daaraan geeft. De Beneluxwetgever heeft ervoor gekozen om aan de classificatie geen juridische betekenis toe te kennen. Dat neemt echter niet weg dat de classificatie en de daarbij behorende alfabetische lijst enige praktische betekenis kunnen hebben bij de beantwoording van de vraag wat de deposant met een bepaalde inschrijving heeft bedoeld. Fietsenliften komen in de alfabetische lijst niet voor, zodat de beschrijving van de waren in de merkinschrijving niet rechtstreeks aan de alfabetische lijst kon worden ontleend. In redelijkheid is er niet aan te twijfelen dat de merkhouder toen hij het depot verrichtte de thans op de markt ge-

in conventie en in reconventie 1 Vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a Jeroen Sijpkens heeft op 21 februari 1995 het teken

als beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau onder vermelding van de volgende klasse-indeling en warenopgave: Klasse 8: Handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen. b Euretco heeft op 4 oktober 1999 het teken WHEELY als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, onder vermelding van de volgende klasse-indeling en warenopgave: klasse 12: Vervoermiddelen, en middelen voor vervoer over land met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke

1

Zie de noot op blz. 266. Red.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


twee- en driewielers; onderdelen en toebehoren voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse. Op 8 maart 2001 heeft Euretco een warenbeperking doen inschrijven, waardoor de warenopgave werd beperkt tot: Kl 12 Rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers; onderdelen en toebehoren voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse. c Encon cs brengen een met de hand te bedienen fietsophangsysteem op de markt onder het teken WHEELY BIKE SYSTEMS. In de catalogus van Batavus van 2001 wordt het systeem te koop aangeboden voorzien van de aanduiding:

d Bij brief van 31 mei 2001 heeft de moedermaatschappij van Euretco aan Batavus onder meer geschreven: Onze dochtermaatschappij Euretco Tweewielers B.V. (ETW) is eigenaresse van het merk WHEELY[...]. Uit uw persbericht d.d. 18 mei 2001 blijkt dat u onder de merknaam BATAVUS WHEELY een fietsopbergsysteem op de markt brengt. De door u gekozen merknaam is merkenrechtelijk gezien identiek aan het merk van ETW en is zeer verwarrend voor de consument, gezien het aanverwante karakter van beide productsoorten. ETW verzoekt u bij deze om binnen 5 dagen schriftelijk te bevestigen dat u voortaan ieder gebruik van de merknaam WHEEL Y (al of niet in combinatie met BATAVUS) voor uw producten staakt en gestaakt zult houden. Bij gebreke daarvan zal ETW overgaan tot rechtsmaatregelen. e Euretco verzorgt een retailserviceorganisatie gericht op ondernemers in de tweewielerbranche. Onder het teken WHEELY worden sedert 1998 door bij Euretco aangesloten dealers die opereren onder de winkelformule FIETSWERELD, (kinder)fietsen verhandeld. f Het door Euretco voor fietsen gebruikte WHEELY en het door Encon Design voor haar fietsophangsysteem gebruikte WHEELY BIKE SYSTEMS zijn overeenstemmende tekens die worden gebruikt voor soortgelijke waren, waardoor gevaar voor verwarring ontstaat in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). 2 De vordering in conventie 2.1 Euretco vordert – na vermindering van eis – in de woorden van de dagvaarding dat: Het de rechtbank te Amsterdam moge behagen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: A Gedaagden hoofdelijk te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de exclusief aan eiseres toekomende merkrechten als in het lichaam van de dagvaarding omschreven, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het teken WHEELY BIKE SYSTEMS, zulks op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 15.000,– (...) voor elke dag, of elke keer, zulks uitsluitend ter keuze van eiseres, dat

E I G E N D O M

2 6 1

een der gedaagden met de nakoming van dit bevel – al dan niet gedeeltelijk – in gebreke zou blijven; D Te verklaren voor recht dat het merkrecht van gedaagde sub 3 terzake van WHEELY BIKE SYSTEMS gedeponeerd d.d. 21 februari 1995 en ingeschreven onder nummer 570.170 voor waren in klasse 8, is vervallen en de doorhaling van de inschrijving van dat merk uit te spreken; E Gedaagden hoofdelijk, des dat de één betaald hebbende, de ander zal zijn bevrijd te veroordelen in de kosten van deze procedure. 2.2 Euretco legt aan haar eis het volgende ten grondslag. Het merkrecht van Jeroen Sijpkens op het teken WHEELY BIKE SYSTEMS is door niet-gebruik in een periode van vijf jaar komen te vervallen, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het vatbaar is voor vervallenverklaring. Het merk is door Encon cs in het geheel niet normaal gebruikt althans in ieder geval niet eerder dan door het persbericht van Batavus van 18 mei 2001. Het merk is niet gebruikt overeenkomstig het depot, nu gedeponeerd is een beeldmerk met de woorden WHEELY BIKE SYSTEMS en slechts gebruik is gemaakt van de namen ’Batavus Wheely’, ’Cyclestore Wheely Systems’, ’Wheely fietslift’ en ’Wheely bike’. Het merk is niet gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Het is immers ingeschreven voor ’handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen’; waren uit klasse 8. Dat is niet een omschrijving waaraan het door Encon cs aangeboden product voldoet. Dat is immers een fietsophangsysteem dat thuis hoort in de klasse 6 of 19 (afhankelijk van de vraag of het al dan niet voornamelijk van metaal is vervaardigd) onder de beschrijving fietsparkeersysteem. 2.3 Door gebruik te maken van het teken WHEELY BIKE SYSTEMS voor soortgelijke waren als waarvoor het merk WHEELY van Euretco is ingeschreven, terwijl daardoor verwarring over de herkomst van de verhandelde producten kan ontstaan en een onjuiste indruk van een economische band tussen Encon cs en Euretco kan worden gewekt, schenden Encon cs de merkrechten van Euretco en kan zij zich daartegen op grond van artikel 13A aanhef en onder 1 sub a en/of b van BMW verzetten. 3 Het verweer 3.1 Euretco moet in de vordering tegen Jules Sijpkens niet ontvankelijk worden verklaard, nu het gebruik van het merk slechts door de besloten vennootschap Encon Design BV plaats vindt en niet door Jules Sijpkens in privé. 3.2 Encon cs bestrijden de vordering en voeren aan dat zij het merk WHEELY BIKE SYSTEMS wel degelijk normaal hebben gebruikt. Uit de door Encon cs in het geding gebrachte krantenknipsels, folders, afdrukken van de internetsite en het bewijs van deelname aan de huishoudbeurs 1998, blijkt voldoende van het normaal gebruik door Encon cs van het merk, voor de datum van verval. In ieder geval blijkt dat Encon cs het merk hebben gebruikt na de periode van 5 jaar na inschrijving, maar voor de vordering tot vervallen verklaring aanhangig is gemaakt, zodat sprake is van ’heilung’ in de zin van artikel 14C lid 1, 2e volzin BMW.

2 6 2

B I J B L A D


3.3 Het fietsophangsysteem van Encon cs is een met de hand te bedienen systeem dat de gebruiker helpt de fiets gemakkelijk op te hangen. Het systeem wordt niet door stroom aangedreven en is dus geen motor of machine, maar (ook) een met de hand te bedienen instrument of handgereedschap. 3.4 De omstandigheid dat Encon cs het merk niet exact overeenkomstig de inschrijving hebben gebruikt kan aan het rechtscheppend karakter van het gebruik niet afdoen, nu het gaat om gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidende kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd. De onderscheidende vorm is immers het woord WHEELY. 4 De vordering in reconventie 4.1 Encon cs vorderen, in de woorden van de conclusie van eis in reconventie: dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I Gedaagde gebiedt om met onmiddellijke ingang in de Benelux iedere inbreuk op het merk WHEELY BIKE SYSTEMS, daaronder begrepen het importeren, aanbieden en verhandelen van fietsen onder het merk WHEELY, alsmede elk ander gebruik van met het merk WHEELY BIKE SYSTEMS overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,– per dag of per geval van overtreding, zulks ter keuze van eiseressen, van dit gebod; II Gedaagde beveelt binnen vijf werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van eiseressen schriftelijk op te geven: a naam en adres van degene(n) die voor haar de desbetreffende inbreukmakende fietsen heeft (hebben) geproduceerd; b naam en adres van degene(n) die aan haar de desbetreffende inbreukmakende fietsen heeft (hebben) geleverd, voor zover dit een ander persoon of bedrijf is, dan bedoeld onder a; c naam en adres van degene(n) die voor haar de desbetreffende inbreukmakende fietsen binnen de Benelux distribueert; d het exacte aantal fietsen dat door haar of in haar opdracht werd vervaardigd of ingekocht en/of besteld, onder gelijktijdig overleggen van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren; e namen en adres van al degene(n) aan wie zij de desbetreffende fietsen heeft geleverd en verkocht of van wie zij bestellingen heeft genoteerd, voor zover dit geen particuliere eindgebruikers van de fietsen zijn; f het exacte aantal fietsen dat door haar aan ieder van de hierboven onder e bedoelde ondernemingen en/of personen is geleverd of verkocht of door hen is besteld onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen c.q. bestellingen; g het exacte aantal fietsen dat zij op het tijdstip van betekening van het vonnis zelf of door middel van houders in voorraad heeft; h een gedetailleerde opgave van de productiekosten van deze fietsen, c.q. de door haar voor de desbetreffende fietsen van haar leveranciers betaalde prijs en de van haar afnemers ontvangen c.q. te ontvangen prijzen, onder gelijktijdige overlegging van bescheiden waaruit de juistheid van die cijfers blijkt.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

III Gedaagde beveelt binnen tien werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis een brief of telefax zal sturen aan alle hierboven onder II e bedoelde personen en/of ondernemingen, onder gelijktijdige verzending van kopieën van die brief of telefax aan de advocaat van eiseressen, welke brief er toe strekt die personen en/of ondernemingen te berichten dat de door haar aan hen geleverde fietsen, voor zover bij hen nog aanwezig, door haar worden teruggenomen in verband met inbreuk op het Benelux merkrecht WHEELY BIKE SYSTEMS, inschrijvingsnummer 570.170 ten name van de heer J.A. Sijpkens, onder aanbieding van terugbetaling van reeds betaalde koopprijzen en vergoeding van transportkosten en eventuele andere kosten als schade van afnemers, een en ander op dusdanige wijze dat alle bij die afnemers nog aanwezige fietsen uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van deze brief in haar magazijn zullen zijn geretourneerd; IV Gedaagde beveelt binnen 25 werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de gehele voorraad aan fietsen zal ontdoen van de merkaanduiding WHEELY, waartoe eiseressen of een vertegenwoordiger van eiseressen, een controle zullen uitoefenen; V Gedaagde beveelt dat zij een brief zal sturen aan de directie van Batavus waarin zij aangeeft haar vorderingen uit hoofde van merkinbreuk in te trekken en waarin zij bevestigt vanwege inbreuk op het oudere Beneluxmerk WHEELY BIKE SYSTEMS van eiseres, het verdere gebruik van het merk WHEELY voor fietsen te staken en gestaakt te houden; VI Gedaagde beveelt de juistheid van de hiervoor onder II bedoelde gegevens op haar kosten te laten controleren door een door eiseressen aan te wijzen registeraccountant; VII Voor recht verklaart dat het ten name van gedaagde ingeschreven Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 661.089 voor het merk WHEELY nietig is , alsmede de doorhaling uitspreekt van de inschrijving van dit merk; VIII Gedaagde veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,– voor elke overtreding van elk gebod en verbod, als bedoeld in de petita onder II t/m VII, of gedeelte(n) daarvan, dan wel voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, zulks ter keuze van eiseressen; IX Gedaagde veroordeelt tot voldoening van eens schadevergoeding van € 544.276,60 althans tot voldoening van een zodanig bedrag als uw Rechtbank in goede justitie gerechtvaardigd acht te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag van het uitbrengen van deze dagvaarding, alsmede van de schade van eisers ten gevolge van de merkinbreuk door Euretco, nader op te maken bij staat; X Gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding. 4.2 Encon cs gronden hun vorderingen op het volgende. Jeroen Sijpkens is rechthebbende op het beeldmerk met de woorden WHEELY BIKE SYSTEMS. Door voor fietsen gebruik te maken van het teken WHEELY gebruikt Euretco het teken voor waren soortgelijk aan de waren waarvoor het merk van Jeroen Sijpkens is ingeschreven, terwijl daardoor verwarring kan ontstaan. 4.3 Door de merkinbreuk van Euretco lijden Encon cs schade, die thans nog niet kan worden begroot. Encon cs hebben recht en belang gegevens over in- en verkoopcijfers van Euretco te verkrijgen om de schade te kunnen vaststellen in de schadestaatprocedure.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


4.4 Encon cs hebben voorts belang bij doorhaling van het merk WHEELY, op grond van artikel 14B sub 1 j˚ artikel 3 lid 2 BMW, nu het een merkdepot betreft voor soortgelijke als voor het overeenstemmende merk WHEELY BIKE SYSTEMS, maar van een later datum. 4.5 Subsidiair voor zover Encon cs geen beroep op het merkdepot van 21 januari 1995 toe zou komen, c.q. het merk van Euretco daarop geen inbreuk zou maken, voeren Encon cs aan dat het merk WHEELY van Euretco vernietigbaar is op de grond dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd, nu Euretco wist althans moest weten dat Encon cs het teken met de woorden WHEELY BIKE SYSTEMS in de Benelux voor soortgelijke waren gebruikten. 4.6 Voorts heeft Euretco jegens Encon cs onrechtmatig gehandeld door de grootste afnemer van Encon Design, Batavus, aan te spreken op merkinbreuk door de verkoop van het fietsophangsysteem, en gesommeerd de verkoop daarvan te staken, terwijl zij op de hoogte was van de oudere merkrechten van Encon. Batavus heeft daarop de orders gedeeltelijk geannuleerd en zich op het standpunt gesteld dat zij de verkoop niet kan voortzetten, omdat het product besmet is. Euretco dient de door haar onrechtmatig handelen veroorzaakte schade te vergoeden. 4.7 De schade als gevolg van de onrechtmatige gedragingen van Euretco kan als volgt worden berekend. Van de lopende order van 5.000 exemplaren heeft Batavus 2.835 exemplaren geannuleerd. De winst per exemplaar bedroeg € 11.36, zodat de winstderving € 32.205,60 bedraagt. Batavus zou in het eerste jaar, na de initiële order van 5000 stuks, nog een tweede order van 5000 stuks plaatsten. Voorts waren er afspraken voor de afname van 40.000 stuks in het tweede jaar. In dat licht kan men, ervan uitgaande dat de samenwerking tussen Encon en Batavus 10 jaar zou hebben voortgeduurd als Euretco geen roet in het eten had gegooid, conservatief berekenen dat jaarlijks 5000 exemplaren zouden zijn afgenomen, zodat de winstderving 9 x 5000 x € 11,60 = € 511.200,– bedraagt. Daarnaast bedragen de buitengerechtelijke kosten € 416,90 gemaakt door de raadsman en € 453,76 gemaakt door DAS rechtsbijstand. Beoordeling in conventie en reconventie 5 Op grond van het bepaalde in artikel 37B BMW dient de rechtbank haar bevoegdheid uitdrukkelijk vast te stellen. Krachtens artikel 37A BMW is de rechtbank bevoegd van de vordering tegen Jules Sijpkens en Encon Design kennis te nemen, nu zij woonplaats hebben te Naarden, in het arrondissement Amsterdam. Ten aanzien van de vordering tegen Jeroen Sijpkens ontleent de rechtbank de bevoegdheid aan de omstandigheid dat Jeroen Sijpkens medegedaagde is en in verband met de samenhang van de zaken behandeling voor dezelfde rechter de voorkeur verdient. De bevoegdheid van de rechtbank in reconventie volgt uit het bepaalde in artikel 37C BMW. 6 De omstandigheid dat Jules Sijpkens – zoals door Encon cs is gesteld, maar door Euretco is bestreden – zich met de verspreiding van producten onder de naam WHEELY (BIKE SYSTEMS) niet zou bezighouden, raakt op zich zelf niet de

E I G E N D O M

2 6 3

ontvankelijkheid van de vordering. Het is wel een omstandigheid die een rol kan spelen bij de vraag of de vorderingen toewijsbaar zijn. 7.1 De vraag die de rechtbank heeft te beoordelen is of het in rechtsoverweging 1 a bedoelde beeldmerk door Encon cs normaal gebruikt is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Slechts indien daarvan geen sprake is kan vervallenverklaring van het merk van Jeroen Sijpkens aan de orde komen. 7.2 Naar het oordeel van de rechtbank kan het gebruik van de aanduiding BATAVUS WHEELY SYSTEM voor de door Encon cs aan Batavus geleverde en door Batavus in haar catalogus van 2001 met toestemming van Encon cs aldus aan het publiek aangeboden fietsophangsystemen, worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk, in de vorm waarin het is ingeschreven. De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen worden gebruikt staat daaraan niet in de weg, nu luid artikel 5 lid 3 BMW onder gebruik voor de toepassing van artikel 3 [lees: 5, Red.] lid 2 onder a BMW mede wordt verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidende kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Hoewel sprake is van een beeldmerk, kenmerkt de inschrijving zich er door dat het beeld geheel uit woorden is opgebouwd. Het woord WHEELY, in de inschrijving van Jeroen Sijpkens moet daarbij als het onderscheidende kenmerk worden aangemerkt. Dat volgt niet alleen uit de omstandigheid dat de woorden BIKE SYSTEMS in het ingeschreven beeldmerk duidelijk kleiner en ook letterlijk ondergeschikt zijn, maar ook uit de omstandigheid dat die woorden een sterk beschrijvend karakter hebben en reeds daarom in merkenrechtelijke zin als zwak zijn aan te duiden. Het woord WHEELY daarentegen is grafisch prominent en wordt in zijn schrijfwijze er door gekenmerkt dat de tweede letter E in het woord hoger geplaatst is dan de eerste letter E zodat de vorm van de E’s min of meer doet denken aan de wielen van een fiets, waarvan het voorwiel door een fietslift omhoog wordt gebracht. Die zelfde kenmerken zijn terug te vinden in de schrijfwijze van het woord WHEELY in de aanduiding BATAVUS WHEELY SYSTEM, die voorkomt in de catalogus van Batavus, zij het dat een ander lettertype is gebruikt. 7.3 Ook indien zou moeten worden aangenomen dat vóór 2001 geen normaal gebruik is gemaakt van het merk, kan het verval door het gebruik nadien op de voet van artikel 14C lid 1 tweede volzin, niet meer worden ingeroepen, omdat dat gebruik in ieder geval heeft plaatsgevonden – meer dan drie maanden – voordat Euretco de vordering tot vervallenverklaring heeft aangebracht. Onderzoek naar de vraag of het gebruik ook heeft plaatsgevonden in de voorafgaande periode kan in zoverre dus achterwege blijven. 7.4 Wel dient de rechtbank nog te onderzoeken of het gebruik heeft plaatsgevonden voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het merk is ingeschreven voor: klasse 8: Handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen. Het is gebruikt voor een met de hand te bedienen fietsenlift. Artikel 1 lid 5 van het Uitvoeringsreglement van de BMW schrijft voor dat de waren en diensten nauwkeurig moeten zijn omschreven en zoveel mogelijk met gebruikmaking van de bewoordingen van de alfabetische lijst van de inter-

2 6 4

B I J B L A D


nationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957. De Overeenkomst van Nice geeft in artikel 2 aan dat aan de classificatie slechts de betekenis toekomt die elke verdragsstaat zelf daaraan geeft. De Beneluxwetgever heeft er voorgekozen aan de classificatie geen juridische betekenis toe te kennen. Voor wat betreft de beoordeling van de soortgelijkheid van waren is iedere betekenis van de classificatie in artikel 13B BMW met zoveel woorden uitgesloten. Met betrekking tot de vraag voor welke waren een merk is ingeschreven ontbreekt in de BMW enige aanduiding dat aan de classificatie juridische betekenis kan worden toegekend. Dat neemt echter niet weg dat de classificatie en de daarbij behorende alfabetische lijst enige praktische betekenis kunnen hebben bij de beantwoording van de vraag wat de deposant met een bepaalde inschrijving heeft bedoeld. Fietsenliften komen in de bij klasse 8 behorende alfabetische lijst niet voor. Evenmin echter komen fietsenliften voor in de alfabetische lijst bij enig andere klasse, zodat die omstandigheid op zich zelf niet doorslaggevend kan zijn voor beantwoording van de vraag of fietsenliften wel of niet kunnen worden aangemerkt als handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen. Nu fietsenliften in de lijsten niet voorkomen zal de beschrijving van de waren in de merkinschrijving niet rechtstreeks aan de alfabetische lijst kunnen worden ontleend. Daarmee houdt het Uitvoeringsreglement ook rekening, nu dat bepaalt dat ’zoveel mogelijk’ gebruik wordt gemaakt van de bewoordingen uit de alfabetische lijst. Naar het oordeel van de rechtbank is er in redelijkheid niet aan te twijfelen dat Jeroen Sijpkens toen hij de merkinschrijving verrichtte, de thans door Encon cs op de markt gebrachte fietsenlift als de waar waarvoor het merk werd ingeschreven op het oog had. Bij de inschrijving heeft hij een keuze moeten maken voor een warenomschrijving, die niet rechtstreeks aan de alfabetische lijst kon worden ontleend. De fietslift is een mechanisme dat met de hand wordt bediend. In dat licht gezien kan een keuze voor handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen, hoewel ook ander omschrijvingen denkbaar waren geweest, niet worden aangemerkt als een omschrijving die niet de waar beschrijft waarom het bij inschrijving te doen was. Doordat het merk zoals ingeschreven de woorden ’Bike system’ bevat, vrij te vertalen als ’fietsensysteem’, was ook kenbaar dat de inschrijving betrekking had op fietsgerelateerde waar. Voor die waar is het merk in de relevante periode – in ieder geval meer dan drie maanden voor de vordering tot vervallenverklaring aanhangig is gemaakt – door althans met toestemming van Jeroen Sijpkens normaal gebruikt, zodat het merkrecht van Jeroen Sijpkens op het in rechtsoverweging 1 a afgebeelde beeldmerk niet voor vervallenverklaring in aanmerking komt. 8 Het merk WHEELY van Euretco is ingeschreven op 4 oktober 1999 zodat het in rangorde komt na het merk van Jeroen Sijpkens. Artikel 14C lid 2 BMW geeft aan dat de houder van een merk waarvan het verval kort gezegd in verband met ’heilung’ niet meer kan worden ingeroepen niet de nietigheid kan inroepen of zich tegen het gebruik verzetten van een jonger merk, indien dat merk is gedeponeerd in de periode dat het

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

oudere merk vervallen kon worden verklaard. Nu echter het merk WHEELY van Euretco is ingeschreven voordat de termijn van 5 jaren na de inschrijving waarna vervallenverklaring kan worden uitgesproken was verstreken, kan die regel Euretco niet baten. in conventie voorts 9 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Euretco, die er steeds vanuit gaan dat aan haar een merkrecht toekomt en aan Encon cs niet, geen van allen kunnen slagen. De vorderingen in conventie zullen dan ook worden afgewezen en Euretco zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. in reconventie voorts 10 De vorderingen die gegrond zijn op het merkenrecht van Jeroen Sijpkens komen slechts aan hem toe, nu niet is gesteld of gebleken dat de merkhouder aan Jules Sijpkens en/ of aan Encon Design de bevoegdheid heeft verleend vorderingen in te stellen. De vorderingen van laatstgenoemden zijn daarom niet toewijsbaar. 11 Nu partijen het er over eens zijn dat WHEELY en WHEELY BIKE SYSTEMS overeenstemmende tekens zijn die worden gebruikt voor soortgelijke waren, waardoor gevaar voor verwarring ontstaat, staat vast dat Euretco door het gebruik van het teken WHEELY inbreuk maakt op de merkrechten van Jeroen Sijpkens. De vordering tot staking van het inbreukmakende gebruik van het teken WHEELY is dan ook zonder meer toewijsbaar. De rechtbank zal het verbod laten ingaan van af de dag van de betekening van het vonnis en aan de gevorderde dwangsommen een maximum verbinden. 12 Tegen de merkenrechtelijke nevenvorderingen onder II, III, IV en VI is geen gemotiveerd verweer gevoerd, zodat deze in beginsel toewijsbaar zijn. De vorderingen onder II strekken er grotendeels toe aan de merkhouder gegevens te verschaffen voor de schadeberekening. Bij toewijzing van die vorderingen heeft Jeroen Sijpkens dan ook slechts belang, indien de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat wordt toegewezen. Uit hetgeen hierna in rechtsoverweging 14 wordt overwogen volgt dat de rechtbank thans (nog) niet tot toewijzing van die vordering zal overgaan, zodat ook de beslissing op deze vorderingen, behoudens na te noemen uitzondering, zal worden aangehouden. Bij toewijzing van de vordering onder II sub e heeft Jeroen Sijpkens thans reeds belang, omdat die vordering ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen te controleren of voldaan is aan de vorderingen sub III. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden toegewezen het gedeelte van de vordering onder IV, waarbij aan Encon cs of een vertegenwoordiger daarvan controlebevoegdheid wordt verleend, reeds omdat de vordering daarvoor te ongespecificeerd is. Dat gedeelte van de vordering zal bij eindvonnis worden afgewezen. 13 De vordering tot verklaring voor recht dat het merk met inschrijvingsnummer 661.089 voor het merk WHEELY nietig is, is toewijsbaar, nu dit depot in de rangorde bedoeld in artikel 3 BMW komt na het depot van Jeroen Sijpkens. De nietigverklaring brengt op grond van artikel 14D BMW met zich mee dat de doorhaling van de inschrijving wordt uitgesproken.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


De verklaring voor recht zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, omdat de die beslissing naar zijn aard niet voor ten uitvoerlegging vatbaar is. De doorhaling kan evenmin uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, omdat artikel 9 lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken zich daartegen verzet. 14 Encon cs stelt dat zij schade lijden door de merkinbreuk door Euretco, als gevolg van de verwarringwekkende wijze van aanhaken door Euretco bij de bekendheid van het merk WHEELY BIKE SYSTEMS. Euretco betwist dat door het gebruik van het teken WHEELY, in de omstandigheden van het geval door Encon cs schade is geleden. Encon cs hebben omtrent aard en omvang van de schade geen feiten gesteld of omstandigheden aangedragen, die zonder meer rechtvaardigen te veronderstellen dat schade is [of?] wordt geleden. Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat dient bij betwisting door de eisende partij weliswaar niet te worden bewezen dat schade is geleden, maar deze moet dat wel aannemelijk maken. De rechtbank zal Jeroen Sijpkens dan ook in de gelegenheid [stellen?. Red.] bij akte, nader aannemelijk te maken, dat hij door de merkinbreuk daadwerkelijk schade lijdt of heeft geleden. Zo mogelijk dient hij die schade te specificeren en te concretiseren en met bewijsmiddelen te staven. 15 Vaststaat dat Euretco Batavus heeft gesommeerd ’ieder gebruik van de merknaam WHEELY (al of niet in combinatie met BATAVUS) voor haar producten te staken en gestaakt te houden’. Uit het eerder in dit vonnis overwogene volgt dat de rechtbank van oordeel is dat aan Euretco geen merkrecht op het teken WHEELY toekomt. In die omstandigheden is de dreiging met rechtsmaatregelen tegen de afnemers van Encon Design om deze tot het beëindigen van het gebruik van het teken te bewegen, terwijl Encon Design gerechtigd was het merk te gebruiken, onrechtmatig jegens Encon Design. 16 Euretco heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de door Encon Design opgevoerde schadeposten. Uit de door Encon Design overgelegde bescheiden valt slechts op te maken dat Batavus op 14 juli 2000 een bestelling heeft geplaatst voor 5000 exemplaren (naar de rechtbank aanneemt van het fietsliftsysteem van Encon Design). Alle overige stellingen – zoals dat Batavus (een deel van) die order heeft geannuleerd; dat een looptijd van 10 jaar met bestellingen van 5000 stuks per jaar redelijkerwijs te verwachten was; dat de brutowinstmarge van € 11,36 bedroeg – zijn uit die stukken niet af te leiden. Evenmin is daaruit duidelijk dat Batavus de onderhavige fietsliften niet onder een andere naam heeft verkocht of heeft kunnen verkopen. Encon cs hebben mitsdien de door hen gestelde omvang van de door het onrechtmatig handelen van Euretco geleden schade nog niet voldoende aannemelijk gemaakt. De rechtbank zal Encon cs dan ook in de gelegenheid stellen de omvang van de door hen gestelde schade bij akte nader toe te lichten, zo mogelijk gestaafd door bewijsstukken. 17 Er is grond de vordering sub V, ertoe strekkende dat Euretco Batavus op de hoogte stelt van de omstandigheid dat aan haar geen merkrechten op het merk WHEELY toekomen en dat zij mitsdien ten onrechte Batavus wegens merkinbreuk heeft aangesproken, toe te wijzen. Daarmee kan immers de schade die Encon Design heeft opgelopen door het onrechtmatig handelen van Euretco worden beperkt.

E I G E N D O M

2 6 5

Van Euretco kan echter pas gevergd worden zodanige mededeling te doen, nadat de beslissing in conventie in kracht van gewijsde is gegaan. Van haar kan immers niet verlangd worden dat zij jegens Batavus reeds haar bevoegdheid zich op het merkrecht voor het merk WHEELY te beroepen opgeeft, voordat onherroepelijk vaststaat dat zij die bevoegdheid niet heeft. Voorts zal de rechtbank aan Euretco een termijn gunnen om aan de veroordeling te voldoen, en de aan de veroordeling te verbinden dwangsom maximeren. 18 Nu in dit vonnis met betrekking tot een aantal vorderingen reeds een eindbeslissing wordt genomen zal de rechtbank, ook voor zover dit vonnis als tussenvonnis is aan te merken, hoger beroep daarvan thans reeds toestaan. Beslissing De rechtbank: in conventie wijst de vorderingen af; veroordeelt Euretco in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Encon cs begroot op € 1.010,– verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. in reconventie I wijst de vorderingen van Jules Sijpkens, af; II wijst de vorderingen van Encon Design af, voor zover gegrond op inbreuk op het merkrecht; III ten aanzien van Jeroen Sijpkens: a verbiedt Euretco terstond na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het in rechtsoverweging 1 a van dit vonnis bedoelde beeldmerk, daaronder begrepen het importeren, aanbieden en verhandelen van fietsen onder het merk WHEELY, alsmede elk ander gebruik van met dat beeldmerk overeenstemmende tekens, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,– per dag of per geval van overtreding, zulks ter keuze van Jeroen Sijpkens, tot een maximum van € 50.000,–; b beveelt Euretco binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van Jeroen Sijpkens schriftelijk op te geven de namen en adressen van al degene(n) aan wie zij fietsen voorzien van het teken WHEELY heeft geleverd en verkocht, of van wie zij een bestelling heeft genoteerd, voor zover dit geen particuliere eindgebruikers van de fietsen zijn; c beveelt Euretco om binnen tien werkdagen na de betekening van dit vonnis een brief of telefax te sturen aan de hiervoor onder IV sub b bedoelde personen en/of ondernemingen, onder gelijktijdige verzending van kopieën van die brief of telefax aan de advocaat van Jeroen Sijpkens, welke brief of telefax ertoe strekt die personen en/of ondernemingen te berichten dat de door haar onder het merk WHEELY geleverde fietsen, voor zover bij hen aanwezig, door haar worden teruggenomen in verband met inbreuk op het Benelux beeldmerk met de woorden WHEELY BIKE SYSTEMS, inschrijvingsnummer 570.170, ten name van Jeroen Sijpkens, onder aanbieding van terugbetaling van reeds betaalde koopprijzen en vergoeding van transportkosten en eventuele andere kosten als schade van afnemers, een en ander op dusdanige wijze dat alle betreffende bij die afnemers

2 6 6

B I J B L A D


aanwezige fietsen uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van deze brief in haar magazijn zullen zijn geretourneerd; d beveelt Euretco binnen 30 werkdagen na de betekening van het in deze te wijzen vonnis de gehele restvoorraad aan fietsen te ontdoen van de merkaanduiding WHEELY; e veroordeelt Euretco tot betaling van een dwangsom van € 2.000,– voor elke dag dat enig van de onder IV sub b, c en d gegeven bevelen wordt overtreden, zulks tot een maximum van € 50.000,–; f verklaart voor recht dat het ten name van Euretco ingeschreven Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 661.089 voor het merk WHEELY, nietig is en spreekt de doorhaling van die inschrijving uit; IV ten aanzien van Encon Design: a beveelt Euretco binnen 14 dagen nadat Encon Design – nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden – haar daartoe heeft gesommeerd, aan de directie van Batavus een brief te sturen, waarin zij aangeeft haar vorderingen uit hoofde van merkinbreuk in te trekken en waarin zij bevestigt vanwege inbreuk op het oudere beeldmerk met de woorden WHEELY BIKE SYSTEMS van Jeroen Sijpkens, het verdere gebruik van het merk WHEELY voor fietsen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,– per dag voor iedere dag dat Euretco met dit deel van het dictum in gebreke blijft, tot een maximum van € 25.000,–; V verwijst de zaak naar de rol van de tweede enkelvoudige kamer van 5 november 2003 voor akte aan de zijde van Encon cs als bedoeld in rechtsoverwegingen 14 en 16; VI verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad met betrekking tot de onder IV a t/m e gegeven beslissingen; VII houdt iedere verdere beslissing aan; VIII bepaalt dat reeds thans hoger beroep van dit vonnis openstaat. Enz. Noot Herstel van niet-gebruik en tussentijdse depots Eén punt van dit goed gemotiveerde vonnis verdient toch nader aandacht. Een merk staat bloot aan verval als het gedurende meer dan vijf jaar niet normaal wordt gebruikt, maar het verval moet worden ingeroepen, en het latente gebrek kan worden ’geheeld’ doordat de houder het merk alsnog, opnieuw dan wel voor het eerst, gaat gebruiken. Tijdens de vervalrijpe periode kan een derde echter een conflicterend teken hebben gedeponeerd; na het herstel (een term die wat mij betreft de voorkeur verdient boven het Duitse Heilung) zouden zijn rechten evenwel moeten wijken voor het oudere herstelde recht. De Benelux-wetgever achtte dat niet terecht, het Gemeenschappelijk Commentaar vermeldt dienaangaande: ’In verband daarmee is in onderdeel C, onder 2, bepaald dat de houder van het herstelde recht noch de nietigheid van het depot kan inroepen dat is verricht in de periode waarin het herstelde oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard, noch zich kan verzetten tegen het gebruik van het aldus gedeponeerde merk. Dit betekent dat de houders van beide merken elkaar moeten dulden, zowel in het economische verkeer als in het merkenregister’. Strikt genomen geldt deze bepaling evenwel alleen voor depots die zijn verricht tijdens de vervalrijpe periode, niet voor eerder verrichte depots. In casu deponeerde Sijpkens zijn

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

merk in 1995 en Euretco het hare in 1999. De rechtbank past de bepaling ook zo toe: ’Nu echter het merk Wheely van Enretco is ingeschreven voordat de termijn van 5 jaren na de inschrijving waarna vervallenverklaring kan worden uitgesproken was verstreken, kan die regel Euretco niet baten’. Naar de letter is het niet onjuist, maar is het ook terecht? Ik meen van niet. Op zichzelf verkeert A die pas tijdens de vervalrijpe periode deponeert in zoverre een andere positie dan B die nog tijdens de vijfjaarstermijn deponeert, dat hij meteen na zijn depot reeds het verval kan inroepen. Voor de toepassing van art. 14C is dat echter van geen belang, want die bepaling bestaat nu juist bij de gratie van het feit dat het verval niet is ingeroepen. We mogen ervan uitgaan dat A noch B zich bewust is van het bestaan van het oudere merk (althans van het mogelijk met zijn depot conflicterende karakter daarvan); anders zouden zij wel hetzij van het depot hebben afgezien, hetzij het verval hebben ingeroepen zodra dat mogelijk was. Maar waarom zou in deze situatie degene die reeds vóór het merk vervalrijp is heeft gedeponeerd minder aanspraak moeten kunnen maken op bescherming dan degene die – achteraf gezien – het geluk had dat zijn depot netjes binnen die termijn viel? De ratio van de bescherming is niet zozeer gelegen in het tijdstip van depot als wel in het niet-gebruik door de merkhouder. Diens niet-gebruik is in strijd met een belangrijk merkenrechtelijk principe en rechtvaardigt het verval van zijn recht; het herstel daarvan hoort niet ten koste te gaan van degenen die voorafgaand aan het tijdstip van dat herstel een – althans op papier – beter recht hadden dan hij. Ik verwijs naar mijn commentaar in IEC op art. 5 BMW, par. 3.9.3: ’Naar de letter geldt de bepaling van art. 14C, lid 2, niet voor depots van derden die reeds vóór het verval had kunnen worden ingeroepen, dus nog binnen de vijfjaarstermijn, zijn verricht. in het licht van de [...] overweging in het TriOminos-arrest [BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623, BIE 1998, nr 43, p. 224] dat de merkhouder niet op grond van het oorspronkelijke depot aanspraak kan maken op enigerlei voorrang boven anderen die het desbetreffende teken als merk willen gebruiken, lijkt het evenwel redelijk om aan te nemen dat de merkhouder zich ook tegen deze depots resp. het daarop gebaseerde gebruik niet zal kunnen verzetten’. Overigens maakte het in casu geen verschil, aangezien de rechtbank in de eerste plaats oordeelde dat het merk wel degelijk normaal was gebruikt. Het oordeel over het herstel en de verschillende facetten daarvan wordt zo te zien slechts ten overvloede gegeven. J.H. S.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


Nr. 44 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 4 november 2003* (nietig model) Mrs. J.C. Kranenburg, B.A. Meulenbroek en G. Feddes Art. 2,1 BTMW en art. 7, 1 Modrl Richtlijn conforme uitleg van artikel 2,1 BTMW brengt mee dat van de apparaatgerichte leer moet worden uitgegaan en niet van de resultaatgerichte leer. De bedoeling van artikel 7, 1 van de Richtlijn, dat modelrecht uitsluit voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie zijn bepaald, is onder meer dat technologische innovatie niet mag worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, modelbescherming te bieden. Daarin ligt besloten dat alle technische aspecten van een model dienen te worden uitgesloten, ook als daarvoor alternatieven voorhanden zijn. Het beroep van Synergys op Nederlandse rechtspraak en literatuur, en op de conclusie van de A-G in de Philips/Remington-zaak mag haar niet baten. Het hof neemt over het oordeel van de rechtbank dat de gedeponeerde afsluitelementen nagenoeg volledig zijn bepaald door het beoogde technische effect te weten het afsluiten van een dossiermap en dat de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het gedeponeerde model een technische functie is, die op grond van de richtlijn conforme interpretatie niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. Voor het overige is er sprake van onvoldoende nieuwheid om als model bescherming te genieten. Synergys te Puurs, België, appellante, procureur mr. L.R.G.M. Spronken, tegen Geha BV te Maastricht, geïntimeerde, procureur mr. J.E. Lenglet. 4.5 Het geschil spitst zich allereerst toe op de vraag of het door Synergys gedeponeerde model nietig is omdat het depot betrekking heeft op een voor het verkrijgen van een technisch effect noodzakelijke vorm (art. 2 lid 1 jo. art. 15 BTMW), zoals Geha stelt en Synergys betwist. In dit kader is van belang dat het thans geldende art. 2 lid 1 BTMW zo veel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van art. 7 lid 1 van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (98/71/EG) dient te worden uitgelegd, aangezien deze Modellenrichtlijn reeds op 28 oktober 2001 in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn. 4.6 Partijen verschillen van mening hoe het thans geldende art. 2 lid 1 BTMW in het licht van art. 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn moet worden uitgelegd. 4.6.1 Synergys stelt zich onder verwijzing naar de Nederlandse rechtspraak en literatuur op het standpunt dat art. 2 lid 1 BTMW conform de resultaatgerichte leer geïnterpreteerd moet worden. Dit houdt in dat er geen sprake is van een technisch effect wanneer hetzelfde resultaat ook met een anders vormgegeven voortbrengsel kan worden bereikt; in die visie is de in het model gekozen oplossing immers niet nodig voor het verkrijgen van een technisch effect. Volgens *

Vervolg op Rb. Maastricht, 16 mei 2002, gepubliceerd BIE nov. 2002, nr. 79, blz. 436. Red.

E I G E N D O M

2 6 7

Synergys brengt richtlijn conforme uitleg van art. 2 lid 1 BTMW hierin geen verandering. 4.6.2 Geha voert onder verwijzing naar de veertiende overweging bij de Modellenrichtlijn aan dat voormeld art. 7 lid 1 de apparaatgerichte leer dicteert. Dit betekent dat ook modellen met een technisch effect waarvoor technische alternatieven bestaan zijn uitgesloten van modelrechtelijke bescherming. 4.6.3 Het hof is van oordeel dat een richtlijn conforme interpretatie van art. 2 lid 1 BTMW meebrengt dat er van de apparaatgerichte leer dient te worden uitgegaan. Te dien aanzien geldt het volgende. Artikel 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn bepaalt dat een modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. De bedoeling van art. 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn blijkt uit de daaraan voorafgaande veertiende overweging. Deze overweging houdt – voorzover hier van belang – onder meer in dat de technologische innovatie niet mag worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald, modelbescherming te bieden. Voorts is van belang dat art. 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn het modelrecht beoogt af te bakenen van het octrooirecht. In het voorgaande ligt besloten dat alle technische aspecten van een model dienen te worden uitgesloten, ook als daarvoor alternatieven voorhanden zijn. 4.6.4 Anders dan Synergys stelt, kan de door haar aangehaalde Nederlandse rechtspraak en literatuur waarin art. 2 lid 1 BTMW volgens de resultaatgerichte leer wordt uitgelegd, haar niet baten. Immers, de door haar aangehaalde Nederlandse jurisprudentie en literatuur dateert veelal van vóór 28 oktober 2001, de einddatum van de implementatietermijn van de Modellenrichtlijn. Daar komt nog bij dat er vóór de in werking treding van de Modellenrichtlijn in de Nederlandse rechtspraak en wetenschap verdeeldheid bestond over het antwoord op de vraag of art. 2 lid 1 BTMW volgens de apparaatgerichte leer dan wel volgens de resultaatgerichte leer moest worden uitgelegd. 4.6.5 Evenmin kan het artikelsgewijs Gemeenschappelijk commentaar op het toekomstige art. 2 lid 1 BTMW Synergys baten. Weliswaar blijkt daaruit dat de nieuwe formulering van de tekst in de praktijk geen verschil zal opleveren, maar daaruit blijkt niet dat de resultaatgerichte leer toegepast moet worden. Ook kan uit de bewoordingen van de toekomstige tekst van art. 2 lid 1 BTMW niet worden afgeleid dat is gekozen voor de resultaatgerichte leer. 4.6.6 Voor zover Synergys de door haar gestelde uitleg baseert op de conclusie van Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer inzake Philips/Remington (HvJ EG, 18 juni 2002, IER 2002/42) geldt het volgende. In deze zaak heeft het Europees Hof van Justitie onder meer art. 3 lid 1 sub e tweede streepje van de Merkenrichtlijn (89/ 104/EEG) uitgelegd. Dat artikel bepaalt dat niet als merken kunnen worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De AG heeft in zijn conclusie bij dit arrest gewezen op de verschillen in formulering tussen art. 3 lid 1 sub e tweede streepje van de Merkenrichtlijn en het hier aan de orde zijnde art. 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn. Het betoog van

2 6 8

B I J B L A D


de AG strekt er vervolgens toe dat de lat hoger ligt bij het bepalen of er reden is om een functionele vorm van bescherming uit te sluiten voor modellen dan voor merken. Het Europees Hof van Justitie heeft in voormelde zaak de interpretatie op basis van de resultaatgerichte leer uitdrukkelijk afgewezen. Hoewel deze zaak betrekking had op een vormmerk is het in het licht van het vorenstaande niet aannemelijk dat het Europees Hof van Justitie de resultaatgerichte leer wel bij art. 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn zal hanteren. Daarbij is mede van belang dat de resultaatgerichte leer werd gebaseerd op het woord ’noodzakelijk’ dat wel in art. 3 lid 1 sub e tweede streepje van de Merkenrichtlijn voorkomt, maar niet in art. 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn. 4.7 Vervolgens dient te worden bezien of het gedeponeerde model, met inachtneming van het hiervoor overwogene, nietig is. 4.7.1. Het hof zal daartoe eerst de twee gedeponeerde seriemodellen beschrijven. De serie-modellen hebben een langwerpig oppervlak. Dit langwerpig oppervlak vormt geen rechthoek. Slechts aan een korte zijde, links op de tekeningen 1.4, 1.7, 2.3 en 2.6 (cve, prod. 2), is sprake van een rechte zijde. Aan de andere korte zijde, rechte op de genoemde tekeningen, is sprake van een zijde met afgeronde hoeken. Bij beide serie-modellen is sprake van een wand, die zich vanaf de bovenzijde van het element loodrecht uitstrekt in de van die bovenzijde afgekeerde richting. Die wand ontbreekt slechts ter plaatse van de eerder genoemde korte zijde (...). De serie-modellen hebben een verschillende vormgeving van het oppervlak. Serie-model 1 is voorzien van een U-vormige verdieping in het oppervlak van de bovenzijde van het element, die zich uitstrekt van de rechte, korte zijde van het element tot het gebied gelegen voor de zijde met afgeronde hoeken (...). Serie-model 2 is niet voorzien van een dergelijk U-profiel. Het oppervlak van de bovenzijde van het element is een plat vlak (...). 4.7.2 Het U-profiel is uitsluitend bedoeld en heeft uitsluitend tot effect om de boven- en onderzijde te kunnen vastklemmen op de zijwanden van de dossiermap. De breedte van de uitsparing van het U-profiel wordt bepaald door de dikte van de dossiermap. Dit element is derhalve puur technisch bepaald. Ook de wand die langs een groot deel van het element loopt – de dubbele opstaande rand van het element – is volledig bepaald door het technisch effect dat bereikt moet worden, namelijk het (over de breedte) bijeenhouden en afsluiten van de kartonnen dossiermap. Het langwerpige element met afgeronde hoeken dient ertoe om de dossiermap over de lengte af te sluiten. Het feit dat de dossiermap geschikt moet zijn om papieren van standaard afmetingen te bevatten (A4) heeft invloed op deze lengte van het element. De zijde met afgeronde hoeken van het langwerpige element heeft deze vorm omdat het karton erin moet worden gevouwen. Dat resulteert in een verdikking op de rand, omdat daar als gevolg van de vouw, het karton wordt samengeperst. De vorm (langwerpig oppervlak met afgeronde hoeken) volgt hier derhalve geheel de (technische) functie.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

4.7.3 Ten aanzien van de vormgeving van het bovenaanzicht van beide afsluitelementen, te weten vlak dan wel met een kleine inzinking, heeft de rechtbank terecht overwogen dat dit uiterlijk onvoldoende nieuw is om als model bescherming te genieten. De verschillen in het bovenaanzicht van beide modellen zijn dermate ondergeschikt dat daaraan in dit verband geen betekenis kan worden toegekend. 4.7.4 Op grond van het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat de gedeponeerde afsluitelementen nagenoeg volledig zijn bepaald door het daarmee beoogde technische effect, te weten het afsluiten van een dossiermap, en is de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het door Synergys gedeponeerde model een technische functie die, op grond van richtlijn conforme interpretatie, niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. Voor het overige is er sprake van onvoldoende nieuwheid om als model bescherming te genieten. Anders dan Synergys aanvoert, kan de omstandigheid dat er reële alternatieven zijn waarmee hetzelfde technische effect kan worden bereikt niet tot een ander oordeel leiden. Dit brengt mee dat de door Synergys tijdens de pleidooien van 22 januari 2002 en 11 september 2003 getoonde alternatieve modellen geen bespreking behoeven. 4.8 Het hof komt tot dezelfde conclusie als de rechtbank in het beroepen vonnis, namelijk dat Geha zich op grond van art. 2 lid 1 jo. art. 15 BTMW terecht beroept op nietigheid van het depot DM/017594. Nu het aan de vorderingen ten grondslag gelegde exclusieve modelrecht van Synergys niet is komen vast te staan, dienen de daarop gebaseerde vorderingen te worden afgewezen. De grieven falen derhalve. 4.9 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het beroepen vonnis zal worden bekrachtigd. 4.10 Synergys zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. 5 De uitspraak Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Synergys in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Geha tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 230,– aan verschotten en € 2.313,– aan salaris procureur. Enz.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


E I G E N D O M

2 6 9

Nr. 45 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 17 juni 2003 (stapelbare tuinstoelen I) Mrs. P.M. Huijbers-Koopman, C.E.L.M. Smeenk-van der Wijden en J.C. Halk Art. 13 Aw (vrijheid van mode, trend en stijl) Aan vormgevingselementen die bepaald worden door mode, trend of stijl komt geen bescherming toe. Hetzelfde geldt voor eisen die door functionaliteit zijn voorgeschreven (stapelbaarheid). De SOHO en LUNA-stoelen zijn uiting van een zelfde trend. De impressie van gelijkenis berust op toepassing van dezelfde stijlen. Niet kan worden gezegd dat de LUNA zoveel van de overige auteursrechtelijk beschermde trekken van de SOHO vertoont dat de totaalindrukken die de beide stoelen maken te weinig verschillen om de LUNA aan te kunnen merken als een zelfstandig werk. Art. 4 BTMW De kenmerkende eigenschappen van het model blijken onvoldoende uit het depot. Op grond van het modelrecht kunnen de vorderingen derhalve niet worden toegewezen. Art. 1 j ° art. 10 Aw en art. 4 BTMW De geruime tijd na de SOHO-stoel in de markt geïntroduceerde Long Beach-stoel staat niet aan de oorspronkelijkheid of nieuwheid van de SOHO in de weg, ook niet wanneer zou moeten worden aangenomen dat de Long Beach vóór oktober 2000 zou zijn ontworpen. Van Valderen Eurotrade BV te Helvoirt, appellante, geïntimeerde in incidenteel appèl, procureur mr. J.E. Benner, tegen 1 Borek Parasols BV h.o.d.n. Gloster Benelux te Oisterwijk, 2 Afra Verde BVBA tevens h.o.d.n. Gloster Benelux te Merksplas, België, 3 Gloster Furniture Ltd te Bristol, Verenigd Koninkrijk, geïntimeerden, appellanten in incidenteel appèl, procureur mr. P.C.M. van der Ven. a Tussenvonnis Rechtbank te Breda, 11 december 2002 (mr. P. Kooijman) 3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: – Van Valderen laat voor zich meubels ontwerpen en vervaardigen, die zij in Nederland en in andere Europese landen verhandelt en distribueert. – In haar leveringsprogramma bevindt zich een stapelbare tuinstoel van aluminium met een zitting en rugleuning van gaas, die onder het merk SOHO sinds oktober 2000 in het verkeer wordt gebracht. De stoel, die als navolgend is afgebeeld in de catalogus van Van Valderen, is ontworpen door Studio Parade in Den Bosch.

– Op 16 oktober 2000 heeft Van Valderen een afbeelding van deze stoel als model laten registreren bij het Internationale Modellenbureau te Genève in de klasse ’meubels’, zulks met geldigheid in de Benelux, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Op 22 oktober 2001 heeft Van Valderen een afbeelding van deze stoel laten registreren als model in het Verenigd Koninkrijk. – In september 2002 heeft Gloster op een internationale beurs in Duitsland onder de naam LUNA een stapelbare aluminium tuinstoel geïntroduceerd met een zitting en rugleuning van gaas, ontworpen door de Deense ontwerper P. Eskildsen. De LUNA is met onderstaande afbeelding opgenomen in de catalogus van Gloster:

2 7 0

B I J B L A D


– Gedaagde sub 3, verder te noemen: Gloster U.K., heeft de productie- en verkooprechten van de LUNA verkregen. Gedaagde sub 2, verder te noemen: Afra Verde, heeft van Gloster U.K. de verkooprechten van de LUNA gekregen voor Nederland, België en Frankrijk. Gedaagde sub 1, verder te noemen: Borek, is de vertegenwoordigster van Afra Verde in Nederland. in conventie 3.2 De vorderingen van Van Valderen zijn gebaseerd op de stelling dat de vormgeving van de SOHO voorwerp van auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming is, dat de LUNA een opvallende gelijkenis vertoont met het uiterlijk van de SOHO en dat de LUNA dientengevolge moet worden aangemerkt als een inbreuk op de auteursrechten en modelrechten van Van Valderen. 3.3 De voorzieningenrechter stelt vast dat hij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, aangezien één der gedaagden in dit arrondissement is gevestigd en de gestelde inbreuk op het auteursen modelrecht mede in dit arrondissement wordt gepleegd. 3.4 Voor auteursrechtelijke bescherming komt slechts in aanmerking een voortbrengsel met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijke stempel van de maker draagt. Voor modelrechtelijke bescherming komt alleen in aanmerking het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel. Deze nieuwheidstoets vindt plaats aan de hand van de afbeelding die van het model is gedeponeerd. Hoewel de gedeponeerde afbeelding van de SOHO niet erg duidelijk is en een beschrijving van het model in woorden daarbij ontbreekt, heeft Gloster niet gesteld dat de ter zitting getoonde SOHO-stoel afwijkt van de gedeponeerde afbeelding. Om die reden zal de voorzieningenrechter bij zijn oordeel omtrent de nieuwheid van de SOHO het ter zitting getoonde exemplaar daarvan betrekken. 3.5 Gloster betwist met name de oorspronkelijkheid respectievelijk nieuwheid van de vormgeving van de SOHO-stoel. Het ligt op de weg van Van Valderen om alsdan aan te geven waarin de oorspronkelijkheid respectievelijk nieuwheid van de SOHO-stoel is gelegen. In de inleidende dagvaarding en in haar toelichting ter zitting heeft zij daaromtrent echter niets gesteld, anders dan door verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte verklaring van professor Jacobs. De voorzieningenrechter zal daarom afgaan op hetgeen terzake daarin is gesteld. Volgens Jacobs zijn de kenmerken van de SOHO: de verwijzing naar de jaren zestig middels het metalen frame dat is opgebouwd uit rechthoekige stalen buizen of profielen, het in de jaren tachtig geïntroduceerde gespannen kunststofgaas in de zitting en rug, alsmede het toepassen van verschillende specifieke materialen en constructies waar dat gewenst is. Tussen partijen is niet in geschil dat geen van deze drie elementen nieuw is. Evenmin staat ter discussie dat de combinatie van bekende elementen toch een oorspronkelijk of nieuw werk kan voortbrengen. 3.6 Ter onderbouwing van haar standpunt dat de vormgeving van de SOHO niet nieuw en oorspronkelijk is, heeft Gloster onder meer afbeeldingen van diverse stoelmodellen in het geding gebracht, waarvan zij onweersproken heeft gesteld dat deze modellen ouder zijn dan de SOHO. Daaronder bevindt zich een afbeelding van een stapelbare tuinstoel van het merk Rausch met de naam Long Beach, dat

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 4

naar het oordeel van de voorzieningenrechter op het eerste gezicht dezelfde kenmerken in zich verenigt als die door Jacobs zijn genoemd als elementen van oorspronkelijkheid van de SOHO. Aan de hand van die door Gloster als haar productie 6 onder Q in het geding gebrachte zwart-witkopie van de betreffende afbeelding is zulks echter niet met zekerheid te beoordelen. Alvorens verder te beslissen zal de voorzieningenrechter daarom beide partijen tegelijk in de gelegenheid stellen om duidelijke, liefst originele en in kleur gestelde, afbeeldingen van de betreffende stoel in het geding te brengen, waaruit naar de mening van de betreffende partij de in haar ogen relevante elementen van die stoel goed zijn op te maken, met name de materialen waaruit die stoel is samengesteld, de wijze waarop die stoel is geconstrueerd, alsmede eventuele andere relevante gegevens met betrekking tot die stoel die voor de beoordeling van belang kunnen zijn. In afwachting van die afbeeldingen zal de voorzieningenrechter iedere verdere beslissing aanhouden. Enz. b Eindvonnis Rechtbank te Breda, 24 december 2002 (mr. P. Kooijman) 2.2 Bij ... brief van 17 december 2002 heeft Van Valderen (alsnog) gesteld dat de vormgeving van de Long Beach van jongere datum is dan die van de SOHO. Aan deze stelling moet echter voorbij worden gegaan. Niet alleen biedt voornoemd tussenvonnis partijen geen gelegenheid om (nieuwe) stellingen in te nemen, ook heeft Van Valderen ter terechtzitting van 27 november 2002 niet betwist dat de Long Beach ouder zou zijn dan de SOHO, zulks terwijl de gelijkenis tussen de Long Beach en de SOHO toen door de voorzieningenrechter nadrukkelijk aan de orde is gesteld. 2.3 De Long Beach is een stapelbare tuinstoel met een metalen frame dat is opgebouwd uit rechthoekige metalen buizen dat verwijst naar de jaren zestig. De zitting en rug zijn van gespannen kunststofgaas en in deze stoel zijn verschillende materialen en constructies toegepast, waarbij onder andere opvalt de houten lat op de armleuning en de wijze van bevestiging van het kunststofgaas, welke beide elementen ook zijn terug te vinden in de SOHO. Gelet op de overeenstemmende kenmerken van de SOHO en de Long Beach moet voorlopig worden aangenomen dat de SOHO niet oorspronkelijk respectievelijk nieuw is en dientengevolge niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming. De door Van Valderen gevorderde voorzieningen zullen daarom worden geweigerd. Enz. c Het Hof, enz. 4.5.4 Het hof stelt voorshands vast dat de Long Beach pas is openbaar gemaakt in 2002, geruime tijd na oktober 2000, toen de SOHO in de markt is geïntroduceerd. Voorshands kan daarom niet worden aangenomen dat deze Long Beachstoel aan de oorspronkelijkheid of nieuwheid van de SOHO in de weg staat, ook niet wanneer zou moeten worden aangenomen dat de Long Beach voor oktober 2000 zou zijn ontworpen. 4.5.5 Het vorenstaande betekent dat de grief IV slaagt en het hof opnieuw de in 4.5 geformuleerde vraag [of de LUNA inbreuk maakt op het auteursrecht en/of het modelrecht van Van Valderen. Red.] dient te onderzoeken.

1 6

J U N I

2 0 0 4

B I J B L A D


4.6 Ter onderbouwing van haar stelling dat de SOHO een werk in de zin van de Auteurswet is en dat de LUNA daarvan een bewerking is, heeft Van Valderen een rapport overgelegd van prof. ir. J. Jacobs. Ter weerlegging daarvan heeft Gloster een rapport overgelegd van R. Kras. 4.6.1 Het rapport van prof.ir. Jacobs houdt in dat de SOHO voor wat de vormgeving betreft een opvallende verwijzing naar de jaren zestig toont. Zowel in het jaar 2000 als in 2001 werd bij meubels opvallend veel verwezen naar de jaren zestig, zodat het een logische ontwikkeling is dat ook in het buitenmeubilair die ontwikkeling plaats vindt. Voor wat betreft het toegepaste materiaal van zitting en rug, kunststofgaas, verwijst de SOHO naar in de jaren tachtig ontworpen stoelen. Ook hier is volgens Jacobs sprake van een (retro-)trend. In het ontwerp is voorts een mix aan constructies te ontwaren. De genoemde uitgangspunten zijn alle bekend. De combinatie daarvan moet echter volgens Jacobs beschouwd worden als een oorspronkelijk werk van de ontwerper. 4.6.2 R. Kras schrijft dat het ontwerp van de SOHO is gebaseerd op reeds lang bekend staande technieken en is samengesteld uit reeds veelvuldig toegepaste materialen. Ook de maatvoering en ruimtelijke structuur zijn afgeleid van bestaande kennis en ervaring met de functionele en ergonomische eisen die aan het gebruik van dit soort meubilair zijn verbonden. De vormgeving van de SOHO is aan te merken als overwegend behorend tot de periode 1960-1980. Nieuwe vormprincipes zijn niet aanwijsbaar. Door het ontbreken van toepassingen van nieuwe kennis, dan wel nieuwe combinaties van bekende kennis, dan wel combinaties van nieuwe en bekende kennis kan de SOHO volgens Kras niet als werk in de zin van de Auteurswet worden beschouwd. 4.6.3 Vooropgesteld moet worden dat aan vormgevingselementen die bepaald worden door mode, trend of stijl geen bescherming toekomt (HR 29 december 1995, NJ 1996, 546). Hetzelfde geldt voor eisen die door functionaliteit zijn voorgeschreven ter verkrijging van een technisch effect, zoals in dit geval de stapelbaarheid van de stoelen. Met name uit het rapport van prof.ir. Jacobs blijkt dat de verwijzing naar de jaren zestig en het toepassen van kunststofgaas in het begin van deze eeuw een trend vormde in de meubelbranche. Datzelfde geldt voor de combinatie van metaal en teakhout (vgl. verklaring H. Olafsson, prod. 10 van Gloster). Gezien dit alles is het hof voorshands van oordeel dat, indien al moet worden aangenomen dat de SOHO als werk in de zin van de Auteurswet moet worden beschouwd, de hier genoemde elementen van deze stoel niet voor bescherming in aanmerking komen. 4.6.4 Het voorgaande moet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de vraag of de LUNA zoveel overeenstemming met de SOHO vertoont dat geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. 4.6.5 De stoelen SOHO en LUNA vertonen een zekere gelijkenis. Het zijn beide stapelbare tuinstoelen, vervaardigd in een minimalistische stijl van rechthoekige metalen profielen, met houten armleuningen en bekleding van zitting en rugleuning van gespannen kunststofgaas. Er zijn echter ook aanmerkelijke verschillen: – het zijaanzicht van beide stoelen verschilt aanzienlijk, nu de stand van de rug bij beide stoelen anders is en de voor-

E I G E N D O M

2 7 1

en achterpoten bij de SOHO veel verder uiteen staan dan bij de LUNA. Bovendien is het profiel dat de zijkant van de rugleuning vormt bij de SOHO gebogen ter plaatse van de armleuning en bij de LUNA vele centimeters lager. – bij de LUNA is steeds hetzelfde profiel gebruikt dat van de zijkant bezien breder is dan van de voorkant, bij de SOHO is het profiel van de zijkant bezien smaller dan van de LUNA, waardoor de SOHO ranker oogt. – de zitting is bij de LUNA dieper dan bij de SOHO – de zitting van de SOHO springt aan de achterzijde in en die van de LUNA niet – en de rugleuning van de LUNA is hoger. – de houten armleuning is bij de SOHO kort en afgerond en bij de LUNA lang, hoekig en scherp. – bij de SOHO komen de uiteinden van het kunststofgaas zichtbaar buiten het frame uit, bij de LUNA niet. – het totaalbeeld van de SOHO is sierlijk en rank, van de LUNA strak en zakelijk. Op grond van dit alles is het voorlopig oordeel van het hof dat beide stoelen uiting zijn van eenzelfde trend. De impressie van gelijkenis berust op toepassing van dezelfde stijlen. Die toepassing van stijlen is niet auteursrechtelijk beschermd. Alleen de overige elementen van de SOHO komen mogelijk voor dergelijke bescherming in aanmerking. Met deze overwegingen als uitgangspunt kan niet worden gezegd dat de LUNA zoveel auteursrechtelijk beschermde trekken van de SOHO vertoont dat de totaalindrukken die de beide stoelen maken te weinig verschillen om de LUNA aan te kunnen merken als een zelfstandig werk (vgl. HR 29 november 2002, NJ 2003, 17). 4.6.6 Nu voorshands ook niet aannemelijk is dat de LUNA is ontleend aan de SOHO (zie 4.4.2) is de op de Auteurswet gebaseerde vordering niet voor toewijzing vatbaar. 4.7 Resteert de vraag of aan de SOHO bescherming toekomt op grond van haar modeldepot. Het modelrecht van de SOHO moet worden beoordeeld op basis van de gedeponeerde afbeelding. De ter zitting getoonde stoel dient daarbij buiten beschouwing te blijven. In zoverre slaagt de incidentele grief van Gloster. 4.7.1 Op grond van art. 4 BTMW wordt door het depot van een tekening geen uitsluitend recht verkregen als de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken. Naar het voorlopig oordeel van het hof is dat hier het geval. Het hof heeft zelf kunnen constateren dat de gedeponeerde afbeeldingen van de SOHO daarvan een gebrekkig beeld geven. Uit de afbeelding blijkt bijvoorbeeld niet dat het om een stapelbare tuinstoel gaat. Wel is te zien dat de stijl van de SOHO minimalistisch en lichtvoetig is en verwijst naar de zestiger jaren, maar details van de vormgeving, zoals de precieze vorm van de gebogen lijn die overgaat in de achterpoten, het frame van de zitting en de rugleuning, de vorm van de armlegger en de maten van de profielen worden uit de afbeelding niet duidelijk. Evenmin blijkt uit het depot, waaraan geen omschrijving is toegevoegd, welke materialen zijn gebruikt. Weliswaar kan men op de afbeelding met het achteraanzicht zien dat men door de rugleuning een armleuning kan zien, maar dat brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat kunststofgaas is gebruikt. 4.7.2 De discussie over de vraag of de SOHO nieuw is en een eigen karakter heeft en of zijn uiterlijke kenmerken uitsluitend door de technische functie worden bepaald kan buiten beschouwing blijven, omdat Van Valderen vanwege het on-

2 7 2

B I J B L A D


voldoende blijken van de kenmerkende eigenschappen uit het depot geen uitsluitend recht door het depot heeft verkregen. 4.7.3 Ook op grond van het modelrecht kunnen de vorderingen van Van Valderen derhalve niet worden toegewezen. De vonnissen waarvan beroep zullen derhalve worden bekrachtigd, zij het met verbetering van de gronden. Van Valderen zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het principaal appèl. In incidenteel appèl kan een kostenveroordeling achterwege blijven (vgl. HR 10 juni 1988, NJ 1998, 30).

Nr. 46 Vzr. Rechtbank te Breda, 18 april 2003 (stapelbare tuinstoelen II) Mr. C.J.G.M. van der Weide Art. 6:162 BW (misbruik van procesrecht) Nu Van Valderen met dit tweede kort geding niets anders wil bereiken dan met haar hoger beroep tegen de in het eerste kort geding gewezen vonnissen, maakt Van Valderen met het starten van onderhavig kort geding misbruik van procesrecht. Van Valderen Eurotrade BV te Helvoirt, eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. N.A.M. Sinjorgo, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

F

I

C

I

E }

L

E

M

E D

E

D

Personeel Beëindiging dienstverband De heer drs. J.H.W.F. Heijman, hoofd bureau Documentaire Informatievoorziening bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie, in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 juni 2004 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 april 2004, nr. Personeel P04/ 058.) Register van Octrooigemachtigden De directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom

J U N I

2 0 0 4

3.5 In het kader van de beantwoording van de primair gestelde vraag of Van Valderen in haar onderhavige vorderingen kan worden ontvangen nu deze reeds in een eerder gevoerd kort geding zijn beoordeeld, stelt de voorzieningenrechter voorop dat aan een (eerder) vonnis in kort geding geen kracht van gewijsde toekomt, aangezien zo’n vonnis slechts voorlopige beoordelingen en beslissingen bevat. Wel kan het opnieuw en op inhoudelijk dezelfde gronden in kort geding vorderen van een eerder in kort geding geweigerde voorziening misbruik van recht opleveren. 3.6 De voorzieningenrechter stelt vast dat de thans door Van Valderen gevorderde voorzieningen, behoudens een vermindering van eis, gelegen in een beperking van het gebied waarin het onder 1 gevorderde verbod moet gelden, identiek zijn aan de door haar in het eerder kort geding gevorderde voorzieningen. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat deze vorderingen zijn gebaseerd op een identieke grondslag. Aangezien Van Valderen zich op het standpunt stelt dat zij reeds in het eerder kort geding heeft aangevoerd dat de Long Beach niet van oudere datum is dan de SOHO, moet worden geconstateerd dat door haar in het onderhavige kort geding ook geen beroep wordt gedaan op nieuwe feiten of omstandigheden. Daaruit volgt dat Van Valderen met dit tweede kort geding niets anders wil bereiken dan met haar hoger beroep tegen de in het eerste kort geding gewezen vonnissen. Onder deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Van Valderen met het starten van onderhavig kort geding misbruik van procesrecht maakt. Van Valderen zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard. Enz.

In principaal en incidenteel appèl: Het hof: bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, onder aanvulling en verbetering van de gronden als hiervoor is overwogen; veroordeelt Van Valderen in de proceskosten van het principaal hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Gloster tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 245,– aan verschotten en € 2.313,– aan salaris van de procureur. Enz.

F

1 6

tegen 1 Borek Parasols BV h.o.d.n. Gloster Benelux te Oisterwijk, 2 Afra Verde PVBA tevens h.o.d.n. Gloster Benelux te Merksplas, België, 3 Gloster Furniture Ltd te Bristol, Verenigd Koninkrijk, gedaagden in conventie, eiseressen in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. N.Th. ter Haar Romeny, advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

5 De uitspraak

O

E I G E N D O M

E

L

I

N

G

E

N

maakt bekend, dat op zijn verzoek de heer ir. A.H.W. van Eeuwijk op 11 mei 2004 is ingeschreven in het register van octrooigemachtigden. Op 12 mei zijn op hun verzoek de heren dr. ir. P.E. de Haan, dr. A.F.M.J. van der Ploeg, mr. drs. M.A. de Baat en dr. J. Biermann in het register ingeschreven. Ingevolge zijn verzoek van 11 mei 2004 is de inschrijving van de heer ir. J.H.J. Oelering in het register doorgehaald op 19 mei 2004. Rectificatie: In het Bijblad I.E. van 16 april 2004 is vermeld dat (o.m.) dr. J. Hateboere in het register is ingeschreven. De juiste schrijfwijze van zijn naam is: Dr. J. Hateboer.

16 juni 2004, 72e jaargang, nr. 6. Artikelen

Recommend Documents